CELEX: 62008TJ0292
Gemenskapsvarumärke
Invändningsförfarande
Ansökan om registrering som gemenskapsvarumärke av ordmärket OFTEN
Det äldre nationella ordmärket OLTEN
Relativt registreringshinder
Risk för förväxling
Känneteckenslikhet
Varuslagslikhet
Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009)
Bevis på verkligt bruk av det äldre varumärket
Artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 (nu artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009)
Föremålet för tvisten i överklagandenämnden
Artiklarna 61 och 62 i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 63 och 64 i förordning nr 207/2009)

Bakgrund till tvisten
Industria de Diseño Textil (Inditex), SA, som är sökande i målet, ingav den 5 augusti 2002 en ansökan om registrering av gemenskapsvarumärke
till harmoniseringsbyrån i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11,
1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009
av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (EUT L 78, s. 1)).
Det sökta varumärket utgörs av ordkännetecknet OFTEN.
De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av bland annat klass 14 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering
av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning:
”Ädla metaller och deras legeringar samt varor av ädla metaller eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser, smycken,
ädelstenar; ur och tidmätningsinstrument; prydnadsnålar; slipsnålar; nåletuier av ädelmetall; servettringar av ädelmetall;
konstföremål av ädelmetall; nyckelringar med prydnader eller emblem; medaljer; mynt; silver- och guldvaror, (ej matbestick),
märken av ädla metaller; sko- och hattprydnader (av ädelmetall); askkoppar av ädelmetall; manschettknappar.”
Registreringsansökan offentliggjordes i
Bulletinen för gemenskapsvarumärken nr
31/2004 av den 2 augusti 2004.
Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio framställde den 26 oktober 2004, med stöd av artikel 42 i förordning nr 40/94 (nu artikel 41
i förordning nr 207/2009), en invändning mot registrering av det sökta varumärket för de varor som anges i punkt 3 ovan.
Till stöd för invändningen åberopades följande tre spanska varumärken:
–        ordmärket OLTEN, som registrerades den 5 september 1988 (nr 1182270) för varor i klass 14,
–        det nedan återgivna figurmärket, som registrerades den 5 mars 1990 (nr 1293560) för varor i klass 14:

–        det nedan återgivna figurmärket, som registrerades den 20 november 2002 (nr 2460666) för varor i klass 14:
Till stöd för invändningen åberopades det registreringshinder som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 8.1 b
i förordning nr 207/2009).
Sökanden begärde den 2 september 2005 att Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio skulle inkomma med bevis på att de äldre varumärkena
verkligen har använts i enlighet med artikel 43.2 och 43.3 i förordning nr 40/94 (nu artikel 42.2 och 42.3 i förordning nr 207/2009).
Invändningsenheten biföll den 2 februari 2007 invändningen till viss del, nämligen beträffande följande varor i klass 14 :
”[V]aror av ädla metaller [och deras legeringar] eller överdragna därmed, ej ingående i andra klasser, smycken; ur och tidmätningsinstrument;
prydnadsnålar; slipsnålar; nyckelringar med prydnader eller emblem; medaljer; märken av ädla metaller; sko- och hattprydnader
(av ädelmetall); manschettknappar.” Invändningsenheten fann att det hade visats att det äldre varumärket OLTEN verkligen hade
använts för ”klockor” i klass 14. Invändningsenheten fann vidare att det fanns risk för att det sökta varumärket skulle förväxlas
med det äldre varumärket såvitt avser de aktuella varorna.
Sökanden överklagade den 28 mars 2007 invändningsenhetens beslut till harmoniseringsbyrån med stöd av artiklarna 57–62 i förordning
nr 40/94 (nu artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009). Sökanden gjorde därvid gällande att invändningsenheten hade gjort
en felaktig bedömning av varumärkeslikheten och risken för förväxling.
Genom beslut av den 24 april 2008 (nedan kallat det angripna beslutet) ogillade andra överklagandenämnden vid harmoniseringsbyrån
överklagandet. Som skäl angavs särskilt att det kunde finnas risk för att den spanska omsättningskretsen skulle förväxla det
sökta varumärket med det äldre varumärket OLTEN, på grund av att de aktuella varorna var av liknande slag och på grund av
att nämnda varumärken i stor utsträckning liknade varandra i visuellt och fonetiskt hänseende.

Förfarandet och parternas yrkanden
Sökanden har yrkat att tribunalen ska ogiltigförklara det angripna beslutet för såvitt avser alla eller några av de varor
som inte blev föremål för registrering.
Harmoniseringsbyrån har yrkat att tribunalen ska
–        ogilla talan, och
–        förplikta sökanden att ersätta rättegångskostnaderna.
Eftersom domaren T. Tchipev fått förhinder efter att det muntliga förfarandet avslutats, utsågs domaren L. Truchot, med tillämpning
av artikel 32.3 i tribunalens rättegångsregler, för att avdelningen skulle bli beslutsför.
Genom beslut av den 5 juli 2010 återupptog tribunalen (sjätte avdelningen), i sin nya sammansättning, det muntliga förfarandet.
Parterna underrättades om att de skulle höras vid en ny förhandling den 6 september 2010.
Genom skrivelser av den 9 respektive den 15 juli 2010 underrättade sökanden och harmoniseringsbyrån tribunalen om att de avstod
från att höras ytterligare en gång. Motparten i förfarandet vid harmoniseringsbyråns överklagandenämnd inkom inte med något
svar på tribunalens kallelse.
Ordföranden för sjätte avdelningen beslutade således att avsluta det muntliga förfarandet.

Rättslig bedömning
Sökanden har till stöd för sin talan åberopat tre grunder. Som första grund har det gjorts gällande att överklagandenämnden
åsidosatte artiklarna 61 och 62 i förordning nr 40/94 (nu artiklarna 63 och 64 i förordning nr 207/2009). Den andra grunden
avser åsidosättande av artikel 43.2 och den tredje grunden avser åsidosättande av artikel 8.1 b i förordningen.

Den första grunden: Åsidosättande av artiklarna 61 och 62 i förordning nr 40/94
Parternas argument
Sökanden har gjort gällande följande. Överklagandenämnden åsidosatte artiklarna 61 och 62 i förordning nr 40/94 genom att
underlåta att pröva dels bevisningen på verklig användning av det äldre varumärket OLTEN, dels varuslagslikheten. Dessa båda
frågor diskuterades vid invändningsenheten, där sökanden hävdade att det inte visats att det äldre varumärket OLTEN verkligen
hade använts och att de aktuella varorna, bortsett från ur, inte var av liknande slag.
Sökanden menar att överklagandenämnden – enligt principen om funktionell kontinuitet mellan harmoniseringsbyråns olika instanser
– var skyldig att pröva dessa båda frågeställningar, trots att de inte åberopats vid överklagandenämnden. De skäl som anges
i punkt 26 i det angripna beslutet är därför inte tillräckliga i detta avseende.
Harmoniseringsbyrån har bestritt sökandens argument.
Tribunalens bedömning
I artikel 61.1 i förordning nr 40/94 (artikel 61.1 har nu blivit artikel 63.1 i förordning nr 207/2009) föreskrivs att om
överklagandet inte avvisas, ska överklagandenämnden pröva om överklagandet är befogat.
I artikel 62.1 i förordning nr 40/94 (artikel 62.1 har nu blivit artikel 64.1 i förordning nr 207/2009) föreskrivs att efter
prövning av om överklagandet är befogat ska överklagandenämnden avgöra överklagandet. Överklagandenämnden får antingen vidta
de åtgärder som kunnat vidtas av den enhet som meddelat det överklagade beslutet eller återförvisa ärendet till denna enhet
för handläggning.
Tribunalen konstaterar att sökanden i sin ansökan visserligen har hänvisat till artikel 62.2 i förordning nr 40/94, men det
framgår av argumentationen att sökanden i själva verket har åberopat artikel 62.1. Under förhandlingen har det även preciserats
att så är fallet.
Av denna bestämmelse framgår att överklagandenämnden, till följd av överklagandet, ska göra en ny, fullständig prövning av
invändningen i sak, det vill säga både en rättslig prövning och en prövning av de faktiska omständigheterna (domstolens dom
av den 13 mars 2007 i mål C‑29/05 P, harmoniseringsbyrån mot Kaul, REG 2007, s. I‑2213, punkt 57).
Vidare erinrar tribunalen om att enligt artikel 74.1 i förordning nr 40/94 (nu artikel 76.1 i förordning nr 207/2009) ska
harmoniseringsbyråns prövning på eget initiativ av sakförhållandena i ärenden om relativa registreringshinder (vilket det
är fråga om här) vara begränsad till vad parterna åberopat och yrkat.
I ett invändningsförfarande ingår naturligtvis kriterierna för att tillämpa ett relativt registreringshinder eller någon annan
bestämmelse som åberopats till stöd för de yrkanden som framställts av parterna bland de rättsliga förhållanden som ska prövas
av harmoniseringsbyrån. En rättsfråga kan behöva prövas av harmoniseringsbyrån trots att den inte har aktualiserats av parterna,
om en lösning på denna fråga är nödvändig för att säkerställa en korrekt tillämpning av förordning nr 40/94 i förhållande
till vad parterna åberopat och yrkat. Även sådana rättsfrågor som det är nödvändigt att avgöra för att kunna bedöma de grunder
som har åberopats av parterna, och för att kunna bifalla eller avslå ett yrkande, ingår bland de rättsliga förhållanden som
ska prövas av överklagandenämnden även om parterna inte har yttrat sig angående denna fråga och även om harmoniseringsbyrån
inte har prövat denna aspekt (förstainstansrättens dom av den 1 februari 2005 i mål T‑57/03, SPAG mot harmoniseringsbyrån
– Dann och Backer (HOOLIGAN), REG 2005, s. II‑287, punkt 21, och av den 13 juni 2007 i mål T‑167/05, Grether mot harmoniseringsbyrån,
REG 2007, s. II‑0000, punkt 104).
Sökanden har i detta mål gjort gällande att överklagandenämnden underlät att göra en fullständig prövning av invändningen.
Sökanden anser därvid att överklagandenämnden underlät att pröva dels bevisningen på verklig användning av det äldre varumärket
OLTEN, dels varuslagslikheten. Sökanden har uppgett att den inte åberopade dessa båda frågor i sitt överklagande till överklagandenämnden,
men att de ingick i processmaterialet vid invändningsenheten och därmed i processmaterialet vid överklagandenämnden.
Tribunalen kommer att pröva huruvida dessa båda frågor verkligen ingick i processmaterialet vid överklagandenämnden.
Vad för det första gäller bevisningen på att det äldre varumärket OLTEN verkligen har använts, gör tribunalen följande bedömning.
Att någon framställt en invändning på den grunden att det föreligger risk för förväxling i den mening som avses i artikel 8.1 b
i förordning nr 40/94 innebär inte nödvändigtvis att harmoniseringsbyrån ska pröva om det äldre varumärket verkligen har använts.
Frågan huruvida det äldre varumärket verkligen har använts är nämligen en prejudicialfråga. När varumärkessökanden har begärt
att denna fråga ska prövas, ska den prövas innan själva invändningen avgörs (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens
dom av den 16 mars 2005 i mål T‑112/03, L’Oréal mot harmoniseringsbyrån – Revlon (FLEXI AIR), REG 2005, s. II‑949, punkt 26).
Genom varumärkessökandens begäran om bevis för att det äldre varumärket verkligen har använts tillkommer således denna prejudicialfråga
i invändningsförfarandet, och därmed ändras i denna mening innehållet i invändningsförfarandet. Denna utgör en ny och särskild
begäran angående sak- och rättsfrågor som skiljer sig från dem som låg bakom invändningen mot registrering av ett gemenskapsvarumärke
(se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 18 oktober 2007 i mål T‑425/03, AMS mot harmoniseringsbyrån
– American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), REG 2007, s. II‑4265, punkt 112).
Frågan huruvida det äldre varumärket verkligen har använts utgör således en särskild prejudicialfråga. Vid bedömningen av
denna fråga prövas nämligen huruvida det äldre varumärket – såvitt avser invändningsförfarandet – kan anses vara registrerat
för de aktuella varorna eller tjänsterna. Bedömningen av denna fråga görs därmed inte inom ramen för prövningen av den egentliga
invändningen, där det gjorts gällande att det föreligger risk för att det sökta varumärket förväxlas med det äldre varumärket.
I detta mål är det utrett att sökanden vid invändningsenheten aktualiserade frågan om verklig användning av det äldre varumärket.
Invändningsenheten prövade denna fråga, innan den gick vidare och prövade om invändningen kunde bifallas. Det är även utrett
att denna fråga inte aktualiserades vid överklagandenämnden, eftersom sökanden vid nämnden endast gjorde gällande att invändningsenheten
hade gjort en felaktig bedömning av risken för förväxling.
Tvärtemot vad som gjorts gällande av sökanden, finner tribunalen därmed att frågan om verklig användning inte utgjorde en
rättsfråga som nödvändigtvis skulle prövas av överklagandenämnden för att den skulle kunna avgöra ärendet.
Tribunalen föranleds inte att göra någon annan bedömning med anledning av sökandens argument om funktionell kontinuitet mellan
harmoniseringsbyråns olika instanser.
Vad gäller denna funktionella kontinuitet är det visserligen så att omfattningen av den bedömning som överklagandenämnden
är skyldig att företa beträffande det överklagade beslutet i princip inte avgörs av de grunder som anförs av den part som
överklagat. Även om den part som överklagat inte har anfört någon speciell grund är således överklagandenämnden ändå skyldig
att pröva överklagandet mot bakgrund av alla relevanta rättsliga eller faktiska förhållanden (förstainstansrättens dom av
den 23 september 2003 i mål T‑308/01, Henkel mot harmoniseringsbyrån – LHS (UK) (KLEENCARE), REG 2003, s. II‑3253, punkt 29,
och domen i det ovannämnda målet HOOLIGAN, punkt 18).
Överklagandenämnden är således skyldig att grunda sitt beslut på alla förhållanden i det beslut som överklagats och de förhållanden
som parten eller parterna har åberopat antingen i förfarandet vid den instans vid harmoniseringsbyrån som har avgjort ärendet
i första instans eller – med förbehåll för sådana förhållanden som inte åberopats i tid – vid överklagandet (se förstainstansrättens
dom av den 10 juli 2006 i mål T‑323/03, La Baronia de Turis mot harmoniseringsbyrån – Baron Philippe de Rotschild (LA BARONNIE),
REG 2006, s. II‑2085, punkt 58 och där angiven rättspraxis).
I detta mål är det inte desto mindre så att sökanden underlät att inför överklagandenämnden särskilt göra gällande att det
inte hade styrkts att det äldre varumärket verkligen hade använts. Denna grund är inte heller relevant för prövningen av överklagandet.
Överklagandenämnden hade nämligen därvid bara att pröva den egentliga invändningen, som avsåg risken för förväxling.
Frågan om verklig användning av det äldre varumärket ingick således inte i föremålet för tvisten i överklagandenämnden. Sökanden
kan därför inte med framgång göra gällande att överklagandenämnden underlät att pröva denna fråga.
Vad för det andra gäller varuslagslikheten, gör tribunalen följande bedömning. En invändning som grundar sig på risk för förväxling
i den mening som avses i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94 innebär att harmoniseringsbyrån ska bedöma frågan huruvida de
varor och tjänster som avses med de motstående varumärkena är identiska eller av liknande slag jämte frågan huruvida de motstående
varumärkena är identiska eller liknar varandra.
Den omständigheten att inte någon av dessa aspekter uttryckligen har bestritts vid överklagandenämnden innebär inte att harmoniseringsbyrån
inte ska bedöma denna fråga (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 10 oktober 2006 i mål T‑172/05,
Armacell mot harmoniseringsbyrån – nmc (ARMAFOAM), REG 2006, s. II‑4061, punkterna 41 och 42, och domen i det ovannämnda målet
AMS Advanced Medical Services, punkterna 28 och 29).
Dessa överväganden stöds av principen om samspel mellan de faktorer som ska beaktas vid helhetsbedömningen av risken för förväxling,
däribland varumärkeslikheten och varu- och tjänsteslagslikheten (se, för ett liknande resonemang, domstolens dom av den 18 december 2008
i mål C‑16/06 P, Éditions Albert René mot harmoniseringsbyrån, REG 2008, s. I‑10053, punkt 47).
I förevarande mål grundades invändningen till invändningsenheten på att det förelåg risk för förväxling i den mening som avses
i artikel 8.1 b i förordning nr 40/94. När invändningsenhetens beslut sedan överklagades till överklagandenämnden, hade överklagandenämnden
att pröva varuslagslikheten, trots att denna fråga inte uttryckligen hade åberopats vid nämnden.
Till skillnad från vad som gjorts gällande av sökanden, framgår det dessutom av det angripna beslutet att överklagandenämnden
faktiskt prövade varuslagslikheten.
I punkt 26 i det angripna beslutet fann överklagandenämnden nämligen att ”invändningsenheten konstaterade och i tillräcklig
utsträckning motiverade att klockor (beträffande vilka det styrkts att det äldre varumärket har använts) och varor i klass
14 (beträffande vilka invändningsenheten inte hade registrerat det sökta varumärket) var av liknande slag”.
Det framgår av nämnda punkt 26 att överklagandenämnden fastställde och anammade invändningsenhetens bedömning avseende varuslagslikheten.
För övrigt har sökanden inte bestritt denna bedömning i sitt överklagande till överklagandenämnden.
Överklagandenämnden får anamma skälen i ett beslut från invändningsenheten, vilka således utgör en integrerad del av motiveringen
av överklagandenämndens beslut (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 9 juli 2008 i mål T‑304/06,
Reber mot harmoniseringsbyrån – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), REG 2008, s. II‑1927, punkt 50, och av den 24 september 2008
i mål T‑248/05, HUP Uslugi Polska mot harmoniseringsbyrån – Manpower (I.T.@MANPOWER), ej publicerad i rättsfallssamlingen,
punkt 49).
Det faktum att överklagandenämnden har fastställt beslutet från den lägre instansen vid harmoniseringsbyrån i dess helhet
(såsom har skett i detta mål) innebär att detta beslut, liksom dess motivering, utgör en del av bakgrunden till överklagandenämndens
beslut. Parterna känner till denna bakgrund och den gör det möjligt for rätten att fullt ut utöva sin lagenlighetskontroll
vad gäller frågan huruvida överklagandenämndens bedömning är befogad (se domen i det ovannämnda målet Mozart, punkt 47 och
där angiven rättspraxis).
Överklagandenämnden kan därmed inte anses ha underlåtit att pröva varuslagslikheten eller att motivera sitt beslut i denna
del.
Tribunalen finner således att sökanden inte har visat att överklagandenämnden inte gjorde en fullständig prövning av överklagandet
eller att nämnden inte motiverade sitt beslut i tillräcklig utsträckning.
Talan kan således inte bifallas på den första grunden.

Den andra grunden: Åsidosättande av artikel 43.2 i förordning nr 40/94
Parternas argument
Sökanden har gjort gällande följande. Den bevisning som åberopats till styrkande av att det äldre varumärket OLTEN har använts
var inte tillräcklig. Den bevisning som Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio åberopade vid överklagandenämnden avser nämligen
inte det äldre varumärket OLTEN, utan snarare de figurmärken som denne är innehavare av. Det enda som har styrkts är därmed
att dessa figurmärken verkligen har använts. Överklagandenämnden gjorde således en felaktig bedömning när den fastställde
invändningsenhetens bedömning avseende verklig användning av det äldre varumärket OLTEN.
Harmoniseringsbyrån har bestritt sökandens argument.
Tribunalens bedömning
Den prövning som tribunalen gör av lagenligheten av överklagandenämndens beslut ska göras med beaktande av de rättsfrågor
som tagits upp inför överklagandenämnden (se förstainstansrättens dom av den 31 maj 2005 i mål T‑373/03, Solo Italia mot harmoniseringsbyrån
− Nuova Sala (PARMITALIA), REG 2005, s. II‑1881, punkterna 24 och 25 och där angiven rättspraxis).
I artikel 135.4 i rättegångsreglerna föreskrivs vidare att parterna inte kan ändra föremålet för tvisten i överklagandenämnden.
I detta mål har sökanden gjort gällande att Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio inte styrkt att det äldre varumärket OLTEN
verkligen har använts för klockor.
Såsom framgår av punkterna 30–40 ovan ingick frågan om verklig användning av det äldre varumärket inte i föremålet för tvisten
i överklagandenämnden.
Förevarande grund ändrar således föremålet för tvisten i överklagandenämnden. Talan kan därmed inte prövas i denna del.

Den tredje grunden: Åsidosättande av artikel 8.1 b i förordning nr 40/94
Parternas argument
Sökanden har gjort gällande att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning av varuslagslikheten, känneteckenslikheten
och risken för förväxling.
Sökanden har vidare gjort gällande följande. Det vitsordas att ”klockor” som avses med det äldre varumärket OLTEN och ”ur
och tidmätningsinstrument” som avses med det sökta varumärket är identiska eller av liknande slag. Det vitsordas även att
”smycken” som avses med det sökta varumärket även kan omfatta klockor, men att likheten mellan dessa varor är medelstor eller
låg. Det bestrids däremot att det föreligger likhet mellan å ena sidan ”varor av ädla metaller [och deras legeringar] eller
överdragna därmed, ej ingående i andra klasser” och ”prydnadsnålar; slipsnålar; nyckelringar med prydnader eller emblem; medaljer;
märken av ädla metaller; sko- och hattprydnader (av ädelmetall); manschettknappar” som avses med det sökta varumärket och
å andra sidan ”klockor” som avses med det äldre varumärket OLTEN.
Dessa varor är inte av samma art och de har inte samma ursprung, bruk och användningsområde, och de varken konkurrerar med
eller kompletterar varandra. Deras estetiska funktion är inte tillräcklig för att de ska kunna anses vara av liknande slag
som klockor. Även andra varor, såsom kläder eller glasögon, uppfyller en estetisk funktion och kan säljas i smyckes- och klockaffärer
utan att för den sakens skull anses vara av liknande slag som klockor. Att klockor kan tillverkas av ädla metaller innebär
inte heller att klockor av denna anledning ska anses vara av liknande slag som andra varor som tillverkas av ädla metaller
och som omfattas av klass 14, såsom prydnader.
Vad sedan avser de aktuella kännetecknen OFTEN och OLTEN, anser sökanden att den skillnad som består i den andra bokstaven
är av särskild betydelse i visuellt hänseende. Av tribunalens praxis och överklagandenämndernas tidigare beslut framgår att
den omständigheten att en enda konsonant inte är densamma i korta kännetecken kan minimera likheten.
Vad gäller bedömningen i fonetiskt hänseende har sökanden gjort gällande följande. Det är av särskild betydelse att bokstäverna
”f” och ”l” är olika, i och med att de båda kännetecknen betonas på den första stavelsen ”of” och ”ol”.
Vad sedan gäller bedömningen i begreppsmässigt hänseende, anser sökanden att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning
när den kom fram till att de båda kännetecknen inte har någon innebörd för den spanske konsumenten. Vad gäller det sökta varumärket
har den spanska allmänheten generellt sett vissa kunskaper i engelska och kan därför göra en omedelbar koppling till det engelska
adverbet ”often” (ofta). Detta argument vinner stöd i de domar från spanska domstolar som sökanden åberopade vid harmoniseringsbyrån.
Det kan vidare inte uteslutas att en del av omsättningskretsen, närmare bestämt mer specialiserade konsumenter, associerar
det äldre varumärket OLTEN med staden Olten i Schweiz, som har en gedigen tradition när det gäller urmakeri. Den begreppsmässiga
aspekten kan således ha en viss särskiljande funktion.
Dessa visuella, fonetiska och begreppsmässiga olikheter leder till att de aktuella kännetecknen endast liknar varandra i medelhög
eller ringa utsträckning.
Vad därefter gäller helhetsbedömningen av risken för förväxling har sökanden gjort gällande följande. Överklagandenämnden
gjorde fel när den underlät att nyansera sin bedömning utifrån de aktuella varornas mer eller mindre stora likhet. Överklagandenämnden
underlät vidare att beakta att omsättningskretsen är mycket uppmärksam. Slutligen underlät överklagandenämnden att beakta
att de aktuella varorna säljs i specialiserade butiker med biträde av specialiserad personal, vilket medför att det är mindre
troligt att det finns en risk för att varumärkena förväxlas med varandra.
Överklagandenämnden borde ha beaktat dessa tre aspekter, vilka till stor del neutraliserar de svaga eller medelhöga visuella
och fonetiska likheter som föreligger mellan de aktuella kännetecknen. Överklagandenämnden borde vidare ha ”mildrat och nyanserat”
sin bedömning av risken för förväxling.
Harmoniseringsbyrån har bestritt sökandens argument.
Tribunalens bedömning
Tribunalen påpekar inledningsvis att överklagandenämnden fattade sitt beslut på grundval av det äldre varumärket OLTEN, utan
att det var nödvändigt att beakta de andra äldre varumärkesrättigheterna vid förväxlingsriskbedömningen.
Tribunalen kommer därför att i detta mål pröva om överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning av om det fanns risk för
att det sökta varumärket skulle förväxlas med det äldre varumärket OLTEN.
Enligt fast rättspraxis föreligger risk för förväxling om det finns risk för att allmänheten kan tro att varorna eller tjänsterna
i fråga kommer från samma företag eller i förekommande fall från företag med ekonomiska band. Vid prövningen av huruvida det
föreligger risk för förväxling hos allmänheten ska det göras en helhetsbedömning utifrån hur omsättningskretsen uppfattar
kännetecknen och de ifrågavarande varorna eller tjänsterna och mot bakgrund av samtliga relevanta faktorer i det enskilda
fallet, däribland samspelet mellan känneteckenslikheten och varu- eller tjänsteslagslikheten (förstainstansrättens dom av
den 9 juli 2003 i mål T‑162/01, Laboratorios RTB mot harmoniseringsbyrån – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
REG 2003, s. II‑2821, punkterna 30–33 och där angiven rättspraxis).
I förevarande mål är det äldre varumärket OLTEN ett spanskt varumärke och de aktuella varorna är avsedda för den stora allmänheten.
Omsättningskretsen ska därmed anses bestå av spanska genomsnittskonsumenter.
Genomsnittskonsumentens uppmärksamhetsnivå ska, såsom överklagandenämnden med fog har konstaterat i punkt 25 i det överklagade
beslutet, anses vara högre än normalt när det är fråga om ur och smycken. Dessa varor köps nämligen inte regelbundet och de
säljs i allmänhet med biträde av en expedit (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 12 januari 2006
i mål T‑147/03, Devinlec mot harmoniseringsbyrån – TIME ART (QUANTUM), REG 2006, s. II‑11, punkt 63).
Vad gäller känneteckensjämförelsen har sökanden gjort gällande att överklagandenämnden inte beaktade vissa visuella, fonetiska
och begreppsmässiga olikheter.
Såvitt gäller den visuella jämförelsen, påpekar tribunalen att de aktuella kännetecknen OFTEN och OLTEN är ordkännetecken
som är lika långa. Fyra av fem bokstäver är identiska och placerade i samma ordning, varvid den första bokstaven är densamma
i båda kännetecknen.
När det sedan gäller den fonetiska jämförelsen, är den första vokalen identisk, nämligen ”o”. Dessutom är den andra stavelsen
”ten” identisk. Detta innebär att de båda kännetecknen uttalas på ett liknande sätt, trots att den första (och betonade) stavelsen
avslutas med olika konsonanter, nämligen ”f” och ”l”.
Överklagandenämnden gjorde mot denna bakgrund en riktig bedömning när den kom fram till att de aktuella kännetecknen i betydande
utsträckning liknar varandra både i visuellt och fonetiskt avseende.
Såsom påpekats av sökanden har förstainstansrätten visserligen slagit fast att en skillnad bestående i en enda konsonant kan
innebära att två relativt korta ordkännetecken inte liknar varandra i hög utsträckning i visuellt avseende (se, för ett liknande
resonemang, förstainstansrättens dom av den 22 juni 2004 i mål T‑185/02, Ruiz-Picasso m.fl. mot harmoniseringsbyrån – Daimler
Chrysler (PICARO), REG 2004, s. II‑1739, punkt 54, och av den 16 januari 2008 i mål T‑112/06, Inter‑Ikea mot harmoniseringsbyrån
– Waibel (idea), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 54).
Tribunalen finner emellertid att förstainstansrätten kom fram till denna slutsats efter att ha gjort en bedömning i det enskilda
fallet av de kännetecken som var föremål för prövning i nämnda domar. Den kan dock inte betraktas som en allmän regel som
är tillämplig i detta mål.
När det gäller korta ordkännetecken har förstainstansrätten dessutom slagit fast att om tre av fyra bokstäver är identiska
medan den fjärde inte är identisk, innebär det att den olikhet som därigenom uppkommer blir föga betydande i visuellt avseende
(se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 25 oktober 2006 i mål T‑13/05, Castell del Remei mot harmoniseringsbyrån
– Bodegas Roda (ODA), REG 2006, s. II‑85, punkt 52). Förstainstansrätten har även slagit fast att ordkännetecken som skiljer
sig åt genom att en bokstav inte är densamma kan anses likna varandra i hög utsträckning såväl i visuellt som i fonetiskt
hänseende (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 13 april 2005 i mål T‑353/02, Duarte y Beltrán
mot harmoniseringsbyrån – Mirato (INTEA), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkterna 27 och 28).
Beträffande den tidigare praxis från harmoniseringsbyrån som sökanden har åberopat, är det tillräckligt att erinra om att
lagenligheten av överklagandenämndernas beslut om registrering av ett kännetecken som gemenskapsvarumärke enbart ska bedömas
på grundval av förordning nr 40/94, såsom den tolkats av unionsdomstolen, och inte mot bakgrund av tidigare beslutspraxis
(förstainstansrättens dom av den 27 februari 2002 i mål T‑106/00, Streamserve mot harmoniseringsbyrån (STREAMSERVE), REG 2002,
s. II‑723, punkt 66).
När det sedan gäller den begreppsmässiga jämförelsen, finner tribunalen att överklagandenämnden gjorde en riktig bedömning
när den fann att en spansktalande genomsnittskonsument inte nödvändigtvis ger det engelska ordet ”often” (ofta) någon semantisk
innebörd, då detta ord inte finns på spanska (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 25 juni 2008
i mål T‑36/07, Zipcar mot harmoniseringsbyrån – Canary Islands Car (ZIPCAR), ej publicerad i rättsfallssamlingen, punkt 45).
I likhet med vad som gjorts gällande av harmoniseringsbyrån finner tribunalen att det i allmänhet inte kan presumeras att
en genomsnittskonsument känner till ett utländskt språk. Sökanden har dessutom själv medgett att kännetecknet OLTEN hänför
sig till namnet på en ort i Schweiz som är välkänd i vart fall för yrkesverksamma inom urmakeribranschen.
Sökanden har till stöd för sin uppfattning åberopat rättspraxis från spanska domstolar som visar att spanska genomsnittskonsumenter
har viss kunskap om det engelska språket. Tribunalen påpekar därvid att gemenskapsordningen för varumärken är ett självständigt
system, som ska tillämpas utan hänsyn till de nationella systemen (förstainstansrättens dom av den 5 december 2000 i mål T‑32/00,
Messe München mot harmoniseringsbyrån (electronica), REG 2000, s. II‑3829, punkt 47).
Sökanden har inte heller åberopat någon rättslig eller faktisk omständighet från nationell rättspraxis som kan vara användbar
för målets utgång (se, för ett liknande resonemang, förstainstansrättens dom av den 13 juli 2005 i mål T‑40/03, Murúa Entrena
mot harmoniseringsbyrån – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), REG 2005, s. II‑2831, punkt 69). Blotta omständigheten att
en spansk konsument känner till vissa engelska ord som ”master”, ”easy” och ”food” (om det antas att detta framgår av aktuell
nationell rättspraxis) kan inte leda till slutsatsen att en spansk konsument också känner till ordet ”often”.
Överklagandenämnden gjorde således inte fel när den konstaterade att det inte finns någon för den spanska allmänheten relevant
begreppsmässig skillnad mellan kännetecknen som skulle kunna kompensera deras visuella och fonetiska likhet.
Vad sedan gäller de aktuella varorna erinrar tribunalen om följande. Vid bedömningen av varuslagslikheten ska, enligt fast
rättspraxis, samtliga relevanta faktorer som är kännetecknande för förhållandet mellan varorna beaktas, särskilt varornas
art, varornas avsedda ändamål, varornas användningsområde samt huruvida de konkurrerar med eller kompletterar varandra. Även
andra faktorer kan beaktas, som exempelvis distributionskanalerna för de aktuella varorna (se förstainstansrättens dom av
den 11 juli 2007 i mål T‑443/05, El Corte Inglés mot harmoniseringsbyrån – Bolaños Sabri (PiraNAM diseño original Juan Bolaños,
REG 2007, s. II‑2579, punkt 37 och där angiven rättspraxis).
Det framgår av punkterna 26 och 30 i det angripna beslutet att överklagandenämnden fastställde och anammade invändningsenhetens
jämförelse av varorna. Skälen för denna jämförelse återges i punkt 9 i det angripna beslutet och utgör därmed en integrerad
del av det angripna beslutet.
Det framgår av dessa skäl att de varor som avses med det äldre varumärket OLTEN, det vill säga ”klockor”, bedömdes vara för
det första identiska med ”ur och tidmätningsinstrument”, för det andra identiska med eller åtminstone av mycket liknande slag
som ”smycken”, för det tredje av mycket liknande slag som ”varor av ädla metaller [och deras legeringar] eller överdragna
därmed, ej ingående i andra klasser”, och för det fjärde av medelhögt liknande slag som ”prydnadsnålar, slipsnålar, nyckelringar
med prydnader och emblem, medaljer, märken av ädla metaller, sko- och hattprydnader (av ädelmetall) och manschettknappar”.
Sökanden har för det första inte bestritt att ”klockor” och ”ur och tidmätningsinstrument” kan anses vara identiska varor.
Vad för det andra gäller ”smycken” har sökanden inte bestritt bedömningen – som fastställts av överklagandenämnden – att kategorin
”klockor” inkluderar föremål som kan anses vara smycken. Mot bakgrund av denna bedömning var det således riktigt att anse
att dessa varor var identiska eller av mycket liknande slag.
När det för det tredje gäller ”varor av ädla metaller [och deras legeringar] eller överdragna därmed, ej ingående i andra
klasser”, finner tribunalen följande. Tribunalen delar den bedömning som gjorts av invändningsenheten och överklagandenämnden
– vilken för övrigt inte bestritts av sökanden – enligt vilken denna stora varukategori inbegriper varor som rent funktionellt
kompletterar klockor, såsom klockarmband och klockkedjor. I och med att denna kategori ges en allmän definition, var det riktigt
att anse att varor i denna kategori var av liknande slag som klockor.
Till skillnad från vad som gjorts gällande av sökanden, finner tribunalen således att anledningen till att varor i denna kategori
anses vara av liknande slag som klockor inte bara är att de tillverkas av samma råmaterial (ädla metaller och deras legeringar),
utan även att de kompletterar varandra rent användningsmässigt.
Tribunalen gör för det fjärde följande bedömning vad gäller ”prydnadsnålar, slipsnålar, nyckelringar med prydnader och emblem,
medaljer, märken av ädla metaller, sko- och hattprydnader (av ädelmetall) och manschettknappar”. Det är här fråga om accessoarer
som ofta tillverkas av ädla metaller med en estetisk eller dekorativ funktion. I viss utsträckning kan det även anses att
klockor har en sådan funktion. Det kan dock inte anses att det är fråga om varor som kompletterar varandra.
Invändningsenheten och överklagandenämnden kom dessutom fram till att dessa varor som avses med det sökta varumärket ofta
säljs i samma affärer eller i samma specialiserade varuhusavdelningar som klockor. Sökanden har inte bestritt denna bedömning.
Det förhållandet att jämförda varor ofta säljs vid samma försäljningsställen kan göra det än lättare för den berörda konsumenten
att få intrycket att det finns nära samband mellan varorna och förstärka intrycket av att ett och samma företag ansvarar för
tillverkningen av dessa varor (domen i det ovannämnda målet PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, punkt 50).
Överklagandenämnden gjorde således en riktig bedömning när den fann att klockor och ”prydnadsnålar, slipsnålar, nyckelringar
med prydnader och emblem, medaljer, märken av ädla metaller, sko- och hattprydnader (av ädelmetall) och manschettknappar”
var av liknande slag. De tillverkas nämligen ofta av samma råmaterial och de har en liknande estetisk funktion. Dessutom har
de samma distributionskanaler.
Sökanden har i detta avseende analogt hänvisat till andra accessoarer som inte är aktuella i detta mål, nämligen glasögon
och vissa klädeskategorier. Tribunalen finner dock att detta inte är relevant.
Sökanden har därmed inte visat att invändningsenhetens bedömning att de aktuella varorna är identiska eller av liknande slag
– som fastställts och anammats av överklagandenämnden i det angripna beslutet – varit felaktig.
Sökanden har vidare kritiserat överklagandenämnden för att inte ha ”mildrat och nyanserat” sin helhetsbedömning av risken
för förväxling beroende på om varorna i större eller mindre utsträckning var av liknande slag och beroende på konsumentens
uppmärksamhetsgrad.
I detta avseende påpekar tribunalen att överklagandenämnden i punkt 30 i det angripna beslutet fann att det kunde föreligga
risk för förväxling ”i enlighet med vad som anges i beslutet [från invändningsenheten]”. Av skälen i invändningsenhetens beslut,
vilka återges i punkt 9 i det angripna beslutet, framgår att harmoniseringsbyrån gjorde en helhetsbedömning av risken för
förväxling beträffande de olika varugrupper som är aktuella. Harmoniseringsbyrån kom därvid fram till att enligt principen
om samspel mellan olika faktorer kunde det bara konstateras att det förelåg en sådan risk beträffande varor som i åtminstone
medelhög utsträckning var av liknande slag.
Tribunalen godtar därför inte sökandens argument att överklagandenämnden inte skulle ha beaktat skillnaderna mellan de aktuella
varukategorierna.
Till skillnad från vad som gjorts gällande av sökanden framgår det i övrigt av punkt 25 i det angripna beslutet att överklagandenämnden
delade invändningsenhetens bedömning av risken för förväxling, och den beaktade dessutom att den berörde konsumenten är mer
uppmärksam när han köper de aktuella varorna än när han köper gängse konsumentvaror.
Sökanden har således inte visat att överklagandenämnden gjorde fel när den slog fast att de aktuella kännetecknen liknar varandra
och att de aktuella varorna är identiska eller av liknande slag samt att det av denna anledning fanns risk för att den spanska
omsättningskretsen – trots att den är mer uppmärksam än normalt – kunde tro att varorna kom från samma företag eller i förekommande
fall från företag med ekonomiska band.
Talan kan därmed inte bifallas såvitt avser denna grund. Tribunalen ogillar därför talan i dess helhet.

Rättegångskostnader
Enligt artikel 87.2 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats.
Harmoniseringsbyrån har yrkat att sökanden ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom sökanden har tappat
målet, ska harmoniseringsbyråns yrkande bifallas.
Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (sjätte avdelningen)
följande:
1)
Talan ogillas.
2)
Industria de Diseño Textil (Inditex), SA ska ersätta rättegångskostnaderna.
Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 13 september 2010.
Underskrifter
*
Rättegångsspråk: spanska.