CELEX: 61994CJ0071
Reembalagem de produtos de marca
Artigo 36. do Tratado CE

Fundamentação jurídica do acórdão
1 Por despachos de 27 de Janeiro de 1994, entrados no Tribunal em 25 de Fevereiro seguinte, o Bundesgerichtshof submeteu, em aplicação do artigo 177. do Tratado CE, várias questões prejudiciais relativas à interpretação do artigo 36. do Tratado CE, em relação com o direito das marcas.
2 Estas questões foram suscitadas no âmbito de três litígios que opõem, respectivamente, as sociedades Beiersdorf (a seguir "Beiersdorf"), Boehringer Ingelheim (a seguir "Boheringer") e a Farmitalia Carlo Erba (a seguir "Farmitalia"), fabricantes de produtos farmacêuticos, à sociedade Eurim-Pharm Arzneimittel (a seguir "Eurim-Pharm"), que importa para a Alemanha certos produtos fabricados por essas sociedades.
3 A Beiersdorf fabrica e comercializa na Alemanha um produto farmacêutico com o nome de Kerlone. Fá-lo através da licença concedida pela empresa francesa Laboratoires Synthélabo France (a seguir "Synthélabo"), que é a titular da marca Kerlone na Alemanha e noutros países. O Kerlone é utilizado para o tratamento da hipertensão e comercializado sob a forma de comprimidos inseridos em tiras de blísteres. A Beiersdorf comercializa o Kerlone em embalagens de 50 e 100 comprimidos, que correspondem às dimensões normalizadas que são recomendadas pelas várias associações comerciais e profissionais e pelas instituições de seguro de saúde na Alemanha.
4 Na França, a Synthélabo fabrica e comercializa o Kerlone em embalagens de 28 comprimidos, em conformidade com a regulamentação francesa que só autoriza as embalagens que correspondam, no máximo, ao necessário para um mês. As embalagens contêm tiras de blísteres com 14 comprimidos. Cada tira contém no verso a indicação dos dias de duas semanas, em língua francesa, de tal forma que a cada comprimido corresponde um dia de cada semana.
5 A Boehringer é titular da marca Mexitil na Alemanha e na França. Fabrica e comercializa na Alemanha o medicamento Mexitil, que é usado no tratamento de perturbações do ritmo cardíaco e vendido na forma de cápsulas inseridas em tiras de blísteres. A comercialização faz-se em embalagens de 20, 50 e 100 cápsulas, a fim de respeitar as dimensões normalizadas recomendadas na Alemanha.
6 Na França, o Mexitil é fabricado sob licença pela Boehringer Ingelheim France SARL, uma filial da Boehringer Ingelheim KG. É comercializado em França em embalagens de 30 cápsulas, ou seja, três tiras de blísteres, cada uma com 10 cápsulas. O tamanho da embalagem é adaptado a um tratamento com a duração de 10 dias, à razão de três cápsulas por dia, em conformidade com a regulamentação francesa.
7 A Farmitalia é a filial alemã da sociedade italiana Farmitalia Carlo Erba, titular da marca Sermion que está, designadamente, registada na Alemanha, na Espanha e em Portugal. A Farmitalia comercializa na Alemanha, sob licença da sua sociedade-mãe, os medicamentos Sermion (substância activa: nicergolina, 5 mg) e Sermion forte (substância activa: nicergolina, 10 mg), que são usados no tratamento de perturbações das funções cerebrais e vendidos na forma de comprimidos inseridos em tiras de blísteres. Na Alemanha, a comercialização faz-se em embalagens de 50 ou 100 comprimidos, em conformidade com as normas relativas às dimensões normalizadas.
8 Em Portugal, uma empresa associada da Farmitalia comercializa a versão de 10 mg do produto com a denominação de Sermion, sem, todavia, acrescentar a menção "forte". O produto é comercializado em embalagens de 60 comprimidos, ou seja, 6 tiras de blísteres, contendo cada uma 10 comprimidos. O tamanho da embalagem está previsto para 20 dias de tratamento e atinge assim o limite de reembolso previsto pelo regime português de seguro de saúde.
9 Em Espanha, o Sermion é vendido pela sociedade espanhola associada da Farmitalia em embalagens de 45 comprimidos, com doses de 5 mg e acondicionados numa única tira de blísteres.
10 A Eurim-Pharm comercializa na Alemanha os produtos farmacêuticos acima referidos que importa por via dita paralela de França, de Portugal e de Espanha. Antes desta comercialização, reembala os produtos a fim de obter as embalagens correspondentes às dimensões normalizadas recomendadas na Alemanha.
11 O Kerlone e o Mexitil, bem como o Sermion importado de Portugal, são reembalados em novas embalagens externas, concebidas pela Eurim-Pharm, nas quais são introduzidas as embalagens originais com o seu conteúdo, bem como tiras de blísteres avulsas retiradas de outras embalagens originais.
12 As novas embalagens externas apresentam, na sua face principal, aberturas rectangulares que permitem, pela sua dimensão e pelo local em que são colocadas, distinguir a marca aposta nas embalagens originais. Estas novas embalagens contêm, designadamente, a menção de que o produto foi importado, embalado e comercializado pela Eurim-Pharm. Ao que acresce, no que respeita ao Sermion importado de Portugal, que a menção "forte" foi impressa abaixo da abertura rectangular.
13 Quanto ao Kerlone, algumas das tiras de blísteres avulsas que foram acrescentadas foram cortadas. Quando o corte fez desaparecer os números do lote impressos na tira, os correspondentes números foram reimpressos. Devido ao corte, a lista dos dias da semana a que são atribuídos os comprimidos e que figura no verso de cada tira de blísteres deixa de estar completa.
14 Nas embalagens originais contidas nas novas embalagens externas são apostas etiquetas autocolantes que contêm, designadamente, a menção de que o produto foi importado e comercializado pela Eurim-Pharm. Quanto ao Mexitil, a Eurim-Pharm coloca também na face principal da embalagem original uma etiqueta autocolante com a menção "substância activa: cloridrato de mexiletina". Além disso, no que se refere ao Sermion importado de Portugal, a Eurim-Pharm cobre a face lateral e a face anterior da embalagem original com autocolantes que já não deixam ver a marca Sermion e a indicação "Farmitalia" e que comportam, designadamente, a menção "forte".
15 Ao que acresce, no que respeita ao Sermion importado de Portugal, que a Eurim-Pharm coloca uma etiqueta autocolante com a menção "forte" no verso de cada tira de blísteres.
16 Quanto ao Mexitil, a Eurim-Pharm acrescenta ainda uma bula em língua alemã, bem como uma nota informativa suplementar.
17 Quanto ao Sermion importado de Espanha, a Eurim-Pharm conserva a embalagem original e nela introduz uma tira de cinco comprimidos cortada da tira de blísteres original e uma bula em língua alemã. Na face principal da embalagem original, coloca, abaixo da marca Sermion, uma etiqueta autocolante com o seu nome comercial, o seu endereço e outras informações (número do lote, prazo de validade, número de registo, etc.). Na face posterior da embalagem coloca uma etiqueta autocolante com a indicação de que o produto foi importado e comercializado pela Eurim-Pharm. As indicações em espanhol relativas ao número de comprimidos são cobertas com uma banda adesiva.
18 A Beiersdorf e a Farmitalia ° que foram autorizadas pelos seus respectivos cedentes da licença a actuar quanto às violações dos direitos resultantes das marcas °, bem como a Boehringer, consideram que as práticas da Eurim-Pharm constituem uma violação do direito das marcas, pelo que a accionaram, pedindo uma indemnização e a cessação das violações.
19 Tendo as demandantes, ora recorridas na causa principal, obtido ganho de causa em primeira instância e em recurso, a Eurim-Pharm interpôs recurso de revista para o Bundesgerichtshof, que decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça questões prejudiciais. No processo C-71/94, o tribunal de reenvio submeteu as seguintes questões:
"1) O titular da licença de uma marca com registo internacional (marca RI) válida no Estado-Membro A pode, ao abrigo do artigo 36. , invocar o direito das marcas para impedir que um importador adquira um medicamento comercializado com esta mesma marca no Estado-Membro B pelo titular da marca RI, sendo que o referido medicamento só pode ser vendido no Estado-Membro A com receita médica, e que neste Estado é normalmente vendido em embalagens com determinadas dimensões adequadas à terapia, recomendadas por direcções de associações, nomeadamente, da indústria farmacêutica, enquanto no Estado-Membro B é vendido em embalagens com dimensões diferentes, estipuladas por lei, tendo o importador criado uma nova embalagem para distribuição no Estado-Membro A, encontrando-se dentro daquela embalagem de origem do Estado-Membro B, com tiras de blísteres de origem, bem como partes de tiras de blísteres cortadas, apresentando a nova embalagem uma janela recortada através da qual é visível a marca RI da embalagem original, de modo a que a embalagem contenha a indicação do acondicionamento e distribuição pelo vendedor, mas não tenha qualquer referência ao produtor? É relevante para a resposta à questão o facto de as tiras de blísteres originais apresentarem no verso (em língua estrangeira, no Estado-Membro A) a indicação do dia da semana, numa série de duas semanas, que passa a ficar incompleta com o corte das tiras de blísteres?
2) O facto de a invocação do direito nacional das marcas, em conjugação com o sistema de comercialização utilizado pelo titular da marca RI, conduzir objectivamente à compartimentação dos mercados entre os Estados-Membros é suficiente para concluir pela existência de uma restrição dissimulada às trocas comerciais entre os Estados-Membros, na acepção do artigo 36. , ou, para este efeito, é necessária a prova de que o titular da marca RI invoca o respectivo direito das marcas em conjugação com o seu sistema de comercialização com a finalidade de criar uma compartimentação artificial dos mercados?"
20 No processo C-72/94, a segunda questão submetida ao Tribunal de Justiça é idêntica à segunda questão no processo C-71/94. A primeira questão tem o seguinte teor:
"1) O titular de uma marca com registo internacional (marca RI) válida no Estado-Membro A pode, ao abrigo do artigo 36. , invocar o direito das marcas para impedir que um importador adquira um medicamento comercializado no Estado-Membro B pelo titular da marca RI com esta mesma marca, sendo que o referido medicamento só pode ser vendido no Estado-Membro A com receita médica, e que no Estado-Membro A é normalmente vendido em embalagens recomendadas por direcções de associações, nomeadamente, da indústria farmacêutica, enquanto no Estado-Membro B é vendido em embalagens com dimensões diferentes, estipuladas por lei, tendo o importador criado uma nova embalagem para distribuição no Estado-Membro A, caso nesta embalagem se encontrem embalagens de origem do Estado-Membro B, com tiras de blísteres de origem, bem como partes de tiras de blísteres cortadas, apresentando a nova embalagem uma janela recortada através da qual é visível a marca RI da embalagem original, de modo a que a embalagem contenha a indicação do acondicionamento e distribuição pelo vendedor, mas não tenha qualquer referência ao produtor?"
21 No processo C-73/94, a segunda questão submetida ao Tribunal é idêntica à segunda questão nos processos C-71/94 e C-72/94. A primeira questão tem a seguinte redacção:
"1) O titular de uma marca com registo internacional (marca RI) válida no Estado-Membro A pode, ao abrigo do artigo 36. , invocar o direito das marcas para impedir que um importador adquira um medicamento comercializado com a mesma marca no Estado-Membro B por empresa pertencente ao mesmo grupo que o titular da marca, sendo que o referido medicamento só pode ser vendido no Estado-Membro A com receita médica, e que neste Estado é normalmente vendido em embalagens com determinadas dimensões adequadas à terapia, recomendadas por direcções de associações, nomeadamente, da indústria farmacêutica, enquanto no Estado-Membro B é vendido em embalagens com dimensões diferentes, adequadas à prática habitual no que toca às receitas médicas, tendo o importador criado uma nova embalagem, e
a) o comercialize no Estado-Membro A, encontrando-se dentro daquela embalagens de origem do Estado-Membro B, com tiras de blísteres de origem, bem como mais algumas tiras de blísteres originais, apresentando a nova embalagem uma janela recortada através da qual é visível a marca da embalagem original, de modo a que a embalagem contenha a indicação do acondicionamento e distribuição pelo vendedor, mas não tenha qualquer referência ao produtor,
ou
b) o comercialize na embalagem original do Estado-Membro B, com a respectiva marca, à qual o importador apôs autocolantes com a respectiva firma e outras indicações (número do lote, prazo de validade, número de registo, etc.) e acrescentou partes cortadas das tiras de blísteres originais, cada uma com cinco drageias?"
22 Por despacho do presidente do Tribunal de Justiça de 15 de Março de 1994, estes processos foram apensos para efeitos das fases escrita, oral e do acórdão.
23 Com as suas questões, que convém analisar em conjunto, o tribunal nacional pretende, em substância, que sejam precisadas as condições nas quais um titular de um direito de marca pode, em conformidade com o artigo 36. do Tratado, invocar este direito para impedir a um importador a comercialização de um produto farmacêutico que foi colocado em circulação num outro Estado-Membro pelo titular ou com o seu consentimento, quando este importador reembalou o produto numa nova embalagem externa através da qual a marca aposta na embalagem original é deixada visível ou quando alterou o conteúdo e o aspecto de uma embalagem externa original, mas conservou a marca que nela foi aposta pelo fabricante. A este respeito, é designadamente pedido ao Tribunal que explique a importância e o conteúdo das noções de "compartimentação artificial dos mercados" e de "afectação do estado originário do produto" enunciadas na sua jurisprudência e que se pronuncie sobre a existência de certas condições suplementares a serem preenchidas pelo importador.
24 Antes de abordar estas questões, há que referir que foi sustentado no Tribunal de Justiça que a legislação nacional em causa deve ser apreciada à luz não do artigo 36. do Tratado, mas do artigo 7. da primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1989, L 40, p. 1, a seguir "directiva"). Esta directiva devia ser transposta para o direito interno o mais tardar até 31 de Dezembro de 1992, prazo fixado pela Decisão 92/10/CEE do Conselho, de 19 de Dezembro de 1991, que prorroga a data de entrada em vigor das disposições nacionais de aplicação da Directiva 89/104/CEE que harmoniza as legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas (JO 1992, L 6, p. 35).
25 Ora, não tendo o tribunal nacional colocado questões de interpretação do artigo 7. da directiva, deve confinar-se o problema às seguintes duas constatações.
26 Em primeiro lugar, resulta da jurisprudência constante do Tribunal que uma directiva não pode, por si só, criar obrigações na esfera jurídica de um particular e que uma disposição de uma directiva não pode ser, portanto, invocada, enquanto tal, contra tal pessoa (v., designadamente, os acórdãos de 26 de Fevereiro de 1986, Marshall, 152/84, Colect., p. 723, n.  48; de 13 de Novembro de 1990, Marleasing, C-106/89, Colect., p. I-4135, n.  6, e de 14 de Julho de 1994, Faccini Dori, C-91/92, Colect., p. I-3325, n.  20). Todavia e nos termos desta jurisprudência, ao aplicar o direito nacional, quer se trate de disposições anteriores ou posteriores à directiva, o tribunal nacional chamado a interpretá-la tem o dever de o fazer na medida do possível à luz do teor e da finalidade da directiva de modo a se atingir o resultado por ela prosseguido, e deste modo se conformar com o disposto no terceiro parágrafo do artigo 189. do Tratado CE.
27 Seguidamente, como resulta do acórdão do Tribunal proferido hoje mesmo nos processos Bristol-Myers Squibb e o. (C-427/93, C-429/93 e C-436/93, n.  40), o artigo 7. da directiva, assim como o artigo 36. do Tratado, destina-se a conciliar os interesses fundamentais da protecção dos direitos de marca com os da livre circulação de mercadorias no mercado comum, pelo que estas duas disposições, tendo por objectivo atingir o mesmo resultado, devem ser interpretadas de modo idêntico.
28 No que respeita à interpretação do artigo 36. do Tratado, há que recordar que as proibições e as restrições à importação justificadas por razões de protecção da propriedade industrial e comercial são admitidas por esse artigo, desde que não constituam nem um meio de discriminação arbitrária nem qualquer restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-Membros.
29 Segundo jurisprudência constante, o artigo 36. apenas admite derrogações ao princípio fundamental da livre circulação de mercadorias no mercado comum na medida em que se justifiquem pela protecção dos direitos que constituem o objecto específico da propriedade industrial e comercial em causa.
30 Quanto ao direito de marca, o Tribunal afirmou que constitui um elemento essencial do sistema de concorrência leal que o Tratado pretende criar. Neste sistema, as empresas devem estar em condições de reter a clientela pela qualidade dos respectivos produtos ou serviços, o que só é possível graças à existência de sinais distintivos que permitem identificar aqueles produtos e serviços. Para que a marca possa desempenhar este papel, terá que constituir a garantia de que todos os produtos que a ostentam foram fabricados sob controlo de uma única empresa à qual possa ser atribuída a responsabilidade pela qualidade daqueles (acórdãos de 17 de Outubro de 1990, HAG, C-10/89, Colect., p. I-3711, n.  13, a seguir "acórdão HAG II", e de 22 de Junho de 1994, IHT Internationale Heiztechnik e Danziger, C-9/93, Colect., p. I-2789, n.os 37 e 45).
31 Por conseguinte, como o Tribunal já reconheceu em várias ocasiões, o objecto específico do direito de marca consiste, nomeadamente, em assegurar ao seu titular o direito exclusivo de usar a marca para a primeira colocação do produto no mercado, protegendo-o, assim, contra os concorrentes que pretendessem abusar da posição e da reputação da marca, vendendo produtos que a utilizassem indevidamente (v., designadamente, acórdãos de 23 de Maio de 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Colect., p. 391, n.  7; de 3 de Dezembro de 1981, Pfizer, 1/81, Recueil, p. 2913, n.  7; HAG II, já referido, n.  14; e IHT Internationale Heiztechnik e Danziger, já referido, n.  33).
32 Donde resulta, designadamente, que o titular de um direito de marca protegido pela legislação de um Estado-Membro não pode invocar esta legislação para se opor à importação ou à comercialização de um produto que foi colocado em circulação num outro Estado-Membro por si próprio ou com o seu consentimento (v., designadamente, acórdãos Winthrop, 16/74, Colect., p. 499, n.os 7 a 11; HAG II já referido, n.  12; e IHT Internationale Heiztechnik e Danziger, já referido n.os 33 e 34).
33 Com efeito, o objecto do direito de marca não é o de permitir aos seus titulares a compartimentação dos mercados nacionais e, desse modo, favorecer a manutenção das diferenças de preços que possam existir entre os Estados-Membros. É certo que, designadamente no mercado dos produtos farmacêuticos, essas diferenças de preços podem resultar de factores sobre os quais os titulares das marcas não exercem qualquer controlo, em particular, das regulamentações divergentes dos Estados-Membros sobre a fixação de preços máximos, das margens de lucro dos grossistas em produtos farmacêuticos e das farmácias ou dos montantes máximos de reembolso das despesas médicas ao abrigo dos regimes de seguro de saúde. Ora, as distorções causadas por uma diferente regulamentação dos preços num Estado-Membro devem ser eliminadas através de medidas tomadas pelas autoridades comunitárias e não pela introdução por outro Estado-Membro de medidas incompatíveis com as normas relativas à livre circulação de mercadorias (v., designadamente, o acórdão Winthrop, n.os 16 e 17, já referido)
34 Para responder à questão de saber se o direito exclusivo reconhecido ao titular da marca integra o direito de oposição ao uso da marca por terceiros após reembalagem do produto, há que ter em conta a função essencial da marca, que é a de garantir ao consumidor ou utente final a identidade originária do produto marcado, permitindo-lhe distinguir, sem confusão possível, tal produto de outros, com diversa proveniência. Esta garantia de proveniência implica que o consumidor ou utente final possa ter a certeza de que o produto de marca que lhe tenha sido oferecido no mercado não foi objecto, numa fase anterior à da comercialização, de qualquer intervenção, efectuada por um terceiro sem a autorização do titular da marca e que tenha afectado o produto no seu estado originário (v. os acórdãos Hoffmann-La Roche, n.  7, e Pfizer, n.  8, já referidos).
35 Donde resulta que o direito reconhecido ao titular da marca de se opor a qualquer uso da marca que seja susceptível de falsear a garantia de proveniência, assim entendida, releva do objecto específico do direito de marca, cuja protecção pode justificar derrogações ao princípio fundamental da livre circulação de mercadorias (v. os acórdãos Hoffmann-La Roche, n.  7, e Pfizer, n.  8, já referidos).
36 No acórdão Hoffmann-La Roche, já referido, o Tribunal declarou que, em aplicação destes princípios, o artigo 36. do Tratado deve ser interpretado no sentido de que o titular de um direito de marca pode invocar este direito para impedir a um importador a comercialização de um produto que foi colocado em circulação noutro Estado-Membro pelo titular ou com o seu consentimento, quando este importador tenha procedido à reembalagem do produto numa nova embalagem na qual a marca tenha sido reaposta, salvo quando
° se demonstrar que o exercício do direito de marca pelo seu titular, dado o sistema de comercialização por ele aplicado, contribui para estabelecer uma compartimentação artificial dos mercados entre Estados-Membros;
° se demonstrar que a embalagem não poderá afectar o estado originário do produto;
° o titular da marca tenha sido previamente avisado da colocação no mercado do produto reembalado, e
° se indicar, na nova embalagem, quem procedeu ao reacondicionamento do produto.
37 Além disso, no seu acórdão Pfizer, já referido, o Tribunal declarou que o artigo 36. do Tratado deve ser interpretado no sentido de que o titular de um direito de marca não pode invocar esse direito para impedir a um importador de comercializar um produto farmacêutico que foi colocado em circulação noutro Estado-Membro pelo titular ou com o seu consentimento, quando este importador reembalou o produto, limitando-se a substituir a embalagem exterior sem tocar no acondicionamento interior, deixando visível, através da nova embalagem exterior, a marca aposta pelo fabricante no acondicionamento interior, e indicando claramente na embalagem exterior que o produto foi fabricado pela filial do titular e reembalado pelo importador.
38 Convém precisar, à luz dos argumentos invocados no Tribunal nos presentes processos, que, no plano dos princípios, não há que proceder a uma distinção consoante a marca tenha sido reaposta por um terceiro após reembalagem do produto ou a marca que foi aposta na embalagem original pelo fabricante seja utilizada por um terceiro após reembalagem do produto, deixando-se a marca visível através da nova embalagem externa ou sendo a embalagem externa original conservada sem modificação.
39 Com efeito, em ambos os casos, a questão é a de saber se, tendo em conta a função essencial da marca, o poder do titular de se opor à utilização da marca por terceiros após reembalagem do produto se insere no objecto específico do direito de marca.
40 A resposta a esta questão é essencialmente fornecida pelo acórdão Hoffmann-La Roche, já referido, do qual resulta que o titular pode legitimamente opor-se a semelhante utilização da sua marca, salvo quando as quatro condições aí enunciadas estejam preenchidas.
41 Todavia, convém precisar esta jurisprudência tendo em conta os argumentos invocados nos presentes processos, bem como nos processos Bristol-Myers Squibb e o., já referidos, e MPA Pharma (C-232/94), nos quais o Tribunal proferiu hoje mesmo os seus acórdãos.
Quanto à compartimentação artificial dos mercados entre Estados-Membros
42 A este respeito, há que considerar que o uso do direito de marca pelo seu titular para se opor à comercialização com essa marca de produtos reembalados por um terceiro contribuirá para compartimentar os mercados dos Estados-Membros, designadamente, quando o titular tenha colocado em circulação, em diferentes Estados-Membros, um produto farmacêutico idêntico em embalagens diferentes e o produto não possa, no estado em que foi comercializado pelo titular do direito num determinado Estado-Membro, ser importado e colocado em circulação noutro Estado-Membro por um importador paralelo.
43 Donde resulta que o titular da marca não pode opor-se ao reacondicionamento do produto numa nova embalagem externa ou à modificação do conteúdo de uma embalagem externa original quando o tamanho da embalagem utilizada pelo titular no Estado-Membro no qual o importador comprou o produto não pode ser comercializado no Estado-Membro de importação devido, designadamente, a uma regulamentação que apenas autoriza embalagens de determinado tamanho ou a uma prática nacional nesse sentido, às normas em matéria de seguro de saúde que fazem depender do tamanho da embalagem o reembolso das despesas médicas ou às práticas bem estabelecidas sobre as receitas médicas que se baseiam, designadamente, nas normas sobre as dimensões que são recomendadas por grupos profissionais e por instituições de seguro de saúde.
44 A este respeito, há que precisar que, quando, em conformidade com as normas e práticas em vigor no Estado-Membro de importação, o titular aí recorre a vários tamanhos diferentes para as embalagens, não basta que se demonstre que um desses tamanhos também é comercializado no Estado-Membro de exportação para daí concluir que não é necessário um reacondicionamento do produto. Com efeito, também se verificará uma compartimentação dos mercados caso o importador apenas possa comercializar o produto numa parte limitada do seu mercado.
45 Em contrapartida, o titular pode opor-se ao recondicionamento do produto numa nova embalagem externa quando o importador tenha a possibilidade de realizar uma embalagem que possa ser comercializada no Estado-Membro de importação, por exemplo, apondo nas embalagens externas ou internas originais novas etiquetas redigidas na língua do Estado-Membro de importação, ou acrescentando uma nova bula na língua do Estado-Membro de importação.
46 Com efeito, o poder do titular de um direito de marca protegido num Estado-Membro de opor-se à comercialização, com a marca, de produtos reembalados só deve ser limitado na medida em que a reembalagem a que tenha procedido o importador seja necessária para a comercialização do produto no Estado-Membro de importação.
47 Por último, há que precisar que, contrariamente ao que sustentam as recorridas na causa principal, a utilização pelo Tribunal de Justiça da expressão "compartimentação artificial dos mercados" não implica que o importador deva demonstrar que, ao colocar em circulação em diferentes Estados-Membros um produto idêntico em embalagens diferentes, o titular da marca procurou deliberadamente estabelecer uma compartimentação dos mercados entre Estados-Membros. Com efeito, ao precisar que se deve tratar de uma compartimentação artificial, o Tribunal pretendeu sublinhar que o titular pode sempre invocar o seu direito de marca para opor-se à comercialização dos produtos reembalados quando isso se justifique pela necessidade de salvaguardar a função essencial da marca, não podendo nesse caso a compartimentação que daí resulta ser considerada como artificial.
Quanto à afectação do estado originário do produto
48 A este respeito, convém precisar, em primeiro lugar, que a noção de afectação do estado originário do produto se refere ao estado do produto contido na embalagem.
49 O titular de um direito de marca pode, portanto, opor-se a qualquer reacondicionamento que comporte o risco de expor o produto contido na embalagem a manipulações ou influências que afectem o seu estado originário. Para apreciar se assim é, há que, como referiu o Tribunal no n. 10 do acórdão Hoffmann-La Roche, já referido, ter em conta a natureza do produto e o processo de reembalagem.
50 Tratando-se de produtos farmacêuticos, resulta do mesmo número do acórdão Hoffmann-La Roche, já referido, que a reembalagem deve ser considerada como tendo sido efectuada em circunstâncias tais que tornam impossível a alteração do estado originário do produto, quando o titular da marca, designadamente, tenha comercializado o produto em embalagens duplas, só a embalagem externa tendo sido objecto de reacondicionamento e mantendo-se intacta a embalagem interna, ou quando o reacondicionamento seja controlado por uma autoridade pública para que se assegure a integridade do produto.
51 Portanto, resulta desta jurisprudência que o simple facto de retirar as tiras de blísteres da sua embalagem externa original e colocá-las com uma ou várias embalagens originais numa nova embalagem externa ou inseri-las noutra embalagem original não é de natureza a afectar o estado originário do produto contido na embalagem.
52 Todavia, as recorridas na causa principal sustentaram que mesmo estas manipulações comportam um risco de alteração do estado originário do produto. Assim, as tiras de blísteres provenientes de diferentes embalagens originais e que são agrupadas numa nova embalagem externa única poderão ser provenientes de lotes de produção diferentes e ter datas de validade diferentes.
53 Esta argumentação não pode ser acolhida. Com efeito, não se pode admitir que cada risco hipotético de erro isolado baste para reconhecer ao titular da marca o direito de opor-se a qualquer reembalagem dos produtos farmacêuticos em novas embalagens externas ou a qualquer modificação do conteúdo de uma embalagem externa original.
54 Incumbe ao tribunal nacional apreciar se o corte das tiras de blísteres ou a reimpressão nessas tiras dos números de lote são efectuados de modo a excluir qualquer risco concreto de o estado originário dos comprimidos nelas inseridos ser afectado. Ora, há que considerar que este é, designadamente, o caso quando estas operações são autorizadas e controladas por uma autoridade pública para que se assegure a integridade do produto.
55 Quanto às operações que consistem em apor etiquetas autocolantes nas embalagens externas originais ou nas tiras de blísteres, ou em acrescentar à embalagem uma nova bula redigida na língua do Estado-Membro de importação, nada há que permita presumir que o estado originário do produto contido na embalagem tenha por isso sido directamente afectado.
56 Contudo, há que reconhecer que, de forma indirecta, o estado originário do produto contido na embalagem pode ser afectado quando, designadamente,
° a embalagem externa ou interna do produto reembalado ou uma nova bula não comportem certas informações importantes ou mencionem informações inexactas relativas à natureza do produto, à sua composição, aos seus efeitos, à sua utilização ou à sua conservação, ou
° a embalagem do produto reembalado não tenha sido realizada de modo a proteger suficientemente o produto.
57 Incumbe ao tribunal nacional apreciar se é este o caso, designadamente procedendo a uma comparação com o produto comercializado pelo titular da marca no Estado-Membro de importação. Todavia, não é de excluir que o importador possa fornecer certas informações suplementares desde que estas informações não contradigam as fornecidas pelo titular no Estado-Membro de importação, estando esta condição preenchida quando, designadamente, se trate de informações diferentes resultantes do acondicionamento utilizado pelo titular no Estado-Membro de exportação.
Quanto às outras exigências que devem ser preenchidas pelo importador paralelo
58 Na hipótese em que a reembalagem é efectuada em condições que não podem afectar o estado originário do produto contido na embalagem, a função essencial da marca, enquanto garantia de proveniência, é salvaguardada. Assim, o consumidor ou o utilizador final não é induzido em erro sobre a proveniência dos produtos, recebendo efectivamente produtos fabricados apenas sob o controlo do titular da marca.
59 Ora, há que reconhecer que, embora, nestas condições, a conclusão de que o titular não pode invocar o seu direito de marca para opor-se à comercialização com a sua marca de produtos reembalados por um importador se imponha com vista a garantir a livre circulação de mercadorias, equivale, todavia, a reconhecer ao importador uma certa faculdade que, em circunstâncias normais, é reservada ao próprio titular.
60 No interesse do titular, enquanto proprietário da marca, e para protegê-lo de qualquer abuso, convém, por conseguinte, como o Tribunal declarou no acórdão Hoffmann-La Roche, já referido, admitir esta faculdade apenas na medida em que o importador respeite certas outras exigências.
61 Assim, tendo em conta o interesse do titular da marca para que o consumidor ou utilizador final não possa ser induzido a crer que é ele o responsável pelo reacondicionamento, é necessário que esteja indicado na embalagem quem procedeu ao reacondicionamento do produto.
62 Como o Tribunal já precisou, esta indicação deve ressaltar claramente da embalagem externa do produto reembalado (acórdãos Hoffmann-La Roche, n.  12, e Pfizer, n.  11, já referidos). Isto implica, como referiu o advogado-geral no ponto 128 das suas conclusões, que o tribunal nacional deve apreciar se está impressa de modo a ser entendida por uma pessoa com uma faculdade de visão normal e que lhe preste um grau normal de atenção.
63 Em contrapartida, não se deve exigir que esteja ainda expressamente mencionado na embalagem que a reembalagem foi realizada sem o consentimento do titular da marca, semelhante indicação podendo ser entendida como implicando, como referiu o advogado-geral no ponto 88 das suas conclusões, que o produto reembalado não é totalmente legítimo.
64 Contudo, como resulta do n.  11 do acórdão Pfizer, já referido, pode exigir-se que seja claramente indicado na embalagem externa quem é o responsável pelo fabrico do produto, podendo o fabricante, com efeito, ter interesse em que o consumidor ou o utilizador final não seja induzido a crer que o importador é o titular da marca e que o produto foi fabricado sob o seu controlo.
65 Mesmo quando esteja indicado na embalagem o autor da reembalagem do produto, não se pode excluir que reputação da marca e, portanto, a do seu titular possa, ainda assim, vir a sofrer com uma inadequada apresentação do produto reembalado. Em semelhante caso, o titular da marca tem um interesse legítimo, que se prende com o objecto específico do direito de marca, em opor-se à comercialização do produto. Para apreciar se a apresentação do produto reembalado é susceptível de prejudicar a reputação da marca, convém ter em conta a natureza do produto e o mercado a que se destina.
66 No que respeita aos produtos farmacêuticos, é forçoso verificar que se trata de um domínio sensível em que o público é particularmente exigente no que respeita à qualidade e à integridade do produto e que, de facto, a apresentação do produto pode ser susceptível de inspirar a confiança do público a seu respeito. Por conseguinte, uma embalagem defeituosa, de má qualidade ou não cuidada poderá prejudicar a reputação da marca.
67 Isto dito, as exigências que deve satisfazer a apresentação de um produto farmacêutico reembalado variam conforme se trate de um produto vendido aos hospitais ou, por intermédio das farmácias, aos consumidores. No primeiro caso, os produtos farmacêuticos são administrados aos pacientes por profissionais para os quais a apresentação do produto não reveste grande importância. No segundo caso, a apresentação do produto reveste uma importância maior para o consumidor, ainda que, tratando-se de produtos sujeitos a receita médica, esta circunstância seja, por si só, susceptível de inspirar aos consumidores uma certa confiança na qualidade do produto.
68 Com base nestas indicações, incumbe ao tribunal nacional, designadamente, examinar se o facto de inserir numa embalagem externa única tanto embalagens externas originais como tiras de blísteres avulsas conduz a uma embalagem não cuidada susceptível de prejudicar a reputação da marca. Quanto ao corte das tiras de blísteres, incumbe-lhe apreciar concretamente se é realizada de tal modo que a reputação da marca poderá resultar prejudicada.
69 Por último, como o Tribunal afirmou no acórdão Hoffmann-La Roche, já referido, o titular da marca deve ser previamente avisado da colocação à venda do produto reembalado. Além disso, o titular pode exigir que o importador lhe forneça uma amostra do produto reembalado antes da sua colocação à venda a fim de poder verificar que a reembalagem não foi efectuada de modo a afectar directa ou indirectamente o estado originário do produto e que a apresentação após a reembalagem não é de natureza a prejudicar a reputação da marca. De igual modo, esta exigência permite ao titular da marca premunir-se melhor das actividades dos contrafactores.
70 Tendo em conta o conjunto destas considerações, há que responder às questões prejudiciais que o artigo 36. do Tratado deve ser interpretado no sentido de que o titular de um direito de marca pode invocar este direito para impedir a um importador a comercialização de um produto farmacêutico que foi colocado em circulação num outro Estado-Membro pelo titular ou com o seu consentimento, quando este importador reembalou o produto numa nova embalagem externa através da qual a marca aposta na embalagem original é deixada visível ou quando alterou o conteúdo e o aspecto de uma embalagem externa original, mas conservou a marca que nela foi aposta pelo fabricante, salvo quando
° se demonstrar que o uso do direito de marca pelo titular para opor-se à comercialização dos produtos reembalados com essa marca contribui para estabelecer uma compartimentação artificial dos mercados entre Estados-Membros. É este o caso, designadamente, quando o titular tenha colocado em circulação, em vários Estados-Membros, um produto farmacêutico idêntico em embalagens diferentes e a reembalagem efectuada pelo importador seja, por um lado, necessária para a comercialização do produto no Estado-Membro de importação e, por outro, efectuada em condições tais que o estado originário do produto não possa ser afectado. Em contrapartida, esta condição não implica que se tenha que demonstrar que o titular da marca procurou deliberadamente estabelecer uma compartimentação dos mercados entre Estados-Membros;
° se demonstrar que a reembalagem não pode afectar o estado originário do produto contido na embalagem. É este o caso, designadamente, quando o importador se tenha limitado a operações que não comportem qualquer risco de afectação, como, por exemplo, a retirar as tiras de blísteres da sua embalagem externa original e colocá-las com uma ou várias embalagens originais numa nova embalagem externa ou inseri-las noutra embalagem original, a apor etiquetas autocolantes nas embalagens externas originais ou nas tiras de blísteres ou a acrescentar à embalagem uma nova bula. Incumbe ao tribunal nacional apreciar se o corte das tiras de blísteres ou a reimpressão nessas tiras dos números de lote são efectuados de modo a excluir qualquer risco concreto de o estado originário dos comprimidos nelas inseridos ser afectado. Ora, há que considerar que este será, designadamente, o caso quando estas operações são autorizadas e controladas por uma autoridade pública para que se assegure a integridade do produto. Incumbe também ao tribunal nacional verificar que o estado originário do produto contido na embalagem não é indirectamente afectado devido, designadamente, à embalagem externa ou interna do produto reembalado ou a uma nova bula não comportar certas informações importantes ou mencionar informações inexactas ou à embalagem do produto reembalado não ter sido realizada de modo a proteger suficientemente o produto;
° se indicar claramente na nova embalagem o autor do reacondicionamento do produto e o nome do seu fabricante, devendo estas indicações ser impressas de tal modo que uma pessoa com uma faculdade de visão normal e que lhe preste um grau normal de atenção seja capaz de as entender. Em contrapartida, não é necessário indicar que a reembalagem foi efectuada sem a autorização do titular da marca;
° a apresentação do produto reembalado não seja tal que possa prejudicar a reputação da marca e a do seu titular. Assim, a embalagem não deve ser defeituosa, de má qualidade ou não cuidada. Incumbe ao tribunal nacional examinar se o facto de inserir numa embalagem externa única tanto embalagens externas originais como tiras de blísteres avulsas conduz a uma embalagem não cuidada susceptível de prejudicar a reputação da marca. Quanto ao corte das tiras de blísteres, incumbe-lhe apreciar concretamente se é realizado de tal modo que a reputação da marca poderá resultar prejudicada, e
° o importador avisar, antes da colocação à venda do produto reembalado, o titular da marca e lhe fornecer, a seu pedido, uma amostra do produto reembalado.
Decisão sobre as despesas
Quanto às despesas
71 As despesas efectuadas pelos Governos francês e do Reino Unido e pela Comissão das Comunidades Europeias, que apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas.
Parte decisória
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
pronunciando-se sobre as questões submetidas pelo Bundesgerichtshof, por despacho de 27 de Janeiro de 1994, declara:
O artigo 36. do Tratado deve ser interpretado no sentido de que o titular de um direito de marca pode invocar este direito para impedir a um importador a comercialização de um produto farmacêutico que foi colocado em circulação num outro Estado-Membro pelo titular ou com o seu consentimento, quando este importador reembalou o produto numa nova embalagem externa através da qual a marca aposta na embalagem original é deixada visível ou quando alterou o conteúdo e o aspecto de uma embalagem externa original, mas conservou a marca que nela foi aposta pelo fabricante, salvo quando
° se demonstrar que o uso do direito de marca pelo titular para opor-se à comercialização dos produtos reembalados com essa marca contribui para estabelecer uma compartimentação artificial dos mercados entre Estados-Membros. É este o caso, designadamente, quando o titular tenha colocado em circulação, em vários Estados-Membros, um produto farmacêutico idêntico em embalagens diferentes e a reembalagem efectuada pelo importador seja, por um lado, necessária para a comercialização do produto no Estado-Membro de importação e, por outro, efectuada em condições tais que o estado originário do produto não possa ser afectado. Em contrapartida, esta condição não implica que se tenha que demonstrar que o titular da marca procurou deliberadamente estabelecer uma compartimentação dos mercados entre Estados-Membros;
° se demonstrar que a reembalagem não pode afectar o estado originário do produto contido na embalagem. É este o caso, designadamente, quando o importador se tenha limitado a operações que não comportem qualquer risco de afectação, como, por exemplo, a retirar as tiras de blísteres da sua embalagem externa original e colocá-las com uma ou várias embalagens originais numa nova embalagem externa ou inseri-las noutra embalagem original, a apor etiquetas autocolantes nas embalagens externas originais ou nas tiras de blísteres ou a acrescentar à embalagem uma nova bula. Incumbe ao tribunal nacional apreciar se o corte das tiras de blísteres ou a reimpressão nessas tiras dos números de lote são efectuados de modo a excluir qualquer risco concreto de o estado originário dos comprimidos nelas inseridos ser afectado. Ora, há que considerar que este será, designadamente, o caso quando estas operações são autorizadas e controladas por uma autoridade pública para que se assegure a integridade do produto. Incumbe também ao tribunal nacional verificar que o estado originário do produto contido na embalagem não é indirectamente afectado devido, designadamente, à embalagem externa ou interna do produto reembalado ou a uma nova bula não comportar certas informações importantes ou mencionar informações inexactas ou à embalagem do produto reembalado não ter sido realizada de modo a proteger suficientemente o produto;
° se indicar claramente na nova embalagem o autor do reacondicionamento do produto e o nome do seu fabricante, devendo estas indicações ser impressas de tal modo que uma pessoa com uma faculdade de visão normal e que lhe preste um grau normal de atenção seja capaz de as entender. Em contrapartida, não é necessário indicar que a reembalagem foi efectuada sem a autorização do titular da marca;
° a apresentação do produto reembalado não seja tal que possa prejudicar a reputação da marca e a do seu titular. Assim, a embalagem não deve ser defeituosa, de má qualidade ou não cuidada. Incumbe ao tribunal nacional examinar se o facto de inserir numa embalagem externa única tanto embalagens externas originais como tiras de blísteres avulsas conduz a uma embalagem não cuidada susceptível de prejudicar a reputação da marca. Quanto ao corte das tiras de blísteres, incumbe-lhe apreciar concretamente se é realizado de tal modo que a reputação da marca poderá resultar prejudicada, e
° o importador avisar, antes da colocação à venda do produto reembalado, o titular da marca e lhe fornecer, a seu pedido, uma amostra do produto reembalado.