CELEX: 62002CJ0371
Marken
Richtlinie 89/104/EWG
Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe a
Verfall der Rechte aus der Marke
Marke, die im Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung geworden ist
Für die Beurteilung maßgebende Verkehrskreise

Das Svea hovrätt hat mit Beschluss vom 14. Oktober 2002, beim Gerichtshof eingegangen am 16. Oktober 2002, gemäß Artikel 234
EG eine Frage nach der Auslegung des Artikels 12 Absatz 2 Buchstabe a der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember
1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1, im Folgenden: Richtlinie)
zur Vorabentscheidung vorgelegt.
Diese Frage stellt sich in einem Rechtsstreit zwischen der Björnekulla Fruktindustrier AB (im Folgenden: Björnekulla) und
der Procordia Food AB (im Folgenden: Procordia), Inhaberin der Marke Bostongurka für Konserven von eingelegten Gurkenstücken,
über die Rechte aus dieser Marke, für die Björnekulla eine Verfallserklärung beantragt.
Rechtlicher Rahmen
Gemeinschaftsrecht
Artikel 3 Absatz 1 Buchstaben b, c und d der Richtlinie, „Eintragungshindernisse – Ungültigkeitsgründe“, bestimmt:
„(1)

Folgende Zeichen oder Marken sind von der Eintragung ausgeschlossen oder unterliegen im Falle der Eintragung der Ungültigerklärung:
…
a)
Zeichen, die nicht als Marke eintragungsfähig sind,
b)
Marken, die keine Unterscheidungskraft haben,
c)
Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit,
der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung
der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können,
d)
Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, die im allgemeinen Sprachgebrauch oder in den redlichen und
ständigen Verkehrsgepflogenheiten üblich sind“.
Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie, „Verfallsgründe“, sieht vor:
„(2)

Eine Marke wird ferner für verfallen erklärt, wenn sie nach dem Zeitpunkt ihrer Eintragung
a)
infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer
Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, geworden ist“.
Nationales Recht
Nach § 25 des schwedischen Markengesetzes 1960:644 vom 2. Dezember 1960, das zum Zweck der Umsetzung der Richtlinie geändert
wurde, ist die Eintragung einer Marke wegen Verfalls zu löschen, wenn die Marke keine Unterscheidungskraft mehr hat.
Ausgangsverfahren
Björnekulla erhob beim Tingsrätt Klage gegen Procordia mit dem Antrag, die Marke Bostongurka für verfallen zu erklären. Die
Marke habe ihre Unterscheidungskraft verloren, da sie als Gattungsbezeichnung für eingelegte Gurkenstücke angesehen werde.
Zur Begründung ihrer Klage führte sie u. a. zwei Marktstudien an, die sich auf Verbraucherumfragen stützten.
Procordia widersprach der Klage und berief sich insbesondere auf eine Marktstudie bei Entscheidungsträgern von Großunternehmen
in den Bereichen Lebensmittelhandel, Kantinen und Schnellimbisse.
Das Tingsrätt entschied u. a. unter Verweisung auf die Materialien zum schwedischen Markengesetz, dass die für die Beurteilung
der Frage, ob die Marke Bostongurka ihre Unterscheidungskraft verloren habe, maßgebenden Verkehrskreise aus der von der Studie
von Procordia erfassten Vertriebsstufe bestünden. Das Gericht wies die Klage von Björnekulla ab, da sie nicht nachgewiesen
habe, dass die Marke ihre Unterscheidungskraft verloren habe.
Nach Auffassung des Svea hovrätt ergibt sich weder aus dem Wortlaut des § 25 des schwedischen Markengesetzes noch aus Artikel
12 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie, welche Verkehrskreise für die Beurteilung der Frage, ob eine Marke ihre Unterscheidungskraft
verloren hat, maßgebend sind. Bei Auslegung des schwedischen Markengesetzes im Licht der Gesetzesmaterialien seien die maßgebenden
Verkehrskreise diejenigen, die geschäftlich mit der Ware befasst seien. Das Svea hovrätt fragt sich jedoch, ob das in dieser
Weise ausgelegte Gesetz mit der Richtlinie vereinbar ist.
Das Gericht hat deshalb das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorgelegt:
Welches sind nach Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe a der Markenrichtlinie, wenn eine Ware mehrere Handelsstufen durchläuft, bevor
sie den Verbraucher erreicht, die maßgebenden Verkehrskreise für die Beurteilung der Frage, ob eine Marke im geschäftlichen
Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware, für die sie eingetragen ist, geworden ist?
Zur Vorlagefrage
Mit seiner Vorlagefrage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie
dahin auszulegen ist, dass, wenn beim Vertrieb einer von einer eingetragenen Marke erfassten Ware an den Verbraucher oder
Endabnehmer Zwischenhändler beteiligt sind, die maßgebenden Verkehrskreise für die Beurteilung der Frage, ob diese Marke im
geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der betreffenden Ware geworden ist, aus sämtlichen Verbrauchern oder
Endabnehmern der Ware und/oder aus sämtlichen am Vertrieb der Ware beteiligten Gewerbetreibenden bestehen.
Hat ein nationales Gericht das nationale Recht – gleich, ob es sich um vor oder nach einer Richtlinie erlassene Vorschriften
handelt – auszulegen, so muss es seine Auslegung soweit wie möglich am Wortlaut und Zweck dieser Richtlinie ausrichten, um
das mit ihr verfolgte Ziel zu erreichen und damit Artikel 249 Absatz 3 EG nachzukommen (u. a. Urteile vom 13. November 1990
in der Rechtssache C-106/89, Marleasing, Slg. 1990, I-4135, Randnr. 8, und vom 12. Februar 2004 in der Rechtssache C-218/01,
Henkel, Slg. 2004, I‑0000, Randnr. 60), und zwar ungeachtet entgegenstehender Auslegungshinweise, die sich aus den vorbereitenden
Arbeiten zu der nationalen Regelung ergeben könnten.
Die Antwort auf die Frage des vorlegenden Gerichts hängt im Wesentlichen von der Bedeutung des Ausdrucks „im geschäftlichen
Verkehr“ ab, der in Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie verwendet wird.
Nach Auffassung von Björnekulla und der italienischen Regierung sind die maßgebenden Verkehrskreise die Verbraucher. Procordia
und die schwedische Regierung meinen dagegen, dass die maßgebenden Verkehrskreise die am Vertrieb der Ware beteiligten Wirtschaftsteilnehmer
seien. Die Kommission macht geltend, die maßgebenden Verkehrskreise umfassten vor allem die Verbraucher der Ware, je nach
den tatsächlichen Umständen könnten aber auch andere Gruppen, insbesondere Zwischenhändler, erfasst sein.
Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass die Gemeinschaftsbestimmungen nach ständiger Rechtsprechung im Licht der Fassungen in
sämtlichen Sprachen der Gemeinschaft einheitlich ausgelegt und angewandt werden müssen (in diesem Sinne u. a. Urteile vom
5. Dezember 1967 in der Rechtssache 19/67, Van der Vecht, Slg. 1967, S. 462, 473, und vom 17. Juli 1997 in der Rechtssache
C-219/95 P, Ferriere Nord/Kommission, Slg. 1997, I‑4411, Randnr. 15).
Die Prüfung der verschiedenen Sprachfassungen des Artikels 12 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie zeigt, dass die in der englischen
und der finnischen Fassung verwendeten Begriffe („in the trade“ und „elinkeinotoiminnassa“) eher nur auf die Gewerbetreibenden
verweisen, während die Begriffe, die in der spanischen, der dänischen, der deutschen, der griechischen, der französischen,
der italienischen, der niederländischen, der portugiesischen und der schwedischen Fassung verwendet werden („en el comercio“,
„inden for handelen“, „im geschäftlichen Verkehr“, „συνήθης εμπορική ονομασία“, „dans le commerce“, „la generica denominazione
commerciale“, „in de handel“, „no comércio“ und „i handeln“), eher sowohl die Verbraucher und Endabnehmer als auch die Wirtschaftsteilnehmer,
die die Ware vertreiben, bezeichnen.
In der Mehrzahl ihrer Sprachfassungen beschränkt sich die auszulegende Gemeinschaftsbestimmung somit nicht auf die Gewerbetreibenden.
Diese Feststellung wird durch die Systematik und die Zielsetzung der Richtlinie bestätigt.
Die Hauptfunktion der Marke besteht darin, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Ware
oder Dienstleistung zu garantieren, indem sie es ihm ermöglicht, diese Ware oder Dienstleistung ohne Verwechslungsgefahr von
denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden (u. a. Urteile vom 29. September 1998 in der Rechtssache C-39/97, Canon, Slg.
1998, I-5507, Randnr. 28, und vom 4. Oktober 2001 in der Rechtssache C-517/99, Merz & Krell, Slg. 2001, I-6959, Randnr. 22).
Damit die Marke ihre Aufgabe als wesentlicher Bestandteil des Systems eines unverfälschten Wettbewerbs, das der EG-Vertrag
errichten will, erfüllen kann, muss sie die Gewähr bieten, dass alle Waren oder Dienstleistungen, die mit ihr versehen sind,
unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens hergestellt oder erbracht worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich
gemacht werden kann (Urteil Canon, Randnr. 28).
Der Gemeinschaftsgesetzgeber hat diese Hauptfunktion der Marke bestätigt, indem er in Artikel 2 der Richtlinie bestimmt hat,
dass Zeichen, die sich grafisch darstellen lassen, nur dann eine Marke sein können, wenn sie geeignet sind, die Waren oder
Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Urteil Merz & Krell, Randnr. 23).
Konsequenzen aus dieser Voraussetzung werden dann in den Artikeln 3 und 12 der Richtlinie gezogen. Während Artikel 3 Fälle
aufzählt, in denen die Marke die Herkunftsfunktion von vornherein nicht erfüllen kann, betrifft Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe
a einen Fall, in dem die Marke nicht mehr geeignet ist, diese Funktion zu erfüllen.
Die Herkunftsfunktion der Marke ist zwar zunächst für den Verbraucher oder Endabnehmer wesentlich, doch ist sie auch für die
Zwischenhändler von Bedeutung, die an der Vermarktung der Ware beteiligt sind. Wie beim Verbraucher oder Endabnehmer trägt
sie dazu bei, ihr Marktverhalten zu bestimmen.
Im Allgemeinen spielt die Wahrnehmung der Verbraucher oder Endabnehmer eine entscheidende Rolle. Denn der gesamte Vermarktungsprozess
bezweckt den Erwerb der Ware innerhalb dieser Kreise, und die Rolle der Zwischenhändler besteht darin, die Nachfrage nach
dieser Ware sowohl zu entdecken und vorauszuschätzen als auch sie zu erweitern oder zu lenken.
Die maßgebenden Verkehrskreise umfassen daher vor allem die Verbraucher und Endabnehmer. Je nach den Merkmalen des Marktes
für die betreffende Ware sind jedoch auch der Einfluss der Zwischenhändler auf die Kaufentscheidungen und damit deren Wahrnehmung
der Marke zu berücksichtigen.
Auf die Vorlagefrage ist demnach zu antworten, dass Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe a der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass,
wenn beim Vertrieb einer von einer eingetragenen Marke erfassten Ware an den Verbraucher oder Endabnehmer Zwischenhändler
beteiligt sind, die maßgebenden Verkehrskreise für die Beurteilung der Frage, ob diese Marke im geschäftlichen Verkehr zur
gebräuchlichen Bezeichnung der betreffenden Ware geworden ist, aus sämtlichen Verbrauchern oder Endabnehmern und je nach den
Merkmalen des Marktes für die betreffende Ware aus sämtlichen am Vertrieb der Ware beteiligten Gewerbetreibenden bestehen.
Kosten
Die Auslagen der schwedischen und der italienischen Regierung, der Regierung des Vereinigten Königreichs und der Kommission,
die Erklärungen vor dem Gerichtshof abgegeben haben, sind nicht erstattungsfähig. Für die Parteien des Ausgangsverfahrens
ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist
daher Sache dieses Gerichts.
Aus diesen Gründen
DER GERICHTSHOF (Sechste Kammer)
auf die ihm vom Svea hovrätt mit Beschluss vom 14. Oktober 2002 vorgelegte Frage für Recht erkannt:
Artikel 12 Absatz 2 Buchstabe a der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass, wenn beim Vertrieb einer von einer eingetragenen Marke erfassten
Ware an den Verbraucher oder Endabnehmer Zwischenhändler beteiligt sind, die maßgebenden Verkehrskreise für die Beurteilung
der Frage, ob diese Marke im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der betreffenden Ware geworden ist, aus
sämtlichen Verbrauchern oder Endabnehmern und je nach den Merkmalen des Marktes für die betreffende Ware aus sämtlichen am
Vertrieb der Ware beteiligten Gewerbetreibenden bestehen.
Skouris
Gulmann
Cunha Rodrigues
Puissochet
Schintgen
Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 29. April 2004.
Der Kanzler
Der Präsident
R. Grass
V. Skouris
–
Verfahrenssprache: Schwedisch.