CELEX: 62001CJ0023
Richtlinie 89/104/EWG
Artikel 5 Absatz 5
Bestimmungen über den Schutz gegen die Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen
Umfang dieses Schutzes
Einer Marke ähnliche Zeichen

Entscheidungsgründe
1 Der Hof van Beroep Brüssel hat mit Urteil vom 15. Januar 2001, beim Gerichtshof eingegangen am 22. Januar 2001, gemäß Artikel 234 EG zwei Fragen nach der Auslegung von Artikel 5 Absatz 5 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (ABl. 1989, L 40, S. 1, im Folgenden: Richtlinie) zur Vorabentscheidung vorgelegt.
2 Diese Fragen stellen sich in einem Rechtsstreit zwischen der Robelco NV und der Robeco Groep NV, die beantragt hat, es der Robelco NV zu untersagen, den Namen Robelco insbesondere als Firmennamen oder Geschäftsbezeichnung oder ein diesem Namen ähnliches Zeichen zu benutzen.
Rechtlicher Rahmen
Gemeinschaftsregelung
3 Die Richtlinie soll nach ihrer ersten Begründungserwägung die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken angleichen, um Unterschiede zu beseitigen, durch die der freie Warenverkehr und der freie Dienstleistungsverkehr behindert und die Wettbewerbsbedingungen im Gemeinsamen Markt verfälscht werden können.
4 Wie sich aus der dritten Begründungserwägung der Richtlinie ergibt, bezweckt diese jedoch keine vollständige Angleichung der Markenrechte der Mitgliedstaaten.
5 Artikel 5 der Richtlinie, der in erster Linie den Schutzumfang des Markenrechts regelt, bestimmt in seinen Absätzen 1, 2 und 5:
(1) Die eingetragene Marke gewährt ihrem Inhaber ein ausschließliches Recht. Dieses Recht gestattet es dem Inhaber, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr
a) ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist;
b) ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder der Ähnlichkeit des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.
(2) Die Mitgliedstaaten können ferner bestimmen, dass es dem Inhaber gestattet ist, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn diese in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannt ist und die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
...
(5) Die Absätze 1 bis 4 berühren nicht die in einem Mitgliedstaat geltenden Bestimmungen über den Schutz gegenüber der Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen, wenn die Benutzung dieses Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt."
Einheitliches Benelux-Markengesetz
6 Das Einheitliche Benelux-Markengesetz (im Folgenden: BMG) regelt seit 1971 in den drei Beneluxstaaten das Markenrecht.
7 Artikel 13 Teil A Absätze 1 und 2 BMG bestimmte in der bis zum 31. Dezember 1995 geltenden Fassung:
Unbeschadet der Anwendbarkeit der allgemeinen Rechtsvorschriften über unerlaubte Handlungen gewährt das ausschließliche Recht an der Marke dem Markeninhaber die Befugnis, sich zu widersetzen:
1. jeder Benutzung der Marke oder eines ihr ähnlichen Zeichens für Waren, für die die Marke eingetragen ist, oder für ähnliche Waren;
2. jeder ohne rechtfertigenden Grund im geschäftlichen Verkehr erfolgenden anderen Benutzung der Marke oder eines ihr ähnlichen Zeichens unter Bedingungen, durch die der Markeninhaber geschädigt werden könnte."
8 Das BMG wurde durch das am 2. Dezember 1992 unterzeichnete Protokoll, das in erster Linie der Umsetzung der Richtlinie diente, mit Wirkung vom 1. Januar 1996 geändert.
9 Artikel 5 der Richtlinie wurde in Artikel 13 Teil A Absatz 1 BMG umgesetzt, der in der geänderten Fassung wie folgt lautet:
Unbeschadet der Anwendbarkeit der allgemeinen Rechtsvorschriften über unerlaubte Handlungen gewährt das ausschließliche Recht an der Marke dem Markeninhaber die Befugnis, sich zu widersetzen:
a) jeder Benutzung der Marke im geschäftlichen Verkehr für die Waren, für die die Marke eingetragen ist;
b) jeder Benutzung der Marke oder eines ihr ähnlichen Zeichens im geschäftlichen Verkehr für die Waren, für die die Marke eingetragen ist, oder für ähnliche Waren, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum das Zeichen mit der Marke gedanklich in Verbindung bringt;
c) jeder ohne rechtfertigenden Grund im geschäftlichen Verkehr erfolgenden Benutzung einer im Benelux-Gebiet bekannten Marke oder eines ihr ähnlichen Zeichens für Waren, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn die Benutzung dieses Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt;
d) jeder ohne rechtfertigenden Grund im geschäftlichen Verkehr erfolgenden Benutzung einer im Benelux-Gebiet bekannten Marke oder eines ihr ähnlichen Zeichens zu anderen Zwecken als zur Unterscheidung von Waren, wenn durch die Benutzung dieses Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt wird."
Ausgangsrechtsstreit und Vorlagefragen
10 Die Robeco Groep NV ist ein 1929 gegründeter niederländischer Konzern, der Finanzprodukte und -dienstleistungen auf den Markt bringt. Ihre Haupttätigkeit besteht in der Vermögensverwaltung. Sie verwaltet derzeit ein Vermögen von mehr als 180 Mrd. NLG, hat ungefähr 770 000 Kunden und beschäftigt etwa 1 500 Personen. Die Bezeichnung Robeco steht für Rotterdams Beleggings Consortium" und wird seit 1959 verwendet.
11 Am 21. Mai 1987 wurde das Wort Robeco" zusammen mit einer Reihe verwandter Marken (u. a. Rolinco, Rodamco, Roparco, Rotrusco) beim Beneluxmarkenamt als Wort- und Bildmarke eingetragen. Mit einer Ausnahme (Rodamco) erfolgten diese Eintragungen sämtlich für Dienstleistungen der Klasse 36 (Finanz- und Geldgeschäfte, Dienstleistungen im Zusammenhang mit Sparen und Geldanlagen) im Sinne des Abkommens von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen in seiner revidierten und geänderten Fassung.
12 Die Robelco NV ist ein Unternehmen belgischen Rechts, das am 20. November 1996 von zwei Investitionsgesellschaften gegründet und mit einem Kapital von 6 Mio. BEF ausgestattet wurde. Die Tätigkeit dieser Gesellschaft ist hauptsächlich auf die Provinz Flämisch-Brabant ausgerichtet und betrifft Immobiliengeschäfte (insbesondere Erwerb, Veräußerung, Tausch, Vermietung, Vergabe von Darlehen und Finanzierung von Immobilienprojekten) mit Schwerpunkt im Bereich von Industriegebieten und maßgeschneiderten Projekten. Die Gesellschaft kann seit ihrer Gründung auf eine positive Geschäftsentwicklung zurückblicken.
13 Am 2. Juni 1999 erhob die Robeco Groep NV bei der Rechtbank van Koophandel Brüssel (Belgien) Klage gegen die Robelco NV mit dem Antrag, dieser unter Androhung eines Zwangsgeldes von 100 000 BEF pro Tag der Zuwiderhandlung zu untersagen, den Namen Robelco oder ein ihm ähnliches Zeichen als Gesellschaftsbezeichnung und Firmennamen zu benutzen. Die Robeco Groep NV machte u. a. einen Verstoß gegen Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe d des geänderten BMG geltend. Am 9. Februar 2000 gab das Gericht der Klage statt und untersagte der Robelco NV die weitere Benutzung ihres Firmennamens oder eines anderen dem Namen Robeco ähnlichen Zeichens.
14 Die Robelco NV legte am 21. März 2000 beim Hof van Beroep Brüssel gegen diese Entscheidung Berufung ein. Sie trug in erster Linie vor, die Klage sei abzuweisen, da es der Robeco Groep NV in Wirklichkeit darum gehe, Markenschutz im Sinne von Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe b des geänderten BMG zu erlangen. Hilfsweise machte sie geltend, ihr sei weder ein Verstoß gegen Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe d des geänderten BMG noch eine Verletzung des Firmennamens nachgewiesen worden.
15 Das vorlegende Gericht stellt zunächst fest, dass keine Verletzung des Firmennamens der Robeco Groep NV vorliege. Obwohl die beiden Namen Robelco und Robeco offensichtlich eine visuelle Ähnlichkeit aufwiesen, seien sie in akustischer Hinsicht nicht als ähnlich im Sinne von Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe d des geänderten BMG anzusehen. Außerdem seien die Tätigkeiten und die geografischen Märkte der beiden Gesellschaften unterschiedlich.
16 Schließlich weist das vorlegende Gericht darauf hin, dass Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe d des geänderten BMG von Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie abzuweichen scheine. Anders als die Bestimmung der Richtlinie erfasse er auch die Benutzung eines der Marke ähnlichen Zeichens. Sollte das geänderte BMG mit der Bestimmung der Richtlinie vereinbar sein, so stellt sich das vorlegende Gericht die Frage, ob die Verwechslungsgefahr und die Ähnlichkeit bei der Anwendung von Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie eine Rolle spielten.
17 Der Hof van Beroep Brüssel hat daher beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen:
1. Ist Artikel 5 Absatz 5 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken dahin auszulegen, dass die darin vorgesehene Möglichkeit des Schutzes durch einen Mitgliedstaat nur gegenüber der Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens gewährt werden kann, oder kann sie auch im Fall der Benutzung eines der Marke ähnlichen Zeichens gewährt werden?
2. Wenn dieser Schutz auch gegenüber der Benutzung eines der Marke ähnlichen Zeichens gewährt werden kann, setzt dann eine rechtswidrige Ähnlichkeit im Sinne des genannten Artikels voraus, dass eine Verwechslungsgefahr besteht, oder reicht die Gefahr einer gedanklichen Verbindung aus, die darin besteht, dass Personen, die mit der Marke und dem Zeichen konfrontiert werden, eine Verbindung zwischen den beiden herstellen, ohne dass es zu einer Verwechslung kommt, oder bedarf es nicht einmal der Gefahr einer solchen gedanklichen Verbindung?
Zur ersten Frage
18 Mit der ersten Frage möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass ein Mitgliedstaat eine Marke nur gegenüber der Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen oder auch gegenüber einer solchen Benutzung eines der Marke ähnlichen Zeichens schützen darf.
19 Nach Ansicht der Robelco NV soll Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie einen Schutz außerhalb des Markenrechts ermöglichen. Die Beneluxstaaten hätten von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, einen über den von der Richtlinie verlangten Mindestschutz hinausgehenden Schutz vorzusehen.
20 Dem Wortlaut von Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie, der den Umfang des Schutzes betreffe, den die Mitgliedstaaten einer Marke gewähren könnten, lasse sich nicht entnehmen, ob dieser Schutz auf die Verwendung eines mit der Marke identischen Zeichens beschränkt sei oder ob er sich auch auf die Verwendung eines ähnlichen Zeichens erstrecke. Die Robelco NV ist indessen der Auffassung, dass die in dieser Bestimmung verwendeten Ausdrücke eines Zeichens" und dieses Zeichens" so zu verstehen seien, dass sie sich auf ein mit der Marke identisches Zeichen bezögen.
21 Ließe diese Richtlinienbestimmung nämlich einen Schutz gegenüber der Verwendung eines der Marke ähnlichen Zeichens zu, so erhielten nicht bekannte Marken gegenüber der Verwendung zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen einen ebenso umfassenden Schutz, wie er gemäß Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie bekannten Marken gewährt werden könne.
22 Die Robeco Groep NV macht geltend, Artikel 5 Absätze 1 und 2 der Richtlinie erfasse mit der Marke identische und ihr ähnliche Zeichen, während in Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie die Bedeutung des Wortes Zeichen" nicht ausdrücklich definiert werde. Es stehe jedoch fest, dass das Wort Zeichen" nicht so verstanden werden könne, dass es nur mit der Marke identische Zeichen erfasse, da die Richtlinie die Möglichkeit eines Schutzes des der Marke ähnlichen Zeichens nicht ausdrücklich ausgeschlossen habe.
23 Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie verweise insoweit auf das Recht der Mitgliedstaaten, so dass die Antwort im geänderten BMG und nicht in der Richtlinie zu suchen sei. Da Artikel 13 Teil A Absatz 1 Buchstabe d des geänderten BMG den der Marke gewährten Schutz im Vergleich zu der entsprechenden Bestimmung der ursprünglichen Fassung des BMG nicht erhöht habe, gehe die Bestimmung nicht über die Grenzen dessen hinaus, was nach Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie möglich sei.
24 Die niederländische Regierung ist der Auffassung, dass in Anbetracht der Verhandlungen über die Richtlinie und der Lage im Markenrecht der Beneluxstaaten vor der Umsetzung der Richtlinie Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie weit auszulegen sei, so dass er sowohl mit der Marke identische als auch ihr ähnliche Zeichen erfasse.
25 Die Kommission trägt vor, Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie solle nicht eine bestimmte Form des Schutzes vorgeben oder sie in einem harmonisierten Rahmen ermöglichen, sondern sie kategorisch von der Harmonisierung des Markenschutzes ausschließen. Die Vorarbeiten zu der Richtlinie zeigten, dass die Bestimmung darauf abziele, die in der ursprünglichen Fassung des BMG vorgesehene Frage des Schutzes der Marke gegenüber der Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen vom Anwendungsbereich der Richtlinie auszunehmen. Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie könne daher nicht als Grundlage für eine richtlinienkonforme Auslegung einer Bestimmung des nationalen Rechts dienen, da auf einem Gebiet, das von der Gemeinschaftsregelung ausgeschlossen sei, keine Verpflichtungen zur Umsetzung und zur richtlinienkonformen Auslegung bestuenden.
26 Hilfsweise macht die Kommission geltend, Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie sei nicht zu entnehmen, dass der darin geregelte Tatbestand der Schutzverletzung eine Ähnlichkeit zwischen dem fraglichen Zeichen und der eingetragenen Marke voraussetze. Zwar müsse ein Zusammenhang zwischen der Marke und dem Zeichen bestehen, damit eine Schutzverletzung angenommen werden könne, doch besage der Wortlaut der Richtlinie nicht, dass es sich dabei um eine Ähnlichkeit, eine Verwechslungsgefahr oder eine Gefahr der gedanklichen Verbindung handeln müsse.
Würdigung durch den Gerichtshof
27 Wie die Kommission zu Recht hervorgehoben hat, ergibt sich aus dem Wortlaut von Artikel 5 der Richtlinie, dass diese Bestimmung eine Harmonisierung des Umfangs des Schutzes für Marken innerhalb der Gemeinschaft bezweckt.
28 So verbietet Artikel 5 Absatz 1 der Richtlinie, der den Inhalt des ausschließlichen Rechts an einer Marke definiert, unter Buchstabe a die Benutzung eines mit der Marke identischen Zeichens für identische Waren oder Dienstleistungen und unter Buchstabe b die Benutzung eines mit der Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen, wenn die Gefahr von Verwechslungen besteht, die die Gefahr einschließt, dass das Zeichen durch das betroffene Publikum mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.
29 Artikel 5 Absatz 2 der Richtlinie sieht vor, dass ein Mitgliedstaat diesen Schutz dadurch ausdehnen kann, dass er es verbietet, ein mit einer in diesem Mitgliedstaat bekannten Marke identisches oder ihr ähnliches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die nicht denen ähnlich sind, für die die Marke eingetragen ist, wenn die Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
30 Dagegen ergibt sich aus Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie, dass die in den Absätzen 1 bis 4 vorgesehene Harmonisierung nicht die nationalen Bestimmungen über den Schutz gegenüber der Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen berührt, wenn die Benutzung dieses Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
31 Daraus folgt, dass ein verstärkter Schutz der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung einer Marke gegenüber bestimmten Formen der Benutzung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen nicht unter die gemeinschaftliche Harmonisierung fällt.
32 Bestätigt wird dieses Ergebnis durch die dritte Begründungserwägung der Richtlinie, wonach es gegenwärtig nicht notwendig [erscheint], die Markenrechte der Mitgliedstaaten vollständig anzugleichen [und] es ... ausreichend [ist], wenn sich die Angleichung auf diejenigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften beschränkt, die sich am unmittelbarsten auf das Funktionieren des Binnenmarktes auswirken", und durch die sechste Begründungserwägung, wonach [d]iese Richtlinie ... nicht aus[schließt], dass auf die Marken andere Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten als die des Markenrechts, wie die Vorschriften gegen den unlauteren Wettbewerb, über die zivilrechtliche Haftung oder den Verbraucherschutz, Anwendung finden".
33 Die Richtlinie, die die erste Harmonisierungsrichtlinie im Markenrecht darstellt, soll nach ihrer ersten Begründungserwägung die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken angleichen, um Unterschiede zu beseitigen, durch die der freie Warenverkehr und der freie Dienstleistungsverkehr behindert werden können. Sie bezweckt jedoch nach ihrer dritten Begründungserwägung keine vollständige Angleichung dieser Rechtsvorschriften.
34 Wird daher - wie im Ausgangsverfahren - ein Zeichen nicht zum Zweck der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verwendet, so ist auf die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten abzustellen, um den Umfang und gegebenenfalls den Inhalt des Schutzes zu bestimmen, der einem Markeninhaber, der eine Beeinträchtigung durch die Benutzung des Zeichens als Firmenname oder Gesellschaftsbezeichnung geltend macht, gewährt wird.
35 Die Mitgliedstaaten können in diesem Bereich auf Rechtsvorschriften ganz verzichten, oder sie können unter den von ihnen festgelegten Voraussetzungen die Identität zwischen Zeichen und Marke, eine Ähnlichkeit oder irgendeinen anderen Zusammenhang verlangen.
36 Auf die erste Frage ist daher zu antworten, dass Artikel 5 Absatz 5 der Richtlinie dahin auszulegen ist, dass ein Mitgliedstaat nach seinem Belieben und unter den von ihm festgelegten Voraussetzungen eine Marke gegenüber der Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen schützen kann, wenn die Benutzung dieses Zeichens die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.
Zur zweiten Frage
37 In Anbetracht der Antwort auf die erste Frage ist die zweite Frage nicht zu beantworten.
Kostenentscheidung
Kosten
38 Die Auslagen der niederländischen Regierung und der Kommission, die vor dem Gerichtshof Erklärungen abgegeben haben, sind nicht erstattungsfähig. Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts.
Tenor
Aus diesen Gründen
hat
DER GERICHTSHOF (Sechste Kammer)
auf die ihm vom Hof van Beroep Brüssel mit Urteil vom 15. Januar 2001 vorgelegten Fragen für Recht erkannt:
Artikel 5 Absatz 5 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken ist dahin auszulegen, dass ein Mitgliedstaat nach seinem Belieben und unter den von ihm festgelegten Voraussetzungen eine Marke gegenüber der Verwendung eines Zeichens zu anderen Zwecken als der Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen schützen kann, wenn die Benutzung dieses Zeichens die Unterscheidungskraft oder Wertschätzung der Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt.