CELEX: 62007TJ0410
Marchio comunitario
Marchio comunitario denominativo JURADO
Mancanza di domanda di rinnovo da parte del titolare del marchio
Cancellazione del marchio alla scadenza della registrazione
Richiesta di restitutio in integrum presentata dal licenziatario esclusivo

Fatti
Il 25 aprile 1996 la Café Tal de Costa Rica SA ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) domanda di registrazione del marchio comunitario denominativo JURADO, per caffè e altri prodotti appartenenti alla classe 30 dell’Accordo di Nizza , relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, quale riveduto e modificato.
A seguito della registrazione da parte dell’UAMI del marchio richiesto con il numero 240218, il 5 agosto 1998 la Café Tal de Costa Rica (in prosieguo: il «titolare del marchio») ha stipulato con la Jurado Hermanos, SL, ricorrente, un contratto di licenza esclusiva avente ad oggetto il marchio controverso. Tale contratto, che si inseriva nel contesto di un altro contratto di licenza esclusiva concluso tra gli stessi contraenti il e relativo a due marchi spagnoli nonché ad un marchio polacco, prevedeva che la licenza durasse 48 anni, vale a dire fino al 2046. La concessione di detta licenza è stata iscritta nel registro dei marchi comunitari, in conformità dell’art. 22, n. 5, del regolamento (CE) del Consiglio , n. 40/94, sul marchio comunitario (
GU 1994, L 11, pag. 1
), come modificato.
Con lettera 26 settembre 2005, conformemente all’art. 47, n. 2, del regolamento n. 40/94, l’UAMI ha informato tanto il titolare del marchio che la ricorrente, nella sua qualità di detentrice della licenza esclusiva sul marchio controverso, che la registrazione di quest’ultimo sarebbe scaduta il . Nell’ambito di tale lettera l’UAMI illustrava le modalità di rinnovo e indicava che una domanda a tal fine doveva essere presentata prima del o, al più tardi, prima del , e che in quest’ultima ipotesi tuttavia sarebbe stata esigibile una soprattassa.
Non avendo ricevuto alcuna domanda di rinnovo entro il termine previsto, con lettera 24 novembre 2006 l’UAMI ha informato il titolare del marchio che quest’ultimo era stato cancellato dal registro dei marchi con effetto a partire dal .
Il 23 marzo 2007 la ricorrente ha presentato una richiesta di restitutio in integrum in base all’art. 78 del regolamento n. 40/94. Essa asseriva di non aver ricevuto la lettera e di essere venuta a conoscenza del mancato rinnovo della registrazione del marchio controverso in modo del tutto fortuito, consultando il sito Internet dell’UAMI.
Con decisione 21 maggio 2007 il dipartimento «Marchi e registro» dell’UAMI ha respinto la richiesta di restitutio in integrum, ritenendo che la ricorrente non avesse usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze.
Il 31 maggio 2007 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’UAMI avverso la decisione , ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94.
Con decisione 3 settembre 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata») la seconda commissione di ricorso ha respinto il ricorso, senza esaminare se la ricorrente soddisfacesse la condizione di avere usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze. Infatti, la commissione di ricorso ha in sostanza ritenuto che, in mancanza di espressa autorizzazione da parte del titolare del marchio, la ricorrente non avesse titolo né per presentare domanda di rinnovo della registrazione del marchio controverso né per richiedere una restitutio in integrum a tal riguardo.
Conclusioni delle parti
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
in via principale, annullare la decisione impugnata ed accogliere la richiesta di restitutio in integrum da essa presentata dinanzi all’UAMI;
—
in subordine, pronunciarsi sul merito della causa, riconoscendole la qualità di parte interessata nel procedimento di rinnovo della registrazione del marchio controverso;
—
condannare l’UAMI alle spese.
All’udienza la ricorrente, rispondendo ad un quesito del Tribunale, ha spiegato che il secondo capo delle proprie conclusioni doveva essere inteso come diretto ad ottenere dal Tribunale una riforma della decisione impugnata.
L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
La ricorrente fonda il proprio ricorso su due motivi relativi, in primo luogo, ad una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad essere sentiti e, in secondo luogo, ad un errore di diritto nell’interpretazione del regolamento n. 40/94. Il Tribunale ritiene opportuno muovere dall’esame del secondo motivo.
Sul secondo motivo, relativo ad un errore di diritto nell’interpretazione del regolamento n. 40/94
Argomenti delle parti
La ricorrente adduce, in sostanza, che la commissione di ricorso ha erroneamente interpretato, nella decisione impugnata, l’art. 78, n. 1, letto in combinato disposto con l’art. 47, n. 1, del regolamento n. 40/94, là dove la commissione di ricorso ha ritenuto che la ricorrente non fosse parte del procedimento di rinnovo del marchio, in quanto non autorizzata esplicitamente da parte del titolare del marchio a richiederne il rinnovo.
L’UAMI contesta gli argomenti della ricorrente.
Giudizio del Tribunale
A termini dell’art. 78, n. 1, del regolamento n. 40/94, la restitutio in integrum dinanzi all’UAMI presuppone, innanzitutto, che il richiedente sia parte del procedimento considerato, in secondo luogo, che, pur avendo impiegato tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, questi non sia stato in grado di osservare un termine nei confronti dell’UAMI e, in terzo luogo, che tale impedimento abbia avuto come conseguenza diretta, a norma del regolamento n. 40/94, la perdita di un diritto.
Quanto alla prima condizione, ai sensi dell’art. 47, n. 1, del regolamento n. 40/94, il rinnovo può essere chiesto dal titolare del marchio o da qualsiasi persona da esso esplicitamente autorizzata. Ne consegue che solo il titolare del marchio o soggetti esplicitamente autorizzati dallo stesso potrebbero essere considerati parti del procedimento di rinnovo.
In particolare, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, dall’obbligo che incombe all’UAMI, in forza dell’art. 47, n. 2, prima frase, del regolamento n. 40/94, di informare i titolari di un diritto registrato sul marchio interessato della scadenza della registrazione non deriva che i suddetti titolari siano parti della procedura di rinnovo. Infatti, come risulta dall’art. 47, n. 2, seconda frase, del regolamento n. 40/94, che stabilisce che la mancata informazione non impegna la responsabilità dell’UAMI, e dalla regola 29, seconda frase, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 (
GU L 303, pag. 1
), che precisa che la mancata informazione non ha effetti sulla scadenza della registrazione, l’art. 47, n. 2, prima frase, del regolamento n. 40/94 prevede soltanto un obbligo di informazione da parte dell’UAMI che è meramente accessorio al procedimento, e non è invece inteso a conferire diritti né al titolare del marchio né ad altri soggetti.
Del pari si deve rigettare l’argomento della ricorrente secondo cui lo scambio epistolare tra la stessa e l’UAMI sull’iscrizione della licenza sul marchio e sulla controversia che la vedeva contrapposta al titolare del marchio dimostrerebbe che l’UAMI aveva ritenuto che essa fosse «parte del fascicolo del marchio». Infatti, in primo luogo, il regolamento n. 40/94 non conosce la nozione di «parte del fascicolo relativo ad un marchio». In secondo luogo, il fatto che l’UAMI abbia avuto uno scambio di corrispondenza con la ricorrente è motivato dalla circostanza che quest’ultima era titolare di una licenza sul marchio e quindi parte del procedimento relativo alla registrazione di questa licenza. In terzo luogo, le prescrizioni del regolamento n. 40/94 non sono a disposizione dell’UAMI. Pertanto, anche se risultasse che l’UAMI ha a torto ritenuto che la ricorrente fosse parte del procedimento di rinnovo, questa circostanza non sarebbe sufficiente per attribuirle tale qualità.
Infine, va respinto l’argomento della ricorrente secondo il quale le direttive relative ai procedimenti dinanzi all’UAMI (parte E, sezione 6, rubricata «Rinnovo») prodotte dalla ricorrente e recanti la menzione «Versione finale (27.11.2003)» assimilerebbero giuridicamente, per quanto riguarda il rinnovo di una registrazione, il detentore di una licenza su un marchio al titolare di quest’ultimo.
In primo luogo, occorre rilevare che il procedimento dinanzi all’UAMI è disciplinato dalle disposizioni dei regolamenti nn. 40/94 e 2868/95. Quanto alle direttive relative ai procedimenti dinanzi all’UAMI pubblicate sul suo sito Internet, esse costituiscono solo la codificazione di una linea di condotta che lo stesso si propone di adottare e, pertanto, a condizione che siano conformi alle disposizioni di diritto di rango superiore, ne discende un’autolimitazione dell’UAMI, in quanto esso è tenuto ad adeguarsi a tali regole che si è imposto. A loro volta, le suddette direttive non possono derogare ai regolamenti nn. 40/94 e 2868/95 e, quindi, occorre esaminare unicamente in base a questi ultimi la facoltà della ricorrente di presentare una domanda di rinnovo della registrazione del marchio controverso.
In secondo luogo, le direttive prodotte dalla ricorrente, indipendentemente dalla questione della loro applicabilità ratione temporis alla fattispecie in esame, non hanno il contenuto che quest’ultima vorrebbe loro attribuire. In particolare essa ha citato solo parzialmente il punto 6.3.1 delle direttive, omettendo segnatamente il passaggio secondo cui « [l]a persona che ha un diritto registrato sul marchio comunitario non potrà presentare essa stessa una domanda di rinnovo, salvo (…) qualora sia esplicitamente autorizzata dal titolare del marchio comunitario a presentare tale domanda». Dalle predette direttive, pertanto, non deriva affatto che la ricorrente sia, in quanto titolare di una licenza sul marchio, assimilata giuridicamente al titolare del marchio relativamente al rinnovo, bensì al contrario che, al pari di qualsiasi altro soggetto, essa deve essere esplicitamente autorizzata dal titolare del marchio per poter presentare una domanda di rinnovo, e fornire la prova dell’esistenza di siffatta autorizzazione.
Di conseguenza, dato che la ricorrente non è, per il solo fatto della sua qualità di titolare di una licenza sul marchio, parte del procedimento di rinnovo di quest’ultimo, occorre verificare se essa sia stata autorizzata dal titolare del marchio a presentare domanda di rinnovo della sua registrazione.
Al riguardo si deve anzitutto rilevare che, nel corso del procedimento dinanzi all’UAMI o dinanzi al Tribunale, la ricorrente non ha mai prodotto una simile autorizzazione esplicita promanante dal titolare del marchio. Il fatto che l’UAMI non abbia espressamente chiesto alla ricorrente di produrre siffatta autorizzazione è privo di rilevanza a tal proposito, posto che incombeva sulla ricorrente l’onere di provare che le condizioni di applicazione delle disposizioni di cui essa intendeva avvalersi erano soddisfatte, e ciò senza che l’UAMI fosse tenuto a sollecitarla a tal fine.
Occorre poi respingere le affermazioni della ricorrente secondo le quali, in quanto detentrice di una licenza esclusiva, essa avrebbe il diritto, in corso di validità della licenza, di presentare domanda di rinnovo del marchio nel caso in cui il titolare del marchio omettesse di farlo. Invero, l’autorizzazione esplicita può, in linea di principio, essere contenuta nel contratto di licenza. Tuttavia, nel caso di specie, il contratto di licenza non contiene alcuna disposizione a tale riguardo. Del resto, anche nell’ipotesi in cui la ricorrente facesse valere che il contratto di licenza esclusiva implica l’autorizzazione per il licenziatario a presentare domanda di rinnovo della registrazione, o addirittura che tale autorizzazione gli dovrebbe essere riconosciuta quale sanzione per l’abuso di diritto e per la frode alla legge asseritamente commessi dal titolare del marchio, si deve rilevare che tale affermazione contrasta con la chiara lettera e con la finalità dell’art. 47, n. 1, del regolamento n. 40/94, che prevede che l’autorizzazione debba essere esplicita e al quale è estranea qualsiasi idea di sanzione nei confronti delle parti private.
È del pari privo di pertinenza l’argomento della ricorrente relativo all’impossibilità di ottenere, prima della scadenza della «proroga» prevista dall’art. 47, n. 3, terza frase, del regolamento n. 40/94, un provvedimento giudiziario che obblighi il titolare del marchio a concederle l’autorizzazione esplicita a presentare domanda di rinnovo della registrazione. Infatti, anche supponendo dimostrata una simile impossibilità, ciò non può avere l’effetto di eliminare la condizione dell’autorizzazione esplicita stabilita dall’art. 47, n. 1, del regolamento n. 40/94.
Infine, quanto all’argomento della ricorrente relativo al fatto che la procedura amministrativa sarebbe maggiormente atta a tutelare i suoi interessi rispetto ad un’azione civile, dal momento che offrirebbe la possibilità di mantenere la validità del marchio, si tratta di valutazioni di opportunità da parte della ricorrente nell’ambito della scelta dei mezzi giuridici da impiegare per tutelare i propri interessi commerciali, scelta che ricade esclusivamente nella sfera della sua propria responsabilità. Per contro, tale scelta non può vincolare l’UAMI né per quanto riguarda la qualità procedurale da riconoscere alla ricorrente nel contesto di un procedimento amministrativo, né per quanto riguarda l’esito di esso. Pertanto, se la ricorrente ha scelto di non percorrere la via giudiziaria per ottenere l’autorizzazione a presentare domanda di rinnovo della registrazione, non spetta all’UAMI ovviare a questa omissione accordandole tale diritto, in violazione del regolamento n. 40/94.
Alla luce di quanto precede, occorre rilevare che la ricorrente, non disponendo di un’autorizzazione esplicita da parte del titolare del marchio a presentare domanda di rinnovo della registrazione del marchio, non era parte del procedimento di rinnovo e non poteva quindi chiedere una restitutio in integrum nell’ambito di tale procedimento. La commissione di ricorso non ha pertanto commesso alcun errore respingendo per tale ragione il ricorso della ricorrente.
Dato che la prima condizione posta dall’art. 78, n. 1, del regolamento n. 40/94 non è soddisfatta, il secondo motivo della ricorrente deve essere respinto, senza che sia necessario esaminare le altre condizioni enunciate da questa disposizione.
Sul primo motivo, relativo ad una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad essere sentiti
Argomenti delle parti
La ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha fondato la decisione impugnata, tra l’altro, sul diniego di riconoscerle lo status di parte interessata al procedimento di rinnovo della registrazione del marchio controverso. Dato che, invece, la decisione del dipartimento «Marchi e registro» non aveva affatto messo in dubbio il suo status di parte interessata, essa non avrebbe ritenuto necessario prendere posizione a tal riguardo nel proprio ricorso. Di conseguenza la commissione di ricorso, che conosceva la decisione del dipartimento «Marchi e registro», avrebbe dovuto raccogliere le sue osservazioni prima di respingere il suo ricorso per il motivo che essa non era parte interessata.
L’UAMI contesta gli argomenti della ricorrente.
Giudizio del Tribunale
Ai sensi dell’art. 73, seconda frase, del regolamento n. 40/94, le decisioni dell’UAMI possono essere fondate esclusivamente su motivi in ordine ai quali le parti hanno potuto presentare le proprie deduzioni. Detta disposizione sancisce, nell’ambito del diritto dei marchi comunitari, il principio generale della tutela dei diritti della difesa. In forza di tale principio generale del diritto comunitario, i destinatari delle decisioni delle pubbliche autorità, le quali ledano in maniera sensibile i loro interessi, devono essere messi in grado di presentare tempestivamente le proprie posizioni. Il diritto di essere sentiti vale per quanto riguarda tutti gli elementi di fatto o di diritto che costituiscono il fondamento dell’atto decisionale, ma non per la posizione finale che l’amministrazione intende adottare [v. sentenza del Tribunale 7 febbraio 2007, causa T-317/05, Kustom Musical Amplification/UAMI (Forma di una chitarra), Racc. pag. II-427, punti 24, 26 e 27 nonché giurisprudenza citata].
Dalla giurisprudenza deriva inoltre che i diritti della difesa sono violati a causa di un’irregolarità procedurale solo ove questa abbia inciso concretamente sulla possibilità per le imprese coinvolte di difendersi (sentenza del Tribunale 14 dicembre 2005, causa
T-210/01, General Electric/Commissione, Racc. pag. II-5575, punto 632 e giurisprudenza citata)
. Pertanto, il mancato rispetto delle regole in vigore aventi lo scopo di tutelare i diritti della difesa può viziare il procedimento amministrativo soltanto se risulta che esso avrebbe potuto giungere ad un risultato diverso in sua assenza (sentenza General Electric/Commissione, cit., punto 632; v. altresì, in tale senso, sentenze del Tribunale , causa T-7/89, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. II-1711, punto 56, e , cause riunite T-191/98, da T-212/98 a T-214/98, Atlantic Container Line e a./Commissione, Racc. pag. II-3275, punto 340).
Orbene, come si è rilevato in sede di esame del secondo motivo, l’UAMI aveva ritenuto giustamente che la ricorrente non fosse parte del procedimento di rinnovo della registrazione, dal momento che essa non aveva prodotto un’esplicita autorizzazione a presentare domanda di rinnovo promanante dal titolare del marchio. Occorre aggiungere a tal proposito che la ricorrente non ha in alcun momento segnalato che sarebbe stata in grado di produrre una simile autorizzazione, qualora le fosse stata richiesta. Ne consegue che il procedimento dinanzi all’UAMI comunque non avrebbe potuto avere un esito diverso dal rigetto del ricorso da parte della commissione di ricorso.
Il primo motivo della ricorrente deve pertanto essere respinto, senza che sia necessario esaminare se la ricorrente sia stata posta in grado, prima dell’adozione della decisione impugnata, di esporre proficuamente il proprio punto di vista sulla questione se la stessa fosse parte del procedimento di rinnovo.
Dato che i due motivi sollevati dalla ricorrente devono essere respinti, vanno respinte tanto le conclusioni principali quanto le conclusioni in subordine della ricorrente.
Sulle spese
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Nel caso di specie la ricorrente, essendo rimasta soccombente, va condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario, conformemente alla domanda in tal senso dell’UAMI.

Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:

1)
Il ricorso è respinto.

2)
La Jurado Hermanos, SL è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.

Pelikánová
Jürimäe
Soldevila Fragoso
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 maggio 2009.
Firme
(
*1
)	Lingua processuale: lo spagnolo.