CELEX: 62004CJ0348
Teollisoikeudet ja kaupalliset oikeudet
Tavaramerkki
Farmaseuttiset tuotteet
Rinnakkaistuonti
Tavaramerkillä varustetun tuotteen uudelleen pakkaaminen

Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston
direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyllä
sopimuksella (EYVL 1994, L 1, s. 3; jäljempänä direktiivi 89/104), 7 artiklan 2 kohdan tulkintaa.
Tämä pyyntö on esitetty asioissa, joissa asianosaisina ovat Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.
KG, Glaxo Group Ltd, The Wellcome Foundation Ltd, SmithKline Beecham plc, Beecham Group plc, SmithKline and French Laboratories
Ltd ja Eli Lilly and Co. (jäljempänä yhteisesti Boehringer Ingelheim ym.), jotka ovat farmaseuttisten tuotteiden valmistajia,
sekä Swingward Ltd (jäljempänä Swingward) ja Dowelhurst Ltd (jäljempänä Dowelhurst), jotka toimivat kyseisten tuotteiden rinnakkaistuojina
ja jälleenmyyjinä, ja joissa on kyse sellaisten Boehringer Ingelheim ym:iden valmistamien lääkkeiden myynnistä, jotka Swingward
ja Dowelhurst ovat tuoneet rinnakkaistuontina Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja pakanneet ja merkinneet uudelleen.

Yhteisön oikeus
EY 28 artiklan mukaan jäsenvaltioiden väliset tuonnin määrälliset rajoitukset ja niitä vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet
ovat kiellettyjä. Kuitenkin EY 30 artiklan mukaan jäsenvaltioiden väliset tuontia koskevat kiellot tai rajoitukset, jotka
ovat perusteltuja teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi, ovat sallittuja, mutta ne eivät saa olla keino mielivaltaiseen
syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen.
Direktiivin 89/104 7 artiklassa, jonka otsikkona on ”Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen”, säädetään seuraavaa:
”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan
joku muu on saattanut markkinoille yhteisössä tätä tavaramerkkiä käyttäen.
2. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen
liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.”
Direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohtaa on Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 65 artiklan 2 kohdan ja kyseisen sopimuksen
liitteessä XVII olevan 4 kohdan mukaisesti muutettu kyseisen sopimuksen vuoksi siten, että ilmaisu ”yhteisössä” on korvattu
ilmaisulla ”jossakin sopimuspuolessa”.

Pääasiat, ennakkoratkaisumenettely asiassa C-143/00 ja kansallisen tuomioistuimen esittämät kysymykset nyt käsiteltävänä olevassa
asiassa
Boehringer Ingelheim ym. ovat myyneet kysymyksessä olevia lääkkeitä eri tavaramerkeillä yhteisössä, jossa Swingward ja Dowelhurst
ovat ostaneet niitä ja tuoneet ne Yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Myydäkseen kyseisiä lääkkeitä sanotussa jäsenvaltiossa Swingward
ja Dowelhurst ovat tietyssä määrin muuttaneet niiden pakkauksia sekä niihin liitettyjä pakkausselosteita.
Toteutetut muutokset vaihtelevat tapauskohtaisesti. Tietyissä tapauksissa alkuperäiseen pakkaukseen on kiinnitetty etiketti,
jossa on tiettyjä tärkeitä tietoja, kuten rinnakkaistuojan nimi ja sillä olevan rinnakkaistuontiluvan numero. Tällöin muulla
kielellä kuin englanniksi ilmoitettuja tietoja on edelleen näkyvissä pakkauksessa eikä tavaramerkkiä ole peitetty. Muissa
tapauksissa tuote on pakattu uudelleen koteloihin, jotka rinnakkaistuoja on suunnitellut ja jotka on varustettu valmistajan
tavaramerkillä. On vielä tapauksia, joissa tuote on pakattu uudelleen koteloihin, jotka rinnakkaistuoja on suunnitellut ja
joihin ei ole merkitty valmistajan tavaramerkkiä vaan sen sijaan tuotteen geneerinen nimi. Tällaisessa tapauksessa kotelon
sisällä oleva pakkaus on varustettu alkuperäisellä tavaramerkillä, mutta siihen on kiinnitetty tarra, jossa ilmoitetaan tuotteen
geneerinen nimi sekä valmistajan ja rinnakkaistuontiluvan haltijan nimi.
Boehringer Ingelheim ym. vastustivat näitä muutoksia ja nostivat näin ollen tavaramerkkioikeuden loukkaamista koskevia kanteita
High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionissa (Yhdistynyt kuningaskunta).
Koska mainittu tuomioistuin katsoi pääasioiden ratkaisujen riippuvan yhteisön oikeuden tulkinnasta, se päätti lykätä asian
ratkaisua ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:
”1)      Voiko tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkiin perustuvia oikeuksiaan pysäyttääkseen tai estääkseen omien tavaroidensa
tuonnin yhdestä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon tai rajoittaakseen niiden myymistä tai niitä koskevaa myynninedistämistä,
kun maahantuonnista, myymisestä tai myynninedistämisestä ei aiheudu ollenkaan vahinkoa hänen oikeuksiensa ydinsisällölle tai
kun niistä ei aiheudu olennaista vahinkoa näiden oikeuksien ydinsisällölle?
2)      Onko edellä olevaan kysymykseen annettava vastaus erilainen, jos tavaramerkin haltija toimii sillä perusteella, että maahantuoja
tai maahantuonnin jälkeen jälleenmyyjä käyttää tavaramerkin haltijan tavaramerkkiä tavalla, joka, vaikka siitä ei aiheudu
vahinkoa tavaramerkin ydinsisällölle, ei ole välttämätön?
3)      Jos tavaramerkin haltijan tavaroiden maahantuojan tai tällaisten maahan tuotujen tavaroiden jälleenmyyjän on osoitettava,
että tavaramerkin haltijan tavaramerkin käyttäminen on ’välttämätöntä’, täyttyykö tämä edellytys, jos osoitetaan, että tavaramerkin
käyttö on järkevästi ajatellen tarpeen, jotta hän voi päästä a) edes tietylle osalle kyseisten tavaroiden markkinoista tai
b) kyseisten tavaroiden koko markkinoille; vai merkitseekö kyseinen edellytys sitä, että tavaramerkin käytön oli oltava olennaisen
tärkeää, jotta tavarat voitiin saattaa markkinoille, ja jos tällä edellytyksellä ei tarkoiteta mitään näistä, mitä tällä ’välttämättömällä
’ sitten tarkoitetaan?
4)      Jos tavaramerkin haltija on ensi näkemältä oikeutettu saattamaan voimaan kansalliset tavaramerkkiin perustuvat oikeutensa,
kun hänen tavaramerkkiään käytetään tavaroissa tai niihin liittyen tavalla, joka ei ole välttämätön, merkitseekö se, että
tätä oikeutta käytetään estämään tai tekemään mahdottomaksi tavaramerkin haltijan omien tavaroiden rinnakkaistuonti, joka
ei uhkaa tavaramerkin ydinsisältöä eikä päätehtävää, väärinkäyttöä ja EY 30 artiklan toisen virkkeen mukaista jäsenvaltioiden
välisen kaupan peiteltyä rajoittamista?
5)      Jos maahantuoja tai joku muu, joka käy kauppaa maahan tuoduilla tavaroilla, aikoo käyttää tavaramerkin haltijan tavaramerkkiä
näissä tavaroissa tai niihin liittyen eikä tällaisesta käytöstä aiheudu vahinkoa nyt eikä tulevaisuudessa tavaramerkin ydinsisällölle,
onko sen kuitenkin etukäteen ilmoitettava tavaramerkin haltijalle aikomuksestaan käyttää tavaramerkkiä?
6)      Jos vastaus edelliseen kysymykseen on myöntävä, onko tavaramerkin haltijalla oikeus rajoittaa näiden tavaroiden maahantuontia
tai sen jälkeistä myymistä tai estää maahantuonti ja sen jälkeinen myynti, jos maahantuoja tai jälleenmyyjä ei tee tällaista
ilmoitusta, vaikka tällaisesta maahantuonnista tai sen jälkeisestä myynnistä ei aiheudu vahinkoa tavaramerkin ydinsisällölle?
7)      Jos maahantuojan tai jonkun muun, joka käy kauppaa maahan tuoduilla tavaroilla, on tehtävä etukäteen ilmoitus tavaramerkin
haltijalle sellaisista tavaramerkin käyttötavoista, joista ei aiheudu vahinkoa tavaramerkin ydinsisällölle,
a)       sovelletaanko tätä edellytystä kaikkiin tällaisiin tavaramerkin käyttötapauksiin, joihin kuuluvat muun muassa mainostaminen,
uudelleen merkitseminen ja uudelleen pakkaaminen, tai jos sitä sovelletaan vain joihinkin käyttötapauksiin, niin mihin?
b)       onko maahantuojan tai jälleenmyyjän tehtävä käyttöä koskeva ilmoitus tavaramerkin haltijalle vai riittääkö, että tavaramerkin
haltija saa ilmoituksen tavaramerkin käytöstä?
c)       kuinka paljon etukäteen ilmoitus on tehtävä?
8)      Onko jäsenvaltion kansallisella tuomioistuimella oikeus tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien haltijan vaatimuksesta antaa
määräyksiä, joissa kielletään tavaramerkin käyttö, velvoitetaan maksamaan vahingonkorvausta tai luovuttamaan tavarat tai määrätään
muita seurauksia maahan tuotujen tavaroiden, niiden pakkaamisen tai mainostamisen osalta, jos tällaisen määräyksen antaminen
a) pysäyttää sellaisten tavaroiden, jotka tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille
EY:ssä, vapaan liikkuvuuden tai haittaa sitä, mutta b) määräyksen antamisen tarkoituksena ei ole tavaramerkkiin perustuvien
oikeuksien ydinsisällölle aiheutuvan vahingon estäminen eikä tällaisen määräyksen antamisella autettaisi tällaisen vahingon
ehkäisemisessä?”
Tämä ennakkoratkaisupyyntö johti asiassa C-143/00, Boehringer Ingelheim ym., 23.4.2002 annettuun tuomioon (Kok. 2002, s. I-3759),
jossa yhteisöjen tuomioistuin ratkaisi asian seuraavasti:
”1)      – – ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY – – 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi
vedota tavaramerkkiin perustuviin oikeuksiinsa estääkseen rinnakkaistuojaa pakkaamasta lääkkeitä uudelleen, jollei tämän oikeuden
käyttäminen myötävaikuta markkinoiden keinotekoiseen eristämiseen jäsenvaltioiden välillä.
2)      Lääkkeiden pakkaaminen uudelleen siten, että pakkaukset korvataan toisilla, on objektiivisesti arvioiden välttämätöntä yhteisöjen
tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla, jos ilman uudelleen pakkaamista näiden lääkkeiden tosiasiallisen pääsyn
kyseisille markkinoille tai niiden huomattavalle osalle on katsottavan estyvän sen takia, että merkittävä osuus kuluttajista
tuntee voimakasta vastahakoisuutta uudelleen merkittyjä lääkkeitä kohtaan.
3)      Rinnakkaistuojan on kaikissa tapauksissa täytettävä etukäteen tehtävää ilmoitusta koskeva vaatimus, jotta hänellä on oikeus
pakata tavaramerkillä varustettuja lääkkeitä uudelleen. Jos rinnakkaistuoja ei täytä tätä vaatimusta, tavaramerkin haltija
voi kieltää uudelleen pakatun lääkkeen myynnin. Rinnakkaistuojan itsensä on ilmoitettava tavaramerkin haltijalle suunnitellusta
uudelleen pakkaamisesta. Riitatapauksessa kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida kaikki asian kannalta merkitykselliset
seikat huomioon ottaen, onko tavaramerkin haltijalla ollut kohtuullisesti aikaa reagoida uudelleen pakkaamista koskevaan suunnitelmaan.”
High Court of Justice sovelsi edellä mainitussa asiassa Boehringer Ingelheim ym. annettua tuomiota ja ratkaisi pääasiat kantajien
hyväksi.
Kyseisen tuomioistuimen sanotuista ratkaisuista kuitenkin valitettiin nyt käsiteltävänä olevan ennakkoratkaisupyynnön esittäneeseen
tuomioistuimeen, joka 5.3.2004 tekemässään päätöksessä esitti sellaisia näkökantoja, jotka poikkeavat High Court of Justicen
näkemyksistä.
Näissä olosuhteissa Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) on päättänyt lykätä asian ratkaisua ja esittää yhteisöjen
tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:
”Uudelleen pakatut tuotteet
1)      Kun rinnakkaistuoja pitää tietyssä jäsenvaltiossa kaupan farmaseuttista tuotetta, joka on tuotu maahan toisesta jäsenvaltiosta,
sen alkuperäisessä sisemmässä pakkauksessa, mutta jossa on uusi ulompi pahvipakkaus, jonka teksti on tuontijäsenvaltion kielellä
(uudelleen pakattu tuote):
a)       Onko maahantuojan osoitettava, että uusi pakkaus noudattaa kutakin yhdistetyissä asioissa C-427/93, C-429/93 ja C-436/93,
Bristol-Myers Squibb [ym., tuomio 11.7.1996, Kok. 1996, s. I-3457] vahvistettua edellytystä, vai onko tavaramerkin haltijan
osoitettava, että näitä edellytyksiä ei ole noudatettu, vai vaihteleeko todistustaakka edellytyksestä riippuen, ja jos näin
on, niin miten se vaihtelee?
b)       Sovelletaanko yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb [ym.] vahvistettua ensimmäistä edellytystä, siten kuin sitä tulkittiin
asiassa C-379/97, Upjohn [tuomio 12.10.1999,  Kok. 1999, s. I-6927] ja [edellä mainitussa] asiassa Boehringer [Ingelheim ym.],
jonka mukaan on osoitettava, että tuotteen uudelleen pakkaaminen on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että tosiasiallista
markkinoille pääsyä ei estetä, ainoastaan uudelleen pakkaamiseen sinänsä (kuten EFTAn tuomioistuin katsoi asiassa E-3/02,
Paranova vastaan Merck), vai sovelletaanko sitä myös rinnakkaistuojan suorittaman uudelleen pakkaamisen nimenomaiseen tapaan
ja tyyliin, ja jos näin on, niin miten sitä sovelletaan?
c)       Rikotaanko yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb [ym.]  vahvistettua neljättä edellytystä eli sitä, että uudelleen pakatun
tuotteen ulkoasu ei ole sellainen, että se saattaa vahingoittaa tavaramerkin tai sen haltijan mainetta, ainoastaan siinä tapauksessa,
että pakkaus on viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen, vai koskeeko se kaikkea, mikä vahingoittaa tavaramerkin mainetta?
d)       Jos 1 kohdan c alakohdassa esitettyyn kysymykseen vastataan, että neljättä edellytystä rikotaan kaikella, mikä vahingoittaa
tavaramerkin mainetta, ja jos joko i) tavaramerkkiä ei liitetä uuteen ulompaan pahvipakkaukseen (de-branding) tai ii) rinnakkaistuoja
käyttää uudessa ulommassa pahvipakkauksessa joko omaa tunnustaan, tyyliään tai ulkoasuaan tai tietyissä erilaissa tuotteissa
käytettävää ulkoasua (co-branding), onko katsottava, että laatikkomallin tämäntyyppiset muodot vahingoittavat tavaramerkin
mainetta, vai onko tämä tosiseikkoja koskeva kysymys, jonka tutkiminen on kansallisen tuomioistuimen tehtävä?
e)      Jos 1 kohdan d alakohdassa esitettyyn kysymykseen vastataan, että kyseessä on tosiseikkoja koskeva kysymys, kenellä on todistustaakka
tämän osalta?
Tuotteet, joihin on lisätty tarra
2)       Kun rinnakkaistuoja pitää tietyssä jäsenvaltiossa kaupan farmaseuttista tuotetta, joka on tuotu maahan toisesta jäsenvaltiosta,
sen alkuperäisessä sisemmässä ja ulommassa pakkauksessa, johon rinnakkaistuoja on lisännyt ylimääräisen ulkoisen etiketin
tuontijäsenvaltion kielellä (tuote, johon on lisätty tarra):
a)       Sovelletaanko yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb [ym.] vahvistettuja viittä edellytystä lainkaan?
b)       Jos 2 kohdan a alakohdassa esitettyyn kysymykseen vastataan myöntävästi, onko maahantuojan osoitettava, että pakkaus, johon
on lisätty tarra, noudattaa kutakin yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb [ym.] vahvistettua edellytystä, vai onko tavaramerkin
haltijan osoitettava, että näitä edellytyksiä ei ole noudatettu, vai vaihteleeko todistustaakka edellytyksestä riippuen?
c)       Jos 2 kohdan a alakohdassa esitettyyn kysymykseen vastataan myöntävästi, sovelletaanko yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers
Squibb [ym.] vahvistettua ensimmäistä edellytystä, siten kuin sitä tulkittiin edellä mainituissa asioissa Upjohn ja Boehringer
[Ingelheim ym.], jonka mukaan on osoitettava, että tuotteen uudelleen pakkaaminen on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että
tosiasiallista markkinoille pääsyä ei estetä, ainoastaan tarran lisäämiseen sinänsä, vai sovelletaanko sitä myös rinnakkaistuojan
suorittaman tarran lisäämisen nimenomaiseen tapaan ja tyyliin?
d)       Jos 2 kohdan a alakohdassa esitettyyn kysymykseen vastataan myöntävästi, rikotaanko yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb
[ym.] vahvistettua neljättä edellytystä eli sitä, että uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei ole sellainen, että se saattaa
vahingoittaa tavaramerkin tai sen haltijan mainetta, ainoastaan siinä tapauksessa, että pakkaus on viallinen, huonolaatuinen
tai epämääräinen, vai koskeeko se kaikkea, mikä vahingoittaa tavaramerkin mainetta?
e)       Jos 2 kohdan a alakohdassa esitettyyn kysymykseen vastataan myöntävästi ja 2 kohdan d alakohdassa esitettyyn kysymykseen vastataan,
että neljättä edellytystä rikotaan kaikella, mikä vahingoittaa tavaramerkin mainetta, vahingoitetaanko tavaramerkin mainetta
tässä tarkoituksessa, jos joko i) ylimääräinen etiketti asetetaan siten, että se peittää kokonaan tai osittain yhden tavaramerkin
haltijan tavaramerkeistä, tai ii) ylimääräisessä etiketissä ei mainita, että kyseessä oleva tavaramerkki on sen haltijan tavaramerkki,
tai iii) rinnakkaistuojan nimi esitetään isoin kirjaimin?
Ilmoitus
3.      Kun rinnakkaistuoja ei ole ilmoittanut uudelleen pakatusta tuotteesta yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb [ym.] vahvistetun
viidennen edellytyksen mukaisesti ja kun se on näin ollen loukannut tavaramerkin haltijan tavaramerkkiä tai -merkkejä yksinomaan
tästä syystä:
a)       Onko kukin tätä seuraava kyseisen tuotteen maahantuonti tavaramerkin loukkaus, vai loukkaako maahantuoja tavaramerkkiä ainoastaan
siihen saakka, kunnes tavaramerkin haltija on tietoinen tuotteesta ja sovellettava ilmoitusaika on päättynyt?
b)       Onko tavaramerkin haltijalla oikeus vaatia rahallista korvausta (eli vahingonkorvausta tavaramerkin loukkauksesta tai kaiken
loukkauksella saadun voiton luovuttamista) maahantuojan loukkauksen vuoksi samalla perusteella kuin siinä tapauksessa, että
tavarat olisivat olleet väärennettyjä?
c)       Onko rahallista korvausta tavaramerkin haltijalle tällaisen loukkauksen vuoksi myönnettäessä sovellettava suhteellisuusperiaatetta?
d)       Jos suhteellisuusperiaatetta ei sovelleta, millä perusteella tällaista korvausta on arvioitava, kun otetaan huomioon, että
tavaramerkin haltija saattoi kyseessä olevat tuotteet markkinoille [Euroopan talousalueella] tai suostui tähän?”

Alustavat huomautukset
Kuten yhteisöjen tuomioistuin on jo todennut, tavaramerkin ydinsisältönä on antaa tällä tavaramerkillä varustetun tuotteen
alkuperää koskeva takuu ja kolmannen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta suorittamasta tämän tuotteen uudelleen pakkaamisesta
voi aiheutua todellista vaaraa tälle alkuperätakuulle (ks. em. asia Boehringer Ingelheim ym., tuomion 29 kohta).
Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan juuri tavaramerkillä varustettujen lääkkeiden uudelleen pakkaaminen sinällään
vahingoittaa tavaramerkin ydinsisältöä ilman, että olisi tarpeen tässä yhteydessä arvioida, mitä konkreettisia seurauksia
rinnakkaistuojan suorittamalla uudelleen pakkaamisella on (ks. em. asia Boehringer Ingelheim ym., tuomion 30 kohta).
Direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdan nojalla tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta poikkeamista, joka on seurausta siitä, että
tavaramerkin haltija kieltää uudelleen pakkaamisen, ei voida hyväksyä, jos se, että tavaramerkin haltija käyttää kielto-oikeuttaan,
merkitsee EY 30 artiklan toisessa virkkeessä tarkoitettua jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyä rajoittamista (ks. vastaavasti
em. asia Boehringer Ingelheim ym., tuomion 18 ja 31 kohta).
Kyseisessä määräyksessä tarkoitetusta jäsenvaltioiden välisen kaupan peitellystä rajoittamisesta on kyse silloin, kun tavaramerkin
haltija käyttää oikeuttaan kieltää uudelleen pakkaaminen, jos tämän oikeuden käyttäminen myötävaikuttaa markkinoiden keinotekoiseen
eristämiseen jäsenvaltioiden välillä ja jos uudelleen pakkaaminen lisäksi suoritetaan siten, että tavaramerkin haltijan lailliset
intressit otetaan huomioon, mikä edellyttää erityisesti sitä, että uudelleen pakkaaminen ei vahingoita lääkkeen alkuperäistä
tilaa ja että uudelleen pakkaaminen ei ole omiaan aiheuttamaan vahinkoa tavaramerkin maineelle (ks. em. asia Boehringer Ingelheim
ym., tuomion 32 kohta).
Jos uudelleen pakkaaminen on välttämätöntä rinnakkaistuontina tuotujen tuotteiden myymiseksi tuontijäsenvaltiossa, sen, että
tavaramerkin haltija kieltää lääkkeiden uudelleen pakkaamisen, on kuitenkin katsottava myötävaikuttavan markkinoiden keinotekoiseen
eristämiseen jäsenvaltioiden välillä (ks. em. asia Boehringer Ingelheim ym., tuomion 33 kohta).
Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee näin ollen, että tavaramerkin haltija voi kieltää tuotteen muuttamisen, jota tavaramerkillä
varustetun lääkkeen kaikenlainen uudelleen pakkaaminen – joka jo lähtökohtaisesti aiheuttaa vaaran siitä, että lääkettä huononnetaan
siitä, millainen se on alun perin ollut – merkitsee, ellei uudelleen pakkaaminen ole välttämätöntä rinnakkaistuontina tuotujen
tuotteiden myymiseksi ja ellei tavaramerkin haltijan laillisia intressejä turvata (ks. em. yhdistetyt asiat Bristol-Myers
Squibb ym., tuomion 57 kohta ja em. asia Boehringer Ingelheim ym., tuomion 34 kohta).
Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan rinnakkaistuojan, joka pakkaa tavaramerkillä varustetun lääkkeen uudelleen,
on ilmoitettava tavaramerkin haltijalle etukäteen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamisesta. Lisäksi hänen on
tavaramerkin haltijan pyynnöstä toimitettava näyte uudelleen pakatusta tuotteesta ennen tuotteen markkinoille saattamista.
Tämän viimeksi mainitun edellytyksen avulla tavaramerkin haltija voi varmistua siitä, ettei uudelleen pakkaamista ole tehty
siten, että se muuttaa suoraan tai välillisesti tuotteen alkuperäistä tilaa, ja siitä, että tuotteen ulkoasu on uudelleen
pakkaamisen jälkeen sellainen, ettei se vahingoita tavaramerkin mainetta. Lisäksi tällainen edellytys mahdollistaa sen, että
tavaramerkin haltija voi paremmin suojautua tavaramerkin loukkauksia vastaan (ks. em. yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb
ym., tuomion 78 kohta ja em. asia Boehringer Ingelheim ym., tuomion 61 kohta).
Näin ollen yhteisöjen tuomioistuin ratkaisi edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. antamansa tuomion
79 kohdassa sille esitetyt kysymykset seuraavasti:
”– – direktiivin [89/104] 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi lainmukaisesti estää lääkkeen
myöhemmän markkinoille saattamisen silloin kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt siihen tavaramerkin,
jollei
–        näytetä toteen, että tapaus, jossa tavaramerkkioikeuden haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen tällä tavaramerkillä
varustettujen, uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa jäsenvaltioiden markkinoiden keinotekoiseen
jakamiseen. Tästä on kyse erityisesti silloin kun tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille saman lääkkeen erilaisissa
pakkauksissa eri jäsenvaltioissa ja silloin kun maahantuojan tekemä uudelleen pakkaaminen on toisaalta tarpeen, jotta tuote
voitaisiin saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa, ja toisaalta silloin kun uudelleen pakkaaminen tehdään niin, ettei tuotteen
alkuperäinen laatu muutu – –;
–        osoiteta, että uudelleen pakkaaminen ei ole muuttanut pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäistä laatua – –;
–        uudessa pakkauksessa selvästi ilmoiteta tuotteen uudelleen pakkaajan ja tuotteen valmistajan nimiä – –;
–        uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ole sellainen, että se saattaisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta. Pakkaus
ei siis saa olla viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen; ja
–        maahantuoja ilmoita ennen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamista tavaramerkin haltijalle tästä ja toimita tälle
tämän pyynnöstä näytettä uudelleen pakatusta tuotteesta.”

Toisen kysymyksen uudelleen pakkaamisen käsitettä koskeva a alakohta
On syytä tarkastella ensiksi toisen kysymyksen a alakohtaa.
Edellä mainitussa asiassa Boehringer Ingelheim ym. antamansa tuomion 6 kohdassa yhteisöjen tuomioistuin huomautti, että kaikkien
pääasioissa kysymyksessä olevien lääkkeiden pakkauksia ja niihin liitettyjä pakkausselosteita on tietyssä määrin muutettu
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tuontia varten.
Kyseisen tuomion 7 kohdassa todetaan, että tapa, jolla eri lääkkeiden pakkausta on muutettu, vaihtelee tapauskohtaisesti.
Tietyissä tapauksissa alkuperäiseen pakkaukseen on kiinnitetty etiketti, jossa on tiettyjä tärkeitä tietoja, kuten rinnakkaistuojan
nimi ja sillä olevan rinnakkaistuontiluvan numero. Tällöin muulla kielellä kuin englanniksi ilmoitettuja tietoja on edelleen
näkyvissä pakkauksessa eikä tavaramerkkiä ole peitetty. Muissa tapauksissa tuote on pakattu uudelleen koteloihin, jotka rinnakkaistuoja
on suunnitellut ja joihin tavaramerkki on kuvattu uudelleen. On vielä tapauksia, joissa tuote on pakattu uudelleen koteloihin,
jotka rinnakkaistuoja on suunnitellut ja joihin tavaramerkkiä ei ole merkitty. Sen sijaan tuotteen geneerinen nimi on merkitty
koteloon. Kotelon sisällä oleva pakkaus on varustettu alkuperäisellä tavaramerkillä, mutta siihen on kiinnitetty tarra, jossa
ilmoitetaan tuotteen geneerinen nimi sekä valmistajan ja rinnakkaistuontiluvan haltijan nimi. Kaikissa näissä tapauksissa,
joissa tuote on pakattu uudelleen, koteloissa on potilaille tarkoitettu englanninkielinen seloste, joka on varustettu tavaramerkillä.
On myös huomattava, että seitsemännessä kysymyksessä, jonka High Court of Justice esitti yhteisöjen tuomioistuimelle edellä
mainitussa asiassa Boehringer Ingelheim ym., nimenomaan on kysymys siitä, sovelletaanko etukäteen tehtävää ilmoitusta koskevaa
edellytystä, sellaisena kuin kyseinen vaatimus esitetään tämän tuomion 20 kohdassa, kaikkiin tavaramerkin käyttötapauksiin,
mukaan lukien uuden etiketin lisääminen tuotteeseen, vai vain tiettyihin näistä käyttötapauksista.
Edellä mainitussa asiassa Boehringer Ingelheim ym. antamansa tuomion 55 kohdassa yhteisöjen tuomioistuin totesi, että viidennellä,
kuudennella ja seitsemännellä kysymyksellään kansallinen tuomioistuin haluaa saada täsmennettyä sitä edellytystä, jonka mukana
rinnakkaistuojan on ilmoitettava etukäteen tavaramerkin haltijalle uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamisesta.
Kyseisen tuomion 68 kohdassa todetaan, että rinnakkaistuojan on kaikissa tapauksissa tehtävä etukäteen ilmoitus, jotta hänellä
olisi oikeus pakata tavaramerkillä varustetut lääkkeet uudelleen.
Edellä esitetystä seuraa, että yhteisöjen tuomioistuin on edellä mainitussa asiassa Boehringer Ingelheim ym. antamassaan tuomiossa
katsonut, että uudelleen pakkaamisen käsite kattaa uuden etiketin lisäämisen, joka oli ilmeisesti yksi ennakkoratkaisupyynnön
esittäneen kansallisen tuomioistuimen tarkoittamista riidanalaisista kyseisten lääkkeiden uudelleen pakkaamisen muodoista.
Tältä osin on todettava, että uuden etiketin lisäämisestä tavaramerkillä varustettuihin lääkkeisiin, aivan samalla tavalla
kuin niiden pakkaamisesta uuteen pakkaukseen, aiheutuu vahinkoa tavaramerkin ydinsisällölle eikä tässä yhteydessä ole tarpeen
arvioida, mitä konkreettisia seurauksia rinnakkaistuojan suorittamalla toimenpiteellä on.
Kaikki sellainen tavaramerkillä varustetun tuotteen muuttaminen, jota kaikenlainen uudelleen pakkaaminen tai uuden etiketin
lisääminen merkitsee, nimittäin jo lähtökohtaisesti aiheuttaa todellista vaaraa tavaramerkin tehtäviin kuuluvalle tuotteen
alkuperää koskevalle takuulle. Tavaramerkin haltija voi näin ollen kieltää tällaisen tuotteen muuttamisen, ellei uudelleen
pakkaaminen tai uuden etiketin lisääminen ole välttämätöntä rinnakkaistuontina tuotujen tuotteiden myymiseksi ja ellei tavaramerkin
haltijan laillisia intressejä turvata.
Näin ollen edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. annetussa tuomiossa vahvistetut direktiivin
89/104 7 artiklan 2 kohdan tulkintaa koskevat viisi edellytystä, joiden täyttyessä tuotteiden tavaramerkin haltija ei voi
lainmukaisesti estää maahantuojan uudelleen pakkaamien farmaseuttisten tuotteiden myöhempää markkinoille saattamista, soveltuvat
myös siinä tapauksessa, että alkuperäistä pakkausta on muutettu siten, että siihen on kiinnitetty uusi etiketti.
Tästä seuraa, että toisen kysymyksen a alakohtaan on vastattava, että direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava
siten, että tavaramerkin haltija voi lainmukaisesti estää farmaseuttisen tuotteen myöhemmän markkinoille saattamisen silloin,
kun kyseinen tuote on tuotu toiseen jäsenvaltioon alkuperäiseen sisempään ja ulompaan pakkaukseensa pakattuna ja maahantuoja
on lisännyt ulompaan pakkaukseen uuden etiketin, paitsi jos
–        näytetään toteen, että tapaus, jossa tavaramerkkioikeuden haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen tällä tavaramerkillä
varustetun tuotteen, johon on lisätty uusi etiketti, markkinoille saattamisen, johtaa markkinoiden keinotekoiseen eristämiseen
jäsenvaltioiden välillä
–        osoitetaan, että uuden etiketin lisääminen ei voi muuttaa pakkauksessa olevaa tuotetta siitä, millainen tuote on alun perin
ollut
–        pakkauksessa selvästi ilmoitetaan uuden etiketin lisääjän ja tuotteen valmistajan nimiä
–        uudella etiketillä varustetun tuotteen ulkoasu ei ole sellainen, että se saattaisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan
mainetta; etiketti ei siis saa olla viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen; ja
–        maahantuoja ilmoittaa ennen sellaisen tuotteen, johon on lisätty uusi etiketti, markkinoille saattamista tavaramerkin haltijalle
tästä ja toimittaa tälle tämän pyynnöstä näytetteen kyseisestä tuotteesta.

Ensimmäisen kysymyksen b alakohta ja toisen kysymyksen c alakohta, jotka koskevat uudelleen pakkaamisen välttämättömyyttä
koskevan edellytyksen soveltamista uudelleen pakkaamisen tapaan ja tyyliin
Kuten edellä toisen kysymyksen a alakohdan osalta sanotusta ilmenee, tavaramerkin haltija voi lainmukaisesti estää farmaseuttisen
tuotteen myöhemmän markkinoille saattamisen silloin, kun maahantuoja joko on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt siihen
uudelleen tavaramerkin tai on kiinnittänyt tuotteen sisältävään pakkaukseen uuden etiketin, elleivät edellä mainitut viisi
edellytystä täyty, eli jollei muun muassa näytetä toteen, että tapaus, jossa tavaramerkkioikeuden haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan
estääkseen sanotulla tavalla uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa markkinoiden keinotekoiseen
eristämiseen jäsenvaltioiden välillä.
Boehringer Ingelheim ym:iden mukaan edellytystä, jonka mukaan tuotteen uudelleen pakkaamisen on oltava välttämätöntä sen varmistamiseksi,
että tosiasiallista markkinoille pääsyä ei estetä, sovelletaan myös siihen nimenomaiseen tapaan ja tyyliin, jolla maahantuoja
on toteuttanut uudelleen pakkaamisen. Swingward ja Dowelhurst sekä Euroopan yhteisöjen komissio puolestaan väittävät, että
kyseistä vaatimusta sovelletaan ainoastaan ratkaistaessa, onko tuote pakattava uudelleen vai ei, eikä sitä sovelleta siihen
nimenomaiseen tapaan ja tyyliin, jolla uudelleen pakkaaminen on toteutettu.
Kuten edellä tämän tuomion 19 kohdassa huomautetaan, tavaramerkin haltija voi kieltää tavaramerkillään varustetun lääkkeen
muuttamisen, jota kyseisen lääkkeen kaikenlainen uudelleen pakkaaminen merkitsee, ellei uudelleen pakkaaminen ole välttämätöntä
rinnakkaistuontina tuotujen tuotteiden myymiseksi ja ellei tavaramerkin haltijan laillisia intressejä turvata.
Tämä välttämättömyyttä koskeva edellytys täyttyy, jos tuontijäsenvaltiossa sovellettavat säännökset tai menettelyt estävät
kyseisten tuotteiden myymisen kyseisen jäsenvaltion markkinoilla samoissa pakkauksissa, joissa niitä myydään vientijäsenvaltiossa
(ks. vastaavasti em. asia Upjohn, tuomion 37–39 ja 43 kohta).
Välttämättömyysedellytys ei sitä vastoin täyty, jos tuotteen uudelleen pakkaaminen selittyy yksinomaan sillä, että rinnakkaistuoja
pyrkii tavoittelemaan kaupallista etua (ks. em. asia Upjohn, tuomion 44 kohta).
Näin ollen kyseistä välttämättömyysedellytystä sovelletaan ainoastaan tuotteen uudelleen pakkaamiseen sinänsä – sekä valinnan
tekemiseen uuden pakkauksen käyttämisen ja uuden etiketin lisäämisen välillä – joka on suoritettu, jotta kyseinen tuote voitaisiin
saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa, eikä siis siihen nimenomaiseen tapaan ja tyyliin, jolla uudelleen pakkaaminen on
toteutettu (ks. myös EFTAn tuomioistuimen asiassa E-3/02, Paranova v. Merck, 8.7.2003 antama tuomio, EFTA Court Report 2004,
s. 1, 41­–45 kohta).
Ensimmäisen kysymyksen b alakohtaan ja toisen kysymyksen c alakohtaan on siis syytä vastata, että edellytystä, jonka mukaan
farmaseuttisen tuotteen uudelleen pakkaamisen, joka on toteutettu joko pakkaamalla tuote uuteen pakkaukseen ja kiinnittämällä
siihen uudelleen tavaramerkki tai kiinnittämällä tuotteen sisältävään pakkaukseen uusi etiketti, on oltava välttämätöntä tuotteen
myöhemmin tapahtuvaksi markkinoille saattamiseksi ja joka on yksi niistä edellytyksistä, joiden täyttyessä tavaramerkin haltija
ei voi direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti estää kyseistä markkinoille saattamista, sovelletaan ainoastaan ratkaistaessa,
onko tuote pakattava uudelleen vai ei, eikä sitä siis sovelleta siihen tapaan tai tyyliin, jolla uudelleen pakkaaminen on
toteutettu.

Ensimmäisen kysymyksen c alakohta ja toisen kysymyksen d alakohta, jotka koskevat edellytystä, jonka mukaan uudelleen pakatun
tuotteen ulkoasu ei saa olla sellainen, että se saattaa vahingoittaa tavaramerkin mainetta
Tämän tuomion 21 ja 32 kohdasta ilmenee, että direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin
haltija voi lainmukaisesti estää farmaseuttisen tuotteen myöhemmän markkinoille saattamisen silloin, kun rinnakkaistuoja joko
on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt siihen uudelleen tavaramerkin tai on kiinnittänyt tuotteen sisältävään pakkaukseen
uuden etiketin, elleivät tietyt viisi edellytystä täyty; näihin viiteen edellytykseen kuuluu vaatimus, jonka mukaan uudelleen
pakatun tuotteen ulkoasu ei saa olla sellainen, että se saattaa vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta. Pakkaus
tai etiketti ei siis saa olla viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen.
Kuten Boehringer Ingelheim ym. ja komissio esittävät, edellytyksen, jonka mukaan uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei saa
olla sellainen, että se saattaa vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta, ei voida katsoa rajoittuvan yksinomaan
sellaisiin tapauksiin, joissa pakkaus on viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen.
Todetessaan edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. antamansa tuomion 76 kohdassa, että viallinen,
huonolaatuinen tai epämääräinen pakkaus saattaisi vahingoittaa tavaramerkin mainetta, yhteisöjen tuomioistuin siis ainoastaan
mainitsi joitakin sellaisia tilanteita, joissa uudelleen pakatun tuotteen epäasianmukainen ulkoasu saattaa vahingoittaa tavaramerkin
ja sen haltijan mainetta.
Näin ollen uudelleen pakatun farmaseuttisen tuotteen ulkoasu voi olla epäasianmukainen ja siten aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin
maineelle erityisesti sellaisessa tapauksessa, jossa tuotteen pakkaus tai etiketti, joka sinänsä ei ole viallinen, huonolaatuinen
eikä epämääräinen, saattaa kuitenkin heikentää tavaramerkin arvoa vahingoittamalla mielikuvaa tällaisten tuotteiden asiallisuudesta
ja laadusta sekä heikentää sitä luottamusta, jota tällainen tuote saattaa herättää asianomaisessa kohderyhmässä (ks. vastaavasti
em. yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 76 kohta sekä asia C-337/95, Parfums Christian Dior, tuomio 4.11.1997,
Kok. 1997, s. I-6013, 45 kohta).
Näin ollen ensimmäisen kysymyksen c alakohtaan ja toisen kysymyksen d alakohtaan on syytä vastata, että edellytyksen, jonka
mukaan uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei saa olla sellainen, että se saattaa vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan
mainetta, ja jonka on välttämättä täytyttävä, jotta tavaramerkin haltija voi direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdan nojalla
lainmukaisesti estää farmaseuttisen tuotteen myöhemmän markkinoille saattamisen silloin, kun rinnakkaistuoja joko on pakannut
tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt siihen uudelleen tavaramerkin tai on kiinnittänyt tuotteen sisältävään pakkaukseen uuden
etiketin, ei voida katsoa rajoittuvan yksinomaan sellaisiin tapauksiin, joissa pakkaus on viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen.

Olosuhteita, joissa tavaramerkin maineelle voi aiheutua vahinkoa, koskevat ensimmäisen kysymyksen d alakohta ja toisen kysymyksen
e alakohta
Kuten komissio kirjallisissa huomautuksissaan perustellusti toteaa, se seikka, että rinnakkaistuoja joko ei liitä tavaramerkkiä
uuteen ulompaan pahvipakkaukseen (de-branding) tai käyttää siinä omaa tunnustaan, tyyliään tai ulkoasuaan tai tietyissä erilaissa
tuotteissa käytettävää ulkoasua (co-branding) taikka lisää siihen uuden etiketin siten, että se peittää kokonaan tai osittain
tavaramerkin haltijan tavaramerkin, tai se seikka, että lisätyssä etiketissä ei mainita, että kyseessä oleva tavaramerkki
on sen haltijan tavaramerkki, tai että rinnakkaistuojan nimi esitetään isoin kirjaimin, voi lähtökohtaisesti vahingoittaa
tavaramerkin mainetta.
Samalla tavoin kuin kysymys siitä, saattaako mainonta antaa sen mielikuvan, että jälleenmyyjän ja tavaramerkin haltijan välillä
on liikesuhde, ja onko siten direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua perusteltua aihetta olemassa (ks. asia
C-63/97, BMW, tuomio 23.2.1999, Kok. 1999, I-905, tuomion 51 ja 55 kohta), on kysymys siitä, saattavatko tässä tuomiossa edellä
kuvatut seikat vahingoittaa tavaramerkin mainetta, tosiseikkoja koskeva kysymys, jota kansallisen tuomioistuimen on arvioitava
kuhunkin tapaukseen liittyvien seikkojen perusteella.
Näin ollen ensimmäisen kysymyksen d alakohtaan ja toisen kysymyksen e alakohtaan on syytä vastata, että kysymys siitä, saattaako
se seikka, että rinnakkaistuoja
–        ei liitä tavaramerkkiä uuteen ulompaan pahvipakkaukseen (de-branding)
–        käyttää mainitussa pakkauksessa omaa tunnustaan, tyyliään tai ulkoasuaan tai tietyissä erilaissa tuotteissa käytettävää ulkoasua
(co-branding)
–        lisää mainittuun pakkaukseen uuden etiketin siten, että se peittää kokonaan tai osittain tavaramerkin haltijan tavaramerkin
–        ei mainitse lisäämässään etiketissä, että kyseessä oleva tavaramerkki on sen haltijan tavaramerkki, taikka
–        esittää nimensä isoin kirjaimin,
vahingoittaa tavaramerkin mainetta, on tosiseikkoja koskeva kysymys, jota kansallisen tuomioistuimen on arvioitava kuhunkin
tapaukseen liittyvien seikkojen perusteella.

Todistustaakkaa koskevat ensimmäisen kysymyksen a ja e alakohta sekä toisen kysymyksen b alakohta
Kuten edellä tämän tuomion 2 ja 8 kohdassa todetaan, pääasioiden osapuolina ovat yhtäältä farmaseuttisten tuotteiden valmistajia
ja toisaalta farmaseuttisten tuotteiden rinnakkaistuojia ja jälleenmyyjiä, joita vastaan kyseiset valmistajat ovat nostaneet
tavaramerkkiin perustuvien oikeuksiensa loukkaamista koskevia kanteita, jotka perustuvat siihen seikkaan, että mainitut rinnakkaistuojat
ovat tuoneet kyseisten valmistajien valmistamia lääkkeitä rinnakkaistuontina Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja saattaneet
ne siellä markkinoille uudelleen pakattuina tai uudella etiketillä varustettuina.
Kuten tämän tuomion 15 kohdassa huomautetaan, juuri tavaramerkillä varustettujen lääkkeiden uudelleen pakkaaminen sinällään
vahingoittaa tavaramerkin ydinsisältöä ilman, että olisi tarpeen tässä yhteydessä arvioida, mitä konkreettisia seurauksia
rinnakkaistuojan suorittamalla uudelleen pakkaamisella on.
Erityisesti tämän tuomion 31–33 kohdasta ilmenee, että direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti tavaramerkin haltija
voi lainmukaisesti estää farmaseuttisen tuotteen myöhemmän markkinoille saattamisen silloin, kun rinnakkaistuoja on pakannut
tuotteen uudelleen joko pakkaamalla sen uuteen pakkaukseen ja kiinnittämällä siihen uudelleen tavaramerkin tai kiinnittämällä
tuotteen alkuperäiseen pakkaukseen uuden etiketin, elleivät tämän tuomion 32 kohdassa mainitut edellytykset täyty.
Jos kuitenkin todistustaakka näiden edellytysten, joiden täyttyessä tavaramerkin haltija ei voi lainmukaisesti estää uudelleen
pakatun farmaseuttisen tuotteen myöhemmin tapahtuvaa markkinoille saattamista, täyttymisen osalta kuuluisi jäsenvaltioiden
kansallisen oikeuden piiriin, tästä saattaisi seurata, että tavaramerkkien haltijoille annettava suoja vaihtelisi aina kulloisenkin
lain mukaan. Tässä tapauksessa ei saavutettaisi direktiivin 89/104 yhdeksännessä perustelukappaleessa tärkeäksi mainittua
tavoitetta, jonka mukaan rekisteröidyt tavaramerkit saavat saman suojan kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä (ks.
vastaavasti asia C-405/03, Class International, tuomio 18.10.2005, Kok. 2005, s. I-8735, 73 kohta).
Edellä esitetyn perusteella on todettava, että pääasioiden kaltaisissa olosuhteissa, siltä osin kuin rinnakkaistuontina tuotujen
lääkkeiden osoitetaan olevan uudelleen pakattuja, kyseisten rinnakkaistuojien on osoitettava niiden tämän tuomion 32 kohdassa
mainittujen edellytysten täyttyminen, joiden täyttyessä tavaramerkin haltijat eivät voi lainmukaisesti estää kysymyksessä
olevien tuotteiden myöhemmin tapahtuvaa markkinoille saattamista (ks. vastaavasti em. asia Class International, tuomion 74
kohta).
Sen edellytyksen osalta, jonka mukaan on osoitettava, että uudelleen pakkaaminen ei voi muuttaa pakkauksen sisältämää tuotetta
siitä, millainen se on alun perin ollut, on kuitenkin riittävää, että rinnakkaistuoja esittää sellaisia todisteita, joiden
perusteella voidaan kohtuudella olettaa, että tämä edellytys täyttyy. Sama koskee sitä suuremmalla syyllä edellytystä, jonka
mukaan uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei saa olla sellainen, että se vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta.
Kun maahantuoja esittää tästä jälkimmäisestä edellytyksestä tällä tavoin riittävää näyttöä, tavaramerkin haltijan, jolla on
parhaat edellytykset arvioida, voiko uudelleen pakkaaminen vahingoittaa sen omaa tai tavaramerkin mainetta, on osoitettava,
että näille on aiheutunut vahinkoa.
Ensimmäisen kysymyksen a ja e alakohtaan sekä toisen kysymyksen b alakohtaan on siis vastattava, että pääasioissa kysymyksessä
olevien olosuhteiden kaltaisissa olosuhteissa rinnakkaistuojien on osoitettava niiden edellytysten täyttyminen, joiden mukaan
–        tapaus, jossa tavaramerkkioikeuden haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen tällä tavaramerkillä varustettujen, uudelleen
pakattujen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa markkinoiden keinotekoiseen eristämiseen jäsenvaltioiden välillä
–        uudelleen pakkaaminen ei voi muuttaa pakkauksessa olevaa tuotetta siitä, millainen tuote on alun perin ollut
–        uudessa pakkauksessa ilmoitetaan selvästi tuotteen uudelleen pakkaajan ja tuotteen valmistajan nimet
–        uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei ole sellainen, että se saattaisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta;
pakkaus ei siten saa olla viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen
–        maahantuojan on ilmoitettava ennen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamista tavaramerkin haltijalle tästä ja toimitettava
tälle tämän pyynnöstä näyte uudelleen pakatusta tuotteesta
ja joiden täyttyessä tavaramerkin haltija ei voi lainmukaisesti estää uudelleen pakatun farmaseuttisen tuotteen myöhempää
markkinoille saattamista.
Sen edellytyksen osalta, jonka mukaan on osoitettava, että uudelleen pakkaaminen ei voi muuttaa pakkauksen sisältämää tuotetta
siitä, millainen se on alun perin ollut, on kuitenkin riittävää, että rinnakkaistuoja esittää sellaisia todisteita, joiden
perusteella voidaan kohtuudella olettaa, että tämä edellytys täyttyy. Sama koskee sitä suuremmalla syyllä edellytystä, jonka
mukaan uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei saa olla sellainen, että se vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta.
Kun maahantuoja esittää tästä jälkimmäisestä edellytyksestä tällä tavoin riittävää näyttöä, tavaramerkin haltijan, jolla on
parhaat edellytykset arvioida, voiko uudelleen pakkaaminen vahingoittaa sen omaa tai tavaramerkin mainetta, on osoitettava,
että näille on aiheutunut vahinkoa.

Etukäteen tehtävän ilmoituksen laiminlyömisen seurauksia koskeva kolmas kysymys
Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan rinnakkaistuojan on kaikissa tapauksissa noudatettava etukäteen tehtävää
ilmoitusta koskevaa edellytystä, jotta hänellä olisi oikeus pakata tavaramerkillä varustetut lääkkeet uudelleen. Jos rinnakkaistuoja
ei noudata tätä edellytystä, tavaramerkin haltija voi kieltää uudelleen pakatun lääkkeen myynnin. Rinnakkaistuojan itsensä
on ilmoitettava tavaramerkin haltijalle suunnitellusta uudelleen pakkaamisesta. Ei riitä, että tavaramerkin haltija saa siitä
tiedon muusta lähteestä, kuten viranomaiselta, joka myöntää rinnakkaistuontiluvan maahantuojalle (em. asia Boehringer Ingelheim
ym., tuomion 63 ja 64 kohta).
Tästä seuraa, että kun rinnakkaistuoja ei ole tehnyt etukäteen tavaramerkin haltijalle uudelleen pakattua lääkettä koskevaa
ilmoitusta, on kukin tätä seuraava kyseisen lääkkeen maahantuonti, niin kauan kuin rinnakkaistuoja ei tällaista ilmoitusta
ole tehnyt, tavaramerkin loukkaus.
Boehringer Ingelheim ym. väittävät sen kysymyksen osalta, onko tavaramerkin haltijalla oikeus rahalliseen korvaukseen maahantuojan
loukkauksen perusteella samoin ehdoin kuin siinä tapauksessa, että tavarat olisivat olleet väärennettyjä, että seuraamuksen
etukäteen tehtävän ilmoituksen laiminlyömisestä tulisi olla samanlainen kuin seuraamuksen väärennettyjen tuotteiden saattamisesta
markkinoille. Swingward ja Dowelhurst katsovat, että etukäteen tehtävän ilmoituksen laiminlyöminen ei voi perustaa oikeutta
rahalliseen korvaukseen samalla tavoin kuin se seikka, että tuotteet olisivat olleet väärennettyjä. Komissio katsoo, että
etukäteen tehtävän ilmoituksen laiminlyömisestä maksettavan korvauksen tulee määräytyä kansallisten rahallista korvausta koskevien
periaatteiden mukaisesti siinä määrin kuin kyseiset periaatteet ovat yhteisön oikeuden ja kansainvälisen oikeuden, erityisesti
vastaavuusperiaatteen, tehokkuusperiaatteen ja suhteellisuusperiaatteen, mukaisia.
Tältä osin on huomattava, että jäsenvaltioilla on EY 249 artiklan kolmannessa kohdassa niille annetun vapauden rajoissa velvollisuus
valita sellaiset muodot ja keinot, jotka ovat tarkoituksenmukaisimpia direktiivien tehokkaan vaikutuksen turvaamiseksi näiden
direktiivien tavoitteen kannalta katsoen (ks. asia 48/75, Royer, tuomio 8.4.1976, Kok. 1976, s. 497, Kok. Ep. III, s. 79,
75 kohta; yhdistetyt asiat C‑58/95, C‑75/95, C‑112/95, C‑119/95, C‑123/95, C‑135/95, C‑140/95, C‑141/95, C‑154/95 ja C‑157/95,
Gallotti ym., tuomio 12.9.1996, Kok. 1996, s. I‑4345, 14 kohta sekä asia C-212/04, Adeneler ym., tuomio 4.7.2006, Kok. 2006,
s. I-6057, 93 kohta).
Näin ollen silloin, kun – kuten pääasiassa – yhteisön oikeudessa ei säädetä erityisistä seuraamuksista tilanteessa, jossa
on tehty loukkauksia, kansallisten viranomaisten tehtäviin kuuluu toteuttaa sellaiset asianmukaiset toimenpiteet, joilla tällainen
tilanne voidaan korjata, ja näiden toimenpiteiden on oltava oikeasuhteisia, minkä lisäksi niiden on oltava riittävän tehokkaita
ja ennalta estäviä, jotta niillä voidaan taata direktiivin 89/104 täysi tehokkuus (ks. vastaavasti em. asia Adeneler ym.,
tuomion 94 kohta).
On syytä pitää mielessä, kuten erityisesti edellä tämän tuomion 21 kohdasta ilmenee, että jotta tavaramerkin haltija voi lainmukaisesti
estää uudelleen pakatun farmaseuttisen tuotteen myöhemmän markkinoille saattamisen, on riittävää, että yksikin edellä mainituissa
yhdistetyissä asioissa Bristol-Myers Squibb ym. annetun tuomion 79 kohdassa mainituista ehdoista ei täyty.
Tästä seuraa, että tavaramerkin haltijan kielto-oikeus suhteessa sellaiseen farmaseuttisten tuotteiden rinnakkaistuojaan,
jonka markkinoille saattamat tuotteet eivät tosin ole väärennettyjä, mutta joiden osalta on laiminlyöty velvollisuus ilmoittaa
markkinoille saattamisesta etukäteen kyseiselle tavaramerkin haltijalle, ei eroa siitä kielto-oikeudesta, joka tavaramerkin
haltijalla on väärennettyjen tuotteiden osalta.
Näissä kahdessa esimerkkitapauksessa kyseisiä tuotteita ei olisi pitänyt saattaa kysymyksessä oleville markkinoille.
Näin ollen kansallinen toimenpide, jonka nojalla tavaramerkin haltijalla on oikeus rahalliseen korvaukseen samalla tavoin
kuin siinä tapauksessa, että tuotteet olisivat olleet väärennettyjä, myös silloin, kun rinnakkaistuoja on saattanut markkinoille
tuotteita, jotka eivät ole väärennettyjä mutta joiden osalta se ei ole etukäteen ilmoittanut markkinoille saattamisesta tavaramerkin
haltijalle, ei sinällään ole suhteellisuusperiaatteen vastainen. Kansallisen tuomioistuimen asiana on kuitenkin kussakin yksittäisessä
tapauksessa määrittää rahallisen korvauksen määrä suhteellisuusperiaatetta noudattaen ja sen vahingon suuruuden perusteella,
joka tavaramerkin haltijalle on rinnakkaistuojan tekemän loukkauksen vuoksi aiheutunut.
Edellä esitetyn perusteella on syytä vastata kolmanteen kysymykseen, että kun rinnakkaistuoja on laiminlyönyt tavaramerkin
haltijalle etukäteen tehtävän uudelleen pakattua farmaseuttista tuotetta koskevan ilmoituksen tekemisen, on kukin tätä seuraava
kyseisen tuotteen maahantuonti, niin kauan kuin rinnakkaistuoja ei tällaista ilmoitusta ole tehnyt, tavaramerkin haltijan
oikeuksien loukkaus. Kyseisestä loukkauksesta määrättävän seuraamuksen tulee olla paitsi oikeasuhteinen, myös riittävän tehokas
ja ennalta estävä, jotta sillä voidaan taata direktiivin 89/104 täysi tehokkuus. Kansallinen toimenpide, jonka nojalla tavaramerkin
haltijalla on oikeus rahalliseen korvaukseen tällaisessa loukkaustapauksessa samalla tavoin kuin siinä tapauksessa, että tuotteet
olisivat olleet väärennettyjä, ei sinällään ole suhteellisuusperiaatteen vastainen. Kansallisen tuomioistuimen asiana on kuitenkin
kussakin yksittäisessä tapauksessa määrittää rahallisen korvauksen määrä suhteellisuusperiaatetta noudattaen ja erityisesti
sen vahingon suuruuden perusteella, joka tavaramerkin haltijalle on rinnakkaistuojan tekemän loukkauksen vuoksi aiheutunut.

Oikeudenkäyntikulut
Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä
olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.
Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä yhteisöjen tuomioistuimelle,
ei voida määrätä korvattaviksi.
Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäinen neuvoston direktiivin 89/104/ETY,
sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyllä sopimuksella, 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava
siten, että tavaramerkin haltija voi lainmukaisesti estää farmaseuttisen tuotteen myöhemmän markkinoille saattamisen silloin,
kun kyseinen tuote on tuotu toiseen jäsenvaltioon alkuperäiseen sisempään ja ulompaan pakkaukseensa pakattuna ja maahantuoja
on lisännyt ulompaan pakkaukseen uuden etiketin, paitsi jos
–
näytetään toteen, että tapaus, jossa tavaramerkkioikeuden haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen tällä tavaramerkillä
varustetun tuotteen, johon on lisätty uusi etiketti, markkinoille saattamisen, johtaa markkinoiden keinotekoiseen eristämiseen
jäsenvaltioiden välillä
–
osoitetaan, että uuden etiketin lisääminen ei voi muuttaa pakkauksessa olevaa tuotetta siitä, millainen tuote on alun perin
ollut
–
pakkauksessa selvästi ilmoitetaan uuden etiketin lisääjän ja tuotteen valmistajan nimiä
–
uudella etiketillä varustetun tuotteen ulkoasu ei ole sellainen, että se saattaisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan
mainetta; etiketti ei siis saa olla viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen; ja
–
maahantuoja ilmoittaa ennen sellaisen tuotteen, johon on lisätty uusi etiketti, markkinoille saattamista tavaramerkin haltijalle
tästä ja toimittaa tälle tämän pyynnöstä näytteen kyseisestä tuotteesta.
2)
Edellytystä, jonka mukaan farmaseuttisen tuotteen uudelleen pakkaamisen, joka on toteutettu joko pakkaamalla tuote uuteen
pakkaukseen ja kiinnittämällä siihen uudelleen tavaramerkki tai kiinnittämällä tuotteen sisältävään pakkaukseen uusi etiketti,
on oltava välttämätöntä tuotteen myöhemmin tapahtuvaksi markkinoille saattamiseksi ja joka on yksi niistä edellytyksistä,
joiden täyttyessä tavaramerkin haltija ei voi direktiivin 89/104, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta
tehdyllä sopimuksella, 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti estää kyseistä markkinoille saattamista, sovelletaan ainoastaan ratkaistaessa,
onko tuote pakattava uudelleen vai ei, eikä sitä siis sovelleta siihen tapaan tai tyyliin, jolla uudelleen pakkaaminen on
toteutettu.
3)
Edellytyksen, jonka mukaan uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei saa olla sellainen, että se saattaa vahingoittaa tavaramerkin
ja sen haltijan mainetta, ja jonka on välttämättä täytyttävä, jotta tavaramerkin haltija voi direktiivin 89/104, sellaisena
kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyllä sopimuksella, 7 artiklan 2 kohdan nojalla lainmukaisesti estää farmaseuttisen
tuotteen myöhemmän markkinoille saattamisen silloin, kun rinnakkaistuoja joko on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt
siihen uudelleen tavaramerkin tai on kiinnittänyt tuotteen sisältävään pakkaukseen uuden etiketin, ei voida katsoa rajoittuvan
yksinomaan sellaisiin tapauksiin, joissa pakkaus on viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen.
4)
Kysymys siitä, saattaako se seikka, että rinnakkaistuoja
–
ei liitä tavaramerkkiä uuteen ulompaan pahvipakkaukseen (de-branding)
–
käyttää mainitussa pakkauksessa omaa tunnustaan, tyyliään tai ulkoasuaan tai tietyissä erilaissa tuotteissa käytettävää ulkoasua
(co-branding)
–
lisää mainittuun pakkaukseen uuden etiketin siten, että se peittää kokonaan tai osittain tavaramerkin haltijan tavaramerkin
–
ei mainitse lisäämässään etiketissä, että kyseessä oleva tavaramerkki on sen haltijan tavaramerkki taikka
–
esittää nimensä isoin kirjaimin
vahingoittaa tavaramerkin mainetta, on tosiseikkoja koskeva kysymys, jota kansallisen tuomioistuimen on arvioitava kuhunkin
tapaukseen liittyvien seikkojen perusteella.
5)
Pääasioissa kysymyksessä olevien olosuhteiden kaltaisissa olosuhteissa rinnakkaistuojien on osoitettava niiden edellytysten
täyttyminen, joiden mukaan
–
tapaus, jossa tavaramerkkioikeuden haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen tällä tavaramerkillä varustettujen, uudelleen
pakattujen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa markkinoiden keinotekoiseen eristämiseen jäsenvaltioiden välillä
–
uudelleen pakkaaminen ei voi muuttaa pakkauksessa olevaa tuotetta siitä, millainen tuote on alun perin ollut
–
uudessa pakkauksessa ilmoitetaan selvästi tuotteen uudelleen pakkaajan ja tuotteen valmistajan nimet
–
uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei ole sellainen, että se saattaisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta;
pakkaus ei siten saa olla viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen
–
maahantuojan on ilmoitettava ennen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamista tavaramerkin haltijalle tästä ja toimitettava
tälle tämän pyynnöstä näyte uudelleen pakatusta tuotteesta
ja joiden täyttyessä tavaramerkin haltija ei voi lainmukaisesti estää uudelleen pakatun farmaseuttisen tuotteen myöhempää
markkinoille saattamista.
Sen edellytyksen osalta, jonka mukaan on osoitettava, että uudelleen pakkaaminen ei voi muuttaa pakkauksen sisältämää tuotetta
siitä, millainen se on alun perin ollut, on kuitenkin riittävää, että rinnakkaistuoja esittää sellaisia todisteita, joiden
perusteella voidaan kohtuudella olettaa, että tämä edellytys täyttyy. Sama koskee sitä suuremmalla syyllä edellytystä, jonka
mukaan uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei saa olla sellainen, että se vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta.
Kun maahantuoja esittää tästä jälkimmäisestä edellytyksestä tällä tavoin riittävää näyttöä, tavaramerkin haltijan, jolla on
parhaat edellytykset arvioida, voiko uudelleen pakkaaminen vahingoittaa sen omaa tai tavaramerkin mainetta, on osoitettava,
että näille on aiheutunut vahinkoa.
6)
Kun rinnakkaistuoja on laiminlyönyt tavaramerkin haltijalle etukäteen tehtävän uudelleen pakattua farmaseuttista tuotetta
koskevan ilmoituksen tekemisen, on kukin tätä seuraava kyseisen tuotteen maahantuonti, niin kauan kuin rinnakkaistuoja ei
tällaista ilmoitusta ole tehnyt, tavaramerkin haltijan oikeuksien loukkaus. Kyseisestä loukkauksesta määrättävän seuraamuksen
tulee olla paitsi oikeasuhteinen, myös riittävän tehokas ja ennalta estävä, jotta sillä voidaan taata direktiivin 89/104,
sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta tehdyllä sopimuksella, täysi tehokkuus. Kansallinen toimenpide, jonka
nojalla tavaramerkin haltijalla on oikeus rahalliseen korvaukseen tällaisessa loukkaustapauksessa samalla tavoin kuin siinä
tapauksessa, että tuotteet olisivat olleet väärennettyjä, ei sinällään ole suhteellisuusperiaatteen vastainen. Kansallisen
tuomioistuimen asiana on kuitenkin kussakin yksittäisessä tapauksessa määrittää rahallisen korvauksen määrä suhteellisuusperiaatetta
noudattaen ja erityisesti sen vahingon suuruuden perusteella, joka tavaramerkin haltijalle on rinnakkaistuojan tekemän loukkauksen
vuoksi aiheutunut.
Allekirjoitukset
*
Oikeudenkäyntikieli: englanti.