CELEX: 62001TJ0162
Marca comunitaria
Procedimiento de oposición
Marcas figurativas y denominativas anteriores que incluyen el vocablo GIORGI
Solicitud de marca denominativa comunitaria GIORGIO BEVERLY HILLS
Motivo de denegación relativo
Artículo 8, apartado 1, letrab), del Reglamento (CE) nº40/94

Motivación de la sentencia
Antecedentes del litigio
1 El 2 de enero de 1997, Giorgio Beverly Hills, Inc. (en lo sucesivo, «solicitante»), presentó una solicitud de registro de una marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.
2 La marca cuyo registro se solicitó consiste en el signo denominativo GIORGIO BEVERLY HILLS.
3 Los productos para los que se solicitó el registro se encuentran comprendidos en las clases 3, 14, 18 y 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.
4 Esta solicitud se publicó en el Boletín de marcas comunitarias nº 24/98, de 6 de abril de 1998.
5 El 1 de julio de 1998, la demandante presentó oposición, con arreglo al artículo 42 del Reglamento nº 40/94, contra el registro de dicha marca comunitaria. La oposición se dirigía contra una parte de los productos contemplados en la solicitud de marca, en concreto «jabones de tocador; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentríficos, desodorantes para uso personal y preparaciones para la limpieza, el cuidado y el embellecimiento de la piel, el cuero cabelludo y el cabello» de la clase 3. El motivo de oposición invocado es el contemplado por el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, es decir, el riesgo de confusión entre la marca solicitada y las marcas anteriores de que es titular la demandante. Los registros anteriores de las marcas españolas son los siguientes:
- Nº 1.747.375: signo figurativo, reproducido a continuación y registrado para distinguir «productos de perfumería y cosmética, especialmente preparaciones cosméticas para el cabello y el baño» de la clase 3.
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- Nº 1.160.413: signo figurativo, reproducido a continuación y registrado para distinguir «agua de colonia, desodorante corporal, champú, gel de baño, laca para el cabello, acondicionador de cabello, crema suavizante para el cabello, gomina, leche para el cuerpo, leche limpiadora, pintalabios, lacas de uñas, bronceadores, tónicos faciales» de la clase 3.
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- Nº 1.747.374: signo figurativo, reproducido a continuación y registrado para distinguir «productos de perfumería y cosmética, especialmente preparaciones cosméticas para el cabello y el baño» de la clase 3.
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- Nº 1.789.484: signo figurativo, reproducido a continuación y registrado para distinguir «productos de perfumería y cosmética» de la clase 3.
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6 Mediante resolución de 2 de diciembre de 1999, la División de Oposición de la OAMI desestimó la oposición por estimar que las diferencias entre los signos en conflicto evitan el riesgo de confusión por parte del público del territorio español, en el que las marcas anteriores se encuentran protegidas.
7 El 28 de enero de 2000, la demandante interpuso, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94, un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición.
8 Dicho recurso fue desestimado mediante resolución de 30 de abril de 2001 de la Sala Primera de Recurso (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).
9 La Sala de Recurso consideró esencialmente que, pese a la identidad de los productos de que se trata, existen suficientes diferencias entre la marca solicitada GIORGIO BEVERLY HILLS y las marcas figurativas anteriores que incluyen los signos denominativos J GIORGI, GIORGI LINE y MISS GIORGI como para excluir el riesgo de confusión.
Procedimiento y pretensiones de las partes
10 Mediante demanda presentada el 18 de julio de 2001 en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, la demandante interpuso el presente recurso.
11 El 14 de diciembre de 2001, la OAMI presentó su escrito de contestación en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia.
12 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Anule la resolución impugnada.
- Declare la nulidad de la marca solicitada o, en su caso, ordene la denegación de su registro.
- Condene en costas a la OAMI.
13 La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
- Desestime el recurso.
- Condene en costas a la demandante.
14 En la vista la demandante desistió de su segunda pretensión, por la que pedía que se declarase la nulidad de la marca solicitada o, en su caso, que se denegara su registro.
Fundamentos de Derecho
15 En apoyo de su recurso, la demandante invoca un único motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
Alegaciones de las partes
16 La demandante alega que el vocablo «giorgio» de la marca solicitada hace incompatible dicha marca con las marcas anteriores de las que es titular. A su juicio, la introducción en el mercado de una marca constituida principalmente por un vocablo casi idéntico al elemento preponderante de las marcas anteriores generará un elevado riesgo de confusión.
17 En este sentido, la demandante estima que el elemento preponderante de las marcas anteriores es el vocablo «giorgi», puesto que es el que con mayor fuerza percibe el consumidor. La demandante expone que todas las marcas anteriores incluyen el vocablo «giorgi», que es el elemento con mayor carga distintiva de los productos de la demandante. En cuanto a los demás elementos que aparecen en cada una de las marcas anteriores, la demandante alega:
- en primer lugar, que, en lo que atañe a la marca española nº 1.160.413, ni el especial diseño de las letras ni la inicial «J» gozan de eficacia individualizadora de los productos de que se trata;
- en segundo lugar, que, por lo que respecta a la marca española nº 1.747.374, el vocablo «miss» designa una categoría genérica, sin que el diseño abstracto tenga fuerza distintiva;
- en tercer lugar, que, en lo que se refiere a la marca española nº 1.747.375, el vocablo «line» es meramente accesorio en relación con el vocablo «giorgi», siendo el elemento gráfico impronunciable;
- en último lugar, que, en lo que atañe a la marca española nº 1.789.484, el formato de la palabra «giorgi» es mucho mayor que el de la palabra genérica «line», siendo el diseño abstracto y puramente caprichoso, sin que permita identificar los productos cubiertos por dicha marca.
18 En estas circunstancias, la demandante considera que el elemento denominativo de las marcas anteriores, en especial el vocablo «giorgi», presente en todas ellas, tiene preponderancia sobre los elementos gráficos, ya que el consumidor pide los productos identificándolos fonéticamente. A este respecto, la demandante cita sentencias del Tribunal Supremo en las que, a su juicio, se ha adoptado esta posición.
19 Por lo que respecta a la marca solicitada, la demandante estima que el vocablo «giorgio» debe tomarse especialmente en consideración al comparar la marca solicitada con las marcas anteriores. En efecto, según la demandante, el vocablo «giorgio» destaca sobre los demás elementos de la marca, a saber, los vocablos «Beverly Hills», que son meramente accesorios y no distinguen de modo alguno los productos amparados por la marca solicitada. La demandante mantiene que estos vocablos indican una procedencia geográfica que, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, no tiene fuerza distintiva, de tal modo que no deben tomarse en consideración a la hora de comparar la marca solicitada con otras marcas. En apoyo de este razonamiento, la demandante cita sentencias del Tribunal Supremo en las que se siguen estos criterios.
20 Asimismo, la demandante considera que los consumidores tienden a abreviar las denominaciones de marcas con nombres compuestos de varios vocablos, de modo que solicitarán los productos amparados por la marca solicitada mediante el vocablo «giorgio» y no mediante la expresión completa «Giorgio Beverly Hills».
21 En este contexto, la demandante alega que, desde un punto de vista gráfico y fonético, existe una semejanza, casi una identidad, entre los elementos principales de los signos en conflicto, es decir, los vocablos «giorgi» y «giorgio». Según la demandante, la identidad fonética casi completa entre los elementos principales de cada signo genera un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, puesto que el hecho de que en el vocablo «giorgio» de la marca solicitada se haya añadido la letra «o» no basta para distinguirla de las marcas anteriores, en las que se incluye la palabra «giorgi».
22 Por último, la demandante llega a la conclusión de que la similitud gráfica y fonética de las marcas en conflicto, así como el hecho de que designen productos de la misma clase, a saber, la clase 3, propicia un riesgo de confusión en los consumidores.
23 Con carácter preliminar, en lo que atañe a las resoluciones del Tribunal Supremo citadas por la demandante, la OAMI considera que el Tribunal de Primera Instancia no tiene que pronunciarse sobre la aplicación del Derecho español de marcas, de tal modo que dichas resoluciones no son pertinentes en el presente caso, en el que ha de aplicarse el Derecho comunitario.
24 La OAMI se adhiere a la conclusión de la Sala de Recurso conforme a la cual no existe riesgo alguno de confusión entre las marcas de que se trata.
25 A este respecto, la OAMI rebate la apreciación de la demandante de que los vocablos «Beverly Hills» son secundarios, puesto que, al designar una procedencia geográfica con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, carecen de carácter distintivo. Alega que esta disposición no es aplicable a los vocablos de que se trata, que no son exclusivamente descriptivos para productos como los artículos de perfumería o los cosméticos. Por consiguiente, la OAMI estima que deben tomarse en consideración los vocablos «Beverly Hills» a la hora de comparar las marcas examinadas. Asimismo, la OAMI afirma que, en contra de lo que sostiene la demandante, el nombre italiano «Giorgio» no constituye el elemento preponderante de la marca solicitada.
26 Por lo que respecta al modo en que se comercializan los productos, la OAMI considera que los productos cosméticos y de perfumería son productos de un precio relativamente elevado, que suelen estar expuestos a la vista del consumidor. En estas circunstancias, la OAMI estima que el análisis realizado por la demandante, según el cual el consumidor solicita oralmente los productos de que se trata mencionando únicamente el elemento preponderante de la marca en cuestión, no se corresponde con el funcionamiento del mercado.
27 En lo que atañe a la comparación de las marcas de que se trata, la OAMI estima que deben tenerse en cuenta todos los elementos de cada signo y, a este respecto, refuta el análisis efectuado por la demandante, que limita la comparación a los vocablos «giorgi» y «giorgio», sin tomar en consideración los demás elementos figurativos y denominativos de los signos en conflicto.
28 Por lo que se refiere al análisis de cada una de las marcas anteriores en relación con la marca solicitada, la OAMI considera que:
- la marca española J GIORGI difiere fonéticamente de la marca solicitada, de modo que no existe riesgo de confusión entre ambas;
- el vocablo «miss» de la marca española MISS GIORGI es inseparable de la palabra «giorgi»;
- por último, en lo que atañe a las marcas españolas nos 1.747.375 y 1.789.484, el vocablo «line» cumple la función básica de distinguir los productos GIORGI LINE de los productos J GIORGI o MISS GIORGI.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
29 A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, ha de denegarse el registro de la marca solicitada «cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior». Además, con arreglo al artículo 8, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento nº 40/94, se entiende por marcas anteriores las marcas registradas en un Estado miembro para las que se haya presentado la solicitud con anterioridad a la de la marca comunitaria.
30 Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la interpretación del artículo 4, apartado 1, letra b), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), cuyo contenido normativo es, en esencia, idéntico al del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente [sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 29, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 17; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI - Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec. p. II-4359, apartado 25].
31 Con arreglo a dicha jurisprudencia, el riesgo de confusión en el público debe apreciarse globalmente teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes (sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 22; Canon, antes citada, apartado 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 18, y de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p. I-4861, apartado 40; sentencia Fifties, antes citada, apartado 26).
32 Esta apreciación global implica cierta interdependencia entre los factores considerados y, en particular, la similitud entre las marcas y entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede verse compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias Canon, antes citada, apartado 17, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 19). La interdependencia entre estos factores se destaca en el séptimo considerando del Reglamento nº 40/94, según el cual procede interpretar el concepto de similitud en relación con el riesgo de confusión, cuya apreciación depende, entre otros factores, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o los servicios designados.
33 Además, la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Pues bien, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias SABEL, antes citada, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25). A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de los productos considerados es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Además, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia Lloyd Schufabrik Meyer, antes citada, apartado 26).
34 En el presente asunto, puesto que las marcas anteriores están registradas en España y los productos de que se trata son artículos de consumo corriente, el público destinatario, con respecto al cual debe examinarse el riesgo de confusión, está constituido por el consumidor medio de dicho Estado miembro.
35 A la luz de las consideraciones que preceden, deben compararse, por una parte, los productos de que se trata y, por otra, los signos en conflicto.
36 En lo que atañe a la comparación de los productos, las marcas anteriores españolas designan productos de la clase 3. Así, las marcas MISS GIORGI (nº 1.747.374) y GIORGI LINE (nº 1.747.375) están registradas para «productos de perfumería y cosmética, especialmente preparaciones cosméticas para el cabello y el baño»; la marca GIORGI LINE (nº 1.789.484), para «productos de perfumería y cosmética», y la marca J GIORGI (nº 1.160.413), para «agua de colonia, desodorante corporal, champú, gel de baño, laca para el cabello, acondicionador del cabello, crema suavizante para el cabello, gomina, leche para el cuerpo, leche limpiadora, pintalabios, lacas de uñas, bronceadores, tónicos faciales».
37 La Sala de Recurso estimó, en el punto 16 de la resolución impugnada, que los productos amparados por las marcas españolas GIORGI LINE (nos 1.747.375 y 1.789.484), MISS GIORGI y J GIORGI deben considerarse comparables o idénticos a los «jabones de tocador; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, desodorantes para uso personal y preparaciones para la limpieza, el cuidado y el embellecimiento de la piel, el cuero cabelludo y cabello» de la clase 3 que se hallan cubiertos por la marca solicitada GIORGIO BEVERLY HILLS.
38 Por otro lado, es pacífico entre las partes que existe una identidad o semejanza entre los productos contemplados por las marcas anteriores y los cubiertos por la marca solicitada.
39 Por lo que se refiere a la comparación de los signos, se deduce de la jurisprudencia que la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas de que se trate, en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (sentencias SABEL, antes citada, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25). Asimismo, el Tribunal de Justicia ha considerado que no puede descartarse que la mera similitud fonética de dos marcas pueda crear un riesgo de confusión (véase, en este sentido, la sentencia Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 28).
40 Por tanto, procede efectuar una comparación de los signos en conflicto en el presente caso desde el punto de vista gráfico, fonético y conceptual.
41 En lo que atañe a la comparación gráfica, la Sala de Recurso estimó que la marca solicitada GIORGIO BEVERLY HILLS, si bien es semejante a las marcas anteriores en la medida en que el vocablo «giorgi» está presente en todas ellas y se incluye en el vocablo «giorgio», no deja de diferir en gran medida de aquéllas. Todas las marcas anteriores contienen elementos figurativos significativos y un elemento denominativo suplementario («line» o «miss» o la letra «j»). La marca solicitada contiene también un elemento denominativo suplementario, «Beverly Hills», escrito en mayúsculas del mismo tamaño que las del signo denominativo «giorgio» (punto 17 de la resolución impugnada).
42 A este respecto, procede destacar que el hecho de que las marcas anteriores y la marca solicitada contengan, respectivamente, los elementos «giorgi» y «giorgio», que son en cierto modo semejantes, tiene escasa incidencia en su comparación de conjunto y no permite demostrar por sí solo que exista una semejanza gráfica entre los signos en conflicto.
43 En efecto, debido a la presencia en los signos de otros elementos denominativos, la letra «j», el vocablo «line» y el vocablo «miss» en las marcas anteriores, así como los vocablos «Beverly» y «Hills» en la marca solicitada, cada signo causa una impresión global diferente. Además, las marcas anteriores incluyen elementos figurativos que presentan una configuración particular y original.
44 De lo anterior se deriva que la Sala de Recurso consideró acertadamente que las diferencias entre los signos en conflicto son suficientes para estimar que no son similares desde un punto de vista gráfico.
45 Por lo que respecta a la comparación fonética, la Sala de Recurso no efectuó una comparación específica entre los signos de que se trata. Se limitó a afirmar que, si bien la marca solicitada GIORGIO BEVERLY HILLS se asemeja a las marcas anteriores en la medida en que el vocablo «giorgi» está presente en todas ellas y se incluye en el vocablo «giorgio», la mencionada marca difiere en gran medida de aquéllas (punto 17 de la resolución impugnada).
46 A este respecto, debe señalarse que existen diferencias importantes entre los signos en conflicto y que sus semejanzas son mínimas en comparación con sus diferencias. En efecto, la marca solicitada se compone de seis sílabas (gior-gio-be-ver-ly-hills) y sólo comparte una de ellas, la sílaba «gior», con las marcas anteriores, que se componen de tres sílabas (miss-gior-gi y j-gior-gi) y de cuatro sílabas (gior-gi-li-ne), respectivamente.
47 En consecuencia, los signos en conflicto tienen menos elementos fonéticos comunes que divergentes. Por tanto, procede considerar que las marcas de que se trata son distintas desde el punto de vista fonético.
48 En cuanto a la comparación conceptual de los signos en conflicto, la Sala de Recurso excluyó que, según lo indicado ante ella por la parte que formuló oposición (demandante ante el Tribunal de Primera Instancia), las marcas en conflicto fueran semejantes desde este punto de vista, como consecuencia de que, en la marca solicitada GIORGIO BEVERLY HILLS, el vocablo «giorgio» fuera dominante y los términos «Beverly Hills» constituyeran una denominación geográfica, todo lo más descriptiva de las cualidades de los productos contemplados por la marca, sin que, en consecuencia, sirvieran para distinguirlas.
49 A este respecto, por un lado, procede observar que, en lo que se refiere a la marca solicitada, los vocablos «Beverly Hills», que hacen referencia a un determinado lugar geográfico conocido por el público destinatario, no sólo carecen de carácter descriptivo de los productos de que se trata, sino que además tienen un valor semántico importante que se añade al nombre propio masculino «Giorgio» para formar un conjunto conceptualmente diferente respecto de las marcas anteriores.
50 Por otro lado, ha de señalarse que, en contra de lo afirmado por la demandante, los términos del tipo de «giorgi» y «giorgio» no permiten singularizar los productos de perfumería y cosmética. En efecto, como destacó la Sala de Recurso, habida cuenta de la frecuente utilización de nombres italianos, reales y presuntos, en el sector de la perfumería y del hecho de que los consumidores estén acostumbrados a las marcas que incluyen tales elementos, éstos no van a atribuir, en todos los casos en que un nombre de este tipo aparezca en una marca en relación con otros elementos, denominativos o figurativos, el mismo origen a los productos para los que se utiliza (punto 17 de la resolución impugnada).
51 En consecuencia, la Sala de Recurso consideró acertadamente que los signos de que se trata no coinciden desde un punto de vista conceptual.
52 Por consiguiente, aunque en el presente caso exista una identidad o una similitud entre los productos amparados por las marcas en conflicto, las diferencias gráficas, fonéticas y conceptuales entre los signos constituyen motivo suficiente para descartar la existencia de un riesgo de confusión en la percepción del público destinatario [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de diciembre de 2002, Vedial/OAMI - France Distribution (HUBERT), T-110/01, Rec. p. II-0000, apartado 63].
53 Por último, conforme a lo alegado por la OAMI, las resoluciones del Tribunal Supremo citadas por la demandante carecen de pertinencia en el presente caso. En efecto, procede recordar que la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso debe apreciarse únicamente a la luz del Reglamento nº 40/94, tal y como ha sido interpretado por el juez comunitario, y no sobre la base de la práctica decisoria anterior de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro.
54 Habida cuenta de lo que antecede, la Sala de Recurso estimó acertadamente que no existe riesgo de confusión entre la marca solicitada GIORGIO BEVERLY HILLS y las marcas españolas anteriores J GIORGI (nº 1.160.413), MISS GIORGI (nº 1.747.374), GIORGI LINE (nº 1.747.375) y GIORGI LINE (nº 1,747.375 y nº 1.789.484). En consecuencia, procede desestimar el presente motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
55 Por tanto, debe desestimarse el recurso.
Decisión sobre las costas
Costas
56 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la parte demandante, procede condenarla a pagar las costas de la OAMI, conforme a lo solicitado por esta última.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Cuarta)
decide:
1) Desestimar el recurso.
2) Condenar en costas a la demandante.