CELEX: 62004CJ0120
Ochranné známky
Směrnice 89/104/EHS
Článek 5 odst. 1 písm. b)
Nebezpečí záměny
Užití ochranné známky třetí osobou
Složené označení obsahující název třetí osoby následovaný ochrannou známkou

1       Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 5 odst. 1 písm. b) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince
1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92,
dále jen „směrnice“).
2       Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi Medion AG (dále jen „Medion“) a Thomson multimedia Sales Germany & Austria
GmbH (dále jen „Thomson“) ve věci používání zapsané ochranné známky LIFE, jejímž majitelem je Medion, společností Thomson
ve složeném označení „THOMSON LIFE“.

Právní rámec
3       Desátý bod odůvodnění směrnice týkající se ochrany poskytnuté ochranné známce uvádí:
„[…] ochrana poskytnutá zapsané ochranné známce, jejímž cílem je především zajistit ochranné známce funkci označení původu,
je v případě totožnosti známky a označení a zboží nebo služeb absolutní; […] ochrana se vztahuje rovněž na případy podobnosti
mezi známkou a označením a mezi zbožím nebo službami; […] je nezbytné vykládat pojem podobnosti v souvislosti s nebezpečím
záměny; […] nebezpečí záměny, jehož posouzení závisí na mnoha faktorech a zejména na povědomí o ochranné známce na trhu, na
asociaci, která může vzniknout mezi užívaným označením a zapsanou známkou, na stupni podobnosti mezi ochrannou známkou a označením
a mezi označeným zbožím nebo službami, představuje zvláštní podmínku ochrany […]“
4       Článek 5 odst. 1 směrnice zní následovně:
„Ze zapsané ochranné známky vyplývají pro jejího majitele výlučná práva. Majitel je oprávněn zakázat všem třetím osobám, které
nemají jeho souhlas, aby v obchodním styku užívaly:
[…]
b)      označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou a totožnosti či podobnosti zboží nebo služeb
označovaných ochrannou známkou a označením existuje nebezpečí záměny u veřejnosti, včetně nebezpečí asociace označení s ochrannou
známkou“.
5       Toto ustanovení bylo přeneseno do německého práva čl. 14 odst. 2 bodem 2 zákona o ochraně ochranných známek a ostatních rozlišovacích
označení (Markengesetz) ze dne 25. října 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082).

Spor v hlavním řízení a předběžná otázka
6       Medion je v Německu majitelkou ochranné známky LIFE, zapsané dne 29. srpna 1998 pro zábavní elektronické přístroje. Dosahuje
ročního obratu několika miliard eur v oblasti výroby a uvádění těchto výrobků na trh.
7       Thomson patří k jedné z hlavních světových skupin v oboru zábavní elektroniky. Některé ze svých výrobků uvádí na trh pod označením
„THOMSON LIFE“.
8       V červenci 2002 podala Medion k Landgericht Düsseldorf žalobu pro porušení práva z ochranných známek. Žádala ho o to, aby
společnosti Thomson zakázal používat označení „THOMSON LIFE“ pro pojmenování některých zábavních elektronických přístrojů.
9       Landgericht Düsseldorf tuto žalobu zamítl, jelikož zastával názor, že neexistuje nebezpečí záměny s ochrannou známkou LIFE.
10     Medion podala odvolání k Oberlandesgericht Düsseldorf. Žádala ho, aby společnosti Thomson zakázal používat označení „THOMSON
LIFE“ pro televizory, radiopřijímače s kazetovým přehrávačem, přehrávače CD disků a HI‑FI věže.
11     Předkládající soud uvádí, že řešení sporu závisí na tom, zda existuje nebezpečí záměny mezi ochrannou známkou LIFE a složeným
označením „THOMSON LIFE“ ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice.
12     Uplatňuje, že dle současné judikatury Bundesgerichtshof, vycházející z teorie nazývané „Prägetheorie“ (teorie vytvořeného
dojmu), je pro posouzení podobnosti sporného označení třeba se opírat o celkový dojem vyvolaný každým z obou označení a zkoumat,
zda totožná část charakterizuje složené označení do té míry, že ostatní prvky ustupují při vytváření celkového dojmu do pozadí.
Nebezpečí záměny by nemohlo být shledáno, pokud totožný prvek pouze přispívá k vytvoření celkového dojmu označení. Není důležité,
zda si převzatá ochranná známka zachovala ve složeném označení nezávislou rozlišovací roli („kennzeichnende Stellung“).
13     Podle Oberlandesgericht spočívá v odvětví výrobků dotčených ve sporu, který mu byl předložen, běžná praxe při označování ve
zdůraznění jména výrobce. Konkrétněji, ve věci v původním řízení jméno výrobce „THOMSON“ podstatným způsobem přispívá k celkovému
dojmu označení „THOMSON LIFE“. Běžná rozlišovací schopnost připisovaná prvku „LIFE“ není dostatečná k tomu, aby vyloučila,
že jméno výrobce „THOMSON“ přispívá k vytvoření celkového dojmu označení.
14     Předkládající soud nicméně uvádí, že současná judikatura Bundesgerichtshof je zpochybňována. Část doktríny podporuje odlišnou
tezi. Ta je mimoto v souladu s dřívější judikaturou stejného Bundesgerichtshof, podle které je namístě připustit nebezpečí
záměny, jakmile má shodná část ve sporném označení nezávislou rozlišovací roli, neztrácí se v něm a neustupuje do pozadí do
té míry, že bude nezpůsobilá připomínat zapsanou ochrannou známku.
15     Oberlandesgericht uplatňuje, že pokud by byla tato teze použita ve věci v původním řízení, bylo by třeba připustit nebezpečí
záměny, jelikož ochranná známka LIFE si v označení „THOMSON LIFE“ zachovává nezávislou rozlišovací roli.
16     Předkládající soud si nakonec klade otázku, jak je při použití kritéria vycházejícího z celkového dojmu vyvolaného označeními
možné zabránit tomu, aby si třetí osoba přivlastnila zapsanou ochrannou známku přidáním názvu své společnosti.
17     V tomto kontextu se Oberlandesgericht Düsseldorf rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku:
„Musí být čl. 5 odst. 1 písm. b) [směrnice] vykládán tak, že u veřejnosti v případě totožnosti výrobků nebo služeb, kterých
se týkají dotčená označení, existuje nebezpečí záměny, i když je starší slovní ochranná známka, mající běžnou rozlišovací
schopnost, převzata do novějšího složeného slovního označení třetí osoby nebo do jejího slovního/obrazového označení charakterizovaného
slovními prvky takovým způsobem, že před starší ochrannou známkou je uveden název společnosti třetí osoby, a že si starší
ochranná známka, aniž by sama o sobě vytvářela celkový dojem složeného označení, v něm nicméně zachovává nezávislou rozlišovací
roli?“

K předběžné otázce
18     Podstatou předběžné otázky předkládajícího soudu je, zda má být čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice vykládán tak, že u veřejnosti
v případě totožnosti výrobků nebo služeb může existovat nebezpečí záměny, jestliže je sporné označení tvořeno tím, že jsou
vedle sebe postaveny jednak název společnosti třetí osoby a jednak zapsaná ochranná známka mající běžnou rozlišovací schopnost,
a tato ochranná známka, aniž by sama o sobě vytvářela celkový dojem složeného označení, si v něm zachovává nezávislou rozlišovací
roli.

Vyjádření předložená Soudnímu dvoru
19     Medion a Komise Evropských společenství navrhují odpovědět na položenou otázku kladně.
20     Medion zpochybňuje „Prägetheorie“. Ta by umožňovala přivlastnit si zapsanou ochrannou známku pouhým připojením jména výrobce.
Takové použití ochranné známky by zasahovalo do funkce označení původu výrobků.
21     Komise uplatňuje, že za okolností jako ve věci v původním řízení jsou oba výrazy použité ve složeném označení rovnocenné.
Výraz „LIFE“ nemá zcela podřadnou úlohu. Vzhledem k tomu, že označení „THOMSON“ tak netvoří výhradně celkový dojem, složené
označení a zapsaná ochranná známka jsou podobné ve smyslu čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice. Nebezpečí záměny tak může být připuštěno
tím spíše, že obě společnosti nabízejí totožné výrobky.
22     Thomson navrhuje na položenou otázku odpovědět záporně. Hájí výklad směrnice v souladu s „Prägetheorie“. Sporné označení v původním
řízení nelze zaměnit s ochrannou známkou společnosti Medion vzhledem k tomu, že obsahuje prvek „THOMSON“, jméno výrobce, které
má stejnou důležitost jako druhý prvek, který ho tvoří. Výraz „LIFE“ slouží pouze k označení některých výrobků ze sortimentu
uvedeného na trh. Je každopádně vyloučeno, že by prvek „LIFE“ dominoval celkovému dojmu způsobenému označením „THOMSON LIFE“.

Odpověď Soudního dvora
23     Základní funkcí ochranné známky je zaručit spotřebiteli nebo koncovému uživateli totožnost původu výrobku nebo služby označených
ochrannou známkou tím, že jim umožní tento výrobek nebo službu odlišit bez možnosti záměny od výrobku nebo služby, které mají
jiný původ (viz zejména rozsudky ze dne 29. září 1998, Canon, C‑39/97, Recueil, s. I‑5507, bod 28, a ze dne 29. dubna 2004,
Björnekulla Fruktindustrier, C‑371/02, Recueil, s. I‑5791, bod 20).
24     Desátý bod odůvodnění směrnice zdůrazňuje, že ochrana poskytnutá zapsané ochranné známce má za cíl zajistit ochranné známce
funkci označení původu a že v případě podobnosti mezi známkou a označením a mezi zbožím nebo službami představuje nebezpečí
záměny zvláštní podmínku ochrany.
25     Článek 5 odst. 1 písm. b) směrnice je tak předurčen k použití, pouze existuje-li z důvodu totožnosti nebo podobnosti jak ochranných
známek, tak označených výrobků nebo služeb u veřejnosti nebezpečí záměny.
26     Ve smyslu tohoto ustanovení představuje nebezpečí záměny nebezpečí, že se veřejnost může domnívat, že dotčené výrobky nebo
služby pocházejí od stejného podniku, případně od podniků hospodářsky propojených (viz především rozsudek ze dne 22. června
1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Recueil, s. I‑3819, bod 17).
27     Existence nebezpečí záměny u veřejnosti musí být posuzována celkově, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory
projednávaného případu [viz rozsudky ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C‑251/95, Recueil, s. I‑6191, bod 22; výše uvedený
rozsudek Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 18, a ze dne 22. října 2000, Marca Mode, C‑425/98, Recueil, s. I‑4861, bod 40, stejně
jako ohledně čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř.
věst. L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), v podstatě stejného znění jako čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice, usnesení ze dne
28. dubna 2004, Matratzen Concord v. OHIM, C‑3/03 P, Recueil, s. I‑3657, bod 28].
28     Globální posouzení nebezpečí záměny, co se týče vzhledové, sluchové nebo pojmové podobnosti dotyčných ochranných známek, musí
být založeno na celkovém dojmu, kterým tyto ochranné známky působí, s přihlédnutím zejména k jejich rozlišovacím a dominantním
prvkům. Vnímání ochranných známek průměrným spotřebitelem dotčených výrobků nebo služeb hraje rozhodující úlohu v globálním
posouzení tohoto nebezpečí. V tomto ohledu průměrný spotřebitel vnímá obvykle ochrannou známku jako celek a nezabývá se jejími
jednotlivými detaily (viz především výše uvedené rozsudky SABEL, bod 23, a Lloyd Schuhfabrik Meyer, bod 25, stejně jako výše
uvedené usnesení Matratzen Concord v. OHIM, bod 29).
29     V rámci přezkumu existence nebezpečí záměny nedochází při posouzení podobnosti mezi dvěma ochrannými známkami k tomu, že se
zohlední pouze jedna složka kombinované ochranné známky a srovná se s jinou ochrannou známkou. Naopak je namístě provést srovnání,
při kterém budou dotčené ochranné známky posuzovány každá ve svém celku, což nevylučuje, že celkovému dojmu, který kombinovaná
ochranná známka vyvolává v paměti relevantní veřejnosti, může za určitých okolností dominovat jedna nebo více jejích složek
(viz výše uvedené usnesení Matratzen Concord v. OHIM, bod 32).
30     Nicméně mimo běžné případy, kdy průměrný spotřebitel vnímá ochrannou známku jako celek, a bez ohledu na okolnost, že v celkovém
dojmu může převládat jedna či více součástí kombinované ochranné známky, není v žádném případě vyloučeno, že ve zvláštním
případě si starší ochranná známka používaná třetí osobou ve složeném označení obsahujícím název společnosti této třetí osoby
zachová v tomto složeném označení nezávislou rozlišovací roli, aniž by v něm přitom tvořila dominantní prvek.
31     Za takového předpokladu může celkový dojem ze složeného označení vést veřejnost k přesvědčení, že dotčené výrobky nebo služby
pocházejí přinejmenším od hospodářsky propojených podniků, a v takovém případě musí být existence nebezpečí záměny shledána.
32     Konstatování existence nebezpečí záměny nemůže podléhat podmínce, aby v celkovém dojmu vyvolaném složeným označením převládala
část tohoto označení tvořená starší ochrannou známkou.
33     Pokud by byla vyžadována takováto podmínka, majitel starší ochranné známky by byl zbaven výlučného práva, které mu poskytuje
čl. 5 odst. 1 směrnice, i když by si tato ochranná známka zachovávala ve složeném označení nezávislou rozlišovací roli, ale
tato role by nebyla dominantní.
34     O takový případ by se například jednalo, kdyby majitel věhlasné ochranné známky používal složené označení stavějící vedle
sebe tuto ochrannou známku a starší ochrannou známku, která sama věhlasná není. O takový případ by se rovněž jednalo, kdyby
složené označení bylo tvořeno takovou starší ochrannou známkou a věhlasným obchodním jménem. V celkovém dojmu by tak totiž
většinou převládala věhlasná ochranná známka nebo věhlasné obchodní jméno obsažené ve složeném označení.
35     Na rozdíl od úmyslu zákonodárce Společenství vyjádřeného v desátém bodu odůvodnění směrnice by tak ochrana původní funkce
starší ochranné známky nebyla zajištěna, přestože by si tato ochranná známka zachovávala ve složeném označení nezávislou rozlišovací
roli.
36     Musí být tedy připuštěno, že pro účely konstatování nebezpečí záměny stačí, aby z důvodu nezávislé rozlišovací role, kterou
si starší ochranná známka udržuje, veřejnost přisuzovala rovněž majiteli této ochranné známky původ výrobků nebo služeb, kterých
se týká složené označení.
37     Proto je třeba na položenou otázku odpovědět tak, že čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že nebezpečí
záměny může u veřejnosti v případě totožnosti výrobků nebo služeb existovat, jakmile je sporné označení tvořeno tím, že jsou
vedle sebe postaveny jednak název společnosti třetí osoby a jednak zapsaná ochranná známka mající běžnou rozlišovací schopnost,
a tato ochranná známka, aniž by sama o sobě vytvářela celkový dojem složeného označení, si v něm zachovává nezávislou rozlišovací
roli.

K nákladům řízení
38     Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení vzhledem ke sporu probíhajícímu
před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření
Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.
Z těchto důvodů Soudní dvůr (druhý senát) rozhodl takto:
Článek 5 odst. 1 písm. b) první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských
států o ochranných známkách, musí být vykládán v tom smyslu, že nebezpečí záměny může u veřejnosti v případě totožnosti výrobků
nebo služeb existovat, jakmile je sporné označení tvořeno tím, že jsou vedle sebe postaveny jednak název společnosti třetí
osoby a jednak zapsaná ochranná známka mající běžnou rozlišovací schopnost, a tato ochranná známka, aniž by sama o sobě vytvářela
celkový dojem složeného označení, si v něm zachovává nezávislou rozlišovací roli.
Podpisy.
*
Jednací jazyk: němčina.