CELEX: 62005CJ0281
Varumärken
Direktiv 89/104/EEG
Rätt för innehavaren av ett varumärke att förhindra transitering av varor som är försedda med ett identiskt kännetecken genom en medlemsstat där varumärket är skyddat
Olaglig tillverkning
Associerad stat

1       Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 5.1 och 5.3 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december
1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17,
s. 178) och av artiklarna 28 EG och 30 EG.
2       Begäran har framställts i ett mål mellan Diesel SpA (nedan kallat Diesel) och bolaget Montex Holdings Ltd (nedan kallat Montex)
angående ett yrkande om förbud mot transitering genom Tyskland av varor tillhörande det sistnämnda bolaget vilka är försedda
med ett kännetecken som är identiskt med det registrerade varumärke som Diesel är innehavare av i Tyskland.

Tillämpliga bestämmelser
3       Artikel 5.1 och 5.3 i direktiv 89/104, som har rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett varumärke”, innehåller följande
föreskrifter:
”1.      Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans
tillstånd, att i näringsverksamhet använda
a)      tecken som är identiska med varumärket med avseende på de varor och tjänster som är identiska med dem för vilka varumärket
är registrerat,
b)      tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster
som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet
och varumärket.
…
3.      Bl.a. kan följande förbjudas enligt punkterna 1 och 2:
a)      Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.
b)      Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla
tjänster under tecknet.
c)      Att importera eller exportera varor under tecknet.
d)      Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.”
4       Andra och tredje skälen i rådets förordning (EG) nr 3295/94 av den 22 december 1994 om fastställande av vissa åtgärder avseende
införsel till gemenskapen samt export och återexport från gemenskapen av varor som gör intrång i viss immateriell äganderätt
(EGT L 341, s. 8; svensk specialutgåva, område 2, volym 16, s. 77), i dess lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 241/1999
av den 25 januari 1999 (EGT L 27, s. 1) (nedan kallad förordning nr 3295/94), som gällde vid tidpunkten för omständigheterna
i målet vid den nationella domstolen, har följande lydelse:
”Handel med varumärkesförfalskade och pirattillverkade varor vållar avsevärd skada för laglydiga tillverkare och grossister
och för innehavare av upphovsrätt eller närstående rättigheter och vilseleder konsumenterna. Dessa varor bör i så stor utsträckning
som möjligt hindras från att släppas ut på marknaden, och åtgärder bör vidtas för att effektivt bekämpa denna olagliga verksamhet
utan att hindra den lagliga handelns frihet. Detta mål eftersträvas också genom åtgärder på internationell nivå enligt samma
riktlinjer.
I den mån som varumärkesförfalskade eller pirattillverkade varor och liknande produkter importeras från tredje land är det
viktigt att förhindra att de övergår till fri omsättning i gemenskapen eller att de hänförs till ett suspensivt arrangemang
samt att införa ett lämpligt förfarande som gör det möjligt för tullmyndigheterna att ingripa för att garantera att ett sådant
förbud upprätthålls på bästa möjliga sätt.”
5       Artikel 1.1 i förordning nr 3295/94 har följande lydelse:
”1      I denna förordning fastställs:
a)      villkoren för ingripande av tullmyndigheterna när varor som misstänks vara sådana varor som anges i punkt 2 a,
–       deklareras för fri omsättning, export eller återexport i enlighet med artikel 61 i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den
12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen [(EGT L 302, s. 1; svensk specialutgåva, område 2, volym 16,
s. 4) (nedan kallad tullkodexen)],
–       påträffas vid en kontroll av varor som underkastats tullövervakning i enlighet med artikel 37 i [tullkodexen], som hänförts
till ett suspensivt arrangemang i enlighet med artikel 84.1 a i [nämnda kodex], återexporterats medelst anmälan eller är upplagda
i en frizon eller ett frilager i enlighet med artikel 166 i [nämnda kodex],
och
b)      åtgärder som skall vidtas av de behöriga myndigheterna med avseende på dessa varor, när det har fastställts att dessa verkligen
är sådana varor som avses i punkt 2 a.”
6       Artikel 1.2 i förordning nr 3295/94 innehåller följande bestämmelser:
”I denna förordning avses med
a)      varor som gör intrång på den immateriella äganderätten
–       varumärkesförfalskade varor:
–       varor, inbegripet emballage, som utan tillstånd är försedda med ett varumärke som är identiskt med det giltigt inregistrerade
varumärket för varor av samma slag eller som i väsentliga drag inte kan skiljas från ett sådant varumärke och som därigenom
kränker de rättigheter som tillkommer varumärkesinnehavaren i fråga enligt gemenskapslagstiftningen eller lagstiftningen i
den medlemsstat i vilken ansökan om ingripande av tullmyndigheterna görs,
–       …”
7       I artikel 84.1 a i tullkodexen föreskrivs följande:
”Då termen suspensivt arrangemang används anses den i fråga om icke-gemenskapsvaror gälla
–       extern transitering,
…”
8       Artikel 91.1 i tullkodexen har följande lydelse:
”Förfarandet för extern transitering skall medge befordran från en plats till en annan inom gemenskapens tullområde av
a)      icke‑gemenskapsvaror utan att dessa varor beläggs med importtullar och andra avgifter eller blir föremål för handelspolitiska
åtgärder,
…”
9       I artikel 92 i nämnda kodex föreskrivs följande:
”Förfarandet för extern transitering avslutas när varorna och tillhörande dokument företes för bestämmelsetullkontoret i enlighet
med bestämmelserna för förfarandet i fråga.”

Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna
10     Montex tillverkar jeans genom att sända plaggens olika delar, däribland kännetecknen, till Polen enligt förfarandet för tullförsegling.
Delarna sys samman i Polen och de färdiga byxorna sänds tillbaka till Irland. Diesels kännetecken är inte skyddat i den sistnämnda
medlemsstaten.
11     Hauptzollamt Löbau – Zollamt Zittau (huvudtullkontoret i Löbau – tullkontoret i Zittau) beslutade den 31 december 2000 att
kvarhålla en varuleverans bestående av 5 076 dambyxor med beteckningen DIESEL som skulle fraktas av ett ungerskt transportföretag
med lastbil från fabriken i Polen via Tyskland till Montex. Byxorna skulle transporteras genom oavbruten transitering från
det polska tullkontoret till tullkontoret i Dublin. De var skyddade mot eventuell stöld under transiteringen genom de polska
myndigheternas försegling av transportfordonet.
12     Montex begärde omprövning av beslutet att kvarhålla de aktuella varorna. Bolaget anser att endast varornas transitering genom
Tyskland inte innebär något intrång i de rättigheter som är knutna till varumärket.
13     Diesel å sin sida anser att nämnda transitering innebär ett intrång i företagets varumärkesrättigheter på grund av den risk
som föreligger för att varorna släpps ut på marknaden i transitmedlemsstaten. Diesel yrkade således att Montex skulle förbjudas
att transitera sina varor genom Tyskland, eller att föranstalta om sådan transitering. Företaget yrkade vidare att Montex
skulle förpliktas att samtycka till att de kvarhållna byxorna förstördes eller alternativt att samtliga etiketter och liknande
kännetecken med beteckningen DIESEL avlägsnades och sedan förstördes, samt att Montex skulle förpliktas att ersätta kostnaderna
härför.
14     Montex förlorade i såväl första som andra instans och företaget överklagade därför till Bundesgerichtshof som beslutade att
vilandeförklara målet och hänskjuta följande tolkningsfrågor till domstolen:
”1)      Innebär ett registrerat varumärke att varumärkesinnehavaren har rätt att förhindra transitering av varor som är försedda med
kännetecknet?
2)      Om den första frågan skall besvaras jakande: Föranleder den omständigheten att kännetecknet inte åtnjuter något skydd i bestämmelselandet
någon särskild bedömning?
3)      Om den första frågan skall besvaras jakande och oberoende av svaret på den andra frågan: Skall det göras en åtskillnad beroende
på om en vara, vars bestämmelseland är en medlemsstat, härrör från en medlemsstat, en associerad stat eller från en tredjestat?
Är det i detta avseende av betydelse huruvida varan i ursprungslandet har tillverkats lagenligt eller om det därvid har gjorts
intrång i innehavarens rätt till varumärket i det landet?”

Prövning av tolkningsfrågorna

Den första och den andra tolkningsfrågan:
15     Den nationella domstolen har ställt de två första tolkningsfrågorna, vilka skall prövas gemensamt, för att få klarhet i huruvida
artikel 5.1 och 5.3 i direktiv 89/104 skall tolkas så, att ett varumärke ger innehavaren rätt att förhindra transitering av
varor, som är försedda med ett kännetecken som är identiskt med varumärket och som är tillverkade i en tredjestat, genom en
medlemsstat där detta varumärke åtnjuter skydd, när varornas slutdestination är en medlemsstat där dessa får saluföras fritt,
eftersom varumärket inte är skyddat där?
16     Det framgår av beslutet om hänskjutande att de aktuella varorna, då Hauptzollamt Löbau – Zollamt Zittau den 31 december 2000
beslutade att kvarhålla dem, var hänförda till ett suspensivt arrangemang för extern transitering i den mening som avses i
artikel 84.1 a i tullkodexen, att de härrörde från Republiken Polen som var associerad med Europeiska unionen i enlighet med
Europaavtalet om att inrätta en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken
Polen, å andra sidan, som slutits och godkänts på gemenskapens vägnar genom rådets och kommissionens beslut 93/743/Euratom,
EKSG, EG av den 13 december 1993 (EGT L 348, s. 1; svensk specialutgåva, område 11, volym 26, s. 3), och att nämnda varor,
vid tidpunkten för deras kvarhållande, inte befann sig i fri omsättning i gemenskapen, eftersom tullförseglingen skulle brytas
i Irland, vilket var den medlemsstat där de skulle övergå till fri omsättning.
17     Domstolen har slagit fast att extern transitering av icke‑gemenskapsvaror baseras på en rättslig fiktion. De varor som hänförs
till detta förfarande underkastas nämligen varken importtullar eller andra handelspolitiska åtgärder, som om de inte hade
införts i gemenskapen (se dom av den 6 april 2000 i mål C‑383/98, Polo/Lauren, REG 2000, s. I‑2519, punkt 34).
18     Såsom generaladvokaten påpekade i punkt 16 i sitt förslag till avgörande innebär detta att allt sker som om varorna inte hade
införts i gemenskapen innan de övergick i fri omsättning, vilket skulle ske i Irland.
19     Domstolen har vidare slagit fast att en transitering, vilken innebär att varor som lagligen tillverkats i en medlemsstat transporteras
till ett tredjeland och därvid korsar en eller flera medlemsstaters territorium, inte inbegriper någon saluföring av de berörda
varorna och alltså inte kan skada varumärkesrättens särskilda föremål (se, angående en transitering genom Frankrike av varor
med ursprung i Spanien och vilkas bestämmelseland var Polen, dom av den 23 oktober 2003 i mål C‑115/02, Rioglass och Transremar,
REG 2003, s. I‑12705, punkt 27.
20     Domstolen har dessutom preciserat att innehavaren av ett varumärke inte har rätt att motsätta sig att originalvaror som är
försedda med detta varumärke och som inte tidigare släppts ut på marknaden i gemenskapen av varumärkesinnehavaren eller med
hans samtycke, endast förs in i gemenskapen med stöd av ett tullförfarande för extern transitering eller för lagring i tullager
(dom av den 18 oktober 2005 i mål C‑405/03, Class International, REG 2005, s. I‑8735, punkt 50).
21     Att icke‑gemenskapsvaror som är försedda med ett varumärke hänförs till ett sådant suspensivt tullförfarande som extern transitering
medför, på varumärkesrättens område, inte i sig ett intrång i varumärkesinnehavarens rätt att kontrollera varornas utsläppande
på marknaden för första gången i gemenskapen (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Class International,
punkt 47).
22     Däremot har domstolen slagit fast att varumärkesinnehavaren kan motsätta sig att originalvaror som är försedda med ett varumärke
och som har tullstatus av icke-gemenskapsvaror utbjuds och säljs, när utbjudandet och/eller försäljningen har skett medan
varorna var hänförda till ett förfarande för extern transitering eller för lagring i tullager och när detta nödvändigtvis
medför att varorna släpps ut på marknaden i gemenskapen (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Class
International, punkt 61).
23     En varumärkesinnehavare kan följaktligen förhindra transitering genom en medlemsstat där varumärket är skyddat, i förevarande
fall Förbundsrepubliken Tyskland, av varor som är försedda med varumärket och som är hänförda till ett förfarande för extern
transitering vilkas bestämmelseland är en annan medlemsstat där varumärket inte är skyddat, i förevarande fall Irland, endast
när tredje man handhar varorna medan de är hänförda till förfarandet för extern transitering på ett sätt som nödvändigtvis
medför att de släpps ut på marknaden i nämnda transiteringsmedlemsstat.
24     Domstolen godtar inte Diesels argument, att blotta risken att varorna inte når sin bestämmelseort, det vill säga Irland, där
varumärket inte är skyddat, och att de i teorin olovligen kan saluföras i Tyskland, räcker för att det skall anses att transiteringen
inverkar menligt på varumärkets grundläggande funktioner i Tyskland.
25     Såsom generaladvokaten påpekade i punkt 29 i sitt förslag till avgörande skulle Diesels argument nämligen innebära att all
extern transitering av varor som är försedda med kännetecknet skall anses som en användning av varumärket i näringsverksamhet
i den mening som avses i artikel 5.1 i direktiv 89/104. Såsom det har angetts ovan i punkterna 17–22 följer det emellertid
av domstolens rättspraxis att en sådan extern transitering, som inte inbegriper någon saluföring av de ifrågavarande varorna,
inte utgör en sådan användning av varumärket som kan medföra intrång i varumärkesinnehavarens rätt att kontrollera varornas
utsläppande på gemenskapsmarknaden.
26     Vad gäller bevisbördan framgår det av punkterna 74 och 75 i domen i det ovannämnda målet Class International att det i en
sådan situation som den som är aktuell i målet vid den nationella domstolen åligger varumärkesinnehavaren att bevisa de sakomständigheter
som gör att förbudsrätten enligt artikel 5.1 och 5.3 i direktiv 89/104 kan utövas. Varumärkesinnehavaren skall därmed bevisa
antingen att icke‑gemenskapsvaror försedda med hans varumärke har övergått i fri omsättning i en medlemsstat där varumärket
är skyddat, eller att andra åtgärder som nödvändigtvis medför att de släpps ut på marknaden i denna medlemsstat har vidtagits.
27     Mot bakgrund av det ovan anförda skall den första och den andra frågan besvaras på följande sätt. Artikel 5.1 och 5.3 i direktiv
89/104 skall tolkas så, att en varumärkesinnehavare kan förhindra transitering genom en medlemsstat där varumärket är skyddat,
i förevarande fall Förbundsrepubliken Tyskland, av varor som är försedda med varumärket och som är hänförda till ett förfarande
för extern transitering vilkas bestämmelseland är en annan medlemsstat där varumärket inte är skyddat, i förevarande fall
Irland, endast när tredje man handhar varorna medan de är hänförda till förfarandet för extern transitering på ett sätt som
nödvändigtvis medför att de släpps ut på marknaden i nämnda transiteringsmedlemsstat.

Den tredje tolkningsfrågan
28     Den nationella domstolen har ställt den tredje frågans första del för att få klarhet i huruvida det har betydelse för svaret
på den första frågan att det vid tiden för omständigheterna i målet vid den nationella domstolen rörde sig om varor med ursprung
i en associerad stat, nämligen Republiken Polen före dess anslutning till unionen, och inte om varor med ursprung i tredjestat
eller om gemenskapsvaror.
29     Den rättspraxis som nämnts ovan i punkt 19 rörde varor med ursprung i gemenskapen som vid transitering till sin destination
i tredjestat korsade en eller flera medlemsstaters territorium, men vilkas transitering inte inbegrep någon saluföring av
varorna i gemenskapen, med följden att det inte förekom någon skadlig påverkan på varumärkesrättens särskilda föremål.
30     Att Republiken Polen vid tidpunkten för omständigheterna i målet vid den nationella domstolen var en associerad stat innebar
inte att det skulle anses att varor med ursprung i denna stat härrörde från en medlemsstat. Målet vid den nationella domstolen
rör således inte frågan om behandlingen av gemenskapsvaror och den skall därför inte prövas av domstolen.
31     I egenskap av icke‑gemenskapsvaror kunde varorna med ursprung i Polen hänföras till förfarandet för extern transitering. Det
saknar i detta avseende betydelse huruvida varorna härrörde från en associerad stat, som Republiken Polen var före dess anslutning
till unionen, eller en annan icke associerad tredjestat.
32     Av detta följer att det saknar betydelse för svaret på den första frågan att det vid tiden för omständigheterna i målet vid
den nationella domstolen rörde sig om varor med ursprung i en associerad stat, nämligen Republiken Polen före dess anslutning
till unionen, och inte om varor med ursprung i en icke associerad tredjestat.
33     Den tredje frågans andra del avser huruvida det har betydelse för svaret på den första frågan om tillverkningen av de aktuella
varorna i Polen är laglig eller olaglig. Diesel, den tyska regeringen och Europeiska gemenskapernas kommission har gjort gällande
att innehavaren av ett varumärke har rätt att motsätta sig all transitering, även extern transitering, när det vid tillverkningen
av en vara i en tredjestat har gjorts intrång i innehavarens rätt till varumärket i den staten.
34     Detta argument kan inte godtas. Såsom det redan har slagits fast ovan i punkt 27 kan en varumärkesinnehavare nämligen förhindra
transitering genom en medlemsstat där varumärket är skyddat, i förevarande fall Förbundsrepubliken Tyskland, av varor som
är försedda med varumärket och som är hänförda till ett förfarande för extern transitering vilkas bestämmelseland är en annan
medlemsstat där varumärket inte är skyddat, i förevarande fall Irland, endast när tredje man handhar varorna medan de är hänförda
till förfarandet för extern transitering på ett sätt som nödvändigtvis medför att de släpps ut på marknaden i nämnda transiteringsmedlemsstat.
Det saknar härvidlag betydelse huruvida de berörda varorna är lagligen eller olagligen tillverkade.
35     Till skillnad från vad Diesel har gjort gällande påverkas inte denna tolkning av artikel 5 i direktiv 89/104 av dom av den
7 januari 2004 i mål C‑60/02, X (REG 2004, s. I‑651), som bland annat rörde tolkningen av artiklarna 2 och 11 i förordning
nr 3295/94.
36     Domstolen erinrade i punkt 54 i den domen om att artikel 1 i förordning nr 3295/94 skall tolkas så, att den skall tillämpas
när varor, som har importerats från en tredjestat och som befinner sig under transit till en annan tredjestat, tills vidare
kvarhålls i en medlemsstat av tullmyndigheterna i den staten med stöd av nämnda förordning, på ansökan av det bolag som är
innehavare av de rättigheter i vilka intrång påstås ha skett (se även domen i det ovannämnda målet Polo/Lauren, punkterna
26 och 27).
37     Det skall i detta avseende påpekas att för det första fastställs, i artikel 1 i förordning nr 3295/94, villkoren för ingripande
av tullmyndigheterna när varor som misstänks vara varumärkesförfalskade påträffas bland annat vid en kontroll av varor som
underkastats tullövervakning i enlighet med artikel 37 i tullkodexen, som hänförts till ett suspensivt arrangemang i enlighet
med artikel 84.1 a i nämnda kodex, återexporterats medelst anmälan eller är upplagda i en frizon eller ett frilager i enlighet
med artikel 166 i nämnda kodex.
38     För det andra fastställs, i artikel 1 i förordning nr 3295/94, vilka åtgärder som de behöriga tullmyndigheterna kan vidta
med avseende på dessa varor.
39     För det tredje rör andra och tredje skälen i förordning nr 3295/94, vilka återgetts ovan i punkt 4, uttryckligen handel med
varumärkesförfalskade varor, utsläppande på marknaden av sådana varor och vikten av att förhindra att de övergår till fri
omsättning i gemenskapen.
40     Av detta följer att det inte i någon bestämmelse i förordning nr 3295/94 fastställs ett nytt kriterium för att avgöra om det
har skett intrång i varumärkesrätten eller om det rör sig om en sådan användning av varumärket som kan förbjudas på grund
av att den medför ett intrång i denna rätt.
41     Mot bakgrund av det ovan anförda skall den tredje frågan besvaras på följande sätt. Det saknar i princip betydelse för svaret
på de två första frågorna om en vara, vars bestämmelseland är en medlemsstat, härrör från en associerad stat eller från en
tredjestat eller om varan i ursprungslandet har tillverkats lagenligt eller om det därvid har gjorts intrång i innehavarens
rätt till varumärket i det landet.

Rättegångskostnader
42     Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma
mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till
domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.
Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) följande:
1)
Artikel 5.1 och 5.3 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar
skall tolkas så, att en varumärkesinnehavare kan förhindra transitering genom en medlemsstat där varumärket är skyddat, i
förevarande fall Förbundsrepubliken Tyskland, av varor som är försedda med varumärket och som är hänförda till ett förfarande
för extern transitering vilkas bestämmelseland är en annan medlemsstat där varumärket inte är skyddat, i förevarande fall
Irland, endast när tredje man handhar varorna medan de är hänförda till förfarandet för extern transitering på ett sätt som
nödvändigtvis medför att de släpps ut på marknaden i nämnda transiteringsmedlemsstat.
2)
Det saknar härvidlag i princip betydelse om en vara, vars bestämmelseland är en medlemsstat, härrör från en associerad stat
eller från en tredjestat eller om varan i ursprungslandet har tillverkats lagenligt eller om det därvid har gjorts intrång
i innehavarens rätt till varumärket i det landet.
Underskrifter
*
Rättegångsspråk: tyska.