CELEX: 62003TJ0387
Marca comunitaria
Marca denominativa BIOKNOWLEDGE
Motivos de denegación absolutos
Artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº 40/94
Signo descriptivo

Antecedentes del litigio
El 2 de marzo de 2000 Proteome, Inc. (en lo sucesivo, «demandante»), presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina
de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo,
de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.
La marca cuyo registro se solicitó es el vocablo BIOKNOWLEDGE.
Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están incluidos en las clases 9, 16 y 42 del Arreglo de Niza
relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957,
en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de dichas clases, a la descripción siguiente:
–
clase 9: «Bases de datos, en forma física y electrónica, que proporcionan información sobre organismos, y programas de búsqueda,
recuperación, compilación, organización, gestión, análisis, comunicación y/o integración de datos en archivos de información
en forma electrónica, incluidas las bases de datos informáticas»;
–
clase 16: «Productos de imprenta, incluidos guías y manuales, relativos a los archivos de información sobre organismos»;
–
clase 42: «Servicios informáticos y de información, a saber, desarrollo y/o prestación de servicios de acceso a bases de datos
que contienen información sobre organismos, y programas de ordenador relacionados con tal información».
Mediante escrito de 6 de julio de 2001, el examinador de la OAMI informó a la demandante de que consideraba que la marca solicitada
no cumplía lo establecido en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94. Asimismo el examinador indicó
a la demandante que disponía de un plazo de dos meses para formular observaciones al respecto.
La demandante presentó sus observaciones el 31 de agosto de 2001.
Mediante resolución de 21 de junio de 2002, el examinador denegó la solicitud de marca, en virtud del artículo 38 del Reglamento
nº 40/94, basándose en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94.
En consecuencia, de conformidad con el artículo 59 del Reglamento nº 40/94, la demandante formuló un recurso ante la OAMI.
Mediante resolución de 25 de agosto de 2003, notificada a la demandante el 15 de septiembre de 2003 (en lo sucesivo, «resolución
impugnada»), la Sala Cuarta de Recurso de la OAMI desestimó dicho recurso por considerar que el vocablo BIOKNOWLEDGE es descriptivo
de los productos y servicios de que se trata y no tiene carácter distintivo.
Pretensiones de las partes
La parte demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
–
Acoja el recurso.
–
Anule la resolución de la Sala Cuarta de Recurso.
–
Anule la resolución del examinador de 21 de junio de 2002.
–
Devuelva a la OAMI la solicitud de marca comunitaria para que proceda a su publicación.
–
Condene a la OAMI a soportar las costas de la demandante causadas en el presente recurso, en el recurso ante la Sala de Recurso,
así como en el procedimiento ante el examinador.
La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
Con carácter preliminar, procede considerar, en el caso de autos, que, en realidad, la demandante pretende que se anule la
resolución impugnada y que el Tribunal de Primera Instancia deduzca de ello todas las consecuencias procedentes en Derecho.
Debe señalarse, además, que, en el acto de la vista, la OAMI manifestó que renunciaba a excepcionar la inadmisibilidad de
la pretensión de la demandante en la que se solicita la anulación de la resolución del examinador.
Sobre el fondo, la demandante formula tres imputaciones que pueden agruparse en dos motivos. La finalidad del primer motivo
es demostrar la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. El segundo motivo se refiere, por
su parte, a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94.
Sobre el primer motivo, relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94
El primer motivo invocado por la demandante comprende dos partes. En la primera, la demandante considera que la marca BIOKNOWLEDGE
es demasiado vaga e indefinida para conferir a este término un carácter descriptivo en relación con los productos y servicios
de que se trata. En la segunda parte la demandante estima que la Sala de Recurso utilizó indebidamente su conocimiento de
los productos y servicios de que se trata para apreciar el carácter descriptivo de la marca.
Sobre la naturaleza vaga e indefinida del vocablo BIOKNOWLEDGE
– Alegaciones de las partes
La demandante considera que la Sala de Recurso cometió un error similar al advertido en la sentencia del Tribunal de Primera
Instancia relativa al vocablo EASYBANK [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de abril de 2001, Bank für Arbeit
und Wirtschaft/OAMI (EASYBANK), T‑87/00, Rec. p. II‑1259, apartados 26 a 33]. Sostiene que, a semejanza de lo que se declaró
en dicha sentencia, el vocablo BIOKNOWLEDGE es demasiado vago e indefinido para conferir a este término un carácter descriptivo
en relación con los productos y servicios de que se trata.
Puntualiza que, además, el término «BIOKNOWLEDGE» se ha inventado recientemente y no tiene ningún significado claro, generalmente
definido y aceptado. La demandante infiere de ello que dicho vocablo no es descriptivo, concretamente, de los productos y
servicios de que se trata.
La demandante agrega que, en ningún caso la palabra «knowledge» puede constituir un elemento o un componente descriptivo del
vocablo BIOKNOWLEDGE. Alega que, en efecto, la palabra «knowledge» significa, en inglés, conocimiento o familiaridad adquirida
mediante experiencia, pero también toda la información que posee una persona o incluso comprensión teórica o práctica de una
materia, de una lengua, etc. Según la demandante, estos distintos significados indican que la palabra «knowledge» se distingue
de la palabra «information» y
a fortiori
del soporte en el que se acumula esta información o de los medios a través de los cuales se comunica a un usuario.
Basándose en la sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia el 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL)
(T‑34/00, Rec. p. II‑683, apartado 38), la OAMI estima que la apreciación del carácter descriptivo de una marca sólo puede
realizarse en relación, en primer lugar, con los productos o servicios de que se trate y, en segundo lugar, con la percepción
que de ella tenga el público pertinente.
En el caso de autos, habida cuenta de los productos y servicios para los que se solicitó el registro, la OAMI sostiene que
el público al que van destinados comprende los especialistas del sector médico, farmacéutico y de otras ciencias de la vida
y del sector de la asistencia sanitaria en toda la Unión Europea.
Según la OAMI, si este público se encontrara ante el vocablo BIOKNOWLEDGE utilizado en relación con los productos y servicios
de que se trata, deduciría de ello que pretenden proporcionar informaciones biológicas o que, simplemente, están relacionados
con tales informaciones.
Afirma que, por añadidura, el término «knowledge» significa igualmente información específica sobre una materia. Considera
que, en la medida en que los productos y servicios del demandante son fuentes de información biológica o facilitan tales fuentes,
existe una relación clara y directa entre la marca solicitada y los productos y servicios afectados.
La OAMI destaca al respecto la estructura del signo denominativo controvertido, formado por el prefijo «bio», frecuentemente
utilizado en la formación de palabras compuestas en el ámbito de las ciencias y de la tecnología, y por el término inglés
usual «knowledge». Agrega que los consumidores interesados no pueden percibir esta estructura como inhabitual, ya que es acorde
con las reglas inglesas de composición de palabras.
En relación con la alegación del demandante de que el término «Bioknowledge» se había inventado recientemente, la OAMI señala
que de la jurisprudencia se desprende que el hecho de que un término no figure en el diccionario no es determinante, ya que
lo importante es la manera en que el público al que se destinan los productos o servicios percibe ese término.
– Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, se desprende que los signos y las indicaciones que puedan servir,
en el comercio, para designar las características del producto o del servicio para el que se solicita el registro, se consideran
inapropiados, por su propia naturaleza, para cumplir la función de origen de la marca, sin perjuicio de la posibilidad de
que hayan adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso, prevista en el artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento.
Al prohibir el registro como marca comunitaria de tales signos o indicaciones, el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento
nº 40/94 persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las características
de productos o servicios para los cuales se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos. Esta disposición
impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca (sentencia
del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑0000, apartados 30 y 31).
Desde esta perspectiva, los signos y las indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento
nº 40/94 son los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista del consumidor, para designar, directamente o
mediante la mención de una de sus características esenciales, un producto o un servicio como aquel para el que se solicita
el registro (sentencia del Tribunal de Justicia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI, C‑383/99 P, Rec. p. I‑6251,
apartado 39). Por lo tanto, la apreciación del carácter descriptivo de un signo sólo puede llevarse a cabo, por una parte,
poniéndolo en relación con los productos o servicios de que se trate y, por otra, en relación con la forma en que el público
interesado lo entienda [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 3 de diciembre de 2003, Audi/OAMI (TDI), T‑16/02, Rec.
p. II‑0000, apartado 27].
Con carácter preliminar, debe señalarse que la demandante interpreta erróneamente la sentencia EASYBANK, citada en el apartado
14, al considerar que, en el caso de autos y a semejanza de lo que se declaró en dicha sentencia, la «marca» BIOKNOWLEDGE
es «demasiado vaga e indefinida» para conferir un carácter descriptivo a dicho término en relación con los productos y servicios
de que se trata.
En su sentencia EASYBANK, citada en el apartado 14, el Tribunal de Primera Instancia solo utilizó los términos «vago» e «indefinido»
para precisar el vínculo existente entre el sentido del vocablo de que se trataba y los servicios correspondientes. El Tribunal
de Primera Instancia indicó, de esta forma, que «la relación existente entre el sentido del vocablo EASYBANK, por un lado,
y los servicios que puede prestar un banco
on line,
por otro, resulta demasiado vaga e indefinida como para conferir a este término un carácter descriptivo en relación con dichos
servicios» (apartado 31 de la sentencia). Por lo tanto, en esa sentencia el Tribunal de Primera Instancia no calificó la marca
controvertida de «demasiado vaga e indefinida» como sostiene la demandante.
Por otra parte, la primera parte del primer motivo se basa, principalmente, en el hecho de que, a juicio de la demandante,
la Sala de Recurso decidió erróneamente que la marca solicitada era descriptiva, en particular, de los productos y servicios
de que se trata. Por lo tanto, debe analizarse la imputación de la demandante a este respecto.
Como ha señalado la Sala de Recurso en el apartado 11 de la resolución impugnada, consta que en el caso de autos los productos
y servicios de que se trata están destinados al público especializado de los sectores médico, farmacéutico y de otras ciencias
de la vida, así como del sector de la asistencia sanitaria.
En cuanto al vocablo BIOKNOWLEDGE, está formado por el prefijo «bio» y la palabra «knowledge».
El prefijo «bio» deriva del griego bios, que significa «vida», como señaló acertadamente la Sala de Recurso en el apartado
9 de la resolución impugnada. Con este elemento se forman numerosas palabras que tienen alguna relación con la «vida». Situado
en el contexto del público pertinente del caso de autos, el elemento «bio» forma parte de las palabras que tienen alguna relación
con los organismos vivos (por ejemplo, «biología»).
En cuanto a la palabra «knowledge», como ha señalado acertadamente la OAMI, una de sus definiciones corresponde a una información
específica sobre una materia. La demandante no ha contradicho esta definición, como tal, sino sólo la conclusión que de ella
ha deducido la OAMI.
Por consiguiente, teniendo en cuenta la delimitación del público pertinente en el caso de autos, la yuxtaposición de los términos
«bio» y «knowledge» para formar el vocablo BIOKNOWLEDGE lleva a la conclusión de que éste tiene, al menos, un significado
potencial, a saber, una o varias informaciones específicas sobre los organismos vivos, es decir, informaciones que les son
propias. Procede recordar aquí que debe denegarse el registro de un signo denominativo, con arreglo al artículo 7, apartado
1, letra c), del Reglamento nº 40/94, si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los
productos o servicios de que se trate (sentencia OAMI/Wrigley, citada en el apartado 23
supra,
apartado 32).
Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia ya puntualizó, en relación con un término que contiene el elemento «bio»,
que «al estar compuesto por abreviaturas que forman parte del léxico de la lengua de referencia [a saber, el inglés] el acrónimo
BioID no presenta ningún rasgo distintivo respecto a las normas relativas al léxico de dicha lengua y, por tanto, no tiene
una estructura inhabitual» [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 5 de diciembre de 2002, BioID/OAMI (BioID), T‑91/01,
Rec. p. II‑5159, apartado 28]. Por lo tanto, el hecho de que, en el caso de autos, el vocablo BIOKNOWLEDGE se presente en
una sola palabra no modifica la percepción que el público pertinente pueda tener de él. Debe señalarse, al respecto, que al
margen del público pertinente de lengua inglesa los sectores científicos utilizan frecuentemente el inglés.
En relación con las descripciones de las clases de productos y servicios a que se refiere el registro, todas ellas aluden
a los «organismos», es decir, a uno de los componentes del vocablo controvertido («bio»). Por otra parte, los productos y
servicios mencionados en la solicitud de registro comprenden o bien los dispositivos de almacenamiento de la información,
o bien los productos o servicios que permiten acceder a tal información. De ello se deduce que los productos y servicios de
que se trata contienen información sobre los organismos o permiten acceder a tal información.
En la medida en que el público pertinente está formado por especialistas de la ciencia de la vida y del sector de la asistencia
sanitaria, debe llegarse a la conclusión de que el vínculo existente entre el significado potencial del vocablo BIOKNOWLEDGE,
expresado en el apartado 32, por una parte, y los productos y servicios de que se trata, por otra, no es demasiado vago ni
indefinido. Existe, por el contrario, desde el punto de vista del público pertinente, una relación suficientemente directa
y concreta entre el sentido de dicho vocablo y las características de los productos y servicios de que se trata.
Por otra parte, en la medida en que la palabra «knowledge», según la definición que figura en el apartado 32
supra,
no puede diferenciarse claramente de la palabra «information», con mayor razón aún tampoco podrá distinguirse, como pretende
la demandante, del soporte en el que se almacena la información.
Por último, el vocablo BIOKNOWLEDGE, tal como se presentó para el registro, no contiene otros elementos ni otras indicaciones
que permitan desvirtuar esta conclusión. Lo mismo puede decirse en relación con la presentación o la disposición de los términos
que integran dicho vocablo.
No cabe acoger, a este respecto, la alegación de la demandante de que el vocablo BIOKNOWLEDGE es un término recientemente
inventado y que, por lo tanto, carece de un significado claro, generalmente definido y aceptado.
En efecto, en relación con el carácter distintivo de un vocablo, el hecho de juntar dos términos, sin ninguna modificación
gráfica o semántica, no presenta característica alguna adicional que pueda hacer que el signo en su totalidad sea apropiado
para distinguir los servicios de la demandante de los de otras empresas. La circunstancia de que el vocablo no se recoja en
los diccionarios como tal –escrito en una sola palabra o en dos– no modifica en modo alguno esta apreciación [sentencias del
Tribunal de Primera Instancia de 12 de enero de 2000, DKV/OAMI (COMPANYLINE), T‑19/99, Rec. p. II‑1, apartado 26, y de 26
de octubre de 2000, Harbinger/OAMI (TRUSTEDLINK), T‑345/99, Rec. p. II‑3525, apartado 37].
Por lo demás, como se ha indicado anteriormente (apartado 33), en relación con el acrónimo BioID, el Tribunal de Primera Instancia
puntualizó que este término compuesto de varios elementos no presenta ningún rasgo distintivo respecto a las normas relativas
al léxico de la lengua inglesa y que, por lo tanto, no tenía una estructura inhabitual.
En el caso de autos, como señaló acertadamente la OAMI, los consumidores interesados no pueden percibir la estructura del
vocablo BIOKNOWLEDGE como inhabitual, ya que es acorde con las reglas inglesas de formación de palabras. Ello es sobre todo
cierto cuando el público pertinente está integrado por especialistas acostumbrados a emplear los dos términos que forman el
vocablo BIOKNOWLEDGE. Por lo tanto, aunque este vocablo se haya inventado recientemente, como sostiene la demandante, tiene
un significado potencial suficientemente claro para el público pertinente y permite designar las características esenciales
de los productos y servicios de que se trata.
Teniendo en cuenta todos estos elementos, procede inferir que el vocablo BIOKNOWLEDGE es descriptivo de los productos y servicios
para los que se ha solicitado el registro. En consecuencia, la Sala de Recurso no cometió ningún error de Derecho al considerar
que desde el punto de vista del público pertinente, dicho vocablo podía servir para designar, en el sentido del artículo 7,
apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, las características esenciales de los productos y servicios mencionados en
la solicitud de marca.
Por consiguiente, procede desestimar por infundada la primera parte del primer motivo.
Sobre la utilización errónea por la Sala de Recurso de su conocimiento de los productos y servicios
– Alegaciones de las partes
La demandante señala que la Sala de Recurso utilizó su conocimiento de los productos y servicios propuestos para apreciar
si el vocablo BIOKNOWLEDGE estaba comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento
nº 40/94.
Según la demandante, tal apreciación
post facto
es inadmisible ya que este conocimiento completa la información contenida en el signo denominativo. Sin este conocimiento,
prosigue la demandante, la Sala de Recurso no habría podido llegar a la conclusión de que el vocablo contenía signos o indicaciones
descriptivos.
La demandante agrega que, en todo caso, si el criterio aplicado por la Sala de Recurso fuera correcto, el signo BIOKNOWLEDGE
no daría ninguna información clara y no ambigua sobre las características esenciales de los productos y servicios ofertados
(a diferencia de lo que se indica en el apartado 13 de la resolución impugnada).
La OAMI responde que la demandante olvida el principio básico según el cual la apreciación del carácter descriptivo del signo
sólo puede efectuarse en relación con los productos o los servicios de que se trate. Por lo tanto, lejos de abusar de su conocimiento
de la descripción de los productos y servicios para deducir una conclusión sesgada, la Sala de Recurso aplicó el criterio
apropiado valorando el carácter descriptivo del vocablo en el contexto de los productos y servicios de que se trata.
– Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Como se ha recordado anteriormente, en relación con la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94,
la apreciación del carácter descriptivo de un signo solo puede llevarse a cabo, por una parte, poniéndolo en relación con
los productos o servicios de que se trate y, por otra, en relación con la forma en que el público pertinente lo entienda (sentencia
TDI, citada en el apartado 24
supra,
apartado 27).
Por consiguiente, contrariamente a lo que sostiene la demandante, la Sala de Recurso se refirió acertadamente, en el caso
de autos, a los productos y servicios de que se trata para apreciar si debía denegarse el registro del vocablo BIOKNOWLEDGE,
con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.
En cuanto a la alegación de la demandante de que el signo BIOKNOWLEDGE no informa de manera clara y no ambigua sobre las características
esenciales de los productos y servicios ofertados, los fundamentos relativos al primer submotivo del primer motivo han permitido
llegar a la conclusión de que, por el contrario, desde el punto de vista del público pertinente, existía una relación suficientemente
directa y concreta entre el sentido del vocablo BIOKNOWLEDGE y las características de los productos y servicios de que se
trata. Por lo tanto, debe asimismo desestimarse la alegación formulada por la demandante a este respecto.
Por todo cuanto antecede, procede desestimar por infundado la segunda parte del primer motivo y, por lo tanto, debe desestimarse
el primer motivo en su integridad.
Sobre el segundo motivo, relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94
Al haber sido desestimado el primer motivo, y en la medida en que basta que se aplique uno de los motivos de denegación absolutos
enumerados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 para que el signo controvertido no pueda registrarse como
marca comunitaria (sentencia del Tribunal de Justicia de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561, apartado
29), no procede examinar el segundo motivo invocado por la demandante, relativo a la infracción del artículo 7, apartado 1,
letra b), del Reglamento nº 40/94.
Teniendo en cuenta cuanto antecede, procede desestimar el recurso.
Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda
el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que se han desestimado los motivos de
la demandante, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la OAMI.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Condenar en costas a la demandante.
Azizi
Jaeger
Dehousse
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 19 de enero de 2005.
El Secretario
El Presidente
H. Jung
J. Azizi
–
Lengua de procedimiento: inglés.