CELEX: 62007TJ0471
Марка на Общността
Международна регистрация
Молба за териториално разширяване на защитата
Словна марка "TAME IT"
Абсолютно основание за отказ
Липса на отличителен характер
Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

Обстоятелства, предхождащи спора
На 10 януари 2006 г. жалбоподателят Wella AG получава от Международното бюро на Световната организация по интелектуална собственост (СОИС) международната регистрация на словната марка „TAME IT“ за стоки от клас 3 по смисъла на Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от , ревизирана и изменена, и отговарящи на следното описание: „Сапуни, парфюмерия, етерични масла, козметика, лосиони за коса, средства за почистване на зъби“.
На 20 април 2006 г. по силата на член 3б от Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките, приет в Мадрид на (
ОВ L 296, 2003 г., стр. 22
; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 16, наричан по-нататък „Мадридски протокол“), Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) получава нотификация с искане за териториално разширяване на защитата на тази международна регистрация за Европейската общност.
На 20 октомври 2006 г. СХВП издава нотификация ex officio за временен отказ за защита на марката „TAME IT“ в Европейската общност в съответствие с член 5 от Мадридския протокол и правило 113 от Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността (
ОВ L 303, стр. 1
; Специално издание на български език 2007 г., глава 17, том 1, стр. 189), изменен, за всички стоки, обхванати от международната регистрация. Изтъкнатият довод е липсата на отличителен характер на марката „TAME IT“ по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от относно марката на Общността (
ОВ L 11, 1994 г., стр. 11
; Специално издание на български език 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), изменен (понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от относно марката на Общността (
ОВ L 78, стр. 1
).
На 21 декември 2006 г. жалбоподателят отговаря на възраженията, повдигнати в нотификацията за временен отказ.
С решение от 9 март 2007 г. (наричано по-нататък „решението на проверителя“) проверителят отказва да разшири защитата на марката „TAME IT“ за Европейската общност за всичките стоки с довода, че тази марка е лишена от отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.
На 9 май 2007 г. жалбоподателят подава пред СХВП жалба срещу това решение на основание членове 57—62 от Регламент № 40/94 (понастоящем членове 58—64 от Регламент № 207/2009).
С решение от 24 октомври 2007 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) втори апелативен състав на СХВП уважава частично жалбата. По същество апелативният състав счита, че стоките, за които е поискано териториалното разширяване на защитата за Европейската общност, са стоки за ежедневна употреба, че съответните потребители се състоят от англоговорещи средни потребители в Общността, които са относително осведомени и в разумни граници наблюдателни и съобразителни, че глаголът „to tame“ означава по-конкретно „омекотявам“, „овладявам или контролирам“ или „укротявам“ и че съчетанието от думи „tame it“ е в съответствие с граматическите и синтактичните правила в английския език. От това апелативният състав достига до извода, че по отношение на лосионите за коса, козметиката и етеричните масла — последните две категории стоки, които могат да се използват също за омекотяване на косите — съответните потребители възприемали израза „tame it“ ясно, незабавно и без задна мисъл като чисто рекламно послание, информиращо за очакваното действие при употребата на тези стоки. От това той заключава, че марката „TAME IT“ е лишена от всякакъв отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 по отношение на тези стоки. Обратно, апелативният състав счита, че никаква релевантна връзка не може да се установи между марката „TAME IT“ и „сапуните, парфюмерията, средствата за почистване на зъби“ и поради това той не може да направи извода, че липсва отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 по отношение на тези стоки. С оглед на тези данни апелативният състав, от една страна, отхвърля жалбата и потвърждава решението на проверителя в частта, с която се отказва посочването на Европейската общност в международната регистрация на марката „TAME IT“ за „етерични масла, козметика, лосиони за коса“, и от друга страна, отменя решението на проверителя и следователно разрешава посочването на Европейската общност в международната регистрация на марката „TAME IT“ за „сапуни, парфюмерия, средства за почистване на зъби“.
Искания на страните
Жалбоподателят моли Първоинстанционния съд:
—
да отмени обжалваното решение в частта, с която се отхвърля жалбата, подадена срещу решението на проверителя,
—
да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.
СХВП моли Първоинстанционния съд:
—
да отхвърли жалбата,
—
да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.
От правна страна
В подкрепа на жалбата си жалбоподателят сочи едно-единствено правно основание, изведено от нарушението на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94. По същество той твърди, че марката „TAME IT“ не е лишена от отличителен характер по смисъла на тази разпоредба по отношение на стоките „етерични масла, козметика, лосиони за коса“.
СХВП оспорва изложените от жалбоподателя доводи.
Съгласно член 146, параграф 1 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 151, параграф 1 от Регламент № 207/2009) всяка международна регистрация, посочваща Европейската общност, считано от датата на разширяването за Европейската общност, предвидено в член 3б, параграф 2 от Мадридския протокол, има същото действие както заявка за марка на Общността. Член 149, параграф 1 от същия регламент (понастоящем член 154, параграф 1 от Регламент № 207/2009) гласи, че международните регистрации, посочващи Европейската общност, подлежат на проверка на абсолютните основания за отказ по същия начин както заявките за марки на Общността.
Съгласно член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 се отказва регистрацията на марките, които са лишени от отличителен характер. Член 7, параграф 2 от същия регламент (понастоящем член 7, параграф 2 от Регламент № 207/2009) гласи, че параграф 1 от него се прилага, независимо че мотивите за отказ съществуват само за една част на Общността.
Марките, посочени в член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 са тези, които се считат за негодни да осъществяват основната функция на марката, а именно да установяват търговския произход на разглежданата стока или услуга, за да дадат възможност на потребителя, който придобива обозначената с марката стока или услуга, при едно последващо придобиване да направи същия избор, ако опитът му се окаже положителен, или да направи друг избор, ако опитът се окаже отрицателен (Решение на Първоинстанционния съд от 27 февруари 2002 г. по дело Eurocool Logistik/СХВП (EUROCOOL),
T-34/00, Recueil, стр. II-683
, точка 37, и Решение от по дело Pioneer Hi-Bred International/СХВП (OPTIMUM), T-424/07, непубликувано в Сборника, точка 20).
Съгласно установената съдебна практика регистрацията на дадена марка, която се състои от знаци или означения, използвани, от друга страна, като рекламни лозунги, означения за качество или изрази, които приканват към закупуване на стоките или услугите, обозначени с тази марка, не е изключена сама по себе си поради подобно използване. Марка, която като рекламния лозунг изпълнява функции, различни от тези на марка в класическия смисъл, обаче е отличителна по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, само ако тя може да се възприеме от самото начало като указание за търговския произход на посочените стоки или услуги, за да позволи на съответните потребители да разграничат, без риск да се объркат, стоките или услугите на притежателя на марката от тези с различен търговски произход (Решение на Първоинстанционния съд от 3 юли 2003 г. по дело Best Buy Concepts/СХВП (BEST BUY),
T-122/01, Recueil, стр. II-2235
, точка 21 и Решение от по дело Avon Products/СХВП (ANEW ALTERNATIVE), T-184/07, непубликувано в Сборника, точка 22).
За да се установи липсата на отличителен характер, достатъчно е, че семантичното съдържание на разглежданата словна марка посочва на потребителя характеристика на стоката или на услугата, свързана с нейната пазарна стойност, която, без да е точна, носи информация от промоционален или рекламен характер, която съответният потребител възприема на пръв поглед по-скоро като такава, отколкото като указание за търговския произход на разглежданата стока или услуга (Решение на Първоинстанционния съд от 30 юни 2004 г. по дело Norma Lebensmittelfilialbetrieb/СХВП (Mehr für Ihr Geld),
T-281/02, Recueil, стр. II-1915
, точка 31 и Решение от по дело Suez/СХВП (Delivering the essentials of life), T-128/07, непубликувано в Сборника, точка 20).
Освен това отличителният характер на дадена марка трябва да се преценява, от една страна, с оглед на стоките или услугите, за които се иска регистрация или защита в Европейската общност, и от друга страна, с оглед на възприемането им от съответните потребители, които представляват средните потребители на тези стоки или услуги (Решение на Първоинстанционния съд от 7 февруари 2002 г. Mag Instrument/СХВП (Форма на джобни фенерчета),
T-88/00, Recueil, стр. II-467
, точка 30 и Решение по дело Delivering the essentials of life, точка 16 по-горе, точка 21).
Накрая, от съдебната практика е видно, че щом като регистрацията на марка на Общността или защитата на международна регистрация в Европейската общност е поискана за всички стоки, които спадат към дадена категория, без да е направено разграничение между тези стоки, фактът, че разглежданата марка е лишена от отличителен характер само за някои от тях, спадащи към тази категория, не е пречка да се признае липсата на отличителен характер на разглежданата марка за всички стоки от тази категория (вж. в този смисъл по аналогия Решение на Първоинстанционния съд от 7 юни 2001 г. по дело DKV/СХВП (EuroHealth),
T-359/99, Recueil, стр. II-1645
, точка 33, и Решение на Първоинстанционния съд от по дело Reber/СХВП — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T-304/06, Сборник, стр. I-1927, точка 92).
В конкретния случай жалбоподателят оспорва отказа на апелативния състав за посочване на Европейската общност в международната регистрация на марката „TAME IT“ за стоките „етерични масла, козметика, лосиони за коса“ (наричани по-нататък „разглежданите стоки“).
В самото начало, като се има предвид естеството на разглежданите стоки, които са стоки за ежедневна употреба, и обстоятелството, че марката „TAME IT“ е съставена от думи, които идват от английски, следва да се отбележи, че апелативният състав правилно констатира, че съответните потребители са средните англоговорещи потребители, които са относително осведомени и в разумни граници наблюдателни и съобразителни, което впрочем не се оспорва от страните. Следователно именно с оглед на възприемането от страна на англоговорещия среден потребител, следва да се прецени дали апелативният състав правилно е приел, че марката „TAME IT“ е била лишена от отличителен характер за разглежданите стоки.
В това отношение, първо, следва да се изтъкне, както апелативният състав е установил, че английският глагол „to tame“ означава по-конкретно „омекотявам“, „овладявам или контролирам“ или „укротявам“. Впрочем апелативният състав посочва, без това да се оспорва от жалбоподателя, че същият използва на уебсайта си в Обединеното кралство глагола „to tame“ в смисъл на „омекотявам“, за да рекламира някои от стоките си за грижа за косата.
Второ, както поддържа жалбоподателят, английското местоимение от среден род „it“ може на теория да има различни значения, като така оставя на потребителя определена свобода на тълкуване относно това, за което се отнася глаголът „to tame“. Както обаче посочва СХВП, от припомнената в точка 17 по-горе съдебна практика следва, че отличителният характер на дадена марка не трябва да се преценява абстрактно, а с оглед на стоките, за които се иска защита. В конкретния случай разглежданите стоки са лосиони за коса, козметика и етерични масла. Що се отнася до лосионите за коса, те по дефиниция са предназначени за коса. Що се отнася до козметиката и етеричните масла наистина, както твърди жалбоподателят, тези категории включват стоки, различни от стоките, предназначени за коса. Така или иначе обаче категорията козметика обхваща като цяло козметиката за коса, а сред етеричните масла някои могат да бъдат използвани за омекотяване на косата, както се изтъква от апелативния състав. По този въпрос жалбоподателят впрочем се задоволява да твърди, че етеричните масла са „необичайни“ стоки за грижа за косата и че категорията козметика обхваща „по-скоро стоки за грижа за кожата, […], масла и соли за баня, както и декоративна козметика […]“, без да обосновава тези твърдения.
Както обаче подчертава СХВП, местоимението „it“ може на английски език да се замести с думата „коса“, тъй като английската дума „hair“ се използва обикновено в единствено число. Така по отношение на лосионите за коса, козметиката за коса и етеричните масла, които могат да се използват за коса, местоимението „it“ ще се възприема като препращащо към косата.
Трето, не се спори, че изразът „tame it“ е съставен в съответствие с правилата на английската граматика и синтаксис. Освен това изразът „tame it“ съдържа спрегнат глагол в заповедно наклонение.
От посоченото следва, че по отношение на лосионите за коса, козметиката за коса и етеричните масла, които могат да се използват за коса, марката „TAME IT“ ще се възприеме от средния англоговорещ потребител като предписание или покана да се използват тези стоки, за да се омекоти косата, да се контролира или направи податлива на обработка. Следователно семантичното съдържание на марката „TAME IT“ посочва на съответния потребител положителна характеристика на тези стоки, свързана с тяхната търговска стойност, доколкото ефектът на омекотяване или контрол на косата е важна функция, търсена от потребителя при употребата им.
Следователно, изправен пред марката „TAME IT“ във връзка с лосионите за коса, козметиката за коса и етеричните масла, които могат да се използват за коса, потребителят я възприема веднага като промоционална или рекламна информация, която по-скоро го кара да използва тези стоки и/или го информира за очакваното действие при тяхната употреба, отколкото като указание за техния търговски произход.
Неправилно жалбоподателят поддържа, че тъй като глаголът „to tame“ имал различни значения, от които главното се отнасяло до опитомяването на диви животни, тази промоционална или рекламна информация нямало да бъде предадена ясно, непосредствено и веднага. Всъщност съгласно припомнената в точка 17 по-горе съдебна практика неотносимо е обстоятелството, че глаголът „to tame“ или изразът „tame it“, разгледани без връзка с разглежданите стоки, имат други значения, различни от възприетото от апелативния състав, дори и да предположим, че представеното във връзка с това доказателство от жалбоподателя е допустимо. Поради същия довод апелативният състав не може вече да се упреква с основание, че е пренебрегнал многообразието на смислови значения, предложени от съчетаването на думите „tame“ и „it“.
С оглед на тези данни следва да се заключи, че по отношение на лосионите за коса, козметиката за коса и етеричните масла, които могат да се използват за коса, и доколкото тя кара потребителя да използва тези стоки и/или го информира за очакваното действие при тяхната употреба, марката „TAME IT“ ще се възприема непосредствено от съответните потребители по-скоро като рекламно послание, отколкото като указание за търговския произход на тези стоки. Следователно с оглед на припомнения в точка 18 по-горе принцип апелативният състав основателно е приел, че марката „TAME IT“ е лишена от отличителен характер за всички разглеждани стоки.
В това отношение следва да се добави, че съгласно член 44, параграф 1 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 43, параграф 1 от Регламент № 207/2009) заявителят на разглежданата марка може по всяко време да оттегли своята заявка за марка на Общността или да ограничи списъка на стоки или услуги, който тя съдържа. Така правото на ограничаване на списъка от стоки и услуги принадлежи единствено на заявителя на дадена марка на Общността, който може по всяко време да подаде заявка в този смисъл до СХВП (Решение на Първоинстанционния съд от 27 февруари 2002 г. по дело Ellos/СХВП (ELLOS),
T-219/00, Recueil, стр. II-753
, точка 61 и Решение на Първоинстанционния съд от по дело Storck/СХВП (Форма на обвивка на бонбон),
T-402/02, Recueil, стр. II-3849
, точка 33). По силата на член 149, параграф 1 от Регламент № 40/94 същото трябва да важи в рамките на искане за посочване на Европейската общност в международна регистрация.
В конкретния случай жалбоподателят може да направи такова ограничение, както е предвидено в член 149, параграф 2 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 154, параграф 2 от Регламент № 207/2009), по-специално в отговор на нотификацията за временен отказ за защита, която съгласно правило 112, параграф 1 и правило 113, параграф 1, буква в) от Регламент № 2868/95 му предоставя двумесечен срок за отстраняване на недостатъците, мотивирали този временен отказ — а именно, липсата на отличителен характер на марката „TAME IT“ по отношение на стоките, за които е била поискана защита в Европейската общност, като се има предвид, че тя била възприемана като послание, свързано с положителното действие, което тези стоки имали върху косата. Жалбоподателят обаче не ограничава списъка на стоки, за които иска защита на марката „TAME IT“ в Европейската общност. Ето защо и като се има предвид припомнената в точка 18 по-горе съдебна практика, понастоящем жалбоподателят не може с основание да твърди, че по отношение на някои видове козметика и някои етерични масла, които не са предназначени за коса, марката „TAME IT“ имала отличителен характер.
Изложените от жалбоподателя други доводи вече не позволяват да се обори изводът, че марката „TAME IT“ е лишена от отличителен характер за всички разглеждани стоки.
На първо място, необходимо е да се посочи, че обратно на това, което твърди жалбоподателят, фактът, че изразът „tame it“ съдържа спрегнат глагол в заповедно наклонение, не придава отличителен характер на марката „TAME IT“. Както изтъква СХВП, употребата на спрегнати глаголи в заповедно наклонение е обичайно в областта на промоциите. Ето защо той подчертава обстоятелството, че първоначално тази марка ще се възприема като промоционално послание, което кара съответния потребител да използва разглежданите стоки и/или го информира за очакваното действие при тяхната употреба.
На второ място, противно на твърденията на жалбоподателя, от обжалваното решение не е видно, че апелативният състав е пренебрегнал цялостното впечатление, направено от марката „TAME IT“. В действителност апелативният състав се позовава, от една страна, на „съчетанието от думи, изграждащи разглеждания знак“, за да констатира, че това съчетание е в съответствие със структурата и с обичайните правила на английското произношение, и от друга страна, на израза „tame it“ в неговата цялост, за да констатира, че той се възприема като чисто рекламно послание. Апелативният състав достига и до извода, че „правилно [проверителят] е възприел, че съчетанието на думите „tame it“ е лишено от отличителен характер по отношение на [разглежданите стоки]“. Следователно апелативният състав не може да бъде упрекнат, че не е взел предвид цялостното впечатление, което марката „TAME IT“ би произвела върху съответните потребители.
На трето място, жалбоподателят поддържа, че обстоятелството, че апелативният състав не е посочил никакъв пример за употребата на израза „tame it“, за да обозначи разглежданите стоки, доказвало, че марката „TAME IT“ действително е в състояние да отличи тези стоки от стоките, които имат друг търговски произход. В това отношение достатъчно е да се припомни, че макар обстоятелството, че дадена марка може да бъде обичайно използвана в търговията, за да представи съответните стоки или услуги, да е релевантен критерий в рамките на член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009), това не е критерият, в светлината на който трябва да се тълкува член 7, параграф 1, буква б) от същия регламент (Решение на Съда от 16 септември 2004 г. по дело SAT.1/СХВП, C-329/02 P, Recueil, стр. I-8317, точка 36 и Решение на Съда от по дело BioID/СХВП, C-37/03 P, Recueil, стр. I-7975, точки 61 и 62). От посоченото следва, че след като е определил, че марката „TAME IT“ е била лишена от отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, апелативният състав не е трябвало да посочва такива примери. Следователно този довод трябва да се отхвърли като неотносим.
На четвърто място, що се отнася до довода, изведен от регистрацията от страна на United Kingdom Intellectual Property Office (Службата за интелектуална собственост в Обединеното кралство) на словната марка „TAME“ за стоки от клас 3 по смисъла на Ницската спогодба, и ако предположим, че този довод, както и представеното в негова подкрепа доказателство, са допустими, което се оспорва от СХВП, достатъчно е да се припомни, че режимът на марката на Общността е автономна правна система, която преследва специфични цели, и се прилага независимо от всяка национална система (Решение на Първоинстанционния съд от 5 декември 2000 г. по дело Messe München/СХВП (electronica),
T-32/00, Recueil, стр. II-3829
, точка 47 и Решение на Съда от по дело giropay/СХВП (GIROPAY), T-399/06, непубликувано в Сборника, точка 46). Следователно въпросът дали даден знак може да бъде регистриран или защитен като марка на Общността следва да се преценява само въз основа на релевантната общностна правна уредба. Ето защо СХВП и евентуално общностният съд не са обвързани от дадено решение, взето от държава членка или дори от трета страна, с което се приема, че същият знак може да бъде регистриран като национална марка. Такъв е случаят дори ако такова решение е взето в съответствие с национално законодателство, хармонизирано с Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (
ОВ L 40, 1989 г., стр. 1
; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92) или още в страна, която принадлежи към езиковата зона, от която произхожда разглежданата словна марка (Решение на Първоинстанционния съд от по дело Streamserve/СХВП (STREAMSERVE),
T-106/00, Recueil, стр. II-723
, точка 47 и Решение на Първоинстанционния съд по дело GIROPAY, посочено по-горе, точка 46). Следователно този довод също трябва да бъде отхвърлен.
На пето място, следва да се припомни, че според съдебната практика по отношение на знак, съставен от думи, евентуалният отличителен характер може да бъде разгледан отчасти за всeки един от неговите елементи поотделно, но при всички случаи трябва да зависи от разглеждането на съвкупността, която те образуват. Действително самото обстоятелство, че всеки от тези елементи, разглеждан самостоятелно, е лишен от отличителен характер, не изключва възможността образуваната от тях комбинация да има отличителен характер (Решение по дело SAT.1/СХВП, точка 34 по-горе, точка 28 и Решение на Първоинстанционния съд от 9 юли 2008 г. по дело BYK-Chemie/СХВП (Substance for Success), T-58/07, непубликувано в Сборника, точка 18). Съгласно тази съдебна практика, когато апелативният състав потвърди, че „заявеният знак се състои единствено от обикновения сбор на елементите, които го съставят“, той единствено установява, че марката „TAME IT“ няма друго значение освен простата комбинация от думи „tame“ и „it“ и че поради това обстоятелство на пръв поглед тя би била възприемана от съответния потребител в своята цялост като чисто рекламно послание. Следователно това твърдение не цели, както твърди жалбоподателят, да посочи липсата на креативност или на въображение на марката „TAME IT“. Поради това този довод също трябва да се отхвърли.
С оглед на всичко гореизложено е видно, че предвид основанието, посочено в член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, апелативният състав правилно е отказал посочването на Европейската общност в международната регистрация на словната марка „TAME IT“ за етеричните масла, козметиката и лосионите за коса.
Следователно единственото правно основание, изведено от нарушението на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, трябва да се отхвърли като неоснователно, така както и жалбата в своята цялост.
По съдебните разноски
Съгласно член 87, параграф 2 от Процедурния правилник загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. Тъй като жалбоподателят е загубил делото, той следва да бъде осъден да заплати съдебните разноски в съответствие с исканията на СХВП.

По изложените съображения
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД (първи състав)
реши:

1)
Отхвърля жалбата.

2)
Осъжда Wella AG да заплати съдебните разноски.

Tiili
Dehousse
Wiszniewska-Białecka
Постановено в открито съдебно заседание в Люксембург на 15 септември 2009 година.
Подписи
(
*1
)	Език на производството: английски.