CELEX: 62002TJ0352
Marca comunitária
Processo de oposição
Pedido de marca comunitária nominativa PC WORKS
Marca figurativa nacional anterior W WORK PRO
Recusa de registo
Artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94

Antecedentes do litígio
1       Em 4 de Novembro de 1997, a recorrente apresentou um pedido de registo de marca comunitária ao Instituto de Harmonização do
Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), ao abrigo do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro
de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), na sua redacção alterada.
2       A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo PC WORKS. Os produtos para os quais foi pedido o registo integram a classe 9
na acepção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas,
de 15 de Junho de 1957, na versão revista e alterada, e correspondem à seguinte descrição: «aparelhos para registo, transmissão
e reprodução de som ou imagens, altifalantes, amplificadores, gira‑discos, reprodutores de fitas, leitores de discos compactos,
sintonizadores e peças e acessórios para todos os artigos atrás referidos».
3       Em 26 de Outubro de 1998, o pedido foi publicado no
Boletim de Marcas Comunitárias
n.° 81/98.
4       Em 22 de Janeiro de 1999, J. Vila Ortiz formulou uma oposição ao pedido da recorrente, ao abrigo do artigo 42.° do Regulamento
n.° 40/94, invocando um risco de confusão na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do mesmo regulamento. A oposição abrangia
todos os produtos referidos pelo pedido de marca da recorrente e baseava‑se na marca figurativa nacional a seguir reproduzida:
5       Esta marca tinha sido registada em 10 de Outubro de 1994 em Espanha para «equipamentos electrónicos audio; altifalantes; aparelhos
para a reprodução do som; rádios; televisões e aparelhos vídeo», incluídos na classe 9.
6       Por decisão de 26 de Janeiro de 2001, a Divisão de Oposição considerou que existia um risco de confusão entre os sinais em
conflito e, consequentemente, recusou o pedido da recorrente para a totalidade dos produtos.
7       Em 19 de Março de 2001, a recorrente interpôs recurso da decisão da Divisão de Oposição (processo R 265/2001). Nesse recurso,
modificou a descrição dos produtos referidos no seu pedido, acrescentando a seguinte precisão: «todos os produtos referidos
relacionados com computadores e hardware».
8       Por decisão de 4 de Setembro de 2002 (a seguir «decisão impugnada»), a Quarta Câmara de Recurso do IHMI confirmou a decisão
da Divisão de Oposição e negou provimento ao recurso. A Câmara de Recurso considerou que o pedido de marca e a marca anterior
se referiam, no essencial, à mesma categoria de produtos, a saber, aparelhos eléctricos destinados a reproduzir sons ou imagens,
e que os sinais em conflito eram semelhantes nos planos visual, fonético e conceptual.

Pedidos das partes
9       No decurso da audiência, a recorrente declarou desistir do seu pedido de que fosse ordenado ao IHMI que aceitasse o seu pedido
de marca.
10     A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne:
–       anular a decisão impugnada e a decisão da Divisão de Oposição;
–       condenar o IHMI nas despesas do presente processo bem como nas despesas efecutadas perante a Câmara de Recurso e a Divisão
de Oposição.
11     O IHMI conclui pedindo que o Tribunal se digne:
–       negar provimento ao recurso;
–       condenar a recorrente nas despesas.

Questão de direito
12     Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca um fundamento único, assente na violação do Regulamento n.° 40/94, na medida
em que a Câmara de Recurso concluiu erradamente existir um risco de confusão entre os sinais em conflito.

Argumentos das partes
13     A recorrente indica que a comparação entre duas marcas para apreciar a existência de um risco de confusão deve ser efectuada
tendo em conta a impressão de conjunto produzida por cada um dos sinais. Em compensação, no momento dessa apreciação, não
é permitido decompor os sinais em conflito para comparar os diferentes elementos constitutivos, designadamente quando, como
no presente caso, por um lado, não existe qualquer indício que permita concluir que o público‑alvo procederá a uma operação
dessas e, por outro, os elementos que compõem os sinais em conflito têm, eles próprios, pouco carácter distintivo, assentando
este, para cada uma das marcas em causa, essencialmente na impressão de conjunto produzida pela interacção desses diferentes
elementos. Segundo a recorrente, é igualmente inadequado conferir uma ampla protecção a uma marca quando essa protecção se
baseia num dos seus elementos constitutivos que tem pouco carácter distintivo.
14     No presente caso, a marca anterior é composta por três elementos, a letra «w», a palavra «work» e a palavra «pro», enquanto
a marca pedida contém apenas dois elementos, a palavra «pc» e a palavra «works». Por outro lado, enquanto o carácter distintivo
da marca anterior resulta da interacção entre os elementos «w» e «work», tendo o terceiro componente um papel reduzido na
impressão de conjunto produzido pelo sinal, o carácter distintivo da marca pedida repousa na interacção entre as palavras
«pc» e «works».
15     Assim, na opinião da recorrente, a simples circunstância de as letras que compõem a palavra «work» serem comuns aos dois sinais
em conflito não é suficiente para demonstrar que existe um risco de confusão entre esses dois sinais.
16     No que respeita, em concreto, à comparação entre os sinais em conflito no plano visual, a recorrente observa que a marca anterior
é uma marca figurativa, ao passo que a marca pedida é uma marca nominativa. Salienta designadamente que os três elementos
que compõem a marca anterior estão dispostos verticalmente, sendo o elemento constituído pela letra «w» que domina a impressão
de conjunto, ao passo que os dois componentes da marca pedida estão dispostos horizontalmente.
17     No plano fonético, a marca anterior é designada oralmente seja pela pronúncia sucessiva dos três elementos «w», «work» e «pro»,
que a compõem, seja apenas pela pronúncia da palavra «work», se se considerar os elementos «w» e «pro» puramente gráficos.
Ao invés, a marca pedida só pode ser designada pela pronúncia conjunta das palavras «pc works». Seja qual for a pronúncia
da marca anterior, esta difere, segundo a recorrente, da marca pedida, não podendo a letra «w» ser confundida com o elemento
«pc» e não sendo a palavra «work» susceptível de ser confundida com o elemento nominativo «pc works».
18     No plano conceptual, a recorrente, partindo do princípio que as palavras «work» e «works» não têm qualquer significado para
o consumidor médio espanhol, em relação ao qual se deve apreciar o risco de confusão, considera que este não será levado a
associá‑las e irá entendê‑las como duas palavras diferentes. Em particular, não lhe será possível percepcionar a palavra «works»
como o plural da palavra «work». Pelo contrário, segundo a recorrente, se se puder concluir que o público‑alvo conhece suficientemente
a língua inglesa para perceber o sentido destas palavras, há que admitir que este está igualmente em condições de se aperceber
do diferente significado das mesmas.
19     Além disso, a recorrente salienta que os produtos referidos no pedido de marca, pela sua natureza, são objecto de decisões
de compra atentas por parte do consumidor em causa, de forma que este não se decidirá a comprá‑los senão depois de se ter
assegurado que correspondem efectivamente às suas necessidades. Esta circunstância reduz posteriormente o risco de confusão
para o público‑alvo.
20     O IHMI considera que a Câmara de Recurso não cometeu qualquer erro de direito e que demonstrou correctamente a existência
de um risco de confusão entre os sinais em conflito.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância
21     O artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 prevê que, «[a]pós oposição do titular de uma marca anterior, o pedido
de registo de marca será recusado: […] Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade
ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território
onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior».
22     Segundo jurisprudência assente, constitui risco de confusão o risco de que o público possa crer que os produtos ou serviços
em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas ligadas economicamente.
23     Segundo esta mesma jurisprudência, o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, segundo a percepção que o público em
causa tem dos sinais e dos produtos ou serviços em causa, e tendo em conta todos os factores relevantes do caso, designadamente
a interdependência entre a semelhança dos sinais e a dos produtos ou serviços designados [v. acórdão do Tribunal de Primeira
Instância de 9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Colect.,
p. II‑2821, n.
os
31 a 33, e jurisprudência aí referida].
24     No presente caso, dada a natureza dos produtos em causa, cuja designação é reproduzida nos n.
os
2, 5 e 7
supra
, o público‑alvo, em relação ao qual se deve efectuar a análise do risco de confusão, é composto por consumidores médios.
Resulta, além disso, do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 que o público‑alvo é aquele que reside no território
do Estado‑Membro no qual a marca anterior está protegida, a saber, no presente caso, a Espanha.
25     Ora, se é verdade que os produtos oferecidos pela recorrente, que consistem em peças de equipamento audiovisual que se utilizam
designadamente com um computador, se dirigem a um público que tem noções mais ou menos aprofundadas de informática e que está
familiarizado com a utilização de material electrónico, não é menos verdade que, hoje em dia, a oferta e o consumo deste tipo
de produtos e a sua difusão junto do grande público, composto essencialmente de jovens, são de tal ordem que não podem ser
considerados reservados a um círculo restrito e especializado de consumidores, apesar de não poderem ser definidos como produtos
de consumo de massa. Igualmente, se é verdade que alguns dos produtos em causa são susceptíveis, pelo seu grau de sofisticação
e pelo seu custo, de ser objecto de uma decisão de compra mais atenta, o mesmo não é válido para todos os produtos em causa,
conforme o IHMI salientou com razão na sua contestação. Assim, há que considerar que o público‑alvo é composto de consumidores
médios, normalmente informados e razoavelmente atentos e avisados.
26     Por aplicação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 e à luz das considerações que precedem, há, assim,
que proceder à comparação entre, por um lado, os produtos e serviços em causa e, por outro, os sinais em conflito.
Quanto aos produtos em causa
27     Segundo jurisprudência assente, para apreciar a semelhança entre os produtos ou serviços em causa importa tomar em conta todos
os factores pertinentes que caracterizam a relação entre esses produtos ou serviços. Esses factores incluem, em especial,
a sua natureza, destino e utilização, bem como o seu carácter concorrente ou complementar (acórdão do Tribunal de Primeira
Instância de 23 de Outubro de 2002, Institut für Lernsysteme/IHMI – Educational Services (ELS), T‑388/00, Colect., p. II‑4301,
n.° 51).
28     No presente caso, a oposição baseia‑se numa marca anterior registada para produtos integrados na classe 9 e dirige‑se contra
o registo da marca pedida para produtos incluídos na mesma classe.
29     Há que indicar que a recorrente não contesta a conclusão da Câmara de Recurso segundo a qual as marcas em causa se referem
essencialmente ao mesmo tipo de produtos, a saber, aparelhos eléctricos destinados a reproduzir sons e imagens.
30     Esta conclusão deve considerar‑se provada.
31     A precisão acrescentada pela recorrente perante a Câmara de Recurso (v. n.° 7,
supra
) na designação dos produtos referidos no seu pedido de registo, que restringe este apenas aos aparelhos e peças de equipamentos
destinados a ser utilizados com computadores e material informático, não altera esta apreciação. Com efeito, a mera circunstância
de esta precisão não figurar na descrição dos produtos da opositora não basta para infirmar a conclusão segundo a qual os
produtos em causa partilham da mesma natureza e podem ter o mesmo destino. A este respeito, importa considerar, tal como foi
indicado com razão pelo IHMI no n.° 21 da sua contestação, que a descrição dos produtos designados pela marca anterior é suficientemente
abrangente para englobar igualmente os produtos a que se refere a marca pedida.
Quanto aos sinais em causa
32     No presente caso, a marca anterior consiste num sinal misto, figurativo e nominativo, composto por três elementos dispostos
verticalmente, o primeiro dos quais é constituído por um sinal que reproduz um disco preto no qual está inserido um «w» maiúsculo
de cor branca, o segundo consiste na palavra «work» escrita em letras maiúsculas de cor preta e o terceiro consiste num rectângulo
preto no qual estão inscritas três pequenas letras maiúsculas de cor branca, espaçadas, que formam a palavra «pro». A marca
pedida é constituída pelo elemento nominativo «pc works».
33     No que diz respeito, em primeiro lugar, à comparação das marcas em causa no plano visual, deve recordar‑se a título liminar
que o Tribunal de Primeira Instância já precisou que se pode verificar a existência de uma semelhança visual entre uma marca
nominativa e uma marca figurativa, uma vez que estes dois tipos de marcas têm uma configuração gráfica susceptível de causar
uma impressão visual [acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 12 de Dezembro de 2002, Vedial/IHMI – France Distribution
(HUBERT), T‑110/01, Colect., p. II‑5275, n.° 51].
34     Depois, há que recordar que o Tribunal de Primeira Instância já decidiu que uma marca complexa, nominal e figurativa, só pode
ser considerada semelhante a outra marca, idêntica ou semelhante a um dos componentes da marca complexa, se este componente
constituir o elemento dominante na impressão de conjunto produzida pela marca complexa. É o que acontece quando tal componente
é susceptível de, por si só, dominar a imagem da referida marca que o público pertinente retém na memória, de tal forma que
todos os outros componentes são negligenciáveis na impressão de conjunto por ela produzida [acórdão do Tribunal de Primeira
Instância de 23 de Outubro de 2002, Matratzen Concord/IHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Colect., p. II‑4335, n.° 33].
35     No presente caso, deve observar‑se, antes de mais, que um dos elementos da marca anterior, a saber, a palavra «work», é muito
semelhante a um dos elementos nominativos que compõem a marca pedida.
36     De seguida, há que indicar, quanto à comparação visual dos sinais em causa, que a Câmara de Recurso considerou que as palavras
«work» e «works» constituem, no plano visual, os elementos dominantes, respectivamente, da marca anterior e da marca pedida.
37     A este respeito, quanto, em primeiro lugar, à marca anterior, há que salientar que o elemento constituído pela palavra «work»
ocupa uma posição central relativamente aos outros elementos gráficos do sinal e constitui proporcionalmente o componente
mais significativo em termos de dimensão do mesmo. Além disso, o elemento gráfico constituído pelo rectângulo preto que contém
as letras «pro», que figura mesmo por baixo da palavra «work», produz, em virtude das suas dimensões e cor, um efeito de sublinhado,
que, por um lado, alimenta a impressão de o referido elemento ter apenas uma função secundária relativamente ao elemento constituído
pela palavra «work» e, por outro, contribui para reforçar o impacto visual deste último. Por fim, no que diz respeito ao elemento
constituído pelo disco preto que contém a letra «w», deve considerar‑se que o seu impacto visual é consideravelmente menor
do que o elemento que reproduz a palavra «work», devido essencialmente ao seu tamanho mais reduzido. Daqui resulta que a Câmara
de Recurso não cometeu um erro de apreciação ao concluir que esse elemento domina a impressão visual de conjunto da marca
anterior.
38     No que diz respeito, em segundo lugar, à marca pedida, deve considerar‑se a palavra «works» dominante relativamente à palavra
«pc», que, sendo o primeiro elemento do sinal, tem, no entanto, um impacto visual muito inferior, pelo facto de ocupar uma
porção de espaço correspondente mais ou menos a um terço da que ocupa a palavra «works». Consequentemente, a Câmara de Recurso
não cometeu qualquer erro ao concluir que este último constitui o elemento que domina a impressão visual de conjunto da marca
pedida.
39     À luz das considerações que antecedem, deve considerar‑se que existe uma forte semelhança visual entre os sinais em conflito
pelo facto de os elementos dominantes serem compostos maioritariamente pelos mesmos sinais gráficos, a saber, as letras «w»
«o» «r» «k», dispostas na mesma sequência, que reproduzem a palavra «work», e de diferirem unicamente na medida em que a marca
pedida acrescenta a esta sequência mais um sinal, a saber, a letra «s».
40     No plano fonético, a Câmara de Recurso considerou, como o IHMI o fez na sua contestação, que é pouco provável que os consumidores
espanhóis designem a marca da opositora pronunciando todos os seus elementos nominativos, a saber, «w», «work» e «pro». Com
efeito, estes, não procedendo a uma análise detalhada da marca, terão antes tendência a concentrar‑se na palavra «work», percepcionando
o elemento constituído pela palavra «w» como puramente decorativo e descurando o elemento «pro» devido ao seu tamanho reduzido.
41     Deve indicar‑se, a título liminar, que a conclusão à qual a Câmara de Recurso chegou é o resultado de uma análise que combinou
critérios de apreciação simultaneamente visuais e fonéticos. Importa pois verificar se um procedimento destes se afigura compatível
com uma correcta apreciação do grau de semelhança entre duas marcas em conflito, para estabelecer a existência de um eventual
risco de confusão.
42     A este respeito, há que indicar que, em sentido estrito, a reprodução fonética de um sinal complexo corresponde à de todos
os seus elementos nominativos, independentemente das suas especificidades gráficas, que estão antes incluídas na análise do
sinal no plano visual.
43     Todavia, no âmbito da apreciação das semelhanças visuais, fonéticas e conceptuais entre as duas marcas em conflito, que visa
demonstrar ou excluir a existência de um risco de confusão para o público relevante, tem de se ter em conta a impressão de
conjunto produzida por cada um dos sinais junto do público‑alvo.
44     Ora, no caso de uma marca complexa, nominativa e figurativa, os elementos nominativos são simultaneamente elementos figurativos,
que, em função das suas particularidades gráficas, são capazes de produzir um impacto visual mais ou menos acentuado. Assim,
nos casos em que um sinal dessa natureza é composto por vários elementos nominativos, não está excluído que alguns destes
possam atrair mais a atenção do consumidor, por exemplo, devido ao seu tamanho, à sua cor ou à sua posição, de forma que este,
quando tem de se referir oralmente ao sinal, será levado a pronunciar unicamente estes elementos, negligenciando os outros.
A impressão visual induzida pela particularidade gráfica dos elementos nominativos de um sinal complexo é, assim, susceptível
de influenciar a representação sonora do sinal.
45     No presente caso, conforme foi indicado no n.° 37
supra
, a palavra «work» domina a impressão visual de conjunto da marca anterior e constitui o elemento nominativo susceptível de
atrair mais a atenção e de ser imediatamente apercebida e facilmente memorizada. Os outros elementos nominativos do sinal
não têm senão um pequeno impacto deste ponto de vista. Com efeito, por um lado, o elemento «pro» será dificilmente memorizado
devido ao seu tamanho reduzido e não será imediatamente percepcionado como palavra, visto que as três letras que a compõem
estão muito afastadas uma das outras. Por outro, o sinal «w», composto por uma letra isolada, que, além disso, não é comummente
utilizada na língua espanhola, será antes percepcionado como um elemento decorativo.
46     Resulta do que precede que a Câmara de Recurso não cometeu um erro de apreciação ao considerar provável que o consumidor espanhol
visado refere oralmente a marca da opositora pronunciando apenas a palavra «work». Devendo a comparação no plano fonético
ser feita entre a forma sonora dos sinais «work» e «pc works», deve concluir‑se que existe uma certa semelhança, visto que
os dois sinais partilham, na mesma sequência, a maior parte das letras que os compõem.
47     A Câmara de Recurso decidiu que existia igualmente uma semelhança entre os dois sinais em conflito no plano conceptual, ao
admitir que o público em causa conhece o significado das palavras inglesas «work» e «works». Na sua contestação, o IHMI precisou
que as marcas em causa evocam a mesma ideia, a saber, a de «um esforço físico destinado à realização de algo».
48     A este respeito, importa antes de mais indicar que a palavra «pc», que figura na marca pedida, reveste um carácter descritivo
relativamente aos produtos em causa, pois é, tanto em inglês como em espanhol, abreviatura de «computador pessoal». Do ponto
de vista conceptual, o elemento distintivo desta marca é, por conseguinte, constituído pela palavra «works». Quanto à marca
anterior, deve considerar‑se, por razões análogas às expostas nos n.
os
43 a 45
supra
e na falta de elementos figurativos não nominativos dotados de poder evocador autónomo, que o elemento dominante no plano
conceptual é constituído pela palavra «work».
49     Em seguida, deve considerar‑se verosímil, tal como a própria recorrente parece reconhecer, a afirmação segundo a qual o público‑alvo,
sendo composto de consumidores familiarizados com a utilização de computadores, tem suficiente conhecimento da língua inglesa
para compreender o significado da palavra «work» e para reconhecer a forma plural desta na palavra «works».
50     Nestas circunstâncias, a Câmara de Recurso não cometeu um erro de apreciação ao considerar que as duas marcas em conflito
são igualmente semelhantes no plano conceptual.
51     Resulta de todas as considerações antecedentes que, nos planos visual, fonético e conceptual, a marca pedida e a marca anterior
são semelhantes.
Quanto ao risco de confusão
52     Segundo jurisprudência assente, a apreciação do risco de confusão, que deve ser efectuada tendo em conta todos os factores
relevantes, deve, no que respeita à semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa, basear‑se na impressão
de conjunto produzida pelas marcas, atendendo, designadamente, aos elementos distintivos e dominantes destas (acórdãos do
Tribunal de Justiça de 11 de Novembro de 1997, SABEL, C‑251/95, Colect., p. I‑6191, n.° 23, e ELS, já referido, n.° 62). Com
efeito, o consumidor médio do tipo de produto ou serviço em causa, cuja percepção das marcas desempenha papel determinante
na apreciação global do risco de confusão, apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das suas
diferentes particularidades (acórdão SABEL, já referido, n.° 23).
53     No presente caso, tendo em conta as semelhanças entre os sinais em conflito e o facto de estes designarem produtos da mesma
natureza, deve concluir‑se que a Câmara de Recurso não cometeu um erro de apreciação ao considerar que existe, neste caso,
um risco concreto de o público relevante poder enganar‑se quanto à origem comercial destes produtos.
54     Face a tudo o que precede, o pedido de anulação da recorrente deve ser julgado improcedente.

Quanto às despesas
55     Nos termos do artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida é condenada
nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, há que condená‑la nas despesas, atento
o pedido do IHMI.
56     Nos termos do artigo 136.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, as despesas indispensáveis efectuadas pelas partes para efeitos
do processo perante a Câmara de Recurso são consideradas despesas reembolsáveis. O mesmo não se aplica às despesas efectuadas
para efeitos do processo perante a Divisão de Oposição, e o pedido da recorrente para que essas despesas lhe sejam reembolsadas
deve, em todo o caso, ser indeferido por esse motivo. O pedido da recorrente para que lhe sejam reembolsadas as despesas efectuadas
para efeito do processo perante a Câmara de Recurso deve igualmente ser indeferido, uma vez que o pedido de anulação não foi
julgado procedente.
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção)
decide:
1)
É negado provimento ao recurso.
2)
A recorrente é condenada nas despesas.
Legal
Mengozzi
Wiszniewska‑Białecka
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 25 de Maio de 2005.
O secretário

O presidente
H. Jung

H. Legal
*
Língua do processo: inglês.