CELEX: 62003TJ0275
EF-varemærker
indsigelsessag
ansøgning om Hi-FOCuS som EF-ordmærke
det ældre nationale ordmærke FOCUS
rækkevidden af appelkammerets prøvelse
bedømmelse af oplysninger fremlagt for appelkammeret

Sagens baggrund
1       Den 1. oktober 1999 indgav ECI Telecom Ltd (herefter »ansøgeren«) en EF-varemærkeansøgning til Kontoret for Harmonisering
i det Indre Marked (Varemærker og Design) (herefter »Harmoniseringskontoret«) i medfør af Rådets forordning (EF) nr. 40/94
af 20. december 1993 om EF-varemærker (EFT 1994 L 11, s. 1), som ændret.
2       Varemærket, der er søgt registreret, er ordmærket Hi-FOCuS.
3       De varer og tjenesteydelser, som varemærkeansøgningen vedrører, henhører under klasse 9 og 38 i Nice-arrangementet af 15.
juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som
revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse:
–       klasse 9: »Telekommunikations- og omstillingssystemer til overførsel af forskellige teletjenester og bestående af et skalerbart
bredbånds-adgangssystem; telekommunikationssystemer, der anvender kobberteknologi; telekommunikationssystemer, der anvender
optiske fibre; telekommunikations- og omstillingssystemer, der anvender en asynkron overførselsmåde; telekommunikationssystemer
til overførsel af forskellige teletjenester mellem et områdenetværk og en abonnent, inklusive en hovedkontor- og abonnentenhed«
–       klasse 38: »Overførsel af forskellige teletjenester ved hjælp af et skalerbart bredbånds-adgangssystem; overførsel af telekommunikation
ved hjælp af systemer, der anvender kobberteknologi; overførsel af telekommunikation ved hjælp af systemer, der anvender optiske
fibre; overførsel af telekommunikation og omstillingstjenester ved hjælp af systemer, der anvender en asynkron overførselsmåde;
teletjenester mellem et områdenetværk og en abonnent, inklusive en hovedkontor- og abonnentenhed«.
4       Ansøgningen blev indgivet på engelsk. Fransk blev angivet som andet sprog i henhold til artikel 115, stk. 3, i forordning
nr. 40/94.
5       Ansøgningen blev offentliggjort i
EF-varemærketidende
nr. 41/00 af 22. maj 2000.
6       Den 18. juli 2000 rejste Focus Magazin Verlag GmbH i henhold til artikel 42 i forordning nr. 40/94 indsigelse mod registreringen
af det ansøgte varemærke. Indsigelsen var støttet på det nationale ordmærke FOCUS, der blev registreret i Tyskland den 23.
maj 1996 under nr. 394 07 564 for varer og tjenesteydelser i klasse 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28,
29, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 41 og 42.
7       Indsigelsen var rettet mod alle de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af EF-varemærkeansøgningen, og var støttet på
alle de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af det ældre varemærke. I indsigelsesskrivelsen påberåbte sagsøgeren sig
de relative registreringshindringer, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), og i artikel 8, stk. 5, i forordning
nr. 40/94.
8       Indsigelsesskrivelsen indeholdt, som bevis for det ældre varemærkes registrering, et registreringsbevis udstedt på tysk for
det tyske varemærke, som indsigelsen var støttet på, samt et registreringsbevis udstedt på fransk for det internationale varemærke
FOCUS med nr. 663 349, som sagsøgeren ligeledes er indehaver af. Sagsøgeren havde angivet fransk som behandlingssprog.
9       Den 19. september 2000 gav Indsigelsesafdelingen sagsøgeren en frist indtil den 19. november 2000 til at fremlægge en liste
over varer og tjenesteydelser på nævnte sprog, i mangel af hvilken indsigelsen ville blive afvist. På det dokument, hvori
fristen blev givet, var der anført angivelsen »Meddelelse til indsigeren om konstaterede mangler i indsigelsesskrivelsen (regel
15 og 18[, stk.] 2, i [Kommissionens] forordning [(EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til
forordning nr. 40/94 (EFT L 303, s. 1)])«.
10     Ved telefax af 27. september 2000 oplyste sagsøgeren Harmoniseringskontoret om, at sagsøgeren allerede havde indgivet den
ønskede oversættelse på samme tid som indsigelsesskrivelsen. Sagsøgeren fremlagde på ny registreringsbeviset for det internationale
varemærke nr. 663 349, idet selskabet præciserede, at der var tale om den officielle oversættelse af den internationale registrering
af det tyske varemærke, som indsigelsen var støttet på, der var udarbejdet af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret
(WIPO).
11     Den 15. januar 2001 fremsendte Indsigelsesafdelingen endnu et dokument til sagsøgeren benævnt »Meddelelse til indsigeren om
datoen for indledningen af den kontradiktoriske del af indsigelsessagen, og fristen for indgivelsen af oplysninger, beviser
og argumenter til støtte for en indsigelse (regel 19[, stk.] 1, [regel] 16[, stk.] 3, [regel] 17[, stk.] 2, og [regel] 20[,
stk.] 2, i forordning [nr. 2868/95])«. Dette dokument var ledsaget af en forklarende note med hensyn til de beviser, der skulle
indleveres til støtte for indsigelsen.
12     Ved skrivelse af 21. marts 2001 oplyste ansøgeren sagsøgeren om selskabets ønske om at afgøre tvisten ved forlig.
13     Den 15. maj 2001 indgav sagsøgeren yderligere dokumenter, der indeholdt kendsgerninger, beviser og argumenter til støtte for
indsigelsen.
14     Den 12. juli 2001 oplyste Harmoniseringskontoret sagsøgeren om, at kontoret havde fremsendt nævnte dokumenter til ansøgeren,
samtidig med at det påpegede, at da sagsøgeren ikke havde indgivet en fuldstændig oversættelse til behandlingssproget af registreringsbeviset
for det eneste varemærke, som indsigelsen var støttet på, dvs. det tyske varemærke nr. 394 07 564, ville Harmoniseringskontoret
træffe en afgørelse om indsigelsen.
15     Den 16. juli 2001 fremsendte sagsøgeren igen sin skrivelse af 27. september 2000 til Harmoniseringskontoret, hvoraf fremgik,
at listen over det ældre tyske varemærkes varer og tjenesteydelser svarede til listen over det internationale varemærkes varer
og tjenesteydelser. Sagsøgeren understregede, at det internationale registreringsbevis udtrykkeligt angav det ældre tyske
varemærke som basismærke samt angav prioritetsdatoen, at registreringsbeviset for det ældre varemærke indeholdt alle oplysningerne
ledsaget af standardiserede koder, og at ansøgeren derfor kunne få kendskab til alle de nødvendige oplysninger.
16     Ved afgørelse af 27. august 2001 afviste Indsigelsesafdelingen indsigelsen med den begrundelse, at idet sagsøgeren ikke havde
indgivet en fuldstændig oversættelse af registreringsbeviset for selskabets tyske varemærke, havde sagsøgeren ikke bevist
eksistensen af selskabets ældre varemærke. Indsigelsesafdelingen var af den opfattelse, at henvisningen til listen over de
varer og tjenesteydelser, der var omfattet af det internationale varemærke, ikke kunne anses for en fuldstændig oversættelse
til fransk af det tyske registreringsbevis.
17     Den 15. oktober 2001 påklagede sagsøgeren i medfør af artikel 57-62 i forordning nr. 40/94 Indsigelsesafdelingens afgørelse
til Harmoniseringskontoret. Vedlagt klagen var den franske oversættelse af det ældre varemærkes tyske registreringsbevis.
18     Ved afgørelse af 30. april 2003 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afslog Fjerde Appelkammer klagen. Appelkammeret anførte,
at sagsøgeren var forpligtet til at indgive bevis for eksistensen af selskabets ældre varemærke ved at fremlægge en oversættelse
af registreringsbeviset, og at det fremlagte bevis i det foreliggende tilfælde var utilstrækkeligt. Endvidere anførte appelkammeret,
at Harmoniseringskontoret ikke var forpligtet til at give indsigeren meddelelse om, at et dokument eller en oversættelse heraf
ikke var tilstrækkelig til at bevise eksistensen af en ældre rettighed. Appelkammeret afviste desuden at tage den oversættelse
af det tyske registreringsbevis, der var fremlagt for første gang for appelkammeret, i betragtning.

Parternes påstande
19     Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
–       Indsigelsesafdelingens afgørelse annulleres.
–       Den anfægtede afgørelse annulleres.
–       Harmoniseringskontoret tilpligtes at træffe afgørelse om realiteten under hensyntagen til Rettens afgørelse.
–       Harmoniseringskontoret tilpligtes at betale sagens omkostninger.
20     Harmoniseringskontoret har nedlagt følgende påstande:
–       Frifindelse.
–       Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Formaliteten med hensyn til sagsøgerens tredje påstand
21     Sagsøgeren har med sin tredje påstand anmodet Retten om at pålægge Harmoniseringskontoret at træffe afgørelse om realiteten
under hensyntagen til Rettens afgørelse.
22     I denne forbindelse bemærkes, at i overensstemmelse med artikel 63, stk. 6, i forordning nr. 40/94 skal Harmoniseringskontoret
træffe de foranstaltninger, der er nødvendige til opfyldelse af dommen fra Fællesskabets retsinstanser. Det tilkommer derfor
ikke Retten at give Harmoniseringskontoret et pålæg. Det påhviler dette at drage konsekvenserne af konklusionen og præmisserne
i Rettens domme (Rettens dom af 31.1.2001, sag T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld mod KHIM (Giroform), Sml. II, s. 433,
præmis 33, af 27.2.2002, sag T-34/00, Eurocool Logistik mod KHIM (EUROCOOL), Sml. II, s. 683, præmis 12, og af 3.7.2003, sag
T-129/01, Alejandro mod KHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN), Sml. II, s. 2251, præmis 22).
23     Sagsøgerens tredje påstand må følgelig afvises.

Realiteten
24     Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet i det væsentlige fremsat tre anbringender vedrørende for det første Indsigelsesafdelingens
manglende hensyntagen til de fremlagte beviser, for det andet tilsidesættelse af forpligtelsen til at undersøge de af sagsøgeren
fremlagte oplysninger for appelkammeret og for det tredje tilsidesættelse af de regler, der finder anvendelse på beviset for
eksistensen af det ældre varemærke.
25     Det andet anbringende skal undersøges først.

Parternes argumenter
26     Sagsøgeren har anført, at beviset for den ældre rettighed også kan fremlægges under klagesagen for appelkammeret.
27     Regel 16-20 i forordning nr. 2868/95, der afgrænser den periode, hvorunder beviset kan fremlægges, finder således alene anvendelse
på indsigelsessagen. Desuden ville princippet om en effektiv domstolsbeskyttelse være tilsidesat, såfremt det ikke var muligt
at fremlægge yderligere beviser for eksistensen af det ældre varemærke under klagesagen.
28     Sagsøgeren har anført, at det følger af Rettens dom af 23. september 2003, Henkel mod KHIM – LHS (UK) (KLEENCARE) (sag T-308/01,
Sml. II, s. 3253), at beviset for eksistensen af det ældre varemærke også kan fremlægges under klagesagen. Spørgsmålet om,
hvorvidt nye beviser tages i betragtning eller ej, skal imidlertid afgøres ud fra en konkret vurdering, der i det foreliggende
tilfælde skulle have ført til, at den fremlagte oversættelse blev taget i betragtning.
29     I stedet for at reducere Harmoniseringskontorets arbejdsbyrde vil den manglende hensyntagen til nye beviser og kendsgerninger
ifølge sagsøgeren derimod kun forøge den, hvilket er i strid med retssikkerheden. Såfremt indsigelserne skulle afvises på
grund af blotte formelle fejl, ville indehaveren af det ældre varemærke således umiddelbart efter kunne indgive en ugyldighedsbegæring
på grundlag af artikel 52 og 55 i forordning nr. 40/94, hvilket ville indebære en ny undersøgelse af alle de faktiske omstændigheder.
30     Da ansøgeren ikke i første instans bestred eksistensen af det ældre varemærke, måtte denne også acceptere, at der blev fremlagt
yderligere beviser. I henhold til den interesseafvejning, der er fastsat i artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94, er
det således et krav, at oversættelsen af det tyske registreringsbevis tages i betragtning. Eftersom sagsøgeren fremlagde beviser
under indsigelsessagen, om end på et sprog, der ikke var behandlingssproget, ville det være korrekt at give sagsøgeren mulighed
for at fremlægge den tilsvarende oversættelse under klagesagen. Desuden ville ansøgeren kunne anlægge en sag for Retten, og
den pågældendes ret til kontradiktion ville derfor ikke være tilsidesat.
31     Harmoniseringskontoret er af den opfattelse, at KLEENCARE-dommen ikke finder anvendelse på den foreliggende sag. Den omstændighed,
at der tages hensyn til den faktiske og retlige situation, som den forelå på tidspunktet for appelkammerets afgørelse, vil
således ikke kunne medføre, at rettergangsfejl afhjælpes, eller at en sags akter suppleres uden for den fastsatte frist. I
inter partes- procedurer har Harmoniseringskontoret således kun en skønsmæssig beføjelse med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt
nye faktiske omstændigheder eller beviser kan antages til realitetsbehandling, såfremt kontoret ikke forud havde fastsat en
frist for fremlæggelsen af dem, hvilket ikke var tilfældet i den foreliggende sag. Denne fortolkning støttes af Rettens dom
af 23. oktober 2002, Institut für Lernsysteme mod KHIM – Educational Services (ELS) (sag T-388/00, Sml. II, s. 4301, præmis
29) vedrørende fremlæggelse af bevis for, at der er gjort brug af det ældre varemærke (Rettens dom af 13.6.2002, sag T-232/00,
Chef Revival USA mod KHIM – Massagué Marín (Chef), Sml. II, s. 2749).
32     Harmoniseringskontoret har gjort gældende, at såfremt det stod parterne frit for at afhjælpe den manglende overholdelse af
frister for første instans ved Harmoniseringskontoret ved at fremlægge kendsgerninger eller beviser for første gang for appelkammeret,
ville registreringsproceduren for EF-varemærker blive væsentligt forlænget, hvilket ville være til skade for retssikkerhedsprincippet.
33     Harmoniseringskontoret har desuden henvist til, at de afgørelser, der træffes om indsigelser, ikke har bindende virkning,
mens en afgørelse om afvisning af en ugyldighedsbegæring, der er blevet endelig, er en afgørelse, der har fået retskraft.
Der er tale om to særskilte procedurer i en fællesskabsforordning, og sagsøgerens opfattelse ville føre til en anfægtelse
af denne sondring.
34     Det ville være uantageligt at begrænse ansøgerens ret til kontradiktion til den interne klageinstans ved Harmoniseringskontoret
(Rettens kendelse af 17.11.2003, sag T-235/02, Strongline mod KHIM – Scala (SCALA), Sml. II, s. 4903). Den funktionelle kontinuitet
mellem Harmoniseringskontorets instanser kræver, at de retlige konsekvenser af en manglende iagttagelse af en frist vedbliver
at bestå for appelkammeret. Udeladelsen af en instans, som skyldes, at nye anbringender antages til realitetsbehandling ved
klageinstansen, vil ikke kunne afhjælpes ved hjælp af muligheden for at forelægge sagen for Retten og eventuelt Domstolen,
da sagen for Fællesskabets retsinstanser er væsentlig mere kompliceret og forbundet med større omkostninger end den administrative
procedure ved Harmoniseringskontoret.

Rettens bemærkninger
35     Det er i det foreliggende tilfælde ubestridt, at sagsøgeren sammen med indsigelsesskrivelsen fremlagde det tyske registreringsbevis
for det ældre varemærke samt registreringsbeviset for sagsøgerens internationale varemærke nr. 663 349, der var baseret på
det ældre varemærke og var affattet på fransk. Det er ligeledes ubestridt, at sagsøgeren som bilag til sin klage over Indsigelsesafdelingens
afgørelse vedlagde den franske oversættelse af det tyske registreringsbevis for det ældre varemærke.
36     Dette sidstnævnte dokument blev fremlagt af sagsøgeren, fordi Indsigelsesafdelingen havde anført, at registreringsbeviset
for det internationale varemærke, der var baseret på det ældre nationale varemærke, ikke kunne anses for en fuldstændig oversættelse
til behandlingssproget af det tyske registreringsbevis, på trods af at sagsøgeren havde oplyst Indsigelsesafdelingen om, at
der var tale om den officielle oversættelse udarbejdet af WIPO af den internationale registrering af det tyske varemærke,
som indsigelsen var støttet på.
37     Det bemærkes, at det af den funktionelle kontinuitet mellem Harmoniseringskontorets instanser følger, at appelkammeret inden
for anvendelsesområdet for artikel 74, stk. 1, in fine, i forordning nr. 40/94 er forpligtet til at støtte sin afgørelse på
alle de faktiske og retlige elementer, som den berørte part har fremlagt, dels i sagen for den afdeling, der har truffet afgørelse
i første instans, dels – med den ene undtagelse, der nævnes i samme bestemmelses stk. 2 – i klagesagen (KLEENCARE-dommen,
præmis 32). I modsætning til hvad Harmoniseringskontoret har gjort gældende vedrørende inter partes-proceduren, medfører den
funktionelle kontinuitet mellem Harmoniseringskontorets forskellige instanser ikke, at en part, som i sagen for den afdeling,
der har truffet afgørelse i første instans, ikke har fremlagt bestemte faktiske eller retlige oplysninger inden for den tidsfrist,
der er fastlagt for denne afdeling, ikke i henhold til artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94 kan gøre disse gældende
for appelkammeret. Den funktionelle kontinuitet medfører tværtimod, at en sådan part kan påberåbe sig disse oplysninger for
appelkammeret under forbehold af, at forordningens artikel 74, stk. 2, bliver iagttaget for denne instans (Rettens dom af
10.11.2004, sag T-164/02, Kaul mod KHIM – Bayer (ARCOL), endnu ikke trykt i Samling af Afgørelser, præmis 29).
38     Da det omhandlede dokument i det foreliggende tilfælde ikke blev fremlagt for sent i henhold til artikel 74, stk. 2, i forordning
nr. 40/94, men blev fremlagt som bilag til den skrivelse, som sagsøgeren indgav til appelkammeret den 15. oktober 2001, dvs.
inden for den i artikel 59 i forordning nr. 40/94 fastsatte frist på fire måneder, kunne appelkammeret følgelig ikke afvise
at tage dette dokument i betragtning.
39     Under disse omstændigheder er Harmoniseringskontorets henvisning til Chef-dommen irrelevant, da dommen ikke vedrørte beviser
fremlagt for appelkammeret, men spørgsmålet om, hvorvidt Indsigelsesafdelingen havde en forpligtelse til at give indsigeren
meddelelse om den uregelmæssighed, der bestod i, at indsigeren ikke inden for fristen herfor havde fremlagt oversættelsen
af registreringsbeviset for det ældre nationale varemærke. Eftersom indsigeren heller ikke havde fremlagt oversættelsen efter
udløbet af fristen, fandt Retten det i den pågældende sag desuden ufornødent at tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt
og i hvilket omfang kendsgerninger og beviser, der var fremlagt efter udløbet af en af Harmoniseringskontoret fastsat frist,
kunne eller ikke kunne tages i betragtning af sidstnævnte i henhold til artikel 74, stk. 2, i forordning nr. 40/94 (Chef-dommen,
præmis 63-65).
40     Harmoniseringskontorets henvisning til ELS-dommen vedrørende fremlæggelse af bevis for, at der er gjort brug af det ældre
varemærke, efter udløbet af den af Harmoniseringskontoret fastsatte frist for Indsigelsesafdelingen kan heller ikke tillægges
betydning i denne forbindelse, eftersom appelkammeret – såfremt beviser for appelkammeret er blevet fremlagt inden for fristerne
– er forpligtet til at tage disse i betragtning i forbindelse med dets prøvelse af sagen (KLEENCARE-dommen, præmis 32, og
ARCOL-dommen, præmis 29). Det skal under alle omstændigheder bemærkes, at sagsøgeren i det foreliggende tilfælde allerede
inden for fristerne havde fremlagt beviser for eksistensen af sin ældre rettighed for Indsigelsesafdelingen og dernæst en
supplerende oversættelse for appelkammeret, eftersom Indsigelsesafdelingen ikke havde anset det internationale registreringsbevis
for en fuldstændig oversættelse af det ældre varemærke.
41     Harmoniseringskontorets henvisning til SCALA-kendelsen er heller ikke relevant. I den pågældende sag havde sagsøgeren således
fremlagt de nødvendige dokumenter og oversættelser for Retten for første gang, hvorimod en fremlæggelse af og hensyntagen
til den omhandlede oversættelse for appelkammeret i den foreliggende sag ville have gjort det muligt for ansøgeren at udøve
sin ret til kontradiktion under inter partes-proceduren og for appelkammeret i tilstrækkeligt omfang at forvisse sig om eksistensen
af de påberåbte rettigheder (SCALA-kendelsen, præmis 45). Dertil kommer, at det i betragtning af karakteren af det internationale
registreringsbevis, der var udarbejdet på behandlingssproget, ikke kan udelukkes, at dette bevis sammenholdt med det tyske
registreringsbevis, der var affattet på tysk, allerede under sagen for Indsigelsesafdelingen ville have gjort det muligt for
ansøgeren at udøve sin ret til kontradiktion under inter partes-proceduren og for appelkammeret i tilstrækkeligt omfang at
forvisse sig om eksistensen af de påberåbte rettigheder.
42     Endvidere bemærkes, at Harmoniseringskontorets argument om, at registreringsproceduren for EF-varemærker ville blive væsentligt
forlænget, hvis parterne også kunne fremlægge kendsgerninger eller beviser for første gang for appelkammeret, ikke kan tages
til følge i det foreliggende tilfælde. Da der allerede under sagen for Indsigelsesafdelingen blev fremlagt flere samstemmende
oplysninger til støtte for eksistensen af den ældre rettighed, har den omstændighed, at den supplerende oversættelse, som
blev fremlagt for appelkammeret, blev afvist, tværtimod betydet, at denne procedure er blevet forlænget.
43     Det følger heraf, at appelkammeret ved at undlade at tage hensyn til det dokument, der blev fremlagt af sagsøgeren for appelkammeret
inden for den frist, der er fastsat i artikel 59 i forordning nr. 40/94, har tilsidesat forordningens artikel 74. Den anfægtede
afgørelse skal følgelig annulleres, uden at der er behov for at tage stilling til de øvrige anbringender, og uden at Retten
skal tage stilling til formaliteten med hensyn til påstanden om annullation af Indsigelsesafdelingens afgørelse.

Sagens omkostninger
44     I henhold til artikel 87, stk. 2, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagens omkostninger, hvis
der er nedlagt påstand herom.
45     Harmoniseringskontoret har tabt sagen og bør derfor pålægges at betale sagens omkostninger i overensstemmelse med sagsøgerens
påstand.
På grundlag af disse præmisser
udtaler og bestemmer:
RETTEN (Tredje Afdeling)
1)
Afgørelsen, der blev truffet den 30. april 2003 af Fjerde Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker
og Design) (sag R 913/2001-4), annulleres.
2)
Harmoniseringskontoret betaler sagens omkostninger.
Jaeger
Tiili
Czúcz
Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 9. november 2005.
E. Coulon

M. Jaeger
Justitssekretær

Afdelingsformand
*
Processprog: tysk.