CELEX: 61990CJ0191
Patentes
Licenças obrigatórias
Artigos 30.º e 36.º do Tratado CEE

Fundamentação jurídica do acórdão
1 Por decisão de 13 de Fevereiro de 1990, entrada no Tribunal de Justiça em 19 de Junho seguinte, a Court of Appeal of England and Wales colocou, nos termos do artigo 177. do Tratado CEE, várias questões prejudiciais relativas à interpretação dos artigos 30. e 36. do Tratado e do Acto relativo às condições de adesão do Reino de Espanha e da República Portuguesa e às adaptações dos Tratados, a fim de apreciar a compatibilidade com o direito comunitário de certas práticas das autoridades nacionais competentes para fixar, em matéria de patentes, as condições das licenças obrigatórias de exploração.
2 Estas questões foram suscitadas no âmbito de um litígio que opõe a Smith Kline and French Laboratories Ltd (a seguir "SKF"), titular de duas patentes britânicas para o produto farmacêutico "Cimetidina", às sociedades Generics (UK) Ltd (a seguir "Generics") e Harris Pharmaceuticals Ltd (a seguir "Harris"). Este litígio tem por objecto a importação no Reino Unido deste produto a partir de países terceiros e de Espanha e de Portugal.
3 Por força das disposições do Patents Act de 1977 (a seguir "Patentes Act"), as patentes de que a SKF é titular foram revestidas da menção "licença obrigatória de exploração" a partir de 9 de Março de 1988.
4 Resulta da legislação nacional aplicável às patentes com tal menção e, mais especialmente, da section 46 do Patents Act que qualquer pessoa pode, automaticamente, obter uma licença sobre uma patente em condições que podem ser fixadas quer por um acordo com o titular da patente, ou, na falta de acordo, pelo Comptroller General of Patents (a seguir "Comptroller").
5 Em conformidade com a jurisprudência da House of Lords, o Comptroller pode, para fixar as condições de concessão destas licenças, fundar-se nas disposições das sections 48 (3) e 50 (1) do Patents Act relativas às licenças obrigatórias. Estas disposições permitem ao Comptroller tomar em consideração, no exercício dos seus poderes, a circunstância de a patente não ser explorada sob a forma de um fabrico do produto no território do Reino Unido.
6 É ponto assente que a prática das autoridades nacionais competentes é autorizar, com fundamento nestas últimas disposições, o adquirente de uma licença obrigatória de exploração a importar de países terceiros o produto protegido pela patente nos casos em que o titular da patente explora a patente importando o produto no Reino Unido a partir de outros Estados-membros e, pelo contrário, recusar ao adquirente de licença o direito de proceder a estas importações em proveniência de países terceiros quando o titular da patente fabrica o produto no território nacional.
7 Nos termos do direito nacional em vigor, a Harris e a Generics solicitaram à SKF uma licença obrigatória de exploração permitindo-lhes nomeadamente importar Cimetidina. Dado que não foi alcançado qualquer acordo entre as partes, o assunto foi submetido à apreciação do Comptroller e em seguida à Patents Court.
8 Tomando em consideração o facto de que a SKF fabricava a Cimetidina na Irlanda, sob a forma de produto semiacabado, e concluía o seu fabrico no território do Reino Unido, a Patents Court inseriu nas condições das licenças obrigatórias de exploração solicitadas pela Harris e pela Generics uma cláusula proibindo a estas últimas importar Cimetidina, sob a forma de produto acabado, a partir de países terceiros bem como de Espanha e de Portugal. A equiparação, no caso concreto, destes dois Estados-membros aos países terceiros fundava-se nas disposições transitórias dos artigos 47. e 209. do acto de adesão relativas a certas patentes. A Patents Court, em contrapartida, recusou inserir uma cláusula idêntica para a importação de Cimetidina sob a forma de produto semiacabado.
9 Tendo sido interposto recurso desta decisão perante a Court of Appeal pela SKF, por um lado, e pela Harris e pela Generics, por outro, este órgão jurisdicional suspendeu a instância e colocou ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:
"1) É compatível com os artigos 30. e 36. do Tratado CEE que a autoridade competente encarregada de fixar as condições de uma licença, tratando-se de uma 'licença obrigatória de exploração' de uma patente, recorra ao disposto nas sections 48 (3) (a) e 50 (1) (c) do Patents Act 1977 para determinar se deve ou não incluir como uma das condições dessa licença o direito de importar produtos patenteados do exterior da CEE? É contrário aos artigos 30. e 36. que essas autoridades apliquem normalmente o disposto nas sections 48 (3) (a) e 50 (1) (c) no sentido de que estas exigem que se recuse a concessão da licença para importar de outro país quando o titular da patente a explore para a fabricação no Reino Unido, mas concedam a licença para importar de um país terceiro onde o titular da patente a explora importando produtos fabricados noutros Estados-membros da CEE?
2) a) A resposta à questão anterior é afectada pelo facto de as sections 48 (3) (a) e 50 (1) (c) do Patents Act 1977 se aplicarem à concessão de licenças obrigatórias de exploração de patentes e disporem que pode ser concedida uma licença obrigatória relativamente a uma patente se esta não estiver a ser explorada no Reino Unido?
b) A resposta à questão anterior é afectada se, ao exercer o seu poder discricionário para decidir se deve ou não permitir a importação de um país terceiro, a autoridade competente recorrer ao disposto nas sections 48 (3) (a) e 50 (1) (c) do Patents Act 1977 para estabelecer quais os factores relevantes a ter em conta?
3) Face às disposições dos tratados de adesão de Espanha e Portugal à CEE e ao acórdão do Tribunal de Justiça proferido no processo 434/85 [Allen and Hanburys Ltd/Generics (UK) Ltd, Colect. 1988, p. 1245], é contrário aos artigos 30. e 36. do Tratado CEE que a autoridade competente para fixar as condições de uma licença obrigatória relativa a uma patente de um produto farmacêutico inclua uma condição que restrinja a importação desse produto em Espanha ou Portugal?"
10 Para mais ampla exposição dos factos do litígio no processo principal, da tramitação processual, bem como das observações escritas apresentadas ao Tribunal de Justiça, remete-se para o relatório para audiência. Estes elementos do processo só serão adiante retomados na medida do necessário à fundamentação da decisão do Tribunal de Justiça.
Quanto às primeira e segunda questões
11 Através das duas primeiras questões pretende, essencialmente, saber-se se as autoridades dos Estados-membros competentes para fixar, na falta de acordo, as condições das licenças obrigatórias de exploração podem, sem violar os artigos 30. e 36. do Tratado, fundar-se nas disposições de uma legislação nacional, como as das sections 48 (3) e 50 (1) do Patents Act, para recusar ao adquirente de uma licença obrigatória de exploração a autorização de importar o produto protegido pela patente a partir de países terceiros quando o titular da patente fabrica o produto no território nacional e para conceder esta autorização quando o titular da patente explora a sua patente importando o produto a partir de outros Estados-membros da Comunidade.
12 Convém salientar, a título liminar, que o Tribunal de Justiça, num acórdão de 18 de Fevereiro de 1992, Comissão/Reino Unido (C-30/90, Colect., p. I-829), verificou que as referidas disposições das sections 48 e 50 do Patents Act são contrárias ao artigo 30. do Tratado na medida em equiparam aos casos em que pode ser concedida uma licença obrigatória por insuficiência de exploração da patente aquele em que a procura é satisfeita, no mercado nacional, por importações em proveniência dos Estados-membros que não o Reino Unido.
13 Neste acórdão, o Tribunal de Justiça não abordou no entanto a questão, aqui suscitada, de saber se as autoridades competentes podem, sem violar o direito comunitário, tomar em consideração, com fundamento nestas mesmas disposições nacionais, o Estado-membro em que o titular da patente fabrica o produto para recusar ou conceder ao adquirente de uma licença obrigatória de exploração a autorização de importar o produto a partir de países terceiros.
14 A Comissão e a SKF sustentam que uma prática das autoridades nacionais que consiste em determinar o conteúdo das cláusulas das licenças obrigatórias de exploração relativas às importações em proveniência de países terceiros em função do lugar de fabrico do produto pelo titular da patente afecta, pelo seu carácter discriminatório, as trocas comerciais entre os Estados-membros e viola, nestas condições, o disposto nos artigos 30. e 36. do Tratado.
15 O Governo do Reino Unido sustentou, nas suas observações escritas, que as disposições do Tratado relativas à livre circulação de mercadorias não podiam ser invocadas em relação a uma prática das autoridades nacionais que só diz respeito às importações provenientes de países terceiros. Em contrapartida, na audiência, o representante deste governo baseou-se no acórdão de 18 de Fevereiro de 1992, Comissão/Reino Unido, já referido, posterior à apresentação das observações escritas, para admitir o carácter discriminatório da prática visada e a sua incompatibilidade com o direito comunitário.
16 A Harris e a Generics, por seu turno, alegam que uma autorização concedida ao adquirente de licença de importar o produto protegido pela patente a partir de países terceiros não afecta o comércio intracomunitário e não pode, portanto, ser contrária aos artigos 30. e 36. do Tratado.
17 Como já foi sublinhado pelo Tribunal de Justiça num acórdão de 15 de Junho de 1976, EMI Records (51/75, Recueil, p. 811) os artigos 30. e 36. do Tratado só dizem respeito às restrições à importação relativas ao comércio entre os Estados-membros. As autoridades competentes para fixar as condições das licenças obrigatórias de exploração podem, assim, conceder ou recusar ao adquirente de licença a autorização de importar o produto protegido pela patente a partir de um país exterior à Comunidade sem violar as disposições do Tratado.
18 Na aplicação dos poderes que deste modo lhes são reconhecidos, no que diz respeito às importações em proveniência de países terceiros, estas autoridades não devem, em contrapartida, fundar-se em critérios que, pelo seu carácter discriminatório, teriam por efeito afectar o comércio entre os Estados-membros violando o disposto nos artigos 30. e 36. do Tratado.
19 Resulta da prática das autoridades nacionais referida pelo juiz nacional que o adquirente de licença pode ser autorizado a importar, a partir de países terceiros, o produto protegido pela patente quando o titular da patente não fabrica o produto no território do Estado-membro em que foi concedida a patente mas o importa a partir de outros Estados-membros. O titular da patente pode, neste caso, ser exposto a uma concorrência resultante das importações em proveniência de países terceiros à qual não se encontra exposto quando explora a patente sob a forma de um fabrico no território nacional.
20 Essa prática é discriminatória porque incita os titulares de patentes a fabricar os produtos no território nacional mais do que a importá-los a partir do território de outros Estados-membros. É, assim, susceptível de entravar directa ou indirectamente, actual ou potencialmente, o comércio intracomunitário e constitui, nestes termos, uma medida de efeito equivalente a restrições quantitativas à importação na acepção do artigo 30. do Tratado (acórdão de 11 de Julho de 1974, Dassonville, n. 5, 8/74, Recueil, p. 837).
21 Convém recordar que, no que diz respeito à aplicação das disposições do artigo 36. do Tratado, as proibições e as restrições de importação justificadas por razões de protecção da propriedade industrial e comercial são permitidas por este artigo, sob a reserva expressa de que as mesmas não devem constituir nem um meio de discriminação arbitrária nem qualquer restrição dissimulada ao comércio entre os Estados-membros.
22 Segundo jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, quando é invocado para proteger a propriedade industrial e comercial, o artigo 36. só admite derrogações ao princípio fundamental da livre circulação de mercadorias no mercado comum na medida em que estas sejam justificadas pela protecção dos direitos que constituem o objecto específico desta propriedade (v., nomeadamente, acórdão de 17 de Outubro de 1990, HAG, n.  12, C-10/89, Colect., p. I-3711).
23 Em matéria de patentes, o objecto específico da propriedade industrial é, nomeadamente, garantir ao seu titular o direito exclusivo de utilizar uma invenção com vista ao fabrico e à primeira colocação em circulação de produtos industriais quer directamente quer pela concessão de licenças a terceiros, bem como o direito de se opor a qualquer contrafacção (v., nomeadamente, acórdão de 18 de Fevereiro de 1992, Comissão/Reino Unido, já referido, n. 21).
24 No caso referido pelo juiz nacional, não existe qualquer razão, relacionada com o objecto específico da patente, que possa justificar a diferença de tratamento feita pelas autoridades nacionais. Esta diferenciação é, de facto, motivada não pelas exigências específicas da propriedade industrial e comercial, mas pela preocupação de favorecer, em conformidade com as prescrições da legislação nacional, a produção no território do Estado-membro em causa.
25 Ora, uma consideração desse tipo, que tem por efeito pôr em causa as finalidades da Comunidade, como são, nomeadamente, enunciadas no artigo 2. e elaboradas pelo artigo 3. do Tratado, não pode ser tida em conta para justificar uma restrição ao comércio entre os Estados-membros (acórdão de 18 de Fevereiro de 1992, Comissão/Reino Unido, já referido, n.  30).
26 A Harris e a Generics sustentam que esta prática discriminatória é necessária para evitar as consequências nocivas para a concorrência e para o consumidor resultantes da ausência de regras comuns aplicáveis em matéria de patentes. Para ilustrar a sua argumentação, alegam que, na situação que é objecto do litígio no processo principal, não podiam ter direito à concessão de licenças obrigatórias de exploração nos Estados-membros, com a excepção do Reino Unido, em que a SKF é titular de patentes. Não sendo autorizadas pelas autoridades britânicas a importar Cimetidina a partir de países terceiros, seriam obrigadas a fabricar este produto apenas no território do Reino Unido em condições que não lhes permitiriam apresentar no mercado um produto concorrencial relativamente ao produto fabricado na Irlanda, a menor custo, pela SKF.
27 Este argumento deve ser rejeitado porque os efeitos negativos para a economia e para os consumidores imputáveis à disparidade das legislações dos Estados-membros e à ausência de regras comuns em matéria de patentes não podem, de qualquer modo, justificar práticas nacionais discriminatórias contrárias aos artigos 30. e 36. do Tratado.
28 Convém, por estas razões, responder às duas primeiras questões que as disposições dos artigos 30. e 36. do Tratado devem ser interpretadas no sentido de que não permitem que as autoridades dos Estados-membros competentes para fixar, na falta de acordo, as condições das licenças obrigatórias de exploração se baseiem nas disposições da sua legislação nacional para recusar ao adquirente de uma dessas licenças a autorização para importar o produto protegido pela patente de um país terceiro quando o titular da patente fabrica o produto no território nacional e ainda para conceder tal autorização quando o titular da patente a explora importando o produto de outros Estados-membros da Comunidade.
Quanto à terceira questão
29 A questão colocada pelo juiz nacional visa, essencialmente, saber se os artigos 47. e 209. do acto de adesão de Espanha e de Portugal devem ser interpretados no sentido de que as autoridades dos Estados-membros competentes para fixar, na falta de acordo, as condições das licenças obrigatórias de exploração podem, com fundamento nestas disposições e, derrogando, eventualmente, os artigos 30. e 36. do Tratado, proibir ao adquirente de licença importar a partir de Espanha e de Portugal um produto farmacêutico protegido por uma patente.
30 Os artigos 42. e 202. do acto de adesão suprimem, a partir de 1 de Janeiro de 1986, por referência implícita aos artigos 30. e 36. do Tratado, as restrições quantitativas à importação e à exportação bem como qualquer medida de efeito equivalente existente entre a Comunidade e os dois novos Estados-membros.
31 Daqui resulta que os princípios enunciados pelo Tribunal de Justiça, com fundamento nos artigos 30. e 36. do Tratado, são aplicáveis às trocas comerciais entre a Comunidade e os dois novos Estados-membros. É deste modo que, em conformidade com uma jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, o titular de um direito de propriedade industrial e comercial protegido pela legislação de um Estado-membro não pode invocar esta legislação para se opor à importação de um produto que foi colocado licitamente no mercado de outro Estado-membro pelo próprio titular deste direito ou com o seu consentimento. O Tribunal de Justiça deduziu, nomeadamente, deste princípio que o inventor ou os seus substitutos legais não podiam invocar a patente que detinham num primeiro Estado-membro para se opor à importação do produto por eles comercializado livremente noutro Estado-membro em que este produto não era susceptível de ser objecto de patente (acórdão de 14 de Julho de 1981, Merck, n.os 12 e 13, 187/80, Recueil, p. 2063).
32 Todavia, os artigos 47. e 209. do acto de adesão derrogam expressamente, nos limites por eles definidos, as referidas disposições dos artigos 42. e 202. deste mesmo acto e os princípios daí decorrentes.
33 Segundo estas disposições derrogatórias, o titular, ou o seu substituto legal, de uma patente de um produto farmacêutico registada num Estado-membro numa época em que uma patente de produto não podia ser obtida em Espanha ou em Portugal para esse mesmo produto, pode invocar o direito que lhe confere tal patente para impedir a importação e a comercialização desse produto no ou nos dez outros Estados-membros em que o produto esteja protegido por uma patente, mesmo que o referido produto tenha sido comercializado pela primeira vez em Espanha ou em Portugal pelo próprio titular ou com o seu consentimento. Este direito pode ser invocado até três anos após a introdução por Espanha ou por Portugal da possibilidade de patentear tais produtos.
34 A SKF sustenta que os artigos 47. e 209. do acto de adesão são, na ausência de disposições expressas contrárias, aplicáveis às importações de produtos farmacêuticos protegidos por uma patente que tenha sido objecto de uma licença obrigatória de exploração e podem, assim, justificar, por derrogação aos artigos 30. e 36. do Tratado, a recusa de autorizar o adquirente de licença a importar os produtos em causa a partir de Espanha e de Portugal.
35 A Comissão, o Governo espanhol, o Governo do Reino Unido, bem como a Harris e a Generics sustentam que as patentes com a menção "licença obrigatória de exploração" são patentes "enfraquecidas" que estão necessariamente excluídas do âmbito de aplicação das disposições derrogatórias dos artigos 47. e 209. do acto de adesão.
36 Fundam, nomeadamente, a sua tese no acórdão do Tribunal de Justiça de 3 de Março de 1988, Allen and Hanburys (434/85, Colect., p. 1245), segundo o qual o titular desta patente teria apenas o direito de receber uma remuneração equitativa do adquirente de licença dando assim a este acórdão um alcance que o mesmo não tem.
37 Neste acórdão, o Tribunal de Justiça indaga, com efeito, se a proibição de importar no Reino Unido um produto protegido por uma patente com a menção "licença obrigatória de exploração" é necessária para assegurar ao titular da patente, em relação aos importadores, os mesmos direitos que aqueles que são reconhecidos em relação aos produtores que fabricam no território nacional e pode assim ser justificada nos termos do artigo 36. do Tratado. Foi apenas para definir estes direitos que o Tribunal de Justiça verificou que, segundo a legislação do Reino Unido como a mesma era interpretada pelo órgão jurisdicional nacional, o titular de uma patente com a menção "licença obrigatória de exploração" conservava unicamente o direito de obter do beneficiário da licença o pagamento de uma remuneração equitativa (n.  13). O Tribunal de Justiça limitou-se assim a tomar nota da legislação do Reino Unido e não deu da "patente enfraquecida" uma definição comunitária da qual resulte que uma patente com a menção "licença obrigatória de exploração" está necessariamente excluída do âmbito de aplicação dos artigos 47. e 209. do acto de adesão.
38 Para interpretar estes artigos, convém atender aos próprios termos das suas disposições segundo as quais o titular da patente "pode invocar o direito que lhe confere tal patente para impedir a importação e a comercialização" do produto.
39 A primeira condição a que está subordinada a aplicação destas disposições é que a patente confira ao seu titular a possibilidade de se opor às importações. Se, quando a mesma existe, o direito comunitário proíbe a utilização desta possibilidade em condições que afectem o comércio intracomunitário em violação dos artigos 30. e 36. do Tratado, é o direito nacional que, no estado actual do direito comunitário e na ausência de uma aproximação de legislações nacionais, define o alcance da protecção conferida por uma patente ou para cada tipo de patente.
40 A fim de verificar se esta condição se encontra preenchida, cabe, consequentemente, ao juiz nacional indagar se a protecção conferida pelo direito nacional à patente abrange o direito de o titular se opor às importações.
41 Esta interpretação é conforme à finalidade dos artigos 47. e 209. do acto de adesão que é a de derrogar, num domínio limitado, as regras comunitárias que regulam a livre circulação de mercadorias e não a de instituir direitos novos que excederiam a protecção conferida à patente pelo direito nacional.
42 A segunda condição, a que se encontra subordinada a proibição de importar o produto protegido pela patente a partir de Espanha e de Portugal, prende-se com o facto de as disposições dos artigos 47. e 209. do acto de adesão instituírem em benefício do titular da patente uma simples faculdade de invocar o direito de se opor às importações. Estas disposições só são, em consequência, aplicáveis quando o titular da patente manifesta a sua vontade de utilizar esta faculdade. Contrariamente ao que o Reino de Espanha defendeu nas suas observações escritas, esta condição não tem por efeito proibir às autoridades dos Estados-membros competentes que apliquem elas mesmas estas disposições. Mas esta aplicação é subordinada, nesse caso, à circunstância de que o titular da patente tenha expresso a sua vontade de utilizar a faculdade que lhe é reconhecida pelos artigos 47. e 209.
43 Convém, consequentemente, responder à terceira questão que as disposições dos artigos 47. e 209. do acto de adesão de Espanha e de Portugal devem ser interpretadas no sentido de que as autoridades dos Estados-membros competentes para fixar, na falta de acordo, as condições das licenças obrigatórias de exploração podem, com base nestas disposições e em derrogação dos princípios dos artigos 30. e 36. do Tratado CEE, proibir o adquirente de uma licença desse tipo de importar de Espanha ou de Portugal um produto farmacêutico protegido por uma patente, se a legislação nacional conferir ao titular dessa patente o direito de se opor às importações e se o mesmo fizer uso da faculdade que lhe é conferida pelos citados artigos 47. e 209.
Decisão sobre as despesas
Quanto às despesas
44 As despesas efectuadas pelo Governo do Reino Unido, pelo Governo espanhol e pela Comissão das Comunidades Europeias, que apresentaram observações ao Tribunal, não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas.
Parte decisória
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
pronunciando-se sobre as questões submetidas pela Court of Appeal of England and Wales, por decisão de 13 de Fevereiro de 1990 declara:
1) As disposições dos artigos 30. e 36. do Tratado devem ser interpretadas no sentido de que não permitem que as autoridades dos Estados-membros competentes para fixar, na falta de acordo, as condições das licenças obrigatórias de exploração se baseiem nas disposições da sua legislação nacional para recusar ao adquirente de uma dessas licenças a autorização para importar o produto protegido pela patente de um país terceiro quando o titular da patente fabrica o produto no território nacional e para conceder tal autorização quando o titular da patente a explora importando o produto de outros Estados-membros da Comunidade.
2) As disposições dos artigos 47. e 209. do acto relativo às condições de adesão do Reino de Espanha e da República Portuguesa e às adaptações dos Tratados devem ser interpretadas no sentido de que as autoridades dos Estados-membros competentes para fixar, na falta de acordo, as condições das licenças obrigatórias de exploração podem, com base nestas disposições e em derrogação dos princípios dos artigos 30. e 36. do Tratado CEE, proibir o adquirente de uma licença desse tipo de importar de Espanha ou de Portugal um produto farmacêutico protegido por uma patente, se a legislação nacional conferir ao titular dessa patente o direito de se opor às importações e se o mesmo fizer uso da faculdade que lhe é conferida pelos citados artigos 47. e 209.