CELEX: 62001CJ0131
Incumplimiento de Estado
Artículo 49CE
Libre prestación de servicios
Agentes de la propiedad industrial
Obligación de inscribirse en el Registro de agentes de la propiedad industrial del Estado miembro de acogida
Obligación de tener una residencia o un domicilio profesional en el Estado miembro de acogida

Motivación de la sentencia
1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 21 de marzo de 2001, la Comisión de las Comunidades Europeas interpuso un recurso, con arreglo al artículo 226 CE, con objeto de que se declare que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 49 CE a 55 CE, relativos a la libre prestación de servicios, al haber mantenido en vigor una normativa que obliga a los agentes de la propiedad industrial establecidos en otros Estados miembros a hallarse inscritos en el Registro italiano de agentes de la propiedad industrial y a tener una residencia o un domicilio profesional en Italia para prestar sus servicios ante la Oficina italiana de patentes.
Normativa nacional
2 El artículo 94 del Real Decreto nº 1127, de 29 de junio de 1939, por el que se aprueban las disposiciones legales en materia de patentes de invención (GURI nº 215, de 7 de agosto de 1979, p. 6597), en su versión resultante del Decreto del Presidente de la República nº 338, de 22 de junio de 1979, por el que se revisa la legislación nacional en materia de patentes, en cumplimiento de la Ley de Delegación nº 260, de 26 de mayo de 1978 (en lo sucesivo, «Decreto nº 1127/39»), dispone:
«Nadie estará obligado a hacerse representar por un mandatario autorizado en los procedimientos ante la Oficina central de patentes; las personas físicas y jurídicas podrán comparecer por medio de uno de sus empleados, aun cuando no esté autorizado.
Sólo podrá conferirse el mandato a aquellos mandatarios cuyo nombre figure en el Registro que lleva al efecto la Oficina.
Además, podrá conferirse el mandato a un abogado o a un procurador inscritos en sus respectivos Colegios profesionales.»
3 El artículo 2 del Decreto de la República Italiana nº 342, de 30 de mayo de 1995, por el que se establece el estatuto de la profesión de los agentes de la propiedad industrial y se regula la teneduría del Registro correspondiente (GURI nº 192, de 18 de agosto de 1995, p. 15; en lo sucesivo, «Decreto nº 342/95»), supedita la inscripción en el Registro italiano de agentes de la propiedad industrial a las condiciones siguientes:
«Podrá inscribirse en el Registro de agentes autorizados de la propiedad industrial cualquier persona física que:
[...]
c) tenga su residencia o un domicilio profesional en Italia, salvo que tenga la nacionalidad de un Estado que admita la inscripción de nacionales italianos en su Registro nacional sin tal condición;
d) haya superado el examen de habilitación a que se refiere el artículo 6 o la prueba de aptitud prevista en el artículo 6, párrafo segundo, del Decreto-ley nº 115, de 27 de enero de 1992, para los agentes de la propiedad industrial.»
4 El artículo 6, párrafo segundo, del Decreto-ley de la República Italiana nº 115, de 27 de enero de 1992, por el que se aplica la Directiva 89/48/CEE, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (GURI nº 40, de 18 de febrero de 1992, p. 6; en lo sucesivo, «Decreto-ley nº 115/92»), dispone:
«El reconocimiento [de los títulos de formación profesional obtenidos en la Comunidad Europea] estará supeditado a la superación de una prueba de aptitud por lo que atañe a las profesiones de abogado, de perito contable y de agente de la propiedad industrial.»
5 Según el artículo 13, párrafo primero, del Decreto-ley nº 115/92, «el Decreto por el que se reconoce el título de formación profesional facultará al interesado para acceder a la profesión y para ejercerla, con arreglo a los requisitos impuestos por la legislación en vigor a los nacionales italianos, además de las exigencias relativas a la formación y a las aptitudes profesionales.»
Procedimiento administrativo previo
6 Mediante escrito de requerimiento de 29 de julio de 1998, la Comisión comunicó al Gobierno italiano que consideraba que los artículos 94 del Decreto nº 1127/39 y 2 del Decreto nº 342/95 eran incompatibles con los artículos 49 CE a 55 CE e instó al citado Gobierno a comunicarle sus observaciones sobre este particular.
7 Según la Comisión, resulta excesivo exigir a los agentes de la propiedad industrial establecidos en otros Estados miembros donde ejercen legalmente su profesión que se inscriban en el Registro italiano de agentes de la propiedad industrial después de haber superado una prueba de aptitud y que adquieran una residencia o un domicilio profesional en Italia, incluso cuando sus actividades ante la Oficina italiana de patentes sean tan sólo aisladas y ocasionales. Las citadas exigencias no están justificadas por una razón imperiosa de interés general y tampoco resultan proporcionadas para la finalidad que se persigue, por lo cual constituyen un obstáculo injustificado a la libre prestación de servicios.
8 Al considerar insatisfactoria la respuesta de las autoridades italianas, la Comisión les dirigió, el 4 de agosto de 1999, un escrito de requerimiento complementario, en el cual reiteró sus imputaciones, añadiendo que los artículos 6, párrafo segundo, y 13, párrafo primero, del Decreto-ley nº 115/92 son contrarios a la Directiva 89/48/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a un sistema general de reconocimiento de los títulos de enseñanza superior que sancionan formaciones profesionales de una duración mínima de tres años (DO L 19, p. 16), en la medida en que supeditan el ejercicio, incluso esporádico e irregular, de la profesión de agente de la propiedad industrial a la superación de una prueba de aptitud.
9 En su respuesta del 12 de octubre de 1999, las autoridades italianas manifestaron su disconformidad con la realidad del incumplimiento imputado.
10 El 17 de febrero de 2000, la Comisión emitió un dictamen motivado en el cual instaba a la República Italiana a adoptar las medidas necesarias para atenerse al referido dictamen en un plazo de dos meses contados a partir de su notificación.
11 Mediante escrito de 14 de noviembre de 2000, las autoridades italianas pusieron en conocimiento de la Comisión que mantenían su punto de vista. Dichas autoridades alegaron en particular que la prueba de aptitud prevista por el Decreto-ley nº 115/92 se ajustaba al artículo 4, apartado 1, última frase, de la Directiva 89/48 y que estaba justificada, en particular, para evitar cualquier discriminación en detrimento de los agentes italianos de la propiedad industrial.
12 Al no convencerle la respuesta del Gobierno italiano, la Comisión decidió interponer el presente recurso.
Sobre el recurso
Sobre el régimen de inscripción obligatoria en el Registro italiano de agentes de la propiedad industrial
Alegaciones de las partes
13 La Comisión señala que el régimen de inscripción obligatoria en el Registro italiano de agentes de la propiedad industrial, tal como se halla previsto en el Derecho italiano, impide a los agentes de la propiedad industrial que ejerzan regularmente su profesión en otro Estado miembro, en el que se hallen establecidos, realizar una actividad ocasional y temporal de mandatario ante la Oficina italiana de patentes por cuenta de los clientes que se hayan dirigido a ellos, si no se hallan inscritos en el citado Registro.
14 En efecto, la Comisión considera que, si bien la República Italiana puede dictar las normas aplicables a los agentes de la propiedad industrial que se establezcan en su territorio, el hecho de aplicar estas mismas normas a los agentes de la propiedad industrial establecidos en otros Estados miembros que pretendan desempeñar una actividad ocasional y temporal en Italia y cuya profesión ya esté reglamentada en el Estado miembro de origen, representa un obstáculo a la libre prestación de servicios en el sentido del artículo 49 CE.
15 Sobre este particular, la Comisión recuerda que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el principio de libre prestación de servicios sólo puede verse limitado por normas justificadas por el interés general, en la medida en que dicho interés no se halle protegido por las normas a las que esté sujeto el prestador en el Estado miembro donde esté establecido. Además, tales restricciones deben ser objetivamente necesarias para garantizar la observancia de las normas profesionales y para asegurar la protección de los intereses que éstas persiguen. Incumbe al Estado miembro interesado acreditar la necesidad y la proporcionalidad de las restricciones a la libre prestación de servicios. Pues bien, en el presente caso, no se ha presentado dicha prueba.
16 El Gobierno italiano sostiene, con carácter principal, que el ejercicio por los agentes de la propiedad industrial de la actividad de representación de los inventores ante una oficina nacional de patentes no es, por su propia naturaleza, ni ocasional ni temporal en el sentido del artículo 50 CE, de forma que la citada actividad no se halla comprendida dentro del ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado CE sobre la libre prestación de servicios.
17 En efecto, la actividad de presentación y de registro de un invento no constituye una prestación única, sino que se extiende durante un largo período. Esta actividad implica una relación permanente con la oficina de que se trate durante todo el período de evaluación (solicitudes de aclaración de la oficina, presentación de réplicas, modificación de la solicitud, etc.), que culmina con la decisión de concesión o de denegación de la patente. De esta forma, la actividad de representación se extiende a lo largo de varios años.
18 El Gobierno italiano considera que no es razonable imaginar que un inventor vaya a dirigirse a un agente de la propiedad industrial para encargarle, como único acto, la presentación de una solicitud de patente y tramitar después por sí mismo o hacer tramitar por otro agente de la propiedad industrial el subsiguiente procedimiento de examen, que requiere un máximo de profesionalidad. En realidad, se trata de una prestación compleja que precisa de actos frecuentes, periódicos y continuos.
19 Aun suponiendo que la actividad de que se trata pueda ejercerse con carácter temporal en el sentido del artículo 50 CE, el Gobierno italiano alega que la inscripción obligatoria en el Registro italiano de agentes de la propiedad industrial, que está supeditada a la superación de un examen, pretende proteger el interés general consistente en la tutela de los intereses de los destinatarios de los servicios de que se trata.
20 En efecto, por un lado, de no existir una inscripción sistemática en el citado Registro, las autoridades italianas competentes se verían en la imposibilidad de controlar el carácter ocasional de la actividad ejercida por el agente de la propiedad industrial establecido en otro Estado miembro, habida cuenta del número de solicitudes cursadas a la Oficina italiana de patentes. Además, si en un caso particular se efectuara un control, el titular del invento correría el riesgo de que se anulara su solicitud, lo cual redundaría gravemente en perjuicio de sus intereses. Por otro lado, la normativa italiana de que se trata permite ejercer un control sobre las competencias de los agentes de la propiedad industrial con vistas a proteger a los destinatarios de sus servicios frente a los perjuicios que puedan resultar del asesoramiento jurídico prestado por aquellas personas que no posean las aptitudes profesionales o morales necesarias.
Apreciación del Tribunal de Justicia
21 Procede comprobar, en primer lugar, si tiene fundamento la afirmación del Gobierno italiano según la cual la actividad de un agente de la propiedad industrial no se halla comprendida dentro del ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a la libre prestación de servicios por cuanto no puede ejercerse con carácter «temporal» en aquel Estado miembro donde se realice la prestación.
22 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el carácter «temporal» del ejercicio de una actividad en el Estado miembro de acogida, en el sentido del artículo 50 CE, párrafo tercero, debe determinarse no sólo en función de la duración de la prestación, sino también en función de su frecuencia, periodicidad o continuidad, y el concepto de «establecimiento» en el sentido del Tratado implica la posibilidad de que un nacional comunitario participe, de forma estable y continua, en la vida económica de un Estado miembro distinto de su Estado de origen (sentencia de 30 de noviembre de 1995, Gebhard, C-55/94, Rec. p. I-4165, apartados 25 y 27).
23 El criterio decisivo para la aplicación del capítulo del Tratado relativo a los servicios a una actividad económica radica en que la participación del interesado en la vida económica del Estado miembro de acogida no tenga un carácter estable y continuo.
24 Si bien la actividad de representación del agente de la propiedad industrial ante una oficina nacional de patentes, que consiste principalmente en la presentación y seguimiento de las solicitudes de patentes así como en la protección de éstas, comprende una serie de intervenciones que se prolongan en el tiempo, no puede considerarse que el ejercicio de esta actividad suponga necesariamente una participación estable y continua en la vida económica del Estado miembro de acogida. Por otra parte, nada impide a un destinatario de servicios recurrir a un agente de la propiedad industrial para la realización de uno o de varios actos esporádicos vinculados al ejercicio de dicha actividad. Los inconvenientes que en opinión del Gobierno italiano plantearía esta manera de proceder carecen de pertinencia a efectos de calificar la actividad en cuestión en el Estado miembro de acogida de prestación de servicios con arreglo al Derecho comunitario.
25 Por consiguiente, la actividad de los agentes de la propiedad industrial puede hallarse comprendida dentro del ámbito de aplicación del capítulo del Tratado relativo a la libre prestación de servicios.
26 Además, según ha declarado el Tribunal de Justicia en repetidas ocasiones, el artículo 49 CE no sólo exige eliminar toda discriminación por razón de su nacionalidad en perjuicio del prestador de servicios establecido en otro Estado miembro, sino suprimir también cualquier restricción, aunque se aplique indistintamente a los prestadores de servicios nacionales y a los de los demás Estados miembros, cuando pueda prohibir, obstaculizar o hacer menos interesantes las actividades del prestador establecido en otro Estado miembro, en el que presta legalmente servicios análogos (véase, en particular, la sentencia de 3 de octubre de 2000, Corsten, C-58/98, Rec. p. I-7919, apartado 33).
27 La obligación de inscribirse en el Registro italiano de agentes de la propiedad industrial impuesta a los agentes establecidos en un Estado miembro distinto de la República Italiana que deseen realizar una prestación de servicios en este último Estado constituye una restricción a efectos del artículo 49 CE (véase en particular en este sentido, la sentencia Corsten, antes citada, apartado 34).
28 Aun a falta de armonización en la materia, tal restricción al principio fundamental de la libre prestación de servicios sólo puede justificarse en el caso de normativas basadas en razones imperiosas de interés general que se apliquen a cualquier persona o empresa que ejerza una actividad en el Estado miembro de acogida, en la medida en que dicho interés no quede salvaguardado por las normas a las que esté sujeto el prestador en el Estado miembro donde está establecido (véase, en particular, la sentencia Corsten, antes citada, apartado 35).
29 La normativa italiana de que se trata pretende garantizar la calidad de los servicios prestados por los agentes de la propiedad industrial y proteger a los destinatarios de dichos servicios. Si bien tales objetivos constituyen razones imperiosas de interés general que pueden justificar una restricción a la libre prestación de servicios, es preciso además, con arreglo al principio de proporcionalidad, que la aplicación de las normas nacionales de un Estado miembro a los prestadores establecidos en otros Estados miembros sea adecuada para garantizar la realización de los objetivos que persiguen y no vaya más allá de lo necesario para alcanzar tales objetivos (véanse, en particular, las sentencias de 25 de julio de 1991, Säger, C-76/90, Rec. p. I-4221, apartados 15 a 17, y Corsten, antes citada, apartados 38 y 39).
30 Pues bien, como ha señalado con razón la Comisión, el control de aptitud profesional a cuya superación está supeditada la inscripción obligatoria de los agentes de la propiedad industrial en el Registro italiano de tales agentes no lleva a cabo distinción alguna entre los prestadores de servicios cuyas competencias y aptitudes profesionales hayan sido objeto de un control en el Estado miembro de origen y aquellos otros que no se hayan sometido a tal control.
31 Por otra parte, según ha señalado el Abogado General en el punto 45 de sus conclusiones, se hubieran podido adoptar otras medidas menos coercitivas para conseguir los objetivos legítimos que la República Italiana persigue.
32 Por consiguiente, si bien la normativa italiana de que se trata se aplica con independencia de la nacionalidad de los prestadores de servicios y parece adecuada para garantizar la consecución de los objetivos consistentes en proteger a los destinatarios de los servicios prestados, dicha normativa va más allá de lo necesario para alcanzar los citados objetivos.
33 En estas circunstancias, la primera imputación resulta fundada.
Sobre la imputación relativa a la obligación de residencia o de domicilio profesional en Italia
Alegaciones de las partes
34 La Comisión alega que, en la medida en que el artículo 2 del Decreto nº 342/95 prevé, con vistas a la inscripción en el Registro de los agentes de la propiedad industrial autorizados para ejercer su profesión en Italia, una obligación de residencia o de domicilio profesional en dicho Estado miembro, salvo para aquellos nacionales de Estados que autoricen la inscripción de los ciudadanos italianos en sus propios registros sin exigir el respeto de esta condición, dicho artículo supone un obstáculo injustificado al principio de libre prestación de servicios.
35 Por un lado, el agente de la propiedad industrial establecido en otro Estado miembro se ve disuadido de realizar una prestación ocasional en Italia, en la medida en que le sería muy difícil dotarse de una infraestructura profesional permanente en el Estado miembro de acogida. La Comisión considera que ninguna de las alegaciones presentadas por el Gobierno italiano puede justificar una restricción semejante a la libre prestación de servicios.
36 Por otro lado, la condición de reciprocidad, en virtud de la cual la República Italiana estaría dispuesta a respetar el Derecho comunitario únicamente en sus relaciones con los Estados miembros que no impongan una obligación de residencia de esta índole, resulta inaceptable con arreglo al Derecho comunitario (véanse, en particular, las sentencias de 25 de septiembre de 1979, Comisión/Francia, 232/78, Rec. p. 2729, y de 6 de junio de 1996, Comisión/Italia, C-101/94, Rec. p. I-2691).
37 El Gobierno italiano señala que, conforme a su normativa nacional, la obligación de elegir domicilio en Italia sirve para determinar el tribunal competente por razón del territorio en caso de litigio entre una parte que solicite la nulidad o la invalidez de la patente y el titular de ésta, quienes posean la licencia correspondiente y/o sus causahabientes. Esta obligación no sólo es lícita sino además conforme con el interés general propio del sistema judicial.
38 El Gobierno italiano aclara que se cumple la obligación de indicar un domicilio profesional en Italia si se indica una mera dirección de servicio en el territorio de dicho Estado, sin que se exija un traslado de residencia o la creación de una infraestructura en Italia. La exigencia de una dirección de servicio resulta totalmente justificada y proporcionada a las razones imperiosas de interés general que constituyen la protección de los destinatarios de los servicios de que se trata y el buen funcionamiento del sistema judicial, habida cuenta de las cargas mínimas y económicamente poco significativas que supone.
39 Finalmente, por lo que atañe a la condición de reciprocidad, el Gobierno italiano observa que debe ser interpretada en el sentido de que manifiesta la intención del legislador italiano de anticiparse a situaciones futuras en las cuales los acuerdos con países terceros o las normas comunitarias y los acuerdos entre la Comunidad y países terceros permitan regular la materia de una forma distinta. Aunque el Gobierno italiano se muestra dispuesto a modificar la citada condición, considera que se trata en realidad de una cuestión marginal.
Apreciación del Tribunal de Justicia
40 Con carácter preliminar, procede destacar que, según los propios términos del artículo 2 del Decreto nº 342/95, únicamente puede inscribirse en el Registro italiano de agentes de la propiedad industrial aquella persona física que tenga «su residencia o un domicilio profesional en Italia», salvo si tiene la nacionalidad de un Estado que admita la inscripción de nacionales italianos en su Registro nacional sin tal condición.
41 Por lo tanto, no puede admitirse la alegación del Gobierno italiano según la cual la inscripción en el Registro italiano de agentes de la propiedad industrial tan sólo requiere la existencia de una dirección de servicio en Italia.
42 Por lo que atañe a la obligación de residencia o de domicilio profesional en el sentido del artículo 2 del Decreto nº 342/95, procede declarar que el hecho de exigir que un agente de la propiedad industrial, ya establecido y autorizado en otro Estado miembro y que desee realizar prestaciones de servicios, posea una residencia o un domicilio profesional estables en el Estado miembro de acogida constituye una restricción a la libre prestación de servicios (véase en particular, en este sentido, la sentencia de 4 de diciembre de 1986, Comisión/Dinamarca, 252/83, Rec. p. 3713, apartado 18).
43 Una exigencia de esta índole únicamente podrá considerarse compatible con los artículos 49 CE y 50 CE si se demuestra que existen, en el sector de actividad considerado, razones imperiosas de interés general que justifiquen restricciones a la libre prestación de servicios, que dicho interés no se encuentra ya garantizado por las normas del Estado del lugar de establecimiento y que no puede obtenerse el mismo resultado mediante normas menos restrictivas (véase, en particular, la sentencia Comisión/Dinamarca, antes citada, apartado 19).
44 La necesidad de determinar el tribunal competente por razón del territorio en el supuesto de un litigio que verse sobre una patente registrada en Italia así como la preocupación de garantizar el correcto desarrollo del procedimiento pueden invocarse como razones imperiosas de interés general que pueden justificar una restricción a la libre prestación de servicios.
45 Sin embargo, la exigencia de una residencia o de un domicilio profesional en Italia es, en cualquier caso, más amplia de lo que resulta necesario para alcanzar tales objetivos, en la medida en que la República Italiana hubiera podido adoptar medidas menos restrictivas para conseguir los citados objetivos.
46 Por lo que atañe a la condición de reciprocidad prevista asimismo en el artículo 2 del Decreto nº 342/95, en el cual no existe ningún elemento que demuestre que no se aplica a los prestadores de servicios establecidos en los demás Estados miembros, basta señalar que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia (véanse las sentencias Comisión/Francia, antes citada, apartado 9; de 14 de febrero de 1984, Comisión/Alemania, 325/82, Rec. p. 777, apartado 11, y Comisión/Italia, antes citada, apartado 27), un Estado miembro no puede invocar la inobservancia del principio de reciprocidad ni basarse en un eventual incumplimiento del Tratado por otro Estado miembro para justificar su propio incumplimiento.
47 Por consiguiente, la segunda imputación también resulta fundada.
48 En estas circunstancias, procede declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 49 CE a 55 CE al haber mantenido en vigor una normativa que obliga a los agentes de la propiedad industrial establecidos en otros Estados miembros a hallarse inscritos en el Registro italiano de agentes de la propiedad industrial y a tener una residencia o un domicilio profesional en Italia para prestar sus servicios ante la Oficina italiana de patentes.
Decisión sobre las costas
Costas
49 A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber solicitado la Comisión que se condene en costas a la República Italiana, y haber sido desestimados los motivos formulados por ésta, procede condenarla en costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta)
decide:
1) Declarar que la República Italiana ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de los artículos 49 CE a 55 CE al haber mantenido en vigor una normativa que obliga a los agentes de la propiedad industrial establecidos en otros Estados miembros a hallarse inscritos en el Registro italiano de agentes de la propiedad industrial y a tener una residencia o un domicilio profesional en Italia para prestar sus servicios ante la Oficina italiana de patentes.
2) Condenar en costas a la República Italiana.