CELEX: 62004CJ0259
Tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan tai jotka ovat tulleet harhaanjohtaviksi tavaroiden lajin, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta
Tavaramerkki, jonka kyseisen tavaramerkin haltija luovuttaa sen yrityksen kanssa, joka valmistaa tavaroita, joihin kyseinen tavaramerkki yhdistetään
Direktiivi 89/104/ETY

1       The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of
Trade Marks ‑nimisen elimen (Lord Chancellorin vuoden 1994 tavaramerkkilain 76 §:n mukaisesti määräämä ratkaisija valitusasioissa,
jotka koskevat tavaramerkkirekisteriviranomaisen päätöksiä, jäljempänä määrätty ratkaisija) esittämä ennakkoratkaisupyyntö
koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY
(EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan ja 12 artiklan 2 kohdan b alakohdan tulkintaa.
2       Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat vaatesuunnittelija Elizabeth Florence Emanuel ja Continental Shelf
128 Ltd ‑niminen yhtiö (jäljempänä CSL). Oikeudenkäynnissä on kyse kahdesta Emanuelin kyseistä yhtiötä vastaan vireille saattamasta
asiasta eli yhtäältä väitteestä, joka on tehty tavaramerkin ”ELIZABETH EMANUEL”, joka kirjoitetaan isoin kirjaimin (jäljempänä
tavaramerkki ELIZABETH EMANUEL) ja joka on tarkoitettu CSL:n valmistamia vaatteita varten, rekisteröintiä vastaan, ja toisaalta
vaatimuksesta tavaramerkin ”Elizabeth Emanuel”, joka kirjoitetaan alkukirjaimia lukuun ottamatta pienin kirjaimin ja jonka
on vuonna 1997 rekisteröinyt toinen yhtiö, joka on myöhemmin luovuttanut kyseisen tavaramerkin CSL:lle (jäljempänä tavaramerkki
Elizabeth Emanuel tai rekisteröity tavaramerkki), julistamisesta menetetyksi.

Asiaa koskevat oikeussäännöt
3       Direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan sanamuoto on seuraava:
”Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:
– –
g)      tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen
alkuperän suhteen;
– – .”
4       Saman direktiivin 12 artiklan 2 kohdan sanamuoto on seuraava:
”Tavaramerkki on julistettava menetetyksi – – , jos sen rekisteröintipäivän jälkeen:
– –
b)       se on käytön seurauksena, kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on käyttänyt tavaramerkkiä, tullut
harhaanjohtavaksi, erityisesti tavaroiden tai palvelujen lajin, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta, niissä tavaroissa
tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity.”

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset
5       Emanuel, joka on kuuluisa vaatesuunnittelija häämuodin alalla, perusti vuonna 1990 yrityksen nimellä Elizabeth Emanuel.
6       Vuonna 1996 Emanuel muodosti Hamlet International Plc ‑nimisen yhtiön kanssa Elizabeth Emanuel Plc ‑nimisen yhtiön (jäljempänä
EE Plc). Emanuel luovutti EE Plc:lle vaatteiden suunnittelu‑ ja myyntitoimintansa, yrityksen koko varallisuuden goodwill-arvo
mukaan lukien, ja rekisteröintihakemuksen, joka koski tavaramerkkiä Elizabeth Emanuel ja joka rekisteröitiin vuonna 1997.
7       EE Plc luovutti syyskuussa 1997 liikevarallisuutensa, goodwill-arvon ja rekisteröidyn tavaramerkin Frostprint Ltd ‑nimiselle
yhtiölle, joka muutti välittömästi nimensä Elizabeth Emanuel International Ltd:ksi (jäljempänä EE International). EE International
palkkasi Emanuelin työntekijäkseen, ja hän irtisanoutui kuukautta myöhemmin.
8       EE International luovutti rekisteröidyn tavaramerkin marraskuussa 1997 toiselle, Oakridge Trading Ltd ‑nimiselle yhtiölle
(jäljempänä Oakridge). Oakridge haki 18.3.1998 tavaramerkin ELIZABETH EMANUEL rekisteröintiä.
9       Tätä hakemusta vastaan tehtiin väite 7.1.1999. Rekisteröidyn tavaramerkin Elizabeth Emanuel julistamista menetetyksi haettiin
9.9.1999.
10     Väitteen ja menettämisvaatimuksen ensimmäisenä käsitellyt Hearing Officer hylkäsi ne 17.10.2002 tekemällään päätöksellä sillä
perusteella, että vaikka yleisöä oli tosiasiassa johdettu harhaan ja oli aiheutettu sekaannusta heidän keskuudessaan, tämä
tapahtui laillisesti, koska kyseessä oli väistämätön seuraus aikaisemmin alkuperäisen omistajan nimellä toimineen yrityksen
ja kyseiseen nimeen liittyvän goodwill-arvon luovutuksesta.
11     Tästä päätöksestä valitettiin määrätylle ratkaisijalle, joka ei CSL:n – jolle rekisteröity tavaramerkki ja tavaramerkkiä ELIZABETH
EMANUEL koskeva rekisteröintihakemus luovutettiin asian käsittelyn kuluessa – vaatimuksesta huolimatta siirtänyt asiaa High
Court of Justicen käsiteltäväksi Trade Marks Act 1994 ‑nimisen lain (jäljempänä tavaramerkkilaki) 76 §:n, jossa säädetään
tällaisesta mahdollisuudesta siirtää asia, jos määrätty ratkaisija katsoo, että asiaan liittyy yleisesti merkittävä oikeudellinen
kysymys, nojalla.
12     Käsittelyssä keskityttiin Hearing Officerin menettelyn tapaan kysymykseen siitä, voivatko direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
g alakohta ja 12 artiklan 2 kohdan b alakohta olla CSL:ää vastaan esitettyjen vaatimusten perusteena.
13     Tässä tilanteessa määrätty ratkaisija päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:
”1)      Onko tavaramerkki omiaan johtamaan yleisöä harhaan ja onko sen rekisteröinti kiellettyä direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan
g alakohdan nojalla seuraavissa olosuhteissa:
–       tavaramerkkiin liittyvä goodwill-arvo on luovutettu kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita valmistavan yrityksen
kanssa,
–       tavaramerkki ilmaisi ennen luovutusta merkittävälle osalle kohdeyleisöstä, että tietty henkilö osallistui tavaramerkillä varustettujen
tavaroiden suunnitteluun tai luomiseen,
–       luovutuksensaaja haki luovutuksen jälkeen tavaramerkin rekisteröintiä ja
–       hakemuksen jättämisen aikaan merkittävä osa kohdeyleisöstä uskoi virheellisesti tavaramerkin käytön ilmaisevan, että kyseinen
henkilö osallistui edelleen tavaramerkillä varustettujen tavaroiden suunnitteluun ja luomiseen, ja tämä käsitys todennäköisesti
vaikutti kohdeyleisön tämän osan kulutuskäyttäytymiseen?
2)      Jos ensimmäiseen kysymykseen ei vastata varauksetta myöntävästi, mitä muita seikkoja on otettava huomioon arvioitaessa, onko
tavaramerkki omiaan johtamaan yleisöä harhaan ja näin ollen sen rekisteröinti kiellettyä [direktiivin 89/104] 3 artiklan 1
kohdan g alakohdan nojalla, ja onko erityisesti sillä merkitystä, että harhaanjohtavuuden vaara todennäköisesti vähenee ajan
myötä?
3)      Onko rekisteröity tavaramerkki käytön seurauksena, kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on käyttänyt
tavaramerkkiä, tullut harhaanjohtavaksi ja onko se siten julistettava menetetyksi direktiivin [89/104] 12 artiklan 2 kohdan
b alakohdan nojalla seuraavissa olosuhteissa:
–       rekisteröity tavaramerkki ja siihen liittyvä goodwill-arvo on luovutettu kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita
valmistavan yrityksen kanssa,
–       merkki ilmaisi ennen luovutusta merkittävälle osalle kohdeyleisöstä, että tietty henkilö osallistui tavaramerkillä varustettujen
tavaroiden suunnitteluun tai luomiseen,
–       luovutuksen jälkeen vaadittiin tavaramerkin menetetyksi julistamista ja
–       hakemuksen jättämisen aikaan merkittävä osa kohdeyleisöstä uskoi virheellisesti tavaramerkin käytön ilmaisevan, että kyseinen
henkilö osallistui edelleen tavaramerkillä varustettujen tavaroiden suunnitteluun tai luomiseen, ja tämä käsitys todennäköisesti
vaikutti kohdeyleisön tämän osan kulutuskäyttäytymiseen?
4)      Jos kolmanteen kysymykseen ei vastata varauksetta myöntävästi, mitä muita seikkoja on otettava huomioon arvioitaessa, onko
rekisteröity tavaramerkki käytön seurauksena, kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on käyttänyt tavaramerkkiä,
tullut harhaanjohtavaksi ja siten julistettava menetetyksi [direktiivin 89/104] 12 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla,
ja onko erityisesti sillä merkitystä, että harhaanjohtavuuden vaara todennäköisesti vähenee ajan myötä?”

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen johdosta esitetyt huomautukset
14     Emanuel esitti 22.2.2006 päivätyssä kirjeessään julkisasiamiehen ratkaisuehdotusta koskevia huomautuksia. Hän viittasi julkisasiamiehen
tekemiin tulkintavirheisiin, jotka koskevat yhtäältä direktiivin 89/104 3 ja 12 artiklaa ja toisaalta yhteisöjen tuomioistuimen
aikaisemmin käsittelemiin asioihin perustuvaa oikeuskäytäntöä.
15     Koska yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön ja yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen mukaan osapuolten ei ole mahdollista
esittää huomautuksia vastauksena julkisasiamiehen ratkaisuehdotukseen (ks. asia C‑17/98, Emesa Sugar, määräys 4.2.2000, Kok.
2000, s. I‑665, 2 kohta), Emanuelin huomautuksia ei voida ottaa tutkittavaksi.
16     Yhteisöjen tuomioistuin voi kuitenkin omasta aloitteestaan tai julkisasiamiehen ehdotuksesta tai myös asianosaisten pyynnöstä
määrätä työjärjestyksensä 61 artiklan mukaisesti suullisen käsittelyn aloitettavaksi uudelleen, jos se katsoo, että sillä
ei ole riittävästi tietoa asiasta tai että asia olisi ratkaistava sellaisen perustelun nojalla, josta asianosaiset eivät ole
saaneet tilaisuutta lausua (ks. asia C‑309/99, Wouters ym., tuomio 19.2.2002, Kok. 2002, s. I‑1577, 42 kohta; asia C‑434/02,
Arnold André, tuomio 14.12.2004, Kok. 2004, s. I‑11825, 27 kohta ja asia C‑210/03, Swedish Match, tuomio 14.12.2004, Kok.
2004, s. I‑11893, 25 kohta).
17     Esillä olevassa asiassa yhteisöjen tuomioistuin katsoo, että sillä on käytettävissään kaikki tarpeelliset tiedot, jotta se
voi vastata esitettyihin kysymyksiin. Suullista käsittelyä ei siten ole määrättävä aloitettavaksi uudelleen.

Ennakkoratkaisukysymysten tutkittavaksi ottaminen
18     Ennen esitettyihin kysymyksiin vastaamista on tutkittava, voidaanko määrättyä ratkaisijaa pitää EY 234 artiklassa tarkoitettuna
tuomioistuimena.
19     Harkitessaan, onko tietty elin tässä perustamissopimuksen määräyksessä tarkoitettu tuomioistuin, mikä on pelkästään yhteisön
oikeuden perusteella ratkaistava kysymys, yhteisöjen tuomioistuin ottaa huomioon useita seikkoja, joita ovat muun muassa kyseisen
elimen lakisääteisyys, pysyvyys, sen tuomiovallan pakottavuus, menettelyn kontradiktorisuus, toimiminen oikeussääntöjen soveltajana
ja riippumattomuus (ks. mm. asia 61/65, Vaassen‑Göbbels, tuomio 30.6.1966, Kok. 1966, s. 377 ja 380, Kok. Ep. I, s. 263; asia
C‑54/96, Dorsch Consult, tuomio 17.9.1997, Kok. 1997, s. I‑4961, 23 kohta ja asia C‑416/96, Nour Eddline El-Yassini, tuomio
2.3.1999, Kok. 1999, s. I‑1209, 17 kohta).
20     Määrätystä ratkaisijasta säädetään tavaramerkkilaissa.
21     Kyseisen lain 76 ja 77 §:n mukaan Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marksin (toiselta nimeltään Registrar
of Trade Marks) päätöksistä voidaan valittaa määrätylle ratkaisijalle, jonka Lord Chancellor nimittää Lord Advocatea kuultuaan.
Määrätty ratkaisija jakaa tämän toimivallan Englannissa ja Walesissa High Court of Justicen kanssa ja Skotlannissa Court of
Sessionin kanssa.
22     Valittajalla on oikeus valita, mihin tuomioistuimeen hän valittaa. Määrätty ratkaisija voi kuitenkin tietyissä tapauksissa
päättää siirtää valituksen High Court of Justicen käsiteltäväksi, ja näin on muun muassa silloin, kun määrätty ratkaisija
katsoo, että asiaan liittyy yleisesti merkittävä oikeudellinen kysymys.
23     Määrätty ratkaisija on pysyvä elin, joka antaa lakiin perustuvia ratkaisuja soveltamalla tavaramerkkilakia ja noudattamalla
Trade Marks Rules 2000 ‑nimisen asetuksen (vuoden 2000 tavaramerkkiasetus) 63–65 §:n mukaisia menettelysääntöjä. Menettely
on kontradiktorinen. Määrätyn ratkaisijan päätöksiä on noudatettava, ja ne ovat lähtökohtaisesti lopullisia, jos niistä ei
poikkeuksellisesti nosteta laillisuusvalvontaa koskevaa kumoamiskannetta (judicial review).
24     Määrätty ratkaisija nauttii toimikautensa aikana samoista riippumattomuutta koskevista takeista kuin tuomarit.
25     Edellä esitetystä seuraa, että määrättyä ratkaisijaa on pidettävä EY 234 artiklassa tarkoitettuna tuomioistuimena, joten ennakkoratkaisukysymykset
otetaan tutkittaviksi.

Ensimmäinen ja toinen kysymys
26     Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee kahdella ensimmäisellä kysymyksellään, millä edellytyksillä tavaramerkin
rekisteröinti voidaan evätä sillä perusteella, että se on omiaan johtamaan yleisöä harhaan direktiivin 89/104 3 artiklan 1
kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla, kun kyseiseen tavaramerkkiin liittyvä goodwill-arvo on luovutettu tällä tavaramerkillä
varustettuja tavaroita valmistavan yrityksen kanssa ja kun mainittu tavaramerkki, joka vastaa sen henkilön nimeä, joka on
suunnitellut mainitut tavarat ja valmistanut niitä ensimmäisenä, on rekisteröity aikaisemmin graafiselta muodoltaan erilaisena.

Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset
27     Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ei suoralta kädeltä hylkää kummankaan esillä olevassa asiassa esitetyn väitteen tueksi
esitettyjä argumentteja. Se arvioi yhtäältä, että yleinen etu edellyttää, ettei tavaramerkki ole harhaanjohtava kohtuullisen
tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan näkökulmasta, ja toisaalta, että on kuitenkin yleisen edun mukaista sallia
yritysten ja goodwill-arvon myynti ja luovutus yhdessä niihin liittyvien tavaramerkkien kanssa.
28     Emanuel, joka on pääasian valittaja, vetoaa siihen, että direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa taattu kuluttajansuojaa
koskeva yleinen etu on ensisijainen. Kyseisen säännöksen soveltamiseksi riittää Emanuelin mukaan se, että on vähintään olemassa
tosiasiallinen vaara, että riidanalaisen tavaramerkin käyttö johtaa harhaan niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten
tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, keskivertokuluttajia tavaroiden ja palvelujen alkuperän suhteen ja että tällä käytöllä
vaikutetaan näiden kuluttajien ostopäätöksiin. Tällaisen vaaran olemassaolo on tosiseikkoihin liittyvä kysymys, joten kaikki
erehtymisen todennäköisyyteen vaikuttavat seikat on otettava huomioon.
29     Emanuel arvioi, että koska sekaannusvaara on täten näytetty toteen, sillä, että goodwill-arvo ja tavaramerkki on luovutettu
yritykselle, joka arvioi voivansa käyttää tätä tavaramerkkiä, ei ole merkitystä.
30     CSL, joka on pääasian vastapuoli, väittää, että direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa ei erotella tavaramerkkejä
sen mukaan, vastaavatko ne henkilön nimeä vai eivät. Ainoan merkityksellisen arviointiperusteen muodostaa CSL:n mukaan se,
että määritetään objektiivisesti, ovatko tavaramerkit omiaan johtamaan yleisöä harhaan tai ovatko ne tulleet harhaanjohtaviksi
muun muassa siten, että toisiin tavaroihin nähden aiheutuu sekaannusta.
31     CSL:n mukaan Emanuelin väite keskivertokuluttajien keskuudessa olevasta sekaannusvaarasta perustuu yhteisöjen tuomioistuimen
oikeuskäytäntöön, joka liittyy erityisasetuksiin ja jota ei voida soveltaa tulkittaessa direktiiviä 89/104.
32     CSL arvioi sen osalta, miten keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin, joka vastaa nimeä, että erityisesti muotialalla kyseinen
kuluttaja tietää, että liikenimi liittyy yrityksen valmistamaan tavaraan ja että yritys voidaan luovuttaa tämän nimen kanssa.
Tämän yhtiön mukaan kyseinen huomio pätee myös leipureihin, viininviljelijöihin tai ylellisyystuotteiden valmistajiin. Siten
liikenimen siirrolla ei sellaisenaan voida automaattisesti aiheuttaa sekaannusta, liittyipä tähän siirtoon julkisuutta tai
ei.
33     CSL väittää erityisesti, että jos Emanuelin näkemys hyväksyttäisiin, yritystä ei olisi mahdollista luovuttaa siihen liittyvän
goodwill-arvon ja yrityksessä valmistettavien tavaroiden tavaramerkin kanssa. Yrityksen myyntiarvo perustuu CSL:n mukaan hyvin
usein lähinnä siirrettyyn tavaramerkkiin.
34     Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen mukaan direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan tarkoituksena on estää sellaisten
tavaramerkkien rekisteröinti, jotka johtavat yleisöä harhaan itse kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksien
osalta, eikä tavaroiden tai palvelujen, joita rekisteröinti koskee, alkuperän tai tähän alkuperään liittyvien ominaisuuksien
osalta.
35     Kyseisen hallituksen mukaan tätä säännöstä ei ole annettu, jotta tavaramerkki voitaisiin kieltää pelkästään siksi, että kyseessä
olevat tavarat eivät vastaa laadultaan ostajan odotuksia, johtuipa tämä siitä, että tietty henkilö ei enää osallistu näiden
tavaroiden suunnitteluun tai luomiseen, taikka mistä tahansa muusta syystä. Vaikka tavaramerkillä on voitava taata, että tavarat
ovat peräisin yhdestä ja samasta yrityksestä, joka vastaa niiden laadusta, kyseinen tavaramerkki ei yleensä itsessään kuvasta
tätä laatua.
36     Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus väittää, että yleisö tietää, että tavaroiden, joissa on tietty tavaramerkki, laatu voi
vaihdella, mikä voi johtua joko tavaramerkin haltijan päätöksestä, omistajan tai johdon vaihtumisesta taikka suunnittelijoiden
keskuudessa tai tuotantopaikalla toteutetuista muutoksista. Tavaramerkin haltijan vaihtuminen ei siis voi johtaa keskivertokuluttajaa
harhaan.
37     Euroopan yhteisöjen komissio toteaa ensinnäkin, että yhteisöjen tuomioistuimella ei ole vielä ollut tilaisuutta tulkita direktiivin
89/104 3 artiklan 1 kohdan g alakohtaa tapauksissa, joissa tavaramerkki on omiaan johtamaan yleisöä harhaan, ja se ei täten
ole vielä yksilöinyt tämän säännöksen suojaamaa yleistä etua, joka voi olla eri kuin se, jota on analysoitu sellaisten muiden
ehdottomien rekisteröintiesteiden yhteydessä, joita on tarkasteltu yhdistetyissä asioissa C‑108/97 ja C‑109/97, Windsurfing
Chiemsee, 4.5.1999 annetussa tuomiossa (Kok. 1999, s. I‑2779), asiassa C‑299/99, Philips, 18.6.2002 annetussa tuomiossa (Kok.
2002, s. I‑5475) tai asiassa C‑104/01, Libertel, 6.5.2003 annetussa tuomiossa (Kok. 2003, s. I‑3793).
38     Komissio kuitenkin muistuttaa, että yhteisöjen tuomioistuin on yksilöinyt tavaramerkillä olevan keskeisen tehtävän, joka on
taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä,
jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun
muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä. Tavaramerkin on nimittäin oltava takeena siitä, että kaikki tavaramerkillä
varustetut tavarat tai palvelut on tuotettu tai jaeltu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa, jotta
tavaramerkki voisi täyttää keskeisen tehtävänsä siinä vääristymättömän kilpailun järjestelmässä, jonka luominen ja ylläpitäminen
on perustamissopimuksen tavoitteena (ks. mm. asia C‑206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002, Kok. 2002, s. I‑10273,
48 kohta).
39     Komissio päättelee tästä, että tämä tehtävä ei merkitse sitä, että kuluttajan on tavaramerkin perusteella voitava yksilöidä
valmistaja, vaan sitä, että tavaramerkki on takeena siitä, että tavarat on saatettu markkinoille tavaramerkin haltijan suostumuksella.
40     Komissio väittää myös, että pelkästään se seikka, että tavaramerkki vastaa henkilön nimeä, ei merkitse sitä, että tämä henkilö
on yhteydessä tavaramerkin haltijaan tai että tällaisen yhteyden on oletettava olevan olemassa, ja näin ollen tämän seikan
perusteella ei voida päätellä, että mainittu henkilö on mukana kyseisellä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden luomisessa.
Komissio esittää, että tätä väitettä tukee yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C‑404/02, Nichols, 16.9.2004 antamassaan tuomiossa
(Kok. 2004, s. I‑8499) esittämä päättely, jonka mukaan henkilön nimeen ei sovelleta mitään tavaramerkkioikeuden erityissääntöä.
41     Komissio katsoo myös, että keskivertokuluttajaa voidaan johtaa harhaan henkilön nimeä vastaavalla tavaramerkillä direktiivin
89/104 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla ainoastaan, jos myyntiargumentissa uskotellaan, että tämä henkilö
osallistuu kyseessä olevalla tavaramerkillä varustetun tavaran luomiseen, vaikka hänellä ei ole enää mitään yhteyttä mainitun
tavaramerkin haltijaan.
42     Kaikki yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksia esittäneet osapuolet katsovat, että sillä, kuinka paljon aikaa on kulunut
siitä, kun henkilö, jonka nimeä tavaramerkki vastaa, ei ole enää tavaramerkin haltija, ei ole merkitystä sen kannalta, voidaanko
tällä tavaramerkillä johtaa keskivertokuluttajaa harhaan vai ei.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta
43     Direktiivin 89/104 2 artiklaan sisältyy direktiivin johdanto-osan seitsemännessä perustelukappaleessa esimerkiksi luokiteltu
luettelo merkeistä, jotka voivat olla tavaramerkkeinä, jos niillä voidaan erottaa jonkin yrityksen tavarat tai palvelut muiden
yritysten tavaroista tai palveluista, toisin sanoen jos niillä voidaan täyttää tavaramerkin alkuperää osoittava tehtävä. Tässä
luettelossa mainitaan nimenomaisesti henkilönnimet (em. asia Nichols, tuomion 22 kohta).
44     Kuten komissio on muistuttanut, tavaramerkin on oltava takeena siitä, että kaikki tavaramerkillä varustetut tavarat tai palvelut
on tuotettu tai jaeltu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa, jotta tavaramerkki voisi täyttää keskeisen
tehtävänsä siinä vääristymättömän kilpailun järjestelmässä, jonka luominen ja ylläpitäminen on perustamissopimuksen tavoitteena
(ks. mm. em. asia Arsenal Football Club, tuomion 48 kohta).
45     Tavaramerkin ELIZABETH EMANUEL kaltaisella tavaramerkillä voi olla tämä yrityksen tuottamien tavaroiden yksilöimistehtävä
muun muassa silloin, kun mainittu tavaramerkki on luovutettu kyseiselle yritykselle ja kun tämä yritys tuottaa samantyyppisiä
tavaroita kuin kyseessä olevalla tavaramerkillä alun perin varustetut tavarat.
46     Henkilön nimeä vastaavan tavaramerkin osalta ordre public ‑syystä eli kuluttajien suojaamiseksi – joka on perustana direktiivin
89/104 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa säädetylle kiellolle rekisteröidä tavaramerkkiä, jolla voidaan johtaa yleisöä harhaan
– on kuitenkin tarkasteltava sekaannusvaaraa, jonka tällainen tavaramerkki voi aiheuttaa keskivertokuluttajien keskuudessa
erityisesti silloin, kun tällä tavaramerkillä varustetut tavarat henkilöityivät alun perin siihen henkilöön, jonka nimeä tavaramerkki
vastaa.
47     Direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettujen rekisteröintiesteiden osalta edellytetään kuitenkin, että
voidaan katsoa, että merkki on tosiasiallisesti harhaanjohtava tai että on olemassa riittävän vakava kuluttajien harhaanjohtamista
koskeva vaara (asia C‑87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, tuomio 4.3.1999, Kok. 1999, s. I‑1301, 41 kohta).
48     Vaikka esillä olevassa asiassa keskivertokuluttajan päätökseen ostaa tavaramerkillä ELIZABETH EMANUEL varustettu vaate voi
vaikuttaa se, että hän kuvittelee pääasian valittajan osallistuneen tämän vaatteen suunnitteluun, mainitun vaatteen ominaispiirteistä
ja ominaisuuksista vastaa tavaramerkin haltijana oleva yritys.
49     On täten katsottava, ettei nimitys Elizabeth Emanuel sellaisenaan ole omiaan johtamaan yleisöä harhaan niiden tavaroiden lajin,
laadun tai alkuperän osalta, jotka se kattaa.
50     Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on sen sijaan tutkia, ettei kyse ole siitä, että tavaramerkki ELIZABETH EMANUEL on sen
rekisteröintiä hakeneen yrityksen pyrkimyksen mukaisesti esitetty siten, että sillä uskotellaan kuluttajille, että Emanuel
on edelleen mainitulla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden suunnittelija tai että hän osallistuu niiden suunnitteluun.
Tässä tapauksessa olisi nimittäin kyse menettelystä, jota voitaisiin pitää vilpillisenä mutta jota ei voitaisi tarkastella
direktiivin 89/104 3 artiklassa tarkoitettuna harhaanjohtamisena ja joka ei tämän vuoksi vaikuttaisi itse tavaramerkkiin eikä
näin ollen mahdollisuuteen rekisteröidä se.
51     Kahteen ensimmäiseen kysymykseen on näin ollen vastattava, että tavaramerkin, joka vastaa sen henkilön nimeä, joka on suunnitellut
tällä tavaramerkillä varustetut tavarat ja valmistanut niitä ensimmäisenä, rekisteröintiä ei voida evätä ainoastaan tämän
erityispiirteen vuoksi sillä perusteella, että kyseinen tavaramerkki johtaa yleisöä harhaan direktiivin 89/104 3 artiklan
1 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla, etenkään kun mainittuun tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemmin graafiselta
muodoltaan erilaisena, liittyvä goodwill-arvo on luovutettu tällä tavaramerkillä varustettuja tavaroita valmistavan yrityksen
kanssa.

Kolmas ja neljäs kysymys
52     Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee jälkimmäisillä kahdella kysymyksellään, millä edellytyksillä tavaramerkin
haltijan voidaan julistaa menettäneen tavaramerkin sillä perusteella, että se on tullut harhaanjohtavaksi direktiivin 89/104
12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, kun mainittuun tavaramerkkiin liittyvä goodwill-arvo on luovutettu
tällä tavaramerkillä varustettuja tavaroita valmistavan yrityksen kanssa ja kun tämä tavaramerkki vastaa sen henkilön nimeä,
joka on suunnitellut mainitut tavarat ja valmistanut niitä ensimmäisenä.
53     Koska tavaramerkin menettämistä koskevat edellytykset, joista säädetään direktiivin 89/104 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa,
ovat samat kuin saman direktiivin 3 artiklan 1 kohdan g alakohtaan perustuvan rekisteröinnin epäämisen osalta, jonka tarkastelua
kahteen ensimmäiseen kysymykseen annettu vastaus koskee, kahteen jälkimmäiseen kysymykseen on vastattava, että tavaramerkin,
joka vastaa sen henkilön nimeä, joka on suunnitellut tällä tavaramerkillä varustetut tavarat ja valmistanut niitä ensimmäisenä,
haltijan ei voida julistaa menettäneen tavaramerkkiä ainoastaan tämän erityispiirteen vuoksi sillä perusteella, että kyseinen
tavaramerkki on tullut harhaanjohtavaksi direktiivin 89/104 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, etenkään
kun tähän tavaramerkkiin liittyvä goodwill-arvo on luovutettu tällä tavaramerkillä varustettuja tavaroita valmistavan yrityksen
kanssa.

Oikeudenkäyntikulut
54     Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä
olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.
Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä yhteisöjen tuomioistuimelle,
ei voida määrätä korvattaviksi.
Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Tavaramerkin, joka vastaa sen henkilön nimeä, joka on suunnitellut tällä tavaramerkillä varustetut tavarat ja valmistanut
niitä ensimmäisenä, rekisteröintiä ei voida evätä ainoastaan tämän erityispiirteen vuoksi sillä perusteella, että kyseinen
tavaramerkki johtaa yleisöä harhaan jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun
neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla, etenkään kun mainittuun tavaramerkkiin,
joka on rekisteröity aikaisemmin graafiselta muodoltaan erilaisena, liittyvä goodwill-arvo on luovutettu tällä tavaramerkillä
varustettuja tavaroita valmistavan yrityksen kanssa.
2)
Tavaramerkin, joka vastaa sen henkilön nimeä, joka on suunnitellut tällä tavaramerkillä varustetut tavarat ja valmistanut
niitä ensimmäisenä, haltijan ei voida julistaa menettäneen tavaramerkkiä ainoastaan tämän erityispiirteen vuoksi sillä perusteella,
että kyseinen tavaramerkki on tullut harhaanjohtavaksi direktiivin 89/104 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla
tavalla, etenkään kun tähän tavaramerkkiin liittyvä goodwill-arvo on luovutettu tällä tavaramerkillä varustettuja tavaroita
valmistavan yrityksen kanssa.
Allekirjoitukset
*
Oikeudenkäyntikieli: englanti.