CELEX: 62004TJ0032
Marchio comunitario
Procedimento di opposizione
Domanda di marchio comunitario denominativo Lyco-A
Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso
Spese di procedimento
Ripartizione

Fatti
Il 23 giugno 1999, la ricorrente ha presentato una domanda di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato
interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio
comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato (in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»). Il marchio di cui è stata
chiesta la registrazione è il segno denominativo Lyco‑A per prodotti rientranti nelle classi 5, 29 e 30, ai sensi dell’accordo
di Nizza 15 giugno 1957 relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione
dei marchi, come riveduto e modificato.
La Queisser Pharma GmbH & Co. ha presentato un’opposizione, ai sensi dell’art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, contro
la registrazione del marchio richiesto, basata sul marchio anteriore LYCO PROTECT. Con decisione 30 ottobre 2002, n. 3111/2002,
la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione della Queisser Pharma per assenza di rischio di confusione. Nessun ricorso
è stato presentato contro questa decisione.
La Laboratoire L. Lafon SA ha presentato un’opposizione, ai sensi dell’art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, contro la
registrazione del marchio richiesto, basata sul marchio anteriore LYOC. Con decisione 30 ottobre 2002, n. 3108/2002, la divisione
di opposizione ha respinto l’opposizione della Laboratoire L. Lafon per assenza di rischio di confusione.
La Medicom Pharma AG ha presentato un’opposizione, ai sensi dell’art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, contro la registrazione
del marchio richiesto, basata sul marchio anteriore LYCO Q10. Con decisione 31 ottobre 2002, n. 3110/2002, la divisione di
opposizione ha accolto l’opposizione della Medicom Pharma ed ha rifiutato la registrazione del marchio richiesto. Nessun ricorso
è stato presentato contro questa decisione.
Il 16 dicembre 2002, la Laboratoire L. Lafon ha depositato una memoria presso l’UAMI, nella quale si indica quanto segue:
«Conformemente agli artt. 57, 58 e 59 del [regolamento n. 40/94], vi comunichiamo che la Laboratoire L. Lafon intende presentare
ricorso contro [la decisione n. 3108/2002]. Di conseguenza, vogliate addebitare immediatamente sul nostro conto (…) la somma
di 800 euro. La memoria in cui sono esposti i motivi del ricorso sarà depositata entro il 28 febbraio [2003]».
Il 3 febbraio 2003, la Laboratoire L. Lafon ha depositato una memoria in cui sono esposti i motivi del ricorso.
Il 21 marzo 2003, l’UAMI ha comunicato alla ricorrente ed alla Laboratoire L. Lafon che la decisione 31 ottobre 2002, n. 3110/2002,
con cui veniva accolta l’opposizione della Medicom Pharma era diventata definitiva.
Il 10 aprile 2003, la ricorrente ha depositato una memoria in cui ha fatto presente che il ricorso non aveva più fondamento
e, in data 11 aprile 2003, la Laboratoire L. Lafon ha depositato una memoria in cui ha rilevato che il procedimento era concluso.
Con decisione 13 novembre 2003 (procedimento R 1007/2002‑4) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione
di ricorso ha constatato che il procedimento di ricorso era divenuto privo di oggetto a causa del rifiuto definitivo della
registrazione del marchio richiesto dalla ricorrente. Con la detta decisione, la commissione di ricorso ha inoltre condannato
la ricorrente alle spese del procedimento di opposizione e del procedimento di ricorso. Al punto 9 della decisione impugnata,
la commissione di ricorso ha motivato la decisione sulle spese nel modo seguente:
«Poiché la domanda di marchio comunitario Lyco‑A è stata respinta ex tunc, anche se in un diverso procedimento, la resistente
sarebbe risultata soccombente anche nel presente procedimento. Di conseguenza, essa sopporta le tasse e le spese sostenute
ai fini dei procedimenti di opposizione e di ricorso».

Conclusioni delle parti
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
–        annullare il punto 2 del dispositivo della decisione impugnata;
–        condannare il convenuto alle spese.
L’UAMI conclude che il Tribunale voglia:
–        respingere il ricorso;
–        condannare la ricorrente alle spese.

In diritto
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, tre motivi di annullamento. Nell’ambito del primo motivo, la
ricorrente fa valere una violazione delle disposizioni della regola 48, n. 1, lett. c), e della regola 49, n. 1, del regolamento
(CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868/95, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1),
come modificato (in prosieguo: il «regolamento n. 2868/95»), nonché del principio di parità di trattamento, ritenendo che
la commissione di ricorso fosse tenuta a dichiarare irricevibile il ricorso contro la decisione della divisione di opposizione.
Il secondo motivo è basato su una violazione dell’art. 81, n. 4, del regolamento n. 40/94 e del principio di equità, in quanto
la commissione di ricorso ha erroneamente esercitato il suo potere discrezionale in materia di ripartizione delle spese di
procedimento. Infine, nell’ambito del terzo motivo, la ricorrente ritiene che l’UAMI avrebbe dovuto, conformemente alle regole 21
e 51 del regolamento n. 2868/95, rimborsare alle parti la metà delle tasse di opposizione e la totalità delle tasse di ricorso.
Il Tribunale ritiene che occorra innanzi tutto esaminare il secondo motivo.

Argomenti delle parti
La ricorrente fa valere che la motivazione della decisione impugnata, secondo cui la ricorrente sarebbe risultata soccombente
nel procedimento di cui è causa e doveva perciò sopportare le relative spese è erronea.
La ricorrente ritiene, innanzi tutto, che la commissione di ricorso abbia applicato in maniera erronea l’art. 81, n. 4, del
regolamento n. 40/94. A tal riguardo, essa ritiene che un’interpretazione di questa disposizione alla luce del diritto tedesco,
che sarebbe servito come esempio per le disposizioni corrispondenti del regolamento, dimostra che la commissione di ricorso
avrebbe dovuto verificare quale sarebbe stato l’esito probabile del procedimento di opposizione pendente tra la ricorrente
e la Laboratoire L. Lafon. Secondo la ricorrente, inoltre, il fatto di accogliere un’opposizione non può comportare il rifiuto
del marchio ex tunc, ma solamente ex nunc. In caso contrario, l’UAMI dovrebbe rimborsare, nel caso in cui fosse accolta un’opposizione,
tutte le tasse di opposizione relative agli altri procedimenti ancora pendenti, poiché la domanda sarebbe considerata inesistente.
La ricorrente menziona a tal riguardo la regola 19, n. 3, del regolamento n. 2868/95. La ricorrente ritiene infine che dalla
regola 21 del regolamento n. 2868/95 risulti che l’intenzione del legislatore non era di far sopportare alla parte soccombente
le spese relative a tutti i procedimenti di opposizione pendenti.
La ricorrente ritiene, in secondo luogo, che la motivazione fornita dalla commissione di ricorso non giustifichi una deroga
all’equità. Secondo la ricorrente, il principio di equità richiede la divisione in due parti delle spese allorché, come nella
fattispecie, una delle opposizioni contro la stessa domanda di marchio comunitario porta al rigetto di quest’ultima. Dalle
direttive relative ai procedimenti dinanzi all’UAMI risulta, secondo la ricorrente, che la condanna a sopportare la totalità
delle spese costituisce la regola solo allorché una delle parti pone fine al procedimento. Essa fa presente che, alla pagina 130
del progetto di direttive relative al procedimento di opposizione, si indica quanto segue:
«Dato che nessuna decisione è stata presa nel merito, la divisione di opposizione decide sulle spese in via equitativa (art. 81,
n. 4, del [regolamento n. 40/94]). L’Ufficio non può determinare quale delle parti sia “vincente o perdente” e, pertanto,
applicando il principio di equità, ciascuna parte sopporta le proprie spese».
L’UAMI conclude per il rigetto di questo motivo.

Giudizio del Tribunale
Ai sensi dell’art. 81, n. 4, del regolamento n. 40/94, «(i)n caso di non luogo a provvedere, (…) la commissione di ricorso
decide sulle spese in via equitativa».
Dalla formulazione di questa disposizione risulta che la commissione di ricorso dispone di un ampio potere discrezionale nella
ripartizione delle spese di procedimento nell’ambito di una decisione di non luogo a provvedere [v., in tal senso, ordinanza
del Tribunale 12 luglio 2005, causa T‑163/04, Schäfer/UAMI – KoKa (Mike’s MEALS ON WHEELS), non pubblicata nella Raccolta,
punto 55]. In tale contesto il giudice comunitario non può sostituire la sua valutazione a quella della commissione di ricorso.
Ad esso spetta tuttavia controllare se la commissione di ricorso, tenuto conto delle considerazioni che hanno potuto portarla
alla sua valutazione, non abbia oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale e non abbia utilizzato tale potere in maniera
manifestamente erronea.
Occorre ricordare che, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso ha constatato innanzi tutto che il procedimento
di ricorso era divenuto senza oggetto a causa del rifiuto definitivo della registrazione del marchio richiesto dalla ricorrente
ed ha condannato poi quest’ultima, sulla base dell’art. 81, n. 4, del regolamento n. 40/94, a sopportare le tasse e le spese
sostenute ai fini dei procedimenti di opposizione e di ricorso.
A tal riguardo la commissione di ricorso ha motivato la sua decisione affermando che, «[p]oiché la domanda di marchio comunitario
(…) è stata respinta ex tunc, anche se in un diverso procedimento, [la ricorrente] sarebbe risultata soccombente anche nel
presente procedimento».
Innanzi tutto, è pacifico che il procedimento di opposizione che ha portato al rigetto del marchio richiesto dalla ricorrente
e al procedimento che oppone quest’ultima al Laboratoire L. Lafon, sottoposto alla commissione di ricorso nella fattispecie,
si basano su elementi di fatto distinti. Ne deriva che la valutazione del rischio di confusione tra i marchi in conflitto
in ciascuno di questi procedimenti comporta che siano presi in considerazione tutti gli elementi di fatto e di diritto fatti
valere in ciascun caso dalle parti.
In tale contesto, il fatto che sia stata accolta un’opposizione, pur privando di oggetto i procedimenti paralleli, non consente
affatto di determinare quale delle parti di questi procedimenti paralleli sarebbe rimasta soccombente. Infatti, la determinazione
della parte soccombente in un dato procedimento può basarsi solo sull’oggetto e sul contesto di fatto e di diritto di tale
procedimento, quali definiti dalle domande delle parti.
Inoltre, senza che sia necessario pronunciarsi sugli effetti di una decisione di rigetto di una domanda di marchio, la condanna
di colui che richiede un marchio, la cui registrazione è stata respinta, a sopportare le spese sostenute in qualsiasi eventuale
procedimento parallelo non può automaticamente derivare, come presuppone la decisione impugnata, dalla decisione con cui viene
accolta una delle opposizioni presentate contro tale domanda.
Sulla base di queste considerazioni, il Tribunale ritiene che giustamente la ricorrente faccia valere che la motivazione della
commissione di ricorso è viziata da un errore manifesto in quanto quest’ultima ha ritenuto che, a causa del rigetto della
domanda di marchio in un altro procedimento di opposizione, la ricorrente sarebbe risultata soccombente nel procedimento che
l’oppone alla Laboratoire L. Lafon e doveva per tale motivo sopportare le tasse e le spese sostenute ai fini dei procedimenti
di opposizione e di ricorso. Con una tale valutazione la commissione di ricorso ha oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale
in relazione all’art. 81, n. 4, del regolamento n. 40/94.
Di conseguenza, il punto 2 del dispositivo della decisione impugnata deve essere annullato, senza che occorra esaminare gli
altri motivi dedotti dalla ricorrente.

Sulle spese
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata
fatta domanda. L’UAMI, essendo rimasto soccombente, va condannato alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce
1)
Il punto 2 del dispositivo della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato
interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 13 novembre 2003 (procedimento R 1007/2002‑4) è annullato.
2)
L’UAMI è condannato alle spese.
Vilaras
Dehousse
Šváby
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 novembre 2006.
Il cancelliere

Il presidente
E. Coulon

M. Vilaras
*
Lingua processuale: il tedesco.