CELEX: 62009TJ0137
Marchio comunitario
Opposizione
Domanda di marchio comunitario denominativo R10
Marchio nazionale denominativo R10 non registrato
Cessione del marchio nazionale
Vizio di procedura

Fatti
Il 2 gennaio 2006 il sig. Aurelio Muñoz Molina presentava una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio
per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20
dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE)
del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].
Il marchio di cui si chiedeva la registrazione è il segno denominativo R10.
La domanda di marchio comunitario veniva pubblicata sul
Bollettino dei marchi comunitari
n. 30/2006 del 24 luglio 2006.
Il 24 ottobre 2006 la DL Sports & Marketing Ltda presentava opposizione alla registrazione del marchio richiesto, ai sensi
dell’art. 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009). Detta opposizione si fondava sul marchio
comunitario non registrato o il segno utilizzato nella prassi commerciale R10 ed era diretta contro l’insieme dei prodotti
oggetto del marchio richiesto. I motivi dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli elencati all’art. 8, n. 2, lett. c),
e all’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94 [divenuti art. 8, n. 2, lett. c), e art. 8, n. 4, del regolamento n. 207/2009].
Il 28 novembre 2006 la divisione di opposizione concedeva alla DL Sports & Marketing quattro mesi di tempo, a decorrere dal
29 marzo 2007 per dimostrare, in particolare, l’esistenza e la validità del diritto anteriore invocato. Il 29 marzo 2007 la
DL Sports & Marketing chiedeva una proroga del termine, che le veniva concessa l’8 giugno 2007, fino al 9 agosto 2007. Il
24 ottobre 2007 la divisione d’opposizione constatava che non era stato presentato alcun elemento a sostegno dell’opposizione.
Con lettera 31 ottobre 2007, il legale della ricorrente, la Nike International Ltd, comunicava alla divisione di opposizione
che, mediante una convenzione del 20 giugno 2007, la DL Sports & Marketing aveva ceduto alla ricorrente – tramite la Nike,
Inc. – la proprietà di vari marchi e diritti di proprietà industriale (in prosieguo: la «convenzione di cessione»). Il legale
della ricorrente faceva presente di aver ricevuto dal nuovo titolare del diritto antecedente istruzioni di continuare il procedimento
di opposizione e pertanto chiedeva di comparire in detto procedimento in veste di rappresentante.
Il 19 febbraio 2008 la divisione di opposizione respingeva l’opposizione, perché la DL Sports & Marketing non aveva dimostrato,
entro il termine impartito, l’esistenza del diritto anteriore invocato a sostegno di detta opposizione (in prosieguo: la «decisione
della divisione di opposizione»).
Contro la decisione della divisione di opposizione, il 28 marzo 2008 la ricorrente presentava ricorso dinanzi all’UAMI, a
norma degli artt. 57‑62 del regolamento n. 40/94 (divenuti artt. 58‑64 del regolamento n. 207/2009).
Con decisione 21 gennaio 2009 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’UAMI dichiarava
irricevibile tale ricorso in quanto la ricorrente non aveva fornito la prova del suo status di parte nel procedimento di opposizione
e, di conseguenza, non era legittimata a proporre ricorso contro la decisione della divisione di opposizione. La commissione
di ricorso considerava, infatti, che, davanti a detta istanza, il legale della ricorrente non aveva indicato – e a maggior
ragione non aveva dimostrato – che il diritto anteriore invocato a sostegno dell’opposizione figurava tra i marchi trasferiti
alla ricorrente. Essa precisava che durante la fase del procedimento di ricorso la ricorrente non era stata neanche in grado
di dimostrare di essere titolare del diritto anteriore. Essa riteneva pertanto che la convenzione di cessione dimostrasse
unicamente che la ricorrente aveva acquisito taluni marchi comunitari, ma non specificamente il diritto anteriore invocato.

Conclusioni delle parti
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–        modificare la decisione impugnata dichiarando che il ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso è ricevibile e intimare
a quest’ultima di agire di conseguenza, statuendo nel merito di detto ricorso;
–        in subordine, accertare la violazione, da parte della commissione di ricorso e della divisione di opposizione, dell’art. 73
del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 75 del regolamento n. 207/2009) e delle altre disposizioni applicabili e disporre
che il procedimento sia riportato a una fase anteriore, al fine di ovviare al fatto che la ricorrente non ha avuto l’opportunità
di sanare le irregolarità in qualità di cessionaria del diritto anteriore e/o, quantomeno, che la decisione sia correttamente
notificata al rappresentante del titolare del diritto anteriore.
L’UAMI chiede, in sostanza, che il Tribunale voglia:
–        respingere il ricorso;
–        condannare la ricorrente alle spese.

In diritto
La ricorrente solleva, in sostanza, quattro motivi relativi, in primo luogo, alla violazione dell’obbligo di motivazione da
parte della divisione di opposizione, in secondo luogo, alla violazione dei diritti della difesa riconosciuti dall’art. 73
del regolamento n. 40/94, nonché di altre disposizioni applicabili, sia da parte della divisione di opposizione sia della
commissione di ricorso, in terzo luogo, alla violazione, da parte della commissione di ricorso, delle direttive relative ai
procedimenti dinanzi all’UAMI (in prosieguo: le «direttive dell’UAMI») e, in quarto luogo, a un errore di valutazione sulla
cessione del diritto anteriore.
Si deve fin d’ora respingere il primo motivo e il secondo motivo nella parte in cui riguarda la decisione della divisione
di opposizione. Infatti, ai sensi dell’art. 63, n. 1, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65, n. 1, del regolamento n. 207/2009),
il ricorso dinanzi al giudice comunitario può essere proposto soltanto avverso le decisioni delle commissioni di ricorso,
cosicché, nell’ambito di un tale ricorso, sono ricevibili soltanto i motivi diretti contro la decisione della commissione
di ricorso stessa [sentenza del Tribunale 7 giugno 2005, causa T‑303/03, Lidl Stiftung/UAMI – REWE-Zentral (Salvita), Racc. pag. II‑1917,
punto 59].
Occorre poi esaminare il terzo motivo dal momento che la ricorrente sostiene, in sostanza, che, conformemente alle direttive
dell’UAMI, la commissione di ricorso non poteva legittimamente esaminare se essa aveva effettivamente acquisito il diritto
anteriore invocato a sostegno dell’opposizione.

Sul terzo motivo, relativo alla violazione delle direttive dell’UAMI
Argomenti delle parti
La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non poteva respingere il suo ricorso dichiarandolo irricevibile, con
la motivazione che essa non era titolare del diritto sul quale si fondava l’opposizione. Essa rileva, infatti, che, conformemente
alle direttive dell’UAMI, in particolare al punto A.V.2.5.3 della «Parte 1: Questioni procedurali» della «Parte C: Opposizione»,
allorché la copia del certificato di registrazione del marchio sul quale si fonda un’opposizione menziona come titolare una
società distinta da quella che ha presentato opposizione, quest’ultima è ricevibile in quanto si presume che il marchio anteriore
sia stato trasferito all’opponente prima del deposito dell’opposizione. La ricorrente considera che si dovrebbe applicare
la stessa presunzione nell’ambito di un ricorso avverso una decisione di una divisione di opposizione.
L’UAMI contesta tali argomenti.
Giudizio del Tribunale
Si deve osservare che, a differenza dell’ipotesi in cui la cessione si verifica prima che sia depositata l’opposizione, quando
la cessione del marchio rivendicato si verifica dopo il deposito dell’opposizione e prima che l’UAMI adotti la sua decisione
definitiva, quest’ultimo deve garantire la protezione dei diritti della parte che ha originariamente depositato l’opposizione
o la domanda di marchio, poiché ammettere il cessionario del marchio ha lo scopo di porre fine nei confronti di detta parte
a un procedimento che essa ha iniziato. Peraltro, la commissione di ricorso è tenuta ad assicurarsi che la persona che ha
presentato il ricorso sia legittimata a impugnare la decisione della divisione di opposizione [v., in tal senso e per analogia,
sentenza del Tribunale 28 giugno 2005, causa T‑301/03, Canali Ireland/UAMI – Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), Racc. pag. II‑2479,
punti 19 e 20]. Pertanto, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, occorre considerare, da un lato, che la richiamata
direttiva dell’UAMI non può essere applicata per analogia alla ricevibilità di un ricorso proposto contro la decisione di
una divisione di opposizione e, dall’altro, che legittimamente la commissione di ricorso ha potuto esaminare la legittimazione
ad agire della ricorrente.
Ciò premesso, si deve respingere il presente motivo.

Sul secondo motivo, relativo alla violazione dei diritti della difesa, riconosciuti dall’art. 73 del regolamento n. 40/94,
nonché di altre disposizioni applicabili, nella parte che riguarda la decisione impugnata
Argomenti delle parti
La ricorrente sostiene che la decisione impugnata è stata adottata, da un lato, in violazione dei suoi diritti della difesa,
perché si fonda su un’interpretazione della convenzione di cessione in merito alla quale essa non ha potuto presentare osservazioni,
e, dall’altro, in violazione di altre disposizioni applicabili, fra cui la regola 31, n. 6, del regolamento (CE) della Commissione
13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), perché essa non ha
avuto l’opportunità di sanare le irregolarità concernenti la prova del trasferimento del diritto anteriore.
L’UAMI sostiene che la commissione di ricorso non ha potuto violare i diritti della difesa della ricorrente dal momento che
quest’ultima non era parte del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione. A questo proposito, l’UAMI sottolinea che
la ricorrente aveva chiesto di essere considerata tale solo dopo il 10 agosto 2007, data in cui detto procedimento si era
concluso in seguito allo scadere dell’ultima proroga del termine per presentare le prove sull’esistenza, la validità e l’estensione
del diritto anteriore reclamato, anche se la decisione di rigetto dell’opposizione è stata emessa solo molti mesi più tardi.
Inoltre, la ricorrente non avrebbe presentato alcuna prova in grado di dimostrare la cessione a suo vantaggio del diritto
anteriore invocato a sostegno dell’opposizione. Secondo l’UAMI, la commissione di ricorso non ha neanche violato la regola
31, n. 6, del regolamento n. 2868/95, né altre disposizioni applicabili, dal momento che essa può invitare le parti a sanare
le irregolarità constatate soltanto se il procedimento d’opposizione non è concluso.
Ad ogni modo, l’UAMI considera che, anche supponendo che diritti della difesa della ricorrente siano stati violati, tale violazione
non può comportare l’annullamento della decisione impugnata, dal momento che quand’anche la ricorrente fosse stata invitata
a presentare le proprie osservazioni sulla scadenza del termine e la chiusura del procedimento di opposizione, quest’ultimo
non avrebbe potuto avere altro esito che quello del rigetto dell’opposizione e dell’irricevibilità del ricorso.
Giudizio del Tribunale
La ricorrente sostiene, in sostanza, che la commissione di ricorso non poteva dichiarare il suo ricorso irricevibile senza
darle l’opportunità, in particolare, di rispondere ai dubbi sull’insufficienza della prova da essa fornita per dimostrare
che aveva acquisito il diritto sul quale si fondava l’opposizione.
La regola 31, n. 6, del regolamento n. 2868/95 prevede che, per quanto riguarda il trasferimento di marchi o di domande di
marchi comunitari, qualora le condizioni prescritte per la registrazione del trasferimento, le quali includono l’obbligo di
presentare i documenti comprovanti detto trasferimento, non siano soddisfatte, l’UAMI informa il richiedente delle irregolarità
e che, «[s]e le irregolarità constatate non vengono sanate entro il termine indicato dall’[UAMI], questo respinge la domanda
di registrazione del trasferimento».
In assenza di una disposizione normativa sulla prova del trasferimento del diritto nazionale anteriore invocato a sostegno
di un’opposizione, le direttive dell’UAMI – che quest’ultimo è, in via di principio, tenuto a rispettare [v., in tal senso,
sentenza del Tribunale 12 maggio 2009, causa T‑410/07, Jurado Hermanos/UAMI (JURADO), Racc. pag. II‑1345, punto 20] – si ispirano
al riguardo alle disposizioni previste dalla regola 31, n. 6, del regolamento n. 2868/95. Quindi, tali direttive, nella «Parte
1: Questioni procedurali» della «Parte C: Opposizione», applicabile al caso di specie come ricordato dalla ricorrente nell’ambito
del suo terzo motivo, prevedono che, se il nuovo titolare del diritto nazionale anteriore «comunica all’[UAMI] il trasferimento,
ma omette di produrre prove (sufficienti) al riguardo, il procedimento di opposizione va sospeso e al nuovo titolare è concesso
un termine di due mesi per presentare prove del trasferimento» (punto E.VIII.1.3.1). Tale applicazione della regola 31, n. 6,
del regolamento n. 2868/95 alla cessione dei marchi nazionali non può essere contestata dal momento che, nel caso in cui il
diritto interno non preveda procedimenti di registrazione del trasferimento di proprietà dei marchi registrati, l’esame effettuato
dalla divisione d’opposizione o dalla commissione di ricorso per verificare che il trasferimento del marchio invocato a sostegno
dell’opposizione sia effettivamente avvenuto è, in sostanza, lo stesso di quello effettuato dalla competente istanza dell’UAMI
per esaminare le domande di trasferimento riguardanti i marchi comunitari. Peraltro, anche se tale procedimento riguarda esplicitamente
i marchi nazionali registrati, lo si deve applicare, per analogia, al trasferimento dei marchi nazionali non registrati, poiché
il tipo d’esame che l’UAMI deve effettuare è identico.
Infine, conformemente alla regola 50, n. 1, del regolamento n. 2868/95, alla procedura di ricorso si applicano le stesse norme
relative al procedimento dinanzi all’organo che ha pronunciato la decisione impugnata col ricorso.
Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha ritenuto che la ricorrente non fosse stata in grado di provare di essere
titolare del diritto anteriore e che, di conseguenza, non avesse fornito la prova del suo status di parte del procedimento
di opposizione e non fosse legittimata a proporre ricorso contro la decisione della divisione di opposizione. Tuttavia, essa,
violando le suddette regole, non ha dato alla ricorrente l’opportunità di produrre prove supplementari a sostegno del trasferimento
del diritto anteriore che quest’ultima aveva invocato per giustificare la sua legittimazione ad agire.
L’argomento dell’UAMI, addotto per giustificare questo modus operandi della commissione di ricorso e relativo al fatto che
la ricorrente ha chiesto di potersi sostituire all’opponente iniziale dopo la chiusura del procedimento di opposizione, non
può essere accolto. Si deve necessariamente constatare che, anche supponendo che la domanda di sostituzione depositata dal
cessionario del marchio nazionale anteriore tra la chiusura del procedimento d’istruzione dell’opposizione e l’adozione della
decisione della divisione di opposizione non possa essere accolta, ovvero possa essere completamente ignorata senza che sia
esplicitamente respinta in quanto irricevibile, tale circostanza non può privare detto cessionario del diritto di proporre
un ricorso avverso la decisione della divisione d’opposizione. Infatti, in qualità di titolare del marchio invocato a sostegno
dell’opposizione, il cessionario è necessariamente legittimato ad impugnare la decisione che mette fine al procedimento di
opposizione (v., in tal senso e per analogia, sentenza CANAL JEAN CO. NEW YORK, punto 17 supra, punti 18 e 19), a prescindere
dal sapere se egli abbia introdotto una domanda di sostituzione dinanzi alla divisione di opposizione e se tale domanda fosse
ricevibile. Se è vero che la commissione di ricorso è tenuta ad assicurarsi che il cessionario sia effettivamente il titolare
del marchio anteriore, essa deve effettuare tale esame nel rispetto delle regole procedurali applicabili, fra cui le direttive
dell’UAMI.
Non può essere accolto neanche l’argomento dell’UAMI relativo al fatto che la ricorrente non avrebbe presentato alcuna prova
tale da dimostrare la cessione a suo vantaggio del diritto anteriore invocato a sostegno dell’opposizione. Infatti, si deve
necessariamente constatare che l’addebito sollevato dalla ricorrente ha proprio lo scopo di sostenere che la commissione di
ricorso avrebbe dovuto consentirle di presentare le proprie osservazioni in merito all’interpretazione delle prove fornite,
o di ovviare all’insufficienza di dette prove.
Ciò premesso, occorre esaminare l’argomento dell’UAMI secondo il quale la violazione commessa dalla commissione di ricorso
non può, nella fattispecie, comportare l’annullamento della decisione impugnata dal momento che non influenzerebbe il suo
contenuto, poiché l’opposizione deve, comunque, essere respinta in quanto l’opponente iniziale aveva omesso di presentare
prove dell’esistenza del diritto invocato a sostegno dell’opposizione.
Si deve rilevare che risulta certamente da una giurisprudenza costante che un’irregolarità procedurale è idonea a viziare
un atto solo qualora sia dimostrato che, in assenza di tale irregolarità, l’atto in questione avrebbe potuto avere un contenuto
differente (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 5 marzo 2003, causa T‑24/01, Staelen/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A‑79
e II‑423, punto 53). Tuttavia, nel caso di specie, la decisione impugnata ha respinto il ricorso della ricorrente in quanto
irricevibile senza pronunciarsi sulla fondatezza degli argomenti riguardanti la decisione della divisione di opposizione di
rigettare l’opposizione. In tali circostanze, il fatto, invocato dall’UAMI, che tale decisione di rigetto dell’opposizione
sarebbe, a suo avviso, del tutto corretta è inconferente. È incontestabile che una decisione che dichiara un ricorso irricevibile
non ha lo stesso contenuto di una decisione di merito. Peraltro, il Tribunale non può esaminare direttamente la legittimità
della decisione della divisione di opposizione e in tal modo esaminare argomenti non trattati dalla commissione di ricorso,
al fine di verificare se la violazione delle regole procedurali commessa dalla commissione di ricorso abbia potuto influire
sul rigetto definitivo dell’opposizione [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 25 marzo 2009, causa T‑402/07, Kaul/UAMI
– Bayer (ARCOL), Racc. pag. II‑737, punti 47 e 49].
Di conseguenza, occorre accogliere il presente motivo per quanto riguarda la decisione impugnata, senza che sia necessario
esaminare se i diritti della difesa della ricorrente, considerati a prescindere dalle summenzionate disposizioni, siano stati
violati.
Orbene, quanto alle conseguenze da trarne, bisogna ricordare che la ricorrente in sostanza chiede al Tribunale, in via principale,
di riformare la decisione impugnata dichiarando ricevibile il suo ricorso e, in subordine, di annullare detta decisione.
Tuttavia, anche supponendo che il potere di riforma implichi che il Tribunale abbia la possibilità di adottare una decisione
contraria a quella della commissione di ricorso, nel caso di specie esso non può sanare la violazione commessa da quest’ultima.
Infatti, il Tribunale non può legittimamente invitare la ricorrente a presentare argomenti e prove supplementari riguardanti
la cessione a suo favore del diritto nazionale invocato a sostegno dell’opposizione e pronunciarsi sulla ricevibilità del
ricorso dinanzi alla commissione di ricorso alla luce di tali nuovi elementi [v., in tal senso, sentenze della Corte 13 marzo
2007, causa C‑29/05 P, UAMI/Kaul, Racc. pag. I‑2213, punto 54, e del Tribunale 6 marzo 2003, causa T‑128/01, DaimlerChrysler/UAMI
(Calandre), Racc. pag. II‑701, punto 18]. Date tali circostanze, occorre annullare la decisione impugnata e respingere le
domande di riformarla, senza che sia necessario esaminare il quarto motivo avanzato dalla ricorrente.

Sulle spese
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne
è stata fatta domanda. Nella specie, poiché l’UAMI è rimasto essenzialmente soccombente, ma la ricorrente non ne ha chiesto
la condanna alle spese, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI) 21 gennaio 2009 (procedimento R 551/2008‑1) è annullata.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Czúcz
Labucka
O’Higgins
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 novembre 2010.
Firme
*
Lingua processuale: lo spagnolo.