CELEX: 62003CJ0539
Convenzione di Bruxelles
Art. 6, punto 1
Pluralità di convenuti
Competenza giurisdizionale del giudice del domicilio di uno dei convenuti
Azione per contraffazione di un brevetto europeo
Convenuti stabiliti in Stati contraenti diversi
Atti di contraffazione commessi in più Stati contraenti

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 6, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968,
concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299,
pag. 32), come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all’adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU L 304, pag. 1, e – testo modificato – pag. 77), dalla Convenzione 25 ottobre 1982,
relativa all’adesione della Repubblica ellenica (GU L 388, pag. 1), dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all’adesione
del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU L 285, pag. 1), nonché dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa
all’adesione della Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia (GU 1997, C 15, pag. 1; in prosieguo:
la «Convenzione di Bruxelles»).
2       Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la Roche Nederland BV e altre otto società del gruppo Roche,
da un lato, e i sigg. Primus e Goldenberg, dall’altro, in merito alla violazione, sostenuta da questi ultimi, dei diritti
ad essi derivanti da un brevetto europeo di cui i medesimi sono titolari.

Contesto normativo

La Convenzione di Bruxelles
3       Collocato nel titolo II, contenente le norme in materia di competenza, sezione 1, intitolata «Disposizioni generali», l’art. 2,
primo comma, della Convenzione di Bruxelles così recita:
«Salve le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono
convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato».
4       A termini dell’art. 3, primo comma, della Convenzione medesima:
«Le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente possono essere convenute davanti agli organi giurisdizionali
di un altro Stato contraente solo in virtù delle norme enunciate alle sezioni da 2 a 6 del presente titolo».
5       L’art. 6 della Convenzione di Bruxelles, contenuto nella sezione 2 del medesimo titolo II, intitolata «Competenze speciali»,
così recita:
«[Il convenuto domiciliato nel territorio di un altro Stato contraente] potrà inoltre essere citato:
1)      in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice nella cui circoscrizione è situato il domicilio di uno di essi;
(…)».
6       L’art. 16 della Convenzione di Bruxelles, che costituisce la sezione 5 del titolo II della medesima, intitolata «Competenze
esclusive», così dispone:
«Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva:
(…)
4)      in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è
prescritto il deposito ovvero la registrazione, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione
sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono reputati essere stati effettuati a norma di una convenzione internazionale;
(…)».
7       L’art. V quinquies del protocollo annesso alla Convenzione di Bruxelles, che, ai sensi dell’art. 65 di quest’ultima, costituisce
parte integrante della Convenzione medesima, precisa quanto segue:
«Fatta salva la competenza dell’ufficio europeo dei brevetti, in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, firmata
a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, i tribunali di ciascuno Stato contraente hanno competenza esclusiva, a prescindere
dal domicilio, in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato e che non sia un
brevetto comunitario in applicazione delle disposizioni dell’articolo 86 della convenzione sul brevetto europeo per il mercato
comune, firmat[a] a Lussemburgo il 15 dicembre 1975».
8       L’art. 22 della Convenzione di Bruxelles, contenuto nella sezione 8, intitolata «Litispendenza e connessione», del titolo II
della Convenzione medesima, prevede che, qualora domande connesse siano state proposte dinanzi a giudici di Stati contraenti
differenti e le relative cause siano pendenti in primo grado, il giudice successivamente adito può sospendere il procedimento
e, in presenza di talune condizioni, dichiarare la propria incompetenza. A termini del terzo comma di tale disposizione:
«Ai sensi del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una
trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente».
9       A termini dell’art. 27, punto 3, della Convenzione medesima, collocato nel titolo III, relativo alle norme in materia di riconoscimento
e di esecuzione, sezione 1, intitolata «Riconoscimento», le decisioni non sono riconosciute ove «la decisione sia in contrasto
con una decisione emessa tra le medesime parti nello Stato richiesto».

La Convenzione di Monaco
10     La Convenzione sulla concessione di brevetti europei, conclusa a Monaco il 5 ottobre 1973 (in prosieguo: la «Convenzione di
Monaco»), istituisce, come si legge nel suo art. 1, un «diritto comune agli Stati contraenti in materia di concessione di
brevetti per invenzioni».
11     Al di là delle norme comuni in materia di concessione, il brevetto europeo resta disciplinato dalla legge nazionale di ogni
singolo Stato contraente per il quale sia stato concesso. A tale riguardo, l’art. 2, n. 2, della Convenzione di Monaco così
recita:
«In ciascuno degli Stati contraenti per i quali esso è concesso, il brevetto europeo ha gli stessi effetti ed è soggetto alle
medesime regole di un brevetto nazionale concesso in questo Stato (...)».
12     Per quanto attiene ai diritti attribuiti al titolare di un brevetto europeo, l’art. 64, nn. 1 e 3, della Convenzione medesima,
così dispone:
«1.      (…) il brevetto europeo conferisce al suo titolare, a decorrere dal giorno della pubblicazione della menzione della sua concessione
e in ciascuno Stato contraente per il quale è stato concesso, i medesimi diritti che gli conferirebbe un brevetto nazionale
concesso in questo Stato.
(…)
3.      Ogni contraffazione del brevetto europeo è apprezzata conformemente alle disposizioni della legislazione nazionale».

Causa principale e questioni pregiudiziali
13     I sigg. Primus e Goldenberg, domiciliati negli Stati Uniti d’America, sono titolari del brevetto europeo n. 131627.
14     Il 24 marzo 1997 essi convenivano in giudizio dinanzi al Rechtbank te s’-Gravenhage la società Roche Nederland BV, con sede
nei Paesi Bassi, nonché altre otto società del gruppo Roche, stabilite, rispettivamente, negli Stati Uniti d’America, in Belgio,
in Germania, in Francia, nel Regno Unito, in Svizzera, in Austria e in Svezia (in prosieguo: la «Roche e altri»). Gli attori
contestavano a tali società la medesima violazione dei diritti loro attribuiti dal brevetto di cui sono titolari. Tale pretesa
violazione consisteva nell’immissione in commercio di kit di dosaggio immunologico nei paesi in cui le società convenute sono
stabilite.
15     Le società del gruppo Roche non stabilite nei Paesi Bassi contestavano la giurisdizione del giudice olandese. Quanto al merito,
esse invocavano l’assenza di violazioni e la nullità del brevetto di cui trattasi.
16     Con sentenza 1° ottobre 1997 il Rechtbank te s’-Gravenhage affermava la propria competenza e respingeva le domande dei sigg. Primus e Goldenberg.
In seguito ad appello, il Gerechtshof te s’-Gravenhage riformava, con sentenza 27 giugno 2002, la detta decisione vietando,
segnatamente, alla Roche e altri di violare i diritti connessi al brevetto di cui trattasi in tutti i paesi indicati nel brevetto
medesimo.
17     A seguito di ricorso per cassazione, lo Hoge Raad decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente
questione pregiudiziale:
«1)   Se sussista la connessione necessaria, ai fini dell’applicazione dell’art. 6, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, tra
le domande giudiziali relative alla violazione di un brevetto proposte dal titolare di un brevetto europeo nei confronti di
un convenuto avente sede nello Stato del giudice adito, da un lato, e altri convenuti aventi sede in Stati contraenti diversi
dallo Stato del giudice adito, dall’altro, convenuti ai quali il titolare contesti la violazione di tale brevetto in uno o
più Stati contraenti.
2)     Nell’ipotesi in cui la soluzione alla prima questione non sia affermativa, ovvero lo sia solo parzialmente, in presenza di
quali circostanze sussista tale connessione e se, al riguardo, sia ad esempio rilevante:
–       che i convenuti appartengano ad un unico gruppo;
–       che ai convenuti possa essere contestata una condotta comune cui sia sottesa una politica comune e, in caso di risposta affermativa,
se sia rilevante il luogo in cui tale politica comune sia stata elaborata;
–       che le asserite azioni illecite dei diversi convenuti siano identiche o pressoché identiche».

Sulle questioni pregiudiziali
18     Con le dette questioni, che appare opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 6,
punto 1, della Convenzione di Bruxelles debba essere interpretato nel senso che esso deve trovare applicazione nell’ambito
di azioni per contraffazione di brevetto europeo proposte nei confronti di diverse società, con sede in Stati contraenti differenti,
per fatti che sarebbero stati commessi sul territorio di uno, o più, degli Stati medesimi, in particolare nell’ipotesi in
cui le dette società, appartenenti ad uno stesso gruppo, abbiano agito in modo identico o analogo, conformemente ad una politica
comune elaborata da una sola di esse.
19     In deroga alla regola fondamentale enunciata nell’art. 2 della Convenzione di Bruxelles, secondo cui il convenuto domiciliato
in uno Stato contraente deve essere citato dinanzi ai giudici di tale Stato, il successivo art. 6, punto 1, consente, in caso
di pluralità di convenuti, di citare un convenuto, domiciliato in uno Stato contraente, in un altro Stato contraente in cui
sia situato il domicilio di uno dei convenuti.
20     Nella sentenza 27 settembre 1988, causa C‑189/87, Kalfelis (Racc. pag. 5565, punto 12), la Corte ha affermato che, ai fini
dell’applicazione dell’art. 6, punto 1, della Convenzione di Bruxelles, tra le varie domande proposte da uno stesso attore
nei confronti di più convenuti deve sussistere un vincolo di connessione tale da rendere opportuna una trattazione e una decisione
unica per evitare soluzioni che potrebbero essere tra loro incompatibili se le cause fossero decise separatamente.
21     Dal tenore dell’art. 6, punto 1, della Convenzione di Bruxelles non emerge l’esigenza di un vincolo di connessione. Tale esigenza
è stata dedotta dalla detta disposizione da parte della Corte al fine di evitare che la deroga al principio della giurisdizione
dei giudici dello Stato del domicilio del convenuto, prevista dalla disposizione medesima, possa rimettere in discussione
l’esistenza stessa di questo principio (sentenza Kalfelis, cit. supra, punto 8). Tale esigenza è stata successivamente confermata
nella sentenza 27 ottobre 1998, causa C‑51/97, Réunion européenne e a., (Racc. pag. I‑6511, punto 48), nonché dalla redazione
dell’art. 6, punto 1, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale,
il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), normativa che è
succeduta alla Convenzione di Bruxelles.
22     La formulazione utilizzata dalla Corte nella menzionata sentenza Kalfelis ricalca il tenore dell’art. 22 della Convenzione
di Bruxelles, secondo cui sono connesse le domande che presentino un legame tra loro così stretto da rendere opportuna una
istruzione e una decisione unica per evitare soluzioni che potrebbero risultare incompatibili ove le cause fossero trattate
separatamente. Il detto art. 22 è stato interpretato nella sentenza 6 dicembre 1994, causa C‑406/92, Tatry (Racc. pag. I‑5439,
punto 58), nel senso che, affinché sussista connessione tra due domande, è sufficiente che la loro istruzione e decisione
separata comporti il rischio di pronunce contrastanti, senza che sia necessario che si configuri il rischio di conseguenze
giuridiche che si escludano reciprocamente.
23     La menzionata sentenza Tatry ha attribuito alla nozione di decisioni «incompatibili», di cui all’art. 22 della Convenzione
di Bruxelles, un’accezione più ampia di quella conferita alla nozione medesima nella sentenza 4 febbraio 1988, causa 145/86,
Hoffmann (Racc. pag. 645, punto 22), nell’ambito dell’art. 27, n. 3, della Convenzione stessa, ai sensi del quale una decisione
pronunciata in uno Stato contraente non viene riconosciuta qualora risulti in contrasto con una decisione resa tra le medesime
parti nello Stato richiesto. Nella menzionata sentenza Hoffmann la Corte aveva infatti affermato che, al fine di stabilire
se sussista contrasto ai sensi del detto art. 27, n. 3, occorre esaminare se le decisioni controverse producano effetti giuridici
che si escludano reciprocamente.
24     I sigg. Primus e Goldenberg nonché il governo olandese sostengono che l’interpretazione ampia dell’aggettivo «incompatibile»,
nel senso di contraddittorio, affermata nella menzionata sentenza Tatry nel contesto dell’art. 22 della Convenzione di Bruxelles,
deve essere estesa alla fattispecie dell’art. 6, punto 1, della detta Convenzione. La Roche e altri nonché il governo del
Regno Unito, sul cui ragionamento si è allineato l’avvocato generale ai paragrafi 79 e seguenti delle sue conclusioni, sostengono,
al contrario, che tale trasposizione non è ammissibile, tenuto conto delle differenze sussistenti tra la finalità e la collocazione
delle due disposizioni di cui trattasi nel sistema della Convenzione di Bruxelles, dovendosi dare preferenza ad un’interpretazione
più restrittiva.
25     Non sembra tuttavia necessario, nell’ambito della presente controversia, pronunciarsi su tale questione. È infatti sufficiente
rilevare che, anche ammesso che la nozione di decisioni «incompatibili», ai fini dell’applicazione dell’art. 6, punto 1, della
Convenzione di Bruxelles, debba essere intesa nell’ampia accezione di decisioni contraddittorie, non vi è il rischio che decisioni
di tal genere vengano pronunciate in esito ad azioni per contraffazione di brevetto europeo avviate in Stati contraenti differenti,
nei confronti di più convenuti domiciliati nel territorio di tali Stati per fatti commessi nei rispettivi territori.
26     Come rilevato dall’avvocato generale al punto 113 delle conclusioni, affinché due decisioni possano essere considerate contraddittorie,
non è sufficiente che sussista una divergenza nella soluzione della controversia, essendo inoltre necessario che tale divergenza
si collochi nel contesto di una stessa fattispecie di fatto e di diritto.
27     Orbene, nell’ipotesi considerata dal giudice del rinvio nella prima questione pregiudiziale, vale a dire nel caso di azioni
per contraffazione di brevetto europeo proposta nei confronti di più società, stabilite in Stati contraenti differenti, per
fatti che sarebbero stati commessi nel territorio di uno o più di tali Stati, non si può concludere nel senso dell’esistenza
di una stessa situazione di fatto, considerato che i convenuti sono diversi e che gli atti di contraffazione loro contestati,
posti in essere in Stati contraenti differenti, non sono gli stessi.
28     Eventuali divergenze tra le decisioni pronunciate dai giudici interessati non si collocherebbero nell’ambito di una stessa
situazione di fatto.
29     Inoltre, se è pur vero che la Convenzione di Monaco prevede disposizioni comuni per il rilascio di un brevetto europeo, dagli
artt. 2, n. 2, e 64, n. 1, della Convenzione medesima emerge chiaramente che tale brevetto resta disciplinato dalla normativa
nazionale di ogni singolo Stato contraente per il quale il brevetto è stato rilasciato.
30     In particolare, dall’art. 64, n. 3, della Convenzione di Monaco risulta che ogni azione per contraffazione di brevetto europeo
deve essere esaminata alla luce della normativa nazionale vigente in materia, in ognuno dei singoli Stati per i quali il brevetto
è stato rilasciato.
31     Ne consegue che, qualora più giudici di Stati contraenti differenti vengano aditi con azioni per contraffazione di un brevetto
europeo rilasciato in ognuno degli Stati medesimi, azioni avviate nei confronti di convenuti domiciliati negli Stati stessi
per pretesi fatti commessi nei rispettivi territori, eventuali divergenze tra le decisioni pronunciate dai giudici interessati
non si collocherebbero nel contesto di una stessa situazione di diritto.
32     Eventuali decisioni divergenti non possono essere quindi qualificate come contraddittorie.
33     Ciò premesso, anche qualora l’interpretazione più ampia della nozione di decisioni «incompatibili», nel senso di contraddittorie,
venisse accolta quale criterio ai fini dell’accertamento del vincolo di connessione richiesto per l’applicazione dell’art. 6,
punto 1, della Convenzione di Bruxelles, si deve necessariamente rilevare che un vincolo di tal genere non potrebbe essere
accertato tra azioni per contraffazione di uno stesso brevetto europeo ognuna delle quali venga proposta nei confronti di
una società stabilita in uno Stato contraente differente per fatti che questa avrebbe commesso nel territorio del rispettivo
Stato.
34     Tale conclusione non può essere rimessa in discussione neppure nell’ipotesi contemplata dal giudice del rinvio nella seconda
questione pregiudiziale, vale a dire nel caso in cui società convenute appartenenti ad uno stesso gruppo abbiano agito in
modo identico o analogo, conformemente a una politica comune elaborata da una sola di esse, ragion per cui si sarebbe in presenza
di una stessa situazione di fatto.
35     Infatti, resta il fatto che non ci si troverebbe di fronte ad una stessa situazione di diritto (v. supra punti 29 e 30 della
presente sentenza) e che non esisterebbe quindi, anche in una siffatta ipotesi, un rischio di decisioni contraddittorie.
36     Inoltre, se è pur vero che, prima facie, considerazioni di economia processuale sembrano poter deporre a favore di una concentrazione
di tali domande dinanzi ad un unico giudice, si deve necessariamente rilevare che i vantaggi che tale concentrazione presenterebbe
per una buona amministrazione della giustizia sarebbero, a loro volta, limitati e fonte di nuovi rischi.
37     Una competenza giurisdizionale fondata unicamente sui criteri di fatto indicati dal giudice del rinvio condurrebbe ad una
moltiplicazione delle potenziali competenze e sarebbe quindi tale da inficiare la prevedibilità delle norme sulla competenza
stabilite dalla Convenzione, pregiudicando, conseguentemente, il principio della certezza del diritto quale fondamento della
Convenzione stessa (v. sentenze 19 febbraio 2002, causa C‑256/00, Besix, Racc. pag. I‑1699, punti 24‑26; 1° marzo 2005, causa C‑281/02,
Owusu, Racc. pag. I‑1383, punto 41, e in pari data, causa C‑4/03, GAT, Racc. pag. I‑0000, punto 28).
38     Tale pregiudizio sarebbe ancor più grave in quanto l’applicazione dei criteri di cui trattasi offrirebbe all’attore un’ampia
possibilità di scelta, incoraggiando in tal modo una pratica di «forum shopping» che la Convenzione si è prefissa di evitare
e che la Corte ha appunto voluto impedire nella propria sentenza Kalfelis, (v. punto 9 di tale sentenza).
39     Si deve rilevare che la verifica della sussistenza dei criteri di cui trattasi, la cui prova incombe all’attore, obbligherebbe
il giudice adito a conoscere del merito della causa prima di poter affermare la propria giurisdizione. Tale esame preliminare
potrebbe essere fonte di costi supplementari e di un allungamento dei tempi del procedimento nel caso in cui il detto giudice,
non potendo rilevare l’esistenza di una stessa situazione di fatto e, quindi, di un vincolo di connessione sufficiente tra
le azioni proposte, dovesse negare la propria giurisdizione con conseguente proposizione di nuova azione dinanzi ai giudici
di un altro Stato.
40     Infine, anche ammesso che il giudice adito dall’attore possa dichiarare la propria giurisdizione sulla base dei criteri indicati
dal giudice del rinvio, la concentrazione delle azioni per contraffazione dinanzi a tale giudice non potrebbe impedire una
frammentazione, quantomeno parziale, del contenzioso, atteso che potrebbe essere sollevata, a titolo incidentale, come frequentemente
avviene nella pratica e come è avvenuto nella specie della causa principale, la questione della validità del brevetto di cui
trattasi. Infatti, tale questione, a prescindere dal fatto che venga sollevata mediante azione o mediante eccezione, ricade
nella competenza giurisdizionale esclusiva che l’art. 16, punto 4, della Convenzione di Bruxelles riserva ai giudici dello
Stato contraente nel cui territorio il deposito o la registrazione sia stato effettuato, o presumibilmente effettuato (v. sentenza GAT,
cit. supra, punto 30). Tale giurisdizione esclusiva dei giudici dello Stato di rilascio del brevetto ha trovato conferma,
in materia di brevetto europeo, nell’art. V quinquies del protocollo annesso alla Convenzione di Bruxelles.
41     Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, le questioni pregiudiziali devono essere risolte affermando che l’art. 6,
punto 1, della Convenzione di Bruxelles deve essere interpretato nel senso che non trova applicazione nell’ambito di un’azione
per contraffazione di brevetto europeo, proposta nei confronti di più società, stabilite in Stati contraenti differenti, per
fatti che sarebbero stati commessi nel territorio di uno, o più, degli Stati medesimi, anche nell’ipotesi in cui tali società,
appartenenti ad uno stesso gruppo, abbiano agito in modo identico o analogo, conformemente ad una politica comune elaborata
da una sola di esse.

Sulle spese
42     Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L’art. 6, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni
in materia civile e commerciale, come modificata da ultimo dalla Convenzione 29 novembre 1996, relativa all’adesione della
Repubblica d’Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, deve essere interpretato nel senso che non trova
applicazione nell’ambito di un’azione per contraffazione di brevetto europeo, proposta nei confronti di più società, stabilite
in Stati contraenti differenti, per fatti che sarebbero stati commessi nel territorio di uno, o più, degli Stati medesimi,
anche nell’ipotesi in cui tali società, appartenenti ad uno stesso gruppo, abbiano agito in modo identico o analogo, conformemente
ad una politica comune elaborata da una sola di esse.
Firme
*
Lingua processuale: l'olandese.