CELEX: 62006TJ0277
Marca comunitaria
Procedimiento de oposición
Solicitud de marca denominativa comunitaria OMNICARE
Marca gráfica nacional anterior OMNICARE
Desestimación de una petición de restitutio in integrum

Marco jurídico
El artículo 78, apartados 1 a 5, del Reglamento (CE) n
o
40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (
DO 1994, L 11, p. 1
), en su versión modificada, establece:
«1.   El solicitante o titular de una marca comunitaria o cualquier otra parte en un procedimiento ante la Oficina que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no hubiera podido respetar un plazo con respecto a la Oficina, será, previa petición, restablecido en sus derechos si la imposibilidad hubiera tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones del presente Reglamento, la pérdida de un derecho o de una vía de recurso.
2.   La petición deberá presentarse por escrito en el plazo de dos meses a partir del cese del impedimento. El acto incumplido deberá cumplirse en ese plazo. La petición sólo será admisible en el plazo de un año a partir de la expiración del plazo incumplido. Si se hubiera dejado de presentar la solicitud de renovación de registro o de abonar las tasas de renovación, se deducirá del período de un año el plazo suplementario de seis meses a que se refiere la tercera frase del apartado 3 del artículo 47.
3.   La petición deberá motivarse e indicar los hechos y las justificaciones que se aleguen en su apoyo. Sólo se tendrá por presentada cuando se haya pagado la tasa
restitutio in integrum.
4.   Resolverá acerca de la petición el órgano que sea competente para pronunciarse sobre el acto que no se hubiere cumplido.
5.   Las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los plazos señalados en el apartado 2 del presente artículo, en los apartados 1 y 3 del artículo 42 y en el artículo 78
bis.»
A tenor del artículo 78
bis
del Reglamento n
o
40/94:
«1.   El solicitante o el titular de una marca comunitaria o cualquier otra parte en el procedimiento ante la Oficina que no hubiera respetado el plazo frente a la Oficina podrá obtener, previa solicitud, la continuación del procedimiento, siempre que, en el momento de presentación de dicha solicitud, haya cumplido el acto omitido. La solicitud sólo será admisible en el plazo de dos meses a partir de la expiración del plazo incumplido. La solicitud sólo se tendrá por presentada cuando se haya pagado la tasa de prosecución del procedimiento.
2.   El presente artículo no será aplicable a los plazos previstos en el apartado 3 del artículo 25, en el artículo 27, en el apartado 1 del artículo 29, en el apartado 1 del artículo 33, en el apartado 2 del artículo 36, en el artículo 42, en el artículo 43, en el apartado 3 del artículo 47, en el artículo 59, en el artículo 60
bis,
en el apartado 5 del artículo 63, en el artículo 78, en el artículo 108, así como a los plazos previstos en el presente artículo y a los plazos previstos en el Reglamento de ejecución contemplado en el apartado 1 del artículo 157 para reivindicar, tras el depósito de la solicitud, una prioridad conforme al artículo 30, una prioridad de exposición conforme al artículo 33 o una antigüedad conforme al artículo 34.
3.   Resolverá acerca de la solicitud el órgano que sea competente para pronunciarse sobre el acto omitido.
4.   En el caso de que la Oficina estimara la solicitud, las consecuencia de la inobservancia del plazo se considerarán como no producidas.
5.   En caso de que la Oficina rechazara la solicitud, será reembolsada la tasa.»
Antecedentes del litigio
El 26 de junio de 1996, la demandante, Omnicare, Inc., presentó una solicitud de registro de la marca denominativa OMNICARE para productos y servicios comprendidos en las clases 16 y 42, según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de , en su versión revisada y modificada.
La solicitud se publicó en el
Boletín de Marcas Comunitarias
n
o
90/1999, de 15 de noviembre de 1999.
El 3 de febrero de 2000, Yamanouchi Pharma GmbH –en cuyo lugar se subrogó Astellas Pharma GmbH, parte interviniente en el presente procedimiento–, formuló oposición con arreglo al artículo 42 del Reglamento n
o
40/94 contra el registro de la marca solicitada, sobre la base del registro alemán n
o
39.401.348 de la marca gráfica registrada el , para servicios comprendidos en las clases 35, 41 y 42, según lo previsto en el Arreglo de Niza, representada del siguiente modo:
La oposición se basaba en todos los servicios amparados en el registro anterior y se dirigía contra todos los productos y servicios mencionados en la solicitud.
Se fundaba la oposición en el riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior, según lo previsto en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94.
El 30 de noviembre de 2005, la División de Oposición adoptó una resolución por la que se denegó la solicitud de registro en su integridad y ordenó a la demandante que pagara los gastos del procedimiento.
La resolución de 30 de noviembre de 2005 fue notificada a las partes el mismo día.
El 23 de marzo de 2006 la demandante presentó un escrito en el que se exponían los motivos del recurso que había interpuesto ante la OAMI, en virtud de los artículos 57 a 62 del Reglamento n
o
40/94, contra la resolución de la División de Oposición, refiriéndose al escrito de recurso que, según alegaba, había presentado contra dicha resolución el .
El 27 de marzo de 2006, el Secretario de las Salas de Recurso informó a la demandante de que no se había recibido el escrito de recurso.
El 30 de marzo de 2006 la demandante presentó el escrito de recurso así como, una vez más, el escrito en el que se exponían los motivos de su recurso.
El 12 de mayo de 2006 el Secretario de las Salas de Recurso informó a la demandante de que probablemente se declararía la inadmisibilidad de su recurso dado que el escrito de recurso no se había presentado dentro de los dos meses a partir de la notificación de la resolución de la División de Oposición. Se instó a la demandante para que presentara sus observaciones así como todas las pruebas en apoyo de aquéllas dentro de un plazo de dos meses.
El 30 de mayo de 2006 la demandante presentó una petición de
restitutio in integrum
con arreglo al artículo 78 del Reglamento n
o
40/94.
En apoyo de su petición de
restitutio in integrum,
la demandante presentó copias del escrito de recurso remitido por fax a la OAMI, según afirmaba, el 30 de enero de 2006, y del escrito en el que expuso los motivos del recurso presentado el . Recordaba, además, que, desde que la OAMI le notificara que no había recibido el escrito de recurso el , dicho escrito y el escrito en el que expuso los motivos se habían presentado nuevamente el .
Por otra parte, la demandante explicaba que la inobservancia del plazo de presentación del escrito de recurso se debió a un fallo humano y/o mecánico en la transmisión del documento por fax y propuso dos testimonios en apoyo de sus alegaciones.
Mediante resolución de 24 de julio de 2006 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso desestimó la petición de
restitutio in integrum.
A este respecto, la Sala de Recurso consideró que:
«20.
La demandante reconoce que el 27 de marzo de 2006 la OAMI le informó de que no había recibido el escrito de recurso supuestamente remitido por fax el , es decir, el término del plazo para promover el recurso. El escrito de recurso se presentó nuevamente el una vez practicadas todas las comprobaciones necesarias. En consecuencia, la demandante debió haber tenido conocimiento del acto omitido antes de dicha fecha.
21.
La petición de
restitutio in integrum
se formuló el 30 de mayo de 2006, es decir, dentro de los dos meses siguientes al cese del impedimento (a saber, la ignorancia en cuanto a la no transmisión por fax del escrito de recurso, el ). Por lo tanto, procede admitirla a trámite.
[…]
24.
En efecto, según el artículo 78, apartado 5, del Reglamento n
o
40/94, en su versión modificada, en relación con el artículo 78
bis
del Reglamento n
o
40/94, insertado por el Reglamento (CE) n
o
422/2004 del Consejo, y, en particular, su apartado 2, la
restitutio in integrum
no se aplica cuando el plazo inobservado es el plazo de presentación de un recurso establecido en el artículo 59 del Reglamento n
o
40/94. En virtud de estas nuevas disposiciones, el legislador parece haber deseado colmar una laguna en lo dispuesto en el artículo 78, apartado 5, antes de su modificación, que excluía la
restitutio in integrum
únicamente cuando el plazo inobservado era el plazo de presentación de una oposición establecido en el artículo 42 del Reglamento n
o
40/94 (véanse, a este respecto, las resoluciones de 22 de mayo de 2003, en los asuntos acumulados R-388/2001-2 y R-393/2002-2, CosmoOne Hellas MarketSite/Cosmopolitan Television y otros). Mientras que el plazo para formular una oposición (en virtud del artículo 42 del Reglamento n
o
40/94) y el plazo para promover un recurso (en virtud del artículo 59 del Reglamento n
o
40/94) son imperativos y fijados por el Reglamento n
o
40/94, el sistema anterior, que excluía la
restitutio in integrum
en el primer caso pero no en el segundo, parecía desprovista de coherencia interna y había suscitado el escepticismo de las Salas (véanse la resolución de en el asunto R-194/2003-2, Met-L-Check/Met-L-Check, y la resolución de en el asunto R-937/2002-2, Paragon/Paragon). El legislador corrigió dicha incoherencia en el Reglamento n
o
422/2004, que establece, ya directamente en el artículo 78, apartado 5, en su versión modificada, ya indirectamente mediante remisión a las disposiciones del nuevo artículo 78
bis
del Reglamento n
o
40/94, los plazos imperativos establecidos en el Reglamento n
o
40/94 respecto a los cuales no es de aplicación la
restitutio in integrum,
poniendo en pie de igualdad el plazo imperativo para formular una oposición y el plazo para promover un recurso.
25.
De las citadas disposiciones, modificadas o establecidas por el Reglamento n
o
422/2004, que entró en vigor el 25 de julio de 2005, se desprende que está excluida la
restitutio in integrum
cuando el plazo inobservado es el plazo para interponer un recurso establecido en el artículo 59 del Reglamento n
o
40/94.
26.
En consecuencia, procede desestimar la petición de
restitutio in integrum
en lo tocante a la presentación fuera de plazo del escrito de recurso.»
Procedimiento y pretensiones de las partes
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
—
Anule la resolución impugnada en su integridad.
—
Devuelva la petición de
restitutio in integrum
a la Sala de Recurso.
—
Condene en costas a la OAMI.
La OAMI, dejando a salvo el mejor criterio del Tribunal de Primera Instancia, solicita que este Tribunal que:
—
En el supuesto de que decidiera que la interpretación dada por la Sala de Recurso al artículo 78 no adolece de error:
—
Desestime el recurso.
—
Condene en costas a la demandante.
—
En el supuesto de que decida que la interpretación dada por la Sala de Recurso al artículo 78 adolece de error:
—
Anule la resolución impugnada.
—
Condene a cada una de las partes a cargar con sus propias costas.
La interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que desestime el recurso y condene en costas a la demandante.
Dado que ninguna de las partes se personó en la vista de 13 de enero de 2009, tras declarar abierta la fase oral, el Tribunal de Primera Instancia decidió que no procedía abrir los debates con arreglo al artículo 56 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia y dio por concluida la fase oral.
Fundamentos de Derecho
Alegaciones de las partes
La demandante sostiene que la Sala de Recurso infringió el artículo 78, apartado 5, del Reglamento n
o
40/94.
Considera, en efecto, que el artículo 78, apartado 5, del Reglamento n
o
40/94 –que, en su versión modificada, establece que «las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los plazos señalados en el apartado 2 del presente artículo, en los apartados 1 y 3 del artículo 42 y en el artículo 78
bis»–
significa que no puede formularse una petición de
restitutio in integrum
si se refiere a la inobservancia de alguno de los plazos previstos en una de dichas disposiciones.
Según la demandante, el artículo 78, apartado 5, del Reglamento n
o
40/94 no establece, en cambio, que las disposiciones de este mismo artículo no sean aplicables a los plazos previstos en las disposiciones a que se refiere, en particular, el artículo 78
bis
del mismo Reglamento.
Pues bien, señala que ésta fue la conclusión errónea a la que llegó la Sala de Recurso.
Según la demandante, la Sala de Recurso considera que procede aplicar el artículo 78, apartado 5, del Reglamento n
o
40/94 no sólo a los plazos que figuran explícitamente en las cuatro disposiciones a que se refiere, sino también a todos los demás plazos mencionados indirectamente en cada uno de los artículos enumerados en dichas cuatro disposiciones.
Pues bien, según la demandante, a tenor del artículo 78, apartado 5, del Reglamento n
o
40/94, la referida norma se aplica únicamente a los plazos «señalados» en las cuatro disposiciones que en él se mencionan y no a los plazos que se mencionan indirectamente en cada una de dichas cuatro disposiciones.
Alega que, por lo tanto, el plazo para promover un recurso no se menciona en el artículo 78
bis
del Reglamento n
o
40/94, sino únicamente en el artículo 59 de este mismo Reglamento. Afirma que, en consecuencia, no se excluye del ámbito de aplicación de la petición de
restitutio in integrum.
La OAMI estima, en síntesis, que esta exégesis del artículo 78, apartado 5, del Reglamento n
o
40/94 no carece de fundamento.
La OAMI puntualiza, esencialmente, que el artículo 78 del Reglamento n
o
40/94 versa sobre el restablecimiento de derechos a raíz de una situación comparable a un caso de fuerza mayor y que el artículo 78
bis
de dicho Reglamento trata sobre la tramitación de un procedimiento.
Según la OAMI, es lógico considerar que dichas situaciones, aunque posean características comunes, no pueden ni deben ser apreciadas de manera idéntica.
Señala que si bien resulta patente que el hecho de no formular oposición dentro de los plazos establecidos no puede ser reparado, como establece expresamente el artículo 78, apartado 5, del Reglamento n
o
40/94, no obstante, según la OAMI, no es tan evidente que ocurra lo mismo en lo tocante a la presentación de un recurso fuera de plazo.
La OAMI alega que es casi seguro que, según la voluntad del legislador, las numerosas disposiciones mencionadas en el artículo 78
bis,
apartado 2, del Reglamento n
o
40/94 se refieren todas ellas a la imposibilidad de proseguir el procedimiento. Sostiene que, en cambio, no resulta tan evidente que engloben asimismo la
restitutio in integrum.
A este respecto, la OAMI estima que si el legislador hubiera querido excluir esta última, más probablemente lo habría expuesto sin ambages, como lo hizo respecto a los asuntos de oposición, sin dejar así lugar a ninguna duda sobre la postura que debe adoptarse en las situaciones consignadas en dicha disposición.
La OAMI alega que, por lo demás, esta interpretación parece ir en el mismo sentido que la comunicación n
o
6/05 del Presidente de la OAMI, de 16 de septiembre de 2005, sobre el restablecimiento en los derechos en caso de inobservancia de los plazos (DO OAMI 2005, p. 1402), que expresa:
«Al remitirse al artículo 78
bis,
el artículo 78, apartado 5, excluye el plazo para presentar una solicitud de prosecución del procedimiento y para el pago de la tasa correspondiente. Dicha disposición pretende únicamente evitar que exista la doble posibilidad de reparación respecto al mismo plazo y, por lo tanto, no pretende excluir los plazos a los que no es de aplicación el artículo 78
bis.»
Por consiguiente, la OAMI alberga dudas en cuanto a la legalidad de la postura adoptada por la Segunda Sala de Recurso.
Además, la OAMI señala que, en el asunto R 628/2006-2, Sidescan, en una resolución de 13 de septiembre de 2006, relativa a la presentación de un recurso fuera de plazo, otra Sala de Recurso consideró que cabía admitirse la pretensión del solicitante a efectos de una
restitutio in integrum.
Por último, la OAMI aduce que, en varias sentencias, como la de 17 de septiembre de 2003, Classen Holding/OAMI — International Paper (BECKETT EXPRESSION) (T-71/02, Rec. p. II-3181), el Tribunal de Primera Instancia examinó, según las normas anteriormente aplicables, la cuestión relativa a los requisitos formales para la presentación de un escrito en el que se exponen los motivos del recurso y el plazo de presentación de una petición de
restitutio in integrum.
La interviniente considera esencialmente que la Sala de Recurso desestimó acertadamente la petición de
restitutio in integrum
y que no procede distinguir, como sostiene la demandante, los plazos a los que se refiere directamente el artículo 78, apartado 5, del Reglamento n
o
40/94 de aquellos a los que se refiere indirectamente.
Por consiguiente, estima que el artículo 78, apartado 5, del Reglamento n
o
40/94 se refiere al artículo 59.
Agrega que no podía admitirse la petición de
restitutio in integrum
ya que no cumplía los requisitos del artículo 78, apartado 2, del Reglamento n
o
40/94, que establece que la petición debe presentarse por escrito en el plazo de dos meses a partir del cese del impedimento.
Pues bien, la interviniente recuerda que el 27 de marzo de 2006 la OAMI se puso en contacto telefónico con la demandante para informarle de que no se había recibido el escrito de recurso. Por consiguiente, el término para presentar una petición de
restitutio in integrum
era el . Dado que ese día era un sábado, el plazo de dos meses expiró el . La solicitud se presentó el , por lo tanto, fuera del plazo establecido.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
El artículo 78, apartado 5, del Reglamento n
o
40/94, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n
o
422/2004 del Consejo, de 19 de febrero de 2004 (
DO L 70, p. 1
), establece que «las disposiciones del presente artículo no serán aplicables a los plazos señalados en el apartado 2 del presente artículo, en los apartados 1 y 3 del artículo 42, y en el artículo 78
bis.»
Debe observarse que ni los considerandos del Reglamento n
o
422/2004 ni los trabajos preparatorios para la adopción de dicho Reglamento arrojan luz alguna sobre las intenciones del legislador.
No pueden interpretarse los términos «a los plazos señalados […] en el artículo 78
bis»,
que figuran en el artículo 78, apartado 5, del Reglamento n
o
40/94, en su versión modificada, en el sentido de que significan que los plazos previstos en las disposiciones mencionadas en el artículo 78
bis,
apartado 2, del Reglamento n
o
40/94 se hallan igualmente excluidos del ámbito de aplicación del artículo 78 del mismo Reglamento. Tales plazos no están en efecto «señalados» en el artículo 78
bis
del Reglamento n
o
40/94.
En consecuencia, adolece de error la apreciación de la Sala de Recurso según la cual el plazo imperativo para formular oposición y el plazo para promover un recurso se hallan en pie de igualdad y ambos quedan al margen de la
restitutio in integrum.
En efecto, contradice la alegación de la Sala de Recurso de que, en 2004, el legislador pretendió puntualizar que la
restitutio in integrum
no se aplicaba al artículo 59 del Reglamento n
o
40/94, en primer lugar, el hecho de que no se mencione explícitamente el artículo 59 en la lista de las excepciones. Si el legislador hubiera pretendido disipar una incertidumbre sobre el particular, habría cabido razonablemente esperar que lo hiciera explícitamente, dado que, precisamente, modificaba el apartado 5 del artículo 78 del Reglamento n
o
40/94.
En segundo lugar, es evidente que desvirtúa el razonamiento de la Sala de Recurso basado en un mecanismo de exclusión en cascada el hecho de que el artículo 78
bis
del Reglamento n
o
40/94 se refiera igualmente al artículo 42 del mismo Reglamento. Si el razonamiento de la Sala de Recurso fuera correcto deberían haberse suprimido lógicamente todas las referencias al artículo 42, apartados 1 y 3, del Reglamento n
o
40/94 en el artículo 78, apartado 5, de este Reglamento. Pues bien, manifiestamente no es así, lo que acredita la tesis de que las limitaciones establecidas en el artículo 78, apartado 5, del Reglamento n
o
40/94 no afectan al artículo 59 de éste.
Por último, dado que el apartado 5 del artículo 78 del Reglamento n
o
40/94 limita los derechos de procedimiento que dicho artículo reconoce en favor de las partes, debe interpretarse dicha disposición en sentido restrictivo. Por el contrario, la interpretación dada por la Sala de Recurso va, en principio, en contra de dicho principio y, por lo tanto, no puede ser suscrita.
En consecuencia, procede anular la resolución impugnada.
En cuanto al carácter extemporáneo de la petición de
restitutio in integrum,
aducido por la interviniente, debe recordarse que, con arreglo al artículo 134, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento, en su escrito de contestación, los intervinientes pueden formular pretensiones relativas a la anulación o la revocación de la resolución de la Sala de Recurso sobre un extremo no planteado en el recurso e invocar motivos no alegados en éste.
No obstante, debe señalarse que la interviniente solicitó que se desestimara el recurso y no la revocación de la resolución impugnada.
Por otra parte, procede señalar que en sus escritos las partes no trataron sobre dicha cuestión relativa a la admisibilidad de la petición de
restitutio in integrum
y que, dado que la inteviniente y la demandante indicaron que no deseaban asistir a la vista, el Tribunal de Primera Instancia no ha podido permitir que las partes debatieran ante él sobre el referido problema.
Por todo lo anterior, el Tribunal de Primera Instancia considera que procede acoger el recurso y devolver la petición de
restitutio in integrum
a la OAMI para que se pronuncie sobre la misma.
Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Al haber sido desestimados los motivos formulados por la OAMI, procede condenarla al pago de las costas de la parte demandante, de conformidad con las pretensiones formuladas por ésta.
La interviniente soportará sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Tercera)
decide:

1)
Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 24 de julio de 2006 (asunto R 446/2006-2).

2)
Condenar a la OAMI a cargar con sus propias costas, además de con las causadas por Omnicare, Inc.

3)
Astellas Pharma GmbH cargará con sus propias costas.

Azizi
Cremona
Frimodt Nielsen
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de mayo de 2009.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.