CELEX: 62007TJ0434
Marca comunitaria
Procedimiento de oposición
Solicitud de marca gráfica comunitaria SOLVO
Marcas denominativas y gráficas comunitarias y nacionales anteriores VOLVO
Motivo de denegación relativo
Artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento (CE) nº 207/2009]

Antecedentes del litigio
El 26 de noviembre de 2003, la parte coadyuvante, la Sra. Grebenshikova, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»), en virtud del Reglamento (CE) n
o
40/94 del Consejo, de , sobre la marca comunitaria (
DO 1994, L 11, p. 1
), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n
o
207/2009 del Consejo, de , sobre la marca comunitaria (
DO L 78, p. 1
)].
La solicitud de marca se refería al signo figurativo siguiente:
Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de la marca estaban comprendidos en las clases 9, 39 y 42, según lo previsto en el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.
La solicitud de marca comunitaria se publicó en el
Boletín de marcas comunitarias
n
o
47/2004, de 22 de noviembre de 2004.
El 17 de febrero de 2005, la demandante, Volvo Trademark Holding AB, formuló oposición con arreglo al artículo 42 del Reglamento n
o
40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento n
o
207/2009) contra el registro de la marca solicitada.
La oposición se basó en dos marcas comunitarias registradas anteriores n
os
2.347.193 y 2.361.087, así como en cuatro marcas anteriores registradas en el Reino Unido n
os
747.362, 1.102.971, 1.552.528 y 1.552.529, relativas al mismo signo denominativo VOLVO.
La oposición se fundó igualmente en la marca anterior registrada en el Reino Unido n
o
747.361, consistente en el signo figurativo siguiente:
Las marcas anteriores, respecto a las cuales la demandante alegó que gozaban de renombre en la Comunidad Europea, abarcaban una amplia gama de productos y de servicios. En particular, la marca comunitaria n
o
2.361.087 designa, concretamente, las «aplicaciones informáticas», de la clase 9.
La oposición se basó en todos los productos y servicios designados por las marcas anteriores y se dirigió contra la totalidad de los productos y servicios a que se refiere la solicitud de marca comunitaria.
Los motivos de oposición eran los previstos en el artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento n
o
40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, del Reglamento n
o
207/2009].
El 1 de junio de 2005, la parte coadyuvante limitó su solicitud de marca comunitaria a los «programas informáticos para un sistema de gestión de existencias y programas informáticos para un sistema de terminal de contenedores», comprendidos en la clase 9.
Mediante resolución de 23 de agosto de 2006 la División de Oposición desestimó la oposición por considerar que los signos controvertidos no son similares. A tal fin, examinó la oposición tomando en consideración únicamente la marca comunitaria anterior n
o
2.361.087, que se refiere al signo denominativo VOLVO y que ampara los productos y servicios de las clases 9 y 42, considerando que ello no afectaba negativamente a la posición de la demandante.
El 21 de septiembre de 2006, la demandante interpuso un recurso contra la resolución de la División de Oposición.
Mediante resolución de 2 de agosto de 2007 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso desestimó el recurso. Al igual que la División de Oposición, la Sala de Recurso examinó la procedencia de la oposición teniendo en cuenta únicamente la marca comunitaria anterior n
o
2.361.087, relativa al signo denominativo VOLVO.
En lo que atañe al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94, consideró que las marcas controvertidas no eran semejantes y que, por lo tanto, no se cumplía uno de los requisitos establecidos en dicha disposición. En lo tocante al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n
o
40/94, la Sala de Recurso consideró, además de que no existía ninguna semejanza entre las marcas controvertidas, que no había ningún factor común a ambos signos que pudiera hacer creer que existía un vínculo económico entre ellos.
Pretensiones de las partes
La demandante solicita al Tribunal que:
—
Anule la resolución impugnada.
—
Condene en costas a la Oficina.
En el acto de la vista la demandante solicitó asimismo al Tribunal que condenara en costas a la parte coadyuvante.
La Oficina solicita al Tribunal que:
—
Desestime el recurso.
—
Condene en costas a la demandante.
La parte coadyuvante solicita al Tribunal que:
—
Desestime el recurso.
—
Condene a la demandante al pago de las costas causadas en el procedimiento ante el Tribunal, así como de los gastos atendidos durante el procedimiento ante la Sala de Recurso.
Fundamentos de Derecho
La demandante invoca dos motivos, relativos a la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/97 y del artículo 8, apartado 5, de dicho Reglamento, respectivamente.
Sobre el primer motivo, relativo a la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94
Alegaciones de las partes
La demandante sostiene que la Sala de Recurso consideró equivocadamente que los signos controvertidos no eran similares y, a este respecto, formula cuatro alegaciones. Señala, en primer lugar, que la diferencia relativa a la letra inicial de los signos controvertidos no basta para descartar toda similitud entre éstos, habida cuenta de que cuatro de las cinco letras que los forman son idénticas y se encuentran en la misma posición. Afirma, en segundo lugar, que la Sala de Recurso se centró en la repetición de la letra «v» en las marcas anteriores sin dar la menor importancia a la repetición de la vocal «o», que, sin embargo, está presente en los signos controvertidos. Alega, en tercer lugar, que la Sala de Recurso se basó indebidamente en la tipografía especial de la marca solicitada, sin tomar en consideración el hecho de que las marcas denominativas anteriores igualmente pueden presentarse con una tipografía similar. Observa, por último, en cuarto lugar, que la Sala de Recurso dio excesiva importancia al elemento figurativo de la marca solicitada. La demandante considera, por consiguiente, que la Sala de Recurso debería haber apreciado globalmente el riesgo de confusión.
La Oficina alega, en primer lugar, que los programas especializados en los sistemas de gestión de existencias y de terminales de contenedores van destinados a profesionales, que revelarán un grado de atención relativamente alto.
Acto seguido alega esencialmente que las diferencias desde los puntos de vista gráfico y fonético justifican que los signos controvertidos no se consideren semejantes. Así, en lo que atañe a la similitud gráfica de los signos controvertidos, la Oficina observa que la primera letra de dichos signos es distinta y que el tipo de letra de la marca solicitada es especial y juega un papel importante en la impresión de conjunto que produce. Señala igualmente que la marca solicitada está dominada por una impresión de disimetría, mientras que el signo denominativo anterior presenta una simetría debido a la repetición del grupo de letras «vo». A su juicio, por otra parte, el elemento figurativo de la marca solicitada constituye un elemento importante de diferenciación visual. Por lo que respecta a la similitud desde el punto de vista fonético, la Oficina alega que la diferencia relativa a la primera letra de los signos controvertidos basta para que no se considere que éstos son semejantes.
La parte coadyuvante estima, en síntesis, que la Sala de Recurso realizó un análisis correcto. Señala, en particular, el fenómeno según el cual, cuando una marca es muy conocida por los consumidores, paradójicamente éstos están más capacitados para distinguirla de las demás marcas observando sus diferencias, lo que produce el efecto de reducir el riesgo de confusión. La parte coadyuvante sostiene, por otra parte, que existen diferencias entre las marcas controvertidas desde el punto de vista conceptual, debido a los significados distintos que pueden evocar en latín los términos «solvo» y «volvo». En la vista insistió en que dichas palabras derivaban del latín.
Apreciación del Tribunal
A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior.
Según reiterada jurisprudencia, constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los productos o los servicios de que se trate proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente. Según esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que tenga el público pertinente de los signos y de los productos o servicios de que se trate, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, apartados 31 a 33, y la jurisprudencia allí citada].
Dicha apreciación global debe tener en cuenta, en particular, el conocimiento de la marca en el mercado, así como el grado de semejanza entre las marcas y de similitud entre los productos o los servicios designados. A este respecto, implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, de forma que un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de semejanza entre las marcas, y a la inversa (sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, apartado 17, y de , Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 19).
En el caso de autos, debe señalarse, en primer lugar, que, en apoyo de su oposición la demandante invoca siete marcas anteriores, relativas tanto al signo denominativo VOLVO como al signo figurativo referido en el apartado 7 anterior. Sin embargo, no censura la forma de proceder de la División de Oposición y de la Sala de Recurso, consistente en examinar la existencia de un riesgo de confusión tomando en consideración únicamente la marca comunitaria anterior n
o
2.361.087, relativa al asigno denominativo VOLVO. En la medida en que este signo denominativo es el que más se parece a la marca solicitada y en que, entre otros productos y servicios, tal registro se refiere a las aplicaciones informáticas y, por lo tanto, igualmente a los productos idénticos a los que designa la marca solicitada, es decir, los programas informáticos para sistemas de gestión de existencias y de terminal de contenedores, procede estimar que la consideración únicamente de dicha marca anterior no podía perjudicar los intereses de la demandante.
Procede señalar, a renglón seguido, que no se niega la identidad de los productos de que se trata. Las partes discuten únicamente sobre la semejanza de los signos.
A este respecto, debe recordarse que, por lo que respecta a la similitud visual, fonética o conceptual de los signos en pugna, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 14 de octubre de 2003, Phillips-Van Heusen/OAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, Rec. p. II-4335, apartado 47, y de , Inex/OAMI – Wiseman (Representación de una piel de vaca), T-153/03, Rec. p. II-1677, apartado 26].
Por lo demás, se ha considerado que dos marcas son semejantes cuando, desde el punto de vista del público pertinente, existe entre ellas una igualdad al menos parcial con respecto a uno o varios aspectos gráfico, fonético y conceptual [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Rec. p. II-4335, apartado 30, y de , Faber Chimica /OAMI – Industrias Químicas Naber (Faber), T-211/03, Rec. p. II-1297, apartado 26].
En el caso de autos se enfrentan, por una parte, un signo figurativo formado por un elemento verbal, «solvo», presentado con un tipo de letra estilizada, así como por un elemento gráfico situado a la derecha del elemento verbal y, por otra parte, el signo denominativo VOLVO.
En lo que atañe a la similitud visual, debe señalarse que el elemento verbal de la marca solicitada domina por sí solo la imagen de dicho signo que el público pertinente conserva en la memoria, por lo que el elemento figurativo situado a la derecha del elemento verbal no es preponderante en la impresión global producida por ese signo.
La Sala de Recurso consideró, en síntesis, que la disimilitud relativa a la primera letra de los signos controvertidos, así como al tipo de letra estilizado de la marca solicitada daban lugar a diferencias considerables que impedían toda semejanza desde el punto de vista gráfico.
Debe señalarse, a este respecto, que la Sala de Recurso consideró acertadamente que el tipo de letra estilizado de la marca solicitada constituía un elemento fuertemente distintivo que aleja considerablemente dicha marca de la marca denominativa anterior VOLVO. En efecto, debe señalarse que dicho tipo de letra influye en gran medida en la impresión de conjunto producida por la marca solicitada, toda vez que caracteriza su elemento verbal dominante.
Refuerza la importante diferencia producida por este tipo especial de letra, como observó acertadamente la Sala de Recurso, la presencia del elemento figurativo de la marca solicitada. A este respecto, la demandante no puede sostener que la Sala de Recurso reconociera una excesiva importancia a ese elemento figurativo. De la resolución impugnada se desprende, en efecto, que la conclusión a la que llegó la Sala de Recurso en cuanto a la diferencia entre los signos controvertidos desde el punto de vista gráfico no se apoya, con carácter principal, en la presencia de dicho elemento figurativo, ya que tal apreciación en cuanto a la referida disimilitud se basa, en primer lugar, y ello acertadamente, en el tipo de letra estilizado empleado para la presentación del elemento verbal de la marca solicitada.
Además, la demandante no puede alegar que el signo denominativo anterior pueda presentarse con una tipografía comparable a la de la marca solicitada. Es importante, en efecto, señalar que el examen de la semejanza de las marcas controvertidas toma en consideración dichas marcas en su conjunto, tal como fueron registradas o tal como fueron solicitadas. Ahora bien, una marca denominativa es una marca formada exclusivamente por letras, palabras o grupos de palabras, escritos en caracteres de imprenta con un tipo normal, sin ningún elemento figurativo específico. La protección que se deriva del registro de una marca denominativa recae sobre la palabra indicada en la solicitud de registro y no sobre los aspectos figurativos o estilísticos especiales de los que, en su caso, pudiera estar revestida esa marca. Por lo tanto, para el examen de la semejanza, no debe tenerse en cuenta la grafía que el signo denominativo anterior pudiera tener en el futuro [véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia, Faber, antes citada, apartados 36 y 37; de 13 de febrero de 2007, Ontex/OAMI – Curon Medical (CURON), T-353/04, no publicada en la Recopilación, apartado 74, y de , Radio Regenbogen Hörfunk in Baden/OAMI (RadioCom), T-254/06, no publicada en la Recopilación, apartado 43].
Por lo que respecta a la similitud fonética, la Sala de Recurso consideró que los signos controvertidos eran distintos debido a la pronunciación diferente de su primera letra, dado que la «s» del elemento «solvo» de la marca solicitada es una silbante, mientras que la «v» de la marca VOLVO es una fricativa.
No obstante, debe señalarse que, como ha alegado la demandante, si bien la diferencia entre la primera letra de los signos controvertidos provoca una disimilitud fonética, la pronunciación del grupo de las cuatro letras que siguen, «olvo», permanece estrictamente idéntico y mantiene, por ende, necesariamente un grado de semejanza [véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Institut für Lernsysteme/OAMI –Educational Services (ELS), T-388/00, Rec. p. II-4301, apartados 69 a 73].
Aunque sea correcto, como señaló la Sala de Recurso, que el inicio de un signo revista importancia en la impresión global que ese signo produce, en el presente asunto, no puede negarse la existencia de una cierta semejanza habida cuenta de la pronunciación idéntica a la que da lugar la parte más extensa de cada uno de los signos controvertidos, es decir, cuatro de sus cinco letras.
Por consiguiente, la Sala de Recurso cometió un error de apreciación al no aceptar que existía un cierto grado de similitud fonética entre los signos controvertidos.
En lo que atañe a la similitud conceptual, la demandante acepta la conclusión de la Sala de Recurso por la que se considera que el consumidor no poseerá probablemente suficientes conocimientos para distinguir las raíces latinas de los signos controvertidos. Únicamente la parte coadyuvante alega que de las raíces latinas de las marcas controvertidas resulta una disimilitud desde el punto de vista conceptual.
No obstante, el Tribunal considera que es poco probable que el consumidor pertinente perciba el significado que las marcas controvertidas pueden revestir a la luz de sus raíces latinas, en la medida en que, en general, es improbable que una proporción significativa de los consumidores proceda a asociar los términos a que se refieren dichas marcas con el latín. Debe considerarse, por lo tanto, que la similitud en el plano conceptual sólo juega en el caso de autos un papel muy marginal en la apreciación de la semejanza de los signos controvertidos.
En consecuencia, de lo que precede se desprende que, si bien la Sala de Recurso estimó acertadamente que la marca solicitada SOLVO y el signo denominativo anterior VOLVO no son semejantes desde los puntos de vista gráfico y conceptual, cometió un error de apreciación al descartar toda similitud desde el punto de vista fonético.
No obstante, la Oficina alega que, en el caso de autos, los productos de que se trata, es decir, las aplicaciones especializadas en los sistemas de gestión de existencias y de terminal de contenedores, van destinados a un público profesional, del que debe tenerse en cuenta el grado de atención relativamente elevado al objeto de calibrar la legalidad de la apreciación de la Sala de Recurso en cuanto a la semejanza de los signos en pugna.
Sin embargo, el Tribunal señala que, para apreciar la semejanza de los signos controvertidos, la Sala de Recurso no tomó en consideración al público referido. Por lo tanto, mediante su alegación, la Oficina no pretende aportar elementos que puedan explicitar una motivación existente en la resolución controvertida, sino esgrimir un motivo adicional en apoyo de la procedencia de la decisión de la Sala de Recurso en la resolución impugnada, motivo que no figura en ésta. Pues bien, procede recordar que la legalidad de un acto comunitario debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en la que se hubiera adoptado el acto [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 3 de diciembre de 2003, Audi/OAMI (TDI), T-16/02, Rec. p. II-5167, apartado 63, y de , eCopy/OAMI (ECOPY), T-247/01, Rec. p. II-5301, apartado 46].
A este respecto, como ha manifestado la Oficina en el acto de la vista, no puede considerarse que la cuestión de la definición del público pertinente constituya una condición legal que pueda examinar de oficio, por primera vez, el Tribunal. En efecto, la definición de público pertinente se basa en elementos fácticos que debe apreciar, en primer lugar, la Oficina, en virtud del artículo 74, apartado 1, del Reglamento n
o
40/94, y que, en su caso, pueden ser objeto de un control de legalidad por parte del juez comunitario a la luz de las alegaciones formuladas por las partes y de los elementos probatorios que éstas hayan aportado.
Además, debe señalarse que si bien, a tenor de la jurisprudencia, el análisis de la semejanza entre los signos controvertidos, que constituye un elemento esencial de la apreciación global del riesgo de confusión, debe realizarse, a semejanza de esta última, en relación con la percepción del público pertinente [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 22 de junio de 2004, Ruiz-Picasso y otros/OAMI – DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, Rec. p. II-1739, apartado 53; véase asimismo la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de , Mundipharma/OAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Rec. p. II-449, apartado 58], ello es sólo válido esencialmente en la medida en que las características de los consumidores de que se trate puedan influir en su percepción en cuanto a la semejanza de los signos controvertidos. Es así, en particular, en lo tocante a la percepción del grado de similitud desde los puntos de vista fonético y conceptual, que puede variar según la lengua y el contexto cultural de esos consumidores, incluso según sus conocimientos sobre determinados términos especializados, que a veces determina su condición de público profesional.
En cambio, toda vez que puede influir en la existencia de un riesgo de confusión, es decir, en la atribución de los productos o los servicios de que se trate a la misma empresa o a empresas vinculadas económicamente, la percepción del público al que se destinan los productos o servicios debe tomarse en consideración en la fase de apreciación global del riesgo de confusión. Es especialmente así en lo tocante al grado de atención más elevado que normalmente revela el público profesional.
En el caso de autos, la existencia de un grado de semejanza entre los signos controvertidos en lo tocante a uno de los aspectos pertinentes examinados, a saber, la similitud fonética, impide que pueda considerarse que falta uno de los requisitos esenciales para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b). En estas circunstancias, la Sala de Recurso está obligada a apreciar de manera global el riesgo de confusión para determinar si, habida cuenta del grado de similitud fonética apreciada entre los signos controvertidos, la identidad de los productos a que éstos se refieren y la notoriedad del signo anterior, el público al que se destinan los productos de que se trata podrá creer que tales productos proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente.
No obstante, la coadyuvante alega que, paradójicamente, cuando una marca es muy conocida de los consumidores, éstos están más capacitados para distinguirla de las demás marcas observando sus diferencias, lo cual produce el efecto de reducir el riesgo de confusión.
A este respecto, debe recordarse, en primer lugar, que, en principio, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto más importante resulte ser el carácter distintivo de la marca anterior [sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191, apartado 24; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de , Díaz/OAMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, Rec. p. II-4835, apartado 44]. No obstante, y sin que deba prejuzgarse la procedencia de lo afirmado por la parte coadyuvante en el caso de autos, en cualquier caso, debe señalarse que dicha alegación debería tomarse en consideración en la fase relativa a la apreciación global del riesgo de confusión y que no puede desvirtuar la consideración de que no se da una total falta de semejanza entre las marcas controvertidas.
En el caso de autos, en la medida en que la Sala de Recurso no apreció globalmente el riesgo de confusión, procede considerar que infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94. Por consiguiente, debe acogerse el primer motivo y anular la resolución impugnada sobre esta base.
Sobre el segundo motivo, relativo a la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n
o
40/94
Alegaciones de las partes
La demandante alega, por las razones expuestas en relación con el primer motivo, que la Sala de Recurso cometió un error de apreciación al considerar que no se daba suficiente semejanza entre los signos controvertidos. Añade que, aunque se considere que los signos controvertidos no son suficientemente semejantes para justificar la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94, en todo caso, son suficientemente parecidos para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n
o
40/94.
La Oficina alega que, aun cuando el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n
o
40/94 exige un grado de semejanza menor de los signos de lo que prevé el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94, en todo caso es imposible, en el caso de autos, establecer un vínculo entre las marcas controvertidas, en la medida en que son distintas a efectos del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94 y, por lo tanto, no reflejan la menor semejanza.
La parte coadyuvante discute la procedencia del segundo motivo y alega que las marcas controvertidas no se sitúan en el mismo mercado. Agrega que un vínculo entre las marcas debe influir en el comportamiento económico del consumidor y que no basta que un signo haga pensar en una marca anterior.
Apreciación del Tribunal
El artículo 8, apartado 5, del Reglamento n
o
40/94 establece que, «mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos».
De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación del artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (
DO L 40, p. 1
) (cuyo contenido normativo es esencialmente idéntico al del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n
o
40/94), se desprende que, para cumplir el requisito relativo a la semejanza, no es necesario demostrar que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre la marca anterior que goza de renombre y la marca solicitada. Basta que el grado de semejanza entre estas marcas tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre ellas [sentencia del Tribunal de Justicia de , Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C-408/01, Rec. p. I-12537, apartado 31; véase asimismo la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de , Citigroup y Citibank/OAMI – Citi (CITI), T-181/05, Rec. p. II-669, apartado 64].
La existencia de un vínculo de este tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso (sentencia Adidas-Salomon y Adidas Benelux, antes citada, apartado 30). A este respecto, el Tribunal de Justicia declaró que constituyen especialmente factores pertinentes el grado de semejanza entre las marcas en pugna, la naturaleza y el grado de similitud entre los productos o los servicios de que se trate, la intensidad del renombre de la marca anterior, el grado de carácter distintivo, intrínseco o adquirido como consecuencia del uso, de la marca anterior e incluso la existencia de un riesgo de confusión por parte del público (sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, Rec. p. I-8823, apartado 42).
La Sala de Recurso consideró que entre los signos controvertidos no se daba el grado de semejanza suficiente para que el público pudiera establecer un vínculo entre ellos, de forma que pudiera aplicarse el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n
o
40/94.
No obstante, esta conclusión se deriva, en parte, de la apreciación que realizó la Sala de Recurso en cuanto a la semejanza de los signos controvertidos para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94. Ahora bien, del examen del primer motivo se desprende que la Sala de Recurso cometió un error de apreciación al considerar que los signos controvertidos carecían de toda semejanza, ya que éstos comparten un cierto grado de similitud desde el punto de vista fonético.
En la medida en que dicho error de apreciación puede influir en la apreciación de la cuestión de si, habida cuenta del grado de semejanza entre los signos controvertidos, el público pertinente puede establecer un vínculo entre ellos, procede declarar que la Sala de Recurso aplicó erróneamente el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n
o
40/94.
Por consiguiente, procede acoger el segundo motivo y anular la resolución impugnada asimismo sobre esta base.
Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimados los motivos formulados por la Oficina y por la parte coadyuvante, procede condenarlas en costas, de conformidad con las pretensiones formuladas por la parte demandante.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Sexta)
decide:

1)
Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), de 2 de agosto de 2007 (asunto R 1240/2006-2), relativa a un procedimiento de oposición entre Volvo Trademark Holding AB y la Sra. Grebenshikova.

2)
Condenar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) a cargar con sus propias costas, además de con la mitad de las costas causadas por Volvo Trademark Holding.

3)
Condenar a la Sra. Grebenshikova a cargar con sus propias costas, además de con la mitad de las causadas por Volvo Trademark Holding.

Meij
Vadapalas
Tchipev
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 2 de diciembre de 2009.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.