CELEX: 62003CJ0228
Znaki towarowe
Dyrektywa 89/104/EWG
Art. 6 ust. 1 lit. c)
Ograniczenia ochrony przyznanej przez znak towarowy
Używanie znaku towarowego przez stronę trzecią gdy jest to niezbędne dla wskazania przeznaczenia towaru lub usługi

1       Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG
z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych
(Dz.U. L 40, str. 1).
2       Wniosek ten został złożony w ramach sporu między spółkami The Gillette Company i Gillette Group Finland Oy (zwanymi dalej
„Gillette Company”, „Gillette Group Finland”, razem zaś „spółkami Gillette”) a spółką LA‑Laboratories Ltd Oy (zwaną dalej
„LA‑Laboratories”), mającego za przedmiot umieszczanie przez tę ostatnią znaków towarowych Gillette i Sensor na opakowaniach
sprzedawanych przez nią towarów.

Ramy prawne

Przepisy wspólnotowe
3       Według motywu pierwszego dyrektywy 89/104 ustawodawstwa państw członkowskich w zakresie znaków towarowych zawierają różnice,
które mogą stanowić przeszkodę w swobodnym przepływie towarów i swobodzie świadczenia usług oraz mogą zakłócać konkurencję
na wspólnym rynku. Zgodnie z tym motywem w celu ustanowienia i funkcjonowania rynku wewnętrznego niezbędne jest zatem zbliżenie
ustawodawstw państw członkowskich. Motyw trzeci dyrektywy uściśla, że w chwili obecnej nie wydaje się konieczne podejmowanie
procesu zbliżenia ustawodawstw krajowych odnoszących się do znaków towarowych w pełnym zakresie.
4       Motyw dziesiąty wspomnianej dyrektywy wskazuje między innymi, że celem ochrony udzielanej zarejestrowanemu znakowi towarowemu
jest w szczególności zapewnienie pełnienia przez niego funkcji wskazania pochodzenia towaru.
5       Artykuł 5 ust. 1 tej dyrektywy stanowi:
„Zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania
wszelkim stronom [osobom] trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:
a)      oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak towarowy jest zarejestrowany;
b)      oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa
towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd wśród opinii
publicznej [odbiorców], które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym”.
6       Artykuł 5 ust. 3 lit. a) i b) dyrektywy 89/104 przewiduje:
„Na podstawie ust. 1 i 2 mogą być zabronione między innymi następujące działania:
a)      umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;
b)      oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu […]”.
7       Artykuł 6 wspomnianej dyrektywy, zatytułowany „Ograniczenie skutków znaku towarowego”, stanowi:
„1.      Znak towarowy nie upoważnia właściciela do zakazania stronie trzeciej używania w obrocie handlowym:
[…]
c)      znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne dla wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru lub usługi, zwłaszcza [jako] akcesoriów
lub części zamiennych;
pod warunkiem że osoba ta używa ich zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.
[…]”.
8       Zgodnie z art. 1 dyrektywy Rady 84/450/EWG z dnia 10 września 1984 r. dotyczącej reklamy wprowadzającej w błąd i reklamy porównawczej
(Dz.U. L 250, str. 17), zmienionej dyrektywą 97/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 października 1997 r. (Dz.U. L 290,
str. 18), jej celem jest ochrona konsumentów, osób prowadzących działalność handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonujących
wolne zawody i interesu ogółu społeczeństwa przed reklamą wprowadzającą w błąd i jej nieuczciwymi konsekwencjami oraz ustalenie
warunków, w których reklama porównawcza jest uważana za dozwoloną.
9       Zgodnie z art. 3a ust. 1 tej dyrektywy:
„W aspekcie danego porównania reklama porównawcza jest dozwolona, o ile spełnione są następujące warunki:
[…]
d)      nie powoduje ona na rynku sytuacji pomylenia reklamującego z jego konkurentem lub też mylenia znaków towarowych, nazw handlowych,
innych znaków rozpoznawczych, towarów lub usług reklamującego i jego konkurenta;
e)      nie dyskredytuje ona ani nie oczernia znaków towarowych, nazw handlowych, innych znaków rozpoznawczych, towarów, usług, działalności
lub sytuacji konkurenta;
[…]
g)      nie korzysta ona w sposób bezprawny z reputacji związanej z danym znakiem towarowym, nazwą handlową lub innymi znakami wyróżniającymi
konkurenta lub z nazwą pochodzenia towarów konkurujących;
h)      nie przedstawia ona towaru bądź usługi jako imitacji lub repliki towaru czy usługi noszącej zastrzeżony znak towarowy lub
nazwę handlową”.

Przepisy krajowe
10     W Finlandii prawo znaków towarowych jest uregulowane w tavaramerkkilaki (ustawie o znakach towarowych) (7/1964) z dnia 10 stycznia
1964 r., zmienionej ustawą 39/1993 z dnia 25 stycznia 1993 r., zwaną dalej „tavaramerkkilaki”.
11     Artykuł 4 ust. 1 tavaramerkkilaki, dotyczący zakresu praw wyłącznych uprawnionego ze znaku towarowego, przewiduje, że:
„Przewidziane przez przepisy art. 1–3 niniejszej ustawy prawo do używania oznaczenia odróżniającego na własnych towarach oznacza,
iż żadna osoba poza właścicielem oznaczenia nie ma prawa używania w obrocie handlowym jako oznaczenia swoich towarów oznaczeń
mogących wprowadzać w błąd zarówno na towarach lub ich opakowaniach, jak i w reklamie lub dokumentacji handlowej czy też w jakikolwiek
inny sposób, co dotyczy również używania w mowie […]” [tłumaczenie nieoficjalne].
12     Zgodnie z art. 4 ust. 2 tej ustawy:
„Za używanie niedozwolone w rozumieniu ust. 1 uznaje się między innymi wprowadzanie na rynek części zamiennych, akcesoriów
itp. pasujących do towaru wytwarzanego lub sprzedawanego przez inną osobę, odwołujących się do znaku towarowego oznaczającego
ten towar w sposób mogący wywołać wrażenie, że wprowadzany na rynek towar pochodzi od właściciela znaku towarowego albo że
zezwolił on na używanie swojego znaku” [tłumaczenie nieoficjalne].

Postępowanie przed sądem krajowym i pytania prejudycjalne
13     Gillette Company zarejestrowała w Finlandii znaki towarowe Gillette i Sensor dla towarów należących do klasy 8 w rozumieniu
Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca
1957 r., zrewidowanego i zmienionego, tj. ręcznie sterowanych narzędzi i przyrządów; sztućców; broni ręcznej; maszynek do
golenia. Gillette Group Finland, mająca wyłączne prawo posługiwania się tymi znakami w Finlandii, sprzedaje w tym państwie
członkowskim maszynki do golenia, w szczególności maszynki składające się z uchwytu i wymiennego ostrza, a także same ostrza
do tych maszynek.
14     LA‑Laboratories również sprzedaje w Finlandii maszynki do golenia składające się z uchwytu i wymiennego ostrza, a także same
ostrza podobne do sprzedawanych przez Gillette Group Finland. Ostrza te są sprzedawane pod znakiem towarowym Parason Flexor,
a na ich opakowaniach znajduje się etykieta z następującą informacją: „ostrza te pasują do wszystkich maszynek Parason Flexor
i Gillette Sensor”.
15     Jak wynika z postanowienia odsyłającego, LA‑Laboratories nie była uprawniona ani na podstawie licencji na znak, ani żadnej
innej umowy do używania znaków towarowych, których właścicielem jest Gillette Company.
16     Spółki Gillette wniosły do Helsingin käräjäoikeus (sądu pierwszej instancji w Helsinkach) (Finlandia) pozew, w którym podnosiły,
że LA‑Laboratories naruszyła prawa z zarejestrowanych znaków towarowych Gillette i Sensor. Zdaniem tych spółek postępowanie
LA‑Laboratories stwarza w odczuciu konsumentów przekonanie o istnieniu związku między jej towarami a towarami spółek Gillette
lub skłania ich do uznania, że spółka ta została upoważniona – na podstawie licencji lub w inny sposób – do używania znaków
towarowych Gillette i Sensor, co nie miało miejsca.
17     W wyroku z dnia 30 marca 2000 r. Helsingin käräjäoikeus uznał, że zgodnie z art. 4 ust. 1 tavaramerkkilaki spółki Gillette
miały wyłączne prawo umieszczania na swoich towarach i ich opakowaniach znaków towarowych Gillette i Sensor oraz używania
tych znaków w reklamie. W związku z tym LA‑Laboratories, umieszczając te znaki w sposób widoczny na opakowaniach swoich towarów,
naruszyła prawa wyłączne spółek Gillette. Ponadto zdaniem Helsingin käräjäoikeus w świetle art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy
89/104 art. 4 ust. 2 tavaramerkkilaki, który wprowadza wyjątek od tej zasady wyłączności, należy interpretować ściśle. Przepis
ten nie dotyczy bowiem zasadniczych części towaru, lecz jedynie części zamiennych, akcesoriów i podobnych im części pasujących
do towaru wytwarzanego lub sprzedawanego przez inną osobę.
18     Sąd ten przyjął stanowisko, że zarówno uchwyt, jak i ostrze należy uznać za zasadniczą część maszynki do golenia, a nie za
ich części zamienne lub akcesoria. W związku z tym orzekł, że przewidziany w art. 4 ust. 2 tavaramerkkilaki wyjątek nie ma
w tym przypadku zastosowania. Z tych względów sąd ten postanowił zakazać LA‑Laboratories dalszego lub ponownego naruszania
praw spółek Gillette do znaków towarowych Gillette i Sensor oraz nakazał jej, po pierwsze, zdjęcie i zniszczenie stosowanych
w Finlandii etykiet odwołujących się do tych znaków towarowych, a po drugie, zapłatę na rzecz spółek Gillette kwoty 30 000 FIM
tytułem odszkodowania za poniesioną przez te spółki szkodę.
19     W ramach postępowania apelacyjnego Helsingin hovioikeus (sąd apelacyjny w Helsinkach) (Finlandia) uznał w wyroku z dnia 17 maja
2001 r., po pierwsze, że maszynka do golenia tego rodzaju, jak stanowiąca przedmiot postępowania przed sądem krajowym, składa
się z uchwytu i ostrza, w związku z czym użytkownik może zastąpić to ostrze nowym, sprzedawanym oddzielnie. Ponieważ ostrze
to zastępuje starą część maszynki, można je uznać za rodzaj części zamiennej w rozumieniu art. 4 ust. 2 tavaramerkkilaki.
20     Po drugie, sąd ten uznał, że informacja zawarta na etykiecie umieszczonej na opakowaniach ostrzy do maszynek do golenia sprzedawanych
przez LA‑Laboratories, zgodnie z którą pasują one nie tylko do maszynek typu Parason Flexor, ale także do maszynek sprzedawanych
przez spółki Gillette, może być użyteczna dla konsumentów, co może uzasadniać konieczność umieszczenia przez LA‑Laboratories
na tych etykietach znaków towarowych Gillette i Sensor.
21     Po trzecie, Helsingin hovioikeus orzekł, że opakowania ostrzy do maszynek do golenia sprzedawanych przez LA‑Laboratories miały
widoczne oznaczenia odróżniające Parason i Flexor, wskazujące niedwuznacznie na pochodzenie towaru. Sąd ten uznał ponadto,
że użycie znaków towarowych Gillette i Sensor w taki sposób, że słowa te są napisane zwykłą czcionką małego rozmiaru na stosunkowo
niewielkiej etykiecie przyklejonej na zewnętrznej stronie opakowania, nie mogło żadną miarą prowadzić do przekonania o istnieniu
powiązań gospodarczych między spółkami Gillette a LA‑Laboratories i że w związku z tym LA‑Laboratories posłużyła się omawianymi
znakami towarowymi zgodnie z warunkami ustanowionymi w art. 4 ust. 2 tavaramerkkilaki. Z tych względów Helsingin hovioikeus
uchylił wyrok Helsingin käräjäoikeus i oddalił apelację wzajemną spółek Gillette.
22     Spółki Gillette wniosły kasację do Korkein oikeus, który uznał, że postępowanie przed sądem krajowym wymaga odpowiedzi na
pytania dotyczące wykładni art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 w zakresie dotyczącym kryteriów pozwalających ustalić, czy
towar jest ze swej natury rodzajem części zamiennej lub akcesorium, warunku, zgodnie z którym użycie znaku towarowego, do
którego prawo przysługuje innej osobie, musi być niezbędne do wskazania zamierzonego przeznaczenia towaru, oraz pojęcia uczciwych
praktyk w handlu i przemyśle. Wykładnia tych przepisów powinna przy tym uwzględniać również dyrektywę 84/450.
23     W związku z powyższym Korkein oikeus postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami
prejudycjalnymi:
„Dla celów stosowania art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu
zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych:
1)      Jakie kryteria
a)      pozwalają ustalić, czy towar należy uznać za część zamienną lub akcesorium oraz
b)      pozwalają określić, które towary, nieuznawane za części zamienne lub akcesoria, mogą również mieścić się w zakresie stosowania
wymienionego przepisu?
2)      Czy zgodność z prawem użycia znaku towarowego, do którego prawo przysługuje innej osobie, należy oceniać odmiennie w zależności
od tego, czy chodzi o towar, który można uznać za część zamienną lub akcesorium, czy o towar mogący z jakiegokolwiek innego
powodu mieścić się w zakresie stosowania wymienionego przepisu?
3)      Jak należy interpretować wymóg, zgodnie z którym użycie znaku musi być »niezbędne« do wskazania przeznaczenia towaru? Czy
kryterium niezbędności może być spełnione mimo istnienia możliwości wskazania tego przeznaczenia bez odwoływania się wprost
do znaku towarowego innej osoby, na przykład przez wskazanie sposobu funkcjonowania towaru? Jakie znaczenie ma tu okoliczność,
że opis towaru może być mniej zrozumiały dla konsumentów bez odwołania wprost do znaku towarowego innej osoby?
4)      Jakie kwestie należy wziąć pod uwagę przy ocenie zgodności sposobu użycia znaku towarowego z uczciwymi praktykami w handlu
i przemyśle? Czy odwołanie się do znaku towarowego, do którego prawo przysługuje innej osobie, przy sprzedaży własnych towarów
stanowi wskazówkę, że towary te dorównują zarówno pod względem jakości, jak i właściwości technicznych lub innych cech towarom
sprzedawanym pod znakiem towarowym tej innej osoby?
5)      Czy okoliczność, że przedsiębiorca posługujący się znakiem towarowym, do którego prawo przysługuje innej osobie, sprzedaje
nie tylko części zamienne lub akcesoria, ale także sam towar, do którego te części lub akcesoria są przeznaczone, wpływa na
prawidłowość użycia znaku towarowego innej osoby?”.

W przedmiocie pytań pierwszego, drugiego i trzeciego
24     W pytaniach pierwszym, drugim i trzecim, które należy rozpatrzyć łącznie, sąd krajowy dąży w istocie do ustalenia kryteriów,
jakie należy zastosować przy interpretacji wymogu, zgodnie z którym użycie przez osobę trzecią znaku towarowego, którego nie
jest ona właścicielem, musi być niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104.
Sąd krajowy pragnie również ustalić, po pierwsze, kryteria pozwalające uznać towary za części zamienne lub akcesoria w rozumieniu
tego przepisu, a po drugie, czy kryteria oceny zgodności z prawem użycia znaku towarowego w przypadku takich towarów są odmienne
od kryteriów wykorzystywanych w przypadku pozostałych towarów.
25     Należy na wstępie przypomnieć, że prawo znaków towarowych stanowi zasadniczy element systemu niezakłóconej konkurencji, którego
wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatu WE. W systemie tym przedsiębiorstwa powinny mieć możliwość przywiązania
do siebie klientów dzięki wysokiej jakości ich towarów lub usług, co jest uzależnione od istnienia oznaczeń odróżniających,
pozwalających na ich zidentyfikowanie (zob. w szczególności wyroki z dnia 17 października 1990 r. w sprawie C‑10/89 HAG, Rec.
str. I‑3711, pkt 13, z dnia 4 października 2001 r. w sprawie C‑517/99 Merz & Krell, Rec. str. I‑6959, pkt 21, oraz z dnia
12 listopada 2002 r. w sprawie C‑206/01 Arsenal Football Club, Rec. str. I‑10273, pkt 47).
26     Z tego punktu widzenia podstawową funkcją znaku towarowego jest gwarancja dla konsumenta lub użytkownika końcowego co do pochodzenia
towaru lub usługi oznaczonych tym znakiem, poprzez umożliwienie mu odróżnienia, bez możliwości pomyłki, tego towaru lub usługi
od towarów lub usług mających inne pochodzenie. W istocie aby znak towarowy spełniał swoją rolę zasadniczego elementu systemu
niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatu, musi on stanowić gwarancję, że
wszystkie oznaczone nim towary lub usługi zostały wyprodukowane lub są świadczone pod kontrolą określonego przedsiębiorstwa,
któremu można przypisać odpowiedzialność za ich jakość (zob. w szczególności wyroki z dnia 23 maja 1978 r. w sprawie 102/77
Hoffmann‑La Roche, Rec. str. 1139, pkt 7, z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie C‑299/99 Philips, Rec. str. I‑5475, pkt 30,
oraz ww. wyrok w sprawie Arsenal Football Club, pkt 48).
27     Artykuł 5 dyrektywy 89/104 określa „[p]rawa przyznane przez znak towarowy”, a art. 6 zawiera zasady dotyczące „[o]graniczeni[a]
skutków znaku towarowego”.
28     Zgodnie z art. 5 ust. 1 zdanie pierwsze dyrektywy 89/104 zarejestrowany znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa
do tego znaku. Na podstawie art. 5 ust. 1 lit. a) tej dyrektywy właściciel tych praw wyłącznych jest uprawniony do zakazania
wszelkim osobom trzecim, które nie mają jego zgody, używania w obrocie handlowym oznaczenia identycznego ze znakiem towarowym
dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których znak ten jest zarejestrowany. Artykuł 5 ust. 3 tej dyrektywy wymienia
przykładowo sposoby użycia znaku, których właściciel może zakazać na podstawie art. 5 ust. 1 wspomnianej dyrektywy.
29     Trzeba też zauważyć, że ograniczając skutki praw przysługujących właścicielowi na mocy art. 5 dyrektywy 89/104, art. 6 tej
dyrektywy ma na celu pogodzenie podstawowych interesów ochrony praw do znaku z interesem swobodnego przepływu towarów i swobody
świadczenia usług na wspólnym rynku w sposób umożliwiający pełnienie przez znaki towarowe ich roli zasadniczego elementu systemu
niezakłóconej konkurencji, którego wprowadzenie i zachowanie jest jednym z celów traktatu (zob. w szczególności wyroki z dnia
23 lutego 1999 r. w sprawie C‑63/97 BMW, Rec. str. I‑905, pkt 62 oraz z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie C‑100/02 Gerolsteiner
Brunnen, Rec. str. I‑0000, pkt 16).
30     W tym celu, po pierwsze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 właściciel znaku towarowego nie może zakazać osobie
trzeciej używania w obrocie handlowym znaku towarowego, jeżeli jest to niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru lub usługi,
zwłaszcza jako akcesoriów lub części zamiennych.
31     Należy zauważyć, że przepis ten nie określa kryteriów pozwalających stwierdzić, czy konkretne przeznaczenie towaru mieści
się w zakresie jego stosowania, lecz wymaga jedynie, by użycie znaku było niezbędne do wskazania takiego przeznaczenia.
32     Ponadto jak słusznie wskazały na to w uwagach rząd Zjednoczonego Królestwa oraz Komisja Wspólnot Europejskich, stosowanie
art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 nie ogranicza się do części zamiennych i akcesoriów, które zostały tam wymienione tytułem
przykładu prawdopodobnie dlatego, że są to najczęściej spotykane sytuacje, w których niezbędne jest użycie znaku towarowego
do wskazania przeznaczenia towaru. W związku z tym okoliczności sprawy przed sądem krajowym nie wymagają odpowiedzi na pytanie,
czy określony towar można uznać za część zamienną lub akcesorium.
33     Następnie należy przypomnieć, po pierwsze, że Trybunał orzekł już w przeszłości, iż użycie znaku towarowego w celu poinformowania
odbiorców, że używający go podmiot jest wyspecjalizowany (lub jest specjalistą) w sprzedaży albo że zajmuje się naprawą i konserwacją
towarów oznaczonych tym znakiem, wprowadzanych do obrotu pod tym znakiem towarowym przez jego właściciela lub za jego zgodą,
stanowi użycie znaku w celu wskazania przeznaczenia towaru lub usługi w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104
(zob. ww. wyrok w sprawie BMW, pkt 54 i 58–63). Informacja taka jest niezbędna do zachowania systemu niezakłóconej konkurencji
na rynku tych towarów lub usług.
34     Podobna sytuacja ma miejsce w postępowaniu przed sądem krajowym, gdzie znaki towarowe, których właścicielem jest Gillette
Company, zostały użyte przez osobę trzecią w celu poinformowania odbiorców w sposób zrozumiały i kompletny o przeznaczeniu
sprzedawanego przez nią towaru, to jest o tym, że jej towar pasuje do towaru oznaczonego tymi znakami.
35     Po drugie, wystarczy wskazać, że w takiej sytuacji użycie znaku towarowego jest niezbędne, o ile osoba trzecia nie może w praktyce
podać tej informacji odbiorcom bez posłużenia się znakiem towarowym, którego nie jest właścicielem (zob. podobnie ww. wyrok
w sprawie BMW, pkt 60). Jak stwierdził rzecznik generalny w pkt 64 i 71 opinii, użycie znaku towarowego musi być w praktyce
jedyną metodą podania takiej informacji.
36     W związku z tym, aby upewnić się, czy mogłyby tu zostać użyte inne metody podania takiej informacji, należy wziąć pod uwagę
na przykład ewentualne istnienie standardów technicznych lub norm powszechnie stosowanych do rodzaju towarów sprzedawanych
przez osobę trzecią i znanych odbiorcom, dla których ten rodzaj towarów jest przeznaczony. Aby było możliwe zachowanie systemu
niezakłóconej konkurencji na rynku tych towarów, normy te – lub inne cechy – muszą być w stanie zapewnić odbiorcom zrozumiałą
i kompletną informację o przeznaczeniu towaru sprzedawanego przez osobę trzecią.
37     Do sądu krajowego należy zbadanie, czy w okolicznościach postępowania przed sądem krajowym użycie znaku towarowego było niezbędne,
przy czym powinien on wziąć pod uwagę wymogi wymienione w pkt 33–36 niniejszego wyroku oraz charakter kręgu odbiorców, dla
których przeznaczony jest towar sprzedawany przez LA‑Laboratories.
38     Po trzecie, przy ocenie zgodności z prawem użycia znaku towarowego art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 nie dokonuje jakiegokolwiek
rozróżnienia między możliwymi rodzajami przeznaczenia towarów. Kryteria tej oceny, zwłaszcza w przypadku przeznaczenia towarów
jako części zamiennych lub akcesoriów, nie różnią się zatem od kryteriów oceny w przypadku innych rodzajów możliwego przeznaczenia.
39     Mając na uwadze powyższe rozważania, na pytania pierwsze, drugie i trzecie należy odpowiedzieć w ten sposób, że zgodność z prawem
użycia znaku towarowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 jest uzależniona od tego, czy jest ono niezbędne
do wskazania przeznaczenia towaru.
Użycie znaku towarowego przez osobę trzecią, która nie jest jego właścicielem, jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru
sprzedawanego przez tę osobę, jeżeli stanowi to w praktyce jedyny sposób podania odbiorcom zrozumiałej i kompletnej informacji
o jego przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezakłóconej konkurencji na rynku tego towaru.
Do sądu krajowego należy dokonanie badania, czy w okolicznościach postępowania przed tym sądem użycie znaku towarowego jest
niezbędne, przy czym powinien on wziąć pod uwagę charakter kręgu odbiorców, dla których przeznaczony jest towar sprzedawany
przez osobę trzecią.
Ponieważ przy ocenie zgodności z prawem użycia znaku towarowego art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 nie dokonuje rozróżnienia
między możliwymi rodzajami przeznaczenia towarów, kryteria tej oceny w przypadku przeznaczenia towarów jako części zamiennych
lub akcesoriów nie różnią się zatem od kryteriów oceny w przypadku innych rodzajów możliwego przeznaczenia towarów.

W przedmiocie pytania czwartego
40     W pierwszej części pytania czwartego sąd krajowy pragnie ustalić, jak należy interpretować ustanowiony w art. 6 ust. 1 lit. c)
dyrektywy 89/104 wymóg, zgodnie z którym użycie przez osobę trzecią znaku towarowego w rozumieniu tego przepisu odbywa się
zgodnie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle. W drugiej części pytania sąd krajowy docieka, czy użycie przez osobę
trzecią znaku towarowego stanowi wskazówkę, że towary sprzedawane przez ten podmiot dorównują zarówno pod względem jakości,
jak właściwości technicznych lub innych cech towarom opatrzonym tym znakiem towarowym.
41     W odniesieniu do pierwszej części pytania należy stwierdzić, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału wymóg „uczciwych
praktyk” w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 stanowi w istocie wyraz obowiązku poszanowania słusznych interesów
właściciela znaku towarowego (ww. wyroki w sprawie BMW, pkt 61 oraz w sprawie Gerolsteiner Brunnen, pkt 24). Obowiązek ten
jest analogiczny do obowiązku nałożonego na pośrednika, który używa cudzego znaku towarowego w celu powiadomienia o pośredniej
sprzedaży towarów oznaczonych tym znakiem (zob. wyrok z dnia 4 listopada 1997 r. w sprawie C‑337/95 Parfums Christian Dior,
Rec. str. I‑6013, pkt 45, oraz ww. wyrok w sprawie BMW, pkt 61).
42     Użycie znaku jest więc niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle przede wszystkim wtedy, gdy jest dokonywane w taki
sposób, że może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem znaku towarowego (ww.
wyrok w sprawie BMW, pkt 51).
43     Następnie takie użycie znaku towarowego nie może naruszać wartości znaku poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikających
z jego charakteru odróżniającego albo renomy (ww. wyrok w sprawie BMW, pkt 52).
44     Ponadto, jak słusznie podniosły to w uwagach rząd Zjednoczonego Królestwa oraz Komisja, użycie znaku towarowego jest niezgodne
z art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy, gdy prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku.
45     Wreszcie użycie znaku towarowego jest też niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i w przemyśle w rozumieniu art. 6 ust. 1
lit. c) dyrektywy 89/104, gdy osoba trzecia przedstawia swój towar jako imitację lub replikę towaru oznaczonego tym znakiem.
46     Do sądu krajowego należy zbadanie, czy w okolicznościach postępowania przed tym sądem użycie znaków towarowych, których właścicielem
jest Gillette Company, nastąpiło zgodnie z uczciwymi praktykami, z uwzględnieniem w szczególności wymogów przytoczonych w pkt 42–45
niniejszego wyroku. Należy przy tym zwrócić uwagę na całościowy wygląd towaru sprzedawanego przez osobę trzecią, a w szczególności
na sposób uwidocznienia znaku towarowego, którego osoba trzecia nie jest właścicielem, sposób w jaki ukazana została różnica
pomiędzy tym znakiem a znakiem towarowym lub oznaczeniem należącym do osoby trzeciej, a także starania, jakie osoba trzecia
podjęła celem upewnienia się, że konsument odróżni jej towary od towarów oznaczonych znakiem, którego nie jest ona właścicielem.
47     W zakresie drugiej części pytania, jak słusznie zauważył w swoich uwagach rząd Zjednoczonego Królestwa, okoliczność, że osoba
trzecia używa znaku towarowego, którego nie jest właścicielem, w celu wskazania przeznaczenia swojego towaru, nie oznacza
koniecznie, że przedstawia swój towar jako będący takiej samej jakości lub mający podobne właściwości co towar oznaczony tym
znakiem. Takie przedstawienie uzależnione jest od okoliczności faktycznych konkretnej sprawy i ocena jego ewentualnego zaistnienia
należy do sądu krajowego na podstawie okoliczności zawisłej przed nim sprawy.
48     Ponadto ewentualne przedstawienie towaru sprzedawanego przez osobę trzecią jako dorównującego jakością lub mającego podobne
właściwości co towar oznaczony znakiem towarowym użytym przez tę osobę trzecią jest okolicznością, którą sąd krajowy winien
wziąć pod uwagę przy ocenie, czy znak został użyty w zgodzie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.
49     W świetle powyższych rozważań na pytanie czwarte należy odpowiedzieć w ten sposób, że warunek „uczciwych praktyk” w rozumieniu
art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 stanowi w istocie wyraz obowiązku poszanowania słusznych interesów właściciela znaku
towarowego.
Użycie znaku towarowego jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle w szczególności wtedy, gdy:
–       jest dokonywane w taki sposób, że może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem
znaku towarowego,
–       narusza wartość znaku poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy,
–       prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku,
–       osoba trzecia przedstawia swój towar jako imitację lub replikę towaru oznaczonego znakiem towarowym, którego nie jest właścicielem.
Okoliczność, że osoba trzecia używa znaku towarowego, którego nie jest właścicielem, w celu wskazania przeznaczenia swojego
towaru, nie oznacza koniecznie, że przedstawia swój towar jako będący takiej samej jakości lub mający podobne właściwości
co towar oznaczony tym znakiem. Takie przedstawienie uzależnione jest od okoliczności faktycznych konkretnej sprawy i ocena
jego ewentualnego zaistnienia należy do sądu krajowego na podstawie okoliczności zawisłej przed nim sprawy.
Ewentualne przedstawienie towaru sprzedawanego przez osobę trzecią jako dorównującego jakością lub mającego podobne właściwości
co towar oznaczony użytym przez tę osobę trzecią znakiem towarowym jest okolicznością, którą sąd krajowy winien wziąć pod
uwagę przy ocenie, czy znak został użyty w zgodzie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

W przedmiocie pytania piątego
50     W pytaniu piątym sąd krajowy docieka, czy wprowadzony w art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 wyjątek, uniemożliwiający właścicielowi
znaku towarowego zakazania jego używania osobie trzeciej, znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy osoba trzecia sprzedaje nie
tylko części zamienne lub akcesoria, ale również sam towar, do którego części lub akcesoria te są przeznaczone.
51     Należy stwierdzić, jak zauważyły to w swoich uwagach rządy fiński i Zjednoczonego Królestwa, że żaden przepis wspomnianej
dyrektywy nie wyklucza, by w takiej sytuacji osoba trzecia mogła powołać się na art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104. Jednakże
użycie przez osobę trzecią znaku towarowego musi być niezbędne do wskazania przeznaczenia sprzedawanego przez nią towaru i zgodne
z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.
52     Kwestia, czy użycie przez osobę trzecią znaku towarowego w opisanych powyżej okolicznościach jest niezbędne do wskazania przeznaczenia
sprzedawanego przez nią towaru oraz zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle, stanowi okoliczność faktyczną, której
ocena należy do sądu krajowego, w zależności od specyfiki każdej sprawy.
53     Na podstawie powyższych rozważań na pytanie piąte należy odpowiedzieć w ten sposób, że w sytuacji, gdy osoba trzecia używająca
znaku towarowego, którego nie jest właścicielem, sprzedaje nie tylko części zamienne lub akcesoria, ale również sam towar,
do którego te części lub akcesoria są przeznaczone, użycie znaku towarowego mieści się w zakresie stosowania art. 6 ust. 1
lit. c) dyrektywy 89/104, pod warunkiem że użycie przez osobę trzecią znaku towarowego jest niezbędne do wskazania przeznaczenia
sprzedawanego przez nią towaru i zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.

W przedmiocie kosztów
54     Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej
przed tym sądem; do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi,
inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.
Z powyższych względów Trybunał (trzecia izba) orzeka, co następuje:
1)
Zgodność z prawem użycia znaku towarowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia
1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych uzależniona jest
od tego, czy jest ono niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru.
Użycie znaku towarowego przez osobę trzecią, która nie jest jego właścicielem, jest niezbędne do wskazania przeznaczenia towaru
sprzedawanego przez tę osobę trzecią, jeżeli stanowi to w praktyce jedyny sposób podania odbiorcom zrozumiałej i kompletnej
informacji o jego przeznaczeniu w celu zachowania systemu niezakłóconej konkurencji na rynku tego towaru.
Do sądu krajowego należy dokonanie badania, czy w okolicznościach postępowania przed tym sądem użycie znaku towarowego jest
niezbędne, przy czym powinien on wziąć pod uwagę charakter kręgu odbiorców, dla których przeznaczony jest towar sprzedawany
przez osobę trzecią.
Ponieważ przy ocenie zgodności z prawem użycia znaku towarowego art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 nie dokonuje rozróżnienia
między możliwymi rodzajami przeznaczenia towarów, kryteria tej oceny w przypadku przeznaczenia towarów jako części zamiennych
lub akcesoriów nie różnią się zatem od kryteriów oceny w przypadku innych rodzajów możliwego przeznaczenia.
2)
Warunek „uczciwych praktyk” w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104 stanowi w istocie wyraz obowiązku poszanowania
słusznych interesów właściciela znaku towarowego.
Użycie znaku towarowego jest niezgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle w szczególności wtedy, gdy:
–
jest dokonywane w taki sposób, że może sprawiać wrażenie istnienia powiązań gospodarczych między osobą trzecią a właścicielem
znaku towarowego,
–
narusza wartość znaku poprzez osiąganie nieuzasadnionych korzyści wynikających z jego charakteru odróżniającego albo renomy,
–
prowadzi do dyskredytacji lub oczerniania znaku,
–
osoba trzecia przedstawia swój towar jako imitację lub replikę towaru oznaczonego znakiem towarowym, którego nie jest właścicielem.
Okoliczność, że osoba trzecia używa znaku towarowego, którego nie jest właścicielem, w celu wskazania przeznaczenia swojego
towaru, nie oznacza koniecznie, że przedstawia swój towar jako będący takiej samej jakości lub mający podobne właściwości
co towar oznaczony tym znakiem. Takie przedstawienie uzależnione jest od okoliczności faktycznych konkretnej sprawy i ocena
jego ewentualnego zaistnienia należy do sądu krajowego na podstawie okoliczności zawisłej przed nim sprawy.
Ewentualne przedstawienie towaru sprzedawanego przez osobę trzecią jako dorównującego jakością lub mającego podobne właściwości
co towar oznaczony użytym przez tę osobę trzecią znakiem towarowym jest okolicznością, którą sąd krajowy winien wziąć pod
uwagę przy ocenie, czy znak został użyty w zgodzie z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.
3)
W sytuacji gdy osoba trzecia używająca znaku towarowego, którego nie jest właścicielem, sprzedaje nie tylko części zamienne
lub akcesoria, ale również sam towar, do którego te części lub akcesoria są przeznaczone, użycie znaku towarowego mieści się
w zakresie stosowania art. 6 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104, pod warunkiem że użycie przez osobę trzecią znaku towarowego
jest niezbędne do wskazania przeznaczenia sprzedawanego przez nią towaru i zgodne z uczciwymi praktykami w handlu i przemyśle.
Podpisy
*
Język postępowania: fiński.