CELEX: 62007TJ0410
Marca comunitaria
Marca denominativa comunitaria JURADO
Inexistencia de solicitud de renovación del titular de la marca
Cancelación de la marca tras la expiración del registro
Petición de restitutio in integrum presentada por el licenciatario exclusivo

Antecedentes del litigio
El 25 de abril de 1996, Café Tal de Costa Rica, S.A., solicitó a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) el registro de la marca denominativa comunitaria JURADO para café y otros productos pertenecientes a la clase 30 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de , en su versión revisada y modificada.
La OAMI registró la marca solicitada con el número 240.218 y, posteriormente, el 5 de agosto de 1998, Café Tal de Costa Rica (en lo sucesivo, «titular de la marca») celebró con la demandante, Jurado Hermanos, S.L., un contrato de licencia exclusiva que tenía por objeto la marca controvertida. En dicho contrato, que se enmarcaba en otro contrato de licencia exclusiva concluido entre las mismas partes contratantes el en relación con dos marcas españolas y una marca polaca, se estipulaba que la licencia estaría vigente 48 años, es decir hasta 2046. La concesión de la mencionada licencia se inscribió en el Registro de marcas comunitarias, de conformidad con el artículo 22, apartado 5, del Reglamento (CE) n
o
40/94 del Consejo, de , sobre la marca comunitaria (
DO 1994, L 11, p. 1
), en su versión modificada.
Mediante escrito de 26 de septiembre de 2005, y con arreglo al artículo 47, apartado 2, del Reglamento n
o
40/94, la OAMI informó tanto al titular de la marca como a la demandante, en su calidad de titular de la licencia exclusiva sobre la marca controvertida, de que el registro de ésta expiraría el . En ese escrito, la OAMI explicaba las modalidades de renovación e indicaba que debía presentarse una solicitud al efecto antes del o, como muy tarde, antes del , aunque en este último caso se devengaría un recargo.
Al no recibir solicitud de renovación alguna en los plazos establecidos, la OAMI, mediante escrito de 24 de noviembre de 2006, informó al titular de la marca de que ésta había sido cancelada en el Registro de marcas con efectos desde el .
El 23 de marzo de 2007, la demandante presentó una petición de
restitutio in integrum
basada en el artículo 78 del Reglamento n
o
40/94. Señalaba que no había recibido el escrito de y que había tenido conocimiento de la falta de renovación del registro de la marca controvertida de manera totalmente fortuita, al consultar el sitio de Internet de la OAMI.
Mediante resolución de 21 de mayo de 2007, el Departamento de Marcas y del Registro de la OAMI desestimó la petición de
restitutio in integrum,
al considerar que la demandante no había demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias.
El 31 de mayo de 2007, con arreglo a los artículos 57 a 62 del Reglamento n
o
40/94, la demandante interpuso ante la OAMI un recurso contra la resolución de .
Mediante resolución de 3 de septiembre de 2007 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso desestimó el recurso sin examinar si la demandante cumplía el requisito de haber demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias. En efecto, la Sala de Recurso consideró esencialmente que, al no haber sido expresamente autorizada para ello por el titular de la marca, la demandante no tenía derecho a solicitar la renovación del registro de la marca controvertida ni a pedir una
restitutio in integrum
al respecto.
Pretensiones de las partes
La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
—
Con carácter principal, anule la resolución impugnada y estime la petición de
restitutio in integrum
que presentó ante la OAMI.
—
Con carácter subsidiario, se pronuncie sobre el fondo del asunto y le reconozca su condición de parte interesada en el procedimiento de renovación del registro de la marca controvertida.
—
Condene en costas a la OAMI.
En la vista, la demandante señaló, en respuesta a una pregunta del Tribunal de Primera Instancia, que su segunda pretensión debía entenderse en el sentido de que tenía por objeto una reforma de la resolución impugnada por parte del Tribunal de Primera Instancia.
La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
—
Desestime el recurso.
—
Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
En apoyo de su recurso, la demandante invoca dos motivos basados, en primer lugar, en la vulneración del derecho de defensa y del derecho a ser oído y, en segundo lugar, en un error de Derecho en la interpretación del Reglamento n
o
40/94. El Tribunal de Primera Instancia considera que procede comenzar por el examen del segundo motivo.
Sobre el segundo motivo, basado en un error de Derecho en la interpretación del Reglamento n
o
40/94.
Alegaciones de las partes
La demandante alega, en esencia, que en la resolución impugnada la Sala de Recurso interpretó erróneamente el artículo 78, apartado 1, en relación con el artículo 47, apartado 1, del Reglamento n
o
40/94, en la medida en que la Sala de Recurso consideró que la demandante no era parte en el procedimiento de renovación de la marca, al no haber sido autorizada de manera expresa por el titular de la marca a solicitar su renovación.
La OAMI rebate las alegaciones de la demandante.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Con arreglo al artículo 78, apartado 1, del Reglamento n
o
40/94, una
restitutio in integrum
ante la OAMI requiere, en primer lugar, que el solicitante sea parte en el procedimiento de que se trate, en segundo lugar, que, aun habiendo demostrado toda la diligencia requerida por las circunstancias, no haya podido respetar un plazo con respecto a la OAMI y, en tercer lugar, que esta imposibilidad haya tenido como consecuencia directa, en virtud de las disposiciones del Reglamento n
o
40/94, la pérdida de un derecho.
En cuanto al primer requisito, de conformidad con el artículo 47, apartado 1, del Reglamento n
o
40/94, la renovación puede solicitarse por el titular de la marca o por toda persona expresamente autorizada por él. En consecuencia, únicamente el titular de la marca o las personas expresamente autorizadas por éste pueden considerarse partes en el procedimiento de renovación.
En particular, contrariamente a lo que alega la demandante, no se desprende de la obligación de la OAMI, establecida en el artículo 47, apartado 2, primera frase, del Reglamento n
o
40/94, de informar a los titulares de un derecho registrado sobre la marca de que se trate acerca de la expiración del registro que dichos titulares sean partes en el procedimiento de renovación. En efecto, como resulta del artículo 47, apartado 2, segunda frase, del Reglamento n
o
40/94, según el cual la falta de información no genera la responsabilidad de la OAMI, y de la regla 29, segunda frase, del Reglamento (CE) n
o
2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n
o
40/94 (
DO L 303, p. 1
), que precisa que la ausencia de tal notificación no afectará a la expiración del registro, el artículo 47, apartado 2, primera frase, del Reglamento n
o
40/94 sólo prevé una obligación de información por parte de la OAMI que es meramente accesoria al procedimiento, pero no tiene por objeto conferir derechos ni al titular de la marca ni a otras personas.
Asimismo, procede desestimar la alegación de la demandante de que la correspondencia entre ella y la OAMI en relación con la inscripción de la licencia sobre la marca y con la discrepancia que la oponía al titular de la marca prueba que la OAMI la había considerado «parte en el expediente de la marca». En efecto, en primer lugar, el Reglamento n
o
40/94 no contempla el concepto de «parte en el expediente relativo a una marca». En segundo lugar, el hecho de que la OAMI haya mantenido correspondencia con la demandante se explica porque esta última era titular de una licencia sobre la marca y, por tanto, parte en el procedimiento de inscripción de esta licencia. En tercer lugar, las disposiciones del Reglamento n
o
40/94 no pueden aplicarse libremente por la OAMI. En consecuencia, incluso si resultara que la OAMI consideró erróneamente que la demandante era parte en el procedimiento de renovación, dicha circunstancia no bastaría para conferirle esta condición.
Por último, debe desestimarse la alegación de la demandante de que las Directrices relativas a los procedimientos ante la OAMI (parte E, sección 6, titulada «Renovación»), aportadas por la demandante y que contienen la mención «Versión final (27.11.2003)», equiparan jurídicamente, en lo que respecta a la renovación de un registro, al titular de una licencia sobre una marca con el titular de esta última.
En primer lugar, procede señalar que el procedimiento ante la OAMI se rige por lo dispuesto en los Reglamentos n
os
40/94 y 2868/95. Las Directrices relativas a los procedimientos ante la OAMI, publicadas en su sitio de Internet, se limitan a codificar una línea de conducta que la Oficina se ha propuesto adoptar, de modo que, siempre que sean conformes con las normas jurídicas de rango superior, determinan una autolimitación de la OAMI, ya que ésta debe respetar las reglas que se ha impuesto. Sin embargo, estas Directrices no pueden contravenir lo establecido en los Reglamentos n
os
40/94 y 2868/95, por lo que sólo a la luz de estos últimos cabe valorar si la demandante está facultada para presentar una solicitud de renovación del registro de la marca controvertida.
En segundo lugar, las Directrices aportadas por la demandante, independientemente de si eran aplicables
ratione temporis
a los hechos del presente asunto, no tienen el contenido que ésta pretende darles. En particular, la demandante sólo ha citado parcialmente el apartado 6.3.1 de las Directrices, al omitir en especial el pasaje según el cual «la persona que tuviere un derecho registrado sobre la marca comunitaria no podrá presentar una solicitud de renovación por sí misma, salvo que […] estuviere expresamente autorizada por el titular de la marca comunitaria a solicitar la renovación». Por tanto, no se desprende en absoluto de estas Directrices que la demandante, como titular de una licencia sobre la marca, esté equiparada jurídicamente al titular de la marca en lo que respecta a la renovación sino que, antes al contrario, debe, como cualquier otra persona, estar expresamente autorizada por el titular de la marca para poder presentar una solicitud de renovación, además de probar la existencia de tal autorización.
Por consiguiente, puesto que la demandante no es parte en el procedimiento de renovación de la marca por el mero hecho de ser titular de una licencia sobre ésta, procede examinar si fue autorizada por el titular de la marca a solicitar la renovación de su registro.
A este respecto, es preciso señalar, en primer lugar, que, en ningún momento del procedimiento ante la OAMI o ante el Tribunal de Primera Instancia, la demandante ha presentado tal autorización expresa concedida por el titular de la marca. No es relevante a este respecto el hecho de que la OAMI no pidiera expresamente a la demandante que presentara tal autorización, puesto que incumbía a dicha demandante probar el cumplimiento de los requisitos de aplicación de las disposiciones a que pretendía acogerse, sin necesidad de que la OAMI estuviera obligada a invitarla a ello.
Además, procede desestimar las afirmaciones de la demandante de que, como titular de una licencia exclusiva, tenía derecho, durante el período de validez de la licencia, a solicitar la renovación de la marca si no lo hacía su titular. En principio, es cierto que una autorización expresa puede estar incluida en el contrato de licencia. Sin embargo, en el caso de autos, el contrato de licencia no contiene ninguna disposición sobre este punto. Por otra parte, aun suponiendo que la demandante alegara que el contrato de licencia exclusiva implique la autorización al licenciatario de solicitar la renovación del registro, incluso que esta autorización debería reconocérsele como sanción del abuso de derecho y del fraude de ley supuestamente cometidos por el titular de la marca, es preciso declarar que esta alegación se opone al claro tenor y a la finalidad del artículo 47, apartado 1, del Reglamento n
o
40/94, que establece que la autorización debe ser expresa, y que no contempla ningún tipo de sanción respecto a las partes privadas.
Tampoco es pertinente la alegación de la demandante relativa a su imposibilidad de obtener, antes de que expirara el «plazo de gracia» previsto en el artículo 47, apartado 3, tercera frase, del Reglamento n
o
40/94, una resolución judicial que obligara al titular de la marca a darle la autorización expresa para solicitar la renovación del registro. Efectivamente, aun suponiendo que se probara tal imposibilidad, ello no puede conducir a que se prescinda del requisito de autorización expresa impuesto por el artículo 47, apartado 1, del Reglamento n
o
40/94.
Por último, en cuanto a la alegación de la demandante de que la vía administrativa es más apropiada para proteger sus intereses que una acción civil, ya que ofrece la posibilidad de mantener la validez de la marca, cabe afirmar que se trata de consideraciones de oportunidad realizadas por la demandante en el ámbito de la elección de los medios jurídicos utilizables para proteger sus intereses comerciales, elección que es exclusivamente de su propia responsabilidad. Sin embargo, tal elección no puede vincular a la OAMI, ni en cuanto a la condición procesal que debe reconocerse a la demandante en un procedimiento administrativo, ni en cuanto al resultado de éste. Por tanto, si la demandante opta por no recurrir a la vía judicial con objeto de conseguir la autorización para solicitar la renovación del registro, no corresponde a la OAMI subsanar esta omisión concediéndole este derecho, en contra de lo dispuesto en el Reglamento n
o
40/94.
Habida cuenta de lo que precede, procede declarar que la demandante, al no disponer de una autorización expresa del titular de la marca para solicitar la renovación del registro de la marca, no era parte en el procedimiento de renovación y, por ende, no podía pedir una
restitutio in integrum
en dicho procedimiento. Por consiguiente, la Sala de Recurso no incurrió en error alguno al desestimar por esta razón el recurso de la demandante.
En consecuencia, puesto que no se cumplió el primer requisito establecido en el artículo 78, apartado 1, del Reglamento n
o
40/94, procede desestimar el segundo motivo de la demandante, sin que sea necesario examinar los otros requisitos mencionados en esta disposición.
Sobre el primer motivo, basado en la vulneración del derecho de defensa y del derecho a ser oído
Alegaciones de las partes
La demandante alega que la Sala de Recurso basó la resolución impugnada, en particular, en la denegación a reconocerle el estatuto de parte interesada en el procedimiento de renovación del registro de la marca controvertida. Puesto que, inversamente, la resolución del Departamento de Marcas y del Registro no había cuestionado en modo alguno su estatuto de parte interesada, la demandante entendió que no era necesario formular alguna alegación en su recurso sobre este particular. Por tanto, la demandante sostiene que la Sala de Recurso, que tenía conocimiento de la resolución del Departamento de Marcas y del Registro, debería haber recabado sus observaciones antes de desestimar su recurso por entender que no era parte interesada.
La OAMI rebate las alegaciones de la demandante.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Con arreglo al artículo 73, segunda frase, del Reglamento n
o
40/94, las resoluciones de la OAMI solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse. Esta disposición consagra, en el ámbito del Derecho de las marcas comunitarias, el principio general de protección del derecho de defensa. En virtud de este principio general del Derecho comunitario, los destinatarios de decisiones de las autoridades públicas que afecten de manera considerable a sus intereses deben tener la oportunidad de dar a conocer eficazmente su punto de vista. El derecho a ser oído se extiende a todos los elementos de hecho y de Derecho que constituyen el fundamento de la resolución, pero no a la posición final que la Administración decide adoptar [véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 7 de febrero de 2007, Kustom Musical Amplification/OAMI (Forma de una guitarra), T-317/05, Rec. p. II-427, apartados 24, 26 y 27, y la jurisprudencia citada].
Además, de la jurisprudencia se desprende que el derecho de defensa sólo resulta vulnerado a causa de una irregularidad del procedimiento en la medida en que ésta haya tenido repercusiones concretas en las posibilidades de defensa de las empresas imputadas (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 14 de diciembre de 2005, General Electric/Comisión, T-210/01, Rec. p. II-5575, apartado 632 y jurisprudencia citada). Por lo tanto, el incumplimiento de las normas vigentes que tienen como finalidad proteger el derecho de defensa sólo puede viciar el procedimiento administrativo si se acredita que éste habría podido desembocar en un resultado diferente de no haberse producido éste (sentencia General Electric/Comisión, antes citada, apartado 632; véanse igualmente, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de , Hercules Chemicals/Comisión, T-7/89, Rec. p. II-1711, apartado 56, y de , Atlantic Container Line y otros/Comisión,
T-191/98 y T-212/98 a T-214/98, Rec. p. II-3275
, apartado 340).
Ahora bien, como se ha comprobado al examinar el segundo motivo, la OAMI consideró acertadamente que la demandante no era parte en el procedimiento de renovación del registro, puesto que no había aportado una autorización expresa, concedida por el titular de la marca, para solicitar la renovación. A este respecto, es preciso añadir que la demandante no indicó en momento alguno que estuviera en condiciones de aportar dicha autorización si ello le fuera solicitado. De lo anterior se desprende que en cualquier caso, el procedimiento ante la OAMI no podría haber conducido a otro resultado que no fuera la desestimación del recurso por la Sala de Recurso.
En consecuencia, procede desestimar el primer motivo de la demandante, sin que sea necesario examinar si tuvo la oportunidad, antes de adoptarse la resolución impugnada, de exponer eficazmente su punto de vista respecto a si era parte en el procedimiento de renovación.
Puesto que deben desestimarse los dos motivos invocados por la demandante, procede desestimar tanto las pretensiones de carácter principal como las de carácter subsidiario de la demandante.
Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla en costas, incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales, conforme a lo solicitado por la OAMI.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Condenar en costas a Jurado Hermanos, S.L., incluidas las correspondientes al procedimiento sobre medidas provisionales.

Pelikánová
Jürimäe
Soldevila Fragoso
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de mayo de 2009.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: español.