CELEX: 62004TJ0423
Gemeenschapsmerk
Oppositie
Aanvraag tot inschrijving van communautair beeldmerk dat woordelement "B.K.R." bevat
Ouder nationaal woordmerk BK RODS
Verwarringsgevaar
Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94

De voorgeschiedenis van het geding
1       Op 16 oktober 1997 heeft verzoekster krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk
(PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en
modellen) (BHIM) een aanvraag tot inschrijving van een gemeenschapsmerk ingediend.
2       Het merk waarvoor inschrijving is aangevraagd, is het hierna weergegeven beeldteken:
3       De inschrijvingsaanvraag betrof waren en diensten van de klassen 18, 25 en 39 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15
juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken,
zoals herzien en gewijzigd. Ze zijn met betrekking tot deze klassen omschreven als volgt:
–       klasse 18: „Leder en kunstleder en hieruit vervaardigde producten voorzover niet begrepen in andere klassen; dierenhuiden;
reiskoffers en koffers; paraplu’s, parasols en wandelstokken; zwepen en zadelmakerswaren”;
–       klasse 25: „Dames-, heren- en kinderconfectiekleding; ceintuurs, schoeisel (uitgezonderd orthopedisch schoeisel) en hoofddeksels”;
–       klasse 39: „Transport; verpakking en opslag van dames-, heren- en kinderconfectiekleding, ceintuurs, schoeisel (uitgezonderd
orthopedisch schoeisel) en hoofddeksels”.
4       Op 31 augustus 1998 is de merkaanvraag gepubliceerd in het
Blad van gemeenschapsmerken
nr. 66/98.
5       Op 30 november 1998 heeft Jack Schwartz Shoes, Inc. (thans Marine Stock Ltd; hierna: „interveniënte”) oppositie ingesteld
tegen de inschrijving van het aangevraagde teken als merk.
6       De oppositie was gericht tegen de inschrijving van het aangevraagde teken voor alle in de inschrijvingsaanvraag opgegeven
waren en diensten en was gebaseerd op het bestaan van oudere merken voor een aantal waren van klasse 25, waaronder het Oostenrijkse
woordmerk BK RODS.
7       De door interveniënte ingestelde oppositie was gebaseerd op de relatieve weigeringsgronden van artikel 8, lid 1, sub a en
b, van verordening nr. 40/94, zoals gewijzigd, en van artikel 8, leden 4 en 5, van deze verordening.
8       Bij beslissing van 27 maart 2002 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie gegrond verklaard voor de waren van
klasse 25, op grond dat volgens haar gevaar voor verwarring van het aangevraagde teken met het Oostenrijkse merk BK RODS bestaat,
daar uit de globale vergelijking van de betrokken tekens blijkt dat ze visueel en fonetisch overeenstemmen. Voor de waren
en diensten van de klassen 18 en 39 heeft ze de oppositie afgewezen.
9       Op 24 mei 2002 heeft verzoekster beroep ingesteld tegen deze beslissing.
10     Bij beslissing van 30 juni 2004 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de kamer van beroep het beroep verworpen en verzoekster
verwezen in de kosten. Zij heeft geoordeeld dat, aangezien de waren van klasse 25 waarop de inschrijvingsaanvraag en het oudere
merk van interveniënte betrekking hebben, dezelfde of soortgelijk zijn en de betrokken tekens tot op zekere hoogte visueel
en fonetisch overeenstemmen, er bij het Oostenrijkse publiek gevaar voor verwarring van deze merken bestaat in de zin van
artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Aangaande verzoeksters argument dat de oppositieafdeling het aangevraagde
teken alleen met het Oostenrijkse merk BK RODS heeft vergeleken, heeft de kamer van beroep opgemerkt dat, aangezien er sprake
is van gevaar voor verwarring van deze twee merken, deze afdeling niet verplicht was, interveniëntes andere merken te onderzoeken.

De conclusies van partijen
11     Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage:
–       de bestreden beslissing te herzien wat het oordeel inzake de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de betrokken
waren betreft, dienovereenkomstig te beslissen dat de oppositie dient te worden toegewezen, en de aanvraag tot inschrijving
van het merk voor alle daarin opgegeven waren in te willigen;
–       subsidiair, de bestreden beslissing te vernietigen opdat de oppositieafdeling de betrokken tekens op een correcte wijze vergelijkt
met inachtneming van de visuele en fonetische verschillen tussen de woordelementen van het aangevraagde merk en het oudere
merk en van het ontbreken van verwarringsgevaar voor de consumenten.
12     Het BHIM concludeert dat het het Gerecht behage:
–       het beroep te verwerpen;
–       verzoekster te verwijzen in de kosten.
13     Interveniënte concludeert dat het het Gerecht behage:
–       het beroep te verwerpen;
–       de bestreden beslissing te bevestigen en verzoeksters aanvraag tot inschrijving van het merk af te wijzen voor de waren van
klasse 25;
–       verzoeksters aanvraag tot inschrijving van het merk af te wijzen voor de waren en diensten van de klassen 18 en 39.

In rechte

De ontvankelijkheid
De ontvankelijkheid van verzoeksters eerste vordering voorzover deze strekt tot inwilliging van haar inschrijvingsaanvraag
14     Het BHIM werpt op dat verzoeksters vordering dat het Gerecht haar inschrijvingsaanvraag inwilligt, niet-ontvankelijk is.
15     In haar eerste vordering concludeert verzoekster met name dat het Gerecht het BHIM gelast, haar inschrijvingsaanvraag in te
willigen. Ingevolge artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 is het BHIM echter verplicht de maatregelen te treffen die
nodig zijn ter uitvoering van het arrest van de gemeenschapsrechter. Het Gerecht kan derhalve geen bevelen richten tot het
BHIM. Dit dient immers de consequenties te trekken die uit het dictum en de motivering van het onderhavige arrest voortvloeien
[arresten Gerecht van 8 juli 1999, Procter & Gamble/BHIM (BABY-DRY), T-163/98, Jurispr. blz. II-2383, punt 53; 31 januari
2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/BHIM (Giroform), T-331/99, Jurispr. blz. II‑433, punt 33; 27 februari 2002, Eurocool
Logistik/BHIM (EUROCOOL), T-34/00, Jurispr. blz. II-683, punt 12, en 23 oktober 2002, Institut für Lernsysteme/BHIM – Educational
Services (ELS), T-388/00, Jurispr. blz. II-4301, punt 19].
16     Derhalve is verzoeksters eerste vordering, die ertoe strekt dat het Gerecht het BHIM gelast het aangevraagde teken in te schrijven,
niet-ontvankelijk.
De ontvankelijkheid van de derde vordering van interveniënte
17     Interveniënte vordert, op grond van artikel 134, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, dat het Gerecht
verzoeksters inschrijvingsaanvraag afwijst voor de waren en diensten van de klassen 18 en 39. Volgens haar bestaat er, zakelijk
weergegeven, gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens zowel voor de waren van klasse 25 als voor de waren en diensten
van de klassen 18 en 39, doordat de waren van klasse 25 en de diensten van klasse 39 in hoge mate complementair zijn en de
waren van de klassen 25 en 18 soortgelijk zijn.
18     Ter terechtzitting hebben verzoekster en het BHIM opgeworpen dat deze vordering niet-ontvankelijk is, aangezien de vraag of
het oordeel van de oppositieafdeling inzake verzoeksters inschrijvingsaanvraag voor de waren en diensten van de klassen 18
en 39 gegrond was, niet aan de kamer van beroep was voorgelegd.
19     Ingevolge artikel 135, lid 4, van het Reglement voor de procesvoering kunnen de memories van de partijen geen wijziging brengen
in het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep.
20     In casu heeft de oppositieafdeling bij beslissing van 27 maart 2002 de oppositie van interveniënte echter afgewezen voor de
waren en diensten van de klassen 18 en 39 en interveniënte heeft dit oordeel van de oppositieafdeling niet aangevochten voor
de kamer van beroep.
21     Aangezien interveniënte met haar derde vordering het onderwerp van het geschil voor de kamer van beroep wijzigt, moet deze
vordering niet-ontvankelijk worden verklaard [zie in die zin arrest Gerecht van 31 januari 2001, Sunrider/BHIM (VITALITE),
T-24/00, Jurispr. blz. II-449, punt 13].
22     Derhalve dient de derde vordering van interveniënte niet-ontvankelijk te worden verklaard.

Ten gronde
De argumenten van partijen
23     Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster een enkel middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b,
van verordening nr. 40/94.
24     Verzoekster beroept zich op de door het Hof en het Gerecht geformuleerde beginselen inzake de beoordeling van het verwarringsgevaar
[arrest Hof van 11 november 1997, SABEL, C-251/95, Jurispr. blz. I-6191, punt 22, en arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM
– Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Jurispr. blz. II-4359, punt 26].
25     Aangaande de gemiddelde consument, wiens aandachtsniveau kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het
gaat (arrest Hof van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Jurispr. blz. I-3819, punt 26), stelt verzoekster dat,
aangezien het oudere merk een Oostenrijks merk is, het voor het onderzoek van het verwarringsgevaar relevante grondgebied
in casu Oostenrijk is, en dat de inwoners van dit land, en inzonderheid de jongeren, met het Engels vertrouwd zijn. Bovendien
besteden jongeren veel aandacht aan de tekens op kledij en schoeisel.
26     Zij herinnert eraan dat de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming
van de betrokken merken betreft, dient te berusten op de totaalindruk die deze oproepen, waarbij in het bijzonder rekening
dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (arresten SABEL, reeds aangehaald, punt
23, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punt 25). In casu bestaat het woordelement van het aangevraagde teken niet
alleen uit het element „B.K.R.”; ook de termen „boots & shoes” en „made in Spain” zijn duidelijk zichtbaar in het bovenste
respectievelijk het onderste deel van dit teken. Bovendien staan al deze woordelementen binnen een ruitvormig kader, dat deze
elementen omvat en individualiseert. Het beeld bestaat uit twee, in elkaar passende ruiten op een zwart veld, dat onmiddellijk
de aandacht trekt en het aangevraagde teken visueel doet opvallen.
27     Interveniëntes merk bestaat daarentegen uit twee afzonderlijke elementen, namelijk de letters „bk” en de term „rods”, een
Engels woord dat „staaf” of „stok” betekent en dat voor de Oostenrijkse consumenten begrijpbaar is. De letters „bk” vormen
visueel een specificatie of aanvulling van het woord „rods”, dat niet voorkomt in het ter inschrijving voorgedragen teken.
28     Bijgevolg roept het oudere woordmerk een totaal andere visuele indruk op dan het aangevraagde teken. Deze verschillen kunnen
door de consumenten gemakkelijk worden waargenomen en bovendien worden deze twee tekens anders uitgesproken.
29     Verzoekster benadrukt dat voor de beoordeling of er sprake is van gevaar voor verwarring of associatie van twee merken, moet
worden uitgegaan van de context waarin de consumenten met deze merken worden geconfronteerd, en moet de informatie die zij
onmiddellijk en later daadwerkelijk waarnemen, worden onderzocht. Het beeld dat bijblijft, is onvolmaakt en het is mogelijk
dat niet alle bestanddelen van een teken worden onthouden. In casu valt het beeldaspect van het aangevraagde teken beslist
op in het geheel van dit teken. Wanneer dit merk op een kledingstuk of op schoeisel is aangebracht, wordt de aandacht van
de consument eerst getrokken door de ruiten en dan door de letters in het midden van de ruiten. Het belangrijkste woordelement
van het oudere merk is de term „rods”, die meer opvalt en origineler is dan twee gewone letters van het alfabet.
30     Dat de conflicterende tekens drie letters gemeen hebben, volstaat niet opdat de consument deze tekens met elkaar associeert.
De term „rods”, in combinatie met de letters „b” en „k”, komt immers niet voor in het aangevraagde merk en de twee betrokken
tekens hebben niet dezelfde grafische vormgeving. Visueel verschillen ze dus. Verzoekster voegt daaraan toe dat, wanneer de
grafische voorstelling het merk onderscheidend vermogen verleent, merken zonder extra bestanddelen een kleiner onderscheidend
vermogen hebben en dus in mindere mate worden beschermd. In deze context winnen de verschillen tussen de tekens waaruit deze
merken bestaan, aan belang.
31     Aangaande de omstandigheden waarin de betrokken waren worden verkocht, merkt verzoekster op dat de consument de conflicterende
tekens normaliter vóór de aankoop visueel waarneemt, zodat in casu het visuele aspect belangrijker is bij de globale beoordeling
van het verwarringsgevaar. Aangezien de betrokken tekens visueel en fonetisch verschillen, bestaat er bijgevolg op het relevante
grondgebied geen gevaar voor verwarring van beide tekens, ook niet voor de waren van klasse 25.
32     Het BHIM en interveniënte herinneren aan de beginselen die het Hof en het Gerecht hebben geformuleerd inzake het verwarringsgevaar
(arrest Hof SABEL, reeds aangehaald, punten 22 en 23; arrest Hof van 29 september 1998, Canon, C‑39/97, Jurispr. blz. I-5507,
punten 16, 17 en 29, en arrest Hof Lloyd Schuhfabrik Meyer, reeds aangehaald, punten 17‑19 en 25).
33     Wat in de eerste plaats de vergelijking van de waren betreft, stellen het BHIM en interveniënte dat verzoekster niet opkomt
tegen het door de kamer van beroep bevestigde oordeel van de oppositieafdeling dat de waren waarop het oudere merk betrekking
heeft, en de waren van klasse 25 waarvoor verzoekster inschrijving van haar teken heeft aangevraagd, dezelfde of zeer soortgelijk
zijn.
34     Wat in de tweede plaats de vergelijking van de tekens betreft, merkt het BHIM op dat de oppositieafdeling en vervolgens de
kamer van beroep om redenen van proceseconomie het aangevraagde merk alleen hebben vergeleken met het oudere Oostenrijkse
merk BK RODS en niet met elk nationaal merk waarop interveniënte zich ter ondersteuning van haar oppositie heeft beroepen.
Het relevante publiek bestaat dus uit de Oostenrijkse consumenten van kledingstukken en schoeisel.
35     Wat het ter inschrijving voorgedragen teken betreft, betoogt het BHIM, op dit punt ondersteund door interveniënte, dat het
woordelement „B.K.R.”, door het grotere letterformaat en de plaats ervan in het teken, het bestanddeel is dat visueel op doorslaggevende
wijze de aandacht van het relevante publiek trekt, aangezien het uit een gewone geometrische figuur bestaande beeldelement
in de betrokken sector vaak als etiket wordt gebruikt.
36     Volgens het BHIM en interveniënte staat de lettercombinatie „bkr” van het aangevraagde teken eveneens op de voorgrond in het
oudere merk, aangezien de letter „r” als eerste letter van de term „rods” op de derde plaats staat. Bovendien zijn de letters
„bkr” gescheiden door een punt, hetgeen bij het relevante publiek de indruk wekt dat het gaat om een letterwoord dat de afkorting
is van een langer teken.
37     Bovendien spelen de woordelementen „boots & shoes” en „made in Spain” door het kleinere letterformaat slechts een ondergeschikte
rol in de visuele totaalindruk die het aangevraagde teken oproept. Voorts beschrijven deze elementen de betrokken waren en
komen ze elk afzonderlijk niet voor inschrijving in aanmerking, zodat ze niet als de dominerende bestanddelen van dit teken
kunnen worden beschouwd. In dit verband preciseert interveniënte dat er ongeveer 2 970 internetsites bestaan waarin deze termen
samen voorkomen, en dat verzoekster in haar inschrijvingsaanvraag niet heeft geclaimd dat zij alleen deze termen gebruikt.
38     De ruit die het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk omkadert, is weliswaar een element waarmee rekening dient
te worden gehouden bij de beoordeling van de visuele totaalindruk, doch bezit geen groot onderscheidend vermogen aangezien
het een eenvoudige figuur is die vaak wordt gebruikt.
39     Wegens de overeenstemming van het dominerende bestanddeel van het aangevraagde teken en het oudere teken zijn het BHIM en
interveniënte bijgevolg van mening dat deze tekens visueel overeenstemmen.
40     Wat het fonetische aspect betreft, wordt het oudere merk volgens het BHIM en interveniënte op het relevante grondgebied uitgesproken
als „bé-ka-rods” respectievelijk „bé-ka-érods” en het aangevraagde merk als „bé-ka-èr”. De overige woordelementen van het
aangevraagde teken worden door het kleinere letterformaat en de plaats ervan door het relevante publiek niet uitgesproken,
en zelfs al zouden ze worden uitgesproken, dan nog zijn ze in elk geval niet relevant om de in punt 38 hierboven uiteengezette
redenen. De betrokken tekens hebben een drielettergrepige structuur, waarbij de eerste twee lettergrepen gemeenschappelijk
zijn en de letter „r” een doorslaggevende rol speelt bij de uitspraak van de laatste lettergreep. Interveniënte concludeert
hieruit dat de conflicterende tekens fonetisch sterk overeenstemmen, en het BHIM is van mening dat de kamer van beroep terecht
heeft geoordeeld dat de betrokken tekens fonetisch overeenstemmen.
41     Wat het begripsmatige aspect betreft, is het BHIM van mening dat het oudere merk noch het dominerende bestanddeel van het
aangevraagde merk op het relevante grondgebied enige betekenis heeft. Anders dan verzoekster stelt, behoort de term „rods”
van het oudere merk niet tot de courante Engelse woordenschat die de Oostenrijkse consumenten van de betrokken waren zonder
meer herkennen. De woordelementen „boots & shoes” en „made in Spain” van het aangevraagde merk zijn daarentegen courante uitdrukkingen
in de betrokken sector en worden door de Oostenrijkse consumenten gemakkelijk begrepen als een beschrijving van de betrokken
waren en een aanduiding van de geografische herkomst ervan.
42     Volgens interveniënte betekent het woordelement „B.K.R.”, dat in beide conflicterende tekens voorkomt, niets bijzonders voor
de gemiddelde consument en moet bijgevolg worden aangenomen dat de begripsmatige overeenstemming van deze tekens zeer groot
is.
43     Wat in de derde plaats de beoordeling van het verwarringsgevaar betreft, verwijst het BHIM opnieuw naar de door de gemeenschapsrechter
geformuleerde beginselen (zie punt 32 hierboven). In deze context herinnert het eraan dat, aangezien het beeld dat de consument
bijblijft, onvolmaakt is, het dominerende bestanddeel ervan in vergelijking met de andere bestanddelen een zeer belangrijke
rol speelt bij de door het merk opgeroepen totaalindruk. Het BHIM herhaalt de argumenten ter ondersteuning van zijn stelling
dat het woordelement „B.K.R.” het dominerende bestanddeel van het aangevraagde teken is.
44     Bovendien moet bij het onderzoek of er verwarringsgevaar bestaat, rekening worden gehouden met het aandachtsniveau van de
consument, dat kan variëren naar gelang van de soort waren of diensten waarom het gaat. Dienaangaande erkent het BHIM dat
de visuele indruk bij de vergelijking van de betrokken tekens voor de betrokken waren een beslissende rol speelt, en het benadrukt
dat deze tekens visueel overeenstemmen, ook al bevat alleen het aangevraagde teken een beeldelement.
45     Voorts stelt het BHIM vast dat in de kledingsector eenzelfde merk verschillende verschijningsvormen kan hebben naar gelang
van het type waren waarop het wordt aangebracht. Het valt dus niet uit te sluiten dat het relevante publiek bij het zien van
het woordelement „B.K.R.” denkt dat het gaat om een afkorting van een langer teken, zoals BK RODS, en aanneemt dat het aangevraagde
teken een bijzondere productlijn van de houder van het oudere merk aanduidt.
46     Ook al besteedt de consument wellicht meer aandacht aan het merk wanneer hij een bijzonder duur kledingstuk koopt, daaruit
kan niet worden geconcludeerd dat het publiek in de betrokken sector bij de aankoop van de betrokken waren bijzonder aandachtig
is [arrest Gerecht van 6 oktober 2004, New Look/BHIM – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection), T‑117/03–T‑119/03
en T‑171/03, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 43]. Ter terechtzitting heeft het BHIM in dit verband verklaard
dat, anders dan verzoekster stelt, niet kan worden aangenomen dat de betrokken waren specifiek bestemd zijn voor jongeren.
47     Gelet op het voorgaande en op het beginsel van onderlinge samenhang, volgens hetwelk een geringe mate van overeenstemming
van de tekens kan worden gecompenseerd door een hoge mate van gelijkheid of soortgelijkheid van de waren, is het BHIM van
mening dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting die vernietiging van de bestreden beslissing
zou rechtvaardigen.
48     Interveniënte betoogt dat de mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten wordt gecompenseerd door een hoge
mate van overeenstemming van de betrokken tekens. Bij het zien van de door de conflicterende tekens aangeduide waren of diensten
begrijpt de gemiddelde consument onmiddellijk dat deze afkomstig zijn van eenzelfde onderneming of van economisch verbonden
ondernemingen en veronderstelt hij dat deze ondernemingen aanvankelijk het ingeschreven merk BK RODS hebben gebruikt en vervolgens
het ervan afgeleide merk „B.K.R.”.
Beoordeling door het Gerecht
49     Ingevolge artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt, na oppositie door de houder van een ouder merk, inschrijving
van het aangevraagde merk geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde
of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere
merk wordt beschermd. Verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.
50     Overeenkomstig artikel 8, lid 2, sub a-ii, van verordening nr. 40/94 moet onder oudere merken worden verstaan de in een lidstaat
ingeschreven merken waarvan de datum van de inschrijvingsaanvraag voorafgaat aan de datum van de gemeenschapsmerkaanvraag.
51     Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten
van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn.
52     Volgens dezelfde rechtspraak dient het verwarringsgevaar globaal te worden beoordeeld uitgaande van de wijze waarop het relevante
publiek de betrokken tekens en waren of diensten waarneemt, en met inachtneming van alle factoren die het concrete geval kenmerken,
inzonderheid de onderlinge samenhang tussen de overeenstemming van de tekens en de soortgelijkheid van de waren of diensten
waarop ze betrekking hebben [zie arresten Gerecht van 9 juli 2003, Laboratorios RTB/BHIM − Giorgio Beverly Hills (GIORGIO
BEVERLY HILLS), T-162/01, Jurispr. blz. II-2821, punten 30‑33, en de aldaar aangehaalde rechtspraak, en 16 maart 2005, L’Oréal/BHIM
– Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 57].
–       Het relevante publiek
53     Tussen de partijen is in confesso dat interveniëntes oudere merk, BK RODS, het enige merk in casu in het geding, is ingeschreven
in Oostenrijk, dat dus voor de toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 het relevante grondgebied
vormt.
54     Voorts bestaat het relevante publiek, zoals de kamer van beroep heeft vastgesteld, uit de redelijk geïnformeerde, omzichtige
en oplettende gemiddelde consument aangezien de waren van klasse 25 gangbare consumptiegoederen zijn [zie in die zin arrest
Fifties, reeds aangehaald, punt 29; arrest Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM – Pash Textilvertrieb und
Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Jurispr. blz. II-4335, punt 43, en arrest NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, reeds
aangehaald, punt 25]. Anders dan verzoekster stelt, kan nergens uit worden opgemaakt dat de betrokken waren specifiek bestemd
zijn voor jongeren.
55     Derhalve dient voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar te worden uitgegaan van de perceptie van het relevante
publiek, dat uit de gemiddelde Oostenrijkse consumenten bestaat.
–       De soortgelijkheid van de waren
56     Aangezien de partijen het oordeel van de kamer van beroep dat de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde of
zeer soortgelijk zijn, niet hebben betwist, dient te worden aangenomen dat het in casu gaat om dezelfde of zeer soortgelijke
waren.
–       De overeenstemming van de tekens
57     Volgens vaste rechtspraak dient de beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming
van de betrokken tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die deze oproepen, waarbij in het bijzonder rekening dient
te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan [arrest BASS, reeds aangehaald, punt 47, en de
aldaar aangehaalde rechtspraak, en arrest Gerecht van 9 maart 2005, Osotspa/BHIM – Distribution & Marketing (Hai), T-33/03,
nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 47]. De consument heeft slechts zelden de mogelijkheid, verschillende merken
rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat hem is bijgebleven. Doorgaans worden
de onderscheidende en dominerende kenmerken van een teken het gemakkelijkst onthouden. Bijgevolg sluit de noodzaak om de door
een teken opgeroepen totaalindruk te beoordelen niet uit dat elk bestanddeel ervan wordt onderzocht teneinde de dominerende
bestanddelen te bepalen [zie arrest Gerecht van 1 maart 2005, Fusco/BHIM – Fusco International (ENZO FUSCO), T-185/03, nog
niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 46, en de aldaar aangehaalde rechtspraak].
58     Wat het visuele aspect betreft, heeft de kamer van beroep in de bestreden beslissing geoordeeld dat het dominerende bestanddeel
van het aangevraagde teken bestaat uit de drie letters „bkr” en dat de woordelementen „boots”, „shoes” en „made in Spain”
door het kleinere letterformaat minder belangrijk zijn. Voorts worden in het dominerende bestanddeel van dit teken de eerste
twee letters van het oudere merk overgenomen met toevoeging van de letter „r”, de eerste letter van het woord „rods” van het
oudere merk. Het feit dat de drie letters van het aangevraagde teken door een punt zijn gescheiden, doet bovendien vermoeden
dat het gaat om een afkorting (punt 16 van de bestreden beslissing). De kamer van beroep heeft hieruit afgeleid dat de conflicterende
tekens visueel overeenstemmen.
59     In dit verband dient allereerst te worden vastgesteld dat het BHIM terecht heeft geoordeeld dat „B.K.R.” door het grotere
letterformaat, de plaats ervan in het teken en door het vette lettertype op visueel vlak het dominerende bestanddeel van het
aangevraagde merk is. Volgens de rechtspraak zijn het immers doorgaans de onderscheidende en dominerende kenmerken van een
teken die het gemakkelijkst worden onthouden, ook al neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waar
en let hij niet op de verschillende details ervan (zie arrest NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE en NLCollection, reeds aangehaald,
punt 39, en de aldaar aangehaalde rechtspraak).
60     Met betrekking tot verzoeksters argument dat het aangevraagde merk ook de woordelementen „boots”, „shoes” en „made in Spain”
bevat, zij echter opgemerkt dat deze elementen door het gebruikte lettertype en door de plaats ervan visueel minder belangrijk
zijn dan het element „B.K.R.”. Daarbij komt dat, zoals het BHIM stelt, deze termen de betrokken kledingstukken beschrijven
en de geografische herkomst ervan aanduiden. Deze woordelementen nemen in het aangevraagde teken dus een minder belangrijke
plaats in, waardoor ze ondergeschikt zijn aan het dominerende woordbestanddeel „B.K.R.”.
61     Met betrekking tot de beeldelementen van het aangevraagde merk, namelijk twee, in elkaar passende ruiten op een zwart veld,
zij opgemerkt dat verzoekster de stelling van het BHIM dat deze ruitvormige figuur vaak wordt gebruikt en dus geen intrinsiek
onderscheidend vermogen bezit, niet heeft betwist. Ook deze beeldelementen zijn dus ondergeschikt aan het dominerende bestanddeel
van het aangevraagde merk.
62     Met betrekking tot de vergelijking van het dominerende bestanddeel van het aangevraagde teken, „B.K.R.”, met het oudere merk
BK RODS dient daarentegen te worden geoordeeld dat het feit dat deze twee tekens drie gemeenschappelijke letters hebben, niet
voldoende is opdat ze visueel overeenstemmen.
63     In de eerste plaats is het feit dat de letter „r” in beide tekens voorkomt, niet van dien aard dat deze tekens overeenstemmen,
hoewel zowel de letter „b” als de letter „k” in beide tekens voorkomt en hun positie aan het begin van beide tekens bepaalt
hoe deze visueel worden waargenomen. De letter „r” in het woordelement „rods” van het oudere merk wordt door het relevante
publiek immers niet waargenomen als een van de overige letters van dit woord („ods”) gescheiden bestanddeel, zoals het BHIM
trouwens ter terechtzitting heeft erkend in zijn antwoord op een vraag van het Gerecht. Het woordelement „rods” moet dus als
een geheel worden beschouwd en niet als een woord dat is samengesteld uit verschillende letters waaronder de letter „r”. Bijgevolg
heeft het BHIM ten onrechte geoordeeld dat de lettercombinatie „bkr” een visueel gemeenschappelijk element van beide tekens
is.
64     Bovendien trekt het woordelement „rods” van het oudere merk meer de aandacht van de consument, aangezien het een woord vormt,
anders dan de combinatie van de letters „b” en „k”, die ervoor staan.
65     Ten slotte bestaat het oudere merk uit twee elementen, waarbij het woordelement „rods” langer is dan het element „bk”, terwijl
het dominerende woordbestanddeel van het aangevraagde merk het enige bestanddeel ervan is. De verschillende lengte van de
betrokken tekens versterkt ontegenzeglijk het verschil ertussen.
66     In de tweede plaats kan het feit dat elke letter van het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk wordt gevolgd door
een punt, niet ertoe bijdragen dat de twee betrokken tekens visueel overeenstemmen, anders dan het BHIM stelt. Hoewel deze
drie punten de consument van de betrokken waren ertoe kunnen aanzetten, het aangevraagde teken als een afkorting te beschouwen,
kan dit teken niet worden opgevat als de afkorting van BK RODS. In dit geval zou immers alleen de letter „r” van het aangevraagde
teken de beginletter van het woord „rods” van het oudere merk zijn, en kunnen de letters „b” en „k” van dit teken niet de
beginletter zijn van woorden waaruit het oudere merk bestaat.
67     In de derde plaats ten slotte dient bij de globale visuele beoordeling van de betrokken tekens rekening te worden gehouden
met de ingewikkelde structuur van het aangevraagde merk, dat een gemengd teken is dat niet alleen bestaat uit een dominerend
woordelement en ondergeschikte woordelementen (zie punten 59 en 60 hierboven), maar ook uit beeldelementen (zie punt 61 hierboven).
De beeldelementen van het aangevraagde merk, namelijk het ruitvormige kader en de bijzondere typografie van het dominerende
woordelement „B.K.R.”, zijn weliswaar ondergeschikt aan het dominerende bestanddeel van dit merk, maar bij de globale visuele
beoordeling van de conflicterende tekens versterken zij het verschil ertussen. Aangezien beide conflicterende tekens ook uit
andere elementen bestaan, speelt het feit dat de letters „b” en „k” in beide tekens voorkomen, geen beslissende rol bij de
visuele vergelijking ervan.
68     Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep, gelet op de onjuiste oordelen in punt 16 van de bestreden beslissing, niet
op goede gronden kon concluderen dat de betrokken tekens, in hun geheel beschouwd, visueel overeenstemmen.
69     Wat het fonetische aspect betreft, heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het oudere teken en het dominerende bestanddeel
van het aangevraagde teken overeenstemmen, aangezien de eerste drie letters van beide tekens dezelfde zijn (punt 17 van de
bestreden beslissing). Volgens het BHIM wordt het oudere merk op het relevante grondgebied uitgesproken als „bé-ka-rods” en,
volgens interveniënte, als „bé-ka-érods”. Het ter inschrijving voorgedragen teken wordt volgens deze twee partijen correct
uitgesproken als „bé-ka-èr”.
70     In casu dient rekening te worden gehouden met de wijze waarop een gemiddelde Oostenrijkse consument het uit het Engels afkomstige
woord „rods” uitspreekt. Er kan echter moeilijk met zekerheid worden vastgesteld hoe de gemiddelde consument een woord uit
een vreemde taal uitspreekt [arrest Gerecht van 1 februari 2005, SPAG/BHIM – Dann en Backer (HOOLIGAN), T-57/03, nog niet
gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 58]. Gesteld dat de vreemde oorsprong van het woord „rods” wordt herkend en dat de
gemiddelde consument de betekenis ervan kent, wordt het woord immers niet noodzakelijk uitgesproken zoals in de brontaal.
De juiste uitspraak volgens de brontaal veronderstelt dat de betrokken persoon niet alleen deze wijze van uitspreken kent,
maar bovendien in staat is, het betrokken woord met de juiste tongval uit te spreken. Anders dan verzoekster stelt, is het
woord „rods”, dat „staaf” of „stok” betekent, een technisch woord, zodat niet zonder meer kan worden aangenomen dat de gemiddelde
Oostenrijkse consument de betekenis ervan kent.
71     Bijgevolg dient rekening te worden gehouden met de wijze waarop het oudere merk in Oostenrijk wordt uitgesproken, te weten
„bé-ka-rods” waarbij in het woord „rods” de letter „d” de nadruk krijgt.
72     De stelling van het BHIM en interveniënte dat de twee tekens fonetisch overeenstemmen doordat de eerste drie letters ervan
dezelfde zijn, kan niet worden aanvaard. Alleen de letters „b” en „k”, die als „bé” respectievelijk „ka” worden uitgesproken,
komen voor in beide tekens. De letter „r” van het aangevraagde merk, die daar als „èr” wordt uitgesproken, en de term „rods”
die fonetisch uit twee lettergrepen bestaan, en als „rodds” wordt uitgesproken, stemmen immers fonetisch niet overeen. Bijgevolg
kon het BHIM niet op goede gronden oordelen dat het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk („B.K.R.”) een fonetisch
bestanddeel is van het oudere merk.
73     Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep, gelet op het onjuiste oordeel in punt 17 van de bestreden beslissing, niet
op goede gronden kon concluderen dat de twee conflicterende tekens fonetisch overeenstemmen.
74     Wat het begripsmatige aspect betreft, heeft de kamer van beroep in punt 19 van de bestreden beslissing geoordeeld, zonder
door verzoekster te zijn weersproken, dat de betrokken tekens geen duidelijke begripsmatige overeenstemming vertonen.
75     Anders dan interveniënte stelt, is een begripsmatige vergelijking van de conflicterende tekens niet relevant, aangezien het
dominerende woordelement van het aangevraagde teken, namelijk „B.K.R.”, en BK RODS geen betekenis hebben voor het relevante
publiek in de kledingsector [zie in die zin arresten Gerecht van 9 april 2003, Durferrit/BHIM – Kolene (NU-TRIDE), T-224/01,
Jurispr. blz. II‑1589, punt 48, en 17 maart 2004, El Corte Inglés/BHIM – González Cabello en Iberia Líneas Aéreas de España
(MUNDICOR), T-183/02 en T‑184/02, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 93].
–       Het verwarringsgevaar
76     Bij de globale beoordeling van de betrokken merken volstaat een visueel, fonetisch en begripsmatig verschil tussen de conflicterende
tekens om te beletten dat bij de gemiddelde consument gevaar voor verwarring ontstaat als gevolg van de gelijkenissen tussen
de conflicterende tekens, ook al zijn de erdoor aangeduide waren dezelfde [arrest Gerecht van 12 oktober 2004, Aventis CropScience/BHIM
– BASF (CARPO), T-35/03, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 29].
77     In casu dient bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar rekening te worden gehouden met alle in de punten 59 tot
en met 75 hierboven genoemde elementen, ook al vertonen de conflicterende tekens een aantal gelijkenissen. Aangezien de kamer
van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de conflicterende tekens visueel en fonetisch overeenstemmen, en er geen sprake
is van enige begripsmatige overeenstemming van de tekens, kan niet worden aangenomen dat deze tekens globaal gezien overeenstemmen.
Hoewel de betrokken waren dezelfde zijn, bestaat er dus geen gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens.
78     Derhalve dient het enige middel, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, te worden aanvaard,
zonder dat verzoeksters argument inzake het belang van de visuele overeenstemming van de conflicterende tekens bij de beoordeling
van het verwarringsgevaar behoeft te worden onderzocht (zie punt 30 hierboven).
79     Verzoekster vordert primair herziening van de bestreden beslissing. Hoewel artikel 63, lid 3, van verordening nr. 40/94 voorziet
in de mogelijkheid van herziening, is dit in beginsel alleen het geval wanneer de zaak in staat van wijzen is [arrest Gerecht
van 8 juli 2004, MFE Marienfelde/BHIM (HIPOVITON), T‑334/01, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 63]. In casu
is dit echter niet het geval, aangezien de kamer van beroep slechts een van de ter staving van de oppositie aangevoerde oudere
merken bij haar onderzoek heeft betrokken en heeft nagelaten, uitspraak te doen over alle door interveniënte aangevoerde bepalingen
van verordening nr. 40/94.
80     Mitsdien moet de bestreden beslissing worden vernietigd.

Kosten
81     Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de
kosten, voorzover dat is gevorderd. Overeenkomstig artikel 87, lid 4, derde alinea, van het Reglement voor de procesvoering
kan het Gerecht bepalen dat een interveniënte haar eigen kosten zal dragen.
82     In casu zijn het BHIM en interveniënte in het ongelijk gesteld, aangezien de bestreden beslissing dient te worden vernietigd
overeenkomstig de vordering van verzoekster.
83     In haar brief aan de griffie van het Gerecht van 15 november 2004 heeft verzoekster gevorderd, de verwerende partij in de
kosten te verwijzen.
84     Wat de door het BHIM tegen deze vordering opgeworpen exceptie van niet-ontvankelijkheid betreft, volgt uit vaste rechtspraak
dat het feit dat de in het gelijk gestelde partij de verwijzing in de kosten pas ter terechtzitting heeft gevorderd, niet
eraan in de weg staat dat die vordering wordt toegewezen (arrest Hof van 29 maart 1979, NTN Toyo Bearing e.a./Raad, 113/77,
Jurispr. blz. 1185, en conclusie van advocaat-generaal Warner bij dit arrest, Jurispr. blz. 1212, met name blz. 1274; arresten
Gerecht van 10 juli 1990, Automec/Commissie, T‑64/89, Jurispr. blz. II-367, punt 79, en 17 maart 1993, Moat/Commissie, T-13/92,
Jurispr. blz. II-287, punt 50). Hetzelfde geldt a fortiori wanneer de vordering in verband met de kosten, zoals in casu, in
een tijdens de schriftelijke behandeling toegestuurde brief is geformuleerd.
85     Aangezien het BHIM in het ongelijk is gesteld, dient het te worden verwezen in zijn eigen kosten en in de kosten van verzoekster.
86     Aangezien verzoekster niet heeft gevorderd dat interveniënte in de kosten wordt verwezen, zal deze laatste haar eigen kosten
dragen.
HET GERECHT VAN EERSTE AANLEG (Vierde kamer),
rechtdoende, verklaart:
1)
De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen
en modellen) (BHIM) van 30 juni 2004 (zaak R 0458/2002-4) wordt vernietigd.
2)
Het BHIM zal zijn eigen kosten dragen, alsmede de kosten van verzoekster.
3)
Interveniënte zal haar eigen kosten dragen.
Legal
Lindh
Vadapalas
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 5 oktober 2005.
De griffier

De president van de Vierde kamer
H. Jung

H. Legal
*
Procestaal: Spaans.