CELEX: 62005TJ0181
Marca comunitaria
Procedimiento de oposición
Solicitud de marca comunitaria figurativa CITI
Marca comunitaria denominativa anterior CITIBANK
Motivo de denegación relativo
Renombre
Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) nº 40/94

Motivación de la sentencia
Antecedentes del litigio
1. El 20 de diciembre de 1999, Citi, S.L., sociedad española, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.
2. La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo que se reproduce a continuación:
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3. Los servicios para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos en la clase 36 del Arreglo de Niza, de 15 de junio de 1957, relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, en su versión revisada y modificada, y responden a la descripción siguiente: «agencias de aduanas, valoración [estimación] de bienes inmuebles, agencias de la propiedad inmobiliaria, administración y valoración de bienes inmuebles».
4. El 11 de diciembre de 2000, se publicó dicha solicitud en el Boletín de marcas comunitarias  nº 98/2000.
5. El 12 de marzo de 2001, Citicorp, que posteriormente se fusionó con Citigroup, Inc., el 1 de agosto de 2005, y ha sido absorbida por esta última, formuló oposición contra el registro de la marca solicitada, basándose en las marcas y la solicitud de marca anteriores siguientes:
– la marca alemana denominativa CITI nº 39847157, registrada el 17 de marzo de 2000 para los «negocios inmobiliarios» y los «negocios financieros» de la clase 36;
– la solicitud de marca comunitaria figurativa nº 1084532, presentada el 23 de febrero de 1999 para los «negocios inmobiliarios» y los «negocios financieros» de la clase 36, representada a continuación:
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– la marca comunitaria denominativa CITICORP nº 65367, registrada el 9 de diciembre de 1998 para los «negocios inmobiliarios» de la clase 36.
6. El mismo día, Citibank, NA, formuló oposición contra el registro de la marca solicitada, basándose en las once marcas comunitarias denominativas siguientes, registradas todas ellas para los «negocios financieros» y los «negocios inmobiliarios» de la clase 36: CITIBANK, CITIBANKING, CITICARD, CITIGOLD, CITIPHONE, CITIBASICS, CITIBUSINESS, CITIONE, CITIDIRECT, CITINETTING y THE CITI NEVER SLEEPS.
7. Mediante escrito de 3 de agosto de 2001, la OAMI informó a las partes de que se habían acumulado los dos procedimientos de oposición y serían tramitados conjuntamente.
8. Mediante resolución de 24 de febrero de 2004, la División de Oposición estimó la oposición formulada por las demandantes con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, denegó la solicitud de marca comunitaria y condenó a la parte interviniente a cargar con los gastos.
9. El 2 de marzo de 2004, la parte interviniente interpuso un recurso ante la OAMI contra la resolución de la División de Oposición.
10. Mediante resolución de 1 de marzo de 2005 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la OAMI anuló la resolución de la División de Oposición. Estimó la oposición por lo que se refiere a los servicios de valoración de bienes inmuebles, de agencias de la propiedad inmobiliaria, de administración y de valoración de bienes inmuebles, pero la desestimó por lo que respecta a los servicios de agencias de aduanas.
11. En esencia, la Sala de Recurso declaró que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 no era aplicable en el caso de autos. Contrariamente a la División de Oposición, la Sala de Recurso consideró que nada en las pruebas aportadas corroboraba la conclusión de que la familia de marcas, de las que el elemento «CITI» era denominador común, gozaba de renombre y según la cual el público percibía la marca anterior CITIBANK como una parte de una familia de marcas perteneciente a las demandantes. Según la Sala de Recurso, las demandantes sólo tenían una marca de renombre, a saber, la marca anterior CITIBANK, únicamente para los negocios financieros. Sin embargo, siempre según la Sala de Recurso, esta última marca y la marca solicitada CITI no eran similares en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94. En consecuencia, la Sala de Recurso estimó que no era necesario proseguir el examen del asunto a la luz de esta última disposición.
12. No obstante, la Sala de Recurso, en la resolución impugnada, mantuvo la denegación de la solicitud de registro para los negocios inmobiliarios con arreglo al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, basándose en que existía riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca anterior alemana CITI, registrada para los negocios financieros e inmobiliarios. Por lo que se refiere a los servicios de agencias de aduanas, la Sala de Recurso admitió la solicitud de registro, por considerar que dichos servicios y los contemplados por la marca anterior CITI no eran similares.
Pretensiones de las partes
13. Las demandantes solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:
– Anule la resolución impugnada.
– Condene en costas a la OAMI y a la parte interviniente.
14. La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
– Desestime los dos primeros motivos de recurso de las demandantes.
– Por lo que respecta al tercer motivo de recurso, determine si existen similitudes entre los signos de que se trata:
– Si el Tribunal de Primera Instancia considerara que dichos signos son similares, o bien prosiga el examen de los demás requisitos del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 y, en este supuesto, anule la resolución impugnada y condene a cada parte a cargar con sus propias costas, o bien, si no pudiera procederse a tal examen, anule la resolución impugnada, devuelva el asunto a la Sala de Recurso y condene a cada parte a cargas con sus propias costas.
– Si el Tribunal de Primera Instancia llegara a la conclusión de que son fundadas las conclusiones de la resolución impugnada por lo que respecta al artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, desestime el recurso y condene en costas a las demandantes.
15. En la vista, la OAMI solicitó al Tribunal de Primera Instancia que resolviera que las partes cargasen con sus propias costas en el caso de que se acogieran las pretensiones de las demandantes.
16. La parte interviniente solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
– Desestime el recurso.
– Condene en costas a las demandantes.
Fundamentos de Derecho
Sobre la admisibilidad de algunas de las pretensiones de la OAMI
17. La Sala de Recurso consideró que, contrariamente a lo que sostienen las demandantes, no había similitud entre la marca CITIBANK y la marca solicitada CITI. Sin embargo, en su escrito de contestación, la OAMI comparte los argumentos de las demandantes expuestos en el marco de la segunda parte del tercer motivo en el sentido de que la Sala de Recurso hizo una apreciación incorrecta de la similitud de los signos de que se trata en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.
18. A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia ha declarado, en relación con un procedimiento relativo a una resolución de una Sala de Recurso que se había pronunciado sobre un procedimiento de oposición que, aunque la OAMI no posea la legitimación activa requerida para interponer un recurso contra una resolución de una Sala de Recurso, tampoco está obligada, por otra parte, a defender sistemáticamente todas las resoluciones de las Salas de Recurso que se impugnen o a solicitar necesariamente que se desestimen todos los recursos interpuestos contra tales resoluciones [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 30 de junio de 2004, GE Betz/OAMI – Atofina Chemicals (BIOMATE), T‑107/02, Rec. p. II‑1845, apartado 34; de 25 de octubre de 2005, Peek & Cloppenburg/OAMI (Cloppenburg), T‑379/03, Rec. p. II‑4633, apartado 22, y de 16 de enero de 2007, Calavo Growers/OAMI – Calvo Sanz (Calvo), T‑53/05, Rec. p. II‑37, apartado 26].
19. Nada se opone, por tanto, a que la OAMI se adhiera a una pretensión de la parte demandante o a que se conforme con acogerse al buen criterio del Tribunal de Primera Instancia, formulando todas las alegaciones que estime adecuadas para ilustrar al Tribunal de Primera Instancia (sentencia BIOMATE, citada en el apartado 18 supra,  apartado 36, y sentencia Cloppenburg, citada en el apartado 18 supra,  apartado 22).
Sobre el fondo
20. Las demandantes invocan tres motivos en apoyo de su recurso. El primero se basa en la infracción del artículo 73, segunda frase, del Reglamento nº 40/94; el segundo, en la infracción del artículo 73, primera frase, y del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, y el tercero, en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.
21. El Tribunal de Primera Instancia considera que procede examinar de entrada el tercer motivo.
22. El tercer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, se compone de tres partes, en las que las demandantes alegan que:
– La Sala de Recurso no apreció correctamente el renombre de sus marcas.
– La Sala de Recurso incurrió en error en cuanto a la apreciación de la similitud entre la marca CITIBANK y la marca solicitada.
– Se cumplen en el caso de autos los demás requisitos del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.
Alegaciones de las partes
23. Por lo que se refiere a la primera parte del presente motivo, las demandantes reprochan a la Sala de Recurso, en esencia, que haya declarado erróneamente que no habían demostrado el renombre de que gozaba su familia de marcas, excepto la marca CITIBANK.
24. En el marco de la segunda parte del motivo, las demandantes sostienen que el análisis de las similitudes entre la marca anterior CITIBANK y la marca solicitada CITI hubiera debido conducir a la conclusión de que dichas marcas llevan a los consumidores a establecer un vínculo entre los servicios por ellas designados.
25. Según las demandantes, la Sala de Recurso interpretó erróneamente los criterios de similitud de los signos en el marco del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94. La Sala de Recurso debería haber examinado si el grado de similitud entre la marca de renombre y el signo solicitado tenía como efecto que el público pertinente establecía un vínculo entre ambos en el sentido de los apartados 29 y 30 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003, Adidas‑Salomon y Adidas Benelux (C‑408/01, Rec. p. I‑12537; en lo sucesivo, «sentencia Adidas»). Las demandantes consideran que la Sala de Recurso no aplicó dicho criterio, sino que procedió a una comparación habitual de las marcas en conflicto.
26. Además, las demandantes rebaten la presunción de la Sala de Recurso según la cual el público pertinente tenía un nivel de atención muy alto. Por un lado, los negocios financieros en general no presuponen tal nivel de atención, ya que engloban diferentes tipos de servicios, incluidas actividades muy sencillas. Por otro lado, la Sala de Recurso únicamente tuvo en consideración al consumidor destinatario de la marca anterior, cuando debería haber tenido en cuenta al consumidor interesado en los servicios designados en la solicitud de marca, a saber, los servicios de «agencias de aduanas» y de «agencias de la propiedad inmobiliaria».
27. El público se acuerda sobre todo de la marca de renombre CITIBANK por su prefijo distintivo «citi» más que por su terminación descriptiva «bank». Las demandantes señalan que el prefijo «citi» no puede considerarse un elemento descriptivo, ya que dicha palabra no existe en inglés. El renombre de la marca CITIBANK sólo puede encontrarse en el prefijo «citi», a saber, su elemento dominante y distintivo, puesto que el elemento «bank» es puramente descriptivo.
28. Las demandantes estiman que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta que el renombre de la marca CITIBANK estaba especialmente consolidado en los Estados miembros en los que no se habla habitualmente inglés, como España o Grecia. El término «citi» no se entiende inmediatamente como equivalente a la palabra «city» en dichos países («ciudad» en español o «polis» en griego).
29. Por otra parte, según las demandantes, la Sala de Recurso debería haber tenido en cuenta que, gracias a su renombre, la marca CITIBANK adquirió un segundo significado para el público, que la percibe como una marca que pertenece a la sociedad Citibank. El público no piensa nunca en un «banco en la ciudad», sino que se acuerda inmediatamente del Citibank, un banco muy conocido cuyo nombre específico es Citi.
30. Las demandantes sostienen que existe un vínculo manifiesto entre los servicios de que se trata y, en consecuencia, un elevado riesgo de que la marca solicitada pueda aprovecharse indebidamente del renombre de las marcas anteriores o perjudicar a éstas.
31. Las demandantes indican que, por lo que respecta a los servicios de «agencias de aduanas», los agentes ofrecen una serie de servicios que pueden considerarse servicios financieros en la medida en que satisfacen necesidades económicas de los consumidores. Incluyen transacciones monetarias por cuenta de otras empresas, y no por cuenta de los agentes, es decir, una actividad típica de los proveedores de servicios financieros como las demandantes. De este modo, los consumidores pueden establecer fácilmente un vínculo entre los servicios de «agencias de aduanas» y los servicios financieros.
32. En relación con los servicios relativos a la propiedad inmobiliaria, las demandantes afirman que existen también vínculos entre éstos y los servicios financieros, sobre todo por lo que se refiere a los préstamos y las hipotecas para la compra de bienes inmuebles.
33. En el marco de la tercera parte del motivo, las demandantes alegan que se cumplen en el caso de autos los demás requisitos del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.
34. Primero, el signo solicitado se aprovecha indebidamente del renombre de la familia de marcas CITI y del renombre de la marca CITIBANK. En efecto, la asociación de la marca solicitada con los servicios financieros y bancarios de las demandantes conduce a una presunción de fiabilidad y de inversión segura que puede resultar engañosa y tener como consecuencia no justificada una transferencia de imagen. Las demandantes subrayan, a este respecto, que la marca CITIBANK es una de las marcas más apreciadas en el mundo y que la calidad de las marcas que incluyen el elemento «citi» está demostrada por los numerosos premios obtenidos por los excelentes servicios del grupo.
35. Segundo, el uso del signo solicitado tiene como efecto diluir el renombre y el carácter distintivo de las marcas CITI. Al percibir el signo solicitado, los consumidores piensan inmediatamente, debido al renombre considerable de las marcas de las demandantes, en los servicios financieros de estas últimas. En consecuencia, el carácter distintivo de estas marcas es menor y el público no asocia ya el término «citi» a las marcas de las demandantes.
36. Tercero, las demandantes afirman que existe un riesgo considerable de que el signo solicitado perjudique al renombre de las marcas CITI. Señalan a este respecto que las disposiciones reglamentarias aplicables a los servicios financieros son más exigentes que las relativas a los servicios de «agencias de aduanas» y a los servicios relativos a la propiedad inmobiliaria. Al prestar servicios de calidad inferior a la exigida para los servicios financieros, la interviniente perjudica al renombre de las marcas CITI.
37. Cuarto, las demandantes indican que la interviniente no aporta ningún elemento en relación con el uso con justa causa de la marca solicitada.
38. En el marco de la primera parte del motivo, la OAMI estima igualmente que la marca anterior CITIBANK goza de gran renombre para los negocios financieros.
39. La OAMI añade que cuanto mayores sean el carácter distintivo y la notoriedad de una marca más fácilmente podrá admitirse la existencia de un perjuicio, tanto porque una gran notoriedad es más vulnerable al perjuicio o a los intentos de explotación indebida, como porque marcas que gozan de notoriedad son más fáciles de reconocer, incluso cuando van combinadas con otros elementos.
40. Por lo que respecta a la segunda parte del motivo, la OAMI considera que la Sala de Recurso no apreció de manera adecuada las similitudes entre los signos en conflicto en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.
41. La OAMI señala que dos marcas son similares cuando una está incluida en la otra en su totalidad o cuando existe entre ellas una igualdad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec. p. II‑4335, apartado 30]. Ello es más cierto aún cuando el elemento común es más dominante que el elemento diferenciador, sea debido a su superioridad por lo que a tamaño o posición se refiere, o sea debido a su carácter distintivo comparativamente más elevado.
42. Según la OAMI, la marca anterior CITIBANK y la marca solicitada CITI comparten el elemento «citi», fonéticamente idéntico y colocado igualmente al inicio de las marcas en ambos casos. A este respecto, no existe ningún elemento que pueda influir contra la aplicación de la regla general según la cual el público concede más importancia al inicio de una palabra que a su terminación, en particular cuando, como en el caso de autos, la terminación de la marca anterior es descriptiva de los servicios para los que está protegida. El carácter ligeramente estilizado utilizado en la marca solicitada no resulta decisivo hasta el punto de modificar sustancialmente la percepción visual de ésta.
43. Es más que probable, por tanto, que, al contemplar el signo solicitado, el público reconozca fácilmente en él la parte más dominante de la marca anterior CITIBANK, máxime cuando la palabra «bank» será comprendida por gran parte del público de la mayoría de los países de la Unión Europea como una palabra descriptiva de los servicios que designa y para los que goza de renombre. Considera que la División de Oposición afirmó acertadamente que los consumidores pueden retener el uso común en las marcas de que se trata del término «citi» cuando contemplan la marca solicitada y, en consecuencia, que establecen necesariamente un vínculo con la marca anterior CITIBANK.
44. Por lo que respecta a la tercera parte del motivo, la OAMI sostiene que, aunque la resolución impugnada no haya tratado los demás requisitos de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, el Tribunal de Primera Instancia puede examinar, por motivos de economía procesal, el fondo del asunto en su conjunto. La OAMI señala que el expediente administrativo contiene las observaciones de las partes relativas a esos otros requisitos y que la División de Oposición ya se pronunció a este respecto. Además, no se pueden separar las cuestiones del renombre y la similitud de las marcas en conflicto de la cuestión de un eventual perjuicio o de un aprovechamiento indebido.
45. La OAMI indica que la confrontación de los servicios de se trata puede resultar útil para determinar si existe o no el riesgo de que se produzca dilución, confusión o parasitismo. Los servicios bancarios y financieros designados por la marca anterior CITIBANK y los servicios de agencias de aduanas contemplados por la marca solicitada CITI presentan vínculos evidentes en la medida en que tanto unos como otros están vinculados «a los negocios». Los servicios de agencias de aduanas y los servicios financieros son esenciales para determinadas transacciones comerciales, como la importación‑exportación o el transporte internacional de productos. Según la OAMI, los grupos de clientes respectivos de las demandantes y de la interviniente son en gran parte los mismos, en el sentido de que los clientes de la interviniente es posible que conozcan, o al menos hayan oído hablar, del banco de las demandantes, dado que estas empresas deben, en el ejercicio de sus actividades, emitir cartas de crédito y otros instrumentos bancarios.
46. Habida cuenta de lo antedicho, la OAMI estima en primer lugar que el uso del elemento «citi» con respecto a los servicios que guardan cierta relación con aquellos para los que ha adquirido un renombre indiscutible la marca anterior CITIBANK, a saber, los asuntos financieros, se aprovecha del carácter distintivo y el renombre de dicha marca.
47. Segundo, por lo que se refiere a la existencia de un riesgo de dilución por confusión, la OAMI sostiene que, debido al gran renombre de la marca CITIBANK en el ámbito de los negocios financieros, el público ha establecido efectivamente un vínculo único entre el término «citi» y las actividades de las demandantes, que puede resultar debilitado por la proliferación de otras marcas CITI en un contexto y unos ámbitos de actividad diferentes. Considera que la interviniente no ha probado que el elemento «citi» no está asociado únicamente a las demandantes o que se trata de un elemento corriente.
48. Por otra parte, añade, la interviniente no ha demostrado la existencia de justa causa para el uso de la marca solicitada. El uso de la marca CITI en España por la interviniente no constituye una justificación válida por cuanto, por una parte, el ámbito de la protección geográfica de la marca española no coincide con el cubierto por la marca solicitada y, por otra parte, se ha impugnado ante los tribunales nacionales la procedencia del registro de la marca española.
49. La interviniente, por su parte, alega en el marco de la primera parte del motivo que el concepto de familia de marcas tal como ha sido interpretado por la Sala de Recurso es correcto y que ésta con razón declaró que las demandantes no habían demostrado que las marcas en cuestión, excepto la marca CITIBANK, gozaran del renombre necesario. Señala que la Sala de Recurso no discute, además, el renombre de la marca CITIBANK.
50. En el marco de la segunda parte del motivo, la interviniente estima que, contrariamente a lo que afirman las demandantes, la Sala de Recurso aplicó criterios adecuados para determinar la similitud entre las marcas en conflicto en el marco del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 (apartados 40 a 43 de la resolución impugnada) y entendió que el examen en cuestión era menos riguroso que el del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Además, es evidente que, dada la importancia de los servicios financieros, el público consumidor de estos servicios les presta un nivel de atención elevado.
51. Puede considerarse que la palabra «citi» es un elemento descriptivo, en la medida en que se pronuncia exactamente igual que el término «city», en efecto, según la interviniente, originariamente, la denominación de la propia sociedad Citibank era Citybank. Además, el público no piensa que el nombre específico del banco es Citi. Existen numerosas marcas CITI que no pertenecen a las demandantes y que nada tienen que ver con la marca CITYBANK.
52. Por otra parte, la Sala de Recurso no incurrió en error por lo que respecta al renombre de la marca CITIBANK en los países en los que no se habla habitualmente inglés, ya que puede presumirse efectivamente que el público entiende por la palabra «city» una ciudad, incluso en España. La interviniente estima que no existe ninguna similitud entre los servicios designados por las marcas en conflicto según los factores definidos por el Tribunal de Justicia, a saber, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario (sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, apartado 23).
53. Por lo que respecta a los servicios de «agencias de aduanas» (a saber, los únicos servicios para los que la Sala de Recurso autorizó la continuación del procedimiento de registro), la interviniente estima que no pueden ser considerados servicios financieros. El razonamiento de las demandantes tendría como consecuencia absurda que todas las profesiones mantendrían un vínculo con los servicios financieros, ya que es frecuente que cualquier profesional realice una transferencia de dinero por cuenta de su cliente.
54. En el marco de la tercera parte del motivo, la interviniente alega que no se cumplen en el caso de autos los demás requisitos del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.
55. Primero, la marca solicitada no se ha aprovechado indebidamente de ninguna de las marcas de las demandantes. La interviniente subraya a este respecto que solicitó el registro de una primera marca CITI en 1995, a saber, años antes de que se conociese en España la marca CITIBANK, y también antes de la solicitud de registro de las demás marcas en las que se basa la oposición en el caso de autos. Además, las demandantes no han probado que la imagen supuestamente positiva de su marca pudiera trasladarse a otros productos. La interviniente cita, a este respecto, la resolución de la Tercera Sala de Recurso de la OAMI de 25 de abril de 2001, HOLLYWOOD/ Hollywood (asunto R 283/1999‑3). En particular, no existe vínculo entre los servicios designados por las marcas de que se trata.
56. Segundo, no existe riesgo de dilución por confusión, dada la inexistencia de vínculo de asociación entre la marca solicitada CITI y la marca anterior CITIBANK.
57. Tercero, sin tal vínculo o asociación entre dichas marcas, no existiría perjuicio potencial al renombre de la marca CITIBANK. Además, las demandantes no han demostrado la existencia de un riesgo de dicho perjuicio en el caso de autos y, en particular, no han probado que los servicios de «agencias de aduana», que no padecen ninguna connotación negativa, puedan causar un prejuicio a los servicios financieros.
58. Cuarto, por lo que se refiere al uso con justa causa de la marca solicitada, la interviniente recuerda que esta marca es idéntica a dos marcas anteriores autorizadas por la oficina española de marcas.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
59. El artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 dispone que, «mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2, se denegará el registro de la marca solicitada, cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y se solicite su registro para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca comunitaria anterior, ésta fuera notoriamente conocida en la Comunidad, y, tratándose de una marca nacional anterior, ésta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate y si el uso sin justa causa de la marca solicitada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuere perjudicial para los mismos».
60. Dado que los servicios designados en la solicitud de marca no son similares a aquellos para los que se registró la marca CITIBANK, la aplicación del artíc ulo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 en el caso de autos supone que se cumplan tres requisitos, a saber, primero, la identidad o la similitud de las marcas de que se trata, segundo, la existencia de una notoriedad de la marca anterior y, tercero, la existencia de un riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o sea perjudicial para los mismos.
61. Al ser acumulativos estos tres requisitos, la falta de uno basta para que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 no resulte de aplicación [sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 25 de mayo de 2005, Spa Monopole/OAMI – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T‑67/04, Rec. p. II‑1825, apartado 30; y de 16 de mayo de 2007, La Perla/OHMI – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), T‑137/05, no publicada en la Recopilación, apartado 26?.
– Sobre la primera parte del motivo
62. El Tribunal de Primera Instancia constata que las demandantes sostienen básicamente que se cumple el segundo de los requisitos que impone el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 por lo que se refiere al conjunto de las marcas incluidas en la familia de marcas que ellas invocan. Reprochan a la Sala de Recurso que haya prescindido del concepto de familia de marcas al exigir que demuestren que varias marcas de la familia de marcas eran notoriamente conocidas.
63. Como sostiene la interviniente, de la resolución impugnada y, en particular, de su apartado 20, se desprende que la Sala de Recurso no puso en duda el carácter notorio de la marca CITIBANK. En estas circunstancias, y habida cuenta del hecho de que las partes coinciden en considerar que la marca CITIBANK goza de notoriedad, procede considerar que se cumple el segundo requisito establecido en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, sin que sea necesario verificar si también se cumple por lo que respecta a las otras marcas. De ello se deduce que no procede pronunciarse sobre las alegaciones relativas a las pruebas de la notoriedad reivindicada para las otras marcas de la familia de marcas.
– Sobre la segunda parte del motivo
64. Por lo que se refiere al requisito de la identidad o la similitud de las marcas de que se trata, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia relativa a la interpretación del artículo 5, apartado 2, de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1) (cuyo contenido normativo es básicamente idéntico al del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94), se desprende que, para cumplir el requisito relativo a la similitud, no es necesario demostrar que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre la marca anterior que goza de renombre y la marca solicitada. Basta que el grado de similitud entre estas marcas tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre ellas (sentencia Adidas, citada en el apartado 25 supra,  apartado 31).
65. La existencia de un vínculo de ese tipo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totalidad de los factores pertinentes en cada caso (sentencia Adidas, citada en el apartado 25 supra,  apartado 30). La comparación de los signos debe basarse, por lo que respecta a la similitud gráfica, auditiva o conceptual de las marcas de que se trate, en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, los elementos distintivos y dominantes de éstas (sentencia NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, citada en el apartado 61 supra,  apartado 35).
66. Por lo que al aspecto gráfico se refiere, la presencia del elemento denominativo «citi» en las dos marcas de que se trata tiene como efecto que éstas presenten cierta similitud. Además, el hecho de que la marca solicitada CITI esté incluida en su totalidad en la marca CITIBANK y que constituya la parte inicial de la misma refuerza esta similitud desde el punto de vista gráfico (véanse, en este sentido, las sentencias MATRATZEN, citada en el apartado 41 supra,  apartados 44, 48 y 50; SPA-FINDERS, citada en el apartado 61 supra,  apartado 33, y NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, citada en el apartado 61 supra,  apartado 46).
67. El Tribunal de Primera Instancia considera que, también desde el punto de vista gráfico, es el elemento «citi» el que constituye el elemento dominante y distintivo de la marca CITIBANK, ya que tiene como efecto distinguir las actividades bancarias de las demandantes de las de cualquier otro banco.
68. Por lo que se respecta al aspecto fonético, el Tribunal de Primera Instancia señala que las marcas de que se trata tienen dos sílabas comunes, «ci‑ti», y tan sólo se distinguen por una sílaba, «bank».
69. En cuanto a la comparación de las marcas de que se trata en el plano conceptual, hay que señalar que, en efecto, la palabra «citi», en sí misma, tan solo aporta como significado conceptual una ortografía artificial de la palabra inglesa «city». Este aspecto es común a las dos marcas de que se trata. No puede considerarse que el elemento descriptivo «bank» es el elemento dominante de la marca CITIBANK en el plano conceptual. Dado que existen centenares de bancos cuyo nombre termina con el elemento «bank» (Comdirectbank, HypoVereinsbank, Commerzbank, etc.), es la parte inicial de su nombre la que distingue a unos de otros.
70. Es evidente que el elemento denominativo «citi» sugiere la palabra inglesa «city». Son fonéticamente idénticas y visualmente similares. Se plantea, en consecuencia, la cuestión de si el elemento «citi» tiene o no un carácter distintivo y, sobre todo, si hace pensar en una ciudad. A este respecto, hay que señalar que el nombre del banco Citibank era originalmente City Bank of New York y que las demandantes utilizan a menudo su marca THE CITI NEVER SLEEPS.
71. No obstante, la ortografía de la palabra «citi» es distinta de la de la palabra «city» y un consumidor de servicios financieros no selecciona dicho servicio sin haber visto escrito el nombre de la institución financiera de que se trate. Además, el público pertinente en el caso de autos incluye a millones de personas no anglófonas. Por otra parte, y como indicó la OAMI, no existe ningún banco que ofrezca únicamente sus servicios en zonas urbanas. Llamado inicialmente City Bank of New York, el banco pasó a denominarse posteriormente Citibank, atendiendo a su evolución y su expansión.
72. De lo antedicho se desprende que el elemento «citi» tiene carácter distintivo.
73. La similitud constatada entre las marcas de que se trata basta para que el público pueda establecer un vínculo entre ellas, tal como exige la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, debiendo recordarse a este respecto que no se exige a tal efecto que exista riesgo de confusión. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia considera que la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que las marcas de que se trata no eran suficientemente similares como para que pudiera establecerse un vínculo como el requerido a efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.
74. De ello se deduce que, al considerar que las marcas de que se trata no eran similares, la Sala de Recurso infringió el artículo 8 apartado 5, del Reglamento nº 40/94, lo que constituye un motivo suficiente para acoger el presente recurso. No obstante, habida cuenta de los deseos expresados por las partes principales en la vista, el Tribunal de Primera Instancia considera que es adecuado examinar, con carácter subsidiario, la tercera parte del motivo.
– Sobre la tercera parte del motivo
75. Por lo respecta al tercero de los requisitos enumerados en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, procede analizar tres tipos de riesgo distintos: primero, que el uso de la marca solicitada sin justa causa perjudique al carácter distintivo de la marca anterior; segundo, que perjudique a la notoriedad de la marca anterior o, tercero, que se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior (sentencia SPA‑FINDERS, citada en el apartado 61 supra,  apartados 43 a 53; véanse igualmente, por analogía, las conclusiones del Abogado General Jacobs en el asunto en el que recayó la sentencia Adidas, citada en el apartado 25 supra,  Rec. p. I‑12540, apartados 36 a 39).
76. Dado el tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94, basta que exista uno solo de los tres tipos de riesgo mencionados para que resulte de aplicación esta disposición [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 22 de marzo de 2007, SIGLA/OAMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Rec. p. II‑0000, apartado 36].
77. El titular de la marca anterior no está obligado a demostrar que su marca sufre una vulneración efectiva y actual, pero debe aportar pruebas que permitan concluir prima facie que el riesgo de un aprovechamiento indebido o perjuicio futuro no es meramente hipotético (sentencia SPA‑FINDERS, citada en el apartado 61 supra,  apartado 40.
78. A tal conclusión puede llegarse, en particular, partiendo de deducciones lógicas resultantes de un análisis de probabilidades y teniendo en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial pertinente y cualquier otra circunstancia del caso concreto.
79. Debe entenderse que la ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior comprende los supuestos en que existe una explotación evidente y un beneficio indebido de una marca célebre o un intento de sacar provecho de su renombre (sentencia SPA-FINDERS, citada en el apartado 61 supra,  apartado 51).
80. Por último, cuanto mayores sean el carácter distintivo y la notoriedad de la marca anterior, más fácilmente podrá admitirse la existencia de un perjuicio a la marca anterior, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 (sentencia SPA-FINDERS, citada en el apartado 61 supra,  apartado 41).
81. Como ya se ha señalado, no se discute la notoriedad en la Comunidad Europea de la marca CITIBANK en el sector de los servicios bancarios. En este sentido, dicha notoriedad va asociada a las características del sector bancario, a saber, la solvencia, la honestidad y el apoyo financiero a clientes privados y comerciales en sus actividades profesionales y de inversión.
82. Como reconoce la OAMI, existe una relación evidente, así como un solapamiento de los grupos de clientes de las demandantes y de la interviniente, entre los servicios de agencias de aduanas y los servicios financieros ofrecidos por bancos como las demandantes, toda vez que los clientes que ejercen actividades en el comercio internacional y de importación y exportación de mercancías utilizan también los servicios financieros y bancarios que tales transacciones requieren. De ello resulta que existe la probabilidad de que dichos clientes conozcan al banco de las demandantes, dada su considerable notoriedad a nivel internacional.
83. En estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia considera que es muy probable que el uso de la marca solicitada CITI por las agencias de aduanas y, por tanto, para las actividades de mandatario financiero en la gestión de cantidades de dinero y de bienes inmuebles de clientes, conduzca a un parasitismo, es decir, se aproveche indebidamente de la notoriedad consolidada de la marca CITIBANK y de las fuertes inversiones realizadas por las demandantes para alcanzar dicha notoriedad. Dicho uso de la marca solicitada CITI podría llevar también a la percepción de que la interviniente está asociada o forma parte de las demandantes y, por tanto, podría facilitar la comercialización de los servicios designados por la marca solicitada. Al ser titulares las demandantes de varias marcas que incluyen el elemento «citi», ese riesgo resulta además agravado.
84. Por último, el Tribunal de Primera Instancia considera que la interviniente no ha aportado la prueba de que el uso de la marca solicitada obedezca a justas causas.
85. El uso por parte de la interviniente de la marca CITI en España no puede constituir una justificación válida en la medida en que, por un lado, el ámbito de la protección geográfica de la marca española no coincide con el territorio cubierto por la marca solicitada y, por otro lado, se ha impugnado ante los tribunales nacionales la procedencia del registro de la marca española. En el mismo contexto, el hecho de que la interviniente sea titular del nombre de página de Internet «citi.es» es irrelevante.
86. Por tanto, procede acoger también la tercera parte del tercer motivo y, en consecuencia, anular la resolución impugnada, sin que sea necesario pronunciarse sobre los demás motivos formulados por las demandantes.
Costas
87. A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
88. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la OAMI, en la medida en que se anula la resolución impugnada, procede condenarla a cargar con sus propias costas y con las costas de las demandantes y ordenar que la interviniente cargue con sus propias costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Primera)
decide:
1) Anular la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 1 de marzo de 2005 (asunto R 173/2004‑1).
2) La OAMI cargará con sus propias costas así como con las costas de Citigroup, Inc., y Citibank, NA, incluidas las costas en que éstas incurrieron en el procedimiento ante la Sala de Recurso.
3) Citi, S.L., cargará con sus propias costas.