CELEX: 62003TJ0318
Marque communautaire
Marque verbale ATOMIC BLITZ
Opposition du titulaire des marques verbales nationales ATOMIC
Preuve du renouvellement de l'enregistrement de la marque antérieure
Portée de l'examen de l'OHMI
Rejet de l'opposition
Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94

1       Le 13 novembre 2000, la société espagnole Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil, SA a présenté une demande de marque communautaire
à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 40/94
du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié.
2       La marque demandée est le signe verbal ATOMIC BLITZ.
3       Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant
la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel
que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non
compris dans d’autres classes ».
4       Cette demande a été publiée au
Bulletin des marques communautaires
n° 60/2001 du 9 juillet 2001.
5       Le 3 octobre 2001, la société Atomic Austria GmbH (ci-après la « requérante »), invoquant l’article 8, paragraphe 1, sous
b), du règlement n° 40/94, a formé opposition à l’encontre de la demande d’enregistrement. L’opposition était fondée sur cinq
marques antérieures constituées du signe ATOMIC (ci-après les « marques antérieures »), ayant fait l’objet en Autriche des
enregistrements suivants :
–       marque verbale n° 75 086, demandée le 16 mars 1973 et enregistrée le 23 août 1973 ;
–       marque verbale n° 76 640, demandée le 8 février 1974 et enregistrée le 15 mars 1974 ;
–       marque verbale n° 85 558, demandée le 2 mars 1977 et enregistrée le 16 mai 1977 ;
–       marque verbale n° 97 370, demandée le 27 mars 1981 et enregistrée le 22 juillet 1981 ;
–       marque verbale n° 106 849, demandée le 28 juin 1984 et enregistrée le 10 septembre 1984.
6       L’acte d’opposition de la requérante était accompagné, pour chaque marque antérieure, d’un extrait du registre des marques
autrichien avec traduction en anglais ainsi que d’une attestation établie par l’agent en brevets représentant la requérante
devant l’OHMI confirmant que « […] les cinq enregistrements sont pleinement valides pour toutes les marchandises indiquées
dans les extraits et dans ma traduction, respectivement ». Les extraits portaient la date du 19 avril 1999.
7       Par lettre du 23 novembre 2001, la division d’opposition de l’OHMI a informé la requérante que son opposition avait été communiquée
à la demanderesse et lui a accordé un délai de quatre mois, expirant le 23 mars 2002, pour verser au dossier tout fait, preuve
ou observation complémentaire qu’elle jugerait nécessaire à l’appui de son opposition.
8       Cette lettre était accompagnée d’une note explicative relative aux preuves requises pour appuyer une opposition (ci-après
la « note explicative »). Ni la lettre ni la note explicative ne contenaient d’invitation explicite à produire des documents
manquants précisément désignés.
9       Dans le délai qui lui avait été imparti, la requérante n’a produit aucune pièce justificative supplémentaire à l’appui de
son opposition.
10     Par décision du 9 décembre 2002, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif que
la requérante avait omis de produire, dans le délai imparti, des preuves du renouvellement des marques antérieures en prouvant
la validité juridique.
11     Le 17 janvier 2003, la requérante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition de l’OHMI. La requérante
soutenait que la division d’opposition n’avait pas pris en compte l’attestation de l’agent en brevets, que les copies des
extraits présentés ne contenaient pas d’indices suggérant que les enregistrements seraient devenus caducs et que la division
d’opposition aurait dû demander explicitement à la requérante la production des pièces manquantes.
12     Par décision du 9 juillet 2003 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours
formé contre la décision de la division d’opposition.
13     La chambre de recours a fait observer que la note explicative qui accompagnait la lettre de l’OHMI du 23 novembre 2001 indiquait
d’une manière claire et non équivoque que le renouvellement des marques antérieures devait être prouvé par un certificat de
renouvellement ou toute autre preuve équivalente. Elle a jugé que l’attestation établie par l’agent en brevets représentant
la requérante devant l’OHMI confirmant la validité des marques antérieures ne pouvait être acceptée comme une preuve équivalente
au certificat de renouvellement officiel. Enfin, elle a précisé que le fait que la note explicative avait été jointe à la
lettre du 23 novembre 2001 permettait de distinguer la présente affaire de celles ayant donné lieu aux décisions des chambres
de recours invoquées par la requérante, dans lesquelles il avait été décidé que la division d’opposition aurait dû envoyer
une invitation complémentaire.

Procédure
14     Par lettre du 27 octobre 2004, l’OHMI a présenté certaines observations sur le rapport d’audience.
15     Le 16 novembre 2004, à la suite de l’audience, le Tribunal a invité les parties à lui présenter les normes juridiques réglementant
la durée de protection des marques en droit autrichien. La requérante et l’OHMI ont répondu à cette invitation par lettres
du 25 novembre 2004 et du 29 novembre 2004, respectivement.
16     À la suite des réponses des parties, la procédure orale a été close le 10 décembre 2004.

Conclusions des parties
17     La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–       annuler la décision attaquée ;
–       condamner l’OHMI aux dépens.
18     L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–       rejeter le recours ;
–       condamner la requérante aux dépens.

En droit
19     À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens, tirés respectivement, à titre principal, du fait que la chambre
de recours n’a pas censuré l’absence de prise en compte des preuves fournies par elle, à titre subsidiaire, du fait que la
chambre de recours n’a pas vu de vice de procédure dans ce que la division d’opposition n’avait pas attiré l’attention de
la requérante sur l’absence de certaines pièces et, également à titre subsidiaire, du fait que la chambre de recours n’a pas
considéré que la division d’opposition avait enfreint le principe de protection de la confiance légitime en s’abstenant d’indiquer
la modification apportée à sa pratique.

Sur le premier moyen, tiré de l’absence de prise en compte par la division d’opposition des preuves apportées
20     Le premier moyen se divise en deux branches. Dans le cadre de la première branche, la requérante soutient que les extraits
du registre des marques autrichien qu’elle avait présentés constituaient une preuve suffisante de la validité des marques
antérieures. Dans le cadre de la seconde branche, elle fait valoir, subsidiairement, qu’une telle preuve a été apportée par
elle au moyen de l’attestation établie par l’agent en brevets.
21     Il convient d’examiner, tout d’abord, la première branche du présent moyen.
Arguments des parties
22     La requérante soutient que le dossier accompagnant l’acte d’opposition du 3 octobre 2001 était complet. Selon elle, la preuve
exigée par la règle 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités
d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), aurait été apportée, puisque les extraits officiels du registre concernant
les marques antérieures permettaient de voir que les marques en question étaient toujours valides. En effet, la requérante
estime que, si, au moment de l’établissement des extraits, la protection des marques antérieures avait, par exemple, expiré,
l’Österreichisches Patentamt (office des brevets autrichien) aurait apposé la mention correspondante sur les extraits. Étant
donné que les extraits présentés par la requérante concernant les marques antérieures ne contenaient pas de telles mentions,
la division d’opposition n’aurait donc eu aucune raison de penser que l’enregistrement avait cessé d’être valide.
23     Ensuite, entre la date d’établissement des extraits du registre et la date de dépôt de l’acte d’opposition, aucun renouvellement
n’était nécessaire pour les marques antérieures, à l’exception de la marque n° 97 370. Ainsi, selon la requérante, il n’y
avait pas lieu de présenter un certificat de renouvellement ou une preuve équivalente au sens de la note explicative.
24     À l’audience, la requérante a fait observer que la durée de protection d’une marque telle qu’elle pouvait ressortir d’un document
officiel ne garantissait pas que la marque serait protégée exactement pendant cette durée. D’une part, la protection peut
être renouvelée ; en effet, en Autriche, le renouvellement peut avoir lieu dans un délai qui n’expire que six mois après l’expiration
de la durée de protection. D’autre part, une marque peut être annulée par une décision judiciaire avant l’expiration de ce
délai, ou bien encore le propriétaire peut renoncer à sa marque. La requérante en conclut que même l’indication de la durée
de protection ne garantit pas que la marque sera effectivement protégée jusqu’à la date indiquée et que, par conséquent, la
durée de protection n’a pas une importance comparable à celle d’autres caractéristiques de la marque telles que la liste des
produits et services couverts.
25     En outre, la requérante a affirmé lors de l’audience que l’Österreichisches Patentamt n’établit pas de certificats spécifiques
de renouvellement de marque. Dans une telle situation, la requérante aurait décidé de prouver la validité des marques antérieures
à l’aide des extraits du registre.
26     L’OHMI rappelle qu’il incombe à l’opposant d’apporter la preuve de l’existence du droit antérieur sur lequel est fondée l’opposition.
La preuve d’une marque antérieure inclurait également la preuve de son éventuel renouvellement. En effet, en l’absence de
renouvellement, la marque perd sa validité et ne peut donc plus faire obstacle à l’enregistrement de nouvelles marques.
27     Selon l’OHMI, les extraits du registre de l’Österreichisches Patentamt concernant les marques antérieures qui accompagnaient
l’acte d’opposition de la requérante ne permettaient pas de déterminer la date d’expiration de la protection des marques antérieures,
élément essentiel du droit conféré par la marque. En l’absence d’explication spécifique sur la durée de protection des marques
antérieures de la part de la requérante, l’OHMI aurait considéré que cette durée était de dix ans. Or, cette durée s’était
écoulée pour toutes les marques antérieures, enregistrées entre 1973 et 1984.
28     L’OHMI fait également valoir, en préconisant une application mutatis mutandis des principes qui seraient établis dans l’ordonnance
du Tribunal du 17 novembre 2003, Strongline/OHMI – Scala (SCALA) (T‑235/02, non encore publiée au Recueil), que le fait que
la date d’expiration de la durée de protection ne découle pas des extraits du registre empêche l’autre partie à la procédure
d’opposition et la chambre de recours de vérifier avec une certitude suffisante le statut légal et la propriété des marques
antérieures. Ainsi, selon l’OHMI, les extraits produits ne seraient pas propres à servir de preuve unique de l’existence des
marques antérieures.
29     Lors de l’audience, l’OHMI a ajouté que les extraits présentés par la requérante étaient trop anciens au moment de leur présentation
à l’OHMI. Il a également fait observer que, même si la requérante était dans l’impossibilité de présenter un certificat officiel
de renouvellement, elle pouvait néanmoins prouver le renouvellement des marques antérieures en produisant soit des citations
du droit autrichien réglementant la durée de protection des marques, soit les lettres de couverture de l’Österreichisches
Patentamt qui accompagnaient les certificats d’enregistrement des marques antérieures.
30     En outre, l’OHMI avance un certain nombre d’arguments susceptibles de soutenir la première branche du présent moyen et, de
ce fait, la demande d’annulation de la décision attaquée.
Appréciation du Tribunal
31     À titre liminaire, le Tribunal rappelle que, ainsi qu’il découle du cinquième considérant du règlement n° 40/94, le droit
communautaire des marques ne se substitue pas aux droits des marques des États membres. Le système créé par ce règlement présuppose
la prise en compte, par l’OHMI, de l’existence de marques ou de droits antérieurs nationaux.
32     Ainsi, l’article 8, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii) et iii), de ce règlement,
dispose que le titulaire d’une marque antérieure nationale ou internationale ayant effet dans un État membre peut s’opposer,
dans les conditions qu’il détermine, à l’enregistrement d’une marque communautaire.
33     Ainsi qu’il découle, notamment, de l’article 74, paragraphe 1, in fine, du règlement n° 40/94, dans les procédures concernant
un motif relatif de refus d’enregistrement, il incombe à la partie qui s’oppose à l’enregistrement d’une marque communautaire
en s’appuyant sur une marque antérieure nationale d’en démontrer l’existence et, le cas échéant, la portée de la protection.
34     En revanche, il incombe à l’OHMI d’examiner si, dans le cadre d’une procédure d’opposition, les conditions d’application d’un
motif de refus d’enregistrement invoqué sont réunies. Dans ce cadre, il est tenu d’apprécier la matérialité des faits invoqués
et la force probante des éléments présentés par les parties.
35     Il peut être appelé à tenir compte, notamment, du droit national de l’État membre dans lequel la marque antérieure sur laquelle
est fondée l’opposition jouit d’une protection. Dans ce cas, il doit s’informer d’office, par les moyens qui lui paraissent
utiles à cet effet, sur le droit national de l’État membre concerné si de telles informations sont nécessaires à l’appréciation
des conditions d’application d’un motif de refus d’enregistrement en cause et, notamment, de la matérialité des faits avancés
ou de la force probante des pièces présentées. En effet, la limitation de la base factuelle de l’examen opéré par l’OHMI n’exclut
pas que celui-ci prenne en considération, outre les faits avancés explicitement par les parties à la procédure d’opposition,
des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus
par des sources généralement accessibles [arrêt du Tribunal du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI –  DaimlerChrysler (PICARO),
T‑185/02, non encore publié au Recueil, point 29, non frappé de pourvoi sur ce point].
36     L’OHMI peut également, s’il l’estime utile, inviter les parties à lui fournir des indications sur certains points précis de
ce droit national. La partie intéressée n’est cependant pas obligée d’avancer, de sa propre initiative, des informations générales
sur le droit de la propriété intellectuelle en vigueur dans l’État membre concerné.
37     L’examen des faits et des éléments présentés devant l’OHMI doit se faire dans le respect des droits de la défense des parties
à la procédure d’opposition et de l’équité procédurale. En effet, si le demandeur d’une marque communautaire a des doutes
quant à la force probante des pièces présentées par l’opposante pour démontrer l’existence du droit antérieur invoqué ou encore
quant à la portée de ce droit, il peut les exprimer lors de la procédure devant l’OHMI, qui est tenu d’examiner soigneusement
les observations en cause.
38     L’OHMI ne saurait toutefois se dispenser d’une appréciation complète des faits et pièces présentés en faisant valoir qu’il
appartient à l’opposante de lui fournir, de sa propre initiative, des informations détaillées, preuves à l’appui, sur le droit
de l’État membre dans lequel est protégée la marque antérieure sur laquelle est fondée l’opposition.
39     En outre, il convient de noter que ni le règlement n° 40/94 ni le règlement n° 2868/95 ne spécifient la forme obligatoire
des éléments de preuve qui doivent être apportés par l’opposant pour justifier de l’existence de son droit antérieur. Le règlement
n° 2868/95 se borne à énoncer dans sa règle 16, paragraphe 2, que, « si l’opposition est fondée sur une marque antérieure
qui n’est pas une marque communautaire, l’acte d’opposition doit de préférence être accompagné de preuves de l’enregistrement
ou de dépôt de cette marque, telles que le certificat d’enregistrement ». En outre, l’article 76, paragraphe 1, du règlement
n° 40/94, qui concerne l’instruction dans les procédures devant l’OHMI, ne prévoit qu’une liste non exhaustive des mesures
possibles (« […] les mesures d’instruction suivantes peuvent notamment être prises […] »).
40     Il s’ensuit que, d’une part, l’opposant est libre du choix de la preuve qu’il juge utile de présenter à l’OHMI pour appuyer
son opposition et, d’autre part, l’OHMI est tenu d’analyser tous les éléments présentés pour conclure s’ils sont effectivement
une preuve de l’enregistrement ou du dépôt de la marque antérieure, sans pouvoir d’emblée refuser un type donné de preuve
comme inacceptable en raison de sa forme.
41     Cette conclusion est corroborée par les divergences existant entre les pratiques administratives des États membres. En effet,
s’il était admis que l’OHMI puisse poser des conditions de forme aux preuves à apporter, il en résulterait que, dans certains
cas, la production de telles preuves deviendrait impossible pour les parties. Tel pourrait être le cas en l’espèce, étant
donné que la requérante, sans être contredite sur ce point par l’OHMI, soutient que l’Österreichisches Patentamt n’établit
pas de document officiel attestant le renouvellement d’une marque et que, dès lors, elle n’était pas en mesure de présenter
un tel document.
42     En l’espèce, la requérante a présenté des extraits établis par l’Österreichisches Patentamt le 19 avril 1999. Sur les cinq
extraits, correspondant chacun à une marque antérieure, la case intitulée « Expirée le » ne contient aucune mention. Dès lors,
ces pièces confirment la validité des marques antérieures à la date des extraits, soit le 19 avril 1999. Il ressort également
des extraits que les marques antérieures ont été enregistrées, respectivement, les 23 août 1973 (marque n° 75 086), 15 mars
1974 (marque n° 76 640), 16 mai 1977 (marque n° 85 558), 22 juillet 1981 (marque n° 97 370) et 10 septembre 1984 (marque n° 106 849).
43     En l’absence d’indications spécifiques de la part de la requérante, la chambre de recours a présumé que la durée de protection
des marques s’étendait selon le droit autrichien à dix ans à partir de l’enregistrement. Même si, ainsi qu’il ressort des
règles de droit interne présentées par les parties en réponse à l’invitation du Tribunal, il est constant que la présomption
de l’OHMI était exacte, il convient d’observer à cet égard que l’OHMI, qui est un organisme communautaire spécialisé dans
le domaine de la propriété intellectuelle et dispose donc d’un niveau considérable d’expertise en la matière, ne devait pas
se contenter d’une simple présomption à l’égard de faits essentiels concernant la protection des marques antérieures. En effet,
premièrement, la chambre de recours a agi de façon contradictoire en s’appuyant, d’une part, sur un délai présumé de dix ans
pour la protection d’une marque autrichienne et en refusant, d’autre part, d’appliquer pleinement cette présomption relative
à la durée du délai de protection lors de son appréciation de la portée des extraits de registre présentés par la requérante.
Deuxièmement, il découle des points 31 à 41 ci-dessus que la chambre de recours aurait dû vérifier la durée de protection
des marques en Autriche selon le droit de cet État.
44     En vertu de l’article 19, paragraphe 1, de la Markenschutzgesetz (loi sur la protection des marques) de 1970, la durée de
protection d’une marque autrichienne expire dix ans après la fin du mois au cours duquel la marque a été enregistrée. Cette
durée est renouvelable. En cas de renouvellement, la nouvelle durée de protection, qui est également de dix ans, commence
à courir le jour suivant l’expiration de la durée précédente, et cela indépendamment de la date de renouvellement effectif.
45     Il s’ensuit que, pour conserver sa protection, chacune des marques antérieures devait être renouvelée tous les dix ans. Le
fait que, comme il a été exposé au point 42 ci-dessus, toutes les marques antérieures étaient valables au 19 avril 1999 signifie
que les renouvellements qui devaient intervenir, respectivement, en 1991 (marque n° 97 370), en 1993 (marque n° 75 086), en
1994 (marque n° 76 640 et marque n° 106 849) et en 1997 (marque n° 85 558) ont effectivement eu lieu. Or, ce fait signifie
également que la durée de la protection s’étendait jusqu’au 31 août 2003 pour la marque n° 75 086, jusqu’au 31 mars 2004 pour
la marque n° 76 640, jusqu’au 31 mai 2007 pour la marque n° 85 558, jusqu’au 31 juillet 2001 pour la marque n° 97 370 et jusqu’au
30 septembre 2004 pour la marque n° 106 849.
46     Ainsi, contrairement aux affirmations de l’OHMI, les extraits présentés par la requérante permettaient de déterminer la date
d’expiration de la protection des marques antérieures et, de surcroît, permettaient également de conclure que quatre des cinq
marques antérieures (à l’exception de la marque n° 97 370) étaient valides au moment de la décision de la chambre de recours,
à savoir le 9 juillet 2003.
47     Le fait que les extraits dataient de plus de 29 mois au moment de leur présentation à l’OHMI n’est pas susceptible d’infirmer
cette conclusion. En effet, même s’il aurait été préférable que la requérante présente des extraits plus récents, l’appréciation
émise aux points 45 et 46 ci-dessus est indépendante de l’ancienneté des extraits. En outre, il est constant que le statut
des cinq marques antérieures n’a pas changé entre l’établissement des extraits et leur présentation. Enfin, c’est pour couvrir
cette dernière période, laquelle est inévitable lors de la production de documents officiels, que l’agent en brevets de la
requérante a décidé d’assortir les extraits de son attestation confirmant le maintien de la validité des marques antérieures.
48     Il convient également de rejeter l’argument de l’OHMI selon lequel la requérante pouvait présenter soit des extraits pertinents
du droit autrichien, soit les lettres de couverture de l’Österreichisches Patentamt qui accompagnaient les certificats d’enregistrement
des marques antérieures pour prouver le renouvellement de ces dernières.
49     En effet, ainsi qu’il a été exposé aux points 31 à 41 et 43 ci-dessus, la requérante n’était pas obligée de présenter, de
sa propre initiative, des informations générales sur le droit autrichien des marques.
50     Or, les lettres de couverture, à en croire celle citée à titre d’exemple par l’OHMI lors de l’audience, sont rédigées dans
des termes généraux et ne font que reprendre les dispositions sur la durée de protection contenues dans la Markenschutzgesetz
de 1970. Dès lors, la production éventuelle de ces lettres est sans pertinence en l’espèce.
51     Enfin, en ce qui concerne la jurisprudence citée par l’OHMI sur l’obligation de produire une traduction suffisante des preuves
et pièces justificatives (ordonnance SCALA, précitée), le Tribunal observe que, même si le principe du contradictoire exige
que l’autre partie à la procédure d’opposition soit en mesure de prendre connaissance des preuves présentées par la requérante
dans la langue de procédure, il ne peut cependant pas être interprété en ce sens que ces preuves doivent lui permettre, à
elles seules, de s’assurer de l’existence de marques antérieures, sans que cette partie ait recours à l’assistance d’un conseil
ou à des sources d’information généralement accessibles, mais extérieures aux preuves produites.
52     Il y a donc lieu d’accueillir le présent moyen en sa première branche.
53     Par conséquent, il convient d’annuler la décision attaquée sans qu’il soit nécessaire de recourir aux arguments avancés par
l’OHMI à l’appui de la première branche du premier moyen de la requérante et, partant, sans qu’il soit besoin, pour le Tribunal,
de se prononcer sur leur recevabilité.
54     Le recours étant accueilli en son premier moyen, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens présentés à titre subsidiaire par
la requérante.

Sur les dépens
55     Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux
dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions
de la requérante.
Par ces motifs, le tribunal (deuxième chambre) déclare et arrête :
1)
La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) du 9 juillet 2003 (affaire R 95/2003-2) est annulée.
2)
L’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) est condamné aux dépens.
Pirrung
Meij
Pelikánová
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 avril 2005.
Le greffier

Le président
H. Jung

J. Pirrung
*
Langue de procédure : l'allemand.