CELEX: 61994CJ0071
Reenvasado de productos de marca
Artículo 36 del Tratado

Motivación de la sentencia
1 Mediante resoluciones de 27 de enero de 1994, recibidas en el Tribunal de Justicia el 25 de febrero siguiente, el Bundesgerichtshof planteó, con arreglo al artículo 177 del Tratado CE, tres cuestiones prejudiciales relativas a la interpretación del artículo 36 del Tratado CE, en relación con el Derecho de marcas.
2 Dichas cuestiones se suscitaron en el marco de tres litigios entre, por una parte, las sociedades Beiersdorf (en lo sucesivo, "Beiersdorf"), Boehringer Ingelheim (en lo sucesivo, "Boehringer") y Farmitalia Carlo Erba (en lo sucesivo, "Farmitalia"), fabricantes de productos farmacéuticos, y, por otra parte, la sociedad Eurim-Pharm Arzneimittel (en lo sucesivo, "Eurim-Pharm"), que importa en Alemania ciertos productos fabricados por las primeras.
3 Beiersdorf fabrica y comercializa en Alemania un producto farmacéutico denominado Kerlone y lo hace en virtud de una licencia concedida por la empresa francesa Laboratoires Synthélabo France (en lo sucesivo, "Synthélabo"), que es titular de la marca Kerlone en Alemania y otros países. El Kerlone, utilizado como hipotensor, se comercializa en forma de comprimidos presentados en blisters. Beiersdorf comercializa el Kerlone en embalajes de cincuenta y cien comprimidos, siguiendo las normas sobre dimensión recomendadas por diversas agrupaciones profesionales y comerciales y por las entidades del seguro de enfermedad alemanas.
4 En Francia, Synthélabo fabrica y comercializa el Kerlone en embalajes de veintiocho comprimidos, según la normativa francesa, que sólo autoriza los envases destinados a cubrir un tratamiento de una duración máxima de un mes. Los embalajes contienen blisters de catorce comprimidos. Al reverso de cada blister figura una lista con los días de la semana en francés, de manera que a cada comprimido le corresponde un día determinado durante dos semanas.
5 Boehringer es titular de la marca Mexitil en Alemania y en Francia. Fabrica y comercializa en Alemania el medicamento Mexitil, indicado para las arritmias cardíacas, que se vende en forma de cápsulas presentadas en blisters. Se comercializa en embalajes de veinte, cincuenta y cien cápsulas, a fin de respetar las normas sobre dimensión recomendadas en Alemania.
6 En Francia, el Mexitil es fabricado, con licencia, por Boehringer Ingelheim France SARL, filial de Boehringer Ingelheim KG. Se comercializa en Francia en embalajes de treinta cápsulas, es decir, tres blisters de diez cápsulas. El tamaño del embalaje se ajusta a un tratamiento de diez días de duración, a razón de tres cápsulas por día, siguiendo la normativa francesa.
7 Farmitalia es la filial alemana de la sociedad italiana Farmitalia Carlo Erba, titular de la marca Sermion, registrada, en particular, en Alemania, España y Portugal. Farmitalia comercializa en Alemania, con licencia de la sociedad matriz, los medicamentos Sermion (sustancia activa: nicergoline 5 mg) y Sermion forte (sustancia activa: nicergoline 10 mg), indicados para el tratamiento de las alteraciones de las facultades cerebrales, que se venden en forma de comprimidos presentados en blisters. En Alemania, se comercializan en embalajes de cincuenta o cien comprimidos, siguiendo las normas sobre dimensión recomendadas en Alemania.
8 En Portugal, una sociedad hermana de Farmitalia comercializa el Sermion en forma de comprimidos de 10 mg, pero sin añadir la indicación "forte". El producto se comercializa en embalajes de sesenta comprimidos, es decir, seis blisters de diez comprimidos cada uno. El tamaño del embalaje está previsto para un tratamiento de veinte días, por lo que alcanza el límite de reembolso previsto por el régimen portugués de seguro de enfermedad.
9 En España, el Sermion es vendido por la sociedad hermana española de Farmitalia en embalajes de cuarenta y cinco comprimidos de 5 mg presentados en un solo blister.
10 Eurim-Pharm comercializa en Alemania los citados productos farmacéuticos, los cuales importa, por vía denominada paralela, de Francia, Portugal y España. Antes de esta comercialización, procede a reenvasar los productos, para obtener embalajes que correspondan a las normas sobre dimensión recomendadas en Alemania.
11 El Kerlone y el Mexitil, al igual que el Sermion importado de Portugal, son reenvasados en nuevos embalajes exteriores, ideados por Eurim-Pharm, en los que se introducen embalajes de origen, con su contenido, y blisters sueltos extraídos de otros embalajes de origen.
12 En su cara principal, los nuevos embalajes exteriores disponen de orificios rectangulares que, por su tamaño y por el lugar en que están situados, permiten distinguir la marca puesta sobre los embalajes de origen. En estos nuevos embalajes figura, en especial, la indicación de que el producto ha sido importado, envasado y comercializado por Eurim-Pharm. Por lo demás, respecto al Sermion importado de Portugal, bajo el orificio rectangular va impresa la indicación "forte".
13 Por lo que se refiere al Kerlone, algunos de los blisters que se han añadido sueltos han sido recortados. Si al recortarlos desaparece el número de lote estampado en el blister, se imprimen de nuevo los números correspondientes. Debido al recorte, la lista de los días de la semana a los que se atribuyen los comprimidos, que figura al reverso de cada blister, ya no está completa.
14 En los embalajes de origen contenidos en los nuevos embalajes exteriores se colocan etiquetas autoadhesivas en las que figura, en particular, la indicación de que el producto ha sido importado y comercializado por Eurim-Pharm. En el caso del Mexitil, Eurim-Pharm también fija en la cara principal del embalaje original una etiqueta autoadhesiva con la indicación "sustancia activa: hidrocloruro de mexiletina". Por añadidura, en el caso del Sermion importado de Portugal, Eurim-Pharm recubre las caras lateral y frontal del embalaje original con autoadhesivos que sólo dejan ver la marca Sermion y la indicación "Farmitalia" y que contienen, entre otros datos, la mención "forte".
15 Además, también en el caso del Sermion importado de Portugal, Eurim-Pharm coloca en el reverso de cada blister una etiqueta autoadhesiva con la indicación "forte".
16 En el caso del Mexitil, Eurim-Pharm añade, asimismo, un prospecto en lengua alemana y un folleto informativo adicional.
17 Por lo que se refiere al Sermion importado de España, Eurim-Pharm conserva el embalaje original e introduce en él una tira de cinco comprimidos, recortada de un blister de origen, y un prospecto en lengua alemana. En la cara principal del embalaje original coloca, sobre la marca Sermion, una etiqueta autoadhesiva en la que figura su nombre comercial, su dirección y otras indicaciones (número de lote, fecha de caducidad, número de registro, etc.). En el reverso del embalaje figura una etiqueta autoadhesiva que señala que el producto ha sido importado y comercializado por Eurim-Pharm. Las indicaciones en español relativas al número de comprimidos se recubren con una cinta adhesiva.
18 Beiersdorf y Farmitalia °a quienes los licenciadores autorizaron para actuar contra las violaciones de los derechos derivados de las marcas°, así como Boehringer, consideran que las actuaciones de Eurim-Pharm constituyen una violación del derecho de marca, por lo que entablaron acciones judiciales de indemnización de daños y perjuicios y de cesación.
19 Las pretensiones de las demandadas en el litigio principal fueron estimadas en primera instancia y en apelación, por lo que Eurim-Pharm interpuso un recurso de "Revision" ante el Bundesgerichtshof, que decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia diversas cuestiones prejudiciales. En el asunto C-71/94, el órgano jurisdiccional remitente planteó las siguientes cuestiones:
"1) El titular de una marca que ha sido objeto de un registro internacional (marca internacional) con efectos en el Estado miembro A, ¿puede, en virtud del artículo 36 del Tratado CE, invocar el Derecho de marcas para impedir que un importador compre, en el Estado miembro B, productos farmacéuticos con la marca internacional, que en el Estado miembro A se venden sólo con receta y que el titular comercializa con esta marca en el Estado miembro B, los reenvase según los hábitos de prescripción de los médicos del Estado miembro A °basados en una recomendación de las agrupaciones profesionales nacionales (en particular, de la industria farmacéutica) sobre adaptación a la terapia de las dimensiones de los embalajes, las cuales difieren de las previstas por la legislación del Estado miembro B° y los comercialice después en el Estado miembro A en un embalaje exterior ideado por el propio importador, embalaje, éste, que contiene un embalaje original con los blisters de origen procedentes del Estado miembro B, así como tiras sueltas recortadas de otros blisters de origen, y dispone de una ventana a través de la cual se distingue la marca internacional que figura en el embalaje original, teniendo en cuenta que dicho embalaje indica que el producto ha sido reenvasado y comercializado por el importador, pero no hace ninguna alusión al fabricante? ¿Es relevante para responder a esta cuestión el hecho de que en el reverso de los blisters de origen se indiquen de forma consecutiva (en una lengua extranjera para el Estado miembro A) los días de dos semanas, los cuales quedan incompletos al recortar el blister?
2) ¿Es suficiente, para apreciar la existencia de una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros, en el sentido del artículo 36 del Tratado CE, que el ejercicio del derecho de marca nacional, en relación con el sistema de comercialización aplicado por el titular de la marca internacional, conduzca objetivamente a compartimentar los mercados entre Estados miembros, o para ello es necesario probar que, junto con el sistema de comercialización que aplica, el titular de la marca internacional utiliza su derecho de marca para provocar una compartimentación artificial de los mercados?"
20 En el asunto C-72/94, la segunda cuestión planteada al Tribunal de Justicia es idéntica a la segunda cuestión en el asunto C-71/94. La primera cuestión está redactada en los siguientes términos:
"1) El titular de una marca que ha sido objeto de un registro internacional (marca internacional) con efectos en el Estado miembro A, ¿puede, en virtud del artículo 36 del Tratado CE, invocar el Derecho de marcas para impedir que un importador compre, en el Estado miembro B, productos farmacéuticos con la marca internacional, que en el Estado miembro A se venden sólo con receta y que el titular comercializa con esta marca en el Estado miembro B, los reenvase según los hábitos de prescripción de los médicos del Estado miembro A °basados en una recomendación de las agrupaciones profesionales nacionales (en particular, de la industria farmacéutica) y que difieren de las normas previstas por la legislación del Estado miembro B en materia de adaptación a la terapia de las dimensiones de los embalajes° y los comercialice después en el Estado miembro A en un embalaje exterior ideado por el propio importador, embalaje, éste, que contiene un embalaje original con los blisters de origen procedentes del Estado miembro B, así como tiras sueltas recortadas de otros blisters de origen, y dispone de una ventana a través de la cual se distingue la marca internacional que figura en el embalaje original, teniendo en cuenta que dicho embalaje indica que el producto ha sido reenvasado y comercializado por el importador, pero no hace ninguna alusión al fabricante?"
21 En el asunto C-73/94 la segunda cuestión sometida al Tribunal de Justicia es idéntica a la segunda cuestión en los asuntos C-71/94 y C-72/94. La primera cuestión está redactada en los siguientes términos:
"1) El titular de una marca protegida en el Estado miembro A, ¿puede, en virtud del artículo 36 del Tratado CE, invocar el Derecho de marcas para impedir que un importador compre, en el Estado miembro B, productos farmacéuticos con dicha marca, que en el Estado miembro A se venden sólo con receta y que el titular comercializa con esta marca en el Estado miembro B, los reenvase según los hábitos de prescripción de los médicos del Estado miembro A °basados en una recomendación de las agrupaciones profesionales nacionales (en particular, de la industria farmacéutica) sobre adaptación a la terapia de las dimensiones de los embalajes, las cuales difieren de las previstas por la legislación del Estado miembro B° y
a) los comercialice después en el Estado miembro A en un embalaje exterior ideado por el propio importador, embalaje, éste, que contiene un embalaje original con los blisters de origen procedentes del Estado miembro B, así como tiras sueltas recortadas de otros blisters de origen, y dispone de una ventana a través de la cual se distingue la marca que figura en el embalaje original, teniendo en cuenta que dicho embalaje indica que el producto ha sido reenvasado y comercializado por el importador, pero no hace ninguna alusión al fabricante,
o
b) los comercialice después en el Estado miembro A en el embalaje original procedente del Estado miembro B, en el que figura la marca, cuando el importador ha completado este embalaje con un adhesivo con su nombre comercial y otras indicaciones (número de lote, fecha de caducidad, número de registro, etc.) y le ha añadido una tira recortada de un blister de origen que contiene cinco grageas?"
22 Mediante auto del Presidente del Tribunal de Justicia de 15 de marzo de 1994, se acordó la acumulación de estos asuntos a efectos de las fases escrita y oral y de la sentencia.
23 Mediante estas cuestiones, que deben examinarse conjuntamente, el órgano jurisdiccional nacional desea, básicamente, que se precise en qué condiciones el titular de un derecho de marca puede, conforme al artículo 36 del Tratado, invocar su derecho para impedir que un importador comercialice un producto farmacéutico que ha sido comercializado en otro Estado miembro por el titular o con su consentimiento, cuando dicho importador ha reenvasado el producto en un nuevo embalaje exterior a través del cual puede verse la marca puesta en el embalaje original, o cuando ha modificado el contenido y el aspecto de un embalaje exterior de origen, conservando sin embargo la marca puesta por el fabricante. A este respecto, se pide al Tribunal de Justicia, en particular, que explique la importancia y el contenido de los conceptos de "compartimentación artificial de los mercados" y de "afectación del estado original del producto", elaborados por su jurisprudencia, y que se pronuncie sobre si existen ciertos requisitos adicionales que deba cumplir el importador.
24 Antes de abordar estas cuestiones, procede señalar que, ante este Tribunal de Justicia, se ha alegado que la legislación nacional de que se trata debe apreciarse a la luz, no del artículo 36 del Tratado, sino del artículo 7 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, "Directiva"). El Derecho nacional debía adaptarse a esta Directiva, a más tardar, el 31 de diciembre de 1992, plazo fijado por la Decisión 92/10/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, por la que se aplaza la fecha de puesta en vigor de las disposiciones nacionales de aplicación de la Directiva 89/104/CEE relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1992, L 6, p. 35).
25 Pues bien, puesto que el órgano jurisdiccional remitente no ha planteado ninguna cuestión sobre la interpretación del artículo 7 de la Directiva, procede limitarse, a este respecto, a las dos observaciones siguientes.
26 En primer lugar, es jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia que una Directiva no puede, por sí sola, crear obligaciones a cargo de un particular y que una disposición de una Directiva no puede, por consiguiente, ser invocada, en su calidad de tal, contra dicha persona (véanse, en particular, las sentencias de 26 de febrero de 1986, Marshall, 152/84, Rec. p. 723, apartado 48; de 13 de noviembre de 1990, Marleasing, C-106/89, Rec. p. I-4135, apartado 6, y de 14 de julio de 1994, Faccini Dori, C-91/92, Rec. p. I-3325, apartado 20). Sin embargo, según esta jurisprudencia, al aplicar el Derecho nacional, ya sean disposiciones anteriores o posteriores a la Directiva, el órgano jurisdiccional nacional que debe interpretarlo está obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva, para conseguir el resultado perseguido por ésta y atenerse así al párrafo tercero del artículo 189 del Tratado CE.
27 A continuación, como resulta de la sentencia del Tribunal de Justicia dictada el día de hoy en los asuntos Bristol-Myers Squibb y otras (asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93, Rec. p. I-0000), apartado 40, el artículo 7 de la Directiva, al igual que el artículo 36 del Tratado, tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de marca y los de la libre circulación de mercancías en el mercado común, por lo que ambas disposiciones, que persiguen el mismo resultado, deben interpretarse de la misma manera.
28 Por lo que se refiere a la interpretación del artículo 36 del Tratado, procede recordar que este precepto admite las prohibiciones y restricciones a la importación que estén justificadas por razones de protección de la propiedad industrial y comercial, siempre que no constituyan un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros.
29 Según jurisprudencia reiterada, el artículo 36 sólo admite excepciones al principio fundamental de la libre circulación de mercancías en el mercado común en la medida en que estén justificadas por la protección de los derechos que constituyen el objeto específico de la propiedad industrial y comercial de que se trate.
30 Por lo que se refiere al derecho de marca, el Tribunal de Justicia ha declarado que constituye un elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer. En un sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en condiciones de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, lo cual únicamente es posible merced a que existen signos distintivos que permiten identificarlos. Para que la marca pueda desempeñar este cometido, debe constituir la garantía de que todos los productos designados con la misma han sido fabricados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad [sentencias de 17 de octubre de 1990, HAG, C-10/89, Rec. p. I-3711, apartado 13 (en lo sucesivo, "HAG II"), y de 22 de junio de 1994, IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, C-9/93, Rec. p. I-2789, apartados 37 y 45].
31 Por consiguiente, como ha afirmado este Tribunal de Justicia en varias ocasiones, el objeto específico del derecho de marca consiste particularmente en conferir al titular el derecho exclusivo a utilizar la marca para la primera comercialización de un producto y protegerlo, de este modo, contra los competidores que pretendan abusar de la posición y de la reputación de la marca vendiendo productos designados indebidamente con esta marca (véanse, en particular, las sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. p. 1139, apartado 7; de 3 de diciembre de 1981, Pfizer, 1/81, Rec. p. 2913, apartado 7; HAG II, antes citada, apartado 14, e IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, antes citada, apartado 33).
32 De lo anteriormente expuesto resulta en particular que el titular de un derecho de marca protegido por la legislación de un Estado miembro no puede ampararse en esta legislación para oponerse a la importación o a la comercialización de un producto que haya sido comercializado en otro Estado miembro por él mismo o con su consentimiento (véanse, en particular, las sentencias de 31 de octubre de 1974, Winthrop, 16/74, Rec. p. 1183, apartados 7 a 11, HAG II, antes citada, apartado 12, e IHT Internationale Heiztechnik y Danzinger, antes citada, apartados 33 y 34).
33 En efecto, el objeto del derecho de marca no es permitir a los titulares compartimentar los mercados nacionales y favorecer así el mantenimiento de las diferencias de precio que puedan existir entre los Estados miembros. Es cierto que, especialmente en el mercado de los productos farmacéuticos, tales diferencias de precios pueden resultar de factores sobre los que los titulares de marcas no ejercen ningún control, en particular de las normativas, que difieren de un Estado miembro a otro, relativas a la fijación de los precios máximos, de los márgenes de beneficio de los mayoristas de productos farmacéuticos y de las farmacias o de los límites de reembolso de los gastos médicos en los regímenes de seguro de enfermedad. Pues bien, las distorsiones causadas por la existencia de una normativa sobre precios diferente en un Estado miembro deben remediarse a través de medidas adoptadas por las autoridades comunitarias y no mediante la introducción, por parte de otro Estado miembro, de medidas incompatibles con las normas relativas a la libre circulación de mercancías (véase, en particular, la sentencia Winthrop, antes citada, apartados 16 y 17).
34 Para responder a la cuestión de si el derecho exclusivo reconocido al titular de la marca implica la facultad de oponerse a la utilización de la marca por un tercero tras el reenvasado del producto, debe tenerse en cuenta la función esencial de la marca, que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto que lleva la marca, permitiéndole distinguir, sin confusión posible, dicho producto de aquellos que tienen otra procedencia. Esta garantía de procedencia implica que el consumidor o el usuario final pueda estar seguro de que el producto de marca que le es ofrecido no ha sido objeto, en una fase anterior de su comercialización, de una intervención realizada por un tercero sin autorización del titular de la marca y que haya afectado al estado original del producto (sentencias, antes citadas, Hoffmann-La Roche, apartado 7, y Pfizer, apartado 8).
35 De ello se desprende que el derecho, reconocido al titular de la marca, de oponerse a cualquier utilización de ésta que pueda falsear la garantía de procedencia así entendida forma parte del objeto específico del derecho de marca, cuya protección puede justificar excepciones al principio fundamental de libre circulación de mercancías (sentencias, antes citadas, Hoffmann-La Roche, apartado 7, y Pfizer, apartado 9).
36 En la citada sentencia Hoffmann-La Roche, el Tribunal de Justicia declaró que, conforme a estos principios, el artículo 36 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que el titular de un derecho de marca puede invocar este derecho para impedir que un importador comercialice un producto que ha sido comercializado en otro Estado miembro por el titular o con su consentimiento, cuando dicho importador ha envasado el producto en un nuevo embalaje en el que ha vuelto a colocar la marca, a menos que
° se acredite que la utilización del derecho de marca por parte del titular, habida cuenta del sistema de comercialización aplicado por éste, contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros;
° se demuestre que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto;
° el titular de la marca haya sido previamente advertido de la comercialización del producto reenvasado, y
° se indique en el nuevo embalaje quién ha reenvasado el producto.
37 Además, en su sentencia Pfizer, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró que el artículo 36 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que el titular de un derecho de marca no puede invocar este derecho para impedir que un importador comercialice un producto farmacéutico que ha sido comercializado en otro Estado miembro por el titular o con su consentimiento, cuando este importador ha reenvasado el producto, limitándose a sustituir el embalaje exterior sin modificar el embalaje interior y dejando visible, a través del nuevo embalaje exterior, la marca puesta por el fabricante en el envase interior, indicando claramente en el embalaje exterior que el producto ha sido fabricado por la filial del titular y ha sido reenvasado por el importador.
38 Debe precisarse, a la vista de los argumentos invocados ante este Tribunal de Justicia en los presentes asuntos, que, como principio, no procede distinguir entre aquella situación, en la que la marca ha sido puesta de nuevo por un tercero después del reenvasado del producto, y la situación en la que la marca puesta en el embalaje de origen por el fabricante es utilizada por un tercero tras el reenvasado del producto, ya sea porque la marca puede verse a través de un nuevo embalaje exterior o porque el embalaje exterior de origen se conserva como tal.
39 En efecto, en ambos casos se trata de determinar si, habida cuenta de la función esencial de la marca, la facultad de su titular de oponerse a que un tercero utilice la marca después de reenvasar el producto forma parte del objeto específico del derecho de marca.
40 La respuesta a esta cuestión se encuentra, básicamente, en la sentencia Hoffmann-La Roche, antes citada, de la que resulta que el titular puede oponerse legítimamente a tal utilización de su marca, a menos que se cumplan los cuatro requisitos enunciados en dicha sentencia.
41 No obstante, esta jurisprudencia debe precisarse, a la vista de las alegaciones invocadas en los presente asuntos y en los asuntos acumulados Bristol-Myers Squibb y otras, antes citados, y MPA Pharma (C-232/94, Rec. p. I-0000), en los que este Tribunal de Justicia ha dictado sentencia hoy.
Sobre la compartimentación artificial de mercados entre Estados miembros
42 Debe observarse, a este respecto, que la utilización del derecho de marca por parte de su titular para oponerse a la comercialización, con esta marca, de productos reenvasados por un tercero contribuiría a compartimentar los mercados entre Estados miembros, especialmente si el titular ha comercializado, en diferentes Estados miembros, un producto farmacéutico idéntico en envases diversos y el producto no puede ser importado y comercializado en otro Estado miembro por un importador paralelo tal y como ha sido comercializado por el titular del derecho en un Estado miembro.
43 Por consiguiente, el titular de la marca no puede oponerse al reenvasado del producto en un nuevo embalaje exterior o a la modificación del contenido de un embalaje exterior de origen cuando el embalaje, en el tamaño utilizado por el titular en el Estado miembro en el que el importador ha comprado el producto, no puede ser comercializado en el Estado miembro de importación debido, en particular, a la existencia de una normativa que sólo autoriza los embalajes de cierto tamaño o de un práctica nacional en este sentido, de normas en materia del seguro de enfermedad que subordinan el reembolso de los gastos médicos al tamaño del embalaje o de prácticas de prescripción médica consolidadas que se basen, entre otras, en las normas sobre dimensión recomendadas por agrupaciones profesionales y por las entidades del seguro de enfermedad.
44 A este respecto, debe precisarse que, cuando, según las normas y prácticas vigentes en el Estado miembro de importación, el titular utiliza en éste embalajes de varios tamaños diferentes, la circunstancia de que uno de estos tamaños también se comercialice en el Estado miembro de exportación no basta para llegar a la conclusión de que no es necesario reenvasar el producto. En efecto, existiría una compartimentación de los mercados si el importador sólo pudiera comercializar el producto en una parte limitada del mercado de éste.
45 Por el contrario, el titular puede oponerse al reenvasado del producto en un nuevo embalaje exterior cuando el importador puede confeccionar un embalaje comercializable en el Estado miembro de importación, por ejemplo, adhiriendo en el embalaje original exterior o interior nuevas etiquetas redactadas en la lengua del Estado miembro de importación o añadiendo otro prospecto o folleto informativo en la lengua del Estado miembro de importación.
46 En efecto, la facultad del titular de un derecho de marca protegido en otro Estado miembro de oponerse a que productos reenvasados se comercialicen con esa marca sólo debe limitarse en la medida en que el reenvasado efectuado por el importador sea necesario para comercializar el producto en el Estado miembro de importación.
47 Por último, debe precisarse que, en contra de lo alegado por las demandadas en los litigios principales, la utilización por parte del Tribunal de Justicia de la expresión "compartimentación artificial de los mercados" no implica que el importador deba demostrar que, al comercializar en diferentes Estados miembros un producto idéntico en envases diversos, el titular de la marca haya intentado deliberadamente compartimentar los mercados entre Estados miembros. En efecto, al precisar que debe tratarse de una compartimentación artificial, el Tribunal de Justicia quiso subrayar que el titular siempre puede invocar su derecho de marca para oponerse a la comercialización de productos reenvasados si ello está justificado por la necesidad de proteger la función esencial de la marca, en cuyo caso no puede considerarse que la consiguiente compartimentación sea artificial.
Sobre la afectación del estado original del producto
48 Debe precisarse, en primer lugar, que el concepto de afectación del estado original del producto se refiere al estado del producto contenido en el embalaje.
49 El titular de un derecho de marca puede, pues, oponerse a cualquier reenvasado que implique el riesgo de exponer el producto contenido en el embalaje a manipulaciones o influencias que afecten a su estado original. Para apreciar si es así, debe tenerse en cuenta, como señaló el Tribunal de Justicia en el apartado 10 de la citada sentencia Hoffmann-La Roche, la naturaleza del producto y el procedimiento de reenvasado.
50 Por lo que se refiere a los productos farmacéuticos, del mismo apartado de la citada sentencia Hoffmann-La Roche resulta que debe considerarse que el reenvasado se ha realizado en circunstancias que no pueden afectar al estado original del producto especialmente cuando el titular de la marca ha comercializado el producto en un doble embalaje y el reenvasado sólo afecta al embalaje exterior, dejando intacto el embalaje interior, o cuando el reenvasado es controlado por una autoridad pública con el fin de garantizar la integridad del producto.
51 De esta jurisprudencia resulta, pues, que el mero hecho de retirar los blisters de su embalaje exterior de origen y de colocarlos, junto con uno o varios embalajes de origen, en un nuevo embalaje exterior, o de incluirlos en otro embalaje de origen no basta para afectar al estado original del producto contenido en el embalaje.
52 Sin embargo, las demandadas en el litigio principal han alegado que incluso tales manipulaciones implican el riesgo de afectar al estado original del producto. Así, los blisters procedentes de diferentes embalajes de origen y que se agrupan en un embalaje exterior único podrían proceder de lotes de producción diferentes y podrían tener diferentes fechas de caducidad.
53 No puede acogerse esta argumentación. En efecto, no puede admitirse que cualquier riesgo hipotético de error aislado baste para reconocer al titular de la marca el derecho a oponerse a cualquier reenvasado de los productos farmacéuticos en nuevos embalajes exteriores o a cualquier modificación del contenido de un embalaje exterior de origen.
54 Corresponde al Juez nacional apreciar si las operaciones consistentes en recortar los blisters o en reimprimir en éstos los números de lote se efectúan de manera que quede excluido cualquier riesgo concreto de afectar al estado original de los comprimidos contenidos en dichos blisters. Pues bien, debe considerarse que así ocurre cuando tales operaciones son autorizadas y controladas por una autoridad pública con el fin de garantizar la integridad del producto.
55 Por lo que se refiere a las operaciones consistentes en colocar etiquetas autoadhesivas en los embalajes exteriores de origen o en los blisters, o en añadir al embalaje nuevos prospectos o folletos informativos redactados en la lengua del Estado de importación, no existen motivos para presumir que el estado original del producto contenido en el embalaje resulte directamente afectado por tales operaciones.
56 No obstante, debe reconocerse que, de manera indirecta, el estado original del producto contenido en el embalaje puede resultar afectado cuando, en particular,
° el embalaje exterior o interior del producto reenvasado o el nuevo prospecto o folleto informativo no incluyen ciertas informaciones importantes, o mencionan informaciones inexactas sobre la naturaleza del producto, su composición, sus efectos, su utilización o su conservación, o
° el embalaje del producto reenvasado no está acondicionado para proteger suficientemente el producto.
57 Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si es éste el caso, realizando, en particular, una comparación con el producto comercializado por el titular de la marca en el Estado miembro de importación. Sin embargo, no debe excluirse la posibilidad de que el importador facilite algunas informaciones adicionales, siempre que éstas no contradigan las proporcionadas por el titular en el Estado miembro de importación, requisito éste que se cumple si se trata precisamente de informaciones diferentes derivadas del envase utilizado por el titular en el Estado miembro de exportación.
Sobre las demás exigencias que debe cumplir el importador paralelo
58 En el caso de que el reenvasado se realice en condiciones que no puedan afectar al estado original del producto contenido en el embalaje, la función esencial de la marca como garantía de procedencia queda protegida. Así, el consumidor o el usuario final no se ve inducido a error sobre la procedencia de los productos, sino que recibe efectivamente productos fabricados bajo el control único del titular de la marca.
59 Pues bien, debe señalarse que aunque, en tales circunstancias, la conclusión según la cual el titular no puede invocar su derecho de marca para oponerse a la comercialización con ésta de productos reenvasados por un importador se impone con el fin de garantizar la libre circulación de mercancías, dicha conclusión equivale, sin embargo, a reconocer al importador una cierta facultad que, en circunstancias normales, está reservada al propio titular.
60 En interés del titular, como propietario de la marca, y para protegerle de cualquier abuso, procede, por tanto, como declaró el Tribunal de Justicia en la citada sentencia Hoffmann-La Roche, no admitir esta facultad más que en la medida en que el importador respete algunas otras exigencias.
61 Así, habida cuenta del interés del titular de la marca en que el consumidor o el usuario final no sea inducido a creer que dicho titular es responsable del reenvasado, debe indicarse en el embalaje quién ha reenvasado el producto.
62 Como el Tribunal de Justicia ya ha precisado, dicha indicación debe resultar claramente del embalaje exterior del producto reenvasado (sentencias Hoffmann-La Roche, apartado 12, y Pfizer, apartado 11, antes citadas). Ello implica, como señala el Abogado General en el punto 128 de sus conclusiones, que el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar si la indicación va impresa de manera que pueda ser comprendida por una persona con una vista normal y un grado de atención normal.
63 En cambio, no puede exigirse que, además, el embalaje señale expresamente que el reenvasado ha sido realizado sin autorización del titular de la marca, ya que tal indicación puede interpretarse, como observa el Abogado General en el punto 88 de sus conclusiones, como signo de que el producto reenvasado no es totalmente regular.
64 Sin embargo, como resulta del apartado 11 de la citada sentencia Pfizer, puede exigirse que se indique claramente en el embalaje exterior quién ha fabricado el producto, ya que, en efecto, el fabricante puede tener interés en que no se induzca al consumidor o al usuario final a creer que el importador es titular de la marca y que el producto ha sido fabricado bajo su control.
65 Incluso cuando el autor del reenvasado del producto figure en el embalaje, no puede excluirse la posibilidad de que la reputación de la marca y, por consiguiente, la del titular de ésta resulten, de todos modos, perjudicadas por una presentación inadecuada del producto reenvasado. En tal caso, el titular de la marca tiene un interés legítimo, vinculado con el objeto específico del derecho de marca, en poder oponerse a la comercialización del producto. Para apreciar si la presentación del producto reenvasado puede perjudicar la reputación de la marca, debe tenerse en cuenta la naturaleza del producto y el mercado al que va destinado.
66 En relación con los productos farmacéuticos, debe señalarse necesariamente que se trata de un ámbito sensible en el que el público es particularmente exigente en lo que atañe a la calidad e integridad del producto y que, de hecho, la presentación del producto puede inspirar la confianza del público a este respecto. Por consiguiente, un embalaje defectuoso, de mala calidad o descuidado podría perjudicar la reputación de la marca.
67 A cuanto se ha expuesto hay que añadir que las exigencias que debe cumplir la presentación de un producto farmacéutico reenvasado varían según se trate de un producto vendido a los hospitales o, a través de las farmacias, a los consumidores. En el primer caso, los productos farmacéuticos son administrados a los pacientes por profesionales, para los que la presentación del producto no tiene una gran importancia. En el segundo caso, la presentación del producto reviste una importancia mayor para el consumidor, aunque, tratándose de productos sujetos a prescripción médica, esta circunstancia puede, en sí misma, inspirar a los consumidores una cierta confianza en la calidad del producto.
68 Basándose en estas indicaciones, corresponde al órgano jurisdiccional nacional averiguar, en particular, si el hecho de incluir en un embalaje exterior único tanto embalajes exteriores de origen como blisters sueltos constituye un embalaje descuidado que puede perjudicar la reputación de la marca. Por lo que se refiere al hecho de recortar los blisters, le corresponde apreciar, concretamente, si los recortes se han efectuado de tal manera que la reputación de la marca pueda resultar perjudicada.
69 Por último, como el Tribunal de Justicia señaló en la citada sentencia Hoffmann-La Roche, el titular de la marca debe ser previamente advertido de la comercialización del producto reenvasado. Además, el titular puede exigir que el importador le proporcione, antes de la comercialización, un ejemplar del producto reenvasado, con el fin de poder verificar que el reenvasado no se ha realizado de forma que afecte directa o indirectamente al estado original del producto y que la presentación después del reenvasado no puede perjudicar la reputación de la marca. Asimismo, tal exigencia permite al titular de la marca protegerse mejor de las actividades de quienes infringen el derecho de marca.
70 A la vista de todas estas consideraciones, procede responder a las cuestiones prejudiciales que el artículo 36 del Tratado debe interpretarse en el sentido de que el titular de un derecho de marca puede invocar este derecho para impedir que un importador comercialice un producto farmacéutico que ha sido comercializado en otro Estado miembro por el titular o con su consentimiento, cuando dicho importador ha reenvasado el producto en un nuevo embalaje exterior a través del cual puede verse la marca puesta en el embalaje original, o cuando ha modificado el contenido y el aspecto de un embalaje exterior de origen, conservando, sin embargo, la marca puesta por el fabricante, a menos que:
° se acredite que la utilización del derecho de marca, por parte de su titular, para oponerse a la comercialización de los productos reenvasados con esta marca contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros. Tal es el caso, en particular, cuando el titular ha comercializado, en distintos Estados miembros, un producto farmacéutico idéntico en envases diferentes y el reenvasado efectuado por el importador es, por una parte, necesario para comercializar el producto en el Estado miembro de importación y, por otra parte, se realiza en condiciones tales que el estado original del producto no pueda resultar afectado. En cambio, este requisito no implica que deba acreditarse que el titular de la marca ha intentado deliberadamente compartimentar los mercados entre Estados miembros;
° se demuestre que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto contenido en el embalaje. Tal es el caso, en particular, cuando el importador se ha limitado a operaciones que no implican ningún riesgo de que el producto resulte afectado, como, por ejemplo, las operaciones consistentes en retirar los blisters de su embalaje exterior de origen y colocarlos, junto con uno o varios embalajes de origen, en un nuevo embalaje exterior o introducirlos en otro embalaje de origen, en fijar etiquetas autoadhesivas en los embalajes exteriores de origen o en los blisters, o en añadir en el embalaje otro prospecto o folleto informativo. Corresponde al Juez nacional apreciar si las operaciones consistentes en recortar los blisters o en reimprimir en éstos los números de lote se efectúan de manera que quede excluido cualquier riesgo concreto de afectar al estado original de los comprimidos contenidos en dichos blisters. Pues bien, debe considerarse que así ocurre cuando tales operaciones son autorizadas y controladas por una autoridad pública con el fin de garantizar la integridad del producto. También corresponde al órgano jurisdiccional nacional verificar si el estado original del producto contenido en el embalaje resulta indirectamente afectado, en particular, por el hecho de que el embalaje exterior o interior del producto reenvasado o el nuevo prospecto o folleto informativo no contengan algunas informaciones importantes o mencionen informaciones inexactas, o por el hecho de que el embalaje del producto reenvasado no esté preparado para proteger suficientemente el producto;
° se indique claramente en el nuevo embalaje el autor del reenvasado del producto y el nombre del fabricante de éste, debiéndose imprimir estas indicaciones de manera que sean comprensibles para una persona con una vista normal y un grado de atención normal. En cambio, no es necesario indicar que el reenvasado se ha realizado sin autorización del titular de la marca;
° la presentación del producto reenvasado no sea tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular. Así, el embalaje no debe ser defectuoso, de mala calidad o descuidado. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional averiguar si el hecho de incluir en un embalaje exterior único tanto embalajes exteriores de origen como blisters sueltos constituye un embalaje descuidado que puede perjudicar la reputación de la marca. Por lo que se refiere al hecho de recortar los blisters, le corresponde a dicho órgano apreciar concretamente si los recortes se han efectuado de tal manera que la reputación de la marca pueda resultar perjudicada, y
° el importador advierta, antes de la comercialización del producto reenvasado, al titular de la marca y le proporcione, a petición de éste, un ejemplar del producto reenvasado.
Decisión sobre las costas
Costas
71 Los gastos efectuados por los Gobiernos francés y del Reino Unido y por la Comisión de las Comunidades Europeas, que han presentado observaciones ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes en el litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA,
pronunciándose sobre las cuestiones planteadas por el Bundesgerichtshof mediante resoluciones de 27 de enero de 1994, declara:
El artículo 36 del Tratado CE debe interpretarse en el sentido de que el titular de un derecho de marca puede invocar este derecho para impedir que un importador comercialice un producto farmacéutico que ha sido comercializado en otro Estado miembro por el titular o con su consentimiento, cuando dicho importador ha reenvasado el producto en un nuevo embalaje exterior a través del cual puede verse la marca puesta en el embalaje original, o cuando ha modificado el contenido y el aspecto de un embalaje exterior de origen, conservando sin embargo la marca puesta por el fabricante, a menos que:
° se acredite que la utilización del derecho de marca, por parte de su titular, para oponerse a la comercialización de los productos reenvasados con esta marca contribuiría a compartimentar artificialmente los mercados entre Estados miembros. Tal es el caso, en particular, cuando el titular ha comercializado, en distintos Estados miembros, un producto farmacéutico idéntico en envases diferentes y el reenvasado efectuado por el importador es, por una parte, necesario para comercializar el producto en el Estado miembro de importación y, por otra parte, se realiza en condiciones tales que el estado original del producto no pueda resultar afectado. En cambio, este requisito no implica que deba acreditarse que el titular de la marca ha intentado deliberadamente compartimentar los mercados entre Estados miembros;
° se demuestre que el reenvasado no puede afectar al estado original del producto contenido en el embalaje. Tal es el caso, en particular, cuando el importador se ha limitado a operaciones que no implican ningún riesgo de que el producto resulte afectado, como, por ejemplo, las operaciones consistentes en retirar los blisters de su embalaje exterior de origen y colocarlos, junto con uno o varios embalajes de origen, en un nuevo embalaje exterior o introducirlos en otro embalaje de origen, en fijar etiquetas autoadhesivas en los embalajes exteriores de origen o en los blisters, o en añadir en el embalaje otro prospecto o folleto informativo. Corresponde al Juez nacional apreciar si las operaciones consistentes en recortar los blisters o en reimprimir en éstos los números de lote se efectúan de manera que quede excluido cualquier riesgo concreto de afectar al estado original de los comprimidos contenidos en dichos blisters. Pues bien, debe considerarse que así ocurre cuando tales operaciones son autorizadas y controladas por una autoridad pública con el fin de garantizar la integridad del producto. También corresponde al órgano jurisdiccional nacional verificar si el estado original del producto contenido en el embalaje resulta indirectamente afectado, en particular, por el hecho de que el embalaje exterior o interior del producto reenvasado o el nuevo prospecto o folleto informativo no contengan algunas informaciones importantes o mencionen informaciones inexactas, o por el hecho de que el embalaje del producto reenvasado no esté preparado para proteger suficientemente el producto;
° se indique claramente en el nuevo embalaje el autor del reenvasado del producto y el nombre del fabricante de éste, debiéndose imprimir estas indicaciones de manera que sean comprensibles para una persona con una vista normal y un grado de atención normal. En cambio, no es necesario indicar que el reenvasado se ha realizado sin autorización del titular de la marca;
° la presentación del producto reenvasado no sea tal que pueda perjudicar la reputación de la marca y la de su titular. Así, el embalaje no debe ser defectuoso, de mala calidad o descuidado. Corresponde al órgano jurisdiccional nacional averiguar si el hecho de incluir en un embalaje exterior único tanto embalajes exteriores de origen como blisters sueltos constituye un embalaje descuidado que puede perjudicar la reputación de la marca. Por lo que se refiere al hecho de recortar los blisters, le corresponde a dicho órgano apreciar concretamente si los recortes se han efectuado de tal manera que la reputación de la marca pueda resultar perjudicada, y
° el importador advierta, antes de la comercialización del producto reenvasado, al titular de la marca y le proporcione, a petición de éste, un ejemplar del producto reenvasado.