CELEX: 62002CJ0371
Marcas
Directiva 89/104/CEE
Artículo 12, apartado 2, letraa)
Caducidad de los derechos conferidos por la marca
Marca que se ha convertido en la designación usual en el comercio
Sectores pertinentes para valorarlo

Mediante resolución de 14 de octubre de 2002, recibida en el Tribunal de Justicia el 16 de octubre siguiente, el Svea hovrätt
planteó, con arreglo al artículo 234 CE, una cuestión prejudicial sobre la interpretación del artículo 12, apartado 1, letra a),
de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»).
Dicha cuestión se suscitó en un litigio entre Björnekulla Fruktindustrier AB (en lo sucesivo, «Björnekulla») y Procordia Food
AB (en lo sucesivo, «Procordia»), titular de la marca Bostongurka, utilizada para conservas de pepinillos en vinagre picados,
litigio que versaba sobre los derechos conferidos por dicha marca, cuya caducidad pide que se declare Björnekulla.
Marco jurídico
Derecho comunitario
El artículo 3 de la Directiva, titulado «Causas de denegación o de nulidad», dispone en su apartado 1, letras b), c) y d),
lo siguiente:
«1.

Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:
[…]
b)
las marcas que carezcan de carácter distintivo;
c)
las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie,
la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación
del servicio u otras características de los mismos;
d)
las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común
o en las costumbres leales y constantes del comercio».
El artículo 12, titulado «Causas de caducidad», dispone en su apartado 2, letra a), lo siguiente:
«2.

Asimismo, podrá ser declarada la caducidad de una marca que, con posterioridad a la fecha de su registro:
a)
se haya convertido, por la actividad o inactividad de su titular, en la designación usual en el comercio de un producto o
de un servicio para el que esté registrada».
Derecho nacional
En virtud del artículo 25 de la Ley sueca 1960:644, de 2 de diciembre de 1960, de marcas, Ley modificada con vistas a su adaptación
a la Directiva (en lo sucesivo, «Ley de marcas sueca»), podrá declararse la caducidad de una marca cuando deje de tener carácter
distintivo.
Litigio principal
Björnekulla ejercitó contra Procordia ante el tingsrätten (tribunal de primera instancia) una acción de caducidad de los derechos
conferidos por la marca Bostongurka. Alegó que dicha marca había perdido su carácter distintivo, en la medida en que tal denominación
se consideraba un término genérico para los pepinillos en vinagre.
Para fundamentar su demanda, Björnekulla adujo dos estudios de mercado basados en un sondeo de opinión que se había llevado
a cabo entre los consumidores.
Procordia se opuso a dicha demanda, invocando, en particular, un estudio de mercado realizado entre los órganos de decisión
de empresas importantes en los sectores del comercio de alimentación general, de las cantinas y de las freidurías.
Basándose, en particular, en los trabajos preparatorios de la Ley de marcas sueca, el tingsrätt consideró que el sector interesado
pertinente para determinar si la marca Bostongurka había perdido o no su carácter distintivo era el sector de la distribución,
en el que se había realizado la encuesta de Procordia. El tingsrätt desestimó la demanda de Björnekulla por considerar que
ésta no había demostrado que la marca Bostongurka hubiera perdido su carácter distintivo.
El Svea hovrätt estima que ni el tenor literal del artículo 25 de la Ley de marcas sueca ni el del artículo 12, apartado 2,
letra a), de la Directiva permiten determinar los sectores interesados cuyo punto de vista debe tenerse en cuenta para dilucidar
si una marca ha perdido su carácter distintivo. Según dicho órgano jurisdiccional, en el caso de que la Ley de marcas sueca
sea interpretada a la luz de los trabajos preparatorios, los sectores interesados son aquellos que se dedican a la comercialización
del producto. No obstante, el Svea hovrätt se pregunta si, interpretada de este modo, dicha Ley es compatible con la Directiva.
En este contexto, dicho órgano jurisdiccional decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente
cuestión prejudicial:
«En el caso de un producto que pasa por distintas fases de comercialización antes de llegar a los consumidores, ¿cuál o cuáles
son, a efectos de la aplicación del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva sobre marcas, los sectores interesados
cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta para determinar si una marca se ha convertido en la designación usual en el comercio
de un producto para el que está registrada?»
Sobre la cuestión prejudicial
Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pide que se dilucide si el artículo 12, apartado 2, letra a),
de la Directiva debe interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de que intervengan intermediarios en la distribución
al consumidor o usuario final de un producto amparado por una marca registrada, los sectores interesados cuyo punto de vista
ha de tenerse en cuenta para apreciar si la referida marca se ha convertido en la designación usual en el comercio del producto
en cuestión son los consumidores o usuarios finales del producto y/o los profesionales que intervienen en la comercialización
de dicho producto.
Cuando un órgano jurisdiccional nacional tiene que interpretar el Derecho nacional, ya sea disposiciones anteriores o posteriores
a la Directiva de que se trate, está obligado a hacer todo lo posible por interpretarlo a la luz de la letra y de la finalidad
de la Directiva, para alcanzar el resultado que ésta persigue y atenerse así al artículo 249 CE, párrafo tercero (véanse,
en particular, las sentencias de 13 de noviembre de 1990, Marleasing, C‑106/89, Rec. p. I‑4135, apartado 8, y de 12 de febrero
de 2004, Henkel, C‑218/01, Rec. p. I‑0000, apartado 60), y ello a pesar de los elementos de interpretación en sentido contrario
que pudieran resultar de los trabajos preparatorios de la norma nacional.
La respuesta a la cuestión planteada por el órgano jurisdiccional remitente depende esencialmente del sentido de la expresión
«en el comercio» que utiliza el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva.
Björnekulla y el Gobierno italiano estiman que el sector pertinente es el de los consumidores. Procordia y el Gobierno sueco
consideran, en cambio, que el sector pertinente es el de los operadores que intervienen en la comercialización del producto.
En cuanto a la Comisión, esta institución considera que el sector pertinente es ante todo el de los consumidores del producto,
pero que, en función de las circunstancias de hecho, puede extenderse a otros grupos, en particular a los intermediarios.
A este respecto, es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, las disposiciones comunitarias deben ser interpretadas
y aplicadas de modo uniforme a la luz de las versiones de las otras lenguas comunitarias (véanse especialmente, en este sentido,
las sentencias de 5 de diciembre de 1967, Van der Vecht, 19/67, Rec. pp. 445 y ss., especialmente p. 456, y de 17 de julio
de 1997, Ferriere Nord/Comisión, C‑219/95 P, Rec. p. I‑4411, apartado 15).
El examen de las diferentes versiones lingüísticas del artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva muestra que los
términos utilizados en las versiones inglesa y finesa («in the trade» y «elinkeinotoiminnassa») parecen referirse únicamente
a los sectores profesionales, mientras que los términos utilizados en las versiones española, danesa, alemana, griega, francesa,
italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca («en el comercio», «inden for handelen», «im geschäftlichen Verkehr», «συνήθης εμπορική
ονομασία», «dans le commerce», «la generica denominazione commerciale», «in de handel», «no comércio» e «i handeln») designan
más bien tanto a los consumidores y usuarios finales como a los operadores que distribuyen el producto.
Resulta, pues, que, en la mayoría de las versiones lingüísticas, la disposición comunitaria que ha de interpretarse no se
circunscribe a los sectores profesionales.
Esta constatación viene corroborada por el sistema general y la finalidad de la Directiva.
La función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o del servicio
que con ella se designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia
(véanse, en particular, las sentencias de 29 de septiembre de 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, apartado 28, y de 4 de
octubre de 2001, Merz & Krell, C‑517/99, Rec. p. I‑6959, apartado 2). Para que la marca pueda desempeñar su función de elemento
esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado CE pretende establecer, debe constituir la garantía de que
todos los productos o servicios designados con ella han sido fabricados o prestados bajo el control de una única empresa,
a la que puede hacerse responsable de su calidad (sentencia Canon, antes citada, apartado 28).
El legislador comunitario ha consagrado esta función esencial de la marca en el artículo 2 de la Directiva, al disponer que
los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica sólo podrán constituir una marca si son apropiados para distinguir
los productos o los servicios de una empresa de los de otras (sentencia Merz & Krell, antes citada, apartado 23).
En otros lugares de la Directiva se extraen consecuencias del mencionado requisito, en particular en los artículos 3 y 12
de la misma. Mientras el artículo 3 enumera situaciones en las que la marca no puede
ab initio
desempeñar su función de indicación de origen, el artículo 12, apartado 2, letra a), contempla una situación en la que la
marca deja de ser idónea para desempeñar dicha función.
Ahora bien, si la función de indicación de origen de la marca resulta esencial sobre todo para el consumidor o usuario final,
reviste asimismo importancia para los intermediarios que intervienen en la comercialización del producto. En efecto, al igual
que en el caso de los consumidores o usuarios finales, contribuye a determinar el comportamiento de dichos intermediarios
en el mercado.
En general, la percepción del sector de los consumidores o usuarios finales desempeña un papel decisivo. En efecto, la finalidad
de todo el proceso de comercialización es la adquisición del producto en el seno de aquel sector y la función de los intermediarios
consiste tanto en detectar y anticiparse a la demanda del producto en cuestión como en intensificar y orientar dicha demanda.
En consecuencia, el sector interesado es ante todo el de los consumidores y usuarios finales. No obstante, en función de las
características del mercado del producto de que se trate, también deberá tomarse en consideración la influencia de los intermediarios
en las decisiones de adquisición y, por lo tanto, la percepción que éstos tengan de la marca.
Procede, pues, responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva debe
interpretarse en el sentido de que, en el supuesto de que en la distribución al consumidor o usuario final de un producto
amparado por una marca registrada intervengan intermediarios, los sectores interesados cuyo punto de vista ha de tenerse en
cuenta para apreciar si la referida marca se ha convertido en la designación usual en el comercio del producto en cuestión
son los consumidores o usuarios finales y, en función de las características del mercado del producto de que se trate, los
profesionales que intervienen en la comercialización de dicho producto.
Costas
Los gastos efectuados por los Gobiernos sueco, italiano y del Reino Unido, así como por la Comisión, que han presentado observaciones
ante este Tribunal de Justicia, no pueden ser objeto de reembolso. Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio
principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre
las costas.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Sexta),
pronunciándose sobre la cuestión planteada por el Svea hovrätt mediante resolución de 14 de de octubre de de 2002, declara:
El artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido
de que, en el supuesto de que en la distribución al consumidor o usuario final de un producto amparado por una marca registrada
intervengan intermediarios, los sectores interesados cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta para apreciar si la referida
marca se ha convertido en la designación usual en el comercio del producto en cuestión son los consumidores o usuarios finales
y, en función de las características del mercado del producto de que se trate, los profesionales que intervienen en la comercialización
de dicho producto.
Skouris
Gulmann
Cunha Rodrigues
Puissochet
Schintgen
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 29 de abril de 2004.
El Secretario
El Presidente
R. Grass
V. Skouris
–
Lengua de procedimiento: sueco.