CELEX: 62002TJ0289
Gemeinschaftsmarke
Wortzeichen TELEPHARMACY SOLUTIONS
Absolutes Eintragungshindernis
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung (EG) Nr. 40/94
Wahrung der Verteidigungsrechte

Vorgeschichte des Rechtsstreits
Die Klägerin, vormals Adds Inc., meldete am 26. November 1999 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster
und Modelle) (im Folgenden: HABM) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke
(ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung eine Gemeinschaftswortmarke an.
Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen TELEPHARMACY SOLUTIONS.
Die Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, gehören zu den Klassen 9, 10, 38 und 42 des Abkommens
von Nizza vom 15. Juni 1957 über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken
in revidierter und geänderter Fassung und entsprechen für die jeweilige Klasse folgender Beschreibung:
–
„Computer, Computerperipheriegeräte, Computerschränke, Drucker, Etikettiermaschinen, Computermöbel und Computersoftware; Datenträger;
alle vorstehend genannten Waren auch als Bestandteile eines Ausgabesystems und/oder zur Verwendung in der Pharmazie bzw. Medizin;
Ausgabesysteme bestehend aus Software und Hardware“ der Klasse 9;
–
„Ausgabesysteme; Ausgabesysteme für verpackte pharmazeutische und/oder verpackte medizinische Erzeugnisse; Ausgabesysteme
bestehend aus Schränken; Teile und Bestandteile für alle vorstehend genannten Waren“ der Klasse 10;
–
„Übertragung von Informationen, Daten und Ausgabeanweisungen, elektronische und/oder Funkübertragung von Informationen, Daten
und Ausgabeanweisungen“ der Klasse 38;
–
„Patientenberatung; Weiterleitung von Ausgabeanweisungen an entfernte Ausgabesysteme; medizinische und pharmazeutische Dienstleistungen“
der Klasse 42.
Mit Entscheidung vom 21. November 2000 wies der Prüfer die Anmeldung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94
zurück. Er vertrat die Ansicht, das fragliche Zeichen sei im Hinblick auf die von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen
unmittelbar beschreibend, da das Wort „telepharmacy“ (Fernapotheke) im Bereich des Fernabsatzes von Arzneimitteln allgemein
gebräuchlich sei. Die Gemeinschaftsmarke TELEPHARMACY SOLUTIONS weise den Verbraucher lediglich darauf hin, dass die Klägerin
Unternehmen und Privatpersonen, die im Bereich Fernapotheken tätig werden wollten, durch Lieferung der beanspruchten Waren
und Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen Lösungen anböte. Die Unterscheidungskraft der Marke wurde daher für alle
beanspruchten Waren und Dienstleistungen verneint.
Am 22. Januar 2001 legte die Klägerin beim HABM Beschwerde gegen die Entscheidung des Prüfers gemäß Artikel 59 der Verordnung
Nr. 40/94 ein. Sie begründete diese mit Schriftsatz vom 21. März 2001.
Mit Entscheidung vom 28. Juni 2002 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Vierte Beschwerdekammer des HABM diese
Beschwerde mit der Begründung zurück, dass Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 der Eintragung der Wortmarke
TELEPHARMACY SOLUTIONS entgegenstehe, da diese vom Verbraucher als Hinweis auf die Bestimmung der beanspruchten Waren und
Dienstleistungen, d. h. darauf, dass sie dem Fernabsatz von pharmazeutischen Erzeugnissen dienten, aufgefasst werde. Die angemeldete
Marke beschreibe die Ausrüstung und die Dienstleistungen, die dem Fernabsatz von pharmazeutischen Erzeugnissen dienten, da
das Wort „telepharmacy“ in diesem Bereich allgemein gebräuchlich sei.
Verfahren und Anträge der Beteiligten
Mit Klageschrift, die am 20. September 2002 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangen ist, hat die Klägerin die vorliegende
Klage erhoben.
In ihrer Klageschrift führt die Klägerin aus, dass die vorliegende Klage nur folgende Waren betreffe: „System für die ferngesteuerte
elektronische Ausgabe von abgepackten pharmazeutischen Erzeugnissen, bestehend aus einem Aufbewahrungsgehäuse, in dem die
abgepackten pharmazeutischen Erzeugnisse gelagert und ausgegeben werden, einem an das Ausgabegerät angeschlossenen Computer
und einem Kommunikationsnetz, über das der Computer mit einem dezentralen Computer verbunden ist“, der Klasse 9.
Die Klägerin beantragt,
–
die angefochtene Entscheidung aufzuheben, soweit sie die in Randnummer 8 genannten Waren betrifft;
–
dem HABM die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
Das HABM beantragt,
–
die Klage abzuweisen;
–
der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.
Rechtliche Würdigung
Die Klägerin stützt ihre Klage auf drei Gründe. Mit dem ersten Klagegrund rügt sie im Wesentlichen eine Verletzung ihrer Verteidigungsrechte,
mit dem zweiten einen Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung Nr. 40/94 und mit dem dritten einen
Verstoß gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes.
Zum Gegenstand des Rechtsstreits
Vorab ist zu prüfen, ob der Antrag der Klägerin in der Klageschrift, das in der Anmeldung genannte Verzeichnis der Waren und
Dienstleistungen einzuschränken (siehe oben, Randnummer 8), zulässig ist.
Hierzu ist zu bemerken, dass der Anmelder einer Gemeinschaftsmarke jederzeit beim HABM beantragen kann, dass das Verzeichnis
der Waren und Dienstleistungen nach Artikel 44 der Verordnung Nr. 40/94 und Regel 13 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission
vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (ABl. L 303, S. 1) eingeschränkt wird. Nach diesen Bestimmungen
muss die Einschränkung eines in einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung enthaltenen Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen
nach besonderen Modalitäten vorgenommen werden. Da der in der Klageschrift gestellte Antrag der Klägerin diesen Modalitäten
nicht entspricht, kann er nicht als ein Änderungsantrag im Sinne der genannten Bestimmungen betrachtet werden (in diesem Sinn
Urteil des Gerichts vom 5. März 2003 in der Rechtssache T‑194/01, Unilever/HABM [ovoide Tabletten], Slg. 2003, II‑383, Randnr.
13).
Dieser Antrag kann allerdings dahin ausgelegt werden, dass die Klägerin nur eine Teilaufhebung der angefochtenen Entscheidung
beantragt (in diesem Sinn Urteil ovoide Tabletten, zitiert in Randnr. 13, Randnr. 14). Ein derartiger Antrag verstößt als
solcher nicht gegen das in Artikel 135 § 4 der Verfahrensordnung des Gerichts niedergelegte Verbot, im Verfahren vor dem Gericht
den vor der Beschwerdekammer verhandelten Streitgegenstand zu ändern (in diesem Sinn Urteil ovoide Tabletten, zitiert in Randnr.
13, Randnr. 15).
Wie auch die Klägerin und das HABM in ihren Antworten auf eine schriftliche Frage des Gerichts feststellen, handelt es sich
hierbei um einen Antrag auf Teilaufhebung der angefochtenen Entscheidung, die den Streitgegenstand im Sinne des Artikel 135
§ 4 der Verfahrensordnung nicht ändert. Er ist folglich zulässig.
Zum ersten Klagegrund: Verletzung der Verteidigungsrechte
Vorbringen der Beteiligten
Die Klägerin weist darauf hin, dass die Entscheidung des Prüfers vom 21. November 2000 allein auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe
b der Verordnung Nr. 40/94 gestützt sei, die angefochtene Entscheidung dagegen auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung
beruhe. Die Beschwerdekammer habe ein neues absolutes Eintragungshindernis angeführt, ohne dass die Klägerin sich dazu habe
äußern oder entsprechende Beweise habe beibringen können. Dadurch habe die Beschwerdekammer gegen Artikel 73 der Verordnung
Nr. 40/94 verstoßen.
Das HABM beantragt, diesen Klagegrund zurückzuweisen, da sich die Gründe für die Versagung der Eintragung nach Artikel 7 Absatz
1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 und nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 im vorliegenden Fall
entsprächen. Nur die Rechtsgrundlage für die Versagung der Eintragung sei geändert worden. Dazu seien die Beschwerdekammern
aber nach Artikel 62 der Verordnung Nr. 40/94 befugt, wonach die Beschwerdekammer im Rahmen der Zuständigkeit der Dienststelle
tätig werde, die die Entscheidung erlassen habe.
Das HABM habe nicht gegen Artikel 73 der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen, da es immer wieder darauf hingewiesen habe, dass
die angemeldete Marke nicht eingetragen werden könne, weil das fragliche Zeichen im Hinblick auf alle beanspruchten Waren
und Dienstleistungen beschreibend sei, denn diese böten Lösungen im Bereich der Zubereitung und des Fernabsatzes von Arzneimitteln
an. Im Schreiben vom 16. Mai 2000, mit dem die Gründe für die Zurückweisung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung mitgeteilt worden
seien, habe der Prüfer bereits ausgeführt, dass die Marke nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 nicht
eingetragen werden könne, da sie im Hinblick auf alle von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen beschreibend
sei. Die Klägerin habe folglich zweimal Gelegenheit gehabt, zu den Gründen Stellung zu nehmen, die zur Feststellung des beschreibenden
Charakters der angemeldeten Marke geführt hätten: einmal gegenüber dem Prüfer und einmal gegenüber der Beschwerdekammer.
Würdigung durch das Gericht
Es ist unstreitig, dass der Prüfer die Anmeldung der Marke TELEPHARMACY SOLUTIONS zurückgewiesen hat, weil diese keine Unterscheidungskraft
im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 im Hinblick auf die von der Anmeldung erfassten Waren
und Dienstleistungen habe. Die Beschwerdekammer hat ihrerseits ausgeführt, dass der Eintragung des fraglichen Wortzeichens
das absolute Eintragungshindernis des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 entgegenstehe.
Hierzu ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Grundsatz der Wahrung des rechtlichen Gehörs in Artikel 73 der Verordnung
Nr. 40/94 seinen Ausdruck findet, wonach die Entscheidungen des HABM nur auf Gründe gestützt werden dürfen, zu denen sich
die Beteiligten äußern konnten (Urteile des Gerichts vom 16. Februar 2000 in der Rechtssache T‑122/99, Procter & Gamble/HABM
[Form einer Seife], Slg. 2000, II‑265, Randnr. 40, und vom 27. Februar 2002 in der Rechtssache T‑34/00, Eurocool Logistik/HABM
[EUROCOOL], Slg. 2002, II‑683, Randnr. 20, sowie in der Rechtssache T‑79/00, Rewe-Zentral/HABM [LITE], Slg. 2002, II‑705,
Randnr. 13).
Außerdem stellt die Wahrung des rechtlichen Gehörs einen allgemeinen Grundsatz des Gemeinschaftsrechts dar, wonach die Adressaten
von Entscheidungen der öffentlichen Behörden, die ihre Interessen spürbar berühren, Gelegenheit erhalten müssen, ihren Standpunkt
sachgerecht darzulegen (Urteile Form einer Seife, zitiert in Randnr. 20, Randnr. 42, EUROCOOL, zitiert in Randnr. 20, Randnr.
21, und LITE, zitiert in Randnr. 20, Randnr. 14).
Nach der Rechtsprechung des Gerichts verletzen die Beschwerdekammern das rechtliche Gehör des Anmelders einer Marke, wenn
sie diesem keine Gelegenheit geben, sich zu den absoluten Eintragungshindernissen zu äußern, die sie von Amts wegen berücksichtigt
haben (Urteile Form einer Seife, zitiert in Randnr. 20, Randnr. 47, EUROCOOL, zitiert in Randnr. 20, Randnr. 22, und LITE,
zitiert in Randnr. 20, Randnr. 15).
Ferner ist darauf hinzuweisen, dass aus Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 zwar hervorgeht, dass die dort genannten
Eintragungshindernisse voneinander unabhängig sind und getrennt geprüft werden müssen (vgl. entsprechend zum gleich lautenden
Artikel 3 Absatz 1 der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften
der Mitgliedstaaten über die Marken [ABl. 1989, L 40, S. 1] Urteil des Gerichtshofes vom 8. April 2003 in den Rechtssachen
C‑53/01 bis C‑55/01, Linde u. a., Slg. 2003, I‑3161, Randnr. 67), dass es jedoch eine offensichtliche Überschneidung der jeweiligen
Anwendungsbereiche der in den Buchstaben b, c und d dieser Bestimmung genannten Fälle gibt (vgl. entsprechend zum gleich lautenden
Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie 89/104 Urteil des Gerichtshofes vom 12. Februar 2004 in der Rechtssache C‑265/00, Campina
Melkunie, Slg. 2004, I‑0000, Randnr. 18).
Einer Wortmarke, die im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 Merkmale von Waren oder Dienstleistungen
beschreibt, fehlt aus diesem Grund zwangsläufig die Unterscheidungskraft in Bezug auf diese Waren oder Dienstleistungen im
Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b dieser Verordnung (vgl. entsprechend zum gleich lautenden Artikel 3 Absatz 1 der
Richtlinie 89/104 Urteile des Gerichtshofes Campina Melkunie, zitiert in Randnr. 23, Randnr. 19, und vom 12. Februar 2004
in der Rechtssache C‑363/99, Koninklijke KPN Nederland, Slg. 2004, I‑0000, Randnr. 86).
Im vorliegenden Fall sind die Erwägungen der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung zur Anwendung des Artikels
7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 und die Begründung der Entscheidung des Prüfers ähnlich. Unter Bezugnahme
auf die Definitionen der englischen Wörter „tele“ (fern), „pharmacy“ (Apotheke) und „solutions“ (Lösungen) in Wörterbüchern
führte der Prüfer aus, dass die Marke nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 nicht eingetragen werden
könne, da sie keine Unterscheidungskraft habe, weil sie Waren und Dienstleistungen beschreibe, die Lösungen im Bereich der
Zubereitung und des Fernabsatzes von Arzneimitteln anböten.
Die Beschwerdekammer bestätigte diese Ausführungen und stellte in den Randnummern 8 und 9 der angefochtenen Entscheidung fest:
„… Die Marke besteht aus einem Ausdruck, der von Verbrauchern verwendet werden kann, um die beanspruchten Waren oder die Bestimmung
der beanspruchten Dienstleistungen zu beschreiben. Sie ist daher nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c [der Verordnung Nr. 40/94]
nicht eintragungsfähig. … Der Prüfer lehnte die Eintragung der Marke nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b [der Verordnung Nr.
40/94] ab, da sie keine Unterscheidungskraft habe, weil sie beschreibend für die Waren und Dienstleistungen sei. Die Beschwerdekammer
geht folglich davon aus, dass der Prüfer die Anmeldung wegen des beschreibenden Charakters der Marke ablehnte und dass er
keine anderen Einwände bezüglich der Unterscheidungskraft als den beschreibenden Charakter hatte. Die Beschwerdekammer ist
ferner der Ansicht, dass die Eintragung der Marke allein nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 abzulehnen
ist“.
Aus diesen Entscheidungen ergibt sich, dass sich die Umstände in der vorliegenden Rechtssache von denen unterscheiden, die
der in Randnummer 20 angeführten Rechtsprechung zugrunde liegen. Denn in diesen Rechtssachen hatte die Beschwerdekammer von
Amts wegen neue absolute Eintragungshindernisse geprüft, ohne den Anmeldern Gelegenheit zu geben, sich zur Anwendung dieser
absoluten Eintragungshindernisse und der dafür angeführten Begründung zu äußern (Urteile Form einer Seife, zitiert in Randnr.
20, Randnrn. 43 bis 46, EUROCOOL, zitiert in Randnr. 20, Randnrn. 23 und 24, und LITE, zitiert in Randnr. 20, Randnrn. 16
bis 19).
Im vorliegenden Fall ist die Beschwerdekammer hingegen zu Recht davon ausgegangen, dass sich aus der Begründung der Entscheidung
des Prüfers klar ergibt, dass sie auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c dieser Verordnung Nr. 40/94 gestützt ist, obwohl sie
nur auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung ausdrücklich Bezug nimmt. Als die Beschwerdekammer ihre eigene Entscheidung
auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c stützte, legte sie ihr daher nicht von Amts wegen ein neues Eintragungshindernis zugrunde,
zu dem sie die Klägerin vorher hätte anhören müssen.
Da der Prüfer die Versagung der Eintragung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 überdies allein mit
dem beschreibenden Charakter der angemeldeten Marke begründet hatte, war die Klägerin in der Lage, sich zu den Erwägungen
zu äußern, die die Beschwerdekammer dazu veranlassten, die Versagung der Eintragung zu bestätigen. In ihrem Schriftsatz vom
21. März 2001, der die Beschwerdegründe anführt, wird im Übrigen die Frage des beschreibenden Charakters der Marke behandelt.
Der erste Klagegrund ist demnach zurückzuweisen.
Zum zweiten Klagegrund: Verstoß gegen Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c der Verordnung Nr. 40/94
Vorbringen der Parteien
Unter Verweis auf das Urteil des Gerichtshofes vom 20. September 2001 in der Rechtssache C‑383/99 P (Procter & Gamble/HABM,
Slg. 2001, I‑6251) macht die Klägerin erstens geltend, dass die angemeldete Marke nicht nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe
c der Verordnung Nr. 40/94 von der Eintragung ausgeschlossen sei, da sie nicht ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehe,
die die Bestimmung der fraglichen Waren und Dienstleistungen bezeichneten. Zwar könne das Wort „pharmacy“ im Verkehr dazu
verwendet werden, die Bestimmung dieser Waren anzugeben. Auch der Bestandteil „tele“ könne als Vorsilbe mit der Bedeutung
„fern“ verwendet werden. Daraus könne man jedoch nicht schließen, dass diese Wortverbindung einen allgemein gebräuchlichen
Ausdruck darstelle. Dass sich das Wort „telepharmacy“ in einem Wörterbuch finde, sei kein Beleg dafür.
Darüber hinaus habe das HABM versäumt, die Marke als Ganzes zu prüfen, d. h. mit dem hinzugefügten Wort „solutions“, das kein
Wort der Alltagssprache für Waren im Unterschied zu Dienstleistungen sei.
Die angemeldete Marke bestehe aus einer elliptischen Angabe, die eine ungewöhnliche grammatikalische Struktur aufweise und
ein Syntagma darstelle, dessen Sinn sich nicht unmittelbar erschließe. Nur weil die Marke auf bestimmte Waren oder Dienstleistungen
anspiele, sei sie nicht als eine Beschreibung dieser Waren und Dienstleistungen anzusehen.
Die angemeldete Marke sei zwar dem HABM zufolge im Hinblick auf das Angebot von Lösungen für Gewerbetreibende und Private,
die im Bereich der „Fernapotheken“, d. h. dem Vertrieb von Arzneimitteln unter Verwendung von Telekommunikationstechniken
tätig werden wollten, rein beschreibend; doch beschreibe sie nicht die Waren, die von der Anmeldung, wie sie im Rahmen der
vorliegenden Klage eingegrenzt worden sei, erfasst würden.
Zweitens habe die Beschwerdekammer, die an die Beweise gebunden sei, die dem Prüfer vorgelegen hätten, keinen oder zumindest
keinen angemessenen Beweis für ihre Feststellung angeführt, die angemeldete Marke sei nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c
der Verordnung Nr. 40/94 von der Eintragung ausgeschlossen. Die Versagung der Eintragung habe der Prüfer auf eine einzige
Internet-Fundstelle gestützt, die auf eine auf der Website einer Bildungseinrichtung außerhalb der Europäischen Gemeinschaft
genannte Konferenz hingewiesen habe. Überdies sei es der Klägerin nicht möglich gewesen, diesen Hinweis zu überprüfen.
Drittens könne die Eintragung der angemeldeten Marke auch nicht nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94
verweigert werden, da sie nicht beschreibend sei und das HABM keine anderen Gesichtspunkte zur fehlenden Unterscheidungskraft
der Marke vorgetragen habe.
Das HABM ist der Ansicht, dass die angemeldete Marke auf eine Apotheke verweise, die über das Internet konsultiert werden
könne. Die Marke sei aus der Sicht der angesprochenen Verkehrskreise, d. h. von medizinischen Fachkreisen, beschreibend. Diese
Verkehrskreise könnten anglophon sein oder die wissenschaftliche Sprache der Medizin, das Englische, beherrschen.
Zum Vorbringen der Klägerin, die Beschwerdekammer habe keinen Beweis für ihre Feststellung angeführt, dass die Marke nach
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 von der Eintragung ausgeschlossen sei, trägt das HABM vor, die Beschwerdekammer
habe für ihre Entscheidungsfindung lediglich das Kriterium des beschreibenden Charakters gemäß der Rechtsprechung angewandt.
Zur fehlenden Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke macht das HABM geltend, dass sich die angefochtene Entscheidung
zwar auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 stütze, der Marke jedoch auch jede Unterscheidungskraft fehle.
Eine Internet-Recherche nach den Wörtern „telepharmacy and solutions“ ergebe eine Liste von 245 Internetseiten, auf denen
die angemeldete Marke als Gattungsbegriff verwendet werde.
Würdigung durch das Gericht
Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 sind „Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen,
welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft
oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der
Ware oder Dienstleistung dienen können“, von der Eintragung ausgeschlossen. Überdies finden gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung
Nr. 40/94 „[d]ie Vorschriften des Absatzes 1 ... auch dann Anwendung, wenn die Eintragungshindernisse nur in einem Teil der
Gemeinschaft vorliegen“.
Daher sind die verschiedenen in Artikel 7 der Verordnung Nr. 40/94 aufgeführten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses
auszulegen, das ihnen jeweils zugrunde liegt (vgl. entsprechend zu Artikel 3 der Richtlinie 89/104 Urteile des Gerichtshofes
vom 18. Juni 2002 in der Rechtssache C‑299/99, Philips, Slg. 2002, I‑5475, Randnr. 77, Linde u. a., zitiert in Randnr. 23,
Randnr. 71, vom 6. Mai 2003 in der Rechtssache C‑104/01, Libertel, Slg. 2003, I‑3793, Randnr. 51, und Campina Melkunie, zitiert
in Randnr. 23, Randnr. 34).
Mit dem Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben von der Eintragung als Gemeinschaftsmarke verfolgt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe
c der Verordnung Nr. 40/94 das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die die Waren oder Dienstleistungen
beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von jedermann frei verwendet werden können. Diese Bestimmung erlaubt es
daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden
(Urteil des Gerichtshofes vom 23. Oktober 2003 in der Rechtssache C‑191/01 P, HABM/Wrigley, Slg. 2003, I‑0000, Randnr. 31
und die zitierte Rechtsprechung).
Die Zurückweisung einer Anmeldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 durch das HABM setzt nicht
voraus, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in dieser Bestimmung genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung
bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend
verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem
Zweck verwendet werden können. Ein Wortzeichen muss daher nach dieser Bestimmung von der Eintragung ausgeschlossen werden,
wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet
(Urteil HABM/Wrigley, zitiert in Randnr. 42, Randnr. 32).
Für die Anwendung des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 ist daher zu prüfen, ob das fragliche Zeichen
zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet.
Bei der Prüfung der möglichen Bedeutungen eines Zeichens ist zu untersuchen, ob dieses Zeichen im normalen Sprachgebrauch
nach dem Verständnis der maßgebenden Verkehrskreise die angemeldeten Waren oder Dienstleistungen entweder unmittelbar oder
durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen kann (in diesem Sinn Urteil Procter & Gamble/HABM, zitiert
in Randnr. 31, Randnr. 39). Die Unterscheidungskraft einer Marke kann somit nur im Hinblick auf die betreffenden Waren oder
Dienstleistungen und nach dem Verständnis der maßgebenden Verkehrskreise beurteilt werden (Urteil EUROCOOL, zitiert in Randnr.
20, Randnr. 38).
Vorab ist daran zu erinnern, dass die vorliegende Klage nur die folgenden in der Anmeldung genannten Waren betrifft: „System
für die ferngesteuerte elektronische Ausgabe von abgepackten pharmazeutischen Erzeugnissen, bestehend aus einem Aufbewahrungsgehäuse,
in dem die abgepackten pharmazeutischen Erzeugnisse gelagert und ausgegeben werden, einem an das Ausgabegerät angeschlossenen
Computer und einem Kommunikationsnetz, über das der Computer mit einem dezentralen Computer verbunden ist“ der Klasse 9.
Folglich sind die maßgebenden Verkehrskreise Englisch sprechende medizinische Fachkreise, wie das HABM ohne Widerspruch seitens
der Klägerin angenommen hat.
Was die Bedeutung des Wortzeichens TELEPHARMACY SOLUTIONS im Englischen angeht, so kann der Bestandteil „pharmacy“, wie die
Klägerin im Übrigen einräumt, im Verkehr dazu verwendet werden, die Bestimmung der von der Anmeldung erfassten Waren zu bezeichnen,
während der Bestandteil „tele“ als Vorsilbe mit der Bedeutung „fern“ verwendet werden kann. Das Wort „telepharmacy“ bezieht
sich demnach auf den Fernabsatz von Medikamenten.
Dabei ist unerheblich, ob der Bestandteil „telepharmacy“ eine sprachliche Neuschöpfung darstellt. Wie der Gerichtshof festgestellt
hat, hat eine Marke, die sich aus einer sprachlichen Neuschöpfung mit mehreren Bestandteilen zusammensetzt, von denen jeder
Merkmale der Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, nämlich selbst einen diese Merkmale
beschreibenden Charakter, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung und der bloßen Summe ihrer
Bestandteile besteht; dies setzt voraus, dass die Neuschöpfung aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf
die genannten Waren oder Dienstleistungen einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung
der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht (vgl. entsprechend
zum gleich lautenden Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 89/104 Urteil Campina Melkunie, zitiert in Randnr. 23,
Randnr. 43).
Im vorliegenden Fall bleibt die bloße Kombination der Wortbestandteile „tele“ und „pharmacy“, von denen jeder Merkmale der
Waren oder Dienstleistungen beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, selbst für diese Merkmale beschreibend. Die
bloße Aneinanderreihung solcher Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder
semantischer Art, kann nämlich nur zu einer Marke führen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, die im Verkehr
zur Bezeichnung von Merkmalen der genannten Waren dienen können.
Das Wort „solutions“ bezieht sich insbesondere auf Vorgänge zur Lösung eines Problems theoretischer oder praktischer Art.
Zusammengenommen beschreiben die Wörter „telepharmacy“ und „solutions“ somit die Bestimmung der von der Anmeldung erfassten
Waren und bezeichnen daher ein wesentliches Merkmal dieser Waren.
Mit dem HABM ist folglich davon auszugehen, dass das Wortzeichen TELEPHARMACY SOLUTIONS als Ganzes betrachtet die angesprochenen
Verkehrskreise, die aus Englisch sprechenden medizinischen Fachkreisen bestehen, darauf hinweisen, dass die Klägerin durch
die Lieferung der von der Anmeldung erfassten Waren eine Ausrüstung anbietet, die dem Fernabsatz von pharmazeutischen Erzeugnissen
dient.
Das Wortzeichen TELEPHARMACY SOLUTIONS kann somit im Sinne des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 dazu
dienen, ein wesentliches Merkmal der von der Anmeldung erfassten Waren zu bezeichnen.
Zum Vorbringen der Klägerin, die Beschwerdekammer habe keinen Beweis für ihre Feststellung angeführt, dass die Eintragung
der Marke nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c der Verordnung Nr. 40/94 ausgeschlossen sei, ist lediglich zu bemerken, dass
die Eintragbarkeit eines Zeichen als Gemeinschaftsmarke allein auf der Grundlage des einschlägigen Gemeinschaftsrechts in
der Auslegung durch den Gemeinschaftsrichter zu überprüfen ist. Wie das HABM zutreffend ausgeführt hat, genügt es also, dass
die Beschwerdekammer für ihre Entscheidungsfindung das Kriterium des beschreibenden Charakters in der Auslegung durch die
Rechtsprechung angewandt hat; sie braucht sich dafür nicht auf Beweise zu stützen.
Was schließlich das Vorbringen der Klägerin zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 angeht, so ist darauf
hinzuweisen, dass das Zeichen nach Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung Nr. 40/94 schon dann nicht als Gemeinschaftsmarke eintragungsfähig
ist, wenn eines der aufgezählten absoluten Eintragungshindernisse vorliegt (Urteile des Gerichtshofes vom 19. September 2002
in der Rechtssache C‑104/00 P, DVK/HABM, Slg. 2002, I‑7561, Randnr. 29, und vom Gericht vom 12. Januar 2000 in der Rechtssache
T‑19/99, DKV/HABM [COMPANYLINE], Slg. 2000, II‑1, Randnr. 30). Das Vorbringen der Klägerin, mit dem sie einen Verstoß gegen
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung Nr. 40/94 geltend macht, ist daher nicht zu prüfen.
Nach alledem ist der zweite Klagegrund zurückzuweisen.
Zum dritten Klagegrund: Verstoß gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes
Vorbringen der Beteiligten
Die Klägerin führt aus, dass die Anmeldung des Wortzeichens TELEPHARMACY, die noch anhängig sei, am selben Tag wie die Anmeldung
des Zeichens TELEPHARMACY SOLUTIONS eingereicht worden sei und sich aufgrund der im Rahmen der vorliegenden Klage erfolgten
Beschränkung auf dasselbe Warenverzeichnis beziehe. Nach Änderung des Verzeichnisses der Waren und Dienstleistungen, für die
die Eintragung der Marke TELEPHARMACY beantragt worden sei, habe der Prüfer seine auf Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und
c der Verordnung Nr. 40/94 gestützten Einwände zurückgenommen. Ferner sei die Anmeldung des Zeichens TELEPHARMACY am 27. August 2001
bereits im
Blatt für Gemeinschaftsmarken
veröffentlicht worden. Für das Zeichen TELEPHARMACY SOLUTIONS sei eher eine größere als eine geringere Unterscheidungskraft
als für das Zeichen TELEPHARMACY anzunehmen. Es sei unlogisch und verstoße gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes, die
Eintragung des erstgenannten Zeichens zu verweigern, die Eintragung des zweitgenannten jedoch zuzulassen.
Das HABM weist darauf hin, dass das Wortzeichen TELEPHARMACY noch nicht eingetragen worden sei, da ein Widerspruchsverfahren
anhängig sei. Solange eine Marke nicht eingetragen sei, könne das HABM die Marke stets von Amts wegen einer erneuten Prüfung
auf absolute Eintragungshindernisse unterziehen, um Fehler zu berichtigen. Jedenfalls könne sich ein Beteiligter nicht auf
eine rechtsfehlerhafte Entscheidung berufen.
Würdigung durch das Gericht
Zu diesem Klagegrund ist lediglich festzustellen, dass die Entscheidung des Prüfers, keine Einwände gegen die Eintragung des
Wortzeichens TELEPHARMACY zu erheben, nach dem Vorstehenden und dem Vorbringen des HABM in der mündlichen Verhandlung fehlerhaft
ist. Wenn das HABM einen Rechtsfehler begangen hat, indem es die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Gemeinschaftsmarke
in einer Entscheidung bejaht hat, die in einer bestimmten Sache erging, so kann diese Entscheidung nicht zur Begründung einer
Klage auf Aufhebung einer späteren gegenteiligen Entscheidung angeführt werden, die in einer ähnlichen Sache erging. Nach
der Rechtsprechung des Gerichtshofes muss die Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung nämlich mit der Beachtung des
Gebots rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden, das besagt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung
zugunsten eines anderen berufen kann (in diesem Sinn Urteile des Gerichtshofes vom 9. Oktober 1984 in der Rechtssache 188/83,
Witte/Parlament, Slg. 1984, 3465, Randnr. 15, und vom 4. Juli 1985 in der Rechtssache 134/84, Williams/Rechnungshof, Slg.
1985, 2225, Randnr. 14).
Die Veröffentlichung einer Anmeldung ist jedenfalls noch keine Garantie für die Eintragung der Marke. Wie sich aus Artikel
40 Absatz 2 der Verordnung Nr. 40/94 ergibt, kann die Anmeldung nach ihrer Veröffentlichung nämlich noch nach den Artikeln
37 und 38 der Verordnung zurückgewiesen werden. Artikel 38 der Verordnung sieht eine Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse
vor. Die Anmeldung kann ferner auch  aufgrund von Bemerkungen Dritter nach Artikel 41 der Verordnung Nr. 40/94, wonach „[n]atürliche
oder juristische Personen sowie die Verbände der Hersteller, Erzeuger, Dienstleistungsunternehmer, Händler und Verbraucher
… beim Amt nach der Veröffentlichung der Anmeldung der Gemeinschaftsmarke schriftliche Bemerkungen mit der Begründung einreichen
[können], dass die Marke von Amts wegen und insbesondere nach Artikel 7 von der Eintragung auszuschließen ist“, oder aufgrund
eines Widerspruchs nach Artikel 42 der Verordnung zurückgewiesen werden.
Der Klagegrund eines Verstoßes gegen den Grundsatz des Vertrauensschutzes ist daher nicht begründet.
Folglich ist auch der dritte Klagegrund zurückzuweisen und damit die Klage insgesamt abzuweisen.
Kosten
Nach Artikel 87 § 2 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da
die Klägerin mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr gemäß dem Antrag des HABM die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
Aus diesen Gründen
DAS GERICHT (Vierte Kammer)
für Recht erkannt und entschieden:
1.
Die Klage wird abgewiesen.
2.
Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.
Legal
Tiili
Vilaras
Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 8. Juli 2004.
Der Kanzler
Der Präsident
H. Jung
H. Legal
–
Verfahrenssprache: Englisch.