CELEX: 62009TJ0137
Gemeenschapsmerk
Oppositieprocedure
Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk R10
Niet-ingeschreven nationaal woordmerk R10
Cessie van nationaal merk
Procedurefout

Voorgeschiedenis van het geding
Op 2 januari 2006 heeft A. Muñoz Molina bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)
(BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake
het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van
26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)].
De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken R10.
De gemeenschapsmerkaanvraag is in het
Blad van gemeenschapsmerken
nr. 30/2006 van 24 juli 2006 gepubliceerd.
Op 24 oktober 2006 heeft DL Sports & Marketing Ltda op grond van artikel 42 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 41 van
verordening nr. 207/2009) oppositie tegen inschrijving van het aangevraagde merk ingesteld. Deze oppositie was gebaseerd op
het niet-ingeschreven merk of het in het economisch verkeer gebruikte teken R10 en was tegen alle door het aangevraagde merk
aangeduide waren gericht. Tot staving van de oppositie werden de gronden van artikel 8, lid 2, sub c, en artikel 8, lid 4,
van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 2, sub c, en artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009) aangevoerd.
Op 28 november 2006 heeft de oppositieafdeling DL Sports & Marketing een termijn van vier maanden verleend die afliep op 29 maart
2007, om onder meer het bewijs van het bestaan en de geldigheid van het ingeroepen oudere recht te leveren. Op 29 maart 2007
heeft DL Sports & Marketing om een verlenging van die termijn verzocht, die haar op 8 juni 2007 is toegekend, tot 9 augustus
2007. Op 24 oktober 2007 heeft de oppositieafdeling geconstateerd dat geen enkel element ter onderbouwing van de oppositie
was overgelegd.
Bij brief van 31 oktober 2007 heeft de raadsman van verzoekster, Nike International Ltd, de oppositieafdeling laten weten
dat DL Sports & Marketing bij overeenkomst van 20 juni 2007 via Nike, Inc. de eigendom van verschillende merken en industriële-eigendomsrechten
aan verzoekster had gecedeerd (hierna: „cessieovereenkomst”). Verzoeksters raadsman gaf aan dat hij door de nieuwe houder
van het oudere recht was gelast, de oppositieprocedure voort te zetten, en verzocht dan ook om in deze procedure als haar
vertegenwoordiger te kunnen optreden.
Op 19 februari 2008 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen op grond dat DL Sports & Marketing niet binnen de gestelde
termijn het bestaan van het ter ondersteuning van deze oppositie ingeroepen oudere recht had gestaafd (hierna: „beslissing
van de oppositieafdeling”).
Op 28 maart 2008 heeft verzoekster krachtens de artikelen 57 tot en met 62 van verordening nr. 40/94 (thans de artikelen 58
tot en met 64 van verordening nr. 207/2009) bij het BHIM beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling ingesteld.
Bij beslissing van 21 januari 2009 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM dit beroep
niet-ontvankelijk verklaard, op grond dat verzoekster niet het bewijs had geleverd dat zij partij was in de oppositieprocedure
en zij bijgevolg geen beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling kon instellen. Volgens de kamer van beroep had verzoeksters
raadsman namelijk niet aangegeven – laat staan het bewijs geleverd – dat het ter ondersteuning van de oppositie ingeroepen
oudere recht tot de aan verzoekster overgedragen merken behoorde. Zij heeft daarbij gepreciseerd dat deze laatste in de loop
van de beroepsprocedure evenmin had kunnen bewijzen dat zij de houdster was van het oudere recht. Zij heeft dan ook geoordeeld
dat uit de cessieovereenkomst enkel bleek dat verzoekster een aantal gemeenschapsmerken had verworven, maar niet specifiek
het ingeroepen oudere recht.

Conclusies van partijen
Verzoekster vordert dat het Gerecht:
–        de bestreden beslissing wijzigt door vast te stellen dat het bij de kamer van beroep ingestelde beroep ontvankelijk is en
deze laatste te gelasten, dienovereenkomstig dit beroep ten gronde af te doen;
–        subsidiair, vaststelt dat de kamer van beroep en de oppositieafdeling artikel 73 van verordening nr. 40/94 (thans artikel 75
van verordening nr. 207/2009) en de andere toepasselijke bepalingen hebben geschonden en gelast dat de procedure tot een eerder
stadium wordt teruggebracht aangezien verzoekster niet in de gelegenheid is gesteld om als cessionaris van het oudere recht
de onregelmatigheden te corrigeren, en/of dat de beslissing minstens naar behoren wordt meegedeeld aan de vertegenwoordiger
van de houder van het oudere recht.
Het BHIM vordert in wezen dat het Gerecht:
–        het beroep verwerpt;
–        verzoekster verwijst in de kosten.

In rechte
Verzoekster voert in wezen vier middelen aan, ontleend aan, ten eerste, schending van de motiveringsplicht door de oppositieafdeling,
ten tweede, schending van de door artikel 73 van verordening nr. 40/94 erkende rechten van de verdediging en van andere toepasselijke
bepalingen zowel door de oppositieafdeling als door de kamer van beroep, ten derde, schending door de kamer van beroep van
de richtsnoeren betreffende de procedures voor het BHIM (hierna: „richtsnoeren van het BHIM”), en ten vierde, onjuiste beoordeling
van de cessie van het oudere recht.
Meteen moet het eerste middel worden afgewezen, alsook het tweede middel voor zover het betrekking heeft op de beslissing
van de oppositieafdeling. Volgens artikel 63, lid 1, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 65, lid 1, van verordening nr. 207/2009)
staat bij de gemeenschapsrechter immers enkel beroep open tegen de beslissingen van de kamer van beroep, zodat in het kader
van een dergelijk beroep alleen middelen tegen de beslissing van de kamer van beroep zelf ontvankelijk zijn [arrest Gerecht
van 7 juni 2005, Lidl Stiftung/BHIM – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, Jurispr. blz. II‑1917, punt 59].
Vervolgens dient het derde middel te worden onderzocht, aangezien verzoekster in wezen stelt dat de kamer van beroep volgens
de richtsnoeren van het BHIM niet rechtmatig kon onderzoeken of zij het ter onderbouwing van de oppositie ingeroepen oudere
recht daadwerkelijk had verworven.

Derde middel: schending van de richtsnoeren van het BHIM
Argumenten van partijen
Verzoekster stelt dat de kamer van beroep haar beroep niet niet-ontvankelijk kon verklaren op grond dat zij niet de houdster
was van het recht waarop de oppositie was gebaseerd. Zij wijst erop dat de richtsnoeren van het BHIM, inzonderheid punt A.V.2.5.3
van „Deel 1: Procedurekwesties” van „Deel C: Oppositie” bepalen dat wanneer de kopie van het certificaat van inschrijving
van het merk waarop een oppositie is gebaseerd, een andere onderneming als houdster vermeldt dan de onderneming die oppositie
heeft ingesteld, de oppositie ontvankelijk is op basis van de veronderstelling dat het oudere merk aan de opposant is overgedragen
voordat de oppositie werd ingesteld. Volgens haar dient ditzelfde vermoeden ook te worden gehanteerd in het kader van een
beroep tegen een beslissing van een oppositieafdeling.
Het BHIM betwist deze argumenten.
Beoordeling door het Gerecht
Opgemerkt zij dat wanneer de cessie van het ingeroepen merk plaatsvindt nadat de oppositie is ingesteld en voordat het BHIM
zijn definitieve beslissing vaststelt, anders dan wanneer de cessie plaatsvindt voordat de oppositie wordt ingesteld, het
BHIM moet waken over de bescherming van de rechten van de partij die de oppositie of de merkaanvraag oorspronkelijk heeft
ingediend, aangezien door ontvankelijkverklaring van de cessionaris van het merk jegens voornoemde partij een einde wordt
gemaakt aan een door haar ingeleide procedure. Bovendien dient de kamer van beroep te verifiëren of de persoon die het beroep
heeft ingesteld kan opkomen tegen de beslissing van de oppositieafdeling [zie, in die zin en naar analogie, arrest Gerecht
van 28 juni 2005, Canali Ireland/BHIM – Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), T‑301/03, Jurispr. blz. II‑2479, punten 19 en
20]. Anders dan verzoekster betoogt moet enerzijds dus worden geoordeeld dat het door haar genoemde richtsnoer van het BHIM
niet naar analogie kan worden toegepast op de ontvankelijkheid van een beroep dat tegen de beslissing van een oppositieafdeling
wordt ingesteld, en anderzijds dat de kamer van beroep bevoegd was, verzoeksters procesbevoegdheid te onderzoeken.
In die omstandigheden moet het onderhavige middel worden afgewezen.

Tweede middel: schending van de door artikel 73 van verordening nr. 40/94 erkende rechten van de verdediging en van andere
toepasselijke bepalingen, voor zover dit middel op de bestreden beslissing ziet
Argumenten van partijen
Verzoekster voert aan dat de bestreden beslissing om te beginnen haar rechten van de verdediging schendt, aangezien zij is
gebaseerd op een uitlegging van de cessieovereenkomst waarover zij geen opmerkingen heeft kunnen indienen, en voorts schending
oplevert van andere toepasselijke bepalingen, waaronder regel 31, lid 6, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie
van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB L 303, blz. 1),
daar zij niet in de gelegenheid is gesteld om de onregelmatigheden aangaande het bewijs van de overdracht van het oudere recht
te corrigeren.
Het BHIM betoogt dat de kamer van beroep verzoeksters rechten van de verdediging niet heeft kunnen schenden, aangezien deze
geen partij in de procedure voor de oppositieafdeling was. Het BHIM benadrukt in dit verband dat verzoekster pas na 10 augustus
2007 heeft verzocht om als zodanig te worden erkend, op welke datum deze procedure was beëindigd doordat de laatste verlenging
van de voor de overlegging van bewijzen betreffende het bestaan, de geldigheid en de omvang van het ingeroepen oudere recht
verleende termijn was verstreken, ook al is de oppositie pas maanden later formeel afgewezen. Bovendien heeft verzoekster
geen enkel gegeven overgelegd ten bewijze dat het ter onderbouwing van de oppositie ingeroepen oudere recht aan haar was gecedeerd.
Volgens het BHIM heeft de kamer van beroep evenmin regel 31, lid 6, van verordening nr. 2868/95 noch andere toepasselijke
bepalingen geschonden, aangezien partijen enkel kunnen worden verzocht om de geconstateerde onregelmatigheden te corrigeren
indien de oppositieprocedure nog niet is beëindigd.
Hoe dan ook is het BHIM van mening dat, gesteld al dat verzoeksters rechten van verdediging zouden zijn geschonden, deze schending
niet tot vernietiging van de bestreden beslissing kan leiden, aangezien, zelfs indien verzoekster zou zijn verzocht om haar
opmerkingen over het verstrijken van de termijn en over de beëindiging van de oppositieprocedure in te dienen, deze procedure
tot geen ander resultaat dan afwijzing van de oppositie en niet-ontvankelijkheid van het beroep had kunnen leiden.
Beoordeling door het Gerecht
Verzoekster stelt in wezen dat de kamer van beroep haar beroep niet niet-ontvankelijk mocht verklaren zonder haar inzonderheid
in de gelegenheid te stellen om te antwoorden op de twijfels over de ontoereikendheid van het bewijs dat zij had verstrekt
om aan te tonen dat zij het recht waarop de oppositie was gebaseerd, had verworven.
Regel 31, lid 6, van verordening nr. 2868/95 bepaalt met betrekking tot de overgang van merken of van gemeenschapsmerkaanvragen
dat wanneer niet wordt voldaan aan de vereisten voor de inschrijving van een overgang, waaronder de verplichting om de stukken
houdende het bewijs van deze overgang over te leggen, het BHIM de aanvrager in kennis stelt van de gebreken en dat „[i]ndien
de gebreken niet binnen een door het [BHIM] gestelde termijn worden verholpen, [...] het [BHIM] de aanvrage om inschrijving
van de overgang af[wijst]”.
Bij gebreke van een wettelijke bepaling betreffende het bewijs van de overgang van het ter onderbouwing van een oppositie
ingeroepen oudere nationale recht zijn de richtsnoeren van het BHIM – die dit laatste in beginsel in acht dient te nemen [zie
in die zin arrest Gerecht van 12 mei 2009, Jurado Hermanos/BHIM (JURADO), T‑410/07, Jurispr. blz. II‑1345, punt 20] – op dat
punt op regel 31, lid 6, van verordening nr. 2868/95 gebaseerd. Zo preciseren deze richtsnoeren in „Deel 1: Procedurekwesties”
van „Deel C: Oppositie”, dat in casu van toepassing is zoals verzoekster in het kader van haar derde middel in herinnering
roept, dat indien de nieuwe houder van het oudere nationale recht „het [BHIM] in kennis stelt van de overgang, maar deze overgang
niet (of onvoldoende) bewijst, de oppositieprocedure moet worden geschorst en de nieuwe houder over een termijn van twee maanden
beschikt om het bewijs van de overgang te leveren” (punt E.VIII.1.3.1). Dat regel 31, lid 6, van verordening nr. 2868/95 eveneens
toepassing vindt op de cessie van nationale merken, kan niet worden betwist, aangezien, ingeval het nationale recht niet in
een procedure voorziet om de overdracht van de eigendom van ingeschreven merken te registreren, het onderzoek dat de oppositieafdeling
of de kamer van beroep verricht om na te gaan of het ter onderbouwing van de oppositie ingeroepen merk daadwerkelijk is overgedragen,
in wezen hetzelfde is als het onderzoek dat de bevoegde instantie van het BHIM bij het onderzoek van de aanvragen voor overgang
van gemeenschapsmerken verricht. Bovendien moet deze procedure, ook al heeft zij expliciet betrekking op ingeschreven nationale
merken, naar analogie op de overgang van niet-ingeschreven nationale merken worden toegepast, daar het BHIM hetzelfde type
onderzoek dient te verrichten.
Ten slotte zijn volgens regel 50, lid 1, van verordening nr. 2868/95 de bepalingen die de procedure regelen bij behandeling
door de instantie die de beslissing heeft genomen waartegen beroep wordt ingesteld, van overeenkomstige toepassing op de beroepsprocedure.
In casu heeft de kamer van beroep geoordeeld dat verzoekster niet had kunnen bewijzen dat zij houdster van het oudere recht
was en dat zij dus niet had bewezen dat zij partij was in de oppositieprocedure en zij niet tegen de beslissing van de oppositieafdeling
kon opkomen. In strijd met voornoemde regels heeft zij verzoekster evenwel niet in de gelegenheid gesteld om extra bewijzen
over te leggen ter onderbouwing van de door haar ter rechtvaardiging van haar procesbevoegdheid ingeroepen cessie van het
oudere recht.
Het door het BHIM ter rechtvaardiging van deze werkwijze van de kamer van beroep aangevoerde argument, gebaseerd op het feit
dat verzoekster na de sluiting van de oppositieprocedure heeft verzocht om in de plaats van de initiële opposante te treden,
kan niet worden aanvaard. Geconstateerd moet worden dat, gesteld al dat het door de cessionaris van het oudere nationale merk
tussen de beëindiging van de fase van onderzoek van de oppositie en de vaststelling van de beslissing van de oppositieafdeling
ingediende verzoek om vervanging niet kan worden aanvaard of daaraan zelfs volledig voorbij kan worden gegaan zonder dat het
expliciet niet-ontvankelijk wordt verklaard, deze omstandigheid die cessionaris niet het recht ontneemt om beroep in te stellen
tegen de beslissing van de oppositieafdeling. Als houder van het ter onderbouwing van de oppositie aangevoerde merk is de
cessionaris immers noodzakelijkerwijs bevoegd om op te komen tegen de beslissing tot beëindiging van de oppositieprocedure
(zie, in die zin en naar analogie, arrest CANAL JEAN CO. NEW YORK, punt 17 supra, punten 18 en 19), los van de vraag of hij
voor de oppositieafdeling een verzoek om vervanging heeft ingediend en of dit verzoek ontvankelijk was. De kamer van beroep
moet weliswaar nagaan of de cessionaris daadwerkelijk houder van het oudere merk is, maar zij dient bij dit onderzoek de toepasselijke
procedureregels in acht te nemen, waaronder de richtsnoeren van het BHIM.
Het argument dat het BHIM ontleent aan het feit dat verzoekster met niets heeft bewezen dat het ter onderbouwing van de oppositie
ingeroepen oudere recht aan haar was gecedeerd, kan evenmin slagen. Vastgesteld moet immers worden dat verzoekster met de
door haar aangevoerde grief juist tracht te betogen dat de kamer van beroep haar in de gelegenheid had moeten stellen om haar
opmerkingen over de uitlegging van de overgelegde bewijzen in te dienen of om de ontoereikendheid van deze bewijzen te verhelpen.
In die omstandigheden moet het argument van het BHIM worden onderzocht dat de schending van het recht door de kamer van beroep
niet tot vernietiging van de bestreden beslissing kan leiden, daar deze schending geen invloed op de inhoud van deze beslissing
heeft aangezien de oppositie hoe dan ook dient te worden afgewezen op grond dat de aanvankelijke opposante geen bewijzen van
het bestaan van het ter onderbouwing van de oppositie ingeroepen oudere recht had overlegd.
Stellig volgt uit de rechtspraak dat een procedureonregelmatigheid een handeling slechts ongeldig maakt indien is bewezen
dat die handeling zonder die onregelmatigheid een andere inhoud had kunnen hebben (zie in die zin arrest Gerecht van 5 maart
2003, Staelen/Parlement, T‑24/01, JurAmbt. blz. I‑A‑79 en II‑423, punt 53). In casu is verzoeksters beroep in de bestreden
beslissing evenwel niet-ontvankelijk verklaard, zonder dat uitspraak is gedaan over de vraag of haar argumenten betreffende
de beslissing van de oppositieafdeling om de oppositie af te wijzen, gegrond waren. In die omstandigheden is het door het
BHIM aangevoerde feit dat deze beslissing tot afwijzing van de oppositie zijns inziens kennelijk correct is, irrelevant. Een
beslissing waarbij een beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, heeft ontegenzeglijk niet dezelfde inhoud als een beslissing
ten gronde. Bovendien kan het Gerecht de rechtmatigheid van de beslissing van de oppositieafdeling niet rechtstreeks toetsen
en aldus argumenten onderzoeken die voor de kamer van beroep niet zijn besproken, teneinde te verifiëren of de door de kamer
van beroep gepleegde schending van de procedureregels de uiteindelijke afwijzing van de oppositie heeft kunnen beïnvloeden
[zie in die zin arrest Gerecht van 25 maart 2009, Kaul/BHIM – Bayer (ARCOL), T‑402/07, Jurispr. blz. II‑737, punten 47 en
49].
Bijgevolg dient het onderhavige middel te worden toegewezen voor zover het betrekking heeft op de bestreden beslissing, zonder
dat hoeft te worden onderzocht of verzoeksters rechten van de verdediging, los van voornoemde bepalingen, zijn geschonden.
Wat de consequenties betreft die hieraan moeten worden verbonden zij eraan herinnerd dat verzoekster het Gerecht in wezen
primair verzoekt, de bestreden beslissing te herzien door vast te stellen dat haar beroep ontvankelijk is en, subsidiair,
die beslissing te vernietigen.
Gesteld al dat de herzieningsbevoegdheid impliceert dat het Gerecht de mogelijkheid heeft om een andere beslissing vast te
stellen dan die van de kamer van beroep, kan het in casu de schending van het recht door deze laatste echter niet herstellen.
Het Gerecht kan verzoekster immers niet verzoeken om aanvullende argumenten en bewijzen dat het ter onderbouwing van de oppositie
ingeroepen oudere recht aan haar is overgedragen, en zich tegen de achtergrond van deze nieuwe elementen over de ontvankelijkheid
van het bij de kamer van beroep ingestelde beroep uitspreken [zie in die zin arrest Hof van 13 maart 2007, BHIM/Kaul, C‑29/05 P,
Jurispr. blz. I‑2213, punt 54, en arrest Gerecht van 6 maart 2003, DaimlerChrysler/BHIM (Calandre), T‑128/01, Jurispr. blz. II‑701,
punt 18]. In die omstandigheden dient de bestreden beslissing te worden vernietigd zonder dat verzoeksters vierde middel hoeft
te worden onderzocht, en moeten de conclusies strekkende tot herziening van deze beslissing worden afgewezen.

Kosten
Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij
verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd. Aangezien het BHIM in casu op de voornaamste punten in het ongelijk is
gesteld maar verzoekster niet heeft gevorderd dat het in de kosten wordt verwezen, dragen partijen elk hun eigen kosten.
HET GERECHT (Vierde kamer),
rechtdoende, verklaart:
1)
De beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen
en modellen) (BHIM) van 21 januari 2009 (zaak R 551/2008‑1) wordt vernietigd.
2)
Het beroep wordt verworpen voor het overige.
3)
Elke partij draagt haar eigen kosten.
Czúcz
Labucka
O’Higgins
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 24 november 2010.
ondertekeningen
*
Procestaal: Spaans.