CELEX: 62003TJ0112
Yhteisön tavaramerkki
Väitemenettely
Sanamerkkiä FLEXI AIR koskeva hakemus
Aiempi sanamerkki FLEX
Suhteellinen hylkäysperuste
Sekaannusvaara
Pyyntö tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta
Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta, 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta ja 43 artiklan 2 kohta

Asian tausta
1       Kantaja teki 9.12.1998 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja
mallit) (jäljempänä virasto) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94
(EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna.
2       Merkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki FLEXI AIR.
3       Tuotteet ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä
luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan
luokituksen luokkaan 3, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”sampoot;
geelit, vaahdot ja balsamit ja aerosolituotteet hiusten kampaukseen ja hoitoon; hiuslakat; väriaineet ja tuotteet hiusten
valkaisuun; tuotteet hiusten muotoiluun ja hiuslaineiden muodostukseen; eteeriset öljyt”.
4       Tavaramerkin rekisteröintihakemus julkaistiin 30.8.1999 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 69/99.
5       Revlon (Suisse) SA (jäljempänä väitteentekijä) esitti hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintiä vastaan asetuksen
N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan mukaisen väitteen.
6       Väite perustui sanamerkkiin FLEX (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki), joka on rekisteröity
–       Ranskassa luokkiin 3 ja 34 kuuluville tavaroille, jotka vastaavat kuvausta ”valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät
aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet; saippuat, hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet,
hiusvedet; hampaidenpuhdistusaineet; tupakka (raakatupakka ja jalostettu tupakka); tupakointivälineet; tulitikut”
–       Ruotsissa luokkaan 3 kuuluville tavaroille, jotka vastaavat kuvausta ”sampoot; hiusbalsamit, muotovaahdot, hiuslakat ja geelit”
–       Yhdistyneessä kuningaskunnassa luokkaan 3 kuuluville tavaroille, jotka vastaavat kuvausta ”hiuksille tarkoitetut sampoot ja
hoitotuotteet”.
7       Väitteensä tueksi väitteentekijä vetoaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun hylkäämisperusteeseen.
8       Kantajalle ilmoitettiin 7.12.1999, että sen tavaramerkkihakemusta vastaan on esitetty väite. Väiteosasto pyysi 23.3.2000 väitteentekijää
toimittamaan uusia todisteita väitteensä tueksi ennen 23.7.2000 ja kantajaa esittämään huomautuksensa vastauksena väitteeseen
ennen 23.9.2000.
9       Asian osapuolet eivät toimittaneet virastolle huomautuksia määräajassa.
10     Virasto ilmoitti osapuolille 27.11.2000, että jos uusia huomautuksia ei esitetä, se tekee päätöksen hallussaan olevien todisteiden
perusteella.
11     Virasto vastaanotti 28. ja 29.11.2000 kantajan huomautukset, joissa todettiin, että ”sen tahdosta riippumattomista syistä”
se sai väitteen tietoonsa vasta nyt. Kantaja vaati myös todisteita aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä ja totesi
varaavansa itselleen oikeuden nostaa restitutio in integrum ‑kanne. Kantaja liitti huomautuksiinsa lisäksi jäljennöksen liitännäisessä
väitemenettelyssä esittämistään huomautuksista.
12     Väiteosasto vastasi 26.3.2001, ettei se ota huomioon edeltävässä kohdassa mainittuja huomautuksia, sillä ne oli annettu tiedoksi
edellä mainitun 27.11.2000 tehdyn ilmoituksen jälkeen.
13     Väiteosasto hylkäsi tavaramerkkihakemuksen 27.3.2001 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että hakemuksen kohteena olevan
tavaramerkin ja aikaisemman Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn tavaramerkin välillä on sekaannusvaara.
14     Kantaja nosti 20.4.2001 kanteen tästä päätöksestä asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla.
15     Neljäs valituslautakunta hylkäsi kanteen 15.1.2003 ja velvoitti kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Asianosaisten vaatimukset
16     Kantaja vaatii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta
–       kumoamaan riidanalaisen päätöksen
–       velvoittamaan viraston korvaamaan tästä menettelystä ja valituslautakunnassa käydystä menettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.
17     Virasto vaatii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta
–       hylkäämään kanteen
–       velvoittamaan kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi
18     Kanteensa tueksi kantaja esittää kolme kanneperustetta, joiden mukaan olennaisia menettelymääräyksiä on rikottu liittyen pyyntöön
aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan
b alakohtaa on rikottu ja saman asetuksen 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohtaa on rikottu.

Ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan olennaisia menettelymääräyksiä on rikottu liittyen pyyntöön aikaisemman tavaramerkin
tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta
Asianosaisten lausumat
19     Kantaja väittää ensinnäkin, että kun valituslautakunta vahvisti väiteosaston päätöksen hylätä pyyntö aikaisemman tavaramerkin
tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta, se rikkoi asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohtaa ja yhteisön
tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen
(EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 22 säännön 1 kohtaa. Kantaja toteaa, että koska missään näistä säännöksistä ei aseteta
määräaikaa pyynnön esittämiselle tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta, tällainen pyyntö voidaan esittää
väitemenettelyn päättämiseen asti, mikä kantajan mukaan tapahtui käsiteltävänä olevassa asiassa vasta 27.3.2001, jolloin väiteosasto
teki päätöksensä.
20     Kantaja väittää toiseksi, että kun valituslautakunta vahvisti väiteosaston päätöksen hylätä pyyntö tosiasiallista käyttöä
koskevien todisteiden toimittamisesta, se loukkasi toiminnallisen jatkuvuuden periaatetta, sellaisena kuin se on esitetty
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-163/98, Procter & Gamble vastaan SMHV (BABY-DRY), 8.7.1999 antamassa tuomiossa
(Kok. 1999, s. II-2383), asiassa T-122/99, Procter & Gamble vastaan SMHV (Saippuan muoto), 16.2.2000 antamassa tuomiossa (Kok.
2000, s. II-265), asiassa T-198/00, Hershey Foods vastaan SMHV (Kiss Device with plume), 5.6.2002 antamassa tuomiossa (Kok.
2002, s. II-2567), asiassa T-63/01, Procter & Gamble vastaan SMHV (Saippuan muoto), 12.12.2002 antamassa tuomiossa (Kok. 2002,
s. II‑5255) ja asiassa T-308/01, Henkel vastaan SMHV – LHS (UK) (KLEENCARE), 23.9.2003 antamassa tuomiossa (ei vielä julkaistu
oikeustapauskokoelmassa).
21     Virasto kiistää tämän kanneperusteen pätevyyden.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
22     Aluksi on todettava, että asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 1 kohdalla ei ole käsiteltävänä olevassa asiassa merkitystä. Siinä
nimittäin säädetään, että jos väitteentekijän on todistettava aikaisemman tavaramerkin käyttö, virasto pyytää väitteentekijää
toimittamaan vaaditut todisteet viraston asettaman määräajan kuluessa. Käsiteltävänä olevassa asiassa ei ole kyse siitä, miten
pitkään todisteita aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä voidaan toimittaa, vaan miten pitkään todisteita voidaan
pyytää.
23     Tämän jälkeen on todettava, että riidanalaisen päätöksen 16 perustelukappaleessa valituslautakunta totesi, että kantajan pyyntöä
aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta ei ollut esitetty asetetussa määräajassa
ja että sitä ei ole otettava huomioon lausuttaessa väitteestä.
24     Tämän toteamuksen pätevyyden tutkimiseksi on aluksi huomautettava, että asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan
saman asetuksen 42 artiklan nojalla tehtyä väitettä tutkittaessa aikaisempaa tavaramerkkiä oletetaan käytetyn tosiasiallisesti
niin kauan kuin hakija ei ole esittänyt pyyntöä tällaista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta. Tällaisen pyynnön
esittämisestä on siis seurauksena se, että väitteentekijälle asetetaan todistustaakka tosiasiallisesta käytöstä (tai käyttämättä
jättämisen perustelluista syistä) sillä uhalla, että hänen väitteensä hylätään. Jotta vaikutus olisi tällainen, pyyntö on
esitettävä virastolle nimenomaisesti ja hyvissä ajoin (yhdistetyt asiat T-183/02 ja T-184/02, El Corte Inglés v. SMHV – González
Cabello ja Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), tuomio 17.3.2004, 38 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
25     Tältä osin on todettava, että asetuksen N:o 40/94 yhdeksännessä perustelukappaleessa todetaan, että ”on perusteltua suojata
yhteisön tavaramerkkejä ja toisaalta niitä aikaisempia, rekisteröityjä tavaramerkkejä ainoastaan siltä osin kuin näitä merkkejä
todella käytetään”. Tässä valossa tavaramerkin hakijan mahdollisuutta pyytää todisteita sellaisen tavaramerkin käytöstä, johon
on vedottu hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröimistä vastaan, ei ole rajoitettava perusteettomasti.
26     Kun tavaramerkin rekisteröinnin hakija on esittänyt kysymyksen aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, tämä kysymys
on kuitenkin ratkaistava ennen kuin varsinaisesta väitteestä tehdään päätös.
27     Koska väitemenettely ja valitusmenettely ovat kontradiktorisia menettelyjä, virasto pyytää, niin usein kun on tarpeen, osapuolia
esittämään sen itsensä niille osoittamia ilmoituksia tai muiden osapuolien tiedonantoja koskevia huomautuksia (ks. vastaavasti
asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 1 kohta ja 61 artiklan 2 kohta). Menettelyn sujuvuuden takaamiseksi nämä huomautukset on lähtökohtaisesti
esitettävä viraston asettamassa määräajassa.
28     Käsiteltävänä olevassa asiassa väiteosasto on 23.3.2000 päivätyllä kirjeellään asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 1 kohdan mukaisesti
pyytänyt väitteentekijää toimittamaan uusia todisteita väitteensä tueksi ennen 23.7.2000 ja kantajaa esittämään huomautuksensa
vastauksena väitteeseen ennen 23.9.2000. Kantajan olisi näin ollen lähtökohtaisesti pitänyt pyytää todisteita aikaisemman
tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä asetetussa määräajassa eli ennen 23.9.2000.
29     Asiakirjoista ei ilmene mitään seikkaa, millä voitaisiin perustella poikkeamista tästä periaatteesta. Tällaisia seikkoja eivät
ole varsinkaan edellä 11 kohdassa mainitut kantajan esittämät ”sen tahdosta riippumattomat syyt”. Vastauksessaan ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimen suulliseen kysymykseen kantaja vahvisti, että kyseessä oli hallinnollinen virhe, josta se oli
vastuussa.
30     Näin ollen väiteosasto on katsonut oikeutetusti, että kantajan 28. ja 29.11.2000 päivätyissä ilmoituksissa esittämä pyyntö
tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta on esitetty liian myöhään ja että tämän vuoksi se hylätään.
31     Tästä seuraa, että kun valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 16 perustelukappaleessa, että kyseistä pyyntöä ei
ollut esitetty asetetussa määräajassa, se ei rikkonut asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohtaa.
32     Toiminnallisen jatkuvuuden periaatetta koskevan väitteen osalta on todettava, että kantajan valituslautakunnalle tekemän valituksen
merkitykselliset kohdat kuuluvat seuraavasti (ks. valituksen 2.2.9 ja 3.10 kohta):
” – – kantaja vaatii toissijaisesti, että valituslautakunta käyttää [asetuksen N:o 40/94] 62 artiklan mukaisesti väiteosaston
toimivaltaa ja hyväksyy kantajan pyynnön Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn aikaisemman tavaramerkin käyttöä koskevien
todisteiden toimittamisesta tai palauttaa asian väiteosastolle kantajan pyynnön toteuttamiseksi.” (”the appellant asks, subsidiarily,
that, in accordance with Article 62 CMTR, the Board exercise the power within the competence of the Opposition Division and
accept the appellant’s request for evidence of use of the earlier opposing U.K. trademark or remit the case to the Opposition
Division for compliance with the applicant’s request for said evidence of use.”)
33     Tästä seuraa, että valituslautakunnassa kantaja toissijaisesti toisti pyyntönsä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä
koskevien todisteiden toimittamisesta.
34     Riidanalaisessa päätöksessä valituslautakunta ei kuitenkaan maininnut tätä toissijaista vaatimusta, vaikka se hylkäsi sekaannusvaaraa
koskevan ensisijaisen vaatimuksen.
35     Tämä virhe ei ole kuitenkaan peruste riidanalaisen päätöksen kumoamiselle, koska valituslautakunta saattoi oikeutetusti hylätä
tämän toissijaisen pyynnön tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta, loukkaamatta toiminnallisen jatkuvuuden
periaatetta.
36     Viraston valituslautakuntien toimivalta käsittää nimittäin ensimmäisenä yksikkönä asian ratkaisseiden viraston yksiköiden
tekemien päätösten uudelleen tutkimisen. Valituksen ratkaiseminen tämän uudelleen tutkimisen puitteissa riippuu siitä, voidaanko
hetkellä, jona valitus ratkaistaan, tehdä laillisesti uusi päätös, joka on sisällöllisesti sama kuin valituksen kohteena ollut
päätös. Näin ollen valituslautakunnat voivat asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa esitetyin varauksin hyväksyä valituksen
sellaisten uusien tosiseikkojen perusteella, joihin valituksen tehnyt osapuoli on vedonnut, tai jopa sen esittämien uusien
todisteiden perusteella (em. asia KLEENCARE, tuomion 26 kohta). Sen tutkinnan laajuus, jonka virasto on velvollinen suorittamaan
valituksen kohteena olevan päätöksen osalta, ei lähtökohtaisesti määräydy valituksen tehneen osapuolen esittämien oikeudellisten
perusteiden nojalla. Näin ollen vaikka valituksen tehnyt osapuoli ei olisikaan esittänyt erityistä oikeudellista perustetta,
valituslautakunnalla on kuitenkin velvollisuus tutkia kaikkien asiaan kuuluvien oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen
valossa sitä, voidaanko hetkellä, jona valitus ratkaistaan, tehdä laillisesti uusi päätös, joka on sisällöllisesti sama kuin
valituksen kohteena ollut päätös (em. asia KLEENCARE, tuomion 29 kohta).
37     Käsiteltävänä olevassa asiassa kysymykseen siitä, saattoiko valituslautakunta hetkellä, jona valitus ratkaistiin, tehdä laillisesti
päätöksen, jossa – kuten väiteosaston päätöksessä – hylättiin pyyntö tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden
toimittamisesta, on vastattava myöntävästi. Kantaja ei nimittäin esittänyt valituslautakunnassa mitään uutta seikkaa, jolla
olisi voitu perustella sitä, ettei se esittänyt tätä pyyntöä väiteosaston asettamassa määräajassa. Koska tosiseikat pysyivät
tältä osin samoina kuin mitkä olivat väiteosaston tiedossa, valituslautakunta saattoi näin ollen laillisesti todeta, samoin
kuin edellä 28–31 kohdassa todetaan väitemenettelyn osalta, että toissijainen vaatimus oli esitetty liian myöhään.
38     Näin ollen ensimmäistä kanneperustetta ei voida hyväksyä.

Toinen kanneperuste, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu
Asianosaisten lausumat
39     Kantaja väittää, että valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun se totesi sekaannusvaaran
olevan olemassa.
40     Tältä osin se väittää ensiksi, että koska riidanalainen päätös perustuu aikaisemman tavaramerkin rekisteröintiin Yhdistyneessä
kuningaskunnassa, sekaannusvaaraa on arvioitava kyseisen maan suhteen.
41     Lisäksi kantaja yhtyy valituslautakunnan näkemykseen siitä, että aikaisempi tavaramerkki on heikosti erottamiskykyinen.
42     Tämän jälkeen se väittää valituslautakunnan todenneen virheellisesti, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat niin samankaltaiset,
että ne voidaan sekoittaa keskenään.
43     Yhtäältä valituslautakunnan olisi kantajan mukaan pitänyt aikaisemman tavaramerkin heikon erottamiskyvyn vuoksi arvioida,
että ainoastaan tämän tavaramerkin täydellinen toisinto voisi aiheuttaa sekaannusvaaran.
44     Toisaalta vastakkain olevat tavaramerkit eivät kantajan mukaan ole riittävän samankaltaisia, jotta ne voisivat aiheuttaa sekaannusvaaran.
45     Ulkoasun osalta kantaja väittää ensiksi, että kahden osan yhdistelmästä muodostuvaa merkkiä ei voida pitää ulkoasultaan samankaltaisena
kuin yhdestä ainoasta osasta muodostuvaa merkkiä, varsinkaan kun kumpikaan näistä osista ei ole samanlainen kuin aikaisempi
tavaramerkki, joka on lyhyempi. Tältä osin kantaja tukeutuu asiassa T-110/01, Vedial vastaan SMHV – France Distribution (HUBERT),
12.12.2002 annettuun tuomioon (Kok. 2002, s. II-5275), joka on sitäkin merkityksellisempi, kun – toisin kuin verbi ”flex”
(taipua) ja kantasana ”flexi” – kyseisessä asiassa kyseessä olleiden merkkien yhteinen osa kirjoitetaan samalla tavoin ja
on erittäin erottamiskykyinen. Lisäksi kantaja tukeutuu valituslautakuntien asioissa SIMPLELIFE/SIMPLE LIFE, FREEZOMINT/FREEZE,
MILES/MILESTONE, TAPAS/TAPARICA, GIRA/GIRALDA ja DRIVE/DRIVEWAY tekemiin päätöksiin.
46     Toiseksi kantajan mukaan valituslautakunnan toteamusta, jonka mukaan kuluttajan huomio kiinnittyy automaattisesti tavaramerkkien
ensimmäiseen osaan, joka on niille yhteinen, ei ole perusteltu millään erityisillä syillä, ja se on ristiriidassa valituslautakunnan
asiassa ORANGEX/ORANGE X-PRESS tekemän päätöksen kanssa.
47     Ääntämistavan osalta kantaja väittää, että i-kirjaimen lisääminen sanaan ”flex” saa aikaan ylimääräisen tavun. Lisäksi aikaisempi
tavaramerkki muodostuu kantajan mukaan ennen kaikkea konsonanteista, kun taas hakemuksen kohteena oleva merkki sisältää enemmän
vokaaleja ja äännetään Yhdistyneessä kuningaskunnassa laulavalla nuotilla.
48     Merkityssisällön osalta kantaja väittää ensiksi, että väitteentekijä on itsekin tietoinen sanan ”flex” kuvailevuudesta, koska
tavaramerkki FLEX on rekisteröity Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin rekistereiden sellaisiin osiin, jotka on varattu
heikommin erottamiskykyisille tavaramerkeille, ja koska väitteentekijä ei ole perustellut väitettään aikaisemman tavaramerkin
tunnettuudella Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kantaja toteaa tämän perusteella, että englanninkielisissä maissa sana ”flex”
ei ole tavaramerkin FLEXI AIR hallitseva osa. Päinvastoin kieliopillisesti sana ”air” on sen tärkein osa, ja sana ”flexi”,
joka voi olla adjektiivin ”flexible” (taipuisa) lyhenne, on substantiivin ”air” määre.
49     Kantaja täsmentää, että englannin kielessä ei ole sanaa ”flexi” ja että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on kuvitteellinen
nimike. Kantaja tukeutuu otteeseen englannin sanakirjasta ja toteaa, että valituslautakunta on valinnut sanan ”air” useiden
merkitysten joukosta erään harvinaisimmista. Sanalla ”flex” on sen sijaan itsenäinen merkitys englannin kielessä, joten se
ei kantajan mukaan ole lainkaan erottamiskykyinen.
50     Kantaja toteaa tavaramerkkien vertailun osalta, että riidanalaisen päätöksen perustelut ovat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
asiassa T-6/01, Matratzen Concord vastaan SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN), 23.10.2002 antaman tuomion (Kok. 2002, s. II-4335)
vastaiset, koska osa ”flex” ei ole hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin hallitseva osa ja koska muut osat eivät ole merkityksettömiä.
51     Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin osalta kantaja toteaa olevan riidatonta, että toisin kuin tuotteita, joista oli kyse ensimmäisen
oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-99/01, Mystery Drinks vastaan SMHV – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), 15.1.2003 antamassaan
tuomiossa (Kok. 2003, s. II-43), käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevia tuotteita ei tilata suullisesti, vaan ne ovat
esillä hyllyissä, joten mahdollisella lausuntatavan samankaltaisuudella ei ole merkitystä, ja tämän vuoksi sekaannusvaara
on merkityksetön.
52     Kantaja vetoaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa toteutettujen rekisteröintien jäljennöksiin ja väittää, että tuon maan keskivertokuluttaja
ei sekoittaisi vastakkain olevia merkkejä toisiinsa, sillä se kohtaa jo lukuisia muita samankaltaisille tai samanlaisille
tuotteille rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka sisältävät sanan ”flex”.
53     Kantaja väittää myös, että käsiteltävänä olevassa asiassa voidaan käyttää suoraan perusteluja, joilla toinen valituslautakunta
perusteli edellä mainitussa 11.7.2003 tekemässään päätöksessä, jonka kantaja toimitti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen
8.9.2003, toteamustaan, jonka mukaan tavaramerkkien FLEX ja FLEXIUM välillä ei ole sekaannusvaaraa. Näin ollen sanan ”flex”
kaltaista yleissanaa ei pidä monopolisoida. Kantajan mukaan tämä päätös on sitäkin merkittävämpi, kun se koskee kahta yhdestä
sanasta muodostuvaa tavaramerkkiä, vaikka käsiteltävänä olevassa asiassa hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki muodostuu
kahdesta sanasta eikä kumpikaan niistä tai yksikään niiden tavuista ole samanlainen kuin aikaisempi tavaramerkki (”fle-xi-air”).
54     Virasto kiistää tämän kanneperusteen pätevyyden.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
55     Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä
ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai
palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jossa aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, on sekaannusvaara.
56     Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut
ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.
57     Tämän saman oikeuskäytännön mukaan yleisön keskuudessa olevaa sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon
kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja tavaramerkin
kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden keskinäinen riippuvuus (asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio
Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2821, 31–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
–       Kohdeyleisö
58     Kantaja ei ole riitauttanut sitä, että valituslautakunta arvioi sekaannusvaaraa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Se ei ole
riitauttanut myöskään valituslautakunnan toteamusta, jonka mukaan kohdeyleisö muodostuu keskivertokuluttajista, jotka eivät
ole erityisen tarkkaavaisia. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että tätä kanneperustetta tutkittaessa
on lähdettävä näistä oletuksista.
–       Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky
59     Kuten valituslautakunta on todennut, asianosaisten kesken on riidatonta, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on heikko.
60     Kantaja väittää kuitenkin, että valituslautakunnan olisi tämän heikon erottamiskyvyn vuoksi pitänyt katsoa, että ainoastaan
aikaisemman tavaramerkin täydellinen toisinto voi aiheuttaa sekaannusvaaran.
61     Tämä väite on hylättävä. Vaikka aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on otettava huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa (ks.
vastaavasti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 24 kohta), se on vain yksi arvioinnin yhteydessä
huomioon otettavista seikoista. Sekaannusvaara voi olla olemassa silloinkin, kun aikaisempi tavaramerkki on heikosti erottamiskykyinen
ja hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki ei ole aikaisemman tavaramerkin täydellinen toisinto, erityisesti merkkien ja tavaramerkin
kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vuoksi.
–       Kyseessä olevien tavaroiden vertailu
62     Kantaja ei ole riitauttanut valituslautakunnan toteamusta, jonka mukaan kyseessä olevat tuotteet ovat osittain samanlaisia
ja osittain erittäin samankaltaisia. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että tätä kanneperustetta tutkittaessa
on lähdettävä tästä toteamuksesta.
–       Kyseessä olevat tavaramerkit
63     Kuten vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, vastakkain olevien tavaramerkkien ulkoasun, ääntämistavan tai merkityssisällön
samankaltaisuuden osalta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon
on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV – Pash Textilvertrieb
und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
64     Ulkoasun osalta valituslautakunta katsoi, että tavaramerkki FLEXI AIR muodostuu lähinnä sanasta ”flex”. Koska sana ”flex”
esiintyy merkin alussa, sen huomioarvo on suurempi kuin hakemuksen kohteena olevan merkin muiden osien huomioarvo. Termi ”air”
on valituslautakunnan mukaan toisarvoisessa asemassa, ja se on lyhyempi. Sen mukaan kuluttajat muistavat paremmin tavaramerkin
alun kuin lopun. Valituslautakunnan mukaan i-kirjaimen lisääminen ei muuta merkittävästi osan ”flex” hallitsevaa luonnetta.
Valituslautakunta totesi tämän perusteella, että tavaramerkit ovat ulkoasultaan samankaltaiset.
65     Nämä toteamukset eivät ole millään tavalla virheellisiä, ja edellä 45 ja 46 kohdassa tarkoitetut kantajan tältä osin esittämät
väitteet on hylättävä.
66     Ensimmäisten väitteiden osalta on todettava yhtäältä, että kahdesta sanasta muodostuva tavaramerkki ja yhdestä ainoasta sanasta
muodostuva merkki voivat hyvinkin olla ulkoasultaan samankaltaiset. Toisaalta käsiteltävänä olevassa asiassa se, että kumpikaan
hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin muodostavista sanoista ei ole sama kuin aikaisempi tavaramerkki, tai se, että aikaisempi
tavaramerkki on lyhyt, eivät voi horjuttaa ulkoasun samankaltaisuutta, joka aiheutuu siitä, että hakemuksen kohteena olevan
tavaramerkin kahdeksasta kirjaimesta neljä on samoja kuin aikaisemmassa tavaramerkissä ja että ne esiintyvät molemmissa tavaramerkeissä
samassa järjestyksessä ja niiden alussa.
67     Edellä mainittua asiaa HUBERT koskevan väitteen osalta on riittävää todeta, että kyseisessä asiassa annetussa tuomiossa esitetty
toteamus, jonka mukaan kokonaisvaikutelmat kyseessä olevien merkkien ulkoasuista ovat erilaiset, perustuu erityisesti näistä
tavaramerkeistä toisen sisältämään kuvioon (54 kohta), kun taas käsiteltävänä olevassa asiassa molemmat kyseessä olevat merkit
ovat sanamerkkejä.
68     Edellä 45 ja 46 kohdassa tarkoitettujen valituslautakuntien aikaisempien päätösten osalta on huomautettava, että vakiintuneen
oikeuskäytännön mukaan merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevien valiokuntien päätösten laillisuutta on arvioitava
yksinomaan asetuksen N:o 40/94 nojalla, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin on sitä tulkinnut, eikä niiden aiemman päätöksentekokäytännön
pohjalta (asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-723, 66 kohta, johon ei puututtu
asiassa C-150/02 P, Streamserve v. SMHV, määräys 5.2.2004, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Vaikka aikaisemmassa
päätöksessä olevat tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja koskevat perustelut voivat tukea kanneperustetta, joka koskee asetuksen
N:o 40/94 jonkin säännöksen rikkomista (asia T-79/01 ja T-86/01, Bosch v. SMHV (Kit pro ja Kit Super Pro), tuomio 20.11.2002,
Kok. 2002, s. II-4881, 33 kohta), on todettava, että edellä 45 ja 46 kohdassa tarkoitetut aikaisemmat päätökset koskevat tavaramerkkejä,
joiden ulkoasujen vastaavuutta ei voida verrata käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevien ulkoasujen vastaavuuteen.
69     Edellä 46 kohdassa mainitun väitetyn perustelujen puutteellisuuden osalta on todettava, että valituslautakunta on katsonut,
että kuluttajat muistavat yleensä paremmin tavaramerkin alun kuin lopun (riidanalaisen päätöksen 33 perustelukappale). Valituslautakuntaa
ei voida moittia siitä, ettei se selvittänyt kantaansa tältä osin enemmän.
70     Ääntämistavan vertailun osalta valituslautakunta katsoi, että tavaramerkin alulla on tässäkin suhteessa olennainen merkitys.
Ääntämistavan erilaisuuden aiheuttaa yksinomaan hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin loppu, ja tämä erilaisuus on vähäinen.
Valituslautakunnan mukaan i-kirjaimen pehmeä sointi ja sanan ”air” englanninkielisen ääntämistavan avoimuus väistyvät molemmille
tavaramerkeille yhteisen sanan ”flex” ääntämistavan ja erityisesti kirjaimen ”x” ääntämisen hallitsevuuden tieltä. Valituslautakunnan
mukaan tavaramerkit ovat näin ollen ääntämistavaltaan samankaltaiset.
71     Nämä toteamukset eivät myöskään ole virheellisiä.
72     Edellä 47 kohdassa mainitut kantajan väitteet, jotka koskevat kirjainta ”i” ja sanaa ”air” tavaramerkissä FLEXI AIR, on hylättävä.
Kyseisen tavaramerkin muodostavasta kahdeksasta kirjaimesta neljä ensimmäistä äännetään tosiaankin täsmälleen samalla tavalla
kuin tavaramerkki FLEX, kirjain ”i” muodostaa ainoastaan ääntämistavan kannalta vähäisen lisäyksen näihin neljään ensimmäiseen
kirjaimeen eikä termin ”air” lisääminenkään poista tätä ääntämistapojen osittaista samanlaisuutta.
73     Merkityssisällön osalta valituslautakunta katsoi, että sanat ”flex” ja ”flexi” liittyvät läheisesti toisiinsa, koska molemmat
herättävät mielikuvan hiusten taipuisuudesta ja näin ollen niiden elinvoimasta. Sanan ”air” lisääminen ei muuta tätä merkityssisällön
samanlaisuutta. Näin ollen tavaramerkkien merkityssisältö on valituslautakunnan mukaan englannin kielessä sama.
74     Nämäkään toteamukset eivät ole virheellisiä, ja edellä 48 ja 49 kohdassa mainitut kantajan tältä osin esittämät väitteet on
hylättävä.
75     Väitteestä, jonka mukaan väitteentekijä on itsekin tietoinen sanan ”flex” kuvailevuudesta, on riittävää todeta, että vaikka
se pitäisi paikkansa, sillä ei ole merkitystä arvioitaessa kyseessä olevien tavaramerkkien merkityssisältöä.
76     Sama koskee väitettä, jonka mukaan sana ”air” on kieliopillisesti hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin tärkein osa, koska
keskivertokuluttaja, joka ei ole erityisen tarkkaavainen, ei ryhdy tarkastelemaan kyseessä olevia tavaramerkkejä kieliopillisesti.
77     Väitteestä, joka koskee sanan ”air” merkitystä, on riittävää todeta, että olipa tämä merkitys mikä hyvänsä, se ei voi poistaa
osan ”flexi” merkitystä eikä näin ollen tämän osan aiheuttamaa merkityssisällön samankaltaisuutta.
78     Väitteet, joiden mukaan aikaisempi tavaramerkki ei ole erottamiskykyinen, englannin kielessä ei ole sanaa ”flexi” ja tavaramerkki
FLEXI AIR on kuvitteellinen nimike, on myös hylättävä, koska niillä ei voida kumota sitä, että sanat ”flex” ja ”flexi” viittaavat
molemmat englannin kielellä taipuisuuteen (ks. espanjan kielen osalta asia T-10/03, Koubi v. SMHV – Flabesa (CONFORFLEX),
tuomio 18.2.2004, 48 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
79     Tämän jälkeen edellä 50 kohdassa mainitun väitteen osalta on todettava, että edellä mainitussa asiassa MATRATZEN annetussa
tuomiossa todetaan, että moniosainen tavaramerkki voidaan katsoa samankaltaiseksi kuin toinen tavaramerkki, joka on sama tai
samankaltainen kuin moniosaisen merkin jokin osatekijä, ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseinen osatekijä on hallitseva
osa kokonaisvaikutelmassa, jonka moniosainen tavaramerkki luo. Tässä toteamuksessa tarkoitettua tavaramerkkiä ei kuitenkaan
voida lainkaan verrata käsiteltävänä olevassa asiassa hakemuksen kohteena olevaan tavaramerkkiin erityisesti, koska se sisältää
kuvio-osan.
80     Näin ollen on todettava, että valituslautakunta on katsonut oikeutetusti, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat ulkoasultaan,
ääntämistavaltaan ja merkityssisällöltään samankaltaiset.
–       Sekaannusvaara
81     Valituslautakunnan mukaan on olemassa vaara, että kuluttajat olettavat, että tavaramerkkien hienoinen eroavaisuus heijastaa
tuotteiden luonteen vaihtelua tai johtuu markkinointiin liittyvistä tekijöistä, sen sijaan, että he olettaisivat tämän eroavaisuuden
osoittavan eri kaupallista alkuperää. Valituslautakunta on näin ollen todennut, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa on olemassa
sekaannusvaara.
82     Tältä osin on todettava, että aikaisemman tavaramerkin heikkoa erottamiskykyä ei ole kiistetty, että kyseessä olevat tavaramerkit
ovat ulkoasultaan, ääntämistavaltaan ja merkityssisällöltään samankaltaiset ja että tavarat ovat osittain samanlaisia ja osittain
erittäin samankaltaisia.
83     Näissä olosuhteissa on todettava, että sekaannusvaara on olemassa.
84     Edellä 51 kohdassa mainittu kantajan väite, jonka mukaan tavaramerkkien ääntämistavan samankaltaisuus on merkityksetön, on
hylättävä. Koska tavaramerkit ovat samankaltaiset ja koska tavarat ovat osittain samanlaisia ja osittain erittäin samankaltaisia,
merkitystä ei ole sillä, missä määrin tavaramerkkien ääntämistavan samankaltaisuus vaikuttaa sekaannusvaaraan.
85     Myös edellä 52 kohdassa mainittu väite, jonka mukaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa on muita sanan ”flex” sisältäviä tavaramerkkejä,
on hylättävä. On huomautettava, että nimenomaan tämän vuoksi valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 27 perustelukappaleessa
katsonut, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on heikko, ja tämän jälkeen todennut, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa
on olemassa sekaannusvaara (ks. edellä 81 kohta). Tämä toteamus on hyväksytty (ks. edellä 83 kohta). Kantaja on lisäksi nimenomaisesti
yhtynyt toteamukseen, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on heikko (ks. edellä 41 ja 59 kohta).
86     Lopuksi niiden edellä 53 kohdassa mainittujen väitteiden osalta, jotka koskevat toisen valituslautakunnan 11.7.2003 tekemää
päätöstä, on vielä muistutettava siitä, että merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevien valiokuntien päätösten
laillisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 nojalla, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin on sitä tulkinnut,
eikä niiden aiemman päätöksentekokäytännön pohjalta, jolloin aikaisemmassa päätöksessä olevat tosiseikkoja tai oikeudellisia
seikkoja koskevat perustelut voivat kuitenkin tukea kanneperustetta, joka koskee tämän asetuksen jonkin säännöksen rikkomista
(ks. edellä 68 kohta). On kuitenkin huomautettava, että edellä mainitun toisen valituslautakunnan päätöksen kohteena olevien
tavaramerkkien välistä suhdetta ei voida verrata käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevien tavaramerkkien väliseen suhteeseen.
Tavaramerkki FLEXIUM muodostuu nimittäin yhdestä ainoasta sanasta, josta ei voida erottaa sanaa ”flex”, kun taas sanat ”flex”
ja ”flexi” voidaan helposti erottaa tavaramerkistä FLEXI AIR. On huomautettava, että toteamuksen, jonka mukaan käsiteltävänä
olevassa asiassa kyseessä olevien tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara, ei voida katsoa johtavan sanan ”flex” monopolisoimiseen.
87     Edellä esitetyn valossa on todettava, että valituslautakunta ei rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa,
kun se katsoi, että kyseessä olevien tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara.
88     Näin ollen toinen kanneperuste on hylättävä.

Kolmas kanneperuste, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohtaa on rikottu
Asianosaisten lausumat
89     Kantaja väittää, että valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohtaa, kun se ei
analysoinut sitä, voitiinko aikaisempaan tavaramerkkiin perustuva väite esittää pätevästi Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännön
nojalla, eikä arvioinut tämän lainsäädännön mukaista sekaannusvaaraa. Kantaja toteaa, että tällä säännöksellä ei voida myöntää
kansallisen tavaramerkin haltijalle yhteisön tavaramerkkihakemuksen suhteen laajempia oikeuksia kuin mitä sillä on kansallisen
lainsäädännön nojalla. Valituslautakunnan laiminlyönnin vuoksi aikaisempi tavaramerkki saa kantajan mukaan laajempaa suojaa
yhteisön tasolla kuin kansallisella tasolla.
90     Virasto kiistää tämän kanneperusteen pätevyyden.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
91     On todettava, että yhteisön tavaramerkkihakemukseen sovelletaan asetuksessa N:o 40/94 säädettyjä menettelyjä. Tämän asetuksen
8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan nojalla hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on välttämättä jätettävä rekisteröimättä,
jos on olemassa 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara jossakin jäsenvaltiossa aikaisemmin rekisteröidyn
tavaramerkin kanssa. Asetuksessa N:o 40/94 ei säädetä sen tutkimisesta etukäteen, voidaanko tähän aikaisempaan kansalliseen
tavaramerkkiin perustuva väite esittää pätevästi sen kansallisen lainsäädännön nojalla, jota siihen sovelletaan, eikä kyseessä
olevien tavaramerkkien sekaannusvaaran arvioimisesta tämän kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
92     Lisäksi on todettava, että käsiteltävänä oleva kanne perustuu olettamaan, jonka mukaan asetuksella N:o 40/94 myönnetään aikaisemman
kansallisen tavaramerkin haltijalle yhteisön tavaramerkkihakemuksen suhteen laajempia oikeuksia kuin tähän aikaisempaan tavaramerkkiin
sovellettavalla kansallisella lainsäädännöllä. Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta
1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 4 artiklan
2 kohdan a alakohdan ii alakohdan nojalla jäsenvaltioiden kansalliset lainsäädännöt, jotka koskevat hakemuksen kohteena olevan
tavaramerkin ja aikaisemman kansallisen tavaramerkin välistä sekaannusvaaraa, on yhdenmukaistettu täysin. Nämä direktiivin
89/104 säännökset ovat oikeudelliselta sisällöltään samat kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan
2 kohdan a alakohdan ii alakohdan säännökset. Näissä olosuhteissa kantajan esittämä olettama ei toteudu.
93     Kolmas kanneperuste on näin ollen hylättävä.
94     Koska kaikki kanneperusteet on hylättävä, kanne on siten hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut
95     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan nojalla asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Käsiteltävänä olevassa asiassa kantaja on hävinnyt asian,
ja virasto on vaatinut sen velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Näin ollen kantaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Näillä perusteilla
YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Kanne hylätään.
2)
Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Pirrung
Meij
Pelikánová
Julistettiin Luxemburgissa 16 päivänä maaliskuuta 2005.
H. Jung

J. Pirrung
kirjaaja

toisen jaoston puheenjohtaja
*
Oikeudenkäyntikieli: englanti.