CELEX: 62006CJ0533
Марки
Директива 89/104/EИО
Член 5, параграф 1
Изключителни права на притежателя на марката
Използване в сравнителна реклама на знак, идентичен или сходен с марка
Ограничаване на действието на марката
Сравнителна реклама
Директиви 84/450/EИО и 97/55/ЕО
Член 3а, параграф 1
Условия за разрешена сравнителна реклама
Използване на марката на конкурент или на знак, сходен с тази марка

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 5, параграф 1 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките (
OВ L 40, 1989 г., стр. 1
; Специално издание на български език, глава 17, том 1, стр. 92), както и на член 3а, параграф 1 от Директива 84/450/ЕИО на Съвета от 10 септември 1984 година за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите-членки, свързани със заблуждаваща реклама (
OВ L 250, стр. 17
; Специално издание на български език, глава 15, том 1, стр. 153), изменена с Директива 97/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 1997 година (
OВ L 290, стр. 18
; Специално издание на български език, глава 15, том 4, стр. 196, наричана по-нататък „Директива 84/450“).
Запитването е отправено в рамките на спор между O2 Holdings Limited и O2 (UK) Limited (наричани по-нататък общо „O2 и O2 (UK)“) и Hutchison 3G UK Limited (наричано по-нататък „H3G“) по повод на използването от H3G в сравнителна реклама на марки, чиито притежатели са O2 и O2 (UK).
Правна уредба
Общностна правна уредба
Член 5 от Директива 89/104, озаглавен „Права, предоставени от марката“, гласи:
„1.   Регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права. Притежателят има право да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие:
а)
всеки знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана;
б)
всеки знак, при който поради идентичността или сходството [другаде в текста: „приликата“] му с марката и идентичността или сходството на стоките или услугите, защитени от марката и от знака, съществува вероятност от объркване на част от обществото, която включва вероятност от свързване на знака с марката.
2.   Всяка държава-членка може да предвиди, че притежателят има право да попречи на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие всеки знак, който е идентичен или сходен с [другаде в текста: „подобен на“] марката, за стоки или услуги, които не са сходни със стоките или услугите, за които е регистрирана марката, ако последната се ползва с реноме в държавата-членка и ако използването на този знак без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване [другаде в текста: „нелоялно предимство“] от отличителния характер или реномето на марката или би ги увредило.
3.   По параграфи 1 и 2,
inter alia
, може да бъде забранено и:
а)
поставянето на знака върху стоки или тяхната опаковка;
б)
предлагането на стоки, пускането им на пазара или складирането им за тези цели с този знак, или предлагането или предоставянето на услуги с този знак;
в)
вносът и износът на стоки с този знак;
г)
използването на знака в търговски книжа и в рекламна дейност.
[…]
5.   Параграфи 1—4 не засягат разпоредбите във всяка държава-членка, отнасящи се до защитата срещу използването на знак за цели, различни от тези за отличаване на стоки или услуги, когато използването на този знак без основание би извлякло несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или реномето на марката или би ги увредило.“
Член 6, параграф 1 от Директива 89/104, озаглавен „Ограничаване на действието на марката“, предвижда:
„Марката не дава право на притежателя да забрани на трето лице да използва в търговската дейност:
а)
собственото си име или адрес;
б)
указания за вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход, времето на производство на стоките или на предоставяне на услугите, или други характеристики на стоките или услугите;
в)
марката, когато е необходимо да се посочи предназначението на продукт [другаде в текста: „стока“] или услуга, по-специално като принадлежности или резервни части; при условие че то ги използва в съответствие с честната производствена или търговска практика.“
Разпоредбите относно сравнителната реклама се въвеждат в Директива 84/450 с Директива 97/55.
Текстът на съображения 13—15 от Директива 97/55 е следният:
„(13)
като имат предвид, че член 5 от […] Директива 89/104 […] предоставя изключителни права на собствениците [другаде в текста: „притежателите“] на регистрирани търговски марки [другаде в текста: „марки“], включително правото да забранят на трети страни използването, при търговия, на всеки знак, който е идентичен със или подобен на търговската марка във връзка с идентични стоки и услуги и дори, където е подходящо, други стоки;
(14)
като имат предвид, че все пак може да е необходимо с цел постигане ефективност на сравнителната реклама, да се идентифицират стоки или услуги на конкурент, като се спомене търговска марка или търговско наименование [другаде в текста: „търговско име“], на които последният е собственик;
(15)
като имат предвид, че подобна употреба на търговска марка, търговско наименование или други отличителни знаци на друго лице не нарушава това изключително право в случаите, когато се спазват условията, заложени в настоящата директива, като очакваният планиран резултат е единствено те да бъдат различими и по този начин обективно да бъдат изтъкнати разликите;“.
Съгласно член 1 от нея Директива 84/450 има за цел по-специално да постанови условия, при които е разрешена сравнителна реклама.
Съгласно член 2, точка 2а от тази директива „сравнителна реклама“ означава всяка реклама, която пряко или косвено идентифицира конкурент или предлагани от него стоки или услуги.
Член 3а, параграф 1 от директивата гласи:
„Сравнителна реклама е дотолкова, доколкото е включено сравнение, разрешена, когато са изпълнени следните условия:
а)
не е заблуждаваща по смисъла на член 2, параграф 2, член 3 и член 7, параграф 1;
[…]
г)
не води до объркване на пазара между рекламодателя и конкурента или между търговски марки, търговски наименования и други отличителни белези [другаде в текста: „отличителни знаци“], стоки и услуги на рекламодателя и тези на конкурента;
д)
не води до дискредитиране или опетняване на търговските марки, търговските имена, други отличителни белези, стоките, услугите, дейностите или положението на конкурента;
[…]
ж)
не извлича нелоялно предимство от известността на търговската марка, търговското име или други отличителни белези на конкурента или от наименованието за произхода на конкуриращи се продукти;
з)
не представя стоките или услугите като имитация или копие на стоки или услуги със запазена търговска марка или търговско име.“
Национална правна уредба
Разпоредбите на Директива 89/104 са транспонирани в националното право със Закона за марките от 1994 година (Trade Marks Act 1994).
Разпоредбите на Директива 84/450 са транспонирани в националното право с Правилата за контрола върху заблуждаващата реклама от 1988 година (Control of Misleading Advertisements Regulations 1988, SI 1988/915), изменени с Правилата от 2003 година (SI 2003/3183, наричани по-нататък „UK Regulations“).
Борбата със заблуждаващата реклама и спазването на разпоредбите в областта на сравнителната реклама, предвидени в член 4 от Директива 84/450, се осигуряват въз основа на UK Regulations от Director General of Fair Trading, административен орган, който е компетентен да разглежда жалби, както и да започва съответните съдебни производства.
Правило 4А, параграф 3 от UK Regulations пояснява:
„Разпоредбите на настоящото правило не могат да се тълкуват като:
a)
предоставящи право на граждански иск поради каквото и да било нарушение на тази уредба (с изключение на изрично предвидените в настоящия Regulations случаи);
б)
дерогиращи право на иск или други средства за защита (гражданскоправни или наказателноправни) в производство, започнало на основание, различно от настоящите Regulations“.
Спорът по главното производство и преюдициалните въпроси
O2 и O2 (UK) упражняват дейност по предоставяне на мобилни телефонни услуги.
При промоцията на техните услуги те използват мехурчета, изобразени по множество начини. Установено е, че в областта на мобилните телефонни услуги, потребителите свързват изображението на мехурчета във водата, особено на бледосин фон, с услугите, които предоставят O2 и O2 (UK).
O2 и O2 (UK) са по-специално притежатели на две фигуративни национални марки, регистрирани в Обединеното кралство за телекомуникационни апарати и услуги, всяка от които се състои от статично изображение на мехурчета (наричани по-нататък „марките мехурчета“).
H3G също предоставя мобилни телефонни услуги, предлагани на пазара със знака „3“. То предлага по-конкретно предплатена услуга („pay-as-you-go“), наречена „Threepay“.
През 2004 година H3G започва рекламна кампания. За тази цел то съответно излъчва телевизионна реклама, в която сравнява цените на своите услуги с предлаганите от O2 и O2 (UK). Тази телевизионна реклама (наричана по-нататък „спорната реклама“) започва с появата на името „O2“ и чернобяло изображение на движещи се мехурчета и след това продължава с изображения на „Threepay“ и „3“, както и със съобщение, че услугите на H3G са по-евтини по специфичен начин.
O2 и O2 (UK) предявяват иск за нарушаване на правата върху техните марки мехурчета срещу H3G пред High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.
С оглед на главното производство те признават, че извършеното в спорната реклама сравнение на цените е точно и че тази реклама като цяло не е заблуждаваща. По-специално тя не внушавала, че между O2 и O2 (UK), от една страна, и H3G, от друга, съществува някаква търговска връзка.
Искът за нарушаване на права е отхвърлен с решение от 23 март 2006 г. По същество High Court приема, че използването на изображения на мехурчета в спорната реклама попада в приложното поле на член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104, но че тази реклама съответства на член 3а от Директива 84/450, като подобно съответствие осигурява на H3G основание за защита по член 6, параграф 1, буква б) от Директива 89/104.
O2 и O2 (UK) подават жалба срещу решението пред Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division).
Препращащата юрисдикция иска на първо място тълкуване на член 5, параграф 1 от Директива 89/104.
Тя иска да установи, от една страна, дали използването, визирано в тази разпоредба, е единствено това, което има за цел да отличи търговския произход на стоките или услугите, предлагани на пазара от трето лице. Според нея утвърдителен отговор би довел до неприложимост на член 5, параграф 1 от Директива 89/104 по отношение на използването в сравнителна реклама на марката на конкурент, тъй като в нея марката не се използва за означаване на произхода на стоките на рекламодателя.
От друга страна, тя поставя въпроса дали за преценката на наличието на вероятност от объркване по смисъла на член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104 следва да се извърши само сравнение между марката и спорния знак и между стоките и услугите, за които е регистрирана марката, и тези, за които се използва знакът, или напротив, следва да се вземе предвид фактическият контекст, в който се използва знакът.
На второ място препращащата юрисдикция счита, че съответствието с член 3а от Директива 84/450 на сравнителна реклама, в която се използва марката на конкурент, представлява довод за защита срещу иска, предявен от конкурента срещу подобно използване на неговата марка.
Освен това, ако Съдът даде тълкуване на член 5, параграф 1 от Директива 89/104 в смисъл, че в случай като този в главното производство тази разпоредба дава право на притежателя на регистрирана марка да забрани използването на своята марка в сравнителна реклама, препращащата юрисдикция иска тълкуване на член 3а, параграф 1 от Директива 84/450, с цел да установи дали за да бъде разрешена сравнителна реклама, в която се използва знак, идентичен или подобен на марката на конкурент, използването на този знак трябва да е „необходимо“ за извършване на сравнение между стоките или услугите на конкурента и тези на рекламодателя.
При тези обстоятелства Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
„1)
Когато в реклама на своите стоки или услуги търговец използва регистрирана марка, притежавана от конкурент, за да сравни характеристиките (и по-специално цената) на стоките или услугите, които предлага на пазара, с характеристиките (и по-специално цената) на стоките или услугите, които конкурентът предлага на пазара под тази марка, без при това да създава объркване, нито по друг начин да застрашава основната функция на марката като обозначение за произход, попада ли това използване в приложното поле на член 5 [параграф 1], буква а) или на член 5 [параграф 1], буква б) от Директива 89/104?
2)
Когато в сравнителна реклама търговец използва регистрирана марка на свой конкурент, трябва ли използването да е „необходимо“, за да е съобразено с член 3а [параграф 1] от Директива 84/450 […], и ако това е така, по какви критерии трябва да се преценява необходимостта?
3)
По-специално, ако съществува изискване за необходимост, пречка ли е то за всяко използване на знак, който не е идентичен, но е много подобен на регистрираната марка?“
По преюдициалните въпроси
Предварителни бележки
С въпросите си препращащата юрисдикция иска от Съда тълкуване едновременно на член 5, параграф 1 от Директива 89/104 и на член 3а, параграф 1 от Директива 84/450.
Всъщност определящо за главното производство е обстоятелството, че O2 и O2 (UK) твърдят, че използването от H3G в сравнителна реклама на знак, подобен на техните марки мехурчета, уврежда изключителните права, които са им предоставени от споменатите марки.
Следователно е необходимо преди разглеждане на преюдициалните въпроси да се изясни връзката между Директиви 89/104 и 84/450.
Съгласно член 5, параграфи 1 и 2 от Директива 89/104 регистрираната марка предоставя на притежателя изключителни права, по силата на които той има право при определени условия да забрани на всяко трето лице да използва в търговската дейност без негово съгласие знак, идентичен или подобен на неговата марка. Съгласно член 5, параграф 3, буква г) от тази директива той може по-специално да забрани на всяко трето лице използването на знака в рекламна дейност.
Използването от рекламодателя в сравнителната реклама на знак, идентичен или подобен на марката на конкурент, може да съставлява използване по смисъла на член 5, параграфи 1 и 2 от Директива 89/104.
Всъщност, от една страна, член 5, параграфи 1 и 2 от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че визира използването на знак, идентичен или подобен на марката, за стоки, пуснати на пазара от трето лице, или за предоставяни от него услуги (вж. в този смисъл, що се отнася до член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104, Решение от 25 януари 2007 г. по дело Adam Opel,
C-48/05, Сборник, стр. I-1017
, точка 28).
От друга страна, реклама, чрез която рекламодателят сравнява стоките и услугите, които той пуска на пазара, с тези на конкурент, явно има за цел да популяризира стоките и услугите на този рекламодател. Чрез подобна реклама рекламодателят се опитва да отличи своите стоки и услуги, сравнявайки техните характеристики с тези на конкурентни стоки и услуги. Този анализ се потвърждава от съображение 15 от Директива 97/55, в което общностният законодател подчертава, че планираният резултат на сравнителната реклама е стоките и услугите на рекламодателя да бъдат различими от тези на неговия конкурент (вж. Решение от 25 октомври 2001 г. по дело Toshiba Europe,
C-112/99, Recueil, стр. I-7945
, точка 53).
Следователно използването от рекламодателя в сравнителна реклама на знак, идентичен или подобен на марката на конкурент, с цел да се идентифицират стоките или услугите, предлагани от последния, се разглежда като използване за самите стоки или услуги на рекламодателя по смисъла на член 5, параграфи 1 и 2 от Директива 89/104.
Следователно подобно използване може да бъде забранено по силата на посочените разпоредби, ако са налице предпоставките за това.
Както обаче е видно от съображения 2—6 от Директива 97/55, общностният законодател възнамерява да създаде благоприятни условия за сравнителната реклама, подчертавайки по-специално в съображение 2, че сравнителната реклама „може също така да стимулира конкуренцията между доставчиците на стоки и услуги в полза на потребителя“ и в съображение 5, че тя „би могла да бъде легитимно средство за информиране на потребителите за тяхното предимство“.
Съгласно съображения 13—15 от Директива 97/55 общностният законодател счита, че необходимостта от създаване на благоприятни условия за сравнителната реклама налага ограничаване до определена степен на правата, предоставени от марката.
Подобно ограничаване на действието на марката с оглед създаване на благоприятни условия за сравнителната реклама изглежда необходимо не само в случай на използване от рекламодателя на самата марка на конкурент, но и в случай на използване на подобен на тази марка знак.
Всъщност съгласно член 2, точка 2а от Директива 84/450 „сравнителна реклама“ означава всяка реклама, която пряко или косвено идентифицира конкурент или предлагани от него стоки или услуги.
Според постоянната съдебна практика става дума за широко определение, позволяващо да се обхванат всички форми на сравнителна реклама, така че е достатъчно едно съобщение да съдържа дори косвено позоваване на конкурент или на предлаганите от него стоки или услуги, за да е налице сравнителна реклама (вж. Решение по дело Toshiba Europe, посочено по-горе, точки 30 и 31, Решение от 8 април 2003 г. по дело Pippig Augenoptik,
C-44/01, Recueil, стр. I-3095
, точка 35, както и Решение от 19 април 2007 г. по дело De Landtsheer Emmanuel,
C-381/05, Сборник, стр. I-3115
, точка 16).
Следователно за да се установи, че едно рекламно съобщение има сравнителен характер, е необходимо то пряко или косвено да идентифицира конкурент на рекламодателя или предлаганите от този конкурент стоки или услуги (Решение по дело Toshiba Europe, посочено по-горе, точка 29 и Решение по дело De Landtsheer Emmanuel, посочено по-горе, точка 17).
Следователно когато използването в реклама на знак, подобен на марката на конкурент на рекламодателя, се възприема от средния потребител като позоваване на конкурента или на стоките и услугите, които той предлага — както е в главното производство — е налице сравнителна реклама по смисъла на член 2, точка 2а от Директива 84/450.
Поради това, с оглед съчетаване на защитата на регистрираните марки и използването на сравнителната реклама член 5, параграфи 1 и 2 от Директива 89/104 и член 3а, параграф 1 от Директива 84/450 трябва да се тълкуват в смисъл, че притежателят на регистрирана марка няма право да забрани използването от трети лица на знак, идентичен или подобен на неговата марка, в сравнителна реклама, която отговаря на всички условия, предвидени в посочения член 3а, параграф 1, за да бъде разрешена.
Следва да се отбележи обаче, че когато са налице предвидените в член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104 условия за забрана на използването на знак, идентичен или подобен на регистрирана марка, е изключено сравнителната реклама, в която е използван този знак, да отговаря на условието, за да бъде разрешена, предвидено в член 3а, параграф 1, буква г) от Директива 84/450.
Всъщност, от една страна, в случай на прилика между марката и знака и между стоките или услугите вероятността от объркване представлява специално условие за защита. Така член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104 следва да се приложи единствено ако поради идентичността или приликата както на марките, така и на обозначените стоки или услуги в съзнанието на потребителите съществува вероятност от объркване (Решение от 6 октомври 2005 г. по дело Medion,
C-120/04, Recueil, стр. I-8551
, точки 24 и 25).
От друга страна, от член 3а, параграф 1, буква г) от Директива 84/450 следва, че сравнителна реклама не е разрешена, ако е налице вероятност от объркване между рекламодателя и конкурент или между марките, стоките или услугите на рекламодателя и тези на конкурент.
В светлината на съображения 13—15 от Директива 97/55 следва да се даде същото тълкуване на понятието „объркване“, използвано както в член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104, така и в член 3а, параграф 1, буква г) от Директива 84/450.
Така в случай на използване от рекламодател в сравнителна реклама на знак, идентичен или подобен на марката на конкурент, или конкурентът не доказва наличието на вероятност от объркване и следователно няма право да забрани използването на този знак на основание член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104, или доказва наличието на вероятност от объркване и следователно рекламодателят не може да се противопостави на подобна забрана на основание член 3а, параграф 1 от Директива 84/450, тъй като разглежданата реклама не отговаря на всички условия, посочени в тази разпоредба.
Поради това в самото начало следва да се отговори, че член 5, параграфи 1 и 2 от Директива 89/104 и член 3а, параграф 1 от Директива 84/450 трябва да се тълкуват в смисъл, че притежателят на регистрирана марка няма право да забрани използването от трето лице на знак, идентичен или подобен на неговата марка, в сравнителна реклама, която отговаря на всички условия, за да бъде разрешена, посочени в споменатия член 3а, параграф 1.
Когато обаче са налице предвидените в член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104 условия за забрана на използването на знак, идентичен или подобен на регистрирана марка, е изключено сравнителната реклама, в която е използван този знак, да отговаря на условието, за да бъде разрешена, предвидено в член 3а, параграф 1, буква г) от Директива 84/450.
По първия въпрос, свързан с тълкуването на член 5, параграф 1 от Директива 89/104
Установено е, че в главното производство H3G е използвало не марките мехурчета, както са регистрирани от O2 и O2 (UK), а знак, подобен на тези марки.
Член 5, параграф 1, буква а) от Директива 89/104 обаче се прилага единствено в хипотезата на използване на знак, идентичен с марката, за стоки или услуги, идентични с тези, за които тя е регистрирана.
Щом тази разпоредба не може да се приложи в главното производство, тя не следва да бъде тълкувана.
Поради това първият въпрос следва да се разбира в смисъл, че препращащата юрисдикция иска да установи дали член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на регистрирана марка има право да забрани използването от трето лице в сравнителна реклама на знак, подобен на тази марка, за стоки или услуги, идентични или подобни на тези, за които споменатата марка е регистрирана, когато това използване не поражда вероятност от объркване в съзнанието на потребителите.
Съгласно постоянната съдебна практика, за да бъдат предотвратени различия в защитата на притежателя на марка от една държава-членка в друга, Съдът следва да даде еднакво тълкуване на член 5, параграф 1 от Директива 89/104, и по-специално на съдържащото се в него понятие „използване“ (Решение от 12 ноември 2002 г. по дело Arsenal Football Club,
C-206/01, Recueil, стр. I-10273
, точка 45, Решение по дело Adam Opel, посочено по-горе, точка 17 и Решение от 11 септември 2007 г. по дело Céline,
C-17/06, Сборник, стр. I-7041
, точка 15).
Както е видно от практиката на Съда (Решение по дело Arsenal Football Club, посочено по-горе, Решение от 16 ноември 2004 г. по дело Anheuser-Busch,
C-245/02, Recueil, стр. I-10989
, Решение по дело Medion, посочено по-горе, Решение по дело Adam Opel, посочено по-горе, и Решение по дело Céline, посочено по-горе), съгласно член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104 притежателят на регистрирана марка може да забрани използването от трето лице на знак, идентичен или подобен на неговата марка, само ако са налице следните четири условия:
—
използването трябва да е свързано с търговска дейност,
—
използването трябва да е без съгласието на притежателя на марката,
—
използването трябва да е извършено за стоки или услуги, идентични с тези, за които марката е регистрирана, и
—
поради вероятност от объркване в съзнанието на потребителите използването трябва да засяга или да може да засегне основната функция на марката, която е да гарантира на потребителите произхода на стоките или услугите.
Що се отнася по-специално до четвъртото условие, от една страна, както бе припомнено в точка 47 от настоящото решение, член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104 следва да се приложи единствено ако поради идентичността или приликата както на марките, така и на обозначените стоки или услуги в съзнанието на потребителите съществува вероятност от объркване.
От друга страна, съгласно постоянна съдебна практика вероятността потребителите да повярват, че съответните стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия представлява вероятност от объркване по смисъла на тази разпоредба (вж. по-специално Решение от 22 юни 1999 г. по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C-342/97, Recueil, стр. I-3819
, точка 17 и Решение по дело Medion, посочено по-горе, точка 26). Така използването на знак, идентичен или подобен на марката, който поражда вероятност от объркване в съзнанието на потребителите, засяга или може да засегне основната функция на марката.
Установено е, че в главното производство използването от H3G на знак, подобен марките мехурчета, е извършено в контекста на стопански операции, насочени към реализиране на икономическа изгода, а не е от частен характер. Следователно използването е извършено в рамките на търговската дейност (вж. по аналогия Решение по дело Céline, посочено по-горе, точка 17).
Установено е също така, че H3G е използвало споменатия знак без съгласието на притежателите на марките мехурчета O2 и O2 (UK).
Освен това става въпрос за използване за услуги, идентични с услугите, за които са регистрирани посочените марки.
От друга страна, трябва да се констатира, че според установеното от самата препращаща юрисдикция използването от H3G в спорната реклама на изображения на мехурчета, подобни на марките мехурчета, не е породило вероятност от объркване в съзнанието на потребителите. Всъщност спорната реклама като цяло не е заблуждаваща, и по-специално не внушава наличието на каквато и да било търговска връзка между O2 и O2 (UK), от една страна, и H3G, от друга.
В това отношение, противно на поддържаното от O2 и O2 (UK), за да прецени наличието на вероятност от объркване, препращащата юрисдикция правилно е ограничила своя анализ до контекста, в който знакът, подобен на марките мехурчета, е бил използван от H3G.
Несъмнено понятието за вероятност от объркване е едно и също в член 4, параграф 1, буква б) и член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104 (вж. в този смисъл Решение от 22 юни 2000 г.по дело Marca Mode,
C-425/98, Recueil, стр. I-4861
, точки 25—28).
В рамките на член 4, параграф 1, буква б) от Директива 89/104 обаче се разглежда заявка за регистрация на марка. След като марката бъде регистрирана, притежателят на тази марка има правото да я използва, както намери за добре, така че за да се прецени дали заявката за регистрация попада в обхвата на основанието за отказ, предвидено в тази разпоредба, следва да се провери дали съществува вероятност от объркване с по-ранната марка на предявилия възражение във всички обстоятелства, в които заявената марка, ако бъде регистрирана, би могла да се използва.
От друга страна, в хипотезата, визирана в член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104, третото лице, което използва знак, идентичен или подобен на регистрирана марка, не претендира никакво свързано с марка право върху този знак, а го използва в определени случаи. При това положение, за да се прецени дали притежателят на регистрираната марка има право да се противопостави на това специфично използване, разглеждането следва да се ограничи до обстоятелствата, които характеризират споменатото използване, без да е необходимо да се установява дали друго използване на същия знак при други обстоятелства също би могло да създаде вероятност от объркване.
Следователно в главното производство не е налице четвъртото условие, което е необходимо, за да може притежателят на регистрирана марка да има право да забрани използването на подобен на неговата марка знак за стоки или услуги, идентични или подобни на тези, за които спомената марка е регистрирана.
Поради това на първия въпрос следва да се отговори, че член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на регистрирана марка няма право да забрани използването от трето лице в сравнителна реклама на знак, подобен на тази марка, за стоки или услуги, идентични или подобни на тези, за които е регистрирана споменатата марка, когато това използване не поражда вероятност от объркване в съзнанието на потребителите, като това не зависи от обстоятелството дали споменатата сравнителна реклама отговаря или не на всички условия, за да бъде разрешена, посочени в член 3а от Директива 84/450.
По втория и третия въпрос, свързани с тълкуването на член 3а, параграф 1 от Директива 84/450
С втория и третия си въпрос препращащата юрисдикция иска да установи дали член 3а, параграф 1 от Директива 84/450 трябва да се тълкува в смисъл, че сравнителна реклама, в която рекламодателят използва марката на конкурент или знак, подобен на тази марка, е разрешена единствено ако това използване е необходимо за сравнението между стоките или услугите на рекламодателя и тези на конкурента, и евентуално дали използването на знак, подобен на марката на конкурента, може да се счете за необходимо.
Препращащата юрисдикция обаче иска тълкуване на тази разпоредба единствено в случай че Съдът отговори утвърдително на първия преюдициален въпрос.
В такъв случай вторият и третият преюдициален въпрос не следва да се разглеждат.
По съдебните разноски
С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред препращащата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (първи състав) реши:

1)
Член 5, параграфи 1 и 2 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките и член 3а, параграф 1 от Директива 84/450/ЕИО на Съвета от 10 септември 1984 година относно заблуждаващата и сравнителната реклама, изменена с Директива 97/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 октомври 1997 година, трябва да се тълкуват в смисъл, че притежателят на регистрирана марка няма право да забрани използването от трето лице на знак, идентичен или подобен на неговата марка, в сравнителна реклама, която отговаря на всички условия, за да бъде разрешена, посочени в споменатия член 3а, параграф 1.
Когато обаче са налице предвидените в член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104 условия за забрана на използването на знак, идентичен или подобен на регистрирана марка, е изключено сравнителната реклама, в която е използван този знак, да отговаря на условието, за да бъде разрешена, предвидено в член 3а, параграф 1, буква г) от Директива 84/450, изменена с Директива 97/55.

2)
Член 5, параграф 1, буква б) от Директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че притежателят на регистрирана марка няма право да забрани използването от трето лице в сравнителна реклама на знак, подобен на тази марка, за стоки или услуги, идентични или подобни на тези, за които е регистрирана споменатата марка, когато това използване не поражда вероятност от объркване в съзнанието на потребителите, като това не зависи от обстоятелството дали споменатата сравнителна реклама отговаря на всички условия, за да бъде разрешена, посочени в член 3а от Директива 84/450, изменена с Директива 97/55.

Подписи
(
*1
)	Език на производството: английски.