CELEX: 61999CJ0517
Merken
Aanpassing van wetgevingen
Artikel 3, lid 1, sub d, van Eerste richtlijn (89/104/EEG)
Gronden voor weigering of nietigverklaring
Merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in normaal taalgebruik of in bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden
Noodzaak dat tekens of benamingen gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van waren of diensten waarvoor merk ter inschrijving is voorgedragen
Ontbreken van noodzaak dat tekens of benamingen kenmerken of eigenschappen van waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, rechtstreeks beschrijven

Overwegingen van het arrest
1 Bij beschikking van 20 oktober 1999, binnengekomen bij het Hof op 31 december daaraanvolgend, heeft het Bundespatentgericht krachtens artikel 234 EG een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van artikel 3, lid 1, sub d, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40, blz. 1; hierna: richtlijn").
2 Deze vraag is gerezen in het kader van een door Merz & Krell GmbH & Co. (hierna: Merz & Krell") ingesteld beroep tegen de weigering van het Deutsche Patent- und Markenamt (Duits bureau voor octrooien en merken) om het woordmerk Bravo in te schrijven voor schrijfbenodigdheden.
Het toepasselijke recht
3 De richtlijn heeft volgens de eerste overweging van de considerans tot doel, het merkenrecht van de lidstaten aan te passen teneinde de bestaande verschillen op te heffen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen. Volgens de derde overweging van de considerans beoogt de richtlijn geen volledige aanpassing van de merkenwetgevingen.
4 Artikel 2 van de richtlijn bevat een lijst van tekens die een merk kunnen vormen. Dit artikel luidt als volgt:
Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden."
5 Artikel 3, lid 1, van de richtlijn bepaalt:
Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:
a) tekens die geen merk kunnen vormen;
b) merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
d) merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
[...]"
6 Opgemerkt zij, dat alleen de Deense en de Zweedse versie van lid 1, sub d, van deze bepaling een verwijzing bevatten naar de tekens en benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden voor de waren of diensten" (for varen eller tjenesteydelsen" in het Deens en för varan eller tjänsten" in het Zweeds).
7 Artikel 3, lid 3, van de richtlijn bepaalt:
Een merk wordt niet geweigerd of kan, indien ingeschreven, niet worden nietig verklaard overeenkomstig lid 1, onder b, c of d, indien het merk, als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, vóór de datum van de aanvrage om inschrijving onderscheidend vermogen heeft verkregen. De lidstaten kunnen voorts bepalen dat deze bepaling ook van toepassing is, wanneer het onderscheidend vermogen verkregen is na de aanvrage om inschrijving of na de inschrijving."
8 De richtlijn is in Duits recht omgezet bij het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen van 25 oktober 1994 (Duitse wet inzake de bescherming van merken en andere onderscheidende tekens, BGBl. 1994 I, blz. 3082; hierna: Markengesetz"), dat op 1 januari 1995 in werking is getreden.
9 Volgens § 8, lid 2, punt 3, van deze wet wordt de inschrijving geweigerd van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten".
Het hoofdgeding en de prejudiciële vraag
10 Merz & Krell heeft een aanvraag tot inschrijving van het woordmerk Bravo ingediend voor schrijfbenodigdheden". Deze aanvraag is door het Deutsche Patent- und Markenamt afgewezen op grond dat het woord bravo" voor de betrokken handelskringen louter een bijvalsbetuiging is. Deze handelskringen zouden in het ter inschrijving voorgedragen woordmerk Bravo slechts een aanprijzing en een reclameslogan zonder enig onderscheidend vermogen zien, zodat dit merk niet voor bescherming in aanmerking komt.
11 Het Bundespatentgericht, waar Merz & Krell tegen dit weigeringsbesluit in beroep is gegaan, is van oordeel dat de gegrondheid van de weigering tot inschrijving van het door verzoekster voorgedragen merk moet worden beoordeeld tegen de achtergrond van § 8, lid 2, punt 3, van het Markengesetz.
12 Het Bundespatentgericht verklaart dat het woord bravo" in tal van Europese talen dezelfde betekenis van bijvalsbetuiging in de zin van goed" of mooi" heeft. Voorts stelt het vast dat dit woord in Duitsland en in verschillende andere Europese landen daadwerkelijk in de reclame wordt gebezigd als een bijvalsbetuiging voor diverse waren en diensten. Het wijst er evenwel op dat het niet heeft kunnen vaststellen dat het woord wordt gebezigd met betrekking tot schrijfbenodigdheden.
13 Het Bundespatentgericht is van oordeel dat het volgens artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn voor de weigering van de inschrijving van het woordmerk Bravo volstaat dat het woord bravo" gebruikelijk is geworden in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer, zonder dat het de betrokken waren concreet hoeft te beschrijven.
14 Indien § 8, lid 2, punt 3, van het Markengesetz echter naar de letter wordt toegepast, vooronderstelt een op deze bepaling gebaseerde weigering tot inschrijving van een merk dat het ter inschrijving voorgedragen woord gebruikelijk is geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarvoor inschrijving van dat merk is aangevraagd.
15 Overigens wordt uit de formulering van § 8, lid 2, punt 3, van het Markengesetz niet duidelijk of een algemene band met de waren of diensten waarop het merk betrekking heeft, volstaat om de inschrijving ervan op basis van deze bepaling te weigeren, dan wel of er een specifieke band met de waren of diensten moet bestaan.
16 Aangezien § 8, lid 2, punt 3, van het Markengesetz moet worden uitgelegd in overeenstemming met artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn, dat door eerstgenoemde bepaling in Duits recht is omgezet, heeft het Bundespatentgericht de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:
Moet artikel 3, lid 1, sub d, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, tegen de bewoordingen ervan in restrictief worden uitgelegd in die zin dat alleen inschrijving kan worden geweigerd van tekens of benamingen die de betrokken waren en diensten respectievelijk hun wezenlijke eigenschappen of kenmerken rechtstreeks beschrijven? Of moet dit artikel aldus worden verstaan, dat naast ,niet voor toe-eigening vatbare tekens (Freizeichen) en soortnamen ook de inschrijving als merk kan worden geweigerd van tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer van de betrokken sector of van een vergelijkbare sector als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen, aansporingen tot kopen enz. gebruikelijk zijn zonder de concrete eigenschappen van de betrokken waren of diensten rechtstreeks te beschrijven?"
Het eerste onderdeel van de vraag
17 Met het eerste onderdeel van zijn vraag wil de verwijzende rechter in wezen vernemen of artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het zich slechts tegen de inschrijving van een merk verzet wanneer de tekens of benamingen waaruit het merk uitsluitend bestaat, in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarvoor het merk ter inschrijving is voorgedragen.
18 De Duitse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie betogen dat artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat van inschrijving slechts zijn uitgesloten de tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van waren of diensten van het type als dat waarvoor het merk ter inschrijving is voorgedragen.
19 De Duitse regering stelt eveneens dat een ruimere uitlegging van deze bepaling zou leiden tot een nodeloze vermindering van het aantal voor inschrijving beschikbare tekens of benamingen.
20 Zoals uit de eerste en de zevende overweging van de considerans ervan blijkt, heeft de richtlijn tot doel de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten afhankelijk te stellen van gelijke voorwaarden ter opheffing van de bestaande verschillen die het vrije verkeer van goederen en het vrij verrichten van diensten kunnen belemmeren en de mededingingsvoorwaarden op de gemeenschappelijke markt kunnen vervalsen.
21 Het merkrecht is namelijk een essentieel onderdeel van het stelsel van onvervalste mededinging dat het Verdrag wil vestigen. In een dergelijk systeem moeten de ondernemingen hun clientèle door de kwaliteit van hun waren of diensten aan zich kunnen binden, hetgeen slechts mogelijk is wanneer er onderscheidingstekens bestaan met behulp waarvan die waren en diensten kunnen worden geïdentificeerd (zie met name arrest van 11 november 1997, C-349/95, Loendersloot, Jurispr. blz. I-6227, punt 22).
22 Vanuit dit oogpunt is de wezenlijke functie van het merk daarin gelegen dat aan de consument of de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waren of diensten de identiteit van de oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze zonder gevaar voor verwarring van waren of diensten van andere herkomst kan onderscheiden (zie onder meer arrest van 29 september 1998, Canon, C-39/97, Jurispr. blz. I-5507, punt 28).
23 De gemeenschapswetgever heeft deze wezenlijke functie van het merk vastgelegd door in artikel 2 van de richtlijn te bepalen dat de tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, slechts een merk kunnen vormen mits zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.
24 Dit betekent dat tekens of benamingen die de wezenlijke functie van het merk niet kunnen vervullen, niet in aanmerking komen voor de bescherming die uit de inschrijving voortvloeit. Zoals uit de tiende overweging van de considerans van de richtlijn volgt, bestaat het doel van de door het ingeschreven merk verleende bescherming er onder meer in, de functie van het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen.
25 Artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn moet worden uitgelegd tegen de achtergrond van deze overwegingen.
26 Er zij op gewezen dat volgens artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn de inschrijving wordt geweigerd van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het handelsgebruik gebruikelijk zijn geworden.
27 Ofschoon artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn, anders dan § 8, lid 2, punt 3, van het Markengesetz dat betrekking heeft op merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het handelsgebruik gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten", geen dergelijke precisering bevat, betekent dit nog niet dat bij de beoordeling van de gegrondheid van een aanvraag tot inschrijving van een merk geen rekening dient te worden gehouden met de band tussen de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat, en de waren of diensten waarop het betrekking heeft.
28 Artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn beoogt immers de inschrijving tegen te gaan van tekens of benamingen die ongeschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden en dus niet voldoen aan de voorwaarde van artikel 2 van de richtlijn.
29 Bij de beantwoording van de vraag of bepaalde tekens of benamingen een dergelijk onderscheidend vermogen hebben, kan niet worden geabstraheerd van de waren of diensten die zij beogen te onderscheiden.
30 Deze vaststelling vindt steun in artikel 3, lid 3, van de richtlijn. Zoals het Hof namelijk in punt 44 van het arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (C-108/97 en C-109/97, Jurispr. blz. I-2779), heeft geoordeeld, verkrijgt een dergelijk teken door het gebruik dat ervan is gemaakt, het onderscheidend vermogen dat volgens deze bepaling voorwaarde voor inschrijving ervan is. Een eventueel differentiërend vermogen als gevolg van het gebruik dat van een teken is gemaakt, kan slechts worden vastgesteld met betrekking tot de waren of diensten die van dat teken zijn voorzien.
31 Hieruit volgt dat artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat het zich slechts tegen de inschrijving van een merk verzet wanneer de tekens of benamingen waaruit het merk uitsluitend bestaat, in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarvoor het merk ter inschrijving is voorgedragen.
Het tweede onderdeel van de vraag
32 Met het tweede onderdeel van zijn vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen of artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn zich slechts tegen inschrijving van een merk verzet wanneer de tekens of benamingen waaruit het merk uitsluitend bestaat, de eigenschappen of kenmerken beschrijven van de waren of diensten waarvoor het merk ter inschrijving is voorgedragen, dan wel ook wanneer die tekens of benamingen reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot kopen zijn die de eigenschappen of kenmerken van bedoelde waren of diensten niet beschrijven.
33 De regering van het Verenigd Koninkrijk stelt dat de merken onder artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn kunnen vallen, ook al beschrijven de tekens of benamingen waaruit zij bestaan, de betrokken waren of diensten niet rechtstreeks, doch worden zij doorgaans daarmee geassocieerd.
34 Ook de Commissie betoogt dat artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn niet als voorwaarde voor de toepassing ervan stelt dat de tekens of benamingen waaruit een merk bestaat, de waren of diensten waarvoor het merk ter inschrijving is voorgedragen, rechtstreeks beschrijven. Volgens haar verbiedt deze bepaling de inschrijving van tekens of benamingen die als niet voor toe-eigening vatbare tekens of soortnamen de betrokken waren en diensten aanduiden ofwel, zonder ze aan te duiden, doorgaans een bijzondere connotatie hebben.
35 Om te beginnen zij opgemerkt dat, ofschoon er een duidelijke overlapping bestaat tussen de respectieve werkingssfeer van artikel 3, lid 1, sub c, en artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn, de in laatstgenoemde bepaling voorziene uitsluiting van de inschrijving van merken niet is gebaseerd op het beschrijvende karakter van deze merken, doch op het heersende gebruik in de kringen waarin de waren en diensten waarvoor bedoelde merken ter inschrijving zijn voorgedragen, worden verhandeld.
36 Om nuttig effect te verlenen aan artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn, mag de draagwijdte van deze bepaling, met betrekking tot dewelke het Hof om uitlegging is verzocht, dan ook niet worden beperkt tot de merken die de kenmerken of de eigenschappen beschrijven van de waren en diensten waarop zij betrekking hebben.
37 In dit verband zij onderstreept dat de tekens of benamingen waaruit een merk bestaat en die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft, niet geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden en dus niet de wezenlijke functie van het merk vervullen, behoudens ingeval deze tekens of benamingen door het gebruik dat ervan is gemaakt, een onderscheidend vermogen hebben verkregen in de zin van artikel 3, lid 3, van de richtlijn.
38 In dat geval is het dus niet noodzakelijk te onderzoeken of de betrokken tekens of benamingen beschrijvingen van de kenmerken of eigenschappen van deze waren of diensten zijn.
39 Dit betekent eveneens dat wanneer de betrokken tekens of benamingen in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft, het van weinig belang is dat zij worden gebruikt als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van bedoelde waren of diensten.
40 De inschrijving van een merk bestaande uit tekens of benamingen die reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft, zijn, is als zodanig echter niet uitgesloten wegens dat gebruik. Het staat aan de nationale rechter om van geval tot geval uit te maken of die tekens of benamingen in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarop dat merk betrekking heeft.
41 Op grond van het voorgaande moet artikel 3, lid 1, sub d, van de richtlijn aldus worden uitgelegd dat het de weigering tot inschrijving van een merk alleen afhankelijk stelt van de voorwaarde dat de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat, in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarvoor het merk ter inschrijving is voorgedragen. Voor de toepassing van deze bepaling is niet relevant of de betrokken tekens of benamingen de eigenschappen of kenmerken van bedoelde waren of diensten beschrijven.
Beslissing inzake de kosten
Kosten
42 De kosten door de Duitse regering, de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.
Dictum
HET HOF VAN JUSTITIE,
uitspraak doende op de door het Bundespatentgericht bij beschikking van 20 oktober 1999 gestelde vraag, verklaart voor recht:
Artikel 3, lid 1, sub d, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat het zich slechts tegen de inschrijving van een merk verzet wanneer de tekens of benamingen waaruit het merk uitsluitend bestaat, in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarvoor het merk ter inschrijving is voorgedragen.
Deze bepaling moet aldus worden uitgelegd dat zij de weigering tot inschrijving van een merk alleen afhankelijk stelt van de voorwaarde dat de tekens of benamingen waaruit het merk bestaat, in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden ter aanduiding van de waren of diensten waarvoor het merk ter inschrijving is voorgedragen. Voor de toepassing van deze bepaling is niet relevant of de betrokken tekens of benamingen de eigenschappen of kenmerken van bedoelde waren of diensten beschrijven.