CELEX: 62003TJ0301
Marca comunitária
Marca figurativa CANAL JEAN CO. NEW YORK
Oposição do titular da marca nominal nacional CANALI
Risco de confusão

Antecedentes do litígio
1       Em 22 de Novembro de 1996, a interveniente apresentou ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e
modelos) (IHMI) um pedido de registo de uma marca comunitária ao abrigo do Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, sobre a
marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), na versão alterada.
2       O registo foi pedido para a marca figurativa seguinte:
3       Os produtos e serviços designados no pedido de registo pertencem à classe 25 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional
dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, na versão revista e alterada, e correspondem
à seguinte descrição:
–       «Vestuário, calçado, chapelaria».
4       O pedido foi publicado no
Boletim das marcas comunitárias
n.° 42/98, de 8 de Junho de 1998.
5       Em 3 de Setembro de 1998 a Canali SpA apresentou, nos termos do artigo 42.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94, oposição ao
registo da marca, invocando risco de confusão, na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, entre
a marca requerida e a marca anterior de que é titular.
6       A marca anterior invocada como fundamento da oposição é a marca nominativa CANALI e abrange produtos e serviços das classes
3, 6, 9, 14, 16, 18, 20, 25, 34 e 42.
7       A Canali SpA apresentou a sua oposição contra todos os produtos designados pelo pedido de marca comunitária.
8       Por decisão de 27 de Novembro de 2001, a Divisão de Oposição deferiu a oposição, recusando o registo da marca pedida pela
razão de que, tendo em conta a identidade dos produtos designados por ambas as marcas e o carácter acentuadamente distintivo
da marca anterior, o risco elevado de associação se sobreporia à reduzida semelhança dos sinais em causa, criando um risco
de confusão.
9       Em 25 de Janeiro de 2002, a interveniente interpôs um recurso nos termos dos artigos 57.°, 58.° e 59.° do Regulamento n.° 40/94
e da regra 48 do Regulamento (CE) n.° 2868/95 da Comissão, de 13 de Dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE)
n.° 40/94 (JO L 303, p. 1), com vista a obter a anulação da decisão por violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento
n.° 40/94.
10     Por decisão de 17 de Junho de 2003 (a seguir, decisão impugnada), a Segunda Câmara de Recurso do IHMI deu provimento ao recurso.

Tramitação processual e pedidos das partes
11     Com base no relatório do juiz relator, o Tribunal de Primeira Instância (Primeira Secção) decidiu abrir a fase oral do processo
e, no quadro das medidas de organização do processo, pediu às partes que respondessem a algumas questões. Em primeiro lugar,
convidou as partes a apresentarem observações sobre a admissibilidade do recurso, tendo em conta o facto de que a parte que
interveio perante o IHMI foi a Canali SpA e não a recorrente. As partes apresentaram as suas observações nos prazos fixados.
O Tribunal solicitou igualmente ao IHMI e à parte interveniente que confirmassem se, tendo em conta os documentos apresentados
pela recorrente no presente processo, a Canali Ireland SpA se tinha efectivamente sub‑rogado nos direitos da Canali SpA relativamente
às medidas administrativas perante o IHMI, o que foi confirmado por este, sem objecção por parte da interveniente.
12     Foram ouvidas as alegações e as respostas das partes às questões colocadas oralmente na audiência de 15 de Fevereiro de 2005.
13     A recorrente conclui pedindo ao Tribunal que se digne:
–       Anular a decisão impugnada;
–       Dar provimento à oposição apresentada contra o pedido de registo e recusar o registo da marca na íntegra e/ou ordenar as medidas
que considerar adequadas;
–       Condenar a interveniente no pagamento das despesas.
14     O IHMI concluiu pedindo ao Tribunal que se digne:
–       Negar provimento ao recurso;
–       Condenar a recorrente no pagamento das despesas.
15     A interveniente conclui pedindo ao Tribunal que se digne:
–       Negar provimento ao recurso;
–       Decidir a seu favor relativamente às despesas ligadas à sua intervenção;

Quanto à admissibilidade

Argumentos das partes
16     No decurso da fase escrita do processo, o IHMI e a interveniente salientaram que a recorrente não era parte no processo perante
o IHMI e que a mesma alegou ser a nova titular da marca anterior CANALI. Segundo eles, a recorrente não demonstrou ter legitimidade
para interpor o presente recurso e, por outro lado, o contrato de cessão junto à petição inicial não tem por objecto a marca
anterior invocada no processo de oposição.
17     Na réplica, a recorrente expõe que, embora o contrato de cessão não refira o número de registo originário da marca anterior
CANALI, refere em qualquer caso o número e a data do certificado de renovação (n.° 822 119 de 3 de Maio de 1999) desta marca.
O banco de dados do Ufficio marchi e brevetti (Instituto italiano das marcas e patentes) assinala o último número de renovação,
pois o certificado de renovação indica os registos anteriores renovados. O certificado de renovação indica claramente que
se refere à renovação da marca italiana CANALI, com o primeiro número de registo 513 948, datado de 2 de Outubro de 1989,
ou seja, a marca anterior invocada como fundamento da oposição.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância
18     O artigo 63.°, n.° 4, do Regulamento n.° 40/94 prevê que o recurso de uma decisão de uma Câmara de Recurso «está aberto a
qualquer parte no processo na Câmara de Recurso, desde que a decisão dessa câmara não tenha dado provimento às suas pretensões».
19     Ora, o Tribunal considera que, em conformidade com o n.° 4 do artigo 63.° Regulamento n.° 40/94, os novos titulares de uma
marca anterior podem interpor recurso para o Tribunal e devem ser admitidos como partes no processo desde que demonstrem ser
titulares do direito invocado perante o IHMI.
20     O Tribunal considera que, tendo o novo titular da marca anterior italiana feito prova da cessão a seu favor da marca em causa
e o IHMI registado a cessão da marca italiana CANALI da Canali SpA a favor da recorrente na sequência do processo perante
a Câmara de Recurso, a recorrente torna‑se parte no processo perante o IHMI.

Quanto ao mérito
21     Quanto ao pedido de anulação da decisão impugnada, a recorrente alega como único fundamento a violação do artigo 8.°, n.° 1,
alínea b), do Regulamento n.° 40/94.

Argumentos das partes
22     A recorrente alega que a decisão impugnada carece de fundamento, uma vez que a Câmara de Recurso concluiu erradamente pela
ausência de risco de confusão entre as duas marcas.
23     No que se refere à semelhança dos sinais, a recorrente considera que, tendo em conta a semelhança dos produtos e das marcas
em presença, o risco de confusão deve ser determinado tomando em consideração o público relevante, no caso concreto, o consumidor
médio italiano.
24     No que se refere aos sinais em presença, a recorrente sustenta que o termo «canal» é o elemento verbal dominante da marca
requerida e que apresenta uma grande semelhança com a marca anterior. Segundo a recorrente, os elementos suplementares da
marca requerida são demasiado correntes para desempenharem um papel decisivo que os levasse a serem percebidos como elementos
distintivos pelo consumidor médio italiano.
25     Em primeiro lugar, no plano visual, a recorrente admite que a marca requerida comporta vários elementos diferentes da marca
anterior.
26     Em segundo lugar, no plano fonético, a recorrente sustenta que os sinais em questão são semelhantes. Quando os consumidores
falarem entre si ou com um retalhista sobre os produtos da interveniente é quase certo que os designarão por «canal» por «canal
jean(s)». Segundo a recorrente, o elemento «canal» é assim o elemento mais saliente da marca requerida.
27     Em terceiro lugar, no plano conceptual, a recorrente considera que os sinais são semelhantes. O termo «canali» significa «canais»
e um grande número de consumidores associa o termo «canal» constante da marca requerida à ideia de canal, que é o significado
do termo num conjunto de dialectos do Norte da Itália.
28     Em quarto lugar, tendo em conta a semelhança conceptual e fonética dos sinais em causa, os elementos diferentes no plano visual
que constam do pedido não permitem excluir o risco de confusão.
29     A recorrente indica ainda que é corrente no sector do vestuário ver a mesma marca representada de diferentes formas em função
do tipo de produto em que está aposta e que é habitual ver o mesmo fabricante de vestuário utilizar marcas subordinadas.
30     A recorrente alega, finalmente, que há um risco de confusão dos sinais em causa em razão do acentuado carácter distintivo
da marca anterior e da identidade ou do alto grau de semelhança dos mesmos.
31     O IHMI alega, em contrapartida, que as duas marcas apresentam diferenças consideráveis. Sustenta que a recorrente conclui
pela semelhança dos sinais centrando‑se inteiramente apenas sobre o elemento nominativo «canal» da marca requerida e ignorando,
pelo menos nos planos fonético e conceptual, os outros elementos desta marca.
32     Observa que o argumento essencial da Câmara de Recurso na decisão impugnada era o de que, para se concluir pela semelhança
da marca requerida com a marca anterior, seria necessário decompor radicalmente a marca requerida, coisa que os consumidores
não procuram fazer nem muito menos chegam a concretizar. O que tem como consequência, contrariamente ao que a recorrente alega,
que os elementos suplementares da marca requerida também devem ser tidos em consideração na comparação dos sinais, visto que
alguns deles são intrinsecamente distintivos.
33     Comparando os sinais em causa, o IHMI salienta que, no plano visual, a marca requerida contém alguns elementos diferentes
da marca anterior. O desenho em tabuleiro de xadrez e as palavras suplementares «jean co. New York» constantes da marca requerida
contrabalançam claramente a semelhança entre a marca anterior CANALI e a palavra «canal» da marca requerida.
34     No plano fonético, a marca requerida pronuncia‑se «Canal Jean Co. New York», visto não ser usual que os elementos figurativos
sejam enunciados oralmente quando se refere um sinal. Existem, é certo, algumas semelhanças fonéticas entre os sinais em conflito,
tendo em conta o facto que, em cinco das suas seis letras, a marca anterior CANALI coincide com a palavra «canal» da marca
requerida. Contudo, uma vez que esta marca inclui quatro palavras suplementares, os consumidores não os ignoram completamente
quando referem a marca, distinguindo‑a assim, no plano fonético, da marca anterior.
35     No plano conceptual, a marca anterior, poderá ser percebida como um patronímico ou como o plural da palavra italiana «canale».
Tendo especialmente em conta os produtos em apreço, que são produtos de vestuário, e o mercado em causa, o sector italiano
da moda, no qual os apelidos são largamente utilizados, é mais do que provável que o consumidor italiano apreenda esta marca
mais como um nome do que como a referida palavra. Por outro lado, considerada no seu conjunto, e abstraindo dos seus elementos
dominantes, a marca requerida será percebida como invocando uma sociedade e uma cidade.
36     O IHMI sustenta que, no caso concreto, os produtos designados no pedido de marca são vestuário, calçado e chapelaria, ou seja,
produtos que não são encomendados ou designados oralmente, mas escolhidos pelos consumidores em função do seu aspecto, qualidade,
cor e tamanho. Estes produtos são observados e experimentados ou, em qualquer caso, cuidadosamente examinados antes da compra.
É evidente que a incidência fonética e conceptual da marca é menos importante. Daqui decorre, segundo o IHMI, que as diferenças
visuais dos sinais em causa são particularmente importantes.
37     O IHMI conclui portanto que a Câmara de Recurso teve razão ao decidir que os sinais em conflito, globalmente, não são semelhantes.
38     No que se refere ao risco de que o público possa acreditar que os produtos em questão são provenientes da mesma empresa, o
IHMI indica, desde logo, que a marca requerida não reproduz a marca anterior. Por definição, uma marca subordinada deveria
incluir a própria marca original. O IHMI considera em seguida que a marca requerida inclui claramente demasiados elementos
suplementares para que os consumidores possam crer que se trata de uma marca subordinada da marca da recorrente. Para que
os consumidores estabeleçam uma relação entre a marca principal e a marca subordinada, esta deverá incluir uma indicação do
tipo de vestuário destinado a ser comercializado com ela.
39     Por fim, no que se refere ao carácter distintivo adquirido pelo uso da marca anterior, o IHMI observa que a Câmara de Recurso
não analisou na decisão impugnada se a apreciação da divisão de oposição era exacta, mas indicou, por razões de «economia
processual», que a marca anterior tinha um acentuado carácter distintivo. Não tendo a recorrente contestado esta afirmação
esta questão não é objecto do processo.
40     De todo o exposto decorre que foi acertadamente que a Câmara de Recurso decidiu que, não sendo os sinais semelhantes, e apesar
da identidade dos produtos em causa e do acentuado carácter distintivo da marca anterior, não há risco de confusão por parte
do público no domínio em que a marca anterior é protegida.
41     A interveniente considera, por seu lado, que não há risco de confusão das marcas em presença e sustenta os argumentos avançados
pelo IHMI. A interveniente acrescenta que todos os elementos da marca requerida apontam para uma empresa de vestuário de Nova
Iorque ligada ao bairro da moda Canal Street. A combinação de todos os elementos constitui uma sinergia que cria uma impressão
de conjunto única nitidamente distinta da marca anterior.

Apreciação do Tribunal de Primeira Instância
42     O artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 estabelece que, havendo oposição do titular da marca anterior, o
registo da marca requerida é recusado «quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade
ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território
onde a marca anterior está protegida»; o «risco de confusão» inclui «o risco de associação com a marca anterior». Além disso,
nos termos do artigo 8.°, n.° 2, alínea a), ii), do Regulamento n.° 40/94, consideram‑se «marcas anteriores» as marcas registadas
num Estado‑Membro cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca comunitária.
43     Segundo jurisprudência constante, há risco de confusão quando exista a possibilidade de o público acreditar que os produtos
ou serviços em causa são provenientes da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente ligadas.
44     Segundo esta mesma jurisprudência o risco de confusão no espírito do público deve ser apreciado globalmente, atentos todos
os factores relevantes do caso, designadamente, a interdependência entre a semelhança dos sinais e a dos produtos ou dos serviços
designados (v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Julho de 2003, Laboratorios RTB/IHMI – Giorgio Beverly Hills
(GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Colect., p. II‑2821, n.
os
31 a 33, e a jurisprudência nele citada).
45     No caso concreto, tendo em conta que a marca anterior está registada em Itália e que os produtos são artigos de consumo corrente,
ou seja, vestuário, o público a levar em consideração para apreciar o risco de confusão é o consumidor médio italiano.
46     É facto assente que os produtos designados pela marca requerida e os produtos abrangidos pela marca anterior são, pelo menos,
semelhantes. É assim necessário comparar os sinais em presença nos planos visual, fonético e conceptual.
47     A apreciação global do risco de confusão deve, em matéria de semelhança visual, fonética ou conceptual das marcas em causa,
basear‑se na impressão de conjunto produzida por estas, atendendo, em especial, aos seus elementos distintivos e dominantes
(v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 14 de Outubro de 2003, Phillips‑Van Heusen/IHMI – Pash Textilvertrieb und
Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Colect., p. II‑4335, n.° 47).
48     Em primeiro lugar, no plano da comparação visual, a Câmara de Recurso considerou que seria necessário decompor radicalmente
a marca requerida para se chegar à conclusão de que o que deve ser comparado são, no máximo, os elementos «canal» e «canali»
(n.° 21 da decisão impugnada). A marca requerida inclui alguns elementos simultaneamente nominativos e figurativos que a diferenciam
da marca invocada como fundamento da oposição, tais como «JEAN», «CO.», «NEW YORK» e o desenho em tabuleiro de xadrez. Estes
elementos ajudarão o consumidor com uma memória mais fraca a distinguir as marcas em causa. O mesmo consumidor poderá lembrar‑se
dos produtos da marca requerida como sendo de uma empresa de Nova Iorque ou como sendo os que têm o desenho do tabuleiro de
xadrez.
49     O Tribunal de Primeira Instância observa que o facto de a marca anterior e a marca requerida incluírem as palavras «canali»
e «canal», que têm uma certa semelhança, é pouco importante para a comparação global dos sinais em causa e não é suficiente,
por si mesmo, para levar a concluir pela semelhança visual dos referidos sinais.
50     Com efeito, incluindo a marca requerida outros elementos nominativos, ou seja, as palavras «jean», «co.» e «New York», a impressão
de conjunto produzida pelos sinais em causa é diferente. Além disso, a marca requerida inclui um elemento figurativo, ou seja,
o desenho de um tabuleiro de xadrez. Ora, o Tribunal recorda que, segundo a jurisprudência decorrente do acórdão GIORGIO BEVERLY
HILLS, já referido (n.° 33), o consumidor médio apreende normalmente uma marca como um todo e não procede a uma análise das
suas diferentes particularidades.
51     Daqui decorre que a Câmara de Recurso procedeu correctamente ao considerar que as diferenças entre os sinais em presença eram
suficientes para concluir que os mesmos não são semelhantes se considerados visualmente no seu conjunto.
52     No que se refere à comparação fonética, a Câmara de Recurso não examinou especificamente os sinais em presença, limitando‑se
a indicar que os elementos «JEAN», «CO.» e «NEW YORK» acentuavam igualmente as diferenças fonéticas das marcas em conflito
(n.° 21 da decisão impugnada).
53     A este respeito, deve salientar‑se que a marca requerida é formada por seis sílabas, sendo que apenas uma delas, isto é, a
sílaba «ca», é igual a uma das sílabas da marca anterior, formada por três sílabas. A palavra «canali», constante da marca
anterior, coincide em cinco das suas seis letras com a primeira palavra da marca requerida, ou seja, «canal». O Tribunal considera,
assim, que, como a marca requerida inclui quatro palavras suplementares, é improvável que os consumidores abstraiam dessas
palavras, de tal forma que sempre distinguirão a marca anterior quando referirem a marca.
54     O Tribunal considera que a recorrente não tem razão ao invocar os acórdãos do Tribunal de Primeira Instância de 23 de Outubro
de 2002, Oberhauser/IHMI – Petit Liberto (Fifties) (T‑104/01, Colect., p. II‑4359) e Matratzen Concord/IHMI – Hukla Germany
(MATRATZEN) (T‑6/01, Colect., p. II‑4335), em que este Tribunal constatou que o elemento nominativo dominante «fifties» estava
presente em ambos os sinais. Todavia, no caso vertente, apenas uma parte da primeira palavra da marca anterior está presente
na marca requerida.
55     A este respeito, como correctamente indicou o IHMI, o grau de semelhança fonética das duas marcas é pouco importante quando
se trate de produtos cujo modo de comercialização incita o público visado a apreender visualmente a marca que os designa no
momento da compra. Tal é o caso seguramente do vestuário (acórdão BASS, já referido, n.° 55).
56     Os sinais em presença têm, assim, menos elementos fonéticos comuns do que díspares. Portanto, as marcas em questão não são
semelhantes no plano fonético.
57     Finalmente, no que diz respeito à comparação dos dois sinais no plano conceptual, a Câmara de Recurso não procedeu a uma apreciação
dos sinais, mas indicou que os elementos atrás referidos acentuavam as diferenças conceptuais das marcas.
58     A marca anterior CANALI será apreendida como o plural da palavra italiana «canale», que significa canal, ou como um patronímico,
o que é muito frequente no sector italiano da moda.
59     A palavra «canal» será apreendida pelo consumidor relevante como a palavra inglesa que significa «canal». A palavra «jean»
pode ser entendida como referente a uma parte dos produtos abrangidos pela marca requerida. O elemento «co.» será reconhecido
pelo público em causa como a abreviatura da palavra inglesa «company». A palavra «New York» é uma designação geográfica não
descritiva dos produtos em questão e tem uma importância semântica que, em combinação com as palavras «canal jean co.», será
entendida pelo público italiano como relativa a uma empresa de vestuário de Nova Iorque. No que se refere ao elemento figurativo
que representa um tabuleiro de xadrez, o argumento da interveniente segundo o qual o público o associará aos táxis ou ao bairro
de Canal Street de Nova Iorque não pode ser acolhido. De qualquer forma, a marca requerida, apreendida no seu conjunto, produz
um efeito diferente da marca anterior no plano conceptual.
60     Por consequência, a Câmara de Recurso concluiu correctamente pela falta de semelhança dos sinais em questão no plano conceptual.
61     No que se refere ao argumento da recorrente segundo o qual, no sector do vestuário, é corrente ver a mesma marca representada
de maneiras diferentes e o mesmo fabricante utilizar marcas subordinadas para o mesma peça de vestuário, o Tribunal considera
que o grau de semelhança das duas marcas não é suficientemente elevado para concluir que o público possa ser levado a acreditar
que os produtos ou serviços em causa são provenientes da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente ligadas
(v., neste sentido, acórdãos do Tribunal de Justiça de 29 de Setembro de 1998, Canon, Colect., p. I‑5507, n.° 29, e de 22
de Junho de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Colect., p. I‑3819, n.° 17 ; Fifties, já referido, n.° 25).
62     Quanto ao acentuado carácter distintivo da marca anterior, não tendo os sinais em conflito podido ser considerados como semelhantes
nos planos visual, fonético e conceptual, esse aspecto não poderá afectar a avaliação global do risco de confusão (neste sentido,
acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 22 de Outubro de 2003, Éditions Albert René/IHMI – Trucco (Starix), T‑311/01,
Colect., p. II‑4625, n.° 61).
63     Por todo o exposto, o Tribunal de Primeira Instância considera que a Câmara de Recurso procedeu correctamente ao concluir,
no n.° 21 da decisão impugnada, pela inexistência de risco de confusão, no espírito do público a tomar em consideração, da
marca requerida com a marca anterior, na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94.
64     Tendo em conta as diferenças entre as marcas em causa, esta conclusão não é invalidada pelo facto de os produtos abrangidos
pela marca requerida serem idênticos aos produtos abrangidos pela marca anterior.
65     O fundamento baseado na violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 é, assim, improcedente.
66     Daqui resulta que o pedido de anulação da decisão impugnada deve ser julgado improcedente.
67     No que diz respeito ao segundo pedido, no sentido de este Tribunal considerar procedente a oposição apresentada contra o pedido
e rejeitar o pedido de registo da marca na sua totalidade, decorre do contexto dos pedidos formulados pela recorrente que
este pedido pressupunha que o pedido de anulação fosse procedente, pelo menos parcialmente, e que, por consequência, ele só
foi formulado para o caso de o primeiro pedido ser considerado procedente.
68     Tal como resulta do n.° 65,
supra
, não há qualquer razão para anular a decisão impugnada. Não tem portanto que decidir‑se sobre a admissibilidade ou o mérito
do segundo pedido.

Quanto às despesas
69     Nos termos do artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, a parte vencida é condenada
nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a recorrente sido vencida, deve ser condenada no pagamento das
despesas do IHMI e da interveniente, de acordo com o peticionado.
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Primeira Secção)
decide:
1)
É negado provimento ao recurso.
2)
A recorrente é condenada no pagamento das despesas.
Cooke
Labucka
Trstenjak
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 28 de Junho de 2005.
O secretário

O presidente
H. Jung

J. D. Cooke
*
Língua do processo: inglês.