CELEX: 62005CJ0281
Varemærker
direktiv 89/104/EØF
varemærkeindehaverens ret til at forbyde transit af varer forsynet med et identisk tegn over en medlemsstats område, hvor dette varemærke er beskyttet
ulovlig fremstilling
associeret stat

1       Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 5, stk. 1 og 3, i Rådets første direktiv 89/104/EØF
af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (EFT 1989 L 40, s. 1) samt af artikel
28 EF og 30 EF.
2       Anmodningen er fremsat under en sag mellem Diesel SpA (herefter »Diesel«) og selskabet Montex Holdings Ltd (herefter »Montex«)
vedrørende en påstand om at forbyde transit over tysk område af varer, som hidrører fra sidstnævnte selskab og er påført et
tegn, der er identisk med det registrerede varemærke, som Diesel er indehaver af i Tyskland.

Retsforskrifter
3       Artikel 5, stk. 1 og 3, i direktiv 89/104, der har overskriften »Rettigheder, der er knyttet til varemærket«, har følgende
ordlyd:
»1. Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke,
at gøre erhvervsmæssig brug af
a)      et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret
b)      et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er
af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed
er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.
[…]
3.      Såfremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes
a)      at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage
b)      at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser
under det pågældende tegn
c)      at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn
d)      at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.«
4       I Rådets forordning (EF) nr. 3295/94 af 22. december 1994 om fastsættelse af visse foranstaltninger i forbindelse med indførsel
i Fællesskabet og udførsel og genudførsel fra Fællesskabet af varer, der krænker visse former for intellektuel ejendomsret
(EFT L 341, s. 8), som ændret ved forordning (EF) nr. 241/1999 af 25. januar 1999 (EFT L 27, s. 1, herefter »forordning nr. 3295/94«),
der var gældende på tidspunktet for de faktiske omstændigheder i hovedsagen, er følgende fastsat i anden og tredje betragtning:
»handelen med varemærkeforfalskede og piratkopierede varer skader i høj grad lovlydige fabrikanter og handlende samt indehavere
af ophavsretten og beslægtede rettigheder og vildleder forbrugerne; det bør i videst muligt omfang forhindres, at sådanne
varer bliver bragt på markedet, og der bør med henblik herpå fastsættes foranstaltninger, der gør det muligt effektivt at
imødegå denne ulovlige virksomhed, uden at den lovlige frie handel hæmmes; dette mål falder endvidere i tråd med de bestræbelser,
der udfoldes i samme retning på internationalt plan
hvis varemærkeforfalskede, piratkopierede og lignende varer indføres fra tredjelande, er det vigtigt at forbyde overgangen
til fri omsætning heraf i Fællesskabet eller henførsel heraf under en suspensionsprocedure og at indføre en egnet fremgangsmåde,
der sætter toldmyndighederne i stand til at gribe ind for at sikre overholdelsen af et sådant forbud under de bedst mulige
betingelser«.
5       Artikel 1, stk. 1, i forordning nr. 3295/94 bestemmer:
»1.      I denne forordning fastsættes
»a)      på hvilke betingelser toldmyndighederne kan gribe ind, når varer, som mistænkes for at være varer som omhandlet i stk. 2,
litra a):
–       angives til overgang til fri omsætning, udførsel eller genudførsel i henhold til artikel 61 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92
af 12. oktober 1992 om en EF-toldkodeks [EFT L 302, s. 1, herefter »toldkodeksen«]
–       opdages ved en kontrol af varer, der er under toldopsyn efter artikel 37 i toldkodeksen, henført under en suspensionsprocedure
efter artikel 84, stk. 1, litra a), i nævnte kodeks, genudført efter meddelelse eller anbragt i en frizone eller på et toldoplag
efter kodeksens artikel 166
og
b)      hvilke foranstaltninger der skal træffes af de kompetente myndigheder med hensyn til sådanne varer, når det fastslås, at de
faktisk er varer, der er omfattet af definitionen i stk. 2, litra a).«
6       Artikel 1, stk. 2, bestemmer:
»I denne forordning forstås ved
a)      »varer, der krænker en intellektuel ejendomsret«:
–       »varemærkeforfalskede varer«, dvs.:
–       varer, herunder deres emballage, hvorpå der uden tilladelse er anbragt et varemærke, som er identisk med – eller som ikke
umiddelbart kan skelnes fra – et gyldigt registreret varemærke for varer af samme type, og som derved krænker den pågældende
varemærkeindehavers rettigheder ifølge lovgivningen i Fællesskabet eller i den medlemsstat, hvor toldmyndighederne er blevet
anmodet om at gribe ind
[…]«
7       Toldkodeksens artikel 84, stk. 1, litra a), har følgende ordlyd:
»[Ved] suspensionsprocedure [forstås], når der er tale om ikke-fællesskabsvarer, følgende procedurer:
–       ekstern forsendelse
[…]«
8       Toldkodeksens artikel 91, stk. 1, bestemmer:
»Ved proceduren for ekstern forsendelse gives der mulighed for forsendelse fra et sted til et andet inden for Fællesskabets
toldområde:
a)      af ikke-fællesskabsvarer, uden at de pålægges importafgifter eller andre afgifter eller undergives handelspolitiske foranstaltninger
[...]«
9       Toldkodeksens artikel 92 har følgende ordlyd:
»Proceduren for ekstern forsendelse ophører, når varerne og det tilhørende dokument frembydes på bestemmelsestoldstedet i
henhold til procedurens bestemmelser.«

Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål
10     Montex fremstiller jeans ved at eksportere de forskellige dele, herunder kendetegnene, ved hjælp af toldforseglingsproceduren
til Polen, hvorefter delene syes sammen på polsk område, og de færdige bukser tilbageføres til Irland. Diesels tegn er ikke
beskyttet på sidstnævnte medlemsstats område.
11     Den 31. december 2000 tilbageholdt Hauptzollamt Löbau – Zollamt Zittau (distriktstoldstedet Löbau – toldstedet Zittau) en
vareleverance bestemt for Montex på 5 076 damebukser påført betegnelsen DIESEL, som var under forsendelse til Montex med en
ungarsk speditør i lastbil fra den polske fabrik over det tyske område. Bukserne skulle transporteres fra det polske toldsted
til toldstedet i Dublin ved en uafbrudt transitforsendelse, og de var beskyttet mod et eventuelt tyveri under transporten
ved hjælp af en forsegling af transportmidlet foretaget af de polske myndigheder.
12     Montex klagede over tilbageholdelsen af de pågældende varer. Selskabet var af den opfattelse, at den rene transit af varerne
over tysk område ikke udgjorde en krænkelse af nogen af de rettigheder, der er knyttet til varemærket.
13     Diesel var derimod af den opfattelse, at transitten udgjorde en krænkelse af selskabets varemærkerettigheder på grund af risikoen
for, at varerne blev bragt i omsætning i transitmedlemsstaten. Diesel nedlagde således påstand om, at Montex blev forbudt
at transitforsende eller at tillade transitforsendelse af sine varer over det tyske område. Diesel nedlagde endvidere påstand
om, at Montex blev pålagt at indvillige i destruktion af de beslaglagte varer eller – efter eget valg – at alle etiketter
og andre kendetegn påført betegnelsen DIESEL blev fjernet og destrueret, og at Montex tilpligtedes at afholde udgifterne til
destruktionen.
14     Efter at Montex var blevet dømt i første- og andeninstansen, indgav selskabet en »revisionsanke« til Bundesgerichtshof. Bundesgerichtshof
har besluttet at udsætte sagen og stille Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
»1)      Giver et registreret varemærke dets indehaver ret til at forbyde transit af varer, der er påført det pågældende kendetegn?
2)      I bekræftende fald kan det da føre til en særlig bedømmelse, at tegnet ikke er beskyttet i bestemmelseslandet?
3)      Skal der – såfremt spørgsmål 1 besvares bekræftende og uafhængigt af besvarelsen af spørgsmål 2 – sondres mellem, om en vare,
der er bestemt for en medlemsstat, hidrører fra en medlemsstat, en associeret stat eller en tredjestat? Har det herved betydning,
om varen er fremstillet lovligt eller i strid med varemærkeindehaverens rettigheder til tegnet i oprindelseslandet?«

Om de præjudicielle spørgsmål

Det første og det andet spørgsmål
15     Med de to første spørgsmål, som skal undersøges under ét, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 5,
stk. 1 og 3, i direktiv 89/104 skal fortolkes således, at varemærket giver indehaveren ret til at forbyde transit af varer,
der er påført et tegn, som er identisk med varemærket, og som er fremstillet i en tredjestat, over en medlemsstats område,
hvor dette varemærke er beskyttet, selv om varerne som endeligt bestemmelsessted har en medlemsstat, hvori de frit kan markedsføres
som følge af, at varemærket ikke nyder en sådan beskyttelse i dette land.
16     Det fremgår for det første af forelæggelseskendelsen, at de pågældende varer befandt sig under suspensionsproceduren for ekstern
forsendelse, jf. toldkodeksens artikel 84, stk. 1, litra a), da de den 31. december 2000 blev tilbageholdt af Hauptzollamt
Löbau – Zollamt Zittau, og for det andet, at disse varer hidrørte fra Republikken Polen, dvs. en stat, der var associeret
Den Europæiske Union i overensstemmelse med Europaaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber
og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Polen på den anden side, indgået og godkendt på Fællesskabets vegne
ved Rådets og Kommissionens afgørelse 93/743/EF, EKSF, Euratom af 13. december 1993 (EFT L 348, s. 1), samt for det tredje,
at nævnte varer ikke på det tidspunkt, hvor de blev tilbageholdt, var i fri omsætning i Fællesskabet, da toldforseglingen
skulle brydes i Irland, dvs. den medlemsstat, hvor varerne skulle bringes i fri omsætning.
17     Domstolen har for det første fastslået, at ekstern forsendelse af ikke-fællesskabsvarer hviler på en retlig fiktion. Varer,
der er henført under denne ordning, pålægges således ikke importafgifter, og de er heller ikke undergivet de andre handelspolitiske
foranstaltninger, som om de ikke var bragt ind på Fællesskabets område (jf. dom af 6.4.2000, sag C-383/98, Polo/Lauren, Sml.
I, s. 2519, præmis 34).
18     Det følger heraf, som anført af generaladvokaten i punkt 16 i forslaget til afgørelse, at det hele afvikles, som om varerne
ikke på noget tidspunkt var kommet ind på Fællesskabets område, inden de blev overført til fri omsætning, hvilket skulle ske
i Irland.
19     For det andet har Domstolen ligeledes fastslået, at en transitforsendelse, der består i at transportere varer, der lovligt
er fremstillet i en medlemsstat, til et tredjeland over en eller flere medlemsstaters områder, ikke indebærer markedsføring
af de pågældende varer og derfor ikke kan krænke varemærkerettens særlige genstand (jf. vedrørende en transitforsendelse via
Frankrig af varer med oprindelse i Spanien og destination i Polen dom af 23.10.2003, sag C-115/02, Rioglass og Transremar,
Sml. I, s. 12705, præmis 27).
20     Domstolen har desuden præciseret, at en varemærkeindehaver ikke kan modsætte sig den blotte foranstaltning, at originale varer,
der er forsynet med varemærket, og som ikke tidligere af varemærkeindehaveren selv eller med dennes samtykke er blevet markedsført
i Fællesskabet, bringes ind i Fællesskabet under den eksterne forsendelsesprocedure eller toldoplagsproceduren (dom af 18.10.2005,
sag C-405/03, Class International, Sml. I, s. 8735, præmis 50).
21     På varemærkeområdet udgør en henførsel af ikke-fællesskabsvarer, der er forsynet med et varemærke, under en suspensionstoldprocedure
såsom den eksterne forsendelsesprocedure ikke i sig selv en krænkelse af varemærkeindehaverens ret til at kontrollere den
første markedsføring i Fællesskabet (jf. i denne retning Class International-dommen, præmis 47).
22     Derimod har Domstolen fastslået, at varemærkeindehaveren kan modsætte sig udbud til salg eller salg af originale varer, der
er forsynet med et varemærke, og som har toldmæssig status som ikke-fællesskabsvarer, når udbuddet finder sted, og/eller salget
gennemføres, mens varerne er henført under den eksterne forsendelsesprocedure eller toldoplagsproceduren, og når dette nødvendigvis
indebærer, at varerne vil blive markedsført i Fællesskabet (jf. i denne retning Class International-dommen, præmis 61).
23     Det følger heraf, at indehaveren af et varemærke kun kan forbyde transit gennem en medlemsstat, hvor dette varemærke er beskyttet
– i det foreliggende tilfælde Forbundsrepublikken Tyskland – af varer, der er forsynet med varemærket og henført under den
eksterne forsendelsesprocedure, og hvis bestemmelsessted er en anden medlemsstat, hvor en sådan beskyttelse ikke findes –
i det foreliggende tilfælde Irland – såfremt disse varer er genstand for en handling, som er foretaget af tredjemand, mens
varerne er henført under den eksterne forsendelsesprocedure, og som nødvendigvis indebærer, at varerne vil blive markedsført
i den pågældende transitmedlemsstat.
24     I denne henseende kan det ikke tiltrædes, når Diesel gør gældende, at den blotte risiko for, at varerne ikke når frem til
deres bestemmelsessted, dvs. Irland – en medlemsstat, hvor varemærket ikke er beskyttet – og at de teoretisk kan være genstand
for svigagtig markedsføring i Tyskland, er tilstrækkelig til at antage, at transitforsendelsen gør indgreb i varemærkets væsentligste
funktioner i Tyskland.
25     Som også generaladvokaten anførte i punkt 29 i forslaget til afgørelse, ville et sådant synspunkt således indebære en accept
af, at enhver ekstern forsendelse af varer, der er forsynet med tegnet, skal anses for erhvervsmæssig brug af varemærket i
den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 5, stk. 1, i direktiv 89/104. Som det imidlertid er anført i denne doms
præmis 17-22, er det tværtimod antaget i Domstolens praksis, at en sådan ekstern forsendelse, idet den ikke indebærer markedsføring
af de pågældende varer, ikke udgør en brug af varemærket, der kan krænke varemærkeindehaverens ret til at kontrollere markedsføringen
i Fællesskabet.
26     For så vidt angår bevisbyrden følger det af præmis 74 og 75 i Class International-dommen, at det i et tilfælde som det, der
foreligger i hovedsagen, påhviler varemærkeindehaveren at bevise, at der foreligger omstændigheder, som gør det muligt at
udøve retten til at nedlægge forbud i medfør af artikel 5, stk. 1 og 3, i direktiv 89/104, enten ved at bevise, at de pågældende
ikke-fællesskabsvarer, der er forsynet med varemærket, er overgået til fri omsætning i en medlemsstat, hvor varemærket er
beskyttet, eller at der foreligger en anden handling, som nødvendigvis indebærer, at varerne markedsføres i en sådan medlemsstat.
27     Henset til ovenstående skal det første og det andet spørgsmål besvares med, at artikel 5, stk. 1 og 3, i direktiv 89/104 skal
fortolkes således, at indehaveren af et varemærke kun kan forbyde transit gennem en medlemsstat, hvor dette varemærke er beskyttet
– i det foreliggende tilfælde Forbundsrepublikken Tyskland – af varer, der er forsynet med varemærket og henført under den
eksterne forsendelsesprocedure, og hvis bestemmelsessted er en anden medlemsstat, hvor en sådan beskyttelse ikke findes –
i det foreliggende tilfælde Irland – såfremt disse varer er genstand for en handling, som er foretaget af tredjemand, mens
varerne er henført under den eksterne forsendelsesprocedure, og som nødvendigvis indebærer, at varerne vil blive markedsført
i den pågældende transitmedlemsstat.

Det tredje spørgsmål
28     Med det tredje spørgsmåls første led ønsker den forelæggende ret oplyst, om det er relevant for besvarelsen af det første
spørgsmål, at der på det tidspunkt, hvor de faktiske forhold fandt sted, var tale om varer, der hidrørte fra en associeret
stat, nemlig Republikken Polen inden den tiltrådte Unionen, og ikke varer, der hidrørte fra tredjestater, eller fællesskabsvarer.
29     I denne henseende vedrørte den retspraksis, der er nævnt i denne doms præmis 19, varer med oprindelse i Fællesskabet, der
var genstand for en transitforsendelse bestemt til et tredjeland, som skulle finde sted over en eller flere medlemsstaters
områder, men hvor transitforsendelsen ikke indebar markedsføring af varerne i Fællesskabet, således at varemærkets særlige
genstand ikke kunne blive berørt.
30     Republikken Polens status som associeret stat på det tidspunkt, hvor de faktiske omstændigheder i hovedsagen fandt sted, indebar
imidlertid på ingen måde, at de varer, der havde oprindelse i dette land, måtte anses for at hidrøre fra en medlemsstat. Et
spørgsmål vedrørende fællesskabsvarer opstår følgelig ikke i hovedsagen og vil ikke blive behandlet.
31     Som ikke-fællesskabsvarer kunne varerne, der hidrørte fra Polen, henføres under den eksterne forsendelsesprocedure. Det er
uden betydning i denne forbindelse, at disse varer hidrørte fra en associeret stat, som Republikken Polen var, inden den tiltrådte
Unionen, snarere end en anden ikke-associeret tredjestat.
32     Det følger heraf, at det er irrelevant for besvarelsen af det første spørgsmål, at der på tidspunktet for de faktiske omstændigheder
i hovedsagen var tale om varer, der hidrørte fra en associeret stat, nemlig Republikken Polen, inden den tiltrådte Unionen,
og ikke varer, der hidrørte fra ikke-associerede tredjestater.
33     Hvad dernæst angår det tredje spørgsmåls andet led vedrørende den betydning, som den lovlige eller ulovlige karakter af de
pågældende varers fremstilling i Polen har for besvarelsen af det første spørgsmål, har Diesel, den tyske regering og Kommissionen
for De Europæiske Fællesskaber gjort gældende, at fremstillingen af en vare i en tredjestat i strid med de rettigheder, som
varemærket giver indehaveren i denne stat, gør det muligt for denne indehaver at modsætte sig enhver transitforsendelse, herunder
en ekstern forsendelse.
34     En sådan argumentation kan ikke lægges til grund. Det er således allerede blevet fastslået i denne doms præmis 27, at varemærkeindehaveren
kun kan forbyde transit gennem en medlemsstat, hvor dette varemærke er beskyttet – i det foreliggende tilfælde Forbundsrepublikken
Tyskland – af varer, der er forsynet med varemærket og henført under den eksterne forsendelsesprocedure, og hvis bestemmelsessted
er en anden medlemsstat, hvor en sådan beskyttelse ikke findes – i det foreliggende tilfælde Irland – såfremt disse varer
er genstand for en handling, som er foretaget af tredjemand, mens varerne er henført under den eksterne forsendelsesprocedure,
og som nødvendigvis indebærer, at varerne vil blive markedsført i den pågældende transitmedlemsstat. Den lovlige eller ulovlige
karakter af de pågældende varers fremstilling er uden betydning i denne henseende.
35     I modsætning til, hvad Diesel har gjort gældende, kan en sådan fortolkning af artikel 5 i direktiv 89/104 ikke drages i tvivl
af dom af 7. januar 2004, X (sag C-60/02, Sml. I, s. 651), der bl.a. vedrørte fortolkningen af artikel 2 og 11 i forordning
nr. 3295/94.
36     I nævnte dom bemærkede Domstolen i præmis 54, at artikel 1 i forordning nr. 3295/94 skal fortolkes således, at den finder
anvendelse, når varer, som er indført fra en tredjestat, under transitforsendelse til en anden tredjestat foreløbigt standses
i en medlemsstat af denne sidstnævnte stats toldmyndigheder under henvisning til den nævnte forordning og efter anmodning
fra et selskab, som er indehaver af de rettigheder, der hævdes at være tilsidesat (jf. ligeledes Polo/Lauren-dommen, præmis
26 og 27).
37     I denne forbindelse bemærkes, at det i artikel 1 i forordning nr. 3295/94 for det første fastsættes, på hvilke betingelser
toldmyndighederne kan gribe ind, når varer, som mistænkes for at være varemærkeforfalskede varer, bl.a. opdages ved en kontrol
af varer, der er under toldopsyn efter toldkodeksens artikel 37, henført under en suspensionsprocedure efter kodeksens artikel
84, stk. 1, litra a), eller genudført efter meddelelse eller anbragt i en frizone eller på et toldoplag i henhold til kodeksens
artikel 166.
38     For det andet fastsættes det i den nævnte artikel 1 i forordning nr. 3295/94, hvilke foranstaltninger de kompetente toldmyndigheder
kan træffe med hensyn til de pågældende varer.
39     For det tredje vedrører anden og tredje betragtning til samme forordning, der er gengivet i denne doms præmis 4, udtrykkeligt
handelen med varemærkeforfalskede varer eller markedsføringen af dem eller nødvendigheden af at forbyde deres overgang til
fri omsætning i Fællesskabet.
40     Det følger heraf, at ingen af bestemmelserne i forordning nr. 3295/94 indfører et nyt kriterium med henblik på at efterprøve,
om der foreligger en krænkelse af varemærkeretten, eller for at afgøre, om der er tale om en brug af varemærket, der vil kunne
forbydes som følge af, at den udgør en krænkelse af denne ret.
41     Henset til ovenstående skal det tredje spørgsmål besvares med, at det ved besvarelsen af de to første spørgsmål principielt
er uden betydning, om den vare, der er bestemt for en medlemsstat, hidrører fra en associeret stat eller en tredjestat, eller
om varen i oprindelseslandet er fremstillet lovligt eller i strid med varemærkeindehaverens rettigheder i dette land.

Sagens omkostninger
42     Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer
det denne at træffe afgørelse om sagens omkostninger. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt
i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.
På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Anden Afdeling) for ret:
1)
Artikel 5, stk. 1 og 3, i Rådets første direktiv 89/104/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at indehaveren af et varemærke kun kan forbyde transit gennem en medlemsstat,
hvor dette varemærke er beskyttet – i det foreliggende tilfælde Forbundsrepublikken Tyskland – af varer, der er forsynet med
varemærket og henført under den eksterne forsendelsesprocedure, og hvis bestemmelsessted er en anden medlemsstat, hvor en
sådan beskyttelse ikke findes – i det foreliggende tilfælde Irland – såfremt disse varer er genstand for en handling, som
er foretaget af tredjemand, mens varerne er henført under den eksterne forsendelsesprocedure, og som nødvendigvis indebærer,
at varerne vil blive markedsført i den pågældende transitmedlemsstat.
2)
Det er i denne henseende principielt uden betydning, om den vare, der er bestemt for en medlemsstat, hidrører fra en associeret
stat eller en tredjestat, eller om varen i oprindelseslandet er fremstillet lovligt eller i strid med varemærkeindehaverens
rettigheder i dette land.
Underskrifter
*
Processprog: tysk.