CELEX: 62003TJ0318
Marchio comunitario
Marchio denominativo ATOMIC BLITZ
Opposizione del titolare dei marchi denominativi nazionali ATOMIC
Prova del rinnovo della registrazione del marchio anteriore
Portata dell'esame dell'UAMI
Rigetto dell'opposizione
Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94

Fatti all’origine della controversia
1       Il 13 novembre 2000 la società spagnola Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, SA, presentava una domanda di marchio comunitario
all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) del
Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.
2       Il marchio richiesto era il segno denominativo ATOMIC BLITZ.
3       I prodotti per i quali era chiesta la registrazione rientrano nella classe 28 dell’accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo
alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come rivisto e modificato,
e corrispondono alla seguente descrizione: «giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre
classi».
4       La detta domanda veniva pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
9 luglio 2001, n. 60.
5       Il 3 ottobre 2001 la società Atomic Austria GmbH (in prosieguo: la «ricorrente»), invocando l’art. 8, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 40/94, si opponeva alla registrazione. L’opposizione era fondata sull’esistenza di cinque marchi anteriori
costituiti dal segno ATOMIC (in prosieguo: i «marchi anteriori»), oggetto in Austria delle seguenti registrazioni:
–       marchio denominativo n. 75086, domandato il 16 marzo 1973 e registrato il 23 agosto 1973;
–       marchio denominativo n. 76640, domandato l’8 febbraio 1974 e registrato il 15 marzo 1974;
–       marchio denominativo n. 85558, domandato il 2 marzo 1977 e registrato il 16 maggio 1977;
–       marchio denominativo n. 97370, domandato il 27 marzo 1981 e registrato il 22 luglio 1981;
–       marchio denominativo n. 106849, domandato il 28 giugno 1984 e registrato il 10 settembre 1984.
6       L’atto di opposizione della ricorrente era accompagnato, per ciascun marchio anteriore, da un estratto del registro dei marchi
austriaco corredato di traduzione in inglese e da una dichiarazione scritta dell’agente di brevetti che la rappresentava dinanzi
all’UAMI, ai cui termini «le cinque registrazioni sono pienamente valide per tutti i prodotti indicati, rispettivamente, negli
estratti e nella traduzione che ne ho fornito». Gli estratti recavano la data del 19 aprile 1999.
7       Con lettera 23 novembre 2001 la divisione d’opposizione dell’UAMI informava la ricorrente che la sua opposizione era stata
comunicata alla convenuta e le accordava un termine di quattro mesi, dies ad quem il 23 marzo 2002, per depositare nel fascicolo
ogni fatto, prova o osservazione complementare che le paresse necessaria per la sua opposizione.
8       La lettera era accompagnata da una nota esplicativa delle prove richieste a sostegno di una opposizione (in prosieguo: la
«nota esplicativa»). Né la lettera, né la nota esplicativa contenevano l’invito espresso a produrre specifici documenti mancanti.
9       Nel tempo a sua disposizione la ricorrente non produceva ulteriore materiale probatorio a sostegno dell’opposizione.
10     Con decisione 9 dicembre 2002 la divisione d’opposizione dell’UAMI respingeva in toto l’opposizione perché la ricorrente non
aveva prodotto entro il termine impartito prove del rinnovo dei marchi anteriori che ne dimostrassero la validità giuridica.
11     Il 17 gennaio 2003 la ricorrente presentava un ricorso contro la decisione della divisione d’opposizione dell’UAMI, deducendo
che quest’ultima non aveva tenuto conto della dichiarazione dell’agente di brevetti, che gli estratti prodotti non contenevano
indizi nel senso che le registrazioni erano divenute caduche e che la divisione d’opposizione avrebbe dovuto richiederle espressamente
di completare la documentazione.
12     Con decisione 9 luglio 2003 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’UAMI respingeva
il ricorso contro la decisione della divisione d’opposizione.
13     La commissione di ricorso faceva osservare che dalla nota esplicativa acclusa alla lettera 23 novembre 2001 dell’UAMI risultava
in maniera chiara e inequivocabile che il rinnovo dei marchi anteriori doveva essere provato con un certificato di rinnovo
o altro mezzo equivalente. A suo giudizio, la dichiarazione dell’agente di brevetti che rappresentava la ricorrente dinanzi
all’UAMI, attestante la validità dei marchi anteriori, non poteva costituire una prova equivalente al certificato ufficiale
di rinnovo. La commissione di ricorso precisava, infine, che, siccome alla lettera del 23 novembre 2001 era stata acclusa
la nota esplicativa, il procedimento pendente dinanzi ad essa si distingueva da quelli definiti dalle decisioni delle commissioni
di ricorso invocate dalla ricorrente, nei quali era stato deciso che la divisione d’opposizione avrebbe dovuto inoltrare un
ulteriore invito.

Procedimento
14     Con lettera 27 ottobre 2004 l’UAMI ha svolto alcune osservazioni sulla relazione d’udienza.
15     Il 16 novembre 2004, a seguito dell’udienza, il Tribunale ha invitato le parti a presentargli le norme giuridiche relative
alla durata della tutela dei marchi nel diritto austriaco. La ricorrente e l’UAMI hanno ottemperato all’invito con lettere,
rispettivamente, del 25 novembre e del 29 novembre 2004.
16     A seguito delle risposte delle parti, il procedimento orale è stato chiuso il 10 dicembre 2004.

Conclusioni delle parti
17     La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–       annullare la decisione impugnata;
–       condannare l’UAMI alle spese.
18     L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:
–       respingere il ricorso;
–       condannare la ricorrente alle spese.

In diritto
19     A sostegno del suo ricorso, l’Atomic Austria GmbH deduce tre motivi, vertenti, rispettivamente, in via principale, sul non
aver la commissione di ricorso censurato l’omessa considerazione del materiale probatorio da essa fornito, in subordine, sul
non aver la commissione di ricorso ravvisato errori di procedura nel fatto che la divisione d’opposizione non aveva richiamato
l’attenzione della ricorrente sull’incompletezza della documentazione e, sempre in subordine, sul non aver la commissione
di ricorso considerato che la divisione d’opposizione aveva violato il principio di tutela del legittimo affidamento omettendo
di indicare la sua mutata prassi.

Sul primo motivo, vertente sull’omessa considerazione da parte della divisione d’opposizione del materiale probatorio
20     Il primo motivo si articola in due parti. Nell’ambito della prima, la ricorrente sostiene che gli estratti del registro dei
marchi austriaco da essa presentati costituivano una prova sufficiente della validità dei marchi anteriori. Nell’ambito della
seconda, fa valere, in subordine, di aver apportato una prova siffatta a mezzo dell’attestazione dell’agente di brevetti.
21     Occorre esaminare, innanzi tutto, la prima parte del presente motivo.
Argomenti delle parti
22     La ricorrente sostiene che il fascicolo allegato all’atto di opposizione del 3 ottobre 2001 era completo. A suo avviso, la
prova richiesta dalla regola 16, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità
di esecuzione del regolamento [n. 40/94] (GU L 303, pag. 1), sarebbe stata apportata, poiché dagli estratti ufficiali del
registro concernenti i marchi anteriori si evinceva che questi ultimi erano sempre validi. Infatti, se al momento del rilascio
degli estratti i marchi anteriori non fossero stati più tutelati, l’Österreichisches Patentamt (Ufficio brevetti austriaco)
ne avrebbe dato notizia sugli stessi estratti. Siccome sugli estratti esibiti dalla ricorrente concernenti i marchi anteriori
non era annotato alcunché, la divisione d’opposizione non avrebbe avuto alcun motivo di ritenere che la registrazione non
fosse più valida.
23     Non solo. Tra la data di rilascio degli estratti del registro e quella di deposito dell’atto di opposizione non era necessario
procedere a rinnovi dei marchi anteriori se non per il marchio n. 97370. Secondo la ricorrente, non c’era quindi ragione di
presentare un certificato di rinnovo o una prova equivalente nel senso della nota esplicativa.
24     All’udienza la ricorrente ha fatto osservare che il periodo di tutela di un marchio risultante da un documento ufficiale non
garantirebbe che il marchio sia tutelato per tutto e solo quel periodo. Da un lato, la tutela può essere rinnovata; in Austria,
infatti, il rinnovo può avvenire entro sei mesi dalla scadenza del termine. Dall’altro, un marchio può essere annullato da
una decisione giudiziaria prima della scadenza di tale termine o addirittura il suo titolare può farvi rinuncia. La ricorrente
ne inferisce che neppure l’indicazione della durata della tutela garantisce che il marchio sia effettivamente tutelato fino
a quella certa data e che, di conseguenza, la durata della tutela non ha la stessa importanza di altre caratteristiche del
marchio quale l’elenco dei prodotti e dei servizi che designa.
25     All’udienza la ricorrente ha fatto presente anche che l’Österreichisches Patentamt non rilascia specifiche certificazioni
del rinnovo di un marchio. Per questo essa avrebbe deciso di provare la validità dei marchi anteriori mediante estratti del
registro.
26     L’UAMI ricorda che spetta all’opponente provare il diritto anteriore sul quale fonda l’opposizione. La prova di un marchio
anteriore comprenderebbe altresì la prova del suo eventuale rinnovo. Infatti, ove non rinnovato, il marchio perde validità
e perciò non osta più alla registrazione di nuovi marchi.
27     Secondo l’UAMI, dagli estratti del registro dell’Österreichisches Patentamt concernenti i marchi anteriori e allegati all’atto
di opposizione della ricorrente non risultava la data di scadenza della tutela di questi ultimi, elemento essenziale del diritto
conferito dal marchio. Mancando indicazioni precise da parte della ricorrente sulla durata della tutela di tali marchi, l’UAMI
l’avrebbe fissata a dieci anni. Tale lasso di tempo era ormai scaduto per tutti i marchi anteriori, registrati tra il 1973
e il 1984.
28     L’UAMI fa valere anche, annunciando un’applicazione mutatis mutandis dei principi poi affermati nell’ordinanza del Tribunale
17 novembre 2003, causa T‑235/02, Strongline/UAMI – Scala (SCALA) (Racc. pag. II‑4903), che il fatto che dagli estratti del
registro non risulti la data ultima della tutela impedisce all’altra parte nel procedimento di opposizione dinanzi alla commissione
di ricorso di verificare con sufficiente certezza lo stato giuridico e la titolarità dei marchi anteriori. Così, secondo l’UAMI,
gli estratti prodotti non potrebbero valere come prova unica dell’esistenza dei marchi anteriori.
29     All’udienza l’UAMI ha aggiunto che, al momento della loro presentazione, gli estratti esibiti dalla ricorrente erano ormai
superati. Inoltre, la ricorrente, quand’anche fosse stata nell’impossibilità di presentare un certificato ufficiale di rinnovo,
avrebbe potuto comunque dimostrare che i marchi anteriori erano stati rinnovati citando il diritto austriaco sulla durata
della tutela dei marchi oppure depositando le lettere di copertura dell’Österreichisches Patentamt allegate ai certificati
di registrazione dei marchi anteriori.
30     L’UAMI avanza, poi, un certo numero di argomenti a sostegno della prima parte del presente motivo e, pertanto, della domanda
di annullamento della decisione impugnata.
Giudizio del Tribunale
31     In limine il Tribunale ricorda che, conformemente al quinto considerando del regolamento n. 40/94, il diritto comunitario
in materia di marchi non si sostituisce al diritto in materia di marchi dei singoli Stati membri. Il sistema creato dal detto
regolamento presuppone che l’UAMI consideri l’esistenza di marchi o di diritti anteriori nazionali.
32     Così, l’art. 8, n. 1, in combinato disposto con l’art. 8, n. 2, lett. a), ii) e iii), del regolamento n. 40/94, prevede che
il titolare di un marchio anteriore nazionale o internazionale in vigore in uno Stato membro possa opporsi, alle condizioni
che quest’ultimo stabilisce, alla registrazione di un marchio comunitario.
33     Come discende in particolare dall’art. 74, n. 1, in fine, del medesimo regolamento, nei procedimenti aventi ad oggetto un
impedimento relativo alla registrazione, spetta alla parte che si oppone alla registrazione di un marchio comunitario rivendicando
un marchio anteriore nazionale dimostrare l’esistenza e, eventualmente, la portata della sua tutela.
34     Al contrario, sarà l’UAMI a stabilire se in un procedimento di opposizione operi un impedimento alla registrazione. In tale
sede esso accerterà la sussistenza dei fatti invocati e il valore probatorio degli elementi dedotti dalle parti.
35     In particolare, l’UAMI terrà all’occorrenza conto del diritto dello Stato membro in cui il marchio anteriore rivendicato gode
di tutela. In tale ipotesi dovrà informarsi d’ufficio, con i mezzi che riterrà opportuni, sul diritto nazionale dello Stato
membro interessato se tali informazioni sono necessarie per valutare le condizioni di applicazione di un impedimento alla
registrazione controversa e, soprattutto, per valutare la sussistenza dei fatti addotti o il valore probatorio dei documenti
allegati. La limitazione della base fattuale dell’esame condotto dall’UAMI non esclude che questo prenda in considerazione,
oltre ai fatti esplicitamente dedotti dalle parti del procedimento di opposizione, fatti notori, ossia fatti conoscibili da
chiunque o che possono essere conosciuti tramite mezzi generalmente accessibili [sentenza del Tribunale 22 giugno 2004, causa
T‑185/02, Ruiz‑Picasso e a./UAMI – DaimlerChrysler (PICARO), Racc. pag. II‑1739, punto 29, non impugnata sotto tale profilo].
36     Ove lo ritenga opportuno, l’UAMI può altresì invitare le parti a fornirgli indicazioni su punti precisi di tale diritto nazionale.
Per contro, la parte interessata non è tenuta a fornire di propria iniziativa informazioni generali sul diritto della proprietà
intellettuale in vigore nello Stato membro in questione.
37     L’esame dei fatti e degli elementi dedotti dinanzi all’UAMI va eseguito nel rispetto dei diritti della difesa delle parti
nel procedimento d’opposizione e secondo equità. Il richiedente un marchio comunitario, qualora abbia dubbi sul valore dei
documenti presentati dall’opponente a riprova del diritto anteriore rivendicato o, ancora, sulla portata di tale diritto,
può farli presenti nel corso del procedimento dinanzi all’UAMI, il quale esaminerà accuratamente le sue osservazioni.
38     L’UAMI non può, tuttavia, omettere una valutazione completa dei fatti e del materiale probatorio con l’argomento che spettava
all’opponente produrre motu proprio informazioni dettagliate e comprovate sul diritto dello Stato membro in cui il marchio
rivendicato è protetto.
39     Occorre notare, poi, che né il regolamento n. 40/94, né il regolamento n. 2868/95 prescrivono un obbligo di forma per gli
elementi che l’opponente intenda apportare a riprova del suo diritto anteriore. Il regolamento n. 2868/95 si limita ad enunciare,
alla regola 16, n. 2, che, «[s]e l’opposizione si fonda su un marchio anteriore non comunitario, l’atto di opposizione è corredato,
in linea di principio, di prove relative alla registrazione o al deposito del marchio anteriore, come ad esempio un certificato
di registrazione». Dal canto suo, l’art. 76, n. 1, del regolamento n. 40/94, che concerne l’istruzione delle procedure dinanzi
all’UAMI, contiene solo un’elencazione di massima dei mezzi istruttori («[…] sono esperibili in particolare i seguenti mezzi
istruttori […]»).
40     Ne consegue che, da un lato, l’opponente è libero di scegliere quali prove presentare all’UAMI a sostegno della sua rivendicazione
e, dall’altro, che l’UAMI è tenuto ad analizzare tutti gli elementi sottopostigli, onde concludere se provino effettivamente
la registrazione o il deposito del marchio anteriore, senza poter subito dichiarare inammissibile una certa prova per motivi
di forma.
41     Questa conclusione è corroborata dalle divergenze tra le prassi amministrative degli Stati membri. Se si ammettesse che l’UAMI
può prescrivere una data forma per le prove da presentargli, le parti finirebbero talvolta col non poter esibire alcunché.
Come nel caso di specie, in cui la ricorrente, senza essere contraddetta sul punto dall’UAMI, sostiene che l’Österreichisches
Patentamt non rilascia documenti ufficiali che attestino il rinnovo di un marchio che essa non avrebbe potuto, perciò, presentare.
42     Nella fattispecie, la ricorrente ha prodotto estratti rilasciati dall’Österreichisches Patentamt il 19 aprile 1999. In tali
cinque estratti, corrispondenti ciascuno ad un marchio anteriore, alla voce «Scade il (…)» non è indicato alcunché. Ciò conferma
la validità dei marchi anteriori alla data degli estratti, ossia al 19 aprile 1999. Dagli estratti risulta anche che i marchi
anteriori sono stati registrati, rispettivamente, il 23 agosto 1973 (marchio n. 75086), il 15 marzo 1974 (marchio n. 76640),
il 16 maggio 1977 (marchio n. 85558), il 22 luglio 1981 (marchio n. 97370) e il 10 settembre 1984 (marchio n. 106849).
43     In mancanza di indicazioni specifiche da parte della ricorrente, la commissione di ricorso ha presunto che la tutela dei marchi
si protraesse, in conformità con il diritto austriaco, per dieci anni dalla loro registrazione. Pur se è pacifico, come risulta
dalle regole di diritto interno prodotte dalle parti su invito del Tribunale, che la presunzione dell’UAMI era esatta, si
deve osservare in proposito che l’UAMI, in quanto organismo comunitario specializzato nel settore della proprietà intellettuale
e dotato pertanto di considerevole esperienza in materia, non doveva accontentarsi di una mera presunzione quanto a fatti
essenziali per la tutela dei marchi anteriori. In primo luogo, la commissione di ricorso ha agito in maniera contraddittoria
nel fondarsi su un termine presunto di dieci anni per la tutela di un marchio austriaco, da un lato, e nel rifiutare di applicare
pienamente questa stessa presunzione di durata in sede di valutazione degli estratti del registro presentati dalla ricorrente,
dall’altro. In secondo luogo, discende dai punti 31-41 che la commissione di ricorso avrebbe dovuto verificare la durata della
tutela dei marchi in Austria in conformità al diritto di tale Stato.
44     Ai sensi dell’art. 19, n. 1, del Markenschutzgesetz (legge sulla tutela dei marchi) 1970, la tutela di un marchio austriaco
dura dieci anni a partire dalla fine del mese nel quale ne è avvenuta la registrazione. La durata è rinnovabile. In caso di
rinnovo, il nuovo termine di tutela, sempre decennale, decorre dal giorno successivo alla scadenza del termine precedente,
qualunque sia la data effettiva del rinnovo.
45     Ne consegue che, per continuare ad essere tutelato, ciascun marchio anteriore doveva essere rinnovato dopo dieci anni. Il
fatto che, come esposto al punto 42, tutti i marchi anteriori fossero validi alla data del 19 aprile 1999 significa che i
rinnovi da effettuare, rispettivamente, nel 1991 (marchio n. 97370), nel 1993 (marchio n. 75086), nel 1994 (marchi nn. 76640
e 106849) e nel 1997 (marchio n. 85558) sono stati effettivamente eseguiti. Ciò significa anche, d’altro canto, che la loro
tutela si protraeva fino al 31 agosto 2003 per il marchio n. 75086, fino al 31 marzo 2004 per il marchio n. 76640, fino al
31 maggio 2007 per il marchio n. 85558, fino al 31 luglio 2001 per il marchio n. 97370 e fino al 30 settembre 2004 per il
marchio n. 106849.
46     Così, contrariamente a quanto afferma l’UAMI, dagli estratti presentati dalla ricorrente si poteva ricavare la data di scadenza
della tutela dei cinque marchi anteriori, nonché concludere che quattro di loro (tutti, tranne il marchio n. 97370) erano
validi al momento della decisione della commissione di ricorso, ossia alla data del 9 luglio 2003.
47     Non infirma tale conclusione il fatto che gli estratti risalissero a più di 29 mesi prima della loro presentazione all’UAMI.
Sarebbe stato certo meglio se la ricorrente avesse presentato estratti più recenti, nondimeno il giudizio formulato ai punti 45
e 46 prescinde dalla data del loro rilascio. È inoltre pacifico che lo stato dei cinque marchi anteriori non è cambiato nel
lasso di tempo compreso tra il rilascio degli estratti e la loro presentazione. Infine, è proprio per coprire tale periodo,
inevitabile quando si presentano documenti ufficiali, che l’agente di brevetti della ricorrente ha deciso di corredare gli
estratti della sua attestazione di immutata validità dei marchi anteriori.
48     Va altresì respinto l’argomento dell’UAMI secondo il quale la ricorrente poteva citare il diritto austriaco al riguardo oppure
produrre le lettere di copertura dell’Österreichisches Patentamt allegate ai certificati di registrazione dei marchi anteriori
per provarne il rinnovo.
49     Infatti, come esposto ai punti 31-41 e 43, la ricorrente non era tenuta a fornire motu proprio informazioni generali sul diritto
austriaco dei marchi.
50     Quanto alle lettere di copertura, a prendere quella citata dall’UAMI all’udienza a titolo di esempio, esse sono redatte in
termini generali e non fanno che riprendere le disposizioni sulla durata della tutela contenute nel Markenschutzgesetz 1970.
Di conseguenza la loro produzione sarebbe, nel caso di specie, inconferente.
51     Infine, per quanto riguarda la giurisprudenza citata dall’UAMI circa l’obbligo di produrre un’adeguata traduzione delle prove
e dei documenti giustificativi (ordinanza SCALA, cit.), il Tribunale osserva che il principio del contraddittorio, nonostante
postuli che l’altra parte nel procedimento di opposizione sia messa in grado di conoscere le prove presentate dal ricorrente
nella lingua processuale, non può essere interpretato nel senso che tali prove devono permettere a quella parte di accertare
l’esistenza di marchi anteriori di per sé sole, senza far ricorso a un consulente o a fonti di informazione generalmente accessibili
al di fuori delle prove prodotte.
52     La prima parte del primo motivo dev’essere, quindi, accolta.
53     Di conseguenza, occorre annullare la decisione impugnata indipendentemente dagli argomenti dell’UAMI a sostegno della prima
parte del primo motivo della ricorrente e, pertanto, senza che il Tribunale si pronuncii sulla loro ricevibilità.
54     Poiché il primo motivo di ricorso è accolto, non c’è motivo di esaminare gli altri, presentati dalla ricorrente in via subordinata.

Sulle spese
55     Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne
è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI è rimasto soccombente, e la ricorrente ne ha fatto domanda, occorre condannarlo alle
spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)     La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) del 9 luglio 2003 (procedimento R 95/2003‑2) è annullata.
2)     L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è condannato alle spese.
Pirrung
Meij
Pelikánová
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 aprile 2005.
Il cancelliere

Il presidente
H. Jung

J. Pirrung
*
Lingua processuale: il tedesco.