CELEX: 62003CJ0353
Kaubamärgid
Direktiiv 89/104/EMÜ
Eristatavuse puudumine
Pärast kaubamärgi kasutamist omandatud eristatavus
Kaubamärgi kasutamine registreeritud kaubamärgi osana või sellega kombinatsioonis

1       Eelotsusetaotlus puudutab nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide
õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 1989 L 40, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92; edaspidi „direktiiv”) artikli 3 lõike 3
ning nõukogu 20. detsembri 1993. aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta (EÜT 1994 L 11, lk 1; ELT eriväljaanne 17/01,
lk 146; edaspidi „määrus”) artikli 7 lõike 3 tõlgendamist.
2       Nimetatud eelotsusetaotlus esitati Société des produits Nestlé SA (edaspidi „Nestlé”) ja Mars UK Ltd (edaspidi „Mars ”) vahelise
kohtuvaidluse raames, mille esemeks oli Nestlé’i taotlus, mis käsitles hüüdlause ühe osa, mille puhul on tegemist registreeritud
kaubamärgiga, mille omanik kõnealune äriühing juba on, kaubamärgina registreerimist.

Õiguslik raamistik
3       Direktiivi artiklis 2 on sätestatud, et „[k]aubamärgi võivad moodustada mis tahes tähised, mida on võimalik graafiliselt esitada,
eelkõige nimed, sealhulgas isikunimed, kujutised, tähed, numbrid või kaupade või nende pakendi kuju, kui selliste tähiste
põhjal on võimalik eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest.”
4       Direktiivi artikkel 3, mille pealkiri on „Kaubamärgi andmisest keeldumise või kaubamärgi tühistamise põhjused”, on sõnastatud
järgmiselt:
„1. Järgmisi ei registreerita kaubamärgina ja kui nad on registreeritud, võib need kehtetuks tunnistada:
[…]
b) kaubamärke, mis ei ole teistest eristatavad;
[…]
3. Kaubamärgi registreerimisest ei keelduta ja seda ei tunnistata kehtetuks vastavalt lõike 1 [punktile b] kui kaubamärk on
enne registreerimistaotluse esitamise kuupäeva ja pärast selle kasutamist omandanud eristatavuse […]”.
5       Määruse artikli 4 ning artikli 7 lõike 1 punkti b ja sama artikli lõike 3 sõnastused kattuvad põhiosas vastavalt direktiivi
artikli 2 ning artikli 3 lõike 1 punkti b ja sama artikli lõike 3 sõnastustega.

Menetlus põhikohtuasjas ja eelotsuse küsimus
6       Nii hüüdlause „HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” („tee paus … võta üks Kit Kat”) kui ka nimetus „KIT KAT” on Ühendkuningriigis
registreeritud kaubamärgid 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni
Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) tähenduses klassi 30 kaupadele, s.t näiteks šokolaaditooted, maiustused,
kompvekid ja küpsised.
7       Nestlé, kes on kahe kõnealuse kaubamärgi omanik, esitas 28. märtsil 1995 Ühendkuningriigis kaubamärgi HAVE A BREAK registreerimise
taotluse kaupadele klassis 30.
8       Mars esitas selle taotluse vastu vastulause tuginedes eelkõige direktiivi artikli 3 lõike 1 punktile b.
9       Vastulause rahuldati 31. mail 2002 nimetatud sätte alusel ning taotlus lükati tagasi.
10     Nestlé esitas hagi High Court of Justice (England & Wales) Chancery Divisionile. Hagi jäeti 2. detsembri 2002. aasta otsusega
rahuldamata.
11     Nestlé esitas selle otsuse peale kaebuse Court of Appealile (England & Wales) (Civil Division).
12     Viimati nimetatud siseriiklik kohus leidis poolelioleva asja asjaoludega seoses, et fraas „HAVE A BREAK” on eristusvõimetu
ning et seetõttu on tulenevalt direktiivi artikli 3 lõike 1 punktist b selle registreerimine kaubamärgina põhimõtteliselt
välistatud.
13     Ta leidis, et artikli 3 lõike 3 alusel saab kaubamärki registreerida vaid juhul, kui on tõendatud, et pärast kasutamist on
kaubamärk omandatud eristusvõime.
14     Ta tõdes, et registreerimise taotlus jäeti rahuldamata põhjusel, et fraasi „HAVE A BREAK” kasutati põhiliselt registreeritud
kaubamärgi „HAVE A BREAK … HAVE A KIT KAT” koostisosana ning tegelikult mitte iseseisva kaubamärgina.
15     Ta märkis, et Nestlé sõnul võivad sellisel lähenemisel olla väga tõsised tagajärjed turul osalevate ettevõtjate jaoks, kes
kavatsevad registreerida kujundust sisaldavaid kaubamärke, kuna selliseid kaubamärke kasutatakse harva üksinda.
16     Ta väidab, et kaubamärgiga seonduva hüüdlausega sarnane fraas võib aja jooksul selle pideval kordamisel omandada eristuva
ja iseseisva mulje ning seega omandada kasutamise tagajärjel eristusvõime.
17     Neil asjaoludel otsustas Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmise
eelotsuse küsimuse:
„Kas kaubamärk võib omandada eristusvõime [direktiivi] artikli 3 lõike 3 ja [määruse] artikli 7 lõike 3 tähenduses selle kaubamärgi
kasutamise tagajärjel või selle kaubamärgi kasutamise tõttu teise registreeritud kaubamärgi koostisosana või sellega kombinatsioonis?”

Eelotsuse küsimus
18     Võttes arvesse eelotsuses nimetatud asjaolusid, tuleb esitatud küsimust mõista selliselt, et see puudutab ainult direktiivi
tõlgendamist, kuna määrus ei ole põhikohtuasja asjaolude suhtes kohaldatav.
19     Eelotsusetaotluse esitanud kohus küsib oma küsimuses sisuliselt seda, kas kaubamärk saab omandada eristusvõime direktiivi
artikli 3 lõike 3 tähenduses selle kasutamise tõttu teise registreeritud kaubamärgi koostisosana või sellega kombinatsioonis.
20     Nestlé ja Iirimaa valitsus leiavad, et vastavalt artikli 3 lõikele 3 võib kaubamärk omandada eristusvõime selle kasutamise
tagajärjel teise kaubamärgi koostisosana või sellega kombinatsioonis.
21     Mars, Ühendkuningriigi valitsus ja Euroopa Ühenduste Komisjon leiavad, et kaubamärk ei saa omandada eristusvõimet ainult selle
kasutamise tagajärjel osadest koosneva teise kaubamärgi koostisosana. Mars ja komisjon väidavad, et kaubamärk võib omandada
eristatavuse selle kasutamise tagajärjel kombinatsioonis teise kaubamärgiga. Ühendkuningriigi valitsus kinnitab, et samuti
saab kaubamärk omandada eristusvõime siis, kui kaubamärki kasutatakse füüsilise osana.
22     Siinkohal tuleb meenutada, et vastavalt direktiivi artiklile 2 on kaubamärk eristatav, kui selle põhjal on võimalik eristada
ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest.
23     Direktiivi artikli 3 lõike 1 punkt b sätestab, et kaubamärke, mis ei ole teistest eristatavad, ei registreerita või need tunnistatakse
kehtetuks.
24     Igatahes, vastavalt direktiivi artikli 3 lõikele 3 ei kohaldata nimetatud sätet juhul, kui kaubamärk on enne registreerimistaotluse
esitamise kuupäeva ja pärast selle kasutamist omandanud eristatavuse.
25     Sõltumata asjaolust, kas kaubamärk omandas eristusvõime selle olemusest tulenevalt või kasutamise tagajärjel, tuleb eristusvõimet
hinnata ühest küljest seoses kaupade ja teenustega, mille puhul selle registreerimist taotletakse, ning teisest küljest lähtuvalt
asjaomase avalikkuse, mis koosneb kaupade ja teenuste piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikest ja arukatest keskmistest
tarbijatest, eeldatavast tajust (18. juuni 2002. aasta kohtuotsus: C‑299/99: Philips, EKL 2002, lk I‑5475, punktid 59 ja 63).
26     Mis puudutab kasutamise tagajärjel omandatud eristusvõimet, siis peab olukord, kus asjaomane avalikkus seostab kaupu või teenuseid
ühe ettevõtjaga, tekkima tänu kaubamärgi kasutamisele kaubamärgina (eespool viidatud kohtuotsus Philips, punkt 64).
27     See viimane tingimus, mida põhikohtuasjas vaidlustatakse, ei tähenda ilmtingimata seda, et kaubamärki, mille registreerimist
taotletakse, kasutataks iseseisvalt.
28     Direktiivi artikli 3 lõige 3 ei sisalda selles suhtes mingit piirangut, kuna see räägib vaid kaubamärgi „kasutamisest”.
29     Väljendit „kaubamärgi kasutamine kaubamärgina” tuleb mõista ainult sellisele kaubamärgi kasutamise eesmärgile viitavana, et
asjaomane avalikkus seostab kaupu või teenuseid kaubamärgi põhjal ühe ettevõtjaga.
30     Selline seostamine ning seega ka eristusvõime omandamine saab tekkida nii kaubamärgi kasutamise tagajärjel teise registreeritud
kaubamärgi osa koostisosana kui ka juhul, kui kaubamärki kasutatakse eristuva kaubamärgina kombinatsioonis registreeritud
kaubamärgiga. Selle kasutamise tagajärjel piisab neil kahel juhul sellest, kui asjaomane avalikkus tajub, et taotletud kaubamärgiga
tähistatud toode või teenus on pärit kindlast ettevõttest.
31     Tuleb meenutada, et asjaoludele, mis näitavad seda, et kaubamärk on muutunud ajaomast kaupa või teenust identifitseerivaks,
tuleb anda igakülgne hinnang ning et selle hindamise raames tuleb arvesse võta eelkõige kaubamärgi turuosa; selle kaubamärgi
kasutamise intensiivsust, geograafilist ulatust ja kestust; selle edendamiseks ettevõtja poolt kasutatud ressursside ulatust;
seda, millises ulatuses asjaomases sihtrühmas tuntakse selle kaubamärgi alusel kõnealused kaubad või teenused ära teatavate
ettevõtjate kaupade või teenustena, ning kaubandus- ja tööstuskoja või teiste erialaliitude poolt avaldatud seisukohti (Euroopa
Kohtu 4. mai 1999. aasta otsus liidetud kohtuasjades C‑108/97 ja C‑109/97: Windsurfing Chiemsee, EKL 1999, lk I‑2779, punktid 49
ja 51).
32     Eespool toodud kaalutlustest lähtuvalt tuleb eelotsuse küsimusele vastata, et eristusvõime direktiivi artikli 3 lõike 3 tähenduses
saab omandada selle kasutamise tagajärjel teise registreeritud kaubamärgi koostisosana või kombinatsioonis viimati nimetatuga.

Kohtukulud
33     Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab
kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule märkusi esitanud Ühendkuningriigi ja Iirimaa valitsuse ning Euroopa
Ühenduste Komisjoni kohtukulusid ei hüvitata.
Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (teine koda) otsustab:
Kaubamärk saab omandada eristusvõime nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimese direktiivi 89/104/EMÜ kaubamärke käsitlevate
liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta artikli 3 lõike 3 tähenduses selle kasutamise tagajärjel teise registreeritud
kaubamärgi koostisosana või sellega kombinatsioonis.
Allkirjad
*
Kohtumenetluse keel: inglise.