CELEX: 62007TJ0450
Κοινοτικό σήμα
Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας
Εικονιστικό κοινοτικό σήμα Pickwick COLOUR GROUP
Προγενέστερα εθνικά σήματα PicK OuiC και PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA
Αίτηση αποδείξεως της χρήσεως
Άρθρο 56, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 [νυν άρθρο 57, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009]

Ιστορικό της διαφοράς
Στις 15 Μαΐου 1998, η προσφεύγουσα Harwin International LLC υπέβαλε στο Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 40/94 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (
ΕΕ 1994, L 11, σ. 1
), όπως έχει τροποποιηθεί [αντικατασταθείς από τον κανονισμό (ΕΚ) 207/2009 του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό σήμα (
ΕΕ L 78, σ. 1
)].
Το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση είναι το ακόλουθο εικονιστικό σημείο:
Τα προϊόντα για τα οποία ζητήθηκε η καταχώριση ενέπιπταν στην κλάση 25 κατά την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας για τη διεθνή ταξινόμηση των προϊόντων και των υπηρεσιών με σκοπό την καταχώριση των σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957, όπως έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί, και αντιστοιχούσαν στην ακόλουθη περιγραφή: «Ενδύματα, υποδήματα, είδη πιλοποιίας».
Το κοινοτικό σήμα καταχωρίστηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2000.
Στις 10 Ιανουαρίου 2005, η Cuadrado, SA (στο εξής: αιτών την κήρυξη της ακυρότητας) υπέβαλε αίτηση για την κήρυξη της ακυρότητας, δυνάμει του άρθρου 55 του κανονισμού 40/94, κατά του ως άνω κοινοτικού σήματος. Η αίτηση αφορούσε όλα τα προϊόντα που κάλυπτε το κοινοτικό σήμα και στηριζόταν σε δικαίωμα επί των ακολούθων προγενεστέρων εθνικών σημάτων:
—
το λεκτικό σήμα PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA, το οποίο κατατέθηκε στις 24 Απριλίου 1989 και καταχωρίστηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 1990 υπό τον αριθμό 1318311 για τα ακόλουθα προϊόντα της κλάσεως 25: «Ανδρικά, γυναικεία και παιδικά είδη ενδύσεως και υποδήσεως (πλην των ορθοπεδικών υποδημάτων)»·
—
το κάτωθι εικονιστικό σήμα, το οποίο κατατέθηκε στις 2 Απριλίου 1997 και καταχωρίστηκε στις 6 Οκτωβρίου 1997 υπό τον αριθμό 2083855 για τα προϊόντα της κλάσεως 25 («εξωτερικά ενδύματα και εσώρουχα, υποδήματα, είδη πιλοποιίας»):
Με απόφαση της 31ης Ιουλίου 2006, το τμήμα ακυρώσεων δέχθηκε την αίτηση για την κήρυξη της ακυρότητας.
Στις 22 Σεπτεμβρίου 2006, η προσφεύγουσα άσκησε προσφυγή ενώπιον του ΓΕΕΑ κατά της αποφάσεως του τμήματος ακυρώσεων.
Με απόφαση της 10ης Σεπτεμβρίου 2007 (στο εξής: προσβαλλόμενη απόφαση), το τμήμα προσφυγών απέρριψε την προσφυγή. Με την απόφαση αυτή επισήμανε ότι η προσφεύγουσα του ζητούσε ιδίως να ακυρώσει την απόφαση του τμήματος ακυρώσεων, καθόσον το εν λόγω τμήμα δεν έλεγξε αν ο αιτών την κήρυξη της ακυρότητας είχε αποδείξει τη χρήση των σημάτων του. Απαντώντας στα ανωτέρω, το τμήμα προσφυγών υπογράμμισε ότι το τμήμα ακυρώσεων ορθώς θεώρησε ότι δεν είχε το δικαίωμα να εκτιμήσει αν η χρήση των προγενεστέρων σημάτων του αιτούντος την κήρυξη της ακυρότητας ήταν σύμφωνη προς το άρθρο 56, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 40/94 (νυν άρθρο 57, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 207/2009), εφόσον κατά τη διαδικασία ακυρώσεως η προσφεύγουσα δεν υπέβαλε ρητή αίτηση αποδείξεως της χρήσεως. Επιπλέον, το τμήμα προσφυγών ανέφερε ότι μια τέτοια αίτηση δεν μπορούσε να υποβληθεί το πρώτον κατά το στάδιο της προσφυγής κατά της αποφάσεως του τμήματος ακυρώσεων (σημεία 17 έως 21 της προσβαλλομένης αποφάσεως).
Αιτήματα των διαδίκων
Η προσφεύγουσα ζητεί από το Πρωτοδικείο:
—
να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·
—
να καταδικάσει το ΓΕΕΑ στα δικαστικά έξοδα.
Το ΓΕΕΑ ζητεί από το Πρωτοδικείο:
—
να απορρίψει την προσφυγή·
—
να καταδικάσει την προσφεύγουσα στα δικαστικά έξοδα.
Σκεπτικό
Η προσφεύγουσα προβάλλει δύο λόγους ακυρώσεως προς στήριξη της προσφυγής της: ο πρώτος λόγος αντλείται από παράβαση του άρθρου 56, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 40/94 και ο δεύτερος από παράβαση των άρθρων 52, παράγραφος 1, στοιχείο α’, και 8, παράγραφος 1, στοιχείο β’, του κανονισμού 40/94 [νυν άρθρα 53, παράγραφος 1, στοιχείο α’, και 8, παράγραφος 1, στοιχείο β’, του κανονισμού 207/2009]. Πρέπει να εξεταστεί καταρχάς ο πρώτος λόγος ακυρώσεως.
Επιχειρήματα των διαδίκων
Η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι το γεγονός ότι ο αιτών την κήρυξη της ακυρότητας προσκόμισε αυτοβούλως αποδεικτικά στοιχεία κατέστησε περιττή, κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 56, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 40/94, οποιαδήποτε επίσημη αίτηση εκ μέρους της για την απόδειξη της χρήσεως. Το τμήμα προσφυγών, αρνούμενο να εξετάσει τις αντιρρήσεις που προέβαλε η προσφεύγουσα επί των εγγράφων τα οποία προσκόμισε ο αιτών την κήρυξη της ακυρότητας, με την αίτησή του για την κήρυξη της ακυρότητας και μετά από αυτήν, προκειμένου να αποδείξει τη χρήση των προγενεστέρων σημάτων του, παρέβη τις διατάξεις αυτές. Οι αντιρρήσεις αυτές επιρρωννύονται από την απόφαση του τμήματος ανακοπών της 2ας Μαρτίου 2004 σχετικά με το λεκτικό σήμα PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA του αιτούντος την κήρυξη της ακυρότητας, η οποία εκδόθηκε στο πλαίσιο παράλληλης διαδικασίας, όπου το τμήμα ανακοπών έκρινε ότι διάφορα έγγραφα τα οποία προσκόμισε ο αιτών την κήρυξη της ακυρότητας δεν αρκούσαν για να αποδείξουν την ουσιαστική χρήση. Η απόφαση αυτή επιβεβαιώθηκε με την απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 28ης Φεβρουαρίου 2005 (υπόθεση R 335/2004-1). Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται επίσης ότι η υπό κρίση υπόθεση διαφέρει από εκείνη που κρίθηκε από το Πρωτοδικείο με την απόφαση της 17ης Μαρτίου 2004,
T-183/02 και T-184/02, El Corte Inglés κατά ΓΕΕΑ — González Cabello και Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR) (Συλλογή 2004, σ. II-965
), στο πλαίσιο της οποίας η ανακόπτουσα είχε, αυτοβούλως, προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία προς απόδειξη της φήμης και όχι της ουσιαστικής χρήσεως του προγενεστέρου σήματος.
Το ΓΕΕΑ επιβεβαιώνει ότι πράγματι έγινε αναφορά στο ζήτημα της ουσιαστικής χρήσεως του προγενεστέρου ισπανικού σήματος PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA στο πλαίσιο παράλληλης διαδικασίας ανακοπής. Το ΓΕΕΑ επισημαίνει εντούτοις ότι η διαδικασία αυτή εξακολουθούσε να εκκρεμεί κατά την κατάθεση της αιτήσεως για την κήρυξη της ακυρότητας στις 10 Ιανουαρίου 2005, καθόσον η απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών εκδόθηκε ένα μήνα αργότερα, ήτοι στις 28 Φεβρουαρίου 2005.
Κατά το ΓΕΕΑ, ο αιτών την κήρυξη της ακυρότητας θεωρούσε ότι τα έγγραφα τα οποία προσκόμισε προς στήριξη της αιτήσεώς του θα έπειθαν την προσφεύγουσα ότι ήταν περιττή η περαιτέρω συζήτηση ως προς το ζήτημα της χρήσεως. Ο αιτών την κήρυξη της ακυρότητας επεδίωκε έτσι να αποτρέψει την προσφεύγουσα από την υποβολή επίσημης αιτήσεως αποδείξεως της χρήσεως. Κατά συνέπεια, η προσφεύγουσα όφειλε να διευκρινίσει ότι είχε την πρόθεση να υποβάλει το ανωτέρω ζήτημα στην κρίση του τμήματος ακυρώσεων, προκειμένου αυτό να εκτιμήσει τον ουσιαστικό χαρακτήρα της χρήσεως των προγενεστέρων σημάτων, πριν προβεί σε αμφισβήτηση της αποδεικτικής αξίας των εγγράφων τα οποία προσκόμισε συναφώς ο αιτών την κήρυξη της ακυρότητας. Στην περίπτωση αυτή, το τμήμα ακυρώσεων θα είχε απευθύνει επίσημη κοινοποίηση στον αιτούντα την κήρυξη της ακυρότητας, με την οποία θα του χορηγούσε προθεσμία προκειμένου να προσκομίσει στοιχεία αποδεικνύοντα τη χρήση. Αν αυτό είχε ζητηθεί επισήμως από το ΓΕΕΑ, ο αιτών την κήρυξη της ακυρότητας θα ωθούνταν ενδεχομένως να διερωτηθεί αν τα συνημμένα στην αίτησή του για την κήρυξη της ακυρότητας έγγραφα αποτελούσαν εκ πρώτης όψεως πειστικές αποδείξεις της ουσιαστικής χρήσεως.
Σε επίπεδο αρχών, το ΓΕΕΑ ισχυρίζεται ότι η αίτηση αποδείξεως της χρήσεως πρέπει να υποβάλλεται ρητώς για δυο κυρίως λόγους. Πρώτον, η επίσημη αίτηση αποδείξεως της χρήσεως μεταθέτει το βάρος αποδείξεως της χρήσεως αυτής στον δικαιούχο του προγενεστέρου σήματος. Δεύτερον, η αίτηση αυτή παρέχει στο ΓΕΕΑ την αρμοδιότητα να κρίνει αν η εν λόγω χρήση είναι ουσιαστική ή όχι. Το ζήτημα αυτό πρέπει να επιλύεται πριν κριθεί επί της ουσίας η ανακοπή ή η αίτηση για την κήρυξη της ακυρότητας. Από τη στιγμή που το ΓΕΕΑ έχει την αρμοδιότητα αυτή, σταθμίζει τα αποδεικτικά στοιχεία και αποφαίνεται ως προς την αξία τους χωρίς να δεσμεύεται από ενδεχόμενη συμφωνία των διαδίκων για ορισμένο θέμα. Ανεξαρτήτως του αν η προσφεύγουσα αμφισβητήσει ή όχι την αποδεικτική αξία των αποδείξεων της χρήσεως τις οποίες προσκομίζει ο αιτών την κήρυξη της ακυρότητας κατόπιν αιτήσεως αποδείξεως της χρήσεως, το ΓΕΕΑ θα έχει εξουσία να σχηματίσει δική του γνώμη για τις αποδείξεις αυτές και να απορρίψει την αίτηση για την κήρυξη της ακυρότητας αν θεωρήσει ότι δεν αποδεικνύεται η ουσιαστική χρήση του προγενεστέρου σήματος. Αντιστρόφως, εφόσον η αίτηση αποδείξεως της χρήσεως δεν έχει παραγάγει το αποτέλεσμά της, ήτοι να καταστήσει το ΓΕΕΑ αρμόδιο να εξετάσει τις αποδείξεις περί της χρήσεως, το ΓΕΕΑ δεν δύναται να λάβει θέση επί του ζητήματος αυτού και οφείλει να δεχθεί ως δεδομένο ότι το προγενέστερο σήμα χρησιμοποιείται.
Εν προκειμένω, το ΓΕΕΑ υποστηρίζει ότι η απλή αντίκρουση από την προσφεύγουσα της εκτάσεως της χρήσεως των προγενεστέρων σημάτων δεν αποτελεί επίσημη αίτηση αποδείξεως της χρήσεως κατά την έννοια του άρθρου 56, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94. Η ερμηνεία αυτή βρίσκει έρεισμα στη γραμματική ερμηνεία της ως άνω διατάξεως, η οποία, με το να αναφέρεται στην «αίτηση του δικαιούχου του κοινοτικού σήματος», απαιτεί επίσημη αίτηση προκειμένου να μπορέσει το ΓΕΕΑ να αποφανθεί επί του ζητήματος της ουσιαστικής χρήσεως των προγενεστέρων σημάτων. Ομοίως, από τη νομολογία του Πρωτοδικείου προκύπτει ότι, ελλείψει «ρητής» αιτήσεως, το ΓΕΕΑ δεν είναι αρμόδιο να αποφανθεί επί του ουσιαστικού χαρακτήρα της χρήσεως του προγενεστέρου σήματος ή των προγενεστέρων σημάτων [βλ., όσον αφορά τη διαδικασία ανακοπής που καθορίζει το άρθρο 43, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 40/94 (νυν άρθρο 42, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 207/2009), απόφαση του Πρωτοδικείου της 22ας Μαρτίου 2007,
T-364/05, Saint-Gobain Pam κατά ΓΕΕΑ — Propamsa (PAM PLUVIAL), Συλλογή 2007, σ. II-757
, σκέψη 34]. Η απόφαση MUNDICOR, σκέψη 12 ανωτέρω, είναι σαφής επί του σημείου αυτού. Βεβαίως, στην υπόθεση αυτή, το Πρωτοδικείο επισήμανε ότι σκοπός των εγγράφων αποδείξεων τις οποίες προσκόμισε αυτοβούλως η ανακόπτουσα ήταν η απόδειξη της φήμης του προγενεστέρου σήματος. Ωστόσο, αν τα έγγραφα αυτά είχαν ως σκοπό να αποδείξουν την ουσιαστική χρήση του προγενεστέρου σήματος, το αποτέλεσμα θα ήταν το ίδιο, όπως προκύπτει σαφώς από τις σκέψεις 42 και 43 της αποφάσεως αυτής, που έχουν κατ’ αναλογίαν εφαρμογή στη διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας.
Εκτίμηση του Πρωτοδικείου
Το άρθρο 56, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 40/94 ορίζει τα εξής:
«2.   Μετά από αίτηση του δικαιούχου του κοινοτικού σήματος, ο δικαιούχος προγενέστερου κοινοτικού σήματος, διάδικος σε διαδικασία ακυρότητας, οφείλει να αποδείξει ότι, κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της ημερομηνίας της αίτησης της ακυρότητας, είχε γίνει ουσιαστική χρήση του προγενέστερου κοινοτικού σήματος στην Κοινότητα για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία είχε καταχωρηθεί, και τα οποία επικαλείται προς αιτιολόγηση της αίτησής του […] Εξάλλου, εάν το προγενέστερο κοινοτικό σήμα ήταν, τουλάχιστον από πενταετίας, καταχωρημένο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της αίτησης κοινοτικού σήματος, ο δικαιούχος του προγενέστερου κοινοτικού σήματος πρέπει επίσης να αποδείξει ότι οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 43 παράγραφος 2 επληρούντο κατά την ημερομηνία αυτή. Αν δεν αποδειχθούν τα ανωτέρω, η αίτηση ακυρότητας απορρίπτεται. […]
3.   Η παράγραφος 2 εφαρμόζεται για τα προγενέστερα εθνικά σήματα που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 στοιχείο α), υπό τον όρο ότι η χρήση στην Κοινότητα αντικαθίσταται από τη χρήση στο κράτος μέλος στο οποίο προστατεύεται το προγενέστερο εθνικό σήμα.»
Εν προκειμένω, ο αιτών την κήρυξη της ακυρότητας επισύναψε με δική του πρωτοβουλία στην από 10 Ιανουαρίου 2005 αίτησή του αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση των προγενεστέρων σημάτων του (αίτηση για την κήρυξη της ακυρότητας, στην οποία παραπέμπει η προσφεύγουσα, σ. 200 του φακέλου της υποθέσεως που υπέβαλε το ΓΕΕΑ στο Πρωτοδικείο).
Η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε, με τις παρατηρήσεις της επί της αιτήσεως για την κήρυξη της ακυρότητας τις οποίες απέστειλε στο ΓΕΕΑ στις 21 Ιουλίου 2005, ότι τα ως άνω αποδεικτικά στοιχεία δεν αρκούσαν για να αποδείξουν ουσιαστική χρήση (παρατηρήσεις επί της αιτήσεως για την κήρυξη της ακυρότητας, στις οποίες παραπέμπει η προσφεύγουσα, σ. 361 του φακέλου της υποθέσεως που υπέβαλε το ΓΕΕΑ στο Πρωτοδικείο).
Η προσφεύγουσα υπογραμμίζει επίσης, με τις παρατηρήσεις της, ότι οι αντιρρήσεις της σχετικά με τα έγγραφα τα οποία προσκόμισε ο αιτών την κήρυξη της ακυρότητας επιρρωννύονται από την απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών του ΓΕΕΑ της 28ης Φεβρουαρίου 2005 (υπόθεση R 335/2004-1), το οποίο αποφάνθηκε επί των ίδιων εγγράφων και θεώρησε ότι δεν αρκούσαν για να αποδείξουν την ουσιαστική χρήση του σήματος PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA. Οι εν λόγω παρατηρήσεις κατέληγαν σε αίτημα προς το τμήμα ακυρώσεων να απορρίψει την υποβληθείσα από τον εν λόγω αιτούντα αίτηση για την κήρυξη της ακυρότητας (παρατηρήσεις επί της αιτήσεως για την κήρυξη της ακυρότητας, στις οποίες παραπέμπει η προσφεύγουσα, σ. 364 του φακέλου της υποθέσεως που υπέβαλε το ΓΕΕΑ στο Πρωτοδικείο).
Σε απάντηση στις παρατηρήσεις αυτές, ο αιτών την κήρυξη της ακυρότητας υπέβαλε, με επιστολή της 3ης Οκτωβρίου 2005, συμπληρωματικά έγγραφα σχετικά με την απόδειξη της χρήσεως (απάντηση στις παρατηρήσεις επί της αιτήσεως για την κήρυξη της ακυρότητας, στην οποία παραπέμπει η προσφεύγουσα, σ. 386 του φακέλου της υποθέσεως που υπέβαλε το ΓΕΕΑ στο Πρωτοδικείο).
Με την προσβαλλόμενη απόφαση, το τμήμα προσφυγών αποφάνθηκε επί της αποδείξεως της ουσιαστικής χρήσεως δυνάμει του άρθρου 56, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 40/94 εκτιμώντας, αφενός, ότι το τμήμα ακυρώσεων ορθώς θεώρησε ότι δεν είχε το δικαίωμα να κρίνει αν η χρήση των προγενεστέρων σημάτων του αιτούντος ήταν σύμφωνη προς τις προπαρατεθείσες διατάξεις, εφόσον κατά τη διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας η προσφεύγουσα δεν υπέβαλε ρητή αίτηση αποδείξεως της εν λόγω χρήσεως και, αφετέρου, ότι μια τέτοια αίτηση δεν μπορούσε να υποβληθεί το πρώτον κατά το στάδιο της προσφυγής κατά της αποφάσεως του τμήματος ακυρώσεων (βλ. σκέψη 8 ανωτέρω).
Για το ΓΕΕΑ, η μη υποβολή ρητής αιτήσεως αποδείξεως της χρήσεως, η οποία έπρεπε, παραδείγματος χάριν, να έχει υποβληθεί από την προσφεύγουσα όταν το ΓΕΕΑ την κάλεσε να υποβάλει τις παρατηρήσεις της σχετικά με την αίτηση για την κήρυξη της ακυρότητας, είχε ως συνέπεια να της στερήσει κάθε δυνατότητα αμφισβητήσεως της ουσιαστικής χρήσεως του προγενεστέρου σήματος του οποίου γίνεται επίκληση προς στήριξη της αιτήσεως για την κήρυξη της ακυρότητας. Εν προκειμένω, το ΓΕΕΑ αρνήθηκε να εξομοιώσει τις παρατηρήσεις που υπέβαλε η προσφεύγουσα επί του ζητήματος αυτού, με την απάντησή της στην αίτηση για την κήρυξη της ακυρότητας, με ρητή αίτηση κατά την έννοια του άρθρου 56, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 40/94.
H προσέγγιση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη κρίσιμα στοιχεία που γνωστοποιήθηκαν συναφώς εγκαίρως από τους διαδίκους στο τμήμα ακυρώσεων και, εν συνεχεία, στο τμήμα προσφυγών.
Σε επίπεδο αρχών, πρέπει να προσδιοριστεί ως εξής η λογική του μηχανισμού τον οποίο προβλέπει το άρθρο 56 του κανονισμού 40/94 σχετικά με τη διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας, παραπέμποντας επίσης στο άρθρο 43 του εν λόγω κανονισμού που αφορά τη διαδικασία ανακοπής:
—
ο δικαιούχος προγενεστέρου σήματος δεν υποχρεούται να αποδείξει τη χρήση του σήματός του παρά μόνον αν η χρήση αυτή αμφισβητείται από τον δικαιούχο του σήματος του οποίου ζητείται να κηρυχθεί η ακυρότητα·
—
αν δεν υπάρχει αμφισβήτηση της χρήσεως, το ΓΕΕΑ μπορεί να περιοριστεί στο να εξετάσει την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως χωρίς να εξετάσει τις αποδείξεις περί της χρήσεως·
—
εφόσον αμφισβητείται η χρήση, είτε με αίτηση αποδείξεως της χρήσεως υποβαλλόμενη από τον δικαιούχο του σήματος του οποίου ζητείται να κηρυχθεί η ακυρότητα είτε μέσω αμφισβητήσεως από αυτόν των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων που υποβλήθηκαν από τον δικαιούχο του προγενεστέρου σήματος, το ΓΕΕΑ υποχρεούται να εξετάσει το ζήτημα της αποδείξεως της χρήσεως πριν από το ζήτημα της υπάρξεως κινδύνου συγχύσεως.
Όσον αφορά τη γραμματική ερμηνεία της φράσεως «μετά από αίτηση του δικαιούχου του κοινοτικού σήματος» του άρθρου 56, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94, πρέπει να επισημανθεί ότι μπορεί να νοηθεί υπό την έννοια ότι αναφέρεται σε αίτηση όπως αυτή που υποβλήθηκε με τις παρατηρήσεις της προσφεύγουσας επί της αιτήσεως για την κήρυξη της ακυρότητας. Εξάλλου, ο αιτών την κήρυξη της ακυρότητας κατανόησε πλήρως την αίτηση αυτή, καθόσον προσκόμισε συμπληρωματικά αποδεικτικά στοιχεία για να απαντήσει στις παρατηρήσεις της προσφεύγουσας (βλ. σκέψη 21 ανωτέρω).
Όσον αφορά τη νομολογία την οποία επικαλείται το ΓΕΕΑ, ναι μεν είναι δυνατή η κατ’ αναλογίαν επιχειρηματολογία βάσει της νομολογίας περί του άρθρου 43, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 40/94, που αφορά τη διαδικασία ανακοπής, καθόσον οι διατάξεις αυτές είναι παρόμοιες προς εκείνες του άρθρου 56, παράγραφοι 2 και 3, του εν λόγω κανονισμού, που αφορά τη διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας, εντούτοις η νομολογία αυτή δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής στα πραγματικά περιστατικά της υπό κρίση υποθέσεως. Επομένως, τα συμπεράσματα του ΓΕΕΑ (βλ. σκέψη 16 ανωτέρω) είναι εσφαλμένα.
Ειδικότερα, πρέπει να επισημανθεί ότι η απόφαση του Πρωτοδικείου της 16ης Μαρτίου 2005,
T-112/03, L’Oréal κατά ΓΕΕΑ — Revlon (FLEXI AIR) (Συλλογή 2005, σ. II-949
), στην οποία παραπέμπει η προσβαλλόμενη απόφαση, υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 43, παράγραφοι 2 και 3, του κανονισμού 40/94, για την εξέταση ανακοπής ασκηθείσας βάσει του άρθρου 42 του ίδιου κανονισμού (νυν άρθρο 41 του κανονισμού 207/2009), τεκμαίρεται ότι έχει γίνει ουσιαστική χρήση του προγενεστέρου σήματος εφόσον ο αιτών την καταχώριση δεν έχει υποβάλει αίτηση περί αποδείξεως της χρήσεως αυτής. Η υποβολή μιας τέτοιας αιτήσεως έχει συνεπώς ως αποτέλεσμα να μεταθέτει στον ανακόπτοντα το βάρος της αποδείξεως της ουσιαστικής χρήσεως (ή της υπάρξεως εύλογης αιτίας για τη μη χρήση) επί ποινή απορρίψεως της ανακοπής του. Για να παραχθεί το αποτέλεσμα αυτό, η αίτηση πρέπει να έχει υποβληθεί ρητώς και εγκαίρως ενώπιον του ΓΕΕΑ (προπαρατεθείσα απόφαση FLEXI AIR, σκέψη 24, που παραπέμπει στην απόφαση MUNDICOR, σκέψη 12 ανωτέρω, σκέψη 38· απόφαση PAM PLUVIAL, σκέψη 16 ανωτέρω, σκέψη 34).
Για τους λόγους που αναφέρονται στη σκέψη 26 ανωτέρω, η αίτηση αποδείξεως της χρήσεως υποβλήθηκε από την προσφεύγουσα ρητώς και εγκαίρως. Εν πάση περιπτώσει, έγινε πλήρως κατανοητή από τον αιτούντα την κήρυξη της ακυρότητας, ο οποίος απάντησε σε αυτή με την απάντησή του στις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από την προσφεύγουσα συναφώς.
Στο πλαίσιο αυτό, η γενομένη στο σημείο 18 της προσβαλλομένης αποφάσεως αναφορά στην απόφαση FLEXI AIR, σκέψη 28 ανωτέρω (σκέψη 28), σύμφωνα με την οποία, καταρχήν, η προσφεύγουσα έπρεπε να ζητήσει την απόδειξη της ουσιαστικής χρήσεως του προγενεστέρου σήματος εντός της προθεσμίας που έταξε το ΓΕΕΑ για την υποβολή παρατηρήσεων σε απάντηση της ανακοπής, δεν αρκεί για να θεωρηθεί ότι η προσφεύγουσα δεν υπέβαλε αίτηση περί αποδείξεως της χρήσεως. Αντιθέτως, από την εξέταση των παρατηρήσεων που υποβλήθηκαν σε απάντηση της αιτήσεως για την κήρυξη της ακυρότητας προκύπτει ότι με το έγγραφο αυτό πράγματι υποβάλλεται τέτοια αίτηση αποδείξεως της χρήσεως.
Όσον αφορά την απόφαση MUNDICOR, σκέψη 12 ανωτέρω, πρέπει να επισημανθεί ότι, μετά από ανάπτυξη των αρχών που υπενθυμίζονται στη σκέψη 28 ανωτέρω, η απόφαση αυτή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «η έλλειψη αποδείξεως της ουσιαστικής χρήσεως δεν μπορεί να τιμωρείται με απόρριψη της ανακοπής παρά μόνο στην περίπτωση που η απόδειξη αυτή απαιτήθηκε ρητώς και εγκαίρως από τον αιτήσαντα [την καταχώριση κοινοτικού σήματος] ενώπιον του Γραφείου» (σκέψη 39). Στην υπόθεση αυτή, το Πρωτοδικείο διαπίστωσε ότι ουδέποτε υποβλήθηκε ενώπιον του ΓΕΕΑ αίτηση κατά την έννοια του άρθρου 43, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94, για να διευκρινίσει ότι «[τ]ο συμπέρασμα αυτό δεν μπορεί να ανατραπεί από το επιχείρημα της προσφεύγουσας ότι δεν ζήτησε απόδειξη της χρήσεως λόγω του ότι η Iberia είχε προσκομίσει αυθορμήτως ενώπιον του τμήματος ανακοπών έγγραφα από τα οποία προέκυπτε ότι είχε κάνει χρήση των προγενέστερων σημάτων με μορφή διαφορετική από εκείνη με την οποία είχαν καταχωριστεί» (σκέψη 42). Συναφώς, το Πρωτοδικείο παρατήρησε επίσης ότι το επιχείρημα αυτό ήταν προφανώς αβάσιμο, εφόσον από τον φάκελο της υποθέσεως προέκυπτε ότι τα εν λόγω έγγραφα δεν προσκομίστηκαν από την Iberia ενώπιον του τμήματος ανακοπών για να αποδείξουν τη χρήση των προγενεστέρων σημάτων της, αλλά για να αποδείξουν τη φήμη των εν λόγω σημάτων και να τεκμηριώσουν έτσι την ύπαρξη κινδύνου συγχύσεως κατά την έννοια του άρθρου 8, παράγραφος 1, στοιχείο β’, του κανονισμού 40/94. Πάντως, σύμφωνα με το Πρωτοδικείο, η προσκόμιση των εγγράφων αυτών δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υποκαταστήσει την απαίτηση ρητής αιτήσεως του αιτούντος την καταχώριση με αντικείμενο την απόδειξη της ουσιαστικής χρήσεως, προκειμένου το ζήτημα της χρήσεως αυτής να εξεταστεί και να επιλυθεί από το ΓΕΕΑ (σκέψη 43).
Εν προκειμένω, η κατάσταση δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνη που προκάλεσε την έκδοση της αποφάσεως MUNDICOR, σκέψη 12 ανωτέρω. Ειδικότερα, στην υπό κρίση υπόθεση υπήρξε κατ’ αντιμωλία συζήτηση μεταξύ των διαδίκων ως προς το ζήτημα της χρήσεως του προγενεστέρου σήματος. Η συζήτηση αυτή ξεκίνησε με την αίτηση για την κήρυξη της ακυρότητας και η προσφεύγουσα εισήλθε σαφώς σε αυτήν τόσο με τις παρατηρήσεις της σχετικά με την αίτηση αυτή όσο και μετά τις παρατηρήσεις αυτές, χωρίς ο αιτών την κήρυξη της ακυρότητας να πλανάται ως προς τη φύση της συζητήσεως.
Κατά συνέπεια, λαμβανομένων υπόψη των παρατηρήσεων οι οποίες υποβλήθηκαν από την προσφεύγουσα σχετικά με την ουσιαστική χρήση του προγενεστέρου σήματος, σε απάντηση των συναφών παρατηρήσεων του αιτούντος την κήρυξη της ακυρότητας, και μετά τις οποίες ο εν λόγω αιτών υπέβαλε συναφώς νέα αποδεικτικά στοιχεία, το τμήμα προσφυγών παρέβη το άρθρο 56, παράγραφοι 2 και 3, κρίνοντας με την προσβαλλόμενη απόφαση ότι το ζήτημα της ουσιαστικής χρήσεως του προγενεστέρου σήματος δεν έπρεπε να εξεταστεί από το τμήμα ακυρώσεων.
Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί χωρίς να απαιτείται να αποφανθεί το Πρωτοδικείο επί του δευτέρου λόγου ακυρώσεως, που αντλείται από παράβαση των άρθρων 52, παράγραφος 1, στοιχείο α’, και 8, παράγραφος 1, στοιχείο β’, του κανονισμού 40/94, εφόσον το ζήτημα της αποδείξεως της χρήσεως έχει προκριματικό χαρακτήρα έναντι του ζητήματος της εκτιμήσεως του κινδύνου συγχύσεως το οποίο αφορά ο δεύτερος λόγος.
Επί των δικαστικών εξόδων
Κατά το άρθρο 87, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας του Πρωτοδικείου, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα του νικήσαντος διαδίκου.
Δεδομένου ότι το ΓΕΕΑ ηττήθηκε και η προσφεύγουσα υπέβαλε τέτοιο αίτημα, πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά του έξοδα καθώς και στα δικαστικά έξοδα της προσφεύγουσας.

Για τους λόγους αυτούς,
ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (τρίτο τμήμα)
αποφασίζει:

1)
Ακυρώνει την απόφαση του δευτέρου τμήματος προσφυγών του Γραφείου Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ) της 10ης Σεπτεμβρίου 2007 (υπόθεση R 1245/2006-2).

2)
Το ΓΕΕΑ φέρει τα δικαστικά του έξοδα καθώς και τα δικαστικά έξοδα της Harwin International LLC.

Azizi
Cremona
Frimodt Nielsen
Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 12 Ιουνίου 2009.
(υπογραφές)
(
*1
)	Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική.