CELEX: 62008TJ0005
Marchio comunitario
Opposizione
Domanda di marchi comunitari figurativi Golden Eagle e Golden Eagle Deluxe
Marchi internazionali e nazionali figurativi anteriori che rappresentano un mug e chicchi di caffè
Impedimento relativo alla registrazione
Somiglianza dei segni
Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]

Fatti
Il 7 maggio 2003 l’interveniente, Master Beverage Industries Pte Ltd, ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato
interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) tre domande di marchio comunitario ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio
20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato [sostituito dal regolamento (CE)
del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1)].
I tre marchi di cui è stata chiesta la registrazione (in prosieguo, considerati congiuntamente: i «marchi richiesti») sono
i seguenti segni figurativi:
–        nella causa T‑5/08 (domanda di marchio comunitario n. 3157005), il segno Golden Eagle di colore marrone chiaro, marrone scuro,
rosso, giallo, oro, bianco, argento e blu (in prosieguo: il «marchio richiesto n. 1»), così rappresentato:
–        nella causa T‑6/08 (domanda di marchio comunitario n. 3156924), il segno Golden Eagle Deluxe di colore marrone scuro, marrone
chiaro, rosso, oro, bianco e giallo (in prosieguo: il «marchio richiesto n. 2»), così rappresentato:
–        nella causa T‑7/08 (domanda di marchio comunitario n. 3157534), il segno Golden Eagle Deluxe di colore marrone scuro, marrone
chiaro, rosso, oro, bianco e giallo (in prosieguo: il «marchio richiesto n. 3»), così rappresentato:
I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione sono compresi nella classe 30 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno
1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come
riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Caffè, succedanei del caffè, bevande a base di caffè, bevande
al caffè con latte».
La domanda di registrazione del marchio richiesto n. 1 è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
n. 5/2004 del 2 febbraio 2004, quella del marchio richiesto n. 2 nel
Bollettino dei marchi comunitari
n. 83/2003 del 24 novembre 2003 e quella del marchio richiesto n. 3 nel
Bollettino dei marchi comunitari
n. 82/2003 del 17 novembre 2003.
Il 1° aprile 2004 la ricorrente, Société des produits Nestlé SA, ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 42 del regolamento
n. 40/94 (divenuto art. 41 del regolamento n. 207/2009), contro la registrazione del marchio richiesto n. 1. Essa ha inoltre
presentato opposizione avverso la registrazione del marchio richiesto n. 2 il 23 febbraio 2004 e contro quella del marchio
richiesto n. 3 il 17 febbraio 2004.
Le opposizioni erano in particolare basate su marchi internazionali e nazionali anteriori che rappresentano un mug rosso sopra
un letto di chicchi di caffè (in prosieguo: i «marchi anteriori»).
Si tratta del marchio internazionale figurativo, di colore rosso, nero, marrone, bianco, arancione ed oro, registrato con
il riferimento IR 726641 e così rappresentato:
Tale marchio è stato registrato il 18 gennaio 2000, ai sensi dell’Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei
marchi del 14 aprile 1891, come riveduto e modificato, per prodotti compresi nella classe 30 dell’Accordo di Nizza e corrispondenti
alla seguente descrizione: «Caffè ed estratti di caffè, bevande a base di caffè ed estratti di caffè, caffè solubili, caffè
decaffeinati, estratti di caffè decaffeinati».
Esso è in particolare tutelato nei seguenti Stati membri dell’Unione europea: il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia,
l’Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l’Austria ed il Portogallo.
Il segno in questione è stato altresì registrato come marchio nazionale in Grecia in data 8 maggio 2000, con il numero 142377,
per prodotti compresi nella classe 30 ai sensi dell’Accordo di Nizza, segnatamente per i seguenti prodotti: «Caffè, estratti
di caffè e preparati a base di caffè, succedanei del caffè e estratti di succedanei del caffè».
Si tratta inoltre del marchio internazionale figurativo, descritto di colore rosso, marrone ed oro, registrato con il riferimento
IR 633089 e rappresentato in bianco e nero nel modo seguente:
Tale marchio è stato registrato il 9 marzo 1995, in base all’Accordo di Madrid, per prodotti compresi nella classe 30 ai sensi
dell’Accordo di Nizza e corrispondenti alla seguente descrizione: «Caffè ed estratti di caffè, bevande a base di caffè e di
estratti di caffè, caffè solubili, caffè decaffeinati, estratti di caffè decaffeinati».
Esso è tutelato, in particolare, nei seguenti Stati membri dell’Unione: il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l’Italia,
il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l’Austria ed il Portogallo.
Inoltre, detto segno è stato registrato come marchio nazionale, per gli stessi prodotti, in vari Stati membri dell’Unione,
vale a dire la Danimarca (registrazione effettuata il 3 febbraio 1995 con il numero 976.1995), la Grecia (registrazione effettuata
il 17 agosto 1999 con il numero 122009) e la Finlandia (registrazione effettuata il 20 settembre 1995 con il numero 140164).
Le opposizioni erano basate su tutti i summenzionati prodotti tutelati dai marchi anteriori ed erano dirette contro tutti
i prodotti indicati nelle domande di marchi comunitari.
I motivi dedotti a sostegno delle opposizioni erano quelli di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 [divenuto
art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009] e all’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 8, n. 5,
del regolamento n. 207/2009).
Con decisioni del 27 febbraio (causa T‑5/08), 27 marzo (causa T‑6/08) e 6 settembre 2006 (causa T‑7/08), la divisione di opposizione
ha respinto le opposizioni.
Il 25 aprile (cause T‑5/08 e T‑6/08) ed il 5 ottobre 2006 (causa T‑7/08), la ricorrente ha proposto ricorso avverso ciascuna
delle decisioni della divisione di opposizione.
Con tre decisioni del 1° ottobre 2007 (in prosieguo: le «decisioni impugnate»), la commissione di ricorso ha respinto i ricorsi.
Essa ha, in sostanza, dichiarato che le opposizioni non erano fondate, poiché i marchi in questione non erano simili.

Conclusioni delle parti
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–        annullare le decisioni impugnate;
–        statuire che le domande di registrazione dei marchi richiesti devono essere respinte;
–        condannare l’UAMI alle spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso;
–        condannare l’interveniente alle spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso.
L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:
–        respingere i ricorsi;
–        condannare la ricorrente alle spese.
L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
–        confermare le decisioni impugnate;
–        ordinare la registrazione dei marchi richiesti;
–        condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle sostenute dall’interveniente dinanzi alla commissione di ricorso.
In sede di udienza, in risposta ad una domanda posta dal Tribunale, l’interveniente ha indicato che il suo secondo capo delle
conclusioni, diretto a ordinare la registrazione dei marchi richiesti, è in realtà assorbito dal primo capo delle conclusioni;
di ciò si è preso atto nel verbale di udienza.

In diritto
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce due motivi, attinenti, rispettivamente, ad una violazione dell’art. 8,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 e ad una violazione dell’art. 8, n. 5, del regolamento n. 40/94.
1.
Sul primo motivo, attinente ad una violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti
La ricorrente afferma che le sue opposizioni basate sui marchi anteriori (v. punti 7‑14 supra) avrebbero dovuto essere accolte.
Essa sottolinea di avere utilizzato tali marchi figurativi su tutte le confezioni di caffè istantaneo Nescafé vendute sotto
la denominazione «Classic», di cui essa venderebbe più di 50 000 tonnellate ogni anno nell’Unione, per un valore di oltre
un miliardo di euro.
Essa ritiene che la commissione di ricorso abbia errato nel dichiarare che i marchi in questione non sono simili. I marchi
anteriori sarebbero costituiti da una combinazione dei nove elementi seguenti:
–        un mug;
–        il mug è di colore rosso;
–        il mug è orientato in modo da distinguerne il contenuto;
–        il mug è dotato di un manico;
–        la superficie interna del mug è bianca;
–        il mug è pieno di una bevanda calda;
–        dal mug sale fumo;
–        il mug poggia su un letto di chicchi di caffè;
–        lo sfondo è marrone e oro‑arancio ed il mug è circondato da un alone.
I marchi richiesti riprenderebbero interamente i nove elementi dei marchi anteriori. I marchi richiesti e quelli anteriori
presenterebbero forti somiglianze sul piano visivo. Inoltre, la parte inferiore del marchio richiesto n. 1 ed il lato destro
dei marchi richiesti nn. 2 e 3, da una parte, ed i marchi anteriori, dall’altra, sarebbero identici sul piano concettuale.
La ricorrente fa valere che, secondo la giurisprudenza di cui alla sentenza della Corte 6 ottobre 2005, causa C‑120/04, Medion
(Racc. pag. I‑8551), se un marchio anteriore è integrato in un marchio posteriore, i marchi sono simili qualora il loro elemento
comune occupi una posizione distintiva autonoma nel marchio composto posteriore.
L’affermazione della commissione di ricorso secondo cui i marchi anteriori sarebbero poco distintivi sarebbe erronea. Al contrario,
tali marchi sarebbero dotati di un elevato carattere distintivo intrinseco. Inoltre, essi godrebbero di notorietà, e ciò indipendentemente
dalla circostanza che siano utilizzati in combinazione con il marchio Nescafé.
L’UAMI e l’interveniente chiedono che tale motivo venga respinto.
L’UAMI ritiene che la commissione di ricorso abbia correttamente concluso che i marchi in conflitto non erano simili. I marchi
anteriori sarebbero dotati di un carattere distintivo intrinseco debole e gli elementi di prova forniti dalla ricorrente non
dimostrerebbero che essi abbiano acquisito elevato carattere distintivo o notorietà. Esso afferma che, nei marchi richiesti,
la rappresentazione del mug è utilizzata semplicemente come «elemento decorativo di sfondo» e non occupa una posizione distintiva
autonoma. Inoltre, esso sottolinea che i marchi anteriori non sono riprodotti fedelmente nei marchi richiesti.
Anche l’interveniente ritiene che la conclusione della commissione di ricorso secondo cui i marchi in conflitto non erano
simili sia corretta. Essa deduce che, al contrario dei marchi anteriori, i marchi richiesti contengono elementi denominativi,
i quali ne rappresenterebbero gli elementi dominanti. Con riguardo al marchio richiesto n. 1, le differenze con i marchi anteriori
sarebbero ancora più pronunciate a causa della rappresentazione di un’aquila, la quale presenterebbe un elevato carattere
distintivo e sarebbe l’elemento figurativo dominante del marchio richiesto n. 1. Considerato il diffuso utilizzo dell’immagine
di un recipiente per bere e di chicchi di caffè nella promozione di bevande, le differenze fra le rappresentazioni di tali
elementi nei marchi in questione dovrebbero essere considerate significative. L’immagine del mug e dei chicchi di caffè sarebbe
descrittiva e non occuperebbe una posizione distintiva autonoma nei marchi richiesti. L’interveniente ritiene inoltre che
i marchi in questione non siano simili dal punto di vista concettuale.

Giudizio del Tribunale
Osservazioni preliminari
Ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore,
il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio
anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un
rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende
il rischio di associazione con il marchio anteriore. Peraltro, ai sensi dell’art. 8, n. 2, lett. a), ii) e iii), del regolamento
n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 2, lett. a), ii) e iii), del regolamento n. 207/2009], devono intendersi per marchi anteriori,
rispettivamente, i marchi registrati in uno Stato membro ed i marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto
in uno Stato membro, la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.
Secondo costante giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione il rischio che il pubblico possa credere che i prodotti
o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente legate tra loro. Secondo la stessa giurisprudenza,
il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, a seconda della percezione che il pubblico di riferimento ha dei
segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, e tenendo conto di tutti i fattori pertinenti nella fattispecie, in particolare
dell’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati [v. sentenza del Tribunale 9 luglio
2003, causa T‑162/01, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II‑2821, punti 30‑33
e giurisprudenza ivi citata].
Sul confronto dei prodotti
Occorre considerare che la commissione ha correttamente ritenuto, nelle decisioni impugnate (punto 28 della decisione impugnata
nella causa T‑5/08 e punti 27 delle decisioni impugnate nelle cause T‑6/08 e T‑7/08), che i prodotti in questione fossero
identici, come emerge dai precedenti punti 3, 8, 10 e 12.
Nondimeno, essa ha considerato che i marchi in questione non fossero simili e che, quindi, non fosse soddisfatta una condicio
sine qua non per l’applicazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Si deve dunque esaminare se la conclusione
della commissione di ricorso secondo cui i marchi in questione non erano simili sia corretta.
Sul confronto dei segni
La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale
dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi
distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che il consumatore medio ha dei prodotti o dei servizi in questione svolge
un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio percepisce normalmente
un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. sentenza della Corte 12 giugno 2007, causa
C‑334/05 P, UAMI/Shaker, Racc. pag. I‑4529, punto 35 e la giurisprudenza ivi citata).
In tale contesto, occorre ricordare che, per determinare il grado di carattere distintivo di un marchio, si deve valutare
globalmente l’idoneità più o meno elevata del marchio a identificare i prodotti o servizi per i quali è stato registrato come
provenienti da un’impresa determinata e quindi a distinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese (v., in tal
senso e per analogia, sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I‑3819, punto 22).
Qualora si debba determinare il carattere distintivo di un elemento di un marchio complesso, si applica lo stesso criterio
e, dunque, occorre valutare l’idoneità più o meno elevata di tale elemento del marchio ad identificare i prodotti o servizi
per i quali è stato registrato come provenienti da un’impresa determinata.
–       Sugli elementi dei marchi in questione da prendere in considerazione nell’ambito del confronto dei segni
La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio
complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione considerati
ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento
da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (v. sentenza
UAMI/Shaker, punto 37 supra, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). È possibile valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento
dominante esclusivamente quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili (sentenze della Corte UAMI/Shaker,
punto 37 supra, punto 42, e 20 settembre 2007, causa C‑193/06 P, Nestlé/UAMI, punto 43). Così è, in particolare, qualora detta
componente sia tale da dominare, di per sé sola, l’immagine del marchio in questione memorizzata dal pubblico di riferimento,
in modo tale che tutte le altre componenti del marchio siano trascurabili nell’impressione complessiva da questo prodotta
(sentenza Nestlé/UAMI, cit., punto 43).
Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha considerato che l’elemento dominante nei marchi richiesti fosse l’elemento
denominativo «golden eagle» nei marchi richiesti nn. 2 e 3 e l’elemento denominativo «golden eagle», in combinazione con la
rappresentazione di un’aquila, nel marchio richiesto n. 1. Essa ha ritenuto che la rappresentazione di un mug rosso e di chicchi
di caffè fosse un elemento meramente decorativo nei marchi richiesti. Nonostante la presenza di elementi figurativi somiglianti,
i marchi in questione non sarebbero simili a causa di differenze tra gli elementi figurativi e per via dell’assenza di elementi
verbali nei marchi anteriori.
Occorre esaminare, anzitutto, se gli elementi individuati dalla commissione di ricorso costituiscano gli elementi dominanti
dei marchi richiesti e se gli altri elementi di detti marchi debbano essere considerati trascurabili.
Con riguardo al marchio richiesto n. 1, si deve rilevare che esso è costituito, essenzialmente, dai seguenti elementi: la
rappresentazione di un’aquila, l’elemento denominativo «golden eagle» posizionato sotto di essa, un mug rosso contenente caffè
su un letto di chicchi di caffè situato sotto l’elemento denominativo e una linea rossa che attraversa la parte inferiore
destra del marchio.
Occorre considerare che la combinazione dell’elemento denominativo «golden eagle» con la rappresentazione di un’aquila ha
valore preponderante nel marchio richiesto n. 1. Infatti, come sottolinea la commissione di ricorso, i consumatori normalmente
utilizzano proprio l’elemento denominativo per identificare e acquistare un prodotto. E ancora, la dimensione dell’elemento
denominativo non è trascurabile. Si tratta inoltre di un elemento assai distintivo, poiché presenta carattere fantasioso per
i prodotti in questione. Per un consumatore non dotato di conoscenze della lingua inglese sufficienti a comprendere il significato
dell’elemento denominativo, quest’ultimo è del resto, in ogni caso, assai distintivo, in quanto egli lo percepirà come un
elemento fantasioso privo di significato concreto. Parimenti, la rappresentazione di un’aquila ha carattere assai distintivo
per designare il caffè e le bevande a base di caffè, poiché non può ritenersi che una simile rappresentazione richiami i prodotti
in questione.
Per contro, la rappresentazione di un mug rosso su un letto di chicchi di caffè nella parte inferiore del marchio richiesto
n. 1 ha un debole carattere distintivo per i prodotti in questione. Infatti, un mug rosso e chicchi di caffè non possono essere
considerati dotati di carattere distintivo rilevante, poiché essi evocano i prodotti in questione [v., in tal senso, in un
caso di rappresentazione di una pelle di mucca per latte e prodotti derivati dal latte, sentenza del Tribunale 13 giugno 2006,
causa T‑153/03, Inex/UAMI – Wiseman (Rappresentazione di una pelle di mucca), Racc. pag. II‑1677, punto 36]. Al contrario,
si deve rilevare, sulla scorta della commissione di ricorso, che si tratta di elementi banali. Infatti, nel caso della commercializzazione
di caffè o di bevande a base di caffè, la rappresentazione di caffè pronto da bere in un mug e di caffè in chicchi viene naturalmente
in mente.
Nondimeno, l’elemento costituito da un mug rosso su un letto di chicchi di caffè non può essere considerato del tutto trascurabile
nell’impressione complessiva prodotta dal marchio richiesto n. 1. Anche se tale elemento è assai meno idoneo ad indicare l’origine
commerciale dei prodotti in questione rispetto all’elemento denominativo e all’elemento figurativo che rappresenta un’aquila,
ciò nondimeno esso occupa all’incirca la metà del marchio richiesto n. 1 e non risulta affatto trascurabile nell’impressione
complessiva prodotta da detto segno.
Per quanto riguarda i marchi richiesti nn. 2 e 3, occorre osservare che essi sono composti, essenzialmente, dall’elemento
denominativo «golden eagle deluxe» sul lato sinistro dei segni, da un mug rosso contenente caffè sul lato destro e da chicchi
di caffè nella parte inferiore. In tali marchi, l’elemento denominativo «golden eagle» deve essere considerato preponderante.
Infatti, come rilevato sopra, tale combinazione di parole presenta carattere fantasioso rispetto ai prodotti interessati,
che se ne colga il significato o meno. Inoltre, il consumatore tende a fare affidamento su un elemento denominativo piuttosto
che su un elemento figurativo per identificare ed acquistare un prodotto. E ancora, l’elemento figurativo dei marchi richiesti
nn. 2 e 3 ha un carattere distintivo debole. Nondimeno, esso non può essere considerato del tutto trascurabile. Infatti, tali
marchi figurativi non possono essere ridotti al loro elemento denominativo. Benché scritto a caratteri di grande dimensione,
l’elemento denominativo occupa solamente una parte della superficie dei suddetti marchi.
Dal momento che l’elemento costituito dal mug rosso e dai chicchi di caffè non può essere considerato del tutto trascurabile
nell’impressione complessiva prodotta dai marchi richiesti, il confronto tra i segni in questione non può limitarsi agli elementi
preponderanti di tali marchi.
Neppure nei marchi anteriori esiste un elemento che domina tali segni al punto da rendere trascurabili gli altri elementi
nell’impressione complessiva da essi prodotta.
Risulta da quanto sopra che il confronto tra i segni in questione deve basarsi sull’impressione complessiva prodotta dai medesimi
e non può limitarsi a taluni dei loro elementi.
–       Sulla somiglianza visiva
Nel caso di specie, è anzitutto necessario analizzare la somiglianza tra la parte dei marchi richiesti costituita dalla rappresentazione
di un mug e di chicchi di caffè, da un lato, ed i marchi anteriori, dall’altro, per poi confrontare i marchi richiesti, complessivamente
considerati, con i marchi anteriori. A tale proposito, deve rilevarsi che nulla osta all’analisi, in un primo tempo, della
somiglianza tra i marchi in questione alla luce di un elemento di un marchio complesso per poi valutare globalmente tale somiglianza.
Con riferimento al marchio richiesto n. 1, si deve rilevare che la parte inferiore di detto marchio ed i marchi anteriori
hanno in comune la rappresentazione di un mug rosso con una superficie interna bianca su un letto di chicchi di caffè. Inoltre,
in ciascuno di tali marchi, il manico del mug è orientato verso destra, il mug è pieno di una bevanda calda (apparentemente
caffè) e da esso sale fumo. Il colore dello sfondo di tali marchi è inoltre simile, dal momento che lo sfondo del marchio
richiesto n. 1 è arancione e che l’alone che circonda il mug nel marchio anteriore registrato con il riferimento IR 726641
è ugualmente arancione. Si può parimenti distinguere, nel marchio richiesto n. 1, una sorta di alone che circonda il mug,
benché i contorni di detto alone siano meno netti di quelli del marchio anteriore registrato con il riferimento IR 726641.
Quanto alle differenze tra la parte inferiore del marchio richiesto n. 1 ed i marchi anteriori, si deve osservare quanto segue.
La differenza più consistente tra i marchi in questione risiede nel fatto che, nei marchi anteriori, il mug rosso è decorato
con una linea dorata esterna che non figura sul mug rosso del marchio richiesto n. 1. Inoltre, nei marchi anteriori il caffè
contenuto nel mug è di colore molto scuro, quasi nero, mentre nel marchio richiesto n. 1 è di colore marrone chiaro. Contrariamente
ai marchi anteriori, poi, una linea rossa attraversa la parte inferiore destra del marchio richiesto n. 1.
Riguardo ai marchi richiesti nn. 2 e 3, occorre rilevare che essi hanno in comune con i marchi anteriori la rappresentazione
di un mug rosso con una superficie interna bianca e chicchi di caffè. Inoltre, in ciascuno di detti marchi, il mug è pieno
di una bevanda calda (apparentemente caffè) e da esso sale fumo. Risulta altresì una somiglianza relativa al colore dello
sfondo di tali marchi, poiché lo sfondo dei marchi richiesti nn. 2 e 3 è in parte arancione ed in parte marrone, analogamente
a quello del marchio anteriore registrato con il riferimento IR 726641.
Tuttavia, contrariamente ai marchi anteriori, nei marchi richiesti nn. 2 e 3 il mug rosso non è decorato con una linea dorata
esterna. Si deve inoltre osservare che esistono differenze tra i marchi richiesti nn. 2 e 3 ed i marchi anteriori per quanto
riguarda la prospettiva e la parte visibile del mug. Infatti, nei marchi anteriori, il manico del mug è rivolto verso destra,
mentre nei marchi richiesti nn. 2 e 3 è orientato verso sinistra. Nei marchi anteriori, poi, il mug è visibile quasi interamente
e solo una piccolissima parte del medesimo è coperta dai chicchi di caffè sui quali è posto. Per contro, nei marchi richiesti
nn. 2 e 3 è visibile solamente la parte superiore del mug e l’immagine sembra essere stata tagliata a metà del manico.
Inoltre, i marchi richiesti nn. 2 e 3 hanno la forma di un rettangolo la cui lunghezza è ben maggiore dell’altezza. Il mug
è posizionato non al centro, ma sul lato destro di tali marchi. Per contro, il marchio anteriore registrato con il riferimento
IR 633089 è di forma quadrata ed il marchio anteriore registrato con il riferimento IR 726641 ha la forma di un rettangolo
di lunghezza inferiore all’altezza. Nel marchio anteriore registrato con il riferimento IR 726641, il mug è situato al centro
e occupa una parte assai importante della superficie. La superficie coperta dai chicchi di caffè e dallo sfondo sembra relativamente
ridotta. Nei marchi richiesti nn. 2 e 3, invece, il mug rosso posto sul lato destro è lungi dal coprire una porzione importante
della superficie. Nel marchio anteriore registrato con il riferimento IR 633089, il mug si trova al centro del letto di chicchi
di caffè. Il letto di chicchi di caffè copre circa un quarto dell’altezza di tale marchio. Nei marchi richiesti nn. 2 e 3,
invece, i chicchi di caffè coprono una parte ben più ampia della superficie.
Quanto all’alone, presentato dalla ricorrente come uno dei nove elementi dei marchi anteriori (v. punto 26 supra), ad avviso
del Tribunale i marchi richiesti nn. 2 e 3 non danno l’impressione che un alone circondi il mug. Da tali marchi si ricava
piuttosto l’impressione che, nella parte sinistra del segno, lo sfondo sia marrone e che, nella parte destra e centrale dei
segni, lo sfondo sia arancione.
Riguardo al marchio richiesto n. 3, si deve ancora rilevare che il caffè contenuto nel mug è di colore marrone chiaro, mentre
nei marchi anteriori il caffè è di colore molto scuro, quasi nero.
Da tutto quanto sopra affermato risulta che i marchi anteriori e l’elemento dei marchi richiesti costituito dalla rappresentazione
di un mug rosso e di chicchi di caffè devono essere considerati simili.
Quanto al confronto dell’impressione complessiva prodotta dai marchi in questione, occorre ricordare, anzitutto, che la parte
dei marchi richiesti costituita da un mug rosso e da chicchi di caffè è un elemento poco distintivo e che gli elementi denominativi
dei marchi richiesti e l’elemento figurativo raffigurante un’aquila nel marchio richiesto n. 1 sono assai distintivi.
Si deve inoltre rilevare che, secondo la giurisprudenza, quando un marchio composto è costituito dall’accostamento di un elemento
e di un altro marchio, quest’ultimo marchio, anche se non costituisce l’elemento dominante nel marchio composto, può conservare
una posizione distintiva autonoma nel marchio composto. In tal caso, il marchio composto e quest’altro marchio possono essere
considerati simili (v., in tal senso, sentenza Medion, punto 28 supra, punti 30 e 37). Deve osservarsi che la sentenza Medion,
punto 28 supra, riguardava una situazione in cui il marchio anteriore era stato ripreso in modo identico nel marchio posteriore.
Nondimeno, occorre considerare che, nel caso in cui il marchio anteriore non sia riprodotto in modo identico nel marchio posteriore,
è comunque possibile che i segni in questione siano simili a causa della somiglianza tra il marchio anteriore ed un elemento
del marchio posteriore che occupa una posizione distintiva autonoma.
Nel caso di specie, per quanto riguarda il marchio richiesto n. 1, si deve rilevare che, poiché l’elemento costituito dalla
rappresentazione di un mug rosso su un letto di chicchi di caffè non può essere considerato del tutto trascurabile nell’impressione
complessiva prodotta da tale segno e tenuto conto della somiglianza tra detto elemento ed i marchi anteriori, il marchio in
questione ed i marchi anteriori non possono essere considerati completamente dissimili. Tuttavia, dal momento che l’elemento
costituito dalla rappresentazione di un mug rosso su un letto di chicchi di caffè non è stato riprodotto in maniera identica
nel marchio richiesto n. 1 e che tale elemento di quest’ultimo marchio è poco distintivo, mentre l’elemento denominativo e
l’elemento figurativo costituito dalla rappresentazione di un’aquila sono assai distintivi, la somiglianza visiva tra detto
marchio ed i marchi anteriori deve essere considerata debole.
Quanto ai marchi richiesti nn. 2 e 3, si deve parimenti rilevare che, dato che l’elemento costituito dalla rappresentazione
di un mug rosso e di chicchi di caffè non può essere considerato del tutto trascurabile nell’impressione complessiva prodotta
da tale segno e tenuto conto della somiglianza tra detto elemento ed i marchi anteriori, i marchi in questione e quelli anteriori
non possono essere considerati completamente dissimili.
Tuttavia, si deve ugualmente sottolineare che le differenze, rilevate ai punti 54‑57 supra, tra i marchi anteriori e l’elemento
dei marchi richiesti nn. 2 e 3 costituito dalla rappresentazione di un mug rosso e di chicchi di caffè non possono essere
trascurate. Dato che detto elemento dei marchi richiesti nn. 2 e 3 è poco distintivo, mentre il loro elemento denominativo
lo è fortemente, la somiglianza visiva tra tali marchi richiesti ed i marchi anteriori deve essere considerata debole.
Per quanto riguarda il rilievo della commissione di ricorso secondo cui le differenze tra la rappresentazione di un mug rosso
e di chicchi di caffè nei marchi richiesti e la rappresentazione degli stessi elementi nei marchi anteriori rivestirebbero
una considerevole importanza, tenuto conto del debole carattere distintivo dei marchi anteriori (punto 26 di ciascuna delle
decisioni impugnate), si deve osservare quanto segue.
Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori da prendere in considerazione per valutare il rischio di confusione
[sentenze del Tribunale 16 marzo 2005, causa T‑112/03, L’Oréal/UAMI – Revlon (FLEXI AIR), Racc. pag. II‑949, punto 61, e 13
dicembre 2007, causa T‑134/06, Xentral/UAMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), Racc. pag. II‑5213, punto 70; v. altresì, in
tal senso e per analogia, sentenza della Corte 29 settembre 1998, causa C‑39/97, Canon, Racc. pag. I‑5507, punto 24]. In tale
contesto, è necessario sottolineare che si deve distinguere tra il fattore attinente al carattere distintivo del marchio anteriore,
che è legato alla tutela riconosciuta ad un simile marchio, ed il carattere distintivo posseduto dall’elemento di un marchio
complesso, che si collega all’idoneità di quest’ultimo a dominare l’impressione complessiva suscitata da tale marchio (ordinanza
della Corte 27 aprile 2006, causa C‑235/05 P, L’Oréal/UAMI, punto 43). Se è pur vero che occorre esaminare il carattere distintivo
di un elemento di un marchio complesso sin dalla fase della valutazione della somiglianza dei segni, al fine di determinare
gli eventuali elementi dominanti del segno, il grado di carattere distintivo del marchio anteriore è uno degli elementi da
considerare nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione. Non si deve quindi prendere in considerazione
il grado eventualmente debole del carattere distintivo dei marchi anteriori nella fase della valutazione della somiglianza
tra i segni.
–       Sulla somiglianza fonetica
La ricorrente deduce che la commissione di ricorso non ha proceduto al confronto dei segni in questione sul piano fonetico.
Essa ritiene che la circostanza che i marchi richiesti contengano un elemento denominativo sia priva di importanza a tale
proposito, poiché essi contengono l’elemento distintivo autonomo costituito da un mug rosso su un letto di chicchi di caffè.
A tale riguardo è sufficiente rilevare che, poiché i marchi anteriori non contengono alcun elemento denominativo, un confronto
fonetico tra i marchi in questione non è pertinente. La circostanza che il consumatore, nel descrivere i marchi in questione,
utilizzi espressioni quali «mug rosso» e «chicchi di caffè» non può essere posta a fondamento dell’esistenza di una somiglianza
fonetica tra i marchi in questione. Infatti, per riferirsi ai marchi richiesti, il pubblico menzionerà il loro elemento denominativo,
ma non descriverà il loro elemento figurativo.
–       Sulla somiglianza concettuale
La ricorrente addebita alla commissione di ricorso di non avere effettuato un confronto dei marchi in questione dal punto
di vista concettuale. A tale proposito, essa deduce che la parte inferiore del marchio richiesto n. 1 ed i lati destri dei
marchi richiesti nn. 2 e 3, da una parte, ed i marchi anteriori, dall’altra, sono identici sotto il profilo concettuale.
L’UAMI ritiene che la differenza tra i marchi in questione sul piano concettuale emerga chiaramente, poiché i marchi anteriori
non contengono il concetto caratteristico dell’aquila d’oro presente nei marchi richiesti.
Al riguardo si deve constatare che, nelle decisioni impugnate, la commissione di ricorso in effetti non si pronuncia espressamente
sulla somiglianza concettuale dei segni in questione. Si deve parimenti osservare che la parte inferiore del marchio richiesto
n. 1 ed i lati destri dei marchi richiesti nn. 2 e 3 sono costituiti da un mug rosso, pieno di caffè, e da chicchi di caffè,
così come i marchi anteriori.
Peraltro, occorre rammentare che l’elemento dei marchi richiesti costituito dalla rappresentazione di un mug rosso su un letto
di chicchi di caffè ha un debole carattere distintivo, poiché richiama i prodotti in questione.
Deve ritenersi che il concetto dell’aquila sia, per parte sua, fortemente distintivo per i prodotti in questione, non avendo
alcun rapporto con questi ultimi (v. punto 43 supra). Occorre tuttavia rilevare che un consumatore non dotato di conoscenze
sufficienti dell’inglese per poter comprendere il significato della parola «eagle» non sarà in grado di cogliere il riferimento,
nei marchi nn. 2 e 3, al concetto dell’aquila.
Nel caso di specie, non si può quindi escludere che esistano somiglianze tra i marchi in questione sul piano concettuale.
Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la commissione di ricorso ha errato nel dichiarare, nelle decisioni
impugnate (punto 28 della decisione impugnata nella causa T‑5/08 e punto 27 delle decisioni impugnate nelle cause T‑6/08 e
T‑7/08), che i marchi in questione erano dissimili. Dal momento che sussisteva una somiglianza, per quanto debole, sotto i
profili visivo e concettuale, la commissione avrebbe dovuto procedere alla valutazione del rischio di confusione tra i marchi
in conflitto.
Deriva da quanto precede che si deve accogliere il primo motivo e conseguentemente annullare la decisione impugnata, senza
che sia necessario esaminare il secondo motivo.
2.
Sulla domanda diretta alla riforma delle decisioni impugnate
Per quanto riguarda il secondo capo delle conclusioni della ricorrente, diretto a che il Tribunale statuisca che le domande
di registrazione devono essere respinte, occorre rilevare quanto segue.
È necessario sottolineare che la possibilità di riformare la decisione impugnata, attribuita al Tribunale ai sensi dell’art. 63,
n. 3, del regolamento n. 40/94 (divenuto art. 65, n. 3, del regolamento n. 207/2009), è, in via di principio, limitata alle
situazioni in cui lo stato degli atti lo consente, il che implica che il Tribunale possa, in base agli elementi di prova ad
esso presentati, stabilire quale decisione la commissione di ricorso fosse tenuta a prendere ai sensi delle disposizioni applicabili
al caso di specie [sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑334/01, MFE Marienfelde/UAMI – Vétoquinol (HIPOVITON), Racc. pag. II‑2787,
punto 63]. Nel caso di specie, lo stato degli atti non consente una simile possibilità, poiché la commissione di ricorso non
ha proceduto alla valutazione globale del rischio di confusione nelle decisioni impugnate.
Pertanto, la domanda della ricorrente diretta alla riforma delle decisioni impugnate deve essere respinta.

Sulle spese
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Peraltro, ai sensi della medesima disposizione, qualora vi siano più parti soccombenti, il Tribunale decide sulla
ripartizione delle spese.
Nella fattispecie, l’UAMI e l’interveniente, rimasti soccombenti, devono essere condannati a sopportare le spese della ricorrente,
conformemente alla domanda di quest’ultima.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Le decisioni della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (UAMI) 1° ottobre 2007 (procedimenti R 563/2006‑2, R 568/2006‑2 e R 1312/2006‑2) sono annullate.
2)
Per il resto, i ricorsi sono respinti.
3)
L’UAMI e la Master Beverage Industries Pte Ltd sopporteranno, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Société des
produits Nestlé SA.
Martins Ribeiro
Papasavvas
Dittrich
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 marzo 2010.
Firme
*
Lingua processuale: l’inglese.