CELEX: 62004TJ0022
Yhteisön tavaramerkki
Väitemenettely
Sanamerkkiä Westlife koskeva yhteisön tavaramerkkihakemus
Aikaisempi kansallinen tavaramerkki West
Sekaannusvaara
Merkkien samankaltaisuus

Asian tausta
1       BMG Music teki 12.5.1999 yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL
1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV).
2       Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki Westlife.
3       Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien
rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen seuraaviin luokkiin:
–       luokka 9: ”Ennalta rekisteröityjen äänten, kuvien ja tietojen tallennusalustat; äänten tallennusalustat, kuvien tallennusalustat
ja tietojen tallennusalustat, myös interaktiivisesti käytettävät”
–       luokka 16: ”Painotuotteet, vihkot, kirjat, esitteet, julisteet, siirtokuvat, autotarrat; nuotit ja partituurit”
–       luokka 25:  ”Vaatteet, mukaanlukien t-paidat, puserot, pikkutakit, hatut ja pesäpallolippalakit”
–       luokka 41: ”Orkesterin tarjoamat viihdytyspalvelut, mukaanlukien televisiolähetykset, radiolähetykset ja sähköinen julkaisu;
musiikkia, konsertteja, taiteilijoita ja viihdytyspalveluja koskevat tietopalvelut, sekä internetin että muiden tietoverkkojen
kautta; konserttien ja muiden näytösten järjestäminen”.
4       Tämä hakemus julkaistiin Yhteisön tavaramerkkilehden 20.3.2000 ilmestyneessä numerossa 22/2000.
5       Kantaja vastusti haettua tavaramerkkiä 20.6.2000 kaikkien sen tarkoittamien tavaroiden ja palvelujen osalta ja perusteli vastustamista
aikaisemmalla saksalaisella sanamerkillään nro 39 743 603, West, ja aikaisemmalla kansainvälisellä sanamerkillään nro 700 312,
West. Saksalaisen tavaramerkin osalta se vastusti rekisteröintiä seuraavia tavaroita ja palveluja varten:
–       ”valokuvaus- ja elokuvauslaitteet ja -välineet sekä optiset laitteet ja välineet; äänen tai kuvien talteenotto-, lähetys-
tai toistolaitteet, magneettiset talteenottoalustat, akustiset levyt, ennakkomaksulaitteet, tietojenkäsittelylaitteistot ja
tietokoneet”, jotka kuuluvat luokkaan 9
–       ”paperi, pahvi ja niistä valmistetut tavarat; sidontatarvikkeet; valokuvat; paperitarvikkeet; paperitarvikkeisiin tai kotitalouksissa
käytettävät itsekiinnittyvät materiaalit; taiteilijantarvikkeet; pensselit; kirjoituskoneet ja toimistotarvikkeet (lukuun
ottamatta huonekaluja); opetustarvikkeet (lukuun ottamatta laitteita); (tähän luokkaan kuuluvissa) kääreissä käytettävät muovit,
pelikortit, painokirjasimet; painokuvalaatat,” jotka kuuluvat luokkaan 16
–       ”vaatteet, mukaan lukien urheiluvaatteet, kengät, päähineet, huivit, solmiot, sukat, henkselit”, jotka kuuluvat luokkaan 25
–       ”opetus ja viihde, erityisesti festivaalien, juhlien ja musiikkiesitysten järjestäminen ja toteuttaminen”, jotka kuuluvat
luokkaan 41.
6       Toisena asianosaisena valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä olleesta Bluenet Ltd:stä tuli 1.2.2001 BMG Musicin seuraaja
tavaramerkkiä koskevassa hakemusmenettelyssä.
7       SMHV:n väiteosasto kieltäytyi 25.1.2002 tekemällään päätöksellä ottamasta huomioon aikaisempaa kansainvälistä tavaramerkkiä
perustellen tätä sillä, ettei väitteentekijä ollut esittänyt siihen liittyvää näyttöä, ja hylkäsi tavaramerkkihakemuksen luokkiin
9, 16, 25 ja 41 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta siitä syystä, että niin riidanalaiset merkit kuin kyseiset tavarat
tai palvelutkin olivat samoja tai samankaltaisia.
8       Toisena asianosaisena valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä ollut Bluenet Ltd valitti 15.3.2002 väiteosaston päätöksestä.
9       SMHV:n toinen valituslautakunta kumosi 17.11.2003 tekemällään päätöksellä (asia R 238/2002-2; jäljempänä riidanalainen päätös)
väiteosaston päätöksen ja hylkäsi väitteen.
10     Valituslautakunta totesi, että kyseiset tavarat ja palvelut olivat osittain samoja ja osittain samankaltaisia (riidanalaisen
päätöksen 16 kohta). Sitä vastoin se katsoi, että kyseiset merkit olivat auditiivisesti ja visuaalisesti vain vähän samankaltaisia
ja että käsitteellisesti ne olivat ainoastaan hieman samankaltaisia (riidanalaisen päätöksen 19, 20 ja 21 kohta). Näin se
päätteli näitä kahta tavaramerkkiä koskevassa kokonaisarvioinnissaan, että haetun tavaramerkin ja aikaisemman saksalaisen
tavaramerkin väliset eroavuudet olivat riittävän merkittäviä, jotta nämä tavaramerkit voisivat olla yhtä aikaa käytössä markkinoilla.
Se katsoi näin ollen, etteivät nämä tavaramerkit aiheuttaneet asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua
sekaannusvaaraa yleisön keskuudessa sillä alueella, jolla aikaisempi merkki on suojattu (riidanalaisen päätöksen 22 kohta).

Oikeudenkäynti ja asianosaisten vaatimukset
11     Valituslautakunnassa toisena asianosaisena ollut ei ole asetetussa määräajassa jättänyt kirjelmää ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimelle. Ilmoitettuaan ensin 24.6.2004 päivätyllä kirjeellä, että sen aikomuksena oli osallistua istuntoon, se on
tämän jälkeen 12.1.2005 ilmoittanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle, ettei se enää aikonut siihen osallistua. On
todettava, ettei tämä asianosainen ole osallistunut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa vireillä olevaan oikeudenkäyntiin
tämän tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla etenkään, koska se ei ole esittänyt omia
vaatimuksia eikä myöskään ilmoittanut tukevansa jonkun muun asianosaisen vaatimuksia. On siis syytä katsoa, ettei sillä ole
väliintulijan asemaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.
12     Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
–       kumoaa riidanalaisen päätöksen siitä syystä, ettei se ole asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen
–       toteaa, että haetun tavaramerkin Westlife ja saksalaisen tavaramerkin West välillä on sekaannusvaara
–       velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
13     SMHV huomauttaa nimenomaisesti, että sillä ei ole vaatimusten sisällön osalta vaihtoehtoja, ja se vaati että ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuin
–       hylkää kanteen
–       velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Asianosaisten lausumat
14     Kantaja on esittänyt yhden ainoan kanneperusteen, jossa se väittää, että riidanalaisten tavaramerkkien välillä on olemassa
asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara. Sen mukaan valituslautakunta on tehnyt virheen,
koska se on katsonut, ettei tuossa yksittäistapauksessa esillä olevassa tilanteessa ollut olemassa sekaannusvaaraa haetun
tavaramerkin Westlife ja Saksassa rekisteröidyn tavaramerkin West välillä.
15     SMHV on keskeisiltä osin kantajan lausumien kannalla. Se vaatii kuitenkin vastineessaan kanteen hylkäämistä katsoen, että
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytäntö vaatii sitä näin menettelemään. Se vetoaa tältä osin asiassa T-110/01,
Vedial vastaan SMHV – France Distribution (HUBERT), 12.12.2002 annettuun tuomioon (Kok. 2002, s. II-5275, 16 kohta ja sitä
seuraavat kohdat) ja asiassa T-99/01, Mystery Drinks vastaan SMHV – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), 15.1.2003 annettuun tuomioon
(Kok. 2003, s. II-43, 14 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
SMHV:n vaatimusten tarkastelu
16     Aluksi on syytä todeta, että SMHV:n valituslautakunnan väitemenettelyssä tekemästä päätöksestä nostettua kannetta koskevassa
oikeudenkäynnissä SMHV:lla ei ole oikeutta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa omaksumallaan kannalla muuttaa riidan
sisältöä siitä, millaisena se ilmenee tavaramerkin hakijan ja väitteentekijän väitteistä ja arvioista (asia C-106/03 P, Vedial
v. SMHV, tuomio 12.10.2004, 26–38 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa; tällä tuomiolla pysytettiin edellä 15
kohdassa mainitussa asiassa HUBERT annettu tuomio).
17     Tästä oikeuskäytännöstä ei kuitenkaan ilmene, että SMHV:lla olisi velvollisuus vaatia valituslautakuntansa päätöksestä nostetun
kanteen kumoamista, toisin kuin SMHV on vastineessaan väittänyt. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on asiassa T-107/02,
GE Betz vastaan SMHV – Atofina Chemicals (BIOMATE), 30.6.2004 antamassaan tuomiossa (Kok. 2004, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa)
katsonut, että vaikka SMHV:lla ei olekaan vaadittavaa asiavaltuutta kanteen nostamiseen valituslautakunnan päätöksestä, sillä
ei ole velvollisuutta johdonmukaisesti puolustaa mitä tahansa riitautettua valituslautakunnan päätöstä tai velvollisuutta
vaatia, että mikä tahansa tällaista päätöstä vastaan nostettu kanne on hylättävä (tuomion 34 kohta).
18     SMHV siis voi riidan sisältöä muuttamatta vaatia, että jonkun muun sen valitseman asianosaisen vaatimukset hyväksyttäisiin,
ja esittää tuon asianosaisen esittämiä perusteita tukevia lausumia. Sitä vastoin se ei voi esittää itsenäisiä kumoamisvaateita
tai sellaisia kumoamisperusteita, joita muut asianosaiset eivät ole esittäneet (ks. vastaavasti edellä 15 kohdassa mainittu
asia HUBERT, tuomion 34 kohta).
19     SMHV on nyt esillä olevassa asiassa sekä vastineessaan että istunnossa selvästi ilmaissut halunsa tukea kantajan vaatimuksia
ja perusteita. Se on nimenomaisesti todennut ehdottomasti vaativansa kanteen hylkäämistä yksinomaan siitä syystä, että piti
itseään siihen velvollisena ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytäntö huomioon ottaen. Koska tämä analyysi ei
edellisissä kohdissa esitetyistä syistä vastaa oikeustilaa, SMHV:n vaatimukset on syytä muotoilla uudelleen ja katsoa sen
vaatineen pääasiallisesti, että kantajan vaatimukset hyväksyttäisiin. Tämän uudelleen muotoilun jälkeen vastineessa esitetyt
vaatimukset ja lausumat eivät enää ole keskenään ristiriitaisia.
Pääasia
20     Aluksi on syytä muistuttaa, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan
vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, ”jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja
tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää
vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä”.
21     Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaroiden tai palvelujen kaupallista alkuperää koskevaa sekaannusvaaraa on arvioitava
kokonaisuutena sen mukaan, miten kohdeyleisö ymmärtää merkit ja kyseiset tavarat tai palvelut, ottaen huomioon kaikki tekijät,
joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, muun muassa merkkien ja niillä tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen
samankaltaisuuden välinen keskinäinen riippuvuus (asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO
BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2821, 29–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
22     Kantaja ja SMHV ovat yhtä mieltä siitä, että kohdeyleisönä nyt esillä olevassa asiassa voidaan pitää ainakin saksalaisia keskivertokuluttajina.
Riidanalaisesta päätöksestä ilmenee, että valituslautakuntakin on määritellyt sen näin.
23     Tämän jälkeen on todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa edustettuina olleet asianosaiset eivät ole riitauttaneet
valituslautakunnan toteamusta, jonka mukaan kyseisen tavaramerkin tarkoittamat tavarat ovat osittain samoja ja osittain samankaltaisia.
24     Kantaja ja SMHV riitauttavat sitä vastoin sen riidanalaisessa päätöksessä olevan toteamuksen, jonka mukaan nämä kaksi merkkiä
eivät ole riittävän samankaltaisia, jotta ne aiheuttaisivat sekaannusvaaran. Niiden mukaan riidanalaiset merkit ovat riittävän
samankaltaisia aiheuttaakseen sekaannusvaaran kohdeyleisön mielessä, kun otetaan huomioon kaikkien kyseessä olevien tavaroiden
ja palvelujen samuus tai samankaltaisuus.
25     Edellä esitetty huomioon ottaen on syytä arvioida, ovatko haettu tavaramerkki Westlife ja aikaisempi tavaramerkki West riittävän
samankaltaisia, jotta ne samoina tai samankaltaisina synnyttäisivät saksalaisen keskivertokuluttajan mielessä kyseisten tavaroiden
ja palvelujen alkuperää koskevan sekaannusvaaran.
26     Oikeuskäytännöstä ilmenee tältä osin, että sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun,
lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja
huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (ks. vastaavasti asia C-251/95, SABEL, tuomio
11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 23 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819,
25 kohta).
27     Nyt esillä olevassa asiassa tavaramerkki Westlife on kahdesta sanasta eli sanasta west, joka tarkoittaa länttä, ja sanasta
life, joka tarkoittaa elämää, muodostuva yhdyssana. Näin ollen sana west on toinen niistä kahdesta sanasta, jotka muodostavat
haetun tavaramerkin Westlife, ja ainoa sana, joka muodostaa aikaisemman tavaramerkin West.
28     Merkityssisällön samankaltaisuuksista on todettava, että nämä kaksi merkkiä tuovat mieleen lännen, koska molemmissa on sana
west. Haetun tavaramerkin toisen osan osalta valituslautakunta on perustellusti todennut, että kohdeyleisö saattaa tunnistaa,
että sana life on englanninkielinen vastine saksan kielen sanalle Leben (eli elämä saksan kielellä), että sillä näin ollen
on yksilöitävissä oleva merkitys ja ettei se ole mielikuvitusnimitys.
29     Näin kohdeyleisö saattaa ymmärtää tämän sanan, yhdistettynä tavaramerkin toiseen sanaan west, siten, että sillä viitataan
tiettyyn elämäntapaan.
30     Tämän elämäntapaan liittyvän mielleyhtymän lisääminen ei riitä erottamaan näiden kahden tavaramerkin merkityssisältöä toisistaan
siten, että sillä olisi merkitystä. Koska nämä kaksi merkkiä ymmärretään siten, että Westillä viitataan länsimaisiin tavaroihin
tai palveluihin ja että Westlife liittyy länsimaiseen elämäntapaan, molempien aiheuttamat mielleyhtymät ovat samankaltaisia,
mikä aiheuttaa merkityssisällön tietyn samankaltaisuuden.
31     Lausuntatavan samankaltaisuuden osalta valituslautakunta on tukeutunut siihen edellä 28 kohdassa todettuun seikkaan, että
sana life on sellainen englannin kielen sana, jonka saksalainen keskivertokuluttaja saattaa tunnistaa. Näin se toteaa, että
vaikka haetun tavaramerkin toinen osa tunnistetaankin englanninkieliseksi sanaksi, epätodennäköisenä ei voida sulkea pois
sitä, että saksalainen keskivertokuluttaja lausuu tavaramerkin kokonaisuudessaan yhdessä siihen kuuluvan sanan West, joka
on olemassa sekä englannin että saksan kielessä, kanssa englantilaisittain, eli samoin kuin sanan vest englannin ja ranskan
kielen lausumissääntöjen mukaan.
32     On todettava, että ilmaisu ”ei voida epätodennäköisenä sulkea pois” on hyvin vähän vakuuttava jopa siten, että sillä a contrario
tarkoitetaan, että olemassa on myös ei aivan vähäisenä pidettävä mahdollisuus, että saksalainen keskivertokuluttaja lausuu
haettuun tavaramerkkiin Westlife sisältyvän sanan west saksalaisittain, missä tapauksessa nämä kaksi tavaramerkkiä olisivat
todellisuudessa lausuntatavaltaan samankaltaisia.
33     Vaikka onkin todennäköistä, että tietty osuus kohdeyleisöön kuuluvista kuluttajista lausuu haettuun tavaramerkkiin Westlife
sisältyvän sanan west englantilaisittain, on kuitenkin niin, että muut kuluttajat lausuvat sen saksalaisittain. Näin ollen
näiden kahden tavaramerkin lausuntatavan välillä on tietynasteinen samankaltaisuus siitä huolimatta, että haettuun tavaramerkkiin
Westlife sisältyy sana life.
34     Kyseiset tavaramerkit ovat ulkoasultaan kiistämättä tietyllä tavalla samankaltaisia, sillä aikaisempi merkki West muodostaa
haetun merkin Westlife ensimmäisen osan. Lisäksi koska kyse on kahdesta sanamerkistä, nämä kaksi merkkiä on niiden ulkoasun
samankaltaisuuden arvioinnin kannalta kirjoitettu tyylittelemättömästi. Näin ollen keskivertokuluttaja, jonka on yleensa turvauduttava
siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä (ks. vastaava edellä 26 kohdassa mainittu asia Lloyd
Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta), saattaa sekoittaa kyseisten tavaramerkkien ulkoasut keskenään.
35     On syytä päätellä, että riidanalaiset merkit ovat tästä syystä ulkoasultaan samankaltaisia, vaikka ei voidakaan sanoa, että
niiden ulkoasujen välisen samankaltaisuuden aste olisi erityisen korkea.
36     Kun kyseisiä kahta tavaramerkkiä arvioidaan kokonaisuudessaan, on syytä todeta, ettei kumpikaan sanoista west ja life näytä
selvästi hallitsevan nyt esillä olevassa asiassa haettua tavaramerkkiä. Tässä suhteessa olisi keinotekoista katsoa, että sana
west on hallitseva siitä syystä, että se on haetun tavaramerkin ensimmäinen osa, mutta mitään syytä ei ole myöskään pitää
sanaa life hallitsevana. Vaikka onkin totta, että sana west on sekä saksan- että englanninkielinen sana kun taas sana life
on ainoastaan englanninkielinen ja siis vieraskielinen sana kohdeyleisön kannalta, sana west ei kuvaa kyseisiä tavaroita ja
palveluja eikä edes niiden ominaisuuksia.
37     On myös muistutettava ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen jo katsoneen, että on lähdettävä periaatteesta, jonka mukaan
silloin, kun toinen sanamerkin kahdesta sanasta on ulkoasun ja lausuntatavan perusteella sama kuin aikaisemman sanamerkin
ainoa sana ja kun nämä sanat eivät yhdessä tai erikseen tarkasteltuna merkityssisältönsä perusteella tarkoita mitään kohdeyleisölle,
näitä tavaramerkkejä on kutakin kokonaisuutena tarkasteltuna tavallisesti pidettävä samankaltaisina (asia T-286/02, Oriental
Kitchen v. SMHV – Mou Dybfrost (KIAP MOU), tuomio 25.11.2003, 39 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
38     Nyt esillä olevassa asiassa toinen haetun sanamerkin kahdesta sanasta on todellakin ulkoasultaan sama kuin aikaisemman sanamerkin
ainoa sana. Niiden lausuntatavat ovat jonkin verran samankaltaisia, mutta eivät kuitenkaan siten, että koko kohdeyleisö lausuisi
sanan west samalla tavoin. Nyt esillä olevassa asiassa ne kaksi sanaa, jotka muodostavat tavaramerkin Westlife, tarkoittavat
jotakin kohdeyleisölle, mutta ne eivät kuvaa kyseisiä tavaroita tai palveluja eivätkä niiden ominaisuuksia, eivätkä ne näin
ollen aiheuta minkäänlaista erityistä mielleyhtymää viimeksi mainittuihin.
39     Vaikka edellä 37 kohdassa esitettyä lähestymistapaa ei siis suoraan voidakaan soveltaa nyt esillä olevassa asiassa, on kuitenkin
todettava, että kyseisten kahden sanamerkin ulkoasujen välinen ainoa ero on se, että niistä toisessa on ensimmäiseen sanaan
liitetty lisäsana. Lisäksi kuten edellä on todettu, noiden kahden tavaramerkin lausuntatapa ja erityisesti merkityssisältö
ovat tietyiltä osiltaan samankaltaisia.
40     Näin ollen nyt esillä olevassa asiassa on katsottava, että se seikka, että tavaramerkki Westlife muodostuu yksinomaan aikaisemmasta
merkistä West, johon on liitetty toinen sana, life, on osoitus näiden kahden tavaramerkin välisestä samankaltaisuudesta.
41     Kantajan esittämä väite, jonka mukaan kohdeyleisö saattaa käsittää merkin Westlife kantajan merkin West johdannaisena, on
kuitenkin hylättävä, koska nämä lausumat perustuvat siihen, että kantaja väittää olevansa ei ainoastaan tavaramerkin West
vaan myös muiden sellaisten sanasta west muodostuvien tavaramerkkien omistaja, joihin on liitetty lisäsana. Kantaja on nimittäin
perustanut väiteosastossa esittämänsä väitteen vain kahteen aikaisempaan sanamerkkiin WEST, joista toinen on saksalainen ja
toinen kansainvälinen (ks. vastaavasti asia T-237/01, Alcon v. SMHV – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), tuomio 5.3.2003, Kok.
2003, s. II-411, 61 ja 62 kohta; tuomio on vahvistettu muutoksenhaun johdosta asiassa C-192/03 P, Alcon v. SMHV, 5.10.2004
annetulla määräyksellä, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
42     Sitä vastoin on syytä todeta, että aikaisemman tavaramerkin West olemassaolosta on saattanut aiheutua se, että kohdeyleisö
on mielessään yhdistänyt toisiinsa tämän sanan ja sen omistajan myymät tavarat, joten on vaarana, että jokainen uusi tavaramerkki,
johon sisältyy tämä sana yhdistettynä toiseen sanaan, ymmärretään aikaisemman tavaramerkin muunnoksena. On syytä todeta, että
kohdeyleisö saattaa ajatella, että tavaramerkillä Westlife markkinoille saatetuilla tavaroilla ja palveluilla sekä tavaramerkillä
West markkinoille saatetuilla tavaroilla ja palveluilla on sama alkuperä, tai ainakin, että niitä markkinoille saattavien
yhtiöiden tai yritysten välillä on taloudellinen sidossuhde (ks. vastaavasti asia T-129/01, Alejandro v. SMHV – Anheuser-Busch
(BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II-2251, 57 kohta).
43     Kaiken edellä lausutun valossa ja se seikka huomioon ottaen, että nyt esillä olevassa asiassa on kiistatonta, että kyseiset
tavarat ja palvelut ovat samoja tai samankaltaisia, on syytä todeta, että näiden kahden tavaramerkin välillä on olemassa asetuksen
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.
44     Näin ollen riidanalainen päätös on kumottava. Kantajan toisesta kanneperusteesta on riittävää todeta, että todellisuudessa
se on sama kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen perustuva kumoamisvaade.

Oikeudenkäyntikulut
45     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on hävinnyt asian valituslautakunnan päätöksen
tultua kumotuksi, se on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut viimeksi mainitun vaatimusten mukaisesti, edellä
19 kohdassa esitetystä SMHV:n vaatimusten uudelleenmuotoilusta huolimatta.
Näillä perusteilla
YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Kumotaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 17.11.2003 tekemä
päätös (asia R 238/2002‑2).
2)
SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.
Pirrung
Forwood
Papasavvas
Julistettiin Luxemburgissa 4 päivänä toukokuuta 2005.
H. Jung

J. Pirrung
kirjaaja

jaoston puheenjohtaja
? Oikeudenkäyntikieli: englanti