CELEX: 62008TJ0005
Marca comunitaria
Procedimiento de oposición
Solicitud de marcas comunitarias figurativas Golden Eagle y Golden Eagle Deluxe
Marcas internacionales y nacionales figurativas anteriores que representan una taza y granos de café
Motivo de denegación relativo
Similitud de los signos
Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009]

Antecedentes del litigio
El 7 de mayo de 2003, la coadyuvante, Master Beverage Industries Pte Ltd, presentó tres solicitudes de marca comunitaria ante
la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94
del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido
por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].
Las tres marcas cuyo registro se solicitó (en lo sucesivo, denominadas conjuntamente, «marcas solicitadas») son los signos
figurativos siguientes:
–        en el asunto T‑5/08 (solicitud de marca comunitaria nº 3.157.005), el signo Golden Eagle de color marrón claro, marrón oscuro,
rojo, amarillo, dorado, blanco, plateado y azul (en lo sucesivo, «marca solicitada nº 1»), representada como sigue:
–        en el asunto T‑6/08 (solicitud de marca comunitaria nº 3.156.924), el signo Golden Eagle Deluxe de color marrón oscuro, marrón
claro, rojo, blanco oro y amarillo (en lo sucesivo, «marca solicitada nº 2»), representado como sigue:
–        en el asunto T‑7/08 (solicitud de marca comunitaria nº 3.157.534), el signo Golden Eagle Deluxe de color marrón oscuro, marrón
claro, rojo, dorado, blanco y amarillo (en lo sucesivo, «marca solicitada nº 3»), representado como sigue:
Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen a la clase 30 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada,
y corresponden a la descripción siguiente: «Café, café artificial, bebidas a base de café, bebidas a base de café con leche».
La solicitud de registro de la marca solicitada nº 1 se publicó en el
Boletín de marcas comunitarias
nº 5/2004, de 2 de febrero de 2004, la de la marca solicitada nº 2 en el
Boletín de marcas comunitarias
nº 83/2003, de 24 de noviembre de 2003, y la de la marca solicitada nº 3 en el
Boletín de marcas comunitarias
nº 82/2003, de 17 de noviembre de 2003.
El 1 de abril de 2004, la demandante, la Société des produits Nestlé SA, formuló oposición, con arreglo al artículo 42 del
Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 41 del Reglamento nº 207/2009) contra el registro de la marca solicitada nº 1. Asimismo,
formuló oposición contra el registro de la marca solicitada nº 2 el 23 de febrero de 2004 y contra el de la marca solicitada
nº 3 el 17 de febrero de 2004.
Las oposiciones se basaban en las marcas internacionales y nacionales anteriores que representan una taza roja sobre una capa
de granos de café (en lo sucesivo, «marcas anteriores»).
Se trata de la marca internacional figurativa, de color rojo, negro, marrón, blanco, naranja y dorado, registrada con la referencia
IR 726641 y representada como sigue:
Dicha marca se registró el 18 de enero de 2000, en virtud del Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de marcas
de 14 de abril de 1891, revisado y modificado, para productos de la clase 30 del Arreglo de Niza y correspondiente a la descripción
siguiente: «Café y extractos de café, bebidas a base de café y extractos de café, cafés solubles, cafés descafeinados, extractos
de café descafeinados».
Dicha marca está protegida en los siguientes Estados miembros de la Unión Europea: Bélgica, Alemania, España, Francia, Italia,
Luxemburgo, Países Bajos, Austria y Portugal.
Dicho signo también fue objeto de un registro como marca nacional en Grecia, efectuado el 8 de mayo de 2000 con el número
142377 para productos de la clase 30 del Arreglo de Niza, en particular para los productos «café, extractos de café y preparaciones
a base de café, sucedáneos del café y extractos de sucedáneos del café».
Por otro lado se trata de la marca internacional figurativa, descrita de color rojo, marrón y oro, registrada con la referencia
IR 633089 y representada en blanco y negro como sigue:
Dicha marca se registró el 9 de marzo de 1995, en virtud del Arreglo de Madrid, para productos de la clase 30 del Arreglo
de Niza y correspondiente a la descripción siguiente: «Café y extractos de café, bebidas a base de café y extractos de café,
cafés solubles, cafés descafeinados, extractos de café descafeinados».
Dicha marca está protegida en los siguientes Estados miembros de la Unión: Bélgica, Alemania, España, Francia, Italia, Luxemburgo,
Países Bajos, Austria y Portugal.
Asimismo, dicho signo se registró como marca nacional, para los mismos productos, en varios Estados miembros de la Unión,
a saber, Dinamarca (registro efectuado el 3 de febrero de 1995 con el número 976.1995), Grecia (registro efectuado el 17 de
agosto de 1999 con el número 122009) y Finlandia (registro efectuado el 20 de septiembre de 1995 con el número 140164).
Las oposiciones se basaban sobre todos los productos antes mencionados protegidos por las marcas anteriores y dirigidas contra
todos los productos designados en las solicitudes de marcas comunitarias.
Los motivos invocados en apoyo de las oposiciones eran los previstos en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento
nº 40/94 (actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009) y en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento
nº 40/94 (actualmente artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009).
Mediante resoluciones de 27 de febrero (asunto T‑5/08), 27 de marzo (asunto T‑6/08) y 6 de septiembre de 2006 (asunto T‑7/08),
la División de Oposición desestimó las oposiciones.
Los días 25 de abril (asuntos T‑5/08 y T‑6/08) y 5 de octubre de 2006 (asunto T‑7/08), la demandante interpuso sendos recursos
contra estas resoluciones de la División de Oposición.
Mediante tres resoluciones de 1 de octubre de 2007 (en lo sucesivo, «resoluciones impugnadas»), la Sala de Recurso desestimó
los recursos. En esencia, consideró que las oposiciones no estaban fundadas, porque las marcas de que se trata no eran similares.

Pretensiones de las partes
La demandante solicita al Tribunal que:
–        Anule las resoluciones impugnadas.
–        Decida que deben desestimarse las solicitudes de registro de las marcas solicitadas.
–        Condene en costas a la OAMI, incluidas las causadas ante la Sala de Recurso.
–        Condene en costas a la coadyuvante, incluidas las causadas ante la Sala de Recurso.
La OAMI solicita al Tribunal que:
–        Desestime los recursos.
–        Condene en costas a la demandante.
La coadyuvante solicita al Tribunal que:
–        Confirme las resoluciones impugnadas.
–        Ordene el registro de las marcas solicitadas.
–        Condene en costas a la demandante, incluidas las causadas ante la Sala de Recurso.
En la vista, en respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal, la coadyuvante indicó que su segunda pretensión, dirigida
a que se ordene el registro de las marcas solicitadas, se confundía, en realidad, con su primera pretensión, de lo que se
dejó constancia en el acta de la vista.

Fundamentos de Derecho
En apoyo de su recurso, la demandante invoca dos motivos, basados, respectivamente, en la infracción del artículo 8, apartado
1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94.
1.
Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94

Alegaciones de las partes
La demandante alega que deberían haberse estimado sus oposiciones basadas en las marcas anteriores (véanse los apartados 7
a 14
supra).
Subraya que utiliza estas marcas figurativas en todos los recipientes de café instantáneo Nescafé vendidos con la denominación
«Classic», de los que vende más de 50.000 toneladas en la Unión cada año por un valor de más de mil millones de euros.
A juicio de la demandante la Sala de Recurso consideró erróneamente que las marcas de que se trata no eran similares. Las
marcas anteriores estaban compuestas por una combinación de los nueve elementos siguientes:
–        una taza;
–        la taza es de color rojo;
–        la taza está orientada de modo que se distinga el contenido;
–        la taza dispone de un asa;
–        la superficie interna de la taza es blanca;
–        la taza está llena de una bebida caliente;
–        sale humo de la taza;
–        la taza está sobre una capa de granos de café;
–        el fondo es marrón y naranja-dorado y la taza está rodeada de un halo.
Los nueve elementos de las marcas anteriores se reproducen por completo en las marcas solicitadas. Las marcas solicitadas
y las marcas anteriores son muy similares en el aspecto visual. Asimismo, la parte inferior de la marca solicitada nº 1 y
los lados derechos de las marcas solicitadas n
os
2 y 3, por una parte, y las marcas anteriores, por otra parte, son idénticas desde el punto de vista conceptual.
La demandante alega que, según la jurisprudencia sentada en la sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de octubre de 2005,
Medion (C‑120/04, Rec. p. I‑8551), si una marca anterior está integrada en una marca posterior, las marcas son similares cuando
su elemento común ocupa una posición distintiva y autónoma en la marca compuesta posterior.
A su juicio, la Sala de Recurso consideró erróneamente que las marcas anteriores eran poco distintivas. Por el contrario,
dichas marcas tenían un carácter distintivo intrínseco elevado. Por añadidura, eran conocidas, y ello con independencia del
hecho de que se utilicen en combinación con la marca Nescafé.
La OAMI y la coadyuvante solicitan que se desestime este motivo.
La OAMI estima acertadamente que la Sala de Recurso concluyó que las marcas en conflicto no eran similares. Las marcas anteriores
tenían un carácter distintivo intrínseco escaso y las pruebas aportadas por la demandante no demostraban que hubieran adquirido
un carácter distintivo elevado o notoriedad. Alega que, en las marcas solicitadas, la representación de la taza se utiliza
simplemente como un «elemento decorativo de fondo» y no ocupa una posición distintiva autónoma. Además, subraya que las marcas
anteriores no se reproducen de manera fiel en las marcas solicitadas.
Asimismo, la coadyuvante estima que la Sala de Recurso concluyó acertadamente que las marcas en conflicto no eran similares.
Alega que, contrariamente a las marcas anteriores, las marcas solicitadas incluyen elementos verbales, que son sus elementos
dominantes. Respecto a la marca solicitada nº 1, las diferencias con las marcas anteriores son aún más pronunciadas debido
a la representación de un águila que tiene un carácter distintivo elevado y que es el elemento figurativo dominante de la
marca solicitada nº 1. Habida cuenta del amplio uso de la imagen de un recipiente para beber y de granos de café cuando se
trata de promocionar bebidas, las diferencias que existen entre las representaciones de estos elementos en las marcas en conflicto
deben considerarse significativas. La imagen de la taza y de los granos de café es descriptiva y no ocupa una posición distintiva
autónoma en las marcas solicitadas. Además, la coadyuvante estima que las marcas en conflicto no son similares desde un punto
de vista conceptual.

Apreciación del Tribunal
Observaciones preliminares
A tenor del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, mediando oposición del titular de una marca anterior,
se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a una marca anterior y por ser idénticos o similares
los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en
que esté protegida la marca. El riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior. Por otro lado,
con arreglo al artículo 8, apartado 2, letra a), incisos ii) y iii) del Reglamento nº 40/94 [actualmente artículo 8, apartado
2, letra a), incisos ii) y iii) del Reglamento nº 207/2009], deben considerarse marcas anteriores, respectivamente, las marcas
registradas en un Estado miembro y las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado
miembro, cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca comunitaria.
Según reiterada jurisprudencia, constituye un riesgo de confusión que el público pueda creer que los correspondientes productos
o servicios proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Con arreglo a dicha jurisprudencia, el riesgo
de confusión en el público debe apreciarse globalmente, según la percepción que tenga el público pertinente de los signos
y de los productos o servicios de que se trate, y teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes,
en particular, la interdependencia entre la semejanza de los signos y la similitud de los productos o de los servicios designados
[véase la sentencia del Tribunal de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
T‑162/01, Rec. p. II‑2821, apartados 30 a 33, y la jurisprudencia citada].
Sobre la comparación de los productos
Procede considerar que la Sala de Recurso estimó legítimamente, en las resoluciones impugnadas (apartado 28 de la resolución
impugnada en el asunto T‑5/08 y apartados 27 de las resoluciones impugnadas en los asuntos T‑6/08 y T‑7/08), que los productos
de que se trata eran idénticos, como resulta de los apartados 3, 8, 10 y 12
supra.
No obstante, la Sala de Recurso consideró que las marcas de que se trata no eran similares, de modo que no concurría un requisito
sine qua non
para la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. Por tanto, es preciso examinar si la Sala
de Recurso consideró acertadamente que las marcas de que se trata no eran similares.
Sobre la comparación de los signos
Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, la apreciación global del
riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos
distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se
trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio
normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase la sentencia del Tribunal
de Justicia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, apartado 35, y la jurisprudencia citada).
En este contexto, procede recordar que, para apreciar el carácter distintivo de una marca, debe apreciarse globalmente la
mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles
una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas
(véase, en este sentido y por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C‑342/97, Rec. p. I‑3819, apartado 22). Cuando se trata de apreciar el carácter distintivo de un elemento de una marca compleja,
se aplica el mismo criterio, de modo que hay que apreciar la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos
o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada.
–       Sobre los elementos de las marcas de que se trata que deben tomarse en consideración para la comparación de los signos
La apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta
y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas
cada una en su conjunto. Ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una
marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes (véase la sentencia
OAMI/Shaker, apartado 37
supra
, apartado 41, y la jurisprudencia citada). Sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes
podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante (sentencias del Tribunal de Justicia
OAMI/Shaker, citada en el apartado 37
supra,
apartado 42, y de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C‑193/06 P, no publicada en la Recopilación, apartado 43). Tal podría
ser el caso cuando este componente puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en
la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida
por ésta (sentencia Nestlé/OAMI, antes citada, apartado 43).
En el presente caso, la Sala de Recurso ha considerado que el componente dominante en las marcas solicitadas era el elemento
verbal «golden eagle» en las marcas solicitadas n
os
2 y 3 y el elemento verbal «golden eagle» en relación con la representación de un águila en la marca solicitada nº 1. La
Sala de Recurso estimó que la representación de una taza roja y de granos de café era un elemento puramente decorativo en
las marcas solicitadas. A pesar de la presencia de elementos figurativos similares, las marcas de que se trata no son similares
dadas las diferencias que existen en los elementos figurativos y la inexistencia de elementos verbales en las marcas anteriores.
En primer lugar, procede examinar, si los elementos identificados por la Sala de Recurso son los elementos dominantes de las
marcas solicitadas y si los demás elementos de las marcas solicitadas deben considerarse insignificantes.
Respecto a la marca solicitada nº 1, hay que observar que está constituida, por lo esencial, por los elementos siguientes:
la representación de un águila, el elemento verbal «golden eagle» situado debajo de dicho elemento, una taza roja que contiene
café sobre una capa de granos de café situada bajo el elemento verbal y una línea roja que cruza la parte inferior derecha
de la marca.
Debe considerarse que la combinación del elemento verbal «golden eagle» con la representación de un águila ocupa un lugar
preponderante en la marca solicitada nº 1. En efecto, como subrayó la Sala de Recurso, los consumidores utilizan normalmente
el elemento verbal para identificar y adquirir un producto. Asimismo, el tamaño del elemento verbal no es insignificante.
Además, se trata de un elemento muy distintivo, porque tiene un carácter de fantasía para los productos de que se trata. Para
un consumidor que no tenga conocimientos suficientes de inglés para poder comprender el significado del elemento verbal, éste
es por lo demás, no obstante, muy distintivo, porque lo percibirá como un elemento de fantasía que carece de significado concreto.
De igual modo, la representación de un águila tiene un carácter muy distintivo para designar el café y las bebidas a base
de café, porque tal representación no puede considerarse evocadora de los productos de que se trata.
En cambio, la representación de una taza roja sobre una capa de granos de café en la parte inferior de la marca solicitada
nº 1 tiene un escaso carácter distintivo para los productos de que se trata. En efecto, no puede considerarse que una taza
roja y granos de café tengan un pronunciado carácter distintivo, porque son evocadores de los productos de que se trata [véase,
en este sentido, en relación con la representación de una piel de vaca para la leche y los productos lácteos, la sentencia
del Tribunal de 13 de junio de 2006, Inex/OAMI – Wiseman (Representación de una piel de vaca), T‑153/03, Rec. p. II‑1677,
apartado 36]. Por el contrario, procede señalar, al igual que la Sala de Recurso, que se trata de elementos banales. En efecto,
en cuanto a la comercialización de café o de bebidas a base de café, la representación de café listo para beber en una taza
y de café en forma de granos viene a la mente de un modo natural.
No obstante, el elemento constituido por una taza roja sobre una capa de granos de café no puede considerarse completamente
insignificante en la impresión de conjunto producida por la marca solicitada nº 1. Si bien es mucho menos probable que ese
elemento indique el origen comercial de los productos de que se trata que el elemento verbal y el elemento figurativo que
representa un águila, no es menos cierto que ocupa aproximadamente la mitad de la marca solicitada nº 1 y que no es en absoluto
insignificante en la impresión de conjunto producida por este signo.
Por lo que respecta a las marcas solicitadas n
os
2 y 3, procede señalar que están compuestas, por lo esencial, por el elemento verbal «golden eagle deluxe» al lado izquierdo
de los signos, por una taza roja que contiene café al lado derecho y por granos de café en la parte inferior. En estas marcas,
el elemento verbal «golden eagle» debe considerarse preponderante. En efecto, como se observó anteriormente, esta combinación
de palabras tiene un carácter de fantasía en relación con los productos de que se trata, se entienda o no. Además, el consumidor
tiene tendencia a apoyarse en un elemento verbal más que en un elemento figurativo para identificar y adquirir un producto.
Asimismo, el elemento figurativo de las marcas solicitadas n
os
2 y 3 tiene un escaso carácter distintivo. No obstante, no puede considerarse completamente insignificante. En efecto, estas
marcas figurativas no pueden reducirse a su elemento verbal. Aun cuando se escriba en letras de gran tamaño, el elemento verbal
ocupa solamente una parte de la superficie de las citadas marcas.
Dado que el elemento constituido por la taza roja y los granos de café no puede considerarse completamente insignificante
en la impresión de conjunto producida por las marcas solicitadas, la comparación entre los signos de que se trata no puede
limitarse a los elementos preponderantes de estas marcas.
En lo relativo a las marcas anteriores, tampoco existe un elemento que domine estos signos hasta el punto de que los demás
elementos sean insignificantes en la impresión de conjunto producida por éstos.
De lo anterior resulta que la comparación entre los signos de que se trata debe fundarse en la impresión de conjunto producida
por éstos y no puede limitarse a determinados elementos de éstos.
–       Sobre la similitud visual
En el presente caso, procede analizar, en primer lugar, la similitud entre la parte de las marcas solicitadas constituida
por la representación de una taza y de granos de café, por una parte, y las marcas anteriores, por otra, para después comparar
las marcas solicitadas, consideradas en su conjunto, con las marcas anteriores. A este respecto, cabe indicar que nada se
opone al análisis, en un primer momento, de la similitud entre las marcas en conflicto a la luz de un elemento de una marca
compleja para después apreciar globalmente dicha similitud.
Respecto a la marca solicitada nº 1, debe señalarse que la parte inferior de dicha marca y las marcas anteriores tienen en
común la representación de una taza roja con una superficie interior blanca sobre una capa de granos de café. Asimismo, en
cada una de estas marcas, el asa de la taza está orientada hacia la derecha, la taza está llena de una bebida caliente (aparentemente
café) y de la taza se eleva humo. Además, el color del fondo de estas marcas es similar en la medida en que el fondo de la
marca solicitada nº 1 es naranja y el halo que rodea la taza en la marca anterior registrada con la referencia IR 726641 es
también naranja. Asimismo, es posible distinguir, en la marca solicitada nº 1, una especie de halo que rodea la taza, aun
cuando los contornos de dicho halo son menos claros que los de la marca anterior registrada con la referencia IR 726641.
En cuanto a las diferencias entre la parte inferior de la marca solicitada nº 1 y las marcas anteriores, procede señalar lo
siguiente. La diferencia más pronunciada entre las marcas de que se trata está en el hecho de que, en las marcas anteriores,
la taza roja está adornada con una línea dorada exterior que no figura en la taza roja de la marca solicitada nº 1. Asimismo,
en las marcas anteriores, el café contenido en la taza es de un color muy oscuro, casi negro, mientras que, en la marca solicitada
nº 1, es de color marrón claro. Además, contrariamente a las marcas anteriores, una línea roja atraviesa la parte inferior
derecha de la marca solicitada nº 1.
Respecto a las marcas solicitadas n
os
2 y 3, debe observarse que tienen en común con las marcas anteriores la representación de una taza roja con una superficie
interior blanca y granos de café. Además, en cada una de estas marcas, la taza está llena de una bebida caliente (aparentemente
café) y de la taza se eleva humo. Asimismo, existe una similitud con el color del fondo de estas marcas, ya que el fondo de
estas marcas solicitadas n
os
2 y 3 es en parte naranja y en parte marrón, como el de la marca anterior registrada con la referencia IR 726641.
No obstante, contrariamente a las marcas anteriores, en las marcas solicitadas n
os
2 y 3, la taza roja no está adornada con una línea dorada exterior. Hay que constatar que existen diferencias entre las marcas
solicitadas n
os
2 y 3 y las marcas anteriores respecto a la perspectiva y a la parte de la taza que es visible. En efecto, en las marcas
anteriores, el asa de la taza está orientada hacia la derecha mientras que, en las marcas solicitadas n
os
2 y 3, está orientada hacia la izquierda. Asimismo, en las marcas anteriores, se ve la casi totalidad de la taza y sólo una
parte muy pequeña de ésta está recubierta de granos de café sobre los que está situada. En cambio, en las marcas solicitadas
n
os
2 y 3, sólo la parte superior de la taza es visible y parece que se ha cortado la imagen en medio del asa.
Además, las marcas solicitadas n
os
2 y 3 tienen la forma de un rectángulo cuya longitud es mucho mayor que la altura. La taza está situada no en medio, sino
al lado derecho de estas marcas. En cambio, la marca anterior registrada con la referencia IR 633089 tiene forma de cuadrado
y la marca anterior registrada con la referencia IR 726641 tiene la forma de un rectángulo cuya longitud es menor que la altura.
En la marca anterior registrada con la referencia IR 726641, la taza está situada en el centro y ocupa una parte muy importante
de la superficie. La superficie cubierta por los granos de café y por el segundo plano parece relativamente reducida. En cambio,
en las marcas solicitadas n
os
2 y 3, la taza roja situada en el lado derecho no cubre una parte importante de la superficie. En la marca anterior registrada
con la referencia IR 633089, la taza está situada en el medio de la capa de granos de café. La capa de granos de café cubre
aproximadamente un cuarto de la altura de esta marca. En cambio, en las marcas solicitadas n
os
2 y 3, los granos de café cubren una parte mucho mayor de la superficie.
En lo que atañe al halo, que la demandante presenta como uno de los nueve elementos de las marcas anteriores (véase el apartado
26
supra),
el Tribunal estima que las marcas solicitadas n
os
2 y 3 no dan la impresión de que un halo envuelva la taza. La impresión que dan estas marcas es más bien de que, en la parte
izquierda del signo, el fondo es marrón y que, en la parte derecha y en el medio de los signos, el fondo es naranja.
Por lo que se refiere a la marca solicitada nº 3, procede, asimismo, indicar que el café contenido en la taza es de color
marrón claro mientras que el café es de un color muy oscuro, casi negro, en las marcas anteriores.
De todo lo anterior resulta que deben considerarse similares las marcas anteriores y el elemento de las marcas solicitadas
constituido por la representación de una taza roja y de granos de café.
En cuanto a la comparación de la impresión de conjunto producida por las marcas de que se trata, debe señalarse, en primer
lugar, que la parte de las marcas solicitadas constituida por la representación de una taza roja y de granos de café es un
elemento poco distintivo y que los elementos verbales de las marcas solicitadas y el elemento figurativo que representa un
águila en la marca solicitada nº 1 son muy distintivos.
Asimismo, procede indicar que, según la jurisprudencia, cuando una marca compuesta esté formada mediante la yuxtaposición
de un elemento y de otra marca, esta última marca puede ocupar una posición distintiva y autónoma en la marca compuesta, aun
cuando no sea el elemento dominante en la marca compuesta. En tal caso, la marca compuesta y esta otra marca pueden considerarse
similares (véase, en este sentido, la sentencia Medion, citada en el apartado 28
supra,
apartados 30 y 37). Procede señalar que la sentencia Medion, citada en el apartado 28
supra,
se refería a una situación en la que la marca anterior había sido reproducida de manera idéntica en la marca posterior. No
obstante, hay que considerar que, en el supuesto en el que la marca anterior no se reproduce de manera idéntica en la marca
posterior, también es posible que los signos de que se trata sean similares dada la similitud entre la marca anterior y un
elemento de la marca posterior que ocupa un lugar distintivo autónomo.
En el presente caso, respecto a la marca solicitada nº 1, hay que señalar que, dado que el elemento constituido por la representación
de una taza roja sobre una capa de granos de café no puede considerarse en absoluto insignificante en la impresión de conjunto
producida por dicho signo y habida cuenta de la similitud entre dicho elemento y las marcas anteriores, dicha marca y las
marcas anteriores no pueden considerarse totalmente distintas. No obstante, dado que el elemento constituido por la representación
de una taza roja sobre una capa de granos de café no ha sido reproducida de modo idéntico en la marca solicitada nº 1 y que
dicho elemento de la marca solicitada nº 1 es poco distintivo, mientras que el elemento verbal así como el elemento figurativo
constituido por la representación de un águila son muy distintivos, debe considerarse escasa la similitud visual entre esta
marca y las marcas anteriores.
En cuanto a las marcas solicitadas n
os
2 y 3, procede también indicar que, dado que el elemento constituido por la representación de una taza roja y de granos de
café no puede considerarse por completo insignificante en la impresión de conjunto producida por este signo y habida cuenta
de la similitud entre este elemento y las marcas anteriores, dichas marcas y las marcas anteriores no pueden considerarse
totalmente diferentes.
No obstante, es preciso también destacar que no pueden pasarse por alto las diferencias, señaladas en los apartados 54 a 57
supra,
entre las marcas anteriores y el elemento de las marcas solicitadas n
os
2 y 3 constituido por la representación de una taza roja y de granos de café. Dado que este elemento de las marcas solicitadas
n
os
2 y 3 es poco distintivo mientras que su elemento verbal es muy distintivo, debe considerarse escasa la similitud visual
entre estas marcas solicitadas y las marcas anteriores.
En cuanto a la consideración de la Sala de Recurso según la cual las diferencias entre la representación de una taza roja
y de granos de café en las marcas solicitadas y su representación en las marcas anteriores revestía una importancia considerable
habida cuenta del escaso carácter distintivo de las marcas anteriores (apartado 26 de cada una de las resoluciones impugnadas),
procede señalar lo siguiente.
El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que deben tenerse en cuenta para apreciar el riesgo de
confusión [sentencias del Tribunal General de 16 de marzo de 2005, L’Oréal/OAMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Rec. p. II‑949,
apartado 61, y de 13 de diciembre de 2007, Xentral/OAMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, apartado
70; véase también, en este sentido y por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon,
C‑39/97, Rec. p. I‑5507, apartado 24]. En este marco, procede subrayar que hay que distinguir entre el factor basado en el
carácter distintivo de la marca anterior, que está ligado a la protección concedida a tal marca, y el carácter distintivo
que posee el elemento de una marca compleja, que está relacionado con su capacidad de dominar la impresión de conjunto producida
por dicha marca (auto del Tribunal de Justicia de 27 de abril de 2006, L’Oréal/OAMI, C‑235/05 P, no publicado en la Recopilación,
apartado 43). Si bien es cierto que debe examinarse el carácter distintivo de un elemento de una marca compleja desde la fase
de la apreciación de la similitud de los signos, con el fin de determinar los eventuales elementos dominantes del signo, la
fuerza del carácter distintivo de la marca anterior es uno de los elementos que debe tomarse en consideración para la apreciación
global del riesgo de confusión. Por tanto, no procede tomar en consideración la eventual escasa fuerza del carácter distintivo
de las marcas anteriores en la fase de la apreciación de la similitud entre los signos.
–       Sobre la similitud fonética
La demandante alega que la Sala de Recurso no ha procedido a la comparación de los signos de que se trata desde el punto de
vista fonético. Estima que el hecho de que las marcas solicitadas incluyan un elemento verbal carece de importancia a este
respecto, ya que incluyen el elemento distintivo autónomo constituido por una taza roja sobre una capa de granos de café.
A este respecto, basta observar que, dado que las marcas anteriores no contienen ningún elemento verbal, no es pertinente
una comparación fonética entre las marcas en conflicto. No puede alegarse la existencia de una similitud fonética entre las
marcas en conflicto debido a que el consumidor, si describe las marcas en conflicto, utilizara expresiones como «taza roja»
y «granos de café». En efecto, para referirse a las marcas solicitadas, el público citará su elemento verbal, pero no describirá
su elemento figurativo.
–       Sobre la similitud conceptual
La demandante reprocha a la Sala de Recurso que no haya efectuado una comparación de las marcas de que se trata desde un punto
de vista conceptual. A este respecto, alega que la parte inferior de la marca solicitada nº 1 y los lados derechos de las
marcas solicitadas n
os
2 y 3, por una parte, y las marcas anteriores, por otra, son idénticos desde un punto de vista conceptual.
LA OAMI estima que la diferencia entre las marcas de que se trata desde el punto de vista conceptual resulta clara, porque
las marcas anteriores no contienen el concepto característico del águila dorada presente en las marcas solicitadas.
A este respecto, hay que señalar que, en las resoluciones impugnadas, la Sala de Recurso no se pronuncia efectivamente expresamente
sobre la similitud conceptual de los signos de que se trata. También, hay que observar que la parte inferior de la marca solicitada
nº 1 y los lados derechos de las marcas solicitadas n
os
2 y 3 están constituidos por una taza roja, llena de café, y granos de café, al igual que las marcas anteriores.
Por otro lado, es preciso recordar que el elemento de las marcas solicitadas constituido por la representación de una taza
roja sobre una capa de granos de café tiene un escaso carácter distintivo, porque evoca los productos de que se trata.
Hay que considerar que el concepto del águila es por su parte muy distintivo para los productos de que se trata, porque no
tiene ninguna relación con éstos (véase el apartado 43
supra).
No obstante, debe señalarse que un consumidor que no tenga suficientes conocimientos de inglés para poder comprender el significado
del término «eagle» no podrá percibir la referencia que se hace al concepto de águila en las marcas solicitadas n
os


2 y 3.
En el presente caso, por tanto, no se puede negar toda similitud entre las marcas de que se trata desde el punto de vista
conceptual.
De todo lo anterior resulta que la Sala de Recurso consideró erróneamente, en las resoluciones impugnadas (apartado 28 de
la resolución impugnada en el asunto T‑5/08 y apartados 27 de las resoluciones impugnadas en los asuntos T‑6/08 y T‑7/08),
que las marcas de que se trata eran diferentes. Dado que existía una similitud, aunque sea pequeña, desde los puntos de vista
visual y conceptual, la Sala de Recurso habría debido proceder a la apreciación del riesgo de confusión entre las marcas en
conflicto.
Como resulta de lo anteriormente expuesto, debe acogerse el primer motivo y anular la resolución impugnada sobre esta base,
sin que sea necesario examinar el segundo motivo.
2.
Sobre la solicitud dirigida a la modificación de las resoluciones impugnadas
Respecto a la segunda pretensión de la demandante, dirigida a que el Tribunal decida que las solicitudes de registro de las
marcas solicitadas deben desestimarse, es preciso señalar lo siguiente.
Procede subrayar que la posibilidad de modificar la resolución impugnada de que dispone el Tribunal, con arreglo al artículo
63, apartado 3, del Reglamento nº 40/94 (actualmente artículo 65, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009), en principio se
limita a las situaciones en las que el estado del asunto permite resolverlo, para que ello sea así, el Tribunal debe estar
en condiciones de determinar, sobre la base de las pruebas que se le han presentado, la resolución que la Sala de Recurso
debía haber adoptado [sentencia del Tribunal de 8 de julio de 2004, MFE Marienfelde/OAMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01,
Rec. p. II‑2787, apartado 63]. En el presente caso, el asunto no está en condiciones de ser juzgado, porque la Sala de Recurso
no ha procedido a la apreciación global del riesgo de confusión en las resoluciones impugnadas.
Por tanto, debe desestimarse la solicitud de la demandante dirigida a la modificación de las resoluciones impugnadas.

Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada
en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por otro lado, con arreglo al mismo artículo, si son varias las partes
que pierden el proceso, el Tribunal decidirá sobre el reparto de las costas.
En el caso de autos, dado que la OAMI y la parte coadyuvante han perdido el proceso, procede condenarlas a cargar con las
costas de la demandante, tal y como ésta solicitó.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Octava)
decide:
1)
Anular las resoluciones de la Segunda Sala de Recurso de Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos)
(OAMI) de 1 de octubre de 2007 (asuntos R 563/2006‑2, R 568/2006‑2 y R 1312/2006‑2).
2)
Desestimar los recursos en todo lo demás.
3)
La OAMI y Master Beverage Industries Pte Ltd cargarán, además de con sus propias costas, con las costas en las que haya incurrido
la Société des produits Nestlé SA.
Martins Ribeiro
Papasavvas
Dittrich
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 25 de marzo de 2010.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: inglés.