CELEX: 62008TJ0148
Yhteisömalli
Mitättömyysmenettely
Rekisteröity yhteisömalli, joka esittää kirjoitusvälinettä
Aikaisempi kansallinen kuviomerkki
Mitättömyysperuste
Sellaisen aikaisemman merkin, jonka haltijalla on oikeus kieltää sen käyttö, käyttö yhteisömallissa
Asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohta
Ensimmäistä kertaa vasta valituslautakunnassa esitetty vaatimus todisteiden esittämiseksi aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Asetus (EY) N:o 6/2002
Yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 (EUVL 2002, L 3, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna,
1 artiklassa säädetään seuraavaa:
”1.      Mallia, joka täyttää tässä asetuksessa säädetyt ehdot, kutsutaan jäljempänä ’yhteisömalliksi’.
2.      Yhteisömalli suojataan:
– –
b)      ’rekisteröitynä yhteisömallina’, jos se on rekisteröity tässä asetuksessa säädetyllä tavalla.
– –”
Asetuksen N:o 6/2002 3 artiklassa säädetään seuraavaa:
”Tässä asetuksessa tarkoitetaan:
a)      ’mallilla’ tuotteen tai sen osan ulkomuotoa, joka johtuu tuotteen ja/tai sen koristelun piirteistä, erityisesti linjoista,
ääriviivoista, väreistä, muodosta, pintarakenteesta ja/tai materiaalista;
– –”
Asetuksen N:o 6/2002 10 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:
”Yhteisömallin antaman suojan piiriin kuuluvat kaikki mallit, joista asiantunteva käyttäjä ei saa erilaista yleisvaikutelmaa.”
Asetuksen N:o 6/2002 19 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:
”Rekisteröity yhteisömalli antaa haltijalleen yksinoikeuden käyttää mallia ja estää kolmatta osapuolta käyttämästä sitä ilman
haltijan lupaa. Edellä mainittu käyttö käsittää erityisesti sellaisen tuotteen, johon kyseinen malli sisältyy tai johon sitä
sovelletaan, valmistamisen, tarjoamisen, markkinoille saattamisen, maahantuonnin, maastaviennin tai käytön sekä tällaisen
tuotteen varastoinnin näihin tarkoituksiin.”
Asetuksen N:o 6/2002 24 ja 25 artiklassa säädetään seuraavaa:
”24 artikla
Mitättömäksi julistaminen
1.      Rekisteröity yhteisömalli voidaan julistaa mitättömäksi [SMHV:lle] osoitetusta hakemuksesta VI ja VII osastossa säädetyn menettelyn
mukaisesti – –
25 artikla
Mitättömyysperusteet
1.      Yhteisömalli voidaan julistaa mitättömäksi ainoastaan seuraavissa tapauksissa:
– –
e)      myöhemmässä mallissa käytetään erottavaa merkkiä ja tätä merkkiä koskevassa yhteisön tai asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännössä
annetaan merkin haltijalle oikeus kieltää tällainen käyttö,
– –
3.      Edellä 1 kohdan d, e ja f alakohdassa tarkoitettuihin perusteisiin voi vedota vain aikaisemman oikeuden hakija tai haltija.
– –”
Asetuksen N:o 6/2002 IV osaston (35–44 artikla) otsikko on ”Rekisteröityä yhteisömallia koskeva hakemus”. Tämän asetuksen
36 artiklan 2 kohdassa säädetään muun muassa, että rekisteröityä yhteisömallia koskevassa hakemuksessa on ”lisäksi – – oltava
maininta tuotteista, joihin malli aiotaan sisällyttää tai joihin sitä aiotaan soveltaa”. Lisäksi rekisteröidyn yhteisömallin
hakijalla on asetuksen N:o 6/2002 41–44 artiklan nojalla tietyin edellytyksin etuoikeus, jonka vaikutuksesta etuoikeuspäivää
pidetään rekisteröityä yhteisömallia koskevan hakemuksen tekemispäivänä tämän saman asetuksen 43 artiklan mukaisesti.
Asetuksen N:o 6/2002 VI osastossa, jonka otsikko on ”Rekisteröidystä yhteisömallista luopuminen ja mallin mitättömyys”, olevan
52 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ”jollei 25 artiklan 2, 3, 4 ja 5 kohdasta muuta johdu, kuka tahansa luonnollinen tai
oikeushenkilö sekä asiassa toimivaltainen viranomainen voi tehdä [SMHV:lle] rekisteröidyn yhteisömallin mitättömäksi julistamista
koskevan hakemuksen”.
Asetuksen N:o 6/2002 VII osastossa, jonka otsikko on ”Muutoksenhaku”, vahvistetaan tämän asetuksen 55–60 artiklassa muutoksenhakumenettely
valituslautakunnassa. Näiden säännösten sanamuoto on sama tai vastaava kuin yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009
annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), 57–62 artiklan sanamuoto.
Lisäksi asetuksen N:o 6/2002 61 artiklassa, joka on tämän asetuksen VII osastossa, säädetään seuraavaa:
”1.      Valituslautakuntien tekemät muutoksenhakua koskevat päätökset voidaan saattaa yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi.
2.      Muutoksenhaun perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, perustamissopimuksen tai
tämän asetuksen tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen taikka harkintavallan väärinkäyttö.
3.      Yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta joko kumota riitautettu päätös tai muuttaa sitä.
4.      Muutosta voi hakea kuka tahansa valituslautakunnan menettelyn osapuoli, jolle päätös on vastainen.
5.      Muutosta on haettava yhteisöjen tuomioistuimelta kahden kuukauden kuluessa valituslautakunnan päätöksen tiedoksiantopäivästä.
6.      [SMHV:n] on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet yhteisöjen tuomioistuimen päätöksen täytäntöönpanemiseksi.”

Ensimmäinen direktiivi 89/104/ETY
Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL
1989, L 40, s. 1; kumottu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivillä 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25)) 4 artiklan 4 kohdassa säädetään seuraavaa:
”Jäsenvaltio voi – – säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, että se on julistettava mitättömäksi,
mikäli:
– –
c)      aikaisemman tavaramerkin käyttö voidaan kieltää muun kuin 2 kohdassa tai 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden
nojalla ja erityisesti, jos kyseessä on:
– –
iv)      teollisoikeus – –”
Ensimmäisen direktiivin 89/104 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään seuraavaa:
”1.      Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman
hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
a)      merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten
tavaramerkki on rekisteröity;
b)      merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten
oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä
mielleyhtymästä.
2.      Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä
merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole
samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu
tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin [erottamiskyvyn] tai maineen epäoikeutettua hyväksi
käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin [erottamiskyvylle] tai maineelle.”
Ensimmäisen direktiivin 89/104 10–12 artiklassa säädetään seuraavaa:
”10 artikla
Tavaramerkin käyttäminen
1.      Jos tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröintimenettelyn päättymisestä ole ottanut jäsenvaltiossa tavaramerkkiä
tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi
vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, tavaramerkkiin sovelletaan tässä direktiivissä
säädettyjä seuraamuksia.
2.      Edellä 1 kohdassa tarkoitettua käyttöä on myös:
a)      tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei
vaikuta merkin [erottamiskykyyn];
b)      tavaramerkin paneminen asianomaisessa jäsenvaltiossa tavaroihin tai niiden päällyksiin vain maastavientiä varten.
3.      Tavaramerkin käyttö tavaramerkin haltijan suostumuksella tai, kun käyttäjänä on yhteisö-, takuu- tai tarkastusmerkin käyttöön
oikeutettu, rinnastetaan haltijan omaan tavaramerkin käyttöön.
– –
11 artikla
Oikeudenkäynnissä tai hallintomenettelyssä sovellettavat seuraamukset tavaramerkin käyttämättä jättämisestä
– –
3.      Jäsenvaltio voi säätää, että tavaramerkkiin ei voida pätevästi vedota loukkausta koskevassa oikeudenkäynnissä, jos väitteen
johdosta todetaan, että tavaramerkki voitaisiin julistaa menetetyksi 12 artiklan 1 kohdan mukaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
12 artiklan soveltamista tapauksiin, joissa on nostettu menettämiskanteeseen kohdistuva vastakanne.
4.      Jos aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan joissakin niistä tavaroista tai palveluista, joita varten se on rekisteröity,
1, 2 ja 3 kohtaa sovellettaessa se katsotaan rekisteröidyksi ainoastaan näitä tavaroita tai palveluja varten.
12 artikla
Menettämisperusteet
1.      Tavaramerkki on julistettava menetetyksi, jollei sitä viiden vuoden yhtäjaksoisen määräajan kuluessa ole otettu jäsenvaltiossa
tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, eikä hyväksyttävää syytä merkin käyttämättä
jättämiseen ole – –”

Markengesetz
Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichenin (tavaramerkkien ja muiden tunnusmerkkien suojasta annettu Saksan
laki), joka annettiin 25.10.1994 (BGBl. I 1994, s. 3082; jäljempänä Markengesetz), sellaisena kuin se on muutettuna, 13 §:n
2 momentin 6 kohdassa säädetään, että rekisteröity tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi, jos sen käyttö voidaan kieltää
muun muassa aikaisemman teollisoikeuden nojalla. Markengesetzin 51 §:n 1 momentin sanamuodon mukaisesti mitättömäksi julistaminen
tapahtuu aikaisemman oikeuden haltijan hakemuksesta.
Markengesetzin 14 §:n 2 momentissa säädetään seuraavaa:
”Elinkeinotoiminnassa kolmannet osapuolet eivät saa ilman tavaramerkin haltijan suostumusta
1. käyttää merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut,
joita varten tavaramerkki saa suojaa,
2. käyttää merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja
varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin
välisestä mielleyhtymästä, tai
3. käyttää merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on,
eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki saa suojaa, kun viimeksi mainittu tavaramerkki on tunnettu tässä
maassa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka
on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.”
Markengesetzin 25 §:n 1 momentissa säädetään seuraavaa:
”Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta vedota kolmansia vastaan 14, 18 ja 9 §:ssä tarkoitettuihin oikeuksiin,
jos kyseisiin oikeuksiin vetoamista edeltäneiden viiden vuoden aikana tavaramerkkiä ei ole käytetty 26 §:n mukaisesti niitä
tavaroita tai palveluita varten, joita rekisteröidyn tavaramerkin haltija käyttää perusteena oikeuksiinsa vedotessaan, edellyttäen,
että kyseisenä ajankohtana tavaramerkin rekisteröimisestä on kulunut vähintään viisi vuotta.”
Markengesetzin 25 §:n 2 momentissa säädetään, että jos tavaramerkin haltijan oikeuksiin, jotka ovat seurausta muun muassa
Markengesetzin 14 §:stä, vedotaan kanteen yhteydessä, kantajan on vastapuolen vaatimuksesta esitettävä todisteet tavaramerkkinsä
tosiasiallisesta käytöstä.
Markengesetzin 26 §:ssä, joka koskee tavaramerkin käyttöä, saatetaan osaksi Saksan oikeutta ensimmäisen direktiivin 89/104
10–12 artiklan säännökset.

Asetus N:o 40/94
Asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohta) säädetään seuraavaa:
”9 artikla
Yhteisön tavaramerkin tuottamat oikeudet
1.      Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman
hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
a)      merkkiä, joka on sama kuin yhteisön tavaramerkki, samoille tavaroille tai palveluille, joille tavaramerkki on rekisteröity;
b)      merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin yhteisön tavaramerkki ja sen vuoksi, että merkki ja yhteisön
tavaramerkki tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran;
sekaannusvaara sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä;
– –”
Asetuksen N:o 40/94 (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 42 artikla) 43 artiklassa säädetään seuraavaa:
”43 artikla
Väitteen tutkiminen
– –
2. Väitteen tehneen aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijan on hakijan pyynnöstä toimitettava todisteet siitä, että yhteisön
tavaramerkin julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty
yhteisössä niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin väite perustuu, tai että on
olemassa perustellut syyt käyttämättä jättämiseen, jos tähän päivään mennessä aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisteröitynä
vähintään viisi vuotta. Jos näitä todisteita ei esitetä, väite hylätään. Jos aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on käytetty
ainoastaan joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, sitä pidetään väitteen tutkimisessa
rekisteröitynä ainoastaan näiden tavaroiden tai palvelujen osalta.
– –”
Asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 2 kohta) säädetään seuraavaa:
”52 artikla
Suhteelliset mitättömyysperusteet
– –
2. Yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi [SMHV:lle] tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella
myös, jos sen käyttö voidaan kieltää muun aikaisemman oikeuden perusteella ja erityisesti:
– –
d)      teollisoikeuden
perusteella suojaa sääntelevän kansallisen oikeuden mukaisesti.”
Asetuksen N:o 40/94 56 artiklassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 57 artikla) säädetään seuraavaa:
”56 artikla
Vaatimuksen tutkiminen
– –
2. Mitättömyysmenettelyssä osapuolena olevan, aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijan on yhteisön tavaramerkin haltijan
pyynnöstä toimitettava todisteet siitä, että mitättömyysvaatimuksen tekopäivää edeltäneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa
yhteisön tavaramerkkiä on todellisesti käytetty yhteisössä niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity
ja joihin mitättömyysvaatimus perustuu, tai että käyttämättä jättämiselle on aiheelliset perusteet, jos tähän päivään mennessä
aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisteröitynä vähintään viisi vuotta. Jos lisäksi aikaisempi yhteisön tavaramerkki on ollut
rekisteröitynä vähintään viisi vuotta yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemispäivänä, aikaisemman yhteisön
tavaramerkin haltijan on myös toimitettava todisteet siitä, että 43 artiklan 2 kohdassa esitetyt edellytykset oli mainittuna
päivänä täytetty. Jos näitä todisteita ei esitetä, mitättömyysvaatimus hylätään. Jos aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on
käytetty ainoastaan joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, sitä pidetään mitättömyysvaatimuksen
tutkimisessa rekisteröitynä ainoastaan näiden tavaroiden tai palvelujen osalta.
– –”
Asetuksen N:o 40/94 92 artiklassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 96 artikla) säädetään, että yhteisön tavaramerkkejä
käsittelevillä tuomioistuimilla, jotka jäsenvaltiot nimeävät saman asetuksen 91 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen
N:o 207/2009 95 artiklan 1 kohta) mukaisesti, ”on yksinomainen toimivalta: – – d) jäljempänä 96 artiklassa tarkoitetuissa
yhteisön tavaramerkin menettämistä ja mitättömyyttä koskevissa vastakanteissa”. Asetuksen N:o 40/94 96 artiklan 1 kohdan (josta
on tullut asetuksen N:o 207/2009 100 artiklan 1 kohta) sanamuodon mukaan ”menettämistä tai mitättömyyttä koskeva vastakanne
voi perustua ainoastaan tässä asetuksessa säädettyihin menettämis- tai mitättömyysperusteisiin”.

Asian tausta
Kantaja, Beifa Group Co. Ltd (aiemmin Ningo Beifa Group Co., Ltd), teki 27.5.2005 erilaisia yhteisömalleja koskevan rekisteröintihakemuksen
sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) asetuksen N:o 6/2002 nojalla.
Tässä hakemuksessa oli kyse muun muassa seuraavasta mallista (jäljempänä riidanalainen malli):
Asetuksen N:o 6/2002 41–43 artiklan mukaisesti kantaja vetosi rekisteröintihakemuksessaan riidanalaista mallia koskevaan etuoikeuteen,
joka perustuu saman mallin aikaisempaan rekisteröintihakemukseen, joka toimitettiin toimivaltaiselle kiinalaiselle viranomaiselle
5.2.2005.
Asetuksen N:o 6/2002 36 artiklan 2 kohdan mukaisesti hakemuksessa mainittiin ”kirjoitusvälineet” tuotteina, joihin malli aiotaan
sisällyttää tai joihin sitä aiotaan soveltaa.
Riidanalainen malli rekisteröitiin yhteisömalliksi numerolla 352315‑0007 ja se julkaistiin 26.7.2005 yhteisömalleja koskevassa
tiedotteessa nro 68/2005.
Väliintulija, Schwan-Stabilo Schwanhaüßer GmbH & Co. KG, teki 23.3.2006 SMHV:lle asetuksen N:o 6/2002 52 artiklan nojalla
riidanalaisen mallin mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen, jossa se väitti, että asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan
1 kohdan e alakohdassa mainittu mitättömyysperuste estää tämän mallin voimassa pitämisen.
Mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen perusteeksi vedottiin muun muassa väliintulijan jäljempänä esitettyyn tavaramerkkiin,
joka oli rekisteröity Saksassa 14.12.2000 numerolla 300454708 muun muassa sellaisia ”kirjoitusvälineitä” varten, jotka kuuluvat
tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan
sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 16 (jäljempänä aikaisempi
tavaramerkki):
SMHV:n mitättömyysosasto hyväksyi 24.8.2006 väliintulijan esittämän mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen ja näin
ollen julisti riidanalaisen mallin mitättömäksi asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun mitättömyysperusteen
perusteella.
Mitättömyysosasto katsoi lähinnä, että riidanalaisessa mallissa käytettiin aikaisempaa tavaramerkkiä niin, että malliin kuului
merkki, jolla on kaikki tämän tavaramerkin kolmiulotteiselle muodolle ominaiset seikat ja joka on siis sen kanssa samankaltainen.
Koska riidanalaisen mallin ja aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat olivat samat, mitättömyysosasto katsoi, että kyseisten
tavaroiden kohdeyleisön keskuudessa oli sekaannusvaara, jonka perusteella väliintulijalle syntyi oikeus kieltää Markengesetzin
14 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla riidanalaisessa mallissa käytetyn merkin käyttö.
Kantaja valitti 19.10.2006 mitättömyysosaston päätöksestä asetuksen N:o 6/2002 55–60 artiklan nojalla.
Kolmas valituslautakunta hylkäsi kantajan valituksen 31.1.2008 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös),
joka annettiin kantajalle tiedoksi 21.2.2008. Ensimmäiseksi valituslautakunta katsoi, että koska toimivaltaiset Saksan viranomaiset
eivät ole julistaneet aikaisempaa tavaramerkkiä mitättömäksi Markengesetzin merkityksellisten säännösten mukaisesti, sen on
katsottava olevan erottava merkki asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetulla tavalla (riidanalaisen
päätöksen 15 kohta).
Toiseksi valituslautakunta katsoi, että tämän viimeksi mainitun säännöksen soveltamista varten ei edellytetä, että aikaisempi
merkki, johon on vedottu, toistetaan samassa muodossa riitautetussa myöhemmässä yhteisömallissa, vaan riittää, että tämä merkki
sisältyy sellaisenaan kyseiseen malliin (riidanalaisen päätöksen 16 kohta).
Kolmanneksi valituslautakunta katsoi, että siitä huolimatta, että riidanalaisen mallin ja aikaisemman tavaramerkin välillä
on joitakin eroja, tämän tavaramerkin ominaiset seikat ovat tunnistettavissa riidanalaisesta mallista siten, että sen käytöllä
loukataan väliintulijalle, joka on aikaisemman tavaramerkin haltija, Markengesetzin 14 §:ssä myönnettyjä yksinoikeuksia ja
että asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohtaa sovelletaan (riidanalaisen päätöksen 17 ja 18 kohta).
Viimeiseksi valituslautakunta katsoi edellä esitetyn toteamuksen vuoksi, että väliintulijan mitättömäksi julistamista koskevan
hakemuksensa tueksi esittämien muiden seikkojen, muun muassa Oberlandesgericht Frankfurt am Mainin (Frankfurt am Mainin ylin
alueellinen tuomioistuin) 18.1.2007 antaman tuomion, merkityksellisyydestä ei ollut aiheellista lausua (riidanalaisen päätöksen
19 kohta).

Asianosaisten vaatimukset
Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
–        kumoaa riidanalaisen päätöksen
–        palauttaa asian mitättömyysosastolle, jotta se tutkii muut mitättömyysperusteet, joihin väliintulija vetosi ja joita se ei
tarkastellut
–        velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
SMHV ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin
–        hylkää kanteen
–        velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantajan toisen vaatimuksen tutkittavaksi ottaminen
SMHV väittää, että kantajan toinen vaatimus on jätettävä tutkimatta, koska kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta lähinnä
osoittamaan määräyksen SMHV:lle, mikä ei sen mukaan kuulu unionin yleisen tuomioistuimen toimivaltaan.
On muistutettava, että asetuksen N:o 6/2002 61 artiklan 3 kohdan mukaan unionin yleisellä tuomioistuimella on toimivalta joko
kumota riitautettu päätös tai muuttaa sitä. Lisäksi saman asetuksen 61 artiklan 6 kohdan mukaan SMHV:n on toteutettava tarpeelliset
toimenpiteet unionin yleisen tuomioistuimen tuomion panemiseksi täytäntöön. Tästä viimeksi mainitusta säännöksestä seuraa,
että unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei ole antaa SMHV:lle tuomion täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä ja että SMHV:n
on toimittava tämän tuomion tuomiolauselman ja perustelujen edellyttämällä tavalla (ks. analogisesti asia T-35/04, Athinaiki
Oikogeniaki Artopoiia v. SMHV – Ferrero (FERRÓ), tuomio 15.3.2006, Kok., s. II-785, 15 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
On myös muistutettava, että asetuksen N:o 6/2002 60 artiklan 1 kohdan mukaisesti valituslautakunta, jonka käsiteltäväksi on
saatettu alemmanasteinen SMHV:n osaston päätös, voi tutkittuaan valituksen perusteet palauttaa päätöksen kyseiselle osastolle
jatkokäsittelyä varten.
Näistä säännöksistä ja toteamuksista käy ilmi, että vaatimus, jonka mukaan unionin yleisen tuomioistuimen, jonka käsiteltäväksi
on saatettu SMHV:n valituslautakunnan päätöksestä nostettu kanne, on palautettava asia alemmalle osastolle, jonka päätöksestä
valituslautakunnalle valitettiin, voidaan ottaa tutkittavaksi (ks. vastaavasti ja analogisesti asia T-106/00, Streamserve
v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok., s. II-723, 17–20 kohta).
Jos nimittäin unionin yleinen tuomioistuin hyväksyy tällaisen vaatimuksen, se ei aseta SMHV:lle minkäänlaista toimimisvelvoitetta
tai pidättymisvelvoitetta eikä se näin ollen velvoita tätä toimimaan tietyllä tavalla. Tällaisessa vaatimuksessa pyritään
pikemminkin siihen, että unionin yleinen tuomioistuin tekee itse päätöksen, joka valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä tai
jonka se olisi voinut tehdä, ja siis siihen, että unionin yleinen tuomioistuin käyttää toimivaltaansa siinä riitautetun valituslautakunnan
päätöksen muuttamiseen (ks. vastaavasti ja analogisesti asia T-413/07, Bayern Innovativ v. SMHV – Life Sciences Partners Perstock
(LifeScience), tuomio 11.2.2009, 15 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja asia T-152/07, Lange Uhren v. SMHV
(Kellotaululla olevat geometriset kentät), tuomio 14.9.2009, 39 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Tästä seuraa, että toisin kuin SMHV väittää, kantajan toinen vaatimus on otettava tutkittavaksi.

Asiakysymys
Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen. Ensimmäinen kanneperuste koskee sitä, että asetuksen N:o 6/2002
25 artiklan 1 kohdan e alakohtaa on tulkittu virheellisesti. Toinen kanneperuste koskee oikeudellista virhettä, joka kantajan
mukaan tapahtui sen SMHV:lle esittämän sen vaatimuksen hylkäämisen yhteydessä, joka koskee todisteiden esittämistä aikaisemman
tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä. Kolmas kanneperuste koskee sitä, että asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e
alakohtaa on sovellettu virheellisesti.
Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee sitä, että asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohtaa on tulkittu virheellisesti
–       Asianosaisten ja väliintulijan lausumat
Kantaja väittää, että asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdan sanamuodosta seuraa, että toisin kuin valituslautakunta
katsoi, erottavan merkin haltija ei voi vedota tähän säännökseen silloin kun myöhemmässä mallissa ei käytetä kyseessä olevaa
merkkiä vaan samankaltaista merkkiä. Tämä kyseisen säännöksen tulkinta vahvistetaan kantajan mukaan paitsi sillä seikalla,
että yhteisömalli koskee vain tuotteen ulkomuotoa eikä sillä tarkoiteta erityisesti tiettyä tuotetta, myös SMHV:n aikaisemmassa
päätöskäytännössä.
SMHV ja väliintulija väittävät, että asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettu käytön käsite voi
kattaa tilanteita, joissa riidanalaisessa mallissa vain jäljitellään aikaisempaa merkkiä, johon on vedottu rekisteröidyn yhteisömallin
mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tueksi, eli merkkiä ei tarvitse jäljentää kokonaisuudessaan pienintä yksityiskohtaa
myöten.
Riidanalaisen mallin ja aikaisemman merkin vertailu rajoittuu SMHV:n ja väliintulijan mukaan koskemaan vain mainitun mallin
niitä osatekijöitä, joilla loukataan kyseisellä aikaisemmalla merkillä haltijalleen luotuja oikeuksia, eikä siinä oteta huomioon
riidanalaisen mallin täydentäviä osatekijöitä. Sitä vastoin aikaisemman merkin suojan laajuus riippuu siitä lainsäädännöstä,
jota tähän merkkiin sovelletaan.
Asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettua mitättömyysperustetta voidaan siis soveltaa malleihin,
joissa on jokin uusi ja yksilöllinen ominaisuus, ja tämä peruste eroaa tältä osin saman asetuksen 25 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetusta mitättömyysperusteesta. Toisin kuin kantaja esittää, SMHV:n aikaisempi päätöskäytäntö tukee tätä tulkintaa.
–       Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta
Ensimmäiseksi on todettava, kuten SMHV ja väliintulija perustellusti katsovat, että asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan
e alakohdassa tarkoitettu mitättömyysperuste ei välttämättä edellytä, että aikaisempi erottava merkki toisinnetaan kokonaan
ja yksityiskohtaisesti myöhemmässä yhteisömallissa. Vaikka riidanalaisesta yhteisömallista puuttuu joitakin kyseisen merkin
osatekijöitä tai siihen on lisätty muita osatekijöitä, kyseessä voi olla kyseisen merkin ”käyttö” muun muassa silloin, kun
poistetut tai lisätyt osatekijät ovat toisarvoisia.
Tämä pitää eritoten paikkansa, – koska kuten vakiintuneesta oikeuskäytännöstä käy ilmi – yleisölle jää jäsenvaltioissa rekisteröidyistä
tavaramerkeistä tai yhteisön tavaramerkeistä vain epätäydellinen mielikuva (ks. vastaavasti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok., s. I-3819, 26 kohta ja asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO
BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok., s. II-2821, 33 kohta). Tämä toteamus pätee kaikentyyppisiä erottavia merkkejä varten.
Jos näin ollen joitakin myöhemmässä yhteisömallissa käytetyn erottavan merkin toissijaisia osatekijöitä jätetään pois tai
jos toissijaisia osatekijöitä lisätään tähän samaan merkkiin myöhemmässä yhteisömallissa, kohdeyleisö ei välttämättä huomaa
näitä kyseessä olevan merkin muutoksia. Kohdeyleisö voi päinvastoin ajatella, että myöhemmässä yhteisömallissa käytetään kyseistä
merkkiä, sellaisena kuin kohdeyleisö sen muistaa.
Tästä seuraa, että toisin kuin kantaja väittää, asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdan sanamuodon mukainen
tulkinta ei välttämättä sulje pois tämän alakohdan soveltamista silloin, kun myöhemmässä yhteisömallissa ei käytetä sitä samaa
merkkiä, johon on vedottu mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tueksi, vaan siinä käytetään samankaltaista merkkiä.
Toiseksi on todettava, että asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdan tulkinta, johon riidanalaisessa päätöksessä
päädyttiin, on ainoa tulkintatapa, jonka avulla voidaan taata yhtäältä aikaisemman yhteisön tavaramerkin tai jäsenvaltiossa
rekisteröidyn tavaramerkin haltijan oikeuksien tehokas suoja tämän tavaramerkin sellaisia loukkauksia vastaan, joissa sitä
käytetään myöhemmässä yhteisömallissa, ja toisaalta asetuksen N:o 6/2002 ja ensimmäisen direktiivin 89/104 tai asetuksen N:o 40/94
ja asetuksen N:o 207/2009 merkityksellisten säännösten välinen johdonmukaisuus.
Tältä osin on muistutettava, että aikaisemman yhteisön tavaramerkin tai jäsenvaltiossa rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla
on oikeus kieltää myöhemmän yhteisömallin käyttö sekä siinä tapauksessa, jossa kyseisessä mallissa käytetään merkkiä, joka
on sama kuin aikaisempi tavaramerkki, ja jossa kyseessä olevan mallin ja aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut
ovat samat, että siinä tapauksessa, jossa kyseessä olevassa yhteisömallissa käytetään merkkiä, joka on aikaisemman tavaramerkin
kanssa niin samankaltainen, että kun otetaan huomioon myös se, että ne tavarat tai palvelut, joita kyseessä olevat tavaramerkki
ja malli koskevat, ovat samat tai samankaltaiset, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara (ks. ensimmäisen direktiivin 89/104
5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta, Markengesetzin 14 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohta ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan
a ja b alakohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta)).
Kun otetaan huomioon tämä aikaisemman yhteisön tavaramerkin tai jäsenvaltiossa rekisteröidyn tavaramerkin haltijan oikeus
kieltää sellaisen myöhemmän yhteisömallin käyttö, jossa käytetään merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkin
haltijan tavaramerkki, ei voida ajatella, että antaessaan asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdan yhteisön lainsäätäjä
pyrki siihen, että haltija voi tehdä kyseisen mallin mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen vain siinä tapauksessa,
että tässä mallissa käytetään sellaista merkkiä, joka on sama kuin aikaisempi tavaramerkki, ja että tällaista hakemusta ei
voida tehdä silloin, kun kyseisessä mallissa käytetään sellaista merkkiä, joka on tavaramerkin kanssa niin samankaltainen,
että kohdeyleisön keskuudessa on sekaannusvaara.
On vielä todettava, että yhteisön tavaramerkin tai jäsenvaltiossa rekisteröidyn tavaramerkin haltija ei voi vedota säännöksiin,
joihin edellä 54 kohdassa viitataan, kieltääkseen aikaisemmin rekisteröidyn sellaisen yhteisömallin käyttämisen, jossa käytetään
merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin edellä mainittu tavaramerkki, koska kyseisen yhteisömallin haltija voi puolustautua
tällaista kieltoa vastaan hakemalla, tarvittaessa vastakanteessa, asianomaisen myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamista
(ks. ensimmäisen direktiivin 89/104 4 artiklan 4 kohdan c alakohdan iv alakohta, Markengesetzin 13 §:n 2 momentin 6 kohta
ja 51 §:n 1 momentti ja asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan d alakohta, 92 artiklan d alakohta ja 96 artiklan 1 kohta
(joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 2 kohdan d alakohta, 96 artiklan d alakohta ja 100 artiklan 1 kohta)).
Jos aikaisemman yhteisön tavaramerkin tai jäsenvaltiossa rekisteröidyn tavaramerkin haltijan oikeus tehdä myöhemmän yhteisömallin
mitättömäksi julistamista koskeva hakemus koskisi vain tapausta, jossa kyseisessä mallissa käytetään merkkiä, joka on sama
kuin haltijan tavaramerkki, mutta ei tapausta, jossa käytetään samankaltaista merkkiä, kyseinen tavaramerkin haltija ei voisi
puolustautua, jos sellaisen myöhemmän mallin, jossa käytetään samankaltaista merkkiä, haltija pyrkii kieltämään aikaisemman
tavaramerkin käytön asetuksen N:o 6/2002 10 artiklan 1 kohdan ja 19 artiklan 1 kohdan nojalla.
Asetuksen N:o 6/2002 johdanto-osan 31 perustelukappaleesta, jonka mukaan tämä asetus ”ei estä – – tavaramerkkeihin – – liittyvien
lakien soveltamista yhteisömalleilla suojattuihin malleihin”, voidaan kuitenkin johtaa, että yhteisömallin haltijalleen luomat
oikeudet eivät millään tavoin aseta kyseenalaiseksi oikeuksia, jotka aikaisemman tavaramerkin haltija on saanut tämän tavaramerkin
perusteella.
Kaikesta edellä todetusta käy ilmi, että valituslautakunta ei tehnyt oikeudellista virhettä tulkitessaan asetuksen N:o 6/2002
25 artiklan 1 kohdan e alakohtaa siten, että erottavan merkin haltija voi vedota siihen hakeakseen myöhemmän yhteisömallin
mitättömäksi julistamista, kun kyseisessä mallissa käytetään merkkiä, joka on samankaltainen tämän haltijan merkin kanssa.
Tästä seuraa, että ensimmäinen kanneperuste on hylättävä perusteettomana.
Toinen kanneperuste, joka koskee sitä, että kantajan SMHV:lle esittämän vaatimuksen, joka koskee todisteiden esittämistä aikaisemman
tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, hylkäämisessä tapahtui oikeudellinen virhe
–       Asianosaisten ja väliintulijan lausumat
Kantaja väittää, että asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdasta seuraa, kun sitä luetaan yhdessä Markengesetzin
25 §:n kanssa, että saksalaisen tavaramerkin haltijan, joka on hakenut yhteisömallin mitättömäksi julistamista, koska siinä
käytetään kyseessä olevaa tavaramerkkiä, on siinä tapauksessa, että hakemus kiistetään, esitettävä todisteet siitä, että se
on tosiasiallisesti käyttänyt kyseistä tavaramerkkiä. Näin ollen valituslautakunnan olisi pitänyt tutkia kantajan esittämä
vaatimus aikaisemman tavaramerkin käyttöä koskevien todisteiden esittämisestä, koska aikaisempi tavaramerkki oli rekisteröity
yli viisi vuotta ennen mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tekemistä. Vaikka väliintulija myi mitättömäksi julistamista
koskevan hakemuksen tekemistä edeltäneiden viiden vuoden aikana lukemattomia luokkaan 16 kuuluvia kirjoitusvälineitä, tällaiset
myynnit eivät millä tavoin todista aikaisemman tavaramerkin käyttöä, koska kyseessä olevat tavarat myytiin eri muodossa väliintulijan
nimellä ja logolla varustettuina. Lisäksi aikaisempi tavaramerkki ei ole kantajan mukaan kolmiulotteinen tavaramerkki vaan
kuviomerkki.
SMHV ja väliintulija väittävät, että toisin kuin muun muassa asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa ja 56 artiklan 2 kohdassa
(joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 43 artiklan 2 kohta ja 57 artiklan 2 kohta), asetuksessa N:o 6/2002 ei sallita, että
mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen kohteena olevan yhteisömallin haltija vaatii todisteiden esittämistä sen aikaisemman
merkin käytöstä, johon on vedottu tämän hakemuksen tueksi. Näin ollen valituslautakunnalla ei ollut SMHV:n ja väliintulijan
mukaan oikeutta tarkastella kantajan esittämää vaatimusta todisteiden esittämisestä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta
käytöstä. Kantajalle ei kuitenkaan aiheutunut minkäänlaista vahinkoa, koska jos se katsoi, että aikaisempaa tavaramerkkiä
ei ollut käytetty tällä tavoin, se olisi voinut esittää toimivaltaisille saksalaisille elimille kyseisen tavaramerkin mitättömäksi
julistamista koskevan hakemuksen. Joka tapauksessa pelkästään sillä, että väliintulijan nimi ja logo lisätään sen myymiin
kirjoitusvälineisiin, ei ole vaikutusta aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön arviointiin ja sekaannusvaaran olemassaoloon
nyt esillä olevassa asiassa.
Väliintulija lisää, että vaikka kantajalla olisi ollut oikeus vaatia SMHV:ssa todisteiden esittämistä aikaisemman tavaramerkin
tosiasiallisesta käytöstä, sen olisi pitänyt esittää tämä vaatimus jo mitättömyysosastossa, ja että näin ollen kantajan enimmäistä
kertaa vasta valituslautakunnassa esittämää vaatimusta todisteiden esittämisestä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta
käytöstä ei voida ottaa tutkittavaksi. Joka tapauksessa väliintulija katsoo, että se esitti todisteet aikaisemman tavaramerkkinsä
tosiasiallisesta käytöstä.
–       Union yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta
On muistutettava, että asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdassa edellytetään muun muassa, että aikaisempaa
merkkiä, johon on vedottu tähän säännökseen perustuvan mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tueksi, koskevassa yhteisön
oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä ”annetaan merkin haltijalle oikeus kieltää” merkkinsä käyttö myöhemmässä mallissa.
Nyt esillä olevassa asiassa aikaisempi merkki on saksalainen tavaramerkki, johon sovelletaan Markengesetzin säännöksiä. Kuten
on jo todettu, Markengesetzin 14 §:n 2 momentin 2 kohdassa myönnetään tällaisen tavaramerkin haltijalle oikeus kieltää sellaisen
merkin käyttö, joka aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, että merkki on sama tai samankaltainen kuin
kyseessä oleva tavaramerkki ja tämän tavaramerkin ja merkin kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia.
Markengesetzin 25 §:n 1 momentissa kuitenkin säädetään, että aikaisemman tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta vedota kolmansia
vastaan muun muassa 14 §:ään perustuviin oikeuksiinsa, jos kyseisiin oikeuksiin vetoamista edeltäneiden viiden vuoden aikana
tavaramerkkiä ei ole käytetty 26 §:n mukaisesti niitä tavaroita tai palveluita varten, joilla kyseinen haltija perustelee
oikeuksiinsa vetoamista, edellyttäen, että kyseisenä ajankohtana tavaramerkin rekisteröimisestä on kulunut vähintään viisi
vuotta. Sisällyttämällä tämän säännöksen Markengesetziin Saksan lainsäätäjä käytti sille ensimmäisen direktiivin 89/104 11
artiklan 2 kohdassa myönnettyä mahdollisuutta. Markengesetzin 25 §:n 2 momentissa jätetään nimenomaisesti sen osapuolen, jota
vastaan aikaisemman tavaramerkin haltijan oikeuksiin vedotaan, tehtäväksi vaatia, että tavaramerkin haltija esittää todisteet
tavaramerkkinsä tosiasiallisesta käytöstä. Jos tällaista vaatimusta ei ole tehty, näitä todisteita ei pidä esittää.
Näistä säännöksistä käy ilmi, että toisin kuin SMHV ja väliintulija väittävät, silloin kun, kuten nyt esillä olevassa asiassa,
aikaisempi saksalainen tavaramerkki, johon on vedottu asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun
mitättömyysperusteen tueksi, on rekisteröity vähintään viisi vuotta ennen yhteisömallin mitättömäksi julistamista koskevan
hakemuksen esittämistä, tämän tavaramerkin haltijan on sen yhteisömallin haltijan vaatimuksesta, jonka mitättömäksi julistamista
on haettu, esitettävä todisteet siitä, että se on käyttänyt tavaramerkkiään tosiasiallisesti mitättömäksi julistamista koskevan
hakemuksen tekemistä edeltäneiden viiden vuoden ajan. Jos näitä todisteita ei esitetä, kyseessä olevan aikaisemman saksalaisen
tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta merkkiinsä sovellettavan Saksan lainsäädännön nojalla kieltää merkin käyttöä yhteisömallissa,
jonka mitättömäksi julistamista on haettu, mikä merkitsee, että asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohtaan perustuvaa
mitättömyysperustetta ei voida soveltaa.
Koska asetuksessa N:o 6/2002 ei ole erityistä säännöstä menettelystä, jota noudattaen aikaisempaan merkkiin perustuvassa mitättömäksi
julistamista koskevassa hakemuksessa tarkoitetun yhteisömallin haltijan on esitettävä vaatimus tämän aikaisemman merkin tosiasiallista
käyttöä koskevien todisteiden esittämisestä, on todettava, että kyseinen vaatimus on esitettävä SMHV:lle nimenomaisesti ja
hyvissä ajoin (ks. analogisesti yhdistetyt asiat T-183/03 ja T-184/02, El Corte Inglés v. SMHV – González Cabello ja Iberia
Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), tuomio 17.3.2004, Kok., s. II-965, 38 kohta; asia T-112/03, L’Oréal v. SMHV – Revlon (FLEXI
AIR), tuomio 16.3.2005, Kok., s. II-949, 24 kohta ja asia T-303/03, Lidl Stiftung v. SMHV – REWE-Zentral (Salvita), tuomio
7.6.2005, Kok., s. II-1917, 77 kohta). Lähtökohtaisesti vaatimus on tehtävä siinä määräajassa, jonka mitättömyysosasto on
asettanut mitättömäksi julistamista koskevassa hakemuksessa tarkoitetun yhteisömallin haltijalle huomautusten esittämiseksi
hakemuksesta (ks. vastaavasti ja analogisesti em. asia FLEXI AIR, tuomion 25–28 kohta).
Sitä vastoin vaatimusta todisteiden esittämisestä sellaisen aikaisemman merkin tosiasiallisesta käytöstä, johon on vedottu
yhteisömallin mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tueksi, ei voida esittää ensimmäistä kertaa vasta valituslautakunnassa.
Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan nimittäin asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009
42 artiklan 2 ja 3 kohta) tarkoitettua vaatimusta todisteiden esittämisestä sellaisen aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta
käytöstä, joka on esitetty yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan väitteen tueksi, ei voida esittää ensimmäistä kertaa
vasta valituslautakunnassa (ks. vastaavasti asia T-364/05, Saint-Gobain Pam v. SMHV – Propamsa (PAM PLUVIAL), tuomio 22.3.2007,
Kok., s. II-757, 41 kohta ja asia T-425/03, AMS v. SMHV – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), tuomio
18.10.2007, Kok., s. II-4265, 114 kohta).
Tämän oikeuskäytännön mukaan vaatimus todisteiden esittämisestä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä johtaa
siihen, että väiteosastossa käytävässä menettelyssä on ratkaistava ennakollinen ja nimenomainen kysymys aikaisemman tavaramerkin
tosiasiallisesta käytöstä, ja vaatimuksella muutetaan väitemenettelyn sisältöä tältä osin. Väiteosaston on kuitenkin tehtävä
ensimmäisenä asian käsittelevänä tahona päätös väitteestä osapuolten menettelytoimien ja vaatimusten perusteella, mahdollinen
vaatimus aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön todistamisesta mukaan lukien. Valituslautakunta on toimivaltainen
päättämään vain väiteosastojen päätöksistä tehdyistä valituksista eikä päättämään itse ensimmäisenä asteena uudesta väitteestä.
Vastakkaisessa tilanteessa valituslautakunnan olisi tutkittava aivan erityinen uusia oikeudellisia seikkoja ja tosiseikkoja
koskeva vaatimus ja poikettava väiteosastolle esitetystä ja sen käsittelemästä väitemenettelyn kohteesta (edellä 69 kohdassa
mainittu asia PAM PLUVIAL, tuomion 37–39 kohta ja edellä 69 kohdassa mainittu asia AMS Advanced Medical Services, tuomion
111–113 kohta).
Nämä toteamukset pätevät analogisesti myös silloin, kuten nyt esillä olevassa asiassa, kun sellaisen yhteisömallin haltijalla,
jonka mitättömäksi julistamista on haettu asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun mitättömyysperusteen
nojalla, on oikeus vaatia, että sen aikaisemman merkin haltija, johon on vedottu mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen
tueksi, esittää näytön merkkinsä tosiasiallisesta käytöstä. Myöskään tässä asiayhteydessä ei voida hyväksyä, että valituslautakunta
voi joutua lausumaan eri asiasta kuin siitä, joka saatettiin mitättömyysosaston käsiteltäväksi, eli asiasta, jonka ulottuvuutta
on laajennettu lisäämällä siihen ennakollinen kysymys, joka koskee sen aikaisemman merkin tosiasiallista käyttöä, johon on
vedottu mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tueksi.
Kaikesta edellä todetusta seuraa, että kantajalla oli nyt esillä olevassa asiassa oikeus esittää mitättömyysosastolle vaatimus
siitä, että väliintulija esittää näytön aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä.
Tältä osin on korostettava, että valituslautakunta rajoittui toteamaan riidanalaisen päätöksen 15 kohdassa, että SMHV ei ollut
toimivaltainen asettamaan kyseenalaiseksi aikaisemman tavaramerkin pätevyyttä ja että jos kantaja katsoi, että tämä tavaramerkki
oli rekisteröity Markengesetzin säännöksiä rikkoen tai että se oli kumottava käyttämättä jättämisen takia, sen oli esitettävä
Markengesetzin mukaisesti kyseisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus.
Edellä 63–66 kohdasta käy kuitenkin ilmi, että vaikka tämä valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä tekemä toteamus
on itsessään asianmukainen, se ei ole riittävä peruste sellaisen vaatimuksen hylkäämiselle, joka koskee todisteiden esittämistä
sellaisen aikaisemman merkin tosiasiallisesta käytöstä, johon on vedottu asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdan
perusteella esitetyn, yhteisömallin mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tueksi, kuten nyt esillä olevassa asiassa,
kun kyseessä olevaa aikaisempaa merkkiä koskevassa lainsäädännössä säädetään, että jos tätä merkkiä ei käytetä tosiasiallisesti,
sen haltijalla ei ole oikeutta kieltää kolmannelta osapuolelta ja siis myöhemmän yhteisömallin, joka on asetettu kyseenalaiseksi
mitättömäksi julistamista koskevassa hakemuksessa, haltijalta kyseisen merkin tai samankaltaisen merkin käyttöä.
Täten kantaja, joka lähtee siitä olettamasta, että se esitti SMHV:lle sääntöjenmukaisen vaatimuksen todisteiden esittämisestä
aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, väittää, että riidanalaisessa päätöksessä on oikeudellinen virhe, koska
valituslautakunta ei tutkinut sen esittämää vaatimusta.
On kuitenkin todettava, että tämä olettama on virheellinen. Kuten väliintulija perustellusti katsoo, kantajan 22.6.2006 mitättömyysosastolle
esittämissä huomautuksissa – joilla kantaja vastasi mitättömäksi julistamista koskevaan hakemukseen ja jotka ovat SMHV:ssa
käydyn menettelyn asiakirja-aineistossa, jonka tämä viimeksi mainittu toimitti unionin yleiselle tuomioistuimelle sen työjärjestyksen
133 artiklan 3 kohdan mukaisesti – ei esitetä minkäänlaista nimenomaista vaatimusta siitä, että väliintulijan on esitettävä
todisteet aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, eikä niissä edes viitata lainkaan kysymykseen aikaisemman tavaramerkin
tosiasiallisesta käytöstä.
Kantaja viittasi tähän viimeksi mainittuun kysymykseen ensimmäisen kerran vasta muistiossa, joka sisälsi sen valituslautakunnassa
tekemän valituksen perustelut. Istunnossa kantaja vahvisti, että asia oli täten, mikä merkittiin istuntopöytäkirjaan. Vaikka
muistiota, joka sisälsi kantajan valituslautakunnassa tekemän valituksen perusteet, voitaisiin tulkita siten, että siihen
sisältyi vaatimus todisteiden esittämisestä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, tällaista vaatimusta, joka
on esitetty ensimmäisen kerran vasta valituslautakunnassa, ei voida ottaa tutkittavaksi eikä sitä voida ottaa huomioon ja
tarkastella valituslautakunnassa.
Näin ollen myös tämä kanneperuste on hylättävä.
Kolmas kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdan virheellistä soveltamista
–       Asianosaisten ja väliintulijan lausumat
Kantaja väittää, että vaikka SMHV:n elinten tulkinta asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdasta olisi asianmukainen,
valituslautakunta sovelsi tätä säännöstä virheellisesti, koska se ei arvioinut sekaannusvaaraa riidanalaisen mallin ja aikaisemman
tavaramerkin välillä analogisesti sen arvioinnin kanssa, jota edellytetään asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan
(josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) soveltamista koskevassa oikeuskäytännössä.
Ensimmäiseksi kantaja väittää, että valituslautakunta ei pyrkinyt yksilöimään esillä olevan asian kohdeyleisöä.
Toiseksi kantaja katsoo, että valituslautakunta ei myöskään ottanut huomioon sitä seikkaa, että tavaran muodosta muodostuvien
tavaramerkkien erottamiskyky on hyvin heikko. Vaikka aikaisempi tavaramerkki olisi pätevä, sen erottamiskyky on kantajan mukaan
hyvin heikko, mikä sen mukaan on otettava huomioon mahdollisen sekaannusvaaran tarkastelun yhteydessä.
Kolmanneksi kantaja katsoo, että valituslautakunta ei vertaillut aikaisempaa tavaramerkkiä ja riidanalaista mallia kokonaisuutena.
Sen sijaan, että se olisi ilmoittanut syyt, joiden vuoksi mitättömyysosaston päätös oli asianmukainen, ja että se olisi tarkastellut
aikaisempaa tavaramerkkiä itse, valituslautakunta käytti kantajan mukaan perusteena pelkkää kuvausta tästä tavaramerkistä
ja tyytyi lisäämään riidanalaisen päätöksen 17 kohtaan mitättömyysosaston päätöksestä jäljennetyn luettelon, jossa mainitaan
aikaisemman tavaramerkin neljä piirrettä, jotka ovat myös riidanalaisen mallin piirteitä. Kantajan mukaan ei kuitenkaan ole
lainkaan varmaa, että nämä neljä piirrettä ovat myös riidanalaisen mallin piirteitä. Lisäksi kantaja katsoo, että aikaisemmalla
tavaramerkillä on 10 muuta piirrettä, joita riidanalaisessa mallissa ei ole, ja että tällä viimeksi mainitulla on kuusi piirrettä,
joita aikaisemmalla tavaramerkillä ei ole.
Neljänneksi kantaja väittää, että valituslautakunta ei arvioinut millään tavoin sitä, oliko nyt esillä olevassa asiassa sekaannusvaaraa.
Jos unionin yleinen tuomioistuin päättää tarkastella itse tätä kysymystä, sen olisi kantajan mukaan todettava, ettei tällaista
vaaraa ole, kun otetaan huomioon aikaisemman tavaramerkin heikko erottamiskyky sekä aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen
mallin väliset erot.
Istunnossa kantaja väitti, että asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohtaa voidaan soveltaa nyt esillä olevassa
asiassa vain siinä tapauksessa, että kohdeyleisö käsittää riidanalaisen mallin erottavaksi merkiksi. Riidanalaisessa päätöksessä
valituslautakunta ei kuitenkaan tarkastellut, oliko asia täten nyt esillä olevassa asiassa. Kantaja lisäsi, että vaikka tätä
väitettä ei esitetty muodollisesti kannekirjelmässä, sitä ei voida pitää uutena väitteenä, koska se liittyy nyt esillä olevaan
kanneperusteeseen.
SMHV väittää ensimmäiseksi, että riidanalaisen päätöksen perustelut ovat tiivistetyt mutta riittävät. Lisäksi on myös otettava
huomioon mitättömyysosaston päätöksen perustelut.
Toiseksi SMHV katsoo, että aikaisemmassa tavaramerkissä on todellakin ne neljä piirrettä, jotka mainitaan riidanalaisen päätöksen
17 kohdassa, ja ne ovat sen hallitsevat piirteet, ja nämä piirteet ovat myös riidanalaisessa mallissa. Aikaisemman tavaramerkin
ja riidanalaisen mallin väliset erot, jotka kantaja on yksilöinyt, eivät voi asettaa kyseenalaiseksi niiden välistä samankaltaisuutta.
Kolmanneksi SMHV katsoo, että valituslautakunta vahvisti perustellusti mitättömyysosaston päätöksen siltä osin kuin nyt esillä
olevassa asiassa on sekaannusvaara, kun otetaan huomioon, että kyseessä olevat tavarat ovat samanlaisia, että aikaisempi tavaramerkki
ja riidanalainen malli ovat samankaltaiset ja että kohdeyleisö eli suuri yleisö kiinnittää vain vähän huomiota kyseessä oleviin
tavaroihin, jotka ovat päivittäistavaroita, joiden hinta on alhainen.
Neljänneksi SMHV katsoo, että toisin kuin kantaja väittää, aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky ei ole heikko vaan ainakin
keskinkertainen. Vaikka kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröinti olisi käytännössä vaikeampaa, tällaisen tavaramerkin erottamiskykyä
ei voida asettaa kyseenalaiseksi sen jälkeen, kun se on rekisteröity.
Viidenneksi SMHV katsoo, että kahdessa saksalaisten tuomioistuinten tuomiossa, jotka annettiin kantajan ja väliintulijan välisissä
asioissa, vahvistetaan, että nyt esillä olevassa asiassa on sekaannusvaara.
Väliintulija väittää, että aikaisemman tavaramerkin ne neljä piirrettä, jotka mainitaan riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa,
sisältyvät todella myös riidanalaiseen malliin ja ne riittävät perusteeksi sille, että riidanalaisen mallin ja aikaisemman
tavaramerkin todetaan olevan samankaltaiset. Kantajan yksilöimät erottavat tekijät, jotka johtuvat teknisistä tai toiminnallisista
vaatimuksista, eivät sitä vastoin voi asettaa kyseenalaiseksi tätä samankaltaisuutta. Lisäksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky
ei ole heikko, kun otetaan huomioon, että tavaroita, joita varten tämä tavaramerkki on, on tarjottu Saksan markkinoilla pitkään.
Väliintulijan mukaan kantaja itse vetosi asianosaisten välisten riita-asioiden yhteydessä saksalaisissa tuomioistuimissa mielipidekyselyyn,
joka osoittaa, että väliintulijan eri tavaramerkit ovat hyvin erottamiskykyisiä.
Kun otetaan huomioon, että kyseessä olevat tavarat ovat samoja, että kohdeyleisö kiinnittää niihin vain vähän huomiota, koska
kyseessä ovat päivittäistavarat, että kohdeyleisöllä on vain harvoin mahdollisuus vertailla suoraan kahta merkkiä, jotka ovat
samoja tavaroita varten, ja että aikaisempi tavaramerkki ja riidanalainen malli ovat samankaltaiset, väliintulijan mukaan
on todettava, että nyt esillä olevassa asiassa on sekaannusvaara. Väliintulijan mukaan on myös otettava huomioon se seikka,
että kantaja on jo rikkonut useita kertoja väliintulijan oikeuksia, jotka perustuvat sen aikaisempiin tavaramerkkeihin, mikä
saksalaisen oikeuskäytännön mukaan on peruste sille, että kantaja pitää suurempaa ”etäisyyttä” näihin oikeuksiin.
Lisäksi väliintulija vetoaa rekisteröimättömään tavaramerkkiin, jonka haltija se on ja jonka perusteella se saa suojaa myös
kirjoitusvälineitä varten, Markengesetzin 14 §:n 2 momentin 3 kohtaan, suojelua vilpillistä kilpailua vastaan koskevasta Saksan
lainsäädännöstä johtuvaan lisäsuojaan sekä asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan b alakohdan mitättömyysperusteeseen.
Lopuksi vastauksena kantajan istunnon aikana esittämään väitteeseen, joka on esitetty tiivistetysti edellä 84 kohdassa, SMHV
ja väliintulija korostavat, että kyseessä on uusi peruste, joka ei perustu menettelyn aikana esiin tulleisiin oikeudellisiin
seikkoihin ja tosiseikkoihin ja jota ei siis voida ottaa tutkittavaksi.
–       Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta
Asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaan yhteisömalli voidaan julistaa mitättömäksi aikaisemman erottavan
merkin haltijan hakemuksesta, jos kyseistä merkkiä käytetään myöhemmässä mallissa ja jos muun muassa tätä merkkiä koskevassa
yhteisön oikeudessa tai asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännössä myönnetään merkin haltijalle oikeus kieltää tämä käyttö.
Kuten edellä on jo todettu, kun merkki, johon mainitussa säännöksessä tarkoitetun mitättömyysperusteen tueksi on vedottu,
on aikaisempi saksalainen tavaramerkki, joka ei ole sama kuin mitättömäksi julistamista koskevassa hakemuksessa kyseessä oleva
yhteisömalli mutta joka on sen kanssa samankaltainen, asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännössä eli Markengesetzin 14 §:n
2 momentin 2 kohdassa myönnetään kyseisen tavaramerkin haltijalle oikeus kieltää merkkinsä käyttö myöhemmässä mallissa vain,
jos kohdeyleisön keskuudessa syntyy sekaannusvaara sen takia, että kyseinen malli on samankaltainen kuin kyseessä oleva tavaramerkki
ja että tällä tavaramerkillä ja myöhemmällä mallilla katetut tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia.
On myös muistutettava, että Markengesetzin 14 §:n 2 momentin 2 kohdassa saatetaan direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b
alakohta osaksi Saksan oikeusjärjestystä ja sitä on siis tulkittava ottaen huomioon tätä viimeksi mainittua säännöstä koskeva
oikeuskäytäntö.
Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että
kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista
yrityksistä (edellä 51 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 17 kohta ja asia C-120/04, Medion, tuomio 6.10.2005,
Kok., s. I-8551, 26 kohta).
Sitä, onko yleisön keskuudessa sekaannusvaaraa, on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka
ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok., s. I-6191, 22 kohta;
edellä 51 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta ja edellä 97 kohdassa mainittu asia Medion, tuomion
27 kohta).
Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden
osalta perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja
hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja mieltää merkit, on ratkaiseva
merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tai muun erottavan merkin tavallisesti
kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia (ks. vastaavasti edellä 98 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 23
kohta; edellä 51 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta ja edellä 97 kohdassa mainittu asia Medion,
tuomion 28 kohta).
On siis aiheellista tarkastella, sovelsiko valituslautakunta tätä oikeuskäytäntöä nyt esillä olevassa asiassa asianmukaisesti
todetessaan riidanalaisessa päätöksessä, että aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen mallin välillä oli sekaannusvaara
ja että tämä malli oli näin ollen julistettava mitättömäksi. Tältä osin on otettava huomioon myös mitättömyysosaston päätös,
jossa tehtiin sama toteamus ja jonka valituslautakunta vahvisti.
Kun valituslautakunta on vahvistanut SMHV:n alemman elimen päätöksen kokonaisuudessaan, tämä päätös ja sen perustelut kuuluvat
asiayhteyteen, jossa valituslautakunnan päätös on tehty, ja tämä asiayhteys on asianosaisten tiedossa ja mahdollistaa sen,
että yhteisön tuomioistuimet voivat täysimääräisesti harjoittaa laillisuusvalvontaansa sen osalta, onko valituslautakunnan
arviointi perusteltu (asia T-304/06, Reber v. SMHV – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), tuomio 9.7.2008, Kok., s.
II-1927, 47 kohta; ks. vastaavasti myös asia T-111/06, Wesergold Getränkeindustrie v. SMHV – Lidl Stiftung (VITAL FIT), tuomio
21.11.2007, 64 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Kun ensimmäiseksi on kyse kantajan istunnon aikana esittämästä väitteestä (ks. edellä 84 kohta), on muistutettava, että työjärjestyksen
48 artiklan 2 kohdan ensimmäisen kohdan mukaan asian käsittelyn kuluessa ei saa vedota uuteen perusteeseen, ellei se perustu
käsittelyn aikana esille tulleisiin tosiseikkoihin tai oikeudellisiin seikkoihin.
Peruste, jolla laajennetaan aikaisemmin – nimenomaisesti tai implisiittisesti – kannekirjelmässä esitettyä perustetta ja jolla
on läheinen yhteys tähän perusteeseen, on kuitenkin otettava tutkittavaksi (ks. asia T-219/04, Espanja v. komissio, tuomio
3.5.2007, Kok., s. II-1323, 46 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Asian laita on näin, kun on kyse kantajan edellä mainitusta väitteestä, jolla laajennetaan kolmatta kanneperustetta ja, kuten
kantaja väittää, joka liittyy tähän kanneperusteeseen läheisesti. Se voidaan siis ottaa tutkittavaksi.
Asiakysymyksestä on muistutettava, että yhteisömallin mitättömäksi julistamista koskeva hakemus, joka perustuu asetuksen N:o
6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuun mitättömyysperusteeseen, voi menestyä vain, jos todetaan, että kohdeyleisö
katsoo, että tämän hakemuksen kohteena olevassa yhteisömallissa käytetään erottavaa merkkiä, johon mitättömäksi julistamista
koskevan hakemuksen tueksi on vedottu.
Jos todetaan, että kohdeyleisö ei miellä mitättömäksi julistamista koskevassa hakemuksessa tarkoitettua yhteisömallia siten,
että siinä käytetään erottavaa merkkiä, johon tämän hakemuksen tueksi on vedottu, on ilmeistä, että sekaannusvaara voidaan
sulkea pois.
Sitä vastoin – ja toisin kuin kantaja näyttää väittävän – ei ole tarpeellista arvioida erikseen sitä, mieltääkö kohdeyleisö
mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen kohteena olevan yhteisömallin siten, että se on erottava merkki (ks. vastaavasti
ja analogisesti asia C-102/07, adidas ja adidas Benelux, tuomio 10.4.2008, Kok., s. I-2439, 34 kohta).
Toiseksi on korostettava, että asianosaisten välillä on riidatonta, että aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ja tavarat,
joihin riidanalainen malli aiotaan sisällyttää, eli ”kirjoitusvälineet”, ovat samoja. Koska nämä tavarat ovat päivittäistavaroita
ja pääsääntöisesti melko edullisia, ne kiinnostavat kaikkia kuluttajia, mitä kantaja ei myöskään ole kiistänyt. Mitättömyysosaston
tekemä viittaus (mitättömyysosaston päätöksen 15 kohta) ”kohdeyleisöön” on siis käsitettävä niin, että se katsoi implisiittisesti
mutta varmasti, että sekaannusvaaran arvioimista varten nyt esillä olevassa asiassa oli otettava huomioon se, miten suuri
yleisö eli keskivertokuluttaja mieltää aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen mallin (ks. vastaavasti asia T-173/03, Geddes
v. SMHV (NURSERYROOM), tuomio 30.11.2004, Kok., s. II-4165, 18 kohta). Valituslautakunta ei asettanut riidanalaisessa päätöksessä
kyseenalaiseksi tätä mitättömyysosaston toteamusta. Koska lisäksi aikaisempi tavaramerkki rekisteröitiin Saksassa, on otettava
huomioon saksalaiselle keskivertokuluttajalle muodostunut käsitys.
Kun kolmanneksi on kyse aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen mallin vertailusta, mitättömyysosasto vertaili niiden ulkoasuja.
Täten se yksilöi päätöksensä 12 kohdassa neljä aikaisemman tavaramerkin muodon osatekijää, jotka ovat sille tunnusomaisia,
ja katsoi tämän saman päätöksen 13 kohdassa, että riidanalaisessa mallissa on merkki, jossa on kaikki nämä aikaisemman tavaramerkin
osatekijät, mistä sen mukaan seuraa, että kyseinen malli on samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki. Mitättömyysosasto
katsoi myös, että muiden osatekijöiden, kuten leikkausten tai ulokkeiden, lisääminen riidanalaiseen malliin ei estänyt aikaisemman
tavaramerkin edellä mainittujen osatekijöiden tunnistamista tästä samasta mallista. Valituslautakunta toisti ja hyväksyi nämä
mitättömyysosaston toteamukset riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa.
Tältä osin on aluksi todettava, että SMHV:n elimet jättivät nyt esillä olevassa asiassa perustellusti toteuttamatta aikaisemman
tavaramerkin ja riidanalaisen mallin välisen lausuntatavan ja merkityssisällön vertailun. Yhtäältä aikaisempi tavaramerkki
ja riidanalainen malli eivät kummatkaan sisällä sanaosaa. Niistä ei myöskään voi tehdä yksinkertaisia ja lyhyitä sanallisia
kuvauksia, joiden lausuntatapoja voitaisiin vertailla. Toisaalta aikaisemmassa tavaramerkissä ja riidanalaisessa mallissa
ei kummassakaan viitata minkäänlaiseen erityiseen käsitteeseen, joten myöskään niiden merkityssisältöjä ei ole mahdollista
vertailla.
Sitä vastoin aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen mallin ulkoasujen vertailusta on heti aluksi todettava, että vaikka
mitättömyysosasto viittaa päätöksensä 4 kohdassa siihen seikkaan, että väliintulija vetosi mitättömäksi julistamista koskevan
hakemuksensa tueksi myös muihin merkkeihin, se mainitsee kyseisessä kohdassa vain aikaisemman tavaramerkin täsmentämättä kuitenkaan,
onko kyseessä kuviomerkki vai kolmiulotteinen tavaramerkki. Lisäksi mitättömyysosasto viittaa päätöksensä 12 ja 13 kohdassa
kyseisen tavaramerkin ”kolmiulotteiseen muotoon”.
Valituslautakunta mainitsee riidanalaisen päätöksen 2 kohdassa vain aikaisemman tavaramerkin merkkinä, johon väliintulija
viittasi mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksensa tueksi.
Aikaisemman tavaramerkin rekisteröintitodistuksesta, joka on SMHV:ssa käydyn menettelyn asiakirja-aineistossa, käy kuitenkin
ilmi, että tämä tavaramerkki on kuviomerkki, joka muodostuu edellä 29 kohdassa olevasta kuvasta. Istunnon aikana kaikki asianosaiset
olivat tämän osatekijän osalta yhtä mieltä siitä, että ainoa tavaramerkki, jonka SMHV:n elimet ottivat huomioon riidanalaisen
mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tarkastelun yhteydessä, oli aikaisempi tavaramerkki, joka on kuviomerkki, mikä
merkittiin istuntopöytäkirjaan.
Koska mitättömyysosaston päätöksessä ei ole muita täsmennyksiä, tässä samassa päätöksessä aikaisemman tavaramerkin ”kolmiulotteiseen
muotoon” tehdyn viittauksen – joka ensi näkemältä on paradoksaalinen, koska kyseessä on kuviomerkki – perusteella voidaan
vain todeta, että sen sijaan, että mitättömyysosasto olisi käyttänyt perusteena riidanalaisen mallin ja aikaisemman tavaramerkin
välistä vertailua, se vertaili kyseistä mallia ja kolmiulotteista tavaramerkkiä, jota päätöksessä ei yksilöity.
Tältä osin on todettava, kuten SMHV:ssa käydyn menettelyn asiakirja-aineistosta käy ilmi, että väliintulija oli vedonnut mitättömäksi
julistamista koskevan hakemuksensa tueksi aikaisempaan tavaramerkkiin sekä muun muassa kolmiulotteiseen tavaramerkkiin, joka
rekisteröitiin Saksassa numerolla 02911311 ja joka vastaa edellä 29 kohdassa olevaa kuvaa.
Valituslautakunta ei oikaissut mitättömyysosaston virhettä millään tavoin. Kuten on jo todettu, valituslautakunta vain toisti
riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa piirteet, jotka mitättömyysosasto katsoi aikaisemmalla tavaramerkillä olevan, ilmoittamatta,
että mitättömyysosasto viittasi aikaisemman tavaramerkin sijaan virheellisesti kolmiulotteiseen tavaramerkkiin ja että aikaisemmassa
tavaramerkissä oli myös nämä samat piirteet.
Tästä seuraa, että koska valituslautakunta käytti riidanalaisessa päätöksessä tekemänsä sen toteamuksen perusteena, jonka
mukaan riidanalaisen mallin ja aikaisemman tavaramerkin välillä on sekaannusvaara, kyseisen mallin ja sellaisen merkin vertailua,
joka ei ollut sama kuin aikaisempi tavaramerkki, se teki oikeudellisen virheen ja riidanalainen päätös on kumottava.
SMHV:n istunnossa esittämät perustelut eivät aseta kyseenalaiseksi tätä toteamusta. SMHV väitti, että riidanalaisen mallin
vertailu aikaisemman tavaramerkin kanssa ei voi johtaa lopputulokseen, joka on erilainen kuin se, joka saataisiin vertailemalla
samaa mallia sellaisen kolmiulotteisen merkin kanssa, jonka muoto vastaa kuvaa, josta aikaisempi tavaramerkki muodostuu.
Erityisesti SMHV totesi yhtäältä, että kolmiulotteisten tavaramerkkien rekisteröintitodistuksissa on vain näiden tavaramerkkien
kaksiulotteinen kuva, ja toisaalta, että oikeuskäytäntöä, joka koskee sitä, ovatko kyseessä olevan tavaran ulkoasusta muodostuvat
kolmiulotteiset tavaramerkit erottamiskykyisiä vai eivät, on sovellettava myös silloin, kun haettu tavaramerkki on kuviomerkki,
joka esittää kyseessä olevan tuotteen muotoa (asia C-144/06 P, Henkel v. SMHV, tuomio 4.10.2007, Kok., s. I-8109, 38 kohta
ja asia T-73/06, Cassegrain v. SMHV (Laukun muoto), tuomio 21.10.2008, 22 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Tältä osin on korostettava, että asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun mitättömyysperusteen
tarkastelun on perustuttava siihen, miten kohdeyleisö mieltää erottavan merkin, johon tämän perusteen tueksi on vedottu, sekä
kokonaisvaikutelmaan, jonka kohdeyleisö saa kyseisestä merkistä (ks. edellä 99 kohta).
Kohdeyleisö ei kuitenkaan välttämättä miellä kolmiulotteista tavaramerkkiä samalla tavoin kuin kuviomerkkiä. Ensimmäisessä
tapauksessa kyseinen yleisö havaitsee käsin kosketeltavan esineen, jota se voi tarkastella useasta kulmasta, kun taas jälkimmäisessä
tapauksessa yleisö näkee vain kuvan.
Ei tietenkään voida sulkea pois, että tapauksessa, jossa kaksi kolmiulotteista esinettä ovat samankaltaisia, yhden esineen
vertailu toista esinettä esittävän kuvan kanssa voi myös johtaa toteamukseen, että ne ovat samankaltaisia. Asetuksen N:o 6/2002
25 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun mitättömyysperusteen tarkastelu edellyttää kuitenkin riitautetun yhteisömallin
vertailua sen erottavan merkin kanssa, johon tämän perusteen tueksi on vedottu.
Sitä vastoin riidanalaisen mallin ja merkin, johon on vedottu mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen tueksi, välistä
samankaltaisuutta ei voida vain olettaa pelkästään sen seikan perusteella, että kyseinen malli on samankaltainen kuin muu
merkki, vaikka tämä viimeksi mainittu merkki olisi samankaltainen kuin merkki, johon on vedottu mitättömäksi julistamista
koskevan hakemuksen tueksi.
SMHV:n perustelut vastaavat siis vaatimusta, että unionin yleinen tuomioistuin toteuttaa itse riidanalaisen mallin ja aikaisemman
tavaramerkin ensimmäisen vertailun, koska mitättömyysosasto ja valituslautakunta eivät sitä tehneet. Unionin yleiselle tuomioistuimelle
ei kuitenkaan kuulu sellaisista kysymyksistä lausuminen, joita SMHV ei ole tarkastellut asiasisällön osalta (ks. vastaavasti
asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV (BABY-DRY), tuomio 8.7.1999, Kok., s. II-2383, 51 kohta).
Oikeuskäytäntö, johon SMHV vetoaa, ei voi johtaa erilaiseen toteamukseen. Vaikka tässä oikeuskäytännössä täsmennetään arviointiperusteet,
joiden avulla on arvioitava kyseessä olevan tavaran ulkomuodosta muodostuvan kuviomerkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1
kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) tarkoitettua merkin ominaispiirteisiin
perustuvaa erottamiskykyä, siinä ei millään tavoin aseteta kyseenalaiseksi periaatetta, jonka mukaan erottamiskykyä on arvioitava
siten, että otetaan huomioon se, miten kohdeyleisö mieltää kyseessä olevan merkin eikä jotain muuta merkkiä (ks. vastaavasti
edellä 119 kohdassa mainittu asia Henkel v. SMHV, tuomion 35 kohta ja edellä 119 kohdassa mainittu asia Laukun muoto, tuomion
19 ja 35 kohta).
Toteamusta, jonka mukaan riidanalaisessa päätöksessä on oikeudellinen virhe ja se on kumottava, ei myöskään aseta kyseenalaiseksi
se, että kantaja ei vedonnut nimenomaisesti tähän virheeseen kolmannessa kanneperusteessaan.
Yhtäältä kantaja huomautti toisen kanneperusteen perusteluissaan perustellusti, että aikaisempi tavaramerkki oli todellisuudessa
kuviomerkki. Lisäksi kantaja väitti istunnossa, että riidanalaisen mallin ja aikaisemman tavaramerkin välisen sekaannusvaaran
arvioinnin yhteydessä SMHV:n elimet viittasivat virheellisesti tavaramerkkiin, joka ei ollut sama kuin aikaisempi tavaramerkki.
Toisaalta ja erityisesti on todettava, että koska kantaja riitauttaa riidanalaisessa päätöksessä tehdyn toteamuksen, jonka
mukaan aikaisempi tavaramerkki ja riidanalainen malli ovat riittävän samankaltaiset, jotta sekaannusvaara voi syntyä, unionin
yleisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida kaikkia kyseisen tavaramerkin ja kyseisen mallin vertailun osatekijöitä, koska
tämä päätelmä perustuu kyseiseen vertailuun. Tässä yhteydessä unionin yleisen tuomioistuimen on ennen kaikkea tarkastettava,
että SMHV:n elimet vertailivat tosiasiallisesti riidanalaista mallia ja aikaisempaa tavaramerkkiä.
Kun unionin yleistä tuomioistuinta on pyydetty arvioimaan SMHV:n valituslautakunnan päätöksen laillisuutta, valituslautakunnan
tosiseikoista tekemä virheellinen arviointi ei voi sitoa unionin yleistä tuomioistuinta, koska kyseinen arviointi on osa niitä
päätelmiä, joiden laillisuus on riitautettu unionin yleisessä tuomioistuimessa (asia C-16/06 P, Éditions Albert René v. SMHV,
tuomio 18.12.2008, Kok., s. I-10053, 48 kohta).
Lisäksi on todettava, että vaikka unionin yleisen tuomioistuimen tarvitsee ottaa kantaa vain asianosaisten vaatimuksiin, koska
asianosaisten asiana on määrittää oikeusriidan laajuus, se ei ole sidottu pelkästään niihin argumentteihin, jotka asianosaiset
vaatimustensa tueksi esittävät, sillä muuten se saattaisi joutua perustamaan ratkaisunsa virheellisiin oikeudellisiin näkökohtiin
(asia C-470/02 P, UER v. M6 ym., määräys 27.9.2004, 69 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja asia C-172/05 P, Mancini
v. komissio, määräys 13.6.2006, 41 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Siltä osin kuin on kyse väliintulijan perusteluista, jotka koskevat ensimmäiseksi sitä, että se on sellaisen rekisteröimättömän
kolmiulotteisen tavaramerkin haltija, joka on samankaltainen kuin riidanalainen malli, toiseksi Markengesetzin 14 §:n 2 momentin
3 kohtaa, kolmanneksi suojelua vilpillistä kilpailua vastaan koskevasta Saksan lainsäädännöstä johtuvaa lisäsuojaa ja neljänneksi
asetuksen N:o 6/2002 25 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua mitättömyysperustetta, riittää, kun todetaan, kuten riidanalaisen
päätöksen 19 kohdasta käy ilmi, että nämä ovat kysymyksiä, joiden tutkimista valituslautakunta ei pitänyt tarpeellisena ja
joiden ensimmäistä tarkastelua unionin yleinen tuomioistuin ei voi, kuten on jo todettu, itse toteuttaa.
Kaiken edellä todetun valossa kolmas kanneperuste on hyväksyttävä ja riidanalainen päätös on näin ollen kumottava.
Lopuksi unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että kantajan intressit turvataan riittävällä tavalla riidanalaisen päätöksen
kumoamisella ilman, että asiaa on tarpeellista palauttaa mitättömyysosastoon (ks. vastaavasti ja analogisesti edellä 42 kohdassa
mainittu asia STREAMSERVE, tuomion 72 kohta). Kantajan toista vaatimusta ei siis ole aiheellista hyväksyä.

Oikeudenkäyntikulut
Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan
oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on hävinnyt asian ja koska kantaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa
korvaamista, SMHV on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.
Koska väliintulija on hävinnyt asian, se vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.
Näillä perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) kolmannen valituslautakunnan 31.1.2008 tekemä päätös
(asia R 1352/2006-3) kumotaan.
2)
Kanne hylätään muilta osin.
3)
SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Beifa Group Co. Ltd:n oikeudenkäyntikulut. Schwan‑Stabilo
Schwanhäußer GmbH & Co. KG vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.
Vilaras
Prek
Ciucă
Julistettiin Luxemburgissa 12 päivänä toukokuuta 2010.
Allekirjoitukset
*
Oikeudenkäyntikieli: englanti.