CELEX: 62003TJ0385
Znamka Skupnosti
Postopek z ugovorom
Zahteva za registracijo figurativne znamke Skupnosti, ki vsebuje besedni element "Biker Miles"
Prejšnja besedna znamka Skupnosti MILES
Verjetnost zmede
Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94

Dejansko stanje
1       7. julija 1999 je intervenient pri Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) vložil prijavo za registracijo
znamke Skupnosti v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL 1994, L 11, str. 1),
kot je bila spremenjena.
2       Znamka, za katero je bila zahtevana registracija, je figurativni znak, prikazan spodaj:
3       Registracija je bila zahtevana za proizvode razredov 9, 12 in 25 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji
blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil spremenjen in dopolnjen, ki za razred 25 ustrezajo
naslednjemu opisu: „oprema in oblačila za motoriste, namreč škornji, čevlji, šali, oblačila za dež, oblačila za zaščito pred
vetrom, puloverji, čelade, ščitniki za ledvice, usnjena oblačila, oblačila iz imitacij usnja“.
4       Ta zahteva je bila objavljena v Biltenu blagovnih znamk Skupnosti št. 38/2000 z dne 15. maja 2000.
5       15. avgusta 2000 je tožeča stranka vložila ugovor zoper registracijo prijavljene znamke za proizvode razreda 25 in je uveljavljala
nevarnost zmede, na katero se sklicuje člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94. Podlaga za ugovor je bil obstoj besedne znamke Skupnosti
MILES, ki je bila registrirana 28. julija 1998 za „oblačila, vključno s športnimi oblačili“, ki spadajo v razred 25.
6       Z odločbo z dne 7. februarja 2002 je oddelek za ugovore ugodil ugovoru na podlagi obstoja verjetnosti zmede med zadevnimi
znamkami.
7       18. februarja 2002 je intervenient pri UUNT na podlagi členov od 57 do 62 Uredbe št. 40/94 vložil pritožbo zoper odločbo oddelka
za ugovore.
8       Z odločbo z dne 9. septembra 2003 (zadeva R 174/2002-2), ki je bila tožeči stranki vročena 18. septembra 2003 (v nadaljevanju:
izpodbijana odločba), je drugi odbor za pritožbe pritožbi ugodil. V bistvu je menil, da so zadevni proizvodi enaki, čeprav
so proizvodi v prijavi za registracijo znamke posebni deli oblačil, ki se po distribucijkih kanalih prodajajo posebej jasno
določeni skupini potrošnikov. Za zadevne potrošnike je posebej pomembna namenskost in varnost, ki jo zagotavljajo ti posebni
deli oblačil, in ti potrošniki posledično izkazujejo večjo stopnjo pozornosti. V zvezi s podobnostjo nasprotujočih znakov
je odbor za pritožbe upošteval grafični prikaz prijavljene znamke in njen besedni element „biker“, ko je sklenil, da je med
znakoma mogoče vizualno, zvočno in pomensko razlikovati. Zaradi tega ni bilo, kot pravi odbor za pritožbe, kljub enaki naravi
zadevnih proizvodov, nobene podlage za sklepanje, da obstaja verjetnost zmede.

Predlogi strank
9       Tožeča stranka Sodišču prve stopnje predlaga, naj:
–       razveljavi izpodbijano odločbo;
–       UUNT naloži plačilo stroškov.
10     UUNT in intervenient Sodišču prve stopnje predlagata, naj:
–       tožbo zavrne;
–       tožeči stranki naloži plačilo stroškov.

Dopustnost trditev UUNT
11     Najprej je treba poudariti, da je UUNT v odgovoru in na javni obravnavi potrdil, da je odbor za pritožbe naredil napako, ko
je v obravnavanem primeru izključil obstoj verjetnosti zmede. Vendar je UUNT poudaril, da je glede na sodbo Sodišča prve stopnje
z dne 12. decembra 2002 v zadevi Vedial proti UUNT – France Distribution (HUBERT) (T-110/01, Recueil, str. II-5275, točke
od 16 do 25) treba predlagati, naj Sodišče prve stopnje tožbo zavrne. Posledično, kljub predlogu, naj se tožba zavrne, UUNT
ne izpodbija veljavnosti tožbenega razloga, ki ga navaja tožeča stranka.
12     Glede na to je primerno spomniti, da mora v skladu s členom 46(1)(b) v povezavi s členom 135(1) Poslovnika Sodišča prve stopnje
odgovor na tožbo, ki ga predloži tožena stranka, obsegati še posebej dejansko in pravno podlago. Vendar UUNT v obravnavanem
primeru ni predložil nobenega razloga v podporo svojemu predlogu za zavrnitev tožbe.
13     V teh okoliščinah je predlog UUNT nedopusten. Vendar mora Sodišče prve stopnje, ker intervenient trdi, da bi morala biti tožba
zavrnjena, preizkusiti obravnavani predlog v skladu s členom 134(4) Poslovnika.

Temelj

Trditve strank
14     V podporo tožbi se tožeča stranka opira na en sam tožbeni razlog, in sicer zatrjevano kršitev člena 8(1)(b) Uredbe št. 40/94.
15     Prvič, uveljavlja, da je odbor za pritožbe napačno presodil stopnjo pozornosti upoštevne javnosti kot večjo. Ker lahko oblačila
za motoriste kupujejo tudi osebe, ki niso motoristi, upoštevno javnost predstavlja povprečen potrošnik, ki je razumno dobro
obveščen in pozoren. Ker so zadevni proizvodi del vsakdanje potrošnje, jih povprečen potrošnik zaznava z normalno stopnjo
pozornosti. Vendar tudi če bi upoštevno javnost sestavljali samo motoristi, ta skupina potrošnikov ne bi bila bolj pozorna
od povprečnih potrošnikov, ko kupujejo zadevna oblačila, ki se lahko uporabljajo tako za vožnjo z motorjem kot tudi za zimske
sprehode.
16     Drugič, tožeča stranka v zvezi z vizualno in zvočno podobnostjo zadevnih znakov trdi, da pri prijavljeni znamki prevladuje
besedni element „miles“, ki je skupen obema znakoma. V nasprotju z ugotovitvami odbora za pritožbe preostali elementi prijavljene
znamke, bodisi vsak zase ali v kombinaciji, ne prispevajo k splošnem vtisu, ki ga ustvarja znamka. Figurativni elementi prijavljene
znamke ostanejo v okviru primerjave zadevnih znakov nepomembni zaradi svojega zgolj okrasnega ali opisnega značaja, ki prikazuje,
da se oblačila lahko uporabljajo v cestnem prometu. Prav tako nepomemben je besedni element „biker“ zaradi opisnosti glede
produktov za motoriste.
17     Dejansko lahko glede na intenzivnost povezanosti besede z motoristi povprečen potrošnik zazna oblačila, ki se prodajajo pod
znamko Biker Miles, kot da spadajo v eno od linij oblačil, ki jih proizvaja tožeča stranka in so namenjena posebej motoristom.
Po analogiji dodajanje besed, kot sta „plaža“ ali „smuči“, ne more biti opredeljeno kot kazalec izvora oblačil, ampak samo
kot označevanje ločenih skupin oblačil, namreč oblačil za na plažo in zimskih oblačil, ki izvirajo iz istega podjetja.
18     Glede pojmovne primerjave nasprotujočih znakov tožeča stranka graja odbor za pritožbe, ker je menil, da je prijavljeno znamko
mogoče od prejšnje znamke razlikovati zaradi njene zveze z motoristi. Ta zveza naj bi bila priporočilo zadevnemu potrošniku
in tako v nobenem primeru ne bi mogla prispevati k vtisu, ki ga ustvarja prijavljena znamka. V zvezi s tem se tožeča stranka
sklicuje na sodbo Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Oberhauser proti UUNT – Petit Liberto (Fifties)(T-104/01,
Recueil, str. II-4359, točka 45 in naslednje), da bi prikazala, da so opisni elementi nepomembni v okviru presoje vtisa, ki
ga ustvarja znamka.
19     S tem, kot navaja tožeča stranka, sta si nasprotujoča znaka, katerih značilnost je skupen prevladujoč element, podobna tako
vizualno kot tudi zvočno in pojmovno. Glede na enako naravo zadevnih proizvodov in podobnost nasprotujočih znakov je odbor
za pritožbe naredil napako pri presoji dejstev, s tem ko je ugotovil, da med nasprotujočima znamkama ne obstaja verjetnost
zmede.
20     Intervenient vztraja, da je odbor za pritožbe pravilno ugotovil, da je na strani upoštevne javnosti podana večja stopnja pozornosti
zaradi namena oblačil za motoriste, ki je povezan z varnostjo v primeru nesreče. Prav tako podpira ugotovitve odbora za pritožbe
v zvezi s podobnostjo nasprotujočih znakov.
21     Po drugi strani intervenient meni, da je ugotovitev dveh instanc UUNT glede podobnosti zadevnih proizvodov nepravilna. Vztraja
pri tem, da se oblačila za motoriste lahko razlikujejo od športnih oblačil na splošno, in še več, se pravi od preostalih oblačil,
ki jih prodaja tožeča stranka, na podlagi njihove namenskosti, materialov, iz katerih so narejena, načina, na katerega se
vzdržujejo, in oblike. Tako so si zadevni proizvodi le malenkostno podobni.
22     Intervenient meni, da je glede na to, da zadevni proizvodi niso enaki in si nasprotujoča znaka nista podobna, vsaka verjetnost
zmede v obravnavanem primeru izključena.

Presoja Sodišča prve stopnje
23     Člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94 določa, da se ob ugovoru imetnika prejšnje znamke znamka, za katero je vložena prijava, ne registrira,
če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, ki jih označujejo znamke,
obstaja verjetnost zmede v javnosti na ozemlju, na katerem je varovana prejšnja znamka.
24     V skladu z ustaljeno sodno prakso tveganje, da bi javnost lahko verjela, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega
podjetja, ali v določenih primerih iz ekonomsko povezanih podjetij, ustvarja verjetnost zmede.
25     V skladu s to sodno prakso je treba verjetnost zmede presojati celostno, v povezavi z zaznavanjem upoštevnega potrošnika,
in upoštevati vse dejavnike, ki se nanašajo na okoliščine primera, še posebej soodvisnost podobnosti med znamkami ter med
proizvodi in storitvami, ki jih označujejo (glej sodbo Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2003 v zadevi Laboratorios RTB
proti UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Recueil, str. II-2821, točke od 30 do 33, in navedena
sodna praksa).
26     V obravnavanem primeru, ker je prejšnja znamka znamka Skupnosti, upoštevno javnost za namene presoje verjetnosti zmede, predstavlja
povprečen potrošnik v Evropski uniji.
27     V zvezi s stopnjo pozornosti zadevnega potrošnika je po ustaljeni sodni praksi stopnja pozornosti povprečnega potrošnika lahko
različna glede na obravnavane skupine proizvodov ali storitev (sodba Sodišča z dne 22. junija 1999 v zadevi Lloyd Schuhfabrik
Meyer, C-342/97, Recueil, str. I-3819, točka 26).
28     V obravnavanem primeru je treba ugotoviti, da se je intervenient v svoji prijavi za registracijo med proizvodi iz razreda
25 omejil na določeno opremo in oblačila (glej zgoraj točko 3). Vendar iz seznama ni razvidno, ali imajo proizvodi, zahtevani
v razredu 25, posebno naravo, kot so tehnološke ali zaščitne lastnosti.
29     Posledično je odbor za pritožbe napak ugotovil, da upoštevni potrošnik zadevnim proizvodom izkazuje večjo stopnjo pozornosti.
30     Torej je treba ugotoviti, da intervenient ugotovitev odbora za pritožbe izpodbija v delu, ki se nanaša na enakost zadevnih
proizvodov.
31     V skladu z ustaljeno sodno prakso je treba pri presoji podobnosti med zadevnimi proizvodi ali storitvami upoštevati vse upoštevne
dejavnike, ki se navezujejo na zvezo med temi proizvodi ali storitvami, skupaj z, med drugim, njihovo naravo, uporabo, ki
so ji namenjeni, načinu uporabe, in dejstvom, ali so med seboj v konkurenčnem razmerju ali se dopolnjujejo (glej sodbo Sodišča
prve stopnje z dne 15. januarja 2003 v zadevi Mystery Drinks proti UUNT – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Recueil,
str. II-43, točka 39, in navedena sodna praksa).
32     Dalje, če proizvodi, ki so zajeti s prejšnjo znamko, vključujejo proizvode, ki jih zajema prijava za registracijo znamke,
je treba te proizvode opredeliti kot enake (zgoraj navedeni sodbi Fifties, točki 32 in 33, in HUBERT, točki 43 in 44).
33     V obravnavanem primeru, kot je pravilno spomnil odbor za pritožbe (v točki 17 izpodbijane odločbe), v primeru, da prejšnja
znamka ni bila predmet resne in dejanske uporabe v skladu s členom 43(2) Uredbe št. 40/94, mora primerjava zadevnih proizvodov
temeljiti izključno na njihovem opisu, kot ta izhaja iz registracije.
34     Vendar je treba trditev intervenienta, da zadevni proizvodi niso enaki, razumeti v smislu, da „oblačila, vključno s športnimi
oblačili“, ki spadajo v razred 25 Nicejskega aranžmaja in so zajeti s prejšnjo znamko, ne vsebujejo opreme in oblačil za motoriste,
ki spadajo v isti razred in ki jih vsebuje prijava za registracijo.
35     Gotovo je, da če imajo vsa oblačila v splošnem skupne funkcije, so lahko nekatere skupine oblačil določene za poseben namen,
kakršen je zaščita telesa med izvajanjem tvegane dejavnosti. Če je posebni namen teh delov oblačil še poudarjen na podlagi
njihovih preostalih značilnosti, ki so povezane z njihovimi kakovostjo, uporabo, kakršni so namenjeni, in načinom uporabe,
je gotovo, da gre za proizvode, ki se razlikujejo od oblačil v splošnem smislu.
36     Vendar v obravnavanem primeru iz opisa proizvodov v prijavi za registracijo ni razvidno, da imajo oblačila, ki jih vsebuje
prijava, poleg svojega namena še druge značilnosti, ki bi jim omogočile razlikovanje od oblačil v splošnem smislu.
37     Posledično je ugotovitev odbora za pritožbe, da so zadevni proizvodi enaki, pravilna. Proizvodi, zahtevani v razredu 25, so
v skupini proizvodov, ki jih zajema prejšnja znamka.
38     V zvezi s primerjavo nasprotujočih si znakov mora celostna presoja verjetnosti zmede temeljiti na splošnem vtisu, ki ga ustvarjajo
znaki, še posebej na njihovih razlikovalnih in prevladujočih elementih (sodba Sodišča z dne 11. novembra 1997 v zadevi SABEL,
C-251/95, Recueil, str. I-6191, točka 23).
39     Poleg tega je lahko sestavljena znamka in druga znamka, ki je enaka enemu od sestavnih delov sestavljene znamke, opredeljena
kot podobna le, če je ta sestavni del prevladujoč element v okviru splošnega vtisa, ki ga ustvarja sestavljena znamka. Tak
je primer, kjer je sestavni del sam tak, da je verjetno, da bo prevladal nad sliko te znamke, ki jo ima upoštevna javnost
v spominu, z rezultatom, da vsi preostali sestavni deli znamke postanejo nepomembni v okviru vtisa, ki ga ta ustvarja (sodba
Sodišča prve stopnje z dne 23. oktobra 2002 v zadevi Matratzen Concord proti UUNT – Hukla Germany (MATRATZEN), T-6/01, Recueil,
str. II-4335, točka 33).
40     Takšna presoja ne pomeni, da je treba upoštevati samo en sestavni del sestavljene znamke in ga primerjati z drugo znamko.
Ravno nasprotno je treba tako primerjavo narediti s preiskavo zadevnih znamk, kjer se vsaka upošteva kot celota. Vendar to
ne pomeni, da pri splošnem vtisu, ki ga v zavesti upoštevne javnosti ustvari sestavljena znamka, v določenih okoliščinah ne
more biti prevladujoč en ali več njenih sestavnih delov. Pri presoji prevladujočega značaja enega ali več določenih sestavnih
delov sestavljene znamke je treba še posebej upoštevati prave značilnosti posameznega sestavnega dela, tako da se primerjajo
med seboj (sodba MATRATZEN, navedena zgoraj, točki 34 in 35).
41     V obravnavanem primeru je prijavljena znamka sestavljena iz dveh besed, ki sta napisani poudarjeno, „biker“ in „miles“, in
iz figurativnih elementov, posebej slike ceste, okrog katere je krog.
42     Prvič je v zvezi s figurativnimi elementi prijavljene znamke treba ugotoviti, kot je pravilno navedel odbor za pritožbe v
točki 20 izpodbijane odločbe, da z optičnega vidika nimajo enakega položaja kot besedna elementa. Nadalje slika ceste, okrog
katere je krog, še poleg tega, da v zvezi s proizvodi, ki so namenjeni cestnemu prometu, nima velikega razlikovalnega učinka,
ne predstavlja elementa razlikovanja v zvezi s predstavo, ki jo ustvarja beseda „miles“, ki jo vsaj angleško govoreči del
upoštevne javnosti lahko razume kot mero razdalje.
43     Drugič, v zvezi z besednimi elementi tožeča stranka pravilno in brez nasprotovanja intervenienta trdi, da beseda „biker“ opisuje
proizvode za motoriste, medtem ko beseda „miles“ ni opisna.
44     V zvezi s tem je treba navesti, da javnost opisnega elementa, ki je sestavni del sestavljene znamke, ne bo na splošno zaznala
kot razlikovalnega in prevladujočega elementa splošnega vtisa, ki ga ta izraža (sodbi Sodišča prve stopnje z dne 3. julija
2003 v zadevi José Alejandro proti UUNT – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Recueil, str. II-2251, točka 53, in z dne 6.
oktobra 2004 v zadevah New Look proti UUNT – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE in NLCollection), od T-117/03 do T-119/03
in T-171/03, še neobjavljena v ZOdl., točka 34).
45     Tako je v obravnavanem primeru besedni element „miles“, ki je enak prejšnji znamki, treba presojati kot prevladujoč element
prijavljene znamke.
46     Posledično je odbor za pritožbe naredil napako, ko je v točki 21 izpodbijane odločbe ugotovil, da sta bila preostala elementa
prijavljene znamke, namreč grafični prikaz in besedni element „biker“, pomembna v zvezi z splošnim vtisom, ki ga ustvarja
ta znamka.
47     Res je, da je v nekaterih okoliščinah celoto, ki jo ustvarjajo besedni elementi sestavljene znamke, treba presojati ločeno
od njenih posameznih zadevnih elementov, posebej če ta celota ustvarja logično enoto s semantično vrednostjo, ki je drugačna
od tiste, ki jo ima vsak njen sestavni del (v tem smislu glej sodbo HUBERT, navedeno zgoraj, točke od 57 do 59). Prav tako
je primer, ko ima sestavni del sestavljene znamke, ne glede na to, da ne opisuje zadevnih proizvodov, semantičen pomen, ki
v kombinaciji s preostalimi sestavnimi deli nasprotujočega znaka ustvari celoto, ki je pojmovno drugačna (v tem smislu glej
sodbo GIORGIO BEVERLY HILLS, navedeno zgoraj, točka 49, in sodbo Sodišča prve stopnje z dne 9. julija 2003 v zadevi Laboratorios
RTB proti UUNT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), T-156/01, Recueil, str. II-2789, točka 80).
48     Vendar v obravnavanem primeru ni tako. Prvič so si predstave, ki jih vzbudita beseda „miles“ in kombinacija besed „biker“
in „miles“, zelo podobne, saj dodatek besede „biker“ niti ne spremeni pomena besede „miles“ niti z njo ne tvori semantične
enote, različne od tiste, ki jo imajo posamezni sestavni deli. Drugič, v smislu proizvodov, ki so namenjeni motoristom, ima
sklicevanje na te opisno vsebino in ni primerno za razlikovanje pomena, ki ga opisuje znak. Posledično besednemu sestavnemu
delu „biker“, tudi če dodaja določen pojmovni vidik, ne gre pripisati posebnega vsebinskega pomena.
49     Končno je treba v zvezi s celostno presojo verjetnosti zmede ugotoviti, da je v sektorju oblačil običajno, da so iste znamke
oblikovane različno, glede na vrsto proizvoda, ki ga označujejo, in različna podjetja uporabljajo podznamke, tako da linije
oblačil razlikujejo med seboj. V teh okoliščinah je treba pomisliti, da bi lahko zadevni potrošnik mislil, da proizvodi, ki
jih označujejo nasprotujoči znaki, sicer spadajo v različne linije proizvodov, vendar izvirajo od istega proizvajalca (zgoraj
navedene sodbe Fifties, , točka 49; BUDMEN, točka 57, in NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE in NLCollection, točka 51).
50     V tem primeru je odbor za pritožbe implicitno zavrnil to trditev, ko je menil, da zadevni potrošnik, ki že ima Biker Miles
motor ali bi lahko prišel v stik s to znamko, ko bi se zanimal za motorje, mogoče ne bi želel kupiti rokavic znamke MILES,
ampak le proizvode, ki jih označuje znamka „Biker Miles“, ki ustrezajo njegovemu motorju in preostali opremi.
51     Takemu sklepanju ni mogoče pritrditi. Kajti ko si dva nasprotujoča znaka delita enak prevladujoči element in zajemata iste
proizvode, je verjetno, da ju bo zadevni potrošnik zaznaval kot dve liniji oblačil istega podjetja.
52     Po vsem tem je treba izhajati iz tega, da je odbor za pritožbe napačno menil, da zadevni potrošnik izkazuje večjo stopnjo
pozornosti in da si z njegovega stališča nasprotujoča znaka nista toliko podobna, saj njun skupni besedni element „miles“
ni prevladujoči element.
53     Tako je ob upoštevanju, prvič, enake narave zadevnih proizvodov, in drugič, podobnosti med nasprotujočimi znaki, treba skleniti,
da si je odbor za pritožbe napačno razlagal člen 8(1)(b) Uredbe št. 40/94, ko je ugotovil, da med nasprotujočima znamkama
ni verjetnosti zmede.
54     Posledično je treba izpodbijano odločbo razveljaviti.

Stroški
55     V skladu s členom 87(2) Poslovnika se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker tožena stranka
s predlogi ni uspela in je tožeča stranka priglasila stroške, je treba toženi stranki naložiti plačilo stroškov. Ker tožeča
stranka ni predlagala, naj se intervenientu naloži plačilo stroškov, intervenient nosi svoje stroške.
Iz teh razlogov je
SODIŠČE PRVE STOPNJE (četrti senat)
razsodilo:
1)
Odločba drugega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) z dne 9. septembra 2003
(zadeva R 174/2002-2) se razveljavi.
2)
UUNT se naloži plačilo stroškov tožeče stranke.
3)
Intervenient nosi svoje stroške.
Legal
Lindh
Vadapalas
Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 7. julija 2005.
Sodni tajnik

Predsednik
H. Jung

H. Legal
*
Jezik postopka: nemščina.