CELEX: 62008CJ0302
Marcas
Registo internacional
Protocolo referente ao Acordo de Madrid
Regulamento (CE) n.º 40/94
Artigo 146.º
Identificação dos efeitos na Comunidade de um registo internacional e de uma marca comunitária
Regulamento (CE) n.º 1383/2003
Artigo 5.º, n.º 4
Mercadorias suspeitas de violarem uma marca
Intervenção das autoridades aduaneiras
Titular de uma marca comunitária
Direito de obter a intervenção também em Estados-Membros diferentes do Estado-Membro em que é apresentado o pedido de intervenção
Extensão ao titular de um registo internacional

O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação do artigo 5.
o
, n.
o
4, do Regulamento (CE) n.
o
1383/2003 do Conselho, de 22 de Julho de 2003, relativo à intervenção das autoridades aduaneiras em relação às mercadorias suspeitas de violarem certos direitos de propriedade intelectual e a medidas contra mercadorias que violem esses direitos (
JO L 196, p. 7
), e do artigo 146.
o
do Regulamento (CE) n.
o
40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (
JO 1994, L 11, p. 1
), conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.
o
1992/2003 do Conselho, de 27 de Outubro de 2003 (
JO L 296, p. 1
, a seguir «Regulamento n.
o
40/94»).
Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Zino Davidoff SA (a seguir «Davidoff») à Bundesfinanzdirektion Südost (Direcção Regional das Finanças do Sudeste), relativamente a um pedido da Davidoff de apreensão na fronteira de mercadorias suspeitas de violarem marcas objecto de registos internacionais de que é titular.
Quadro jurídico
O artigo 1.
o
do Regulamento n.
o
1383/2003 dispõe:
«1.   O presente regulamento estabelece as condições de intervenção das autoridades aduaneiras em caso de mercadorias suspeitas de violação de direitos de propriedade intelectual, nas seguintes situações:
a)
Quando sejam declaradas para introdução em livre prática, exportação ou reexportação […];
b)
Quando sejam descobertas por ocasião de controlos de mercadorias que entrem ou saiam do território aduaneiro da Comunidade […], sujeitas a um regime suspensivo […], em vias de ser reexportadas mediante notificação […] ou colocadas em zona franca ou em entreposto franco […].
2.   O presente regulamento define igualmente as medidas a tomar pelas autoridades competentes quando se estabeleça que as mercadorias referidas no n.
o
1 violam direitos de propriedade intelectual.»
O artigo 2.
o
do mesmo regulamento enuncia:
«1.   Para efeitos do presente regulamento, entende-se por ‘mercadorias que violam um direito de propriedade intelectual’:
a)
‘Mercadorias de contrafacção’, isto é:
i)
mercadorias, incluindo a embalagem, nas quais tenha sido aposta sem autorização uma marca idêntica à marca validamente registada para o mesmo tipo de mercadorias ou que, nos seus aspectos essenciais, não pode ser distinguida dessa marca e que, por esse motivo, viola os direitos decorrentes do Direito Comunitário para o titular da marca em questão, tal como previsto no Regulamento (CE) n.
o
40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária ou no direito do Estado-Membro em que é apresentado o pedido de intervenção das autoridades aduaneiras;
[…]
[…]
2.   Para efeitos do presente regulamento, entende-se por ‘titular do direito’:
a)
O titular de uma marca […]
[…]»
O artigo 5.
o
tem a seguinte redacção:
«1.   Em cada Estado-Membro, o titular do direito pode apresentar ao serviço aduaneiro competente um pedido escrito de intervenção das autoridades aduaneiras, quando as mercadorias se encontrem numa das situações previstas no n.
o
1 do artigo 1.
o
(pedido de intervenção).
[…]
4.   Quando o requerente seja titular do direito de uma marca comunitária […], o pedido pode, além da intervenção das autoridades aduaneiras do Estado-Membro em que é apresentado, solicitar a intervenção das autoridades aduaneiras de um ou mais Estados-Membros.
[…]»
A Comunidade aderiu, com efeitos a partir de 1 de Outubro de 2004, ao Protocolo referente ao Acordo de Madrid relativo ao registo internacional de marcas, aprovado em Madrid, em 27 de Junho de 1989 (a seguir «protocolo»), nos termos da Decisão 2003/793/CE do Conselho, de 27 de Outubro de 2003 (
JO L 296, p. 20
).
O artigo 4.
o
do protocolo dispõe:
«Efeitos do registo internacional
a)
A partir da data do registo ou da inscrição […], a protecção da marca em cada uma das partes contratantes interessadas é a mesma como se a marca tivesse sido depositada directamente junto da administração dessa parte contratante. Se nenhuma recusa tiver sido notificada à secretaria internacional […], ou se uma recusa notificada […] tiver sido retirada ulteriormente, a protecção da marca na parte contratante interessada é, a partir da referida data, a mesma como se a marca tivesse sido registada pela administração dessa parte contratante.
[…]»
O artigo 146.
o
do Regulamento n.
o
40/94, sob a epígrafe «Efeitos dos registos internacionais que designem a Comunidade Europeia», prevê:
«1.   Um registo internacional que designe a Comunidade Europeia produzirá os mesmos efeitos que um pedido de marca comunitária […].
2.   Se não tiver sido notificada qualquer recusa […], ou, em caso de recusa, se esta tiver sido retirada, o registo internacional de uma marca que designe a Comunidade Europeia produzirá os mesmos efeitos que o registo de uma marca como marca comunitária […].
[…]»
Litígio no processo principal e questão prejudicial
Em 10 de Maio de 2007, com base no artigo 5.
o
, n.
o
4, do Regulamento n.
o
1383/2003, a Davidoff apresentou à Oberfinanzdirektion Nürnberg, actual Bundesfinanzdirektion Südost, um pedido de apreensão na fronteira de mercadorias suspeitas de violarem doze marcas objecto de um registo internacional de que é titular.
Este pedido foi indeferido em 22 de Agosto de 2007 com o fundamento de que o artigo 5.
o
, n.
o
4, do Regulamento n.
o
1383/2003 só se refere ao «titular do direito de uma marca comunitária» e que este regulamento não foi alterado pelo legislador comunitário apesar da adesão da Comunidade ao protocolo.
A Davidoff interpôs recurso da decisão de indeferimento para o Finanzgericht München.
Este órgão jurisdicional considera que as disposições comunitárias em causa colocam problemas de interpretação.
Por sua vez, considera que, para além da sua simples redacção, o artigo 5.
o
, n.
o
4, do Regulamento n.
o
1383/2003 é também aplicável ao titular de uma marca objecto de um registo internacional, visto que essa marca é equiparada a uma marca comunitária quanto aos seus efeitos na Comunidade.
Neste contexto, o Finanzgericht München decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial:
«O artigo 5.
o
, n.
o
4, do Regulamento [n.
o
1383/2003] deve ser interpretado, atendendo à adesão da Comunidade Europeia ao [protocolo], no sentido de que, apesar de utilizar o conceito de ‘marca comunitária’, abrange igualmente os registos internacionais de marcas na acepção dos artigos 146.
o
e seguintes do Regulamento [n.
o
40/94]?»
Quanto à questão prejudicial
Com a sua questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, no essencial, se o artigo 5.
o
, n.
o
4, do Regulamento n.
o
1383/2003, lido à luz do artigo 146.
o
do Regulamento n.
o
40/94, permite ao titular de uma marca objecto de um registo internacional obter, como o titular do direito de uma marca comunitária, a intervenção das autoridades aduaneiras de um ou mais Estados-Membros diferentes do Estado-Membro em que apresenta o seu pedido.
A este respeito, importa observar que o Regulamento n.
o
1383/2003 foi adoptado antes da adesão da Comunidade ao protocolo nos termos da Decisão 2003/793.
Em conformidade com o disposto no artigo 4.
o
, n.
o
1, do protocolo, a protecção de uma marca objecto de um registo internacional é, em cada uma das partes contratantes designadas pelo titular dessa marca, a mesma como se a marca tivesse sido depositada directamente junto da administração dessa parte contratante.
O oitavo considerando do Regulamento n.
o
1992/2003 indica que dele constam as medidas necessárias para tornar efectiva a adesão da Comunidade ao protocolo.
O sexto considerando do mesmo regulamento sublinha, nomeadamente, que é necessário autorizar os titulares de registos internacionais ao abrigo do protocolo a requerer a protecção das suas marcas ao abrigo do sistema da marca comunitária.
O primeiro considerando recorda que, no sistema da marca comunitária, as marcas comunitárias beneficiam de protecção uniforme e produzem efeitos em todo o território da Comunidade.
À luz destes considerandos, o artigo 146.
o
, n.
o
2, do Regulamento n.
o
40/94, introduzido pelo Regulamento n.
o
1992/2003, dispõe que o registo internacional de uma marca que designe a Comunidade produzirá os mesmos efeitos que o registo de uma marca como marca comunitária.
Daqui resulta, como consideram o órgão jurisdicional de reenvio, a recorrente no processo principal, todos os Estados-Membros que apresentaram observações e a Comissão das Comunidades Europeias, que o legislador comunitário pretendeu deste modo equiparar, quanto aos seus efeitos, as marcas objecto de um registo internacional e as marcas comunitárias.
O artigo 5.
o
, n.
o
4, do Regulamento n.
o
1383/2003 refere-se precisamente a um procedimento destinado a aplicar, na Comunidade, a protecção de uma marca comunitária, relativamente aos seus efeitos.
De acordo com os seus termos, permite unicamente ao «titular do direito de uma marca comunitária», no âmbito de um pedido de intervenção, obter, além da intervenção das autoridades aduaneiras do Estado-Membro em que é apresentado, a intervenção das autoridades aduaneiras de um ou mais Estados-Membros.
No entanto, na sequência da equiparação às marcas comunitárias das marcas objecto de um registo internacional, deve necessariamente admitir-se que, em conformidade com a intenção do legislador comunitário que presidiu à adopção do Regulamento n.
o
1992/2003, a aplicação do artigo 5.
o
, n.
o
4, do Regulamento n.
o
1383/2003 pode também ser solicitada pelo titular de uma marca objecto de um registo internacional.
Por conseguinte, há que responder à questão prejudicial que o artigo 5.
o
, n.
o
4, do Regulamento n.
o
1383/2003, lido à luz do artigo 146.
o
do Regulamento n.
o
40/94, deve ser interpretado no sentido de que permite ao titular de uma marca objecto de um registo internacional obter, como o titular do direito de uma marca comunitária, a intervenção das autoridades aduaneiras de um ou mais Estados-Membros diferentes do Estado-Membro em que apresenta o seu pedido.
Quanto às despesas
Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Sexta Secção) declara:

O artigo 5.
o
, n.
o
4, do Regulamento (CE) n.
o
1383/2003 do Conselho, de 22 de Julho de 2003, relativo à intervenção das autoridades aduaneiras em relação às mercadorias suspeitas de violarem certos direitos de propriedade intelectual e a medidas contra mercadorias que violem esses direitos, lido à luz do artigo 146.
o
do Regulamento (CE) n.
o
40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.
o
1992/2003 do Conselho, de 27 de Outubro de 2003, deve ser interpretado no sentido de que permite ao titular de uma marca objecto de um registo internacional obter, como o titular do direito de uma marca comunitária, a intervenção das autoridades aduaneiras de um ou mais Estados-Membros diferentes do Estado-Membro em que apresenta o seu pedido.

Assinaturas
(
*1
)	Língua do processo: alemão.