CELEX: 62005CJ0334
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado
Marchio comunitario
Regolamento (CE) n. 40/94
Art. 8, n. 1, lett. b)
Rischio di confusione
Domanda di marchio figurativo comunitario contenente gli elementi denominativi "Limoncello della Costiera Amalfitana" e "shaker"
Opposizione da parte del titolare del marchio denominativo nazionale LIMONCHELO

1       Con il proprio ricorso, l’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l’«UAMI»)
chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 15 giugno 2005, causa T‑7/04, Shaker/UAMI
– Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker) (Racc. pag. II‑2305; in prosieguo: la «sentenza impugnata»),
con la quale quest’ultimo ha accolto il ricorso della Shaker di L. Laudato & C. Sas (in prosieguo: la «Shaker»), annullando
la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI 24 ottobre 2003 (in prosieguo: la «decisione controversa»), che
aveva negato a tale società la registrazione di un marchio figurativo comunitario contenente gli elementi denominativi «Limoncello
della Costiera Amalfitana» e «shaker».

Contesto normativo
2       Il settimo ‘considerando’ del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994,
L 11, pag. 1), così prevede:
«(…) la tutela conferita dal marchio comunitario, che mira in particolare a garantire la funzione d’origine del marchio di
impresa, è assoluta in caso di identità tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; (…) la tutela è accordata
anche in caso di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra i prodotti o servizi; (…) è opportuno interpretare
la nozione di somiglianza in relazione al rischio di confusione; (…) il rischio di confusione, la cui valutazione dipende
da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio di impresa sul mercato, dall’associazione che può essere fatta
tra il marchio di impresa e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio di impresa e il segno e tra
i prodotti o servizi designati, costituisce la condizione specifica della tutela».
3       L’art. 8, n. 1, lett. b), di tale regolamento è del seguente tenore:
«In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:
(…)
b)      se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti
o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio
nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».

Fatti
4       Il 20 ottobre 1999 la Shaker ha presentato all’UAMI una domanda di registrazione quale marchio comunitario del seguente marchio
figurativo:
5       I prodotti per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano nelle classi 29, 32 e 33 dell’Accordo di Nizza del 15
giugno 1957 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto
e modificato (in prosieguo: l’«Accordo di Nizza»).
6       In seguito ad un intervento dell’UAMI, la Shaker ha limitato la propria domanda al liquore di limoni proveniente dalla Costiera
Amalfitana, in relazione ai prodotti della classe 33, che comprende le «bevande alcoliche (tranne le birre)».
7       Il 1° giugno 2000 la Limiñana y Botella SL ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94.
Il motivo dell’opposizione era il rischio di confusione di cui all’art. 8, n. 1, lett. b), di tale regolamento tra, da un
lato, il marchio richiesto, in quanto riferito ai prodotti della classe 33, e, dall’altro, il marchio denominativo dell’opponente,
a sua volta relativo ai prodotti della classe 33, registrato nel 1996 presso la Oficina Española de Patentes y Marcas (ufficio
spagnolo dei brevetti e marchi), «LIMONCHELO».
8       Con decisione 9 settembre 2002 la divisione di opposizione dell’UAMI ha accolto la citata opposizione, rifiutando la richiesta
registrazione del marchio.
9       Con la decisione controversa la seconda commissione di ricorso dell’UAMI, adita dalla Shaker, ha respinto la domanda di quest’ultima.
Essa ha in sostanza ritenuto che l’elemento dominante del marchio richiesto fosse il termine «Limoncello» e che tale marchio
e il marchio anteriore fossero visivamente e foneticamente assai simili, con la conseguente esistenza di un rischio di confusione.

Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
10     Il 7 gennaio 2004 la Shaker ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale per l’annullamento della decisione controversa, lamentando,
in primo luogo, la violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in secondo luogo uno sviamento di potere
e, in terzo luogo, la violazione dell’obbligo di motivare le decisioni.
11     Per quanto riguarda il primo motivo, il Tribunale, dopo aver constatato l’identità dei prodotti in esame, ha affermato, per
quanto riguarda i segni in conflitto, ai punti 53 e 54 della sentenza impugnata, quanto segue:
«53      (…) la commissione di ricorso doveva esaminare quale componente del marchio richiesto potesse, per le sue caratteristiche
visive, fonetiche o concettuali, fornire di per sé l’impressione di tale marchio che il pubblico pertinente conserva nella
memoria, di modo che le altre componenti di quest’ultimo appaiano trascurabili a tal riguardo. (…)
54      Tuttavia, se il marchio richiesto è un marchio complesso a carattere visivo, la valutazione dell’impressione complessiva di
questo marchio nonché la determinazione di un eventuale elemento dominante dello stesso deve avvenire sulla base di un’analisi
visiva. Pertanto, in una tale ipotesi, solo in quanto un eventuale elemento dominante comportasse aspetti semantici non visivi
occorrerebbe, eventualmente, procedere al confronto tra questo elemento, da un lato, ed il marchio anteriore, dall’altro,
prendendo in considerazione anche questi altri aspetti semantici, come ad esempio concetti astratti pertinenti o aspetti semantici
fonetici».
12     Utilizzando tale metodo, il Tribunale ha considerato, al punto 59 della sentenza impugnata, la rappresentazione del piatto
tondo ornato di limoni come l’elemento dominante del marchio richiesto. Esso ha rilevato che gli elementi denominativi di
tale marchio non erano dominanti sotto il profilo visuale e ha considerato superfluo esaminare le caratteristiche fonetiche
o concettuali di tali elementi.
13     Di conseguenza, al punto 65 della medesima sentenza il Tribunale ha affermato che l’elemento rappresentante il piatto tondo
non aveva alcun elemento comune con il marchio anteriore, che è un marchio puramente denominativo.
14     Ai punti 66-69 di tale sentenza, il Tribunale ha affermato quanto segue:
«66      Non vi è pertanto rischio di confusione tra i marchi di cui trattasi. La dominanza della rappresentazione figurativa di un
piatto tondo ornato di limoni rispetto ad altri elementi del marchio richiesto impedisce qualsiasi rischio di confusione basato
sull’esistenza di somiglianze visive, fonetiche o concettuali dei termini “limonchelo” e “limoncello” che figurano nei marchi
di cui è causa.
67      Nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, occorre ancora tener conto del fatto che il consumatore medio
solo raramente ha la possibilità di procedere ad un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine
non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (…). Pertanto l’elemento dominante del marchio richiesto costituito dal piatto
tondo ornato da limoni riveste maggiore importanza nell’analisi complessiva del segno, dato che il consumatore, nell’osservare
un’etichetta di una bevanda alcolica forte, prende in considerazione e rammenta l’elemento predominante del segno che gli
consente, in occasione di un acquisto successivo, di ripetere l’esperienza.
68      La predominanza della componente figurativa costituita da un piatto tondo ornato di limoni nel marchio richiesto rende, nella
fattispecie, la valutazione degli elementi distintivi del marchio anteriore privi di incidenza sull’applicazione dell’art. 8,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Infatti, se la rilevanza del carattere distintivo di un marchio denominativo anteriore
può influenzare la valutazione del rischio di confusione (…), questo criterio presuppone che vi sia, quantomeno, un certo
rischio di confusione tra il marchio anteriore e il marchio richiesto. Ora, dalla valutazione d’insieme del rischio di confusione
tra i marchi di cui è causa risulta che la predominanza, nel marchio richiesto, di un piatto tondo ornato di limoni impedisce
qualsiasi rischio di confusione con il marchio anteriore. Di conseguenza, non occorre più pronunciarsi sul carattere distintivo
del marchio anteriore (…).
69      Sulla base di queste considerazioni, occorre constatare che, nonostante l’identità dei prodotti di cui trattasi, il grado
di somiglianza tra i marchi in questione non è sufficientemente elevato perché si possa ritenere che il pubblico spagnolo
di riferimento possa credere che i prodotti di cui è causa provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
Pertanto, contrariamente a quanto ha ritenuto l’UAMI nella decisione [controversa], non esiste rischio di confusione tra tali
marchi ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94».
15     Il Tribunale ha pertanto accolto il primo motivo, ha dichiarato superfluo l’esame degli altri e annullato la decisione controversa.
Esso ha altresì riformato la stessa nel senso che il ricorso proposto dalla Shaker dinanzi all’UAMI era fondato, cosicché
l’opposizione doveva essere respinta.

Sull’impugnazione
16     A sostegno del proprio ricorso l’UAMI ha fatto valere due motivi, ma ha rinunciato al secondo nel corso del procedimento dinanzi
alla Corte, in seguito ad una rettifica compiuta dal Tribunale con ordinanza 12 giugno 2006. Tale motivo non deve dunque essere
esaminato.

Argomenti delle parti
17     Il motivo conservato dall’UAMI nell’ambito della sua impugnazione lamenta un’interpretazione ed un’applicazione errate dell’art. 8,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
18     L’UAMI contesta al Tribunale di aver escluso ogni rischio di confusione valutando soltanto la percezione visiva del marchio
richiesto, senza compiere un esame fonetico e concettuale di tutti gli elementi costitutivi dei marchi in questione, il che
violerebbe il principio della valutazione globale del rischio di confusione, come espresso in particolare nella sentenza 11
novembre 1997, causa C‑251/95, SABEL (Racc. pag. I‑6191).
19     L’UAMI critica inoltre la sentenza impugnata per quanto riguarda la determinazione della componente distintiva e dominante
dei segni. Il Tribunale avrebbe infatti attribuito un valore esclusivo e decisivo alla rappresentazione del piatto ornato
di limoni senza ammettere che le altre componenti potessero avere un qualunque valore distintivo.
20     L’UAMI ritiene che il Tribunale avrebbe dovuto valutare l’effettiva incidenza del termine «Limoncello» sulla percezione del
prodotto in esame da parte del consumatore medio, prendendo in considerazione il pubblico di riferimento nella fattispecie.
Per quanto riguarda le bevande alcoliche, il consumatore medio presterebbe maggiore attenzione alla componente verbale, trattandosi
di una categoria di beni comunemente identificata dal nome del prodotto, piuttosto che agli elementi iconografici riprodotti
sull’etichetta.
21     Non valutando i caratteri distintivi intrinseci del marchio anteriore, la sentenza impugnata avrebbe invertito il processo
che dovrebbe condurre alla valutazione del rischio di confusione. Il Tribunale si sarebbe limitato ad un semplice esame dei
segni, senza compiere una valutazione globale.
22     La Shaker, per contro, ritiene in primo luogo che l’impugnazione si basi su una lettura erronea della citata sentenza SABEL.
Il regolamento n. 40/94 non prevederebbe l’esame di ciascun elemento visuale, fonetico e concettuale dei marchi in questione.
23     Inoltre, la sentenza del Tribunale 15 febbraio 2005, causa T‑169/02, Cervecería Modelo/UAMI – Modelo Continente Hipermercados
(NEGRA MODELO) (Racc. pag. II‑505), richiamata dall’UAMI, nella quale è stato affermato, al punto 40, che l’identità fonetica
e concettuale tra l’elemento dominante del marchio richiesto e il marchio anteriore neutralizza le differenze visive derivanti
dalle specificità grafiche, non sarebbe rilevante. Tale sentenza riguarderebbe due marchi figurativi, ed il valore neutralizzante
della somiglianza fonetica e concettuale coinciderebbe con l’elemento dominante della componente fonetica e concettuale comune
dei due marchi. Secondo la Shaker, la tesi proposta dall’UAMI comporta che una somiglianza fonetica e concettuale possa neutralizzare
l’elemento visuale dominante, privando così l’elemento dominante di utilità nella valutazione del rischio di confusione.
24     In secondo luogo la Shaker osserva che, affermando che il Tribunale ha riconosciuto un valore esclusivo e decisivo alla rappresentazione
del piatto ornato di limoni, l’UAMI chiede in realtà alla Corte di controllare la valutazione degli elementi di fatto compiuta
dal Tribunale, mentre tale valutazione non può essere sottoposta al controllo della Corte.
25     L’argomento sarebbe pertanto irricevibile, e in ogni caso infondato, dal momento che l’UAMI non potrebbe contestare al Tribunale
una valutazione parziale degli elementi di fatto, limitandosi esso stesso a una tale valutazione. L’esame dovrebbe essere
compiuto alla luce della sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T‑6/01, Matratzen Concord/UAMI – Hukla Germany (MATRATZEN)
(Racc. pag. II‑4335), confermata con ordinanza della Corte 28 aprile 2004, causa C‑3/03 P, Matratzen Concord/UAMI (Racc. pag. I‑3657),
la quale non escluderebbe che l’impressione generale prodotta nella memoria del pubblico rilevante da un marchio complesso
possa, in talune circostanze, essere dominata da uno o più elementi dello stesso.
26     In terzo luogo la Shaker sostiene l’irricevibilità degli argomenti dell’UAMI relativi all’inadeguata considerazione del consumatore
medio e del principio di interdipendenza, poiché tali argomenti finirebbero col chiedere alla Corte una nuova valutazione
dei fatti già considerati dal Tribunale. La Shaker osserva inoltre che le sentenze del Tribunale richiamate dall’UAMI sono
irrilevanti, poiché le circostanze in cui le stesse sono state pronunciate non erano uguali a quelle della presente causa.
27     Per quanto riguarda il pubblico di riferimento, il Tribunale avrebbe correttamente considerato i consumatori medi spagnoli,
facendo ad essi riferimento specifico per valutare il rischio di confusione.

Giudizio della Corte
Sulla ricevibilità
28     Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Shaker relativamente al motivo fatto valere dall’UAMI, si
deve ricordare che dall’art. 225, n. 1, CE e dall’art. 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia emerge che
l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Infatti il Tribunale è competente in via esclusiva per accertare i fatti
rilevanti e per valutare gli elementi di prova. L’accertamento di tali fatti e la valutazione di tali elementi di prova non
costituiscono quindi, salvo il caso di snaturamento degli stessi, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato
della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v. in particolare, in tal senso, sentenze 19 settembre 2002, causa C‑104/00 P,
DKV/UAMI, Racc. pag. I‑7561, punto 22; 12 gennaio 2006, causa C‑173/04 P, Deutsche SiSi-Werke/UAMI, Racc. pag. I‑551, punto 35,
e 22 giugno 2006, causa C‑25/05 P, Storck/UAMI, Racc. pag. I‑5719, punto 40).
29     In questo caso, il motivo fatto valere dall’UAMI riguarda una questione di diritto, poiché intende dimostrare che il Tribunale
ha applicato erroneamente l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, limitandosi all’esame visuale dei marchi in
conflitto e non compiendo un esame fonetico e concettuale degli stessi.
30     Il motivo deve dunque essere dichiarato ricevibile.
Nel merito
31     Per quanto riguarda il fondamento del motivo in cui si lamentano un’interpretazione ed un’applicazione errate dell’art. 8,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, si deve ricordare che, ai sensi di tale disposizione, in seguito all’opposizione
del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della
somiglianza di detto marchio con il marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contrassegnati
dai due marchi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato.
Tale rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
32     A tale proposito, il legislatore comunitario ha precisato, nel settimo ‘considerando’ del regolamento n. 40/94, che la valutazione
del rischio di confusione dipende da numerosi fattori, e segnatamente dalla notorietà del marchio sul mercato, dall’associazione
che può essere fatta tra lo stesso e il segno usato o registrato, dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno e tra
i prodotti o servizi designati.
33     Risulta in proposito da una giurisprudenza costante che costituisce rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94 il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o servizi in questione provengano dalla
medesima impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate [v., in tal senso, con riferimento alla prima direttiva
del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi
d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1), sentenze 22 giugno 1999, causa C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer (Racc. pag. I‑3819, punto 17),
e 6 ottobre 2005, causa C‑120/04, Medion (Racc. pag. I‑8551, punto 26)].
34     Inoltre, l’esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico deve essere valutata globalmente, prendendo in considerazione
tutti i fattori rilevanti nel caso di specie (v., in tal senso, sentenze SABEL, cit., punto 22; Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit.,
punto 18; 22 giugno 2000, causa C‑425/98, Marca Mode, Racc. pag. I‑4861, punto 40; ordinanza Matratzen Concord/UAMI, cit.,
punto 28; sentenze Medion, cit., punto 27, e 23 marzo 2006, causa C‑206/04 P, Mülhens/UAMI, Racc. pag. I‑2717, punto 18).
35     Secondo una giurisprudenza altrettanto costante, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto
attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi in esame, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi,
in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che il consumatore medio
ha dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito,
il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi
(v., in tal senso, citate sentenze SABEL, punto 23, Lloyd Schuhfabrik Meyer, punto 25, Medion, punto 28, e Mülhens/UAMI, punto 19,
nonché ordinanza Matratzen Concord/UAMI, cit., punto 29).
36     Si deve aggiungere che, al fine di valutare il grado di somiglianza esistente tra i marchi in questione, occorre determinarne
il loro grado di somiglianza visiva, fonetica e concettuale nonché, eventualmente, valutare la rilevanza che occorre attribuire
a questi diversi elementi, tenendo conto della categoria dei prodotti o servizi in questione e delle condizioni in cui essi
sono messi in commercio (v. sentenza Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit., punto 27).
37     Nella fattispecie il Tribunale ha richiamato, al punto 49 della sentenza impugnata, la giurisprudenza ricordata al punto 35
della presente sentenza, secondo la quale la valutazione complessiva del rischio di confusione deve fondarsi sull’impressione
complessiva prodotta dai segni in conflitto.
38     Esso ha tuttavia precisato, al punto 54 della sentenza impugnata, che, se il marchio richiesto è un marchio complesso a carattere
visivo, la valutazione dell’impressione complessiva di questo marchio nonché la determinazione di un eventuale elemento dominante
dello stesso devono avvenire sulla base di un’analisi visiva. Ha aggiunto che, in una tale ipotesi, solo in quanto un eventuale
elemento dominante comportasse aspetti semantici non visivi occorrerebbe, eventualmente, procedere al confronto tra questo
elemento, da un lato, ed il marchio anteriore, dall’altro, prendendo in considerazione anche questi altri aspetti semantici,
come aspetti fonetici o concetti astratti pertinenti.
39     Muovendo da tali considerazioni il Tribunale ha innanzi tutto affermato, nell’ambito dell’esame dei segni in conflitto, che
il marchio richiesto comprendeva un elemento dominante costituito dalla rappresentazione di un piatto tondo ornato di limoni.
Da ciò ha dedotto quindi, ai punti 62‑64 della sentenza impugnata, che non era necessario esaminare le caratteristiche fonetiche
o concettuali degli altri elementi di tale marchio. Ha quindi concluso, al punto 66 della medesima sentenza, che la dominanza
della rappresentazione figurativa di un piatto tondo ornato di limoni rispetto agli altri elementi del marchio impediva qualsiasi
rischio di confusione basato sull’esistenza di somiglianze visive, fonetiche o concettuali dei termini «limonchelo» e «limoncello»
contenuti nei marchi in causa.
40     Così facendo, il Tribunale non ha compiuto una valutazione globale del rischio di confusione dei marchi in conflitto.
41     Si deve infatti sottolineare che, secondo la giurisprudenza della Corte, nel verificare l’esistenza di un rischio di confusione,
la valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio
complesso e paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione considerati
ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico pertinente
da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (v., in tal senso,
ordinanza Matratzen Concord/UAMI, cit., punto 32, e sentenza Medion, cit., punto 29).
42     Come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 21 delle sue conclusioni, è solo quando tutte le altre componenti del marchio
sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante.
43     Ne consegue che il Tribunale ha applicato erroneamente l’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
44     L’UAMI sostiene dunque con ragione che la sentenza impugnata è viziata da un errore di diritto.
45     Risulta da quanto sopra che la sentenza impugnata deve essere annullata.
46     Ai sensi dell’art. 61, primo comma, seconda frase, dello Statuto della Corte di giustizia, essa può, in caso di annullamento
della decisione del Tribunale, rinviare la causa a quest’ultimo affinché esso si pronunci.
47     Nella presente controversia, la causa deve essere rinviata al Tribunale, riservando la decisione sulle spese.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:
1)      È annullata la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 15 giugno 2005, causa T‑7/04, Shaker/UAMI – Limiñana
y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker).
2)      La causa è rinviata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
3)      Le spese sono riservate.
Firme
*
Lingua processuale: l'italiano.