CELEX: 62007TJ0114
Марка на Общността
Процедура за обявяване на недействителност
Фигуративна марка на Общността "LAST MINUTE TOUR"
Нерегистрирана по-ранна национална марка "LASTMINUTE.COM"
Относително основание за отказ
Препращане към националното право, уреждащо по-ранната марка
Режим на иска по common law при злоупотреба с наименование (action for passing off)
Член 8, параграф 4 и член 52, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем съответно член 8, параграф 4 и член 53, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

Обстоятелства, предхождащи споровете
Процедура за регистрация на знака „LASTMINUTE.COM“ като марка на Общността
На 25 февруари 2000 г. дружество Last Minute Network Ltd (наричано по-нататък „LMN“ или „жалбоподателят“) подава пред Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) на основание Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от относно марката на Общността (
ОВ L 11, 1994 г., стр. 1
; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), изменен (заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от относно марката на Общността (
ОВ L 78, стр. 1
), заявка за регистрация на марка на Общността за словния знак „LASTMINUTE.COM“.
Услугите, за които е заявена регистрация на този знак, спадат по-конкретно към класове 39 и 42 по смисъла на Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година, ревизирана и изменена, и за всеки от тези класове съответстват на следното описание:
—
клас 39: „Туристически агенции; резервации за пътувания; информация, съвети и консултации, свързани с тях“,
—
клас 42: „Туристически агенции; резервации за ресторанти; предоставяне на съоръжения и оборудване за електронна и неелектронна търговия; проектиране на оборудване за документално проучване в Интернет и в онлайн бази данни, включително на свързаните с тях мрежови системи; организиране на екскурзии и срещи; придружаване на лица; информация чрез Интернет; бази данни или други средства за електронна комуникация, свързани с тях; поддръжка на градини; информация, съвети и консултации, свързани с тях“.
Тази заявка за регистрация е отхвърлена с решение на проверителя от 29 октомври 2001 г. с мотива, че словният знак няма отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009).
LMN оспорва това решение пред СХВП с жалба, подадена на 18 декември 2001 г.
С решение от 8 юли 2003 г. втори апелативен състав на СХВП отхвърля тази жалба за посочените услуги от клас 39 и за услугите „туристически агенции и резервации за ресторанти“ от клас 42 с мотив, изведен от липсата на отличителен характер на „LASTMINUTE.COM“ по отношение на тези услуги.
Според апелативния състав всяко дружество, специализирано в резервации за пътувания, развлечения или вечери в ресторанти „в последната минута“ има интерес да използва израза „last minute“ като описание на предоставяните от него услуги. Тъй като този израз се вписвал съвсем ясно в публичното пространство и трябвало да остане на разположение на всички оператори, същият не можел по принцип да придаде отличителен характер на услугите на определено предприятие.
Добавката на разширението „.com“ към „lastminute“ и свързването им без шпация или тире, често срещано в английския език, изобщо нямали отличително свойство. Като обикновена препратка към интернет адрес, разширението „.com“ не превръщало в марка термин, който няма отличителен характер.
Процедура за регистрация на знака „LAST MINUTE TOUR“ като марка на Общността
На 11 март 2000 г. дружество Last Minute Tour SpA (наричано по-нататък „LMT“) подава пред СХВП заявка съгласно Регламент № 40/94 за регистрация на посочения по-долу фигуративен знак, съставен от три словни елемента „last“, „minute“ и „tour“ с черен цвят и изображение с червен цвят на символ, за който се предполага, че напомня за пътувания на древния рапануйски език:
Стоките и услугите, за които е заявена регистрация на този знак, спадат съответно към клас 16, от една страна, и към класове 39 и 42, от друга страна, и за всеки от тези класове съответстват на следното описание:
—
клас 16: „ Хартия, картон и стоки от тези материали, които не са включени в други класове; печатни произведения; каталози; печатни разписания; брошури; книги; вестници; списания (периодични издания); материали за подвързване на книги; фотографии; етикети; канцеларски принадлежности; канцеларски лепила и лепила за домакински цели (слепващи вещества); материали за художници; четки за рисуване; пишещи машини и канцеларско оборудване (с изключение на мебели); образователни и учебни материали (с изключение на апарати); пластмасови материали за опаковки (които не са включени в други класове); карти за игра; печатарски букви; клишета“,
—
клас 39: „Туристически агенции; резервации за пътувания; организиране на пътувания; организиране на пътувания с кораб и екскурзии; превоз и придружаване на пътници; въздушен транспорт; отдаване под наем на превозни средства; информация относно транспорта“,
—
клас 42: „Хотелиерски и ресторантьорски услуги, услуги, отнасящи се до пансиони, туристически курорти, барове, частни клубове; услуги, отнасящи се до резервацията на хотели и туристически курорти; създаване (проектиране) на компютърен софтуер; отдаване под наем на компютърен софтуер“.
Заявката за марка е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 25/2001 от 19 март 2001 г.
На 19 юни 2001 г. LMN подава възражение срещу регистрацията на заявения от LMT знак, като се позовава на това, че в Обединеното кралство съществува нерегистрирана словна марка „LASTMINUTE.COM“, която то използва от 1998 г. в процеса на търговия по смисъла на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009).
Възражението е отхвърлено с решение от 12 юли 2002 г. на отдела по споровете на СХВП с мотива, че LMN не е представило в определения срок доказателства, че е упражнявало по-ранното право, на което се позовава във възражението си.
Марката на Общността „LAST MINUTE TOUR“ е регистрирана на 14 май 2003 г. под № 1552231.
Процедура за обявяване на недействителност на марката „LAST MINUTE TOUR“ по инициатива на LMN
На 30 май 2003 г. LMN подава искане за обявяване на недействителност на марката на Общността „LAST MINUTE TOUR“ на основание разпоредбите на член 8, параграф 4 във връзка с член 52, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 53, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009).
В подкрепа на искането си LMN поддържа, че съгласно правото на Обединеното кралство, приложимо вследствие на съдържащото се в член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 препращане към това законодателство, неговата нерегистрирана по-ранна национална марка „LASTMINUTE.COM“ му дава правото да забрани използването на по-късно регистрирана марка и следователно да поиска заличаване на регистрацията ѝ по силата на член 52, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 за услуги от класове 39 и 42, свързани с ваканции, полети, настаняване, развлечения в града в края на седмицата, забавления, екскурзии, отдаване под наем, покупки, други услуги, свързани с пътувания и свободно време, предоставяни онлайн, както и реклами и промоции на други материали, свързани с тях.
Искането е за заличаване на регистрацията на марката на Общността за всички стоки и услуги, обхванати от нея, с изключение на услугите по проектиране и отдаване под наем на компютърен софтуер.
С решение от 23 декември 2005 г. отделът по заличаването уважава искането на LMN за заличаване на регистрацията на марката на Общността „LAST MINUTE TOUR“ за всички разглеждани услуги от класове 39 и 42, но отхвърля това искане за разглежданите стоки от клас 16.
Отделът по заличаването решава, че съгласно член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 LMN е носител на право върху знака „LASTMINUTE.COM“ за услуги от класове 39 и 42, което предхожда подаването на заявката за марка и чийто обхват не е само на местно равнище.
Съгласно приложимото спрямо него право на Обединеното кралство този знак давал право на LMN да забрани използването на по-късно регистрирана марка, при положение че са изпълнени трите условия за иск по common law при злоупотреба с наименование (action for passing off), а именно репутацията на предлаганите от ищеца стоки или услуги (goodwill), представяне на стоките и услугите, което въвежда в заблуждение, в смисъл че предлагането им под марката на Общността „LAST MINUTE TOUR“ би могло да накара съответните потребители да припишат на LMN търговския им произход (misrepresentation), както и възможност за нанасяне на вреда от търговски характер по отношение на LMN.
В това отношение отделът по заличаването първо приема, че след 1998 г. „LASTMINUTE.COM“ придобива в Обединеното кралство репутация, която се потвърждава от бюджета за рекламни цели на дружеството, значителните му инвестиции в реклама, многобройните статии в печатни издания, посветени на уебсайта „lastminute.com“, и успешното навлизане на дружеството на борсата. От тези данни отделът по заличаването заключава, че LMN е придобило значителна репутация сред съответните потребители в Обединеното кралство, която се свързва с неговия знак.
За да установи, че представянето на стоки и услуги под знака „LAST MINUTE TOUR“ въвежда в заблуждение, отделът по заличаването приема, че е достатъчно да се докаже, че съответните потребители могат да ги сметнат за предлагани от LMN предвид приликата между двете марки, поради което трябвало да се прецени съществуващата вероятност от объркване на двете марки.
След като установява идентичността на услугите от класове 39 и 42, до които се отнасят тези марки, отделът по заличаването приема, че макар да е представен различно при всяка от тях, изразът „lastminute“ представлява общият им доминиращ елемент. От това той заключава за наличието на съществени визуални прилики и на някои разлики.
Във фонетично отношение отделът по заличаването приема, че двата знака са идентични в началната си част и се различават само в завършващата си част.
Отделът по заличаването приема концептуалната идентичност на двете марки, като се има предвид, че те се отнасят до понятието за сделка „в последната минута “, широко използвано в Интернет за обозначаване на оферти на намалени цени за полети, престой в хотел, ресторантьорски услуги и места за спектакли.
С оглед на тези данни отделът по заличаването приема, че са налице значителни прилики между двете марки въпреки някои различия. От това той заключава, че съществува вероятност от объркване.
Накрая отделът по заличаването приема, че вследствие на това LMN може да претърпи вреда от търговски характер.
Поради това отделът по заличаването заличава регистрацията на марката на Общността „LAST MINUTE TOUR“ за всички услуги от класове 39 и 42, но отхвърля искането на LMN за заличаване на регистрацията на тази марка за стоки от клас 16 поради липса на по-ранно използване на знака „LASTMINUTE.COM“ във връзка с тези стоки.
С жалба, подадена пред СХВП на 15 февруари 2006 г. и регистрирана под номер R 256/2006-2, LMT иска отмяна на решението на отдела по заличаването, в частта с която се обявява недействителността на неговата марка на Общността „LAST MINUTE TOUR“ за спорните услуги от класове 39 и 42.
С жалба, подадена на 20 февруари 2006 г. и регистрирана под номер R 291/2006-2, LMN от своя страна иска отмяна на решението на отдела по заличаването, в частта, с която се отхвърля искането му за обявяване на недействителност на марката на Общността за стоки от клас 16.
С две решения от 8 февруари 2007 г. (наричани по-нататък „обжалваните решения“) втори апелативен състав на СХВП, от една страна, уважава жалбата на LMT и отменя решението за заличаване на регистрацията на „LAST MINUTE TOUR“ за услуги от класове 39 и 42 и от друга страна, отхвърля жалбата на LMN и потвърждава отхвърлянето от отдела по заличаването на искането му за обявяване на недействителност по отношение на стоките от клас 16.
В двете обжалвани решения апелативният състав приема, че предвид естеството на съответните стоки и услуги и това, че по-ранният знак не е регистриран като марка в Обединеното кралство, анализът на вероятността от объркване трябвало да се направи по отношение на средния потребител на тези стоки и услуги, пребиваващ в Обединеното кралство, който е относително осведомен и в разумни граници е наблюдателен и съобразителен.
По-нататък апелативният състав отбелязва, че изразът „last minute“ се състоял от две думи на английски език, често срещани и непосредствено разбираеми за съответните потребители. Приложен по отношение на въпросните стоки и услуги, този израз сочел ясно и непосредствено, че те се предлагат при много изгодни условия поради покупката им „в последната минута“.
Поради това според апелативния състав изразът „last minute“ бил описателен и лишен от отличителен характер по отношение на разглежданите стоки и услуги и можел да бъде регистриран съгласно член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 7, параграф 1, букви б) и в) от Регламент № 207/2009) само при условие че е съпроводен от други фигуративни или словни елементи, които могат да му придадат отличителен характер, поне в минимална степен.
Апелативният състав добавя, че съчетанието на трите словни елемента „last“, „minute“ и „tour“ с техния графичен елемент несъмнено поставя марката на Общността извън обхвата на абсолютните основания за отказ, предвидени в двете разпоредби, посочени по-горе, но и че притежателят на такава марка не може да се противопостави на използването на изразите „last minute“ или „tour“ от други предприятия в областта на туризма и пътуванията.
Според апелативния състав било важно да се знае дали когато срещнат израза „last minute“ потребителите в Обединеното кралство биха сметнали, че посланието е от притежателя на марката „LASTMINUTE.COM“ или че е налице оферта „last minute“ („в последната минута“), направена от някакво предприятие в областта на туризма и пътуванията. Във всеки случай LMN не било доказало, че при наличието на израза „last minute“ тези потребители биха сметнали незабавно, че става въпрос за услуги, предлагани от притежателя на марката „LASTMINUTE.COM“.
Поради това апелативният състав приема, че репутацията на LMN се свързвала със знака „LASTMINUTE.COM“ като такъв с всичките му елементи, а не с общия израз „last minute“. Тази репутация била призната изключително в рамките и само за целите на иска при злоупотреба с наименование, предвиден в правото на Обединеното кралство, и не можела да послужи за предоставяне на монопол върху израза „last minute“, който нямал отличителен характер по отношение на разглежданите стоки и услуги.
Тъй като отличителният характер на двете марки бил много ограничен, потребителите съсредоточавали вниманието си върху отличителните и доминиращи елементи, а именно съчетанието на различните думи, от които се състоят двата знака, свързването им в една-единствена дума „lastminute“ и наличието на разширението „.com“ в нерегистрирания знак, както и графичния елемент в марката на Общността.
Апелативният състав добавя, че въздействието на общите елементи на двете марки и на компонента „tour“ при сравняването на знаците било значително смекчено във визуално отношение, тъй като същите нямали отличителен характер. Напротив, тъй като разширението „.com“ и червеният графичен символ били съвсем различни, графичните разлики между двете марки имали превес пред техните прилики.
От фонетична гледна точка апелативният състав установява, че двете марки съдържат идентичен израз „lastminute“ и два различни компонента „.com“ (произнасян на английски език „dot com“) и „tour“. Предвид съображенията относно отличителния характер на различните елементи разширението „dot com“ позволявало фонетичното разграничаване на двете мерки.
Освен това въздействието на израза „last minute“, който напомня за общото за двете марки понятие за оферти „в последната минута“, било смекчено поради описателния му характер, така че прякото препращане към електронен адрес, съдържащо се в разширението „.com“, давало възможност да се установи концептуална разлика между двете марки.
Като преценява наличието на вероятност от объркване, апелативният състав приема, че когато срещнат „LAST MINUTE TOUR“ и графичния му символ, потребителите в Обединеното кралство биха сметнали, че става въпрос за предприятие, предлагащо пътувания „last minute“, без да ги възприемат като оферти на притежателя на марката „LASTMINUTE.COM“. Всъщност тези потребители биха обърнали внимание на отличителните елементи на всеки знак, за да направят разграничение спрямо всички други доставчици на подобни услуги, които също използват израза „last minute“ в офертите си за услуги.
От тези данни апелативният състав заключава, че въпреки приликата на елементите със слаб отличителен характер приликата между двете марки като цяло не била достатъчна, за да доведе до вероятност от объркване, било по отношение на стоки, които са допълнителни към разглежданите услуги, било дори по отношение на идентични услуги.
Искания на страните
LMN моли Първоинстанционния съд:
—
да отмени обжалваните решения по преписка R 256/2006-2 (дело T-114/07) и по преписка R 291/2006-2 (дело T-115/07),
—
да обяви недействителността на марката на Общността „LAST MINUTE TOUR“ за стоките и услугите, които са обхванати и спадат съответно към клас 16 (дело T-115/07), от една страна, и към класове 39 и 42 (дело T-114/07), от друга страна,
—
да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.
СХВП и LMT молят Първоинстанционния съд:
—
да отхвърли жалбите изцяло,
—
да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.
От правна страна
Съгласно член 52, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94 марката на Общността се обявява за недействителна на основание на искане, подадено до СХВП, когато съществува по-ранно право, както е посочено в член 8, параграф 4 от този регламент и установените в същия параграф условия са изпълнени.
От тълкуването на първата разпоредба във връзка с втората следва, че притежателят на нерегистрирана марка или на друг знак, използван в процеса на търговия, чийто обхват не е само на местно равнище, може да поиска заличаване на регистрацията на по-късно регистрирана марка на Общността, когато и доколкото съгласно приложимото право на държава членка, от една страна, правата върху този знак са придобити преди датата на подаване на заявката за марка на Общността и от друга страна, този знак дава на притежателя си правото да забрани използването на по-късно регистрирана марка.
С оглед на прилагането на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 апелативният състав следва да вземе предвид както националното законодателство, приложимо по силата на съдържащото се в тази разпоредба препращане, така и постановените в съответната държава членка съдебни актове. На това основание подателят на искане за обявяване на недействителност трябва да докаже, че разглежданият знак попада в приложното поле на правото на държавата членка, на което е направено позоваване, и че това право позволява да се забрани използването на по-късно регистрирана марка (вж. по аналогия Решение на Първоинстанционния съд от 12 юни 2007 г. по дело Budějovický Budvar/СХВП — Anheuser-Busch (BUDWEISER), T-53/04—T-56/04, T-58/04 и T-59/04, непубликувано в Сборника, точка 74).
В случая не е оспорено, че правото на държава членка, приложимо по отношение на нерегистрирана национална марка, е Trade Marks Act от 1994 г. (Закон на Обединеното кралство за марките), чийто член 5, параграф 4 гласи:
„Марка не може да бъде регистрирана ако или доколкото използването ѝ в Обединеното кралство може да бъде възпрепятствано:
a)
вследствие на правна норма (по-конкретно по силата на правото относно злоупотреба с наименование (law of passing off), която дава защита на нерегистрирана марка или всякакъв друг знак, използван в процеса на търговия […]“
От тълкуването на този текст от националните юрисдикции (дело Reckitt & Coleman Products Ltd с/у Borden Inc. & Ors (1990) R.P.C. 341 HL) следва, че за да поиска в случая заличаване на регистрацията на марката на Общността „LAST MINUTE TOUR“ с оглед защитата на своята нерегистрирана национална марка „LASTMINUTE.COM“, жалбоподателят трябва да докаже в съответствие с правния режим на предвидения в правото на Обединеното кралство иск при злоупотреба с наименование, че са изпълнени следните три условия.
На първо място, предоставяните от LMN услуги да се ползват в съзнанието на съответните потребители с репутация, която се свързва с тяхното представяне. В рамките на режима на иска при злоупотреба с наименование тази репутация трябва да бъде доказана към датата, на която ответникът по иска е започнал да предлага своите стоки или услуги (дело Cadbury Schweppes/Pub Squash (1981) R.P.C. 429).
Член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 налага обаче да се вземе предвид не тази дата, а датата на подаване на заявката за марка на Общността, тъй като изисква от подателя на искане за обявяване на недействителността на тази марка да е придобил права върху нерегистрираната си национална марка преди датата на посоченото подаване на заявка, или в случая 11 март 2000 г.
На второ място, предлагането в Обединеното кралство на услуги под знака „LAST MINUTE TOUR“, които са идентични на предлаганите от LMN, както и на стоки в допълнение, да е представлявало към 11 март 2000 г. въвеждащо в заблуждение представяне, тоест представяне, което може да накара съответните потребители да свържат с LMN търговския произход на тези стоки и услуги, без значение дали подобно представяне е направено съзнателно.
Поради това, на трето място, LMN да е можело да претърпи вреда от търговски характер.
В случая идентичността на услугите, обозначени от въпросните марки, е безспорна. Освен това, както отбелязва апелативният състав, разглежданите стоки от клас 16 са допълнителни към посочените по-горе услуги. Поради това този елемент трябва да бъде взет предвид с оглед на преценката дали представянето в Обединеното кралство от страна на LMT на разглежданите стоки и услуги под знака „LAST MINUTE TOUR“ има заблуждаващ характер към датата на подаване на заявката за марка на Общността.
От точка 31 от Решение R 256/2006-2 и от точка 32 от Решение R 291/2006-2 следва, че нерегистрираната национална марка „LASTMINUTE.COM“ се е ползвала като такава с репутация към датата на подаване на заявката за марка на Общността. Това обстоятелство не е оспорено от СХВП, която потвърждава в съдебното заседание, че „LASTMINUTE.COM“ е придобила значителна репутация в Обединеното кралство.
В подкрепа на жалбата си жалбоподателят се позовава на едно-единствено правно основание, изведено от нарушението на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94. Това правно основание може да бъде разделено респективно на три твърдения за нарушение: определянето на съответните потребители, самостоятелната репутация, с която се ползва изразът „last minute“ към датата на подаване на заявката за марка на Общността, и накрая заблуждаващия характер, който можело да има към тази дата предлагането на услуги, идентични на предлаганите от LMN и на допълнителни стоки, извършено в Обединеното кралство под знака „LAST MINUTE TOUR“.
По първото твърдение за нарушение относно определянето на съответните потребители
Доводи на страните
Жалбоподателят твърди, че апелативният състав е допуснал нарушение като е квалифицирал като съответен потребител средния потребител, пребиваващ в Обединеното кралство, който е относително осведомен и в разумни граници е наблюдателен и съобразителен, вместо да изследва дали предвид репутацията на жалбоподателя неговите клиенти, които срещат в Обединеното кралство знака „LAST MINUTE TOUR“ съответно на обозначени с този знак стоки и услуги, в рамките на референтния период не биха сметнали погрешно, че е налице връзка между жалбоподателя и тези стоки и услуги.
СХВП, подкрепяна от LMT, отговаря, че разглежданите стоки и услуги не са насочени към определен вид потребители, а към широката публика. Поради това било на практика без значение съответните потребители да се квалифицират като една или друга група и впрочем било невъзможно да бъдат отграничени.
Във всички случаи, като взел предвид добрата репутация на по-ранния национален знак, апелативният състав основал в действителност сравнението на въпросните две марки на хипотезата, според която мнозинството от съответните потребители вече познавали по-ранната национална марка на жалбоподателя.
Съображения на Първоинстанционния съд
От практиката на юрисдикциите в Обединеното кралство следва, че заблуждаващият характер на представянето на стоките и услугите на ответника по иска при злоупотреба с наименование трябва да се преценява с оглед на клиентите на ищеца по иска, а не на възприетото от апелативния състав абстрактно понятие за среден потребител (дело Reckitt & Coleman Products Ltd с/у Borden Inc. & Ors, посочено по-горе).
Всъщност правото, защитавано чрез иска при злоупотреба с наименование, не се отнася до дума или име, чието използване от трети лица е ограничено, а до самата клиентела, засегната от спорното използване (дело per Lord Parker in Burberry с/у Cording (1909) 26 R.P.C.693), тъй като репутацията на марката е притегателната сила по отношение на клиентелата и е критерият, който дава възможност да се разграничат установено от ново предприятие (IRC с/у Muller & Co’s Margarine (1901) A.C. 217).
Следователно в случая апелативният състав не се е съобразил с определението за съответни потребители, което дават юрисдикциите в Обединеното кралство, като счел, че съответен потребител е средният потребител на разглежданите стоки и услуги, пребиваващ в Обединеното кралство, който е относително осведомен и в разумни граници е наблюдателен и съобразителен, а е трябвало да вземе предвид клиентите на притежателя на нерегистрираната национална марка.
СХВП не може да поддържа, че след като въпросните стоки и услуги не се отнасяли до определен вид потребители, а по-скоро до широката публика, нямало на практика никакво основание да се обособяват няколко групи, за да се идентифицират съответните потребители.
Всъщност не е без значение дали съответните потребители ще се определят, като се вземе предвид средният потребител в Обединеното кралство, както е решил апелативният състав и както това е предвидено в член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009), или напротив, с оглед на разглеждането на иска при злоупотреба с наименование тези потребители ще се сведат само до клиентите на предприятие, което, подобно на LMN, действително присъства на пазара.
Рискът, на който е изложен потребителят, да бъде въведен в заблуждение от марка, за която се поддържа, че може да го накара да свърже търговския произход на обозначените стоки и услуги с предприятието, притежател на нерегистрирана по-ранна марка, не е непременно същият, когато потребителят вече е клиент на това предприятие.
Освен това не може да се твърди, че след като е взел предвид добрата репутация на „LASTMINUTE.COM“, апелативният състав е основал сравнението на двата знака на хипотезата, според която значителна част от съответните потребители вече познавали знака на жалбоподателя. Всъщност от обжалваните решения следва, че макар да е установил, че с „LASTMINUTE.COM“ се свързва определена репутация, апелативният състав е направил извод, че липсва вероятност от объркване на разглежданите два знака, без изобщо да вземе предвид тази репутация, а се ограничил да направи обикновено сравнение между двата знака.
Следователно като възприема за съответен потребител средния потребител на разглежданите стоки и услуги, пребиваващ в Обединеното кралство, който е относително осведомен и в разумни граници е наблюдателен и съобразителен, докато в рамките на режима на иска при злоупотреба с наименование съответни потребители са само клиентите на ищеца, апелативният състав не се е съобразил с препращането, съдържащо се в член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 към правото на Обединеното кралство, приложимо по отношение на нерегистрираната по-ранна национална марка „LASTMINUTE.COM“, използвана от жалбоподателя в процеса на търговията му към датата на подаване на заявката за регистрация на марка на Общността.
По второто твърдение за нарушение относно отказа да се признае самостоятелна репутация на израза „last minute“
Доводи на страните
Жалбоподателят упреква апелативния състав, че е направил сравнение между въпросните марки въз основа на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, вместо да изследва дали нерегистрираната национална марка„LASTMINUTE.COM“ не му дава право по силата на член 8, параграф 4, буква б) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 4, буква б) от Регламент № 207/2009) да забрани използването на по-късно регистрираната марка на Общността и следователно да поиска заличаване на регистрацията ѝ по силата на член 52, параграф 1, буква в) от този регламент съгласно режима на иска при злоупотреба с наименование, предвиден в правото на Обединеното кралство.
За тази цел апелативният състав трябвало да разгледа репутацията на марката „LASTMINUTE.COM“, на „Last Minute“ или на „Lastminute“ през разглеждания период и да провери дали среден клиент на жалбоподателя в Обединеното кралство би направил погрешно връзка между жалбоподателя и LMT, ако срещне знака „LAST MINUTE TOUR“ в Обединеното кралство по отношение обозначените от него услуги.
Репутацията на марката на ищец по иска при злоупотреба с наименование, която репутация представлява притегателната сила по отношение на клиентелата, можела да се свърже с елементи на марката, които първоначално са имали описателен характер, ако е възможно да се докаже, че с използването им са придобили самостоятелна репутация (secondary meaning), обособена от тази на марката.
Вследствие на рекламата и широкомащабната насърчителна дейност, произтичащи от честата поява на жалбоподателя във вестниците в Обединеното кралство, средният потребител на неговия уебсайт „lastminute.com“ можел към датата на подаване на заявката за марка на Общността да идентифицира търговския произход на тези услуги, независимо дали са предлагани под неговата нерегистрирана марка „LASTMINUTE.COM“ или под названията „lastminute“ или „last minute“, използвани в пресата в Обединеното кралство за обозначаване на жалбоподателя, както е отбелязал апелативният състав.
Жалбоподателят доказал пред отдела по заличаването, че изразът „last minute“ няма за цел единствено да обозначи определен вид услуги, а служел и за идентифициране на предлаганите от него услуги.
Апелативният състав приел, че изразът „last minute“ няма отличителен характер, като го откъснал от неговата фактическа обстановка, вместо да прецени конкретното значение на репутацията на жалбоподателя.
Така апелативният състав не се съобразил с определението от 17 декември 1999 г., с което High Court of Justice (England and Wales) (Върховен съд (Англия и Уелс) забранил временно на дружествата, ответници по дело Last Minute Network Ltd (наименование на дружеството „lastminute.com“)/Lastminute.com Plc и др., да упражняват каквато и да било търговска дейност, като използват или се позовават на търговските наименования „lastminute.com“, „lastminute.co.uk“, „lastminute“ и „last minute“ или всяка друга дума или словосъчетание, имащи заблуждаваща прилика с някое от тези наименования.
Апелативният състав неправилно приел, че това определение не можело да докаже, че марката на жалбоподателя му давала право да забрани използването на по-късно регистрирана марка съгласно законодателството на Обединеното кралство, с мотива че High Court of Justice наложил само обезпечителна марка, без да се произнесе по същество, и че посоченото определение било постановено без задълбочено обсъждане.
Обратно, жалбоподателят поддържа, че националната юрисдикция е трябвало задълбочено да разгледа доводите ѝ по същество, преди да наложи обезпечителна мярка в нейна полза.
СХВП, подкрепяна от LMT, отговаря, че искът при злоупотреба с наименование е обусловен, също като прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, от наличието на вероятност от объркване, без която не би съществувало нито въвеждащо в заблуждение представяне на стоки и услуги под знака „LAST MINUTE TOUR“, нито следователно злоупотреба с наименование.
Апелативният състав правилно приел, че репутацията на жалбоподателя е свързана само със знака „LASTMINUTE.COM“, който единствено може да бъде защитен чрез иска при злоупотреба с наименование, а не с общия израз „last minute“. Всъщност този израз се състоял от две думи на английски език, непосредствено разбираеми за съответните потребители, и сочел ясно и пряко, че жалбоподателят предлага услуги при много изгодни условия, тъй като са предмет на сделки „в последната минута“.
Било установено, че жалбоподателят е използвал само знака „LASTMINUTE.COM“ в неговата цялост като показател за произхода на тези услуги и че в големия брой случаи е назоваван с името „lastminute.com“.
Тъй като думите „last“ и „minute“ не се възприемали от съответните потребители като показател за произход, те, напротив, запазвали общо значение, независимо от добрата репутация, придобита от израза „lastminute.com“ вследствие на използването му в процеса на търговия.
Съответните потребители не обърквали въпросните знаци. Включването на думите „last“ и „minute“ в двата знака не изненадвало съответните потребители, нито пораждало в съзнанието им представа, която да ги накара да свържат тези знаци със същото дружество или с икономически свързани дружества. Напротив, съответните потребители възприемали тези знаци като едновременно и законно използване от търговски субекти, които нямат никаква връзка помежду си, на дума, която дава информация за определено качество на въпросните стоки и услуги.
При тези условия, при липсата на отличителен характер на думите „last“ и „minute“ и предвид различията, породени от обособеното представяне на марката на Общността и от допълнителните ѝ елементи, не би могла да съществува вероятност от объркване между двете марки, нито следователно да е налице заблуждаващо предлагане на разглежданите стоки и услуги под знака „LAST MINUTE TOUR“.
Накрая, нито СХВП, нито Първоинстанционният съд били обвързани от посоченото по-горе определение на High Court of Justice поради автономността на режима на регистриране на марките на Общността. Освен това този съдебен акт не можел да представлява валиден прецедент, дори по силата на правото на Обединеното кралство, поради чисто временния му характер, приемането му в отсъствие на ответниците, липсата на мотиви и разликата във фактическата обстановка.
Съображения на Първоинстанционния съд
От съдебната практика в Обединеното кралство следва, че знак, служещ за обозначаване на стоки или услуги, може да придобие репутация на пазара по смисъла на правото, приложимо към иска при злоупотреба с наименование, дори когато първоначално е имал описателен характер или е бил лишен от отличителен характер.
В този смисъл е било прието, че при съответната фактическа обстановка изразът „Camel Hair“ е придобил самостоятелна репутация поради използването му от ищеца като показател за търговския произход на своите стоки, които вече се отличават от стоките на другите предприятия, макар този израз да не може да бъде регистриран като марка (дело Reddaway с/у Banham (1896) 13 R.P.C. 218; вж. в този смисъл също дело Cellular Clothing Co. Ltd с/у Maxton & Murray (1899) A.C. 326, 16, R.P.C. 397 HL).
Освен това в рамките на режима на иска при злоупотреба с наименование, предвиден в правото на Обединеното кралство, репутацията на предлаганите от дадено предприятие стоки и услуги може да произтича, според обстоятелствата на всеки конкретен случай, не само от репутацията на национална марка, но и от тази на съставните ѝ елементи, при условие че са придобили самостоятелна репутация, обособена от тази на марката, разглеждана в нейната цялост.
В случая апелативният състав установява, че „репутацията [била] свързвана със знака „LASTMINUTE.COM“ като такъв, с всичките му елементи, а не с общия израз „last minute““. Той добавя, че „[т]ази репутация [била] призната изключително в рамките и само за целта на прилагането на закона [в Обединеното кралство] относно злоупотребата [с наименование] (passing off) и не [можела] да послужи за предоставяне на монопол върху израза [„last minute“], който [бил] лишен от отличителен характер по отношение на разглежданите услуги и допълнителните стоки“.
С оглед на цитираната по-горе национална съдебна практика обаче апелативният състав не може да откаже да признае самостоятелна репутация на израза „last minute“ само по съображението, че има общ характер и че му липсва отличителен характер по отношение на разглежданите услуги и допълнителните стоки.
Следователно апелативният състав не се е съобразил с препращането, съдържащо се в член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94, към правото на Обединеното кралство, приложимо към нерегистрираната по-ранна национална марка „LASTMINUTE.COM“, използвана от жалбоподателя в процеса на търговията към датата на подаване на заявката за марка на Общността.
По третото твърдение за нарушение относно невземането предвид на самостоятелната репутация на израза „last minute“ с оглед на преценката на заблуждаващия характер на представянето на разглежданите стоки и услуги под знака „LAST MINUTE TOUR“
Доводи на страните
Жалбоподателят поддържа, че като не е проверил възможността неговите клиенти да разпознаят израза „last minute“ като показател за неговите услуги, апелативният състав не е проверил и дали ако попаднат на оферта за разглежданите стоки и услуги, направена в Обединеното кралство под знака „LAST MINUTE TOUR“ към датата на подаването на заявката за марка на Общността, тези клиенти биха свързали с жалбоподателя търговския произход на тези стоки и услуги или биха сметнали, че жалбоподателят и LMT са финансово свързани.
Според СХВП, тъй като потребителите няма да възприемат израза „last minute“ като показател за произход, не може следователно да съществува нито вероятност от объркване на двата знака, нито, в по-широк смисъл, въвеждащо в заблуждение представяне.
Съображения на Първоинстанционния съд
От практиката на юрисдикциите в Обединеното кралство следва, че представянето, което въвежда в заблуждение, било то съзнателно или не, от страна на ответника по иска при злоупотреба с наименование, може да накара клиентите на ищеца да свържат с последния търговския произход на предлаганите от ответника стоки и услуги (дело Reckitt & Coleman Products Ltd с/у Borden Inc. & Ors, посочено по-горе).
Така наличието на вероятност от объркване е общо условие за член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 и за режима на иска за злоупотреба с наименование, което е предвидено изрично в посочения член и е присъщо на съдържащото се в посочения режим условие за въвеждащо в заблуждение представяне на разглежданите стоки и услуги.
Апелативният състав не може обаче, без да наруши изискванията, присъщи на иска за злоупотреба с наименование, до който се отнася член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 и който в случая е приложим по силата на препращането в член 52, параграф 1, буква в) от този регламент, първоначално да се ограничи до извода на основание член 8, параграф 1, буква б) от този регламент, на който се позовава в точки 22 и 23 от обжалваните решения, че поради слабия отличителен характер на въпросните два знака потребителите съсредоточавали вниманието си върху техните отличителни и доминиращи елементи, а именно съчетанието на различните думи във всеки знак, обединяването им в една-единствена дума „lastminute“ и елемента „.com“ в нерегистрирания знак, както и графичния елемент в марката на Общността, за да направи впоследствие сравнение между тези знаци във визуално, фонетично и концептуално отношение.
Всъщност проверката за наличие на въвеждащо в заблуждение представяне по смисъла на националното право не се свежда до сравнителното разглеждане на въпросните две марки, а обхваща и вземането предвид на други фактори като в случая обстоятелствата, при които стоките и услугите биха били предлагани в Обединеното кралство под знака „LAST MINUTE TOUR“ към датата на подаване на заявката за марка на Общността.
Вярно е, че са налице трудности при прилагането на режима на иска при злоупотреба с наименование по правото на Обединеното кралство в рамките на искането за обявяване на недействителност, въведено с член 52, параграф 1, буква в) от Регламент № 40/94, с оглед на предвиденото в член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 задължение да се вземе предвид датата на подаване на заявката за марка на Общността, а не тази, на която е започнало предлагането на спорните стоки и услуги от страна на ответника по иска при злоупотреба с наименование.
Така разглеждането на обстоятелствата, при които въпросните стоки или услуги биха били предлагани в Обединеното кралство под знака „LAST MINUTE TOUR“ към датата на подаване на заявката за марка на Общността, е хипотетично невъзможно, тъй като се предполага, че към тази дата LMT още не е започнало да предлага тези стоки и услуги в Обединеното кралство под знака „LAST MINUTE TOUR“.
Все пак това приспособяване на правния режим, приложим към иска при злоупотреба с наименование, присъщо на искането за обявяване на недействителност на марката на Общността, не освобождава апелативния състав от задължението да приложи разпоредбите на този режим, които член 52, параграф 1, буква в) и член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94 не позволяват да бъдат изключени.
Въпреки че е установил наличието на значителна репутация, свързвана с нерегистрираната национална марка „LASTMINUTE.COM“, като същевременно е приел, че не е налице такава репутация в полза на израза „last minute“, с неправилния мотив, от гледна точка на правния режим на иска при злоупотреба с наименование, че има общ, а не отличителен характер, апелативният състав е достигнал до извода, само въз основа на сравнителното им разглеждане, че не е налице вероятност от объркване на двата знака.
При това той не е проверил дали този извод не може да бъде опроверган от наличието на репутацията на марката „LASTMINUTE.COM“ или на репутацията, с която може да се свърже изразът „last minute“, при положение че и в двата случая репутацията би могла да повиши вероятността за клиентите на LMN да възприемат стоките или услугите, за които се предполага, че към датата на подаване на заявката за регистрация се предлагат в Обединеното кралство под знака LAST MINUTE TOUR, съответно като стоки или услуги, предлагани от LMN.
Следователно като се ограничил до извършването на подобно формално сравнение на въпросните два знака, без да вземе предвид евентуалното наличие на самостоятелна репутация на израза „last minute“ сред клиентите на LMN, за да изключи в точка 40 от Решение R 256/2006-2 и в точка 41 от Решение R 291/2006-2 възможността потребителите в Обединеното кралство да сметнат, че стоките и услугите, предлагани от предприятието, притежател на марката „LAST MINUTE TOUR“, са предлагани от предприятието, притежател на нерегистрираната национална марка „LASTMINUTE.COM“, апелативният състав не се е съобразил с препращането, съдържащо се в член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94, към правото на Обединеното кралство, приложимо към тази марка, която е използвана от жалбоподателя в процеса на търговията към датата на подаване на заявката за марка на Общността.
Поради това трябва да се приеме правното основание, изведено от неправилно прилагане на член 8, параграф 4 от Регламент № 40/94, и следователно да се отменят обжалваните решения.
Съгласно член 63, параграф 6 от Регламент № 40/94 (понастоящем член 65, параграф 6 от Регламент № 207/2009) СХВП следва да преразгледа искането за обявяване на недействителността на марката на Общността „LAST MINUTE TOUR“ с оглед на всички условия по иска при злоупотреба с наименование, с изключение, ако случаят е такъв, на условието относно вредата, произтичаща от възможния заблуждаващ характер в съзнанието на клиентите на LMN на предлагане на разглежданите стоки и услуги, за което се предполага, че е извършено в Обединеното кралство под знака „LAST MINUTE TOUR“ към датата на подаване на заявката за марка на Общността.
Поради това Първоинстанционният съд не следва да се произнася по втората част от исканията на жалбоподателя.
Съдебни разноски
По смисъла на член 87 параграф 2 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане.
След като СХВП е загубила делото, тя трябва да бъде осъдена да заплати направените от нея съдебни разноски, както и тези на жалбоподателя в съответствие с неговото искане, а встъпилата страна трябва да понесе направените от нея съдебни разноски.

По изложените съображения
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД (седми състав)
реши:

1)
Отменя решенията на втори апелативен състав на Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) от 8 февруари 2007 г. (преписки R 256/2006-2 и R 291/2006-2).

2)
Липсва основание за произнасяне по втората част от исканията на Last Minute Network Ltd.

3)
Осъжда СХВП да понесе направените от нея съдебни разноски и да заплати тези, направени от Last Minute Network.

4)
Last Minute Tour SpA понася направените от него съдебни разноски.

Forwood
Šváby
Truchot
Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 11 юни 2009 година.
Подписи
(
*1
)	Език на производството: английски