CELEX: 62003TJ0322
Yhteisön tavaramerkki
Kanteen tutkittavaksi ottaminen
Ennalta-arvaamattomat seikat
Mitättömyysvaatimus
Asetuksen (EY) N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohta
Sanamerkki WEISSE SEITEN
Ehdottomat hylkäysperusteet
Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b-d alakohta

Asian tausta
1       Kantaja haki 2.10.1996 yhteisön tavaramerkkiä sisämarkkinoiden harmonisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön
tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella,
sellaisena kuin se on muutettuna.
2       Haettu tavaramerkki oli sanamerkki WEISSE SEITEN. Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluivat tavaroiden
ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen,
sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 16, 41 ja 42, ja vastaavat seuraavaa
kuvausta:
–       luokka 9: ”Tieteelliset, merenkulku‑, maanmittaus‑, sähkö‑, valokuvaus‑, elokuva‑, optiset, punnitus‑, mittaus‑, merkinanto‑,
valvonta‑, hengenpelastus‑ ja opetuslaitteet ja ‑kojeet; äänen ja kuvan tallennus‑, siirto‑ ja toistolaitteet; magneettiset
tietovälineet ja nauhoitetut tallennusvälineet tietojenkäsittelylaitteille ja ‑laitteistoille, erityisesti nauhat, levyt,
CD‑ROM‑levyt; äänilevyt; myyntiautomaatit ja kolikkokäyttöisten laitteiden koneistot; kassakoneet, laskukoneet, tietojenkäsittelylaitteet
ja tietokoneet; tulensammutuslaitteet”;
–       luokka 16: ”Paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; painotuotteet, hakuteokset, alakohtaiset
luettelot; kirjansidonta-aineet; valokuvat; paperikauppatavarat; paperi‑ ja kotitalousliimat; taiteilijantarvikkeet; siveltimet;
kirjoituskoneet ja konttoritarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta‑ ja opetusvälineet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet
(jotka eivät sisälly muihin luokkiin); pelikortit; painokirjasimet; painolaatat”;
–       luokka 41: ”Kustantamojen palvelut, erityisesti tekstien, kirjojen, aikakauslehtien ja sanomalehtien toimittaminen”;
–       luokka 42: ”Toimittajan palvelut”.
3       Haettu tavaramerkki rekisteröitiin 28.9.1999.
4       Herold Business Data GmbH & Co. KG, aiemmin Herold Business Data AG, vaati 14.2.2000, että tämä rekisteröinti julistetaan
mitättömäksi asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella siitä syystä, että rekisteröinti kuului mainitun
asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b–d ja g alakohdassa säädettyjen ehdottomien mitättömyysperusteiden soveltamisalaan. Väliintulija
vetosi Patentamtin (Itävallan patenttivirasto) mitättömyysosaston 6.11.1998 tekemään päätökseen, jolla julistettiin mitättömäksi
Itävallan tavaramerkki WEISSE SEITEN, ja Oberste Patent‑ und Markensenatin (Itävallan korkein tavaramerkki‑ ja patenttiviranomainen)
22.9.1999 tekemään päätökseen, jolla vahvistettiin Patentamtin päätös seuraavien tavaroiden osalta: ”paperi ja painotuotteet”.
Lisäksi se esitti mitättömyysvaatimuksensa tueksi mitättömyyslautakunnassa muun muassa seuraavat asiakirjat:
–       22.9.1995 annettu komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle hakemistomarkkinoiden ja televiestinnän muiden
tietopalveluiden tulevasta kehityksestä kilpailuympäristössä (jäljempänä komission tiedonanto)
–       puhelinluetteloita koskevia erilaisia Itävallan postin tiedotteita
–       jäljennös Itävallan puhelinluetteloiden tilauslomakkeista vuosilta 1993/94 ja 1994/95
–       ohjeet virallisten puhelinluetteloiden toimittamista varten, josta väliintulija ja Itävallan posti‑ ja lennätinlaitos olivat
tehneet sopimuksen vuonna 1992
–       jäljennös väliintulijan ja Itävallan posti‑ ja lennätinlaitoksen eri osastojen välisestä kirjeenvaihdosta, joka koski ”Weiße
Seitenin” (valkoisten sivujen) toimittamista
–       Internet-hakujen tulokset.
5       Mitättömyysosasto julisti 5.4.2001 tavaramerkin WEISSE SEITEN osittain mitättömäksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan
d alakohdan ja 2 kohdan perusteella siltä osin kuin se koski puhelinluetteloita, joissa esitettiin liittymänhaltijoiden nimet
painetussa tai sähköisten tallennusvälineiden muodossa (luokat 9 ja 16) sekä kustantamojen harjoittamaa tällaisten puhelinluettelojen,
joissa esitetään liittymänhaltijoiden nimet, toimittamista (luokka 41). Siten se rajoitti tavaroiden ja palveluiden luetteloa
ja lisäsi luokan 9 osalta maininnan ”näihin tavaroihin eivät kuulu tavarat, jotka koskevat tai sisältävät puhelinluetteloita,
joissa esitetään liittymänhaltijoiden nimet”, luokan 16 osalta maininnan ”näihin tavaroihin eivät kuulu puhelinluettelot,
joissa esitetään liittymänhaltijoiden nimet” ja luokan 41 osalta ”näihin palveluihin ei kuulu sellaisten puhelinluetteloiden
toimittaminen, joissa esitetään liittymänhaltijoiden nimet”. Mitättömyysvaatimus hylättiin muilta osin.
6       Väliintulija ja kantaja valittivat asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan nojalla SMHV:oon mitättömyysosaston päätöksestä, väliintulija
mitättömyysvaatimuksen osittaisen hylkäämisen osalta ja kantaja sen osalta, että hänen tavaramerkkinsä julistettiin osittain
mitättömäksi.
7       SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta ratkaisi nämä kaksi valitusta, jotka oli yhdistetty SMHV:n valituslautakuntien menettelysäännöistä
5.2.1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 216/96 (EYVL L 28, s. 11) 7 artiklan 1 kohdan perusteella, 19.6.2003 tekemällään
päätöksellä (yhdistetyt asiat R 580/2001‑1 ja R 592/2001‑1; jäljempänä riidanalainen päätös), hyväksyi osittain väliintulijan
valituksen ja hylkäsi kantajan valituksen. Se kumosi mitättömyysosaston päätöksen ja julisti tavaramerkin WEISSE SEITEN mitättömäksi
seuraavien tavaroiden ja palveluiden osalta:
–       luokka 9: ”Magneettiset tietovälineet ja nauhoitetut tallennusvälineet tietojenkäsittelylaitteille ja ‑laitteistoille, erityisesti
nauhat, levyt, CD‑ROM-levyt”
–       luokka 16: ”Paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; painotuotteet, hakuteokset, alakohtaiset
luettelot; taiteilijantarvikkeet; konttoritarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta‑ ja opetusvälineet (paitsi laitteet)”
–       luokka 41: ”Kustantamojen palvelut, erityisesti tekstien, kirjojen, aikakauslehtien ja sanomalehtien toimittaminen”
–       luokka 42: ”Toimittajan palvelut”.
8       Valituslautakunta katsoi ensinnäkin, että edellisessä kohdassa mainittujen luokkaan 9 kuuluvien tuotteiden osalta ja luokkaan
16 kuuluvien painotuotteiden, hakuteosten ja alakohtaisten luetteloiden osalta tavaramerkki WEISSE SEITEN oli rekisteröity
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan d alakohdan vastaisesti. Lisäksi se katsoi, että kaikkien edellisessä kohdassa mainittujen
tavaroiden ja palveluiden (jäljempänä kyseiset tavarat ja palvelut) osalta oli sovellettava myös mainitun asetuksen 7 artiklan
1 kohdan b ja c alakohtaa.

Asianosaisten vaatimukset
9       Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
–       muuttaa riidanalaista päätöstä siten, että mitättömyysvaatimus hylätään kokonaisuudessaan
–       toissijaisesti kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin mitättömyysvaatimus on hyväksytty ja velvoittaa SMHV:n tarvittaessa
lisämenettelyn jälkeen tekemään uuden päätöksen ja hylkäämään kokonaan mitättömyysvaatimuksen
–       velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
10     SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
–       hylkää kanteen
–       velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
11     Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkää kanteen.

Kanteen tutkittavaksi ottaminen
12     Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 5 kohdan mukaan SMHV:n valituslautakunnan päätöstä vastaan nostettava kanne on pantava vireille
kahden kuukauden kuluessa siitä, kun riidanalainen päätös on annettu tiedoksi. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen
102 artiklan 2 kohdan mukaan prosessuaalista määräaikaa pidennetään pitkien etäisyyksien vuoksi kymmenellä päivällä.
13     Tässä asiassa riidanalainen päätös on annettu tiedoksi kantajalle 1.7.2003. Kanteen nostamiselle asetettu määräaika on siis
päättynyt 11.9.2003, kun otetaan huomioon etäisyyksiä koskeva määräajan pidennys.
14     Kanne on tosin saapunut faksilla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 8.9.2003 eli ennen kanteen nostamiselle
asetetun määräajan päättymistä.
15     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 43 artiklan 6 kohdan mukaan se päivä, jona jäljennös oikeudenkäyntiasiakirjan
allekirjoitetusta alkuperäiskappaleesta saapuu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon telekopiolaitteen välityksellä,
otetaan kuitenkin prosessuaalisten määräaikojen noudattamisen kannalta huomioon ainoastaan, jos asiakirjan allekirjoitettu
alkuperäiskappale jätetään kirjaamoon viimeistään kymmenen päivän kuluessa faksin vastaanottamisesta.
16     Tässä asiassa alkuperäiskappale on saapunut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 19.9.2003 eli edellä mainitun
kymmenen päivän määräajan päätyttyä. Näin ollen työjärjestyksen 43 artiklan 6 kohdan mukaisesti ainoastaan allekirjoitetun
alkuperäiskappaleen jättämispäivä eli 19.9.2003 on otettava huomioon kanteen nostamiselle asetetun määräajan osalta. On siis
todettava, että kannekirjelmä on jätetty tämän määräajan päättymisen jälkeen.
17     Kantaja kuitenkin väittää, että kyseessä on ylivoimainen este tai ainakin ennalta-arvaamaton seikka.
18     On todettava, että ylivoimaisen esteen ja ennalta-arvaamattomien seikkojen käsitteet sisältävät paitsi objektiivisen elementin,
joka liittyy epätavallisiin ja asianomaisesta riippumattomiin seikkoihin, myös subjektiivisen elementin, joka liittyy asianomaisen
velvollisuuteen suojautua epätavallisen tapahtuman seurauksia vastaan ryhtymällä tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin, jotka
eivät vaadi kohtuuttomia uhrauksia. Asianomaisen on etenkin seurattava tarkkaan asian käsittelyn vaiheita ja erityisesti osoitettava
huolellisuutta noudattaakseen asetettuja määräaikoja (asia C‑195/91 P, Bayer v. komissio, tuomio 15.12.1994, Kok. 1994, s.
I‑5619, 32 kohta). Niinpä ylivoimaisen esteen ja ennalta‑arvaamattomien seikkojen käsitteet eivät sovellu tilanteeseen, jossa
huolellinen ja harkitseva henkilö olisi objektiivisesti arvioiden kyennyt välttämään kanteen nostamisen määräajan umpeutumisen
(ks. vastaavasti asia 209/83, Valsabbia v. komissio, tuomio 12.7.1984, Kok. 1984, s. 3089, 22 kohta ja asia C‑325/03 P, Zuazaga
Meabe v. SMHV, määräys 18.1.2005, Kok. 2005, s. I‑403, 25 kohta).
19     Tässä asiassa kantaja on toimittanut 9.9.2003 eli faksin lähettämistä seuraavana päivänä kannekirjelmänsä alkuperäiskappaleen
suoraan Itävallan postille lähetettäväksi. Sittemmin Itävallan posti on toimittanut lähetyksen 11.9.2003 Luxemburgin postille,
joka on antanut sen 12.9.2003 Michel Greco ‑yritykselle. Mainitulta yritykseltä on kuitenkin kestänyt seitsemän päivää toimittaa
lähetys ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon.
20     Näin ollen myöhästymisen pääasiallisena tai jopa ainoana syynä on se seikka, että kannekirjelmä on tullut ensimmäisen oikeusasteen
tuomioistuimen haltuun vasta seitsemän päivää sen jälkeen, kun se on saapunut Luxemburgiin (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat
25/65 ja 26/65, Simet ja Feram v. korkea viranomainen, tuomio 2.3.1967, Kok. 1967, s. 39). Tätä seikkaa on pidettävä kantajan
osalta ennalta-arvaamattomana seikkana, eikä kantajan, joka on osoittanut tavanomaisen valistuneelta kantajalta odotettua
huolellisuutta määräaikojen noudattamiseksi, voida katsoa vaikuttaneen myöhästymiseen omalla käyttäytymisellään.
21     Näin ollen kanne voidaan ottaa tutkittavaksi.

Toisen vaatimuksen tutkittavaksi ottaminen
22     Toisen vaatimuksen toisessa osassa kantaja vaatii ennen kaikkea, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaa SMHV:n
tekemään uuden päätöksen ja hylkäämään mitättömyysvaatimuksen kokonaisuudessaan.
23     Tältä osin on muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan SMHV:n on toteutettava yhteisöjen tuomioistuimen
tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole antaa tältä
osin SMHV:lle määräystä. SMHV:n on itse tehtävä päätelmät yhteisöjen tuomioistuinten tuomioiden tuomiolauselman ja perustelujen
perusteella (asia T‑331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II‑433, 33
kohta; asia T‑34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II‑683, 12 kohta ja asia T‑129/01,
Alejandro v. SMHV – Anheuser‑Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II‑2251, 22 kohta).
24     Kantajan toisen vaatimuksen toista osaa ei siis voida ottaa tutkittavaksi.

Pääasia
25     Kantaja vetoaa kanteensa tueksi neljään kanneperusteeseen. Ensimmäinen kanneperuste koskee sitä, että riidanalainen päätös
ei vastaa itävaltalaista päätöstä, toinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan d alakohdan, kolmas
c alakohdan ja neljäs b alakohdan rikkomista.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee sitä, että riidanalainen päätös ei vastaa itävaltalaista päätöstä
Asianosaisten lausumat
26     Kantaja väittää, että riidanalainen päätös on epäjohdonmukainen sikäli kuin se perustuu muuhun kuin Itävallan kansallisten
viranomaisten Oberste Patent‑ und Markensenatin 22.9.1999 tekemässä päätöksessä tekemään arviointiin Itävallan yleisöstä.
27     SMHV huomauttaa, että sillä ei ole oikeudellista velvoitetta valvoa, että sen päätökset ovat yhdenmukaisia kansallisten päätösten
kanssa. Lisäksi arvioitavat tosiseikat eivät olleet samoja, koska kansalliset viranomaiset olivat käyttäneet päätöksensä perustana
kielenkäyttöä Itävallassa, kun SMHV:n taas oli otettava huomioon kielenkäyttö koko sisämarkkinoilla ja siis myös Saksassa.
28     Lisäksi SMHV korostaa, että Oberste Patent‑ und Markensenatin päätöksellä vahvistettiin, että tavaramerkki WEISSE SEITEN oli
mitätön siltä osin kuin se koski tavaroita ”paperi ja painotuotteet”, koska se oli kuvaileva (merkityksessä ”väriltään valkoiset
sivut”), ja nämä päätökset olivat siis keskenään johdonmukaiset tältä osin.
29     Väliintulija huomauttaa, että SMHV:llä ei ole mitään velvollisuutta noudattaa kansallisen viranomaisen arviointia, joten 22.9.1999
tehdyllä päätöksellä ei ole merkitystä sen kannalta, miten Itävallan yleisö mieltää kyseisen tavaramerkin.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
30     On todettava, että SMHV:n ei tarvitse käyttää kansallista päätöstä sitä koskevan arviointinsa perustana, miten merkityksellinen
yleisö mieltää kyseisen tavaramerkin. Tavaramerkkejä koskeva yhteisöjen lainsäädäntö muodostaa itsenäisen järjestelmän, joka
koostuu sille ominaisesta sääntöjen kokonaisuudesta ja sille ominaisista tavoitteista ja jonka soveltaminen on riippumaton
kansallisista järjestelmistä (asia T‑32/00, Messe München v. SMHV (electronica), tuomio 5.12.2000, Kok. 2000, s. II‑3829,
47 kohta). Näin ollen sitä, onko merkki rekisteröitävissä yhteisön tavaramerkiksi, on arvioitava ainoastaan asian kannalta
merkityksellisen yhteisön lainsäädännön perusteella. Jäsenvaltiossa tai yhteisön ulkopuolisessa maassa tehty päätös, jolla
tämä sama merkki on hyväksytty rekisteröitäväksi kansalliseksi tavaramerkiksi, ei sido SMHV:tä eikä asiaa mahdollisesti käsitteleviä
yhteisöjen tuomioistuimia. Näin on siitä riippumatta, että tällainen päätös on tehty jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön
lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetulla ensimmäisellä neuvoston direktiivillä 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s.
1) yhdenmukaistetun kansallisen lainsäädännön perusteella tai maassa, joka kuuluu kielialueeseen, jonka kieleen kyseinen sanamerkki
pohjautuu (asia T‑106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II‑723, 47 kohta ja asia T‑19/04,
Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), tuomio 22.6.2005, 37 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
31     Näin ollen se, että riidanalainen päätös ei mahdollisesti vastaa itävaltalaista päätöstä, ei voi merkitä merkityksellisen
yhteisön lainsäädännön rikkomista. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutkii muiden kanneperusteiden yhteydessä sen, onko
SMHV arvioinut sitä, millä tavalla merkityksellinen yleisö mieltää kyseisen merkin, oikein tässä asiassa.
32     Näin ollen ensimmäinen kanneperuste on hylättävä.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan d alakohdan rikkomista
Asianosaisten lausumat
33     Kantaja riitauttaa valituslautakunnan arvioinnin, jonka mukaan ”weiße Seiten” on tullut saksan kieleen ”alphabetisches Teilnehmerverzeichnisin”
(liittymänhaltijoiden aakkosellinen puhelinluettelo) synonyymina viimeistään silloin, kun komission tiedonanto julkaistiin
vuonna 1995 ja että sitä käytettiin Itävallassa jo aikaisemmin aakkosellisen puhelinluettelon merkityksessä. Se väittää, että
ainoastaan objektiivinen nimitys, jonka suurin osa kyseessä olevista tahoista ymmärtää ja jota käytetään tavanomaisesti, voi
muodostaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun ehdottoman hylkäysperusteen. Merkin satunnainen
käyttö yleisnimenä ei riitä tällaisen nimityksen muodostamiseen.
34     Kantajan mukaan on mahdollista, että englanninkielisellä alueella käsitteillä ”Yellow Pages” (keltaiset sivut) ja ”White Pages”
(valkoiset sivut) nimitetään tavallisesti osoite‑ tai puhelinluettelon alakohtaista ja virallista osaa. Koska nimitystä ”gelbe
Seiten” (keltaiset sivut) käytetään runsaasti saksan yleisessä kielenkäytössä, tästä merkistä on tullut tavallinen yleinen
ilmaisu, jolla yleisesti tarkoitetaan alakohtaista luetteloa. Sanayhdistelmästä ”Weiße Seiten” ei kuitenkaan ole koskaan tullut
saksankielisellä alueella tavallista ilmausta, jolla osoitettaisiin yleisnimityksenä osoite‑ tai puhelinluettelon virallista
osaa. Lisäksi komission tiedonannossa on kyse pikemminkin englanninkielisen nimityksen ”White Pages” käännöksestä kuin uuden
objektiivisen nimityksen luomisesta saksan kieleen.
35     Kantaja väittää, että se, että joku muu, joka ei ole hankkinut itselleen yksinoikeutta rekisteröinnillä, on jo kerran tai
jopa satunnaisesti käyttänyt tällaista omaperäistä sanayhdistelmää, jolla tarkoitetaan tavallaan tavaroita, ei voi olla perusteena
sille, että objektiivisen nimityksen rekisteröinnille olisi este, koska sitä seikkaa ei esiinny, että yleisö käyttäisi tavallisesti
nimitystä ja että sitä käytettäisiin yleisessä kielenkäytössä. Ainoastaan silloin kun myös muut kilpailijat käyttävät tällaista
nimitystä ja sitä käytetään yleisesti, syntyy hyvä kauppatapa ja sanayhdistelmästä voi tulla osa yleistä kielenkäyttöä. Asiakirja-aineistossa
todetaan ainoastaan, että väliintulija on jo käyttänyt tietyissä poikkeuksellisissa tilanteissa tätä nimitystä mutta varustanut
sen kuitenkin vastaavilla selityksillä, jotta se olisi helpommin ymmärrettävissä. Asiakirja-aineistoon ei sisälly mitään näyttöä
siitä, että tästä julkaisun omaperäisestä nimityksestä olisi myös tullut osa saksan yleistä kielenkäyttöä. Tällaista merkin
kehittymistä ei voida olettaa ja päätellä hypoteettisesti, vaan se on osoitettava. SMHV on itse hyväksynyt rajoituksetta tavaramerkin
WEISSE SEITEN tutkijan vastustuksesta huolimatta, koska se katsoi kantajan mukaan, että nimityksestä ei ollut tullut tavallinen
yleisön keskuudessa ja että se ei myöskään kuulunut saksan kielen yleiseen sanastoon. Tällaisissa tilanteissa mitättömyyttä
vaativan osapuolen eli väliintulijan on esitettävä näyttö siitä, että SMHV on ilmoitusmenettelyn aikana jättänyt huomioimatta
ehdottomaan hylkäysperusteeseen liittyvän olennaisen näkökohdan.
36     Kantajan mukaan, vaikka olisi myönnettävä, että komissio ja Itävallan posti‑ ja lennätinlaitos ovat julkaisemalla ja käyttämällä
satunnaisesti sanayhdistelmää ”weiße Seiten” selityksin varustettuna luoneet objektiivisen nimityksen, valituslautakunta ei
ole ilmoittanut syitä, joiden vuoksi tätä nimitystä sovelletaan myös muihin tavaroihin ja palveluihin kuin kirjan muodossa
oleviin puhelinluetteloihin. Riidanalaisessa päätöksessä ei ole mitään perusteluja, joilla selitetään se, miksi sähköinen
tiedosto tai Internet-sivusto, jonka nimi on ”WEISSE SEITEN”, joka ei ole valkoinen ja joka ei muodostu sivuista, ei saa olla
nimeltään ”WEISSE SEITEN” ja miltä osin oli kyse objektiivisesta nimityksestä.
37     SMHV korostaa ensinnäkin, että valituslautakunta tai mitättömyysosasto ei ole missään vaiheessa katsonut, että pelkästään
se, että komissio on käyttänyt sanayhdistelmää ”weiße Seiten”, riittäisi rekisteröinnin hylkäämiseen. Tämän käytön on katsottu
ilmentävän sitä hetkeä kielen kehityksessä, jolloin tämä sanayhdistelmä on esitetty jopa Euroopan tasolla ainakin asianomaisissa
ammattipiireissä yleisenä, kuten mitättömyysosaston päätöksessä on todettu, tai ilmentävän hetkeä, jolloin viimeistään siitä
on tullut liittymänhaltijoiden aakkosellisen puhelinluettelon synonyymi saksan kielessä, kuten riidanalaisessa päätöksessä
on todettu.
38     Valituslautakunnan päätelmä, jonka mukaan kyseisestä sanayhdistelmästä on tullut yleisilmaisu jo ennen rekisteröintihakemuksen
tekopäivää, on syntynyt Itävallan ja Saksan kielialueilta peräisin olevan runsaan asiakirja-aineiston arvioinnin ja komission
tiedonannon perusteella. Lisäksi mainittu tiedonanto perustuu asiakirjoihin ja tutkimuksiin, joissa käytettiin jo sanayhdistelmää
”weiße Seiten” yleiskäsitteenä. Alaviitteissä ja taulukoissa olevissa lähdeviittauksissa viitataan nimittäin Coopers & Lybrand,
Deloitten vuonna 1992 suorittamaan tutkimukseen, jossa käytettiin jo tätä käsitettä. Näin ollen komission tiedonantoa ei voida
luonnehtia ainoaksi käytöksi vaan asianmukaiseksi näytöksi siitä, että tästä sanayhdistelmästä oli ainakin asianomaisissa
ammattipiireissä tullut yleinen ilmaus, jolla tarkoitettiin liittymänhaltijoiden aakkosellista puhelinluetteloa.
39     Lisäksi tämän käsitteen käyttö ei rajoitu pelkästään Saksaan ja Itävaltaan, sillä sitä on jo pitkään käytetty myös Luxemburgissa.
40     Näin ollen SMHV:n mukaan ei ole epäilystäkään siitä, että käsite ”weiße Seiten” oli jo yleiskäsite saksan kielessä rekisteröintihakemuksen
tekopäivänä. ”Hyvän kauppatavan” on ymmärrettävä tarkoittavan kaupankäynnissä noudatettavaa tapaa. Näin ollen tavallinen käyttö
sellaisen ryhmän keskuudessa, joka on rajatumpi kuin koko yleisö, riittää muodostamaan hylkäysperusteen. Joka tapauksessa
viimeistään komission tiedonannon, joka on osoitettu laajalle yleisölle, julkaisemispäivänä kyseisestä sanayhdistelmästä on
tullut tavallinen yleisessä kielenkäytössä.
41     SMHV huomauttaa, että erityisesti sähköisten tallennusvälineiden osalta kantaja ymmärtää väärin käsitteen ”weiße Seiten”,
koska se rinnastaa sen käsitteeseen ”weißfarbige Seiten” (väriltään valkoiset sivut) ja koska se vetoaa siihen seikkaan, että
sähköinen tallennusväline ei ole valkoinen eikä siinä ole sivuja. Valituslautakunta on perustellusti katsonut, että koska
puhelinluetteloja tarjotaan myös sähköisessä muodossa, tällaista tietomuotoa voidaan myös kuvata täsmällisemmin käsitteellä
”weiße Seiten”.
42     Väliintulija väittää, että valituslautakunta on perustellusti todennut, että sanayhdistelmästä ”weiße Seiten” on tullut ilmaus,
jota käytetään yleisesti aakkosellisesti luokiteltujen liittymänhaltijoiden puhelinnumeroiden luetteloista.
43     Itävallan posti- ja lennätinlaitoksen asiakirjoista ilmenee, että tämä sanayhdistelmä oli tavallinen Itävallassa jo vuosina
1992–1993. Koska pelkkää käsitettä ”weiße Seiten” ilman muita mainintoja käytettiin tilauslomakkeissa, väliintulija katsoo,
että postin itävaltalaiset asiakkaat eivät voineet hankkia puhelinluetteloa, elleivät he tunteneet tämän käsitteen merkitystä.
Näin ollen selittävä maininta (liittymänhaltijaluettelo) ei ollut tarpeen, jotta postin asiakkaat kykenisivät ymmärtämään
kyseisen käsitteen. Pelkästään se, että tavaran tyyppi (liittymänhaltijaluettelo) mainitaan tavaran nimityksen (weiße Seiten)
ohella, tai ilmaisujen ”alakohtainen luettelo” ja ”gelbe Seiten” rinnakkainen käyttö eivät ole esteenä sille, että kyse on
tavaran tavalliseksi tulleesta nimityksestä.
44     Väliintulijan mukaan tämä käyttö ei ollut irrallista tai satunnaista. Ratkaisevana seikkana ei ole esitettyjen asiakirjojen
määrä vaan näiden asiakirjojen sisältö ja merkitys. Tiedote oli lähetetty kaikkiin Itävallan koteihin, jotka olivat tutustuneet
siihen. Lisäksi se, että kaikki kilpailijat tai suuri osa niistä käyttivät kyseistä nimitystä, ei ole mitenkään tarpeen sen
osoittamiseksi, että tavaran nimityksestä on tullut tavallinen. Merkitystä oli sillä, pitikö yleisö nimitystä yleensä tavallisena.
Tavaramerkin, johon sisältyy lajinimitys, kehittymisen syynä on yleensä se, että suhteellisen pitkän ajan markkinoilla on
ainoastaan yksi tietyn tuotteen toimittaja ja että tästä syystä yleisö käyttää tavaramerkkiä ja tavaran nimitystä synonyymeinä.
Vuosien 1992 ja 1993 aikana valtion monopoliaseman johdosta virallisten puhelinluetteloiden alalla ei Itävallan postin ohella
ole ollut mitään muuta toimittajaa.
45     Komission tiedonanto osoittaa, että kyseistä sanayhdistelmää on käytetty myös muissa maissa liittymänhaltijaluetteloista käytettynä
tavallisena nimityksenä. Komissio käytti markkinoiden tilaa koskevassa esityksessään ilmaisuja ja nimityksiä, joita se oli
kohdannut edeltävän tutkimuksen aikana. Nimitys ”weiße Seiten” ei siis ole komission uusi mielivaltainen luomus vaan markkinoilla
jo yleinen nimitys puhelinluetteloista.
46     Väliintulija viittaa tämän kanteen yhteydessä Internetissä tehtyihin hakuihin ja toteaa, että käsitettä ”weiße Seiten” käytetään
muun muassa Belgiassa (pages blanches), Ranskassa (pages blanches), Italiassa (pagine bianche), Romaniassa (white pages),
San Marinossa (pagine bianche), Sveitsissä (pagine bianche), Marokossa (pages blanches), Meksikossa (paginas blancas) sekä
Australiassa ja Uudessa-Seelannissa (white pages). Väliintulija korostaa, että sillä, että tätä käsitettä käytetään muilla
Euroopan unionin kielillä, on merkitystä, koska Euroopan unionin saksankielisellä alueella voimassa olevaan tavaramerkkiin
perustuva kanne eri kielellä käytettyä mutta samaa nimitystä vastaan on mahdollinen.
47     Lisäksi väliintulija väittää, että koska asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitettu ehdoton hylkäysperuste
oli olemassa jo tavaramerkkihakemuksen jättämishetkellä vuonna 1996 ja sen rekisteröintihetkellä vuonna 1999, sillä, onko
tavaramerkkiä vastaan mahdollisesti tehty väite, ei ole merkitystä.
48     Lopuksi väliintulija väittää, että nimitys ”weiße Seiten” on lajinimitys liittymänhaltijaluetteloista, joten se kattaa painettujen
luetteloiden lisäksi kaikenlaiset liittymänhaltijaluettelot tallennusvälineen luonteesta riippumatta.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
49     On todettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan d alakohtaa on tulkittava siten, että se on esteenä tavaramerkin
rekisteröinnille ainoastaan, jos ne merkit tai merkinnät, joista tämä tavaramerkki yksinomaan muodostuu, ovat tulleet tavallisiksi
yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan niiden tavaroiden tai palvelujen osoittajina, joita varten kyseisen
tavaramerkin rekisteröintiä on haettu (ks. vastaavasti asia C‑517/99, Merz & Krell, tuomio 4.10.2001, Kok. 2001, s. I‑6959,
31 kohta ja asia T-237/01, Alcon v. SMHV – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II‑411, 37 kohta).
On näin ollen todettava, että tavaramerkin tavallisuutta voidaan arvioida ainoastaan toisaalta ottaen huomioon ne tavarat
tai palvelut, jotka tavaramerkki kattaa, vaikka kyseessä olevassa säännöksessä ei nimenomaisesti viitata niihin, ja toisaalta
ottaen huomioon se, millä tavalla kohdeyleisö ymmärtää tavaramerkin (em. asia BSS, tuomion 37 kohta).
50     Kohdeyleisön osalta on todettava, että merkin tavallisuutta arvioidaan ottamalla huomioon kyseessä olevan tavaratyypin sellaisen
keskivertokuluttajan oletetut odotukset, jonka oletetaan olevan tavanomaisen valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja
huolellinen (em. asia BSS, tuomion 38 kohta).
51     Lisäksi vaikka asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja sen 7 artiklan 1 kohdan d alakohdan soveltamisalat ovat
ilmeisellä tavalla osittain päällekkäiset, viimeksi mainitussa säännöksessä tarkoitettujen tavaramerkkien rekisteröinnin epääminen
ei perustu näiden tavaramerkkien kuvailevuuteen vaan niiden tämänhetkiseen käyttöön aloilla, joihin niiden tavaroiden ja palvelujen
kauppa kuuluu, joita varten kyseisten tavaramerkkien rekisteröintiä on haettu (ks. vastaavasti em. asia Merz & Krell, tuomion
35 kohta ja em. asia BSS, 39 kohta).
52     Lopuksi sellaisten tavaramerkin muodostavien merkkien tai merkintöjen perusteella, jotka ovat tulleet tavallisiksi yleisessä
kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan kyseisen tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen osoittajina, ei voida
erottaa tietyn yrityksen tavaroita tai palveluja muiden yritysten tavaroista tai palveluista eivätkä ne siis täytä tavaramerkin
keskeistä tehtävää (ks. vastaavasti em. asia Merz & Krell, tuomion 37 kohta ja em. asia BSS, 40 kohta).
53     Tässä asiassa valituslautakunta on katsonut, että tavaramerkin WEISSE SEITEN rekisteröinti oli mitätöitävä asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan d alakohdan nojalla luokkaan 9 kuuluvien ”magneettisten tietovälineiden ja nauhoitettujen tallennusvälineiden
tietojenkäsittelylaitteille ja ‑laitteistoille, erityisesti nauhojen, levyjen, CD-ROM-levyjen” ja luokkaan 16 kuuluvien ”painotuotteiden,
hakuteosten, alakohtaisten luetteloiden” osalta. Näin ollen sanayhdistelmän ”weiße Seiten” tavallisuutta on arvioitava näiden
tavaroiden osalta.
54     Koska nämä tuotteet on tarkoitettu kuluttajille yleensä, on kyse siitä, millä tavalla keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin.
Lisäksi, koska kyseinen tavaramerkki muodostuu saksankielisistä sanoista, tämä keskivertokuluttaja on saksankielinen.
55     On todettava, että väliintulijan SMHV:ssa esittämät seikat, jotka on lueteltu edellä 4 kohdassa ja jotka koskevat sanayhdistelmän
”weiße Seiten” tavallisuutta kohdeyleisön keskuudessa, osoittavat että sanayhdistelmästä on tullut yksityishenkilöiden puhelinluetteloa
tarkoittava tavallinen lajinimitys.
56     Komission tiedonannosta ilmenee, että komissio on käyttänyt useita kertoja käsitettä ”weiße Seiten” tarkoittaessaan ”alphabetisches
Teilnehmerverzeichnisiä”. Tätä käsitettä käytetään joskus yksin ja joskus yhdessä tämän jälkimmäisen kuvauksen kanssa. Myös
sanayhdistelmää ”gelbe Seiten” käytetään tässä tiedonannossa ”alakohtaisen luettelon” merkityksessä. Koska tämä tiedonanto
on päivätty syyskuussa 1995, se osoittaa, että käsite ”weiße Seiten” oli tullut saksan kieleen viimeistään tähän aikaan. Lisäksi,
kuten SMHV on perustellusti todennut, tässä tiedonannossa viitataan Coopers & Lybrand, Deloitten vuonna 1992 toteuttamaan
tutkimukseen, jossa otettiin jo huomioon tämä käsite.
57     Kantajan väitettä, jonka mukaan on kyse pikemminkin englanninkielisen nimityksen ”White Pages” käännöksestä kuin uuden objektiivisen
nimityksen luomisesta saksan kieleen, ei voida hyväksyä. Koska kääntäjät näet kääntävät toimielimien asiakirjat äidinkielelleen,
nämä henkilöt käyttävät, sikäli kuin on mahdollista, kielelle ominaisia tai käytössä vakiintuneita ilmaisuja.
58     Joka tapauksessa useat Itävallan postin tiedotteet, jotka koskevat puhelinluetteloita, osoittavat, että sanayhdistelmää ”weiße
Seiten” käytettiin Itävallassa yksityishenkilöiden puhelinluettelon merkityksessä jo viimeistään vuodesta 1992 alkaen. Itävallan
posti on laatinut nämä asiakirjat, ja tietyt niistä on osoitettu kaikille liittymänhaltijoille, kun toiset taas on osoitettu
suurelle yleisölle. Kaikki nämä asiakirjat koskivat tavaramerkin WEISSE SEITEN hakemispäivää edeltävää aikaa. Näistä asiakirjoista
ilmenee, että sanayhdistelmän ”weiße Seiten” käyttö ei ole ollut satunnaista, kuten kantaja väittää, vaan että Itävallan posti
on katsonut, että suuri yleisö tuntee sen merkityksen, sillä jos asia ei olisi näin, se ei olisi käyttänyt sitä tiedotteissaan.
59     Itävallan puhelinluetteloiden tilauslomakkeiden osalta on todettava, että väliintulija on laatinut ne. Ne koskevat vuosia
1993/94 ja 1994/95 ja sisältävät sekä sanayhdistelmän ”weiße Seiten” että ”gelbe Seiten” ilman mitään lisäselityksiä. Näin
ollen tilauslomakkeiden vastaanottajien on oletettu tuntevan sanayhdistelmän ”weiße Seiten” merkitys.
60     Myös virallisten puhelinluetteloiden toimittamista, josta väliintulija ja Itävallan posti‑ ja lennätinlaitos olivat tehneet
sopimuksen vuonna 1992, koskevista ohjeista ja väliintulijan ja Itävallan posti‑ ja lennätinlaitoksen eri osastojen välisestä,
”Weiße Seitenin” toimittamista koskevasta kirjeenvaihdosta ilmenee, että väliintulija ja mainittu laitos käyttivät vuodesta
1992 lähtien kirjeenvaihdossaan sanayhdistelmää ”weiße Seiten” ilman sen merkitystä koskevia lisäselityksiä.
61     Lisäksi 8.8.2000 tehdystä Internet-hausta ilmenee, että sekä ilmaisu ”weiße Seiten” että ilmaisu ”weisse Seiten” viittaavat
puhelinluetteloihin muun muassa sähköisessä ja CD-ROM-muodossa.
62     Vaikka nämä hakutulokset on saatu neljä vuotta tavaramerkkiä WEISSE SEITEN koskevan hakemuksen jättämisen jälkeen, ne vahvistavat
tapahtuneen kielellisen kehityksen ja päätelmät, jotka ilmenevät tätä hakemusta edeltävää aikaa koskevista asiakirjoista.
63     Lisäksi Oberste Patent‑ und Markensenatin päätöksestä ilmenee, että itävaltalainen tavaramerkki WEISSE SEITEN on julistettu
mitättömäksi seuraavien tavaroiden osalta: ”paperi ja painotuotteet”.
64     Lisäksi väliintulija viittaa tämän kanteen yhteydessä tehtyihin Internet-hakuihin, jotka ovat sen vastineen liitteenä, osoittaakseen,
että käsite ”weiße Seiten” esiintyy useissa maissa. Vastaavasti SMHV viittaa Internet-hakuun, joka on sen vastauskirjelmän
liitteenä.
65     On todettava, että kyseisiä vasta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ensimmäistä kertaa esitettyjä asiakirjoja ei voida
ottaa huomioon. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on nimittäin SMHV:n valituslautakuntien
päätösten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitetulla tavalla, joten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen
tehtävänä ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden asiakirjojen valossa, jotka esitetään ensimmäistä kertaa tässä tuomioistuimessa.
Mainitut asiakirjat on siis jätettävä huomiotta ilman, että on tarpeen tutkia niiden todistusvoimaa (asia T‑10/03, Koubi v.
SMHV – Flabesa (CONFORFLEX), tuomio 18.2.2004, Kok. 2004, s. II-719, 52 kohta; asia T‑399/02, Eurocermex v. SMHV (olutpullon
muoto), tuomio 29.4.2004, 52 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja asia T‑164/03, Ampafrance v. SMHV – Johnson
& Johnson (monBeBé), tuomio 21.4.2005, 29 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
66     Kaiken edellä esitetyn perusteella valituslautakunta on perustellusti katsonut, että väliintulijan SMHV:ssa esittämät asiakirjat
riittivät osoittamaan, että siihen aikaan, kun kantaja jätti tavaramerkin WEISSE SEITEN rekisteröintiä koskevan hakemuksen,
sanayhdistelmästä ”weiße Seiten” oli tullut kohdeyleisön osalta tavallinen lajinimityksenä, joka tarkoitti yksityishenkilöiden
puhelinluetteloa. Lisäksi on todettava, että kantaja ei ole esittänyt SMHV:ssa näyttöä, jolla voitaisiin osoittaa, että tavaramerkki
WEISSE SEITEN ei kuulu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun ehdottoman hylkäysperusteen soveltamisalaan.
67     Kantajan väitettä, jonka mukaan valituslautakunta ei ole ilmoittanut syitä, joiden vuoksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1
kohdan d alakohdassa tarkoitettua ehdotonta hylkäysperustetta sovelletaan myös muihin tavaroihin ja palveluihin kuin kirjan
muodossa oleviin puhelinluetteloihin, ei voida hyväksyä
.
Valituslautakunta on näet riidanalaisen päätöksen 40 kohdassa esittänyt seuraavaa: ”Puhelinluetteloita ei tarjota pelkästään
paperimuodossa, vaan myös sähköisessä muodossa. Mitättömyysvaatimuksen esittäjä on jo 80-luvun lopusta lähtien myynyt erilaisia
puhelinluetteloita sähköisessä muodossa. Lisäksi nykyisin puhelinluetteloita ei tarjota enää pelkästään CD-ROM-levyn muodossa
eli tallennettuina sähköiselle tallennusvälineelle, vaan ne ovat käytettävissä suoraan Internetin välityksellä.” Riidanalaisen
päätöksen 53 kohdassa se on tämän ehdottoman hylkäysperusteen tutkimuksen yhteydessä toistanut, että ”puhelinluetteloita ei
[tarjottu] ainoastaan paperimuodossa, vaan myös sähköisessä muodossa” ja että oli ”myös mahdollista käyttää niitä suoraan
Internetin välityksellä”.
68     Lisäksi se on riidanalaisen päätöksen 41 kohdassa todennut, että ”vaikka ilmaisua ei tavallisesti [käytetty] kaikkien rekisteröintihakemuksen
kattamien tavaroiden esittelyssä liiketoiminnassa, ehdottoman hylkäysperusteen olemassaolon arvioinnissa [oli] tarkasteltava
mainittua yleisilmaisua”. Valituslautakunta katsoi, ettei se voinut ”erotella mainitun ilmaisun kattamia eri tuotteita eli
esimerkiksi (viihteellisiä) romaaneita ja puhelinluetteloita” ja että sen oli ”arvioitava erottamiskyvyn puuttuminen kaikkien
hakemuksen yhteydessä olevassa luettelossa olevien tuotteiden osalta”.
69     Näistä lauseista ilmenee, että valituslautakunta on ilmoittanut syyt, joiden vuoksi se katsoi, että tätä ehdotonta hylkäysperustetta
oli sovellettava myös luokkaan 9 kuuluvien ”magneettisten tietovälineiden ja nauhoitettujen tallennusvälineiden tietojenkäsittelylaitteille
ja ‑laitteistoille, erityisesti nauhojen, levyjen, CD-ROM-levyjen” ja luokkaan 16 kuuluvien ”painotuotteiden, hakuteosten,
alakohtaisten luetteloiden” osalta ja että se on siten täyttänyt asetuksen N:o 40/94 73 artiklassa olevan perusteluvelvollisuuden.
70     Seuraavaksi on tutkittava, ovatko nämä perustelut asianmukaiset.
71     On riidatonta, että yksityishenkilöiden puhelinluetteloita on saatavilla paitsi paperimuodossa myös sähköisessä muodossa,
Internetissä tai CD-ROM-levyillä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on jo aiemmin korostanut, että ”nauhoitettuihin tallennusvälineisiin
tietojenkäsittelylaitteille ja ‑laitteistoille, erityisesti nauhoihin, levyihin, CD-ROM-levyihin” ja ”painotuotteisiin, hakuteoksiin,
alakohtaisiin luetteloihin” sisältyy lukuisia erilaisia tavaroita, jotka voivat sisältää joko sähköisessä tai paperimuodossa
olevia puhelin‑ tai yhteystietoluetteloita (yhdistetyt asiat T‑357/99 ja T‑358/99, Telefon & Buch v. SMHV (UNIVERSALTELEFONBUCH
ja UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS), tuomio 14.6.2001, Kok. 2001, s. II‑1705, 26 kohta).
72     Näin ollen on katsottava, että sanayhdistelmä ”weiße Seiten” on myös tavallinen nimitys sähköisistä puhelinluetteloista, kuten
väliintulijan SMHV:ssa käydyn hallinnollisen menettelyn aikana tekemistä Internet-hauista ilmenee.
73     Luokkaan 9 kuuluvien ”magneettisten tietovälineiden ja nauhoitettujen tallennusvälineiden tietojenkäsittelylaitteille ja ‑laitteistoille,
erityisesti nauhojen, levyjen, CD-ROM-levyjen” osalta on todettava, että kantaja on hakenut kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä
erotuksetta koko tämän ryhmän osalta.
74     Näin ollen on vahvistettava valituslautakunnan arvio siltä osin kuin se koskee tätä ryhmää kokonaisuudessaan (ks. vastaavasti
asia T‑359/99, DKV v. SMHV (EuroHealth), tuomio 7.6.2001, Kok. 2001, s. II‑1645, 33 kohta; em. asia STREAMSERVE, tuomion 46
kohta; asia T‑355/00, DaimlerChrysler v. SMHV (TELE AID), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. II‑1939, 34 kohta; asia T‑356/00,
DaimlerChrysler v. SMHV (CARCARD), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. II‑1963, 33 ja 36 kohta ja asia T‑358/00, DaimlerChrysler
v. SMHV (TRUCKCARD), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. II‑1993, 34 ja 37 kohta).
75     Koska kantaja ei ole tehnyt mitään eroa luokkaan 16 kuuluvien ”painotuotteiden, hakuteosten, alakohtaisten luetteloiden”,
joihin paperimuodossa olevat puhelinluettelot kuuluvat, muodostaman yleisen ryhmän sisällä, valituslautakunnan arviointi on
vahvistettava siltä osin kuin se koskee tätä ryhmää kokonaisuudessaan.
76     Näin ollen on katsottava, että valituslautakunta on perustellusti julistanut tavaramerkin WEISSE SEITEN rekisteröinnin asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan d alakohdan perusteella mitättömäksi luokkaan 9 kuuluvien ”magneettisten tietovälineiden ja
nauhoitettujen tallennusvälineiden tietojenkäsittelylaitteille ja ‑laitteistoille, erityisesti nauhojen, levyjen, CD‑ROM-levyjen”
ja luokkaan 16 kuuluvien ”painotuotteiden, hakuteosten, alakohtaisten luetteloiden” osalta.
77     Kantajan toinen kanneperuste on siten hylättävä.

Kolmas kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista
Asianosaisten lausumat
78     Kantaja toteaa, että merkki WEISSE SEITEN on muodostettu saksan kieliopin sääntöjen mukaisesti. Keneltäkään ei voi jäädä huomaamatta,
että tavaramerkki muodostuu värin ”weiß” (valkoinen) nimityksestä ja sanasta ”Seiten” (sivut, puolet), jolle on mahdollista
antaa useita merkityksiä. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukainen ehdoton kieltäytymisperuste on olemassa
kuitenkin ainoastaan silloin, kun merkillä voidaan antaa merkityksellistä tietoa kyseisistä tavaroista ja palveluista.
79     Kantaja korostaa, ettei julkaisu muodostu valkoisista sivuista, sillä lähes kaikki julkaisut painetaan mustalla musteella
valkoiselle paperille. Sanalla ”Seiten” ei voida nimittää kirjaa, koska sivut ovat vain yksi tällaisen kirjan osista ja koska
tämä ilmaisu ei siis riitä ilmoittamaan kuluttajalle, että pyytäessään ”weiße Seiten” hän saa kirjan. Valkoisen paperin osalta
kantaja korostaa, että käyttämätöntä paperia ei koskaan nimitetä sanalla ”Seiten” (sivuja), koska sivut ovat ainoastaan julkaisun
osa.
80     Kantajan mukaan kukaan, joka kohtaa merkin WEISSE SEITEN, ei ajattele toimitus‑, kustannus‑ tai julkaisemispalveluita. Sanalla
”Seite” (sivu, puoli) ei voida koskaan nimittää palvelua, ja väriä ”weiß” koskevalla ilmauksella ei myöskään voida luoda mielikuvaa
palveluista.
81     Kantaja katsoo tämän perusteella, että koska käsitteellä ”weiße Seiten” ei voida kuvata asianmukaisesti ja helposti ymmärrettävällä
tavalla kunkin kyseisen tavaran ja palvelun oleellista ominaisuutta, lukuun ottamatta paperia, jonka osalta se ei myöskään
ole kuvaileva, tavaramerkkiä WEISSE SEITEN ei voida pitää kuvailevana minkään näistä tavaroista ja palveluista osalta.
82     SMHV huomauttaa, että kantaja tulkitsee riidanalaista päätöstä väärin. ”Painotuotteiden, hakuteosten, alakohtaisten luetteloiden”
ja ”magneettisten tietovälineiden ja nauhoitettujen tallennusvälineiden tietojenkäsittelylaitteille ja ‑laitteistoille, erityisesti
nauhojen, levyjen, CD-ROM-levyjen” osalta WEISSE SEITEN ‑merkki on nimettyjä tuotteita kuvaileva yksityishenkilöiden puhelinluettelon
synonyyminä eikä kirjan sivujen valkoisen värin vuoksi. Lisäksi nimitys, josta on tullut tavallinen yleisessä kielenkäytössä,
on myös pääsääntöisesti kuvaileva.
83     SMHV korostaa, että vaikka merkki kuvailee ainoastaan osaa määrättyyn ryhmään kuuluvista tuotteista, sitä ei voida rekisteröidä
tätä ryhmää varten. Koska merkki WEISSE SEITEN on yksityishenkilöiden puhelinluetteloita kuvaileva, sitä ei voida rekisteröidä
myöskään painotuotteiden osalta, ellei tavaramerkin hakija tai haltija rajoita tavaroiden ja palvelujen luetteloa siten, että
puhelinluettelot suljetaan sen ulkopuolelle.
84     Se, että valituslautakunta on tulkinnut merkin merkitsevän väriltään valkoisia sivuja (weißfarbige Seiten), pätee ainoastaan
seuraaviin tavaroihin: ”paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; painotuotteet, hakuteokset,
alakohtaiset luettelot; taiteilijantarvikkeet; konttoritarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta‑ ja opetusvälineet (paitsi
laitteet)”. SMHV:n mukaan käsitettä ”weiße Seiten” voidaan käyttää ”weißfarbige Blätterin” (valkoiset lehdet) synonyyminä.
Näin ollen merkki WEISSE SEITEN on kuvaileva kaikkien näiden tavaroiden osalta. SMHV huomauttaa kuitenkin, että kysymys siitä,
mieltääkö kuluttaja myös tämän merkin ”neuvonta‑ ja opetusvälineiden (paitsi laitteet)” kuvailevaksi synonyymiksi, on ratkaisematta,
koska kantaja ei ole nimenomaisesti riitauttanut tätä arviointia näiden tavaroiden osalta.
85     Väliintulija väittää, että merkki WEISSE SEITEN on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu kyseisten
tavaroiden ja palvelujen jonkin ominaisuuden ja laadun tai käyttötarkoituksen suora ja konkreettinen ilmaus.
86     Väliintulijan mukaan ilmaisuja ”Seite” ja ”Blätter” käytetään synonyymeinä, kuten GEO:ssa ilmestyneestä artikkelista ja muista
sen SMHV:ssa käydyssä menettelyssä esittämistä asiakirjoista ilmenee.
87     Koska merkinnällä ”weiß” osoitettaisiin sivuja ja lehtiä, joille ei ole painettu mitään ja joita myydään sellaisina, sillä
kuvaillaan tällä tavalla myynnissä olevien sivujen laatua, joten käsitteellä ”weiße Seiten” osoitettaisiin tämän tavaran lajia
tai laatua.
Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
88     Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan ”tavaramerkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä
tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää,
käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa
taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia”, ei rekisteröidä. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa säädetään
lisäksi, että ”1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä”.
89     Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan säännöksellä pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että
merkkejä tai merkintöjä, joilla kuvaillaan sen tyyppisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä
haetaan, on jokaisen saatava vapaasti käyttää. Tällä säännöksellä estetään siis se, että ainoastaan yksi yritys saisi käyttää
tällaisia merkkejä tai merkintöjä sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi (asia C‑191/01 P, SMHV v. Wrigley, tuomio
23.10.2003, Kok. 2003, s. I-12447, 31 kohta ja asia T‑219/00, Ellos v. SMHV (ELLOS), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II‑753,
27 kohta).
90     Mainitussa säännöksessä tarkoitetaan näin ollen sellaisia merkkejä ja merkintöjä, joita voidaan kohdeyleisön näkökulmasta
katsottuna normaalisti käyttää kuvailemaan rekisteröintihakemuksen kohteena olevaa tavaraa tai palvelua joko suoraan tai mainitsemalla
tavaran tai palvelun oleellinen ominaisuus (asia C‑383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 20.9.2001, Kok. 2001, s. I‑6251,
39 kohta). Merkin kuvailevuutta on siis arvioitava yhtäältä suhteessa kyseisiin tavaroihin tai palveluihin ja toisaalta sen
suhteen, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin (em. asia CARCARD, tuomion 25 kohta).
91     Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamiseksi on tutkittava kyseisten sanamerkkien merkityksen pohjalta
sitä, onko merkityksellisen yleisön näkökulmasta katsottaessa tämän tavaramerkin ja rekisteröinnin kohteena olevien tavara‑
tai palvelulajien välillä riittävän suora ja konkreettinen suhde (ks. vastaavasti em. asia CARCARD, tuomion 28 kohta).
92     Tältä osin on todettava, että jotta SMHV voisi hylätä rekisteröintihakemuksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan
perusteella, ei ole tarpeen, että tässä artiklassa tarkoitettuja tavaramerkin muodostavia merkkejä ja merkintöjä todellisuudessa
käytetään rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palveluiden kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä
on haettu, tai näiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Kuten jo tämän säännöksen sanamuodosta ilmenee,
riittävää on, että näitä merkkejä ja merkintöjä voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiin on siis sovellettava kyseisessä
säännöksessä tarkoitettua hylkäysperustetta, jos ainakin yksi sanamerkin mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se
ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuden (em. asia SMHV v. Wrigley, tuomion 32 kohta).
93     Tässä asiassa valituslautakunta on katsonut, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua ehdotonta
hylkäysperustetta oli sovellettava seuraavien tavaroiden ja palvelujen osalta:
–       luokka 9: ”Magneettiset tietovälineet ja nauhoitetut tallennusvälineet tietojenkäsittelylaitteille ja ‑laitteistoille, erityisesti
nauhat, levyt, CD‑ROM-levyt”
–       luokka 16: ”Paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; painotuotteet, hakuteokset, alakohtaiset
luettelot; taiteilijantarvikkeet; konttoritarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta‑ ja opetusvälineet (paitsi laitteet)”
–       luokka 41: ”Kustantamojen palvelut, erityisesti tekstien, kirjojen, aikakauslehtien ja sanomalehtien toimittaminen”
–       luokka 42: ”Toimittajan palvelut”.
94     Vaikka riittää, että jokin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa luetelluista ehdottomista hylkäysperusteista soveltuu,
jotta merkiltä on evättävä rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi, on tutkittava myös, onko asetuksen N:o 40/94 7 artiklan
1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun ehdottoman hylkäysperusteen soveltaminen ollut perusteltua myös edellä 76 kohdassa tarkoitettujen
tavaroiden osalta, joiden osalta on katsottu, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan d alakohtaa oli sovellettu oikein.
95     Sanayhdistelmä ”weiße Seiten” on muodostettu oikein saksan kielen kielioppisääntöjen mukaan, kuten kantaja sitä paitsi toteaa,
ja muodostuu yleisistä saksankielisistä ilmaisuista.
96     Kuten edellistä kanneperustetta tutkittaessa on todettu, tästä sanayhdistelmästä on saksan kielessä tullut yksityishenkilöiden
puhelinluettelon synonyymi. Näin ollen tätä sanayhdistelmää voidaan pitää kuvailevana myös niiden tavaroiden osalta, joiden
tavallisena nimityksenä sitä pidetään, eli ”magneettisten tietovälineiden ja nauhoitettujen tallennusvälineiden tietojenkäsittelylaitteille
ja ‑laitteistoille, erityisesti nauhojen, levyjen, CD-ROM-levyjen” ja ”painotuotteiden, hakuteosten, alakohtaisten luetteloiden”
osalta, koska se kuvaa näiden tavaroiden lajia (ks. vastaavasti em. asia UNIVERSALTELEFONBUCH ja UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS,
tuomion 28 kohta).
97     Siten kantajan väitteillä, joiden mukaan julkaisu ei muodostu valkoisista sivuista, sillä lähes kaikki julkaisut painetaan
mustalla musteella valkoiselle paperille, ja joiden mukaan sanalla ”Seiten” ei voida nimittää kirjaa, koska sivut ovat vain
yksi tällaisen kirjan osista ja koska tämä ilmaisu ei siis riitä ilmoittamaan kuluttajalle, että pyytäessään ”weiße Seiten”
hän saa kirjan, ei ole merkitystä, koska valituslautakunta on todennut, että tavaramerkki WEISSE SEITEN on näitä tuotteita
kuvaileva yksityishenkilöiden puhelinluettelon synonyyminä, eikä siksi, että tällaisen puhelinluettelon sivut ovat valkoiset.
98     Luokkaan 41 kuuluvat ”kustantamojen palvelut, erityisesti tekstien, kirjojen, aikakauslehtien ja sanomalehtien toimittaminen”
ja luokkaan 42 kuuluvat ”toimittajan palvelut” käsittävät edellä 96 kohdassa mainittujen tavaroiden luomisen ja valmistamisen
ja erityisesti sellaisten paperimuodossa olevien tavaroiden luomisen ja valmistamisen, jotka kuuluvat luokkaan 16. Näin ollen
sanayhdistelmää ”weiße Seiten” voidaan pitää kuvailevana myös näiden palveluiden osalta, koska sillä osoitetaan niiden käyttötarkoitus
(ks. vastaavasti em. asia UNIVERSALTELEFONBUCH ja UNIVERSALKOMMUNIKATIONSVERZEICHNIS, tuomion 26 ja 28 kohta).
99     Näin ollen kantajan väite, jonka mukaan henkilö, joka kohtaa merkin WEISSE SEITEN, ei ajattele toimitus‑, kustannus‑ tai julkaisemispalveluita,
ei voi menestyä, sillä valituslautakunta on osoittanut riittävän yhteyden näiden palveluiden ja niiden tavaroiden välillä,
joiden osalta sanayhdistelmä ”weiße Seiten” merkitsee ”yksityishenkilöiden puhelinluetteloa”.
100   Näin ollen valituslautakunta ei ole tehnyt arviointivirhettä edellä tarkoitettujen tavaroiden ja palveluiden osalta.
101   On vielä tutkittava tavaramerkin WEISSE SEITEN mahdollinen kuvailevuus seuraavien luokkaan 16 kuuluvien tavaroiden osalta:
”paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; taiteilijantarvikkeet; konttoritarvikkeet (paitsi
huonekalut); neuvonta‑ ja opetusvälineet (paitsi laitteet)”.
102   Tältä osin valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 81 kohdassa todennut seuraavaa:
”’Paperi’ muodostuu lehdistä. Kun lehdet eivät ole erillisinä, vaan sidottuina, nidottuina tai muulla tavalla yhdistettyinä,
riippumatta siitä onko niille painettu jotakin, niitä kutsutaan nimellä ’Seiten’ – – Ei ole myöskään pois suljettua, että
ilmaisusta ’Seite’ – – tulee tai on jo tullut sanan ’Blatt’ (lehti) synonyymi. Se, että täsmennetään, että on kyse valkoisista
sivuista, on paperin ominaisuuden suora ja konkreettinen merkintä, jonka kuluttajat huomioivat ostopäätöstä tehdessään, päinvastoin
kuin mitättömyysosasto on katsonut. Yleisilmaisu ’konttoritarvikkeet’ sisältää myös paperin, joten sanayhdistelmä ’weiße Seiten’
on kuvaileva merkintä myös niiden osalta. Sama voidaan todeta ’neuvonta- ja opetusvälineiden’ osalta, koska nämä välineet
koostuvat ennen kaikkea kirjoista. Se, että täsmennetään, että opetettava asia painetaan valkoisille sivuille, on olennainen
tavaran ominaisuuksien merkintä. ’Taiteilijantarvikkeet’ on toinen yleisilmaisu, joka osaltaan kattaa myös piirustuspaperin,
kuten on jo todettu, ja joka on myös kuvaileva niiden osalta.”
103   On todettava, että valituslautakunnan arviointi on oikea. Kyseinen sanayhdistelmä voidaan näet helposti ymmärtää merkityksessä
”weißfarbige Seiten” ja sitä voidaan käyttää, kuten SMHV ja väliintulija esittävät, ”weißfarbige Blätterin” synonyyminä. Näin
ollen sitä voidaan pitää kuvailevana ainakin paperin osalta ja, koska kantaja ei ole tehnyt eroa yleisen ryhmän ”paperi, pahvi
ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin” sisällä, kaikkien näiden tavaroiden osalta.
104   ”Taiteilijantarvikkeiden” osalta on todettava, että niihin voivat kuulua kaikki tarvikkeet, joita taiteilijat käyttävät. Niihin
voi siis myös kuulua paperi, ja koska kantaja ei ole rajoittanut tätä ryhmää siten, että paperi suljetaan sen ulkopuolelle,
sanayhdistelmää ”weiße Seiten” on pidettävä kuvailevana ryhmän ”taiteilijantarvikkeet” osalta.
105   ”Konttoritarvikkeiden (paitsi huonekalut)” ryhmään voivat sisältyä esimerkiksi lehtiöt ja tulostuspaperi ja, koska kantaja
ei ole rajoittanut tätä ryhmää, kyseistä sanayhdistelmää voidaan pitää kuvailevana näiden tavaroiden osalta.
106   Lopuksi ”neuvonta‑ ja opetusvälineisiin (paitsi laitteet)” pätee sama päättely kuin edellä mainittuihin tavaroihin. Koska
kantaja ei ole sulkenut valkoisia lehtiä tai sivuja näiden välineiden ulkopuolelle, on todettava, että tavaramerkkiä voidaan
pitää kuvailevana näiden tavaroiden osalta.
107   Näin ollen, koska kantaja ei ole tehnyt eroa näiden yleisten ryhmien sisällä tai rajannut niitä, valituslautakunnan arviointi
on vahvistettava kaikkien edellä 101 kohdassa mainittujen tuotteiden osalta.
108   Näistä toteamuksista seuraa, että yhteys tavaramerkin WEISSE SEITEN ja kaikkien kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden
ominaispiirteiden välillä on riittävän läheinen, jotta voidaan soveltaa direktiivin N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
säädettyä kieltoa.
109   Näin ollen kantajan kolmas kanneperuste on hylättävä.
110   Neljännen kanneperusteen osalta, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, on todettava,
että kuten asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdasta ilmenee, riittää, että jokin ehdottomista hylkäysperusteista soveltuu,
jotta merkkiä ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi (asia C‑104/00 P, DKV v. SMHV, tuomio 19.9.2002, Kok. 2002, s.
I‑7561, 29 kohta).
111   Lisäksi oikeuskäytännön mukaan sanamerkiltä, joka asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla
kuvailee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, puuttuu tämän takia väistämättä 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu
erottamiskyky näiden samojen tavaroiden tai palvelujen osalta (ks. vastaavasti asia C‑265/00, Campina Melkunie, tuomio 12.2.2004,
Kok. 2004, s. I‑1699, 19 kohta ja asia C‑363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I‑1619, 86 kohta).
112   Näin ollen kantajan neljättä kanneperustetta ei voida hyväksyä.
113   Kanne on siten hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut
114   Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan
SMHV:n oikeudenkäyntikulut tämän vaatimusten mukaisesti. Koska väliintulija ei ole vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista,
sen on vastattava omista oikeudenkäyntikuluistaan.
Näillä perusteilla
YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Kanne hylätään.
2)
Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut lukuun ottamatta väliintulijan oikeudenkäyntikuluja.
3)
Väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.
Jaeger
Tiili
Czúcz
Julistettiin Luxemburgissa 16 päivänä maaliskuuta 2006.
E. Coulon

M. Jaeger
kirjaaja

jaoston puheenjohtaja
*
Oikeudenkäyntikieli: saksa.