CELEX: 62005TJ0190
Yhteisön tavaramerkki
Hakemus sanamerkin TWIST & POUR rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi
Ehdoton hylkäysperuste
Tavaramerkki, jolta puuttuu erottamiskyky
Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta

Asian tausta
1       Kantaja teki 25.2.2003 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkkiä koskevan
hakemuksen yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL L 1994, L 11, s. 1), sellaisena
kuin se on muutettuna, perusteella.
2       Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki TWIST & POUR.
3       Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien
rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen luokkaan 21, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Kahvalliset muoviset säilytysastiat, jotka myydään
nestemäisen maalin säilytykseen ja kaatamiseen käytetyn välineen olennaisina osina”.
4       Tutkija ilmoitti 10.3.2004 päivätyllä kirjeellä kantajalle, ettei hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä voitu rekisteröidä,
koska se ei täyttänyt asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainittuja edellytyksiä. Tutkija totesi erityisesti,
ettei tavaramerkkiä voida pitää osoituksena tavaran alkuperästä. Tutkija kehotti näin ollen kantajaa esittämään asiaa koskevat
huomautuksensa tutkijalle kahden kuukauden kuluessa.
5       Kantaja vastasi 10.5.2004 päivätyssä kirjeessä, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki oli riittävän omaperäinen, jotta
se voitiin rekisteröidä ja jotta se saattoi täyttää tavaramerkille asetetun tehtävän, että tavaramerkkiä oli tarkasteltava
kokonaisuutena ja että SMHV oli aiemmin rekisteröinyt useita muita tavaramerkkejä, joihin sisältyi sana ”twist”.
6       Tutkija hylkäsi kyseisen hakemuksen 23.6.2004 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että hakemuksen kohteena olevaan
yhteisön tavaramerkkiin oli sovellettava asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainittua hylkäysperustetta,
koska ensinnäkin kyseinen tavaramerkki muodostui kahdesta englanninkielisestä verbistä, joilla ainoastaan tyydyttiin antamaan
kuluttajille tietoa kyseisten tavaroiden ominaisuuksista, toiseksi, koska välitetty sanoma oli yksinkertainen, selvä ja suora,
kolmanneksi, koska yhdelle ainoalle yritykselle ei ollut mahdollista antaa yksinoikeutta käyttää tavaroita kuvailevia yleiskieleen
kuuluvia ilmaisuja tai tällaisista ilmaisuista johdettuja muunnelmia ja neljänneksi, koska sellaiset muut tavaramerkit, joihin
kantaja oli vedonnut, eivät olleet verrattavissa siihen tavaramerkkiin, jota tämä kanne koskee.
7       Kantaja valitti 30.8.2004 tutkijan päätöksestä SMHV:ssä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan mukaisesti.
8       Toinen valituslautakunta katsoi 22.2.2005 tekemässään päätöksessä, joka annettiin tiedoksi 28.2.2005, että hakemuksen kohteena
olevan tavaramerkin välittämä sanoma oli yksinkertainen, selvä ja suora, joten sanamerkillä TWIST & POUR kuluttajille ainoastaan
annettiin tieto siitä, että maalin poistamiseksi säiliöstä heidän tarvitsi vain kiertää kansi auki ja kaataa sisältö ulos.
Valituslautakunta katsoi näin ollen, että sanamerkki TWIST & POUR kuvaili niitä tavaroita, joita varten sen rekisteröintiä
haettiin, joten se hylkäsi valituksen. Valituslautakunta täsmensi myös, ettei kantajan väite siitä, että tutkija oli ottanut
huomioon seikkoja, joilla oli merkitystä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan kannalta muttei 7 artiklan 1
kohdan b alakohdan kannalta, ollut perusteltu, koska kyseiset kaksi säännöstä menevät osittain päällekkäin. Valituslautakunta
katsoi lisäksi, että tutkijalla oli yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön ja erityisesti asiassa C‑265/00, Campina Melkunie,
12.2.2004 annetun tuomion (Kok. 2004, s. I‑1699) mukaisesti oikeus katsoa, että hakemuksen kohteena olevalta tavaramerkiltä
puuttui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskyky, koska sillä kuvailtiin
kyseisten tavaroiden tiettyjä ominaisuuksia. Valituslautakunta katsoi, ettei sillä, ettei tutkija ollut nimenomaisesti maininnut
kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja ettei hän nimenomaisesti ollut perustanut päätöstään kyseiselle säännökselle,
ollut suurta merkitystä, koska kantaja oli täysin tietoinen väitteen luonteesta ja koska kantajalla oli ollut mahdollisuus
esittää huomautuksensa hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin väitetystä erottamiskyvystä. SMHV:n oli väitetty toimineen
epäjohdonmukaisesti, koska samankaltaisia tavaramerkkejä oli aiemmin rekisteröity, ja tältä osin valituslautakunta muistutti
siitä, että virheellisesti myönnettyjen rekisteröintien osalta oli olemassa mitättömyysmenettelyitä ja että oli tärkeää, että
valituslautakunnan oma päätös on johdonmukainen.

Asianosaisten vaatimukset
9       Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
–       ottaa kanteen tutkittavaksi
–       kumoaa kanteen kohteena olevan päätöksen
–       velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
10     SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
–       hylkää kanteen
–       velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi
11     Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen kanneperusteeseen, ja se koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan
rikkomista.

Asianosaisten lausumat
12     Kantaja muistuttaa, että kuten oikeuskäytännöstä ilmenee, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty kielto
koskee sellaisia merkkejä, jotka eivät kykene täyttämään tavaramerkille asetettua perustehtävää eli yksilöimään tavaran tai
palvelun alkuperää, eli esimerkiksi sellaisia merkkejä, joita käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa asianomaisten
tavaroiden tai palvelujen esittämiseen, tai merkkejä, joita voidaan käyttää tällä tavoin (asia T‑281/02, Norma Lebensmittelfilialbetrieb
v. SMHV (Mehr für Ihr Geld), tuomio 30.6.2004, Kok. 2004, s. II‑1915, 24 ja 33 kohta). Tavaramerkin erottamiskykyä olisi kyseisen
oikeuskäytännön mukaan arvioitava ottaen yhtäältä huomioon ne tavarat tai palvelut, joita varten rekisteröintiä on haettu,
ja toisaalta se, miten kohdeyleisö mieltää tavaramerkin (em. asia Mehr für Ihr Geld, tuomion 26 kohta).
13     Käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevat tavarat ovat nestemäistä maalia sisältäviä astioita, jotka on suunnattu kaikille
kuluttajille, joten kohdeyleisön katsotaan muodostuvan tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista
keskivertokuluttajista. Koska kyseessä oleva sanamerkki muodostuu kahdesta englanninkielisestä sanasta, kohdeyleisö muodostuu
englannin kieltä osaavasta yleisöstä (asia T‑219/00, Ellos v. SMHV (ELLOS), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II‑753, 30 ja
31 kohta).
14     Kantaja palauttaa mieliin myös oikeuskäytännön, jonka mukaan yhtäältä kukin rekisteröinnin hylkäysperuste on muista hylkäysperusteista
riippumaton ja edellyttää erillistä tarkastelua, joten kyseisiä hylkäysperusteita on tulkittava lisäksi niiden jokaisen taustalla
oleva yleinen etu huomioon ottaen (asia C‑392/02 P, SAT.1 v. SMHV, tuomio 16.9.2004, Kok. 2004, s. I‑8317). Koska merkki on
kahdesta sanasta muodostuva moniosainen merkki, sen erottamiskykyä arvioitaessa on toisaalta paikallaan tarkastella sitä kokonaisuutena
(asia T‑323/00, SAT.1 v. SMHV (SAT.2), tuomio 2.7.2002, Kok. 2002, s. II‑2839).
15     Sanamerkki TWIST & POUR on kantajan mukaan erottamiskykyinen, joten valituslautakunnan ratkaisu, jossa hyväksytään näkemys
siitä, ettei kyseinen merkki kykene täyttämään erottamista koskevaa tehtävää, on puutteellinen, perusteeton ja likimääräinen.
16     Kantaja toteaa ensinnäkin, että valituslautakunta on perustanut näkemyksensä siitä, ettei hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki
ole erottamiskykyinen, siihen, että merkki on kuvaileva, koska se on kanteen kohteena olevan päätöksen 11 kohdassa todennut,
että sanamerkillä TWIST & POUR tyydytään ainoastaan antamaan kuluttajille tieto siitä, että maalin poistamiseksi säiliöstä
heidän tarvitsee vain kiertää kansi auki ja kaataa sisältö ulos. Tämä ajatus myös toistetaan mainitun päätöksen 12 kohdassa,
jossa todetaan, että hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä välitetään tietoa kyseisen tavaran käyttötavasta.
17     Kantaja huomauttaa, että kyseinen peruste on merkityksellinen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan muttei kyseisen
säännöksen b alakohdan kannalta. Valituslautakunta on näin ollen tehnyt kantajan mukaan kanteen kohteena olevaan päätökseen
vaikuttavan oikeudellisen virheen, minkä yhteisöjen tuomioistuin on todennut myös edellä 14 kohdassa mainitussa asiassa SAT.1
vastaan SMHV antamassaan tuomiossa ja asiassa C‑64/02 P, SMHV vastaan Erpo Möbelwerk, 21.10.2004 antamassaan tuomiossa (Kok.
2004, s. I‑10031).
18     Toiseksi kantaja toteaa, että on virheellistä väittää, että hakemuksen kohteena olevalla yhteisön tavaramerkillä kuvataan
asianomaisen tavaran ominaisuutta, minkä perusteella sitä olisi pidettävä kuvailevana. Kuvailevien tavaramerkkien ja sellaisten
tavaramerkkien välillä, jotka ovat ainoastaan vihjailevia tai suggestiivisia, on kantajan mukaan tehtävä ero. Kantaja huomauttaa
myös, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on lisäksi todennut, että vaikka kuvailevia merkintöjä ei voida suojata tavaramerkkinä,
asia on toisin vihjailevien tai suggestiivisten merkintöjen tai merkkien osalta (asia T‑135/99, Taurus-Film v. SMHV (Cine
Action), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II‑379 ja asia T‑360/00, Dart Industries v. SMHV (UltraPlus), tuomio 9.10.2002, Kok.
2002, s. II‑3867).
19     Kantajan mukaan ei ole olemassa täsmällistä seikkaa, jonka perusteella tietyn sanan voitaisiin katsoa kuuluvan jompaankumpaan
mainituista ryhmistä, vaan pikemminkin joustava asteikko – joka sijoittuu kahden ääripään väliin ja alkaa merkeistä, jotka
eivät ole kuvailevia ja jotka on mahdollista rekisteröidä, ja päättyy puhtaasti kuvaileviin merkkeihin, joiden rekisteröinti
on mahdotonta –, jolla kuvailevat, suggestiiviset ja vihjailevat merkit ja tunnukset vaihtelevat tai jolle ne sijoittuvat
niistä itsestään johtuvien ominaisuuksien mukaisesti. Erottamiskyvyn arviointi riippuu kantajan mukaan lähtökohtaisesti osaksi
tutkijan ja myöhemmässä vaiheessa valituslautakunnan subjektiivisesta arvioinnista.
20     Julkisasiamies Jacobs on kantajan mukaan kuitenkin asiassa C‑191/01 P, SMHV vastaan Wrigley, esittämässään ratkaisuehdotuksessa
(tuomio 23.10.2003, Kok. 2003, s. I‑12447, I‑12449) maininnut asianmukaiset objektiiviset perusteet, joiden avulla on mahdollista
erottaa kuvailevat tavaramerkit sellaisista tavaramerkeistä, jotka ovat ainoastaan mielikuvia herättäviä.
21     Kantaja toteaa, että jos näitä perusteita sovelletaan sanamerkkiin TWIST & POUR, voidaan huomata, että kyseinen tavaramerkki
sijoittuu edellä mainitulla asteikolla kauas siitä ääripäästä, jossa kuvailevat merkit ovat.
22     Kantaja huomauttaa ensinnäkin, että sanamerkki TWIST & POUR perustuu kahden sellaisen verbin yhdistelmään, joilla ei erikseen
eikä yhdessä kuvailla kyseisiä tavaroita eikä yhtäkään niiden ominaisuuksista. Kyseiset kaksi verbiä viittaavat kantajan mukaan
nimittäin sellaisiin toimintoihin, joita ei objektiivisesti voida yhdistää maalin säilytykseen käytettäviin muoviastioihin.
23     Toiseksi kantaja toteaa, ettei asianomainen yleisö miellä sanamerkkiä TWIST & POUR välittömästi, suoraan ja ilman ylimääräistä
pohdiskelua merkinnäksi jostakin sanamerkin yksilöimän tavaran ominaisuudesta. Kantajan mukaan asianomainen kuluttaja, joka
visualisoi kyseisen merkin, ei automaattisesti yhdistä sitä maalin säilytykseen käytettäviin muoviastioihin.
24     Sanamerkillä TWIST & POUR ei lopuksi myöskään ilmaista yhtään kyseisen tavaran sellaista olennaista tai hallitsevaa ominaisuutta,
jolla voisi olla siinä vaiheessa, kun kuluttaja tekee tämäntyyppistä tavaraa koskevaa valintaansa, erityistä merkitystä kilpailijoiden
tarjoamiin tavaroihin nähden. Hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissä esitetty viittaus tapaan, jolla kyseinen tavara
avataan, ei anna minkäänlaista olennaista lisäarvoa tavaralle, jonka se yksilöi.
25     Kantaja täsmentää, että toisin kuin kanteen kohteena olevan päätöksen 12 kohdassa ilmeisesti esitetään, kantaja ei vaadi rekisteröitäväksi
merkkiä EASY‑TO‑OPEN tai EASY‑TO‑POUR, vaan tavaramerkkiä TWIST & POUR. Kantaja toteaa, että näin ollen väite siitä, että
englannin kieltä osaavat kuluttajat tulkitsevat kyseisen tavaramerkin sanomaksi, jonka sisältö on se, että ”kaikki, mitä heidän
tarvitsee tehdä, on kiertää kansi auki ja kaataa sisältö ulos”, on virheellinen, koska kyseinen sanamerkki on itsenäinen ja
riippumaton niihin tavaroihin nähden, joita sillä yksilöidään. Kantajan mukaan olisi myös virheellistä väittää, että asianomaisella
merkillä välitettäisiin sanoma sen tavaran helppokäyttöisyydestä, joka kyseisellä merkillä yksilöidään (ks. vastaavasti edellä
18 kohdassa mainittu asia UltraPlus, tuomion 52 kohta). Kantaja katsookin, että englannin kieltä osaava yleisö, joka kohtaa
kyseisen merkin, pitää sitä erittäin luultavasti mielikuvitusmerkkinä eikä automaattisesti ja välittömästi ajattele maalin
säilytyksessä käytettäviä muoviastioita. Mainittu yleisö tulee kantajan mukaan vasta myöhemmin ajatelleeksi kyseisellä merkillä
yksilöidyn tavaran toiminnallisuutta eli sen avaamistapaa. Tämän toiminnallisuuden ymmärtäminen ei kuitenkaan kantajan mukaan
seuraa automaattisesta, harkintaa edellyttämättömästä ja välittömästä oivalluksesta, vaan se perustuu sellaiseen kuluttajan
suorittamaan älylliseen prosessiin tai ponnistukseen, joka tekee kyseisestä oivalluksesta välillisen ja epäsuoran ja siten
myös sellaisen, ettei sitä voida pitää kuvailevana.
26     Sellaisen merkin rekisteröintiä, jossa epäsuorasti tai vihjeen tai ehdotuksen muodossa viitataan merkillä yksilöidyn tavaran
ominaisuuteen, ei kantajan mukaan näin ollen voida evätä, koska se olisi lainsäätäjän tahdon, sellaisena kuin se on ilmaistu
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa, ja edellä 18 kohdassa mainitun oikeuskäytännön vastaista.
27     Kantaja toteaa lisäksi, ettei kanteen kohteena olevassa päätöksessä sovellettu peruste mahdollista sitä, että hakemuksen kohteena
olevan tavaramerkin erottamiskykyä arvioidaan ”osana a priori ‑tutkintaa ja ottamatta huomioon merkin tosiasiallista käyttöä”
(asia T‑88/00, Mag Instrument v. SMHV, tuomio 7.2.2002, Kok. 2002, s. II‑467, 34 kohta). Kantaja muistuttaa tältä osin, että
kysymys siitä, voiko tapa, jolla merkkiä käytetään tavaroissa tai jolla se liitetään niihin tavaramerkkinä tai jollain muulla
tavalla, konkreettisesti johtaa siihen, ettei kuluttaja mieltäisi kyseistä merkkiä erottamiskykyiseksi alkuperää osoittavaksi
merkiksi vaan pelkäksi kaupalliseksi ilmoitukseksi, ei voida ottaa huomioon arvioitaessa merkin rekisteröintikelpoisuutta
(edellä 18 kohdassa mainittu asia UltraPlus, tuomion 52 kohta).
28     Kantaja katsoo kolmanneksi, että sanamerkillä TWIST & POUR on sellainen merkin ominaispiirteisiin perustuva vähimmäiskyky,
että asianomainen yleisö pitää sitä osoituksena sillä yksilöityjen tavaroiden kaupallisesta alkuperästä, koska asetuksen N:o
40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan kannalta on riittävää osoittaa, että asianomaisella merkillä on edes vähäinen erottamiskyky,
jotta se voidaan rekisteröidä. Asia on näin kyseisen sanamerkin tapauksessa, koska se on tiivis ja suora ja kohdeyleisön on
helppo muistaa se.
29     Kyse on lisäksi omaperäisestä sanamerkistä, joka muodostuu kahdesta englanninkielisestä kirjoitetusta sanasta, joiden erikoisuus
perustuu vaikutukseen, joka saadaan yhdistämällä verbit ”twist” ja ”pour”. Kantaja esittää, että näiden kahden sanan yhdistämisellä
yhdeksi merkiksi saadaan kuluttajiin nähden aikaan tietty yllätysvaikutus, joka kiinnittää ja saa osakseen huomiota tai ainakin
voi saada osakseen huomiota. Kyseisestä merkistä saadaan kantajan mukaan tavaramerkki, joka eroaa riittävästi sellaisesta
tavaramerkistä, joka saataisiin vain yhdistämällä tavaramerkin osatekijöinä olevat saneet.
30     Kantaja huomauttaa, että se on SMHV:ssä käydyssä menettelyssä osoittanut, että verbiä ”twist” oli usein käytetty moniosaisissa
merkeissä ja että kuluttajat olivat tottuneet kyseisen verbin avulla muodostettuihin tavaramerkkeihin. SMHV on lisäksi rekisteröinyt
muita merkkejä, joilla kyetään erottamaan tavaroita ja joita ovat muun muassa TWIST & VAC, TWIST & DRINK, TWISTER TESTER,
TWISTED TUBE ja TWISTED DIPS. Kantaja esittää tältä osin edellä 14 kohdassa mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV annetun
tuomion perusteella, että sellaisten tavaramerkkien yleinen käyttö, jotka muodostuvat toisiinsa yhteydessä olevista sanoista
ja kieliopillisista rakenteista, osoittaa, ettei tällaisten yhdistelmien ryhmään kuuluvien merkkien osalta voida katsoa, että
niiltä puuttuisi erottamiskyky.
31     Se, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki muodostuu kahdesta yleisesti käytetystä sanasta, jotka kuluttajat ymmärtävät,
ei kantajan mukaan muuta sitä, että kyseinen tavaramerkki on erottamiskykyinen. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on lisäksi
todennut tältä osin, että pelkästään se, että kultakin merkin muodostavista osatekijöistä erikseen tarkasteltuna puuttuu erottamiskyky,
ei sulje pois sitä, että niiden muodostama yhdistelmä voisi olla erottamiskykyinen. Valituslautakunnan asiana olisi päinvastoin
osoittaa, että kyseinen merkki kokonaisuutena tarkasteltuna on sellainen, ettei kohderyhmässä voitaisi sen perusteella erottaa
kantajan tavaroita tavaroista, joilla on toinen kaupallinen alkuperä (asia T‑260/03, Celltech v. SMHV (CELLTECH), tuomio 14.4.2005,
Kok. 2005, s. II‑1215, 43 ja 44 kohta). Kantajan mukaan ei nimittäin ole tarpeen, että merkistä saataisiin täsmälliset tiedot
siitä, kuka on tavaran myyjä, vaan riittää, että kohdeyleisö pystyy tavaramerkin avulla erottamaan sillä yksilöidyn tavaran
sellaisista tavaroista, joilla on eri kaupallinen alkuperä (asia T‑173/00, KWS Saat v. SMHV (Oranssin sävy), tuomio 9.10.2002,
Kok. 2002, s. II‑3843, 44 kohta).
32     SMHV muistuttaa aluksi, että oikeuskäytännössä on todettu, että erottamiskyvyn puuttumista koskevan hylkäysperusteen ja puhtaasti
kuvailevien tavaramerkkien rekisteröinnin estävän hylkäysperusteen välillä on tietty päällekkäisyys. Sellainen merkki, jolla
tyydyttäisiin kuvailemaan tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia, olisi SMHV:n mukaan vastaavalla tavalla kyvytön täyttämään
tavaramerkin perustehtävää ja siihen olisi samanaikaisesti sovellettava molempia hylkäysperusteita (edellä 8 kohdassa mainitussa
asiassa Campina Melkunie annettu tuomio). Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut merkit, jotka
eivät ole erottamiskykyisiä, ovat puolestaan kykenemättömiä täyttämään tavaramerkin perustehtävän eli yksilöimään tavaran
tai palvelun kaupallisen alkuperän (edellä 18 kohdassa mainittu asia UltraPlus, tuomion 52 kohta). Asetuksen 7 artiklan 1
kohdan b alakohdassa tarkoitetut tavaramerkit ovat lopuksi sellaisia merkkejä, joita kohdeyleisön näkökulmasta käytetään elinkeinotoiminnassa
tavanomaisesti asianomaisten tavaroiden ja palvelujen esittämiseksi tai joiden osalta on olemassa vähintäänkin sellaisia konkreettisia
viitteitä, joiden perusteella olisi mahdollista päätellä, että niitä voidaan käyttää tällä tavalla.
33     Käsiteltävänä olevan asian osalta SMHV toteaa, että asianomaiset tavarat ovat nestemäistä maalia sisältäviä purkkeja, joten
kohdeyleisö muodostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista.
Ilmaisu TWIST & POUR, joka voidaan kääntää ilmaisuksi ”kiertäkää ja kaatakaa” tai ”kiertää ja kaataa”, on SMHV:n mukaan tiivis
ilmaisu, jonka merkityksen kaikki välittömästi ymmärtävät. Kyseinen ilmaisu ei SMHV:n mukaan sisällä yhtäkään omaperäistä
ominaispiirrettä. Sen lauseopillinen rakenne on yksinkertainen ja tavanomainen englannin kielessä, erityisesti silloin, kun
on kyse sellaisen tiedon välittämisestä mahdollisimman yksinkertaisesti ja suoraan, joka koskee kahta toisiaan seuraavaa toimintoa,
jotka on toteutettava tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. Kun kyseistä merkkiä tarkastellaan yhteydessä asianomaisiin tavaroihin,
kyseisen yleisön välittömänä reaktiona on pitää sitä kyseisten tavaroiden käyttötapaan liittyvänä sanomana. Maalipurkit on
nimittäin ensiksi avattava ennen kuin niiden sisältöä on mahdollista käyttää. Toisinaan maalipurkkeja on tarpeen ravistaa
tai niiden sisältö on siirrettävä toiseen astiaan ennen käyttöä. Lopuksi ei myöskään ole harvinaista, että maalipurkit on
vaikea avata ja että tähän tarkoitukseen on käytettävä vipuna toimivaa esinettä. Tästä seuraa SMHV:n mukaan se, ettei ilmaisu
TWIST & POUR synnytä asianomaisen kuluttajan mielessä muuta reaktiota kuin välittömän oivalluksen siitä, että kyse on merkinnästä,
joka liittyy kyseisten purkkien käyttötapaan eikä niitä valmistavaan yritykseen.
34     SMHV toteaa lisäksi, ettei kyseinen päätelmä – toisin kuin kantaja väittää – perustu sen arviointiin, miten tavaramerkkiä
tosiasiallisesti käytetään markkinoilla. Tarkemmin ottaen päätelmä siitä, että kyseessä on merkki, jolta puuttuu erottamiskyky,
ei liity tavaran sellaiseen täsmälliseen kohtaan, johon tavaramerkki kiinnitetään, tai sellaisten kirjainmerkkien kokoon,
joilla se painetaan purkin kylkeen, kanteen tai pohjaan. Valituslautakunta on SMHV:n mukaan perustellusti todennut osana a
priori ‑tutkintaa, että ilmaisu TWIST & POUR ymmärretään (asia T‑360/03, Frischpack v. SMHV (Juustopakkauksen muoto), tuomio
23.11.2004, Kok. 2004, s. II‑4097, 29 kohta) tavaroiden käyttöön liittyväksi ohjeeksi eikä sellaiseksi merkiksi, joka voisi
täyttää tavaramerkin perustehtävän. Tämä näkemys perustuu sellaiseen käsitykseen, joka kuluttajilla voitaisiin kohtuullisesti
olettaa olevan, kun otetaan huomioon merkin ominaispiirteet sellaisenaan sekä kyseisten tavaroiden ominaisuudet, riippumatta
sellaisista näkökohdista, jotka liittyvät siihen, miten kyseistä tavaramerkkiä tosiasiallisesti käytettäisiin markkinoilla.
35     SMHV väittää, että kantaja ottaa lähtökohdaksi virheellisen olettaman, kun se katsoo, että valituslautakunta on tehnyt oikeudellisen
virheen johtaessaan sen, ettei hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki ollut erottamiskykyinen, siitä, että se oli kuvaileva.
SMHV:n mukaan valituslautakunta nimittäin totesi, ettei se kyennyt löytämään ilmaisusta TWIST & POUR yhtäkään erottamiskykyistä
ominaispiirrettä sen takia, että kohdekuluttajat pitäisivät kyseistä merkkiä tavaroiden käyttöön liittyvänä ohjeena, mikä
estäisi sen mieltämisen myös erottamiskykyiseksi merkiksi. Asianomainen yleisö näkisi näin ollen kyseisessä ilmaisussa yleisluonteisen
toteamuksen, joka koskee tiettyjä kyseisten tavaroiden ominaisuuksia. SMHV toteaa, että kyseisen virheellisen olettaman takia
kantaja tekee virheen, kun se analysoi seuraavaksi merkin kuvailevuutta asianomaisten tavaroiden kannalta ja tekee lopuksi
sen päätelmän, että koska tällainen kuvailevuus puuttuu, kyse on erottamiskykyisestä merkistä, joka näin ollen on rekisteröitävä.
SMHV toteaa tältä osin, että valituslautakunta on perustanut ratkaisunsa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdalle
ja todennut, että vaikka tutkija ei päätöksessään ollut nimenomaisesti viitannut saman säännöksen c alakohtaan, tällä seikalla
ei ollut merkitystä, koska hakemuksen hylkäämisen perusteet esitettiin selvästi.
36     SMHV täsmentää, ettei valituslautakunta ole käsiteltävänä olevassa asiassa tyytynyt toteamaan, ettei hakemuksen kohteena oleva
tavaramerkki ole erottamiskykyinen, ainoastaan sen kuvailevuuden perusteella, vaan laajemman arvioinnin perusteella, eli sen,
että sanamerkillä TWIST & POUR tyydytään ainoastaan tarjoamaan tietoja tavaroiden ominaisuuksista, mikä estää näin ollen sen,
että asianomainen yleisö voisi pitää sitä erottamiskykyisenä merkkinä. SMHV:n mukaan kyseisten kahden argumentin tulkitseminen
yhdessä on näin ollen johtanut siihen, että valituslautakunta totesi, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki kuului asetuksen
N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn kiellon soveltamisalaan. Koska se ensivaikutelma, jonka hakemuksen kohteena
oleva tavaramerkki jättää kuluttajien mieliin, liittyy tavaroiden käyttötapaa koskevaan merkintään, SMHV johtaa tästä näkemyksen
siitä, etteivät mainitut kuluttajat mieltäisi kyseistä merkkiä keinoksi tunnistaa kyseisten tavaroiden alkuperä ja erottaa
ne muista tavaroista. SMHV toteaa myös, että valituslautakunnan suorittama arviointi on samanlainen kuin se arviointi, jonka
ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt useissa sellaisissa tuomioissa, joissa se on todennut, etteivät erilaiset
ilmaisut olleet erottamiskykyisiä (asia T‑79/00, Rewe‑Zentral v. SMHV (LITE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II‑705 ja asia
T‑270/02, MLP Finanzdienstleistungen v. SMHV (bestpartner), tuomio 8.7.2004, Kok. 2004, s. II‑2873).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta
37     Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ei rekisteröidä ”tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky”
eikä c alakohdan mukaan ”tavaramerkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan
elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä
alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia”.
Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa täsmennetään lisäksi, että ”1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat
olemassa ainoastaan osassa yhteisöä”.
38     Kukin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa luetelluista hylkäysperusteista on muista hylkäysperusteista riippumaton,
ja jokaista niistä on tarkasteltava erikseen. Lisäksi kyseisiä hylkäysperusteita on tulkittava ottaen huomioon se yleinen
etu, joka on kunkin hylkäysperusteen taustalla. Yleinen etu, joka otetaan huomioon kutakin hylkäysperustetta tarkasteltaessa,
voi kuvastaa tai sen jopa on kuvastettava erilaisia pyrkimyksiä kyseessä olevan hylkäysperusteen mukaan (ks. yhdistetyt asiat C‑456/01 P ja C‑457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I‑5089, 45 ja 46 kohta; edellä 14 kohdassa mainittu asia SAT.1 v. SMHV,
tuomion 25 kohta ja asia C‑37/03 P, BioID v. SMHV, tuomio 15.9.2005, Kok. 2005, s. I‑7975, 59 kohta).
39     Kyseisen säännöksen b–d alakohdassa lueteltujen perusteiden soveltamisalat menevät kuitenkin ilmeisellä tavalla osittain päällekkäin
(ks. ex analogia asia C‑363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I‑1619, 67 ja 85 kohta ja edellä
8 kohdassa mainittu asia Campina Melkunie, tuomion 18 kohta). Oikeuskäytännöstä ilmenee, että sellaiselta sanamerkiltä, joka
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia,
puuttuu tämän takia väistämättä saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky näiden samojen
tavaroiden tai palvelujen osalta. Tavaramerkiltä voi kuitenkin puuttua erottamiskyky myös muista syistä kuin kuvailevuuden
takia (ks. T‑289/02, Telepharmacy Solutions v. SMHV (TELEPHARMACY SOLUTIONS), tuomio 8.7.2004, Kok. 2004, s. II‑2851, 24 kohta;
ks. myös vastaavasti edellä 36 kohdassa mainittu asia bestpartner, tuomion 25 kohta; ks. myös ex analogia em. asia Koninklijke
KPN Nederland, tuomion 86 kohta ja edellä 8 kohdassa mainittu asia Campina Melkunie, tuomion 19 kohta).
40     Käsiteltävänä olevan asian kaltaisessa asiassa, jossa kanteen kohteena oleva päätös koskee hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin
rekisteröinnin epäämistä sillä perusteella, että on ollut olemassa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty
ehdoton hylkäysperuste, on tutkittava, onko SMHV osoittanut, että kyseiseltä merkiltä puuttui erottamiskyky.
41     Tältä osin on muistettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut merkit, joilta puuttuu erottamiskyky,
ovat sellaisia merkkejä, jotka eivät kykene täyttämään tavaramerkille asetettua perustehtävää eli yksilöimään tavaran tai
palvelun alkuperää niin, että kuluttaja voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja
tavaroita tai palveluita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai valita jonkin toisen tavaran tai palvelun, jos hän ei ole ollut
tyytyväinen niihin (edellä 36 kohdassa mainittu asia LITE, tuomion 26 kohta). Tällaisia ovat erityisesti merkit, joita tavanomaisesti
käytetään kyseisiä tavaroita tai palveluja markkinoitaessa (asia T‑122/01, Best Buy Concepts v. SMHV (BEST BUY), tuomio 3.7.2003,
Kok. 2003, s. II‑2235, 20 kohta ja edellä 12 kohdassa mainittu asia Mehr für Ihr Geld, tuomion 24 kohta).
42     On lisäksi muistettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan taustalla oleva yleisen edun käsite yhdistyy
ilmeisellä tavalla tavaramerkin perustehtävään eli siihen, että tavaramerkillä taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle tavaramerkillä
varustetun tavaran tai palvelun tietty alkuperä, jolloin tämä voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta tämän tavaran
tai palvelun niistä, joilla on eri alkuperä (edellä 14 kohdassa mainittu asia SAT.1 v. SMHV, tuomion 23 ja 27 kohta ja edellä
38 kohdassa mainittu asia BioID v. SMHV, tuomion 60 kohta).
43     Sanoista tai typografisesta merkistä muodostuvan tavaramerkin, kuten tämän asian kohteena olevan kaltaisen tavaramerkin, mahdollista
erottamiskykyä voidaan osittain tarkastella sen kunkin sanan tai osatekijän osalta erikseen, mutta ratkaisun on joka tapauksessa
perustuttava niiden muodostaman kokonaisuuden tarkasteluun. Pelkästään se, että kultakin näistä osatekijöistä puuttuu erikseen
tarkasteltuna erottamiskyky, ei sulje pois sitä, että niiden muodostama yhdistelmä voi olla erottamiskykyinen (edellä 14 kohdassa
mainittu asia SAT.1 v. SMHV, tuomion 28 kohta; ks. myös ex analogia edellä 8 kohdassa mainittu asia Campina Melkunie, tuomion
40 ja 41 kohta ja edellä 39 kohdassa mainittu asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 99 ja 100 kohta).
44     Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkin erottamiskykyä voidaan arvioida ainoastaan ensinnäkin suhteessa niihin tavaroihin
tai palveluihin, joita varten merkin rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta ottaen huomioon se, millä tavalla kohdeyleisö
mieltää tavaramerkin (edellä 36 kohdassa mainittu asia LITE, tuomion 27 kohta; edellä 41 kohdassa mainittu asia BEST BUY,
tuomion 22 kohta ja edellä 12 kohdassa mainittu asia Mehr für Ihr Geld, tuomion 26 kohta).
45     Käsiteltävänä olevan asian osalta on ensinnäkin todettava, kuten valituslautakunta on todennut – kantajan tätä riitauttamatta
–, että ne tavarat, joita varten tavaramerkkiä haetaan rekisteröitäväksi, ovat maalipurkkeja, joten kohdeyleisönä on pidettävä
tavanomaisen valistuneita sekä kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia keskivertokuluttajia.
46     Lisäksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti on katsottava, että se kohdeyleisö, joka on otettava huomioon ehdotonta
hylkäysperustetta arvioitaessa, on englannin kieltä osaava yleisö, koska kyseinen sanamerkki muodostuu englannin kielestä
peräisin olevista osista, mitä kantaja ei toisaalta myöskään ole riitauttanut (ks. vastaavasti edellä 13 kohdassa mainittu
asia ELLOS, tuomion 31 kohta; asia T‑295/01, Nordmilch v. SMHV (OLDENBURGER), tuomio 15.10.2003, Kok. 2003, s. II‑4365, 35
kohta ja edellä 12 kohdassa mainittu asia Mehr für Ihr Geld, tuomion 27 kohta).
47     Kanteen kohteena olevan päätöksen 14 kohdasta ilmenee toiseksi, että valituslautakunta on katsonut, että merkiltä, jonka rekisteröimistä
haettiin, puuttui erottamiskyky, koska kyseistä merkkiä pidettäisiin asianomaisilla markkinoilla ainoastaan tavaran tiettyä
ominaisuutta eli sen käyttötapaa koskevana merkintänä eikä osoituksena kyseisen tavaran kaupallisesta alkuperästä. Valituslautakunta
katsoi näin ollen, ettei sanamerkki TWIST & POUR ollut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla
tavalla erottamiskykyinen, koska kohdeyleisö pitäisi sitä kyseisiä tavaroita kuvailevana merkkinä.
48     Näin ollen on tutkittava, onko se yhteys, jonka valituslautakunta on todennut vallitsevan yhtäältä rekisteröitäväksi haetun
merkin semanttisen sisällön ja toisaalta kyseisten tavaroiden välillä, riittävän konkreettinen ja suora sen osoittamiseksi,
että kyseinen merkki mahdollistaa sen, että kohdeyleisö yhdistää sen välittömästi mielessään kyseisiin tavaroihin (ks. vastaavasti
asia T‑359/99, DKV v. SMHV (EuroHealth), tuomio 7.6.2001, Kok. 2001, s. II‑1645, 35 ja 36 kohta).
49     Kyseinen merkki muodostuu kahdesta englannin kielen verbistä, eli verbeistä ”twist” ja ”pour”, jotka tarkoittavat – kuten
valituslautakunta on todennut kanteen kohteena olevan päätöksen 12 kohdassa – ”kiertää” ja ”kaataa” tai ”kiertäkää” ja ”kaatakaa”,
mitä kantaja ei toisaalta ole myöskään riitauttanut.
50     Valituslautakunta on lisäksi todennut kanteen kohteena olevan päätöksen 12 kohdassa, ettei typografinen merkki ”&”, joka tarkoittaa
sanaa ”ja”, vaikuta millään tavalla siihen, onko merkkiä pidettävä kuvailevana, koska kyseisen typografisen merkin käyttö
on englannin kielessä hyvin tavanomaista.
51     Näin ollen on SMHV:n tavoin katsottava, että sanamerkin TWIST & POUR lauseopillinen rakenne on yksinkertainen ja tavanomainen
englannin kielessä. Tästä seuraa, etteivät kyseisen merkin rakenne ja kyseisten kahden sanan yhdistäminen käyttämällä typografista
merkkiä ”&” merkitse sellaista havaittavaa eroa rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun sanamerkin ja kohdeyleisön yleisesti
käyttämän terminologian välillä, joka asiassa C‑383/99 P, Procter & Gamble, 20.9.2001 annetussa tuomiossa (Kok. 2001, s. I‑6251,
40 kohta) tarkoitetulla tavalla olisi omiaan aiheuttamaan sen, että tätä merkkiä olisi pidettävä erottamiskykyisenä.
52     Valituslautakunta on näin ollen perustellusti katsonut, että kyseinen ilmaisu merkitsi kokonaisuutena tarkastellen ilmaisua
”twist and pour” eli ”kiertää ja kaataa” tai ”kiertäkää ja kaatakaa”.
53     Merkin TWIST & POUR semanttisen sisällön ja asianomaisten tavaroiden välisestä suhteesta on todettava, että myös tältä osin
valituslautakunta on perustellusti katsonut kanteen kohteena olevan päätöksen 11 kohdassa, että kyseinen merkki muodostui
yleiskielen sanoista, joilla tyydyttiin ainoastaan kuvaamaan tavaran tiettyä ominaisuutta, joka liittyi erityisesti sen käyttötapaan
(ks. vastaavasti asia T‑19/99, DKV v. SMHV (COMPANYLINE), tuomio 12.1.2000, Kok. 2000, s. II‑1, 26 ja 27 kohta; kyseinen ratkaisu
on muutoksenhaussa vahvistettu asiassa C‑104/00 P, DKV v. SMHV, 19.9.2002 annetussa tuomiossa, Kok. 2002, s. I‑7561 ja edellä
36 kohdassa mainitussa asiassa bestpartner annetun tuomion 24 kohdassa).
54     Kokonaisuutena tarkastellen kyseisessä merkissä kuvataan suoraan toimintoa, joka on suoritettava erityisesti sellaisen säiliön
avaamiseksi, joka on varustettu korkilla, jota on kierrettävä ennen kuin säiliön sisältämä neste voidaan kaataa sieltä ulos.
Tällä tavalla yhdistetyillä sanoilla tyydytään näin ollen kuvailemaan asianomaisen tavaran tiettyä ominaisuutta eli sen helppokäyttöisyyttä,
erityisesti maalin osalta, koska maali tavallisesti edellyttää sitä, että se sekoitetaan ennen käyttöä tai että maalia sisältävää
astiaa ravistetaan ennen kuin sen sisältö kaadetaan toiseen astiaan. Sanojen ”twist” ja ”pour” käytöllä korostetaan näin ollen
asianomaisen tavaran erityisen tärkeätä ominaisuutta eli sen erittäin yksinkertaista käyttötapaa. Kuten valituslautakunta
on perustellusti todennut, ”sen seikan ilmaisemiseksi kuluttajille, että heidän tarvitsee vain kiertää kansi auki ja kaataa
sisältö ulos, on vaikeata kuvitella selvempää ja suorempaa tapaa kuin painaa sanat TWIST & POUR purkin kylkeen”.
55     Edellä esitetystä seuraa, että toisin kuin kantaja väittää, sanamerkki TWIST & POUR ei ole pelkästään suggestiivinen tai vihjaileva
kyseisen tavaran tiettyjen ominaisuuksien osalta, vaan sillä päinvastoin kuvaillaan suoraan asianomaisen tavaran ominaisuutta.
Se, että kohdeyleisölle annetaan suoraan tietoa tavaran helppokäyttöisyydestä, merkitsee nimittäin riittävän konkreettista
ja suoraa yhteyttä hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja asianomaisten tavaroiden välillä.
56     Kantaja on istunnossa täsmentänyt, että sanamerkillä TWIST & POUR kuvaillaan ainoastaan kohdetavaran toissijaista ominaisuutta,
minkä vuoksi kyseisen tavaramerkin rekisteröinti pitäisi sallia.
57     Tältä osin on riittävää muistaa, että yhteisöjen tuomioistuin on jo katsonut, että sellaiselta sanamerkiltä, joka kuvailee
tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, puuttuu tämän takia väistämättä erottamiskyky ja että on merkityksetöntä, ovatko
tavaroiden tai palvelujen kuvailtavissa olevat ominaisuudet kaupallisesti olennaisia vai toissijaisia ominaisuuksia (ks. ex
analogia edellä 39 kohdassa mainittu asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 86 ja 102 kohta).
58     Kantaja väittää lisäksi ensinnäkin, että valituslautakunta on tehnyt virheen johtaessaan sen, ettei hakemuksen kohteena olevalla
tavaramerkillä ollut erottamiskykyä, siitä, että se oli väitetysti kuvaileva.
59     Tältä osin on muistettava yhtäältä, että vaikka kukin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1998
annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdassa luetelluista hylkäysperusteista
on muista hylkäysperusteista riippumaton ja jokaista niistä on tarkasteltava erikseen, kyseisen säännöksen b–d alakohdassa
lueteltujen perusteiden soveltamisalat menevät kuitenkin ilmeisellä tavalla osittain päällekkäin, kuten edellä 39 kohdassa
on todettu. Toisaalta ja kuten edellä 39 kohdassa on myös todettu, sellaiselta sanamerkiltä, joka kuvailee tavaroiden tai
palvelujen ominaisuuksia, puuttuu tämän takia väistämättä erottamiskyky näiden samojen tavaroiden tai palvelujen osalta.
60     Kantaja arvostelee valituslautakuntaa seuraavaksi siitä, että se on soveltanut perustetta, joka liittyy yleistä etua koskevaan
tavoitteeseen, jonka mukaan merkkien on oltava vapaasti jokaisen käytettävissä ja jolla olisi merkitystä 7 artiklan 1 kohdan
c alakohdan mutta ei saman säännöksen b alakohdan osalta.
61     Tältä osin pitää toki paikkansa, kuten yhteisöjen tuomioistuin on todennut edellä 14 kohdassa mainitussa asiassa SAT.1 vastaan
SMHV antamansa tuomion 36 kohdassa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdalla ei pyritä siihen yleisen edun
mukaiseen tavoitteeseen, jonka mukaan merkkien on oltava jokaisen vapaasti käytettävissä.
62     Edellä 14 kohdassa mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV annetun tuomion 26 kohdasta nimittäin ilmenee, että direktiivin 89/104
3 artiklan 1 kohdan b alakohdan, jonka soveltamisala on sama kuin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan, taustalla
oleva yleinen etu koskee tarvetta olla rajoittamatta aiheettomasti sitä, että tietyn merkin sellaiset osatekijät, joilta puuttuu
erottamiskyky, ovat muiden sellaisten toimijoiden käytettävissä, jotka tarjoavat sentyyppisiä tavaroita tai palveluja, joita
varten rekisteröintiä haetaan.
63     Käsiteltävänä olevan asian osalta on kuitenkin todettava, että valituslautakunta on kanteen kohteena olevan päätöksen 13 kohdassa
todennut, ettei sanamerkin TWIST & POUR rekisteröintiä ollut aihetta hyväksyä, koska ”se lukeutuu sellaisten merkkien ryhmään,
joiden osalta on aiheellista olla rajoittamatta niiden käyttöä muilta elinkeinonharjoittajilta”.
64     Näin ollen on todettava, että valituslautakunta on kyseisessä ratkaisussaan soveltanut sellaista asiaankuuluvaa perustetta,
jonka valossa 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa oli tulkittava, joten sitä ei tältä osin voida arvostella millään tavalla.
65     Kantaja on esittänyt väitteen siitä, että SMHV on rekisteröinyt samankaltaisia tavaramerkkejä, kuten TWIST & VAC, TWIST &
DRINK, TWISTER TESTER, TWISTED TUBE ja TWISTED DIPS, ja tältä osin on lopuksi todettava, että vaikka oletettaisiin, että kyseiset
tavaramerkit ovat niihin tavaroihin, joita varten ne on rekisteröity, läheisemmässä yhteydessä kuin merkki TWIST & POUR on
niihin tavaroihin, joita varten sen rekisteröintiä on haettu, tästä ei mitenkään seuraa, että asetuksen N:o 40/94 yhdenmukainen
soveltaminen edellyttäisi sitä, että mainittu merkki olisi rekisteröitävä asianomaisia tavaroita varten. On nimittäin muistettava,
että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevat päätökset, jotka valituslautakuntien
on tehtävä asetuksen N:o 40/94 perusteella, kuuluvat sidotun harkinnan eivätkä vapaan harkinnan piiriin. Tämän vuoksi sitä,
voidaanko merkki rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, on arvioitava yksinomaan tämän asetuksen perusteella, sellaisena kuin
yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä valituslautakuntien aikaisemman käytännön perusteella (edellä 38 kohdassa
mainittu asia BioID v. SMHV, tuomion 47 kohta; asia T‑36/01, Glaverbel v. SMHV (Lasilaatan pinta), tuomio 9.10.2002, Kok.
2002, s. II‑3887, 35 kohta; yhdistetyt asiat T‑79/01 ja T‑86/01, Bosch v. SMHV (Kit Pro ja Kit Super Pro), tuomio 20.11.2002,
Kok. 2002, s. II‑4881, 32 kohta ja asia T‑346/04, Sadas v. SMHV – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), tuomio 24.11.2005, Kok.
2005, s. II‑4891, 71 kohta).
66     Edellä esitetty huomioon ottaen on todettava, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että merkiltä TWIST & POUR
puuttui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskyky, joten ainoata esitettyä
kanneperustetta ei voida hyväksyä.
67     Edellä esitetystä seuraa kokonaisuudessaan se, että kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut
68     Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan
korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian ja SMHV on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa
korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Näillä perusteilla
YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Kanne hylätään.
2)
The Sherwin-Williams Company velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Vilaras
Martins Ribeiro
Jürimäe
Julistettiin Luxemburgissa 12 päivänä kesäkuuta 2007.
E. Coulon

M. Vilaras
kirjaaja

jaoston puheenjohtaja
*
Oikeudenkäyntikieli: espanja.