CELEX: 61999CJ0363
Tillnärmning av lagstiftning
Varumärken
Direktiv 89/104/EEG
Artikel 3.1
Registreringshinder
Beaktande av samtliga relevanta fakta och omständigheter
Förbud mot registrering av ett varumärke för vissa varor eller tjänster under förutsättning att de inte uppvisar en viss egenskap
Ord som består av delar som var för sig beskriver egenskaper hos berörda varor eller tjänster

Gerechtshof te ’s Gravenhage har, genom beslut av den 3 juni 1999 som inkom till domstolen den 1 oktober samma år, i enlighet
med artikel 234 EG ställt nio frågor om tolkningen av artiklarna 2 och 3 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december
1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17,
s. 178) (nedan kallat direktivet).
Frågorna har uppkommit i en tvist mellan Koninklijke KPN Nederland NV (nedan kallat KPN) och Benelux-Merkenbureau (Benelux
varumärkesbyrå) (nedan kallad BM). Tvisten har uppkommit med anledning av att BM beslutat att inte registrera kännetecknet
Postkantoor som varumärke för olika varor och tjänster, vilket begärts av KPN.
Tillämpliga bestämmelser
De gemenskapsrättsliga bestämmelserna
Enligt första skälet i direktivet är syftet med direktivet att närma medlemsstaternas lagstiftning om varumärken till varandra
för att avskaffa befintliga olikheter som kan hindra den fria rörligheten för varor och det fria utbytet av tjänster samt
snedvrida konkurrensen på den gemensamma marknaden.
Såsom framgår av tredje skälet är syftet med direktivet emellertid inte att genomföra ett fullständigt närmande av medlemsstaternas
lagstiftning om varumärken, utan det skall endast närma medlemsstaternas lagstiftning till varandra vad avser nationella bestämmelser
som mest direkt påverkar den inre marknadens funktion.
I sjunde skälet i direktivet anges att för att uppnå det mål som tillnärmningen av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken
syftar till krävs det att villkoren för erhållande och vidmakthållande av ett registrerat varumärke i princip är identiska
i de olika medlemsstaterna och att grunderna för att vägra registrering eller för ogiltighet avseende själva varumärket, till
exempel frånvaro av särskiljningsförmåga, skall anges på ett uttömmande sätt, även om vissa av grunderna är valfria för medlemsstaterna
som därför kan bibehålla eller införa dessa grunder i sina lagstiftningar.
Av tolfte skälet i direktivet framgår att alla medlemsstaterna i gemenskapen är bundna av Pariskonventionen för industriellt
rättsskydd av den 20 mars 1883, senast ändrad i Stockholm den 14 juli 1967 (Förenta nationernas fördragssamling, volym 828,
nr 11847, s. 108, SÖ 1970:60) och att det är nödvändigt att direktivets bestämmelser helt överensstämmer med bestämmelserna
i nämnda konvention.
Artikel 2 i direktivet, som har rubriken ”Tecken[*] som kan utgöra ett varumärke”, har följande lydelse: [I överensstämmelse
med terminologin i rådets förordning (EG) nr 40/94 om gemenskapsvarumärken används nedan begreppet kännetecken i stället för
tecken. Övers. anm.]
”Ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver,
siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att [känne]tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller
tjänster från andra företags.”
I artikel 3 i direktivet återfinns registreringshinder och ogiltighetsgrunder, och i artikel 3.1 och 3.3 föreskrivs följande:
”1.

Följande [känne]tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett skall de kunna ogiltigförklaras:
a) [Känne]tecken som inte kan utgöra ett varumärke.
b) Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.
c) Varumärken som endast består av [känne]tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art,
kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper
hos varorna eller tjänsterna.
d) Varumärken som endast består av [känne]tecken eller upplysningar vilka i det dagliga språkbruket eller enligt branschens
vedertagna handelsbruk kommit att bli en sedvanlig beteckning för varan eller tjänsten.
...
g) Varumärken som är ägnade att vilseleda allmänheten t.ex. med avseende på varans eller tjänstens art, kvalitet eller geografiska
ursprung.
...
3.

Ett varumärke skall inte vägras registrering eller ogiltigförklaras med stöd av punkt 1 b, c eller d, om det före tidpunkten
för registreringsansökan och som en följd av det bruk som har gjorts av det har förvärvat särskiljningsförmåga. En medlemsstat
kan dessutom besluta att denna bestämmelse skall gälla även då särskiljningsförmågan har förvärvats efter tidpunkten för registreringsansökan
eller tidpunkten för registreringen.”
Beneluxländernas enhetliga varumärkeslag
Beneluxländernas enhetliga varumärkeslag ändrades med verkan från och med den 1 januari 1996 genom protokollet av den 2 december
1992 om ändring av denna lag (
Nederlands Traktatenblad
1993, nr 12) (nedan kallad BVML), i avsikt att införliva direktivet med rättsordningen i de tre medlemsstaterna i Benelux.
Enligt artikel 1 BVML gäller följande:
”Ett individuellt varumärke kan bestå av beteckningar, figurer, avtryck, sigill, bokstäver, siffror, formen på en vara eller
dess förpackning och andra kännetecken som kan särskilja ett företags varor.
Dock kan inte former som följer av varans art, som ger varan ett betydande värde eller som ger industriella resultat anses
som varumärken.”
I artikel 6a.1–4 BVML föreskrivs följande:
”1.
Benelux-Merkenbureau skall avslå en ansökan om registrering när
a)
det kännetecken för vilket registrering söks inte utgör ett varumärke enligt artikel 1, i synnerhet när det helt och hållet
saknar särskiljningsförmåga, såsom föreskrivs i artikel 6 quinquies B.2 i Pariskonventionen,
b)
ansökan avser ett varumärke som åsyftas i artikel 4.1 och 4.2.
2.

Vägran att registrera skall avse hela det kännetecken som utgör varumärket. Vägran kan begränsas till en eller flera av de
varor som varumärket är avsett för.
3.

Benelux-Merkenbureau skall utan dröjsmål skriftligen underrätta sökanden om sin avsikt att helt eller delvis vägra registrering.
Skälen för vägran skall anges och sökanden skall ges tillfälle att yttra sig inom en frist som fastställs i tillämpningsföreskrifterna.
4.

Om Benelux-Merkenbureaus invändningar mot registrering inte återkallas inom den föreskrivna fristen skall ansökan om registrering
avslås helt eller delvis. Benelux-Merkenbureau skall utan dröjsmål skriftligen underrätta sökanden om avslaget. Underrättelsen
skall innehålla skälen för vägran och en hänvisning till möjligheten att få beslutet överprövat enligt artikel 6b.”
I artikel 6b BVML föreskrivs följande:
”Sökanden får inom två månader från tidpunkten för meddelandet enligt artikel 6a fjärde stycket väcka talan vid Cour d’appel
i Bryssel, Gerechtshof i Haag eller Cour d’appel i Luxemburg och yrka att varumärket skall registreras. Den adress sökanden
eller dennes ställföreträdare lämnat vid ansökan avgör vilken domstol som skall vara behörig.”
I artikel 13 C första stycket BVML föreskrivs följande:
”Ensamrätten till ett varumärke som uttrycks i något av de nationella eller regionala språken i Beneluxländerna skall omfatta
översättningar till något annat av dessa språk. ”
Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna
KPN gav den 2 april 1997 in en ansökan till BM om att ordet Postkantoor (som kan översättas med postkontor) skulle registreras
som varumärke för vissa varor och tjänster i klasserna 16, 35–39, 41 och 42 i enlighet med Niceöverenskommelsen av den 15
juni 1957 om internationell klassificering av varor och tjänster vid registrering av varumärken, med ändringar och tillägg
(nedan kallad Niceöverenskommelsen). Dessa klasser avser bland annat papper, reklam, försäkringar, utgivande av frimärken,
byggsektorn, telekommunikation, transportväsen, utbildning och teknisk utbildning och rådgivning.
BM underrättade KPN genom skrivelse av den 16 juni 1997 om att den tills vidare beslutat att inte registrera varumärket. Skälen
var att ”kännetecknet Postkantoor endast beskriver de varor och tjänster som avses i klasserna 16, 35–39, 41 och 42 i förhållande
till ett postkontor” och att ”det således saknar särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 6a.1 a i Beneluxländernas
enhetliga varumärkeslag”.
KPN framställde genom skrivelse av den 15 december 1997 en invändning mot detta avslagsbeslut. BM bekräftade sitt avslagsbeslut
genom skrivelse av den 28 januari 1998.
KPN väckte den 30 mars 1998 talan mot detta avslagsbeslut vid Gerechtshof te ’s‑Gravenhage. Nämnda domstol fann att det var
nödvändigt att hänskjuta vissa frågor rörande tolkningen av BVML till Cour de Justice Benelux och att det var nödvändigt att
hänskjuta vissa andra frågor rörande tolkningen av direktivet till domstolen.
Mot denna bakgrund beslutade Gerechtshof te ’s-Gravenhage att vilandeförklara målet och ställa följande nio tolkningsfrågor
till domstolen:
”1)
Skall Benelux-Merkenbureau – som enligt protokollet av den 2 december 1992 om ändring av Beneluxländernas enhetliga varumärkeslag
(Trb. 1993, 12) skall undersöka huruvida det vid ansökningar om registrering av varumärken föreligger sådana absoluta registreringshinder
som anges i artikel 3.1 jämförd med artikel 2 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen
av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178) – inte bara
ta hänsyn till kännetecknet såsom det har angivits i ansökan, utan även beakta alla andra relevanta fakta och omständigheter
som myndigheten känner till, bland annat sådana som sökanden har underrättat den om (till exempel att kännetecknet redan före
ansökan i stor omfattning användes av sökanden som varumärke för varorna i fråga eller att det av en undersökning framgår
att kännetecknet inte är ägnat att vilseleda allmänheten för de varor och/eller tjänster som angivits i ansökan)?
2)
Gäller svaret på den första frågan också för Benelux-Merkenbureaus bedömning när den undersöker om de invändningar som gjorts
mot registrering har vederlagts av sökanden, och för dess beslut att helt eller delvis avslå ansökan om registrering av varumärket
enligt artikel 6a fjärde stycket BVML?
3)
Gäller svaret på den första frågan även för den bedömning som en domstol skall göra avseende en sådan ansökan som avses i
artikel 6b i BVML?
4)
Tillhör, mot bakgrund av artikel 6d B 2 i Pariskonventionen, sådana varumärken som består av kännetecken eller upplysningar
vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung,
tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna de varumärken som enligt artikel 3.1 c i
direktivet inte får registreras eller, om registrering har skett, skall ogiltigförklaras, även om sammansättningen inte är
den (enda eller mest) sedvanliga beteckningen? Har det i detta sammanhang någon betydelse om det finns få eller många konkurrenter
som kan ha ett intresse av att ha möjlighet att använda sådana upplysningar (jämför Cour de Justice Benelux dom av den 19
januari 1981, NJ 1981, s. 294 i målet Ferrero & Co. S.p.A. mot Alfred Ritter, Schokoladefabrik GmbH (Kinder))?
Har det någon betydelse att rätten till ett varumärke som är uttryckt på ett av de nationella eller regionala språken i Beneluxområdet
enligt artikel 13 C BVML även omfattar varumärkets översättning till något annat av dessa språk?
5)
a)
Skall man vid bedömningen av huruvida ett kännetecken, som består av ett (nytt) ord som består av delar som var och en för
sig saknar särskiljningsförmåga avseende de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts, överensstämmer med den
definition av ett varumärke som ges i artikel 2 i direktivet (och i artikel 1 BVML) anse att ett sådant (nytt) ord i princip
har särskiljningsförmåga?
b)
Om svaret på sistnämnda fråga är nekande, skall man då anta att ett sådant ord (bortsett från det fallet att det förvärvat
särskiljningsförmåga genom inarbetning (inburgering)) i princip saknar särskiljningsförmåga och att det får sådan endast om
det finns ytterligare omständigheter som medför att sammansättningen blir en större enhet än summan av dess delar?
Har det därvid någon betydelse att kännetecknet är det enda begreppet, eller åtminstone det vanliga begreppet, för att ange
ifrågavarande kvalitet eller (kombinationen av) kvaliteter, att det finns synonymer som rimligen kan användas eller att ordet
anger en sådan kvalitet hos varan eller tjänsten som inom handeln anses vara av grundläggande betydelse eller att den snarare
anses vara av underordnad betydelse?
Har det därvid någon betydelse att rätten till ett varumärke som är uttryckt på ett av de nationella eller regionala språken
i Beneluxområdet enligt artikel 13 C BVML även omfattar varumärkets översättning till något annat av dessa språk?
6)
Är enbart den omständigheten att en ansökan om registrering av ett beskrivande kännetecken som varumärke gjorts för varor
och/eller tjänster med avseende på vilka det inte är beskrivande tillräcklig för att kunna fastställa att kännetecknet har
särskiljningsförmåga i fråga om dessa varor eller tjänster (till exempel kännetecknet Postkantoor (postkontor) för möbler)?
Om svaret på sistnämnda fråga är nekande, skall man vid fastställande av om ett sådant beskrivande kännetecken har särskiljningsförmåga
med avseende på sådana varor och/eller tjänster ta hänsyn till den möjlighet att (en del av) allmänheten, på grund av kännetecknets
beskrivande karaktär, inte uppfattar kännetecknet som särskiljande för (alla eller några av) dessa varor eller tjänster?
7)
Är det – eftersom Beneluxstaterna har bestämt att ansökningar före registreringen skall prövas av Benelux-Merkenbureau – för
att kunna besvara de ovannämnda frågorna av betydelse att det i regeringarnas gemensamma kommentar anges att Benelux-Merkenbureau
vid prövningen enligt artikel 6a BVML ’skall förfara försiktigt och återhållsamt och därvid ta hänsyn till alla intressen
i industrin och handeln samt i de fall där det är uppenbart att ansökningarna inte kan bifallas antingen verka för att hindret
undanröjs eller avslå ansökan’? För det fall frågan besvaras jakande, enligt vilka normer skall det bedömas om det är uppenbart
att en ansökan skall avslås?
Rätten utgår från att det, när ett kännetecken registrerats som varumärke, vid ett förfarande om ogiltigförklaring av registreringen
inte krävs att ’det är uppenbart att kännetecknet inte kan registreras’.
8)
Är det förenligt med direktivet och Pariskonventionen att registrera ett kännetecken för vissa varor eller tjänster med den
inskränkningen att registreringen endast gäller under förutsättningen att varorna eller tjänsterna inte har en eller flera
egenskaper (till exempel vid en ansökan om registrering av kännetecknet Postkantoor för tjänsterna direktpostkampanjer och
utgivande av frimärken, ’förutsatt att dessa inte är relaterade till något postkontor’)?
9)
Har det för att kunna besvara frågorna någon betydelse att ett liknande kännetecken har registrerats som varumärke i en annan
medlemsstat för liknande varor eller tjänster?”
Den första, den andra och den tredje frågan
Den hänskjutande domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida artikel 3 i direktivet skall tolkas
så, att en myndighet som är behörig att registrera varumärken skall beakta varumärket såsom det har angivits i ansökan och
dessutom samtliga relevanta fakta och omständigheter som myndigheten känner till. Den hänskjutande domstolen har ställt den
andra och den tredje frågan, som kommer att prövas gemensamt, för att få klarhet i när under förfarandet som den behöriga
myndigheten skall beakta samtliga relevanta fakta och omständigheter, och, för det fall talan väcks vid domstol, huruvida
även domstolen skall beakta dessa fakta och omständigheter.
Yttranden som har inkommit till domstolen
KPN har gjort gällande följande. Vid sin bedömning av huruvida ett varumärke kan registreras skall BM inte endast beakta varumärket
utan även vissa notoriska fakta och de uppgifter som getts in av sökanden. BM får emellertid inte beakta andra relevanta fakta
och omständigheter än de som den känner till då ansökan ges in.
BM skall tillämpa samma kriterier såväl under den provisoriska bedömningen som under den slutliga bedömningen av en registreringsansökan.
BM måste dock under den slutliga bedömningen få beakta sådana relevanta omständigheter som den fått kännedom om efter den
provisoriska bedömningen.
Den domstol som har att pröva en talan mot ett beslut från BM är slutligen skyldig att pröva samma omständigheter som de som
BM lade till grund för sin bedömning.
BM har anfört följande. BM skall beakta samtliga fakta och omständigheter som den känner till och som avser frågan huruvida
varumärket, såsom det har angivits i ansökan, kan ha särskiljningsförmåga beträffande de varor och tjänster för vilka varumärket
har ansökts. BM får således inte inskränka sin bedömning till att endast avse de uppgifter som lämnats av sökanden eller som
är notoriska. För det fall BM har för avsikt att grunda sin bedömning på sådana omständigheter som sökanden inte känner till,
skall BM bereda sökanden tillfälle att yttra sig i enlighet med principen om rätt till försvar.
Skyldigheten att beakta samtliga relevanta fakta och omständigheter skall för övrigt iakttas under hela förfarandet inför
BM.
Den domstol som har att pröva en talan mot ett beslut från BM skall slutligen göra sin bedömning av registreringsansökan mot
bakgrund av samtliga de fakta och omständigheter som BM kände till då den fattade sitt slutliga avslagsbeslut. Nämnda domstol
får dock inte beakta sådana nya omständigheter som åberopats för första gången vid domstolen.
Kommissionen har gjort gällande följande. Det är inte möjligt att tänka sig en abstrakt bedömning av det sökta varumärket
eller av frågan huruvida något av registreringshindren i artikel 3 i direktivet föreligger beträffande varumärket.
Svaret på denna fråga beror på varje varumärkes betydelse, särskilt när det gäller ordmärken. Detta beror i sin tur på hur
varumärket används i ekonomiska och sociala förbindelser, särskilt i förhållande till den allmänhet som är målgrupp för det
avsedda varumärket. Vidare är det skydd som begärs aldrig absolut, utan det gäller vissa varor eller tjänster som skall anges
i ansökan om varumärkesregistrering. Frågan huruvida varumärket kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra
företags skall alltid bedömas utifrån de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts.
Det är visserligen riktigt att medlemsstaterna är fortsatt helt fria att föreskriva förfaranderättsliga bestämmelser om varumärken.
Iakttagandet av direktivets materiella bestämmelser får dock inte villkoras av i vilken fas av förfarandet som ärendet befinner
sig. Skyldigheten att pröva ansökan om varumärkesregistrering med beaktande av konkreta omständigheter skall därför uppfyllas
såväl av den behöriga myndigheten som av behörig domstol.
Domstolens svar
Vad beträffar frågan huruvida en behörig myndighet vid sin prövning av en ansökan om varumärkesregistrering skall beakta samtliga
relevanta fakta och omständigheter, anges i tolfte skälet i direktivet att ”alla medlemsstaterna i gemenskapen är bundna av
Pariskonventionen för industriellt rättsskydd” och att ”[d]et är nödvändigt att detta direktivs bestämmelser helt överensstämmer
med bestämmelserna i Pariskonventionen”.
I artikel 6 quinquies C.1 i Pariskonventionen anges emellertid att ”[v]id bedömande av om ett märke skall åtnjuta skydd bör
avseende fästas vid alla faktiska omständigheter, särskilt vid den tidslängd under vilken märket varit i bruk”.
För det andra får den behöriga myndigheten inte göra en abstrakt bedömning då den prövar ansökan om varumärkesregistrering
och då den därvid bland annat prövar huruvida varumärket har särskiljningsförmåga, huruvida det beskriver egenskaper hos de
berörda varorna eller tjänsterna och huruvida varumärket blivit generiskt.
Vid denna bedömning ankommer det nämligen på den behöriga myndigheten att beakta de egenskaper som är utmärkande för det varumärke
som avses i ansökan om varumärkesregistrering, däribland varumärkets art (ordmärke, figurmärke med mera), och, för det fall
det är fråga om ett ordmärke, varumärkets betydelse, för att avgöra huruvida det omfattas av de registreringshinder som anges
i artikel 3 i direktivet.
Eftersom registrering av ett varumärke alltid begärs för de varor och tjänster som avses i ansökan, skall dessutom en konkret
bedömning utifrån nämnda varor eller tjänster göras av frågan huruvida varumärket omfattas av något av de registreringshinder
som anges i artikel 3 i direktivet.
Ett varumärkes särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet skall bedömas utifrån dessa varor
eller tjänster och hur den relevanta allmänheten uppfattar varumärket. Denna relevanta allmänhet utgörs därvid av en normalt
informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av ifrågavarande varor eller tjänster (se bland annat
dom av den 8 april 2003 i de förenade målen C-53/01–C-55/01, Linde m.fl., REG 2003, s. I-3161, punkt 41, och av den 6 maj
2003 i mål C-104/01, Libertel, REG 2003, s. I-3793, punkterna 46 och 75).
Den behöriga myndigheten skall vid sin bedömning beakta samtliga relevanta fakta och omständigheter, inklusive, i förekommande
fall, resultatet av en studie som ges in av sökanden till styrkande exempelvis av att varumärket inte saknar särskiljningsförmåga
och att det inte är vilseledande.
Vad gäller frågan när under förfarandet som den behöriga myndigheten skall beakta samtliga relevanta fakta och omständigheter,
och, för det fall det enligt nationell lagstiftning är möjligt att väcka talan vid domstol mot den behöriga myndighetens beslut,
huruvida denna domstol även skall beakta dessa fakta och omständigheter, understryker domstolen att den behöriga myndigheten
skall beakta samtliga relevanta fakta och omständigheter innan den fattar ett slutligt beslut om en ansökan om varumärkesregistrering.
I fråga om en domstol vid vilken talan väckts mot ett beslut om en ansökan om varumärkesregistrering, framhåller domstolen
vidare att nämnda domstol även skall beakta samtliga relevanta fakta och omständigheter inom gränserna för den prövningsrätt
som föreskrivs för domstolen i tillämplig nationell lagstiftning.
Den första, den andra och den tredje frågan skall således besvaras på följande sätt. Artikel 3 i direktivet skall tolkas så,
att en myndighet som är behörig att registrera varumärken skall beakta varumärket såsom det har angivits i ansökan och dessutom
samtliga relevanta fakta och omständigheter.
En sådan myndighet skall beakta samtliga relevanta fakta och omständigheter innan den fattar ett slutligt beslut om en ansökan
om varumärkesregistrering. I fråga om en domstol vid vilken talan väckts mot ett beslut om en ansökan om varumärkesregistrering
skall nämnda domstol även beakta samtliga relevanta fakta och omständigheter inom gränserna för den prövningsrätt som föreskrivs
för domstolen i tillämplig nationell lagstiftning.
Den nionde frågan
Domstolen kommer att pröva den nionde frågan som andra punkt i denna dom. Den hänskjutande domstolen har ställt denna fråga
för att få klarhet i huruvida den omständigheten att ett varumärke registrerats i en medlemsstat för vissa varor eller tjänster
har någon betydelse för den bedömning som görs av den myndighet som är behörig att registrera varumärken i en annan medlemsstat
av en ansökan om registrering av ett liknande varumärke för sådana varor eller tjänster som liknar dem för vilka det första
varumärket registrerats.
Yttranden som har inkommit till domstolen
KPN har gjort gällande följande. Att ett varumärke registreras i en medlemsstat för vissa varor eller tjänster innebär inte
att detta eller ett liknande varumärke under alla omständigheter även skall registreras i andra medlemsstater för samma varor
eller tjänster. Ett visst varumärke har nämligen inte nödvändigtvis samma särskiljningsförmåga i var och en av medlemsstaterna.
Det skall i varje medlemsstat göras en bedömning av i vilken mån ifrågavarande varumärke har särskiljningsförmåga som kan
uppfattas av allmänheten och som skall beaktas i denna medlemsstat.
BM har anfört följande. BM skall vid sin bedömning beakta det varumärke som avses i ansökan om varumärkesregistrering, dock
inte de varumärken beträffande vilka registrering gjorts i de andra medlemsstaterna. Ett varumärke kan vidare ha registrerats
i en annan medlemsstat trots att det inte hade ursprunglig särskiljningsförmåga på den grunden att det förvärvat särskiljningsförmåga
genom inarbetning i nämnda medlemsstat och att sökanden fått detta fastställt. Ett varumärke förvärvar slutligen inte särskiljningsförmåga
på grund av att ett annat varumärke som också saknar särskiljningsförmåga felaktigt registrerats. Det går inte att undvika
att felaktiga bedömningar görs, men felen skall inte nödvändigtvis begås på nytt på grund av en felaktig tolkning av allmänna
rättsprinciper såsom principen om skydd för berättigade förväntningar och rättssäkerhetsprincipen.
Kommissionen har gjort gällande följande. En slutlig registrering som görs i en medlemsstat efter det att registreringshindren
kontrollerats kan utgöra en fingervisning för de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater för deras kontroll enligt artikel
3.1 b–d i direktivet. Vad gäller ordmärken är en sådan registrering emellertid endast relevant om det berörda ordet återfinns
i ett av de språk som används i ifrågavarande varumärkeslagstiftning. Under alla omständigheter ger en dylik registrering
endast en fingervisning och den kan inte ersätta den bedömning som skall göras av de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater
av de konkreta omständigheterna i varje fall med beaktande av det skydd som berörda kretsar i nämnda medlemsstater åtnjuter.
Domstolens svar
Såsom angetts i punkt 32 i denna dom ankommer det på den behöriga myndigheten att beakta de egenskaper som är utmärkande för
det varumärke som avses i ansökan om varumärkesregistrering för att avgöra huruvida det omfattas av de registreringshinder
som anges i artikel 3 i direktivet. Såsom domstolen erinrat om i punkt 33 i denna dom begärs registrering av ett varumärke
dessutom alltid för de varor och tjänster som avses i ansökan om varumärkesregistrering.
Att ett varumärke registrerats i en medlemsstat för vissa varor eller tjänster kan således inte ha någon betydelse för frågan
huruvida ett liknande varumärke, beträffande vilket registrering begärs i en annan medlemsstat för liknande varor eller tjänster,
omfattas av de registreringshinder som anges i artikel 3 i direktivet.
Den nionde frågan skall således besvaras på följande sätt. Den omständigheten att ett varumärke registrerats i en medlemsstat
för vissa varor eller tjänster har inte någon betydelse för den bedömning som görs av den myndighet som är behörig att registrera
varumärken i en annan medlemsstat av en ansökan om registrering av ett liknande varumärke för sådana varor eller tjänster
som liknar dem för vilka det första varumärket registrerats.
Den fjärde frågan
Domstolen kommer att pröva den fjärde frågans första del som tredje punkt i denna dom. Den hänskjutande domstolen har ställt
denna delfråga för att få klarhet i huruvida artikel 3.1 c i direktivet utgör hinder mot registrering av ett varumärke som
endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar egenskaper hos de varor eller tjänster för vilka varumärket
har ansökts, när det finns kännetecken eller upplysningar som är vanligare för att visa samma egenskaper. Den hänskjutande
domstolen har ställt frågan även för att få klarhet i huruvida det har någon betydelse för hur frågan skall besvaras att det
finns få eller många konkurrenter som kan ha ett intresse av att använda de kännetecken eller upplysningar som varumärket
består av. Vidare har den hänskjutande domstolen ställt den fjärde frågans andra del för att få klarhet i vilka konsekvenserna
är för tillämpningen av denna bestämmelse att det i en nationell lagstiftning föreskrivs att den ensamrätt som en behörig
myndighet i ett område där det finns flera officiella språk tillerkänner ett varumärke genom att registrera det på ett av
dessa språk även omfattar varumärkets översättning till de andra officiella språken.
Yttranden som har inkommit till domstolen
KPN har gjort gällande följande. Det är inte ovanligt att ett varumärke som är giltigt registrerat ger vissa associationer
eller är av beskrivande karaktär. Ett sådant varumärke kan emellertid inte vägras registrering även om det för en viss målgrupp
spontant anspelar på egenskaper hos de varor beträffande vilka varumärket registrerats. Kännetecken som vid ansökningstillfället
inte innehåller en vanlig upplysning om en viss kvalitet hos produkterna, utan endast ger vissa associationer, kan inte anses
vara kännetecken i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet.
Det är viktigt att veta om konkurrenterna har alternativa lösningar. Ju fler alternativa lösningar som står en konkurrent
till buds, desto mindre blir nämligen risken att hans möjligheter begränsas att använda ett kännetecken som ger vissa associationer
såsom ett kännetecken med särskiljningsförmåga.
BM har anfört följande. Registreringshindret i artikel 3.1 c i direktivet är tillämpligt då ett varumärke endast består av
kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar egenskaper hos de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts.
Det saknar för bestämmelsens tillämplighet betydelse att det finns andra möjligheter än just dessa kännetecken eller upplysningar
för att visa samma egenskaper. Detta har slagits fast i dom av den 4 maj 1999 i de förenade målen C‑108/97 och C-109/97, Windsurfing
Chiemsee (REG 1999, s. I-2779).
Huruvida det finns få eller många konkurrenter som vill använda ifrågavarande kännetecken eller upplysningar är vidare inte
avgörande för tillämpningen av artikel 3.1 c i direktivet.
Enligt varumärkesrätten i Beneluxområdet anses slutligen nämnda område vara en odelbar enhet. Detta innebär att om ett kännetecken
är av beskrivande karaktär i endast en medlemsstat inom Beneluxområdet eller på endast ett av språken där, eller om det inom
nämnda område saknar särskiljningsförmåga av någon annan anledning, skall registrering av kännetecknet eller upplysningen
som varumärke vägras avseende hela Beneluxområdet.
Under åberopande av domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee har kommissionen gjort gällande att det i artikel 3.1
c i direktivet föreskrivna förbudet mot beskrivande varumärken har till syfte att kännetecken som beskriver produkters egenskaper
skall kunna användas fritt av alla. Det är i detta avseende inte nödvändigt att det finns en aktuell eller konkret risk för
monopolisering för att dylika varumärken skall förbjudas. Huruvida det finns synonymer för sådana kännetecken eller upplysningar
som kan beskriva varors egenskaper saknar dessutom betydelse.
Även frågan huruvida det finns få eller många konkurrenter som kan påverkas av den monopolisering som sker på grund av registrering
av ett varumärke som endast består av dylika kännetecken eller upplysningar saknar enligt kommissionen betydelse.
Domstolens svar
Beträffande den frågans första del erinrar domstolen om att enligt artikel 3.1 c i direktivet skall registrering inte ske
av varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar egenskaper hos de varor eller tjänster
för vilka varumärket har ansökts.
Såsom domstolen redan har slagit fast (domen i de ovannämnda målen Windsurfing Chiemsee, punkt 25, Linde m.fl., punkt 73,
och Libertel, punkt 52) är artikel 3.1 c i direktivet avsedd att främja en målsättning av allmänintresse, nämligen att dylika
kännetecken och upplysningar kan användas fritt av alla. Denna bestämmelse hindrar således att sådana kännetecken eller upplysningar
förbehålls ett enda företag genom att de registreras som varumärke.
Detta allmänintresse innebär nämligen att samtliga kännetecken eller upplysningar som visar egenskaper hos de varor eller
tjänster för vilka varumärket har ansökts skall stå till samtliga företags förfogande så att de kan använda dem för att beskriva
samma egenskaper hos sina egna produkter. Varumärken som endast består av dylika kännetecken eller upplysningar får således
inte registreras, om så inte kan ske med tillämpning av artikel 3.3 i direktivet.
Mot denna bakgrund skall den behöriga myndigheten enligt artikel 3.1 c i direktivet göra en bedömning av huruvida det varumärke
som avses i ansökan om varumärkesregistrering för närvarande enligt uppfattningen i de berörda kretsarna beskriver egenskaper
hos de aktuella varorna eller tjänsterna, eller om det är troligt att en sådan uppfattning kan uppkomma i framtiden (se, för
ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Windsurfing Chiemsee, punkt 31). För det fall den behöriga myndigheten
efter sin bedömning kommer fram till att så är fallet, skall den med tillämpning av artikel 3.1 c i direktivet besluta att
inte registrera varumärket.
Det saknar betydelse att det finns andra kännetecken eller upplysningar som är vanligare än de som utgör nämnda varumärke
och som används för att visa samma egenskaper hos de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts. Även om det i
artikel 3.1 c i direktivet föreskrivs att varumärken skall bestå av ”endast” kännetecken eller upplysningar vilka visar egenskaper
hos de berörda varorna eller tjänsterna för att de skall omfattas av det föreskrivna registreringshindret, uppställs det däremot
inte något krav på att dessa kännetecken eller upplysningar skall vara det enda sättet för att visa nämnda egenskaper.
Det är inte heller av avgörande betydelse att det är många eller få konkurrenter som kan ha ett intresse av att använda de
kännetecken eller upplysningar som varumärket består av. Varje aktör som för närvarande utbjuder eller i framtiden kan komma
att utbjuda varor eller tjänster som konkurrerar med dem som avses i ansökan om varumärkesregistrering, skall nämligen fritt
kunna använda de kännetecken eller upplysningar som visar egenskaper hos dessa varor eller tjänster.
Vad beträffar den fjärde frågans andra del gör domstolen följande bedömning. När det i tillämplig nationell lagstiftning,
såsom är fallet i målet vid den nationella domstolen, föreskrivs att den ensamrätt som en behörig myndighet i ett område där
det finns flera officiella språk tillerkänner ett ordmärke genom att registrera det på ett av dessa språk även omfattar varumärkets
översättning till de andra officiella språken, finner domstolen att en sådan bestämmelse i själva verket motsvarar registrering
av flera olika varumärken.
Den nämnda myndigheten skall därför för var och en av dessa översättningar kontrollera att ordmärket inte endast består av
kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar egenskaper hos de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts.
Den fjärde frågan skall således besvaras på följande sätt. Artikel 3.1 c i direktivet utgör hinder mot registrering av ett
varumärke som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar egenskaper hos de varor eller tjänster
för vilka varumärket har ansökts. Detta gäller även om det finns kännetecken eller upplysningar som är vanligare för att visa
samma egenskaper och oavsett hur många konkurrenter det finns som kan ha ett intresse av att använda de kännetecken eller
upplysningar som varumärket består av.
När det i tillämplig nationell lagstiftning föreskrivs att den ensamrätt som en behörig myndighet i ett område där det finns
flera officiella språk tillerkänner ett ordmärke genom att registrera det på ett av dessa språk även omfattar varumärkets
översättning till de andra officiella språken, skall nämnda myndighet för var och en av dessa översättningar kontrollera att
ordmärket inte endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar egenskaper hos dessa varor eller tjänster.
Den sjätte frågan
Domstolen kommer att pröva den sjätte frågans första del som fjärde punkt i denna dom. Den hänskjutande domstolen har ställt
denna delfråga för att få klarhet i huruvida artikel 3.1 i direktivet skall tolkas så, att ett varumärke som beskriver egenskaper
hos vissa varor eller tjänster men som inte beskriver egenskaper hos andra varor eller tjänster i den mening som avses i artikel
3.1 c i direktivet nödvändigtvis skall anses ha särskiljningsförmåga i förhållande till dessa andra varor eller tjänster i
den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet. För det fall den första delen besvaras nekande har den hänskjutande domstolen
ställt den sjätte frågans andra del för att få klarhet i huruvida det vid bedömningen av om ett sådant varumärke har särskiljningsförmåga
i förhållande till vissa varor eller tjänster beträffande vilka det inte är av beskrivande karaktär skall beaktas möjligheten
att allmänheten inte uppfattar detta varumärke som att det har särskiljningsförmåga för dessa varor eller tjänster på grund
av att det beskriver egenskaper hos andra varor eller tjänster.
Yttranden som har inkommit till domstolen
KPN har anfört följande. För det fall den hänskjutande domstolen med uttrycket ”beskrivande kännetecken” avser ett ord i allmänt
språkbruk så är i detta fall villkoren i artiklarna 1 och 3 i direktivet uppfyllda avseende särskiljningsförmågan då ansökan
beträffande ett sådant ord görs om varumärkesregistrering för varor eller tjänster beträffande vilka det inte är av beskrivande
karaktär. Ett varumärkes särskiljningsförmåga skall vidare bedömas i förhållande till de varor eller tjänster för vilka varumärket
har ansökts och inte i förhållande till de varor eller tjänster som kan ha ett samband med de varor eller tjänster för vilka
varumärket har ansökts.
BM har gjort gällande följande. Ett varumärke som Postkantoor kan bland annat ange den avsedda användningen av varor eller
tjänster, exempelvis möbler som är avsedda att användas på ett postkontor. Att ett varumärke kan uppfattas av den berörda
allmänheten som en upplysning om egenskaper hos de berörda varorna eller tjänsterna, bland annat den avsedda användningen,
innebär mot denna bakgrund att varumärket inte kan anses vara ett varumärke i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet.
Även om allmänheten inte uppfattar varumärket Postkantoor för vissa varor eller tjänster som en upplysning i den mening som
avses i artikel 3.1 c i direktivet, skall det emellertid ändå inte anses vara lämpligt som varumärke på grund av denna bestämmelse.
Det är nämligen inte så mycket sättet på vilket den berörda allmänheten för närvarande uppfattar varumärket som är av intresse
med avseende på artikel 3.1 c i direktivet, utan i stället huruvida varumärket i handeln visar de egenskaper eller omständigheter
som redovisas i nämnda bestämmelse. Det skall vidare beaktas hur den berörda kategorin hos allmänheten rimligen kan komma
att uppfatta varumärket i framtiden.
Kommissionen har anfört följande. Ett varumärkes särskiljningsförmåga skall bedömas såväl mot bakgrund av de varor eller tjänster
beträffande vilka skydd söks som mot bakgrund av hur en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument
av nämnda varor eller tjänster uppfattar varumärket. Registreringshindren i artikel 3.1 b respektive artikel 3.1 c i direktivet
skall vidare bedömas separat, trots de överlappningar som kan förekomma i praktiken. Det är mot bakgrund av dessa villkor
inte tillräckligt att ett varumärke inte uteslutande beskriver dessa varor eller tjänster för att det skall anses att varumärket
har särskiljningsförmåga beträffande dessa varor eller tjänster.
Domstolens svar
Vad gäller frågans första del framgår det av artikel 3.1 i direktivet att alla de registreringshinder som anges där skall
tillämpas oberoende av varandra och prövas separat (se bland annat domen i det ovannämnda målet Linde m.fl., punkt 67). Detta
gäller särskilt de registreringshinder som anges i artikel 3.1 b, c och d, även om det är uppenbart att de respektive tillämpningsområdena
överlappar varandra (se, för ett liknande resonemang, domen av den 4 oktober 2001 i mål C-517/99, Merz & Krell, REG 2001,
s. I-6959, punkterna 35 och 36).
De olika registreringshinder som uppräknas i artikel 3 i direktivet skall enligt domstolens rättspraxis tolkas mot bakgrund
av det allmänintresse som ligger bakom vart och ett av dem (se bland annat dom av den 18 juni 2002 i mål C‑299/99, Philips,
REG 2002, s. I-5475, punkt 77, och domarna i de ovannämnda målen Linde m.fl., punkt 71, och Libertel, punkt 51).
Att ett varumärke inte omfattas av ett av dessa registreringshinder innebär således inte att det inte kan omfattas av ett
annat registreringshinder (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Linde m.fl., punkt 68).
Den behöriga myndigheten kan således i synnerhet inte besluta att ett varumärke saknar särskiljningsförmåga i förhållande
till vissa varor eller tjänster på enbart den grunden att varumärket inte beskriver dessa varor eller tjänster.
Såsom har angetts i punkt 34 i denna dom skall ett varumärkes särskiljningsförmåga i den mening som avses i artikel 3.1 b
i direktivet bedömas utifrån de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts.
Vidare föreskrivs i artikel 13 i direktivet att ”[i] de fall då registreringshinder … föreligger endast för en del av de varor
eller tjänster för vilka varumärket har ansökts …, skall vägran att registrera … endast avse dessa varor eller tjänster”.
Härav följer att då registrering begärs av ett varumärke för olika varor eller tjänster, skall den behöriga myndigheten kontrollera
att varumärket inte omfattas av något av de registreringshinder som anges i artikel 3.1 i direktivet i förhållande till var
och en av dessa varor eller tjänster. Myndigheten kan därvid göra olika bedömningar beroende på vilka varor eller tjänster
som prövas.
Den behöriga myndigheten får således inte besluta att ett varumärke inte saknar särskiljningsförmåga för vissa varor eller
tjänster på enbart den grunden att varumärket beskriver egenskaper hos andra varor eller tjänster, trots att registrering
begärs för samtliga dessa varor eller tjänster.
Vad gäller frågans andra del skall ett varumärkes särskiljningsförmåga, i likhet med vad som erinrats om i punkt 34 i denna
dom, bedömas utifrån de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts. Bedömningen skall även göras utifrån hur den
relevanta allmänheten uppfattar varumärket. Denna relevanta allmänhet utgörs därvid av en normalt informerad samt skäligen
uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av dessa varor eller tjänster.
För det fall den behöriga myndigheten efter sin prövning av ansökan om varumärkesregistrering med beaktande av samtliga relevanta
fakta och omständigheter kommer fram till att en normalt informerad och skäligen uppmärksam genomsnittskonsument av vissa
varor eller tjänster uppfattar ett varumärke som om det saknade särskiljningsförmåga i förhållande till dessa varor eller
tjänster, skall den således vägra att registrera varumärket för dessa varor eller tjänster med tillämpning av artikel 3.1
b i direktivet.
Det saknar däremot betydelse att en normalt informerad och skäligen uppmärksam genomsnittskonsument av andra varor eller tjänster
uppfattar samma varumärke som om det beskrev egenskaper hos dessa andra varor eller tjänster i den mening som avses i artikel
3.1 c i direktivet.
Det följer nämligen varken av artikel 3 eller av någon annan bestämmelse i direktivet att ett varumärkes beskrivande karaktär
i förhållande till vissa varor eller tjänster utgör ett hinder för registrering av detta varumärke för andra varor eller tjänster.
I likhet med vad som anges i sjunde skälet i direktivet skall registreringshindren för själva varumärket anges på ett uttömmande
sätt.
Den sjätte frågan skall således besvaras på följande sätt. Artikel 3.1 i direktivet skall tolkas så, att ett varumärke som
beskriver egenskaper hos vissa varor eller tjänster men som inte beskriver egenskaper hos andra varor eller tjänster i den
mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet kan inte nödvändigtvis anses ha särskiljningsförmåga i förhållande till dessa
andra varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet.
Att ett varumärke beskriver egenskaper hos vissa varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet
saknar betydelse för bedömningen av samma varumärkes särskiljningsförmåga i förhållande till andra varor eller tjänster i
den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet.
Den femte frågan
Det kan inledningsvis erinras om att syftet med artikel 2 i direktivet är att ange de slags kännetecken som kan utgöra ett
varumärke (dom av den 12 december 2002 i mål C-273/00, Sieckmann, REG 2002, s. I-11737, punkt 43) oberoende av de varor eller
tjänster för vilka skydd kan ha begärts (se, för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Sieckmann, punkterna
43–55, i det ovannämnda målet Libertel, punkterna 22–42, och dom av den 27 november 2003 i mål C‑283/01, REG 2003, s. I-0000,
punkterna 34–41). Det föreskrivs särskilt att ”ord” och ”bokstäver” kan utgöra varumärken, förutsatt att de kan särskilja
ett företags varor eller tjänster från andra företags.
Mot bakgrund av denna bestämmelse saknas anledning att anse att ett ord som Postkantoor i förhållande till vissa varor eller
tjänster inte skulle kunna uppfylla varumärkets grundläggande funktion, vilken är att för konsumenten eller slutanvändaren
garantera ursprunget i fråga om en vara eller tjänst som marknadsförs under varumärket, så att denne utan risk för förväxling
kan särskilja denna vara eller tjänst från varor eller tjänster som har ett annat ursprung (se bland annat dom av den 29 september
1998 i mål C-39/97, Canon, REG 1998, s. I-5507, punkt 28, samt i de ovannämnda målen Merz & Krell, punkt 22, och Libertel,
punkt 62). Tolkningen av artikel 2 i direktivet förefaller således sakna betydelse för att slita tvisten.
Det följer emellertid av ordalydelsen i den femte frågan att den hänskjutande domstolen i själva verket har ställt frågan
för att få klarhet i huruvida ett varumärke för vilket registrering har ansökts i förhållande till vissa varor eller tjänster
omfattas av ett registreringshinder. Frågan skall således förstås på så sätt att den hänskjutande domstolen begär att domstolen
skall tolka artikel 3.1 i direktivet.
Såsom följer av punkt 15 i denna dom har BM i målet vid den nationella domstolen grundat sig på att ”kännetecknet Postkantoor
endast beskriver … [ifrågavarande] varor och tjänster i förhållande till ett postkontor” för att komma fram till att varumärket
Postkantoor inte hade särskiljningsförmåga.
Att varumärket Postkantoor eventuellt inte har särskiljningsförmåga, vilket den hänskjutande domstolen förutskickat, följer
av att varumärket beskriver egenskaper hos de berörda varorna och tjänsterna då det endast består av delar som i sig beskriver
nämnda egenskaper.
Såsom angetts i punkt 67 i denna dom skall alla de registreringshinder som anges i artikel 3.1 i direktivet tillämpas oberoende
av varandra och prövas separat, även om det är uppenbart att de respektive tillämpningsområdena för registreringshindren i
artikel 3.1 b, c och d överlappar varandra.
Det kan särskilt slås fast att ett ordmärke som beskriver egenskaper hos varor eller tjänster i den mening som avses i artikel
3.1 c i direktivet av denna anledning nödvändigtvis saknar särskiljningsförmåga i förhållande till dessa samma varor eller
tjänster i den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet. Ett varumärke kan emellertid av andra anledningar än att det
eventuellt har beskrivande karaktär sakna särskiljningsförmåga i förhållande till varor eller tjänster.
För att kunna lämna ett ändamålsenligt svar till den hänskjutande domstolen skall det således anses att den har ställt den
femte frågan, som prövas som femte punkt i denna dom, för att få klarhet i huruvida artikel 3.1 c i direktivet skall tolkas
så, att ett varumärke som utgörs av ett ord som består av delar som var för sig beskriver egenskaper hos varor eller tjänster
för vilka varumärket har ansökts kan anses i sig inte beskriva egenskaper hos nämnda varor eller tjänster, och, om så är fallet,
på vilka villkor. Den hänskjutande domstolen har mot denna bakgrund frågat huruvida det är av betydelse att ordet har synonymer
eller att egenskaperna hos de varor eller tjänster som ordet kan beskriva är av grundläggande eller underordnad betydelse
i kommersiellt hänseende.
Yttranden som har inkommit till domstolen
KPN har anfört följande. När de delar som ett varumärke består av saknar varje särskiljningsförmåga i förhållande till de
varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts, är det mest förekommande att även varumärket saknar särskiljningsförmåga.
Om däremot de delar som varumärket består av inte saknar varje särskiljningsförmåga, utan endast antyder egenskaper hos de
berörda varorna eller tjänsterna, så att de i teorin skulle kunna användas i handeln för att antyda vissa av egenskaperna,
kan varumärket emellertid ha särskiljningsförmåga i förhållande till nämnda varor eller tjänster.
BM har gjort gällande följande. Varje varumärke, oavsett om det är sammansatt eller ej, skall uppfylla de kriterier som anges
i artiklarna 2 och 3.1 b–d i direktivet. En ny sammansättning av ord som var för sig saknar särskiljningsförmåga saknar redan
av denna anledning särskiljningsförmåga.
Den fråga som vanligast uppkommer är om en sammansättning av ord som var för sig endast beskriver egenskaper hos de berörda
produkterna ändå kan förvärva tillräcklig särskiljningsförmåga, så att det varumärke som utgörs av denna sammansättning av
ord i sig inte är beskrivande i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet. För det fall sammansättningen endast utgörs
av att två icke särskiljande men beskrivande delar fogats samman, kan denna sammansättning, trots att det i strikt mening
är fråga om en ny sådan, oftast inte anses ha särskiljande karaktär.
Att det finns synonymer till ett varumärke som hypotetiskt är av beskrivande karaktär är slutligen inte avgörande för huruvida
registreringen av ett sådant varumärke är giltig.
Kommissionen har anfört följande. Ett varumärke som består av delar som var för sig saknar särskiljningsförmåga i förhållande
till de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts saknar som huvudregel självt särskiljningsförmåga, om det inte
fått särskiljningsförmåga genom inarbetning. Varumärket kan dock ha särskiljningsförmåga på grund av underordnade omständigheter,
såsom en ändring av den grafiska eller semantiska återgivningen av sammansättningen av beståndsdelarna, som ger varumärket
tillkommande egenskaper som sammantaget gör att ett företags varor eller tjänster kan särskiljas från andra företags. En sådan
bedömning skall dock alltid grundas på konkreta omständigheter i varje enskilt fall.
Domstolens svar
Enligt artikel 3.1 c i direktivet skall registrering inte ske av varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar
vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung,
tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.
Såsom betonats i punkt 68 i denna dom skall de olika registreringshinder som uppräknas i artikel 3 i direktivet tolkas mot
bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom vart och ett av dem.
Av punkterna 54 och 55 i denna dom följer att artikel 3.1 c i direktivet är avsedd att främja en målsättning av allmänintresse,
nämligen att kännetecken och upplysningar som beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts
kan användas fritt av alla. Denna bestämmelse hindrar således att sådana kännetecken eller upplysningar förbehålls ett enda
företag genom att de registreras som varumärke.
För att ett varumärke som består av ett ord som är en sammansättning av delar, såsom det som är föremål för prövning i målet
vid den nationella domstolen, skall anses ha beskrivande karaktär i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet, är
det inte tillräckligt att det konstateras att var och en av dessa delar eventuellt har beskrivande karaktär. Det måste konstateras
att ordet i sig har beskrivande karaktär.
Det krävs för övrigt inte att de kännetecken eller upplysningar som avses i artikel 3.1 c i direktivet och som varumärket
består av faktiskt används vid tidpunkten för registreringsansökan för att beskriva sådana varor eller tjänster som dem som
ansökan avser eller dessa varors eller tjänsters egenskaper. Såsom följer av själva ordalydelsen i denna bestämmelse är det
tillräckligt att dessa kännetecken och upplysningar kan användas för sådana ändamål. Registrering av ett ordmärke skall således
vägras med stöd av denna bestämmelse om åtminstone en av dess potentiella betydelser avser en egenskap hos de berörda varorna
eller tjänsterna (se, för ett liknande resonemang med anledning av de identiska bestämmelserna i artikel 7.1 c i rådets förordning
(EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (EGT L 11, 1994, s. 1; svensk specialutgåva, område 17, volym
2, s. 3), dom av den 23 oktober 2003 i mål C‑191/01 P, harmoniseringsbyrån mot Wrigley, REG 2003, s. I-0000, punkt 32).
Enbart en sammansättning av delar som var för sig beskriver egenskaper hos varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts
fortsätter som regel att beskriva dessa egenskaper i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet. Att endast förena
dylika delar utan att göra någon ovanlig ändring, särskilt i syntaktiskt eller semantiskt avseende, kan nämligen bara ge upphov
till ett varumärke som endast består av kännetecken eller upplysningar som i handeln visar egenskaper hos nämnda varor eller
tjänster.
Det kan emellertid anses att en sådan sammansättning inte är beskrivande i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet
under förutsättning att den ger upphov till ett intryck som är tillräckligt avlägset från det intryck som ges genom att dylika
delar blott förenas. Vad gäller ordmärken, som skall uppfattas med hörseln i lika stor utsträckning som de skall uppfattas
med synen (läsas), skall ett sådant villkor vara uppfyllt både vad gäller det intryck som varumärket ger i auditivt och i
visuellt hänseende.
Ett varumärke som utgörs av ett ord som består av delar som var för sig beskriver egenskaper hos varor eller tjänster för
vilka varumärket har ansökts beskriver i sig nämnda egenskaper i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet, om det
inte finns en uppfattbar skillnad mellan ordet och en enkel summering av de delar som ordet består av. En förutsättning för
att en sådan skillnad skall anses föreligga är antingen att ordet, på grund av sammansättningens ovanliga karaktär i förhållande
till nämnda varor eller tjänster, ger upphov till ett intryck som är tillräckligt avlägset från det intryck som ges genom
att de upplysningar som erhålls genom de delar som ordet består av blott förenas, så att ordet blir en större enhet än summan
av nämnda delar, eller att det blivit en del av det dagliga språkbruket och därvid erhållit en egen betydelse på så sätt att
ordet hädanefter är autonomt i förhållande till de delar som det består av. I det senare fallet skall det kontrolleras huruvida
det ord som erhållit en egen betydelse i sig inte har beskrivande karaktär i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet.
Av de skäl som redan redovisats i punkt 57 i denna dom saknar det för övrigt betydelse för bedömningen av huruvida ett sådant
varumärke omfattas av registreringshindret i artikel 3.1 c i direktivet om ordet har eller inte har synonymer som kan beteckna
samma egenskaper hos de varor eller tjänster som anges i registreringsansökan.
Det saknar vidare betydelse huruvida de egenskaper hos varorna eller tjänsterna som kan beskrivas är av grundläggande eller
av underordnad betydelse i kommersiellt hänseende. I enlighet med ordalydelsen i artikel 3.1 c i direktivet görs nämligen
ingen åtskillnad utifrån de egenskaper som kännetecknen eller upplysningarna som varumärket består av kan visa. Mot bakgrund
av det allmänintresse som ligger bakom denna bestämmelse skall varje företag därvid fritt kunna använda dylika kännetecken
eller upplysningar för att beskriva vilken egenskap som helst hos sina egna produkter, oavsett vilken betydelse det har i
kommersiellt hänseende.
I punkterna 59 och 60 i denna dom har domstolen slutligen besvarat frågan vilken betydelse en nationell bestämmelse såsom
artikel 13 C första stycket BVML kan ha för tolkningen av artikel 3.1 c i direktivet.
Den femte frågan skall således besvaras på följande sätt. Artikel 3.1 c i direktivet skall tolkas så, att ett varumärke som
utgörs av ett ord som består av delar som var för sig beskriver egenskaper hos varor eller tjänster för vilka varumärket har
ansökts beskriver i sig egenskaper hos dessa varor eller tjänster i den mening som avses i nämnda bestämmelse, om det inte
finns en uppfattbar skillnad mellan ordet och en enkel summering av de delar som ordet består av. En förutsättning för att
en sådan skillnad skall anses föreligga är antingen att ordet på grund av sammansättningens ovanliga karaktär i förhållande
till nämnda varor eller tjänster ger upphov till ett intryck som är tillräckligt avlägset från det intryck som ges genom att
de upplysningar som erhålls genom de delar som ordet består av blott förenas, så att ordet blir en större enhet än summan
av nämnda delar, eller att det blivit en del av det dagliga språkbruket och därvid erhållit en egen betydelse på så sätt att
ordet hädanefter är autonomt i förhållande till de delar som det består av. I det senare fallet skall det kontrolleras huruvida
det ord som erhållit en egen betydelse i sig inte har beskrivande karaktär i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet.
Det saknar betydelse för bedömningen av huruvida ett sådant varumärke omfattas av registreringshindret i artikel 3.1 c i direktivet
om ordet har eller inte har synonymer som kan beteckna samma egenskaper hos varorna eller tjänsterna. Det saknar vidare betydelse
huruvida de egenskaper hos de varor eller tjänster som anges i registreringsansökan som kan beskrivas är av grundläggande
eller av underordnad betydelse i kommersiellt hänseende.
Den åttonde frågan
Domstolen kommer att pröva den åttonde frågan som sjätte punkt i denna dom. Den hänskjutande domstolen har ställt denna fråga
för att få klarhet i huruvida direktivet eller Pariskonventionen utgör hinder för att en myndighet som är behörig att registrera
varumärken registrerar ett varumärke för vissa varor eller tjänster under förutsättning att de inte har en viss egenskap.
Den hänskjutande domstolen har i detta avseende preciserat att frågan ställts för att bringa klarhet i huruvida varumärket
Postkantoor kan registreras exempelvis för direktpostkampanjer och utgivande av frimärken ”förutsatt att dessa inte är relaterade
till något postkontor”.
Yttranden som har inkommit till domstolen
KPN har gjort gällande att denna fråga inte regleras av direktivet, varför domstolen inte har behörighet att besvara frågan.
I andra hand har det gjorts gällande att dylika begränsningar är tillåtna och att det är möjligt att godta eller till och
med uppställa krav på undantag i ansökan.
BM har gjort gällande följande. Även om förfaranderättsliga frågor enligt direktivet omfattas av medlemsstaternas behörighet,
gäller i princip samma villkor i samtliga medlemsstater för erhållande och vidmakthållande av varumärkesrättigheter. Bland
dessa villkor återfinns skyldigheten att tillse att utformningen av registreringen motsvarar de normer som uppställts på det
internationella planet, bland annat den klassindelning som föreskrivs i Niceöverenskommelsen.
Enligt bestämmelserna i Niceöverenskommelsen är det emellertid inte tillåtet att registrera avsaknaden av en viss egenskap
som inte på ett objektivt sätt kan definieras som underkategori i en förteckning över varor eller tjänster.
Kommissionen har gjort gällande att domstolen inte är behörig att uttala sig om huruvida en nationell bestämmelse är förenlig
med Pariskonventionen. I andra hand har det under åberopande av förordning nr 40/94 gjorts gällande att artikel 3.1 c i direktivet
inte utgör något hinder mot att varumärken som beskriver vissa varor eller tjänster vägras registrering för en del av de varor
eller tjänster som anges i ansökan. Denna praxis tillämpas för övrigt av Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken,
mönster och modeller) (harmoniseringsbyrån).
Domstolens svar
Genom Niceöverenskommelsen uppdelas varor och tjänster i klasser för att underlätta registreringen av varumärken. I varje
klass återfinns olika varor eller tjänster.
Det är visserligen riktigt att ett företag kan begära registrering av ett varumärke för samtliga varor eller tjänster i en
sådan klass. Det saknas dock bestämmelser i direktivet om att det är förbjudet att begära registrering för endast vissa av
dessa varor eller tjänster.
När registrering begärs av ett varumärke för en hel klass i Niceöverenskommelsen kan den behöriga myndigheten på samma sätt
och med tillämpning av artikel 13 i direktivet registrera varumärket endast för vissa varor eller tjänster i denna klass.
Detta är fallet om varumärket exempelvis saknar särskiljningsförmåga beträffande andra varor eller tjänster för vilka varumärket
har ansökts.
Det är däremot inte tillåtet att den behöriga myndigheten, då registrering begärs för vissa varor eller tjänster, endast registrerar
varumärket i den mån varorna eller tjänsterna inte har en viss egenskap.
Om en sådan praxis tillämpades skulle det medföra rättsosäkerhet med avseende på varumärkesskyddets omfattning. Tredje man
– särskilt konkurrenter – skulle som huvudregel inte hållas informerad om att det skydd som följer av varumärket beträffande
vissa varor eller tjänster inte omfattar de produkter eller tjänster som har en viss egenskap. Konkurrenterna skulle på så
sätt kunna föranledas att underlåta att som beskrivning av sina egna produkter använda de kännetecken eller upplysningar som
varumärket består av och som är beskrivande för denna egenskap.
Eftersom direktivet således utgör hinder mot att tillämpa en sådan praxis, saknas det anledning att pröva frågan i den del
den avser tolkningen av Parisöverenskommelsen.
Den åttonde frågan skall mot denna bakgrund besvaras på följande sätt. Direktivet utgör hinder för att en myndighet som är
behörig att registrera varumärken registrerar ett varumärke för vissa varor eller tjänster under förutsättning att de inte
har en viss egenskap.
Den sjunde frågan
Domstolen kommer att pröva den sjunde frågan som sista punkt i denna dom. Den hänskjutande domstolen har ställt denna fråga
för att få klarhet i huruvida artikel 3 i direktivet utgör hinder för att en myndighet som är behörig att registrera varumärken
har som praxis att enbart vägra registrering av varumärken beträffande vilka det är uppenbart att ansökningarna inte kan bifallas.
Yttranden som har inkommit till domstolen
KPN har gjort gällande följande. I artikel 3.1 i direktivet föreskrivs att registrering av varumärken antingen kan vägras
eller, om registrering redan har skett, förklaras ogiltig. Därigenom får medlemsstaterna registrera varumärken som sedan kan
ogiltigförklaras. Härav följer att medlemsstaterna i sin lagstiftning får föreskriva att det vid registreringen endast är
varumärken beträffande vilka det är ”uppenbart att ansökningarna inte kan bifallas” som skall vägras registrering. Medlemsstaterna
får vidare ange de varumärken beträffande vilka det är ”uppenbart att ansökningarna inte kan bifallas” och de varumärken beträffande
vilka så inte är fallet. Detta kriterium kan genomföras genom att ett varumärke registreras, trots att det finns skälig anledning
att tro att varumärket inte har tillräcklig särskiljningsförmåga. När det däremot är fråga om en talan om ogiltigförklaring
av ett registrerat varumärke skall kriterierna i artiklarna 1 och 3 i direktivet tillämpas strikt.
BM och kommissionen anser däremot att sedan direktivet trädde i kraft kan Beneluxstaterna inte längre stödja sig på de gemensamma
förarbeten avseende BVML som utformats av Beneluxstaternas regeringar, ej heller på den rättspraxis som lagts fast av Cour
de Justice Benelux, vilken har blivit obsolet på grund av direktivet. Beneluxstaterna skall i stället stödja sig på ordalydelsen
i, syftet med och omfattningen av artikel 3 i direktivet. I denna bestämmelse görs emellertid inte någon skillnad mellan ansökningar
som ”inte kan bifallas” och ansökningar beträffande vilka det är ”uppenbart” att de ”inte kan bifallas”.
Domstolens svar
I punkt I.6 sista stycket i kommentaren till protokollet av den 2 december 1992 om ändring av BVML anges att ”BM:s kontrollarbete
... skall vara försiktigt och återhållsamt, och i detta skall beaktas alla intressen i näringslivet och det skall vara inriktat
på att den vid ansökningar som uppenbart inte kan bifallas endast skall antingen verka för att hindren för registrering undanröjs
eller avslå ansökan” och att ”prövningen skall ske inom de gränser som fastställs i rättspraxis i Beneluxländerna, särskilt
den från Cour de Justice Benelux”.
Även om det i tredje skälet i direktivet föreskrivs att det inte förefaller vara nödvändigt att nu genomföra ett fullständigt
närmande av medlemsstaternas lagstiftning om varumärken, anges i sjunde skälet att villkoren för erhållande och vidmakthållande
av ett registrerat varumärke i princip är identiska i de olika medlemsstaterna och att det därför är nödvändigt att grunderna
för att vägra registrering av själva varumärket anges på ett uttömmande sätt i direktivet.
Direktivets systematik vilar vidare på att en kontroll skall föregå registreringen, även om det dessutom inrättas en kontroll
i efterhand genom direktivet. Den prövning som görs vid ansökningstillfället av registreringshindren i bland annat artikel
3 i direktivet skall vara grundlig och fullständig för att förhindra att varumärken registreras på ett otillbörligt sätt (se,
för ett liknande resonemang, domen i det ovannämnda målet Libertel, punkt 59).
En medlemsstats behöriga myndighet skall således vägra att registrera varje varumärke som omfattas av ett av de registreringshinder
som anges i direktivet, bland annat i dess artikel 3.
I artikel 3 i direktivet görs emellertid inte någon skillnad mellan varumärken som inte kan registreras och varumärken beträffande
vilka det är ”uppenbart” att de inte kan registreras. En behörig myndighet får således inte registrera varumärken som omfattas
av ett av de registreringshinder som anges i artikel 3 med motiveringen att det inte är fråga om ett varumärke beträffande
vilket ”det är uppenbart att ansökan inte kan bifallas”.
Den sjunde frågan skall således besvaras på följande sätt. Artikel 3 i direktivet utgör hinder för att en myndighet som är
behörig att registrera varumärken har som praxis att enbart vägra registrering av varumärken beträffande vilka ”det är uppenbart
att ansökningarna inte kan bifallas”.
Rättegångskostnader
De kostnader som har förorsakats kommissionen, som har inkommit med yttrande till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom
förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer
det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.
På dessa grunder beslutar
DOMSTOLEN (sjätte avdelningen)
– angående de frågor som genom beslut av den 3 juni 1999 har ställts av Gerechtshof te’s-Gravenhage – följande dom:
1)
Artikel 3 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar
skall tolkas så, att en myndighet som är behörig att registrera varumärken skall beakta varumärket såsom det har angivits
i ansökan och dessutom samtliga relevanta fakta och omständigheter.
En sådan myndighet skall beakta samtliga relevanta fakta och omständigheter innan den fattar ett slutligt beslut om en ansökan
om varumärkesregistrering. I fråga om en domstol vid vilken talan väckts mot ett beslut om en ansökan om varumärkesregistrering
skall nämnda domstol även beakta samtliga relevanta fakta och omständigheter inom gränserna för den prövningsrätt som föreskrivs
för domstolen i tillämplig nationell lagstiftning.
2)
Den omständigheten att ett varumärke registrerats i en medlemsstat för vissa varor eller tjänster har inte någon betydelse
för den bedömning som görs av den myndighet som är behörig att registrera varumärken i en annan medlemsstat av en ansökan
om registrering av ett liknande varumärke för sådana varor eller tjänster som liknar dem för vilka det första varumärket registrerats.
3)
Artikel 3.1 c i direktiv 89/104 utgör hinder mot registrering av ett varumärke som endast består av kännetecken eller upplysningar
vilka i handeln visar egenskaper hos de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts. Detta gäller även om det finns
kännetecken eller upplysningar som är vanligare för att visa samma egenskaper och oavsett hur många konkurrenter det finns
som kan ha ett intresse av att använda de kännetecken eller upplysningar som varumärket består av.
När det i tillämplig nationell lagstiftning föreskrivs att den ensamrätt som en behörig myndighet i ett område där det finns
flera officiella språk tillerkänner ett ordmärke genom att registrera det på ett av dessa språk även omfattar varumärkets
översättning till de andra officiella språken, skall nämnda myndighet för var och en av dessa översättningar kontrollera att
ordmärket inte endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar egenskaper hos dessa varor eller tjänster.
4)
Artikel 3.1 i direktiv 89/104 skall tolkas så, att ett varumärke som beskriver egenskaper hos vissa varor eller tjänster men
som inte beskriver egenskaper hos andra varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktivet inte nödvändigtvis
kan anses ha särskiljningsförmåga i förhållande till dessa andra varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 3.1
b i direktivet.
Att ett varumärke beskriver egenskaper hos vissa varor eller tjänster i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktiv 89/104
saknar betydelse för bedömningen av samma varumärkes särskiljningsförmåga i förhållande till andra varor eller tjänster i
den mening som avses i artikel 3.1 b i direktivet.
5)
Artikel 3.1 c i direktiv 89/104 skall tolkas så, att ett varumärke som utgörs av ett ord som består av delar som var för sig
beskriver egenskaper hos varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts beskriver i sig egenskaper hos dessa varor
eller tjﾤnster i den mening som avses i nämnda bestämmelse, om det inte finns en uppfattbar skillnad mellan ordet och en enkel
summering av de delar som ordet består av. En förutsättning för att en sådan skillnad skall anses föreligga är antingen att
ordet på grund av sammansättningens ovanliga karaktär i förhållande till nämnda varor eller tjänster ger upphov till ett intryck
som är tillräckligt avlägset från det intryck som erhålls genom att upplysningar som ges genom de delar som ordet består av
blott förenas, så att ordet blir en större enhet än summan av nämnda delar, eller att det blivit en del av det dagliga språkbruket
och därvid erhållit en egen betydelse på så sätt att ordet hädanefter är autonomt i förhållande till de delar som det består
av. I det senare fallet skall det kontrolleras huruvida det ord som erhållit en egen betydelse i sig inte har beskrivande
karaktär i den mening som avses i artikel 3.1 c i direktiv 89/104.
Det saknar betydelse för bedömningen av huruvida ett sådant varumärke omfattas av registreringshindret i artikel 3.1 c i direktiv 89/104
om ordet har eller inte har synonymer som kan beteckna samma egenskaper hos de varor eller tjänster som anges i registreringsansökan.
Det saknar vidare betydelse huruvida de egenskaper hos varorna eller tjänsterna som kan beskrivas är av grundläggande eller
av underordnad betydelse i kommersiellt hänseende.
6)
Direktiv 89/104 utgör hinder för att en myndighet som är behörig att registrera varumärken registrerar ett varumärke för vissa
varor eller tjänster under förutsättning att de inte har en viss egenskap.
7)
Artikel 3 i direktiv 89/104 utgör hinder för att en myndighet som är behörig att registrera varumärken har som praxis att
enbart vägra registrering av varumärken beträffande vilka ”det är uppenbart att ansökningarna inte kan bifallas”.
Skouris
Gulmann
Cunha Rodrigues
Schintgen
Macken
Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 12 februari 2004.
R. Grass
V. Skouris
Justitiesekreterare
Ordförande
–
Rättegångsspråk: nederländska.