CELEX: 62008CJ0302
Marcas
Registro internacional
Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid
Reglamento (CE) nº 40/94
Artículo 146
Identidad de efectos en la Comunidad de un registro internacional y de una marca comunitaria
Reglamento (CE) nº 1383/2003
Artículo 5, apartado 4
Mercancías sospechosas de violar una marca
Intervención de las autoridades aduaneras
Titular de una marca comunitaria
Derecho a obtener la intervención también en Estados miembros distintos del de la solicitud de intervención
Extensión al titular de un registro internacional

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 5, apartado 4, del Reglamento (CE) n
o
1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos (
DO L 196, p. 7
), y 146 del Reglamento (CE) n
o
40/90 del Consejo, de , sobre la marca comunitaria (
DO 1994, L 11, p. 1
), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n
o
1992/2003 del Consejo, de (
DO L 296, p. 1
) (en lo sucesivo, «Reglamento n
o
40/94»).
Dicha petición se ha presentado en el marco de un litigio entre Zino Davidoff SA (en lo sucesivo, «Davidoff») y la Bundesfinanzdirektion Südost en relación con una petición de Davidoff para que se embargaran en aduana mercancías sospechosas de vulnerar marcas objeto de registros internacionales de los que era titular.
Marco jurídico
El artículo 1 del Reglamento n
o
1383/2003 establece:
«1.   El presente Reglamento determina las condiciones de intervención de las autoridades aduaneras cuando sospechen que algunas mercancías pueden vulnerar derechos de propiedad intelectual en las siguientes situaciones:
a)
cuando se declaran para despacho a libre práctica, exportación o reexportación […];
b)
cuando se descubren con ocasión de un control efectuado sobre mercancías introducidas o que salen del territorio aduanero de la Comunidad […], o incluidas en un régimen de suspensión […], o en curso de reexportación con notificación […] o colocadas en zona franca o depósito franco […].
2.   Este Reglamento determina asimismo las medidas que las autoridades competentes deben adoptar respecto a las mercancías citadas en el apartado 1 cuando se haya establecido que vulneran derechos de propiedad intelectual.»
El artículo 2 de este mismo Reglamento establece:
«1.   A efectos del presente Reglamento, se entiende por mercancías que vulneran un derecho de propiedad intelectual:
a)
las “mercancías falsificadas”, es decir:
i)
las mercancías, incluido su acondicionamiento, en las que figure sin autorización una marca de fábrica o comercial idéntica a la marca de fábrica o comercial registrada de forma válida para los mismos tipos de mercancías o que no pueda distinguirse en sus aspectos esenciales de esta marca de fábrica o comercial y que por tanto vulnere los derechos del titular de la marca tal como se contempla en el Reglamento (CE) n
o
40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, o según la legislación del Estado miembro donde se presente la solicitud de intervención de las autoridades aduaneras,
[…]
[…]
2.   A efectos de presente Reglamento se entiende por “titular del derecho”:
a)
el titular de una marca de fábrica o comercial […]
[…].»
El artículo 5 tiene el siguiente tenor:
«1.   En cada Estado miembro, el titular del derecho puede presentar a la administración aduanera competente una solicitud escrita para que intervenga cuando haya mercancías que estén en una de las situaciones contempladas en el apartado 1 del artículo 1 (solicitud de intervención).
[…]
4.   Cuando el solicitante sea titular de un derecho de una marca comunitaria […], esta solicitud, además de la intervención de las autoridades aduaneras del Estado miembro donde se presente, podrá también intentar obtener la intervención de las aduanas de otro u otros Estados miembros.
[…]»
La Comunidad Europea se adhirió, con efectos de 1 de octubre de 2004, al Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al registro internacional de marcas, adoptado en Madrid el (en lo sucesivo, «Protocolo»), en virtud de la Decisión 2003/793/CE del Consejo, de (
DO L 296, p. 20
).
El artículo 4 del Protocolo establece:
«Efectos del registro internacional
a)
A partir de la fecha del registro o de la inscripción […], la protección de la marca en cada una de las Partes contratantes interesadas será la misma que si esa marca hubiera sido depositada directamente en la oficina de esa Parte contratante. Si no se hubiese notificado ninguna denegación a la Oficina Internacional […] o si una denegación notificada […] se hubiese retirado posteriormente, la protección de la marca en la Parte contratante interesada será, con efectos a partir de dicha fecha, la misma que si esa marca hubiera sido registrada por la oficina de esa Parte contratante.
[…]»
El artículo 146 del Reglamento n
o
40/94, titulado «Efectos de los registros internacionales que designan a la Comunidad Europea» establece:
«1.   Los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea producirán […] el mismo efecto que las solicitudes de marca comunitaria.
2.   En caso de que no se haya notificado denegación alguna […] o de que dicha denegación se haya retirado, el registro internacional de una marca que designe a la Comunidad Europea producirá […] el mismo efecto que el registro de una marca como marca comunitaria.
[…]»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
El 10 de mayo de 2007, sobre la base del artículo 5, apartado 4, del Reglamento n
o
1383/2003, Davidoff presentó ante la Oberfinanzdirektion Nürnberg, posteriormente Bundesfinanzdirektion Südost, una petición de embargo aduanero de mercancías sospechosas de vulnerar doce marcas objeto de un registro internacional del que ella era titular.
El 22 de agosto de 2007 se denegó esta petición porque el artículo 5, apartado 4, del Reglamento n
o
1383/2003 sólo se refiere al «titular de un derecho de una marca comunitaria» y el legislador comunitario no modificó este Reglamento pese a la adhesión de la Comunidad al Protocolo.
Davidoff interpuso un recurso contra la decisión denegatoria ante el Finanzgericht München.
Dicho órgano jurisdiccional considera que las disposiciones comunitarias de que se trata plantean problemas de interpretación.
Este órgano jurisdiccional considera, por su parte, que más allá de su mero tenor, el artículo 5, apartado 4, del Reglamento n
o
1383/2003 también se aplica al titular de una marca objeto de registro internacional, pues dicha marca se asimila a una marca comunitaria en cuanto a sus efectos en la Comunidad.
En estas circunstancias, el Finanzgericht München decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe interpretarse el artículo 5, apartado 4, del Reglamento [n
o
1383/2003], considerando la adhesión de la Comunidad Europea al [Protocolo], en el sentido de que, a pesar de utilizar la expresión “marca comunitaria”, también están comprendidos en su ámbito de aplicación los registros internacionales de marcas en el sentido de los artículos 146 y siguientes del Reglamento [n
o
40/94]?»
Sobre la cuestión prejudicial
Mediante su cuestión, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 5, apartado 4, del Reglamento n
o
1383/2003, interpretado a la luz del artículo 146 del Reglamento n
o
40/94, permite al titular de una marca que es objeto de un registro internacional obtener, como el titular de una marca comunitaria, la intervención de las autoridades aduaneras de uno o de varios Estados miembros distintos de aquél en el que presenta su solicitud.
A este respecto, procede señalar que el Reglamento n
o
1383/2003 se adoptó antes de la adhesión de la Comunidad al Protocolo en virtud de la Decisión n
o
2003/793.
Según el artículo 4, apartado 1, del Protocolo, la protección de una marca que es objeto de un registro internacional será, en cada una de las Partes contratantes designadas por el titular de dicha marca, la misma que si esa marca hubiera sido depositada directamente en la oficina de esa Parte contratante.
El octavo considerando del Reglamento n
o
1992/2003 señala que éste prevé las medidas necesarias para llevar a efecto la adhesión de la Comunidad al Protocolo.
El sexto considerando de este mismo Reglamento señala, en particular, que es necesario que los titulares de registros internacionales puedan solicitar, con arreglo al Protocolo, la protección de sus marcas en virtud del sistema de la marca comunitaria.
El primer considerando recuerda que, en el sistema de la marca comunitaria, las marcas comunitarias gozan de protección uniforme y producen sus efectos en todo el territorio de la Comunidad.
A la luz de estos considerandos, el artículo 146, apartado 2, del Reglamento n
o
40/94, introducido por el Reglamento n
o
1992/2003, establece que el registro internacional de una marca que designe a la Comunidad producirá el mismo efecto que el registro de una marca como marca comunitaria.
De ello se deduce, tal como consideran tanto el órgano jurisdiccional remitente como la demandante en el asunto principal, todos los Estados miembros que presentaron observaciones y la Comisión de las Comunidades Europeas, que el legislador comunitario quiso asimilar de este modo, en cuanto a sus efectos, las marcas objeto de un registro internacional y las marcas comunitarias.
El artículo 5, apartado 4, del Reglamento n
o
1383/2003 se refiere precisamente a un procedimiento encaminado a aplicar, en la Comunidad, la protección de una marca comunitaria, por los efectos de ésta.
Según sus términos, únicamente permite al «titular de un derecho de una marca comunitaria», en el marco de una solicitud de intervención, obtener, además de la intervención de las autoridades aduaneras del Estado miembro donde se presente dicha solicitud, la intervención de las autoridades aduaneras de otro u otros Estados miembros.
Sin embargo, a raíz de la asimilación de las marcas objeto de registro internacional a las marcas comunitarias, debe admitirse necesariamente que, conforme a la intención del legislador comunitario que presidió la adopción del Reglamento n
o
1992/2003, el titular de una marca objeto de un registro internacional también puede solicitar la aplicación del artículo 5, apartado 4, del Reglamento n
o
1383/2003.
Por tanto, procede responder a la cuestión prejudicial que el artículo 5, apartado 4, del Reglamento n
o
1383/2003, en relación con el artículo 146 del Reglamento n
o
40/94, debe interpretarse en el sentido de que permite al titular de una marca que es objeto de un registro internacional obtener, como el titular de una marca comunitaria, la intervención de las autoridades aduaneras de uno o de varios Estados miembros distintos de aquél en el que presenta su solicitud.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Sexta) declara:

El artículo 5, apartado 4, del Reglamento (CE) n
o
1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos, en relación con el artículo 146 del Reglamento (CE) n
o
40/94 del Consejo, de , sobre la marca comunitaria, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n
o
1992/2003 del Consejo, de , debe interpretarse en el sentido de que permite al titular de una marca que es objeto de un registro internacional obtener, como el titular de una marca comunitaria, la intervención de las autoridades aduaneras de uno o de varios Estados miembros distintos de aquél en el que presenta su solicitud.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.