CELEX: 62008CJ0302
Ochranné známky
Medzinárodný zápis
Protokol k Madridskej dohode
Nariadenie (ES) č. 40/94
Článok 146
Totožnosť účinkov medzinárodného zápisu a zápisu ochrannej známky Spoločenstva v rámci Spoločenstva
Nariadenie (ES) č. 1383/2003
Článok 5 ods. 4
Tovar podozrivý z porušovania práv z ochrannej známky
Opatrenie colných orgánov
Majiteľ ochrannej známky Spoločenstva
Právo domôcť sa opatrenia aj v iných členských štátoch, než je členský štát podania žiadosti o prijatie opatrenia
Rozšírenie na majiteľa medzinárodného zápisu

Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 5 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili (
Ú. v. EÚ L 196, s. 7
; Mim. vyd. 02/013, s. 496) a článku 146 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z o ochrannej známke spoločenstva (
Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1
; Mim. vyd. 17/001, s. 146), zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 1992/2003 z (
Ú. v. EÚ L 296, s. 1
; Mim. vyd. 17/001, s. 310, ďalej len „nariadenie č. 40/94“).
Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Zino Davidoff SA (ďalej len „Davidoff“) a Bundesfinanzdirektion Südost vo veci žiadosti spoločnosti Davidoff, aby bol na hranici zaistený tovar podozrivý z porušovania práv z medzinárodne zapísaných ochranných známok, ktorých majiteľom je uvedená spoločnosť.
Právny rámec
Článok 1 nariadenia č. 1383/2003 stanovuje:
„1.   Toto nariadenie ustanovuje podmienky pre konanie colných orgánov v prípade, ak sa tovar podozrivý z porušenia práva duševného vlastníctva nachádza v týchto situáciách:
a)
je prihlásený na prepustenie do voľného obehu, vývoz alebo spätný vývoz…;
b)
zistí sa počas kontrol tovaru vstupujúceho alebo opúšťajúceho colné územie spoločenstva…, že tovar je umiestnený na odkladný postup… v procese spätného vývozu predmetom [v procese spätného vývozu, ktorý podlieha —
neoficiálny preklad
] oznamovacej povinnosti… alebo umiestnený do voľnej zóny alebo voľného skladu….
2.   Toto nariadenie tiež stanovuje opatrenia, ktoré sa majú prijať príslušnými orgánmi v prípade, ak sa zistí, že tovar uvedený v odseku 1 porušuje práva duševného vlastníctva.“
Článok 2 toho istého nariadenia znie takto:
„1.   Na účely tohto nariadenia ‚tovar porušujúci právo duševného vlastníctva‘ znamená:
a)
‚napodobenina‘, a to:
i)
tovar vrátane obalu, ktorý nesie bez oprávnenia obchodnú značku totožnú s obchodnou značkou platne registrovanou pre rovnaký druh tovaru alebo tovar, ktorého hlavné znaky nemôžu byť rozlíšené od takejto obchodnej značky, a ktorý týmto porušuje práva držiteľa obchodnej značky podľa práva spoločenstva, ako sa ustanovuje nariadením Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o obchodnej značke spoločenstva [o ochrannej známke spoločenstva —
neoficiálny preklad
] alebo právom členského štátu, v ktorom sa žiada o konanie colných orgánov [v ktorom sa podáva žiadosť o prijatie opatrenia colných orgánov —
neoficiálny preklad
];
…
…
2.   Na účely tohto nariadenia ‚držiteľ práva‘ znamená:
a)
držiteľ obchodnej značky [majiteľ ochrannej známky —
neoficiálny preklad
]…
…“
Znenie článku 5 je nasledovné:
„1.   V každom členskom štáte môže držiteľ práva písomne požiadať príslušné colné oddelenie o konanie colných orgánov [o prijatie opatrenia colných orgánov —
neoficiálny preklad
], ak sa zistí, že sa tovar nachádza v jednej zo situácií uvedených v článku 1 odseku 1 (žiadosť o konanie) [(žiadosť o prijatie opatrenia) —
neoficiálny preklad
].
…
4.   Ak je žiadateľ držiteľom práva obchodnej značky spoločenstva [majiteľom ochrannej známky Spoločenstva —
neoficiálny preklad
]…, v žiadosti môže žiadať, okrem konania [okrem prijatia opatrenia —
neoficiálny preklad
] colných orgánov členského štátu, v ktorom je žiadosť podaná, o konanie [o prijatie opatrenia —
neoficiálny preklad
] colných orgánov jedného alebo ešte iných členských štátov.
…“
Spoločenstvo s účinnosťou od 1. októbra 2004 pristúpilo k Protokolu k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok prijatému v Madride (ďalej len „protokol“) na základe rozhodnutia Rady 2003/793/ES z (
Ú. v. EÚ L 296, s. 20
; Mim. vyd. 17/001, s. 315).
Článok 4 protokolu stanovuje:
„Účinky medzinárodného zápisu
a)
Od dátumu zápisu ochrannej známky alebo záznamu…, bude ochrana ochrannej známky v každej zo zmluvných strán, ktorej sa to týka, rovnaká, akoby známka bola prihlásená priamo na úrade tejto zmluvnej strany. Ak sa medzinárodnému úradu neoznámi zamietnutie… alebo ak sa zamietnutie oznámené… neskôr vezme späť, bude od tohto dátumu ochrana ochrannej známky v zmluvných štátoch, ktorých sa to týka, rovnaká, akoby ochranná známka bola zapísaná úradom tejto zmluvnej strany.
…“
Článok 146 nariadenia č. 40/94 nazvaný „Účinky medzinárodných zápisov s vyznačením Európskeho spoločenstva“ stanovuje:
„1.   …[M]edzinárodný zápis, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo, … [má] ten istý účinok ako prihláška ochrannej známky spoločenstva.
2.   Ak sa neoznámi zamietnutie… alebo ak je takéto zamietnutie vzaté späť, má medzinárodný zápis ochrannej známky, v ktorom je vyznačené Európske spoločenstvo,… ten istý účinok ako zápis ochrannej známky spoločenstva.
…“
Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka
Dňa 10. mája 2007 podala spoločnosť Davidoff na základe článku 5 ods. 4 nariadenia č. 1383/2003 žiadosť na Oberfinanzdirektion Nürnberg, teraz Bundesfinanzdirektion Südost, aby bol na hranici zaistený tovar podozrivý z porušovania práv z dvanástich medzinárodne zapísaných ochranných známok, ktorých je majiteľkou.
Táto žiadosť bola 22. augusta 2007 zamietnutá z dôvodu, že článok 5 ods. 4 nariadenia č. 1383/2003 sa týka len „majiteľa ochrannej známky Spoločenstva“ a že toto nariadenie nebolo normotvorcom Spoločenstva zmenené napriek pristúpeniu Spoločenstva k protokolu.
Spoločnosť Davidoff podala proti tomuto zamietavému rozhodnutiu odvolanie na München.
Uvedený súd zastáva názor, že výklad predmetných ustanovení práva Spoločenstva spôsobuje určité ťažkosti.
Podľa jeho názoru sa článok 5 ods. 4 nariadenia č. 1383/2003 aj napriek jeho doslovnému zneniu vzťahuje tiež na majiteľa medzinárodne zapísanej ochrannej známky, pretože účinok takej známky sa v Spoločenstve rovná účinku ochrannej známky Spoločenstva.
Za týchto podmienok Finanzgericht München rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru nasledujúcu prejudiciálnu otázku:
„Má sa článok 5 ods. 4 nariadenia [č. 1383/2003] vzhľadom na pristúpenie Európskeho spoločenstva k [protokolu] vykladať v tom zmysle, že sa aj napriek použitiu výrazu ‚ochranná známka spoločenstva‘ vzťahuje tiež na medzinárodné zápisy ochranných známok v zmysle článku 146 a nasledujúcich článkov nariadenia [č. 40/94]?“
O prejudiciálnej otázke
Vnútroštátny súd sa svojou otázkou v podstate pýta, či článok 5 ods. 4 nariadenia č. 1383/2003 v spojení s článkom 146 nariadenia č. 40/94 umožňuje majiteľovi medzinárodne zapísanej ochrannej známky, aby sa rovnako ako majiteľ ochrannej známky Spoločenstva, domohol opatrenia colných orgánov jedného alebo viacerých členských štátov, iných než je ten, v ktorom podáva svoju žiadosť [o prijatie opatrenia].
V tejto súvislosti treba uviesť, že nariadenie č. 1383/2003 bolo prijaté pred pristúpením Spoločenstva k protokolu na základe rozhodnutia č. 2003/793.
Podľa článku 4 ods. 1 protokolu je ochrana medzinárodne zapísanej ochrannej známky v každej zo zmluvných strán označených majiteľom tejto ochrannej známky rovnaká, akoby táto ochranná známka bola prihlásená priamo na úrade tejto zmluvnej strany.
V odôvodnení č. 8 nariadenia č. 1992/2003 sa uvádza, že toto nariadenie predpokladá prijatie opatrení, ktoré sú nevyhnutné na to, aby pristúpenie Európskeho spoločenstva k madridskému protokolu nadobudlo účinnosť.
Odôvodnenie č. 6 uvedeného nariadenia najmä zdôrazňuje, že treba umožniť majiteľom medzinárodných zápisov podľa madridského protokolu žiadať o ochranu ich ochranných známok v systéme ochrannej známky Spoločenstva.
V odôvodnení č. 1 sa uvádza, že v systéme ochrannej známky Spoločenstva je ochranným známkam Spoločenstva poskytnutá jednotná ochrana a tieto známky majú svoje účinky na celom území Spoločenstva.
So zreteľom na tieto odôvodnenia článok 146 ods. 2 nariadenia č. 40/94, ktorý bol do neho vložený nariadením č. 1992/2003, stanovuje, že medzinárodný zápis ochrannej známky s vyznačením Spoločenstva má ten istý účinok ako zápis ochrannej známky Spoločenstva.
Podľa názoru vnútroštátneho súdu, žalobkyne vo veci samej, všetkých členských štátov, ktoré predložili pripomienky, ako aj Komisie Európskych spoločenstiev, zo všetkých týchto okolností vyplýva, že normotvorca Spoločenstva tak zamýšľal postaviť na jednu úroveň medzinárodne zapísané ochranné známky a ochranné známky Spoločenstva, pokiaľ ide o ich účinky.
Článok 5 ods. 4 nariadenia č. 1383/2003 sa konkrétne týka postupu uplatňovania ochrany účinkov ochrannej známky Spoločenstva v Spoločenstve.
Toto ustanovenie umožňuje podľa svojho znenia len „majiteľovi ochrannej známky Spoločenstva“, aby vo svojej žiadosti požadoval okrem prijatia opatrenia colných orgánov členského štátu, v ktorom je žiadosť podávaná, aj prijatie opatrenia colných orgánov jedného alebo ešte iných členských štátov.
V dôsledku toho, že medzinárodne zapísané ochranné známky sú postavené na jednu úroveň s ochrannými známkami Spoločenstva, však treba nevyhnutne uznať, že v súlade so zámerom, s ktorým normotvorca Spoločenstva prijal nariadenie č. 1992/2003, môže byť uplatnenie článku 5 ods. 4 nariadenia č. 1383/2003 požadované aj majiteľom medzinárodne zapísanej ochrannej známky.
Na prejudiciálnu otázku je preto treba odpovedať, že článok 5 ods. 4 nariadenia č. 1383/2003 v spojení s článkom 146 nariadenia č. 40/94 sa má vykladať v tom zmysle, že umožňuje majiteľovi medzinárodne zapísanej ochrannej známky, aby sa rovnako ako majiteľ ochrannej známky Spoločenstva, domohol opatrenia colných orgánov jedného alebo viacerých členských štátov, iných než je ten, v ktorom podáva svoju žiadosť [o prijatie opatrenia].
O trovách
Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (šiesta komora) rozhodol takto:

Článok 5 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1383/2003 z 22. júla 2003, ktoré sa týka colného konania pri tovare podozrivom z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, u ktorého sa zistilo, že sa takéto práva porušili, v spojení s článkom 146 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z o ochrannej známke spoločenstva, zmeneného a doplneného nariadením Rady (ES) č. 1992/2003 z , sa má vykladať v tom zmysle, že umožňuje majiteľovi medzinárodne zapísanej ochrannej známky, aby sa rovnako ako majiteľ ochrannej známky Spoločenstva, domohol opatrenia colných orgánov jedného alebo viacerých členských štátov, iných než je ten, v ktorom podáva svoju žiadosť [o prijatie opatrenia].

Podpisy
(
*1
)	Jazyk konania: nemčina.