CELEX: 62008CJ0302
Znaki towarowe
Rejestracja międzynarodowa
Protokół do porozumienia madryckiego
Rozporządzenie (WE) nr 40/94
Artykuł 146
Wywoływanie przez rejestrację międzynarodową i rejestrację wspólnotową identycznych skutków we Wspólnocie
Rozporządzenie (WE) nr 1383/2003
Artykuł 5 ust. 4
Towary podejrzane o naruszenie praw do znaku towarowego
Działania organów celnych
Właściciel wspólnotowego znaku towarowego
Prawo do domagania się podjęcia działań również w jednym lub kilku z państw członkowskich innych niż państwo, w którym został złożony wniosek
Rozszerzenie na uprawnionego z rejestracji międzynarodowej

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 5 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczącego działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa (
Dz.U. L 196, s. 7
), i art. 146 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (
Dz.U. 1994, L 11, s. 1
), zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1992/2003 z dnia (
Dz.U. L 296, s. 1
) (zwanego dalej „rozporządzeniem nr 40/94”).
Wniosek ten został złożony w ramach sporu między Zino Davidoff SA (zwaną dalej „Davidoff”) a Bundesfinanzdirektion Südost dotyczącego skierowanego przez Davidoff wniosku o dokonanie zajęcia na granicy towarów podejrzanych o naruszenie przysługujących jej praw do znaków towarowych objętych rejestracją międzynarodową.
Ramy prawne
Artykuł 1 rozporządzenia nr 1383/2003 stanowi:
„1.   Niniejsze rozporządzenie określa warunki działań podejmowanych przez organy celne, gdy istnieje podejrzenie, że towary naruszają prawo własności intelektualnej w następujących sytuacjach:
a)
gdy są zgłoszone o dopuszczenie do swobodnego obrotu, wywozu lub powrotnego wywozu […];
b)
gdy zostały znalezione w czasie kontroli towarów wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty lub go opuszczających […], gdy są objęte procedurą zawieszającą […], gdy są w trakcie procesu powrotnego podlegającego powiadomieniu […] lub umieszczone w wolnym obszarze celnym lub wolnym składzie celnym […].
2.   Niniejsze rozporządzenie ustala również środki, które mają być podjęte przez właściwe organy, gdy towary określone w ust. 1 zostaną uznane za naruszające prawa własności intelektualnej”.
Artykuł 2 tego rozporządzenia stanowi:
„1.   Dla celów niniejszego rozporządzenia »towary naruszające prawo własności intelektualnej« oznaczają:
a)
»towary podrobione«, a mianowicie:
i)
towary, łącznie z ich opakowaniem, oznaczone bez zezwolenia znakiem towarowym, który jest identyczny ze znakiem towarowym ważnie zarejestrowanym, odnoszącym się do towarów tego samego rodzaju, lub których istotnych aspektów nie można odróżnić od takiego znaku towarowego i które w związku z tym naruszają prawa posiadacza [właściciela] danego znaku towarowego zgodnie z prawem wspólnotowym, jak przewidziano w rozporządzeniu Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego lub prawa państwa członkowskiego, w którym złożono wniosek o podjęcie działań przez organy [naruszają prawa właściciela danego znaku przysługujące mu na podstawie prawa wspólnotowego, w szczególności rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego lub prawa państwa członkowskiego, w którym złożono wniosek o podjęcie działań przez organy celne;
[…]
[…]
2.   Dla celów niniejszego rozporządzenia pojęcie »posiadacz prawa« oznacza:
a)
posiadacza [właściciela] znaku towarowego […]
[…]”.
Artykuł 5 wspomnianego rozporządzenia brzmi następująco:
„1.   W każdym państwie członkowskim posiadacz prawa może składać wniosek na piśmie do właściwych służb celnych o podjęcie działania przez organy celne wtedy, gdy towary znajdują się w jednej z sytuacji określonych w art. 1 ust. 1 (wniosek o podjęcie działania).
[…]
4.   W przypadku gdy wnioskodawcą jest posiadacz prawa do [właściciel] wspólnotowego znaku towarowego […], wniosek może, oprócz prośby o podjęcie działania przez organy celne państwa członkowskiego, w którym jest on złożony, zawierać prośbę o podjęcie działań przez organy celne jednego lub więcej [innych] państw członkowskich.
[…]”.
Wspólnota przystąpiła do Protokołu do porozumienia madryckiego sporządzonego w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (zwanego dalej „protokołem”) na mocy decyzji Rady 2003/793/WE z dnia (
Dz.U. L 296, s. 20
) ze skutkiem od dnia
Artykuł 4 protokołu stanowi:
„Skutki rejestracji międzynarodowej
a)
Od daty rejestracji lub wpisu […] ochrona znaku w każdej z zainteresowanych umawiających się stron jest taka sama, jak gdyby znak ten został złożony bezpośrednio w Urzędzie tej umawiającej się strony. Jeżeli Biuro Międzynarodowe nie zostało powiadomione o żadnej odmowie […] lub jeżeli podana do wiadomości odmowa została następnie […] wycofana, ochrona znaku w zainteresowanej umawiającej się stronie będzie, od wspomnianej daty, taka sama, jak gdyby znak został zarejestrowany przez Urząd tej umawiającej się strony.
[…]”.
Artykuł 146 rozporządzenia nr 40/94, zatytułowany „Skutki rejestracji międzynarodowych wskazujących Wspólnotę Europejską”, przewiduje:
„1.   Rejestracja międzynarodowa wskazująca Wspólnotę Europejską ma ten sam skutek co zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego […].
2.   Jeżeli nie notyfikowano odmowy […] lub jeżeli wszelkie odmowy zostały wycofane […], rejestracja międzynarodowa znaku wskazującego Wspólnotę Europejską ma ten sam skutek co rejestracja znaku jako wspólnotowy znak towarowy [wspólnotowego znaku towarowego].
[…]”.
Postępowanie przed sądem krajowym i pytanie prejudycjalne
W dniu 10 maja 2007 r. Davidoff złożył na podstawie art. 5 ust. 4 rozporządzenia nr 1383/2003 w Oberfinanzdirektion Nürnberg, obecnie Bundesfinanzdirektion Südost, wniosek o dokonanie zajęcia na granicy towarów podejrzanych o naruszenie przysługujących jej praw do dwunastu znaków towarowych objętych rejestracją międzynarodową.
Wniosek ten został oddalony decyzją z dnia 22 sierpnia 2007 r. z uzasadnieniem, że w art. 5 ust. 4 rozporządzenia nr 1383/2003 mowa jest jedynie o „posiadaczu [właścicielu] wspólnotowego znaku towarowego” i że rozporządzenie to nie zostało zmienione przez prawodawcę wspólnotowego mimo przystąpienia do protokołu przez Wspólnotę.
Davidoff odwołał się od tej odmownej decyzji do Finanzgericht München.
Sąd ten uważa, że wykładnia rozważanych tu przepisów wspólnotowych nasuwa pewne trudności.
W przekonaniu tego sądu art. 5 ust. 4 rozporządzenia nr 1383/2003, mimo swego brzmienia, znajduje zastosowanie również w stosunku do uprawnionego z międzynarodowej rejestracji znaku towarowego, ponieważ pod względem skutków wywoływanych we Wspólnocie taki znak został zrównany ze wspólnotowym znakiem towarowym.
W tych okolicznościach Finanzgericht München postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:
„Czy w świetle przystąpienia przez Wspólnotę Europejską do protokołu madryckiego art. 5 ust. 4 rozporządzenia [nr 1383/2003] należy interpretować w ten sposób, że mimo użycia pojęcia wspólnotowego znaku towarowego odnosi się on również do międzynarodowych rejestracji znaków towarowych w rozumieniu art. 146 i nast. rozporządzenia [nr 40/94]?”.
W przedmiocie pytania prejudycjalnego
W swoim pytaniu sąd krajowy zmierza zasadniczo do ustalenia, czy art. 5 ust. 4 rozporządzenia nr 1383/2003 w związku z art. 146 rozporządzenia nr 40/94 pozwala uprawnionemu z międzynarodowej rejestracji znaku towarowego domagać się, na równi z właścicielem wspólnotowego znaku towarowego, podjęcia działań przez organy celne również w jednym lub kilku z państw członkowskich innych niż państwo, w którym złożył on wniosek.
W tym zakresie warto zwrócić uwagę, że rozporządzenie nr 1383/2003 zostało przyjęte po przystąpieniu przez Wspólnotę do protokołu na mocy decyzji 2003/793.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 protokołu ochrona znaku towarowego objętego rejestracją międzynarodową we wszystkich umawiających się stronach wskazanych przez uprawnionego do tego znaku jest taka sama, jak gdyby znak został zarejestrowany przez urząd tej umawiającej się strony.
Motyw 8 rozporządzenia nr 1992/2003 stanowi, że rozporządzenie to przewiduje środki, które są niezbędne do nadania mocy obowiązującej przystąpieniu Wspólnoty Europejskiej do protokołu.
Motyw 6 tego rozporządzenia podkreśla w szczególności, że uprawnionym z rejestracji międzynarodowej na mocy protokołu należy zezwolić na domaganie się ochrony ich znaków towarowych w ramach systemu wspólnotowych znaków towarowych.
Z kolei motyw 1 wspomnianego rozporządzenia przypomina, że w systemie wspólnotowych znaków towarowych znaki te korzystają z jednolitej ochrony i wywołują swe skutki na całym terytorium Wspólnoty Europejskiej.
W świetle wyżej przypomnianych motywów rozporządzenia nr 1992/2003 wprowadzony na jego mocy art. 146 ust. 2 rozporządzenia nr 40/94 stanowi, że międzynarodowa rejestracja znaku wskazującego Wspólnotę Europejską ma ten sam skutek co rejestracja znaku jako wspólnotowego znaku towarowego.
Jak na to wskazują sąd krajowy, powódka w postępowaniu przed sądem krajowym, wszystkie państwa członkowskie, które przedstawiły swoje uwagi, oraz Komisja Wspólnot Europejskich, wynika z tego, że prawodawca wspólnotowy pragnął w ten sposób zrównać znaki objęte rejestracją międzynarodową ze wspólnotowymi znakami towarowymi pod względem wywoływanych przez nie skutków.
Artykuł 5 ust. 4 rozporządzenia nr 1383/2003 odnosi się konkretnie do procedury, która ma na celu urzeczywistnienie we Wspólnocie ochrony wspólnotowego znaku towarowego w zakresie wywoływanych przezeń skutków.
Wprawdzie zgodnie z brzmieniem tego przepisu jedynie „posiadacz [właściciel] wspólnotowego znaku towarowego” może domagać się w ramach swego wniosku, oprócz podjęcia działań przez organy celne państwa członkowskiego, w którym składa ten wniosek, podjęcia działań przez organy jednego lub kilku z pozostałych państw członkowskich.
Niemniej jednak w następstwie zrównania znaków objętych rejestracją międzynarodową ze wspólnotowymi znakami towarowymi należy bezwzględnie dopuścić, by — zgodnie z wolą prawodawcy wspólnotowego wyrażoną w rozporządzeniu nr 1992/2003 — również uprawniony z międzynarodowej rejestracji znaku towarowego mógł korzystać z zastosowania art. 5 ust. 4 rozporządzenia nr 1383/2003.
Na pytanie prejudycjalne należy zatem odpowiedzieć, iż art. 5 ust. 4 rozporządzenia nr 1383/2003 w związku z art. 146 rozporządzenia nr 40/94 należy interpretować w ten sposób, że pozwala on uprawnionemu z międzynarodowej rejestracji znaku towarowego domagać się, na równi z właścicielem wspólnotowego znaku towarowego, podjęcia działań przez organy celne również w jednym lub kilku z państw członkowskich innych niż państwo, w którym złożył on wniosek.
W przedmiocie kosztów
Dla stron postępowania przed sądem krajowym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż poniesione przez strony postępowania przed sądem krajowym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (szósta izba) orzeka, co następuje:

Artykuł 5 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczącego działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa, w związku z art. 146 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, zmienionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1992/2003 z dnia , należy interpretować w ten sposób, że pozwala on uprawnionemu z międzynarodowej rejestracji znaku towarowego domagać się, na równi z właścicielem wspólnotowego znaku towarowego, podjęcia działań przez organy celne również w jednym lub kilku z państw członkowskich innych niż państwo, w którym złożył on wniosek.

Podpisy
(
*1
)	Język postępowania: niemiecki.