CELEX: 62005CJ0276
Tavaramerkki
Farmaseuttinen tuote
Uudelleen pakkaaminen
Rinnakkaistuonti
Olennainen muutos pakkauksen ulkoasussa
Etukäteen tehtävää ilmoitusta koskeva velvollisuus

Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (
EYVL 1989, L 40, s. 1
), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyllä sopimuksella (
EYVL 1994, L 1, s. 3
; jäljempänä direktiivi 89/104), 7 artiklan tulkintaa.
Tämä ennakkoratkaisupyyntö on esitetty riita-asiassa, jossa asianosaisina ovat The Wellcome Foundation Ltd (jäljempänä Wellcome), joka on itävaltalaisen tavaramerkin ZOVIRAX haltija, ja Paranova Pharmazeutika Handels GmbH (jäljempänä Paranova) ja joka koskee tavaramerkillä ZOVIRAX varustettuja lääkkeitä, jotka Wellcome tai kolmannet osapuolet ovat saattaneet markkinoille Euroopan talousalueeseen kuuluvissa valtioissa ja jotka Paranova on rinnakkaistuonut Itävaltaan, missä se myy niitä pakattuaan ne uudelleen.
Asiaa koskevat oikeussäännöt
Yhteisön säännöstö
Direktiivin 89/104 7 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen”, säädetään seuraavaa:
”1.   Tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisössä tätä tavaramerkkiä käyttäen.
2.   Mitä 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.”
Direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohtaa on Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 65 artiklan 2 kohdan ja kyseisen sopimuksen liitteessä XVII olevan 4 kohdan mukaisesti muutettu kyseisen sopimuksen vuoksi siten, että ilmaisu ”yhteisössä” on korvattu ilmaisulla ”jossakin sopimuspuolessa”.
Kansallinen säännöstö
Markenschutzgesetzin (tavaramerkkilaki) 10 b §:n 1 momentin mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella tätä tavaramerkkiä käyttäen. Kyseisen lain 10 b §:n 2 momentin mukaan pykälän 1 momenttia ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.
Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset
Wellcome on muun muassa kahden sellaisen itävaltalaisen sanamerkin ZOVIRAX sekä yhdistelmämerkin ZOVIRAX haltija, jotka on suojattu farmaseuttisia valmisteita koskevan luokan 5 osalta. GlaxoSmithKline Pharma GmbH käyttää näitä tavaramerkkejä säännöllisesti Itävallassa Wellcomen suostumuksella.
Paranova harjoittaa lääkkeiden tukkumyyntiä. Se myy muun muassa Itävallassa pakkauksissa, joissa on 60 kappaletta 40 milligramman tabletteja, tavaramerkillä ZOVIRAX varustettuja lääkkeitä (ZOVIRAX 400/60), jotka Wellcome tai sen suostumuksella joku kolmas on saattanut Euroopan talousalueeseen kuuluvissa valtioissa markkinoille ja jotka Paranovan emoyhtiö on hankkinut säännönmukaisessa lääkekaupassa.
Paranova myy näitä lääkkeitä uudessa pakkauksessa, jonka ulkoasu on täysin toisenlainen kuin alkuperäisen tuotteen pakkauksen ulkoasu. Uuden pakkauksen etupuolella on lihavoidulla kirjasinlajilla ja isoin painokirjaimin painettu maininta ”Paranovan uudelleen pakkaama ja maahantuoma”. Valmistajan nimi mainitaan pakkauksen sivulla ja takapuolella tavallisin painokirjaimin. Kyseisen uuden pakkauksen reunoihin on laitettu sininen raita, jollaista Paranova säännönmukaisesti käyttää myymissään lääkkeissä.
Paranova ilmoitti 12.5.2003 päivätyllä kirjeellä Wellcomen itävaltalaiselle sisaryhtiölle aikeistaan myydä ZOVIRAX 400/60 -tuotetta Itävallassa. Se liitti kirjeeseen värivalokopiot ulommaisesta pakkauksesta, läpipainoliuskasta ja kyseisen lääkkeen käyttöohjeista. Wellcomen englantilainen sisaryhtiö pyysi tämän jälkeen Paranovaa lähettämään tulevaisuudessa tähän myyntiin liittyvät ilmoitukset GlaxoSmithKline Corporate Intellectual Propertylle (jäljempänä Glaxo) ja toimittamaan tälle täydelliset näytteet jokaisen pakkauslajin osalta sekä ilmoittamaan vientimaan ja tarkemmat perusteet tehdylle uudelleen pakkaamiselle.
Sen jälkeen, kun Paranova esitti tekemäänsä uudelleen pakkaamista koskevat perusteet mutta ei ilmoittanut kyseisen lääkkeen vientimaata, Glaxo vaati sitä toistamiseen ilmoittamaan kyseisen maan ja esittämään tarkemmat perusteet uudelleen pakkaamiselle. Paranovalle ilmoitettiin samalla, että ei ollut mitään syytä sille, että rinnakkaistuojaa koskevat tiedot esitettiin niin huomiota herättävällä tavalla ja valmistajan nimeä suuremmalla ja selkeämmällä kirjoitusasulla. Myös pakkauksen varustaminen erottuvilla, reunoihin painetuilla kahdella värillisellä raidalla saatettiin kyseenalaiseksi.
Glaxo vaati lisäksi täydellisten näytteiden toimittamista jokaisen pakkauslajin osalta.
Paranova ilmoitti 4.6.2003, ettei se voinut tuotantoteknisistä syistä toimittaa täydellistä näytettä valmiista pakkauksesta etenkään, kun Glaxo ei ollut valmis korvaamaan siitä aiheutuvia kustannuksia.
Paranova tuo maahan ZOVIRAX 400/60 -tuotetta Kreikasta. Kyseistä lääkettä myydään siellä 70 tabletin pakkauksissa. Itävallassa sallittu pakkauskoko on 60 tabletin pakkaus.
Wellcome on vaatinut Handelsgericht Wieniltä, että Paranovaa kielletään väliaikaisella määräyksellä tarjoamasta ja/tai markkinoimasta elinkeinotoiminnassa Itävallassa kilpailutarkoituksin uudelleen pakattuja lääkkeitä, erityisesti lääkettä ZOVIRAX, uuteen pakkaukseen uudelleen merkityillä tai siihen jätetyillä ja Itävallassa Welcomelle suojatuilla tavaramerkeillä, jos
—
maininta tavaran uudelleen pakanneesta yrityksestä on uudessa pakkauksessa suuremmilla ja selvemmillä kirjaimilla ja/tai näkyvämmässä paikassa kuin valmistajaa koskeva maininta,
—
uuden pakkauksen reunoissa on n. 5 mm:n levyiset värilliset – erityisesti siniset – raidat, jollaisia käytetään toistuvasti Paranovan myymissä tuotteissa ja
—
se ei ole ennen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamista ilmoittanut asianmukaisesti Wellcomelle tulevasta myynnistä ja erityisesti ilmoittanut myös vientimaata sekä esittänyt tarkempia perusteita sille, miksi tuote oli välttämätöntä pakata uudelleen.
Handelsgericht Wien hyväksyi Welcomen vaatimuksen 7.5.2004 antamassaan määräyksessä osittain. Oberlandesgericht Wien, jonka käsiteltäväksi asia saatettiin muutoksenhaun johdosta, hyväksyi 28.1.2005 kyseisen vaatimuksen siltä osin kuin se koski edellä mainittuja ensimmäistä ja kolmatta kohtaa ja hylkäsi vaatimuksen toisen kohdan osalta.
Pääasian kaksi asianosaista tekivät Revision-valituksen Oberster Gerichtshofiin.
Oberster Gerichtshof toteaa, että uuden pakkauksen sallittavuuden arvioimiseksi on ratkaisevaa, onko se, että tuotteen uudelleen pakkaaminen on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että tosiasiallista markkinoillepääsyä ei estetä, osoitettava ainoastaan tuotteen uudelleen pakkaamisesta sinänsä. Jos tähän kysymykseen vastataan myöntävästi, vastattavaksi tulee sitten se, mitkä ovat ne perusteet, joiden mukaan uuden pakkauksen ulkoasua on arvioitava. Esillä olevassa asiassa on olemassa kaksi mahdollisuutta eli arviointi sen periaatteen perusteella, jonka mukaan tavaramerkkioikeuteen on puututtava mahdollisimman vähän, tai uuden pakkauksen ulkoasun arviointi sen perusteella, onko se omiaan vahingoittamaan tavaramerkin ja sen haltijan mainetta. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin on epävarma myös siitä, mikä on rinnakkaistuojan ilmoittamisvelvollisuuden laajuus.
Oberster Gerichtshof on näin ollen päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:
”1
a)
Onko –– direktiivin [89/104] 7 artiklaa ja sitä koskevaa yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä tulkittava siten, että todistetta siitä, että tavaramerkkioikeuden käyttö johtaa markkinoiden keinotekoiseen eristämiseen, ei ole esitettävä pelkästään uudelleen pakkaamisesta sinänsä, vaan myös uuden pakkauksen ulkoasun osalta?
Jos tähän kysymykseen vastataan kieltävästi:
b)
Onko uuden pakkauksen ulkoasua arvioitava pienimmän mahdollisen puuttumisen periaatteen perusteella vai (vain) sen perusteella, onko se omiaan vahingoittamaan tavaramerkin ja sen haltijan mainetta?
2)
Onko –– direktiivin [89/104] 7 artiklaa ja sitä koskevaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä tulkittava siten, että rinnakkaistuoja täyttää ilmoittamisvelvollisuutensa vain silloin, jos hän ilmoittaa tavaramerkin haltijalle myös vientivaltion ja uudelleen pakkaamista koskevat yksityiskohtaiset syyt?”
Oikeudenkäyntimenettely
Yhteisöjen tuomioistuimen presidentti lykkäsi asian käsittelyä 20.9.2005 tekemällään päätöksellä siihen asti, kunnes asiassa C-348/04 annetaan tuomio.
Yhteisöjen tuomioistuin antoi 26.4.2007 tuomion kyseisessä asiassa (asia
C-348/04, Boehringer Ingelheim ym., tuomio 26.4.2007, Kok. 2007, s. I-3391
).
Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin ilmoitti 30.5.2007 päivätyllä kirjeellään, että se pysyttää ennakkoratkaisupyyntönsä siltä osin kuin se koskee ensimmäisen kysymyksen b kohtaa ja toista kysymystä.
Yhteisöjen tuomioistuimen presidentti määräsi 15.6.2007 tekemällään päätöksellä oikeudenkäynnin jatkamisesta.
Ennakkoratkaisukysymykset
Ensimmäisen kysymyksen b kohta
Yhteisöjen tuomioistuin katsoi yhdistetyissä asioissa
C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb ym., 11.7.1996 antamansa tuomion (Kok. 1996, s. I-3457
) tuomiolauselman 3 kohdassa, että direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi lainmukaisesti estää farmaseuttisen tuotteen saattamisen uudelleen markkinoille silloin kun maahantuoja on pakannut tuotteen uudelleen ja kiinnittänyt siihen tavaramerkin, jos
—
ei näytetä toteen, että tapaus, jossa tavaramerkkioikeuden haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen tällä tavaramerkillä varustettujen, uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa jäsenvaltioiden markkinoiden keinotekoiseen jakamiseen. Tästä on kyse erityisesti silloin kun tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille saman farmaseuttisen tuotteen erilaisissa pakkauksissa eri jäsenvaltioissa ja silloin kun maahantuojan tekemä uudelleen pakkaaminen on toisaalta välttämätöntä, jotta tuote voitaisiin saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa, ja toisaalta silloin kun uudelleen pakkaaminen tehdään niin, ettei tuotteen alkuperäinen laatu muutu;
—
ei osoiteta, että uudelleen pakkaaminen ei ole muuttanut pakkauksessa olevan tuotteen alkuperäistä laatua;
—
uudessa pakkauksessa ei selvästi ilmoiteta tuotteen uudelleen pakkaajan ja tuotteen valmistajan nimiä;
—
uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu on sellainen, että se saattaisi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta. Pakkaus ei siis saa olla viallinen, huonolaatuinen tai epämääräinen; ja
—
maahantuoja ei ilmoita ennen uudelleen pakatun tuotteen markkinoille saattamista tästä tavaramerkin haltijalle ja toimita tälle tämän pyynnöstä näytettä uudelleen pakatusta tuotteesta.
Viimeinen näistä edellytyksistä mahdollistaa sen, että tavaramerkin haltija voi varmistua siitä, ettei uudelleen pakkaamista ole tehty siten, että se muuttaa suoraan tai välillisesti tuotteen alkuperäistä laatua, vaan siten, että tuotteen ulkoasu on uudelleen pakkaamisen jälkeen sellainen, ettei se vahingoita tavaramerkin haltijan mainetta (em. yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 78 kohta ja em. asia Boehringer Ingelheim ym., 20 kohta).
Edellytys, jonka mukaan farmaseuttisen tuotteen uudelleen pakkaamisen muun muassa uutta pakkausta käyttämällä on oltava välttämätöntä, jotta kyseinen tuote voitaisiin saattaa uudelleen markkinoille tuontijäsenvaltiossa, koskee ainoastaan uudelleen pakkaamista eikä sitä nimenomaista tapaa tai tyyliä, jolla uudelleen pakkaaminen on toteutettu (ks. em. asia Boehringer Ingelheim ym.. tuomion 38 ja 39 kohta).
Kyseinen välttämättömyysedellytys koskee näin ollen vain tuotteen uudelleen pakkaamista muun muassa uutta pakkausta käyttämällä eikä sitä, millainen tämän uuden pakkauksen ulkoasu on.
Koska sitä, millainen tuotteen uuden pakkauksen ulkoasu on, ei arvioida sen välttämättömyysedellytyksen perusteella, joka liittyy kyseisen tuotteen saattamiseen uudelleen markkinoille, sitä ei voida arvioida myöskään sen edellytyksen perusteella, jonka mukaan tavaramerkkioikeuteen on puututtava mahdollisimman vähän.
Olisi nimittäin epäjohdonmukaista katsoa, että ei tarvitse arvioida sitä, onko se tyyli, jonka rinnakkaistuoja on valinnut kyseisen tuotteen pakkauksen uudelle ulkoasulle, välttämätön, jotta kyseinen tuote voidaan saattaa uudelleen markkinoille, ja vaatia samanaikaisesti, että ulkoasun on täytettävä edellytys, jonka mukaan tavaramerkkioikeuteen on puututtava mahdollisimman vähän.
Kuten tämän tuomion 23 ja 24 kohdasta ilmenee, tavaramerkkioikeuden haltijan suoja sen osalta, millaisen pakkauksen ulkoasun rinnakkaistuoja on valinnut farmaseuttiselle tuotteelle, turvataan lähtökohtaisesti edellytyksellä, jonka mukaan uudelleen pakatun tuotteen ulkoasu ei saa olla sellainen, että se voi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta.
Ensimmäisen kysymyksen b kohtaan on näin ollen vastattava, että direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että silloin kun on osoitettu, että farmaseuttisen tuotteen uudelleen pakkaaminen uutta pakkausta käyttämällä on välttämätöntä tuotteen saattamiseksi uudelleen markkinoille tuontijäsenvaltiossa, sitä, millainen tämän pakkauksen ulkoasu on, on arvioitava vain sen edellytyksen perusteella, jonka mukaan se ei saa olla sellainen, että se voi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta.
Toinen kysymys
Wellcome väittää pääasiallisesti, että ilmoitus vientimaasta ja uudelleen pakkaamisen tarkemmista perusteista tavaramerkin haltijalle mahdollistaa sen, että haltija voi tarkastaa, onko uudelleen pakkaaminen välttämätöntä.
Kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa sellaisessa asiassa, jossa asianosaisina ovat tavaramerkin haltija ja rinnakkaistuoja, joka myy jäsenvaltiossa farmaseuttisia tuotteita, jotka on tuotu toisesta jäsenvaltiosta uudessa pakkauksessa, kyseisen tuojan on osoitettava muun muassa sellaisen edellytyksen olemassaolo, jonka mukaan tapaus, jossa tavaramerkkioikeuden haltija käyttää tavaramerkkioikeuttaan estääkseen tällä tavaramerkillä varustettujen, uudelleen pakattujen tuotteiden markkinoille saattamisen, johtaa markkinoiden keinotekoiseen eristämiseen jäsenvaltioiden välillä (ks. em. asia Boehringer Ingelheim ym., tuomion 24 ja 54 kohta).
Kuten tämän tuomion 23 kohdassa on todettu, tästä on kyse erityisesti silloin kun tavaramerkin haltija on saattanut markkinoille saman farmaseuttisen tuotteen erilaisissa pakkauksissa eri jäsenvaltioissa ja silloin kun maahantuojan tekemä uudelleen pakkaaminen on välttämätöntä, jotta tuote voitaisiin saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa.
Kun otetaan huomioon edellä esitetty ja se seikka, että ilmoittamisjärjestelmän asianmukainen toiminta edellyttää, että kumpikin osapuoli, jota asia koskee, pyrkii lojaalisti ottamaan huomioon toisen lailliset intressit (asia
C-143/00, Boehringer Ingelheim ym., tuomio 23.4.2002, Kok. 2002, s. I-3759
, 62 kohta), rinnakkaistuojan on toimitettava tavaramerkin haltijalle tarpeelliset ja riittävät tiedot, jotta haltija voi varmistua siitä, että tällä tavaramerkillä varustetun tavaran uudelleen pakkaaminen on välttämätöntä, jotta se voidaan saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa.
Se, millaisia tietoja on ilmoitettava, riippuu lisäksi kunkin asian olosuhteista. Lähtökohtaisesti ei voida sulkea pois sitä vaihtoehtoa, että poikkeuksellisessa tilanteessa ilmoitettavana voisi olla vientijäsenvaltio, jos tällaisen tiedon puuttuminen estäisi tavaramerkin haltijaa arvioimasta, onko uudelleen pakkaaminen välttämätöntä.
Tältä osin on todettava, että tilanteessa, jossa ilmenee, että tavaramerkin haltija käyttää ilmoitettuja tietoja löytääkseen myyntiorganisaationsa puutteet ja estääkseen siten tuotteidensa rinnakkaiskaupan, rinnakkaiskauppaan osallistuvia henkilöitä suojataan näitä toimenpiteitä vastaan EY:n perustamissopimuksen kilpailusääntöjen nojalla (ks. vastaavasti asia
C-349/95, Loendersloot, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6227
, 43 kohta).
Toiseen kysymykseen on näin ollen vastattava, että direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että rinnakkaistuojan on ilmoitettava tavaramerkin haltijalle tarpeelliset ja riittävät tiedot, jotta haltija voi varmistua siitä, että kyseisellä tavaramerkillä varustetun tuotteen uudelleen pakkaaminen on välttämätöntä, jotta tuote voidaan saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa.
Oikeudenkäyntikulut
Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä yhteisöjen tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)
Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun direktiivin 89/104/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyllä sopimuksella, 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että silloin kun on osoitettu, että farmaseuttisen tuotteen uudelleen pakkaaminen uutta pakkausta käyttämällä on välttämätöntä tuotteen saattamiseksi uudelleen markkinoille tuontijäsenvaltiossa, sitä, millainen tämän pakkauksen ulkoasu on, on arvioitava vain sen edellytyksen perusteella, jonka mukaan se ei saa olla sellainen, että se voi vahingoittaa tavaramerkin ja sen haltijan mainetta.

2)
Direktiivin 89/104, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyllä sopimuksella, 7 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että rinnakkaistuojan on ilmoitettava tavaramerkin haltijalle tarpeelliset ja riittävät tiedot, jotta haltija voi varmistua siitä, että kyseisellä tavaramerkillä varustetun tuotteen uudelleen pakkaaminen on välttämätöntä, jotta tuote voidaan saattaa markkinoille tuontijäsenvaltiossa.

Allekirjoitukset
(
*1
)	Oikeudenkäyntikieli: saksa.