CELEX: 62003TJ0112
Bendrijos prekių ženklas
Protesto procedūra
Paraiška žodiniam prekių ženklui FLEXI AIR
Ankstesnis žodinis prekių ženklas FLEX
Santykinis atmetimo pagrindas
Supainiojimo galimybė
Prašymas pateikti naudojimo iš tikrųjų įrodymus
Reglamento (EB) Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktas, 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis ir 43 straipsnio 2 dalis

Bylos aplinkybės
1       1998 m. gruodžio 9 d. ieškovė, remdamasi 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo
(OL L 11, 1994, p. 1), Vidaus rinkos derinimo tarnybai (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (toliau – Tarnyba) pateikė
paraišką Bendrijos prekių ženklui.
2       Prašomas įregistruoti prekių ženklas yra žodinis žymuo FLEXI AIR.
3       Pagal peržiūrėtą ir pataisytą 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutartį dėl tarptautinės prekių ir paslaugų ženklų registravimo
klasifikacijos, prekės ir paslaugos, kurioms buvo prašoma įregistruoti prekių ženklą, priklauso 3 klasei ir atitinka šį aprašymą:
„šampūnai; plaukų priežiūrai ir šukavimui skirta želė, balzamas ir aerozoliniai preparatai; plaukų lakas; plaukų dažymo ir
dažų šalinimo preparatai; ilgalaikio plaukų garbanojimo ir plaukų sukimo preparatai; eteriniai aliejai“.
4       1999 m. rugpjūčio 30 d. 1999 m. sausio 11 d. paraiška prekių ženklui buvo paskelbta
Bendrijos prekių ženklų biuletenyje
Nr. 69/99.
5       1999 m. lapkričio 30 d. bendrovė
Revlon
(Šveicarija)
SA
(toliau – protestą pateikusi šalis), remdamasi reglamento Nr. 40/94 42 straipsnio 1 dalimi, pateikė protestą dėl prašomo
įregistruoti prekių ženklo.
6       Protestas grindžiamas žodiniu prekių ženklu FLEX (toliau – ankstesnis prekių ženklas), kuris buvo įregistruotas:
–       Prancūzijoje 3 ir 34 klasės prekėms, būtent „balinimo preparatai ir kitos skalbimo medžiagos; valymo, poliravimo, šveitimo
ir švitrinamojo apdirbimo preparatai; muilas; parfumerija, eteriniai aliejai, kosmetika, plaukų losjonai; dantų milteliai
ir pastos; tabakas (grynas arba apdirbtas); rūkymo reikmenys; degtukai,
–       Švedijoje 3 klasės prekėms, būtent „šampūnas; plaukų balzamas; putos, plaukų lakas ir želė“,
–       Jungtinėje Karalystėje 3 klasės prekėms, būtent „šampūnai ir plaukų priežiūros preparatai“.
7       Grįsdama savo protestą, jį pateikusi šalis nurodė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkte numatytą santykinį atmetimo
pagrindą.
8       1999 m. gruodžio 7 d. ieškovei pranešta, kad dėl jos paraiškos prekių ženklui buvo pateiktas protestas. 2000 m. kovo 23 d.
Protestų skyrius protestą pateikusiai šaliai pasiūlė iki 2000 m. liepos 23 d. pateikti naujus protestą grindžiančius įrodymus,
o ieškovei – iki 2000 m. rugsėjo 23 d. pateikti atsiliepimą į protestą.
9       Per šiuos terminus Vidaus rinkos derinimo tarnyba negavo jokių šalių pastabų.
10     2000 m. lapkričio 27 d. Vidaus rinkos derinimo tarnyba abiem šalims pranešė, kad, nesant naujų pastabų, ji priims sprendimą,
remdamasi turimais įrodymais.
11     2000 m. lapkričio 28 ir 29 dienomis Vidaus rinkos derinimo tarnyba gavo ieškovės pastabas, kad dėl „nuo jos valios nepriklausančių“
priežasčių, ji ką tik sužinojo apie protestą. Ieškovė taip pat paprašė įrodymų apie ankstesnio prekių ženklo naudojimą iš
tikrųjų ir pareiškė, kad ji pasilieka teisę reikalauti
restitutio in integrum
. Be to, ji pridėjo susijusioje protesto procedūroje pateiktų pastabų kopiją.
12     2001 m. kovo 26 d. Protestų skyrius atsakė, kad jis neatsižvelgė į ankstesniame punkte nurodytas pastabas, nes jos buvo pateiktos
po minėto 2000 m. lapkričio 27 d. pranešimo.
13     2001 m. kovo 27 d. Sprendimu Protestų skyrius atmetė paraišką prekių ženklui, grįsdamas prašomo įregistruoti prekių ženklo
supainiojimo su ankstesniu Jungtinėje Karalystėje įregistruotu prekių ženklu galimybe.
14     2001 m. balandžio 20 d. ieškovė, remdamasi Reglamento Nr. 40/94 59 straipsniu, pateikė apeliaciją dėl šio sprendimo.
15     2003 m. sausio 15 d. Sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) Ketvirtoji apeliacinė taryba atmetė apeliaciją ir priteisė
iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Šalių reikalavimai
16     Ieškovė Pirmosios instancijos teismo prašo:
–       panaikinti ginčijamą sprendimą,
–       priteisti iš Vidaus rinkos derinimo tarnybos bylinėjimosi šioje instancijoje ir Apeliacinėje taryboje išlaidas.
17     Vidaus rinkos derinimo tarnyba Pirmosios instancijos teismo prašo:
–       atmesti ieškinį,
–       priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.

Dėl teisės
18     Grįsdama savo ieškinį, ieškovė nurodo tris ieškinio pagrindus: dėl esminių procedūros reikalavimų, susijusių su prašymu pateikti
ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymus, pažeidimo, dėl Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto
ir dėl to paties reglamento 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunkčio pažeidimo.

Dėl pirmojo ieškinio pagrindo, susijusio su esminių procedūrinių reikalavimų dėl prašymo pateikti naudojimo iš tikrųjų įrodymus,
pažeidimo
Šalių argumentai
19     Ieškovė visų pirma teigia, kad patvirtindama Protestų skyriaus sprendimą atmesti prašymą pateikti naudojimo iš tikrųjų įrodymus,
Apeliacinė taryba pažeidė Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalį ir 1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95,
skirto įgyvendinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 (OL L 303, p. 1) 22 taisyklės 1 dalį. Ji nurodo: kadangi nė viena šių
nuostatų nenustato termino, per kurį galima prašyti pateikti naudojimo iš tikrųjų įrodymus, toks prašymas gali būti pateiktas
iki protesto procedūros pabaigos, kuri šioje byloje įvyko 2001 m. kovo 27 d., t. y. Protestų skyriaus sprendimo dieną.
20     Antra, ieškovė tvirtina, kad patvirtindama Protestų skyriaus sprendimą atmesti prašymą pateikti naudojimo iš tikrųjų įrodymus,
Apeliacinė taryba pažeidė funkcinio tęstinumo principą, nurodytą 1999 m. liepos 8 d. Pirmosios instancijos teismo sprendime
Procter & Gamble prieš VRDT (BABY-DRY)
(T‑163/98, Rink. p. II‑2383); 2000 m. vasario 16 d. Sprendime
Procter & Gamble prieš VRDT (Muilo forma)
(T‑122/99, Rink. p. II‑265); 2002 m. birželio 5 d. Sprendime
Hershey Foods prieš VRDT (Kiss Device with plume)
(T‑198/00, Rink. p. II‑2567); 2002 m. gruodžio 12 d. Sprendime
Procter & Gamble prieš VRDT (Muilo forma)
(T‑63/01, Rink. p. II‑5255) ir 2003 m. rugsėjo 23 d. Sprendime
Henkel prieš VRDT
–
LHS(UK) (KLEENCARE)
(T‑308/01, Rink. p. II‑0000)
21     Tarnyba ginčija šio ieškinio pagrindo pagrįstumą.
Pirmosios instancijos teismo vertinimas
22     Visų pirma pažymėtina, kad Reglamento Nr. 2868/95 22 taisyklės 1 dalis šiai bylai netaikytina. Iš tiesų ji numato, kad jeigu
protestą pateikusi šalis turi pateikti ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymus, Tarnyba ją ragina per nustatytą
terminą juos ir pateikti. Tačiau nagrinėjamame ginče kyla klausimas, ne iki kada ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų
įrodymai gali būti pateikti, bet iki kada gali būti prašoma juos pateikti.
23     Taip pat reikia konstatuoti, kad ginčijamo sprendimo 16 punkte Apeliacinė taryba nusprendė, jog ieškovės prašymas pateikti
ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymus nebuvo pateiktas per nustatytą terminą ir kad, priimant sprendimą dėl
protesto, į jį neturėjo būti atsižvelgta.
24     Siekiant išnagrinėti šio argumento pagrįstumą, visų pirma reikia priminti, kad pagal Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2
ir 3 dalis, nagrinėjant pagal to paties reglamento 42 straipsnį pateiktą protestą, daroma prielaida, jog ankstesnis prekių
ženklas buvo iš tikrųjų naudojamas tol, kol pareiškėjas nepateikė prašymo pateikti tokio naudojimo įrodymų. Taigi, pateikus
tokį prašymą, protestą padavusiai šaliai atsiranda pareiga įrodyti naudojimą iš tikrųjų (arba tai, kad yra pagrįstų nenaudojimo
motyvų), nes kitaip jo protestas būtų atmestas. Kad atsirastų ši pareiga, prašymas turi būti aiškus ir laiku pateiktas Tarnybai
(2004 m. kovo 17 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo
El Corte Inglés prieš VRDT – González Cabello ir Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR)
, T‑183/02 ir T‑184/02, Rink. p. II‑0000, 38 punktas).
25     Šiuo atžvilgiu reikia pažymėti, kad Reglamento Nr. 40/94 devinta konstatuojamoji dalis iš tikrųjų nurodo, jog „nėra jokių
Bendrijos prekių ženklų arba bet kokio jiems prieštaraujančio anksčiau registruoto prekių ženklo apsaugos pateisinimo, išskyrus
atvejus, kai prekių ženklai yra iš tikrųjų naudojami“. Atsižvelgiant į tai, negalima nepagrįstai apriboti prekių ženklo paraišką
pateikusio asmens galimybių reikalauti prekių ženklo, kuriuo grindžiamas protestas dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo,
naudojimo įrodymų.
26     Vis dėlto ankstesnio prekių ženklo naudojimas iš tikrųjų yra klausimas, kuris, jei iškeltas prekių ženklo paraišką pateikusio
asmens, turi būti išspręstas prieš priimant  sprendimą dėl paties protesto.
27     Šiuo požiūriu, kadangi protesto bei apeliacinė procedūros yra
inter partes
procedūros, Tarnyba, kai tai reikalinga, pasiūlo šalims pateikti pastabas į kitų šalių arba jos pačios pateiktus pranešimus
(šiuo klausimu žr. Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 1 dalį ir 61 straipsnio 2 dalį). Siekiant geriau organizuoti procesą,
šios pastabos iš principo turi būti pateiktos per Tarnybos nustatytą terminą.
28     Šioje byloje 2000 m. kovo 23 d. laišku Protestų skyrius, remdamasis Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 1 dalimi, pasiūlė protestą
pateikusiai šaliai iki 2000 m. liepos 23 d. pateikti naujų įrodymų savo protestui pagrįsti, o ieškovei – iki 2000 m. rusėjo
23 d. pateikti atsiliepimą į protestą. Todėl ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų įrodymų ieškovė iš principo turėjo
paprašyti per nustatytą terminą, t. y. iki 2000 m. rugsėjo 23 dienos.
29     Bylos medžiagoje nepateiktas joks įrodymas, galintis pateisinti šio principo išimtį. Būtent 11 punkte nurodytos „nepriklausomos
nuo jos valios“ priežastys, kuriomis ieškovė remiasi, nėra toks įrodymas. Atsakydama į Pirmosios instancijos teismo žodžiu
užduotą klausimą, ieškovė patvirtino, kad taip atsitiko dėl administracinės klaidos, už kurią ji atsakinga.
30     Tokiomis aplinkybėmis Protestų skyrius teisingai nusprendė, kad 2000 m. lapkričio 28 ir 29 d. laiškais ieškovės prašymas pateikti
naudojimo iš tikrųjų įrodymus buvo pateiktas praėjus tinkamam terminui, ir dėl to jį atmetė.
31     Iš to išplaukia, kad ginčijamo sprendimo 16 punkte padarydama išvadą, jog per nustatytą terminą šis prašymas nebuvo pateiktas,
Apeliacinė taryba nepažeidė Reglamento Nr. 40/94 43 straipsnio 2 dalies.
32     Toliau dėl argumento, susijusio su funkcinio tęstinumo principu, konstatuotina, kad Apeliacinei tarybai ieškovės pateiktoje
apeliacijoje yra svarbūs šie punktai (žr. apeliacijos 2.2.9 ir 3.10 punktus):
„<...> apeliantė subsidiariai prašo, kad remiantis (Reglamento Nr. 40/94) 62 straipsniu, Apeliacinė taryba vykdytų Protestų
skyriui priklausančią kompetenciją ir patenkintų apeliantės prašymą pateikti Jungtinėje Karalystėje įregistruoto ankstesnio
prekių ženklo naudojimo įrodymų arba perduotų bylą Protestų skyriui, kad šis patenkintų apeliantės prašymą“ („<…> the appellant
asks, subsidiarily, that, in accordance with Article 62 CTMR, the Board exercise the power within the competence of the Opposition
Division and accept the appellant’s request for evidence of use of the earlier opposing U.K. trademark or remit the case to
the Opposition Division for compliance with the applicant’s request for said evidence of use
.
“).
33     Darytina išvada, kad Apeliacinėje taryboje ieškovė kaip subsidiarų prašymą pakartojo pateikti ankstesnio prekių ženklo naudojimo
iš tikrųjų įrodymų.
34     Tačiau ginčijamame sprendime Apeliacinė taryba neminėjo šio subsidiaraus prašymo, nors ir atmetė pagrindinį, su supainiojimo
galimybe susijusį reikalavimą.
35     Tačiau ši klaida nepateisina ginčijamo sprendimo panaikinimo, nes Apeliacinė taryba teisėtai galėjo atmesti subsidiarų prašymą
pateikti naudojimo iš tikrųjų įrodymų, nepažeidžiant funkcinio tęstinumo principo.
36     Tarnybos apeliacinės tarybos kompetencijai priklauso peržiūrėti Tarnybos skyrių pirmojoje instancijoje priimtus sprendimus.
Atliekant šį peržiūrėjimą, apeliacijos baigtis priklauso nuo to, ar tuo metu, kai priimamas sprendimas dėl apeliacijos, gali
būti teisėtai priimtas naujas sprendimas, kurio rezoliucinė dalis yra tokia pati kaip ir skundžiamo sprendimo. Taigi Apeliacinės
tarybos gali, išskyrus vienintelę Reglamento Nr.40/94 74 straipsnio 2 dalies išlygą, patenkinti apeliaciją, remdamosi naujomis
apelianto nurodytomis aplinkybėmis arba jo pateiktais naujais įrodymais (minėto sprendimo
KLEENCARE
26 punktas). Beje, vertinimo, kurį Apeliacinė taryba turi atlikti skundžiamo sprendimo atžvilgiu, apimtis iš esmės nėra nustatoma
remiantis apelianto nurodytais apeliacijos pagrindais. Todėl, net jei apeliantas nenurodė konkretaus pagrindo, Apeliacinė
taryba, atsižvelgdama į visas tinkamas teisines ir faktines aplinkybes, privalo įvertinti, ar tuo metu, kai priimamas sprendimas
dėl apeliacijos, gali būti teisėtai priimtas naujas sprendimas, kurio rezoliucinė dalis yra ta pati kaip ir skundžiamo sprendimo
(minėto sprendimo
KLEENCARE
29 punktas).
37     Nagrinėjamoje byloje į klausimą, ar Apeliacinė taryba tuo metu, kai ji priėmė sprendimą dėl apeliacijos, galėjo teisėtai priimti
sprendimą, kuriuo, kaip ir Protestų skyriaus sprendimu, atmetamas prašymas pateikti naudojimo iš tikrųjų įrodymų, reikia atsakyti
teigiamai. Apeliantė nepateikė Apeliacinei tarybai jokių naujų įrodymų, pateisinančių šio prašymo nepateikimą Protesto skyriaus
nustatytu terminu. Todėl, kadangi šiuo atveju faktinės aplinkybės išliko tapačios toms, kurias nagrinėjo Protestų skyrius,
Apeliacinė taryba teisėtai galėjo padaryti išvadą, kaip tai buvo pažymėta 28 ir 31 punktuose dėl procedūros Protestų skyriuje,
kad subsidiarus prašymas jai nebuvo pateiktas per tinkamą terminą.
38     Darytina išvada, kad pirmąjį ieškinio pagrindą reikia atmesti.

Dėl antrojo ieškinio pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto pažeidimu
Šalių argumentai
39     Ieškovė teigia, kad padarydama išvadą, jog egzistuoja galimybė supainioti, Apeliacinė taryba pažeidė Reglamento Nr. 40/94
8 straipsnio 1 dalies b punktą.
40     Šiuo atžvilgiu ji visų pirma tvirtina: kadangi ginčijamas sprendimas yra pagrįstas Jungtinėje Karalystėje įregistruotu ankstesniu
prekių ženklu, supainiojimo galimybė turi būti įvertinta šios šalies atžvilgiu.
41     Be to, ji pritaria Apeliacinės tarybos teiginiui dėl ankstesnio prekių ženklo silpno skiriamojo požymio.
42     Galiausiai ji teigia, kad Apeliacinė taryba klaidingai padarė išvadą, jog nagrinėjamų žymenų panašumas yra klaidinantis.
43     Viena vertus, remdamasi ankstesnio prekių ženklo silpnu skiriamuoju požymiu, Apeliacinė taryba turėjo nuspręsti, kad vien
visiškas šio prekių ženklo atvaizdavimas galėtų sukelti galimybę supainioti.
44     Antra vertus, žymenys, dėl kurių kilo ginčas, nėra pakankamai panašūs, kad kiltų galimybė supainioti.
45     Iš tikrųjų vizualiniu požiūriu ieškovė visų pirma tvirtina, kad žymuo, sudarytas iš dviejų žodžių junginio, negali būti vizualiai
panašus į žymenį, sudarytą iš vieno žodžio, ypač dėl to, kad nė vienas iš dviejų žodžių nėra tapatus ankstesniam žymeniui,
kuris yra trumpesnis. Šiuo atveju ieškovė remiasi 2002 m. gruodžio 12 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimu
Vedial prieš VRDT – France Distribution (HUBERT)
(T‑110/01, Rink
.
p. II‑5275), kuris yra juolab reikšmingesnis, nes, priešingai veiksmažodžiui „flex“ ir šakniai „flexi“, bendras žymenų, nurodytų
byloje, kurioje buvo priimtas šis sprendimas, žodis skaitomas taip pat ir turi ryškų skiriamąjį požymį. Be to, ji remiasi
Apeliacinių tarybų sprendimais bylose
SIMPLELIFE prieš SIMPLE LIFE, FREEZOMINT prieš FREEZE, MILES prieš MILESTONE, TAPAS prieš TAPARICA, GIRA prieš GIRALDA
ir
DRIVE prieš DRIVEWAY
.
46     Antra, Apeliacinės tarybos teiginys, pagal kurį vartotojas iš karto atkreipia dėmesį į pirmąją žymenų dalį, kuri yra bendra,
nėra pateisinamas jokiomis konkrečiomis priežastimis ir nesuderinamas su Apeliacinės tarybos sprendimu byloje
ORANGEX prieš ORANGE X-PRESS
.
47     Fonetiniu požiūriu ieškovė teigia, kad prie žodžio „flex“ pridėta raidė „i“ sukuria papildomą skiemenį. Be to, ankstesnis
žymuo daugiausiai sudarytas iš priebalsių, o prašomas įregistruoti – daugiau iš balsių ir Jungtinėje Karalystėje tariamas
daininga intonacija.
48     Konceptualiu požiūriu ieškovė visų pirma teigia, kad pati protestą pateikusi šalis supranta, jog žodis „flex“ yra apibūdinamasis,
nes prekių ženklas FLEX buvo įregistruotas Jungtinės Karalystės ir Airijos registro dalyse, skirtose prekių ženklams su minimaliu
skiriamuoju požymiu, be to, ji negrindė šio protesto ankstesnio prekių ženklo žinomumu Jungtinėje Karalystėje. Ieškovė iš
to daro išvadą, kad angliškai kalbančiose šalyse žodis „flex“ nėra dominuojanti žymens FLEXI AIR dalis. Atvirkščiai, gramatiniu
požiūriu žodis „air“ yra svarbiausia dalis, nes žodis „flexi“ gali būti mažybinė būdvardžio „flexible“ forma, apibūdinanti
daiktavardį „air“.
49     Ieškovė nurodo, kad žodžio „flexi“ nėra anglų kalboje ir kad prašomas įregistruoti žymuo yra išgalvotas pavadinimas. Darydama
nuorodą į anglų kalbos žodyno ištrauką, ji taip pat pažymi, kad tarp daugelio žodžio „air“ reikšmių Apeliacinė taryba pasirinko
vieną iš mažiausiai paplitusių. Tačiau žodis „flex“ anglų kalboje turi atskirą reikšmę ir dėl to jis neturi jokio skiriamojo
požymio.
50     Ieškovė papildomai nurodo, kad kiek tai susiję su žymenų palyginimu, ginčijamame sprendime nurodyti argumentai prieštarauja
2002 m. spalio 23 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimui
Matratzen Concord prieš VRD – Hukla Germany (MATRATZEN)
(T‑6/01, Rink
.
p. II‑4335), nes žodis „flex“ nėra prašomo įregistruoti prekių ženklo dominuojanti dalis ir kitos jo dalys nėra nežymios.
51     Dėl visapusio galimybės supainioti vertinimo ieškovė pažymi, kad neginčijama, jog skirtingai nuo prekių, nurodytų byloje,
kurioje buvo priimtas 2003 m. sausio 15 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimas
Mystery Drinks prieš VRDT – Karlsberg Brauerei (MYSTERY)
(T‑99/01, Rink
.
p. II‑43), šioje byloje nagrinėjamos prekės nėra užsakomos žodžiu, o išdėstytos lentynose, dėl ko potencialus fonetinis panašumas
ir su tuo susijusi galimybė supainioti tampa nežymūs.
52     Be to, darydama nuorodą į Jungtinėje Karalystėje atliktų registracijų kopijas, ieškovė teigia, kad nėra tikimybės, jog paprastas
vartotojas šioje valstybėje supainios ginčijamus prekių ženklus, nes jis jau susidūrė su daugybe kitų prekių ženklų, kuriuose
yra žodis „flex“, skirtų panašioms ar tapačioms prekėms.
53     Ieškovė taip pat tvirtina, kad 2003 m. liepos 11 d. Antrosios apeliacinės tarybos sprendimo, kurį Pirmosios instancijos teismo
kanceliarijai ieškovė pateikė 2003 m. rugsėjo 8 d., argumentacija, kuria remiantis daroma išvada, jog nėra tikimybės supainioti
prekių ženklų FLEX ir FLEXIUM, yra tiesiogiai taikytina šioje byloje. Taigi bendrinis žodis, būtent – „flex“, negali būti
monopolizuotas. Ieškovės nuomone, šis sprendimas yra juolab reikšmingas, nes jame nagrinėjami du žymenys, kurių kiekvienas
yra sudarytas iš vieno žodžio, o šioje byloje prašomas įregistruoti žymuo yra sudarytas iš dviejų žodžių ir nė vienas jų,
taip pat nė vienas jų skiemuo nėra tapatus ankstesniam prekių ženklui („fle–xi–air“).
54     Tarnyba ginčija šio ieškinio pagrindo pagrįstumą.
Pirmosios instancijos teismo vertinimas
55     Pagal Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punktą, ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas,
kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas, jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam
arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje
teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas.
56     Pagal nusistovėjusią Pirmosios instancijos teismo praktiką galimybė supainioti egzistuoja, jeigu visuomenė gali manyti, jog
nagrinėjamos prekės ar paslaugos yra kilusios iš tos pačios įmonės arba iš ekonomiškai suinteresuotų įmonių.
57     Pagal tą pačią teismo praktiką galimybė supainioti turi būti visapusiškai įvertinama atsižvelgiant į tai, kaip atitinkama
visuomenės dalis suvokia tam tikrus žymenis ar prekes ir paslaugas, ir į visas konkrečiam atvejui būdingas aplinkybes, ypač
į žymenų ir jais žymimų prekių ir paslaugų panašumo tarpusavio priklausomybę (žr. 2003 m. liepos 9 d. Pirmosios instancijos
teismo sprendimo
Laboratorios RTB prieš VRDT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS)
, T‑162/01, Rink. p. II‑2821, 31–33 punktus ir minėtą teismų praktiką).
–       Dėl atitinkamos visuomenės dalies
58     Ieškovė nekritikuoja to, kad Apeliacinė taryba vertino galimybę supainioti Jungtinės Karalystės atžvilgiu. Taip pat ji neginčijo
Apeliacinės tarybos teiginio, pagal kurį atitinkamą visuomenės dalį sudaro paprastas vartotojas, kurio pastabumo laipsnis
nėra didelis. Todėl Pirmosios instancijos teismas mano, kad siekiant išnagrinėti šį ieškinio pagrindą reikia remtis šiomis
prielaidomis.
–       Dėl ankstesnio prekių ženklo skiriamojo požymio
59     Šalys neginčija, kaip tai pažymėjo Apeliacinė taryba, kad ankstesnis prekių ženklas turi silpną skiriamąjį požymį.
60     Ieškovė vis dėlto teigia, kad remdamasi silpnu skiriamuoju požymiu Apeliacinė taryba turėjo nuspręsti, jog tik visiškas ankstesnio
prekių ženklo atvaizdavimas gali sukelti galimybę supainioti.
61     Šis teiginį reikia atmesti. Iš tikrųjų, nors tam, kad būtų įvertinta galimybė supainioti, turi būti atsižvelgta į ankstesnio
prekių ženklo skiriamąjį požymį (žr. pagal analogiją 1998 m. rugsėjo 29 d. Teisingumo Teismo sprendimo
Canon
, C‑39/97, Rink
.
p. I‑5507, 24 punktą), jis yra tik vienas iš elementų, į kuriuos atsižvelgiama atliekant šį vertinimą. Taigi, netgi tuo atveju,
kai egzistuoja ankstesnis prekių ženklas su silpnu skiriamuoju požymiu ir prašomas įregistruoti prekių ženklas, atvaizduojantis
nevisą šį ankstesnį prekių ženklą, gali egzistuoti galimybė supainioti būtent dėl šių žymenų ir jais žymimų prekių ar paslaugų
panašumo.
–       Dėl nagrinėjamų prekių panašumo
62     Ieškovė neginčija Apeliacinės tarybos teiginio, kad nagrinėjamos prekės yra iš dalies tapačios ir iš dalies labai panašios.
Todėl Pirmosios instancijos teismas mano, kad nagrinėjant šį ieškinio pagrindą reikia remtis tuo vertinimu.
–       Dėl ginčijamų žymenų
63     Pagal nusistovėjusią Bendrijos teismų praktiką visapusis galimybės supainioti įvertinimas, kiek jis susijęs su vizualiniu,
fonetiniu ar konceptualiu žymenų panašumu, turi būti pagrįstas bendru jų daromu įspūdžiu, ypač atsižvelgiant į skiriamuosius
ir dominuojančius požymius (žr. 2003 m. spalio 14 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo
Phillips-Van Heusen prieš VRDT – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS)
, T‑292/01, Rink. p. II‑0000, 47 punktą ir minėtą teismų praktiką).
64     Vizualiniu požiūriu Apeliacinė taryba nusprendė, kad žymuo FLEXI AIR iš esmės yra sudarytas iš žodžio „flex“. Be to, esantis
pradžioje žodis „flex“ gali daryti didesnį poveikį nei prašomo įregistruoti žymens likusi dalis. Žodis „air“ yra antraeilis
ir trumpesnis. Vartotojai paprastai labiau įsimena žymens pradžią nei jo pabaigą. Dominuojanti dalis „flex“ labai nepakinta
pridėjus raidę „i“. Apeliacinė taryba iš to padarė išvadą, kad žymenys vizualiai yra panašūs.
65     Šis vertinimas nėra klaidingas, o šiuo atžvilgiu 45 ir 46 punktuose nurodytiems ieškovės argumentams negali būti pritarta.
66     Dėl pirmojo iš šių argumentų reikia pažymėti, kad nėra jokios priežasties, dėl kurios iš dviejų žodžių ir iš vieno žodžio
sudaryti žymenys negali būti vizualiai panašūs. Be to, šiuo atveju nei aplinkybė, kad nė vienas iš dviejų prašomo įregistruoti
žymens žodžių nėra tapatus ankstesniam žymeniui, nei aplinkybė, kad pastarasis žymuo yra trumpas, negali panaikinti vizualaus
panašumo dėl keturių iš aštuonių prašomo įregistruoti žymens raidžių, surašytų ta pačia tvarka abiejų žymenų pradžioje, sutapimo.
67     Dėl argumento, susijusio su minėtu sprendimu HUBERT, pakanka pažymėti, kad šiame sprendime padaryta išvada, jog bendras vizualus
nagrinėjamų žymenų daromas įspūdis yra skirtingas, grindžiamas, visų pirma, vieno iš šių žymenų figūriniu požymiu (54 punktas),
o nagrinėjamoje byloje abu nagrinėjami žymenys yra žodiniai.
1       Dėl 45 ir 46 punktuose nurodytų ankstesnių Apeliacinės tarybos sprendimų primintina, kad pagal nusistovėjusią Bendrijos teismų
praktiką Apeliacinių tarybų sprendimų dėl žymens įregistravimo kaip Bendrijos prekių ženklo teisėtumas turi būti vertinamas
remiantis tik Reglamentu Nr. 40/94, aiškinamu Bendrijos teismų, o ne apeliacinių tarybų ankstesniais sprendimais (2002 m.
vasario 27 d. Pirmosios instancijos teismo sprendimo
Streamserve prieš VRDT (STREAMSERVE)
, T‑106/00, Rink. p. II‑723, 66 punktas, nepanaikinto 2004 m. vasario 5 d. Teisingumo Teismo nutartimi
Streamserve prieš VRDT
, C‑150/02 P, Rink. p. I‑0000). Be to, nors ankstesniame sprendime esantys faktiniai arba teisiniai pagrindai iš tikrųjų gali
būti argumentais, skirtais pagrįsti ieškinio pagrindą, susijusį su Reglamento Nr. 40/94 pažeidimu (2002 m. lapkričio 20 d.
Pirmosios instancijos teismo sprendimo
Bosch prieš VRDT (Kit pro ir Kit Super Pro)
, T‑79/01 ir T‑86/01, Rink. p. II‑4881, 33 punktas), reikia konstatuoti, kad kiekvienas iš 45 ir 46 punktuose nurodytų ankstesnių
sprendimų yra susijęs su žymenimis, kurių vizualus santykis nėra prilyginamas šioje byloje esančiajam.
2       Galiausiai dėl 46 punkte nurodyto tariamo motyvacijos trūkumo reikia pripažinti, kad Apeliacinė taryba padarė išvadą, jog
vartotojai paprastai labiau įsimena žymens pabaigą nei pradžią (ginčijamo sprendimo 33 punktas). Todėl negalima jos kaltinti,
kad ji šio klausimo nepaaiškino plačiau.
3       Dėl fonetinio palyginimo Apeliacinė taryba padarė išvadą, kad žymens pradžia yra esminė dalis. Tarimo skirtumą sukuria tik
prašomo įregistruoti prekių ženklo pabaiga ir šis skirtumas yra nedidelis. Dėl švelnaus raidės „i“ skambėjimo ir atviro žodžio
„air“ tarimo anglų kalboje atsiranda fonetinis dalies „flex“ sutapimas, ir ypač raidės „x“ tarimo dominavimas. Todėl, Apeliacinės
tarybos nuomone, žymenys fonetiškai yra panašūs.
4       Šie argumentai taip pat nėra klaidingi.
5       47 punkte nurodyti ieškovės argumentai dėl raidės „i“ ir žodžio „air“ buvimo žymenyje FLEXI AIR turi būti atmesti. Lieka akivaizdu,
kad keturios pirmos žymens raidės iš aštuonių jį sudarančiųjų yra tariamos taip pat kaip ir žymuo FLEX; raidė „i“ yra tik
fonetiškai nežymus šių keturių raidžių priedas, o pridėtas žodis „air“ taip pat nepašalina šio tarimo dalinio tapatumo.
6       Galiausiai konceptualiu požiūriu Apeliacinė taryba nusprendė, kad žodžiai „flex“ ir „flexi“ yra labai susiję, nes abu primena
plaukų lankstumą ir gyvybingumą. Pridėtas žodis „air“ nepakeičia šio konceptualaus tapatumo. Todėl, Apeliacinės tarybos nuomone,
žymenys turi tą pačią reikšmę anglų kalboje.
7       Šis vertinimas taip pat nėra klaidingas, o 48 ir 49 punkte nurodyti ieškovės argumentai šiuo klausimu nepriimtini.
8       Dėl argumento, jog pati protestą pateikusi šalis suvokia žodžio „flex“ apibūdinamąjį požymį, pakanka pažymėti: netgi jeigu
tai būtų tiesa, ši aplinkybė nėra svarbi vertinant nagrinėjamus žymenis konceptualiu požiūriu.
9       Tas pats pasakytina ir dėl argumento, pagal kurį gramatiškai žodis „air“ yra svarbesnė prašomo įregistruoti žymens dalis,
nes paprastas, ne ypač pastabus vartotojas gramatiškai neanalizuos nagrinėjamų žymenų.
10     Dėl argumento, susijusio su žodžio „air“ reikšme, pakanka pažymėti: kad ir kokia būtų jo reikšmė, ji negalėtų pakeisti dalies
„flexi“ reikšmės ir šios dalies sukelto konceptualaus panašumo.
11     Argumentai, atitinkamai susiję su ankstesnio žymens skiriamojo požymio nebuvimu, su tuo, kad žodžio „flexi“ nėra anglų kalboje
ir kad žymuo FLEXI AIR yra išgalvotas pavadinimas, taip pat atmestini, nes jie nepaneigia fakto, kad kiekvienas iš žodžių
„flex“ ir „flexi“ anglų kalboje nurodo lankstumą (žr., kiek tai susiję su ispanų kalba, 2004 m. vasario 18 d. Pirmosios instancijos
teismo sprendimo
Koubi prieš VRDT – Flabesa (CONFORFLEX)
, T‑10/03, Rink. p. I‑0000, 48 punktą).
12     Galiausiai dėl 50 punkte nurodyto argumento pažymėtina, kad minėtame sprendime
MATRATZEN
iš tiesų nurodyta, jog kompleksinis prekių ženklas gali būti laikomas prilyginamu kitam prekių ženklui, kuris yra tapatus,
arba prilyginamas vienai iš kompleksinio prekių ženklo sudedamųjų dalių tik tuo atveju, jeigu šis ženklas sudaro dominuojantį
elementą bendrame kompleksinio ženklo sukurtame įspūdyje. Vis dėlto šiame vertinime nurodytas prekių ženklas sunkiai gali
būti prilygintas šioje byloje prašomam įregistruoti prekių ženklui, ypač dėl to, kad jo sudėtyje yra figūrinis elementas.
13     Darytina išvada, kad Apeliacinė taryba teisingai padarė išvadą, jog nagrinėjami žymenys vizualiai, fonetiškai ir konceptualiai
yra panašūs.
–       Dėl galimybės supainioti
14     Apeliacinės tarybos nuomone, yra tikimybė, kad vartotojai manys, jog nežymus žymenų skirtumas atspindi prekių pobūdžio įvairovę
arba kyla dėl pardavimo vadybos, o ne dėl to, kad šis skirtumas nurodo skirtingą komercinę kilmę. Todėl Apeliacinė taryba
padarė išvadą, kad Jungtinėje Karalystėje egzistuoja galimybė supainioti.
15     Šiuo atžvilgiu reikia pažymėti, kad silpnas ankstesnio prekių ženklo skiriamasis požymis neginčijamas, kad nagrinėjami žymenys
vizualiai, fonetiškai ir konceptualiai yra panašūs ir kad prekės iš dalies tapačios ir iš dalies labai panašios.
16     Tokiomis aplinkybėmis darytin išvada, kad egzistuoja galimybė supainioti.
17     51 punkte nurodytas ieškovės argumentas, kad žymenų fonetinis panašumas nežymus, yra atmestinas. Iš tikrųjų, kadangi žymenys
panašūs, o prekės – iš dalies tapačios ir iš dalies labai panašios, klausimas, kiek žymenų fonetinis panašumas prisideda prie
galimybės supainioti, yra netinkamas.
18     52 punkte nurodytas argumentas dėl kitų prekių ženklų, kurių sudėtyje yra žodis „flex“, buvimo Jungtinėje Karalystėje, tai
pat atmestinas. Primintina, kad būtent dėl šios aplinkybės Apeliacinė taryba ginčijamo sprendimo 27 punkte padarė išvadą,
jog ankstesnis prekių ženklas turi silpną skiriamąjį požymį ir jog egzistuoja galimybė supainioti Jungtinėje Karalystėje (žr.
81 punktą). Šiai išvadai buvo pritarta (žr. 83 punktą). Be to, ieškovė aiškiai pritarė teiginiui, kad ankstesnis prekių ženklas
turi silpną skiriamąjį požymį (žr. 41 ir 59 punktus).
19     Galiausiai dėl 53 punkte nurodytų argumentų, susijusių su 2003 m. liepos  11 d. Apeliacinės tarybos sprendimu, taip pat reikia
priminti, kad Apeliacinių tarybų sprendimų dėl žymenų įregistravimo kaip prekių ženklų teisėtumas turi būti vertinamas remiantis
tik Reglamentu Nr. 40/94, aiškinamu Bendrijos teismų, o ne apeliacinių tarybų ankstesniais sprendimais; vis dėlto ankstesniame
sprendime esantys faktiniai arba teisiniai motyvai iš tikrųjų gali būti argumentai, skirti pagrįsti pagrindą, susijusį su
Reglamento Nr. 40/94 pažeidimu (žr. 68 punktą). Tačiau pažymėtina, kad Antrosios apeliacinės tarybos sprendime nagrinėjamų
žymenų santykis nėra prilyginamas tam, kuris yra tarp šioje byloje nagrinėjamų žymenų. Iš tikrųjų žymuo FLEXIUM yra sudarytas
iš vieno žodžio, iš kurio neįmanoma išskirti žodžio „flex“, tačiau žodžiai „flex“ ir „flexi“ gali būti lengvai atskirti nuo
žymens FLEXI AIR. Be to, pažymėtina, kad išvada, pagal kurią egzistuoja galimybė supainioti šioje byloje nagrinėjamus prekių
ženklus, negali būti laikoma sukeliančia žodžio „flex“ monopolizavimą.
20     Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Apeliacinė taryba, manydama, jog egzistuoja galimybė supainioti nagrinėjamus
žymenis, nepažeidė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto.
21     Todėl antrąjį ieškinio pagrindą reikia atmesti.

Dėl trečiojo ieškinio pagrindo, susijusio su Reglamento Nr. 40/94  8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunkčio pažeidimu

Šalių argumentai
22     Ieškovė teigia, kad Apeliacinė taryba, nenagrinėdama to, ar ankstesniu prekių ženklu pagal Jungtinės Karalystės teisę galima
teisėtai grįsti protestą ir nenagrinėdama galimybės supainioti pagal šią teisę, pažeidė Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio
2 dalies a punkto ii papunktį. Ji nurodo, kad ši nuostata nacionalinio prekių ženklo savininkui neturi suteikti Bendrijos
prekių ženklo paraiškos atžvilgiu platesnių teisių nei tos, kuriomis jis naudojasi pagal nacionalinės teisės aktus. Toks Apeliacinės
tarybos neveikimas gali ankstesniam prekių ženklui suteikti platesnę apsaugą Bendrijos nei nacionaliniu lygmeniu.
23     Tarnyba ginčija šio ieškinio pagrindo pagrįstumą.
Pirmosios instancijos teismo vertinimas
24     Reikia pažymėti, kad Bendrijos prekių ženklo paraiškai taikomos Reglamente Nr. 40/94 numatytos procedūros. Pagal šio reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktą ir 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį prašomas įregistruoti prekių ženklas neturi būti
registruojamas, jeigu egzistuoja tikimybė supainioti jį su ankstesniu valstybėje narėje įregistruotu prekių ženklu 8 straipsnio
1 dalies b punkto prasme. Reglamentas Nr. 40/94 nenumato išankstinio įvertinimo dėl to, ar pagal nacionalinės teisės aktus,
reglamentuojančius ankstesnį nacionalinį prekių ženklą, juo galima teisėtai grįsti protestą, bei dėl galimybės supainioti
atitinkamus prekių ženklus pagal šiuos nacionalinės teisės aktus.
25     Be to, reikia pažymėti, kad šis ieškinio pagrindas grindžiamas prielaida, jog Reglamentas Nr. 40/94 ankstesnio nacionalinio
prekių ženklo savininkui suteikia  platesnes teises Bendrijos prekių ženklo paraiškos atžvilgiu nei tos, kurios jam buvo suteiktos
pagal nacionalinės teisės aktus, reglamentuojančius šį ankstesnį prekių ženklą. Tačiau pagal 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios
Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1)
4 straipsnio 1 dalies b punktą ir 4 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktį valstybių narių teisės aktai dėl prašomo įregistruoti
prekių ženklo supainiojimo su ankstesniu nacionaliniu prekių ženklu yra visiškai suderinami. Šių Direktyvos Nr. 89/104 nuostatų
teisinis turinys yra tapatus Reglamento Nr. 40/94 8 straipsnio 1 dalies b punkto ir 8 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunkčiui.
Tokiomis aplinkybėmis ieškovės prielaida yra neteisinga.
26     Todėl trečiąjį ieškinio pagrindą reikia atmesti.
27     Kadangi visi ieškinio pagrindai turi būti atmesti, ieškinį taip pat reikia atmesti.

Dėl bylinėjimosi išlaidų
28     Pagal Procedūros reglamento 87 straipsnio 2 dalį pralaimėjusiai šaliai nurodoma padengti bylinėjimosi išlaidas, jei laimėjusi
šalis to prašė. Ieškovė pralaimėjo šią bylą, o VRDT reikalavo priteisti iš jos bylinėjimosi išlaidas. Todėl ieškovė turi jas
padengti.
Remdamasis šiais motyvais,
PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS (antroji kolegija)
nusprendžia:
1.
Atmesti ieškinį.
2.
Priteisti iš ieškovės bylinėjimosi išlaidas.
Pirrung
Meij
Pelikánová
Paskelbta 2005 m. kovo 16 d. viešame posėdyje Liuksemburge.
Kancleris

Pirmininkas
H. Jung

J. Pirrung
*
Proceso kalba: anglų.