CELEX: 62005CJ0431
Accordo istitutivo dell’Organizzazione mondiale del commercio
Art. 33 dell’Accordo ADPIC (TRIPs)
Brevetti
Durata minima della tutela
Normativa di uno Stato membro che prevede una durata minore
Art. 234 CE
Competenza della Corte
Effetto diretto

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 33 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà
intellettuale attinenti al commercio (in prosieguo: l’«accordo ADPIC»), costituente l’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce
l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione del Consiglio
22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli
accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994) (GU L 336, pag. 1; in prosieguo: l’«accordo OMC»).
2       Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos, L
d
ª (in prosieguo: la «Merck Genéricos»), da un lato, e la Merck & Co., Inc. (in prosieguo: la «M & Co.») e la Merck Sharp &
Dohme, L
d
ª (in prosieguo: la «MSL»), dall’altro, riguardante la presunta violazione compiuta dalla Merck Genéricos contro un brevetto
di cui la M & Co. è titolare in Portogallo.

Contesto normativo

Gli accordi OMC e ADPIC
3       L’accordo OMC e l’accordo ADPIC, parte integrante del primo, sono entrati in vigore il 1° gennaio 1995. Tuttavia, ai sensi
dell’art. 65, n. 1, dell’accordo ADPIC, i membri dell’OMC non erano obbligati ad applicare le disposizioni di tale accordo
prima della scadenza di un periodo generale di un anno a partire dalla data di entrata in vigore dell’accordo OMC, ossia prima
del 1° gennaio 1996.
4       L’art. 33 dell’accordo ADPIC, intitolato «Durata della protezione», contenuto nella parte II di tale accordo, che tratta delle
norme riguardanti l’esistenza, la portata e l’esercizio dei diritti di proprietà intellettuale, e più precisamente nella sezione
5, relativa ai brevetti, dispone quanto segue:
«La durata della protezione concessa non può terminare prima della scadenza di un periodo di 20 anni computati dalla data
del deposito».

Normativa nazionale
5       L’art. 7 del codice della proprietà industriale (Código da Propriedade Industrial), approvato con il decreto 24 agosto 1940,
n. 30.679 (in prosieguo: il «codice della proprietà industriale del 1940»), stabiliva che il brevetto diventava di pubblico
dominio al termine di un periodo di quindici anni dalla data del suo rilascio.
6       Un nuovo codice della proprietà industriale, approvato con il decreto legge 24 gennaio 1995, n. 16/95 (in prosieguo: il «codice
della proprietà industriale del 1995»), è entrato in vigore il 1° giugno 1995.
7       L’art. 94 del codice suddetto fissava la durata di validità del brevetto in venti anni a partire dalla data di deposito della
domanda.
8       Tuttavia, l’art. 3 del decreto legge n. 16/95 conteneva la seguente disposizione transitoria:
«I brevetti per i quali le relative domande sono state presentate prima dell’entrata in vigore del presente decreto legge
conservano la durata di validità che era ad essi attribuita dall’art. 7 del codice della proprietà industriale [del 1940]».
9       Il detto art. 3 è stato successivamente abrogato, senza effetto retroattivo, dall’art. 2 del decreto legge 23 agosto 1996,
n. 141/96, entrato in vigore il 12 settembre 1996.
10     L’art. 1 di tale decreto legge così dispone:
«I brevetti per i quali le relative domande sono state presentate prima dell’entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio
1995, n. 16/95, che erano in corso di validità al 1° gennaio 1996 o che sono stati rilasciati dopo tale data, ricadono nell’ambito
di applicazione delle disposizioni dell’art. 94 del codice della proprietà industriale [del 1995]».
11     Il codice della proprietà intellettuale attualmente in vigore è stato approvato con il decreto legge 5 marzo 2003, n. 36/2003.
L’art. 99 di tale codice dispone quanto segue:
«Durata
La durata di validità del brevetto è di 20 anni a partire dalla data in cui la relativa domanda è stata depositata».

Causa principale e questioni pregiudiziali
12     I fatti della causa principale, quali risultanti dal fascicolo sottoposto alla Corte, possono essere riassunti nei termini
che seguono.
13     La M & Co. è titolare del brevetto portoghese n. 70.542, la cui domanda è stata depositata il 4 dicembre 1979 e che è stato
rilasciato l’8 aprile 1981. Tale brevetto, denominato «Procedimento di preparazione di derivati di aminoacidi come ipertensori»,
riguarda un metodo di preparazione di un composto farmaceutico contenente il principio attivo Enalapril. Il farmaco risultante
è stato messo in commercio dal 1° gennaio 1985 con il marchio RENITEC. Una licenza di sfruttamento del detto brevetto, comprensiva
dei diritti di tutela in ogni sede, è stata concessa alla MSL.
14     Nel 1996 la Merck Genéricos ha messo sul mercato un farmaco con il marchio ENALAPRIL MERCK, che essa commercializza a prezzi
sensibilmente inferiori a quelli del farmaco del marchio RENITEC e in relazione al quale ha affermato, nell’ambito della promozione
svolta presso i medici, che è uguale a quest’ultimo farmaco.
15     La M & Co. e la MSL hanno proposto un ricorso contro la Merck Genéricos, chiedendo che quest’ultima venga condannata a cessare
l’importazione, la commercializzazione in Portogallo o l’esportazione del prodotto in questione con il marchio ENALAPRIL MERCK
o sotto qualsiasi altra denominazione commerciale senza espressa e formale autorizzazione della M & Co. e della MSL, nonché
a risarcire queste ultime per i danni morali e materiali causati dal suo illecito comportamento.
16     A propria difesa la Merck Genéricos ha fatto valere, in particolare, che la durata di protezione del brevetto n. 70.542 era
esaurita, posto che il termine di quindici anni previsto dall’art. 7 del codice della proprietà industriale del 1940, applicabile
in virtù del regime transitorio istituito dall’art. 3 del decreto legge n. 16/95, era scaduto il 9 aprile 1996.
17     La M & Co. e la MSL hanno replicato che, a norma dell’art. 33 dell’accordo ADPIC, il brevetto in questione era scaduto soltanto
il 4 dicembre 1999.
18     In primo grado la domanda della M & Co. e della MSL è stata respinta. In sede di appello, il Tribunale de Relaçao de Lisboa
(Corte d’appello di Lisbona) ha però condannato la Merck Genéricos a risarcire la M & Co. e la MSL per la violazione del brevetto
n. 70.542, a motivo del fatto che, a norma dell’art. 33 dell’accordo ADPIC, il quale avrebbe efficacia diretta, il detto brevetto
è giunto a scadenza il 9 aprile 2001, e non il 9 aprile 1996.
19     La Merck Genéricos ha impugnato tale sentenza dinanzi al Supremo Tribunal de Justiça (Corte suprema), facendo valere, in particolare,
che l’art. 33 dell’accordo ADPIC è privo di qualsiasi efficacia diretta.
20     Il giudice del rinvio rileva che il codice della proprietà industriale del 1995, ed in particolare l’art. 94 del medesimo,
che fissa a venti anni la durata minima di validità dei brevetti, non può trovare applicazione nella causa principale.
21     Di conseguenza, a norma dell’art. 7 del codice della proprietà industriale del 1940, dovrebbe statuirsi che il brevetto in
questione nella causa principale è giunto a scadenza l’8 aprile 1996.
22     Tuttavia, secondo il detto giudice, qualora fosse applicabile l’art. 33 dell’accordo ADPIC, che stabilisce in venti anni la
durata minima di protezione dei brevetti, la soluzione della controversia sarebbe differente, in quanto la M & Co. e la MSL
sarebbero legittimate a rivendicare la tutela del brevetto oggetto della causa principale.
23     A questo proposito, il Supremo Tribunal de Justiça rileva che, secondo i principi del diritto portoghese disciplinanti l’interpretazione
degli accordi internazionali, l’art. 33 dell’accordo ADPIC ha efficacia diretta, nel senso che un singolo può farlo valere
nei confronti di terzi nell’ambito di una controversia.
24     Il giudice del rinvio ricorda inoltre che, in materia di interpretazione delle disposizioni dell’accordo ADPIC nel settore
dei marchi, la Corte si è già dichiarata competente qualora esse si applichino a situazioni che rientrano tanto nel diritto
nazionale quanto nel diritto comunitario (sentenze 16 giugno 1998, causa C‑53/96, Hermès, Racc. pag. I‑3603, e 14 dicembre
2000, cause riunite C‑300/98 e C‑392/98, Dior e a., Racc. pag. I‑11307).
25     A questo proposito, il detto giudice rileva che, nel settore dei brevetti, il legislatore comunitario ha adottato le seguenti
disposizioni:
–       il regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per
i medicinali (GU L 182, pag. 1);
–       il regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227,
pag. 1), materia che sarebbe espressamente contemplata dall’art. 27, n. 3, lett. b), dell’accordo ADPIC, e
–       la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 luglio 1998, 98/44/CE, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche
(GU L 213, pag. 13).
26     Pertanto, il giudice del rinvio reputa che la Corte sia altresì competente ad interpretare le disposizioni dell’accordo ADPIC
relative ai brevetti, e in particolare l’art. 33 di tale accordo.
27     Il detto giudice riconosce però che tale punto di vista è opinabile, in quanto, contrariamente alla disciplina comunitaria
sui marchi, gli atti normativi comunitari nel settore dei brevetti riguarderebbero unicamente alcune materie specifiche.
28     Sulla scorta di tali premesse, il Supremo Tribunal de Justiça ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla
Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)      Se la Corte di giustizia delle Comunità europee sia competente a interpretare l’art. 33 dell’accordo ADPIC.
2)      In caso di risposta affermativa alla prima questione, se i giudici nazionali debbano applicare il detto articolo, d’ufficio
o su istanza di una parte, nei procedimenti dinanzi ad essi pendenti».

Sulle questioni pregiudiziali
29     Con i suoi due quesiti, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto comunitario
osti a che l’art. 33 dell’accordo ADPIC venga direttamente applicato da un giudice nazionale in una controversia dinanzi ad
esso pendente.
30     A titolo preliminare occorre ricordare che, in forza dell’art. 300, n. 7, CE, «[g]li accordi conclusi alle condizioni indicate
nel presente articolo sono vincolanti per le istituzioni della Comunità e per gli Stati membri».
31     L’accordo OMC, del quale l’accordo ADPIC fa parte, è stato sottoscritto dalla Comunità e poi approvato con la decisione 94/800.
Ne consegue, secondo una giurisprudenza costante, che le disposizioni dell’accordo ADPIC formano ormai parte integrante dell’ordinamento
giuridico comunitario (v., in particolare, sentenze 10 gennaio 2006, causa C‑344/04, IATA e ELFAA, Racc. pag. I‑403, punto 36,
e 30 maggio 2006, causa C‑459/03, Commissione/Irlanda, Racc. pag. I‑4635, punto 82). Nell’ambito di tale ordinamento giuridico,
la Corte è competente a statuire in via pregiudiziale in merito all’interpretazione dell’accordo suddetto (v., in particolare,
sentenze 30 aprile 1974, causa 181/73, Haegeman, Racc. pag. 449, punti 4‑6, e 30 settembre 1987, causa 12/86, Demirel, Racc. pag. 3719,
punto 7).
32     L’accordo OMC è stato concluso dalla Comunità e da tutti i suoi Stati membri in virtù di una competenza ripartita e, come
già osservato dalla Corte al punto 24 della citata sentenza Hermès, senza che i loro rispettivi obblighi verso le altre parti
contraenti siano stati tra essi suddivisi.
33     Ne discende che, poiché l’accordo ADPIC è stato concluso dalla Comunità e dai suoi Stati membri in virtù di una competenza
ripartita, la Corte, adita in conformità delle norme del Trattato CE, segnatamente dell’art. 234 CE, è competente a definire
gli obblighi così assunti dalla Comunità e ad interpretare a tal fine le disposizioni dell’accordo ADPIC (v., in tal senso,
sentenza Dior e a., cit., punto 33).
34     Inoltre, come già statuito dalla Corte, in un settore nel quale la Comunità non ha ancora legiferato e che pertanto rientra
nella competenza degli Stati membri, la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e le misure adottate a tal fine dalle
autorità giudiziarie non ricadono sotto il diritto comunitario,.ragion per cui esso non impone né esclude che l’ordinamento
giuridico di uno Stato membro riconosca ai singoli il diritto di invocare direttamente una norma contenuta nell’accordo ADPIC
o prescriva al giudice l’obbligo di applicare d’ufficio tale norma (v. sentenza Dior e a., cit., punto 48).
35     Per contro, qualora si constati che nel settore in questione esiste una disciplina comunitaria, trova applicazione il diritto
comunitario, ciò che implica l’obbligo, nella misura del possibile, di operare un’interpretazione conforme all’accordo ADPIC
(v., in tal senso, sentenza Dior e a., cit., punto 47), senza che tuttavia possa essere riconosciuta alla disposizione in
questione dell’accordo suddetto un’efficacia diretta (v., in tal senso, sentenza Dior e a., cit., punto 44).
36     Orbene, per stabilire quale delle due ipotesi prospettate ai due punti precedenti della presente sentenza venga in questione,
relativamente al pertinente settore in cui ricade la disposizione dell’accordo ADPIC oggetto della causa principale, è necessario
esaminare la questione della ripartizione delle competenze tra la Comunità e i suoi Stati membri.
37     Quest’ultima questione esige una soluzione uniforme a livello comunitario, che solo la Corte è in condizione di fornire.
38     Pertanto, esiste un sicuro interesse comunitario a che la Corte venga considerata competente ad interpretare l’art. 33 dell’accordo
ADPIC al fine di stabilire, come sollecitato nella fattispecie dal giudice del rinvio, se il diritto comunitario osti a che
venga riconosciuta un’efficacia diretta a tale disposizione.
39     Alla luce dei principi ricordati ai punti 34 e 35 della presente sentenza, occorre dunque verificare se esista una disciplina
comunitaria nello specifico settore in cui rientra l’art. 33 dell’accordo ADPIC, vale a dire quello dei brevetti.
40     Orbene, occorre constatare che, allo stato attuale del diritto comunitario, una disciplina siffatta non esiste.
41     Infatti, tra gli atti comunitari citati dal giudice del rinvio, soltanto la direttiva 98/44 riguarda il settore vero e proprio
dei brevetti. Tuttavia, la detta direttiva disciplina soltanto una branca specifica e isolata di tale settore, vale a dire
la brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche, che è peraltro totalmente distinta dalla materia regolata dall’art. 33
dell’accordo ADPIC.
42     Quanto al regolamento n. 2100/94, esso istituisce un regime di protezione comunitaria dei ritrovati vegetali, il quale, come
osservato dall’avvocato generale al paragrafo 48 delle sue conclusioni, non può essere assimilato a quello dei brevetti, così
come riconosciuto dalla Commissione delle Comunità europee. Infatti, l’art. 19 del detto regolamento prevede una durata della
tutela di 25 anni, od anche 30 anni, a far data dalla concessione della tutela medesima.
43     Quanto infine al regolamento n. 1768/92, cui può aggiungersi il regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23
luglio 1996, n. 1610, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198, pag. 30),
occorre ricordare come un certificato di tal genere miri a compensare la lunghezza del periodo che, per i prodotti in questione,
intercorre tra il deposito di una domanda di brevetto e l’autorizzazione di immissione in commercio, prevedendo, in alcuni
casi, un periodo supplementare di protezione del brevetto (v., riguardo al regolamento n. 1768/92, sentenza 21 aprile 2005,
cause riunite C‑207/03 e C‑252/03, Novartis e a., Racc. pag. I‑3209, punto 2).
44     Orbene, il certificato complementare non incide sulla portata nazionale, e dunque eventualmente differente, della tutela attribuita
dal brevetto, né, piú specificamente, sulla durata in quanto tale del brevetto stesso, che resta disciplinata dal diritto
nazionale sulla cui base esso è stato ottenuto.
45     Ciò risulta dall’art. 5 di entrambi i suddetti regolamenti, secondo cui «il certificato conferisce gli stessi diritti che
vengono attribuiti dal brevetto di base ed è soggetto alle stesse limitazioni ed agli stessi obblighi», nonché dall’art. 13,
n. 1, dei medesimi regolamenti, a tenore del quale «[i]l certificato ha efficacia a decorrere dal termine legale del brevetto
di base».
46     È dunque giocoforza constatare che la Comunità non ha ancora esercitato le proprie competenze nel settore dei brevetti o,
quantomeno, che, sul piano interno, tale esercizio di competenze non ha assunto a tutt’oggi rilievo sufficiente per potersi
affermare che, allo stato attuale, tale materia rientri nell’ambito del diritto comunitario.
47     Alla luce del principio ricordato al punto 34 della presente sentenza, se ne deve concludere che, atteso che l’art. 33 dell’accordo
ADPIC rientra in un settore nel quale, allo stato attuale dell’evoluzione del diritto comunitario, gli Stati membri rimangono
competenti in via principale, tali Stati sono liberi di riconoscere o no efficacia diretta alla detta disposizione.
48     Stanti tali premesse, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che, allo stato attuale della normativa comunitaria
nel settore dei brevetti, il diritto comunitario non osta a che l’art. 33 dell’accordo ADPIC venga direttamente applicato
da un giudice nazionale alle condizioni previste dal diritto nazionale.

Sulle spese
49     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
Allo stato attuale della normativa comunitaria nel settore dei brevetti, il diritto comunitario non osta a che l’art. 33 dell’Accordo
sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, costituente l’allegato 1 C dell’Accordo che istituisce
l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione del Consiglio
22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli
accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994), venga direttamente applicato da un giudice nazionale alle
condizioni previste dal diritto nazionale.
Firme
*
Lingua processuale: il portoghese.