CELEX: 61999CJ0383
Recurso de casación
Admisibilidad
Marca comunitaria
Reglamento (CE) n. 40/94
Motivo de denegación absoluto de registro
Carácter distintivo
Marcas compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones descriptivos
Sintagma Baby-dry

Motivación de la sentencia
1 Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 8 de octubre de 1999, Procter & Gamble Company (en lo sucesivo, «Procter & Gamble») interpuso, con arreglo al artículo 49 del Estatuto CE del Tribunal de Justicia, un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999, Procter & Gamble/OAMI (BABY-DRY) (T-163/98, Rec. p. II-2383; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), mediante la cual este último, basándose en un motivo único, la infracción del artículo 62, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), anuló la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «OAMI») de 31 de julio de 1998 (asunto R 35/1998-1; en lo sucesivo, «resolución controvertida») por la que se desestima el recurso interpuesto por Procter & Gamble contra la denegación de registro como marca comunitaria del sintagma Baby-dry para pañales desechables de papel o celulosa y pañales de gasa.
El Reglamento nº 40/94
2 A tenor del artículo 7 del Reglamento nº 40/94:
«1. Se denegará el registro de:
a) los signos que no sean conformes al artículo 4;
b) las marcas que carezcan de carácter distintivo;
c) las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio;
[...]
2. El apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad.
3. Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.»
3 A tenor del artículo 62, apartado 1, del Reglamento nº 40/94:
«Examinado el fondo del recurso, la sala de recurso fallará sobre el recurso. Podrá, o bien ejercer las competencias de la instancia que dictó la resolución impugnada, o bien devolver el asunto a dicha instancia para que le dé cumplimiento.»
Los hechos del litigio
4 Mediante escrito de 3 de abril de 1996, Procter & Gamble solicitó a la OAMI el registro como marca comunitaria del sintagma Baby-dry para pañales desechables de papel o celulosa y para pañales de gasa.
5 El examinador de la OAMI denegó dicha solicitud el 29 de enero de 1998. Mediante la resolución controvertida la Sala Primera de Recurso de la OAMI desestimó el recurso que Procter & Gamble había interpuesto contra la resolución del examinador. Dicha Sala consideró que el sintagma Baby-dry estaba formado exclusivamente por términos que podían servir, en el comercio, para designar el destino del producto de que se trata, que, además, carecía de carácter distintivo y que, por consiguiente, no procedía su registro en virtud del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94. Asimismo, dicha Sala declaró la inadmisibilidad de la argumentación de Procter & Gamble relativa al carácter distintivo que, a su juicio, había adquirido la marca como consecuencia del uso que se había hecho de ella, con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, por cuanto tal argumentación no había sido previamente expuesta ante el examinador de la OAMI.
La sentencia recurrida
6 La sentencia recurrida admitió, en primer lugar, que el sintagma Baby-dry no podía constituir una marca comunitaria, confirmando así la apreciación formulada en la resolución controvertida.
7 El Tribunal de Primera Instancia consideró, en efecto, que los signos compuestos exclusivamente de términos que pueden servir, en el comercio, para designar el destino del producto debían reputarse inapropiados, por su propia naturaleza, para distinguir los productos de una empresa de los de otra, aunque el motivo de denegación sólo exista en una parte de la Comunidad. Los pañales tienen una función de absorción para mantener secos a los bebés. De ello dedujo que el sintagma Baby-dry se limitaba a informar al consumidor sobre el destino del producto sin incluir ningún elemento adicional adecuado para conferirle un carácter distintivo.
8 En segundo lugar, el Tribunal de Primera Instancia examinó la alegación formulada con carácter subsidiario por la demandante, según la cual, la resolución controvertida declaró, indebidamente, inadmisible la proposición de prueba formulada por Procter & Gamble en cuanto al carácter distintivo que, a su juicio, el sintagma Baby-dry había adquirido como consecuencia del uso, con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, por no haber sido propuesta con anterioridad al examinador. Consideró que, al declarar dicha inadmisibilidad, la Sala de Recurso había infringido el artículo 62 del Reglamento nº 40/94, el cual, interpretado a la luz del sistema de dicha disposición, que implica continuidad en la OAMI entre la intervención del examinador y la de las Salas de Recurso, no permite que la Sala desestime una argumentación por el mero hecho de no haber sido expuesta ante el examinador.
9 Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión de que procedía anular la resolución controvertida por cuanto la Sala de Recurso de la OAMI se había negado, indebidamente, a examinar la argumentación de Procter & Gamble relativa al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94.
10 Desestimó las demás pretensiones de Procter & Gamble y anuló la resolución controvertida.
El recurso de casación
11 Procter & Gamble solicita al Tribunal de Justicia que anule la sentencia recurrida en la medida en que el Tribunal de Primera Instancia consideró que, al adoptar la resolución controvertida, la Sala Primera de Recurso de la OAMI no había infringido el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94. Asimismo pidió que se condenara en costas a la OAMI.
12 La OAMI solicita que se desestime el recurso de casación y que se condene en costas a Procter & Gamble.
Sobre la admisibilidad del recurso de casación
Alegaciones de las partes
13 La recurrente sostiene, por una parte, que el Tribunal de Primera Instancia desestimó parcialmente sus pretensiones, ya que había invocado la infracción del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94 contra la resolución controvertida y tal alegación no fue acogida por el Tribunal de Primera Instancia.
14 Por otra parte, expone que puede invocar un interés en recurrir en casación habida cuenta de que, para adoptar las medidas que exige la ejecución de la sentencia recurrida, la OAMI sólo volverá a examinar la solicitud de registro en relación con el artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, y no en relación con el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), de dicho Reglamento. En efecto, el Tribunal de Primera Instancia admitió la interpretación que hizo la resolución controvertida de las dos disposiciones mencionadas en último lugar y, según la recurrente, el alcance de la obligación de ejecución de la sentencia recurrida se aprecia en función de los fundamentos de Derecho en los que necesariamente se sustenta el fallo.
15 La OAMI reconoce que la recurrente tiene un interés para ejercitar la acción y, en cuanto a la admisibilidad, únicamente manifiesta dudas sobre la cuestión de si un recurso de casación puede fundamentarse en el motivo invocado, basado en una supuesta violación del Derecho comunitario. Al tratarse de una cuestión de orden público, confía la decisión sobre el particular al Tribunal de Justicia.
Apreciación del Tribunal de Justicia
16 A tenor del artículo 49, párrafos primero y segundo, del Estatuto CE del Tribunal de Justicia:
«Contra las resoluciones del Tribunal de Primera Instancia que pongan fin al proceso, así como contra las que resuelvan parcialmente la cuestión de fondo o pongan fin a un incidente procesal relativo a una excepción de incompetencia o de inadmisibilidad, podrá interponerse un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución impugnada.
Dicho recurso de casación podrá interponerse por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido total o parcialmente desestimadas. [...]»
17 A tenor del artículo 92, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia:
«El Tribunal de Justicia podrá en cualquier momento, de oficio, examinar las causas de inadmisión de la demanda por motivos de orden público, o podrá declarar, oídas las partes, que el recurso ha quedado sin objeto y que procede su sobreseimiento; decidirá al respecto conforme a lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 91 del presente Reglamento.»
18 Dado que Procter & Gamble pidió al Tribunal de Primera Instancia que anulara la resolución controvertida y que el fallo de la sentencia recurrida revistió la forma de una anulación pura y simple de dicha resolución, procede que el Tribunal de Justicia examine de oficio si fueron desestimadas, al menos parcialmente, las pretensiones de la demandante y si, por tanto, puede interponer un recurso de casación ante el Tribunal de Justicia contra la sentencia recurrida.
19 Del apartado 9 de la sentencia recurrida se deduce que la recurrente solicitó al Tribunal de Primera Instancia por una parte, con carácter principal, que anulara la resolución controvertida en la medida en que consideró que la marca no reunía los requisitos previstos en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94 y, por otra, con carácter subsidiario, que anulara la resolución controvertida en la parte en que declaró inadmisibles las alegaciones de la demandante relativas al artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento.
20 El Tribunal de Primera Instancia desestimó expresamente, en primer lugar, la pretensión principal al afirmar, en el apartado 28 de la sentencia recurrida, que la Sala Primera de Recurso de la OAMI actuó con acierto al considerar que, conforme al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, el sintagma Baby-dry no podía constituir una marca comunitaria. Sólo más adelante el Tribunal de Primera Instancia llegó a la conclusión de que dicha Sala había infringido el artículo 62 del mismo Reglamento al declarar la inadmisibilidad de la argumentación de la demandante relativa a su artículo 7, apartado 3, y, de este modo, acogió la pretensión subsidiaria deducida en el recurso.
21 De su examen de las dos pretensiones del recurso, el Tribunal de Primera Instancia extrajo la conclusión general, expuesta en el apartado 54 de la sentencia recurrida, de que la resolución impugnada debía ser anulada por haberse negado indebidamente la Sala Primera de Recurso de la OAMI a examinar la argumentación de la demandante relativa al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94; añadió que incumbía a la OAMI adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia.
22 En estas circunstancias, y a pesar de que el fallo de la sentencia recurrida no reproduce expresamente la limitación expresada en su apartado 54, procede considerar que, en realidad, dicha sentencia satisface sólo parcialmente a la recurrente.
23 En efecto, en el acto único que constituye la resolución controvertida la Sala Primera de Recurso de la OAMI adoptó, de hecho, dos medidas, una de denegación del registro del sintagma Baby-dry por los motivos previstos en el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94, y la otra por la que se declara la inadmisibilidad de la argumentación de la demandante relativa al artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento.
24 Al anular la resolución controvertida en la parte en que se niega a examinar la argumentación relativa al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, y únicamente en esta medida, la sentencia recurrida dejó subsistente la parte de dicha resolución relativa a la conformidad del sintagma Baby-dry con las exigencias del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), de dicho Reglamento.
25 Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia sólo anuló parcialmente el acto sometido a su control. De ello se desprende que, para adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia recurrida, como las que se evocan en el apartado 54 de dicha sentencia, la OAMI pudo haber procedido únicamente al examen de la aplicación al caso de autos del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, sin revisar su interpretación del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), de dicho Reglamento, que fue corroborada por el Tribunal de Primera Instancia.
26 Por consiguiente, Procter & Gamble justifica que tiene un interés en recurrir en casación la sentencia recurrida en la medida en que ésta no acogió su pretensión de que se anulara la denegación de registro de la marca Baby-dry formulada sobre la base del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94.
27 En consecuencia, procede declarar la admisibilidad del recurso de casación, cuyo objetivo consiste en la anulación, en la parte citada, de la sentencia recurrida.
Sobre la procedencia del recurso de casación
Alegaciones de las partes
28 En apoyo de su recurso de casación la recurrente invoca un motivo único, según el cual el Tribunal de Primera Instancia atribuyó un alcance excesivamente amplio al motivo de denegación absoluto consistente en el carácter exclusivamente descriptivo de los signos y de las indicaciones de que esté compuesta una marca. A su juicio, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, sólo puede denegarse el registro como marca comunitaria de los signos y las indicaciones que el público puede entender únicamente como designación de las características del producto de que se trate y que, como tales, son inadecuadas para dar carácter distintivo a una marca, la cual debe permitir asociar un producto a la empresa que lo comercializa, distinguiéndolo de los productos del mismo tipo procedentes de empresas competidoras.
29 A juicio de la recurrente, al considerar que el sintagma Baby-dry informa directamente al consumidor sobre el destino de los productos y que no lleva vinculado ningún elemento adicional que pueda determinar la aptitud del signo en su conjunto para distinguir los productos de la recurrente de los de otras empresas, el Tribunal de Primera Instancia interpretó y aplicó incorrectamente la disposición controvertida.
30 El Tribunal de Primera Instancia dictó, según dicha parte, una sentencia inspirada por una concepción superada de la marca, según la cual el registro de una marca confiere a su titular un monopolio sobre el uso de los signos o de las indicaciones de que está formada; tal monopolio implica que todos los signos o indicaciones que tengan carácter descriptivo deben dejarse libres para su uso en el tráfico mercantil, y son, por definición, inadecuados para constituir marcas.
31 La recurrente señala que la concepción moderna que inspiró el Reglamento nº 40/94 excluye, por el contrario, todo derecho monopolístico sobre los signos o las indicaciones que constituyen una marca, que los terceros, a su juicio, pueden seguir usando normalmente. Correlativamente, ningún tipo de signos o de indicaciones es inapropiado in abstracto para constituir una marca. Considera que el carácter descriptivo, al igual que el carácter genérico, de un signo o de una indicación sólo constituye una subcategoría del motivo de denegación consistente en la falta de carácter distintivo de los signos o de las indicaciones propuestas como marca, debiendo considerarse conjuntamente ambos conceptos -carácter distintivo y carácter no exclusivamente descriptivo- para determinar si los signos o las indicaciones propuestas son apropiados para identificar los productos de que se trate como procedentes de una empresa concreta.
32 La OAMI no niega la pertinencia de este análisis teórico y expone que el carácter distintivo es el elemento determinante a la hora de apreciar la aptitud de un signo para constituir una marca, siendo a este respecto el carácter exclusivamente descriptivo un caso en el que se da una presunción de falta de carácter distintivo.
33 Según la OAMI, la denegación de registro basada en el carácter descriptivo requiere la concurrencia de tres requisitos:
- la inexistencia de modalidades de presentación o de elementos añadidos cuya presencia haga que el signo no sea exclusivamente descriptivo;
- la referencia del signo a una cualidad esencial del producto, y no a una cualidad secundaria o que no sea propia de él;
- el carácter perceptible de tal referencia para el público interesado en el consumo del producto.
34 Considera dicha parte que, como declaró el Tribunal de Primera Instancia, el sintagma Baby-dry cumple los requisitos necesarios para ser considerado exclusivamente descriptivo.
Apreciación del Tribunal de Justicia
35 Debe recordarse que, a tenor del artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº 40/94, debe denegarse el registro, en virtud de la letra b), de las marcas que carezcan de carácter distintivo y, en virtud de la letra c), de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio.
36 Además, en virtud del artículo 12 del Reglamento nº 40/94, el derecho conferido por la marca no permite prohibir a un tercero hacer uso, en el tráfico económico, de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, a la cantidad, al destino, al valor, a la procedencia geográfica, a la época de producción del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos, siempre que ese uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial.
37 De dichas disposiciones relacionadas entre sí se desprende, como reconocen tanto Procter & Gamble como la OAMI, que el objeto de la prohibición del registro como marca de signos o de indicaciones exclusivamente descriptivos es evitar que se registren como marcas signos o indicaciones que, por su identidad con medios habituales de designación de los productos o de los servicios de que se trate o de sus características, no permitan cumplir la función de identificación de la empresa que los comercializa y que, por lo tanto, carezcan del carácter distintivo que tal función requiere.
38 Esta interpretación es la única que resulta asimismo conforme con el artículo 4 del Reglamento nº 40/94, a cuyo tenor, pueden constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.
39 Por consiguiente, los signos y las indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 son únicamente los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista del consumidor, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, un producto o un servicio como aquel para el que se solicita el registro. Además, sólo debe denegarse el registro de una marca que contenga signos e indicaciones que respondan a dicha definición si no contiene otros signos u otras indicaciones y, además, los signos y las indicaciones exclusivamente descriptivos de que esté compuesta no se presentan o disponen de una manera que distinga el conjunto resultante de las formas habituales de designación de los productos o servicios de que se trate o de sus características esenciales.
40 En relación con marcas compuestas por palabras, como la que es objeto del litigio, debe apreciarse un posible carácter descriptivo no sólo respecto a cada uno de los términos considerados separadamente sino también respecto al conjunto que forman. Cualquier diferencia perceptible entre la expresión del sintagma propuesto para el registro y los términos utilizados, en el lenguaje corriente de la categoría de consumidores interesada, para designar el producto o el servicio o sus características esenciales es adecuada para conferir a ese sintagma un carácter distintivo que le permite ser registrado como marca.
41 Es cierto que el artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº 40/94 establece que el apartado 1 de este artículo se aplica incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad. Dicha disposición, que se citó acertadamente en el apartado 24 de la sentencia recurrida, implica que si un sintagma tiene carácter únicamente descriptivo en una de las lenguas utilizadas en el comercio dentro de la Comunidad, la comprobación de esta circunstancia basta para hacer que sea inapropiado para ser registrado como marca comunitaria.
42 Por consiguiente, para apreciar la aptitud de un sintagma, como Baby-dry, para tener carácter distintivo, hay que adoptar el punto de vista de un consumidor de lengua inglesa. Desde este punto de vista, y en relación con los pañales para bebés, la apreciación que debe realizarse depende de si puede entenderse que el sintagma controvertido es la forma normal de designar ese producto o de presentar sus características esenciales en el lenguaje ordinario.
43 Pues bien, aunque el sintagma considerado evoca indiscutiblemente la función que se supone que cumple la mercancía, no reúne, sin embargo, los requisitos recordados en los apartados 39 a 42 de la presente sentencia. En efecto, si bien cada uno de los dos términos que integran el conjunto puede formar parte de expresiones correspondientes al lenguaje normal para designar la función de los pañales para bebés, su yuxtaposición, no habitual en su estructura, no constituye una expresión conocida de la lengua inglesa para designar tales productos o para presentar sus características esenciales.
44 En consecuencia, no puede considerarse que términos como Baby-dry tengan conjuntamente carácter descriptivo; por el contrario, reflejan una invención léxica que permite que la marca formada de esta manera cumpla una función distintiva y no se puede denegar su registro con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.
45 Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al declarar que la Sala Primera de Recurso de la OAMI había resuelto legalmente, sobre la base de dicha disposición, que el sintagma Baby-dry no podía constituir una marca comunitaria.
46 En estas circunstancias, procede anular la sentencia recurrida en la medida solicitada por Procter & Gamble y, acogiendo las pretensiones formuladas por ésta ante el Tribunal de Primera Instancia, anular asimismo la resolución controvertida en la medida en que, sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, denegó la solicitud de registro de la marca Baby-dry.
Decisión sobre las costas
Costas
47 A tenor del artículo 122 del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado y dicho Tribunal resuelva definitivamente sobre el litigio.
48 A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de recurso de casación en virtud del artículo 118, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber solicitado Procter & Gamble que se condene en costas a la OAMI y haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por ésta procede condenarla al pago de las costas de ambas instancias.
Parte dispositiva
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA
decide:
1) Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de julio de 1999, Procter & Gamble/OAMI (BABY-DRY) (T-163/98), en la medida en que declaró que la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) no había infringido el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, al adoptar su resolución de 31 de julio de 1998 (asunto R 35/1998-1).
2) Anular la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 31 de julio de 1998 (asunto R 35/1998-1), en la medida en que, sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94, denegó la solicitud de registro de la marca Baby-dry.
3) Condenar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos), al pago de las costas de ambas instancias.