CELEX: 62008CJ0302
Marchi
Registrazione internazionale
Protocollo relativo all’Intesa di Madrid
Regolamento (CE) n. 40/94
Art. 146
Identità degli effetti di una registrazione internazionale e di un marchio comunitario all’interno della Comunità
Regolamento (CE) n. 1383/2003
Art. 5, n. 4
Merci sospettate di violare un marchio
Intervento delle autorità doganali
Titolare di un marchio comunitario
Diritto di ottenere l’intervento anche in Stati membri diversi da quello destinatario della domanda d’intervento
Estensione al titolare di una registrazione internazionale

La domanda di decisione pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 5, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti (
GU L 196, pag. 7
), e dell’art. 146 del regolamento (CE) del Consiglio , n. 40/94, sul marchio comunitario (
GU 1994, L 11, pag. 1
), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio , n. 1992 (
GU L 296, pag. 1
; in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»).
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che vede contrapposte la Zino Davidoff SA (in prosieguo: la «Davidoff») e la Bundesfinanzdirektion Südost in merito ad una domanda della Davidoff volta alla confisca in dogana di merci sospettate di violare taluni marchi oggetto di registrazioni internazionali dei quali essa è titolare.
Contesto normativo
L’art. 1 del regolamento n. 1383/2003 dispone quanto segue:
«1.   Il presente regolamento stabilisce le condizioni d’intervento dell’autorità doganale qualora le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale:
a)
siano dichiarate per l’immissione in libera pratica, l’esportazione o la riesportazione (…);
b)
siano scoperte, in occasione di un controllo effettuato su merci introdotte nel territorio doganale della Comunità o in uscita da questo (…), vincolate ad un regime sospensivo (…), in procinto di essere riesportate previa notifica (…) o poste in zona franca o deposito franco (…).
2.   Il presente regolamento stabilisce inoltre le misure che le autorità competenti devono adottare quando è stato accertato che le merci di cui al paragrafo 1 violano effettivamente un diritto di proprietà intellettuale».
L’art. 2 del medesimo regolamento enuncia che:
«1.   Ai fini del presente regolamento, per “merci che violano un diritto di proprietà intellettuale”, si intendono:
a)
le “merci contraffatte”, vale a dire:
i)
le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio di fabbrica o di commercio identico a quello validamente registrato per gli stessi tipi di merci, o che non possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali da tale marchio di fabbrica o di commercio e che pertanto violi i diritti del titolare del marchio in questione ai sensi della normativa comunitaria, quali previsti dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario o ai sensi della legislazione dello Stato membro in cui è presentata la domanda per l’intervento delle autorità doganali;
(…)
(…)
2.   Ai fini del presente regolamento per “titolare del diritto” si intende:
a)
il titolare di un marchio di fabbrica o di commercio (…)
(…)».
L’art. 5 è formulato nei seguenti termini:
«1.   In ogni Stato membro il titolare del diritto può presentare al servizio doganale competente una domanda scritta per ottenere l’intervento delle autorità doganali quando le merci si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1 (domanda d’intervento).
(…)
4.   Quando il richiedente è titolare di un marchio comunitario (…), la domanda d’intervento può essere finalizzata ad ottenere, oltre all’intervento delle autorità doganali dello Stato membro in cui essa è presentata, l’intervento delle autorità doganali di uno o più altri Stati membri.
(…)».
La Comunità ha aderito, con effetti dal 1
o
ottobre 2004, al protocollo relativo all’Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il (in prosieguo: il «protocollo»), in forza della decisione del Consiglio , 2003/793/CE (
GU L 296, pag. 20
).
L’art. 4 del protocollo prevede quanto segue:
«Effetti della registrazione internazionale
1)
a)
A decorrere dalla data della registrazione o dell’iscrizione (…), la protezione del marchio in ciascuna delle parti contraenti interessate sarà la medesima come se questo marchio fosse stato direttamente depositato presso l’Ufficio di tale parte contraente. Se non è stato notificato all’Ufficio internazionale nessun rifiuto (…) o se un rifiuto notificato (…) è stato ritirato in seguito, la protezione del marchio nella parte contraente interessata sarà, a decorrere da tale data, la medesima come se questo marchio fosse stato registrato dall’Ufficio di questa parte contraente.
(…)».
L’art. 146 del regolamento n. 40/94, rubricato «Efficacia delle registrazioni internazionali che designano la Comunità », così dispone:
«1.   La registrazione internazionale che designa la Comunità europea ha la stessa efficacia di una domanda di marchio comunitario (…).
2.   Se non viene notificato alcun rifiuto (…) o se tale rifiuto è stato ritirato, la registrazione internazionale di un marchio che designa la Comunità europea ha la stessa efficacia della registrazione di un marchio come marchio comunitario (…).
(…)».
Causa principale e questione pregiudiziale
Il 10 maggio 2007 la Davidoff ha presentato all’Oberfinanzdirektion Nürnberg, divenuta Bundesfinanzdirektion Südost, una domanda ai sensi dell’art. 5, n. 4, del regolamento n. 1383/2003 per la confisca in dogana di merci sospettate di violare dodici marchi oggetto di registrazioni internazionali dei quali essa è titolare.
Detta domanda è stata respinta il 22 agosto 2007 con la motivazione che l’art. 5, n. 4, del regolamento n. 1383/2003 contempla unicamente il «titolare di un marchio comunitario» e che il regolamento medesimo non è stato modificato dal legislatore comunitario nonostante l’adesione della Comunità al protocollo.
La Davidoff ha proposto ricorso contro tale diniego dinanzi al Finanzgericht München.
Detto giudice ritiene che le disposizioni comunitarie di cui trattasi presentino taluni problemi d’interpretazione.
Dal canto suo, esso reputa che, al di là della sua mera formulazione, l’art. 5, n. 4, del regolamento n. 1383/2003 si applichi anche al titolare di un marchio oggetto di registrazione internazionale, essendo un marchio siffatto equiparabile, quanto alla sua efficacia nella Comunità, ad un marchio comunitario.
In tale contesto, il Finanzgericht München ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 5, n. 4, del regolamento [n. 1383/2003] debba essere interpretato, alla luce dell’adesione della Comunità europea al [protocollo], nel senso che, nonostante l’utilizzo della nozione di “marchio comunitario”, esso comprende anche le registrazioni internazionali di marchi ai sensi degli artt. 146 e segg. del regolamento [n. 40/94]».
Sulla questione pregiudiziale
Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 5, n. 4, del regolamento n. 1383/2003, letto alla luce dell’art. 146 del regolamento n. 40/94, consenta al titolare di un marchio oggetto di registrazione internazionale di ottenere, analogamente al titolare di un marchio comunitario, l’intervento delle autorità doganali di uno o più Stati membri diversi da quello in cui presenta la sua domanda.
A tale riguardo occorre rilevare che il regolamento n. 1383/2003 è stato adottato prima dell’adesione della Comunità al protocollo in virtù della decisione n. 2003/793.
Ai sensi dell’art. 4, n. 1, del protocollo, la protezione di un marchio oggetto di registrazione internazionale è, in ciascuna delle parti contraenti designate dal titolare di detto marchio, la medesima come se quest’ultimo fosse stato direttamente depositato presso l’Ufficio di tale parte contraente.
L’ottavo ‘considerando’ del regolamento n. 1992/2003 enuncia che quest’ultimo reca le misure necessarie a rendere operativa l’adesione della Comunità al protocollo.
Il sesto ‘considerando’ del regolamento n. 1992/2003 sottolinea, tra l’altro, che è necessario consentire ai titolari di registrazioni internazionali ai sensi del protocollo di chiedere la protezione dei propri marchi in forza del sistema del marchio comunitario.
Il primo ‘considerando’ rammenta che, nel sistema del marchio comunitario, i marchi comunitari godono di una protezione uniforme e hanno efficacia su tutto il territorio della Comunità.
Sulla scorta di tali ‘considerando’, l’art. 146, n. 2, del regolamento n. 40/94, inserito dal regolamento n. 1992/2003, prevede che la registrazione internazionale di un marchio che designa la Comunità ha la stessa efficacia della registrazione di un marchio come marchio comunitario.
Ne risulta che, in tal modo, il legislatore comunitario ha inteso equiparare, quanto alla loro efficacia, i marchi oggetto di una registrazione internazionale a quelli comunitari, come rilevato dal giudice del rinvio, dalla ricorrente nella causa principale, dall’insieme degli Stati membri che hanno presentato osservazioni, nonché dalla Commissione delle Comunità europee.
L’art. 5, n. 4, del regolamento n. 1383/2003 si riferisce, precisamente, ad una procedura tesa all’attuazione nella Comunità della protezione di un marchio comunitario, relativamente agli effetti di quest’ultimo.
Stando al suo enunciato, tale disposizione consente esclusivamente al «titolare di un marchio comunitario» di ottenere, nell’ambito di una domanda d’intervento, oltre all’intervento delle autorità doganali dello Stato membro in cui tale domanda è presentata, quello delle autorità doganali di uno o più altri Stati membri.
Nondimeno, a seguito dell’equiparazione dei marchi oggetto di una registrazione internazionale ai marchi comunitari, si deve necessariamente ammettere che, in linea con l’intenzione del legislatore comunitario alla base dell’adozione del regolamento n. 1992/2003, l’applicazione dell’art. 5, n. 4, del regolamento n. 1383/2003 può essere richiesta anche dal titolare di un marchio oggetto di una registrazione internazionale.
Occorre quindi risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che l’art. 5, n. 4, del regolamento n. 1383/2003, letto alla luce dell’art. 146 del regolamento n. 40/94, dev’essere interpretato nel senso che esso consente al titolare di un marchio oggetto di registrazione internazionale di ottenere, analogamente al titolare di un marchio comunitario, l’intervento delle autorità doganali di uno o più Stati membri diversi da quello in cui presenta la sua domanda.
Sulle spese
Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L’art. 5, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio 22 luglio 2003, n. 1383, relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, letto alla luce dell’art. 146 del regolamento (CE) , n. 40/94, sul marchio comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio , n. 1992, dev’essere interpretato nel senso che esso consente al titolare di un marchio oggetto di registrazione internazionale di ottenere, analogamente al titolare di un marchio comunitario, l’intervento delle autorità doganali di uno o più Stati membri diversi da quello in cui presenta la sua domanda.

Firme
(
*1
)	Lingua processuale: il tedesco.