CELEX: 62003CJ0321
Ochranné známky
Sbližování právních předpisů
Směrnice 89/104/EHS
Článek 2
Pojem označení, jež může tvořit ochrannou známku
Průhledná sběrná nádoba nebo komora, která je součástí vnějšího povrchu vysavače

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 3 odst. 3 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988,
kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. 1989, L 40, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 92, dále jen „směrnice“).
Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi společností Dyson Ltd (dále jen „Dyson“) a Registrar of Trade Marks (dále jen
„Registrar“) týkajícího se zamítnutí Registrar zapsat dvě ochranné známky, které tvoří průhledná sběrná nádoba nebo komora
(dále jen „sběrná nádoba“), která je součástí vnějšího povrchu vysavače.

Právní rámec

Právní úprava Společenství
Cílem směrnice je podle jejího prvního bodu odůvodnění sblížit právní předpisy členských států o ochranných známkách za účelem
potlačení existujících rozdílů, které mohou bránit volnému pohybu zboží a služeb a mohou narušovat podmínky soutěže v rámci
společného trhu.
Sedmý bod odůvodnění směrnice stanoví, že „dosažení cílů, jež sblížení právních předpisů sleduje, předpokládá, že podmínky
pro nabytí a udržení práva k zapsané ochranné známce jsou v zásadě ve všech členských státech stejné“, a že „je proto žádoucí
vyhotovit příkladný seznam označení, která mohou tvořit ochrannou známku, jsou-li způsobilá odlišit zboží nebo služby jednoho
podniku od zboží nebo služeb jiných podniků [...]“.
Článek 2 směrnice, nazvaný „Označení, jež mohou tvořit ochrannou známku“, stanoví:
„Ochrannou známkou může být jakékoli označení, schopné grafického ztvárnění, zejména slova, včetně osobních jmen, kresby,
písmena, číslice, tvar zboží nebo jeho balení, pokud jsou tato označení způsobilá odlišit zboží nebo služby jednoho podniku
od zboží či služeb jiných podniků.“
Článek 3 směrnice, nazvaný „Důvody pro zamítnutí či neplatnost“, stanoví ve svých odstavcích 1 a 3:
„1.      Do rejstříku nebudou zapsány[,] a jsou-li zapsány, budou prohlášeny neplatnými:
a)      označení, která nemohou tvořit ochrannou známku;
b)      ochranné známky, které postrádají rozlišovací způsobilost;
c)      ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu,
jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby zboží nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;
[...]
e)      označení, která jsou tvořena výlučně:
–        tvarem, který vyplývá z povahy samotného zboží,
–        tvarem zboží, který je nezbytný pro dosažení technického výsledku,
–        tvarem, který dává zboží podstatnou hodnotu;
[…]
3.      Přihláška ochranné známky nebude zamítnuta nebo v případě, že je ochranná známka zapsána, nebude prohlášena za neplatnou podle
odst. 1 písm. b), c) nebo d), pokud před podáním přihlášky a v důsledku užívání získala rozlišovací způsobilost. Nadto mohou
členské státy stanovit, že toto ustanovení se použije také v případě, že rozlišovací způsobilost byla získána po dni podání
přihlášky ochranné známky nebo po dni jejího zápisu.“

Vnitrostátní právní úprava
Ustanovení čl. 1 odst. 1 a čl. 3 odst. 1 zákona z roku 1994 o ochranných známkách (Trade Marks Act 1994, dále jen „zákon z roku
1994“) stanoví následující:
„1. (1) V tomto zákoně se ,ochrannou známkou‘ rozumí každé označení schopné grafického ztvárnění a způsobilé odlišit zboží a služby
jednoho podniku od zboží a služeb jiných podniků.
Ochrannou známku mohou tvořit zejména slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice nebo tvar zboží nebo jeho balení.
[…]
3. (1)          Do rejstříku nebudou zapsány:
a)      označení, která nesplňují podmínky uvedené [v] čl. 1 odst. 1;
b)      ochranné známky, které postrádají jakoukoli rozlišovací způsobilost;
c)      ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v oblasti obchodu k označení druhu,
jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby zboží nebo poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;
d)      ochranné známky, které jsou tvořeny výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých
a zavedených obchodních zvyklostech.
Přihláška ochranné známky nebude zamítnuta podle písmen b), c) nebo d), pokud před podáním přihlášky a v důsledku užívání
získala ochranná známka rozlišovací způsobilost.“

Spor v původním řízení a předběžné otázky
Od roku 1993 společnost Dyson vyrábí a uvádí na trh vysavač Dual Cyclone, bezsáčkový vysavač, v němž se nečistoty a prach
ukládají do plastové průhledné nádoby, která je součástí přístroje.
Dne 10. prosince 1996 podala společnost Notetry Ltd, vlastněná Jamesem Dysonem, u Registrar přihlášku k zápisu šesti ochranných
známek pro „přístroje na čištění, leštění a šamponování podlah a koberců; vysavače; přístroje na šamponování koberců; leštící
stroje na podlahy; součásti a díly všech výše uvedených výrobků“ spadající do třídy 9 ve smyslu Niceské dohody o mezinárodním
třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků. Tato přihláška byla převedena
na společnost Dyson dne 5. února 2002.
Došlo ke vzdání se uvedené přihlášky pro čtyři z těchto ochranných známek, ale přihláška byla nicméně zachována pro dvě zbývající
ochranné známky, které jsou popsány následovně: „[o]chrannou známku tvoří průhledná sběrná nádoba nebo komora, která je součástí
vnějšího povrchu vysavače, jak je znázorněna na obrázku“. Ke každému z těchto popisů bylo připojeno vyobrazení jednoho či
druhého ze dvou modelů bezsáčkového vysavače vyráběného a uváděného na trh společností Dyson.
Přihláška byla zamítnuta rozhodnutím Registrar, které bylo potvrzeno Hearing officer dne 23. července 2002. Společnost Dyson
podala proti tomuto rozhodnutí odvolání k High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. Tento usoudil, že obě
dotčené ochranné známky postrádají rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 3 odst. 1 prvního pododstavce písm. b) zákona z roku
1994 a krom toho jsou popisem vlastností výrobků, na které se vztahuje přihláška k zápisu, ve smyslu čl. 3 odst. 1 prvního
pododstavce písm. c) téhož zákona. High Court si naproti tomu klade otázku, zda uvedené ochranné známky ke dni podání přihlášky,
a sice v roce 1996, získaly rozlišovací způsobilost užíváním ve smyslu čl. 3 odst. 1 druhého pododstavce zákona z roku 1994.
V tomto ohledu má High Court za to, že v roce 1996 spotřebitelé jednak vnímali průhlednou sběrnou nádobu jako nepřímý důkaz
toho, že vysavač, na který se dívají, je bez sáčku, a jednak byli informováni prostřednictvím reklamy a v důsledku neexistence
konkurenčního výrobku na trhu – jelikož společnost Dyson v tehdejší době měla faktický monopol na tento druh výrobků – že
bezsáčkové vysavače jsou vysavače vyráběné společností Dyson. Naproti tomu zdůrazňuje, že průhledná sběrná nádoba ještě nebyla
v této době společností Dyson aktivně propagována jako ochranná známka. Tudíž si s přihlédnutím k bodu 65 rozsudku ze dne
18. června 2002, Philips (C‑299/99, Recueil, s. I‑5475), klade otázku, zda pouhý faktický monopol stačí k tomu, aby označení získalo rozlišovací způsobilost
s přihlédnutím k asociaci výrobku s výrobcem, nebo zda je třeba navíc vyžadovat propagaci označení jako ochranné známky.
Za těchto podmínek se High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu
dvoru dvě následující předběžné otázky:
„1)      Jestliže přihlašovatel užíval označení (jiné než tvar) spočívající ve funkční vlastnosti, která je součástí vnějšího vzhledu
nového typu výrobku, a až do dne podání přihlášky ochranné známky měl na takové výrobky faktický monopol, stačí k tomu, aby
označení získalo rozlišovací způsobilost ve smyslu čl. 3 odst. 3 [směrnice], že si značná část relevantní veřejnosti ke dni
podání přihlášky spojovala výrobky nesoucí předmětné označení s přihlašovatelem a s žádným jiným výrobcem?
2)      Pakliže toto nestačí, co dalšího je třeba, aby označení mohlo získat rozlišovací způsobilost, a je zejména třeba, aby osoba,
která toto označení užívala, je také propagovala jako ochrannou známku?“
Usnesením ze dne 12. října 2004 Soudní dvůr v souladu s čl. 54 třetím pododstavcem statutu Soudního dvora přerušil řízení,
dokud Soud prvního stupně Evropských společenství nevynese rozsudek ve věci Dyson v. OHIM (vysavač) (T‑278/02), v němž byla položena tatáž otázka výkladu jako v projednávané věci.
Svou žalobou k Soudu se společnost Dyson domáhala zrušení rozhodnutí prvního odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním
trhu (ochranné známky a vzory), kterým Úřad odmítl zapsat ochrannou známku určenou pro „[p]řístroje na čištění, leštění a šamponování
podlah a koberců; vysavače; přístroje na šamponování koberců; leštící stroje na podlahy; součásti a díly všech výše uvedených
výrobků“. Ve formuláři přihlášky společnost Dyson popsala přihlašovanou ochrannou známku takto:
„Ochrannou známku tvoří průhledná sběrná nádoba nebo komora, která je součástí vnějšího povrchu vysavače.“
Jelikož společnost Dyson vzala následně uvedenou přihlášku zpět, Soud rozhodl usnesením ze dne 14. listopadu 2005, že žaloba
se stala bezpředmětnou, a že tudíž ve věci již nerozhodne v souladu s článkem 113 jednacího řádu Soudu. V důsledku toho bylo
k témuž datu pokračováno v řízení před Soudním dvorem.

K předběžným otázkám
Podstatou předběžných otázek předkládajícího soudu je, za jakých podmínek může označení získat rozlišovací způsobilost ve
smyslu čl. 3 odst. 3 směrnice, když stejně jako v projednávaném případě hospodářský subjekt, který užíval označení, měl na
výrobek nesoucí toto označení přede dnem podání přihlášky ochranné známky faktický monopol.
Z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že tyto otázky byly položeny ohledně přihlášky, kterou se společnost Dyson snaží zapsat
dvě ochranné známky, které podle znění uvedené přihlášky tvoří „průhledná sběrná nádoba nebo komora, která je součástí vnějšího
povrchu vysavače, jak je znázorněna na obrázku“.
Jak společnost Dyson opakovaně uvedla jak ve svých písemných vyjádřeních, tak na jednání, a jak to konstatoval sám vnitrostátní
soud v předkládacím rozhodnutí, tato přihláška nemá za cíl získání zápisu ochranné známky k jednomu nebo více určitým tvarům
průhledné sběrné nádoby – jelikož tvary graficky ztvárněné v uvedené přihlášce jsou pouze příklady takové nádoby – ale má
za cíl získat zápis ochranné známky k nádobě samé. Je krom toho nesporné, že tyto ochranné známky netvoří určitá barva, ale
neexistence konkrétní barvy, a sice průhlednost, která umožňuje spotřebiteli zjistit množství prachu uloženého ve sběrné nádobě
a informovat jej o tom, že tato nádoba je plná.
Z toho vyplývá, že předmětem přihlášky k zápisu ochranných známek v původním řízení jsou všechny představitelné tvary průhledné
sběrné nádoby, která je součástí vnějšího povrchu vysavače.
Ve svých písemných vyjádřeních a na jednání Komise Evropských společenství uplatnila, že předmět takové přihlášky nepředstavuje
„označení“ ve smyslu článku 2 směrnice, a že tudíž nemůže být zapsán jako ochranná známka. Ačkoliv tato otázka nebyla předkládajícím
soudem položena, před případným přistoupením k výkladu ustanovení článku 3 směrnice je tudíž nezbytné ověřit, zda předmět
uvedené přihlášky splňuje podmínky stanovené v článku 2 této směrnice.
Podle společnosti Dyson a vlády Spojeného království Soudnímu dvoru v rámci řízení o předběžné otázce na základě článku 234 ES
nepřísluší vznést bez návrhu otázku, kterou se předkládající soud nezabýval. Na jednání tito účastníci řízení v tomto ohledu
zdůraznili, že při správním řízení Registrar poté, co vznesl výhrady, pokud jde o to, zda předmět přihlášky společnosti Dyson
je označením, jež může tvořit ochrannou známku, upustil od uvedených výhrad, když společnost Dyson vzala zpět čtyři z šesti
ochranných známek, jejichž zápis byl původně požadován.
Je třeba připomenout, že podle judikatury je výlučně věcí předkládajícího soudu definovat předmět otázek, které zamýšlí položit
Soudnímu dvoru. Je totiž věcí pouze vnitrostátních soudů, kterým byl spor předložen a jež musí nést odpovědnost za soudní
rozhodnutí, které bude vydáno, posoudit s ohledem na konkrétní okolnosti věci jak nezbytnost rozhodnutí o předběžné otázce
pro vydání jejich rozsudku, tak i relevanci otázek, které kladou Soudnímu dvoru (viz v tomto smyslu rozsudky ze dne 16. března
1999, Castelletti, C‑159/97, Recueil, s. I‑1597, bod 14, jakož i ze dne 6. července 2006, Kersbergen-Lap a Dams-Schipper, C‑154/05, Sb. rozh. s. I‑6249, bod 21).
Nicméně i když po formální stránce předkládající soud omezí svou žádost na výklad určitých ustanovení Společenství, která
mohou přicházet v úvahu, taková skutečnost Soudnímu dvoru nebrání, aby vnitrostátnímu soudu podal veškerý výklad práva Společenství,
který může být užitečný pro rozhodnutí ve věci, která mu byla předložena, bez ohledu na to, zda tento soud tento výklad ve
své otázce zmínil (viz v tomto smyslu rozsudky ze dne 29. dubna 2004, Weigel, C‑387/01, Recueil, s. I‑4981, bod 44, a ze dne
21. února 2006, Ritter-Coulais, C‑152/03, Sb. rozh. s. I‑1711, bod 29).
Přitom na základě čl. 3 odst. 1 písm. a) směrnice nebudou označení, která nemohou tvořit ochrannou známku, zapsána do rejstříku,
a jsou-li zapsána, budou prohlášena neplatnými. Toto ustanovení tak brání tomu, aby byla zapsána označení, která nesplňují
podmínky stanovené v čl. 2 odst. 2 směrnice, jehož cílem je definovat druhy označení, která mohou tvořit ochranné známky (viz
v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Philips, bod 38).
Za těchto podmínek, na rozdíl od toho, co tvrdila společnost Dyson a vláda Spojeného království, i když se znění otázek překládajícího
soudu týká výhradně článku 3 směrnice a i když se uvedený soud ve sporu v původním řízení nezabýval otázkou, zda předmět dotčené
přihlášky může být považován za označení, které může tvořit ochrannou známku ve smyslu článku 2 uvedené směrnice, je nejprve
třeba přezkoumat tuto posledně uvedenou otázku (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 6. května 2003, Libertel, C‑104/01, Recueil, s. I‑3793, bod 22).
Podle článku 2 směrnice mohou ochrannou známku tvořit jakákoliv označení, pokud jsou jednak schopná grafického ztvárnění,
a pokud jsou způsobilá odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží či služeb jiných podniků (výše uvedený rozsudek
Philips, bod 32, a rozsudek ze dne 12. prosince 2002, Sieckmann, C‑273/00, Recueil, s. I‑11737, bod 39).
Z toho vyplývá, že k tomu, aby mohl tvořit ochrannou známku ve smyslu článku 2 směrnice, musí předmět každé přihlášky splňovat
tři podmínky. Zaprvé musí tvořit označení. Zadruhé toto označení musí být schopné grafického ztvárnění. Zatřetí toto označení
musí být způsobilé odlišit zboží nebo služby jednoho podniku od zboží nebo služeb jiných podniků (viz v tomto smyslu výše
uvedený rozsudek Libertel, bod 23, a rozsudek ze dne 24. června 2004, Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, Sb. rozh. s. I‑6129, bod 22).
Podle Komise nesplňuje přihláška podaná společností Dyson první z těchto podmínek, neboť se týká konceptu, v daném případě
konceptu průhledné sběrné nádoby vysavače bez ohledu na její tvar. Jelikož však koncept nelze vnímat jedním z pěti fyzických
smyslů a vyžaduje pouze zapojení představivosti, není „označením“ ve smyslu článku 2 směrnice. Pokud by koncept mohl tvořit
ochrannou známku, logika, na níž stojí čl. 3 odst. 1 písm. e) směrnice – a sice vyhnout se tomu, aby ochrana práva ochranných
známek vedla k přiznání monopolu na technická řešení nebo užitkové vlastnosti výrobku jejímu majiteli – by byla zmařena. Nemůže
být tudíž možné získat tuto výhodu zapsáním všech tvarů, které by mohla mít určitá funkční vlastnost, jak by tomu bylo tehdy,
pokud by bylo možno zapsat koncept, který může zahrnovat četné fyzické projevy.
Naproti tomu společnost Dyson, podporovaná v tomto bodě vládou Spojeného království, má za to, že i když je pravda, jak to
uvedla na jednání, že koncept není označením, které může být zapsáno jako ochranná známka, její přihláška se týká „označení“
ve smyslu článku 2 směrnice. Pojem „označení“, který je široce definován judikaturou, se totiž vztahuje na jakékoliv sdělení,
které lze vnímat jedním z pěti fyzických smyslů. Z původního řízení přitom vyplývá, že spotřebitelé si spojují průhlednou
sběrnou nádobu, která je předmětem přihlášky, se společností Dyson. Krom toho spotřebitel je schopen jednak vidět uvedenou
sběrnou nádobu, která představuje fyzickou část vysavače, a jednak konstatovat, že je průhledná. Průhledná sběrná nádoba je
tedy vnímatelná zrakem, a nemůže být tudíž považována za výplod spotřebitelovy představivosti.
V tomto ohledu je třeba připomenout, že podle článku 2 směrnice označení, která mohou tvořit ochrannou známku, jsou zejména
slova, včetně osobních jmen, kresby, písmena, číslice, tvar zboží nebo jeho balení.
Ačkoliv toto ustanovení uvádí pouze označení, která lze vnímat vzhledově, dvojrozměrná či trojrozměrná, a která tedy mohou
být zobrazena prostřednictvím písmen nebo psanými znaky či obrazy, ze znění jak uvedeného článku 2, tak sedmého bodu odůvodnění
směrnice, který uvádí „příkladný seznam“ označení, která mohou tvořit ochrannou známku, nicméně vyplývá, že tento výčet není
taxativní. Soudní dvůr již tedy rozhodl, že ačkoliv článek 2 směrnice nezmiňuje označení, která nelze jako taková vnímat vzhledově,
jako jsou zvuky nebo vůně, výslovně je nevylučuje (výše uvedený rozsudek Sieckmann, body 43 a 44, jakož i rozsudek ze dne
27. listopadu 2003, Shield Mark, C‑283/01, Recueil, s. I‑14313, body 34 a 35).
Nelze však připustit, že předmět každé přihlášky ochranné známky nezbytně představuje označení ve smyslu článku 2 směrnice,
jinak by tato podmínka byla zbavena veškeré podstaty.
Jak již Soudní dvůr uvedl, cílem tohoto požadavku je zejména zabránit tomu, aby bylo právo ochranných známek zneužito k získání
neoprávněné soutěžní výhody (výše uvedený rozsudek Heidelberger Bauchemie, bod 24).
V projednávaném případě je přitom nesporné, že předmětem přihlášky v původním řízení není určitý druh průhledné sběrné nádoby,
která je součástí vnějšího povrchu vysavače, ale obecně a abstraktně všechny představitelné tvary takové sběrné nádoby.
V tomto ohledu společnost Dyson nemůže tvrdit, že předmět jeho přihlášky v původním řízení lze vnímat vzhledově. To, co je
totiž spotřebitel schopen identifikovat zrakem, není předmět této přihlášky, ale dvě z jeho grafických ztvárnění, jak se nacházejí
v této přihlášce. Tato ztvárnění přitom nemohou být považována za předmět přihlášky, neboť jak to společnost Dyson opakovaně
zdůraznila, představují pouze jeho příklady.
Z toho vyplývá, že na rozdíl od přihlášek, které vedly k vydání výše uvedených rozsudků Sieckmann a Shield Mark, předmět přihlášky
v původním řízení může nabýt mnoha různých podob a je tudíž neurčitý. Jak to generální advokát v podstatě uvedl v bodě 51
svého stanoviska, tvar, rozměry, prezentace a složení tohoto předmětu totiž závisejí nejen na modelech vysavačů vyvinutých
společností Dyson, ale také na technologických inovacích. Stejně tak průhlednost umožňuje využití různých barevných odstínů.
S přihlédnutím k výlučnosti vlastní právu ochranných známek by majitel ochranné známky vztahující se na takový neurčitý předmět
získal v rozporu s cílem sledovaným článkem 2 směrnice neoprávněnou soutěžní výhodu, takže by měl právo bránit možnosti svých
konkurentů nabízet vysavače s jakýmkoliv druhem průhledné sběrné nádoby na jejich vnějším povrchu bez ohledu na její tvar.
Z toho vyplývá, že předmět přihlášky, která je předmětem věci v původním řízení, ve skutečnosti spočívá v prosté vlastnosti
dotyčného výrobku, a nepředstavuje tedy „označení“ ve smyslu článku 2 směrnice (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Libertel,
bod 27).
V důsledku toho je třeba předkládajícímu soudu odpovědět tak, že článek 2 směrnice musí být vykládán v tom smyslu, že předmět
takové přihlášky k zápisu ochranných známek, jaká byla podána v původním řízení, vztahující se na všechny představitelné tvary
průhledné sběrné nádoby nebo komory, která je součástí vnějšího povrchu vysavače, nepředstavuje „označení“ ve smyslu tohoto
ustanovení, a nemůže tudíž tvořit ochrannou známku ve smyslu tohoto ustanovení.
Za těchto podmínek není třeba vyložit čl. 3 odst. 3 směrnice.

K nákladům řízení
Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení vzhledem ke sporu probíhajícímu
před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření
Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují.
Z těchto důvodů Soudní dvůr (třetí senát) rozhodl takto:
Článek 2 první směrnice Rady 89/104/EHS ze dne 21. prosince 1988, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných
známkách, musí být vykládán v tom smyslu, že předmět takové přihlášky k zápisu ochranných známek, jaká byla podána v původním
řízení, vztahující se na všechny představitelné tvary průhledné sběrné nádoby nebo komory, která je součástí vnějšího povrchu
vysavače, nepředstavuje „označení“ ve smyslu tohoto ustanovení, a nemůže tudíž tvořit ochrannou známku ve smyslu tohoto ustanovení.
Podpisy.
*
Jednací jazyk: angličtina.