CELEX: 62007TJ0063
Gemeinschaftsmarke
Widerspruchsverfahren
Anmeldung der Gemeinschaftsbildmarke tosca de FEDEOLIVA
Ältere Gemeinschaftswortmarke und ältere nationale Wortmarken TOSCA
Relative Eintragungshindernisse
Fehlende Berücksichtigung eines Arguments
Art. 74 Abs. 1 der Verordnung (EG) Nr. 40/94 (jetzt Art. 76 Abs. 1 der Verordnung [EG] Nr. 207/2009)

Vorgeschichte des Rechtsstreits
Am 29. Oktober 2003 meldete die Exportaciones Aceiteras Fedeoliva, AIE, gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom
20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung
[EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. L 78, S. 1]) beim Harmonisierungsamt für
den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) eine Gemeinschaftsmarke an.
Dabei handelt es sich um folgendes Bildzeichen:
Die Marke wurde für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 16, 29, 35 und 39 des Abkommens von Nizza über die internationale
Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter
Fassung angemeldet:
–        Klasse 16: „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Druckereimittel;
Buchbindartikel; Photografien; Schreibwaren; Klebstoffe für Papier- und Schreibwaren oder für Haushaltszwecke; Künstlerbedarfsartikel;
Pinsel; Schreibmaschinen und Büroartikel (ausgenommen Möbel); Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate); Verpackungsmaterial
aus Kunststoff, soweit es nicht in anderen Klassen enthalten ist; Drucklettern; Druckstöcke“;
–        Klasse 29: „Speiseöle, insbesondere Olivenöl“;
–        Klasse 35: „Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Import und Export, Hilfe beim Betrieb und der Leitung eines
Franchise-Handelsunternehmens; Einzelhandelsverkauf in Geschäften und über weltweite Datennetze, Verkaufsförderung und Handelsvertretung
für Erzeugnisse“;
–        Klasse 39: „Transportwesen; Verpackung und Lagerung von Waren; Veranstaltung von Reisen und Ausflugsfahrten.“
Die Anmeldung wurde im
Blatt für Gemeinschaftsmarken
Nr. 41/2004 vom 11. Oktober 2004 veröffentlicht.
Am 7. Januar 2005 erhob die Mülhens GmbH & Co. KG (im Folgenden: Mülhens) auf der Grundlage von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und
Art. 5 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Art. 5 der Verordnung Nr. 207/2009) Widerspruch gegen die
Eintragung der angemeldeten Marke.
Für ihren Widerspruch berief sich Mülhens auf folgende ältere Marken:
–        die Gemeinschaftswortmarke Nr. 90852, TOSCA, die am 16. Februar 2001 für „Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper-
und Schönheitspflege, Zahnputzmittel, Seifen“ eingetragen wurde;
–        die deutsche Wortmarke Nr. 102194, TOSCA, die am 26. Oktober 1907 für „Haus- und Toiletteseifen in fester und pulverisierter
Form, Parfümerien, Eau de Cologne, Lanolin, kosmetische Pomaden, Schminken, Puder, Haaröle, Haarwasser, Kopfwasser, Geräte
zur Zahn- und Mundpflege, zur Pflege der Haut und des Bartes (soweit in Klasse 21 enthalten), Haarfärbemittel, Riechkissen,
Zahn- und Nagelbürsten, Badesalze (soweit in Klasse 3 enthalten)“ eingetragen wurde;
–        die deutsche Wortmarke Nr. 258495, TOSCA, die am 10. Januar 1921 für „Kosmetische Mittel, insbesondere Duftmittel“, eingetragen
wurde;
–        die deutsche Wortmarke Nr. 301590, TOSCA, die am 7. Mai 1923 für „Haus- und Toiletteseifen in fester und pulverisierter Form,
Parfümerien, Eau de Cologne, Lanolin, kosmetische Pomaden, Schminken, Puder (soweit in Klasse 3 enthalten), Haaröle, Haarwasser,
Kopfwasser, Haarfärbemittel, Riechkissen, Badezusätze (soweit in Klasse 3 enthalten)“ eingetragen wurde;
–        die deutsche Wortmarke Nr. 1048297, TOSCA, die am 13. Mai 1983 für „Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege,
Seifen, Zahnputzmittel, Haarwässer“ eingetragen wurde;
–        die allgemein bekannte Marke TOSCA, die in Deutschland für „Parfümerien, Eau de toilette, Eau de Cologne, Körperlotion, Toiletteseifen,
Duschgel, Deodorants, Körperpuder“ benutzt werde.
Der Widerspruch wurde insbesondere auf „Parfümerien, Eau de toilette, Eau de Cologne, Körperlotion, Toiletteseifen, Duschgel,
Deodorants, Körperpuder“ gestützt, Waren, für die sich Mülhens auf den Ruf der älteren Marken berief, und war gegen alle in
der Markenanmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen gerichtet.
Am 10. April 2006 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch in vollem Umfang mit der Begründung zurück, dass zum einen
mit den einander gegenüberstehenden Marken klar verschiedene Waren und Dienstleistungen beansprucht würden, was jeder Verwechslungsgefahr
im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 entgegenstehe, und dass es die Widersprechende zum anderen unterlassen
habe, die entsprechenden Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen zum Nachweis dafür vorzubringen, dass die Benutzung der angemeldeten
Marke ihr schade oder die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marken im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung
Nr. 40/94 in unlauterer Weise ausnutzen würde.
Am 31. Mai 2006 legte Mülhens beim Amt Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung ein.
Mit Entscheidung vom 18. Dezember 2006 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Beschwerdekammer die Beschwerde
zurück. Sie bestätigte zunächst die Beurteilung durch die Widerspruchsabteilung, dass die mit den einander gegenüberstehenden
Marken gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen unterschiedlich seien und deshalb keine Verwechslungsgefahr im Sinne von
Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 bestehen könne. Sodann wies sie die Beschwerde insoweit zurück, als sie auf
Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 gestützt war, da Mülhens lediglich vorgetragen und Beweismittel beigebracht habe, um
den Ruf ihrer älteren Marken TOSCA in Deutschland zu belegen, ohne Umstände oder Bemerkungen zum Nachweis dessen vorzutragen,
dass die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marken ohne rechtfertigenden
Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Überdies wies sie das Argument von Mülhens zum Bestehen einer
Verwässerungsgefahr durch die Minderung der Unterscheidungskraft der älteren Marken deshalb zurück, weil es erstmals im Stadium
der Beschwerde vor ihr vorgetragen worden sei.

Anträge der Parteien
Die Klägerin beantragt,
–        die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
–        die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke zurückzuweisen;
–        dem Amt die Kosten aufzuerlegen.
Das Amt beantragt,
–        die Klage abzuweisen;
–        der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

Zur Zulässigkeit des zweiten Klageantrags
Mit ihrem zweiten Klageantrag ersucht die Klägerin das Gericht, die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke zurückzuweisen.
Da dieser Antrag der Klägerin so zu verstehen ist, dass er im Wesentlichen darauf abzielt, dass dem Amt aufgegeben wird, die
Anmeldung der Gemeinschaftsmarke zurückzuweisen, ist darauf hinzuweisen, dass das Amt nach Art. 63 Abs. 6 der Verordnung Nr.
40/94 (jetzt Art. 65 Abs. 6 der Verordnung Nr. 207/2009) die Maßnahmen zu ergreifen hat, die sich aus dem Urteil des Unionsrichters
ergeben. Das Gericht kann somit dem Amt keine Anordnungen erteilen. Dieses hat die Konsequenzen aus dem Tenor und den Gründen
der Urteile des Gerichts zu ziehen (vgl. Urteil des Gerichts vom 21. April 2005, Ampafrance/HABM – Johnson & Johnson [monBeBé],
T‑164/03, Slg. 2005, II‑1401, Randnr. 24 und die dort angeführte Rechtsprechung).
Der zweite Klageantrag ist somit für unzulässig zu erklären.

Zur Begründetheit
Die Klägerin führt im Wesentlichen drei Klagegründe an: erstens einen Verstoß gegen Art. 43 Abs. 1, Art. 73 und Art. 74 Abs. 1
und 2 der Verordnung Nr. 40/94 (jetzt Art. 42 Abs. 1, Art. 75 und Art. 76 Abs. 1 und 2 der Verordnung Nr. 207/2009), zweitens
einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 und drittens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung
Nr. 40/94.
Nach Ansicht des Gerichts ist der dritte Klagegrund an erster Stelle zu prüfen.
Zum dritten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94
–       Vorbringen der Parteien
Die Klägerin trägt vor, dass die mit den einander gegenüberstehenden Marken beanspruchten Waren und Dienstleistungen teilweise
ähnlich seien, da zum einen Olivenöl häufig zu kosmetischen Zwecken in den in Klasse 29 eingeordneten Duschgels und Shampoos
verwendet werde und zum anderen die Verpackung dieser Waren das mit den älteren Marken geschützte Zeichen trage, so dass eine
Ähnlichkeit mit „Verpackung und Lagerung von Waren“ in Klasse 39 festzustellen sei.
Die Klägerin beruft sich ferner darauf, dass Verwechslungsgefahr bestehe, und meint, dass der Durchschnittsverbraucher denken
könne, dass die mit der angemeldeten Marke gekennzeichneten Waren und ihre Waren von demselben Unternehmen stammten.
Das HABM tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen.
–       Würdigung durch das Gericht
Wie die Beschwerdekammer in Randnr. 16 der angefochtenen Entscheidung festgestellt hat, hat die Klägerin im Stadium der bei
ihr eingelegten Beschwerde kein Argument vorgetragen, mit dem sie die Entscheidung der Widerspruchsabteilung insoweit angegriffen
hätte, als dadurch der Widerspruch in dem auf Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 gestützten Teil zurückgewiesen
wurde.
Nach Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 ist die Prüfung in Verfahren bezüglich relativer Eintragungshindernisse auf das
Vorbringen und die Anträge der Beteiligten beschränkt. Daher können bei einem relativen Eintragungshindernis Umstände rechtlicher
und tatsächlicher Art, die vor dem Gericht geltend gemacht werden, ohne dass sie zuvor bei der Beschwerdekammer vorgetragen
worden sind, die Rechtmäßigkeit einer Entscheidung der Beschwerdekammer nicht in Frage stellen (Urteil des Gerichtshofs vom
13. März 2007, HABM/Kaul, C‑29/05 P, Slg. 2007, I‑2213, Randnr. 54, und Urteil des Gerichts vom 15. Februar 2005, Cervecería
Modelo/HABM – Modelo Continente Hipermercados [NEGRA MODELO], T‑169/02, Slg. 2005, II‑505, Randnr. 22).
Folglich können im Rahmen der Nachprüfung der Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern, für die das Gericht
nach Art. 63 der Verordnung Nr. 40/94 zuständig ist, Umstände rechtlicher und tatsächlicher Art, die vor dem Gericht geltend
gemacht werden, ohne dass sie zuvor bei den Instanzen des Amtes vorgetragen worden sind, bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit
der Entscheidung der Beschwerdekammer nicht geprüft werden, so dass ihre Geltendmachung für unzulässig zu erklären ist (Urteil
NEGRA MODELO, Randnrn. 22 und 23).
Da die Klägerin für ihre Beschwerde vor der Beschwerdekammer kein Argument vorgetragen hat, mit dem die Begründetheit der
Entscheidung der Widerspruchsabteilung in Bezug auf die Anwendung von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 angegriffen
worden wäre, ist der vorliegende Klagegrund als unzulässig zurückzuweisen.
Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 43 Abs. 1, Art. 73 und Art. 74 Abs. 1 und 2 der Verordnung Nr. 40/94
–       Vorbringen der Parteien
Die Klägerin vertritt den Standpunkt, dass die Beschwerdekammer ihr Argument mit dem Vorliegen einer Verwässerungsgefahr durch
die Minderung der Unterscheidungskraft der älteren Marken fehlerhaft mit der Begründung für unzulässig erklärt habe, dass
damit ein neuer Umstand tatsächlicher Art vorgetragen werde. Mit diesem Argument werde nur ein Aspekt der Frage der Beeinträchtigung
der Unterscheidungskraft und der Wertschätzung der älteren Marken dargelegt, und es sei somit innerhalb der vom Amt gesetzten
Frist vorgetragen worden. Im Übrigen sei es nicht untersagt, nach Ablauf der Frist, auf die in Art. 42 Abs. 3 der Verordnung
Nr. 40/94 (jetzt Art. 41 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009) und in Regel 19 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission
vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemeinschaftsmarke (ABl. L 303, S. 1)
Bezug genommen werde, neue Umstände vorzutragen, und die Beschwerdekammer habe im vorliegenden Fall das ihr mit Art. 74 Abs. 2
der Verordnung Nr. 40/94 eingeräumte Ermessen nicht ausgeübt.
Die Klägerin trägt ferner vor, dass die Beschwerdekammer, indem sie ihr nicht mitgeteilt habe, dass sie die erstmals bei ihr
vorgebrachten neuen Umstände nicht berücksichtigen werde, gegen Art. 43 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen habe, da
sie die Beteiligten nicht so oft wie erforderlich zur Einreichung ihrer Stellungnahmen aufgefordert habe. Außerdem habe sie
gegen Art. 73 der Verordnung Nr. 40/94 verstoßen, indem sie die angefochtene Entscheidung auf Gründe gestützt habe, zu denen
die Klägerin nicht gehört worden sei.
Das Amt macht zunächst geltend, dass der vorliegende Klagegrund überflüssig sei, weil das Verfahren, auch wenn die Beschwerdekammer
das Argument einer Verwässerungsgefahr durch die Minderung der Unterscheidungskraft geprüft hätte, zu demselben Ergebnis geführt
hätte, da die Klägerin nichts zur Untermauerung ihrer Behauptung vorgetragen habe.
Sodann trägt das Amt vor, dass eine der im Urteil HABM/Kaul für die Berücksichtigung verspätet vorgetragener Argumente aufgestellten
Voraussetzungen nicht erfüllt sei, da das entsprechende neue Argument offensichtlich nicht ausreiche, um die Anwendung von
Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 zu rechtfertigen und so das Ergebnis des Verfahrens zu beeinflussen. Im Übrigen habe
die Klägerin ein Verhalten an den Tag gelegt, in dem eine vorsätzliche Verzögerung oder jedenfalls eine grobe Fahrlässigkeit
liege, indem sie es unterlassen habe, vor der Widerspruchsabteilung ein Argument vorzutragen, das derart entscheidend sei,
dass eine effektive Diskussion über das geltend gemachte Eintragungshindernis ohne seine Berücksichtigung nicht möglich sei.
Das Amt weist insoweit darauf hin, dass die Klägerin nicht erläutere, warum sie dieses Argument nicht vor der Widerspruchsabteilung
vorgetragen habe.
–       Würdigung durch das Gericht
In Randnr. 31 der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer festgestellt, dass die Klägerin in der Widerspruchsschrift
das Kästchen Nr. 95 angekreuzt und damit erklärt habe, dass der Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke auf
der Erwägung beruhe, dass diese die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen
oder beeinträchtigen würde, dass der Widerspruch also auf Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 gestützt werde.
In Randnr. 35 der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer ferner festgestellt, dass die Klägerin innerhalb der
zur Vorlage von Tatsachen, Beweismitteln und Bemerkungen festgesetzten Frist, auf die Art. 42 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94
verweise, vor der Widerspruchsabteilung Bemerkungen und Beweismittel vorgebracht habe, um den Ruf ihrer älteren Wortmarken
TOSCA in Deutschland zu belegen, nicht aber zum Nachweis dessen, dass die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft
oder die Wertschätzung der älteren Marken ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.
Sodann ist darauf hinzuweisen, dass die Klägerin, wie aus Randnr. 37 der angefochtenen Entscheidung hervorgeht, im Stadium
des Verfahrens vor der Beschwerdekammer das Argument vorgetragen hat, die Benutzung der angemeldeten Marke führe zu einer
Erosion der Wertschätzung der älteren Marken, da der Verkehr die Waren der Klägerin nicht mehr mit der Marke TOSCA in Verbindung
bringe. In Randnr. 38 der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer dies als Vorbringen einer „neuen Tatsache“ qualifiziert,
das nach Art. 74 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 unzulässig sei, weil es nach Ablauf der von der Widerspruchsabteilung festgesetzten
Frist geltend gemacht worden sei und sich die Beschwerdeführerin weder auf das Vorliegen neuer Umstände noch auf tatsächliche
oder rechtliche Schwierigkeiten berufen habe, die sie daran gehindert hätten, dieses Argument im Verfahren vor der Widerspruchsabteilung
geltend zu machen (Randnrn. 41 und 43 bis 45 der angefochtenen Entscheidung).
Im Gegensatz zur Beschwerdekammer stellt das Gericht indessen fest, das mit diesem Argument im Stadium des Verfahrens vor
der Beschwerdekammer lediglich ein Umstand formuliert wird, der ab der Einreichung der Widerspruchsschrift geltend gemacht
wurde. Mit dem Ankreuzen des Kästchens Nr. 95 der Widerspruchsschrift hat die Klägerin nämlich erklärt, dass ihr Widerspruch
auf der Erwägung beruhe, dass die angemeldete Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marken in
unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.
Mit dem im Stadium des Verfahrens vor der Beschwerdekammer vorgetragenen Argument wird damit allenfalls die Natur der Beeinträchtigung
der älteren Marken präzisiert, die die Klägerin mit der Erosion ihrer Wertschätzung umschreibt, und eine summarische Begründung
dahin gehend gegeben, dass „der Verkehr [ihre] Waren … nicht mehr mit der Marke TOSCA in Verbindung bringt“.
Dazu ist darauf hinzuweisen, dass die Tatbestandsvoraussetzungen eines relativen Eintragungshindernisses oder jeder anderen
Bestimmung, auf die sich die Beteiligten zur Begründung ihrer Anträge berufen, naturgemäß Bestandteil der rechtlichen Gesichtspunkte
sind, die der Prüfung des Amtes unterliegen (Urteile des Gerichts vom 1. Februar 2005, SPAG/HABM – Dann und Backer [HOOLIGAN],
T‑57/03, Slg. 2005, II‑287, Randnr. 21, und vom 16. Januar 2007, Calavo Growers/HABM – Calvo Sanz [Calvo], T‑53/05, Slg. 2007,
II‑37, Randnr. 59). Das Argument der Klägerin beschränkt sich allerdings auf die Behauptung, dass die Voraussetzungen des
Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 im vorliegenden Fall erfüllt seien, und auf eine knappe Begründung dahin gehend, dass
der Verkehr die mit den älteren Marken gekennzeichneten Waren nicht mehr mit diesen Marken in Verbindung bringe.
Angesichts der von der Klägerin vor der Widerspruchsabteilung geltend gemachten Widerspruchsgründe ist das Gericht der Auffassung,
dass mit diesem Argument schlicht die Natur der geltend gemachten Beeinträchtigungsgefahr präzisiert und diese begründet wird,
ohne dass neues Tatsachenvorbringen im Sinne von Art. 74 Abs. 2 der Verordnung Nr. 40/94 hinzugefügt würde.
Folglich hat die Beschwerdekammer einen Rechtsfehler begangen, indem sie dieses Argument, das darauf abzielt, die Natur und
den Ursprung der Beeinträchtigung zu präzisieren, die mit dem Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke nach
Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 verhindert werden soll, als neues Tatsachenvorbringen im Sinne von Art. 74 Abs. 2 der
Verordnung Nr. 40/94 qualifiziert und als unzulässig abgewiesen hat. Das Argument der Klägerin musste von der Beschwerdekammer
nach Art. 74 Abs. 1 der Verordnung berücksichtigt werden.
Das Amt macht hilfsweise geltend, dass das Argument der Klägerin jedenfalls offensichtlich nicht dafür ausreiche, dem Widerspruch
nach Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 stattzugeben, da sie für ihr Vorbringen keinen Beweis beigebracht habe.
Dazu ist festzustellen, dass sich der Begründung der angefochtenen Entscheidung keine Beurteilung hinsichtlich der Frage entnehmen
lässt, ob das Argument der Klägerin jedenfalls offensichtlich nicht dafür ausreiche, die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung
Nr. 40/94 zu rechtfertigen.
In welchem Umfang ein Widersprechender, der sich auf das relative Eintragungshindernis nach Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr.
40/94 berufen möchte, die nicht nur hypothetische Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung der älteren
Marken durch die angemeldete Marke geltend machen und nachweisen muss, hängt indessen davon ab, ob die angemeldete Marke auf
den ersten Blick dazu angetan ist, eine der von dieser Vorschrift erfassten Gefahren zu begründen.
Insbesondere dann, wenn der Widerspruch auf eine Marke mit außergewöhnlich hoher Wertschätzung gestützt ist, kann nämlich
die Wahrscheinlichkeit einer nicht nur hypothetischen Gefahr der künftigen Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung der
älteren Marke durch die angemeldete Marke so offensichtlich sein, dass der Widersprechende insoweit keinen weiteren tatsächlichen
Umstand geltend machen und beweisen muss. Allerdings kann es sich auch so verhalten, dass die angemeldete Marke trotz ihrer
Identität oder Ähnlichkeit mit der bekannten älteren Marke auf den ersten Blick nicht dazu angetan ist, für diese eine Gefahr
der von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 erfassten Arten zu begründen; in diesem Fall ist die nicht nur hypothetische
Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung mit anderen Umständen zu belegen, die der Widersprechende
geltend machen und beweisen muss (Urteil des Gerichts vom 22. März 2007, Sigla/HABM – Elleni Holding [VIPS], T‑215/03, Slg. 2007,
II‑711, Randnr. 48).
Im vorliegenden Fall hatte die Beschwerdekammer somit insbesondere angesichts der zur Wertschätzung der älteren Marken vorgelegten
Beweise zu prüfen, ob die von der Klägerin vorgenommene Präzisierung hinsichtlich der Art der diesen Marken durch die Eintragung
der angemeldeten Marke drohenden Gefahr, die die Klägerin mit der Erosion ihrer Wertschätzung umschreibt, und die dazu vorgetragene
Begründung, nämlich das Vorbringen, dass der Verkehr die mit den älteren Marken gekennzeichneten Waren nicht mehr mit diesen
Marken in Verbindung bringe, dafür ausreichten, dem Widerspruch nach Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 stattzugeben.
Wie bereits dargelegt worden ist, geht aus der angefochtenen Entscheidung hervor, dass die Beschwerdekammer diese Frage in
keiner Weise beurteilt hat, da sie das Argument der Klägerin lediglich als unzulässig zurückgewiesen hat.
Unter diesen Umständen ist festzustellen, dass das Vorbringen des Amtes, das Argument der Klägerin reiche jedenfalls offensichtlich
nicht aus, um die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 zu rechtfertigen, da sie für ihre Behauptung keinen
Beweis vorgelegt habe, vom Gericht bei der Beurteilung der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung nicht zu berücksichtigen
ist.
Das Gericht führt nämlich bei einem Aufhebungsantrag eine Rechtmäßigkeitskontrolle der Entscheidungen der Beschwerdekammern
durch. Wenn es zu dem Ergebnis kommt, dass eine solche Entscheidung, die mit einer bei ihm anhängigen Klage angefochten wird,
rechtswidrig ist, hat es sie aufzuheben; es kann nicht die Klage abweisen und dabei die von der Beschwerdekammer, dem Urheber
der angefochtenen Handlung, gegebene Begründung durch seine eigene ersetzen.
Nach alledem ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer Art. 74 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 verkannt hat, indem sie
das von der Klägerin in dem Verfahren vor ihr geltend gemachte Argument, die Eintragung der angemeldeten Marke führe zu einer
Erosion der Wertschätzung der älteren Marken, da der Verkehr die mit diesen Marken gekennzeichneten Waren nicht mehr mit ihnen
in Verbindung bringe, als unzulässig zurückgewiesen hat.
Folglich ist dem ersten Klagegrund der Klägerin stattzugeben und die angefochtene Entscheidung auf dieser Grundlage aufzuheben,
soweit die Beschwerdekammer den Widerspruch in seinem auf Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 40/94 gestützten Teil zurückgewiesen
hat, ohne dass die Begründetheit des zweiten Klagegrundes zu prüfen wäre.

Kosten
Nach Art. 87 § 3 der Verfahrensordnung kann das Gericht die Kosten teilen oder beschließen, dass jede Partei ihre eigenen
Kosten trägt, wenn jede Partei teils obsiegt, teils unterliegt. Da das Amt und die Klägerin beide teilweise unterlegen sind,
sind ihnen jeweils ihre eigenen Kosten aufzuerlegen.
Aus diesen Gründen hat
DAS GERICHT (Sechste erweiterte Kammer)
für Recht erkannt und entschieden:
1.
Die Entscheidung der Zweiten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM)
vom 18. Dezember 2006 (Sache R 761/2006‑2) wird aufgehoben, soweit damit die Beschwerde in ihrem auf Art. 8 Abs. 5 der Verordnung
(EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke in geänderter Fassung (jetzt Art. 8 Abs. 5 der
Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke) gestützten Teil zurückgewiesen wird.
2.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.
3.
Die Mäurer + Wirtz GmbH & Co. KG und das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) tragen
jeweils ihre eigenen Kosten.
Meij
Vadapalas
Labucka
Wahl

Truchot
Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 17. März 2010.
Unterschriften
*
Verfahrenssprache: Englisch.