CELEX: 62008TJ0059
Ochranná známka Spoločenstva
Konanie o vyhlásenie neplatnosti
Slovná ochranná známka Spoločenstva NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC
Skoršie národné obrazové ochranné známky la PERLA
Relatívny dôvod zamietnutia
Poškodenie dobrého mena
Článok 8 ods. 5 a článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 40/94 [teraz článok 8 ods. 5 a článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 207/2009]

Okolnosti predchádzajúce sporu
Dňa 30. decembra 1997 vedľajší účastník konania Worldgem Brands Srl, predtým Worldgem Brands – Gestão e Investimentos Lda, predtým Cielo Brands – Gestão e Investimentos Lda, podal na Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) prihlášku ochrannej známky Spoločenstva podľa nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (
Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1
; Mim. vyd. 17/001, s. 146) v znení zmien a doplnení [nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (
Ú. v. EÚ L 78, s. 1
)].
Ochrannou známkou, ktorej zápis sa žiadal, je slovné označenie NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC.
Tovary, na ktoré sa zápis žiadal, patria do triedy 14 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a v okamihu podania prihlášky zodpovedali tomuto opisu: „Klenoty, šperky, zlatnícky tovar a hodinky; drahé kovy; perly; drahé kamene“.
Prihlasovaná ochranná známka bola zapísaná 21. júla 1999.
Dňa 15. apríla 2002 prvá žalobkyňa Nute Partecipazioni SpA, predtým Gruppo La Perla SpA, sa domáhala, aby sa tento zápis vyhlásil za neplatný podľa článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 [teraz článok 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009] z dôvodu, že mu bránia absolútne dôvody zamietnutia stanovené v článku 7 ods. 1 písm. a) a b) uvedeného nariadenia [teraz článok 7 ods. 1 písm. a) a b) nariadenia č. 207/2009] a tiež podľa článku 52 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia [teraz článok 53 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009] z dôvodu, že mu bránia relatívne dôvody zamietnutia stanovené v článku 8 ods. 1 písm. b) a článku 8 ods. 5 uvedeného nariadenia [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) a článok 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009].
Skoršie ochranné známky uvedené na odôvodnenie návrhu na vyhlásenie neplatnosti, ktoré sú chránené v Taliansku, sú najmä tieto:
—
obrazová ochranná známka la PERLA, zapísaná pod číslom 769526 s účinnosťou od 20. marca 1996 pre tieto výrobky patriace do triedy 25: „Kúpacie plavky, športové oblečenie a oblečenie“, je vyobrazená takto:
—
obrazová ochranná známka la PERLA, zapísaná pod číslom 804992 s účinnosťou od 8. októbra 1997 najmä pre tieto výrobky patriace do triedy 14: „Klenoty a bižutéria; hodiny a hodinky“, je vyobrazená takto:
Prvá žalobkyňa na podporu svojho návrhu na vyhlásenie neplatnosti predložila na výmazové oddelenie dokumentáciu spočívajúcu najmä zo zoznamov zapísaných ochranných známok, z článkov publikovaných v tlači, zo zoznamov obchodov nesúcich názov „La Perla“ a zo štatistík tkajúcich sa jej obratu a výdavkov na reklamu, aby preukázala dobré meno svojich ochranných známok, ako aj skutočnosť, že boli zasiahnuté.
Dňa 4. mája 2004 výmazové oddelenie vyhlásilo ochrannú známku Spoločenstva NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC za neplatnú z dôvodu, že používaním tejto ochrannej známky môže jej majiteľ v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 neprávom v rozpore s dobrými mravmi získavať prospech z dobrého mena obrazovej ochrannej známy la PERLA uvedenej v zápise číslo 769526.
Dňa 1. júla 2004 vedľajší účastník konania podal podľa článkov 57 až 62 nariadenia č. 40/94 (teraz články 58 až 64 nariadenia č. 207/2009) odvolanie proti rozhodnutiu výmazového oddelenia na ÚHVT.
Rozhodnutím z 25. januára 2005 (ďalej len „prvé rozhodnutie“) prvý odvolací senát ÚHVT vyhovel odvolaniu vedľajšieho účastníka konania a zrušil rozhodnutie výmazového oddelenia. Domnieval sa, že ochranná známka Spoločenstva NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC nie je na účely uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 dostatočne podobná obrazovej ochrannej známke Spoločenstva la PERLA uvedenej v prihláške číslo 769526 ani ostatným ochranným známkam uvedeným v návrhu na vyhlásenie neplatnosti, aby sa mohol vyvodiť záver, že existuje pravdepodobnosť zámeny upravená v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, alebo že medzi uvedenými ochrannými známkami existuje spojitosť.
Prvá žalobkyňa návrhom podaným do kancelárie Súdu prvého stupňa podala 1. apríla 2005 žalobu zaregistrovanú pod číslom T-137/05, domáhajúc sa zrušenia prvého rozhodnutia, pričom namietala po prvé porušenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, po druhé porušenie článku 8 ods. 1 písm. b) uvedeného nariadenia a po tretie porušenie povinnosti odôvodnenia. ÚHVT súhlasil so závermi prvej žalobkyne, pokiaľ smerovali k zrušeniu prvého rozhodnutia z dôvodu nesprávneho uplatnenia článku 8 ods. 5 a článku 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94.
Rozsudkom zo 16. mája 2007, La Perla/ÚHVT – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) (T-137/05, neuverejnený v Zbierke, ďalej len „rozsudok Súdu prvého stupňa“), Súd prvého stupňa vyhovel žalobe prvej žalobkyne konštatujúc, že bolo preukázané dobré meno skoršej ochrannej známky la PERLA zapísanej pod číslom 769526 a že odvolací senát sa dopustil pochybenia, keď posúdil, že skoršia ochranná známka la PERLA zapísaná pod číslom 769526 a ochranná známka NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC neboli dostatočne podobné na to, aby bolo možné medzi nimi vytvoriť takú spojitosť, aká sa vyžaduje na uplatnenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94. Súd prvého stupňa zrušil rozhodnutie bez toho, aby nahradil posúdenie ÚHVT, pokiaľ ide o podmienku existencie nebezpečenstva, že používanie ochrannej známky NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC bez náležitého dôvodu umožní jeho majiteľovi neprávom v rozpore s dobrými mravmi získať prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky la PERLA zapísanej pod číslom 769526 alebo rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrému menu spôsobí ujmu, pričom toto posúdenie bolo úlohou ÚHVT (body 26, 33, 52 a 53 rozsudku Súdu prvého stupňa).
Dňa 18. septembra 2007 predsedníctvo odvolacích senátov ÚHVT pridelilo vec druhému odvolaciemu senátu.
Rozhodnutím z 19. novembra 2007 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) druhý odvolací senát ÚHVT zrušil rozhodnutie výmazového oddelenia. Najprv konštatoval, že nebolo preukázané, že by ochranná známka NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC mohla neprávom v rozpore s dobrými mravmi získavať prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky la PERLA zapísanej pod číslom 769526 ani že by rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrému menu mohla spôsobiť ujmu, a že článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 sa nemôže aplikovať. Vykonávajúc právomoc výmazového oddelenia zamietol návrh na vyhlásenie neplatnosti založený na absolútnych dôvodoch.
Odvolací senát vykonávajúc právomoci výmazového oddelenia pri preskúmaní aplikácie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 konštatoval, že tovary „klenoty a bižutéria; hodiny a hodinky“ patriace do triedy 14, na ktoré sa vzťahuje skoršia ochranná známka la PERLA zapísaná pod číslom 804992, a tovary „klenoty, šperky, zlatnícky tovar a hodiny a hodinky“, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka Spoločenstva, sú totožné alebo medzi nimi existuje vysoký stupeň podobnosti a že vysoký stupeň podobnosti existuje aj vo vzťahu k „drahým kovom; perlám; drahým kameňom“, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka Spoločenstva. Odvolací senát uzavrel, že existuje pravdepodobnosť zámeny vo vnímaní talianskej verejnosti pre všetky tovary, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka Spoločenstva NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, okrem perál. Keďže podľa odvolacieho senátu má výraz „la perla“ výlučne opisný charakter a nemá rozlišovaciu spôsobilosť vo vzťahu k perlám, stačilo len porovnať obrazový prvok skoršej ochrannej známky s prvkom „nimei“ ochrannej známky Spoločenstva, pričom toto porovnanie neviedlo k pravdepodobnosti zámeny.
Odvolací senát vyhovel návrhu na vyhlásenie neplatnosti pre tieto tovary patriace do triedy 14: „klenoty, šperky, zlatnícky tovar a hodiny a hodinky; drahé kovy; drahé kamene“. Na druhej strane zamietol návrh na vyhlásenie neplatnosti ochrannej známky NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC pre perly patriace tiež do triedy 14.
Návrhy účastníkov konania
Prvá a druhá žalobkyňa, La Perla Srl, navrhujú, aby Všeobecný súd:
—
zrušil a zmenil napadnuté rozhodnutie z dôvodu nesprávneho uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 a porušenia článku 63 ods. 6 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 65 ods. 6 nariadenia č. 207/2009) a článkov 73 a 74 nariadenia č. 40/94 (teraz články 75 a 76 nariadenia č. 207/2009),
—
subsidiárne zrušil napadnuté rozhodnutie z dôvodu nesprávneho uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 a porušenia článku 63 ods. 6 a článkov 73 a 74 nariadenia č. 40/94,
—
subsidiárne v druhom rade zrušil a/alebo zmenil napadnuté rozhodnutie z dôvodu nesprávneho uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a porušenia článku 63 ods. 6 a článkov 73 a 74 nariadenia č. 40/94,
—
uložil ÚHVT a vedľajšiemu účastníkovi konania povinnosť nahradiť trovy konania vrátane trov vzniknutých v konaní pred odvolacím senátom ÚHVT.
Na pojednávaní žalobkyne zúžili svoj tretí návrh, ktorý sa odteraz týka len prvého, tretieho a štvrtého bodu výroku napadnutého rozhodnutia, čo sa zaznamenalo do zápisnice z pojednávania. Tento návrh sa netýka druhého bodu výroku napadnutého rozhodnutia, ktorým odvolací senát vyhovel návrhu na vyhlásenie neplatnosti pre tieto tovary patriace do triedy 14: „klenoty, šperky, zlatnícky tovar a hodiny a hodinky; drahé kovy; drahé kamene“.
ÚHVT navrhuje, aby Všeobecný súd:
—
zamietol žalobu,
—
uložil žalobkyniam povinnosť nahradiť trovy konania.
Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Všeobecný súd:
—
zamietol žalobu a potvrdil napadnuté rozhodnutie,
—
uložil žalobkyniam povinnosť nahradiť trovy konania.
Právny stav
Žalobkyne uvádzajú v podstate dva žalobné dôvody, prvý je založený na porušení článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 a druhý, subsidiárny, vychádza z porušenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94.
Treba pristúpiť k preskúmaniu prvého žalobného dôvodu.
Žalobkyne tvrdia, že odvolací senát porušil článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94. Vytýkajú mu najmä, že nepostupoval v súlade s rozsudkom Súdu prvého stupňa, pričom sa tiež dopustil porušenia článku 63 ods. 6 nariadenia č. 40/94.
Okrem toho žalobkyne tvrdia, že odvolací senát nezohľadnil všetky skutkové okolnosti a dôkazy, ktoré boli predložené výmazovému oddeleniu a ktoré preukazovali spôsobenú ujmu a neoprávnenú výhodu a tiež používanie ochrannej známky Spoločenstva NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC bez náležitého dôvodu, pričom došlo k porušeniu článku 74 ods. 1 nariadenia č. 40/94 (teraz článok 76 ods. 1 nariadenia č. 207/2009), a keďže odvolací senát nevysvetlil ich údajnú chýbajúcu relevantnosť, porušil tiež povinnosť odôvodnenia a článok 73 nariadenia č. 40/94.
Žalobkyne v replike uvádzajú tiež porušenie zásady ochrany legitímnej dôvery, právnej istoty, rovnosti zaobchádzania a riadnej správy v rámci uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.
ÚHVT a vedľajší účastník konania sa pridržiavajú záverov odvolacieho senátu, spochybňujú argumenty žalobkýň a domnievajú sa, že odvolací senát postupoval v súlade s rozsudkom Súdu prvého stupňa. Pokiaľ ide o argumenty, ktoré predložili žalobkyne v replike, vedľajší účastník konania v duplike tvrdí, že tieto žalobné dôvody sú neprípustné, pretože boli predložené oneskorene.
Je potrebné pripomenúť, že podľa článku 52 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 v spojení s článkom 8 ods. 5 toho istého nariadenia sa na návrh predložený ÚHVT ochranná známka Spoločenstva vyhlási za neplatnú, pokiaľ existuje skoršia ochranná známka v zmysle článku 8 ods. 2 rovnakého nariadenia, ak ochranná známka Spoločenstva je zhodná alebo podobná skoršej ochrannej známke a je zapísaná pre tovary alebo služby, ktoré nie sú podobné s tovarmi alebo službami, pre ktoré je skoršia ochranná známka zapísaná, kde v prípade skoršej ochrannej známky Spoločenstva má táto ochranná známka v Spoločenstve dobré meno a v prípade skoršej národnej ochrannej známky má táto ochranná známka dobré meno v príslušnom členskom štáte a tam, kde používanie bez náležitého dôvodu ochrannej známky Spoločenstva by neprávom v rozpore s dobrými mravmi využívalo alebo narúšalo rozlišovaciu spôsobilosť alebo poškodzovalo dobré meno skoršej ochrannej známky.
Rozšírená ochrana priznaná skoršej ochrannej známke článkom 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 predpokladá súčasné splnenie viacerých podmienok. Po prvé skoršia ochranná známka, ktorá má údajne dobré meno, musí byť zapísaná. Po druhé táto skoršia ochranná známka a ochranná známka Spoločenstva, ktorá sa navrhuje vyhlásiť za neplatnú, musia byť zhodné alebo podobné. Po tretie skoršia ochranná známka musí mať dobré meno v Európskej únii, ak ide o skoršiu ochrannú známku Spoločenstva, alebo v príslušnom členskom štáte, ak ide o skoršiu národnú ochrannú známku. Po štvrté používanie ochrannej známky Spoločenstva bez náležitého dôvodu musí viesť k nebezpečenstvu, že by sa mohol neprávom v rozpore s dobrými mravmi získať prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky alebo by mohla byť spôsobená ujma na rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrom mene skoršej ochrannej známky. Keďže tieto podmienky sú kumulatívne, na vylúčenie použiteľnosti uvedeného ustanovenia postačuje, ak nie je splnená čo len jedna z týchto podmienok [pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa z 22. marca 2007, Sigla/ÚHVT – Elleni Holding (VIPS),
T-215/03, Zb. s. II-711
, body 34 a 35; z 11. júla 2007, Mülhens/ÚHVT – Minoronzoni (TOSCA BLU),
T-150/04, Zb. s. II-2353
, bod 55, a z 30. januára 2008, Japan Tobacco/ÚHVT – Torrefacção Camelo (CAMELO), T-128/06, neuverejnený v Zbierke, bod 45].
Treba pripomenúť, že k zásahom v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 dochádza v dôsledku určitého stupňa podobnosti medzi skoršou a neskoršou ochrannou známkou, na základe ktorého príslušná skupina verejnosti si medzi týmito dvomi ochrannými známkami vytvára spojenie, t. j. dáva si ich do súvislosti, aj keď si ich nezamieňa (rozsudok Súdneho dvora z 12. marca 2009, Antartica/ÚHVT, C-320/07 P, neuverejnený v Zbierke, bod 43; uznesenie Súdneho dvora z 30. apríla 2009, Japan Tobacco/ÚHVT, C-136/08 P, neuverejnené v Zbierke, bod 25; pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora z 27. novembra 2008, Intel Corporation,
C-252/07, Zb. s. I-8823
, bod 30 a tam citovanú judikatúru).
Existencia takej súvislosti vo vnímaní verejnosti predstavuje nevyhnutnú podmienku, ale sama nestačí na vyvodenie záveru o existencii jedného zo zásahov, proti ktorým článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 zabezpečuje ochranu v prospech ochranných známok s dobrým menom (pozri analogicky rozsudok Súdneho dvora z 18. júna 2009, L’Oréal a i.,
C-487/07, Zb. s. I-5185
, bod 37).
Aby mohol majiteľ skoršej ochrannej známky požívať ochranu podľa článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94, musí predložiť dôkaz, že používaním neskoršej ochrannej známky „sa neprávom v rozpore s dobrými mravmi využíva alebo narúša rozlišovacia spôsobilosť alebo poškodzuje dobré meno skoršej ochrannej známky“ (pozri analogicky rozsudok Intel Corporation, už citovaný, bod 37).
Ktorýkoľvek z týchto troch druhov zásahu stačí na uplatnenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 (pozri analogicky rozsudok L’Oréal a i., už citovaný, body 38 a 42).
Majiteľ skoršej ochrannej známky nie je povinný preukázať existenciu skutočného a bezprostredného zásahu do svojej ochrannej známky v zmysle článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94. Ak sa predpokladá, že takýto zásah vyplynie z používania neskoršej ochrannej známky majiteľom tejto známky, tak nemožno majiteľa skoršej ochrannej známky nútiť, aby čakal, až k tomu dôjde, aby sa mohol domáhať zákazu uvedeného používania. Majiteľ skoršej ochrannej známky však musí preukázať existenciu skutočností, na základe ktorých je možné dospieť k rozhodnutiu, že existuje vážne riziko, že by k takému zásahu mohlo v budúcnosti dôjsť (pozri analogicky rozsudok Intel Corporation, už citovaný, bod 38).
Ak majiteľ skoršej ochrannej známky preukázal existenciu skutočného a bezprostredného zásahu do svojej ochrannej známky alebo aspoň vážne riziko, že by k takému zásahu mohlo v budúcnosti dôjsť, prináleží majiteľovi neskoršej ochrannej známky preukázať, že má na používanie ochrannej známky náležitý dôvod (pozri analogicky rozsudok Intel Corporation, už citovaný, bod 39).
Existencia zásahu, ktorý je na ujmu rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky, sa má posudzovať z pohľadu priemerného spotrebiteľa predmetných tovarov alebo služieb, pre ktoré je táto známka zapísaná, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný. Na druhej strane existencia zásahu spočívajúca v neprávom v rozpore s dobrými mravmi získaného prospechu z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena skoršej ochrannej známky sa musí vzhľadom na to, že je zakázané, aby majiteľ neskoršej ochrannej známky požíval výhodu z tejto skoršej ochrannej známky, posudzovať zo strany priemerného spotrebiteľa predmetných tovarov alebo služieb, pre ktoré je táto neskoršia ochranná známka zapísaná, ktorý je riadne informovaný a primerane pozorný a obozretný (pozri analogicky rozsudok Intel Corporation, už citovaný, body 35 a 36).
V danej veci je potrebné pripomenúť, že Súd prvého stupňa vo svojom rozsudku usúdil, že dobré meno skoršej ochrannej známky zapísanej pod číslom 769526 (ďalej len „ochranná známka la PERLA“) bolo preukázané pre spodnú bielizeň a kúpacie plavky, a pokiaľ tovary chránené ochranou známkou la PERLA a tovary chránené neskoršou ochrannou známkou patria medzi blízke segmenty trhu, t. j. bižutéria a dámske oblečenie, bol za okolností danej veci zistený určitý stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami postačujúci na to, aby si talianska verejnosť mohla vytvoriť takú spojitosť medzi týmito dvomi ochrannými známkami, aká sa vyžaduje na aplikáciu článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 (body 33 a 51 rozsudku Súdu prvého stupňa).
Zostáva preskúmať podmienku týkajúcu sa existencie nebezpečenstva, že používanie ochrannej známky NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC bez náležitého dôvodu umožní jej majiteľovi neprávom v rozpore s dobrými mravmi získať prospech z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena ochrannej známky PERLA alebo spôsobí rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrému menu ujmu.
Žalobkyne tvrdia, že v danej veci došlo k trom druhom zásahu. Prvá žalobkyňa predložila ÚHVT tieto tvrdenia a dôkazy, tak ako boli zhrnuté v napadnutom rozhodnutí:
—
na jeseň 1999 mal vedľajší účastník konania vyhotoviť kúpacie plavky (bikiny) z perál navrhnuté módnym návrhárom Lorenzom Rivom pod značkou NIMEI LA PERLA. Tieto bikiny mali byť prezentované na najdôležitejších módnych prehliadkach a špecializované tlačové médiá túto udalosť široko komentovali. Neoprávnené používanie pojmu „la perla“ spolu s výrazom „nimei“ je jednoznačné, lebo integruje prvky napodobňovania ochrannej známky la PERLA a môže zvádzať samotné špecializované tlačové média k zámene a o to viac spotrebiteľov. Agentúra ANSA a
Corriere della Sera
boli obeťou tejto zámeny,
—
na jar roku 2000 mal vedľajší účastník konania tiež prezentovať „šperkovanú vestu“, ktorú zhotovila NIMEI LA PERLA pre Blumarine, a mal oznámiť predaj tvinsetu (dvojdielny komplet) s perlovým lemovaním na manžetách. Špecializovaná tlač túto udalosť rovnako široko komentovala,
—
konfúzny účinok a zavádzanie doplnila a umocnila tiež reklama, ktorú zrealizovali vedľajší účastník konania a Blumarine v rámci posledných módnych kreácií, vytvorený reklamný šot bol založený na použití pojmu „perla“ a označenia „perla chic“, ktoré boli uvedené na akciových plagátoch,
—
napodobňovanie ochrannej známky la PERLA a dlhodobá a úmyselná činnosť vedúca k vyvolaniu zámeny vedľajším účastníkom konania jasne vyplýva z vyššie uvedených skutočností. Vedľajší účastník konania jasne ťažil z dobrého mena ochrannej známky la PERLA v módnom svete, keď ponúkal niektoré oblečenia s ochrannou známkou NIMEI LA PERLA (v skutočnosti zapísaná ako NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC) a spôsoboval tak zámenu vo vnímaní osôb z daného odvetvia a o to viac vo vnímaní spotrebiteľov.
Najprv je potrebné preskúmať, či prvá žalobkyňa preukázala existenciu neprávom v rozpore s dobrými mravmi získaného prospechu z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena ochrannej známky la PERLA.
Pojem „využívať neprávom v rozpore s dobrými mravmi rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno skoršej ochrannej známky“ tiež označovaný pod pojmom „parazitovanie“ a „free-riding“ sa neviaže k ujme spôsobenej skoršej ochrannej známke, ale k výhode získanej z používania zhodnej alebo podobnej neskoršej ochrannej známky treťou osobou. Zahŕňa najmä prípad, keď vďaka preneseniu obrazu skoršej ochrannej známky alebo vlastností ňou vytvorených na tovary označené zhodnou alebo podobnou neskoršou ochrannou známkou dochádza k zjavnému využívaniu ochrannej známky s dobrým menom (pozri analogicky rozsudok L’Oréal a i., už citovaný, bod 41).
Treba upresniť, že prospech tretej osoby z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky sa môže ukázať ako získaný neprávom v rozpore s dobrými mravmi, aj keď použitie zhodnej alebo podobnej neskoršej ochrannej známky nespôsobuje ujmu ani rozlišovacej spôsobilosti, ani dobrému menu skoršej ochrannej známky, alebo všeobecnejšie jej majiteľovi (pozri analogicky rozsudok L’Oréal a i., už citovaný, bod 43).
Určenie, či sa použitím neskoršej ochrannej známky neprávom v rozpore s dobrými mravmi využíva rozlišovacia spôsobilosť alebo dobré meno skoršej ochrannej známky, si vyžaduje celkové posúdenie, ktoré musí zohľadniť všetky relevantné faktory daného prípadu, ako je najmä sila dobrého mena a stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, miera podobnosti kolidujúcich ochranných známok, ako aj povaha a miera príbuznosti dotknutých tovarov alebo služieb. Pokiaľ ide o silu dobrého mena a stupeň rozlišovacej spôsobilosti skoršej ochrannej známky, čím je rozlišovacia spôsobilosť a dobré meno tejto ochrannej známky výraznejšie, tým skôr dôjde k takýmto zásahom. Okrem toho o čo priamejšie a silnejšie pripomína neskoršia ochranná známka skoršiu ochrannú známku, tým je riziko, že by súčasné alebo budúce používanie označenia neprávom v rozpore s dobrými mravmi využívalo rozlišovaciu spôsobilosť či dobré meno skoršej ochrannej známky alebo by im spôsobovalo ujmu, vyššie (pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudok Intel Corporation, už citovaný, body 67 až 69, a rozsudok L’Oréal a i., už citovaný, bod 44).
Okrem toho treba uviesť, že v rámci takého celkového posúdenia možno tiež vziať prípadne do úvahy existenciu nebezpečenstva oslabenia alebo narušenia skoršej ochrannej známky (pozri analogicky rozsudok L’Oréal a i., už citovaný, bod 45).
Pokiaľ sa tretia osoba pokúša použitím ochrannej známky podobnej ochrannej známke s dobrým menom využiť túto ochrannú známku, aby ťažila z jej príťažlivosti, dobrej povesti a prestíže, ako aj využila bez akejkoľvek finančnej náhrady a bez toho, aby sama musela v tejto súvislosti vyvinúť vlastné snaženie, obchodné úsilie vyvíjané majiteľom skoršej ochrannej známky na vytvorenie a udržiavanie obrazu tejto ochrannej známky, prospech vyplývajúci z uvedeného použitia musí byť považovaný za získaný neprávom v rozpore s dobrými mravmi z rozlišovacej spôsobilosti či dobrého mena uvedenej ochrannej známky (pozri analogicky rozsudok L’Oréal a i., už citovaný, bod 49).
Podľa ustálenej judikatúry článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94 sa má vykladať v tom zmysle, že existencia neprávom v rozpore s dobrými mravmi získaného prospechu z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky v zmysle tohto ustanovenia nie je podmienená existenciou pravdepodobnosti zámeny ani existenciou nebezpečenstva ujmy na rozlišovacej spôsobilosti alebo ujmy dobrému menu skoršej ochrannej známky, či všeobecnejšie, ujmy spôsobenej jej majiteľovi. Prospech vyplývajúci z použitia ochrannej známky podobnej ochrannej známke s dobrým menom treťou osobou je získaný z uvedenej rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena touto treťou osobou neprávom v rozpore s dobrými mravmi, keď sa týmto použitím pokúša využiť ochrannú známku s dobrým menom, aby ťažila z jej príťažlivosti, dobrej povesti a prestíže, a využíva bez finančnej náhrady obchodné úsilie vyvíjané majiteľom skoršej ochrannej známky na vytvorenie a udržiavanie jej obrazu (pozri analogicky rozsudok L’Oréal a i., už citovaný, bod 50).
V danej veci sa odvolací senát domnieval, že prvá žalobkyňa takýto zásah nepreukázala. Poukázal na bikiny z perál navrhnuté módnym návrhárom Lorenzom Rivom pod ochrannou známkou NIMEI LA PERLA, ktoré boli prezentované na najvýznamnejších módnych prehliadkach a široko komentované v špecializovanej tlači, a tiež na tvinset s perlovým lemovaním na manžetách a šperkovanú vestu, ktoré zhotovila NIMEI LA PERLA pre Blumarine. Uviedol, že používanie ochrannej známky NIMEI LA PERLA pre kúpacie plavky alebo iné oblečenie v triede 25 nie je v tejto veci relevantné, pretože sa týka zápisu ochrannej známky NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC pre klenotnícky tovar zaradený do triedy 14. V každom prípade podľa odvolacieho senátu pojem „la perla“ na bikinách z perál a na šperkovanej veste ozdobenej perlami alebo na tvinsete s perlovým lemovaním na manžetách skôr opisuje výnimočný materiál použitý v týchto výrobkoch, t. j. perly.
Žalobkyne namietajú závery odvolacieho senátu. Pripomínajú, že podľa výmazového oddelenia tvrdenia a dôkazy predložené prvou žalobkyňou dostatočne preukazovali neoprávnenú výhodu, ktorá sa používaním ochrannej známky NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC získala z dobrého mena ochrannej známky la PERLA, a že ÚHVT sa vo svojom vyjadrení k žalobe vo veci T-137/05 domnieval, že „analýza tretej podmienky… – neprávom v rozpore s dobrými mravmi získať prospech z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena skoršej ochrannej známky alebo rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrému menu spôsobí ujmu – opätovne odôvodň[ovala] žalobné dôvody prvej žalobkyne“.
ÚHVT vo svojom vyjadrení k žalobe tvrdí, že je potrebné preskúmať, či používaním ochrannej známky NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC pre výrobky, pre ktoré bola zapísaná, umožňuje jej majiteľovi neprávom v rozpore s dobrými mravmi získať prospech z rozlišovacej spôsobilosti a dobrého mena ochrannej známky la PERLA. Dôkazy predložené prvou žalobkyňou sa však týkajú neskoršej ochrannej známky pre výrobky, ktoré sú síce zdobené perlami, patria však medzi tovar s oblečením, čo by prípadne mohlo predstavovať napodobneninu, ale nešlo by o prípad využívania dobrého mena ochrannej známky la PERLA.
Vedľajší účastník konania tvrdí, že prvá žalobkyňa nepredložila nijaký dôkaz o nebezpečenstve parazitného využívania jej ochrannej známky alebo pokuse získať prospech z jej dobrého mena alebo rozlišovacej spôsobilosti. V každom prípade skutočnosti uvedené prvou žalobkyňou sa netýkajú výrobkov triedy 14, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC.
Z dokumentov predložených prvou žalobkyňou výmazovému oddeleniu vyplýva, že špecializovaná tlač a odborná verejnosť z tohto odvetvia sa domnievali, že výrobky prezentované majiteľom neskoršej ochrannej známky spolu s Lorenzom Rivom a Blumarine počas módnych prehliadok mali nejakú spojitosť s prvou žalobkyňou a že medzi oboma spoločnosťami existoval obchodný vzťah.
Napríklad, pokiaľ ide o prezentáciu bikín z perál v rámci módnej prehliadky v Miláne v septembri 1999, ktoré navrhol Lorenzo Riva pre vedľajšieho účastníka konania, v článku, ktorý vyšiel v domácom denníku, sa možno dočítať: „Mimochodom Lorenzo Riva nezaostáva… sponzori Nimei a La Perla sú úplne očarovaní…“, pričom sponzorom podujatia bol vedľajší účastník konania, ktorý vytvoril bikiny z perál v spolupráci s Lorenzom Rivom. Aj v článku
Corriere della Sera
z 25. septembra 1999 sa pod fotografiou možno dočítať: „V perlách. Cena: 2 miliardy. Toto sú bikiny z perál od Lorenza Riva pre La Perla“. Pokiaľ ide o tvinset, na internetovej stránke (www.margherita.net) si možno prečítať článok z 12. októbra 2000 s názvom „Nimei – La Perla. Je čas plesať. Nimei La Perla a Blumarine predstavili BluVIP (Very Important Pearls)“.
Nejde o situácie týkajúce sa len perál, ale bikín z perál navrhnutých módnym návrhárom Lorenzom Rivom nesúce ochrannú známku NIMEI LA PERLA, tvinsetu na manžetách lemovaného perlami a šperkovanej vesty, ktoré vyhotovila NIMEI LA PERLA pre Blumarine. Hlavným prvkom všetkých týchto odevov, pre ktoré bola neskoršia ochranná známka naozaj zapísaná, boli v skutočnosti perly. Okrem toho z predchádzajúceho bodu vyplýva, že perly tvorili ozajstné „srdce“ týchto výrobkov. Preto za týchto okolností tvrdenia ÚHVT a vedľajšieho účastníka konania (pozri body 48 a 49 vyššie) nemôžu obstáť.
Z reklamy vedľajšieho účastníka konania, ktorá sa zdá, že je skôr spojená s klenotníckymi výrobkami, konkrétne s perlami, tiež vyplýva, že možno mať dojem, že medzi „Nimei“ a „La Perla“ existuje spojitosť alebo vzťah.
Za daných okolností zásah alebo riziko zásahu nemožno vylúčiť. Ako už bolo uvedené vyššie, majiteľ skoršej ochrannej známky nie je povinný preukázať existenciu skutočného a bezprostredného zásahu do svojej ochrannej známky, ale musí preukázať existenciu skutočností umožňujúcich dospieť k záveru, že existuje vážne riziko, že k takému zásahu v budúcnosti dôjde (pozri analogicky rozsudok Intel Corporation, už citovaný, bod 38).
Na určenie toho, či sa použitím ochrannej známky NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC umožnilo jej majiteľovi neprávom v rozpore s dobrými mravmi získať prospech z dobrého mena ochrannej známky la PERLA, je potrebné celkové posúdenie, ktoré musí zohľadniť všetky relevantné faktory daného prípadu.
V tejto súvislosti je potrebné najprv pripomenúť, že Súd prvého stupňa už vo svojom rozsudku rozhodol (pozri bod 36 vyššie), že nie je sporné, že ochranná známka la PERLA požíva dobré meno, pokiaľ ide o spodnú bielizeň a kúpacie plavky, že existuje určitý stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi ochrannými známkami a že výrobky chránené ochrannou známkou la PERLA, t. j. dámske oblečenie a výrobky chránené neskoršou ochrannou známkou, t. j. perly, patria do blízkych segmentov trhu. Konkrétne, pokiaľ ide o dobré meno, je potrebné doplniť, že má dokonca veľmi vysokú úroveň.
Ako vyplýva z dokumentov, ktoré prvá žalobkyňa predložila ÚHVT, je potrebné zohľadniť skutočnosť, že perly sa môžu používať pri výrobe kúpacích plaviek a ostatného dámskeho oblečenia. Nie je vylúčené, že spotrebiteľ klenotníckych výrobkov, konkrétne perál pozná spodnú bielizeň predávanú žalobkyňou. Hoci na preukázanie neprávom v rozpore s dobrými mravmi získaného prospechu z dobrého mena skoršej ochrannej známky sa nevyžaduje pravdepodobnosť zámeny, pokiaľ ide o výrobky príbuzné kúpacím plavkám a spodnej bielizni chránené ochrannou známkou la PERLA, t. j. bikiny, tvinsety a vesty, všetky zdobené perlami, je táto pravdepodobnosť preukázaná napriek tomu, že tieto samotné odevy nie sú chránené neskoršou ochrannou známkou.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že žalobkyňa na ÚHVT preukázala, že neskoršia ochranná známka neprávom v rozpore s dobrými mravmi získava prospech z ochrannej známky la PERLA alebo prinajmenšom, že existuje vážne riziko, že takýto zásah v budúcnosti nastane.
Zostáva určiť, či neskoršia ochranná známka bola v danom prípade používaná s náležitým dôvodom.
Ako už bolo konštatované v bode 34 vyššie, ak majiteľ skoršej ochrannej známky preukázal existenciu skutočného a bezprostredného zásahu do svojej ochrannej známky alebo, pokiaľ nebol úspešný, aspoň preukázal vážne riziko, že by k takému zásahu mohlo v budúcnosti dôjsť, prináleží majiteľovi neskoršej ochrannej známky preukázať, že má na používanie ochrannej známky náležitý dôvod.
Vedľajšia účastníčka konania v správnom konaní na ÚHVT tvrdila, že náležitý dôvod na používanie pojmu „la perla“ existoval a bol jednoznačný: išlo o šperky vyrobené z perál a dôvod sa spája tak s nevyhnutnosťou, ako aj s úmyslom uviesť spoločný názov materiálu, z ktorého boli šperky vyrobené.
V napadnutom rozhodnutí sa odvolací senát domnieval, že nebolo preukázané, že neskoršia ochranná známka mohla neprávom v rozpore s dobrými mravmi využívať rozlišovaciu spôsobilosť alebo dobré meno ochrannej známky la PERLA alebo im spôsobiť ujmu, a preto sa nebolo potrebné vyjadriť k riziku používania neskoršej ochrannej známky bez náležitého dôvodu.
Žalobkyne pripomínajú, že výmazové oddelenie sa domnievalo, že dôvod uvádzaný vedľajším účastníkom konania nie je dostatočný na odôvodnenie používania a že ÚHVT v rámci konania vo veci T-137/05 tiež uviedol, že vedľajší účastník konania „okrem toho vo fáze správneho konania nevedel uviesť platné dôvody na odôvodnenie sporného používania a splnenie nasledujúcej podmienky požadovanej na uplatnenie ochrany, ktorá presahuje samotné výrobky označené ochrannou známkou“.
V rámci tohto konania na Všeobecnom súde ÚHVT a vedľajší účastník konania nepredložili tvrdenia ako odpoveď na argumenty žalobkýň týkajúce sa náležitého dôvodu.
Je potrebné zdôrazniť, že dôvod, ktorý uviedol vedľajší účastník konania v správnom konaní na ÚHVT, nie je dostatočný na odôvodnenie používania. V tejto súvislosti treba tiež uviesť, že vedľajší účastník konania sa ani nepokúsil podať Všeobecnému súdu iné odôvodnenia.
Na záver, pokiaľ ide o rozhodnutie Tribunale di Modena (súd v Modene) (Taliansko), na ktoré poukazoval vedľajší účastník konania, aby preukázal, že skutočnosti uvádzané žalobkyňami mu nemožno pripísať, stačí pripomenúť, že režim ochranných známok Spoločenstva je autonómnym systémom tvoreným súhrnom pravidiel a sledujúcim ciele, ktoré sú preň špecifické, jeho uplatnenie je nezávislé od akéhokoľvek národného systému [rozsudky Súdu prvého stupňa z 5. decembra 2000, Messe München/ÚHVT (electronica),
T-32/00, Zb. s. II-3829
, bod 47, a z 23. septembra 2009, Cohausz/ÚHVT – Izquierdo Faces (acopat), T-409/07, neuverejnený v Zbierke, bod 71]. V každom prípade toto rozhodnutie je predmetom dovolacieho konania a zatiaľ nie je definitívne. Okrem toho sa zaoberá určením, že došlo k napodobneniu ochrannej známky la PERLA a k nekalej súťaži zo strany vedľajšieho účastníka konania, a nie návrhom na vyhlásenie neplatnosti na základe analogického ustanovenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.
Za týchto okolností je preukázané, že vedľajší účastník konania sa pokúsil použitím ochrannej známky podobnej ochrannej známke la PERLA využiť túto ochrannú známku, aby ťažil z jej príťažlivosti, dobrej povesti a prestíže, ako aj využil obchodné úsilie vyvíjané žalobkyňami na vytvorenie a udržiavanie obrazu tejto ochrannej známky. Prospech vyplývajúci z uvedeného použitia sa musí považovať za získaný neprávom v rozpore dobrými mravmi z dobrého mena ochrannej známky la PERLA (pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudok L’Oréal a i., už citovaný, bod 49). Okrem toho k uvedenému použitiu došlo bez náležitého dôvodu. V súlade s judikatúrou citovanou v bode 28 vyššie nie je potrebné rozhodnúť o existencii iného zásahu uvedeného v bodoch 31 a 32 vyššie.
Preto bez toho, aby bolo potrebné rozhodnúť o prípustnosti žalobných dôvodov uvedených v replike (pozri body 25 a 26 vyššie), treba konštatovať, že odvolací senát nesprávne aplikoval článok 8 ods. 5 nariadenia č. 40/94.
Keďže odvolací senát už vyhlásil neskoršiu ochrannú známku za neplatnú pre všetky výrobky s výnimkou perál, napadnuté rozhodnutie je potrebné zrušiť len v rozsahu, v akom bol návrh na vyhlásenie neplatnosti zamietnutý, a platnosť ochrannej známky NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, pokiaľ ide o perly, bola potvrdená. Pokiaľ sa rozhodnutím odvolacieho senátu vyhovelo návrhom dotknutého účastníka konania, tento účastník konania nie je oprávnený podať žalobu na Všeobecný súd. Preto pokiaľ odvolací senát vyhovel návrhu na vyhlásenie neplatnosti vo výroku napadnutého rozhodnutia, žalobkyne ho už nemôžu napadnúť [pozri v tomto zmysle uznesenie Súdu prvého stupňa zo 14. júla 2009, Hoo Hing/ÚHVT – Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), T-300/08, neuverejnené v Zbierke, body 26 a 27].
Treba pripomenúť, že vzhľadom na to, že viaceré dôvody neplatnosti vedú k presne rovnakému výsledku, stačí, ak jeden z nich je odôvodnený, aby sa vyhovelo návrhu na vyhlásenie neplatnosti. Pokiaľ odvolací senát považuje jeden z týchto dôvodov, ktorého sa dovolával navrhovateľ neplatnosti, za odôvodnený, ale rozhodne preskúmať a prípadne zamietne ostatné namietané dôvody neplatnosti, táto časť odôvodnenia jeho rozhodnutia netvorí nevyhnutný základ pre výrok, ktorým sa vyhovuje návrhu na vyhlásenie neplatnosti, ktorý je po právnej stránke dostatočne odôvodnený dôvodom neplatnosti, o ktorom bolo rozhodnuté, že je opodstatnený (pozri v tomto zmysle uznesenie Golden Elephant Brand, už citovaný, body 31 a 35).
Vzhľadom na vyššie uvedené nie je potrebné rozhodnúť o návrhu na zmenu napadnutého rozhodnutia predloženého v rámci prvého bodu žalobného dôvodu ani o subsidiárnych bodoch žalobných dôvodov a ani o ostatných žalobných dôvodoch.
O trovách
Podľa článku 87 ods. 2 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. V zmysle toho istého ustanovenia, ak je viac účastníkov konania, ktorí nemali úspech, Všeobecný súd medzi nich rozdelí náhradu trov konania.
Podľa článku 87 ods. 3 rokovacieho poriadku môže Všeobecný súd rozdeliť náhradu trov konania alebo rozhodnúť tak, že každý z účastníkov konania znáša svoje vlastné trovy konania, ak účastníci konania mali úspech len v časti predmetu konania alebo vo výnimočných prípadoch.
Podľa článku 87 ods. 4 posledného pododseku rokovacieho poriadku Všeobecný súd môže rozhodnúť, že vedľajší účastník znáša svoje vlastné trovy konania.
Za daných okolností ÚHVT a vedľajší účastník konania z časti nemali úspech, lebo napadnuté rozhodnutie bolo čiastočne zrušené.
Za daných okolností je ÚHVT povinný okrem svojich vlastných trov konania nahradiť 90 % trov konania žalobkýň v konaní na Všeobecnom súde a všetky trovy konania prvej žalobkyne pred odvolacím senátom. Žalobkyne znášajú 10 % svojich vlastných trov konania na Všeobecnom súde. Vedľajší účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov
VŠEOBECNÝ SÚD (prvá komora)
rozhodol a vyhlásil:

1.
Rozhodnutie druhého odvolacieho senátu Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT) z 19. novembra 2007 (vec R 537/2004-2) sa zrušuje v rozsahu, v akom ÚHVT zamietol návrh na vyhlásenie neplatnosti a zaviazal Nute Partecipazioni SpA, aby znášala svoje vlastné trovy konania.

2.
V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

3.
ÚHVT znáša svoje vlastné trovy konania a 90 % trov konania Nute Partecipazioni a La Perla Srl na Všeobecnom súde a všetky trovy konania Nute Partecipazioni pred odvolacím senátom.

4.
Nute Partecipazioni a La Perla znášajú 10 % svojich trov konania na Všeobecnom súde.

5.
Worldgem Brands Srl znáša svoje trovy konania.

Wiszniewska-Białecka
Dehousse
Kanninen
Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 7. decembra 2010.
Podpisy
(
*1
)	Jazyk konania: taliančina.