CELEX: 62008TJ0080
Марка на Общността
Процедура по възражение
Заявка за словна марка на Общността "RNAiFect"
По-ранна словна марка на Общността "RNActive"
Относително основание за отказ
Липса на вероятност от объркване
Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009)

Обстоятелства, предхождащи спора
На 1 август 2003 г. встъпилата страна, Qiagen GmbH, подава пред Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели) (СХВП) заявка за марка на Общността по силата на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от относно марката на Общността (
ОВ L 11, 1994 г., стp. 1
; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), съответно изменен (заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от относно марката на Общността (
ОВ L 78, стр. 1
).
Марката, чиято регистрация се иска, е словният знак „RNAiFect“.
Стоките, за които е поискана регистрацията, са от класове 1, 5 и 9 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., и съответстват за всеки от тези класове на следното описание:
—
клас 1: „Химически продукти, предназначени за промишлеността и науката; химически продукти, предназначени за промишлеността и науката за третиране на биополимери; активни биологични вещества за лабораторна употреба при научната и изследователската дейност, и по-конкретно буферни разтвори и реактиви, и по-конкретно за въвеждане на молекули и молекулни агрегати, и по-конкретно пептиди и/или нуклеинови киселини, в клетките, и по-конкретно прокариотни или еукариотни клетки; хроматографски материали за употреба при сепарация, очистване и изолиране на биополимери, реактиви и разтвори за извършване на хроматографска сепарация, очистване и/или изолиране на биополимери; комплекти за въвеждане на молекули и молекулни агрегати, и по-конкретно пептиди и/или нуклеинови киселини, в клетките, и по-конкретно прокариотни или еукариотни клетки; реактиви за трансфекция“;
—
клас 5: „Фармацевтични, ветеринарни и хигиенни препарати“;
—
клас 9: „Научни апарати и уреди, по-специално уреди и апарати за лабораторни изследвания и тестове“.
Тази заявка е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 39/2004 от 27 септември 2004 г.
На 17 декември 2004 г. жалбоподателят, CureVac GmbH, подава възражение срещу заявената марка, като твърди, че има вероятност от объркване по смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009).
Възражението се основава на част от стоките, обхванати от общностна регистрация № 2953768 на словната марка „RNActive“, заявена на 29 ноември 2002 г. и регистрирана на , и по-конкретно до следните стоки от класове 1 и 5:
—
клас 1: „Химически продукти, предназначени за промишлеността и науката; реактиви за изследвания“;
—
клас 5: „Химически продукти за медицински цели; фармацевтични и ветеринарни препарати, по-специално химиотерапевтични препарати за лечение на тумори, сърдечни стимуланти и препарати за лечение на астма, агонисти и антагонисти на рецептори, фармацевтични препарати за лечение на неврологични заболявания, за лечение на заразни болести; хигиенни препарати; диетични вещества за медицински цели, по-специално вещества за хранителни добавки; дезинфектанти; фунгициди, хербициди“.
Възражение е направено само за стоките от класове 1 и 5, попадащи в обхвата на заявената марка, и не включва стоките от клас 9.
С решение от 7 август 2006 г. отделът по споровете отхвърля възражението на основание, че не съществува никаква вероятност от объркване на територията на Общността.
На 15 септември 2006 г. жалбоподателят подава жалба срещу решението на отдела по споровете.
С решение от 11 декември 2007 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) първи апелативен състав оставя жалбата без уважение. Той поддържа констатацията на отдела по споровете, че стоките, които трябва да бъдат сравнени, са идентични или много сходни. По отношение на разглежданите два знака апелативният състав приема, че макар и слабо отличителни, тъй като елементът „rna“ съответства на съкращението на английското понятие „ribonucleid acid“ („acide ribonucléique“ на френски и „Ribonukleinsäure“ на немски език), двете марки били различни и никой притежател на марка не можел да монополизира съкращението „RNA“ или да забрани на други предприятия да го използват или интегрират в марки, по-специално в сектора на фармацевтичните продукти. Потребителите добре разбирали значението на съкращението „RNA“ и нямало да предположат, че всички марки, които започват със споменатото съкращение, означавали един и същ произход. Вниманието им по-скоро щяло да се насочи към края на думата, който бил по-отличителен. Разликите между елемента „ifect“ и елемента „ctive“ позволявали напълно да се изключи вероятността от объркване.
Искания на страните
Жалбоподателят моли Първоинстанционния съд:
—
да отмени обжалваното решение,
—
да отхвърли регистрацията на заявената марка „RNAiFect“,
—
да осъди СХВП да заплати съдебните разноски.
СХВП моли Първоинстанционния съд:
—
да отхвърли жалбата,
—
да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.
Встъпилата страна моли Първоинстанционния съд:
—
да отхвърли жалбата,
—
да осъди жалбоподателя да заплати всички съдебни разноски.
В хода на съдебното заседание жалбоподателят заявява, че прави отказ от втората част от исканията си, което е отбелязано в протокола от съдебното заседание.
От правна страна
Доводи на страните
Жалбоподателят посочва едно-единствено правно основание, изведено от нарушението на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94.
Жалбоподателят най-напред изтъква, че някои стоки, обхванати от по-ранната марка, и обозначените в заявката за марка стоки, не трябва да се разглеждат като частично много сходни, а напротив, като идентични, тъй като последните били включени в собствените му стоки и следователно били обхванати по идентичен начин от конфликтните марки.
На следващо място, според жалбоподателя марката „RNActive“ във всички случаи трябвало да се разглежда като притежаваща средно отличителен характер, след като е била регистрирана като марка на Общността. Доколкото и двете марки били предназначени за средния потребител, на който не било известно значението на съкращението „RNA“, по-ранната марка имала поне средно отличителен характер.
Жалбоподателят освен това уточнява, че разглежданите знаци са визуално сходни, тъй като думите започват по един и същи начин, както и че, що се отнася до словните марки, с изключение на регистрираната марка, всеки друг начин на обичайно публично възпроизвеждане е предмет на закрила, по-специално за възпроизвеждане с главни и малки букви. Жалбоподателят добавя, че между знаците има изключително фонетично сходство поради обстоятелството, че първите три букви са идентични, както и че звуковите секвенции в края се различават в минимална степен. По отношение на концептуалното сравнение на знаците също съществувало изключително сходство, доколкото по-ранната марка „RNActive“ съдържала немската дума „aktiv“, която можела да се възприеме за синоним на немската дума „effektiv“, означаваща „който има ефект“, съдържаща се в заявената марка „RNAiFect“.
Накрая, според жалбоподателя в съзнанието на хората съществувала вероятност от объркване поради идентичността на стоките, средния отличителен характер на по-ранната марка и степента на визуално, фонетично и концептуално сходство.
СХВП и встъпилата страна искат споменатото правно основание да бъде отхвърлено.
Съображения на Първоинстанционния съд
По смисъла на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 при възражение на притежателя на по-ранна марка се отказва регистрацията на заявената марка, когато „поради своята идентичност или сходство с по-ранната марка и поради идентичността или сходството на стоките или услугите, които двете марки обозначават, съществува вероятност от объркване в съзнанието на хората на територията, на която е защитена по-ранната марка; вероятността от объркване включва възможност за свързване с по-ранната марка“.
Освен това по силата на член 8, параграф 2, буква а), подточка ii) от Регламент № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 2, буква а), подточка ii) от Регламент № 207/2009) изразът „по-ранни марки“ означава марки на Общността, както и марките, регистрирани в една държава членка, чиято дата на подаване на заявката е по-ранна от тази на подаване на заявката за регистрация на марка на Общността.
Съгласно постоянната съдебна практика вероятността потребителите да помислят, че съответните стоки или услуги произхождат от едно и също предприятие или евентуално от икономически свързани предприятия, представлява вероятност от объркване (вж. Решение на Първоинстанционния съд от 10 септември 2008 г. по дело Boston Scientific/СХВП — Terumo (CAPIO), T-325/06, непубликувано в Сборника, точка 70 и цитираната съдебна практика, вж. също по аналогия Решение на Съда от по дело Canon,
C-39/97, Recueil, стр. I-5507
, точка 29 и Решение на Съда от по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C-342/97, Recueil, стр. I-3819
, точка 17).
По-нататък вероятността от объркване в съзнанието на хората следва да се оценява в цялост, като се отчитат всички фактори, релевантни за конкретния случай (вж. Решение по дело CAPIO, точка 23 по-горе, точка 71 и цитираната съдебна практика, вж. по аналогия Решение на Съда от 11 ноември 1997 г. по дело SABEL,
C-251/95, Recueil, стр. I-6191
, точка 22 и Решение на Съда от по дело Marca Mode,
C-425/98, Recueil, стр. I-4861
, точка 40).
Тази цялостна преценка предполага известна взаимозависимост между взетите предвид фактори, и по-специално между сходството на марките и сходството на обозначените стоки или услуги. Поради това ниска степен на сходство между обозначените стоки или услуги може да се компенсира с висока степен на сходство между марките и обратно (Решение на Съда от 13 септември 2007 г. по дело Il Ponte Finanziaria/СХВП, C-234/06 P, Сборник, стр. I-7333, точка 48 и Решение на Първоинстанционния съд от по дело Matratzen Concord/СХВП — Hukla Germany (MATRATZEN),
T-6/01, Recueil, стр. II-4335
, точка 25). Взаимозависимостта между тези фактори намира израз в седмо съображение от Регламент № 40/94, според което следва да се даде тълкуване на понятието за сходство във връзка с вероятността от объркване, чиято оценка зависи от многобройни фактори, по-специално от познаването на марката на пазара, от асоциацията, която може да бъде направена с използвания или регистриран знак, от степента на сходство между марката и знака и между обозначените стоки или услуги (вж. Решение по дело CAPIO, точка 23 по-горе, точка 72 и цитираната съдебна практика).
Освен това общата преценка по отношение на визуалното, фонетичното или концептуалното сходство на конфликтните знаци трябва да се основава на създаденото от тях цялостно впечатление, като се имат предвид по-конкретно техните отличителни и доминиращи елементи. Всъщност от текста на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94, съгласно който „[…] съществува вероятност от объркване в съзнанието на хората […]“, следва, че възприятието на марките от страна на средния потребител на разглеждания вид стока или услуга има определяща роля по отношение на цялостната преценка на вероятността от объркване. Средният потребител обаче нормално възприема една марка като цяло и не извършва преглед на различните ѝ детайли (вж. Решение по дело CAPIO, точка 23 по-горе, точка 73 и цитираната съдебна практика, вж. също по аналогия Решение по дело SABEL, точка 24 по-горе, точка 23 и Решение по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, точка 23 по-горе, точка 25).
За целите на цялостната преценка на вероятността от объркване средният потребител на съответните стоки се счита за относително осведомен и в разумни граници наблюдателен и съобразителен. Освен това следва да се отчита фактът, че на средния потребител рядко се удава възможността да пристъпи към пряко сравнение на различните марки, а трябва да се довери на несъвършения образ, който е запомнил. Следва да се вземе предвид и фактът, че степента на внимание на средния потребител може да варира в зависимост от категорията разглеждани стоки или услуги (Решение на Първоинстанционния съд от 23 октомври 2002 г. по дело Oberhauser/СХВП — Petit Liberto (Fifties),
T-104/01, Recueil, стр. II-4359
, точка 28 и Решение на Първоинстанционния съд от по дело BMI Bertollo/СХВП — Diesel (DIESELIT),
T-186/02, Recueil, стр. II-1887
, точка 38, вж. по аналогия Решение по дело Lloyd Schuhfabrik Meyer, точка 23 по-горе, точка 26).
В случая марката, на която се основава възражението, е марка на Общността. Следователно, както установява апелативният състав в точка 14 от обжалваното решение, проверката трябва да бъде на равнище Европейски съюз.
Що се отнася до съответните потребители, както отбелязва отделът по споровете на страница 4 от решението си от 7 август 2006 г. и както е видно от точка 17 от обжалваното решение, това са потребителите на спорните стоки. Стоките от клас 5 са предназначени по-специално за фармацевтите, както и за крайни потребители, които са в разумни граници осведомени, наблюдателни и съобразителни (Решение на Първоинстанционния съд от по дело Madaus/СХВП — Optima Healthcare (ECHINAID),
T-202/04, Recueil, стр. II-1115
, точка 23), но все пак проявяват висока степен на внимание и при избора си се ползват от помощта на висококвалифицирани специалисти (вж. в този смисъл Решение на Съда от по дело Alcon/СХВП, C-412/05 P, Сборник, стр. I-3569, точка 61 и Решение по дело ECHINAID, посочено по-горе, точка 33). Що се отнася до химическите продукти от клас 1, те са предназначени за специализирани потребители (преди всичко химици и лаборанти), които следователно ще проявяват още по-висока степен на внимание.
Преценката на апелативния състав на вероятността от объркване между конфликтните знаци следва да се разгледа в светлината на гореизложените съображения.
— Относно сходството на стоките
Според постоянната съдебна практика, за да се прецени сходството между стоки или услуги, следва да се вземат предвид всички релевантни фактори, които характеризират връзката между тях. Тези фактори включват по-специално тяхното естество, предназначение и употреба, както и техния конкурентен или допълващ характер (вж. Решение по дело CAPIO, точка 23 по-горе, точка 77 и цитираната съдебна практика).
Обратно на твърдяното от жалбоподателя, в това отношение не всички разглеждани стоки са идентични, а те са отчасти идентични и отчасти сходни, както правилно е констатирал апелативният състав в точка 15 от обжалваното решение, позовавайки се на решението на отдела по споровете: в този смисъл е достатъчно да се констатира например, че „комплектите за въвеждане на молекули и молекулни агрегати“ и химическите продукти за медицински цели са много сходни, но все пак не могат да бъдат разглеждани като идентични.
Следователно обжалваното решение трябва да бъде потвърдено относно анализа на сходството на разглежданите стоки.
— Относно сходството на знаците
Както вече бе посочено в точка 26 по-горе, цялостната преценка на вероятността от объркване, що се отнася до визуалното, фонетичното или концептуалното сходство между съответните марки, трябва да се основава на създаденото от тях цялостно впечатление, като се имат предвид именно техните отличителни и доминиращи елементи (вж. Решение на Първоинстанционния съд от 14 октомври 2003 г. по дело Phillips-Van Heusen/СХВП — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS),
T-292/01, Recueil, стр. II-4335
, точка 47 и Решение по дело CAPIO, точка 23 по-горе, точка 88 и цитираната съдебна практика, вж. по аналогия Решение по дело SABEL, точка 24 по-горе, точка 23).
Също според съдебната практика две марки са сходни, когато от гледна точка на съответните потребители между тях съществува поне частично равенство по отношение на един или няколко релевантни аспекта (Решение по дело MATRATZEN, точка 25 по-горе, точка 30 и Решение по дело CAPIO, точка 23 по-горе, точка 89).
В точка 17 от обжалваното решение апелативният състав приема, че независимо от наличието на сходство в резултат от идентичността на първите три букви на разглежданите знаци, разликите между думите „iFect“ и „ctive“ са толкова големи, че е изключена вероятността от объркване.
В това отношение знаците, които трябва да се сравнят, са:
По-ранна марка
Заявена марка
„RNActive“
„RNAiFect“
На първо място, що се отнася до визуалното сравнение, трябва да се констатира, че и двата разглеждани знака са съставени само от една дума, всяка от осем букви, първите три от които са главни и идентични. Останалите пет букви на по-ранната марка са малки, както и буквите на заявената марка, с изключение на петата буква „f“.
Приликите, които следват от идентичността на първите три букви, обаче силно намаляват поради присъствието на последните пет букви на разглежданите знаци и въпреки че четири от тях са общи и за двата знака, те не са представени в една и съща последователност, поради което двата разглеждани знака могат да бъдат възприемани визуално по много различен начин. Така от цялостното впечатление, създадено от разглежданите знаци, личат визуални различия.
Обратно на твърдяното от жалбоподателя, от обжалваното решение не е видно, че апелативният състав се е ограничил да разгледа отделно съставните части на разглежданите знаци, без да направи обща визуална преценка. Всъщност, макар за съжаление обжалваното решение да не е много ясно по този въпрос, апелативният състав прави общ анализ на споменатите знаци, като приема в точка 17 от обжалваното решение, че независимо от общия елемент „rna“ вниманието по-скоро ще се насочи към края на думата, който е по-отличителен, достигайки до извода, че тази съществена разлика дава възможност да се изключи напълно вероятността от объркване.
Освен това, дори да се предположи, както твърди жалбоподателят, че и двата знака са изписани с главни или с малки букви, следва да се установи, че при всяко положение визуалното сходство няма да е по-отчетливо, след като разликата вследствие на разположението на последните пет букви позволява във всички случаи да се компенсира сходството поради идентичността на първите три букви.
На второ място, що се отнася до фонетичното сравнение, следва да се отбележи, че макар двата знака да започват с трите букви „r“, „n“ и „a“, с окончанията им може да се направи доста ясно разграничение между тях. Следователно и двата знака се произнасят по съвсем различен начин, поради коетоq, дори ако се предположи, че съществува сходство, то трябва най-малко да се разглежда като съвсем незначително. Освен това, ако съответните потребители направят връзка между гласните „a“ и „i“ в заявената марка, фонетичната разлика би била още по-осезаема. Обратно, в общия случай е малко вероятно, от една страна, потребителят да удвои гласната „a“ в по-ранната марка, за да произнесе знака като „r-n-a-active“, при положение че знакът съдържа само едно „a“, и от друга страна, същият този потребител при произнасянето да изпусне „i“ в заявената марка, за да я произнесе като „r-n-a-fect“. Впрочем дори при подобна хипотеза това във всички случаи не би довело до фонетично сходство на посочените знаци.
На трето място, що се отнася до концептуалното сравнение, вярно е, че по отношение на разглежданите стоки съответните потребители, и по-конкретно специализираните потребители, ще възприемат първите три букви като позоваване на английското съкращение на рибонуклеиновата киселина (ribonucleid acid), а широкият кръг потребители, макар да не им е известно точното значение на тези инициали, ще предположи, че те най-малкото препращат към елемент от медицинско или химическо естество. Както изтъкват в съдебното заседание и СХВП, и встъпилата страна, производителите във въпросния сектор нерядко използват химически или молекулни съединения, за да подчертаят твърдяната ефикасност на продавания фармацевтичен продукт.
Съответните окончания на знаците („ctive“ за единия и „ifect“ за другия), които имат различен смисъл, обаче компенсират сходството вследствие на общия елемент „rna“. Развитият по-конкретно в съдебното заседание довод на жалбоподателя, съгласно който германският потребител бил в състояние да направи връзка между „ifect“ и английската дума „effect“, която той следователно щял да асоциира с думата „active“ поради обстоятелството, че двете думи препращат към понятието за ефикасност или към думата „ефективен“, изисква съответният потребител да положи твърде много усилия за разчленяване на знака, така че да направи асоциация между двата разглеждани знака, и следователно изглежда твърде неправдоподобен, за да бъде приет.
Ако между разглежданите знаци съществува известно концептуално сходство, то се дължи на факта, че елементът „rna“ е общ за разглежданите знаци, но това сходство се компенсира с различното значение, дължащо се на съответните окончания.
— Относно вероятността от объркване
Следва да се припомни, че съществува вероятност от объркване, когато кумулативно степента на сходство на разглежданите марки и степента на сходство на обозначените от тези марки стоки или услуги са достатъчно високи (Решение по дело MATRATZEN, точка 25 по-горе, точка 45).
Както бе установено в точка 32 по-горе, разглежданите в случая стоки са отчасти идентични и отчасти много сходни.
Двата знака действително са изградени върху общия елемент „rna“. Трябва обаче да се констатира, както е направил и отделът по споровете, без това да е поставено под въпрос от апелативния състав в точки 16 и 17 от обжалваното решение, че този елемент може най-много да има ограничен отличителен характер, дори ако част от потребителите не знае с точност значението на разглежданото съкращение, а би предположила наличието на косвена препратка, по-специално към химическо или молекулно съединение.
Освен това, макар да е вярно, че потребителят обикновено отдава по-голямо значение на първата част от думите, тъй като тя е по-отчетлива (вж. в този смисъл Решение на Първоинстанционния съд от 27 февруари 2008 г. по дело Citigroup/СХВП — Link Interchange Network (WORLDLINK), T-325/04, непубликувано в Сборника, точка 82), в не по-малка степен е вярно, че по общо правило потребителите не считат елемента, част от комбинирана марка, който е описателен или слабо отличителен, за отличителен и доминиращ елемент при цялостното впечатление, което създава тази марка (вж. Решение по дело ECHINAID, точка 29 по-горе, точка 54 и цитираната съдебна практика).
Както бе установено, след като общият елемент за двата съответни знака, а именно „rna“, най-много има ограничен отличителен характер, той не позволява да се разграничи търговският произход на стоките. Ето защо апелативният състав правилно приема в точка 17 от обжалваното решение, че съответните наставки на конфликтните знаци, и по-конкретно „ctive“ и „ifect“, следва да се разглеждат като отличителните и доминиращи елементи, които привличат вниманието на потребителите, тъй като са по-отличителни в сравнение с началния елемент „rna“ (вж. в този смисъл Решение по дело ECHINAID, точка 29 по-горе, точка 55).
Освен това, както бе отбелязано в точка 44 по-горе и както правилно изтъква СХВП, неправилно е да се твърди, че съответните окончания на знаците биха се възприели като идентични чрез асоциация, тъй като немската дума „aktiv“ изобщо не е синоним на „effektiv“, което дава възможност да се направи разграничение между марките. Ето защо споменатите разлики в значението ще позволят на съответните потребители да разграничат посочените знаци.
Така, макар общият елемент за двата знака, а именно „rna“, да заема челно място, тази идентичност не води до вероятност от объркване, тъй като въпросният елемент има ограничен отличителен характер, поради което вниманието на хората ще се насочи към окончанието на двата знака, които при цялостната преценка показват визуални, фонетични и концептуални различия. Ето защо двата знака създават различно впечатление.
Следователно в конкретния случай степента на идентичност или на много силно сходство на посочените стоки се компенсира с ниската степен на сходство на знаците, както и със слабо отличителния, дори описателен характер на съкращението „RNA“, така че вероятността от объркване в съзнанието на посочените хора следва напълно да се изключи. Ето защо апелативният състав правилно е приел, че от гледна точка на съответните хора не съществува вероятност от объркване между разглежданите марки.
Впрочем, дори да се предположи, както твърди жалбоподателят, че всички разглеждани стоки са идентични, с направения в точки 34—53 по-горе анализ няма как да се достигне до различен извод относно липсата на вероятност от объркване.
От всичко изложено дотук следва, че единственото правно основание не може да бъде прието, и по тази причина жалбата трябва да бъде оставена без уважение.
По съдебните разноски
По смисъла на член 87, параграф 2 от Процедурния правилник на Първоинстанционния съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. Тъй като жалбоподателят е загубил делото, той следва да се осъди да заплати съдебните разноски съобразно исканията на СХВП и на встъпилата страна.

По изложените съображения
ПЪРВОИНСТАНЦИОННИЯТ СЪД (осми състав)
реши:

1)
Отхвърля жалбата.

2)
Осъжда CureVac GmbH да заплати съдебните разноски.

Martins Ribeiro
Wahl
Dittrich
Постановено в открито съдебно заседание в Люксембург на 28 октомври 2009 година.
Подписи
(
*1
)	Език на производството: немски.