CELEX: 61991CJ0317
Vrij verkeer van goederen
Merkenrecht

Overwegingen van het arrest
1 Bij beschikking van 21 november 1991, ingekomen bij het Hof op 9 december 1991, heeft het Bundesgerichtshof (eerste civiele kamer) krachtens artikel 177 EEG-Verdrag een prejudiciële vraag gesteld over de uitlegging van de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag, ten einde te kunnen beoordelen of de bescherming van een aanduiding, bestaande in een telwoord, in letters weergegeven in een andere taal van de Gemeenschap dan de taal van de Lid-Staat van invoer, verenigbaar is met deze bepalingen.
2 Deze vraag is gesteld in een geding tussen Duitse Renault AG (hierna: "Renault"), de Duitse dochteronderneming van een Franse automobielfabrikant, en Audi AG (hierna: "Audi") over het gebruik van de aanduiding "Quadra" door Renault.
3 Uit het dossier blijkt, dat de vraag is gesteld binnen de volgende juridische en feitelijke context.
4 Ingevolge het Warenzeichengesetz (Duitse merkenwet, hierna: "WZG") kunnen getallen niet als merk worden ingeschreven (§ 4, lid 2, nr. 1 WZG), tenzij het bedoelde teken in het economisch verkeer is ingeburgerd ter onderscheiding van de waren waarop het is aangebracht (§ 4, lid 3 WZG). Voorts kan een rechthebbende op een merk een concurrent niet beletten, op zijn waren aanduidingen omtrent de bijzondere eigenschappen van die waren aan te brengen, voor zover deze aanduidingen niet als merk worden gebruikt (§ 16 WZG). Ten slotte wordt ook een bepaalde opmaak ("Ausstattung"), die binnen de betrokken handelskringen als voldoende onderscheidend geldt, grotendeels op dezelfde wijze beschermd als een ingeschreven merk (§ 25 WZG).
5 Audi heeft het merk "quattro" twee maal in het Duitse merkenregister laten inschrijven. Sinds 1980 verkoopt zij onder deze benaming personenauto's met vierwielaandrijving. Medio 1988 bracht Renault een in Frankrijk gefabriceerde en daarvoor reeds in andere Europese landen verkochte personenauto met vierwielaandrijving onder de benaming "Espace Quadra" in Duitsland op de markt.
6 In maart 1988 verzocht Renault het Duitse Patentamt, de beide door Audi ingeschreven merken door te halen. Bij beschikkingen van 9 augustus en 11 oktober 1990 werden de inschrijvingen van de beide merken "quattro" door de merkenafdeling van het Duitse Patentambt doorgehaald, op grond dat een getal ook als een telwoord in een andere taal niet kan worden ingeschreven en de bedoelde aanduiding op het moment van inschrijving niet de vereiste bekendheid bij het publiek had. Het Bundespatentgericht verwierp het door Audi tegen deze beschikkingen ingestelde beroep, doch gaf toestemming voor hogere voorziening, namelijk "Rechtsbeschwerde". Het merkte onder meer op, dat het woord "quattro", als Italiaans woord voor het getal 4, ook voor het binnenlandse handelsverkeer, maar vooral voor de in- en uitvoer in de automobielsector voor algemeen gebruik diende te worden vrijgehouden, en dat verder het getal 4 in deze sector voor reclamedoeleinden en in het kader van de type-aanduiding een betekenis had, die met geen ander getal te vergelijken is.
7 In het geding, dat aan dit verzoek om een prejudiciële beslissing ten grondslag ligt, vorderde Audi dat Renault wordt gelast het gebruik van de benaming "Quadra" te staken en vorderde zij tevens schadevergoeding. Hiertoe voert zij aan, dat de aanduidingen "quattro" en "Quadra" verwarring kunnen stichten en zij baseerde haar vordering op de rechten die zij ontleent aan de inschrijving van het merk en aan § 25 WZG betreffende het "Ausstattungsrecht". Op dit artikel werd in de zaak in het hoofdgeding een beroep gedaan, omdat dit artikel onder bepaalde voorwaarden de bescherming van een niet ingeschreven merk mogelijk maakt.
8 Audi werd in eerste instantie in het gelijk gesteld. Het Landgericht München I (zevende kamer voor handelszaken) wees in zijn vonnis van 30 november 1988 onder meer op het gevaar van zowel een auditieve als een begripsmatige verwarring tussen "quattro" en "Quadra", aangezien beide begrippen voor dezelfde waren, te weten motorvoertuigen met vierwielaandrijving, aan het getal 4 refereren.
9 Het Oberlandesgericht München (zesde civiele kamer) verwierp het hoger beroep van Renault bij arrest van 21 september 1989 (dus vóór de hierboven onder r.o. 6 genoemde beslissing van het Duitse Patentamt). Het baseerde zich daarbij in hoofdzaak op de bescherming van de "Ausstattung" en besliste met name, dat de hierop gebaseerde aanspraken van Audi gegrond waren en dat er geen noodzaak was om het betrokken teken voor algemeen gebruik vrij te houden. Zijns inziens toonden de door Audi overgelegde enquêtes de voor de bescherming van de aanduiding vereiste bekendheid bij het publiek aan, daar hieruit bleek, dat 61,1 % van de ondervraagden (en 79,8 % tot 87,9 % van de ondervraagde houders van een rijbewijs, autobezitters, chauffeurs, in de automarkt geïnteresseerden en personen met het voornemen een motorvoertuig aan te schaffen) de aanduiding "quattro" in verband met motorvoertuigen kenden, en 51,2 % van het publiek de aanduiding met een bepaalde fabrikant in verband brachten.
10 Renault diende een verzoek in "Revision" in bij het Bundesgerichtshof (BGH). In tegenstelling tot de appèlrechter was dit gerecht van oordeel, dat de vakkringen in de automobielsector een aanzienlijk belang erbij hadden om het voor deze sector in meerdere opzichten betekenisvolle getal 4, ook in de versie van Italiaans telwoord, waarvan de betekenis in Duitsland in brede kring wordt begrepen, vrij te houden voor algemeen gebruik. De door de appèlrechter vastgestelde bekendheidsgraad achtte het BGH ontoereikend om een recht op bescherming van de "Ausstattung" te kunnen doen ontstaan, of om te kunnen spreken van een bestendig gebruik van het merk. Bijgevolg kon de aanduiding "quattro" alleen worden beschermd op grond van het WZG, indien na een nieuwe beoordeling van de feiten door de feitenrechter zou blijken, dat deze aanduiding de vereiste hoge bekendheidsgraad in het economisch verkeer heeft verkregen, hetgeen eventueel door een nieuwe enquête zou kunnen worden aangetoond.
11 Mocht deze bekendheidsgraad worden aangetoond, dan moest worden uitgegaan van een sterk onderscheidend vermogen en een daarmee corresponderende ruime beschermingsomvang van de aanduiding "quattro". In dat geval zou dus een gevaar van verwarring met de aanduiding "Quadra" moeten worden aangenomen en zou het Renault moeten worden verboden, die aanduiding in Duitsland te gebruiken.
12 Daar Renault in een dergelijk verbod een ontoelaatbare beperking van de intracommunautaire handel ziet, heeft de verwijzende rechter - teneinde te kunnen beoordelen of een terugverwijzing voor nader feitenonderzoek noodzakelijk is, die overbodig zou zijn, indien het verbod van de aanduiding "Quadra" in strijd met het gemeenschapsrecht wordt geacht - besloten het Hof van Justitie de volgende prejudiciële vraag voor te leggen:
Is er sprake van een ontoelaatbare belemmering van het intracommunautaire handelsverkeer in de zin van de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag, wanneer het een in Lid-Staat A actieve dochteronderneming van een in Lid-Staat B gevestigde automobielfabrikant moet worden verboden de aanduiding "Quadra", die de fabrikant in het land van oorsprong en elders tot nu toe ongestoord gebruikt voor een motorvoertuig met vierwielaandrijving, in Lid-Staat A als merk te bezigen, omdat een andere automobielfabrikant in die Lid-Staat (A) een merk- en/of "Ausstattungs"-recht op het woord "quattro" doet gelden - wat het nationale recht van Lid-Staat A hem toestaat -, ook al is dat woord in een andere Lid-Staat een telwoord en is het in weer andere Lid-Staten in ieder geval duidelijk als zodanig herkenbaar, en ook al speelt het daarmee aangeduide getal 4 bij de constructie van en handel in motorvoertuigen in meerdere opzichten een belangrijke rol?
13 Voor een nadere uiteenzetting van de feiten en de toepasselijke nationale en gemeenschapsrechtelijke bepalingen, het procesverloop en de bij het Hof ingediende schriftelijke opmerkingen wordt verwezen naar het rapport ter terechtzitting. Deze elementen van het dossier worden hierna slechts weergegeven, voor zover dat van belang is voor de redenering van het Hof.
14 Allereerst zij opgemerkt, dat de termijn voor omzetting voor de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten (PB 1989, L 40, blz. 1) ingevolge artikel 1 van de beschikking van de Raad van 19 december 1991 (PB 1992, L 6, blz. 35) is verlengd tot 31 december 1992. Deze richtlijn, die overigens slechts betrekking heeft op ingeschreven merken en niet op het recht op bescherming van de "Ausstattung", is in elk geval ratione temporis niet van toepassing op het onderhavige geschil, dat uitsluitend aan de hand van de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag moet worden beoordeeld.
15 De prejudiciële vraag stelt in tweeërlei opzicht het vraagstuk aan de orde, of een nationale wettelijke regeling als de onderhavige verenigbaar is met het gemeenschapsrecht: ten eerste vanuit het oogpunt van het ontstaan van een recht op de aanduiding, daar ingevolge een dergelijke wettelijke regeling de aanduiding "quattro" in het kader van het merkenrecht voor bescherming in aanmerking komt; ten tweede vanuit het oogpunt van de uitoefening van het recht, daar ingevolge deze wettelijke regeling zou kunnen worden aangenomen dat er een gevaar van verwarring van de aanduidingen "quattro" en "Quadra" bestaat.
16 Deze beide punten moeten achtereenvolgens worden onderzocht.
Het ontstaan van het recht op de aanduiding "quattro"
17 Krachtens de bepalingen van het EEG-Verdrag inzake het vrije goederenverkeer, waartoe artikel 30 behoort, zijn kwantitatieve invoerbeperkingen alsmede alle maatregelen van gelijke werking tussen de Lid-Staten verboden. Deze bepalingen verzetten zich echter overeenkomstig artikel 36, eerste zin, niet tegen invoerverboden of -beperkingen, die gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de bescherming van de industriële en commerciële eigendom.
18 Overeenkomstig artikel 36, tweede zin, mogen de in de eerste zin genoemde verboden en beperkingen "geen middel tot willekeurige discriminatie of een verkapte beperking van de handel tussen de Lid-Staten vormen".
19 Volgens het arrest van 14 december 1979 (zaak 34/79, Henn en Darby, Jurispr. 1979, blz. 3795, r.o. 21) heeft artikel 36, tweede zin, tot functie, te voorkomen dat van de beperkingen op het handelsverkeer die op de in de eerste volzin genoemde gronden zijn gebaseerd, een oneigenlijk gebruik wordt gemaakt, in dier voege dat goederen van oorsprong uit andere Lid-Staten worden gediscrimineerd of bepaalde nationale produkties zijdelings worden beschermd.
20 Bij gebreke van een unificatie of harmonisatie van de wettelijke regelingen in het kader van de Gemeenschap worden de voorwaarden en modaliteiten van de bescherming van een industrieel eigendomsrecht overigens bepaald door het nationale recht, zoals het Hof met name heeft beslist in het arrest van 14 september 1982 (zaak 144/81, Keurkoop, Jurispr. 1982, blz. 2853), in het arrest van 5 oktober 1988 (zaak 238/87, Volvo, Jurispr. 1988, blz. 6211) ten aanzien van tekeningen en modellen, en in het arrest van 30 juni 1988 (zaak 35/87, Thetford, Jurispr. 1988, blz. 585) ten aanzien van octrooien.
21 Bijgevolg worden de voorwaarden voor de bescherming van een aanduiding zoals "quattro" bepaald door het nationale recht, behoudens de in artikel 36, tweede zin, vastgelegde grenzen.
22 Te dien aanzien zij in de eerste plaats opgemerkt, dat de litigieuze nationale wettelijke regeling, zoals uitgelegd door de verwijzende rechter, zeer stringente voorwaarden stelt voor de merkenrechtelijke bescherming van een benaming als "quattro".
23 Buiten de wettelijke beperkingen voor de inschrijving van een getal als merk (cf. r.o. 4, supra) wordt een niet ingeschreven teken in het algemeen slechts beschermd, indien het in de betrokken handelskringen is ingeburgerd, dus indien het teken door het Duitse publiek als een aanwijzing wordt gezien, dat de waar waarop het is aangebracht, van een bepaalde onderneming afkomstig is. Dit is slechts het geval, indien een grote meerderheid van de consumenten dit teken aldus opvat.
24 Deze door de verwijzende rechter verlangde bekendheidsgraad dient nog hoger te zijn, wanneer het, zoals bij het getal 4 in de automobielsector, om een teken gaat, dat voor algemeen gebruik dient te worden vrijgehouden. Vanwege het grote belang om het betrokken teken vrij te houden, acht het BGH de tot dusverre aangetoonde bekendheidsgraad niet toereikend.
25 Deze regels gelden overigens ook, wanneer het getal in een vreemde taal wordt weergegeven, voor zover de betrokken taal in Duitsland voldoende bekend is.
26 Ten slotte blijkt uit § 16 WZG - dat per analogiam ook van toepassing is op het "Ausstattungsrecht" - dat de bescherming van het teken de concurrent niet belet informatie op zijn waren aan te brengen omtrent de eigenschappen van die waren, mits die vermeldingen niet als merk wordt gebruikt. Voor beschrijvende aanduidingen in vreemde talen gelden dezelfde regels. De in het hoofdgeding geadieerde rechters hebben evenwel geoordeeld, dat de benaming "Quadra" niet beschrijvend werd gebruikt.
27 In de tweede plaats moet worden vastgesteld, dat uit het dossier niet blijkt, dat een fabrikant uit een andere Lid-Staat niet onder dezelfde voorwaarden aanspraak kan maken op de bescherming die het Duitse recht aan een, al dan niet ingeschreven, merk toekent, of dat deze bescherming verschilt al naar gelang de waren waarop het bedoelde teken is aangebracht van binnenlandse of van buitenlandse oorsprong zijn.
28 Bijgevolg vormt een nationale wettelijke regeling als in het hoofdgeding aan de orde is, op grond waarvan onder de hierboven genoemde voorwaarden een uitsluitend recht op het gebruik van een aanduiding kan ontstaan, noch een middel tot willekeurige discriminatie, noch een verkapte beperking van de intracommunautaire handel.
Het gevaar van verwarring tussen de aanduidingen "quattro" en "Quadra"
29 Met betrekking tot de uitoefening van het recht betoogt de Commissie, dat het begrip "feitelijk verwarringsgevaar" eng moet worden uitgelegd ten einde het vrije goederenverkeer niet meer te beperken dan nodig is voor de bescherming van het merk. Als uitzondering op een van de fundamentele beginselen van de gemeenschappelijke markt staat artikel 36 slechts beperkingen van het vrije goederenverkeer toe, voor zover deze gerechtvaardigd zijn uit hoofde van de bescherming van de rechten, die het specifieke voorwerp vormen van de betrokken industriële of commerciële eigendom.
30 Gelet hierop, moet er in de eerste plaats op worden gewezen, dat het specifieke voorwerp van het merkrecht is, de merkgerechtigde te beschermen tegen het gevaar van verwarring, als gevolg waarvan derden onrechtmatig zouden kunnen profiteren van de reputatie van de waren van deze merkgerechtigde (arresten van 31 oktober 1974, zaak 16/74, Centrafarm, Jurispr. 1974, blz. 1183, r.o. 8, en 17 oktober 1990, zaak C-10/89, HAG GF, "HAG II", Jurispr. 1990, blz. I-3711, r.o. 14).
31 Voorts behoort het vastleggen van de criteria om uit te maken of er al dan niet verwarringsgevaar bestaat, tot de modaliteiten van de bescherming van het merkrecht, die, zoals hiervoor is opgemerkt (r.o. 20), worden bepaald door het nationale recht. Zoals de advocaat-generaal in punt 21 van zijn conclusie terecht heeft beklemtoond, zijn het merkrecht als uitsluitend recht en de bescherming tegen tekens die tot verwarring aanleiding kunnen geven, in feite twee zijden van een medaille: een beperking of uitbreiding van de omvang van de bescherming tegen het verwarringsgevaar betekent niets anders dan een beperking of uitbreiding van de draagwijdte van het merkrecht. Beide aspecten moeten dus door een en dezelfde uniforme rechtsbron - thans dus het nationale recht - worden geregeld.
32 Het gemeenschapsrecht verplicht bijgevolg niet tot een enge uitlegging van het begrip verwarringsgevaar.
33 Het nationale recht is hoe dan ook gebonden aan de door artikel 36, tweede zin, van het Verdrag gestelde grenzen. Het dossier biedt echter geen aanknopingspunt voor de conclusie, dat deze grenzen zijn overschreden. In het bijzonder duidt niets erop, dat de Duitse rechters het begrip verwarringsgevaar ruim uitleggen wanneer het merk van een Duitse fabrikant moet worden beschermd, en dit begrip eng uitleggen wanneer het merk van een in een andere Lid-Staat gevestigde fabrikant moet worden beschermd.
34 Onder deze omstandigheden vormt een nationale wettelijke regeling als de onderhavige, krachtens welke een uitsluitend recht op het gebruik van een aanduiding als "quattro" kan worden uitgeoefend om het gebruik van een aanduiding als "Quadra" te beletten, waarvan wordt aangenomen, dat zij een gevaar van verwarring met de eerstgenoemde aanduiding oplevert, noch een middel tot willekeurige discriminatie noch een verkapte beperking van de intracommunautaire handel.
35 De Commissie betoogt ook nog, dat samengestelde merken bij de beoordeling van het verwarringsgevaar in hun totaliteit moeten worden bezien, zodat in casu in de beoordeling moet worden betrokken, dat de bedoelde motorvoertuigen onder de aanduiding Espace Quadra en Audi quattro op de markt worden gebracht.
36 Opgemerkt zij dat naar Duits recht gevaar van verwarring tussen twee tekens niet alleen dan bestaat, wanneer de betrokken kringen abusievelijk zouden kunnen aannemen, dat de betrokken waren van een en dezelfde onderneming afkomstig zijn (verwarringsgevaar in enge zin), maar ook wanneer ten onrechte wordt veronderstelt, dat er organisatorische of economische banden tussen de betrokken ondernemingen bestaan, zoals bijvoorbeeld een licentie-overeenkomst, op grond waarvan een onderneming een waar met dezelfde eigenschappen als de waren van een andere onderneming mag fabriceren (verwarringsgevaar in ruime zin).
37 Tegen de door het nationale recht gewaarborgde bescherming tegen de laatstgenoemde vorm van verwarringsgevaar kan niet bezwaar worden gemaakt met een beroep op het gemeenschapsrecht, daar deze bescherming in overeenstemming is met het specifieke voorwerp van het merkrecht, dat, zoals hiervoor is opgemerkt, bestaat in de bescherming van de merkgerechtigde tegen verwarringsgevaar.
38 De vraag of het gebruik van de woorden "quattro" en "Quadra" in samengestelde aanduidingen als "Audi quattro" en "Espace Quadra" volstaat om, ondanks de eventuele vaststelling van een hoge bekendheidsgraad van de aanduiding "quattro", verwarringsgevaar uit te sluiten, dient door de nationale rechter te worden uitgemaakt.
39 Gelet op vorengaande overwegingen moet op de gestelde vraag worden geantwoord, dat geen sprake is van een ontoelaatbare belemmering van het intracommunautaire handelsverkeer in de zin van de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag, wanneer het een in Lid-Staat A actieve dochteronderneming van een in Lid-Staat B gevestigde automobielfabrikant moet worden verboden de aanduiding "Quadra", die de fabrikant in het land van oorsprong en elders tot nu toe ongestoord gebruikt voor een motorvoertuig met vierwielaandrijving, in Lid-Staat A als merk te bezigen, omdat een andere automobielfabrikant in die Lid-Staat (A) een merk- en/of "Ausstattungs"-recht op het woord "quattro" doet gelden - wat het nationale recht van Lid-Staat A hem toestaat - ook al is dat woord in een andere Lid-Staat een telwoord en is het in weer andere Lid-Staten in ieder geval duidelijk als zodanig herkenbaar, en ook al speelt het daarmee aangeduide getal 4 bij de constructie van en handel in motorvoertuigen in meerdere opzichten een belangrijke rol.
Beslissing inzake de kosten
Kosten
40 De kosten door de Duitse regering en de regering van het Verenigd Koninkrijk, alsmede de Commissie van de Europese Gemeenschappen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen.
Dictum
HET HOF VAN JUSTITIE,
uitspraak doende op de door het Bundesgerichtshof bij beschikking van 21 november 1991 gestelde vraag, verklaart voor recht:
Er is geen sprake van een ontoelaatbare belemmering van het intracommunautaire handelsverkeer in de zin van de artikelen 30 en 36 EEG-Verdrag, wanneer het een in Lid-Staat A actieve dochteronderneming van een in Lid-Staat B gevestigde automobielfabrikant moet worden verboden de aanduiding "Quadra", die de fabrikant in het land van oorsprong en elders tot nu toe ongestoord gebruikt voor een motorvoertuig met vierwielaandrijving, in Lid-Staat A als merk te bezigen, omdat een andere automobielfabrikant in die Lid-Staat (A) een merk- en/of "Ausstattungs"-recht op het woord "quattro" doet gelden - wat het nationale recht van Lid-Staat A hem toestaat - ook al is dat woord in een andere Lid-Staat een telwoord en is het in weer andere Lid-Staten in ieder geval duidelijk als zodanig herkenbaar, en ook al speelt het daarmee aangeduide getal 4 bij de constructie van en handel in motorvoertuigen in meerdere opzichten een belangrijke rol.