CELEX: 62004CJ0120
Prekių ženklai
Direktyva 89/104/EEB
5 straipsnio 1 dalies b punktas
Supainiojimo galimybė
Trečiosios šalies naudojamas prekių ženklas
Sudėtinis žymuo, kurį sudaro prekių ženkle naudojamas trečiosios šalies pavadinimas

1       Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių
narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1, toliau – direktyva) 5 straipsnio 1 dalies
b punkto išaiškinimo.
2       Šis prašymas pateiktas byloje
Medion AG
(toliau –
Medion
) prieš
Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH
(toliau –
Thomson
) dėl
Thomson
sudėtiniame žymenyje THOMSON LIFE naudojamo įregistruoto prekių ženklo LIFE, kurio savininkė yra
Medion
.

Teisinis pagrindas
3       Direktyvos antra konstatuojamoji dalis, susijusi su prekių ženklu suteikiama apsauga, nurodo:
„<…> apsauga, suteikiama įregistruotam prekių ženklui, kurio funkcija yra nurodyti kilmės vietą, yra absoliuti esant tapatumui
tarp ženklo ir žymens bei tarp prekių ir paslaugų; <…> apsauga taip pat suteikiama ir esant ženklo panašumui į žymenį ir prekių
arba paslaugų panašumui; <…> būtina pateikti panašumo sąvokos išaiškinimą, kad nebūtų painiavos; <…> painiavos galimybė, kurios
įvertinimas priklauso nuo daugelio elementų, ypač nuo prekių ženklo pripažinimo rinkoje, nuo sąsajų, kurios gali būti padarytos
su naudojamu ar įregistruotu žymeniu, nuo prekių ženklo bei žymens ir jais žymimų prekių ar paslaugų panašumo laipsnio, lemia
specialias tokios apsaugos sąlygas <…>“
4       Direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punktas suformuluotas taip:
„Įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti trečiosioms šalims
be jo sutikimo vartoti prekybos veikloje:
<…>
b)      bet kokį žymenį, kai dėl savo tapatumo ar panašumo į jo prekių ženklą ir dėl šiuo ženklu ir žymeniu žymimų prekių arba paslaugų
tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti dėl žymens asocijavimosi su prekių ženklu.“
5       Į Vokietijos teisę ši nuostata buvo perkelta 1994 m. spalio 25 d. Įstatymo dėl prekių ženklų ir kitų skiriamųjų žymenų (
Markengesetz
) (
BGBl
. 1994 I, p. 3082). 14 straipsnio 2 dalies 2 punktu.

Pagrindinė byla ir prejudicinis klausimas
6
Medion
yra 1998 m. rugpjūčio 29 d. laisvalaikio elektros prekėms įregistruoto prekių ženklo LIFE savininkė Vokietijoje. Šių prekių
gamybos ir pardavimo srityje ji pasiekia kelių milijardų eurų metinę apyvartą.
7
Thomson
yra viena iš pirmaujančių bendrovių laisvalaikio elektros prekių sektoriuje. Kai kurios jos prekės parduodamos su ženklu
THOMSON LIFE.
8       2002 m. liepos mėnesį
Medion
pateikė
Landgericht Düsseldorf
ieškinį dėl prekių ženklų teisės pažeidimo. Ji prašė, kad teismas uždraustų
Thomson
naudoti žymenį THOMSON LIFE tam tikroms laisvalaikio elektros prekėms žymėti.
9
Landgericht Düsseldorf
ieškinį atmetė nurodydamas, kad negalima šio žymens supainioti su prekių ženklu LIFE.
10
Medion
pateikė apeliacinį skundą
Oberlandesgericht Düsseldorf
. Ji prašė, kad teismas uždraustų
Thomson
naudoti žymenį THOMSON LIFE televizoriams, kasetiniams grotuvams, kompaktinių plokštelių grotuvams ir HiFi įrangai žymėti.
11     Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodo, kad ginčo sprendimas priklauso nuo to, ar yra prekių ženklo
LIFE ir sudėtinio žymens THOMSON LIFE supainiojimo galimybė direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punkto prasme.
12     Jis nurodo, kad pagal dabartinę
Bundesgerichtshof
praktiką, suformuotą remiantis vadinamąja
Prägetheorie
(sukurto įspūdžio teorija), vertinant ginčijamo žymens panašumą reikia remtis abiejų žymenų atskirai sukuriamu bendru įspūdžiu
ir išaiškinti, ar bendrasis elementas apibūdina sudėtinį žymenį taip, kad kiti elementai, kuriant bendrą įspūdį, yra mažiau
svarbūs. Supainiojimo galimybės negali būti, jeigu bendrasis elementas tik prisideda prie bendro įspūdžio sudarymo. Ir nesvarbu,
ar į sudėtinį prekių ženklą įtrauktas žymuo vis dar išsaugo jame nepriklausomą išskirtinę poziciją (
kennzeichnende Stellung
).
13
Oberlandesgericht
nuomone, jo nagrinėjamoje byloje aptariamame prekių sektoriuje įprastoje prekių žymėjimo praktikoje svarbiausias gamintojo
pavadinimas. Tiksliau tariant, pagrindinėje byloje gamintojo pavadinimas THOMSON yra esminis sukuriant bendrą žymens THOMSON
LIFE įspūdį. Elementui LIFE būdingo vidutinio skiriamojo požymio neužtenka paneigti, jog gamintojo THOMSON pavadinimas prisideda
sukuriant bendrą žymens įspūdį.
14     Tačiau prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas nurodo, kad dabartinė
Bundesgerichtshof
praktika yra abejotina. Dalis doktrinos palaiko priešingą nuomonę. Be to, ji atitiktų ankstesnę to paties
Bundesgerichtshof
praktiką, pagal kurią galimybė supainioti yra, jei bendrasis elementas ginčijamame žymenyje turi nepriklausomą išskirtinę
poziciją, nepranyksta jame ir netampa tiek nereikšmingas, kad negalėtų priminti įregistruoto prekių ženklo.
15
Oberlandesgericht
nurodo, kad jeigu ši nuomonė būtų taikoma pagrindinėje byloje, reikėtų pripažinti, jog yra supainiojimo galimybė, nes prekių
ženklas LIFE žymenyje THOMSON LIFE išlaiko nepriklausomą išskirtinę poziciją.
16     Galiausiai prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, kaip taikant žymens sukurto bendro įspūdžio kriterijų
galima sutrukdyti trečiajai šaliai pasisavinti įregistruotą prekių ženklą prie jo pridėjus savo įmonės pavadinimą.
17     Šiomis aplinkybėmis
Oberlandesgericht Düsseldorf
nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šį prejudicinį klausimą:
„Ar (direktyvos) 5 straipsnio 1 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip, kad nagrinėjamais žymenimis žymimų tapačių prekių
ar paslaugų atveju yra galimybė suklaidinti visuomenę, jeigu ankstesnis žodinis prekių ženklas, kuriam būdingas vidutinis
skiriamasis požymis, įeina į vėlesnį trečiosios šalies žodinį žymenį arba jos žodinį (vaizdinį) žymenį, kurį sudaro trečiosios
šalies įmonės pavadinimo ir ankstesnio prekių ženklo junginys, ir jeigu šis prekių ženklas, savaime nesukurdamas bendro sudėtinio
žymens įspūdžio, išlaiko jame nepriklausomą išskirtinę poziciją?“

Dėl prejudicinio klausimo
18     Iš esmės prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, ar direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punktas turi
būti aiškinamas taip, kad tapačių prekių ir paslaugų atveju visuomenė gali būti suklaidinta, jeigu ginčijamą žymenį sudaro
trečiosios šalies įmonės pavadinimo ir ankstesnio prekių ženklo, kuriam būdingas vidutinis skiriamasis požymis, junginys,
ir jeigu šis prekių ženklas, savaime nesukurdamas bendro sudėtinio žymens įspūdžio, išlaiko jame nepriklausomą išskirtinę
poziciją.

Teisingumo Teismui pateikti paaiškinimai
19
Medion
ir Europos Bendrijų Komisija siūlo į pateiktą klausimą atsakyti teigiamai.
20
Medion
ginčija
Prägetheorie
. Pastaroji leidžia pasisavinti įregistruotą prekių ženklą prie jo paprasčiausiai pridėjus gamintojo pavadinimą. Toks prekių
ženklo naudojimas pakenktų prekių kilmės nuorodos funkcijai.
21     Komisija nurodo, kad pagrindinės bylos aplinkybėmis abu sudėtiniame žymenyje vartojami žodžiai yra lygiaverčiai. Žodis LIFE
jokiu būdu nėra mažiau svarbus. Taigi, kadangi ne vien pavadinimas THOMSON sukuria bendrą įspūdį, sudėtinis prekių ženklas
ir įregistruotas prekių ženklas yra panašūs direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punkto prasme. Supainiojimo galimybė gali būti
pripažinta tiek, kiek abi bendrovės siūlo tapačias prekes.
22
Thomson
siūlo į pateiktą klausimą atsakyti neigiamai. Ji palaiko direktyvos aiškinimą pagal
Prägetheorie
. Pagrindinėje byloje ginčijamas žymuo negali būti supainiojamas su
Medion
prekių ženklu, nes į jį įtrauktas elementas THOMSON, t. y. gamintojo pavadinimas, kuris yra taip pat svarbus kaip ir kitas
jo elementas. Žodis LIFE skirtas tik tam tikros grupės prekėms apibūdinti. Bet kuriuo atveju neįmanoma, kad elementas LIFE
dominuotų pavadinimo THOMSON LIFE sukuriamame bendrame įspūdyje.

Teisingumo Teismo atsakymas
23     Svarbiausia prekių ženklo paskirtis yra garantuoti vartotojui ar galutiniam naudotojui prekių ženklu žymimos prekės ar paslaugos
kilmės tapatybę, kad jis galėtų neklysdamas atskirti šią prekę ar paslaugą nuo kitos kilmės prekių ir paslaugų (žr.,
inter alia
, 1998 m. rugsėjo 29 d. Sprendimo
Canon
, C‑39/97, Rink. p. I‑5507, 28 punktą ir 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimo
Björnekulla Fruktindustrier
, C‑371/02, Rink. p. I‑5791, 20 punktą).
24     Direktyvos dešimta konstatuojamoji dalis pažymi, kad apsauga, suteikiama įregistruotam prekių ženklui, siekiama užtikrinti
prekių ženklo funkciją nurodyti kilmės vietą, ir kad esant tapatumui tarp ženklo ir žymens bei tarp prekių ir paslaugų, supainiojimo
galimybė lemia specialias apsaugos sąlygas.
25     Direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punktas taikomas tik tuomet, kai dėl prekių ženklų arba jais žymimų prekių arba paslaugų
tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė gali būti suklaidinta.
26     Šios nuostatos prasme galimybė suklaidinti yra tuomet, kai visuomenė gali manyti, jog nagrinėjamos prekės ar paslaugos pagamintos
arba suteiktos tos pačios įmonės arba ekonomiškai susijusių įmonių (žr.,
inter alia
, 1999 m. birželio 22 d. Sprendimo
Lloyd Schuhfabrik Meyer
, C‑342/97, Rink. p. I‑3819, 17 punktą).
27     Siekiant nustatyti, ar yra galimybė suklaidinti visuomenę, reikia atlikti visapusišką vertinimą, atsižvelgiant į visas svarbias
nagrinėjamos bylos aplinkybes (žr. 1997 m. lapkričio 11 d. Sprendimo
SABEL
, C‑251/95, Rink. p. I‑6191, 22 punktą; minėto sprendimo
Lloyd Schuhfabrik Meyer
18 punktą ir 2000 m. birželio 22 d. Sprendimo
Marca Mode
, C‑425/98, Rink. p. I‑4861, 40 punktą; taip pat 2004 m. balandžio 28 d. Nutarties
Matratzen Concord prieš VRDT
, C‑3/03 P, Rink. p. I‑3657, 28 punktą dėl 1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo
(OL 1994, L 11, p. 1) 8 straipsnio 1 dalies b punkto, kuris iš esmės tapatus direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punktui).
28     Bendras galimybės supainioti įvertinimas, kiek tai susiję su vizualiu, fonetiniu ar konceptualiu nagrinėjamų prekių ženklų
panašumu, turi būti paremtas bendru įspūdžiu, kurį jie sukelia, atsižvelgiant,
inter alia
, į jų skiriamuosius ir dominuojančius elementus. Paprasto nagrinėjamų prekių ir paslaugų vartotojo suvokimas apie prekių
ženklus yra vienas pagrindinių kriterijų atliekant visapusišką minėtos supainiojimo galimybės vertinimą. Dažniausiai paprastas
vartotojas prekių ženklą suvokia kaip visumą ir nenagrinėja jo įvairių detalių (žr.,
inter alia
, minėto sprendimo
SABEL
23 punktą; minėto sprendimo
Lloyd Schuhfabrik Meyer
25 punktą bei minėtos nutarties
Matratzen Concor prieš VRDT
29 punktą).
29     Nagrinėjant, ar yra supainiojimo galimybė, dviejų prekių ženklų panašumo vertinimas nereiškia, kad reikia atsižvelgti tik
į vieną sudėtinio prekių ženklo elementą ir jį palyginti su kitu prekių ženklu. Priešingai, šį palyginimą būtina naudoti nagrinėjant
prekių ženklus, dėl kurių kilo ginčas, vertinant kiekvieno iš jų visumą, tačiau tai nereiškia, kad vienas ar keli elementai
negali dominuoti bendrame sudėtinio prekių ženklo įspūdyje, sukurtame atitinkamos visuomenės atmintyje (žr. minėtos nutarties
Matratzen Concord prieš VRDT
32 punktą).
30     Tačiau įprastu atveju, kai paprastas vartotojas prekių ženklą suvokia kaip visumą, ir neatsižvelgiant į aplinkybę, kad viena
ar kelios sudedamosios dalys gali dominuoti bendrame sudėtinio prekių ženklo įspūdyje, jokiu būdu negalima paneigti, kad konkrečiu
atveju ankstesnis prekių ženklas, kurį trečioji šalis naudoja sudėtiniame žymenyje, apimančiame šios trečiosios šalies įmonės
pavadinimą, net ir nebūdamas dominuojančiu elementu sudėtiniame žymenyje išlaiko nepriklausomą išskirtinę poziciją.
31     Tokiu atveju dėl sudėtinio žymens sukurto bendro įspūdžio visuomenė gali manyti, kad nagrinėjamos prekės ar paslaugos pagamintos
arba suteiktos bent jau ekonomiškai susijusių įmonių, ir tokiu atveju reikia pripažinti, kad yra galimybė supainioti.
32     Supainiojimo galimybės buvimo patvirtinimas neturi priklausyti nuo sąlygos, kad sudėtinio žymens sukurtame bendrame įspūdyje
dominuotų iš ankstesnio prekių ženklo sudarytas elementas.
33     Numačius tokią sąlygą, ankstesnio prekių ženklo savininkas netektų direktyvos 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos išimtinės
teisės tuo atveju, kai šis prekių ženklas sudėtiniame žymenyje išlaikytų nepriklausomą išskirtinę poziciją, tačiau ši pozicija
nebūtų dominuojanti.
34     Taip būtų tuo atveju, kai žinomo prekių ženklo savininkas naudotų sudėtinį žymenį, kurį sudaro pastarasis ir ankstesnis nežinomas
prekių ženklas. Taip pat būtų ir tuo atveju, kai sudėtinį žymenį sudarytų šis ankstesnis prekių ženklas ir žinomas komercinis
pavadinimas. Iš tikrųjų sudėtinio žymens bendrame įspūdyje dažniausiai dominuotų žinomas prekių ženklas arba komercinis pavadinimas.
35     Taigi, priešingai Bendrijos teisės aktų leidėjo sumanymui, išreikštam direktyvos dešimtoje konstatuojamojoje dalyje, ankstesnio
prekių ženklo funkcijos nurodyti kilmės vietą apsauga nebūtų užtikrinta, net jei šis prekių ženklas sudėtiniame žymenyje išlaikytų
nepriklausomą išskirtinę poziciją.
36     Užtat turi būti pripažinta, kad siekiant nustatyti supainiojimo galimybę užtenka, jog dėl ankstesnio prekių ženklo išlaikytos
nepriklausomos išskirtinės pozicijos visuomenė manys, kad sudėtiniu žymeniu ženklinamos prekės arba paslaugos priklauso šio
prekių ženklo savininkui.
37     Todėl į pateiktą klausimą reikėtų atsakyti, kad direktyvos 5 straipsnio 1 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip: tapačių
prekių ar paslaugų atveju yra galimybė suklaidinti visuomenę, jeigu ginčijamą žymenį sudaro trečiosios šalies įmonės pavadinimo
ir įregistruoto prekių ženklo, kuriam būdingas vidutinis skiriamasis požymis, junginys, ir jeigu šis prekių ženklas, savaime
nesukurdamas bendro sudėtinio žymens įspūdžio, išsaugo jame nepriklausomą išskirtinę poziciją.

Dėl bylinėjimosi išlaidų
38     Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo
nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Kitų šalių, kurios pateikė Teisingumo Teismui
savo pastabas, bylinėjimosi išlaidos nėra atlygintinos.
Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (antroji kolegija) nusprendžia:
1988 m. gruodžio 21 d. Pirmoji Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti
5 straipsnio 1 dalies b punktas turi būti aiškinamas taip: tapačių prekių ar paslaugų atveju yra galimybė suklaidinti visuomenę,
jeigu ginčijamą žymenį sudaro trečiosios šalies įmonės pavadinimo ir įregistruoto prekių ženklo, kuriam būdingas vidutinis
skiriamasis požymis, junginys, ir jeigu šis prekių ženklas, savaime nesukurdamas bendro sudėtinio žymens įspūdžio, išsaugo
jame nepriklausomą išskirtinę poziciją.
Parašai.
*
Proceso kalba: vokiečių.