CELEX: 62004TJ0022
Ochranná známka Společenství
Námitkové řízení
Přihláška slovní ochranné známky Společenství Westlife
Starší národní ochranná známka West
Nebezpečí záměny
Podobnost označení

Skutečnosti předcházející sporu
1       Dne 12. května 1999 BMG Music podala u Úřadu pro harmonizaci na vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) (OHIM) přihlášku ochranné
známky Společenství na základě nařízení Rady (ES) č. 40/94 ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst.
1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146), ve znění pozdějších předpisů.
2       Ochrannou známkou, jejíž zápis byl požadován, je slovní označení Westlife.
3       Výrobky, pro které byl požadován zápis ochranné známky, spadají do následujících tříd podle Niceské dohody o mezinárodním
třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek ze dne 15. června 1957, ve znění změn a doplňků:
–       třída 9: „Nosiče pro ukládání zvuku, nosiče pro ukládání obrazu a nosiče pro ukládání údajů, všechny předem nahrané; nosiče
pro ukládání zvuku, nosiče pro ukládání obrazu a nosiče pro ukládání údajů, včetně nosičů pro interaktivní použití“;
–       třída 16: „Tiskařské výrobky, bulletiny, knihy, brožury, plakáty, obtisky, samolepky na automobily; hudební noty a partitury“;
–       třída 25: „Oblečení včetně triček, svetrů, sak, klobouků a baseballových čepic“;
–       třída 41: „Služby a zábava poskytovaná hudební skupinou, včetně televizních, rádiových a elektronických přenosů; informační
služby týkající se hudby, koncertů, umělců a zábavních služeb jak prostřednictvím internetu, tak ostatních sdělovacích sítí;
organizace koncertů a dalších představení“.
4       Tato přihláška byla zveřejněna ve
Věstníku ochranných známek Společenství č.
22/2000 ze dne 20. března 2000.
5       Dne 20. června 2000 žalobkyně podala námitky proti zápisu přihlašované ochranné známky pro všechny výrobky a služby, na které
se vztahuje, opírajíc se o svou starší německou slovní ochrannou známku West č. 39 743 603 a svou starší mezinárodní slovní
ochrannou známku West č. 700 312. Pokud jde o německou ochrannou známku, námitky se vztahovaly na následující výrobky a služby:
–       „fotografické, filmové a optické přístroje a pomůcky; přístroje pro zápis, přenos a reprodukci zvuku nebo obrazů, nosiče pro
magnetický zápis, akustické disky, předplatní přístroje, zařízení pro zpracování informací a počítače“, spadající do třídy
9;
–       „papír, lepenka a výrobky z těchto materiálů, tiskařské výrobky; výrobky pro vazbu knih; fotografie; papírenské zboží; lepící
hmoty pro papírenské zboží nebo pro domácnost; umělecké potřeby; štětce; psací stroje a kancelářské potřeby (s výjimkou nábytku);
materiál pro výuku (s výjimkou přístrojů); plastické obalové hmoty (obsažené v této třídě); hrací karty; tiskařské matrice“,
spadající do třídy 16;
–       „oblečení včetně sportovního oblečení, obuv, pokrývky hlavy, šály, kravaty, punčochy, šle“, spadající do třídy 25;
–       „vzdělání a zábava, zejména organizace a realizace festivalů, oslav a hudebních představení“, spadající do třídy 41.
6       Dne 1. února 2001 druhý účastník řízení před odvolacím senátem, Bluenet Ltd, se stal nástupcem BMG Music v rámci řízení o přihlášce
ochranné známky.
7       Rozhodnutím ze dne 25. ledna 2002 námitkové oddělení OHIM jednak zamítlo zohlednit starší mezinárodní ochrannou známku z důvodu,
že osoba podávající námitky neposkytla související důkazní skutečnosti, a jednak zamítlo přihlášku ochranné známky pro výrobky
a služby spadající do tříd 9, 16, 25 a 41 z důvodu, že jak kolidující označení, tak dotčené výrobky nebo služby jsou totožné
nebo podobné.
8       Dne 15. března 2002 podal druhý účastník řízení před odvolacím senátem odvolání proti rozhodnutí námitkového oddělení.
9       Druhý odvolací senát OHIM rozhodnutím ze dne 17. listopadu 2003 (věc R 238/2002-2, dále jen „napadené rozhodnutí“) zrušil
rozhodnutí námitkového oddělení a zamítl námitky.
10     Odvolací senát konstatoval, že dotčené výrobky a služby jsou částečně totožné a částečně podobné (bod 16 napadeného rozhodnutí).
Oproti tomu usoudil, že kolidující označení jsou málo podobná po stránce sluchové a vzhledové a že vykazují pouze jistou podobnost
po stránce pojmové (body 19, 20 a 21 napadeného rozhodnutí). V rámci globálního posouzení obou ochranných známek došel k závěru,
že rozdíly mezi přihlašovanou ochrannou známkou a starší německou ochrannou známkou jsou dostatečně podstatné k tomu, aby
mohly vedle sebe existovat na trhu. Usoudil tedy, že mezi nimi neexistuje nebezpečí záměny ve smyslu čl. 8 odst. 1 písm. b)
nařízení č. 40/94 u veřejnosti na území, na kterém je starší ochranná známka chráněna (bod 22 napadeného rozhodnutí).

Řízení a návrhy účastníků řízení
11     Druhý účastník řízení před odvolacím senátem nepodal Soudu vyjádření v určené lhůtě. Poté, co nejprve v dopise ze dne 24.
června 2004 uvedl, že má v úmyslu se účastnit jednání, následně informoval Soud dne 12. ledna 2005, že již nemá v úmyslu se
jej zúčastnit. Je třeba konstatovat, že tento účastník se neúčastnil řízení před Soudem ve smyslu čl. 134 odst. 1 jednacího
řádu tohoto Soudu, zejména jelikož nepodal ani vlastní návrhy, ani neuvedl, že podporuje návrhy jednoho nebo druhého účastníka
řízení. Je tedy namístě usoudit, že nemá postavení vedlejšího účastníka před Soudem.
12     Žalobkyně navrhuje, aby Soud:
–       zrušil napadené rozhodnutí z důvodu, že není v souladu s čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94;
–       konstatoval existenci nebezpečí záměny mezi přihlašovanou ochrannou známkou Westlife a německou ochrannou známkou West;
–       uložil OHIM náhradu nákladů řízení.
13     OHIM formálně navrhuje za výslovného poukazu na to, že k předložení takových návrhů je povinen, aby Soud:
–       zamítl žalobu;
–       uložil žalobkyni náhradu nákladů řízení.

Právní otázky

Argumenty účastníků řízení
14     Žalobkyně uplatňuje jediný žalobní důvod založený na nebezpečí záměny mezi kolidujícími ochrannými známkami ve smyslu čl.
8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94. Podle ní odvolací senát nesprávně usoudil, že neexistuje nebezpečí záměny za okolností
projednávaného případu mezi přihlašovanou ochranou známkou Westlife a ochrannou známkou West zapsanou v Německu.
15     OHIM v podstatě podporuje argumentaci předloženou žalobkyní. Nicméně ve svém vyjádření k žalobě formálně navrhuje zamítnutí
žaloby z důvodu, že podle něj mu to ukládá judikatura Soudu. V tomto ohledu se dovolává rozsudků ze dne 12. prosince 2002,
Vedial v. OHIM – France Distribution (HUBERT) (T‑110/01, Recueil, s. II‑5275, bod 16 a následující), a ze dne 15. ledna 2003,
Mystery Drinks v. OHIM – Karlsberg Brauerei (MYSTERY) (T‑99/01, Recueil, s. II‑43, bod 14 a následující).

Závěry Soudu
Ke kvalifikaci návrhů OHIM
16     Úvodem je třeba uvést, že v řízení týkajícím se žaloby proti rozhodnutí odvolacího senátu OHIM vydaném v rámci námitkového
řízení, OHIM nemá pravomoc – prostřednictvím postoje, který zaujme před Soudem – změnit podmínky řízení, jak vyplývají z příslušných
tvrzení přihlašovatele k zápisu a z tvrzení osoby, která podala námitky (rozsudek Soudního dvora ze dne 12. října 2004, Vedial
v. OHIM, C‑106/03 P, Sb. rozh. s. I‑9573, body 26 až 38, potvrzující po opravném prostředku rozsudek HUBERT, bod 15 výše).
17     Nicméně z této judikatury nevyplývá, že OHIM je povinen navrhovat zamítnutí žaloby podané proti rozhodnutí jednoho ze svých
odvolacích senátů, v rozporu s tím, co uvedl ve svém vyjádření k žalobě. Jak totiž Soud rozhodl ve svém rozsudku ze dne 30.
června 2004, GE Betz v. OHIM – Atofina Chemicals (BIOMATE) (T‑107/02, Sb. rozh. s. II‑1845), že ačkoli OHIM není aktivně legitimován
k podání žaloby proti rozhodnutí odvolacího senátu, nemůže po něm naproti tomu být vyžadováno, aby systematicky hájil každé
napadené rozhodnutí odvolacího senátu nebo aby povinně navrhoval, že každá žaloba proti takovému rozhodnutí má být zamítnuta
(bod 34 rozsudku).
18     OHIM tudíž může, aniž by změnil podmínky řízení, navrhnout, aby bylo vyhověno návrhům jednoho nebo druhého účastníka řízení,
podle své volby, a předložit argumenty na podporu žalobních důvodů předložených tímto účastníkem. Oproti tomu nemůže formulovat
autonomní návrhy na zrušení nebo předkládat žalobní důvody pro zrušení, které ostatní účastníci řízení nevznesli (viz v tomto
smyslu rozsudek HUBERT, bod 15 výše, bod 34).
19     V projednávaném případě OHIM jasně vyjádřil svou vůli podporovat návrhy a žalobní důvody předložené žalobkyní jak ve svém
vyjádření k žalobě, tak na jednání. Výslovně uvedl, že formálně navrhuje zamítnutí žaloby výlučně proto, že má za to, že je
povinen tak učinit podle judikatury Soudu. Jelikož tato analýza neodpovídá právnímu stavu z důvodů vyjádřených v předcházejících
bodech, je třeba rekvalifikovat návrhy OHIM a usoudit, že v podstatě navrhuje, aby bylo vyhověno návrhům žalobkyně. Jelikož
byla provedena tato rekvalifikace, neexistuje nesoudržnost mezi návrhy a argumenty předloženými ve vyjádření k žalobě.
K věci samé
20     Je namístě nejprve připomenout, že podle čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94 se na základě námitek majitele starší ochranné
známky přihlášená ochranná známka nezapíše, „pokud z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a totožnosti
nebo podobnosti výrobků nebo služeb, na které se ochranná známka vztahuje, existuje nebezpečí záměny u veřejnosti na území,
na kterém je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou“.
21     Podle ustálené judikatury musí být nebezpečí záměny, pokud jde o obchodní původ posuzováno celkově podle toho, jak relevantní
veřejnost vnímá dotčená označení a výrobky nebo služby, přičemž musí být zohledněny všechny relevantní faktory projednávaného
případu, zejména vzájemná závislost mezi podobností označení a podobností výrobků nebo služeb, na které se vztahuje ochranná
známka [viz rozsudek Soudu ze dne 9. července 2003, Laboratorios RTB v. OHIM – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
T‑162/01, Recueil, s. II‑2821, body 29 až 33 a uvedená judikatura].
22     Pokud jde o definici relevantní veřejnosti v projednávaném případě, žalobkyně a OHIM se shodují v tom, že ji tvoří přinejmenším
průměrní němečtí spotřebitelé. Z napadeného rozhodnutí vyplývá, že odvolací senát rovněž použil tuto definici.
23     Je třeba dále uvést, že zjištění odvolacího senátu, podle kterého výrobky, na které se vztahují dotčené ochranné známky, jsou
částečně totožné a částečně podobné, nebylo účastníky zastoupenými před Soudem zpochybněno.
24     Oproti tomu žalobkyně a OHIM zpochybňují zjištění učiněné v napadeném rozhodnutí, že neexistuje podobnost mezi oběma dotčenými
označeními dostatečná k tomu, aby způsobila nebezpečí záměny. Podle nich jsou kolidující označení dostatečně podobná, aby
způsobila nebezpečí záměny u relevantní veřejnosti s přihlédnutím k totožnosti nebo podobnosti všech uvedených výrobků a služeb.
25     S přihlédnutím k předcházejícímu je namístě posoudit, zda přihlašovaná ochranná známka Westlife a starší ochranná známka West
jsou dostatečně podobné, aby u průměrného německého spotřebitele způsobily nebezpečí záměny, pokud jde o původ dotčených výrobků
a služeb, s tím že se rozumí, že tyto výrobky a služby jsou totožné nebo podobné.
26     V tomto ohledu z judikatury vyplývá, že globální posouzení nebezpečí záměny, co se týče vzhledové, fonetické nebo pojmové
podobnosti dotyčných označení, musí být založeno na celkovém dojmu, kterým tato označení působí, s přihlédnutím zejména k jejich
rozlišovacím a dominantním prvkům (viz analogicky rozsudky Soudního dvora ze dne 11. listopadu 1997, SABEL, C‑251/95, Recueil,
s. I‑6191, bod 23, a ze dne 22. června 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Recueil, s. I‑3819, bod 25).
27     V projednávaném případě se označení Westlife skládá ze dvou spojených slov, a sice „west“, což znamená západ, a slova „life“,
což znamená život. Slovo „west“ je jedním z pouhých dvou pojmů tvořících přihlašovanou ochrannou známku Westlife a jediným
pojmem tvořícím starší ochrannou známku West.
28     Pokud jde o pojmové podobnosti, je namístě uvést, že obě ochranné známky evokují pojem západu tím, že obě obsahují prvek „west“.
Pokud jde o druhý prvek tvořící přihlašovanou ochrannou známku, odvolací senát právem uvedl, že pojem „life“ může relevantní
veřejnost rozpoznat jako anglický ekvivalent německého slova „Leben“ (tzn. „život” v němčině), a tudíž jako pojem, který má
identifikovatelný význam, a nikoliv jako fantazijní pojmenování.
29     Tento prvek tedy bude relevantní veřejnost moci chápat, ve spojení s druhým pojmem ochranné známky, „west“, jako odkaz na
způsob života.
30     Připojení této konotace vztahující se na způsob života nestačí k tomu, aby obě ochranné známky podstatně rozlišila po pojmové
stránce. V rozsahu, ve kterém budou obě ochranné známky vnímány jako západní výrobky nebo služby, pokud jde o West, nebo pocházející
ze západního způsobu života, pokud jde o Westlife, mají obě podobné konotace, což po pojmové stránce způsobuje jistou podobnost.
31     Pokud jde o sluchovou podobnost, odvolací senát se opřel o skutečnost uvedenou v bodě 28 výše, že pojem „life“ je anglickým
slovem, které průměrný německý spotřebitel může rozpoznat jako takové. Uvádí tedy, že ačkoliv druhý prvek přihlašované ochranné
známky je rozpoznán jako anglické slovo, „nelze vyloučit jako nepravděpodobné“, že ochrannou známku ve svém celku, včetně
pojmu „west“, který existuje jak v angličtině, tak v němčině, bude průměrný německý spotřebitel vyslovovat anglicky. Oproti
tomu ochranná známka West by se vyslovovala německy, a sice jako by se jednalo o slovo „vest“ podle pravidel anglické nebo
francouzské výslovnosti.
32     Je nutno konstatovat, že formulace „nelze vyloučit jako nepravděpodobné“, je natolik málo přesvědčivá, že
a contrario
předpokládá, že existuje nikoliv nezanedbatelná možnost, že průměrný německý spotřebitel vyslovuje prvek „west“ v přihlašované
ochranné známce „Westlife“ německy, přičemž v tomto případě by mezi oběma ochrannými známkami existovala skutečná sluchová
podobnost.
33     Ačkoliv je pravděpodobné, že určitá část spotřebitelů patřících k relevantní veřejnosti bude vyslovovat prvek „west“ přihlašované
ochranné známky Westlife anglicky, nic to nemění na tom, že existují další spotřebitelé, kteří jej budou vyslovovat německy.
Za těchto podmínek existuje jistý stupeň sluchové podobnosti mezi oběma ochrannými známkami, bez ohledu na přítomnost prvku
„life“ v přihlašované ochranné známce Westlife.
34     Po vzhledové stránce existuje nesporně jistá podobnost mezi dotčenými ochrannými známkami, protože starší ochranná známka
West je první složkou přihlašované ochranné známky Westlife. Krom toho, jelikož se jedná o dvě slovní ochranné známky, jsou
obě ochranné známky psány nestylizovaným způsobem pro účely posouzení jejich vzhledové podobnosti. Průměrný spotřebitel, který
se musí obvykle spoléhat na nedokonalou podobu ochranné známky, kterou si uchová v paměti (viz analogicky rozsudek Lloyd Schuhfabrik
Meyer, bod 26 výše, bod 26), by si mohl vzhledově dotčené ochranné známky splést.
35     Je namístě dojít k závěru, že kolidující označení jsou tedy vzhledově podobná, aniž by bylo možné usoudit, že mezi nimi existuje
velmi vysoký stupeň vzhledové podobnosti.
36     Při globálním posouzení obou dotčených označení je namístě uvést, že ani jeden ze dvou prvků „west“ a „life“ se nejeví jasně
jako dominantní prvek ochranné známky přihlašované v projednávaném případě. V tomto ohledu by bylo nepřirozené usoudit, že
pojem „west“ je dominantní, protože tvoří první prvek přihlašované ochranné známky, ale také není důvod, proč považovat za
dominantní prvek „life“. Ačkoliv je totiž pravdou, že pojem „west“ je slovo německé i anglické, zatímco slovo „life“ je pouze
slovo anglické, tudíž cizí z pohledu relevantní veřejnosti, pojem „west“ není popisem dotčených výrobků a služeb ani jejich
vlastností.
37     Je třeba rovněž připomenout, že Soud již rozhodl, že při první analýze v případech, kde jeden ze dvou pojmů tvořících slovní
ochrannou známku je po stránce vzhledové a po stránce sluchové totožný s jediným pojmem tvořícím starší slovní ochrannou známku
a kde tyto pojmy, posuzované společně nebo zvlášť, nemají po stránce pojmové pro dotyčnou veřejnost žádný význam, dotčené
ochranné známky – posuzované každá ve svém celku – mají být obvykle posuzovány jako podobné [rozsudek Soudu ze dne 25. listopadu
2003, Oriental Kitchen v. OHIM – Mou Dybfrost (KIAP MOU), T‑286/02, Recueil, s. II‑4953, bod 39].
38     V projednávaném případě pouze jeden z dvou pojmů tvořících přihlašovanou slovní ochrannou známku je po stránce vzhledové skutečně
totožný s jediným pojmem tvořícím starší slovní ochrannou známku. Po stránce sluchové existuje jistá podobnost, aniž by však
výslovnost slova „west“ byla alespoň pro celou relevantní veřejnost totožná. V projednávaném případě oba pojmy tvořící ochrannou
známku Westlife mají význam pro relevantní veřejnost, ale nepopisují dotčené výrobky nebo služby ani jejich vlastnosti, a neobsahují
tedy ve vztahu k nim žádnou zvláštní konotaci.
39     Ačkoliv přístup vysvětlený v bodě 37 výše není tedy v projednávaném případě přímo použitelný, je třeba nicméně uvést, že jediný
vzhledový rozdíl mezi oběma dotčenými slovními ochrannými známkami spočívá ve skutečnosti, že jedna z nich obsahuje dodatečný
prvek připojený k prvnímu prvku. Navíc, jak již bylo konstatováno výše, obě ochranné známky jsou podobné do jisté míry po
stránce sluchové a zvláště po stránce pojmové.
40     V projednávaném případě je tedy třeba usoudit, že skutečnost, že ochranná známka Westlife je výhradně tvořena starší ochrannou
známkou West, ke které je připojeno další slovo „life“, představuje údaj o podobnosti mezi oběma ochrannými známkami.
41     Nicméně je namístě zamítnout argument předložený žalobkyní, podle kterého by označení Westlife mohlo být relevantní veřejností
vnímáno jako deklinace její ochranné známky West, neboť se tato argumentace zakládá na skutečnosti, že žalobkyně je údajně
majitelkou nejen ochranné známky West, ale také dalších ochranných známek skládajících se ze slova „west“, ke kterému je připojen
dodatečný prvek. Žalobkyně totiž své námitky před námitkovým oddělením založila pouze na dvou starších slovních ochranných
známkách WEST, jedné německé a druhé mezinárodní [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 5. března 2003, Alcon v. OHIM –
Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), T‑237/01, Recueil, s. II‑411, body 61 a 62, potvrzený po opravném prostředku usnesením Soudního
dvora ze dne 5. října 2004, Alcon v. OHIM, C‑192/03 P, Sb. rozh. s. I‑8993].
42     Oproti tomu je namístě konstatovat, že existence starší ochranné známky West může vyvolat u relevantní veřejnosti asociaci
mezi tímto pojmem a mezi výrobky uváděnými na trh jejím majitelem, takže každá nová ochranná známka tvořená tímto pojmem ve
spojení s jiným pojmem nese riziko, že bude vnímána jako varianta starší ochranné známky. Je tedy namístě uvést, že by si
relevantní veřejnost mohla myslet, že původ výrobků nebo služeb uváděných na trh pod ochrannou známkou Westlife je stejný
jako původ výrobků a služeb uváděných na trh pod ochrannou známkou West nebo že přinejmenším existuje hospodářské propojení
mezi příslušnými společnostmi a podniky, které je uvádějí na trh [viz v tomto smyslu rozsudek Soudu ze dne 3. července 2003,
Alejandro v. OHIM – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, Recueil, s. II‑2251, bod 57].
43     Ve světle všech předcházejících úvah a s přihlédnutím ke skutečnosti, že je v projednávaném případě nesporné, že dotčené výrobky
a služby jsou totožné nebo podobné, je namístě konstatovat existenci nebezpečí záměny mezi oběma ochrannými známkami ve smyslu
čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.
44     V důsledku toho je namístě zrušit napadené rozhodnutí. Co se týče druhého bodu návrhů žalobkyně, stačí konstatovat, že ve
skutečnosti splývá s návrhem na zrušení založeným na porušení čl. 8 odst. 1 písm. b) nařízení č. 40/94.

K nákladům řízení
45     Podle čl. 87 odst. 2 jednacího řádu bude účastníku řízení, který byl ve sporu neúspěšný, uložena náhrada nákladů řízení, pokud
účastník, který byl ve sporu úspěšný, náhradu nákladů ve svém návrhu požadoval. Vzhledem k tomu, že OHIM byl ve sporu neúspěšný
v tom rozsahu, že rozhodnutí odvolacího senátu se zrušuje, je namístě uložit mu náhradu nákladů řízení žalobkyně, v souladu
s jejími návrhy, bez ohledu na rekvalifikaci návrhů OHIM uvedenou v bodě 19 výše.
Z těchto důvodů
SOUD (druhý senát)
rozhodl takto:
1)
Rozhodnutí druhého odvolacího senátu Úřadu pro harmonizaci na vnitřním (ochranné známky a vzory) (OHIM) ze dne 17. listopadu
2003 (věc R 238/2002‑2) se zrušuje.
2)
OHIM ponese vlastní náklady, jakož i náklady řízení vynaložené žalobkyní.
Pirrung
Forwood
Papasavvas
Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 4. května 2005.
Vedoucí soudní kanceláře

Předseda
H. Jung

J. Pirrung
*
Jednací jazyk: angličtina.