CELEX: 62008CJ0558
Tavaramerkit
Avainsanoihin perustuva mainonta internetissä (keyword advertising)
Direktiivi 89/104/ETY
5-7 artikla
Mainosten esittäminen tavaramerkin kanssa saman avainsanan perusteella
Mainosten esittäminen sellaisten avainsanojen perusteella, joissa toistetaan tavaramerkki vähäisin kirjoitusvirhein
Käytettyjen tavaroiden mainonta
Tavaramerkin haltijan valmistamat ja markkinoille saattamat tavarat
Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen
Jälleenmyyjän nimen sisältävien merkintöjen lisääminen ja tavaramerkin sisältävien merkintöjen poistaminen
Käytettyjen tavaroiden, jotka sisältävät tavaramerkin haltijan valmistamien tavaroiden lisäksi tavaroita, joilla on muu alkuperä, mainostaminen toisen tavaramerkillä

Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston
direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta (ETA) 2.5.1992 tehdyllä
sopimuksella (EYVL 1994, L 1, s. 3; jäljempänä direktiivi 89/104), 5–7 artiklan tulkintaa.
Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Portakabin Ltd ja Portakabin BV (jäljempänä yhdessä Portakabin)
sekä Primakabin BV (jäljempänä Primakabin), ja jossa on kyse mainoslinkkien esittämisestä internetissä sellaisten hakusanojen
perusteella, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin tavaramerkki.

Asiaa koskevat oikeussäännöt
Direktiivin 89/104 5 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, säädetään seuraavaa:
”1.       Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman
hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
a)      merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten
tavaramerkki on rekisteröity;
b)      merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten
oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä
mielleyhtymästä.
2.       Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä
merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole
samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu
tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä
taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.
3.       Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:
a)      merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;
b)      tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka
palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;
c)      tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;
d)      merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.
– –
5.       Mitä 1–4 kohdassa säädetään, ei estä jäsenvaltioita soveltamasta niiden säännöksiä suojasta muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden
tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa merkin käyttämistä vastaan, jos merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden
tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.”
Direktiivin 89/104 6 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”, säädetään seuraavaa:
”1.       Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
a)      omaa nimeään tai osoitettaan,
b)      tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa
tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä,
c)      tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen
osoittamiseksi,
jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.
– –”
Direktiivin 89/104, sellaisena kuin se on alkuperäisessä muodossaan, 7 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kuuluvien
oikeuksien sammuminen”, säädetään seuraavaa:
”1.       Tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku
muu on saattanut markkinoille yhteisössä tätä tavaramerkkiä käyttäen.
2.       Mitä 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle,
erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.”
Direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdan alkuperäistä sanamuotoa on Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyn sopimuksen 65 artiklan
2 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen sopimuksen liitteessä XVII olevan 4 kohdan kanssa, mukaisesti muutettu kyseisen sopimuksen
vuoksi siten, että ilmaisu ”yhteisössä” on korvattu ilmaisulla ”jossakin sopimuspuolessa”.
Direktiivi 89/104 kumottiin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivillä 2008/95/EY (konsolidoitu versio) (EUVL L 299, s. 25), joka tuli voimaan 28.11.2008. Kun otetaan
huomioon tosiseikkojen tapahtuma-aika, pääasian oikeusriitaan sovelletaan kuitenkin direktiiviä 89/104.

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

Indeksointipalvelu ”AdWords”
Kun internetin käyttäjä tekee haun yhden tai useamman sanan perusteella, hakukone Google esittää osuvuuden mukaan tärkeysjärjestyksessä
sivustot, jotka vaikuttavat vastaavan parhaiten näitä sanoja. Kyseessä ovat niin sanotut luonnolliset hakutulokset.
Googlen tarjoama AdWords-niminen maksullinen indeksointipalvelu mahdollistaa lisäksi sen, että talouden toimijat voivat yhden
tai useamman avainsanan valitsemalla saada aikaiseksi sen, että tilanteessa, jossa tämä sana vastaa tai nämä sanat vastaavat
internetin käyttäjän hakukoneelle esittämässä pyynnössä esiintyvää sanaa tai siinä esiintyviä sanoja, näkyviin tulee mainoslinkki
kyseisen talouden toimijan sivustolle. Tämä mainoslinkki esitetään otsakkeen ”kaupalliset linkit” (”liens commerciaux”; Googlen
suomalaisversiossa ”sponsorilinkit”) alla joko ruudun oikeassa reunassa luonnollisten tulosten oikealla puolella tai ruudun
yläreunassa niiden yläpuolella.
Tähän mainoslinkkiin liittyy lyhyt kaupallinen viesti. Kyseinen linkki ja viesti muodostavat yhdessä mainoksen, joka esitetään
edellä mainitun otsakkeen alla.

Avainsanojen käyttö pääasiassa
Portakabin Ltd valmistaa ja toimittaa siirrettäviä rakennuksia ja on tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien
rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna,
pohjautuvan luokituksen luokkiin 6 (rakennukset, niiden metalliset rakenneosat ja rakennusaineet) ja 19 (rakennukset, niiden
ei-metalliset rakenneosat ja ei-metalliset rakennusaineet) kuuluvia tavaroita varten rekisteröidyn Benelux-tavaramerkin PORTAKABIN
haltija.
Portakabin BV on Portakabin Ltd:n tytäryhtiö, joka myy konsernin tuotteita tavaramerkin PORTAKABIN käyttöön oikeuttavalla
lisenssillä.
Primakabin myy ja vuokraa uusia ja käytettyjä siirrettäviä rakennuksia. Primakabinin toiminta koostuu sen omien moduulien,
kuten työmaasuojien ja väliaikaisten toimistotilojen tuotannon ja markkinoille saattamisen lisäksi käytettyjen moduulien,
joihin kuuluvat Portakabinin valmistamat moduulit, vuokrauksesta ja myynnistä.
Primakabin ei kuulu Portakabin-konserniin.
Portakabin ja Primakabin myyvät tuotteitaan omilla internetsivustoillaan.
Primakabin on valinnut AdWords-indeksointipalvelussa avainsanat ”portakabin”, ”portacabin”, ”portokabin” ja ”portocabin”.
Kolme viimeksi mainittua muotoa on valittu sen välttämiseksi, että Portakabinin valmistamia moduuleita etsivät internetin
käyttäjät eivät löytäisi Primakabinin ilmoituksia, koska he ovat tehneet vähäisiä kirjoitusvirheitä sanassa ”portakabin”.
Aluksi jonkin mainitun avainsanan hakukoneeseen syöttämisen jälkeen tuloksena saadun Primakabinin mainoksen alussa oli seuraavanlainen
otsikko: ”Uusia ja käytettyjä yksiköitä”. Primakabinin tekemän muutoksen jälkeen otsikko on seuraavanlainen: ”Käytettyjä Portakabin-tuotteita”.
Portakabin haastoi 6.2.2006 Primakabinin voorzieningenrechter te Amsterdamin (turvaamistoimista päättävä tuomari Amsterdamissa)
eteen ja vaati, että Primakabin määrätään sakon uhalla keskeyttämään kaikkien tavaramerkin PORTAKABIN kanssa samankaltaisten
merkkien käyttö, mukaan lukien avainsanat ”portakabin”, ”portacabin”, ”portokabin” ja ”portocabin”.
Voorzieningenrechter te Amsterdam hylkäsi Portakabinin vaatimukset 9.3.2006 antamassaan tuomiossa. Se katsoi, ettei Primakabin
käytä sanaa ”portakabin” tavaroiden erottamiseen. Primakabin ei myöskään sen mukaan saa epäoikeutettua etua kyseisestä käytöstä.
Sehän käyttää sanaa ”portakabin” ohjatakseen asiasta kiinnostuneet sivustolleen, jolla se tarjoaa ”käytettyjä Portakabin-tuotteita”.
Portakabin valitti tästä tuomiosta Gerechtshof te Amsterdamiin. Tämä kumosi 14.12.2006 antamassaan tuomiossa mainitun tuomion
ja kielsi Primakabinia käyttämästä ilmoitusta, jossa lukee ”käytettyjä Portakabin-tuotteita”, sekä luomasta avainsanaa ”portakabin”
ja sen muunnelmia käyttämällä suoraa linkkiä muille sen internetsivustoon kuuluville sivuille kuin niille, joilla tarjotaan
Portakabinin valmistamia moduuleita.
Koska Gerechtshof te Amsterdam katsoi, että avainsanan ”portakabin” ja sen muunnelmien käyttö ei ole direktiivin 89/104 5
artiklan 1 kohdassa tarkoitettua käyttöä tavaroita tai palveluja varten, Portakabin valitti mainitusta 14.12.2006 annetusta
tuomiosta Hoge Raad der Nederlandeniin. Se päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:
”1 a)      Merkitseekö se, jos yrittäjä, joka käy kauppaa tietyillä tuotteilla tai palveluilla (jäljempänä ilmoittaja) käyttää hyväkseen
mahdollisuutta kirjata internethakukoneen operaattorille – – avainsana, joka on sama kuin toisen (jäljempänä tavaramerkin
haltija) samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten rekisteröimä tavaramerkki, siten että kirjattu avainsana – ilman että
hakukoneen käyttäjä havaitsee asiaa – johtaa siihen, että sanan hakukoneeseen syöttänyt internetin käyttäjä löytää hakuoperaattorin
tuloksena antamasta luettelosta linkin ilmoittajan sivustoon, että ilmoittaja tässä tapauksessa käyttää rekisteröityä tavaramerkkiä
[direktiivin 89/104] 5 artiklan 1 kohdan – – a alakohdassa tarkoitetulla tavalla?
b)      Onko tässä yhteydessä merkitystä sillä, ilmaistaanko linkki
–        tavallisessa luettelossa yhdessä löydettyjen sivujen kanssa vai
–        ilmoitusosaksi merkityssä osassa?
c)      Onko tässä yhteydessä merkitystä sillä, että
–        ilmoittaja jo hakukoneen operaattorin www-sivulla olevassa linkissä todella tarjoaa tuotteita tai palveluja, jotka ovat samoja
kuin tuotteet tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, taikka
–        ilmoittaja omalla www-sivullaan, johon – – internetin käyttäjä voi hakukoneen operaattorin sivulla olevan linkin kautta ’ottaa
yhteyden’ (’hyperlinkki’), todella tarjoaa tuotteita tai palveluja, jotka ovat samoja kuin ne tavarat tai palvelut, joita
varten tavaramerkki on rekisteröity?
2)      Jos ja siltä osin kuin ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, voiko direktiivin [89/194] 6 artiklasta ja erityisesti
sen 1 kohdan b ja c alakohdasta seurata, että tavaramerkin haltija ei voi kieltää ensimmäisessä kysymyksessä tarkoitettua
käyttöä, ja mikäli vastaus on myöntävä, niin missä olosuhteissa näin voi käydä?
3)      Siltä osin kuin ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, kysytään, onko direktiivin [89/104] 7 artikla sovellettavissa
siltä osin kuin ensimmäisen kysymykse[n a kohdassa] tarkoitetun ilmoittajan tarjous koskee tavaroita, jotka [ensimmäisessä
kysymyksessä tarkoitetun] tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisössä?
4)      Pätevätkö edellä esitettyihin kysymyksiin annetut vastaukset myös sellaisten ensimmäisessä kysymyksessä tarkoitettujen ilmoittajan
kirjaamien hakusanojen osalta, joissa tavaramerkki on tarkoituksellisesti toistettu vähäisin kirjoitusvirhein ja joiden avulla
internetin käyttäjän hakumahdollisuudet muuttuvat tehokkaammiksi ottaen huomioon, että ilmoittajan www-sivulla tavaramerkki
esitetään oikeassa muodossa?
5)      Jos ja siltä osin kuin vastauksesta edellä esitettyihin kysymyksiin seuraa se, että kyse ei ole direktiivin [89/104] 5 artiklan
1 kohdassa tarkoitetusta tavaramerkin käytöstä, voivatko jäsenvaltiot tässä asiassa esitettyjen avainsanojen käytön osalta
mainitun direktiivin 5 artiklan 5 kohdan nojalla ja jäsenvaltioissa voimassa olevien sellaisten säännösten nojalla, jotka
koskevat suojaa muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa merkin käyttämistä vastaan, ilman
muuta myöntää suojaa tämän merkin sellaista aiheetonta käyttöä vastaan, joka jäsenvaltioiden tuomioistuinten arvioinnin mukaan
merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle
tai maineelle, vai pätevätkö tässä asiassa yhteisön oikeudessa kansallisille tuomioistuimille asetetut rajat, jotka liittyvät
edellä esitettyihin kysymyksiin annettuihin vastauksiin?”

Ennakkoratkaisukysymykset
Aluksi on tutkittava ensimmäistä, neljättä ja viidettä kysymystä siltä osin kuin ne koskevat tavaramerkin haltijan oikeutta
kieltää direktiivin 89/104 5 artiklaa soveltamalla ilmoittajaa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki,
avainsanana internetin indeksointipalvelussa. Toista ja kolmatta kysymystä, jotka liittyvät direktiivin 89/104 6 ja 7 artiklaan
ja koskevat mahdollisia poikkeustilanteita, joissa tavaramerkin haltija ei voi käyttää tämän direktiivin 5 artiklassa mainittua
oikeutta, tarkastellaan tämän jälkeen.

Ensimmäinen, neljäs ja viides kysymys, jotka liittyvät direktiivin 89/104 5 artiklaan
Ensimmäisen kysymyksen a kohta
Pääasiassa on kysymys siitä, että merkkejä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin tavaramerkki, käytetään avainsanoina
internetin indeksointipalvelussa ilman tavaramerkin haltijan tällaiselle käytölle antamaa lupaa.
Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin tiedustelee ensimmäisen kysymyksensä a kohdassa lähinnä, onko direktiivin 89/104
5 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kolmatta esittämästä tämän tavaramerkin
kanssa saman avainsanan, jonka tämä kolmas on ilman tavaramerkin haltijan suostumusta valinnut internetin indeksointipalvelussa,
perusteella mainosta sellaisista tavaroista tai palveluista, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut,
joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity.
Kuten ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen päätöksestä ilmenee, se on katsonut avainsanan ”portakabin” samaksi
kuin tavaramerkin PORTAKABIN. On lisäksi kiistatonta, että Primakabinin mainitun avainsanan käytön päämääränä ja vaikutuksena
on saada aikaan sellaisten mainosten esittäminen, jotka koskevat samoja tuotteita kuin ne, joita varten mainittu tavaramerkki
on rekisteröity, eli siirrettäviä rakennuksia.
Ensimmäistä kysymystä on siis tarkasteltava direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan kannalta. Tämän säännöksen
mukaan tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä,
joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki
on rekisteröity, kun tämä käyttö aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville (ks. mm. asia C-17/06, Céline,
tuomio 11.9.2007, Kok., s. I-7041, 16 kohta ja asia C-487/07, L’Oréal ym., tuomio 18.6.2009, Kok., s. I-5185, 58 kohta).
Kuten unionin tuomioistuin on todennut yhdistetyissä asioissa C-236/08–C-238/08, Google France ja Google, 23.3.2010 antamansa
tuomion 51 ja 52 kohdassa (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa), on niin, että koska merkki, jonka mainostaja on valinnut
avainsanaksi internetin indeksointipalvelussa, on mainostajan käyttämä keino tämän mainoksen esittämisen aikaansaamiseksi,
se käyttää sitä direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa ”elinkeinotoiminnassa”.
Kysymys on lisäksi käytöstä mainostajan tavaroita tai palveluja varten (em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion
67–69 kohta). Tätä toteamusta ei ole kumottu sillä unionin tuomioistuimelle esitetyissä huomautuksissa esiin tuodulla seikalla,
jonka mukaan samaa merkkiä kuin tavaramerkki – esillä olevassa asiassa merkki ”portakabin” – ei käytetä ainoastaan tällä tavaramerkillä
varustettuja käytettyjä tuotteita varten – eli Portakabinin valmistamien moduulien jälleenmyynnissä – vaan myös muiden valmistajien
tuotteita varten, kuten tässä tapauksessa Primakabinin tai muiden Portakabinin kilpailijoiden valmistamia moduuleja varten.
Päinvastoin silloin, kun mainostaja käyttää merkkiä, joka on sama kuin toisen tavaramerkki, esitelläkseen internetin käyttäjille
vaihtoehdon mainitun tavaramerkin haltijan tarjonnalle, on kyse direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta
käytöstä (em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 70–73 kohta).
Näin ollen tavaramerkin haltija ei voi kieltää tavaramerkkinsä kanssa saman merkin mainittua käyttöä, jos tällä käytöllä ei
voida aiheuttaa vahinkoa millekään tavaramerkin tehtävistä (em. asia L’Oréal ym., tuomion 60 kohta ja em. yhdistetyt asiat
Google France ja Google, tuomion 76 kohta).
Näihin tehtäviin ei kuulu ainoastaan tavaramerkin keskeinen tehtävä eli tavaran tai palvelun alkuperän takaaminen kuluttajille
(jäljempänä alkuperän osoittamistehtävä) vaan myös muita tehtäviä, joihin kuuluvat muun muassa tämän tavaran tai palvelun
laadun takaaminen sekä tiedottamiseen, investointiin tai mainontaan liittyvät tehtävät (em. asia L’Oréal ym., tuomion 58 kohta
ja em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 77 kohta).
Siltä osin kuin kysymys on tavaramerkin kanssa samanlaisten merkkien käyttämisestä avainsanoina internetin indeksointipalvelussa,
unionin tuomioistuin on edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Google France ja Google antamansa tuomion 81 kohdassa todennut,
että merkitykselliset tehtävät, joita on tarkasteltava, ovat mainonta- ja alkuperän osoittamistehtävä.
Unionin tuomioistuin on todennut mainontatehtävästä, että se, että toiselle kuuluvan tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä
käytetään AdWordsin kaltaisessa indeksointipalvelussa, ei voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tälle tehtävälle (em. yhdistetyt
asiat Google France ja Google, tuomion 98 kohta ja asia C-278/08, BergSpechte, tuomio 25.3.2010, 33 kohta, ei vielä julkaistu
oikeustapauskokoelmassa).
Näin on pääteltävä myös käsiteltävänä olevassa asiassa, koska pääasia koskee avainsanojen valintaa ja mainosten esittämistä
saman AdWords-indeksointipalvelun yhteydessä.
Unionin tuomioistuin on katsonut alkuperän osoittamistehtävästä, että kysymys siitä, aiheutetaanko tavaramerkin tälle tehtävälle
vahinkoa, kun internetin käyttäjille näytetään tavaramerkin kanssa samanlaisen avainsanan perusteella kolmannen mainos, riippuu
erityisesti mainoksen esittämistavasta. Tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävälle aiheutetaan vahinkoa, kun tavanomaisesti
valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä ei voi sen perusteella saada selville tai voi sen perusteella
vain hankalasti saada selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut peräisin tavaramerkin haltijalta tai tähän
taloudellisesti sidoksissa olevalta yritykseltä vai kolmannelta (em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 83
ja 84 kohta ja em. asia BergSpechte, tuomion 35 kohta).
Unionin tuomioistuin on tältä osin täsmentänyt myös, että kun kolmannen mainoksessa annetaan ymmärtää, että tämän kolmannen
ja tavaramerkin haltijan välillä on taloudellinen yhteys, on katsottava, että alkuperän osoittamistehtävälle aiheutetaan vahinkoa.
Samoin on niin, että vaikka mainoksessa ei vihjattaisi taloudellisen yhteyden olemassaoloon mutta se on siinä määrin epämääräinen
asianomaisten tavaroiden tai palvelujen alkuperästä, että tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin
käyttäjä ei voi tietää mainoslinkin ja siihen liitetyn kaupallisen viestin perusteella, onko mainostaja tavaramerkin haltijaan
nähden kolmas vai taloudellisesti siihen yhteydessä, on myös katsottava, että tavaramerkin kyseiselle tehtävälle on aiheutettu
vahinkoa (ks. em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 89 ja 90 kohta ja em. asia BergSpechte, tuomion 36 kohta).
Kansallisen tuomioistuimen on näiden seikkojen valossa arvioitava, ovatko pääasian tosiseikat luonteeltaan sellaisia, että
ne aiheuttavat tai uhkaavat aiheuttaa vahinkoa alkuperän osoittamistehtävälle.
Ensimmäisen kysymyksen b kohta
Kansallinen tuomioistuin tiedustelee ensimmäisen kysymyksensä b kohdassa lähinnä, voiko tavaramerkin haltijalleen antamalla
suojalla olla erilainen ulottuvuus siitä riippuen, sijaitseeko tavaramerkin kanssa samanlaisen avainsanan perusteella internetin
indeksointipalvelussa esitettävä kolmannen mainos sellaisen otsakkeen alla, jossa se on luokiteltu mainokseksi, vai muualla.
On kiistatonta, että pääasia koskee vain avainsanojen käyttöä internetin indeksointipalvelussa, jossa mainokset esitetään
palvelun tarjoajan hallinnoiman hakukoneen otsakkeen ”ilmoitukset” alla. Näissä olosuhteissa sen suojan tarkastelu, jonka
tavaramerkki tuottaa haltijalleen tilanteessa, jossa kolmansien mainokset esitetään muualla kuin otsakkeen ”ilmoitukset” alla,
on pääasian ratkaisemisen kannalta hyödytöntä (ks. vastaavasti asia C-466/04, Acereda Herrera, tuomio 15.6.2006, Kok., s.
I-5341, 48 kohta ja asia C-215/08, E. Friz, tuomio 15.4.2010, 22 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Ensimmäisen kysymyksen b kohtaan ei tämän vuoksi ole tarpeen vastata.
Ensimmäisen kysymyksen c kohta
Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin tiedustelee ensimmäisen kysymyksensä c kohdassa, missä määrin on sen määrittelemiseksi,
käyttääkö mainostaja tavaramerkin kanssa samaa merkkiä sillä tavoin, että tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää käyttö,
erotettava toisistaan tilanne, jossa mainoksessa mainittuja tavaroita tai palveluja tarjotaan tosiasiallisesti myyntiin siinä
mainoksessa, jonka indeksointipalvelun tarjoaja esittää, ja tilanne, jossa tällainen myyntitarjous on pelkästään mainostajan
sivulla, jolle internetin käyttäjä ohjataan, kun hän napsauttaa mainoslinkkiä.
Kuten edellä tämän tuomion 9 ja 10 kohdassa on todettu, merkin käyttö avainsanana internetin indeksointipalvelussa saa aikaan
sellaisen mainoksen esittämisen, joka koostuu yhtäältä linkistä, joka johtaa tätä linkkiä napsauttavan internetin käyttäjän
mainostajan sivustolle, ja toisaalta mainoksesta.
Mainitut linkki ja mainos ovat suppeita, eivätkä lähtökohtaisesti mahdollista sitä, että mainostaja tekee täsmällisiä myyntitarjouksia
tai antaa täydellisen kuvauksen myymistään tavaroista tai palveluista. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä, että mainostaja, joka
on valinnut avainsanaksi toiselle kuuluvan tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin, on pyrkinyt siihen, että tätä sanaa hakusanana
käyttävät internetin käyttäjät napsauttavat sen mainoslinkkiä nähdäkseen sen myyntitarjoukset. Näin ollen on kyse kyseisen
merkin käytöstä ”tavaroita tai palveluja varten” direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla
(ks. em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 67–73 kohta).
Kansallinen tuomioistuin jatkaa, ettei ole merkityksellistä tutkia, tarjotaanko tavaroita tai palveluja tosiasiallisesti myyntiin
tämän mainoksen tekstissä, sellaisena kuin indeksointipalvelun tarjoaja on sen esittänyt, vai vain mainostajan sivustolla,
jolle internetin käyttäjä ohjataan, jos hän napsauttaa mainoslinkkiä.
Lähtökohtaisesti ei ole myöskään tarpeellista tehdä tällaista tutkimusta, kun arvioidaan kysymystä siitä, onko tavaramerkin
kanssa saman merkin käyttö avainsanana omiaan haittaamaan tavaramerkin tehtäviä ja erityisesti sen alkuperän osoittamistehtävää.
Kuten edellä tämän tuomion 34–36 kohdassa on muistutettu, kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida, ottaen huomioon
mainoksen esittäminen kokonaisuudessaan, voiko tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä
saada sen perusteella selville, onko mainostaja tavaramerkin haltijaan nähden kolmas vai taloudellisesti siihen sidoksissa.
Kyseisten tavaroiden tai palvelujen tosiasiallisen myyntitarjouksen olemassaolo mainoksessa tai sen puuttuminen ei pääsääntöisesti
ole määräävä seikka tässä arvioinnissa.
Neljäs kysymys
Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin tiedustelee neljännessä kysymyksessään lähinnä, onko tavaramerkin haltijalla
oikeus samoilla edellytyksillä kuin ne, joita sovelletaan, kun kolmas käyttää tavaramerkin kanssa samaa avainsanaa, kieltää
kolmatta käyttämästä avainsanoja, joissa toistetaan tavaramerkki ”vähäisin kirjoitusvirhein”.
Tämä kysymys on esitettävä sen edellä tämän tuomion 16 kohdassa esitetyn seikan vuoksi, että Primakabin on valinnut avainsanaksi
sanan ”portakabin” lisäksi sanat ”portacabin”, ”portokabin” ja ”portocabin”.
Tästä on muistutettava, että merkki on sama kuin tavaramerkki silloin, kun merkissä toistetaan ilman muutoksia tai lisäyksiä
kaikki tavaramerkin muodostavat osatekijät tai kun merkin erot tavaramerkkiin nähden ovat kokonaisuutena arvioiden niin vähäisiä,
että keskivertokuluttaja ei huomaa niitä (asia C-291/00, LTJ Diffusion, tuomio 20.3.2003, Kok., s. I-2799, 54 kohta ja em.
asia BergSpechte, tuomion 25 kohta).
Avainsanojen, joissa toistetaan tavaramerkki vähäisin kirjoitusvirhein, osalta on kiistatonta, että niissä ei toisteta kaikkia
tavaramerkin muodostavia osatekijöitä. Voidaan kuitenkin katsoa, että niiden erot tavaramerkkiin nähden ovat niin vähäisiä,
että keskivertokuluttaja ei huomaa niitä tämän tuomion edellisessä kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitetuin tavoin.
Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on kaikkien käytettävissään olevien seikkojen perusteella arvioida, onko mainitut merkit
luokiteltava tällaisiksi.
Siinä tapauksessa, että kyseinen tuomioistuin katsoisi, että tavaramerkki ja avainsanat, joissa se toistetaan vähäisin kirjoitusvirhein,
eivät ole samoja, sen olisi vielä tarkistettava, ovatko nämä avainsanat direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitetulla tavalla samankaltaisia kuin mainittu tavaramerkki.
Viimeksi mainitussa tilanteessa, jossa kolmas käyttää tavaramerkin kanssa samankaltaista merkkiä sellaisia tavaroita tai palveluja
varten, jotka ovat samoja kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tavaramerkin haltijalla
on oikeus kieltää kyseisen merkin käyttö vain, jos on olemassa sekaannusvaara (em. yhdistetyt asiat Google France ja Google,
tuomion 78 kohta ja em. asia BergSpechte, tuomion 22 kohta).
Sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kysymyksessä olevat tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta
yrityksestä tai tilanteen mukaan taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä (ks. mm. asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok., s. I-3819, 17 kohta; asia C-120/04, Medion, tuomio 6.10.2005, Kok., s. I-8551, 26 kohta ja
asia C-102/07, adidas ja adidas Benelux, tuomio 10.4.2008, Kok., s. I-2439, 28 kohta).
Tästä seuraa, että jos sovelletaan direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ilmaistua sääntöä, kansallisen tuomioistuimen
on pääteltävä, että olemassa on sekaannusvaara, kun internetin käyttäjälle näytetään tavaramerkin kanssa samankaltaisen avainsanan
perusteella kolmannen mainos, jonka perusteella tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä
ei voi saada selville tai voi sen perusteella vain hankalasti saada selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut
peräisin tavaramerkin haltijalta tai tähän taloudellisesti sidoksissa olevalta yritykseltä vai kolmannelta (em. asia BergSpechte,
tuomion 39 kohta).
Edellä tämän tuomion 35 kohdassa esitetyt täsmennykset ovat vastaavasti sovellettavissa.
Kaiken edellä esitetyn perusteella ensimmäiseen ja neljänteen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 89/104 5 artiklan
1 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää mainostajaa mainostamasta kyseisen tavaramerkin
kanssa samanlaisen tai samankaltaisen avainsanan, jonka mainostaja on valinnut internetin indeksointipalvelussa ilman tavaramerkin
haltijan suostumusta, perusteella sellaisia tavaroita tai palveluja, jotka ovat samoja kuin ne tavarat tai palvelut, joita
varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, kun internetin keskivertokäyttäjä ei voi mainoksen perusteella saada selville
tai voi sen perusteella vain hankalasti saada selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut peräisin tavaramerkin
haltijalta tai tähän taloudellisesti sidoksissa olevalta yritykseltä vai kolmannelta.
Viides kysymys
Koska viides kysymys esitetään vain siinä tapauksessa, jos unionin tuomioistuin toteaa, ettei se, että mainostaja käyttää
merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin toisen tavaramerkki, avainsanana internetin indeksointipalvelussa, voi olla
direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua käyttöä, tähän kysymykseen ei ole tarvetta vastata, kun otetaan huomioon
ensimmäiseen ja neljänteen kysymykseen annetut vastaukset.

Toinen kysymys, joka liittyy direktiivin 89/104 6 artiklaan
Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin tiedustelee toisella kysymyksellään, voiko mainostaja vedota direktiivin 89/104
6 artiklassa säädettyyn poikkeukseen ja erityisesti siihen, josta säädetään tämän artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa, käyttääkseen
samaa tai samankaltaista merkkiä kuin tavaramerkki avainsanana internetin indeksointipalvelussa, vaikka kyse on mainitun direktiivin
5 artiklan soveltamisalaan kuuluvasta käytöstä.
Kun direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdassa rajoitetaan niitä oikeuksia, jotka tavaramerkin haltijalla on direktiivin 5 artiklan
perusteella, sillä pyritään sovittamaan yhteen tavaramerkkioikeuksien suojelemista koskevat perustavanlaatuiset intressit
ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta yhteismarkkinoilla koskevat perustavanlaatuiset intressit
(asia C‑63/97, BMW, tuomio 23.2.1999, Kok., s. I‑905, 62 kohta; asia C-228/03, Gillette Company ja Gillette Group Finland,
tuomio 17.3.2005, Kok., s. I-2337, 29 kohta ja em. asia adidas ja adidas Benelux, tuomion 45 kohta).
Erityisesti mainitun 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
”a) omaa nimeään tai osoitettaan”, ”b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä
alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia
osoittavia merkintöjä” tai ”c) tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden
tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi”. Tässä säännöksessä tarkennetaan kuitenkin, että tätä sääntöä sovelletaan
vain, mikäli kolmannen käyttö ”noudattaa hyvää liiketapaa”.
Koska ei ole kiistetty sitä, että direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan a alakohdalla ei ole merkitystä pääasian ratkaisemisen
kannalta, on aluksi tarkasteltava, voidaanko soveltaa mainitun 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännöstä.
Tästä on todettava, kuten Euroopan komissio on huomauttanut, että merkin, joka on sama tai samankaltainen kuin toisen tavaramerkki,
käyttö avainsanana internetin indeksointipalvelussa ei lähtökohtaisesti tarkoita tietojen toimittamista tällaista käyttöä
harjoittavan kolmannen tarjoamien tavaroiden tai palvelujen ominaispiirteistä, eikä tämä käyttö näin ollen kuulu direktiivin
89/104 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan.
Päinvastainen toteamus voi kuitenkin olla tarpeen erityisissä olosuhteissa, joita kansallisen tuomioistuimen on arvioitava.
Näin ollen ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen on tarkistettava sen käsiteltävänä olevan asian kokonaisvaltaisen
tarkastelun perusteella, onko Primakabin, joka on käyttänyt samoja tai samankaltaisia merkkejä kuin tavaramerkki PORTAKABIN
avainsanoina, käyttänyt mainitussa direktiivin 89/104 säännöksessä tarkoitettuja kuvailevia merkintöjä. Sen on tämän arvioinnin
yhteydessä otettava huomioon se seikka, että Primakabinin unionin tuomioistuimen suullisessa käsittelyssä antamien tietojen
mukaan sanaa ”portakabin” ei ole käytetty yleisnimenä.
Tämän jälkeen on todettava direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainitusta tapauksesta, jossa tavaramerkin
käyttäminen on ”tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi”,
että suurimmassa osassa unionin tuomioistuimelle esitetyistä huomautuksista on katsottu epätodennäköiseksi, että Primakabinin
samojen tai samankaltaisten merkkien kuin tavaramerkki PORTAKABIN käyttö voitaisiin katsoa tällaiseksi käytöksi. Koska ennakkoratkaisua
pyytänyt tuomioistuin kuitenkin määrittelee oikeudellisen ja tosiasiallisen kehyksen, eikä tämä tuomioistuin ole sulkenut
pääasian ulkopuolelle direktiivissä 89/104 tarkoitettua tilannetta, on annettava sitä koskevia tietoja.
Kuten unionin tuomioistuin on jo tarkentanut, lainsäätäjä on maininnut tarkoituksen käyttää tavaroita ”lisätarvikkeina tai
varaosina” ainoastaan esimerkkinä, jossa on kyse yleisestä tilanteesta, jossa tavaramerkkiä on tarpeen käyttää tavaran käyttötarkoituksen
osoittamiseksi. Direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltaminen ei näin ollen rajoitu tähän tilanteeseen (em.
asia Gillette Company ja Gillette Group Finland, tuomion 32 kohta).
Tilanteet, jotka kuuluvat mainitun 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan, on kuitenkin rajoitettava niihin, jotka
vastaavat tämän säännöksen päämäärää. Kuten Portakabin ja komissio ovat perustellusti huomauttaneet, direktiivin 89/104 6
artiklan 1 kohdan c alakohdan päämääränä on sallia se, että tavaramerkin haltijan tarjoamiin tavaroihin ja palveluihin nähden
täydentävien tavaroiden ja palvelujen valmistajat käyttävät tätä tavaramerkkiä ilmoittaakseen yleisölle niiden tavaroiden
ja palvelujen ja mainitun tavaramerkin haltijan tavaroiden ja palvelujen välisestä hyödyllisestä suhteesta (ks. vastaavasti
em. asia Gillette Company ja Gillette Group Finland, tuomion 33 ja 34 kohta).
Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen on tarkasteltava, kuuluko se, että Primakabin käyttää samaa merkkiä kuin
tavaramerkki PORTAKABIN, Primakabinin internetin käyttäjille tarjoamien tavaroiden osalta mainitussa 6 artiklan 1 kohdan c
alakohdassa tarkoitetun tilanteen, sellaisena kuin se on edellä esitetty, soveltamisalaan.
Siinä tapauksessa, että ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin katsoo, että pääasiassa on kyse jostakin direktiivin
89/104 6 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetusta käytöstä, sen on lopuksi tarkistettava, täyttyykö edellytys siitä,
että tämä käyttö noudattaa hyvää liiketapaa.
Tämä edellytys ilmentää velvoitetta toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin nähden. Kysymystä
siitä, noudatetaanko sitä, on arvioitava ottaen huomioon muun muassa se, missä määrin kolmannen osapuolen käyttö saa kohderyhmän
tai ainakin merkittävän osan kohderyhmää muodostamaan yhteyden kolmannen osapuolen tavaroiden ja tavaramerkin haltijan tai
sellaisen henkilön, jolla on oikeus käyttää kyseistä tavaramerkkiä, välille ja se, missä määrin kolmannen osapuolen olisi
pitänyt olla tietoinen siitä (asia C-245/02, Anheuser-Busch, tuomio 16.11.2004, Kok., s. I-10989, 82 ja 83 kohta sekä em.
asia Céline, tuomion 33 ja 34 kohta).
Kuten vastauksena ensimmäiseen ja neljänteen ennakkoratkaisukysymykseen on muistutettu, mainostajan saman tai samankaltaisen
merkin kuin tavaramerkki käyttö internetin indeksointipalvelussa kuuluu direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan,
kun se tapahtuu sillä tavoin, että tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä ei voi saada
selville tai voi vain hankalasti saada selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut peräisin tavaramerkin
haltijalta tai tähän taloudellisesti sidoksissa olevasta yrityksestä vai kolmannelta.
On näin ollen niin, että olosuhteet, joissa tavaramerkin haltijalla on direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa
oikeus kieltää mainostajaa käyttämästä avainsanana samaa tai samankaltaista merkkiä kuin mainittu tavaramerkki, voivat edellä
tämän tuomion 67 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö huomioon ottaen hyvin vastata tilannetta, jossa mainostaja ei voi väittää,
että kyse on hyvää liiketapaa noudattavasta käytöstä, eikä voi näin ollen tehokkaasti vedota mainitun direktiivin 6 artiklan
1 kohdassa mainittuun poikkeukseen.
Tältä osin on katsottava yhtäältä, että yksi edellä tämän tuomion 68 kohdassa mainitun tilanteen ominaispiirteistä on nimenomaan
se, että mainos on omiaan samaan ainakin merkittävän osan kohderyhmää muodostamaan yhteyden mainoksessa mainittujen tavaroiden
ja palvelujen ja tavaramerkin haltijan tai sellaisen henkilön, jolla on oikeus käyttää kyseistä tavaramerkkiä, tavaroiden
ja palvelujen välille, ja toisaalta se, että jos kansallinen tuomioistuin katsoo, että internetin keskivertokäyttäjä ei voi
mainoksen perusteella saada selville tai voi sen perusteella vain hankalasti saada selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut
tavarat tai palvelut peräisin tavaramerkin haltijalta vai kolmannelta, on epätodennäköistä, että mainostaja voisi vakavasti
väittää, ettei se ollut tietoinen mainoksella tällä tavoin aiheutetusta epäselvyydestä. Mainostaja on nimittäin itse mainosstrategiansa
perusteella ja oman taloudellisen sektorinsa täysin tuntien valinnut avainsanan, joka vastaa toisen tavaramerkkiä, ja se on
yksin tai indeksointipalvelun tarjoajan avustuksella laatinut mainoksen ja näin ollen määritellyt sen esittämisen.
Kun otetaan nämä seikat huomioon, on todettava, että edellä tämän tuomion 54 ja 68 kohdassa kuvatussa tilanteessa mainostaja
ei lähtökohtaisesti voi väittää toimineensa hyvää liiketapaa noudattaen. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on kuitenkin
arvioida kokonaisuutena kaikkia merkityksellisiä olosuhteita, jotta se voi tarkistaa, onko mahdollisesti olemassa sellaisia
seikkoja, joiden perusteella voidaan tehdä päinvastainen johtopäätös (ks. vastaavasti asia C-100/02, Gerolsteiner Brunnen,
tuomio 7.1.2004, Kok., s. I-691, 26 kohta ja em. asia Anheuser-Busch, tuomion 84 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Edellä esitetyn perusteella toiseen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 89/104 6 artiklaa on tulkittava siten, että
kun mainostajia voidaan direktiivin 5 artiklan nojalla kieltää käyttämästä avainsanoina internetin indeksointipalvelussa merkkejä,
jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin tavaramerkit, nämä mainostajat eivät lähtökohtaisesti voi vedota 6 artiklan 1 kohdassa
säädettyyn poikkeukseen välttääkseen tällaisen kiellon. Kansallisen tuomioistuimen on kuitenkin asian olosuhteet huomioon
ottaen tarkistettava, onko tosiasiallisesti kyse jostakin 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta käytöstä, joka voidaan katsoa
hyvää liiketapaa noudattavaksi käytöksi.

Kolmas kysymys, joka liittyy direktiivin 89/104 7 artiklaan
Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin tiedustelee kolmannessa kysymyksessään etenkin, voiko mainostaja vedota sellaisissa
olosuhteissa, jotka ovat kyseessä pääasiassa, direktiivin 89/104 7 artiklassa säädettyyn poikkeukseen käyttääkseen samaa tai
samankaltaista merkkiä kuin tavaramerkki avainsanana internetin indeksointipalvelussa, vaikka kyse on mainitun direktiivin
5 artiklan piiriin kuuluvasta käytöstä.
Direktiivin 89/104 7 artikla sisältää poikkeuksen tämän direktiivin 5 artiklassa mainitusta tavaramerkin haltijan yksinoikeudesta,
koska siinä säädetään, että mainitun haltijan oikeus kieltää kolmansia käyttämästä tavaramerkkiä sammuu niiden tavaroiden
osalta, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut tätä tavaramerkkiä käyttäen markkinoille ETA:ssa, ellei
ole olemassa perusteltua aihetta sille, että mainittu haltija vastustaa mainittujen tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle
(ks. mm. em. asia BMW, tuomion 29 kohta; yhdistetyt asiat C-414/99–C-416/99, Zino Davidoff ja Levi Strauss, Kok., s. I-8691,
40 kohta ja asia C-59/08, Copad, tuomio 23.4.2009, Kok., s. I-3421, 41 kohta).
Aluksi on todettava, kuten ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen päätöksestä ilmenee, Primakabinin avainsanojen,
jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin Portakabinin tavaramerkki, avulla toteuttama mainonta koskee suurelta osin sellaisten
käytettyjen siirrettävien rakennusten jälleenmyyntiä, jotka viimeksi mainittu yhtiö on alun perin valmistanut. On myös kiistatonta,
että Portakabin on saattanut nämä tavarat markkinoille ETA:ssa tavaramerkillä PORTAKABIN.
Lisäksi on kiistatonta, että kolmannen harjoittama sellaisten käytettyjen tavaroiden jälleenmyynti, jotka tavaramerkin haltija
tai hänen luvallaan joku muu oli alun perin saattanut markkinoille tällä tavaramerkillä, on direktiivin 89/104 7 artiklassa
tarkoitettua ”laskemista uudelleen liikkeelle”, ja että mainittu haltija voi näin ollen kieltää mainitun tavaramerkin käytön
tähän jälleenmyyntiin vain silloin, kun saman artiklan 2 kohdan mukainen ”perusteltu aihe” oikeuttaa tämän liikkeelle laskemisen
vastustamisen (ks. vastaavasti em. asia BMW, tuomion 50 kohta).
Lopuksi vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan on niin, että jos tämän tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu
on saattanut ETA:n markkinoille tavaroita tavaramerkkiä käyttäen, jälleenmyyjällä on oikeus paitsi myydä näitä tavaroita,
myös käyttää tavaramerkkiä ilmoittaakseen asiakkaille näiden tavaroiden laskemisesta uudelleen liikkeelle (asia C-337/95,
Parfums Christian Dior, tuomio 4.11.1997, Kok., s. I-6013, 38 kohta ja em. asia BMW, tuomion 48 kohta).
Näistä seikoista seuraa, että tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää mainostajaa mainostamasta kyseisen tavaramerkin
kanssa samanlaisen tai samankaltaisen avainsanan, jonka mainostaja on valinnut internetin indeksointipalvelussa ilman tavaramerkin
haltijan suostumusta, perusteella sellaisten käytettyjen tavaroiden jälleenmyyntiä, jotka tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan
joku muu on saattanut markkinoille ETA:ssa tällä tavaramerkillä, ellei ole olemassa direktiivin 7 artiklan 2 kohdan mukaista
perusteltua aihetta, joka oikeuttaisi sen, että mainittu haltija vastustaa mainostamista.
Tällainen perusteltu aihe on olemassa muun muassa silloin, kun se, että mainostaja käyttää samaa tai samankaltaista merkkiä
kuin tavaramerkki, vahingoittaa vakavasti tavaramerkin mainetta (em. asia Parfums Christian Dior, tuomion 46 kohta ja em.
asia BMW, tuomion 49 kohta).
Direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perusteltu aihe on kyseessä myös silloin, kun jälleenmyyjä luo mainoksessaan
tavaramerkin kanssa samaa tai samankaltaista merkkiä käyttämällä mielikuvan siitä, että sen ja tavaramerkin haltijan välillä
on liikesuhde ja erityisesti että jälleenmyyjän yritys kuuluu tämän tavaramerkin haltijan jakeluverkostoon tai että näiden
kahden yrityksen välillä on erityinen suhde. Mainos, jolla voidaan luoda tällainen mielikuva, ei ole välttämätön tavaramerkin
haltijan tai hänen suostumuksellaan jonkun muun tällä tavaramerkillä markkinoille saattamien tavaroiden laskemiseksi uudelleen
liikkeelle, eikä näin ollen direktiivin 89/104 7 artiklassa säädetyn oikeuksien sammumista koskevan oikeussäännön tavoitteen
toteutumiseksi (ks. vastaavasti em. asia BMW, tuomion 51 ja 52 kohta sekä asia C-384/04, Boehringer Ingelheim ym., tuomio
26.4.2007, Kok., s. I-3391, 46 kohta).
Tästä seuraa, että edellä tämän tuomion 54 kohdassa tarkoitetut olosuhteet, joissa tavaramerkin haltijalla on direktiivin
89/104 5 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa oikeus kieltää mainostajaa käyttämästä avainsanana samaa tai samankaltaista merkkiä
kuin mainittu tavaramerkki, eli sellaiset olosuhteet, joissa tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin
käyttäjä ei voi mainostajan merkin käytön perusteella saada selville tai voi sen perusteella vain hankalasti saada selville,
ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut peräisin tavaramerkin haltijalta tai tähän taloudellisesti sidoksissa
olevasta yrityksestä vai kolmannelta, vastaavat tilannetta, johon sovelletaan tämän direktiivin 7 artiklan 2 kohtaa ja jossa
mainostaja ei vastaavasti voi vedota tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumista koskevaan sääntöön, josta säädetään mainitun
direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa.
Kuten edellä tämän tuomion 34–36 kohdassa sekä 52 ja 53 kohdassa on todettu, kansallisen tuomioistuimen on arvioitava, voiko
tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä saada Primakabinin mainosten, sellaisina kuin
ne esitetään, kun internetin käyttäjä tekee hakuja sanoilla ”portakabin”, ”portacabin”, ”portokabin” ja ”portocabin”, perusteella
selville, onko Primakabin Portakabiniin nähden kolmas tai tähän taloudellisesti sidoksissa.
Ennakkoratkaisupyynnön tehneelle tuomioistuimelle on kuitenkin toimitettava ohjeellisia tietoja, jotta se voisi ratkaista
asian asianmukaisesti, kun otetaan huomioon käytettyjen tavaroiden myynnin erityispiirteet. Nämä tiedot koskevat kolmea pääasian
osapuolten unionin tuomioistuimelle esittämissään huomautuksissa esille tuomaa seikkaa, eli ensiksi talouden toimijoiden ja
kuluttajien intressiä siihen, että käytettyjen tavaroiden myyntiä internetissä ei aiheettomasti rajoiteta, toiseksi tällaisten
tavaroiden alkuperää koskevan avoimen kommunikoinnin tarvetta ja kolmanneksi sitä, että Primakabinin mainos, jonka sanamuoto
on ”käytettyjä portakabin-tuotteita”, ei johda internetin käyttäjiä vain Portakabinin valmistamien tavaroiden jälleenmyyntitarjouksiin
vaan myös muiden valmistajien tavaroiden jälleenmyyntitarjouksiin.
Näistä ensimmäisen seikan osalta on otettava huomioon se, että tavaramerkillä varustettujen käytettyjen tavaroiden myynti
on vakiintunut kaupan muoto, jonka keskivertokuluttaja tuntee. Näin ollen pelkästään sillä perusteella, että mainostaja käyttää
toisen tavaramerkkiä lisäämällä siihen ilmaisun, jonka mukaan kyseinen tuote on jälleenmyyntitavara, kuten ”käytettyjä tavaroita”,
ei voida todeta, että mainos saa ajattelemaan, että jälleenmyyjä ja tavaramerkin haltijan ovat keskenään taloudellisesti sidoksissa,
tai että se vahingoittaa vakavasti tavaramerkin mainetta.
Portakabin totesi toisesta näistä seikoista, että Primakabin oli poistanut myymistään käytetyistä siirrettävistä rakennuksista
maininnan tavaramerkistä PORTAKABIN ja korvannut sen maininnalla ”Primakabin”. Portakabin liitti tämän toteamuksensa tueksi
kirjallisiin huomautuksiinsa asiakirjan, josta ilmenee, että internetin käyttäjille, jotka napsauttavat ilmoitusta ”käytettyjä
portakabin-tuotteita”, näytetään siirrettäviä rakennuksia, joissa on maininta ”Primakabin”. Primakabin vahvisti suullisessa
käsittelyssä unionin tuomioistuimen esittämään kysymykseen vastatessaan tämän käytännön merkintöjen vaihtamisesta ja korosti,
että se oli toiminut näin vain rajoitetussa määrässä tapauksia.
Tästä on todettava, että kun jälleenmyyjä poistaa tavaroista ilman tavaramerkin haltijan suostumusta maininnan tavaramerkistä
ja korvaa sen jälleenmyyjän nimellä varustetulla merkinnällä sillä tavoin, että kyseisten tavaroiden valmistajan tavaramerkki
on täysin tunnistamaton, tavaramerkin haltijalla on oikeus vastustaa sitä, että jälleenmyyjä käyttää mainittua tavaramerkkiä
ilmoittaakseen tästä jälleenmyynnistä. Tällaisessa tapauksessa nimittäin vaarannetaan tavaramerkin keskeinen tehtävä, joka
on tavaroiden alkuperän osoittaminen ja takaaminen, ja estetään kuluttajaa erottamasta tavaramerkin haltijalta peräisin olevat
tavarat jälleenmyyjän tai muiden kolmansien tavaroista (ks. vastaavasti asia C-349/95, Loendersloot, tuomio 11.11.1997, Kok.,
s. I-6227, 24 kohta ja em. asia Boehringer Ingelheim ym., 14, 32 ja 45–47 kohta).
Kolmannen edellä tämän tuomion 83 kohdassa mainitun seikan osalta pääasian osapuolten välillä on kiistatonta, että mainos
”käytettyjä portakabin-tuotteita”, jonka Primakabin esitti, kun internetin käyttäjät syöttivät hakukoneeseen sanan ”portakabin”,
”portacabin”, ”portokabin” tai ”portocabin”, johti mainitut internetin käyttäjät, kun he napsauttivat tätä mainoslinkkiä,
www-sivuille, joilla Primakabin tarjosi myyntiin Portakabinin valmistamien ja liikkeelle laskemien tuotteiden lisäksi myös
muilla tavaramerkeillä varustettuja tuotteita.
Portakabinin mukaan Primakabinin samoista tai samankaltaisista merkeistä, kuin tavaramerkki PORTAKABIN, luoma mainoslinkki
on näissä olosuhteissa ollut harhaanjohtava. Lisäksi se katsoo, että Primakabin on käyttänyt tarpeettomasti hyväkseen tavaramerkin
PORTAKABIN mainetta ja vahingoittanut vakavasti tätä mainetta.
Kuten oikeuskäytännössä on jo todettu, pelkästään se seikka, että jälleenmyyjälle koituu siinä mielessä etua toisen tavaramerkin
käyttämisestä, että tällä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myyntiä koskeva muutoin asianmukainen ja totuudenmukainen
mainonta antaa jälleenmyyjän omasta toiminnasta laadukkaan mielikuvan, ei ole direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu
perusteltu aihe (em. asia BMW, tuomion 53 kohta).
Tästä on todettava, että jälleenmyyjän, joka myy käytettyjä tuotteita toisen tavaramerkillä ja joka on erikoistunut tällaisten
tavaroiden myyntiin, on vaikeaa ilmoittaa tästä mahdollisille asiakkailleen käyttämättä tätä tavaramerkkiä (ks. vastaavasti
em. asia BMW, tuomion 54 kohta).
Sellaisessa tilanteessa, jossa on kyse erikoistumisesta toisen tavaramerkillä varustettujen tuotteiden jälleenmyyntiin, jälleenmyyjää
ei voida kieltää käyttämästä tätä tavaramerkkiä ilmoittaakseen yleisölle jälleenmyyntitoiminnastaan, joka sisältää mainitulla
tavaramerkillä varustettujen käytettyjen tavaroiden myynnin lisäksi muiden käytettyjen tavaroiden myynnin, ellei näiden muiden
tuotteiden jälleenmyynti niiden määrän, esittämisen tai heikon laadun vuoksi heikennä merkittävästi sitä kuvaa, jonka tavaramerkin
haltija on onnistunut tavaramerkistään luomaan.
Kun otetaan kaikki edellä esitetty huomioon, kolmanteen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 89/104 7 artiklaa on tulkittava
siten, että tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää mainostajaa mainostamasta kyseisen tavaramerkin kanssa samanlaisen
tai samankaltaisen merkin, jonka mainostaja on valinnut avainsanaksi internetin indeksointipalvelussa ilman tavaramerkin haltijan
suostumusta, perusteella sellaisten tavaroiden jälleenmyyntiä, jotka tämä haltija on valmistanut ja jotka se tai sen suostumuksella
joku muu on saattanut markkinoille ETA:ssa, ellei ole olemassa mainitun artiklan 2 kohdassa tarkoitettua perusteltua aihetta
– kuten mainitun merkin käyttö joko sillä tavoin, että se saa ajattelemaan, että jälleenmyyjä ja tavaramerkin haltija ovat
taloudellisesti sidoksissa, tai sillä tavoin, että se vahingoittaa vakavasti tavaramerkin mainetta –, joka oikeuttaisi mainitun
haltijan vastustamaan mainostamista.
Kansallisen tuomioistuimen, jonka tehtävänä on arvioida, onko sen käsiteltävänä olevassa asiassa tällaista perusteltua aihetta,
–      ei pidä todeta pelkästään sillä perusteella, että mainostaja käyttää toisen tavaramerkkiä lisäämällä siihen ilmaisun, jonka
mukaan kyseinen tuote on jälleenmyyntitavara, kuten ”käytettyjä tavaroita”, että mainos saa ajattelemaan, että jälleenmyyjä
ja tavaramerkin haltijan ovat keskenään taloudellisesti sidoksissa, tai että se vahingoittaa vakavasti tavaramerkin mainetta
–      on myönnettävä tällaisen perustellun aiheen olemassaolo, kun jälleenmyyjä on poistanut ilman tavaramerkin, jota se käyttää
mainostaessaan jälleenmyyntiään, haltijan suostumusta sen valmistamista ja liikkeeseen laskemista tuotteista maininnan tästä
tavaramerkistä ja korvannut tämän maininnan jälleenmyyjän nimen sisältävällä merkinnällä ja tehnyt näin mainitusta tavaramerkistä
tunnistamattoman, ja
–      on katsottava, ettei toisen tavaramerkillä varustettujen käytettyjen tavaroiden myyntiin erikoistunutta jälleenmyyjää voida
kieltää käyttämästä tätä tavaramerkkiä ilmoittaakseen yleisölle jälleenmyyntitoiminnastaan, joka sisältää mainitulla tavaramerkillä
varustettujen käytettyjen tavaroiden myynnin lisäksi muiden käytettyjen tavaroiden myynnin, ellei näiden muiden tuotteiden
jälleenmyynti niiden määrän, esittämisen tai heikon laadun vuoksi heikennä merkittävästi sitä kuvaa, jonka tavaramerkin haltija
on onnistunut tavaramerkistään luomaan.

Oikeudenkäyntikulut
Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä
olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.
Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle,
ei voida määrätä korvattaviksi.
Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY,
sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyllä sopimuksella, 5 artiklan 1 kohtaa on tulkittava
siten, että tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää mainostajaa mainostamasta kyseisen tavaramerkin kanssa saman tai samankaltaisen
avainsanan, jonka mainostaja on valinnut internetin indeksointipalvelussa ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, perusteella
sellaisia tavaroita tai palveluja, jotka ovat samoja kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity,
kun internetin keskivertokäyttäjä ei voi mainoksen perusteella saada selville tai voi sen perusteella vain hankalasti saada
selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut peräisin tavaramerkin haltijalta tai tähän taloudellisesti sidoksissa
olevalta yritykseltä vai kolmannelta.
2)
Direktiivin 89/104, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyllä sopimuksella, 6 artiklaa on
tulkittava siten, että kun mainostajia voidaan direktiivin 5 artiklan nojalla kieltää käyttämästä avainsanoina internetin
indeksointipalvelussa merkkejä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin tavaramerkit, nämä mainostajat eivät lähtökohtaisesti
voi vedota 6 artiklan 1 kohdassa säädettyyn poikkeukseen välttääkseen tällaisen kiellon. Kansallisen tuomioistuimen on kuitenkin
asian olosuhteet huomioon ottaen tarkistettava, onko tosiasiallisesti kyse jostakin 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta käytöstä,
joka voidaan katsoa hyvää liiketapaa noudattavaksi käytöksi.
3)
Direktiivin 89/104, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyllä sopimuksella, 7 artiklaa on
tulkittava siten, että tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää mainostajaa mainostamasta kyseisen tavaramerkin kanssa
samanlaisen tai samankaltaisen merkin, jonka mainostaja on valinnut avainsanaksi internetin indeksointipalvelussa ilman tavaramerkin
haltijan suostumusta, perusteella sellaisten tavaroiden jälleenmyyntiä, jotka tämä haltija on valmistanut ja jotka se tai
sen suostumuksella joku muu on saattanut markkinoille ETA:ssa, ellei ole olemassa mainitun artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
perusteltua aihetta – kuten mainitun merkin käyttö joko sillä tavoin, että se saa ajattelemaan, että jälleenmyyjä ja tavaramerkin
haltija ovat taloudellisesti sidoksissa, tai sillä tavoin, että se vahingoittaa vakavasti tavaramerkin mainetta
–, joka oikeuttaisi mainitun haltijan vastustamaan mainostamista.
Kansallisen tuomioistuimen, jonka tehtävänä on arvioida, onko sen käsiteltävänä olevassa asiassa tällaista perusteltua aihetta,
–

ei pidä todeta pelkästään sillä perusteella, että mainostaja käyttää toisen tavaramerkkiä lisäämällä siihen ilmaisun, jonka
mukaan kyseinen tuote on jälleenmyyntitavara, kuten ”käytettyjä tavaroita”, että mainos saa ajattelemaan, että jälleenmyyjä
ja tavaramerkin haltija ovat keskenään taloudellisesti sidoksissa, tai että se vahingoittaa vakavasti tavaramerkin mainetta
–

on myönnettävä tällaisen perustellun aiheen olemassaolo, kun jälleenmyyjä on poistanut ilman tavaramerkin, jota se käyttää
mainostaessaan jälleenmyyntiään, haltijan suostumusta sen valmistamista ja liikkeeseen laskemista tuotteista maininnan tästä
tavaramerkistä ja korvannut tämän maininnan jälleenmyyjän nimen sisältävällä merkinnällä ja tehnyt näin mainitusta tavaramerkistä
tunnistamattoman, ja
–

on katsottava, ettei toisen tavaramerkillä varustettujen käytettyjen tavaroiden myyntiin erikoistunutta jälleenmyyjää voida
kieltää käyttämästä tätä tavaramerkkiä ilmoittaakseen yleisölle jälleenmyyntitoiminnastaan, joka sisältää mainitulla tavaramerkillä
varustettujen käytettyjen tavaroiden myynnin lisäksi muiden käytettyjen tavaroiden myynnin, ellei näiden muiden tuotteiden
jälleenmyynti niiden määrän, esittämisen tai heikon laadun vuoksi heikennä merkittävästi sitä kuvaa, jonka tavaramerkin haltija
on onnistunut tavaramerkistään luomaan.
Allekirjoitukset
*
Oikeudenkäyntikieli: hollanti.