CELEX: 62005CJ0145
Varumärken
Direktiv 89/104/EEG
Artikel 5.1 b
Relevant tidpunkt för bedömning av risken för förväxling mellan ett varumärke och ett liknande kännetecken
Förlorad särskiljningsförmåga på grund av varumärkesinnehavarens uppträdande efter att ett kännetecken har börjat användas

1       Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 5.1 b i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988
om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT L 40, 1989, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s.
178).
2       Begäran har framställts i ett mål mellan Levi Strauss & Co. (nedan kallat Levi Strauss) och Casucci SpA (nedan kallat Casucci)
på grund av den senares försäljning av jeans med ett kännetecken som påstås innebära intrång i ett varumärke som tillhör Levi
Strauss.

Tillämpliga bestämmelser
3       Tionde skälet i direktiv 89/104 lyder enligt följande:
”Det skydd som följer av det registrerade varumärket, vars funktion framför allt är att garantera att varumärket anger ursprunget,
är absolut när det råder identitet mellan märket och tecknet och [mellan] varorna eller tjänsterna. Skyddet gäller också vid
likhet mellan märket och tecknet och [mellan] varorna eller tjänsterna. Det är nödvändigt att tolka begreppet likhet mot bakgrund
av risken för förväxling. Grundförutsättningen för skyddet är att det finns en risk för förväxling och denna måste bedömas
mot bakgrund av flera faktorer, särskilt i hur hög grad märket är känt på marknaden, den association som det använda eller
registrerade märket framkallar, graden av likhet mellan märket och tecknet samt mellan de ifrågavarande varorna eller tjänsterna.
Formerna för fastslående av risk för förväxling och framför allt bevisbördan skall regleras av nationella procedurregler som
inte berörs av detta direktiv.”
4       I artikel 5 i samma direktiv föreskrivs följande:
”1.      Det registrerade varumärket ger innehavaren en ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man, som inte har hans
tillstånd, att i näringsverksamhet använda
…
b)      tecken som på grund av sin identitet eller likhet med varumärket och identiteten eller likheten hos de varor och tjänster
som täcks av varumärket och tecknet kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet
och varumärket.
…
3.      Bl.a. kan följande förbjudas enligt punkterna 1 och 2:
a)      Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.
b)      Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla
tjänster under tecknet.
c)      Att importera eller exportera varor under tecknet.
d)      Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.
…”
5       I artikel 12.2 a i direktivet föreskrivs följande:
”2.      Ett varumärke skall också kunna bli föremål för upphävande om det, efter den dag då det registrerades,
a)      som ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet, har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller
tjänst för vilke[n] det är registrerat.
…”

Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna
6       År 1980 beviljades Levi Strauss & Co. i Beneluxländerna registrering av ett figurmärke kallat mouette. Det består av bilden
av en dubbel söm som är vinklad nedåt på mitten och placerats mitt på en femhörnig ficka, enligt bilden nedan:
Registreringsansökan avsåg kläder i klass 25 i Niceöverenskommelsen av den 15 juni 1957 om internationell klassificering av
varor och tjänster för varumärkesregistrering, med ändringar och tillägg.
7       Casucci har i Benelux-länderna marknadsfört jeans med ett tecken bestående av en dubbel söm som är vinklad uppåt på mitten
och som är placerad på bakfickorna, med följande form:
8       Levi Strauss ansåg att Casucci härigenom gjort intrång i de rättigheter som tillfaller Levi Strauss genom registreringen av
varumärket mouette. Bolaget väckte genom ansökan av den 11 mars 1998 talan mot Casucci vid Tribunal de commerce de Bruxelles
och yrkade att domstolen skulle förelägga Casucci att upphöra med användningen av det aktuella tecknet för de kläder som det
marknadsför. I övrigt yrkade Levi Strauss att Casucci skulle förpliktas att betala skadestånd.
9       Domstolen i första instans ogillade talan genom dom av den 28 oktober 1999, varpå Levi Strauss överklagade till Cour d’appel
de Bruxelles och hävdade att det av gemenskapdomstolens praxis framgår dels att det skall göras en helhetsbedömning av risken
för förväxling, med beaktande av bland annat graden av likhet mellan det aktuella varumärket och det aktuella tecknet samt
mellan de berörda varorna, dels att risken för förväxling ökar i förhållande till det äldre varumärkets särskiljningsförmåga.
Bortsett från att klagandens varumärke och det aktuella tecknet i det förevarande fallet uppvisar vissa visuella likheter
och att de berörda varorna är identiska, är det av vikt att varumärket mouette innehar hög särskiljningsförmåga på grund av
att det är fantasifullt och att det sedan årtionden har använts i stor omfattning.
10     Cour d’appel de Bruxelles ogillade emellertid Levi Strauss’ talan och bedömde att graden av likhet mellan det aktuella tecknet
och varumärket mouette var låg, samt att varumärket inte längre kunde anses inneha hög särskiljningsförmåga. Varumärket ansågs
i själva verket vara uppbyggt av beståndsdelar som numera är gemensamma för de berörda varorna på grund av deras mycket spridda
och varaktiga användning. Denna användning bedömdes ha den oundvikliga effekten att försvaga varumärkets särskiljningsförmåga
eftersom det inte följer någon inneboende särskiljningsförmåga utav dessa beståndsdelar.
11     Levi Strauss överklagade till Cour de cassation och hävdade att Casucci tycktes ha påstått att varumärket mouette innehade
hög särskiljningsförmåga år 1997 och att det förlorat denna år 1998. Under det året köptes andra jeans som distribuerades
i Benelux, vilket medförde att varumärket försvagades. Enligt Levi Strauss var Cour d’appel de Bruxelles därför skyldig att
rätta sig efter Beneluxdomstolens dom av den 13 december 1994 i målet Quick (A 93/3). I denna dom slogs det fast att domstolens
bedömning skall avse förhållandena vid den tidpunkt då det aktuella tecknet började användas – vilket enligt den domen var
år 1997 – och att det endast kunde förhålla sig annorlunda om det berörda varumärket helt eller delvis hade förlorat sin särskiljningsförmåga
efter nämnda tidpunkt på grund av verksamhet eller passivitet som kan tillskrivas innehavaren av detta varumärke. I det aktuella
fallet hade dock Cour d’appel bedömt förhållandena vid dagen då domen meddelades, och inte vid tidpunkten då det aktuella
tecknet hade börjat användas. Även om Cour d’appel de Bruxelles funnit att det faktum att det berörda varumärkets beståndsdelar
användes i stor omfattning medförde att varumärkets särskiljningsförmåga märkbart försvagades, slog den likväl inte fast att
denna märkbara försvagning av särskiljningsförmågan, vilken skedde efter det att det aktuella tecknet började användas, helt
eller delvis berodde på verksamhet eller passivitet som kan tillskrivas Levi Strauss. Nämnda Cour d’appel kunde därmed inte
på goda grunder fastställa att varumärket mouette förlorat sin höga särskiljningsförmåga.
12     Cour de cassation beslutade därför att vilandeförklarade målet och ställa följande tolkningsfrågor till domstolen:
”1)       Skall en domstol, för att bestämma omfattningen av det skydd som ett varumärke erhållit på grund av sin särskiljningsförmåga,
vilket skydd stadgas i artikel 5.1 i [direktiv 89/104], beakta omsättningskretsens uppfattning vid den tidpunkt då det liknande
varumärket eller tecknet, som påstås innebära varumärkesintrång, började användas?
2)       Om så inte är fallet, kan domstolen beakta omsättningskretsens uppfattning vid vilken tidpunkt som helst som inträffar efter
det att den användning som påstås utgöra intrång påbörjades? Kan domstolen ta hänsyn till omsättningskretsens uppfattning
vid den tidpunkt då målet avgörs?
3)       Skall domstolen, om den med tillämpning av det kriterium som anges i fråga 1 konstaterar att varumärkesintrång föreligger,
som regel förordna att användning av det tecken som utgör varumärkesintrång skall upphöra?
4)       Kan det förhålla sig annorlunda om klagandens varumärke helt eller delvis har förlorat sin särskiljningsförmåga efter den
tidpunkt då den användning som innebär intrång påbörjades, i de fall då förlusten av särskiljningsförmågan helt eller delvis
är ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet?”

Prövning av tolkningsfrågorna

Den första och den andra frågan
13     Den hänskjutande domstolen har ställt dessa frågor, vilka domstolen finner det lämpligt att pröva tillsammans, för att få
klarhet i huruvida den för att bestämma omfattningen av det skydd som ett varumärke erhållit på grund av sin särskiljningsförmåga,
vilket skydd stadgas i artikel 5.1 i direktiv 89/104, skall beakta omsättningskretsens uppfattning vid den tidpunkt då ett
tecken, som innebär varumärkesintrång, började användas, vid vilken tidpunkt som helst som inträffar efter att kännetecknet
börjat användas, eller vid den tidpunkt då målet avgörs.
14     Syftet med artikel 5 i direktiv 89/104, i vilken innehavaren av ett varumärke ges rätt att förhindra tredje man att använda
ett identiskt eller liknande tecken som kan leda till förväxling och i vilken de användningar av tecknet som kan förbjudas
räknas upp, är att skydda innehavaren mot användning av kännetecken som kan utgöra varumärkesintrång.
15     Domstolen har därför betonat att varumärkets grundläggande funktion är att gentemot konsumenten eller den slutlige användaren
garantera ursprunget till den vara eller tjänst som varumärket kännetecknar genom att göra det möjligt för vederbörande att
utan risk för förväxling särskilja denna vara eller tjänst från varor eller tjänster med annat ursprung. För att denna grundläggande
funktion skall säkerställas måste innehavaren av varumärket skyddas mot konkurrenter som kan vilja missbruka varumärkets ställning
och rykte genom att sälja varor som otillbörligen försetts med detta varumärke (se dom av den 11 november 1997 i mål C-349/95,
Loendersloot, REG 1997, s. I-6227, punkt 22, och av den 12 november 2002 i mål C-206/01, Arsenal Football Club, REG 2002,
s. I‑10273, punkt 50). Detsamma torde gälla då det, på grund av likhet mellan de berörda tecknen eller varumärkena, föreligger
risk för förväxling dem emellan.
16     Vidare är medlemsstaterna skyldiga att vidta åtgärder som är tillräckligt effektiva för att uppnå direktivets mål och att
säkerställa att berörda personer rent faktiskt kan åberopa dessa åtgärder vid nationella domstolar (se dom av den 10 april
1984 i mål 14/83, Von Colson och Kamann, REG 1984, s.1891, punkt 18; svensk specialutgåva, volym 7, s. 577, och av den 15
maj 1986 i mål 222/84, Johnston, REG 1986, s. 1651, punkt 17; svensk specialutgåva, volym 8, s. 597).
17     Innehavarens rätt till skydd mot varumärkesintrång vore emellertid varken faktiskt eller effektivt om man inte fick beakta
omsättningskretsens uppfattning vid den tidpunkt då det kännetecken som innebär varumärkesintrång började användas.
18     Om risken för förväxling bedömdes vid en tidpunkt efter det att det berörda tecknet började användas skulle nämligen användaren
av detta tecken kunna dra otillbörlig fördel av sitt eget olagliga uppträdande, genom att åberopa den försvagning av det skyddade
varumärkets renommé som vederbörande själv är skyldig till eller har bidragit till.
19     Slutligen framgår det av artikel 12.2 a i direktiv 89/104 att ett varumärke kan bli föremål för upphävande om det, efter den
dag då det registrerades, som ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet, har blivit en allmän beteckning för
en vara eller tjänst för vilken det är registrerat. Genom att anta denna bestämmelse och därigenom väga varumärkesinnehavarens
intresse mot konkurrenternas intresse av att kännetecknen hålls fria för användning, har lagstiftaren bedömt att förlusten
av varumärkets särskiljningsförmåga endast kan åberopas mot innehavaren om förlusten beror på vederbörandes verksamhet eller
passivitet. Så länge detta inte är fallet, och i synnerhet om denna förlust av särskiljningsförmågan beror på den verksamhet
som tredje man utövar genom användning av ett tecken som innebär varumärkesintrång, skall således varumärket fortsätta att
åtnjuta skydd.
20     Av det som anförts ovan följer att den första och den andra frågan skall besvaras enligt följande: Artikel 5.1 i direktiv
89/104 skall tolkas så att för att bestämma omfattningen av det skydd som ett varumärke erhållit på grund av sin särskiljningsförmåga,
skall domstolen beakta omsättningskretsens uppfattning vid den tidpunkt då ett kännetecken som innebär varumärkesintrång började
användas.

Den tredje frågan
21     Den hänskjutande domstolen har ställt denna fråga för att få klarhet i huruvida användning av det berörda tecknet som regel
skall förbjudas, om det har slagits fast att tecknet innebar varumärkesintrång vid den tidpunkt då det började användas.
22     Av artikel 5.1 i direktiv 89/104, jämförd med svaret på den hänskjutande domstolens första och andra fråga, framgår att om
det förelåg en risk för förväxling mellan det registrerade varumärket och ett liknande tecken vid den tidpunkt då det berörda
tecknet började användas, kan innehavaren av varumärket förhindra tredje man som inte har hans tillstånd, att i näringsverksamhet
använda detta tecken.
23     I artikel 5.3 i direktiv 89/104 anges vissa åtgärder som syftar till att säkerställa detta innehavarens skydd, utan att uppräkningen
avses vara uttömmande. Då det emellertid inte anges något särskilt formkrav för dessa åtgärder har de behöriga nationella
myndigheterna därför visst utrymme för skönsmässig bedömning härvidlag.
24     Kravet på ett faktiskt och effektivt skydd för de rättigheter som tillkommer innehavaren med stöd av direktiv 89/104, vilket
krav domstolen erinrat om i punkt 16 i denna dom, förutsätter att den behöriga domstolen vidtar de åtgärder som framstår som
mest lämpliga, med beaktande av omständigheterna i det aktuella fallet, för att säkerställa varumärkesinnehavarens rättigheter
och för att avhjälpa varumärkesintrånget. Domstolen konstaterar i detta hänseende särskilt att förbud mot användning av kännetecknet
får anses vara en åtgärd som på ett faktiskt och effektivt sätt säkerställer dessa rättigheter.
25     Av detta följer att den tredje frågan skall besvaras enligt följande: Om den behöriga domstolen har slagit fast att det berörda
tecknet innebar varumärkesintrång vid den tidpunkt då det började användas, skall den vidta de åtgärder som framstår som mest
lämpliga, med beaktande av omständigheterna i det aktuella fallet, för att säkerställa de rättigheter som tillkommer varumärkesinnehavaren
med stöd av artikel 5.1 i direktiv 89/104. Förbud mot användning av kännetecknet kan vara en sådan lämplig åtgärd.

Den fjärde frågan
26     Den hänskjutande domstolen har ställt den fjärde frågan för att få klarhet i huruvida den skall förbjuda användning av kännetecknet
om varumärket helt eller delvis har förlorat sin särskiljningsförmåga efter det att tecknet började användas, om förlusten
helt eller delvis beror på varumärkesinnehavarens verksamhet eller passivitet.
27     Även om innehavaren av ett varumärke i artikel 5 i direktiv 89/104 ges vissa rättigheter, påverkar enligt direktivet vederbörandes
uppträdande skyddets omfattning.
28     Av artikel 9.1 i detta direktiv följer att om innehavaren av ett äldre varumärke har funnit sig i att ett yngre varumärke,
som är registrerat i en medlemsstat, har använts i medlemsstaten under fem år i följd och han har varit medveten om det, har
han inte längre rätt att med åberopande av det äldre varumärket begära att det yngre varumärket skall ogiltigförklaras eller
motsätta sig att det används med avseende på de varor eller tjänster för vilka det har brukats. Likaledes följer av artikel
10 i direktivet att om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter det att registreringsförfarandet avslutats har gjort
verkligt bruk av varumärket i medlemsstaten för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte
skett under fem år i följd, skall varumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i samma direktiv, under förutsättning
att det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte använts. Slutligen följer av artikel 12.1 och 12.2 i direktiv 89/104
att ett varumärke skall kunna upphävas om det inte har blivit föremål för verkligt bruk under en sammanhängande femårsperiod,
eller om det som ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet, har blivit en allmän beteckning för en vara eller
tjänst.
29     Av dessa bestämmelser framgår att direktiv 89/104 innebär att varumärkesinnehavarens intresse av att varumärkets grundläggande
funktion bevaras skall vägas mot andra ekonomiska aktörers intresse av att kännetecken som kan beteckna deras varor eller
tjänster hålls fria (se, angående frihållningsbehovet av färger då en färg i sig registrerats såsom ett varumärke, dom av
den 6 maj 2003 i mål C-104/01, Libertel, REG 2003, s. I-3793).
30     Följaktligen är inte skyddet av varumärkesinnehavarens rättigheter absolut, eftersom det bland annat är begränsat, i syfte
att väga ovannämnda intressen mot varandra, till det fall att innehavaren är uppmärksam nog att anmärka på andra näringsidkares
användning av tecken som kan innebära intrång i vederbörandes varumärke.
31     Ett sådant krav på uppmärksamhet går för övrigt utöver varumärkesskyddet och kan tillämpas på andra områden inom gemenskapsrätten
då ett rättssubjekt gör en rättighet gällande med stöd av denna rättsordning.
32     Domstolen har ovan i punkt 28 erinrat om att ett varumärke kan bli föremål för upphävande om det, efter den dag då det registrerades,
som ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet har blivit en allmän beteckning i handeln för en vara eller tjänst
för vilken det är registrerat.
33     Om ett varumärke förlorat sin särskiljningsförmåga, som ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet, på så sätt
att det har blivit en allmän beteckning i den mening som avses i artikel 12.2 i direktiv 89/104, kan innehavaren sålunda inte
längre göra sina rättigheter enligt artikel 5 i direktivet gällande.
34     Varumärkesinnehavarens underlåtenhet kan även bestå i att denne inte inom den tidsfrist som föreskrivs i artikel 5 ansöker
om att den behöriga myndigheten skall förbjuda tredje man att använda det tecken som innebär risk för förväxling med detta
varumärke, eftersom en sådan ansökan just syftar till att bevara varumärkets särskiljningsförmåga.
35     Med beaktande av de skäl som anges i punkterna 29 och 30 i denna dom ankommer det på den behöriga domstolen att avgöra huruvida
det finns skäl att upphäva ett varumärke, bland annat beroende på en sådan passivitet, även inom ramen för ett förfarande
vars syfte är att skydda den ensamrätt som följer av artikel 5.1 i direktiv 89/104 och vilket förfarande i det aktuella fallet
inletts för sent av varumärkesinnehavaren. Om skälen för upphävande i den mening som avses i artikel 12.2 endast beaktades
inom ramen för medlemsstaternas nationella rätt skulle det få till följd att varumärkesinnehavarna fick ett varierande rättsligt
skydd beroende på den berörda lagstiftningen. Det ändamål som anges i nionde skälet till direktiv 89/104 om ”samma rättsliga
skydd i alla medlemsstaterna”, och som anses som ”grundläggande”, skulle inte vara uppnått (se, avseende bevisbördan för intrång
i varumärkesinnehavarens ensamrätt, dom av den 18 oktober 2005 i mål C-405/03, Class International, REG 2005, s. I-0000, punkterna
73 och 74).
36     Efter att ha slagit fast att det finns skäl att upphäva varumärket kan således den behöriga domstolen inte förbjuda användning
av det berörda tecknet, även om det förelåg risk för förväxling mellan kännetecknet och det berörda varumärket vid den tidpunkt
då kännetecknet började användas.
37     Följaktligen skall den fjärde frågan besvaras så att den nationella domstolen inte skall förbjuda användning av kännetecknet
om den har slagit fast att ett varumärke, som ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet, har blivit en allmän
beteckning i den mening som avses i artikel 12.2 i direktiv 89/104 och det därmed föreligger skäl att upphäva varumärket.

Rättegångskostnader
38     Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma
mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till
domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.
Mot denna bakgrund beslutar domstolen (tredje avdelningen) följande:
1)
Artikel 5.1 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar
skall tolkas så att den nationella domstolen, för att bestämma omfattningen av det skydd som ett varumärke erhållit på grund
av sin särskiljningsförmåga, skall beakta omsättningskretsens uppfattning vid den tidpunkt då ett kännetecken som innebär
varumärkesintrång började användas.
2)
Om den behöriga domstolen har slagit fast att det berörda kännetecknet innebar varumärkesintrång vid den tidpunkt då det började
användas, skall den vidta de åtgärder som framstår som mest lämpliga, med beaktande av omständigheterna i det aktuella fallet,
för att säkerställa de rättigheter som tillkommer varumärkesinnehavaren med stöd av artikel 5.1 i direktiv 89/104. Förbud
mot användning av kännetecknet kan vara en sådan lämplig åtgärd.
3)
Den nationella domstolen skall inte förbjuda användning av kännetecknet om den har slagit fast att ett varumärke har förlorat
sin särskiljningsförmåga, som ett resultat av innehavarens verksamhet eller passivitet, genom att det har blivit en allmän
beteckning i den mening som avses i artikel 12.2 i direktiv 89/104 och det därmed föreligger skäl att upphäva varumärket.
Underskrifter
*
Rättegångsspråk: franska.