CELEX: 62002CJ0245
Maailman kauppajärjestön perustamissopimus
TRIPS-sopimuksen 2 artiklan 1 kohta, 16 artiklan 1 kohta ja 70 artikla
Tavaramerkit
Tavaramerkin haltijan yksinoikeuden laajuus
Tunnuksen käyttäminen toiminimenä

Ennakkoratkaisupyyntö koskee teollis‑ ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (jäljempänä
TRIPS‑sopimus), joka on 22.12.1994 tehdyllä neuvoston päätöksellä 94/800/EY (EYVL L 336, s. 1 ja 214) yhteisön puolesta yhteisön
toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta hyväksytyn Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen (jäljempänä WTO‑sopimus) liitteessä
1 C, 2 artiklan 1 kohdan, 16 artiklan 1 kohdan ja 70 artiklan tulkintaa.
Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat panimo Anheuser‑Busch Inc. (jäljempänä Anheuser-Busch), kotipaikka
Saint Louis, Missouri (Yhdysvallat), ja panimo Budĕjovický Budvar, národní podnik (jäljempänä Budvar), kotipaikka Česke Budĕjovicen
kaupunki (Tšekin tasavalta), ja jossa on kyse niistä merkinnöistä, joita käyttäen viimeksi mainittu markkinoi oluttaan Suomessa
ja joilla Anheuser‑Buschin mukaan loukataan tavaramerkkejä Budweiser, Bud, Bud Light ja Budweiser King of Beers, joiden haltija
Anheuser-Busch on tässä jäsenvaltiossa.
Asiaa koskevat oikeussäännöt
Kansainvälinen oikeus
Teollisoikeuden suojelemista koskevan 20 päivänä maaliskuuta 1883 tehdyn Pariisin yleissopimuksen, jota on viimeksi muutettu
Tukholmassa 14.7.1967 (Yhdistyneiden Kansakuntien sopimussarja, osa 828, nro 11847, s. 108; jäljempänä Pariisin yleissopimus),
8 artiklassa määrätään seuraavaa:
”Toiminimen tulee olla suojattu ilman hakemusta ja rekisteröintivelvollisuutta kaikissa liittomaissa, olipa se tehtaan tai
kauppamerkin osana tai ei.”
WTO:n perustamissopimus ja sen osana oleva TRIPS‑sopimus tulivat voimaan 1.1.1995. TRIPS-sopimuksen 65 artiklan 1 kohdan mukaan
jäsenet eivät kuitenkaan olleet velvollisia soveltamaan tämän sopimuksen määräyksiä ennen yhden vuoden pituisen määräajan
päättymistä eli ennen päivämäärää 1.1.1996 (jäljempänä soveltamispäivä).
TRIPS-sopimuksen 1 artiklan, jonka otsikkona on ”Velvoitteiden luonne ja soveltamisala”, 2 kohdassa määrätään seuraavaa:
”Tässä sopimuksessa käsitteellä ’teollis‑ ja tekijänoikeudet’ tarkoitetaan kaiken tyyppisiä teollis‑ ja tekijänoikeuksia,
joista on määräyksiä II osan 1–7 luvuissa.”
Kyseisen sopimuksen 2 artiklassa, jonka otsikkona on ”Teollis‑ ja tekijänoikeuksia koskevat yleissopimukset”, määrätään seuraavaa:
”1. Tämän sopimuksen II, III ja IV osien osalta jäsenten tulee mukauttaa lainsäädäntönsä Pariisin yleissopimuksen (1967) 1–12
ja 19 artiklan mukaiseksi.
2. Mikään, mitä tämän sopimuksen I–IV osissa on määrätty, ei rajoita niitä velvoitteita, joita jäsenillä on toisiaan kohtaan
Pariisin yleissopimuksen, Bernin yleissopimuksen, Rooman yleissopimuksen ja integroituihin piireihin liittyvästä henkisestä
omaisuudesta tehdyn sopimuksen nojalla.”
TRIPS-sopimuksen 15 artiklan – jonka otsikkona on ”Suojan kohde” ja joka on kyseisen sopimuksen II osan 2 luvussa, jossa käsitellään
tavaramerkkien saatavuutta, laajuutta ja käyttöä koskevia vaatimuksia – 1 kohdassa määrätään seuraavaa:
”Mikä tahansa merkki tai merkkien yhdistelmä, jolla tietyn yrityksen tavarat tai palvelut voidaan erottaa toisen yrityksen
tavaroista tai palveluista, voi olla tavaramerkki. Sellaiset merkit, erityisesti nimiä sisältävät sanat, kirjaimet, numerot,
kuvailevat elementit ja värien yhdistelmät samoin kuin sellaisten merkkien yhdistelmät tulee voida rekisteröidä – – .”
Kyseisen sopimuksen 16 artiklan, jonka otsikkona on ”Myönnetyt oikeudet”, 1 kohdassa määrätään seuraavaa:
”Rekisteröidyn tavaramerkin omistajalla tulee olla yksinoikeus estää kolmansia osapuolia ilman hänen suostumustaan käyttämästä
kaupankäynnissä identtisiä tai samanlaisia merkkejä tavaroille tai palveluille, jotka ovat identtisiä tai samankaltaisia niiden
kanssa, joiden osalta tavaramerkki on rekisteröity, milloin sellainen käyttö aiheuttaisi todennäköisesti sekaannusta. Sekaannus
oletetaan todennäköiseksi, milloin identtisiä merkkejä käytetään identtisille tavaroille tai palveluille. Edellä tarkoitetut
oikeudet eivät vaikuta olemassa oleviin aikaisempiin oikeuksiin, eivätkä vaikuta jäsenten mahdollisuuksiin saattaa oikeudet
käytöstä riippuviksi.”
TRIPS-sopimuksen 17 artiklassa, jonka otsikkona on ”Poikkeukset”, määrätään seuraavaa:
”Jäsenet voivat säätää rajoitetuista poikkeuksista tavaramerkkiin liittyviin oikeuksiin, kuten kuvailevien käsitteiden käyttö
lojaalilla tavalla, edellyttäen, että sellaiset poikkeukset ottavat huomioon tavaramerkin omistajan ja kolmansien osapuolien
oikeutetun edun.”
Kyseisen sopimuksen 70 artiklassa, jonka otsikkona on ”Olemassa olevan aineiston suoja”, määrätään seuraavaa:
” 1.

Tästä sopimuksesta ei seuraa velvoitteita sellaisten toimien suhteen, joihin on ryhdytty ennen kyseessä olevan jäsenen osalta
noudatettavaa sopimuksen soveltamispäivää.
2.

Jollei tässä sopimuksessa ole toisin määrätty, tästä sopimuksesta seuraavat velvollisuudet koskevat kaikkia suojan kohteita,
jotka ovat olemassa kyseessä olevan jäsenen osalta noudatettavana sopimuksen soveltamispäivänä ja jotka ovat suojattuja tämän
jäsenen alueella kyseisenä päivänä tai jotka täyttävät tai tulevat myöhemmin täyttämään tämän sopimuksen ehtojen mukaiset
suojan saamisen perusteet. – –
– –
4. Sellaisten toimien osalta, jotka koskevat suojan kohdetta ilmentävää tiettyä esinettä ja joista tulee tämän sopimuksen
kanssa yhdenmukaistetun lainsäädännön säännösten vastaisia ja joihin ryhdyttiin tai joihin liittyvä huomattava investointi
toteutettiin ennen kuin kyseessä oleva jäsen hyväksyi WTO:n perustamissopimuksen, jäsenvaltio saa säätää rajoituksia oikeudenhaltijan
oikeuskeinoihin sellaisten toimien jatkamisen suhteen tämän jäsenvaltion osalta sovellettavan sopimuksen soveltamispäivän
jälkeen. Näissä tapauksissa jäsenen tulee kuitenkin säätää ainakin kohtuullisen korvauksen maksamisesta.
– – ”
Yhteisön oikeus
Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin
89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) ensimmäisen perustelukappaleen mukaan direktiivin tarkoituksena on lähentää jäsenvaltioiden
tavaramerkkilainsäädäntöjä, jotta poistettaisiin niiden nykyisessä tavaramerkkilainsäädännössä olevat erot, jotka voivat rajoittaa
tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla.
Kuten direktiivin 89/104 kolmannesta perustelukappaleesta ilmenee, tällä direktiivillä ei kuitenkaan pyritä lähentämään jäsenvaltioiden
tavaramerkkilainsäädäntöjä täydellisesti.
Direktiivin 89/104 5 artiklan, jossa lähinnä määritetään tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien tuottaman suojan laajuus, 1,
2, 3 ja 5 kohdassa säädetään seuraavaa:
”1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman
hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
a)
merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten
tavaramerkki on rekisteröity;
b)
merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten
oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä
mielleyhtymästä.
2. Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä
merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole
samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu
tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä
taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.
3. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:
a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;
– – .
5. Mitä 1–4 kohdassa säädetään, ei estä jäsenvaltioita soveltamasta niiden säännöksiä suojasta muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden
tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa merkin käyttämistä vastaan, jos merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden
tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.”
Direktiivin 89/104 6 artiklan, jonka otsikkona on ”Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:
”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
a) omaa nimeään tai osoitettaan,
– –
jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.”
Kansallinen oikeus
Tavaramerkkejä koskeva lainsäädäntö
Tavaramerkkilain (7/1964), joka on annettu 10.1.1964, 3 §:n 1 momentissa säädetään seuraavaa:
”Jokainen saa elinkeinotoiminnassa käyttää sukunimeään, osoitettaan tai toiminimeään tavaroittensa tunnusmerkkinä, jollei
sen käyttö ole omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaraa toisen jo suojattuun tavaramerkkiin tai sellaiseen nimeen, osoitteeseen
tai toiminimeen, jota toinen jo oikeutetusti käyttää elinkeinotoiminnassaan.”
Tavaramerkkilain 4 §:n 1 momentissa säädetään seuraavaa:
”Tämän lain 1–3 §:n mukainen oikeus tavaran tunnusmerkkiin sisältää sen, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin
haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa
tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, siihen luettuna myös suullinen käyttäminen. – – ”
Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentissa säädetään seuraavaa:
”Tunnusmerkkien katsotaan tämän lain mukaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia
tavaralajeja.”
Tavaramerkkilain 7 §:ssä säädetään, että jos useat vaativat yksinoikeutta tavaran tunnusmerkkeihin, jotka ovat toisiinsa sekoitettavissa,
on etusija sillä, joka voi vedota aikaisimpaan oikeusperusteeseen, mikäli oikeutta, johon on vedottu, ei ole menetetty esimerkiksi
haltijan passiivisuuden takia.
Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa toisen elinkeinonharjoittajan
suojattuun toiminimeen, toissijaiseen tunnukseen tai tavaramerkkiin.
Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin toteaa, että kansallinen lainsäätäjä on katsonut tavaramerkkilain olevan sopusoinnussa
TRIPS-sopimuksen kanssa ja että kyseistä lakia ei näin ollen ollut tarpeen muuttaa tämän sopimuksen takia. Lisäksi kansallinen
lainsäätäjä on katsonut, että tavaramerkkilain säännökset, jotka koskevat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja varten olevien
tavaramerkkien sekoitettavuutta, ovat sopusoinnussa direktiivin 89/104 kanssa, joten niitä ei ollut tarpeen muuttaa.
Toiminimiä koskeva lainsäädäntö
Toiminimilain (128/1979), joka on annettu 2.2.1979, 2 §:n 1 momentin mukaan yksinoikeus toiminimeen saadaan rekisteröimällä
tai vakiinnuttamalla toiminimi.
Toiminimilain 2 §:n 3 momentissa säädetään seuraavaa:
”Toiminimi katsotaan vakiintuneeksi, jos se on yleisesti tunnettu niiden keskuudessa, joihin elinkeinonharjoittajan toiminta
suuntautuu.”
Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin toteaa, että sen oikeuskäytännössä Pariisin yleissopimuksen 8 artiklaa on tulkittu
siten, että tämä artikla antaa suojaa Suomessa rekisteröityjen tai Suomessa vakiinnutettujen toiminimien lisäksi sellaisille
ulkomaisille toiminimille, jotka on rekisteröity jossakin muussa Pariisin yleissopimukseen liittyneessä valtiossa, samoin
kuin tällaisiin toiminimiin sisältyville toissijaisille tunnuksille. Kyseisen oikeuskäytännön mukaan tällaisen ulkomaisen
toiminimen suoja edellyttää kuitenkin, että kyseisen toiminimen iskuosa on Suomessa asianomaisissa elinkeinopiireissä ainakin
jossain määrin tunnettu.
Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset
Anheuser-Buch on Suomessa olutta varten 5.6.1985–5.8.1992 rekisteröityjen tavaramerkkien Budweiser, Bud, Bud Light ja Budweiser
King of Beers haltija. Ensimmäinen näiden tavaramerkkien rekisteröintiä koskeva hakemus eli tavaramerkin Budweiser rekisteröintiä
koskeva hakemus tehtiin 24.10.1980.
Budvar rekisteröi 1.2.1967 toiminimensä Tšekkoslovakian kaupparekisteriin. Toiminimi rekisteröitiin tšekinkielisenä (Budějovický
Budvar, národní podnik), englanninkielisenä (Budweiser Budvar, National Corporation) ja ranskankielisenä (Budweiser Budvar,
Entreprise nationale). Budvarilla oli lisäksi Suomessa olutta varten tavaramerkit Budvar, joka oli rekisteröity 21.5.1962,
ja Budweiser Budvar, joka oli rekisteröity 13.11.1972, mutta suomalaiset tuomioistuimet olivat julistaneet nämä tavaramerkkioikeudet
menetetyiksi sillä perusteella, ettei niitä ollut käytetty.
Helsingin käräjäoikeudessa 11.10.1996 vireille panemallaan kanteella Anheuser-Busch on vaatinut, että Budvaria kielletään
Suomessa jatkamasta tai toistamasta tavaramerkkien Budějovický Budvar, Budweiser Budvar, Budweiser, Budweis, Budvar, Bud ja
Budweiser Budbraü käyttöä valmistamansa oluen tunnuksena markkinoitaessa ja myytäessä tätä olutta. Lisäksi Anheuser-Busch
on vaatinut, että kaikki tämän kiellon vastaiset tunnukset määrätään poistettaviksi ja että Budvar velvoitetaan maksamaan
vahingonkorvausta Anheuser-Buschin tavaramerkkien loukkaamisesta.
Anheuser-Busch on esittänyt tältä osin, että Budvarin käyttämät tunnukset ovat tavaramerkkilain tarkoittamalla tavalla sekoitettavissa
Anheuser-Buschin omiin tavaramerkkeihin, sillä Budvarin tunnukset ja Anheuser-Buschin tavaramerkit ovat samoja tai samankaltaisia
tavaralajeja varten.
Samalla kanteellaan Anheuser-Busch on lisäksi vaatinut, että Budvaria kiellettäisiin toiminimilain nojalla sakon uhalla Suomessa
käyttämästä toiminimiä ”Budĕjovický Budvar, národní podnik”, ”Budweiser Budvar”, ”Budweiser Budvar, national enterprise”,
”Budweiser Budvar, Entreprise nationale” ja ”Budweiser Budvar, National Corporation”, koska nämä toiminimet ovat sekoitettavissa
Anheuser-Buschin omien tavaramerkkien kanssa.
Budvar on puolustuksekseen esittänyt, että tunnukset, joita on Suomessa käytetty Budvarin oluen markkinoinnissa, eivät ole
sekoitettavissa Anheuser-Buschin tavaramerkkeihin. Lisäksi Budvar on väittänyt, että siltä osin kuin kyse on tunnuksesta Budweiser
Budvar, sen johdosta, että Budvarin toiminimi on rekisteröity sekä tšekinkielisenä että englannin‑ ja ranskankielisenä, Budvarilla
on Pariisin yleissopimuksen 8 artiklan nojalla Anheuser-Buschin tavaramerkkejä aikaisempi oikeus Suomessa ja että tämä oikeus
saa näin ollen suojaa tämän artiklan nojalla.
Helsingin käräjäoikeus on 1.10.1998 antamassaan tuomiossa tullut siihen johtopäätökseen, että Budvarin Suomessa käyttämä olutpulloetiketti
ja erityisesti siinä dominoivasti käytetty tunnus ”Budějovický Budvar” poikkeavat niiden ulkoasua kokonaisuutena arvioiden
Anheuser-Buschin tavaramerkeistä ja etiketeistä siinä määrin, etteivät kyseiset tavarat ole sekoitettavissa keskenään.
Helsingin käräjäoikeus on lisäksi todennut, että ilmaisua ”BREWED AND BOTTLED BY THE BREWERY BUDWEISER BUDVAR national enterprise”,
joka mainitaan etiketissä kyseisen dominoivan tunnuksen alapuolella huomattavasti pienemmillä kirjaimilla kuin kyseinen dominoiva
tunnus, ei ollut käytetty tavaramerkinomaisesti vaan pelkästään viittamaan panimon toiminimeen. Tältä osin Helsingin käräjäoikeus
on katsonut, että Budvarilla on oikeus käyttää tätä tunnusta, koska se on Budvarin toiminimen englanninkielinen versio, joka
oli sellaisenaan rekisteröity ja joka todistajien kertomusten perusteella on ollut Anheuser-Buschin tavaramerkkejä rekisteröitäessä
alan ammattipiireissä ainakin jossain määrin tunnettu, joten se nauttii Pariisin yleissopimuksen 8 artiklan mukaista suojaa
myös Suomessa.
Asiaa muutoksenhaun johdosta käsitellessään Helsingin hovioikeus on 27.6.2000 antamassaan tuomiossa katsonut, että edellä
mainitut todistajien kertomukset eivät riitä näytöksi siitä, että Budvarin toiminimen englanninkielinen versio olisi ollut
Suomessa ennen Anheuser-Buschin tavaramerkkien rekisteröintiä ainakin jossain määrin tunnettu asianomaisissa elinkeinopiireissä.
Helsingin hovioikeus ei näin ollen ole hyväksynyt Helsingin käräjäoikeuden tuomiota siltä osin kuin käräjäoikeus on katsonut
Budvarin toiminimen englanninkielisen version saavan Suomessa suojaa Pariisin yleissopimuksen 8 artiklan nojalla.
Sekä Anheuser-Busch että Budvar ovat tämän jälkeen valittaneet Helsingin hovioikeuden tuomiosta korkeimpaan oikeuteen ja esittäneet
perusteluiksi lähinnä niitä argumentteja, joihin jo oli vedottu asiaa ensimmäisessä ja toisessa oikeusasteessa käsiteltäessä.
Ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevassa päätöksessään korkein oikeus toteaa, että yhdistetyissä asioissa C‑300/98 ja
C‑392/98, Dior ym., 14.12.2000 annetun tuomion (Kok. 2000, s. I‑11307) 35 kohdasta ilmenee, että yhteisöjen tuomioistuin on
toimivaltainen tulkitsemaan TRIPS-sopimuksen määräystä, kun asianomaista määräystä voidaan soveltaa sekä kansallisen oikeuden
että yhteisön oikeuden piiriin kuuluvissa tilanteissa, kuten tavaramerkkeihin liittyvissä tilanteissa.
Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin lisää, että kyseisen tuomion 47–49 kohdassa yhteisöjen tuomioistuin on todennut,
että alalla, johon TRIPS-sopimusta sovelletaan, on kyse yhteisön oikeuden piiriin kuuluvasta tilanteesta silloin, kun kyse
on alasta, jota koskevia säännöksiä yhteisö on jo antanut, mutta että tällaisesta tilanteesta ei ole kyse silloin, kun kyse
on alasta, jota koskevia säännöksiä yhteisö ei vielä ole antanut ja joka siis kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan.
Korkeimman oikeuden mukaan TRIPS-sopimuksen tavaramerkkejä koskevien määräysten osalta kysymys on alasta, jota koskevia säännöksiä
yhteisö on jo antanut ja joka siis kuuluu yhteisön oikeuden piiriin. Sen sijaan toiminimiä koskevia säännöksiä yhteisö ei
toistaiseksi ole vielä antanut.
Siltä osin kuin kyse on TRIPS-sopimuksen ajallisesta sovellettavuudesta pääasiaan, ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin
toteaa, että asiassa C‑89/99, Schieving-Nijstad ym., 13.9.2001 annetun tuomion (Kok. 2001, s. I‑5851) 49 ja 50 kohdasta ilmenee,
että TRIPS-sopimus tulee sen 70 artiklan 1 kohdan mukaan sovellettavaksi, mikäli immateriaalioikeuksien loukkaaminen on jatkunut
sen päivän jälkeen, jolloin TRIPS-sopimuksen määräykset ovat tulleet sovellettaviksi yhteisön ja jäsenvaltioiden osalta.
Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin toteaa lisäksi, että TRIPS-sopimuksen 70 artiklan 2 kohdassa määrätään, että
jollei tässä sopimuksessa ole toisin määrätty, tästä sopimuksesta seuraavat velvollisuudet koskevat kaikkia suojan kohteita,
jotka ovat olemassa kyseessä olevan jäsenen osalta noudatettavana sopimuksen soveltamispäivänä ja jotka ovat suojattuja tämän
jäsenen alueella kyseisenä päivänä tai jotka täyttävät tai tulevat myöhemmin täyttämään tämän sopimuksen ehtojen mukaiset
suojan saamisen perusteet.
Näissä olosuhteissa korkein oikeus on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:
”1)
Jos tavaramerkin ja sitä loukkaavaksi väitetyn tunnuksen kollisio sijoittuu TRIPS-sopimuksen voimaantuloa edeltävään ajankohtaan,
sovelletaanko TRIPS-sopimuksen määräyksiä kysymykseen siitä, kummalla oikeudella on aikaisempi oikeusperuste, kun tavaramerkin
väitetyn loukkauksen esitetään jatkuneen sen päivän jälkeen, jolloin TRIPS-sopimus on tullut noudatettavaksi yhteisössä ja
sen jäsenvaltiossa?
2)
Jos vastaus kysymykseen 1 on myönteinen:
a)
Voiko TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettuna tavaroiden tai palvelujen tunnuksena toimia
myös yrityksen toiminimi?
b)
Jos vastaus kysymykseen 2 a) on myönteinen:
Millä edellytyksillä toiminimi voidaan katsoa sanotuksi TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetuksi
tavaran tai palvelun tunnukseksi?
3)
Jos vastaus kysymykseen 2 a) on myönteinen:
a)
Miten on tulkittava TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan kolmannessa virkkeessä olevaa viittausta olemassa oleviin aikaisempiin
oikeuksiin? Voidaanko sanottuna 16 artiklan 1 kohdan kolmannessa virkkeessä tarkoitettuna olemassa olevana aikaisempana oikeutena
pitää myös oikeutta toiminimeen?
b)
Jos vastaus kysymykseen 3 a) on myönteinen, miten sanottua TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan kolmannen virkkeen viittausta
olemassa olevaan aikaisempaan oikeuteen on tulkittava, kun kysymys on toiminimestä, jota ei ole rekisteröity eikä vakiinnutettu
siinä valtiossa, jossa tavaramerkki on rekisteröity ja jossa tavaramerkille haetaan suojaa kyseistä toiminimeä vastaan, ottaen
huomioon Pariisin yleissopimuksen 8 artiklan mukainen velvollisuus antaa toiminimelle suojaa rekisteröinnistä riippumatta
sekä se seikka, että WTO:n pysyvä valituselin on katsonut TRIPS-sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaisen viittauksen Pariisin
yleissopimuksen 8 artiklaan merkitsevän sitä, että WTO:n jäsenillä on TRIPS-sopimuksen nojalla viimeksi mainitun artiklan
mukainen velvollisuus suojata toiminimiä? Arvioitaessa mainitun kaltaisessa tapauksessa sitä, onko toiminimellä TRIPS-sopimuksen
16 artiklan 1 kohdan kolmannessa virkkeessä tarkoitettua tavaramerkkiä aikaisempi oikeusperuste, voidaanko siten ratkaisevana
pitää,
i)
onko toiminimi ollut asianomaisten elinkeinopiirien keskuudessa ainakin jossain määrin tunnettu siinä valtiossa, jossa tavaramerkki
on rekisteröity ja jossa sille haetaan suojaa, ennen sitä ajankohtaa, jona tavaramerkin rekisteröintiä on haettu kyseisessä
valtiossa; tai
ii)
onko toiminimeä käytetty siihen valtioon suuntautuvissa liiketoimissa, jossa tavaramerkki on rekisteröity ja jossa sille haetaan
suojaa, ennen sitä ajankohtaa, jona tavaramerkin rekisteröintiä on haettu kyseisessä valtiossa; tai
iii)
mikä muu mahdollinen seikka ratkaisee sen, onko toiminimeä pidettävä mainittuna TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan kolmannessa
virkkeessä tarkoitettuna olemassa olevana aikaisempana oikeutena?”
Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu
Ennakkoratkaisupyynnön tutkittavaksi ottaminen
Anheuser-Buschin mukaan ennakkoratkaisupyyntö on kokonaisuudessaan jätettävä tutkimatta, koska TRIPS-sopimus ei ole sovellettavissa
kansallisen tuomioistuimen käsiteltävänä olevaan asiaan ajallisesti eikä aineellisesti. Niinpä yhteisöjen tuomioistuin ei
Anheuser-Buschin mukaan ole toimivaltainen tässä asiassa tulkitsemaan kyseisen sopimuksen asianomaisia määräyksiä.
Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että yhteisöjen tuomioistuin on toimivaltainen tulkitsemaan TRIPS-sopimuksen
jotain määräystä jäsenvaltioiden lainkäyttöviranomaisten tarpeiden vuoksi silloin, kun näiden viranomaisten on sovellettava
niiden kansallisia oikeussääntöjä määrätäkseen toimia, joilla suojellaan oikeuksia, jotka perustuvat tämän sopimuksen soveltamisalaan
kuuluvaan yhteisön lainsäädäntöön (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Dior ym., tuomion 35 ja 40 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Koska yhteisö on TRIPS-sopimuksen sopimuspuoli, sen on nimittäin tulkittava tavaramerkkilainsäädäntöään mahdollisimman pitkälle
tämän sopimuksen sanamuodon ja tarkoituksen valossa (ks. tilanteesta, joka kuuluu samalla sekä TRIPS-sopimuksen että direktiivin
89/104 soveltamisalaan, asia C‑49/02, Heidelberger Bauchemie, tuomio 24.6.2004, 20 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Yhteisöjen tuomioistuin on näin ollen toimivaltainen tulkitsemaan TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohtaa, jota toinen ja kolmas
ennakkoratkaisukysymys koskevat.
Vastaus siihen, onko TRIPS-sopimuksella ja erityisesti sen 16 artiklalla merkitystä kansallisen tuomioistuimen käsiteltävänä
olevan riidan ratkaisemisessa, riippuu siitä, kuinka tätä määräystä on tulkittava, mistä juuri on kyse toisessa ja kolmannessa
ennakkoratkaisukysymyksessä. Tästä seuraa, että TRIPS-sopimuksen aineellista sovellettavuutta koskeva kysymys liittyy toiseen
ja kolmanteen ennakkoratkaisukysymykseen ja että sitä käsitellään näihin kysymyksiin annettavan vastauksen yhteydessä.
Ajallista sovellettavuutta koskeva kysymys on sen sijaan ensimmäisen ennakkoratkaisukysymyksen kohteena.
Ennakkoratkaisupyyntö on näin ollen otettava tutkittavaksi.
Ensimmäinen kysymys
Ensimmäisellä kysymyksellään kansallinen tuomioistuin tiedustelee, sovelletaanko TRIPS-sopimusta tavaramerkin ja sitä loukkaavaksi
väitetyn tunnuksen kollisioon, kun kollisio on alkanut ennen TRIPS-sopimuksen soveltamispäivää mutta jatkunut kyseisen päivän
jälkeen.
Edellä mainitussa asiassa Schieving-Nijstad ym. antamansa tuomion 49 ja 50 kohdassa yhteisöjen tuomioistuin on jo todennut,
että vaikka tavaramerkin tapahtuneeksi väitetty loukkaaminen on alkanut ennen yhteisön ja jäsenvaltioiden osalta noudatettavaa
TRIPS-sopimuksen soveltamispäivää – eli ennen päivämäärää 1.1.1996 –, tämä ei välttämättä merkitse sitä, että nämä tavaramerkkiä
loukkaavat toimet olisi TRIPS-sopimuksen 70 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla suoritettu ennen kyseistä päivää. Yhteisöjen
tuomioistuin täsmensi, että jos toimet, joista kolmansia arvostellaan, ovat jatkuneet aina siihen päivään saakka, jona tuomioistuin
on tehnyt ratkaisunsa – eli asiassa, jossa kyseinen tuomio annettiin, TRIPS-sopimuksen soveltamispäivän jälkeisen ajanjakson
aikana –, kyseisen sopimuksen asianomainen määräys on ajallisesti sovellettavissa pääasiassa kyseessä olevan riidan ratkaisemiseen.
TRIPS-sopimuksen 70 artiklan 1 kohdan vaikutuksena on ainoastaan se, että tästä sopimuksesta ei seuraa velvoitteita sellaisten
toimien suhteen, jotka suoritettiin ennen sopimuksen soveltamispäivää, mutta siinä ei suljeta pois näitä velvoitteita sellaisissa
tilanteissa, jotka jatkuvat tämän päivämäärän jälkeen. Kyseisen sopimuksen 70 artiklan 2 kohdassa sen sijaan täsmennetään,
että tästä sopimuksesta seuraavat velvoitteet koskevat ”kaikkia suojan kohteita, jotka ovat olemassa – – ja jotka ovat suojattuja”
Maailman kauppajärjestön (jäljempänä WTO) jäsenenä olevan valtion osalta noudatettavana sopimuksen soveltamispäivänä, joten
tällaisen jäsenen on tästä päivämäärästä lähtien täytettävä kaikki TRIPS-sopimukseen perustuvat velvoitteet näiden olemassa
olevien suojan kohteiden osalta (ks. myös vastaavasti WTO:n valituselimen 18.9.2000 antama raportti Kanada – Patentin suoja-ajan
kesto (AB-2000-7), WT/DS170/AB/R, 69, 70 ja 71 kohta).
TRIPS-sopimuksen 70 artiklan 4 kohta sitä paitsi koskee toimia, jotka koskevat suojan kohdetta ilmentävää tiettyä esinettä
ja joista tulee tämän sopimuksen kanssa yhdenmukaistetun lainsäädännön säännösten vastaisia ja joihin on ryhdytty tai joihin
liittyvä huomattava investointi toteutettiin ennen kuin WTO:n perustamissopimus hyväksyttiin. Tällaisessa tilanteessa kyseisestä
määräyksestä seuraa, että WTO:n jäsen saa säätää rajoituksia oikeudenhaltijan oikeuskeinoihin sellaisten toimien suhteen,
joita jatketaan tämän WTO:n jäsenen osalta sovellettavan sopimuksen soveltamispäivän jälkeen.
Nyt esillä olevassa asiassa ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevasta päätöksestä ilmenee, että Budvarin Suomessa toteuttamat
toimet, joista sitä arvostellaan, ovat tosin alkaneet ennen TRIPS-sopimuksen soveltamispäivää mutta että ne ovat jatkuneet
tämän päivän jälkeen. On lisäksi selvää, että tavaramerkin loukkaamista koskeva oikeudenkäynti koskee tunnuksia, jotka ovat
olleet tavaramerkkeinä suojattuina Suomessa TRIPS-sopimuksen soveltamispäivänä, joka kyseisen jäsenvaltion osalta oli 1.1.1996,
ja että tämä oikeudenkäynti pantiin vireille 11.10.1996 eli kyseisen päivämäärän jälkeen.
Edellä esitetystä seuraa, että TRIPS-sopimuksen 70 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan kyseinen sopimus soveltuu tällaiseen tilanteeseen.
Niinpä ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että TRIPS-sopimus soveltuu tavaramerkin ja sitä loukkaavaksi väitetyn tunnuksen
kollisioon, kun kyseinen kollisio on alkanut ennen TRIPS-sopimuksen soveltamispäivää mutta jatkunut sen jälkeen.
Toinen ja kolmas kysymys
Alustavat huomautukset
Yhteisöjen tuomioistuin on jo todennut, että TRIPS-sopimuksen määräyksillä ei luonteensa ja rakenteensa vuoksi ole välitöntä
oikeusvaikutusta. Nämä määräykset eivät lähtökohtaisesti kuulu niihin normeihin, joihin nähden yhteisöjen tuomioistuin valvoo
EY 230 artiklan ensimmäisen kohdan nojalla yhteisön toimielinten toimenpiteiden laillisuutta, eivätkä ne myöskään ole sellaisia,
että yksityisillä olisi niiden perusteella oikeuksia, joihin nämä voisivat suoraan vedota tuomioistuimessa yhteisön oikeuden
nojalla (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Dior ym., tuomion 42–45 kohta).
Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee kuitenkin, että kun kansallisten tuomioistuinten on sovellettava kansallisia
oikeussääntöjään määrätäkseen toimia, joilla suojataan oikeuksia, jotka kuuluvat tavaramerkkien kaltaiseen alaan, johon TRIPS-sopimusta
sovelletaan ja jota koskevia säännöksiä yhteisö on jo antanut, kansallisten tuomioistuimien on yhteisön oikeuden nojalla sovellettava
näitä kansallisia oikeussääntöjä TRIPS-sopimuksen asianomaisten määräysten sanamuotoa ja tarkoitusta mahdollisimman pitkälle
noudattaen (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Dior ym., tuomion 42–47 kohta).
On lisäksi syytä palauttaa mieliin, että kyseisen oikeuskäytännön mukaan toimivaltaisten viranomaisten, joiden tehtävänä on
soveltaa ja tulkita asianomaista kansallista oikeutta, on sovellettava ja tulkittava sitä mahdollisimman pitkälle direktiivin
89/104 sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti, jotta direktiivillä tavoiteltu tulos saavutettaisiin ja jotta näin ollen noudatettaisiin
EY 249 artiklan kolmatta kohtaa (ks. asia C‑218/01, Henkel, tuomio 12.2.2004, 60 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei vielä
julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Niinpä nyt esillä olevassa asiassa kansallisen tavaramerkkilainsäädännön asian kannalta merkityksellisiä säännöksiä on sovellettava
ja tulkittava mahdollisimman pitkälle sekä direktiivin 89/104 asianomaisten säännösten että TRIPS-sopimuksen asianomaisten
määräysten sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti.
Toinen kysymys
Toisella kysymyksellään kansallinen tuomioistuin tiedustelee, voiko, ja jos voi, niin millä edellytyksillä, toiminimi muodostaa
TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun merkin, jolloin tämän määräyksen nojalla tavaramerkin
haltijalla on yksinoikeus estää kolmansia osapuolia ilman hänen suostumustaan käyttämästä kyseistä merkkiä.
Ensinnäkin on todettava, että siltä osin kuin kyse on direktiivistä 89/104, yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, joka
koskee kyseisen direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kolmannen osapuolen harjoittamaa käyttöä, ilmenee, että tavaramerkkiin
liittyvä yksinoikeus on annettu siksi, että tavaramerkin haltija voisi suojella sillä tavaramerkin haltijana olevia erityisintressejään,
eli yksinoikeus on annettu sen varmistamiseksi, että tavaramerkki pystyy täyttämään tehtävänsä, joten yksinoikeutta saadaan
käyttää ainoastaan niissä tilanteissa, joissa se, että kolmas osapuoli käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa
tavaramerkin tehtäville ja erityisesti sen keskeiselle tehtävälle, joka on tavaran alkuperän takaaminen kuluttajalle (ks.
asia C‑206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002, Kok. 2002, s. I‑10273, 51 ja 54 kohta).
Näin on erityisesti silloin, jos merkin käyttö, josta kolmatta osapuolta moititaan, on omiaan vahvistamaan sitä näkemystä,
että elinkeinotoiminnassa kolmannen osapuolen tavaroiden ja sen yrityksen, josta nämä tavarat ovat peräisin, välillä olisi
konkreettinen yhteys. Tältä osin on tarkistettava, voivatko asianomaiset kuluttajat, mukaan lukien ne, joille tavarat on esitetty
sen jälkeen, kun ne on siirretty pois kolmannen osapuolen myyntipaikasta, tulkita kyseistä merkkiä, sellaisena kuin kolmas
osapuoli on sitä käyttänyt, siten, että sillä ilmoitetaan tai yritetään ilmoittaa yritys, josta kolmannen osapuolen tavarat
ovat peräisin (ks. vastaavasti em. asia Arsenal Football Club, tuomion 56 ja 57 kohta).
Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen on tutkittava tämä seikka ottamalla huomioon ne konkreettiset olosuhteet,
jotka liittyvät siihen merkin käyttöön, josta kolmatta osapuolta moititaan pääasiassa, eli nyt käsillä olevassa tapauksessa
tarkastelemalla Budvarin Suomessa harjoittamaa etiketöintiä.
Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen on myös selvitettävä, onko nyt käsillä olevassa tapauksessa kyse käytöstä,
joka tapahtuu direktiivin 89/104  5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla ”elinkeinotoiminnassa” ja ”tavaroita varten”
(ks. erityisesti em. asia Arsenal Football Club, tuomion 40 ja 41 kohta).
Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että jos nämä edellytykset täyttyvät ja jos merkki ja tavaramerkki sekä
tavarat tai palvelut ovat samoja, direktiivin 89/104  5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa annettu suoja on ehdoton, kun taas
5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa tavaramerkin haltijan suojaaminen edellyttää lisäksi näyttöä siitä,
että se, että merkit ja tavaramerkit sekä ne tavarat tai palvelut, joita varten merkit ja tavaramerkit ovat, ovat samoja tai
samankaltaisia, aiheuttaa kohderyhmän keskuudessa sekaannusvaaran (ks. vastaavasti asia C‑292/00, Davidoff, tuomio 9.1.2003,
Kok. 2003, s. I‑389, 28 kohta ja asia C‑291/00, LTJ Diffusion, tuomio 20.3.2003, Kok. 2003, s. I‑2799, 48 ja 49 kohta).
Jos tämän tuomion 60 kohdassa tarkoitetussa tutkinnassa, joka ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen on tehtävä,
kuitenkin ilmenee, että pääasiassa kyseessä olevaa tunnusta on käytetty muihin tarkoituksiin kuin asianomaisten tavaroiden
erottamiseksi muista tavaroista – varsinkin toiminimenä tai liikenimenä –, tavaramerkin haltijalle, joka väittää kärsivänsä
vahinkoa tämän merkin käytöstä toiminimenä tai liikenimenä, annettavan suojan laajuus ja mahdollisesti sisältö on direktiivin
5 artiklan 5 kohdan mukaisesti määritettävä asianomaisen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteella (ks. asia C‑23/01, Robelco,
tuomio 21.11.2002, Kok. 2002, s. I‑10913, 31 ja 34 kohta).
Toiseksi on palautettava mieliin, että TRIPS-sopimuksen ensisijaisena tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa immateriaalioikeuksien
suojaa maailmanlaajuisesti (ks. em. asia Schieving-Nijstad ym., tuomion 36 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
TRIPS-sopimuksen johdanto-osan mukaan kyseisellä sopimuksella on tarkoitus ”vähentää kansainvälisen kaupan häiriöitä ja esteitä”
ja ”ottaa huomioon tarpeen edistää teollis- ja tekijänoikeuksien tehokasta ja riittävää suojelua” samalla kun varmistetaan,
että ”teollis‑ ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanoa koskevat toimenpiteet ja menettelytavat eivät itsessään muodostu asianmukaisen
kaupan esteiksi”.
TRIPS-sopimuksen 16 artiklassa annetaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalle yksinoikeuksia tietty vähimmäismäärä, josta
on sovittu kansainvälisesti ja joka WTO:n kaikkien jäsenten on taattava kansallisessa lainsäädännössään. Nämä yksinoikeudet
suojaavat haltijaa niiltä rekisteröidyn tavaramerkin loukkauksilta, joita voivat suorittaa kolmannet osapuolet, joilla ei
ole lupaa käyttää tavaramerkkiä (ks. myös WTO:n valituselimen 2.1.2002 antama raportti Yhdysvallat – Luottomahdollisuuksien
myöntämisestä 1998 annetun lain 211 § (AB-2001-7), WT/DS/176/AB/R, 186 kohta).
TRIPS-sopimuksen 15 artiklassa määrätään erityisesti, että mikä tahansa merkki tai merkkien yhdistelmä, jolla tietyn yrityksen
tavarat tai palvelut voidaan erottaa toisen yrityksen tavaroista tai palveluista, voi olla tavaramerkki.
Niinpä tässä TRIPS-sopimuksen määräyksessä vahvistetaan direktiivin 89/104  2 artiklan tavoin alkuperätakuu, joka muodostaa
tavaramerkin keskeisen tehtävän (ks. direktiivin 89/104 osalta erityisesti em. asia Arsenal Football Club, tuomion 49 kohta).
Näistä seikoista seuraa, että sitä, että kansallisen tavaramerkkilainsäädännön asian kannalta merkityksellisiä säännöksiä
tulkitaan mahdollisimman pitkälle yhteisön oikeuden asianomaisten säännösten eli nyt esillä olevassa tapauksessa direktiivin
89/104 säännösten sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti, ei estä se, että niitä tulkitaan TRIPS-sopimuksen asianomaisten määräysten
sanamuodon ja tarkoituksen valossa (ks. tämän tuomion 57 kohta).
Kansallisen tavaramerkkilainsäädännön asian kannalta merkityksellisiä säännöksiä on näin ollen sovellettava ja tulkittava
siten, että tavaramerkin haltijalle annetun, kyseisen tavaramerkin muodostaman tunnuksen tai sen kanssa samankaltaisen tunnuksen
käytön kieltämistä koskevaa yksinoikeutta saadaan käyttää ainoastaan niissä tilanteissa, joissa se, että kolmas osapuoli käyttää
merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville ja erityisesti sen keskeiselle tehtävälle, joka on tavaran
alkuperän takaaminen kuluttajalle.
Tällaista tulkintaa tukee sitä paitsi TRIPS-sopimuksen yleinen tarkoitus, joka on palautettu mieliin tämän tuomion 66 kohdassa
ja joka edellyttää, että taataan tasapaino kansainvälisen kaupan häiriöiden ja esteiden vähentämistavoitteen ja sen tavoitteen
välillä, että edistetään teollis‑ ja tekijänoikeuksien tehokasta ja riittävää suojelua siten, että teollis‑ ja tekijänoikeuksien
täytäntöönpanoa koskevat toimenpiteet ja menettelytavat eivät itsessään muodostu asianmukaisen kaupan esteiksi (ks. vastaavasti
em. asia Schieving-Nijstad ym., tuomion 38 kohta). Tämä erottelu vaikuttaa asianmukaiselta myös TRIPS-sopimuksen 16 artiklassa
asetetun, tämän tuomion 67 kohdassa mainitun erityisen tavoitteen valossa eli siinä valossa, että pyritään varmistamaan yksinoikeuksia
tietty vähimmäismäärä, josta on sovittu kansainvälisesti.
Lisäksi TRIPS-sopimuksen 16 artiklassa määrätyt edellytykset, jotka on ranskan‑, englannin‑ ja espanjankielisissä versioissa,
jotka ovat todistusvoimaisia, muotoiltu siten, että merkkiä on käytettävä ”kaupankäynnissä” (”au cours d’opérations commerciales”,
”in the course of trade”, ”en el curso de operaciones comerciales”) ja ”tavaroille” (”pour des produits”, ”for goods”, ”para
bienes”), näyttävät vastaavan direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdassa asetettuja edellytyksiä, joissa täsmennetään, että
merkkiä on käytettävä ”elinkeinotoiminnassa” (ranskaksi ”dans la vie des affaires”, englanniksi ”in the course of trade” ja
espanjaksi ”en el tráfico económico”) ja ”tavaroita varten” (”pour des produits”, ”in relation to goods” ja ”para productos”).
Tähän on lisättävä, että jos tutkinnasta, joka ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen on tehtävä, ilmenee, että
nyt esillä olevassa tapauksessa tavaramerkin haltija voi vedota TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin yksinoikeuksiinsa
estääkseen käytön, josta kolmatta osapuolta moititaan, kyseinen sopimus sisältää erään toisen määräyksen, jolla voisi olla
merkitystä pääasiassa kyseessä olevan riidan ratkaisemisessa.
Tältä osin on palautettava mieliin, että yhteisöjen tuomioistuimen tehtävänä on esittää kansalliselle tuomioistuimelle kaikki
yhteisön oikeuden tulkintaan liittyvät seikat, jotka saattavat olla hyödyllisiä kansallisen tuomioistuimen arvioidessa sen
käsiteltävänä olevaa asiaa, riippumatta siitä, onko kansallinen tuomioistuin kysymyksiään esittäessään viitannut tiettyyn
yhteisön oikeuden määräykseen tai säännökseen (ks. asia C‑456/02, Trojani, tuomio 7.9.2004, 38 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen,
ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
Nyt esillä olevassa asiassa on erityisesti tarkasteltava sitä vaikutusta, joka mahdollisesti on TRIPS-sopimuksen 17 artiklalla,
jonka nojalla WTO:n jäsenet voivat säätää rajoitetuista poikkeuksista tavaramerkkiin liittyviin oikeuksiin, kuten kuvailevien
käsitteiden käyttö lojaalilla tavalla, edellyttäen, että sellaiset poikkeukset ottavat huomioon tavaramerkin haltijan ja kolmansien
osapuolien oikeutetun edun. Tämä poikkeus voisi kattaa sen, että vilpittömässä mielessä toimiva kolmas osapuoli käyttää merkkiä,
erityisesti silloin, kun kyse on tämän kolmannen osapuolen nimen tai osoitteen ilmoittamisesta.
Yhteisön osalta tällaisesta poikkeuksesta säädetään direktiivin 89/104  6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, jossa sallitaan
kolmansille osapuolille se, että ne käyttävät merkkiä ilmoittaakseen nimensä tai osoitteensa, kunhan sitä käytetään hyvää
liiketapaa noudattaen.
Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan yhteisöjen komissio tosin ovat antaneet yhteisen julistuksen, joka kirjattiin neuvoston
pöytäkirjaan annettaessa direktiiviä 89/104 ja jonka mukaan tämä säännös kattaa vain luonnollisten henkilöiden nimet.
Tällaisessa julistuksessa esitettyä tulkintaa ei kuitenkaan voida ottaa huomioon, kun julistuksen sisältö ei kuvastu millään
tavoin kyseisen säännöksen sanamuodosta, eikä julistuksella näin ollen ole oikeudellista merkitystä. Neuvosto ja komissio
ovat lisäksi nimenomaisesti myöntäneet tämän rajoituksen julistuksensa johdanto-osassa, jonka mukaan ”seuraavassa esitettävät
neuvoston ja komission lausumat eivät ole osa tätä direktiiviä eikä niillä oteta kantaa siihen, miten Euroopan yhteisöjen
tuomioistuimen olisi tulkittava direktiiviä” (ks. em. asia Heidelberger Bauchemie, tuomion 17 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
”Nimen” käsitteen osalta tehty huomattava rajoitus, sellaisena kuin se ilmenee tämän tuomion 78 kohdassa mainitusta julistuksesta,
ei kuitenkaan mitenkään kuvastu direktiivin 89/104  6 artiklan 1 kohdan a alakohdan sanamuodosta. Niinpä tällä julistuksella
ei ole oikeudellista merkitystä.
Kolmas osapuoli voi lähtökohtaisesti vedota direktiivin 89/104  6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyyn poikkeukseen,
jotta hän voisi käyttää toiminimensä ilmoittamiseksi merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka kyse
olisi tämän direktiivin 5 artiklan 1 kohdan piiriin kuuluvasta käytöstä, jonka tavaramerkin haltija lähtökohtaisesti voisi
kieltää tässä säännöksessä hänelle myönnettyjen yksinoikeuksien perusteella.
Lisäksi tämän käytön on oltava hyvän liiketavan mukaista, joka on ainoa direktiivin 89/104  6 artiklan 1 kohdassa mainituista
arviointiperusteista. Hyvää liiketapaa koskeva edellytys lähinnä ilmentää velvoitetta toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan
perusteltuihin intresseihin nähden (ks. asia C‑100/02, Gerolsteiner Brunnen, tuomio 7.1.2004, 24 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen,
ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Kyse on siis olennaisilta osin samasta edellytyksestä kuin TRIPS-sopimuksen 17
artiklassa.
Tältä osin on esitettävä, että hyvää liiketapaa koskevan edellytyksen täyttymistä arvioitaessa on otettava huomioon se, missä
määrin yhtäältä kolmannen osapuolen tapa käyttää toiminimeä ymmärretään kohderyhmässä tai ainakin merkittävässä osassa kohderyhmää
osoitukseksi siitä, että kyseisen kolmannen osapuolen tavaroiden ja tavaramerkin haltijan tai sellaisen henkilön, jolla on
oikeus käyttää kyseistä tavaramerkkiä, välillä on yhteys, ja toisaalta se, missä määrin tämä kolmannen osapuolen olisi pitänyt
olla tietoinen siitä, että käyttötapa ymmärretään kohderyhmässä näin. Yksi tekijä, joka on myös otettava tässä arvioinnissa
huomioon, on se, että kyse on tavaramerkistä, joka on tietyssä määrin tunnettu siinä jäsenvaltiossa, jossa tavaramerkki on
rekisteröity ja jossa sille vaaditaan suojaa, ja että kolmas osapuoli voisi hyödyntää tätä tunnettuutta tavaroitaan markkinoidessaan.
Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida kokonaisuutena kaikkia asiassa merkityksellisiä olosuhteita, joihin kuuluu
myös pullon etiketti, jotta se voisi arvioida erityisesti sitä, voitaisiinko sellaisen juoman valmistajan, johon on merkitty
toiminimi, katsoa kilpailevan vilpillisesti tavaramerkin haltijan kanssa (ks. vastaavasti em. asia Gerolsteiner Brunnen, tuomion
25 ja 26 kohta).
Näin ollen toiseen kysymykseen on vastattava seuraavasti:
–
Toiminimi voi muodostaa TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun merkin. Tässä määräyksessä
annetaan tavaramerkin haltijalle yksinoikeus estää se, että kolmas osapuoli käyttää merkkiä, jos kyseinen käyttö aiheuttaa
tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville ja erityisesti sen keskeiselle tehtävälle, joka on tavaran alkuperän takaaminen
kuluttajalle.
–
TRIPS-sopimuksen 17 artiklassa määrätyillä poikkeuksilla pyritään erityisesti siihen, että kolmas osapuoli voi käyttää merkkiä,
joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, ilmoittaakseen toiminimensä, kunhan tämä käyttö on hyvän liiketavan mukaista.
Kolmas kysymys
Kolmannella kysymyksellään ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin tiedustelee, voidaanko, ja jos voidaan, niin millä
edellytyksillä, toiminimeä, jota ei ole rekisteröity ja joka ei ole vakiintunut siinä jäsenvaltiossa, jossa tavaramerkki on
rekisteröity ja jossa tavaramerkille haetaan suojaa tätä toiminimeä vastaan, pitää TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan kolmannessa
virkkeessä tarkoitettuna olemassa olevana aikaisempana oikeutena, kun otetaan huomioon erityisesti ne velvoitteet, jotka koskevat
toiminimien suojaa ja jotka tämän jäsenvaltion osalta perustuvat Pariisin yleissopimuksen 8 artiklaan ja TRIPS-sopimuksen
2 artiklan 1 kohtaan.
Jos siinä tutkinnassa, joka ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen on tämän tuomion 60 kohdassa toiseen kysymykseen
vastattaessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti tehtävä, ilmenee, että toiminimen käyttö kuuluu TRIPS-sopimuksen 16 artiklan
1 kohdan ensimmäisen virkkeen soveltamisalaan, tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus estää tällainen käyttö, jollei muuta
johdu kyseisen sopimuksen 17 artiklan määräyksistä.
TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan kolmannessa virkkeessä määrätään kuitenkin, että tämä yksinoikeus ei vaikuta ”olemassa
oleviin aikaisempiin oikeuksiin”.
Tämä määräys on ymmärrettävä siten, että jos toiminimen haltijalla on TRIPS-sopimuksen soveltamisalaan kuuluva oikeus, joka
on syntynyt aiemmin kuin tavaramerkkiin liittyvä oikeus, jonka kanssa toiminimen haltijan oikeuden väitetään olevan kollisiossa,
ja jonka nojalla hän voi käyttää merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tämä tavaramerkki, tällaista käyttöä ei voida
kieltää sen yksinoikeuden nojalla, jonka tavaramerkki antaa haltijalleen kyseisen sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan ensimmäisen
virkkeen mukaisesti.
Jotta siis kyseistä määräystä voidaan soveltaa, on tämän tulkinnan mukaisesti ensiksi tarpeen, että kolmas osapuoli voi vedota
TRIPS-sopimuksen aineelliseen soveltamisalaan kuuluvaan oikeuteen.
Tältä osin on palautettava mieliin, että toiminimi muodostaa oikeuden, joka kuuluu TRIPS-sopimuksen 1 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettujen ”teollis‑ ja tekijänoikeuksien” piiriin. Lisäksi tämän sopimuksen 2 artiklan 1 kohdasta seuraa, että toiminimien
suoja, josta määrätään erityisesti Pariisin yleissopimuksen 8 artiklassa, on nimenomaisesti sisällytetty TRIPS-sopimukseen.
WTO:n jäsenvaltioiden on näin ollen suojattava toiminimiä TRIPS-sopimuksen nojalla (ks. myös WTO:n valituselimen em. raportti
Yhdysvallat – Luottomahdollisuuksien myöntämisestä 1998 annetun lain 211 §, 326–341 kohta).
Tästä seuraa, että sikäli kuin kyseessä oleva toiminimi on TRIPS-sopimuksen 70 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu olemassa oleva
suojan kohde, sille on, kuten tämän tuomion 49 kohdassa on todettu, annettava suojaa TRIPS-sopimuksen nojalla.
Niinpä tämä toiminimi muodostaa oikeuden, joka kuuluu TRIPS-sopimuksen aineelliseen soveltamisalaan, joten tämä TRIPS-sopimuksen
16 artiklan 1 kohdan kolmannessa virkkeessä asetettu ensimmäinen edellytys täyttyy.
Kyseessä on siis oltava olemassa oleva oikeus. Ilmaisu ”olemassa oleva” tarkoittaa, että kyseisen oikeuden on kuuluttava TRIPS-sopimuksen
ajalliseen soveltamisalaan ja että sen on yhä nautittava suojaa sinä ajankohtana, jona kyseisen oikeuden haltija vetoaa siihen
vastustaakseen vaatimuksia, joita esittää sen tavaramerkin haltija, jonka kanssa oikeuden väitetään olevan kollisiossa.
Nyt esillä olevassa tapauksessa on näin ollen tärkeää tietää, täyttääkö kyseinen toiminimi, jonka osalta on selvää, ettei
sitä ole rekisteröity eikä vakiinnutettu siinä jäsenvaltiossa, jossa tavaramerkki on rekisteröity ja jossa tavaramerkille
haetaan suojaa kyseistä toiminimeä vastaan, tämän tuomion edellisessä kohdassa mainitut edellytykset.
Tältä osin on todettava, että Pariisin yleissopimuksen 8 artiklasta, jota TRIPS-sopimuksen nojalla on noudatettava, kuten
tämän tuomion 91 kohdassa on todettu, seuraa, että toiminimen suoja on taattava ilman, että suojalle voitaisiin asettaa minkäänlaisia
rekisteröintiä koskevia edellytyksiä.
Toiminimen tiettyä vähimmäiskäyttöä tai sen vähimmäistunnettuutta koskevien mahdollisten edellytysten, jotka ennakkoratkaisupyynnön
esittäneen tuomioistuimen mukaan Suomen lainsäädännössä asetetaan toiminimen olemassaololle, osalta on todettava, että TRIPS-sopimuksen
16 artiklan 1 kohta ja Pariisin yleissopimuksen 8 artikla eivät kumpikaan lähtökohtaisesti estä tällaisten edellytysten asettamista.
Kyseisen oikeuden TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan kolmannessa virkkeessä tarkoitettua aiemmuutta koskevan käsitteen
osalta on vielä todettava, että tämä käsite merkitsee, että asianomaisen oikeuden perustan on pitänyt syntyä ennen sen tavaramerkin
hankkimista, jonka kanssa oikeuden väitetään olevan kollisiossa. Kuten julkisasiamies toteaa ratkaisuehdotuksensa 95 kohdassa,
kyseinen käsite ilmentää yksinoikeuksien aikaprioriteetin periaatetta, joka on yksi tavaramerkkioikeuden ja yleisemmin arvioiden
koko teollis‑ ja tekijänoikeuksia koskevan lainsäädännön perusperiaate.
Tältä osin on lisättävä, että tämä aikaprioriteetin periaate löytyy myös direktiivistä 89/104 ja tarkemmin ottaen sen 4 artiklan
2 kohdasta ja 6 artiklan 2 kohdasta.
Edellä esitetyn perusteella kolmanteen kysymykseen on vastattava, että toiminimeä, jota ei ole rekisteröity eikä vakiinnutettu
siinä jäsenvaltiossa, jossa tavaramerkki on rekisteröity ja jossa tavaramerkille haetaan suojaa kyseistä toiminimeä vastaan,
voidaan pitää TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan kolmannessa virkkeessä tarkoitettuna olemassa olevana aikaisempana oikeutena,
jos toiminimen haltijalla on TRIPS-sopimuksen aineelliseen ja ajalliseen soveltamisalaan kuuluva oikeus, joka on syntynyt
aiemmin kuin tavaramerkkiin liittyvä oikeus, jonka kanssa tämän oikeuden väitetään olevan kollisiossa, ja jonka nojalla toiminimen
haltija voi käyttää merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tämä tavaramerkki.
Oikeudenkäyntikulut
Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet Suomen hallitukselle ja komissiolle huomautusten esittämisestä yhteisöjen tuomioistuimelle,
ei voida määrätä korvattaviksi. Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa
tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen
korvaamisesta.
Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:
1)
Teollis‑ ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehty sopimus (TRIPS-sopimus), joka on 22.12.1994 tehdyllä
neuvoston päätöksellä 94/800/EY yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta hyväksytyn Maailman kauppajärjestön
perustamissopimuksen liitteessä 1 C, soveltuu tavaramerkin ja sitä loukkaavaksi väitetyn tunnuksen kollisioon, kun kyseinen
kollisio on alkanut ennen TRIPS-sopimuksen soveltamispäivää mutta jatkunut sen jälkeen.
2)
Toiminimi voi muodostaa teollis‑ ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (TRIPS-sopimuksen)
16 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun merkin. Tässä määräyksessä annetaan tavaramerkin haltijalle yksinoikeus
estää se, että kolmas osapuoli käyttää merkkiä, jos kyseinen käyttö aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville
ja erityisesti sen keskeiselle tehtävälle, joka on tavaran alkuperän takaaminen kuluttajalle.
3)
Teollis‑ ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (TRIPS-sopimuksen) 17 artiklassa määrätyillä
poikkeuksilla pyritään erityisesti siihen, että kolmas osapuoli voi käyttää merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin
tavaramerkki, ilmoittaakseen toiminimensä, kunhan tämä käyttö on hyvän liiketavan mukaista.
4)
Toiminimeä, jota ei ole rekisteröity eikä vakiinnutettu siinä jäsenvaltiossa, jossa tavaramerkki on rekisteröity ja jossa
tavaramerkille haetaan suojaa kyseistä toiminimeä vastaan, voidaan pitää teollis‑ ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä
näkökohdista tehdyn sopimuksen (TRIPS-sopimuksen) 16 artiklan 1 kohdan kolmannessa virkkeessä tarkoitettuna olemassa olevana
aikaisempana oikeutena, jos toiminimen haltijalla on kyseisen sopimuksen aineelliseen ja ajalliseen soveltamisalaan kuuluva
oikeus, joka on syntynyt aiemmin kuin tavaramerkkiin liittyvä oikeus, jonka kanssa tämän oikeuden väitetään olevan kollisiossa,
ja jonka nojalla toiminimen haltija voi käyttää merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tämä tavaramerkki.
Skouris
Jann
Timmermans
Rosas
Silva de Lapuerta
Gulmann
Schintgen
Colneric
von Bahr
Cunha Rodrigues
Schiemann
Julistettiin Luxemburgissa 16 päivänä marraskuuta 2004.
R. Grass
V. Skouris
kirjaaja
presidentti
–
Oikeudenkäyntikieli: suomi.