CELEX: 62004CJ0259
Marchi di natura tale da ingannare il pubblico o da indurlo in errore circa la natura, qualità o provenienza geografica di un prodotto
Marchio ceduto dal titolare insieme all'impresa che produce i beni ai quali il marchio è associato
Direttiva 89/104/CEE

1       La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade
Marks Act 1994 (Autorità designata dal Lord Chancellor – ossia, dal Ministro britannico della Giustizia – ai sensi dell’art. 76
della legge britannica del 1994 sui marchi; in prosieguo: l’«Autorità designata»), in sede di impugnazione di un provvedimento
del Registrar of Trade Marks (conservatore del registro britannico dei marchi), verte sull’interpretazione degli artt. 3,
n. 1, lett. g), e 12, n. 2, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU 1989, L 40, pag. 1).
2       Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia sorta tra la sig.ra Emanuel, stilista, e la società Continental
Shelf 128 Ltd (in prosieguo: la «CSL»). Tale controversia ha per oggetto due azioni proposte dalla sig.ra Emanuel contro la
detta società, ossia, da un lato, un’opposizione alla registrazione del marchio «ELIZABETH EMANUEL», in lettere maiuscole
(in prosieguo: il «marchio “ELIZABETH EMANUEL”»), per gli abiti prodotti dalla CSL, e, dall’altro, un’azione di decadenza
del marchio «Elizabeth Emanuel», in lettere minuscole eccetto le iniziali, registrato nel 1997 da un’altra società che lo
ha successivamente ceduto alla CSL (in prosieguo: il «marchio “Elizabeth Emanuel”» o il «marchio registrato»).

Contesto normativo
3       Ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 89/104:
«Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:
(…)
g)      i marchi di impresa che sono di natura tale da ingannare il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza
geografica del prodotto o del servizio;
(…)».
4       Ai sensi dell’art. 12, n. 2, della medesima direttiva:
«Il marchio di impresa è suscettibile (…) di decadenza quando esso dopo la data di registrazione:
(…)
b)       è idoneo a indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza geografica dei (…) prodotti
o servizi [per i quali è registrato], a causa dell’uso che ne viene fatto dal titolare del marchio di impresa o con il suo
consenso per i [suddetti] prodotti o servizi (…)».

Causa principale e questioni pregiudiziali
5       La sig.ra Emanuel, rinomata stilista nel settore dei vestiti da matrimonio, ha creato nel 1990 un’impresa denominata «Elizabeth
Emanuel».
6       Nel 1996 la sig.ra Emanuel ha costituito insieme alla società Hamlet International Plc la società Elizabeth Emanuel Plc (in
prosieguo: la «EE Plc»), alla quale la stessa sig.ra Emanuel ha ceduto la sua attività di creazione e commercializzazione
di vestiti, l’insieme delle attività dell’impresa compreso l’avviamento, così come la domanda di registrazione del marchio
«Elizabeth Emanuel», successivamente registrato nel 1997.
7       Nel mese di settembre del 1997 la EE Plc ha ceduto la propria azienda, l’avviamento e il suddetto marchio registrato alla
società Frostprint Ltd, la quale ha immediatamente cambiato la propria denominazione sociale in Elizabeth Emanuel International
Ltd (in prosieguo: la «EE International»). La EE International ha assunto come dipendente la sig.ra Emanuel, la quale ha lasciato
il proprio impiego un mese più tardi.
8       Nel mese di novembre del 1997 la EE International ha ceduto il marchio registrato ad un’altra società, la Oakridge Trading
Ltd (in prosieguo: la «Oakridge»). In data 18 marzo 1998, la Oakridge ha presentato una domanda di registrazione del marchio
«ELIZABETH EMANUEL».
9       Il 7 gennaio 1999 è stata proposta opposizione contro tale domanda di registrazione.  Il 9 settembre seguente è stata poi
proposta una domanda di decadenza contro il marchio registrato «Elizabeth Emanuel».
10     Investito in primo grado delle azioni di opposizione e di decadenza, lo Hearing Officer (il funzionario competente per siffatti
ricorsi) le ha rigettate con decisione 17 ottobre 2002, adducendo come motivazione che, se il pubblico fosse effettivamente
stato vittima di inganno e confusione, ciò sarebbe stato lecito in quanto conseguenza inevitabile della cessione di un’impresa
e di un avviamento precedentemente gestiti con il nome del loro proprietario originale.
11     L’Autorità designata, adita con ricorso contro tale decisione, non ha rinviato la questione dinanzi alla High Court of Justice
(magistrato di secondo grado di Inghilterra e del Galles) nonostante la richiesta in tal senso presentata dalla CSL divenuta,
in pendenza del procedimento, cessionaria del marchio registrato e della domanda di registrazione del marchio «ELIZABETH EMANUEL»,
ai sensi dell’art. 76 del Trade Marks Act 1994 (legge del 1994 sui marchi d’impresa; in prosieguo: la «legge britannica sui
marchi»), che prevede la possibilità di un tale rinvio nel caso in cui l’Autorità designata ritenga che la causa sollevi una
questione giuridica d’importanza generale.
12     La discussione si è incentrata, come dinanzi allo Hearing Officer, sulla questione se gli artt. 3, n. 1, lett. g), e 12, n. 2,
lett. b), della direttiva 89/104 possano servire come fondamento per le azioni dirette contro la CSL.
13     Alla luce di ciò, l’Autorità designata ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1)      Se un marchio sia di natura tale da indurre in inganno il pubblico e ne sia pertanto vietata la registrazione ai sensi dell’art. 3,
n. 1, lett. g), [della direttiva 89/104] nelle seguenti circostanze:
–       l’avviamento connesso al marchio è stato ceduto unitamente all’impresa che produce i beni contraddistinti dal suddetto marchio;
–       prima della cessione il marchio, per una significativa parte del pubblico di riferimento, indicava che una particolare persona
partecipava al disegno o alla creazione dei prodotti in relazione ai quali tale marchio veniva usato;
–       dopo la cessione, è stata presentata dal cessionario una domanda di registrazione del marchio d’impresa, e
–       all’epoca della domanda, una significativa parte del pubblico di riferimento riteneva erroneamente che l’uso del marchio indicasse
che quella particolare persona partecipava ancora al disegno o alla creazione dei prodotti in relazione ai quali il marchio
veniva usato, e tale convinzione ha influito probabilmente sulle scelte d’acquisto di tale parte del pubblico.
2)      Se la risposta alla questione sub 1) non fosse incondizionatamente affermativa, quali altri aspetti debbano essere presi in
considerazione per verificare se un marchio sia tale da indurre in inganno il pubblico e ne sia pertanto vietata la registrazione
ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. g), [della direttiva 89/104] e, in particolare, se sia rilevante il fatto che è probabile
che il rischio di inganno diminuisca nel corso del tempo.
3)      Se un marchio registrato sia idoneo ad indurre in inganno il pubblico in seguito all’uso che ne sia stato fatto dal titolare
o con il suo consenso e sia quindi suscettibile di decadenza ai sensi dell’art. 12, n. 2, lett. b), [della direttiva 89/104]
nelle seguenti circostanze:
–       il marchio registrato e l’avviamento ad esso connesso sono stati ceduti unitamente all’impresa che produce i beni contraddistinti
dal suddetto marchio;
–       prima della cessione il marchio, per una significativa parte del pubblico di riferimento, indicava che una particolare persona
partecipava al disegno o alla creazione dei prodotti in relazione ai quali esso veniva usato;
–       dopo la cessione è stata presentata una domanda di decadenza del marchio registrato, e
–       all’epoca della domanda una significativa parte del pubblico di riferimento riteneva erroneamente che l’uso del marchio indicasse
che quella particolare persona partecipava ancora al disegno o alla creazione dei prodotti in relazione ai quali il marchio
veniva usato, e tale convinzione ha influito probabilmente sulle scelte d’acquisto di tale parte del pubblico.
4)      Se la risposta alla questione sub 3) non fosse incondizionatamente affermativa, quali altri aspetti debbano essere presi in
considerazione per verificare se un marchio registrato sia tale da indurre in inganno il pubblico in seguito all’uso che ne
sia stato fatto dal titolare o con il suo consenso e se sia quindi suscettibile di decadenza ai sensi dell’art. 12, n. 2,
lett. b), [della direttiva 89/104] e, in particolare, se sia rilevante il fatto che è probabile che il rischio di inganno
diminuisca nel corso del tempo».

Sulle osservazioni presentate a seguito delle conclusioni dell’avvocato generale
14     Con lettera del 22 febbraio 2006, la sig.ra Emanuel ha presentato alcune osservazioni sulle conclusioni dell’avvocato generale.
La sig.ra Emanuel ha menzionato taluni errori che l’avvocato generale avrebbe commesso nell’interpretazione, da un lato, degli
artt. 3 e 12 della direttiva 89/104 e, dall’altro, della giurisprudenza della Corte in casi precedenti.
15     Poiché né lo Statuto della Corte di giustizia, né il suo regolamento di procedura prevedono la facoltà per le parti di presentare
osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale (v. ordinanza 4 febbraio 2000, causa C-17/98,
Emesa Sugar, Racc. pag. I‑665, punto 2), le osservazioni della sig.ra Emanuel non possono essere accolte.
16     Tuttavia, la Corte può, d’ufficio o su proposta dell’avvocato generale, ovvero su domanda delle parti, riaprire la fase orale
del procedimento, ai sensi dell’art. 61 del suo regolamento di procedura, qualora ritenga di non avere sufficienti chiarimenti
o che la causa debba essere decisa sulla base di un argomento che non sia stato oggetto di discussione tra le parti (v. sentenze
19 febbraio 2002, causa C‑309/99, Wouters e a., Racc. pag. I-1577, punto 42, nonché 14 dicembre 2004, causa C‑434/02, Arnold
André, Racc. pag. I-11825, punto 27, e causa C‑210/03, Swedish Match, Racc. pag. I‑11893, punto 25).
17     Nella fattispecie la Corte ritiene, tuttavia, che tutti gli elementi ad essa necessari per risolvere le questioni proposte
siano a sua disposizione. La Corte ritiene pertanto che non occorra ordinare la riapertura della fase orale.

Sulla ricevibilità delle questioni pregiudiziali
18     Prima di rispondere alle questioni proposte, occorre esaminare se l’Autorità designata debba essere considerata un giudice
ai sensi dell’art. 234 CE.
19     Per valutare se un organo possegga le caratteristiche di un giudice ai sensi della detta disposizione, questione rilevante
solo ai fini del diritto comunitario, la Corte tiene conto di un insieme di elementi quali il fondamento giuridico dell’organo,
il suo carattere permanente, l’efficacia vincolante delle sue pronunce, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto
che l’organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente (v., in particolare, sentenze 30 giugno 1966, causa 61/65, Vaassen-Göbbels,
Racc. pag. 408, in particolare pag. 424, 17 settembre 1997, causa C‑54/96, Dorsch Consult, Racc. pag. I‑4961, punto 23, e
2 marzo 1999, causa C‑416/96, Nour Eddline El-Yassini, Racc. pag. I‑1209, punto 17).
20     L’Autorità designata è stata istituita dalla legge britannica sui marchi.
21     Ai sensi degli artt. 76 e 77 della detta legge l’Autorità designata, nominata dal Lord Chancellor dopo aver consultato il
Lord Advocate [carica dell’ordinamento scozzese, con funzioni paragonabili a quelle di un sottosegretario alla Giustizia;
N.d.T.], può essere adita per ricorsi contro le decisioni del Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks (denominato
anche Registrar of Trade Marks).  In Inghilterra e nel Galles, essa condivide tale competenza con la High Court of Justice
e, in Scozia, con la Court of Session (magistratura con competenze civili, con sede in Edimburgo).
22     Spetta al ricorrente scegliere davanti a quale giudice introdurre il suo ricorso.  In taluni casi, l’Autorità designata può
tuttavia decidere di rinviare l’appello dinanzi alla High Court of Justice, segnatamente nel caso in cui ritenga che la controversia
sollevi una questione giuridica di importanza generale.
23     L’Autorità designata è un organo permanente, che decide secondo diritto, in applicazione della legge britannica sui marchi
e secondo le norme di procedura previste dagli artt. 63-65 del Trade Marks Rules 2000 (regolamento 2000 sui procedimenti in
materia di marchi).  Il procedimento si svolge in contraddittorio. Le decisioni dell’Autorità designata sono giuridicamente
vincolanti e, in linea di principio, hanno natura definitiva, a meno che esse non siano eccezionalmente oggetto di un ricorso
di legittimità («judicial review»).
24     Nell’esercizio del suo mandato l’Autorità designata gode delle medesime prerogative di indipendenza dei giudici.
25     Risulta dall’insieme degli elementi che precedono che l’Autorità designata deve essere considerata un giudice ai sensi dell’art. 234 CE
e che le questioni pregiudiziali sono quindi ricevibili.

Sulle prime due questioni
26     Con le sue due prime questioni, il giudice del rinvio chiede in sostanza di conoscere a quali condizioni possa essere negata
la registrazione di un marchio perché esso sarebbe di natura tale da ingannare il pubblico ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. g),
della direttiva 89/104, quando l’avviamento connesso al marchio sia stato ceduto unitamente all’impresa che produce i beni
contraddistinti dal suddetto marchio e quando tale marchio, che corrisponde al nome dell’ideatore e primo produttore dei detti
beni, sia stato precedentemente registrato con una forma grafica differente.

Osservazioni presentate alla Corte
27     Il giudice del rinvio è colpito dalle argomentazioni delle due tesi contrapposte.  Esso ritiene, da un lato, che l’interesse
generale esiga che il marchio non debba essere tale da indurre in errore un consumatore medio, ragionevolmente attento ed
accorto, ma che, dall’altro, sia tuttavia conforme all’interesse generale permettere la vendita e la cessione d’imprese ed
avviamenti, insieme ai marchi che li contraddistinguono.
28     La sig.ra Emanuel, appellante nella causa principale, fa prevalere l’interesse generale alla protezione del consumatore, garantito
dall’art. 3, n. 1, lett. g), della direttiva 89/104. Per l’applicazione della detta norma sarebbe sufficiente l’esistenza
almeno di un rischio reale che l’utilizzo del marchio controverso possa indurre in errore il consumatore medio dei prodotti
o servizi per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio riguardo alla loro origine, e che tale errore possa influenzare
le decisioni di acquisto del detto consumatore. L’esistenza di un tal rischio sarebbe una questione di fatto, cosicché tutte
le circostanze che rendono probabile la confusione dovrebbero venir prese in considerazione.
29     L’appellante nella causa principale ritiene, pertanto, che, dal momento che il rischio di confusione è stato accertato, poco
importi che l’avviamento e il marchio siano stati ceduti all’impresa che crede di poter far uso del detto marchio.
30     La CSL, appellata nella causa principale, ritiene che l’art. 3, n. 1, lett. g), della direttiva 89/104 non preveda alcuna
distinzione a seconda che i marchi corrispondano o meno al nome di una persona. L’unico criterio rilevante consisterebbe nel
determinare, in maniera oggettiva, se i marchi siano di natura tale da ingannare il pubblico o da indurlo in errore, in particolare
creando confusione con altri prodotti.
31     Secondo l’appellata nella causa principale, la tesi della sig.ra Emanuel sui rischi di confusione per un consumatore medio
si fonda su una giurisprudenza della Corte concernente alcuni regolamenti specifici che non può essere utilizzata per interpretare
la direttiva 89/104.
32     Riguardo alla percezione da parte di un consumatore medio di un marchio corrispondente ad un nome, la CSL ritiene che tale
consumatore sappia, particolarmente nel settore della moda, che una denominazione commerciale contraddistingue un prodotto
fabbricato da un’impresa e che tale impresa possa essere ceduta insieme alla detta denominazione. Per la CSL, questa considerazione
vale anche per panificatori, viticoltori o produttori di beni di lusso.  Pertanto, il trasferimento di una denominazione commerciale,
di per se stesso, non può creare automaticamente confusione, indipendentemente dal fatto che il detto trasferimento sia accompagnato
o meno da forme di pubblicità.
33     La CSL insiste particolarmente sul fatto che, se la tesi della sig.ra Emanuel fosse accolta, diventerebbe impossibile procedere
alla cessione di un’impresa insieme a quella dell’avviamento e del marchio dei prodotti ivi fabbricati.  Molto spesso, il
prezzo per la cessione di un’impresa si basa essenzialmente sul marchio oggetto del trasferimento.
34     Secondo il governo del Regno Unito, la finalità dell’art. 3, n. 1, lett. g), della direttiva 89/104 è di impedire la registrazione
di marchi che ingannino il pubblico non sull’origine dei prodotti o dei servizi interessati dalla registrazione oppure sulle
caratteristiche della detta origine, bensì sulle caratteristiche dei prodotti o dei servizi stessi.
35     Tale disposizione non sarebbe stata concepita con l’obiettivo di permettere la proibizione di un marchio sol perché i prodotti
interessati non raggiungono un livello di qualità conforme alle attese del compratore, o perché una determinata persona non
interviene più nella creazione o nella produzione dei detti prodotti o per qualunque altra ragione.  Benché un marchio debba
garantire che determinati prodotti provengono da un’unica impresa, la quale è responsabile della loro qualità, esso generalmente
non riflette la qualità stessa.
36     Il governo del Regno Unito sostiene che il pubblico è consapevole del fatto che la qualità dei prodotti recanti un marchio
determinato possa variare, potendo ciò dipendere o da una decisione del titolare del marchio, o da un cambiamento della proprietà
o della direzione, o ancora da modifiche intervenute in seno al gruppo di progettazione o all’impianto di produzione.  Un
consumatore medio non potrebbe quindi essere indotto in inganno dal fatto che un marchio cambi proprietario.
37     La Commissione delle Comunità europee constata innanzi tutto che la Corte non ha ancora avuto occasione di interpretare l’art. 3,
n. 1, lett. g), della direttiva 89/104 con riferimento ai casi in cui un marchio sia di natura tale da ingannare il pubblico
e, pertanto, non ha ancora identificato l’interesse pubblico protetto da tale disposizione, interesse pubblico che può essere
differente da quello analizzato in relazione ad altri impedimenti assoluti alla registrazione, come quelli esaminati nelle
sentenze 4 maggio 1999, cause riunite C‑108/97 e C‑109/97, Windsurfing Chiemsee (Racc. pag. I‑2779); 18 giugno 2002, causa
C‑299/99, Philips (Racc. pag. I‑5475), o 6 maggio 2003, causa C‑104/01, Libertel (Racc. pag. I‑3793).
38     La Commissione ricorda tuttavia che la Corte ha identificato la funzione essenziale del marchio, che è quella di garantire
al consumatore o all’utilizzatore finale di identificare l’origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio,
consentendo loro di distinguere senza confusione possibile un certo prodotto o servizio da altri di provenienza diversa. Infatti,
per poter svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza leale che il Trattato intende introdurre
e preservare, il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che ne sono contrassegnati siano stati
fabbricati o forniti sotto il controllo di un’unica impresa, alla quale possa attribuirsi la responsabilità della loro qualità
(v., in particolare, sentenza 12 novembre 2002, causa C‑206/01, Arsenal Football Club, Racc. pag. I‑10273, punto 48).
39     La Commissione ne deduce che tale funzione non ha come conseguenza il fatto che il consumatore debba essere capace di identificare
attraverso il marchio il produttore, ma piuttosto che il marchio debba fornire la garanzia che i beni sono stati immessi sul
mercato con il consenso del suo titolare.
40     La Commissione ritiene anche che il mero fatto che un marchio corrisponda ad un nome di una persona non significhi che tale
persona sia collegata al titolare del marchio o che si debba presumere un tale collegamento e, di conseguenza, ciò non permette
neanche di concludere che tale persona sia coinvolta nella fabbricazione dei prodotti recanti tale marchio. La Commissione
ritiene che tale tesi sia confermata dal ragionamento svolto dalla Corte nella sentenza 16 settembre 2004, causa C‑404/02,
Nichols (Racc. pag. I-8499), secondo la quale al nome di una persona non si applica alcuna disposizione particolare della
normativa sui marchi.
41     La Commissione considera anche che un consumatore medio possa essere indotto in inganno, ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. g),
della direttiva 89/104, da un marchio corrispondente al nome di una persona solo se uno degli argomenti del venditore consista
nel far credere che tale persona partecipi alla fabbricazione del prodotto recante il marchio interessato, quando questa invece
non ha più alcun legame con il titolare del detto marchio.
42     Infine, tutti gli interessati che hanno presentato osservazioni alla Corte ritengono che non abbia alcuna rilevanza, riguardo
alla capacità di un marchio di indurre, o meno, in inganno un consumatore medio, il tempo trascorso da quando la persona il
cui nome corrisponde al marchio non è più titolare del marchio stesso.

Giudizio della Corte
43     L’art. 2 della direttiva 89/104 contiene un elenco, qualificato come esemplificativo dal settimo ‘considerando’ della direttiva
medesima, di segni suscettibili di costituire un marchio qualora siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa
da quelli di altre imprese, vale a dire a soddisfare la funzione del marchio, di indicatore dell’origine. Tale elenco prevede
espressamente i nomi di persone (sentenza Nichols, cit., punto 22).
44     Come ricordato dalla Commissione, per poter svolgere la sua funzione di elemento essenziale del sistema di concorrenza leale
che il Trattato intende introdurre e preservare, il marchio deve costituire la garanzia che tutti i prodotti o servizi che
ne sono contrassegnati siano stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un’unica impresa, alla quale possa attribuirsi
la responsabilità della loro qualità (v., segnatamente, sentenza Arsenal Football Club, cit., punto 48).
45     Un marchio quale «ELIZABETH EMANUEL» può svolgere tale funzione distintiva dei prodotti fabbricati da un’impresa, in particolare
quando esso è stato oggetto di cessione a tale impresa e questa produce lo stesso tipo di beni che inizialmente portava il
marchio in questione.
46     Tuttavia, trattandosi di un marchio corrispondente al nome di una persona, la ragione di ordine pubblico che giustifica la
proibizione di registrare un marchio suscettibile di indurre in inganno il pubblico, decretata dall’art. 3, n. 1, lett. g),
della direttiva 89/104, ossia la protezione del consumatore, deve indurre a interrogarsi sul rischio di confusione che un
tale marchio rischia di creare nella mente di un consumatore medio, segnatamente quando la persona al cui nome il marchio
corrisponde impersonava in origine i prodotti recanti tale marchio.
47     I casi di impedimenti alla registrazione previsti dall’art. 3, n. 1, lett. g), della direttiva 89/104 presuppongono, però,
l’accertamento di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore (sentenza 4 marzo
1999, causa C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, Racc. pag. I‑1301, punto 41).
48     Nella fattispecie, quand’anche un consumatore medio potesse venire influenzato, nel suo atto di acquisto di un vestito recante
il marchio «ELIZABETH EMANUEL», dall’idea che l’appellante nella causa principale abbia partecipato alla creazione di tale
vestito, le caratteristiche e le qualità del detto vestito restano garantite dall’impresa titolare del marchio.
49     Pertanto, la denominazione Elizabeth Emanuel non può essere considerata di per se stessa tale da indurre in inganno il pubblico
sulla natura, qualità o provenienza della merce che essa contraddistingue.
50     Spetterebbe invece al giudice nazionale valutare se, nella presentazione del marchio «ELIZABETH EMANUEL», non esista una volontà
da parte dell’impresa, che ha presentato la domanda di registrazione di tale marchio, di far credere al consumatore che la
sig.ra Emanuel sia ancora la creatrice dei prodotti recanti tale marchio o che comunque partecipi alla loro creazione. In
tal caso si tratterebbe, in effetti, di una manovra che potrebbe essere valutata dolosa, ma che non potrebbe essere considerata
come un inganno ai sensi dell’art. 3 della direttiva 89/104 e che, di fatto, non inciderebbe direttamente sul marchio stesso
e, di conseguenza, sulla possibilità di registrarlo.
51     Si devono pertanto risolvere le prime due questioni sollevate dichiarando che la domanda di registrazione di un marchio che
corrisponde al nome del creatore e primo produttore dei beni recanti tale marchio non può, unicamente a causa di tale caratteristica,
essere respinta perché esso indurrebbe il pubblico in inganno, ai sensi dell’art. 3, n. 1, lett. g), della direttiva 89/104,
segnatamente quando l’avviamento connesso a tale marchio, precedentemente registrato con una forma grafica differente, è stato
ceduto unitamente all’impresa che produce i beni contraddistinti dal suddetto marchio.

Sulle due ultime questioni
52     Con le sue due ultime questioni, il giudice del rinvio chiede in sostanza di conoscere a quali condizioni il titolare di un
marchio possa essere considerato decaduto dai suoi diritti perché tale marchio indurrebbe il pubblico in inganno ai sensi
dell’art. 12, n. 2, lett. b), della direttiva 89/104, quando l’avviamento connesso a tale marchio sia stato ceduto unitamente
all’impresa che produce i beni contraddistinti dal suddetto marchio e questo corrisponda al nome del creatore e primo produttore
dei detti beni.
53     Poiché le condizioni di decadenza previste dall’art. 12, n. 2, lett. b), della direttiva 89/104 sono identiche a quelle collegate
agli impedimenti alla registrazione, di cui all’art. 3, n. 1, lett. g), della stessa direttiva, il cui esame è stato oggetto
della risposta alle prime due questioni, si deve rispondere alle due ultime questioni dichiarando che il titolare di un marchio
che corrisponde al nome del creatore e primo produttore dei beni recanti tale marchio non può, unicamente a causa di tale
caratteristica, essere considerato decaduto dai suoi diritti perché tale marchio indurrebbe il pubblico in inganno, ai sensi
dell’art. 12, n. 2, lett. b), della direttiva 89/104, segnatamente quando l’avviamento connesso a tale marchio è stato ceduto
unitamente all’impresa che produce i beni contraddistinti dal suddetto marchio.

Sulle spese
54     Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice
nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte
non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
1)
La domanda di registrazione di un marchio che corrisponde al nome del creatore e primo produttore dei beni recanti tale marchio
non può, unicamente a causa di tale caratteristica, essere respinta perché esso indurrebbe il pubblico in inganno, ai sensi
dell’art. 3, n. 1, lett. g), della direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, segnatamente quando l’avviamento connesso a tale marchio, precedentemente
registrato con una forma grafica differente, è stato ceduto unitamente all’impresa che produce i beni contraddistinti dal
suddetto marchio.
2)
Il titolare di un marchio che corrisponde al nome del creatore e primo produttore dei beni recanti tale marchio non può, unicamente
a causa di tale caratteristica, essere considerato decaduto dai suoi diritti perché tale marchio indurrebbe il pubblico in
inganno, ai sensi dell’art. 12, n. 2, lett. b), della direttiva 89/104, segnatamente quando l’avviamento connesso a tale marchio
è stato ceduto unitamente all’impresa che produce i beni contraddistinti dal suddetto marchio.
Firme
*
Lingua processuale: l'inglese.