CELEX: 62007TJ0114
Marca comunitaria
Procedimiento de nulidad
Marca figurativa comunitaria LAST MINUTE TOUR
Marca nacional anterior no registrada LASTMINUTE.COM
Motivo de denegación relativo
Remisión al Derecho nacional que regula la marca anterior
Régimen de la acción de common law por usurpación de denominación (action for passing off)
Artículo 8, apartado 4, y artículo 52, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº 40/94 [actualmente, artículo 8, apartado 4, y artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) nº 207/2009, respectivamente]

Antecedentes de los litigios
Procedimiento de registro del signo LASTMINUTE.COM como marca comunitaria
El 25 de febrero de 2000, la sociedad Last Minute Network Ltd (en lo sucesivo, «LMN» o «demandante») presentó ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), con arreglo al Reglamento (CE) n
o
40/94, del Consejo, de , sobre la marca comunitaria (
DO 1994, L 11, p. 1
), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n
o
207/2009 del Consejo, de , sobre la marca comunitaria (
DO L 78, p. 1
)] una solicitud de registro de marca comunitaria que tiene por objeto el signo denominativo LASTMINUTE.COM.
Los servicios para los que se solicitó el registro de ese signo pertenecían, en particular, a las clases 39 y 42, en el sentido del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y correspondían, para cada una de esas clases, a la siguiente descripción:
—
clase 39: «Agencias de viajes; reserva de viajes; informaciones, consejos y consultas relacionados»;
—
clase 42: «Agencias de viajes; reserva de restaurantes; suministro de instalaciones y de equipos de comercio electrónico y no electrónico; concepción de equipos de búsqueda documental en Internet y de bases de datos en línea, incluidos sistemas de red relacionados; organización de salidas y de encuentros; acompañamiento de personas; información por Internet, bases de datos u otros medios de comunicación electrónica relacionados; cuidado de jardines; informaciones, consejos y consultas relacionados.»
Esta solicitud de registro fue denegada mediante resolución del examinador de 29 de octubre de 2001, debido a que el signo denominativo LASTMINUTE.COM carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94 [actualmente, artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
207/2009].
LMN impugnó esta resolución ante la OAMI, mediante recurso presentado el 18 de diciembre de 2001.
Mediante resolución de 8 de julio de 2003, la Segunda Sala de Recurso de la OAMI desestimó este recurso para los servicios de que se trata comprendidos en la clase 39 y los servicios de «agencias de viajes y de reserva de restaurantes» comprendidos en la clase 42, debido a que LASTMINUTE.COM carecía de carácter distintivo por lo que se refiere a estos servicios.
Según la Sala de Recurso, cualquier sociedad especializada en reservas de viajes, entretenimientos o cenas «de último minuto» tiene interés en utilizar la mención «last minute» para describir sus servicios. Una expresión que sea tan claramente de dominio público y que deba mantenerse disponible para todos los operadores no es, en principio, apta para distinguir los servicios de una empresa dada.
Para la Sala de Recurso, añadir la extensión «.com» a «lastminute» y juntar dos términos sin espacio ni guión, frecuente en inglés, no tiene ninguna virtud distintiva. La extensión «.com», simple referencia a una dirección de Internet, no transforma en marca un término no distintivo.
Procedimiento de registro del signo LAST MINUTE TOUR como marca comunitaria
El 11 de marzo de 2000, la sociedad Last Minute Tour SpA (en lo sucesivo, «LMT») presentó ante la OAMI, con arreglo al Reglamento n
o
40/94, una solicitud de registro de marca comunitaria relativa al signo denominativo reproducido a continuación, formado por los tres elementos denominativos «last», «minute» y «tour», de color negro, y una reproducción de color rojo de un símbolo que supuestamente evoca los viajes en lengua rapanui antigua:
Los productos y servicios para los que se solicitó el registro de este signo estaban comprendidos, respectivamente, en la clase 16, por un lado, y en las clases 39 y 42, por otro, y correspondían, para cada una de esas clases, a la descripción siguiente:
—
clase 16: «Papel, cartón y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; catálogos; horarios impresos; prospectos; libros; diarios; revistas (periódicos); artículos de encuadernación; fotografías; etiquetas; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); cartas de juego; caracteres de imprenta; clichés»;
—
clase 39: «Agencias de viajes y de turismo; reserva de viajes; organización de viajes; organización de cruceros y de excursiones; transporte y acompañamiento de viajeros; transportes aeronáuticos; alquiler de medios de transporte; información en materia de transporte»;
—
clase 42: «Servicios de hoteles, de restaurantes, de pensiones, de complejos turísticos, de bares, de clubes privados; servicios relativos a la reserva de hoteles y de complejos turísticos; elaboración (concepción) de software; alquiler de software».
La solicitud de marca se publicó en el
Boletín de Marcas Comunitarias
n
o
25/2001, de 19 de marzo de 2001.
El 19 de junio de 2001, LMN formuló oposición contra el registro del signo presentado por LMT invocando la existencia en el Reino Unido de la marca denominativa no registrada LASTMINUTE.COM, que desde 1998 había utilizado en el tráfico económico, en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94 [actualmente, artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
207/2009].
La oposición fue desestimada mediante resolución de 12 de julio de 2002 de la División de Oposición de la OAMI por el motivo de que LMN no había aportado dentro del plazo señalado las pruebas del uso del derecho anterior que había invocado en apoyo de su oposición.
La marca comunitaria LAST MINUTE TOUR fue registrada el 14 de mayo de 2003 con el n
o
1552231.
Procedimiento de nulidad de la marca LAST MINUTE TOUR incoado por LMN
El 30 de mayo de 2003, LMN presentó una solicitud de nulidad de la marca comunitaria LAST MINUTE TOUR sobre la base del artículo 8, apartado 4, en relación con el artículo 52, apartado 1, letra c), del Reglamento n
o
40/94 [actualmente, artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n
o
207/2009].
En apoyo de su solicitud, LMN sostuvo que, con arreglo al Derecho del Reino Unido, que es aplicable en razón de la remisión a esta legislación efectuada por el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94, su marca nacional anterior no registrada LASTMINUTE.COM le daba el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior y, por tanto, de obtener su anulación, en virtud del artículo 52, apartado 1, letra c), del Reglamento n
o
40/94, para los servicios comprendidos en las clases 39 y 42 en relación con las vacaciones, los vuelos, el alojamiento, los fines de semana de evasión en una ciudad, las distracciones, las salidas, los alquileres, las compras, los otros servicios de viaje y de ocio prestados en línea así como la publicidad y la promoción de otros productos relacionados.
La solicitud tenía por objeto la anulación de la marca comunitaria para todos los productos y servicios cubiertos por ésta, exceptuando los servicios de concepción y de alquiler de software informático.
Mediante resolución de 23 de diciembre de 2005, la División de Anulación estimó la solicitud, presentada por LMN, de anulación de la marca comunitaria LAST MINUTE TOUR para todos los servicios de que se trata comprendidos en las clases 39 y 42, pero desestimó esta solicitud para los productos en cuestión de la clase 16.
La División de Anulación decidió que, de conformidad con el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94, LMN era titular, con anterioridad a la presentación de la solicitud de la marca comunitaria, de un derecho sobre el signo LASTMINUTE.COM, para los servicios comprendidos en las clases 39 y 42, cuyo alcance no era únicamente local.
Según la División de Anulación, con arreglo al Derecho del Reino Unido, que le es aplicable, este signo había dado a LMN el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior, al haber concurrido los tres requisitos para ejercer la acción de common law por usurpación de denominación (action for passing off), a saber, la reputación de los bienes de la demandante en la causa (goodwill), una presentación de productos y de servicios engañosa en el sentido de que su oferta bajo la marca comunitaria LAST MINUTE TOUR habría podido inducir al público pertinente a imputar su origen comercial a LMN (misrepresentation), así como un perjuicio comercial que podía derivarse para LMN.
A este respecto, la División de Anulación consideró en primer lugar que LASTMINUTE.COM había adquirido en el Reino Unido, desde 1998, una reputación avalada por el presupuesto promocional de la sociedad, sus importantes inversiones publicitarias, los numerosos artículos de prensa dedicados al sitio Internet «lastminute.com» y el éxito de la introducción en bolsa de la sociedad. La División de Anulación dedujo de estos elementos que LMN había adquirido entre el público interesado del Reino Unido una reputación considerable asociada a su signo.
Para determinar el carácter engañoso de una presentación de bienes y de servicios bajo el signo LAST MINUTE TOUR, la División de Anulación consideró que era suficiente demostrar que el público interesado podía pensar que provenían de LMN, debido a la similitud de las dos marcas y que no cabía, por tanto, evaluar el riesgo de confusión que existía entre ellas.
Después de comprobar la identidad de los servicios de las clases 39 y 42 designados por ambas marcas, la División de Anulación consideró que, aunque representada de manera diferente para cada una de ellas, la expresión «lastminute» constituía su elemento dominante común. Dedujo de ello la existencia de importantes similitudes visuales y de algunas diferencias.
En el plano fonético, la División de Anulación consideró que ambos signos, idénticos en su parte inicial, sólo diferían en su terminación.
La División de Anulación estableció la identidad conceptual de las dos marcas por referirse al concepto de transacción «de último minuto», muy utilizado en Internet para identificar las ofertas a precio rebajado de vuelos, estancias en hotel, servicios de restauración y entradas de espectáculos.
A la vista de estos elementos, la División de Anulación declaró la existencia de notables similitudes entre las dos marcas, a pesar de algunos elementos de diferenciación. De ello dedujo la existencia de un riesgo de confusión.
Por último, la División de Anulación consideró que LMN podía sufrir, por lo tanto, un perjuicio comercial.
Por consiguiente, la División de Anulación anuló la marca comunitaria LAST MINUTE TOUR para todos los servicios de las clases 39 y 42, pero desestimó la solicitud de LMN de anulación de esta marca para los productos de la clase 16, por faltar la prueba de una utilización anterior del signo LASTMINUTE.COM en relación con estos productos.
Mediante recurso interpuesto ante la OAMI el 15 de febrero de 2006 y registrado con el número R 256/2006-2, LMT solicitó la anulación de la resolución de la División de Anulación por haber declarado nula su marca comunitaria LAST MINUTE TOUR para los servicios controvertidos de las clases 39 y 42.
Mediante recurso presentado el 20 de febrero de 2006 y registrado con el número R 291/2006-2, LMN solicitó, por su parte, la anulación de la resolución de la División de Anulación en tanto ésta había desestimado su solicitud de nulidad de la marca comunitaria para los productos de la clase 16.
Mediante dos resoluciones de 8 de febrero de 2007 (en lo sucesivo, «resoluciones impugnadas»), la Segunda Sala de Recurso de la OAMI, por un lado, anuló la resolución de anulación del registro de LAST MINUTE TOUR para los servicios comprendidos en las clases 39 y 42 al estimar el recurso de LMT y, por otro, confirmó la denegación por la División de Anulación de su solicitud de nulidad para los productos de la clase 16 al desestimar el recurso de LMN.
En las dos resoluciones impugnadas, la Sala de Recurso consideró que, habida cuenta de la naturaleza de los productos y de los servicios de que se trata y del carácter de marca del Reino Unido no registrada del signo anterior, el público respecto al que debía efectuarse el análisis del riesgo de confusión estaba formado por consumidores medios de estos productos y servicios con residencia en el Reino Unido, normalmente informados y razonablemente atentos y perspicaces.
La Sala de Recurso destacó a continuación que la mención «last minute» estaba compuesta por dos palabras inglesas corrientes que el público de referencia comprende inmediatamente. Aplicada a los productos y servicios en cuestión, esta expresión indica clara e inmediatamente que se ofrecen a condiciones muy favorables por comprarse en el último minuto.
Según la Sala de Recurso, la mención «last minute» era por tanto descriptiva y carecía de carácter distintivo respecto a los productos y servicios de que se trata y sólo podía registrarse, en aplicación del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n
o
40/94 [actualmente, artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n
o
207/2009], a condición de que fuera acompañada de otros elementos, figurativos o denominativos, capaces de conferirle un carácter distintivo mínimo.
La Sala de Recurso añadió que la asociación de los tres elementos denominativos «last», «minute» y «tour» y de su elemento gráfico había permitido sin duda a la marca comunitaria evitar los motivos de denegación absolutos definidos por las dos disposiciones antes citadas, pero que el titular de tal marca no podía oponerse al uso de los términos «last minute» o «tour» por otras empresas de turismo y de viajes.
Según la Sala de Recurso, sería importante saber si, frente a la expresión «last minute», el público del Reino Unido se consideraría interpelado por el titular de la marca LASTMINUTE.COM o en presencia de ofertas «last minute» (de último minuto) procedentes de una empresa cualquiera de turismo y de viajes. En cualquier caso, LMN no ha demostrado que, ante la mención «last minute», dicho público piense inmediatamente que se trata de servicios propuestos por el titular de la marca LASTMINUTE.COM.
Por consiguiente, la Sala de Recurso consideró que la reputación de LMN estaba asociada al signo LASTMINUTE.COM, como tal, con todos sus elementos, y no a la mención genérica «last minute». Esta reputación es reconocida exclusivamente en el marco y a efectos únicamente de la acción por usurpación de denominación prevista por el Derecho del Reino Unido y no puede servir para conceder un monopolio sobre la mención «last minute», que carece de carácter distintivo respecto a los productos y servicios de que se trata.
Al ser el carácter distintivo de ambas marcas muy limitado, el público concentra su atención en sus elementos distintivos y dominantes, a saber, la combinación de las distintas palabras que componen los dos signos, su contracción en una sola palabra, «lastminute», y la presencia de la extensión «.com» en el signo no registrado, así como el elemento gráfico en la marca comunitaria.
La Sala de Recurso añadió que la influencia de los elementos comunes a ambas marcas y del componente «tour» en la comparación de los signos está fuertemente atenuada, en el plano visual, por carecer de carácter distintivo. En cambio, al ser la extensión «.com» y el símbolo gráfico rojo completamente diferentes, las diferencias gráficas entre las dos marcas tienen más importancia que las similitudes.
Desde el punto de vista fonético, la Sala de Recurso observó que las dos marcas tenían una mención idéntica, «lastminute», y dos componentes diferentes, «.com» (pronunciado en inglés «dot com») y «tour». En atención a consideraciones relativas al carácter distintivo de los diferentes elementos, la extensión «dot com» permite distinguir fonéticamente las dos marcas.
Además, el impacto de la mención «last minute», que evoca el concepto, común a ambas marcas, de ofertas de último minuto, queda atenuado por su carácter descriptivo, de manera que la referencia directa a una dirección electrónica contenida en la extensión «.com» permite establecer una diferencia conceptual entre las dos marcas.
Al apreciar la existencia de un riesgo de confusión, la Sala de Recurso consideró que, al encontrarse frente a LAST MINUTE TOUR y su símbolo gráfico, el público del Reino Unido pensaría que se trata de una empresa que propone viajes «last minute», sin imaginar que estas ofertas provienen del titular de la marca LASTMINUTE.COM. Según la Sala de Recurso, este público prestaría atención a los elementos distintivos de cada signo para distinguirlos de todos los demás proveedores de servicios similares que también utilizan la expresión «last minute» en sus ofertas de servicios.
La Sala de Recurso dedujo de estos elementos que, a pesar de la similitud de los elementos menos distintivos, las dos marcas no eran, en conjunto, suficientemente similares como para suscitar un riesgo de confusión, ya sea para productos complementarios de los servicios de que se trata o incluso para servicios idénticos.
Pretensiones de las partes
LMN solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
—
Anule las resoluciones impugnadas en los asuntos R 256/2006-2 (asunto T-114/07) y R 291/2006-2 (asunto T-115/07).
—
Declare nula la marca comunitaria LAST MINUTE TOUR para los productos y servicios cubiertos y comprendidos, respectivamente, en la clase 16 (asunto T-115/07), por una parte, y en las clases 39 y 42 (asunto T-114/07), por otra.
—
Condene en costas a la OAMI.
La OAMI y LMT solicitan al Tribunal de Primera Instancia que:
—
Desestime los recursos en su totalidad.
—
Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
Según el artículo 52, apartado 1, letra c), del Reglamento n
o
40/94, la marca comunitaria se declarará nula mediante solicitud presentada ante la OAMI, cuando exista un derecho anterior contemplado en el apartado 4 del artículo 8 y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado.
Resulta de la combinación de estas dos disposiciones que el titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local puede obtener la anulación de una marca comunitaria posterior si, y en la medida en que, con arreglo al Derecho del Estado miembro aplicable, por una parte, se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria y, por otra, dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.
A efectos de la aplicación del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94, incumbe a la Sala de Recurso tomar en consideración tanto la legislación nacional aplicable en virtud de la remisión efectuada por esta disposición como las resoluciones judiciales dictadas en el Estado miembro de que se trate. Sobre esta base, el solicitante de la nulidad debe demostrar que el signo de que se trate está comprendido en el ámbito de aplicación del Derecho del Estado miembro invocado y que permite prohibir la utilización de una marca posterior [véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12 de junio de 2007, Budějovický Budvar/OAMI — Anheuser-Busch (BUDWEISER), T-53/04 a T-56/04, T-58/04 y T-59/04, no publicada en la Recopilación, apartado 74].
En el caso de autos, no se niega que el Derecho del Estado miembro aplicable a la marca nacional sea la Trade Marks Act, 1994 (Ley de marcas), cuyo artículo 5, apartado 4, dispone:
«Una marca no podrá registrarse si, y en la medida en que, pudiere impedirse su uso en el Reino Unido:
a)
por razón de toda norma jurídica [en particular, en virtud del Derecho en materia de usurpación de denominación (law of passing off)] que protege una marca no registrada o cualquier otro signo utilizado en el tráfico económico […]».
Resulta de este texto, tal y como lo interpretan los órganos jurisdiccionales nacionales [Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden Inc. & Ors (1990) R.P.C. 341 HL], que, para obtener en este caso la anulación de la marca comunitaria LAST MINUTE TOUR con el objeto de proteger su marca nacional no registrada LASTMINUTE.COM, la demandante debe acreditar, de conformidad con el régimen jurídico de la acción por usurpación de denominación prevista por el Derecho del Reino Unido, que se cumplen los tres requisitos siguientes.
En primer lugar, para el público pertinente, los servicios ofrecidos por LMN gozaban de una reputación asociada a su presentación. En el régimen de la acción por usurpación de denominación, esta reputación debe demostrarse en la fecha en la que el demandado en el procedimiento comenzó a ofrecer sus productos o servicios [Cadbury Schweppes/Pub Squash (1981) R.P.C. 429].
El artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94 obliga, sin embargo, a situarse no en esa fecha, sino en la de presentación de la solicitud de marca comunitaria, ya que exige del solicitante de la nulidad de esta marca que con anterioridad a la fecha de dicha presentación, o sea, en el caso de autos, al 11 de marzo de 2000, haya adquirido derechos a utilizar su marca nacional no registrada.
En segundo lugar, la oferta en el Reino Unido, bajo el signo LAST MINUTE TOUR, de servicios idénticos a los de LMN y de productos complementarios resultaba a 11 de marzo de 2000 una presentación engañosa, es decir, susceptible de inducir al público pertinente a atribuir a LMN el origen comercial de estos productos y servicios, sin que sea relevante el carácter doloso de tal presentación.
En tercer lugar, LMN podría, por tal motivo, sufrir un perjuicio comercial.
En este caso, no se discute la identidad de los servicios designados respectivamente por las marcas de que se trata. Por otra parte, como señaló la Sala de Recurso, los productos de que se trata comprendidos en la clase 16 son complementarios de los servicios antes citados. Este elemento debe ser tomado en cuenta para apreciar el carácter engañoso de la presentación de los productos y servicios en cuestión que realizó LMT en el Reino Unido bajo el signo LAST MINUTE TOUR en la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria.
Resulta del apartado 31 de la resolución R 256/2006-2 y del apartado 32 de la resolución R 291/2006-2 que la marca nacional no registrada LASTMINUTE.COM gozaba, como tal, de reputación en la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria. La OAMI, que en la vista admitió que LASTMINUTE.COM había adquirido una gran reputación en el Reino Unido, no niega esta circunstancia.
En apoyo de su recurso, la demandante invoca un motivo único basado en la infracción del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94. Este motivo puede a su vez subdividirse en tres, que se refieren, respectivamente, a la definición del público pertinente, a la reputación autónoma de la que disfrutaba la expresión «last minute» el día de la presentación de la solicitud de la marca comunitaria y, por último, al carácter engañoso que hubiera podido tener, en esa fecha, una oferta de servicios idénticos a los de LMN y de productos complementarios que se hubiera efectuado en el Reino Unido bajo el signo LAST MINUTE TOUR.
Sobre el primer motivo, relativo a la definición del público pertinente
Alegaciones de las partes
La demandante reprocha a la Sala de Recurso haber calificado de público pertinente al consumidor medio del Reino Unido normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, en lugar de averiguar si, habida cuenta de su reputación, sus clientes, al encontrarse en el Reino Unido frente al signo LAST MINUTE TOUR en relación con los bienes y servicios designados por este signo, no habrían sido inducidos a creer equivocadamente, durante el período de referencia, que existía una relación entre la demandante y esos bienes y servicios.
La OAMI, con el apoyo de LMT, responde que los bienes y servicios de que se trata no se dirigen a un tipo particular de consumidor, sino al público en general. Por tanto, en la práctica es indiferente que se califique de público pertinente a uno u otro grupo y, además, sería imposible diferenciarlos.
En cualquier caso, al tener en cuenta el renombre del signo nacional anterior, la Sala de Recurso basó en realidad la comparación de las dos marcas de que se trata en la hipótesis de que el público interesado ya conocía, en su mayoría, la marca nacional anterior de la demandante.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Resulta de la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales del Reino Unido que el carácter engañoso de la presentación de los productos y servicios del demandado en el procedimiento por usurpación de denominación debe apreciarse respecto a los clientes del demandante en el procedimiento y no al concepto abstracto de consumidor medio considerado por la Sala de Recurso (Reckitt & Coleman Products Ltd v Borden Inc. & Ors, antes citada).
En efecto, la propiedad protegida por la acción por usurpación de denominación tiene por objeto, no una palabra o un nombre cuyo uso por terceros esté restringido, sino la propia clientela a la que el uso controvertido causa un perjuicio [per Lord Parker in Burberry v. Cording (1909) 26 R.P.C. 693], pues la reputación de una marca constituye el poder de atracción sobre la clientela y el criterio que permite distinguir entre una empresa ya establecida y una empresa nueva [IRC v Muller & Co’s Margarine (1901) A.C. 217].
En el caso de autos, por lo tanto, la Sala de Recurso ignoró la definición de público pertinente que dieron los órganos jurisdiccionales del Reino Unido, al considerar que este público estaba formado por el usuario medio de los productos y servicios de que se trata residente en el Reino Unido, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, siendo así que procedía referirse a los clientes del titular de la marca nacional no registrada.
Dado que los productos y servicios en cuestión no se refieren a un tipo particular de consumidor, sino al público en general, la OAMI no puede sostener que en la práctica no exista razón alguna para distinguir entre varios grupos con el fin de identificar al público pertinente.
No carece, en efecto, de importancia definir al público pertinente escogiendo al consumidor medio del Reino Unido, tal y como decidió la Sala de Recurso y como prevé el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94 [actualmente, artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
207/2009] o, en cambio, limitar este público, para examinar la acción por usurpación de denominación únicamente a los clientes de una empresa que, como LMN, está efectivamente presente en el mercado.
El riesgo que corre un consumidor de ser engañado por una marca, de la que se sostiene que puede inducirle a atribuir el origen comercial de los productos y servicios designados a la empresa titular de una marca anterior no registrada, no es necesariamente el mismo cuando este consumidor ya es cliente de esta empresa.
No se puede, además, pretender que la Sala de Recurso, al tener en cuenta el renombre de LASTMINUTE.COM, basara la comparación entre los dos signos en la hipótesis de que una parte importante del público interesado ya conocía el signo de la demandante. Resulta, en efecto, de las decisiones impugnadas que, aunque la Sala de Recurso había observado que LASTMINUTE.COM gozaba de una reputación, concluyó que no había riesgo de confusión entre los dos signos en cuestión, sin tener en absoluto en cuenta esta reputación, y se limitó a proceder a una simple comparación de los dos signos.
De ello se infiere que, al determinar como público pertinente a los consumidores medios de los productos y servicios de que se trata residentes en el Reino Unido, normalmente informados y razonablemente atentos y perspicaces, mientras que en el régimen de la acción por usurpación de denominación este público únicamente está compuesto por los clientes del solicitante, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta la remisión efectuada por el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94 al Derecho del Reino Unido, aplicable a la marca nacional anterior no registrada LASTMINUTE.COM, utilizada por la demandante en el tráfico económico en la fecha de presentación de la solicitud de la marca comunitaria.
Sobre el segundo motivo, relativo a la negativa a reconocer una reputación autónoma a la expresión «last minute»
Alegaciones de las partes
La demandante reprocha a la Sala de Recurso haber procedido a una comparación de las dos marcas de que se trata basándose en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94, en lugar de averiguar si la marca nacional no registrada LASTMINUTE.COM le daba, en virtud del artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento n
o
40/94 [actualmente, artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento n
o
207/2009], el derecho a prohibir el uso de la marca comunitaria posterior y, por consiguiente, a obtener la anulación en virtud del artículo 52, apartado 1, letra c), de este Reglamento, en aplicación del régimen de la acción por usurpación de denominación previsto por el Derecho del Reino Unido.
A este respecto, la Sala de Recurso debería haber examinado la reputación de la marca LASTMINUTE.COM, de «Last Minute» o de «Lastminute», durante el período de referencia, y verificado si un cliente medio de la demandante en el Reino Unido habría establecido equivocadamente una relación entre la demandante y LMT si se hubiera encontrado frente al signo LAST MINUTE TOUR en el Reino Unido en relación con los servicios designados por éste.
La reputación de la marca del demandante en el procedimiento por usurpación de denominación, que constituye el poder de atracción de la clientela, podría estar ligada a elementos de esta marca que tenían inicialmente un sentido descriptivo, si pudiera demostrarse que adquirieron mediante el uso una reputación autónoma (secondary meaning), distinta de la de la marca.
Dada la publicidad y la promoción a gran escala que resulta de la aparición frecuente de la demandante en los periódicos del Reino Unido, el usuario medio de su sitio Internet «lastminute.com» había sido capaz, el día de la presentación de la solicitud de marca comunitaria, de identificar el origen comercial de sus servicios, ya se hubieran ofrecido bajo la marca no registrada LASTMINUTE.COM o bajo las denominaciones «lastminute» o «last minute» utilizadas por la prensa del Reino Unido para designar a la demandante, como señaló la Sala de Recurso.
La demandante demostró ante la División de Anulación que la mención «last minute» no tenía exclusivamente por objeto designar un tipo de servicios, sino que también servía para identificar los servicios que ofrece.
La Sala de Recurso descartó, sin embargo, el carácter distintivo de la expresión «last minute» aislándola de su contexto fáctico, en lugar de apreciar concretamente la importancia de la reputación de la demandante.
Por consiguiente, la Sala de Recurso hizo caso omiso del auto de 17 de diciembre de 1999 por el que la High Court of Justice (England and Wales) [Tribunal Superior de Justicia (Inglaterra y País de Gales)] prohibió con carácter provisional a las sociedades demandadas en el asunto Last Minute Network Ltd (denominación social «lastminute.com»)/Lastminute.com Plc y otros, ejercer cualquier actividad comercial recurriendo o refiriéndose a las denominaciones comerciales «lastminute.com», «lastminute.co.uk», «lastminute» y «last minute», o a cualquier término o a cualquier asociación de términos que presenten una similitud engañosa con una de estas denominaciones.
Según la demandante, la Sala de Recurso consideró equivocadamente que este auto no podía demostrar que la marca de la demandante le confería a ésta el derecho a prohibir el uso de una marca posterior, en aplicación de la legislación del Reino Unido, motivo basado en que la High Court of Justice sólo ordenó una medida provisional, sin prejuzgar sobre el fondo, y que dicho auto se pronunció sin un debate en profundidad.
La demandante sostiene que el órgano jurisdiccional nacional debió, en cambio, proceder a un examen minucioso de sus argumentos sobre el fondo antes de pronunciar la orden conminatoria en su favor.
La OAMI, con el apoyo de LMT, responde que la acción por usurpación de denominación, al igual que la aplicación del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94, está subordinada a la existencia de riesgo de confusión, sin el cual no puede haber ni presentación engañosa de bienes y servicios bajo el signo LAST MINUTE TOUR ni, en consecuencia, usurpación de denominación.
La Sala de Recurso concluyó justificadamente que la reputación de la demandante sólo estaba ligada al signo LASTMINUTE.COM, que es el único que puede protegerse mediante la acción por usurpación de denominación, y no a la expresión genérica «last minute». En efecto, esta expresión está compuesta por dos términos ingleses que el público de referencia comprende inmediatamente e indica de manera clara y directa que los servicios de la demandante se ofrecen a condiciones muy favorables, ya que son objeto de transacciones de «último minuto».
Está comprobado que la demandante sólo utilizó el signo LASTMINUTE.COM, en su conjunto, como indicador del origen de sus servicios y que, en la gran mayoría de los casos, se cita con el nombre de «lastminute.com».
Los términos «last» y «minute», al no ser percibidos por el público pertinente como un indicador de origen, conservan por el contrario un significado genérico, con independencia del renombre adquirido por la expresión «lastminute.com» debido a su uso en el tráfico económico.
El público interesado no confunde los signos en cuestión. La inclusión de las palabras «last» y «minute» en ambos signos no sorprende al público pertinente ni suscita en él una asociación susceptible de inducirle a atribuir ambos signos a la misma sociedad o a sociedades vinculadas económicamente. Por el contrario, este público percibe la utilización concomitante y legítima por dos actores comerciales, sin ningún vínculo entre ellos, de un término que informa sobre una determinada cualidad de los productos y servicios de que se trata.
En estas condiciones, al faltar el carácter distintivo de los términos «last» y «minute» y habida cuenta de las diferenciaciones derivadas de la presentación distinta de la marca comunitaria y de sus elementos adicionales, no pudo existir riesgo de confusión entre las dos marcas ni, en consecuencia, oferta engañosa de los bienes y servicios de que se trata bajo el signo LAST MINUTE TOUR.
Por último, ni la OAMI ni el Tribunal de Primera Instancia están vinculados por el auto, antes citado, de la High Court of Justice, debido a la autonomía del régimen de registro de las marcas comunitarias. Además, esta resolución no puede constituir un precedente válido, ni siquiera con arreglo al Derecho del Reino Unido a causa de su carácter meramente provisional, de su adopción en ausencia de las partes demandadas, de su falta de motivos y de la diferencia del contexto fáctico.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Resulta de la jurisprudencia del Reino Unido que un signo que sirve para designar bienes y servicios puede haber adquirido cierta reputación en el mercado, en el sentido del Derecho aplicable a la acción por usurpación de denominación, incluso aunque presentara, inicialmente, carácter descriptivo o careciera de carácter distintivo.
Así pues, se consideró que la expresión «Camel Hair» había adquirido de hecho una reputación autónoma, debido al uso que el solicitante había hecho de ella para indicar el origen comercial de sus productos, en lo sucesivo distinguidos de los bienes de otras empresas, aunque esta expresión no se pudiera registrar como marca [Reddaway v. Banham (1896) 13 R.P.C. 218; véase asimismo, en este sentido, Cellular Clothing Co. Ltd v. Maxton & Murray (1899) A.C. 326, 16, R.P.C. 397 HL].
Además, en el régimen de la acción por usurpación de denominación prevista por el Derecho del Reino Unido, la reputación de bienes y servicios ofrecidos por una empresa puede proceder, según las circunstancias de cada caso concreto, no sólo de la reputación de una marca nacional, sino también de la de sus elementos constitutivos, siempre y cuando hayan adquirido una reputación autónoma, distinta de la de la marca considerada en su conjunto.
En el caso de autos, la Sala de Recurso constató que «la reputación [estaba] asociada al signo LASTMINUTE.COM como tal, con todos sus elementos, pero no a la mención genérica “last minute”». Añadió que «esta reputación [se reconocía] exclusivamente en el marco y únicamente a efectos de la aplicación de la Ley [del Reino Unido] sobre la usurpación [de denominación] (passing off) y no [podía] servir para conceder un monopolio de la mención [“last minute”], que [carecía] de carácter distintivo en relación con los servicios en cuestión y los productos complementarios».
Sin embargo, a la luz de la jurisprudencia nacional antes citada, la Sala de Recurso no podía así negarse a reconocer a la mención «last minute» una reputación autónoma por el único motivo de su carácter genérico y de su falta de carácter distintivo en relación con los servicios de que se trata y de los productos complementarios.
De ello resulta que la Sala de Recurso hizo caso omiso de la remisión efectuada por el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94 al Derecho del Reino Unido, aplicable a la marca nacional anterior no registrada LASTMINUTE.COM utilizada por la solicitante en el tráfico económico en la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria.
Sobre el tercer motivo, según el cual no se tomó en cuenta la reputación autónoma de la expresión «last minute» para apreciar el carácter engañoso de una presentación de los productos y servicios de que se trata bajo el signo LAST MINUTE TOUR
Alegaciones de las partes
La demandante sostiene que la Sala de Recurso, que no verificó la aptitud de sus clientes para reconocer la expresión «last minute» como indicador de sus servicios, tampoco verificó si, frente a una oferta de los bienes y servicios de que se trata presentada en el Reino Unido bajo el signo LAST MINUTE TOUR, en la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria, estos mismos clientes se vieron inducidos a atribuir a la demandante el origen comercial de estos bienes y servicios o a considerar que la demandante y LMT estaban vinculadas financieramente.
Para la OAMI, puesto que el público no percibirá la expresión «last minute» como un indicador de origen, no puede, por tanto, existir riesgo de confusión entre los dos signos ni, por extensión, presentación engañosa.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
Resulta de la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales del Reino Unido que la presentación engañosa, dolosa o no, por el demandado en el procedimiento de usurpación de denominación es la que puede inducir a los clientes del demandante a atribuir a éste el origen comercial de los productos y servicios que propone el demandado (Reckitt & Coleman Products Ltd v. Borden Inc. & Ors, antes citada).
La existencia de riesgo de confusión es por tanto un requisito común al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n
o
40/94 y al régimen de la acción por usurpación de denominación expresamente prevista por el primero e inherente al requisito de presentación engañosa de los productos y servicios de que se trata establecido por el segundo.
No obstante, la Sala de Recurso, sin ignorar las exigencias propias de la acción por usurpación de denominación a la que se refiere el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94, aplicable, en el caso de autos, por remisión del artículo 52, apartado 1, letra c), no podía limitarse inicialmente a considerar, sobre la base del artículo 8, apartado 1, letra b), de este Reglamento, al que se refirió en los apartados 22 y 23 de las resoluciones impugnadas, que, a causa del escaso carácter distintivo de los dos signos de que se trata, el público centraría su atención en sus elementos distintivos y dominantes, esto es, la combinación de las diferentes palabras en cada signo, el agrupamiento en una sola palabra «lastminute» y el elemento «.com» en el signo no registrado y el elemento gráfico de la marca comunitaria, para, posteriormente, proceder a la comparación de estos signos en los planos visual, fonético y conceptual.
En efecto, la verificación de la existencia de una presentación engañosa en el sentido del Derecho nacional no se limita al examen comparativo de las dos marcas de que se trata, sino que se extiende a la consideración de otros factores como, en este caso, las circunstancias en las que, según parece, los productos o servicios se ofrecían en el Reino Unido bajo el signo LAST MINUTE TOUR en la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria.
Es cierto que existe una dificultad de aplicación del régimen de la acción por usurpación de denominación del Derecho del Reino Unido en el marco de la solicitud de nulidad establecida por el artículo 52, apartado 1, letra c), del Reglamento n
o
40/94, debido a la obligación prevista en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94 de situarse, como se ha dicho en el apartado 51 de la presente sentencia, en la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria y no en la que el demandado en el procedimiento de usurpación de denominación comenzó a ofrecer los productos y servicios controvertidos.
En consecuencia, el examen de las circunstancias en las que los productos o servicios de que se trata se ofrecieron en el Reino Unido bajo el signo LAST MINUTE TOUR en la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria es hipotéticamente imposible, puesto que no se supone que, en esa fecha, LMT ya hubiera empezado a ofrecer sus productos y servicios en el Reino Unido bajo el signo LAST MINUTE TOUR.
Sin embargo, esta adaptación del régimen jurídico aplicable a la acción por usurpación de denominación, inherente a la solicitud de nulidad de la marca comunitaria, no dispensa a la Sala de Recurso de aplicar las disposiciones de este régimen que el artículo 52, apartado 1, letra c), y el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94 no permiten desatender.
A pesar de haber constatado la existencia de la gran reputación de la marca nacional no registrada LASTMINUTE.COM, mientras negaba tal reputación a la expresión «last minute» por el motivo erróneo, en consideración al régimen jurídico de la acción por usurpación de denominación, de su carácter genérico y de su falta de carácter distintivo, la Sala de Recurso dedujo que no había riesgo de confusión entre los dos signos basándose únicamente en el examen comparativo de éstos.
De este modo, no averiguó si esta constatación podía verse afectada por la reputación de la marca LASTMINUTE.COM o la reputación que podría vincularse a la expresión «last minute», puesto que estas reputaciones podrían aumentar el riesgo de que los clientes de LMN vieran en los bienes o servicios que se supone que se ofrecían en el Reino Unido bajo el signo LAST MINUTE TOUR, en la fecha de la presentación de la solicitud de registro, como bienes o servicios ofrecidos por LMN.
De ello se deduce que, al limitarse a proceder a tal comparación formal de los dos signos de que se trata, sin tener en cuenta la eventual existencia de una reputación autónoma de la expresión «last minute» entre los clientes de LMN, con objeto de excluir, en el apartado 40 de la resolución R 256/2006-2 y en el apartado 41 de la resolución R 291/2006-2, que el público del Reino Unido pueda creer que los bienes y servicios propuestos por la empresa titular de la marca LAST MINUTE TOUR proceden de la empresa titular de la marca nacional anterior no registrada LASTMINUTE.COM, la Sala de Recurso hizo caso omiso de la remisión efectuada por el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94 al Derecho del Reino Unido, aplicable a esta marca, utilizada por la demandante en el tráfico económico en la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria.
Procede, por tanto, estimar el motivo relativo a la aplicación errónea del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n
o
40/94 y, por consiguiente, anular las resoluciones impugnadas.
Con arreglo al artículo 63, apartado 6, del Reglamento n
o
40/94 (actualmente, artículo 65, apartado 6, del Reglamento n
o
207/2009), incumbiría a la OAMI examinar nuevamente la solicitud de nulidad de la marca LAST MINUTE TOUR teniendo en cuenta el conjunto de requisitos de la acción por usurpación de denominación, incluido, en su caso, el relativo al perjuicio resultante del carácter eventualmente engañoso, para los clientes de LMN, de una oferta de los bienes y servicios de que se trata, que se supone que se presenta en el Reino Unido, bajo el signo de LAST MINUTE TOUR, en la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria.
Por consiguiente, no procede pronunciarse sobre la segunda pretensión de la demandante.
Costas
A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Por haber sido desestimados los motivos formulados por la OAMI, procede condenarla a cargar con sus propias costas y con las de la demandante, conforme a lo solicitado por ésta, y ordenar que la interviniente cargue con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Séptima)
decide:

1)
Anular las resoluciones de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 8 de febrero de 2007 (asuntos R 256/2006-2 y R 291/2006-2).

2)
No procede pronunciarse sobre la segunda pretensión de Last Minute Network Ltd.

3)
La OAMI cargará con sus propias costas así como con las costas de Last Minute Network.

4)
Last Minute Tour SpA cargará con sus propias costas.

Forwood
Šváby
Truchot
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 11 de junio de 2009.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés