CELEX: 62009CJ0051
Hogere voorziening
Gemeenschapsmerk
Verordening (EG) nr. 40/94
Artikel 8, lid 1, sub b
Woordmerk Barbara Becker
Oppositie door houder van gemeenschapswoordmerken BECKER en BECKER ONLINE PRO
Beoordeling van verwarringsgevaar
Beoordeling van begripsmatige overeenstemming van tekens

Becker verzoekt het Hof om vernietiging van het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van
2 december 2008, Harman International Industries/BHIM – Becker (Barbara Becker) (T‑212/07, Jurispr. blz. II‑3431; hierna:
„bestreden arrest”), waarbij het Gerecht heeft vernietigd de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor
harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 7 maart 2007 (zaak R 502/2006‑1; hierna:
„litigieuze beslissing”) houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot toewijzing van de oppositie
die door Harman International Industries Inc. (hierna: „Harman”) was ingesteld tegen inschrijving van het gemeenschapswoordmerk
Barbara Becker.

Rechtskader
Artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994,
L 11, blz. 1), bepaalt:
„Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:
[…]
b)       wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten,
indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring
omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.”
Luidens artikel 8, lid 2, sub a, van verordening nr. 40/94 worden onder „oudere merken” met name verstaan, de gemeenschapsmerken
waarvan de datum van de aanvraag om inschrijving voorafgaat aan de datum van de gemeenschapsmerkaanvraag.

Feiten van het geding
Op 19 november 2002 heeft Becker bij het BHIM een aanvraag tot inschrijving van het woordmerk Barbara Becker als gemeenschapsmerk
ingediend.
De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 9 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni
1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals
herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:
„Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, elektrische, fotografische, cinematografische, optische toestellen en
instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en -instrumenten;
apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige
geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, gegevensverwerkende
apparatuur en computers.”
Op 24 juni 2004 heeft Harman krachtens artikel 8, lid 1, sub b, en artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94 voor alle opgegeven
waren oppositie tegen de inschrijving van het aangevraagde merk ingesteld. De oppositie was gebaseerd op het gemeenschapswoordmerk
BECKER ONLINE PRO (nr. 1823228), dat op 1 juli 2002 is ingeschreven, alsook op het op 2 november 2000 aangevraagde gemeenschapswoordmerk
BECKER (nr. 1944578), dat op 17 september 2004 is ingeschreven, ter aanduiding van diverse, eveneens tot voornoemde klasse 9
behorende waren.
Bij beslissing van 15 februari 2005 heeft de oppositieafdeling van het BHIM de oppositie van Harman toegewezen op grond dat
er gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken bestond. Zij was van oordeel dat de door deze merken aangeduide
waren dezelfde waren en dat de merken globaal overeenstemden doordat zij visueel en fonetisch in gemiddelde mate overeenstemden
en begripsmatig gelijk waren, aangezien zij naar dezelfde familienaam verwezen.
Op 11 april 2006 heeft Becker beroep ingesteld tegen deze beslissing, die bij de litigieuze beslissing is vernietigd. In deze
beslissing heeft de eerste kamer van beroep van het BHIM (hierna: „kamer van beroep”) geoordeeld dat de door de conflicterende
merken aangeduide waren deels dezelfde en deels soortgelijk waren. Zij heeft een onderscheid gemaakt tussen de waren die voor
het grote publiek bestemd zijn, de waren die voor vakmensen bestemd zijn en de waren die zowel voor de eerste als voor de
tweede groep bestemd zijn en dus tot een tussencategorie behoren.
Met betrekking tot de conflicterende tekens heeft de kamer van beroep het oudere woordmerk BECKER enkel met het voor inschrijving
aangevraagde merk Barbara Becker vergeleken. Zij heeft vastgesteld dat er slechts een zekere mate van visuele en fonetische
overeenstemming tussen die tekens bestond en geoordeeld dat deze tekens op begripsmatig vlak daarentegen in Duitsland en in
de andere landen van de Europese Unie duidelijk van elkaar verschilden, aangezien het relevante publiek het merk Barbara Becker
veeleer in zijn geheel dan als een samenvoeging van „Barbara” en „Becker” zal percipiëren. Zij heeft er tevens op gewezen
dat Barbara Becker in Duitsland beroemd was, terwijl de naam „Becker” een vaak voorkomende familienaam betrof. Derhalve heeft
zij geconcludeerd dat de betrokken tekens voldoende van elkaar verschilden om verwarringsgevaar uit te sluiten.
Bovendien heeft de kamer van beroep geoordeeld dat niet was voldaan aan de voor toepassing van artikel 8, lid 5, van verordening
nr. 40/94 gestelde voorwaarde volgens welke de conflicterende merken zodanig met elkaar moeten overeenstemmen dat het betrokken
publiek een verband tussen deze merken legt.

Beroep voor het Gerecht en bestreden arrest
Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 15 juni 2007, heeft Harman beroep tot vernietiging van de litigieuze
beslissing ingesteld. Tot staving van haar beroep heeft zij twee middelen aangevoerd, te weten schending van artikel 8, lid 1,
sub b, van verordening nr. 40/94 en schending van artikel 8, lid 5, van deze verordening.
Het Gerecht heeft het eerste middel toegewezen en de litigieuze beslissing bij het bestreden arrest vernietigd, op grond dat
de kamer van beroep ten onrechte had geconcludeerd dat de conflicterende merken duidelijk van elkaar verschilden. Na in punt 33
van het bestreden arrest erop te hebben gewezen dat deze merken visueel en fonetisch in zekere mate overeenstemden, zoals
de kamer van beroep had vastgesteld, heeft het Gerecht in punt 34 van dat arrest geoordeeld dat de kamer van beroep het relatieve
belang van het element „Becker” onjuist had beoordeeld ten opzichte van het element „Barbara”.
In dit verband heeft het Gerecht in de eerste plaats, onder verwijzing naar zijn arrest van 1 maart 2005, Fusco/BHIM – Fusco
International (ENZO FUSCO) (T‑185/03, Jurispr. blz. II‑715, punt 54), in punt 35 van het bestreden arrest gepreciseerd dat
in de rechtspraak werd erkend dat de consument – althans in Italië – in een merk doorgaans aan de familienaam een groter onderscheidend
vermogen toekent dan aan de voornaam, zodat in het samengestelde merk Barbara Becker mogelijkerwijs een groter onderscheidend
vermogen aan de familienaam „Becker” dan aan de voornaam „Barbara” zal worden toegekend.
In de tweede plaats heeft het Gerecht in punt 36 van het bestreden arrest aangegeven dat het feit dat Barbara Becker in Duitsland
beroemd is als ex-echtgenote van Boris Becker, niet betekende dat de conflicterende merken begripsmatig niet overeenstemden.
Het heeft er dienaangaande op gewezen dat deze twee merken naar dezelfde familienaam verwezen en dus een punt van overeenstemming
hadden, te meer daar – in een deel van de Unie – aan het element „Becker” van het merk Barbara Becker als familienaam mogelijkerwijs
een groter onderscheidend vermogen zal worden toegekend dan aan het element „Barbara”, dat gewoon een voornaam is.
In de derde plaats heeft het Gerecht, onder verwijzing naar het arrest van 6 oktober 2005, Medion (C‑120/04, Jurispr. blz. I‑8551,
punten 30 en 37), in punt 37 van het bestreden arrest geoordeeld dat het element „Becker”, zelfs indien dit element niet het
dominerende bestanddeel van het samengestelde merk zou vormen, als een familienaam zal worden opgevat, aangezien deze naam
vaak ter aanduiding van een persoon wordt gebruikt, en dat dit element een zelfstandige onderscheidende plaats in dit merk
behield.
Vaststellende dat niet werd betwist dat de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde of soortgelijk waren en
dat deze merken op visueel, fonetisch en begripsmatig vlak punten van overeenstemming vertoonden, heeft het Gerecht in punt 40
van het bestreden arrest dan ook geoordeeld dat er gevaar voor verwarring tussen deze merken bestond, ook al waren de betrokken
waren voor een betrekkelijk oplettend publiek bestemd.
Ten slotte heeft het Gerecht in de punten 41 en 42 van het bestreden arrest geoordeeld dat aan deze vaststelling niet werd
afgedaan door het argument van het BHIM dat een samengesteld merk en een ander merk slechts kunnen worden geacht overeen te
stemmen indien het gemeenschappelijke bestanddeel ervan het dominerende bestanddeel vormt in de totaalindruk die door het
samengestelde merk wordt opgeroepen. Het Gerecht heeft tevens afgewezen het argument van Becker dat de rechtspraak inzake
samengestelde merken in casu niet van toepassing is doordat het merk Barbara Becker uit een voornaam en een familienaam bestaat.

Conclusies van partijen
Met haar hogere voorziening verzoekt rekwirante het Hof, het bestreden arrest te vernietigen voor zover de litigieuze beslissing
daarbij is vernietigd en zij in de kosten is verwezen. Verder vordert zij verwijzing van verweerster in hogere voorziening
in de kosten.
Harman concludeert in wezen tot afwijzing van de hogere voorziening en tot verwijzing van rekwirante in de kosten.
Het BHIM verzoekt het Hof, het bestreden arrest te vernietigen en Harman in zijn kosten te verwijzen.

Hogere voorziening

Argumenten van partijen
Ter onderbouwing van haar hogere voorziening voert rekwirante één middel aan, ontleend aan schending van artikel 8, lid 1,
sub b, van verordening nr. 40/94. Zij stelt dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen
dat er overeenstemming tussen de conflicterende merken bestaat en dat het deze bepaling dus onjuist heeft toegepast door te
concluderen dat sprake was van gevaar voor verwarring.
In de eerste plaats verwijt zij het Gerecht, zijn beoordeling te hebben gebaseerd op zijn reeds aangehaalde arrest Fusco/BHIM
– Fusco International (ENZO FUSCO), volgens hetwelk de Italiaanse consument in een merk een groter onderscheidend vermogen
aan de familienaam toekent dan aan de voornaam. Zij merkt in dit verband op dat het Gerecht in een recenter arrest, namelijk
van 12 juli 2006, Rossi/BHIM – Marcorossi (MARCOROSSI) (T‑97/05, punten 46 en 47), heeft verklaard dat een dergelijke – dermate
algemene – regel niet automatisch in om het even welke situatie geldt, aangezien elk geval individueel dient te worden onderzocht,
en dat de familienaam die in die zaak in beide merken voorkwam, in deze merken niet voldoende dominerend was om gevaar voor
verwarring te creëren.
In de tweede plaats betoogt rekwirante dat het Gerecht uit het voornoemde arrest Medion ten onrechte heeft afgeleid dat het
element „Becker” een zelfstandige onderscheidende plaats in het samengestelde merk innam, zodat de twee conflicterende merken
dienden te worden geacht overeen te stemmen. In dat arrest is louter gepreciseerd dat het niet volstaat dat een derde de naam
van zijn onderneming aan een ingeschreven merk toevoegt om aanspraak op bescherming van zijn samengesteld merk te kunnen maken.
Dat arrest kan in geen geval aldus worden opgevat dat daardoor een algemene regel in het leven zou zijn geroepen volgens welke
om het even welk element dat twee merken gemeen hebben, als onderscheidend moet worden aangemerkt, zelfs wanneer het niet
domineert.
Bovendien heeft dat arrest betrekking op merken die niet met de in de onderhavige zaak conflicterende merken kunnen worden
vergeleken. In casu gaat het immers niet om de imitatie van een ouder merk waaraan de naam van een onderneming is toegevoegd,
maar om de wijziging van een ouder merk door vóór de familienaam een voornaam toe te voegen. Het betrokken publiek zal het
teken „Barbara Becker” als de naam van een persoon van het vrouwelijk geslacht opvatten, terwijl de – zeer veel voorkomende
– naam „Becker” niet voldoende is geïndividualiseerd om de begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken te kunnen
vaststellen. Het Gerecht heeft artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 dus onjuist toegepast door te verklaren
dat het element „Barbara” gewoon een voornaam is, terwijl de toevoeging van deze voornaam de door het aangevraagde merk opgeroepen
totaalindruk op doorslaggevende wijze beïnvloedt, doordat deze een begripsmatig totaal nieuwe betekenis aan de naam „Becker”
verleent.
Het BHIM schaart zich in wezen achter de door rekwirante aangevoerde argumenten. Het stelt namelijk dat het Gerecht bij de
beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar geen rekening heeft gehouden met alle relevante elementen van de onderhavige
zaak door zich ten onrechte op het standpunt te stellen dat de in het voormelde arrest Fusco/BHIM – Fusco International (ENZO
FUSCO) gehanteerde feitelijke beoordeling een rechtsregel heeft opgeleverd en door de op het voornoemde arrest Medion gebaseerde
rechtspraak automatisch te hebben toegepast.
Het Gerecht heeft aldus met name geen rekening gehouden met het feit dat de naam die het aangevraagde merk vormt, een zeer
veel voorkomende Duitse naam is. Tevens heeft het in punt 36 van het bestreden arrest nagelaten, uit te maken of het feit
dat Becker een beroemde persoon is, de fonetische en de visuele overeenstemmingen tussen de betrokken tekens mogelijkerwijs
neutraliseert. Evenzo heeft het ten onrechte geoordeeld dat het element „Becker” een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt,
zonder de impact van de beroemdheid van Becker op de perceptie van de consument te onderzoeken.
Ter terechtzitting heeft het BHIM hieraan toegevoegd dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting
door uit zijn vaststelling dat het tweede deel van het teken dominerend onderscheidend vermogen ten opzichte van het eerste
deel bezit, af te leiden dat het ook een zelfstandige onderscheidende plaats inneemt.
Harman verzet zich daarentegen tegen het door rekwirante aangevoerde middel. Anders dan deze laatste stelt, betoogt zij om
te beginnen dat het Gerecht blijkens het bestreden arrest louter indicatief naar het voornoemde arrest Fusco/BHIM – Fusco
International (ENZO FUSCO) heeft verwezen, en niet als een voor alle situaties geldende rechtsregel. Vervolgens merkt zij
op dat deze verwijzing voor de redenering die het Gerecht heeft gevolgd om tot het bestaan van gevaar voor verwarring te concluderen,
niet van beslissend belang is.
Bovendien schaart zij zich achter de analyse van het Gerecht met betrekking tot de zelfstandige onderscheidende plaats van
het element „Becker”. Deze analyse strookt volgens haar met het voormelde arrest Medion.

Beoordeling door het Hof
Voor zover rekwirante het Gerecht verwijt, artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 onjuist te hebben toegepast,
zij eraan herinnerd dat volgens deze bepaling inschrijving van een merk na oppositie door de houder van een ouder merk wordt
geweigerd wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren
of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk wordt beschermd.
Uit vaste rechtspraak volgt dat sprake is van gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening
nr. 40/94, wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval,
van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn [zie arresten van 12 juni 2007, BHIM/Shaker, C‑334/05 P, Jurispr. blz. I‑4529,
punt 33, en 20 september 2007, Nestlé/BHIM, C‑193/06 P, punt 32; in die zin eveneens, met betrekking tot Eerste richtlijn
(89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (PB 1989, L 40,
blz. 1), arresten van 29 september 1998, Canon, C‑39/97, Jurispr. blz. I‑5507, punt 29, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik
Meyer, C‑342/97, Jurispr. blz. I‑3819, punt 17, en arrest Medion, reeds aangehaald, punt 26].
Het gevaar voor verwarring bij het publiek dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden
van het concrete geval (zie in die zin arrest van 11 november 1997, SABEL, C‑251/95, Jurispr. blz. I‑6191, punt 22, en reeds
aangehaalde arresten Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 18; Medion, punt 27; BHIM/Shaker, punt 34, en Nestlé/BHIM, punt 33).
Eveneens volgens vaste rechtspraak dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, auditieve of begripsmatige
overeenstemming tussen de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen,
waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met hun onderscheidende en dominerende bestanddelen. De perceptie
die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling
van dit gevaar. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk als een geheel waar en let hij niet op de
verschillende details ervan (zie in die zin reeds aangehaalde arresten SABEL, punt 23; Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 25; Medion,
punt 28; BHIM/Shaker, punt 35, en Nestlé/BHIM, punt 34).
Niettemin heeft het Hof in de punten 30 en 31 van het voornoemde arrest Medion geoordeeld dat afgezien van het gewone geval
waarin de gemiddelde consument een merk als een geheel waarneemt, niet valt uit te sluiten dat in een bijzonder geval een
ouder merk, dat een derde samen met de naam van zijn onderneming in een samengesteld teken gebruikt, een zelfstandige onderscheidende
plaats in dit samengesteld teken behoudt en toch niet het dominerende bestanddeel ervan vormt. In een dergelijk geval is het
mogelijk dat het publiek op basis van de door het samengestelde teken opgeroepen totaalindruk gelooft dat de betrokken waren
of diensten minstens van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn, en kan er dus sprake zijn van verwarringsgevaar.
In casu heeft het Gerecht, na alle in de punten 30 tot en met 33 van het onderhavige arrest uiteengezette regels in herinnering
te hebben gebracht, in het kader van zijn beoordeling van de begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken in
wezen geoordeeld, ten eerste, dat aangezien de consument in een deel van de Unie doorgaans in een merk een groter onderscheidend
vermogen aan de familienaam toekent dan aan de voornaam, aan het element „Becker” van het aangevraagde merk mogelijkerwijs
een groter onderscheidend vermogen zal worden toegekend dan aan het element „Barbara”, ten tweede, dat de omstandigheid dat
mevrouw Becker in Duitsland beroemd is de overeenstemming tussen de conflicterende merken onverlet liet aangezien deze naar
dezelfde familienaam verwijzen en het element „Barbara” gewoon een voornaam is, en ten derde, dat het element „Becker” een
zelfstandige onderscheidende plaats in het samengestelde merk behield aangezien het als een familienaam zal worden opgevat.
Ook al bezit in een deel van de Unie de familienaam doorgaans meer onderscheidend vermogen dan de voornaam, dient niettemin
rekening te worden gehouden met de specifieke elementen van de aan de orde zijnde zaak en inzonderheid met de omstandigheid
dat de betrokken familienaam weinig dan wel veel voorkomt, hetgeen een invloed op dit onderscheidend vermogen kan hebben.
Voor de naam „Becker”, waarover de kamer van beroep heeft opgemerkt dat deze veel voorkomt, is dat het geval.
Rekening moet ook worden gehouden met de mogelijke bekendheid van de persoon die verzoekt om de inschrijving als merk van
zijn voornaam en zijn familienaam in hun geheel, aangezien het voor de hand ligt dat deze bekendheid een weerslag op de perceptie
van het merk door het relevante publiek kan hebben.
Verder moet worden geoordeeld dat een familienaam in een samengesteld merk niet in alle gevallen een zelfstandige onderscheidende
plaats behoudt, louter omdat deze als een familienaam zal worden opgevat. Tot een dergelijke plaats kan immers enkel worden
geconcludeerd nadat alle relevante factoren van het concrete geval zijn onderzocht.
Bovendien zouden, zoals de advocaat-generaal in punt 59 van zijn conclusie in wezen heeft aangegeven, de door het Gerecht
geformuleerde gronden om tot het bestaan van begripsmatige overeenstemming tussen de conflicterende merken te concluderen,
indien deze gronden conform artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 zouden worden bevonden, ertoe leiden dat elke
familienaam die een ouder merk vormt, kan worden tegengeworpen aan de inschrijving van een merk dat uit een voornaam en uit
die naam bestaat, ook al komt laatstgenoemde naam bijvoorbeeld veel voor of beïnvloedt de toevoeging van de voornaam de perceptie
van het relevante publiek van het aldus samengestelde merk vanuit begripsmatig oogpunt.
Uit een en ander volgt dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door zijn beoordeling van de begripsmatige
overeenstemming van de merken op aan de rechtspraak ontleende algemene overwegingen te baseren, zonder alle relevante – voor
de onderhavige zaak specifieke – elementen te hebben onderzocht, in weerwil van het vereiste dat het gevaar voor verwarring
globaal dient te worden beoordeeld, met inaanmerkingneming van alle relevante factoren van het concrete geval en op basis
van de door de conflicterende merken opgeroepen totaalindruk.
Hieruit volgt dat het aan schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 ontleende middel van de hogere
voorziening moet worden toegewezen en dat het bestreden arrest dus moet worden terugverwezen naar het Gerecht.

Kosten
Aangezien de zaak naar het Gerecht wordt terugverwezen, dient de beslissing over de kosten van de hogere voorziening te worden
aangehouden.
Het Hof (Vierde kamer) verklaart:
1)
Het arrest van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen van 2 december 2008, Harman International Industries/BHIM
– Becker (Barbara Becker) (T‑212/07), wordt vernietigd.
2)
De zaak wordt terugverwezen naar het Gerecht van de Europese Unie.
3)
De beslissing over de kosten wordt aangehouden.
ondertekeningen
*
Procestaal: Engels.