CELEX: 62003TJ0318
Marca comunitaria
Marca denominativa ATOMIC BLITZ
Oposición del titular de las marcas denominativas nacionales ATOMIC
Prueba de la renovación del registro de la marca anterior
Alcance del examen de la OAMI
Desestimación de la oposición
Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94

Antecedentes del litigio
1       El 13 de noviembre de 2000 la sociedad española Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A., presentó una solicitud de marca
comunitaria en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento
(CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada.
2       La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo ATOMIC BLITZ.
3       Los productos para los que se solicitó el registro se encuentran comprendidos en la clase 28 del Arreglo de Niza relativo
a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión
revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente: «Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos
en otras clases».
4       La citada solicitud se publicó en el
Boletín de marcas comunitarias
nº 60/2001 el 9 de julio de 2001.
5       El 3 de octubre de 2001, Atomic Austria GmbH (en lo sucesivo, «demandante») formuló oposición al registro de la marca, invocando
el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94. La oposición se basaba en cinco marcas anteriores constituidas
por el signo ATOMIC (en lo sucesivo, «marcas anteriores»), que habían sido objeto en Austria de los siguientes registros:
–       marca denominativa nº 75.086, solicitada el 16 de marzo de 1973 y registrada el 23 de agosto de 1973;
–       marca denominativa nº 76.640, solicitada el 8 de febrero de 1974 y registrada el 15 de marzo de 1974;
–       marca denominativa nº 85.558, solicitada el 2 de marzo de 1977 y registrada el 16 de mayo de 1977;
–       marca denominativa nº 97.370, solicitada el 27 de marzo de 1981 y registrada el 22 de julio de 1981;
–       marca denominativa nº 106.849, solicitada el 28 de junio de 1984 y registrada el 10 de septiembre de 1984.
6       El escrito de oposición de la demandante iba acompañado, para cada marca anterior, de un extracto del registro de marcas austriaco,
con traducción en inglés, y de un certificado expedido por el agente de marcas que representó a la demandante ante la OAMI
en el que confirmaba que «[…] los cinco registros son plenamente válidos para todas las mercancías indicadas en los extractos
y en mi traducción, respectivamente». Los extractos llevaban la fecha 19 de abril de 1999.
7       Mediante escrito de 23 de noviembre de 2001, la División de Oposición de la OAMI informó a la demandante de que había trasladado
su oposición a la solicitante y le señaló un plazo de cuatro meses, que expiraba el 23 de marzo de 2002, para aportar a los
autos cualquier hecho, prueba y observación complementaria que considerara necesaria en apoyo de su oposición.
8       Este escrito iba acompañado de una nota explicativa relativa a las pruebas que se exigen en apoyo de una oposición (en lo
sucesivo, «nota explicativa»). Ni el escrito ni la nota explicativa instaban expresamente a aportar documentos que faltaran,
designándolos específicamente.
9       La demandante no aportó en el plazo señalado, ningún documento justificativo adicional en apoyo de su oposición.
10     Mediante resolución de 9 de diciembre de 2002, la División de Oposición de la OAMI desestimó la oposición en su totalidad
debido a que la demandante no había aportado, en el plazo señalado, pruebas de la renovación de las marcas anteriores que
acreditaran su validez jurídica.
11     El 17 de enero de 2003, la demandante interpuso un recurso contra la resolución de la División de Oposición de la OAMI. La
demandante afirmaba que la División de Oposición no había tenido en cuenta el certificado del agente de patentes, que las
copias de los extractos presentados no contenían indicios de que los registros hubieran caducado y que la División de Oposición
debería haber solicitado expresamente a la demandante la aportación de los documentos que faltaban.
12     Mediante resolución de 9 de julio de 2003 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Sala Segunda de Recurso de la OAMI
desestimó el recurso interpuesto contra la resolución de la División de Oposición.
13     La Sala de Recurso señaló que la nota explicativa que acompañaba al escrito de la OAMI de 23 de noviembre de 2001 indicaba
clara e inequívocamente que la renovación de las marcas anteriores debía acreditarse mediante un certificado de renovación
o cualquier otra prueba equivalente. Consideró que el certificado expedido por el agente de patentes que representaba a la
demandante ante la OAMI mediante el que se confirmaba la validez de las marcas anteriores no podía aceptarse como prueba equivalente
a un certificado oficial de renovación. Por último precisó que el hecho de que la nota explicativa acompañara al escrito de
23 de noviembre de 2001 permitía distinguir este asunto de aquellos que dieron lugar a las resoluciones de las Salas de Recurso
invocadas por la demandante, en las que se resolvía que la División de Oposición debería haber instado a la demandante, mediante
un escrito complementario, a que presentara las pruebas adicionales.

Procedimiento
14     Mediante escrito de 27 de octubre de 2004, la OAMI formuló determinadas observaciones sobre el informe para la vista.
15     El 16 de noviembre de 2004, tras la vista oral, el Tribunal de Primera Instancia instó a las partes a que le indicaran las
normas jurídicas que regulan la vigencia de protección de las marcas en Derecho austriaco. La demandante y la OAMI respondieron
a esta petición mediante escritos de 25 y de 29 de noviembre de 2004, respectivamente.
16     Tras las respuestas de las partes, se declaró concluida la fase oral el 10 de diciembre de 2004.

Pretensiones de las partes
17     La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
–       Anule la resolución impugnada.
–       Condene en costas a la OAMI.
18     La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que:
–       Desestime el recurso.
–       Condene en costas a la demandante.

Fundamentos de Derecho
19     En apoyo de su recurso la demandante invoca tres motivos, basados respectivamente, con carácter principal, en que la Sala
de Recurso no censurara el hecho de que no se tuvieran en cuenta las pruebas aportadas por ella, con carácter subsidiario,
en que la Sala de Recurso no considerara constitutivo de un vicio procesal la circunstancia de que la División de Oposición
no hubiera llamado la atención a la demandante sobre la falta de determinados documentos y, también con carácter subsidiario,
en que la Sala de Recurso no considerara que la División de Oposición había violado el principio de protección de confianza
legítima absteniéndose de indicar que había modificado su práctica.

Sobre el primer motivo, basado en la no consideración, por parte de la División de Oposición, de las pruebas aportadas
20     El primer motivo se divide en dos partes. En la primera la demandante alega que los extractos del registro de marcas austriaco
aportados por ella constituían prueba suficiente de la validez de las marcas anteriores. En la segunda parte alega, con carácter
subsidiario, que aportó dicha prueba a través de la certificación expedida por el agente de patentes.
21     Procede examinar, en primer lugar, la primera parte de este motivo.
Alegaciones de las partes
22     La demandante afirma que la documentación que acompañaba al escrito de oposición de 3 de octubre de 2001 estaba completa.
En su opinión, se había aportado la prueba exigida por la regla 16, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión,
de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento nº 40/94 (DO L 303, p.1), puesto que
los extractos oficiales del registro relativos a las marcas anteriores permiten comprobar que las marcas controvertidas aún
eran válidas En efecto, la demandante considera que si, en el momento en que se expidieron los extractos, la protección de
las marcas anteriores hubiera, por ejemplo, expirado, el Österreichisches Patentamt (Oficina de patentes austriaca) lo habría
hecho constar en los extractos. Puesto que los extractos presentados por la demandante respecto a las marcas anteriores no
contenían ninguna mención en ese sentido, la División de Oposición no tenía motivo para pensar que el registro ya no era válido.
23     A continuación, entre la fecha de expedición de los extractos del registro y la fecha de presentación del escrito de oposición
no hubo necesidad de renovar las marcas anteriores, excepto la nº 97.370. Por tanto, según la demandante, no era preciso presentar
un certificado de renovación o una prueba equivalente en el sentido de la nota explicativa.
24     En la vista, la demandante señaló que la vigencia de la protección de la marca que podía deducirse de un documento oficial
no garantizaba que la marca estuviera protegida exactamente durante ese período. Por una parte, la protección puede ser renovada;
en efecto, en Austria, la renovación puede producirse en un plazo que no concluye hasta seis meses después de que expire el
período de protección. Por otra parte, una marca puede ser anulada mediante resolución judicial antes de que expire ese plazo,
o incluso el propietario puede renunciar a su marca. La demandante deduce de todo ello que ni siquiera la indicación del período
de protección garantiza que la marca esté efectivamente protegida hasta la fecha indicada y que, por consiguiente, la vigencia
de la protección no reviste una importancia comparable a la de otras características de la marca, como la lista de productos
y servicios que cubre.
25     Además, la demandante afirmó en la vista que el Österreichisches Patentamt no emite certificados específicos de renovación
de la marca. Por ese motivo, la demandante decidió acreditar la validez de las marcas anteriores mediante extractos del registro.
26     La OAMI recuerda que incumbe al oponente aportar la prueba de la existencia de un derecho anterior en el que se basa la oposición.
La prueba de una marca anterior incluye también la prueba de su eventual renovación. A falta de renovación, la marca pierde
su validez y, consiguientemente, no puede constituir un obstáculo al registro de marcas nuevas.
27     Según la OAMI, los extractos del registro del Österreichisches Patentamt relativos a las marcas anteriores que acompañaban
al escrito de oposición de la demandante no permitían determinar la fecha en que finaliza la protección de las marcas anteriores,
elemento esencial del derecho conferido por la marca. A falta de mención específica sobre la vigencia de la protección de
las marcas anteriores por parte de la demandante, la OAMI consideró que tal vigencia era de diez años. Pues bien, esta vigencia
había finalizado para todas las marcas anteriores, registradas entre 1973 y 1984.
28     La OAMI alega asimismo, preconizando una aplicación
mutatis mutandis
de los principios definidos en el auto del Tribunal de Primera Instancia de 17 de noviembre de 2003, Strongline/OAMI – Scala
(SCALA) (T‑235/02, Rec. p. II‑0000), que el hecho de que la fecha en que termina la protección no se desprenda de los extractos
del registro impide a la otra parte del procedimiento de oposición y a la Sala de Recurso comprobar con suficiente certidumbre
el estatuto legal y la propiedad de las marcas anteriores. Por tanto, según la OAMI, los extractos aportados no sirven por
sí solos para acreditar la existencia de las marcas anteriores.
29     En la vista, la OAMI añadió que, en la fecha de su presentación ante la OAMI, los extractos aportados por la demandante eran
demasiado antiguos. Señaló asimismo que, aunque la demandante no pudiera presentar un certificado oficial de renovación, al
menos podía probar la renovación de las marcas anteriores indicando las normas de Derecho austriaco que regulan la vigencia
de la protección de las marcas, o los certificados de cobertura del Österreichisches Patentamt que acompañaban a los certificados
de registro de las marcas anteriores.
30     Además, la OAMI formula una serie de alegaciones en apoyo de la primera parte de este motivo y, consiguientemente, de la pretensión
de anulación de la resolución impugnada.
Apreciación del Tribunal de Primera Instancia
31     Con carácter preliminar, el Tribunal de Primera Instancia recuerda que, como se desprende del quinto considerando del Reglamento
nº 40/94, el Derecho comunitario de marcas no sustituye a los Derechos de marcas de los Estados miembros. El régimen creado
por este Reglamento presupone que la OAMI tenga en cuenta la existencia de marcas o de derechos nacionales anteriores.
32     Así el artículo 8, apartado 1, en relación con el artículo 8, apartado 2, letra a), incisos ii) y iii), de este Reglamento
dispone que el titular de una marca anterior nacional o internacional que surtan efecto en un Estado miembro puede oponerse,
en las condiciones que determina, al registro de una marca comunitaria.
33     Como se deduce, en particular, del artículo 74, apartado 1,
in fine,
del Reglamento nº 40/94, en los procedimientos sobre motivos de denegación relativos de registro, incumbe a la parte que
se opone al registro de una marca comunitaria aduciendo una marca nacional anterior demostrar la existencia y, en su caso,
el alcance de la protección.
34     En cambio, incumben a la OAMI examinar si, en el marco de un procedimiento de oposición, se cumplen los requisitos de aplicación
de un motivo de denegación del registro invocado. En este marco debe apreciar la realidad de los hechos invocados y la fuerza
probatoria de los elementos aportados por las partes.
35     Es posible que deba tener en cuenta, en particular, el Derecho nacional del Estado miembro que confiere una protección a la
marca anterior en la que se basa la oposición. En ese caso, debe informarse de oficio, por los medios que considere útiles
a tal fin, sobre el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate, de si tales informaciones son necesarias para pronunciarse
sobre los requisitos de aplicación de un motivo de denegación de registro controvertido y, en particular, de la realidad de
los hechos alegados o de la fuerza probatoria de los documentos aportados. En efecto, la limitación de la base fáctica del
examen efectuado por la OAMI no excluye que ésta tome en consideración, además de los hechos alegados explícitamente por las
partes del procedimiento, hechos notorios, es decir, hechos que cualquier persona puede conocer o que se pueden averiguar
por medio de fuentes generalmente accesibles [sentencia del Tribunal del Primera Instancia de 22 de junio de 2004, Ruiz-Picasso
y otros/OAMI –  DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, Rec. p. II‑0000, apartado 29, no recurrida en casación en este aspecto].
36     Si lo considera útil, la OAMI también puede ordenar a las partes que le proporcionen indicaciones sobre determinados aspectos
precisos del Derecho nacional. Sin embargo, la parte interesada no está obligada a presentar,
motu proprio,
informaciones generales sobre la normativa en materia de propiedad intelectual vigente en el Estado miembro de que se trate.
37     El examen de los hechos y de los elementos aportados ante la OAMI debe hacerse respetando el derecho de defensa de las partes
en el procedimiento de oposición y la equidad procesal. En efecto, si el solicitante de una marca comunitaria duda de la fuerza
probatoria de los documentos aportados por la oponente para demostrar la existencia del derecho anterior invocado o el alcance
de este derecho, puede expresar dichas dudas en el procedimiento ante la OAMI, que deberá examinar atentamente las observaciones
formuladas.
38     Sin embargo, la OAMI no puede eludir la apreciación completa de los hechos y documentos aportados alegando que incumbe a la
oponente proporcionarle, por iniciativa propia, informaciones detalladas y pruebas que acrediten el Derecho del Estado miembro
en el que está protegida la marca anterior en la que basa la oposición.
39     Además, procede señalar que ni el Reglamento nº 40/94 ni el Reglamento nº 2868/95 especifican la forma obligatoria de los
elementos de prueba que debe aportar la oponente para acreditar la existencia de su derecho anterior. El Reglamento nº 2868/95
se limita a enunciar, en la regla, apartado 2, que, «en el caso de que la oposición se base en una marca anterior que no sea
marca comunitaria, el escrito de oposición irá acompañado preferentemente de pruebas del registro o solicitud de dicha marca
anterior, tales como un certificado de registro». A ello hay que añadir que el artículo 76, apartado 1, del Reglamento nº 40/94,
que se refiere a la instrucción en los procedimientos ante la OAMI, sólo establece una lista no exhaustiva de las diligencias
de instrucción posibles («[…] podrá procederse en particular a las siguientes diligencias de instrucción […]»).
40     De ello se deduce, por una parte, que el oponente puede elegir libremente la prueba que considera útil presentar ante la OAMI
en apoyo de su oposición y, por otra parte, que la OAMI esa obligada a analizar todos los elementos presentados para afirmar
si acreditan efectivamente el registro o la solicitud de registro de la marca anterior, sin que pueda rechazar de antemano
un elemento concreto de prueba por considerarlo inaceptable debido a su forma.
41     Esta conclusión queda corroborada por las divergencias existentes entre las prácticas administrativas de los Estados miembros.
En efecto, si se admitiera que la OAMI puede imponer requisitos formales a las pruebas que pueden presentarse, en determinados
supuestos las partes no estarían en situación de aportar tales pruebas. Así cabría afirmarlo en el presente asunto, ya que
la demandante asevera, sin que la OAMI la contradiga al respecto, que el Österreichisches Patentamt no expide ningún documento
oficial que acredite la renovación de una marca y, por consiguiente, no pudo presentar tal documento.
42     En el presente asunto la demandante ha aportado extractos expedidos por el Österreichisches Patentamt el 19 de abril de 1999.
En los cinco extractos, cada uno de ellos correspondiente a una marca anterior, la casilla con el epígrafe «expira el» no
contiene ninguna mención. Por tanto, estos documentos confirman la validez de las marcas anteriores en la fecha de expedición
de los extractos, es decir, el 19 de abril de 1999. De los extractos también se desprende que las marcas anteriores fueron
registradas, respectivamente, el 23 de agosto de 1973 (marca nº 75.086), el 15 de marzo de 1974 (marca nº 76.640), el 16 de
mayo de 1977 (marca nº 85.558), el 22 de julio de 1981 (marca nº 97.370) y el 10 de septiembre de 1984 (marca nº 106.849).
43     A falta de indicaciones específicas de la demandante, la Sala de Recurso supuso que la vigencia de la protección de las marcas
era, conforme el Derecho austriaco, de diez años a partir del registro. Aunque, como se deduce de las normas de Derecho interno
presentadas por las partes en respuesta a las preguntas formuladas por el Tribunal de Primera Instancia, la realidad confirme
la presunción de la OAMI, debe señalarse a este respecto que la OAMI, que es un organismo comunitario especializado en el
ámbito de la propiedad industrial y que, dispone, por tanto, de un nivel considerable de conocimientos en la material, no
debía contentarse con una mera presunción tratándose de hechos esenciales relativos a la protección de marcas anteriores.
En efecto, en primer lugar, la Sala de Recurso actuó de manera contradictoria al apoyarse, por una parte, en un supuesto plazo
de diez años para la protección de una marca austriaca y negándose, por otra parte, a aplicar plenamente esta presunción respecto
a la vigencia del plazo de protección al apreciar el alcance de los extractos de registro aportados por la demandante. En
segundo lugar, de los apartados 31 y 41 de esta sentencia, se deduce que la Sala de Recurso debería haber comprobado la vigencia
de la protección de las marcas en Austria conforme al Derecho de este Estado.
44     En virtud del artículo 19, apartado 1, de la Markenschutzgesetz (Ley de marcas) de 1970, la vigencia de protección de una
marca austriaca es de diez años contados a partir del último día del mes en el que se registro la marca. Esta vigencia es
renovable. En caso de renovación, la nueva vigencia, que también es de diez años, comienza a contarse el día siguiente de
aquel en que concluya la vigencia anterior, y ello independientemente del día de la renovación efectiva.
45     De ello se deduce que, para mantener su protección, cada una de las marcas anteriores debía renovarse cada diez años. El hecho
de que, como se ha indicado en el apartado 42
supra,
todas las marcas anteriores estuvieran vigentes el 19 de abril de 1999 significa que las renovaciones que debían realizarse,
respectivamente, en 1991 (marca nº 97.370), en 1993 (marca nº 75.086), en 1994 (marca nº 76.640 y marca nº 106.849) y en 1997
(marca nº 85.558) se llevaron a cabo efectivamente. Pues bien, ello indica también que la vigencia de la marca llegaba hasta
el 31 de agosto de 2003 para la marca nº 75.086, hasta el 31 de marzo de 2004 para la marca nº 76.640, hasta el 31 de mayo
de 2007 para la marca nº 85.558, hasta el 31 de julio de 2001 para la maca nº 97.370 y hasta el 30 de septiembre de 2004 para
la marca nº 106.849.
46     Por tanto, en contra de lo que afirma la OAMI, los extractos aportados por la demandante permitían determinar la fecha en
que finalizaba la protección de las marcas anteriores y, además, también permitían afirmar que cuatro de las cinco marcas
anteriores (todas excepto la marca nº 97.370) eran válidas el 9 de julio de 2003, fecha de la resolución de la Sala de Recurso.
47     El hecho de que los extractos dataran de más de 29 meses en la fecha en que se presentaron a la OAMI no enerva esta conclusión.
En efecto, aunque hubiera sido preferible que la demandante presentara extractos más recientes, la apreciación contenida en
los apartados 45 y 46 de esta sentencia es independiente de la antigüedad de los extractos. Además, consta que el estatuto
de las cinco marcas anteriores no se había alterado entre la expedición de los extractos y su presentación. Por último, para
cubrir este período, inevitable al presentar documentos oficiales, el agente de marcas de la demandante decidió acompañar
los extractos de certificados expedidos por él que acreditaban que las marcas anteriores seguían siendo válidas.
48     Procede asimismo rechazar la alegación de la OAMI de que la demandante podía aportar extractos pertinentes del Derecho austriaco
o los certificados de cobertura del Österreichisches Patentamt que acompañaban a los certificados de registro de marcas anteriores
para acreditar la renovación de éstas.
49     En efecto, como se ha indicado en los apartados 31 a 41 y 43 de esta sentencia, la demandante no estaba obligada a aportar,
por iniciativa propia, informaciones generales sobre el Derecho austriaco en materia de marcas.
50     Pues bien, si se admite como ejemplo al citado por la OAMI en la vista, los certificados de cobertura están redactados en
términos generales y se limitan a reproducir las disposiciones sobre la vigencia de la protección contenidas en la Markenschutzgesetz
de 1970. Por tanto, en el presente asunto carece de pertinencia la aportación eventual de estos certificados.
51     Por último y respecto a la jurisprudencia citada por la OAMI sobre la obligación de aportar una traducción satisfactoria de
las prueba y documentos acreditativos (auto SCALA, antes citado), el Tribunal de Primera Instancia señala que, aunque el principio
de contradicción exige que la otra parte del procedimiento de oposición pueda examinar las pruebas presentadas por la demandante
en la lengua de procedimiento, dicho principio no puede interpretarse en el sentido de que las pruebas deban permitirle, por
sí solas, cerciorarse de la existencia de marcas anteriores, sin que esta parte pueda servirse de la ayuda de un asesor o
de fuentes de información generalmente accesibles, pero independientes de las pruebas aportadas.
52     Por tanto, procede estimar la primera parte de este motivo.
53     Por consiguiente, procede anular la resolución impugnada, sin que sea necesario examinar las alegaciones formuladas por la
OAMI en apoyo de la primera parte del primer motivo de la demandante y, por tanto, sin que el Tribunal de Primera Instancia
tenga que pronunciarse sobre su admisibilidad.
54     Por haber sido estimado el primer motivo del recurso, no procede examinar los motivos formulados con carácter subsidiario
por la demandante.

Costas
55     A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, la parte que pierda
el proceso será condenada en costas si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados
por la OAMI, procede condenarla a pagar las costas, conforme a lo solicitado por la demandante.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda)
decide:
1)
Anular la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)
de 9 de julio de 2003 (asunto R 95/2003-2).
2)
Condenar en costas a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos).
Pirrung
Meij
Pelikánová
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 20 de abril de 2005.
El Secretario

El Presidente
H. Jung

J. Pirrung
*
Lengua de procedimiento: alemán.