CELEX: 62004TJ0022
Marchio comunitario
Procedimento di opposizione
Domanda di marchio denominativo comunitario Westlife
Marchio nazionale anteriore West
Rischio di confusione
Somiglianza tra i segni

Fatti all’origine della controversia
1       Il 12 maggio 1999 la BMG Music ha presentato una domanda di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato
interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio
comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.
2       Il marchio di cui si è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo Westlife.
3       I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle seguenti classi ai sensi dell’Accordo di Nizza 15
giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi,
come riveduto e modificato:
–       classe 9: «Supporti di archiviazione sonora, supporti di archiviazione immagini e supporti di registrazione dati, tutti preregistrati;
supporti di archiviazione sonora, supporti di archiviazione immagini e supporti di registrazione dati, compresi quelli interattivi»;
–       classe 16: «Stampati, bollettini di informazione, libri, opuscoli, manifesti, decalcomanie, adesivi per paraurti; spartiti
e taccuini musicali»;
–       classe 25: «Articoli di abbigliamento, comprese T‑shirt, felpe, giacche, cappelli e berretti da baseball»;
–       classe 41: «Intrattenimento offerto da un gruppo musicale, compresi programmi televisivi, programmi radiofonici ed editoria
elettronica; informazioni in materia di musica, concerti ed artisti e divertimenti via Internet ed altre reti di comunicazione;
organizzazione di concerti ed altri spettacoli».
4       Tale domanda è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
20 marzo 2000, n. 22.
5       Il 20 giugno 2000 la ricorrente ha proposto opposizione contro il marchio richiesto per tutti i prodotti ed i servizi cui
esso si riferisce, basandosi sul suo marchio denominativo anteriore tedesco n. 39 743 603, West, e sul suo marchio denominativo
anteriore internazionale n. 700 312, West. Per quanto riguarda il marchio tedesco, l’opposizione verteva sui prodotti e sui
servizi seguenti:
–       «Apparecchi e strumenti fotografici, cinematografici, ottici; apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione
del suono o delle immagini; supporti di registrazione magnetica, dischi acustici; apparecchi di prepagamento, corredo per
il trattamento dell’informazione e gli elaboratori elettronici», rientranti nella classe 9;
–       «Carta, cartone e prodotti in queste materie, stampati; articoli per legatoria; fotografie; cartoleria; adesivi per la cartoleria
o per uso domestico; materiale per artisti; pennelli; macchine da scrivere e articoli per ufficio (esclusi i mobili); materiale
per l’insegnamento (tranne gli apparecchi); materie plastiche per l’imballaggio (comprese in questa classe), carte da gioco,
caratteri tipografici; cliché», rientranti nella classe 16;
–       «Articoli di abbigliamento, compresi quelli sportivi, scarpe, copricapi, sciarpe, cravatte, calze, bretelle», rientranti nella
classe 25;
–       «Educazione e intrattenimento, in particolare organizzazione e realizzazione di festival, feste e rappresentazioni musicali»,
rientranti nella classe 41.
6       Il 1° febbraio 2001 la Bluenet Ltd, controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, è subentrata alla
BMG Music nel contesto della procedura di domanda di marchio.
7       Con decisione 25 gennaio 2002 la divisione d’opposizione dell’UAMI, da una parte, ha rifiutato di prendere in considerazione
il marchio internazionale anteriore in quanto l’opponente non aveva fornito gli elementi di prova ad esso relativi e, dall’altra,
ha respinto la domanda di marchio per i prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 16, 25 e 41 in quanto sia i segni in
conflitto, sia i prodotti o servizi erano identici o simili.
8       Il 15 marzo 2002 la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso ha presentato un ricorso avverso
la decisione della divisione d’opposizione.
9       La seconda commissione di ricorso dell’UAMI, con decisione 17 novembre 2003 (procedimento R 238/2002‑2; in prosieguo: la «decisione
impugnata»), ha annullato la decisione della divisione d’opposizione e ha respinto l’opposizione.
10     La commissione di ricorso ha dichiarato che i prodotti e servizi in questione erano in parte identici e in parte simili (punto 16
della decisione impugnata). Essa ha però ritenuto che i segni in conflitto fossero poco simili sotto il profilo fonetico e
visivo e che essi presentassero solo una certa somiglianza sotto il profilo concettuale (punti 19, 20 e 21 della decisione
impugnata). Così, nell’ambito della sua valutazione complessiva dei due marchi, essa ha concluso che le differenze tra il
marchio richiesto e il marchio anteriore tedesco erano sufficientemente significative da permettere la loro coesistenza sul
mercato. Pertanto, essa ha ritenuto che non sussistesse alcun rischio di confusione tra di loro, ai sensi dell’art. 8, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 40/94, per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato (punto 22 della
decisione impugnata).

Procedimento e conclusioni delle parti
11     Le controinteressate nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso non ha depositato memorie presso il Tribunale entro
il termine fissato. In un primo tempo, con lettera 24 giugno 2004, ha indicato che era intenzionata ad assistere all’udienza,
ma in seguito, il 12 gennaio 2005, ha informato il Tribunale che non aveva più intenzione di assistervi. Occorre quindi constatare
che tale parte non ha partecipato al procedimento dinanzi al Tribunale, ai sensi dell’art. 134, n. 1, del regolamento di quest’ultimo,
segnatamente non avendo presentato proprie conclusioni né indicato di sostenere quelle di una delle altre parti. Pertanto,
occorre considerarla priva dello status di interveniente dinanzi al Tribunale.
12     La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–       annullare la decisione impugnata in quanto non conforme all’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94;
–       constatare l’esistenza di un rischio di confusione tra il marchio richiesto, Westlife, e il marchio tedesco West;
–       condannare l’UAMI alle spese.
13     L’UAMI chiede formalmente – rilevando in modo espresso che tale conclusione gli è imposta – che il Tribunale voglia:
–       respingere il ricorso;
–       condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Argomenti delle parti
14     La ricorrente fa valere un solo motivo, fondato sul rischio di confusione tra i marchi in conflitto ai sensi dell’art. 8,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. A suo avviso, la commissione di ricorso ha commesso un errore di diritto in quanto
ha ritenuto che non sussistesse rischio di confusione, nelle circostanze della fattispecie, tra il marchio richiesto, Westlife,
e il marchio West, registrato in Germania.
15     L’UAMI, in sostanza, sostiene l’argomento addotto dalla ricorrente. Tuttavia, nel suo controricorso, esso chiede formalmente
che il ricorso sia respinto dato che, a suo avviso, la giurisprudenza del Tribunale lo obbliga a concludere in tal modo. In
proposito esso fa valere le sentenze 12 dicembre 2002, causa T‑110/01, Vedial/UAMI – France Distribution (HUBERT) (Racc. pag. II‑5275,
punti 16 e segg.), e 15 gennaio 2003, causa T‑99/01, Mystery Drinks/UAMI – Karlsberg Brauerei (MYSTERY) (Racc. pag. II‑43,
punti 14 e segg.).

Giudizio del Tribunale
Sulla qualificazione delle conclusioni dell’UAMI
16     In via preliminare occorre rilevare che, in un procedimento relativo a un ricorso contro una decisione di una commissione
di ricorso dell’UAMI che ha statuito nell’ambito di un procedimento di opposizione, l’UAMI, non ha il potere di modificare,
mediante la posizione che assume dinanzi al Tribunale, i termini della controversia come risultano dalle pretese e allegazioni
rispettive di chi ha richiesto la registrazione e di chi ha proposto l’opposizione (sentenza della Corte 12 ottobre 2004,
causa C‑106/03 P, Vedial/UAMI, Racc. pag. I‑9573, punti 26‑38, che conferma, su impugnazione, la sentenza HUBERT, citata supra
al punto 15).
17     Tuttavia, da tale giurisprudenza non risulta che l’UAMI sia tenuto a chiedere il rigetto di un ricorso proposto contro la
decisione di una delle sue commissioni di ricorso, contrariamente a quanto esso ha osservato nel suo controricorso. Infatti,
come ha statuito il Tribunale nella sentenza 30 giugno 2004, causa T‑107/02, GE Betz/UAMI – Atofina Chemicals (BIOMATE) (Racc. pag. II‑1845),
se l’UAMI non dispone della legittimazione attiva richiesta per impugnare una decisione di una commissione di ricorso, esso
non può però essere tenuto a difendere sistematicamente ogni decisione impugnata di una commissione di ricorso o a concludere
necessariamente per il rigetto di qualsiasi ricorso rivolto contro una siffatta decisione (punto 34 della sentenza).
18     L’UAMI può quindi, senza modificare i termini della controversia, chiedere che siano accolte le conclusioni di una delle altre
parti, a sua scelta, nonché addurre argomenti a sostegno dei motivi fatti valere da tale parte. Per contro, esso non può formulare
autonome conclusioni dirette all’annullamento o presentare motivi di annullamento non sollevati dalle altre parti (v., in
questo senso, sentenza HUBERT, citata supra al punto 15, punto 34).
19     Nel caso di specie l’UAMI ha chiaramente espresso la propria volontà di sostenere le conclusioni e i motivi fatti valere dalla
ricorrente, sia nel controricorso che in sede di udienza. Esso ha espressamente indicato di chiedere formalmente il rigetto
del ricorso solo perché si considerava tenuto a farlo alla luce della giurisprudenza del Tribunale. Dato che, per le ragioni
esposte ai punti precedenti, tale assunto non corrisponde allo stato del diritto, occorre inquadrare in altro modo le conclusioni
dell’UAMI e considerare che esso ha sostanzialmente chiesto che le conclusioni della ricorrente siano accolte. Una volta effettuato
tale nuovo inquadramento, non sussiste più alcuna incoerenza tra le conclusioni e gli argomenti addotti nel controricorso.
Nel merito
20     Innanzi tutto occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione
del titolare di un marchio anteriore, un marchio è escluso dalla registrazione «se a causa dell’identità o della somiglianza
di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono
stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato;
il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».
21     Per costante giurisprudenza, il rischio di confusione in merito all’origine commerciale dei prodotti o servizi deve essere
valutato globalmente, secondo la percezione che il pubblico pertinente ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi,
prendendo in considerazione tutti i fattori che caratterizzano il caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la
somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza del Tribunale 9 luglio 2003, causa T‑162/01,
Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), Racc. pag. II‑2821, punti 29‑33, e giurisprudenza citata].
22     Per quanto concerne la definizione del pubblico di riferimento nel caso di specie, la ricorrente e l’UAMI concordano sul fatto
che esso sia costituito, per lo meno, dai consumatori medi tedeschi. Dai termini della decisione impugnata risulta che la
commissione di ricorso ha anch’essa utilizzato tale definizione.
23     Occorre poi rilevare che l’affermazione della commissione di ricorso secondo cui i prodotti oggetto dei marchi in questione
sono in parte identici e in parte simili non è contestata dalle parti rappresentate davanti al Tribunale.
24     La ricorrente e l’UAMI contestano invece l’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, secondo la quale i due segni
in esame non sarebbero abbastanza simili da dar luogo ad un rischio di confusione. A loro avviso, i segni in conflitto sono
sufficientemente simili da originare siffatto rischio per il pubblico di riferimento, tenuto conto dell’identità o della somiglianza
di tutti i prodotti e servizi in questione.
25     Alla luce di quanto precede, occorre valutare se il marchio richiesto, Westlife, e il marchio anteriore, West, siano sufficientemente
simili da creare, nella mente del consumatore medio tedesco, un rischio di confusione in merito all’origine dei prodotti e
servizi in esame, fermo restando che essi sono identici o simili.
26     In proposito, dalla costante giurisprudenza emerge che la valutazione globale del rischio di confusione tra i marchi deve
fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni di cui trattasi, sull’impressione complessiva
prodotta dai segni, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei segni medesimi (v., per analogia,
sentenze della Corte 11 novembre 1997, causa C‑251/95, SABEL, Racc. pag. I‑6191, punto 23, e 22 giugno 1999, causa C‑342/97,
Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I‑3819, punto 25).
27     Nel caso di specie, il segno Westlife è composto da due parole unite, ossia la parola «west», che significa ovest o occidente,
e la parola «life», che significa vita. Pertanto, la parola «west» è uno dei due soli termini che formano il marchio richiesto,
Westlife, nonché l’unico termine che costituisce il marchio anteriore, West.
28     Per quanto attiene alle somiglianze concettuali, occorre rilevare che i due marchi richiamano la nozione di occidente poiché
entrambi contengono l’elemento «west». Quanto al secondo elemento che costituisce il marchio richiesto, la commissione di
ricorso ha giustamente rilevato che il termine «life» è suscettibile di essere riconosciuto dal pubblico di riferimento come
equivalente inglese della parola tedesca «Leben» (ossia vita in tedesco) e, di conseguenza, come un termine dotato di un significato
determinabile e non come una denominazione di fantasia.
29     Tale elemento potrà infatti essere compreso dal pubblico di riferimento, congiuntamente all’altro termine del marchio, «west»,
come riferito ad uno stile di vita.
30     L’aggiunta di tale connotazione relativa allo stile di vita non basta a distinguere i due marchi in modo significativo sul
piano concettuale. Dato che i due marchi saranno percepiti come diretti a richiamare prodotti e servizi occidentali, per quanto
riguarda West, o appartenenti ad uno stile di vita occidentale, per quanto riguarda Westlife, essi presentano entrambi connotazioni
simili tali da dar luogo ad una certa somiglianza sul piano concettuale.
31     Per quanto concerne le somiglianze fonetiche, la commissione di ricorso ha addotto la circostanza, rilevata supra al punto 28,
che il termine «life» è una parola inglese che può essere riconosciuta come tale dal consumatore medio tedesco. Quindi, come
essa osserva, se il secondo elemento del marchio richiesto è riconosciuto quale termine inglese, «non si può escludere come
improbabile» che il marchio nel suo complesso – compreso il termine «west» che esiste sia in inglese sia in tedesco – sarà
pronunciato all’inglese dal consumatore medio tedesco. Al contrario, il marchio West sarà pronunciato alla tedesca, ossia
come lo sarebbe la parola «vest» secondo le regole di pronuncia inglesi o francesi.
32     È chiaro che la formula «non si può escludere come improbabile» è assai poco affermativa, al punto ch’essa implica, a contrario,
che sussiste la probabilità, non trascurabile, che il consumatore medio tedesco pronunci l’elemento «west» del marchio richiesto,
Westlife, alla tedesca, nel qual caso ci sarebbe una reale somiglianza fonetica tra i due marchi.
33     Anche se probabilmente una certa parte dei consumatori appartenenti al pubblico di riferimento pronuncerà l’elemento «west»
del marchio richiesto Westlife all’inglese, resta il fatto che altri consumatori lo pronunceranno alla tedesca. Pertanto,
esiste un certo grado di somiglianza fonetica tra i due marchi, nonostante la presenza dell’elemento «life» all’interno del
marchio richiesto Westlife.
34     Sotto il profilo visivo esiste innegabilmente una certa somiglianza tra i marchi in questione perché il marchio anteriore
West è il primo componente del marchio richiesto Westlife. Inoltre, trattandosi di due marchi denominativi, essi sono scritti
in modo non stilizzato ai fini della valutazione della loro somiglianza visiva. Quindi il consumatore medio, che di norma
deve fare affidamento sull’immagine non perfetta dei marchi che ha mantenuto nella memoria (v., per analogia, sentenza Lloyd
Schuhfabrik Meyer, citata supra al punto 26, punto 26), potrebbe confondere, sotto il profilo visivo, i marchi in questione.
35     Occorre concludere che i segni in conflitto sono dunque simili sotto il profilo visivo, senza che si possa tuttavia affermare
che presentano un grado di somiglianza visiva molto elevato.
36     Da una valutazione complessiva dei due segni in questione si evince che nessuno dei due elementi, «west» e «life», spicca
come elemento dominante del marchio richiesto nella fattispecie. In proposito, sarebbe una forzatura considerare il termine
«west» dominante perché costituisce il primo elemento del marchio richiesto, ma sarebbe a sua volta immotivata la scelta dell’elemento
«life» come elemento dominante. Infatti, anche se il termine «west» è una parola sia tedesca sia inglese – mentre la parola
«life» è solo inglese e quindi straniera dal punto di vista del pubblico di riferimento –, il termine «west» non è descrittivo
dei prodotti e dei servizi in questione né delle loro qualità.
37     Va anche ricordato che il Tribunale ha già statuito come, in prima analisi, nel caso in cui uno dei due soli termini costituenti
un marchio denominativo sia identico, sul piano visivo e sul piano fonetico, all’unico termine costituente un marchio denominativo
anteriore, e in cui tali termini, considerati insieme o isolatamente, non abbiano, sul piano concettuale, alcun significato
per il pubblico destinatario, i marchi in questione, considerati ciascuno nel suo complesso, vadano normalmente ritenuti simili
[sentenza del Tribunale 25 novembre 2003, causa T‑286/02, Oriental Kitchen/UAMI – Mou Dybfrost (KIAP MOU), Racc. pag. II‑4953,
punto 39].
38     Nel caso di specie, uno dei due termini che costituiscono il marchio denominativo richiesto è effettivamente identico, sul
piano visivo, all’unico termine che costituisce il marchio denominativo anteriore. Sotto il profilo fonetico esiste una certa
somiglianza, senza tuttavia che la pronuncia del termine «west» sia identica, per lo meno per l’intero pubblico di riferimento.
Nella fattispecie i due termini che costituiscono il marchio Westlife hanno un significato per il pubblico di riferimento,
ma non descrivono i prodotti o i servizi in questione, né le loro qualità, e non contengono pertanto alcuna connotazione particolare
rispetto a questi ultimi.
39     Anche se l’impostazione esposta supra al punto 37 non è dunque direttamente applicabile nella fattispecie, occorre tuttavia
rilevare che l’unica differenza visiva tra i due marchi denominativi in questione consiste nel fatto che uno di loro contiene
un elemento ulteriore unito al primo. Inoltre, come affermato sopra, i due marchi sono simili, in una certa misura, sotto
il profilo fonetico e, in particolare, concettuale.
40     Occorre pertanto considerare che, nel caso di specie, il fatto che il marchio Westlife sia costituito esclusivamente dal marchio
anteriore, West, al quale viene aggiunta un’altra parola, «life», rappresenta un indizio della somiglianza tra i due marchi.
41     Occorre tuttavia respingere l’argomento fatto valere dalla ricorrente secondo cui il segno Westlife potrebbe essere percepito
dal pubblico di riferimento come una variante del suo marchio West, in quanto tale argomento si basa sul fatto che la ricorrente
asserisce di essere proprietaria non solo del marchio West, bensì anche di altri marchi composti della parola «west» alla
quale viene aggiunto un elemento ulteriore. La ricorrente ha infatti fondato la sua opposizione dinanzi alla divisione d’opposizione
solo sui due marchi denominativi anteriori WEST, uno tedesco e l’altro internazionale [v., in questo senso, sentenza del Tribunale
5 marzo 2003, causa T‑237/01, Alcon/UAMI – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), Racc. pag. II‑411, punti 61 e 62, confermata su
impugnazione con ordinanza della Corte 5 ottobre 2004, causa C‑192/03 P, Alcon/UAMI, Racc. pag. I‑8993].
42     Per contro, si deve dichiarare che l’esistenza del marchio anteriore West può avere creato un’associazione nella mente del
pubblico di riferimento tra tale termine ed i prodotti distribuiti dal suo proprietario, di modo che ogni nuovo marchio costituito
da tale termine combinato con un altro termine rischia di essere percepito come una variante del marchio anteriore. Va quindi
osservato che il pubblico di riferimento potrebbe pensare che l’origine dei prodotti e dei servizi commercializzati con il
marchio Westlife sia la stessa dei prodotti e dei servizi commercializzati con il marchio West, o che per lo meno vi sia un
nesso economico tra le società o le imprese rispettive che li commercializzano [v., in questo senso, sentenza del Tribunale
3 luglio 2003, causa T‑129/01, Alejandro/UAMI – Anheuser‑Busch (BUDMEN), Racc. pag. II‑2251, punto 57].
43     Alla luce di tutto quanto precede, e tenuto conto del fatto, pacifico nella fattispecie, che i prodotti e i servizi in questione
sono identici o simili, occorre riconoscere l’esistenza di un rischio di confusione tra i due marchi, ai sensi dell’art. 8,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94.
44     Di conseguenza, la decisione impugnata va annullata. Quanto al secondo capo delle conclusioni della ricorrente, è sufficiente
constatare che esso, in realtà, si confonde con la domanda di annullamento fondata sulla violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b),
del regolamento n. 40/94.

Sulle spese
45     Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, l’UAMI, rimasto soccombente dato che la decisione della commissione di
ricorso è annullata, dev’essere condannato alle spese sostenute dalla ricorrente, nonostante la nuova qualificazione delle
conclusioni dell’UAMI rilevata supra, al punto 19.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e
modelli) (UAMI) 17 novembre 2003 (procedimento R 238/2002‑2) è annullata.
2)
L’UAMI sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente.
Pirrung
Forwood
Papasavvas
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 maggio 2005.
Il cancelliere

Il presidente
H. Jung

J. Pirrung
*
Lingua processuale: l’inglese.