CELEX: 62001CJ0206
Teisės aktų derinimas
Direktyva 89/104/EEB

2001 m. gegužės 4 d. Nutartimi, kurią Teisingumo Teismas gavo 2001 m. gegužės 18 d.,
High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division
, remdamasis EB sutarties 234 straipsniu, pateikė du prejudicinius klausimus dėl 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos
direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems su prekių ženklais, suderinti (OL L 40, 1989, p. 1, toliau -
direktyva) 5 straipsnio 1 dalies a punkto išaiškinimo.
Šie klausimai kilo nagrinėjant ginčą tarp
Arsenal Football Club plc
(toliau –
Arsenal FC
) ir M. Reed dėl pastarojo parduodamų ir siūlomų pirkti šalikų, ant kurių didelėmis raidėmis buvo užrašytas žodis „Arsenal“,
žymuo, kurį
Arsenal FC
buvo įregistravęs kaip prekių ženklą šioms ir kitoms prekėms.

Teisinis pagrindas

Bendrijos teisės aktai
Direktyvos pirmoje konstatuojamojoje dalyje teigiama, kad valstybių narių prekių ženklus reglamentuojančiuose įstatymuose
yra skirtumų, galinčių sudaryti kliūčių laisvam prekių judėjimui, laisvei teikti paslaugas bei iškraipyti konkurenciją bendrojoje
rinkoje. Pagal tą pačią dalį dėl to, atsižvelgiant į vidaus rinkos sukūrimą bei veikimą, būtina suderinti valstybių narių
įstatymus. Direktyvos trečioje konstatuojamojoje dalyje patikslinama, kad šiuo metu neatrodo būtina  visiškai suderinti valstybių
narių prekių ženklų įstatymus.
Pagal direktyvos dešimtą konstatuojamąją dalį:
„<...> apsauga, suteikiama įregistruotam prekių ženklui, kurio funkcija yra nurodyti kilmės vietą, yra absoliuti esant tapatumui
tarp ženklo ir žymens bei tarp prekių ir paslaugų <...>“
Direktyvos 5 straipsnio 1 dalis nustato:
„1. Įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti trečiosioms šalims
be jo sutikimo vartoti prekybos veikloje:
a) bet kokį žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms,
kurioms prekių ženklas yra įregistruotas;
b) bet kokį žymenį, kai dėl savo tapatumo ar panašumo į jo prekių ženklą ir dėl šiuo ženklu ir žymeniu žymimų prekių arba
paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti dėl žymens asocijavimosi su prekių ženklu“.
Direktyvos 5 straipsnio 3 dalies a ir b punktuose numatyta:
„Vadovaujantis 1 ir 2 dalių nuostatomis, galima,
inter alia
, uždrausti:
a) tokiu žymeniu ženklinti prekes arba jų įpakavimą;
b) siūlyti prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu sandėliuoti <...>“
Pagal direktyvos 5 straipsnio 5 dalį:
„1–4 dalių nuostatos neturės įtakos jokios valstybės narės nuostatoms dėl apsaugos prieš žymens naudojimą kitais nei prekių
ar paslaugų atskyrimo tikslais, jeigu dėl tokio žymens naudojimo be tinkamos priežasties nesąžiningai pasinaudojama prekių
ženklo privalumais arba pažeidžiami prekių ženklo skiriamieji požymiai ar pakenkiama jo geram vardui“. (Pataisytas vertimas)
Direktyvos 6 straipsnio 1 dalis nustato:
„Prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiajai šaliai prekybos veikloje naudoti:
a) savo vardą arba adresą;
b) požymius, susijusius su prekių ir teikiamų paslaugų rūšimi, kokybe, kiekiu, paskirtimi, verte, geografine kilme, prekių
pagaminimo ar paslaugų suteikimo laiku arba kitomis prekių ir paslaugų charakteristikomis;
c) prekių ženklą, kai būtina nurodyti prekių ar paslaugų, pavyzdžiui, priedų ar atsarginių dalių paskirtį,
su sąlyga, kad toks naudojimas neprieštarauja sąžiningai praktikai pramoninėje ir komercinėje veikloje“. (Pataisytas vertimas)

Nacionalinės teisės aktai
Jungtinėje Karalystėje prekių ženklų teisę reguliuoja 1994 m. Prekių ženklų įstatymas (
Trade Marks Act 1994
), kuriuo, įgyvendinant direktyvą, buvo pakeistas 1938 m. Prekių ženklų įstatymas (
Trade Marks Act 1938
).

Trade Marks Act 1994
10 straipsnio 1 dalis nustato:
„Asmuo neteisėtai naudoja registruotą prekių ženklą, jeigu jis savo prekybos veikloje naudoja bet kokį prekių ženklui tapatų
žymenį, kuriuo žymimos prekės ar paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms, kurioms prekių ženklas yra įregistruotas“.
Pagal
Trade Marks Act 1994
10 straipsnio 2 dalies b punktą:
„Asmuo neteisėtai naudoja registruotą prekių ženklą, jeigu jis savo prekybos veikloje naudoja bet kokį žymenį, kai:
<...>
b) dėl jo panašumo į prekių ženklą ir jo naudojimo prekėms ar paslaugoms, tapačioms ar panašioms į tas prekes ar paslaugas,
kurioms prekių ženklas yra įregistruotas,
yra tikimybė, kad visuomenė gali juos supainioti dėl žymens asocijavimosi su prekių ženklu“.

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

Arsenal FC
yra populiarus Anglijos pirmosios lygos futbolo klubas. Jis dar vadinamas „the Gunners“ ir ilgą laiką buvo siejamas su dviem
simboliais – skydo (skydo emblema) ir patrankos (patrankos emblema).
1989 m.
Arsenal FC
įregistravo žodžius „Arsenal“ ir „Arsenal Gunners“ bei patrankos ir skydo simbolius kaip prekių ženklus prekių kategorijai,
apimančiai viršutinius drabužius, sportinius drabužius ir avalynę.
Arsenal FC
pats ar per savo įgaliotų platintojų tinklą modeliuoja ir parduoda prekes.
Kadangi komercinė ir reklaminė veikla parduodant šiais ženklais pažymėtus suvenyrus ir atmintinus daiktus pastaraisiais metais
labai išsiplėtė ir atnešė didelį pelną,
Arsenal FC
siekė, kad „originalios“ prekės, t. y. pagamintos
Arsenal FC
ar su jo leidimu, būtų aiškiai atpažįstamos, ir stengėsi įtikinti sirgalius pirkti tik originalias prekes. Klubas taip pat
baudžiamojo ir civilinio proceso tvarka persekiojo neoriginalias prekes parduodančius prekeivius.
Nuo 1970 m. M. Reed keliuose kioskuose už
Arsenal FC
stadiono ribų pardavinėjo futbolo suvenyrus ir atmintinus daiktus, beveik išimtinai pažymėtus su
Arsenal FC
susijusiais žymenimis. Iš bendrovės
KT Sports
,
Arsenal FC
įgaliotos platinti klubo prekes už stadiono ribų veikiantiems prekeiviams, jis galėjo įsigyti tik nedidelį kiekį originalių
prekių. 1991 ir 1995 m.
Arsenal FC
reikalavimu M. Reed turėtos neoriginalios prekės buvo konfiskuotos.
Prašymą pateikusio nacionalinio teismo teigimu, pagrindinėje byloje nėra ginčijamas faktas, kad viename savo kioskų M. Reed
pardavinėjo ir siūlė pirkti neoriginalius šalikus, ant kurių didelėmis raidėmis buvo užrašytas su
Arsenal FC
susijęs žymuo.
Jis taip pat pažymi, kad minėtame kioske buvo didelis plakatas su šiuo užrašu:
„Ant parduodamų prekių nurodyti žodžiai ar logotipai naudojami tik joms papuošti ir nereiškia bei nežymi jokio ryšio su bet
kurių kitų prekių gamintojais ar platintojais. Tik prekės su originaliomis
Arsenal
etiketėmis yra originalios
Arsenal
prekės.“
Prašymą pateikęs nacionalinis teismas taip pat pažymi, kad tik tais atvejais, kai M. Reed galėdavo įsigyti originalių prekių,
santykiuose su pirkėjais jis aiškiai atskirdavo originalias ir neoriginalias prekes, būtent naudodamas etiketes su užrašu
„originali“. Be to, originalios prekės buvo parduodamos didesnėmis kainomis.
Manydamas, kad parduodamas neoriginalius šalikus M. Reed užsitraukė deliktinę atsakomybę dėl vadinamojo „passing‑off“ pažeidimo
– kuris pagal prašymą pateikusio teismo paaiškinimą apibrėžiamas kaip trečiojo asmens klaidinantis elgesys, įtikinantis daugelį
asmenų ar verčiantis juos tikėti, kad jo parduodamos prekės priklauso ieškovui, arba parduodamos su jo leidimu, arba yra komerciškai
su juo susijusios – ir neteisėtai naudojo prekių ženklą,
Arsenal FC
pateikė prieš jį ieškinį
High Court of Justice  (England & Wales), Chancery Division.
Atsižvelgdamas į pagrindinės bylos aplinkybes, prašymą pateikęs teismas atmetė
Arsenal FC
ieškinį dėl deliktinės atsakomybės („passing off“) iš esmės tuo pagrindu, kad klubui nepavyko įrodyti atitinkamos visuomenės
dalies suklaidinimo ir, konkrečiau kalbant, kad visos M. Reed parduodamos neoriginalios prekės visuomenės buvo laikomos pagamintomis
paties
Arsenal FC
ar su jo leidimu. Šiuo klausimu prašymą pateikęs teismas pastebėjo, kad, jo nuomone, su
Arsenal FC
susiję žymenys, kuriais buvo pažymėtos M. Reed parduodamos prekės, neturėjo jokios kilmės nuorodos.
Dėl
Trade Marks Act

10 straipsnio 1 dalimi ir 2 dalies b punktu pagrįsto
Arsenal FC
kaltinimo neteisėtu jo prekių ženklo naudojimu prašymą pateikęs teismas atmetė argumentą, kad tai, kaip M. Reed naudojo įregistruotus
kaip prekių ženklus žymenis, jų adresatų buvo suvokiama kaip prekių kilmės nuoroda (
badge of origin
), dėl to žymuo buvo naudojamas „kaip prekių ženklas“ (
trademark use
).
Anot šio teismo, žymenys, kuriais buvo pažymėtos M. Reed prekės, iš esmės buvo visuomenės suvokiami kaip palaikymo, ištikimybės
ar prisirišimo simboliai („badges of support, loyalty or affiliation“).
Atsižvelgdamas į tai, prašymą pateikęs teismas padarė išvadą, kad
Arsenal FC
ieškinys dėl prekių ženklo neteisėto naudojimo galėtų būti patenkintas, tik jeigu
Trade Marks Act 1994
10 straipsnio ir šiuo įstatymu įgyvendinamos direktyvos prekių ženklo savininkui suteikiama apsauga draustų tretiesiems asmenims
jį naudoti kitaip negu kaip prekių ženklą, o tai reikštų platų šių nuostatų aiškinimą.
Šiuo klausimu prašymą pateikęs teismas mano, kad argumentas dėl draudimo tretiesiems asmenims naudoti kitaip negu kaip prekių
ženklą yra nenuoseklus. Tačiau priešingai argumentuojant, t. y. kad reglamentuojamas tik naudojimas kaip prekių ženklo, susiduriama
su sunkumu, susijusiu su direktyvos ir
Trade Marks Act 1994
formuluotėmis, kur neteisėtas naudojimas apibrėžtas kaip „žymens“, bet ne kaip „ženklo“ naudojimas.
Pasak prašymą pateikusio teismo, būtent tokios formuluotės pagrindu
Court of Appeal (Engl & Wales), Civil Division
(Jungtinė Karalystė) byloje
Philips Electronics Ltd/Remington Consumer Products
(1999, RPC 809) nusprendė, kad žymens, įregistruoto kaip prekių ženklo, naudojimas kitaip negu kaip prekių ženklo gali būti
pripažintas neteisėtu.
High Court
pažymi, kad šiuo klausimu teisinis reglamentavimas nėra aiškus.
Be to, prašymą pateikęs teismas atmetė M. Reed argumentą dėl tariamo
Arsenal FC
prekių ženklų negaliojimo.
Šiomis aplinkybėmis
High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division
, nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus:
„1. Jeigu prekių ženklas buvo tinkamai įregistruotas ir:
a)      trečiasis asmuo savo prekybos veikloje naudoja tapatų šiam prekių ženklui žymenį, kuriuo žymimos prekės yra tapačios toms
prekėms, kurioms prekių ženklas įregistruotas; bei
b)      šis asmuo negali remtis Direktyvos 89/104/EEB 6 straipsnio 1 dalimi kaip savo gynybos argumentu <...>,
ar šis asmuo gali remtis prekių ženklo suteikiamų teisių ribojimu tuo pagrindu, kad naudojimas, kuriuo jis kaltinamas, neapėmė
jokios kilmės nuorodos (t. y. prekybos ryšio tarp prekių ir ženklo savininko)?
2. Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas, ar faktas, kad toks naudojimas suvokiamas kaip palaikymo, ištikimybės
ar prisirišimo simbolis ženklo savininko atžvilgiu, laikytinas pakankamu ryšiu?“

Dėl prejudicinių klausimų
Pateiktus du prejudicinius klausimus tikslinga nagrinėti kartu.

Teisingumo Teismui pateiktos pastabos

Arsenal FC
tvirtina, kad direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punktas suteikia prekių ženklo savininkui teisę uždrausti naudoti tapatų
prekių ženklui žymenį, kurio įgyvendinimas nepriklauso nuo to, ar žymuo naudojamas kaip prekių ženklas. Todėl šios nuostatos
suteikiama apsauga taip pat apima trečiojo asmens žymens naudojimą, net kai tai nesuponuoja ryšio tarp prekių ir ženklo savininko
buvimo. Tokį aiškinimą patvirtina direktyvos 6 straipsnio 1 dalis, nes joje numatyti specifiniai prekių ženklo savininko teisių
ribojimai rodo, kad toks naudojimas iš esmės patenka į direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkto taikymo sritį ir kad jis
leidžiamas tik atvejais, kurių baigtinis sąrašas pateiktas direktyvos 6 straipsnio 1 dalyje.
Papildomai
Arsenal FC
teigia, kad nagrinėjamoje byloje tai, kaip M. Reed naudoja tapatų prekių ženklui žymenį, bet kuriuo atveju turi būti pripažinta
naudojimu kaip prekių ženklo, nes šis naudojimas nurodo prekių kilmę ir nebūtina, kad taip būtų įvardytas prekių ženklo savininkas.
M. Reed teigia, kad pagrindinėje byloje nagrinėjama prekybos veikla nepatenka į direktyvos 5 straipsnio 1 dalies taikymo sritį,
nes
Arsenal FC
neįrodė žymens naudojimo kaip prekių ženklo, t. y. prekių kilmei nurodyti, kaip reikalaujama direktyvoje, būtent jos 5 straipsnyje.
Jei visuomenė nesuvokia žymens kaip kilmės nuorodos, žymens naudojimas nelaikytinas naudojimu kaip prekių ženklo. Kalbant
apie direktyvos 6 straipsnį, jokia nuostata nepatvirtina, kad jame pateiktas teisėto naudojimo būdų sąrašas yra baigtinis.
Komisijos teigimu, direktyvos 5 straipsnio 1 dalimi pagrįsta prekių ženklo savininko teisė nepriklauso nuo aplinkybės, kad
trečiasis asmuo nenaudoja žymens kaip prekių ženklo, tiksliau, nuo aplinkybės, kad trečiasis asmuo nenaudoja žymens kaip kilmės
nuorodos ir kitokiais būdais viešai praneša, kad prekės nėra pagamintos prekių ženklo savininko ar pastarasis net nėra davęs
leidimo vartoti žymenį. Prekių ženklo specifinė paskirtis yra užtikrinti, kad tik jo savininkas galėtų suteikti prekei kilmės
tapatumą, pažymėdamas ją šiuo ženklu. Be to, Komisijos manymu, iš direktyvos dešimtos konstatuojamosios dalies matyti, kad
5 straipsnio 1 dalies a punktu suteikiama apsauga yra absoliuti.
Teisminio nagrinėjimo metu Komisija pridūrė, kad ženklo naudojimo kaip prekių ženklo sąvoka, jei ji pripažįstama reikšminga,
labiau reiškia prekių atskyrimą negu jų kilmės nurodymą. Ši sąvoka taip pat apima trečiųjų asmenų vykdomą naudojimą, turintį
įtakos ženklo savininko interesams, kaip antai prekių reputacija. Bet kuriuo atveju tai, kad visuomenė žodį „Arsenal“, tapatų
žodiniam prekių ženklui, suvokia kaip palaikymo, ištikimybės ar prisirišimo ženklo savininko atžvilgiu įrodymą, neatmeta galimybės,
kad atitinkamos prekės dėl to bus suvokiamos kaip pagamintos ženklo savininko. Netgi atvirkščiai, toks suvokimas patvirtina
prekių ženklo išskirtinį pobūdį ir padidina riziką, kad prekės bus suvoktos kaip pagamintos savininko. Todėl net jei ženklo
naudojimas kaip prekių ženklo yra svarbus kriterijus, savininkas turi turėti teisę uždrausti pagrindinėje byloje nagrinėjamą
prekybos veiklą.
ELPA Priežiūros institucijos teigimu, tam, kad prekių ženklo savininkas galėtų remtis direktyvos 5 straipsnio 1 dalimi, trečiasis
asmuo turi būti panaudojęs žymenį prekių ar paslaugų atskyrimo tikslais, nes tai yra pirminė ir tradicinė prekių ženklo paskirtis,
t. y. turi būti panaudojęs jį kaip prekių ženklą. Jei ši sąlyga nėra tenkinama, ženklo savininkas gali remtis tik direktyvos
5 straipsnio 5 dalyje minimomis nacionalinės teisės nuostatomis.
Tačiau direktyvos 5 straipsnio 1 dalyje keliama naudojimo kaip prekių ženklo sąlyga, kuri turi būti suprantama kaip tapataus
prekių ženklui žymens naudojimo prekių ar paslaugų atskyrimo tikslais sąlyga, yra Bendrijos teisės sąvoka, kurią reikia aiškinti
plačiai, įskaitant ir naudojimą kaip palaikymo, ištikimybės ar prisirišimo simbolio ženklo savininko atžvilgiu.
Anot ELPA priežiūros institucijos, faktas, kad trečiasis asmuo, žymintis prekes prekių ženklu, nurodo, jog jos nėra pagamintos
ženklo savininko, nepašalina didesnio vartotojų skaičiaus suklaidinimo pavojaus. Jei ženklo savininkas neturėtų teisės uždrausti
šių trečiojo asmens veiksmų, tai galėtų paskatinti neribotą ženklo naudojimą, dėl ko jis galiausiai netektų savo išskirtinio
pobūdžio ir kiltų pavojus jo pirminei ir tradicinei paskirčiai.

Teisingumo Teismo atsakymas
Pirmiausia primintina, kad direktyvos 5 straipsnyje apibrėžiamos „prekių ženklo suteikiamos teisės“, o 6 straipsnyje įtvirtintos
taisyklės dėl „prekių ženklo suteikiamų teisių apribojimo“.
Pagal direktyvos 5 straipsnio 1 dalies pirmą sakinį įregistruotas prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises. Pagal
tos pačios dalies a punktą šios išimtinės teisės leidžia savininkui uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo naudoti prekybos
veikloje bet kokį žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo žymimos prekės arba paslaugos yra tapačios toms prekėms arba paslaugoms,
kurioms prekių ženklas įregistruotas. Direktyvos 5 straipsnio 3 dalyje pateikiamas nebaigtinis sąrašas veiksmų, kuriuos savininkas
gali uždrausti vadovaudamasis šio straipsnio 1 dalimi. Kitos direktyvos nuostatos, pavyzdžiui, 6 straipsnis, apibrėžia tam
tikrus prekių ženklo suteikiamų teisių apribojimus.
Dėl pagrindinėje byloje susiklosčiusios situacijos reikia pažymėti, kad, kaip konkrečiai matyti iš nacionalinio teismo pateikto
prašymo 19 punkto ir V priedo, ant M. Reed parduodamų šalikų didelėmis raidėmis buvo užrašytas žodis „Arsenal“ kartu su kitais
ne taip gerai pastebimais užrašais, kaip antai „the Gunners“, kurie visi buvo susiję su prekių ženklo savininku, t. y. su
Arsenal FC
. Šie šalikai skirti, be kita ko, ir
Arsenal FC
sirgaliams, kurie visų pirma juos ryši per rungtynes, kuriose dalyvauja šis klubas.
Šiomis aplinkybėmis, kaip pastebi prašymą pateikęs teismas, tapatus prekių ženklui žymuo naudojamas būtent prekybos veikloje,
nes jo naudojimas susijęs su komercine veikla, kuria siekiama ekonominės naudos, o ne asmeniniais tikslais. Be to, toks naudojimas
patenka į direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkto taikymo sritį kaip naudojimas tapataus prekių ženklui žymens, kuriuo žymimos
prekės yra tapačios toms prekėms, kurioms prekių ženklas įregistruotas.
Šiuo klausimu konkrečiai pažymėtina, kad pagrindinėje byloje kalbama apie naudojimą prekėms direktyvos 5 straipsnio 1 dalies
a punkto prasme, nes jis susijęs su prekių ženklinimu tapačiu prekių ženklui žymeniu, jų siūlymu, išleidimu į rinką ar sandėliavimu
tuo tikslu direktyvos 5 straipsnio 3 dalies a ir b punktų prasme.
Siekiant atsakyti į prejudicinius klausimus būtina nustatyti, ar direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punktas suteikia prekių
ženklo savininkui teisę uždrausti trečiosioms šalims naudoti prekybos veikloje bet kokį žymenį, tapatų prekių ženklui, kuriuo
žymimos prekės yra tapačios toms prekėms, kurioms prekių ženklas įregistruotas, ar ši prieštaravimo teisė preziumuoja, jog
ženklo savininkas yra ypač suinteresuotas dėl to, kad trečiųjų asmenų atitinkamo žymens naudojimas paveikia ar gali paveikti
vieną iš prekių ženklo funkcijų.
Šiuo klausimu pirmiausia reikia priminti, kad direktyvos 5 straipsnio 1 dalimi įgyvendinamas visiškas suderinimas ir apibrėžiamos
išimtinės teisės, kuriomis prekių ženklų savininkai naudojasi Bendrijoje (šiuo klausimu žr. 2001 m. lapkričio 20 d. Sprendimo
Zino Davidoff ir Levi Strauss
, C‑414/99–C‑416/99, Rink. p. I‑8691, 39 punktą bei nurodytą teismų praktiką).
Direktyvos devintoje konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad direktyva siekiama užtikrinti prekių ženklo savininkui vienodą
apsaugą pagal visų valstybių narių teisinę sistemą, laikant šį tikslą labai svarbiu.
Siekiant išvengti prekių ženklo savininkui suteikiamos apsaugos skirtumų skirtingose valstybėse, Teisingumo Teismas turi pateikti
vienodą direktyvos 5 straipsnio 1 dalies, ypač joje esančios „naudojimo“ sąvokos, kuri yra pateiktų prejudicinių klausimų
objektas, išaiškinimą (šiuo klausimu žr. minėto sprendimo
Zino Davidoff ir Levi Strauss
42 ir 43 punktus).
Antra, reikia priminti, kad, kaip matyti iš direktyvos pirmos konstatuojamosios dalies, ja siekiama pašalinti valstybių narių
prekių ženklus reglamentuojančiuose įstatymuose esančius skirtumus, galinčius sudaryti kliūtis laisvam prekių judėjimui, laisvei
teikti paslaugas bei iškraipyti konkurenciją bendrojoje rinkoje.
Teisė į prekių ženklą sudaro esminį neiškreiptos konkurencijos sistemos, kurią Sutartimi siekiama įtvirtinti ir išlaikyti,
elementą. Šioje sistemoje įmonės turi turėti galimybę pritraukti klientus savo prekių ir paslaugų kokybe, o tai įmanoma tik
dėl juos atskirti leidžiančių išskirtinių žymenų (žr., pavyzdžiui, 1990 m. spalio 17 d. Sprendimo
Hag GF
, C‑10/89, Rink. p. I‑3711, 13 punktą ir 2001 m. spalio 4 d. Sprendimo
Merz
?
Krell
, C‑517/99, Rink. p. I‑6959, 21 punktą).
Šiame kontekste esminė prekių ženklo paskirtis yra garantuoti vartotojui ar galutiniam naudotojui ženklu pažymėtos prekės
ar paslaugos kilmės tapatumą, leidžiant jam nesunkiai atskirti šią prekę ir paslaugą nuo kitos kilmės prekės ar paslaugos.
Iš tikrųjų, tam kad prekių ženklas galėtų atlikti savo, kaip esminio neiškreiptos konkurencijos sistemos, kurią Sutartimi
siekiama įtvirtinti ir išlaikyti, elemento vaidmenį, jis turi užtikrinti, kad juo pažymėtos prekės ir paslaugos buvo pagamintos
ar suteiktos kontroliuojant vienai įmonei, atsakingai už jų kokybę (žr., pavyzdžiui, 1978 m. gegužės 23 d. Sprendimo
Hoffmann‑La Roche
, 102/77, Rink. p. 1139, 7 punktą ir 2002 m. birželio 18 d. Sprendimo
Philips
, C‑299/99, Rink. p. I‑5475, 30 punktą).
Bendrijos teisės aktų leidėjas patvirtino šį esminį vaidmenį direktyvos 2 straipsnyje nurodydamas, kad žymenys, kuriuos galima
pavaizduoti grafiškai, laikytini prekių ženklu, tik jeigu jie leidžia atskirti vienai įmonei priklausančias prekes ar paslaugas
nuo kitai įmonei priklausančių prekių ar paslaugų (žr., pavyzdžiui, minėto sprendimo
Merz
?
Krell
23 punktą).
Tam kad būtų užtikrinta ši kilmės garantija, sudaranti prekių ženklo esminę paskirtį, būtina apsaugoti ženklo savininką nuo
konkurentų, ketinančių nesąžiningai pasinaudoti ženklo įgyta padėtimi ir reputacija, parduodant neteisėtai juo pažymėtas prekes
(žr., pavyzdžiui, minėto sprendimo
Hoffmann-La Roche
7 punktą ir 1997 m. lapkričio 11 d. Sprendimo
Loendersloot
, C‑349/95, Rink. p. I‑6227, 22 punktą). Šiuo klausimu direktyvos dešimtoje konstatuojamojoje dalyje pabrėžiamas prekių ženklui
suteikiamos apsaugos absoliutus pobūdis, esant tapatumui tarp ženklo ir žymens bei tarp ginčytinų prekių ar paslaugų ir tų
prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklas įregistruotas. Šioje dalyje pažymima, kad tokios apsaugos tikslas – pirmiausia
užtikrinti prekių ženklo atliekamą kilmės nuorodos funkciją.
Iš šių argumentų darytina išvada, kad direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkte numatyta išimtinė teisė buvo įtvirtinta siekiant
leisti prekių ženklo savininkui apginti savo, kaip savininko, specifinius interesus, t. y. užtikrinti, kad ženklas galėtų
atlikti savo paskirtį. Todėl naudotis šiomis teisėmis leistina tais atvejais, kai trečiasis asmuo naudodamas ženklą pažeidžia
ar gali pažeisti ženklo paskirtį ir jo esminę prekių kilmės garantijos vartotojams funkciją.
Iš tikrųjų direktyvos 5 straipsnio 1 dalies a punkto pagrindu įregistruoto prekių ženklo savininkui suteikiamos teisės išimtinis
pobūdis yra pateisinamas tik šios nuostatos taikymo ribose.
Šiuo klausimu reikia priminti, kad direktyvos 5 straipsnio 5 dalyje numatyta, jog šio straipsnio 1–4 dalių nuostatos neturės
įtakos jokios valstybės narės nuostatoms dėl apsaugos nuo žymens naudojimo kitais nei prekių ar paslaugų atskyrimo tikslais.
Savininkas negali uždrausti tapatų prekių ženklui žymenį naudoti prekėms, kurios yra tapačios toms prekėms, kurioms prekių
ženklas įregistruotas, jei, atsižvelgiant į ženklo paskirtį, toks naudojimas negali pažeisti jo, kaip ženklo savininko, interesų.
Taigi kai kurios naudojimo išimtinai aprašymo tikslais rūšys nepatenka į direktyvos 5 straipsnio 1 dalies taikymo sritį, nes
jos nekelia pavojaus jokiems šios nuostatos saugomiems interesams ir todėl nepatenka į naudojimo sampratą šios nuostatos prasme
(dėl naudojimo išimtinai aprašymo tikslais, susijusiais su siūlomos prekės charakteristika, žr. 2002 m. gegužės 14 d. Sprendimo
Hölterhoff
, C‑2/00, Rink. p. I‑4187, 16 punktą).
Šiuo klausimu yra akivaizdu, kad pagrindinėje byloje susiklosčiusi situacija iš esmės skiriasi nuo minėtos
Hölterhoff
bylos aplinkybių. Nagrinėjamoje byloje žymuo naudojamas prekybos santykiuose su vartotojais, t. y. akivaizdžiai ne išimtinai
aprašymo tikslais.
Atsižvelgiant į ant pagrindinėje byloje nagrinėjamų prekių užrašyto žodžio „Arsenal“ formą bei į kitus šalutinius užrašus
ant jų (žr. šio sprendimo 39 punktą), šio žymens naudojimas sudarė esminio ryšio, susiklosčiusio tarp ginčytinų prekių ir
ženklo savininko prekybos veikloje, įspūdį.
Šiai išvadai neturi įtakos M. Reed kioske esantis įspėjimas, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamos prekės nėra originalios
Arsenal FC
prekės (žr. 17 punktą). Net padarius prielaidą, kad šis įspėjimas gali būti panaudotas trečiojo asmens kaip gynybos argumentas
byloje dėl neteisėto prekių ženklo naudojimo, pagrindinėje byloje egzistuoja didelė tikimybė, kad kai kurie vartotojai, ypač
pamatę prekes po to, kai jos buvo M. Reed parduotos ir atsiimtos iš kiosko, kur iškabintas minėtas įspėjimas, gali suprasti
žymenį kaip nurodantį gamintoją
Arsenal FC
.
Be to, reikia pažymėti, kad pagrindinėje byloje nėra garantijų, kad visos ženklu pažymėtos prekės buvo pagamintos ar patiektos
kontroliuojant vienai įmonei, atsakingai už jų kokybę, kaip reikalaujama pagal 48 punkte nurodytą Teisingumo Teismo praktiką.
Iš tikrųjų pagrindinėje byloje nagrinėjamos prekės buvo patiektos nekontroliuojant
Arsenal FC
kaip ženklo savininkui, nes akivaizdu, jog jos nėra pagamintos
Arsenal FC
ar jo įgaliotų platintojų.
Šiomis aplinkybėmis žymens, tapataus pagrindinėje byloje nagrinėjamam prekių ženklui, naudojimas gali pakenkti kilmės garantijai,
sudarančiai prekių ženklo esminę paskirtį, kaip matyti iš 48 punkte minėtos Teisingumo Teismo praktikos. Dėl šios priežasties
ženklo savininkas turi teisę uždrausti tokį naudojimą remdamasis direktyvos 5 straipsnio 1 dalimi.
Nustačius, kad pagrindinėje byloje trečiojo asmens veiksmai naudojant ginčijamą žymenį gali pakenkti prekių kilmės garantijai
ir kad prekių ženklo savininkas turi turėti galimybę užkirsti tam kelią, neturi reikšmės, jog taip naudojant žymenį jis suvokiamas
kaip palaikymo, ištikimybės ar prisirišimo simbolis prekių ženklo savininko atžvilgiu.
Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, į prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo klausimus reikia atsakyti, kad
situacijoje, kuriai netaikoma direktyvos 6 straipsnio 1 dalis, kai trečiasis asmuo savo prekybos veikloje naudoja teisėtai
įregistruotam prekių ženklui tapatų žymenį, kuriuo žymimos prekės yra tapačios toms prekėms, kurioms prekių ženklas įregistruotas,
ženklo savininkas turi teisę pagrindinės bylos aplinkybėmis uždrausti tokį naudojimą remdamasis direktyvos 5 straipsnio 1 dalies
a punktu. Šios išvados nepaneigia tai, kad taip naudojant žymenį jis suvokiamas kaip palaikymo, ištikimybės ar prisirišimo
simbolis prekių ženklo savininko atžvilgiu.

Dėl bylinėjimosi išlaidų
Komisijos ir ELPA priežiūros institucijos, kurios pateikė Teisingumo Teismui savo pastabas, išlaidos nėra atlygintinos. Kadangi
šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų nacionalinio teismo nagrinėjamoje byloje, išlaidų klausimą turi
spręsti šis teismas.
Remdamasis šiais motyvais,
TEISINGUMO TEISMAS,
atsakydamas į klausimus, kuriuos jam 2001 m. gegužės 4 d. Nutartimi pateikė
High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division
, nusprendžia:
Situacijoje, kuriai netaikoma 1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB valstybių narių įstatymams, susijusiems
su prekių ženklais, suderinti 6 straipsnio 1 dalis, kai trečiasis asmuo savo prekybos veikloje naudoja teisėtai įregistruotam
prekių ženklui tapatų žymenį, kuriuo žymimos prekės yra tapačios toms prekėms, kurioms prekių ženklas įregistruotas, ženklo
savininkas turi teisę pagrindinės bylos aplinkybėmis uždrausti tokį naudojimą remdamasis šios direktyvos 5 straipsnio 1 dalies
a punktu. Neturi reikšmės tai, kad taip naudojant žymenį jis suvokiamas kaip palaikymo, ištikimybės ar prisirišimo simbolis
prekių ženklo savininko atžvilgiu.
Rodríguez Iglesias
Puissochet
Timmermans
Wathelet
Gulmann
Edward
Jann
Skouris
Macken
Colneric

von Bahr
Paskelbta 2002 m. lapkričio 12 d. viešame posėdyje Liuksemburge.
Kancleris

Pirmininkas
R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias
*
Proceso kalba: anglų.