CELEX: 62002CJ0049
Marcas
Aproximação das legislações
Directiva 89/104/CEE
Sinais susceptíveis de constituir uma marca
Combinações de cores
Cores azul e amarela para determinados produtos destinados à construção civil

Por despacho de 22 de Janeiro de 2002, que deu entrada no Tribunal de Justiça em 20 de Fevereiro seguinte, o Bundespatentgericht
submeteu, nos termos do artigo 234.° CE, duas questões prejudiciais relativas à interpretação do artigo 2.° da Primeira Directiva
89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (JO 1989,
L 40, p. 1, a seguir «directiva»).
Estas questões foram suscitadas no âmbito de um recurso interposto pela Heidelberger Bauchemie GmbH (a seguir «Heidelberger
Bauchemie») da recusa do Deutsches Patentamt (serviço alemão das patentes, a seguir «serviço das patentes») de proceder ao
registo como marca das cores azul e amarela para determinados produtos destinados à construção civil.
Quadro jurídico
O acordo TRIPs
O Acordo sobre os aspectos dos direitos de propriedade intelectual relacionados com o comércio (a seguir «acordo TRIPs»),
que consta como anexo do Acordo que institui a Organização Mundial do Comércio, de 15 de Abril de 1994, foi aprovado em nome
da Comunidade Europeia, em relação às matérias da sua competência, pela Decisão 94/800/CE do Conselho, de 22 de Dezembro de
1994 (JO L 336, pp. 1, 214). Entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1995. No entanto, nos termos do artigo 65.°, n.° 1, do acordo
TRIPs, os membros não eram obrigados a aplicar as suas disposições antes do termo de um período geral de um ano, ou seja,
antes de 1 de Janeiro de 1996.
O artigo 15.°, n.° 1, do acordo TRIPs dispõe:
«Qualquer sinal, ou qualquer combinação de sinais, susceptível de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de
outras empresas poderá constituir uma marca. Esses sinais, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, letras, numerais,
elementos figurativos e combinações de cores, bem como qualquer combinação desses sinais, serão elegíveis para registo enquanto
marcas. No caso de os sinais não serem intrinsecamente susceptíveis de distinguir os produtos ou serviços em questão, os membros
podem subordinar a elegibilidade para efeitos de registo à presença de um carácter distintivo adquirido através da utilização.
Os membros podem exigir como condição do registo que os sinais sejam perceptíveis visualmente.»
Legislação comunitária
O artigo 2.° da directiva, intitulado «Sinais susceptíveis de constituir uma marca», tem a seguinte redacção:
«Podem constituir marcas todos os sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente as palavras, incluindo os nomes
de pessoas, desenhos, letras, números, a forma do produto ou da respectiva embalagem, na condição de que tais sinais sejam
adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»
O artigo 3.° da directiva, intitulado «Motivos de recusa ou de nulidade», dispõe:
«1.

Será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efectuados, os registos relativos:
a)
Aos sinais que não possam constituir uma marca;
b)
Às marcas desprovidas de carácter distintivo;
c)
Às marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a
qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do
serviço;
d)
Às marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos
leais e constantes do comércio;
[…]
3.

Não será recusado o registo de uma marca ou este não será declarado nulo nos termos do n.° 1, alíneas b), c) ou d), se, antes
da data do pedido de registo e após o uso que dele foi feito, a marca adquiriu um carácter distintivo. Os Estados‑Membros
podem prever, por outro lado, que o disposto no primeiro período se aplicará também no caso em que o carácter distintivo tiver
sido adquirido após o pedido de registo ou o registo.
[…]»
Legislação alemã
A Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (lei alemã sobre a protecção das marcas e de outros sinais distintivos),
de 25 de Outubro de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, a seguir «Markengesetz»), contida no artigo 1.° da Gesetz zur Reform des
Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinien (lei que reforma o direito das marcas e transpõe a Primeira Directiva),
entrada em vigor em 1 de Janeiro de 1995, visa transpor a directiva para o direito nacional alemão.
O § 3, n.° 1, da Markengesetz dispõe:
«Podem ser protegidos como marcas todos os sinais, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, sons,
representações tridimensionais, incluindo a forma do produto ou da sua embalagem, bem como outras apresentações, incluindo
cores e combinações de cores, aptos a distinguir os produtos ou os serviços de uma empresa dos de outras empresas.»
O § 8 da Markengesetz dispõe:
«(1)

Será recusado o registo dos sinais susceptíveis de serem protegidos como marca com base no § 3, que não possam ser objecto
de representação gráfica.
(2)

Será recusado o registo das marcas
1.
desprovidas de carácter distintivo para os produtos ou serviços;
[…]
(3)

O disposto no n.° 2, pontos 1, 2 e 3, não é aplicável se, antes da decisão sobre o registo e devido à utilização que tenha
sido feita da marca para os produtos e serviços em relação aos quais foi feito o pedido, a marca se tiver implantado no meio
comercial em causa.
Litígio no processo principal e questões prejudiciais
Em 22 de Março de 1995, a Heidelberger Bauchemie requereu ao serviço das patentes o registo, como marca, das cores azul e
amarela. Sob o título «Reprodução da marca» achava‑se um pedaço de papel rectangular, cuja metade superior era de cor azul
e a metade inferior de cor amarela. O pedido era acompanhado da seguinte descrição da marca:
«A marca apresentada é constituída pelas cores da empresa da requerente, que são utilizadas sob todas as formas imagináveis,
em especial nas embalagens e etiquetas.
A referência precisa das cores é a seguinte:
RAL 5015/HKS 47 – azul
RAL 1016/HKS 3 – amarelo.»
O registo da marca foi pedido para uma lista de diferentes produtos de construção civil, designadamente colas, dissolventes,
vernizes, tintas, lubrificantes e materiais isolantes.
O serviço das patentes rejeitou este pedido por decisão de 18 de Setembro de 1996, com o fundamento, por um lado, de que o
sinal cujo registo era pedido não era apto a constituir uma marca e não era susceptível de representação gráfica e, por outro,
por não ter carácter distintivo. No entanto, na sequência da decisão «marca de cor preta/amarela» do Bundesgerichtshof (Alemanha),
de 10 de Dezembro de 1998, o serviço das patentes reanalisou a sua posição. Por decisão de 2 de Maio de 2000, admitiu que
as cores são, em princípio, aptas a constituir uma marca, mas rejeitou o pedido por falta absoluta de carácter distintivo.
A Heidelberger Bauchemie interpôs recurso desta decisão para o Bundespatentgericht.
O Bundespatentgericht considerou que não é certo que marcas de cor, abstractas e sem contornos, possam ser consideradas «sinais»
susceptíveis de representação gráfica, na acepção do artigo 2.° da directiva. Esta disposição tem por objecto sinais claramente
definidos e concretos, directamente visíveis e susceptíveis de representação gráfica. A aptidão de um sinal para ser representado
graficamente, prevista no artigo 2.° da directiva, permite tomar em consideração o princípio da precisão imposto pelo direito
das marcas para permitir o registo. É duvidoso que uma marca de cor, abstracta, possa obedecer a este princípio. O artigo
2.° da directiva deve, portanto, ser interpretado a fim de se precisar se cores ou combinações abstractas de cores se incluem
no conceito de sinais aptos a constituir uma marca. Assim, há que indagar até que ponto o domínio de protecção das «marcas
de cor abstractas» se concilia com a segurança jurídica necessária a todos os operadores do mercado ou se entrava a livre
circulação de mercadorias e de serviços na medida em que confere aos titulares das marcas direitos de monopólio demasiado
importantes que não são razoáveis face aos concorrentes.
Nestas condições, o Bundespatentgericht decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões
prejudiciais:
«As cores ou combinações de cores, quando apresentadas de forma abstracta e sem contornos para inscrição no registo de marcas,
cujas tonalidades são designadas com exibição de uma amostra de cor (de um padrão de cor) e descritas com precisão por referência
a um sistema de classificação de cores reconhecido, preenchem as exigências do artigo 2.° da [directiva], para serem susceptíveis
de constituir uma marca?
Em especial, será tal ‘marca de cor (abstracta)’, para efeitos do referido artigo da directiva,
a)
um sinal,
b)
adequada a distinguir a origem,
c)
susceptível de representação gráfica?»
Quanto às questões prejudiciais
Através das suas questões, que há que analisar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta essencialmente se e,
na afirmativa, em que condições as cores ou combinações de cores, designadas de forma abstracta e sem contornos, podem constituir
uma marca na acepção do artigo 2.° da directiva.
A esse respeito, o Tribunal de Justiça recordou nos n.
os
24 a 26 do seu acórdão de 6 de Maio de 2003, Libertel (C‑104/01, Colect., p. I‑3793), que o Conselho da União Europeia e
a Comissão emitiram uma declaração conjunta, que consta da acta do Conselho quando da adopção da directiva, nos termos da
qual «são da opinião que o artigo 2.° não exclui a possibilidade [...] de registar como marca uma combinação de cores ou uma
única cor [...] desde que elas sejam adequadas a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas»
(JO IHMI n.° 5/96, p. 607).
Uma declaração deste tipo não pode ser tomada em consideração para a interpretação de uma disposição de direito derivado quando,
como no presente caso, o seu conteúdo não encontre qualquer expressão no texto da disposição em causa, não tendo assim relevância
jurídica (acórdãos de 26 de Fevereiro de 1991, Antonissen, C‑292/89, Colect., p. I‑745, n.° 18, e de 29 de Maio de 1997, VAG
Sverige, C‑329/95, Colect., p. I‑2675, n.° 23). O Conselho e a Comissão, aliás, reconheceram expressamente esta limitação
no preâmbulo da sua declaração, segundo o qual «[a]s declarações do Conselho e da Comissão a seguir reproduzidas não são parte
integrante do acto jurídico e não prejudicam, por esse motivo, a sua interpretação através do Tribunal de Justiça das Comunidades
Europeias».
Consequentemente, compete ao Tribunal de Justiça determinar se e, na afirmativa, em que condições o artigo 2.° da directiva
deve ser interpretado no sentido de que as cores ou combinações de cores designadas sem delimitação no espaço podem constituir
uma marca.
O artigo 15.°, n.° 1, do acordo TRIPs prevê que as «combinações de cores […] serão elegíveis para registo enquanto marcas».
No entanto, este acordo não define o conceito de «combinação de cores».
Uma vez que a Comunidade é parte no acordo TRIPs, deve interpretar a sua legislação sobre marcas, na medida do possível, à
luz da letra e da finalidade deste acordo (v., neste sentido, acórdão de 16 de Junho de 1998, Hermès, C‑53/96, Colect., p. I‑3603,
n.° 28).
Consequentemente, há que verificar se o artigo 2.° da directiva pode ser interpretado no sentido de as «combinações de cores»
poderem constituir marcas.
Para constituírem uma marca na acepção do artigo 2.° da directiva, as cores ou combinações de cores devem preencher três condições.
Em primeiro lugar, devem constituir um sinal. Em segundo lugar, esse sinal deve ser susceptível de representação gráfica.
Em terceiro lugar, o sinal deve ser adequado a distinguir os produtos e serviços de uma empresa dos de outras empresas (v.,
neste sentido, acórdão Libertel, já referido, n.° 23).
Tal como o Tribunal de Justiça já decidiu, as cores constituem normalmente uma mera característica das coisas (acórdão Libertel,
já referido, n.° 27). Mesmo no domínio específico do comércio, as cores e as combinações de cores são geralmente utilizadas
pelo seu poder atractivo ou decorativo, sem veicular qualquer significado. No entanto, não se exclui que as cores ou combinações
de cores possam, em relação a um produto ou serviço, constituir um sinal.
Para efeitos de aplicação do artigo 2.° da directiva, deve ser demonstrado que, no contexto em que são empregues, as cores
ou combinações de cores cujo registo é pedido se apresentam efectivamente como um sinal. O objectivo desta exigência é, designadamente,
impedir que o direito das marcas seja desvirtuado de modo a obter uma vantagem concorrencial indevida.
Além disso, resulta de jurisprudência do Tribunal de Justiça (acórdãos de 12 de Dezembro de 2002, Sieckmann, C‑273/00, Colect.,
p. I‑11737, n.
os
46 a 55, e Libertel, já referido, n.
os
28 e 29) que uma representação gráfica, na acepção do artigo 2.° da directiva, deve permitir ao sinal ser representado visualmente,
nomeadamente através de figuras, linhas ou caracteres, de modo que possa ser identificado com exactidão.
O bom funcionamento do sistema do registo de marcas impõe esta interpretação.
O requisito da representação gráfica tem por função, designadamente, definir a própria marca, a fim de determinar o objecto
exacto da protecção conferida pela marca registada ao seu titular.
Com efeito, o registo da marca num registo público tem por objecto torná‑la acessível às autoridades competentes e ao público,
em particular aos operadores económicos.
Por um lado, as autoridades competentes devem conhecer com clareza e precisão a natureza dos sinais constitutivos de uma marca
a fim de poderem cumprir as suas obrigações relativas ao exame prévio dos pedidos de registo bem como à publicação e à manutenção
de um registo adequado e preciso das marcas.
Por outro lado, os operadores económicos devem poder certificar‑se com clareza e precisão dos registos efectuados ou dos pedidos
de registo formulados pelos seus concorrentes actuais ou potenciais e beneficiar, assim, de informações pertinentes sobre
os direitos de terceiros.
Nestas condições, para cumprir o seu papel de marca registada, um sinal deve ser objecto de uma percepção precisa e constante
que garanta a função de origem da referida marca. Tendo em conta a duração do registo de uma marca e o facto de esta poder
ser renovada por períodos mais ou menos longos, conforme previsto pela directiva, a representação deve também ser duradoura.
Daí resulta que uma representação gráfica na acepção do artigo 2.° da directiva deve ser, designadamente, precisa e duradoura.
Para este efeito, uma representação gráfica de duas ou mais cores, que são designadas de forma abstracta e sem contornos,
deve comportar uma disposição sistemática que associe as cores em causa de forma predeterminada e constante.
A simples justaposição de duas ou mais cores, sem forma nem contornos, ou a menção de duas ou mais cores «sob todas as formas
imagináveis», tal como a que é objecto do processo principal, não apresentam os traços de precisão e de constância exigidos
no artigo 2.° da directiva, tal como foi interpretado nos n.
os
25 a 32 do presente acórdão.
Com efeito, tais apresentações possibilitam numerosas combinações diferentes que não permitem ao consumidor apreender e memorizar
uma combinação especial que possa utilizar para reiterar, com segurança, uma experiência de compra, e também não permitem
às autoridades competentes e aos operadores económicos conhecer o alcance dos direitos protegidos que assistem ao titular
da marca.
No que respeita à forma de representar cada uma das cores em causa, resulta dos n.
os
33, 34, 37, 38 e 68 do acórdão Libertel, já referido, que uma amostra da cor em questão acompanhada da sua designação através
de um código de identificação internacionalmente reconhecido pode constituir uma representação gráfica na acepção do artigo
2.° da directiva.
Quanto à questão de saber se, na acepção desta disposição, as cores ou combinações de cores são aptas a distinguir os produtos
ou os serviços de uma empresa dos de outras empresas, é necessário apreciar se essas cores ou combinações de cores são ou
não aptas a transmitir informações precisas, designadamente, quanto à origem de um produto ou de um serviço.
Resulta dos n.
os
40, 41 e 65 a 67 do acórdão Libertel, já referido, que, embora as cores sejam aptas a veicular determinadas associações de
ideias e a suscitar sentimentos, em contrapartida, pela sua natureza, são pouco aptas a comunicar informações precisas. São‑no
tanto menos quanto é certo que são habitual e amplamente utilizadas na publicidade e na comercialização de produtos e serviços,
pelo seu poder de atracção, independentemente de toda e qualquer mensagem precisa.
Salvo em circunstâncias excepcionais, as cores não têm carácter distintivo
ab initio
, mas podem eventualmente adquiri‑lo na sequência de uma utilização relacionada com os produtos ou os serviços reivindicados.
Nestes limites, há que admitir que, na acepção do artigo 2.° da directiva, as cores e combinações de cores, designadas de
modo abstracto e sem contornos, podem ser adequadas a distinguir os produtos ou os serviços de uma empresa dos de outras empresas.
Há que acrescentar que, mesmo que uma combinação de cores cujo registo como marca é pedido preencha os requisitos para poder
constituir uma marca na acepção do artigo 2.° da directiva, é ainda necessário que a autoridade competente em matéria de registo
de marcas aprecie se a combinação reivindicada preenche os outros requisitos previstos, designadamente, no artigo 3.° da directiva,
para ser registada como marca para os produtos ou os serviços da empresa que solicita o registo. Esta análise deve ter em
conta todas as circunstâncias relevantes do caso em exame, incluindo, eventualmente, o uso que foi feito do sinal cujo registo
como marca é pedido (acórdãos Libertel, já referido, n.° 76, e de 12 de Fevereiro de 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99,
ainda não publicado na Colectânea, n.° 37). Tal análise deve ainda ter em conta o interesse geral em não limitar indevidamente
a disponibilidade das cores para os restantes operadores que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais
é pedido o registo (acórdão Libertel, já referido, n.
os
52 a 56).
Tendo em conta o exposto, há que responder às questões submetidas que as cores ou combinações de cores, designadas no pedido
de registo de forma abstracta e sem contornos, cujas tonalidades são enunciadas por referência a uma amostra de cor e precisadas
segundo um sistema de classificação de cores internacionalmente reconhecido, podem constituir uma marca na acepção do artigo
2.° da directiva, na medida em que:
–
seja demonstrado que, no contexto em que são empregues, essas cores ou combinações de cores se apresentam efectivamente como
um sinal e em que
–
o pedido de registo comporte uma disposição sistemática que associe as cores em questão de forma predeterminada e constante.
Mesmo se uma combinação de cores preencher os requisitos para poder constituir uma marca na acepção do artigo 2.° da referida
directiva, é ainda necessário que a autoridade competente em matéria de registo de marcas aprecie se a combinação reivindicada
preenche os outros requisitos previstos, designadamente, no artigo 3.° da mesma directiva, para ser registada como marca para
os produtos ou os serviços da empresa que solicita o registo. Esta análise deve ter em conta todas as circunstâncias relevantes
do caso em exame, incluindo, eventualmente, o uso que foi feito do sinal cujo registo como marca é pedido. Tal análise deve
ainda ter em conta o interesse geral em não limitar indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores
que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais é pedido o registo.
Quanto às despesas
As despesas efectuadas pelos Governos neerlandês e do Reino Unido e pela Comissão, que apresentaram observações ao Tribunal,
não são reembolsáveis. Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante
o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas.
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Segunda Secção),
pronunciando‑se sobre as questões submetidas pelo Bundespatentgericht, por despacho de 22 de Janeiro de 2002, declara:
As cores ou combinações de cores, designadas no pedido de registo de forma abstracta e sem contornos, cujas tonalidades são
enunciadas por referência a uma amostra de cor e precisadas segundo um sistema de classificação de cores internacionalmente
reconhecido, podem constituir uma marca na acepção do artigo 2.° da Primeira Directiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro
de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas, na medida em que:
–
seja demonstrado que, no contexto em que são empregues, essas cores ou combinações de cores se apresentam efectivamente como
um sinal e em que
–
o pedido de registo comporte uma disposição sistemática que associe as cores em questão de forma predeterminada e constante.
Mesmo se uma combinação de cores preencher os requisitos para poder constituir uma marca na acepção do artigo 2.° da referida
directiva, é ainda necessário que a autoridade competente em matéria de registo de marcas aprecie se a combinação reivindicada
preenche os outros requisitos previstos, designadamente, no artigo 3.° da mesma directiva, para ser registada como marca para
os produtos ou os serviços da empresa que solicita o registo. Esta análise deve ter em conta todas as circunstâncias relevantes
do caso em exame, incluindo, eventualmente, o uso que foi feito do sinal cujo registo como marca é pedido. Tal análise deve
ainda ter em conta o interesse geral em não limitar indevidamente a disponibilidade das cores para os restantes operadores
que oferecem produtos ou serviços do tipo daqueles para os quais é pedido o registo.
Timmermans
Puissochet
Cunha Rodrigues
Schintgen
Colneric
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 24 de Junho de 2004.
O secretário
O presidente da Segunda Secção
R. Grass
C. W. A. Timmermans
–
Língua do processo: alemão.