CELEX: 62006CJ0017
Mărci
Articolul 5 alineatul (1) litera (a) și articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Prima Directivă 89/104/CEE
Dreptul titularului unei mărci înregistrate de a se opune utilizării de către un terț a unui semn identic cu marca
Utilizarea semnului ca denumire socială, nume comercial sau emblemă
Dreptul terțului de a-și utiliza numele

Cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privește interpretarea articolului 5 alineatul (1) din Prima directivă 89/104/CEE
a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1,
Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92, denumită în continuare „directiva”).
Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Céline SA, pe de o parte, și Céline SARL, pe de altă parte, în
legătură cu utilizarea de către aceasta din urmă a denumirii sociale „Céline” și a emblemei „Céline”.

Cadrul juridic
Articolul 5 din directivă, intitulat „Drepturi conferite de marcă”, prevede la alineatele (1), (3) și (5):
„(1)      Marca înregistrată conferă titularului său următoarele drepturi exclusive. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui
terț să utilizeze, fără consimțământul său, în cadrul comerțului:
(a)      un semn identic mărcii pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care aceasta este înregistrată;
(b)      un semn pentru care, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca și din cauza identității sau a similitudinii
produselor sau serviciilor aflate sub incidența mărcii și a semnului, există în mintea publicului un risc de confuzie care
conține riscul de asociere între semn și marcă;
[…]
(3)      În temeiul alineatelor (1) și (2), poate fi interzis,
inter alia
:
(a)      să se aplice semnul pe produse sau pe ambalajul acestora;
(b)      să se ofere produsele, să fie comercializate sau să fie deținute în acest scop sau să se ofere sau să se furnizeze servicii
sub acest semn;
(c)      să se importe sau să se exporte produsele sub acest semn
(d)      să se utilizeze semnul în documentele de afaceri sau în publicitate.
[…]
(5)      Alineatele (1)-(4) nu aduc atingere dispozițiilor în orice stat membru referitoare la protecția împotriva utilizării unui
semn în alte scopuri decât acelea de a distinge produsele sau serviciile, atunci când utilizarea acestui produs [a se citi
„semn”] fără motive întemeiate atrage foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori aduce atingere
acestora.”
Articolul 6 din directivă, intitulat „Limitarea efectelor mărcii”, prevede la alineatul (1):
„Dreptul conferit de marcă nu permite titularului său să interzică unui terț utilizarea, în cadrul comerțului,
(a) a numelui și a adresei sale;
[…]
atât timp cât sunt folosite conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.”

Acțiunea principală și întrebarea preliminară
Céline SA, societate constituită sub această denumire la 9 iulie 1928, are drept activitate principală crearea și comercializarea
de articole vestimentare și de accesorii.
La 19 aprilie 1948, această societate a depus marca verbală CÉLINE, a cărei înregistrare a fost reînnoită în mod constant
începând de atunci, ultima dată la 6 martie 1998, pentru a desemna toate produsele din clasele 1-42 în sensul Aranjamentului
de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie
1957, astfel cum a fost revizuit și modificat, în special „articole de îmbrăcăminte și încălțăminte”.
Domnul Grynfogel s‑a înscris, la 25 septembrie 1950, în Registrul comerțului și al societăților din Nancy, pentru exploatarea
unui fond de comerț de confecții bărbați și de damă cu emblema „Céline”.
Céline SARL a declarat că a dobândit dreptul de utilizare a emblemei „Céline” de la domnul Grynfogel, prin intermediul întreprinzătorilor
succesivi care au exploatat acest fond de comerț. Această societate a fost înmatriculată în Registrul comerțului și al societăților
la 31 ianuarie 1992, în vederea exploatării, sub emblema amintită, a unui fond de comerț pentru comercializare de prêt‑à‑porter,
lenjerie, confecții, blănuri, îmbrăcăminte și diverse accesorii.
Informată despre această stare de fapt, Céline SA a chemat în judecată Céline SARL pentru a i se interzice acesteia actele
de contrafacere a mărcii CÉLINE și actele de concurență neloială prin uzurparea denumirii sociale „Céline” și a emblemei „Céline”,
precum și pentru a obține repararea prejudiciilor sale.
Prin Hotărârea din 27 iunie 2005, tribunal de grande instance de Nancy a admis toate cererile formulate de Céline SA și a
interzis Céline SARL orice utilizare a termenului „Céline”, singur sau în combinație, indiferent în ce calitate, a dispus
modificarea denumirii sale sociale pentru a adopta un termen care nu este susceptibil de confuzie cu marca anterioară CÉLINE
și nici cu emblema „Céline” și a obligat‑o la plata a 25 000 de euro către Céline SA, cu titlu de despăgubiri.
La 4 iulie 2005, Céline SARL a declarat apel împotriva acestei hotărâri în fața cour d’appel de Nancy, susținând că utilizarea
unui semn identic cu marca verbală anterioară ca denumire socială sau emblemă se situează în afara domeniului contrafacerii,
din moment ce nici denumirea socială și nici emblema nu au funcția de a distinge produse sau servicii, și că, în orice caz,
nu poate exista confuzie în percepția publicului cu privire la originea produselor vizate, datorită poziției exclusive a Céline
SA pe piața vestimentației și a accesoriilor de lux.
Cour d’appel de Nancy a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară:
„Articolul 5 alineatul (1) din directivă […] trebuie interpretat în sensul că adoptarea de către un terț neautorizat în acest
scop a unei mărci verbale înregistrate drept denumire socială, nume comercial sau emblemă, în cadrul unei activități de comercializare
a unor produse identice, constituie un act de utilizare a acestei mărci în cadrul comerțului, căruia titularul este îndreptățit
să îi pună capăt în temeiul drepturilor sale exclusive?”

Cu privire la întrebarea preliminară
Prin intermediul întrebării formulate, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă utilizarea drept
denumire socială, nume comercial sau emblemă, de către un terț neautorizat în acest scop a unui semn identic cu o marcă verbală
anterioară, în cadrul unei activități de comercializare a unor produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată marca,
reprezintă o utilizare căreia titularul mărcii este îndreptățit să îi pună capăt în conformitate cu articolul 5 alineatul
(1) din directivă.

Cu privire la interpretarea articolului 5 alineatul (1) litera (a) din directivă
Potrivit articolului 5 alineatul (1) prima teză din directivă, marca înregistrată conferă titularului său un drept exclusiv.
În temeiul aceluiași alineat litera (a), acest drept exclusiv îndreptățește titularul să interzică oricărui terț să utilizeze,
în cadrul comerțului, fără consimțământul său, un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice cu cele pentru
care aceasta este înregistrată. Alte dispoziții ale directivei, cum este articolul 6, definesc anumite limite ale efectelor
mărcii.
Pentru a evita ca protecția acordată titularului mărcii să varieze de la un stat membru la altul, revine Curții sarcina de
a da o interpretare uniformă articolului 5 alineatul (1) din directivă, în special noțiunii „utilizare” prevăzute la acest
articol (Hotărârea din 12 noiembrie 2002, Arsenal Football Club, C‑206/01, Rec., p. I‑10273, punctul 45, și Hotărârea din
25 ianuarie 2007, Adam Opel, C‑48/05, Rep., p. I‑1017, punctul 17).
După cum rezultă din jurisprudența Curții (Hotărârea Arsenal Football Club, citată anterior, Hotărârea din 16 noiembrie 2004,
Anheuser‑Busch, C‑245/02, Rec., p. I‑10989, și Hotărârea Adam Opel, citată anterior), titularul unei mărci înregistrate poate
interzice utilizarea de către un terț a unui semn identic cu marca sa, în aplicarea articolului 5 alineatul (1) litera (a)
din directivă, numai dacă sunt îndeplinite următoarele patru condiții:
–        utilizarea să aibă loc în cadrul comerțului;
–        utilizarea să aibă loc fără consimțământul titularului mărcii;
–        utilizarea să aibă loc pentru produse și servicii identice cu cele pentru care a fost înregistrată marca și
–        utilizarea să aducă atingere sau să fie susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii și, în special, funcției sale esențiale
de a garanta consumatorilor proveniența produselor sau a serviciilor.
În acțiunea principală, este cert că utilizarea unui semn identic cu marca în cauză are loc în contextul unei activități comerciale
ce vizează un avantaj economic, și nu în domeniul privat. În consecință, acest semn este utilizat în cadrul comerțului (a
se vedea, prin analogie, Hotărârile Arsenal Football Club, punctul 40, și Adam Opel, punctul 18, citate anterior).
Este cert totodată că utilizarea semnului respectiv a avut loc fără consimțământul titularului mărcii în cauză în acțiunea
principală.
Céline SARL contestă, în schimb, existența unei utilizări a semnului identic cu marca în cauză „pentru produse”, în sensul
articolului 5 alineatul (1) litera (a ) din directivă.
Din economia articolului 5 din directivă rezultă că utilizarea unui semn pentru produse sau servicii, în sensul alineatelor
(1) și (2) ale acestui articol, este o utilizare în scopul de a distinge produsele sau serviciile respective, în timp ce alineatul
(5) al aceluiași articol are în vedere „utilizarea unui semn în alte scopuri decât de a distinge produsele sau serviciile”
(Hotărârea din 23 februarie 1999, BMW, C‑63/97, Rec., p. I‑905, punctul 38).
Or, o denumire socială, un nume comercial sau o emblemă nu au, în sine, funcția de a distinge produse sau servicii (a se vedea
în acest sens Hotărârea din 21 noiembrie 2002, Robelco, C‑23/01, Rec., p. I‑10913, punctul 34, și Hotărârea Anheuser‑Busch,
citată anterior, punctul 64). Într‑adevăr, o denumire socială are ca obiect identificarea unei societăți, în timp ce un nume
comercial sau o emblemă are ca obiect desemnarea unui fond de comerț. Așadar, atunci când utilizarea unei denumiri sociale,
a unui nume comercial sau a unei embleme se limitează la identificarea unei societăți sau la desemnarea unui fond de comerț,
această utilizare nu ar putea fi considerată ca având loc „pentru produse sau servicii” în sensul articolului 5 alineatul
(1) din directivă.
În schimb, atunci când un terț aplică semnul care constituie denumirea sa socială, numele său comercial sau emblema sa pe
produsele pe care le comercializează, are loc o utilizare „pentru produse”, în sensul articolului 5 alineatul (1) din directivă
(a se vedea în acest sens Hotărârile Arsenal Football Club, punctul 41, și Adam Opel, punctul 20, citate anterior).
În plus, chiar în lipsa aplicării semnului, are loc o utilizare „pentru produse sau servicii” în sensul prevederii menționate
atunci când terțul utilizează semnul respectiv astfel încât se stabilește o legătură între semnul care constituie denumirea
socială, numele comercial sau emblema terțului și produsele comercializate sau serviciile furnizate de terț.
În acțiunea principală, revine instanței de trimitere sarcina să verifice dacă utilizarea semnului „Céline” de către Céline
SARL constituie o utilizare pentru produsele respective în sensul articolului 5 alineatul (1) din directivă.
În final, Céline SARL susține că nu ar putea exista confuzie în percepția publicului cu privire la originea produselor vizate.
Astfel cum s‑a amintit la punctul 16 din prezenta hotărâre, în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (a) din directivă,
utilizarea de către un terț care nu a fost autorizat în acest scop a unui semn identic cu o marcă înregistrată pentru produse
sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată această marcă nu poate fi interzisă decât dacă aduce atingere
sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii și în special funcției sale esențiale, de a garanta consumatorilor
proveniența produselor sau a serviciilor.
Acest lucru este valabil atunci când semnul este utilizat de terț pentru produsele sau serviciile sale într‑un mod pe care
consumatorii l‑ar putea interpreta ca desemnând proveniența produselor sau a serviciilor în cauză. Într‑adevăr, într‑o asemenea
situație, utilizarea semnului respectiv este de natură să pună în pericol funcția esențială a mărcii, întrucât, pentru ca
marca să poată juca rolul său de element esențial al sistemului concurențial nedenaturat pe care Tratatul CE înțelege să îl
instituie și să îl mențină, aceasta trebuie să reprezinte garanția faptului că toate produsele sau serviciile pe care le desemnează
au fost fabricate sau furnizate sub controlul unei unice întreprinderi, căreia i se poate atribui responsabilitatea calității
acestora (a se vedea în acest sens Hotărârea Arsenal Football Club, citată anterior, punctul 48 și jurisprudența citată, precum
și punctele 56-59).
În acțiunea principală, revine instanței de trimitere sarcina să verifice dacă utilizarea semnului „Céline” de către Céline
SARL aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii CÉLINE și în special funcției sale esențiale.

Cu privire la interpretarea articolului 6 alineatul (1) litera (a) din directivă
Conform unei jurisprudențe constante, revine Curții să furnizeze instanței de trimitere toate elementele de interpretare proprii
dreptului comunitar care pot fi utile pentru soluționarea cauzei cu care este sesizată, indiferent dacă această instanță s-a
referit sau nu la acestea în enunțul întrebărilor sale (Hotărârea Adam Opel, citată anterior, punctul 31 și jurisprudența
citată).
În această privință, trebuie amintit că, potrivit articolului 6 alineatul (1) litera (a) din directivă, dreptul conferit de
marcă nu permite titularului său să interzică unui terț utilizarea, în cadrul comerțului, a numelui și a adresei sale, atât
timp cât sunt folosite conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial.
Curtea a statuat că această prevedere nu se limitează la numele persoanelor fizice (Hotărârea Anheuser‑Busch, citată anterior,
punctele 77-80).
Așadar, în ipoteza în care instanța de trimitere ar ajunge la concluzia că, în aplicarea articolului 5 alineatul (1) litera
(a) din directivă, Céline SA este îndreptățită să interzică utilizarea semnului „Céline” de către Céline SARL și pentru a
permite acestei instanțe să soluționeze litigiul pendinte în fața sa, trebuie să se examineze dacă, într‑o situație precum
cea din acțiunea principală, articolul 6 alineatul (1) litera (a) din directivă se opune ca titularul unei mărci să interzică
unui terț să utilizeze ca denumire socială sau ca nume comercial un semn identic cu marca sa.
Curtea a statuat că exigența utilizării „conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial”, astfel cum este
prevăzută la articolul 6 alineatul (1) din directivă, constituie, în esență, expresia unei obligații de loialitate față de
interesele legitime ale titularului unei mărci (Hotărârea Anheuser‑Busch, citată anterior, punctul 82).
În această privință, trebuie amintit că îndeplinirea condiției menționate, de utilizare loială, trebuie apreciată ținând cont
de măsura în care, pe de o parte, utilizarea numelui său de către terț este înțeleasă de publicul vizat sau cel puțin de o
parte semnificativă a acestui public ca indicând o legătură între produsele sau serviciile terțului și titularul mărcii sau
o persoană autorizată să utilizeze marca și, pe de altă parte, de măsura în care terțul ar fi trebuit să fie conștient de
acest fapt. Constituie totodată un factor care trebuie luat în considerare în cadrul acestei aprecieri împrejurarea că este
vorba despre o marcă având un anumit renume în statul membru în care este înregistrată sau în care se solicită protecția acesteia,
renume de care terțul ar putea profita pentru comercializarea produselor sau a serviciilor sale (Hotărârea Anheuser‑Busch,
citată anterior, punctul 83).
Revine instanței de trimitere să efectueze o evaluare globală a tuturor împrejurărilor pertinente ale cauzei din acțiunea
principală pentru a aprecia, mai precis, dacă se poate considera că Céline SARL practică o concurență neloială față de Céline
SA (a se vedea în acest sens Hotărârea Anheuser‑Busch, citată anterior, punctul 84).
Având în vedere totalitatea considerațiilor precedente, este necesar să se răspundă la întrebarea adresată că utilizarea de
către un terț care nu a fost autorizat în acest scop a unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei embleme identice
cu o marcă anterioară, în cadrul unei activități de comercializare a unor produse identice cu cele pentru care a fost înregistrată
această marcă, constituie o utilizare pe care titularul mărcii respective este îndreptățit să o interzică în conformitate
cu articolul 5 alineatul (1) litera (a) din directivă, în cazul care este vorba despre o utilizare pentru produse care aduce
atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii.
În acest ultim caz, articolul 6 alineatul (1) litera (a) din directivă se poate opune unei astfel de interdicții numai dacă
utilizarea de către terț a denumirii sale sociale sau a numelui său comercial are loc conform practicilor loiale în domeniul
industrial sau comercial.

Cu privire la cheltuielile de judecată
Întrucât, în privința părților din acțiunea principală, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere,
este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta
observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.
Pentru aceste motive, Curtea (Marea Cameră) declară:
Utilizarea de către un terț care nu a fost autorizat în acest scop a unei denumiri sociale, a unui nume comercial sau a unei
embleme identice cu o marcă anterioară, în cadrul unei activități de comercializare a unor produse identice cu cele pentru
care a fost înregistrată această marcă, constituie o utilizare pe care titularul mărcii respective este îndreptățit să o interzică
în conformitate cu articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Prima directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988
de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, în cazul în care este vorba despre o utilizare pentru produse
care aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcțiilor mărcii.
În acest ultim caz, articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Directiva 89/104 se poate opune unei astfel de interdicții numai
dacă utilizarea de către terț a denumirii sale sociale sau a numelui său comercial are loc conform practicilor loiale în domeniul
industrial sau comercial.
Semnături
*
Limba de procedură: franceza.