CELEX: 62008TJ0292
Marca comunitária
Processo de oposição
Pedido de marca comunitária nominativa OFTEN
Marca nacional nominativa anterior OLTEN
Motivo relativo de recusa
Risco de confusão
Semelhança dos sinais
Semelhança dos produtos
Artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 40/94 [actual artigo 8.º, n.º 1, alínea b), do Regulamento (CE) n.º 207/2009]
Prova da utilização séria da marca anterior
Artigo 43.º, n.os 2 e 3, do Regulamento n.º 40/94 (actual artigo 42.º, n.os 2 e 3, do Regulamento n.º 207/2009)
Objecto do litígio perante a Câmara de Recurso
Artigos 61.º e 62.º do Regulamento n.º 40/94 (actuais artigos 63.º e 64.º do Regulamento n.º 207/2009)

Antecedentes do litígio
Em 5 de Agosto de 2002, a recorrente, a Industria de Diseño Textil (Inditex), SA, apresentou um pedido de registo de marca
comunitária no Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (IHMI), de harmonia com o disposto
no Regulamento (CE) n.° 40/94 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (JO 1994, L 11, p. 1), conforme
alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.° 207/2009 do Conselho, de 26 de Fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária
(JO L 78, p. 1)].
A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo OFTEN.
Os produtos para os quais o registo foi pedido estão incluídos, nomeadamente, na classe 14, na acepção do Acordo de Nice relativo
à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, de 15 de Junho de 1957, conforme revisto
e alterado, e correspondem à descrição seguinte: «Metais preciosos e suas ligas e produtos nestas matérias ou em plaqué não
incluídos noutras classes; joalharia, bijutaria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos; alfinetes de adereço;
alfinetes de gravata; estojos para agulhas (em metais preciosos); argolas de guardanapos (em metais preciosos); objectos de
arte em metais preciosos; porta‑chaves de fantasia; medalhas; moedas; ourivesaria (com excepção de facas, garfos e colheres);
insígnias em metais preciosos; ornamentos para sapatos e chapéus em metais preciosos; cinzeiros, em metais preciosos, para
fumadores; botões de punho».
O pedido de marca comunitária foi publicado no
Boletim de Marcas Comunitárias
n.° 31/2004, de 2 de Agosto de 2004.
Em 26 de Outubro de 2004, Roberto Fernando Marín Díaz de Cerio deduziu oposição, ao abrigo do disposto no artigo 42.° do Regulamento
n.° 40/94 (actual artigo 41.° do Regulamento n.° 207/2009), ao registo da marca pedida para os produtos referidos no n.° 3,
supra
.
A oposição baseava‑se nas seguintes três marcas espanholas:
–        a marca nominativa
OLTEN
, registada em 5 de Setembro de 1988 (n.° 1182270) para produtos incluídos na classe 14;
–        a marca figurativa, registada em 5 de Março de 1990  (n.° 1293560) para produtos incluídos na classe 14, a seguir reproduzida:
–        a marca figurativa, registada em 20 de Novembro de 2002 (n.° 2460666) para produtos incluídos na classe 14, a seguir reproduzida:
O motivo invocado em apoio da oposição foi o referido no artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 (actual artigo
8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 207/2009).
Por carta de 2 de Setembro de 2005, a recorrente pediu que R. F. Marín Díaz de Cerio fizesse a prova da utilização séria das
marcas anteriores, em conformidade com o disposto no artigo 43.°, n.
os
2 e 3, do Regulamento n.° 40/94 (actual artigo 42.°, n.
os
2 e 3, do Regulamento n.° 207/2009).
Em 2 de Fevereiro de 2007, a Divisão de Oposição acolheu parcialmente a oposição, no que diz respeito aos seguintes produtos
incluídos na classe 14: «Produtos em [metais preciosos e suas ligas] ou em plaqué não incluídos noutras classes; joalharia,
bijutaria, relojoaria e instrumentos cronométricos; alfinetes de adereço; alfinetes de gravata; porta‑chaves de fantasia;
medalhas; insígnias em metais preciosos; ornamentos para sapatos e chapéus em metais preciosos; botões de punho». Considerou,
nomeadamente, que a utilização séria da marca anterior
OLTEN
tinha sido demonstrada no que se refere aos «relógios» incluídos na classe 14 e que existia um risco de confusão, no que
diz respeito aos produtos em causa, entre a marca pedida e a referida marca anterior.
Em 28 de Março de 2007, a recorrente interpôs recurso para o IHMI, ao abrigo do disposto nos artigos 57.° a 62.° do Regulamento
n.° 40/94 (actuais artigos 58.° a 64.° do Regulamento n.° 207/2009), da decisão da Divisão de Oposição. No quadro desse recurso,
contestou a apreciação da Divisão de Oposição no tocante à semelhança das marcas em causa e à existência de um risco de confusão.
Por decisão de 24 de Abril de 2008 (a seguir «decisão impugnada»), a Segunda Câmara de Recurso do IHMI negou provimento ao
recurso. Em particular, considerou que, dada a semelhança dos produtos em causa e as grandes semelhanças visuais e fonéticas
entre a marca pedida e a marca anterior
OLTEN
, podia existir um risco de confusão entre essas marcas no espírito do público espanhol em causa.

Tramitação processual e pedidos das partes
A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne anular a decisão impugnada, em relação à totalidade ou a parte
dos produtos para os quais o registo da marca foi recusado.
O IHMI conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
–        negar provimento ao recurso;
–        condenar a recorrente nas despesas.
Por o juiz T. Tchiper estar impedido de participar na deliberação posterior ao encerramento da fase oral do processo, o juiz
L. Truchot foi designado, em aplicação do artigo 32.°, n.° 3, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, para completar
a Secção.
Por despacho de 5 de Julho de 2010, o Tribunal Geral (Sexta Secção), na sua nova composição, reabriu a fase oral do processo,
tendo as partes sido informadas de que seriam ouvidas, numa nova audiência, em 6 de Setembro de 2010.
Por cartas de, respectivamente, 9 e 15 de Julho de 2010, a recorrente e o IHMI informaram o Tribunal Geral de que renunciavam
a ser novamente ouvidos. A outra parte no processo perante a Câmara de Recurso do IHMI não respondeu à convocação do Tribunal.
Em consequência, o presidente da Sexta Secção decidiu declarar encerrada a fase oral do processo.

Questão de direito
Em apoio do seu recurso, a recorrente invoca três fundamentos relativos, em primeiro lugar, à violação dos artigos 61.° e
62.° do Regulamento n.° 40/94 (actuais artigos 63.° e 64.° do Regulamento n.° 207/2009), em segundo lugar, à violação do artigo
43.°, n.° 2, do referido regulamento e, em terceiro lugar, à violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), desse regulamento.

Quanto ao primeiro fundamento, relativo à violação dos artigos 61.° e 62.° do Regulamento n.° 40/94
Argumentos das partes
A recorrente sustenta que a Câmara de Recurso violou os artigos 61.° e 62.° do Regulamento n.° 40/94, ao omitir examinar as
questões, por um lado, da prova da utilização séria da marca anterior
OLTEN
e, por outro, da semelhança dos produtos em causa. Essas duas questões foram debatidas perante a Divisão de Oposição, tendo
a recorrente sustentado, por um lado, que a utilização da marca anterior
OLTEN
não tinha sido provada e, por outro, que os produtos em causa, com excepção dos da relojoaria, eram diferentes.
Segundo a recorrente, por virtude do princípio da continuidade funcional existente entre as diferentes instâncias do IHMI,
a Câmara de Recurso estava obrigada a examinar essas questões, ainda que não tenham sido suscitadas perante ela. A  fundamentação
exposta no n.° 26 da decisão impugnada é insuficiente a esse respeito.
O IHMI contesta os argumentos da recorrente.
Apreciação do Tribunal Geral
Nos termos do artigo 61.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 (o artigo 61.°, n.° 1, passou a artigo 63.°, n.° 1, do Regulamento
n.° 207/2009), se o recurso for admissível, a Câmara de Recurso verificará se lhe pode ser dado provimento.
Nos termos do artigo 62.°, n.° 1, do mesmo regulamento (o artigo 62.°, n.° 1, passou a artigo 64.°, n.° 1, do Regulamento
n.° 207/2009), depois de analisar o mérito do recurso, a Câmara de Recurso delibera sobre ele e pode exercer as competências
da instância que tomou a decisão contestada, ou remeter o processo à referida instância, para lhe ser dado seguimento.
Há que salientar, a título preliminar, que, embora, na sua petição, a recorrente se refira ao artigo 62.°, n.° 2, do Regulamento
n.° 40/94, resulta da sua argumentação, bem como de uma precisão aduzida na audiência, que, na realidade, ela pede a aplicação
do n.° 1 do referido artigo.
Resulta dessa disposição que, por efeito do recurso pelo qual foi solicitada a intervir, a Câmara de Recurso é chamada a proceder
a uma nova apreciação completa do mérito da oposição, tanto quanto à matéria de direito como à matéria de facto (acórdão do
Tribunal de Justiça de 13 de Março de 2007, IHMI/Kaul, C‑29/05 P, Colect., p. I‑2213, n.° 57).
Deve recordar‑se, além disso, que, nos termos do artigo 74.°, n.° 1, do Regulamento n.° 40/94 (actual artigo 76.°, n.° 1,
do Regulamento n.° 207/2009), num processo respeitante a motivos relativos de recusa do registo, como o que está em causa
no caso em apreço, o exame oficioso dos factos a que o IHMI procede se deve limitar às alegações de facto e aos pedidos apresentados
pelas partes.
No quadro de um processo de oposição, os critérios de aplicação de um motivo relativo de recusa de registo, como os de qualquer
outra disposição invocada em apoio dos pedidos apresentados pelas partes, fazem naturalmente parte dos elementos de direito
submetidos ao exame do IHMI. Uma questão de direito pode ter de ser decidida pelo IHMI, mesmo que não tenha sido suscitada
pelas partes, se a resolução dessa questão for necessária para assegurar uma correcta aplicação do Regulamento n.° 40/94,
tendo em conta os fundamentos e os pedidos apresentados pelas partes. Faz, portanto, também parte dos elementos de direito
submetidos à Câmara de Recurso uma questão de direito que deva ser necessariamente examinada para a apreciação dos fundamentos
invocados pelas partes e para o deferimento ou indeferimento dos pedidos, mesmo que as partes não se tenham manifestado sobre
essa questão e mesmo que o IHMI não se tenha pronunciado sobre esse aspecto [acórdãos do Tribunal Geral de 1 de Fevereiro
de 2005, SPAG/IHMI – Dann e Backer (HOOLIGAN), T‑57/03, Colect., p. II‑287, n.° 21, e de 13 de Junho de 2007, Grether/IHMI
– Crisgo (Thailand) (FENNEL), T‑167/05, não publicado na Colectânea, n.° 104].
No caso em apreço, a recorrente sustenta, em substância, que a Câmara de Recurso não examinou a oposição de forma completa,
tendo omitido apreciar, por um lado, a prova da utilização séria da marca
OLTEN
e, por outro, a semelhança entre os produtos em causa. Admite não ter suscitado essas duas questões no quadro do seu recurso
para a Câmara de Recurso, mas considera que elas faziam parte do quadro do litígio perante a Divisão de Oposição e, portanto,
do recurso para a Câmara de Recurso.
Deve determinar‑se se as questões em causa entravam efectivamente no quadro do litígio submetido à Câmara de Recurso.
No tocante, em primeiro lugar, à prova da utilização séria da marca anterior
OLTEN
, deve recordar‑se que uma oposição baseada na existência de um risco de confusão, na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea
b), do Regulamento n.° 40/94, não submete necessariamente ao IHMI a questão da utilização séria.
Com efeito, trata‑se de uma questão prévia que, uma vez suscitada pelo requerente da marca, deve ser resolvida antes de a
oposição propriamente dita ser examinada [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 16 de Março de 2005, L’Oréal/IHMI
– Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, Colect., p. II‑949, n.° 26].
O pedido de prova da utilização séria feito pelo requerente da marca acrescenta ao processo de oposição essa questão prévia
e, neste sentido, modifica o seu conteúdo, na medida em que constitui um pedido novo e específico ligado a considerações de
facto e de direito distintas das que deram lugar à dedução de oposição contra o registo de uma marca comunitária [v., neste
sentido, acórdão do Tribunal Geral de 18 de Outubro de 2007, AMS/IHMI – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services),
T‑425/03, Colect., p. II‑4265, n.° 112].
Daqui resulta que a questão da utilização séria tem um carácter específico e prévio, visto que conduz a determinar se, para
efeitos do exame da oposição, a marca anterior se pode reputar registada para os produtos ou os serviços em causa, razão pela
qual a referida questão não se inscreve no quadro do exame da oposição propriamente dita, baseada na existência de um risco
de confusão com essa marca.
No caso em apreço, está assente, por um lado, que a questão da utilização séria foi suscitada pela recorrente, perante a Divisão
de Oposição, e foi examinada por esta antes de proceder à apreciação da procedência da oposição e, por outro, que essa questão
não foi levada à Câmara de Recurso, tendo‑se a recorrente limitado a contestar a apreciação da Divisão de Oposição relativa
à existência de um risco de confusão.
Por isso, contrariamente ao que sustenta a recorrente, a questão da utilização séria não constituía uma questão de direito
que tivesse necessariamente de ser examinada pela Câmara de Recurso para resolver o litígio que lhe estava submetido.
Essa conclusão não é infirmada pelas considerações, invocadas pela recorrente, relativas à continuidade funcional entre as
instâncias do IHMI.
É certo que, tendo presente essa continuidade, a extensão do exame que a Câmara de Recurso é obrigada a efectuar em relação
à decisão que é objecto do recurso não é, em princípio, determinada pelos fundamentos invocados pela parte que interpôs o
recurso. Mesmo que a parte que interpôs o recurso não tenha suscitado um fundamento específico, a Câmara de Recurso está,
todavia, obrigada a examinar o recurso à luz de todos os elementos de direito e de facto pertinentes [acórdãos do Tribunal
Geral de 23 de Setembro de 2003, Henkel/IHMI – LHS (UK) (KLEENCARE), T‑308/01, Colect., p. II‑3253, n.° 29, e HOOLIGAN, já
referido, n.° 18].
Assim, a Câmara de Recurso está obrigada a fundamentar a sua decisão, tendo em conta todos os elementos presentes na decisão
perante ela contestada e à luz dos apresentados pela ou pelas partes quer no processo perante a instância do IHMI que decidiu
em primeira instância quer, com reserva dos elementos que não foram aduzidos em tempo útil, no processo de recurso [v. acórdão
do Tribunal Geral de 10 de Julho de 2006, La Baronia de Turis/IHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03,
Colect., p. II‑2085, n.° 58 e a jurisprudência citada].
Não é menos verdade que, no caso em apreço, o fundamento relativo à insuficiência da prova da utilização séria não só não
foi especificamente invocado perante a Câmara de Recurso como também não constituía um elemento pertinente para o exame do
recurso, que estava limitado ao exame da oposição propriamente dita, baseada na existência de um risco de confusão.
Por conseguinte, uma vez que a questão do uso sério não fazia parte do objecto do litígio perante a Câmara de Recurso, a recorrente
não poderá censurar esta Câmara por a não ter examinado.
No tocante, em segundo lugar, à questão da semelhança dos produtos, deve recordar‑se que uma oposição baseada na existência
de um risco de confusão na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94 tem por efeito submeter ao IHMI
a questão da identidade ou da semelhança dos produtos e dos serviços visados pelas marcas em causa assim como a da identidade
ou da semelhança das referidas marcas.
O facto de um ou outro desses aspectos não ter sido explicitamente contestado perante a Câmara de Recurso não tem por efeito
subtrair essa questão à apreciação do IHMI [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 10 de Outubro de 2006, Armacell/IHMI
– nmc (ARMAFOAM), T‑172/05, Colect., p. II‑4061, n.
os
41 e 42, e acórdão AMS Advanced Medical Services, já referido, n.
os
28 e 29].
Essas considerações são confortadas pelo princípio da interdependência dos factores tomados em conta no quadro da apreciação
global do risco de confusão, designadamente entre a semelhança das marcas e a dos produtos e dos serviços abrangidos (v.,
neste sentido, acórdão do Tribunal de Justiça de 18 de Dezembro de 2008, Éditions Albert René/IHMI, C‑16/06 P, Colect., p. I‑10053,
n.° 47).
É assim que, no caso em apreço, a Câmara de Recurso, conhecendo do recurso que se seguiu à oposição baseada na existência
de um risco de confusão, na acepção do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94, foi chamada a conhecer da questão
da semelhança dos produtos em causa, apesar de essa questão não ter sido explicitamente suscitada perante ela.
Além disso, contrariamente ao que sustenta a recorrente, resulta da decisão impugnada que a Câmara de Recurso examinou efectivamente
essa questão.
Com efeito, ela indicou, no n.° 26 da decisão impugnada, que «a semelhança dos produtos da classe 14, para os quais a marca
pedida foi recusada [pela decisão da Divisão de Oposição], com os relógios, em relação aos quais a utilização da marca anterior
foi provada, foi verificada e suficientemente fundamentada».
Resulta desse número que a Câmara de Recurso confirmou integralmente, fazendo‑as suas, as declarações da Divisão de Oposição
quanto à semelhança dos produtos, as quais não foram, aliás, contestadas pela recorrente no quadro do seu recurso para a referida
Câmara.
Há que recordar, a esse propósito, que uma Câmara de Recurso pode legalmente apropriar‑se dos fundamentos de uma decisão tomada
pela Divisão de Oposição, que ficam, assim, a fazer parte integrante da fundamentação da sua decisão [v., neste sentido, acórdãos
do Tribunal Geral de 9 de Julho de 2008, Reber/IHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Colect., p. II‑1927,
n.° 50, e de 24 de Setembro de 2008, HUP Uslugi Polska/IHMI – Manpower (I.T.@MANPOWER), T‑248/05, não publicado na Colectânea,
n.° 49].
Assim, quando, como no caso em apreço, a Câmara de Recurso confirma na integralidade a decisão da instância inferior do IHMI,
esta decisão assim como a sua fundamentação fazem parte do contexto em que a decisão da Câmara de Recurso foi adoptada, contexto
esse que é conhecido pelas partes e que permite ao juiz exercer plenamente a sua fiscalização da legalidade quanto à justeza
da apreciação da Câmara de Recurso (v. acórdão Mozart, já referido, n.° 47 e jurisprudência aí citada).
Por isso, não se poderá considerar que a Câmara de Recurso omitiu examinar a questão da semelhança dos produtos ou fundamentar
a sua decisão sobre essa questão.
Face ao exposto, deve reconhecer‑se que a recorrente não demonstrou que a Câmara de Recurso não efectuou um exame completo
do recurso ou que não fundamentou suficientemente a sua decisão, do ponto de vista do direito.
Por conseguinte, o primeiro fundamento não procede.

Quanto ao segundo fundamento, relativo à violação do artigo 43.°, n.° 2, do Regulamento n.° 40/94
Argumentos das partes
A recorrente sustenta que a prova da utilização séria da marca anterior
OLTEN
foi insuficiente. Com efeito, a prova da utilização feita por R. F. Marín Díaz de Cerio perante a Câmara de Recurso não remete
para a sua marca anterior
OLTEN
, antes fazendo referência às suas marcas figurativas. Por isso, a utilização séria foi demonstrada unicamente em relação
a estas últimas. Assim, foi sem razão que a Câmara de Recurso confirmou as conclusões da Divisão de Oposição relativas à utilização
séria da marca anterior
OLTEN
.
O IHMI contesta os argumentos da recorrente.
Apreciação do Tribunal Geral
Deve recordar‑se que a fiscalização da legalidade, pelo Tribunal Geral, de uma decisão da Câmara de Recurso do IHMI deve fazer‑se
com referência às questões de direito que foram submetidas à Câmara de Recurso [v. acórdão do Tribunal Geral de 31 de Maio
de 2005, Solo Italia/IHMI – Nuova Sala (PARMITALIA), T‑373/03, Colect., p. II‑1881, n.
os
24 e 25 e jurisprudência aí citada].
Por outro lado, resulta do artigo 135.°, n.° 4, do Regulamento de Processo que uma parte não pode alterar o objecto do litígio
perante a Câmara de Recurso.
No caso em apreço, a recorrente sustenta que a utilização séria da marca anterior
OLTEN
não foi demonstrada em relação aos relógios.
Ora, há que salientar que, tal como resulta dos n.
os
30 a 40,
supra
, a questão da utilização séria da marca anterior não fazia parte do objecto do litígio perante a Câmara de Recurso.
Por conseguinte, o fundamento em análise altera o objecto do litígio perante a Câmara de Recurso e é, por essa razão, inadmissível.

Quanto ao terceiro fundamento, relativo à violação do artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento n.° 40/94
Argumentos das partes
A recorrente sustenta que a Câmara de Recurso avaliou de forma errada a semelhança dos produtos e dos sinais em causa, bem
como a existência de um risco de confusão.
No tocante aos produtos em causa, a recorrente admite que os «relógios» visados pela marca anterior
OLTEN
são semelhantes ou idênticos aos «instrumentos cronométricos» e aos «relógios» visados pela marca pedida. Reconhece que os
«produtos de joalharia e de bijutaria» visados pela marca pedida podem igualmente compreender os relógios, sendo a semelhança
entre esses produtos, todavia, média ou pequena. Contesta, em contrapartida, a semelhança entre, por um lado, os «produtos
[em metais preciosos e suas ligas] ou em plaqué não incluídos noutras classes» bem como os «alfinetes de adereço; [os] alfinetes
de gravata; [os] porta‑chaves de fantasia; [as] medalhas; [as] insígnias em metais preciosos; [os] ornamentos para sapatos
e chapéus em metais preciosos; [e os] botões de punho» visados pela marca pedida e, por outro, os «relógios» visados pela
marca anterior
OLTEN
.
Esses produtos têm uma natureza, uma origem, um uso e uma forma de utilização diferentes e não são concorrentes nem complementares.
A sua função estética não é suficiente para os tornar semelhantes aos relógios. Outros objectos, como o vestuário ou os óculos,
desempenham igualmente essa função e podem igualmente ser vendidos em estabelecimentos comerciais de joalharia ou de relojoaria,
sem com isso serem semelhantes a relógios. O facto de os relógios poderem ser fabricados em metais preciosos também não significa
que outros produtos fabricados nessas matérias e incluídos na classe 14, tais como os ornamentos e os adereços, sejam, por
essa razão, semelhantes aos relógios.
No tocante aos sinais em causa,
OFTEN
e
OLTEN
, a diferença resultante da segunda letra de cada um dos sinais reveste uma importância particular do ponto de vista visual.
Resulta da jurisprudência do Tribunal Geral e de decisões anteriores das Câmaras de Recurso do IHMI que, para sinais curtos,
a diferença consistente numa só consoante pode minimizar o efeito de semelhança.
Do ponto de vista fonético, as letras «f» e «l» são distintas, sendo este factor particularmente importante em razão do facto
de o acento tónico recair, para ambos os sinais, sobre a primeira sílaba, respectivamente, «of» e «ol».
De um ponto de vista conceptual, a Câmara de Recurso declarou, sem razão, que os sinais em causa não têm nenhum significado
para o consumidor espanhol. No tocante à marca pedida, o público espanhol tem, em geral, alguns conhecimentos de língua inglesa,
pelo que poderá estabelecer uma ligação imediata com o advérbio inglês «often» (muitas vezes). Este ponto é confirmado pelas
decisões dos tribunais espanhóis invocadas pela recorrente perante o IHMI. No tocante à marca anterior
OLTEN
, não se poderá excluir que uma parte do público pertinente, a saber, os consumidores mais especializados, a associe à cidade
suíça de Olten, que tem uma forte tradição na indústria relojoeira. O elemento conceptual poderá, portanto, ter uma certa
função de diferenciação.
Essas diferenças visuais, fonéticas e conceptuais entre os sinais em causa conduzem a uma semelhança fraca ou medianamente
fraca entre eles.
No tocante à apreciação global do risco de confusão, em primeiro lugar, a recorrente censura a Câmara de Recurso por não ter
matizado a sua apreciação em função do grau de semelhança, maior ou menor, entre os produtos em causa. Em segundo lugar, a
Câmara de Recurso não teve em conta o nível de atenção elevado do consumidor pertinente. Em terceiro lugar, a Câmara de Recurso
não tomou em consideração o facto de os produtos em causa serem vendidos em estabelecimentos especializados, com a ajuda e
a assistência de pessoal especializado, o que torna o risco de confusão menos provável.
A Câmara de Recurso deveria ter tido em conta essas três considerações, que neutralizam em grande parte as fracas ou medianamente
fracas semelhanças visuais e fonéticas entre os sinais em causa, e deveria ter «moderado e matizado» as suas conclusões quanto
ao risco de confusão.
O IHMI contesta os argumentos da recorrente.
Apreciação do Tribunal Geral
Há que salientar, a título preliminar, que a Câmara de Recurso tomou a sua decisão com base na marca anterior
OLTEN
, sem que tenha sido necessário proceder à apreciação do risco de confusão com os outros direitos anteriores.
No quadro do presente recurso, deve, portanto, verificar‑se a legalidade da apreciação efectuada pela Câmara de Recurso quanto
à existência de um risco de confusão entre a marca pedida e a referida marca anterior.
Segundo jurisprudência constante, constitui risco de confusão o risco de que o público possa crer que os produtos ou os serviços
em causa provêm da mesma empresa ou, eventualmente, de empresas economicamente ligadas. Segundo essa mesma jurisprudência,
o risco de confusão deve ser apreciado globalmente, segundo a percepção que o público pertinente tem dos sinais e dos produtos
ou dos serviços em causa, e tendo em conta todos os factores pertinentes do caso em apreço, nomeadamente a interdependência
entre a semelhança dos sinais e a dos produtos ou serviços designados [v. acórdão do Tribunal Geral de 9 de Julho de 2003,
Laboratorios RTB/IHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Colect., p. II‑2821, n.
os
30 a 33 e jurisprudência aí citada].
No caso em apreço, sendo a marca anterior
OLTEN
uma marca espanhola e sendo os produtos visados pelas marcas em causa destinados ao público em geral, o público pertinente
compõe‑se de consumidores médios espanhóis.
No tocante a produtos de relojoaria e de joalharia, que não são comprados regularmente e que o são geralmente por intermédio
de um vendedor, o grau de atenção do consumidor médio deve ser considerado superior ao grau normal de atenção, tal como a
Câmara de Recurso declarou com razão no n.° 25 da decisão impugnada [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 12 de
Fevereiro de 2006, Devinlec/IHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, Colect., p. II‑11, n.° 63].
No que se refere à comparação dos sinais em causa, a recorrente sustenta, em substância, que a Câmara de Recurso não teve
em conta certas diferenças visuais, fonéticas e conceptuais.
No tocante à comparação visual, há que salientar que os sinais em causa, OFTEN e OLTEN, são sinais nominativos da mesma extensão.
Têm em comum quatro das suas cinco letras, apresentadas pela mesma ordem, sendo a primeira letra, aliás, idêntica.
No tocante à comparação fonética, os dois sinais têm uma primeira vogal idêntica, «o», e comportam uma segunda sílaba idêntica,
«ten», o que torna a sua pronúncia similar, e isso a despeito do facto de as primeiras sílabas dos sinais, que são tónicas,
terminarem em consoantes diferentes, a saber, «f» e «l».
Tendo em conta estes elementos, a Câmara de Recurso pôde declarar, com razão, que os sinais em causa apresentam um grau de
semelhança significativo, tanto de um ponto de vista visual como fonético.
É certo que, como salienta a recorrente, o Tribunal Geral tem julgado no sentido de que uma diferença consistente numa única
consoante pode impedir a declaração de um grau elevado de semelhança visual entre dois sinais nominativos relativamente curtos
[v., neste sentido, acórdãos do Tribunal Geral de 22 de Junho de 2004, Ruiz‑Picasso e o./IHMI – DaimlerChrysler (PICARO),
T‑185/02, Colect., p. II‑1739, n.° 54, e de 16 de Janeiro de 2008, Inter‑Ikea/IHMI – Waibel (idea), T‑112/06, não publicado
na Colectânea, n.° 54].
Todavia, deve salientar‑se que essa consideração, feita no quadro da apreciação particular dos sinais em causa pelos referidos
acórdãos, não corresponde à afirmação de uma regra geral susceptível de ser aplicada no caso em apreço.
Por outro lado, o Tribunal Geral tem igualmente declarado, no quadro da apreciação de sinais nominativos curtos, que a identidade
de três das quatro letras fazia com que a distinção resultante de uma letra constituísse uma diferença visual pouco importante
[v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 25 de Outubro de 2006, Castell del Remei/IHMI – Bodegas Roda (ODA), T‑13/05,
Colect., p. II‑85, n.° 52] e que os sinais nominativos que se distinguem por uma única letra podiam ser considerados fortemente
semelhantes tanto do ponto de vista visual como fonético [v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 13 de Abril de 2005,
Duarte y Beltrán/IHMI – Mirato (INTEA), T‑353/02, não publicado na Colectânea, n.
os
27 e 28].
No que respeita à prática anterior do IHMI invocada pela recorrente, basta recordar que a legalidade das decisões das Câmaras
de Recurso respeitantes ao registo de um sinal como marca comunitária deve ser apreciada unicamente com base no Regulamento
n.° 40/94, tal como interpretado pelo juiz da União, e não com base na sua prática decisória anterior [acórdão do Tribunal
Geral de 27 de Fevereiro de 2002, Streamserve/IHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, Colect., p. II‑723, n.° 66].
No tocante à comparação conceptual, há que considerar que a Câmara de Recurso pôde legalmente salientar que o consumidor hispanófono
não atribui necessariamente um conteúdo semântico ao termo inglês «often» (muitas vezes), vocábulo que não existe em espanhol
[v., neste sentido, acórdão do Tribunal Geral de 25 de Junho de 2008, Zipcar/IHMI – Canary Islands Car (ZIPCAR), T‑36/07,
não publicado na Colectânea, n.° 45]. Com efeito, como observa o IHMI, no que diz respeito a um consumidor médio, o conhecimento
de uma língua estrangeira não se pode, em geral, presumir. Quanto ao sinal OLTEN, a própria recorrente admite que ele remete
para uma localidade suíça conhecida, no máximo, dos profissionais do sector da relojoaria.
Em apoio da sua tese, a recorrente invoca a jurisprudência dos tribunais espanhóis segundo a qual o público médio espanhol
dispõe de um certo conhecimento da língua inglesa. A este propósito, há que recordar que o regime comunitário das marcas é
um sistema autónomo cuja aplicação é independente de qualquer sistema nacional [acórdão do Tribunal Geral de 5 de Dezembro
de 2000, Messe München/IHMI (electronica), T‑32/00, Colect., p. II‑3829, n.° 47].
Além disso, no caso em apreço, a recorrente não invoca nenhuma consideração factual ou jurídica, extraída da jurisprudência
nacional invocada, susceptível de fornecer uma indicação útil para a solução do caso concreto [v., neste sentido, acórdão
do Tribunal Geral de 13 de Julho de 2005, Murúa Entrena/IHMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T‑40/03, Colect., p. II‑2831,
n.° 69]. Com efeito, a consideração de que certos vocábulos ingleses, como «master», «easy» e «food», são conhecidos do consumidor
espanhol, mesmo que resulte da jurisprudência nacional em causa, não permite tirar a mesma conclusão no que respeita ao vocábulo
«often».
Foi, portanto, sem cometer nenhum erro que a Câmara de Recurso declarou que os sinais em causa não comportam uma diferença
conceptual pertinente, para o público espanhol, susceptível de compensar a sua semelhança nos planos visual e fonético.
No que diz respeito aos produtos em causa, há que recordar que, segundo jurisprudência assente, para apreciar a sua semelhança,
há que ter em conta todos os factores pertinentes que caracterizam a sua relação. Esses factores incluem, em particular, a
sua natureza, o seu destino, a sua utilização, bem como o seu carácter concorrente ou complementar. Outros factores podem
também ser tidos em conta, tais como, por exemplo, os canais de distribuição dos produtos em causa [v. acórdão do Tribunal
Geral de 11 de Julho de 2007, El Corte Inglés/IHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, Colect.,
p. II‑2579, n.° 37 e jurisprudência aí citada].
No caso em apreço, tal como resulta dos n.
os
26 e 30 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso confirmou e fez sua a comparação dos produtos efectuada pela Divisão de
Oposição. Por conseguinte, os fundamentos dessa comparação, reproduzidos no n.° 9 da decisão impugnada, fazem parte integrante
dela.
Resulta desses fundamentos que os produtos visados pela marca anterior
OLTEN
, a saber, os «relógios», foram considerados, em primeiro lugar, idênticos aos produtos de «relojoaria e instrumentos cronométricos»
visados pela marca pedida, em segundo lugar, idênticos ou, pelo menos, muito semelhantes aos produtos de «joalharia e bijutaria»,
em terceiro lugar, «muito parecidos» com «produtos em [metais preciosos e suas ligas] ou em plaqué não incluídos noutras classes»
e, em quarto lugar, medianamente semelhantes a «alfinetes de adereço; alfinetes de gravata; porta‑chaves de fantasia; medalhas;
insígnias em metais preciosos; ornamentos para sapatos e chapéus em metais preciosos; [e a] botões de punho».
A este respeito, em primeiro lugar, a recorrente não contesta a identidade entre os «relógios» e os produtos de «relojoaria
e [os] instrumentos cronométricos».
Em segundo lugar, no que respeita aos produtos de joalharia e de bijutaria, a recorrente não critica a análise, aprovada pela
Câmara de Recurso, segundo a qual a categoria dos «relógios» inclui objectos que podem ser considerados objectos de joalharia.
Ora, tendo presente essa análise, esses produtos foram, com razão, considerados idênticos ou muito semelhantes.
Em terceiro lugar, no tocante aos «produtos em [metais preciosos e suas ligas] ou em plaqué não incluídos noutras classes»,
há que salientar que, tal como resulta da análise das duas instâncias do IHMI, que não é posta em causa pela recorrente, essa
ampla categoria compreende produtos complementares, do ponto de vista funcional, dos relógios, tais como braceletes e correntes
de relógio. Sendo essa categoria definida em termos gerais, foi com razão que os produtos nela incluídos foram considerados
semelhantes a relógios.
Assim, contrariamente ao que sustenta a recorrente, a semelhança dos produtos incluídos nessa categoria com os relógios não
resulta do simples facto de eles serem fabricados a partir da mesma matéria‑prima, a saber, os metais preciosos e as suas
ligas, mas do facto de serem complementares tendo em conta a sua utilização.
Em quarto lugar, no que diz respeito aos «alfinetes de adereço; [aos] alfinetes de gravata; [aos] porta‑chaves de fantasia;
[às] medalhas; [às] insígnias em metais preciosos; [aos] ornamentos para sapatos e chapéus em metais preciosos; [e aos] botões
de punho», há que salientar que se trata de produtos acessórios frequentemente fabricados em metais preciosos, com uma função
estética ou decorativa que pode ser igualmente considerada, em certa medida, uma das funções dos relógios. Não se poderá,
contudo, considerar que se trata de produtos complementares.
Além disso, segundo a Divisão de Oposição, cuja análise foi aprovada pela Câmara de Recurso e não foi contestada pela recorrente,
esses produtos visados pela marca pedida são frequentemente vendidos nos mesmos estabelecimentos comerciais que os relógios,
ou nas mesmas secções especializadas de estabelecimentos comerciais.
Há que recordar, a este propósito, que a circunstância de produtos comparados serem frequentemente vendidos nos mesmos pontos
de venda é de molde a facilitar a percepção, pelo consumidor em causa, das ligações estreitas existentes entre eles e a reforçar
a impressão de que a responsabilidade do seu fabrico incumbe à mesma empresa (acórdão PiraÑAM diseño original Juan Bolaños,
já referido, n.° 50).
Os «alfinetes de adereço; [os] alfinetes de gravata; [os] porta‑chaves de fantasia; [as] medalhas; [as] insígnias em metais
preciosos; [os] ornamentos para sapatos e chapéus em metais preciosos; [e os] botões de punho» podiam, portanto, com razão,
ser considerados semelhantes a relógios, tendo em conta, por um lado, o facto de serem muitas vezes fabricados a partir da
mesma matéria‑prima e terem uma função estética semelhante e, por outro, a identidade dos seus canais de distribuição.
Neste contexto, é desprovida de pertinência a analogia feita pela recorrente com outros produtos acessórios que não estão
em causa no caso em apreço, a saber, os óculos ou certas categorias de vestuário.
Resulta do conjunto destas considerações que a recorrente não demonstrou que a conclusão da Divisão de Oposição, aprovada
e retomada na decisão impugnada, segundo a qual os produtos em causa são idênticos ou semelhantes, esteja errada.
No que diz respeito à apreciação global do risco de confusão, a recorrente critica a Câmara de Recurso, em substância, por
não ter «moderado e matizado» a sua apreciação, em função do maior ou menor grau de semelhança entre os produtos em causa,
bem como em função do nível elevado de atenção do consumidor pertinente.
Deve salientar‑se, a este propósito, que, nos termos do n.° 30 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso considerou que podia
existir um risco de confusão «nos termos fixados pela decisão [da Divisão de Oposição]». Resulta dos fundamentos da referida
decisão, reproduzidos no n.° 9 da decisão impugnada, que o IHMI procedeu a uma apreciação global do risco de confusão para
os diferentes grupos de produtos em causa, concluindo, em substância, que, por força do princípio da interdependência dos
factores, a existência de tal risco só podia ser declarada para os produtos que apresentem, pelo menos, um grau médio de semelhança.
O argumento da recorrente extraído da ausência de tomada em consideração das diferenças entre as categorias de produtos em
causa é, portanto, improcedente.
Por outro lado, contrariamente ao que afirma a recorrente, resulta do n.° 25 da decisão impugnada que a Câmara de Recurso,
aprovando embora, no essencial, a apreciação do risco de confusão feita pela Divisão de Oposição, teve igualmente em conta
o facto de que, ao comprar os produtos em questão, o consumidor em causa mostrou um nível de atenção mais importante do que
na compra dos produtos de consumo corrente.
À luz do exposto, há que considerar que a recorrente não demonstrou que foi sem razão que a Câmara de Recurso, tendo presente,
por um lado, a semelhança entre os sinais em causa e, por outro, a identidade e a semelhança dos produtos em causa, declarou
que existia um risco de que o público pertinente espanhol, se bem que mostrando um grau de atenção superior ao grau de atenção
normal, pudesse crer que os referidos produtos provinham da mesma empresa ou, sendo o caso, de empresas ligadas economicamente.
Por conseguinte, há que rejeitar o presente fundamento, por improcedente, e, portanto, que negar provimento ao recurso na
sua totalidade.

Quanto às despesas
Por força do artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas, se a parte vencedora
o tiver requerido.
Tendo a recorrente sido vencida, há que condená‑la nas despesas, em conformidade com o pedido do IHMI.
Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL GERAL (Sexta Secção)
decide:
1)
É negado provimento ao recurso.
2)
A Industria de Diseño Textil (Inditex), SA, é condenada nas despesas.
Meij
Vadapalas
Truchot
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 13 de Setembro de 2010.
Assinaturas
*
Língua do processo: espanhol.