CELEX: 61994CJ0071
Ompaketering av märkesvaror
Artikel 36 i EG-fördraget

Domskäl
1 Bundesgerichtshof har genom beslut av den 27 januari 1994, som har inkommit till domstolens kansli den 25 februari samma år, begärt att domstolen enligt artikel 177 i EG-fördraget skall meddela ett förhandsavgörande angående frågor avseende tolkningen av artikel 36 i EG-fördraget i förhållande till varumärkesrätten.
2 Dessa frågor har uppkommit i tre tvister mellan bolagen Beiersdorf (nedan kallat Beiersdorf), Boehringer Ingelheim (nedan kallat Boehringer) respektive Farmitalia Carlo Erba (nedan kallat Farmitalia) och bolaget Eurim-Pharm Arzneimittel (nedan kallat Eurim-Pharm), vilket till Tyskland importerar vissa varor som tillverkas av de förra.
3 Beiersdorf tillverkar och marknadsför i Tyskland ett läkemedel under namnet Kerlone. Det gör detta på grundval av en licens från Laboratoires Synthélabo France (nedan kallat Synthélabo), som är innehavare av varumärket Kerlone i Tyskland och andra länder. Kerlone används som ett blodtryckssänkande medel och marknadsförs i form av tabletter som ligger i tryckförpackningar. Beiersdorf marknadsför förpackningar om 50 och 100 tabletter, vilket motsvarar de storleksnormer som rekommenderas av olika yrkes- och handelsorganisationer och av de tyska sjukförsäkringsinstitutionerna.
4 I Frankrike tillverkar och marknadsför Synthélabo Kerlone i förpackningar om 28 tabletter, i enlighet med de franska bestämmelserna, enligt vilka enbart förpackningar som är avsedda att täcka en behandlingsperiod om en månad är tillåtna. Varje förpackning innehåller tryckförpackningar om 14 tabletter. Baksidan av varje tryckförpackning är försedd med en lista över veckodagarna på franska, så att en tablett är fördelad på varje veckodag under en tvåveckorsperiod.
5 Boehringer är innehavare av varumärket Mexitil i Tyskland och Frankrike. Bolaget tillverkar och marknadsför i Tyskland läkemedlet Mexitil, vilket används för att behandla störningar av hjärtrytmen och säljs i form av kapslar som ligger i tryckförpackningar. Marknadsföringen sker i förpackningar om 20, 50 eller 100 kapslar, för att iaktta de storleksnormer som rekommenderas i Tyskland.
6 I Frankrike tillverkas Mexitil på licens av Boehringer Ingelheim France SARL, ett dotterbolag till Boehringer Ingelheim KG. Det marknadsförs i förpackningar om 30 kapslar, det vill säga tre tryckförpackningar med 10 kapslar. Förpackningsstorleken är anpassad efter en behandling under 10 dagar med tre kapslar per dag, i enlighet med de franska bestämmelserna.
7 Farmitalia är det tyska dotterbolaget till det italienska bolaget Farmitalia Carlo Erba, som är innehavare av varumärket Sermion, vilket är registrerat bland annat i Tyskland, Spanien och Portugal. Farmitalia marknadsför i Tyskland på licens av moderbolaget läkemedlen Sermion (verksam substans: nicergolin 5 mg) och Sermion forte (verksam substans: nicergolin 10 mg), vilka används för behandling av psykiska störningar och säljs i form av tabletter som ligger i tryckförpackningar. I Tyskland sker marknadsföringen i förpackningar om 50 eller 100 tabletter i överensstämmelse med de storleksnormer som rekommenderas i Tyskland.
8 I Portugal marknadsförs Sermion av ett Farmitalia närstående bolag i form av 10 mg-tabletter, dock utan tillägget "forte". Varan marknadsförs i förpackningar om 60 tabletter, nämligen sex tryckförpackningar som innehåller 10 tabletter vardera. Förpackningsstorleken är beräknad på grundval av en behandlingsperiod om 20 dagar. Därigenom uppnås den övre gränsen för vad som är återbetalningsbart enligt det portugisiska sjukförsäkringssystemet.
9 I Spanien säljs Sermion av ett Farmitalia närstående spanskt bolag i förpackningar om 45 tabletter i 5 mg-doser förpackade i en enda tryckförpackning.
10 Eurim-Pharm marknadsför i Tyskland de ovan nämnda läkemedlen, som det genom så kallad parallellimport inför från Frankrike, Spanien och Portugal. Innan bolaget marknadsför varorna packar det om dem för att få fram förpackningar som överensstämmer med de storleksnormer som rekommenderas i Tyskland.
11 Kerlone och Mexitil samt sådant Sermion som har importerats från Portugal packas om i nya yttre förpackningar utformade av Eurim-Pharm, i vilka den ursprungliga förpackningen med sitt innehåll läggs in tillsammans med lösa tryckförpackningar som har tagits från andra ursprungliga förpackningar.
12 De nya yttre förpackningarna är på framsidan försedda med rektangulära öppningar som genom sin storlek och placering gör att varumärket på de ursprungliga förpackningarna syns. På dessa nya förpackningar finns bland annat en uppgift om att varan har importerats, packats och marknadsförts av Eurim-Pharm. Beträffande sådant Sermion som har importerats från Portugal är uppgiften "forte" tryckt under den rektangulära öppningen.
13 Beträffande Kerlone har vissa av de tryckförpackningar som lagts till löst delats. När delningen har gjort att det partinummer som är präglat på tryckförpackningarna har försvunnit, har motsvarande nummer åter tryckts. På grund av delningen är den lista med fördelning av tabletterna på varje veckodag som finns på baksidan av varje tryckförpackning inte längre fullständig.
14 De ursprungliga förpackningar som ligger i de nya yttre förpackningarna är försedda med självhäftande etiketter på vilka bland annat anges att varan har importerats och marknadsförts av Eurim-Pharm. Beträffande Mexitil anbringar Eurim-Pharm även på framsidan av de ursprungliga förpackningarna en självhäftande etikett med uppgiften "verksam substans: mexiletinhydroklorid". Dessutom täcker Eurim-Pharm, beträffande sådant Sermion som har importerats från Portugal, sidan och framsidan av den ursprungliga förpackningen med självhäftande etiketter, vilka gör att enbart varumärket Sermion och uppgiften "Farmitalia" syns och där bland annat uppgiften "forte" ingår.
15 Dessutom anbringar Eurim-Pharm, beträffande sådant Sermion som har importerats från Portugal, en självhäftande etikett med uppgiften "forte" på baksidan av varje tryckförpackning.
16 Beträffande Mexitil lägger Eurim-Pharm bland annat till en bruksanvisning på tyska samt ett ytterligare informationsblad.
17 Beträffande sådant Sermion som har importerats från Spanien bibehåller Eurim-Pharm den ursprungliga förpackningen och lägger till en remsa med fem tabletter som har avdelats från den ursprungliga tryckförpackningen samt en bruksanvisning på tyska. På framsidan av den ursprungliga förpackningen, nedanför varumärket Sermion, sätter Eurim-Pharm en självhäftande etikett med sitt firmanamn och sin adress samt ytterligare information (partinummer, sista förbrukningsdag, registernummer osv.). Baksidan av förpackningen är försedd med en självhäftande etikett med uppgiften att varan har importerats och marknadsförts av Eurim-Pharm. Uppgifterna på spanska avseende antalet tabletter är täckta av en klisterremsa.
18 Beiersdorf och Farmitalia - som av sina respektive licensgivare har befullmäktigats att väcka talan om intrången i varumärkesrätten - samt Boehringer hävdade att Eurim-Pharms förfarande utgjorde intrång i varumärkesrätten och väckte således talan om skadestånd samt krävde att Eurim-Pharm skulle upphöra med detta förfarande.
19 Eftersom svarandena i målet vid den nationella domstolen vann bifall i första instans och efter överklagande, använde sig Eurim-Pharm av rättsmedlet "Revision" vid Bundesgerichtshof, som beslutade att vilandeförklara målet och att i en begäran om förhandsavgörande hänskjuta frågor till domstolen för förhandsavgörande. I mål C-71/94 har den nationella domstolen hänskjutit följande frågor:
"1. Kan innehavaren av ett internationellt registrerat varumärke (IR-märke), som på denna grund är skyddat i medlemsstat A, med stöd av artikel 36 i EG-fördraget åberopa varumärket för att hindra en importör från att i medlemsstat B köpa läkemedel som är försedda med IR-märket, vilka marknadsförs under detta märke i medlemsstat B av varumärkesinnehavaren och vilka är receptbelagda i medlemsstat A, från att ompaketera dem i överensstämmelse med läkarnas utskrivningsvanor - i medlemsstat A vilka baseras på en rekommendation av ledande organisationer (däribland de som företräder läkemedelsindustrin) avseende behandlingsanpassade förpackningsstorlekar och vilka avviker från de i medlemsstat B i lag föreskrivna förpackningsstorlekarna - och från att föra ut dem på marknaden i medlemsstat A i en yttre förpackning som har utformats av importören, när denna innehåller en ursprunglig förpackning med ursprungliga tryckförpackningar från medlemsstat B samt delar av ytterligare ursprungliga tryckförpackningar, när den nya förpackningen är försedd med ett fönster genom vilket man kan se IR-märket på den ursprungliga förpackningen och visserligen även en upplysning om att importören har förpackat och sålt varan, men inte någon upplysning om tillverkaren? Är det för svaret på denna fråga av betydelse att den information som är tryckt på baksidan av de ursprungliga tryckförpackningarna innehåller en uppräkning (på ett för medlemsstat A främmande språk) av veckodagarna i ordningsföljd för en 14-dagarsperiod, på ett ofullständigt sätt genom att tryckförpackningarna delas?
2. Är det, för att komma fram till att det förekommer en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna enligt artikel 36 i EG-fördraget, tillräckligt att utövandet av den nationella varumärkesrätten i samband med det försäljningssystem som innehavaren av IR-märket använder, objektivt sett leder till en avskärmning av marknaderna mellan medlemsstaterna, eller är det i detta syfte nödvändigt att bevisa att innehavaren av IR-märket, i samband med det försäljningssystem som han använder, utövar sin varumärkesrätt i syfte att åstadkomma en konstlad avskärmning av marknaderna?"
20 I mål C-72/94 är den andra frågan som har ställts till domstolen identisk med fråga 2 i mål C-71/94. Den första frågan har följande lydelse:
"1. Kan innehavaren av ett internationellt registrerat varumärke (IR-märke), som på denna grund är skyddat i medlemsstat A, med stöd av artikel 36 i EG-fördraget åberopa varumärket för att hindra en importör från att i medlemsstat B köpa läkemedel som är försedda med IR-märket, vilka marknadsförs under detta märke i medlemsstat B av varumärkesinnehavaren och vilka är receptbelagda i medlemsstat A, från att ompaketera dem i överensstämmelse med läkarnas utskrivningsvanor - i medlemsstat A vilka baseras på en rekommendation av ledande organisationer (däribland de som företräder läkemedelsindustrin) och vilka avviker från de i medlemsstat B i lag föreskrivna förpackningsstorlekarna - och från att föra ut dem på marknaden i medlemsstat A i en yttre förpackning som har utformats av importören, när denna innehåller en ursprunglig förpackning med ursprungliga tryckförpackningar från medlemsstat B samt delar av ytterligare ursprungliga tryckförpackningar, när den nya förpackningen är försedd med ett fönster genom vilket man kan se IR-märket på den ursprungliga förpackningen och visserligen även en upplysning om att importören har förpackat och sålt varan, men inte någon upplysning om tillverkaren?"
21 I mål C-73/94 är den andra frågan som har ställts till domstolen identisk med fråga 2 i mål C-71/94 och i mål C-72/94. Den första frågan har följande lydelse:
"1. Kan innehavaren av ett varumärke som är skyddat i medlemsstat A, enligt artikel 36 i EG-fördraget, åberopa varumärkesrättigheten för att hindra en importör från att i medlemsstat B av ett företag som tillhör samma koncern som varumärkesinnehavaren köpa läkemedel som är försedda med varumärket, vilka är receptbelagda i medlemsstat A och under detta märke marknadsförs av varumärkesinnehavaren i medlemsstat B, och från att ompaketera dem i överensstämmelse med läkarnas utskrivningsvanor - såsom de i medlemsstat A tillämpas i överensstämmelse med de förpackningsstorlekar som baseras på en rekommendation av ledande organisationer (däribland de som företräder läkemedelsindustrin), vilka avviker från de i medlemsstat B gällande förpackningsstorlekarna
a) innan de förs ut på marknaden i medlemsstat A i en yttre förpackning som har utformats av importören, vilken innehåller en ursprunglig förpackning med ursprungliga tryckförpackningar från medlemsstat B samt enstaka ytterligare ursprungliga tryckförpackningar, när den nya förpackningen är försedd med ett fönster genom vilket varumärket på den ursprungliga förpackningen är synligt och även en upplysning om att importören har förpackat och sålt varan, men inte någon upplysning om tillverkaren
eller
b) innan de förs ut på marknaden i medlemsstat A i den ursprungliga förpackningen som är försedd med varumärket, och har sitt ursprung i medlemsstat B, när importören har kompletterat denna förpackning med självhäftande etiketter med sitt firmanamn och andra uppgifter (partinummer, sista förbrukningsdag, registernummer osv.) och med en remsa som innehåller fem kapslar, vilka har delats av från en ursprunglig tryckförpackning?"
22 Dessa mål har genom ett beslut av domstolens ordförande av den 15 mars 1994 förenats vad gäller det skriftliga och muntliga förfarandet och domen.
23 Genom dessa frågor, som det är lämpligt att pröva gemensamt, vill den nationella domstolen i huvudsak ha klarhet i under vilka förutsättningar innehavaren av en varumärkesrätt, enligt artikel 36 i fördraget, kan åberopa denna rätt för att hindra en importör från att marknadsföra ett läkemedel som av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden i en annan medlemsstat, när denne importör har packat om varan i en ny yttre förpackning, genom vilken varumärket på den ursprungliga förpackningen är synligt eller när han har ändrat den ursprungliga yttre förpackningens innehåll och utseende, medan det varumärke som har anbringats av tillverkaren har behållits. I detta avseende ombeds domstolen särskilt att förklara betydelsen av och innehållet i begreppen "en konstlad avskärmning av marknaderna" och "inverkan på varans ursprungliga beskaffenhet", som har fastslagits genom dess rättspraxis, och att uttala sig om huruvida det finns vissa ytterligare förutsättningar som importören skall uppfylla.
24 Innan dessa frågor behandlas bör det påpekas att det inför EG-domstolen har hävdats att den nationella lagstiftningen i fråga inte skall bedömas enligt artikel 36 i fördraget, utan enligt artikel 7 i rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (EGT 1989 nr L 40, s. 1, nedan kallat direktivet). Detta direktiv skulle ha införlivats i nationell rätt senast den 31 december 1992. Denna frist fastställdes i rådets beslut 92/10/CEE av den 19 december 1991 om senareläggning av den dag då de nationella genomförandebestämmelserna till direktiv 89/104/EEG om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar skall träda i kraft (EGT 1992 nr L 6, s. 35).
25 Eftersom den nationella domstolen inte har ställt någon fråga om tolkningen av artikel 7 i direktivet, bör emellertid i detta avseende endast följande två konstateranden göras.
26 Det framgår för det första av domstolens fasta rättspraxis att ett direktiv inte i sig kan skapa förpliktelser för enskilda och alltså inte kan åberopas som sådant gentemot dessa (se bland annat dom av den 26 februari 1986, Marshall, 152/84, Rec. s. 723, punkt 48, av den 13 november 1990, Marleasing, C-106/89, Rec. s. I-4135, punkt 6, och av den 14 juli 1994, Faccini Dori, C-91/92, Rec. s. I-3325, punkt 20). Den nationella domstol som skall tolka den nationella rätten är emellertid enligt denna rättspraxis vid tillämpningen av denna, oavsett om det är fråga om bestämmelser som tillkommit tidigare eller senare än direktivet, skyldig att i största möjliga utsträckning göra detta mot bakgrund av direktivets lydelse och ändamål för att uppnå det resultat som avses med detta och därigenom följa tredje stycket i artikel 189 i EG-fördraget.
27 För det andra är artikel 7 i direktivet, vilket framgår av domstolens dom som meddelas samma dag i de förenade målen Bristol-Myers Squibb m.fl. (C-427/93, C-429/93 och C-436/93, punkt 40), precis som artikel 36 i fördraget avsedd att förena de grundläggande intressena att skydda varumärkesrätten och den fria rörligheten för varor inom den gemensamma marknaden, på så sätt att dessa två bestämmelser, som har till syfte att uppnå samma resultat, skall tolkas på samma sätt.
28 Beträffande tolkningen av artikel 36 i fördraget bör erinras om att sådana förbud mot eller restriktioner för import som grundas på hänsyn till att skydda industriell och kommersiell äganderätt enligt denna artikel är tillåtna under förutsättning att de inte utgör ett medel för godtycklig diskriminering eller innefattar en förtäckt begränsning av handeln mellan medlemsstaterna.
29 Enligt fast rättspraxis är det inte tillåtet att enligt artikel 36 göra avvikelser från den grundläggande principen om den fria rörligheten för varor inom den gemensamma marknaden annat än om de är motiverade för att värna rättigheter som utgör det särskilda föremålet för den industriella och kommersiella äganderätten i fråga.
30 Beträffande varumärkesrätten har domstolen fastslagit att denna utgör en väsentlig beståndsdel i den ordning för konkurrens utan snedvridning som skall upprättas genom fördraget. I en sådan ordning måste företag ha möjlighet att knyta kunder till sig med hjälp av kvaliteten hos sina varor eller tjänster, vilket inte är möjligt annat än om det finns särskiljningstecken som gör det möjligt att identifiera dem. För att varumärket skall kunna spela denna roll måste det utgöra en garanti för att alla varor som är försedda med det har tillverkats under kontroll av ett enda företag som kan hållas ansvarigt för deras kvalitet (dom av den 17 oktober 1990, HAG, C-10/89, Rec. s. I-3711, punkt 13, nedan kallad domen HAG II, och av den 22 juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik och Danziger, C-9/93, Rec. s. I-2789, punkterna 37 och 45).
31 Följaktligen är det särskilda föremålet för varumärkesrätten, vilket domstolen flera gånger har kommit fram till, att särskilt tillförsäkra innehavaren ensamrätten att använda varumärket då en vara för första gången förs ut på marknaden och att på detta sätt skydda denne mot konkurrenter som vill missbruka varumärkets ställning och anseende genom att marknadsföra varor som otillbörligen har försetts med detta varumärke (se särskilt dom av den 23 maj 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec. s. 1139, punkt 7, och av den 3 december 1981, Pfizer, 1/81, Rec. s. 2913, punkt 7, den ovan nämnda HAG II, punkt 14, och den ovan nämnda IHT Internationale Heiztechnik och Danziger, punkt 33).
32 Av detta följer bland annat att innehavaren av en varumärkesrätt som är skyddad enligt en medlemsstats lagstiftning inte kan åberopa denna lagstiftning för att motsätta sig import eller marknadsföring av en vara som har förts ut på marknaden i en annan medlemsstat av honom själv eller med hans samtycke (se särskilt de ovan nämnda domarna i målen Winthrop, punkt 7-11, HAG II, punkt 12, och IHT Internationale Heiztechnik och Danziger, punkterna 33 och 34).
33 Föremålet för varumärkesrätten är nämligen inte att ge innehavarna rätt att avskärma de nationella marknaderna och att på så sätt främja att de prisskillnader som kan förekomma mellan medlemsstaterna bibehålls. Visserligen kan sådana prisskillnader, särskilt på marknaden för läkemedel, bero på omständigheter som inte varumärkesinnehavarna har något inflytande över, särskilt bestämmelser om fastställelse av maximipriser, om läkemedelsgrossisters och apoteks vinstmarginaler eller om maximibelopp för ersättning av sjukvårdskostnader enligt sjukförsäkringssystemen, vilka skiljer sig åt i medlemsstaterna. Den snedvridning av priserna som orsakas av att bestämmelserna i en medlemsstat är annorlunda måste emellertid avhjälpas genom åtgärder som vidtas av gemenskapens myndigheter och inte genom att en annan medlemsstat genomför åtgärder som är oförenliga med bestämmelserna om den fria rörligheten för varor (se särskilt den ovan nämnda domen i målet Winthrop, punkterna 16 och 17).
34 För att besvara frågan om huruvida varumärkesinnehavarens ensamrätt medför att han kan motsätta sig att en tredje man använder varumärket efter ompaketering av varan bör hänsyn tas till varumärkets grundläggande funktion, som är att garantera märkesvarans ursprungsidentitet för konsumenten eller den slutlige användaren genom att göra det möjligt att utan förväxlingsrisk särskilja den från sådana varor som har ett annat ursprung. Denna ursprungsgaranti innebär att konsumenten eller den slutlige användaren kan vara säker på att en märkesvara som erbjuds honom inte på ett tidigare stadium av omsättningen har varit föremål för ett ingrepp som har utförts av tredje man utan varumärkesinnehavarens tillstånd och som har skadat varans ursprungliga beskaffenhet (de ovan nämnda domarna i målen Hoffmann-La Roche, punkt 7, och Pfizer, punkt 8).
35 Av detta framgår att varumärkesinnehavarens rätt att motsätta sig all användning av varumärket som är ägnad att förvanska ursprungsgarantin i denna mening omfattas av det särskilda föremålet för varumärkesrätten. Skyddet för denna kan motivera avvikelser från den grundläggande principen om den fria rörligheten för varor (de ovan nämnda domarna i målen Hoffmann-La Roche, punkt 7, och Pfizer, punkt 9).
36 I den ovan nämnda domen i målet Hoffmann-La Roche uttalade domstolen att vid tillämpningen av dessa principer skall artikel 36 i fördraget tolkas på så sätt att innehavaren av en varumärkesrätt kan åberopa denna för att hindra en importör från att marknadsföra en vara, som har förts ut på marknaden i en annan medlemsstat av innehavaren eller med hans samtycke, när denne importör har packat om varan i en ny förpackning på vilken varumärket åter har anbringats, såvida inte
- det fastställs att innehavarens användning av varumärkesrätten, på grund av det marknadsföringssystem som han använder, bidrar till att på ett konstlat sätt avskärma marknaderna mellan medlemsstaterna,
- det visas att ompaketeringen inte kan påverka varans ursprungliga beskaffenhet,
- varumärkesinnehavaren på förhand informeras om att den vara som har packats om skall bjudas ut till försäljning samt
- på den nya förpackningen anges vem som har packat om varan.
37 Dessutom har domstolen i den ovan nämnda domen Pfizer avgjort att artikel 36 i fördraget skall tolkas så, att innehavaren av en varumärkesrätt inte kan åberopa denna rätt för att hindra en importör från att marknadsföra ett läkemedel som av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden i en annan medlemsstat, när denne importör har packat om varan och därvid begränsat sig till att ersätta den yttre förpackningen utan att röra den inre förpackningen och att genom den nya yttre förpackningen göra det varumärke som har anbringats av tillverkaren synligt, medan det på den yttre förpackningen klart anges att varan har tillverkats av innehavarens dotterbolag och har packats om av importören.
38 Det bör påpekas, mot bakgrund av de argument som har åberopats inför domstolen i dessa mål, att det på det principiella planet inte finns någon anledning att skilja mellan en situation då varumärket åter har anbringats av en tredje man efter att varan har packats om och en situation då det varumärke som anbringats av tillverkaren på den ursprungliga förpackningen används av en tredje man efter att varan har packats om, då varumärket har gjorts synligt genom en ny yttre förpackning eller den ursprungliga yttre förpackningen har bevarats som sådan.
39 I dessa båda fall är nämligen fråga om huruvida innehavarens rätt att motsätta sig att en tredje man använder varumärket efter ompaketering av varan, med hänsyn till varumärkets grundläggande funktion, omfattas av det särskilda föremålet för varumärkesrätten.
40 Svaret på denna fråga framgår huvudsakligen av den ovan nämnda domen i målet Hoffmann-La Roche, av vilken framgår att innehavaren lagligen kan motsätta sig en sådan användning av sitt varumärke, såvida inte de fyra förutsättningar som där anges är uppfyllda.
41 Denna rättspraxis bör emellertid specificeras i beaktande av de argument som har åberopats i de förevarande målen samt i de ovan nämnda målen Bristol-Myers Squibb m.fl. och MPA Pharma (C-232/94), i vilka domstolen har meddelat dom samma dag.
En konstlad avskärmning av marknaderna mellan medlemsstaterna
42 Det bör i detta avseende fastställas att innehavarens användning av varumärkesrätten, för att motsätta sig marknadsföring under detta varumärke av varor som har packats om av en tredje man, kan bidra till att avskärma marknaderna mellan medlemsstaterna, särskilt när innehavaren har fört ut ett identiskt läkemedel på marknaden i olika förpackningar i olika medlemsstater och varan inte, i den beskaffenhet vari den har marknadsförts av rättsinnehavaren i en medlemsstat, kan importeras och föras ut på marknaden i en annan medlemsstat av en parallellimportör.
43 Av detta följer att varumärkesinnehavaren inte kan motsätta sig att varan packas om i en ny yttre förpackning eller att den ursprungliga yttre förpackningens innehåll ändras när förpackningen, i den storlek som innehavaren använder i den medlemsstat där importören har köpt varan, inte kan marknadsföras i importmedlemsstaten i fråga, bland annat om detta beror på bestämmelser eller inhemsk praxis som innebär att enbart förpackningar av en viss storlek är tillåtna, bestämmelser på sjukförsäkringsområdet som gör att ersättningen för sjukvårdskostnader är beroende av förpackningsstorleken eller väl etablerad praxis avseende utskrivning av recept, som bland annat grundar sig på de storleksnormer som rekommenderas av yrkesorganisationer och sjukförsäkringsinstitutioner.
44 I detta avseende bör påpekas att när innehavaren, i enlighet med de bestämmelser och den praxis som gäller i importmedlemsstaten, där använder flera olika förpackningsstorlekar, är det, för att dra slutsatsen att det inte är nödvändigt att packa om varan, inte tillräckligt att fastställa att en av dessa storlekar även marknadsförs i exportmedlemsstaten. Det skulle nämligen föreligga en avskärmning av marknaderna om importören enbart kunde marknadsföra varan inom en begränsad del av marknaden i importmedlemsstaten.
45 Däremot kan innehavaren motsätta sig att varan packas om i en ny yttre förpackning när importören har möjlighet att utforma en förpackning som kan marknadsföras i importmedlemsstaten, till exempel genom att på den yttre eller inre ursprungliga förpackningen anbringa nya etiketter som är avfattade på importmedlemsstatens språk, genom att lägga till en ny bruksanvisning eller ett nytt informationsblad på importmedlemsstatens språk.
46 Rätten för innehavaren av en varumärkesrätt som är skyddad i en medlemsstat att motsätta sig marknadsföring under varumärket av ompaketerade varor får nämligen enbart begränsas i den mån som den ompaketering som importören företar är nödvändig för att kunna marknadsföra varan i importmedlemsstaten.
47 Slutligen bör påpekas att - i motsats till vad kärandena vid den nationella domstolen har hävdat - den omständigheten att domstolen använder uttrycket "en konstlad avskärmning av marknaderna" inte innebär att importören måste visa att varumärkesinnehavaren, genom att föra ut en identisk vara på marknaden i olika förpackningar i olika medlemsstater, medvetet har försökt att avskärma marknaderna mellan medlemsstaterna. Domstolen har nämligen, genom att påpeka att det måste vara fråga om en konstlad avskärmning, velat understryka att innehavaren alltid kan åberopa sin varumärkesrätt för att motsätta sig marknadsföring av ompaketerade varor, när detta motiveras av nödvändigheten att värna varumärkets grundläggande funktion, eftersom den avskärmning som följer av detta i så fall inte kan anses vara konstlad.
Inverkan på varans ursprungliga beskaffenhet
48 I detta avseende bör först påpekas att begreppet inverkan på varans ursprungliga beskaffenhet syftar på beskaffenheten hos den vara som förpackningen innehåller.
49 Innehavaren av en varumärkesrätt kan alltså motsätta sig all ompaketering som innebär en risk att utsätta den vara som förpackningen innehåller för hantering eller inverkan som påverkar dess ursprungliga beskaffenhet. För att kunna bedöma om detta är fallet bör, såsom domstolen i punkt 10 i den ovan nämnda domen i målet Hoffmann-La Roche har framhävt, hänsyn tas till varans art och det sätt på vilket den packas om.
50 Beträffande läkemedel framgår det även i samma punkt i den ovan nämnda domen i målet Hoffmann-La Roche att ompaketering anses ha företagits under förhållanden som inte kan påverka varans ursprungliga beskaffenhet, bland annat när varumärkesinnehavaren har fört ut varan på marknaden i en dubbel förpackning och ompaketeringen enbart avser den yttre förpackningen, medan den inre förpackningen förblir intakt, eller när ompaketeringen sker under kontroll av en offentlig myndighet i avsikt att säkerställa varans integritet.
51 Det framgår alltså av denna rättspraxis att enbart den omständigheten att tryckförpackningarna tas ut ur sin yttre ursprungliga förpackning och placeras i en ny yttre förpackning inte är av sådan art att den kan påverka den ursprungliga beskaffenheten hos den vara som förpackningen innehåller.
52 Kärandena vid den nationella domstolen har emellertid hävdat att även en sådan hantering medför en risk för att varans ursprungliga beskaffenhet påverkas. Således kan tryckförpackningar som härrör från olika ursprungliga förpackningar och som samlas i en enda yttre förpackning härröra från olika produktionspartier och ha olika sista förbrukningsdag.
53 Detta argument kan inte godtas. Det kan nämligen inte anses att varje hypotetisk risk för ett enskilt misstag är tillräcklig för att tillerkänna varumärkesinnehavaren en rätt att motsätta sig all ompaketering av läkemedel i nya yttre förpackningar eller varje förändring av den ursprungliga yttre förpackningens innehåll.
54 Det ankommer på den nationella domstolen att bedöma om delningen av tryckförpackningarna eller tryckningen på nytt av partinumren på dessa tryckförpackningar har utförts på sådant sätt att alla konkreta risker är uteslutna för att beskaffenheten hos de tabletter som finns i dessa påverkas. Det bör emellertid tas i beaktande att detta är fallet särskilt när denna verksamhet sker efter tillstånd av och under kontroll av en offentlig myndighet i avsikt att säkerställa varans integritet.
55 Beträffande de förfaranden som består i att anbringa självhäftande etiketter på de ursprungliga yttre förpackningarna eller på tryckförpackningarna eller i att lägga till en ny bruksanvisning eller ett nytt informationsblad avfattade på importstatens språk i förpackningen finns det inget som ger anledning att anta att den ursprungliga beskaffenheten hos den vara som förpackningen innehåller direkt har påverkats av detta.
56 Emellertid bör det erkännas att den ursprungliga beskaffenheten hos den vara som förpackningen innehåller indirekt kan påverkas, särskilt när
- den ompaketerade varans yttre eller inre förpackning eller en ny bruksanvisning eller ett nytt informationsblad inte innehåller viss betydelsefull information eller upptar oriktig information avseende varans art, dess sammansättning, dess effekt, dess användning eller dess förvaring, eller
- den ompaketerade varans förpackning inte har utformats på sådant sätt att den ger varan tillräckligt skydd.
57 Det ankommer på den nationella domstolen att bedöma om detta är fallet, genom att bland annat göra en jämförelse med den vara som marknadsförs av varumärkesinnehavaren i importmedlemsstaten. Det kan emellertid inte uteslutas att importören kan tillhandahålla viss ytterligare information, under förutsättning att denna information inte står i motsättning till den som tillhandahålls av innehavaren i importmedlemsstaten. Denna förutsättning anses vara uppfylld bland annat när informationen är annorlunda på grund av den förpackning som används av innehavaren i exportmedlemsstaten.
Andra krav som måste iakttas av parallellimportören
58 Om varan packas om under sådana förutsättningar att den ursprungliga beskaffenheten hos den vara som förpackningen innehåller inte kan påverkas, värnas varumärkets grundläggande funktion som ursprungsgaranti. Således vilseleds inte konsumenten eller den slutlige användaren beträffande varornas ursprung, utan får faktiskt varor som har tillverkats enbart under varumärkesinnehavarens kontroll.
59 Det bör emellertid fastslås att om det, under dessa omständigheter, för att garantera den fria rörligheten för varor, är nödvändigt att dra slutsatsen att innehavaren inte kan åberopa sin varumärkesrätt för att motsätta sig marknadsföring under sitt varumärke av varor som har packats om av en importör, medför denna slutsats att importören tillerkänns en viss rätt som, under normala omständigheter, är förbehållen innehavaren själv.
60 I innehavarens intresse i egenskap av ägare av varumärket och för att skydda honom mot alla former av missbruk bör följaktligen, såsom domstolen har fastslagit i den ovan nämnda domen i målet Hoffmann-La Roche, denna rätt enbart medges om importören iakttar vissa andra krav.
61 Således måste det, med hänsyn till varumärkesinnehavarens intresse av att konsumenten eller den slutlige användaren inte skall kunna ledas till att tro att han är ansvarig för ompaketeringen, på förpackningen anges vem som har packat om varan.
62 Såsom domstolen redan har påpekat måste denna uppgift klart framgå på den ompaketerade varans yttre förpackning (de ovan nämnda domarna i målen Hoffmann-La Roche, punkt 12, och Pfizer, punkt 11). Detta innebär, såsom generaladvokaten i punkt 128 i sitt förslag till avgörande har framhävt, att den nationella domstolen måste bedöma om denna uppgift är tryckt på sådant sätt att den kan förstås av en person med normal syn och normal uppmärksamhet.
63 Däremot finns det ingen anledning att kräva att det på förpackningen dessutom uttryckligen skall anges att ompaketeringen har företagits utan tillstånd av varumärkesinnehavaren, eftersom en sådan uppgift kan uppfattas som om den ompaketerade varan inte är helt regelrätt, såsom generaladvokaten i punkt 88 i sitt förslag till avgörande har framhävt.
64 Emellertid kan det, såsom framgår av punkt 11 i den ovan nämnda domen i målet Pfizer, krävas att det på den yttre förpackningen klart anges vem som har tillverkat varan, eftersom tillverkaren kan ha intresse av att konsumenten eller den slutlige användaren inte leds till att tro att importören är varumärkesinnehavare och att varan är tillverkad under hans kontroll.
65 Även när det på förpackningen anges vem som har packat om varan kan det inte uteslutas att varumärkets och således även varumärkesinnehavarens anseende trots allt kan bli lidande av en oriktig utformning av den vara som har packats om. I sådana fall har varumärkesinnehavaren ett berättigat intresse att, genom att grunda sig på det särskilda föremålet för varumärkesrätten, kunna motsätta sig marknadsföring av varan. För att bedöma om utformningen av den vara som har packats om är ägnad att skada varumärkets anseende bör hänsyn tas till varans art och till den marknad den är avsedd för.
66 Beträffande läkemedel är det viktigt att fastslå att det är fråga om ett känsligt område där allmänheten ställer särskilt höga krav beträffande varans kvalitet och integritet och att varans utformning faktiskt kan vara ägnad att inge förtroende hos allmänheten i detta avseende. Följaktligen kan en förpackning som är bristfällig, av dålig kvalitet eller ser billig ut skada varumärkets anseende.
67 Mot denna bakgrund varierar kraven på utformningen av ett läkemedel som har packats om allteftersom det är fråga om en vara som säljs till sjukhus eller, med apoteken som mellanhand, till konsumenterna. I det första fallet delas läkemedlen ut till patienterna av fackmän för vilka varans utformning inte har någon större betydelse. I det andra fallet har varans utformning större betydelse för konsumenten, även om - när det är fråga om varor som måste skrivas ut på recept av en läkare - denna omständighet i sig är ägnad att inge konsumenterna ett visst förtroende för varans kvalitet.
68 På grundval av dessa uppgifter ankommer det på den nationella domstolen att bland annat undersöka om den omständigheten att det i en enda yttre förpackning läggs in såväl ursprungliga yttre förpackningar som lösa tryckförpackningar gör att förpackningen får ett billigt utseende som är ägnat att skada varumärkets anseende. Beträffande delningen av tryckförpackningarna ankommer det på den nationella domstolen att konkret bedöma om denna delning utförs på sådant sätt att varumärkets anseende kan bli lidande på grund av den.
69 Slutligen måste varumärkesinnehavaren, såsom domstolen har framhävt i den ovan nämnda domen i målet Hoffmann-La Roche, på förhand underrättas om att en vara som har packats om bjuds ut till försäljning. Dessutom kan innehavaren kräva att importören tillhandahåller honom ett prov av den vara som har packats om innan den bjuds ut till försäljning för att han skall kunna kontrollera att ompaketeringen inte företas på sådant sätt att varans ursprungliga beskaffenhet direkt eller indirekt påverkas och att utformningen efter ompaketeringen inte är sådan att varumärkets anseende kan skadas. Samtidigt gör ett sådant krav det möjligt för varumärkesinnehavaren att skydda sig bättre mot verksamhet som innebär förfalskning.
70 Med hänsyn till det ovan anförda bör tolkningsfrågorna besvaras på så sätt att artikel 36 i fördraget skall tolkas så, att innehavaren av en varumärkesrätt kan åberopa denna rätt för att hindra en importör från att marknadsföra ett läkemedel som av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden i en annan medlemsstat, när denne importör har packat om varan i en ny yttre förpackning, genom vilken varumärket på den ursprungliga förpackningen är synligt eller när han har ändrat den ursprungliga yttre förpackningens innehåll och utseende, medan det varumärke som har anbringats av tillverkaren har behållits, utom under följande omständigheter:
- Det fastställs att innehavarens åberopande av varumärkesrätten för att motsätta sig marknadsföring av ompaketerade varor under detta varumärke, med hänsyn till det marknadsföringssystem som han använder, bidrar till att på ett konstlat sätt avskärma marknaderna mellan medlemsstaterna. Detta är bland annat fallet när innehavaren i olika medlemsstater har fört ut ett identiskt läkemedel på marknaden i olika förpackningar och den ompaketering som importören företar dels är nödvändig för att marknadsföra varan i importmedlemsstaten, dels företas under sådana förhållanden att varans ursprungliga beskaffenhet inte kan påverkas därav. Däremot innebär denna förutsättning inte att det måste fastställas att varumärkesinnehavaren, genom att föra ut en identisk vara på marknaden i olika förpackningar i olika medlemsstater, medvetet har försökt att avskärma marknaderna mellan medlemsstater.
- Det visas att ompaketeringen inte kan påverka beskaffenheten hos den vara som förpackningen innehåller. Detta är bland annat fallet när importören begränsar sig till förfaranden som inte innebär någon risk för påverkan, till exempel att tryckförpackningen tas ut ur sin ursprungliga yttre förpackning och tillsammans med en eller flera ursprungliga förpackningar placeras i en ny yttre förpackning eller läggs in i en annan ursprunglig förpackning, att självhäftande etiketter anbringas på ursprungliga yttre förpackningar eller på tryckförpackningar eller att en ny bruksanvisning eller ett nytt informationsblad läggs till. Det ankommer på den nationella domstolen att bedöma om delningen av tryckförpackningarna eller tryckningen på nytt av partinumren på dessa tryckförpackningar har utförts på sådant sätt att alla konkreta risker är uteslutna för att beskaffenheten hos de tabletter som finns i dessa påverkas. Det bör emellertid tas i beaktande att detta är fallet särskilt när denna verksamhet sker efter tillstånd av och under kontroll av en offentlig myndighet i avsikt att säkerställa varans integritet. Det ankommer även på den nationella domstolen att kontrollera att beskaffenheten hos den vara som förpackningen innehåller inte indirekt påverkas, särskilt att den ompaketerade varans yttre eller inre förpackning eller en ny bruksanvisning eller ett nytt informationsblad inte innehåller viss betydelsefull information eller upptar oriktig information eller att den ompaketerade varans förpackning inte har utformats på sådant sätt att den ger varan tillräckligt skydd.
- På den nya förpackningen anges vem som har packat om varan och dess tillverkares namn. Dessa uppgifter skall vara tryckta på sådant sätt att de kan förstås av en person med normal syn och normal uppmärksamhet. Däremot är det inte nödvändigt att ange att ompaketeringen har företagits utan tillstånd av varumärkesinnehavaren.
- Varans utformning efter ompaketeringen är inte sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas. Följaktligen får inte förpackningen vara bristfällig, av dålig kvalitet eller se billig ut. Det ankommer på den nationella domstolen att bland annat undersöka om den omständigheten att det i en enda yttre förpackning läggs in såväl ursprungliga yttre förpackningar som lösa tryckförpackningar gör att förpackningen får ett billigt utseende som är ägnat att skada varumärkets anseende. Beträffande delningen av tryckförpackningarna ankommer det på den domstolen att konkret bedöma om denna delning utförs på sådant sätt att varumärkets anseende kan bli lidande på grund av den.
- Importören underrättar på förhand varumärkesinnehavaren om att den vara som har packats om bjuds ut till försäljning och, om innehavaren begär det, tillhandahåller honom ett prov av den vara som har packats om.
Beslut om rättegångskostnader
Rättegångskostnader
71 De kostnader som har förorsakats den franska regeringen, den brittiska regeringen och Europeiska gemenskapernas kommission, som har inkommit med yttranden till domstolen, är inte ersättningsgilla. Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna.
Domslut
På dessa grunder beslutar
DOMSTOLEN
- angående de frågor som genom beslut av den 27 januari 1994 förts vidare av Bundesgerichtshof - följande dom:
Artikel 36 i fördraget skall tolkas så, att innehavaren av en varumärkesrätt kan åberopa denna rätt för att hindra en importör från att marknadsföra ett läkemedel som av varumärkesinnehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden i en annan medlemsstat, när denne importör har packat om varan i en ny yttre förpackning, genom vilken varumärket på den ursprungliga förpackningen är synligt eller när han har ändrat den ursprungliga yttre förpackningens innehåll och utseende, medan det varumärke som har anbringats av tillverkaren har behållits, utom under följande omständigheter:
- Det fastställs att innehavarens åberopande av varumärkesrätten för att motsätta sig marknadsföring av ompaketerade varor under detta varumärke, med hänsyn till det marknadsföringssystem som han använder, bidrar till att på ett konstlat sätt avskärma marknaderna mellan medlemsstaterna. Detta är bland annat fallet när innehavaren i olika medlemsstater har fört ut ett identiskt läkemedel på marknaden i olika förpackningar och den ompaketering som importören företar dels är nödvändig för att marknadsföra varan i importmedlemsstaten, dels företas under sådana förhållanden att varans ursprungliga beskaffenhet inte kan påverkas därav. Däremot innebär denna förutsättning inte att det måste fastställas att varumärkesinnehavaren, genom att föra ut en identisk vara på marknaden i olika förpackningar i olika medlemsstater, medvetet har försökt att avskärma marknaderna mellan medlemsstater.
- Det visas att ompaketeringen inte kan påverka beskaffenheten hos den vara som förpackningen innehåller. Detta är bland annat fallet när importören begränsar sig till förfaranden som inte innebär någon risk för påverkan, till exempel att tryckförpackningen tas ut ur sin ursprungliga yttre förpackning och tillsammans med en eller flera ursprungliga förpackningar placeras i en ny yttre förpackning eller läggs in i en annan ursprunglig förpackning, att självhäftande etiketter anbringas på ursprungliga yttre förpackningar eller på tryckförpackningar eller att en ny bruksanvisning eller ett nytt informationsblad läggs till. Det ankommer på den nationella domstolen att bedöma om delningen av tryckförpackningarna eller tryckningen på nytt av partinumren på dessa tryckförpackningar har utförts på sådant sätt att alla konkreta risker är uteslutna för att beskaffenheten hos de tabletter som finns i dessa påverkas. Det bör emellertid tas i beaktande att detta är fallet särskilt när denna verksamhet sker efter tillstånd av och under kontroll av en offentlig myndighet i avsikt att säkerställa varans integritet. Det ankommer även på den nationella domstolen att kontrollera att beskaffenheten hos den vara som förpackningen innehåller inte indirekt påverkas, särskilt att den ompaketerade varans yttre eller inre förpackning eller en ny bruksanvisning eller ett nytt informationsblad inte innehåller viss betydelsefull information eller upptar oriktig information eller att den ompaketerade varans förpackning inte har utformats på sådant sätt att den ger varan tillräckligt skydd.
- På den nya förpackningen anges vem som har packat om varan och dess tillverkares namn. Dessa uppgifter skall vara tryckta på sådant sätt att de kan förstås av en person med normal syn och normal uppmärksamhet. Däremot är det inte nödvändigt att ange att ompaketeringen har företagits utan tillstånd av varumärkesinnehavaren.
- Varans utformning efter ompaketeringen är inte sådan att varumärkets eller dess innehavares anseende kan skadas. Följaktligen får inte förpackningen vara bristfällig, av dålig kvalitet eller se billig ut. Det ankommer på den nationella domstolen att bland annat undersöka om den omständigheten att det i en enda yttre förpackning läggs in såväl ursprungliga yttre förpackningar som lösa tryckförpackningar gör att förpackningen får ett billigt utseende som är ägnat att skada varumärkets anseende. Beträffande delningen av tryckförpackningarna ankommer det på den domstolen att konkret bedöma om denna delning utförs på sådant sätt att varumärkets anseende kan bli lidande på grund av den.
- Importören underrättar på förhand varumärkesinnehavaren om att den vara som har packats om bjuds ut till försäljning och, om innehavaren begär det, tillhandahåller honom ett prov av den vara som har packats om.