CELEX: 62003CJ0321
Marcas
Aproximación de las legislaciones
Directiva 89/104/CEE
Artículo 2
Concepto de signo que puede constituir una marca
Receptáculo o compartimento de recogida transparente que forma parte de la superficie externa de una aspiradora

1       La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/140/CEE
del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1; en lo sucesivo, «Directiva»).
2       Esta petición se presentó en el marco de un litigio entre Dyson Ltd (en lo sucesivo, «Dyson») y el Registrar of Trade Marks
(en lo sucesivo, «Registrar») relativo a la negativa de éste a registrar dos marcas consistentes cada una en un receptáculo
o compartimento de recogida (en lo sucesivo, «compartimento de recogidas» transparente que forma parte de la superficie externa
de una aspiradora.

Marco jurídico

La normativa comunitaria
3       La Directiva tiene por objeto, según su primer considerando, aproximar las legislaciones de los Estados miembros en materia
de marcas con el fin de suprimir las disparidades que pueden obstaculizar tanto la libre circulación de mercancías como la
libre prestación de los servicios y falsear las condiciones de competencia en el mercado común.
4       El séptimo considerando de la Directiva establece que «la realización de los objetivos perseguidos por la aproximación supone
que la adquisición y la conservación de un derecho sobre la marca registrada estén en principio sujetas, en todos los Estados
miembros, a las mismas condiciones» y que, «a dicho efecto, conviene establecer una lista enunciativa de los signos susceptibles
de constituir una marca en cuanto sean aptos para distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otra [...]».
5       El artículo 2 de la Directiva, titulado «Signos que pueden constituir una marca», dispone:
«Podrán constituir marcas todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, especialmente las palabras,
incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, a condición
de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.»
6       El artículo 3 de la Directiva, titulado «Causas de denegación o de nulidad», establece, en sus apartados 1 y 3:
«1.      Será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nulidad de:
a)      los signos que no puedan constituir una marca;
b)      las marcas que carezcan de carácter distintivo;
c)      las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie,
la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación
del servicio u otras características de los mismos;
[...]
e)      los signos constituidos exclusivamente por:
–       la forma impuesta por la naturaleza del propio producto, o
–       la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o
–       la forma que da un valor sustancial al producto;
[…]
3.      No se denegará el registro de una marca ni se declarará su nulidad de conformidad con lo dispuesto en las letras b), c) o d)
del apartado 1 si, antes de la fecha de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido
un carácter distintivo. Los Estados miembros podrán establecer que la presente disposición se aplique igualmente cuando el
carácter distintivo haya sido adquirido después de la solicitud de registro o después de la fecha de registro.»

La normativa nacional
7       Los artículos 1, apartado 1, y 3, apartado 1, de la Trade Marks Act 1994 (Ley de marcas de 1994; en lo sucesivo, «Ley de 1994»)
disponen lo siguiente:
«1. (1) A los efectos de esta Ley, se entenderá por marca cualquier signo que pueda ser objeto de representación gráfica y apropiado
para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras.
Una marca puede, en particular, consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, dibujos, letras, cifras o en la
forma del producto o de su presentación.
[…]
3. (1)          Será denegado el registro de:
a)      los signos que no cumplan las condiciones enumeradas [en] el artículo 1, apartado 1;
b)      las marcas que carezcan absolutamente de carácter distintivo;
c)       las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie,
la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación
del servicio u otras características de los mismos;
d)      las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común
o en las costumbres leales y constantes del comercio.
No se denegará el registro de una marca en cumplimiento [de lo dispuesto en las letras] b), c) o d) si, antes de la fecha
de la solicitud del registro y debido al uso que se ha hecho de la misma, hubiese adquirido un carácter distintivo.»

El litigio principal y las cuestiones prejudiciales
8       Desde 1993, Dyson fabrica y comercializa Dual Cyclone, una aspiradora sin bolsa en la que la suciedad y el polvo se almacenan
en un compartimento de plástico transparente integrado en el aparato.
9       El 10 de diciembre de 1996, la sociedad Notetry Ltd, propiedad del Sr. James Dyson, presentó ante el Registrar una solicitud
de registro de seis marcas para «aparatos para limpiar, pulir y enjabonar suelos y alfombras; aspiradoras; enjabonadoras (espumas)
para alfombras; pulidoras de suelos; piezas y accesorios de todos los productos mencionados», comprendidos en la clase 9 del
Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de 15 de
junio de 1957, en su versión revisada y modificada. El 5 de febrero de 2002, esta solicitud pasó a nombre de Dyson.
10     La solicitud se retiró para cuatro de las marcas, pero se mantuvo, sin embargo, para las otras dos, que responden, cada una,
a la siguiente descripción: «la marca consiste en un receptáculo o compartimento de recogida transparente que forma parte
de la superficie externa de una aspiradora tal como se muestra en la imagen». Cada una de estas descripciones iba acompañada
de una representación de uno u otro de los dos modelos de aspiradora que fabrica y comercializa Dyson.
11     La solicitud fue desestimada mediante resolución del Registrar, que fue confirmada por el Hearing officer el 23 de julio de
2002. Dyson interpuso un recurso contra esta última decisión ante la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.
Este órgano jurisdiccional consideró que las dos marcas controvertidas carecían de carácter distintivo en el sentido del artículo
3, apartado 1, párrafo primero, letra b), de la Ley de 1994 y que, además, eran descriptivas de las características de los
productos contemplados en la solicitud de registro en el sentido del artículo 3, apartado 1, párrafo primero, letra c), de
la misma Ley. En cambio, la High Court alberga dudas acerca de si, en la fecha de la solicitud, es decir en 1996, dichas marcas
habían adquirido un carácter distintivo por el uso, con arreglo al artículo 3, apartado 1, párrafo segundo, de la Ley de 1994.
12     A este respecto, la High Court estima que, en 1996, los consumidores, por una parte, percibían el compartimento de recogida
transparente como un indicio de que la aspiradora que tenían delante no disponía de bolsa y, por otra parte, estaban informados
gracias a la publicidad y a la inexistencia de productos competidores –Dyson disfrutaba en aquel entonces de un monopolio
de hecho sobre este tipo de productos– de que las aspiradoras sin bolsa eran aspiradoras Dyson. Sin embargo, la High Court
subraya que, en esas fechas, el compartimento de recogida transparente todavía no había sido objeto de una promoción activa
como marca por parte de Dyson. Por consiguiente, a la luz del apartado 65 de la sentencia de 18 de junio de 2002, Philips
(C‑299/99, Rec. p. I‑5475), se pregunta si un mero monopolio de hecho es suficiente para conferir un carácter distintivo,
habida cuenta de la asociación entre el producto y el fabricante, o bien si es preciso exigir además que se promocione el
signo como marca.
13     En este contexto, la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, decidió suspender el procedimiento y plantear
al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)      Cuando el solicitante ha utilizado un signo (que no es una forma) consistente en una característica funcional que forma parte
de la apariencia de un nuevo tipo de artículo y ha disfrutado hasta la fecha de la solicitud de un monopolio de hecho sobre
dichos artículos, ¿basta, para que el signo haya adquirido carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 3, de
la [Directiva], que una parte considerable del público pertinente haya llegado, en la fecha de solicitud de registro, a asociar
los productos que llevan el signo con el solicitante y no con ningún otro fabricante?
2)      Si ello no es suficiente, ¿qué más es necesario para que el signo haya adquirido carácter distintivo? En particular, ¿es necesario
que la persona que ha utilizado el signo lo haya promocionado como marca?»
14     Mediante auto de 12 de octubre de 2004, el Tribunal de Justicia suspendió el procedimiento, con arreglo al artículo 54, párrafo
tercero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, hasta que el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas resolviera
el asunto Dyson/OAMI (T‑278/02), en el que se suscitaba la misma cuestión de interpretación que en el presente asunto.
15     En su recuso ante el Tribunal de Primera Instancia, Dyson solicitaba la anulación de la resolución de la Primera Sala de Recurso
de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos), mediante la cual se había denegado el registro
de una marca para «aparatos para limpiar, pulir y enjabonar suelos y alfombras; aspiradoras; enjabonadoras (espumas) para
alfombras; pulidoras de suelos; piezas y accesorios de todos los productos mencionados». En el formulario de solicitud de
registro, Dyson describía la marca solicitada del modo siguiente: «la marca consiste en un receptáculo o compartimento de
recogida transparente que forma parte de la superficie externa de una aspiradora».
16     Dado que Dyson retiró posteriormente la citada solicitud de registro, el Tribunal de Primera Instancia declaró, mediante auto
de 14 de noviembre de 2005, que el recurso había quedado sin objeto y que, por tanto, no procedía pronunciarse acerca de él,
en virtud del artículo 113 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia. En consecuencia, el procedimiento
ante el Tribunal de Justicia se reanudó ese mismo día.

Sobre las cuestiones prejudiciales
17     Mediante sus cuestiones, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en lo esencial, en qué condiciones un signo puede adquirir
un carácter distintivo en el sentido del artículo 3, apartado 3, de la Directiva, cuando, como en el presente caso, el operador
que lo utiliza disfruta de un monopolio de hecho sobre el producto al que se refiere dicho signo antes de que se presente
la solicitud de marca.
18     De la resolución de remisión se desprende que tales cuestiones se plantearon en relación con una solicitud por la cual Dyson
pretendía registrar dos marcas que, según los términos de dicha solicitud, consistían «en un receptáculo o compartimento de
recogida transparente que forma parte de la superficie externa de una aspiradora tal como se muestra en la imagen».
19     Como Dyson ha precisado en varias ocasiones, tanto en sus observaciones escritas como en la vista, y como el propio órgano
jurisdiccional afirmó en su resolución de remisión, dicha solicitud no se dirige a obtener el registro de una marca sobre
una o varias formas determinadas de un compartimento de recogida –las formas representadas gráficamente en dicha solicitud
son únicamente ejemplos de un compartimento de este tipo– sino a obtener el registro de una marca sobre el compartimento propiamente
dicho. Por otra parte, ha quedado acreditado que las marcas no se caracterizan por ser de un color determinado, sino por la
falta de un color concreto, es decir, por la transparencia, que permite al consumidor comprobar la cantidad de polvo almacenado
en el compartimento de recogida e informarse de cuándo está lleno.
20     De lo anterior resulta que la solicitud de registro de las marcas en el litigio principal tiene por objeto todas las formas
imaginables de un compartimento de recogida transparente que forme parte de la superficie externa de una aspiradora.
21     En sus observaciones escritas y en la vista, la Comisión de las Comunidades Europeas señaló que el objeto de una solicitud
como ésta no constituye un «signo» en el sentido del artículo 2 de la Directiva y que, por tanto, no puede ser registrado
como marca. Aunque el órgano jurisdiccional remitente no se haya referido a esta cuestión, la Comisión considera por tanto
que, antes de proceder, en su caso, a la interpretación de lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva, es preciso verificar
si el objeto de la mencionada solicitud cumple los requisitos previstos en el artículo 2 de dicha Directiva.
22     Según Dyson y el Reino Unido, no corresponde al Tribunal de Justicia, en el marco de un procedimiento prejudicial con arreglo
al artículo 234 CE, suscitar de oficio una cuestión que el órgano jurisdiccional remitente no ha abordado. En la vista, dichas
partes subrayaron al respecto que, en el procedimiento administrativo, el Registrar manifestó algunas objeciones acerca de
si el objeto de la solicitud de Dyson era un signo que podía constituir una marca, pero que sus dudas se disiparon cuando
Dyson retiró cuatro de las seis marcas cuyo registro había solicitado inicialmente.
23     Es preciso recordar que es cierto que, según la jurisprudencia, corresponde exclusivamente al órgano jurisdiccional remitente
definir el objeto de las cuestiones que desea plantear al Tribunal de Justicia. En efecto corresponde exclusivamente a los
órganos jurisdiccionales nacionales que conocen del litigio y que han de asumir la responsabilidad de la decisión jurisdiccional
que debe adoptarse apreciar, a la luz de las particularidades del asunto, tanto la necesidad de una decisión prejudicial para
poder dictar su sentencia, como la pertinencia de las cuestiones que plantean al Tribunal de Justicia (véanse, en este sentido,
las sentencias de 16 de marzo de 1999, Castelletti, C‑159/97, Rec. p. I‑1597, apartado 14, y de 6 de julio de 2006, Kersbergen-Lap
y Dams-Schipper, C‑154/05, Rec. p. I‑0000, apartado 21).
24     No obstante, aunque, desde el punto de vista formal, el órgano jurisdiccional remitente limite su petición a la interpretación
de algunas de las disposiciones comunitarias aplicables, ello no impide que el Tribunal de Justicia proporcione al órgano
jurisdiccional nacional todos los elementos de interpretación del Derecho comunitario que puedan serle útiles para enjuiciar
el asunto del que conoce, con independencia de que dicho órgano jurisdiccional haya hecho o no referencia a ellos en el enunciado
de su cuestión (véanse, en este sentido, las sentencias de 29 de abril de 2004, Weigel, C‑387/01, Rec. p. I‑4981, apartado
44, y de 21 de febrero de 2006, Ritter‑Coulais, C‑152/03, Rec. p. I‑1711, apartado 29).
25     Pues bien, en virtud del artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva, se denegará el registro o podrá declararse la
nulidad, en caso de que ya estén registrados, de aquellos signos que no puedan constituir una marca. Por tanto, esta disposición
se opone a que se registren signos que no cumplan los requisitos exigidos por el artículo 2 de la Directiva, que tiene por
objeto definir los tipos de signos que pueden constituir marcas (véase, en este sentido, la sentencia Philips, antes citada,
apartado 38).
26     En este contexto, a diferencia de lo que han sostenido Dyson y el Reino Unido, es preciso examinar este extremo con carácter
preliminar, a pesar de que el tenor de las cuestiones del órgano jurisdiccional remitente se refiere únicamente al artículo
3 de la Directiva y a pesar de que dicho órgano jurisdiccional no ha abordado, en el litigio principal, la cuestión de si
el objeto de la solicitud controvertida puede considerarse un signo susceptible de constituir una marca en el sentido del
artículo 2 de la citada Directiva (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de mayo de 2003, Libertel, C‑104/01, Rec. p. I‑3793,
apartado 22).
27     Según el artículo 2 de la Directiva, todos los signos pueden constituir marcas, a condición de que, por una parte, puedan
ser objeto de una representación gráfica y, por otra parte, sean apropiados para distinguir los productos o los servicios
de una empresa de los de otras (sentencias Philips, antes citada, apartado 32, y de 12 de diciembre de 2002, Sieckmann, C‑273/00,
Rec. p. I‑11737, apartado 39).
28     De lo anterior resulta que, para poder constituir una marca en el sentido del artículo 2 de la Directiva, el objeto de cualquier
solicitud ha de cumplir tres requisitos. En primer lugar, debe constituir un signo. En segundo lugar, el signo debe poder
ser objeto de una representación gráfica. En tercer lugar, el signo debe ser apropiado para distinguir los productos o los
servicios de una empresa de los de otras (véanse, en este sentido, las sentencias Libertel, antes citada, apartado 23, y de
24 de junio de 2004, Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, Rec. p. I‑6129, apartado 22).
29     Según la Comisión, la solicitud presentada por Dyson no satisface el primero de los citados requisitos, ya que tiene por objeto
un concepto, en este caso el concepto de compartimento de recogida transparente de una aspiradora, con independencia de su
forma. Pues bien, dado que un concepto no se percibe por ninguno de los cinco sentidos físicos y que sólo apela a la imaginación,
no constituye un «signo» en el sentido del artículo 2 de la Directiva. Si un concepto pudiera constituir una marca se frustraría
la lógica que subyace al artículo 3, apartado 1, letra e), de la Directiva, a saber, evitar que la protección del Derecho
de marcas conduzca a conferir a su titular un monopolio sobre soluciones técnicas o características prácticas de un producto.
Por tanto, no ha de ser posible obtener tal ventaja registrando todas las formas que pueda tener una determinada característica
funcional, situación que podría darse si se pudiera registrar un concepto que puede englobar numerosas manifestaciones físicas.
30     En cambio, Dyson, apoyada en este extremo por el Reino Unido, estima que, si bien es cierto, como señaló en la vista, que
un concepto no es un signo que pueda registrarse como marca, su solicitud tiene por objeto un «signo» en el sentido del artículo
2 de la Directiva. El concepto de «signo», que la jurisprudencia ha definido de forma amplia, comprende cualquier mensaje
que pueda ser percibido por uno de los cinco sentidos físicos. En opinión de Dyson, del procedimiento principal se desprende
que los consumidores asocian el compartimento de recogida transparente objeto de la solicitud con Dyson. Además, el consumidor
puede, por una parte, ver dicho compartimento de recogida, que constituye una parte física de la aspiradora y, por otra, comprobar
que es transparente. En consecuencia, Dyson considera que el compartimento de recogida transparente puede percibirse por la
vista y que no cabe, por tanto, considerarlo un producto de la imaginación del consumidor.
31     A este respecto, es preciso recordar que, a tenor del artículo 2 de la Directiva, los signos que pueden constituir marcas
son, entre otros, las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto
o de su presentación.
32     Si bien esta disposición menciona exclusivamente los signos que pueden ser percibidos visualmente, de tipo bidimensional o
tridimensional, y que pueden, por tanto, representarse por medio de letras, de caracteres escritos o de una imagen, de los
términos tanto del artículo 2 como del séptimo considerando se desprende, sin embargo, que se trata de una «lista enunciativa»
de signos que pueden constituir una marca y que dicha enumeración no es exhaustiva. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia
ha declarado ya que, aunque el artículo 2 de la Directiva no mencione los signos que por sí mismos no pueden ser percibidos
visualmente, como los sonidos o los olores, tampoco los excluye expresamente (sentencias Sieckmann, antes citada, apartados
43 y 44, y de 27 de noviembre de 2003, Shield Mark, C‑283/01, Rec. p. I‑14313, apartados 34 y 35).
33     No obstante, so pena de privar a este requisito de contenido, no cabe admitir que el objeto de cualquier solicitud de marca
constituye necesariamente un signo en el sentido del artículo 2 de la Directiva.
34     Como el Tribunal de Justicia ya ha señalado, la finalidad de esta exigencia es, entre otras, impedir que se eluda la aplicación
del Derecho de marcas con el fin de obtener una ventaja competitiva indebida (sentencia Heidelberger Bauchemie, antes citada,
apartado 24).
35     Pues bien, en el presente caso, no se discute que el objeto de la solicitud del asunto principal no es un tipo particular
de compartimento de recogida transparente que forma parte de la superficie externa de una aspiradora, sino, con carácter general
y abstracto, todas las formas imaginables de un compartimento de recogida de esta índole.
36     A este respecto, Dyson no puede sostener que el objeto de su solicitud del asunto principal puede ser percibido visualmente.
En efecto, lo que el consumidor puede identificar por la vista no es el objeto de la solicitud, sino dos de sus representaciones
gráficas que figuran en dicha solicitud. Pues bien, tales representaciones no pueden considerarse el objeto de la solicitud,
ya que, como Dyson ha subrayado en varias ocasiones, constituyen únicamente ejemplos.
37     De ello resulta que, a diferencia de las solicitudes que dieron lugar a las sentencias, antes citadas, Sieckmann y Shield
Mark, el objeto de la solicitud del asunto principal puede revestir una multitud de aspectos diferentes y, por lo tanto, no
está determinado. Como el Abogado General ha destacado fundamentalmente en el punto 51 de sus conclusiones, la forma, las
dimensiones, la presentación y la composición de dicho objeto dependen tanto de los modelos de aspiradoras desarrollados por
Dyson como de las innovaciones tecnológicas. Asimismo, la transparencia permite utilizar colores variados.
38     Pues bien, habida cuenta de la exclusividad inherente al Derecho de marcas, el titular de una marca sobre un objeto indeterminado
de esta índole obtendría, en contra del objetivo que persigue el artículo 2 de la Directiva, una ventaja competitiva indebida,
en la medida en que estaría facultado para oponerse a que sus competidores pudieran ofrecer aspiradoras que dispongan en su
superficie externa de cualquier tipo de compartimento de recogida transparente, con independencia de su forma.
39     De lo anterior se desprende que el objeto de la solicitud controvertida en el asunto principal consiste, en realidad, en una
mera propiedad del producto de que se trata y que no constituye, por tanto, un «signo» en el sentido del artículo 2 de la
Directiva (véase al respecto la sentencia Libertel, antes citada, apartado 27).
40     En consecuencia, procede responder al órgano jurisdiccional remitente que el artículo 2 de la Directiva debe interpretarse
en el sentido de que el objeto de una solicitud de registro de marcas, como la presentada en el asunto principal, que comprende
todas las formas imaginables de un receptáculo o compartimento de recogida transparente que forma parte de la superficie externa
de una aspiradora no constituye un «signo» en el sentido de dicha disposición y, por tanto, no puede constituir una marca
con arreglo al citado artículo.
41     En estas circunstancias, no es necesario interpretar el artículo 3, apartado 3, de la Directiva.

Costas
42     Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano
jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes
del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:
El artículo 2 de la Directiva 89/140/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que el objeto de una
solicitud de registro de marcas, como la presentada en el asunto principal, que comprende todas las formas imaginables de
un receptáculo o compartimento de recogida transparente que forma parte de la superficie externa de una aspiradora no constituye
un «signo» en el sentido de dicha disposición y, por tanto, no puede constituir una marca con arreglo al citado artículo.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: inglés.