CELEX: 62005CJ0311
Recurso de casación
Reglamento (CE) nº 40/94
Marca comunitaria
Marcas figurativas que contienen las representaciones de una "espada", de un "caballo de bastos" y de un "rey de espadas" de una baraja
Declaración de nulidad de la marca

Mediante su recurso de casación, la sociedad Naipes Heraclio Fournier, S.A. (en lo sucesivo, «NHF») solicita que se anule
la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 11 de mayo de 2005, Naipes Heraclio Fournier/OAMI
– France Cartes (espada de una baraja, caballo de bastos y rey de espadas) (T‑160/02 a T‑162/02, Rec. p. II‑1643; en lo sucesivo,
«sentencia recurrida»), por la que éste desestimó sus recursos dirigidos a que se anulasen tres resoluciones de la Segunda
Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 28 de febrero de
2002 (asuntos R 771/2000-2, R 770/2000-2 y R 766/2000-2; en lo sucesivo, «resoluciones controvertidas») en el marco de unos
procedimientos de anulación iniciados por France Cartes SAS (en lo sucesivo, «France Cartes»).

Marco jurídico
A tenor del artículo 7, apartados 1 y 2, del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca
comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1):
«1.      Se denegará el registro de:
[…]
b)      las marcas que carezcan de carácter distintivo;
c)      las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar
la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto
o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio;
[…]
2.      El apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad.»
El artículo 63, apartados 1 a 3, de dicho Reglamento dispone:
«1.      Contra las resoluciones de las salas de recurso que recaigan en asuntos recurridos cabrá recurso ante el Tribunal de Justicia.
2.      El recurso se fundará en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación de Tratado, del presente Reglamento
o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder.
3.      El Tribunal de Justicia será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada.»

Hechos que originaron el litigio
El 1 de abril de 1996, NHF presentó tres solicitudes de registro de marcas comunitarias ante la OAMI, en virtud del Reglamento
nº 40/94, relativas a tres signos figurativos destinados a ser reproducidos en naipes denominados «españoles», que representaban
una «espada», un «caballo de bastos» y un «rey de espadas».
Mediante resoluciones de 15 de abril de 1998, se estimaron las solicitudes de registro.
El 7 de abril de 1999, France Cartes, interviniente en primera instancia, solicitó que se declarase la nulidad de estos registros
alegando, en particular, que a estos registros les eran aplicables los motivos de denegación absolutos previstos por el artículo
7, apartado 1, letras b) a e), inciso iii), del Reglamento nº 40/94.
El 15 de junio de 2000, la División de Anulación desestimó dichas solicitudes de anulación. El 19 de julio de 2000, France
Cartes interpuso tres recursos ante la OAMI.
Mediante las resoluciones controvertidas, la Segunda Sala de Recurso de la OAMI (en lo sucesivo, «Sala de Recurso») anuló
las resoluciones de la División de Anulación de 15 de junio de 2000. Dicha Sala consideró que los signos de que se trataba
carecían de carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94, y que eran descriptivos
de las características de los naipes españoles, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento.

Recursos ante el Tribunal de Primera Instancia y sentencia recurrida
Mediante demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 17 de mayo de 2002, NHF interpuso tres
recursos solicitando la anulación de las resoluciones controvertidas.
En apoyo de sus recursos, NHF invocó dos motivos, basados respectivamente en la infracción del artículo 7, apartado 1, letras b)
y c), del Reglamento nº 40/94.
Tras pronunciarse sobre la admisibilidad de las pretensiones y los motivos de France Cartes, en los apartados 16 a 24 de la
sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia examinó el segundo motivo en primer lugar y lo desestimó.
A este respecto, el Tribunal de Primera Instancia recordó, en el apartado 41 de la sentencia recurrida, que la apreciación
del carácter descriptivo de una marca debe efectuarse, por un lado, en relación con los productos o los servicios para los
que se solicita el registro del signo y, por otro, en relación con la forma en que lo percibe el público destinatario, constituido
por el consumidor de estos productos o servicios.
En primer lugar, el Tribunal de Primera Instancia señaló, en lo apartados 42 y 44 de la sentencia recurrida, que los productos
designados por las marcas controvertidas son naipes, en particular, naipes denominados «españoles», utilizados de forma habitual
en España, y que dos de esas marcas, el caballo de bastos y el rey de espadas, representan dos de dichos naipes. En cuanto
a la representación de la espada, si bien no corresponde, como tal, a la representación de uno de estos naipes, el Tribunal
de Primera Instancia consideró que consiste, no obstante, en un elemento, en un símbolo, que se utiliza como representativo
del palo para los naipes del palo de «espadas».
A continuación, en la medida en que los productos en cuestión están destinados al consumo general y no sólo a los profesionales
o aficionados a los juegos de cartas, el Tribunal de Primera Instancia estimó, en el apartado 45 de la sentencia recurrida,
que el público destinatario era el consumidor medio de naipes, normalmente perspicaz e informado, en particular en España.
En estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia examinó, en los apartados 46 a 53 de la sentencia recurrida, si
existía, desde el punto de vista de dicho público, una relación suficientemente directa y concreta entre las marcas figurativas
controvertidas y las categorías de productos para las que se había solicitado el registro. Al término de su análisis, el Tribunal
de Primera Instancia consideró que existía, en particular para el público español, una relación directa y concreta entre la
marca controvertida y los productos de que se trata, es decir, los naipes.
Además, en el apartado 56 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia estimó que el registro de los signos
de que se trata podría tener el efecto de impedir el registro o la utilización de otros diseños del palo de «espadas» o de
naipes correspondientes al caballo de bastos y al rey de espadas de la baraja española.
Por último, en los apartados 58 a 60 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia rechazó la alegación de NHF
según la cual la Sala de Recurso omitió el desarrollo de cualquier razonamiento autónomo e independiente relativo a la presunta
infracción del artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.
Puesto que la desestimación del segundo motivo invocado por NHF en apoyo de su recurso hacía improcedente el examen del primer
motivo invocado por ésta, el Tribunal de Primera Instancia desestimó el recurso en su totalidad.

Sobre el recurso de casación
Mediante su recurso de casación, NHF solicita al Tribunal de Justicia que:
–        Anule la sentencia recurrida.
–        Estime las pretensiones formuladas por ella en primera instancia.
–        Condene en costas a la OAMI.
La OAMI y France Cartes solicitan al Tribunal de Justicia que:
–        Desestime el recurso de casación.
–        Condene en costas a NHF.
En apoyo de su recurso de casación, NHF invoca tres motivos basados, el primero, en la vulneración del artículo 63 del Reglamento
nº 40/94 y del principio de respeto del derecho de defensa, el segundo, en una infracción de los artículos 7, apartado 1,
letras b) y c), y 63 de dicho Reglamento, y, el tercero, en el incumplimiento de la obligación de motivación. En el escrito
de réplica, en el marco de sus alegaciones en apoyo del tercer motivo, NHF formuló igualmente un motivo basado en la infracción
del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), de este mismo Reglamento.

Sobre el primer motivo
Alegaciones de las partes
Mediante su primer motivo, NHF aduce una infracción del principio de legalidad contenido en el artículo 63 del Reglamento
nº 40/94. En efecto, alega que, en la medida en que la Sala de Recurso excluyó de su apreciación al público español, el Tribunal
de Primera Instancia ignoró, de manera unilateral, la definición de público relevante que figuraba en las resoluciones controvertidas,
al modificarla e introducir una nueva definición de dicho público, a partir de la cual procedió a un nuevo examen del asunto.
En consecuencia, NHF sostiene que, en la medida en que no pudo presentar observaciones a este respecto, el Tribunal de Primera
Instancia vulneró el principio de respeto del derecho de defensa.
La OAMI subraya que France Cartes había solicitado al Tribunal de Primera Instancia modificar las resoluciones controvertidas
en lo que atañe a la consideración de que los signos eran distintivos en España y eventualmente en Italia, como resulta del
apartado 19 de la sentencia recurrida. Por tanto, el Tribunal de Primera Instancia no introdujo por su propia iniciativa ningún
elemento nuevo en el litigio. Por otra parte, en el marco de las competencias que le confiere el artículo 63 del Reglamento
nº 40/94, el Tribunal de Primera Instancia se limitó a establecer y definir la base fáctica necesaria para poder ejercer una
tutela judicial efectiva. Por tanto, a su juicio, el Tribunal de Primera Instancia no vulneró el principio de respeto del
derecho de defensa.
France Cartes considera que, si bien el recurso dirigido contra las resoluciones controvertidas tiene únicamente por objeto
el control de su legalidad, el Tribunal de Primera Instancia puede sustituir la definición de público relevante de la Sala
de Recurso, que es errónea, por la suya propia. Subraya que, conforme al artículo 63 del Reglamento nº 40/94, el Tribunal
de Primera Instancia era competente para modificar estas resoluciones. Afirma que, en realidad, NHF solicita que el Tribunal
de Justicia sustituya la valoración de los hechos realizada por el Tribunal de Primera Instancia por la suya propia y, por
consiguiente, el motivo es inadmisible.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Es preciso señalar inmediatamente que la pretendida violación del principio de legalidad se basa en una fundamentación errónea,
dado que el Tribunal de Primera Instancia no empleó una definición de público relevante distinta de la adoptada por la Sala
de Recurso.
En efecto, en el apartado 45 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia estimó que se trataba de todos los
consumidores potenciales, en particular españoles, de naipes, de manera que el público destinatario estaba constituido por
el consumidor medio normalmente perspicaz e informado, y consta, por otra parte, que la Sala de Recurso consideró que dicho
público era el consumidor medio, interesado en la compra de naipes españoles e informado del significado de cada uno de los
signos controvertidos.
Además, en respuesta a las alegaciones formuladas por la OAMI y France Cartes en primera instancia, NHF niega que el público
destinatario se componga únicamente de los consumidores o aficionados a la baraja española y aduce que dicho público está
constituido por el consumidor medio residente fuera de los territorios italiano y español. Es preciso añadir que, en la vista,
el Tribunal de Primera Instancia preguntó a las partes respecto a la definición de dicho público.
Asimismo, según se recuerda en el apartado 19 de la sentencia recurrida, France Cartes solicitó al Tribunal de Primera Instancia
que modificase las resoluciones controvertidas en la medida en que consideraron que los signos de que se trataba eran distintivos
en España y eventualmente en Italia.
De ello se desprende que la cuestión de la definición del público relevante fue debatida ante el Tribunal de Primera Instancia
y las partes pudieron presentar sus alegaciones al respecto.
De lo anterior resulta que las alegaciones en que se basa el primer motivo invocado por NHF en apoyo de su recurso son infundadas
y, por consiguiente, procede desestimar este motivo.

Sobre el segundo motivo
Alegaciones de las partes
Mediante la primera parte de su segundo motivo, NHF aduce asimismo una infracción del principio de legalidad contenido en
el artículo 63 del Reglamento nº 40/94. En efecto, a su juicio, pese a que la Sala de Recurso había omitido cualquier razonamiento
autónomo a este respecto, el Tribunal de Primera Instancia realizó un examen de los signos controvertidos en relación con
el artículo 7, apartado 1, letra c), del mismo Reglamento, sustituyendo así la apreciación de la citada Sala por la suya propia.
Mediante la segunda parte del mismo motivo, NHF sostiene que el Tribunal de Primera Instancia interpretó erróneamente el artículo
7, apartado 1, letras b) y c), de dicho Reglamento, para desestimar, en los apartados 58 a 60 de la sentencia recurrida, su
alegación de que la Sala de Recurso no había desarrollado un razonamiento autónomo e independiente relativo al carácter descriptivo
de las marcas controvertidas.
La OAMI considera que, en la medida en que, en primera instancia, el objeto del litigio viene delimitado, por un lado, por
el marco fáctico y jurídico de las resoluciones controvertidas y, por otro lado, por las pretensiones de las partes, el Tribunal
de Primera Instancia está facultado para realizar una calificación de los hechos distinta de la ofrecida por la Sala de Recurso,
en particular cuando los conceptos implicados, a saber, el carácter descriptivo y la ausencia de carácter distintivo de las
marcas de que se trata, comparten algunas facetas.
En cuanto a la primera parte del segundo motivo, France Cartes estima que, en los apartados 58 a 60 de la sentencia recurrida,
el Tribunal de Primera Instancia respondió a la argumentación de NHF. Considera que, mediante las dos partes de este motivo,
la recurrente solicita en realidad que el Tribunal de Justicia sustituya la apreciación de los hechos efectuada por el Tribunal
de Primera Instancia por la suya propia.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En lo que atañe a la primera parte del segundo motivo, procede recordar que, según dispone el artículo 63, apartado 2, del
Reglamento nº 40/94, el Tribunal de Primera Instancia únicamente puede anular o modificar la resolución de una Sala de Recurso
de la OAMI basándose «en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación de Tratado, [de dicho] Reglamento
o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder».
De dicha disposición se desprende en particular que el Tribunal de Primera Instancia sólo puede anular o modificar la resolución
objeto del recurso si, en el momento en que se adoptó, estaba viciada por alguno de dichos motivos de anulación o de modificación
(véanse, en este sentido, las sentencias de 11 de mayo de 2006, Sunrider/OAMI, C‑416/04 P, Rec. p. I‑4237, apartado 55, y
de 13 de marzo de 2007, OAMI/Kaul, C‑29/05 P, Rec. p. I‑0000, apartado 53).
De esta misma disposición se desprende igualmente que el Tribunal de Primera Instancia ha de examinar la legalidad de la resolución
de la Sala de Recurso controlando la aplicación del Derecho comunitario realizada por ésta a la luz, en particular, de los
elementos de hecho expuestos ante dicha Sala (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de julio de 2006, Rossi/OAMI,
C‑214/05 P, Rec. p. I‑7057, apartado 50; OAMI/Kaul, antes citada, apartado 54, y de 26 de abril de 2007, Alcon/OAMI, C‑412/05 P,
Rec. p. I‑0000, apartado 44).
Así, dentro de los límites del artículo 63 del Reglamento nº 40/64, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia, el Tribunal
de Primera Instancia puede, sin excederse de los límites del asunto que se le somete, efectuar un control completo de la legalidad
de la resolución de la Sala de Recurso de la OAMI, examinando, en caso necesario, si ésta ha dado una calificación jurídica
exacta a los hechos del litigio.
Pues bien, por un lado, procede señalar que, ante el Tribunal de Primera Instancia y en apoyo de su pretensión de que se anularan
las resoluciones controvertidas, NHF aducía, en particular, que la Sala de Recurso había infringido el artículo 7, apartado
1, letra c), del Reglamento nº 40/94.
Por otro lado, en el presente procedimiento, no afirma que el Tribunal de Primera Instancia, a efectos de la apreciación de
dicha infracción, haya tomado en consideración elementos de hecho presentados por primera vez ante él.
Es preciso estimar, por tanto, que, al examinar el fundamento del segundo motivo invocado por NHF en primera instancia, el
Tribunal de Primera Instancia trató de dilucidar si la Sala de Recurso podía legalmente denegar el registro de los signos
de que se trata basándose en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94.
En estas circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia no sobrepasó los límites del control de legalidad que le incumbe
con arreglo al artículo 63 del Reglamento nº 40/94.
Por tanto, procede desestimar la primera parte del segundo motivo formulado por NHF.
En consecuencia, puesto que el Tribunal de Primera Instancia consideró que la denegación del registro de los signos controvertidos
como marcas comunitarias se basaba correctamente en el artículo 7, apartado 1, letra c), del Reglamento nº 40/94 y dado que
la sentencia recurrida se fundamenta en este único motivo que, por lo demás, no es objeto de impugnación en el presente recurso
de casación, procede igualmente desestimar la segunda parte de dicho motivo por inoperante.
Por consiguiente, procede desestimar por infundado el segundo motivo invocado por NHF en apoyo de su recurso de casación.

Sobre el tercer motivo
Alegaciones de las partes
Mediante su tercer motivo, NHF sostiene que el Tribunal de Primera Instancia incumplió la obligación de motivación derivada
del artículo 253 CE.
Respecto al carácter descriptivo de los signos controvertidos, NHF afirma que el razonamiento y los argumentos expuestos por
el Tribunal de Primera Instancia, en particular en los apartados 47, 48, 53 y 54 de la sentencia recurrida, son insuficientes
e imprecisos. El Tribunal de Primera Instancia debería haber analizado igualmente por qué el registro de las marcas en cuestión
impediría que los signos que las identifican pudieran ser utilizados en el tráfico por otros operadores, de manera que la
motivación del Tribunal de Primera Instancia a este respecto, en los apartados 49, 50, 54 y 56 de la sentencia recurrida,
resulta insuficiente.
La OAMI estima que, a la luz de los apartados 38 a 42, 45 a 48 y 52 a 55 de la sentencia recurrida, la motivación del Tribunal
de Primera Instancia es suficiente.
France Cartes sostiene que, a la luz de los apartados 38 a 50 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia
satisfizo la obligación de motivación que le incumbía.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En primer lugar, puesto que NHF basa su argumentación en el artículo 253 CE, es preciso recordar que la obligación de motivar
las sentencias resulta del artículo 36 del Estatuto del Tribunal de Justicia, aplicable al Tribunal de Primera Instancia en
virtud de los artículos 53, párrafo primero, del mismo Estatuto y 81 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera
Instancia (véanse los autos de 22 de junio de 2004, Meyer/Comisión, C‑151/03 P, no publicado en la Recopilación, apartado
72, y de 27 de abril de 2006, L/Comisión, C‑230/05 P, no publicado en la Recopilación, apartado 83).
En segundo lugar, según reiterada jurisprudencia, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia deben estar suficientemente
motivadas para que el Tribunal de Justicia pueda ejercer su control jurisdiccional (véanse en este sentido, en particular,
las sentencias de 14 de mayo de 1998, Consejo/De Nil e Impes, C‑259/96 P, Rec. p. I‑2915, apartado 32; de 16 de marzo de 2000,
Compagnie maritime belge transports y otros/Comisión, C‑395/96 P y C‑396/96 P, Rec. p. I‑1365, apartado 106, y auto de 14
de diciembre de 2006, Meister/OAMI, C‑12/05 P, no publicado en la Recopilación, apartado 82).
No obstante, basta con señalar que el razonamiento expuesto por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 47, 48,
53 y 54 de la sentencia recurrida es en sí mismo claro y comprensible, y que permite motivar la conclusión que trata de apoyar.
Por otra parte, el hecho de que el registro de las marcas controvertidas se oponga a que los signos que las identifican puedan
ser utilizados en el comercio por otros operadores económicos constituye una consecuencia lógica del registro de una marca.
En consecuencia, procede desestimar por infundado el tercer motivo invocado por NHF en apoyo de su recurso de casación.

Sobre el motivo formulado en el escrito de réplica
En su escrito de réplica y a mayor abundamiento, NHF sostiene que, en los apartados 47 y 48 de la sentencia recurrida, el
Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento nº 40/94.
Según NHF, el criterio seguido por el Tribunal de Primera Instancia en dichos apartados de la sentencia recurrida, a saber,
que el público destinatario podía percibir el caballo de bastos y el rey de espadas como una representación de los productos
en cuestión, no es el criterio a la luz del cual debe interpretarse el artículo 7, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento.
A este respecto, es preciso recordar que, conforme a los artículos 42, apartado 2, y 118 del Reglamento de Procedimiento,
en el curso del proceso no podrán invocarse motivos nuevos, a menos que se funden en razones de hecho y de derecho que hayan
aparecido durante el procedimiento.
No obstante, debe considerarse admisible un motivo que constituya la ampliación de un motivo enunciado anteriormente, directa
o implícitamente, en el escrito de interposición del recurso (véase la sentencia de 15 de diciembre de 2005, Italia/Comisión,
C‑66/02, Rec. p. I‑10901, apartado 86, y la jurisprudencia allí citada).
En el presente caso, debe señalarse que el motivo formulado por NHF en su escrito de réplica no se funda en razones de hecho
y de derecho que hayan aparecido durante el procedimiento.
Además, dicho motivo no constituye la ampliación de un motivo enunciado anteriormente. En particular, no se relaciona ni directa
ni implícitamente con el tercer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación, en cuyo marco, no obstante,
se presenta en el escrito de réplica presentado por NHF.
Por tanto, procede declarar la inadmisibilidad de este motivo.
De cuantas consideraciones anteceden resulta que el recurso de casación debe ser desestimado en su totalidad por ser parcialmente
infundado y parcialmente inadmisible.

Costas
A tenor del artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al recurso de casación en virtud del artículo
118 del mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Por haber solicitado la OAMI y France Cartes que se condene en costas a NHF y haber sido desestimados los motivos formulados
por ésta, procede condenarla en costas.
En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) decide:
1)
Desestimar el recurso de casación.
2)
Condenar en costas a Naipes Heraclio Fournier, S.A.
Firmas
*
Lengua de procedimiento: español.