CELEX: 62020TJ0362
Marca de la Unión Europea
Procedimiento de caducidad
Marca denominativa de la Unión REACCIONA
Uso efectivo de la marca
Artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001]
Existencia de un procedimiento judicial nacional
Inexistencia de causa justificativa de la falta de uso

Antecedentes del litigio
El 9 de octubre de 2009, la recurrente, Acciona, S. A., presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.º 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L 78, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L 154, p. 1)].
La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo REACCIONA.
Los servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 37, 39, 40 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.
La solicitud de marca fue objeto de publicación en el
Boletín de Marcas Comunitarias
n.º 2009/444, de 16 de noviembre de 2009.
La coadyuvante, Agencia Negociadora PB, S. L., formuló oposición a la solicitud de registro para todos los servicios contemplados por esta, con arreglo al artículo 41 del Reglamento n.º 207/2009 (actualmente artículo  46 del Reglamento 2017/1001). La oposición se basaba en la marca figurativa española, registrada con el número M 2740313, que se reproduce a continuación:
Al término del procedimiento de oposición, mediante resolución de la Segunda Sala de Recurso de 7 de septiembre de 2011 (asunto R 400/2011‑2), la EUIPO registró la marca de que se trata (en lo sucesivo, «marca controvertida») para los servicios comprendidos en las clases 39 y 40, que corresponden, para cada una de estas clases, a la descripción siguiente:
–        Clase 39: «Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes».
–        Clase 40: «Tratamiento de materiales».
La EUIPO denegó parcialmente el registro de la marca controvertida, en relación con los servicios contemplados que están comprendidos en las clases 37 y 42, por considerar que existía riesgo de confusión por parte del público pertinente, en el sentido del artículo  8, apartado  1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo  8, apartado  1, letra b), del Reglamento 2017/1001].
El 14 de marzo de 2017, la coadyuvante presentó una solicitud de caducidad de los derechos relativos a la marca controvertida para los servicios comprendidos en las clases 39 y 40 para los que esta había sido registrada, con arreglo al artículo  51, apartado  1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo  58, apartado  1, letra a), del Reglamento 2017/1001], debido a que dicha marca no había sido objeto de un uso efectivo durante el período ininterrumpido de cinco años anterior a la fecha de presentación de la solicitud de caducidad, es decir, del 14 de marzo de 2012 al 13 de marzo de 2017 (en lo sucesivo, «período pertinente»).
La recurrente impugnó la referida solicitud de caducidad invocando una causa justificativa de la falta de uso, basada en la existencia de un procedimiento por violación de marca entablado por la coadyuvante contra la marca controvertida, que había estado pendiente ante los tribunales españoles de 2010 a 2016 y en el que, según afirma, la recurrente corrió el riesgo de ser condenada al pago de una indemnización de 72 millones de euros (en lo sucesivo, «procedimiento judicial nacional»).
Mediante resolución de 31 de enero de 2019, la División de Anulación estimó en su totalidad la solicitud de caducidad. Consideró esencialmente que el procedimiento judicial nacional, al no ser una circunstancia ajena a la voluntad de la titular de la marca controvertida, no constituía una causa justificativa de la falta de uso de esta en el sentido del artículo  51, apartado  1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009.
La recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO, con arreglo a los artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001, contra la resolución de la División de Anulación.
Mediante resolución de 2 de abril de 2020 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso y confirmó la resolución de la División de Anulación.
En el apartado 26 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso indicó, en primer lugar, lo siguiente:
«La existencia de procedimientos [ante] los tribunales nacionales no constituye una causa justificativa de falta de uso de una marca. Los motivos de no uso de la marca son solamente aquellos que no provienen de la esfera y de la influencia de la titular de la marca como, por ejemplo, las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales[,] que son dos ejemplos de causas válidas para la falta de uso expresamente mencionadas en el artículo  19, apartado  1, segunda frase, del [Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), que constituye el anexo 1 C del Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), firmado en Marrakech (Marruecos) el 15 de abril de 1994 y aprobado mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986‑1994) (DO 1994, L 336, p. 1)], impedimentos que no se dan en este caso. El uso de una marca que puede violar derechos anteriores no es[tá] fuera del control del titular de esta marca.»
La Sala de Recurso consideró, en segundo lugar, en el apartado  27 de la resolución impugnada, que la decisión de mantener la solicitud de registro de la marca controvertida frente a la existencia de la marca nacional de la coadyuvante —que la recurrente conocía al menos desde el 7 de febrero de 2010, fecha en que se inició el procedimiento de oposición mencionado en el anterior apartado 5— constituía una mera decisión comercial de la recurrente.
La Sala de Recurso estimó, en tercer lugar, en el apartado  28 de la resolución impugnada, que, como los servicios para los que se había registrado la marca controvertida eran distintos de los designados por la marca nacional de la coadyuvante invocada en el marco del procedimiento judicial nacional, la alegación de un riesgo en relación con una eventual violación de marca carecía de fundamento, tal como se desprendía de la resolución de la EUIPO mencionada en el anterior apartado  6, y, en cuarto lugar, en el apartado  29 de la resolución impugnada, que esta constatación se veía confirmada por el hecho de que los tribunales españoles habían desestimado las solicitudes de medidas cautelares contra la titular de la marca controvertida.
La Sala de Recurso consideró asimismo, en el apartado  31 de la resolución impugnada, que el mero importe de la indemnización reclamada por la coadyuvante en su acción por violación de marca, tal como alegó la recurrente, no constituía, en sí mismo, una causa justificativa de la falta de uso, máxime cuando una eventual indemnización habría sido calculada sobre la base del uso concreto de la marca controvertida, contrariamente a lo que sostenía la recurrente.
Por último, en el apartado  35 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso recordó que la recurrente no había expuesto ninguna razón para explicar por qué no había utilizado la marca controvertida en otros Estados miembros durante el período pertinente ni para ninguno de los servicios designados por esta marca.
De los documentos aportados por la recurrente y la coadyuvante el 22 de enero de 2021, a raíz de una diligencia de ordenación del procedimiento acordada por el Tribunal, resulta que dichas partes se enfrentaron o aún se enfrentan en los tribunales españoles en el marco de dos litigios.
Un primer litigio, invocado por la recurrente como causa justificativa de la falta de uso de la marca controvertida, dio lugar a la interposición de un recurso ante el Juzgado de lo Mercantil n.º 10 de Madrid en marzo de 2010 en el marco de una acción por violación de la marca figurativa española mencionada en el anterior apartado  5, habida cuenta de una campaña publicitaria de la recurrente basada en el signo RE_ACCIONA.
En el marco de este litigio, la coadyuvante, que actuaba como parte demandante en tal procedimiento, solicitó que se condenara a la recurrente a abonarle una indemnización correspondiente al 1 % del volumen de negocios realizado por esta gracias a los productos y servicios designados por la marca controvertida. Tras haber desestimado la solicitud de medidas cautelares presentada por la coadyuvante, el Juzgado de lo Mercantil n.º 10 de Madrid, mediante sentencia de 22 de febrero de 2016, desestimó en cuanto al fondo la acción por violación de marca. A raíz de esa sentencia, las partes celebraron un convenio extrajudicial, homologado el 15 de julio de 2016 por el Juzgado de lo Mercantil n.º 10 de Madrid. En dicho convenio, las partes se comprometieron con carácter definitivo a poner fin a la controversia, renunciando de manera plena, incondicional e irrevocable a impugnar o formular cualquier tipo de recurso contra la citada sentencia de 22 de febrero de 2016 y renunciando a exigirse las costas procesales y cualquier otro pago.
En diciembre de 2016, la recurrente acudió al Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Madrid planteando un segundo litigio, relativo a la misma marca española de la coadyuvante. La acción de la recurrente tenía por objeto impugnar la validez de dicha marca debido a su falta de uso. En el marco de ese procedimiento, la coadyuvante presentó una demanda reconvencional en la que impugnaba, por falta de uso, la validez de la marca denominativa española REACCIONA, registrada con el n.º 2895363, de la que es titular la recurrente. Esta interpuso un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la sentencia dictada en este asunto por el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Madrid, que estimó la demanda reconvencional de la coadyuvante.

Pretensiones de las partes
La recurrente solicita al Tribunal que:
–        Anule la resolución impugnada.
–        Condene en costas a la EUIPO y a la coadyuvante.
La EUIPO solicita al Tribunal que:
–        Desestime el recurso.
–        Condene en costas a la recurrente.
La coadyuvante solicita al Tribunal que:
–        Desestime el recurso.
–        Confirme la resolución impugnada.
–        Condene en costas a la recurrente.

Fundamentos de Derecho
Con carácter preliminar, procede constatar que, habida cuenta de la fecha de presentación de la solicitud de caducidad en cuestión, en este caso el 14 de marzo de 2017, que es determinante a efectos de identificar el Derecho sustantivo aplicable, el presente litigio se rige por las disposiciones materiales del Reglamento n.º 207/2009 (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de junio de 2019, Deichmann/EUIPO, C‑223/18 P, no publicada, EU:C:2019:471, apartado 2, y de 3 de julio de 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO, C‑668/17 P, EU:C:2019:557, apartado 3). Por otro lado, en la medida en que, según reiterada jurisprudencia, se considera, en general, que las normas de procedimiento son aplicables en la fecha en que entran en vigor (véase la sentencia de 11 de diciembre de 2012, Comisión/España, C‑610/10, EU:C:2012:781, apartado 45 y jurisprudencia citada), el litigio se rige por las disposiciones de procedimiento del Reglamento 2017/1001.
Por consiguiente, en el caso de autos, en lo que respecta a las normas sustantivas, debe entenderse que las referencias a los artículos del Reglamento 2017/1001 lo son a los artículos correspondientes del Reglamento n.º 207/2009.
La recurrente invoca un motivo único, basado en la existencia de una causa justificativa de la falta de uso de la marca controvertida. Según la recurrente, la Sala de Recurso interpretó este concepto de manera demasiado restrictiva a la luz del artículo  51, apartado  1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009.
El Tribunal recuerda que, según el artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.º 207/2009, «si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca de la Unión no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la Unión por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca de la Unión quedará sometida a las sanciones señaladas en el [citado] Reglamento salvo que existan causas justificativas para su falta de uso».
A tenor del artículo 51, apartado 1, letra a), de este mismo Reglamento, «se declarará que los derechos del titular de la marca de la Unión han caducado […] si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso».
Por lo que respecta a la carga de la prueba, de los artículos  15, 42, apartado  2, 51, apartado  1, y 57, apartado  2, del Reglamento n.º 207/2009 se desprende que la prueba del uso efectivo o de la existencia de causas justificativas de la falta de uso incumbe al titular de la marca de que se trate.
Así, es a la recurrente a quien incumbía presentar ante la EUIPO elementos suficientes que demostraran la existencia de causas justificativas de la falta de uso de la marca controvertida [véase, por analogía, la sentencia de 13 de diciembre de 2018, C=Holdings/EUIPO — Trademarkers (C=commodore), T‑672/16, EU:T:2018:926, apartado 21].
En el caso de autos, la Sala de Recurso consideró que la existencia de un procedimiento por violación de marca ante los tribunales nacionales no constituía una causa justificativa de la falta de uso de una marca y que los elementos aportados por la recurrente no demostraban la existencia de tal causa justificativa.
La recurrente subraya que ha quedado acreditado ante la EUIPO que, a partir de 2010, hubo una contienda judicial entre ella y la coadyuvante ante un Juzgado de lo Mercantil de Madrid, que tenía por objeto una supuesta violación por ella de la marca figurativa española mencionada en el anterior apartado  5. Aduce la recurrente que, en el marco de ese litigio, la coadyuvante, que actuaba como parte demandante, solicitó que se condenara a la recurrente a pagar una indemnización correspondiente al 1 % del volumen de negocios realizado con los productos y servicios designados por la marca controvertida, lo que corresponde, según la recurrente, a un importe de 72 millones de euros.
La recurrente sostiene que, para apreciar si un procedimiento judicial constituye o no una causa justificativa de la falta de uso de una marca, procede examinar si las circunstancias concretas del caso pueden considerarse razones válidas que justifiquen la falta de uso. Según la recurrente, para realizar dicha apreciación, no es necesario que el impedimento invocado haga imposible el uso de la marca, sino que basta con que el uso de esta no sea razonable, es decir, que exista un impedimento de tal naturaleza que comprometa gravemente un uso apropiado de la marca.
Por lo tanto, a juicio de la recurrente, la resolución impugnada, según la cual la existencia de un procedimiento de este tipo no constituía una causa justificativa de la falta de uso de una marca, obedece a una interpretación demasiado restrictiva del artículo  51, apartado  1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009.
La EUIPO y la coadyuvante refutan las alegaciones de la recurrente.
A este respecto, el Tribunal General observa que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, solo los impedimentos que guarden una relación suficientemente directa con una marca, que hagan imposible o no razonable el uso de esta y que sean independientes de la voluntad de su titular, pueden calificarse de «causas justificativas» de su falta de uso. Es preciso apreciar caso por caso si un cambio de la estrategia empresarial para sortear el impedimento de que se trate haría que no fuese razonable el uso de dicha marca (sentencias de 14 de junio de 2007, Häupl, C‑246/05, EU:C:2007:340, apartado  54, y de 17 de marzo de 2016, Naazneen Investments/OAMI, C‑252/15 P, no publicada, EU:C:2016:178, apartado 96).
El Tribunal de Justicia ha precisado, respecto al concepto de uso no razonable de una marca, que, si un impedimento es de tal entidad que compromete gravemente un uso apropiado de la marca, no es razonable exigir al titular de esta que la utilice a pesar de todo (sentencia de 14 de junio de 2007, Häupl, C‑246/05, EU:C:2007:340, apartado 53).
De la jurisprudencia se desprende igualmente que el concepto de «causas justificativas» se refiere más bien a circunstancias ajenas al titular de la marca que a circunstancias relacionadas con sus dificultades comerciales [véase la sentencia de 18 de marzo de 2015, Naazneen Investments/OAMI — Energy Brands (SMART WATER), T‑250/13, no publicada, EU:T:2015:160, apartado 66 y jurisprudencia citada].
Así, para calificarse de «causas justificativas», los impedimentos al uso de una marca han de cumplir tres requisitos acumulativos: deben presentar una relación suficientemente directa con la marca, hacer imposible o no razonable el uso de esta y ser independientes de la voluntad del titular de la marca.
Procede examinar a la luz de estas consideraciones si la Sala de Recurso incurrió en error al concluir que no existía causa justificativa de la falta de uso de la marca controvertida, en el sentido del artículo  51, apartado  1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009.

Sobre la existencia de un procedimiento ante los tribunales nacionales como circunstancia ajena al titular de la marc
a
En cuanto al requisito de que el concepto de causas justificativas se refiera a circunstancias externas al titular de la marca, procede constatar que, en el apartado  26 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso indicó que «la existencia de procedimientos [ante] los tribunales nacionales no constituye una causa justificativa de falta de uso de una marca» y que «el uso de una marca que puede violar derechos anteriores no es[tá] fuera del control del titular de esta marca».
Pues bien, en el presente asunto, la recurrente invoca la existencia de una acción por violación de marca ejercitada contra ella ante un Juzgado de lo Mercantil de Madrid, que, como admite la EUIPO, constituía un acto ajeno a la voluntad de aquella.
En la medida en que la Sala de Recurso consideró que una acción judicial no constituye un acto independiente del control del titular de una marca y que, por principio, no puede constituir consecuentemente una causa justificativa de la falta de uso de la marca, aquella incurrió en error de Derecho.
No obstante, según reiterada jurisprudencia, si, en las circunstancias específicas del asunto de que se trate, un error no ha podido ejercer una influencia determinante en el resultado, la alegación basada en tal error es inoperante y, por tanto, no basta para justificar la anulación de la resolución que se impugna [véase la sentencia de 7 de septiembre de 2017, VM/EUIPO — DAT Vermögensmanagement (Vermögensmanufaktur), T‑374/15, EU:T:2017:589, apartado 143 (no publicado) y jurisprudencia citada]. En consecuencia, es preciso averiguar si, en el caso de autos, el procedimiento judicial nacional, invocado por la recurrente, podía constituir un impedimento tal que el uso de la marca controvertida durante el período pertinente habría sido imposible o no razonable, conforme a la jurisprudencia relativa al artículo  51, apartado  1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, recordada en los apartados  37 y 38 anteriores.

Sobre la apreciación del carácter no razonable del uso de la marca controvertid
a
Cabe recordar que la cuestión de si la existencia de un procedimiento judicial puede constituir una causa justificativa de la falta de uso de una marca debe apreciarse teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto (véanse, en este sentido, las sentencias de 14 de junio de 2007, Häupl, C‑246/05, EU:C:2007:340, apartado 54; de 17 de marzo de 2016, Naazneen Investments/OAMI, C‑252/15 P, no publicada, EU:C:2016:178, apartado 96, y de 13 de diciembre de 2018, C=commodore, T‑672/16, EU:T:2018:926, apartado 56).
Así, el Tribunal ha admitido que un litigio que no se inscribe en el ejercicio normal de las actividades de una empresa, sino en una estrategia fraudulenta y engañosa, que incluya varias maniobras de diversa naturaleza, puede constituir una causa justificativa de la falta de uso de una marca (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de diciembre de 2018, C=commodore, T‑672/16, EU:T:2018:926, apartado 56).
Por lo que se refiere a la incidencia de un procedimiento de caducidad en el uso de una marca, el juez de la Unión ha estimado, como alega la coadyuvante, que la existencia de ese procedimiento no basta, como tal, para constatar la existencia de causas justificativas de la falta de uso en el sentido del artículo  51, apartado  1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009. El hecho de que se inicie un procedimiento de caducidad contra el titular de una marca de la Unión no impide a este utilizarla y, si bien es posible, en el supuesto de que ese procedimiento dé lugar a la caducidad de dicha marca, que se interponga un recurso de indemnización, la condena a pagar tal indemnización no es una consecuencia directa del procedimiento de caducidad (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de marzo de 2015, SMART WATER, T‑250/13, no publicada, EU:T:2015:160, apartados 71 y 72). Además, en un procedimiento de caducidad, corresponde al titular de una marca llevar a cabo una evaluación adecuada de las posibilidades de que se estimen sus pretensiones y deducir de esta evaluación las oportunas conclusiones respecto a si debe seguir o no haciendo uso de su marca (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de marzo de 2015, SMART WATER, T‑250/13, no publicada, EU:T:2015:160, apartado 73). Esta conclusión se aplica también,
mutatis mutandis
, a los procedimientos judiciales sustanciados ante los tribunales nacionales y que tengan por objeto la prohibición de utilizar una marca.
Así pues, se plantea la cuestión de si, en el caso de autos, el procedimiento judicial nacional constituía un impedimento que pudiera hacer imposible o no razonable el uso de la marca controvertida, pero que la recurrente habría podido evitar mediante un cambio de estrategia empresarial para soslayar el impedimento que podía hacer imposible o no razonable el uso de la marca controvertida [véanse, en este sentido, las sentencias de 17 de marzo de 2016, Naazneen Investments/OAMI, C‑252/15 P, no publicada, EU:C:2016:178, apartado 96, y de 29 de junio de 2017, Martín Osete/EUIPO — Rey (AN IDEAL WIFE y otros), T‑427/16 a T‑429/16, no publicada, EU:T:2017:455, apartado 50; véase asimismo, por analogía, la sentencia de 14 de junio de 2007, Häupl, C‑246/05, EU:C:2007:340, apartado 54], o si, como asevera la recurrente, no sucedía así.
Con carácter liminar, procede recordar que la exigencia de prueba requerida al respecto en el caso de autos no es necesariamente la de un uso «imposible» de la marca controvertida, sino más bien la de un uso «no razonable» de la misma.
A este respecto, la Sala de Recurso consideró, antes de nada, en el apartado  27 de la resolución impugnada, que, al menos desde que la coadyuvante inició el procedimiento de oposición contra el registro de la marca controvertida, la recurrente no podía razonablemente ignorar la existencia de un riesgo de conflicto entre dicha marca y la marca nacional anterior invocada por la coadyuvante. La Sala de Recurso dedujo de ello, en lo sustancial, que un posible conflicto entre esas marcas era previsible y constituía un riesgo comercial normal, y que la falta de uso de la marca controvertida durante el período pertinente era una decisión comercial del titular de esta marca.
A continuación, la Sala de Recurso consideró, en el apartado  29 de la resolución impugnada, que el riesgo de condena por violación de marca en el marco del procedimiento judicial nacional no era tan grave como alegaba la recurrente, tras señalar que se habían rechazado en dos ocasiones solicitudes de medidas cautelares.
Además, la Sala de Recurso constató, en el apartado  31 de la resolución impugnada, que el importe alegado por la recurrente en relación con una posible condena al pago de una indemnización, a saber, 72 millones de euros, no era realista, ya que es manifiesto que dicho importe no se había calculado sobre la base del volumen de negocios generado por la comercialización de productos y servicios vinculados a la marca controvertida, como defendía la coadyuvante.
Por último, la Sala de Recurso consideró en particular, en el apartado  33 de la resolución impugnada, que correspondía a la recurrente llevar a cabo un análisis de los posibles riesgos de vulneración de marcas anteriores antes de comercializar productos o servicios con la marca controvertida.
Las alegaciones formuladas por la recurrente para cuestionar estas consideraciones no pueden prosperar.
En primer lugar, respecto a la alegación de la recurrente de que la Sala de Recurso procedió a un análisis erróneo del riesgo que corría al seguir utilizando la marca controvertida, debe constatarse que la Sala de Recurso no exigió que el impedimento alegado por la recurrente hubiera hecho el uso de la marca controvertida «imposible» durante el período pertinente. Antes al contrario, del apartado  33 de la resolución impugnada se desprende, en particular, que la Sala de Recurso se limitó a apreciar si una empresa similar a la recurrente, con un volumen de negocios comparable y que se encontrara en una situación idéntica, habría seguido razonablemente utilizando la marca controvertida durante el período pertinente.
Por otra parte, del apartado  33 de la resolución impugnada se desprende que el titular de una marca está obligado a realizar una evaluación adecuada de las posibilidades de que se estimen sus pretensiones en un procedimiento judicial y a deducir de esta evaluación las oportunas conclusiones respecto a si debe seguir utilizando o no su marca, de conformidad con la jurisprudencia citada en el anterior apartado 48.
Así pues, en contra de lo que sostiene la recurrente, la Sala de Recurso no aplicó en el caso de autos una exigencia de prueba de que la falta de uso de la marca controvertida debería haber sido imposible.
En segundo lugar, debe desestimarse la alegación de la recurrente de que la resolución de la EUIPO en el procedimiento de oposición, por la que se declaraba que no existía riesgo de confusión, y el registro de la marca controvertida hacían poco previsible la existencia de un litigio entre ella y la coadyuvante, de modo que la iniciación del procedimiento judicial nacional podía constituir una causa justificativa de la falta de uso de la marca controvertida.
En efecto, la resolución de la EUIPO mencionada en el anterior apartado  6 se había dictado en el marco de un procedimiento de oposición sobre la base del artículo  8, apartado  1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 y no excluía que pudiera surgir un litigio entre las mismas partes sobre la base de otro fundamento jurídico.
Además, procede señalar que la afirmación de la recurrente según la cual «no había ningún “riesgo comercial normal” en la utilización de ambos signos por ambas partes» no se apoya en ningún hecho concreto.
En tercer lugar, ha de constatarse que, tal como alegan la EUIPO y la coadyuvante, del artículo  43, apartado  5, de la Ley de Marcas española se desprende que el importe de la indemnización en el marco de un procedimiento por violación de marca se calcula sobre la base de la cifra de negocios «realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados».
Pues bien, la cantidad de 72 millones de euros que indica la recurrente en relación con la indemnización a la que habría podido ser condenada en el marco del procedimiento judicial nacional puede referirse a la totalidad del volumen de negocios realizado por la recurrente, que además es titular de catorce marcas de la Unión, registradas desde 1997 y relativas al signo ACCIONA, y no al volumen de negocios realizado con productos o servicios comercializados con la marca controvertida.
La coadyuvante recuerda asimismo que, en el marco del procedimiento judicial nacional, se había reclamado a la recurrente la cantidad de 60 000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios.
A este respecto, es preciso señalar que la afirmación de la recurrente relativa a una posible condena al pago de una indemnización de 72 millones de euros no tiene ningún fundamento fáctico y no está respaldada por ningún elemento de prueba. En efecto, la recurrente se limita a afirmar que dicha cantidad resulta de un cálculo realista y que la condena al pago de tal cantidad constituía una probabilidad razonable.
De lo anterior se infiere que la alegación de la recurrente basada en que la cantidad excepcionalmente elevada de la indemnización a la que habría podido ser condenada en el marco del procedimiento judicial nacional hizo que el uso de la marca controvertida durante el período pertinente no fuera razonable no tiene un fundamento fáctico acreditado y, por tanto, debe desestimarse.
En cuarto lugar, por lo que respecta al riesgo real de condena en el marco del procedimiento judicial nacional que alega la recurrente, procede constatar que, como esta alega y reconoce la coadyuvante, la desestimación de solicitudes de medidas cautelares por un tribunal nacional no prejuzga el fondo del asunto.
No obstante, la constatación de la EUIPO de que las marcas en conflicto podían coexistir, sin riesgo de confusión, para los productos comprendidos en determinadas clases, como consecuencia de la resolución sobre la oposición de la coadyuvante, mencionada en el anterior apartado  6, y de la doble desestimación de las medidas cautelares solicitadas por esta última en el marco del procedimiento judicial nacional, se basa en hechos que, en este caso, pueden constituir indicios pertinentes para prever el resultado del litigio ante los tribunales españoles y, por consiguiente, para evaluar el riesgo real al que se exponía la recurrente si utilizaba la marca controvertida.
A este respecto, del apartado  29 de la resolución impugnada se desprende que la Sala de Recurso consideró esencialmente que la desestimación de las medidas cautelares solicitadas por la coadyuvante en el marco del procedimiento judicial nacional confirmaba que el riesgo de declaración de una violación de marca, y de condena consecutiva, no era tan grave y que la eventual indemnización a la que habría podido abocar dicho procedimiento no era tan elevada como alegaba la recurrente.
Así, en contra de lo que aduce la recurrente, la Sala de Recurso no consideró que la desestimación de las solicitudes de medidas cautelares significaba que el riesgo de condena de la recurrente al pago de una indemnización no era un riesgo «grave ni posible». En efecto, solo se trataba de un elemento fáctico tomado en consideración por la Sala de Recurso en su análisis del riesgo real de condena al que estaba expuesta la recurrente en el procedimiento judicial nacional, cuya existencia invocaba esta como causa justificativa de la falta de uso de la marca controvertida.
En quinto lugar, es preciso constatar que el litigio alegado por la recurrente constituía un litigio pendiente ante los tribunales españoles, que tenía por objeto la violación de una marca española, y no de una marca de la Unión. Por consiguiente, la coadyuvante alega fundadamente que las repercusiones de ese litigio se limitaban al territorio español y que la recurrente seguía siendo libre de comercializar sus servicios con la marca controvertida en otras partes del territorio de la Unión.
Además, tal como alega la coadyuvante, la recurrente no ha expuesto ninguna razón que explique el hecho de no haber reanudado la comercialización de sus servicios con la marca controvertida después de la celebración del acuerdo transaccional celebrado con la coadyuvante el 15 de julio de 2016, que puso fin al procedimiento judicial nacional.
Asimismo, la recurrente no ha demostrado, cuando menos, la existencia de actos preparatorios de la explotación comercial de la marca controvertida, lo que le habría permitido interrumpir el plazo de cinco años previsto en el artículo  51, apartado  1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009.
Por último, y en sexto lugar, en lo referente a la alegación de la recurrente de que un ordenado empresario, en las mismas circunstancias, no hubiera hecho uso de la marca controvertida en el marco de su estrategia de marcas y de la gestión de su cartera de derechos de propiedad intelectual, procede constatar que, contrariamente a lo que afirma la recurrente, del apartado  33 de la resolución impugnada no se desprende que la Sala de Recurso impusiera, como tal, una obligación de diligencia en el marco de la aplicación del artículo  51, apartado  1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009. A este respecto, la recurrente hizo una lectura errónea de la resolución impugnada.
Por añadidura, ningún elemento de los autos respalda o corrobora la afirmación de la recurrente de que ningún empresario razonable hubiese seguido utilizando la marca controvertida habida cuenta del riesgo asociado a la marca española invocada en el procedimiento judicial nacional. En efecto, la recurrente se limita a afirmar que «las eventuales consecuencias hubieran podido ser, se mire como se mire, excesivamente gravosas», sin presentar ningún elemento fáctico que pueda respaldar esta afirmación.
De las consideraciones anteriores se desprende que la recurrente no ha aportado la prueba, conforme a las exigencias de prueba requeridas, de circunstancias particulares que demuestren que la existencia del procedimiento judicial nacional no hacía razonable el uso de la marca controvertida durante el período pertinente.
Al no haber demostrado la recurrente la existencia de causa justificativa de la falta de uso de la marca controvertida, en el sentido del artículo  51, apartado  1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009, procede desestimar el recurso.

Costas
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Al haber sido desestimadas las pretensiones de la recurrente, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la EUIPO y la coadyuvante.
En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)
decide:
1)
Desestimar el recurso.
2)
Acciona, S. A., cargará con sus propias costas y con las de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y las de Agencia Negociadora PB, S. L.
Spielmann
Öberg
Mastroianni
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 30 de junio de 2021.
El Secretario

El Presidente
E. Coulon

S. Papasavvas
*
Lengua de procedimiento: español.