CELEX: 62015TJ0077
Marca de la Unión Europea
Procedimiento de nulidad
Marca denominativa de la Unión Europea SkyTec
Marca nacional denominativa anterior SKY
Motivo de denegación relativo
Caducidad por tolerancia
Artículo 54, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009
Riesgo de confusión
Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009

)
Antecedentes del litigio
El 18 de noviembre de 1999, la demandante, Tronios Group International BV, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.
o
40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (
DO 1994, L 11, p. 1
), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n.
o
207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (
DO 2009, L 78, p. 1
)].
La marca cuyo registro se solicitó es la marca denominativa de la Unión SkyTec (en lo sucesivo, «marca controvertida»).
El 2 de mayo de 2001, el signo SkyTec fue registrado como marca de la Unión con el número 001386812.
Los productos para los que se registró la marca controvertida están incluidos en las clases 9 y 11 del Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, en lo que se refiere a la clase 9, a la siguiente descripción: «Aparatos para la recepción, grabación, retransmisión, procesamiento y reproducción de señales eléctricas y electromagnéticas, así como micrófonos y sistemas inalámbricos, micrófonos; reproductores de discos, CD y DVD; aparatos de grabación de CD y DVD; cables, cables de conexión y conectores; procesadores digitales y analógicos de sonido, amplificadores de audio de baja y alta potencia; altavoces, cajas de altavoces y accesorios».
El registro de la marca controvertida fue renovado el 19 de noviembre de 2009 y la marca renovada de la Unión fue publicada en el
Boletín Oficial de Marcas comunitarias
n.
o
2009/047, de 25 de noviembre de 2009.
El 23 de marzo de 2007, British Sky Broadcasting Group plc (en lo sucesivo, «BSkyB»), predecesor jurídico de la coadyuvante, Sky plc, presentó, con arreglo al artículo 50, apartado 1, letra a), del Reglamento n.
o
40/94, una solicitud con el fin de que se declarase la caducidad de la marca controvertida. El 2 de abril de 2007, la demandante aportó pruebas de uso de la marca controvertida. Mediante resolución de 11 de julio de 2008 la División de Anulación declaró que la marca controvertida había sido objeto de un uso efectivo y desestimó la solicitud de caducidad. Dicha resolución ha adquirido firmeza.
El 21 de marzo de 2012, BSkyB presentó una solicitud que tenía por objeto que se declarase la nulidad de la marca controvertida, en virtud de lo dispuesto en el artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento n.
o
207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), y apartado 5, de dicho Reglamento, y de acuerdo con el artículo 53, apartado 1, letra c), en relación con el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento, en la medida en que la referida marca estaba registrada para los productos incluidos en la clase 9 mencionados en el anterior apartado 4.
Para fundamentar su solicitud de nulidad BSkyB invocó, en particular, la marca denominativa anterior de la Unión SKY, registrada el 24 de septiembre de 1998 y renovada hasta el 1 de abril de 2016 con el número 126425, y la marca británica denominativa anterior SKY, registrada el 18 de abril de 1995 y renovada hasta el 7 de noviembre de 2015 con la referencia 2044507B. Estas marcas habían sido registradas para productos y servicios incluidos en las clases 9, 38 y 41.
Los productos incluidos en la clase 9 designados por la marca británica anterior corresponden a la siguiente descripción: «Aparatos e instrumentos de radio, de televisión, para la grabación de sonido, para la reproducción de sonido, de telecomunicaciones, de señalización, de control (inspección), de pruebas ópticas (distintas de las médicas), y de enseñanza: programas grabados para la televisión y para la radio; ordenadores; programas informáticos; cintas, discos e hilos magnéticos; casetes y cartuchos, todos ellos destinados a ser utilizados con las cintas antes citadas; tarjetas codificadas; casetes, cintas y cartuchos de audio y video vírgenes y pregrabados; discos compactos; discos para fonógrafos; antenas de señal de radio; discos de lectura láser para la grabación de sonido o imágenes; aparatos para decodificar señales codificadas; proyectores y pantallas de video; gafas de sol; juegos electrónicos e informáticos; juegos electrónicos e informáticos interactivos; piezas y partes de cualesquiera de los productos antes citados; todos incluidos en la clase 9».
Mediante resolución de 28 de junio de 2013, la División de Anulación estimó la solicitud de nulidad de la marca controvertida basándose en lo dispuesto en el artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento n.
o
207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, y declaró la nulidad parcial de la marca controvertida en la medida en que estaba registrada para los productos de que se trata incluidos en la clase 9.
El 27 de agosto de 2013 la demandante interpuso recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Anulación al amparo de los artículos 58 a 64 del Reglamento n.
o
207/2009.
Mediante resolución de 28 de noviembre de 2014 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO confirmó la resolución de la División de Anulación y desestimó el recurso.
En la resolución impugnada, por una parte, la Sala de Recurso desestimó la excepción basada en la caducidad por tolerancia a efectos del artículo 54, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009, formulada por la demandante contra la solicitud de nulidad. Según la Sala de Recurso, la demandante no demostró que, en la fecha de presentación de dicha solicitud, esto es, el 21 de marzo de 2012, BSkyB tuviera conocimiento del uso de la marca controvertida desde hacía más de cinco años, puesto que las primeras pruebas de tal uso fueron presentadas por la demandante el 2 de abril de 2007 en el procedimiento de caducidad (apartados 15 a 25 de la resolución impugnada). Por otra parte, la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que existía riesgo de confusión entre la marca controvertida y la marca británica anterior (en lo sucesivo, «marcas en conflicto») en lo referido a los productos incluidos en la clase 9, a efectos del artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento n.
o
207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento, sin examinar los demás motivos de nulidad y los otros derechos anteriores en que se basaba la solicitud de nulidad (apartados 26 a 45 de la resolución impugnada).
Pretensiones de las partes
La demandante solicita al Tribunal que:
—
Anule la resolución impugnada.
—
Desestime la solicitud de nulidad.
—
Condene en costas a la coadyuvante, incluidas las causadas ante la EUIPO.
La EUIPO solicita al Tribunal que:
—
Declare totalmente infundada la solicitud de nulidad.
—
Condene en costas a la demandante.
La coadyuvante solicita al Tribunal que:
—
Desestime el recurso.
—
Confirme la resolución impugnada.
Fundamentos de Derecho
Para fundamentar su recurso la demandante invoca, en esencia, dos motivos, concretamente, por una parte, la infracción del artículo 54, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009 y, por otra parte, la comisión de un error de apreciación del riesgo de confusión a efectos del artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento n.
o
207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento.
Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 54, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009
La demandante niega la aseveración de la Sala de Recurso de que, antes del 21 de marzo de 2007, BSkyB no tenía conocimiento del uso de la marca controvertida a efectos del artículo 54, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009, y que sólo tuvo conocimiento de dicho uso a partir del 2 de abril de 2007.
La demandante pone de relieve, en esencia, que antes de la presentación de la solicitud de nulidad, la marca controvertida ya había sido objeto de un uso efectivo y constante en los Estados miembros de la Unión Europea, incluido el Reino Unido, desde 1998, por lo que había coexistido durante cerca de catorce años con las marcas anteriores de BSkyB. A su entender, este tiempo se reduce a unos once años si se tiene en cuenta el período comprendido entre el 2 de mayo de 2001, fecha de su registro como marca de la Unión, y el 21 de marzo de 2012, fecha de la presentación de la solicitud de nulidad basada en el riesgo de confusión de las marcas en conflicto. Sostiene que, sin embargo, BSkyB no consideró que ese riesgo fuera razón suficiente para ejercitar previamente una acción judicial ni para presentar una solicitud de nulidad contra la marca controvertida después de la solicitud de caducidad de 23 de marzo de 2007 o después del 2 de abril de 2007, es decir, cuando la demandante aportó la prueba de su uso y BSkyB tuvo conocimiento, en todo caso, de dicho uso. Por consiguiente, a su entender, concurren en el caso de autos los requisitos señalados en el artículo 54, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009. La demandante precisa que, aun cuando en principio le corresponde la carga de probar que BSkyB tenía conocimiento del uso de la marca controvertida, le resulta difícil, o prácticamente imposible, aportar tal prueba, que depende de la esfera interna de dicha empresa. Sin embargo, considera que esa prueba o la presunción de ese conocimiento también puede basarse en circunstancias objetivas, como una relación mercantil o una reñida competencia demostrada, por ejemplo, mediante la presentación paralela de productos y servicios designados con las marcas en conflicto con ocasión de la celebración de una misma feria. En su opinión, numerosos hechos y circunstancias parcialmente invocados en los procedimientos ante la EUIPO permiten llegar a la conclusión de que BSkyB debía de tener conocimiento de la marca controvertida.
[
omissis
]
La EUIPO y la coadyuvante rebaten las alegaciones de la demandante y solicitan que se desestime el presente motivo. En este sentido, la coadyuvante sostiene que procede declarar la inadmisibilidad de las pruebas que la demandante presentó por primera vez ante el Tribunal.
Este Tribunal recuerda que en el caso de autos ha quedado acreditado que la demandante aportó las primeras pruebas del uso de la marca controvertida el 2 de abril de 2007, después de que BSkyB presentase una solicitud de caducidad contra dicha marca el 23 de marzo de 2007. Además, BSkyB presentó la solicitud de nulidad el 21 de marzo de 2012, es decir, menos de cinco años después de la primera aportación de pruebas de uso.
No obstante, las partes discuten si debería oponerse a BSkyB el transcurso del plazo de caducidad por tolerancia establecido en el artículo 54, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009 debido a que conocía el uso de la marca controvertida, por lo menos, antes del 21 de marzo de 2007.
Procede recordar que, de conformidad con reiterada jurisprudencia, son cuatro los requisitos que deben concurrir para que comience a correr el plazo de prescripción por tolerancia en caso de uso de una marca posterior idéntica a la marca anterior o tan similar que se preste a confusión. En primer lugar, la marca posterior debe registrarse; en segundo lugar, la presentación de la solicitud de su registro debe haber sido efectuada de buena fe por su titular; en tercer lugar, debe ser utilizada en el Estado miembro en el que la marca anterior esté protegida y, por último, en cuarto lugar, el titular de la marca anterior debe tener conocimiento del uso de esta marca posterior una vez registrada [sentencias de 28 de junio de 2012, Basile e I Marchi Italiani/OAMI — Osra (B. Antonio Basile 1952),
T‑134/09
,
EU:T:2012:328
, apartado
, y de 23 de octubre de 2013, SFC Jardibric/OAMI — Aqua Center Europa (AQUA FLOW),
T‑417/12
,
EU:T:2013:550
, apartado
; véase también, por analogía, la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar,
C‑482/09
, Rec,
EU:C:2011:605
, apartados
y
a
].
Asimismo se desprende de la citada jurisprudencia que el artículo 54, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009 tiene por objeto sancionar a los titulares de marcas anteriores que han tolerado el uso de una marca posterior de la Unión durante cinco años consecutivos, conociendo ese uso, con la pérdida de las acciones de nulidad y de oposición frente a dicha marca. Este precepto, por lo tanto, pretende conseguir un equilibrio adecuado entre el interés del titular de la marca en salvaguardar la función esencial de ésta y el de los demás operadores económicos en emplear signos que pueden designar sus productos y servicios. Este objetivo implica que, para proteger esa función esencial, el titular de la marca anterior debe hallarse en condiciones de oponerse al uso de una marca posterior idéntica o similar a la suya. En efecto, sólo desde el momento en que el titular de la marca anterior conoce el uso de la marca posterior de la Unión tiene la posibilidad de no tolerarlo y, por lo tanto, de oponerse a ella o solicitar la nulidad de la marca posterior, con lo que, en consecuencia, comienza a correr el plazo de caducidad por tolerancia (véanse, en este sentido, las sentencias B. Antonio Basile 1952, citada en el apartado 30
supra
,
EU:T:2012:328
, apartados
y
, y AQUA FLOW, citada en el apartado 30
supra
,
EU:T:2013:550
, apartados
y
; véase asimismo, en este sentido y por analogía, la sentencia Budějovický Budvar, citada en el apartado 30
supra
,
EU:C:2011:605
, apartados
a
).
Se desprende por lo tanto de una interpretación teleológica del artículo 54, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009 que la fecha pertinente que permite calcular el inicio del plazo de caducidad es la del conocimiento del uso de la marca posterior (véase, en este sentido, la sentencia B. Antonio Basile 1952, citada en el apartado 30
supra
,
EU:T:2012:328
, apartado
).
Asimismo, como señaló correctamente la Sala de Recurso en el apartado 22 de la resolución impugnada, esta interpretación exige que el titular de la marca posterior aporte la prueba de que existe un conocimiento efectivo del uso de dicha marca por parte del titular de la marca anterior, a falta de la cual este último no estaría en situación de oponerse al uso de la marca posterior. En efecto, como alega fundadamente la EUIPO, a este respecto, debe tenerse en cuenta la norma análoga de caducidad por tolerancia recogida en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (
DO 1989, L 40, p. 1
), sustituido por el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (
DO 2008, L 299, p. 25
), norma respecto a la cual el undécimo considerando de dicha Directiva (el considerando 12 en la Directiva 2008/95) precisa que este motivo de caducidad es aplicable cuando el titular de la marca anterior ha tolerado el uso de una marca posterior a la suya «con conocimiento de causa durante un largo período», es decir, «deliberada» o «conscientemente» (véanse, en este sentido, la sentencia Budějovický Budvar, citada en el apartado 30
supra
,
EU:C:2011:605
, apartados
y
, y las conclusiones de la Abogado General Trstenjak en el asunto Budějovický Budvar,
C‑482/09
, Rec,
EU:C:2011:46
, punto
). Debe señalarse que esta apreciación se aplica
mutatis mutandis
al artículo 54, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009, cuyo tenor reitera el del artículo 9, apartado 1, de las Directivas 89/104 y 2008/95.
Por consiguiente, deben desestimarse las alegaciones de la demandante mediante las que aduce, en esencia, que bastaría con probar el posible conocimiento por parte de BSkyB del uso de la marca controvertida o con aportar indicios coincidentes que permitieran presumir que tal conocimiento existe.
No obstante, procede examinar si la demandante ha demostrado al menos que, a más tardar el 21 de marzo de 2007, BSkyB tenía conocimiento efectivo del uso de la marca controvertida.
Con carácter preliminar procede desestimar por inadmisibles, tal y como solicita fundadamente la coadyuvante, los anexos de la demanda que la demandante aportó por primera vez ante el Tribunal. En efecto, del artículo 65, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009 resulta que el Tribunal debe apreciar la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la EUIPO verificando la aplicación del Derecho de la Unión efectuada por ellas, atendiendo, en particular, a los hechos presentados ante dichas Salas. Por lo tanto, los hechos no invocados por las partes ante los órganos de la EUIPO ya no pueden invocarse en la fase del recurso interpuesto ante el Tribunal, y este no puede reconsiderar las circunstancias de hecho a la luz de las pruebas presentadas por primera vez ante él, salvo que se trate de hechos que deberían haber sido examinados de oficio por los órganos de la EUIPO en virtud del artículo 76, apartado 1, del Reglamento n.
o
207/2009 [véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de noviembre de 2011, LG Electronics/OAMI,
C‑88/11 P
,
EU:C:2011:727
, apartados
a
y la jurisprudencia citada; de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE),
T‑346/04
, Rec,
EU:T:2005:420
, apartado
, y de 12 de diciembre de 2014, Wilo/OAMI (Pioneering for You),
T‑601/13
,
EU:T:2014:1067
, apartado
]. En el caso de autos, los nuevos elementos fácticos y probatorios aportados por la demandante, incluidos el volumen de negocios y los catálogos, pertenecen a su propia esfera de responsabilidad y la demandante no ha alegado que debieran haber sido examinados de oficio. En consecuencia, estos datos no pueden afectar a la legalidad de la resolución impugnada y debe prescindirse de ellos, sin que sea necesario examinar su fuerza probatoria.
Asimismo, es necesario señalar la ausencia de errores en la apreciación por parte de la Sala de Recurso de las pruebas invocadas por la demandante en el procedimiento ante la EUIPO (apartados 21 y 22 de la resolución impugnada), al entenderse que correspondía a la demandante demostrar que BSkyB conocía efectivamente el uso de la marca controvertida y no sólo el registro de dicha marca (véase el anterior apartado 30). Pues bien, mediante sus alegaciones, la demandante trata de deducir que BSkyB conocía efectivamente tal uso precisamente de su conocimiento comprobado del único registro de la marca controvertida o de ciertos indicios que, según la demandante, permitirían presumir que existía conocimiento del uso, como la estrategia proactiva desarrollada por BSkyB para proteger sus marcas contra marcas idénticas o similares que contengan el elemento «sky».
[
omissis
]
Se desprende de las consideraciones anteriores que la Sala de Recurso disponía de elementos de juicio para concluir, en el apartado 22 de la resolución impugnada, que las pruebas invocadas por la demandante en el procedimiento ante la EUIPO, aptas ciertamente para demostrar algún grado de uso de la marca controvertida, eran insuficientes para acreditar que BSkyB conocía efectivamente dicho uso antes del 21 de marzo de 2007.
[
omissis
]
Por consiguiente, debe desestimarse el primer motivo de recurso por ser infundado.
Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento n.
o
207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento
[
omissis
]
En consecuencia, procede desestimar asimismo el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento n.
o
207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento.
Por lo tanto, a la vista de las pretensiones principales de la EUIPO, que deben entenderse dirigidas a que el Tribunal confirme la legalidad de la resolución impugnada (véase el apartado 63 del escrito de defensa), y vistas asimismo las pretensiones de la coadyuvante, debe desestimarse el recurso en su totalidad.
Costas
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Por haber sido desestimadas las pretensiones de la demandante, procede condenarla en costas como ha solicitado la EUIPO.
Puesto que la coadyuvante no ha formulado pretensiones respecto a las costas, procede resolver que cargue con sus propias costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Tronios Group International BV cargará con sus propias costas y con las de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

3)
Sky plc cargará con sus propias costas.

Prek
Labucka
Kreuschitz
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 20 de abril de 2016.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: neerlandés.
(
)	Sólo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.