CELEX: 62016TJ0294
Marque de l’Union européenne
Procédure de déchéance
Marque de l’Union européenne figurative GOLD MOUNT
Absence d’usage sérieux de la marque
Absence de juste motif pour le non-usage
Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009

Le 21 août 2009, la requérante, Kaane American International Tobacco Co. Ltd., devenue Kaane American International Tobacco Company FZE, a obtenu, auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), l’enregistrement sous le numéro 007157233 de la marque de l’Union européenne figurative reproduite ci-après :
Les produits pour lesquels cette marque a été enregistrée relèvent de la classe 34 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Tabac, articles pour fumeurs, allumettes ».
Le 22 octobre 2014, l’intervenante, Global Tobacco FZCO, a présenté une demande en déchéance de la marque contestée pour tous les produits visés au point 2 ci-dessus, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1). Elle soutenait que la marque contestée n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Par décision du 28 juillet 2015, la division d’annulation a fait droit à cette demande en déchéance.
Le 17 septembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.
Par décision du 8 avril 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Tout d’abord, elle a relevé que la demande en déchéance ayant été déposée le 22 octobre 2014, la période de cinq ans à prendre en considération pour apprécier l’usage sérieux de la marque contestée était comprise entre le 22 octobre 2009 et le 21 octobre 2014 (ci-après la « période pertinente ») et que les allégations de la requérante selon lesquelles la marque contestée était, ou aurait pu être, utilisée ne concernaient que les « cigarettes », en tant que sous-groupe des produits pour lesquels la marque contestée était enregistrée. Ensuite, elle a considéré que les éléments de preuve produits par la requérante ne permettaient pas d’établir que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pendant la période pertinente. Enfin, elle a estimé qu’il n’y avait pas de justes motifs pour le non-usage de cette marque.

Conclusions des parties
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        annuler la décision attaquée ;
–        déclarer que l’enregistrement de la marque contestée est valable pour tous les produits visés par cette marque ;
–        condamner l’EUIPO ou, à titre subsidiaire, l’intervenante aux dépens de la présente procédure.
L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
–        rejeter le recours ;
–        condamner la requérante aux dépens.

En droit
À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009. D’une part, elle conteste la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’avait pas été apportée. D’autre part, elle conteste la conclusion selon laquelle il n’existait pas de justes motifs pour le non-usage de cette marque.

Sur la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée
Il convient de rappeler qu’il résulte du considérant 10 du règlement n° 207/2009 que le législateur a considéré que la protection d’une marque de l’Union européenne n’était justifiée que dans la mesure où celle-ci était effectivement utilisée.
En conformité avec ce considérant, l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 prévoit que le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, notamment sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits et les services pour lesquels elle a été enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Selon la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43).
L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur une appréciation globale de l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce, à savoir des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 40 ; voir également, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43].
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [arrêts du 12 décembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OHMI – Harrison (HIWATT), T‑39/01, EU:T:2002:316, point 47, et du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 28].
En outre, selon l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009, est considéré comme usage de la marque de l’Union européenne son emploi « sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque [sous] la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée ».
L’examen de l’altération du caractère distinctif consiste en la comparaison de la marque antérieure sous sa forme enregistrée avec le signe utilisé aux fins d’examiner si cette marque et ce signe diffèrent ou non par des éléments négligeables et s’ils peuvent être considérés comme globalement équivalents [voir arrêt du 15 décembre 2015, LTJ Diffusion/OHMI – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON), T‑83/14, EU:T:2015:974, point 34 et jurisprudence citée].
La marque contestée, dont il convient d’apprécier l’usage sérieux, est une marque figurative qui comporte l’expression « gold mount » et un élément figuratif qui représente une montagne.
La chambre de recours a considéré que les éléments de preuve de l’usage de la marque contestée produits par la requérante – à savoir, premièrement, des preuves de sa participation à des foires commerciales internationales de l’industrie du tabac dans différentes villes de l’Union, deuxièmement, une facture émise par l’éditeur d’un magazine et une page publicitaire et, troisièmement, des documents douaniers – ne permettaient pas d’établir que la marque contestée avait fait l’objet d’un usage réel.
Premièrement, en ce qui concerne la participation de la requérante à des foires commerciales internationales de l’industrie du tabac dans différentes villes de l’Union, la chambre de recours a relevé que cette participation s’était faite sous le nom de l’entreprise Kaane, qui différait de la marque contestée. Elle a également relevé que les factures émises quant à ces foires portaient l’indication « kaane » et que, si l’expression « gold mount » apparaissait sur les trois photographies produites par la requérante sur lesquelles figurait un stand de foire, l’élément figuratif de la marque contestée représentant une montagne, qui serait un élément codominant de cette marque, n’apparaissait pas. Ainsi, selon la chambre de recours, il n’existait aucun usage de la marque contestée telle qu’enregistrée ou dans une variante acceptable au sens de l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009.
La chambre de recours a en outre estimé qu’il était impossible de lier la présence sur une foire commerciale internationale ou mondiale à la vente ou même aux préparatifs de vente au sein de l’Union, le public ciblé pouvant être celui d’autres États que ceux de l’Union. Elle a ajouté que, en tout état de cause, la requérante avait admis que des ventes de ses produits ne pouvaient avoir lieu au sein de l’Union, car son produit ne respectait pas la législation européenne et qu’il ressortait de la jurisprudence que, dans ces circonstances, la simple présence sur une foire commerciale ne pouvait établir l’usage pour des produits spécifiques.
La chambre de recours a enfin relevé que les « factures » auxquelles la requérante faisait référence concernaient sa participation à l’une ou à l’autre foire commerciale et non la vente ou la commercialisation de cigarettes.
Deuxièmement, en ce qui concerne la facture de l’éditeur du magazine
Tobacco Asia
et la page publicitaire, la chambre de recours a considéré que le titre du magazine indiquait clairement qu’il s’adressait au marché asiatique et que la facture ne contenait aucune référence à la marque contestée. En outre, elle a estimé que, sur la page publicitaire, seule la marque verbale GOLD MOUNT apparaissait, mais non la marque contestée, telle qu’enregistrée.
Troisièmement, en ce qui concerne les documents douaniers, la chambre de recours a relevé qu’aucune mention n’était faite de la marque contestée sur ces documents et que la requérante n’avait pas donné davantage d’explications quant à la nature et à l’origine des montants facturés par les autorités douanières.
À titre liminaire, il convient de relever que la requérante ne conteste pas l’appréciation faite par la chambre de recours, résumée aux points 22 et 23 ci-dessus, de la facture émise par l’éditeur d’un magazine, de la page publicitaire et des documents douaniers. Son argumentation ne concerne que les éléments de preuve de sa participation à des foires commerciales internationales.
Elle fait valoir qu’il ressort de ces éléments de preuve que ces foires ont eu lieu pendant la période pertinente. Elle fait également valoir que la chambre de recours n’a pas pris en considération le fait que les foires commerciales internationales auxquelles participent des opérateurs provenant du monde entier ne se tiennent qu’une fois par an, étant donné que leur organisation requiert un investissement majeur aussi bien en termes de temps que d’argent. Ainsi, selon la requérante, sa participation à une foire commerciale par an aurait dû être considérée comme suffisante pour démontrer qu’elle tentait sérieusement d’acquérir une position importante sur le marché du tabac dans l’Union et qu’elle avait réalisé des investissements importants pour promouvoir ses produits sur ce marché.
L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
Force est de constater que l’argumentation de la requérante est inopérante. En effet, la chambre de recours n’a pas écarté les éléments de preuve de sa participation à des foires commerciales au motif qu’ils ne concernaient pas la période pertinente ou au motif que ces foires se tenaient seulement une fois par an ou, enfin, au motif que les investissements réalisés pour participer à ces foires étaient insuffisants. La chambre de recours a écarté ces éléments de preuve pour d’autres motifs que la requérante ne conteste pas.
Ainsi, la requérante ne conteste pas que la marque contestée, telle qu’elle est enregistrée, n’apparaît sur aucun de ces éléments de preuve. Elle ne conteste pas non plus que l’élément figuratif de la marque contestée représentant une montagne est un élément codominant de cette marque et donc que la marque contestée et la marque verbale GOLD MOUNT diffèrent par un élément non négligeable. Partant, la requérante ne conteste pas que l’utilisation de l’expression « gold mount », sans l’élément figuratif représentant une montagne, n’est pas un usage de la marque contestée conforme à l’article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a), du règlement n° 207/2009.
Or, ces motifs étaient suffisants pour permettre à la chambre de recours de conclure que les éléments de preuves relatifs à la participation de la requérante à des foires commerciales ne prouvaient pas l’usage de la marque contestée.
En outre, la requérante ne conteste pas non plus l’un des motifs invoqués à titre surabondant par la chambre de recours, à savoir que rien ne prouve que sa participation à des foires commerciales internationales visait le public de l’Union.
Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante ne permet pas de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été apportée.

Sur l’existence de justes motifs pour le non-usage de la marque contestée
Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, le non-usage d’une marque peut être justifié par de justes motifs.
Selon la jurisprudence, seuls des obstacles qui présentent une relation suffisamment directe avec une marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de cette marque peuvent être qualifiés de « justes motifs » pour le non-usage de celle-ci. Il convient d’apprécier au cas par cas si un changement de la stratégie d’entreprise pour contourner l’obstacle considéré rendrait déraisonnable l’usage de ladite marque (voir arrêt du 17 mars 2016, Naazneen Investments/OHMI, C‑252/15 P, non publié, EU:C:2016:178, point 96 et jurisprudence citée).
La chambre de recours a relevé que les éléments de preuve présentés par la requérante, concernant les motifs pour le non-usage de la marque contestée, se limitaient aux résultats de plusieurs tests effectués par un laboratoire allemand sur des cigarettes « gold mount », datés des 27 août 2013, 13 mai et 31 octobre 2014.
Elle a également relevé qu’il ressortait des résultats des tests publiés pendant la période pertinente que les émissions des cigarettes de la requérante dépassaient largement, au moins en ce qui concernait le monoxyde de carbone, les niveaux d’émission maximaux par cigarette prévus à l’article 3 de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE (JO 2014, L 127, p. 1, ci-après la « législation de l’Union »). La chambre de recours a en outre souligné que la teneur en monoxyde de carbone des cigarettes de la requérante n’était tombée en dessous du niveau maximal d’émission par cigarette que dans les résultats publiés le 31 octobre 2014, soit après la fin de la période pertinente, le 22 octobre 2014.
Au vu des considérations qui précèdent, la chambre de recours a estimé, tout d’abord, que la non-conformité des produits de la requérante à la législation de l’Union ne constituait pas un motif légitime de non-usage. Selon la chambre de recours en effet, la qualité d’un produit n’est pas « externe » à l’entreprise et il appartient exclusivement à la requérante de décider de fabriquer des produits adaptés au marché de l’Union.
La chambre de recours a considéré, ensuite, que les justes motifs pour le non-usage devaient couvrir l’intégralité de la période d’usage de cinq ans et qu’il ne suffisait pas que la requérante entame la procédure ou les démarches pertinentes à la toute fin de cette période. Elle a souligné également qu’il n’avait pas été établi, et qu’il était peu plausible, que la requérante n’ait pas été en mesure de produire des cigarettes conformes à la législation de l’Union sur une période de cinq ans et que tout fabricant de cigarettes savait qu’il existait une législation que ces produits devaient respecter. La chambre de recours a indiqué, de plus, qu’il n’existait pas le moindre document, pas même une allégation, attestant que des procédures administratives visant à obtenir une autorisation de mise sur le marché avaient été entamées.
Enfin, la chambre de recours a considéré que le motif invoqué par la requérante n’était pas comparable aux longues procédures, permettant d’obtenir une autorisation de mise sur le marché pour les produits pharmaceutiques, qui étaient considérées comme de justes motifs pour le non-usage d’une marque.
La requérante relève que les preuves produites relatives aux tests effectués sur ses cigarettes démontrent qu’elle a adopté un comportement diligent en vue de respecter la législation de l’Union. En outre, elle soutient que la décision attaquée est erronée à deux égards. D’une part, la chambre de recours aurait considéré, à tort, que fabriquer des produits conformes à la législation de l’Union dépendait uniquement de la volonté du titulaire de la marque. D’autre part, la chambre de recours aurait dû tenir compte, par analogie, des longues procédures permettant d’obtenir une autorisation de mise sur le marché pour les produits pharmaceutiques, qui sont considérées comme un exemple de justes motifs pour le non-usage d’une marque.
L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
Il ressort de la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus que, pour être qualifiés de justes motifs, des obstacles à l’usage d’une marque doivent remplir deux conditions cumulatives : ils doivent présenter une relation suffisamment directe avec une marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et être indépendants de la volonté du titulaire de cette marque.
Partant, le seul fait qu’un obstacle à l’usage d’une marque existe, tel que la nécessité de se conformer à la législation de l’Union pour commercialiser les produits visés par cette marque, ne suffit pas pour justifier le non-usage de cette marque. Le seul fait d’avoir entamé des démarches afin de se conformer à cette législation ne saurait non plus suffire pour justifier le non-usage de la marque contestée.
En outre, selon la jurisprudence, la notion de justes motifs se réfère à des circonstances externes au titulaire de la marque plutôt qu’aux circonstances liées à ses difficultés commerciales. Or, les problèmes liés à la fabrication des produits font partie des difficultés commerciales rencontrées par ce titulaire [voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2015, Naazneen Investments/OHMI – Energy Brands (SMART WATER), T‑250/13, non publié, EU:T:2015:160, point 66].
En effet, il incombe au titulaire d’une marque de contrôler la fabrication des produits visés par sa marque (voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2015, SMART WATER, T‑250/13, non publié, EU:T:2015:160, point 67).
En l’espèce, le fait qu’un tiers ait effectué des tests sur les cigarettes de la requérante ne permet pas de conclure que la fabrication de ces cigarettes était indépendante de la volonté de cette dernière. Il appartenait à la requérante de décider du moment auquel elle allait faire procéder auxdits tests et de s’assurer que ses cigarettes étaient conformes à la législation de l’Union.
La chambre de recours a donc estimé, à juste titre, que la fabrication de cigarettes conformes à la législation de l’Union dépendait de la volonté du titulaire de la marque.
Enfin, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours qui n’a pas été contredite sur ce point par la requérante, que les procédures d’autorisation réglementaires pour les produits pharmaceutiques durent généralement des années et que, une fois la demande d’autorisation déposée, le demandeur n’a aucun moyen d’accélérer la procédure. En l’espèce, il ressort des documents présentés par la requérante que le laboratoire allemand a mis seulement quelques jours, à compter de la réception des cigarettes de la requérante, pour effectuer des tests sur ces cigarettes et rendre ses résultats. La chambre de recours a donc estimé, à juste titre, que la nécessité de se conformer à la législation de l’Union n’était pas comparable aux longues procédures permettant d’obtenir une autorisation de mise sur le marché pour des produits pharmaceutiques.
Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante ne permet pas de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il n’existait pas de justes motifs pour le non-usage de cette marque.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter le moyen unique de la requérante et, partant, le recours dans son intégralité.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1)
Le recours est rejeté.
2)
Kaane American International Tobacco Company FZE est condamnée aux dépens.
Gratsias
Dittrich
Xuereb
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juin 2017.
Signatures
*
Langue de procédure : l’anglais.