CELEX: 62017CJ0433
Pourvoi
Marque de l’Union européenne
Règlement (CE) no 207/2009
Article 7, paragraphe 1, sous b)
Procédure de nullité
Article 53
Marque de l’Union européenne de couleur consistant en un dégradé de verts
Déclaration partielle de nullité
Renvoi devant la division d’annulation

Par son pourvoi, Enercon GmbH demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 mai 2017, Enercon/EUIPO – Gamesa Eólica (Dégradé de verts) (T‑36/16, non publié, ci-après l’ « arrêt attaqué », EU:T:2017:295,), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 octobre 2015 (affaire R 597/2015‑2), relative à une procédure de nullité entre Gamesa Eólica SL et Enercon (ci-après la « décision litigieuse »).

Le cadre juridique
Les règlements applicables à l’espèce ratione temporis étaient le règlement (CE) nº 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015 (JO 2015, L 341, p. 21) (ci-après le « règlement nº 207/2009 »), et le règlement (CE) nº 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) nº 40/94 du Conseil, sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement 2015/2424 (ci-après le « règlement nº 2868/95 »).
L’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, relatif aux motifs absolus de refus, énonce :
« 1.      Sont refusés à l’enregistrement :
[...]
b)      les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ;
[...] »
L’article 43, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009 énonce :
« [...] la demande de marque de l’Union européenne ne peut être modifiée, à la requête du demandeur, que pour rectifier le nom et l’adresse du demandeur, des fautes d’expression ou de transcription ou des erreurs manifestes pour autant qu’une telle rectification n’affecte pas substantiellement la marque ou n’étende pas la liste des produits ou services. Si les modifications portent sur la représentation de la marque ou la liste des produits ou services, et lorsque ces modifications sont apportées après la publication de la demande, celle-ci est publiée telle que modifiée. »
L’article 53 du règlement nº 207/2009, intitulé « Causes de nullité relative » dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :
« 1.      La marque de l’Union européenne est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon :
a)      lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, et que les conditions énoncées au paragraphe 1 ou au paragraphe 5 de cet article sont remplies ;
b)      lorsqu’il existe une marque visée à l’article 8, paragraphe 3, et que les conditions énoncées dans ce paragraphe sont remplies ;
c)      lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées audit paragraphe sont remplies.
2.      La marque de l’Union européenne est également déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si son usage peut être interdit en vertu d’un autre droit antérieur selon la législation de l’Union
ou le droit national qui en régit la protection, et notamment :
a)      d’un droit au nom ;
b)      d’un droit à l’image ;
c)      d’un droit d’auteur ;
d)      d’un droit de propriété industrielle. »

Les antécédents du litige
Les faits du litige ont été établis par le Tribunal comme suit :
« 1      Le 21 août 2001, [Enercon] a présenté une demande de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [(remplacé par le règlement nº 207/2009 dans sa version initiale)].
2      La marque dont l’enregistrement a été demandé correspond au signe suivant :
3      Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 7 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : “Convertisseurs d’énergie éolienne et leurs pièces”.
4      La marque contestée, reproduite au point 2 ci-dessus, est identifiée dans le formulaire de demande en tant que “marque de couleur”. Une description des couleurs demandées a été fournie à l’aide d’un code de couleurs.
5      La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au
Bulletin des marques communautaires
n° 54/2002, du 8 juillet 2002, et a été enregistrée le 30 janvier 2003.
6      Le 26 mars 2009, l’autre partie à la procédure, Gamesa Eólica, SL, a formé une demande en nullité de la marque de l’Union européenne, au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 [devenu article 52, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009].
7      Par décision du 8 décembre 2010, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. S’agissant, en particulier, de la nature de la marque contestée, la division d’annulation a considéré, en substance, que ladite marque définissait la façon dont les couleurs enregistrées étaient susceptibles de couvrir un mât éolien.
8      Le 28 janvier 2011, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation.
9      Par décision du 1
er
mars 2012 (ci-après la “première décision”), la première chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’annulation. […]
10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 juin 2012, Gamesa Eólica a introduit un recours visant à l’annulation de la première décision. Enercon n’a pas participé à la procédure devant le Tribunal au sens de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure de 1991, en sorte qu’elle n’a pas acquis le statut de partie intervenante devant le Tribunal.
[...]
12      Après avoir écarté le deuxième moyen soulevé par Gamesa Eólica, le Tribunal a, par l’arrêt du 12 novembre 2013, Gamesa Eólica/OHMI – Enercon (Dégradé de verts) (T‑245/12, non publié, EU:T:2013:588 [...]), annulé la première décision en faisant droit au premier moyen, au motif que ladite chambre s’était fondée sur une perception erronée de la nature et des caractéristiques de la marque contestée et avait commis une erreur d’appréciation en considérant que la marque contestée était non pas une marque de couleur, mais une marque figurative bidimensionnelle comportant des couleurs. Ayant constaté cette erreur d’appréciation portant sur la nature de la marque contestée, le Tribunal n’a pas procédé à l’examen du caractère distinctif de celle-ci.
[...]
16      L’affaire a été renvoyée devant la deuxième chambre de recours (affaire R 597/2015‑2), qui a rendu sa décision le 28 octobre 2015 (ci-après la “décision [litigieuse]”). La chambre de recours a considéré, au point 16 de la décision [litigieuse], que l’objet de la procédure était la marque telle qu’enregistrée, en sorte qu’il s’agissait d’une marque de couleur. La chambre de recours a, en se fondant sur [l’arrêt du Tribunal, du 12 novembre 2013, Gamesa Eólica/OHMI – Enercon (Dégradé de verts) (T‑245/12, non publié, EU:T:2013:588)], confirmé, au point 19 de la décision [litigieuse], que la marque contestée ne pouvait être qualifiée de marque figurative et a conclu, aux points 20 et 21 de ladite décision, que cette marque de couleur comportait différents tons de vert et du blanc, et se limitait à la forme et à la disposition spécifiques d’une surface trapézoïdale verticale élancée comportant à la base cinq bandes horizontales de couleur verte graduellement plus claires de bas en haut et dont le reste de la surface était blanc.
[...]
18      S’agissant de l’acquisition du caractère distinctif de la marque contestée en raison de l’usage qui en aurait été fait, la chambre de recours a, au point 40 de la décision [litigieuse], renvoyé l’affaire devant la division d’annulation afin que cette dernière apprécie l’ensemble des preuves de l’usage produites par la requérante. »

Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 janvier 2016, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
Le recours en annulation était fondé sur un moyen unique, à savoir la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009.
Le 3 mai 2017, le Tribunal a rendu un arrêt par lequel il a rejeté le recours en annulation dans son intégralité.
Le Tribunal a, d’une part, estimé que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif et, d’autre part, rejeté le recours en jugeant comme étant non fondés tous les arguments avancés par la requérante.
Le Tribunal a considéré que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a, d’une part, apprécié le caractère distinctif de la marque contestée en fonction de la catégorie telle que choisie et indiquée dans la demande d’enregistrement, et, d’autre part, relevé que la forme trapézoïdale verticale ne faisait pas l’objet de la protection demandée et que cet élément servait seulement à indiquer la manière dont les couleurs seront appliquées sur les produits en cause.

Les conclusions des parties
Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :
–        d’annuler l’arrêt attaqué ;
–        de condamner l’EUIPO aux dépens ;
–        dans l’hypothèse où le présent pourvoi serait déclaré comme étant fondé, la requérante réitère ses demandes formulées en première instance et demande également à la Cour d’annuler l’arrêt du 12 novembre 2013, Gamesa Eólica/OHMI – Enercon (Dégradé de verts) (T‑245/12, non publié, EU:T:2013:588).
L’EUIPO et Gamesa Eólica demandent à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.

Sur le pourvoi
La requérante avance en substance deux moyens.

Sur le premier moyen

Argumentation des parties
Par son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l’indication, dans le formulaire de demande d’enregistrement, selon laquelle la marque contestée était une marque de couleur, déterminait, en droit, la nature de cette marque et avait donc une incidence sur l’appréciation de son caractère distinctif intrinsèque.
Selon Enercon, le Tribunal aurait dû estimer que les raisons pour lesquelles ladite indication figurait dans le formulaire de demande d’enregistrement étaient essentiellement des raisons de commodité administrative de l’EUIPO, et non pas des raisons d’ordre juridique. Dès lors, le Tribunal aurait dû tenir compte, pour déterminer la nature de la marque contestée, non seulement de la qualification de cette marque dans ce formulaire, mais également de l’intégralité du contenu dudit formulaire et, en particulier, de la représentation de ladite marque qui y était jointe.
Le Tribunal aurait également dû tenir compte de la forme de la marque contestée telle qu’elle est enregistrée et, en particulier, telle qu’elle est indiquée dans le certificat d’enregistrement délivré par l’EUIPO à la date de cet enregistrement. Il ressort clairement du contenu de ce certificat d’enregistrement, lorsqu’il est appréhendé correctement, que la marque contestée est enregistrée en tant que marque figurative dont la forme est celle apparaissant dans la représentation jointe au formulaire de demande d’enregistrement. Ledit certificat d’enregistrement étant le document de référence qui représente la forme de la marque contestée telle qu’elle est enregistrée, le Tribunal aurait donc dû le considérer comme étant un document déterminant. Par conséquent, il aurait commis une erreur de droit en omettant de le faire.
Enercon ajoute que la qualification de « marque de couleur » ne constitue pas une définition juridique. Cette qualification serait requise pour des raisons de commodité administrative de l’EUIPO. L’erreur de droit invoquée serait aggravée par le défaut de prise en compte du contenu du certificat d’enregistrement dont il ressort clairement que, en réalité, la marque contestée n’était pas enregistrée comme étant une marque de couleur, contrairement aux conclusions du Tribunal dans l’arrêt attaqué, mais comme étant une marque constituée d’éléments figuratifs.
Enercon fait également valoir que le Tribunal n’a pas tenu compte de la forme de la représentation jointe au formulaire de demande d’enregistrement de la marque contestée. L’objet de cette représentation serait de décrire ce sur quoi porte effectivement la demande d’enregistrement. Ladite représentation aurait donc dû être prise en compte pour déterminer la nature et la portée de l’enregistrement de la marque contestée.
L’EUIPO et Gamesa Eólica contestent les arguments de la requérante.

Appréciation de la Cour
Par son premier moyen, la requérante reproche en substance au Tribunal d’avoir qualifié la marque contestée de « marque de couleur dépourvue de tout élément figuratif ».
Ainsi qu’il a été jugé aux points 36 à 39 de l’arrêt attaqué, la marque contestée a été enregistrée comme étant une marque de couleur, ce que la requérante ne conteste pas.
Concernant l’affirmation de la requérante selon laquelle la désignation en tant que marque de couleur n’est qu’une « question de commodité administrative », il suffira de noter que la Cour, rejetant des arguments analogues à ceux invoqués dans le cadre du présent pourvoi, a déjà déclaré que la désignation de la catégorie de la marque par le demandeur de marque de l’Union européenne constitue une exigence légale.
En effet, selon l’article 26, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne doit satisfaire « aux conditions prévues par le règlement d’exécution visé à l’article 162, paragraphe 1 », du règlement n° 207/2009, à savoir aux conditions prévues par le règlement n° 2868/95. Ainsi, une telle demande doit nécessairement mentionner celle des catégories visées à la règle 3 du règlement n° 2868/95 dont relève la marque concernée (ordonnance du 21 janvier 2016, Enercon/OHMI, C‑170/15 P, non publiée, EU:C:2016:53, point 17).
En l’espèce, la requérante cherche, en réalité, à contourner les exigences découlant de l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Or, cette disposition n’autorise pas la requalification de la catégorie de marque de l’Union européenne choisie par le demandeur dans sa demande d’enregistrement en une autre catégorie de marque (voir, en ce sens, ordonnance du 21 janvier 2016, Enercon/OHMI, C‑170/15 P, non publiée, EU:C:2016:53, point 28).
En effet, si le Tribunal devait examiner le caractère distinctif de la marque demandée non pas au regard de la catégorie de marque choisie par le demandeur dans sa demande d’enregistrement, mais également au regard de toute autre catégorie qui pourrait paraître pertinente, l’obligation, pour ce demandeur, d’indiquer la catégorie de la marque demandée et l’impossibilité, découlant de l’article 43, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, de modifier ultérieurement cette catégorie seraient dépourvues de tout effet utile (ordonnance du 21 janvier 2016, Enercon/OHMI, C‑170/15 P, non publiée, EU:C:2016:53, point 29).
Il ressort de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal a considéré que le caractère distinctif de la marque demandée devait être apprécié en fonction de la catégorie de marque demandée.
Il s’ensuit que le premier moyen du pourvoi doit être rejeté.

Sur le second moyen

Argumentation des parties
Par son second moyen, la requérante considère que, en rejetant les informations nécessaires à la compréhension du contenu du certificat d’enregistrement de la marque contestée, le Tribunal a commis une erreur fondamentale qui l’a conduit à considérer à tort que la marque contestée était une marque de couleur. Celui-ci aurait estimé à tort que la source de ces informations constituait une preuve alors que, selon Enercon, il s’agissait, en fait, d’un texte juridique assimilable à un lexique. Si le Tribunal avait tenu compte des outils d’interprétation qui lui étaient présentés, il aurait compris que le certificat d’enregistrement de la marque contestée avait été établi pour une marque figurative constituée de la représentation figurant dans le formulaire de demande d’enregistrement.
Le Tribunal aurait refusé de tenir compte des informations contenues dans le document norme ST.60, publié par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), relatif aux données bibliographiques concernant les marques, qui constitue un lexique au moyen duquel le contenu du certificat d’enregistrement de la marque contestée devait être interprété. Le Tribunal aurait jugé à tort que ce document constituait un élément de preuve, alors qu’il s’agissait d’un texte juridique équivalant à un dictionnaire, et aurait commis une erreur en considérant que ledit document était irrecevable dans la mesure où il avait été produit pour la première fois lors de l’audience. L’arrêt attaqué ne se référerait à aucun moment au contenu de ce certificat d’enregistrement, ce qui ne pourrait s’expliquer que par l’incapacité totale du Tribunal à interpréter ledit certificat d’enregistrement sans se référer aux informations figurant dans le document norme ST.60 de l’OMPI. La conclusion qu’en a tirée le Tribunal, au point 36 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la marque contestée aurait été enregistrée comme étant une marque de couleur, serait en contradiction flagrante avec la teneur de ce même certificat d’enregistrement.
De plus, le Tribunal affirmerait, audit point 36, qu’Enercon n’a pas soulevé devant lui l’argument selon lequel la marque contestée n’était pas une marque de couleur, à savoir une marque constituée exclusivement de couleurs, ce qui serait inexact. Le fondement sur lequel Enercon aurait contesté la décision litigieuse, elle-même fondée sur l’arrêt du 12 novembre 2013, Gamesa Eólica/OHMI – Enercon (Dégradé de verts) (T‑245/12, non publié, EU:T:2013:588), serait que, dans cette décision, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO avait négligé de prendre en compte la forme de la marque contestée, telle qu’elle figurait dans le certificat d’enregistrement dont il serait ressorti que cette marque était constituée d’éléments figuratifs.
L’EUIPO et Gamesa Eólica contestent les arguments de la requérante.

Appréciation de la Cour
Par son second moyen, la requérante au pourvoi reproche en substance au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant comme étant irrecevable, dans la mesure où il avait été produit pour la première fois lors de l’audience, le contenu du certificat d’enregistrement de la marque contestée et le document norme ST.60 de l’OMPI, lequel, selon la requérante, mettait en évidence l’enregistrement de la marque contestée en tant que marque figurative.
S’agissant du contenu du certificat d’enregistrement de la marque contestée, le Tribunal a jugé, au point 22 de l’arrêt attaqué, que la fonction du Tribunal n’est pas celle de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui.
À cet égard, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des preuves présentées pour la première fois devant le Tribunal sont irrecevables (ordonnance du 13 septembre 2011, Wilfer/OHMI, C‑546/10 P, non publiée, EU:C:2011:574, point 41 et jurisprudence citée).
En l’espèce, la requérante a invoqué pour la première fois, lors de l’audience devant le Tribunal, le fait que le certificat d’enregistrement de la marque contestée comporte le code INID (Identification numérique internationalement agréée en matière de données bibliographiques) 546, qui est en principe utilisé lorsque la marque contient des éléments figuratifs. Elle signale l’absence de mention du code INID 558, qui est utilisé pour des marques « consistant exclusivement en une ou plusieurs couleurs ».
Toutefois, malgré la mention du code INID 546 sur ledit certificat d’enregistrement, la requérante n’a jamais fait valoir ce code lors de la procédure devant l’EUIPO. En revanche, elle a explicitement choisi l’enregistrement de sa marque comme étant une marque de couleur.
Or, il n’appartient ni à l’EUIPO ni au Tribunal de procéder à la requalification de la catégorie d’une marque demandée. En effet, il ne saurait être conclu que l’EUIPO soit tenu de déchiffrer de son propre chef l’ensemble de la documentation déposée lors d’une demande d’enregistrement d’une « marque de couleur » afin de conclure d’office à la requalification de la demande en « marque figurative » en dehors du cadre juridique prévu par la législation applicable en matière de marques.
Il s’ensuit que le second moyen du pourvoi doit être rejeté.
Partant, le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO ayant conclu à la condamnation d’Enercon
et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1)
Le pourvoi est rejeté.
2)
Enercon GmbH est condamnée aux dépens.
Signatures
*
Langue de procédure : l’anglais.