CELEX: 62017TJ0007
EU-tavaramerkki
Väitemenettely
Hakemus sanamerkin MINERAL MAGIC rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi
Aikaisempi kansallinen sanamerkki MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER
Suhteellinen hylkäysperuste
Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 3 kohta)

Asian tausta
Kantaja, John Mills Ltd, teki 18.9.2013 EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (
EUVL 2009, L 78, s. 1
), sellaisena kuin se on muutettuna (ja korvattuna Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (
EUVL 2017, L 154, s. 1
)), nojalla.
Rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki on seuraava sanamerkki:
MINERAL MAGIC
Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälisestä luokituksesta tavaramerkkien rekisteröimistä varten 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 3, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Hiusvedet; hankausvalmisteet; saippuat; hajuvedet; eteeriset öljyt; kosmetiikka; ihon, päänahan ja hiusten puhdistus- ja hoitotuotteet; deodorantit henkilökohtaiseen käyttöön [hajuvedet].”
EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 23.1.2014 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 2014/14.
Väliintulijana ollut Jerome Alexander Consulting Corp. teki 23.4.2015 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 46 artikla) nojalla väitteen edellä 3 kohdassa mainittuja tavaroita varten haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.
Väite perustui seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin:
–
Yhdysvaltalainen sanamerkki MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER N:o 4274584, joka on seuraavia tuotteita varten: ”mineraalipitoinen kasvopuuteri”;
–
Rekisteröimätön yhdysvaltalainen sanamerkki MAGIC MINERALS, joka on seuraavia tuotteita varten: ”kosmetiikka”.
Väitteen tueksi vedottiin perusteisiin, jotka on mainittu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 3 kohta).
Väiteosasto hylkäsi väitteen 18.8.2015 antamallaan päätöksellä.
Väliintulija valitti 15.10.2015 EUIPO:n sisällä asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan (joista on tullut asetuksen 2017/1001 66–71 artikla) nojalla väiteosaston päätöksestä.
EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi väiteosaston päätöksen 5.10.2016 antamallaan päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) ja epäsi pyydetyn tavaramerkin rekisteröinnin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan nojalla.
Valituslautakunta totesi ensinnäkin, että väliintulija luopui perustamasta väitettään rekisteröimättömään yhdysvaltalaiseen tavaramerkkiin MAGIC MINERALS ja tyytyi näin ollen vetoamaan ainoastaan yhdysvaltalaiseen sanamerkkiin MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER.
Toiseksi valituslautakunta mainitsi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan tavoitteen – sen estäminen, että tavaramerkin haltijan asiamies väärinkäyttäisi tavaramerkkiä – ja edellytykset, joiden olisi valituslautakunnan mukaan täytyttävä, jotta väite menestyisi kyseisen säännöksen nojalla: väitteen esittäjän on oltava aikaisemman tavaramerkin haltija; tavaramerkin hakijan on oltava tai on täytynyt olla edellä mainitun tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja; hakemus on täytynyt jättää kyseisen asiamiehen tai edustajan nimissä ilman haltijan suostumusta ja ilman, että asiamiehen tai edustajan toimien oikeuttamiseen olisi perusteltuja syitä; ja hakemuksen on koskettava samoja tai samankaltaisia merkkejä ja tuotteita.
Kolmanneksi valituslautakunta on tutkinut käytännössä, täyttyvätkö ne kriteerit, joiden perusteella väite voitaisiin hyväksyä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan nojalla. Ensinnäkin valituslautakunta on korostanut asiamiehen ja päämiehen välisen suhteen olemassaolon osalta sitä, että käsitteitä ”asiamies” ja ”edustaja” on tulkittava laajasti. Se on todennut käsillä olevassa asiassa, että osapuolten välisen jakelusopimuksen mukaan kantaja vastaa väliintulijan kyseisten tuotteiden jakelusta unionissa. Valituslautakunta on myös todennut, että kyseiseen sopimukseen sisältyi määräyksiä sen luonteesta yksinoikeussopimuksena, kilpailukieltolauseke sekä määräyksiä väliintulijan teollis- ja tekijänoikeuksista. Se katsoi, että väliintulijan esittämä näyttö – tilauslomakkeet, joista yksi oli päivätty kaksi kuukautta ennen kyseistä tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämistä – osoittivat, että kyseessä ollut liikesuhde oli merkittävämpi kuin pelkkä tavarantoimittajan ja jälleenmyyjän välinen tavanomainen suhde. Valituslautakunta katsoikin, että kyseistä tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämisajankohtana oli olemassa todellinen, toiminnassa oleva ja kestävä liikesuhde, joka loi yleisen velvoitteen toimia luottamuksellisesti ja lojaalisti, ja että kantaja oli asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu asiamies.
Neljänneksi valituslautakunta tähdensi sitä, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettiin paitsi tilanteita, joissa vertaillut tuotteet tai palvelut olivat samoja, myös tilanteita, joissa ne olivat samankaltaisia. Se totesi, että käsiteltävässä tapauksessa riidanalaisten merkkien kattamat tuotteet olivat samoja, sillä haetun tavaramerkin kattama ”kosmetiikka” käsitti aikaisemman tavaramerkin kattaman ”mineraalipitoisen kasvopuuterin”, tai samankaltaisia, sillä haetun tavaramerkin kattamilla muilla tuotteilla oli yhteyksiä aikaisemman tavaramerkin kattamiin tuotteisiin siitä syystä, että ne saattavat koostua samoista ainesosista, ovat usein samojen yritysten tuottamia ja niitä tarjotaan kuluttajille kemikaalikaupoissa yhdessä ja vähittäismyyntiliikkeissä samoilla käytävillä.
Merkkien suhteen valituslautakunta katsoi, että ne olivat samankaltaisia. Se totesi ensinnäkin, että aikaisemman tavaramerkin kaksi ensimmäistä sanaosaa (”magic” ja ”minerals”) ja haetun tavaramerkin sanaosat muistuttivat toisiaan huomattavasti. Se korosti myös, että asianomainen kohdeyleisö unionissa todennäköisesti mieltäisi aikaisemman tavaramerkin kahdesta osasta koostuvaksi merkiksi: ”by jerome alexander” ‑osa nähtäisiin emoyhtiön eli tuotannosta vastaavan tahon tunnuksena, ja ”magic minerals” ‑osaa todennäköisesti pidettäisiin itse tuotteen tai tuotelinjan tunnuksena. Valituslautakunta katsoikin, ettei se, että United States Patent and Trademark Office (Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirasto, USPTO) ei ole esittänyt väitettä MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER ‑tavaramerkin rekisteröintiä vastaan tavaramerkin MINERAL MAGIC COSMETICS olemassaolosta huolimatta, kuitenkaan tarkoittanut sitä, ettei niiden välillä olisi sekaannusvaaraa. Valituslautakunta itse asiassa totesi, että MINERAL MAGIC COSMETICS ‑tavaramerkin haltijan olisi kuulunut tehdä väite tämän osalta. Kaikki nämä seikat huomioon ottaen valituslautakunta hyväksyi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan nojalla tehdyn väitteen.
Oikeudenkäyntimenettely ja asianosaisten vaatimukset
Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
–
kumoaa riidanalaisen päätöksen
–
velvoittaa EUIPO:n ja väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
–
hylkää kanteen kokonaisuudessaan
–
velvoittaa kantajan korvaamaan EUIPO:n oikeudenkäyntikulut.
Väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
–
hylkää kanteen kokonaisuudessaan
–
pysyttää riidanalaisen päätöksen
–
velvoittaa kantajan vastaamaan omista kuluistaan sekä korvaamaan väliintulijan ja EUIPO:n oikeudenkäyntikulut.
Oikeudellinen arviointi
Kantaja vetoaa kanteensa tueksi olennaisilta osin yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustuu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan rikkomiseen ja koostuu kolmesta väitteestä. Ensimmäisen väitteen mukaan valituslautakunta on virheellisesti katsonut, että kantaja oli kyseisessä säännöksessä tarkoitettu aikaisemman tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja. Toisessa väitteessä esitetään, että valituslautakunta on tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohta oli sovellettavissa, vaikka riidanalaiset merkit olivat ainoastaan samankaltaisia mutta eivät samoja. Kolmannen väitteen mukaan valituslautakunta on virheellisesti katsonut, että edellä mainittu säännös oli sovellettavissa, vaikka aikaisemman tavaramerkin suojaamat tuotteet eivät olleet samoja kuin haetun tavaramerkin suojaamat tuotteet.
Unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että on ensisijaisesti tarkasteltava toista väitettä, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan virheellistä tulkintaa samankaltaisten merkkien tapauksessa.
Kantaja väittää valituslautakunnan katsoneen virheellisesti, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaan vetoamiseen riittäisi se, että aikaisempi tavaramerkki on haetun tavaramerkin kanssa ainoastaan samankaltainen mutta ei kuitenkaan sama kuin se. Kantaja toteaa myös, että valituslautakunta on tehnyt virheen ottaessaan huomioon unionin yleisön näkökulman, vaikka aikaisemman yhdysvaltalaisen sanamerkin kohteena on yhdysvaltalainen yleisö.
EUIPO, jota väliintulija tukee, kiistää kantajan väitteet. Sen mielestä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan tiukan sananmukainen tulkinta merkitsisi sitä, että kyseistä säännöstä voitaisiin soveltaa ainoastaan, jos merkit ovat samoja, minkä seurauksena säännöksestä tulisi tehoton. EUIPO katsookin, että tavaramerkin hakija voisi välttää säännöksen soveltamisen muuttamalla hieman aikaisempaa tavaramerkkiä ja että tällainen tilanne loukkaisi vakavasti aikaisemman tavaramerkin haltijan etuja. EUIPO katsoo, että jos kyseinen tavaramerkki rekisteröitäisiin kyseisten kahden merkin samankaltaisuudesta huolimatta, riidanalaisen tavaramerkin hakija pystyisi estämään sen, että alkuperäinen haltija voisi myöhemmin rekisteröidä aikaisemman tavaramerkin tai käyttää sitä jollain tavoin. EUIPO:n mielestä edellä mainitun säännöksen tarkoituksena on nimenomaan estää se, että tavaramerkin haltijan asiamies väärinkäyttäisi tavaramerkkiä ja voisi hyödyntää liikesuhteen aikana hankkimiaan tietoja ja asiantuntemusta ja näin käyttää epäoikeutetusti hyväkseen tavaramerkin haltijan tekemää työtä ja investointia. Kyseistä säännöstä on EUIPO:n mielestä tulkittava nyansoidusti, jotta tavaramerkin laillista haltijaa voidaan suojella tehokkaasti tämän edustajien sopimattomilta menettelyiltä, ulottamalla säännöksen soveltaminen merkin täsmällisen samanlaisuuden vaatimusta laajemmalle. Merkkien vertailu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) nojalla sekä kyseisen asetuksen 8 artiklan 3 kohdan nojalla eivät EUIPO:n mielestä välttämättä ole sama asia. EUIPO katsoo, että merkkien vertailussa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan nojalla pääpaino on aikaisemman tavaramerkin haltijan eduissa. Sen mielestä valituslautakunta ei ole käsiteltävässä tapauksessa soveltanut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvaa samankaltaisuuden kriteeriä, vaan se on tutkinut kyseisten merkkien erityisluonteen perusteella, voitaisiinko niitä pitää olennaisilta osiltaan samanlaisina, jolloin tavaramerkin haltijan laillisia etuja olisi loukattu ja hakija voisi epäoikeutetusti käyttää hyväkseen suhdettaan kyseisen tavaramerkin haltijaan. Kyseessä olevien merkkien erityisluonne edellyttääkin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan soveltamista käsiteltävässä tapauksessa merkkien samanlaisuuden vaatimusta laajemmin.
On muistutettava, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan mukaan ”tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos rekisteröintiä hakee tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja omiin nimiinsä ja ilman haltijan suostumusta”.
Kyseisessä säännöksessä ei erikseen mainita haltijan tavaramerkin ja tämän asiamiehen tai edustajan hakeman tavaramerkin samanlaisuutta tai samankaltaisuutta koskevaa edellytystä.
Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan tavoitteeksi on kuitenkin ymmärrettävä sen estäminen, että tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja väärinkäyttäisi tavaramerkkiä, koska ne voivat käyttää hyväkseen liikesuhteessaan haltijaan hankkimiaan tietoja ja kokemusta ja saada siten perusteetonta hyötyä tavaramerkin haltijan itsensä tekemästä työstä ja investoinneista (ks. vastaavasti tuomio 29.11.2012, Adamowski v. OHMI – Fagumit (FAGUMIT), yhdistetyt asiat
T‑537/10 ja T‑538/10
,
EU:T:2012:634
,
kohta). Kyseisessä säännöksessä edellytetään olennaisilta osin siis suoraa yhteyttä haltijan tavaramerkin ja sen tavaramerkin välillä, jota tämän asiamies tai edustaja hakee omissa nimissään. Sellainen yhteys olla olemassa vain mikäli kyseessä olevat tavaramerkit vastaavat toisiaan.
Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen esityöt, jotka selventävät hyödyllisesti lainsäätäjän aikomuksia, viittaavat tulkintaan, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin ja haetun tavaramerkin on oltava samoja eikä ainoastaan samankaltaisia, jotta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaa voitaisiin soveltaa.
Kuten kantaja muistuttaakin, unionin lainsäätäjä oli yhteisön tavaramerkkiasetusta koskevassa alustavassa ehdotuksessa alun perin tarkoittanut, että asiaa koskevaa säännöstä voitaisiin soveltaa myös silloin, kun on kyse samankaltaisesta merkistä. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan otettu yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 3 kohdan lopulliseen versioon (
EYVL 1994, L 11, s. 1
).
Samoin 1.12.1982 päivätyssä Euroopan unionin neuvoston asiakirjassa N:o 11035/82, jossa on yhteenveto yhteisön tavaramerkkiasetusta neuvostossa käsitelleen työryhmän päätelmistä, kyseinen työryhmä totesi nimenomaisesti, ettei se ollut hyväksynyt erään valtuuskunnan ehdotusta siitä, että kyseistä säännöstä sovellettaisiin myös ”samankaltaisia” tuotteita koskeviin ”samankaltaisiin” tavaramerkkeihin.
Vastauksessaan unionin yleisen tuomioistuimen esittämään kirjalliseen kysymykseen EUIPO totesi tämän osalta yhtäältä, että tällaisen esitöitä koskevan otteen voidaan tulkita tarkoittavan ainoastaan sitä, että neuvosto oli vain kieltäytynyt vahvistamasta positiivisesti että kyseistä säännöstä olisi sovellettava silloin, kun tavaramerkit ovat samoja tai samankaltaisia, ja toisaalta, että tällaisen otteen arvioinnissa on otettava huomioon se, että Euroopan komission yksiköt olivat ehdottaneet ilmaisujen ”samoja tai samankaltaisia” käyttämistä alustavassa ehdotuksessa asetukseksi. Tällaiset väitteet on hylättävä.
Ensinnäkin se, että lainsäätäjä on kahteen eri otteeseen päättänyt jättää mainitsematta erikseen, että kyseistä säännöstä olisi kuulunut soveltaa myös kyseen ollessa samankaltaisista tavaramerkeistä (ensimmäisen kerran muuttaessaan alustavaa ehdotusta asetukseksi tältä osin ja toisen kerran hylätessään nimenomaisesti erään valtuuskunnan vaatimuksen), on riittävä osoitus sen aikomuksesta tämän asian suhteen.
Toiseksi asiakirjan N:o 11035/82 sanamuodoista ilmenee, että asianomaisen valtuuskunnan ehdotus siitä, että kyseistä säännöstä sovellettaisiin myös samankaltaisiin tavaramerkkeihin, hylättiin sellaisenaan eikä – toisin kuin EUIPO antaa ymmärtää – hylätty ainoastaan ehdotusta sanojen ”samoja tai samankaltaisia” mainitsemisesta kyseisessä säännöksessä.
Kolmanneksi on huomattava, että neuvoston työryhmä oli samassa asiakirjassa N:o 11035/82 korostanut antaneensa suostumuksensa siihen, että kyseisen säännöksen tulkitaan olevan sovellettavissa kansainvälisesti, kuten teollisoikeuden suojelemisesta 20.3.1883 tehdyn Pariisin yleissopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, 6_septies artiklassa on tarkoitettu.
Tämän osalta on tähdennettävä, että unioni on liittynyt teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista 15.4.1994 tehtyyn sopimukseen (TRIPS) (
EYVL 1994, L 336, s. 214
), joka muodostaa Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimuksen (
EYVL 1994, L 336, s. 3
) liitteen 1 C, ja että kyseisen sopimuksen 2 artiklassa viitataan useisiin Pariisin yleissopimuksen aineellisiin määräyksiin, muun muassa 6_septies artiklaan. Siksi unionin on – kuten myös EUIPO on korostanut vastauksessaan unionin yleisen tuomioistuimen esittämään kysymykseen – tulkittava asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaa mahdollisimman pitkälle tämän sopimuksen sanamuodon ja tarkoituksen valossa (ks. vastaavasti tuomio 16.11.2004, Anheuser-Busch,
C‑245/02
,
EU:C:2004:717
,
kohta) ja siten Pariisin yleissopimuksen 6_septies artiklan sanamuodon ja tarkoituksen valossa.
Kyseisessä artiklassa määrätään, että jos sen henkilön asiamies tai edustaja, joka on teollisoikeuden suojelemiseksi myönnetyn tavaramerkin haltija jossain unioniin kuuluvassa maassa, hakee ilman haltijan valtuutusta merkin rekisteröintiä omissa nimissään yhdessä tai useammassa unioniin kuuluvassa maassa, merkin haltijalla on oikeus vastustaa haettua rekisteröintiä. Kyseisen määräyksen sanamuotoa ei voida tulkita muutoin kuin siten, että haltijan tavaramerkki ja se tavaramerkki, jonka rekisteröintiä tämän asiamies tai edustaja on hakenut, ovat samat. On täsmennettävä, että kyseisen määräyksen ranskankielisen version tavoin myös sen englanninkielinen versio on ymmärrettävissä siten, että haltijan tavaramerkin ja sen tavaramerkin, jonka rekisteröintiä tämän asiamies tai edustaja on hakenut, on oltava samanlaiset. Englanninkielisessä versiossa viitataan yleisesti jonkin tavaramerkin haltijaan (the proprietor of a mark) ja sen jälkeen mainitaan ”kyseisen” tavaramerkin rekisteröinti (the registration of the mark), eikä jälkimmäisen ilmaisun voida ymmärtää tarkoittavan muuta kuin tavaramerkin haltijan tavaramerkkiä.
Koska Pariisin yleissopimuksen 6_septies artiklan sanamuodossa ei ole mitään epäselvyyttä, EUIPO ei voi vedota kyseisen yleissopimuksen esitöihin sen väitteen tueksi, että kyseisen artiklan olisi tulkittava myös tarkoittavan tilanteita, joissa merkit ovat ainoastaan samankaltaisia.
Neljänneksi on huomattava, että EUIPO pyrkii vetoamaan siihen, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa esiintyy ilmaisu ”sama tai samankaltainen” mutta ne puuttuvat saman säännöksen 3 kohdasta, tukeakseen sitä väitettään, että kyseisen säännöksen soveltamisala ei rajoitu tapauksiin, joissa kyseiset tavaramerkit ovat täsmälleen samat. Näiden ilmaisujen puuttuminen pitäisi kuitenkin ymmärtää pikemmin siten, että lainsäätäjästä oli selvää, että kyseisessä säännöksessä tarkoitettiin tapauksia, joissa asiamiehen hakema tavaramerkki on kyseisen tavaramerkin haltijan tavaramerkki ja siksi lähtökohtaisesti samanlainen, eikä lainsäätäjä siksi katsonut tarpeelliseksi täsmentää sitä.
Edellä esitetyn perusteella on todettava, että unionin lainsäätäjän näkemyksen mukaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaa voidaan soveltaa ainoastaan, jos tavaramerkin haltijan tavaramerkki ja tämän asiamiehen tai edustajan hakema tavaramerkki ovat samoja eivätkä ainoastaan samankaltaisia.
Tässä yhteydessä on muistettava, että oikeuskäytännöstä ilmenee sen vaatimustason osalta, jota merkkien katsominen samoiksi edellyttää, että merkki on sama toisen merkin kanssa silloin, kun siinä toistetaan ilman muutoksia tai lisäyksiä kaikki tuon merkin muodostavat osatekijät tai kun se kokonaisuutena tarkasteltuna poikkeaa niin vähän merkistä, että keskivertokuluttaja ei välttämättä huomaa eroja, sillä hänellä on vain harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri merkkejä, vaan hänen on turvauduttava hänelle jääneeseen epätäydelliseen muistikuvaan (tuomio 3.12.2015, TrekStor v. SMHV – Scanlab (iDrive),
T‑105/14
, ei julkaistu,
EU:T:2015:924
,
kohta).
Vastaavasti on syytä korostaa, että kysymystä merkkien samanlaisuudesta on myös tarkastelu välillisesti tavaramerkin tosiasiallisen käytön arvioinnin yhteydessä. Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 18 artikla) mukaan tavaramerkin käyttö muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta, on myös käyttöä, sillä poikkeaminen ei vaikuta merkin erottamiskykyyn, riippumatta siitä onko tavaramerkki myös rekisteröity haltijan nimiin muodossa, jossa sitä käytetään. Kyseisen säännöksen tavoitteena on mahdollistaa se, että haltija voi tehdä merkistä muunnelmia, joiden avulla voidaan sen erottamiskykyä menettämättä sopeutua markkinoiden vaatimuksiin ja edistää kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen myyntiä. Ero saa kuitenkin koskea merkkiä vain vähäisiltä osin, ja merkkien on käytetyssä ja rekisteröidyssä muodossaan oltava kokonaisuudessaan samanlaisia (ks. vastaavasti tuomio 23.2.2006, Il Ponte Finanziaria v. SMHV – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE),
T‑194/03
,
EU:T:2006:65
,
kohta).
Onkin ratkaistava, ovatko riidanalaiset merkit edellä 38 kohdassa mainitussa tuomiossa 3.12.2015, iDrive (
T‑105/14
, ei julkaistu,
EU:T:2015:924
) tarkoitetulla tavalla samat, käyttämällä edellä 39 kohdassa mainitussa tuomiossa 23.2.2006, BAINBRIDGE (
T‑194/03
,
EU:T:2006:65
) vahvistettuja kriteerejä.
Riidanalaisen päätöksen 33 kohdasta ilmenee tältä osin, että valituslautakunta katsoi haetun tavaramerkin eroavan aikaisemmasta tavaramerkistä siinä, että sanojen ”mineral” ja ”magic” järjestys oli päinvastainen ja että haetussa tavaramerkissä ei esiintynyt s-kirjainta eikä ilmaisua ”by jerome alexander”, minkä perusteella riidanalaisten merkkien olisi katsottava olevan samankaltaisia. Tämä päätelmä on hyväksyttävä. Käsiteltävässä tapauksessa on itse asiassa ilmeistä, että riidanalaiset merkit eivät ole samoja, minkä kaikki osapuolet vahvistavatkin kirjallisissa huomautuksissaan. Se, että kyseiset merkit eivät ole samoja, onkin niin ilmeistä, että se on pätevä päätelmä huolimatta siitä, kuinka eri tavoin asianomaiset keskivertokuluttajat saattavat mieltää merkin eri maissa, jonne he ovat asettuneet.
Koska riidanalaiset merkit eivät ole samoja, on katsottava, että valituslautakunta on virheellisesti arvioinut voivansa vedota asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaan perusteena haetun tavaramerkin rekisteröinnin epäämiselle.
Kaiken edellä esitetyn perusteella ja ilman, että ensimmäiseen ja kolmanteen väitteeseen olisi tarpeen ottaa kantaa, on hyväksyttävä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan rikkomiseen perustuva ainoa kanneperuste ja näin ollen kumottava riidanalainen päätös.
Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen
Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Saman työjärjestyksen 134 artiklan 2 kohdassa määrätään, että jos hävinneitä asianosaisia on useita, unionin yleinen tuomioistuin ratkaisee, miten kulut on jaettava näiden asianosaisten kesken.
Koska EUIPO ja väliintulija ovat hävinneet käsiteltävän asian, kumpikin on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja lisäksi korvaamaan puolet kantajalle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista.

Näillä perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:

1)
Kumotaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ensimmäisen valituslautakunnan 5.10.2016 antama päätös (asia R 2087/2015‑1).

2)
EUIPO vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaa puolet John Mills Ltd:n oikeudenkäyntikuluista.

3)
Jerome Alexander Consulting Corp. vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaa puolet John Millsin oikeudenkäyntikuluista.

Prek
Buttigieg
Berke
Julistettiin Luxemburgissa 15 päivänä lokakuuta 2018.
Allekirjoitukset
(
*1
)	Oikeudenkäyntikieli: englanti.