CELEX: 62015TJ0077
Marcă a Uniunii Europene
Procedură de declarare a nulității
Marca verbală a Uniunii Europene SkyTec
Marca națională verbală anterioară SKY
Motiv relativ de refuz
Limitare a drepturilor ca urmare a toleranței
Articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Risc de confuzie
Articolul 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009

)
Istoricul cauzei
La 18 noiembrie 1999, reclamanta, Tronios Group International BV, a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (
JO 1994, L 11, p. 1
, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146), cu modificările ulterioare [înlocuit prin Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (
JO L 78, p. 1
)].
Marca a cărei înregistrare a fost solicitată este marca verbală a Uniunii Europene SkyTec (denumită în continuare „marca contestată”).
La 2 mai 2001, semnul SkyTec a fost înregistrat ca marcă a Uniunii Europene sub numărul 001386812.
Produsele pentru care marca contestată a fost înregistrată fac parte din clasele 9 și 11 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor, din 15 iunie 1957, cu revizuirile și cu modificările ulterioare, și corespund, pentru clasa 9, următoarei descrieri: „Aparate pentru recepționarea, înregistrarea, transmiterea, procesarea și reproducerea de semnale electrice și electromagnetice, precum și microfoane și sisteme wireless, microfoane; dispozitive de redare pentru discuri, CD‑uri și DVD‑uri; aparate de înregistrare CD‑uri și DVD‑uri; cabluri, cabluri de conectare și conectoare; aparate pentru procesarea undelor purtătoare de sunete analogice și digitale, amplificatoare audio de putere joasă și de putere înaltă; boxe, difuzoare acustice și accesorii”.
Înregistrarea mărcii contestate a fost reînnoită la 19 noiembrie 2009, iar marca Uniunii Europene reînnoită a fost publicată în
Buletinul mărcilor comunitare
nr. 2009/047 din 25 noiembrie 2009.
La 23 martie 2007, British Sky Broadcasting Group plc (denumită în continuare „BSkyB”), predecesoarea în drepturi a intervenientei, Sky plc, a formulat o cerere în temeiul articolului 50 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 40/94, având ca obiect declararea decăderii din drepturile asupra mărcii contestate. La 2 aprilie 2007, reclamanta a prezentat dovezi privind utilizarea mărcii contestate. Prin decizia din 11 iulie 2008, divizia de anulare a stabilit că marca contestată a făcut obiectul unei utilizări serioase și a respins cererea de decădere. Această decizie a rămas definitivă.
La 21 martie 2012, BSkyB a formulat o cerere având ca obiect declararea nulității mărcii contestate în temeiul articolului 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu articolul 8 alineatul (1) litera (b) și alineatul (5) din regulamentul menționat, precum și al articolului 53 alineatul (1) litera (c) coroborat cu articolul 8 alineatul (4) din același regulament, în măsura în care respectiva marcă a fost înregistrată pentru produsele din clasa 9 menționate la punctul 4 de mai sus.
În susținerea cererii sale de declarare a nulității, BSkyB a invocat în special marca Uniunii Europene verbală anterioară SKY, înregistrată la 24 septembrie 1998 și reînnoită până la 1 aprilie 2016 sub numărul 126425, precum și marca britanică verbală anterioară SKY, înregistrată la 18 aprilie 1995 și reînnoită până la 7 noiembrie 2015 cu numărul 2044507B. Aceste mărci au fost înregistrate pentru produse și servicii din clasele 9, 38 și 41.
Produsele din clasa 9 precum cele protejate prin marca britanică anterioară corespund descrierii următoare: „Aparate și instrumente radio, de televiziune, de înregistrare a sunetului, de reproducere a sunetului, de telecomunicații, de semnalizare, de control (inspecție), de testare optică (altele decât cele medicale) și didactice; programe înregistrate pentru televiziune și radio; calculatoare; programe de calculator; benzi, plăci și fire magnetice; casete și cartușe, toate destinate a fi utilizate cu benzile menționate anterior; cartele codificate; casete, benzi și cartușe audio si video goale și preînregistrate; discuri compacte; discuri pentru picup‑uri; antene pentru semnal radio; discuri care pot fi citite cu laser pentru înregistrarea de sunet și imagine; dispozitive de decodificare a semnalelor codificate; videoproiectoare, ecrane video; ochelari de soare; jocuri electronice și pe calculator; jocuri electronice și pe calculator interactive; piese și componente pentru toate bunurile menționate anterior, toate cuprinse în clasa 9.”
Prin Decizia din 28 iunie 2013, divizia de anulare a admis cererea de declarare a nulității mărcii contestate în temeiul articolului 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu articolul 8 alineatul (1) litera (b) din același regulament și a declarat nulitatea parțială a mărcii contestate, în măsura în care aceasta era înregistrată pentru produsele vizate din clasa 9.
La 27 august 2013, reclamanta a formulat o cale de atac la EUIPO împotriva deciziei diviziei de anulare în temeiul articolelor 58-64 din Regulamentul nr. 207/2009.
Prin Decizia din 28 noiembrie 2014 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera a patra de recurs a EUIPO a confirmat decizia diviziei de anulare și a respins calea de atac.
În decizia atacată, pe de o parte, camera de recurs a respins excepția de limitare a drepturilor ca urmare a toleranței în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 pe care reclamanta o invocase împotriva cererii de declarare a nulității. Reclamanta nu ar fi demonstrat că, la data depunerii cererii respective, 21 martie 2012, BSkyB avea cunoștință despre utilizarea mărcii contestate de mai mult de 5 ani, întrucât primele dovezi ale acestei utilizări fuseseră prezentate de reclamantă la 2 aprilie 2007, în cursul procedurii de decădere din drepturi (punctele 15-25 din decizia atacată). Pe de altă parte, camera de recurs a constatat existența unui risc de confuzie între marca contestată și marca britanică anterioară (denumite în continuare „mărcile în conflict”) în ceea ce privește produsele din clasa 9, în sensul articolului 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu articolul 8 alineatul (1) litera (b) din același regulament, fără a efectua o examinare a celorlalte motive de nulitate și a altor drepturi anterioare pe care se fonda cererea de declarare a nulității (punctele 26-45 din decizia atacată).
Concluziile părților
Reclamanta solicită Tribunalului:
—
anularea deciziei atacate;
—
respingerea cererii de declarare a nulității;
—
obligarea intervenientei la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor efectuate în procedura care s‑a aflat pe rolul EUIPO.
EUIPO solicită Tribunalului:
—
„respingerea cererii de anulare ca neîntemeiată în totalitate”;
—
obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.
Intervenienta solicită Tribunalului:
—
respingerea acțiunii;
—
„menținerea deciziei atacate”.
În drept
În susținerea acțiunii, reclamanta invocă, în esență, două motive, și anume, pe de o parte, o încălcare a articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 și, pe de altă parte, o eroare de apreciere a riscului de confuzie în sensul articolului 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu articolul 8 alineatul (1) litera (b) din același regulament.
Cu privire la primul motiv, întemeiat pe o încălcare a articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009
Reclamanta contestă constatarea camerei de recurs potrivit căreia, înainte de 21 martie 2007, BSkyB nu avea cunoștință despre utilizarea mărcii contestate, în sensul articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, și nu a avut cunoștință despre aceasta decât începând cu 2 aprilie 2007.
Reclamanta subliniază, în esență, că, până la momentul depunerii cererii de declarare a nulității, marca contestată făcuse deja obiectul unei utilizări serioase și constante în statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv în Regatul Unit, din 1998, și a existat, așadar, timp de aproximativ 14 ani alături de mărcile anterioare ale BSkyB. În opinia sa, această durată s‑ar reduce la aproximativ 11 ani dacă s‑ar ține seama de perioada cuprinsă între data înregistrării sale ca marcă a Uniunii Europene, la 2 mai 2001, și data de depunere a cererii de declarare a nulității, la 21 martie 2012, întemeiată pe un risc de confuzie între mărcile în conflict. BSkyB nu ar fi considerat însă anterior acest risc ca fiind un motiv suficient pentru a intenta o acțiune în justiție și nici nu ar fi estimat că era un motiv suficient pentru a depune o cerere în declararea nulității mărcii contestate fie după formularea cererii de decădere din 23 martie 2007, fie după 2 aprilie 2007, și anume atunci când reclamanta ar fi prezentat dovada utilizării sale și când BSkyB ar fi avut cunoștință, în orice caz, despre respectiva utilizare. În consecință, în speță, condițiile prevăzute la articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 ar fi fost îndeplinite. Reclamanta precizează că, deși îi revine, în principiu, sarcina de a face dovada că BSkyB avea cunoștință despre utilizarea mărcii contestate, îi este foarte dificil sau chiar imposibil să prezinte o astfel de dovadă care ține de sfera internă a acesteia. Or, dovada menționată sau prezumția unei astfel de cunoașteri ar putea să se întemeieze în egală măsură pe circumstanțe obiective, cum ar fi o relație de afaceri sau o concurență strânsă dovedită, de exemplu, de prezentarea în paralel de produse și servicii desemnate de mărcile în conflict cu ocazia aceluiași târg. Astfel, din numeroase fapte și circumstanțe, parțial invocate în cursul procedurilor aflate pe rolul EUIPO, s‑ar putea concluziona că BSkyB trebuia să aibă cunoștință despre marca contestată.
[omissis]
EUIPO și intervenienta contestă argumentele reclamantei și solicită respingerea prezentului motiv. În acest context, intervenienta invocă inadmisibilitatea dovezilor pe care reclamanta le‑a prezentat pentru prima dată în fața Tribunalului.
Tribunalul amintește că, în speță, este cert că, cu ocazia introducerii de către BSkyB a unei cereri de decădere împotriva mărcii contestate, la 23 martie 2007, reclamanta a prezentat primele dovezi ale utilizării mărcii menționate la 2 aprilie 2007. În plus, BSkyB a introdus cererea de declarare a nulității la 21 martie 2012, și anume în termen de mai puțin de 5 ani de la data acestei prime prezentări a dovezilor utilizării.
Părțile sunt însă în dezacord cu privire la problema dacă lui BSkyB ar fi trebuit să i se opună scurgerea termenului de limitare a drepturilor ca urmare a toleranței prevăzut la articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 din cauza faptului că aceasta a avut cunoștință despre utilizarea mărcii atacate cel puțin înainte de 21 martie 2007.
Trebuie amintit că, potrivit unei jurisprudențe consacrate, trebuie întrunite patru condiții pentru ca termenul de limitare a drepturilor ca urmare a toleranței să înceapă să curgă în cazul utilizării unei mărci ulterioare identice cu marca anterioară sau atât de similare încât să creeze confuzie. În primul rând, marca ulterioară trebuie să fie înregistrată, în al doilea rând, depunerea sa trebuie să fi fost efectuată cu bună‑credință de către titular, în al treilea rând, aceasta trebuie să fie utilizată în statul membru în care marca anterioară este protejată și, în sfârșit, în al patrulea rând, titularul mărcii anterioare trebuie să aibă cunoștință despre utilizarea acestei mărci după înregistrare [Hotărârea din 28 iunie 2012, Basile și I Marchi Italiani/OAPI – Osra (B. Antonio Basile 1952),
T‑134/09
,
EU:T:2012:328
, punctul
, și Hotărârea din 23 octombrie 2013, SFC‑Jardibric/OAPI – Aqua Center Europa (AQUA FLOW),
T‑417/12
,
EU:T:2013:550
, punctul
; a se vedea de asemenea, prin analogie, Hotărârea din 22 septembrie 2011, Budějovický Budvar,
C‑482/09
, Rep.,
EU:C:2011:605
, punctele
și
-
].
Din această jurisprudență reiese de asemenea că articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 are ca obiect sancționarea titularilor mărcilor anterioare care au tolerat utilizarea unei mărci ulterioare a Uniunii Europene timp de 5 ani consecutivi, având cunoștință despre această utilizare, prin pierderea posibilității de a formula cereri de declarare a nulității și opoziții împotriva respectivei mărci. Această dispoziție vizează astfel realizarea unui echilibru între interesul titularului unei mărci de a menține funcția esențială a acesteia și interesul altor operatori economici de a dispune de semne susceptibile să desemneze produsele și serviciile lor. Acest obiectiv implică faptul că, pentru a menține această funcție esențială, titularul unei mărci anterioare trebuie să aibă posibilitatea să se opună utilizării unei mărci ulterioare identice sau similare cu marca sa. Astfel, numai începând cu momentul în care titularul mărcii anterioare are cunoștință despre utilizarea mărcii ulterioare a Uniunii Europene, acesta are posibilitatea de a nu o tolera și, așadar, de a formula opoziție sau de a solicita declararea nulității mărcii ulterioare și, prin urmare, termenul de limitare a drepturilor ca urmare a toleranței începe să curgă (a se vedea în acest sens Hotărârea B. Antonio Basile 1952, punctul
de mai sus,
EU:T:2012:328
, punctele
și
, și Hotărârea AQUA FLOW, punctul
de mai sus,
EU:T:2013:550
, punctele
și
; a se vedea de asemenea, în acest sens și prin analogie, Hotărârea Budějovický Budvar, punctul
de mai sus,
EU:C:2011:605
, punctele
-
).
Din interpretarea teleologică a articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 rezultă, așadar, că data relevantă pentru calcularea momentului de la care începe să curgă termenul de limitare a drepturilor este data cunoașterii utilizării mărcii ulterioare (a se vedea în acest sens Hotărârea B. Antonio Basile 1952, punctul
de mai sus,
EU:T:2012:328
, punctul
).
De asemenea, așa cum camera de recurs a constatat în mod corect la punctul 22 din decizia atacată, această interpretare necesită ca titularul mărcii ulterioare să prezinte dovada existenței unei cunoașteri efective a utilizării mărcii menționate de către titularul mărcii anterioare, în absența căreia acesta din urmă nu ar fi în măsură să se opună utilizării mărcii ulterioare. Astfel, după cum susține EUIPO în mod întemeiat, în această privință, ar trebui să se țină seama de norma similară de limitare a drepturilor ca urmare a toleranței prevăzută la articolul 9 alineatul (1) din Directiva 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (
JO 1989, L 40, p. 1
, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92), înlocuit de articolul 9 alineatul (1) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (
JO L 299, p. 25
), cu privire la care al unsprezecelea considerent al directivei menționate [considerentul (12) al Directivei 2008/95)] precizează că acest motiv de limitare a drepturilor este aplicabil atunci când titularul mărcii ulterioare „a tolerat […] [folosința] cu bună știință un timp îndelungat”, ceea ce înseamnă „în mod deliberat” sau „în cunoștință de cauză” (a se vedea în acest sens Hotărârea Budějovický Budvar, punctul
de mai sus,
EU:C:2011:605
, punctele
și
, și Concluziile avocatului general Trstenjak prezentate în cauza Budějovický Budvar,
C‑482/09
, Rep.,
EU:C:2011:46
, punctul
). Trebuie să se constate că această apreciere se aplică
mutatis mutandis
articolului 54 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, al cărui text corespunde cu cel al articolului 9 alineatul (1) din Directivele 89/104 și 2008/95.
Prin urmare, trebuie respinse argumentele reclamantei prin care se urmărește să se invoce, în esență, că ar fi suficient să se dovedească cunoașterea potențială de către BSkyB a utilizării mărcii contestate sau să se stabilească indicii concordante care să ducă la prezumția existenței unei astfel de cunoașteri.
Cu toate acestea, este necesar să se analizeze dacă reclamanta a stabilit totuși că BSkyB a avut efectiv cunoștință despre utilizarea mărcii atacate cel târziu la 21 martie 2007.
Cu titlu introductiv, așa cum solicită intervenienta în mod întemeiat, trebuie respinse ca inadmisibile anexele la cererea introductivă pe care reclamanta le‑a prezentat pentru prima dată în fața Tribunalului. Astfel, din articolul 65 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 reiese că Tribunalul este chemat să aprecieze legalitatea deciziilor camerelor de recurs ale EUIPO controlând aplicarea dreptului Uniunii efectuată de acestea, în special în lumina elementelor de fapt care au fost prezentate camerelor menționate. Prin urmare, faptele care nu au fost invocate de părți în fața organelor EUIPO nu mai pot fi invocate în faza acțiunii introduse la Tribunal și acesta din urmă nu poate reexamina împrejurările de fapt în lumina dovezilor prezentate pentru prima dată în fața sa, cu excepția faptelor care ar fi trebuit să facă obiectul unei analize din oficiu de către organele EUIPO în temeiul articolului 76 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 [a se vedea în acest sens Hotărârea din 10 noiembrie 2011, LG Electronics/OAPI,
C‑88/11 P
,
EU:C:2011:727
, punctele
-
și jurisprudența citată, Hotărârea din 24 noiembrie 2005, Sadas/OAPI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE),
T‑346/04
, Rec.,
EU:T:2005:420
, punctul
, și Hotărârea din 12 decembrie 2014, Wilo/OAPI (Pioneering for You),
T‑601/13
,
EU:T:2014:1067
, punctul
]. În speță, noile elemente de fapt și de probă prezentate de reclamantă, inclusiv cifre de afaceri și cataloage, țin de sfera răspunderii sale și aceasta nu a susținut că ar fi trebuit să facă obiectul unei asemenea analize din oficiu. Prin urmare, elementele menționate nu pot afecta legalitatea deciziei atacate și trebuie respinse fără a fi necesară examinarea forței lor probatorii.
În plus, trebuie să se constate că aprecierea camerei de recurs cu privire la elementele de probă invocate de reclamantă în cursul procedurii în fața EUIPO (punctele 21 și 22 din decizia atacată) nu este viciată de o eroare, dat fiind că reclamantei îi revenea sarcina de a demonstra cunoașterea efectivă de către BSkyB a utilizării mărcii contestate, iar nu doar cunoașterea înregistrării mărcii menționate (a se vedea punctul 30 de mai sus). Or, prin argumentele sale, reclamanta urmărește să deducă cunoașterea efectivă a unei astfel de utilizări de către BSkyB tocmai din cunoașterea dovedită numai a înregistrării mărcii contestate sau a anumitor indicii care, potrivit reclamantei, ar permite să se prezume existența cunoașterii utilizării, printre care strategia proactivă dezvoltată de BSkyB pentru a‑și proteja mărcile împotriva mărcilor identice sau similare care conțin elementul „sky”.
[omissis]
Din ansamblul considerațiilor de mai sus rezultă că camera de recurs a concluzionat în mod întemeiat la punctul 22 din decizia atacată că elementele de probă invocate de reclamantă în cursul procedurii în fața EUIPO, cu certitudine de natură a dovedi o anumită utilizare a mărcii contestate, erau insuficiente pentru a stabili o cunoaștere efectivă a utilizării menționate de către BSkyB înainte de 21 martie 2007.
[omissis]
În consecință, primul motiv trebuie respins ca neîntemeiat.
Cu privire la al doilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu articolul 8 alineatul (1) litera (b) din același regulament
[omissis]
Prin urmare, trebuie să se respingă și cel de‑al doilea motiv întemeiat pe încălcarea articolului 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu articolul 8 alineatul (1) litera (b) din același regulament.
În consecință, având în vedere capătul de cerere principal al EUIPO, care trebuie înțeles ca urmărind confirmarea de către Tribunal a legalității deciziei atacate (a se vedea punctul 63 din memoriul în răspuns), și cel al intervenientei, acțiunea trebuie respinsă în totalitate.
Cu privire la cheltuielile de judecată
Potrivit articolului 134 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată.
Întrucât reclamanta a căzut în pretenții, se impune obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată, conform concluziilor EUIPO.
Întrucât intervenienta a omis să solicite cheltuieli de judecată, trebuie să se statueze că aceasta suportă propriile cheltuieli de judecată, în conformitate cu articolul 138 alineatul (3) din Regulamentul de procedură.

Pentru aceste motive,
TRIBUNALUL (Camera a patra)
declară și hotărăște:

1)
Respinge acțiunea.

2)
Tronios Group International BV suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO).

3)
Sky plc suportă propriile cheltuieli de judecată.

Prek
Labucka
Kreuschitz
Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 20 aprilie 2016.
Semnături
(
*1
)	Limba de procedură: neerlandeza.
(
)	Sunt redate numai punctele din prezenta hotărâre a căror publicare este considerată utilă de către Tribunal.