CELEX: 62015TJ0077
Marchio dell’Unione europea
Procedimento di dichiarazione di nullità
Marchio dell’Unione europea SkyTec
Marchio nazionale denominativo anteriore SKY
Impedimento relativo alla registrazione
Preclusione per tolleranza
Articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009
Rischio di confusione
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

)
Fatti
Il 18 novembre 1999 la Tronios Group International BV, ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (
GU 1994, L 11, pag. 1
), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (
GU 2009, L 78, pag. 1
)].
Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il marchio dell’Unione europea denominativo SkyTec (in prosieguo: il «marchio contestato»).
Il 2 maggio 2001 il segno SkyTec è stato registrato come marchio dell’Unione europea con il numero 001386812.
I prodotti per i quali il marchio contestato è stato registrato rientrano nelle classi 9 e 11 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per la classe 9, alla descrizione seguente: «Apparecchi per ricevere, registrare, trasmettere, trattare e riprodurre segnali elettrici e elettromagnetici, nonché microfoni e sistemi senza filo, microfoni; riproduttori di dischi acustici, CD e DVD; apparecchi per la registrazione di CD e DVD; cavi, cordoni di collegamento e connettori; apparecchi per il trattamento di suoni digitali e analogici, amplificatori audio a bassa e alta potenza; alto-parlanti, casse acustiche e accessori».
La registrazione del marchio contestato è stata rinnovata il 19 novembre 2009 e il marchio dell’Unione europea rinnovato è stato pubblicato nel
Bollettino dei marchi comunitari
n. 2009/047 del 25 novembre 2009.
Il 23 marzo 2007 la British Sky Broadcasting Group plc (in prosieguo, la «BSkyB»), dante causa dell’interveniente Sky plc, ha depositato una domanda ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94, volta a far dichiarare la decadenza del marchio contestato. Il 2 aprile 2007 la ricorrente ha fornito prove dell’uso del marchio contestato. Con decisione dell’11 luglio 2008, la divisione di annullamento ha giudicato che il marchio contestato era stato oggetto di un uso effettivo e ha respinto la domanda di decadenza. Tale decisione è diventata definitiva.
Il 21 marzo 2012 la BSkyB ha proposto una domanda volta a far dichiarare la nullità del marchio contestato, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 5, di detto regolamento, nonché dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo regolamento, poiché detto marchio era stato registrato per i prodotti che rientrano nella classe 9, quali quelli di cui al punto 4 supra.
A sostegno della propria domanda di dichiarazione di nullità, la BSkyB ha dedotto, segnatamente, il marchio dell’Unione europea denominativo anteriore SKY, registrato il 24 settembre 1998 e rinnovato fino al 1
o
aprile 2016, con il numero 126425, nonché il marchio britannico denominativo anteriore SKY, registrato il 18 aprile 1995 e rinnovato fino al 7 novembre 2015, con il riferimento 2044507B. Tali marchi sono stati registrati per prodotti e servizi rientranti nelle classi 9, 38 e 41.
I prodotti che rientrano nella classe 9, quali quelli a cui si riferisce il marchio britannico anteriore, corrispondono alla descrizione seguente: «Apparecchi e strumenti di radio e di televisione, per la registrazione del suono, per la riproduzione del suono, di telecomunicazioni, di segnalazione, di controllo (ispezione), di test ottici (diversi dai test medicali) e d’insegnamento; programmi registrati per la televisione e per la radio; computer; programmi informatici; dischi, nastri o fili magnetici; cassette e cartucce concepite per essere utilizzate con i nastri summenzionati; schede codificate; cassette, nastri e cartucce audio e video vergini e preregistrati; compact discs; dischi per fonografo; antenne per segnali radio; dischi a lettura laser per la registrazione di suoni o immagini; apparecchi per la decodificazione di segnali in codice; proiettori video; schermi video; occhiali da sole; giochi elettronici e informatici; giochi elettronici e informatici interattivi; pezzi e parti di tutti i prodotti sopracitati; tutti compresi nella classe 9».
Con decisione del 28 giugno 2013, la divisione di annullamento ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità del marchio contestato sulla base dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dello stesso, e ha dichiarato la nullità parziale del marchio contestato nella parte in cui esso era stato registrato per i prodotti in questione rientranti nella classe 9.
Il 27 agosto 2013 la ricorrente ha proposto un ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di annullamento, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.
Con decisione del 28 novembre 2014 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha confermato la decisione della divisione di opposizione e ha respinto il ricorso.
Nella decisione impugnata la commissione di ricorso ha, da un lato, respinto l’eccezione vertente sulla preclusione per tolleranza ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 che la ricorrente aveva fatto valere contro la domanda di dichiarazione di nullità. La ricorrente non avrebbe dimostrato che, alla data di deposito di detta domanda, il 21 marzo 2012, la BSkyB era a conoscenza dell’uso del marchio contestato da più di cinque anni, poiché le prime prove di tale uso erano state presentate dalla ricorrente il 2 aprile 2007, nel corso del procedimento di decadenza (punti da 15 a 25 della decisione impugnata). Dall’altro lato, la commissione di ricorso ha concluso nel senso della sussistenza di un rischio di confusione tra il marchio contestato e il marchio britannico anteriore (in prosieguo: i «marchi in conflitto») per quanto riguarda i prodotti che rientrano nella classe 9, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, senza effettuare l’esame degli altri motivi di nullità e degli altri diritti anteriori sui quali era fondata la domanda di dichiarazione di nullità (punti da 26 a 45 delle decisione impugnata).
Conclusioni delle parti
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
respingere la domanda di dichiarazione di nullità;
—
condannare l’interveniente alle spese, incluse quelle sostenute dinanzi all’EUIPO.
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
—
«dichiarare totalmente infondata la domanda di annullamento»;
—
condannare la ricorrente alle spese.
L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
«mantenere la decisione impugnata».
In diritto
A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce, in sostanza, due motivi, ovvero, da un lato, una violazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, e dall’altro, un errore di valutazione del rischio di confusione ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
Sul primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009
La ricorrente si oppone alla costatazione della commissione di ricorso secondo la quale, prima del 21 marzo 2007, la BskyB non era a conoscenza dell’uso del marchio contestato, ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, e ne era venuta a conoscenza solo dal 2 aprile 2007.
La ricorrente sottolinea, in sostanza, che fino al momento del deposito della domanda di dichiarazione di nullità, il marchio contestato era già stato oggetto di un uso effettivo costante negli Stati membri dell’Unione europea, compreso nel Regno Unito, dal 1998 ed era, quindi, esistito per circa quattordici anni accanto ai marchi anteriori della BSkyB. A suo avviso, tale durata sarebbe ridotta a circa undici anni se fosse preso in considerazione il periodo intercorso tra la data della sua registrazione come marchio dell’Unione europea, il 2 maggio 2001, e la data di deposito della domanda di dichiarazione di nullità, il 21 marzo 2012, fondata su un rischio di confusione tra i marchi in conflitto. Tuttavia, in precedenza, la BSkyB non avrebbe né considerato tale rischio una ragione sufficiente per intraprendere un’azione in giudizio né ritenuto che esso costituisse una ragione sufficiente per presentare una domanda di dichiarazione di nullità contro il marchio contestato o dopo la domanda di decadenza del 23 marzo 2007, oppure dopo il 2 aprile 2007, vale a dire quando la ricorrente avrebbe fornito la prova del suo uso e quando la BSkyB sarebbe in ogni caso venuta a conoscenza di detto uso. Di conseguenza, i requisiti dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 sarebbero soddisfatti nella presente fattispecie. La ricorrente precisa che, mentre, in linea di principio, è su di essa che ricade l’onere di provare che la BSkyB era a conoscenza dell’uso del marchio contestato, è molto difficile, o quasi impossibile, fornire una prova del genere che rientra nella sfera interna della stessa. Orbene, tale prova o la presunzione di una tale conoscenza potrebbero altresì essere fondate su circostanze oggettive come una relazione commerciale o una stretta concorrenza, dimostrata ad esempio, con la presentazione parallela di prodotti e servizi recanti i marchi in conflitto in occasione di una stessa fiera. Infatti, numerosi fatti e circostanze, in parte dedotti nel corso dei procedimenti dinanzi all’EUIPO, porterebbero a concludere che la BSkyB doveva essere a conoscenza del marchio contestato.
[
omissis
]
L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente e chiedono il rigetto del presente motivo. In tale contesto, l’interveniente eccepisce l’irricevibilità delle prove che la ricorrente ha prodotto per la prima volta dinanzi al Tribunale.
Il Tribunale ricorda che, nella specie, è pacifico che in seguito alla proposta da parte della BSkyB di una domanda di decadenza contro il marchio contestato, il 23 marzo 2007, la ricorrente ha presentato le prime prove dell’uso di detto marchio il 2 aprile 2007. Inoltre, la BSkyB ha proposto la domanda di dichiarazione di nullità il 21 marzo 2012, vale a dire entro un termine di meno di cinque anni da tale prima presentazione di prove d’uso.
Le parti sono, tuttavia, in disaccordo sulla questione se alla BSkyB dovesse opporsi la scadenza del termine di preclusione per tolleranza di cui all’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, perché essa era a conoscenza dell’uso del marchio contestato, almeno prima del 21 marzo 2007.
Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza consolidata, per far decorrere il termine di preclusione per tolleranza in caso di uso di un marchio posteriore identico al marchio anteriore o talmente simile da creare confusione, devono essere soddisfatte quattro condizioni. In primo luogo, il marchio posteriore deve essere registrato, in secondo luogo, il suo deposito da parte del titolare deve essere avvenuto in buona fede, in terzo luogo, esso deve essere utilizzato nello Stato membro in cui il marchio anteriore è tutelato, infine, in quarto luogo, il titolare del marchio anteriore deve essere a conoscenza dell’uso di tale marchio dopo la sua registrazione [sentenze del 28 giugno 2012, Basile e I Marchi Italiani/UAMI – Osra (B. Antonio Basile 1952),
T‑134/09
,
EU:T:2012:328
, punto
, e del 23 ottobre 2013, SFC Jardibric/UAMI – Aqua Center Europa (AQUA FLOW),
T‑417/12
,
EU:T:2013:550
, punto
; v., altresì. per analogia, sentenza del 22 settembre 2011, Budějovický Budvar,
C‑482/09
, Racc.,
EU:C:2011:605
, punti
e da 56 a 58].
Da tale giurisprudenza risulta altresì che la finalità dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 è quella di sanzionare i titolari dei marchi anteriori che hanno tollerato l’uso di un marchio dell’Unione europea posteriore per cinque anni consecutivi, essendo al corrente di tale uso, con la perdita delle azioni di nullità e di opposizione nei confronti di detto marchio. Tale disposizione mira, quindi, a contemperare gli interessi del titolare di un marchio a salvaguardare la funzione essenziale di quest’ultimo con l’interesse di altri operatori economici alla disponibilità di segni idonei a identificare i loro prodotti e servizi. Tale finalità implica che, per salvaguardare tale funzione essenziale, il titolare di un marchio anteriore sia in condizione di opporsi all’uso di un marchio posteriore identico al suo. Infatti, solo dal momento in cui il titolare del marchio anteriore è a conoscenza dell’uso del marchio dell’Unione europea posteriore che egli ha la possibilità di non tollerarlo e, dunque, di opporvisi o di domandare la nullità del marchio posteriore e che, quindi, il termine di preclusione per tolleranza inizia a decorrere (v., in tal senso, sentenze B. Antonio Basile 1952, punto 30 supra,
EU:T:2012:328
, punti
e
, e AQUA FLOW, punto 30 supra,
EU:T:2013:550
, punti
e
; v., altresì, in tal senso e per analogia, sentenza Budějovický Budvar, punto 30 supra,
EU:C:2011:605
, punti da
a
).
Da un’interpretazione teleologica dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 risulta, quindi, che la data di riferimento che consente di calcolare il dies a quo del termine di preclusione è quella della conoscenza dell’uso di tale marchio posteriore (v., in tal senso sentenza B. Antonio Basile 1952, punto 30 supra,
EU:T:2012:328
, punto
).
Parimenti, come ha giustamente constatato la commissione di ricorso al punto 22 della decisione impugnata, tale interpretazione esige che il titolare del marchio posteriore fornisca la prova dell’esistenza di una conoscenza effettiva dell’uso di detto marchio da parte del titolare del marchio anteriore, senza la quale quest’ultimo non sarebbe in grado di opporsi all’uso del marchio posteriore. Infatti, come sostiene giustamente l’EUIPO, a tale proposito si deve tenere conto dell’analoga regola di preclusione per tolleranza di cui all’articolo 9 paragrafo 1, della direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (
GU 1989, L 40, pag. 1
), sostituita dall’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (
GU L 299, pag. 25
), a proposito della quale l’undicesimo considerando di detta direttiva (il considerando 12 della direttiva 2008/95) precisa che tale motivo di preclusione è applicabile qualora il titolare del marchio anteriore «ne abbia coscientemente tollerato l’uso per un lungo periodo», ossia «deliberatamente» o «con cognizione di causa» (v., in tal senso, sentenza Budějovický Budvar, punto 30 supra,
EU:C:2011:605
, punti
e
, e conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak nella causa Budějovický Budvar,
C‑482/09
, Racc.,
EU:C:2011:46
, paragrafo
). Si deve constatare che tale valutazione si applica mutatis mutandis all’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 il cui testo corrisponde a quello dell’articolo 9, paragrafo 1, delle direttive 89/104 e 2008/95.
Di conseguenza, gli argomenti della ricorrente intesi a far valere, in sostanza, che sarebbe sufficiente provare la conoscenza potenziale da parte della BSkyB dell’uso del marchio contestato o stabilire indizi concordanti che fanno presumere l’esistenza di una conoscenza del genere, devono essere respinti.
Tuttavia, occorre esaminare se la ricorrente abbia cionondimeno dimostrato, al più tardi il 21 marzo 2007, che la BSkyB era effettivamente a conoscenza dell’uso del marchio contestato.
In limine, come giustamente chiede la ricorrente, gli allegati all’atto introduttivo del giudizio, che la ricorrente ha prodotto per la prima volta dinanzi al Tribunale, devono essere respinti in quanto irricevibili. Infatti, dall’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, deriva che il Tribunale è chiamato a valutare la legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO controllando l’applicazione del diritto dell’Unione da esse effettuata riguardo, specificamente, agli elementi di fatto che sono stati sottoposti a tali commissioni. Pertanto, fatti non dedotti dalle parti dinanzi agli organi dell’EUIPO non possono più esserlo nella fase del ricorso proposto dinanzi al Tribunale e quest’ultimo non può riesaminare le circostanze di fatto alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso, a meno che non si tratti di fatti che avrebbero dovuto essere esaminati d’ufficio dagli organi dell’EUIPO ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 [v., in tal senso, sentenze del 20 novembre 2011, LG Electronics/UAMI,
C‑88/11 P
,
EU:C:2011:727
, punti da
a
e giurisprudenza ivi citata; del 24 novembre 2005, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE),
T‑346/04
, Racc.,
EU:T:2005:420
, punto
, e del 12 dicembre 2014, Wilo/UAMI (Pioneering for You),
T‑601/13
,
EU:T:2014:1067
, punto
]. Nella specie, i nuovi elementi di fatto e di prova dedotti dalla ricorrente, inclusi il volume di affari e i cataloghi, rientrano nella sua sfera di responsabilità ed essa non ha fatto valere che avrebbero dovuto essere oggetto di un tale esame d’ufficio. Tali elementi non possono, quindi, inficiare la legittimità della decisione impugnata e devono essere respinti senza che sia necessario esaminare il loro valore probatorio.
Si deve constatare, inoltre, che la valutazione da parte della commissione di ricorso degli elementi di prova dedotti dalla ricorrente nel corso della procedura dinanzi all’EUIPO (punti 21 e 22 della decisione impugnata) è priva di errori, poiché spettava alla ricorrente dimostrare la conoscenza effettiva da parte della BSkyB dell’uso del marchio contestato, e non solamente la sua conoscenza della mera registrazione di detto marchio (v. punto 30 supra). Orbene, con i suoi argomenti la ricorrente prova a dedurre la conoscenza effettiva da parte della BSkyB di un tale uso proprio dalla sua accertata conoscenza della mera registrazione del marchio contestato o da taluni indizi che, secondo la ricorrente, lascerebbero presumere l’esistenza di una conoscenza dell’uso, tra i quali la strategia proattiva sviluppata dalla BSkyB per tutelare i suoi marchi contro marchi identici o simili contenenti l’elemento «sky».
[
omissis]
]
Da tutte le suesposte considerazioni risulta che la commissione di ricorso è giustamente giunta alla conclusione, al punto 22 della decisione impugnata, che gli elementi di prova dedotti dalla ricorrente nel corso della procedura dinanzi all’EUIPO, sebbene idonei a dimostrare un determinato uso del marchio contestato, erano insufficienti per stabilire la conoscenza effettiva di detto uso da parte della BSkyB prima del 21 marzo 2007.
[
omissis]
]
Ne consegue che il primo motivo deve essere respinto in quanto infondato.
Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento
[
omissis]
]
Si deve, pertanto, respingere anche il secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
Di conseguenza, alla luce del capo principale delle conclusioni dell’EUIPO, che deve essere compreso come diretto a che il Tribunale confermi la legittimità della decisione impugnata (v. punto 63 del controricorso), e di quello dell’interveniente, il ricorso deve essere respinto in toto.
Sulle spese
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese, conformemente alla domanda dell’EUIPO.
Poiché l’interveniente non ha fatto domanda relativa alle spese, si deve statuire che essa sopporta le proprie spese, conformemente all’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:

1)
Il ricorso è respinto.

2)
La Tronios Group International BV sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

3)
La Sky plc sopporterà le proprie spese.

Prek
Labucka
Kreuschitz
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 aprile 2016.
Firme
(
*1
)	* Lingua processuale: il neerlandese.
(
)	Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.