CELEX: 62021CJ0183
Ennakkoratkaisupyyntö
Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen
Tavaramerkit
Direktiivi (EU) 2015/2436
19 artikla
Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö
Todistustaakka
Käyttämättä jättämiseen perustuva menettämisvaatimus
Kansallinen menettelysääntö, joka velvoittaa kantajan suorittamaan tavaramerkin käyttöä koskevan markkinatutkimuksen

Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (
EUVL 2008, L 299, s. 25
) 12 artiklan 1 kohdan sekä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 (
EUVL 2015, L 336, s. 1
) 16, 17 ja 19 artiklan tulkintaa.
Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa osapuolina ovat Maxxus Group GmbH & Co. KG (jäljempänä Maxxus) ja Globus Holding GmbH & Co. KG (jäljempänä Globus) ja joka koskee viimeksi mainitun Saksassa rekisteröityä kahta tavaramerkkiä koskevien oikeuksien menettämistä.
Asiaa koskevat oikeussäännöt
Unionin oikeus
Direktiivi 2008/95
Direktiivin 2008/95 10 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkin käyttäminen”, säädettiin seuraavaa:
”1.   Jos tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröintimenettelyn päättymisestä ole ottanut jäsenvaltiossa tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, tavaramerkkiin sovelletaan tässä direktiivissä säädettyjä seuraamuksia.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua käyttöä on myös:
a)
tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta merkin erottuvuuteen;
b)
tavaramerkin paneminen asianomaisessa jäsenvaltiossa tavaroihin tai niiden päällyksiin vain maastavientiä varten.
2.   Tavaramerkin käyttö tavaramerkin haltijan suostumuksella tai, kun käyttäjänä on yhteisö-, takuu- tai tarkastusmerkin käyttöön oikeutettu, rinnastetaan haltijan omaan tavaramerkin käyttöön.
– –”
Saman direktiivin 12 artiklan, jonka otsikko on ”Menettämisperusteet”, 1 kohdassa säädettiin seuraavaa:
”Tavaramerkki on julistettava menetetyksi, jollei sitä viiden vuoden yhtäjaksoisen määräajan kuluessa ole otettu jäsenvaltiossa tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, eikä hyväksyttävää syytä merkin käyttämättä jättämiseen ole.
Tavaramerkin haltijan oikeutta tavaramerkkiin ei kuitenkaan saa vaatia menetettäväksi, jos tavaramerkkiä on ryhdytty tosiasiallisesti käyttämään tai alettu uudestaan käyttää viiden vuoden määräajan päättymisen jälkeen mutta ennen menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä.
Käyttöön ryhtymistä tai käytön uudelleen aloittamista menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä edeltäneen, aikaisintaan viiden vuoden yhtäjaksoisen käyttämättä jättämisen määräajan päättyessä alkaneen kolmen kuukauden määräajan kuluessa ei oteta huomioon, jos käyttöön ryhtymistä tai käytön uudelleen aloittamista koskeviin valmisteluihin on ryhdytty vasta haltijan saatua tiedon siitä, että menettämistä koskeva vaatimus voidaan tehdä.”
Direktiivi 2015/2436
Direktiivin 2015/2436 10 artiklassa säädetään seuraavaa:
”On olennaista varmistaa, että rekisteröidyt tavaramerkit saavat saman suojan kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä. – –”
Kyseisen direktiivin 16 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkkien käyttäminen”, säädetään seuraavaa:
”1.   Jos tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröintimenettelyn päättymisestä ole ottanut jäsenvaltiossa tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä, tavaramerkkiin sovelletaan 17 artiklassa, 19 artiklan 1 kohdassa, 44 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 46 artiklan 3 ja 4 kohdassa säädettyjä rajoituksia ja seuraamuksia, ellei käyttämättä jättämiseen ole päteviä syitä.
– –
5.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettua käyttöä on myös seuraava:
a)
tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn, riippumatta siitä, onko tavaramerkki käytetyssä muodossaan myös rekisteröity haltijan nimissä;
b)
tavaramerkin paneminen asianomaisessa jäsenvaltiossa tavaroihin tai niiden päällyksiin vain maastavientiä varten.
6.   Tavaramerkin käyttö tavaramerkin haltijan suostumuksella rinnastetaan haltijan omaan tavaramerkin käyttöön.”
Mainitun direktiivin 17 artiklassa, jonka otsikko on ”Käyttämättä jättäminen kiistämisperusteena loukkausta koskevissa menettelyissä”, säädetään seuraavaa:
”Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää merkin käyttö vain siltä osin, kuin haltijan oikeuksia ei voitaisi vaatia menetettäviksi 19 artiklan nojalla loukkauskanteen nostamisen aikaan. Vastaajan pyytäessä tavaramerkin haltijan on esitettävä todisteet siitä, että kanteen nostoa edeltäneellä viiden vuoden ajanjaksolla tavaramerkki on ollut tosiasiallisesti käytössä 16 artiklassa säädetyllä tavalla niiden tavaroiden tai palvelujen yhteydessä, joita varten se on rekisteröity ja jotka ovat kanteen perusteena, tai siitä, että käyttämättä jättämiselle on olemassa asianmukaiset perusteet, edellyttäen, että tavaramerkin rekisteröimismenettely on saatu päätökseen vähintään viisi vuotta ennen kanteen nostamisen ajankohtaa.”
Saman direktiivin 19 artiklassa, jonka otsikko on ”Tosiasiallisen käytön puuttuminen menettämisperusteena”, säädetään seuraavaa:
”1.   Tavaramerkki on julistettava menetetyksi, jollei sitä viiden vuoden yhtäjaksoisen määräajan kuluessa ole otettu jäsenvaltiossa tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, eikä hyväksyttävää syytä merkin käyttämättä jättämiseen ole.
2.   Tavaramerkin haltijan oikeuksia tavaramerkkiin ei saa vaatia menetettäviksi, jos tavaramerkkiä on ryhdytty tosiasiallisesti käyttämään tai alettu uudestaan käyttää viiden vuoden määräajan päättymisen jälkeen mutta ennen menettämisvaatimuksen tekemistä.
3.   Käytön aloittamista tai uudelleen aloittamista menettämisvaatimuksen tekemistä edeltäneen, aikaisintaan viiden vuoden yhtäjaksoisen käyttämättä jättämisen määräajan päättyessä alkaneen kolmen kuukauden määräajan kuluessa ei oteta huomioon, jos käytön aloittamista tai uudelleen aloittamista koskeviin valmisteluihin on ryhdytty vasta haltijan saatua tiedon siitä, että menettämisvaatimus voidaan tehdä.”
Direktiivin 2015/2436 54 artiklassa, jonka otsikko on ”Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä”, säädetään seuraavaa:
”1.   Jäsenvaltioiden on saatettava 3–6, 8–14, 16, 17, 18, 22–39, 41, 43, 44 ja 46–50 artiklan säännösten noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 14 päivänä tammikuuta 2019. Jäsenvaltioiden on saatettava 45 artiklan säännösten noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 14 päivänä tammikuuta 2023. Niiden on viipymättä toimitettava kyseiset säännökset kirjallisina komissiolle.
– –”
Kyseisen direktiivin 55 artiklassa, jonka otsikko on ”Kumoaminen”, säädetään seuraavaa:
”Kumotaan direktiivi [2008/95] 15 päivästä tammikuuta 2019, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta jäsenvaltioiden velvollisuuksiin noudattaa direktiivin [2008/95] liitteessä I olevassa B osassa mainittua määräaikaa, jonka kuluessa niiden on saatettava [jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettu ensimmäinen neuvoston] direktiivi 89/104/ETY [(
EYVL 1989, L 40, s. 1
)] osaksi kansallista lainsäädäntöä.
Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktiiviin liitteessä olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.”
Saksan oikeus
Tavaramerkkien ja muiden tunnusmerkkien suojasta 25.10.1994 annetun lain (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz)) (BGBl. 1994 I, s. 3082) 49 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkki poistetaan rekisteristä hakemuksesta menettämisen perusteella, jos sitä ei ole käytetty viiden vuoden yhtäjaksoisena ajanjaksona.
Kyseisen lain 55 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan kuka tahansa voi nostaa kanteen tavaramerkin julistamiseksi menetetyksi mainitun lain 49 §:n nojalla, jos hän vetoaa siihen, että tavaramerkkiä ei ole käytetty.
Pääasian tosiseikat ja ennakkoratkaisukysymys
Globus on sanamerkin MAXUS haltija. Tämä tavaramerkki rekisteröitiin heinäkuussa 1996 Deutsches Patent- und Markenamtissa (patentti- ja tavaramerkkivirasto, Saksa) tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 1–9 ja 11–34 kuuluvia useita tavaroita varten.
Lisäksi Globus on Saksan patentti- ja tavaramerkkivirastossa toukokuussa 1996 luokkiin 1–9 ja 11–34 kuuluvia tavaroita varten rekisteröidyn seuraavan kuviomerkin haltija:
Maxxus nosti 28.11.2019 Landgericht Saarbrückenissä (Saarbrückenin alueellinen alioikeus, Saksa), joka on ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin, kanteen, jossa se vaati, että Globusin julistetaan menettäneen käyttämättä jättämisen vuoksi tämän tuomion 13 ja 14 kohdassa mainittuihin tavaramerkkeihin liittyvät oikeutensa.
Maxxus vetoaa vaatimuksensa tueksi siihen, että Globus ei ole viiden viimeisen vuoden aikana käyttänyt näitä tavaramerkkejä siten, että sen oikeudet tavaramerkkiin säilyisivät. Maxxus ilmoittaa tehneensä myös Globusin internetsivustolla verkkohakuja, jotka eivät olleet antaneet mitään viitteitä tällaisesta käytöstä. Globusin internetsivustolla olevassa sisäisessä hakukoneessa termi MAXUS antoi kaksi osumaa, jotka viittaavat Freilassingissa (Saksa) sijaitsevaan juomamyymälään, jota hallinnoi Globusiin etuyhteydessä oleva yhtiö. Internetissä suoritetuista hauista ilmenee kuitenkin, että viimeksi mainitun yhtiön myymissä juomissa ei ole MAXUS-tavaramerkkiä vaan muita kolmansien valmistajien tavaramerkkejä. Tämä on vahvistettu Maxxusin valtuuttaman etsivätoimiston kyseisessä liikkeessä tekemillä tutkimuksilla.
Globus kiistää nämä väitteet ja väittää käyttäneensä kyseessä olevia kahta tavaramerkkiä tavalla, joka on omiaan varmistamaan sen, että sen oikeudet niihin pysyvät voimassa.
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että tavaramerkin käyttämättä jättämiseen perustuvassa menettämismenettelyssä Bundesgerichtshofin (liittovaltion ylin tuomioistuin, Saksa) oikeuskäytännön mukaan tosiseikkoja koskeva selvitysvastuu (Darlegungslast) ja todistustaakka on eriytettävä toisistaan. Tosiseikkojen selvityksen osalta kantajan on esitettävä perustellusti seikat, joilla pyritään osoittamaan tavaramerkin käyttämättä jättäminen. Tältä osin kyseisen osapuolen on suoritettava omilla keinoillaan tutkimus, jonka avulla voidaan selvittää, käyttääkö haltija kyseessä olevaa tavaramerkkiä tavalla, joka varmistaa tämän oikeuksien säilymisen. Koska kantaja ei yleensä ole tietoinen tavaramerkin haltijan liiketoimintamenettelyistä, tavaramerkin haltijalla voi siten olla niin sanottu toissijainen tosiseikkojen selvitysvastuu. Todistustaakka tavaramerkin käyttämättä jättämisestä on puolestaan kantajalla.
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että 22.10.2020 annetun tuomion Ferrari (
C‑720/18 ja C‑721/18
,
EU:C:2020:854
,
kohta), jossa unionin tuomioistuin on todennut, että todistustaakka siitä, että tavaramerkkiä on käytetty direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla tosiasiallisesti, on tavaramerkin haltijalla, seurauksena on, että Bundesgerichtshofin edellä mainittu todistustaakkaa koskeva oikeuskäytäntö ei ole enää kestävä. Se katsoo kuitenkin, että kysymys siitä, voidaanko kansallisessa oikeudessa edelleen velvoittaa kantaja vastaamaan tosiseikkojen selvityksestä, on edelleen avoin. Sen mielestä tähän kysymykseen on vastattava myöntävästi.
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin täsmentää tältä osin Saksan oikeudessa tehtyä tosiseikkoja koskevan selvitysvastuun ja todistustaakan välistä erottelua. Tosiseikkoja koskeva selvitysvastuu merkitsee sitä, että asianosainen esittää väitteensä mahdollisimman konkreettisesti uhalla, että hän häviää menettelyn, jos hän ei noudata tätä velvollisuuttaan. Saksan prosessioikeudessa asetetaan myös vastaajalle toissijainen tosiseikkojen selvitysvastuu. Kummankin osapuolen on tehtävä tutkimuksia omalla toiminta-alueellaan. Nämä eri vastuut ja velvollisuudet eroavat todistustaakasta. Tosiseikkoja koskeva selvitysvastuu eroaa todistustaakasta siinä mielessä, että kummankin osapuolen on esitettävä huomautuksensa seikoista, joista se on tietoinen tai jotka ovat tutkittavissa kohtuullisin ponnisteluin.
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo, ettei unionin oikeus eikä erityisesti direktiivi 2015/2436 ole esteenä sille, että tosiseikkoja koskeva selvitysvastuu asetetaan tavaramerkin käyttämättä jättämiseen perustuvaa menettämistä vaativalle osapuolelle. Tätä vastuuta voidaan perustella kyseessä olevien osapuolten intressien tasapainottamisella. Tavaramerkin käyttämättä jättämiseen perustuvassa menettämismenettelyssä kantajan on tutkittava mahdollisuuksien mukaan, onko vastaaja tosiasiallisesti käyttänyt tavaramerkkiään. Vasta tällaisen tutkimuksen ja sen tulosten yhteenvedon jälkeen viimeksi mainitulla pitäisi olla velvollisuus paljastaa tavaramerkkinsä käyttö. Koska tavaramerkin käyttämättä jättämiseen perustuvan menettämisvaatimuksen esittäminen ei edellytä mitään konkreettista oikeussuojan tarvetta, kuka tahansa voisi pakottaa haltijan paljastamaan tavaramerkkinsä käytön, mikä merkitsee väärinkäytösten vakavaa vaaraa. Kantaja voisi nimittäin pakottaa kyseisen tavaramerkin haltijan luopumaan liikesalaisuuksista ja ryhtymään huomattaviin tutkimusponnisteluihin osoittaakseen tavaramerkkinsä tosiasiallisen käytön.
Koska direktiivillä 2015/2436 ei säännellä tavaramerkin käyttämättä jättämiseen perustuvaa menettämisvaatimusta koskevaa kansallista menettelyä, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo, että 22.10.2020 annettu tuomio Ferrari (
C‑720/18 ja C‑721/18
,
EU:C:2020:854
) ei ole esteenä sille, että kantajalla on tosiseikkoja koskeva selvitysvastuu sellaisena kuin kyseinen tuomioistuin sitä tarkoittaa.
Tässä tilanteessa Landgericht Saarbrücken on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:
”Onko unionin oikeutta, erityisesti direktiiviä [2008/95], erityisesti sen 12 artiklaa, tai direktiiviä [2015/2436], erityisesti sen 16, 17 ja 19 artiklaa, tulkittava siten, että näiden säännösten tehokas oikeusvaikutus estää kansallisen prosessioikeuden sellaisen tulkinnan,
a)
jonka mukaan kantajalla on siviiliprosessissa, jossa vaaditaan kansallisen rekisteröidyn tavaramerkin menettämistä käyttämättä jättämisen perusteella, todistustaakasta erillinen selvitysvastuu, ja
b)
jonka mukaan tämän selvitysvastuun puitteissa kantajan on
–
esitettävä yksityiskohtaisesti tällaisessa menettelyssä, että vastaaja ei käytä tavaramerkkiä, siltä osin kuin hänen [on] mahdollista tehdä se, ja
–
tämän lisäksi suoritettava oma markkinatutkimuksensa, joka on asianmukainen mitättömyysvaatimuksen ja kyseessä olevan tavaramerkin yksilöllisen luonteen kannalta?”
Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu
Tutkittavaksi ottaminen
Maxxus väittää lähinnä, että Bundesgerichtshof on katsonut 14.1.2021 antamassaan tuomiossa 22.10.2020 annetun tuomion Ferrari (
C‑720/18 ja C‑721/18
,
EU:C:2020:854
) johdosta, että tavaramerkin käyttämättä jättämiseen perustuvassa menettämismenettelyssä kantajan on ainoastaan väitettävä, että tavaramerkin haltija ei ole käyttänyt sitä, ja todistustaakka sekä selvitysvastuu kuuluvat Saksan oikeuden mukaan kyseessä olevan tavaramerkin haltijalle. Tästä seuraa Maxxusin mukaan, että vastaus ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämään kysymykseen ei ole tarpeen pääasian ratkaisemiseksi.
Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee tältä osin, että unionin tuomioistuin voi lausua yksinomaan unionin oikeuden tulkinnasta tai pätevyydestä kansallisen tuomioistuimen kuvaaman tosiasiallisen oikeudellisen tilanteen valossa, jotta se voisi antaa kansalliselle tuomioistuimelle asian ratkaisemisen kannalta hyödyllisiä ohjeita (tuomio 20.12.2017, Schweppes,
C‑291/16
,
EU:C:2017:990
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Unionin tuomioistuin on lisäksi toistuvasti todennut, että yksinomaan kansallisen tuomioistuimen, jossa asia on vireillä ja joka vastaa annettavasta ratkaisusta, tehtävänä on asian erityispiirteiden perusteella harkita, ovatko sen unionin tuomioistuimelle esittämät kysymykset tarpeellisia ja onko niillä merkitystä asian kannalta (tuomio 6.10.2021, Consorzio Italian Management ja Catania Multiservizi,
C‑561/19
,
EU:C:2021:799
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Jos esitetyt kysymykset koskevat unionin oikeuden tulkintaa, unionin tuomioistuimen on siten lähtökohtaisesti ratkaistava ne (tuomio 20.12.2017, Schweppes,
C‑291/16
,
EU:C:2017:990
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Unionin tuomioistuin voi siis jättää tutkimatta kansallisen tuomioistuimen esittämän ennakkoratkaisupyynnön ainoastaan, jos on ilmeistä, että pyydetyllä unionin oikeuden tulkitsemisella ei ole mitään yhteyttä kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävän asian tosiseikkoihin tai kohteeseen, jos ongelma on luonteeltaan hypoteettinen taikka jos unionin tuomioistuimella ei ole tiedossaan niitä tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja, jotka ovat tarpeen, jotta se voisi antaa hyödyllisen vastauksen sille esitettyihin kysymyksiin (tuomio 20.12.2017, Schweppes,
C‑291/16
,
EU:C:2017:990
,
kohta).
Näin ei kuitenkaan ole nyt käsiteltävässä asiassa. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on esittänyt ja tulkinnut Saksan menettelysääntöjä omalla vastuullaan ja päätellyt tästä, että tavaramerkin käyttämättä jättämiseen perustuvassa menettämismenettelyssä kantajan on noudatettava tiettyjä tosiseikkojen selvitystä koskevia vaatimuksia, joista sen kanteen tutkittavaksi ottaminen riippuu. Kyseinen tuomioistuin tiedustelee unionin tuomioistuimelta lähinnä, onko direktiiviä 2008/95 tai direktiiviä 2015/2436 tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansalliselle lainsäädännölle, jossa asetetaan tällaisia vaatimuksia. On selvää, että tällaisella kysymyksellä on välitön yhteys pääasian kohteeseen.
Ennakkoratkaisupyyntö on näin ollen otettava tutkittavaksi.
Asiakysymys
Aluksi on todettava, että ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen unionin tuomioistuimelle toimittamasta asiakirja-aineistosta ilmenee, että pääasian oikeudenkäynnin kohteena oleva menettämisvaatimus on esitetty 28.11.2019. Jäsenvaltioille direktiivin 2015/2436 54 artiklan 1 kohdassa säädetty määräaika kyseisen direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista oikeusjärjestystä päättyi 14.1.2019. Mainittu direktiivi kumottiin ja korvattiin direktiivillä 2008/95 sen 55 artiklan nojalla. Vaikka pitääkin paikkansa, että direktiivien 2008/95 ja 2015/2436 merkitykselliset säännökset ovat olennaisin osin samalaiset, nyt käsiteltävänä oleva ennakkoratkaisupyyntö on kuitenkin tutkittava direktiivin 2015/2436 valossa (ks. vastaavasti tuomio 2.7.2020, mk advokaten,
C‑684/19
,
EU:C:2020:519
,
kohta).
Direktiivin 2015/2436 16 artikla, joka koskee tavaramerkin tosiasiallisen käyttämisen käsitettä ja ajanjaksoa, jonka aikana tavaramerkin haltijan on pitänyt käyttää tavaramerkkiä tällä tavoin, ja kyseisen direktiivin 17 artikla, joka koskee käyttämättä jättämistä kiistämisperusteena loukkausta koskevissa menettelyissä, eivät myöskään ole suoraan merkityksellisiä vastattaessa ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen kysymykseen. Esitettyä kysymystä on näin ollen tarkasteltava pelkästään mainitun direktiivin 19 artiklan kannalta.
Näiden täsmennysten valossa on katsottava, että ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee kysymyksellään lähinnä, onko direktiivin 2015/2436 19 artiklaa tulkittava siten, että se on esteenä jäsenvaltion menettelysäännölle, jonka mukaan tavaramerkin käyttämättä jättämiseen perustuvassa menettämismenettelyssä kantajan on tehtävä markkinatutkimus siitä, miten tavaramerkin haltija mahdollisesti käyttää kyseistä tavaramerkkiä, ja esitettävä tältä osin mahdollisuuksien mukaan kanteensa tueksi perustellut huomautukset.
Tästä on todettava, että kysymys direktiivin 2015/2436 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta tosiasiallista käyttöä koskevasta todistustaakasta ei ole tavaramerkin käyttämättä jättämiseen perustuvassa menettämismenettelyssä jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluva menettelysäännös (ks. analogisesti tuomio 22.10.2020, Ferrari,
C‑720/18 ja C‑721/18
,
EU:C:2020:854
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Jos tämä kysymys kuuluisi jäsenvaltioiden kansallisen oikeuden piiriin, tästä saattaisi seurata, että tavaramerkkien haltijoille annettava suoja vaihtelisi aina kulloisenkin jäsenvaltion lain mukaan, joten direktiivin 2015/2436 johdanto-osan kymmenennestä perustelukappaleesta ilmenevää tavoitetta saada sama suoja kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä, mitä pidetään kyseisessä perustelukappaleessa olennaisena, ei saavutettaisi (ks. analogisesti tuomio 22.10.2020, Ferrari,
C‑720/18 ja C‑721/18
,
EU:C:2020:854
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Lisäksi periaate, jonka mukaan tavaramerkin haltijan on toimitettava näyttö sen tosiasiallisesta käytöstä, kuvastaa todellisuudessa vain sitä, mitä terve järki ja menettelyn tehokkuuden perusvaatimus edellyttävät. Kyseisen tavaramerkin haltijalla on paremmat mahdollisuudet esittää todisteita konkreettisista toimista, jotka voivat tukea väitettä sen tavaramerkin tosiasiallisesta käyttämisestä (tuomio 22.10.2020, Ferrari,
C‑720/18 ja C‑721/18
,
EU:C:2020:854
,
ja
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Tästä seuraa, että direktiivin 2015/2436 19 artiklaa on tulkittava siten, että todistustaakka siitä, että tavaramerkkiä on käytetty tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla tosiasiallisesti, on tavaramerkin haltijalla (ks. analogisesti tuomio 22.10.2020, Ferrari,
C‑720/18 ja C‑721/18
,
EU:C:2020:854
,
kohta).
Se, että kantajalla ei ole todistustaakkaa tietyssä menettelyssä, ei tosin välttämättä vapauta tätä asianosaista velvollisuudesta esittää kannekirjelmässään täydellinen yhteenveto tosiseikoista, joihin se perustaa väitteensä.
Direktiivin 2015/2436 19 artiklasta ilmenee kuitenkin, että tähän säännökseen perustuva tavaramerkin menettämisvaatimus perustuu väitteeseen, jonka mukaan tavaramerkin haltija ei ole tosiasiallisesti käyttänyt tavaramerkkiä. Tällainen väite ei luonteensa puolesta voi olla yksityiskohtaisempi.
Tältä osin on todettava, että kansallisen tuomioistuimen tarkoittamalla kansallisella menettelysäännöllä ylitetään pelkkä kantajan velvollisuus esittää tosiseikat, joihin hänen vaatimuksensa perustuu. Tämän säännön mukaan kantajan on väitettävä ja, mikäli hänen väitteensä kiistetään, näytettävä toteen, että se on ennen vaatimuksensa esittämistä tehnyt markkinatutkimuksia eikä ole voinut todeta, että kyseessä olevaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty.
Tällaisella säännöllä asetetaan näin ollen ainakin osittain kantajalle todistustaakka kyseisen tavaramerkin käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä, vaikka tämän tuomion 36 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan tämä todistustaakka on yksinomaan kyseisen tavaramerkin haltijalla.
Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esiin tuoma vaara siitä, että käyttämättä jättämiseen perustuvia väärinkäytöksiä koskevat menettämisvaatimukset lisääntyvät, ei voi johtaa toisenlaiseen tulkintaan.
Jotta voidaan suojautua tällaiselta vaaralta, joka ei sitä paitsi koske pelkästään tavaramerkin käyttämättä jättämiseen perustuvia menettämismenettelyjä vaan kaikkia tuomioistuinmenettelyjä, on olemassa, kuten komissio on todennut, erilaisia menettelyllisiä keinoja, joilla menettelyn väärinkäyttö voidaan ehkäistä.
Näihin menettelyllisiin keinoihin sisältyy mahdollisuus antaa säännöksiä, joiden nojalla tavaramerkin käyttämättä jättämiseen perustuva menettämisvaatimus voidaan hylätä pääpiirteittäin, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat tai se on selvästi perusteeton, tai velvoittaa kantaja, jos tämän väitteet hylätään, korvaamaan kyseisen tavaramerkin haltijalle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. On myös mahdollista velvoittaa kantaja kanteen nostamisen yhteydessä maksamaan maksu. Tältä osin unionin tuomioistuimelle toimitetusta asiakirja-aineistosta ilmenee, että nyt käsiteltävässä asiassa Maxxusin oli maksettava tällainen maksu.
Siitä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mainitsemasta vaarasta, että tavaramerkin käyttämättä jättämiseen perustuvat menettämismenettelyt otetaan käyttöön pelkästään mainitun tavaramerkin haltijan liikesalaisuuksien ilmaisemiseksi, unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että direktiivin 2015/2436 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tavaramerkin tosiasiallinen käyttö edellyttää tavaramerkin käyttämistä tavaramerkillä suojattujen tavaroiden tai palvelujen markkinoilla eikä ainoastaan kyseessä olevassa yrityksessä (tuomio 11.3.2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
,
kohta).
Tästä seuraa, että tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden on koskettava saman tavaramerkin käyttöä markkinoilla, joka ei sellaisenaan kuulu liikesalaisuuden piiriin.
Edellä todettujen seikkojen perusteella esitettyyn kysymykseen on vastattava, että direktiivin 2015/2436 19 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä jäsenvaltion menettelysäännölle, jonka mukaan tavaramerkin käyttämättä jättämiseen perustuvassa menettämismenettelyssä kantajan on tehtävä markkinatutkimus tavaramerkin haltijan kyseisen tavaramerkin mahdollisesta käyttämisestä ja esitettävä tältä osin mahdollisuuksien mukaan kannettaan tukevat perustellut huomautukset.
Oikeudenkäyntikulut
Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (kymmenes jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 19 artiklaa on tulkittava siten, että se on esteenä jäsenvaltion menettelysäännölle, jonka mukaan tavaramerkin käyttämättä jättämiseen perustuvassa menettämismenettelyssä kantajan on tehtävä markkinatutkimus tavaramerkin haltijan kyseisen tavaramerkin mahdollisesta käyttämisestä ja esitettävä tältä osin mahdollisuuksien mukaan kannettaan tukevat perustellut huomautukset.

Allekirjoitukset
(
*1
)	Oikeudenkäyntikieli: saksa.