CELEX: 62015TJ0336
Unionsmarke
Verfallsverfahren
Unionswortmarke The Specials
Ernsthafte Benutzung
Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009
Zustimmung des Markeninhabers
Art. 15 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009

Vorgeschichte des Rechtsstreits
Am 27. Juli 2005 wurde für den Streithelfer, Herrn Jerry Dammers, beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) unter der Nr. 3725082 die Unionswortmarke The Specials gemäß der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (
ABl. 1994, L 11, S. 1
) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke [
ABl. 2009, L 78, S. 1
]) eingetragen.
Diese Unionsmarke wurde für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 16, 25 und 41 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung eingetragen:
—
Klasse 9: „Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-, optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und ‑instrumente; Apparate und Instrumente für die Leitung, die Verteilung, die Umwandlung, die Speicherung, die Regulierung oder die Steuerung von elektrischem Strom; Ton- und Bildaufzeichnungsgeräte, Ton- und Bildübertragungsgeräte sowie Ton- und Bildwiedergabegeräte; Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für markenbetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; Feuerlöschgeräte“;
—
Klasse 16: „Verpackungen für CDs, Tonbänder und DVDs; Fotografien, Druckereierzeugnisse und Schilder in Form von Hüllen, Heften und Etiketten für CDs, Tonbänder und DVDs; Fotografien, Druckereierzeugnisse und Schilder für die Herstellung von Postern“;
—
Klasse 25: „Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen“;
—
Klasse 41: „Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten“.
Am 30. Oktober 2012 stellte die Klägerin, die Windrush Aka LLP, einen Antrag gemäß Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 auf Erklärung des Verfalls der vorgenannten Unionsmarke für sämtliche der oben in Rn. 2 genannten Waren und Dienstleistungen wegen fehlender ernsthafter Benutzung dieser Marke.
Mit Entscheidung vom 17. März 2014 gab die Nichtigkeitsabteilung dem Antrag auf Erklärung des Verfalls teilweise statt. Sie erklärte den Verfall der streitigen Marke für die oben in Rn. 2 genannten Waren und Dienstleistungen mit Ausnahme von „Compact-Disks [(Ton, Bild)]“ und „Herunterladbare[n] elektronische[n] Publikationen“ der Klasse 9, für die sie die Rechtsgültigkeit der Eintragung der streitigen Marke bestätigte.
Am 19. Mai 2014 legte die Klägerin beim EUIPO gemäß den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung Beschwerde ein, soweit die Rechtsgültigkeit der Eintragung der streitigen Marke für die oben in Rn. 4 genannten Waren bestätigt worden war.
Mit Entscheidung vom 18. März 2015 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) gab die Erste Beschwerdekammer des EUIPO der Beschwerde teilweise statt. Sie hob die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung auf, soweit die Rechtsgültigkeit der Eintragung der streitigen Marke für „Herunterladbare elektronische Publikationen“ der Klasse 9 bestätigt worden war, und erklärte den Verfall der Marke für diese Waren. Sie bestätigte hingegen die Rechtsgültigkeit der streitigen Marke für „Compact-Disks [(Ton, Bild)]“ der Klasse 9, da die Marke für diese Waren von einem Dritten mit Zustimmung des Streithelfers ernsthaft benutzt worden sei.
Anträge der Parteien
Die Klägerin beantragt,
—
die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
—
dem EUIPO die Kosten aufzuerlegen.
Das EUIPO und der Streithelfer beantragen,
—
die Klage abzuweisen;
—
der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.
Rechtliche Würdigung
Die Klägerin macht zur Stützung ihrer Klage einen einzigen Klagegrund geltend, mit dem sie im Wesentlichen einen Verstoß gegen Art. 15 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 rügt, da die Beschwerdekammer zu Unrecht festgestellt habe, dass der Streithelfer der Benutzung der streitigen Marke durch einen Dritten im Sinne dieser Bestimmung wirksam zugestimmt habe.
Es ist darauf hinzuweisen, dass Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 im Wesentlichen vorsieht, dass die Unionsmarke auf Antrag beim EUIPO für verfallen erklärt wird, wenn die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in der Europäischen Union für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.
Die Benutzung der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt insofern nach Art. 15 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 als Benutzung durch den Inhaber.
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die Klägerin in der Klageschrift die Würdigung der Beschwerdekammer nicht beanstandet hat, nach der die streitige Marke für „Compact-Disks [(Ton, Bild)]“ der Klasse 9 ernsthaft benutzt worden sei.
Sie hat jedoch in der mündlichen Verhandlung geltend gemacht, dass die Höhe der an den Streithelfer als Gegenleistung für die Benutzung der streitigen Marke gezahlten Lizenzgebühren, die der Streithelfer beim EUIPO vorgetragen hat, zu gering sei, um die ernsthafte Benutzung der streitigen Marke zu belegen. Dieses Vorbringen ist als unzulässig zurückzuweisen, soweit damit erstmals in der mündlichen Verhandlung die Würdigung der Beschwerdekammer zur ernsthaften Benutzung der streitigen Marke in Frage gestellt werden soll. Es stellt nämlich keine Erweiterung des auf einen Verstoß gegen Art. 15 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 gestützten Klagegrundes dar und weist keine enge Verbindung mit diesem Klagegrund auf.
Daraus folgt, dass das Gericht einzig darüber zu entscheiden hat, ob die ernsthafte Benutzung der streitigen Marke für diese Waren mit Zustimmung des Streithelfers im Sinne von Art. 15 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 geschah.
Zur Stützung ihres einzigen Klagegrundes macht die Klägerin fünf Rügen geltend.
Zur ersten Rüge: fehlende Berücksichtigung von Art. 15 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009
Die Klägerin trägt vor, die Beschwerdekammer habe in der angefochtenen Entscheidung zu Unrecht Art. 15 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 angeführt. Diese Bestimmung sei aber für die Entscheidung über den Einzelfall, mit dem sie befasst gewesen sei, anders als Art. 15 Abs. 2 der Verordnung nicht einschlägig.
Gemäß Art. 15 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 umfasst der Nachweis der ernsthaften Benutzung einer Marke auch den Nachweis ihrer Benutzung in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird.
Der Zweck dieser Bestimmung, die davon absieht, eine strikte Übereinstimmung zwischen der verwendeten Form der Marke und derjenigen, in der die Marke eingetragen worden ist, vorzuschreiben, besteht darin, es dem Inhaber dieser Marke zu erlauben, im Rahmen seines Geschäftsbetriebs Veränderungen an dem Zeichen vorzunehmen, die es, ohne die Unterscheidungskraft der Marke zu beeinflussen, erlauben, sie den Anforderungen der Vermarktung und der Förderung des Absatzes der betreffenden Waren oder Dienstleistungen besser anzupassen. Dem Zweck dieser Bestimmung entsprechend ist ihr sachlicher Geltungsbereich auf Fälle beschränkt, in denen das Zeichen, das vom Inhaber einer Marke konkret zur Bezeichnung von Waren oder Dienstleistungen, für die diese eingetragen worden ist, verwendet wird, die Form darstellt, in der diese Marke gewerblich genutzt wird (vgl. Urteil vom 10. Dezember 2015, Sony Computer Entertainment Europe/HABM – Marpefa [Vieta],
T‑690/14
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2015:950
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Im vorliegenden Fall ist unstreitig, dass die Frage einer eventuellen Benutzung der streitigen Marke in einer Form, die von der eingetragenen Form abweicht, weder vor der Nichtigkeitsabteilung noch vor der Beschwerdekammer zum Gegenstand des Rechtsstreits gehörte.
Des Weiteren sind sich die Parteien darüber einig, dass die Beschwerdekammer auf der Grundlage von Art. 15 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 über die Frage zu entscheiden hatte, ob der Streithelfer der Benutzung der streitigen Marke durch einen Dritten zugestimmt hatte, und dass die Beschwerdekammer durch die Nennung von Art. 15 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 nicht die hierfür maßgebliche Bestimmung angeführt hat.
Es ist jedoch festzustellen, dass die Beschwerdekammer in den Rn. 38 bis 45 der angefochtenen Entscheidung der Frage nachgegangen ist, ob der Streithelfer seine Zustimmung für die Benutzung der streitigen Marke durch einen Dritten erteilt hat. Sie hat zu diesem Zweck nämlich den von der Klägerin angeführten Vertrag ausgelegt, der am 8. Juni 1979 zwischen dem Streithelfer und anderen Künstlern auf der einen sowie einem Tonträgerunternehmen auf der anderen Seite geschlossen worden war (im Folgenden: Vertrag vom 8. Juni 1979), um zu bestimmen, ob sich aus diesem Vertrag ergibt, dass der Streithelfer der Benutzung des Namens der Musikgruppe „The Specials“ durch das Tonträgerunternehmen zugestimmt hatte. Dabei kam sie zu dem Ergebnis, dass die Benutzung des Namens durch das Tonträgerunternehmen mit der Zustimmung des Streithelfers geschah.
Somit ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer über die Frage, mit der sie befasst war, entschieden hat, nämlich ob der Streithelfer der Benutzung der streitigen Marke durch einen Dritten zugestimmt hatte, und dass sie hierfür Art. 15 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 angewandt hat.
Daraus folgt, dass die Tatsache, dass die Beschwerdekammer Art. 15 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 statt Art. 15 Abs. 2 der Verordnung angeführt hat, einen rein formalen Fehler darstellt, der keinen Einfluss auf das Ergebnis der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Würdigung der Frage, mit der sie befasst war, hatte.
Daher ist die erste Rüge zurückzuweisen.
Zur zweiten Rüge: Verkennung des Begriffs
„Zustimmung
“ als autonomen Begriff des Unionsrechts
Die Klägerin trägt vor, die Beschwerdekammer habe dadurch, dass sie bei der Beurteilung, ob der Streithelfer der Benutzung der streitigen Marke durch einen Dritten zugestimmt hatte, Art. 15 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 nicht berücksichtigt habe, verkannt, dass der in dieser Bestimmung genannte Begriff der Zustimmung zur Benutzung allein anhand des Unionsrechts auszulegen sei. Die Beschwerdekammer habe insofern die Zurückweisung des Vorbringens der Klägerin zu Unrecht darauf gestützt, dass es keine Entscheidungen des High Court of Justice (England & Wales) (Oberstes Gericht [England und Wales], Vereinigtes Königreich) gebe, in denen die maßgeblichen Bestimmungen des Vertrags vom 8. Juni 1979 ausgelegt worden seien.
Des Weiteren hat die Beschwerdekammer nach Auffassung der Klägerin gewisse Bestimmungen des Vertrags vom 8. Juni 1979 falsch ausgelegt, indem sie nicht berücksichtigt habe, dass dieser Vertrag die Übertragung aller Rechte betreffend die Benutzung des Namens der Musikgruppe „The Specials“ in Verbindung mit den von dieser Gruppe vorgenommenen Musikaufnahmen beinhaltete.
Was erstens das Vorbringen der Klägerin angeht, dass die Beschwerdekammer den Begriff der Zustimmung zur Benutzung nicht allein mit Blick auf das Unionsrecht gewürdigt habe, ist festzustellen, dass es auf der Annahme beruht, dass die Beschwerdekammer Art. 15 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 bei der Würdigung, ob der Streithelfer der Benutzung der streitigen Marke durch einen Dritten zugestimmt hat, nicht berücksichtigt habe. Wie jedoch oben in Rn. 22 ausgeführt worden ist, erfolgte die Würdigung der Beschwerdekammer hinsichtlich dieser Frage auf der Grundlage von Art. 15 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009.
Des Weiteren hat die Beschwerdekammer in Rn. 40 der angefochtenen Entscheidung ausführt, dass für die Auslegung des Vertrags vom 8. Juni 1979, da dieser dem englischen Recht unterliege, nur der High Court of Justice (England & Wales) (Oberstes Gericht [England und Wales]) zuständig sei. Zudem habe die Klägerin keine Entscheidung dieses Gerichts geltend gemacht, die ihr Vorbringen stützen könnte, dass die Rechte für den Namen der Musikgruppe „The Specials“ auf einen Dritten übertragen worden wären.
Aus Rn. 40 der angefochtenen Entscheidung geht hervor, dass die Beschwerdekammer die Tatsache, dass es keine Entscheidungen dieses Gerichts gab, nur im Zug der Feststellung erwähnt hat, dass ein Vorbringen der Klägerin nicht erwiesen sei. Daraus kann aber nicht – wie die Klägerin dies tut – gefolgert werden, dass die Beschwerdekammer die Zustimmung des Streithelfers im Hinblick auf solche Entscheidungen und nicht – zu Recht – im Hinblick auf Art. 15 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 gewürdigt habe.
Daher ist dieses Vorbringen der Klägerin zurückzuweisen.
Was zweitens das Vorbringen der Klägerin betrifft, dass bestimmte Klauseln des Vertrags vom 8. Juni 1979 falsch ausgelegt worden seien, so ist dieses mit dem vierten Klagegrund zu prüfen, mit dem die Klägerin der Beschwerdekammer vorwirft, bestimmte Klauseln dieses Vertrags nicht berücksichtigt zu haben.
Der zweite Klagegrund ist daher zurückzuweisen.
Zur dritten Rüge: Umkehr der Beweislast für die Zustimmung zur Benutzung der streitigen Marke durch einen Dritten
Die Klägerin trägt vor, dass sich aus der fehlenden Berücksichtigung von Art. 15 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 durch die Beschwerdekammer ergebe, dass diese die Beweislast für die Zustimmung zur Benutzung der streitigen Marke durch einen Dritten unter Verstoß gegen diese Bestimmung umgekehrt habe. Die Beschwerdekammer habe der Klägerin nämlich zu Unrecht vorgeworfen, dass sie keine Gerichtsentscheidungen vorgelegt habe, die ihr Vorbringen hinsichtlich gewisser Bestimmungen des Vertrags vom 8. Juni 1979 hätten stützen können. Die Beschwerdekammer hätte indessen den Streithelfer auffordern müssen, zusätzliche Beweise für seine Zustimmung zur Benutzung der streitigen Marke vorzulegen, wenn sie die bereits dargelegten Umstände für unzureichend gehalten habe, und nicht die Klägerin, das Fehlen der Zustimmung des Streithelfers zu beweisen.
Es ist darauf hinzuweisen, dass der Inhaber einer streitigen Marke im Rahmen eines Verfallsverfahrens den Nachweis erbringen muss, dass er der geltend gemachten Benutzung dieser Marke durch einen Dritten zugestimmt hat (vgl. Urteil vom 13. Januar 2011, Park/HABM – Bae [PINE TREE],
T‑28/09
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2011:7
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Vorliegend musste, wie die Klägerin zu Recht geltend macht, der Streithelfer den Nachweis erbringen, dass er der Benutzung der streitigen Marke durch einen Dritten zugestimmt hatte.
Zu Unrecht macht die Klägerin hingegen geltend, die Beschwerdekammer habe ihr die Beweislast für das Fehlen einer solchen Zustimmung auferlegt.
Erstens geht zum einen aus Rn. 4 der angefochtenen Entscheidung hervor, dass der Streithelfer in seiner Stellungnahme zu dem von der Klägerin gestellten Antrag auf Erklärung des Verfalls Aufstellungen von Lizenzgebühren, die Dritte als Gegenleistung für ihre Benutzung der streitigen Marke gezahlt hatten, vorgelegt hat. Zum anderen hat die Beschwerdekammer in den Rn. 42 und 43 dieser Entscheidung dargelegt, dass für die Benutzung der streitigen Marke durch einen Dritten in dem gesamten Zeitraum, für den die Benutzung der streitigen Marke nachzuweisen war, Lizenzgebühren an den Streithelfer gezahlt worden waren. Daraus hat die Beschwerdekammer geschlossen, dass die Zustimmung des Streithelfers zur Benutzung der streitigen Marke durch einen Dritten vorlag. Somit hat sie auf der Grundlage der vom Streithelfer beigebrachten Nachweise im Einklang mit der oben in Rn. 34 genannten Rechtsprechung gefolgert, dass diese Zustimmung vorlag.
Zweitens hat die Beschwerdekammer, wie oben in Rn. 29 ausgeführt worden ist, die Zustimmung des Streithelfers zur Benutzung der streitigen Marke durch einen Dritten nicht im Hinblick auf etwaige Entscheidungen des High Court of Justice (England & Wales) (Oberstes Gericht [England und Wales]) geprüft.
Die Klägerin kann daher nicht geltend machen, die Beschwerdekammer habe ihr die Beweislast für die fehlende Zustimmung des Streithelfers zur Benutzung der Marke durch einen Dritten auferlegt.
Die dritte Rüge ist daher zurückzuweisen.
Zur vierten Rüge: Nichtberücksichtigung gewisser Klauseln des Vertrags vom 8. Juni 1979
Die Klägerin wirft der Beschwerdekammer vor, sie habe gewisse Klauseln des Vertrags vom 8. Juni 1979 nicht berücksichtigt, aus denen sich ergebe, dass der Streithelfer seine Rechte in Verbindung mit der Tätigkeit der Musikgruppe „The Specials“, die die Rechte hinsichtlich jeglicher Benutzung des Namens dieser Gruppe einschließlich der Benutzung als Marke umfassten, übertragen habe, so dass er nicht mehr Inhaber dieser Rechte sei. Zudem seien entgegen der Auffassung der Beschwerdekammer die vom Streithelfer vorgelegten Beweise aufgrund der Übertragung dieser Rechte nicht für den Nachweis geeignet, dass er der Benutzung der streitigen Marke durch einen Dritten zugestimmt habe.
Erstens tritt das EUIPO der Zulässigkeit des Vorbringens hinsichtlich der angeblichen Übertragung der Rechte des Streithelfers durch diesen gemäß dem Vertrag vom 8. Juni 1979 entgegen. Die Klägerin mache damit eigentlich geltend, dass der Streithelfer nicht berechtigt gewesen sei, die Eintragung der streitigen Marke zu beantragen, und dass er somit zum Zeitpunkt der Markenanmeldung bösgläubig im Sinne von Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 gewesen sei. Jedoch sei zum einen diese Bestimmung im Rahmen eines Verfahrens zur Erklärung des Verfalls einer Unionsmarke nicht anwendbar, und zum anderen betreffe Art. 15 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 die Benutzung einer Marke und nicht das Eigentum an ihr.
Gemäß Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 wird die Unionsmarke auf Antrag beim EUIPO oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt, wenn der Anmelder bei der Anmeldung der Marke bösgläubig war.
Vorliegend macht die Klägerin geltend, die Benutzung der streitigen Marke gehöre zu den Rechten, die der Streithelfer ihrer Ansicht nach durch den Vertrag vom 8. Juni 1979 übertragen habe und die er zum Zeitpunkt der Anmeldung dieser Marke nicht mehr hatte.
Dieses Vorbringen kann gewiss implizit so verstanden werden, dass der Streithelfer den Namen der Musikgruppe „The Specials“ nicht als Unionsmarke habe anmelden dürfen. Die Klägerin hat jedoch im Rahmen des Verfahrens zur Erklärung des Verfalls der streitigen Marke nicht unter Berufung auf Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 geltend gemacht, dass der Streithelfer zum Zeitpunkt der fraglichen Markenanmeldung bösgläubig gewesen sei.
Die Klägerin ist nämlich lediglich der Ansicht, dass der Streithelfer der Benutzung der streitigen Marke durch einen Dritten in dem Zeitraum, für den die ernsthafte Benutzung nachzuweisen sei, nicht im Sinne von Art. 15 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 habe zustimmen können, da er nicht mehr Inhaber der nach dem Vertrag vom 8. Juni 1979 übertragenen Rechte gewesen sei. Somit stellt das EUIPO die Zulässigkeit des Vorbringens der Klägerin zu Unrecht in Frage.
Jedoch hält das EUIPO dieses Vorbringen zu Recht für unbegründet. Es ist nämlich für den Nachweis gemäß Art. 51 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009, dass die streitige Marke nicht durch den Streithelfer oder mit seiner Zustimmung ernsthaft benutzt wurde, unerheblich.
Der Normzweck des Erfordernisses, wonach eine Marke ernsthaft benutzt worden sein muss, um nach dem Unionsrecht geschützt zu sein, liegt darin, dass das Register des EUIPO nicht als ein strategisches und statisches Depot aufgefasst werden darf, das einem untätigen Rechtsinhaber auf unbestimmte Zeit ein rechtliches Monopol verschafft (Urteil vom 15. September 2011, centrotherm Clean Solutions/HABM – Centrotherm Systemtechnik [CENTROTHERM],
T‑427/09
,
EU:T:2011:480
, Rn.
).
Vorliegend ist darauf hinzuweisen, dass die streitige Marke am 27. Juli 2005 für den Streithelfer eingetragen wurde und dass dieser gemäß Art. 9 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung Nr. 207/2009 als Inhaber dieser Marke über ein ausschließliches Recht an ihr verfügt. Jedoch geht aus den Art. 51 und 55 der Verordnung Nr. 207/2009 hervor, dass der Unionsmarke eine Vermutung der Gültigkeit zugutekommt (vgl. entsprechend Urteile vom 13. September 2013, Fürstlich Castell’sches Domänenamt/HABM – Castel Frères [CASTEL],
T‑320/10
,
EU:T:2013:424
, Rn.
, und vom 25. November 2015, Ewald Dörken/HABM – Schürmann [VENT ROLL],
T‑223/14
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2015:879
, Rn.
).
Daraus ergibt sich, dass die Klägerin zur Stützung ihrer Klage, die ein Verfallsverfahren gemäß Art. 51 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 betrifft, nicht mit Erfolg die behauptete Übertragung der Rechte am Namen der Musikgruppe „The Specials“ nach dem Vertrag vom 8. Juni 1979 geltend machen kann, um zu belegen, dass die am 27. Juli 2005 eingetragene streitige Marke nicht durch den Streithelfer oder mit seiner Zustimmung im Sinne von Art. 15 der Verordnung Nr. 207/2009 ernsthaft benutzt worden sei.
Zweitens ist hinsichtlich des Vorbringens zur fehlenden Beweiskraft der vom Streithelfer vorgebrachten Beweismittel darauf hinzuweisen, dass es dem Streithelfer oblag, den Beweis zu erbringen, dass er der Nutzung dieser Marke durch einen Dritten zugestimmt hatte.
Im Übrigen ist festzustellen, dass die Zustimmung angesichts der Bedeutung der Wirkung, die sie nach sich zieht – Erlöschen des ausschließlichen Rechts des Inhabers einer Unionsmarke zur Benutzung dieser Marke – auf eine Weise geäußert werden muss, die einen Willen zum Verzicht auf dieses Recht mit Bestimmtheit erkennen lässt. Ein solcher Wille ergibt sich in der Regel aus einer ausdrücklichen Erteilung der Zustimmung. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in bestimmten Fällen konkludent aus Umständen und Anhaltspunkten vor, bei oder nach der Benutzung der fraglichen Marke durch einen Dritten ergeben kann, die ebenfalls mit Bestimmtheit einen Verzicht des Inhabers auf sein Recht erkennen lassen (vgl. Urteil vom 13. Januar 2011, PINE TREE,
T‑28/09
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2011:7
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung; Urteil vom 30. Januar 2015, Now Wireless/HABM – Starbucks [HK] [now],
T‑278/13
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2015:57
, Rn.
).
Vorliegend wurde der Antrag auf die Erklärung des Verfalls von der Klägerin am 30. Oktober 2012 gestellt, der in der oben genannten Bestimmung vorgesehene Zeitraum von fünf Jahren erstreckte sich vom 30. Oktober 2007 bis zum 29. Oktober 2012 (im Folgenden: maßgeblicher Zeitraum), was von den Parteien nicht bestritten wird.
Um nachzuweisen, dass die streitige Marke im maßgeblichen Zeitraum ernsthaft benutzt wurde, legte der Streithelfer dem EUIPO Schreiben eines Wirtschaftsprüfers an ihn vor, in denen die Lizenzgebühren, die ihm von Dritten, die die streitige Marke zwischen 2007 und 2012 genutzt hatten, einzeln aufgeführt waren, sowie detaillierte Aufstellungen dieser Lizenzgebühren über denselben Zeitraum.
Die Klägerin bestreitet die Echtheit dieser Dokumente nicht. Sie trägt hingegen vor, dass diese Dokumente die Zustimmung des Streithelfers zur Benutzung der streitigen Marke durch in diesen Dokumenten genannte Dritte nicht rechtlich hinreichend belegten.
Dieses Vorbringen ist zurückzuweisen. Nach der Rechtsprechung behauptet nämlich der Inhaber einer Unionsmarke implizit, wenn er Benutzungshandlungen, die ein Dritter in Bezug auf diese Marke vorgenommen hat, als ernsthafte Benutzung im Sinne von Art. 15 der Verordnung Nr. 207/2009 geltend macht, dass diese Benutzung mit seiner Zustimmung erfolgt ist (vgl. Urteile vom 13. Januar 2011, PINE TREE,
T‑28/09
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2011:7
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 30. Januar 2015, now,
T‑278/13
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2015:57
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung). Außerdem erscheint es wenig wahrscheinlich, dass der Streithelfer über diese Dokumente verfügen und sie als Beweise für die Benutzung der angegriffenen Marke vorlegen konnte, wenn diese Benutzung gegen seinen Willen erfolgt wäre.
Somit ist festzustellen, dass diese Umstände eine hinreichend tragfähige Grundlage für die Schlussfolgerung darstellen, dass die Benutzung der streitigen Marke im streitigen Zeitraum mit der Zustimmung des Streithelfers erfolgte.
Folglich hat die Beschwerdekammer zum einen in Rn. 42 der angefochtenen Entscheidung zu Recht festgestellt, dass der Streithelfer die Zahlung der Lizenzgebühren als Gegenleistung dafür erhielt, dass er Dritten erlaubt hatte, die streitige Marke zu benutzen. Zum anderen hat sie in Rn. 45 dieser Entscheidung zutreffend festgestellt, dass diese Marke mit Zustimmung des Streithelfers benutzt worden war.
Deshalb ist die vierte Rüge zurückzuweisen.
Zur fünften Rüge: Berücksichtigung irrelevanter Erwägungen
Die Klägerin rügt, die Beschwerdekammer habe bei der Prüfung, ob der Streithelfer der Benutzung der streitigen Marke durch einen Dritten im Sinne von Art. 15 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 zugestimmt hatte, drei Erwägungen berücksichtigt, die hierfür nicht relevant seien. So sei erstens der von der Beschwerdekammer in Rn. 42 der angefochtenen Entscheidung angeführte Umstand, dass die mit einem Namen oder mit einer Marke in Verbindung stehenden Rechte in der Regel im Rahmen eines Aufnahmevertrags zwischen Künstler und Schallplattengesellschaft nicht übertragen würden, ohne Bedeutung. Zweitens sei die in Rn. 43 der angefochtenen Entscheidung festgestellte Tatsache, dass die Schallplattengesellschaft, mit der der Streithelfer den Vertrag vom 8. Juni 1979 geschlossen habe, die Rechte an der beim EUIPO streitigen Marke nicht geltend gemacht habe, ebenfalls ohne Bedeutung. Dass die Beschwerdekammer ihr Vorbringen in Rn. 44 der angefochtenen Entscheidung dahin ausgelegt habe, dass damit die Bösgläubigkeit des Streithelfers zum Zeitpunkt der Anmeldung der streitigen Marke im Sinne von Art. 52 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 dargetan werden sollte, zwinge sie drittens faktisch dazu, auf dieser Grundlage die Erklärung der Nichtigkeit der streitigen Marke zu beantragen. Die Frage, ob der Streithelfer möglicherweise bösgläubig war, sei jedoch nicht relevant, um zu beurteilen, ob er der Benutzung der streitigen Marke durch einen Dritten zugestimmt habe.
Wie oben in den Rn. 37 und 54 ausgeführt worden ist, hat die Beschwerdekammer im Einklang mit der oben in Rn. 34 angeführten Rechtsprechung aus den vom Streithelfer vorgelegten Beweismitteln auf das Vorliegen seiner Zustimmung geschlossen, insbesondere aus den Schreiben eines Wirtschaftsprüfers, in denen die Lizenzgebühren, die ihm als Gegenleistung für die Benutzung der streitigen Marke gezahlt worden waren, einzeln aufgeführt waren, sowie aus den detaillierten Aufstellungen dieser Lizenzgebühren im maßgeblichen Zeitraum. Wie sich oben aus Rn. 57 ergibt, reichten diese Umstände bereits für den Nachweis aus, dass der Streithelfer der Benutzung der streitigen Marke durch einen Dritten gemäß Art. 15 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 zugestimmt hatte.
Im Übrigen ist darauf hinzuweisen, dass mit den von der Klägerin beanstandeten Ausführungen der Beschwerdekammer für sich genommen nicht bezweckt wurde, das Einverständnis des Streithelfers festzustellen, vielmehr wurde mit ihnen auf das in Rn. 14 erster bis fünfter Gedankenstrich und in Rn. 39 der angefochtenen Entscheidung zusammengefasste Vorbringen der Klägerin vor der Beschwerdekammer geantwortet.
Daraus ergibt sich, dass die fünfte Rüge ins Leere geht und somit zurückzuweisen ist.
Da keine der von der Klägerin geltend gemachten Rügen begründet ist, ist der einzige Klagegrund zurückzuweisen, und die Klage somit insgesamt abzuweisen.
Kosten
Nach Art. 134 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr gemäß dem Antrag des EUIPO und des Streithelfers die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat
DAS GERICHT (Erste Kammer)
für Recht erkannt und entschieden:

1.
Die Klage wird abgewiesen.

2.
Die Windrush Aka LLP trägt die Kosten.

Pelikánová
Valančius
Öberg
Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 22. März 2017.
Unterschriften
(
*1
)	Verfahrenssprache: Englisch.