CELEX: 62019CJ0456
Præjudiciel forelæggelse
varemærker
direktiv 2008/95/EF
artikel 3, stk. 1, litra b)
tegn, der kan udgøre et varemærke
fornødent særpræg
ansøgning om registrering som varemærke for en tjenesteydelse af et tegn bestående af motiver i farver, hvilket tegn skal påføres genstande, som anvendes for at levere den pågældende tjenesteydelse
vurderingen af dette tegns fornødne særpræg
kriterier

Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører nærmere bestemt fortolkningen af artikel 3, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (
EUT 2008, L 299, s. 25
).
Denne anmodning er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem Aktiebolaget Östgötatrafiken og Patent- och registreringsverket (patent- og varemærkekontor, Sverige) vedrørende afslag på en ansøgning om varemærkeregistrering.
Retsforskrifter
Direktiv 2008/95
Artikel 2 i direktiv 2008/95 med overskriften »Varemærkers form« bestemte:
»Et varemærke kan bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig […] afbildninger, […] varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.«
Dette direktivs artikel 3 med overskriften »Registreringshindringer og ugyldighedsgrunde« bestemte:
»1.   Følgende tegn og varemærker udelukkes fra registrering eller kan erklæres ugyldige, hvis de allerede er blevet registreret:
[…]
b)
varemærker, som mangler fornødent særpræg
[…]
3.   Et varemærke må ikke udelukkes fra registrering og kan ikke erklæres ugyldigt efter stk. 1, litra b), c) eller d), hvis det inden ansøgning om registrering, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg. Medlemsstaterne kan i øvrigt træffe bestemmelse om, at det samme skal gælde, når det fornødne særpræg først opnås efter ansøgning om registrering eller efter registrering.
[…]«
Direktiv 2008/95 blev med virkning fra den 15. januar 2019 ophævet ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (
EUT 2015, L 336, s. 1
).
Direktiv 2015/2436
Artikel 3 i direktiv 2015/2436 med overskriften »Tegn, der kan udgøre et varemærke« har følgende ordlyd:
»Et varemærke kan bestå af alle tegn, navnlig […] afbildninger, […] farver, varens form eller vareemballagens form […], for så vidt disse er egnede til at:
a)
anvendes til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders
[…]«
Direktivets artikel 4 med overskriften »Hindringer for registrering eller ugyldighedsgrunde« bestemmer:
»1.   Følgende kan ikke registreres eller kan, hvis registreret, erklæres ugyldigt:
[…]
b)
varemærker, som mangler fornødent særpræg
[…]
4.   Et varemærke må ikke udelukkes fra registrering efter stk. 1, litra b), c) eller d), hvis det inden datoen for ansøgning om registrering, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg. Et varemærke kan ikke erklæres ugyldigt af samme grunde, hvis det inden datoen for begæringen om ugyldighed, som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg.
5.   En medlemsstat kan fastsætte bestemmelse om, at stk. 4 også skal gælde, når særpræget først opnås efter datoen for ansøgning om registrering, men før registreringsdatoen.«
I henhold til direktivets artikel 54 med overskriften »Gennemførelse« skulle medlemsstaterne bl.a. gennemføre dets artikel 3-6 senest den 14. januar 2019.
Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål
Sagsøgeren i hovedsagen er indehaver af figurmærker, som er registreret i det nationale patent- og varemærkekontor med nr. 363521 til nr. 363523 for køretøjs- og transporttjenesteydelser i klasse 39 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret.
Disse figurmærker er gengivet som følger:
–
nr. 363521
–
nr. 363522
–
nr. 363523
Den 23. november 2016 indgav sagsøgeren i hovedsagen tre varemærkeansøgninger til det nationale patent- og varemærkekontor for forskellige køretøjs- og transporttjenesteydelser i klasse 39 i Nicearrangementet vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker.
De tre ansøgninger var vedlagt følgende beskrivelse: »farvelægning af køretøjer i farverne rød, hvid og orange som anført«. Sagsøgeren i hovedsagen præciserede desuden, at ansøgningerne ikke vedrørte køretøjernes form i sig selv eller køretøjernes sorte/grå overflader.
Ved afgørelse af 29. august 2017 afslog det nationale patent- og varemærkekontor registreringsansøgningerne med den begrundelse, at de tegn, som var søgt registreret i henhold til varemærkeretten, alene havde dekorativ karakter, at de ikke kunne opfattes som kendetegn for de tjenesteydelser, der var omfattet af disse ansøgninger, og at de derfor manglede det fornødne særpræg.
Sagsøgeren i hovedsagen anfægtede denne afgørelse ved Patent- och marknadsdomstolen (ret i patent- og handelsretlige sager, Sverige).
Til støtte for søgsmålet gjorde sagsøgeren i hovedsagen gældende, at de ansøgte varemærker var såkaldte »positionsvaremærker«, der bestod af ellipser i forskellige størrelser i rød, hvid og orange i en bestemt størrelse placeret i en bestemt position på busser og tog, som anvendes til at levere transporttjenesteydelserne.
Sagsøgeren i hovedsagen indleverede følgende billeder af de ansøgte varemærker, hvorpå køretøjernes konturer var gengivet med stiplede linjer for at gøre det klart, at den ønskede beskyttelse ikke vedrørte køretøjernes form.
Set fra siden
Set forfra
Set bagfra
Set fra siden
Set forfra
Set bagfra
Set fra siden
Set forfra/bagfra
Sagsøgeren i hovedsagen gjorde endvidere gældende, at de ansøgte varemærker havde en form, som svarede til de allerede registrerede figurmærker med nr. 363521 til nr. 363523, og at de førstnævnte varemærkers særpræg ikke skulle bedømmes anderledes, alene fordi de skulle placeres på en bestemt måde på de køretøjer, der var beregnet til transporttjenesteydelserne. Overordnet set tilføjede sagsøgeren i hovedsagen, at de forskellige transportselskaber placerer deres grafik eller farvelægning på køretøjerne på en måde, så brugerne af de ydelser, som de leverer, opfatter denne grafik eller farvelægning som henvisninger til den kommercielle oprindelse.
Det nationale patent- og varemærkekontor gjorde på den anden side gældende, at der ikke var ansøgt abstrakt om beskyttelse af figurbestanddelene i de i hovedsagen omhandlede varemærker, men med henblik på, at disse figurbestanddele skulle placeres på de køretøjer, som anvendes af sagsøgeren i hovedsagen. For så vidt som bedømmelsen af særpræget skulle ske ud fra varemærkerne som helhed, og for så vidt som kommercielle transportkøretøjer ofte er dekoreret med motiver i farver, kunne forbrugerne derfor ikke, uden at de først havde vænnet sig til sådanne bestanddele, umiddelbart opfatte dem som et varemærke, men derimod nærmere opfatte dem som dekorative bestanddele. Henset til den variation i farvelægning og dekoration af transportkøretøjer, der findes i den pågældende sektor, kunne de i hovedsagen omhandlede tegn ikke anses for en angivelse af den kommercielle oprindelse, medmindre de i tilstrækkelig grad adskilte sig fra normen eller sædvanen i sektoren, hvilket ikke var tilfældet.
Ved dom af 29. marts 2018 frifandt Patent- och marknadsdomstolen (ret i patent- og handelsretlige sager) det nationale patent- og varemærkekontor i det af sagsøgeren i hovedsagen anlagte søgsmål med den begrundelse, at de fremlagte beviser ikke var tilstrækkelige til at konkludere, at farverne og formerne på de tegn, hvorom der var søgt beskyttelse i henhold til varemærkeretten, adskilte sig fra måden, hvorpå andre virksomheder dekorerer deres køretøjer, og det kunne derfor ikke fastslås, at den relevante kundekreds ville opfatte disse tegn som en angivelse af den kommercielle oprindelse.
Sagsøgeren i hovedsagen appellerede dommen til Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (appeldomstolen for Svealand, appeldomstol i patent- og handelsretlige sager, Stockholm, Sverige).
Denne ret har anført, at det grundlæggende krav i artikel 3 i direktiv 2015/2436 består i, at et tegn skal have fornødent særpræg for at kunne udgøre et varemærke.
Den har i denne forbindelse fremhævet, at det følger af Domstolens praksis, at opfattelsen af et tegns fornødne særpræg hos den relevante kundekreds ikke nødvendigvis er den samme, når der er tale om et tredimensionalt varemærke, som består af selve varens udseende, som når der er tale om et ord- eller figurmærke. Gennemsnitsforbrugerne er nemlig ikke vant til at udlede varers oprindelse af deres form eller emballage, og det kan derfor vise sig vanskeligere at bevise, at et tredimensionalt varemærke har særpræg, end hvis der er tale om et ord- eller figurmærke. Dette er grunden til, at Domstolen har fastslået, at et tegn, som er sammenfaldende med varens fremtræden, kun kan anses for at have fornødent særpræg, hvis det adskiller sig væsentligt fra normen eller sædvanen i den berørte erhvervssektor.
Hvad angår et varemærke, som kendetegner en tjenesteydelse, har samme ret anført, at Domstolen i præmis 20 i dom af 10. juli 2014, Apple (
C-421/13
,
EU:C:2014:2070
), fastslog, at indretningen af et salgssted kan anses for egnet til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders, når den gengivne indretning adskiller sig væsentligt fra normen eller sædvanen i den berørte erhvervssektor.
Den forelæggende ret har imidlertid bemærket, at Domstolen i denne dom ikke præciserede, under hvilke betingelser kravet om væsentlig adskillelse fra normen eller sædvanen i den berørte erhvervssektor finder anvendelse, når der er tale om et varemærke, som kendetegner en tjenesteydelse.
Den har endvidere fremhævet, at Domstolen i samme dom undlod at analysere, om det omhandlede varemærke ikke var uafhængigt af udseendet på de fysiske genstande, som anvendes for at levere de tjenesteydelser, for hvilke dette varemærke er registreret.
Den forelæggende ret ønsker således oplyst, om det er nødvendigt for undersøgelsen af, om tegn, som placeres på visse dele af en transportvirksomheds køretøjer for at udpege denne virksomhed, har fornødent særpræg, at disse tegn adskiller sig væsentligt fra normen eller sædvanen i den berørte erhvervssektor.
På denne baggrund har Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (appeldomstolen for Svealand, appeldomstol i patent- og handelsretlige sager, Stockholm, Sverige) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
»1)
Skal artikel 4, stk. 1, litra b), i direktiv 2015/2436 fortolkes således, at det – ved en ansøgning om registrering af et varemærke, der kendetegner tjenesteydelser, og hvor ansøgningen vedrører et tegn placeret i en særlig position, der dækker store dele af de fysiske genstande, som anvendes for at levere tjenesteydelserne – skal efterprøves, om varemærket ikke er uafhængigt af genstandenes udseende?
2)
Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende, er det da nødvendigt for, at varemærket kan anses for at have særpræg, at det adskiller sig væsentligt fra normen eller sædvanen i den berørte erhvervssektor?«
Om de præjudicielle spørgsmål
Det skal indledningsvis bemærkes, at hvad angår en afvisning fra registrering af et varemærke er datoen for ansøgningen om registrering af dette varemærke afgørende for bestemmelsen af den anvendelige materielle ret (jf. analogt dom af 29.1.2020, Sky m.fl.,
C-371/18
,
EU:C:2020:45
, præmis
).
Eftersom de i hovedsagen omhandlede registreringsansøgninger blev indgivet den 23. november 2016, dvs. på en dato, hvor fristen for gennemførelsen af direktiv 2015/2436 endnu ikke var udløbet, eller hvor direktiv 2008/95 endnu ikke var ophævet, er det bestemmelserne i direktiv 2008/95 og ikke bestemmelserne i direktiv 2015/2436, som finder anvendelse på tvisten i hovedsagen.
Det skal endvidere fremhæves, at selv om de motiver i farver, som er omfattet af de i hovedsagen omhandlede registreringsansøgninger, skal placeres på en bestemt måde på store dele af de genstande, som anvendes til at levere transporttjenesteydelserne, har sagsøgeren i hovedsagen udtrykkeligt angivet, at formen på disse genstande ikke som sådan er omfattet af ansøgningerne.
Følgelig skal det lægges til grund, at den forelæggende ret med disse to spørgsmål, som skal behandles samlet, nærmere bestemt ønsker oplyst, om artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at det fornødne særpræg ved et tegn bestående af motiver i farver, der søges registreret som varemærke for en tjenesteydelse, og som udelukkende og systematisk skal placeres på en bestemt måde på store dele af genstande, der anvendes til at levere den pågældende tjenesteydelse, skal vurderes i relation til disse genstande, idet det skal undersøges, om dette tegn adskiller sig væsentligt fra normen eller sædvanen i den berørte erhvervssektor.
I denne forbindelse bemærkes, at det følger af Domstolens faste praksis, at et varemærkes grundlæggende funktion er at garantere oprindelsen af den omhandlede vare eller tjenesteydelse over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse (dom af 12.6.2019, Hansson,
C-705/17
,
EU:C:2019:481
, præmis
). Spørgsmålet om, hvorvidt et varemærke har fornødent særpræg som omhandlet i artikel 3 i direktiv 2008/95, skal bedømmes dels i forhold til de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering, dels i forhold til opfattelsen af varemærket hos den relevante kundekreds, der består af en almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet gennemsnitsforbruger af de pågældende varer eller tjenesteydelser (jf. i denne retning dom af 12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland,
C-363/99
,
EU:C:2004:86
, præmis
, og af 12.9.2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?),
C-541/18
,
EU:C:2019:725
, præmis
).
Ved vurderingen af, om et tegn har fornødent særpræg som omhandlet i artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95, skal den kompetente myndighed desuden foretage en konkret undersøgelse, idet den skal tage hensyn til alle relevante omstændigheder i det pågældende tilfælde, herunder i givet fald den brug, der er gjort af dette tegn (jf. i denne retning dom af 27.3.2019, Hartwall,
C-578/17
,
EU:C:2019:261
, præmis
og den deri nævnte retspraksis).
Når en varemærkeansøgning, som det er tilfældet i hovedsagen, vedrører et tegn, der udelukkende og systematisk skal placeres i en særlig position, der dækker store dele af fysiske genstande, som anvendes for at levere tjenesteydelser, skal vurderingen af, om dette tegn har fornødent særpræg, ikke foretages uafhængigt af den relevante kundekreds’ opfattelse af tegnets placering på disse genstande.
Selv om de genstande, der anvendes til leveringen af tjenesteydelsen, ikke er genstand for varemærkeansøgningen, opfatter den relevante kundekreds ikke desto mindre de farvelagte motiver, som dette tegn er sammensat af, som værende placeret på genstande, der som de eneste tjener til at understøtte de pågældende tegn.
Det følger heraf, at vurderingen af det fornødne særpræg ved et tegn bestående af motiver i farve, der udelukkende og systematisk skal placeres på genstande, som anvendes til at levere tjenesteydelser, bl.a. skal foretages under hensyntagen til denne opfattelse.
I den foreliggende sag tilkommer det den forelæggende ret i forbindelse med dens konkrete helhedsanalyse af sagen at afgøre, om farvekombinationernes systematiske disponering, således som beskrevet i registreringsansøgningerne, kan tilføre de omhandlede tegn et iboende fornødent særpræg (jf. analogt dom af 27.3.2019, Hartwall,
C-578/17
,
EU:C:2019:261
, præmis
). Denne betingelse skal anses for opfyldt, såfremt det af denne analyse fremgår, at de farvekombinationer, der er anbragt på sagsøgeren i hovedsagens transportkøretøjer, gør det muligt for gennemsnitsforbrugeren uden risiko for forveksling at adskille denne virksomheds transporttjenesteydelser fra de ydelser, der udbydes af andre virksomheder.
Selv om det viser sig, at de pågældende farvekombinationer ikke har et iboende særpræg i forhold til de omhandlede tjenesteydelser, er dette ikke til hinder for, at de som følge af den brug, der er gjort deraf, har opnået fornødent særpræg.
I forbindelse med denne analyse er det ikke nødvendigt at undersøge, om de tegn, hvorom der er ansøgt om varemærkeregistrering, adskiller sig væsentligt fra normen eller sædvanen i den berørte erhvervssektor.
Som det fremgår af Domstolens faste praksis, finder bedømmelseskriteriet om, hvorvidt der foreligger en væsentlig afvigelse mellem normen eller sædvanen i den pågældende erhvervssektor, nemlig anvendelse i tilfælde, hvor tegnet består af selve udseendet på den vare, for hvilken der er ansøgt om registrering som varemærke, idet gennemsnitsforbrugeren ikke er vant til at udlede varers oprindelse af deres form eller af emballagens form uden nogen grafisk eller tekstmæssig bestanddel (jf. i denne retning dom af 29.4.2004, Henkel mod KHIM,
C-456/01 P og C-457/01 P
,
EU:C:2004:258
præmis 39, af 22.6.2006, Storck mod KHIM,
C-25/05 P
,
EU:C:2006:422
, præmis
-
, og af 7.5.2015, Voss of Norway mod KHIM,
C-445/13 P
,
EU:C:2015:303
, præmis
og
).
Dette bedømmelseskriterium finder ligeledes anvendelse, når tegnet består af gengivelsen af indretningen af et fysisk rum, hvori de tjenesteydelser, som er omfattet af varemærkeansøgningen, leveres (jf. i denne retning dom af 10.7.2014, Apple,
C-421/13
,
EU:C:2014:2070
, præmis
).
Denne situation gør sig imidlertid ikke gældende i en situation, hvor de omhandlede tegn som i den foreliggende sag består af grafiske bestanddele, der skal placeres på genstande, der anvendes til at levere de tjenesteydelser, der er omfattet af registreringsansøgningen.
Det skal i denne forbindelse bemærkes, at selv om de genstande, der anvendes til levering af de i hovedsagen omhandlede tjenesteydelser, dvs. transportkøretøjerne, er gengivet med stiplede linjer i registreringsansøgningerne for at angive såvel de steder, hvor de ansøgte varemærker skal placeres, som konturerne heraf, er de tegn, hvorom der blev ansøgt om varemærkeregistrering, ikke sammenfaldende med disse genstandes form eller emballage, og de har heller ikke til formål at gengive det fysiske rum, hvori tjenesteydelserne leveres. Disse tegn består nemlig af farvekombinationer, der placeres systematisk, og som er rumligt begrænsede. Registreringsansøgningerne vedrører således præcise grafiske bestanddele, der i modsætning til de tegn, der er omhandlet i den retspraksis, der er henvist til i nærværende doms præmis 40 og 41, ikke har til formål at gengive en genstand eller et sted til levering af tjenesteydelser gennem en gengivelse af dets linjer og konturer.
Henset til det ovenstående skal de forelagte spørgsmål besvares med, at artikel 3, stk. 1, litra b), i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at det fornødne særpræg ved et tegn bestående af motiver i farver, der søges registreret som varemærke for en tjenesteydelse, og som udelukkende og systematisk skal placeres på en bestemt måde på store dele af genstande, der anvendes til at levere den pågældende tjenesteydelse, skal vurderes under hensyntagen til den relevante kundekreds’ opfattelse af det pågældende tegns placering på disse genstande, uden at det er fornødent at undersøge, om dette tegn adskiller sig væsentligt fra normen eller sædvanen i den berørte erhvervssektor.
Sagsomkostninger
Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra de nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Tiende Afdeling) for ret:

Artikel 3, stk. 1, litra b), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at det fornødne særpræg ved et tegn bestående af motiver i farver, der søges registreret som varemærke for en tjenesteydelse, og som udelukkende og systematisk skal placeres på en bestemt måde på store dele af genstande, der anvendes til at levere den pågældende tjenesteydelse, skal vurderes under hensyntagen til den relevante kundekreds’ opfattelse af det pågældende tegns placering på disse genstande, uden at det er fornødent at undersøge, om dette tegn adskiller sig væsentligt fra normen eller sædvanen i den berørte erhvervssektor.

Underskrifter
(
*1
) – Processprog: svensk.