CELEX: 62017TJ0007
EU-varumärke
Invändningsförfarande
Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket MINERAL MAGIC
Äldre ordmärke MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER
Relativt registreringshinder
Artikel 8.3 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 8.3 i förordning (EU) nr 2017/1001)

Bakgrund till tvisten
Den 18 september 2013 ingav klaganden John Mills Ltd en ansökan om registrering av EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i enlighet med rådets förordning nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (
EUT L 78, 2009, s. 1
), i ändrad lydelse (ersatt av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (
EUT L 154, 2017, s. 1
)).
Det sökta varumärket utgörs av nedanstående ordkännetecken:
MINERAL MAGIC
De varor som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 3 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”Hårlotioner – Produkter för slipning – Tvål – Parfymerivaror – Flyktiga oljor – Kosmetika – Varor för rengöring och vård av huden, hårbottnen och håret – Deodoranter för personligt bruk (parfym)”
Ansökan om EU-varumärke offentliggjordes i
Bulletinen för gemenskapsvarumärken
2014/14 av den 23 januari 2014.
Intervenienten, Jerome Alexander Consulting Corp., framställde den 23 april 2015, med stöd av artikel 41 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 46 i förordning nr 2017/1001), en invändning mot registrering av det sökta varumärket för de varor som anges ovan i punkt 3.
Invändningen grundade sig på följande äldre varumärken:
–
Det amerikanska ordmärket MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER nr 4274584 för följande varor ”Ansiktspuder innehållande mineraler”
–
Det amerikanska oregistrerade ordmärket MAGIC MINERALS för följande varor: ”Kosmetika”.
Till stöd för invändningen åberopades det registreringshinder som avses i artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 8.3 i förordning nr 2017/1001).
Invändningsenheten avslog invändningen genom beslut av den 18 augusti 2015.
Intervenienten överklagade invändningsenhetens beslut till EUIPO den 15 oktober 2015 med stöd av artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009 (nu artiklarna 66–71 i förordning 2017/1001).
Genom beslut av den 5 oktober 2016 (nedan kallat det överklagade beslutet), ogiltigförklarade EUIPO:s överklagandenämnd invändningsenhetens beslut och avslog ansökan om registrering av det sökta varumärket på grundval av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009.
Överklagandenämnden konstaterade för det första att intervenienten avstod från att grunda sin invändning på det amerikanska oregistrerade varumärket MAGIC MINERALS och därmed begränsade sig till att åberopa det amerikanska ordmärket MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER.
För det andra angav överklagandenämnden syftet med artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 – att förhindra att varumärkesinnehavarens ombud gör intrång i ett varumärke – och de villkor som enligt överklagandenämnden ska vara uppfyllda för att en invändning på grundval av denna bestämmelse ska bifallas, nämligen att invändaren ska vara innehavare av det äldre varumärket, den som ansöker om varumärket ska vara eller ha varit ombud eller företrädare för den ovannämnde innehavaren, ansökan ska ha lämnats in i ombudets eller företrädarens namn utan innehavarens medgivande och utan att det finns legitima skäl som kan motivera ombudets eller företrädarens agerande och begäran ska avse identiska eller liknande kännetecken och varor som är identiska eller av liknande slag.
För det tredje undersökte överklagandenämnden konkret huruvida kriterierna var uppfyllda för att bifalla en invändning på grundval av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009. Vad för det första gäller huruvida ett förhållande huvudman/ombud förelåg, betonade överklagandenämnden att orden ”ombud” och ”företrädare” bör tolkas i vid mening. I förevarande fall fastställde överklagandenämnden att klaganden enligt avtalet om fördelning mellan parterna åtagit sig att distribuera intervenientens varor inom unionen. Överklagandenämnden angav vidare att bestämmelser om avtalets exklusiva karaktär, en konkurrensklausul och bestämmelser om intervenientens immateriella rättigheter återfanns i avtalet. Den fann att den bevisning – det vill säga beställningssedlar varav en innehöll ett datum som med två månader föregick dagen för ingivande av ansökan om registrering av det sökta varumärket – som intervenienten förebringat, påvisar ett betydande affärsförhållande som övergår normala förhållanden mellan en leverantör och en distributör. Överklagandenämnden konstaterade därmed att ett verkligt, faktiskt och hållbart förhållande förelåg, som gav upphov till en allmän skyldighet till förtroende och lojalitet vid tidpunkten för ansökan om registrering av det sökta varumärket, samt att klaganden var ett ombud i den mening som avses i artikel 8.3 i förordning nr 207/2009.
För det fjärde betonade överklagandenämnden att artikel 8.3 i förordning nr 207/2009, förutom i fall då varorna eller tjänsterna var identiska, avsåg fall då de var av liknande slag. Den angav att i förevarande fall var de varor som omfattades av de motstående kännetecknen identiska – ”kosmetika”, som omfattas av det sökta varumärket inbegriper ”ansiktspuder innehållande mineraler”, som omfattas av det äldre varumärket – eller av liknande slag, eftersom de andra varorna som omfattas av det sökta varumärket har samband med de varor som omfattas av det äldre varumärket, eftersom de kan bestå av samma beståndsdelar, ofta tillverkas av samma företag och erbjuds tillsammans i kemikalieaffärer och i samma gångar hos detaljhandlare.
Överklagandenämnden ansåg att kännetecknen liknade varandra. Den påpekade först och främst den slående likheten mellan de två första ordelementen (”magic” och ”minerals”) i det äldre varumärket och ordelementen i det sökta varumärket. Den betonade därefter att omsättningskretsen kan uppfatta det äldre varumärket som ett kännetecken som består av två delar; delen ”by jerome alexander” uppfattas som en identifiering av moderbolaget, det vill säga den enhet som ansvarar för varan, och delen ”magic minerals” uppfattas förmodligen som en identifiering av själva varan eller varusortimentet. Överklagandenämnden ansåg slutligen att den omständigheten att United States patent and trademark office (USPTO) (Förenta staternas patent- och varumärkeskontor) inte hade invänt mot registrering av varumärket MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, trots att varumärket MINERAL MAGIC COSMETICS förelåg, inte innebar att det inte förelåg någon risk för förväxling mellan dem. Den angav nämligen att innehavaren av varumärket MINERAL MAGIC COSMETICS borde ha gjort en invändning i det avseendet. Mot bakgrund av samtliga dessa överväganden biföll överklagandenämnden den invändning som grundade sig på artikel 8.3 i förordning nr 207/2009.
Förfarandet och parternas yrkanden
Sökanden har yrkat att tribunalen ska
–
ogiltigförklara det överklagade beslutet,
–
förplikta EUIPO och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.
EUIPO har yrkat att tribunalen ska
–
ogilla sökandens talan i dess helhet,
–
förplikta klaganden att ersätta EUIPO:s rättegångskostnader.
Intervenienten har yrkat att tribunalen ska
–
ogilla sökandens talan i dess helhet,
–
fastställa det överklagade beslutet, och
–
förplikta sökanden att bära sina rättegångskostnader och ersätta intervenientens och EUIPO:s rättegångskostnader.
Rättslig bedömning
Till stöd för sitt överklagande har klaganden i huvudsak åberopat en enda grund, avseende åsidosättande av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009. Den grunden sönderfaller i tre delgrunder. Den första delgrunden avser att överklagandenämnden felaktigt fastställde att klaganden var ett ombud eller en företrädare, i den mening som avses i den bestämmelsen, för innehavaren av det äldre varumärket. I den andra delgrunden görs gällande att överklagandenämnden gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att finna att artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 var tillämplig även om de motstående kännetecknen endast liknade varandra, men inte var identiska. Den tredje delgrunden bygger på att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den slog fast att den ovannämnda bestämmelsen var tillämplig, trots att de varor som omfattas av det äldre varumärket inte var identiska med de varor som omfattas av det sökta varumärket.
Tribunalen finner det lämpligt att först pröva den andra delgrunden, avseende felaktig tillämpning av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 beträffande kännetecken som liknar varandra.
Klaganden har gjort gällande att överklagandenämnden gjorde en felaktig bedömning när den fann att det var tillräckligt att det äldre varumärket endast liknade, men inte var identiskt med, det sökta varumärket, för att artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 skulle kunna åberopas. Klaganden har även anfört att överklagandenämnden felaktigt tog hänsyn till omsättningskretsen i unionen, medan den omsättningskrets som berörs av det äldre amerikanska ordmärket är den amerikanska.
EUIPO har med stöd av intervenienten bestritt klagandens argument. EUIPO anser att en strikt bokstavlig tolkning av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 innebär att den bestämmelsen kan tillämpas endast om kännetecknen är identiska och skulle leda till att den bestämmelsen blir verkningslös. EUIPO anser att den som ansökt om registrering av varumärket skulle kunna undandra sig att den bestämmelsen tillämpas genom att göra en lätt ändring av det äldre varumärket och att den situationen allvarligt skulle skada intressena hos innehavaren av det äldre varumärket. EUIPO anser att om varumärket registrerats trots likheterna mellan de båda kännetecknen, skulle den som ansökt om det omstridda varumärket ha möjlighet att förhindra senare registreringar och den ursprunglige innehavarens användning av det äldre varumärket. Syftet med den ovannämnda bestämmelsen är emellertid att förhindra intrång i ett varumärke av en varumärkesinnehavare eller dennes ombud, eftersom ombudet kan utnyttja de kunskaper och erfarenheter som vunnits under affärsförbindelsen och därmed dra otillbörlig fördel av innehavarens insatser och investeringar. Enligt EUIPO bör den bestämmelsen ges en nyanserad tolkning för att effektivt skydda den legitime innehavaren mot otillbörliga affärsmetoder från dennes företrädare, genom att utöka bestämmelsens tillämpning utöver det strikt identiska. Jämförelsen av kännetecknen enligt artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 (nu artikel 8.1 b i förordning nr 2017/1001) och 8.3 i den förordningen är inte nödvändigtvis densamma. EUIPO har gjort gällande att jämförelsen mellan kännetecknen enligt artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 koncentreras till intressena hos innehavaren av det äldre varumärket. I förevarande fall tillämpade överklagandenämnden inte det likhetskriterium som kan hänföras till artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, utan granskade, beroende på den specifika typen av kännetecken, huruvida dessa kunde anses ”huvudsakligen” likna varandra, så att det skulle skada varumärkesinnehavarens legitima intressen och klaganden skulle kunna dra otillbörlig fördel av sina förbindelser med innehavaren. Med beaktande av den specifika karaktären hos de aktuella kännetecknen ska artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 i förevarande mål därför tillämpas utöver identiska kännetecken.
Tribunalen erinrar om att enligt artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 [får,] ”[e]fter invändning från varumärkesinnehavaren … ett varumärke inte registreras när ett ombud eller en företrädare för varumärkesinnehavaren ansöker om registrering av detta i sitt eget namn utan innehavarens medgivande”.
I den bestämmelsen nämns således inte uttryckligen något villkor om att innehavarens varumärke och det varumärke för vilket ombudet eller företrädaren ansöker om registrering ska vara identiska eller likna varandra.
Artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 ska emellertid förstås så, att den syftar till att förhindra att innehavarens ombud eller företrädare gör intrång i dennes varumärke. Ombud och företrädare kan nämligen utnyttja de kunskaper och erfarenheter som vunnits under affärsförbindelsen med varumärkesinnehavaren och därmed dra otillbörlig fördel av innehavarens insatser och investeringar (se, för ett liknande resonemang, dom av den 29 november 2012, Adamowski/harmoniseringskontoret – Fagumit (FAGUMIT),
T‑537/10 och T‑538/10
,
EU:T:2012:634
, punkt
). Enligt den bestämmelsen krävs således att det finns ett direkt samband mellan innehavarens varumärke och det varumärke för vilket ett ombud eller en företrädare har ansökt om registrering i eget namn. Ett sådant samband är tänkbart endast om de aktuella varumärkena överensstämmer.
I den meningen innehåller förarbetena till förordningen om gemenskapsvarumärken användbar information om lagstiftarens avsikt och går i den tolkningsriktningen att det äldre varumärket och det sökta varumärket ska vara identiska – och inte endast likna varandra – för att artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 ska vara tillämplig.
Såsom klaganden har påpekat, avsåg unionslagstiftaren inledningsvis, i det preliminära förslaget till förordning om gemenskapsvarumärken, att den aktuella bestämmelsen även skulle kunna tillämpas om kännetecknen liknar varandra. Denna möjlighet infördes dock inte i den slutliga versionen av artikel 8.3 i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (
EGT L 11, 1994, s. 1
).
Dokument nr 11035/82 från Europeiska unionens råd av den 1 december 1982 innehåller på samma sätt en sammanfattning av slutsatserna från arbetsgruppen i rådet för förordningen om gemenskapsvarumärken. Arbetsgruppen angav uttryckligen att den inte hade antagit förslaget från en delegation att denna bestämmelse skulle tillämpas även i fråga om ”liknande” varumärken för varor som ”liknar” varandra.
I sitt svar på tribunalens skriftliga fråga har EUIPO hävdat dels att det utdraget ur förarbetena endast kan tolkas så, att rådet helt enkelt hade vägrat att ”i positiva ordalag” fastställa att den aktuella bestämmelsen ska tillämpas när varumärkena är identiska eller liknar varandra, och dels att det utdraget bör ses mot bakgrund av att Europeiska kommissionen i det preliminära förslaget till förordning hade föreslagit att använda uttrycket ”identiska eller liknande”. Dessa argument kan inte godtas.
Att lagstiftaren två gånger avstått från att uttryckligen ange att bestämmelsen bör tillämpas även om varumärken liknar varandra – den första, genom att ändra det preliminära förslaget till förordning på den punkten, och den andra, genom att uttryckligen avslå en begäran från en delegation – utvisar tillräckligt lagstiftarens avsikt i detta avseende.
För det andra framgår det av formuleringen i dokument nr 11035/82 att det är den aktuella delegationens förslag som sådant, vilket syftar till att denna bestämmelse även skulle tillämpas på liknande varumärken, som avslogs och inte, tvärtemot vad EUIPO låtit förstå, det enda förslaget att orden ”identiska eller av liknande slag” skulle anges i den bestämmelsen.
I samma dokument nr 11035/82, framhöll arbetsgruppen att den hade godtagit att den bestämmelsen tolkas så, att den tillämpas internationellt i den mening som avses i artikel 6f i Pariskonventionen för industriellt rättsskydd av den 20 mars 1883, med ändringar och tillägg.
Unionen är part i avtalet om handelsrelaterade aspekter av immaterialrätter (TRIPS) av den 15 april 1994 (
EGT L 336, 1994, s. 214
), som utgör bilaga 1 C till avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO) (
EGT L 336, 1994, s. 3
). I artikel 2 i det avtalet hänvisas till flera materiella bestämmelser i Pariskonventionen, däribland artikel 6f. Som EUIPO betonade i sitt svar på tribunalens fråga, är tribunalen skyldig att i möjligaste mån tolka artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 mot bakgrund av det avtalets text och syfte (se, för ett liknande resonemang, dom av den 16 november 2004, Anheuser-Busch,
C‑245/02
,
EU:C:2004:717
, punkt
) och därmed artikel 6f i Pariskonventionen.
I den artikeln föreskrivs att, om ett ombud eller en företrädare för varumärkesinnehavaren i ett av länderna i Unionen för industriellt rättsskydd, utan innehavarens medgivande ansöker om registrering av ”detta” varumärke i eget namn i ett eller flera av dessa länder, har innehavaren rätt att motsätta sig den sökta registreringen. Denna bestämmelse kan, såsom den är formulerad, inte tolkas på annat sätt än att innehavarens varumärke och det som ombudet eller företrädaren har ingett är desamma. Den engelska versionen av den bestämmelsen kan även förstås så, att innehavarens varumärke och det som ombudet eller företrädaren har ingett måste vara identiska. I den versionen hänvisas till innehavaren ”av ett” varumärke (”the proprietor of a mark”) och därefter nämns registrering av ”varumärket”(”the registration of the mark), det sistnämnda kan inte förstås på annat sätt än innehavarens registrering.
Med beaktande av att lydelsen i artikel 6f är entydig, kan EUIPO inte lägga konventionens förarbeten till grund för att den artikeln även bör tolkas så, att den avser situationer där kännetecknen endast liknar varandra.
För det fjärde har EUIPO försökt att hämta stöd i uttrycket ”identiskt med eller liknar” i artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009 och i att sådana uttryck saknas i punkt 3 i den bestämmelsen, för att hävda att dess tillämpningsområde inte är begränsat till då de aktuella varumärkena är strikt identiska. Att de uttrycken saknas bör snarast förstås så, att lagstiftaren ansåg att det var uppenbart att den bestämmelsen avsåg de fall då det varumärke som ombudet sökt registrerat är innehavarens varumärke och därför per definition identiskt, varför han ansåg att det var onödigt att precisera det.
Det följer av det ovan anförda att enligt unionslagstiftarens mening kan artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 tillämpas endast om innehavarens varumärke och det som har sökts registrerat av dennes ombud eller företrädare är identiska och inte endast liknar varandra.
I detta sammanhang är det lämpligt att erinra om att i fråga om den nivå som krävs för att det ska kunna anses att kännetecknen är identiska, framgår det av rättspraxis att ett kännetecken är identiskt med ett annat när det utan ändringar eller tillägg efterbildar samtliga beståndsdelar i detta eller när det, sett i sin helhet, innehåller så obetydliga skillnader att de kan gå en genomsnittskonsument obemärkt förbi, eftersom denne endast sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan kännetecknen, utan måste förlita sig på en oklar minnesbild (dom av den 3 december 2015, TrekStor mot harmoniseringskontoret – Scanlab (iDrive),
T‑105/14
, ej publicerad,
EU:T:2015:924
, punkt
).
På samma sätt ska det betonas att frågan om identitet mellan kännetecken mer indirekt har prövats i samband med bedömningen av verkligt bruk av ett varumärke. I artikel 15 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 18 i förordning nr 2017/1001) föreskrivs att användning av varumärket i en annan form än den som registrerats också utgör användning, eftersom skillnaderna inte förändrar varumärkets särskiljningsförmåga, oavsett om varumärket är registrerat i innehavarens namn i den form som använts. Syftet med denna bestämmelse är att göra det möjligt för innehavaren att göra ändringar i kännetecknet som, utan att ändra särskiljningsförmågan, gör det möjligt att bättre kunna anpassa det till kommersiella krav och till de krav som marknadsföringen av de aktuella varorna eller tjänsterna ställer. Skillnaden måste emellertid ligga i betydelselösa beståndsdelar och kännetecknen, såsom de används och såsom de har registrerats, ska i sin helhet vara likvärdiga (se, för ett liknande resonemang, dom av den 23 februari 2006, Il Ponte Finanziaria mot harmoniseringskontoret – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE),
T‑194/03
,
EU:T:2006:65
, punkt
).
Det ska därför slås fast huruvida de motstående kännetecknen är identiska i den mening som avses i domen av den 3 december 2015, iDrive (
T‑105/14
, ej publicerad,
EU:T:2015:924
), som anförts ovan i punkt 38, på grundval av de kriterier som fastställts i domen av den 23 februari 2006, BAINBRIDGE (
T‑194/03
,
EU:T:2006:65
), som anförts ovan i punkt 39.
I detta hänseende framgår det av punkt 33 i det överklagade beslutet att överklagandenämnden fann att det sökta varumärket skiljer sig från det äldre varumärket, eftersom orden ”mineral” och ”magic” har bytt plats och det sökta varumärket inte innehåller bokstaven ”s” eller uttrycket ”by Alexander Jerome” samt att de motstående kännetecknen, på grundval av detta ska anses likna varandra. Tribunalen delar den bedömningen. Det är nämligen uppenbart att de motstående kännetecknen i förevarande fall inte är identiska, vilket samtliga parter för övrigt har bekräftat i sina inlagor. Att kännetecknen inte är identiska framgår för övrigt med så uppenbar styrka att det gör sig gällande oberoende av skillnader som kan föreligga i genomsnittskonsumenters uppfattning beroende på var de är bosatta.
Eftersom de motstående kännetecknen inte är identiska, ska det konstateras att överklagandenämnden gjorde en oriktig bedömning när den fann att den kunde lägga artikel 8.3 i förordning nr 207/2009 till grund för att avslå ansökan om registrering av det sökta varumärket.
Med beaktande av vad som ovan anförts och utan att det är nödvändigt att pröva den första och den tredje delgrunden, ska talan bifallas på den enda grunden, avseende åsidosättande av artikel 8.3 i förordning nr 207/2009, och följaktligen ogiltigförklara det överklagade beslutet.
Rättegångskostnader
Enligt artikel 134.1 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Enligt artikel 134.2 i rättegångsreglerna ska tribunalen besluta om fördelningen av rättegångskostnaderna om det finns flera tappande rättegångsdeltagare.
Eftersom EUIPO och intervenienten har tappat målet, ska de, förutom att bära sina rättegångskostnader, förpliktas att ersätta vardera hälften av sökandens rättegångskostnader.

Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (andra avdelningen)
följande:

1)
Det beslut som meddelades av första överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 5 oktober 2016 (ärende R 2087/2015–1) ogiltigförklaras.

2)
EUIPO ska bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av de kostnader som uppkommit för John Mills Ltd

3)
Jerome Alexander Consulting Corp. ska bära sina rättegångskostnader och ersätta hälften av de kostnader som uppkommit för John Mills Ltd

Prek
Buttigieg
Berke
Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 15 oktober 2018.
Underskrifter
(
*1
)	Rättegångsspråk: engelska.