CELEX: 62016TJ0132
Marque de l’Union européenne
Procédure de nullité
Marque de l’Union européenne verbale VENMO
Mauvaise foi
Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009

En 2007, l’intervenante, Hub Culture Ltd, a créé une monnaie sociale numérique virtuelle, appelée « ven », qui peut être échangée et négociée sur Internet et dans des installations appelées « Pavillons » gérées par l’intervenante.
Le 6 juillet 2007, l’intervenante a déposé auprès du United States Patent and Trademark Office (USPTO, Office des brevets et des marques des États-Unis) une demande d’enregistrement du signe VEN en tant que marque verbale américaine pour des services financiers relevant de la classe 36. Le 28 avril 2009, la marque a été enregistrée sous le numéro 3613111.
Le 9 avril 2009, une société dénommée Venmo Inc., enregistrée au Delaware (États-Unis), a été constituée. Cette société fournit aux États‑Unis, sous la marque non enregistrée VENMO, des services de paiement en ligne permettant principalement aux particuliers de réaliser des transactions entre eux.
Le 8 juin 2010, les représentants légaux de l’intervenante ont écrit à Venmo pour lui faire part de leur inquiétude quant à l’utilisation de la marque VENMO par cette dernière aux États-Unis, prétendument susceptible d’entraîner une confusion avec les droits américains antérieurs de l’intervenante sur la marque VEN. La lettre proposait de rechercher des solutions commerciales pour résoudre cette question.
Le 7 octobre 2010, l’intervenante a enregistré le nom de domaine « venmoney.net ».
Le 25  octobre 2010, en l’absence de réponse au courrier du 8 juin 2010, les représentants légaux de l’intervenante ont adressé à Venmo une lettre de suivi, répétant essentiellement le grief relatif à la confusion provoquée par l’usage de la marque VENMO et réitérant la proposition de rechercher des solutions commerciales pour répondre à cette question.
Au début du mois de novembre 2010, les représentants de Venmo et de l’intervenante se sont rencontrés lors d’une réunion organisée à Philadelphie (États-Unis).
Le 9 novembre 2010, l’intervenante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal VENMO.
Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9 et 36 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
–        classe 9 : « Logiciels, micrologiciels et programmes ; logiciels et programmes informatiques pour la transmission et le codage de courriers électroniques et les communications électroniques ; devises virtuelles ; jetons sous forme numérique ; timbres numériques à valeur monétaire ; logiciels et programmes informatiques pour fourniture de systèmes de courriers et communications électroniques, utilisant un système de vérification et renouvellement de monnaie virtuelle, coupons de valeur ou estampilles numériques de valeurs monétaires, sur réception de ces courriers ou communications électroniques ; logiciels et programmes informatiques pour le développement et l’administration de programmes de primes et de stimulations et de plans promotionnels ; logiciels et programmes informatiques pour facilitation de transactions de commerce électronique, y compris réception de demandes de paiement et transfert de monnaie virtuelle, coupons de valeur ou estampilles numériques de valeurs monétaires » ;
–        classe 36 : « Émission et rachat de jetons de valeur, avantages et stimulants ; émission et rachat de coupons de valeur, bénéfices et incitants sous forme de monnaie virtuelle, coupons de valeur ou estampilles virtuelles de valeurs monétaires ; transfert électronique sécurisé de monnaie virtuelle, coupons de valeur ou estampilles numériques de valeurs monétaires ; services de compensation et paiement relatifs à la vente et au rachat de monnaie virtuelle, coupons de valeur et estampilles numériques de valeurs monétaires ; négociation de monnaie virtuelle, coupons de valeur et estampilles numériques de valeurs monétaires ; courtage de monnaie virtuelle, coupons de valeur et estampilles numériques de valeurs monétaires ; transactions financières de petite valeur pour services de commerce électronique ; services de micropaiements ; services de conseils, d’assistance et d’information relatifs à tous les services précités ».
Le 8 décembre 2010, le représentant légal de Venmo a écrit aux représentants légaux de l’intervenante pour leur indiquer, d’une part, que, à ce stade, Venmo ne souhaitait pas s’engager dans un partenariat ou une entreprise commerciale avec l’intervenante et qu’elle cherchait non pas à avoir des opérations globales, mais plutôt à cantonner la prestation de ses services à certaines villes des États-Unis, et, d’autre part, qu’elle était disposée à poursuivre les discussions en 2011, après la conclusion, par les parties, d’un accord mutuel de confidentialité. Ce représentant légal a également contesté les allégations de l’intervenante relatives au risque de confusion entre les signes VEN et VENMO.
Le 6 janvier 2011, les représentants légaux de l’intervenante ont répondu par une lettre dans laquelle ils ont constaté que Venmo n’était pas intéressée par un partenariat avec l’intervenante à ce stade et ont salué la proposition de Venmo de poursuivre les discussions en 2011. Cela étant, ils ont insisté sur l’existence d’un risque de confusion entre les deux signes et ont proposé, à titre de mesure temporaire, et jusqu’à ce qu’une coopération commerciale viable devienne possible entre les parties, de conclure un accord de licence à propos de l’usage de la marque VENMO par Venmo.
Le 26 avril 2011, le signe VENMO a été enregistré en tant que marque de l’Union européenne sous le numéro 9509357 (ci-après la « marque contestée »).
Le 27 juin 2013, l’ayant droit de la requérante, Braintree Payment Solutions LLC, qui détenait Venmo, a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque contestée pour tous les produits et services visés au point 10 ci-dessus. La demande en nullité était fondée sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Le 15 mai 2014, Braintree Payment Solutions LLC a fusionné avec Braintree, Inc., qui a elle-même été acquise ensuite par PayPal, Inc., avec laquelle elle a fusionné.
Par décision du 23 septembre 2014, la division d’annulation a déclaré la nullité de la marque contestée.
En premier lieu, elle a estimé que, eu égard aux faits précités et en dépit de l’absence de signature d’un contrat formel, une relation précontractuelle existait entre la requérante et l’intervenante, qui a créé un lien suffisamment étroit pour trouver loyal que l’intervenante ne dépose pas une demande de marque de l’Union européenne, telle que la marque contestée, sans en informer au préalable la requérante.
En second lieu, elle a relevé que l’intervenante avait demandé l’enregistrement de la marque contestée en tant que marque défensive ou « arme à braquer », ce qui ne serait pas conforme à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée.
Le 21 novembre 2014, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
Par décision du 12 janvier 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de la division d’annulation, estimant qu’aucun acte de mauvaise foi, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, n’avait été établi.
La chambre de recours a constaté que l’intervenante savait manifestement que la requérante utilisait la marque non enregistrée et la raison sociale VENMO aux États-Unis. Cependant, s’agissant de l’intention de l’intervenante au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, elle a conclu que la mauvaise foi de cette dernière ne pouvait pas être établie. Cette conclusion se fondait sur plusieurs motifs.
Premièrement, la chambre de recours a relevé que le dossier ne contenait aucun élément établissant que le signe de la requérante était utilisé depuis longtemps et jouissait d’une protection juridique en raison de son enregistrement ou du fait de sa notoriété ou d’une quelconque renommée. Le signe était le nom d’une société constituée en avril 2009, soit environ un an et sept mois avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, et n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne. En revanche, l’intervenante bénéficiait d’une protection de sa marque VEN aux États-Unis depuis 2007 et pouvait valablement s’inquiéter de l’utilisation du signe VENMO par la requérante, dans la mesure où une telle utilisation était susceptible d’engendrer une confusion aux États-Unis et dans l’Union européenne (si la requérante décidait un jour de développer ses activités commerciales dans l’Union européenne).
Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que l’enregistrement du signe VENMO pouvait être vu comme une trajectoire commerciale logique, dans la mesure où l’intervenante était titulaire de la marque VEN, utilisait « venmoney.net » en tant que nom de domaine Internet et craignait que VENMO puisse être perçu comme une abréviation du signe VEN MONEY. Selon la chambre de recours, il ne pouvait dès lors être exclu que l’intervenante aurait pu avoir un intérêt à préserver ses intérêts en consolidant ses marques VEN et en enregistrant le signe VENMO, susceptible d’être associé à l’expression VEN MONEY.
Troisièmement, la chambre de recours a observé que, après la rencontre organisée entre les parties début novembre 2010, la requérante avait déclaré, dans la lettre du 8 décembre 2010, qu’elle n’avait pas l’intention, à ce moment-là, d’étendre ses activités au territoire de l’Union européenne. La chambre de recours a considéré qu’il serait dès lors déraisonnable d’attendre de l’intervenante qu’elle s’abstienne perpétuellement de déposer la marque contestée et qu’elle s’expose au risque que n’importe quel autre opérateur sollicite une protection pour la marque VENMO, qu’elle percevait manifestement comme susceptible de porter atteinte à sa marque VEN. Une telle obligation ne saurait découler du devoir de loyauté résultant du contact pris entre les parties. Eu égard à l’absence de renommée particulière et d’enregistrement du signe VENMO, il serait excessif d’attendre de l’intervenante qu’elle s’abstienne de préserver ses droits dans l’Union européenne.
Quatrièmement, la chambre de recours a constaté que, si les éléments de preuve ne confirmaient pas l’intention de l’intervenante d’utiliser réellement la marque VENMO, ils ne permettaient pas non plus de tirer la conclusion contraire selon laquelle la marque avait été uniquement enregistrée pour exclure la requérante du marché. À cet égard, la chambre de recours a rappelé que, en vertu du système de la marque de l’Union européenne, les demandeurs n’étaient  pas tenus de faire usage de la marque immédiatement après l’enregistrement, mais jouissaient d’une période de grâce de cinq ans. Selon la chambre de recours, l’intervenante pourrait avoir eu un intérêt légitime à consolider les marques VEN et VENMO dans l’Union européenne et, même si l’une des raisons était d’empêcher les tiers d’utiliser le signe VENMO pour des services connexes, cela ne suffisait pas en soi pour conclure à l’existence d’une mauvaise foi, tant que la requérante avait clairement déclaré ne pas être intéressée actuellement par le marché européen. Elle a en outre estimé que, selon les éléments du dossier, l’intervenante n’avait pas tenté d’établir des associations avec l’activité commerciale de la requérante ou de tirer profit de sa renommée. Enfin, elle a indiqué que la situation aurait été différente si la demanderesse en nullité avait révélé ses projets d’internationalisation à l’intervenante ou si le signe VENMO avait joui d’une renommée particulière, que l’intervenante aurait alors tenté d’usurper, hypothèse qu’elle a écartée par la suite.

Conclusions des parties
La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
–        annuler la décision attaquée ;
–        condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
L'EUIPO et l'intervenante concluent à ce qu'il plaise au Tribunal :
–        rejeter le recours ;
–        condamner la requérante aux dépens.

En droit
Au soutien de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n
o
207/2009.
La requérante soutient, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a annulé la décision de la division d’annulation du 23 septembre 2014 au motif que la mauvaise foi de l’intervenante lors du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée n’avait pas été établie. D’une part, ce serait à tort que la chambre de recours s’est appuyée sur l’enregistrement, par l’intervenante, du nom de domaine « venmoney.net », l’usage du signe VEN MONEY, la lettre du 8 décembre 2010 et l’absence de renommée ou de détention de droits par la requérante. D’autre part, ce serait à tort que la chambre de recours a ignoré ou n’a pas accordé une importance appropriée aux autres éléments pertinents, notamment la chronologie des événements en l’espèce et le fait que le signe VENMO avait été créé et utilisé par la requérante et que l’intervenante n’avait jamais utilisé ce signe. En outre, le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée ne s’inscrirait dans aucune logique commerciale plausible.
L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que le régime d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne repose sur le principe du « premier déposant », inscrit à l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. En vertu de ce principe, un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne que pour autant qu’une marque antérieure n’y fasse pas obstacle, qu’il s’agisse d’une marque de l’Union européenne, d’une marque enregistrée dans un État membre ou par l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre ou encore d’une marque ayant fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans l’Union. En revanche, sans préjudice d’une éventuelle application de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009, la seule utilisation par un tiers d’une marque non enregistrée ne fait pas obstacle à ce qu’une marque identique ou similaire soit enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits ou des services identiques ou similaires arrêt du 14 février 2012, Peeters Landbouwmachines/OHMI – Fors MW (BIGAB), T‑33/11, EU:T:2012:77, point 16.
L’application de ce principe est nuancée, notamment, par l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en vertu duquel la nullité d’une marque de l’Union européenne doit être déclarée, sur demande présentée devant l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque (arrêt du 14 février 2012, BIGAB, T‑33/11, EU:T:2012:77, point 17).
À cet égard, il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière (arrêt du 14 février 2012, BIGAB, T‑33/11, EU:T:2012:77, point 17).
La notion de « mauvaise foi » visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation de l’Union [arrêt du 26 février 2015, Pangyrus/OHMI – RSVP Design (COLOURBLIND), T‑257/11, non publié, EU:T:2015:115, point 64].
Il découle de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 que le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur est celui du dépôt, par l’intéressé, de la demande d’enregistrement (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 35).
En outre, aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, il convient de prendre en considération tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne et, notamment, premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit ou service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (voir, en ce sens, arrêts du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, points 37 et 53, et du 27 juin 2013, Malaysia Dairy Industries, C‑320/12, EU:C:2013:435, points 36 et 37).
Au regard des termes « doit savoir », il convient de relever qu’une présomption de connaissance, par le demandeur, de l’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé peut résulter notamment d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée d’une telle utilisation. En effet, plus cette utilisation est ancienne, plus il est vraisemblable que le demandeur en aura eu connaissance au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 39).
Cependant, la circonstance que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise depuis longtemps un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé ne suffit pas, à elle seule, pour que soit établie l’existence de la mauvaise foi du demandeur (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 40).
Dès lors, aux fins d’apprécier l’existence de la mauvaise foi, il convient également de prendre en considération l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 41).
L’intention du demandeur au moment pertinent est un élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 42).
Ainsi, l’intention d’empêcher un tiers de commercialiser un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, point 43).
Tel est notamment le cas lorsqu’il s’avère, ultérieurement, que le demandeur a fait enregistrer en tant que marque de l’Union européenne un signe sans intention de l’utiliser, uniquement en vue d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, point 44).
En effet, dans un tel cas, la marque ne remplit pas sa fonction essentielle, consistant à garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service concerné, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 45).
De surcroît, il ressort de la formulation retenue dans l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), que les trois facteurs énumérés au point 36 ci-dessus ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur de marque au moment du dépôt de la demande (arrêt du 14 février 2012, BIGAB, T‑33/11, EU:T:2012:77, point 20).
Il y a donc lieu de considérer que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (arrêt du 26 février 2015, COLOURBLIND, T‑257/11, non publié, EU:T:2015:115, point 68).
En l’espèce, c’est donc à bon droit que la chambre de recours, après avoir relevé qu’il était constant que l’intervenante savait que Venmo utilisait un signe identique à la marque contestée, a examiné d’autres facteurs pertinents.
En effet, avant de déposer la demande d’enregistrement de la marque contestée, l’intervenante avait elle-même fait part à Venmo de son inquiétude quant à l’utilisation du signe VENMO et quant à un prétendu risque de confusion avec la marque antérieure de l’intervenante (voir lettres des 8 juin et 25 octobre 2010). Il est également constant que les représentants de l’intervenante ont rencontré ceux de Venmo pour discuter ce sujet (début du mois de novembre 2010).
Cependant, comme il ressort de la jurisprudence précitée, la circonstance que l’intervenante savait que Venmo utilisait un signe identique ne suffisait pas, à elle seule, pour que soit établie l’existence de la mauvaise foi de l’intervenante.
Dès lors, il était nécessaire d’examiner d’autres circonstances objectives afin de déterminer l’intention de l’intervenante au moment du dépôt de la demande d’enregistrement.
Or, force est de constater que l’analyse effectuée par la chambre de recours à cet égard ne repose pas sur l’ensemble des éléments pertinents, conformément à la jurisprudence, et est entachée de plusieurs erreurs.
En premier lieu, malgré ses constatations selon lesquelles l’intervenante savait manifestement, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, que Venmo utilisait un signe identique à la marque contestée et que l’intervenante n’avait pas utilisé ce signe avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, la chambre de recours a conclu que l’enregistrement, par l’intervenante, de la marque contestée pourrait s’inscrire dans une trajectoire commerciale logique. Cette conclusion était fondée notamment sur les enregistrements, aux États-Unis et au sein de l’Union européenne, de la marque VEN et sur l’utilisation du signe VEN MONEY et du nom de domaine « venmoney.net ».
Or, à l’exception de l’enregistrement du nom de domaine « venmoney.net », l’usage du signe VEN MONEY, en tant que tel ou comme partie intégrante dudit nom de domaine Internet, n’a pas été démontré. En effet, ainsi qu’il ressort de l’audience, rien ne permet de conclure que la photo, présentée par l’intervenante devant la chambre de recours pour étayer l’usage du signe VEN MONEY, avait été effectivement prise à Davos (Suisse) en 2013. À supposer même que tel ait été le cas, il s’agirait en tout état de cause d’un élément isolé, insuffisant pour démontrer un usage actif et sérieux du signe VEN MONEY. De surcroît, il convient de rappeler que le moment pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur est celui du dépôt de la demande d’enregistrement, en l’occurrence le 9 novembre 2010. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort également de l’audience, rien ne permet de conclure que les documents publicitaires que l’intervenante avait présentés devant la chambre de recours avaient été réellement utilisés dans les relations commerciales.
S’agissant du nom de domaine « venmoney.net », s’il est vrai que l’usage des noms de domaine uniquement à des fins de redirection vers d’autres sites est légitime, le fait que le site de l’intervenante se réduit à une simple redirection et qu’il a été enregistré peu avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée mérite également une attention particulière aux fins d’apprécier l’existence d’une éventuelle mauvaise foi de cette dernière au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée (voir, par analogie, arrêt du 3 juin 2010, Internetportal und Marketing, C‑569/08, EU:C:2010:311, point 52).
À cet égard, la chambre de recours a également constaté, sans analyse approfondie, que l’intervenante pouvait valablement s’inquiéter de l’utilisation du signe VENMO par la requérante, dans la mesure où une telle utilisation était susceptible d’engendrer une confusion dans l’esprit du public pertinent.
Or, ainsi que l’a soutenu la requérante à l’audience, sans être contredite par l’EUIPO, ni par l’intervenante, l’élément « mo » ne saurait être compris comme une abréviation naturelle du terme « money ».
En tout état de cause, à supposer même que l’usage sérieux du signe VEN MONEY soit démontré, en tant que tel ou comme partie intégrante du nom de domaine « venmoney.net », et que le signe VENMO puisse être perçu par le public pertinent comme une abréviation du signe VEN MONEY, ce fait ne suffirait pas à lui seul pour constater, en l’espèce, que l’enregistrement de la marque contestée s’inscrivait dans une logique commerciale plausible.
En effet, si l’intention de l’intervenante était de protéger sa marque VEN, il aurait été suffisant qu’elle demande, par exemple, l’enregistrement du signe VEN MONEY, qu’elle prétend également utiliser. Or, elle a choisi de faire enregistrer le signe VENMO qui n’avait fait l’objet d’aucune utilisation de sa part et était identique à celui utilisé par Venmo (voir, également, point 65 ci-après).
L’argument de l’intervenante selon lequel l’enregistrement du signe VEN MONEY (et du signe VEN CURRENCY ou VENCU) n’était pas nécessaire, car les enregistrements de sa marque VEN lui fournissaient une protection adéquate pour les deux premières marques précitées, et selon lequel elle n’avait connaissance d’aucune entreprise susceptible de commencer à utiliser l’une de ces marques à l’avenir ne saurait prospérer.
Premièrement, rien ne s’opposait, a priori, à l’enregistrement de ces signes. Deuxièmement, si l’intervenante soutient que la marque VEN la protège suffisamment contre l’éventuelle utilisation par un tiers du signe VEN MONEY et si, dans le même temps, elle fait valoir que le signe VENMO peut être perçu comme une abréviation de venmoney et qu’il engendre donc la confusion avec la marque VEN, cela implique que, selon la propre logique de l’intervenante, la marque VEN la protégerait également contre l’utilisation du signe VENMO, sans qu’il soit nécessaire de faire enregistrer ce dernier signe. Troisièmement, cette argumentation de l’intervenante pourrait, bien au contraire, témoigner de son intention d’empêcher l’entrée de la requérante sur le marché de l’Union européenne et d’empêcher la requérante de continuer à utiliser le signe VENMO.
De surcroît, le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée est intervenu dans un contexte de relations directes avec la requérante, dans le cadre desquelles l’intervenante, d’une part, contestait l’utilisation du signe VENMO par Venmo en faisant valoir le prétendu risque de confusion avec la marque VEN de l’intervenante et, d’autre part, proposait de rechercher des solutions commerciales, ce qui a été confirmé par l’intervenante elle-même dans la lettre du 6 janvier 2011 (« nous apprécions la suggestion de Venmo que les parties continuent les discussions au cours de l’année 2011 en vue d’une éventuelle future association commerciale. Hub Culture est ravie de maintenir ces discussions ouvertes »).
Or, au lieu de poursuivre la recherche d’une solution commerciale avec la requérante et, de surcroît, immédiatement après la première rencontre avec celle-ci au début du mois de novembre 2010 et antérieurement au courrier précité, l’intervenante a choisi de « mettre la main » sur le signe de la requérante.
De plus, elle a agi ainsi, sans faire connaître à la requérante son intention de déposer la demande d’enregistrement de la marque contestée, de sorte que cette demande pourrait être considérée comme un « acte caché » [arrêt du 16 juin 2015, Silicium España Laboratorios/OHMI – LLR-G5 (LLRG5), T‑306/13, non publié, EU:T:2015:382, point 71 ; voir également, a contrario, arrêt du 26 février 2015, COLOURBLIND, T‑257/11, non publié, EU:T:2015:115, point 140].
En deuxième lieu, la chambre de recours a admis que les éléments de preuve n’établissaient pas l’intention de l’intervenante d’utiliser réellement la marque VENMO. À cet égard, elle a néanmoins souligné que, en vertu du système de la marque de l’Union européenne, les demandeurs n’étaient pas tenus de faire usage de la marque immédiatement après l’enregistrement, mais jouissaient d’une période de grâce de cinq ans.
Or, si le délai de grâce de cinq ans dont bénéficie toute marque de l’Union européenne enregistrée, prévu par le règlement n° 207/2009, n’avait pas encore expiré à la date de l’adoption de la décision de la chambre de recours, il ressort de la jurisprudence précitée que l’intention d’empêcher un tiers de commercialiser un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur, lorsqu’il s’avère, ultérieurement, que le demandeur a fait enregistrer en tant que marque de l’Union européenne un signe sans intention de l’utiliser (arrêts du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, points 43 et 44, et du 14 février 2012, BIGAB, T‑33/11, EU:T:2012:77, point 24).
À cet égard, l’intervenante a admis à l’audience que, en effet, elle n’avait jamais utilisé la marque contestée, ni avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque demandée, ni après celui-ci.
En troisième lieu, la chambre de recours s’est appuyée sur le fait que le signe VENMO, utilisé par Venmo, était un signe non enregistré et qu’il ne jouissait pas d’une renommée particulière.
Or, il convient de rappeler, tout d’abord, que, si, en vertu du principe du « premier déposant », la seule utilisation par un tiers d’une marque non enregistrée ne fait pas obstacle à ce qu’une marque identique ou similaire soit enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits ou des services identiques ou similaires (arrêt du 14 février 2012, BIGAB, T‑33/11, EU:T:2012:77, point 16), cela n’exclut pas la possibilité du titulaire d’une telle marque non enregistrée de se prévaloir de la mauvaise foi du demandeur de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne. En effet, la possibilité, prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, de faire déclarer nulle une marque lorsque son demandeur est de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement, sans encourir la forclusion par tolérance pour engager ce type d’action, ainsi que cela résulte de l’article 54, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, répond précisément à l’exigence de garantir une protection étendue à tout entrepreneur faisant usage d’un signe qu’il n’a toutefois pas encore enregistré arrêt du 11 juillet 2013, SA.PAR./OHMI – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T‑321/10, EU:T:2013:372, point 35.
Ensuite, dans la mesure où il est constant que l’intervenante connaissait l’utilisation du signe VENMO par Venmo, l’appréciation de la renommée de Venmo et de son signe n’est pas pertinente afin de déterminer si l’intervenante savait ou devait savoir qu’un tiers utilisait un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement était demandé (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, points 38 et 39).
Enfin, s’il ne saurait être allégué, compte tenu de l’absence de renommée substantielle de Venmo et de son signe, que l’intervenante tentait de bénéficier des droits conférés par la marque de l’Union européenne dans le seul but de concurrencer déloyalement un concurrent utilisant un signe qui, en raison de ses mérites propres, avait déjà obtenu un certain degré de protection juridique (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 47), cette circonstance ne suffit pas non plus, à elle seule, pour exclure l’existence de mauvaise foi de l’intervenante.
En quatrième lieu, la chambre de recours a relevé que Venmo a expressément déclaré, dans sa lettre du 8 décembre 2010 à l’intervenante, que « Venmo n’[était] actuellement pas au stade de vouloir internationaliser ses opérations et s’[efforçait] plutôt de cantonner son offre de services à certaines villes des États-Unis. »
Or, à supposer même que les termes de ladite lettre, ultérieure au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, correspondent à la déclaration prétendument effectuée par la requérante lors de la rencontre avec l’intervenante au début du mois de novembre 2010, soit avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, il convient de constater qu’il découle des termes de cette lettre que Venmo n’avait pas entièrement exclu l’intention de « s’internationaliser » dans un futur plus ou moins proche.
Partant, force est de constater que la décision attaquée ne repose pas sur une analyse de l’ensemble des éléments pertinents, telle que requise par la jurisprudence, et est entachée de plusieurs erreurs à cet égard.
Il s’ensuit qu’il convient d’accueillir le moyen unique et d’annuler la décision attaquée.

Sur les dépens
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens.
En application de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, l’intervenante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1)
La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 janvier 2016 (affaire R 2974/2014-5) est annulée.
2)
L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par PayPal, Inc.
3)
Hub Culture Ltd supportera ses propres dépens.
Collins
Kancheva
Passer
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mai 2017.
Signatures
*
Langue de procédure : l’anglais