CELEX: 62015TJ0386
EU-varemærker
indsigelsessag
ansøgning om EU-figurmærket BADTORO
det ældre EU-figurmærke og det ældre EU-ordmærke TORO
relativ registreringshindring
risiko for forveksling
lighed mellem tegnene
varer og tjenesteydelser af lignende art
artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009
suspension af den administrative sag
regel 20, stk. 7, litra c), i forordning (EF) nr. 2868/95)

)
[udelades]
Parternes påstande
Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
–
Den anfægtede afgørelse annulleres.
–
EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
EUIPO og intervenienten har nedlagt følgende påstande:
–
Frifindelse.
–
Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
Retlige bemærkninger
[udelades]
Undersøgelsen af spørgsmålet om, hvorvidt appelkammeret begik en fejl, fordi det ikke suspenderede den sag, der verserede for det, går forud for spørgsmålet om, hvorvidt der er risiko for forveksling mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke (dom af 25.11.2014, Royalton Overseas mod KHIM – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF),
T-556/12
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2014:985
, præmis
). Af denne grund skal det første anbringende behandles først.
Det første anbringende om ulovligheden af afslaget på suspension af sagen for appelkammeret
[udelades]
Det skal på dette tidspunkt bemærkes, at sagsøgeren både for indsigelsesafdelingen og for appelkammeret havde ansøgt om, at sagen blev suspenderet i afventning af den afgørelse, der skulle træffes af Juzgado de lo Mercantil n
o
1 de Alicante (handelsret nr. 1 i Alicante). Der var for denne retsinstans i dens egenskab af EU-varemærkedomstol blevet fremsat et modkrav med påstand om, at de ældre EU-ordmærker TORO, der er registreret til fordel for intervenienten under nummer 2844264 og 1722362, blev erklæret ugyldige. Dette modkrav var blevet fremsat af sagsøgeren, efter at intervenienten havde anlagt sag med påstand om, at det spanske ordmærke BADTORO, der er registreret under nummer 2782026, og som omfatter varer og tjenesteydelser, der henhører under klasse 25 og 35, blev erklæret ugyldigt.
Det skal i denne henseende konstateres, at det af sagsøgeren fremsatte modkrav om ugyldighedserklæring ikke vedrørte nogen af de ældre varemærker, som intervenienten havde rejst indsigelse over for i forbindelse med ansøgningen om registrering af det omtvistede varemærke for de varer, der henhører under klasse 32. Denne nationale procedure havde således ingen indvirkning på behandlingen af den af intervenienten rejste indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke for de varer, der henhører under klasse 32.
Dermed er ulovligheden af afslaget på suspension, såfremt det antages, at denne er godtgjort, ikke af en sådan art, at den gør den anfægtede afgørelse mangelfuld, for så vidt som den vedrører indsigelsen mod registreringen af det ansøgte varemærke for de varer, der henhører under klasse 32. Anbringendet må derfor for så vidt forkastes som irrelevant.
Derimod skal anbringendets forskellige led undersøges, for så vidt som de omfatter afgørelsen vedrørende indsigelsen mod registreringen af det ansøgte varemærke for de tjenesteydelser, der henhører under klasse 35. Retten finder, at det første anbringendes fjerde led vedrørende den faktiske vildfarelse, som påvirkede afslaget på suspension, skal undersøges først.
Det skal i denne henseende bemærkes, at regel 20, stk. 7, litra c), i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (
EFT 1995, L 303, s. 1
), der i overensstemmelse med den nævnte forordnings regel 50, stk. 1, finder anvendelse på sager for appelkammeret, bestemmer, at EUIPO kan suspendere en indsigelsessag, hvis omstændighederne tilsiger det.
I henhold til retspraksis råder appelkammeret over en vid skønsbeføjelse med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt det vil suspendere en klagesag eller undlade at gøre dette. Appelkammeret har en suspensionsadgang, som det kun benytter sig af, når det skønner, at dette er begrundet. En sag for appelkammeret suspenderes således ikke automatisk efter en parts begæring derom for det pågældende kammer (dom af 25.11.2014, KAISERHOFF,
T-556/12
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2014:985
, præmis
).
Den omstændighed, at appelkammeret råder over en vid skønsbeføjelse med henblik på at suspendere en sag, der verserer for det, indebærer ikke, at dets vurdering ikke er undergivet Unionens retsinstansers kontrol. Denne omstændighed begrænser imidlertid den nævnte kontrol med hensyn til indholdet til, at det sikres, at der ikke foreligger en åbenbar vurderingsfejl eller magtfordrejning (dom af 25.11.2014, KAISERHOFF,
T-556/12
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2014:985
, præmis
, og af 21.10.2015, Petco Animal Supplies Stores mod KHIM – Gutiérrez Ariza (PETCO),
T-664/13
,
EU:T:2015:791
, præmis
).
Det følger i denne henseende af retspraksis, at selv hvis det er blevet godtgjort, at der verserede en sag for en national domstol, hvorved det ældre varemærke, som den anfægtede afgørelse var støttet på, blev anfægtet, er en sådan omstændighed ikke i sig selv tilstrækkelig til at kvalificere appelkammerets afslag på at suspendere sagen som en åbenbar vurderingsfejl. Appelkammeret skal nemlig ved udøvelsen af sin skønsbeføjelse til at suspendere sagen respektere de generelle principper, der gælder for en retfærdig rettergang inden for et retsfællesskab. I forbindelse med denne udøvelse skal appelkammeret følgelig ikke kun tage hensyn til interessen hos den part, hvis EU-varemærkeansøgning anfægtes, men ligeledes til de øvrige parters interesse. Afgørelsen om at suspendere eller ikke at suspendere en sag skal være resultatet af en afvejning af de omhandlede interesser (jf. dom af 25.11.2014, KAISERHOFF,
T-556/12
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2014:985
, præmis
og den deri nævnte retspraksis).
I det foreliggende tilfælde fremgår det af ordlyden af den anfægtede afgørelse, at appelkammeret anførte, at indsigelsesafdelingen havde givet afslag på begæringen om suspension med den begrundelse, at indsigelsen var støttet på to andre ældre EU-varemærker og et ældre spansk varemærke, der ikke var anfægtet på nationalt plan. Appelkammeret fandt desuden, at der ikke længere var anledning til at suspendere sagen, eftersom Juzgado de lo Mercantil n
o
1 de Alicante (handelsret nr. 1 i Alicante) ved en dom, der var blevet endelig, ikke havde taget sagsøgerens modkrav til følge i henhold til det af intervenienten hævdede, som er ubestridt. Intervenienten havde i sine bemærkninger af 30. maj 2014 oplyst appelkammeret om, at denne dom fandtes, og anført på et senere tidspunkt at ville fremlægge bevis for dommens endelige karakter.
Selv om det er korrekt, at Juzgado de lo Mercantil n
o
1 de Alicante (handelsret nr. 1 i Alicante) ved dom af 15. maj 2014 hverken tog begæringen om, at det spanske ordmærke BADTORO, der er registreret under nummer 2782026, blev erklæret ugyldigt, eller det af sagsøgeren fremsatte modkrav til følge, blev denne dom imidlertid anfægtet ved appel. Dommen blev stadfæstet af Audiencia Provincial de Alicante (regional domstol i Alicante, Spanien) ved dom af 15. januar 2015, hvilken dom begge parter appellerede til Tribunal Supremo (øverste domstol, Spanien), og denne appelsag verserede på datoen for den anfægtede afgørelse.
Heraf følger, at appelkammeret baserede sin afgørelse om afslag på begæringen om suspension på den omstændighed, at dommen fra Juzgado de lo Mercantil n
o
1 de Alicante (handelsret nr. 1 i Alicante) var blevet endelig, selv om den var blevet appelleret.
Som EUIPO har gjort gældende, burde sagsøgeren, idet denne var ophavsmand til begæringen om suspension, have oplyst EUIPO om udviklingen i den nationale procedure. Imidlertid kan sagsøgerens tavshed i denne henseende, selv om den er beklagelig, hverken rejse tvivl om, at der foreligger en faktisk vildfarelse, der har påvirket afslaget på suspension, eller karakterisere sagsøgerens fejl på en sådan måde, at denne fratages muligheden for at gøre denne ulovlighed gældende.
Under disse omstændigheder har sagsøgeren haft grundlag for at gøre gældende, at appelkammerets afgørelse om afslag på suspension er baseret på en faktisk vildfarelse.
EUIPO og intervenienten har imidlertid gjort gældende, at denne faktiske vildfarelse ikke gør den anfægtede afgørelse mangelfuld, eftersom den ikke har haft nogen form for indvirkning på afgørelsen. De har således anført, at eftersom indsigelsen ligeledes er baseret på tre andre varemærker, der ikke er blevet anfægtet inden for rammerne af modkravet, ville indholdet af den anfægtede afgørelse ikke være blevet anderledes, hvis der var blevet givet medhold i begæringen om, at det omhandlede EU-varemærke blev erklæret ugyldigt.
Det skal i denne henseende bemærkes, at appelkammeret af procesøkonomiske årsager kun har taget stilling til risikoen for forveksling mellem de omtvistede tegn, som omfatter tjenesteydelser, der henhører under klasse 35, i forhold til det ældre EU-ordmærke nr. 1722362. Dette varemærke var dog genstand for et modkrav med påstand om varemærkets ugyldighed, hvilken sag verserede for Tribunal Supremo (øverste domstol) på datoen for den anfægtede afgørelse. Denne omstændighed begrundede, at appelkammeret skulle udøve sin skønsbeføjelse ved at afveje de omhandlede interesser med henblik på at afgøre, hvorvidt det skulle gøre brug af sin mulighed for at suspendere sagen. Eftersom appelkammeret med urette lagde til grund, at dommen fra Juzgado de lo Mercantil n
o
1 de Alicante (handelsret nr. 1 i Alicante) var blevet endelig, foretog den imidlertid ikke denne afvejning.
Når Retten udøver en legalitetsprøvelse af afgørelser truffet af EUIPO’s instanser, kan den i øvrigt ikke sætte sin egen begrundelse i stedet for den, som den kompetente instans ved EUIPO, der er udstederen af den anfægtede retsakt, har angivet (dom af 9.9.2010, Axis mod KHIM – Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX),
T-70/08
,
EU:T:2010:375
, præmis
). Den kan således ikke vurdere, om der er risiko for forveksling med hensyn til et varemærke, som EUIPO ikke har taget hensyn til.
Følgelig kan den omstændighed, at indsigelsen for så vidt angår de tjenesteydelser, der henhører under klasse 35, ligeledes var baseret på det ældre spanske figurmærke nr. 2919417, ikke – da der ikke var blevet foretaget en undersøgelse af risikoen for forveksling med hensyn til dette varemærke i den anfægtede afgørelse – godtgøre, at den faktiske vildfarelse, som appelkammeret befandt sig i, ikke har haft en konkret indvirkning på denne afgørelse.
Det følger heraf, at det første anbringende skal tages til følge, og at den anfægtede afgørelse vedrørende det ansøgte varemærke følgelig skal annulleres, i det omfang det omfatter de tjenesteydelser, der henhører under klasse 35, uden at det er nødvendigt, at Retten tager stilling til det første anbringendes øvrige led, eftersom undersøgelsen af spørgsmålet om suspensionen af sagen, således som det er anført ovenfor i præmis 14, går forud for spørgsmålet om, hvorvidt der er risiko for forveksling mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke.
[udelades]

På grundlag af disse præmisser
udtaler og bestemmer
RETTEN (Syvende Afdeling):

1)
Afgørelsen, der blev truffet den 17. april 2015 af Andet Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 2570/2013-2), annulleres.

2)
EUIPO bærer sine egne omkostninger og betaler de af Jordi Nogues, SL afholdte omkostninger.

3)
Grupo Osborne, SA bærer sine egne omkostninger.

Van der Woude
Ulloa Rubio
Marcoulli
Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 20. september 2017.
Underskrifter
(
*1
) – Processprog: spansk.
(
) – Der gengives kun de præmisser i nærværende dom, som Retten finder det relevant at offentliggøre.