CELEX: 62021TJ0487
Uniemerk
Aanvraag voor een Uniemerk dat een cilindrisch sanitair inzetstuk weergeeft
Tactiel positiemerk
Absolute weigeringsgronden
Werkingssfeer van de wet
Ambtshalve onderzoek
Onderzoek van het onderscheidend vermogen door de kamer van beroep
Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001]
Teken dat geen Uniemerk kan vormen
Geen nauwkeurige en volledige grafische voorstelling van de door het teken opgeroepen tactiele indruk
Artikel 4 en artikel 7, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2007 [thans artikel 4 en artikel 7, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001]

Met haar beroep krachtens artikel 263 VWEU vordert verzoekster, Neoperl AG, vernietiging van de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 3 juni 2021 (zaak R 2327/2019‑5; hierna: „bestreden beslissing”).

Voorgeschiedenis van het geding
Op 1 september 2016 heeft verzoekster bij het EUIPO een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (PB 2009, L 78, blz. 1) [vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (PB 2017, L 154, blz. 1)] voor het volgende teken:
In de inschrijvingsaanvraag werd het aangevraagde merk aangeduid als een „ander merk”, te weten een „tactiel positiemerk”, dat als volgt is beschreven:
„Het merk is een tactiel positiemerk. Bescherming wordt gevraagd voor een aan één uiteinde van een voor watertoevoer bestemd cilindrisch sanitair inzetstuk aangebrachte, naar buiten gerichte en uit een niet-elastische basis uitstekende structuur die bestaat in  cirkelvormige, concentrische en elastische lamellen met een hoogte van  enkele millimeters over het gehele oppervlak van dat uiteinde,  waarbij de lamellen kunnen worden vervormd door met een vinger te drukken tegen de basis en evenwijdig aan de basis. Voor de resterende omtrek van het inzetstuk, die  op de afbeelding in stippellijnen is aangeduid, wordt geen bescherming gevraagd.”
De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 11 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „Sanitaire inzetstukken, met name straalregelaars en straalvormers”.
De inschrijvingsaanvraag heeft aanleiding gegeven tot bezwaren wegens de formele weigeringsgronden van artikel 26, lid 1, onder d), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 31, lid 1, onder d), van verordening 2017/1001], gelezen in samenhang met regel 9, lid 3, onder a), van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (PB 1995, L 303, blz. 1) (thans artikel 41, lid 2, van verordening 2017/1001), aangezien „in het algemeen tactiele  merken niet worden aanvaard door het [EUIPO]”. Aan verzoekster werd dan ook voorgesteld om het aangevraagde merk te herkwalificeren als positiemerk.
Bij brief van 22 december 2016 heeft verzoekster geweigerd het aangevraagde merk te herkwalificeren en heeft zij in dit verband aangedrongen op de kwalificatie als tactiel positiemerk en op de aangeboden beschrijving.
Op 11 oktober 2019 heeft de onderzoeker de inschrijvingsaanvraag op formele gronden afgewezen krachtens artikel 41, lid 4, van verordening 2017/1001, in essentie gelezen in samenhang met artikel 4 en artikel 31, lid 3, van deze verordening, in wezen omdat de aanvraag, voor zover deze betrekking had op de inschrijving van een tactiel merk, onvoldoende nauwkeurig was in de zin van deze bepalingen.
Op 16 oktober 2019 heeft verzoekster bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker. Op 22 januari 2020 heeft zij de uiteenzetting van de gronden van dit beroep ingediend.
Bij mededeling van de rapporteur van 3 augustus 2020 heeft de kamer van beroep van het EUIPO verzoekster erop gewezen dat, los van de vraag of de merkaanvraag al dan niet aan de vereisten van artikel 31 van verordening 2017/1001 voldeed, zij van mening was dat de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder b), van deze verordening relevant was en dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen in de zin van deze laatste bepaling miste.
Op 3 maart 2021 heeft verzoekster haar opmerkingen over de mededeling van 3 augustus 2020 ingediend.
Bij de bestreden beslissing heeft de vijfde kamer van beroep van het EUIPO geoordeeld dat het teken waarvan inschrijving als Uniemerk was aangevraagd elk onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 miste, en heeft zij het beroep verworpen.

Conclusies van partijen
Verzoekster verzoekt het Gerecht:
–        de bestreden beslissing te vernietigen;
–        het EUIPO te verwijzen in de kosten.
Het EUIPO verzoekt het Gerecht:
–        het beroep te verwerpen;
–        verzoekster te verwijzen in de kosten.

In rechte

Opmerkingen vooraf
Gelet op de datum van indiening van de betrokken merkaanvraag – namelijk 1 september 2016 –, die bepalend is voor de vaststelling van het toepasselijke materiële recht voor het onderzoek naar het bestaan van absolute weigeringsgronden, gelden voor de onderhavige zaak de materiële bepalingen van verordening nr. 207/2009, in voorkomend geval zoals gewijzigd door verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening nr. 207/2009 en verordening nr. 2868/95, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (PB 2015, L 341, blz. 21) [zie in die zin arresten van 12 december 2019, EUIPO/Wajos, C‑783/18 P, niet gepubliceerd, EU:C:2019:1073, punt 2, en 8 mei 2019, VI.TO./EUIPO – Bottega (Vorm van een gouden fles), T‑324/18, niet gepubliceerd, EU:T:2019:297, punt 17 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Meer in het bijzonder bepaalt artikel 4 van verordening 2015/2424 dat deze verordening op 23 maart 2016 in werking treedt, maar dat sommige bepalingen van verordening nr. 207/2009, zoals gewijzigd, waaronder artikel 4 en artikel 26, lid 3, pas vanaf 1 oktober 2017 van toepassing zijn.
Bijgevolg zijn in casu, wat de materiële regels betreft, artikel 4 en artikel 26, lid 3, van verordening nr. 207/2009, in de versie die gold vóór de wijziging bij verordening 2015/2424,  alsmede artikel 7 van verordening nr. 207/2009, zoals gewijzigd bij verordening 2015/2424, van toepassing. Wat laatstgenoemde bepaling betreft, leidt de toepassing ratione temporis van verordening nr. 207/2009, zoals gewijzigd bij verordening 2015/2424, evenwel niet tot een ander resultaat voor het onderzoek van het onderhavige beroep. De bij verordening 2015/2424 in verordening nr. 207/2009 aangebrachte wijziging heeft immers geen betrekking op de bepalingen van artikel 7, lid 1, onder a) en b), van verordening nr. 207/2009, die voor het onderzoek van het onderhavige beroep als enige relevant zijn. Wat de materiële regels betreft, dienen in casu de door de kamer van beroep in de bestreden beslissing en door verzoekster in het verzoekschrift gedane verwijzingen naar artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 aldus te worden opgevat als verwijzingen naar artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, zoals gewijzigd, waarvan de bewoordingen identiek zijn.
Voor zover procedureregels in het algemeen worden geacht te gelden vanaf de inwerkingtreding ervan (zie arrest van 11 december 2012, Commissie/Spanje, C‑610/10, EU:C:2012:781, punt 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak), wordt het geding beheerst door de procedurele bepalingen van verordening 2017/1001, die van kracht waren op het moment dat de bestreden beslissing werd vastgesteld.

Ambtshalve
onderzoek
van een middel
inzake
schending van de werkingssfeer van de wet
Ter ondersteuning van haar beroep voert verzoekster twee middelen aan. Het eerste middel is ontleend aan schending van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 en het tweede middel betreft schending van artikel 95, lid 1, eerste volzin, van verordening 2017/1001. Zij voert in wezen aan dat de kamer van beroep onvoldoende rekening heeft gehouden met de bijzondere kenmerken van het aangevraagde merk als tactiel positiemerk en verwijt haar dat zij, in strijd met in het bijzonder de uit artikel 95 van verordening 2017/1001 voortvloeiende verplichting om de relevante feiten ambtshalve te onderzoeken, noch de door de straalregelaars opgeroepen gebruikelijke tactiele indruk heeft vastgesteld, noch die welke wordt opgeroepen door het aangevraagde teken, noch het feit dat die flexibele  tactiele indruk van de lamellen waaruit dat teken bestaat noodzakelijkerwijs verband houdt met een functionele eigenschap van de betrokken waren. Verzoekster concludeert daaruit dat, anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld, dit teken onderscheidend vermogen heeft.
Het EUIPO betwist verzoeksters argumenten en betoogt dat de kamer van beroep na een grondige en nauwkeurige vaststelling van de feiten terecht heeft geoordeeld dat het aangevraagde teken elk onderscheidend vermogen miste.
Dienaangaande zij opgemerkt dat de onderzoeker de inschrijvingsaanvraag heeft afgewezen op grond van artikel 41, lid 4, van verordening 2017/1001, gelezen in samenhang met artikel 4 van deze verordening (zie punt 7 hierboven), omdat de aard van het aangevraagde merk onjuist was aangegeven, de beschrijving in de inschrijvingsaanvraag niet ter zake dienend was en deze beschrijving hoe dan ook alleen kon beschrijven wat op de grafische voorstelling van dat merk te zien was en geen uitlegging kon vormen van wat met een bepaald merk werd bedoeld. Bovendien werd het aangevraagde merk door de tastzin waargenomen, terwijl de zintuiglijke eigenschappen niet rechtstreeks uit de voorstelling van het teken konden worden afgeleid. Volgens de onderzoeker gaf de grafische voorstelling van het teken de aanvraag dus onvoldoende nauwkeurig weer.
Verzoekster heeft deze beslissing betwist door in haar uiteenzetting van de gronden van het beroep van 22 januari 2020 (zie punt 8 hierboven) te vermelden dat sinds de inwerkingtreding van verordening 2017/1001 een grafische voorstelling van een teken waarvan inschrijving als Uniemerk wordt aangevraagd, niet meer vereist is. Subsidiair, voor het geval dat de in verordening nr. 207/2009 bedoelde vereisten inzake de grafische voorstelling van een merk in aanmerking zouden moeten worden genomen, heeft zij op basis van het bij haar opmerkingen gevoegde juridische deskundigenrapport betoogd dat de algemene geschiktheid van tactiele positiemerken om te worden ingeschreven, niet is uitgesloten in het Uniemerkenrecht en dat de grafische voorstelling van het betrokken teken het samen met een beschrijving mogelijk maakt het aangevraagde merk, met inbegrip van de erdoor opgeroepen tactiele indruk, zodanig te „concretiseren” dat de bevoegde autoriteiten en het publiek het voorwerp van de gevraagde bescherming duidelijk en ondubbelzinnig kunnen bepalen.
In de mededeling van 3 augustus 2021 die de rapporteur na de instelling van het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker aan verzoekster heeft gezonden (zie punt 9 hierboven) alsmede in de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep beslist om de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 te onderzoeken en heeft zij erop gewezen dat het irrelevant was of de inschrijving van het aangevraagde teken bovendien moest worden geweigerd overeenkomstig  artikel 41, lid 4, van verordening 2017/1001, gelezen in samenhang met artikel 4 van verordening nr. 207/2009 (thans, na wijziging, artikel 4 van verordening 2017/1001), of overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, zoals gewijzigd, aangezien het volstond dat één van de weigeringsgronden van  dat artikel 7, lid 1, in de weg stond aan inschrijving (zie punt 58 van de bestreden beslissing).
Verzoekster heeft geen middel inzake schending van de werkingssfeer van de wet aangevoerd ter betwisting van de keuze van de kamer van beroep om de inschrijvingsaanvraag enkel aan artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 te toetsen.
Hoewel bepaalde middelen ambtshalve mogen en zelfs moeten worden aangevoerd, mag volgens de rechtspraak van het Hof een middel inzake de rechtmatigheid ten gronde van een litigieuze beslissing slechts door de Unierechter worden onderzocht indien de verzoekende partij het heeft aangevoerd (zie arrest van 25 oktober 2017, Commissie/Italië, C‑467/15 P, EU:C:2017:799, punt 15 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Uit de rechtspraak volgt echter ook dat de Unierechter in het kader van het door partijen afgebakende geding weliswaar enkel uitspraak hoeft te doen over de vordering van partijen, maar dat hij zich niet hoeft te beperken tot de argumenten die de partijen tot staving van hun aanspraken hebben aangevoerd; anders zou hij zich in voorkomend geval gedwongen zien om zijn beslissing te baseren op onjuiste juridische overwegingen (zie arresten van 21 september 2010, Zweden e.a./API en Commissie, C‑514/07 P, C‑528/07 P en C‑532/07 P, EU:C:2010:541, punt 65 en aldaar aangehaalde rechtspraak, en  20 januari 2021, Commissie/Printeos, C‑301/19 P, EU:C:2021:39, punt 58). In het bijzonder staat het aan de Unierechter om in een geding tussen partijen over de uitlegging en de toepassing van een bepaling van Unierecht, in casu artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, de voor de oplossing van het geschil relevante rechtsregels toe te passen op de feiten die hem door de partijen zijn voorgelegd. Krachtens het beginsel jura novit curia valt het uitleggen van de wet immers niet binnen de werkingssfeer van het beginsel dat partijen vrij zijn in het bepalen van het voorwerp van het geschil (zie arrest van 12 december 2018, Servier e.a./Commissie, T‑691/14, hogere voorziening ingesteld, EU:T:2018:922, punt 102 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
De Unierechter is dus bevoegd en eventueel verplicht om ambtshalve bepaalde middelen betreffende de interne rechtmatigheid aan de orde te stellen (conclusie van advocaat-generaal Tanchev in de zaak Changmao Biochemical Engineering/Commissie, C‑666/19 P, EU:C:2021:827, punt 25). Dit geldt bijvoorbeeld voor het middel inzake de interne rechtmatigheid dat is ontleend aan het absoluut gezag van gewijsde [zie in die zin arrest van 1 juni 2006,  P & O European Ferries (Vizcaya) en Diputación Foral de Vizcaya/Commissie, C‑442/03 P en C‑471/03 P, EU:C:2006:356, punt 45].
Dienaangaande zij eraan herinnerd dat een middel inzake de werkingssfeer van de wet een middel van openbare orde is, dat het Gerecht ambtshalve dient te onderzoeken. Het Gerecht zou immers zijn taak van met de rechtmatigheidstoetsing belaste rechter miskennen indien het, zelfs in geval van  ontbreken van betwisting door partijen op dit punt, niet erop zou wijzen dat de voorgelegde bestreden beslissing is vastgesteld op basis van een norm die in casu geen toepassing kan vinden en vervolgens uitspraak zou moeten doen over het aanhangige geding door zelf toepassing te geven aan die norm (zie in die zin arrest van 12 juni 2019, RV/Commissie, T‑167/17, EU:T:2019:404, punten 60 en 61 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
De verplichting voor de Unierechter om ambtshalve een middel van openbare orde aan de orde te stellen moet echter worden uitgeoefend in het licht van het beginsel van hoor en wederhoor. Zo kan de Unierechter, afgezien van bijzondere gevallen zoals met name die welke in de Reglementen voor de procesvoering van de rechterlijke instanties van de Unie zijn vermeld, zijn beslissing niet baseren op een ambtshalve opgeworpen middel, ook al is het van openbare orde, zonder partijen eerst te hebben verzocht om hun opmerkingen over dat middel kenbaar te maken (arrest van 2 december 2009, Commissie/Ierland e.a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, punt 57;  zie ook in die zin arrest van 27 maart 2014, BHIM/National Lottery Commission, C‑530/12 P, EU:C:2014:186, punt 54 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Aangezien het Gerecht in casu heeft besloten om het middel inzake schending van de werkingssfeer van de wet ambtshalve te onderzoeken, heeft het partijen ter terechtzitting en met een in het kader van een maatregel tot organisatie van de procesgang gestelde schriftelijke vraag verzocht om hun opmerkingen dienaangaande kenbaar te maken. In het bijzonder is partijen verzocht om hun standpunt uiteen te zetten over het eventuele bestaan van de verplichting voor de kamer van beroep om te onderzoeken of het aangevraagde merk voldeed aan het vereiste van grafische voorstelling als bedoeld in artikel 4 van verordening nr. 207/2009, en of dit merk bijgevolg niet kon worden ingeschreven wegens de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder a), van deze verordening, met name gelet op de rechtspraak die voortvloeit uit het arrest van 6 oktober 2021, M/S. Indeutsch International/EUIPO – 135 Kirkstall (Weergave van visgraat tussen twee parallelle lijnen) (T‑124/20, niet gepubliceerd, EU:T:2021:668). Bovendien is partijen verzocht om aan te geven of artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 volgens hen toepassing kon vinden in de omstandigheden van het onderhavige geval.
In antwoord op deze vraag voert verzoekster aan dat de kamer van beroep had moeten onderzoeken of het betrokken teken voldeed aan de vereisten van artikel 7, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 en, meer in het bijzonder, of het voldeed aan het vereiste van grafische voorstelling van artikel 4 van deze verordening, alvorens het teken te onderzoeken in het licht van de voorwaarden van artikel 7, lid 1, onder b), van deze verordening. Een dergelijke verplichting vloeit voort uit de letterlijke, teleologische en systematische uitlegging van de betrokken bepalingen en uit de rechtspraak die voortvloeit uit het arrest van 6 oktober 2021, Weergave van visgraat tussen twee parallelle lijnen (T‑124/20, niet gepubliceerd, EU:T:2021:668). Volgens verzoekster levert de door de kamer van beroep in de bestreden beslissing gevolgde benadering schending op van de bepalingen van verordening nr. 207/2009, met name van artikel 71, lid 1, gelezen in samenhang met artikel 7, lid 1, onder a), en artikel 94, lid 1, eerste volzin, van deze verordening. Het Gerecht moet deze schendingen volgens verzoekster ambtshalve onderzoeken.
Het EUIPO is van mening dat in casu niet is voldaan aan de voorwaarden om ambtshalve het middel inzake schending van de werkingssfeer van de wet aan de orde te stellen. Meer in het bijzonder betoogt het EUIPO dat de kamer van beroep het beroep mocht verwerpen door het aangevraagde teken enkel in het licht van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 te onderzoeken en bijgevolg in punt 58 van de bestreden beslissing te oordelen dat de vraag of artikel 4 en artikel 7, lid 1, onder a), van deze verordening van toepassing zijn, in casu irrelevant was. Volgens het EUIPO kan de afwijzing van een inschrijvingsaanvraag namelijk worden gebaseerd op een van de absolute weigeringsgronden, waarbij geen van deze weigeringsgronden prevaleert boven een andere, en is voorts het onderzoek dat de kamer van beroep overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 heeft verricht, zo volledig mogelijk. Bovendien betoogt het EUIPO dat het beginsel dat het Gerecht heeft geformuleerd in het arrest van 6 oktober 2021, Weergave van visgraat tussen twee parallelle lijnen (T‑124/20, niet gepubliceerd, EU:T:2021:668), niet kan worden toegepast op het onderhavige geding.
Dienaangaande zij opgemerkt dat artikel 4 van verordening nr. 207/2009, in de versie die ratione temporis van toepassing is (zie punt 16 hierboven), bepaalt dat Uniemerken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.
Artikel 7 van verordening nr. 207/2009 luidt:
„1.      Geweigerd wordt inschrijving van:
a)      tekens die niet in overeenstemming zijn met artikel 4;
b)      merken die elk onderscheidend vermogen missen;
[...]
3.      Lid 1, onder b), c) en d), is niet van toepassing indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan is gemaakt, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd.”
Aldus blijkt uit artikel 4 van verordening nr. 207/2009 dat een teken een Uniemerk kan vormen indien het voldoet aan de in deze bepaling gestelde voorwaarden, waaronder de voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling. Aangezien de grafische voorstelling inzonderheid ten doel heeft het merk zelf af te bakenen, om aldus te bepalen wat precies het voorwerp is van de bescherming die het ingeschreven merk de houder ervan verleent, moet die voorstelling duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief zijn (arresten van 12 december 2002, Sieckmann, C‑273/00, EU:C:2002:748, punten 48 en 55, en 6 juni 2019, Deichmann/EUIPO, C‑223/18 P, niet gepubliceerd, EU:C:2019:471, punt 44; zie ook in die zin arrest van 29 juli 2019, Red Bull/EUIPO, C‑124/18 P, EU:C:2019:641, punt 36 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Volgens artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 wordt inschrijving geweigerd van „merken” die elk onderscheidend vermogen missen.
Hieruit volgt dat het onderscheidend vermogen van een teken met het oog op de inschrijving ervan als Uniemerk slechts kan worden beoordeeld nadat is vastgesteld dat dit teken een merk in de zin van artikel 4 van verordening nr. 207/2009 is, dat wil zeggen wanneer is vastgesteld dat het vatbaar is voor grafische voorstelling in de zin van punt 34 hierboven (arrest van 6 oktober 2021, Weergave van visgraat tussen twee parallelle lijnen, T‑124/20, niet gepubliceerd, EU:T:2021:668, punt 46), hetgeen het EUIPO in wezen erkent.
Bijgevolg volstaat het weliswaar, zoals het EUIPO stelt, dat slechts één weigeringsgrond van toepassing is om de inschrijving van een merk te weigeren (arrest van 19 september 2002, DKV/BHIM, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, punt 28), maar dat – zoals blijkt uit punt 36  hierboven – het onderzoek van de absolute weigeringsgrond inzake het ontbreken van onderscheidend vermogen, zoals het door de kamer van beroep in casu verrichte onderzoek, vooronderstelt dat het litigieuze merk voldoet aan de voorwaarden van artikel 4 van verordening nr. 207/2009 (zie in die zin arrest van 6 oktober 2021, Weergave van visgraat tussen twee parallelle lijnen, T‑124/20, niet gepubliceerd, EU:T:2021:668, punt 56).
In casu blijkt uit punt 58 van de bestreden beslissing (zie punt 22 hierboven) dat de kamer van beroep niet heeft onderzocht of het aangevraagde teken een merk kon vormen, aangezien zij heeft geoordeeld dat een dergelijk onderzoek irrelevant was gelet op haar vaststelling dat dit teken elk onderscheidend vermogen miste. Aldus heeft de kamer van beroep, in strijd met hetgeen voortvloeit uit de overwegingen in punt 36  hierboven  – die de regels voor de toetsing van inschrijvingsaanvragen aan de absolute weigeringsgronden van artikel 7, lid 1, van verordening nr. 207/2009 betreffen – het onderscheidend vermogen van dit teken onderzocht zonder eerst na te gaan of dit teken een merk kon vormen.
Hoewel het EUIPO erkent dat „in beginsel” het onderzoek van het onderscheidend vermogen van een merk vooronderstelt dat dit merk voldoet aan de voorwaarden van artikel 4 en artikel 7, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, betoogt het dat de kamer van beroep in casu geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door deze benadering niet te volgen, aangezien zij de toepassing van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 zo volledig mogelijk heeft onderzocht, namelijk uitgaande van „al het beschermde materiaal en alle vormen van merken die het [betrokken] teken hypothetisch zou kunnen aannemen” en aldus het beroep in een voor verzoekster gunstige zin heeft onderzocht. Volgens het EUIPO heeft de kamer van beroep het teken onderzocht op basis van de grafische voorstelling ervan en het deel van de beschrijving dat daarmee overeenstemt en heeft zij voorts bij  dat onderzoek rekening gehouden met de beschrijving die niet overeenstemde met die voorstelling, te weten voor zover de tactiele indruk werd beschreven.
Dienaangaande zij opgemerkt dat, gesteld al dat de kamer van beroep daadwerkelijk het eventuele onderscheidend vermogen heeft onderzocht van de verschillende vormen die het aangevraagde teken hypothetisch zou kunnen aannemen, hetgeen evenwel niet duidelijk blijkt uit de bestreden beslissing, een dergelijk onderzoek niet kan rechtvaardigen dat de kamer van beroep de krachtens verordening nr. 207/2009 op haar rustende verplichtingen inzake het onderzoek van de absolute weigeringsgronden niet is nagekomen.
Bovendien zij eraan herinnerd dat ter beoordeling van de vraag of een merk al dan niet elk onderscheidend vermogen mist, de door dit merk opgeroepen totaalindruk in aanmerking moet worden genomen (zie arrest van 25 oktober 2007, Develey/BHIM, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, punt 82 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
In casu wordt volgens de inschrijvingsaanvraag bescherming gevraagd voor zowel een onderdeel van de structuur van de straalregelaars als het tactiele aspect van het betrokken teken (zie punt 3 hierboven). Hieruit volgt dat de kamer van beroep het onderscheidend vermogen van dit teken hoe dan ook niet kon onderzoeken op basis van hypotheses waarin zij selectief rekening zou hebben gehouden met bepaalde aspecten van het teken, waarbij met name het tactiele aspect wordt uitgesloten. Het door het EUIPO ter terechtzitting aangevoerde argument dat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat de tactiele indruk van het aangevraagde teken niet overeenstemde met de grafische voorstelling ervan, maar uitsluitend voortvloeide uit de beschrijving ervan, valt bovendien onder het onderzoek van de toepassing van artikel 4 en artikel 7, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009.
Het argument van het EUIPO kan dus niet slagen.
Het EUIPO betoogt tevens dat de overwegingen in punt 36 hierboven, die het Gerecht heeft gemaakt in het arrest van 6 oktober 2021, Weergave van visgraat tussen twee parallelle lijnen (T‑124/20, niet gepubliceerd, EU:T:2021:668), betrekking hebben op een nietigheidsprocedure en in casu niet kunnen worden toegepast. Dit argument is ongegrond. Anders dan het EUIPO lijkt te betogen, kan het onderzoek naar het bestaan van absolute weigeringsgronden immers niet worden verricht volgens andere beginselen dan die welke van toepassing zijn op het onderzoek naar het bestaan van dergelijke gronden wanneer deze – zoals in de zaak die tot dat arrest heeft geleid – worden aangevoerd ter ondersteuning van een vordering tot nietigverklaring.
Bovendien faalt ook het argument van het EUIPO dat, anders dan in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 6 oktober 2021, Weergave van visgraat tussen twee parallelle lijnen (T‑124/20, niet gepubliceerd, EU:T:2021:668), het door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het aangevraagde teken in casu niet aan de orde was. De in punt 36  hierboven uiteengezette overwegingen zijn namelijk zeker bijzonder relevant  wanneer een aanvrager zich beroept op het door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het betrokken merk, aangezien overeenkomstig artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009 het door het gebruik verkregen onderscheidend vermogen, voor zover dit is aangetoond, de in artikel 7, lid 1, onder b), van deze verordening bedoelde absolute weigeringsgrond buiten toepassing laat. Het belang dat aan die overwegingen ten grondslag ligt, is evenwel niet beperkt tot dergelijke omstandigheden. De afbakening van het voorwerp van de bescherming die wordt verleend door de inschrijving van een teken als Uniemerk in de zin van artikel 4 van verordening nr. 207/2009 (zie punt 34 hierboven) is immers ook noodzakelijk alvorens het intrinsiek onderscheidend vermogen van dit merk te onderzoeken, zoals blijkt uit punt 36 hierboven.
Bovendien zij opgemerkt dat de kamer van beroep in casu in de punten 51 tot en met 54 van de bestreden beslissing ten overvloede heeft onderzocht of het aangevraagde merk onderscheidend vermogen door het gebruik had verkregen in de zin van artikel 7, lid 3, van verordening nr. 207/2009. Een dergelijk onderzoek kan evenwel zelfs niet worden overwogen indien het betrokken teken niet vatbaar is voor grafische voorstelling in de zin van artikel 4 van deze verordening en de inschrijving ervan derhalve moet worden geweigerd overeenkomstig artikel 7, lid 1, onder a), van deze verordening (zie in die zin arrest van 6 oktober 2021, Weergave van visgraat tussen twee parallelle lijnen, T‑124/20, niet gepubliceerd, EU:T:2021:668, punt 47).
Uit het voorgaande volgt dat de uitlegging van de relevante rechtsregels, en met name van de vraag of het als Uniemerk aangevraagde teken voldoet aan de voorwaarden van artikel 4 van verordening nr. 207/2009, waaronder de voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling, en dus of dit teken een merk kan vormen, in casu een kwestie is die vooraf moet worden beslecht, teneinde het onderzoek van de middelen van het beroep die zijn ontleend aan schending van artikel 7, lid 1, onder b), en artikel 95, lid 1, van verordening nr. 207/2009 te kunnen verrichten.
Bijgevolg zou het Gerecht zijn taak van met de rechtmatigheidstoetsing belaste rechter miskennen indien het, ten eerste, zelfs in geval van ontbreken van betwisting van partijen op dit punt, niet erop zou wijzen dat de bestreden beslissing is vastgesteld op basis van een norm, namelijk artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, die in casu niet van toepassing zou kunnen blijken in de – door de kamer van beroep niet onderzochte – hypothese dat het aangevraagde teken geen merk is in de zin van artikel 4 van deze verordening, en, ten tweede,  uitspraak zou moeten doen over het bij hem aanhangige geding door zelf toepassing te geven aan die norm.
Bijgevolg moet het middel inzake schending van de werkingssfeer van de wet ambtshalve worden onderzocht.

G
egrondheid van het middel inzake schending van de werkingssfeer van de wet
Zoals blijkt uit de punten 36 en 47 hierboven moet, om te beslissen of artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 in casu van toepassing was op het onderzoek van de inschrijvingsaanvraag, worden onderzocht of het aangevraagde teken voldoet aan de in artikel 4 van deze verordening gestelde voorwaarden voor inschrijving, te weten met name of dit teken vatbaar is voor grafische voorstelling in de zin van punt 34 hierboven.
Verzoekster betoogt dat de grafische voorstelling van het teken waarvan inschrijving als Uniemerk wordt aangevraagd, samen met de beschrijving ervan, met name wat betreft de elasticiteit en de vervormbaarheid van de lamellen door met een vinger te drukken tegen de basis  en evenwijdig aan de basis, voldoende is om dit teken weer te geven, met inbegrip van de erdoor opgeroepen tactiele indruk. Voorts heeft zij verwezen naar haar opmerkingen in haar uiteenzetting van de gronden van het beroep  voor de kamer van beroep van 22 januari 2020 (zie punt 21 hierboven).
Het EUIPO voert aan dat de door het aangevraagde teken opgeroepen tactiele indruk niet blijkt uit de grafische voorstelling ervan, maar alleen uit de beschrijving die bij die voorstelling is gevoegd. Deze beschrijving kan volgens het EUIPO echter niet in aanmerking worden genomen overeenkomstig artikel 3, lid 2, van uitvoeringsverordening (EU) 2018/626 van de Commissie van 5 maart 2018 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van verordening 2017/1001 en tot intrekking van uitvoeringsverordening (EU) 2017/1431 (PB 2018, L 104, blz. 37), aangezien zij het voorwerp van de aangevraagde bescherming zoals dat blijkt uit de grafische voorstelling van het teken, verruimt.
Om te beginnen moet worden opgemerkt dat artikel 3 van uitvoeringsverordening 2018/626 deel uitmaakt van titel II ervan. Hoewel deze verordening van kracht was ten tijde van de vaststelling van de bestreden beslissing, bepaalt artikel 39, lid 2, onder a), ervan dat deze titel II niet van toepassing is op Uniemerkaanvragen die vóór 1 oktober 2017 zijn ingediend. Anders dan de argumenten van het EUIPO vooronderstellen, is deze verordening in casu dus niet van toepassing, aangezien de aanvraag tot inschrijving van het betrokken merk op 1 september 2016 is ingediend. Overeenkomstig de overgangsmaatregelen van artikel 37 van uitvoeringsverordening 2018/626 blijven bovendien de bepalingen van verordening nr. 2868/95 van toepassing op lopende procedures totdat deze zijn afgerond waar deze uitvoeringsverordening niet van toepassing is.
Vervolgens zij eraan herinnerd dat volgens de aanvraag tot inschrijving van het betrokken merk bescherming wordt gevraagd voor zowel de structuur van de straalregelaars als het tactiele aspect van het teken. Bovendien heeft verzoekster in antwoord op een mondelinge vraag van het Gerecht ter terechtzitting bevestigd dat de twee aspecten van dit merk, te weten het feit dat het gaat om een positiemerk en om het tactiele aspect ervan, even belangrijk zijn voor de merkaanvraag en dat de combinatie van deze elementen daartoe dus doorslaggevend moet zijn.
Wat de vraag betreft of het aangevraagde teken voldoet aan de in artikel 4 van verordening nr. 207/2009 bedoelde inschrijvingsvoorwaarden, dient dus te worden opgemerkt dat – zoals blijkt uit de in punt 2 hierboven weergegeven grafische voorstelling – een dergelijke voorstelling mogelijk is wat de structuur van dit teken betreft, die is aangebracht aan één uiteinde van een cilindrisch sanitair inzetstuk, voor zover deze  structuur bestaat in cirkelvormige  en concentrische lamellen  met een hoogte van enkele millimeters over het gehele oppervlak van dat uiteinde. Zoals het EUIPO erkent (zie punten 39 en 52 hierboven), is dit daarentegen niet het geval wat de door deze structuur opgeroepen tactiele indruk betreft. Daarbij gaat het om het elastische karakter van de lamellen, die kunnen worden vervormd door met een vinger te drukken tegen de basis en evenwijdig aan de basis. Zoals in punt 34 hierboven in herinnering is gebracht, kan een teken een Uniemerk vormen indien het voldoet aan de in deze bepaling gestelde voorwaarden, waaronder de voorwaarde dat het vatbaar is voor grafische voorstelling, waarbij deze grafische voorstelling van een merk bovendien duidelijk, nauwkeurig, als zodanig volledig, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief moet zijn.
Het is juist dat regel 3, lid 3, van verordening nr. 2868/95 bepaalt dat de inschrijvingsaanvraag „een beschrijving van het merk [mag] bevatten”. Indien de inschrijvingsaanvraag een beschrijving bevat, moet deze beschrijving dientengevolge – zoals verzoekster in wezen betoogt (zie punt 51 hierboven) – samen met de grafische voorstelling worden onderzocht [zie arrest van 19 juni 2019, adidas/EUIPO – Shoe Branding Europe (Afbeelding van drie parallel lopende strepen), T‑307/17, EU:T:2019:427, punt 31 en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Wanneer de inschrijvingsaanvraag een beschrijving in woorden van het teken bevat, moet deze beschrijving volgens de rechtspraak evenwel  bijdragen tot de verduidelijking van het voorwerp en de omvang van de gevraagde merkenrechtelijke bescherming en mag een dergelijke beschrijving niet in strijd zijn met de grafische voorstelling van een merk, noch mag zij aanleiding geven tot twijfels over het voorwerp en de omvang van die grafische voorstelling (zie arrest van 29 juli 2019, Red Bull/EUIPO, C‑124/18 P, EU:C:2019:641, punt 37 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
In casu blijkt de door het aangevraagde teken opgeroepen tactiele indruk niet nauwkeurig en volledig uit de grafische voorstelling van dit teken als zodanig, maar hooguit uit de daarbij gevoegde beschrijving. Bijgevolg verduidelijkt deze beschrijving niet de grafische voorstelling van dit teken in de zin van de in punt 56 hierboven aangehaalde rechtspraak, maar kan zij integendeel aanleiding geven tot twijfels over het voorwerp en de omvang van deze grafische voorstelling voor zover zij ertoe strekt het voorwerp van de gevraagde bescherming uit te breiden, zoals het EUIPO in wezen aanvoert.
Uit het voorgaande volgt dat het aangevraagde teken niet voldoet aan de voorwaarden van artikel 4 van verordening nr. 207/2009 en dat de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder a), van deze verordening derhalve in de weg staat aan de inschrijving ervan.
Deze vaststelling  doet geen afbreuk aan de uitlegging en de toepassing van artikel 4 en artikel 7, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001 in gevallen die binnen de werkingssfeer ratione temporis van die verordening vallen.
Zoals blijkt uit de punten 36 en 37 hierboven, kon artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 bijgevolg niet van toepassing zijn op de beoordeling van de aanvraag tot inschrijving van het betrokken teken als Uniemerk. Bijgevolg kon de kamer van beroep deze bepaling niet op wettige wijze toepassen om het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker houdende weigering van inschrijving van dit teken te verwerpen.
Derhalve dient te worden vastgesteld dat de bestreden beslissing in strijd met de werkingssfeer van de wet is vastgesteld en derhalve moet worden vernietigd, zonder dat hoeft te worden onderzocht of de door verzoekster bij brief van 15 april 2022 ter griffie van het Gerecht overgelegde monsters ontvankelijk zijn.

Kosten
Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd. Aangezien het EUIPO in het ongelijk is gesteld, dient het overeenkomstig de vordering van verzoekster te worden verwezen in de kosten.
HET GERECHT (Tiende kamer – uitgebreid),
rechtdoende, verklaart:
1)
De beslissing van de vijfde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 3 juni 2021 (zaak R 2327/2019
‑
5) wordt vernietigd.
2)
Het EUIPO wordt verwezen in de kosten.
Kornezov
Buttigieg
Kowalik-Bańczyk
Hesse

Petrlík
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 7 december 2022.
ondertekeningen
*
Procestaal: Duits.