CELEX: 62015TJ0386
Marchio dell’Unione europea
Opposizione
Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo BADTORO
Marchi dell’Unione europea figurativo e denominativo anteriori TORO
Impedimento relativo alla registrazione
Rischio di confusione
Somiglianza dei segni
Somiglianza dei prodotti e dei servizi
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
Sospensione del procedimento amministrativo
Regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95

)
[omissis]
Conclusioni delle parti
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
condannare l’EUIPO alle spese.
L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
[omissis]
L’esame della questione se la commissione di ricorso sia incorsa in errore non sospendendo il procedimento dinanzi ad essa è propedeutico all’esame dell’esistenza di un rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore [sentenza del 25 novembre 2014, Royalton Overseas/UAMI – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF),
T‑556/12
, non pubblicata,
EU:T:2014:985
, punto
]. Per tale ragione, occorre anzitutto esaminare il primo motivo.
Sul primo motivo, vertente sull’illegittimità del diniego di sospensione del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso
[omissis]
In questa fase, occorre rilevare che la ricorrente aveva sollecitato una sospensione del procedimento, sia dinanzi alla divisione di opposizione sia dinanzi alla commissione di ricorso, in attesa dell’emananda decisione dello Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante (tribunale commerciale n. 1 di Alicante, Spagna). In qualità di giudice dei marchi dell’Unione europea, a tale tribunale era stata presentata una domanda riconvenzionale di nullità dei marchi dell’Unione europea denominativi anteriori TORO, registrati in favore dell’interveniente con i numeri 2844264 e 1722362. Tale domanda riconvenzionale è stata introdotta dalla ricorrente in seguito al ricorso, proposto dall’interveniente, diretto ad ottenere l’annullamento del marchio spagnolo denominativo BADTORO, registrato con il numero 2782026 per designare prodotti e servizi rientranti nelle classi 25 e 35.
A tale proposito, si deve constatare che la domanda riconvenzionale di nullità proposta dalla ricorrente non verteva su nessuno dei marchi anteriori opposti dall’interveniente alla domanda di registrazione del marchio controverso per i prodotti rientranti nella classe 32. Suddetto procedimento nazionale era perciò privo di qualunque incidenza sull’esame dell’opposizione alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti rientranti nella classe 32 proposta dall’interveniente.
Pertanto, quand’anche fosse dimostrata, l’illegittimità del diniego di sospensione non sarebbe tale da viziare la decisione impugnata nei limiti in cui essa concerne l’opposizione alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti rientranti nella classe 32. In tale parte, il motivo deve perciò essere respinto in quanto inconferente.
Per contro, occorre esaminare le differenti parti del motivo nei limiti in cui riguardano la decisione relativa all’opposizione alla registrazione del marchio richiesto per i servizi rientranti nella classe 35. Il Tribunale ritiene che si debba anzitutto esaminare la quarta parte del primo motivo riguardante gli errori di fatto relativi al diniego di sospensione.
A tale riguardo, occorre rilevare che la regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, sul marchio comunitario (
GU 1995, L 303, pag. 1
), applicabile ai procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso conformemente alla regola 50, paragrafo 1, di detto regolamento, dispone che l’EUIPO può sospendere il procedimento di opposizione allorché le circostanze giustifichino siffatta sospensione.
Secondo la giurisprudenza, la commissione di ricorso dispone di un ampio potere discrezionale per sospendere o meno il procedimento di ricorso. La sospensione resta una facoltà per la commissione di ricorso, la quale la pronuncia soltanto qualora la ritenga giustificata. Il procedimento dinanzi ad essa non è quindi automaticamente sospeso a seguito di una domanda formulata in tal senso da una parte dinanzi a detta commissione (sentenza del 25 novembre 2014, KAISERHOFF,
T‑556/12
, non pubblicata,
EU:T:2014:985
, punto
).
La circostanza che la commissione di ricorso disponga di un ampio potere discrezionale per sospendere il procedimento dinanzi ad essa pendente non sottrae tale discrezionalità al sindacato del giudice dell’Unione. Tale circostanza limita tuttavia detto sindacato, quanto al merito, a quello dell’assenza di errore manifesto di valutazione o di sviamento di potere [sentenze del 25 novembre 2014, KAISERHOFF,
T‑556/12
, non pubblicata,
EU:T:2014:985
, punto
, e del 21 ottobre 2015, Petco Animal Supplies Stores/UAMI – Gutiérrez Ariza (PETCO),
T‑664/13
,
EU:T:2015:791
, punto
].
A tale proposito, dalla giurisprudenza risulta che, anche se sia stato dimostrato che dinanzi a un giudice nazionale pendesse un ricorso in cui si contestava il marchio anteriore sul quale si fondava la decisione impugnata, detta dimostrazione non è sufficiente, da sola, a qualificare come errore manifesto di valutazione il rifiuto, da parte della commissione di ricorso, di sospendere il procedimento. Infatti, nell’esercizio del suo potere discrezionale in relazione alla sospensione del procedimento, la commissione di ricorso deve rispettare i principi generali che disciplinano un procedimento equo in seno a una comunità di diritto. Di conseguenza, nell’esercitare tale potere discrezionale, essa deve tenere conto non soltanto dell’interesse della parte la cui domanda di marchio dell’Unione europea è contestata, ma anche di quello delle altre parti. La decisione di sospendere o meno il procedimento deve essere il risultato di un bilanciamento degli interessi in gioco (v. sentenza del 25 novembre 2014, KAISERHOFF,
T‑556/12
, non pubblicata,
EU:T:2014:985
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
Nella fattispecie, dal tenore letterale della decisione impugnata emerge che la commissione di ricorso ha rilevato che la divisione di opposizione aveva respinto la domanda di sospensione, per il motivo che l’opposizione era fondata su due altri marchi dell’Unione europea anteriori e su un marchio spagnolo anteriore, non contestati a livello nazionale. Inoltre, la commissione di ricorso ha ritenuto che non fosse più necessario sospendere il procedimento, poiché lo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante (tribunale commerciale n. 1 di Alicante) aveva respinto la domanda riconvenzionale proposta dalla ricorrente con sentenza definitiva, secondo le affermazioni non contestate dell’interveniente. Quest’ultima, nelle sue osservazioni del 30 maggio 2014, aveva informato la commissione di ricorso dell’esistenza di tale sentenza, dichiarando inoltre che le avrebbe successivamente comunicato la prova del suo carattere definitivo.
Orbene, pur essendo vero che, con sentenza del 15 maggio 2014, lo Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante (tribunale commerciale n. 1 di Alicante) ha respinto sia la domanda di nullità del marchio spagnolo denominativo BADTORO, registrato con il numero 2782026, sia la domanda riconvenzionale proposta dalla ricorrente, tale sentenza è stata contestata in appello. Detta sentenza è stata confermata dall’Audiencia Provincial de Alicante (corte provinciale di Alicante, Spagna), con sentenza del 15 gennaio 2015, avverso la quale ciascuna parte ha proposto ricorso dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna) e tale ricorso era pendente alla data della decisione impugnata.
Ne risulta che la commissione di ricorso ha fondato la sua decisione di rigetto della domanda di sospensione sul fatto che la sentenza dello Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante (tribunale commerciale n. 1 di Alicante) era diventata definitiva dopo essere stata impugnata in appello.
È vero che, come fa valere l’EUIPO, la ricorrente, giacché era all’origine della domanda di sospensione, avrebbe dovuto informarlo riguardo all’evoluzione del procedimento nazionale. Tuttavia, per quanto deplorevole, il silenzio della ricorrente su tale punto non può né rimettere in discussione l’esistenza dell’errore di fatto relativo al diniego di sospensione, né qualificare una mancanza della stessa come tale da privarla della possibilità di far valere detta illegittimità.
In tali circostanze, la ricorrente giustamente sostiene che la decisione di diniego di sospensione della commissione di ricorso si basa su fatti erronei.
Tuttavia, l’EUIPO e l’interveniente fanno valere che tale errore di fatto non vizia la decisione impugnata in quanto esso non ha alcuna incidenza su quest’ultima. Inoltre, essi sostengono che, essendo l’opposizione fondata anche su tre altri marchi non contestati nell’ambito della domanda riconvenzionale, il senso della decisione impugnata non avrebbe potuto essere differente qualora la domanda di nullità del marchio dell’Unione europea in oggetto fosse stata accolta.
A tale proposito, va ricordato che, per motivi di economia processuale, il rischio di confusione tra i segni in conflitto che designano i servizi rientranti nella classe 35 è stato valutato dalla commissione di ricorso solamente riguardo al marchio dell’Unione europea denominativo anteriore n. 1722362. Orbene, tale marchio era oggetto di una domanda riconvenzionale di nullità, pendente alla data della decisione impugnata dinanzi al Tribunal Supremo (Corte suprema). Tale circostanza giustificava il fatto che la commissione di ricorso esercitasse il suo potere discrezionale effettuando un bilanciamento degli interessi in gioco, per decidere se fare uso o meno della sua facoltà di sospendere il procedimento. Tuttavia, poiché essa ha erroneamente ritenuto che la sentenza dello Juzgado de lo Mercantil n. 1 de Alicante (tribunale commerciale n. 1 di Alicante) fosse definitiva, non ha proceduto a tale esame.
Peraltro, quando il Tribunale effettua un controllo di legittimità delle decisioni degli organi dell’EUIPO, non può sostituire la sua motivazione a quella dell’organo competente dell’EUIPO, autore dell’atto impugnato [sentenza del 9 settembre 2010, Axis/UAMI – Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX),
T‑70/08
,
EU:T:2010:375
, punto
]. Non si può pertanto valutare l’esistenza di un rischio di confusione riguardo ad un marchio che non è stato preso in considerazione dall’EUIPO.
Conseguentemente, la circostanza che l’opposizione, per i servizi rientranti nella classe 35, fosse fondata anche sul marchio spagnolo figurativo anteriore n. 2919417 non può dimostrare, in assenza dell’esame del rischio di confusione riguardo a tale marchio nella decisione impugnata, l’assenza d’incidenza concreta su tale decisione dell’errore di fatto in cui è incorsa la commissione di ricorso.
Pertanto, senza che sia necessario per il Tribunale pronunciarsi sulle altre parti del primo motivo e benché, com’è stato detto al precedente punto 14, l’esame della questione della sospensione del procedimento sia propedeutico a quello dell’esistenza di un rischio di confusione tra il marchio richiesto e il marchio anteriore, si deve accogliere il primo motivo e, quindi, annullare la decisione impugnata relativa al marchio richiesto nei limiti in cui designa i servizi rientranti nella classe 35.
[omissis]

Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione)
dichiara e statuisce:

1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 17 aprile 2015 (procedimento R 2570/2013-2) è annullata.

2)
L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Jordi Nogues, SL.

3)
La Grupo Osborne, SA sopporterà le proprie spese.

Van der Woude
Ulloa Rubio
Marcoulli
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 20 settembre 2017.
Firme
(
*1
)	Lingua processuale: lo spagnolo.
(
)	Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.