CELEX: 62021TJ0487
EU-varemærker
ansøgning om et EU-varemærke, der gengiver en cylinderformet sanitær indsatsdel
taktilt positionsvaremærke
absolutte registreringshindringer
lovgivningens anvendelsesområde
ex officio prøvelse
appelkammerets undersøgelse af det fornødne særpræg
artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001]
tegn, der ikke kan udgøre et EU-varemærke
manglende præcis og fuldstændig grafisk gengivelse, der kan stå alene, når henses til helhedsindtrykket af det taktile tegn
artikel 4 og artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2007 [nu artikel 4 og artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/1001]

Sagsøgeren, Neoperl AG, har anlagt søgsmål i henhold til artikel 263 TEUF med påstand om annullation af afgørelsen af 3. juni 2021 truffet af Femte Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 2327/2019-5) (herefter »den anfægtede afgørelse«).
Sagens baggrund
Den 1. september 2016 indgav sagsøgeren en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til EUIPO i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (
EUT 2009, L 78, s. 1
) (erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (
EUT 2017, L 154, s. 1
)) for følgende tegn:
I varemærkeansøgningen blev det ansøgte varemærke angivet som værende et »andet varemærke«, nemlig et »taktilt positionsmærke«, der var beskrevet på følgende måde:
»Varemærket er et taktilt positionsmærke. Der ansøges om beskyttelse for en struktur, der er placeret for enden af et cylinderformet sanitær indsatsdel, som er beregnet til vandafløb, og som er rettet udad igennem en uelastisk bund, idet denne struktur består af runde, koncentriske og elastiske lameller, der er nogle få millimeter høje over hele endefladen, og de elastiske lameller kan deformeres, hvis man trykker en finger mod bunden, og trykker parallelt med bunden. Der er ikke ansøgt om beskyttelse for resten af omridset af den del, der skal indsættes, og som har stiplede linjer i gengivelsen.«
De varer, som varemærkeansøgningen vedrørte, henhører under klasse 11 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »Sanitær indsatsdel, herunder stråleregulatorer og stråleformer«.
Varemærkeansøgningen gav anledning til indsigelser på grund af de formelle registreringshindringer i artikel 26, stk. 1, litra d), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 31, stk. 1, litra d), i forordning 2017/1001], sammenholdt med regel 9, stk. 3, litra a), i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (
EFT 1995, L 303, s. 1
) (nu artikel 41, stk. 2, i forordning 2017/1001), eftersom »[EUIPO] generelt ikke [...] accepterer taktile varemærker«. Det blev således foreslået sagsøgeren at omkvalificere det ansøgte varemærke til et positionsmærke.
Ved skrivelse af 22. december 2016 afslog sagsøgeren at omkvalificere det ansøgte varemærke og insisterede i denne henseende på kvalificeringen af det taktile positionsmærke og den fremlagte beskrivelse.
Den 11. oktober 2019 afslog undersøgeren registreringsansøgningen på grundlag af artikel 41, stk. 4, i forordning 2017/1001, sammenholdt med forordningens artikel 4 og artikel 31, stk. 3, af formelle grunde, for så vidt som ansøgningen, for den del, der vedrørte registrering af et taktilt varemærke, i det væsentlige ikke var tilstrækkeligt præcis som omhandlet i disse bestemmelser.
Den 16. oktober 2019 indgav sagsøgeren en klage til EUIPO til prøvelse af undersøgerens afgørelse. Den 22. januar 2020 indgav sagsøgeren en skriftlig begrundelse for denne klage.
Ved meddelelse fra referenten af 3. august 2020 oplyste appelkammeret ved EUIPO sagsøgeren om, at uanset spørgsmålet om, hvorvidt varemærkeansøgningen opfyldte kravene i artikel 31 i forordning 2017/1001, fandt appelkammeret, at den absolutte registreringshindring i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b), var relevant, og at det ansøgte varemærke manglede fornødent særpræg som omhandlet i sidstnævnte bestemmelse.
Den 3. marts 2021 fremkom sagsøgeren med sine bemærkninger til meddelelsen af 3. august 2020.
Ved den anfægtede afgørelse fastslog Femte Appelkammer ved EUIPO, at det tegn, der var ansøgt registreret som EU-varemærke, manglede fornødent særpræg i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001, og afslog klagen.
Parternes påstande
Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
–
Den anfægtede afgørelse annulleres.
–
EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
EUIPO har nedlagt følgende påstande:
–
Frifindelse.
–
Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
Retlige bemærkninger
Indledende bemærkninger
Henset til datoen for indgivelsen af den omhandlede registreringsansøgning, dvs. den 1. september 2016, som er afgørende for fastlæggelsen af den materielle lovgivning, der finder anvendelse med henblik på undersøgelsen af, om der foreligger absolutte registreringshindringer, er nærværende sag omfattet af de materielle bestemmelser i forordning nr. 207/2009, alt efter tilfældet, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 om ændring af forordning nr. 207/2009 og forordning nr. 2868/95 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 2869/95 om de gebyrer, der skal betales til Harmoniseringskontoret for det indre marked (varemærker og mønstre) (
EUT 2015, L 341, s. 21
) (jf. i denne retning domme af 12.12.2019, EUIPO mod Wajos,
C-783/18 P
, ikke trykt i Sml.,
EU:C:2019:1073
, præmis
, og af 8.5.2019, VI.TO. mod EUIPO – Bottega (Formen på en gylden flaske),
T-324/18
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2019:297
, præmis
og den deri nævnte retspraksis).
Nærmere bestemt foreskriver artikel 4 i forordning 2015/2424, at denne forordning træder i kraft den 23. marts 2016, men at visse bestemmelser i forordning nr. 207/2009, med senere ændringer, herunder artikel 4 og artikel 26, stk. 3, først finder anvendelse fra den 1. oktober 2017.
Hvad angår de materielle bestemmelser finder artikel 4 og artikel 26, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 i den affattelse, der var gældende før ændringen ved forordning 2015/2424, og artikel 7 i forordning nr. 207/2009, som ændret ved forordning 2015/2424, således anvendelse i den foreliggende sag. Hvad angår sidstnævnte bestemmelse fører anvendelsen ratione temporis af forordning nr. 207/2009, som ændret ved forordning 2015/2424, imidlertid ikke til et andet resultat i forbindelse med behandlingen af den foreliggende sag. Den ændring af forordning nr. 207/2009, der blev foretaget ved forordning 2015/2424, vedrører nemlig ikke bestemmelserne i artikel 7, stk. 1, litra a) og b), i forordning nr. 207/2009, som er de eneste relevante bestemmelser ved behandlingen af nærværende sag. Det bemærkes derfor hvad angår de materielle bestemmelser i det foreliggende tilfælde, at de henvisninger, som appelkammeret har foretaget i den anfægtede afgørelse, og som sagsøgeren har foretaget i stævningen til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001, skal forstås som henvisninger til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, som ændret, der har samme indhold.
I det omfang de processuelle regler almindeligvis antages at finde anvendelse fra deres ikrafttrædelsestidspunkt (jf. dom af 11.12.2012, Kommissionen mod Spanien,
C-610/10
,
EU:C:2012:781
, præmis
og den deri nævnte retspraksis), reguleres tvisten af de processuelle regler i forordning 2017/1001, der var gældende på tidspunktet for vedtagelsen af den anfægtede afgørelse.
Ex officio prøvelse af et anbringende om tilsidesættelse af lovgivningens anvendelsesområde
Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet gjort to anbringender gældende vedrørende for det første en tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 og for det andet en tilsidesættelse af artikel 95, stk. 1, første punktum, i forordning 2017/1001. Sagsøgeren har i det væsentlige gjort gældende, at appelkammeret ikke tog tilstrækkeligt hensyn til det ansøgte varemærkes særlige egenskaber som taktilt positionsmærke, og har foreholdt appelkammeret, at det i strid med bl.a. den forpligtelse, der følger af artikel 95 i forordning 2017/1001, til at foretage en ex officio-prøvelse af de relevante faktiske omstændigheder hverken har fastslået det almindelige taktile indtryk af stråleregulatorerne eller det indtryk, som det tegn, der er søgt registreret, giver, eller den omstændighed, at dette fleksible taktile indtryk af lamellerne nødvendigvis er forbundet med disse varers funktionelle kvalitet. Sagsøgeren har heraf konkluderet, at det nævnte tegn, i modsætning til det af appelkammeret anførte, har fornødent særpræg.
EUIPO har bestridt sagsøgerens argumenter og har gjort gældende, at det var med rette, at appelkammeret efter at have foretaget en udtømmende og præcis vurdering af de faktiske omstændigheder fastslog, at det tegn, der var ansøgt registreret, manglede fornødent særpræg.
Det skal i den forbindelse bemærkes, at undersøgeren afslog registreringsansøgningen på grundlag af artikel 41, stk. 4, i forordning 2017/1001, sammenholdt med forordningens artikel 4 (jf. præmis 7 ovenfor), med den begrundelse, at det ansøgte varemærkes egenskab var fejlagtigt angivet, at beskrivelsen i registreringsansøgningen var uden relevans, og at denne beskrivelse under alle omstændigheder kun kunne beskrive, hvad der kunne ses på den grafiske gengivelse af det nævnte varemærke, uden at beskrivelsen kunne udgøre en fortolkning af, hvad der forstås ved et bestemt varemærke. Undersøgeren tilføjede, at det ansøgte varemærke blev oplevet ved berøring, selv om de sensoriske egenskaber ikke direkte kunne udledes af gengivelsen af tegnet. Ifølge undersøgeren gav tegnets grafiske gengivelse følgelig ikke ansøgningen tilstrækkelig præcision.
Sagsøgeren anfægtede denne afgørelse og anførte i sin skriftlige begrundelse for klagen af 22. januar 2020 (jf. præmis 8 ovenfor), at der efter ikrafttrædelsen af forordning 2017/1001 ikke længere krævedes en grafisk gengivelse af et tegn, der var søgt registreret som EU-varemærke. For det tilfælde, at kravene vedrørende den grafiske gengivelse af et varemærke, der er omfattet af forordning nr. 207/2009, skulle tages i betragtning, gjorde sagsøgeren gældende, med henvisning til den juridiske ekspertudtalelse, der var vedlagt som bilag til klagen, at adgangen til at registrere taktile positionsmærker generelt ikke var udelukket i EU-varemærkeretten, og at den grafiske gengivelse af det omhandlede tegn, ledsaget af en beskrivelse, gjorde det muligt at »konkretisere« det ansøgte varemærke, herunder for så vidt angår tegnets taktile indtryk, på en sådan måde, at de kompetente myndigheder og offentligheden klart og utvetydigt kan identificere, hvad der er genstanden for den påberåbte beskyttelse.
I meddelelsen fra referenten af 3. august 2021, der blev sendt til sagsøgeren efter dennes indgivelse af klagen over undersøgerens afgørelse (jf. præmis 9 ovenfor), og i den anfægtede afgørelse besluttede appelkammeret at undersøge den absolutte registreringshindring i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 og anførte, at spørgsmålet om, hvorvidt det tegn, der var ansøgt registreret, i øvrigt skulle udelukkes fra registrering i henhold til artikel 41, stk. 4, i forordning 2017/1001, sammenholdt med artikel 4 i forordning nr. 207/2009 (efter ændring nu artikel 4 i forordning 2017/1001), eller i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, som ændret, var uden relevans, for så vidt som det var tilstrækkeligt, at en registreringshindring i henhold til artikel 7, stk. 1, udelukkede denne registrering (jf. præmis 58 i den anfægtede afgørelse).
Sagsøgeren har ikke fremsat noget anbringende om tilsidesættelse af lovgivningens anvendelsesområde med henblik på at anfægte appelkammerets valg af at behandle registreringsansøgningen alene på grundlag af bestemmelsen i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.
Det fremgår af Domstolens praksis, at selv om visse anbringender kan eller endog skal påkendes af egen drift, kan et anbringende, der vedrører lovligheden af den omtvistede afgørelses indhold, derimod kun tages under påkendelse af Unionens retsinstanser, hvis sagsøgeren gør det gældende (jf. dom af 25.10.2017, Kommissionen mod Italien,
C-467/15 P
,
EU:C:2017:799
, præmis
og den deri nævnte retspraksis).
Det fremgår imidlertid ligeledes af retspraksis, at selv om Unionens retsinstanser kun må træffe afgørelse vedrørende parternes påstande, idet det tilkommer dem at fastlægge tvistens rammer, kan den således ikke være fuldstændig bundet af de argumenter, som parterne har fremført til støtte for deres krav, da den i modsat fald kan tænkes at blive nødsaget til at basere sin afgørelse på urigtige retlige betragtninger (jf. dom af 21.9.2010, Sverige m.fl. mod API og Kommissionen,
C-514/07 P, C-528/07 P og C-532/07 P
,
EU:C:2010:541
, præmis
og den deri nævnte retspraksis, og dom af 20.1.2021, Kommissionen mod Printeos,
C-301/19 P
,
EU:C:2021:39
, præmis
). I en tvist mellem parterne om fortolkningen og anvendelsen af en EU-retlig bestemmelse, i det foreliggende tilfælde artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, påhviler det navnlig Unionens retsinstanser at anvende de retsregler, der er relevante for løsningen af tvisten, på de faktiske omstændigheder, som parterne har fremlagt for dem. Det følger nemlig af princippet iura novit curia, at en nøjere bestemmelse af lovgivningens betydning ikke hører ind under anvendelsesområdet for princippet om parternes ret til frit at disponere over sagens genstand (jf. dom af 12.12.2018, Servier m.fl. mod Kommissionen,
T-691/14
, under appel,
EU:T:2018:922
, præmis
og den deri nævnte retspraksis).
Unionens retsinstanser har således mulighed for og i givet fald pligt til af egen drift at behandle visse anbringender vedrørende den materielle lovlighed (generaladvokat Tanchevs forslag til afgørelse Changmao Biochemical Engineering mod Kommissionen,
C-666/19 P
,
EU:C:2021:827
, punkt
). Dette gælder eksempelvis anbringendet om materiel lovlighed, der udspringer af spørgsmålet om retskraft (jf. i denne retning dom af 1.6.2006, P & O European Ferries (Vizcaya) og Diputación Foral de Vizcaya mod Kommissionen,
C-442/03 P og C-471/03 P
,
EU:C:2006:356
, præmis
).
Det skal i denne forbindelse bemærkes, at et anbringende om tilsidesættelse af lovgivningens anvendelsesområde er et anbringende om grundlæggende retsprincipper, og at det tilkommer Retten at undersøge dette ex officio. Retten ville faktisk tilsidesætte sin funktion som retsinstans, hvis den afholdt sig fra, selv i tilfælde af manglende anfægtelse fra parterne på dette punkt, at fastslå, at den anfægtede afgørelse er truffet på grundlag af en bestemmelse, der ikke kan anvendes i det foreliggende tilfælde, og hvis den følgelig skulle træffe afgørelse i den tvist, der er forelagt den, ved selv at anvende en sådan bestemmelse (jf. i denne retning dom af 12.6.2019, RV mod Kommissionen,
T-167/17
,
EU:T:2019:404
, præmis
og
og den deri nævnte retspraksis).
Unionens retsinstansers forpligtelse til af egen drift at behandle et ordre public-anbringende skal imidlertid udøves under overholdelse af kontradiktionsprincippet. Derfor kan Unionens retsinstanser, bortset fra særlige tilfælde, såsom de tilfælde, der er nævnt i disse retsinstansers procesreglementer, ikke støtte deres afgørelse på et retligt anbringende, som rejses ex officio, selv om det er et anbringende, der angår grundlæggende retsprincipper, uden forinden at have opfordret parterne til at fremsætte deres bemærkninger om det pågældende anbringende (dom af 2.12.2009, Kommissionen mod Irland m.fl.,
C-89/08 P
,
EU:C:2009:742
, præmis
; jf. ligeledes i denne retning dom af 27.3.2014, KHIM mod National Lottery Commission,
C-530/12 P
,
EU:C:2014:186
, præmis
og den deri nævnte retspraksis).
Da Retten i det foreliggende tilfælde ex officio besluttede at undersøge anbringendet om tilsidesættelse af lovgivningens anvendelsesområde, opfordrede den i retsmødet og ved spørgsmål til skriftlig besvarelse, der blev stillet som led i en foranstaltning med henblik på sagens tilrettelæggelse, parterne til at fremsætte deres bemærkninger hertil. Parterne blev navnlig opfordret til at fremsætte deres synspunkter med hensyn til, om appelkammeret i givet fald var forpligtet til at undersøge, om det ansøgte varemærke opfyldte kravet om grafisk gengivelse i artikel 4 i forordning nr. 207/2009, og om det nævnte varemærke følgelig kunne støde på den absolutte registreringshindring i forordningens artikel 7, stk. 1, litra a), navnlig henset til den retspraksis, der følger af dom af 6. oktober 2021, M/S. Indeutsch International mod EUIPO – 135 Kirkstall (Gengivelse af vinkelformer mellem to parallelle linjer) (
T-124/20
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2021:668
). Parterne blev endvidere opfordret til at præcisere, om artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 efter deres opfattelse kunne finde anvendelse under de foreliggende omstændigheder.
Som svar på dette spørgsmål har sagsøgeren gjort gældende, at appelkammeret burde have undersøgt, om det omhandlede tegn opfyldte kravene i artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, og nærmere bestemt, om det opfyldte kravet om grafisk gengivelse i forordningens artikel 4, inden det undersøgte tegnet i henhold til betingelserne i forordningens artikel 7, stk. 1, litra b). En sådan forpligtelse følger af en ordlydsfortolkning samt en teleologisk og systematisk fortolkning af de omhandlede bestemmelser samt af den retspraksis, der følger af dom af 6. oktober 2021, Gengivelse af vinkelformer mellem to parallelle linjer (
T-124/20
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2021:668
). Ifølge sagsøgeren udgør den fremgangsmåde, som appelkammeret fulgte i den anfægtede afgørelse, en tilsidesættelse af bestemmelserne i forordning nr. 207/2009, navnlig dennes artikel 71, stk. 1, sammenholdt med forordningens artikel 7, stk. 1, litra a), og artikel 94, stk. 1, første punktum. Retten skal efter sagsøgerens opfattelse undersøge disse tilsidesættelser ex officio.
EUIPO er af den opfattelse, at betingelserne for ex officio at rejse anbringendet om tilsidesættelse af lovgivningens anvendelsesområde ikke er opfyldt i det foreliggende tilfælde. EUIPO har nærmere bestemt gjort gældende, at appelkammeret med rette kunne forkaste klagen ved at undersøge det tegn, der var søgt registreret, alene i henhold til bestemmelsen i artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, idet den følgelig i den anfægtede afgørelses punkt 58 fandt, at spørgsmålet om anvendeligheden af denne forordnings artikel 4 og artikel 7, stk. 1, litra a), i det foreliggende tilfælde var uden relevans. Ifølge EUIPO kan afslaget på en registreringsansøgning nemlig for det første støttes på en enkelt af de absolutte registreringshindringer, idet ingen af disse hindringer kan have forrang for en anden, og for det andet var den undersøgelse, som appelkammeret foretog i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, den mest muligt fuldstændige. EUIPO har desuden gjort gældende, at det princip, som Retten udledte i dom af 6. oktober 2021, Gengivelse af vinkelformer mellem to parallelle linjer (
T-124/20
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2021:668
), ikke kan overføres på nærværende tvist.
I denne henseende bemærkes, at i henhold til artikel 4 i forordning nr. 207/2009 i den affattelse, der finder anvendelse ratione temporis (jf. præmis 16 ovenfor), kan EU-varemærker bestå af alle tegn, der kan gengives grafisk, navnlig ord, herunder personnavne, afbildninger, bogstaver, tal, varens form eller emballage, for så vidt disse tegn er egnede til at adskille en virksomheds varer eller tjenesteydelser fra andre virksomheders.
Artikel 7 i forordning nr. 207/2009 er affattet således:
»1.   Udelukket fra registrering er:
a)
tegn, som ikke opfylder betingelserne i artikel 4
b)
varemærker, som mangler fornødent særpræg
[...]
3.   Stk. 1, litra b), c) og d), finder ikke anvendelse, hvis varemærket som følge af den brug, der er gjort deraf, har fået fornødent særpræg for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det søges registreret.«
Det følger således af artikel 4 i forordning nr. 207/2009, at et tegn kan udgøre et EU-varemærke, hvis det opfylder de krav, der er fastsat i denne bestemmelse, herunder kravet om, at det kan gengives grafisk. Da kravet om grafisk gengivelse navnlig har til formål at afgrænse varemærket for at fastlægge den nøjagtige genstand for den beskyttelse, det registrerede varemærke giver indehaveren, skal gengivelsen være klar og præcis, kunne stå alene, være let tilgængelig, forståelig, bestandig og objektiv (dom af 12.12.2002, Sieckmann,
C-273/00
,
EU:C:2002:748
, præmis
og
, og af 6.6.2019, Deichmann mod EUIPO,
C-223/18 P
, ikke trykt i Sml.,
EU:C:2019:471
, præmis
; jf. ligeledes i denne retning dom af 29.7.2019, Red Bull mod EUIPO,
C-124/18 P
,
EU:C:2019:641
, præmis
og den deri nævnte retspraksis).
I henhold til artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 er »varemærker«, som mangler fornødent særpræg, udelukket fra registrering.
Det følger heraf, at et tegns fornødne særpræg først kan bedømmes med henblik på dets registrering som EU-varemærke, når det er blevet konstateret, at det udgør et varemærke som omhandlet i artikel 4 i forordning nr. 207/2009, dvs. fra det tidspunkt, hvor det bliver konstateret, at det kan gengives grafisk som omhandlet i præmis 34 ovenfor (dom af 6.10.2021, Gengivelse af vinkelformer mellem to parallelle linjer,
T-124/20
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2021:668
, præmis
), hvilket i det væsentlige anerkendes af EUIPO.
Som EUIPO har gjort gældende, er det således ganske vist tilstrækkeligt, at en enkelt registreringshindring finder anvendelse for at udelukke registrering af et varemærke (dom af 19.9.2002, DKV mod KHIM,
C-104/00 P
,
EU:C:2002:506
, præmis
). Som det fremgår af præmis 36 ovenfor, forudsætter en undersøgelse af den absolutte registreringshindring vedrørende manglende fornødent særpræg som den, appelkammeret i det foreliggende tilfælde har foretaget, imidlertid, at det anfægtede varemærke opfylder betingelserne i artikel 4 i forordning nr. 207/2009 (jf. i denne retning dom af 6.10.2021, Gengivelse af vinkelformer mellem to parallelle linjer,
T-124/20
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2021:668
, præmis
).
I det foreliggende tilfælde fremgår det af præmis 58 i den anfægtede afgørelse (jf. præmis 22 ovenfor), at appelkammeret ikke undersøgte, om det tegn, der var ansøgt registreret, kunne udgøre et varemærke, for så vidt som det fandt, at en sådan undersøgelse var uden relevans for dets konklusion om, at det nævnte tegn manglede fornødent særpræg. I modsætning til, hvad der følger af betragtningerne i præmis 36 ovenfor vedrørende reglerne for undersøgelse af registreringsansøgninger i forhold til de absolutte registreringshindringer i artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, foretog appelkammeret således en undersøgelse af det nævnte tegns fornødne særpræg uden først at have undersøgt, om det kunne udgøre et varemærke.
Samtidig med at EUIPO har anerkendt, at undersøgelsen af et varemærkes fornødne særpræg »i princippet« forudsætter, at varemærket opfylder betingelserne i artikel 4 og artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, har dette kontor gjort gældende, at appelkammeret i det foreliggende tilfælde ikke begik en fejl ved ikke at følge denne tilgang, eftersom det undersøgte anvendelsen af artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 på den mest fuldstændige måde, dvs. med hensyn til »alle beskyttede værker og typer af varemærker, som det [omhandlede] tegn kunne antage«, og har således behandlet sagen til fordel for sagsøgeren. Ifølge EUIPO undersøgte appelkammeret tegnet dels på grundlag af dets grafiske gengivelse og den del af beskrivelsen, der svarede til denne, dels under hensyntagen til beskrivelsen, som ikke svarede til den nævnte gengivelse, dvs. for så vidt som det taktile indtryk var beskrevet.
Det skal i denne forbindelse bemærkes, at selv hvis det antages, at appelkammeret rent faktisk undersøgte, om de forskellige hypotetiske udformninger, som det tegn, der var ansøgt registreret, kunne tage, eventuelt havde fornødent særpræg, hvilket imidlertid ikke fremgår klart af den anfægtede afgørelse, kan en sådan undersøgelse ikke begrunde appelkammerets manglende overholdelse af de forpligtelser vedrørende undersøgelsen af de absolutte registreringshindringer, som påhvilede det i henhold til forordning nr. 207/2009.
Endvidere skal det bemærkes, at der ved bedømmelsen af, hvorvidt et varemærke mangler fornødent særpræg, skal tages hensyn til det helhedsindtryk, som det giver (jf. dom af 25.10.2007, Develey mod KHIM,
C-238/06 P
,
EU:C:2007:635
, præmis
og den deri nævnte retspraksis).
I det foreliggende tilfælde anmodes der ifølge registreringsansøgningen om beskyttelse af både en del af stråleregulatorstrukturen og af det taktile aspekt af det omhandlede tegn (jf. præmis 3 ovenfor). Det følger heraf, at appelkammeret under alle omstændigheder ikke kunne undersøge det nævnte tegns fornødne særpræg ved at lægge visse aspekter af tegnet, som det havde udvalgt selektivt, til grund, navnlig ved at udelukke dets taktile aspekt. Det argument, som EUIPO har fremført i retsmødet, hvorefter appelkammeret fandt, at det taktile indtryk, som det tegn, der er ansøgt registreret, giver, ikke svarede til dets grafiske gengivelse, men udelukkende fremgik af dets beskrivelse, henhører desuden under undersøgelsen af anvendelsen af artikel 4 i forordning nr. 207/2009 og dennes artikel 7, stk. 1, litra a).
Dette argument fra EUIPO kan derfor ikke tiltrædes.
EUIPO har ligeledes gjort gældende, at betragtningerne i præmis 36 ovenfor, som Retten udledte i dom af 6. oktober 2021, Gengivelse af vinkelformer mellem to parallelle linjer (
T-124/20
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2021:668
), vedrører en ugyldighedssag og ikke kan finde anvendelse i den foreliggende sag. Dette argument er ugrundet. I modsætning til, hvad EUIPO synes at gøre gældende, kan undersøgelsen af, om der foreligger absolutte registreringshindringer, nemlig ikke foretages i henhold til andre principper end dem, der finder anvendelse ved efterprøvelsen af, om de nævnte hindringer foreligger, når de, som i den sag, der gav anledning til den nævnte dom, påberåbes til støtte for en ugyldighedsbegæring.
EUIPO’s argument – vedrørende det forhold, at i modsætning til den sag, der gav anledning til dom af 6. oktober 2021, Gengivelse af vinkelformer mellem to parallelle linjer (
T-124/20
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2021:668
), er det fornødne særpræg, der skulle være opstået ved brug af det tegn, der er søgt registreret, ikke omhandlet i den foreliggende sag – heller ikke tiltrædes. Betragtningerne i præmis 36 ovenfor er ganske vist særligt relevante, når en ansøger om registrering af varemærke påberåber sig, at det pågældende varemærke har fået fornødent særpræg ved brug, for så vidt som et fornødent særpræg opnået ved brug i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, såfremt det anses for godtgjort, bevirker, at den absolutte registreringshindring i denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra b), ikke finder anvendelse. Relevansen af disse betragtninger er imidlertid ikke begrænset til sådanne omstændigheder. Definitionen af genstanden for den beskyttelse, der følger af registreringen af et tegn som EU-varemærke som omhandlet i artikel 4 i forordning nr. 207/2009 (jf. præmis 34 ovenfor), er nemlig ligeledes nødvendig forud for undersøgelsen af dets fornødne særpræg, således som det fremgår af præmis 36 ovenfor.
Det skal desuden bemærkes, at appelkammeret i den foreliggende sag for fuldstændighedens skyld i den anfægtede afgørelses punkt 51-54 undersøgte, om det ansøgte varemærke havde opnået fornødent særpræg ved brug som omhandlet i artikel 7, stk. 3, i forordning nr. 207/2009. En sådan undersøgelse er imidlertid utænkelig, hvis det omhandlede tegn ikke kan gengives grafisk som omhandlet i denne forordnings artikel 4 og følgelig skal udelukkes fra registrering i henhold til forordningens artikel 7, stk. 1, litra a) (jf. i denne retning dom af 6.10.2021, Gengivelse af vinkelformer mellem to parallelle linjer,
T-124/20
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2021:668
, præmis
).
Det følger af det ovenstående, at fortolkningen af de relevante retsregler, og bl.a. spørgsmålet om, hvorvidt det tegn, der er ansøgt registreret som EU-varemærke, opfylder betingelserne i artikel 4 i forordning nr. 207/2009, herunder kravet om, at det skal kunne gengives grafisk, og om det derfor kan udgøre et varemærke, i det foreliggende tilfælde er et forudgående spørgsmål, hvis afgørelse er nødvendig for at kunne behandle anbringenderne vedrørende tilsidesættelse af artikel 7, stk. 1, litra b), og artikel 95, stk. 1, i forordning nr. 207/2009.
Følgelig ville Retten tilsidesætte sin funktion som retsinstans, der udfører legalitetskontrollen, hvis den for det første undlader at fastslå – selv om parterne ikke har bestridt dette – at den anfægtede afgørelse er truffet på grundlag af en bestemmelse, nemlig artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, som kan vise sig ikke at finde anvendelse i den foreliggende sag, hvilket appelkammeret ikke har taget stilling til, i det tilfælde, hvor det tegn, der er ansøgt registreret, ikke udgør et varemærke i henhold til artikel 4 i samme forordning, og for det andet traf afgørelse i den tvist, der verserer for den, ved selv at anvende denne bestemmelse.
Følgelig skal anbringendet om tilsidesættelse af lovgivningens anvendelsesområde behandles ex officio.
Om anbringendet om tilsidesættelse af lovgivningens anvendelsesområde
Som det fremgår af præmis 36 og 47 ovenfor, skal det for at afgøre, om artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 fandt anvendelse i den foreliggende sag med henblik på undersøgelsen af registreringsansøgningen, undersøges, om det tegn, der er ansøgt registreret, opfylder registreringsbetingelserne i samme forordnings artikel 4, dvs. navnlig om det kan gengives grafisk som omhandlet i præmis 34 ovenfor.
Sagsøgeren har gjort gældende, at den grafiske gengivelse af det tegn, der er ansøgt registreret som EU-varemærke, og som er ledsaget af dets beskrivelse, bl.a. for så vidt angår elasticiteten og evnen til at ændre form for de lameller, som tegnet består af, ved at man trykker en finger mod bunden, og trykker parallelt med bunden, er tilstrækkelig til at gengive dette tegn, herunder tegnets taktile indtryk. Sagsøgeren har i øvrigt henvist til de bemærkninger, som denne havde fremsat i forbindelse med sin skriftlige begrundelse for klagen til appelkammeret af 22. januar 2020 (jf. præmis 21 ovenfor).
EUIPO har gjort gældende, at det taktile indtryk, som det tegn, der er ansøgt registreret, giver, ikke følger af den grafiske gengivelse af tegnet, men alene af den beskrivelse, der ledsager denne gengivelse. Denne beskrivelse kan imidlertid ifølge EUIPO ikke tages i betragtning i henhold til artikel 3, stk. 2, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/626 af 5. marts 2018 om gennemførelsesbestemmelser til visse bestemmelser i forordning 2017/1001 og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) 2017/1431 (
EUT 2018, L 104, s. 37
), for så vidt som den udvider genstanden for den påberåbte beskyttelse, således som den fremgår af tegnets grafiske gengivelse.
Indledningsvis bemærkes, at artikel 3 i gennemførelsesforordning 2018/626 indgår i afsnit II heri. Selv om denne forordning var i kraft på tidspunktet for vedtagelsen af den anfægtede afgørelse, bestemmer dens artikel 39, stk. 2, litra a), at nævnte afsnit II ikke finder anvendelse på EU-varemærkeansøgninger, der er indgivet inden den 1. oktober 2017. I modsætning til, hvad EUIPO’s argumentation forudsætter, finder denne forordning således ikke anvendelse i den foreliggende sag, idet ansøgningen om registrering af det omhandlede varemærke blev indgivet den 1. september 2016. I henhold til de overgangsforanstaltninger, der er fastsat i artikel 37 i gennemførelsesforordning 2018/626, finder bestemmelserne i forordning nr. 2868/95 i øvrigt fortsat anvendelse på verserende sager, indtil sagerne er afsluttet, når nævnte gennemførelsesforordning ikke finder anvendelse.
Det skal dernæst bemærkes, at der ifølge ansøgningen om registrering af det omhandlede varemærke er ansøgt om beskyttelse såvel for stråleregulatorernes struktur som for tegnets taktile aspekt. Som svar på et mundtligt spørgsmål fra Retten har sagsøgeren i øvrigt i retsmødet bekræftet, at varemærkets to aspekter, nemlig den omstændighed, at der er tale om et positionsmærke og det taktile aspekt, har samme betydning for ansøgningen om registrering af dette, og at kombinationen af disse dele derfor bør være afgørende i denne henseende.
Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt det tegn, der er søgt registreret, opfylder registreringskravene i artikel 4 i forordning nr. 207/2009, skal det således bemærkes, at tegnets struktur, der er placeret for enden af en cylinderformet sanitær indsatsdel, for så vidt den er sammensat af runde og koncentriske lameller, der er nogle få millimeter høje over hele endefladen og parallelle med bunden, kan gengives grafisk, således som det er gengivet i præmis 2 ovenfor. Dette er derimod ikke tilfældet, hvilket EUIPO har medgivet (jf. præmis 39 og 52 ovenfor), for strukturens taktile indtryk for så vidt angår lamellernes elasticitet, som kan ændre form med et tryk med en finger mod bunden, og parallelt med bunden. Som anført i præmis 34 ovenfor kan et tegn udgøre et EU-varemærke, hvis det opfylder de krav, der er fastsat i denne bestemmelse, herunder kravet om at kunne gengives grafisk, idet denne grafiske gengivelse af et varemærke desuden skal være klar og præcis, kunne stå alene, være let tilgængelig, forståelig, bestandig og objektiv.
Regel 3, stk. 3, i forordning nr. 2868/95 bestemmer ganske vist, at registreringsansøgningen »kan indeholde en beskrivelse af varemærket«. Som sagsøgeren i det væsentlige har gjort gældende (jf. præmis 51 ovenfor), skal en beskrivelse derfor, hvis den foreligger i registreringsansøgningen, undersøges sammen med den grafiske gengivelse (jf. dom af 19.6.2019, adidas mod EUIPO – Shoe Branding Europe (Gengivelse af tre parallelle striber),
T-307/17
,
EU:T:2019:427
, præmis
og den deri nævnte retspraksis). Det fremgår imidlertid af retspraksis, at når ansøgningen er vedlagt en verbal beskrivelse af tegnet, skal denne beskrivelse bidrage til at præcisere genstanden for og omfanget af den ønskede beskyttelse i henhold til varemærkeretten, og en sådan beskrivelse må ikke være i strid med varemærkets grafiske gengivelse eller kunne rejse tvivl om genstanden for og omfanget af denne grafiske gengivelse (jf. dom af 29.7.2019, Red Bull mod EUIPO,
C-124/18 P
,
EU:C:2019:641
, præmis
og den deri nævnte retspraksis).
I det foreliggende tilfælde fremgår det taktile indtryk, som det tegn, der er ansøgt registreret, giver, imidlertid ikke præcist og fuldstændigt af den grafiske gengivelse af tegnet i sig selv, men højst af den beskrivelse, der ledsager det. Følgelig præciserer denne beskrivelse ikke den grafiske gengivelse af det nævnte tegn som omhandlet i den retspraksis, der er nævnt i præmis 56 ovenfor, men beskrivelsen kan derimod rejse tvivl om genstanden for og omfanget af denne grafiske gengivelse, for så vidt som den tilsigter at udvide genstanden for den ansøgte beskyttelse, således som EUIPO i det væsentlige har gjort gældende.
Det fremgår af det ovenstående, at det tegn, der er ansøgt registreret, ikke opfylder kravene i artikel 4 i forordning nr. 207/2009 og følgelig er omfattet af den absolutte registreringshindring i denne forordnings artikel 7, stk. 1, litra a).
Denne konklusion berører ikke fortolkningen og anvendelsen af artikel 4 og artikel 7, stk. 1, litra a), i forordning 2017/1001 i de tilfælde, der er omfattet af denne forordnings anvendelsesområde ratione temporis.
Det følger heraf, således som det fremgår af præmis 36 og 37 ovenfor, at artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 ikke kunne finde anvendelse på vurderingen af ansøgningen om registrering af det omhandlede tegn som EU-varemærke. Appelkammeret kunne derfor ikke lovligt anvende denne bestemmelse ved vedtagelsen af afgørelsen om afslag på klagen vedrørende undersøgerens afgørelse, der afslog registrering af dette tegn.
Det må derfor fastslås, at den anfægtede afgørelse er vedtaget i strid med lovgivningens anvendelsesområde og derfor må annulleres, uden at det er nødvendigt at undersøge, om de stikprøver, som sagsøgeren har fremlagt sammen med sin skrivelse indleveret til Rettens Justitskontor den 15. april 2022, kan antages til realitetsbehandling.
Sagsomkostninger
I henhold til artikel 134, stk. 1, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom. Da EUIPO har tabt sagen, bør det pålægges denne at betale sagsomkostningerne i overensstemmelse med sagsøgerens påstand.

På grundlag af disse præmisser
udtaler og bestemmer
RETTEN (Tiende Udvidede Afdeling):

1)
Afgørelsen, der blev truffet den 3. juni 2021 af Femte Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 2327/2019/-5), annulleres.

2)
EUIPO betaler sagsomkostningerne.

Kornezov
Buttigieg
Kowalik-Bańczyk
Hesse
Petrlík
Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 7. december 2022.
Underskrifter
(
*1
) – Processprog: tysk.