CELEX: 62015CJ0043
Hogere voorziening
Uniemerk
Aanvraag voor inschrijving van het beeldmerk bevattende de woordelementen ‚compressor technology’
Oppositie door de houder van de woordmerken KOMPRESSOR PLUS en KOMPRESSOR
Gedeeltelijke weigering van inschrijving
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 60
Verordening (EG) nr. 216/96
Artikel 8, lid 3
‚Incidenteel’ beroep
Verordening (EG) nr. 40/94
Artikel 8, lid 1, onder b)
Zwak onderscheidend vermogen van de oudere nationale merken
Verwarringsgevaar

Met haar onderhavige hogere voorziening verzoekt BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH (hierna: „BSH”) om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 4 december 2014, BSH/BHIM – LG Electronics (compressor technology) (T‑595/13, niet gepubliceerd; hierna: „bestreden arrest”,
EU:T:2014:1023
), houdende verwerping van haar beroep om vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 5 september 2013 (zaak R 1176/2012‑1), zoals gewijzigd bij beslissing tot rectificatie van 3 december 2013 (hierna: „litigieuze beslissing”), betreffende een oppositieprocedure tussen LG Electronics Inc. (hierna: „LG”) en BSH.
Toepasselijke bepalingen
Regelgeving betreffende het Uniemerk
Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (
PB 1994, L 11, blz. 1
), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 422/2004 van de Raad van 19 februari 2004 (
PB 2004, L 70, blz. 1
; hierna: „verordening nr. 40/94”), is ingetrokken en vervangen bij verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (
PB 2009, L 78, blz. 1
), die in werking is getreden op 13 april 2009. De onderhavige zaak valt dus enerzijds onder de procedurele bepalingen van deze laatste verordening. Gelet op de datum waarop de betrokken merkaanvraag in casu is ingediend, namelijk op 24 november 2008, welke datum beslissend is ter beantwoording van de vraag welk het toepasselijke materiële recht is, gelden anderzijds voor de onderhavige zaak de materiële bepalingen van verordening nr. 40/94.
Artikel 7 van verordening nr. 40/94, met als opschrift „Absolute weigeringsgronden”, waarvan de bewoordingen ongewijzigd zijn overgenomen in artikel 7 van verordening nr. 207/2009, bepaalde in lid 1 ervan:
„Geweigerd wordt inschrijving van:
[...]
b)
handelsmerken die elk onderscheidend vermogen missen;
c)
merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
[...]”
Artikel 8 van verordening nr. 40/94, met als opschrift „Relatieve weigeringsgronden”, waarvan de bewoordingen ongewijzigd zijn overgenomen in artikel 8 van verordening nr. 207/2009, bepaalde in lid 1 ervan:
„Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:
[...]
b)
wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.”
Artikel 51 van verordening nr. 40/94, met als opschrift „Absolute nietigheidsgronden”, dat overeenkomt met artikel 52 van verordening nr. 207/2009, bepaalde in de leden 1 en 2 ervan:
„1.   Het gemeenschapsmerk wordt op vordering bij het Bureau of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard, wanneer:
a)
het is ingeschreven in strijd met artikel 7;
b)
de aanvrager bij indiening van de aanvraag te kwader trouw was.
2.   Wanneer het gemeenschapsmerk is ingeschreven in strijd met artikel 7, lid 1, onder b), c) of d), kan het echter niet nietig worden verklaard wanneer het door het gebruik dat er na de inschrijving van gemaakt is, onderscheidend vermogen heeft verkregen voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is.”
Artikel 59 van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Personen die beroep kunnen instellen en partij kunnen zijn in de procedure”, behoort tot titel VII van deze verordening, met als opschrift „Beroepsprocedure”. Dit artikel bepaalt:
„Een ieder die partij is in een procedure welke tot een beslissing heeft geleid, kan hiertegen in beroep gaan voor zover hij bij die beslissing in het ongelijk gesteld is. [...]”
Artikel 60 van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Termijn en vorm”, behoort eveneens tot titel VII van deze verordening en preciseert:
„Het beroep wordt schriftelijk ingesteld bij het Bureau binnen twee maanden na de dag waarop de beslissing is meegedeeld. Het beroep wordt pas geacht te zijn ingesteld, nadat de beroepstaks betaald is. [...]”
Regel 63 van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Onderzoek van het beroep”, bepaalt in lid 2 ervan:
„Bij het onderzoek van het beroep verzoekt de kamer van beroep zo dikwijls als nodig de partijen, binnen een door de kamer te stellen termijn, te antwoorden op mededelingen van de andere partijen of van de kamer zelf.”
Artikel 65 van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Beroep bij het Hof van Justitie”, bepaalt in de leden 1 en 2 ervan:
„1.   Tegen de beslissingen in beroep van de kamer van beroep kan beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.
2.   Beroep kan worden ingesteld wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van deze verordening of een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid.”
Artikel 75 van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Gronden van de beslissing”, behoort tot titel IX van deze verordening, met als opschrift „Procedureregels”. Dit artikel bepaalt:
„De beslissingen van het Bureau worden met redenen omkleed. Zij kunnen slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren.”
Verordening (EG) nr. 216/96 van de Commissie van 5 februari 1996 houdende het Reglement voor de procesvoering bij de kamers van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (
PB 1996, L 28, blz. 11
), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 2082/2004 van de Commissie van 6 december 2004 (
PB 2004, L 360, blz. 8
; hierna: „verordening nr. 216/96”), bepaalt in artikel 8 ervan, met als opschrift „Procesverloop”, het volgende:
„[...]
2.   Bij processen tussen partijen kunnen de conclusie van eis en de conclusie van antwoord onverminderd artikel 61, lid 2, van de verordening worden aangevuld met een conclusie van repliek van de eiser – ingediend uiterlijk twee maanden na de conclusie van antwoord – en een conclusie van dupliek van de verweerder – ingediend uiterlijk twee maanden na de conclusie van repliek.
3.   Bij processen tussen partijen kan de verweerder in zijn conclusie van antwoord eisen dat de aangevochten uitspraak wordt nietig verklaard of herzien op grond van een niet in het beroep aan de orde gestelde kwestie. Deze eis wordt ongegrond als de eiser zich terugtrekt.”
Nadat de onderhavige hogere voorziening was ingesteld, is verordening nr. 207/2009 gewijzigd bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 (
PB 2015, L 341, blz. 21
), die in werking is getreden op 23 maart 2016.
Bij deze laatste verordening is artikel 60 van verordening nr. 207/2009, dat thans als opschrift „Termijn en vorm van beroep” heeft, vervangen als volgt:
„1.   Het beroep wordt schriftelijk ingesteld bij het Bureau binnen twee maanden na de datum waarop van de beslissing kennis is gegeven. Het beroep wordt pas geacht te zijn ingesteld nadat de beroepstaks is betaald. Het wordt ingesteld in de procestaal van de bestreden beslissing. Een schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep wordt ingediend binnen vier maanden na de kennisgeving van de beslissing.
2.   Bij procedures op tegenspraak kan de verweerder in zijn memorie van antwoord verzoeken om vernietiging of wijziging van de bestreden beslissing op een niet in het beroep aan de orde gestelde kwestie. Deze eis wordt ongegrond als de appellant zich terugtrekt.”
Regelgeving van de Unie betreffende de nationale merken
Artikel 3 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (
PB 2008, L 299, blz. 25
), met als opschrift „Gronden voor weigering of nietigheid”, bepaalt in lid 1, onder b) en c):
„Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:
[...]
b)
merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c)
merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
[...]”
Voorgeschiedenis van het geding
Op 24 november 2008 heeft BSH bij het EUIPO een aanvraag tot inschrijving als Uniemerk ingediend voor het hierna volgende beeldteken:
De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 7, 9 en 11 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice”). Deze merkaanvraag is gepubliceerd in het
Uniemerkenblad
nr. 4/2009 van 2 februari 2009.
Op 30 april 2009 heeft LG oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het betrokken merk voor alle waren waarop die merkaanvraag betrekking had, en zij heeft zich daarbij beroepen op artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Deze oppositie was gebaseerd op de hierna volgende oudere merken:
—
het Franse woordmerk KOMPRESSOR, dat op 6 juli 2007 onder nr. 73477434 is ingeschreven ter aanduiding van „wasmachines, stofzuigers, vaatwassers, elektrische mixers, stroomgeneratoren”, behorende tot klasse 7 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en „gasovens, keukenovens; airconditioningapparaten, koelkasten, magnetrons, ventilatietoestellen, luchtverbeteringsapparaten, elektrische broodroosters, luchtbevochtigers, zaklampen, toortslampen voor verlichting, wasdrogers”, behorende tot klasse 11 in de zin van de Overeenkomst van Nice;
—
het Spaanse woordmerk KOMPRESSOR, dat op 25 september 2007 onder nr. 2753286 is ingeschreven ter aanduiding van „elektrische wasmachines, elektrische stofzuigers, automatische vaatwassers, elektrische mixers, stroomgeneratoren”, behorende tot klasse 7 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en „gasfornuizen, ovens, luchtbehandelingstoestellen, elektrische koelkasten (diepvriesvak), magnetrons, elektrische ventilators, luchtverbeteringsapparaten en -machines, elektrische broodroosters, ventilators, elektrische lantaarns en wasdrogers”, behorende tot klasse 11 in de zin van de Overeenkomst van Nice;
—
het Britse woordmerk KOMPRESSOR, dat op 7 december 2007 onder nr. 2444787 is ingeschreven ter aanduiding van „elektrische wasmachines, elektrische stofzuigers, automatische vaatwassers, elektrische mixers, elektromotoren, alle voornoemde producten voor huishoudelijk gebruik”, behorende tot klasse 7 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en „gasfornuizen; fornuizen (ovens); magnetrons; elektrische ventilators; elektrische broodroosters; toortslampen voor verlichting; elektrische wasdrogers; alle voornoemde producten voor huishoudelijk gebruik”, behorende tot klasse 11 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en
—
het Uniewoordmerk KOMPRESSOR PLUS, dat op 23 augustus 2012 onder nr. 7282924 is ingeschreven ter aanduiding van „elektrische wasmachines; automatische vaatwassers voor huishoudelijk gebruik”, behorende tot klasse 7 in de zin van de Overeenkomst van Nice.
Bij beslissing van 3 mei 2012 heeft de oppositieafdeling de oppositie gedeeltelijk toegewezen en bijgevolg de betrokken Uniemerkaanvraag afgewezen voor de hierna volgende waren:
—
klasse 7, in de zin van de Overeenkomst van Nice: „Elektrische huishoudelijke apparaten en keukenmachines (voor zover begrepen in klasse 7), te weten elektrische keukenmachines en -apparaten waaronder hakapparaten, mixers en kneedapparaten, vruchtenpersapparaten, vruchtenpersen, sapcentrifuges, maalapparaten, snijapparaten, elektrische gereedschappen, blikopeners, messenslijpers alsmede machines en apparaten voor de bereiding van dranken en/of gerechten, pompen voor de afgifte van gekoelde dranken voor gebruik in combinatie met apparaten voor het koelen van dranken; vaatwassers; elektrische machines en apparaten voor de behandeling van linnengoed en kledingstukken (voor zover begrepen in klasse 7) waaronder wasmachines, centrifuges; stoompersen en strijkmachines, voor zover begrepen in klasse 7; elektrische reinigingsapparaten voor de huishouding, waaronder elektrische apparaten voor het wassen van ramen, elektrische apparaten voor het poetsen van schoenen en stofzuigers, nat- en droogstofzuigers; onderdelen van alle voornoemde producten, voor zover begrepen in klasse 7, met name buigzame buizen, buizen, stoffilters en stofzuigerzakken, alle voor stofzuigers”;
—
klasse 9, in de zin van de Overeenkomst van Nice: „Elektrische toestellen en instrumenten voor zover begrepen in klasse 9, met name elektrische strijkijzers; huishoudweegschalen”, en
—
klasse 11, in de zin van de Overeenkomst van Nice: „Verwarmings-, stoomopwekkings- en kookapparaten, te weten fornuizen, bak-, braad-, grill‑, toast-, ontdooi- en verwarmingsapparaten, waterverwarmers, verwarmingsdompelaars, slowcookers, magnetrons, wafelijzers (elektrisch), eierkokers, friteuses (elektrisch); elektrische thee- en koffiezetapparaten, espressoapparaten, volautomatische koffiemachines (voor zover begrepen in klasse 11); koelapparaten, te weten, koelkasten, -kisten, koelruimten, koelapparaten voor dranken, combinaties van koelkasten en diepvriezers, diepvriezers, ijsapparaten en -machines; droogapparaten, te weten, wasdrogers, droogmachines voor het linnengoed, handdrogers, haardrogers; ventilatietoestellen, te weten, ventilators, afzuigkapfilters, uitrusting voor afzuigkappen en bedekkingen voor afzuigkappen, airconditioningsapparaten en luchtverbeteringsapparaten, luchtbevochtigers, luchtdesodoriseerders, apparaten voor de afgifte van geuren (niet voor persoonlijk gebruik); luchtzuiveringsapparaten; warmtepompen; onderdelen van alle voornoemde goederen, voor zover begrepen in klasse 11”.
Voor de andere waren waarop de merkaanvraag betrekking had, was de oppositieafdeling van het EUIPO van mening dat deze waren en de door de oudere merken aangeduide waren onderling verschilden. Derhalve heeft zij de door LG ingestelde oppositie afgewezen, op grond dat geen verwarringsgevaar bestond, voor de hierna volgende waren:
—
klasse 7, in de zin van de Overeenkomst van Nice: „Elektrische afvalverwerkingsapparaten, te weten afvalverbrijzelmachines en afvalverdichtingsmachines”;
—
klasse 9, in de zin van de Overeenkomst van Nice: „Personenweegschalen; elektrische machines voor het lassen van folie; afstandbedienings-, sein- en besturingsapparaten (elektrisch/elektronisch) voor huishoudelijke en keukenmachines en -apparaten; bespeelde en onbespeelde machineleesbare gegevensdragers voor huishoudelijke apparatuur; elektrische verkoopapparaten voor dranken of voedsel, verkoopautomaten; gegevensverwerkende apparatuur en computerprogramma’s voor de besturing en bediening van huishoudelijk gerei; onderdelen, voor zover begrepen in klasse 9, voor alle voornoemde goederen; onderdelen, voor zover begrepen in klasse 9, voor elektrische toestellen en instrumenten voor zover begrepen in klasse 9, met name elektrische strijkijzers en huishoudweegschalen”, en
—
klasse 11, in de zin van de Overeenkomst van Nice: „Infrarode lampen (anders dan voor medisch gebruik); verwarmde kussens (niet voor medisch gebruik), elektrische dekens (niet voor medisch gebruik); waterleidingsapparaten en sanitaire installaties, te weten waaronder accessoires voor stoom-, lucht- en waterleidingsapparaten; waterverwarmers, accumulatiegeisers en doorstroomgeisers; afwasbakken; warmtepompen; onderdelen van alle voornoemde goederen, voor zover begrepen in klasse 11; mechanische tapinrichtingen (taptoestellen) voor de afgifte van gekoelde dranken voor gebruik in combinatie met toestellen voor het koelen van dranken”.
Op 26 juni 2012 heeft BSH bij het EUIPO beroep ingesteld tot vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling van dit Bureau. Bovendien heeft zij daarbij een aantal beperkingen aangebracht aan de lijst van de waren die tot klasse 7 behoren in de zin van de Overeenkomst van Nice, waarvoor zij om inschrijving van het merk verzocht.
In haar op 31 oktober 2012 gedateerde conclusie van antwoord op de schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep heeft LG aangevoerd dat een aantal van de te vergelijken waren, waarvan de oppositieafdeling had geoordeeld dat zij van elkaar verschilden, in feite soortgelijk waren, en dat de betrokken merkaanvraag bijgevolg ook voor die waren had moeten worden afgewezen. Voorts werd in die conclusie van antwoord aangegeven dat deze ertoe strekte, de beslissing van de oppositieafdeling van het EUIPO in dier voege te wijzigen dat de merkaanvraag werd afgewezen voor een groter aantal waren.
Bij fax van 8 november 2012 heeft de griffie van het EUIPO deze conclusie van antwoord doen toekomen aan BSH en deze op instructie van de eerste kamer van beroep van dit Bureau erop gewezen dat de schriftelijke procedure was beëindigd en de bijgevoegde opmerkingen bijgevolg louter ter informatie werden meegedeeld.
Bij de litigieuze beslissing heeft de eerste kamer van beroep van het EUIPO het beroep van BSH verworpen.
Bij diezelfde beslissing heeft de eerste kamer van beroep van het EUIPO de vordering van LG, die zij als een overeenkomstig artikel 8, lid 3, van verordening nr. 216/96 ingesteld „incidenteel” beroep („
ancillary
”
appeal
) heeft aangemerkt, gedeeltelijk toegewezen.
Om te beginnen heeft de eerste kamer van beroep van het EUIPO erop gewezen dat, aangezien LG de afwijzing van de oppositie voor bepaalde waren niet had aangevochten, de beslissing van de oppositieafdeling van dit Bureau definitief was geworden voor zover de inschrijving van het betrokken Uniemerk voor die waren was toegestaan.
Met betrekking tot het relevante publiek heeft de eerste kamer van beroep van het EUIPO allereerst gepreciseerd dat het betrokken grondgebied overeenkwam met dit van Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, en vervolgens geconstateerd dat het relevante publiek enerzijds bestond uit de professionele gebruiker, wat de „elektrische verkoopapparaten voor dranken of voedsel, verkoopautomaten” betreft, en anderzijds uit de gemiddelde, normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument, wat de andere waren betreft.
Met betrekking tot de vergelijking van de conflicterende tekens heeft de eerste kamer van beroep van het EUIPO geoordeeld dat sprake was visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming tussen deze tekens, en dat deze tekens dus – in hun geheel bezien – onderling overeenstemden.
Wat de vergelijking van de waren betreft, heeft de eerste kamer van beroep van het EUIPO enerzijds de beoordeling van de oppositieafdeling van dit Bureau betreffende de door de conflicterende merken aangeduide waren bevestigd, welke waren volgens die afdeling dezelfde of soortgelijke waren betroffen, en heeft zij dus bevestigd dat sprake was van verwarringsgevaar met betrekking tot die waren.
Anderzijds heeft de eerste kamer van beroep van het EUIPO, anders dan de oppositieafdeling van dit Bureau, geoordeeld dat de „mechanische tapinrichtingen (taptoestellen) voor de afgifte van gekoelde dranken voor gebruik in combinatie met toestellen voor het koelen van dranken”, die tot klasse 11 behoren in de zin van de Overeenkomst van Nice, alsook de „onderdelen, voor zover begrepen in klasse 9, voor elektrische toestellen en instrumenten, met name elektrische strijkijzers; huishoudweegschalen”, die tot klasse 9 behoren in de zin van de Overeenkomst van Nice, waarop de merkaanvraag betrekking had, soortgelijke waren betroffen als de door de oudere merken aangeduide waren. Volgens haar bestond ook voor die waren verwarringsgevaar, en zij heeft de beslissing van de oppositieafdeling van het EUIPO dan ook vernietigd voor zover de oppositie voor die waren was afgewezen.
Procedure bij het Gerecht en bestreden arrest
Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 13 november 2013, heeft BSH beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld. Ter onderbouwing van haar beroep heeft BSH één enkel middel aangevoerd: schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94.
Terwijl zij niet is opgekomen tegen de vaststelling van de eerste kamer van beroep van het EUIPO dat de betrokken waren, daaronder begrepen de waren waarvan de oppositieafdeling van het EUIPO had geoordeeld dat zij onderling verschilden, dezelfde of soortgelijke waren betreffen en dat de conflicterende merken – in hun geheel bezien – met elkaar overeenstemmen, heeft BSH in het kader van haar enkele middel evenwel betoogd dat het teken KOMPRESSOR beschrijvend van aard was voor de waren die een compressor bevatten of kunnen bevatten, zoals stofzuigers, koelkasten en toestellen voor airconditioning, en dat de oudere nationale merken derhalve een „minimaal” onderscheidend vermogen hadden. Volgens BSH had de eerste kamer van beroep van het EUIPO bij de beoordeling van het verwarringsgevaar onvoldoende rekening gehouden met het zwakke onderscheidend vermogen van deze merken voor die waren. Gelet op dit gegeven volstaan volgens haar zelfs geringe verschillen tussen de conflicterende merken om elk verwarringsgevaar uit te sluiten.
Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht dit enkele middel afgewezen en het beroep bijgevolg in zijn geheel verworpen.
Conclusies van partijen in hogere voorziening
BSH verzoekt het Hof:
—
het bestreden arrest te vernietigen;
—
de litigieuze beslissing te vernietigen;
—
subsidiair, de zaak terug te verwijzen naar het Gerecht;
—
het EUIPO te verwijzen in de kosten van beide procedures.
Het EUIPO verzoekt het Hof:
—
de hogere voorziening af te wijzen;
—
BSH te verwijzen in de kosten.
Bij verzoek van 29 oktober 2015 heeft het Hof overeenkomstig artikel 24, tweede alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie de Europese Commissie verzocht om deel te nemen aan de terechtzitting teneinde de door het Hof gestelde schriftelijke vragen te beantwoorden.
Hogere voorziening
Ter onderbouwing van haar hogere voorziening voert BSH twee middelen aan. Het eerste middel is ontleend aan schending van artikel 60 van verordening nr. 207/2009, en het tweede aan schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94.
Eerste middel
Met haar eerste middel verwijt BSH het Gerecht dat het – zonder enig onderzoek – goedkeuring heeft verleend aan het feit dat de eerste kamer van beroep van het EUIPO in de litigieuze beslissing de conclusie van antwoord van LG van 31 oktober 2012 op basis van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 216/96 als „incidenteel” beroep heeft gekwalificeerd en de betrokken merkaanvraag voor een groter aantal waren heeft geweigerd dan de oppositieafdeling van dit Bureau. LG heeft volgens haar evenwel geen beroep ingesteld dat voldoet aan de voorwaarden van artikel 60 van verordening nr. 207/2009. Enkel een dergelijk beroep had kunnen leiden tot een afwijzing van de merkaanvraag die verder ging dan die welke in de beslissing van de oppositieafdeling was vastgesteld. Anders dan het geval is met de uitlegging die de eerste kamer van beroep van het EUIPO aan artikel 8, lid 3, van verordening nr. 216/96 heeft gegeven, kan volgens BSH op grond van deze bepaling, bij gebreke van een geschikte rechtsgrondslag in verordening nr. 207/2009, immers niet worden opgekomen tegen een gedeelte van de beslissing van de oppositieafdeling van dit Bureau dat niet bij het principale beroep is aangevochten, en dat bijgevolg definitief is geworden.
Het EUIPO is primair van mening dat dit middel niet-ontvankelijk is aangezien het voor het eerst in hogere voorziening is aangevoerd en, subsidiair, dit middel hoe dan ook ongegrond is, aangezien artikel 8, lid 3, van verordening nr. 216/96 de verwerende partij toestaat om in haar conclusie van antwoord vorderingen te formuleren strekkende tot de vernietiging of de herziening van de betwiste beslissing op grond van een niet in het beroep aan de orde gestelde kwestie.
Vast staat dat de eerste kamer van beroep van het EUIPO in de litigieuze beslissing het beroep van BSH strekkende tot vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling van dit Bureau heeft verworpen voor zover haar merkaanvraag daarbij voor een aantal van de daarin vermelde waren was afgewezen, en zij het verzoek van LG gedeeltelijk heeft toegewezen, welk verzoek zij heeft gekwalificeerd als een krachtens artikel 8, lid 3, van verordening nr. 216/96 ingesteld „incidenteel” beroep waarbij deze laatste in haar conclusie van antwoord had gevorderd dat die beslissing aldus werd gewijzigd dat die merkaanvraag ook werd afgewezen met betrekking tot bepaalde waren waarvoor de oppositieafdeling van het EUIPO de inschrijving van het betrokken merk had toegestaan. De eerste kamer van beroep van het EUIPO heeft die beslissing dus gewijzigd ten koste van BSH, doordat zij de inschrijving van dat merk ook voor andere waren heeft geweigerd.
Hieruit volgt dat de eerste kamer van beroep van het EUIPO impliciet heeft geoordeeld dat artikel 8, lid 3, van verordening nr. 216/96 een tweede voorziening in rechte heeft ingevoerd, bovenop die welke is vastgesteld in artikel 60 van verordening nr. 207/2009, in de versie ervan die van vóór verordening 2015/2424 dateert, en welk beroep, zonder dat de voorwaarden van artikel 60 ervoor gelden, de verwerende partij in staat stelt om de beslissing waartegen het principale beroep is gericht, aan te vechten betreffende een gedeelte ervan waarop dat beroep geen betrekking heeft, en aldus de omvang van het geding, zoals dit door de verzoekende partij is afgebakend, uit te breiden.
Met haar eerste middel verwijt BSH het Gerecht dat het in het bestreden arrest niet heeft onderzocht of die uitlegging verenigbaar is met artikel 60 van verordening nr. 207/2009.
Vast staat evenwel dat BSH in geen enkel stadium van de procedure voor het Gerecht de vermeende onverenigbaarheid van die uitlegging met artikel 60 van verordening nr. 207/2009 of met enige andere bepaling van het recht van de Unie heeft aangevoerd. Haar beroep bij het Gerecht was immers gebaseerd op één enkel middel: schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94.
Wanneer een partij een middel en argumenten die zij voor het Gerecht niet heeft aangevoerd, voor het eerst voor het Hof zou mogen aanvoeren, zou zij evenwel volgens vaste rechtspraak in feite bij het Hof, dat een beperkte bevoegdheid in hogere voorziening heeft, een geschil aanhangig mogen maken met een ruimere strekking dan het geschil waarvan het Gerecht kennis heeft genomen. In hogere voorziening is het Hof echter enkel bevoegd om te oordelen over de rechtsbeslissing die is gegeven ten aanzien van de middelen en argumenten die voor de rechter in eerste aanleg zijn aangevoerd (zie onder meer arrest van 21 september 2010, Zweden e.a./API en Commissie,
C‑514/07 P, C‑528/07 P en C‑532/07 P
,
EU:C:2010:541
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Wat het dienaangaande door BSH ter terechtzitting voor het Hof aangevoerde argument betreft volgens hetwelk het enkel aan het Hof staat om het recht van de Unie te beoordelen, zodat het logisch is om pas voor het Hof de vraag of de door de eerste kamer beroep van het EUIPO aan artikel 8, lid 3, van verordening nr. 216/96 gegeven uitlegging conform artikel 60 van verordening nr. 207/2009 is, aan de orde te stellen, moet worden geconstateerd dat dit argument faalt in rechte. Zoals uit artikel 256, lid 1, VWEU en artikel 65, leden 1 en 2, van verordening nr. 207/2009 volgt, is het Gerecht in het kader van de beroepen tegen de beslissingen van de kamers van beroep van het EUIPO immers volledig bevoegd om elke schending van deze verordening, daaronder begrepen artikel 60 ervan, te veroordelen.
Ten slotte, ook al heeft het EUIPO ter terechtzitting voor het Hof erkend dat de eerste kamer van beroep van dit Bureau het „incidentele” beroep van LG in de litigieuze beslissing gedeeltelijk heeft toegewezen zonder dat zij BSH eerst in de gelegenheid had gesteld om haar standpunt daarover te kennen te geven, waardoor zij het in artikel 63, lid 2, en artikel 75, tweede volzin, van verordening nr. 207/2009 vastgelegde beginsel van hoor en wederhoor heeft geschonden, dit neemt niet weg dat, voor zover BSH die omstandigheid tijdens de procedure voor het Gerecht geenszins heeft gelaakt, en bij gebreke van elke betwisting door BSH van de analyse op basis waarvan die kamer dat „incidentele” beroep heeft toegewezen, het Gerecht niet kan worden verweten dat het die schending niet ambtshalve heeft onderzocht.
In die omstandigheden moet het eerste middel niet-ontvankelijk worden verklaard.
Tweede middel
Met haar tweede middel voert BSH schending aan van artikel 8, lid 1, onder b), van de verordening nr. 40/94 en verwijt zij het Gerecht dat het zich met name in punt 31 van het bestreden arrest heeft gebaseerd op een onjuiste opvatting van het begrip verwarringsgevaar die ertoe leidt dat de overeenstemming van twee merken met betrekking tot een louter beschrijvend bestanddeel volstaat om dit gevaar in het leven te roepen, waardoor een zuiver beschrijvende aanduiding kan worden gemonopoliseerd, hetgeen artikel 7, lid 1, onder b) en c), van die verordening nu juist verbiedt.
BSH stelt dat, ingeval het oudere merk een gemakkelijk herkenbare variant van een beschrijvende aanduiding is en het jongere merk die beschrijvende aanduiding als zodanig bevat, zelfs uit aanzienlijke gelijkenissen tussen de tekens en het feit dat de door de conflicterende merken aangeduide waren dezelfde waren betreffen, niet kan worden afgeleid dat sprake is van verwarringsgevaar wanneer de overeenstemming van de tekens enkel betrekking heeft op de beschrijvende aanduidingen ervan en enkel waren betreft die worden omschreven door de aanduiding. Het publiek zal een beschrijvende aanduiding immers niet als een aanduiding van oorsprong opvatten maar zal zich richten op de overige bestanddelen van het merk. Bovendien is bij deze benadering de omvang van de bescherming van het oudere merk niet in algemene zin beperkt, maar uitsluitend wat de beschrijvende aanduiding zelf betreft, zodat die bescherming onverlet blijft met betrekking tot andere waren en andere overeenstemmende tekens.
Het EUIPO voert primair aan dat het tweede middel niet-ontvankelijk is. Om te beginnen zou uit de hogere voorziening namelijk niet duidelijk blijken welke specifieke vaststellingen van het Gerecht precies worden betwist. Voorts strekt het argument van BSH dat het Gerecht de omvang van het onderscheidend vermogen van de oudere nationale merken onjuist heeft gedefinieerd, tot een nieuwe beoordeling van de feiten. Subsidiair stelt het EUIPO dat dit middel ongegrond is.
Ontvankelijkheid
Volgens vaste rechtspraak volgt uit artikel 256 VWEU en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie dat de hogere voorziening beperkt is tot rechtsvragen. Het Gerecht is derhalve bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen. De beoordeling van deze feiten levert dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig in hogere voorziening vatbaar is voor toetsing door het Hof (zie onder meer arrest van 17 maart 2016, Naazneen Investments/BHIM,
C‑252/15 P
, niet gepubliceerd,
EU:C:2016:178
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Verder moet een hogere voorziening volgens diezelfde bepalingen en artikel 168, lid 1, onder d), van het Reglement voor de procesvoering van het Hof duidelijk aangeven tegen welke onderdelen van het arrest waarvan de vernietiging wordt gevorderd, zij is gericht, en welke argumenten rechtens die vordering specifiek staven (zie onder meer arresten van 4 september 2014, Spanje/Commissie,
C‑197/13 P
,
EU:C:2014:2157
, punt
, en 5 maart 2015, Ezz e.a./Raad,
C‑220/14 P
,
EU:C:2015:147
, punt
). In dit verband preciseert artikel 169, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof dat de aangevoerde middelen en argumenten rechtens nauwkeurig moeten aangeven tegen welke rechtsoverwegingen van de beslissing van het Gerecht zij zijn gericht (arresten van 28 juli 2016, Tomana e.a./Raad en Commissie,
C‑330/15 P
, niet gepubliceerd,
EU:C:2016:601
, punt
, en 20 september 2016, Mallis e.a./Commissie en ECB,
C‑105/15 P–C‑109/15 P
,
EU:C:2016:702
, punt
).
Dienaangaande moet worden geconstateerd dat BSH met haar tweede middel niet louter om een nieuwe beoordeling van de feiten verzoekt, maar dat zij het Gerecht verwijt geen rekening te hebben gehouden met de algemene rechtsbeginselen die voor de beoordeling van het gevaar voor verwarring van de conflicterende merken gelden, hetgeen een rechtsvraag oplevert die aan het Hof kan worden voorgelegd in het kader van een hogere voorziening (zie onder meer beschikking van 7 mei 2015, Adler Modemärkte/BHIM,
C‑343/14 P
, niet gepubliceerd,
EU:C:2015:310
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Bovendien blijkt uit de schrifturen van BSH duidelijk dat dit middel met name gericht is tegen punt 31 van het bestreden arrest, waaruit volgens haar blijkt dat het Gerecht de essentie als zodanig van het verwarringsgevaar heeft miskend, terwijl het onderscheidend vermogen van elk van de conflicterende merken noodzakelijkerwijs het belangrijkste criterium voor de beoordeling daarvan dient te zijn.
Bijgevolg moet het tweede middel ontvankelijk worden verklaard.
Ten gronde
Het door BSH met betrekking tot het verwarringsgevaar in het kader van haar enkele middel bij het Gerecht aangevoerde betoog, dat overeenkomt met het betoog dat zij in het kader van het tweede middel van de hogere voorziening heeft ontwikkeld, is met name onderzocht in de punten 26 tot en met 32 van het bestreden arrest.
Nadat het Gerecht in de punten 26 en 27 van dat arrest de rechtspraak op dit gebied in herinnering heeft geroepen, heeft het in punt 28 van dat arrest vastgesteld dat, wat de waren betreft waarvoor de eerste kamer van beroep van het EUIPO de oppositie had aanvaard, deze kamer had geconstateerd, zonder dat BSH dit had betwist, dat de betrokken waren enerzijds deels dezelfde waren betroffen en deels soortgelijk waren, en dat anderzijds de conflicterende tekens overeenstemden. Het Gerecht heeft erop gewezen dat het cumulatieve effect van deze vaststellingen hoe dan ook volstond om tot de slotsom te komen dat sprake was van verwarringsgevaar, zelfs indien het onderscheidend vermogen van de oudere nationale merken als zwak werd beschouwd.
Het Gerecht heeft in punt 29 van het bestreden arrest daaraan toegevoegd dat de eerste kamer van beroep van het EUIPO bij haar beoordeling van het verwarringsgevaar wel degelijk rekening had gehouden met het feit dat, wat de betrokken waren betreft, noch de oudere nationale merken, noch het aangevraagde merk een hoog onderscheidend vermogen bezaten. Deze kamer had evenwel in herinnering geroepen dat uit de rechtspraak volgt dat zelfs met betrekking tot een merk dat een zwak onderscheidend vermogen heeft, sprake kan zijn van verwarringsgevaar, inzonderheid wegens overeenstemming tussen de betrokken tekens en soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten. Dat is het geval wanneer – zoals in casu – de betrokken waren identiek zijn en de conflicterende merken in hoge mate overeenstemmen.
In punt 31 van dat arrest heeft het Gerecht erop gewezen dat, indien het argument van BSH werd aanvaard, dit ertoe zou leiden dat de factor overeenstemming van de merken wordt geneutraliseerd door de factor die verband houdt met het onderscheidend vermogen van het oudere merk, waaraan dan buitensporig veel belang zou worden gehecht. Hieruit zou voortvloeien dat, wanneer het oudere merk slechts een zwak onderscheidend vermogen heeft, enkel sprake zou zijn van verwarringsgevaar ingeval het aangevraagde merk volledig met dat merk samenvalt, en waarbij volledig wordt voorbijgegaan aan de mate van overeenstemming tussen de betrokken tekens. Een dergelijk gevolg strookt geenszins met het wezen zelf van de globale beoordeling die de bevoegde autoriteiten volgens artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94 dienen te verrichten.
Het Gerecht heeft in punt 32 van het bestreden arrest dan ook terecht geoordeeld dat de argumenten van BSH betreffende het zwakke onderscheidend vermogen van de oudere nationale merken niet konden afdoen aan de vaststellingen van de eerste kamer van beroep van het EUIPO betreffende het bestaan van verwarringsgevaar.
Deze beoordeling van het verwarringsgevaar door het Gerecht geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting.
Benadrukt moet immers worden dat het Hof, waar het een soortgelijk betoog heeft afgewezen als dit welk BSH in het kader van het tweede middel heeft aangevoerd, reeds meermaals heeft geoordeeld dat bij de globale beoordeling van het bestaan van verwarringsgevaar weliswaar rekening moet worden gehouden met het onderscheidend vermogen van een ouder merk, maar dat dit slechts één van de factoren vormt die bij die beoordeling in aanmerking dienen te worden genomen (zie onder meer beschikkingen van 29 november 2012, Hrbek/BHIM,
C‑42/12 P
, niet gepubliceerd,
EU:C:2012:765
, punt
, en 2 oktober 2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/BHIM,
C‑91/14 P
, niet gepubliceerd,
EU:C:2014:2261
, punt
).
Bovendien is het weliswaar juist dat het verwarringsgevaar groter is naargelang het oudere merk een sterker onderscheidend vermogen heeft, maar dit gevaar is niet zonder meer uitgesloten wanneer het oudere merk een zwak onderscheidend vermogen heeft (zie onder meer beschikking van 19 november 2015, Fetim/BHIM,
C‑190/15 P
, niet gepubliceerd,
EU:C:2015:778
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Bijgevolg kan het Gerecht zelfs met betrekking tot een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen oordelen dat sprake is van verwarringsgevaar, met name wegens het feit dat de tekens met elkaar overeenstemmen en de betrokken waren of diensten soortgelijk zijn (zie onder meer beschikking van 2 oktober 2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/BHIM,
C‑91/14 P
, niet gepubliceerd,
EU:C:2014:2261
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 7 mei 2015, Adler Modemärkte/BHIM,
C‑343/14 P
, niet gepubliceerd,
EU:C:2015:310
, punt
).
Aldus heeft het Gerecht met de in het tweede middel aan de orde gestelde vaststellingen die het in punt 31 van het bestreden arrest heeft gedaan, waarbij het de stelling van BSH heeft verworpen, in feite louter herinnerd aan de vaste rechtspraak van het Hof volgens welke die stelling niet strookt met het wezen zelf van de globale beoordeling die de bevoegde autoriteiten volgens artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94 dienen te verrichten, aangezien, anders dan rekwirante beweert, dit ertoe zou leiden dat de factor overeenstemming van de merken wordt geneutraliseerd door de factor die verband houdt met het onderscheidend vermogen van het oudere merk (zie in dit verband arrest van 15 maart 2007, T.I.M.E. ART/BHIM,
C‑171/06 P
, niet gepubliceerd,
EU:C:2007:171
, punt
, en beschikking van 19 november 2015, Fetim/BHIM,
C‑190/15 P
, niet gepubliceerd,
EU:C:2015:778
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Wat het dienaangaande door BSH aangevoerde argument betreft volgens hetwelk deze rechtspraak mank gaat aangezien zij ertoe leidt dat een zuiver beschrijvende aanduiding kan worden gemonopoliseerd, moet worden geconstateerd dat het niet artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening nr. 40/94 is, maar de artikelen 7, lid 1, onder b) en c), en 51 van deze verordening alsook artikel 3, lid 1, onder b) en c), van richtlijn 2008/95 zijn die ertoe strekken, dat te voorkomen.
Wat inzonderheid de oudere nationale merken betreft, heeft het Hof reeds de gelegenheid gehad erop te wijzen dat, doordat de Uniemerken en de nationale merken naast elkaar bestaan en de inschrijving van nationale merken niet onder de bevoegdheid van het EUIPO valt en de rechterlijke toetsing ervan niet tot die van het Gerecht behoort, de geldigheid van nationale merken niet kan worden betwist in het kader van een oppositieprocedure tegen een Uniemerkaanvraag. In het kader van een dergelijke oppositieprocedure kan derhalve met betrekking tot een teken dat gelijk is aan een in een lidstaat beschermd merk, evenmin worden vastgesteld dat er sprake is van een absolute weigeringsgrond, zoals de beschrijvende aard en het ontbreken van onderscheidend vermogen ervan in de zin van artikel 7, lid 1, onder b) en c), van verordening nr. 40/94 en artikel 3, lid 1, onder b) en c), van richtlijn 2008/95 (zie in die zin arrest van 24 mei 2012, Formula One Licensing/BHIM,
C‑196/11 P
,
EU:C:2012:314
, punten
en
).
Hieruit volgt dat bij de toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening nr. 40/94 een zekere mate van onderscheidend vermogen moet worden toegekend aan een nationaal merk waarop een oppositie tegen de inschrijving van een Uniemerk is gebaseerd (zie in die zin arrest van 24 mei 2012, Formula One Licensing/BHIM,
C‑196/11 P
,
EU:C:2012:314
, punt
).
Bijgevolg, gesteld al dat een ouder nationaal merk daadwerkelijk beschrijvend van aard is voor een aantal van de waren waarvoor het is ingeschreven en dat de bescherming ervan ertoe leidt dat de betrokken beschrijvende aanduiding wordt gemonopoliseerd, dient dit gevolg niet te worden verholpen via de toepassing van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94, dat die waren in beginsel uitsluit van de bescherming die deze bepaling aan oudere merken verleent, maar wel via een nietigheidsprocedure die in de betrokken lidstaat krachtens artikel 3, lid 1, onder b) en c), van richtlijn 2008/95 wordt ingeleid (zie in die zin arrest van 24 mei 2012, Formula One Licensing/BHIM,
C‑196/11 P
,
EU:C:2012:314
, punt
).
In die omstandigheden moet het argument van BSH dat het Hof in het arrest van 10 november 2011, LG Electronics/BHIM (
C‑88/11 P
, niet gepubliceerd,
EU:C:2011:727
), de weigering van het EUIPO om het teken „KOMPRESSOR PLUS” als Uniemerk in te schrijven voor stofzuigers, op grond dat dit teken louter beschrijvend van aard was, heeft bevestigd, hoe dan ook worden afgewezen als niet ter zake dienend. In dat arrest wordt de geldigheid van de door LG ter onderbouwing van haar oppositie ingeroepen nationale merken immers niet ter discussie gesteld.
Ten slotte, anders dan BSH aanvoert, kan niet op voorhand en voor alle gevallen worden uitgesloten dat wanneer een aangevraagd merk met kleine verschillen het – een zwak onderscheidend vermogen bezittende – teken van een ouder nationaal merk overneemt, de consument mogelijkerwijs ervan uitgaat dat deze verschillen tussen de conflicterende tekens een variatie aangeven in de aard van de waren of voortvloeien uit marketingoverwegingen, zonder dat die verschillen op een verschillende commerciële oorsprong wijzen, en dat er dus bij het publiek sprake kan zijn van verwarringsgevaar (zie in die zin beschikking van 27 april 2006, L’Oréal/BHIM,
C‑235/05 P
, niet gepubliceerd,
EU:C:2006:271
, punt
).
Aldus kon het Gerecht in casu op basis van zijn autonome beoordeling van de feiten en zonder dat het blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, tot de slotsom komen dat tussen de oudere nationale merken en het aangevraagde merk een dergelijk gevaar voor verwarring bestond.
Uit alle voorgaande overwegingen volgt dat het tweede middel ongegrond is en moet worden verworpen, en dat de hogere voorziening bijgevolg in haar geheel dient te worden afgewezen.
Kosten
Overeenkomstig artikel 184, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering beslist het Hof ten aanzien van de proceskosten wanneer de hogere voorziening ongegrond is.
Volgens artikel 138, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering, dat ingevolge artikel 184, lid 1, van dit Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd.
Aangezien BSH in het ongelijk is gesteld, moet zij overeenkomstig de vordering van het EUIPO worden verwezen in de kosten.

Het Hof (Grote kamer) verklaart:

1)
De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)
BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH wordt verwezen in de kosten.

ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Duits.