CELEX: 62017CJ0629
Ennakkoratkaisupyyntö
Teollis- ja tekijänoikeudet
Tavaramerkkioikeus
Direktiivi 2008/95/EY
3 artiklan 1 kohdan c alakohta
Mitättömyysperusteet
Sanamerkki, joka koostuu yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan käyttää osoittamaan tavaran tai palvelun ominaisuuksia
Tavaran tai palvelun muut ominaisuudet
Tavaran tuotantolaitos
Sanamerkki, joka koostuu viinialan tuotteet osoittavasta merkistä ja maantieteellisestä nimestä ja joka on osa tavaramerkin haltijan toiminimeä

Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (
EUVL 2008, L 299, s. 25
) 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan tulkintaa.
Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa kantajana on J. Portugal Ramos Vinhos SA ja vastaajana Adega Cooperativa de Borba CRL ja joka koskee erityisesti tavaramerkin ”adegaborba.pt”, jonka haltija vastaaja on, rekisteröintiin liittyvää mitättömyysmenettelyä.
Asiaa koskevat oikeussäännöt
Unionin oikeus
Direktiivin 2008/95 2 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkin muodostavat merkit”, säädetään seuraavaa:
”Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanoin, henkilönnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muodon avulla, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.”
Tämän direktiivin 3 artiklan, jonka otsikko on ”Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:
”Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:
– –
b)
tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus [oikeammin: erottamiskyky];
c)
yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;
– –”
Maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 922/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta 17.12.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (
EUVL 2013, L 347, s. 671
) 102 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:
”Sellaisen tavaramerkin rekisteröinti, joka sisältää suojatun alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän, joka ei ole asianomaisen tuote-eritelmän mukainen, tai joka muodostuu tällaisesta alkuperänimityksestä tai merkinnästä tai jonka käyttö kuuluu 103 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan ja joka koskee jotain liitteessä VII olevassa II osassa lueteltuun luokkaan kuuluvaa tuotetta, on:
a)
evättävä, jos tavaramerkin rekisteröintihakemus on tehty sen päivän jälkeen, jona alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän suojahakemus toimitettiin komissiolle, ja alkuperänimitys tai maantieteellinen merkintä suojataan, tai
b)
mitätöitävä.”
Portugalin oikeus
Teollisoikeuksista annetun lain (Código da Propriedade Industrial) 223 §:ssä, jonka otsikko on ”Poikkeukset”, säädetään seuraavaa:
”1   – Edellisessä pykälässä säädettyjä edellytyksiä eivät täytä
a)
tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;
– –
c)
merkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkinnöistä, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai ‑välinettä tai palvelujen suoritusajankohtaa tai ‑välinettä taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;
– –
3   – Hakijan tai väitteentekijän pyynnöstä Instituto Nacional da Propriedade Industrial (kansallinen teollisoikeuksien virasto, Portugali) ilmoittaa rekisteröintitodistuksessa ne tavaramerkin osatekijät, joiden käyttämiseen hakijalla ei ole yksinoikeutta.”
Pääasia ja ennakkoratkaisukysymys
Pääasian kantaja J. Portugal Ramos Vinhos nosti vuonna 2012 kumoamiskanteen sellaista rekisteröintiä vastaan, joka koski useita Adega Cooperativa de Borban rekisteröimiä kansallisia tavaramerkkejä, joista yksi muodostui sanamerkistä adegaborba.pt ja jotka koskivat viinialan tuotteita.
Tribunal da Propriedade Intelectual (tekijänoikeusasioiden alioikeus, Portugali) ensimmäisenä oikeusasteena ja Tribunal da Relação de Lisboa (Lissabonin ylioikeus, Portugali) valitustuomioistuimena hylkäsivät tämän kanteen.
Molemmat tuomioistuimet katsoivat, että sanamerkki adegaborba.pt ei kuulunut teollisoikeuksista annetun lain 223 §:n 1 momentin c kohdan soveltamisalaan, kun sitä käytti – kuten nyt käsiteltävässä asiassa – Borban alueen (Portugali) viinintuottaja. Tribunal da Relação de Lisboa katsoi erityisesti, että sana ”adega” oli erottamiskykyinen viinialalla, koska se ilmaisi, että viini oli peräisin Adega Cooperativa de Borban osuuskuntaan kuuluvilta tuottajilta.
J. Portugal Ramos Vinhos valitti Tribunal da Relação de Lisboan ratkaisusta ennakkoratkaisua pyytäneeseen tuomioistuimeen eli Supremo Tribunal de Justiçaan (ylin tuomioistuin, Portugali). Viimeksi mainittu tuomioistuin täsmentää, että sen käsiteltävänä oleva oikeusriita koskee ainoastaan sanamerkkiä adegaborba.pt, jonka erottamiskyky on määritettävä.
Se korostaa, että tätä tavaramerkkiä käyttää oikeushenkilö eli Adega Cooperativa de Borba, jonka toiminimi siis sisältää sanan adega.
Lisäksi ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että teollisoikeuksista annetun lain 223 §:n 1 momentin c kohdassa viitataan merkityksellisiin merkintöihin tavaran valmistusvälineen kuvaamiseksi, kun taas direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ei viitata nimenomaisesti valmistusvälineeseen vaan siinä käytetään ilmaisua ”[tavaroiden] muut ominaisuudet”, joita voidaan pitää tavaroita kuvailevina.
Tämän osalta ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii, voidaanko sana ”adega” (kellari), kun sitä käytetään viinituotteiden alalla, katsoa puhtaasti kuvailevaksi ilmaisuksi siltä osin kuin siinä viitataan näiden tavaroiden valmistusvälineeseen, vai viitataanko sillä vain näiden tavaroiden yhteen ominaisuuteen direktiivissä 2008/95 nimenomaisesti säädettyjen ominaisuuksien lisäksi.
Tässä tilanteessa Supremo Tribunal de Justiça on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:
”Onko direktiivin [2008/95] [3] artiklan 1 kohdan c alakohdassa olevaa ilmaisua ’merkinnät, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa muita tavaroiden ominaisuuksia’ – kun sitä sovelletaan tutkittaessa sitä, voidaanko merkit tai merkinnät, joita on tarkoitus käyttää viinialan tuotteiden tunnusmerkkinä, rekisteröidä – tulkittava siten, että se kattaa tavaramerkkinä käytetyissä nimityksissä, jotka sisältävät viinin alkuperänimityksenä suojatun maantieteellisen nimen, tehdyt viittaukset sanaan ”adega” ilmaisuna, jota käytetään yleisesti yksilöimään laitokset ja tilat, joissa viinialan tuotteet valmistetaan, tavaramerkkinä käytetyssä nimityksessä, tilanteissa, joissa tällainen ilmaisu (adega) on yksi useista sanoista, jotka muodostavat tavaramerkin rekisteröintiä hakeneen oikeushenkilön toiminimen?”
Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee kysymyksellään, onko direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, että tavaramerkki, joka koostuu pääasiassa kyseessä olevan kaltaisesta sanamerkistä, jota käytetään viinialan tuotteiden tunnusmerkkinä ja joka sisältää maantieteellisen nimen, on jätettävä rekisteröimättä, kun tämä merkki sisältää erityisesti sanan, jota yhtäältä käytetään yleisesti osoittamaan laitokset tai tilat, joissa tällaiset tuotteet valmistetaan, ja joka on toisaalta myös yksi useista sanaosista, jotka muodostavat tämän tavaramerkin rekisteröintiä hakeneen oikeushenkilön toiminimen.
Unionin tuomioistuin jo aikaisemmin katsonut jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (
EYVL 1989, L 40, s. 1
) direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdasta, jonka sanamuoto on sama kuin direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuoto, että sillä pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että merkkejä tai ilmauksia, joilla kuvaillaan sen tyyppisiä tavaroita tai palveluita, joita varten rekisteröintiä haetaan, on jokaisen saatava vapaasti käyttää, mukaan lukien käyttö yhteismerkissä taikka yhdistelmä- tai kuviomerkissä (tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee,
C‑108/97 ja C‑109/97
,
EU:C:1999:230
,
kohta ja tuomio 6.5.2003, Libertel,
C‑104/01
,
EU:C:2003:244
,
kohta).
Unionin tuomioistuin on tulkinnut myös yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (
EYVL 1994, L 11, s. 1
) 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, jonka sanamuoto on niin ikään sama kuin direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuoto, siten, että kyseisessä kohdassa tarkoitetaan vain sellaisia merkkejä ja merkintöjä, joita voidaan kuluttajan näkökulmasta katsottuna normaalisti käyttää joko suoraan tai mainitsemalla tavaran tai palvelun oleellinen ominaisuus kuvailtaessa rekisteröintihakemuksen kohteena olevan kaltaista tavaraa tai palvelua (tuomio 20.9.2001, Procter & Gamble v. SMHV,
C‑383/99 P
,
EU:C:2001:461
,
kohta).
Unionin lainsäätäjä on kuitenkin käyttäessään direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ilmaisua ”tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia” yhtäältä osoittanut, että kaikki nämä on katsottava tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksiksi, ja toisaalta tarkentanut, ettei tämä luettelo ole tyhjentävä, joten myös muut tavaroiden tai palvelujen ominaisuudet voidaan ottaa huomioon (ks. vastaavasti tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV,
C‑51/10 P
,
EU:C:2011:139
,
kohta ja tuomio 10.7.2014, BSH v. SMHV,
C‑126/13 P
, ei julkaistu,
EU:C:2014:2065
,
kohta).
Tästä on todettava, että unionin lainsäätäjän valitsema ilmaus ”ominaisuus” korostaa, että mainitussa säännöksessä tarkoitetut merkit ovat vain niitä, joita käytetään niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tietyn ominaispiirteen, jonka kohdeyleisö voi helposti tunnistaa, osoittamiseen (ks. vastaavasti tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV,
C‑51/10 P
,
EU:C:2011:139
,
kohta ja tuomio 10.7.2014, BSH v. SMHV,
C‑126/13 P
, ei julkaistu,
EU:C:2014:2065
,
kohta).
Näin ollen merkin rekisteröinti tulisi evätä direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla vain, jos kohtuudella on odotettavissa, että kohdeyleisö todella katsoo merkin kuvailevan jotakin näistä ominaisuuksista (ks. vastaavasti tuomio 10.7.2014, BSH v. SMHV,
C‑126/13 P
, ei julkaistu,
EU:C:2014:2065
,
kohta).
Kuten asianosaisten kuulemiseksi järjestetyssä istunnossa on vahvistettu, pääasiassa kyseessä olevalle sanalle ”adega” on portugalin kielessä kaksi merkitystä. Ensimmäinen tarkoittaa maanalaista tilaa, jossa säilytetään esimerkiksi viiniä. Toinen viittaa tiloihin tai laitoksiin, joissa viinialan tuotteet, kuten viini, valmistetaan.
Kun sana viittaa pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa viinin kaltaisen tuotteen valmistuspaikkaan tai laitokseen, jossa viini valmistetaan, se on lähtökohtaisesti ilmaisu, jota voidaan käyttää tämän tavaran tietyn ominaispiirteen, jonka kohdeyleisö voi helposti tunnistaa, osoittamiseen.
On nimittäin niin, että kohdeyleisö mieltää sanan ”adega” yleensä viittauksena laitokseen, jossa viiniä valmistetaan ja säilytetään, ja näin ollen viittauksena tämän tavaran ominaispiirteisiin, vastaavasti kuin kohdeyleisö tekee direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa esimerkkeinä mainittujen kyseisen tavaran maantieteellisen alkuperän ja valmistusajankohdan osalta.
Näin ollen tällaisen laitoksen osoittava sana viittaa tämän tavaran ominaisuuteen ja kuuluu mainitun säännöksen soveltamisalaan. Kyseistä sanaa on siis pidettävä sen osoittamaa tavaraa kuvailevana.
Tästä seuraa, että kun tavaran osoittamiseen tarkoitettu merkki koostuu kahdesta sanaosasta, joista toinen on kuvaileva termi ja toinen maantieteellinen nimi, kuten nyt käsiteltävässä asiassa Borba, joka liittyy kyseisen tavaran maantieteelliseen alkuperään ja joka on näin myös tavaraa kuvaileva, näistä kahdesta sanaosasta koostuva merkki on katsottava kuvailevaksi, ja näin ollen siltä puuttuu erottamiskyky.
Sillä, että tällainen maantieteellinen nimi on asetuksessa N:o 1308/2013 tarkoitettu suojattu alkuperänimitys – mikäli tämä katsotaan toteennäytetyksi – ei mitenkään voida kyseenalaistaa tällaista tulkintaa, koska tämän asetuksen 102 artiklasta käy ilmi, että tällaista nimitystä ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi.
Lisäksi se, että ilmaus, jolla osoitetaan tavaran valmistuksessa käytettävä tila tai tuotantolaitos, on yksi oikeushenkilön toiminimen sanaosista, on vailla merkitystä tämän termin kuvailevuutta arvioitaessa, kun otetaan huomioon, että tämä arviointi tehdään suhteessa siihen tavaraan, jota varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö mieltää tavaramerkin (ks. vastaavasti tuomio 12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland,
C‑363/99
,
EU:C:2004:86
,
kohta ja tuomio 12.7.2012, Smart Technologies v. SMHV,
C‑311/11 P
,
EU:C:2012:460
,
kohta).
Edellä esitetyn perusteella on esitettyyn kysymykseen vastattava, että direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkki, joka koostuu pääasiassa kyseessä olevan kaltaisesta sanamerkistä, jota käytetään viinialan tuotteiden tunnusmerkkinä ja joka sisältää maantieteellisen nimen, on jätettävä rekisteröimättä, kun tämä merkki sisältää erityisesti sanan, jota yhtäältä käytetään yleisesti osoittamaan laitokset tai tilat, joissa tällaiset tuotteet valmistetaan, ja joka on toisaalta myös yksi useista sanaosista, jotka muodostavat tämän tavaramerkin rekisteröintiä hakeneen oikeushenkilön toiminimen.
Oikeudenkäyntikulut
Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (neljäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkki, joka koostuu pääasiassa kyseessä olevan kaltaisesta sanamerkistä, jota käytetään viinialan tuotteiden tunnusmerkkinä ja joka sisältää maantieteellisen nimen, on jätettävä rekisteröimättä, kun tämä merkki sisältää erityisesti sanan, jota yhtäältä käytetään yleisesti osoittamaan laitokset tai tilat, joissa tällaiset tuotteet valmistetaan, ja joka on toisaalta myös yksi useista sanaosista, jotka muodostavat tämän tavaramerkin rekisteröintiä hakeneen oikeushenkilön toiminimen.

Allekirjoitukset
(
*1
)	Oikeudenkäyntikieli: portugali.