CELEX: 62018TJ0498
Marchio dell’Unione europea
Opposizione
Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo Happy Moreno choco
Marchi nazionali figurativi anteriori MORENO
Impedimento relativo alla registrazione
Rischio di confusione
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001]
Sostituzione dell’elenco dei prodotti coperti dai marchi nazionali figurativi anteriori
Rettifica della decisione della commissione di ricorso
Articolo 102, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001
Base giuridica
Prassi decisionale anteriore
Certezza del diritto
Legittimo affidamento

Fatti
Il 22 gennaio 2016, la ZPC Flis sp.j., ricorrente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2009, L 78, pag. 1
), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2017, L 154, pag. 1
)].
Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno figurativo qui di seguito riprodotto:
I prodotti e i servizi per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 30 e 35 dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
–
classe 30: «Dolciumi, caramelle, cialde, cialdine arrotolate, pasticceria»;
–
classe 35: «Vendita al dettaglio o all’ingrosso di prodotti dolciari, forme per biscotti di piccole dimensioni, cialde, cialdine arrotolate, vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti dolciari, forme per biscotti di piccole dimensioni, cialde, cialdine arrotolate tramite Internet».
La domanda di marchio è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi dell’Unione europea
n. 59/2016, del 30 marzo 2016.
Il 23 giugno 2016, l’Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, interveniente, ha proposto opposizione ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento 2017/1001) alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al precedente punto 3.
L’opposizione era basata su marchi tedeschi figurativi anteriori originariamente registrati per i prodotti «caffè, succedanei del caffè; prodotti derivati del caffè; bevande a base di caffè; tè, cacao; prodotti derivati del cacao; bevande a base di cacao; bevande a base di cioccolato; tutti i suddetti prodotti anche in forma istantanea», rientranti nella classe 30 (in prosieguo: l’«elenco iniziale dei prodotti»). In seguito ad una decisione di annullamento parziale del Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi, Germania) del 29 settembre 2008, la registrazione dei marchi tedeschi figurativi anteriori è stata limitata ai prodotti «caffè, prodotti e bevande a base di caffè contenenti caffè; polvere per la preparazione di bevande a base di cacao», rientranti nella classe 30 (in prosieguo: l’«elenco modificato dei prodotti»). Si tratta dei seguenti marchi anteriori:
–
il marchio tedesco figurativo anteriore depositato il 17 gennaio 2007 e registrato il 29 marzo 2007 con il numero 30702839, quale riprodotto qui di seguito:
–
il marchio tedesco figurativo anteriore depositato il 17 gennaio 2007 e registrato il 29 marzo 2007 con il numero 30702840, quale riprodotto qui di seguito:
Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello indicato all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001].
Con decisione del 10 maggio 2017, la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione basando la sua decisione sull’elenco modificato dei prodotti contrassegnati dai marchi anteriori.
Il 6 luglio 2017, l’interveniente ha presentato ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).
Con decisione del 31 maggio 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’EUIPO ha parzialmente annullato la decisione della divisione di opposizione.
A tale riguardo, la commissione di ricorso ha ritenuto che il territorio di riferimento fosse la Germania e che il pubblico di riferimento corrispondesse al grande pubblico relativamente ben informato e ragionevolmente attento ed avveduto con un livello medio di attenzione.
Per quanto riguarda il confronto tra i prodotti e servizi di cui trattasi, la commissione di ricorso ha ritenuto che i «dolciumi, caramelle, cialde, cialdine arrotolate, pasticceria», rientranti nella classe 30 e contrassegnati dal marchio richiesto, e i prodotti rientranti nell’elenco iniziale dei prodotti contrassegnati dai marchi anteriori fossero identici o simili. La commissione di ricorso ha inoltre ritenuto, in sostanza, che i servizi contrassegnati dal marchio richiesto fossero simili ai prodotti rientranti nell’elenco iniziale contrassegnati dai marchi anteriori, ad eccezione dei servizi di «vendita al dettaglio o all’ingrosso di forme per biscotti di piccole dimensioni, vendita all’ingrosso e al dettaglio di forme per biscotti di piccole dimensioni tramite Internet», che sono diversi.
Per quanto riguarda il confronto dei segni in conflitto, la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che l’elemento distintivo dei segni fosse il termine comune «moreno» e che essi fossero simili sul piano visivo e molto simili, se non identici, sul piano fonetico e che, quanto al piano concettuale, esso non avrebbe avuto alcun ruolo nel confronto dei segni in conflitto.
Di conseguenza, la commissione di ricorso ha concluso per la sussistenza di un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 per l’integralità dei prodotti e servizi, ad eccezione dei servizi rientranti nella classe 35 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Vendita al dettaglio o all’ingrosso di forme per biscotti di piccole dimensioni, vendita all’ingrosso e al dettaglio di forme per biscotti di piccole dimensioni tramite Internet».
Il 15 novembre 2018 la commissione di ricorso ha adottato una decisione intitolata «corrigendum», basata sull’articolo 102 del regolamento 2017/1001, notificata l’11 dicembre 2018 (in prosieguo: il «corrigendum del 15 novembre 2018»). Essa ha così proceduto alla sostituzione dell’elenco iniziale dei prodotti con l’elenco modificato dei prodotti contrassegnati dai marchi anteriori.
Il punto 1 del dispositivo della decisione impugnata non è stato modificato dal corrigendum del 15 novembre 2018.
Conclusioni delle parti
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata e rinviare la causa dinanzi all’EUIPO per un riesame;
–
o riformare la decisione impugnata «dichiarando che non vi sono impedimenti relativi alla registrazione del marchio [richiesto] per tutti i prodotti e i servizi delle classi 30 e 35 e che il marchio deve essere registrato»;
–
«per quanto attiene alle spese, statuire a [suo] favore».
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese.
L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
–
dichiarare il ricorso irricevibile;
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente afferma che il corrigendum del 15 novembre 2018 è stato adottato al di fuori dell’ambito di applicazione dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 e solleva un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. In tale contesto, la ricorrente fa valere una violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e del principio di certezza del diritto.
Sulla ricevibilità del ricorso
L’interveniente eccepisce l’irricevibilità del ricorso, senza sollevare alcuna eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale, adducendo che le conclusioni della ricorrente sono contrarie al principio secondo cui esse devono essere «chiare e prive di ambiguità». A suo avviso, sarebbe impossibile sapere, nella fattispecie, quale sia la domanda della ricorrente.
Nel caso di specie, occorre necessariamente rilevare che il ricorso soddisfa i requisiti di chiarezza e precisione sanciti dall’articolo 177, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura, in quanto è perfettamente comprensibile che la ricorrente chieda l’annullamento della decisione impugnata e, se del caso, la riforma di tale decisione.
Conseguentemente, il ricorso dev’essere dichiarato ricevibile.
Sulla ricevibilità degli allegati da A.3 ad A.27 del ricorso presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale.
L’EUIPO sostiene che gli elementi di prova forniti dalla ricorrente in merito all’uso del termine «moreno» sul mercato sono irricevibili in quanto nuovi, nei limiti in cui detti elementi non erano a disposizione della commissione di ricorso quando ha adottato la decisione impugnata.
L’interveniente solleva espressamente un’eccezione d’irricevibilità in quanto la ricorrente avrebbe presentato i documenti contenuti negli allegati da A.3 a A.27 del ricorso per la prima volta dinanzi al Tribunale.
Per giurisprudenza costante, il ricorso dinanzi al Tribunale mira al controllo di legittimità delle decisioni delle commissioni di ricorso dell’EUIPO ai sensi dell’articolo 65 del regolamento n. 207/2009, sicché la funzione del Tribunale non è di riesaminare le circostanze di fatto alla luce dei documenti presentati per la prima volta dinanzi ad esso [v. sentenza del 12 marzo 2014, Tubes Radiatori/UAMI – Antrax It (Radiatore),
T‑315/12
, non pubblicata,
EU:T:2014:115
, punto
; v. anche, in tal senso, sentenza del 24 novembre 2005, Sadas/UAMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE),
T‑346/04
,
EU:T:2005:420
, punto
e giurisprudenza ivi citata].
Nel caso di specie, la ricorrente ha fornito stampe di estratti di varie banche dati, come quella dell’EUIPO (allegati A.3, A.11 e da A.21 a A.24), quella dell’Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi (allegati A.4 e A.5), quella del Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (Ufficio nazionale dei brevetti della Repubblica di Lituania, Lituania) (allegato A.19) e quella dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) (allegati A.6, da A.16 a A.18, A.20 e da A.25 a A.27), stampe di dizionari online (allegati da A.7 a A.9), la stampa di una pagina dell’enciclopedia online
Wikipedia
(allegato A.10) nonché talune stampe di pagine di siti Internet (allegati da A.12 a A.15).
Orbene, va necessariamente osservato che dagli atti di causa non risulta affatto che la ricorrente abbia presentato gli elementi summenzionati nel corso del procedimento dinanzi alle autorità dell’EUIPO al fine di dimostrare la sussistenza di un rischio di confusione, cosicché essi sono stati presentati per la prima volta dinanzi al Tribunale e, di conseguenza, devono essere dichiarati irricevibili, ad eccezione di quelli contenuti negli allegati da A.3 a A.6.
Infatti, sebbene i documenti contenuti negli allegati da A.3 a A.6 costituiscano elementi nuovi, non può tuttavia essere addebitato alla ricorrente di aver presentato gli estratti di banche dati dell’EUIPO (allegato A.3), dell’Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi (allegato A.4 e A.5) e dell’OMPI (allegato A.6) per sostenere che la decisione impugnata era viziata da un errore nell’ambito del confronto dei prodotti e dei servizi nonché del rischio di confusione con riguardo all’elenco dei prodotti per i quali erano registrati i marchi anteriori, errore che non era rilevabile prima dell’adozione della decisione impugnata.
Ne consegue che gli allegati da A.3 a A.6 del ricorso devono essere dichiarati ricevibili.
Sulla sostituzione dell’elenco dei prodotti nella decisione impugnata e nel corrigendum del 15 novembre 2018
La ricorrente afferma, in sostanza, che la commissione di ricorso menziona l’elenco iniziale dei prodotti contrassegnati dai marchi anteriori, mentre l’elenco modificato dei prodotti compare negli estratti delle banche dati dell’OMPI e dell’Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi, il che, a suo avviso, costituisce una violazione delle disposizioni del regolamento n. 207/2009. Nella sua risposta del 20 febbraio 2019 al quesito posto dal Tribunale, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non poteva fondarsi sull’articolo 102 del regolamento 2017/1001 per adottare il corrigendum del 15 novembre 2018. La ricorrente afferma che la sostituzione dell’elenco dei prodotti non può essere considerata un errore o una manifesta omissione, che influisce sull’esattezza dell’analisi della commissione di ricorso, che ha un impatto sulla motivazione nonché sulla fondatezza della decisione impugnata e che è stata presa fuori dall’ambito di applicazione dell’articolo 102 del regolamento 2017/1001.
L’EUIPO riconosce di aver preso in considerazione l’elenco iniziale dei prodotti e non l’elenco dei prodotti per i quali sono stati registrati i marchi anteriori, dopo la limitazione. Tuttavia, l’EUIPO sostiene che tale errore materiale, rettificato dal corrigendum del 15 novembre 2018, non incide in alcun modo sul ragionamento seguito nonché sulle conclusioni della commissione di ricorso, poiché i «prodotti derivati del caffè» sono inclusi in modo identico nell’elenco iniziale dei prodotti contrassegnati dai marchi anteriori e nell’elenco modificato dei prodotti.
Nella sua risposta alla misura di organizzazione del procedimento, l’interveniente riconosce che l’elenco iniziale dei prodotti e l’elenco modificato dei prodotti sono diversi. Ciò premesso, l’interveniente sostiene che tale errore non altera né il ragionamento né le conclusioni della commissione di ricorso.
L’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 dispone che l’EUIPO, di propria iniziativa o su richiesta di una parte, provvede a correggere gli errori linguistici o di trascrizione nonché le sviste manifeste contenuti nelle sue decisioni o gli errori tecnici attribuibili a esso commessi nella registrazione di un marchio dell’Unione europea o nella pubblicazione della relativa registrazione.
Nel caso di specie, va rilevato che i motivi relativi alla delimitazione del territorio, alla determinazione del pubblico di riferimento nonché quelli relativi al confronto dei segni non sono stati in alcun modo modificati dal corrigendum del 15 novembre 2018.
Infatti, solo il riferimento alla limitazione dell’elenco dei prodotti contrassegnati dai marchi anteriori è stato inserito, al punto 3 della decisione impugnata, dal corrigendum del 15 novembre 2018 e solo la menzione dei prodotti effettivamente corrispondenti all’elenco modificato dei prodotti è stato sostituito da tale corrigendum, nell’ambito del confronto tra i prodotti e servizi, ai punti 18, 19 e 25 della decisione impugnata nonché, nell’ambito del rischio di confusione, al punto 40 di tale decisione.
Va necessariamente constatato che, in primo luogo, la sostituzione dell’elenco dei prodotti rientranti nella classe 30 e contrassegnati dai marchi anteriori non può essere qualificata né come errore linguistico né come errore di trascrizione, poiché, per quest’ultimo, la commissione di ricorso ha esaminato l’identità o la somiglianza dei prodotti di cui trattasi con riguardo all’elenco iniziale dei prodotti contrassegnati dai marchi anteriori. Inoltre, il corrigendum del 15 novembre 2018 non ha eliminato dalla decisione impugnata tutte le menzioni relative all’elenco iniziale dei prodotti. Ciò è dimostrato dal riferimento ai prodotti come il tè, di cui al punto 20 della decisione impugnata, in cui la commissione di ricorso enuncia che il tè infuso può essere utilizzato nella preparazione dei prodotti contrassegnati dal marchio richiesto, nonché dal riferimento agli allegati 7 e 8 che trattano del cioccolato e riguardano le prove fornite dalla ricorrente per dimostrare la sussistenza di un’identità o di una somiglianza tra i prodotti e i servizi di cui trattasi.
In secondo luogo, e contrariamente a quanto sostenuto dall’EUIPO e dall’interveniente in udienza, l’errore che ha portato alla sostituzione dell’elenco dei prodotti contrassegnati dai marchi anteriori non corrisponde neppure ad una vista manifesta, poiché la commissione di ricorso ha esaminato l’identità o la somiglianza dei prodotti di cui trattasi con riferimento a tutti i prodotti che compongono il testo dell’elenco iniziale, quali il tè (v. punto 37 supra).
In terzo luogo, anche la qualificazione come errore tecnico che giustificherebbe il ricorso all’articolo 102 del regolamento 2017/1001 deve essere esclusa nei limiti in cui, nel caso di specie, l’errore non concerne la registrazione o la pubblicazione di un marchio dell’Unione europea, bensì l’errata presa in considerazione dell’elenco dei prodotti per i quali i marchi anteriori sono stati effettivamente registrati nell’ambito della valutazione del rischio di confusione.
Ne consegue che il corrigendum del 15 novembre 2018 è stato adottato al di fuori dei casi previsti dall’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, in cui le commissioni di ricorso possono rettificare le loro decisioni. Esso era pertanto privo di ogni fondamento giuridico [v., in tal senso, sentenza del 22 novembre 2011, mPAY24/UAMI – Ultra (MPAY24),
T‑275/10
, non pubblicata,
EU:T:2011:683
, punto
].
Alla luce di tali rilievi, la legittimità della decisione impugnata deve essere esaminata senza tener conto delle modifiche apportate alla stessa dal corrigendum del 15 novembre 2018.
Per quanto riguarda l’argomento addotto dall’EUIPO in udienza secondo cui, anche ammettendo che la commissione di ricorso sia incorsa in un errore nella decisione impugnata, questo non potrebbe comportare l’annullamento della medesima decisione in quanto non ne ha in alcun modo influenzato il risultato [v., in tal senso, sentenza del 3 giugno 2015, Giovanni Cosmetics/UAMI – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI),
T‑559/13
,
EU:T:2015:353
, punto
e giurisprudenza ivi citata], occorre respingerlo per i seguenti motivi.
Infatti, il caffè e le bevande a base di caffè sono comuni a entrambi gli elenchi di prodotti in una formulazione identica e i prodotti derivati del caffè sono comuni a entrambi gli elenchi in una formulazione analoga, cosicché anche il ragionamento seguito, la valutazione effettuata e la conclusione relativa a tali prodotti nella decisione impugnata sono identici. Per quanto riguarda specificamente la «polvere per la preparazione di bevande a base di cacao» che figura nell’elenco modificato dei prodotti, occorre riconoscere che essa comprende una parte dei prodotti relativa alle «bevande a base di cacao» e al cacao in forma istantanea (implicita per le bevande).
Ne consegue che l’elenco modificato dei prodotti è più ristretto ed è compreso integralmente nell’elenco iniziale dei prodotti contenuto nella decisione impugnata.
Poiché la commissione di ricorso ha basato la sua valutazione su tutti i prodotti rientranti nell’elenco iniziale, essa ha statuito ultra petita prendendo in considerazione nella sua analisi del rischio di confusione prodotti diversi da quelli per i quali sono stati registrati i marchi anteriori, vale a dire i «succedanei del caffè; tè, cacao; prodotti derivati del cacao; bevande a base di cioccolato; tutti i suddetti prodotti anche in forma istantanea», ad eccezione del cacao per quanto riguarda questi ultimi.
Ne consegue che la decisione impugnata deve essere annullata nella parte in cui rileva la sussistenza di un rischio di confusione per prodotti diversi da quelli per i quali sono stati registrati i marchi anteriori.
Inoltre, il motivo dedotto dalla ricorrente, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, deve essere esaminato solo riguardo ai prodotti per i quali i marchi anteriori sono stati effettivamente registrati.
Sul motivo vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009
Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa della sua identità o della sua somiglianza con un marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi designati dai due marchi, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. Inoltre, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 207/2009, si intendono per «marchi anteriori» i marchi registrati in uno Stato membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio dell’Unione europea.
Per giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione il fatto che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Secondo la stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, a seconda della percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi, e tenendo conto di tutti i fattori pertinenti nella fattispecie, in particolare dell’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o servizi designati [v. sentenza del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
T‑162/01
,
EU:T:2003:199
, punti da
a
e giurisprudenza ivi citata].
Va notato che la ricorrente non rimette in discussione le valutazioni della commissione di ricorso di cui al precedente punto 11, relative alla delimitazione del territorio da prendere in considerazione e alla definizione del pubblico di riferimento.
Sul confronto tra i prodotti e i servizi di cui trattasi
La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non ha tenuto conto di tutti i fattori pertinenti nell’esame del confronto dei prodotti e che, di conseguenza, ha erroneamente concluso nel senso di un’identità o somiglianza tra i prodotti rientranti nella classe 30. Essa afferma che i prodotti sono diversi in quanto, da un lato, quelli contrassegnati dal marchio richiesto sono destinati ad essere mangiati, mentre quelli contrassegnati dai marchi anteriori sono destinati ad essere bevuti e, dall’altro lato, le cialde, i pasticcini e i dolciumi possono essere costituiti da diversi ingredienti, di cui il cacao o il caffè non sono l’ingrediente principale. A suo giudizio, la commissione di ricorso non avrebbe tenuto conto della motivazione della decisione della divisione di opposizione che menziona, in particolare, differenze nella natura e destinazione dei prodotti. Inoltre, essa sostiene che i prodotti di cui trattasi sono diversi, in quanto il fatto che il cacao o un aroma a base di cacao o di caffè sia aggiunto a prodotti finiti come cialde, dolciumi o pasticcini non implica automaticamente che detti prodotti siano commercializzati con il marchio richiesto. Una supposizione del genere andrebbe oltre la portata dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Infine, essa aggiunge che i prodotti di cui trattasi sono prodotti alimentari completamente diversi che non si trovano nelle immediate vicinanze, in particolare negli scaffali dei supermercati, e che i prodotti nonché i servizi possono condividere gli stessi canali di distribuzione o utilizzare canali di distribuzione diversi.
L’EUIPO e l’interveniente contestano detti argomenti.
Secondo una giurisprudenza costante, per valutare la somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi, occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra gli stessi. Tali fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità. Possono essere presi in considerazione anche altri fattori, quali i canali di distribuzione dei prodotti interessati [v. sentenza dell’11 luglio 2007, El Corte Inglés/UAMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños),
T‑443/05
,
EU:T:2007:219
, punto
e giurisprudenza ivi citata].
Peraltro, è stato statuito che, quando i prodotti contrassegnati dal marchio anteriore includevano i prodotti indicati nella domanda di marchio, siffatti prodotti erano considerati identici (v. sentenza del 24 novembre 2005, ARTHUR ET FELICIE,
T‑346/04
,
EU:T:2005:420
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
La giurisprudenza ha anche precisato che la circostanza che i prodotti interessati fossero frequentemente venduti presso gli stessi punti vendita era tale da facilitare la percezione da parte del consumatore interessato degli stretti legami esistenti tra di essi e a rafforzare l’impressione che la responsabilità della loro fabbricazione incombesse alla stessa impresa (v., in tal senso, sentenza dell’11 luglio 2007, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños,
T‑443/05
,
EU:T:2007:219
, punto
).
–
Sul confronto tra i prodotti rientranti nella classe 30
Per quanto riguarda la somiglianza tra i prodotti rientranti nella classe 30 e contrassegnati dai segni in conflitto, la commissione di ricorso ha concluso, al punto 22 della decisione impugnata, in parte nel senso della loro identità e in parte nel senso della loro somiglianza.
In primo luogo, al punto 18 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che, anzitutto, la specifica relativa ai prodotti derivati del caffè e ai prodotti derivati del cacao, nella domanda di registrazione, si estendesse ai prodotti alimentari finiti il cui ingrediente principale è il caffè o il cioccolato, poi, che i «dolciumi, caramelle, cialde, cialdine arrotolate, pasticceria», il cui ingrediente principale è il caffè o il cacao, potessero essere considerati come cacao o prodotti derivati del cacao e, infine, che la specifica dei prodotti derivati del caffè e dei prodotti derivati del cacao comprendesse i prodotti contrassegnati dal marchio richiesto il cui ingrediente principale è il caffè o il cacao e che, entro tali limiti, tali prodotti potessero essere considerati identici.
Sebbene, certamente, i «prodotti derivati del caffè» siano elementi di base dei «dolciumi, caramelle, cialde, cialdine arrotolate, pasticceria» [v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2018, Eddy’s Snack Company/EUIPO – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy’s Snackcompany),
T‑652/17
, non pubblicata,
EU:T:2018:564
, punti
e
], in quanto possono essere introdotti nella loro preparazione al fine di conferire loro un determinato sapore, pur non essendone l’ingrediente principale, va tuttavia considerato che i «prodotti derivati del caffè» includono «dolciumi, caramelle, cialde, cialdine arrotolate, pasticceria» unicamente quando l’ingrediente principale è il caffè in quanto i primi costituiscono un’indicazione generale o una categoria più ampia dei secondi.
Ne consegue che la commissione di ricorso ha giustamente concluso nel senso di un’identità tra i summenzionati prodotti contrassegnati dai segni in conflitto, in quanto i prodotti contrassegnati dai marchi anteriori comprendevano i prodotti contrassegnati dal marchio richiesto.
In secondo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 19 della decisione impugnata, che gli altri prodotti contrassegnati dai marchi anteriori, corrispondenti alle bevande o ai prodotti utilizzati per la preparazione di bevande o come ingrediente che consente di aggiungere un aroma o sapore agli alimenti, fossero simili ai prodotti contrassegnati dal marchio richiesto, in quanto complementari, poiché spesso erano consumati, venduti o serviti insieme e il pubblico di riferimento molto regolarmente intenderebbe acquistarli in concomitanza.
A tal riguardo, va sottolineato che sono complementari i prodotti o i servizi tra i quali esiste una stretta correlazione, nel senso che l’uno è indispensabile o importante per l’uso dell’altro, di modo che i consumatori possano supporre che la responsabilità della fabbricazione di tali prodotti o della fornitura di tali servizi sia riconducibile alla stessa impresa. Per definizione, prodotti rivolti a pubblici diversi non possono essere complementari [v. sentenza del 22 gennaio 2009, Commercy/UAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel),
T‑316/07
,
EU:T:2009:14
, punti
e
e giurisprudenza ivi citata].
Certamente, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto, al punto 19 della decisione impugnata, che i prodotti contrassegnati dal marchio richiesto fossero diversi da quelli contrassegnati dai marchi anteriori, tenuto conto della loro natura e finalità. Infatti, sebbene i «dolciumi, caramelle, cialde, cialdine arrotolate, pasticceria» siano prodotti alimentari solidi consumati per calmare la fame o soddisfare la voglia di mangiare prodotti dolci, il caffè, le bevande a base di caffè o la polvere per la preparazione di bevande a base di cacao sono prodotti alimentari liquidi o utilizzati per la produzione di prodotti alimentari liquidi consumati per dissetarsi oppure per rispondere ad un bisogno di caffeina o ad una voglia di cacao, quale contenuto nella bevande a base di cacao [v., in tal senso, sentenza del 28 ottobre 2015, Monster Energy/UAMI – Home Focus (MoMo Monsters),
T‑736/14
, non pubblicata,
EU:T:2015:809
, punti
e
].
Per quanto riguarda la complementarità di siffatti prodotti, va rilevato che, sebbene dolciumi, caramelle, cialde, cialdine arrotolate e pasticcini possano essere accompagnati da bevande, il loro uso non è né indispensabile né importante per il consumo di caffè, di bevande a base di caffè o della polvere per la preparazione di bevande a base di cacao o viceversa, anche se il pubblico di riferimento potrebbe consumarli insieme (sentenza del 28 ottobre 2015, MoMo Monsters,
T‑736/14
, non pubblicata,
EU:T:2015:809
, punti
e
).
Tuttavia, per quanto riguarda i canali di distribuzione, va osservato, come rilevato dall’EUIPO, che la ricorrente ammette che i prodotti di cui trattasi possono condividere gli stessi canali di distribuzione e non contesta il fatto che siano destinati agli stessi consumatori. Inoltre, i prodotti contrassegnati dai marchi di cui trattasi sono generalmente esposti, in particolare nei supermercati, negli stessi scaffali o nelle vicinanze, sicché il pubblico di riferimento può ritenere che possano provenire dagli stessi produttori [v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2016, Franmax/EUIPO – Ehrmann (Dino),
T‑21/15
, non pubblicata,
EU:T:2016:241
, punto
].
Ne consegue che deve essere approvata la valutazione della commissione di ricorso secondo cui sussiste una somiglianza tra i prodotti «dolciumi, caramelle, cialde, cialdine arrotolate, pasticceria» e «caffè, bevande a base di caffè o polvere per la preparazione di bevande a base di cacao».
–
Sul confronto tra i prodotti rientranti nella classe 30 e i servizi rientranti nella classe 35
Per quanto riguarda la somiglianza tra i servizi, rientranti nella classe 35, contrassegnati dal marchio richiesto e i prodotti, rientranti nella classe 30, contrassegnati dai marchi anteriori, la commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 25 della decisione impugnata, che vi fosse un tenue grado di somiglianza tra i servizi di «vendita al dettaglio o all’ingrosso di prodotti dolciari, cialde, cialdine arrotolate; vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti dolciari, cialde, cialdine arrotolate tramite Internet» e i «prodotti derivati del caffè; prodotti derivati del cacao», in quanto questi ultimi includevano i prodotti contrassegnati dal marchio richiesto, il cui ingrediente principale o sapore è il caffè o il cacao.
Occorre ricordare che, a norma dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 177, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere i motivi e gli argomenti dedotti nonché un’esposizione sommaria di detti motivi. Tale indicazione deve emergere dal testo stesso del ricorso ed essere sufficientemente chiara e precisa da consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto [v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl),
T‑236/16
,
EU:T:2017:416
, punto
e giurisprudenza ivi citata].
Orbene, va notato, al pari dell’EUIPO, che la ricorrente sostiene, in generale, che non sussiste alcuna somiglianza tra i prodotti e i servizi di cui trattasi, senza però esporre a sostegno della sua affermazione un qualsiasi argomento atto a rimettere in questione la valutazione della commissione di ricorso in merito al confronto tra i servizi contrassegnati dal marchio richiesto e i prodotti contrassegnati dai marchi anteriori, in particolare.
Ne consegue che tale affermazione non soddisfa i requisiti del regolamento di procedura e che, pertanto, la censura deve essere dichiarata irricevibile ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 67.
Sul confronto tra i segni in conflitto
La valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta da questi ultimi, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi da parte del consumatore medio dei prodotti o dei servizi di cui trattasi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tal riguardo, il consumatore medio percepisce di norma un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker,
C‑334/05 P
,
EU:C:2007:333
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione unicamente una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto prendendo in esame i marchi di cui trattasi, considerati ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (v. sentenza del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker,
C‑334/05 P
,
EU:C:2007:333
, punto
e giurisprudenza ivi citata). Solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili la valutazione della somiglianza potrà essere effettuata sulla sola base dell’elemento dominante (sentenze del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker,
C‑334/05 P
,
EU:C:2007:333
, punto
, e del 20 settembre 2007, Nestlé/UAMI,
C‑193/06 P
, non pubblicata,
EU:C:2007:539
, punto
). Ciò è quanto potrebbe verificarsi, in particolare, qualora tale componente sia suscettibile di dominare da sola l’immagine di tale marchio che il pubblico di riferimento conserva nella propria memoria, di modo che tutte le altre componenti del marchio siano trascurabili nell’impressione complessiva prodotta da quest’ultimo (sentenza del 20 settembre 2007, Nestlé/UAMI,
C‑193/06 P
, non pubblicata,
EU:C:2007:539
, punto
).
È alla luce di siffatte considerazioni che occorre esaminare la somiglianza dei segni in conflitto.
Nel caso di specie, il marchio richiesto contiene quattro elementi denominativi leggermente stilizzati, ossia «flis», di color oro o «happy», di colore giallo, nonché «moreno» e «choco», di colore bianco. Il segno è anche composto da elementi figurativi, come uno sfondo che presenta una gradazione di color marrone con un tono più chiaro nella parte superiore e più scuro nella parte inferiore, nonché una corona color oro posta sopra l’elemento denominativo «flis» e a sinistra della parola «happy».
I marchi anteriori contengono un unico elemento denominativo, «moreno». Il marchio anteriore n. 30702839 contiene detto elemento denominativo in color grigio su sfondo nero incorniciato da un bordo grigio. Per quanto riguarda il marchio anteriore n. 30702840, esso comprende lo stesso elemento denominativo con la prima e l’ultima lettera «m» e «o» più grandi delle altre, nonché due elementi figurativi che rappresentano due linee verticali poste alle estremità.
–
Sull’individuazione degli elementi distintivi e dominanti del marchio richiesto
La ricorrente afferma, in sostanza, che l’elemento dominante non è l’elemento denominativo «moreno», bensì la corona color oro situata al centro del segno richiesto, poiché detta corona è anche tutelata da due marchi figurativi dell’Unione europea registrati a nome della ricorrente, uno dello stesso colore e l’altro in nero. La ricorrente sostiene che tale corona non è un elemento trascurabile, ma, al contrario, è un elemento distintivo del segno che si riferisce al suo proprietario, ossia la ricorrente, e che la corona, oltre ad essere un elemento dominante, si distingue per il suo color oro su sfondo nero scuro e marrone.
L’EUIPO e l’interveniente contestano detti argomenti.
Ai fini della valutazione del carattere distintivo di un elemento costitutivo di un marchio, occorre esaminare la maggiore o minore attitudine di tale elemento a concorrere ad identificare i prodotti o i servizi per i quali il marchio è stato registrato come provenienti da un’impresa determinata e, quindi, a contraddistinguere tali prodotti o servizi da quelli di altre imprese. In siffatta valutazione occorre prendere in particolare considerazione le qualità intrinseche dell’elemento di cui trattasi alla luce della questione se esso sia o meno privo di ogni carattere descrittivo dei prodotti o servizi per i quali è stato registrato [sentenza dell’8 novembre 2016, For Tune/EUIPO – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune),
T‑579/15
, non pubblicata,
EU:T:2016:644
, punto
].
Inoltre, qualora un marchio sia composto da elementi denominativi e da elementi figurativi, in linea di principio, i primi sono maggiormente distintivi dei secondi in quanto il consumatore medio farà più facilmente riferimento ai prodotti e ai servizi di cui trattasi citando gli elementi denominativi che descrivendo gli elementi figurativi di tale marchio [v., in tal senso, sentenza del 12 marzo 2014, Borrajo Canelo/UAMI – Tecnoazúcar (PALMA MULATA),
T‑381/12
, non pubblicata,
EU:T:2014:119
, punto
e giurisprudenza ivi citata].
Quanto alla valutazione del carattere dominante di una o più componenti determinate di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle delle altre componenti. Inoltre ed in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso [sentenza del 23 ottobre 2002, Matratzen Concord/UAMI – Hukla Germany (MATRATZEN),
T‑6/01
,
EU:T:2002:261
, punto
].
In primo luogo, va constatato, al pari della commissione di ricorso e dell’EUIPO, che il termine «moreno» costituisce l’elemento distintivo del segno richiesto, in quanto tale parola è priva di ogni significato in tedesco. L’argomento della ricorrente secondo cui l’elemento denominativo «moreno» avrebbe un significato in spagnolo, significato che il grande pubblico germanofono dovrebbe percepire da tale elemento denominativo, non può rimettere in discussione siffatta conclusione, poiché, come ammette la ricorrente, lo spagnolo è poco conosciuto dal grande pubblico germanofono e tale argomento non è in alcun modo comprovato. A tal riguardo, va ricordato che, come indicato al precedente punto 28, gli elementi di prova dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua argomentazione sono stati dichiarati irricevibili.
Inoltre, è necessario confermare la valutazione della commissione di ricorso di cui al punto 33 della decisione impugnata, e che la ricorrente non contesta, secondo cui il pubblico di riferimento comprenderebbe le parole «happy» e «choco» (con riferimento alla parola tedesca «Schokolade»), rispettivamente, come il piacere procurato dal consumo dei prodotti contrassegnati dal marchio richiesto e come ingrediente principale o sapore principale dei prodotti di cui trattasi. Di conseguenza, si deve ritenere, da un lato, che l’elemento denominativo «choco» sia allusivo nei limiti in cui si riferisce chiaramente al cioccolato o ad un’abbreviazione di quest’ultimo [v., in tal senso, sentenza del 25 gennaio 2017, Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató/EUIPO – Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató (Choco Love),
T‑325/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:29
, punto
] e, dall’altro, che l’elemento «happy» ha un carattere distintivo debole.
Per quanto riguarda gli elementi figurativi, è giocoforza constatare che lo sfondo, tanto per la forma geometrica quanto per la gradazione di color marrone, anche se quest’ultima può riferirsi al colore del caffè o del cioccolato, è banale e non può attirare l’attenzione del pubblico di riferimento.
Inoltre, non può essere accolto l’argomento della ricorrente diretto, in sostanza, a dimostrare che la corona ha carattere distintivo in quanto forma oggetto di due registrazioni anteriori come marchi dell’Unione europea figurativi nn. 008328346 e 015001266.
Va infatti rilevato che i marchi figurativi n. 008328346 e n. 015001266 sono costituiti dall’elemento denominativo «flis», ossia parte della denominazione commerciale della ricorrente, e da un elemento figurativo, quale, rispettivamente, una corona nera e una corona color oro.
A tale riguardo, va osservato che il segno che compone i marchi figurativi summenzionati è interamente incluso nel marchio richiesto. Tuttavia, se il termine «flis», posto sotto la corona, non è chiaramente percepibile, cosicché il pubblico di riferimento non vi presterà particolare attenzione, va rilevato che il carattere distintivo della corona color oro deve essere valutato alla luce dell’impressione complessiva del segno di cui si chiede la registrazione nel caso di specie. Orbene, come rilevato dall’EUIPO, la suddetta corona sarà percepita dal pubblico di riferimento come di natura laudativa anziché indicare l’origine commerciale dei prodotti e dei servizi come provenienti da una determinata impresa.
Pertanto, occorre confermare la valutazione della commissione di ricorso, di cui ai punti 32 e 33 della decisione impugnata, secondo cui, in sostanza, da una parte, l’elemento denominativo «moreno» è l’elemento distintivo, il termine «choco» è allusivo e l’elemento denominativo «happy» ha un carattere distintivo debole e, d’altra parte, gli elementi figurativi sono privi di carattere distintivo, ad eccezione dell’elemento che rappresenta la corona color oro, che ha tuttavia carattere laudativo e, di conseguenza, non è particolarmente distintivo. Inoltre, va notato che il termine «flis» passerà inosservato nell’impressione complessiva del segno richiesto.
In secondo luogo, occorre approvare la valutazione della commissione di ricorso, di cui ai punti 33 e 34 della decisione impugnata, secondo cui il termine «moreno» è l’elemento dominante del segno richiesto a causa, da un lato, della posizione centrale da esso occupata nel segno e, dall’altro, delle maggiori dimensioni dei suoi caratteri rispetto a quelle dei caratteri degli altri elementi «happy» e«choco». Peraltro, gli elementi figurativi non sono tali da rimettere in discussione siffatta conclusione, poiché, nell’impressione complessiva del segno, lo sfondo con una gradazione di color marrone e la corona situata nella parte superiore sinistra del segno appaiono rispettivamente trascurabili e secondari.
Di conseguenza, la decisione impugnata è esente da errori sul punto.
–
Sulla somiglianza visiva
La ricorrente sostiene che i segni in conflitto non sono simili in quanto differiscono per caratteristiche, struttura, stilizzazione nonché combinazione di colori, pur avendo in comune l’elemento denominativo «moreno». A tale riguardo, essa sostiene che, nel segno richiesto, la presenza delle parole «happy» e «choco» e della corona color oro, oppure l’uso dei colori marrone, nero, bianco, oro e giallo nonché la stilizzazione della lettera «m» dell’elemento denominativo «moreno» conferiscono una dissomiglianza con i marchi anteriori.
L’EUIPO e l’interveniente contestano detti argomenti.
Nel caso di specie, i marchi anteriori sono composti esclusivamente dal termine «moreno», mentre il marchio richiesto comprende quattro elementi denominativi, ossia «flis», «happy», «moreno» e «choco», compreso quello comune ai segni anteriori.
Pertanto, i segni in conflitto condividono la stessa sequenza di lettere poste nello stesso ordine, ossia «m», «o», «r», «e», «n» e «o», sicché tale identità parziale è idonea a creare, nella mente del pubblico di riferimento, una certa impressione di somiglianza sul piano visivo [v., in tal senso, sentenza del 6 dicembre 2018, Tomasz KawałkoTrofeum/EUIPO – Ferrero (KINDERPRAMS),
T‑115/18
, non pubblicata,
EU:T:2018:882
, punto
e giurisprudenza citata].
A tal riguardo, se la presenza in ciascuno dei segni in conflitto di varie lettere nello stesso ordine può assumere una certa importanza nella valutazione della somiglianza visiva tra due segni in conflitto [sentenza del 20 ottobre 2016, Clover Canyon/EUIPO – Kaipa Sportswear (CLOVER CANYON),
T‑693/15
, non pubblicata,
EU:T:2016:620
, punto
], il fatto che il segno anteriore sia totalmente incluso nel segno richiesto rafforza la somiglianza visiva di detti segni [sentenza del 15 giugno 2011, Graf-Syteco/UAMI – Teco Electric & Machinery (SYTECO),
T‑229/10
, non pubblicata,
EU:T:2011:273
, punto
].
Infatti, le circostanze per cui, da un lato, il marchio richiesto è composto da un diverso numero di parole e, dall’altro, il termine «moreno» si trova al centro dell’espressione «flis happy moreno choco» non sono sufficienti a neutralizzare qualsiasi somiglianza visiva, a causa della coincidenza delle sei lettere del termine «moreno» e dell’inclusione dell’unico elemento denominativo dei marchi anteriori nel marchio richiesto. Inoltre, l’elemento denominativo «flis», posto sotto la corona color oro, è appena percepibile e passerà inosservato.
In considerazione dell’impressione globale di ciascuno dei segni in conflitto, gli elementi figurativi non possono rimettere in discussione tale valutazione. In primo luogo, infatti, lo sfondo che rappresenta una gradazione di color marrone, presente nel marchio richiesto, nonché lo sfondo nero, presente esclusivamente nel marchio anteriore n. 30702839 di cui al precedente punto 6, primo trattino, sono trascurabili e non hanno alcuna influenza sul pubblico di riferimento, in quanto si tratta di forme e colori ordinari privi di ogni originalità. In secondo luogo, la corona color oro appare secondaria, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, a causa delle sue dimensioni relativamente ridotte rispetto ad altri elementi denominativi e figurativi e della sua posizione nella parte superiore sinistra del marchio richiesto e, peraltro, il pubblico di riferimento presta maggiore attenzione agli elementi denominativi. In terzo luogo, per quanto riguarda questi ultimi, è giocoforza notare che i colori grigio e bianco e i caratteri tipografici non sono particolarmente degni di nota.
Ne consegue che la valutazione della commissione di ricorso, ai punti 35 e 37 della decisione impugnata, secondo cui i segni in conflitto sono simili sul piano visivo, deve essere approvata in quanto, da un lato, la coincidenza dell’elemento denominativo «moreno» non può essere compensata da differenze di natura decorativa tra i segni e, dall’altro, l’elemento dominante del marchio richiesto riproduce l’unico elemento denominativo dei marchi anteriori.
Di conseguenza, la commissione di ricorso ha giustamente concluso nel senso di una somiglianza visiva dei segni in conflitto.
–
Sulla somiglianza fonetica
La ricorrente sostiene che i segni in conflitto non sono simili sul piano fonetico in quanto il marchio richiesto è composto da tre parole, sette sillabe e sedici lettere, mentre i marchi anteriori sono costituiti da un’unica parola, tre sillabe e sei lettere. Secondo la ricorrente, tale differenza inciderebbe sul ritmo e sull’intonazione del nome dei segni.
L’EUIPO e l’interveniente contestano detti argomenti.
Si deve ricordare che la riproduzione fonetica di un segno complesso corrisponde a quella di tutti i suoi elementi denominativi, indipendentemente dalle loro peculiarità grafiche, che ricadono piuttosto nell’analisi del segno sul piano visivo. Pertanto, non occorre tener conto degli elementi figurativi del segno anteriore ai fini del confronto tra i segni in conflitto sul piano fonetico [v. sentenza del 15 ottobre 2015, Wolverine International/UAMI – BH Stores (cushe),
T‑642/13
, non pubblicata,
EU:T:2015:781
, punto
e giurisprudenza ivi citata].
Anche se i segni in conflitto sono di lunghezza diversa e sono composti da un numero diverso di parole, l’impressione complessiva da essi prodotta induce a constatare che presentano una somiglianza fonetica a causa del loro elemento comune [v., in tal senso, sentenza del 20 ottobre 2011, COR Sitzmöbel Helmut Lübke/UAMI – El Corte Inglés (COR),
T‑214/09
, non pubblicata,
EU:T:2011:612
, punto
].
La circostanza che il numero di sillabe dei segni in conflitto sia diversa non è sufficiente per escludere la somiglianza tra i marchi poiché quest’ultima dev’essere valutata in base all’impressione complessiva prodotta all’atto della loro pronuncia completa [v., in tal senso, sentenza del 28 ottobre 2010, Farmeco/UAMI – Allergan (BOTUMAX),
T‑131/09
, non pubblicata,
EU:T:2010:458
, punto
e giurisprudenza ivi citata, sentenza del 13 giugno 2012, XXXLutz Marken/UAMI – Meyer Manufacturing (CIRCON),
T‑542/10
, non pubblicata,
EU:T:2012:294
, punto
].
In via preliminare, come emerge dal precedente punto 85, l’elemento denominativo «flis» non sarà pronunciato dal pubblico di riferimento a causa della difficoltà di percepirlo.
Nel caso di specie, gli altri elementi denominativi del marchio richiesto, nel loro insieme, comprendono un totale di sette sillabe raggruppate in tre parole, ossia «hap», «py», «mo», «re», «no», «cho» e «co», mentre i marchi anteriori comprendono lo stesso elemento denominativo unico composto da tre sillabe, ossia «mo», «re» e «no».
Va rilevato che, sebbene i segni in conflitto abbiano una struttura sillabica distinta per il fatto che comprendono un numero di parole diverso, essi sono simili in quanto l’unico elemento denominativo «moreno» che compone i marchi anteriori è incluso nel marchio richiesto e sarà pronunciato in modo identico e secondo la stessa intonazione sicché gli elementi denominativi «happy» e «choco» presenti nel marchio richiesto non sono atti a neutralizzare detta somiglianza fonetica [v., in tal senso, sentenze dell’8 novembre 2016, fortune,
T‑579/15
, non pubblicata,
EU:T:2016:644
, punto
e giurisprudenza ivi citata, e del 17 ottobre 2018, Szabados/EUIPO – Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (MicroSepar),
T‑788/17
, non pubblicata,
EU:T:2018:691
, punti
e
].
Di conseguenza, la commissione di ricorso ha giustamente ritenuto, ai punti 36 e 37 della decisione impugnata, che i segni in conflitto fossero molto simili sul piano fonetico.
–
Sulla somiglianza concettuale
La ricorrente sostiene che, anche se il termine «moreno» non ha un significato particolare in tedesco, il consumatore medio tedesco comprenderebbe perfettamente che la parola «moreno» significa «marrone» in spagnolo e farebbe quindi riferimento al colore marrone dei prodotti derivati del cacao o del caffè contrassegnati dai marchi anteriori. A tal proposito, a sostegno della sua argomentazione essa fa valere che, da un lato, lo spagnolo è una delle lingue più parlate al mondo e, dall’altro, il consumatore medio tedesco ha una conoscenza dello spagnolo, ad esempio nell’ambito del suo ambiente professionale, di un passa tempo, grazie alla propria cultura generale o anche ai propri interessi.
L’EUIPO e l’interveniente contestano detti argomenti.
Nel caso di specie, è pacifico che il termine «moreno» non ha alcun significato in tedesco e che gli elementi denominativi «happy» e «choco» hanno rispettivamente un carattere distintivo debole e un carattere allusivo, cosicché la valutazione della commissione di ricorso sostanzialmente effettuata ai punti 36 e 37 della decisione impugnata è esente da errori su questo punto.
Peraltro, non può essere accolto l’argomento della ricorrente secondo cui il pubblico di riferimento sarebbe in grado di comprendere che il termine «moreno» significa «marrone» in spagnolo e quindi lo assocerebbe ai prodotti contrassegnati dai marchi anteriori.
In primo luogo, infatti, va ricordato che gli allegati A.9 e A.10 del ricorso, corrispondenti rispettivamente a stampe di un dizionario online spagnolo-inglese e alla stampa di una pagina dell’enciclopedia online
Wikipedia
, sono stati dichiarati irricevibili per i motivi esposti al precedente punto 28. Poiché siffatti elementi sono occultati, e a prescindere dalla loro forza probatoria, va sottolineato che la ricorrente non dimostra sufficientemente che il pubblico di riferimento, composto dal consumatore medio tedesco, abbia una conoscenza sufficiente dello spagnolo per attribuire al termine «moreno» il significato di «marrone».
In secondo luogo, non è dimostrato che il pubblico di riferimento percepisca la parola «moreno» come avente un chiaro significato nei segni in conflitto, rivelando così una correlazione tra tale termine e i prodotti nonché servizi contrassegnati dal marchio richiesto, da un lato, e i prodotti contrassegnati dai marchi anteriori, dall’altro.
Ne consegue che, nel caso di specie, non è possibile effettuare un confronto concettuale.
Da tutti gli elementi che precedono emerge che i segni in conflitto sono simili.
Sul rischio di confusione
La ricorrente sostiene che le differenze visive, fonetiche e concettuali tra i segni in conflitto escludono qualsiasi rischio di confusione da parte del consumatore e sottolinea che il confronto deve essere effettuato anche sulla base degli elementi distintivi e dominanti. A tale titolo, essa ritiene che i marchi anteriori siano privi di carattere distintivo, circostanza chiaramente ignorata dalla commissione di ricorso in sede di esame del rischio di confusione poiché, citando esempi a sostegno della sua argomentazione, essa fa valere che l’elemento denominativo è correntemente usato da altri produttori per designare un tipo di dolciumi o di prodotti e servizi rientranti nelle classi 30 e 35. Essa aggiunge che, qualora il Tribunale confermasse la decisione impugnata, l’interveniente sarebbe legittimata ad agire in giudizio contro gli operatori che utilizzano il termine «moreno» per designare un prodotto alimentare. Inoltre, essa fa valere che la commissione di ricorso non ha preso in considerazione talune prove da essa dedotte e che non ha sufficientemente motivato le ragioni per cui l’opposizione era stata accolta.
L’EUIPO e l’interveniente contestano detti argomenti.
La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Così, un tenue grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa [sentenze del 29 settembre 1998, Canon,
C‑39/97
,
EU:C:1998:442
, punto
, e del 14 dicembre 2006, Mast-Jägermeister/UAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro e a.),
T‑81/03, T‑82/03 e T‑103/03
,
EU:T:2006:397
, punto
).
Nel caso di specie, il riconoscimento di un carattere distintivo debole dei marchi anteriori non impedisce di ravvisare la sussistenza di un rischio di confusione. Se è vero che il carattere distintivo dei marchi anteriori deve essere preso in considerazione per valutare il rischio di confusione (v., per analogia, sentenza del 29 settembre 1998, Canon,
C‑39/97
,
EU:C:1998:442
, punto
), si tratta tuttavia solamente di uno tra altri elementi che rilevano nell’ambito di tale valutazione. In tal senso, anche in presenza di un marchio anteriore di debole carattere distintivo, può sussistere un rischio di confusione, per effetto, in particolare, di una somiglianza dei segni e dei prodotti o servizi di cui trattasi [v. sentenza del 13 dicembre 2007, Xentral/UAMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM),
T‑134/06
,
EU:T:2007:387
, punto
e giurisprudenza ivi citata].
In particolare, per quanto riguarda il carattere distintivo dei marchi anteriori, occorre ricordare che, nell’ambito di un procedimento di opposizione e per non violare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, deve essere riconosciuto un certo grado di carattere distintivo ad un marchio nazionale invocato a sostegno dell’opposizione alla registrazione di un marchio dell’Unione europea (sentenza del 24 maggio 2012, Formula One Licensing/UAMI,
C‑196/11 P
,
EU:C:2012:314
, punto
). A tal riguardo, la qualificazione di un segno come descrittivo o generico equivale a negarne il carattere distintivo (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2012, Formula One Licensing/UAMI,
C‑196/11 P
,
EU:C:2012:314
, punto
).
Di conseguenza, la valutazione della commissione di ricorso, di cui al punto 35 della decisione impugnata, secondo cui il termine «moreno» è l’elemento distintivo dei marchi anteriori, che non ha alcun significato in tedesco, mentre gli elementi figurativi appaiono trascurabili o secondari, deve essere confermata, senza che possa essere rimessa in discussione dall’argomentazione della ricorrente diretta a dimostrare che i marchi anteriori sono privi di carattere distintivo.
Pertanto, con riferimento all’elenco dei prodotti per i quali i marchi anteriori sono stati effettivamente registrati, la commissione di ricorso ha correttamente concluso, tenuto conto del principio di interdipendenza ricordato al precedente punto 117, che sussisteva un rischio di confusione tra i segni in conflitto, ad eccezione dei servizi rientranti nella classe 35, contrassegnati dal marchio richiesto e corrispondenti alla seguente descrizione: «Vendita al dettaglio o all’ingrosso di forme per biscotti di piccole dimensioni, vendita all’ingrosso e al dettaglio di forme per biscotti di piccole dimensioni tramite Internet». Infatti, il pubblico di riferimento può ritenere che i prodotti e i servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o perlomeno da imprese economicamente collegate, in quanto, da un lato, i prodotti e servizi di cui trattasi sono in parte identici e in parte simili e, dall’altro, i segni in conflitto presentano, nel complesso, somiglianze sul piano visivo e fonetico.
L’argomento della ricorrente secondo cui la commissione di ricorso non ha tenuto conto delle prove da essa presentate nel suo ricorso non può essere accolto, in quanto queste ultime sono state per la prima volta presentate dinanzi al Tribunale e sono state dichiarate irricevibili, come emerge dal precedente punto 28. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, va rilevato che la commissione di ricorso ha sufficientemente esposto le ragioni per cui ha concluso che sussiste un rischio di confusione tra i marchi in esame.
Sulla censura relativa alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento e del principio di certezza del diritto
La ricorrente afferma, in sostanza, che la prassi decisionale dell’EUIPO è essenziale in quanto consente di anticipare le azioni del medesimo e di valutare le possibilità di successo di una domanda di registrazione. Essa sostiene che, nel caso di specie, la decisione impugnata produce l’effetto che nessun altro marchio contenente l’elemento denominativo «moreno» possa essere registrato in futuro, poiché sussisterebbe un rischio di confusione con i marchi anteriori. A tal proposito, la ricorrente fornisce due esempi di procedimenti di opposizione (nn. B 2 706 78 e B 2734861), in cui l’EUIPO aveva deciso di respingere un’opposizione nel suo insieme a causa dell’assenza di carattere distintivo di un marchio anteriore, al fine di dimostrare che la prassi decisionale anteriore dell’EUIPO deporrebbe a favore della registrazione del marchio richiesto alla luce del principio di tutela del legittimo affidamento e del principio di certezza del diritto.
L’EUIPO e l’interveniente contestano detti argomenti.
Per giurisprudenza costante, le decisioni riguardanti la registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea che le commissioni di ricorso sono indotte ad adottare in forza del regolamento n. 207/2009 rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale. Conseguentemente, l’idoneità alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata unicamente in base a tale regolamento, quale interpretato dal giudice dell’Unione europea, e non in base ad una prassi anteriore delle commissioni di ricorso [v. sentenza del 14 novembre 2017, Claranet Europe/EUIPO – Claro (claranet),
T‑129/16
, non pubblicata,
EU:T:2017:800
, punto
e giurisprudenza ivi citata].
Inoltre, sebbene l’EUIPO debba prendere in considerazione le decisioni già adottate e valutare con particolare attenzione se decidere o meno nello stesso senso, il rispetto del principio di legalità richiede che l’esame di ogni domanda di registrazione sia rigoroso e completo e si svolga in ogni caso specifico, poiché la registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, applicabili nel contesto delle circostanze di fatto di ciascun caso di specie (sentenza del 16 gennaio 2019, Polonia/Stock Polska sp. z o.o.o. e EUIPO,
C‑162/17 P
, non pubblicata,
EU:C:2019:27
, punto
).
Nel caso di specie, poiché la commissione di ricorso ha effettuato un esame completo e concreto circa la sussistenza di un rischio di confusione tra i segni in conflitto per negare parzialmente la registrazione del marchio richiesto, la ricorrente non può invocare utilmente decisioni anteriori dell’EUIPO al fine di inficiare la conclusione secondo cui la registrazione del marchio richiesto è incompatibile con il regolamento n. 207/2009 (v., in tal senso, sentenza del 14 novembre 2017, claranet,
T‑129/16
, non pubblicata,
EU:T:2017:800
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
Da tutti gli elementi sopra esposti risulta che il ricorso deve essere respinto per quanto riguarda l’elenco modificato dei prodotti contrassegnati dai marchi anteriori.
Sul secondo capo della domanda, volto alla riforma della decisione impugnata
Occorre ricordare che il potere di riforma, riconosciuto al Tribunale in forza dell’articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, non ha come effetto di conferire a quest’ultimo la facoltà di procedere a una valutazione non ancora effettuata dalla commissione di ricorso. Pertanto, in linea di principio, l’esercizio del potere di riforma deve essere limitato alle situazioni in cui il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta da detta commissione, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto quali accertati, la decisione che la commissione di ricorso era tenuta a prendere (v. sentenza del 16 maggio 2017, Airhole Facemasks/EUIPO – sindustrysurf (AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT),
T‑107/16
,
EU:T:2017:335
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
Nella specie, va rilevato che la commissione di ricorso, nella decisione impugnata, si è pronunciata sulla sussistenza di un rischio di confusione tra i segni in conflitto con riferimento all’elenco iniziale dei prodotti contrassegnati dai marchi anteriori, cosicché il Tribunale ha il potere di riformare tale decisione su questo punto.
Orbene, dalle considerazioni esposte ai precedenti punti da 12 a 14 e da 48 a 128 si evince che la commissione di ricorso era tenuta a constatare che, contrariamente a quanto aveva considerato la divisione di opposizione, sussisteva un rischio di confusione tra i segni in conflitto nella mente del pubblico di riferimento, per tutti i prodotti e servizi per i quali era chiesta la registrazione, ad eccezione dei servizi rientranti nella classe 35, contrassegnati dal marchio richiesto e corrispondenti alla seguente descrizione: «Vendita al dettaglio o all’ingrosso di forme per biscotti di piccole dimensioni; vendita all’ingrosso e al dettaglio di forme per biscotti di piccole dimensioni tramite Internet».
Alla luce di quanto precede, si deve concludere che ricorrono i presupposti per l’esercizio del potere di riforma del Tribunale e che l’opposizione deve essere accolta per tutti i prodotti e servizi per i quali è stata chiesta la registrazione, ad eccezione dei servizi di cui al precedente punto 131.
Sulle spese
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Tuttavia, se ciò appare giustificato alla luce delle circostanze del caso di specie, il Tribunale può decidere che una parte sostenga, oltre alle proprie spese, una quota delle spese dell’altra parte.
Nel caso di specie, la ricorrente, l’EUIPO e l’interveniente sono risultati rispettivamente parzialmente soccombenti, nei limiti in cui la decisione impugnata è parzialmente annullata. Conseguentemente, si deve disporre che le parti sopportino ciascuna le proprie spese.

Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)
dichiara e statuisce:

1)
La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 31 maggio 2018 (procedimento R 1464/2017‑1) è annullata nella parte in cui nega la registrazione del marchio richiesto per i seguenti prodotti: «succedanei del caffè; tè, cacao; prodotti derivati del cacao; bevande a base di cioccolato; tutti i prodotti sopra citati anche in forma istantanea», ad eccezione del cacao per quanto riguarda questi ultimi.

2)
L’opposizione è accolta per tutti i prodotti e servizi elencati nella domanda di registrazione, ad eccezione dei servizi rientranti nella classe 35 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Vendita al dettaglio o all’ingrosso di forme per biscotti di piccole dimensioni; vendita all’ingrosso e al dettaglio di forme per biscotti di piccole dimensioni tramite Internet».

3)
Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Collins
Barents
Passer
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 24 ottobre 2019.
Firme
(
*1
)	Lingua processuale: l’inglese.