CELEX: 62018TJ0498
Ochranná známka Európskej únie
Námietkové konanie
Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie Happy Moreno choco
Staršie národné obrazové ochranné známky MORENO
Relatívny dôvod zamietnutia
Pravdepodobnosť zámeny
Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]
Nahradenie zoznamu výrobkov, na ktorý sa vzťahujú staršie národné obrazové ochranné známky
Oprava rozhodnutia odvolacieho senátu
Článok 102 ods. 1 nariadenia 2017/1001
Právny základ
Predchádzajúca rozhodovacia prax
Právna istota
Legitímna dôvera

Okolnosti predchádzajúce sporu
Dňa 22. januára 2016 podala žalobkyňa, ZPC Flis sp.j., prihlášku ochrannej známky Európskej únie na Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) podľa nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (
Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1
), v znení zmien [nahradeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (
Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1
)].
Prihláška ochrannej známky bola podaná na zápis tohto obrazového označenia:
Výrobky a služby uvedené v prihláške patria do tried 30 a 35 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a pre každú z týchto tried zodpovedajú tomuto opisu:
–
trieda 30: „Sladkosti, cukríky, vafle, oblátkové trubičky, zákusky“;
–
trieda 35: „Maloobchodný alebo veľkoobchodný predaj cukroviniek, formičiek na sušienky, vaflí, oblátkových trubičiek, veľkoobchodný a maloobchodný predaj cukrárenských výrobkov, formičiek na sušienky, vaflí, oblátkových trubičiek cez internet“.
Prihláška ochrannej známky bola uverejnená vo
Vestníku ochranných známok Európskej únie
č. 59/2016 z 30. marca 2016.
Dňa 23. júna 2016 podal vedľajší účastník konania, spoločnosť Aldi Einkauf GmbH & Co. OHG, námietku podľa článku 41 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 46 nariadenia 2017/1001) proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre výrobky uvedené v bode 3 vyššie.
Námietka bola založená na starších nemeckých obrazových ochranných známkach, ktoré boli pôvodne zapísané pre výrobky „káva, kávové náhradky, výrobky získané z kávy; nápoje z kávy; čaj; kakao; výrobky získané z kakaa; nápoje z kakaa; nápoje z čokolády; všetky vyššie uvedené výrobky takisto v instantnej forme“, patriace do triedy 30 (ďalej len „pôvodný zoznam výrobkov“). V nadväznosti na rozhodnutie Deutsches Patent‑ und Markenamt (Nemecký úrad pre patenty a ochranné známky, Nemecko) z 29. septembra 2008 o čiastočnom zrušení sa zápis starších nemeckých obrazových ochranných známok zúžil na výrobky „káva, výrobky z kávy a nápoje obsahujúce kávu; prášok na prípravu nápojov z kakaa“ zaradené do triedy 30 (ďalej len „zmenený zoznam výrobkov“). Ide o tieto staršie ochranné známky:
–
staršia nemecká obrazová ochranná známka prihlásená 17. januára 2007, zapísaná 29. marca 2007 pod číslom 30702839 v tomto vyobrazení:
–
staršia nemecká obrazová ochranná známka prihlásená 17. januára 2007, zapísaná 29. marca 2007 pod číslom 30702840 v tomto vyobrazení:
Na podporu námietky bol uvedený dôvod stanovený v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001].
Rozhodnutím z 10. mája 2017 námietkové oddelenie zamietlo námietku, pričom svoje rozhodnutie založilo na zmenenom zozname výrobkov, ktorého sa týkajú staršie ochranné známky.
Vedľajší účastník konania 6. júla 2017 podal proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie na EUIPO podľa článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009 (teraz články 66 až 71 nariadenia 2017/1001).
Rozhodnutím z 31. mája 2018 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) prvý odvolací senát EUIPO čiastočne zrušil rozhodnutie námietkového oddelenia.
V tejto súvislosti sa odvolací senát domnieval, že relevantným územím je Nemecko a že príslušnú skupinu verejnosti predstavuje pomerne dobre informovaná a primerane pozorná a obozretná široká verejnosť s priemernou úrovňou pozornosti.
Pokiaľ ide o porovnanie predmetných výrobkov a služieb, odvolací senát sa domnieval, že „sladkosti, cukríky, vafle, oblátkové trubičky, zákusky“ patriace do triedy 30, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, a výrobky patriace do pôvodného zoznamu výrobkov, na ktoré sa vzťahujú staršie ochranné známky, sú zhodné alebo podobné. Odvolací senát sa tiež v podstate domnieval, že služby, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, sú podobné ako výrobky patriace do pôvodného zoznamu, na ktoré sa vzťahujú staršie ochranné známky, s výnimkou služieb „maloobchodný alebo veľkoobchodný predaj formičiek na sušienky, veľkoobchodný a maloobchodný predaj formičiek na sušienky cez internet“, ktoré sa odlišujú.
Pokiaľ ide o porovnanie kolidujúcich označení, odvolací senát sa v podstate domnieval, že rozlišovacím prvkom uvedených označení je spoločný výraz „moreno“, a že tieto označenia sú z vizuálneho hľadiska veľmi podobné a z fonetického hľadiska dokonca zhodné, pričom koncepčné hľadisko, pokiaľ ide o odvolací senát, nezohráva pri porovnávaní kolidujúcich označení žiadnu úlohu.
V dôsledku toho odvolací senát dospel k záveru o existencii pravdepodobnosti zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 pre všetky výrobky a služby, s výnimkou služieb patriacich do triedy 35 a zodpovedajúcich tomuto opisu: „Maloobchodný alebo veľkoobchodný predaj formičiek na sušienky, veľkoobchodný a maloobchodný predaj formičiek na sušienky cez internet“.
Dňa 15. novembra 2018 odvolací senát prijal rozhodnutie s názvom „korigendum“ na základe článku 102 nariadenia 2017/1001 oznámeného 11. decembra 2018 (ďalej len „korigendum z 15. novembra 2018“). Takto pristúpil k nahradeniu pôvodného zoznamu výrobkov zmeneným zoznamom výrobkov, na ktoré sa vzťahujú staršie ochranné známky.
Bod 1 výroku napadnutého rozhodnutia nebol zmenený korigendom z 15. novembra 2018.
Návrhy účastníkov konania
Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd:
–
zrušil napadnuté rozhodnutie a vrátil vec EUIPO na opätovné posúdenie,
–
alebo zmenil napadnuté rozhodnutie tak, že „uvedie, že neexistujú relatívne dôvody na zamietnutie zápisu [prihlasovanej] ochrannej známky pre výrobky a služby zaradené do tried 30 a 35, a že ochranná známka sa má zapísať“,
–
„pokiaľ ide o trovy konania, rozhodnúť v [jej] prospech“.
EUIPO navrhuje, aby Všeobecný súd:
–
zamietol žalobu,
–
uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.
Vedľajší účastník konania navrhuje, aby Všeobecný súd:
–
vyhlásil žalobu za neprípustnú,
–
zamietol odvolanie,
–
uložil žalobkyni povinnosť nahradiť trovy konania.
Právny stav
Na podporu svojej žaloby žalobkyňa tvrdí, že korigendum z 15. novembra 2018 bolo prijaté mimo oblasť pôsobnosti článku 102 ods. 1 nariadenia 2017/1001 a uvádza jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009. V tejto súvislosti žalobkyňa tvrdí, že došlo k porušeniu zásady ochrany legitímnej dôvery a zásady právnej istoty.
O prípustnosti žaloby
Vedľajší účastník konania namieta neprípustnosť žaloby z dôvodu, že návrhy žalobkyne sú v rozpore so zásadou, podľa ktorej musia byť „jasné a jednoznačné“ bez toho, aby vzniesol námietku neprípustnosti na základe článku 130 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu. Podľa neho nie je v prejednávanej veci možné zistiť, aký je návrh žalobkyne.
V prejednávanej veci treba konštatovať, že žaloba spĺňa požiadavky jasnosti a presnosti vyžadované článkom 177 ods. 1 písm. e) rokovacieho poriadku, keďže je úplne zrozumiteľné, že žalobkyňa navrhuje zrušenie napadnutého rozhodnutia a prípadne zmenu uvedeného rozhodnutia.
Žaloba musí byť preto vyhlásená za prípustnú.
O prípustnosti príloh A.3 až A.27 žaloby predložených po prvýkrát pred Všeobecným súdom
EUIPO tvrdí, že dôkazy, ktoré predložila žalobkyňa, týkajúce sa používania slova „moreno“ na trhu, sú neprípustné, pretože ide o nové dôkazy, keďže tieto dôkazy odvolací senát nemal k dispozícii pri prijatí napadnutého rozhodnutia.
Vedľajší účastník konania výslovne vznáša námietku neprípustnosti týkajúcu sa toho, že žalobkyňa predložila dokumenty uvedené v prílohách A.3 až A.27 žaloby po prvýkrát pred Všeobecným súdom.
Z ustálenej judikatúry vyplýva, že žaloba podaná na Všeobecný súd smeruje k preskúmaniu zákonnosti rozhodnutí odvolacích senátov EUIPO podľa článku 65 nariadenia č. 207/2009 v tom zmysle, že úlohou Všeobecného súdu nie je opätovne skúmať skutkové okolnosti s prihliadnutím na dokumenty, ktoré boli prvýkrát predložené až v konaní pred ním [pozri rozsudok z 12. marca 2014, Tubes Radiatori/ÚHVT – Antrax It (Radiátor),
T‑315/12
, neuverejnený,
EU:T:2014:115
, bod
; pozri takisto v tomto zmysle rozsudok z 24. novembra 2005, Sadas/ÚHVT – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE),
T‑346/04
,
EU:T:2005:420
, bod
a citovanú judikatúru].
V prejednávanej veci žalobkyňa predložila výtlačky výňatkov z viacerých databáz, ako napríklad z databázy EUIPO (prílohy A.3, A.11 a A.21 až A.24), Nemeckého úradu pre patenty a ochranné známky (prílohy A.4 a A.5), Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras (Národný patentový úrad Litovskej republiky, Litva) (príloha A.19) a Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) (prílohy A.6, A.16 až A.18, A.20 a A.25 až A.27), výtlačky z internetových slovníkov (prílohy A.7 až A.9), výtlačok strany z internetovej encyklopédie
Wikipédia
, ako aj výtlačky internetových stránok (prílohy A.12 až A.15).
Treba však konštatovať, že z písomností v spise vôbec nevyplýva, že by žalobkyňa predložila vyššie uvedené dôkazy počas konania pred inštanciami EUIPO s cieľom preukázať existenciu pravdepodobnosti zámeny, takže boli po prvýkrát predložené pred Všeobecným súdom, a v dôsledku toho musia byť vyhlásené za neprípustné, s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v prílohách A.3 až A.6.
Aj keď totiž dokumenty obsiahnuté v prílohách A.3 až A.6 predstavujú nové dôkazy, žalobkyni v každom prípade nemožno vytýkať, že predložila výpisy z databáz EUIPO (príloha A.3), Nemeckého úradu pre patenty a ochranné známky (prílohy A.4 a A.5) a WIPO (príloha A.6), aby tvrdila, že v napadnutom rozhodnutí došlo k pochybeniu pri porovnaní výrobkov a služieb, ako aj pravdepodobnosti zámeny vzhľadom na zoznam výrobkov, pre ktoré boli staršie ochranné známky zapísané, keďže ide o pochybenie, ktoré nebolo možné zistiť pred prijatím napadnutého rozhodnutia.
Z toho vyplýva, že prílohy A.3 až A.6 žaloby musia byť vyhlásené za prípustné.
O nahradení zoznamu výrobkov v napadnutom rozhodnutí a korigende z 15. novembra 2018
Žalobkyňa v podstate tvrdí, že odvolací senát uvádza pôvodný zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahujú staršie ochranné známky, zatiaľ čo zmenený zoznam výrobkov sa objavuje vo výňatkoch z databáz WIPO a Nemeckého úradu pre patenty a ochranné známky, čo podľa nej predstavuje porušenie ustanovení nariadenia č. 207/2009. Vo svojej odpovedi z 20. februára 2019 na otázku položenú Všeobecným súdom žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát sa na účely prijatia korigenda z 15. novembra 2018 nemohol opierať o článok 102 nariadenia 2017/1001. Žalobkyňa tvrdí, že nahradenie zoznamu výrobkov nemožno považovať za zjavné pochybenie alebo opomenutie, že má vplyv na presnosť analýzy odvolacieho senátu, že má dopad na odôvodnenie, ako aj na dôvodnosť napadnutého rozhodnutia a že bolo prijaté mimo oblasť pôsobnosti článku 102 nariadenia 2017/1001.
EUIPO uznáva, že zohľadnil pôvodný zoznam výrobkov, a nie zoznam výrobkov, pre ktoré boli staršie ochranné známky po zúžení zapísané. EUIPO však tvrdí, že táto vecná nesprávnosť, ktorá bola opravená korigendom z 15. novembra 2018, nemá nijaký vplyv na odôvodnenie a závery odvolacieho senátu, keďže „výrobky získané z kávy“ sú do pôvodného zoznamu výrobkov, na ktoré sa vzťahujú staršie ochranné známky, a do zmeneného zoznamu výrobkov začlenené rovnakým spôsobom.
Vedľajší účastník konania vo svojej odpovedi na opatrenie na zabezpečenie priebehu konania pripúšťa, že pôvodný zoznam výrobkov a zmenený zoznam výrobkov sú odlišné. Vedľajší účastník konania však tvrdí, že toto pochybenie nemení odôvodnenie ani záver odvolacieho senátu.
Článok 102 ods. 1 nariadenia 2017/1001 stanovuje, že EUIPO na vlastný podnet alebo na žiadosť účastníka opraví akékoľvek jazykové chyby alebo chyby pri prepise a zrejmé nesprávnosti vo svojich rozhodnutiach, alebo jemu pripísateľné technické chyby pri zápise ochrannej známky Európskej únie alebo pri zverejnení tohto zápisu.
V prejednávanej veci treba uviesť, že dôvody týkajúce sa vymedzenia územia, určenia príslušnej skupiny verejnosti, ako aj dôvody týkajúce sa porovnania označení neboli korigendom z 15. novembra 2018 nijako zmenené.
Do bodu 3 napadnutého rozhodnutia bol totiž prostredníctvom korigenda z 15. novembra 2018 vložený len odkaz na zúženie zoznamu výrobkov, na ktoré sa vzťahujú staršie ochranné známky, a v bodoch 18, 19 a 25 napadnutého rozhodnutia v rámci porovnania výrobkov a služieb, ako aj v bode 40 uvedeného rozhodnutia v rámci pravdepodobnosti zámeny bolo prostredníctvom uvedeného korigenda iba nahradené uvedenie výrobkov, ktoré skutočne zodpovedajú zmenenému zoznamu výrobkov.
Treba konštatovať, že po prvé nahradenie zoznamu výrobkov patriacich do triedy 30, na ktoré sa vzťahujú staršie ochranné známky, nemožno považovať za jazykovú chybu, ani za chybu v prepise, keďže odvolací senát v súvislosti s týmto výrobkom preskúmal zhodnosť alebo podobnosť predmetných výrobkov s ohľadom na pôvodný zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahujú staršie ochranné známky. Okrem toho korigendum z 15. novembra 2018 nevyškrtlo z napadnutého rozhodnutia všetky zmienky týkajúce sa pôvodného zoznamu výrobkov. Svedčí o tom odkaz v bode 20 napadnutého rozhodnutia na také výrobky, akým je čaj, keď odvolací senát uvádza, že pri príprave výrobkov, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, sa môže použiť časový výluh, ako aj odkaz na prílohy 7 a 8, ktoré sa venujú čokoláde, týkajúce sa dôkazov, ktoré žalobkyňa predložila na účely preukázania existencie zhodnosti alebo podobnosti medzi predmetnými výrobkami a službami.
Po druhé na rozdiel od toho, čo tvrdili EUIPO a vedľajší účastník konania na pojednávaní, pochybenie, ktoré viedlo k nahradeniu zoznamu výrobkov, na ktoré sa vzťahujú staršie ochranné známky, nezodpovedá ani zrejmej nesprávnosti, keďže odvolací senát preskúmal zhodnosť alebo podobnosť predmetných výrobkov vo vzťahu ku všetkým výrobkom tvoriacim znenie pôvodného zoznamu takých výrobkov, akým je čaj (pozri bod 37 vyššie).
Po tretie treba tiež zamietnuť kvalifikáciu technickej chyby, ktorá by odôvodnila uplatnenie článku 102 nariadenia 2017/1001, keďže v prejednávanej veci sa pochybenie netýka zápisu alebo uverejnenia ochrannej známky Európskej únie, ale nesprávneho zohľadnenia zoznamu výrobkov, pre ktoré boli staršie ochranné známky skutočne zapísané v rámci posúdenia pravdepodobnosti zámeny.
Z toho vyplýva, že korigendum z 15. novembra 2018 bolo prijaté nad rámec prípadov stanovených v článku 102 ods. 1 nariadenia 2017/1001, v ktorých odvolacie senáty môžu opraviť svoje rozhodnutia. Nemá tak žiadny právny základ [pozri v tomto zmysle rozsudok z 22. novembra 2011, mPAY24/ÚHVT – Ultra (MPAY24),
T‑275/10
, neuverejnený,
EU:T:2011:683
, bod
].
Vzhľadom na tieto zistenia treba preskúmať zákonnosť napadnutého rozhodnutia bez toho, aby sa zohľadnili zmeny, ktoré v ňom boli vykonané korigendom z 15. novembra 2018.
Pokiaľ ide o tvrdenie, ktoré EUIPO uviedol na pojednávaní, podľa ktorého aj za predpokladu, že by sa odvolací senát v napadnutom rozhodnutí dopustil pochybenia, takéto pochybenie nemôže mať za následok zrušenie uvedeného rozhodnutia, pretože nemá nijaký vplyv na výsledok [pozri v tomto zmysle rozsudok z 3. júna 2015, Giovanni Cosmetics/ÚHVT – Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI),
T‑559/13
,
EU:T:2015:353
, bod
a citovanú judikatúru], treba ho zamietnuť z nasledujúcich dôvodov.
Káva a nápoje z kávy sú totiž na obidvoch zoznamoch výrobkov formulované rovnako a výrobky získané z kávy sú na uvedených zoznamoch formulované analogicky, takže sa takisto zhodujú odôvodnenie, vykonané posúdenie a záver vo vzťahu k uvedeným výrobkom. Pokiaľ ide konkrétne o „prášok na prípravu nápojov z kakaa“, ktorý sa nachádza na zmenenom zozname výrobkov, treba pripustiť, že zoskupuje časť výrobkov vzťahujúcich sa na „nápoje z kakaa“ a kakao v instantnej forme (myslí sa tým pre nápoje).
Z toho vyplýva, že zmenený zoznam výrobkov je užší a je v celom rozsahu zahrnutý do pôvodného zoznamu výrobkov, ktoré sa objavujú v napadnutom rozhodnutí.
Keďže odvolací senát založil svoje posúdenie na všetkých výrobkoch patriacich do pôvodného zoznamu, rozhodol
ultra petita
, pričom vo svojej analýze zohľadnil pravdepodobnosť zámeny s inými výrobkami, ako sú tie, pre ktoré boli staršie ochranné známky zapísané, a to „kávové náhradky; čaj, kakao; výrobky získané z kakaa; čokoládové nápoje; všetky vyššie uvedené výrobky takisto v instantnej forme“, s výnimkou kakaa, pokiaľ ide o tieto posledné uvedené výrobky.
Z toho vyplýva, že napadnuté rozhodnutie musí byť zrušené v rozsahu, v akom konštatuje existenciu pravdepodobnosti zámeny pre iné výrobky, ako sú tie, pre ktoré boli staršie ochranné známky zapísané.
Okrem toho je potrebné preskúmať žalobný dôvod, ktorý uvádza žalobkyňa, založený na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, len s ohľadom na výrobky, pre ktoré boli staršie ochranné známky skutočne zapísané.
O žalobnom dôvode založenom na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009
V zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 na základe námietky majiteľa staršej ochrannej známky nebude ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, zapísaná, ak pre jej zhodnosť alebo podobnosť so staršou ochrannou známkou a zhodnosť alebo podobnosť výrobkov alebo služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti, pokiaľ ide o územie, na ktorom je staršia ochranná známka chránená. Pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou. Okrem toho sa podľa článku 8 ods. 2 písm. a) bodu ii) nariadenia č. 207/2009 pod „staršími ochrannými známkami“ rozumejú ochranné známky zapísané v členskom štáte s dátumom podania prihlášky, ktorý je starší ako dátum podania prihlášky ochrannej známky Európskej únie.
Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosť, že sa verejnosť môže domnievať, že predmetné výrobky alebo služby pochádzajú od rovnakého podniku alebo prípadne od podnikov, ktoré sú ekonomicky prepojené, predstavuje pravdepodobnosť zámeny. Podľa tejto istej judikatúry sa pravdepodobnosť zámeny má posudzovať celkovo podľa toho, ako príslušná skupina verejnosti vníma označenia a dotknuté výrobky alebo služby s prihliadnutím na všetky relevantné okolnosti prejednávanej veci, najmä vzájomnú súvislosť medzi podobnosťou označení a podobnosťou označených výrobkov alebo služieb [pozri rozsudok z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
T‑162/01
,
EU:T:2003:199
, body
až
a citovanú judikatúru].
Treba konštatovať, že žalobkyňa nespochybňuje posúdenia odvolacieho senátu uvedené v bode 11 vyššie, týkajúce sa vymedzenia územia, ktoré treba zohľadniť, ako aj definície príslušnej skupiny verejnosti.
O porovnaní predmetných výrobkov a služieb
Žalobkyňa tvrdí, že odvolací senát pri preskúmaní porovnania výrobkov nezohľadnil všetky relevantné faktory a že v dôsledku toho nesprávne dospel k záveru o zhodnosti alebo podobnosti medzi výrobkami patriacimi do triedy 30. Žalobkyňa tvrdí, že výrobky sú odlišné v tom, že na jednej strane sú tie výrobky, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, určené na jedenie, zatiaľ čo výrobky, na ktoré sa vzťahujú staršie ochranné známky, sú určené na pitie, a na druhej strane vafle, zákusky a sladkosti môžu byť zložené z viacerých zložiek, z ktorých kakao alebo káva nie sú hlavnou zložkou. Podľa žalobkyne odvolací senát nezohľadnil dôvody rozhodnutia námietkového oddelenia, ktoré svedčia najmä o rozdieloch v povahe a určení výrobkov. Okrem toho žalobkyňa tvrdí, že predmetné výrobky sú odlišné, pretože pridanie kakaa alebo kakaovej či kávovej arómy do hotových výrobkov, akými sú vafle, sladkosti alebo zákusky, automaticky neznamená, že uvedené výrobky budú uvádzané na trh pod prihlasovanou ochrannou známkou. Takýto predpoklad by išiel nad rámec rozsahu článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009. Žalobkyňa nakoniec dodáva, že predmetné výrobky sú úplne odlišnými potravinami, ktoré sa nenachádzajú vo vzájomnej bezprostrednej blízkosti, najmä v regáloch supermarketov, a že výrobky, ako aj služby môžu mať buď rovnaké distribučné kanály, alebo môžu používať rôzne distribučné kanály.
EUIPO a vedľajší účastník konania tieto tvrdenia spochybňujú.
Podľa ustálenej judikatúry je pri posudzovaní podobnosti medzi dotknutými výrobkami alebo službami potrebné zohľadniť všetky relevantné okolnosti, ktorými sa medzi nimi vyznačuje vzťah. Tieto okolnosti zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie, použitie, ako aj ich konkurenčný alebo doplňujúci charakter. Môžu sa tiež zohľadniť iné okolnosti, ako napríklad distribučné kanály predmetných výrobkov [pozri rozsudok z 11. júla 2007, El Corte Inglés/ÚHVT– Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños),
T‑443/05
,
EU:T:2007:219
, bod
a citovanú judikatúru].
Okrem toho sa už rozhodlo, že keďže výrobky, na ktoré sa vzťahuje staršia ochranná známka, zahŕňali výrobky, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, považovali sa tieto výrobky za zhodné (pozri rozsudok z 24. novembra 2005, ARTHUR ET FELICIE,
T‑346/04
,
EU:T:2005:420
, bod
a citovanú judikatúru).
V judikatúre sa takisto spresnilo, že okolnosť, že dotknuté výrobky sú často predávané na rovnakých špecializovaných predajných miestach, mohla u daného spotrebiteľa vyvolať dojem, že existuje úzka súvislosť medzi týmito výrobkami a že zodpovednosť za výrobu oboch výrobkov pripadá rovnakému podniku (pozri v tomto zmysle rozsudok z 11. júla 2007, PiraÑAM diseño original Juan Bolaños,
T‑443/05
,
EU:T:2007:219
, bod
).
–
O porovnaní výrobkov patriacich do triedy 30
Pokiaľ ide o podobnosť medzi výrobkami, ktoré patria do triedy 30 a na ktoré sa vzťahujú kolidujúce označenia, odvolací senát v bode 22 napadnutého rozhodnutia dospel k záveru o ich čiastočnej zhodnosti a čiastočnej podobnosti.
Po prvé v bode 18 napadnutého rozhodnutia sa odvolací senát najprv domnieval, že špecifikácia týkajúca sa výrobkov získaných z kávy a výrobkov získaných z kakaa sa v prihláške vzťahovala aj na konečné potravinové výrobky, ktorých hlavnou zložkou je káva alebo čokoláda, potom že „sladkosti, cukríky, vafle, oplátkové trubičky, zákusky“, ktorých hlavnou zložkou je káva alebo kakao, môžu byť považované za kakao alebo výrobky získané z kakaa, a napokon že špecifikácia výrobkov získaných z kávy a výrobkov získaných z kakaa zahŕňala výrobky, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, ktorých hlavnou zložkou je káva alebo kakao a ktoré v tomto rozsahu môžu byť považované za zhodné.
Je síce pravda, že „výrobky získané z kávy“ sú základnými zložkami „sladkostí, cukríkov, vaflí, oblátkových trubičiek a zákuskov“ [pozri v tomto zmysle rozsudok z 19. septembra 2018, Eddy’s Snack Company/EUIPO –Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy’s Snackcompcompany),
T‑652/17
, neuverejnený,
EU:T:2018:564
, body
a
], keďže môžu byť pridávané pri ich príprave s cieľom získať určitú chuť, hoci nie sú ich hlavnou zložkou, treba však dospieť k záveru, že „výrobky získané z kávy“ zahŕňajú „sladkosti, cukríky, vafle, oblátkové trubičky, zákusky“ len vtedy, ak je hlavnou zložkou káva, keďže prvé uvedené výrobky sú všeobecnou alebo širšou kategóriou ako druhé uvedené výrobky.
Z toho vyplýva, že odvolací senát správne dospel k záveru, že tieto výrobky, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce označenia, sú zhodné, keďže výrobky, na ktoré sa vzťahujú staršie ochranné známky, zahŕňajú výrobky, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka.
Po druhé odvolací senát sa v bode 19 napadnutého rozhodnutia domnieval, že ostatné výrobky, na ktoré sa vzťahujú staršie ochranné známky, zodpovedajúce nápojom alebo výrobkom používaným na prípravu nápojov alebo ako zložka umožňujúca pridať potravinám arómu alebo chuť, boli podobné výrobkom, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, a to z dôvodu, že sa dopĺňajú, keďže sú často spotrebúvané, predávané alebo servírované spoločne, a že príslušná skupina verejnosti ich bude veľmi pravidelne nakupovať súčasne.
V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že výrobky alebo služby sa dopĺňajú, ak medzi nimi existuje úzky vzťah v tom zmysle, že jeden je nevyhnutný alebo dôležitý na použitie druhého, takže spotrebitelia si môžu myslieť, že zodpovednosť za výrobu týchto výrobkov alebo poskytovanie týchto služieb prináleží rovnakému podniku. Z definície vyplýva, že výrobky určené odlišným skupinám verejnosti sa nemôžu vzájomne dopĺňať [pozri rozsudok z 22. januára 2009, Commercy/ÚHVT – easyGroup IP Licensing (easyHotel),
T‑316/07
,
EU:T:2009:14
, body
a
a citovanú judikatúru].
Je pravda, že odvolací senát sa v bode 19 napadnutého rozhodnutia správne domnieval, že výrobky, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, sú vzhľadom na svoju povahu a účel odlišné od výrobkov, na ktoré sa vzťahujú staršie ochranné známky. Ak sú totiž „sladkosti, cukríky, vafle, oblátkové trubičky, zákusky“ tuhými potravinami, ktoré sa konzumujú na utíšenie hladu alebo ako reakcia na chuť na sladké výrobky, káva, nápoje z kávy alebo prášok na prípravu nápojov z kakaa sú tekutými potravinami alebo sa používajú na prípravu tekutých potravinových výrobkov konzumovaných na utíšenie smädu alebo ako reakcia na potrebu kofeínu alebo na chuť na kakao nachádzajúce v nápojoch z kakaa [pozri v tomto zmysle rozsudok z 28. októbra 2015, Monster Energy/ÚHVT – Home Focus (MoMo Monsters),
T‑736/14
, neuverejnený,
EU:T:2015:809
, body
a
].
Pokiaľ ide o doplňujúci charakter týchto výrobkov, treba uviesť, že hoci sladkosti, cukríky, vafle, oblátkové trubičky, zákusky môžu byť sprevádzané nápojmi, ich použitie nie je nevyhnutné, ani dôležité na konzumáciu kávy, nápojov z kávy alebo z prášku na prípravu nápojov z kakaa, alebo naopak, aj keby ich príslušná skupina verejnosti mohla konzumovať spoločne (rozsudok z 28. októbra 2015, MoMo Monsters,
T‑736/14
, neuverejnený,
EU:T:2015:809
, body
a
).
Pokiaľ však ide o distribučné kanály, treba konštatovať, ako to uvádza EUIPO, že žalobkyňa pripúšťa, že predmetné výrobky môžu mať rovnaké distribučné kanály, a nespochybňuje, že sú určené pre tých istých spotrebiteľov. Okrem toho výrobky, na ktoré sa vzťahujú predmetné ochranné známky, sa vo všeobecnosti nachádzajú, najmä v supermarketoch, v rovnakých regáloch alebo blízko seba, takže príslušná skupina verejnosti sa môže domnievať, že pochádzajú od tých istých výrobcov [pozri v tomto zmysle rozsudok z 26. apríla 2016, Franmax/EUIPO – Ehrmann (Dino),
T‑21/15
, neuverejnený,
EU:T:2016:241
, bod
].
Z toho vyplýva, že posúdenie odvolacieho senátu, v ktorom sa dospelo k záveru o podobnosti medzi výrobkami „sladkosti, cukríky, vafle, oblátkové trubičky, zákusky“ a „káva, nápoje z kávy alebo prášok na prípravu nápojov z kakaa“, treba potvrdiť.
–
O porovnaní výrobkov patriacich do triedy 30 a služieb patriacich do triedy 35
Pokiaľ ide o podobnosť medzi službami patriacimi do triedy 35, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, a výrobkami patriacimi do triedy 30, na ktoré sa vzťahujú staršie ochranné známky, odvolací senát sa v bode 25 napadnutého rozhodnutia domnieval, že existuje nízky stupeň podobnosti medzi službami „maloobchodný alebo veľkoobchodný predaj cukroviniek, vaflí, oblátkových trubičiek; veľkoobchodný a maloobchodný predaj cukrárenských výrobkov, vaflí, oblátkových trubičiek cez internet“ a „výrobkami získanými z kávy; výrobkami získanými z kakaa“, keďže tieto posledné uvedené výrobky zahŕňajú výrobky, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, ktorej hlavnou zložkou alebo chuťou je káva alebo kakao.
Treba pripomenúť, že podľa článku 21 prvého odseku Štatútu Súdneho dvora Európskej únie a článku 177 ods. 1 písm. d) rokovacieho poriadku musí každý návrh obsahovať predmet konania a zhrnutie dôvodov, na ktorých je návrh založený. Tieto údaje musia vyplývať zo samotného textu žaloby a musia byť dostatočne jasné a presné, aby umožnili žalovanému pripraviť si obhajobu a Všeobecnému súdu rozhodnúť o žalobe, a to prípadne aj bez ďalších podporných informácií [pozri v tomto zmysle rozsudok z 22. júna 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl),
T‑236/16
,
EU:T:2017:416
, bod
a citovanú judikatúru].
Je však potrebné konštatovať, tak ako to urobil EUIPO, že žalobkyňa vo všeobecnosti tvrdí, že medzi predmetnými výrobkami a službami neexistuje žiadna podobnosť, pričom na podporu svojho tvrdenia neuvádza žiadny argument, ktorý by mohol spochybniť posúdenie odvolacieho senátu s ohľadom najmä na porovnanie služieb, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, a výrobkami, na ktoré sa vzťahujú staršie ochranné známky.
Z toho vyplýva, že toto tvrdenie nespĺňa požiadavky rokovacieho poriadku a že v dôsledku toho musí byť výhrada v zmysle judikatúry citovanej v bode 67 vyššie vyhlásená za neprípustnú.
O porovnaní kolidujúcich označení
Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny, pokiaľ ide o vizuálnu, fonetickú alebo koncepčnú podobnosť kolidujúcich označení, musí byť založené na celkovom dojme, ktorý tieto označenia vyvolávajú, s prihliadnutím najmä na ich rozlišovacie a dominantné prvky. Rozhodujúcu úlohu pri celkovom posúdení uvedenej pravdepodobnosti zohráva to, ako ochranné známky vníma priemerný spotrebiteľ daných výrobkov alebo služieb. V tejto súvislosti priemerný spotrebiteľ zvyčajne vníma ochrannú známku ako celok a neskúma jej jednotlivé detaily (pozri rozsudok z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker,
C‑334/05 P
,
EU:C:2007:333
, bod
a citovanú judikatúru).
Posúdenie podobnosti medzi dvomi ochrannými známkami sa nemôže obmedziť na zohľadnenie len jednej zložky kombinovanej ochrannej známky a na jej porovnanie s inou ochrannou známkou. Naopak, porovnanie sa musí uskutočniť preskúmaním každej ochrannej známky ako celku, čo nevylučuje, že celkovému dojmu, ktorý kombinovaná ochranná známka zanechá v pamäti príslušnej skupiny verejnosti, môže za určitých okolností dominovať jedna alebo viac jej zložiek (pozri rozsudok z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker,
C‑334/05 P
,
EU:C:2007:333
, bod
a citovanú judikatúru). Posúdiť podobnosť výlučne na základe dominantného prvku možno len vtedy, ak sú všetky ostatné prvky ochrannej známky zanedbateľné (rozsudky z 12. júna 2007, ÚHVT/Shaker,
C‑334/05 P
,
EU:C:2007:333
, bod
, a z 20. septembra 2007, Nestlé/ÚHVT,
C‑193/06 P
, neuverejnený,
EU:C:2007:539
, bod
). Mohlo by to tak byť najmä v prípade, keď táto zložka môže sama dominovať v predstave, ktorú si príslušná skupina verejnosti zachová v pamäti z ochrannej známky, a to tak, že všetky ostatné zložky ochrannej známky sú v celkovom dojme, ktorý známka vyvoláva, zanedbateľné (rozsudok z 20. septembra 2007, Nestlé/ÚHVT,
C‑193/06 P
, neuverejnený,
EU:C:2007:539
, bod
).
Práve vzhľadom na tieto úvahy je potrebné posúdiť porovnanie kolidujúcich označení.
V prejednávanej veci prihlasovaná ochranná známka obsahuje štyri mierne štylizované slovné prvky, a to „flis“, v zlatej farbe, „happy“, v žltej farbe a „moreno“ a „choco“, v bielej farbe. Označenie sa skladá aj z obrazových prvkov, akým je pozadie pozostávajúce z odtieňov hnedej farby, so svetlejší odtieňom v hornej časti a tmavším odtieňom v spodnej časti, a koruna zlatej farby umiestnená nad slovným prvkom „flis“ a naľavo od slova „happy“.
Staršie ochranné známky obsahujú jediný slovný prvok „moreno“. Staršia ochranná známka č. 30702839 obsahuje uvedený slovný prvok v šedej farbe na čiernom pozadí ohraničenom šedým okrajom. Pokiaľ ide o staršiu ochrannú známku č. 30702840, obsahuje ten istý slovný prvok, ktorého prvé a posledné písmená „m“ a „o“ sú väčšie ako ostatné, ako aj dva obrazové prvky zobrazujúce dve vertikálne čiary umiestnené na koncoch.
–
O identifikácii rozlišovacích a dominantných prvkov prihlasovanej ochrannej známky
Žalobkyňa v podstate tvrdí, že dominantným prvkom nie je slovný prvok „moreno“, ale koruna zlatej farby, ktorá sa nachádza uprostred prihlasovaného označenia, pričom táto koruna je tiež predmetom ochrany dvoch obrazových ochranných známok Európskej únie zapísaných v mene žalobkyne, jednej v tej istej farbe a druhej v čiernej farbe. Žalobkyňa tvrdí, že táto koruna nie je zanedbateľným, ale naopak je rozlišovacím prvkom označenia, ktoré odkazuje na jeho majiteľa, teda na žalobkyňu, a že koruna sa okrem toho, že je dominantným prvkom, odlišuje svojou zlatou farbou na tmavom čiernohnedom pozadí.
EUIPO a vedľajší účastník konania tieto tvrdenia spochybňujú.
Na účely posúdenia rozlišovacej spôsobilosti prvku tvoriaceho ochrannú známku je potrebné skúmať, či tento prvok je viac alebo menej spôsobilý prispieť k identifikácii výrobkov alebo služieb, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná, ako výrobkov a služieb pochádzajúcich od určitého podniku, a odlíšiť ich tak od výrobkov alebo služieb iných podnikov. V rámci tohto posúdenia je potrebné zohľadňovať predovšetkým vnútorné vlastnosti dotknutého prvku s ohľadom na otázku, či vo vzťahu k výrobkom alebo službám, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná, tento prvok má alebo nemá opisnú povahu [rozsudok z 8. novembra 2016, For Tune/EUIPO – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune),
T‑579/15
, neuverejnený,
EU:T:2016:644
, bod
].
Okrem toho ak sa ochranná známka skladá zo slovných a obrazových prvkov, slovné prvky majú v zásade vyššiu rozlišovaciu spôsobilosť ako obrazové prvky, pretože priemerný spotrebiteľ ľahšie odkáže na predmetné výrobky alebo služby uvedením slovných prvkov než opisom obrazového prvku tejto ochrannej známky [pozri v tomto zmysle rozsudok z 12. marca 2014, Borrajo Canelo/ÚHVT – Tecnoazúcar (PALMA MULATA),
T‑381/12
, neuverejnený,
EU:T:2014:119
, bod
a citovanú judikatúru].
Pokiaľ ide o posúdenie dominantnej povahy jednej alebo viacerých zložiek zloženej ochrannej známky, je potrebné brať do úvahy najmä vnútorné vlastnosti každej z jej zložiek porovnávaním ich vlastností s ďalšími zložkami. Okrem toho a na doplnenie možno zohľadniť postavenie rôznych zložiek v konfigurácii kombinovanej ochrannej známky [rozsudok z 23. októbra 2002, Matratzen Concord/ÚHVT – Hukla Germany (MATRATZEN),
T‑6/01
,
EU:T:2002:261
, bod
].
V prvom rade treba konštatovať, podobne ako to urobil odvolací senát a EUIPO, že výraz „moreno“ je rozlišovacím prvkom prihlasovaného označenia z dôvodu, že toto slovo nemá v nemčine žiadny význam. Tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého slovný prvok „moreno“ má v španielčine určitý význam, pričom široká nemecky hovoriaca verejnosť by mala tento slovný prvok vnímať, nemôže tento záver spochybniť, keďže, ako pripúšťa žalobkyňa, široká nemecky hovoriaca verejnosť španielčinu nepozná a uvedené tvrdenie nie je nijako podložené. V tejto súvislosti treba pripomenúť, ako bolo konštatované v bode 28 vyššie, že dôkazy predložené žalobkyňou na podporu jej tvrdenia boli vyhlásené za neprípustné.
Okrem toho je potrebné potvrdiť posúdenie odvolacieho senátu uvedené v bode 33 napadnutého rozhodnutia, ktoré žalobkyňa nespochybňuje, podľa ktorého príslušná skupina verejnosti chápe slová „happy“ a „choco“ (s odkazom na nemecké slovo „Schokolade“), ako potešenie z konzumácie výrobkov, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, a ako hlavnú zložku alebo hlavnú chuť predmetných výrobkov. V dôsledku toho treba na jednej strane konštatovať, že slovný prvok „choco“ má náznakový charakter, keďže sa jasne vzťahuje na čokoládu alebo na skratku tohto slova [pozri v tomto zmysle rozsudok z 25. januára 2017, Sun System Kereskedelmi és Szolgáltató/EUIPO – Hollandimpex Kereskedelmi és Szolgáltató (Choco Love),
T‑325/15
, neuverejnený,
EU:T:2017:29
, bod
] a na druhej strane, že prvok „happy“ má nízku rozlišovaciu spôsobilosť.
Pokiaľ ide o obrazové prvky, je nutné konštatovať, že pozadie je svojím geometrickým tvarom, ako aj odtieňmi hnedej farby, aj keď táto farba môže odkazovať na farbu kávy alebo čokolády, obyčajné, a nemôže upútať pozornosť príslušnej skupiny verejnosti.
Okrem toho nemôže uspieť tvrdenie žalobkyne, ktorého cieľom je v podstate preukázať, že koruna má rozlišovaciu spôsobilosť z dôvodu, že bola predmetom dvoch starších zápisov ako ochranných známok Európskej únie č. 008328346 a č. 015001266.
Treba totiž uviesť, že obrazové ochranné známky č. 008328346 a č. 015001266 sa skladajú zo slovného prvku „flis“, teda z časti obchodného mena žalobkyne, a z obrazového prvku, akým je koruna čiernej farby a koruna zlatej farby v tomto poradí.
V tejto súvislosti treba uviesť, že označenie, ktoré tvorí vyššie uvedené obrazové ochranné známky, je úplne zahrnuté v prihlasovanej ochrannej známke. Výraz „flis“ umiestnený pod korunou síce nie je jasne postrehnuteľný, takže príslušná skupina verejnosti mu nebude venovať žiadnu osobitnú pozornosť, treba uviesť, že rozlišovacia spôsobilosť koruny farby sa musí posúdiť z hľadiska celkového dojmu označenia, ktorého zápis sa v prejednávanej veci požaduje. Ako však uvádza EUIPO, príslušná skupina verejnosti bude uvedenú korunu vnímať ako majúcu pochvalný charakter, a nie označujúcu obchodný pôvod výrobkov a služieb pochádzajúcich od určitého podniku.
Vzhľadom na to treba potvrdiť posúdenie odvolacieho senátu v bodoch 32 a 33 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého v podstate na jednej strane slovný prvok „moreno“ je rozlišovacím prvkom, výraz „choco“ má náznakový charakter a slovný prvok „happy“ má nízku rozlišovaciu spôsobilosť a na druhej strane obrazové prvky nemajú rozlišovaciu spôsobilosť s výnimkou prvku zobrazujúceho korunu zlatej farby, ktorá má však pochvalný charakter a v dôsledku toho nemá osobitnú rozlišovaciu spôsobilosť. Okrem toho treba uviesť, že výraz „flis“ nebude v celkovom dojme prihlasovaného označenia postrehnuteľný.
V druhom rade je potrebné potvrdiť posúdenie odvolacieho senátu v bodoch 33 a 34 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého je výraz „moreno“ dominantným prvkom prihlasovaného označenia jednak z dôvodu ústredného postavenia, ktoré má v označení, a jednak z dôvodu, že veľkosť jeho najdôležitejších písmen je väčšia ako veľkosť písmen ostatných prvkov „happy“ a „choco“. Okrem toho obrazové prvky nemôžu spochybniť tento záver, keďže v celkovom dojme označenia sa pozadie pozostávajúce z odtieňov hnedej farby javí ako zanedbateľné a koruna nachádzajúca sa v hornej časti označenia sa javí ako druhoradá.
Napadnuté rozhodnutie teda v tomto ohľade nie je nesprávne.
–
O vizuálnej podobnosti
Žalobkyňa tvrdí, že kolidujúce označenia nie sú podobné, keďže sa líšia svojimi vlastnosťami, štruktúrou, štylizáciou, ako aj ich kombináciou farieb, aj keď majú spoločný slovný prvok „moreno“. V tejto súvislosti tvrdí, že v prihlasovanom označení prítomnosť slov „happy“ a „choco“ a koruny zlatej farby, použitie hnedej, čiernej, bielej, zlatej a žltej farby, ako aj štylizácia písmena „m“ slovného prvku „moreno“ odlišujú toto označenie od starších ochranných známok.
EUIPO a vedľajší účastník konania tieto tvrdenia spochybňujú.
V prejednávanej veci sa staršie ochranné známky skladajú len z výrazu „moreno“, zatiaľ čo prihlasovaná ochranná známka obsahuje štyri slovné prvky, a to „flis“, „happy“, „moreno“ a „choco“, pričom zahŕňa prvok spoločný so staršími označeniami.
Kolidujúce označenia teda majú rovnaký sled písmen umiestnených v rovnakom poradí, a to „m“, „o“, „r“, „e“, „n“ a „o“, takže táto čiastočná zhodnosť môže vyvolať u príslušnej skupiny verejnosti určitý dojem podobnosti z vizuálneho hľadiska [pozri v tomto zmysle rozsudok zo 6. decembra 2018, Tomasz KawałkoTrolistm/EUIPO – Ferrero (KINDERPRAMS),
T‑115/18
, neuverejnený,
EU:T:2018:882
, bod
a citovanú judikatúru].
V tejto súvislosti aj keď prítomnosť niekoľkých písmen v rovnakom poradí v každom z kolidujúcich označení môže mať určitý význam pri posúdení vizuálnej podobnosti medzi dvoma kolidujúcimi označeniami [rozsudok z 20. októbra 2016, Clover Canyon/EUIPO – Kaipa Sportswear (CLOVER CANYON),
T‑693/15
, neuverejnený,
EU:T:2016:620
, bod
], skutočnosť, že staršie označenie je celkom zahrnuté do prihlasovaného označenia, posilňuje vizuálnu podobnosť uvedených označení [rozsudok z 15. júna 2011, Graf‑Syteco/ÚHVT – Teco Electric & Machinery (SYTECO),
T‑229/10
, neuverejnený,
EU:T:2011:273
, bod
].
Okolnosti, že jednak prihlasovaná ochranná známka sa skladá z odlišného počtu slov a jednak výraz „moreno“ sa nachádza uprostred výrazu „flis happy moreno choco“, nie sú totiž dostatočné na potlačenie akejkoľvek vizuálnej podobnosti z dôvodu zhody šiestich písmen pojmu „moreno“ a zahrnutia jediného slovného prvku starších ochranných známok do prihlasovanej ochrannej známky. Okrem toho slovný prvok „flis“ umiestnený pod korunou zlatej farby je sotva postrehnuteľný a nikto si ho nevšimne.
Vzhľadom na celkový dojem každého z kolidujúcich označení nemôžu obrazové prvky spochybniť toto posúdenie. Po prvé sú totiž pozadie pozostávajúce z odtieňov hnedej farby, ktoré sa nachádza v prihlasovanej ochrannej známke, a čierne pozadie, ktoré sa nachádza len v staršej ochrannej známke č. 30702839 uvedenej v bode 6 prvej zarážke vyššie, zanedbateľné a nemajú vplyv na príslušnú skupinu verejnosti, keďže ide o bežné tvary a farby, ktoré nemajú žiadnu originalitu. Po druhé na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, sa koruna zlatej farby javí ako druhoradá z dôvodu jej relatívne malej veľkosti v porovnaní s inými slovnými a obrazovými prvkami a jej umiestnenia v ľavej hornej časti prihlasovanej ochrannej známky, pričom príslušná skupina verejnosti okrem toho venuje väčšiu pozornosť slovným prvkom. Po tretie, pokiaľ ide o tieto posledné uvedené prvky, je nutné konštatovať, že sivá a biela farba a druh písma nie sú osobitne pozoruhodné.
Z toho vyplýva, že posúdenie odvolacieho senátu v bodoch 35 a 37 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého sú kolidujúce označenia podobné z vizuálneho hľadiska, treba potvrdiť z dôvodu, že jednak zhoda slovného prvku „moreno“ nemôže byť kompenzovaná rozdielmi dekoratívnej povahy medzi označeniami a jednak že dominantný prvok prihlasovanej ochrannej známky reprodukuje jediný slovný prvok starších ochranných známok.
Vzhľadom na to odvolací senát správne dospel k záveru o vizuálnej podobnosti kolidujúcich označení.
–
O fonetickej podobnosti
Žalobkyňa tvrdí, že kolidujúce označenia nie sú podobné z fonetického hľadiska, keďže prihlasovaná ochranná známka obsahuje tri slová, sedem slabík a šestnásť písmen, zatiaľ čo staršie ochranné známky obsahujú jediné slovo, tri slabiky a šesť písmen. Podľa žalobkyne sa tento rozdiel týka rytmu a intonácie názvu označení.
EUIPO a vedľajší účastník konania tieto tvrdenia spochybňujú.
Treba pripomenúť, že fonetická reprodukcia kombinovaného označenia zodpovedá fonetickej reprodukcii všetkých jeho slovných prvkov bez ohľadu na ich grafické osobitosti, ktoré sa týkajú skôr analýzy označenia z vizuálneho hľadiska. Preto nie je potrebné zohľadniť obrazové prvky staršieho označenia na účely porovnania kolidujúcich označení z fonetického hľadiska [pozri rozsudok z 15. októbra 2015, Wolverine International/ÚHVT – BH Stores (cushe),
T‑642/13
, neuverejnený,
EU:T:2015:781
, bod
a citovanú judikatúru].
Aj keď majú kolidujúce označenia rôznu dĺžku a sú zložené z rôzneho počtu slov, celkový dojem, ktorý vyvolávajú, vedie k záveru, že vzhľadom na ich spoločný prvok vykazujú fonetickú podobnosť [pozri v tomto zmysle rozsudok z 20. októbra 2011, COR Sitzmöbel Helmut Lübke/ÚHVT – El Corte Inglés (COR),
T‑214/09
, neuverejnený,
EU:T:2011:612
, bod
].
Okolnosť, že počet slabík kolidujúcich označení je odlišný, nestačí na vylúčenie podobnosti medzi ochrannými známkami, keďže táto podobnosť musí byť posúdená na základe celkového dojmu vyvolaného pri ich úplnom vyslovení [pozri v tomto zmysle rozsudok z 28. októbra 2010, Farmeco/ÚHVT – Allergan (BOTUMAX),
T‑131/09
, neuverejnený,
EU:T:2010:458
, bod
a citovanú judikatúru; rozsudok z 13. júna 2012, XXXLutz Marken/ÚHVT – Meyer Manufacturing (CIRCON),
T‑542/10
, neuverejnený,
EU:T:2012:294
, bod
].
Na úvod treba uviesť, ako vyplýva z bodu 85 vyššie, že slovný prvok „flis“ nebude príslušná skupina verejnosti vyslovovať z dôvodu, že je ťažko postrehnuteľný.
V prejednávanej veci ostatné slovné prvky prihlasovanej ochrannej známky, posudzované ako celok, zahŕňajú celkom sedem slabík zoskupených do troch slov, a to „hap“, „py“, „mo“, „re“, „no“, „cho“ a „co“, zatiaľ čo staršie ochranné známky obsahujú ten istý jediný slovný prvok zložený z troch slabík, a to „mo“, „re“ a „no“.
Je potrebné konštatovať, že aj keď kolidujúce označenia majú odlišnú slabičnú štruktúru, keďže obsahujú odlišný počet slov, sú podobné, pretože jediný slovný prvok „moreno“ tvoriaci staršie ochranné známky je zahrnutý v prihlasovanej ochrannej známke a bude vyslovovaný rovnako a s tou istou intonáciou, takže slovné prvky „happy“ a „choco“ nachádzajúce sa v prihlasovanej ochrannej známke nemôžu túto fonetickú podobnosť neutralizovať [pozri v tomto zmysle rozsudky z 8. novembra 2016, fortune,
T‑579/15
, neuverejnený,
EU:T:2016:644
, bod
a citovanú judikatúru, a zo 17. októbra 2018, Szabados/EUIPO – Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) (MicroSepar),
T‑788/17
, neuverejnený,
EU:T:2018:691
, body
a
].
Vzhľadom na to sa odvolací senát v bodoch 36 a 37 napadnutého rozhodnutia správne domnieval, že kolidujúce označenia sú z fonetického hľadiska veľmi podobné.
–
O koncepčnej podobnosti
Žalobkyňa tvrdí, že aj keď výraz „moreno“ nemá v nemčine osobitný význam, priemerný nemecký spotrebiteľ dokonale pochopí, že slovo „moreno“ znamená v španielčine „hnedý“, a odkazuje tak na hnedú farbu výrobkov získaných z kakaa alebo kávy, na ktoré sa vzťahujú staršie ochranné známky. V tejto súvislosti žalobkyňa na podporu svojej argumentácie uvádza, že na jednej strane španielčina je jedným z najpoužívanejších jazykov na svete a na druhej strane priemerný nemecký spotrebiteľ má určitú znalosť španielčiny, napríklad v rámci svojho profesijného prostredia, voľného času s ohľadom na svoj všeobecný rozhľad a záujmy.
EUIPO a vedľajší účastník konania tieto tvrdenia spochybňujú.
V prejednávanej veci je nesporné, že výraz „moreno“ nemá v nemčine žiadny význam a že slovné prvky „happy“ a „choco“ majú nízku rozlišovaciu spôsobilosť a náznakový charakter, takže posúdenie odvolacieho senátu vykonané v podstate v bodoch 36 a 37 napadnutého rozhodnutia nie je v tejto súvislosti nesprávne.
Okre toho tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého je príslušná skupina verejnosti schopná pochopiť, že výraz „moreno“ znamená v španielčine „hnedý“, a tak má vzťah k výrobkom, na ktoré sa vzťahujú staršie ochranné známky, nemôže uspieť.
Po prvé treba totiž pripomenúť, že prílohy A.9 a A.10 žaloby, ktoré zodpovedajú výtlačkom z internetového španielsko‑anglického slovníka a výtlačku stránky z internetovej encyklopédie
Wikipédia
, boli z dôvodov uvedených v bode 28 vyššie vyhlásené za neprípustné. Bez ohľadu na dôkaznú silu týchto nepripustených dôkazov treba uviesť, že žalobkyňa dostatočne nepreukazuje, že príslušná skupina verejnosti zložená z priemerného nemeckého spotrebiteľa má dostatočnú znalosť španielčiny, aby identifikovala výraz „moreno“ ako znamenajúci „hnedý“.
Po druhé nie je preukázané, že príslušná skupina verejnosti bude vnímať slovný prvok „moreno“ tak, že má jasný význam v kolidujúcich označeniach a odhaľuje tak vzťah medzi týmto výrazom a na jednej strane výrobkami alebo službami, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka, a druhej strane výrobkami, na ktoré sa vzťahujú staršie ochranné známky.
Z toho vyplýva, že v prejednávanej veci nie je možné vykonať žiadne koncepčné porovnanie.
Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že kolidujúce označenia sú podobné.
O pravdepodobnosti zámeny
Žalobkyňa tvrdí, že vizuálne, fonetické a koncepčné rozdiely medzi kolidujúcimi označeniami vylučujú akúkoľvek pravdepodobnosť zámeny zo strany spotrebiteľa a zdôrazňuje, že porovnanie sa musí vykonať aj na základe rozlišovacích a dominantných prvkov. V tejto súvislosti sa domnieva, že staršie ochranné známky nemajú rozlišovaciu spôsobilosť, čo odvolací senát jasne prehliadol v rámci posudzovania pravdepodobnosti zámeny, keďže tvrdí, že predmetný slovný prvok bežne používajú iní výrobcovia na označenie druhu sladkostí alebo výrobkov a služieb patriacich do tried 30 a 35, pričom na podporu svojej argumentácie uvádza niektoré príklady. Žalobkyňa dodáva, že ak by Všeobecný súd napadnuté rozhodnutie potvrdil, vedľajší účastník konania by bol oprávnený začať súdne konanie proti hospodárskym subjektom, ktorí používajú výraz „moreno“ na označenie potravinárskeho výrobku. Okrem toho tvrdí, že odvolací senát nezohľadnil dôkazy, ktoré predložila, a že dostatočne neodôvodnil dôvody, pre ktoré sa vyhovelo námietke.
EUIPO a vedľajší účastník konania tieto tvrdenia spochybňujú.
Celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny predpokladá určitú vzájomnú súvislosť medzi zohľadňovanými skutočnosťami, a najmä medzi podobnosťou ochranných známok a podobnosťou označených výrobkov alebo služieb. Takto je možné nahradiť nižší stupeň podobnosti medzi označenými výrobkami a službami vyšším stupňom podobnosti medzi ochrannými známkami a opačne [rozsudky z 29. septembra 1998, Canon,
C‑39/97
,
EU:C:1998:442
, bod
, a zo 14. decembra 2006, Mast‑Jägermeister/ÚHVT – Licorera Zacapaneca (VENADO s rámcom a i.),
T‑81/03, T‑82/03 a T‑103/03
,
EU:T:2006:397
, bod
].
Priznanie nízkej rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky nebráni skonštatovaniu existencie pravdepodobnosti zámeny v prejednávanej veci. Hoci je totiž pri posudzovaní pravdepodobnosti zámeny nutné zohľadniť rozlišovaciu spôsobilosť staršej ochrannej známky (pozri analogicky rozsudok z 29. septembra 1998, Canon,
C‑39/97
,
EU:C:1998:442
, bod
), pri takom posudzovaní ide len o jeden z viacerých intervenujúcich prvkov. Dokonca aj v prípade, keď má staršia ochranná známka nízku rozlišovaciu spôsobilosť, môže existovať pravdepodobnosť zámeny, najmä z dôvodu podobnosti dotknutých označení a výrobkov alebo služieb [pozri rozsudok z 13. decembra 2007, Xentral/ÚHVT – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM),
T‑134/06
,
EU:T:2007:387
, bod
a citovanú judikatúru].
Konkrétne, pokiaľ ide o rozlišovaciu spôsobilosť starších ochranných známok, je potrebné pripomenúť, že v rámci námietkového konania a aby sa predišlo porušeniu článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 treba národnej ochrannej známke uvádzanej na podporu námietky voči zápisu ochrannej známky Európskej únie priznať určitú mieru rozlišovacej spôsobilosti (rozsudok z 24. mája 2012, Formula One Licensing/ÚHVT,
C‑196/11 P
,
EU:C:2012:314
, bod
). V tejto súvislosti treba konštatovať, že charakterizovanie označenia ako opisného alebo druhového sa vyrovnáva popieraniu jeho rozlišovacej súvislosti (pozri v tomto zmysle rozsudok z 24. mája 2012, Formula One Licensing/ÚHVT,
C‑196/11 P
,
EU:C:2012:314
, bod
).
Vzhľadom na to treba potvrdiť posúdenie odvolacieho senátu v bode 35 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého je výraz „moreno“ rozlišovacím prvkom starších ochranných známok, ktorý nemá v nemčine žiadny význam, zatiaľ čo obrazové prvky sa javia ako zanedbateľné alebo druhoradé, pričom nie je možné spochybniť argumentáciu žalobkyne smerujúcu k preukázaniu, že staršie ochranné známky nemajú rozlišovaciu spôsobilosť.
V dôsledku toho vzhľadom na zoznam výrobkov, pre ktoré boli staršie ochranné známky skutočne zapísané, teda odvolací senát s prihliadnutí na zásadu vzájomnej závislosti, ktorá bola pripomenutá v bode 117 vyššie, správne dospel k záveru o existencii pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi označeniami, s výnimkou služieb patriacich do triedy 35 a zodpovedajúcim tomuto opisu: „Maloobchodný alebo veľkoobchodný predaj formičiek na sušienky; veľkoobchodný a maloobchodný predaj formičiek na sušienky cez internet“. Príslušná skupina verejnosti sa totiž môže domnievať, že predmetné výrobky a služby pochádzajú od toho istého podniku alebo prinajmenšom od hospodársky prepojených podnikov, pretože po prvé predmetné výrobky a služby sú sčasti zhodné a sčasti podobné, a po druhé kolidujúce označenia ako celok vykazujú podobnosti z vizuálneho a fonetického hľadiska.
Tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého odvolací senát nezohľadnil dôkazy, ktoré predložila vo svojej žalobe, nemožno prijať, keďže tieto dôkazy boli po prvýkrát uvedené pred Všeobecný súdom a boli vyhlásené za neprípustné, ako to vyplýva z bodu 28 vyššie. Okrem toho na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, treba uviesť, že odvolací senát dostatočne uviedol dôvody, pre ktoré dospel k záveru o existencii pravdepodobnosti zámeny medzi predmetnými ochrannými známkami.
O výhrade založenej na porušení zásady ochrany legitímnej dôvery a zásady právnej istoty
Žalobkyňa v podstate tvrdí, že rozhodovacia prax EUIPO je podstatná z dôvodu, že umožňuje predvídať postupy EUIPO a vyhodnotiť vyhliadky na úspech prihlášky. Tvrdí, že v prejednávanej veci napadnuté rozhodnutie má za následok, že v budúcnosti už nebude možné zapísať nijakú ochrannú známku obsahujúcu slovný prvok „moreno“, keďže existuje pravdepodobnosť zámeny so staršími ochrannými známkami. Žalobkyňa k tomu uvádza dva príklady námietkových konaní (č. B 2706 78 a B 2734861), v ktorých EUIPO rozhodol zamietnuť námietku v celom rozsahu z dôvodu neexistencie rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky na účely preukázania, že predchádzajúca rozhodovacia prax EUIPO svedčí v prospech zápisu prihlasovanej ochrannej známky s ohľadom na zásadu ochrany legitímnej dôvery a zásadu právnej istoty.
EUIPO a vedľajší účastník konania tieto tvrdenia spochybňujú.
Podľa ustálenej judikatúry rozhodnutia týkajúce sa zápisu označenia ako ochrannej známky Európskej únie, ktoré sú odvolacie senáty povinné prijímať v zmysle nariadenia č. 207/2009, patria do oblasti pevne vymedzenej, a nie diskrečnej právomoci. Preto sa zapísateľnosť označenia ako ochrannej známky Európskej únie posudzuje iba na základe tohto nariadenia, ako ho vykladá súd Európskej únie, a nie na základe predchádzajúcej praxe odvolacích senátov [pozri rozsudok zo14. novembra 2017, Claranet Europe/EUIPO – Claro (claranet),
T‑129/16
, neuverejnený,
EU:T:2017:800
, bod
a citovanú judikatúru].
Okrem toho, hoci EUIPO musí zohľadniť už prijaté rozhodnutia a s osobitnou pozornosťou skúmať otázku, či je alebo nie je potrebné rozhodnúť v rovnakom zmysle, dodržanie zásady zákonnosti vyžaduje, aby preskúmanie každej prihlášky bolo striktné a úplné a aby bolo vykonané v každom konkrétnom prípade, pretože zápis označenia ako ochrannej známky závisí od špecifických kritérií uplatniteľných v rámci skutkových okolností každej prejednávanej veci (rozsudok zo 16. januára 2019, Pologne/Stock Polska sp. z o.o. a EUIPO,
C‑162/17 P
, neuverejnený,
EU:C:2019:27
, bod
).
Keďže v prejednávanej veci vykonal odvolací senát úplné a konkrétne preskúmanie existencie pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi označeniami na účely čiastočného zamietnutia zápisu prihlasovanej ochrannej známky, žalobkyňa sa nemôže účinne odvolávať na predchádzajúce rozhodnutia EUIPO s cieľom vyvrátiť záver, že zápis prihlasovanej ochrannej známky je nezlučiteľný s nariadením č. 207/2009 (pozri v tomto zmysle rozsudok zo 14. novembra 2017, claranet,
T‑129/16
, neuverejnený,
EU:T:2017:800
, bod
a citovanú judikatúru).
Zo všetkých vyššie uvedených skutočností vyplýva, že žalobu je potrebné zamietnuť v rozsahu, v akom sa týka zmeneného zoznamu výrobkov, na ktoré sa vzťahujú staršie ochranné známky.
O druhom žalobnom návrhu týkajúcom sa zmeny napadnutého rozhodnutia
Treba pripomenúť, že právomoc na zmenu priznaná Všeobecnému súdu na základe článku 72 ods. 3 nariadenia 2017/1001 neznamená, že mu je priznaná právomoc vykonať posúdenie, ktoré ešte nevykonal sám odvolací senát. Výkon právomoci zmeniť rozhodnutie preto v zásade musí byť obmedzený na situácie, v ktorých Všeobecný súd po preskúmaní posúdenia vykonaného uvedeným senátom môže na základe preukázaných skutkových a právnych okolností stanoviť, aké rozhodnutie mal odvolací senát [pozri rozsudok zo 16. mája 2017, Airhole Facemasks/EUIPO – sindustrysurf (AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT),
T‑107/16
,
EU:T:2017:335
, bod
a citovanú judikatúru].
V prejednávanej veci treba uviesť, že odvolací senát v napadnutom rozhodnutí zaujal stanovisko k existencii pravdepodobnosti zámeny medzi kolidujúcimi označeniami s ohľadom na pôvodný zoznam výrobkov, na ktoré sa vzťahujú staršie ochranné známky, takže Všeobecný súd má právomoc zmeniť v tomto ohľade uvedené rozhodnutie.
Z úvah uvedených v bodoch 12 až 14 a 48 až 128 vyššie však vyplýva, že odvolací senát bol povinný konštatovať, že na rozdiel od toho, k čomu dospelo námietkové oddelenie, existovala vo vnímaní príslušnej skupiny verejnosti pravdepodobnosť zámeny medzi kolidujúcimi označeniami, pokiaľ ide o všetky výrobky a služby, pre ktoré sa zápis požadoval, s výnimkou služieb patriacich do triedy 35, na ktoré sa vzťahuje prihlasovaná ochranná známka a ktoré zodpovedajú tomuto opisu: „Maloobchodný alebo veľkoobchodný predaj formičiek na sušienky; veľkoobchodný a maloobchodný predaj formičiek na sušienky cez internet“.
Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti treba dospieť k záveru, že podmienky na výkon právomoci Všeobecného súdu zmeniť rozhodnutie sú splnené a že námietke treba vyhovieť, pokiaľ ide o všetky výrobky a služby, na ktoré sa vzťahuje prihláška, s výnimkou služieb uvedených v bode 131 vyššie.
O trovách
Podľa článku 134 ods. 3 rokovacieho poriadku ak mali účastníci konania úspech len v časti predmetu konania, každý z nich znáša svoje vlastné trovy konania. Ak sa to však zdá oprávnené vzhľadom na okolnosti prípadu, Všeobecný súd môže rozhodnúť, že účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania a je povinný nahradiť časť trov konania druhého účastníka konania.
Za daných okolností žalobkyňa, EUIPO a vedľajší účastník konania z časti nemali úspech, lebo napadnuté rozhodnutie bolo čiastočne zrušené. Je preto opodstatnené nariadiť, aby každý účastník konania znášal svoje vlastné trovy konania.

Z týchto dôvodov
VŠEOBECNÝ SÚD (ôsma komora)
rozhodol takto:

1.
Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 31. mája 2018 (vec R 1464/2017‑1) sa zrušuje v rozsahu, v akom zamieta zápis prihlasovanej ochrannej známky pre tieto výrobky: „kávové náhradky; čaj, kakao; výrobky získané z kakaa; čokoládové nápoje; všetky vyššie uvedené výrobky takisto v instantnej forme“, s výnimkou kakaa, pokiaľ ide o tieto posledné uvedené výrobky.

2.
Námietkam sa vyhovuje pre všetky výrobky a služby, na ktoré sa vzťahuje prihláška, s výnimkou služieb patriacich do triedy 35 a zodpovedajúcim tomuto opisu: „Maloobchodný alebo veľkoobchodný predaj formičiek na sušienky; veľkoobchodný a maloobchodný predaj formičiek na sušienky cez internet“.

3.
V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

4.
Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

Collins
Barents
Passer
Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 24. októbra 2019.
Podpisy
(
*1
)	Jazyk konania: angličtina.