CELEX: 62017CJ0629
Prejudiciële verwijzing
Intellectuele eigendom
Merkenrecht
Richtlijn 2008/95/EG
Artikel 3, lid 1, onder c)
Nietigheidsgronden
Woordmerk dat uitsluitend is samengesteld uit tekens of aanduidingen die kunnen dienen tot aanduiding van de kenmerken van waren of diensten
Andere kenmerken van waren of diensten
Installatie voor de productie van waren
Woordmerk dat is samengesteld uit een teken dat wijnproducten aanduidt en uit een geografische benaming die een woordelement vormt van de handelsnaam van de merkhouder

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 3, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (
PB 2008, L 299, blz. 25
).
Dit verzoek is ingediend in het kader een geding tussen J. Portugal Ramos Vinhos SA en Adega Cooperativa de Borba CRL over een vordering tot nietigverklaring van met name de inschrijving van het merk „adegaborba.pt”, waarvan Adega Cooperativa de Borba de houder is.
Toepasselijke bepalingen
Unierecht
Artikel 2 van richtlijn 2008/95, met als opschrift „Tekens die een Gemeenschapsmerk kunnen vormen”, luidt:
„Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.”
Artikel 3 van deze richtlijn, met als opschrift „Gronden voor weigering of nietigheid”, bepaalt in lid 1:
„Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:
[...]
b)
merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c)
merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
[...]”
Artikel 102, lid 1, van verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (
PB 2013, L 347, blz. 671
) luidt:
„De registratie van een handelsmerk dat geheel of gedeeltelijk gevormd wordt door een beschermde oorsprongsbenaming of een beschermde geografische aanduiding die het betrokken productdossier niet naleeft, of waarvan het gebruik valt onder artikel 103, lid 2, en dat betrekking heeft op een product van de in bijlage VII, deel II, vermelde categorieën, wordt:
a)
geweigerd indien de aanvraag voor registratie van het handelsmerk is ingediend na de datum waarop de aanvraag tot bescherming van de oorsprongsbenaming of de geografische aanduiding bij de Commissie is ingediend, en de oorsprongsbenaming of geografische aanduiding vervolgens wordt beschermd, of
b)
nietig verklaard.”
Portugees recht
In artikel 223 van de Código da Propriedade Industrial (wetboek van industriële eigendom; hierna: „CPI”), met als opschrift „Uitzonderingen”, staat te lezen:
„1   – Voldoen niet aan de voorwaarden van het vorige artikel:
a)
merken die elk onderscheidend vermogen missen;
[...]
c)
tekens die uitsluitend bestaan uit benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van of middel voor de vervaardiging van de waren of de verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
[...]
3   – Op verzoek van de aanvrager of de opposant worden door het Instituto Nacional da Propriedade Industrial [(nationaal instituut voor industriële eigendom, Portugal)] in het inschrijvingsbewijs de elementen van het merk aangewezen ten aanzien waarvan de aanvrager geen uitsluitend gebruiksrecht heeft.”
Hoofdgeding en prejudiciële vraag
In 2012 heeft verzoekster in het hoofdgeding, J. Portugal Ramos Vinhos, een vordering ingesteld die strekte tot nietigverklaring van de inschrijving door Adega Cooperativa de Borba van meerdere nationale merken ter aanduiding van wijnproducten, waaronder een nationaal merk dat bestaat in het woordteken „adegaborba.pt”.
Die vordering is in eerste aanleg afgewezen door de Tribunal da Propriedade Intelectual (rechtbank voor intellectuele eigendom, Portugal) en in hoger beroep door de Tribunal da Relação de Lisboa (rechter in tweede aanleg Lissabon, Portugal).
Deze twee rechterlijke instanties hebben geoordeeld dat het woordteken „adegaborba.pt” niet binnen de werkingssfeer van artikel 223, lid 1, onder c), CPI valt wanneer het, zoals in het onderhavige geval, in gebruik wordt genomen door een producent uit de regio Borba (Portugal). Meer in het bijzonder heeft de Tribunal da Relação de Lisboa vastgesteld dat de term „adega” in de wijnsector een onderscheidende term is waarmee wordt verwezen naar de wijnen van producenten die behoren tot de coöperatie Adega Cooperativa de Borba.
J. Portugal Ramos Vinhos heeft bij de verwijzende rechter, te weten de Supremo Tribunal de Justiça (hoogste rechter in burgerlijke en strafzaken, Portugal) een hogere voorziening ingesteld tegen het arrest van de Tribunal da Relação de Lisboa. De verwijzende rechter preciseert dat het voor hem aanhangige geding uitsluitend betrekking heeft op het woordteken „adegaborba.pt”, ten aanzien waarvan moet worden vastgesteld of het onderscheidend vermogen heeft.
Hij benadrukt dat dit merk wordt gebruikt door een rechtspersoon, te weten Adega Cooperativa de Borba, waarvan de naam dus de term „
adega
” bevat.
Voorts merkt de verwijzende rechter op dat artikel 223, lid 1, onder c), CPI verwijst naar aanduidingen die relevant zijn om „het middel voor de vervaardiging” van de waren aan te duiden, terwijl artikel 3, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 niet uitdrukkelijk verwijst naar het „middel voor de vervaardiging” maar melding maakt van „andere kenmerken” van de waren, waarbij die kenmerken kunnen worden geacht deze waren te beschrijven.
In zoverre vraagt de verwijzende rechter zich af of de term „
adega
” („kelder”) bij gebruik ervan in verband met wijnproducten moet worden beschouwd als een louter beschrijvende term, omdat hij verwijst naar een middel voor de vervaardiging van die producten, dan wel of die term slechts verwijst naar een kenmerk van die producten, naast de uitdrukkelijk in richtlijn 2008/95 genoemde kenmerken.
In deze omstandigheden heeft de Supremo Tribunal de Justiça de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:
„Moet de in artikel [3], lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 voorkomende uitdrukking ‚benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van andere kenmerken van de waren of diensten’ bij gebruik ervan in het kader van het onderzoek naar de toelaatbaarheid van een aanvraag voor inschrijving van tekens of aanduidingen voor wijnproducten aldus worden uitgelegd dat zij zich uitstrekt tot het gebruik van de term ‚
adega
’ – als uitdrukking die in het algemeen wordt gebezigd om de installaties en lokalen aan te duiden waarin dergelijke waren worden vervaardigd – in de als merk gebruikte woordelementen die een geografische naam bevatten die beschermd is als oorsprongsbenaming van wijn, wanneer die uitdrukking ‚
adega
’ een van de verschillende woordelementen is van de handelsnaam van de rechtspersoon die de inschrijving van het merk wenst te verkrijgen?”
Beantwoording van de prejudiciële vraag
Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat de inschrijving van een merk dat bestaat in een woordteken, zoals het woordteken dat aan de orde is in het hoofdgeding, waarmee wijnproducten worden aangeduid en waarin een geografische naam voorkomt, moet worden geweigerd op grond dat dit teken met name een term omvat die in het algemeen wordt gebruikt om de installaties en lokalen aan te duiden waarin dergelijke waren worden vervaardigd, en die tevens een van de woordelementen is van de handelsnaam van de rechtspersoon die de inschrijving van dat merk wenst te verkrijgen.
Het Hof heeft met betrekking tot de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (
PB 1989, L 40, blz. 1
) reeds geoordeeld dat met artikel 3, lid 1, onder c), van deze richtlijn – waarvan de bewoordingen in wezen identiek zijn aan die van artikel 3, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 – een doel van algemeen belang wordt nagestreefd, te weten dat tekens of benamingen die de categorieën van waren of diensten beschrijven waarvoor de inschrijving wordt aangevraagd, door eenieder vrijelijk kunnen worden gebruikt, ook als collectieve merken of in samengestelde of grafische merken (arresten van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee,
C‑108/97 en C‑109/97
,
EU:C:1999:230
, punt
, en 6 mei 2003, Libertel,
C‑104/01
,
EU:C:2003:244
, punt
).
Tevens heeft het Hof artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (
PB 1994, L 11, blz. 1
) – waarvan de bewoordingen eveneens in wezen identiek zijn aan die van artikel 3, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 – aldus uitgelegd dat de tekens en aanduidingen waarop die bepaling doelt, dan ook slechts die zijn welke volgens het normale spraakgebruik uit het oogpunt van de consument kunnen dienen ter aanduiding, hetzij rechtstreeks, hetzij door vermelding van een van de essentiële eigenschappen ervan, van een waar of dienst als die waarvoor de inschrijving is aangevraagd (arrest van 20 september 2001, Procter & Gamble/BHIM,
C‑383/99 P
,
EU:C:2001:461
, punt
).
Door in artikel 3, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 de zinsnede „soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten” te gebruiken heeft de Uniewetgever ten eerste aangegeven dat al deze termen moeten worden beschouwd als kenmerken van waren of diensten, en ten tweede gepreciseerd dat deze lijst niet uitputtend is en dat elk ander kenmerk van waren of diensten eveneens in aanmerking kan worden genomen (zie in die zin arresten van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM,
C‑51/10 P
,
EU:C:2011:139
, punt
, en 10 juli 2014, BSH/BHIM,
C‑126/13 P
, niet gepubliceerd,
EU:C:2014:2065
, punt
).
In zoverre benadrukt het feit dat de Uniewetgever voor het woord „kenmerk” heeft gekozen, dat de in die bepaling bedoelde tekens uitsluitend die zijn welke dienen tot aanduiding van een voor de betrokken kringen gemakkelijk herkenbare eigenschap van de waren of diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd (zie in die zin arresten van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM,
C‑51/10 P
,
EU:C:2011:139
, punt
, en 10 juli 2014, BSH/BHIM,
C‑126/13 P
, niet gepubliceerd,
EU:C:2014:2065
, punt
).
Derhalve kan de inschrijving van een teken op grond van artikel 3, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 alleen worden geweigerd wanneer redelijkerwijs te verwachten valt dat de betrokken kringen dit teken daadwerkelijk zullen opvatten als een beschrijving van een van deze kenmerken (zie in die zin arrest van 10 juli 2014, BSH/BHIM,
C‑126/13 P
, niet gepubliceerd,
EU:C:2014:2065
, punt
).
Zoals tijdens de pleitzitting is bevestigd, heeft de term „
adega
”, die in het hoofdgeding aan de orde is, twee betekenissen in het Portugees. In de eerste betekenis heeft deze term betrekking op een ondergronds lokaal waarin met name wijn wordt bewaard. In de tweede betekenis verwijst hij naar lokalen of installaties waarin wijnproducten, zoals wijn, worden vervaardigd.
Voor zover een term in een situatie als die van het hoofdgeding verwijst naar een plaats waar of een installatie waarin een product, zoals wijn, wordt vervaardigd, is hij in beginsel een benaming die kan dienen tot aanduiding van een door de betrokken kringen gemakkelijk te herkennen eigenschap van dat product.
Over het algemeen zullen die kringen de term „
adega
” immers opvatten als een verwijzing naar de installatie waarin de wijn wordt vervaardigd en opgeslagen, en dus als een verwijzing naar de kenmerken van dit product, net zoals zij de plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van dat product – die bij wijze van voorbeeld worden vermeld in artikel 3, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 – opvatten als een verwijzing naar de kenmerken ervan.
Een term waarmee die installatie wordt aangeduid, vormt dan ook een kenmerk van het bovengenoemde product en valt binnen de werkingssfeer van die bepaling. Hij moet dus worden geacht een beschrijving te geven van de waar die hij aanduidt.
Hieruit volgt dat wanneer een voor de aanduiding van een waar gebruikt teken twee woordelementen samenvoegt, te weten een beschrijvende term en een geografische naam – zoals in casu „
Borba
” – die verwijst naar de plaats van herkomst van deze waar en haar eveneens beschrijft, het uit die twee woordelementen samengestelde teken moet worden geacht een beschrijvend karakter te hebben en als zodanig elk onderscheidend vermogen te missen.
Aan deze uitlegging wordt geenszins afgedaan door de omstandigheid dat een dergelijke geografische naam een krachtens verordening nr. 1308/2013 beschermde oorsprongsbenaming is, gesteld al dat deze omstandigheid aangetoond zou zijn, aangezien uit artikel 102 van die verordening in wezen voortvloeit dat een dergelijke benaming niet als handelsmerk kan worden geregistreerd.
Bovendien is het feit dat een term die dient tot aanduiding van een plaats waar of een installatie waarin een product wordt vervaardigd, deel uitmaakt van de verschillende woordelementen van de handelsnaam van een rechtspersoon, niet relevant voor het onderzoek van het beschrijvende karakter van die term, in aanmerking genomen dat dit onderzoek wordt verricht in verband met het product waarvoor de inschrijving van het merk is aangevraagd, en in verband met de perceptie ervan door de betrokken kringen (zie in die zin arresten van 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland,
C‑363/99
,
EU:C:2004:86
, punt
, en 12 juli 2012, Smart Technologies/BHIM,
C‑311/11 P
,
EU:C:2012:460
, punt
).
Gelet op een en ander dient op de prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95/EG aldus moet worden uitgelegd dat de inschrijving van een merk dat bestaat in een woordteken, zoals het woordteken dat aan de orde is in het hoofdgeding, waarmee wijnproducten worden aangeduid en waarin een geografische naam voorkomt, moet worden geweigerd op grond dat dit teken met name een term omvat die in het algemeen wordt gebruikt om de installaties en lokalen aan te duiden waarin dergelijke waren worden vervaardigd, en die tevens een van de woordelementen is van de handelsnaam van de rechtspersoon die de inschrijving van dat merk wenst te verkrijgen.
Kosten
Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart voor recht:

Artikel 3, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat de inschrijving van een merk dat bestaat in een woordteken, zoals het woordteken dat aan de orde is in het hoofdgeding, waarmee wijnproducten worden aangeduid en waarin een geografische naam voorkomt, moet worden geweigerd op grond dat dit teken met name een term omvat die in het algemeen wordt gebruikt om de installaties en lokalen aan te duiden waarin dergelijke waren worden vervaardigd, en die tevens een van de woordelementen is van de handelsnaam van de rechtspersoon die de inschrijving van dat merk wenst te verkrijgen.

ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Portugees.