CELEX: 62017CJ0629
Begäran om förhandsavgörande
Immaterialrätt
Varumärkesrätt
Direktiv 2008/95/EG
Artikel 3.1 c
Ogiltighetsgrunder
Ordmärke som endast består av tecken eller upplysningar som visar en varas eller en tjänsts egenskaper
Andra egenskaper hos en vara eller en tjänst
Anläggning för framställning av varan
Ordmärke bestående av ett kännetecken som avser vinprodukter och ett geografiskt namn, vilket utgör ett av orden i varumärkesinnehavarens firma

Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 3.1 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (
EUT L 299, 2008, s. 25
).
Begäran har framställts i ett mål mellan J. Portugal Ramos Vinhos SA och Adega Cooperativa de Borba CRL angående en ansökan om ogiltighetsförklaring av bland annat varumärket ”adegaborba.pt” som Adega Cooperativa de Borba CRL är innehavare av.
Tillämpliga bestämmelser
Unionsrätt
I artikel 2 i direktiv 2008/95, som har rubriken ”Tecken som kan utgöra ett varumärke”, föreskrivs följande:
”Ett varumärke kan utgöras av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, figurer, bokstäver, siffror, formen på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen i fråga kan särskilja ett företags varor eller tjänster från andra företags.”
I artikel 3 i direktivet, som har rubriken ”Registreringshinder eller ogiltighetsgrunder”, föreskrivs följande i punkt 1:
”Följande tecken och varumärken får inte registreras och om registrering har skett ska de kunna ogiltigförklaras:
…
b)
Varumärken som saknar särskiljningsförmåga.
c)
Varumärken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.
…”
Följande anges i artikel 102.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (
EUT L 347, 2013, s. 671
):
”Registreringen av ett varumärke som innehåller eller består av en skyddad ursprungsbeteckning eller en skyddad geografisk beteckning som inte är förenlig med produktspecifikationen i fråga eller vars användning omfattas av artikel 103.2, och som avser en produkt ur någon av de kategorier som förtecknas i del II i bilaga VII ska
a)
avslås om ansökan om varumärkesregistrering lämnas in efter den dag då ansökan om skydd av ursprungsbeteckning eller geografisk beteckning lämnades in till kommissionen och ursprungsbeteckningen eller den geografiska beteckningen därefter skyddas, eller
b)
förklaras ogiltig.”
Portugisisk rätt
Artikel 223 i Código da Propriedade Industrial (lagen om industriell äganderätt) har rubriken ”Undantag” och lyder enligt följande:
”1   – Villkoren i föregående artikel är inte uppfyllda vad gäller:
a)
varumärken som saknar särskiljningsförmåga
…
c)
kännetecken som endast består av tecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden eller medlet för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna.
…
3   – På begäran av sökanden eller invändande part ska Instituto Nacional da Propriedade Industrial [(nationella institutet för industriell äganderätt, Portugal)] i registreringsbeviset ange de av varumärkets beståndsdelar för vilka sökanden inte har ensamrätt till användningen.”
Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan
Under år 2012 väckte sökanden i det nationella målet, J. Portugal Ramos Vinhos, talan om ogiltigförklaring av Adega Cooperativa de Borbas registrering av flera nationella varumärken, varav ett var ordkännetecknet ”adegaborba.pt”, som avsåg vinprodukter.
Talan ogillades i första instans av Tribunal da Propriedade Intelectual (Immaterialrättsdomstolen, Portugal) och i andra instans av Tribunal da Relação de Lisboa (Appellationsdomstolen i Lissabon, Portugal).
Dessa båda domstolar ansåg att ordkännetecknet ”adegaborba.pt” inte föll under artikel 223.1 c i lagen om industriell äganderätt när det användes av en producent från Borba-regionen (Portugal), vilket är fallet här. Tribunal da Relação de Lisboa (Appellationsdomstolen i Lissabon) ansåg att ordet
adega
var ett särskiljande ord inom vinsektorn för viner från producenter tillhörande kooperativet Adega Cooperativa de Borba.
J. Portugal Ramos Vinhos överklagade domen från Tribunal da Relação de Lisboa (Appellationsdomstolen i Lissabon) till den hänskjutande domstolen, det vill säga Supremo Tribunal de Justiça (Högsta domstolen, Portugal). Denna domstol preciserar att den tvist som den ska pröva endast rör ordkännetecknet ”adegaborba.pt”, och att det ska bedömas huruvida detta har särskiljningsförmåga.
Den framhåller att varumärket i fråga används av en juridisk person, nämligen Adega Cooperativa de Borba, vars namn således innehåller ordet
adega
.
Vidare påpekar den hänskjutande domstolen att det i artikel 223.1 c i lagen om industriell äganderätt hänvisas till upplysningar som är relevanta för att visa medlet för ”varans framställande”, medan artikel 3.1 c i direktiv 2008/95 inte uttryckligen hänvisar till ”medlet för framställandet” utan nämner ”andra egenskaper” hos varorna som kan anses vara beskrivande för dessa.
Den hänskjutande domstolen undrar i detta hänseende huruvida ordet
adega
(”källare”) ska anses vara rent beskrivande när det används på området för vinprodukter, genom att det hänvisar till ett medel för att framställa dessa varor, eller om det bara hänvisar till en av varornas egenskaper, utöver de egenskaper som uttryckligen nämns i direktiv 2008/95.
Mot denna bakgrund beslutade Supremo Tribunal de Justiça (Högsta domstolen) att vilandeförklara målet och att ställa följande fråga till EU-domstolen:
”Ska uttrycket ’upplysningar vilka i handeln visar … andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna’ i artikel [3].1 c i direktiv 2008/95 – med avseende på prövningen av om det föreligger hinder för registrering av kännetecken eller upplysningar som en sökande har för avsikt att anta som beteckning för vinprodukter – tolkas så, att det – i verbala uttryck som antagits som ett varumärke innehållande ett geografiskt namn som skyddas som ursprungsbeteckning för ett vin – omfattar en hänvisning till ordet
adega
(källare), på grund av att det är vanligt att detta ord används för att beteckna anläggningar och lokaler i vilka processen för framställning av denna typ av varor äger rum, i ett fall där detta ord (
adega
) är ett av flera ord som tillsammans utgör firman för den juridiska person som ansöker om registrering av varumärket?”
Prövning av tolkningsfrågan
Den hänskjutande domstolen har ställt sin fråga för att få klarhet i huruvida artikel 3.1 c i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att det föreligger hinder för att registrera ett varumärke bestående av ett ordkännetecken, såsom det som är i fråga i det nationella målet, som avser vinprodukter och inbegriper ett geografiskt namn när detta kännetecken bland annat innehåller ett ord som dels brukar användas för att beteckna anläggningar eller lokaler i vilka processen för framställning av sådana produkter äger rum, dels är ett av de ord som tillsammans utgör firman för den juridiska person som ansöker om registrering av varumärket.
EU-domstolen har redan slagit fast, med avseende på rådets första direktiv 89/104/EEG av den 21 december 1988 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (
EGT L 40, 1989, s. 1
, svensk specialutgåva, område 13, volym 17, s. 178), att artikel 3.1 c i detta direktiv, vars lydelse i huvudsak är identisk med lydelsen i artikel 3.1 c i direktiv 2008/95, syftar till att främja en målsättning av allmänintresse, nämligen att kännetecken och upplysningar som beskriver de kategorier av varor eller tjänster som är föremål för registreringsansökan kan användas fritt av alla, inbegripet som kollektivmärke eller i sammansatta eller grafiska varumärken (dom av den 4 maj 1999, Windsurfing Chiemsee,
C‑108/97 och C‑109/97
,
EU:C:1999:230
, punkt
, och dom av den 6 maj 2003, Libertel,
C‑104/01
,
EU:C:2003:244
, punkt
).
Domstolen har även tolkat artikel 7.1 c i rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (
EGT L 11, 1994, s. 1
; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), vars lydelse i huvudsak är identisk med lydelsen i artikel 3.1 c i direktiv 2008/95, på så sätt att de kännetecken och upplysningar som avses i den bestämmelsen således endast är de som, vid ett normalt användande från konsumentens synpunkt, antingen direkt eller genom att nämna en av dess väsentliga egenskaper, kan användas för att ange en sådan vara eller tjänst som den för vilken ansökan om registrering har gjorts (dom av den 20 september 2001, Procter & Gamble/harmoniseringskontoret,
C‑383/99 P
,
EU:C:2001:461
, punkt
).
Genom formuleringen ”art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna” i artikel 3.1 c i direktiv 2008/95, har unionslagstiftaren dels angett att samtliga dessa ord uttrycker egenskaper hos varorna eller tjänsterna, dels klargjort att denna uppräkning inte är uttömmande eftersom andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna också kan beaktas (se, för ett liknande resonemang, dom av den 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/harmoniseringskontoret,
C‑51/10 P
,
EU:C:2011:139
, punkt
, och dom av den 10 juli 2014, BSH/harmoniseringskontoret,
C‑126/13 P
, ej publicerad,
EU:C:2014:2065
, punkt
).
Genom unionslagstiftarens val av uttrycket ”egenskap” betonas den omständigheten att de kännetecken som avses i bestämmelsen endast är de som visar en egenskap hos de varor eller tjänster som registreringsansökan avser, vilken lätt kan kännas igen av omsättningskretsen (se, för ett liknande resonemang, dom av den 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/harmoniseringskontoret,
C‑51/10 P
,
EU:C:2011:139
, punkt
, och dom av den 10 juli 2014, BSH/harmoniseringskontoret,
C‑126/13 P
, ej publicerad,
EU:C:2014:2065
, punkt
).
Således kan ett kännetecken endast nekas registrering med stöd av artikel 3.1 c i direktiv 2008/95 om det är rimligt att tänka sig att omsättningskretsen verkligen kommer att uppfatta det som en beskrivning av någon av de ovan nämnda egenskaperna (se, för ett liknande resonemang, dom av den 10 juli 2014, BSH/harmoniseringskontoret,
C‑126/13 P
, ej publicerad,
EU:C:2014:2065
, punkt
).
Det bekräftades under förhandlingen att ordet
adega
, som är i fråga i målet vid den nationella domstolen, har två betydelser på portugisiska. Den första betydelsen är en underjordisk lokal där man bland annat förvarar vin. I dess andra betydelse syftar ordet på lokaler eller anläggningar i vilka processen för framställning av vinprodukter, såsom vin, äger rum.
När ett ord, i en sådan situation som den i det nationella målet, hänför sig till en plats för framställningen av en vara, som exempelvis vin, eller till en anläggning där processen för framställning äger rum, utgör det ordet i princip en upplysning som visar en egenskap hos denna vara, vilken lätt kan kännas igen av omsättningskretsen.
Det förhåller sig nämligen så att denna omsättningskrets i regel uppfattar ordet
adega
som en hänvisning till den anläggning där vinet framställs och lagras, och därmed som en hänvisning till egenskaperna hos denna vara, precis som när det gäller varans geografiska ursprung eller tiden för dess framställande, som nämns såsom exempel i artikel 3.1 c i direktiv 2008/95.
Det innebär att ett ord som avser en sådan anläggning utgör en egenskap hos denna vara och omfattas av denna bestämmelses tillämpningsområde. Ordet ska således anses vara beskrivande för den vara som det avser.
När ett kännetecken för en vara kombinerar två ordelement, närmare bestämt ett beskrivande ord och ett geografiskt namn, såsom
Borba
i det nu aktuella fallet, som hänför sig till varans geografiska ursprung, som också är beskrivande för varan, så ska det kännetecken som består av dessa båda ordelement således anses vara av beskrivande karaktär och därmed anses sakna särskiljningsförmåga.
Även om det styrks att ett sådant geografiskt namn utgör en skyddad ursprungsbeteckning enligt förordning nr 1308/2013, kan den omständigheten inte påverka tolkningen ovan, eftersom det följer av artikel 102 i den förordningen att en sådan ursprungsbeteckning i princip inte kan registreras som varumärke.
Domstolen finner vidare att den omständigheten att ett ord som avser en plats för framställningen av en vara eller en anläggning där processen för framställning äger rum, är ett av orden i firman för en juridisk person, saknar betydelse för bedömningen av ordets beskrivande karaktär, med hänsyn till att en sådan bedömning görs utifrån den vara som registreringsansökan avser och utifrån hur omsättningskretsen uppfattar det (se, för ett liknande resonemang, dom av den 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland,
C‑363/99
,
EU:C:2004:86
, punkt
, och dom av den 12 juli 2012, Smart Technologies/harmoniseringskontoret,
C‑311/11 P
,
EU:C:2012:460
, punkt
).
Av det ovan anförda följer att tolkningsfrågan ska besvaras på följande sätt. Artikel 3.1 c i direktiv 2008/95 ska tolkas så, att det föreligger hinder för att registrera ett varumärke bestående av ett ordkännetecken, såsom det som är i fråga i det nationella målet, som avser vinprodukter och inbegriper ett geografiskt namn när detta kännetecken bland annat innehåller ett ord som dels brukar användas för att beteckna anläggningar eller lokaler i vilka processen för framställning av sådana produkter äger rum, dels är ett av de ord som tillsammans utgör firman för den juridiska person som ansöker om registrering av varumärket.
Rättegångskostnader
Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (fjärde avdelningen) följande:

Artikel 3.1 c i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas så, att det föreligger hinder för att registrera ett varumärke bestående av ett ordkännetecken, såsom det som är i fråga i det nationella målet, som avser vinprodukter och inbegriper ett geografiskt namn när detta kännetecken bland annat innehåller ett ord som dels brukar användas för att beteckna anläggningar eller lokaler i vilka processen för framställning av sådana produkter äger rum, dels är ett av de ord som tillsammans utgör firman för den juridiska person som ansöker om registrering av varumärket.

Underskrifter
(
*1
)	Rättegångsspråk: portugisiska.