CELEX: 62018CJ0371
Návrh na začatie prejudiciálneho konania
Aproximácia právnych predpisov
Ochranná známka Spoločenstva
Nariadenie (ES) č. 40/94
Články 7 a 51
Prvá smernica 89/104/EHS
Články 3 a 13
Identifikácia tovaru alebo služieb uvedených v prihláške
Nedodržanie požiadavky jasnosti a presnosti
Neexistencia dobrej viery na strane prihlasovateľa
Nedostatok úmyslu používať ochrannú známku pre tovary alebo služby uvedené v prihláške
Úplná alebo čiastočná neplatnosť ochrannej známky
Vnútroštátna právna úprava zaväzujúca prihlasovateľa vyhlásiť, že má záujem používať prihlasovanú ochrannú známku

Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu práva Únie o ochranných známkach Európskej únie a aproximácie právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok.
Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťami Sky plc, Sky International AG a Sky UK Ltd (ďalej spoločne len „Sky a i“) a spoločnosťou SkyKick UK Ltd a SkyKick Inc (ďalej spoločne len „spoločnosti SkyKick“) vo veci údajného porušenia spoločnosťami SkyKick práv z ochranných známok Európskej únie a národnej ochrannej známky Spojeného kráľovstva patriacich spoločnosti Sky a i.
Právny rámec
Medzinárodné právo
Na medzinárodnej úrovni je právo ochranných známok upravené v dohovore na ochranu priemyselného vlastníctva podpísanom v Paríži 20. marca 1883, naposledy revidovanom v Štokholme 14. júla 1967 a zmenenom a doplnenom 28. septembra 1979 (
Zbierka dohovorov Spojených národov
, zv. 828, číslo 11851, s. 305, ďalej len „Parížsky dohovor“). Všetky členské štáty Európskej únie sú zmluvnými stranami tohto dohovoru.
Podľa článku 19 Parížskeho dohovoru si štáty, na ktoré sa tento dohovor uplatňuje, vyhradzujú právo medzi sebou oddelene dojednávať osobitné dohody na ochranu priemyselného vlastníctva.
Toto ustanovenie bolo základom na prijatie Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, naposledy revidovanej v Ženeve 13. mája 1977 a zmenenej a doplnenej 28. septembra 1979 (
Zbierka dohovorov Spojených národov
, zv. 1154, č. I 18200, s. 89, ďalej len „Niceská dohoda“).
Podľa článku 1 Niceskej dohody:
„1.   Štáty, ktoré sú viazané touto dohodou, tvoria Osobitnú úniu a prijímajú spoločné triedenie výrobkov a služieb pre zápis známok [ďalej len ‚niceské triedenie‘].
2.   Triedenie obsahuje:
I.
zoznam tried, ku ktorému sú v prípade potreby pripojené vysvetlivky;
II.
abecedný zoznam výrobkov a služieb… s označením triedy, do ktorej sa zaraďuje každý výrobok alebo služba.
…“
Článok 2 Niceskej dohody s názvom „Právny dosah a použitie [niceského] triedenia“ znie:
„1.   S výhradou záväzkov uložených touto dohodou je dosah triedenia taký, aký mu priznáva každý štát Osobitnej únie. Najmä medzinárodné triedenie nezaväzuje štáty Osobitnej únie, ani ak ide o posúdenie rozsahu ochrany známky, ani ak ide o uznanie známok služieb.
2.   Každý zo štátov Osobitnej únie si vyhrádza možnosť použiť triedenie buď ako systém hlavného, alebo pomocného systému.
3.   Príslušné úrady štátov Osobitnej únie uvádzajú v úradných listinách a úradných publikáciách o zápisoch známok čísla tried triedenia, do ktorých patria výrobky alebo služby, pre ktoré sa známka zapisuje.
4.   Skutočnosť, že v abecednom zozname [výrobkov a služieb] sa uvádza určitý názov, sa nijako nedotýka práv, ktoré môžu k tomuto názvu existovať.“
Triedenie uvedené v článku 1 Niceskej dohody (ďalej len „niceské triedenie“) od svojho ôsmeho vydania, ktoré nadobudlo účinnosť 1. januára 2002, zahŕňa 34 tried tovarov a 11 tried služieb. Každá trieda je označená jedným alebo viacerými všeobecnými označeniami, spoločne nazývanými „názvy tried“, ktoré všeobecne uvádzajú oblasti, do ktorých tovary a služby príslušnej triedy v zásade patria.
Podľa pokynov pre používateľa niceského triedenia je na ubezpečenie sa o správnom zatriedení každého tovaru alebo služby potrebné prihliadať najmä na abecedný zoznam tovarov a služieb, ako aj na vysvetlivky týkajúce sa jednotlivých tried.
Právo Únie
Nariadenia o ochrannej známke Európskej únie
Nariadenie Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke spoločenstva (
Ú. v. ES L 11, 1994, s. 1
; Mim. vyd. 17/001, s. 146), zmenené nariadením Rady (ES) č. 1891/2006 z 18. decembra 2006 (
Ú. v. EÚ L 386, 2006, s. 14
; Mim. vyd. 17/002, s. 3) (ďalej len „nariadenie č. 40/94“), bolo zrušené a nahradené nariadením Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (
Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1
), ktoré nadobudlo účinnosť 13. apríla 2009. Toto nariadenie, zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015 (
Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21
) (ďalej len „nariadenie č. 207/2009“), bolo s účinnosťou od 1. októbra 2017 zrušené a nahradené nariadením (EÚ) 2017/1001 Európskeho parlamentu a Rady zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (
Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1
).
Vzhľadom na moment podania prihlášok ochranných známok Spoločenstva, o ktoré ide vo veci samej, je potrebné tento návrh na začatie prejudiciálneho konania preskúmať z hľadiska ustanovení nariadenia č. 40/94.
Článok 4 nariadenia č. 40/94, ktorý definuje označenia, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku Spoločenstva, stanovoval:
„Ochranná známka spoločenstva môže pozostávať z akýchkoľvek označení, ktoré sa dajú znázorniť graficky, najmä slov vrátane osobných mien, vzorov, písmen, číslic, tvaru tovarov alebo ich obalov, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniku od tovarov a služieb iných podnikov.“
Článok 7 ods. 1 nariadenia č. 40/94, nazvaný „Absolútne dôvody zamietnutia“, stanovoval:
„Do registra sa nezapíšu:
a)
označenia, ktoré nie sú v súlade s požiadavkami článku 4;
b)
ochranné známky, ktoré nemajú rozlišovaciu spôsobilosť;
c)
ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení alebo údajov, ktoré môžu slúžiť v obchode na označenie druhu, kvality, množstva, zamýšľaného účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovarov alebo poskytovania služieb, prípadne iných charakteristík tovarov alebo služieb;
d)
ochranné známky, ktoré pozostávajú výlučne z označení a údajov, ktoré sa stali obvyklými v bežnom jazyku alebo v dobrej viere a v používaných obchodných zvyklostiach;
e)
označenia, ktoré pozostávajú výhradne z:
i)
tvaru, ktorý vyplýva z charakteru samotných tovarov; alebo
ii)
tvaru tovarov, ktorý je nevyhnutný, ak sa má dosiahnuť technický výsledok; alebo
iii)
tvaru, ktorý dodáva tovarom podstatnú hodnotu;
f)
ochranné známky, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom alebo s uznávanými princípmi morálky;
g)
ochranné známky, ktoré sú takého charakteru, aby klamali verejnosť, napr. pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovarov alebo služieb;
h)
ochranné známky, ktoré neboli schválené príslušnými orgánmi a ktoré musia byť zamietnuté na základe článku 6 parížskeho dohovoru;
i)
ochranné známky, ktorých súčasťou sú iné znaky, emblémy alebo erby ako tie, na ktoré sa vzťahuje článok 6 parížskeho dohovoru a ktoré sú predmetom mimoriadnemu verejnému záujmu, pokiaľ nebol daný súhlas príslušných orgánov na ich zápis.
…“
Článok 15 daného nariadenia s názvom „Používanie ochranných známok spoločenstva“ v odseku 1 stanovoval:
„Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku spoločenstva v spoločenstve v súvislosti s tovarmi alebo službami, na ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ochranná známka spoločenstva je predmetom sankcií uvedených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania.
…“
Podľa článku 38 ods. 1 toho istého nariadenia:
„Ak, na základe článku 7, je ochranná známka nespôsobilá na zápis vzhľadom na niektoré alebo všetky tovary alebo služby, na ktoré sa vzťahuje prihláška ochrannej známky spoločenstva, prihláška sa vzhľadom na tieto tovary alebo služby zamietne.“
Článok 50 nariadenia č. 40/94 s názvom „Dôvody na výmaz“ v odseku 1 písm. a) stanovoval:
„Práva majiteľa ochrannej známky spoločenstva sa vyhlásia za vymazané na základe návrhu [Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)] alebo na základe protinároku v konaní o porušení:
a)
ak, nepretržite počas piatich rokov, nebola ochranná známka uvedená do riadneho užívania v spoločenstve v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, a pre nevyužívanie neexistujú žiadne opodstatnené dôvody; žiadna osoba však nemôže uplatňovať nárok na zrušenie práv majiteľa ochrannej známky spoločenstva v prípade, že, počas obdobia uplynutia päťročnej lehoty a podaním prihlášky alebo protinároku, bolo skutočné využívanie ochrannej známky začaté alebo obnovené; začatie alebo obnovenie využívania v lehote troch mesiacov pred podaním návrhu alebo protinároku, pričom táto lehota začala plynúť najskôr po uplynutí nepretržitého obdobia piatich rokov nevyužívania, sa však nebude brať do úvahy tam, kde dôjde k prípravám na začatie alebo obnovenie používania iba po tom, ako si majiteľ uvedomí, že možno podať návrh alebo protinárok.“
Článok 51 daného nariadenia s názvom „Absolútne dôvody neplatnosti“ znel:
„1.   Ochranná známka spoločenstva sa vyhlási za neplatnú na základe návrhu podaného [Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)] alebo na základe protinároku v konaní o porušení,
a)
ak bola ochranná známka spoločenstva zapísaná v rozpore s ustanoveniami článku 7;
b)
ak prihlasovateľ konal pri podávaní prihlášky ochrannej známky v zlej viere.
…
3.   Ak dôvod neplatnosti existuje iba vzhľadom na niektoré tovary alebo služby, pre ktorá bola ochranná známka spoločenstva zapísaná, ochranná známka sa vyhlási za neplatnú vtedy, ak ide len o tieto tovary a služby.“
Článok 96 uvedeného nariadenia, nazvaný „Protinároky“, v odseku 1 stanovoval:
„Protinárok na odvolanie alebo na vyhlásenie neplatnosti sa môže opierať iba o dôvody odvolania alebo neplatnosti uvedené v tomto nariadení.“
Článok 167 ods. 1 nariadenia č. 207/2009 stanovoval:
„Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v
Úradnom vestníku Európskej únie
.“
Smernice o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok
Prvá smernica Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (
Ú. v. ES L 40, 1989, s. 1
; Mim. vyd. 17/001, s. 92), bola zrušená a nahradená s účinnosťou od 28. novembra 2008 smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (
Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25
). Táto posledná uvedená smernica bola zrušená a nahradená smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2436 zo 16. decembra 2015 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (
Ú. v. EÚ L 336, 2015, s. 1
) s účinnosťou, ako vyplýva z článku 55 tejto smernice, k 15. januáru 2019.
Vzhľadom na moment podania prihlášok vnútroštátnych ochranných známok, o ktoré ide vo veci samej, je potrebné tento návrh na začatie prejudiciálneho konania preskúmať z hľadiska ustanovení prvej smernice 89/104.
Podľa piateho, siedmeho a ôsmeho odôvodnenia prvej smernice 89/104:
„Keďže členské štáty môžu okrem toho naďalej voľne určovať ustanovenia o postupe týkajúcom sa zápisu, výmazu a vyhlásenia neplatnosti ochranných známok získaných zápisom, keďže môžu napríklad určovať formu zápisu ochranných známok a postupy vyhlásenia ich neplatnosti alebo rozhodovať o tom, či pri postupe registrácie alebo pri postupe vyhlásenia neplatnosti alebo pri oboch postupoch treba odvolať predchádzajúce práva, a ak umožnia pri postupe registrácie odvolanie sa na predchádzajúce práva, či majú zavedené konanie o námietkach alebo prieskumové konanie
ex officio
alebo oba postupy; keďže členské štáty môžu naďalej určovať dôsledky výmazu ochrannej známky alebo jej vyhlásenia za neplatnú;
…
keďže dosiahnutie cieľov, na ktoré je zameraná táto aproximácia právnych predpisov, si vyžaduje, aby boli podmienky dosiahnutia a udržania zapísanej ochrannej známky vo všetkých členských štátoch vo všeobecnosti zhodné, keďže na tento účel je potrebné uviesť zoznam príkladov označení, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku, ak tieto označenia dokážu rozlíšiť tovary alebo služby jedného podniky od tovarov alebo služieb iných podnikov; keďže treba uviesť úplný zoznam dôvodov na zamietnutie alebo výmaz [vyhlásenie neplatnosti –
neoficiálny preklad
] ochrannej známky vyplývajúce z vlastností samotnej ochrannej známky, napríklad ak ochranná známka nemá rozlišovaciu spôsobilosť, alebo z konfliktov medzi ochrannou známkou a skoršími právami, i keď niektoré z týchto dôvodov v zozname sú pre členské štáty nepovinné, takže sa členské štáty môžu rozhodnúť, či ich ponechajú alebo ich zavedú do svojho zoznamu zákonných dôvodov na zamietnutie alebo výmaz súvisiacich s podmienkami získania a udržania ochrannej známky, pre ktoré neexistuje ustanovenie o aproximácii, a ktoré sa týkajú napríklad spôsobilosti ochrannej známky na zápis, obnovenie zápisu ochrannej známky alebo predpisov o poplatkoch, alebo ktoré sa týkajú prípadu nerešpektovania procesných predpisov;
keďže na to, aby sa obmedzil celkový počet ochranných známok zapísaných a chránených v rámci spoločenstva, a v dôsledku toho aj počet sporov, ktoré medzi nimi vznikajú, je podstatné, aby sa vyžadovalo, aby sa zapísané ochranné známky naozaj používali, alebo, ak sa nepoužívajú, aby sa vymazali; keďže je potrebné ustanoviť, že ochranná známka sa nesmie vyhlásiť za neplatnú kvôli tomu, že existuje ochranná známka, ktorá je skoršia, ale sa nepoužíva, zatiaľ čo členské štáty sa môžu rozhodnúť, či budú v súvislosti so zápisom ochranných známok uplatňovať tú istú zásadu alebo ustanovia, že ochrannú známku nemožno úspešne zrušiť v súdnom konaní pre porušenie, ak sa v dôsledku obhajoby určí, že sa ochranná známka má vymazať; keďže vo všetkých týchto prípadoch je úlohou členských štátov stanoviť použiteľné pravidlá konania“.
Podľa článku 2 tejto smernice:
„Ochranná známka sa môže skladať z akéhokoľvek označenia, ktoré sa dá vyjadriť graficky. Predovšetkým sú to slová, vrátane mien osôb, vzory, písmená, číslovky, tvar tovaru alebo jeho obalu, za predpokladu, že tieto označenia sú spôsobilé rozlíšiť tovar alebo služby jedného podniku od tovaru alebo služieb iného podniku.“
Článok 3 tejto smernice v odsekoch 1 a 2 stanovoval:
„1.   Do registra nebudú zapísané, alebo ak už sú zapísané, musia byť vyhlásené za neplatné:
a)
označenia, ktoré nemôžu tvoriť ochrannú známku;
b)
ochranné známky, ktoré nemajú žiadnu rozlišovaciu spôsobilosť;
c)
ochranné známky, ktoré sú tvorené výlučne z označení alebo značiek, ktoré môžu v obchode slúžiť na označenie druhu, kvality, množstva, účelu, hodnoty, zemepisného pôvodu alebo času výroby tovaru alebo poskytnutia služby, alebo iných vlastností tovaru alebo služieb;
d)
ochranné známky, ktoré sa skladajú výlučne z označení alebo značiek, ktoré sa stali v obvyklými v bežnej reči alebo v
bona fide
a v zaužívaných obchodných zvyklostiach;
e)
označenia, ktoré sa skladajú výlučne z týchto prvkov:
–
tvar, ktorý vyplýva z povahy samotného tovaru, alebo
–
tvar tovaru, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie technického výsledku, alebo
–
tvar, ktorý dodáva tovaru podstatnú hodnotu;
f)
ochranné známky, ktoré sú v rozpore s verejným poriadkom alebo s dobrými mravmi;
g)
ochranné známky, ktoré môžu klamať verejnosť, najmä pokiaľ ide o povahu, kvalitu alebo zemepisný pôvod tovaru alebo služieb;
h)
ochranné známky, ktoré neschválili kompetentné orgány a ktoré majú byť zamietnuté alebo vyhlásené za neplatné podľa článku 6 ter Parížskeho dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva…“.
2.   Každý členský štát môže stanoviť, že ochranná známka nebude zapísaná do registra, alebo, ak už je zapísaná, tak musí byť vyhlásená za neplatnú, ak a nakoľko sú splnené tieto podmienky:
…
d)
prihlasovateľ podal prihlášku ochrannej známky v zlej viere.“
Článok 12 tej istej smernice v odseku 1 uvádzal:
„Ochranná známka bude vymazaná, ak nebola počas nepretržitého obdobia piatich rokov skutočne používaná na tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná, s výnimkou prípadu ak bolo toto nepoužívanie primerané odôvodnené …“
Článok 13 prvej smernice 89/104 stanovoval:
„Ak existujú dôvody na zamietnutie zápisu alebo výmaz ochrannej známky len v súvislosti s niektorými tovarmi alebo službami, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná alebo prihlásená, tak sa zamietnutie alebo výmaz [vyhlásenie neplatnosti –
neoficiálny preklad
] bude vzťahovať len na tieto tovary alebo služby.“
Článok 18 smernice 2008/95 stanovoval:
„Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v
Úradnom vestníku Európskej únie
.“
Právo Spojeného kráľovstva
Zákonom Trade Marks Act 1994 (zákon o ochranných známkach z roku 1994) bola prvá smernica 89/104 prebratá do práva Spojeného kráľovstva. Článok 32 ods. 3 zákona z roku 1994 o ochranných známkach nezodpovedá žiadnemu ustanoveniu tejto smernice. Toto ustanovenie stanovuje:
„V prihláške [na zápis ochrannej známky] sa uvedie, že táto ochranná známka je prihlasovateľom alebo s jeho súhlasom používaná pre [tovary a služby uvedené v prihláške ochrannej známky], alebo že tento prihlasovateľ má v dobrej viere úmysel ju takto používať.“
Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky
Sky a i. sú majiteľkami štyroch obrazových a slovných ochranných známok Spoločenstva a národnej slovnej ochrannej známky Spojeného kráľovstva, ktoré obsahujú slovo „Sky“ (ďalej len spoločne „ochranné známky, o ktoré ide vo veci samej“). Tieto ochranné známky boli zapísané pre veľký počet tovarov a služieb niektorých tried niceského triedenia, najmä tried 9 a 38.
Sky a i. podali žalobu pre porušenie práv k ochranným známkam, o ktoré ide vo veci samej, proti spoločnostiam SkyKick na vnútroštátny súd, ktorým je High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Vrchný súd (Anglicko a Wales), oddelenie pre daňové a majetkové spory, Spojené kráľovstvo]. Na účely žaloby o porušení práv sa Sky a i. opierali o zápis ochranných známok, o ktoré ide vo veci samej, pre tovary patriace do triedy 9 v zmysle Niceskej dohody, teda počítačový softvér, počítačový softvér dodaný z internetu, počítačový softvér a telekomunikačné zariadenia umožňujúce pripojenie k databázam a internetu, ukladanie dát, ako aj služby patriace do triedy 38 v zmysle tejto klasifikácie, t. j. telekomunikačné služby, služby elektronickej pošty, služby internetových portálov, počítačové služby pre prístup a získavanie informácií, správ, textu, zvuku, obrazov a dát prostredníctvom počítačov alebo počítačovej siete. Vnútroštátny súd zdôrazňuje, že všetky ochranné známky, o ktoré ide vo veci samej, nie sú zapísané pre tieto tovary a služby.
Tento súd tiež uvádza, že Sky a i. používali ochranné známky, o ktoré ide vo veci samej, pre škálu tovarov a služieb, ktoré patria medzi jej hlavné oblasti činnosti, a to televízne vysielanie, telefonovanie a poskytovanie širokopásmového pripojenia. Je nesporné, že tieto ochranné známky sú pre všetky tieto oblasti známe v Spojenom kráľovstve a Írsku. Sky a i. však neponúkajú nijaký tovar ani službu v oblasti migrácie medzi platformami elektronickej pošty alebo cloudového úložiska (Cloud storage), a nič nenaznačuje tomu, že to v budúcnosti plánujú robiť. Tri hlavné výrobky, ktoré ponúkajú spoločnosti SkyKick, sú založené na softvéri ako službe (ďalej len „software as a service“ alebo „SaaS“) a týkajú sa migrácie do cloudu, zálohovanie v cloude a spravovania softvérových aplikácií v cloude.
V rámci tohto konania SkyKick podali vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti ochranných známok, o ktoré ide vo veci samej. Na podporu tohto návrhu uviedli, že tieto ochranné známky boli zapísané pre tovary a služby, ktoré nie sú dostatočne jasne a presne špecifikované. V tejto súvislosti vychádzali z rozsudku z 19. júna 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (
C‑307/10
,
EU:C:2012:361
).
Za týchto okolností sa vnútroštátny súd po prvé pýta, či sa na takýto dôvod neplatnosti možno odvolávať proti zapísanej ochrannej známke. V tejto súvislosti pripomína, že Súdny dvor v danom rozsudku rozhodol, že tovary a služby, pre ktoré sa žiada ochrana prostredníctvom ochrannej známky, identifikuje prihlasovateľ dostatočne jasne a presne, aby príslušným orgánom a hospodárskym subjektom umožnil určiť rozsah ochrany priznanej touto známkou. V opačnom prípade by mal vnútroštátny úrad alebo Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) prihlášku zamietnuť, ak špecifikácia nebude doplnená tak, aby bola dostatočne jasná a presná.
Daný súd sa domnieva, že z judikatúry uvedenej v predmetnom rozsudku nevyplýva, že by dotknutá ochranná známka mohla byť vyhlásená za neplatnú po jej zápise z dôvodu, že špecifikácia nie je dostatočne jasná alebo presná.
Zdôrazňuje, že pokiaľ ide o ochrannú známku Európskej únie, článok 128 ods. 1 nariadenia 2017/1001 stanovuje, že vzájomný návrh na vyhlásenie neplatnosti „sa môže opierať iba o dôvody… neplatnosti uvedené v tomto nariadení“. V prejednávanej veci sa tvrdenie spoločností SkyKick zakladá na dôvode uvedenom v článku 59 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia v spojení s článkom 4 a článkom 7 ods. 1 písm. a) uvedeného nariadenia, ktoré nevyžadujú, že špecifikácia tovarov a služieb uvedená v prihláške ochrannej známky Európskej únie musí byť jasná a presná. To isté platí aj pre národnú ochrannú známku.
Po druhé za predpokladu, že takýto dôvod je možné uplatniť, sa vnútroštátny súd pýta, či sú špecifikácie tovarov a služieb napadnuteľné pre všetky ochranné známky, o ktoré ide vo veci samej. Tento súd uvádza, že spoločnosti SkyKick vo veci samej tvrdia, že identifikácia tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahujú tieto ochranné známky, nie je jasná a presná, s výnimkou „telekomunikačných služieb“ a „služieb elektronickej pošty“ patriacich do triedy 38. Medzi spoločnosťami SkyKick a Sky a i. nastal spor o tom, či špecifikácie „počítačový softvér“, „počítačový softvér dodaný z internetu“ a „počítačový softvér a telekomunikačné zariadenia umožňujúce pripojenie k databázam a internetu“ majú jasný a presný charakter.
V tejto súvislosti vnútroštátny súd zastáva názor, že zápis ochrannej známky pre „počítačový softvér“ je príliš široký, a teda je v rozpore s verejným záujmom, pretože svojmu majiteľovi priznáva mimoriadne široký monopol, ktorý nemožno odôvodniť legitímnym obchodným záujmom. Domnieva sa však, že tiež to nemusí nevyhnutne znamenať, že by pojem „počítačový softvér“ nespĺňal podmienku jasnosti a presnosti. Za týchto okolností sa vnútroštátny súd pýta, v akom rozsahu sa vysvetlivky nachádzajúce sa v spoločnom oznámení európskej siete pre ochranné známky a dizajny (ETMDN) z 28. októbra 2015 týkajúcom sa spoločnej praxe v oblasti všeobecných označení uvedených v názvoch tried niceského triedenia s ohľadom na „stroje“ patriace do triedy 7 v zmysle tejto klasifikácie nemôžu uplatniť aj na „počítačový softvér“.
Po tretie sa vnútroštátny súd pýta, či platnosť ochranných známok, o ktoré ide vo veci samej, môže byť dotknutá neexistenciou dobrej viery prihlasovateľa v čase podania prihlášky.
Pred uvedeným súdom spoločnosti SkyKick totiž tvrdili, že ochranné známky, o ktoré ide vo veci samej, neboli zapísané v dobrej viere, keďže Sky a i. nemali v úmysle ich používať pre všetky tovary a služby uvedené v prihláške týchto ochranných známok. Dané ochranné známky mali byť teda zrušené alebo zrušené prinajmenšom sčasti, pokiaľ ide o tovary a služby, pre ktoré Sky a i. nemali v úmysle ich používať.
Podľa názoru uvedeného súdu zápis ochranných známok bez toho, aby sa vyžadovalo skutočné používanie týchto ochranných známok, zjednodušuje konanie o zápise a umožňuje majiteľom ľahšie dosiahnuť ochranu týchto ochranných známok pred začatím ich komerčného využívania. Uľahčenie zápisu alebo pokrytie príliš rozsiahlej oblasti by však predstavovalo prekážku vstupu tretích osôb na trh a spôsobovalo narušenie oblasti verejnej sféry. Možnosť zapísať ochrannú známku bez úmyslu ju používať v súvislosti so všetkými špecifikovanými tovarmi a službami alebo s niektorými z nich by teda bola náchylná na zneužívanie, čo by bolo škodlivé, keby navyše neexistovala nijaká možnosť napadnúť zneužívajúci zápis na základe tvrdenia nekonania v dobrej viere majiteľa dotknutej ochrannej známky. Zdôrazňuje, že súdy Spojeného kráľovstva sa vo svojej judikatúre sústredili na požiadavku úmyslu používania dotknutej ochrannej známky pre tovary a služby uvedené v prihláške, a to vzhľadom na existenciu článku 32 ods. 3 zákona o ochranných známkach z roku 1994 v práve tohto členského štátu.
Vnútroštátny súd sa teda pýta na zlučiteľnosť tohto ustanovenia s právom Únie. V prípade, že takáto zlučiteľnosť bude preukázaná, má tento súd tiež pochybnosti, pokiaľ ide o rozsah podmienky týkajúcej sa úmyslu používať ochrannú známku pre tovary a služby, pre ktoré bola zapísaná.
Po prvé, hoci právo Únie výslovne neupravuje takýto úmysel a pri súčasnom stave tohto práva nie je možné, aby zapísaná ochranná známka bola vymazaná z dôvodu nepoužívania pred uplynutím lehoty piatich rokov, z judikatúry Súdneho dvora a Všeobecného súdu Európskej únie vyplýva, že za určitých okolností môže skutočnosť podania prihlášky ochrannej známky bez akéhokoľvek úmyslu ju používať pre špecifikované tovary a služby, predstavovať akt, ktorým majiteľ tejto ochrannej známky nekoná v dobrej viere v čase podania prihlášky.
Po druhé z tejto judikatúry vyplýva, že na preukázanie nekonania v dobrej viery nestačí, aby prihlasovateľ podal prihlášku dotknutej ochrannej známky vo vzťahu k širokej škále tovarov alebo služieb, ak môže preukázať primeraný obchodný dôvod na požadovanie takejto ochrany s ohľadom na používanie predmetnej ochrannej známky. Okrem toho možné používanie tejto ochrannej známky nestačí na preukázanie nedostatku dobrej viery.
Po tretie na základe uvedenej judikatúry sa možno domnievať, že v určitých prípadoch mohol prihlasovateľ podať prihlášku čiastočne v dobrej viere a čiastočne pri jej podaní nekonal v dobre viere, ak mal v úmysle používať ochrannú známku len pre niektoré tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná.
Za predpokladu, že prihlasovateľ ochrannej známky nepodal svoju prihlášku v dobrej viere, pokiaľ ide o časť tovarov a služieb a podal ju v dobrej viere, pokiaľ ide o iné tovary a služieb, vnútroštátny súd sa pýta, či má byť neplatnosť úplná alebo čiastočná.
Domnieva sa, že vo veci samej existujú skutočnosti, ktoré preukazujú, že v čase zápisu ochranných známok, o ktoré ide vo veci samej, Sky a i. nemali v úmysle používať tieto ochranné známky pre všetky tovary a služby uvedené v prihláškach. Tieto zápisy sa týkali tovarov a služieb, pre ktoré Sky a i. nemali žiadny obchodný dôvod žiadať o ochranu, takže zahrnutie takýchto tovarov a služieb bolo súčasťou stratégie spoločností Sky a i. dosiahnuť veľmi širokú ochranu ochranných známok.
Za týchto okolností High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (Vrchný súd, Anglicko a Wales, oddelenie pre daňové a majetkové spory) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:
„1.
Môže byť ochranná známka [Európskej únie] alebo národná ochranná známka zapísaná v členskom štáte vyhlásená za úplne alebo čiastočne neplatnú z dôvodu, že niektoré alebo všetky pojmy v špecifikácii tovarov a služieb nie sú dostatočne jasné a presné na to, aby príslušné orgány a tretie osoby na základe týchto samotných pojmov mohli určiť rozsah ochrany priznanej ochrannou známkou?
2.
Ak je odpoveď na prvú otázku kladná, je taký pojem, ako ‚počítačový softvér‘ príliš všeobecný a zahŕňajúci tovary, ktoré sú príliš premenlivé na to, aby bol tento pojem zlučiteľný s funkciou ochrannej známky, ktorou je označenie pôvodu, a aby bol dostatočne jasný a presný na to, aby príslušné orgány a tretie osoby na základe tohto samotného pojmu mohli určiť rozsah ochrany priznanej ochrannou známkou?
3.
Môže samotné požiadanie o zápis ochrannej známky bez akéhokoľvek úmyslu používať ju vo vzťahu k určitým tovarom alebo službám predstavovať nekonanie v dobrej viere?
4.
Ak je odpoveď na tretiu otázku kladná, je možné dospieť k záveru, že prihlasovateľ podal prihlášku čiastočne v dobrej viere a čiastočne v zlej viere vtedy, ak mal prihlasovateľ v úmysle používať ochrannú známku vo vzťahu k určitému špecifikovanému tovaru alebo službám, avšak nemal v úmysle používať ochrannú známku vo vzťahu k iným špecifikovaným tovarom alebo službám?
5.
Je článok 32 ods. 3 zákona z roku 1994 o ochranných známkach zlučiteľný so [smernicou 2015/2436] a skoršími smernicami?“
O prejudiciálnych otázkach
Úvodné pripomienky
Na úvod treba uviesť, že otázky vnútroštátneho súdu sa vzťahujú na výklad ustanovení týkajúcich sa absolútnych dôvodov neplatnosti ochrannej známky Európskej únie alebo národnej ochrannej známky bez toho, aby sa sústredili na konkrétne nariadenie alebo smernicu. Treba tiež určiť, aké je
ratione temporis
uplatniteľné právo Únie na spor vo veci samej.
V tejto súvislosti treba uviesť, podobne ako uviedol generálny advokát v bode 33 svojich návrhov, že pokiaľ ide o návrhy na vyhlásenie neplatnosti ochranných známok Európskej únie a národných ochranných známok, dátum podania prihlášok na zápis týchto ochranných známok je rozhodujúci na účely identifikácie uplatniteľného hmotného práva (pozri v tomto zmysle rozsudok z 8. mája 2014, Bimbo/ÚHVT,
C‑591/12 P
,
EU:C:2014:305
, bod
a citovanú judikatúru).
V prejednávanej veci z návrhu na začatie prejudiciálneho konania vyplýva, že všetky prihlášky ochranných známok, o ktoré ide vo veci samej, boli podané v období od 14. apríla 2003 do 20. októbra 2008.
Na jednej strane článok 167 nariadenia č. 207/2009 stanovoval, že toto nariadenie nadobudlo účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v
Úradnom vestníku Európskej únie
, ku ktorému došlo 24. marca 2009. Na druhej strane článok 18 smernice 2008/95 tiež stanovoval, že táto smernica nadobudla účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v
Úradnom vestníku Európskej únie
, ku ktorému došlo 8. novembra 2008.
Z toho vyplýva, že keďže prihlášky ochranných známok, o ktoré ide vo veci samej, boli podané pred dátumom nadobudnutia účinnosti nariadenia č. 207/2009 a smernice 2008/95, spadajú
ratione temporis
, pokiaľ ide o ochranné známky Spoločenstva, o ktoré ide vo veci samej, do pôsobnosti nariadenia č. 40/94, a pokiaľ ide o národnú ochrannú známku, o ktorú ide vo veci samej, od pôsobnosti prvej smernice 89/104.
To znamená, že otázky výkladu práva Únie uvedené v tomto návrhu na začatie prejudiciálneho konania treba chápať v tom zmysle, že sa vzťahujú jednak na ustanovenia nariadenia č. 40/94 a jednak na ustanovenia prvej smernice 89/104.
O prvej a druhej otázke
Svojou prvou a druhou otázkou, ktoré treba preskúmať spoločne, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa články 7 a 51 nariadenia č. 40/94, ako aj článok 3 prvej smernice 89/104 majú vykladať v tom zmysle, že ochranná známka Spoločenstva alebo národná ochranná známka môže byť vyhlásená za úplne alebo čiastočne neplatnú z dôvodu, že pojmy použité na označenie tovarov a služieb, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, nie sú dostatočne jasné a presné. V prípade kladnej odpovede sa tento súd pýta, či pojem „počítačový softvér“ zodpovedá tejto požiadavke jasnosti a presnosti.
Aby bolo možné odpovedať na tieto otázky, treba po prvé preskúmať, či nedostatok jasnosti a presnosti pojmov použitých na označenie tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje ochranná známka, sama osebe predstavuje dôvod alebo absolútny dôvod neplatnosti národnej ochrannej známky alebo ochrannej známky Spoločenstva.
Na jednej strane, pokiaľ ide o ustanovenia prvej smernice 89/104, treba uviesť, že článok 3 tejto smernice uvádza zoznam dôvodov neplatnosti, medzi ktorými sa nenachádza nedostatok jasnosti a presnosti pojmov použitých na označenie tovarov a služieb, na ktoré sa vzťahuje zápis národnej ochrannej známky. Odôvodnenie 7 uvedenej smernice stanovuje, že sa v nej uvádza úplný zoznam dôvodov na vyhlásenie neplatnosti, i keď niektoré z nich sú pre členské štáty nepovinné (pozri v tomto zmysle rozsudky z 18. júna 2002, Philips,
C‑299/99
,
EU:C:2002:377
, bod
; z 12. februára 2004, Koninklijke KPN Nederland,
C‑363/99
,
EU:C:2004:86
, bod
, a z 9. marca 2006, Matratzen Concord,
C‑421/04
,
EU:C:2006:164
, bod
). Tá istá smernica teda zakazuje členským štátom zaviesť iné dôvody vyhlásenia neplatnosti, než sú tie, ktoré výslovne stanovuje (pozri analogicky rozsudok z 27. júna 2013, Malaysia Dairy Industries,
C‑320/12
,
EU:C:2013:435
, bod
).
Na druhej strane, pokiaľ ide o ustanovenia nariadenia č. 40/94, treba uviesť, že znenie jeho článku 7 ods. 1 je takmer zhodné so znením článku 3 ods. 1 prvej smernice 89/104. Pokiaľ ide o článok 51 ods. 1 nariadenia č. 40/94, jeho bod a) len odkazuje na článok 7 tohto nariadenia, zatiaľ čo jeho bod b) stanovuje ako dôvod neplatnosti rovnaký dôvod, ako je uvedený v článku 3 ods. 2 písm. d) prvej smernice 89/104. Naopak, nedostatok jasnosti a presnosti pojmov použitých na označenie tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje zápis ochrannej známky Spoločenstva, nie je uvedený v týchto ustanoveniach daného nariadenia. Rovnako článok 96 toho istého nariadenia týkajúci sa vzájomných návrhov spresňuje, že návrh na vyhlásenie neplatnosti sa môže zakladať len na dôvodoch alebo dôvodoch neplatnosti stanovených nariadením č. 40/94.
Z uvedeného tiež vyplýva, že rovnako ako článok 3 prvej smernice 89/104, aj článok 7 ods. 1 a článok 51 ods. 1 nariadenia č. 40/94 sa majú vykladať v tom zmysle, že obsahujú taxatívny zoznam absolútnych dôvodov neplatnosti ochrannej známky Spoločenstva.
Článok 3 prvej smernice 89/104 ani vyššie uvedené ustanovenia nariadenia č. 40/94 neupravovali medzi dôvodmi, ktoré sú v nich uvedené, nedostatok jasnosti a presnosti pojmov použitých na označenie tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje zápis ochrannej známky Spoločenstva.
Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že nedostatok jasnosti a presnosti pojmov použitých na označenie tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje zápis národnej ochrannej známky alebo ochrannej známky Spoločenstva, nemožno považovať za dôvod alebo dôvod neplatnosti dotknutej národnej ochrannej známky alebo ochrannej známky Spoločenstva v zmysle článku 3 smernice 89/104 alebo článkov 7 a 51 nariadenia č. 40/94.
V každom prípade treba dodať, že rozsudok z 19. júna 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (
C‑307/10
,
EU:C:2012:361
), nemožno vykladať v tom zmysle, že Súdny dvor chcel uznať dodatočný dôvod alebo dodatočný dôvod neplatnosti, ktoré nie sú uvedené v zozname uvedenom v článku 7 ods. 1 a v článku 51 nariadenia č. 40/94, ani v článku 3 prvej smernice 89/104. Súdny dvor v bodoch 29 a 30 rozsudku zo 16. februára 2017, Brandconcern/EUIPO a Scooters India (
C‑577/14 P
,
EU:C:2017:122
), rozhodol, že rozsudok z 19. júna 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (
C‑307/10
,
EU:C:2012:361
), uviedol spresnenia len vo vzťahu k požiadavkám týkajúcim sa nových prihlášok ochranných známok Európskej únie, a netýka sa teda ochranných známok, ktoré už boli zapísané ku dňu jeho vyhlásenia (rozsudok z 11. októbra 2017, EUIPO/Cactus,
C‑501/15 P
,
EU:C:2017:750
, bod
).
V druhom rade treba preskúmať, či napriek tomu, že nedostatok jasnosti a presnosti pojmov použitých na označenie tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje zápis ochrannej známky, nepredstavuje dôvod alebo dôvod neplatnosti národnej ochrannej známky alebo ochrannej známky Spoločenstva, patrí tento nedostatok medzi niektorý z dôvodov alebo dôvodov absolútnej neplatnosti výslovne stanovených v článku 51 nariadenia č. 40/94 v spojení s článkom 7 tohto nariadenia alebo s článkom 3 prvej smernice 89/104.
Spoločnosti SkyKick po prvé tvrdia, že požiadavka jasnosti a presnosti špecifikácie tovarov a služieb, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná, by mohla byť spojená s požiadavkou grafického zobrazenia, ktorá v prípade ochranných známok Spoločenstva vyplýva zo znenia článku 4 v spojení s článkom 7 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 40/94 a pre národné ochranné známky, zo znenia článku 2 v spojení s článkom 3 ods. 1 písm. a) prvej smernice 89/104.
Je pravda, že Súdny dvor v bode 51 rozsudku z 12. decembra 2002, Sieckmann (
C‑273/00
,
EU:C:2002:748
), v súvislosti s požiadavkou grafického znázornenia rozhodol, že hospodárske subjekty musia mať možnosť sa jasne a presne dozvedieť o uskutočnených zápisoch alebo prihláškach ich súčasných, či potenciálnych konkurentov a získať tak relevantné informácie o právach tretích osôb. Tieto tvrdenia však platia výlučne na identifikovanie označení, ktoré môžu tvoriť ochrannú známku, a nemožno z toho vyvodiť, že takáto požiadavka jasnosti a presnosti by sa mala uplatniť aj na pojmy použité na označenie tovarov a služieb, pre ktoré bola dotknutá ochranná známka zapísaná.
Po druhé treba určiť, či nedostatok jasnosti a presnosti pojmov použitých na označenie tovarov a služieb, pre ktoré bola ochranná známka zapísaná, môže sám osebe spôsobiť neplatnosť dotknutej ochrannej známky na základe článku 7 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 40/94 a článku 3 ods. 1 písm. f) prvej smernice 89/104 z dôvodu, že takýto nedostatok je v rozpore s verejným poriadkom.
V tejto súvislosti stačí uviesť, že pojem „verejný poriadok“ v zmysle článku 7 ods. 1 písm. f) nariadenia č. 40/94 a článku 3 ods. 1 písm. f) prvej smernice 89/104 nemožno chápať tak, že sa vzťahuje na vlastnosti týkajúce sa samotnej prihlášky, ako je jasnosť a presnosť pojmov použitých na označenie tovarov alebo služieb, na ktoré sa vzťahuje uvedený zápis, nezávisle od vlastností označenia, ktorého zápis ako ochrannej známky sa žiada.
Z toho vyplýva, že takýto nedostatok jasnosti a presnosti pojmov označujúcich tovary alebo služby uvedené v prihláške ochrannej známky, nemožno považovať za v rozpore s verejným poriadkom v zmysle týchto ustanovení.
V každom prípade je pre úplnosť potrebné dodať, že podľa článku 50 ods. 1 nariadenia č. 40/94 a článku 12 prvej smernice 89/104 možno práva majiteľa ochrannej známky zrušiť, ak nepretržite počas piatich rokov nebola ochranná známka uvedená do riadneho užívania na relevantnom území v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná.
Článok 50 ods. 2 nariadenia č. 40/94 a článok 13 prvej smernice 89/104 tiež spresňujú, že ak dôvody na výmaz práv existujú iba vzhľadom na niektoré tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, výmaz sa vzťahuje len na dotknuté tovary alebo služby.
Z týchto ustanovení teda vyplýva, že národná ochranná známka alebo ochranná známka Spoločenstva zapísaná pre všetky tovary alebo služby, ktorých označenie nie je dostatočne jasné a presné, môže byť v každom prípade chránená iba pre tovary a služby, pre ktoré bola riadne používaná.
Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti treba na prvú a druhú otázku odpovedať tak, že články 7 a 51 nariadenia č. 40/94, ako aj článok 3 prvej smernice 89/104 sa majú vykladať v tom zmysle, že ochranná známka Spoločenstva alebo národná ochranná známka nemôže byť vyhlásená za úplne alebo čiastočne neplatnú z dôvodu, že pojmy použité na označenie tovarov a služieb, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, nie sú dostatočne jasné a presné.
O tretej a štvrtej otázke
Svojou treťou a štvrtou otázkou, ktoré treba preskúmať spoločne, sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa článok 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a článok 3 ods. 2 písm. d) prvej smernice 89/104 majú vykladať v tom zmysle, že prihláška ochrannej známky bez akéhokoľvek úmyslu používať ju pre tovary a služby uvedené v prihláške predstavuje akt, ktorým sa nekoná v dobrej viere v zmysle týchto ustanovení, a či v takom prípade sa majú článok 51 ods. 3 tohto nariadenia č. 40/94 a článok 13 prvej smernice 89/104 vykladať v tom zmysle, že pokiaľ sa chýbajúci úmysel používať ochrannú známku v súlade s jej základnými funkciami týka len určitých tovarov alebo služieb uvedených v prihláške, vyhlásenie neplatnosti tejto ochrannej známky sa vzťahuje len na tieto tovary alebo služby.
V prvom rade, pokiaľ ide o to, či sa článok 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a článok 3 ods. 2 písm. d) prvej smernice 89/104 majú vykladať v tom zmysle, že prihláška ochrannej známky bez akéhokoľvek úmyslu používať ju pre tovary a služby uvedené v prihláške predstavuje akt, ktorým sa nekoná v dobrej viere v zmysle týchto ustanovení, treba pripomenúť, že tieto ustanovenia v podstate stanovujú, že ochranná známka môže byť vyhlásená za neplatnú, ak prihlasovateľ nekonal pri podávaní prihlášky ochrannej známky v dobrej viere. Toto nariadenie ani táto smernica neposkytujú definíciu pojmu „nekonanie v dobrej viere“. Treba však poznamenať, že tento pojem je autonómnym pojmom práva Únie a že vzhľadom na potrebu koherentného uplatňovania režimu ochranných známok Únie s vnútroštátnymi režimami ochranných známok sa uvedený pojem má vykladať rovnako tak v kontexte prvej smernice 89/104, ako aj v kontexte nariadenia č. 40/94 (pozri analogicky rozsudok z 27. júna 2013, Malaysia Dairy Industries,
C‑320/12
,
EU:C:2013:435
, body
a
).
Súdny dvor mal už príležitosť rozhodnúť, že okrem toho, že obvyklý význam v bežnom jazyku pojmu „nekonanie v dobrej viere“ predpokladá existenciu určitého stavu mysle alebo nečestného úmyslu, na účely jeho výkladu je potrebné zohľadniť osobitný kontext práva ochranných známok, ktorým sa riadi obchodný styk. Cieľom pravidiel Únie v oblasti ochranných známok je najmä prispievať k systému nenarušenej hospodárskej súťaže v Únii, v ktorom musí byť každý podnik schopný nechať si na to, aby si získal zákazníkov kvalitou svojich tovarov alebo služieb, zapísať ako ochranné známky označenia umožňujúce spotrebiteľovi odlíšiť bez možnosti zámeny tieto tovary alebo služby od tovarov a služieb, ktoré majú iný pôvod (rozsudok z 12. septembra 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO,
C‑104/18 P
,
EU:C:2019:724
, bod
a citovaná judikatúra).
Dôvod alebo dôvod absolútnej neplatnosti uvedený v článku 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a článku 3 ods. 2 písm. d) prvej smernice 89/104 sa teda uplatní, ak z relevantných a súhlasných nepriamych dôkazov vyplýva, že majiteľ ochrannej známky podal prihlášku tejto ochrannej známky nie s cieľom zúčastniť sa hospodárskej súťaže čestným spôsobom, ale s úmyslom poškodiť záujmy tretích osôb spôsobom, ktorý nie je v súlade s čestnými praktikami, alebo s úmyslom získať bez toho, aby sa zameral na konkrétnu tretiu osobu, výlučné právo na iné účely, než sú tie, ktoré súvisia s funkciami ochrannej známky, predovšetkým základnou funkciou označenia pôvodu, ktorá bola pripomenutá v predchádzajúcom bode tohto rozsudku (rozsudok z 12. septembra 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO,
C‑104/18 P
,
EU:C:2019:724
, bod
).
Isteže, prihlasovateľ ochrannej známky nie je povinný uviesť, ani presne poznať v momente podania svojej prihlášky alebo ku dňu, keď bola preskúmaná, spôsob používania prihlasovanej ochrannej známky, a disponuje lehotou piatich rokov na začatie účinného používania v súlade so základnou funkciou tejto ochrannej známky [pozri v tomto zmysle rozsudok z 12. septembra 2019, Deutsches Patent‑ und Markenamt (#darferdas?),
C‑541/18
,
EU:C:2019:725
, bod
].
Ako však uviedol generálny advokát v bode 109 svojich návrhov, zápis ochrannej známky bez úmyslu ju používať vo vzťahu k tovarom a službám špecifikovaným v tomto zápise môže predstavovať nekonanie v dobrej viere, keďže opodstatnenie z pohľadu cieľov uvedených v nariadení č. 40/94 a v prvej smernici 89/104 prihlášky ochrannej známky zaniká. O takéto nekonanie v dobrej viere však môže ísť len vtedy, ak existujú objektívne, relevantné a zhodujúce sa nepriame dôkazy preukazujúce, že v momente podania prihlášky predmetnej ochrannej známky mal prihlasovateľ v úmysle buď poškodiť záujmy tretích osôb spôsobom, ktorý nie je v súlade s čestnými praktikami, alebo získať bez toho, aby sa zameral na konkrétnu tretiu osobu, výlučné právo na iné účely, než sú tie, ktoré súvisia s funkciami ochrannej známky.
Nekonanie prihlasovateľa ochrannej známky v dobrej viery teda nemožno predpokladať len na základe jednoduchého konštatovania, že tento prihlasovateľ v momente podania prihlášky nevykonával hospodársku činnosť súvisiacu s tovarmi a so službami uvedenými v danej prihláške.
V druhom rade treba určiť, či sa článok 51 ods. 3 nariadenia č. 40/94 a článok 13 prvej smernice 89/104 majú vykladať v tom zmysle, že pokiaľ sa chýbajúci úmysel používať ochrannú známku v súlade s jej základnými funkciami týka len určitých tovarov alebo služieb uvedených v prihláške, vyhlásenie neplatnosti tejto ochrannej známky sa vzťahuje len na tieto tovary alebo služby.
V tejto súvislosti stačí uviesť, rovnako ako uviedol generálny advokát v bode 125 svojich návrhov, že z týchto ustanovení jasne vyplýva, že ak existuje dôvod neplatnosti len vo vzťahu k niektorým tovarom alebo službám uvedeným v prihláške, vyhlási sa známka za neplatnú len pre tieto tovary alebo služby.
Vzhľadom na vyššie uvedené treba na tretiu a štvrtú otázku odpovedať tak, že článok 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94 a článok 3 ods. 2 písm. d) prvej smernice 89/104 sa majú vykladať v tom zmysle, že prihláška ochrannej známky bez akéhokoľvek úmyslu používať ju pre tovary a služby uvedené v prihláške predstavuje akt, ktorým sa nekoná v dobrej viere v zmysle týchto ustanovení, ak mal prihlasovateľ v úmysle buď poškodiť záujmy tretích osôb spôsobom, ktorý nie je v súlade s čestnými praktikami, alebo získať bez toho, aby sa zameral na konkrétnu tretiu osobu, výlučné právo na iné účely, než sú tie, ktoré súvisia s funkciami ochrannej známky. Pokiaľ sa chýbajúci úmysel používať ochrannú známku v súlade so základnými funkciami ochrannej známky týka len určitých tovarov alebo služieb uvedených v prihláške, táto prihláška predstavuje akt, ktorým sa nekoná v dobrej viere len v rozsahu týkajúcom sa týchto tovarov alebo služieb.
O piatej otázke
Svojou piatou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má prvá smernica 89/104 vykladať v tom zmysle, že bráni ustanoveniu vnútroštátneho práva, podľa ktorého prihlasovateľ ochrannej známky musí vyhlásiť, že táto známka sa používa pre tovary a služby uvedené v prihláške alebo že má v dobrej viere úmysel ju na tieto účely používať.
V tejto súvislosti treba uviesť, ako bolo pripomenuté v bode 56 tohto rozsudku, že odôvodnenie 7 tejto smernice spresňuje, že absolútne dôvody neplatnosti, ktoré stanovuje, uvádzajú úplný zoznam dôvodov na vyhlásenie neplatnosti, i keď niektoré z nich sú pre členské štáty nepovinné. Uvedená smernica teda zakazuje členským štátom, aby vo vnútroštátnej právnej úprave, ktorou sa preberá táto smernica, zaviedli iné dôvody zamietnutia zápisu alebo vyhlásenia neplatnosti než tie, ktoré sú uvedené v tej istej smernici.
Naproti tomu si členské štáty ponechali, ako vyplýva z piateho odôvodnenia prvej smernice 89/104, voľnosť určovať procesné ustanovenia týkajúce sa zápisu, zrušenia alebo vyhlásenia neplatnosti ochranných známok získaných zápisom.
Z toho vyplýva, že hoci členské štáty môžu stanoviť procesné ustanovenia, ktoré považujú za vhodné, takéto ustanovenia nemôžu mať v praxi za následok zavedenie dôvodov zamietnutia zápisu alebo vyhlásenia neplatnosti, ktoré prvá smernica 89/104 nestanovuje.
Ustanovenie vnútroštátneho práva, podľa ktorého prihlasovateľ národnej ochrannej známky musí na základe obyčajnej procesnej požiadavky vzťahujúcej sa na zápis tejto ochrannej známky vyhlásiť, že uvedená ochranná známka sa používa pre tovary a služby uvedené v prihláške alebo že má v dobrej viere v úmysle ju na tieto účely používať, nemožno považovať za nezlučiteľné s ustanoveniami prvej smernice 89/104. Hoci porušenie takejto povinnosti vyhlásenia môže predstavovať dôkaz vo vzťahu k preukázaniu prípadného nekonania v dobrej viere prihlasovateľa v čase podania prihlášky ochrannej známky, takéto porušenie nemôže predstavovať dôvod vyhlásenia neplatnosti dotknutej ochrannej známky.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že na piatu otázku treba odpovedať tak, že prvá smernica 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni ustanoveniu vnútroštátneho práva, podľa ktorého prihlasovateľ ochrannej známky musí vyhlásiť, že táto známka sa používa pre tovary a služby uvedené v prihláške alebo že má v dobrej viere úmysel ju na tieto účely používať, pokiaľ porušenie takejto povinnosti samo osebe nepredstavuje dôvod na vyhlásenie neplatnosti už zapísanej ochrannej známky.
O trovách
Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (štvrtá komora) rozhodol takto:

1.
Články 7 a 51 nariadenia Rady (ES) č. 40/94 z 20. decembra 1993 o ochrannej známke Spoločenstva, zmeneného nariadením Rady (ES) č. 1891/2006 z 18. decembra 2006, ako aj článok 3 prvej smernice Rady 89/104/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok sa majú vykladať v tom zmysle, že ochranná známka Spoločenstva alebo národná ochranná známka nemôže byť vyhlásená za úplne alebo čiastočne neplatnú z dôvodu, že pojmy použité na označenie tovarov a služieb, pre ktoré bola táto ochranná známka zapísaná, nie sú dostatočne jasné a presné.

2.
Článok 51 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 40/94, zmeneného nariadením č. 1891/2006, a článok 3 ods. 2 písm. d) prvej smernice 89/104 sa majú vykladať v tom zmysle, že prihláška ochrannej známky bez akéhokoľvek úmyslu používať ju pre tovary a služby uvedené v prihláške predstavuje akt, ktorým sa nekoná v dobrej viere v zmysle týchto ustanovení, ak mal prihlasovateľ v úmysle buď poškodiť záujmy tretích osôb spôsobom, ktorý nie je v súlade s čestnými praktikami, alebo získať bez toho, aby sa zameral na konkrétnu tretiu osobu, výlučné právo na iné účely, než sú tie, ktoré súvisia s funkciami ochrannej známky. Pokiaľ sa chýbajúci úmysel používať ochrannú známku v súlade so základnými funkciami ochrannej známky týka len určitých tovarov alebo služieb uvedených v prihláške, táto prihláška predstavuje akt, ktorým sa nekoná v dobrej viere len v rozsahu týkajúcom sa týchto tovarov alebo služieb.

3.
Prvá smernica 89/104 sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni ustanoveniu vnútroštátneho práva, podľa ktorého prihlasovateľ ochrannej známky musí vyhlásiť, že táto známka sa používa pre tovary a služby uvedené v prihláške alebo že má v dobrej viere úmysel ju na tieto účely používať, pokiaľ porušenie takejto povinnosti samo osebe nepredstavuje dôvod na vyhlásenie neplatnosti už zapísanej ochrannej známky.

Podpisy
(
*1
)	Jazyk konania: angličtina.