CELEX: 62018TJ0629
Marchio dell’Unione europea
Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo raffigurante un’automobile in un fumetto
Ricevibilità del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso
Articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001
Limitazione dell’elenco dei prodotti o dei servizi oggetto del marchio richiesto
Articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2018/625
Portata dell’esame che la commissione di ricorso deve svolgere
Obbligo di pronunciarsi su una richiesta di limitazione

Fatti
Il 30 giugno 2016 la ricorrente, mobile.de GmbH, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2009, L 78, pag. 1
), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2017, L 154, pag. 1
)].
Il marchio oggetto della domanda di registrazione è costituito dal segno figurativo seguente:
I prodotti e i servizi per cui è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 9, 12, 16, 25, 28, da 35 a 38, 41, 42 e 45 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.
Con lettera del 22 luglio 2016, l’esaminatore dell’EUIPO sollevava obiezioni in merito alla registrazione del marchio in causa per una parte dei prodotti e servizi in questione, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001], adducendo che il marchio richiesto era sprovvisto di carattere distintivo.
Il 25 novembre 2016, replicando alla citata lettera dell’esaminatore, la ricorrente formulava osservazioni, contestando tutte le obiezioni dell’esaminatore.
Con lettera del 23 marzo 2017, l’esaminatore ritirava parzialmente le proprie censure nei confronti di una parte dei prodotti e servizi originariamente oggetto della sua lettera del 22 luglio 2016. La ricorrente veniva invitata a presentare le sue osservazioni o produrre altri elementi probatori volti a dimostrare il carattere distintivo acquisito in seguito all’uso del marchio de quo per i prodotti e servizi nei cui confronti l’esaminatore aveva mantenuto le proprie obiezioni. Queste osservazioni aggiuntive venivano presentate dalla ricorrente il 24 luglio 2017.
Con decisione del 3 ottobre 2017, l’esaminatore rifiutava la registrazione del marchio in causa per i prodotti e servizi indicati nella sua lettera del 23 marzo 2017, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 2017/1001.
Il 15 dicembre 2017 la ricorrente proponeva ricorso dinanzi all’EUIPO, chiedendo l’annullamento della decisione dell’esaminatore nella parte in cui aveva respinto la domanda di registrazione del marchio in questione.
Il 16 febbraio 2018 la ricorrente presentava dinanzi all’EUIPO due documenti, uno dei quali conteneva una richiesta di limitazione dell’elenco dei prodotti e dei servizi per i quali la registrazione del marchio era stata inizialmente chiesta. Tale richiesta di limitazione copriva tutti i prodotti e servizi per i cui l’esaminatore aveva rifiutato la registrazione.
In pari data, la ricorrente presentava un altro documento, intitolato «Memoria contenente i motivi del ricorso/comunicazione relativa alla limitazione della domanda di marchio», che accludeva, in allegato, la richiesta di limitazione presentata in precedenza.
Il 6 aprile 2018, in seguito ad una domanda da parte dell’EUIPO, la ricorrente ha dovuto presentare nuovamente la sua richiesta di limitazione dell’elenco dei prodotti e dei servizi per i quali era stata chiesta la registrazione del marchio, in un altro formato (PDF) e in forma modificata, ma sempre con il medesimo contenuto.
Il 10 maggio 2018 la cancelleria delle commissioni di ricorso ha confermato l’avvenuta ricezione delle due richieste di limitazione presentate, rispettivamente, il 16 febbraio e il 6 aprile 2018.
Con lettera del 6 giugno 2018, l’EUIPO ha informato la ricorrente che il ricorso era stato deferito alla quarta commissione di ricorso, in forza dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 2017/1001, poiché l’esaminatore non lo aveva accolto.
Con decisione del 7 agosto 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso in quanto irricevibile, conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, terza frase, del regolamento n. 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (
GU 2018, L 104, pag. 1
), per il motivo che il secondo documento prodotto dalla ricorrente il 16 febbraio 2018, recante il titolo «Memoria contenente i motivi del ricorso/comunicazione relativa alla limitazione della domanda di marchio», non rispettava i criteri necessari per costituire una memoria contenente i motivi del ricorso a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato.
La commissione di ricorso ha precisato che, nel citato documento del 16 febbraio 2018, la ricorrente si era limitata a fare riferimento all’allegato contenente la richiesta di limitazione dell’elenco dei prodotti e dei servizi per i quali era stata chiesta la registrazione del marchio in causa, per spiegare che tale richiesta di limitazione riguardava tutti i prodotti e servizi per i quali la registrazione era stata negata dall’esaminatore e che formavano l’unico oggetto del ricorso, e che, per questo motivo, essa aveva deciso di introdurre una richiesta di non luogo a procedere. Sulla base di tali considerazioni, la commissione di ricorso ha considerato che il citato documento non conteneva alcun elemento che giustificasse l’annullamento della decisione dell’esaminatore e che, pertanto, il ricorso doveva essere dichiarato irricevibile. Di conseguenza, atteso che non è stata presentata alcuna valida memoria contenente i motivi del ricorso prima della scadenza del termine di quattro mesi a decorrere dalla data della notificazione della decisione dell’esaminatore, la commissione di ricorso ha dichiarato che tale decisione era divenuta definitiva.
Conclusioni delle parti
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
condannare l’EUIPO alle spese.
L’EUIPO aderisce alle conclusioni della ricorrente, ivi incluso per quanto attiene alle spese.
In diritto
In via preliminare occorre rilevare che, per quanto riguarda la posizione processuale dell’EUIPO, esso non può essere tenuto a difendere sistematicamente ogni decisione impugnata di una commissione di ricorso o a concludere necessariamente per il rigetto di qualsiasi ricorso rivolto contro una siffatta decisione e nulla impedisce all’EUIPO di aderire ad una conclusione della ricorrente [v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2005, Peek & Cloppenburg/UAMI (Cloppenburg),
T‑379/03
,
EU:T:2005:373
, punto
)].
Nel caso di specie, le conclusioni dell’EUIPO sono ricevibili nei limiti in cui queste e gli argomenti addotti per corroborarle non esulano dal perimetro delle conclusioni e dei motivi sollevati dalla ricorrente.
Ne consegue che, malgrado la concordanza delle posizioni delle parti sul merito della causa in esame, il ricorso non è divenuto privo di oggetto. In effetti, nonostante l’accordo fra le parti, la decisione impugnata, allo stato attuale del fascicolo, non è stata né modificata né revocata, in quanto l’EUIPO non dispone del potere di farlo, né di quello di impartire istruzioni in tal senso alle commissioni di ricorso, la cui indipendenza è sancita dall’articolo 166, paragrafo 7, del regolamento 2017/1001. Pertanto, il Tribunale non è dispensato dall’esaminare la legittimità della decisione impugnata rispetto ai motivi formulati nell’atto introduttivo di ricorso e occorre ancora statuire nel merito (v., in tal senso, sentenza del 25 ottobre 2005, Cloppenburg,
T‑379/03
,
EU:T:2005:373
, punti
e
).
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001; il secondo, sulla violazione dell’articolo 71, paragrafo 1, seconda frase, di tale regolamento; il terzo, sulla violazione dell’articolo 68, paragrafo 1, quarta frase, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato 2018/625 e, il quarto, sulla violazione dell’articolo 68, paragrafo 1, quarta frase, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), e l’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato 2018/625.
Con il primo motivo la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato il suo diritto di limitare l’elenco dei prodotti e dei servizi contenuti nella domanda di marchio, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento n. 2017/1001. Orbene, secondo la ricorrente, tale diritto di limitazione si applica in qualsiasi momento della procedura, anche durante il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso. Dato che la sua domanda era stata presentata quando la decisione dell’esaminatore era ancora soggetta all’effetto sospensivo del ricorso, la commissione di ricorso era a suo avviso tenuta ad esercitare le competenze dell’organo che aveva adottato la decisione iniziale, vale a dire l’esaminatore, e a «prendere atto» della limitazione dei prodotti e dei servizi per i quali era stata chiesta la registrazione del marchio. Ciò avrebbe dovuto indurre la commissione di ricorso a concludere che, a seguito di tale limitazione, che coincideva con i prodotti e i servizi per i quali la domanda di registrazione era stata rifiutata dall’esaminatore, la decisione iniziale non produceva più alcun effetto e che non vi era più luogo a statuire sul ricorso.
L’EUIPO specifica, confermando in sostanza gli argomenti della ricorrente, che la commissione di ricorso deve pronunciarsi su una richiesta di limitazione dell’elenco dei prodotti e dei servizi contemplati, presentata da un richiedente il marchio nel corso della procedura di ricorso, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, al più tardi nella sua decisione sul ricorso, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato 2018/625.
Su questo punto si deve osservare che, a seguito della presentazione di un ricorso, la commissione di ricorso diviene l’organo competente a pronunciarsi sulla domanda di registrazione di un marchio. Poiché la ricorrente, in quanto richiedente di un marchio, ha presentato una richiesta di limitazione dell’elenco dei prodotti e dei servizi oggetto della domanda di registrazione del marchio interessato in un momento in cui la decisione dell’esaminatore di diniego di registrazione di tale marchio era contestata dinanzi alla commissione di ricorso, detta commissione è divenuta competente a pronunciarsi in merito a siffatta richiesta di limitazione (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2017, Capella/EUIPO – Abus (APUS),
T‑473/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:174
, punto
).
Per quanto concerne il diritto del richiedente del marchio di limitare l’elenco dei prodotti e servizi contemplati dalla sua domanda di marchio, occorre ricordare che, a norma dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, il richiedente del marchio «può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio UE o limitare l’elenco dei prodotti o servizi che essa contiene».
Pertanto, in conformità dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, una limitazione dell’elenco dei prodotti o dei servizi indicati in una domanda di marchio dell’Unione europea può essere presentata in qualsiasi momento e, di conseguenza, anche durante il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso (v., in tal senso, sentenza del 16 marzo 2017, APUS,
T‑473/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:174
, punto
).
Nel caso di specie, è pacifico che entrambi i documenti depositati dalla ricorrente il 16 febbraio 2018 sono stati presentati dopo il deposito del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso ed entro il termine per presentare una memoria scritta con i motivi di ricorso, come prescritto all’articolo 68, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento 2017/1001. Pertanto, la richiesta di limitazione è stata presentata nel corso del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso conformemente all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento medesimo.
Orbene, la prima frase dell’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato 2018/625 dispone che la commissione di ricorso è tenuta a pronunciarsi su una tale richiesta di limitazione, presentata in conformità all’articolo 49 del regolamento 2017/1001, al più tardi nella sua decisione sul ricorso. Tale obbligo di decidere in merito a detta richiesta di limitazione incombe alla commissione di ricorso a prescindere dal fatto che una memoria contenente i motivi del ricorso sia stata o meno depositata conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato 2018/625.
Di conseguenza, dal momento che la ricorrente ha presentato una richiesta di limitazione dell’elenco dei prodotti o dei servizi oggetto della sua domanda di registrazione del marchio in questione, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, prima della scadenza del termine per presentare una memoria scritta con i motivi del ricorso, come prescritto all’articolo 68, paragrafo 1, ultima frase, del suddetto regolamento, la commissione di ricorso era tenuta ad esaminarla.
Orbene, la commissione di ricorso, avendo respinto il ricorso in quanto irricevibile a motivo del fatto che il documento del 16 febbraio 2018 intitolato «Memoria contenente i motivi del ricorso/comunicazione relativa alla limitazione della domanda di marchio», presentato dalla ricorrente, non soddisfaceva i criteri necessari per essere ammesso come una memoria contenente i motivi del ricorso, ha omesso di statuire sulla richiesta di limitazione dell’elenco dei prodotti e dei servizi presentata dalla ricorrente, così violando l’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato 2018/625.
Conseguentemente, si deve accogliere il primo motivo della ricorrente e, pertanto, annullare la decisione impugnata, senza necessità di esaminare gli altri motivi dedotti dalla ricorrente.
Sulle spese
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente e l’EUIPO ne hanno fatto domanda, quest’ultimo, rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese.

Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:

1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 7 agosto 2018 (procedimento R 2653/2017-4) è annullata.

2)
L’EUIPO è condannato alle spese.

Pelikánová
Nihoul
Svenningsen
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 maggio 2019.
Firme
(
*1
)	Lingua processuale: il tedesco.