CELEX: 62017TJ0287
Unionsmarke
Nichtigkeitsverfahren
Unionswortmarke SWEMAC
Älterer nationaler Firmen‑ oder Handelsname SWEMAC Medical Appliances AB
Relatives Eintragungshindernis
Verwirkung durch Duldung
Art. 53 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 60 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung [EU] 2017/1001)
Verwechslungsgefahr
Art. 54 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 61 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001)
Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001)
Erstmals vor dem Gericht vorgelegte Beweise

Sachverhalt
Am 2. Oktober 2007 meldete die Klägerin, die Swemac Innovation AB, nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (
ABl. 1994, L 11, S. 1
) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke [
ABl. 2009, L 78, S. 1
] in geänderter Fassung, wiederum ersetzt durch die Verordnung [EU] 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke [
ABl. 2017, L 154, S. 1
]) beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eine Unionsmarke an.
Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen SWEMAC.
Die Marke wurde für folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 10 und 42 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet:
–
Klasse 10: „Chirurgische und ärztliche Instrumente und Apparate“;
–
Klasse 42: „Forschung und Entwicklung in Bezug auf chirurgische und medizinische Geräte sowie chirurgische und medizinische Instrumente“.
Die Anmeldung wurde im
Blatt für Gemeinschaftsmarken
Nr. 9/2008 vom 25. Februar 2008 veröffentlicht, und das Wortzeichen SWEMAC wurde am 4. September 2008 unter der Nr. 006326117 als Unionsmarke namentlich für die oben in Rn. 3 genannten Waren und Dienstleistungen eingetragen.
Am 3. September 2013 beantragte die Streithelferin, die SWEMAC Medical Appliances AB, gemäß Art. 53 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 60 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung 2017/1001) in Verbindung mit Art. 8 Abs. 4 dieser Verordnung (jetzt Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001) die Nichtigerklärung der angegriffenen Marke in Bezug auf alle oben in Rn. 3 aufgeführten Waren und Dienstleistungen.
Die Streithelferin stützte ihren Antrag auf Nichtigerklärung auf den schwedischen Firmennamen SWEMAC Medical Appliances AB (im Folgenden: älteres Zeichen), eingetragen als Unternehmen für die Tätigkeiten „Entwurf, Herstellung und Verkauf von hauptsächlich medizinischen Apparaten und Zubehör sowie hiermit vereinbare Tätigkeiten“ am 12. Dezember 1997 und als Firmenname am 10. Februar 1998. Sie vertrat die Ansicht, es bestehe Verwechslungsgefahr. Sie legte Beweismittel zum Nachweis der Benutzung des älteren Zeichens im geschäftlichen Verkehr vor.
Am 25. September 2014 lehnte die Nichtigkeitsabteilung den Antrag auf Nichtigerklärung in seiner Gesamtheit mit der Begründung ab, die Streithelferin habe nicht nachgewiesen, dass die Benutzung des älteren Zeichens in Schweden zum Zeitpunkt der Stellung des Antrags auf Nichtigerklärung von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung gewesen sei und dass daher eine der in Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 aufgestellten Voraussetzungen nicht erfüllt sei.
Am 24. November 2014 legte die Streithelferin gemäß den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 66 bis 71 der Verordnung 2017/1001) gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung Beschwerde beim EUIPO ein. Im Rahmen dieser Beschwerde legte sie zusätzliche Beweise für die Benutzung des älteren Zeichens vor.
Mit Entscheidung vom 24. Februar 2017 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) gab die Fünfte Beschwerdekammer des EUIPO der Beschwerde statt, hob die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung auf und erklärte die angefochtene Marke in Bezug auf alle oben in Rn. 3 angeführten Waren und Dienstleistungen für nichtig.
Die Beschwerdekammer stellte erstens fest, die Streithelferin habe nachgewiesen, dass sie die Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 in Verbindung mit den schwedischen Rechtsvorschriften erfülle.
Zweitens stellte die Beschwerdekammer fest, es bestehe Verwechslungsgefahr. Hierzu verwies sie auf die hochgradige Ähnlichkeit sowohl der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen, die identisch bzw. sehr ähnlich seien, als auch des älteren Zeichens und der angefochtenen Marke, die beide den unterscheidungskräftigen und prägenden Bestandteil „swemac“ enthielten
Drittens prüfte die Beschwerdekammer, ob eine etwaige Koexistenz der einander gegenüberstehenden Zeichen die festgestellte Verwechslungsgefahr verringern könne, und stellte fest, dass eine solche Koexistenz mangels Beweisen für die Benutzung der angefochtenen Marke und für eine auf dem Nichtvorliegen einer Verwechslungsgefahr beruhende Koexistenz nicht dargetan worden sei.
Viertens wies die Beschwerdekammer das auf Verwirkung durch Duldung im Sinne von Art. 54 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 61 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001) gestützte Vorbringen der Klägerin zurück.
Anträge der Verfahrensbeteiligten
Die Klägerin beantragt,
–
die angefochtene Entscheidung aufzuheben und die volle Wirksamkeit der angefochtenen Marke wiederherzustellen, einschließlich für die fraglichen Waren und Dienstleistungen;
–
die ihr in den Verfahren vor dem EUIPO und der Beschwerdekammer entstandenen Kosten in Höhe von 1000 Euro der Streithelferin aufzuerlegen;
–
die ihr im Verfahren vor dem Gericht entstandenen Kosten dem EUIPO und der Streithelferin aufzuerlegen.
Das EUIPO beantragt,
–
die Klage abzuweisen;
–
der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.
Die Streithelferin beantragt,
–
die angefochtene Entscheidung zu bestätigen und die angefochtene Marke für nichtig zu erklären;
–
die ihr im Verfahren vor dem Gericht und dem EUIPO entstandenen Kosten der Klägerin aufzuerlegen.
Rechtliche Würdigung
Zur Zulässigkeit der erstmals vor dem Gericht vorgelegten Schriftstücke
Das EUIPO hält die Anlagen A.2, A.3, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13 und A.14 zur Klageschrift für unzulässig. Diese Unterlagen seien nämlich in keiner Phase des Verfahrens vor dem EUIPO vorgelegt worden. Die fraglichen Anlagen seien von der Klägerin vorgelegt worden, um den von ihr erbrachten Nachweis eines „Rechts an der angefochtenen Marke“ vor deren Anmeldung (Anlagen A.2 und A.3), die ununterbrochene Benutzung der angefochtenen Marke zwischen 2009 und 2016 für chirurgische und medizinische Geräte und Instrumente (Anlage A.9), den Grund für die Verzögerung bei der Eintragung des neuen Firmennamens ihrer Tochtergesellschaft (Anlage A.11) sowie die Koexistenz der einander gegenüberstehenden Zeichen (Anlagen A.12, A.13 und A.14) darzutun. Schließlich sei Anlage A.10 vorgelegt worden, um die Auffassung der Klägerin zu stützen, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe.
Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass es in Anbetracht des in Art 65 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 72 der Verordnung 2017/1001) vorgesehenen Gegenstands der Klage nicht Aufgabe des Gerichts ist, im Rahmen einer solchen Klage den Sachverhalt im Licht erstmals vor ihm vorgelegter Unterlagen zu prüfen (vgl. Urteil vom 9. Februar 2017, International Gaming Projects/EUIPO – adp Gauselmann [TRIPLE EVOLUTION],
T‑82/16
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2017:66
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
In der vorliegenden Rechtssache wurden die oben in Rn. 17 genannten Unterlagen erstmals in dem Verfahren vor dem Gericht vorgelegt. Diese Unterlagen sollten daher mit Ausnahme von Anlage A.10 als unzulässig ausgeschlossen werden, ohne dass ihre Beweiskraft geprüft werden muss.
Anlage A.10 enthält eine Entscheidung des Marknadsdomstolen (Handelsgericht, Schweden). Ein Absatz dieser Entscheidung wird in Nr. 28 der Klageschrift gemäß Art. 46 Abs. 2 der Verfahrensordnung des Gerichts in Übersetzung wiedergegeben. Es ist festzustellen, dass weder die Parteien noch das Gericht selbst daran gehindert sind, in ihre Auslegung des Rechts der Europäischen Union Gesichtspunkte einzubeziehen, die sich aus der Rechtsprechung der nationalen Gerichte ergeben. Diese Möglichkeit der Berücksichtigung nationaler Entscheidungen ist nicht Gegenstand der Rechtsprechung, wonach die beim Gericht erhobene Klage zur Nachprüfung der Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern anhand der ihnen von den Parteien unterbreiteten Gesichtspunkte dient, denn es geht nicht darum, den Beschwerdekammern vorzuwerfen, Tatsachen in einer bestimmten nationalen Entscheidung außer Betracht gelassen zu haben, sondern darum, Entscheidungen zur Stützung eines Klagegrundes anzuführen, mit dem eine Verletzung einer Vorschrift der Verordnung Nr. 207/2009 durch die Beschwerdekammern gerügt wird (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. Juli 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/HABM – Johnson’s Veterinary Products [VITACOAT],
T‑277/04
,
EU:T:2006:202
, Rn.
und
).
Soweit sich die Klägerin in Nr. 28 der Klageschrift auf einen einzigen Absatz der oben in Rn. 20 genannten Entscheidung des nationalen Gerichts stützt, um in der vorliegenden Rechtssache im gleichen Sinne zu argumentieren, stellt diese Entscheidung kein Beweismittel im eigentlichen Sinne dar (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 24. November 2005, Sadas/HABM – LTJ Diffusion [ARTHUR ET FELICIE],
T‑346/04
,
EU:T:2005:420
, Rn.
, und vom 8. Dezember 2005, Castellblanch/HABM – Champagne Roederer [CRISTAL CASTELLBLANCH],
T‑29/04
,
EU:T:2005:438
, Rn.
). Somit ist Anlage A.10 im Einklang mit der oben in Rn. 20 und in der vorliegenden Rn. 21 dargestellten Rechtsprechung zulässig.
Zur Begründetheit
Die Klägerin stützt ihre Klage auf zwei Klagegründe, nämlich zum einen auf einen Verstoß gegen Art. 53 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 in Verbindung mit Art. 8 Abs. 4 dieser Verordnung sowie mit dem schwedischen Markenrecht und zum anderen auf einen Verstoß gegen Art. 54 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 in Verbindung mit Art. 8 Abs. 4 dieser Verordnung.
Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 53 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 in Verbindung mit Art. 8 Abs. 4 dieser Verordnung sowie mit dem schwedischen Markenrecht
Im Rahmen ihres ersten Klagegrundes trägt die Klägerin im Wesentlichen vor, die in Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 aufgestellte Voraussetzung, wonach „dieses Zeichen seinem Inhaber das Recht verleiht, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen“, sei nicht erfüllt, so dass der Antrag auf Nichtigerklärung gemäß Art. 53 Abs. 1 Buchst. c dieser Verordnung nicht erfolgreich sein könne. Die Beschwerdekammer sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass eine Verwechslungsgefahr aufgrund der älteren Rechte der Klägerin, der langjährigen Koexistenz der angefochtenen Marke mit dem älteren Zeichen und der Kenntnis der Streithelferin von der Benutzung dieser älteren Rechte durch die Klägerin bestehe, die sie in der Klageschrift ganz unterschiedlich als Firmenname, nicht eingetragene Marke, Marke, Zeichen, Handelsname oder Handelszeichen bezeichnet.
Zunächst macht die Klägerin geltend, sie habe, auch wenn die Streithelferin vor der Eintragung der angefochtenen Marke ein Recht an dem älteren Zeichen erworben habe, ein noch älteres Recht am Firmennamen Swemac Orthopaedics AB, der das Unterscheidungsmerkmal der angefochtenen Marke enthalte, sowie an einer nicht eingetragenen Marke, SWEMAC, dargetan.
In diesem Zusammenhang führt sie zum einen in der Klageschrift aus, sie habe den Firmennamen Swemac Orthopaedics AB aufgrund eines Vertrags zwischen ihrer 100%igen Tochtergesellschaft und einer Gesellschaft dieses Namens erworben, der am 11. Februar 1998 unterzeichnet worden, jedoch am 30. Dezember 1997 wirksam geworden sei. Gemäß diesem Vertrag habe ihre Tochtergesellschaft den Firmenwert der übertragenden Gesellschaft und deren Firmennamen übernommen. Nach Ansicht der Klägerin kann sie daher das Recht auf diesen Firmennamen ab dem Tag, an dem die übertragende Gesellschaft ihn ursprünglich eingetragen habe, also dem 22. Dezember 1995, geltend machen. Sie habe ihren Firmennamen mindestens seit dem Zeitpunkt der ersten Eintragung „ihres derzeitigen Firmennamens“ im Jahr 1995 ununterbrochen verwendet, und der Name swemac sei von ihr und ihrer Vorgängerin seit 1991 verwendet worden.
Zum anderen führt die Klägerin aus, sie habe zum Zeitpunkt der Anmeldung der angefochtenen Marke am 2. Oktober 2007 die „angefochtene Marke“ im Rahmen ihrer gewerblichen Tätigkeit seit mindestens Dezember 1998, dem Zeitpunkt des Erwerbs des Firmennamens und des Firmenwerts, wie oben in Rn. 25 angeführt, benutzt. Sie macht geltend, sie habe „die Marke“ seit 1995 ununterbrochen benutzt und Rechte daran besessen; sie habe „ihre Marke/ihren Firmennamen“ sowohl ohne Eintragung (vor der Anmeldung der Unionsmarke) als auch nach der Eintragung benutzt, und zwar zumindest seit 2001, was es ihr ermöglicht habe, während 13 Jahren vor dem Antrag auf Nichtigerklärung „deren/dessen Koexistenz mit der Marke auf dem relevanten Markt und bei den maßgeblichen Verkehrskreisen“ herzustellen. Sie behauptet ferner, sie habe ihre Marke SWEMAC bereits mindestens seit 2004 verwendet.
Zweitens macht die Klägerin geltend, die Streithelferin hätte, selbst wenn sie über ein älteres Recht verfügte – was nicht der Fall sei –, kein Recht, die Benutzung der angefochtenen Marke nach den §§ 7 und 8 des Kapitels 1 des schwedischen Markengesetzes von 2010, betreffend die durch Etablierung auf dem Markt begründeten Rechte, sowie nach § 15 desselben Kapitels dieses Gesetzes, betreffend die Wirkung der Duldung, zu untersagen.
In diesem Zusammenhang hebt sie ihr älteres Recht auf den oben in den Rn. 24 und 25 erwähnten Firmennamen und auf eine in Schweden nicht eingetragene Marke, die langjährige vorherige Benutzung dieser nicht eingetragenen Marke und die angeblich lange Duldung der Streithelferin betreffend die Benutzung „ihrer Marke/ihres Handelsnamens“ durch die Klägerin hervor. Sie übe ihre Geschäftstätigkeit seit mindestens 1998 aus, und sie und die Streithelferin seien von 1998 bis 2008 in denselben Räumlichkeiten tätig gewesen. Es müsse daher davon ausgegangen werden, dass der Streithelferin die Benutzung „der Marke“ durch die Klägerin vom ersten Tag an bekannt war, insbesondere weil die beiden Gesellschaften das Ergebnis der Aufspaltung der ursprünglichen Gesellschaft Swemac Orthopaedics seien und in einer ähnlichen Geschäftssparte in Schweden, einem relativ kleinen Markt, tätig seien. Folglich könne sich die Streithelferin nicht darauf berufen, nicht gewusst zu haben, dass die Klägerin „ihre Marke/ihr Handelszeichen“ benutzt habe.
Darüber hinaus weist die Klägerin darauf hin, dass, auch wenn sie ihre Marke seinerzeit nicht angemeldet habe, die Streithelferin vor dem EUIPO weder die langjährige Koexistenz der fraglichen Zeichen noch den Umstand bestritten habe, dass die Klägerin auf dem betreffenden Markt aktiv tätig gewesen sei und ihren Firmennamen sowie die nicht eingetragene Marke SWEMAC benutzt habe; auch habe die Streithelferin bis zu dem Tag, an dem sie den Antrag auf Nichtigerklärung gestellt habe, keine Verwechslungsgefahr geltend gemacht.
Drittens trägt die Klägerin vor, es bestehe keine Verwechslungsgefahr.
In diesem Zusammenhang hebt sie zum einen mehrere Umstände hervor. Erstens bestünden die maßgeblichen Verkehrskreise aus hochqualifizierten Chirurgen und sachkundigen Anwendern, die bei der Lieferantenwahl mit außergewöhnlicher Sorgfalt vorgingen. Zweitens würden die betreffenden Waren und Dienstleistungen von Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen erworben. Drittens seien die betreffenden Waren kostspielig, in der Größenordnung von 100000 bis 150000 Euro, und mit Ausbildungs‑ und Fortbildungsdienstleistungen verbunden, die vor dem Verkauf sowie vor der Lieferung und Benutzung der Waren erbracht würden, sowie mit Überwachungs‑ und Wartungsdienstleistungen. Viertens würden die Waren niemals über den Ladentisch oder an Dritte oder nicht damit vertraute Kunden verkauft, sondern sie würden im Rahmen öffentlicher Ausschreibungen erworben.
Zum anderen weist die Klägerin darauf hin, dass eine vorherige friedliche Koexistenz dazu beitragen könne, die Verwechslungsgefahr zu verringern. Ferner sollten zwei weitere Gesichtspunkte berücksichtigt werden und „eine Koexistenz für die Zukunft ermöglichen“. Erstens seien die Käufer der betreffenden Waren und Dienstleistungen hochqualifizierte, sachkundige und spezialisierte Personen, die den Markt und die dort tätigen Unternehmen kennten. Zweitens verfüge die Klägerin über eine langjährige Präsenz auf dem Markt, sei dort allgemein bekannt und habe auf ihm langjährige Beziehungen aufgebaut. Sie ist der Auffassung, sie habe unwiderleglich dargetan, dass sie ihre Marke SWEMAC bereits mindestens seit 2004 benutze. Sie und die Streithelferin hätten ab 1998 von ihrer gegenseitigen Existenz und ihren jeweiligen geschäftlichen Aktivitäten gewusst, was jeden möglichen Zweifel darüber zerstreuen müsse, ob die Streithelferin ihre „Einwilligung in Kenntnis aller Umstände“ gegeben oder seit 1998 untätig geblieben sei, obwohl sie von der Existenz und den geschäftlichen Aktivitäten der Klägerin, einschließlich der Benutzung des Begriffs „swemac“ als Marke oder Firmenname durch diese, gewusst habe.
Das EUIPO und die Streithelferin treten dem Vorbringen der Klägerin entgegen.
–
Vorbemerkungen
Gemäß Art. 53 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 wird eine Unionsmarke auf Antrag beim EUIPO für nichtig erklärt, wenn ein in Art. 8 Abs. 4 dieser Verordnung genanntes älteres Kennzeichenrecht besteht und die Voraussetzungen dieses Absatzes erfüllt sind.
Nach diesen Bestimmungen kann der Inhaber einer nicht eingetragenen Marke oder eines anderen Zeichens die Nichtigerklärung einer Unionsmarke beantragen, wenn dieses Zeichen kumulativ die folgenden vier Voraussetzungen erfüllt: Erstens muss dieses Zeichen im geschäftlichen Verkehr benutzt werden, zweitens muss es von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung sein, drittens muss das Kennzeichenrecht nach dem Recht des Mitgliedstaats erworben worden sein, in dem das Zeichen vor dem Tag der Anmeldung der Unionsmarke benutzt wurde, und viertens muss das Zeichen seinem Inhaber die Befugnis verleihen, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen. Erfüllt ein Zeichen eine dieser Voraussetzungen nicht, bleibt dem Nichtigkeitsantrag, der auf das Bestehen eines anderen als einer Marke im geschäftlichen Verkehr benutzten Zeichens gestützt wird, somit gemäß Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 der Erfolg versagt (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 24. März 2009, Moreira da Fonseca/HABM – General Óptica [GENERAL OPTICA],
T‑318/06 bis T‑321/06
,
EU:T:2009:77
, Rn.
und
, und vom 21. September 2017, Repsol YPF/EUIPO – basic [BASIC],
T‑609/15
,
EU:T:2017:640
, Rn.
).
Die ersten beiden Voraussetzungen, d. h. diejenigen der Benutzung und der mehr als lediglich örtlichen Bedeutung des geltend gemachten Zeichens, ergeben sich bereits aus dem Wortlaut von Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 und sind daher im Licht des Unionsrechts auszulegen. So stellt die Verordnung Nr. 207/2009 einheitliche Maßstäbe für die Benutzung der Zeichen und ihre Bedeutung auf, die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die dem durch diese Verordnung aufgestellten System zugrunde liegen (Urteile vom 24. März 2009, GENERAL OPTICA,
T‑318/06 bis T‑321/06
,
EU:T:2009:77
, Rn.
, und vom 21. September 2017, BASIC,
T‑609/15
,
EU:T:2017:640
, Rn.
).
Demgegenüber ergibt sich aus der Wendung „wenn und soweit nach dem für den Schutz des Kennzeichens maßgeblichen Recht … des Mitgliedstaats“, dass die beiden weiteren in Art. 8 Abs. 4 Buchst. a und b der Verordnung Nr. 207/2009 genannten Voraussetzungen im Unterschied zu den vorangehenden nach Kriterien zu beurteilen sind, die das Recht festlegt, dem das geltend gemachte Kennzeichen unterliegt. Dieser Verweis auf das Recht, dem das geltend gemachte Zeichen unterliegt, findet seine Rechtfertigung darin, dass die Verordnung Nr. 207/2009 für außerhalb des Systems der Unionsmarke stehende Kennzeichen die Möglichkeit einräumt, sie gegen eine Unionsmarke anzuführen. Somit lässt sich nur anhand des Rechts, dem das geltend gemachte Zeichen unterliegt, feststellen, ob dieses älter als die Unionsmarke ist und ob es ein Verbot der Benutzung einer jüngeren Marke rechtfertigen kann (Urteile vom 24. März 2009, GENERAL OPTICA,
T‑318/06 bis T‑321/06
,
EU:T:2009:77
, Rn.
, und vom 21. September 2017, BASIC,
T‑609/15
,
EU:T:2017:640
, Rn.
).
Bei der Anwendung der vierten in Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 enthaltenen Voraussetzung sind insbesondere die geltend gemachte nationale Regelung und die in dem betreffenden Mitgliedstaat ergangenen Gerichtsentscheidungen zu berücksichtigen. Auf dieser Grundlage muss der Inhaber des älteren Zeichens belegen, dass das in Rede stehende Zeichen in den Anwendungsbereich des geltend gemachten Rechts des Mitgliedstaats fällt und es erlauben würde, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen (Urteile vom 29. März 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar,
C‑96/09 P
,
EU:C:2011:189
, Rn.
und
, vom 18. April 2013, Peek & Cloppenburg/HABM – Peek & Cloppenburg [Peek & Cloppenburg],
T‑507/11
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2013:198
, Rn.
, und vom 28. Januar 2016, Gugler France/HABM – Gugler [GUGLER]),
T‑674/13
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2016:44
, Rn.
). Ihm obliegt es nicht nur, vor dem EUIPO die Angaben vorzubringen, die beweisen, dass er die nach den nationalen Rechtsvorschriften, deren Anwendung er begehrt, erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, um die Benutzung einer Unionsmarke aufgrund eines älteren Rechts untersagen lassen zu können, sondern auch, die Angaben vorzubringen, aus denen sich der Inhalt dieser Rechtsvorschriften ergibt (vgl. Urteil vom 5. April 2017, EUIPO/Szajner,
C‑598/14 P
,
EU:C:2017:265
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Nach der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (
ABl. 1995, L 303, S. 1
) (ersetzt durch die delegierte Verordnung [EU] 2018/625 der Kommission vom 5. März 2018 zur Ergänzung der Verordnung 2017/1001 und zur Aufhebung der delegierten Verordnung [EU] 2017/1430 [
ABl. 2018, L 104, S. 1
]), speziell der Regel 37 Buchst. b Ziff. ii der Verordnung Nr. 2868/95 (jetzt Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Verordnung 2018/625), muss ein beim EUIPO gemäß Art. 56 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 63 der Verordnung 2017/1001) gestellter Antrag auf Nichtigerklärung einer Unionsmarke bei Anträgen gemäß Art. 53 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 Angaben enthalten, aus denen hervorgeht, auf welches Recht sich der Antrag auf Nichtigerklärung stützt, und erforderlichenfalls Angaben, die belegen, dass der Antragsteller berechtigt ist, das ältere Recht als Nichtigkeitsgrund geltend zu machen. Um den Anforderungen dieser Regel gerecht zu werden, genügt es nicht, dass eine Partei, die sich auf Rechte nach Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 beruft, einfach die Tatbestandsvoraussetzungen der nationalen Vorschriften zitiert oder abstrakt anführt, sondern sie muss stattdessen konkret nachweisen, dass sie im betreffenden Fall diese Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 29. Juni 2016, Universal Protein Supplements/EUIPO – H Young Holdings [animal],
T‑727/14 und T‑728/14
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2016:372
, Rn.
und
).
Hervorzuheben ist jedoch, dass der Inhaber des älteren Zeichens nur nachweisen muss, dass er das Recht hat, die Benutzung einer jüngeren Marke zu untersagen, und dass er nicht verpflichtet werden kann, nachzuweisen, dass dieses Recht ausgeübt wurde, dass also der Inhaber des älteren Zeichens tatsächlich ein Verbot einer solchen Benutzung erlangen konnte (Urteile vom 29. März 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar,
C‑96/09 P
,
EU:C:2011:189
, Rn.
, vom 18. April 2013, Peek & Cloppenburg,
T‑507/11
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2013:198
, Rn.
, und vom 28. Januar 2016, GUGLER,
T‑674/13
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2016:44
, Rn.
).
Da die Entscheidung der zuständigen Stellen des EUIPO bewirken kann, dass dem Markeninhaber ein ihm gewährtes Recht entzogen wird, setzt die Tragweite einer solchen Entscheidung zwangsläufig voraus, dass die Stelle, die sie erlässt, nicht auf die Rolle beschränkt ist, das nationale Recht, wie es vom Nichtigkeitsantragsteller dargestellt wird, lediglich zu bestätigen (Urteile vom 27. März 2014, HABM/National Lottery Commission,
C‑530/12 P
,
EU:C:2014:186
, Rn.
, und vom 5. April 2017, EUIPO/Szajner,
C‑598/14 P
,
EU:C:2017:265
, Rn.
). Was im Übrigen insbesondere die Verpflichtungen des EUIPO betrifft, hat der Gerichtshof festgestellt, dass, wenn ein Antrag auf Nichtigerklärung einer Unionsmarke auf ein durch eine nationale Rechtsvorschrift geschütztes älteres Recht gestützt wird, es zunächst Sache der zuständigen Stellen des EUIPO ist, die Aussagekraft und die Tragweite der vom Antragsteller vorgebrachten Angaben zu beurteilen, mit denen der Inhalt der nationalen Rechtsvorschrift dargetan werden soll (Urteile vom 5. Juli 2011, Edwin/HABM,
C‑263/09 P
,
EU:C:2011:452
, Rn.
, und vom 27. März 2014, HABM/National Lottery Commission,
C‑530/12 P
,
EU:C:2014:186
, Rn.
).
Sodann ist nach Art. 65 Abs. 1 und 2 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 72 Abs. 1 und 2 der Verordnung 2017/1001) das Gericht dafür zuständig, die vom EUIPO vorgenommene Beurteilung der vom Antragsteller vorgebrachten Angaben, mit denen der Inhalt der nationalen Rechtsvorschriften, deren Schutz er geltend macht, dargetan werden soll, einer vollen Rechtmäßigkeitsprüfung zu unterziehen (vgl. Urteil vom 5. April 2017, EUIPO/Szajner,
C‑598/14 P
,
EU:C:2017:265
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Da außerdem – wie der Gerichtshof befunden hat – die Anwendung des nationalen Rechts im fraglichen verfahrensrechtlichen Kontext bewirken kann, dass dem Inhaber einer Unionsmarke sein Recht entzogen wird, ist es zwingend erforderlich, dass das Gericht trotz einer etwaigen Lückenhaftigkeit der zum Beweis des anwendbaren nationalen Rechts vorgelegten Dokumente eine effektive Kontrolle tatsächlich durchführen kann. Dafür muss das Gericht demnach über die vorgelegten Dokumente hinaus den Inhalt, die Tatbestandsvoraussetzungen und die Tragweite der vom Nichtigkeitsantragsteller geltend gemachten Rechtsvorschriften prüfen dürfen. Daher muss die vom Gericht durchgeführte gerichtliche Kontrolle den Anforderungen des Grundsatzes des effektiven gerichtlichen Rechtsschutzes entsprechen (Urteile vom 27. März 2014, HABM/National Lottery Commission,
C‑530/12 P
,
EU:C:2014:186
, Rn.
, und vom 5. April 2017, EUIPO/Szajner,
C‑598/14 P
,
EU:C:2017:265
, Rn.
).
Unter Berücksichtigung der vorstehenden Erwägungen ist die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung zu prüfen, soweit die Beschwerdekammer angenommen hat, die Streithelferin habe nachgewiesen, dass sie die in Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 in Verbindung mit den schwedischen Rechtsvorschriften aufgestellten Voraussetzungen erfülle, und folglich zu dem Schluss gekommen ist, dass die angefochtene Marke ungültig ist.
Im vorliegenden Fall stellte die Beschwerdekammer in Rn. 39 der angefochtenen Entscheidung fest, dass das schwedische Recht nicht eingetragene Marken und andere etablierte Zeichen, die im geschäftlichen Verkehr in Schweden verwendet würden, gegenüber für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendeten identischen oder ähnlichen Zeichen schütze, wenn die Gefahr einer Verwechslung bestehe. Zum einen habe der Inhaber eines eingetragenen Handelsnamens oder eines anderen Handelszeichens nach § 8 des Kapitels 1 des schwedischen Markengesetzes ausschließliche Rechte an dem Handelsnamen oder Handelszeichen als Handelssymbol. Zum anderen werde eine Marke nach § 8 Abs. 1 Nr. 2 des Kapitels 2 dieses Gesetzes von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie identisch oder ähnlich mit einem älteren Handelssymbol sei, das identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen bezeichne, wenn die Gefahr einer Verwechslung bestehe, einschließlich der Gefahr der Annahme einer Verbindung zwischen dem Benutzer der Marke und dem Inhaber des Handelssymbols infolge der Benutzung der Marke. Schließlich sehe § 9 Nr. 1 des Kapitels 2 des Gesetzes vor, dass die in § 8 Abs. 1 Nrn. 1 bis 3 genannten Eintragungshindernisse auch für einen im geschäftlichen Verkehr verwendeten eingetragenen Handelsnamen gälten.
Nach Ansicht der Beschwerdekammer könnte diese Bestimmung, obwohl § 9 Nr. 1 des Kapitels 2 des schwedischen Markengesetzes die Weigerung betreffe, eine Marke auf der Grundlage eines eingetragenen Handelsnamens einzutragen, auch analog dazu verwendet werden, die Benutzung dieser Marke zu untersagen. In diesem Zusammenhang verwies sie auf Rn. 37 des Urteils vom 21. Oktober 2014, Szajner/HABM – Forge de Laguiole (LAGUIOLE) (
T‑453/11
,
EU:T:2014:901
).
Die Beschwerdekammer prüfte daher, ob in Schweden eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 8 Abs. 1 Nr. 2 des Kapitels 2 des schwedischen Markengesetzes bestand, und kam zu dem Schluss, dass eine solche Gefahr bestehe. Anschließend prüfte sie, ob – wie die Klägerin vorgetragen hatte – zum einen eine Koexistenz der im vorliegenden Fall einander gegenüberstehenden Zeichen die Verwechslungsgefahr verringern könnte und ob zum anderen der Streithelferin der Ablauf der in Art. 54 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehenen Frist für die Verwirkung durch Duldung entgegengehalten werden könne. Schließlich stellte die Beschwerdekammer fest, dass sie keine Koexistenz der Zeichen bejahen könne und dass sich die Klägerin nicht auf Art. 54 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 stützen könne.
Das Gericht stellt fest, dass die Klägerin in der vorliegenden Klage die Feststellungen der Beschwerdekammer, dass das ältere Zeichen im geschäftlichen Verkehr verwendet worden sei, dass dieses Zeichen von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung sei und dass das Recht auf das ältere Zeichen vor dem Tag der Anmeldung der angefochtenen Marke erworben worden sei, nicht anficht. Sie tritt auch nicht der Schlussfolgerung der Beschwerdekammer in Rn. 40 der angefochtenen Entscheidung entgegen, wonach § 9 Nr. 1 des Kapitels 2 des schwedischen Markengesetzes sinngemäß verwendet werden kann, um die Benutzung einer jüngeren Marke auf der Grundlage eines eingetragenen Handelsnamens zu untersagen.
Daraus folgt, dass sich die Debatte einerseits auf die Frage konzentriert, ob – wie die Klägerin vorträgt – der Umstand, dass sie sich auf ein Recht berufen kann, das älter ist als das ältere Zeichen, bedeuten würde, dass die Streithelferin nicht berechtigt wäre, die Benutzung einer jüngeren Unionsmarke zu verbieten, so dass die in Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 aufgestellte Voraussetzung nicht erfüllt wäre, und andererseits auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen dem älteren Zeichen und der angefochtenen Marke.
–
Zum älteren Recht
Auch wenn sich das EUIPO in einem Nichtigkeitsverfahren vergewissern muss, dass das ältere Recht, auf das der Nichtigkeitsantrag gestützt ist, tatsächlich besteht, sieht doch keine Bestimmung der Verordnung Nr. 207/2009 vor, dass das EUIPO inzidenter die Nichtigkeits- oder Verfallsgründe prüfen kann, die die Nichtigkeit dieses Rechts bewirken können (vgl. Urteil vom 25. Mai 2005, TeleTech Holdings/HABM – Teletech International [TELETECH GLOBAL VENTURES],
T‑288/03
,
EU:T:2005:177
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Die Verordnung Nr. 207/2009 sieht auch nicht vor, dass das Bestehen einer Marke, die ihrerseits älteren Zeitrangs ist als die ältere Marke, auf die ein Nichtigkeitsantrag gestützt wird, und die mit der angegriffenen Unionsmarke identisch ist, dieser Unionsmarke rechtliche Gültigkeit verleihen könnte, obgleich gegen diese ein relativer Nichtigkeitsgrund vorliegt (Urteil vom 25. Mai 2005, TELETECH GLOBAL VENTURES,
T‑288/03
,
EU:T:2005:177
, Rn.
).
Ferner ist darauf hinzuweisen, dass es dem Inhaber einer angegriffenen Unionsmarke, wenn er ein älteres Recht besitzt, das die Ungültigkeit der dem Nichtigkeitsantrag zugrunde liegenden älteren Marke bewirken könnte, gegebenenfalls obliegt, die zuständigen nationalen Behörden oder Gerichte anzurufen, um gegebenenfalls die Nichtigerklärung dieser Marke zu erreichen (Urteil vom 25. Mai 2005, TELETECH GLOBAL VENTURES,
T‑288/03
,
EU:T:2005:177
, Rn.
).
Nach der im Zusammenhang mit Widerspruchsverfahren entwickelten Rechtsprechung hat der Umstand, dass der Inhaber einer angefochtenen Marke Inhaber einer nationalen Marke ist, die noch älter ist als die ältere Marke, an sich keine Bedeutung, da das Widerspruchsverfahren auf Unionsebene nicht dazu bestimmt ist, Konflikte auf nationaler Ebene beizulegen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 21. April 2005, PepsiCo/HABM – Intersnack Knabber-Gebäck [RUFFLES],
T‑269/02
,
EU:T:2005:138
, Rn.
und
, sowie vom 12. Dezember 2014, Comptoir d’Épicure/HABM – A‑Rosa Akademie [da rosa],
T‑405/13
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2014:1072
, Rn.
).
Die Gültigkeit einer nationalen Marke kann nämlich nicht im Rahmen eines Verfahrens zur Eintragung einer Unionsmarke, sondern nur in einem im betreffenden Mitgliedstaat angestrengten Nichtigkeitsverfahren in Frage gestellt werden (Urteil vom 23. Oktober 2002, Matratzen Concord/HABM – Hukla Germany [MATRATZEN],
T‑6/01
,
EU:T:2002:261
, Rn.
). Überdies hat das EUIPO zwar auf der Grundlage von Beweisen, die der Widersprechende vorlegen muss, das Bestehen der für den Widerspruch angeführten nationalen Marke zu überprüfen, nicht aber über einen Konflikt zwischen dieser Marke und einer anderen Marke auf nationaler Ebene zu entscheiden; die Entscheidung darüber fällt in die Zuständigkeit der nationalen Stellen (Urteil vom 21. April 2005, RUFFLES,
T‑269/02
,
EU:T:2005:138
, Rn.
; vgl. ebenfalls in diesem Sinne Urteile vom 25. Mai 2005, TELETECH GLOBAL VENTURES,
T‑288/03
,
EU:T:2005:177
, Rn.
, und vom 13. Dezember 2007, Xentral/HABM – Pages jaunes [PAGESJAUNES.COM],
T‑134/06
,
EU:T:2007:387
, Rn.
).
Solange daher die ältere nationale Marke tatsächlich geschützt ist, ist die Existenz einer noch älteren nationalen eingetragenen Marke oder eines noch älteren anderen Rechts im Rahmen eines Widerspruchs gegen die Anmeldung einer Unionsmarke irrelevant, selbst wenn die angemeldete Unionsmarke mit einer älteren nationalen Marke der Klägerin oder einem anderen Recht identisch ist, die oder das älter ist als die nationale Widerspruchsmarke (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 1. März 2005, Fusco/HABM – Fusco International [ENZO FUSCO],
T‑185/03
,
EU:T:2005:73
, Rn.
).
So hatte das Gericht bereits Gelegenheit, festzustellen, dass – selbst wenn die Rechte an älteren Domain-Namen einer älteren nationalen eingetragenen Marke gleichgestellt werden könnten – es jedenfalls nicht seine Sache ist, über einen etwaigen Konflikt zwischen einer älteren nationalen Marke und Rechten an älteren Domain-Namen zu entscheiden, da ein solcher Konflikt nicht in die Zuständigkeit des Gerichts fällt (Urteil vom 13. Dezember 2007, PAGESJAUNES.COM,
T‑134/06
,
EU:T:2007:387
, Rn.
).
Die oben in den Rn. 50 bis 56 angeführte Rechtsprechung ist auf den vorliegenden Fall entsprechend anzuwenden. Ungeachtet der oben in Rn. 41 angeführten Verpflichtungen, denen das EUIPO unterliegt, und der oben in den Rn. 42 und 43 angeführten Rolle des Gerichts ist es nämlich weder Sache des EUIPO noch des Gerichts, über einen Konflikt zwischen dem älteren Zeichen und einem anderen Firmennamen oder einer anderen nicht auf nationaler Ebene eingetragenen Marke im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens gegen eine Unionsmarke zu entscheiden.
Folglich ist die Frage des älteren Rechts im Zusammenhang mit der Eintragung der angegriffenen Unionsmarke zu prüfen und nicht im Zusammenhang mit den geltend gemachten älteren Rechten, die der Inhaber der angegriffenen Unionsmarke, in diesem Fall die Klägerin, gegen die Streithelferin haben könnte, wie vom EUIPO und der Streithelferin in ihren Klagebeantwortungen zu Recht ausgeführt wurde. Somit ist das einzige Vorrecht, das bei der Entscheidung über den Ausgang des vorliegenden Rechtsstreits berücksichtigt werden muss, das ältere Zeichen.
Diese Schlussfolgerung kann nicht durch das auf die §§ 7, 8 und 15 des Kapitels 1 des schwedischen Markengesetzes gestützte Vorbringen der Klägerin entkräftet werden.
§ 7 („Ausschließliche Rechte durch Etablierung auf dem Markt“) des Kapitels 1 des schwedischen Markengesetzes sieht nämlich in seinem Abs. 1 vor, dass ausschließliche Rechte an einem Handelssymbol ohne Eintragung durch Etablierung auf dem Markt erworben werden können. Nach Abs. 2 dieses Paragrafen gilt ein Handelssymbol als auf dem Markt etabliert, wenn es in dem Land einem bedeutenden Teil der betroffenen Verkehrskreise als Hinweis auf die unter diesem Symbol angebotenen Produkte oder Dienstleistungen bekannt ist. § 15 („Folgen der Duldung [Auf dem Markt etablierte Handelssymbole])“ des Kapitels 1 des schwedischen Markengesetzes wiederum sieht vor, dass Rechte an einem auf dem Markt etablierten Handelssymbol mit älteren Rechten an einem identischen oder ähnlichen Handelssymbol im Sinne von § 10 koexistieren, wenn der Inhaber der älteren Rechte nicht innerhalb einer angemessenen Frist Maßnahmen ergriffen hat, um die Benutzung des jüngeren Handelssymbols zu verhindern.
Die Klägerin behauptet zwar, sich auf eine ununterbrochene Benutzungskette und auf Rechte an „der Marke“ und an einem Firmennamen mit dem Bestandteil „swemac“ stützen zu können, die aus verschiedenen Epochen vor der Eintragung des älteren Zeichens stammten (1991, 1995, Dezember 1998, 2001, 2004), hat jedoch keinen Beweis dafür erbracht. Wie die Beschwerdekammer in den Rn. 62 und 64 der angefochtenen Entscheidung feststellte und wie im Wesentlichen vom EUIPO und der Streithelferin vorgebracht wurde, hat die Klägerin bei den Instanzen des EUIPO keinen Beweis für die Benutzung der angefochtenen Marke oder eines anderen Zeichens mit dem Bestandteil „swemac“ angetreten. Dokumente, die von ihr erstmals beim Gericht vorgelegt wurden, können, wie oben in Rn. 19 erwähnt, nicht berücksichtigt werden. Die Klägerin hat daher in keiner Weise konkret nachgewiesen, dass sie die Tatbestandsvoraussetzungen der von ihr geltend gemachten Vorschriften des Kapitels 1 des schwedischen Markengesetzes erfüllt hat. Insbesondere hat sie nicht den Nachweis erbracht, dass das von ihr geltend gemachte ältere Recht in den Anwendungsbereich der §§ 7 und 15 des Kapitels 1 des schwedischen Markengesetzes fällt, nämlich dass es vor oder nach der Eintragung des älteren Zeichens auf dem Markt etabliert oder einem erheblichen Teil der betroffenen Verkehrskreise als Hinweis auf die relevanten Waren oder Dienstleistungen bekannt war.
Im Übrigen ist festzustellen, dass die Klägerin keine näheren Angaben zum Zusammenspiel zwischen den Vorschriften, auf die sie sich beruft, und den von der Beschwerdekammer angewandten Vorschriften gemacht hat. Ferner gibt es keine näheren Angaben bezüglich ihres Vorbringens, sie könne das Recht auf den Firmennamen Swemac Orthopaedics AB ab dem Zeitpunkt, zu dem die übertragende Gesellschaft diesen ursprünglich eingetragen habe, d. h. ab dem 22. Dezember 1995, geltend machen. Angenommen schließlich, dass die Klägerin und die Streithelferin beide aus der Zerschlagung der Gesellschaft Swemac Orthopaedics hervorgegangen sind, hat die Klägerin auch nicht erklärt, inwieweit ihr das schwedische Recht einen Vorrang für den Bestandteil „swemac“ einräumen würde.
Daher ist das Vorbringen der Klägerin, die §§ 7, 8 und 15 des Kapitels 1 des schwedischen Markengesetzes implizierten, dass die Streithelferin nicht das Recht habe, die Benutzung der angefochtenen Marke zu untersagen, zurückzuweisen.
Darüber hinaus ist die Klägerin nicht der Schlussfolgerung der Beschwerdekammer in Rn. 40 der angefochtenen Entscheidung entgegengetreten, dass § 9 Nr. 1 des Kapitels 2 des schwedischen Markengesetzes sinngemäß verwendet werden könne, um die Benutzung einer jüngeren Marke auf der Grundlage eines eingetragenen Handelsnamens zu untersagen.
In jedem Fall hat die Klägerin nicht dargelegt, wie die §§ 7, 8 und 15 des Kapitels 1 des schwedischen Markengesetzes das implizite Zwischenergebnis der Beschwerdekammer in den Rn. 40 und 41 der angefochtenen Entscheidung entkräften könnten, dass das ältere Zeichen im Fall einer Verwechslungsgefahr die Eintragung und analog die Benutzung einer jüngeren Marke verbiete.
Folglich ist dem impliziten Zwischenergebnis der Beschwerdekammer in den Rn. 40 und 41 der angefochtenen Entscheidung, dem zufolge das schwedische Recht das ältere Zeichen gegen identische oder ähnliche Zeichen schützt, die für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen verwendet werden, wenn Verwechslungsgefahr besteht, zuzustimmen.
–
Zur Verwechslungsgefahr
Das Gericht stellt fest, dass die Klägerin den Ansatz der Beschwerdekammer, in dessen Rahmen diese geprüft hat, ob in Schweden eine Verwechslungsgefahr im Sinne von § 8 Abs. 1 Nr. 2 des Kapitels 2 des schwedischen Markengesetzes besteht, nicht anficht. Sie wendet sich auch nicht gegen die Feststellungen der Beschwerdekammer, wonach die maßgeblichen Verkehrskreise aus Angehörigen der Gesundheitsberufe bestehen, deren Aufmerksamkeit hoch sein wird, insbesondere angesichts der Art der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen und der Tatsache, dass diese kostspielig sind. Sie bestreitet auch nicht, wie die Streithelferin anmerkt, dass die angefochtene Marke und das ältere Zeichen sehr ähnlich sind und dass die betroffenen Waren und Dienstleistungen entweder identisch oder sehr ähnlich sind. Dieser Ansatz und diese Schlussfolgerungen, die im Übrigen nicht angefochten wurden, sind zu billigen.
Dagegen macht die Klägerin geltend, die Koexistenz der Marken, ihre langjährige Präsenz auf dem Markt und der Umstand, dass die maßgeblichen Verkehrskreise aus äußerst kompetenten, erfahrenen und spezialisierten Personen bestünden und dass die fraglichen Waren und Dienstleistungen im Rahmen von Vergabeverfahren erworben würden, verringerten die Verwechslungsgefahr.
Nach ständiger Rechtsprechung liegt Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Das Vorliegen von Verwechslungsgefahr ist nach dieser Rechtsprechung umfassend, gemäß der Wahrnehmung der in Rede stehenden Zeichen und Waren oder Dienstleistungen durch die maßgeblichen Verkehrskreise und unter Berücksichtigung aller maßgeblichen Umstände des Einzelfalls, insbesondere der Wechselbeziehung zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen, zu beurteilen (vgl. Urteil vom 9. Juli 2003, Laboratorios RTB/HABM – Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS],
T‑162/01
,
EU:T:2003:199
, Rn.
bis
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Auch wenn unstreitig ist, dass die oben in Rn. 3 genannten Waren und Dienstleistungen aufgrund von Ausschreibungen im Rahmen von Vergabeverfahren vermarktet werden, schließt ein solcher Umstand nicht jegliche Verwechslungsgefahr aus. Die Benutzung der angefochtenen Marke beschränkt sich nämlich nicht auf Situationen, in denen die in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen vertrieben werden, sondern kann auch andere Situationen betreffen, in denen die maßgeblichen Verkehrskreise mündlich auf diese Waren und Dienstleistungen Bezug nehmen, z. B., wenn sie diese verwenden oder über diese Verwendung, insbesondere über die Vor‑ und Nachteile dieser Waren und Dienstleistungen, sprechen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 26. September 2014, Koscher + Würtz/HABM – Kirchner & Wilhelm [KW SURGICAL INSTRUMENTS],
T‑445/12
,
EU:T:2014:829
, Rn.
).
Im vorliegenden Fall steht, wie oben in Rn. 67 erwähnt, fest, dass die von den einander gegenüberstehenden Zeichen erfassten Waren oder Dienstleistungen entweder identisch oder sehr ähnlich sind. Ebenso steht fest, dass die angefochtene Marke und das ältere Zeichen eine erhöhte Ähnlichkeit aufweisen. Daher ist es, wie die Streithelferin geltend macht, nicht möglich, das Bestehen einer Verwechslungsgefahr auszuschließen, auch nicht unter Berücksichtigung des hohen Aufmerksamkeitsgrads der maßgeblichen Verkehrskreise (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 22. Mai 2012, Retractable Technologies/HABM – Abbott Laboratories [RT],
T‑371/09
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2012:244
, Rn.
).
Schließlich ist die in Anlage A.10 angeführte Randnummer der Entscheidung des Marknadsdomstolen (Handelsgericht), auf die sich die Klägerin stützt, nicht geeignet, die oben in Rn. 71 gezogene Schlussfolgerung zu entkräften oder zur Unwirksamkeit der angefochtenen Entscheidung zu führen. In dieser Randnummer führte das betreffende Gericht aus, es sei „festgestellt worden, dass die betreffenden Waren ausschließlich im Rahmen der Vergabe öffentlicher Aufträge vermarktet wurden“ und dass „in einem solchen Beschaffungskontext keine Unklarheit hinsichtlich der betrieblichen Herkunft bestehen kann“. Es trifft zu, dass bei der Anwendung der vierten in Art. 8 Abs. 4 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 enthaltenen Voraussetzung die in dem betreffenden Mitgliedstaat ergangenen Gerichtsentscheidungen zu berücksichtigen sind, wie oben in Rn. 38 erwähnt. Einerseits ist jedoch zu beachten, dass diese Randnummer ohne jegliche Klarstellung ihres sachlichen und verfahrenstechnischen Kontexts wiedergegeben wird. Der Gerichtshof ist daher nicht in der Lage, zu beurteilen, ob sich die aus der erwähnten Randnummer zu ziehenden Lehren auf den tatsächlichen und verfahrensrechtlichen Kontext der vorliegenden Rechtssache erstrecken. Andererseits kann diese Randnummer die tatsächlichen Feststellungen der Beschwerdekammer nicht in Frage stellen oder nachweisen, welche Kenntnis die maßgeblichen Verkehrskreise von der angefochtenen Marke haben. Schließlich kann sie weder die Koexistenz der einander gegenüberstehenden Zeichen nachweisen noch, dass die schwedischen Verkehrskreise die betriebliche Herkunft der von diesen Zeichen erfassten Waren und Dienstleistungen nicht verwechseln, wenn sie sich ihnen gegenübersehen.
Daher ist nicht erwiesen, dass die Beschwerdekammer in Rn. 58 der angefochtenen Entscheidung einen Fehler begangen hat, als sie das Bestehen einer Verwechslungsgefahr in Bezug auf die betriebliche Herkunft der betreffenden Waren und Dienstleistungen annahm.
Zu dem auf die angebliche Koexistenz der einander gegenüberstehenden Zeichen in Schweden gestützten Vorbringen der Klägerin ist anzumerken, dass nach der Rechtsprechung zwar nicht ausgeschlossen ist, dass die Koexistenz älterer Marken auf dem Markt möglicherweise die Gefahr einer Verwechslung von zwei einander gegenüberstehenden Marken verringern kann, eine solche Möglichkeit aber nur dann berücksichtigt werden kann, wenn der Inhaber der angefochtenen Unionsmarke im Laufe des Verfahrens vor dem EUIPO hinreichend nachgewiesen hat, dass diese Koexistenz auf einer aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise fehlenden Verwechslungsgefahr zwischen der von ihm geltend gemachten älteren Marke und der Marke, auf die der Antrag auf Nichtigerklärung gestützt wird, beruht, unter dem Vorbehalt, dass die in Rede stehenden älteren Marken und die einander gegenüberstehenden Marken identisch sind (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 3. September 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe,
C‑498/07 P
,
EU:C:2009:503
, Rn.
, vom 11. Mai 2005, Grupo Sada/HABM – Sadia [GRUPO SADA],
T‑31/03
,
EU:T:2005:169
, Rn.
, und vom 10. April 2013, Höganäs/HABM – Haynes [ASTALOY],
T‑505/10
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2013:160
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung). Da im Übrigen bereits entschieden wurde, dass die Koexistenz von zwei Marken hinreichend lange bestehen muss, um die Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise beeinflussen zu können, stellt die Dauer der Koexistenz ebenfalls einen wesentlichen Gesichtspunkt dar (vgl. Urteil vom 30. Juni 2015, La Rioja Alta/HABM – Aldi Einkauf [VIÑA ALBERDI],
T‑489/13
,
EU:T:2015:446
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Im vorliegenden Fall hat die Klägerin jedoch, wie oben in Rn. 61 ausgeführt, bei den Instanzen des EUIPO keine Beweismittel für die Benutzung der angefochtenen Marke oder eines Zeichens mit dem Bestandteil „swemac“ vorgelegt. Die von der Klägerin erstmals beim Gericht eingereichten Unterlagen, um ihre Präsenz auf dem Markt und die Benutzung einer Marke, eines Firmennamens oder eines Zeichens mit dem Bestandteil „swemac“ nachzuweisen, können, wie oben in Rn. 19 erwähnt, nicht berücksichtigt werden. Die Klägerin hat auch keine Beweise für die Kenntnis der maßgeblichen Verkehrskreise von der angefochtenen Marke oder einem Zeichen mit dem Bestandteil „swemac“ vorgelegt, wie Meinungsumfragen, Verbraucheraussagen oder Ähnliches, obwohl es ihr freistand, diesen Nachweis durch das Vorbringen eines Bündels entsprechender Indizien zu führen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 30. Juni 2015, VIÑA ALBERDI,
T‑489/13
,
EU:T:2015:446
, Rn.
, und vom 13. Juli 2017, AIA/EUIPO – Casa Montorsi [MONTORSI F. & F.],
T‑389/16
,
EU:T:2017:492
, Rn.
; vgl. auch in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 25. Mai 2005, TELETECH GLOBAL VENTURES,
T‑288/03
,
EU:T:2005:177
, Rn.
).
Die Beschwerdekammer vertrat daher zu Recht in den Rn. 62 und 64 der angefochtenen Entscheidung die Auffassung, dass die Klägerin weder die Koexistenz der einander gegenüberstehenden Zeichen nachgewiesen habe noch, dass die schwedischen Verkehrskreise diese Zeichen nicht verwechselten, wenn sie sich ihnen gegenübersähen.
Daher ist das Vorbringen der Klägerin, das sich auf die angebliche Koexistenz der einander gegenüberstehenden Zeichen stützt, als unbegründet zurückzuweisen.
Folglich ist der erste Klagegrund, der auf einen Verstoß gegen Art. 53 Abs. 1 Buchst c der Verordnung Nr. 207/2009 in Verbindung mit Art 8 Abs. 4 dieser Verordnung und dem schwedischen Markengesetz gestützt ist, als unbegründet zurückzuweisen.
Zum zweiten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 54 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 8 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009
Mit ihrem zweiten Klagegrund macht die Klägerin geltend, die Beschwerdekammer habe bei der Beurteilung der Verwirkung durch Duldung einen Irrtum begangen, da diese nicht nach dem Datum der Eintragung der angefochtenen Marke, sondern nach der „informierten impliziten Einwilligung“ der Streithelferin in Bezug auf die Benutzung „ihrer Marke“ oder „ihres Zeichens“ durch die Klägerin auf dem Markt zu beurteilen sei.
Das EUIPO und die Streithelferin treten dem Vorbringen der Klägerin entgegen.
Erstens sind – wie oben in Rn. 58 festgestellt – die einzigen Rechte, die bei der Entscheidung des Rechtsstreits berücksichtigt werden müssen, das ältere Zeichen und die angefochtene Marke. Da es sich bei der angefochtenen Marke um eine Unionsmarke handelt, ist die anwendbare Vorschrift betreffend eine mögliche Verwirkung durch Duldung folglich Art. 54 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009.
Nach Art. 54 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 kann der Inhaber einer in Art. 8 Abs. 2 genannten älteren nationalen Marke oder eines in Art. 8 Abs. 4 genannten sonstigen älteren Kennzeichenrechts, der die Benutzung einer jüngeren Unionsmarke in dem Mitgliedstaat, in dem diese ältere Marke oder dieses sonstige ältere Kennzeichenrecht geschützt ist, während eines Zeitraums von fünf aufeinanderfolgenden Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet hat, für die Waren oder Dienstleistungen, für die die jüngere Unionsmarke benutzt worden ist, aufgrund dieser älteren Marke oder dieses sonstigen älteren Kennzeichenrechts weder die Nichtigerklärung der Unionsmarke verlangen noch sich ihrer Benutzung widersetzen, es sei denn, dass die Anmeldung der jüngeren Unionsmarke bösgläubig vorgenommen worden ist.
Zweitens müssen nach der Rechtsprechung vier Voraussetzungen erfüllt sein, damit die Frist für den Eintritt der Verwirkung durch Duldung im Fall der Benutzung einer mit der älteren Marke identischen oder ihr zum Verwechseln ähnlichen jüngeren Marke in Lauf gesetzt wird. Erstens muss die jüngere Marke eingetragen sein, zweitens muss ihr Inhaber sie gutgläubig angemeldet haben, drittens muss sie in dem Mitgliedstaat benutzt werden, in dem die ältere Marke geschützt ist, und viertens muss der Inhaber der älteren Marke Kenntnis von der Benutzung dieser Marke nach ihrer Eintragung haben (vgl. Urteil vom 20. April 2016, Tronios Group International/EUIPO – Sky [SkyTec],
T‑77/15
,
EU:T:2016:226
, Rn
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Aus dieser Rechtsprechung geht hervor, dass der Zweck von Art. 54 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 darin besteht, die Inhaber älterer Marken, die die Benutzung einer jüngeren Unionsmarke während eines zusammenhängenden Zeitraums von fünf Jahren in Kenntnis dieser Benutzung geduldet haben, mit dem Verlust der Möglichkeit zur Einleitung von Nichtigkeits‑ und Widerspruchsverfahren gegen diese Marke zu strafen. Diese Vorschrift bezweckt also einen Ausgleich zwischen dem Interesse des Markeninhabers am Erhalt der wesentlichen Funktion seiner Marke und dem Interesse der anderen Wirtschaftsteilnehmer an der freien Verfügbarkeit von Zeichen, die ihre Waren und Dienstleistungen bezeichnen können. Dies setzt voraus, dass der Inhaber einer älteren Marke, um sich diese wesentliche Funktion zu erhalten, in der Lage ist, der Benutzung der mit seiner Marke identischen oder ihr ähnlichen jüngeren Marke zu widersprechen. Erst ab dem Zeitpunkt, zu dem der Inhaber der älteren Marke von der Benutzung der jüngeren Unionsmarke weiß, hat er nämlich die Möglichkeit, dies nicht zu dulden und folglich Widerspruch einzulegen oder die Nichtigerklärung der jüngeren Marke zu beantragen, so dass erst dann die Frist für den Eintritt der Verwirkung durch Duldung zu laufen beginnt (vgl. Urteil vom 20. April 2016, SkyTec,
T‑77/15
,
EU:T:2016:226
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Somit beginnt die Frist für den Eintritt der Verwirkung durch Duldung ab dem Zeitpunkt zu laufen, zu dem der Inhaber der älteren Marke von der Benutzung der jüngeren Unionsmarke Kenntnis nach ihrer Eintragung erlangt hat (vgl. Urteil vom 20. April 2016, SkyTec,
T‑77/15
,
EU:T:2016:226
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung.
Die in den vorstehenden Rn. 83 und 85 angeführte Rechtsprechung ist entsprechend auf die vorliegende Rechtssache anzuwenden, die ein anderes älteres nationales Zeichen als eine Marke betrifft.
Im vorliegenden Fall ist es unstreitig, dass die angefochtene Marke am 4. September 2008 eingetragen wurde und dass der Antrag auf Nichtigerklärung am 3. September 2013, d. h. weniger als fünf Jahre nach der Eintragung, gestellt wurde.
Folglich konnte einerseits, wie vom EUIPO und der Streithelferin vorgetragen, die Benutzung der angefochtenen Marke erst ab dem Zeitpunkt der Eintragung dieser Marke erfolgen. Andererseits hätte die Frist für eine etwaige aufgrund der Duldung eintretende Verwirkung erst zu dem Zeitpunkt beginnen können, als die Streithelferin, die Inhaberin des älteren Zeichens, nach der Eintragung von der Benutzung der jüngeren Unionsmarke, d. h. der angefochtenen Marke, Kenntnis erlangte. Die Verwirkungsfrist konnte daher nicht ab dem Zeitpunkt einer etwaigen Benutzung einer nicht eingetragenen Marke oder des Firmennamens der Klägerin beginnen.
Daher kam die Beschwerdekammer in Rn. 71 der angefochtenen Entscheidung zu Recht zu dem Ergebnis, dass sich die Klägerin nicht auf die in Art. 54 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 vorgesehene Verwirkung durch Duldung berufen könne.
Drittens ist jedenfalls darauf hinzuweisen, dass – wie die Beschwerdekammer in den Rn. 72 und 73 der angefochtenen Entscheidung im Wesentlichen ausgeführt hat und wie die Streithelferin vorträgt – nach der Rechtsprechung der Inhaber der jüngeren Marke den Beweis dafür erbringen muss, dass der Inhaber der älteren Marke von der Benutzung der jüngeren Marke tatsächlich Kenntnis hatte, ohne die er nicht in der Lage wäre, der Benutzung der jüngeren Marke zu widersprechen (Urteil vom 20. April 2016, SkyTec,
T‑77/15
,
EU:T:2016:226
, Rn.
; vgl. ebenfalls in diesem Sinne Urteil vom 22. September 2011, Budějovický Budvar,
C‑482/09
,
EU:C:2011:605
, Rn.
und
, sowie Schlussanträge der Generalanwältin Trstenjak in der Rechtssache Budějovický Budvar,
C‑482/09
,
EU:C:2011:46
, Nr.
).
Ferner ist festzustellen, dass der Einwand der Verwirkung durch Duldung anwendbar ist, wenn der Inhaber der älteren Marke „die Benutzung wissentlich über einen langen Zeitraum geduldet hat“, was „bewusst“ oder „in Kenntnis der Sachlage“ bedeutet (Urteil vom 20. April 2016, SkyTec,
T‑77/15
,
EU:T:2016:226
, Rn.
; vgl. auch in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 22. September 2011, Budějovický Budvar,
C‑482/09
,
EU:C:2011:605
, Rn.
und
, sowie Schlussanträge der Generalanwältin Trstenjak in der Rechtssache Budějovický Budvar,
C‑482/09
,
EU:C:2011:46
, Nr.
).
Im vorliegenden Fall hat die Klägerin jedoch, wie oben in Rn. 61 festgestellt, wie von der Beschwerdekammer in den Rn. 62 und 73 der angefochtenen Entscheidung zu Recht ausgeführt und wie vom EUIPO und von der Streithelferin geltend gemacht, weder die Benutzung der angefochtenen Marke in Schweden nachgewiesen noch, dass die Streithelferin von dieser angeblichen Benutzung wusste.
Nach alledem hat die Beschwerdekammer nicht gegen Art. 54 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 verstoßen, indem sie in den Rn. 71 und 73 der angefochtenen Entscheidung die Auffassung vertreten hat, die Klägerin könne sich nicht auf diese Vorschrift berufen.
Folglich ist der zweite Klagegrund als unbegründet zurückzuweisen.
Da keiner der von der Klägerin geltend gemachten Klagegründe begründet ist, ist die Klage insgesamt abzuweisen.
Kosten
Nach Art. 134 Abs. 1 der Verfahrensordnung ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.
Im vorliegenden Fall haben das EUIPO und die Streithelferin die Verurteilung der Klägerin zur Tragung der Kosten des vorliegenden Rechtszugs beantragt. Da die Klägerin unterlegen ist, ist somit den Anträgen des EUIPO und der Streithelferin stattzugeben und die Klägerin zur Tragung der den Letztgenannten im Verfahren vor dem Gericht entstandenen Kosten zu verurteilen.
Die Streithelferin hat ferner beantragt, der Klägerin die ihr im Verwaltungsverfahren vor dem EUIPO entstandenen Kosten aufzuerlegen. Nach Art. 190 Abs. 2 der Verfahrensordnung gelten die Aufwendungen der Parteien, die für das Verfahren vor der Beschwerdekammer notwendig waren, als erstattungsfähige Kosten. Dies gilt jedoch nicht für die Aufwendungen im Verfahren vor der Nichtigkeitsabteilung. Daher ist dem Antrag der Streithelferin, die mit ihrem Vorbringen unterlegene Klägerin zur Tragung der Kosten des Verwaltungsverfahrens vor dem EUIPO zu verurteilen, nur hinsichtlich der notwendigen Aufwendungen der Streithelferin für das Verfahren vor der Beschwerdekammer stattzugeben (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 10. Februar 2015, Boehringer Ingelheim International/HABM – Lehning entreprise [ANGIPAX],
T‑368/13
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2015:81
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung, sowie vom 30. März 2017, Apax Partners UK/EUIPO – Apax Partners Midmarket [APAX PARTNERS],
T‑209/16
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2017:240
, Rn.
).

Aus diesen Gründen hat
DAS GERICHT (Neunte Kammer)
für Recht erkannt und entschieden:

1.
Die Klage wird abgewiesen.

2.
Die Swemac Innovation AB trägt die Kosten einschließlich der Aufwendungen der SWEMAC Medical Appliances AB, die für das Verfahren vor der Beschwerdekammer des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) notwendig waren.

Gervasoni
Kowalik-Bańczyk
Mac Eochaidh
Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 7. Februar 2019.
Unterschriften
(
*1
)	Verfahrenssprache: Englisch.