CELEX: 62018CJ0371
Reenvio prejudicial
Aproximação das legislações
Marca comunitária
Regulamento (CE) n.o 40/94
Artigos 7.o e 51.o
Primeira Diretiva 89/104/CEE
Artigos 3.o e 13.o
Identificação dos produtos ou serviços objeto do registo
Desrespeito das exigências de clareza e de precisão
Má‑fé do requerente
Inexistência de intenção de utilizar a marca para os produtos ou para os serviços objeto do registo
Nulidade total ou parcial da marca
Legislação nacional que obriga o requerente a declarar que tem intenção de utilizar a marca pedida

O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do direito da União em matéria de marcas da União Europeia e da aproximação das legislações dos Estados‑Membros sobre marcas.
Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Sky plc, a Sky International AG e a Sky UK Ltd (a seguir, conjuntamente, «Sky e o.») à SkyKick UK Ltd e à SkyKick Inc (a seguir, conjuntamente, «sociedades SkyKick») a respeito da alegada contrafação, pelas sociedades SkyKick, de marcas da União Europeia e de uma marca nacional do Reino Unido pertencentes à Sky e o.
Quadro jurídico
Direito internacional
No contexto internacional, o direito das marcas rege‑se pela Convenção para a Proteção da Propriedade Industrial, assinada em Paris em 20 de março de 1883, revista pela última vez em Estocolmo, em 14 de julho de 1967, e alterada em 28 de setembro de 1979 (
Recueil des traités des Nations unies
, vol. 828, n.
o
11851, p. 305; a seguir «Convenção de Paris»). Todos os Estados‑Membros da União Europeia são partes nesta Convenção.
Ao abrigo do artigo 19.
o
da Convenção de Paris, os Estados a que esta se aplica reservam‑se o direito de, separadamente, celebrarem entre si acordos particulares para a proteção da propriedade industrial.
Esta disposição serviu de base para a adoção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo de marcas, adotado na Conferência Diplomática de Nice em 15 de junho de 1957, revisto pela última vez em Genebra em 13 de maio de 1977 e alterado em 28 de setembro de 1979 (
Recueil des traités des Nations unies
, vol. 1154, n.
o
I‑18200, p. 89; a seguir «Acordo de Nice»).
Nos termos do artigo 1.
o
do Acordo de Nice:
«1)   Os países aos quais se aplica o presente Acordo constituíram‑se em União Particular e adotam, para efeito de registo de marcas, uma classificação comum dos produtos e serviços (de ora avante designada de “classificação”).
2)   A classificação compreende:
i)
Uma lista de classes, acompanhada, caso seja necessário, de notas explicativas;
ii)
Uma lista alfabética de produtos e serviços […], com indicação da classe em que cada produto ou serviço está inserido.
[…]»
O artigo 2.
o
do Acordo de Nice, sob a epígrafe «Âmbito jurídico e aplicação da classificação», tem a seguinte redação:
«1)   Sob reserva das obrigações impostas pelo presente Acordo, o âmbito da classificação será o que lhe for atribuído por cada país da União Particular. Nomeadamente, a classificação não obriga os países da União Particular nem quanto à apreciação da extensão da proteção da marca, nem quanto ao reconhecimento das marcas de serviço.
2)   Cada um dos países da União Particular reserva‑se a faculdade de aplicar a classificação a título de sistema principal ou de sistema auxiliar.
3)   As administrações competentes dos países da União Particular farão figurar nos títulos e publicações oficiais dos registos das marcas os números das classes da classificação a que pertencerem os produtos ou os serviços para os quais a marca estiver registada.
4)   O facto de uma designação figurar numa lista alfabética [dos produtos e serviços] não afeta em nada os direitos que poderão existir sobre esta denominação.»
A classificação mencionada no artigo 1.
o
do Acordo de Nice (a seguir «Classificação de Nice») contém, desde a sua oitava edição, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 2002, 34 classes de produtos e 11 classes de serviços. Cada classe é designada por uma ou mais indicações gerais, geralmente denominadas «títulos de classe», que indicam, de maneira geral, os domínios de que, em princípio, fazem parte os produtos ou serviços da classe em causa.
Em conformidade com o Guia do Utilizador da Classificação de Nice, para garantir a classificação correta de cada produto ou serviço, deve ser consultada, nomeadamente, a lista alfabética dos produtos e dos serviços, bem como as Notas Explicativas relativas às diferentes classes.
Direito da União
Regulamentos sobre a marca da União Europeia
O Regulamento (CE) n.
o
40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (
JO 1994, L 11, p. 1
), conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.
o
1891/2006 do Conselho, de 18 de dezembro de 2006 (
JO 2006, L 386, p. 14
) (a seguir «Regulamento n.
o
40/94»), foi revogado e substituído pelo Regulamento (CE) n.
o
207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da União Europeia (
JO 2009, L 78, p. 1
), que entrou em vigor em 13 de abril de 2009. Este regulamento, conforme alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015 (
JO 2015, L 341, p. 21
) (a seguir «Regulamento n.
o
207/2009»), foi igualmente revogado e substituído, com efeitos a partir de 1 de outubro de 2017, pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (
JO 2017, L 154, p. 1
).
Atendendo à data em que foram depositados os pedidos de proteção das marcas comunitárias em causa no processo principal, há que examinar o presente pedido de decisão prejudicial à luz das disposições do Regulamento n.
o
40/94.
O artigo 4.
o
do Regulamento n.
o
40/94, que define os sinais suscetíveis de constituir uma marca comunitária, dispunha:
«Podem constituir marcas comunitárias todos os sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, algarismos, e a forma do produto ou do seu acondicionamento, desde que esses sinais sejam adequados para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»
O artigo 7.
o
deste regulamento, sob a epígrafe «Motivos absolutos de recusa», previa no seu n.
o
1:
«Será recusado o registo:
a)
Dos sinais que não estejam em conformidade com o artigo 4.
o
;
b)
De marcas desprovidas de caráter distintivo[;]
c)
De marcas compostas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de fabrico do produto ou da prestação do serviço, ou outras características destes;
d)
De marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado habituais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;
e)
De sinais exclusivamente compostos:
i)
Pela forma imposta pela própria natureza do produto;
ii)
Pela forma do produto necessária para obter um resultado técnico;
ou
iii)
Pela forma que confere um valor substancial ao produto;
f)
De marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes;
g)
De marcas suscetíveis de enganar o público, por exemplo sobre a natureza, a qualidade ou a proveniência geográfica dos produtos ou serviços;
h)
De marcas que, na falta de autorização das entidades competentes, devam ser recusadas por força do artigo 6.
o
ter da Convenção de Paris;
i)
De marcas que incluam emblemas, insígnias ou escudos que não os abrangidos pelo artigo 6.
o
ter da Convenção de Paris e que apresentem um interesse público particular, a não ser que as entidades competentes tenham autorizado o respetivo registo.
[…]»
O artigo 15.
o
do referido regulamento, sob a epígrafe «Utilização da marca comunitária», dispunha no seu n.
o
1:
«Se, num prazo de cinco anos a contar do registo, o titular não tiver utilizado seriamente a marca comunitária na Comunidade, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se essa utilização tiver sido suspensa por um período ininterrupto de cinco anos, a marca comunitária será sujeita às sanções previstas no presente regulamento, exceto se houver motivos que justifiquem a sua não utilização.»
Nos termos do artigo 38.
o
, n.
o
1, do mesmo regulamento:
«Se a marca for excluída do registo por força do artigo 7.
o
em relação à totalidade ou a parte dos produtos ou serviços para os quais a marca comunitária tenha sido pedida, o pedido será recusado em relação a esses produtos ou serviços.»
O artigo 50.
o
do Regulamento n.
o
40/94, sob a epígrafe «Causas de extinção», enunciava no seu n.
o
1, alínea a):
«Será declarada a perda dos direitos do titular da marca comunitária, na sequência de pedido apresentado ao [Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)] ou de pedido reconvencional em ação de contrafação:
a)
Quando, durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca não seja objeto de utilização séria na Comunidade em relação aos produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justos para a sua não utilização; todavia, ninguém poderá alegar a extinção dos direitos do titular se, entre o termo desse período e a apresentação do pedido ou do pedido reconvencional, a marca tiver sido objeto de um início ou reinício de utilização séria; no entanto, o início ou reinício da utilização durante o período de três meses anterior à apresentação do pedido ou do pedido reconvencional, desde que esse período não tenha sido iniciado antes do termo do período ininterrupto de cinco anos de não utilização, não será tido em consideração se os preparativos para o início ou reinício da utilização apenas começarem depois de o titular ter tido conhecimento da possibilidade de vir a ser apresentado o pedido ou o pedido reconvencional.»
O artigo 51.
o
deste regulamento, sob a epígrafe «Causas de nulidade absoluta», tinha a seguinte redação:
«1.   A nulidade da marca comunitária é declarada na sequência de pedido apresentado ao [Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos)] ou de pedido reconvencional numa ação de contrafação:
a)
Sempre que a marca comunitária tenha sido registada contrariamente ao disposto no artigo 7.
o
;
b)
Sempre que o titular da marca não tenha agido de boa‑fé no ato de depósito do pedido de marca.
[…]
3.   Se a causa da nulidade só se verificar em relação a uma parte dos produtos ou serviços para os quais a marca comunitária foi registada, a nulidade da marca só pode ser declarada para os produtos ou serviços em causa.»
O artigo 96.
o
do referido regulamento, sob a epígrafe «Pedido reconvencional», dispunha, no seu n.
o
1:
«O pedido reconvencional de extinção ou de nulidade só pode ser fundamentado nos motivos de extinção ou de nulidade previstos no presente regulamento.»
O artigo 167.
o
, n.
o
1, do Regulamento n.
o
207/2009 previa:
«O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no
Jornal Oficial da União Europeia
.»
Diretivas que harmonizam as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas
A Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (
JO 1989, L 40, p. 1
), foi revogada e substituída, com efeitos a partir de 28 de novembro de 2008, pela Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (
JO 2008, L 299, p. 25
, e retificação
JO 2009, L 11, p. 86
). Esta última diretiva foi revogada e substituída pela Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (
JO 2015, L 336, p. 1
), com efeitos, em conformidade com o seu artigo 55.
o
, a partir de 15 de janeiro de 2019.
Atendendo à data em que foram apresentados os pedidos de proteção da marca nacional em causa no processo principal, há que examinar o presente pedido de decisão prejudicial à luz das disposições da Primeira Diretiva 89/104.
Nos termos do quinto, sétimo e oitavo considerandos da Primeira Diretiva 89/104:
«Considerando que os Estados‑Membros continuam igualmente a ter toda a liberdade para fixar as disposições processuais relativas ao registo, à caducidade ou à declaração de nulidade das marcas adquiridas por registo; que cabe aos Estados‑Membros, por exemplo, determinar a forma dos processos de registo e de declaração de nulidade, decidir se os direitos anteriores devem ser invocados no processo de registo ou no processo de declaração de nulidade, ou em ambos os casos, ou ainda, no caso de os direitos anteriores poderem ser invocados no processo de registo, prever um processo de oposição, ou uma análise oficiosa, ou ambos; que os Estados‑Membros mantêm a faculdade de determinar os efeitos da caducidade ou da nulidade das marcas;
[…]
Considerando que a realização dos objetivos prosseguidos pela aproximação pressupõe que a aquisição e a conservação do direito sobre a marca registada sejam, em princípio, subordinadas às mesmas condições em todos os Estados‑Membros; que, para o efeito, convém elaborar uma lista ilustrativa dos sinais suscetíveis de constituir uma marca desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas; que os motivos de recusa ou de nulidade relativos à própria marca, por exemplo, a ausência de caráter distintivo, ou relativos aos conflitos entre a marca e os direitos anteriores, devem ser enumerados de modo exaustivo, mesmo que alguns desses motivos sejam enumerados a título facultativo para os Estados‑Membros, que poderão assim mantê‑los ou introduzi‑los na sua legislação; que os Estados‑Membros poderão manter ou introduzir nas respetivas legislações motivos de recusa ou de nulidade relacionados com condições de aquisição ou de conservação do direito sobre a marca, para as quais não existe qualquer disposição de aproximação, referentes, por exemplo, à qualidade de titular da marca, à renovação da marca, ao regime de taxas, ou à não observância das normas processuais;
Considerando que, a fim de reduzir o número total de marcas registadas e protegidas na Comunidade e, por conseguinte, o número de conflitos que surgem entre elas, importa exigir que as marcas registadas sejam efetivamente usadas sob pena de caducidade; que é necessário prever que a nulidade de uma marca não possa ser declarada em virtude da existência de uma marca anterior não usada, deixando simultaneamente aos Estados‑Membros a faculdade de aplicar o mesmo princípio no que diz respeito ao registo de uma marca ou de prever que uma marca não possa ser validamente invocada num processo de contrafação se se verificar, na sequência de uma exceção, que o registo da marca poderia ficar sujeito a caducidade; que em todos estes casos cabe aos Estados‑Membros fixar as normas processuais aplicáveis.»
Nos termos do artigo 2.
o
desta diretiva:
«Podem constituir marcas todos os sinais suscetíveis de representação gráfica, nomeadamente as palavras, incluindo os nomes de pessoas, desenhos, letras, números, a forma do produto ou da respetiva embalagem, na condição de que tais sinais sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.»
O artigo 3.
o
da referida diretiva previa, nos seus n.
os
1 e 2:
«1.   Será recusado o registo ou ficarão sujeitos a declaração de nulidade, uma vez efetuados, os registos relativos:
a)
Aos sinais que não possam constituir uma marca;
b)
Às marcas desprovidas de caráter distintivo;
c)
Às marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que possam servir, no comércio, para designar a espécie, a qualidade, a quantidade, o destino, o valor, a proveniência geográfica ou a época de produção do produto ou da prestação do serviço, ou outras características dos mesmos;
d)
Às marcas constituídas exclusivamente por sinais ou indicações que se tenham tornado usuais na linguagem corrente ou nos hábitos leais e constantes do comércio;
e)
Aos sinais constituídos exclusivamente:
–
pela forma imposta pela própria natureza do produto,
–
pela forma do produto necessária à obtenção de um resultado técnico,
–
pela forma que confira um valor substancial ao produto;
f)
Às marcas contrárias à ordem pública ou aos bons costumes;
g)
Às marcas que sejam suscetíveis de enganar o público, por exemplo no que respeita à natureza, à qualidade ou à proveniência geográfica do produto ou do serviço;
h)
Às marcas que, não tendo sido autorizadas pelas autoridades competentes, sejam de recusar ou invalidar por força do artigo 6.
o
ter da [Convenção de Paris]
2.   Qualquer Estado‑Membro pode prever que seja recusado o registo de uma marca ou que o seu registo, uma vez efetuado, fique sujeito a ser declarado nulo quando e na medida em que:
[…]
d)
O requerente tenha apresentado de má‑fé o pedido de registo da marca.»
O artigo 12.
o
da mesma diretiva enunciava no seu n.
o
1:
«O registo de uma marca fica passível de caducidade se, durante um período ininterrupto de cinco anos, não tiver sido objeto de uso sério no Estado‑Membro em causa para os produtos ou serviços para que foi registada e se não existirem motivos justos para o seu não uso […]»
O artigo 13.
o
da Primeira Diretiva 89/104 dispunha:
«Quando existam motivos para recusa do registo de uma marca ou para a sua caducidade ou nulidade apenas no que respeita a alguns dos produtos ou serviços para que o registo da marca foi pedido ou efetuado, a recusa do registo, a sua caducidade ou nulidade abrangerão apenas esses produtos ou serviços.»
O artigo 18.
o
da Diretiva 2008/95 previa:
«A presente diretiva entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no
Jornal Oficial da União Europeia
.»
Direito do Reino Unido
A Trade Marks Act 1994 (Lei das Marcas de 1994) transpôs a Primeira Diretiva 89/104 para o direito do Reino Unido. O artigo 32.
o
, n.
o
3, da Lei das Marcas de 1994 não corresponde a nenhuma disposição desta diretiva. Esta disposição prevê:
«No pedido [de registo de uma marca] é declarado que a marca é utilizada, pelo requerente ou com o consentimento deste, para [os produtos e para os serviços indicados no pedido de registo da marca] ou que o requerente tem, de boa‑fé, intenção de a utilizar nesses termos.»
Litígio no processo principal e questões prejudiciais
As sociedades Sky e o. são titulares de quatro marcas figurativas e nominativas comunitárias e de uma marca nominativa nacional do Reino Unido que contêm a palavra «Sky» (a seguir, conjuntamente, «marcas em causa no processo principal»). Essas marcas foram registadas para um grande número de produtos e de serviços num certo número de classes da Classificação de Nice, nomeadamente as classes 9 e 38.
Sky e o. intentaram uma ação de contrafação das marcas em causa no processo principal contra as sociedades SkyKick no órgão jurisdicional de reenvio, a High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justiça (Inglaterra e País de Gales), Secção da Chancelaria, Reino Unido]. Para efeitos da sua ação de contrafação, Sky e o. baseiam‑se no registo das marcas em causa no processo principal para produtos pertencentes à classe 9, na aceção da Classificação de Nice, a saber, programas informáticos, programas informáticos fornecidos através da Internet, programas informáticos e aparelhos de telecomunicações que permitem efetuar ligações a bases de dados e à Internet, armazenamento de dados, bem como para serviços pertencentes à classe 38, na aceção desta classificação, a saber, serviços de telecomunicações, serviços de correio eletrónico, serviços de portais de Internet, serviços informáticos para consulta e recuperação de informação, de mensagens, de texto, de sons, imagens e de dados através de um computador ou de uma rede informática. O órgão jurisdicional de reenvio sublinha que nem todas as marcas em causa no processo principal estão registadas para estes bens e para estes serviços.
O órgão jurisdicional de reenvio indica igualmente que Sky e o. fizeram uma ampla utilização das marcas em causa no processo principal para uma gama de produtos e de serviços cobertos pelos seus principais domínios de atividade, a saber, a radiodifusão televisiva, a telefonia e o fornecimento de acesso à Internet por banda larga. Não é contestado que estas marcas são conhecidas em todos estes domínios no Reino Unido e na Irlanda. Contudo, Sky e o. não disponibilizam nenhum produto nem nenhum serviço de migração entre plataformas de correio eletrónico ou de armazenamento em nuvem (
cloud storage
) e nada indica que projetem vir a fazê‑lo no futuro. Os três principais produtos disponibilizados pelas sociedades SkyKick baseiam‑se num
software
como serviço (
software as a service ou SaaS
) e dizem respeito à migração para a Nuvem (
Cloud
), ao armazenamento em nuvem e à gestão das aplicações na Nuvem.
No âmbito daquele processo, as sociedades SkyKick apresentaram um pedido reconvencional de declaração de nulidade das marcas em causa no processo principal. Em apoio desse pedido, alegam que estas marcas foram registadas para bens e para serviços que não estão especificados de forma suficientemente clara e precisa. A este respeito, as sociedades SkyKick baseiam‑se no Acórdão de 19 de junho de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (
C‑307/10
,
EU:C:2012:361
).
Neste contexto, o órgão jurisdicional de reenvio interroga‑se, em primeiro lugar, sobre a questão de saber se tal motivo de nulidade pode ser invocado contra uma marca registada. A este respeito, recorda que o Tribunal de Justiça declarou, naquele acórdão, que o requerente de uma marca deve designar os produtos e os serviços para os quais é pedida a proteção da marca de forma suficientemente clara e precisa para permitir às autoridades competentes e aos terceiros determinarem o alcance da proteção conferida pela marca. Se assim não for, o instituto nacional ou o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) deve indeferir o pedido se a especificação não for alterada de modo que seja suficientemente clara e precisa.
Aquele órgão jurisdicional considera que a jurisprudência decorrente do referido acórdão não implica, todavia, que a marca em causa possa ser declarada nula depois de ter sido registada pelo facto de a especificação não ser clara ou precisa.
O órgão jurisdicional de reenvio sublinha que, quando esteja em causa uma marca da União Europeia, o artigo 128.
o
, n.
o
1, do Regulamento 2017/1001 prevê que um pedido reconvencional de declaração de nulidade «só pode ser fundamentado com base nas causas […] de nulidade previst[a]s no presente regulamento». No presente caso, as sociedades SkyKick basearam‑se no motivo previsto no artigo 59.
o
, n.
o
1, alínea a), deste regulamento, lido à luz do artigo 4.
o
e do artigo 7.
o
, n.
o
1, alínea a), do referido regulamento, os quais não requerem que a especificação de produtos e de serviços de um pedido de marca da União Europeia seja clara e precisa. Sucede o mesmo com uma marca nacional.
Em segundo lugar, ainda que se admita que tal fundamento possa ser invocado, o órgão jurisdicional de reenvio questiona‑se sobre se as especificações dos produtos e dos serviços são contestáveis para todas as marcas em causa no processo principal. Indica que as sociedades SkyKick sustentam que, no processo principal, falta clareza e precisão à identificação dos produtos e dos serviços abrangidos por aquelas marcas, exceto no que diz respeito aos «serviços de telecomunicações» e aos «serviços de correio eletrónico» da classe 38. As sociedades SkyKick e Sky e o. opõem‑se quanto ao caráter claro e preciso das especificações «programas informáticos», «programas informáticos fornecidos através da Internet» e «programas informáticos e aparelhos de telecomunicações que permitem efetuar ligações a bases de dados e à Internet, armazenamento de dados».
A este respeito, o órgão jurisdicional de reenvio entende que o registo de uma marca para «programas informáticos» é demasiado largo e, por conseguinte, contrário ao interesse público, porquanto confere ao titular um monopólio extremamente alargado que não pode ser justificado por um interesse comercial. Todavia, o órgão jurisdicional de reenvio considera que tal não significa necessariamente que o termo «programa informático» não seja claro e preciso. No entanto, o órgão jurisdicional de reenvio questiona‑se em que medida as indicações constantes da Comunicação Comum da Rede Europeia de Marcas, Desenhos e Modelos (ETMDN), de 28 de outubro de 2015, relativa à prática comum em matéria de indicações gerais que constam dos títulos das classes da Classificação de Nice em relação a «máquinas» da classe 7, na aceção desta classificação, não se podem aplicar também aos «programas informáticos».
Em terceiro lugar, o órgão jurisdicional de reenvio questiona‑se sobre se a validade das marcas em causa no processo principal pode ser afetada pela má‑fé do requerente no momento do depósito do pedido de proteção.
Perante aquele órgão jurisdicional, as sociedades SkyKick alegam, com efeito, que as marcas em causa no processo principal foram registadas de má‑fé, na medida em que Sky e o. não tinham intenção de as utilizar para todos os produtos e para todos os serviços objeto do registo daquelas marcas. Assim, as referidas marcas deviam ser todas anuladas ou, pelo menos, deviam ser anuladas parcialmente para os bens e para os serviços para os quais Sky e o. não tinham nenhuma intenção de as utilizar.
É entendimento do referido órgão jurisdicional que um registo de marcas sem uma exigência da sua utilização efetiva facilita o processo de registo e permite que os titulares obtenham mais facilmente uma proteção dessas marcas antes do lançamento comercial. Todavia, o facto de facilitar o registo ou de abranger um âmbito demasiado extenso constitui um obstáculo à entrada de terceiros no mercado e conduz a uma erosão do domínio público. Assim, a possibilidade de registar uma marca sem intenção de a utilizar para a totalidade ou para uma parte dos produtos e dos serviços indicados permite abusos, o que poderá ser prejudicial se, por outro lado, não existir nenhuma possibilidade de contestar um registo abusivo através da alegação da má‑fé do titular da marca em causa. O órgão jurisdicional de reenvio sublinha que, na sua jurisprudência, os órgãos jurisdicionais do Reino Unido se concentraram na exigência da intenção de utilizar a marca em causa para os produtos e para os serviços indicados no pedido de registo, devido à existência, no direito deste Estado‑Membro, do artigo 32.
o
, n.
o
3, da Lei das Marcas de 1994.
Ora, o órgão jurisdicional de reenvio questiona‑se quanto à compatibilidade desta disposição com o direito da União. Admitindo‑se que seja feita prova dessa compatibilidade, o mesmo órgão jurisdicional tem igualmente dúvidas quanto ao alcance da condição relativa à intenção de utilizar a marca para os produtos e para os serviços para os quais esta foi registada.
Primeiro, embora o direito da União não preveja expressamente tal intenção e não seja possível, no estado atual deste direito, cancelar uma marca registada por não utilização antes do termo de um prazo de cinco anos, a jurisprudência do Tribunal de Justiça e do Tribunal Geral da União Europeia indica que, em certas circunstâncias, o facto de ser depositado um pedido de registo de uma marca sem que haja a menor intenção de a utilizar para os produtos e para os serviços indicados pode constituir um ato de má‑fé por parte do titular dessa marca no momento do depósito do pedido de proteção.
Segundo, decorre daquela jurisprudência que, para demonstrar a má‑fé de um requerente, não é suficiente que este tenha pedido o registo da marca em questão para uma vasta gama de produtos e de serviços se este puder fazer prova de uma justificação comercial razoável para pedir tal proteção atendendo à utilização dessa marca. Além disso, a potencial utilização desta última não é suficiente para demonstrar a inexistência de boa‑fé.
Terceiro, a referida jurisprudência permite considerar que, em certos casos, o requerente poderia estar parcialmente de boa‑fé e parcialmente de má‑fé no momento em que depositou o pedido se só tinha intenção de utilizar a marca para certos produtos ou para certos serviços para os quais esta foi registada.
Se, no momento em que depositou o seu pedido de registo, o requerente de uma marca estava de má‑fé relativamente a uma parte dos bens e dos serviços e de boa‑fé relativamente a outra parte, o órgão jurisdicional de reenvio questiona‑se sobre se a nulidade deverá ser total ou parcial.
O órgão jurisdicional de reenvio considera que, no processo principal, existem elementos que demonstram que, no momento do registo das marcas em causa no processo principal, Sky e o. não tinham intenção de as utilizar para todos os produtos e para todos os serviços abrangidos pelos registos. Estes registos visavam produtos e serviços para os quais não existia nenhuma razão comercial para que Sky e o. pedissem proteção, pelo que a inclusão de tais produtos e serviços tem na sua base uma estratégia da Sky e o. destinada a obter uma proteção muito alargada das marcas.
Nestas condições, a High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunal Superior de Justiça (Inglaterra e País de Gales), Secção da Chancelaria] decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:
«1)
Pode uma marca da União Europeia ou uma marca nacional registada num Estado‑Membro ser declarada total ou parcialmente nula com fundamento no facto de alguns ou todos os termos utilizados na designação de produtos e serviços não serem suficientemente claros e precisos para permitirem que as autoridades competentes e os terceiros interessados consigam determinar, exclusivamente nessa base, o âmbito da proteção conferida pela marca?
2)
Em caso de resposta afirmativa à questão (1), um termo como “
software
” é demasiado geral e abrange produtos que são demasiado variáveis para que a marca possa desempenhar a sua função de indicação da origem, pelo que esse termo não é suficientemente claro e preciso para permitir que as autoridades competentes e os terceiros interessados consigam determinar, exclusivamente nessa base, o âmbito da proteção conferida pela marca?
3)
Pode constituir má‑fé o mero pedido do registo de uma marca sem qualquer intenção de a utilizar em relação aos produtos e serviços especificados?
4)
Em caso de resposta afirmativa à questão (3), é possível concluir que o requerente depositou o pedido parcialmente de boa‑fé e parcialmente de má‑fé se e na medida em que o requerente tenha tido a intenção de utilizar a marca em relação a alguns dos produtos ou serviços especificados mas não tenha tido intenção de a utilizar em relação a outros produtos ou serviços especificados?
5)
[O artigo 32.
o
, n.
o
3, da Lei das Marcas de 1994] é compatível com a [Diretiva 2015/2436] e com as diretivas que a antecederam?»
Quanto às questões prejudiciais
Observações preliminares
A título preliminar, há que salientar que as questões do órgão jurisdicional de reenvio têm por objeto a interpretação de disposições relativas aos motivos absolutos de nulidade de uma marca da União Europeia ou de uma marca nacional, não visando um regulamento ou uma diretiva particular. Além disso, importa determinar qual é o direito da União aplicável
ratione temporis
ao litígio no processo principal.
A este respeito, importa salientar, à semelhança do advogado‑geral no n.
o
33 das suas conclusões, que, no que se refere aos pedidos de declaração de nulidade de marcas da União Europeia e de marcas nacionais, a data do pedido de registo dessas marcas é determinante para efeitos da identificação do direito material aplicável (v., neste sentido, Acórdão de 8 de maio de 2014, Bimbo/IHMI,
C‑591/12 P
,
EU:C:2014:305
, n.
o
12 e jurisprudência referida).
No presente caso, decorre do pedido de decisão prejudicial que todos os pedidos de proteção para as marcas em causa no processo principal foram apresentados entre 14 de abril de 2003 e 20 de outubro de 2008.
Ora, por um lado, o artigo 167.
o
do Regulamento n.
o
207/2009 dispunha que este entraria em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no
Jornal Oficial da União Europeia
, que ocorreu em 24 de março de 2009. Por outro, o artigo 18.
o
da Diretiva 2008/95 previa igualmente que esta entraria em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no
Jornal Oficial da União Europeia
, a qual ocorreu em 8 de novembro de 2008.
Daqui resulta que, uma vez que as marcas em causa no processo principal foram apresentadas antes das datas de entrada em vigor do Regulamento n.
o
207/2009 e da Diretiva 2008/95, aquelas estão abrangidas,
ratione temporis
, no que se refere às marcas comunitárias em causa no processo principal, pelo âmbito de aplicação do Regulamento n.
o
40/94 e, no que respeita à marca nacional em causa no processo principal, pelo da Primeira Diretiva 89/104.
Daqui decorre que há que entender as questões de interpretação do direito da União visadas no presente pedido de decisão prejudicial no sentido de que têm por objeto, por um lado, as disposições do Regulamento n.
o
40/94 e, por outro, as da Primeira Diretiva 89/104.
Quanto à primeira e à segunda questões
Com as suas primeira e segunda questões, que importa examinar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se os artigos 7.
o
e 51.
o
do Regulamento n.
o
40/94, bem como o artigo 3.
o
da Primeira Diretiva 89/104 devem ser interpretados no sentido de que uma marca comunitária ou uma marca nacional pode ser declarada total ou parcialmente nula pelo facto de os termos empregados para designar os produtos e os serviços para os quais essa marca foi registada não serem claros e precisos. Em caso afirmativo, aquele órgão jurisdicional questiona‑se sobre se o termo «programa informático» («
software
») responde a essa exigência de clareza e de precisão.
Para responder a estas questões, importa examinar, em primeiro lugar, se a falta de clareza e de precisão dos termos empregados para designar os produtos e os serviços abrangidos por uma marca constitui, enquanto tal, um motivo ou uma causa de nulidade absoluta de uma marca nacional ou de uma marca comunitária.
No que se refere, por um lado, às disposições da Primeira Diretiva 89/104, importa salientar que o artigo 3.
o
desta diretiva fornece uma lista dos motivos de nulidade entre os quais não figura a falta de clareza e de precisão dos termos utilizados para designar os produtos e os serviços abrangidos pelo registo de uma marca nacional. Ora, o sétimo considerando da referida diretiva expõe que estes motivos de nulidade são enumerados de modo exaustivo, ainda que alguns deles sejam facultativos para os Estados‑Membros (v., neste sentido, Acórdãos de 18 de junho de 2002, Philips,
C‑299/99
,
EU:C:2002:377
, n.
o
74; de 12 de fevereiro de 2004, Koninklijke KPN Nederland,
C‑363/99
,
EU:C:2004:86
, n.
o
78; e de 9 de março de 2006, Matratzen Concord,
C‑421/04
,
EU:C:2006:164
, n.
o
19). Desta forma, esta mesma diretiva proíbe os Estados‑Membros de preverem motivos de nulidade diferentes daqueles que esta prevê expressamente (v., por analogia, Acórdão de 27 de junho de 2013, Malaysia Dairy Industries,
C‑320/12
,
EU:C:2013:435
, n.
o
42).
No que se refere, por outro lado, às disposições do Regulamento n.
o
40/94, importa salientar que o artigo 7.
o
, n.
o
1, deste está redigido em termos quase idênticos aos do artigo 3.
o
, n.
o
1, da Primeira Diretiva 89/104. Quanto ao artigo 51.
o
, n.
o
1, do Regulamento n.
o
40/94, a sua alínea a) limita‑se a remeter para o artigo 7.
o
deste regulamento, ao passo que a sua alínea b) prevê, como causa de nulidade, o mesmo motivo que é visado no artigo 3.
o
, n.
o
2, alínea d), da Primeira Diretiva 89/104. Em contrapartida, a falta de clareza e de precisão dos termos utilizados para designar os produtos ou os serviços abrangidos pelo registo de uma marca comunitária não figura nestas disposições do referido regulamento. Do mesmo modo, o artigo 96.
o
deste regulamento, relativo aos pedidos reconvencionais, especifica que a fundamentação de um pedido de declaração de nulidade só se pode basear nos motivos ou nas causas de nulidade previstos no Regulamento n.
o
40/94.
Daqui resulta que, à semelhança do artigo 3.
o
da Primeira Diretiva 89/104, o artigo 7.
o
, n.
o
1, e o artigo 51.
o
, n.
o
1, do Regulamento n.
o
40/94 devem ser interpretados no sentido de que fornecem uma lista exaustiva das causas de nulidade absoluta de uma marca comunitária.
Ora, nem o artigo 3.
o
da Primeira Diretiva 89/104 nem as disposições acima referidas do Regulamento n.
o
40/94 preveem, de entre os motivos que enumeram, a falta de clareza e de precisão dos termos utilizados para designar os produtos ou os serviços abrangidos pelo registo de uma marca comunitária.
Resulta das considerações precedentes que a falta de clareza e de precisão dos termos utilizados para designar os produtos ou os serviços abrangidos pelo registo de uma marca nacional ou de uma marca comunitária não pode ser considerada um motivo ou uma causa de nulidade da marca nacional ou comunitária em causa, na aceção do artigo 3.
o
da Primeira Diretiva 89/104 ou dos artigos 7.
o
e 51.
o
do Regulamento n.
o
40/94.
Seja como for, importa acrescentar que o Acórdão de 19 de junho de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (
C‑307/10
,
EU:C:2012:361
), não pode ser interpretado no sentido de que o Tribunal de Justiça pretendeu reconhecer um motivo ou uma causa de nulidade adicionais, não incluídos na lista que figura no artigo 7.
o
, n.
o
1, e no artigo 51.
o
do Regulamento n.
o
40/94, bem como no artigo 3.
o
da Primeira Diretiva 89/104. Com efeito, o Tribunal de Justiça indicou, nos n.
os
29 e 30 do Acórdão de 16 de fevereiro de 2017, Brandconcern/EUIPO e Scooters India (
C‑577/14 P
,
EU:C:2017:122
), que o Acórdão de 19 de junho de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (
C‑307/10
,
EU:C:2012:361
), se limitou a precisar as exigências relativas aos novos pedidos de registo enquanto marcas da União Europeia, pelo que não diz assim respeito às marcas que já tinham sido registadas na data da sua prolação (Acórdão de 11 de outubro de 2017, EUIPO/Cactus,
C‑501/15 P
,
EU:C:2017:750
, n.
o
38).
Em segundo lugar, há que examinar se, embora não constituindo um motivo ou uma causa de nulidade de uma marca nacional ou de uma marca comunitária, a falta de clareza e de precisão dos termos utilizados para designar os produtos ou os serviços abrangidos pelo registo desta pode, no entanto, constituir uma das causas ou um dos motivos de nulidade absoluta explicitamente previstos no artigo 51.
o
do Regulamento n.
o
40/94, lido em conjugação com o artigo 7.
o
deste, ou no artigo 3.
o
da Primeira Diretiva 89/104.
As sociedades SkyKick sugerem, primeiro, que a exigência de clareza e de precisão dos produtos e dos serviços para os quais uma marca foi registada pode ser associada à exigência de representação gráfica que decorre, para as marcas comunitárias, de uma leitura combinada do artigo 4.
o
e do artigo 7.
o
, n.
o
1, alínea a), do Regulamento n.
o
40/94 e, para as marcas nacionais, de uma leitura combinada do artigo 2.
o
e do artigo 3.
o
, n.
o
1, alínea a), da Primeira Diretiva 89/104.
É certo que o Tribunal de Justiça declarou, no n.
o
51 do Acórdão de 12 de dezembro de 2002, Sieckmann (
C‑273/00
,
EU:C:2002:748
), a respeito da exigência de representação gráfica, que os operadores devem poder certificar‑se com clareza e precisão dos registos efetuados ou dos pedidos de registo formulados pelos seus concorrentes atuais ou potenciais e beneficiar, assim, de informações pertinentes sobre os direitos de terceiros. Não obstante, estas considerações só são válidas para a identificação dos sinais suscetíveis de constituir uma marca e delas não se pode deduzir que tal exigência de clareza e de precisão também se deve aplicar aos termos empregados para visar os produtos e os serviços para os quais a marca em questão foi registada.
Segundo, há que determinar se da falta de clareza e de precisão dos termos empregados para designar os produtos e os serviços para os quais uma marca foi regista pode, enquanto tal, resultar a nulidade da marca em causa com fundamento no artigo 7.
o
, n.
o
1, alínea f), do Regulamento n.
o
40/94 e no artigo 3.
o
, n.
o
1, alínea f), da Primeira Diretiva 89/104, pelo facto de tal omissão ser contrária à ordem pública.
A este respeito, basta salientar que não se pode entender o conceito de «ordem pública», na aceção do artigo 7.
o
, n.
o
1, alínea f), do Regulamento n.
o
40/94 e do artigo 3.
o
, n.
o
1, alínea f), da Primeira Diretiva 89/104 no sentido de que se refere a características relativas ao próprio pedido de registo, como a clareza e a precisão dos termos empregados para designar os produtos ou os serviços visados nesse registo, independentemente das características do sinal cujo registo como marca é pedido.
Daqui resulta que não se pode considerar que tal falta de clareza e de precisão dos termos que designam os produtos ou os serviços visados pelo registo de uma marca é contrária à ordem pública, na aceção destas disposições.
Em todo o caso, deve acrescentar‑se, para todos os efeitos úteis, que, ao abrigo do artigo 50.
o
, n.
o
1, do Regulamento n.
o
40/94 e do artigo 12.
o
da Primeira Diretiva 89/104, pode ser declarada a perda dos direitos do titular de uma marca quando, durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca não tenha sido objeto de utilização séria no território pertinente para os produtos ou para os serviços para os quais foi registada.
O artigo 50.
o
, n.
o
2, do Regulamento n.
o
40/94 e o artigo 13.
o
da Primeira Diretiva 89/104 precisam igualmente que se o motivo de caducidade de uma marca só se verificar em relação a uma parte dos produtos ou dos serviços para os quais a marca foi registada, a sua caducidade abrangerá apenas esses produtos ou serviços.
Resulta, assim, destas disposições que uma marca nacional ou comunitária, registada para um conjunto de produtos ou de serviços cuja designação não é clara nem precisa, só pode, em todo o caso, ser protegida para os produtos e para os serviços para os quais foi objeto de utilização séria.
Atendendo a todos os elementos precedentes, há que responder às primeira e segunda questões que os artigos 7.
o
e 51.
o
do Regulamento n.
o
40/94, bem como o artigo 3.
o
da Primeira Diretiva 89/104 devem ser interpretados no sentido de que uma marca comunitária ou uma marca nacional não pode ser declarada total ou parcialmente nula pelo facto de os termos empregados para designar os produtos e os serviços para os quais essa marca foi registada não serem claros e precisos.
Quanto à terceira e à quarta questões
Com as suas terceira e quarta questões, que há que examinar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
40/94 e o artigo 3.
o
, n.
o
2, alínea d), da Primeira Diretiva 89/104 devem ser interpretados no sentido de que a apresentação de um pedido de marca sem que haja a menor intenção de a utilizar para os produtos e para os serviços objeto do registo constitui um ato de má‑fé, na aceção destas disposições, e, em caso de resposta afirmativa, se o artigo 51.
o
, n.
o
3, deste Regulamento n.
o
40/94 e o artigo 13.
o
da Primeira Diretiva 89/104 devem ser interpretados no sentido de que, quando a inexistência de intenção de utilizar uma marca em conformidade com as suas funções essenciais só disser respeito a certos produtos ou serviços objeto do registo, a nulidade dessa marca só abrange esses produtos ou serviços.
No que respeita, em primeiro lugar, à questão de saber se o artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
40/94 e o artigo 3.
o
, n.
o
2, alínea d), da Primeira Diretiva 89/104 devem ser interpretados no sentido de que a apresentação de um pedido de uma marca sem que haja a menor intenção de a utilizar para os produtos e para os serviços objeto do registo constitui um ato de má‑fé, na aceção destas disposições, há que recordar que estas disposições preveem, em substância, que uma marca pode ser declarada nula quando o requerente tenha agido de má‑fé no momento do depósito do pedido de marca. Nem este regulamento nem esta diretiva fornecem uma definição do conceito de «má‑fé». Há, todavia, que observar que este conceito é um conceito autónomo do direito da União e que, atendendo à necessidade de aplicar de forma coerente os regimes das marcas nacionais e da União, o referido conceito deve ser interpretado do mesmo modo tanto no contexto da Primeira Diretiva 89/104 como no do Regulamento n.
o
40/94 (v., por analogia, Acórdão de 27 de junho de 2013, Malaysia Dairy Industries,
C‑320/12
,
EU:C:2013:435
, n.
os
34 e 35).
O Tribunal de Justiça teve a ocasião de declarar que, embora, em conformidade com o seu sentido habitual na linguagem corrente, o conceito de «má‑fé» pressuponha a existência de um estado de espírito ou de uma intenção desonesta, importa, para efeitos da sua interpretação, tomar em consideração o contexto particular do direito das marcas, que é o da vida comercial. A este título, as regras da União em matéria de marcas visam, em especial, contribuir para o sistema de concorrência não falseada na União, no qual cada empresa deve, para captar a clientela através da qualidade dos seus produtos ou dos seus serviços, ser capaz de fazer registar como marcas sinais que permitam ao consumidor distinguir sem confusão possível esses produtos ou esses serviços dos que tenham outra proveniência (Acórdão de 12 de setembro de 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO,
C‑104/18 P
,
EU:C:2019:724
, n.
o
45 e jurisprudência referida).
Assim, a causa ou o motivo de nulidade absoluta previstos no artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
40/94 e no artigo 3.
o
, n.
o
2, alínea d), da Primeira Diretiva 89/104 são aplicáveis quando resulte de indícios pertinentes e concordantes que o titular de uma marca não apresentou o pedido de registo desta marca com o objetivo de participar de forma leal no jogo da concorrência, mas com a intenção de prejudicar, de maneira não conforme com os usos honestos, os interesses de terceiros, ou com a intenção de obter, sem sequer visar um terceiro em particular, um direito exclusivo para fins diferentes dos incluídos nas funções de uma marca, nomeadamente da função essencial de indicação de origem recordada no número anterior do presente acórdão (Acórdão de 12 de setembro de 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO,
C‑104/18 P
,
EU:C:2019:724
, n.
o
46).
É certo que o requerente de uma marca não está obrigado a indicar, nem sequer a conhecer, com precisão, na data do depósito do seu pedido de registo ou da análise deste, o uso que fará da marca pedida e que dispõe de um prazo de cinco anos para dar início a um uso efetivo em conformidade com a função essencial dessa marca [v., neste sentido, Acórdão de 12 de setembro de 2019, Deutsches Patent‑ und Markenamt (#darferdas?),
C‑541/18
,
EU:C:2019:725
, n.
o
22].
Todavia, como o advogado‑geral salientou no n.
o
109 das suas conclusões, registar uma marca quando o requerente não tenha a menor intenção de a utilizar para os produtos e para os serviços objeto desse registo pode ser constitutivo de má‑fé quando o pedido de marca não tenha justificação à luz dos objetivos visados no Regulamento n.
o
40/94 e na Primeira Diretiva 89/104. Contudo, tal má‑fé só pode ser caracterizada se existirem indícios objetivos, pertinentes e concordantes que tendam a demonstrar que, à data do depósito do pedido de registo da marca em causa, o requerente desta tinha intenção de prejudicar os interesses de terceiros de maneira não conforme com os usos honestos ou de obter, sem sequer visar um terceiro em particular, um direito exclusivo para fins diferentes daqueles que fazem parte das funções de uma marca.
Como tal, a má‑fé do requerente de uma marca não pode ser presumida com base numa simples constatação de que, no momento do depósito do seu pedido de registo, esse requerente não tinha uma atividade económica que correspondia aos produtos e aos serviços objeto do referido pedido.
Em segundo lugar, há que determinar se o artigo 51.
o
, n.
o
3, do Regulamento n.
o
40/94 e o artigo 13.
o
da Primeira Diretiva 89/104 devem ser interpretados no sentido de que, quando a inexistência de intenção de utilizar uma marca em conformidade com as suas funções essenciais só disser respeito a certos produtos ou serviços objeto do pedido de registo, a nulidade dessa marca só abrange esses produtos e serviços.
A este respeito, basta salientar, à semelhança do advogado‑geral no n.
o
125 das suas conclusões, que decorre claramente destas disposições que, quando o motivo de nulidade só disser respeito a certos produtos ou a certos serviços designados no pedido de registo, a nulidade da marca só deve ser declarada para esses produtos ou serviços.
Atendendo ao que precede, há que responder à terceira e à quarta questões que o artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
40/94 e o artigo 3.
o
, n.
o
2, alínea d), da Primeira Diretiva 89/104 devem ser interpretados no sentido de que a apresentação de um pedido de marca sem que haja a menor intenção de a utilizar para os produtos e para os serviços objeto do registo constitui um ato de má‑fé, na aceção destas disposições, se o requerente dessa marca tinha intenção de prejudicar os interesses de terceiros de maneira não conforme com os usos honestos ou de obter, sem sequer visar um terceiro em particular, um direito exclusivo para fins diferentes dos incluídos nas funções de uma marca. Quando a inexistência de intenção de utilizar a marca em conformidade com as funções essenciais de uma marca só disser respeito a certos produtos ou serviços objeto do pedido de marca, esse pedido só constitui um ato de má‑fé na parte em que visar esses produtos ou serviços.
Quanto à quinta questão
Com a sua quinta questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se a Primeira Diretiva 89/104 deve ser interpretada no sentido de que se opõe a uma disposição de direito nacional nos termos da qual um requerente de marca deve declarar que esta última é utilizada para os produtos e para os serviços objeto do pedido de registo ou que tem, de boa‑fé, a intenção de a utilizar para esses efeitos.
A este respeito, importa salientar que, conforme foi recordado no n.
o
56 do presente acórdão, o sétimo considerando desta diretiva precisa que os motivos de nulidade absoluta nesta previstos estão enumerados de modo exaustivo, ainda que alguns deles sejam facultativos para os Estados‑Membros. Assim, a referida diretiva proíbe os Estados‑Membros de introduzirem, na legislação nacional que a transpõe, motivos de recusa ou de nulidade diferentes dos que figuram nesta mesma diretiva.
Em contrapartida, os Estados‑Membros continuam, como resulta do quinto considerando da Primeira Diretiva 89/104, a ter toda a liberdade para fixar as disposições processuais relativas ao registo, à caducidade ou à declaração de nulidade das marcas adquiridas por registo.
Daqui decorre que, embora os Estados‑Membros possam fixar as disposições processuais que lhes pareçam apropriadas, daquelas disposições não pode, na prática, resultar a previsão de motivos de recusa de registo ou de nulidade não previstos na Primeira Diretiva 89/104.
Assim, uma disposição de direito nacional nos termos da qual um requerente de uma marca nacional deve, a título de uma simples exigência processual relativa ao seu registo, declarar que a referida marca é utilizada para os produtos e para os serviços objeto do pedido de registo ou que tem, de boa‑fé, intenção de a utilizar para esses efeitos, não pode ser considerada incompatível com as disposições da Primeira Diretiva 89/104. Embora a violação de tal obrigação de declaração possa constituir um elemento de prova para efeitos da demonstração de uma eventual má‑fé do requerente no momento do depósito do pedido de marca, tal violação não pode, contudo, constituir um motivo de nulidade da marca em causa.
Resulta do que precede que há que responder à quinta questão que a Primeira Diretiva 89/104 deve ser interpretada no sentido de que não se opõe a uma disposição de direito nacional nos termos da qual um requerente de marca deve declarar que esta última é utilizada para os produtos e para os serviços objeto do pedido de registo ou que tem, de boa‑fé, intenção de a utilizar para esses efeitos, desde que a violação de tal obrigação não constitua, em si mesma, um motivo de nulidade de uma marca já registada.
Quanto às despesas
Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Quarta Secção) declara:

1)
Os artigos 7.
o
e 51.
o
do Regulamento (CE) n.
o
40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária, conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.
o
1891/2006 do Conselho, de 18 de dezembro de 2006, bem como o artigo 3.
o
da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas, devem ser interpretados no sentido de que uma marca comunitária ou uma marca nacional não pode ser declarada total ou parcialmente nula pelo facto de os termos empregados para designar os produtos e os serviços para os quais essa marca foi registada não serem claros e precisos.

2)
O artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
40/94, conforme alterado pelo Regulamento n.
o
1891/2006, e o artigo 3.
o
, n.
o
2, alínea d), da Primeira Diretiva 89/104 devem ser interpretados no sentido de que a apresentação de um pedido de marca sem que haja a menor intenção de a utilizar para os produtos e para os serviços objeto do registo constitui um ato de má‑fé, na aceção destas disposições, se o requerente dessa marca tinha intenção de prejudicar os interesses de terceiros de maneira não conforme com os usos honestos ou de obter, sem sequer visar um terceiro em particular, um direito exclusivo para fins diferentes dos incluídos nas funções de uma marca. Quando a inexistência de intenção de utilizar a marca em conformidade com as funções essenciais de uma marca só disser respeito a certos produtos ou serviços objeto do pedido de marca, esse pedido só constitui um ato de má‑fé na parte em que visar esses produtos ou serviços.

3)
A Primeira Diretiva 89/104 deve ser interpretada no sentido de que não se opõe a uma disposição de direito nacional nos termos da qual um requerente de marca deve declarar que esta última é utilizada para os produtos e para os serviços objeto do pedido de registo ou que tem, de boa‑fé, intenção de a utilizar para esses efeitos, desde que a violação de tal obrigação não constitua, em si mesma, um motivo de nulidade de uma marca já registada.

Assinaturas
(
*1
)	Língua do processo: inglês.