CELEX: 62014CJ0598
Impugnazione
Marchio dell’Unione europea
Procedimento di dichiarazione di nullità
Regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 8, paragrafo 4
Articolo 65, paragrafi 1 e 2
Marchio denominativo LAGUIOLE
Domanda di dichiarazione di nullità fondata su un diritto anteriore, acquisito in forza del diritto nazionale
Applicazione della normativa nazionale da parte dell’EUIPO
Ufficio di giudice dell’Unione

Con la propria impugnazione, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 21 ottobre 2014, Szajner/UAMI – Forge de Laguiole (LAGUIOLE) (T‑453/11; in prosieguo: la «sentenza impugnata»,
EU:T:2014:901
), con la quale il Tribunale ha parzialmente annullato la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 1
o
giugno 2011 (procedimento R 181/2007-1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Forge de Laguiole SARL e il sig. Gilbert Szajner (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Il regolamento (CE) n. 207/2009
Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (
GU 1994, L 11, pag. 1
), è stato oggetto di codificazione ad opera del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea] (
GU 2009, L 78, pag. 1
). Gli articoli 8, 52 e 63 del regolamento n. 40/94 sono diventati, senza alcuna modifica sostanziale, gli articoli 8, 53 e 65 del regolamento n. 207/2009.
L’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009 dispone quanto segue:
«In seguito all’opposizione del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se e in quanto, conformemente a una normativa [dell’Unione] o alla legislazione dello Stato membro che disciplina detto segno:
a)
sono stati acquisiti diritti a detto contrassegno prima della data di presentazione della domanda di marchio [dell’Unione europea], o della data di decorrenza del diritto di priorità invocato per presentare la domanda di marchio [dell’Unione europea];
b)
questo contrassegno dà al suo titolare il diritto di vietare l’uso di un marchio successivo».
L’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento medesimo prevede quanto segue:
«Su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione il marchio [dell’Unione europea] è dichiarato nullo allorché esiste:
(…)
c)
un diritto anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, e ricorrono le condizioni previste nello stesso paragrafo».
Il successivo articolo 65, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009, afferma quanto segue:
«1.   Avverso le decisioni delle commissioni di ricorso può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
2.   Il ricorso può essere proposto per incompetenza, per violazione di norme che prescrivono una determinata forma, per violazione del trattato [FUE], del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione, o ancora per sviamento di potere».
Il regolamento di esecuzione
La regola 37, lettera b), iii), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (
GU 1995, L 303, pag. 1
; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»), così dispone:
«La domanda di dichiarazione di decadenza o nullità del marchio [dell’Unione europea] [presentata dinanzi all’Ufficio] (…) deve contenere:
(…)
b)
riguardo ai motivi su cui si fonda la domanda:
(…)
iii)
nel caso della domanda ai sensi dell’articolo [53] del regolamento [n. 207/2009], indicazioni da cui risulti il diritto sul quale è basata la domanda, nonché indicazioni [comprovanti] da cui risulti che il richiedente è titolare di uno dei diritti anteriori di cui all’articolo [53] del regolamento [n. 207/2009] oppure che, a norma della legislazione nazionale applicabile, è legittimato a far valere tale diritto».
Normativa francese
L’articolo L. 711‑4 del Code de la propriété intellectuelle (codice della proprietà intellettuale; in prosieguo: il «CPI») così recita:
«Non può essere adottato come marchio un segno che violi diritti anteriori e, segnatamente
(…)
b)
una denominazione o ragione sociale, qualora sussista un rischio di confusione per il pubblico;
(…)».
L’articolo L. 714-3 del CPI prevede quanto segue:
«La registrazione di un marchio non conforme alle disposizioni di cui agli articoli da L. 711-1 a L. 711-4 è dichiarata nulla mediante decisione giudiziaria.
(…)
Solo il titolare di un diritto anteriore può chiedere la nullità sul fondamento dell’articolo L. 711‑4. Tuttavia, la sua azione è irricevibile se il marchio è stato depositato in buona fede e se ne è stato tollerato l’uso per un periodo di cinque anni.
La decisione di annullamento ha effetti assoluti».
Fatti e decisione controversa
Il Tribunale ha riepilogato i fatti all’origine della controversia nei termini che seguono:
«1
(…) [Il sig. Szajner] è titolare del marchio [denominativo dell’Unione europea] LAGUIOLE, richiesto il 20 novembre 2001 e registrato il 17 gennaio 2005 dal[l’EUIPO], ai sensi del regolamento [n. 40/94, codificato dal regolamento n. 207/2009].
I prodotti e i servizi per cui il marchio LAGUIOLE è registrato rientrano in particolare (…) nelle classi 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28, 34 e 38, ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (…)
(…)
Il 22 luglio 2005 (…) la [Forge de Laguiole SARL] presentava una domanda di dichiarazione di nullità parziale del marchio LAGUIOLE, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, di questo stesso regolamento [divenuti articolo 53, paragrafo 1, lettera c), e articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009].
La domanda di dichiarazione di nullità era fondata sulla denominazione sociale Forge de Laguiole, utilizzata da [tale società] per le attività di “fabbricazione e vendita di tutti gli articoli di coltelleria, forbiceria, articoli da regalo e souvenir – tutti gli articoli collegati alle arti culinarie”. Secondo la [Forge de Laguiole SARL], tale denominazione sociale, la cui portata non è soltanto locale, le conferisce il diritto, in conformità del diritto francese, di vietare l’utilizzazione di un marchio più recente.
La domanda di dichiarazione di nullità parziale era diretta avverso tutti i prodotti e servizi menzionati al punto 2 supra.
Con decisione del 27 novembre 2006, la divisione di annullamento [dell’EUIPO] respingeva la domanda di nullità.
Il 25 gennaio 2007 la [Forge de Laguiole SARL] presentava ricorso dinanzi all’[EUIPO] avverso la decisione della divisione di annullamento, ai sensi degli articoli da 57 a 62 del regolamento n. 40/94 (divenuti articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009).
Con [la decisione controversa], la prima commissione di ricorso [dell’EUIPO] accoglieva parzialmente il ricorso e dichiarava la nullità del marchio LAGUIOLE per i prodotti rientranti nelle classi 8, 14, 16, 18, 20, 21, 28 e 34. Essa respingeva il ricorso per quanto riguarda i servizi della classe 38.
In particolare, la commissione di ricorso ha considerato che, secondo la giurisprudenza francese, una denominazione sociale era protetta, in linea di principio, per tutte le attività coperte dal suo oggetto sociale, ma la protezione era limitata alle attività effettivamente e concretamente esercitate quando l’oggetto sociale era impreciso o le attività esercitate non erano coperte dal medesimo. Orbene, nel caso di specie, l’oggetto sociale della [Forge de Laguiole SARL] sarebbe sufficientemente preciso per quanto concerne la “fabbricazione e vendita di tutti gli articoli di coltelleria, forbiceria”. La commissione di ricorso ha aggiunto che, pur ammettendo che la formulazione dell’oggetto sociale “fabbricazione e vendita di tutti gli articoli da regalo e souvenir – tutti gli articoli collegati alle arti culinarie” sia impreciso, la denominazione sociale della richiedente era meritevole di tutela, quantomeno nei settori in cui essa aveva effettivamente esercitato le sue attività prima del deposito del marchio LAGUIOLE.
Al riguardo, la commissione di ricorso ha ritenuto che la [Forge de Laguiole SARL] avesse dimostrato l’esercizio di un’attività commerciale, già prima del deposito del marchio LAGUIOLE, per il commercio di prodotti rientranti nell’ambito delle “arti della tavola”, delle “arti della casa”, dell’universo del vino, della forbiceria e degli articoli per fumatori, per il golfista, per il cacciatore e per il tempo libero, nonché di altri accessori. La [Forge de Laguiole SARL] non avrebbe invece dimostrato un’attività commerciale per quanto attiene ai prodotti di lusso e agli articoli da viaggio, peraltro non contemplati dal suo oggetto sociale. Infine, essa ha ritenuto che, ad eccezione dei servizi di telecomunicazione, rientranti nella classe 38, tutti i prodotti designati da detto marchio sconfinassero nei settori di attività della [Forge de Laguiole SARL] o si situavano in settori di attività connessi.
(…)».
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 agosto 2011, il sig. Szajner proponeva ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa, deducendo un motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 4, del medesimo.
Il Tribunale accoglieva il motivo annullando la decisione controversa nella parte in cui la commissione di ricorso dell’EUIPO aveva accertato l’esistenza di un rischio di confusione tra la denominazione sociale «Forge de Laguiole» e il marchio LAGUIOLE per i prodotti diversi da quelli corrispondenti alle attività effettivamente esercitate sotto detta denominazione sociale alla data della domanda di registrazione del marchio contestato. Il ricorso veniva respinto quanto al resto.
In particolare, il Tribunale riteneva, ai punti da 23 a 25 della sentenza impugnata, che l’invocazione da parte del sig. Szajner della sentenza della Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) del 10 luglio 2012 (n. 08-12.010; in prosieguo: la «sentenza del 10 luglio 2012») come elemento di prova, per la prima volta nella fase orale del procedimento, fosse ammissibile, in quanto l’applicazione dell’articolo L. 711-4 del CPI da parte dell’EUIPO poteva essere verificata dal Tribunale alla luce di una sentenza di un giudice nazionale successiva all’adozione della decisione di tale Ufficio e invocata da una parte del procedimento.
Al riguardo, il Tribunale, ai punti da 43 a 50 della sentenza impugnata, rilevava che la denominazione sociale beneficiava di una protezione unicamente per «le attività effettivamente esercitate dalla società e non per quelle elencate nel suo statuto», come avrebbe dichiarato la Cour de cassation (Corte di cassazione) nella sentenza del 10 luglio 2012. Secondo il Tribunale, tale sentenza è applicabile nell’ambito di controversie relative all’applicazione dell’articolo L. 711-4 del CPI, sebbene sia stata emessa in un contesto differente. Il Tribunale osservava che è irrilevante il fatto che tale sentenza sia stata adottata successivamente alla decisione impugnata, dato che essa si è limitata a «chiarire una questione giuridica controversa», e che, in ogni caso, le inversioni giurisprudenziali si applicano retroattivamente alle situazioni esistenti.
Il Tribunale, al punto 51 della sentenza impugnata, è giunto alla conclusione che la protezione della denominazione sociale «Forge de Laguiole» si estendeva esclusivamente alle attività effettivamente esercitate sotto tale nome alla data della domanda di registrazione del marchio contestato, il 20 novembre 2001.
Al successivo punto 78, il Tribunale rilevava che, secondo la giurisprudenza dei giudici francesi, la valutazione del rischio di confusione dipende da più fattori, tra i quali il grado di somiglianza (visiva, fonetica e concettuale) tra i segni di cui trattasi, il grado di somiglianza tra i settori economici coperti da tali segni e la capacità distintiva più o meno elevata del segno anteriore.
Tenuto conto del grado di somiglianza dei segni in conflitto, da un lato, e dei prodotti e dei settori di attività delle parti, dall’altro, il Tribunale, al punto 166 della sentenza impugnata, confermava la sussistenza di un rischio di confusione per «gli utensili e strumenti azionati manualmente; cucchiai; seghe, rasoi, lamette per rasoi; nécessaire per la rasatura; lime e pinzette per unghie, tagliaunghie; astucci da manicure», rientranti nella classe 8, i «tagliacarte», della classe 16, i «cavatappi; apribottiglie» e i «pennelli per la barba, nécessaire per la toilette», appartenenti alla classe 21, e i «tagliasigari» e «nettapipe», rientranti nella classe 34. Il Tribunale annullava la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO nella parte in cui essa aveva riconosciuto l’esistenza di tale rischio per altri prodotti.
Conclusioni delle parti
L’EUIPO chiede l’annullamento della sentenza impugnata e la condanna del sig. Szajner alle spese.
La Forge de Laguiole SARL (in prosieguo: la «Forge de Laguiole») chiede alla Corte di accogliere tutte le domande formulate nell’impugnazione dell’EUIPO.
Il sig. Szajner chiede che la Corte voglia:
—
dichiarare irricevibili tutti i motivi e le domande dell’EUIPO e della Forge de Laguiole;
—
in subordine, dichiararli infondati;
—
respingere l’impugnazione;
—
dichiarare che non occorre annullare la sentenza impugnata, e
—
condannare l’EUIPO alle spese.
Sull’impugnazione
A sostegno dell’impugnazione, l’EUIPO deduce due motivi, relativi, il primo, alla violazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e, il secondo, alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, di quest’ultimo, in combinato disposto con l’articolo L. 711-4 del CPI.
Il sig. Szajner sostiene, in via principale, che l’impugnazione dell’EUIPO e le domande della Forge de Laguiole sono irricevibili. In subordine, egli fa valere che i motivi invocati a sostegno di tale impugnazione devono essere respinti in quanto infondati.
Sulla ricevibilità
Il sig. Szajner sostiene che l’impugnazione è irricevibile per difetto di legittimazione ad agire dell’EUIPO. In particolare, il duplice status di giudice e di ricorrente nell’ambito della presente impugnazione violerebbe manifestamente il principio d’indipendenza, d’imparzialità e di neutralità degli organi giurisdizionali, il principio del legittimo affidamento e, pertanto, il diritto ad un processo equo. In ogni caso, l’impugnazione sarebbe irricevibile, in quanto, da un lato, la sentenza impugnata non pregiudicherebbe direttamente gli interessi dell’EUIPO e, dall’altro, i motivi invocati da quest’ultimo per quanto concerne la sentenza del 10 luglio 2012 modificherebbero i termini della controversia.
Al riguardo, si deve ricordare, in primo luogo, che, a termini dell’articolo 172 del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso proposto dinanzi al Tribunale contro una decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO viene proposto nei confronti dell’EUIPO stesso in qualità di convenuto. Inoltre, in forza dell’articolo 56, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, un’impugnazione può essere proposta da qualsiasi parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente, ma le parti intervenienti diverse dagli Stati membri e dalle istituzioni dell’Unione possono proporre impugnazione soltanto qualora la decisione del Tribunale le riguardi direttamente.
Poiché l’EUIPO, nel caso di specie, ha avuto lo status di parte convenuta e non di parte interveniente in primo grado ed è rimasto parzialmente soccombente, la sua legittimazione ad agire e il suo interesse ad agire nell’ambito dell’impugnazione sono indiscutibili, e l’Ufficio medesimo non deve in alcun modo dimostrare al riguardo che la decisione del Tribunale lo riguardi direttamente.
Dai suesposti rilievi risulta altresì che, contrariamente a quanto affermato dal sig. Szajner, non si può ritenere che l’EUIPO abbia in alcun modo una «duplice status di giudice e di parte ricorrente».
In secondo luogo, occorre ricordare che, come risulta dal punto 9 supra, l’interpretazione del diritto francese è stata già oggetto di controversia inter partes nell’ambito del procedimento svoltosi dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO. Di conseguenza, l’argomento dedotto dall’EUIPO riguardo alla sentenza del 10 luglio 2012 non può costituire un ampliamento dell’oggetto della controversia tra le parti del procedimento svoltosi dinanzi al medesimo.
Pertanto, dev’essere respinta l’eccezione d’irricevibilità sollevata dal sig. Szajner avverso l’impugnazione dell’EUIPO.
Sulla ricevibilità della domanda della Forge de Laguiole
Il sig. Szajner contesta la ricevibilità della domanda della Forge de Laguiole in quanto, non essendo diretta semplicemente, a differenza di quanto previsto dall’articolo 174 del regolamento di procedura della Corte, all’accoglimento o al rigetto, totale o parziale, dell’impugnazione dell’EUIPO, bensì all’annullamento della sentenza impugnata, essa costituirebbe, in realtà, un’impugnazione incidentale, che, a termini dell’articolo 176 di tale regolamento, avrebbe dovuto essere proposta con atto separato.
Tuttavia, dal controricorso della Forge de Laguiole emerge chiaramente che questo è stato presentato a sostegno dei motivi dedotti dall’EUIPO e che, pertanto, la Forge de Laguiole ha chiesto che l’impugnazione fosse accolta.
Ne consegue che anche l’eccezione d’irricevibilità sollevata dal sig. Szajner con riguardo alla domanda della Forge de Laguiole dev’essere respinta.
Sul primo motivo d’impugnazione, vertente sulla violazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009
Argomenti delle parti
Con il primo motivo, l’EUIPO, sostenuta dalla Forge de Laguiole, contesta al Tribunale di aver violato la portata del suo controllo di legittimità delle decisioni della commissione di ricorso dell’EUIPO, avendo proceduto ad una valutazione della sentenza del 10 luglio 2012, nonostante il fatto che questa fosse successiva alla decisione di detta commissione di ricorso.
Al riguardo, l’EUIPO fa valere che, alla data della decisione controversa, la giurisprudenza dei giudici francesi era quella risultante dalla sentenza della Cour de cassation (Corte di cassazione) del 21 maggio 1996 (n. 94-16531; in prosieguo: la «sentenza del 21 maggio 1996»), nella quale tale giudice, nell’ambito di un’azione di inibitoria dell’uso di un marchio più recente, avrebbe preso in considerazione l’oggetto sociale della ricorrente senza tener conto dell’attività dalla medesima effettivamente esercitata. Se è pur vero che il Tribunale, al punto 46 della sentenza impugnata, ha dedotto da decisioni successive alla sentenza del 21 maggio 1996, emesse da giudici francesi di grado inferiore, che la giurisprudenza si era evoluta in senso contrario a quello accolto dalla commissione di ricorso dell’EUIPO, esso non avrebbe tuttavia individuato tali decisioni e sarebbe quindi venuto meno all’obbligo di motivazione.
Avendo il Tribunale constatato, al punto 50 della sentenza impugnata, che la sentenza del 10 luglio 2012 costituiva, «in quanto tale, un fatto nuovo», la legittimità della decisione controversa non avrebbe dovuto essere verificata alla luce di quest’ultima sentenza, di cui detta commissione di ricorso non poteva tener conto.
Il sig. Szajner deduce che il Tribunale ha correttamente dichiarato, ai punti da 21 a 25 della sentenza impugnata, che la sentenza del 10 luglio 2012 doveva essere presa in considerazione come elemento di prova a maggior ragione essendo stata oggetto di contraddittorio dinanzi al Tribunale.
Giudizio della Corte
Si deve anzitutto ricordare, per quanto concerne la ripartizione dei ruoli tra il richiedente la dichiarazione di nullità, gli organi competenti dell’EUIPO e il Tribunale, in primo luogo, che la regola 37 del regolamento di esecuzione prevede che spetta al richiedente fornire elementi comprovanti che egli, a norma della legislazione nazionale applicabile, sia legittimato a far valere un diritto anteriore, tutelato nell’ordinamento giuridico nazionale. Tale regola impone al richiedente l’onere di presentare all’EUIPO non soltanto gli elementi comprovanti che egli soddisfi le condizioni prescritte, ai sensi della normativa nazionale di cui chiede l’applicazione, per poter ottenere l’inibitoria dell’uso di un marchio dell’Unione europea in forza di un diritto anteriore, ma anche gli elementi che dimostrino il contenuto di tale normativa (v., in tal senso, sentenze del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI,
C‑263/09 P
,
EU:C:2011:452
, punti
e
, nonché del 27 marzo 2014, UAMI/National Lottery Commissione,
C‑530/12 P
,
EU:C:2014:186
, punto
).
In secondo luogo, per quanto concerne specificamente gli obblighi cui è soggetto l’EUIPO, la Corte ha dichiarato che, qualora una domanda di nullità di un marchio dell’Unione europea sia fondata su un diritto anteriore tutelato da una norma giuridica nazionale, spetta, in primo luogo, agli organi competenti dell’EUIPO valutare l’autorità e la portata degli elementi presentati dal richiedente per dimostrare il contenuto di tale norma (sentenze del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI,
C‑263/09 P
,
EU:C:2011:452
, punto
, e del 27 marzo 2014, UAMI/National Lottery Commissione,
C‑530/12 P
,
EU:C:2014:186
, punto
). Inoltre, poiché la decisione degli organi competenti dell’EUIPO può avere l’effetto di privare il titolare del marchio di un diritto che gli è stato conferito, la portata di una decisione del genere comporta necessariamente che l’organo che l’adotta non si limiti ad un ruolo di mera convalida del diritto nazionale quale esposto dal richiedente la dichiarazione di nullità (sentenza del 27 marzo 2014, UAMI/National Lottery Commissione,
C‑530/12 P
,
EU:C:2014:186
, punto
).
In terzo luogo, a termini dell’articolo 65, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009, il Tribunale è competente ad esercitare un pieno controllo di legittimità sulla valutazione compiuta dall’EUIPO in merito agli elementi dedotti dal richiedente per dimostrare il contenuto della normativa nazionale di cui invochi la tutela (v., in tal senso, sentenze del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI,
C‑263/09 P
,
EU:C:2011:452
, punto
, e del 27 marzo 2014, UAMI/National Lottery Commissione,
C‑530/12 P
,
EU:C:2014:186
, punto
).
Inoltre, poiché l’applicazione del diritto nazionale, nel contesto procedimentale di cui trattasi, può privare il titolare di un marchio dell’Unione europea del proprio diritto, è assolutamente necessario che il Tribunale non sia privato della possibilità concreta di esercitare un controllo efficace, malgrado eventuali lacune nei documenti prodotti a comprova del diritto nazionale applicabile. A tal fine, il Tribunale deve quindi poter verificare, oltre ai documenti prodotti, il contenuto, i presupposti di applicazione e la portata delle norme giuridiche invocate dal richiedente la dichiarazione di nullità. Di conseguenza, il controllo giurisdizionale esercitato dal Tribunale deve soddisfare le esigenze poste dal principio di tutela giurisdizionale effettiva (sentenza del 27 marzo 2014, UAMI/National Lottery Commissione,
C‑530/12 P
,
EU:C:2014:186
, punto
).
Occorre, poi, sottolineare che il controllo esercitato dall’EUIPO e dal Tribunale dev’essere effettuato alla luce dell’esigenza di garantire l’effetto utile del regolamento n. 207/2009, consistente nell’assicurare la protezione del marchio dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2014, UAMI/National Lottery Commissione,
C‑530/12 P
,
EU:C:2014:186
, punto
).
Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle proprie conclusioni, il fatto che il Tribunale si limiti ad applicare il diritto nazionale in linea con l’interpretazione datane dai giudici nazionali alla data di adozione della decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO potrebbe portare al diniego della registrazione o alla dichiarazione di nullità di un marchio dell’Unione europea, benché la norma giuridica nazionale pertinente non costituisca, al momento in cui il Tribunale emette la sua decisione, alcun fondamento per poter procedere in tal senso.
Ciò non contrasterebbe soltanto con l’esigenza di garantire l’effetto utile del regolamento n. 207/2009, ricordata al punto 39 supra, ma anche con il principio di tutela giurisdizionale effettiva, privando il Tribunale della possibilità concreta di esercitare efficacemente il pieno sindacato di legittimità menzionato ai punti 37 e 38 supra.
Ne consegue che nella valutazione della tutela accordata dal diritto nazionale, il Tribunale deve applicare una norma giuridica nazionale in linea con l’interpretazione datane dai giudici nazionali al momento in cui esso emette la sua decisione. Pertanto, il Tribunale deve poter prendere in considerazione anche una decisione proveniente da un giudice nazionale, emessa successivamente all’adozione della decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO.
È ben vero che prendendo in considerazione una decisione di un giudice nazionale emessa successivamente all’adozione della decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO il Tribunale può essere indotto ad effettuare una valutazione di una norma giuridica nazionale che si discosti da quella accolta dalla commissione di ricorso medesima. Tuttavia, poiché il sindacato giurisdizionale, esercitato dal Tribunale, sulla valutazione del diritto nazionale operata da parte della commissione di ricorso costituisce un pieno sindacato di legittimità, la circostanza, accertata successivamente all’adozione della decisione della stessa commissione di ricorso, che tale decisione si basasse su un’erronea interpretazione del diritto nazionale non può costituire, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 53 delle proprie conclusioni, un ostacolo alla rettifica dell’errore commesso.
Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla giurisprudenza secondo cui, in primo luogo, il Tribunale deve limitarsi, in linea di principio, a determinare, alla luce delle informazioni assunte a fondamento della decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO, la decisione che quest’ultima avrebbe dovuto adottare, in secondo luogo, il Tribunale può annullare o riformare la decisione oggetto del ricorso solo se questa, nel momento in cui è stata adottata, era viziata da uno di tali motivi di annullamento o di riforma enunciati all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e, in terzo luogo, il Tribunale non può annullare o riformare detta decisione per motivi che siano emersi successivamente alla sua pronuncia (v., in tal senso, sentenze del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI,
C‑263/09 P
,
EU:C:2011:452
, punti
e
, nonché del 26 ottobre 2016, Westermann Lernspielverlage/EUIPO,
C‑482/15 P
,
EU:C:2016:805
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
Tale principio, sebbene abbia un’ampia portata e vieti, in particolare, al Tribunale di annullare o di riformare la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO sulla base di fatti emersi successivamente all’adozione di tale decisione o applicando disposizioni sostanziali di diritto non ancora vigenti al momento di tale adozione, non vieta, per contro, al Tribunale di tener conto, in controversie vertenti sull’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, di un’evoluzione dell’interpretazione da parte dei giudici nazionali della norma giuridica nazionale esaminata dalla commissione di ricorso dell’EUIPO. Infatti, tale norma giuridica nazionale ha fatto parte degli elementi sottoposti alla valutazione della commissione di ricorso e la sua applicazione da parte di quest’ultima è soggetta, in forza dell’articolo 65, paragrafo 2, del medesimo regolamento, ad un pieno controllo di legittimità da parte del Tribunale (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2014, UAMI/National Lottery Commissione,
C‑530/12 P
,
EU:C:2014:186
, punti da
a
).
Tuttavia, conformemente al principio del contraddittorio, che fa parte del diritto ad un processo equo sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, la presa in considerazione da parte del Tribunale di una decisione di un giudice nazionale emessa successivamente all’adozione della decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO è soggetta alla condizione che, come nella specie, le parti abbiano avuto la possibilità dinanzi al Tribunale di presentare osservazioni sulla decisione nazionale pertinente (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2014, UAMI/National Lottery Commissione,
C‑530/12 P
,
EU:C:2014:186
, punti da
a
).
Infine, per quanto attiene alla pretesa inosservanza dell’obbligo di motivazione, si deve rilevare che, per quanto concerne gli elementi del diritto francese presi in considerazione dal Tribunale, quest’ultimo, al punto 44 della sentenza impugnata, si è basato esclusivamente, nella valutazione della sentenza del 10 luglio 2012, sul testo della sentenza medesima.
Sebbene il Tribunale abbia affermato, al punto 46 della sentenza impugnata, che la giurisprudenza dei giudici francesi di grado inferiore anteriore alla sentenza del 10 luglio 2012, pur non essendo uniforme, consentiva di concludere che la protezione della denominazione sociale era limitata alle attività effettivamente esercitate dalla società in questione, dai punti da 43 a 45 della sentenza impugnata risulta tuttavia che esso non ha basato principalmente la propria valutazione della legittimità della decisione controversa su detta giurisprudenza precedente, bensì sulla sentenza del 10 luglio 2012, motivando tale conclusione in termini sufficienti.
Non può quindi ritenersi che il Tribunale non abbia adempiuto all’obbligo ad esso incombente di motivare le proprie decisioni.
Dalle suesposte considerazioni risulta che, poiché la presa in considerazione della sentenza del 10 luglio 2012 da parte del Tribunale non costituisce una violazione dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, il primo motivo d’impugnazione dev’essere respinto in quanto infondato.
Sul secondo motivo d’impugnazione, relativo alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo L. 711-4 del CPI
Il secondo motivo d’impugnazione si articola su due capi.
Sul primo capo del secondo motivo, relativo allo snaturamento della sentenza del 10 luglio 2012
–
Argomenti delle parti
Con il primo capo del secondo motivo, l’EUIPO, sostenuto dalla Forge de Laguiole, contesta al Tribunale di aver snaturato la sentenza del 10 luglio 2012.
In particolare, nel rilevare, al punto 44 della sentenza impugnata, che la Cour de cassation (Corte di cassazione), nella sentenza del 10 luglio 2012, non avrebbe proceduto all’interpretazione dell’articolo L. 711-4 del CPI, dichiarando al contempo che il passo di detta sentenza, secondo cui «la denominazione sociale beneficia di una protezione soltanto per le attività effettivamente esercitate dall’impresa e non per quelle elencate nel suo statuto», non conterrebbe alcuna limitazione, né alla luce del suo tenore letterale né alla luce del suo contesto fattuale o procedurale, tale da far pensare che la sua applicabilità fosse riservata alle circostanze particolari della causa decisa e che potesse quindi essere applicato per analogia ai fini di un’interpretazione dell’articolo L. 711-4 del CPI, il Tribunale avrebbe riconosciuto alla sentenza del 10 luglio 2012 una portata che quest’ultima palesemente non possiederebbe. Infatti, a parere dell’EUIPO, l’oggetto di tale passo della sentenza de qua consisteva unicamente nel definire il carattere fraudolento del deposito del marchio di cui trattasi da parte della società interessata, e non la portata della protezione della denominazione sociale di quest’ultima rispetto a un marchio successivo. Orbene, l’articolo L. 711-4, lettera b), del CPI richiederebbe la realizzazione di un «esame prospettico» del rischio di confusione, che potrebbe prescindere dalle condizioni d’uso concrete dei segni in conflitto, inclusa la denominazione sociale anteriore, in quanto la limitazione della portata della protezione di una denominazione sociale alle sole attività effettivamente esercitate non s’imporrebbe nel caso di conflitti meramente potenziali.
La Forge de Laguiole aggiunge che, essendo la sentenza del 10 luglio 2012 una sentenza di rigetto, vale a dire una sentenza confermativa della decisione emessa in appello, essa non può costituire, nel diritto francese, una sentenza di riferimento.
Il sig. Szajner deduce che la posizione dell’EUIPO, secondo cui la sentenza del 10 luglio 2012 riguarderebbe unicamente i casi di depositi di marchio fraudolenti, è contraria sia alla giurisprudenza anteriore a tale sentenza sia alla sua interpretazione accolta dalla dottrina francese, unanime nel riconoscere la portata generale della sentenza medesima.
–
Giudizio della Corte
Occorre anzitutto ricordare che, per quanto riguarda l’esame, nell’ambito di un giudizio d’impugnazione, dei rilievi operati dal Tribunale in ordine alla normativa nazionale pertinente, la Corte è competente ad esaminare, anzitutto, se il Tribunale, sulla scorta dei documenti e delle altre prove sottopostegli, non abbia snaturato il tenore letterale delle disposizioni nazionali in questione o della giurisprudenza nazionale ad esse relativa od anche degli scritti della dottrina riguardanti tali disposizioni; quindi, se il Tribunale non abbia formulato, con riguardo a tali elementi, constatazioni che si pongano manifestamente in contrasto con il loro contenuto; e, infine, se il Tribunale, nell’esaminare il complesso degli elementi, non abbia attribuito ad uno di essi, allo scopo di accertare il contenuto della normativa nazionale in questione, una portata che non gli competa in rapporto agli altri elementi, purché ciò risulti in modo manifesto dagli elementi del fascicolo (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI,
C‑263/09 P
,
EU:C:2011:452
, punto
).
Pertanto, spetta alla Corte verificare se l’argomentazione dell’EUIPO riguardi errori che sarebbero stati commessi dal Tribunale nell’ambito dei propri rilievi in merito alla normativa nazionale in questione, i quali siano assoggettabili a sindacato da parte della Corte sulla base delle considerazioni svolte al punto precedente della presente sentenza (v., in tal senso, sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI,
C‑263/09 P
,
EU:C:2011:452
, punto
).
Nel caso di specie, il Tribunale, al punto 44 della sentenza impugnata, ha rilevato che la sentenza del 10 luglio 2012 non si fondava su un ricorso ai sensi dell’articolo L. 711-4 del CPI, bensì su un ricorso di annullamento di un marchio per deposito fraudolento e su una domanda in materia di concorrenza sleale.
Come parimenti osservato dal Tribunale nel punto medesimo, non vi è alcun elemento nella sentenza del 10 luglio 2012 da cui emerga che la Cour de cassation (Corte di cassazione) abbia inteso limitare la validità delle proprie valutazioni relative alla portata della protezione di una denominazione sociale alle circostanze specifiche all’origine di detta sentenza. Al contrario, tali valutazioni sono state formulate dal giudice medesimo nell’ambito del rigetto del primo motivo di ricorso, basato, in particolare, sulla violazione dell’articolo L. 711-4, lettera b), del CPI. Pertanto, l’argomento dell’EUIPO secondo cui dette valutazioni non sarebbero pertinenti ai fini dell’applicazione di tale disposizione non può essere accolto.
Inoltre, l’EUIPO sostiene che la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha tenuto conto delle attività effettivamente svolte dal titolare di una denominazione sociale nell’esame del secondo motivo dinanzi ad essa dedotto, attinente alla materia della concorrenza sleale, che presupporrebbe una situazione di reale concorrenza tra le imprese coinvolte.
Tuttavia, dai termini della sentenza del 10 luglio 2012 risulta manifestamente, da un lato, che la valutazione secondo cui «la denominazione sociale beneficia di una protezione soltanto per le attività effettivamente esercitate dall’impresa e non per quelle elencate nel suo statuto» è stata effettuata nell’ambito della risposta al primo motivo di ricorso, relativo al deposito fraudolento del marchio in esame nella causa oggetto di detta sentenza, e, dall’altro, che la Cour de cassation (Corte di cassazione) ha fatto riferimento alle attività effettivamente esercitate dalla società interessata, sia nel contesto della risposta al primo motivo di ricorso sia nella risposta al secondo motivo di ricorso, riguardante un’azione di concorrenza sleale.
Alla luce dei suesposti rilievi, non risulta manifestamente che il Tribunale abbia snaturato la sentenza del 10 luglio 2012.
Tale conclusione non può essere rimessa in discussione dall’argomento della Forge de Laguiole secondo cui tale sentenza non costituirebbe una sentenza «di riferimento». Infatti, in considerazione dei principi che disciplinano l’esame da parte della Corte, nell’ambito di un’impugnazione, dei rilievi svolti dal Tribunale in ordine alla normativa nazionale pertinente, richiamati ai punti 56 e 57 supra, e non spettando alla Corte di determinare se detta sentenza costituisca una sentenza «di riferimento», è sufficiente rilevare che, alla luce della sentenza stessa, non risulta che il Tribunale ne abbia manifestamente violato la portata.
Ne consegue che il primo capo del secondo motivo dev’essere respinto.
Sul secondo capo del secondo motivo, relativo all’errore di diritto in cui il Tribunale sarebbe incorso nel prendere in considerazione unicamente la natura dei prodotti ai fini della determinazione dei settori di attività della Forge de Laguiole
–
Argomenti delle parti
Con il secondo capo del secondo motivo, l’EUIPO, sostenuto dalla Forge de Laguiole, contesta i criteri sui quali il Tribunale si è basato per determinare i settori di attività di tale società. Al riguardo, l’EUIPO deduce che, sebbene il Tribunale, al punto 32 della sentenza impugnata, abbia dichiarato che la risposta alla questione se, ed eventualmente in qual misura, la denominazione sociale della Forge de Laguiole consentisse a quest’ultima di inibire al sig. Szajner l’uso del marchio LAGUIOLE dipende dal solo diritto francese, il Tribunale avrebbe definito il perimetro di tutela della denominazione sociale, facendo esclusivo riferimento, al punto 63 della sentenza impugnata, alla propria giurisprudenza, ossia alla sentenza del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR) (
T‑256/04
,
EU:T:2007:46
), la quale concerne l’uso di marchi anteriori, che il Tribunale avrebbe applicato per analogia ai fini dell’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 40/94, corrispondente all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.
Di conseguenza, il Tribunale avrebbe determinato detti settori d’attività facendo esclusivo riferimento al criterio della natura dei prodotti e avrebbe quindi commesso un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo L. 711-4 del CPI. Infatti, l’EUIPO sostiene che nella determinazione dei settori d’attività, ai sensi del diritto francese, la destinazione e l’uso dei prodotti commercializzati dal titolare della denominazione sociale anteriore avrebbero dovuto essere presi parimenti in considerazione.
Il sig. Szajner fa valere che il Tribunale ha correttamente valutato la somiglianza dei prodotti di cui trattasi basandosi sia sulla loro natura sia sulla loro destinazione e utilizzo.
–
Giudizio della Corte
Si deve anzitutto rilevare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 78 delle proprie conclusioni, che, nell’ambito dell’esame delle attività esercitate dalla Forge de Laguiole, il Tribunale non ha assolutamente applicato genericamente in via analogica la propria giurisprudenza. Infatti, esso ha richiamato la propria giurisprudenza relativa all’uso di marchi anteriori solo al punto 63 della sentenza impugnata, per spiegare la propria valutazione secondo cui la commercializzazione di forchette non consentirebbe di dimostrare l’esistenza di un’attività in tutto il settore delle «arti della tavola», bensì, unicamente, nel settore delle «posate».
Occorre, poi, rilevare che è ben vero che il Tribunale non ha espressamente menzionato, in via preliminare, i criteri con riferimento ai quali le attività effettivamente esercitate dalla Forge de Laguiole dovevano essere determinate, e che, al punto 81 della sentenza impugnata, ha richiamato la giurisprudenza dei giudici francesi, invocata dalle parti, unicamente nell’ambito del proprio esame del rischio di confusione.
Tuttavia, dalla sentenza impugnata risulta chiaramente che, nell’esaminare tali attività, ai punti da 54 a 74 della sentenza stessa, il Tribunale ha tenuto conto espressamente non soltanto della natura dei prodotti in questione, bensì anche della loro destinazione, del loro uso, della clientela cui sono destinati e delle loro modalità di distribuzione.
Ne consegue che l’argomentazione dell’EUIPO e della Forge de Laguiole si basa su un’erronea lettura della sentenza impugnata.
Di conseguenza, anche il secondo capo del secondo motivo d’impugnazione dev’essere respinto in quanto infondato.
Dal complesso delle suesposte considerazioni consegue che l’impugnazione è infondata e deve quindi essere respinta.
Sulle spese
Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L’EUIPO, essendo rimasto soccombente, dev’essere condannato alle spese, conformemente alla domanda del sig. Szajner.
Conformemente all’articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura, la Forge de Laguiole, interveniente in sede d’impugnazione, dev’essere condannata a sopportare le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1)
L’impugnazione è respinta.

2)
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato alle spese.

3)
La Forge de Laguiole SARL sopporterà le proprie spese.

Firme
(
)	* Lingua processuale: il francese.