CELEX: 62014CJ0577
Recurso de casación
Marca de la Unión Europea
Reglamento (CE) n.o 207/2009
Artículo 51, apartado 2
Marca denominativa LAMBRETTA
Uso efectivo de la marca
Solicitud de caducidad
Declaración parcial de caducidad
Comunicación n.o 2/12 del Presidente de la EUIPO
Limitación en el tiempo de una sentencia del Tribunal de Justicia

Mediante su recurso de casación, Brandconcern BV solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 30 de septiembre de 2014, Scooters India/OAMI — Brandconcern (LAMBRETTA) (T‑51/12, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida»,
EU:T:2014:844
), en la que el Tribunal General anuló la resolución de la Primera Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), de 1 de diciembre de 2011 (asunto R 2312/2010‑1), relativa a un procedimiento de caducidad entre Brandconcern y Scooters India Ltd. (en lo sucesivo; «resolución impugnada»).
Marco jurídico
El Reglamento (CE) n.
o
207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (
DO 2009, L 78, p. 1
), que entró en vigor el 13 de abril de 2009, llevó a cabo una refundición del Reglamento (CE) n.
o
40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (
DO 1994, L 11, p. 1
), y lo derogó.
El artículo 51 del Reglamento n.
o
207/2009, que corresponde al artículo 50 del Reglamento n.
o
40/94 y lleva por título «Causas de caducidad», establece:
«1.   Se declarará que los derechos del titular de la marca de la Unión han caducado, mediante solicitud presentada ante la [EUIPO] o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:
a)
si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la Unión para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso; sin embargo, nadie podrá alegar la caducidad de una marca de la Unión si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la solicitud o de la demanda de reconvención, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda de reconvención, plazo que empezará en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de falta de uso, no se tomará en cuenta si los preparativos para el comienzo o la reanudación del uso se hubieren producido después de haber conocido el titular que podía ser presentada la solicitud o la demanda de reconvención;
[…]
2.   Si la causa de caducidad solamente existiera para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca de la Unión, se declarará la caducidad de los derechos del titular solo para los productos o los servicios de que se trate.»
En dos comunicaciones, publicadas una en 2003 y la otra en 2012, el Presidente de la EUIPO ofreció ciertas indicaciones sobre la utilización de los títulos de las clases de productos establecidas en el Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada (en lo sucesivo, «Arreglo de Niza)».
El punto IV, párrafo primero, de la Comunicación n.
o
4/03 del Presidente de la EUIPO, de 16 de junio de 2003, relativa al uso de los títulos de las clases en las listas de productos y servicios contenidas en las solicitudes y registros de marcas comunitarias (en lo sucesivo; «Comunicación n.
o
4/03»), indicaba lo siguiente:
«Las 34 clases de productos y las 11 clases de servicios abarcan todos los productos y servicios. En consecuencia, el uso de todas las indicaciones generales enumeradas en el título de una clase determinada constituye una reivindicación de todos los productos o servicios incluidos en esta clase en particular.»
El 20 de junio de 2012, el Presidente de la EUIPO adoptó la Comunicación n.
o
2/12, relativa al uso de los títulos de clases en las listas de productos y servicios contenidas en las solicitudes y los registros de marcas comunitarias (en lo sucesivo; «Comunicación n.
o
2/12»), que derogaba la Comunicación n.
o
4/03. El punto V de esa Comunicación establece:
«Por lo que respecta a las marcas [de la Unión] registradas antes de la entrada en vigor de la presente Comunicación que hayan utilizado todas las indicaciones generales incluidas en el título de clase de una clase en particular, la [EUIPO] considera que la voluntad del solicitante, a la luz de lo indicado en la anterior Comunicación n.
o
04/03, fue comprender todos los productos y servicios incluidos en la lista alfabética de dicha clase en la edición en vigor en el momento en que se llevó a cabo la presentación.»
Antecedentes del litigio y resolución impugnada
Scooters India es titular de la marca de la Unión Europea LAMBRETTA, solicitada el 7 de febrero de 2000 y registrada por la EUIPO el 6 de agosto de 2002. Los productos para los que se registró dicha marca están comprendidos, entre otras, en la clase 12 del Arreglo de Niza, que corresponde a la siguiente descripción: «vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática».
El 19 de noviembre de 2007, Brandconcern presentó una solicitud de caducidad parcial de la marca LAMBRETTA sobre la base del artículo 50, apartado 1, letra a), y apartado 2, del Reglamento n.
o
40/94, posteriormente artículo 51, apartado 1, letra a), y apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009, para los productos de esa clase 12, entre otros, alegando al respecto la falta de uso efectivo de la citada marca durante un período ininterrumpido de cinco años.
El 24 de septiembre de 2010, la División de Anulación declaró la caducidad parcial de la marca LAMBRETTA, con efectos a 19 de noviembre de 2007, para los productos de la citada clase 12, entre otros. El 23 de noviembre de 2010, Scooters India interpuso un recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Anulación.
En la resolución impugnada, la Primera Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso en lo que respecta, entre otros, a los productos de la clase 12 del Arreglo de Niza. En esa resolución, por lo que respecta a los productos de esta clase, la Sala de Recurso examinó el uso efectivo de la marca LAMBRETTA únicamente en lo referente a los «vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática», en el sentido literal del término. Tras constatar que las pruebas presentadas por Scooters India en apoyo de ese uso efectivo se limitaban a pruebas relativas a la venta de piezas de recambio para escúteres y no incluían ninguna prueba relativa a la venta de «vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática», la Sala de Recurso consideró que «no puede deducirse de la venta de piezas de recambio que [Scooters India] haya fabricado y vendido también algún vehículo».
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 8 de febrero de 2012, Scooters India interpuso un recurso en el que solicitaba la anulación de la resolución impugnada invocando un único motivo, basado en la infracción del artículo 51, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009. Ese motivo constaba de dos partes.
En el marco del examen de la primera parte del único motivo de recurso, el Tribunal General estimó, en los apartados 35 a 38 de la sentencia recurrida, que la mención «vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática», que figuraba en la solicitud de marca de la Unión, debía interpretarse en el sentido de que estaba destinada a proteger la marca LAMBRETTA para la totalidad de los productos que figuraban en la lista alfabética relativa a la clase 12 del Arreglo de Niza. Así pues, consideró que, aunque las «piezas de recambio para escúteres» no figuraban como tales en la lista alfabética de los productos de esa clase 12, la Sala de Recurso estaba obligada a examinar el uso efectivo de esa marca para los numerosos accesorios y piezas para vehículos que figuraban en la misma. En consecuencia, tras constatar que la Sala de Recurso no había examinado el uso efectivo de la citada marca para las mencionadas piezas de recambio para escúteres, el Tribunal General estimó esa primera parte del motivo y anuló la resolución impugnada.
Por lo que respecta a la segunda parte del único motivo de recurso, el Tribunal General consideró, en los apartados 42 a 44 de la sentencia recurrida, que, como consecuencia de la anulación de la resolución impugnada decidida en el marco de la primera parte del motivo, la Sala de Recurso debía examinar si Scooters India había utilizado la marca LAMBRETTA para las piezas de recambio. Consideró igualmente que ese examen debía llevarse a cabo de conformidad con los criterios enunciados por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul (
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
), apartados
a
.
Pretensiones de las partes ante el Tribunal de Justicia
Brandconcern solicita al Tribunal de Justicia que:
—
Anule la sentencia recurrida.
—
Desestime el recurso de Scooters India dirigido a obtener la anulación de la resolución impugnada.
—
Con carácter subsidiario, anule la sentencia recurrida en la medida en que anuló la resolución impugnada por lo que respecta a los productos «vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática», comprendidos en la clase 12 del Arreglo de Niza.
—
Condene en costas a la EUIPO y a Scooters India.
La EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que:
—
Declare la inadmisibilidad del recurso de casación.
—
Con carácter subsidiario, desestime el recurso de casación por infundado.
—
Condene en costas a Brandconcern.
Scooters India solicita al Tribunal de Justicia que:
—
Desestime el recurso de casación.
—
Condene en costas a Brandconcern.
Sobre el recurso de casación
En apoyo de su recurso de casación, Brandconcern invoca dos motivos basados, respectivamente, en la infracción del artículo 51, apartado 1, letra a), en relación con el artículo 51, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009, y en un error de procedimiento cometido por el Tribunal General.
Sobre el primer motivo de casación
Alegaciones de las partes
Con carácter preliminar, Brandconcern alega que Scooters India no impugnó ante el Tribunal General la conclusión de la Sala de Recurso de la EUIPO en la resolución impugnada según la cual la marca LAMBRETTA no había sido utilizada para los productos para los que había sido registrada, a saber, los «vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática», comprendidos en la clase 12 del Arreglo de Niza. En consecuencia, y por esa sola razón, el Tribunal General habría debido desestimar el recurso interpuesto por Scooters India. En todo caso, Brandconcern sostiene que el Tribunal General habría debido declarar la inadmisibilidad del recurso interpuesto ante él por Scooters India porque el objeto de dicho recurso era distinto del planteado ante la citada Sala de Recurso. La recurrente en casación señala que Scooters India sólo planteó la cuestión de la protección de la marca LAMBRETTA respecto de las piezas de recambio, en cuanto «elementos constitutivos» de los productos para los que se había registrado esa marca, en la fase del recurso ante el Tribunal General y no ante la EUIPO.
A continuación, Brandconcern alega que, habida cuenta de la regla enunciada por el Tribunal de Justicia en el apartado 61 de la sentencia de 19 de junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (
C‑307/10
,
EU:C:2012:361
), relativa al signo denominativo «IP Translator», el Tribunal General incurrió en un error de Derecho al considerar que la Sala de Recurso de la EUIPO estaba obligada a examinar, en virtud del principio de seguridad jurídica, si Scooters India había hecho un uso efectivo de la marca LAMBRETTA para productos para los que no había sido registrada. En efecto, según la recurrente en casación, el Tribunal General estimó erróneamente que, pese a que Scooters India había obtenido el registro de la marca LAMBRETTA para, según su solicitud, los «vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática» de la clase 12 del Arreglo de Niza, procedía conceder a Scooters India la protección conferida por el registro de dicha marca para la totalidad de los productos que figuraban en la lista alfabética relativa a esa clase.
Según Brandconcern, en su sentencia de 19 de junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (
C‑307/10
,
EU:C:2012:361
), el Tribunal de Justicia estimó que, por razones de claridad y de precisión, la solicitud de registro debe precisar si comprende todos los productos o servicios enumerados en la lista alfabética de la clase particular de que se trate o sólo algunos de esos productos o de esos servicios. Sin una declaración del solicitante que así lo indique, la solicitud no puede interpretarse en el sentido de que designa todos los productos de una clase. Brandconcern sostiene que, en contra de lo que se desprende de la sentencia recurrida, la jurisprudencia resultante de la sentencia citada habría debido aplicarse al presente asunto, habida cuenta del principio según el cual una sentencia dictada en virtud del artículo 267 TFUE produce efectos retroactivos, pese a las razones de seguridad jurídica invocadas por el Tribunal General.
En todo caso, a su juicio, las exigencias de claridad y de precisión con respecto al alcance del registro no pueden respetarse cuando se toma en consideración la supuesta intención del solicitante de ir más allá del significado literal de los términos utilizados al registrarse la marca, en el supuesto de que, como ocurre en el presente asunto, dicha intención no haya quedado acreditada en una declaración que tenga por objeto productos enumerados en la lista alfabética de una clase.
La EUIPO y Scooters India alegan que procede desestimar por infundado el presente motivo de casación.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Por lo que respecta a la alegación planteada con carácter preliminar por Brandconcern, basta con señalar que Scooters India solicitó, en su recurso ante el Tribunal General, la anulación de la resolución impugnada en la parte en que ésta había desestimado su recurso contra la resolución de la División de Anulación de la EUIPO que declaraba la caducidad de la marca LAMBRETTA para los productos comprendidos en la clase 12 del Acuerdo de Niza, incluidas las «piezas y accesorios para vehículos y aparatos de locomoción terrestre».
En efecto, en ese mismo recurso ante el Tribunal General, Scooters India alegó que estos últimos constituían una mera subcategoría de los «vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática», es decir, de los productos comprendidos en el título de esa clase 12 mencionados en su solicitud de registro, y no productos distintos. En consecuencia, Brandconcern carece de fundamento para alegar que Scooters India no se opuso ante el Tribunal General a la conclusión de la Sala de Recurso de la EUIPO en la resolución impugnada según la cual la marca LAMBRETTA no había sido utilizada para los productos para los cuales había sido registrada.
Dadas estas circunstancias, procede desestimar por infundada esa alegación.
Brandconcern reprocha también al Tribunal General haber incurrido en un error de Derecho al haber limitado los efectos en el tiempo de la sentencia de 19 de junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (
C‑307/10
,
EU:C:2012:361
). En su opinión, esa sentencia es aplicable al presente asunto en la medida en que obligaba a interpretar las solicitudes de registro de una marca de la Unión, incluidas las presentadas antes de que se dictara dicha sentencia, en el sentido de que únicamente los productos expresamente mencionados en dichas solicitudes quedan cubiertos por la protección conferida por la marca de la Unión.
A este respecto, procede recordar que, ciertamente, el Tribunal General examinó. en los apartados 21 a 24 de la sentencia recurrida, la cuestión de la incidencia de la sentencia de 19 de junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (
C‑307/10
,
EU:C:2012:361
), y en particular de su apartado 61, en la interpretación de la solicitud de registro de la marca LAMBRETTA, constatando además que el Tribunal de Justicia no había limitado los efectos en el tiempo de esa sentencia.
En el apartado 61 de la sentencia de 19 de junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (
C‑307/10
,
EU:C:2012:361
), el Tribunal de Justicia consideró así que, para respetar las exigencias de claridad y de precisión, impuestas por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (
DO 2008 L 299, p. 25
), el solicitante de una marca nacional que utilice todas las indicaciones generales del título de una clase específica de la Clasificación de Niza a fin de identificar los productos o servicios para los que insta la protección de la marca debe precisar si su solicitud de registro comprende todos los productos o servicios enumerados en la lista alfabética de la clase específica designada o sólo algunos de esos productos o servicios. En caso de que la solicitud sólo tenga por objeto algunos de esos productos o servicios, el solicitante está obligado a precisar los productos o servicios comprendidos en esa clase que quiere designar.
No obstante, procede señalar, en primer lugar, que el apartado 61 de esa sentencia se refiere, no a los titulares de una marca ya registrada, sino únicamente a los solicitantes de marcas.
En segundo lugar, en el citado apartado 61 de la sentencia de 19 de junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (
C‑307/10
,
EU:C:2012:361
), el Tribunal de Justicia se limita a precisar las exigencias a las que siguen estando sometidos los nuevos solicitantes de marcas nacionales que utilicen las indicaciones generales del título de una clase a fin de identificar los productos y los servicios para los que solicitan la protección de la marca. Esas exigencias, como señaló el Abogado General en el punto 64 de sus conclusiones, permiten prevenir situaciones en las que no resulte posible determinar con certeza la extensión de la protección conferida por una marca al haber utilizado el solicitante todas las indicaciones que figuran en el título de una clase.
No cabe considerar, por tanto, que con su sentencia de 19 de junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (
C‑307/10
,
EU:C:2012:361
), el Tribunal de Justicia haya pretendido poner en entredicho el enfoque expuesto en la Comunicación n.
o
4/03 en lo que respecta a las marcas registradas antes de que se dictara esa sentencia. Por consiguiente, la regla enunciada en el apartado 61 de la citada sentencia no es aplicable al registro de la marca LAMBRETTA, que tuvo lugar antes de que se dictara aquélla.
Por tanto, al declarar en el apartado 35 de la sentencia recurrida que, según el punto de vista plasmado en el punto V de la Comunicación n.
o
2/12, procedía interpretar el concepto «vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática», correspondiente a los productos mencionados en el título de la clase 12 del Arreglo de Niza, que figuraba en la solicitud de marca LAMBRETTA en el sentido de que pretendía proteger esa marca para la totalidad de los productos que figuraban en la lista alfabética de esa clase 12, el Tribunal General no cometió ningún error de Derecho que pueda justificar la anulación de la sentencia recurrida.
Por otro lado, la interpretación de la solicitud de registro controvertida adoptada por el Tribunal General se ve corroborada por la modificación introducida en el artículo 28, apartado 8, del Reglamento n.
o
207/2009 por el Reglamento (UE) n.
o
2015/2424, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (
DO 2015, L 341, p. 21
). En efecto, este último Reglamento ha añadido a ese artículo una disposición transitoria que permite que los titulares de marcas de la Unión solicitadas antes del 22 de junio de 2012 y registradas respecto de un título íntegro de una clase de la Clasificación de Niza declaren, antes del 24 de septiembre de 2016, que su intención en la fecha de presentación de la solicitud era buscar protección para productos o servicios distintos de los comprendidos en el tenor literal del título, pero comprendidos en la lista alfabética de esa clase.
Dadas estas circunstancias, procede desestimar por infundado el primer motivo de casación.
Sobre el segundo motivo de casación
Alegaciones de las partes
En su segundo motivo de casación, y con carácter subsidiario, Brandconcern sostiene que la sentencia recurrida adolece de un defecto de motivación en la medida en que el Tribunal General anuló la resolución impugnada pese a haber constatado que Scooters India no había utilizado la marca LAMBRETTA para los productos para los que estaba registrada, a saber, los «vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática», comprendidos en el título de la clase 12 del Arreglo de Niza. En particular, sostiene que existe una contradicción entre, por un lado, los fundamentos de Derecho de esa sentencia que examinan la cuestión del uso de esa marca únicamente para las piezas de recambio para escúteres y, por otro lado, el fallo de dicha sentencia, que anula la resolución impugnada en lo que respecta igualmente a los productos comprendidos en el título de esa clase 12.
La EUIPO alega que procede declarar la inadmisibilidad del segundo motivo de casación o, en cualquier caso, desestimarlo por infundado. Para Scooters India, procede desestimar por infundado este motivo.
Apreciación del Tribunal de Justicia
De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que un recurso de casación debe indicar con precisión los elementos que critica en la sentencia cuya anulación solicita y las alegaciones jurídicas que fundamentan de modo específico esa pretensión. El Tribunal de Justicia también ha subrayado que la mera indicación abstracta de los motivos en el recurso de casación no cumple las exigencias que establecen el artículo 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el artículo 168, apartado 1, letra d), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia. Además, en el artículo 169, apartado 2, de dicho Reglamento se especifica que en los motivos y fundamentos jurídicos invocados se identificarán con precisión los extremos de los fundamentos de Derecho de la resolución del Tribunal General que se impugnan. En efecto, un recurso de casación desprovisto de tales características no puede ser objeto de una apreciación jurídica que permita al Tribunal de Justicia desempeñar la misión que le corresponde y llevar a cabo su control de legalidad (sentencia de 7 de noviembre de 2013, Wam Industriale/Comisión,
C‑560/12 P
, no publicada,
EU:C:2013:726
), apartados
a
.
En el presente asunto, Brandconcern no indica en su recurso de casación cuáles son los apartados de la sentencia recurrida en los que el Tribunal General consideró que Scooters India no había utilizado la marca LAMBRETTA para los productos para los que estaba registrada. Por otro lado, si bien es cierto que Brandconcern hace referencia en su escrito de réplica a los apartados 14, 16 y 17 de la sentencia recurrida, de esos apartados no se desprende que el Tribunal General haya considerado que Scooters India no había utilizado la marca LAMBRETTA para los productos para los que estaba registrada.
En efecto, en contra de lo que alega Brandconcern, la sentencia recurrida se refiere a la cuestión de la interpretación de una solicitud de registro, sin pronunciarse en modo alguno sobre el uso efectivo de la marca controvertida para cualquiera de los productos comprendidos en la clase 12 del Arreglo de Niza.
Dadas estas circunstancias, procede desestimar por infundado el segundo motivo de casación.
Como no se ha estimado ninguno de los motivos de casación invocados por Brandconcern, procede desestimar el recurso de casación en su totalidad.
Costas
En virtud del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, éste decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado. A tenor del artículo 138, apartado 1, de este Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184 del mismo Reglamento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Como la EUIPO y Scooters India han solicitado la condena en costas de Brandconcern y los motivos formulados por ésta han sido desestimados, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) decide:

1)
Desestimar el recurso de casación.

2)
Condenar en costas a Brandconcern BV.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.