CELEX: 62018CJ0328
Appel
EU-varemærker
forordning (EF) nr. 207/2009
artikel 8, stk. 1, litra b)
risiko for forveksling
vurdering af ligheden mellem de omtvistede tegn
helhedsvurdering af risikoen for forveksling
hensyntagen til omstændighederne for afsætningen
opvejning af en fonetisk lighed som følge af visuelle og begrebsmæssige forskelle
betingelser for opvejningen

Ved sit appelskrift har Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) nedlagt påstand om ophævelse af Den Europæiske Unions Rets dom af 7. marts 2018, Equivalenza Manufactory mod EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (T-6/17, ikke trykt i Sml., herefter »den appellerede dom«,
EU:T:2018:119
), hvorved Retten annullerede den afgørelse, der var blevet truffet af Andet Appelkammer ved EUIPO den 11. oktober 2016 (sag R 690/2016-2) vedrørende en indsigelsessag mellem ITM Entreprises SAS og Equivalenza Manufactory SL (herefter »den omtvistede afgørelse«).
Retsforskrifter
Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om [EU]-varemærker (
EUT 2009, L 78, s. 1
) er med virkning fra den 1. oktober 2017 blevet ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (
EUT 2017, L 154, s. 1
). Henset til datoen for indgivelsen af den i den foreliggende sag omhandlede registreringsansøgning, dvs. den 16. december 2014, som er afgørende for bestemmelsen af den anvendelige materielle ret, er nærværende sag ikke desto mindre reguleret af de materielle bestemmelser i forordning nr. 207/2009.
Denne forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), havde følgende ordlyd:
»1.   Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering:
[…]
b)
såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre varemærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.«
Tvistens baggrund
Tvistens baggrund er beskrevet i den appellerede doms præmis 1-10. De kan med henblik på behandlingen af EUIPO’s appel sammenfattes som følger.
Den 16. december 2014 ansøgte Equivalenza Manufactory om at få registreret følgende figurtegn som EU-varemærke ved EUIPO:
De varer, som varemærkeansøgningen vedrørte, henhører bl.a. under klasse 3 i Nicearrangementet af15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »parfumerivarer«.
EU-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i
EF-Varemærketidende
nr. 240/2014 af 19. december 2014.
Den 18. marts 2015 rejste ITM Entreprises indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke for de varer, der er nævnt i præmis 6 ovenfor, med henvisning til forekomsten af en risiko for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.
Indsigelsen var bl.a. støttet på det ældre figurmærke, således som det er gengivet nedenfor, der er genstand for den internationale registrering nr. 1079410, hvor Belgien, Bulgarien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Estland, Grækenland, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Slovenien og Slovakiet er designeret, og som er registreret den 1. april 2011 for »[e]au de Cologne, deodoranter til personlig brug (parfume), parfumerivarer«:
Ved afgørelse af 2. marts 2016 tog indsigelsesafdelingen den af TM Entreprises rejste indsigelse til følge, fordi der var risiko for forveksling i bevidstheden hos den relevante kundekreds i Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Polen og Slovenien.
Ved den omtvistede afgørelse afslog Andet Appelkammer ved EUIPO den klage, som Equivalenza Manufactory havde indgivet over indsigelsesafdelingens afgørelse. Dette appelkammer konstaterede, at den relevante kundekreds svarede til den brede offentlighed i disse fire medlemsstater, som udviser et gennemsnitligt opmærksomhedsniveau, og at de omhandlede varer var af samme art. Hvad angår sammenligningen af de omtvistede tegn fastslog appelkammeret, at der var en gennemsnitlig grad af visuel og fonetisk lighed mellem dem, og at de var forskellige på det begrebsmæssige plan. Efter at have foretaget en helhedsvurdering af risikoen for forveksling i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 fastslog det, at der forelå en risiko for forveksling i bevidstheden hos den relevante kundekreds.
Sagen for Retten og den appellerede dom
Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 4. januar 2017 anlagde Equivalenza Manufactory sag med påstand om annullation af den omtvistede afgørelse.
Til støtte for søgsmålet påberåbte selskabet sig et eneste anbringende vedrørende tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.
I den appellerede dom noterede Retten sig for det første, at de omtvistede tegn giver et forskelligt helhedsindtryk på det visuelle plan, har en gennemsnitlig grad af fonetisk lighed og er indbyrdes forskellige på det begrebsmæssige plan som følge af forekomsten af ordet »black« og bestanddelen »by equivalenza« i det tegn, der ønskes registreret. I forbindelse med vurderingen af ligheden mellem disse tegn i deres helhed og under hensyntagen til de omstændigheder, hvorunder de omhandlede varer afsættes, fandt Retten for det andet, at disse tegn ikke ligner hinanden som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 som følge af forskellene mellem dem på det visuelle og begrebsmæssige plan.
Eftersom en af de kumulative betingelser for anvendelsen af denne bestemmelse ikke var opfyldt, fastslog Retten i den appellerede doms præmis 56, at appelkammeret havde begået en retlig fejl ved at konstatere, at der var en risiko for forveksling som omhandlet i nævnte bestemmelse.
Ved den appellerede dom tog Retten således Equivalenza Manufactorys eneste anbringende til følge og annullerede den omtvistede afgørelse.
Parternes påstande
EUIPO har i appelskriftet nedlagt følgende påstande:
–
Den appellerede dom ophæves.
–
Equivalenza Manufactory tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
Equivalenza Manufactory har nedlagt følgende påstande:
–
Appellen forkastes.
–
EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
Om appellen
Til støtte for søgsmålet har EUIPO påberåbt sig et eneste anbringende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Dette anbringende består af fire led.
Om det eneste anbringendes første led
Parternes argumenter
Med det eneste appelanbringendes første led har EUIPO gjort gældende, at Retten har behæftet sammenligningen af de omtvistede tegn på det visuelle plan med en selvmodsigende begrundelse.
Ved i præmis 29 i den appellerede dom at fastslå, at appelkammeret ikke kunne konkludere, at der ikke var nogen lighed mellem de omtvistede tegn som følge af forekomsten i disse to tegn af de fem bogstaver »l«, »a«, »b«, »e« og »l« skrevet med store hvide bogstaver, bekræftede Retten på den ene side, at der er en svag grad af visuel lighed mellem disse tegn. Ved i præmis 32 og 33 i den appellerede dom at fastslå, at hvert af de omhandlede tegn giver et forskelligt helhedsindtryk på det visuelle plan, udelukkede den på den anden side, at der er en visuel lighed mellem samme tegn.
EUIPO har endvidere tilføjet, at bestanddelen »label«, som er fælles for de omtvistede tegn, ikke har nogen betydning for den relevante kundekreds, og at den derfor har særpræg.
Equivalenza Manufactory har hertil anført, at Retten med rette og uden at modsige sig selv fastslog, at nogle få visuelle lighedsbestanddele ikke er tilstrækkelige til at opveje de åbenbare visuelle forskelle mellem de omtvistede tegn. Der skal nemlig foretages en visuel sammenligning af disse tegn, henset til alle de bestanddele, såvel ordbestanddele som grafiske bestanddele, som disse tegn er sammensat af.
Den af EUIPO hævdede omstændighed, at bestanddelen »label«, der er fælles for de omtvistede tegn, har særpræg, indebærer ikke, at den er den eneste bestanddel med fornødent særpræg i disse tegn, eller at den er den dominerede bestanddel i tegnene. Dette argument vedrører under alle omstændigheder snarere en begrebsmæssig sammenligning.
Domstolens bemærkninger
Det skal indledningsvis bemærkes, at spørgsmålet om, hvorvidt begrundelsen for en dom afsagt af Retten er selvmodsigende eller utilstrækkelig, er et retsspørgsmål, der som sådan kan rejses under en appelsag (dom af 18.12.2008, Les Éditions Albert René mod KHIM,
C-16/06 P
,
EU:C:2008:739
, præmis
, og af 5.7.2011, Edwin mod KHIM,
C-263/09 P
,
EU:C:2011:452
, præmis
).
I den appellerede doms præmis 29 bemærkede Retten, at appelkammerets konstateringer, som fremgår af præmis 28 i denne dom, dels om, at de omtvistede tegn har de fem bogstaver »l«, »a«, »b«, »e« og »l« til fælles, dels om, at bestanddelen »black label« i det tegn, der ønskes registreret, og bestanddelen »labell« i det ældre varemærke er skrevet med store hvide bogstaver, »ikke kunne føre [dette appelkammer] til at fastslå, at de omtvistede tegn overhovedet ikke ligner hinanden«. Herved gav Retten, som EUIPO med rette har anført, det indtryk, at der var en ringe grad af lighed mellem disse tegn.
I den appellerede doms præmis 32 fastslog Retten, at til trods for denne lighed giver de to omtvistede tegn et forskelligt helhedsindtryk på det visuelle plan. Retten udelukkede således, at der er en, selv ringe, lighed mellem disse tegn.
Heraf følger, at Retten ved på den ene side at lade forstå, at de omtvistede tegn – i det mindste i ringe grad – ligner hinanden på det visuelle plan, og på den anden side at udelukke enhver visuel lighed mellem dem, har behæftet sin vurdering med en selvmodsigende begrundelse.
Denne konklusion påvirkes ikke af Equivalenza Manufactorys argument, hvorefter Retten med rette fastslog, at de angivne visuelle lighedsbestanddele ikke er tilstrækkelige til at opveje de åbenlyse visuelle forskelle mellem de omtvistede tegn. Dette argument er nemlig baseret på en urigtig forståelse af den appellerede dom. Som det fremgår af nærværende doms præmis 26, begrænsede Retten sig ikke til at henvise til visse visuelle ligheder mellem de omtvistede tegn. I den appellerede doms præmis 29 angav den derimod indirekte, men tydeligt, at der i det mindste er en ringe grad af lighed mellem disse tegn, hvilket modsiger konklusionen i dommens præmis 32.
Henset til ovenstående betragtninger skal det eneste appelanbringendes første led tages til følge.
Om det eneste anbringendes andet led
Parternes argumenter
Med det eneste appelanbringendes andet led har EUIPO rejst tvivl om, hvorvidt Rettens begrebsmæssige sammenligning af de omtvistede tegn er velbegrundet.
Dels undlod Retten at tage hensyn til de væsentlige nuancer, som appelkammeret havde henvist til i den omtvistede afgørelses punkt 28 og 31, og hvoraf det fremgår, at den begrebsmæssige forskel, som dette appelkammer henviste til, var begrænset og i sidste ende irrelevant. I den appellerede doms præmis 45 og 54 konstaterede Retten derimod, at de omtvistede tegn er forskellige på det begrebsmæssige plan. Den undlod at begrunde denne afvigelse på baggrund af mere nuancerede betragtninger i denne afgørelse.
Dels tilsidesatte Retten ordlyden af sin dom af 30. november 2006, Camper mod KHIM – JC (BROTHERS by CAMPER) (
T-43/05
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2006:370
, præmis
), som den selv citerede, og bortså fra de konklusioner, som appelkammeret havde draget heraf i den omtvistede afgørelses punkt 28.
Equivalenza Manufactory har bestridt, at dette led er velbegrundet.
Domstolens bemærkninger
I den appellerede doms præmis 42-46 har Retten fastslået, at appelkammeret med rette har anført, at der er en forskel mellem de omtvistede tegn på det begrebsmæssige plan, »som skyldes forekomsten i det tegn[, som er ansøgt registreret] af ordet »black« og bestanddelen »by equivalenza««.
Som EUIPO har hævdet, fremgår det imidlertid af den omtvistede afgørelses punkt 28 og 31, at appelkammeret alene havde konstateret en begrebsmæssig forskel mellem disse tegn, for så vidt som det tegn, der ønskes registreret, indeholder adjektivet »black«.
Heraf følger, at Retten har gengivet appelkammerets konklusion urigtigt.
Der er imidlertid intet, som forhindrer Retten i at foretage sin egen vurdering af ligheden mellem de omtvistede tegn på det begrebsmæssige plan i den foreliggende sag, hvis denne lighed er anfægtet for Retten (jf. i denne retning dom af 18.12.2008, Les Éditions Albert René mod KHIM,
C-16/06 P
,
EU:C:2008:739
, præmis
og
).
Heraf følger, at argumentet om en fejl som den, der er henvist til i nærværende doms præmis 37, skal forkastes som irrelevant.
For så vidt som EUIPO endvidere for Domstolen har anfægtet Rettens vurdering af den begrebsmæssige lighed mellem de omtvistede tegn, skal det bemærkes, at en sådan vurdering beror på en bedømmelse af de faktiske omstændigheder, der, medmindre der er tale om en urigtig gengivelse, falder uden for Domstolens kompetence i en appelsag (jf. i denne retning dom af 2.9.2010, Calvin Klein Trademark Trust mod KHIM,
C-254/09 P
,
EU:C:2010:488
, præmis
). Eftersom EUIPO hverken har godtgjort, eller endog hævdet, at der er sket en urigtig gengivelse, skal dette argument afvises fra realitetsbehandling.
Det følger heraf, at det andet led i det eneste appelanbringende delvist må afvises og delvist må forkastes som irrelevant.
Om det eneste anbringendes tredje og fjerde led
Parternes argumenter
Med det eneste appelanbringendes tredje led har EUIPO gjort gældende, at Retten har tilsidesat artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 som følge af en metodefejl, for så vidt som den undersøgte de omstændigheder, hvorunder de pågældende varer afsættes, og købevanerne i den relevante kundekreds i forbindelse med sammenligningen af de omtvistede tegn.
Vurderingen af graden af lighed mellem disse tegn bør imidlertid foretages på en objektiv måde, uden at der tages hensyn til købevanerne i den relevante kundekreds eller de omstændigheder, hvorunder de omhandlede varer omsættes. Ifølge dom af 22. juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (
C-342/97
,
EU:C:1999:323
, præmis
), er det først efter, at der er foretaget en objektiv vurdering af denne grad, at der i forbindelse med helhedsvurderingen af risikoen for forveksling skal foretages en undersøgelse af de omstændigheder, hvorunder de pågældende varer afsættes, og dernæst i betragtning af disse omstændigheder tages stilling til, hvilken betydning der skal tillægges graden af visuel, fonetisk eller begrebsmæssig lighed.
Den metode, som Retten har fulgt, fører endvidere til absurde resultater, eftersom tegn alt efter de omhandlede varer vil blive anset for at ligne hinanden eller ikke.
Med dette anbringendes fjerde led har EUIPO foreholdt Retten, at den har tilsidesat artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 på grund af retlige fejl, der påvirker vurderingen af ligheden mellem de omtvistede tegn.
EUIPO har for det første anfægtet den af Retten anvendte metode, for så vidt som Retten undlod at tage hensyn til alle ligheder og forskelle mellem de omtvistede tegn i forbindelse med helhedsvurderingen. I den appellerede doms præmis 28 udelukkede Retten således for tidligt alle visuelle ligheder og forskelle mellem disse tegn som følge af de visuelle forskelle, der var blevet påvist ved en første helhedsvurdering af disse tegn. I forbindelse med en anden helhedsvurdering af de samme tegn, som blev foretaget i denne doms præmis 53, anvendte Retten dernæst de samme visuelle forskelle til at opveje deres fonetiske lighed. Denne dobbelte opvejning, der var støttet på de samme forskelle og på helhedsindtrykket af de omtvistede tegn, udgør en retlig fejl og fordrejer de i retspraksis fastsatte principper.
EUIPO har for det andet gjort gældende, at Retten begik en metodefejl ved at foretage en opvejning af den gennemsnitlige fonetiske lighed mellem de omtvistede tegn i forbindelse med bedømmelsen af ligheden mellem disse tegn, og eftersom den for tidligt valgte ikke at foretage en helhedsvurdering af risikoen for forveksling.
Indledningsvis skal opvejningen af en visuel og/eller fonetisk lighed som følge af begrebsmæssige forskelle finde sted i forbindelse med helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, der skal foretages på grundlag af alle de oprindeligt påviste ligheder og forskelle. En sådan opvejning kan ikke blot bestå i, at der ses bort fra allerede fastslåede ligheder.
Endvidere kan det ikke udelukkes, at alene en fonetisk lighed mellem de omtvistede tegn kan skabe risiko for forveksling, og at eksistensen heraf skal undersøges som led i en helhedsvurdering af denne risiko.
Endelig kan helhedsvurderingen af risikoen for forveksling kun udelades, såfremt enhver – endog svag – lighed mellem de omtvistede tegn er udelukket, hvilket ikke er tilfældet, når det er fastslået, at der er en grad af visuel, fonetisk eller begrebsmæssig lighed. Hvis en vis – endog svag – grad af lighed konstateres, skal der foretages en helhedsvurdering af risikoen for forveksling.
Equivalenza Manufactory har bestridt, at det eneste appelanbringendes tredje og fjerde led er velbegrundet.
Selv om Equivalenza Manufactory hvad angår det tredje led i det væsentlige har tiltrådt EUIPO’s forklaringer om analysemetoden, således som de er gengivet i nærværende doms præmis 43, og som denne metode følger af dom af 22. juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (
C-342/97
,
EU:C:1999:323
), er selskabet imidlertid af den opfattelse, at Retten benyttede sig af denne metode i den foreliggende sag. Retten gennemførte nemlig i første omgang en individuel, objektiv og detaljeret vurdering af graden af visuel, fonetisk og begrebsmæssig lighed mellem de omtvistede tegn, inden den efterfølgende gennemførte helhedsvurderingen af deres lighed eller analysen af risikoen for forveksling, og den tog således først på dette stadium hensyn til købevanerne i den relevante kundekreds.
Hvad angår det fjerde led har Equivalenza Manufactory indledningsvis fremhævet, at det for at kunne vurdere graden af lighed mellem de omtvistede tegn, kan være hensigtsmæssigt at tage stilling til, hvilken betydning der skal tillægges deres visuelle, fonetiske og begrebsmæssige aspekter under hensyntagen til den kategori af varer, der er tale om, og de omstændigheder, hvorunder de afsættes. De varer, der er genstand for den foreliggende sag, dvs. parfumerivarer, besigtiges altid, før de købes, hvilket Retten med føje har bemærket i den appellerede doms præmis 51. Der skal derfor lægges større vægt på den visuelle lighed i forbindelse med undersøgelsen af ligheden mellem de omtvistede tegn i deres helhed eller i forbindelse med helhedsvurderingen af risikoen for forveksling.
For det første har Equivalenza Manufactory, samtidig med at selskabet har kritiseret den manglende klarhed i EUIPO’s argumentation, gjort gældende, at Rettens metode er behæftet med en retlig fejl. Retten har nemlig foretaget to forskellige vurderinger, idet den først fastslog, at de omtvistede tegn er forskellige på det visuelle plan, henset til deres visuelle ligheder og forskelle, og dernæst fastslog, at disse tegn overordnet set er forskellige, henset til, at de er meget forskellige på det visuelle og begrebsmæssige plan, uafhængigt af de mindre ligheder, som var taget i betragtning, og den beskedne betydning, som det fonetiske aspekt har for den omhandlede kategori af varer.
For det andet har Equivalenza Manufactory gjort gældende, at det fremgår af en teleologisk fortolkning af den appellerede doms præmis 46 ff., at Retten har foretaget en helhedsvurdering af risikoen for forveksling. Retten ville under alle omstændigheder være nået frem til samme resultat, uanset om den havde taget hensyn til de meget begrænsede ligheder mellem de omtvistede tegn ved vurderingen af ligheden mellem disse tegn i deres helhed, eller senere i forbindelse med helhedsvurderingen af risikoen for forveksling.
Domstolens bemærkninger
Med det eneste appelanbringendes tredje og fjerde led, der skal behandles samlet, har EUIPO i det væsentlige foreholdt Retten, at den har anvendt en forkert metode ved undersøgelsen af, om der foreligger en risiko for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009. Ifølge EUIPO kunne Retten ikke i forbindelse med vurderingen af ligheden mellem de omtvistede tegn i deres helhed tage hensyn til måderne, hvorpå de omhandlede varer afsættes, og foretage en opvejning af lighederne mellem disse tegn med henblik på at udelukke enhver lighed mellem disse tegn og afstå fra at foretage en helhedsvurdering af risikoen for forveksling.
Det skal i denne forbindelse bemærkes, at ifølge Domstolens faste praksis skal spørgsmålet, om der foreligger en risiko for forveksling i offentlighedens bevidsthed, bedømmes ud fra en helhedsvurdering under hensyntagen til alle de relevante faktorer i den foreliggende sag (dom af 11.11.1997, SABEL,
C-251/95
,
EU:C:1997:528
, præmis
, og af 8.5.2014, Bimbo mod KHIM,
C-591/12 P
,
EU:C:2014:305
, præmis
), herunder bl.a. graden af lighed mellem de omtvistede tegn og mellem de omhandlede varer eller tjenesteydelser og intensiteten af det ældre varemærkes renommé samt graden af dets særpræg, iboende eller opnået ved brug (dom af 24.3.2011, Ferrero mod KHIM,
C-552/09 P
,
EU:C:2011:177
, præmis
).
Helhedsvurderingen af risikoen for forveksling for så vidt angår den visuelle, fonetiske og begrebsmæssige lighed af de omtvistede tegn skal være støttet på det helhedsindtryk, disse giver. Det spiller en afgørende rolle i helhedsvurderingen af risikoen for forveksling, hvordan gennemsnitsforbrugeren af de pågældende varer eller tjenesteydelser opfatter varemærkerne. Gennemsnitsforbrugeren opfatter i den henseende normalt et varemærke som en helhed og undersøger ikke dets forskellige detaljer (dom af 11.11.1997, SABEL,
C-251/95
,
EU:C:1997:528
, præmis
, af 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C-342/97
,
EU:C:1999:323
, præmis
, og af 22.10.2015, BGW,
C-20/14
,
EU:C:2015:714
, præmis
).
Helhedsvurderingen af risikoen for forveksling indebærer en vis indbyrdes afhængighed mellem de faktorer, der kommer i betragtning, og især ligheden mellem de omtvistede tegn og ligheden mellem de pågældende varer eller tjenesteydelser. En svag grad af lighed mellem de omhandlede varer eller tjenesteydelser kan således opvejes af en høj grad af lighed mellem de omtvistede tegn og omvendt (dom af 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C-342/97
,
EU:C:1999:323
, præmis
, og af 18.12.2008, Les Éditions Albert René mod KHIM,
C-16/06 P
,
EU:C:2008:739
, præmis
og den deri nævnte retspraksis).
Eftersom det ældre varemærke og det tegn, der ønskes registreret, overhovedet ikke ligner hinanden, er den omstændighed, at det ældre varemærke er velrenommeret eller velkendt, eller den omstændighed, at de omhandlede varer eller tjenesteydelser er af samme eller lignende art, ikke tilstrækkelig til, at det kan fastslås, at der er en risiko for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 (jf. i denne retning dom af 12.10.2004, Vedial mod KHIM,
C-106/03 P
,
EU:C:2004:611
, præmis
, og af 2.9.2010, Calvin Klein Trademark Trust mod KHIM,
C-254/09 P
,
EU:C:2010:488
, præmis
). Det er nemlig en betingelse, at de omtvistede tegn er identiske eller ligner hinanden for, at artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 finder anvendelse, og det er således åbenbart, at denne bestemmelse ikke finder anvendelse, når Retten fastslår, at de omtvistede tegn ikke ligner hinanden. Det er udelukkende i tilfælde, hvor disse tegn til en vis – endog svag – grad ligner hinanden, at det påhviler Retten at foretage en helhedsvurdering med henblik på at afgøre, om der – til trods for den svage grad af lighed mellem de omtvistede tegn – på baggrund af andre relevante faktorer, såsom den omstændighed, at det ældre varemærke er velrenommeret eller velkendt, foreligger en risiko for forveksling i den berørte offentligheds bevidsthed (jf. i denne retning dom af 24.3.2011, Ferrero mod KHIM,
C-552/09 P
,
EU:C:2011:177
, præmis
og
og den deri nævnte retspraksis).
I den foreliggende sag er det under henvisning til den retspraksis, der er anført i nærværende doms foregående præmis, og som også i det store hele er gengivet i den appellerede doms præmis 16, at Retten i den appellerede doms præmis 55 og 56 fastslog, at eftersom de omtvistede tegn ud fra et helhedsindtryk ikke ligner hinanden, er en af de kumulative betingelser for anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 ikke opfyldt, og at appelkammeret derfor har begået en retlig fejl ved at fastslå, at der foreligger en risiko for forveksling.
Retten kom frem til denne konklusion på baggrund af en analyse, der nærmere bestemt indeholdt to trin.
I den appellerede doms præmis 26-45 foretog Retten i første omgang en vurdering af ligheden mellem de omtvistede varemærker på det visuelle, fonetiske og begrebsmæssige plan. I den appellerede doms præmis 32, 39 og 45 fastslog den i det væsentlige, at de omtvistede tegn visuelt og begrebsmæssigt set ikke ligner hinanden, men at graden af den fonetiske lighed er gennemsnitlig.
I den appellerede doms præmis 46-54 foretog Retten i anden omgang en vurdering af ligheden mellem de omtvistede tegn i deres helhed, som er genstand for disse led i det eneste anbringende.
Som det fremgår af denne doms præmis 48 og 51-53, fastslog Retten i denne forbindelse, at henset til de omstændigheder, hvorunder de pågældende varer afsættes, er det visuelle aspekt af disse tegn vigtigere for vurdering af det helhedsindtryk, som de giver, end deres fonetiske og begrebsmæssige aspekter. I denne doms præmis 54 har Retten desuden fastslået, at de omtvistede tegn er forskellige på det begrebsmæssige plan som følge af forekomsten af bestanddelene »black« og »by equivalenza« i det tegn, der ønskes registreret.
Det fremgår dermed af den appellerede dom, at Retten undlod at foretage en helhedsvurdering af risikoen for forveksling med den begrundelse, at de omtvistede tegn ud fra et helhedsindtryk ikke ligner hinanden. Efter at have foretaget en vurdering af ligheden af disse tegn i deres helhed fastslog Retten nemlig i det væsentlige, at disse tegn på trods af en gennemsnitlig grad af fonetisk lighed ikke ligner hinanden, eftersom de visuelle og begrebsmæssige forskelle skal tillægges størst vægt i forhold til de omstændigheder, hvorunder de pågældende varer afsættes.
Denne vurdering er behæftet med retlige fejl.
Det skal i denne forbindelse for det første bemærkes, at Domstolen har fastslået, at med henblik på at vurdere graden af lighed mellem de omtvistede tegn må det afgøres, i hvilken grad der er tale om visuel, fonetisk eller begrebsmæssig lighed, og i givet fald vurderes, hvilken betydning der skal tillægges disse forskellige elementer under hensyntagen til den kategori af varer eller tjenesteydelser, der er tale om, og de omstændigheder, hvorunder de afsættes (dom af 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C-342/97
,
EU:C:1999:323
, præmis
, og af 12.6.2007, KHIM mod Shaker,
C-334/05 P
,
EU:C:2007:333
, præmis
).
Som generaladvokaten i det væsentlige har anført i punkt 53-55 i forslaget til afgørelse, er det korrekt, at denne retspraksis er blevet anvendt forskelligt af Unionens retsinstanser, for så vidt som de omstændigheder, hvorunder de pågældende varer afsættes, alt efter situationen er blevet taget i betragtning i forbindelse med vurderingen af ligheden mellem de omtvistede tegn eller ved helhedsvurderingen af risikoen for forveksling.
Det skal imidlertid præciseres, at selv om afsætningsbetingelserne udgør en relevant faktor for anvendelsen af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, skal de tages i betragtning i forbindelse med helhedsvurderingen af risikoen for forveksling og ikke i forbindelse med vurderingen af ligheden mellem de omtvistede tegn.
Som generaladvokaten har anført i punkt 69, 73 og 74 i forslaget til afgørelse, indebærer den omstændighed, at vurderingen af ligheden mellem de omtvistede tegn blot udgør et af trinene i undersøgelsen af, om der foreligger en risiko for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, at de omtvistede tegn skal sammenlignes for at afgøre, om disse tegn på det visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige plan har en grad af lighed. Selv om denne sammenligning er baseret på det helhedsindtryk, som disse tegn fremkalder i erindringen hos den relevante kundekreds, skal den imidlertid foretages under hensyn til de omtvistede tegns iboende kvaliteter (jf. analogt dom af 2.9.2010, Calvin Klein Trademark Trust mod KHIM,
C-254/09 P
,
EU:C:2010:488
, præmis
).
Som EUIPO imidlertid med rette har gjort gældende, vil en hensyntagen til de omstændigheder, hvorunder varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af to omtvistede tegn, afsættes, i forbindelse med sammenligningen af disse tegn kunne føre til det absurde resultat, at de samme tegn både vil kunne anses for at ligne hinanden og for at være forskellige alt afhængigt af, hvilke varer og tjenesteydelser der er omfattet af tegnene, og de omstændigheder, hvorunder de afsættes.
Af det ovenstående følger, at Retten har begået en retlig fejl ved i den appellerede doms præmis 48-53 og 55 at tage hensyn til de omstændigheder, hvorunder de omhandlede varer afsættes i forbindelse med vurderingen af ligheden mellem de omtvistede tegn i deres helhed, og idet den som følge af disse omstændigheder lod de visuelle forskelle mellem disse tegn veje tungere end deres fonetiske ligheder.
For det andet, og for så vidt som Retten ligeledes i forbindelse med sin vurdering af ligheden mellem de omtvistede tegn i deres helhed ligeledes har fremhævet deres begrebsmæssige forskelle, skal det bemærkes, at det følger af Domstolens praksis, at helhedsvurderingen af risikoen for forveksling indebærer, at de begrebsmæssige forskelle mellem omtvistede tegn kan opveje de fonetiske og visuelle ligheder mellem disse to tegn, hvis mindst et af tegnene, fra den relevante kundekreds’ synsvinkel, har en klar og bestemt betydning, som denne kundekreds uden videre kan forstå (dom af 18.12.2008, Les Éditions Albert René mod KHIM,
C-16/06 P
,
EU:C:2008:739
, præmis
; jf. ligeledes i denne retning dom af 12.1.2006, Ruiz-Picasso m.fl. mod KHIM,
C-361/04 P
,
EU:C:2006:25
, præmis
, og af 23.3.2006, Mülhens mod KHIM,
C-206/04 P
,
EU:C:2006:194
, præmis
).
I denne henseende har Domstolen allerede i præmis 44 i dom af 5. oktober 2017, Wolf Oil mod EUIPO (
C-437/16 P
, ikke trykt i Sml.,
EU:C:2017:737
), fastslået, at betingelserne for, at der kan foretages en sådan opvejning, indgår i vurderingen af ligheden mellem de omtvistede tegn, efter at der er foretaget en vurdering af graden af ligheden på det visuelle, fonetiske og begrebsmæssige plan. Det skal imidlertid præciseres, at denne betingelse anses for at være uløseligt forbundet med det undtagelsestilfælde, hvor i det mindste et af de omtvistede tegn ud fra den relevante kundekreds’ synsvinkel har en klar og bestemt betydning, som denne kundekreds uden videre kan forstå. I overensstemmelse med den retspraksis, der er anført i nærværende doms foregående præmis, følger det heraf, at Retten kan tage helhedsvurderingen af risikoen for forveksling i betragtning med den begrundelse, at som følge af udprægede begrebsmæssige forskelle mellem de omtvistede tegn og den klare og bestemte betydning af mindst et af disse tegn, som den relevante kundekreds uden videre kan forstå, giver disse tegn et forskelligt helhedsindtryk, selv om der er visse ligheder mellem dem på det visuelle og fonetiske plan.
Hvis et af de omtvistede tegn ud fra den relevante kundekreds’ synsvinkel ikke har en sådan klar og bestemt betydning, som denne kundekreds uden videre kan forstå, kan Retten derimod ikke foretage en opvejning ved at tage helhedsvurderingen af risikoen for forveksling i betragtning. I et sådant tilfælde tilkommer det derimod denne ret at foretage en helhedsvurdering af risikoen for forveksling under hensyntagen til samtlige påviste ligheder og forskelle på lige fod med alle andre relevante faktorer, såsom den relevante kundekreds’ grad af opmærksomhed (jf. i denne retning dom af 12.1.2006, Ruiz-Picasso m.fl. mod KHIM,
C-361/04 P
,
EU:C:2006:25
, præmis
og
), eller graden af det ældre varemærkes særpræg.
Det følger heraf, at Retten har begået en retlig fejl, idet den i den appellerede doms præmis 54 og 55 har tilsigtet at opveje den fonetiske lighed mellem de omtvistede tegn med deres begrebsmæssige forskel, og idet den undlod at foretage en helhedsvurdering af risikoen for forveksling, selv om den hverken havde fastslået, eller endog undersøgt, om i det mindste et af de omhandlede tegn i det foreliggende tilfælde i den relevante kundekreds’ synsvinkel har en klar og bestemt betydning, som denne kundekreds uden videre kan forstå.
Det følger af det foregående, at det tredje og det fjerde led af det eneste appelanbringende må tages til følge, uden at det er nødvendigt at undersøge EUIPO’s øvrige argumenter vedrørende en angivelig dobbelt opvejning af de visuelle ligheder mellem de omtvistede tegn.
Henset til konklusionerne i denne doms præmis 30 og 78 skal den appellerede dom ophæves.
Om søgsmålet for Retten
I overensstemmelse med artikel 61, stk. 1, i statutten for Den Europæiske Unions Domstol kan Domstolen, når den ophæver den af Retten trufne afgørelse, selv træffe endelig afgørelse, hvis sagen er moden til påkendelse. Det er tilfældet her.
Parternes argumenter
Til støtte for påstandene om annullation af den omtvistede afgørelse har Equivalenza Manufactory gjort gældende, at appelkammeret har begået et fejlskøn i forbindelse med sammenligningen af de omtvistede tegn på det visuelle, fonetiske og begrebsmæssige plan og dermed behæftet helhedsvurderingen af risikoen for forveksling med fejl.
Hvad for det første angår sammenligningen af de omtvistede tegn har Equivalenza Manufactory hævdet, at det var med urette, at appelkammeret fastslog, at disse tegn ligner hinanden på det visuelle plan. Dette appelkammer har nærmere bestemt fejlagtigt indskrænket det tegn, der ønskes registreret, til ordbestanddelen »label«, og nærmere bestemt til de fem bogstaver, som ordbestanddelen består af, og dermed set bort fra tegnets andre ord- og figurbestanddeles værdi og særpræg.
Henset til, at de omtvistede tegn på det fonetiske plan har forskellig intonation og rytme, frembringer de en åbenlys forskellig lyd.
På det begrebsmæssige plan er ordene »label« og »black« almindelige ord i det engelske sprog, som forstås af de relevante forbrugere, mens ordet »labell« ikke har nogen betydning, og det skal derfor anses for at være et fantasiord. Selv om appelkammeret med rette fastslog, at disse tegn er forskellige på dette plan, tillagde det ikke denne forskel tilstrækkelig betydning i forbindelse med dets sammenligning af disse tegn.
Hvad for det andet angår helhedsvurderingen af risikoen for forveksling har Equivalenza Manufactory gjort gældende, at forskellene mellem de omtvistede tegn vægter mere end lighederne mellem dem. Der er mange parfumerivarer, som sælges med tegn, der indeholder ordbestanddelen »label« på sådan måde, at den relevante kundekreds er i stand til at identificere dette ord. Dette understøttes af en liste over varemærker, som Equivalenza Manufactory har fremlagt. Der skal tages højde for den omstændighed, at parfumerivarer altid købes efter at være blevet besigtiget. Det kan ikke fastslås, at det tegn, der ønskes registreret, vil blive opfattet som en variant af det ældre varemærke som følge af forskellen mellem de visuelle bestanddele i de omtvistede tegn, der er figurtegn.
EUIPO har bestridt alle disse argumenter.
Domstolens bemærkninger
Det skal indledningsvis bemærkes, at det er ubestridt mellem parterne, at den relevante kundekreds svarer til den brede offentlighed i Den Tjekkiske Republik, Ungarn, Polen og Slovenien, som har et gennemsnitligt opmærksomhedsniveau. Det er ligeledes ubestridt, at de omhandlede varer er af samme art.
Hvad angår sammenligningen af de omtvistede tegn fastslog appelkammeret i den omtvistede afgørelses punkt 24-28, at der er en gennemsnitlig grad af visuel og fonetisk lighed mellem disse tegn, og at de er forskellige på det begrebsmæssige plan, i den udstrækning den relevante kundekreds forstår adjektivet »black«.
I den forbindelse bør det bemærkes, at det tegn, der ønskes registreret, er et figurtegn, der indeholder ordbestanddelen »black label« skrevet med store hvide bogstaver midt i en firkantet geometrisk sort form, hvorpå der er placeret to stiliserede blade. Af den nederste del af dette tegn fremgår ordene »by equivalenza« skrevet diagonalt med en mindre sort skrifttype på en hvid baggrund. Figurbestanddelene i dette tegn såvel som stiliseringen af ordbestanddelene er relativt enkel. Henset til den centrale placering og størrelse udgør ordbestanddelen »black label« den dominerende bestanddel i samme tegn, idet især denne bestanddel vil tiltrække sig forbrugerens opmærksomhed. Den udgør en enhed, i hvilken adjektivet »black« er fremhævet, i og med at det fremgår med fed skrift i starten af nævnte bestanddel.
Det ældre varemærke indeholder ordbestanddelen »labell« skrevet med store hvide bogstaver på en oval blå baggrund. Dets ovale form, farve og den anvendte skrifttype er lidet original. Placeringen af ordet »labell« i midten af denne form og kontrasten mellem den blå farve og dets bogstaver i forhold til den blå baggrund fremhæver ordbestanddelen »labell«.
For det første har de omtvistede tegn på det visuelle plan fem bogstaver til fælles, nemlig »l«, »a«, »b«, »e« og »l«, der er skrevet med store hvide bogstaver i en almindelig skrifttype på en mørk baggrund. Disse bogstaver udgør en af ordbestanddelene i det tegn, der ønskes registreret, og de udgør også de fem første bogstaver i den eneste ordbestanddel, som i alt består af seks bogstaver, der er dominerende, og som udgør det ældre varemærke.
Derimod har de omtvistede tegn dels forskellige farver og forskellige grafiske bestanddele. Henset til deres størrelse optager disse bestanddele i det visuelle indtryk af disse tegn en fremtrædende plads. Selv om den firkantede form og de to stiliserede blade i det tegn, der ønskes registreret, i sig selv er relativt enkle, har kombinationen af dem en betydelig indflydelse på det visuelle indtryk af tegnet.
Dels er disse tegn forskellige som følge af forekomsten af ordene »black« og »by equivalenza« i det tegn, som er søgt registreret. Sidstnævnte optager en sekundær plads i det tegn, som er søgt registreret, eftersom det første er fremhævet ved sin fede skrift og sin centrale placering.
Henset til de forhold, der er anført i nærværende doms præmis 89-93, må det konstateres, at det var med rette, at appelkammeret fandt, at de omtvistede tegn har en gennemsnitlig grad af visuel lighed.
For det andet har de omtvistede tegn på det fonetiske plan ordet »label« eller »labell«, som udtales ens af den relevante kundekreds, til fælles. De er ikke desto mindre forskellige, eftersom det ældre varemærke består af et enkelt ord, nemlig »labell« med to stavelser, mens det tegn, der søges registreret, består af fire ord og indeholder ni stavelser i alt. Som konstateret af appelkammeret bemærkes imidlertid, at det er sandsynligt, at forbrugerne ikke udtaler ordene »by equivalenza«, idet de har en sekundær placering i det tegn, som ønskes registreret, og fordi forbrugerne, henset til længden af de fire ord, vil være tilbøjelige til at forkorte udtrykket »black label by equivalenza« og kun udtale de to første ord.
Det var derfor uden at anlægge et urigtigt skøn, at appelkammeret kunne fastslå, at de omtvistede tegn har en gennemsnitlig grad af fonetisk lighed.
For det tredje hvad angår det begrebsmæssige plan skal det bemærkes, at det ikke er godtgjort, at den relevante kundekreds forstår betydningen af det engelske ord »label«, således at det må antages, at det ældre varemærke vil blive opfattet, som om det består af et fantasiord uden nogen betydning. Den relevante kundekreds opfatter derimod betydningen af adjektivet »black« i dets egenskab af et grundlæggende engelsk ord, der beskriver en farve, og den vil også kunne opfatte ordene »by equivalenza« som en angivelse af, at de omhandlede varer stammer fra Equivalenza Manufactory.
Af det ovenstående fremgår det, at de omtvistede tegn har en gennemsnitlig grad af visuel og fonetisk lighed, og at de begrebsmæssigt set er forskellige.
For så vidt som Equivalenza Manufactory har gjort gældende, at de begrebsmæssige forskelle mellem de omtvistede tegn kan ophæve de visuelle ligheder mellem dem, er det tilstrækkeligt at konstatere, at i henhold til den retspraksis, der er nævnt i nærværende doms præmis 74, kræver en sådan ophævelse, at mindst et af disse tegn fra den relevante kundekreds’ synsvinkel har en så klar og bestemt betydning, at denne kundekreds uden videre kan forstå den. Som anført i denne doms præmis 97 er dette ikke tilfældet i den foreliggende dag.
Hvad angår vurderingen af risikoen for forveksling skal det bemærkes, at det som anført af appelkammeret i den omtvistede afgørelses punkt 29 ikke er blevet bestridt, at det ældre varemærke har et gennemsnitligt særpræg. Det bør også tages i betragtning, at den relevante kundekreds har et middelhøjt opmærksomhedsniveau, og at de varer, som er omfattet af de omtvistede tegn, er af samme art.
I lyset af det ovenstående var det med rette, at appelkammeret i den omtvistede afgørelses punkt 32 fastslog, at der for den relevante kundekreds består en risiko for forveksling mellem de omtvistede tegn.
Den omstændighed alene, at ordene »black« og »by equivalenza« forekommer i det tegn, der ønskes registreret, er ikke tilstrækkelig til at udelukke en sådan risiko. Det fremgår nemlig for det første af de i nærværende doms præmis 89-96 anførte begrundelser, at på trods af forekomsten af disse ord har de omtvistede tegn en gennemsnitlig grad af visuel og fonetisk lighed, som der behørigt er taget hensyn til i den omhandlede vurdering af risikoen for forveksling. For det andet er adjektivet »black« blot et ord, der beskriver en baggrundsfarve, og ordene »by equivalenza« findes ikke tilsvarende i det ældre varemærke.
På baggrund af samtlige ovenstående betragtninger skal Equivalenza Manufactorys eneste anbringende forkastes, og EUIPO skal følgelig frifindes.
Sagsomkostninger
I henhold til artikel 184, stk. 2, i Domstolens procesreglement træffer Domstolen afgørelse om sagsomkostningerne, såfremt appellen tages til følge, og Domstolen selv endeligt afgør sagen. Ifølge procesreglementets artikel 138, stk. 1, som i medfør af dets artikel 184, stk. 1, ligeledes finder anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom.
Da EUIPO har nedlagt påstand om, at Equivalenza Manufactory pålægges at betale sagsomkostningerne, og idet Equivalenza Manufactory har tabt sagen, bør det pålægges Equivalenza Manufactory at bære sine egne omkostninger og at betale de omkostninger, som EUIPO har afholdt, både i forbindelse med sagen i første instans i sag T-6/17 og i forbindelse med appelsagen.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Fjerde Afdeling):

1)
Den Europæiske Unions Rets dom af 7. marts 2018, Equivalenza Manufactory mod EUIPO – ITM Entreprises (BLACK LABEL BY EQUIVALENZA) (
T-6/17
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2018:119
), ophæves.

2)
Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes i det annullationssøgsmål, som er anlagt for Den Europæiske Unions Ret i sag T-6/17.

3)
Equivalenza Manufactory SL bærer sine egne omkostninger i såvel sagen i første instans i sag T-6/17 som appelsagen og betaler de omkostninger, der er afholdt af EUIPO i forbindelse med disse sager.

Underskrifter
(
*1
) – Processprog: spansk.