CELEX: 62019CJ0237
Ennakkoratkaisupyyntö
Tavaramerkit
Direktiivi 2008/95/EY
Rekisteröinnin esteet ja mitättömyys
Kolmiulotteinen tavaramerkki
3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii ja iii alakohta
Merkki, joka koostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta
Merkki, joka muodostuu tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta
Kohdeyleisön mielikuvan huomioonottaminen

Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (
EUVL 2008, L 299, s. 25
) 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii ja iii alakohdan tulkintaa.
Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisia ovat Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (jäljempänä Gömböc Kft.) ja Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (teollisoikeuksien kansallinen virasto, Unkari) (jäljempänä virasto) ja jossa on kyse siitä, että virasto oli hylännyt Gömböc Kft:n esittämän hakemuksen kolmiulotteisen merkin rekisteröinnistä kansalliseksi tavaramerkiksi.
Asiaa koskevat oikeussäännöt
Unionin oikeus
Direktiivi 98/71/EY
Mallien oikeudellisesta suojasta 13.10.1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/71/EY (
EUVL 1998, L 289, s. 28
), 3 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:
”Malli suojataan mallioikeudella siltä osin kuin se on uusi ja luonteeltaan yksilöllinen.”
Kyseisen direktiivin 5 artiklassa säädetään seuraavaa:
”1.   Mallia on pidettävä luonteeltaan yksilöllisenä, jos asiantuntevan käyttäjän siitä saama kokonaisvaikutelma eroaa kokonaisvaikutelmasta, jonka hän on saanut malleista, jotka ovat tulleet tunnetuiksi [oikeammin: julkiseksi] ennen rekisteröintihakemuksen tekemispäivää tai etuoikeutta vaadittaessa ennen etuoikeuspäivää.
2.   Yksilöllistä luonnetta arvioitaessa on otettava huomioon mallin luoneella ollut vapaus sen kehittelyssä.”
Edellä mainitun direktiivin 16 artiklassa, jonka otsikko on ”Suhde muihin suojamuotoihin”, säädetään seuraavaa:
”Tämän direktiivin säännökset eivät rajoita niiden [unionin] tai kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön säännösten soveltamista, jotka koskevat rekisteröimättömiä malleja, tavaramerkkejä ja muita erottavia merkkejä, patentteja ja hyödyllisyysmalleja, kirjasinlajeja, siviilioikeudellista vastuuta tai vilpillistä kilpailua.”
Direktiivi 2008/95
Direktiivin 2008/95 3 artiklan, jonka otsikko on ”Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet”, 1 kohdan e alakohdan i–iii alakohdassa säädetään seuraavaa:
”1.   Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:
– –
e)
merkit, jotka muodostuvat yksinomaan
i)
tavaran luonteenomaisesta muodosta,
ii)
teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta,
iii)
tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta.”
Unkarin oikeus
Tavaramerkkien ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta vuonna 1997 annetun lain nro XI (a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény (Magyar Közlöny 1997/27), (jäljempänä tavaramerkkilaki)) 1 §:ssä säädetään seuraavaa:
”1.   Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti ja jolla voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.
2.   Tavaramerkkinä voi olla erityisesti mikä tahansa merkki, joka muodostuu seuraavista tekijöistä:
– –
d)
tasaisesta tai kolmiulotteisesta muodosta, tavaran tai sen päällyksen muoto mukaan lukien”
– –”
Tavaramerkkilain 2 §:ssä säädetään seuraavaa:
”1.   Merkkejä, jotka eivät ole edellä 1 §:ssä säädettyjen vaatimusten mukaisia, ei saada rekisteröidä.
2.   Seuraavia merkkejä ei saada rekisteröidä:
– –
b)
merkit, jotka muodostuvat yksinomaan
tavaran luonteenomaisesta muodosta,
tavoitellun teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta,
tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta.”
Saman lain 122 §:n 1 momentin mukaan lailla saatettiin teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY (
EUVL 2004, L 157, s. 45
) ja direktiivi 2008/95 osaksi Unkarin oikeusjärjestystä.
Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset
Gömböc Kft haki 5.2.2015 kolmiulotteisen merkin rekisteröintiä tavaramerkiksi tavaroille, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkaan 14 ”koriste-esineet”, luokkaan 21 ”kristallikoriste-esineet ja ”keraamiset koriste-esineet” ja luokkaan 28 ”lelut”. Merkki esitettiin seuraavasti:
Virasto hylkäsi hakemuksen tavaramerkkilain 2 §:n 2 momentin b kohdan toisen ja kolmannen alakohdan perusteella. Viraston mukaan rekisteröitäväksi haettu merkki on yhtenäinen kappale, jossa on kaksi toisiinsa nähden kohtisuoraa symmetriatasoa, seitsemän sileää sivua ja kulmat näiden sivujen välillä. Kappale on pääasian valittajan tavara Gömböc, eli kyse on koostumukseltaan homogeenisestä materiaalista valmistetusta kuperasta mono-monostaattisesta kappaleesta, jolla on yksi vakaa tasapainopiste ja yksi epävakaa tasapainopiste eli yhteensä kaksi painopistettä ja jonka itse muoto takaa, että se palaa aina tasapainoasentoonsa. Virasto päätyi siihen, että rekisteröitäväksi haettu merkki esitti kolmiulotteista esinettä, joka ulkoisen muotoilunsa ja siinä käytetyn homogeenisen materiaalinsa vuoksi palaa aina tasapainoasentoonsa ja että kappaleen muoto oli kokonaisuudessaan tarkoitettu palvelemaan teknistä tavoitetta, joka on se, että kappale oikaisee aina itsensä.
Virasto perusti arviointinsa merkin rekisteröitävyyskelpoisuudesta erityisesti siihen tietämykseen, joka keskivertokuluttajalla oli pääasian valittajan www-sivujen ansiosta tämän tavaran muodon ominaisuuksista ja tehtävästä, ja tämän tavaran laajaan mainontaan lehdistössä.
Ensinnäkin virasto katsoi pääpiirteissään siltä osin kuin kyse oli Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 28 kuuluvista ”leluista”, että esineen kolmiulotteinen muoto mahdollisesti sen toimimisen leluna, jonka ominaisuutena on, että se palaa aina vakaaseen tasapainoasentoonsa. Merkin kaikki osatekijät on muotoiltu tämän teknisen tuloksen saavuttamista silmällä pitäen, eli ne täyttävät teknistä tehtävää. Järkevä ja valveutunut kuluttaja mieltää siten kyseisen merkin sen teknisen tuloksen, jota merkillä nimetyllä esineellä tavoitellaan, saavuttamiseksi välttämättömäksi muodoksi.
Toiseksi virasto totesi siltä osin kuin kyse oli Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 14 ja 21 kuuluvista ”koriste-esineistä”, että kyseisessä merkissä esitetty kolmiulotteinen muoto tekee kappaleen tyylistä huomiota herättävän ja houkuttelevan, mikä on kyseisten tavaroiden myymisen kannalta olennainen tekijä. Kuluttajat ostavat koriste-esineitä pääasiallisesti niiden erikoisen muodon takia. Muodoltaan kolmiulotteisten koriste-esineiden suojaamista tavaramerkkioikeuden perusteella ei lähtökohtaisesti voida sulkea pois, mutta silloin kun näiden esineiden silmiinpistävä tyyli määrää niiden muodon ulkoasun, tavaran arvo perustuu tähän muotoon.
Gömböc Kft:n viraston päätöksen riitauttamiseksi tekemät vaatimukset hylättiin ensimmäisessä ja toisessa oikeusasteessa, minkä jälkeen kyseinen yhtiö vaati ennakkoratkaisua pyytänyttä tuomioistuinta tutkimaan ratkaisun uudelleen.
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin esittää ensinnäkin kolmiulotteisen merkin rekisteröinnistä sellaisten tavaroiden osalta, jotka kuuluvat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 28 ”lelut”, että tavara, jonka graafinen esitys on toistettu tämän tuomion 10 kohdassa, muodostuu yksinomaan tavoitellun teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta. Se korostaa, että tätä tulosta ei voida todeta pelkästään tämän graafisen esityksen pohjalta vaan pääasian valittajan tavaran Gömböc tunnistaminen on mahdollista merkin ansiosta ja että kohdeyleisö tietää tavaran mainonnan ansiosta, että kyseisen tavaran erityinen muoto ja homogeeninen rakenne takaavat sen palaamisen aina tasapainoasentoonsa.
Katsottuaan ensin, että unionin tuomioistuimen merkityksellinen oikeuskäytäntö, erityisesti 18.9.2014 annettu tuomio Hauck (
C-205/13
,
EU:C:2014:2233
) ja 10.11.2016 annettu tuomio Simba Toys v. EUIPO (
C‑30/15 P
,
EU:C:2016:849
) eivät hälvennä kaikkia epäilyksiä kysymyksen osalta, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii sitä, millä tavalla direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa säädetyn rekisteröinnin esteen tai mitättömyysperusteen soveltamisen yhteydessä on tutkittava, muodostuuko kyseinen merkki teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta.
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii erityisesti sitä, eikö tällaisen tutkinnan ole perustuttava merkin rekisteröintihakemuksessa olevaan graafiseen esitykseen vai voidaanko tältä osin ottaa huomioon myös se, miten kohdeyleisö mieltää merkin, sellaisessa tilanteessa, jossa kyseinen tavara on tullut hyvin tunnetuksi ja jossa siitä huolimatta, että graafisesti esitetty tavara muodostuu yksinomaan tavoitellun teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta, tätä tulosta ei voida todeta pelkästään rekisteröintihakemuksessa olevan tavaran muodon graafisen esityksen pohjalta vaan sen lisäksi on tunnettava itse tavaraa koskevia lisätietoja. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin huomauttaa lisäksi, että merkissä esitetty kolmiulotteinen muoto näkyy vain yhdestä kulmasta, joten tämä muoto ei ole täysin näkyvissä.
Toiseksi ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 14 ja 28 kuuluvien ”koriste-esineiden” osalta sitä, voidaanko direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa säädettyä rekisteröinnin estettä ja mitättömyysperustetta soveltaa siinä tapauksessa, että merkki muodostuu yksinomaan tavaran muodosta, silloin, jos se, että muoto vaikuttaa olennaisesti tavaran arvoon, voidaan määrittää pelkästään sen tietämyksen perusteella, joka kohdeyleisöllä on tavarasta. Käsiteltävässä tapauksessa tämä tietämys liittyy siihen tosiseikkaan, että kyseisessä merkissä esitetystä tavarasta on tullut matemaattisen keksinnön konkreettinen symboli, jolla voitiin vastata tieteen historiassa esiin tulleisiin kysymyksiin.
Kolmanneksi ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että kyseisessä merkissä esitetyllä kolmiulotteisella muodolla on jo mallisuoja. Se muistuttaa siitä, että tämäntyyppistä suojaa voidaan antaa tavaroille, joiden ulkoasu on – muiden vaatimusten täyttymisen lisäksi – luonteeltaan yksilöllinen. Koriste-esineiden tapauksessa mallin luojan työllä aikaansaatu erityinen muoto vaikuttaa esteettisenä ominaisuutena olennaisesti tavaran arvoon.
Yhtäältä ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii sitä, onko direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa tarkoitetun rekisteröinnin esteen ja mitättömyysperusteen soveltamisen yhteydessä silloin, kun tavaralla on ainoastaan koristelutehtävä (koriste-esineet), tämän jo mallisuojaa saavan tavaran muoto jo alun perin suljettu tavaramerkkioikeuden suojan ulkopuolelle. Toisaalta ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin haluaa selvittää, voidaanko tätä rekisteröinnin estettä ja mitättömyysperustetta soveltaa tavaraan, jonka kolmiulotteisella muodolla on ainoastaan koristelutehtävä ja jonka osalta yksistään sen esteettisellä ulkoasulla on merkitystä, siten, että tämän seurauksena koriste-esineiden kolmiulotteisille muodoille ei saa myöntää niille haettua tällaista suojaa.
Tässä tilanteessa Kúria (ylin tuomioistuin, Unkari) päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:
”1)
Onko direktiivin [2008/95] 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa tulkittava siten, että kun kyse on yksinomaan tavaran muodosta muodostuvasta merkistä,
a)
se, onko tavaran muoto välttämätön tavoitellun teknisen tuloksen saavuttamiseksi, voidaan arvioida ainoastaan rekisteröitävän tavaramerkin graafisen esityksen perusteella, vai
b)
voidaanko arvioinnissa ottaa huomioon myös se, miten kohdeyleisö mieltää merkin?
Voidaanko arvioinnissa toisin sanoen ottaa huomioon se, että kohdeyleisö tietää, että rekisteröitäväksi haettu muoto on välttämätön tavoitellun teknisen tuloksen saavuttamiseksi?
2)
Onko direktiivin [2008/95] 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaa tulkittava siten, että tätä rekisteröinnin estettä voidaan soveltaa sellaiseen – yksinomaan tavaran muodosta muodostuvaan – merkkiin, jonka osalta se, että muoto vaikuttaa olennaisesti tavaran arvoon, voidaan vahvistaa ottamalla huomioon ostajan mielikuva tai tietämys graafisesti esitetystä tavarasta?
3)
Onko direktiivin [2008/95] 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaa tulkittava siten, että tätä rekisteröinnin estettä voidaan soveltaa sellaiseen – yksinomaan tavaran muodosta muodostuvaan – merkkiin,
a)
joka jo saa mallisuojaa yksilöllisen luonteensa perusteella tai
b)
jonka esteettinen ulkoasu yksinään vaikuttaa tavaran arvoon?”
Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu
Ensimmäinen kysymys
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin haluaa selvittää ensimmäisellä kysymyksellään, onko direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa tulkittava siten, että sen määrittämistä varten, muodostuuko merkki yksinomaan tavaran sellaisesta muodosta, joka on välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi, tutkinta on rajoitettava tämän merkin graafiseen esitykseen, vai onko huomioon otettava myös muut tiedot, kuten se, miten kohdeyleisö mieltää merkin.
Mainitun säännöksen mukaan merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta, ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi.
On palautettava mieleen, että direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa säädetyn rekisteröinnin esteen tavoitteena on estää, että tavaramerkkioikeus johtaisi siihen, että yritykselle annetaan monopoli sellaisiin teknisiin ratkaisuihin tai tavaran käyttöön liittyviin piirteisiin, joita tavaroiden käyttäjät saattavat haluta sisältyvän myös kilpailijoiden tavaroihin. Tällä rekisteröinnin esteellä pyritään näin estämään se, että tavaramerkkioikeuden tuottama suoja ulottuisi myös muihin kuin sellaisiin merkkeihin, joilla tavara tai palvelu voidaan erottaa kilpailijoiden tavaroista tai palveluista, ja estäisi näin sen, että kilpailijat voivat tavaramerkin haltijan kanssa kilpaillen vapaasti tarjota tavaroita, joihin sisältyy kyseinen tekninen ratkaisu tai kyseiset käyttöön liittyvät piirteet (ks. analogisesti tuomio 18.6.2002, Philips,
C-299/99
,
EU:C:2002:377
,
kohta).
Unionin tuomioistuin on vahvistanut tämän rekisteröinnin esteen tarkoituksen osalta säännön, jonka mukaan yksinomaan muodosta muodostuvia merkkejä ei saa rekisteröidä tavaramerkeiksi silloin, kun tämän muodon olennaiset piirteet johtuvat teknisestä tehtävästä (ks. vastaavasti tuomio 18.6.2002, Philips,
C‑299/99
,
EU:C:2002:377
,
kohta). Sillä, että kolmiulotteiseen merkkiin, jonka kaikki olennaiset piirteet sanelee tekninen ratkaisu, jota tämä merkki ilmentää, sisältyy yksi tai useampi vähämerkityksinen mielivaltainen piirre, ei ole vaikutusta päättelyyn, jonka mukaan kyseinen merkki muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta (ks. analogisesti tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV,
C‑48/09 P
,
EU:C:2010:516
,
kohta).
Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä käy lisäksi ilmi, että sillä, että direktiivin N:o 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaan on sisällytetty kielto rekisteröidä tavaramerkiksi merkki, joka muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta, taataan se, että yritykset eivät voi käyttää tavaramerkkioikeutta voidakseen pitää voimassa teknisiä ratkaisuja koskevia yksinoikeuksia ilman ajallisia rajoituksia (ks. analogisesti tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV,
C‑48/09 P
,
EU:C:2010:516
,
kohta).
Kyseisen rekisteröinnin esteen oikea soveltaminen edellyttää, että rekisteröintihakemuksen ratkaiseva viranomainen määrittää ensimmäiseksi asianmukaisesti kyseisen kolmiulotteisen merkin olennaiset piirteet ja ratkaisee toiseksi, johtuvatko nämä piirteet kyseisen tavaran teknisestä tehtävästä (ks. analogisesti tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV,
C‑48/09 P
,
EU:C:2010:516
,
,
ja
kohta ja tuomio 10.11.2016, Simba Toys v. EUIPO,
C‑30/15 P
,
EU:C:2016:849
,
ja
kohta).
Unionin tuomioistuin on todennut tämän tuomion edellisessä kohdassa mainitun analyysin ensimmäisestä vaiheesta, että toimivaltainen viranomainen voi perustaa tässä vaiheessa arviointinsa suoraan merkistä saatavaan kokonaisvaikutelmaan tai tutkia ensin peräkkäin jokaisen merkin osatekijän. Näin ollen kolmiulotteisen merkin olennaisten piirteiden määrittäminen direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun rekisteröinnin esteen mahdollista soveltamista varten voi tapauksen mukaan ja erityisesti asian vaikeusasteen mukaisesti tapahtua kyseisen merkin pelkän visuaalisen tutkimisen perusteella tai se voi päinvastoin perustua syvälliseen tutkimiseen, jossa otetaan huomioon arvioinnin kannalta hyödylliset seikat, kuten tutkimukset ja asiantuntijalausunnot, tai tiedot, jotka koskevat kyseisen tavaran osalta aiemmin myönnettyjä immateriaalioikeuksia (ks. analogisesti tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV,
C‑48/09 P
,
EU:C:2010:516
,
ja
kohta).
Tästä seuraa, että vaikka kyseessä olevan merkin olennaisten piirteiden määrittäminen direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun rekisteröinnin esteen soveltamisen yhteydessä on periaatteessa aloitettava tämän merkin graafisen esityksen tutkinnalla, toimivaltainen viranomainen voi myös tukeutua muihin hyödyllisiin tietoihin, joiden avulla nämä piirteet on voidaan määrittää oikein.
Unionin tuomioistuin on todennut tästä, että se, miten kohdeyleisön oletetaan mieltävän merkin, ei ole ratkaiseva seikka tämän rekisteröinnin esteen soveltamisen yhteydessä, vaan se voi korkeintaan toimia toimivaltaiselle viranomaiselle hyödyllisenä arviointiperusteena sen määrittäessä merkin olennaisia piirteitä (ks. analogisesti tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV,
C‑48/09 P
,
EU:C:2010:516
,
kohta).
Tämän tuomion 28 kohdassa mainitusta analyysin toisesta vaiheesta on todettava ensinnäkin, että direktiivin N:o 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitettua rekisteröinnin estettä voidaan soveltaa silloin, kun tavaran muodon graafisen esityksen perusteella voidaan mieltää ainoastaan osa tästä muodosta, kunhan tämä muodon näkyvissä oleva osa on välttämätön tämän tavaran teknisen tuloksen saavuttamiseksi, vaikka se ei yksinään riitä tällaisen tuloksen saavuttamiseen. Tällaisella tulkinnalla voidaan nimittäin taata, että tämän rekisteröinnin esteen tavoitetta kunnioitetaan, koska sillä estetään kyseisen tavaran teknisiä ratkaisuja ja käyttöön liittyviä piirteitä koskeva monopoli. Kuten komissio esitti kirjallisissa huomautuksissaan, tätä estettä voidaan soveltaa kyseisen tavaran muodosta muodostuvaan merkkiin, jolla ei ole kaikkia niitä olennaisia piirteitä, jotka tarvitaan tavoitellun teknisen tuloksen saavuttamiseen, kunhan ainakin yksi teknisen tuloksen saavuttamiseen vaadituista olennaisista piirteistä on näkyvissä tämän tavaran muodon graafisessa esityksessä.
Toiseksi unionin tuomioistuin on katsonut, että vaikka on välttämätöntä, että tämä arviointi perustuu muotoon sellaisena kuin tämä on esitetty graafisesti kyseisessä merkissä, tätä analyysin toista vaihetta ei voida suorittaa ottamatta tarvittaessa huomioon muita kyseisen tavaran tehtävään liittyviä seikkoja (ks. analogisesti tuomio 10.11.2016, Simba Toys v. EUIPO,
C‑30/15 P
,
EU:C:2016:849
,
kohta).
Tästä on tärkeää täsmentää, että toimivaltaisen viranomaisen suorittaman tavaran teknisten tehtävien määrittelyn on perustuttava objektiiviseen ja luotettavaan tietoon. Kyseinen viranomainen voi etsiä tällaisia tietoja etenkin tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämisen yhteydessä mahdollisesti jätetyistä kyseisen tavaran kuvauksista, kyseisen tavaran osalta aiemmin myönnettyjä immateriaalioikeuksia koskevista tiedoista, kyseisen tavaran tehtäviä koskevista tutkimuksista ja asiantuntijalausunnoista tai kaikesta muusta relevantista dokumentaatiosta, kuten tieteellisistä julkaisuista, myyntiluetteloista ja verkkosivustoilta, joissa kuvataan tavaran teknisiä tehtäviä.
Sen sijaan tiedot siitä, millainen tietämys kohdeyleisöllä mahdollisesti on tavaran teknisistä tehtävistä ja näiden tehtävien täyttämistavoista, kuuluvat väistämättä subjektiivisia seikkoja sisältävään arviointiin, mistä seuraa, että kohdeyleisön tietämyksen laajuuden ja paikkansapitävyyden osalta voi ilmetä epävarmuutta, mikä taasen vaarantaa direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa säädetyn rekisteröinnin esteen tavoitteen, joka on estää se, että tavaramerkkioikeus antaa yritykselle monopolin teknisiin ratkaisuihin tai tavaran käyttöön liittyviin piirteisiin.
Näin on sitä suuremmalla syyllä siksi, että kohdeyleisöllä ei välttämättä ole sellaista asiantuntemusta, jota vaaditaan, jotta se voi määrittää täsmällisesti, mitkä ovat kyseisen tavaran tekniset tehtävät ja missä määrin kyseisen tavaran muoto, josta merkki muodostuu, myötävaikuttaa tavoitellun teknisen tuloksen saavuttamiseen.
Edellä olevista seikoista seuraa, että esitettyyn ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa on tulkittava siten, että sen määrittämiseksi, muodostuuko merkki yksinomaan tavaran sellaisesta muodosta, joka on välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi, ei ole rajoituttava tämän merkin graafiseen esitykseen. Kyseisen merkin olennaisten piirteiden määrittämistä varten voidaan pelkän graafisen esityksen lisäksi käyttää muita tietoja, kuten sitä, miten kohdeyleisö mieltää merkin. Sen sijaan on niin, että vaikka sellaisia tietoja, jotka eivät ilmene merkin graafisesta esityksestä, voidaan ottaa huomioon määritettäessä, johtuvatko nämä piirteet kyseisen tavaran teknisestä tehtävästä, näiden tietojen on oltava peräisin objektiivisista ja luotettavista lähteistä eikä kohdeyleisöllä merkistä oleva mielikuva voi sisältyä niihin.
Toinen kysymys
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin haluaa selvittää toisella kysymyksellään, onko direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaa tulkittava siten, että tässä säännöksessä tarkoitettua rekisteröinnin estettä voidaan soveltaa yksinomaan tavaran muodosta muodostuvaan merkkiin, jonka osalta toimivaltainen viranomainen katsoo pelkän kohdeyleisöllä tästä graafisesti esitetystä tavarasta olevan mielikuvan tai tietämyksen perusteella, että muoto vaikuttaa olennaisesti tämän tavaran arvoon.
Direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan mukaan merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta, ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi.
Tämän rekisteröinnin esteen soveltaminen perustuu siten objektiiviseen analyysiin, jonka tarkoituksena on osoittaa, että kyseessä olevalla muodolla on sen ominaispiirteiden takia niin suuri vaikutus tavaran houkuttelevuuteen, että sen varaaminen yhdelle ainoalle yritykselle vääristäisi kilpailuedellytyksiä kyseisillä markkinoilla.
Tästä seuraa, että jotta direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa tarkoitettua rekisteröinnin estettä voidaan soveltaa, objektiivisista ja luotettavista seikoista on seurattava, että kuluttajien tekemä valinta ostaa kyseinen tavara määräytyy hyvin suuressa määrin sen muodon, josta merkki yksinomaan muodostuu, yhden tai useamman ominaispiirteen perusteella.
Tavaran ominaispiirteillä, jotka eivät liity sen muotoon, kuten tekniset ominaisuudet tai tavaran tunnettuus, ei sen sijaan ole merkitystä.
Käsiteltävässä asiassa ennakkoratkaisupyynnöstä käy ilmi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin otti Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 14 ja 21 kuuluvien tavaroiden ”koriste-esineet” ja ”kristallikoriste-esineet” ja ”keraamiset koriste-esineet” osalta huomioon kohdeyleisön mielikuvan ja tietämyksen ja katsoi niiden perusteella, että direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa säädetyn rekisteröinnin esteen soveltamisen yhteydessä kyseisen tavaran olennainen arvo tulee – siitä riippumatta, miten kyseinen tavaran muoto arvioidaan esteettiseltä kannalta – siitä, että tästä muodosta, josta kyseinen merkki yksinomaan muodostuu, on tullut matemaattisen keksinnön konkreettinen symboli.
Tässä yhteydessä on palautettava mieleen, että vaikka se, miten keskivertokuluttajan oletetaan mieltävän merkin, ei ole sellaisenaan ratkaiseva seikka kyseisen 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa tarkoitetun rekisteröinnin esteen soveltamisen yhteydessä, se voi kuitenkin toimia toimivaltaiselle viranomaiselle hyödyllisenä arviointiperusteena sen määrittäessä merkin olennaisia piirteitä (ks. analogisesti tuomio 18.9.2014, Hauck,
C-205/13
,
EU:C:2014:2233
,
kohta).
Tästä seuraa, että direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa sallitaan, että toimivaltainen viranomainen toteaa pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa kohdeyleisöllä kyseisestä merkistä olevan mielikuvan ja tietämyksen perusteella, että muoto, josta tämä merkki yksinomaan muodostuu, on matemaattisen keksinnön konkreettinen symboli. Koska toimivaltainen viranomainen katsoi, että tämä seikka teki muodosta erityisen ja silmäänpistävän, kyseinen viranomainen saattoi päätyä katsomaan, että kyseessä oli tämän tuomion 44 kohdassa mieleen palautetussa oikeuskäytännössä tarkoitettu olennainen piirre ja että oli tutkittava, vaikuttiko muoto, josta tämä merkki yksinomaan muodostuu, tämän seikan takia olennaisesti tavaran arvoon.
Se seikka, että tällainen piirre ei koske sellaisenaan muodon esteettisiä ansioita, ei sulje pois direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan soveltamista. Tästä on tärkeää palauttaa mieleen, että tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavan muodon käsitettä ei voida rajoittaa vain sellaiseen tavaran muotoon, jolla on yksinomaan taiteellista tai koristeellista arvoa. Se, vaikuttaako muoto olennaisesti tavaran arvoon, voidaan tutkia muiden merkityksellisten perusteiden perusteella mukaan lukien erityisesti muodon erityisyys suhteessa muihin, kyseisillä markkinoilla yleisesti käytettäviin muotoihin (ks. analogisesti tuomio 18.9.2014, Hauck,
C-205/13
,
EU:C:2014:2233
,
ja
kohta).
Edellä olevista seikoista seuraa, että esitettyyn toiseen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaa on tulkittava siten, että kohdeyleisön mielikuva tai tietämys sellaisesta tavarasta, joka on esitetty graafisesti yksinomaan tämän tavaran muodosta muodostuvassa merkissä, voidaan ottaa huomioon muodon olennaisen piirteen määrittämistä varten. Tässä säännöksessä säädettyä rekisteröinnin estettä voidaan soveltaa, jos objektiivisista ja luotettavista seikoista seuraa, että kuluttajien päätös ostaa kyseinen tavara määräytyy hyvin suuressa määrin tämän piirteen perusteella.
Kolmas kysymys
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin haluaa selvittää kolmannella kysymyksellään, onko direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaa tulkittava siten, että tässä säännöksessä tarkoitettua rekisteröinnin estettä on sovellettava systemaattisesti merkkiin, joka muodostuu yksinomaan tavaran muodosta, kun tämän tavaran ulkoasu saa mallioikeuden mukaista suojaa tai kun merkki muodostuu yksinomaan koriste-esineen muodosta.
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii tässä kysymyksessä tarkoitetun ensimmäisen tapauksen osalta, onko jo mallisuojaa saavan tavaran muoto jo alunalkujaan suljettu tavaramerkkioikeuden suojan ulkopuolelle.
Tästä on palautettava mieleen, että direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa säädetyn rekisteröinnin esteen, kuten myös kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa säädetyn rekisteröinnin esteen, tavoitteena on tämän tuomion 27 kohdassa muistutetulla tavalla välttää se tilanne, että tavaramerkistä johtuvaa pysyvää yksinoikeutta käytettäisiin ilman ajallisia rajoituksia sellaisten muiden oikeuksien säilyttämiseen, joille unionin lainsäätäjä on asettanut vanhentumisajat (ks. analogisesti tuomio 18.9.2014, Hauck,
C-205/13
,
EU:C:2014:2233
,
kohta).
Kuitenkaan tällainen tavoite ei merkitse sitä, että immateriaalioikeusalaa koskevassa unionin oikeudessa estetään useampien samanaikaisten oikeussuojaperusteiden olemassaolo.
Mallisuojan yhteydessä direktiivin 98/71 16 artiklassa säädetään nimittäin, että tämän direktiivin säännökset ”eivät rajoita niiden [unionin] tai kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön säännösten soveltamista, jotka koskevat rekisteröimättömiä malleja, tavaramerkkejä ja muita erottavia merkkejä, patentteja ja hyödyllisyysmalleja”.
Tästä ilmenee, että se seikka, että tavaran ulkoasu saa mallisuojaa, ei sulje pois sitä, että tämän tavaran muodosta muodostuvaa merkkiä suojataan tavaramerkkioikeuden mukaisesti edellyttäen, että edellytykset tämän merkin rekisteröinnille tavaramerkiksi täyttyvät.
Tästä seuraa myös, että mallien rekisteröintiä koskeva unionin oikeus ja tavaramerkkien rekisteröintiä koskeva unionin oikeus ovat itsenäisiä, eikä voida katsoa, että näiden sääntöjen välillä olisi jonkinlainen hierarkia.
Se seikka, että tavaran ulkoasua suojellaan mallina erityisesti mallin yksilöllisen luonteen vuoksi, ei kuitenkaan tarkoita, että tämän tavaran muodosta muodostuvaa merkkiä ei voitaisi rekisteröidä tavaramerkiksi direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdan rekisteröinnin esteen soveltamisen takia.
Kuten direktiivin 98/71 3 artiklan 2 kohdasta nimittäin käy ilmi, malli suojataan rekisteröinnin kautta siltä osin kuin se on uusi ja luonteeltaan yksilöllinen. Kuten direktiivin 98/71 5 artiklan 1 kohdasta ilmenee, mallia on pidettävä luonteeltaan yksilöllisenä, jos asiantuntevan käyttäjän siitä saama kokonaisvaikutelma eroaa kokonaisvaikutelmasta, jonka hän on saanut malleista, jotka ovat tulleet julkisiksi ennen rekisteröintihakemuksen tekemispäivää tai etuoikeutta vaadittaessa ennen etuoikeuspäivää.
Näin ollen on niin, että analyysi, jonka avulla mallin yksilöllinen luonne voidaan todeta, eroaa toisessa ennakkoratkaisukysymyksessä tarkoitetusta analyysistä, joka toimivaltaisen viranomaisen on suoritettava sen määrittämiseksi, muodostuuko merkki yksinomaan tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen kolmannessa kysymyksessä tarkoittamasta toisesta tapauksesta on todettava, että koska direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohta koskee ”tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavaa muotoa”, sitä voidaan erityisesti soveltaa merkkiin, joka muodostuu yksinomaan sellaisen tavaran muodosta, jolla on taiteellista tai koristeellista arvoa.
Tämä seikka ei kuitenkaan tarkoita, että rekisteröintihakemus, jossa haetaan sellaisten merkkien rekisteröintiä tavaramerkiksi, jotka koostuvat – kuten pääasiassa – Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 14 ”koriste-esineet” ja luokkaan 21 ”kristallikoriste-esineet ja ”keraamiset koriste-esineet” kuuluvien tavaroiden kaltaisen tavaran muodosta, on automaattisesti hylättävä rekisteröinnin esteen perusteella. Kuten tämän tuomion 41 kohdasta käy ilmi, tämän rekisteröinnin esteen soveltamiseksi vaaditaan, että objektiivisista ja luotettavista seikoista seuraa, että kuluttajien tekemä päätös valita tämä tavara määräytyy hyvin suuressa määrin tämän muodon yhden tai useamman ominaispiirteen perusteella.
Tästä on todettava, että on täysin mahdollista, että tämäntyyppisten esineiden olennainen arvo voi seurata muista seikoista kuin muodosta, kuten niiden suunnitteluhistoriasta, niiden valmistustavasta, eli onko ne valmistettu teollisesti vai käsityönä, niihin sisältyvistä mahdollisesti harvinaisista ja kalliista materiaaleista tai myös esineen luoneesta henkilöstä.
Toimivaltaisen viranomaisen tehtävänä on näin ollen tutkia, täyttyvätkö direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohdassa tarkoitetun rekisteröinnin esteen soveltamisedellytykset konkreettisesti sen määrittämistä varten, muodostuuko kyseinen merkki yksinomaan tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta.
Edellä olevista seikoista seuraa, että esitettyyn kolmanteen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaa on tulkittava siten, että tässä säännöksessä tarkoitettua rekisteröinnin estettä ei ole sovellettava systemaattisesti merkkiin, joka muodostuu yksinomaan tavaran muodosta, kun tämä tavara saa mallioikeuden mukaista suojaa tai kun merkki muodostuu yksinomaan koriste-esineen muodosta.
Oikeudenkäyntikulut
Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)
Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa on tulkittava siten, että sen määrittämiseksi, muodostuuko merkki yksinomaan tavaran sellaisesta muodosta, joka on välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi, ei ole rajoituttava tämän merkin graafiseen esitykseen. Kyseisen merkin olennaisten piirteiden määrittämiseksi voidaan pelkän graafisen esityksen lisäksi käyttää muita tietoja, kuten sitä, miten kohdeyleisö mieltää merkin. Sen sijaan on niin, että vaikka sellaisia tietoja, jotka eivät ilmene merkin graafisesta esityksestä, voidaan ottaa huomioon määritettäessä, johtuvatko nämä piirteet kyseisen tavaran teknisestä tehtävästä, näiden tietojen on oltava peräisin objektiivisista ja luotettavista lähteistä eikä kohdeyleisöllä merkistä oleva mielikuva voi sisältyä niihin.

2)
Direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaa on tulkittava siten, että kohdeyleisön mielikuva tai tietämys sellaisesta tavarasta, joka on esitetty graafisesti yksinomaan tämän tavaran muodosta muodostuvassa merkissä, voidaan ottaa huomioon muodon olennaisen piirteen määrittämistä varten. Tässä säännöksessä säädettyä rekisteröinnin estettä voidaan soveltaa, jos objektiivisista ja luotettavista seikoista seuraa, että kuluttajien päätös ostaa kyseinen tavara määräytyy hyvin suuressa määrin tämän piirteen perusteella.

3)
Direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan iii alakohtaa on tulkittava siten, että tässä säännöksessä tarkoitettua rekisteröinnin estettä ei ole sovellettava systemaattisesti merkkiin, joka muodostuu yksinomaan tavaran muodosta, kun tämä tavara saa mallioikeuden mukaista suojaa tai kun merkki muodostuu yksinomaan koriste-esineen muodosta.

Allekirjoitukset
(
*1
)	Oikeudenkäyntikieli: unkari.