CELEX: 62017TJ0287
Marca de la Unión Europea
Procedimiento de nulidad
Marca denominativa de la Unión SWEMAC
Razón social o nombre comercial nacional anterior SWEMAC Medical Appliances AB
Motivo de denegación relativo
Caducidad por tolerancia
Artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 60, apartado 1, letra c), del Reglamento (UE) 2017/1001]
Riesgo de confusión
Artículo 54, apartado 2, del Reglamento n.o 207/2009 (actualmente artículo 61, apartado 2, del Reglamento 2017/1001)
Artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.o 207/2009 (actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento 2017/1001)
Pruebas aportadas por primera vez ante el Tribunal General

Antecedentes del litigio
El 2 de octubre de 2007, la recurrente, Swemac Innovation AB, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.
o
40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (
DO 1994, L 11, p. 1
), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n.
o
207/2009 del Consejo, 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (
DO 2009, L 78, p. 1
), en su versión modificada, sustituido a su vez por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (
DO 2017, L 154, p. 1
)].
La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo SWEMAC.
Los productos y servicios para los que se solicitó el registro están comprendidos, en concreto, en las clases 10 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden, para cada una de dichas clases, a la siguiente descripción:
–
Clase 10: «Aparatos e instrumentos quirúrgicos y médicos».
–
Clase 42: «Investigación y desarrollo de equipos quirúrgicos y médicos y de instrumentos quirúrgicos y médicos».
La solicitud de marca se publicó en el
Boletín de Marcas Comunitarias
n.
o
9/2008, de 25 de febrero de 2008, y el signo denominativo SWEMAC se registró como marca de la Unión el 4 de septiembre de 2008, con el número 006326117, en concreto, para los productos y servicios mencionados en el apartado 3 anterior.
El 3 de septiembre de 2013, la coadyuvante, SWEMAC Medical Appliances AB, presentó una solicitud de nulidad parcial de la marca controvertida, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.
o
207/2009 [actualmente artículo 60, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001], en relación con el artículo 8, apartado 4, de dicho Reglamento (actualmente artículo 8, apartado 4, del Reglamento 2017/1001), para los productos y servicios mencionados en el apartado 3 de la presente sentencia.
Para fundamentar su solicitud de nulidad, la coadyuvante invocó la razón social sueca SWEMAC Medical Appliances AB (en lo sucesivo, «signo anterior»), registrada como sociedad el 12 de diciembre de 1997 para las actividades de «diseño, fabricación y venta de aparatos, de manera principal, médicos y de equipos complementarios, así como las actividades compatibles con estos productos» y, en calidad de razón social, el 10 de febrero de 1998. Alegó asimismo que existía riesgo de confusión, y presentó pruebas para demostrar el uso anterior del signo en el tráfico comercial.
El 25 de septiembre de 2014, la División de Anulación denegó la solicitud de nulidad en su totalidad, debido a que la coadyuvante no había aportado la prueba de que el alcance del uso en Suecia del signo anterior no era solo local cuando se presentó la solicitud de nulidad y a que, por lo tanto, no se cumplía uno de los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.
o
207/2009.
El 24 de noviembre de 2014, la coadyuvante interpuso un recurso ante la EUIPO, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.
o
207/2009 (actualmente artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001), contra la resolución de la División de Anulación. Con el recurso presentó pruebas adicionales referentes al uso del signo anterior.
Mediante resolución de 24 de febrero de 2017 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO estimó el recurso, anuló la resolución de la División de Anulación y declaró la nulidad de la marca controvertida para los productos y servicios mencionados en el apartado 3 anterior.
En primer término, la Sala de Recurso consideró que la coadyuvante había demostrado que cumplía los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.
o
207/2009, en relación con la normativa sueca.
En segundo término, la Sala de Recurso consideró que existía riesgo de confusión. A este respecto, la Sala puso de relieve la considerable similitud tanto entre los productos y servicios en cuestión, que eran idénticos o muy similares, como entre el signo anterior y la marca controvertida, pues ambos contienen el elemento distintivo y dominante «swemac».
En tercer lugar, la Sala de Recurso examinó si la posible coexistencia de los signos en conflicto podía aminorar el riesgo de confusión comprobado para concluir al respecto que tal coexistencia no había quedado demostrada, al faltar pruebas del uso de la marca controvertida y de la coexistencia basada en la inexistencia de riesgo de confusión.
En cuarto lugar, la Sala de Recurso desestimó la alegación de la recurrente basada en la caducidad por tolerancia a efectos del artículo 54, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009 (actualmente artículo 61, apartado 2, del Reglamento 2017/1001).
Pretensiones de las partes
La recurrente solicita al Tribunal que:
–
Anule la resolución impugnada y restablezca la plena validez de la marca controvertida, también respecto a los productos y servicios en cuestión.
–
Condene a la coadyuvante a cargar con las costas de la recurrente ante la EUIPO y ante la Sala de Recurso, por importe de 1000 euros.
–
Condene a la EUIPO y a la coadyuvante a cargar con las costas del presente recurso ante el Tribunal.
La EUIPO solicita al Tribunal que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas a la recurrente.
La coadyuvante solicita al Tribunal que:
–
Confirme la resolución impugnada y declare la nulidad de la marca controvertida.
–
Condene a la recurrente a cargar con las costas causadas en los procedimientos ante el Tribunal y ante la EUIPO.
Fundamentos de Derecho
Sobre la admisibilidad de los documentos presentados por primera vez ante el Tribunal
La EUIPO impugna la admisibilidad de los anexos a la demanda A.2, A.3, A.9, A.10, A.11, A.12, A.13 y A.14. A su entender, estos documentos no fueron presentados en ninguna fase del procedimiento ante la EUIPO. La recurrente presentó los anexos en cuestión para demostrar que había probado tener «un derecho respecto a la marca controvertida» antes de presentar la solicitud de registro de dicha marca (anexos A.2 y A.3), así como la utilización ininterrumpida de la marca controvertida entre los años 2009 y 2016 respecto a los aparatos e instrumentos quirúrgicos y médicos (anexo A.9), el motivo del retraso en el registro de la nueva razón social de su filial (anexo A.11), y la coexistencia de los signos en conflicto (anexos A.12, A.13 y A.14). Finalmente, la recurrente presentó el anexo A.10 para respaldar su alegación de que no había riesgo de confusión.
Cabe señalar que, habida cuenta del objeto del recurso establecido en el artículo 65 del Reglamento n.
o
207/2009 (actualmente artículo 72 del Reglamento 2017/1001), la función del Tribunal no es reconsiderar las circunstancias de hecho a la luz de los documentos presentados por primera vez ante él [véase la sentencia de 9 de febrero de 2017, International Gaming Projects/EUIPO — adp Gauselmann (TRIPLE EVOLUTION),
T‑82/16
, no publicada,
EU:T:2017:66
, apartado
y jurisprudencia citada].
En el caso de autos, los documentos mencionados en el apartado 17 anterior fueron presentados por primera vez durante la tramitación del recurso ante este Tribunal. Por lo tanto, debe prescindirse de esos documentos por ser inadmisibles, excepto del anexo A.10, sin que sea necesario examinar su fuerza probatoria.
El anexo A.10 contiene una resolución del Marknadsdomstolen (Tribunal de lo Mercantil, Suecia). El Tribunal General observa que un epígrafe de esa resolución se encuentra traducido en el apartado 28 de la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General. Procede recordar a este respecto que no puede impedirse que las partes o el propio Tribunal, al interpretar el Derecho de la Unión, se inspiren en elementos basados en la jurisprudencia del órgano jurisdiccional nacional. Esta posibilidad de invocar sentencias nacionales no aparece contemplada por la jurisprudencia conforme a la cual el objeto del recurso de que conoce el Tribunal consiste en el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso a la vista de los elementos presentados por las partes ante estas, puesto que no se trata de reprochar a las Salas de Recurso que no tuvieran en cuenta hechos de una sentencia nacional en concreto, sino de invocar sentencias en apoyo de un motivo basado en la infracción por las Salas de Recurso de una disposición del Reglamento n.
o
207/2009 [véase, en este sentido, la sentencia de 12 de julio de 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OAMI — Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT),
T‑277/04
,
EU:T:2006:202
, apartados
y
].
En la medida en que la recurrente se remite, en el apartado 28 de la demanda, a un solo apartado de la resolución del tribunal nacional citada en el artículo 20 anterior para razonar por analogía en el presente asunto, dicha resolución no puede tener la consideración de prueba propiamente dicha [véanse, en este sentido, las sentencias de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE),
T‑346/04
,
EU:T:2005:420
, apartado
, y de 8 de diciembre de 2005, Castellblanch/OAMI — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH),
T‑29/04
,
EU:T:2005:438
, apartado
]. Por lo tanto, de conformidad con la jurisprudencia expuesta en el apartado 20 anterior y en este apartado, se declara la admisibilidad del anexo A.10.
Sobre el fondo
Para fundamentar su recurso, la recurrente invoca dos motivos, basados, en lo esencial, primero, en la infracción del artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.
o
207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento, y con la legislación sueca en materia de marcas; y, segundo, en la infracción del artículo 54, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento.
Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.
o
207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento, y con la legislación sueca en materia de marcas
En su primer motivo, la recurrente alega, en esencia, que no se cumple el requisito establecido en el artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento n.
o
207/2009, con arreglo al cual «dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior» y que, por lo tanto, la solicitud de nulidad, basada en el artículo 53, apartado 1, letra c), de dicho Reglamento no puede prosperar. La Sala de Recurso, a su entender, concluyó incorrectamente que existía riesgo de confusión por existir derechos anteriores de la recurrente, por la prolongada coexistencia entre la marca controvertida y el signo anterior y porque la coadyuvante sabía que la recurrente utilizaba esos derechos anteriores, que califica de distinta forma en la demanda como razón social, marca no registrada, marca, signo, nombre comercial o signo comercial.
En primer lugar, la recurrente alega que, aun cuando la coadyuvante haya adquirido un derecho al signo anterior antes de registrarse la marca controvertida, dicha recurrente había demostrado un derecho todavía más antiguo a utilizar la razón social Swemac Orthopaedics AB, que en su opinión integra el elemento distintivo de la marca controvertida, además de tener derecho a la marca no registrada SWEMAC.
A este respecto, por una parte, expone en la demanda que adquirió la razón social Swemac Orthopaedics AB en virtud de un contrato celebrado entre su filial al 100 % y una sociedad que poseía esta razón social, firmado el 11 de febrero de 1998, pero cuyos efectos comenzaban el 30 de diciembre de 1997. Mediante este contrato, al parecer, su filial adquirió el fondo de comercio de la sociedad cedente, así como la razón social de esta. Por lo tanto, la recurrente considera que puede reivindicar el derecho a esta razón social a partir de la fecha en que la sociedad cedente la registró inicialmente, el22 de diciembre de 1995. La recurrente sostiene que utilizó sin interrupción su razón social al menos desde la fecha del primer registro de «su actual razón social» en 1995, y que tanto ella como su predecesora habían utilizado la razón swemac desde 1991.
Por otra parte, la recurrente expone que, en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida, el 2 de octubre de 2007, utilizaba la «marca controvertida» en el ámbito de su actividad mercantil, al menos, desde el mes de diciembre de 1998, época en que adquirió la razón social y el fondo de comercio mencionados en el apartado 25 anterior. Invoca al respecto una utilización ininterrumpida sin solución de continuidad, así como derechos a utilizar «la marca» que datan de 1995, y afirma que utilizó «su marca o razón social» sin tenerla registrada —antes de solicitar la marca de la Unión— y después del registro, y ello al menos desde el año 2001, lo cual, a su entender, le permitió demostrar durante los trece años anteriores a la solicitud de nulidad «su coexistencia con la marca en el mercado de que se trata y respecto al público destinatario». Alega también que ya había utilizado su marca SWEMAC al menos desde el año 2004.
En segundo lugar, la recurrente alega que, aun cuando la coadyuvante hubiera sido titular de un derecho anterior,
quod non
, esta última no tenía derecho alguno a prohibir la utilización de la marca controvertida en virtud de los artículos 7 y 8 del capítulo 1 de la Ley sueca sobre marcas de 2010, referentes a los derechos demostrados por el uso, y del artículo 15 del mismo capítulo de la citada Ley, relativo a la pasividad.
A este respecto, la recurrente pone de relieve su derecho anterior a la razón social, mencionada en los apartados 24 y 25 anteriores, y a una marca no registrada en Suecia, la prolongada utilización de esa marca no registrada y el largo período de pasividad demostrado por la coadyuvante respecto a la utilización de «su marca o signo comercial». Expone asimismo que desarrolla su actividad mercantil al menos desde 1998 y que tanto ella misma como la coadyuvante trabajaron en los mismos locales entre los años 1998 y 2008. Por lo tanto, es plausible que la coadyuvante estuviera al corriente de que la recurrente estaba utilizando «la marca»«desde el primer día», en especial porque ambas sociedades son resultado de la escisión de la sociedad de origen Swemac Orthopaedics y actúan en un segmento comercial similar en Suecia, un mercado restringido hasta cierto punto. Considera, por lo tanto, que nada autoriza a la coadyuvante a alegar que desconocía que la recurrente utilizaba «su marca o signo».
Por otra parte, la recurrente señala que, aun cuando, en aquel tiempo, no había solicitado el registro de su marca, la coadyuvante nunca impugnó ante la EUIPO la prolongada coexistencia entre los signos en cuestión, que la recurrente había actuado efectivamente en el mercado de que se trata y utilizado su razón social, así como la marca no registrada SWEMAC, y que la coadyuvante tampoco mencionó riesgo de confusión alguno hasta la fecha en que presentó su solicitud de nulidad.
En tercer lugar, la recurrente alega que no hay riesgo de confusión.
A este respecto, por una parte, pone de relieve varios datos. En primer lugar, que el público destinatario se compone de cirujanos altamente cualificados y de usuarios bien instruidos que demuestran una atención excepcional al elegir al proveedor. En segundo lugar, los productos y servicios en cuestión son adquiridos por hospitales y entidades médicas. En tercer lugar, los productos de que se trata son costosos, del orden de 100000 a 150000 euros, y van acompañados de servicios pedagógicos y de formación prestados antes de la venta y durante la entrega y utilización de los productos, así como de servicios de seguimiento y mantenimiento. En cuarto lugar, los productos nunca se ofrecen en venta libre o a terceros, ni a clientes no iniciados en su manejo, sino que son adquiridos después de una licitación con arreglo a procedimientos de contratación pública.
Por otra parte, la recurrente recuerda que una coexistencia pacífica anterior puede contribuir a aminorar el riesgo de confusión. Alega en este sentido que también deberían tomarse en consideración otros dos datos, y «permitir la coexistencia futura». En primer lugar, los adquirentes de los productos y servicios en cuestión son personas altamente cualificadas, bien instruidas y especializadas, conocedoras del mercado y de las sociedades que actúan en él. En segundo lugar, la recurrente afirma que hace mucho tiempo que está presente en el mercado, es bien conocida en él y ha entablado relaciones de larga duración. Considera que ha demostrado de manera irrefutable que ya utilizaba su marca SWEMAC al menos desde el año 2004. Afirma también que la coadyuvante y ella misma estaban al corriente de la existencia de la otra y de sus respectivas actividades mercantiles desde 1998, lo cual debería disipar cualquier posible duda respecto a si la coadyuvante había dado su «consentimiento informado», o renunciado a ejercitar cualquier acción desde 1998, y ello aun cuando había estado al corriente de la existencia de la recurrente y de sus actividades mercantiles, incluida la utilización por esta última del término «SWEMAC» como marca o razón social.
La EUIPO y la coadyuvante refutan las alegaciones de la recurrente.
–
Observaciones preliminares
Según el artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.
o
207/2009, la marca de la Unión se declarará nula mediante solicitud presentada ante la EUIPO, cuando exista un derecho anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, del mismo Reglamento y se cumplan las condiciones enunciadas en dicho apartado.
De conformidad con estos preceptos, el titular de una marca no registrada o de otro signo puede solicitar la nulidad de una marca de la Unión si dicho signo cumple los cuatro requisitos acumulativos siguientes: primero, el signo debe utilizarse en el tráfico económico; segundo, debe tener un alcance que no sea únicamente local; tercero, el derecho a utilizar ese signo debe haberse adquirido con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que se utilizaba el signo antes de la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión; y cuarto, el derecho a utilizar ese signo debe permitir a su titular prohibir la utilización de una marca posterior. Así, cuando un signo no cumpla alguno de estos requisitos, la solicitud de nulidad basada en la existencia de un signo distinto de una marca utilizado en el tráfico económico, en el sentido del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.
o
207/2009, no podrá prosperar [véanse, en este sentido, las sentencias de 24 de marzo de 2009, Moreira da Fonseca/OAMI — General Óptica (GENERAL OPTICA),
T‑318/06 a T‑321/06
,
EU:T:2009:77
, apartados
y
, y de 21 de septiembre de 2017, Repsol YPF/EUIPO — Basic (BASIC),
T‑609/15
,
EU:T:2017:640
, apartado
].
Los dos primeros requisitos, esto es, los relativos al uso del signo invocado y a su alcance, que no puede ser únicamente local, resultan del propio tenor del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.
o
207/2009 y deben, por lo tanto, interpretarse a la luz del Derecho de la Unión. En consecuencia, el Reglamento n.
o
207/2009 establece normas uniformes sobre el uso de los signos y su alcance que son conformes con los principios que inspiran el sistema establecido por dicho Reglamento (sentencias de 24 de marzo de 2009, GENERAL OPTICA,
T‑318/06 a T‑321/06
,
EU:T:2009:77
, apartado
, y de 21 de septiembre de 2017, BASIC,
T‑609/15
,
EU:T:2017:640
, apartado
).
En cambio, de la frase «si, y en la medida en que, con arreglo […] al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo» resulta que los otros dos requisitos, que enumera a continuación el artículo 8, apartado 4, letras a) y b), del Reglamento n.
o
207/2009, son condiciones impuestas por el Reglamento que, a diferencia de las precedentes, se aprecian siguiendo los criterios establecidos por el Derecho que regula el signo invocado. Esta remisión al Derecho que rige el signo invocado resulta completamente justificada por cuanto el Reglamento n.
o
207/2009 reconoce la posibilidad de invocar frente a una marca de la Unión signos ajenos al sistema de marcas de la Unión. Por lo tanto, solo el Derecho que rige el signo invocado permite determinar si este es anterior a la marca de la Unión y si puede justificar que se prohíba la utilización de una marca posterior (sentencias de 24 de marzo de 2009, GENERAL OPTICA,
T‑318/06 a T‑321/06
,
EU:T:2009:77
, apartado
, y de 21 de septiembre de 2017, BASIC,
T‑609/15
,
EU:T:2017:640
, apartado
).
A efectos de la aplicación del cuarto requisito, mencionado en el artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento n.
o
207/2009, deben tenerse en cuenta, en particular, la normativa nacional invocada y las resoluciones judiciales recaídas en el Estado miembro de que se trate. Basándose en este fundamento jurídico, el titular del signo anterior debe demostrar que el signo en conflicto está comprendido en el ámbito de aplicación del Derecho del Estado miembro invocado, y que permite prohibir la utilización de una marca posterior [sentencias de 29 de marzo de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar,
C‑96/09 P
,
EU:C:2011:189
, apartados
y
; de 18 de abril de 2013, Peek & Cloppenburg/OAMI — Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg),
T‑507/11
, no publicada,
EU:T:2013:198
, apartado
, y de 28 de enero de 2016, Gugler France/OAMI — Gugler (GUGLER),
T‑674/13
, no publicada,
EU:T:2016:44
, apartado
]. Recae sobre el solicitante la carga de presentar ante la EUIPO no solo los datos que demuestren que cumple los requisitos exigidos, conforme a la legislación nacional cuya aplicación solicita, para que pueda prohibirse el uso de una marca de la Unión en virtud de un derecho anterior, sino también los datos que determinan el contenido de dicha legislación (véase la sentencia de 5 de abril de 2017, EUIPO/Szajner,
C‑598/14 P
,
EU:C:2017:265
, apartado
y jurisprudencia citada).
El Reglamento (CE) n.
o
2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.
o
40/94 del Consejo, sobre la marca comunitaria (
DO 1995, L 303, p. 1
) [sustituido por el Reglamento Delegado (UE) 2018/625, de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 (
DO 2018, L 104, p. 1
)], y, más en concreto, la regla 37, letra b), inciso ii), del Reglamento n.
o
2868/95 [actualmente artículo 12, apartado 2, letra a), del Reglamento 2018/625], establece que la solicitud de nulidad de una marca de la Unión, presentada ante la EUIPO con arreglo a lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento n.
o
207/2009 (actualmente artículo 63 del Reglamento 2017/1001) incluirá, por lo que respecta a los motivos en que se base la solicitud, en el caso de una solicitud presentada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.
o
207/2009, los datos relativos al derecho en que se base la solicitud de nulidad, así como, en caso necesario, los datos que justifiquen el derecho del solicitante a hacer valer el derecho anterior como causa de nulidad. Con objeto de cumplir los requisitos de esta norma, no es suficiente que una parte que invoque derechos que se derivan del artículo 8, apartado 4, del Reglamento n.
o
207/2009 se limite a enumerar o indicar
in abstracto
los requisitos de aplicación de las normas nacionales, sino que, por el contrario, es preciso que esta parte demuestre
in concreto
, en el asunto de que se trate, que cumple dichos requisitos de aplicación [véase, en este sentido, la sentencia de 29 de junio de 2016, Universal Protein Supplements/EUIPO — H Young Holdings (animal),
T‑727/14 y T‑728/14
, no publicada,
EU:T:2016:372
, apartados
y
].
No obstante, cabe señalar que el titular del signo anterior solo debe demostrar que dispone del derecho a prohibir la utilización de una marca posterior y que no puede exigírsele que demuestre que se ha ejercitado ese derecho, de tal modo que haya podido efectivamente obtener la prohibición de tal utilización (sentencias de 29 de marzo de 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar,
C‑96/09 P
,
EU:C:2011:189
, apartado
; de 18 de abril de 2013, Peek & Cloppenburg,
T‑507/11
, no publicada,
EU:T:2013:198
, apartado
, y de 28 de enero de 2016, GUGLER,
T‑674/13
, no publicada,
EU:T:2016:44
, apartado
).
Dado que el efecto de las resoluciones de los órganos competentes de la EUIPO puede privar al titular de la marca de un derecho que le haya sido conferido, la trascendencia de una resolución de ese tipo implica necesariamente que el órgano que la adopta no se limite a hacer una mera comprobación del Derecho nacional tal como lo haya alegado el solicitante de nulidad (sentencias de 27 de marzo de 2014, OAMI/National Lottery Commission,
C‑530/12 P
,
EU:C:2014:186
, apartado
, y de 5 de abril de 2017, EUIPO/Szajner,
C‑598/14 P
,
EU:C:2017:265
, apartado
). En segundo lugar, por lo que respecta, más concretamente, a las obligaciones a que está sujeta la EUIPO, el Tribunal de Justicia ha declarado que, en el supuesto de que una solicitud de nulidad de una marca de la Unión se base en un derecho anterior amparado por una norma de Derecho nacional, incumbe, en primer lugar, a los órganos competentes de la EUIPO valorar la autoridad y el alcance de los datos proporcionados por el solicitante para determinar el contenido de dicha norma (sentencias de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI,
C‑263/09 P
,
EU:C:2011:452
, apartado
, y de 27 de marzo de 2014, OAMI/National Lottery Commission,
C‑530/12 P
,
EU:C:2014:186
, apartado
).
En tercer lugar, de conformidad con el artículo 65, apartados 1 y 2, del Reglamento n.
o
207/2009 (actualmente artículo 72, apartados 1 y 2, del Reglamento 2017/1001), el Tribunal es competente para ejercer un control de legalidad pleno sobre la apreciación efectuada por la EUIPO de los datos aportados por el solicitante para determinar el contenido de la legislación nacional cuya protección invoca (véase la sentencia de 5 de abril de 2017, EUIPO/Szajner,
C‑598/14 P
,
EU:C:2017:265
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por otra parte, el Tribunal de Justicia ha declarado que, en la medida en que la aplicación del Derecho nacional, en la situación procesal de que se trate, puede privar de su derecho al titular de una marca de la Unión, es necesario que el Tribunal General, a pesar de las posibles lagunas en los documentos aportados como prueba del Derecho nacional aplicable, pueda realmente llevar a cabo un control efectivo. Para ello es preciso que pueda comprobar, más allá de los documentos aportados, el contenido, los requisitos de aplicación y el alcance de las normas jurídicas invocadas por el solicitante de nulidad. Por consiguiente, el control jurisdiccional efectuado por el Tribunal debe atenerse a las exigencias del principio de tutela judicial efectiva (sentencias de 27 de marzo de 2014, OAMI/National Lottery Commission,
C‑530/12 P
,
EU:C:2014:186
, apartado
, y de 5 de abril de 2017, EUIPO/Szajner,
C‑598/14 P
,
EU:C:2017:265
, apartado
).
Es necesario examinar a la luz de las consideraciones anteriores la legalidad de la resolución impugnada, en la medida en que la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que la coadyuvante había demostrado que cumplía los requisitos que exige el artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento n.
o
207/2009, en relación con la legislación sueca y, por consiguiente, declaró la nulidad de la marca controvertida.
En el caso de autos, la Sala de Recurso señaló en el apartado 39 de la resolución impugnada que el Derecho sueco amparaba las marcas no registradas y otros signos consolidados utilizados en el tráfico comercial en Suecia contra los signos idénticos o similares utilizados para productos o servicios idénticos o similares si existía riesgo de confusión. Por una parte, el artículo 8 del capítulo 1 de la Ley sueca sobre marcas dispone que el titular de un nombre comercial o de otro signo comercial goza de derechos exclusivos en relación con el nombre comercial o el signo comercial como símbolo comercial. Por otra parte, el artículo 8, párrafo primero, apartado 2, del capítulo 2 de la citada Ley dispone que se denegará el registro de la marca si esta es idéntica o similar a un símbolo comercial anterior que designe productos o servicios idénticos o similares, siempre que exista riesgo de confusión, incluido el riesgo de asociación entre el usuario de la marca y el titular del símbolo comercial como consecuencia de la utilización de la marca. Finalmente, el artículo 9, apartado 1, del capítulo 2 de dicha Ley señala que los motivos de denegación del registro de la marca mencionados en el artículo 8, párrafo primero, apartados 1 a 3, se aplicarán asimismo al nombre comercial utilizado en el tráfico mercantil.
Según la Sala de Recurso, aun cuando el artículo 9, apartado 1, del capítulo 2 de la Ley sueca sobre marcas trate de la denegación de registro de una marca basándose en un nombre comercial registrado, este precepto también se podía utilizar por analogía para prohibir el uso de dicha marca. A este respecto, se remite al apartado 37 de la sentencia de 21 de octubre de 2014, Szajner/OAMI — Forge de Laguiole (LAGUIOLE) (
T‑453/11
,
EU:T:2014:901
).
En consecuencia, la Sala de Recurso examinó si existía riesgo de confusión en Suecia a efectos del artículo 8, párrafo primero, apartado 2, del capítulo 2 de la Ley sueca sobre marcas y llegó a la conclusión de que tal riesgo existía. Acto seguido, examinó si, como había afirmado la recurrente, por una parte, la coexistencia de los signos en conflicto en el caso de autos podía aminorar el riesgo de confusión y si, por otra parte, podía oponerse a la coadyuvante el transcurso del plazo de caducidad por tolerancia establecido en el artículo 54, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009. Finalmente, la Sala de Recurso consideró que no podía concluir que los signos coexistieran y que la recurrente no podía basarse en lo dispuesto en el artículo 54, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009.
Este Tribunal observa que, en el presente recurso, la recurrente no niega las conclusiones de la Sala de Recurso con arreglo a las cuales el signo anterior fue utilizado en el tráfico comercial, el alcance de dicho signo no era únicamente local y el derecho al signo anterior se había adquirido antes de la fecha en la que se presentó la solicitud de registro de la marca controvertida. Tampoco niega la conclusión a que llega la Sala de Recurso en el apartado 40 de la resolución impugnada, según la cual el artículo 9, apartado 1, del capítulo 2 de la Ley sueca sobre marcas puede interpretarse por analogía para prohibir el uso de una marca posterior basándose en un nombre comercial registrado.
De ello se desprende que la controversia se centra, por una parte, en la cuestión de si, como alega la recurrente, el hecho de que esta pueda invocar un derecho más antiguo que el signo anterior implica que la coadyuvante no tiene derecho a prohibir la utilización de una marca posterior de la Unión, de tal modo que el requisito establecido en el artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento n.
o
207/2009 no queda cumplido; y, por otra parte, se discute la existencia de riesgo de confusión entre el signo anterior y la marca controvertida.
–
Sobre el derecho anterior
Si bien, en un procedimiento de nulidad, la EUIPO está obligada a cerciorarse de la existencia del derecho anterior en que se basa la solicitud de nulidad, no hay precepto alguno del Reglamento n.
o
207/2009 que establezca que la EUIPO, por su parte, efectúe un examen incidental de las causas de nulidad o de caducidad que puedan invalidar ese derecho [véase la sentencia de 25 de mayo de 2005, TeleTech Holdings/OAMI — Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES),
T‑288/03
,
EU:T:2005:177
, apartado
y jurisprudencia citada].
Además, el Reglamento n.
o
207/2009 no prevé que la existencia, en un mismo territorio, de una marca cuya fecha de prioridad preceda a la de la marca anterior, en la que se basa la solicitud de nulidad y que es idéntica a la marca impugnada de la Unión, pueda validar esta última aun cuando exista un motivo de anulación relativo que afecte a dicha marca comunitaria (sentencia de 25 de mayo de 2005, TELETECH GLOBAL VENTURES,
T‑288/03
,
EU:T:2005:177
, apartado
).
Asimismo, procede señalar que, cuando el titular de la marca impugnada de la Unión posee un derecho anterior que puede invalidar la marca anterior en que se basa una solicitud de nulidad, le corresponde, en su caso, dirigirse a la autoridad o al tribunal nacional competente para obtener, si lo desea, la anulación de esta marca (sentencia de 25 de mayo de 2005, TELETECH GLOBAL VENTURES,
T‑288/03
,
EU:T:2005:177
, apartado
).
Según la jurisprudencia establecida en relación con el procedimiento de oposición, el hecho de que el titular de una marca impugnada sea el titular de una marca nacional todavía más antigua que la marca anterior no es relevante por sí solo, ya que el procedimiento de oposición en el ámbito de la Unión no tiene por objeto zanjar los conflictos de ámbito nacional [véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de abril de 2005, PepsiCo/OAMI — Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES),
T‑269/02
,
EU:T:2005:138
, apartados
y
, y de 12 de diciembre de 2014, Comptoir d’Épicure/OAMI — A-Rosa Akademie (da rosa),
T‑405/13
, no publicada,
EU:T:2014:1072
, apartado
].
En efecto, la validez de una marca nacional no puede ser cuestionada en un procedimiento de registro de una marca de la Unión, sino tan solo en un procedimiento de nulidad incoado en el Estado miembro de que se trate [sentencia de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI — Hukla Germany (MATRATZEN),
T‑6/01
,
EU:T:2002:261
, apartado
]. Además, si bien corresponde a la EUIPO comprobar, fundándose en las pruebas que incumbe presentar al oponente, la existencia de la marca nacional invocada en apoyo de la oposición, no le corresponde zanjar un conflicto entre esa marca y otra marca en el plano nacional, conflicto que es competencia de las autoridades nacionales [sentencias de 21 de abril de 2005, PepsiCo/OAMI — Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES),
T‑269/02
,
EU:T:2005:138
, apartado
; véanse asimismo, en este sentido, las sentencias de 25 de mayo de 2005, TELETECH GLOBAL VENTURES,
T‑288/03
,
EU:T:2005:177
, apartado
, y de 13 de diciembre de 2007, Xentral/OAMI — Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM),
T‑134/06
,
EU:T:2007:387
, apartado
].
Por lo tanto, mientras la marca nacional anterior se halle efectivamente protegida, la existencia de un registro nacional anterior o de otro derecho anterior a esta es irrelevante a efectos de la oposición contra una solicitud de marca de la Unión, incluso en el supuesto de que la marca de la Unión solicitada sea idéntica a una marca nacional anterior de la recurrente o a otro derecho anterior a la marca nacional en que se base la oposición [véase, en este sentido, la sentencia de 1 de marzo de 2005, Fusco/OAMI — Fusco International (ENZO FUSCO),
T‑185/03
,
EU:T:2005:73
, apartado
].
De este modo, el Tribunal ya ha tenido ocasión de declarar que, aun suponiendo que los derechos sobre los nombres de dominio anteriores puedan asimilarse a un registro nacional anterior, en todo caso, no corresponde al Tribunal pronunciarse sobre un conflicto entre una marca nacional anterior y los derechos sobre los nombres de dominio anteriores, dado que tal conflicto no es competencia del Tribunal (sentencia de 13 de diciembre de 2007, PAGESJAUNES.COM,
T‑134/06
,
EU:T:2007:387
, apartado
).
Debe aplicarse en el caso de autos, por analogía, la jurisprudencia citada en los apartados 50 a 56 anteriores. En efecto, sin perjuicio de las obligaciones a que está sometida la EUIPO, recordadas en el apartado 41 anterior, y de las funciones del Tribunal, recordadas en los apartados 42 y 43 anteriores, es preciso señalar que no corresponde a la EUIPO ni a este Tribunal zanjar un conflicto de ámbito nacional entre el signo anterior y otra razón social o marca no registrada, en un procedimiento de nulidad instado contra una marca de la Unión.
De ello se desprende que la cuestión del derecho anterior se examina en relación con el registro de la marca impugnada de la Unión, y no en relación con los derechos anteriores alegados que el titular de la marca impugnada de la Unión, en el caso de autos, la recurrente, pudiera ostentar frente a la coadyuvante, como han señalado correctamente la EUIPO y la coadyuvante en sus escritos de contestación. Por lo tanto, el signo anterior es el único derecho anterior que debe ser tomado en consideración para resolver el litigio.
No desvirtúa esta conclusión la alegación de la recurrente basada en los artículos 7, 8 y 15 del capítulo 1 de la Ley sueca sobre marcas.
En efecto, el Tribunal señala que el artículo 7, rubricado «Derechos exclusivos por el establecimiento en el mercado», del capítulo 1 de la Ley sueca sobre marcas establece en su párrafo primero que los derechos exclusivos relativos a un símbolo comercial pueden adquirirse sin inscripción por medio del establecimiento en el mercado. De acuerdo con el párrafo segundo del mismo artículo, se considera que un símbolo comercial se encuentra establecido en el mercado si es conocido en el país de que se trate por una parte considerable del público destinatario como indicación de los productos o servicios ofertados bajo ese símbolo. El artículo 15, rubricado «consecuencias de la pasividad (símbolos comerciales establecidos en el mercado)», el capítulo 1 de la Ley sueca sobre marcas establece, por su parte, que los derechos relativos a un símbolo comercial que ha quedado establecido en el mercado coexistirán con los derechos anteriores a un símbolo comercial que resulte idéntico o similar a efectos del artículo 10, ya que el titular de los derechos anteriores no ha adoptado, dentro de un plazo razonable, las medidas necesarias para impedir la utilización del símbolo comercial posterior.
Sin embargo, aun cuando la recurrente afirma que puede alegar una utilización ininterrumpida y derechos relativos a la «marca» y a una razón social que incluye el elemento «swemac», que datan de diversos momentos anteriores al registro del signo anterior (1991, 1995, diciembre de 1998, 2001, 2004), no ha aportado dato alguno que pruebe sus aseveraciones. Como señaló la Sala de Recurso en los apartados 62 y 64 de la resolución impugnada, y como señalan, en esencia, la EUIPO y la coadyuvante, la recurrente no presentó ante los órganos de la EUIPO un solo dato que probara el uso de la marca controvertida o de algún otro signo que contenga el elemento «swemac». Como ya se ha mencionado en el apartado 19 anterior, los documentos que la recurrente presentó por primera vez ante el Tribunal no pueden ser tomados en consideración. La recurrente, por lo tanto, no ha demostrado en modo alguno,
in concreto
, que cumpliera los requisitos de aplicación de lo dispuesto en el capítulo 1 de la Ley sueca sobre marcas que invocaba. En particular, no ha demostrado en modo alguno que su alegado derecho anterior estuviera comprendido en el ámbito de aplicación de los artículos 7 y 15 del capítulo 1 de la Ley sueca sobre marcas, esto es, que se encontrara establecido en el mercado, o que fuera conocido por una parte considerable del público destinatario como indicación de los productos o servicios correspondientes, y ello antes o después del registro del signo anterior.
Asimismo, el Tribunal señala que la recurrente no ha aportado precisión alguna acerca de los efectos recíprocos entre las disposiciones que invoca y las aplicadas por la Sala de Recurso. Tampoco precisa en absoluto su afirmación de que puede reivindicar el derecho a la razón social Swemac Orthopaedics AB desde la fecha en que la sociedad cedente la registró inicialmente, esto es, el 22 de diciembre de 1995. Finalmente, suponiendo que tanto la recurrente como la coadyuvante procedan de la escisión de la sociedad Swemac Orthopaedics, la recurrente tampoco ha explicado suficientemente en qué medida el ordenamiento jurídico sueco le concede prioridad temporal sobre el elemento «swemac».
Por consiguiente, deben desestimarse las alegaciones de la recurrente en las que afirma, en esencia, que los artículos 7, 8 y 15 del capítulo 1 de la Ley sueca sobre marcas implican que la coadyuvante no tiene derecho a prohibir la utilización de la marca controvertida.
Por otra parte, la recurrente no ha negado la conclusión a que llegó la Sala de Recurso en el apartado 40 de la resolución impugnada, según la cual el artículo 9, apartado 1, del capítulo 2 de la Ley sueca sobre marcas podía aplicarse por analogía para prohibir el uso de una marca posterior con fundamento en un nombre comercial registrado.
En cualquier caso, la recurrente no ha explicado de qué manera los artículos 7, 8 y 15 del capítulo 1 de la Ley sueca sobre marcas permitirían invalidar la conclusión implícita intermedia a la que llegó la Sala de Recurso en los apartados 40 y 41 de la resolución impugnada, de que el signo anterior permite prohibir el registro si existe riesgo de confusión y, por analogía, la utilización de una marca más reciente.
Como consecuencia de lo anterior, debe ratificarse la conclusión implícita intermedia de la Sala de Recurso en los apartados 40 y 41 de la resolución impugnada, según la cual el Derecho sueco protege el signo anterior contra los signos idénticos o similares utilizados para productos o servicios idénticos o similares si existe riesgo de confusión.
–
Sobre el riesgo de confusión
El Tribunal observa que la recurrente no niega el criterio de la Sala de Recurso según el cual dicha Sala examinó si existía en Suecia riesgo de confusión a efectos del artículo 8, párrafo primero, apartado 2, del capítulo 2, de la Ley sueca sobre marcas. Tampoco niega las conclusiones de dicha Sala según las cuales el público destinatario está formado por profesionales de la salud con un notable grado de atención, habida cuenta, en especial, de la naturaleza de los productos y servicios de que se trata y del hecho de que son muy costosos. Y asimismo no discute, como observa la coadyuvante, que la marca controvertida y el signo anterior son muy similares, ni que los productos y servicios de que se trata son idénticos, o muy parecidos. Este criterio y tales conclusiones, en ningún momento negados, deben ser admitidos.
En cambio, la recurrente sostiene que la coexistencia de las marcas, su presencia en el mercado durante mucho tiempo y el hecho de que el público destinatario esté formado por personas altamente cualificadas, instruidas y especializadas, y de que los productos y servicios en cuestión sean adquiridos con arreglo a procedimientos de licitación de contratos públicos, reducen a su entender el riesgo de confusión.
Según reiterada jurisprudencia, constituye riesgo de confusión el hecho de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión proceden de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente. Con arreglo a dicha jurisprudencia, el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, según la percepción que el público destinatario tenga de los signos y de los productos o servicios de que se trate y teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, en particular, la interdependencia entre la similitud entre los signos y entre los productos o los servicios designados [véase la sentencia de 9 de julio de 2003, Laboratorios RTB/OAMI — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
T‑162/01
,
EU:T:2003:199
, apartados
a
y jurisprudencia citada].
Aun cuando no se discute que los productos y servicios mencionados en el apartado 3 anterior se comercializan a raíz de licitaciones de contratos públicos, tal circunstancia no permite excluir por completo el riesgo de confusión. En efecto, el uso de la marca controvertida no se limita a las situaciones en que se comercializan los productos y servicios de que se trata, sino que también puede darse en aquellas otras en las que el público destinatario se refiere oralmente o por escrito a tales productos y servicios, por ejemplo, al utilizarlos o al conversar sobre su utilización y, en particular, sobre sus ventajas e inconvenientes [véase, en este sentido, la sentencia de 26 de septiembre de 2014, Koscher + Würtz/OAMI — Kirchner & Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS),
T‑445/12
,
EU:T:2014:829
, apartado
].
En el caso de autos, como se ha señalado en el apartado 67 anterior, hay constancia de que los productos y servicios a que se refieren los signos en conflicto son idénticos o muy similares. También consta que la marca controvertida y el signo anterior son notablemente similares. Por lo tanto, como alega la coadyuvante, no cabe excluir que exista riesgo de confusión, y ello aun teniendo en cuenta el elevado nivel de atención del público destinatario [véase, en este sentido, la sentencia de 22 de mayo de 2012, Retractable Technologies/OAMI — Abbott Laboratories (RT),
T‑371/09
, no publicada,
EU:T:2012:244
, apartado
].
Finalmente, el apartado de la resolución del Marknadsdomstolen (Tribunal de lo Mercantil), que figura en el anexo A.10, invocado por la recurrente, no puede desvirtuar la conclusión mencionada en el apartado 71 anterior, ni la resolución impugnada. En dicho apartado, el citado tribunal observa que «se ha comprobado que los productos en cuestión [se comercializaban] exclusivamente con arreglo a procedimientos de contratación pública» y que «en ese contexto de adquisiciones, no [parecía] existir confusión sobre el origen comercial». Es cierto que, para aplicar el cuarto requisito mencionado en el artículo 8, apartado 4, letra b), del Reglamento n.
o
207/2009, hay que tener en cuenta las resoluciones judiciales dictadas en el Estado miembro de que se trate, como se ha recordado en el apartado 38 anterior. Sin embargo, por una parte, debe observarse que dicho apartado se menciona sin precisión alguna acerca de su contexto fáctico y procedimental. Por ello, el Tribunal no puede apreciar si en la intelección de este apartado se ha de incluir el contexto factual y procedimental del caso de autos. Por otra parte, debe señalarse que dicho apartado no puede poner en entredicho las declaraciones de hecho efectuadas por la Sala de Recurso, ni demostrar el conocimiento que el público destinatario pueda tener sobre la marca controvertida. Finalmente, no puede probar coexistencia alguna de los signos en conflicto, ni demostrar que el público sueco no confunda el origen comercial de los productos y servicios a que se refieren estos signos cuando los tiene a la vista.
Por lo tanto, no se ha demostrado que la Sala de Recurso incurriese en error al estimar, en el apartado 58 de la resolución impugnada, que existía riesgo de confusión respecto al origen comercial de los productos y servicios en cuestión.
En cuanto a la alegación de la recurrente basada en la supuesta coexistencia de los signos en conflicto en Suecia, cabe señalar que, de acuerdo con la jurisprudencia, si bien no cabe excluir que la coexistencia de dos marcas anteriores en un mercado determinado pueda disminuir el riesgo de confusión entre dos marcas en conflicto, no es menos cierto que esa posibilidad solo puede tomarse en consideración si, durante el procedimiento ante la EUIPO, el titular de la marca de la Unión controvertida ha demostrado suficientemente que dicha coexistencia se basaba en la ausencia de riesgo de confusión, desde el punto de vista del público pertinente, entre la marca anterior que invoca y la marca anterior en que basa la solicitud de nulidad, y sin perjuicio de que las marcas anteriores de que se trata y las marcas en conflicto sean idénticas [véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe,
C‑498/07 P
,
EU:C:2009:503
, apartado
; de 11 de mayo de 2005, Grupo Sada/OAMI — Sadia (GRUPO SADA),
T‑31/03
,
EU:T:2005:169
, apartado
, y de 10 de abril de 2013, Höganäs/OAMI — Haynes (ASTALOY),
T‑505/10
, no publicada,
EU:T:2013:160
, apartado
y jurisprudencia citada]. Además, en la medida en que la jurisprudencia ya ha declarado que la coexistencia de dos marcas debe ser suficientemente prolongada para que pueda influir en la percepción del público pertinente, la duración de esa coexistencia es también un elemento esencial [véase la sentencia de 30 de junio de 2015, La Rioja Alta/OAMI — Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI),
T‑489/13
,
EU:T:2015:446
, apartado
y jurisprudencia citada].
Pues bien, en el caso de autos, como ya se ha observado en el apartado 61 anterior, la recurrente no ha presentado ante los órganos de la EUIPO ningún documento que pruebe el uso de la marca controvertida o el de un signo que contenga el elemento «swemac». Los documentos que la recurrente ha entregado por primera vez ante el Tribunal para demostrar su presencia en el mercado y el uso de una marca, de una razón social o de un emblema con el elemento «swemac», como se ha mencionado en el apartado 19 anterior, no pueden ser tomados en consideración. La recurrente tampoco ha presentado datos que acrediten que el público destinatario conociera la marca controvertida o un signo con el elemento «swemac»; por ejemplo, encuestas de opinión, declaraciones de los consumidores u otros, si bien le era legítimo efectuar esta demostración aportando un conjunto de indicios en este sentido [véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de junio de 2015, VIÑA ALBERDI,
T‑489/13
,
EU:T:2015:446
, apartado
, y de 13 de julio de 2017, AIA/EUIPO — Casa Montorsi (MONTORSI F. & F.),
T‑389/16
,
EU:T:2017:492
, apartado
; véase asimismo, en este sentido, y por analogía, la sentencia de 25 de mayo de 2005, TELETECH GLOBAL VENTURES,
T‑288/03
,
EU:T:2005:177
, apartado
].
Por lo tanto, la Sala de Recurso consideró correctamente, en los apartados 62 y 64 de la resolución impugnada, que la recurrente no había demostrado ningún tipo de coexistencia entre los signos en conflicto ni que el público sueco no los confundiera cuando los tenía a la vista.
Por lo tanto, debe desestimarse por infundada la alegación de la recurrente sobre la pretendida coexistencia entre los signos en conflicto.
De ello se desprende que debe desestimarse por infundado el primer motivo, basado en la infracción del artículo 53, apartado 1, letra c), del Reglamento n.
o
207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 4, de dicho Reglamento, y con la legislación sueca en materia de marcas.
Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 54, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 4, de dicho Reglamento
Mediante su segundo motivo, la recurrente alega que la Sala de Recurso erró al valorar la caducidad por tolerancia, ya que esta debía apreciarse no en relación con la fecha de registro de la marca controvertida, sino en relación con el «consentimiento informado implícito» de la coadyuvante, habida cuenta de que la recurrente utilizaba «su marca» o «su signo» en el mercado.
La EUIPO y la coadyuvante refutan las alegaciones de la recurrente.
En primer término, como se ha declarado en el apartado 58 anterior, los únicos derechos que deben ser tomados en consideración para resolver el litigio son el signo anterior y la marca controvertida. Puesto que la marca controvertida es una marca de la Unión, el precepto aplicable referente a una posible caducidad por tolerancia es, por lo tanto, el artículo 54, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009.
Con arreglo al artículo 54, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009, el titular de una marca nacional anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, o de otro signo anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca posterior de la Unión en el Estado miembro en que esa marca o signo anterior esté protegido, con conocimiento de dicho uso, ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior sobre la base de aquella marca o signo anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca de la Unión se hubiera efectuado de mala fe.
En segundo lugar, procede recordar que, de conformidad con la jurisprudencia, son cuatro los requisitos que deben concurrir para que comience a correr el plazo de prescripción por tolerancia en caso de uso de una marca posterior idéntica a la marca anterior o tan similar que se preste a confusión. En primer lugar, la marca posterior debe registrarse; en segundo lugar, la presentación de la solicitud de su registro debe haber sido efectuada de buena fe por su titular; en tercer lugar, debe ser utilizada en el Estado miembro en el que la marca anterior esté protegida; y, por último, en cuarto lugar, el titular de la marca anterior debe tener conocimiento del uso de esta marca posterior una vez registrada. [véase la sentencia de 20 de abril de 2016, Tronios Group International/EUIPO — Sky (SkyTec),
T‑77/15
,
EU:T:2016:226
, apartado
y jurisprudencia citada].
Asimismo, se desprende de la citada jurisprudencia que el artículo 54, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009 tiene por objeto sancionar a los titulares de marcas anteriores que han tolerado el uso de una marca posterior de la Unión durante cinco años consecutivos, conociendo ese uso, con la pérdida de las acciones de nulidad y de oposición frente a dicha marca. Este precepto, por lo tanto, pretende conseguir un equilibrio adecuado entre el interés del titular de la marca en salvaguardar la función esencial de esta y el de los demás operadores económicos en emplear signos que pueden designar sus productos y servicios. Este objetivo implica que, para proteger esa función esencial, el titular de la marca anterior debe hallarse en condiciones de oponerse al uso de una marca posterior idéntica o similar a la suya. En efecto, solo desde el momento en que el titular de la marca anterior conoce el uso de la marca posterior de la Unión tiene la posibilidad de no tolerarlo y, por lo tanto, de oponerse a ella o solicitar la nulidad de la marca posterior, con lo que, en consecuencia, comienza a correr el plazo de caducidad por tolerancia (véase la sentencia de 20 de abril de 2016, SkyTec,
T‑77/15
,
EU:T:2016:226
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por lo tanto, el plazo de caducidad por tolerancia comienza a computarse en la fecha en que el titular de la marca anterior haya tenido conocimiento del uso de la marca posterior de la Unión después de su registro (véase la sentencia de 20 de abril de 2016, SkyTec,
T‑77/15
,
EU:T:2016:226
, apartado
y jurisprudencia citada).
Debe aplicarse por analogía la jurisprudencia citada en los apartados 83 y 85 anteriores en el caso específico relativo a un signo nacional anterior distinto de una marca.
El Tribunal observa que, en el caso de autos, ha quedado acreditado que la marca controvertida fue registrada el 4 de septiembre de 2008, y que la solicitud de nulidad fue presentada el 3 de septiembre de 2013, esto es, menos de cinco años después del registro.
De ello se infiere, como aducen la EUIPO y la coadyuvante, por una parte, que el uso de la marca controvertida solo podía producirse a partir de su fecha de registro. Por otra parte, el plazo de posible caducidad derivado de la tolerancia solo podría haber empezado a computarse a partir del momento en que la coadyuvante, titular del signo anterior, hubiera tenido conocimiento del uso de la marca posterior de la Unión, esto es, la marca controvertida, después de su registro. Por lo tanto, el cómputo del plazo de caducidad no pudo iniciarse a partir del posible uso de una marca no registrada o de la razón social de la recurrente.
Por lo tanto, la Sala de Recurso concluyó correctamente, en el apartado 71 de la resolución impugnada, que la recurrente no podía invocar la caducidad por tolerancia establecida en el artículo 54, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009.
En tercer lugar, y en cualquier caso, debe señalarse, como indicó la Sala de Recurso, esencialmente, en los apartados 72 y 73 de la resolución impugnada, y como alega la coadyuvante, que, de acuerdo con la jurisprudencia, el titular de la marca posterior debe aportar la prueba de que existe un conocimiento efectivo del uso de dicha marca por parte del titular de la marca anterior, a falta de la cual este último no estaría en situación de oponerse al uso de la marca posterior (sentencia de 20 de abril de 2016, SkyTec,
T‑77/15
,
EU:T:2016:226
, apartado
; véanse asimismo, en este sentido, la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar,
C‑482/09
,
EU:C:2011:605
, apartados
y
, y las conclusiones de la Abogado General Trstenjak presentadas en el asunto Budějovický Budvar,
C‑482/09
,
EU:C:2011:46
, punto
).
Debe señalarse además que el motivo de caducidad por tolerancia es aplicable cuando el titular de la marca anterior «ha tolerado el uso de una marca posterior a la suya “con conocimiento de causa” durante un largo período, es decir, “deliberada” o “conscientemente”» (sentencia de 20 de abril de 2016, SkyTec,
T‑77/15
,
EU:T:2016:226
, apartado
; véanse asimismo, en este sentido y por analogía, la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar,
C‑482/09
,
EU:C:2011:605
, apartados
y
, y las conclusiones de la Abogado General Trstenjak presentadas en el asunto Budějovický Budvar,
C‑482/09
,
EU:C:2011:46
, punto
).
Pues bien, en el caso de autos, como ya se ha declarado en el apartado 61 anterior, y como señaló correctamente la Sala de Recurso en los apartados 62 y 73 de la resolución impugnada, así como la EUIPO y la coadyuvante, la recurrente no ha demostrado el uso de la marca controvertida en Suecia ni que la coadyuvante tuviera conocimiento de ese supuesto uso.
De cuanto antecede se desprende que la Sala de Recurso no pasó por alto lo dispuesto en el artículo 54, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009, al considerar, en los apartados 71 y 73 de la resolución impugnada, que la recurrente no podía invocar ese precepto.
Por consiguiente, ha de desestimarse por infundado el segundo motivo.
Al no haberse acogido ninguno de los motivos invocados por la recurrente, procede desestimar el recurso en su totalidad.
Costas
A tenor del apartado 1 del artículo 134 del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
En el caso de autos, la EUIPO y la coadyuvante solicitaron que se condenara a la recurrente al pago de las costas de la instancia. Al haber sido desestimadas las pretensiones de la recurrente, procede acoger la solicitud de la EUIPO y la coadyuvante y condenar a la recurrente al pago de las costas de estas últimas en relación con el procedimiento ante el Tribunal.
La parte coadyuvante ha solicitado, además, que se condene a la recurrente a cargar con las costas de aquella en el procedimiento administrativo ante la EUIPO. A este respecto debe recordarse que, con arreglo al artículo 190, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, los gastos indispensables realizados por las partes a efectos del procedimiento ante la Sala de Recurso se considerarán costas recuperables. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los gastos realizados a efectos del procedimiento ante la División de Anulación. Por lo tanto, la pretensión de la coadyuvante de que la recurrente sea condenada a pagar los gastos del procedimiento administrativo ante la EUIPO, por haber sido desestimadas las pretensiones formuladas por dicha recurrente, únicamente puede acogerse en cuanto a los gastos imprescindibles atendidos por la coadyuvante con motivo de los procedimientos sustanciados ante la Sala de Recurso [véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de febrero de 2015, Boehringer Ingelheim International/OAMI — Lehning entreprise (ANGIPAX),
T‑368/13
, no publicada,
EU:T:2015:81
, apartado
y jurisprudencia citada, y de 30 de marzo de 2017, Apax Partners UK/EUIPO — Apax Partners Midmarket (APAX PARTNERS),
T‑209/16
, no publicada,
EU:T:2017:240
, apartado
].

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Condenar en costas a Swemac Innovation AB, incluidos los gastos imprescindibles realizados por SWEMAC Medical Appliances AB a efectos del procedimiento ante la Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

Gervasoni
Kowalik-Bańczyk
Mac Eochaidh
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de febrero de 2019.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.