CELEX: 62015CJ0297
Reenvio prejudicial
Marcas
Diretiva 2008/95/CE
Artigo 7.o, n.o 2
Produtos farmacêuticos
Importação paralela
Compartimentação dos mercados
Necessidade de reacondicionamento do produto que ostenta a marca
Produto farmacêutico colocado nos mercados de exportação e de importação, pelo titular da marca, no mesmo tipo de acondicionamento

O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 7.
o
, n.
o
2, da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (
JO 2008, L 299, p. 25
).
Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Ferring Lægemidler A/S, agindo em nome da Ferring BV (a seguir «Ferring»), à Orifarm A/S, a respeito da oposição da Ferring à comercialização, na Dinamarca, de um dos seus medicamentos, tal como reacondicionado pela Orifarm, no contexto de importações paralelas provenientes da Noruega, realizadas por esta sociedade.
Quadro jurídico
Acordo EEE
O artigo 13.
o
do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de maio de 1992 (
JO 1994, L 1, p. 3
, a seguir «Acordo EEE»), reproduz o conteúdo do artigo 36.
o
TFUE.
A Diretiva 2008/95 foi integrada no Acordo EEE pela Decisão n.
o
146/2009 do Comité Misto do EEE, de 4 de dezembro de 2009, que altera o anexo XVII (Propriedade intelectual) do Acordo EEE (
JO 2010, L 62, p. 43
).
Direito da União
O artigo 7.
o
da Diretiva 2008/95 dispõe:
«1.   O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir o uso desta para produtos comercializados na Comunidade sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.
2.   O n.
o
1 não é aplicável sempre que existam motivos legítimos que justifiquem que o titular se oponha à comercialização posterior dos produtos, nomeadamente sempre que o estado desses produtos seja modificado ou alterado após a sua colocação no mercado.»
Direito dinamarquês
Resulta do pedido de decisão prejudicial que o artigo 6.
o
da varemærkeloven (Lei das marcas), que fez a transposição da Diretiva 2008/95 para a Dinamarca, é, em substância, idêntico ao artigo 7.
o
da Diretiva 2008/95.
Litígio no processo principal e questões prejudiciais
A Ferring comercializa um medicamento sob a marca
Klyx
, de que é titular, na Dinamarca, na Finlândia, na Suécia e na Noruega. Em todos estes Estados, o
Klyx
é comercializado em acondicionamentos idênticos, a saber, em frascos de 120 ml ou de 240 ml e em embalagens contendo uma ou dez unidades desse produto.
No âmbito da sua atividade de importação paralela, a Orifarm adquire o
Klyx
na Noruega em embalagens de dez unidades e comercializa este produto no mercado dinamarquês depois de o reacondicionar em novas embalagens de uma unidade, nas quais é novamente aposta a marca
Klyx
(a seguir «reacondicionamento controvertido»).
A Ferring alega perante o órgão jurisdicional de reenvio que se pode opor legitimamente ao reacondicionamento controvertido na medida em que, em primeiro lugar, este não é necessário para a comercialização do produto objeto de importações paralelas e, em segundo lugar, o referido reacondicionamento é apenas justificado pela procura de uma vantagem comercial pelo importador.
Por sua vez, a Orifarm alega que o reacondicionamento é necessário para aceder ao segmento do mercado dinamarquês constituído pelo
Klyx
em embalagens de uma unidade do produto.
O órgão jurisdicional de reenvio salienta que resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça que o titular da marca não se pode opor ao reacondicionamento se a oposição contribuir para a compartimentação do mercado. É esse o caso quando a oposição impede o reacondicionamento necessário à comercialização do medicamento no Estados de importação. Nestas condições, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta se o reacondicionamento controvertido pode ser considerado «necessário», tendo em conta que o
Klyx
é acondicionado em embalagens de uma ou dez unidades em todos os Estados partes no Acordo EEE onde o medicamento é colocado no mercado, incluindo nos Estados em causa no processo principal.
Nestas condições, o Sø‑ og Handelsretten (Tribunal Marítimo e do Comércio, Dinamarca) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:
«1)
Devem o artigo 7.
o
, n.
o
2, da Diretiva 2008/95[…] e a jurisprudência [respeitante a esta disposição] ser interpretados no sentido de que [o titular] de uma marca [se] pode legalmente opor […] à comercialização […] de um medicamento por um importador paralelo, quando [este] tenha reacondicionado o medicamento numa embalagem […] nova, [repondo nela] a marca, numa situação em que o [titular] da marca comercializa o medicamento em causa [em embalagens] com os mesmos volumes e [as mesmas quantidades] em todos os países [partes no Acordo] EEE onde o medicamento é vendido?
2)
A resposta à primeira questão será diferente se o [titular] da marca tiver comercializado o medicamento, tanto no país de exportação como no país de [importação], em duas embalagens [diferentes, a saber, caixas de dez frascos ou de um frasco,] e o importador tiver adquirido embalagens de dez [frascos] no país de exportação e [os] tiver reacondicionado em embalagens de [um frasco, re]apondo [nelas] a marca […], a fim de comercializar [o medicamento] no país de importação?»
Quanto às questões prejudiciais
Com as suas questões, que importa analisar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 7.
o
, n.
o
2, da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca se pode opor à comercialização de um medicamento por um importador paralelo quando este tenha procedido ao reacondicionamento desse medicamento numa nova embalagem, repondo nela a marca.
A este respeito, importa recordar, por um lado, que o objeto específico da marca é assegurar a garantia de proveniência do produto com essa marca e que o reacondicionamento deste produto efetuado por terceiros sem autorização do titular é suscetível de criar riscos reais para esta garantia de proveniência (v., por analogia, acórdão de 26 de abril de 2007, Boehringer Ingelheim e o.,
C‑348/04
,
EU:C:2007:249
, n.
o
14 e jurisprudência referida).
Por outro lado, há que salientar que, por força do artigo 7.
o
, n.
o
2, da Diretiva 2008/95, a oposição do titular da marca ao reacondicionamento, na medida em que constitui uma derrogação à livre circulação de mercadorias, não pode ser admitida se o exercício deste direito pelo titular constituir uma restrição dissimulada ao comércio entre os Estados partes no Acordo EEE, na aceção do artigo 13.
o
, segundo período, desse acordo (v., por analogia, no que se refere ao artigo 36.
o
, segundo período, TFUE, acórdão de 26 de abril de 2007, Boehringer Ingelheim e o.,
C‑348/04
,
EU:C:2007:249
, n.
o
16 e jurisprudência referida).
Constitui essa restrição dissimulada, na aceção desta última disposição, o exercício, pelo titular de uma marca, do seu direito de se opor ao reacondicionamento se este exercício contribuir para compartimentar artificialmente os mercados entre os Estados partes no Acordo EEE se o reacondicionamento for feito de forma a que os interesses legítimos do titular sejam respeitados (v., por analogia, no que se refere ao artigo 36.
o
, segundo período, TFUE, acórdãos de 26 de abril de 2007, Boehringer Ingelheim e o.,
C‑348/04
,
EU:C:2007:249
, n.
o
17, e de 28 de julho de 2011, Orifarm e o.,
C‑400/09 e C‑207/10
,
EU:C:2011:519
, n.
o
24 e jurisprudência referida).
Ora, contribui para uma compartimentação artificial dos mercados entre os Estados partes no Acordo EEE a oposição do titular de uma marca ao reacondicionamento quando este é necessário para que o produto importado paralelamente possa ser comercializado no Estado de importação (v., por analogia, acórdão de 26 de abril de 2007, Boehringer Ingelheim e o.,
C‑348/04
,
EU:C:2007:249
, n.
o
18 e jurisprudência referida).
Com efeito, como resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça, o poder de o titular de um direito de marca protegido num Estado‑Membro se opor à comercialização, com a marca, de produtos reacondicionados só deve ser limitado na medida em que o reacondicionamento a que procedeu o importador seja necessário para a comercialização do produto no Estado‑Membro de importação (v., por analogia, acórdão de 11 de julho de 1996, Bristol‑Myers Squibb e o.,
C‑427/93, C‑429/93 e C‑436/93
,
EU:C:1996:282
, n.
o
56).
Resulta destas considerações que a modificação que qualquer reacondicionamento de um medicamento que ostente uma marca implica, criando, pela sua própria natureza, o risco de uma violação do estado originário do medicamento, pode ser proibida pelo titular da marca, a menos que o reacondicionamento seja necessário para permitir a comercialização dos produtos importados paralelamente e que os interesses legítimos do titular sejam, além disso, salvaguardados (v., por analogia, acórdãos de 23 de abril de 2002, Boehringer Ingelheim e o.,
C‑143/00
,
EU:C:2002:246
, n.
o
34, e de 26 de abril de 2007, Boehringer Ingelheim e o.,
C‑348/04
,
EU:C:2007:249
, n.
o
19).
No que se refere, nomeadamente, ao requisito da necessidade do reacondicionamento, o mesmo deve ser analisado tendo em conta as circunstâncias prevalecentes no momento da comercialização no Estado de importação que tornam o reacondicionamento objetivamente necessário para que o medicamento possa ser comercializado nesse Estado pelo importador paralelo. A oposição do titular de uma marca ao reacondicionamento não é justificada se constituir um obstáculo ao acesso efetivo do produto importado ao mercado de importação (v., por analogia, acórdãos de 12 de outubro de 1999, Upjohn,
C‑379/97
,
EU:C:1999:494
, n.
o
43, e de 23 de abril de 2002, Boehringer Ingelheim e o.,
C‑143/00
,
EU:C:2002:246
, n.
o
46).
Em especial, cabe salientar, desde logo, que o titular da marca não se pode opor ao reacondicionamento do produto numa nova embalagem quando o tamanho da embalagem utilizada por esse titular no Estado parte no Acordo EEE onde o importador comprou o produto não possa ser comercializado no Estado de importação devido, designadamente, a uma regulamentação que apenas autoriza embalagens de determinado tamanho ou a uma prática nacional neste sentido, a regras em matéria de seguro de saúde que subordinam o reembolso das despesas médicas ao tamanho da embalagem, ou a práticas de prescrição médica bem consolidadas que se baseiem, designadamente, em normas sobre as dimensões recomendadas por grupos profissionais e por instituições de seguro de saúde (v., por analogia, acórdão de 11 de julho de 1996, Bristol‑Myers Squibb e o.,
C‑427/93, C‑429/93 e C‑436/93
,
EU:C:1996:282
, n.
o
53).
Seguidamente, quando, em conformidade com as normas e práticas em vigor no Estado de importação, o titular utilize vários tamanhos de embalagem diferentes, não basta constatar que um desses tamanhos também é comercializado no Estado de exportação parte no Acordo EEE para daí concluir que não é necessário um reacondicionamento do produto. Com efeito, também se verificará uma compartimentação dos mercados caso o importador apenas possa comercializar o produto numa parte limitada do seu mercado (v., por analogia, acórdão de 11 de julho de 1996, Bristol‑Myers Squibb e o.,
C‑427/93, C‑429/93 e C‑436/93
,
EU:C:1996:282
, n.
o
54).
Por último, incumbe ao importador paralelo demonstrar a verificação das condições que impedem que o titular da marca se oponha legitimamente à comercialização posterior dos medicamentos (v., por analogia, acórdão de 26 de abril de 2007, Boehringer Ingelheim e o.,
C‑348/04
,
EU:C:2007:249
, n.
o
52).
No caso em apreço, resulta do pedido de decisão prejudicial que, em todos os Estados partes no Acordo EEE em que é colocado no mercado, incluindo nos Estados em causa no processo principal, o
Klyx
é comercializado pela Ferring nas mesmas embalagens.
Em contrapartida, não resulta das informações à disposição ao Tribunal de Justiça que se tenha verificado, no caso vertente, uma das situações expostas no n.
o
21 do presente acórdão ou que, em razão de circunstâncias particulares prevalecentes no momento da comercialização, o acesso efetivo do
Klyx
ao mercado dinamarquês seja entravado.
Incumbe ao órgão jurisdicional de reenvio verificar se estão reunidas no processo principal uma ou várias das circunstâncias referidas no n.
o
21 do presente acórdão. Se não for o caso, o titular da marca pode opor‑se ao reacondicionamento controvertido, uma vez que o produto objeto de importações paralelas pode ser comercializado na Dinamarca com o mesmo tipo de acondicionamento em que é comercializado na Noruega.
Nas suas observações escritas, a Orifarm alega que a compartimentação dos mercados é uma consequência intrínseca da oposição ao reacondicionamento, na medida em que o importador só pode entrar no submercado dinamarquês constituído pelas caixas com uma unidade de
Klyx
se importar o produto da Noruega na mesma embalagem. Assim, sem o reacondicionamento controvertido, o produto importado só pode ser comercializado num segmento limitado do mercado dinamarquês.
A este respeito, há que constatar que os autos não contêm nenhum elemento que permita estabelecer que o mercado do
Klyx
em embalagens de dez unidades representa apenas um segmento limitado do mercado do Estado de importação, a saber, a Dinamarca. Em qualquer caso, incumbe ao órgão jurisdicional de reenvio verificar se esse requisito está preenchido no litígio do processo principal.
Nestas condições, há que responder às questões submetidas que o artigo 7.
o
, n.
o
2, da Diretiva 2008/95 deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca se pode opor à comercialização de um medicamento por um importador paralelo quando este tenha reacondicionado esse medicamento numa embalagem nova, repondo nela a marca, numa situação em que, por um lado, o medicamento em causa pode ser comercializado no Estado de importação parte no Acordo EEE no mesmo tipo de embalagem em que o produto é comercializado no Estado de exportação parte no Acordo EEE e, por outro, o importador não tenha demonstrado que o produto importado só pode ser comercializado num segmento limitado do mercado do Estado de importação, o que incumbe ao órgão jurisdicional de reenvio verificar.
Quanto às despesas
Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Quinta Secção) declara:

O artigo 7.
o
, n.
o
2, da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas, deve ser interpretado no sentido de que o titular de uma marca se pode opor à comercialização de um medicamento por um importador paralelo quando este tenha reacondicionado esse medicamento numa embalagem nova, repondo nela a marca, numa situação em que, por um lado, o medicamento em causa pode ser comercializado no Estado de importação parte no Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de maio de 1992, no mesmo tipo de embalagem em que o produto é comercializado no Estado de exportação parte no Acordo sobre o Espaço Económico Europeu e, por outro, o importador não tenha demonstrado que o produto importado só pode ser comercializado num segmento limitado do mercado do Estado de importação, o que incumbe ao órgão jurisdicional de reenvio verificar.

Assinaturas
(
*1
)	Língua do processo: dinamarquês.