CELEX: 62019CJ0237
Rinvio pregiudiziale
Marchi
Direttiva 2008/95/CE
Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità
Marchio tridimensionale
Articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii) e iii)
Segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico
Segno costituito dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto
Presa in considerazione della percezione del pubblico di riferimento

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (
GU 2008, L 299, pag. 25
).
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (in prosieguo: «Gömböc Kft.») e Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Ufficio nazionale per la proprietà intellettuale, Ungheria, in prosieguo: l’«Ufficio»), con riguardo al rigetto, da parte di quest’ultimo, della domanda di registrazione di un marchio tridimensionale in quanto marchio nazionale, introdotta da Gömböc Kft.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
La direttiva 98/71/CE
L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli (
GU 1988, L 289, pag. 28
) dispone quanto segue:
«I disegni e modelli sono protetti se ed in quanto siano nuovi ed abbiano carattere individuale».
L’articolo 5 della direttiva in parola recita:
«1.   Un disegno o modello ha un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima.
2.   Nell’accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello».
L’articolo 16 della medesima direttiva, intitolato «Relazioni con altre forme di protezione», così dispone:
«Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le disposizioni [dell’Unione] o nazionali applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai marchi d’impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale».
La direttiva 2008/95
L’articolo 3 della direttiva 2008/95, intitolato «Impedimenti alla registrazione o motivi di nullità», al suo paragrafo 1, lettera e), da i) a iii), così disponeva:
«1.   Sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:
(...)
e)
i segni costituiti esclusivamente:
i)
dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
ii)
dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
iii)
dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto».
Diritto ungherese
L’articolo 1 della védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény [legge n. XI del 1997 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni geografiche (
Magyar Közlöny
1997/27), (in prosieguo: la «legge sui marchi»)], dispone quanto segue:
«1.   Possono costituire marchi tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, e che siano adatti a distinguere determinati prodotti o servizi rispetto a quelli di altre imprese.
2.   In particolare, un marchio d’impresa può essere costituito dai seguenti segni:
(...)
d)
figure piane o tridimensionali, compresa la forma del prodotto o del suo confezionamento;
(...)».
L’articolo 2 della legge sui marchi prevede quanto segue:
«1.   Sono esclusi dalla registrazione i segni non conformi all’articolo 1.
2.   Sono esclusi dalla registrazione:
(...)
b)
i segni costituiti esclusivamente:
dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto,
dalla forma del prodotto necessaria per ottenere il risultato tecnico voluto,
dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto».
A termini dell’articolo 122, paragrafo 1, di detta legge, quest’ultima garantisce la trasposizione nel diritto ungherese della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (
GU 2004, L 157, pag. 45
) e della direttiva 2008/95.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
Il 5 febbraio 2015 Gömböc Kft. domandava la registrazione come marchio d’impresa di un segno tridimensionale per prodotti consistenti in «articoli decorativi» ricompresi nella classe 14 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato (in prosieguo: l’«accordo di Nizza»), nonché per «articoli decorativi di cristallo e ceramica» e per «giocattoli», ricompresi, rispettivamente, nelle classi 21e 28 di detto accordo. Tale segno era rappresentato come segue:
L’Ufficio ha respinto tale domanda sulla base dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), secondo e terzo comma, della legge sui marchi. Secondo l’Ufficio, il segno di cui si richiede la registrazione rappresenta un oggetto omogeneo costituito da due piani di simmetria perpendicolari fra loro, sette lati lisci e alcuni spigoli che separano questi ultimi. Tale oggetto costituisce il prodotto Gömböc della richiedente nel procedimento principale, vale a dire un oggetto mono-monostabile convesso e prodotto utilizzando un materiale omogeneo, che ha un solo punto di equilibrio stabile e un solo punto di equilibrio instabile ossia, in totale, due punti di equilibrio, e la cui stessa forma fa sì che l’oggetto ritorni sempre nella sua posizione di equilibrio. L’Ufficio ha concluso che il segno del quale si chiede la registrazione rappresentava un oggetto tridimensionale che, in ragione della sua concezione esteriore e del materiale omogeneo utilizzato, ritorna sempre alla sua posizione di equilibrio e che la forma dello stesso oggetto serviva, nel complesso, a raggiungere l’obiettivo tecnico, consistente nel fatto che il solido si raddrizza sempre.
Nella valutazione se registrare il segno in questione, l’Ufficio si è fondato, in particolare, sulla conoscenza delle caratteristiche e della funzione della forma di detto prodotto che il consumatore medio ha potuto ottenere grazie al sito Internet della richiedente nel procedimento principale nonché alla considerevole pubblicità di cui detto prodotto ha beneficiato nella stampa.
In primo luogo, l’Ufficio, in sostanza, ha considerato che, con riguardo ai «giocattoli», ricompresi nella classe 28 dell’Accordo di Nizza, la forma tridimensionale dell’oggetto consentirebbe ad esso di funzionare come un giocattolo la cui caratteristica consiste nel tornare sempre alla sua posizione di equilibrio stabile. In tal senso, tutti gli elementi del segno in parola sarebbero stati concepiti per ottenere questo risultato tecnico, vale a dire adempiono una funzione tecnica. Il consumatore ragionevole e avveduto percepirebbe pertanto il segno in questione come una forma necessaria per raggiungere il risultato tecnico perseguito dall’oggetto che questo segno indica.
In secondo luogo, quanto agli «articoli decorativi», ricompresi nelle classi 14 e 21 dell’Accordo di Nizza, l’Ufficio ha indicato che la forma tridimensionale rappresentata nel segno in questione darebbe corpo a uno stile incisivo e attraente, che è un elemento essenziale della commercializzazione dei prodotti in parola. I consumatori acquisterebbero gli articoli decorativi principalmente a causa della loro forma particolare. In linea di principio, non potrebbe essere esclusa la protezione, in applicazione del diritto dei marchi, di oggetti decorativi aventi una forma tridimensionale, ma, quando lo stile appariscente di questi oggetti ne determina l’aspetto formale, il valore del prodotto risiede in questa forma.
Le domande introdotte da Gömböc Kft. avverso la decisione dell’Ufficio essendo state respinte in primo e in secondo grado, detta società ha proposto ricorso inteso al riesame di detta decisione dinanzi al giudice del rinvio.
In primo luogo, quest’ultimo giudice indica che, con riguardo alla registrazione del segno tridimensionale quanto ai prodotti consistenti in «giocattoli», che ricadono nella classe 28 dell’Accordo di Nizza, il prodotto la cui rappresentazione grafica è riprodotta al punto 10 della presente sentenza è costituito esclusivamente dalla forma necessaria per ottenere il risultato tecnico ricercato. Detto giudice sottolinea che tale risultato non può essere rilevato a partire da questa sola rappresentazione grafica, ma che, grazie al segno in parola, è possibile riconoscere il prodotto Gömböc della ricorrente nel procedimento principale e che, in considerazione della pubblicità di cui ha beneficiato questo prodotto, il pubblico di riferimento sa che la forma particolare e la struttura omogenea del prodotto garantiscono che esso ritroverà sempre una posizione di equilibrio.
Considerando che la giurisprudenza pertinente della Corte, in particolare, le sentenze del 18 settembre 2014, Hauck (
C‑205/13
,
EU:C:2014:2233
) e del 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO (
C‑30/15 P
,
EU:C:2016:849
), non dissipa tutti i dubbi sulla questione, il giudice del rinvio si interroga in ordine alla maniera in cui occorre esaminare, nel contesto dell’applicazione dell’impedimento alla registrazione o motivo di nullità di un segno in quanto marchio, previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii), della direttiva 2008/95, se detto segno sia costituito dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.
Detto giudice si interroga, in particolare, sulla questione se un tale esame debba fondarsi esclusivamente sulla rappresentazione grafica che si trova sulla domanda di registrazione del segno o se la percezione del pubblico di riferimento possa parimenti essere presa in considerazione a tal riguardo, in una situazione in cui il prodotto in parola ha acquisito una rilevante notorietà e, mentre il prodotto rappresentato graficamente è costituito esclusivamente dalla forma necessaria per ottenere il risultato tecnico perseguito, detto risultato tecnico non può essere rilevato a partire dalla sola rappresentazione grafica della forma del prodotto che si trova nella domanda di registrazione, ma necessita la conoscenza di informazioni ulteriori sul prodotto stesso. Detto giudice nota peraltro che la forma tridimensionale rappresentata nel segno in parola si vede solo in una prospettiva, sicché tale forma non è visibile completamente.
In secondo luogo, per quanto riguarda gli «articoli decorativi», ricompresi nelle classi 14 e 21 dell’Accordo di Nizza, il giudice del rinvio si interroga in ordine alla questione se l’impedimento alla registrazione o motivo di nullità, previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95, nel caso di un segno costituito esclusivamente dalla forma del prodotto, possa essere applicato se è solo sulla base delle conoscenze del pubblico di riferimento che si può determinare che la forma conferisce al prodotto un valore sostanziale. Nella specie, tali conoscenze sarebbero legate al fatto che il prodotto rappresentato nel segno in parola è divenuto il segno tangibile di una scoperta matematica che ha consentito di rispondere a questioni relative alla storia delle scienze.
In terzo luogo, il giudice del rinvio indica che la forma tridimensionale rappresentata nel segno in parola gode già della protezione conferita ai disegni e modelli. Detto giudice ricorda che questo tipo di protezione può essere accordato ai prodotti la cui apparenza, oltre a soddisfare altre esigenze, ha un carattere individuale. Orbene, nel caso di un «articolo decorativo», la forma particolare concepita tramite l’attività del suo creatore, in quanto caratteristica estetica, conferirebbe un valore sostanziale al prodotto.
In tal senso, da una parte, detto giudice si interroga sulla questione se, nel contesto dell’applicazione dell’impedimento alla registrazione o motivo di nullità previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95, quando la sola funzione di un prodotto è decorativa (articoli decorativi), la forma di questo prodotto, che già gode della protezione conferita ai disegni e modelli, è di per sé esclusa dalla protezione conferita dal diritto dei marchi. D’altra parte, detto giudice intende chiarire se detto impedimento alla registrazione o motivo di nullità possa essere applicato a un prodotto la cui forma tridimensionale soddisfi unicamente una funzione decorativa, per il quale rilevi unicamente la sua apparenza estetica, con la conseguenza che, per quanto riguarda gli articoli decorativi, per le forme tridimensionali dei quali si chiede in tal senso la protezione, si dovrebbe necessariamente rifiutare una siffatta protezione.
Alla luce di quanto sopra, la Kúria (Corte suprema, Ungheria) ha deciso di sospendere il processo e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:
«1)
Se l’articolo 3, paragrafo 1, [lettera e), punto ii)], della direttiva [2008/95] debba essere interpretato nel senso che, per i segni costituiti esclusivamente dalla forma di un prodotto,
a)
è possibile esaminare se la forma sia necessaria per ottenere il risultato tecnico perseguito solamente sulla base della rappresentazione grafica contenuta nella registrazione, oppure
b)
può essere altresì considerata la percezione del pubblico rilevante.
In altri termini, se si possa tenere conto del fatto che il pubblico rilevante è consapevole che la forma di cui si chiede la registrazione è necessaria per ottenere il risultato tecnico perseguito.
2)
Se l’articolo 3, paragrafo 1, [lettera e), punto iii)], della direttiva [2008/95] debba essere interpretato nel senso che l’impedimento alla registrazione è applicabile ai segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto per i quali si possa stabilire se la forma dia un valore sostanziale al prodotto in termini di percezione o di conoscenza dell’acquirente circa il prodotto rappresentato graficamente.
3)
Se l’articolo 3, paragrafo 1, [lettera e), punto iii)], della direttiva [2008/95] debba essere interpretato nel senso che l’impedimento alla registrazione è applicabile ai segni costituiti esclusivamente da una forma
a)
che, per il suo carattere individuale, gode già della protezione conferita ai disegni e modelli, o
b)
il cui aspetto estetico conferisce di per sé un qualsiasi tipo di valore al prodotto».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii), della direttiva 2008/95 debba essere interpretato nel senso che, per determinare se un segno è esclusivamente costituito dalla forma del prodotto necessaria ai fini del conseguimento di un risultato tecnico, ci si deve limitare all’esame della rappresentazione grafica di detto segno o se occorre anche tener conto di altri elementi di informazione, come la percezione del pubblico di riferimento.
Secondo detta disposizione, sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.
Occorre ricordare che l’obiettivo dell’impedimento alla registrazione previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii), della direttiva 2008/95 consiste nel fatto di evitare che il diritto dei marchi sfoci nel conferimento a un’impresa di un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto, che possono essere ricercate dall’utilizzatore nei prodotti dei concorrenti. Tale impedimento alla registrazione intende in tal modo evitare che la tutela conferita dal diritto dei marchi si estenda oltre i segni che permettono di distinguere un prodotto o servizio da quelli offerti dai concorrenti, impedendo a questi ultimi di offrire liberamente prodotti che incorporano dette soluzioni tecniche o dette caratteristiche utilitarie in concorrenza con il titolare del marchio (v., per analogia, sentenza del 18 giugno 2002, Philips,
C‑299/99
,
EU:C:2002:377
, punto
).
Con riguardo a tale finalità di detto impedimento alla registrazione, la Corte ha fissato la regola secondo cui la registrazione come marchio di un segno costituito esclusivamente da una forma deve essere negata quando le «caratteristiche essenziali» di tale forma svolgono una funzione tecnica (v., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2002, Philips,
C‑299/99
,
EU:C:2002:377
, punto
). La presenza di uno o più elementi arbitrari minori in un segno tridimensionale i cui elementi essenziali sono tutti dettati dalla soluzione tecnica che tale segno esprime non intacca la conclusione che detto segno è costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria ad ottenere un risultato tecnico (v., per analogia, sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI,
C‑48/09 P
,
EU:C:2010:516
, punto
).
Risulta, inoltre, dalla giurisprudenza della Corte che l’inserimento nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii), della direttiva 2008/95 del divieto di registrare come marchio qualsiasi segno costituito dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico garantisce che le imprese non possano avvalersi del diritto dei marchi per perpetuare, senza limiti nel tempo, diritti esclusivi vertenti su soluzioni tecniche (v., per analogia, sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI,
C‑48/09 P
,
EU:C:2010:516
, punto
).
Un’applicazione corretta di questo impedimento alla registrazione implica che l’autorità che si pronuncia sulla domanda di registrazione di un marchio, in primo luogo, identifichi adeguatamente le caratteristiche essenziali del segno tridimensionale in questione e, in secondo luogo, determini se tali caratteristiche svolgono una funzione tecnica del prodotto (v., per analogia, sentenze del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI,
C‑48/09 P
,
EU:C:2010:516
, punti
,
e
, e del 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO,
C‑30/15 P
,
EU:C:2016:849
, punti
e
).
Per quanto riguarda la prima tappa dell’analisi menzionata al punto che precede della presente sentenza, la Corte ha statuito che, nel contesto di questa tappa, l’autorità competente può basarsi direttamente sull’impressione complessiva prodotta dal segno o procedere, anzitutto, ad un esame in successione di ogni elemento costitutivo del segno. Di conseguenza, l’individuazione delle caratteristiche essenziali di un segno tridimensionale nell’ottica di un’eventuale applicazione dell’impedimento alla registrazione previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), sub ii), della direttiva 2008/95 può, a seconda dei casi, soprattutto con riguardo al loro grado di difficoltà, essere realizzata per il tramite di una mera analisi visiva di detto segno, oppure, al contrario, essere fondata su un esame approfondito nel cui contesto si tenga conto degli elementi utili ai fini della valutazione, come le indagini e le perizie, o ancora dei dati relativi a diritti di proprietà intellettuale conferiti in precedenza relativamente al prodotto interessato (v., per analogia, sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI,
C‑48/09 P
,
EU:C:2010:516
, punti
e
).
Ne consegue che, se l’identificazione delle caratteristiche essenziali del segno in questione, nel contesto dell’applicazione dell’impedimento alla registrazione previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii), della direttiva 2008/95, deve in linea di principio iniziare con la disamina della rappresentazione grafica di detto segno, l’autorità competente può anche far riferimento ad altri elementi di informazione utili che consentano di determinare correttamente tali caratteristiche.
A tal riguardo, la Corte ha statuito che la presunta percezione del segno da parte del pubblico di riferimento non è un elemento decisivo nel contesto dell’applicazione di questo impedimento alla registrazione, ma può tutt’al più costituire un utile elemento di valutazione per l’autorità competente quando essa provvede ad individuare le caratteristiche essenziali del segno (v., per analogia, sentenza del 14 settembre 2010, Lego Juris/UAMI,
C‑48/09 P
,
EU:C:2010:516
, punto
).
Quanto alla seconda tappa dell’analisi menzionata al punto 28 della presente sentenza, occorre rilevare che, in primo luogo, l’impedimento alla registrazione previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii), della direttiva 2008/95, può trovare applicazione quando la rappresentazione grafica della forma del prodotto consente di percepire solo una parte di tale forma, a condizione che tale parte visibile di detta forma sia necessaria ai fini del conseguimento di un risultato tecnico di questo prodotto, non essendo, di per sé, sufficiente per ottenere un siffatto risultato. Tale interpretazione consente, infatti, di garantire il rispetto dell’obiettivo di questo impedimento alla registrazione, dato che evita un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali del prodotto interessato. In tal senso, come indicato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, detto impedimento alla registrazione è applicabile a un segno costituito dalla forma del prodotto interessato che non evidenzia tutte le caratteristiche essenziali richieste per ottenere il risultato tecnico ricercato, purché almeno una delle caratteristiche essenziali richieste per conseguire tale risultato tecnico sia visibile sulla rappresentazione grafica della forma di detto prodotto.
In secondo luogo, la Corte ha indicato che, sebbene sia necessario partire dalla forma di cui trattasi, quale riprodotta graficamente nel segno in parola, questa seconda tappa dell’analisi non può essere effettuata senza prendere in considerazione, all’occorrenza, gli elementi supplementari relativi alla funzione del prodotto concreto in causa (v., per analogia, sentenza del 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO,
C‑30/15 P
,
EU:C:2016:849
, punto
).
A tal riguardo, occorre precisare che la determinazione, da parte dell’autorità competente, delle funzioni tecniche del prodotto interessato deve fondarsi su elementi di informazione obiettivi e affidabili. Tale autorità può ricercare siffatti elementi, segnatamente, nelle eventuali descrizioni di questo prodotto depositate all’atto del deposito della domanda di registrazione del marchio, nei dati relativi a diritti di proprietà intellettuale conferiti anteriormente in relazione a detto prodotto, mediante indagini e perizie sulle funzioni del medesimo prodotto o ancora in tutta la documentazione pertinente, come le pubblicazioni scientifiche, i cataloghi e i siti internet che descrivono le funzioni tecniche di quest’ultimo.
Di contro, le informazioni relative alla conoscenza eventuale, da parte del pubblico di riferimento, delle funzioni tecniche del prodotto in questione e del modo in cui esse vengono acquisite, ricadono in una valutazione che comporta necessariamente elementi soggettivi, che sono potenzialmente fonte di incertezze quanto alla portata e all’esattezza delle conoscenze di questo pubblico, circostanza che rischia di pregiudicare l’obiettivo perseguito dall’impedimento alla registrazione previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii), della direttiva 2008/95, che consiste nell’evitare che il diritto dei marchi conferisca a un’impresa un monopolio su soluzioni tecniche o caratteristiche funzionali di un prodotto.
Ciò è tanto più vero dal momento che il pubblico di riferimento non possiede necessariamente le competenze richieste che consentono di determinare con precisione quali siano le funzioni tecniche del prodotto in questione e in qual misura la forma di questo prodotto, che costituisce il segno, contribuisce al risultato tecnico ricercato.
Risulta dalle suesposte considerazioni che occorre rispondere alla prima questione posta affermando che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che, per determinare se un segno è esclusivamente costituito dalla forma del prodotto necessaria ai fini del conseguimento di un risultato tecnico, non ci si deve limitare all’esame della rappresentazione grafica di detto segno. Elementi di informazione, diversi da questa sola rappresentazione grafica, come la percezione del pubblico di riferimento, possono essere utilizzati per identificare le caratteristiche essenziali del segno in causa. Per contro, sebbene elementi di informazione che non risultano dalla rappresentazione grafica del segno possano essere presi in considerazione per determinare se tali caratteristiche soddisfano una funzione tecnica del prodotto in questione, detti elementi di informazione devono provenire da fonti obiettive e affidabili e non possono includere la percezione del pubblico di riferimento.
Sulla seconda questione
Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che l’impedimento alla registrazione previsto da tale disposizione è applicabile a un segno che consiste esclusivamente nella forma del prodotto e nei confronti del quale è solo in ragione della percezione o della conoscenza del pubblico di riferimento relativa al prodotto graficamente rappresentato che l’autorità competente considera che la forma dia un valore sostanziale a detto prodotto.
Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95, sono esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli i segni costituiti esclusivamente dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto.
L’applicazione di questo impedimento alla registrazione si fonda pertanto su un’analisi oggettiva, intesa a dimostrare che la forma in questione esercita, in ragione delle sue caratteristiche, un’influenza così importante sull’attrattività del prodotto che il fatto di riservarne il beneficio a una sola impresa falsificherebbe le condizioni di concorrenza sul mercato interessato.
Conseguentemente, affinché l’impedimento alla registrazione previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95 possa essere applicato, occorre che risulti da elementi oggettivi e affidabili che la scelta dei consumatori di acquistare il prodotto in questione è, in larga misura, determinata da una o più caratteristiche della forma dalla quale il segno è esclusivamente costituito.
Le caratteristiche del prodotto non legate alla sua forma, come le qualità tecniche o la notorietà di questo prodotto, sono, di contro, inconferenti.
Nella specie, risulta dalla decisione di rinvio che, trattandosi di prodotti ricompresi tra gli «articoli decorativi» e gli «articoli decorativi di cristallo e ceramica», ricompresi nelle classi 14 e 21 dell’Accordo di Nizza, la percezione e la conoscenza del prodotto da parte del pubblico di riferimento sono state prese in considerazione in primo grado per considerare, nel contesto dell’applicazione dell’impedimento alla registrazione previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95, che, indipendentemente dalla valutazione che la forma del prodotto merita sul piano estetico, il valore sostanziale di questo prodotto era conferito dal fatto che tale forma, dalla quale il segno in questione è esclusivamente costituito, è divenuta il simbolo tangibile di una scoperta matematica.
A tal riguardo, occorre ricordare che, se la presunta percezione del segno in questione da parte del consumatore medio non è di per sé un elemento decisivo nel contesto dell’applicazione dell’impedimento alla registrazione previsto da detto articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), essa può, tutt’al più, costituire un utile elemento di valutazione per l’autorità competente quando individua le caratteristiche essenziali di tale segno (v., per analogia, sentenza del 18 settembre 2014, Hauck,
C‑205/13
,
EU:C:2014:2233
, punto
).
Ne consegue che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95 consente, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, che l’autorità competente accerti, alla luce della percezione del segno in oggetto da parte del pubblico di riferimento e della conoscenza del pubblico stesso, che forma di cui questo segno è esclusivamente costituito è il simbolo tangibile di una scoperta matematica. Avendo ritenuto che tale circostanza rendeva questa forma speciale e suggestiva, detta autorità ha potuto concludere che si trattava di una caratteristica essenziale, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 44 della presente sentenza, e che si doveva esaminare se la forma dalla quale il segno in oggetto è esclusivamente costituito dà, in ragione di questa circostanza, un valore sostanziale al prodotto.
Il fatto che una siffatta caratteristica non riguardi, in quanto tale, i meriti estetici della forma, non esclude l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95. Occorre ricordare, al riguardo, che la nozione di «forma che dà un valore sostanziale al prodotto» non è limitata alla forma di prodotti aventi esclusivamente un valore artistico o ornamentale. La questione se la forma dia un valore sostanziale al prodotto può essere esaminata sulla base di altri elementi pertinenti, inclusa, segnatamente, la specificità di tale forma rispetto ad altre forme abitualmente in uso sul mercato in questione (v., per analogia, sentenza del 18 settembre 2014, Hauck,
C‑205/13
,
EU:C:2014:2233
, punti
e
).
Risulta dalle suesposte considerazioni che occorre rispondere alla seconda questione posta affermando che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che la percezione o la conoscenza del pubblico di riferimento relativa al prodotto graficamente presentato da un segno che consiste esclusivamente nella forma del prodotto può essere presa in considerazione al fine di identificare una caratteristica essenziale di detta forma. L’impedimento alla registrazione contenuto in tale disposizione può trovare applicazione se risulta da elementi oggettivi e affidabili che la scelta dei consumatori di acquistare il prodotto in questione è in larga misura determinata da questa caratteristica.
Sulla terza questione
Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95 debba essere interpretato nel senso che l’impedimento alla registrazione previsto da tale disposizione deve essere sistematicamente applicato a un segno, costituito esclusivamente dalla forma del prodotto, quando l’apparenza del prodotto è oggetto di tutela in applicazione del diritto dei disegni o modelli o quando il segno è costituito esclusivamente dalla forma di un articolo decorativo.
Quanto alla prima ipotesi considerata in tale questione, il giudice del rinvio si interroga in ordine al punto se la forma di un prodotto che gode già della tutela del diritto dei disegni e modelli sia esclusa a priori dalla tutela del diritto dei marchi.
Occorre, al riguardo, ricordare che certamente l’obiettivo dell’impedimento alla registrazione previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95, al pari di quello dell’impedimento alla registrazione previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii) di detta direttiva, e ricordato al punto 27 della presente sentenza, è di evitare che il diritto esclusivo e permanente conferito da un marchio possa servire a perpetuare, senza limiti nel tempo, altri diritti che il legislatore dell’Unione ha voluto assoggettare a termini di decadenza (v., per analogia, sentenza del 18 settembre 2014, Hauck,
C‑205/13
,
EU:C:2014:2233
, punto
).
Tuttavia, un siffatto obiettivo non implica che il diritto dell’Unione in materia di proprietà intellettuale impedisca la coesistenza di diversi titoli di protezione giuridica.
Infatti, nel contesto della protezione del diritto dei disegni o modelli, l’articolo 16 della direttiva 98/71 prevede che detta direttiva «[lasci] impregiudicate le disposizioni [dell’Unione] o nazionali applicabili ai disegni o modelli non registrati, ai marchi d’impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità».
Ne risulta che la circostanza che l’apparenza di un prodotto sia protetta in quanto disegno o modello non esclude che un segno costituto dalla forma di tale prodotto goda di una tutela in applicazione del diritto dei marchi, purché le condizioni di registrazione di detto segno in quanto marchio siano soddisfatte.
Ne consegue parimenti che le norme di diritto dell’Unione relative alla registrazione dei disegni o modelli e quelle applicabili alla registrazione dei marchi sono indipendenti, senza che si possa considerare che vi sia una qualsivoglia gerarchia tra di esse.
Pertanto, il fatto che l’apparenza di un prodotto sia protetta in quanto disegno o modello in ragione, segnatamente, del carattere individuale di detto disegno o modello, non implica tuttavia che un segno costituito dalla forma di tale prodotto non possa essere registrato in quanto marchio in applicazione dell’impedimento alla registrazione previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95.
Infatti, come risulta dall’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/71, i disegni e modelli sono protetti mediante la registrazione se ed in quanto siano nuovi ed abbiano carattere individuale. Orbene, si deve rilevare che, come risulta dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 98/71, un disegno o modello ha un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest’ultima.
Conseguentemente, l’analisi che consente di accertare il carattere individuale di un disegno o modello differisce da quella, presa in considerazione nel contesto della seconda questione pregiudiziale, che l’autorità competente deve effettuare per determinare se un segno è esclusivamente costituito dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95.
Quanto alla seconda ipotesi considerata dal giudice del rinvio nella sua terza questione, è giocoforza riconoscere che, nel prendere in considerazione la «forma che dà un valore sostanziale al prodotto», l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95, può applicarsi, segnatamente, a un segno esclusivamente costituito dalla forma di un prodotto che abbia un valore artistico o ornamentale.
In tale contesto, detta circostanza non implica tuttavia che la domanda di registrazione in quanto marchio di segni costituiti dalla forma di un prodotto come, nel procedimento principale, rispettivamente, «articoli decorativi» e «articoli decorativi di cristallo e ceramica» ricompresi nelle classi 14 e 21 dell’Accordo di Nizza, debba essere automaticamente respinta sul fondamento di tale impedimento alla registrazione. Infatti, come risulta dal punto 41 della presente sentenza, perché questo impedimento alla registrazione possa trovare applicazione, occorre che risulti da elementi oggettivi e affidabili che la scelta dei consumatori a favore del prodotto in questione è in larga misura determinata da una o più caratteristiche della forma stessa.
A tal riguardo, occorre rilevare che non è affatto escluso che il valore sostanziale di questo tipo di articoli possa risultare da elementi diversi dalla forma, come, segnatamente, la storia della loro concezione, il loro modo di fabbricazione, a seconda che essa sia industriale o artigianale, le materie, eventualmente rare o preziose, che contengono, o ancora l’identità del loro creatore.
Spetta pertanto all’autorità competente esaminare se, in concreto, ricorrono le condizioni di applicazione dell’impedimento alla registrazione previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95, per determinare se il segno in questione sia esclusivamente costituito dalla forma che dà valore sostanziale al prodotto.
Risulta dalle suesposte considerazioni che occorre rispondere alla terza questione posta affermando che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che l’impedimento alla registrazione previsto da tale disposizione non deve essere sistematicamente applicato a un segno, costituito esclusivamente dalla forma del prodotto, quando questo segno è oggetto di tutela in applicazione del diritto dei disegni o modelli o quando il segno è costituito esclusivamente dalla forma di un articolo decorativo.
Sulle spese
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1)
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), ii), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, deve essere interpretato nel senso che, per determinare se un segno è esclusivamente costituito dalla forma del prodotto necessaria ai fini del conseguimento di un risultato tecnico, non ci si deve limitare all’esame della rappresentazione grafica di detto segno. Elementi di informazione, diversi da questa sola rappresentazione grafica, come la percezione del pubblico di riferimento, possono essere utilizzati per identificare le caratteristiche essenziali del segno in causa. Per contro, sebbene elementi di informazione che non risultano dalla rappresentazione grafica del segno possano essere presi in considerazione per determinare se tali caratteristiche soddisfano una funzione tecnica del prodotto in questione, detti elementi di informazione devono provenire da fonti obiettive e affidabili e non possono includere la percezione del pubblico di riferimento.

2)
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che la percezione o la conoscenza del pubblico di riferimento relativa al prodotto graficamente presentato da un segno che consiste esclusivamente nella forma del prodotto può essere presa in considerazione al fine di identificare una caratteristica essenziale di detta forma. L’impedimento alla registrazione contenuto in tale disposizione può trovare applicazione se risulta da elementi oggettivi e affidabili che la scelta dei consumatori di acquistare il prodotto in questione è in larga misura determinata da questa caratteristica.

3)
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), iii), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che l’impedimento alla registrazione previsto da tale disposizione non deve essere sistematicamente applicato a un segno, costituito esclusivamente dalla forma del prodotto, quando questo segno è oggetto di tutela in applicazione del diritto dei disegni o modelli o quando il segno è costituito esclusivamente dalla forma di un articolo decorativo.

Firme
(
*1
)	Lingua processuale: l’ungherese.