CELEX: 62018CJ0371
Prejudiciële verwijzing
Harmonisatie van wetgevingen
Gemeenschapsmerk
Verordening (EG) nr. 40/94
Artikelen 7 en 51
Eerste richtlijn (89/104/EEG)
Artikelen 3 en 13
Omschrijving van de waren of diensten waarop de inschrijving ziet
Niet-naleving van het vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid
Kwade trouw van de aanvrager
Ontbreken van het voornemen om het merk te gebruiken voor de aangeduide waren of diensten
Gehele of gedeeltelijke nietigheid van het merk
Nationale wetgeving volgens welke de aanvrager moet verklaren dat hij voornemens is het aangevraagde merk te gebruiken

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van het Uniemerkenrecht en het Unierecht inzake de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten.
Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Sky plc, Sky International AG en Sky UK Ltd (hierna gezamenlijk: „Sky e.a.”) enerzijds en SkyKick UK Ltd en SkyKick Inc. (hierna gezamenlijk: „vennootschappen SkyKick”) anderzijds over de vermeende inbreuk door de vennootschappen SkyKick op de Uniemerken en een in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven nationaal merk waarvan Sky e.a. houders zijn.
Toepasselijke bepalingen
Internationaal recht
Op internationaal niveau wordt het merkenrecht geregeld door het Verdrag van Parijs van 20 maart 1883 tot bescherming van de industriële eigendom, laatstelijk herzien te Stockholm op 14 juli 1967 en gewijzigd op 28 september 1979 (
United Nations Treaty Collection
, deel 828, nr. 11851, blz. 305; hierna: „Verdrag van Parijs”). Alle lidstaten van de Europese Unie zijn partij bij dit verdrag.
Overeenkomstig artikel 19 van het Verdrag van Parijs behouden de staten waarop het van toepassing is, zich het recht voor afzonderlijk onderling bijzondere overeenkomsten te treffen tot bescherming van de industriële eigendom.
Deze bepaling heeft gediend als rechtsgrondslag voor het vaststellen van de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, die door de diplomatieke conferentie van Nice is aangenomen op 15 juni 1957, laatstelijk herzien te Genève op 13 mei 1977 en gewijzigd op 28 september 1979 (
United Nations Treaty Collection)
, deel 1154, nr. I-18200, blz. 89; hierna: „Overeenkomst van Nice”).
Artikel 1 van de Overeenkomst van Nice luidt:
„1)   De landen waarvoor deze Overeenkomst geldt, vormen een bijzondere Unie en nemen een gemeenschappelijke classificatie aan van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken (hierna te noemen ‚classificatie’).
2)   De classificatie omvat:
i)
een lijst van de klassen, eventueel vergezeld van de toelichtingen;
ii)
een alfabetische lijst van de waren en diensten […] met vermelding van de klasse waarin elke waar of dienst is ingedeeld.
[…]”
Artikel 2 van de Overeenkomst van Nice, „Juridische draagwijdte en toepassing van de classificatie”, luidt als volgt:
„1)   Onder voorbehoud van de door deze Overeenkomst opgelegde verplichtingen is de draagwijdte van de classificatie die, welke daaraan door elk land van de bijzondere Unie wordt toegekend. In het bijzonder bindt de classificatie de landen van de bijzondere Unie noch wat betreft de beoordeling van de omvang van de bescherming van het merk, noch wat betreft de erkenning van de dienstmerken.
2)   Elk land van de bijzondere Unie behoudt zich de bevoegdheid voor de classificatie toe te passen als hoofdsysteem of als hulpsysteem.
3)   De bevoegde administraties van de landen van de bijzondere Unie zullen in de titels en officiële bekendmakingen van de merkinschrijvingen de nummers van de klassen der classificatie vermelden van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven.
4)   De omstandigheid dat een benaming voorkomt in de alfabetische lijst [van de waren en diensten] doet niets af aan de rechten die op die benaming zouden kunnen bestaan.”
De in artikel 1 van de Overeenkomst van Nice bedoelde classificatie (hierna: „classificatie van Nice”) bevat sinds de op 1 januari 2002 in werking getreden achtste uitgave ervan 34 klassen van waren en 11 klassen van diensten. Elke klasse wordt aangeduid met één of meerdere algemene benamingen, gewoonlijk „hoofdklassen” genoemd, die in algemene zin de gebieden beschrijven waaronder de bedoelde waren en diensten van deze klasse in beginsel vallen.
Om zich te verzekeren van de juiste indeling van elke waar of dienst is het overeenkomstig de gebruikersgids voor de classificatie van Nice van belang de alfabetische lijst van de waren en diensten en de toelichting bij de verschillende klassen te raadplegen.
Unierecht
Verordeningen inzake het Uniemerk
Verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (
PB 1994, L 11, blz. 1
), zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1891/2006 van de Raad van 18 december 2006 (
PB 2006, L 386, blz. 14
) (hierna: „verordening nr. 40/94”), is ingetrokken en vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (
PB 2009, L 78, blz. 1
), die in werking is getreden op 13 april 2009. Ook deze verordening, zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 (
PB 2015, L 341, blz. 21
) (hierna: „verordening nr. 207/2009”), is ingetrokken en vervangen, met ingang van 1 oktober 2017, door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (
PB 2017, L 154, blz. 1
).
Gelet op de datum waarop de in het hoofdgeding aan de orde zijnde gemeenschapsaanvragen zijn ingediend, moet het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing worden onderzocht in het licht van de bepalingen van verordening nr. 40/94.
Artikel 4 van verordening nr. 40/94, waarin werd bepaald welke tekens een gemeenschapsmerk kunnen vormen, luidde:
„Gemeenschapsmerken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.”
Artikel 7 van deze verordening, „Absolute weigeringsgronden”, bepaalde in lid 1:
„Geweigerd wordt inschrijving van:
a)
tekens die niet in overeenstemming zijn met artikel 4;
b)
merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c)
merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
d)
merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
e)
tekens die uitsluitend bestaan uit
i)
de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of
ii)
de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of
iii)
de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;
f)
merken die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden;
g)
merken die tot misleiding van het publiek kunnen leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten;
h)
merken die bij gebreke van goedkeuring van de bevoegde autoriteiten krachtens artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs geweigerd moeten worden;
i)
merken die andere badges, emblemen en wapenschilden, zoals bepaald volgens de bij de bij de uitvoeringsverordening vastgestelde procedure, van bijzonder openbaar belang omvatten dan de in artikel 6 ter van het Verdrag van Parijs bedoelde, tenzij de bevoegde autoriteiten de inschrijving daarvan hebben toegestaan;
[…]”
Artikel 15 van deze verordening, „Gebruik van het gemeenschapsmerk”, bepaalde in lid 1:
„Een gemeenschapsmerk waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de Gemeenschap geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.”
Artikel 38, lid 1, van diezelfde verordening luidde als volgt:
„Indien het merk krachtens artikel 7 uitgesloten is van inschrijving voor alle of een deel van de waren of diensten waarvoor het gemeenschapsmerk wordt aangevraagd, wordt de aanvrage voor deze waren of diensten afgewezen.”
Artikel 50 van verordening nr. 40/94, „Gronden van verval”, bepaalde in lid 1, onder a):
„De rechten van de houder van het gemeenschapsmerk worden op vordering bij het Bureau [voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)] of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard:
a)
wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Gemeenschap is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken; vervallenverklaring van een gemeenschapsmerk kan echter niet worden gevorderd wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de vijfjarige periode en de instelling van de vordering of de reconventionele vordering, voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt; begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden vóór de instelling van de vordering of van de reconventionele vordering, met dien verstande dat de periode van drie maanden ten vroegste na het verstrijken van de ononderbroken periode van vijf jaar van het niet gebruiken is ingegaan, wordt echter niet in aanmerking genomen indien de voorbereiding voor het begin van gebruik of het hernieuwde gebruik pas getroffen wordt, nadat de merkhouder er kennis van heeft gekregen dat de vordering of de reconventionele vordering kan worden ingesteld”.
Artikel 51 van deze verordening, „Absolute nietigheidsgronden”, was als volgt verwoord:
„1.   Het gemeenschapsmerk wordt op vordering bij het Bureau [voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)] of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard, wanneer:
a)
het is ingeschreven in strijd met artikel 7;
b)
de aanvrager bij indiening van de aanvrage te kwader trouw was.
[…]
3.   Indien de nietigheidsgrond slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor het Gemeenschapsmerk ingeschreven is, kan het merk alleen voor de betrokken waren of diensten nietig worden verklaard.”
Artikel 96 van deze verordening, „Reconventionele vordering”, bepaalde in lid 1:
„De reconventionele vordering tot vervallen- of nietigverklaring kan slechts steunen op de in deze verordening genoemde gronden voor vervallen- of nietigverklaring.”
In artikel 167, lid 1, van verordening nr. 207/2009 was bepaald:
„Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie
.”
Richtlijnen betreffende de aanpassing van het merkenrecht van de lidstaten
De Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (
PB 1989, L 40, blz. 1
; hierna: „Eerste richtlijn”) is ingetrokken en vervangen, met ingang van 28 november 2008, door richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (
PB 2008, L 299, blz. 25
). Deze richtlijn is ingetrokken en vervangen door richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (
PB 2015, L 336, blz. 1
) met ingang van, overeenkomstig artikel 55 van laatstgenoemde richtlijn, 15 januari 2019.
Gelet op de datum waarop de in het hoofdgeding aan de orde zijnde Uniemerkaanvragen zijn ingediend, moet het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing worden onderzocht in het licht van de bepalingen van de Eerste richtlijn.
De vijfde, zevende en achtste overweging van de Eerste richtlijn luidden als volgt:
„Overwegende dat de lidstaten tevens iedere vrijheid behouden, de inschrijvingsprocedure of verval of nietigheid van de door inschrijving verkregen rechten op een merk vast te stellen; dat zij bij voorbeeld de vorm van de inschrijvings- en nietigheidsprocedure bepalen, uitmaken of oudere rechten in de inschrijvingsprocedure, in de nietigheidsprocedure of in beide procedures moeten worden ingeroepen en, ingeval oudere rechten in de inschrijvingsprocedure kunnen worden ingeroepen, voorzien in een oppositieprocedure en/of een ambtshalve onderzoek; dat de lidstaten de bevoegdheid behouden om de rechtsgevolgen van verval of nietigheid van merken vast te stellen;
[…]
Overwegende dat het doel van de aanpassing alleen kan worden bereikt als de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden; dat hiertoe een niet-limitatieve opsomming van tekens moet worden vastgesteld die een merk kunnen vormen, vooropgesteld dat zij de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden van die van andere ondernemingen; dat de gronden van weigering of nietigverklaring van het recht op een merk zelf, zoals gebrek aan onderscheidend vermogen of strijd met oudere rechten, limitatief moeten worden opgesomd zij het deels facultatief, zodat de lidstaten deze in hun wetgeving kunnen handhaven of opnemen; dat de lidstaten weigerings- of nietigheidsgronden met betrekking tot de voorwaarden voor verkrijging of behoud van het recht op een merk die niet worden aangepast, in hun wetgeving kunnen handhaven of opnemen, bij voorbeeld met betrekking tot de hoedanigheid van de merkhouder, de vernieuwing van het merk, het taksenregime of de niet-naleving van de procedureregels;
Overwegende dat, om het totale aantal in de Gemeenschap ingeschreven en beschermde merken en derhalve het aantal daartussen rijzende conflicten te verminderen, de eis moet worden gesteld dat een ingeschreven merk werkelijk wordt gebruikt en bij gebreke daarvan vervallen kan worden verklaard; dat bepaald moet worden dat de nietigheid van het recht op een merk niet kan worden uitgesproken wegens het bestaan van een ouder niet gebruikt merk, met de bevoegdheid van de lidstaten hetzelfde beginsel toe te passen in de inschrijvingsprocedure of te bepalen dat het recht op een merk niet kan worden ingeroepen indien naar aanleiding van een exceptie in een inbreukprocedure komt vast te staan dat het recht vervallen zou kunnen worden verklaard, dat het aan de lidstaten is voor al deze gevallen de toepasselijke procedureregels vast te stellen”.
Artikel 2 van deze richtlijn luidde als volgt:
„Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.”
Artikel 3 van deze richtlijn bepaalde in de leden 1 en 2:
„1.   Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:
a)
tekens die geen merk kunnen vormen;
b)
merken die elk onderscheidend vermogen missen;
c)
merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten;
d)
merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in het normale taalgebruik of in het bonafide handelsverkeer gebruikelijk zijn geworden;
e)
tekens die uitsluitend bestaan uit:
–
de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, of
–
de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, of
–
de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;
f)
merken die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden;
g)
merken die tot misleiding van het publiek kunnen leiden, bijvoorbeeld ten aanzien van aard, hoedanigheid of plaats van herkomst van de waren of diensten;
h)
merken die bij gebreke van goedkeuring van de bevoegde autoriteiten, krachtens artikel 6 ter van het [Verdrag van Parijs] geweigerd of nietig verklaard moeten worden.
2.   Elke lidstaat kan bepalen, dat een merk niet ingeschreven wordt of, indien ingeschreven, kan worden nietig verklaard indien en voor zover:
[…]
d)
de aanvrage om inschrijving van het merk te kwader trouw is gedeponeerd.”
Artikel 12, lid 1, van diezelfde richtlijn luidde:
„Een merk kan vervallen worden verklaard wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de betrokken lidstaat is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken […].”
Artikel 13 van de Eerste richtlijn bepaalde:
„Indien een grond voor weigering van inschrijving, vervallen- of nietigverklaring van een merk slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor dit merk gedeponeerd of ingeschreven is, betreffen de weigering van inschrijving, de vervallen- of de nietigverklaring alleen die waren of diensten.”
Artikel 18 van richtlijn 2008/95 luidde als volgt:
„Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie
.”
Recht van het Verenigd Koninkrijk
De Eerste richtlijn is omgezet in het recht van het Verenigd Koninkrijk bij de Trade Marks Act 1994 (merkenwet van 1994). Section 32, lid 3, van de Trade Marks Act 1994 komt niet overeen met enige bepaling van die richtlijn. Deze bepaling luidt als volgt:
„De aanvraag [tot inschrijving van een merk] moet vermelden dat het merk door de aanvrager of met diens toestemming wordt gebruikt voor [de waren of de diensten waarvoor inschrijving van het merk wordt beoogd], of dat hij te goeder trouw voornemens is hiervan een dergelijk gebruik te maken.”
Hoofdgeding en prejudiciële vragen
Sky e.a. zijn houders van vier communautaire beeld- en woordmerken en een in het Verenigd Koninkrijk ingeschreven nationaal woordmerk die het woord „Sky” omvatten (hierna gezamenlijk: „in het hoofdgeding aan de orde zijnde merken”). Deze merken zijn ingeschreven voor een groot aantal waren en diensten van een aantal klassen van de classificatie van Nice, met name de klassen 9 en 38.
Sky e.a. hebben bij de verwijzende rechter, de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (rechter in eerste aanleg in onder meer zaken betreffende intellectuele eigendom van Engeland en Wales, Verenigd Koninkrijk), een vordering wegens inbreuk op de in het hoofdgeding aan de orde zijnde merken ingesteld tegen de vennootschappen SkyKick. Ter onderbouwing van hun vordering wegens inbreuk baseren Sky e.a. zich op de inschrijving van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde merken voor waren van klasse 9 in de zin van de classificatie van Nice, te weten software, software geleverd van het internet, software en telecommunicatieapparatuur om verbindingen met databases en het internet mogelijk te maken, en dataopslagmiddelen, alsmede voor diensten van klasse 38 in de zin van die classificatie, te weten telecommunicatiediensten, diensten op het gebied van e-mail, internetportalen, computerdiensten voor het toegang krijgen tot en het opzoeken van informatie/gegevens via een computer of computernetwerk. De verwijzende rechter benadrukt dat niet alle in het hoofdgeding aan de orde zijnde merken voor deze waren en diensten zijn ingeschreven.
Deze rechter wijst er ook op dat Sky e.a. de in het hoofdgeding aan de orde zijnde merken op ruime schaal hebben gebruikt voor een scala aan waren en diensten die verband houden met hun kernactiviteiten, te weten televisie-uitzendingen, telefonie en breedbandverbindingen. Er wordt niet betwist dat die merken op al deze gebieden bekend zijn in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Sky e.a. bieden echter geen waren of diensten op het gebied van e-mailmigratie of cloudback-up aan, en uit niets blijkt dat zij dit in de toekomst van plan zijn. De drie belangrijkste waren die door de vennootschappen SkyKick worden aangeboden, zijn gebaseerd op „software as a service” en betreffen cloudmigratie, cloudback-up en het beheer van in de cloud geïnstalleerde softwareapplicaties.
In het kader van deze procedure hebben de vennootschappen SkyKick een reconventionele vordering ingesteld tot nietigverklaring van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde merken. Tot staving van deze vordering hebben zij aangevoerd dat die merken zijn ingeschreven voor waren en diensten die niet voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn gespecificeerd. De vennootschappen SkyKick baseren zich in dit verband op het arrest van 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (
C‑307/10
,
EU:C:2012:361
).
In deze context vraagt de verwijzende rechter zich in de eerste plaats af of een dergelijke nietigheidsgrond kan worden ingeroepen tegen een ingeschreven merk. In dit verband brengt hij in herinnering dat het Hof in voornoemd arrest heeft geoordeeld dat de aanvrager van een merk voldoende duidelijk en nauwkeurig de waren en diensten moet omschrijven waarvoor de inschrijving wordt gevraagd, opdat de bevoegde autoriteiten en derden de omvang van de merkbescherming kunnen bepalen. Anders zou het nationale bureau of het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) het verzoek moeten afwijzen indien de omschrijving niet zodanig wordt gewijzigd dat deze voldoende duidelijk en nauwkeurig is.
De verwijzende rechter is van oordeel dat de uit dat arrest voortvloeiende rechtspraak evenwel niet met zich meebrengt dat het merk na inschrijving nietig kan worden verklaard op grond dat de specificatie onvoldoende duidelijk of nauwkeurig is.
Hij benadrukt dat, in geval van een Uniemerk, artikel 128, lid 1, van verordening 2017/1001 bepaalt dat een reconventionele vordering tot nietigverklaring „slechts [kan] steunen op de in deze verordening genoemde gronden voor […] nietigverklaring”. In casu beroepen de vennootschappen SkyKick zich op de grond van artikel 59, lid 1, onder a), junctis artikel 4 en artikel 7, lid 1, onder a), van die verordening, die niet vereist dat de specificatie van de waren en diensten waarvoor een Uniemerk wordt aangevraagd, duidelijk en nauwkeurig is. Hetzelfde geldt voor nationale merken.
In de tweede plaats vraagt de verwijzende rechter, ervan uitgaande dat een dergelijke grond kan worden ingeroepen, of voor alle in het hoofdgeding aan de orde zijnde merken bezwaar mogelijk is tegen de specificaties van de waren en diensten. Hij wijst erop dat de vennootschappen SkyKick in het hoofdgeding aanvoeren dat de omschrijving van de waren en diensten waarop deze merken betrekking hebben, onvoldoende duidelijk en nauwkeurig is, behalve voor „telecommunicatiediensten” en „diensten op het gebied van e-mail” van klasse 38. De vennootschappen SkyKick en Sky e.a. verschillen van mening over de vraag of de specificaties „software”, „software geleverd van het internet” en „software en telecommunicatieapparatuur om verbindingen met databases en het internet mogelijk te maken” duidelijk en nauwkeurig zijn.
Dienaangaande is de verwijzende rechter van oordeel dat de inschrijving van een merk voor „software” te ruim en derhalve in strijd met de openbare orde is, aangezien deze inschrijving de merkhouder een immens breed monopolie verleent dat door geen enkel legitiem commercieel belang kan worden gerechtvaardigd. Hij meent echter dat dit niet noodzakelijkerwijs betekent dat de term „software” onvoldoende duidelijk en nauwkeurig is. Niettemin vraagt hij zich af of de redenering in de gezamenlijke mededeling van het European Trade Mark and Design Network (Europees netwerk voor merken en modellen; ETMDN) van 28 oktober 2015 betreffende de gemeenschappelijke werkwijze inzake de algemene benamingen van de hoofdklassen van de classificatie van Nice met betrekking tot „machines” van klasse 7 in de zin van die classificatie niet ook van toepassing zou kunnen zijn op „software”.
In de derde plaats vraagt de verwijzende rechter zich af of de geldigheid van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde merken kan worden aangetast doordat de aanvrager ten tijde van de indiening van de aanvraag om merkbescherming te kwader trouw handelde.
De vennootschappen SkyKick hebben bij deze rechter immers aangevoerd dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde merken te kwader trouw zijn ingeschreven, aangezien Sky e.a. niet voornemens waren de merken te gebruiken voor alle waren en diensten waarop de inschrijving van deze merken betrekking heeft. Dus moeten deze merken volledig of op zijn minst ten dele, voor de waren en diensten waarvoor Sky e.a. niet voornemens waren de merken te gebruiken, nietig worden verklaard.
Inschrijving van merken zonder een daadwerkelijk gebruik ervan te verlangen vergemakkelijkt volgens deze rechter de inschrijvingsprocedure en maakt het voor merkhouders gemakkelijker om bescherming van hun merken te verkrijgen voordat zij ze op de markt brengen. Wanneer de inschrijving wordt vergemakkelijkt of een te ruim gebied wordt gedekt, zou dit echter voor derden een drempel voor toetreding tot de markt kunnen vormen en tot een uitholling van het publieke domein kunnen leiden. De mogelijkheid om een merk in te schrijven zonder dat het voornemen bestaat dit merk te gebruiken voor alle of een deel van de aangeduide waren en diensten, maakt dus misbruik mogelijk, hetgeen nadelig zou zijn indien er voor het overige geen enkele mogelijkheid bestond om op grond van de kwade trouw van de houder van het betrokken merk op te komen tegen een inschrijving die misbruik oplevert. De verwijzende rechter benadrukt dat de rechters in het Verenigd Koninkrijk zich in hun rechtspraak hebben toegespitst op het vereiste van het voornemen om het betrokken merk te gebruiken voor de in de inschrijvingsaanvraag aangeduide waren en diensten, gelet op het bestaan van section 32, lid 3, van de Trade Marks Act 1994 in het recht van die lidstaat.
De verwijzende rechter vraagt zich af of deze bepaling verenigbaar is met het Unierecht. Gesteld dat een dergelijke verenigbaarheid wordt vastgesteld, heeft hij ook twijfels over de draagwijdte van de voorwaarde inzake het voornemen om het merk te gebruiken voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven.
Ten eerste, hoewel het Unierecht niet uitdrukkelijk voorziet in een dergelijk voornemen en het bij de huidige stand van dat recht niet mogelijk is om een ingeschreven merk door te halen wegens niet-gebruik vóór het verstrijken van een termijn van vijf jaar, blijkt uit de rechtspraak van het Hof en het Gerecht van de Europese Unie dat een aanvraag tot inschrijving van een merk zonder dat enig voornemen bestaat om dat merk te gebruiken voor de aangeduide waren en diensten, er in bepaalde omstandigheden op kan duiden dat de houder van dat merk op het moment van indiening van de aanvraag om merkbescherming te kwader trouw handelde.
Ten tweede volgt uit die rechtspraak dat het, om de kwade trouw van een aanvrager vast te stellen, niet volstaat dat hij de inschrijving van het betrokken merk heeft aangevraagd voor een ruim assortiment waren en diensten, indien de aanvrager, gelet op het gebruik van dat merk, redelijke commerciële redenen heeft om bescherming te wensen. Bovendien volstaat het potentiële gebruik van het merk niet om het ontbreken van goede trouw aan te tonen.
Ten derde kan op grond van die rechtspraak worden aangenomen dat de aanvrager de aanvraag in bepaalde gevallen deels te goeder trouw en deels te kwader trouw heeft ingediend, indien hij het voornemen had het merk slechts te gebruiken voor enkele van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.
Ingeval de aanvrager van een merk zijn inschrijvingsaanvraag voor een deel van de waren en diensten te kwader trouw en voor een ander deel te goeder trouw heeft ingediend, vraagt de verwijzende rechter zich af of de nietigheid geheel of gedeeltelijk moet zijn.
Hij is van mening dat er in het hoofdgeding aanwijzingen zijn waaruit blijkt dat Sky e.a. op het moment van inschrijving van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde merken niet voornemens waren ze te gebruiken voor alle waren en diensten waarop de inschrijvingen betrekking hadden. Inschrijving werd gevraagd voor waren en diensten waarvoor Sky e.a. geen enkele commerciële reden hadden om om bescherming te vragen, waaruit blijkt dat het feit dat die waren en diensten in de inschrijvingsaanvraag zijn opgenomen, deel uitmaakt van een strategie van Sky e.a. om een zeer ruime merkbescherming te verkrijgen.
Tegen deze achtergrond heeft de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:
„1)
Kan een Uniemerk of een nationaal merk dat in een lidstaat is ingeschreven, geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard op grond dat enkele of alle bewoordingen in de specificatie van waren en diensten niet voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn opdat de bevoegde autoriteiten en derden louter en alleen op basis van die bewoordingen kunnen vaststellen wat de omvang is van de door het merk geboden bescherming?
2)
In geval van een bevestigend antwoord op de eerste vraag: is een term zoals ‚software’ te algemeen en omvat deze waren die te sterk uiteenlopen om verenigbaar te zijn met de herkomstaanduidende functie van het merk, zodat deze term niet voldoende duidelijk en nauwkeurig is opdat de bevoegde autoriteiten en derden louter en alleen op basis van die term kunnen vaststellen wat de omvang is van de door het merk geboden bescherming?
3)
Kan een eenvoudige aanvraag tot inschrijving van een merk, zonder voornemen dit merk te gebruiken voor de aangeduide waren of diensten, een aanvraag te kwader trouw vormen?
4)
In geval van een bevestigend antwoord op de derde vraag: kan worden geconcludeerd dat de aanvrager de aanvraag deels te goeder trouw en deels te kwader trouw heeft ingediend, indien en voor zover de aanvrager het voornemen had het merk te gebruiken voor enkele van de gespecificeerde waren of diensten, maar niet het voornemen had het merk te gebruiken voor de overige aangeduide waren of diensten?
5)
Is section 32, lid 3, van de Trade Marks Act 1994 verenigbaar met [richtlijn 2015/2436] en haar voorgangers?”
Beantwoording van de prejudiciële vragen
Opmerkingen vooraf
Vooraf moet worden opgemerkt dat de vragen van de verwijzende rechter betrekking hebben op de uitlegging van bepalingen inzake de absolute gronden voor nietigheid van een Uniemerk of een nationaal merk, zonder dat wordt verwezen naar een bepaalde verordening of richtlijn. Derhalve moet worden bepaald welk Unierecht ratione temporis van toepassing is op het hoofdgeding.
In dit verband moet worden opgemerkt, zoals de advocaat-generaal in punt 33 van zijn conclusie heeft gedaan, dat de datum waarop de inschrijvingsaanvraag is ingediend bepalend is voor de vaststelling van het toepasselijke materiële recht in geval van vorderingen tot nietigverklaring van Unie- en nationale merken (zie in die zin arrest van 8 mei 2014, Bimbo/BHIM,
C‑591/12 P
,
EU:C:2014:305
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
In casu blijkt uit het verzoek om een prejudiciële beslissing dat al de aanvragen om bescherming van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde merken zijn ingediend tussen 14 april 2003 en 20 oktober 2008.
Artikel 167 van verordening nr. 207/2009 bepaalde dat deze in werking zou treden op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het
Publicatieblad van de Europese Unie
, die op 24 maart 2009 heeft plaatsgevonden. Artikel 18 van richtlijn 2008/95 bepaalde eveneens dat deze in werking zou treden op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het
Publicatieblad van de Europese Unie
, die op 8 november 2008 heeft plaatsgevonden.
Aangezien de in het hoofdgeding aan de orde zijnde merken zijn aangevraagd vóór de data van inwerkingtreding van verordening nr. 207/2009 en richtlijn 2008/95, volgt hieruit dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde gemeenschapsmerken ratione temporis binnen de werkingssfeer van verordening nr. 40/94 vallen, en het in het hoofdgeding aan de orde zijnde nationale merk ratione temporis binnen de werkingssfeer van de Eerste richtlijn valt.
Hieruit volgt dat de in het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing gestelde vragen over de uitlegging van het Unierecht aldus moeten worden opgevat dat zij betrekking hebben op de bepalingen van verordening nr. 40/94 en die van de Eerste richtlijn.
Eerste en tweede vraag
Met zijn eerste en tweede vraag, die gezamenlijk dienen te worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in essentie te vernemen of de artikelen 7 en 51 van verordening nr. 40/94 en artikel 3 van de Eerste richtlijn aldus moeten worden uitgelegd dat een gemeenschapsmerk of een nationaal merk geheel of gedeeltelijk nietig kan worden verklaard op grond dat de termen die zijn gebruikt ter aanduiding van de waren en diensten waarvoor dat merk is ingeschreven, onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord, vraagt deze rechter zich af of de term „software” aan dat vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid voldoet.
Om deze vragen te kunnen beantwoorden dient in de eerste plaats te worden onderzocht of de onduidelijkheid en onnauwkeurigheid van de termen die worden gebruikt ter specificatie van de waren en diensten waarvoor een merk is ingeschreven, als zodanig een absolute grond voor nietigheid van een nationaal merk of een gemeenschapsmerk vormt.
Wat ten eerste de bepalingen van de Eerste richtlijn betreft, dient te worden opgemerkt dat artikel 3 van die richtlijn een lijst van nietigheidsgronden bevat, waar de onduidelijkheid en onnauwkeurigheid van de termen ter specificatie van de waren en diensten waarvoor een nationaal merk is ingeschreven, geen deel van uitmaakt. Nu vermeldt de zevende overweging van deze richtlijn dat deze nietigheidsgronden limitatief zijn opgesomd, al zijn sommige ervan facultatief voor de lidstaten (zie in die zin arresten van 18 juni 2002, Philips,
C‑299/99
,
EU:C:2002:377
, punt
; 12 februari 2004, Koninklijke KPN Nederland,
C‑363/99
,
EU:C:2004:86
, punt
, en 9 maart 2006, Matratzen Concord,
C‑421/04
,
EU:C:2006:164
, punt
). Aldus verbiedt die richtlijn de lidstaten om andere nietigheidsgronden in te voeren dan die waarin zij uitdrukkelijk voorziet (zie naar analogie arrest van 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries,
C‑320/12
,
EU:C:2013:435
, punt
).
Wat ten tweede de bepalingen van verordening nr. 40/94 betreft, dient te worden opgemerkt dat artikel 7, lid 1, ervan is opgesteld in nagenoeg dezelfde bewoordingen als artikel 3, lid 1, van de Eerste richtlijn. Artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 40/94 verwijst enkel naar artikel 7 van die verordening, terwijl artikel 51, lid 1, onder b), in dezelfde nietigheidsgrond voorziet als artikel 3, lid 2, onder d), van de Eerste richtlijn. De onduidelijkheid en onnauwkeurigheid van de termen die worden gebruikt ter specificatie van de waren en diensten waarvoor een gemeenschapsmerk is ingeschreven, is daarentegen niet in deze bepalingen van voornoemde verordening opgenomen. Ook artikel 96 van die verordening, dat betrekking heeft op reconventionele vorderingen, preciseert dat een vordering tot nietigverklaring enkel kan steunen op de in verordening nr. 40/94 genoemde nietigheidsgronden.
Hieruit volgt dat artikel 7, lid 1, en artikel 51, lid 1, van verordening nr. 40/94, net als artikel 3 van de Eerste richtlijn, aldus moeten worden uitgelegd dat zij een uitputtende lijst van de gronden voor absolute nietigheid van een gemeenschapsmerk bieden.
De onduidelijkheid en onnauwkeurigheid van de termen die worden gebruikt ter specificatie van de waren en diensten waarvoor een gemeenschapsmerk is ingeschreven, is evenwel noch in artikel 3 van de Eerste richtlijn, noch in de bovengenoemde bepalingen van verordening nr. 40/94 opgenomen als een van de daarin opgesomde gronden.
Uit de voorgaande overwegingen volgt dat de onduidelijkheid en onnauwkeurigheid van de termen die worden gebruikt ter specificatie van de waren en diensten waarvoor een nationaal merk of een gemeenschapsmerk is ingeschreven, niet kan worden beschouwd als een grond voor nietigheid van het betrokken nationale of gemeenschapsmerk in de zin van artikel 3 van de Eerste richtlijn of de artikelen 7 en 51 van verordening nr. 40/94.
In elk geval moet hieraan worden toegevoegd dat het arrest van 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (
C‑307/10
,
EU:C:2012:361
), niet aldus kan worden uitgelegd dat het Hof daarin een aanvullende nietigheidsgrond heeft willen erkennen die niet is opgenomen in de lijsten van artikel 7, lid 1, en artikel 51 van verordening nr. 40/94, en van artikel 3 van de Eerste richtlijn. In de punten 29 en 30 van het arrest van 16 februari 2017, Brandconcern/EUIPO en Scooters India (
C‑577/14 P
,
EU:C:2017:122
), heeft het Hof namelijk verklaard dat het arrest van 19 juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (
C‑307/10
,
EU:C:2012:361
), de vereisten voor nieuwe aanvragen tot inschrijving van een Uniemerk enkel nader heeft bepaald en dat dat arrest dus geen betrekking heeft op merken die op de datum van uitspraak ervan al waren ingeschreven (arrest van 11 oktober 2017, EUIPO/Cactus,
C‑501/15 P
,
EU:C:2017:750
, punt
).
In de tweede plaats dient te worden onderzocht of de onduidelijkheid en onnauwkeurigheid van de termen die worden gebruikt ter specificatie van de waren en diensten waarvoor een nationaal merk of een gemeenschapsmerk is ingeschreven, hoewel een dergelijk merk niet op grond daarvan nietig kan worden verklaard, niettemin valt onder een van de absolute nietigheidsgronden die uitdrukkelijk zijn vastgesteld in artikel 51 juncto artikel 7 van verordening nr. 40/94, of in artikel 3 van de Eerste richtlijn.
De vennootschappen SkyKick stellen ten eerste dat het vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid in de specificatie van de waren en diensten waarvoor een merk is ingeschreven, kan worden gekoppeld aan het vereiste van grafische voorstelling dat voor gemeenschapsmerken voortvloeit uit artikel 4 juncto artikel 7, lid 1, onder a), van verordening nr. 40/94 en voor nationale merken uit artikel 2 juncto artikel 3, lid 1, onder a), van de Eerste richtlijn.
Het is juist dat het Hof in punt 51 van het arrest van 12 december 2002, Sieckmann (
C‑273/00
,
EU:C:2002:748
), inzake het vereiste van grafische voorstelling heeft geoordeeld dat marktdeelnemers duidelijk en nauwkeurig moeten kunnen achterhalen welke inschrijvingen hun feitelijke of potentiële concurrenten hebben verricht of welke aanvragen deze hebben ingediend, en aldus relevante informatie over de rechten van derden kunnen krijgen. Deze overwegingen gelden echter enkel ter identificatie van de tekens die een merk kunnen vormen en er kan niet uit worden afgeleid dat een dergelijk vereiste van duidelijkheid en nauwkeurigheid ook van toepassing moet zijn op de termen die worden gebruikt ter specificatie van de waren en diensten waarvoor het betrokken merk is ingeschreven.
Ten tweede moet worden nagegaan of de onduidelijkheid en onnauwkeurigheid van de termen die worden gebruikt ter specificatie van de waren en diensten waarvoor een merk is ingeschreven, als zodanig kan leiden tot de nietigheid van het betrokken merk op grond van artikel 7, lid 1, onder f), van verordening nr. 40/94 en artikel 3, lid 1, onder f), van de Eerste richtlijn, op grond dat het ontbreken van duidelijkheid en nauwkeurigheid in strijd is met de openbare orde.
In dit verband volstaat het om op te merken dat het begrip „openbare orde” in de zin van artikel 7, lid 1, onder f), van verordening nr. 40/94 en artikel 3, lid 1, onder f), van de Eerste richtlijn niet aldus kan worden opgevat dat het betrekking heeft op kenmerken van de inschrijvingsaanvraag zelf, zoals de duidelijkheid en nauwkeurigheid van de termen die worden gebruikt ter specificatie van de waren en diensten waarop die inschrijving betrekking heeft, los van de kenmerken van het teken waarvan de inschrijving als merk wordt aangevraagd.
Hieruit volgt dat een dergelijke onduidelijkheid en onnauwkeurigheid van de termen die worden gebruikt ter specificatie van de in de inschrijving van een merk aangeduide waren of diensten, niet kan worden beschouwd als strijdig met de openbare orde in de zin van die bepalingen.
Hieraan moet volledigheidshalve worden toegevoegd dat de rechten van de houder van een merk krachtens artikel 50, lid 1, van verordening nr. 40/94 en artikel 12 van de Eerste richtlijn vervallen kunnen worden verklaard wanneer het merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal op het relevante grondgebied is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven.
Artikel 50, lid 2, van verordening nr. 40/94 en artikel 13 van de Eerste richtlijn preciseren ook dat indien de grond van verval van een merk slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, de rechten van de merkhouder alleen voor de betrokken waren of diensten vervallen worden verklaard.
Uit deze bepalingen blijkt dus dat een nationaal of een gemeenschapsmerk dat is ingeschreven voor een geheel van waren of diensten waarvan de omschrijving onduidelijk en onnauwkeurig is, in ieder geval alleen kan worden beschermd voor de waren en diensten waarvoor het normaal is gebruikt.
Gelet op al het voorgaande moet op de eerste en de tweede vraag worden geantwoord dat de artikelen 7 en 51 van verordening nr. 40/94 en artikel 3 van de Eerste richtlijn aldus moeten worden uitgelegd dat een gemeenschapsmerk of een nationaal merk niet geheel of gedeeltelijk nietig kan worden verklaard op grond dat de termen die zijn gebruikt ter aanduiding van de waren en diensten waarvoor dat merk is ingeschreven, onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn.
Derde en vierde vraag
Met zijn derde en vierde vraag, die samen dienen te worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in essentie te vernemen of artikel 51, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94 en artikel 3, lid 2, onder d), van de Eerste richtlijn aldus moeten worden uitgelegd dat een merkaanvraag zonder enig voornemen het merk te gebruiken voor de in de inschrijving aangeduide waren en diensten, een handeling te kwader trouw oplevert in de zin van deze bepalingen, en zo ja, of artikel 51, lid 3, van verordening nr. 40/94 en artikel 13 van de Eerste richtlijn dan aldus moeten worden uitgelegd dat wanneer het voornemen om een merk overeenkomstig de wezenlijke functies ervan te gebruiken enkel ontbreekt voor bepaalde van de in de inschrijving aangeduide waren of diensten, dat merk enkel voor die waren of diensten nietig is.
Aangaande – in de eerste plaats – de vraag of artikel 51, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94 en artikel 3, lid 2, onder d), van de Eerste richtlijn aldus moeten worden uitgelegd dat een merkaanvraag zonder enig voornemen om het merk te gebruiken voor de in de inschrijving aangeduide waren en diensten, een handeling te kwader trouw oplevert in de zin van deze bepalingen, dient eraan te worden herinnerd dat deze bepalingen in essentie voorschrijven dat een merk nietig kan worden verklaard wanneer de aanvrager bij indiening van de merkaanvraag te kwader trouw was. Noch de verordening, noch de richtlijn geeft een definitie van het begrip „kwade trouw”. Opgemerkt zij evenwel dat dit begrip een autonoom Unierechtelijk begrip is en dat het, gelet op de noodzaak van een coherente toepassing van het stelsel van nationale merken en van Uniemerken, in de context van de Eerste richtlijn op dezelfde wijze moet worden uitgelegd als in de context van verordening nr. 40/94 (zie naar analogie arrest van 27 juni 2013, Malaysia Dairy Industries,
C‑320/12
,
EU:C:2013:435
, punten
en
).
Het Hof heeft reeds geoordeeld dat, naast het feit dat het begrip „kwade trouw” overeenkomstig de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan veronderstelt dat er sprake is van een oneerlijke houding of een oneerlijk oogmerk, bij de uitlegging ervan rekening moet worden gehouden met de bijzondere context van het merkenrecht, te weten die van het economische verkeer. In dit verband beogen de regels inzake het Uniemerk in het bijzonder bij te dragen aan het stelsel van onvervalste mededinging in de Unie, waarin elke onderneming, teneinde haar clientèle aan zich te binden door de kwaliteit van haar waren of diensten, tekens als merk moet kunnen inschrijven die de consument in staat stellen deze waren of diensten zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (arrest van 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO,
C‑104/18 P
,
EU:C:2019:724
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Zo is de absolute nietigheidsgrond van artikel 51, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94 en artikel 3, lid 2, onder d), van de Eerste richtlijn van toepassing wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de houder van een Uniemerk de aanvraag tot inschrijving van dat merk niet heeft ingediend om op een eerlijke wijze deel te nemen aan de mededinging, maar met het oogmerk afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken of met het oogmerk – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk, met name de in het voorgaande punt van het onderhavige arrest in herinnering gebrachte wezenlijke functie van herkomstaanduiding (arrest van 12 september 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO,
C‑104/18 P
,
EU:C:2019:724
, punt
).
Het is juist dat de aanvrager van een merk op het moment van indiening van zijn inschrijvingsaanvraag of van het onderzoek ervan, niet verplicht is aan te duiden en zelfs niet precies hoeft te weten hoe hij dat aangevraagde merk zal gebruiken, en dat hij beschikt over een termijn van vijf jaar om een begin te maken met een daadwerkelijk gebruik dat strookt met de wezenlijke functie van het merk [zie in die zin arrest van 12 september 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?),
C‑541/18
,
EU:C:2019:725
, punt
].
Zoals de advocaat-generaal heeft opgemerkt in punt 109 van zijn conclusie, kan de inschrijving van een merk zonder dat de aanvrager enig voornemen heeft het te gebruiken voor de aangeduide waren en diensten evenwel kwade trouw opleveren omdat de merkaanvraag dan niet gerechtvaardigd is in het licht van de doelstellingen van verordening nr. 40/94 en de Eerste richtlijn. Er kan echter slechts van een dergelijke kwade trouw worden gesproken wanneer uit relevante en onderling overeenstemmende aanwijzingen blijkt dat de aanvrager op het moment van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het betrokken merk de bedoeling had om afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken, dan wel om – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk.
De kwade trouw van de aanvrager kan dus niet worden vermoed louter op basis van de vaststelling dat hij op het moment van indiening van zijn inschrijvingsaanvraag geen economische activiteit uitoefende die overeenstemt met de in die aanvraag aangeduide waren en diensten.
In de tweede plaats dient te worden uitgemaakt of artikel 51, lid 3, van verordening nr. 40/94 en artikel 13 van de Eerste richtlijn aldus moeten worden uitgelegd dat, wanneer het voornemen om een merk overeenkomstig de wezenlijke functies ervan te gebruiken enkel ontbreekt voor bepaalde van de in de inschrijving aangeduide waren of diensten, dat merk enkel voor die waren of diensten nietig is.
In dit verband volstaat het om op te merken, zoals de advocaat-generaal in punt 125 van zijn conclusie heeft gedaan, dat uit die bepalingen duidelijk blijkt dat een merk, indien de nietigheidsgrond slechts bestaat voor een deel van de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, alleen voor de betrokken waren of diensten nietig moet worden verklaard.
Gelet op het voorgaande moet op de derde en de vierde vraag worden geantwoord dat artikel 51, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94 en artikel 3, lid 2, onder d), van de Eerste richtlijn aldus moeten worden uitgelegd dat een merkaanvraag zonder enig voornemen het merk te gebruiken voor de aangeduide waren en diensten, een handeling te kwader trouw in de zin van deze bepalingen oplevert indien de aanvrager van dat merk de bedoeling had om afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken, dan wel om – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk. Wanneer het voornemen om een merk overeenkomstig de wezenlijke functies ervan te gebruiken enkel ontbreekt voor bepaalde in de merkaanvraag aangeduide waren of diensten, levert die aanvraag enkel voor die waren of diensten een handeling te kwader trouw op.
Vijfde vraag
Met zijn vijfde vraag wenst de verwijzende rechter in essentie te vernemen of de Eerste richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat zij zich verzet tegen een bepaling van nationaal recht op grond waarvan een merkaanvrager moet verklaren dat het betrokken merk wordt gebruikt voor de in de inschrijvingsaanvraag aangeduide waren en diensten of dat hij te goeder trouw voornemens is dat merk voor die doeleinden te gebruiken.
In dit verband moet worden opgemerkt, zoals in herinnering is gebracht in punt 56 van het onderhavige arrest, dat de zevende overweging van die richtlijn preciseert dat de daarin vastgestelde nietigheidsgronden limitatief zijn opgesomd, al zijn sommige ervan facultatief voor de lidstaten. Aldus verbiedt de Eerste richtlijn de lidstaten om, in de nationale wetgeving tot omzetting ervan, andere weigerings- of nietigheidsgronden in te voeren dan die welke zijn opgenomen in die richtlijn.
Daarentegen behouden de lidstaten, zoals blijkt uit de vijfde overweging van de Eerste richtlijn, wel iedere vrijheid om de procedure voor de inschrijving, het verval of de nietigheid van de door inschrijving verkregen rechten op een merk vast te stellen.
Hieruit volgt dat de lidstaten weliswaar de procedurele bepalingen kunnen vaststellen die zij passend achten, maar dat deze bepalingen in de praktijk niet mogen leiden tot de invoering van weigerings- of nietigheidsgronden die niet zijn opgenomen in de Eerste richtlijn.
Een bepaling van nationaal recht op grond waarvan de aanvrager van een nationaal merk, ingevolge een eenvoudig procedureel vereiste inzake de inschrijving van dat merk, moet verklaren dat het betrokken merk wordt gebruikt voor de in de inschrijvingsaanvraag aangeduide waren en diensten of dat hij te goeder trouw voornemens is dat merk voor die doeleinden te gebruiken, kan dus niet onverenigbaar met de bepalingen van de Eerste richtlijn worden geacht. Hoewel niet-nakoming van de verplichting om een dergelijke verklaring af te leggen als bewijs kan dienen voor de eventuele kwade trouw van de aanvrager op het moment van indiening van de merkaanvraag, kan dit evenwel geen grond voor de nietigheid van het betrokken merk vormen.
Uit het voorgaande volgt dat op de vijfde vraag moet worden geantwoord dat de Eerste richtlijn aldus moet worden uitgelegd dat zij zich niet verzet tegen een bepaling van nationaal recht op grond waarvan een merkaanvrager moet verklaren dat het betrokken merk wordt gebruikt voor de in de inschrijvingsaanvraag aangeduide waren en diensten of dat hij te goeder trouw voornemens is dat merk voor die doeleinden te gebruiken, met dien verstande dat niet-nakoming van de verplichting om een dergelijke verklaring af te leggen als zodanig geen grond voor de nietigheid van een reeds ingeschreven merk vormt.
Kosten
Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Vierde kamer) verklaart voor recht:

1)
De artikelen 7 en 51 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1891/2006 van de Raad van 18 december 2006, en artikel 3 van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moeten aldus worden uitgelegd dat een gemeenschapsmerk of een nationaal merk niet geheel of gedeeltelijk nietig kan worden verklaard op grond dat de termen die zijn gebruikt ter aanduiding van de waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven, onvoldoende duidelijk en nauwkeurig zijn.

2)
Artikel 51, lid 1, onder b), van verordening nr. 40/94, zoals gewijzigd bij verordening nr. 1891/2006, en artikel 3, lid 2, onder d), van de Eerste richtlijn moeten aldus worden uitgelegd dat een merkaanvraag zonder enig voornemen het merk te gebruiken voor de in de inschrijving aangeduide waren en diensten, een handeling te kwader trouw oplevert in de zin van deze bepalingen indien de aanvrager van dat merk de bedoeling had om afbreuk te doen aan de belangen van derden op een wijze die niet strookt met de eerlijke gebruiken, dan wel om – zelfs zonder een derde in het bijzonder op het oog te hebben – een uitsluitend recht te verkrijgen voor andere doeleinden dan die welke vallen onder de functies van een merk. Wanneer het voornemen om een merk overeenkomstig de wezenlijke functies ervan te gebruiken enkel ontbreekt voor bepaalde in de merkaanvraag aangeduide waren of diensten, levert die aanvraag enkel voor die waren of diensten een handeling te kwader trouw op.

3)
De Eerste richtlijn moet aldus worden uitgelegd dat zij zich niet verzet tegen een bepaling van nationaal recht op grond waarvan een merkaanvrager moet verklaren dat het betrokken merk wordt gebruikt voor de in de inschrijvingsaanvraag aangeduide waren en diensten of dat hij te goeder trouw voornemens is dat merk voor die doeleinden te gebruiken, met dien verstande dat niet-nakoming van de verplichting om een dergelijke verklaring af te leggen als zodanig geen grond voor de nietigheid van een reeds ingeschreven merk vormt.

ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Engels.