CELEX: 62018CJ0371
«Rinvio pregiudiziale
Ravvicinamento delle legislazioni
Marchio comunitario
Regolamento (CE) n. 40/94
Articoli 7 e 51
Prima direttiva 89/104/CEE
Articoli 3 e 13
Individuazione dei prodotti o servizi oggetto di registrazione
Inosservanza dei requisiti di chiarezza e di precisione
Malafede del richiedente
Mancanza di intenzione di utilizzare il marchio per i prodotti o servizi oggetto di registrazione
Nullità totale o parziale del marchio
Normativa nazionale che obbliga il richiedente a dichiarare di avere intenzione di utilizzare il marchio richiesto

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del diritto dell’Unione in materia di marchi dell’Unione europea e di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che contrappone la Sky plc, la Sky International AG e la Sky UK Ltd (in prosieguo, congiuntamente: la «Sky e a.») alla SkyKick UK Ltd e alla SkyKick Inc (in prosieguo, congiuntamente: le società «SkyKick»), in merito all’asserita contraffazione, da parte delle società SkyKick, di marchi dell’Unione europea e di un marchio nazionale del Regno Unito appartenenti alla Sky e a.
Contesto normativo
Diritto internazionale
A livello internazionale il diritto dei marchi è disciplinato dalla Convenzione per la protezione della proprietà industriale, firmata a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 e modificata il 28 settembre 1979 (Recueil des traités des Nations Unies, vol. 828, n. 11851, pag. 305; in prosieguo: la «Convenzione di Parigi»). Tutti gli Stati membri dell’Unione europea sono firmatari di tale convenzione.
Ai sensi dell’articolo 19 della Convenzione di Parigi, gli Stati ai quali quest’ultima si applica si riservano il diritto di concludere separatamente tra loro accordi particolari per la protezione della proprietà industriale.
Tale disposizione ha funto da base per l’adozione dell’Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, adottato alla conferenza diplomatica di Nizza il 15 giugno 1957, riveduto da ultimo a Ginevra il 13 maggio 1977 e modificato il 28 settembre 1979 (Recueil des traités des Nations Unies, vol. 1154, n. I 18200, pag. 89; in prosieguo: l’«Accordo di Nizza»).
Ai sensi dell’articolo 1 dell’Accordo di Nizza:
«1)   I paesi ai quali si applica il presente Accordo sono costituiti in Unione particolare e adottano una classificazione comune dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (qui di seguito denominata “classificazione”).
2)   La classificazione comprende:
i)
un elenco delle classi, accompagnato, se del caso, da note esplicative;
ii)
un elenco alfabetico dei prodotti e dei servizi (…), con l’indicazione della classe nella quale è incluso ciascun prodotto o servizio.
(…)».
L’articolo 2 dell’Accordo di Nizza, intitolato «Portata giuridica e applicazione della classificazione», è redatto nei seguenti termini:
«1)   Fatti salvi gli obblighi imposti dal presente Accordo, la portata della classificazione è quella attribuitale da ciascun paese dell’Unione particolare. In modo particolare, la classificazione non vincola i paesi dell’Unione particolare né per quanto riguarda la valutazione della portata della protezione del marchio, né per quanto riguarda il riconoscimento dei marchi di servizio.
2)   Ciascun paese dell’Unione particolare si riserva la facoltà di applicare la classificazione a titolo di sistema principale o di sistema ausiliario.
3)   Le amministrazioni competenti dei paesi dell’Unione particolare indicheranno, nei titoli e nelle pubblicazioni ufficiali delle registrazioni dei marchi, i numeri delle classi della classificazione alle quali appartengono i prodotti o i servizi per i quali il marchio è registrato.
4)   Il fatto che una denominazione figuri nell’elenco alfabetico [dei prodotti e dei servizi] non pregiudica in alcun modo i diritti che potrebbero esistere su questa denominazione».
La classificazione di cui all’articolo 1 dell’Accordo di Nizza (in prosieguo: la «classificazione di Nizza») contiene, a partire dalla sua ottava edizione, entrata in vigore il 1
o
gennaio 2002, 34 classi di prodotti e 11 classi di servizi. Ciascuna classe è designata da una o più indicazioni generali, comunemente denominate «intestazioni della classe», le quali indicano in modo generico i settori in cui rientrano, in linea di principio, i prodotti o i servizi della classe di cui trattasi.
Conformemente alla guida per l’utente della classificazione di Nizza, per assicurarsi della corretta classificazione di ciascun prodotto o servizio è necessario consultare l’elenco alfabetico dei prodotti e dei servizi nonché le note esplicative riguardanti le diverse classi.
Diritto dell’Unione
I regolamenti sul marchio dell’Unione europea
Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (
GU 1994, L 11, pag. 1
), come modificato dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (
GU 2006, L 386, pag. 14
) (in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»), è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2009, L 78, pag. 1
), entrato in vigore il 13 aprile 2009. Tale regolamento, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (
GU 2015, L 341, pag. 21
) (in prosieguo: il «regolamento n. 207/2009»), è stato a sua volta abrogato e sostituito, con effetto dal 1
o
ottobre 2017, dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2017, L 154, pag. 1
).
Tenuto conto della data di deposito delle domande di protezione dei marchi comunitari di cui trattasi nel procedimento principale, occorre esaminare la presente domanda di pronuncia pregiudiziale alla luce delle disposizioni del regolamento n. 40/94.
L’articolo 4 del regolamento n. 40/94, nel definire i segni atti a costituire un marchio comunitario, così disponeva:
«Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese».
L’articolo 7 del suddetto regolamento, intitolato «Impedimenti assoluti alla registrazione», al paragrafo 1, prevedeva quanto segue:
«Sono esclusi dalla registrazione:
a)
i segni che non sono conformi all’articolo 4;
b)
i marchi privi di carattere distintivo;
c)
i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire, per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
d)
i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;
e)
i segni costituiti esclusivamente:
i)
dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, oppure
ii)
dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, oppure
iii)
dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
f)
i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume;
g)
i marchi che sono di natura tale da ingannare il pubblico per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;
h)
i marchi che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione ai sensi dell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi;
i)
i marchi che comprendono distintivi, emblemi o stemmi diversi da quelli previsti dall’articolo 6 ter della convenzione di Parigi e che presentano un interesse pubblico particolare, a meno che le autorità competenti ne abbiano autorizzato la registrazione.
(…)».
L’articolo 15 del regolamento in parola, intitolato «Uso del marchio comunitario», al suo paragrafo 1, prevedeva quanto segue:
«Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio comunitario non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio comunitario è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.
(…)».
A norma dell’articolo 38, paragrafo 1, del medesimo regolamento:
«Se il marchio è escluso dalla registrazione a norma dell’articolo 7 per la totalità o parte dei prodotti o dei servizi per i quali è stata presentata la domanda di marchio comunitario, quest’ultima è respinta per tali prodotti o servizi».
L’articolo 50 del regolamento n. 40/94, intitolato «Cause di decadenza», al suo paragrafo 1, lettera a), così disponeva:
«Il titolare del marchio comunitario è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all’Ufficio [per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).] o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione:
a)
se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nella Comunità per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; tuttavia, nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti se, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, è iniziata o ripresa l’utilizzazione effettiva del marchio; tuttavia, l’inizio o la ripresa dell’utilizzazione del marchio, qualora si situi nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, a condizione che il periodo di tre mesi cominci non prima dello scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancata utilizzazione, non vengono presi in considerazione qualora si effettuino preparativi per l’inizio o la ripresa dell’utilizzazione del marchio solo dopo che il titolare abbia appreso che la domanda o la domanda riconvenzionale potrà essere presentata».
L’articolo 51 del regolamento citato, intitolato «Cause di nullità assoluta», era del seguente tenore:
«1.   Su domanda presentata all’Ufficio [per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)] o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio comunitario è dichiarato nullo:
a)
allorché è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7;
b)
allorché al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente abbia agito in malafede.
(…)
3.   Se la causa di nullità sussiste solo per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, la nullità del marchio può essere dichiarata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi».
L’articolo 96 del regolamento in esame, intitolato «Domanda riconvenzionale», al paragrafo 1, enunciava quanto segue:
«La domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità può essere fondata soltanto sui motivi di decadenza o di nullità previsti nel presente regolamento».
L’articolo 167, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 stabiliva:
«Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
».
Le direttive sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi
La prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (
GU 1989, L 40, pag. 1
), è stata abrogata e sostituita, con effetto dal 28 novembre 2008, dalla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (
GU 2008, L 299, pag. 25
). Quest’ultima direttiva è stata abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (
GU 2015, L 336, pag. 1
), con effetto, conformemente all’articolo 55 di quest’ultima, dal 15 gennaio 2019.
Tenuto conto della data di deposito delle domande di protezione del marchio nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, occorre esaminare la presente domanda di pronuncia pregiudiziale alla luce delle disposizioni della prima direttiva 89/104.
Ai sensi dei considerando quinto, settimo ed ottavo della prima direttiva 89/104:
«[C]onsiderando che gli Stati membri mantengono inoltre la piena libertà di fissare le disposizioni procedurali relative alla registrazione, alla decadenza o alla nullità dei marchi di impresa acquisiti in seguito a registrazione; che spetta loro, ad esempio, stabilire la forma delle procedure di registrazione e di nullità, decidere se debbano essere fatti valere diritti anteriori nella procedura di registrazione o nella procedura di nullità ovvero in entrambe, o ancora, qualora possano essere fatti valere diritti anteriori nella procedura di registrazione, prevedere una procedura di opposizione o un esame d’ufficio, ovvero entrambi; che gli Stati membri mantengono la facoltà di determinare gli effetti della decadenza o della nullità dei marchi di impresa;
(…)
considerando che la realizzazione degli obiettivi perseguiti presuppone che l’acquisizione e la conservazione del diritto sul marchio di impresa registrato siano in linea di massima subordinate, in tutti gli Stati membri, alle stesse condizioni; che a tale scopo occorre un elenco [e]semplificativo di segni suscettibili di costituire un marchio di impresa, i quali consentano di contraddistinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; che gli impedimenti alla registrazione o i motivi di nullità inerenti al marchio di impresa stesso, ad esempio l’assenza di carattere distintivo, ovvero ai conflitti tra il marchio di impresa e i diritti anteriori devono essere enumerati esaurientemente, anche se alcuni di essi sono enumerati a titolo facoltativo per gli Stati membri che potranno quindi mantenerli o introdurli nelle rispettive legislazioni; che gli Stati membri potranno mantenere o introdurre nelle rispettive legislazioni impedimenti alla registrazione o motivi di nullità connessi a condizioni di acquisizione o di conservazione del diritto sul marchio di impresa, per le quali non esistono disposizioni di armonizzazione relative, per esempio, alla legittimazione ad esser titolare del marchio di impresa, al rinnovo del marchio, al regime fiscale o alla mancata osservanza delle norme procedurali;
considerando che, per ridurre il numero totale dei marchi di impresa registrati e tutelati nella Comunità e di conseguenza il numero dei conflitti che possono insorgere a riguardo, occorre prescrivere che i marchi di impresa registrati vengano effettivamente usati a pena di decadenza; che occorre prevedere che la nullità di un marchio di impresa non possa essere dichiarata a causa dell’esistenza di un marchio di impresa anteriore non usato, pur lasciando agli Stati membri la facoltà di applicare il medesimo principio per quanto riguarda la registrazione di un marchio di impresa o prevedere che un marchio di impresa non possa essere invocato fondatamente in una procedura per contraffazione se si è stabilita, dietro eccezione, la dichiarabilità della decadenza del marchio di impresa; che per tutti questi casi spetta agli Stati membri fissare le norme procedurali applicabili».
A norma dell’articolo 2 della direttiva in esame:
«Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese».
L’articolo 3 di tale direttiva, ai suoi paragrafi 1 e 2, così disponeva:
«1.   Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:
a)
i segni che non possono costituire un marchio di impresa;
b)
i marchi di impresa privi di carattere distintivo;
c)
i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
d)
di marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi leali e costanti del commercio;
e)
i segni costituiti esclusivamente:
–
dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto;
–
dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico;
–
dalla forma che dà un valore sostanziale al prodotto;
f)
i marchi di impresa contrari all’ordine pubblico o al buon costume;
g)
i marchi di impresa che sono di natura tale da ingannare il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio;
h)
i marchi di impresa che, in mancanza di autorizzazione delle autorità competenti, devono essere esclusi dalla registrazione o invalidati a norma dell’articolo 6 ter della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (…).
2.   Ogni Stato membro può prevedere che un marchio di impresa sia escluso dalla registrazione o, se registrato, possa essere dichiarato nullo se e nella misura in cui:
(…)
d)
il richiedente abbia fatto in malafede la domanda di registrazione del marchio di impresa».
L’articolo 12 della stessa direttiva, al paragrafo 1, primo comma, così recitava:
«Il marchio di impresa è suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso (…)».
L’articolo 13 della prima direttiva 89/104 era del seguente tenore:
«Se un impedimento alla registrazione o motivi di decadenza o di nullità di un marchio di impresa sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i quali il marchio di impresa è richiesto o registrato, l’impedimento alla registrazione, la decadenza o la nullità riguardano solo i prodotti o servizi di cui trattasi».
L’articolo 18 della direttiva 2008/95 prevedeva quanto segue:
«La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
».
Diritto del Regno Unito
Il Trade Marks Act 1994 (legge del 1994, in materia di marchi) ha recepito la prima direttiva 89/104 nel diritto del Regno Unito. L’articolo 32, paragrafo 3, della legge del 1994, in materia di marchi, non corrisponde ad alcuna disposizione della suddetta direttiva. Tale disposizione prevede che:
«La domanda [di registrazione di un marchio] dichiara che il marchio è utilizzato, dal richiedente o con il consenso di quest’ultimo, per [i prodotti e i servizi oggetto della domanda di registrazione del marchio], o che esso ha, in buona fede, intenzione di utilizzare in tal modo detto marchio».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
La Sky e a. sono titolari di quattro marchi figurativi e denominativi comunitari e di un marchio denominativo nazionale del Regno Unito che comprendono la parola «Sky» (in prosieguo, congiuntamente: i «marchi di cui trattasi nel procedimento principale»). Tali marchi sono stati registrati per numerosi prodotti e servizi in un determinato numero di classi della classificazione di Nizza, segnatamente le classi 9 e 38.
La Sky e a. hanno proposto un’azione per contraffazione dei marchi di cui trattasi nel procedimento principale nei confronti delle società SkyKick dinanzi al giudice del rinvio, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione della Chancery, Regno Unito]. Ai fini della loro azione per contraffazione, la Sky e a. si basano sulla registrazione dei marchi di cui trattasi nel procedimento principale per prodotti rientranti nella classe 9, ai sensi della classificazione di Nizza, ossia i software, i software forniti da Internet, i software e gli apparecchi per le telecomunicazioni che consentono di collegarsi a banche dati e a Internet, la memorizzazione di dati, nonché taluni servizi rientranti nella classe 38, ai sensi di tale classificazione, vale a dire i servizi di telecomunicazione, i servizi di posta elettronica, i servizi di portale Internet, i servizi informatici che consentono di consultare e di recuperare informazioni, messaggi, testi, suoni, immagini e dati attraverso un computer o una rete informatica. Il giudice del rinvio sottolinea che tutti i marchi di cui trattasi nel procedimento principale non sono registrati per i suddetti beni e servizi.
Tale giudice precisa altresì che la Sky e a. hanno fatto ampio uso dei marchi di cui trattasi nel procedimento principale per una gamma di prodotti e servizi rientranti nei suoi settori principali di attività, vale a dire la telediffusione, la telefonia e la copertura della banda larga. Non viene contestato che siffatti marchi siano noti in tutti i summenzionati settori nel Regno Unito e in Irlanda. Tuttavia, la Sky e a. non propongono alcun prodotto o servizio di migrazione tra piattaforme di posta elettronica o di memorizzazione su Cloud (Cloud storage) e nulla indica che esse progettino di farlo in futuro. I tre prodotti principali proposti dalle società SkyKick si basano su un software come servizio (software as a service o SaaS) e riguardano la migrazione verso il Cloud, la memorizzazione su Cloud e la gestione delle applicazioni sul Cloud.
Nell’ambito di tale procedimento, le società SkyKick hanno presentato una domanda riconvenzionale di nullità dei marchi di cui trattasi nel procedimento principale. A sostegno di tale domanda, essa fa valere che siffatti marchi sono stati registrati per beni e servizi che non sono specificati con sufficiente chiarezza e precisione. Le società SkyKick si basano, a tal riguardo, sulla sentenza del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (
C‑307/10
,
EU:C:2012:361
).
In tale contesto, il giudice del rinvio si interroga, in primo luogo, sulla questione se un simile motivo di nullità possa essere invocato nei confronti di un marchio registrato. A tal riguardo, esso ricorda che, in tale sentenza, la Corte ha dichiarato che il richiedente un marchio deve designare i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio con chiarezza e precisione tanto sufficienti da consentire alle autorità competenti e ai terzi di determinare la portata della protezione conferita dal marchio. In mancanza, l’ufficio nazionale o l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dovrebbe respingere la domanda se la specificazione non è modificata in modo da essere sufficientemente chiara e precisa.
Detto giudice ritiene che la giurisprudenza derivante da detta sentenza non implichi, tuttavia, che il marchio interessato possa essere dichiarato nullo dopo la sua registrazione in ragione del fatto che la specificazione manca di chiarezza o precisione.
Esso sottolinea che, per quanto riguarda un marchio dell’Unione europea, l’articolo 128, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001 dispone che una domanda riconvenzionale di nullità «può essere fondata soltanto sui motivi (…) di nullità previsti dal presente regolamento». Nel caso di specie, le società SkyKick si fonderebbero sul motivo previsto dall’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del suddetto regolamento, alla luce dell’articolo 4 e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, i quali non richiedono che la specificazione di prodotti e servizi di una domanda di marchio dell’Unione europea sia chiara e precisa. Lo stesso varrebbe per un marchio nazionale.
In secondo luogo, anche ammettendo che un motivo del genere possa essere invocato, il giudice del rinvio si chiede se le specificazioni dei prodotti e dei servizi siano contestabili per tutti i marchi di cui trattasi nel procedimento principale. Esso precisa che le società SkyKick sostengono che, nel procedimento principale, l’individuazione dei prodotti e servizi coperti dai suddetti marchi manca di chiarezza e precisione, salvo per i «servizi di telecomunicazioni» e i «servizi di posta elettronica» della classe 38. Le società SkyKick e la Sky e a. sarebbero in disaccordo quanto alla chiarezza e precisione delle specificazioni «software», «software forniti da Internet» e «software e apparecchi per le telecomunicazioni che consentono di collegarsi a banche dati e a Internet».
A tal riguardo, il giudice del rinvio ritiene che la registrazione di un marchio per «software» sia troppo ampia e, pertanto, contraria all’interesse pubblico, in quanto conferisce al titolare un monopolio estremamente esteso che non può essere giustificato da un interesse commerciale. Tuttavia, esso ritiene che ciò non significhi necessariamente che il termine «software» manchi di chiarezza e precisione. Ciò premesso, esso si chiede in quale misura le indicazioni contenute nella comunicazione comune della rete europea dei marchi, disegni e modelli (ETMDN), del 28 ottobre 2015, sulla prassi comune relativa alle indicazioni generali delle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza riguardanti le «macchine» della classe 7, ai sensi di tale classificazione, non possano applicarsi anche ai «software».
In terzo luogo, il giudice del rinvio si chiede se la validità dei marchi di cui trattasi nel procedimento principale possa essere inficiata dalla malafede del richiedente al momento del deposito della domanda di protezione.
Dinanzi a tale giudice, le società SkyKick sostengono, infatti, che i marchi di cui trattasi nel procedimento principale sono stati registrati in malafede, in quanto la Sky e a. non avevano intenzione di utilizzarli per tutti i prodotti e i servizi oggetto della registrazione di tali marchi. Pertanto, detti marchi dovrebbero essere tutti annullati o, perlomeno, in parte, per i beni e i servizi per i quali la Sky e a. non avevano alcuna intenzione di utilizzarli.
Ad avviso di detto giudice, la registrazione di marchi senza esigere un uso effettivo di questi ultimi agevolerebbe la procedura di registrazione e consentirebbe ai titolari di ottenere più facilmente una protezione di tali marchi prima di un lancio commerciale. Tuttavia, il fatto di agevolare la registrazione o di coprire un settore troppo ampio costituirebbe un ostacolo all’ingresso di terzi sul mercato e comporterebbe un’erosione del dominio pubblico. Pertanto, la possibilità di registrare un marchio senza intenzione di utilizzarlo per la totalità dei prodotti e dei servizi indicati, o per una parte di essi, autorizzerebbe gli abusi, il che sarebbe dannoso qualora non esistesse, inoltre, alcuna possibilità di contestare una registrazione abusiva facendo valere la malafede del titolare del marchio interessato. Esso sottolinea che, nella loro giurisprudenza, i giudici del Regno Unito si sono concentrati sul requisito dell’intenzione di utilizzare il marchio interessato per i prodotti e servizi indicati nella domanda di registrazione, stante l’esistenza dell’articolo 32, paragrafo 3, della legge del 1994, in materia di marchi, nel diritto di tale Stato membro.
Orbene, il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità di tale disposizione con il diritto dell’Unione. Ammettendo che venga stabilita tale compatibilità, esso nutre dubbi anche in ordine alla portata della condizione relativa all’intenzione di utilizzare il marchio per i prodotti e i servizi per i quali è stato registrato.
Anzitutto, sebbene il diritto dell’Unione non preveda espressamente una simile intenzione e non sia possibile, allo stato attuale di tale diritto, che un marchio registrato possa essere cancellato per mancato uso prima della scadenza di un termine di cinque anni, dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale dell’Unione europea emergerebbe che, in determinate circostanze, il fatto di chiedere la registrazione di un marchio senza alcuna intenzione di utilizzarlo per i prodotti e i servizi indicati potrebbe costituire un atto di malafede del titolare di tale marchio al momento del deposito della domanda di protezione.
Da tale giurisprudenza risulterebbe poi che non è sufficiente, per dimostrare la malafede di un richiedente, che quest’ultimo abbia chiesto la registrazione del marchio di cui trattasi per un’ampia gamma di prodotti e servizi, se può dimostrare un motivo commerciale ragionevole per chiedere siffatta protezione tenuto conto dell’uso del marchio di cui trattasi. Inoltre, l’uso potenziale di quest’ultimo non sarebbe sufficiente per dimostrare l’assenza di buona fede.
Infine, detta giurisprudenza consentirebbe di considerare che, in taluni casi, il richiedente potrebbe aver depositato la domanda in parte in buona fede e in parte in malafede, se avesse intenzione di utilizzare il marchio unicamente per taluni prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
Nell’ipotesi in cui il richiedente un marchio abbia depositato la sua domanda di registrazione in malafede riguardo a una parte dei beni e servizi e in buona fede riguardo ad un’altra parte, il giudice del rinvio si chiede se la nullità debba essere totale o parziale.
Esso ritiene che, nel procedimento principale, esistano elementi a dimostrazione del fatto che, al momento della registrazione dei marchi di cui trattasi nel procedimento principale, la Sky e a. non avessero intenzione di utilizzarli per tutti i prodotti e servizi oggetto delle registrazioni. Tali registrazioni riguarderebbero prodotti e servizi per i quali la Sky e a. non avevano alcun motivo commerciale di chiedere una protezione, sicché l’inclusione di tali prodotti e servizi sarebbe riconducibile ad una strategia della Sky e a. volta ad ottenere una protezione molto estesa dei marchi.
In tale contesto, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles), divisione della Chancery] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se un marchio dell’Unione [europea] o un marchio nazionale registrato in uno Stato membro possa essere dichiarato totalmente o parzialmente nullo in quanto alcuni o tutti i termini nella specificazione dei prodotti e servizi non sono sufficientemente chiari e precisi per consentire alle autorità competenti e ai terzi di determinare, sulla sola base dei predetti termini, la portata della protezione conferita dal marchio.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione, se un termine come “software per computer” sia troppo generico e designi prodotti troppo vari per essere compatibile con la funzione del marchio quale indicazione di origine, sicché tale termine non è sufficientemente chiaro e preciso per consentire alle autorità competenti e ai terzi di determinare, sulla sola base di tale termine, la portata della protezione conferita dal marchio.
3)
Se possa costituire malafede il mero fatto di chiedere la registrazione di un marchio senza l’intenzione di farne uso in relazione ai prodotti o servizi specificati.
4)
In caso di risposta affermativa alla terza questione, se sia possibile concludere che il richiedente abbia presentato la domanda in parte in buona fede ed in parte in malafede se, e nei limiti in cui, esso aveva intenzione di utilizzare il marchio in relazione ad alcuni dei prodotti o servizi specificati, ma non intendeva utilizzare il marchio in relazione ad altri prodotti o servizi specificati.
5)
Se l’articolo 32, paragrafo 3, della legge del 1994 sui marchi sia compatibile con la direttiva [2015/2436] e con le precedenti direttive».
Sulle questioni pregiudiziali
Osservazioni preliminari
In via preliminare, occorre rilevare che le questioni del giudice del rinvio vertono sull’interpretazione di disposizioni relative ai motivi assoluti di nullità di un marchio dell’Unione europea o di un marchio nazionale senza riguardare un regolamento o una direttiva in particolare. Pertanto, occorre determinare quale sia il diritto dell’Unione applicabile al procedimento principale ratione temporis.
A tal riguardo, si deve rilevare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, che, per quanto riguarda le domande di nullità di marchi dell’Unione europea e di marchi nazionali, la data di domanda di registrazione di tali marchi è determinante ai fini dell’individuazione del diritto sostanziale applicabile (v., in tal senso, sentenza dell’8 maggio 2014, Bimbo/UAMI,
C‑591/12 P
,
EU:C:2014:305
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che tutte le domande di protezione per i marchi di cui trattasi nel procedimento principale sono state depositate tra il 14 aprile 2003 e il 20 ottobre 2008.
Orbene, da un lato, l’articolo 167 del regolamento n. 207/2009 disponeva che quest’ultimo sarebbe entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, avvenuta il 24 marzo 2009. Dall’altro, anche l’articolo 18 della direttiva 2008/95 prevedeva che quest’ultima sarebbe entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, avvenuta l’8 novembre 2008.
Ne discende che, poiché i marchi di cui trattasi nel procedimento principale sono stati depositati prima delle rispettive date di entrata in vigore del regolamento n. 207/2009 e della direttiva 2008/95, essi rientrano, ratione temporis, per quanto riguarda i marchi comunitari di cui trattasi nel procedimento principale, nell’ambito di applicazione del regolamento n. 40/94 e, per quanto riguarda il marchio nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, in quello della prima direttiva 89/104.
Ne consegue che occorre intendere le questioni di interpretazione del diritto dell’Unione oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale nel senso che esse vertono, da un lato, sulle disposizioni del regolamento n. 40/94 e, dall’altro, su quelle della prima direttiva 89/104.
Sulle questioni prima e seconda
Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 7 e 51 del regolamento n. 40/94, nonché l’articolo 3 della prima direttiva 89/104, debbano essere interpretati nel senso che un marchio comunitario o un marchio nazionale può essere dichiarato totalmente o parzialmente nullo in quanto i termini utilizzati per designare i prodotti e i servizi, per i quali tale marchio è stato registrato, mancano di chiarezza e precisione. In caso affermativo, tale giudice si chiede se il termine «software» soddisfi il suddetto requisito di chiarezza e precisione.
Al fine di rispondere alle suddette questioni, occorre esaminare, in primo luogo, se la mancanza di chiarezza e precisione dei termini utilizzati per designare i prodotti e i servizi coperti da un marchio costituisca, in quanto tale, un motivo o una causa di nullità assoluta di un marchio nazionale o di un marchio comunitario.
Per quanto riguarda, da un lato, le disposizioni della prima direttiva 89/104, si deve rilevare che l’articolo 3 della direttiva in parola fornisce un elenco dei motivi di nullità tra i quali non figura la mancanza di chiarezza e precisione dei termini utilizzati per designare i prodotti e i servizi coperti dalla registrazione di un marchio nazionale. Orbene, il settimo considerando di tale direttiva specifica che i motivi di nullità sono elencati in modo esaustivo, anche se alcuni di essi sono facoltativi per gli Stati membri (v., in tal senso, sentenze del 18 giugno 2002, Philips,
C‑299/99
,
EU:C:2002:377
, punto
; del 12 febbraio 2004, Koninklijke KPN Nederland,
C‑363/99
,
EU:C:2004:86
, punto
, e del 9 marzo 2006, Matratzen Concord,
C‑421/04
,
EU:C:2006:164
, punto
). Pertanto, la stessa direttiva vieta agli Stati membri di introdurre motivi di nullità diversi da quelli ivi espressamente previsti (v., per analogia, sentenza del 27 giugno 2013, Malaysia Dairy Industries,
C‑320/12
,
EU:C:2013:435
, punto
).
Per quanto riguarda, d’altro lato, le disposizioni del regolamento n. 40/94, occorre rilevare che il suo articolo 7, paragrafo 1, è redatto in termini pressoché identici a quelli dell’articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva 89/104. Quanto all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94, la sua lettera a) si limita a rinviare all’articolo 7 di tale regolamento, mentre la sua lettera b) prevede, come causa di nullità, lo stesso motivo citato all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della prima direttiva 89/104. Per contro, la mancanza di chiarezza e precisione dei termini utilizzati per designare i prodotti o i servizi coperti dalla registrazione di un marchio comunitario non figura in tali disposizioni del suddetto regolamento. Analogamente, l’articolo 96 del medesimo regolamento, relativo alle domande riconvenzionali, precisa che una domanda di nullità può essere fondata unicamente sui motivi o le cause di nullità previsti dal regolamento n. 40/94.
Ne consegue che, al pari dell’articolo 3 della prima direttiva 89/104, l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 devono essere interpretati nel senso che essi forniscono un elenco esaustivo delle cause di nullità assoluta di un marchio comunitario.
Orbene, né l’articolo 3 della prima direttiva 89/104 né le summenzionate disposizioni del regolamento n. 40/94 prevedono, tra i motivi ivi elencati, la mancanza di chiarezza e precisione dei termini utilizzati per designare i prodotti o i servizi coperti dalla registrazione di un marchio comunitario.
Dalle considerazioni che precedono risulta che la mancanza di chiarezza e precisione dei termini utilizzati per designare i prodotti o i servizi coperti dalla registrazione di un marchio nazionale o di un marchio comunitario non può essere considerata come un motivo o una causa di nullità del marchio nazionale o comunitario di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 3 della prima direttiva 89/104 o degli articoli 7 e 51 del regolamento n. 40/94.
In ogni caso, occorre aggiungere che la sentenza del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (
C‑307/10
,
EU:C:2012:361
) non può essere interpretata nel senso che la Corte abbia inteso riconoscere un motivo o una causa di nullità supplementari, non compresi nell’elenco di cui all’articolo 7, paragrafo 1, e all’articolo 51 del regolamento n. 40/94, nonché all’articolo 3 della prima direttiva 89/104. Infatti, la Corte ha dichiarato, ai punti 29 e 30 della sentenza del 16 febbraio 2017, Brandconcern/EUIPO e Scooters India (
C‑577/14 P
,
EU:C:2017:122
), che la sentenza del 19 giugno 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (
C‑307/10
,
EU:C:2012:361
), ha apportato precisazioni unicamente in merito ai requisiti relativi alle nuove domande di registrazione come marchi dell’Unione europea, e non riguarda quindi i marchi già registrati alla data della sua pronuncia (sentenza dell’11 ottobre 2017, EUIPO/Cactus,
C‑501/15 P
,
EU:C:2017:750
, punto
).
In secondo luogo, occorre esaminare se, pur non essendo un motivo o una causa di nullità di un marchio nazionale o di un marchio comunitario, una mancanza di chiarezza e precisione dei termini utilizzati per designare i prodotti o i servizi coperti dalla registrazione dello stesso rientri nondimeno nell’ambito di una delle cause o di uno dei motivi di nullità assoluta esplicitamente previsti dall’articolo 51 del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso, o dall’articolo 3 della prima direttiva 89/104.
Le società SkyKick suggeriscono, in primo luogo, che il requisito di chiarezza e precisione dei prodotti e servizi per i quali un marchio è stato registrato potrebbe essere collegato al requisito di rappresentazione grafica che discende, per i marchi comunitari, da una lettura congiunta dell’articolo 4 e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 40/94, e per i marchi nazionali, da una lettura congiunta dell’articolo 2 e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della prima direttiva 89/104.
Certamente, la Corte ha dichiarato, al punto 51 della sentenza del 12 dicembre 2002, Sieckmann (
C‑273/00
,
EU:C:2002:748
), riguardo al requisito della rappresentazione grafica, che gli operatori devono poter accertare con chiarezza e precisione le registrazioni effettuate o le domande di registrazione formulate dai loro concorrenti attuali o potenziali e beneficiare in tal modo di informazioni pertinenti riguardanti i diritti dei terzi. Tuttavia, tali considerazioni valgono unicamente per individuare i segni atti a costituire un marchio e non può esserne dedotto che un siffatto requisito di chiarezza e precisione debba applicarsi anche ai termini utilizzati per riferirsi ai prodotti e servizi per i quali il marchio di cui trattasi è stato registrato.
In secondo luogo, occorre stabilire se la mancanza di chiarezza e precisione dei termini utilizzati per designare i prodotti e i servizi per i quali un marchio è stato registrato possa, in quanto tale, comportare la nullità del marchio interessato sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 40/94 e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della prima direttiva 89/104, adducendo che una siffatta carenza è contraria all’ordine pubblico.
A tal riguardo, è sufficiente rilevare che la nozione di «ordine pubblico», ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 40/94 e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), della prima direttiva 89/104, non può essere intesa come riferita a caratteristiche relative alla domanda di registrazione stessa, quali la chiarezza e la precisione dei termini utilizzati per designare i prodotti o i servizi oggetto di tale registrazione, indipendentemente dalle caratteristiche del segno di cui si chiede la registrazione come marchio.
Ne consegue che siffatta mancanza di chiarezza e precisione dei termini che designano i prodotti o i servizi oggetto della registrazione di un marchio non può essere considerata contraria all’ordine pubblico, ai sensi delle disposizioni in parola.
In ogni caso, si deve aggiungere, ad ogni buon fine, che, in forza dell’articolo 50, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 e dell’articolo 12 della prima direttiva 89/104, il titolare di un marchio può essere dichiarato decaduto dai suoi diritti se, per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio non sia stato oggetto di un uso effettivo nel territorio pertinente per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato.
L’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 e l’articolo 13 della prima direttiva 89/104 precisano altresì che, se il motivo di decadenza di un marchio sussiste solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è registrato, la decadenza si estende solo ai prodotti o ai servizi interessati.
Da tali disposizioni emerge quindi che un marchio nazionale o comunitario, registrato per un complesso di prodotti o servizi designato con insufficiente chiarezza e precisione può essere protetto, in ogni caso, solo per i prodotti e i servizi per i quali è stato oggetto di un uso effettivo.
Tenuto conto di tutti gli elementi che precedono, occorre rispondere alle questioni prima e seconda dichiarando che gli articoli 7 e 51 del regolamento n. 40/94, nonché l’articolo 3 della prima direttiva 89/104, devono essere interpretati nel senso che un marchio comunitario o un marchio nazionale non può essere dichiarato totalmente o parzialmente nullo in quanto i termini utilizzati per designare i prodotti e i servizi, per i quali tale marchio è stato registrato, mancano di chiarezza e precisione.
Sulle questioni terza e quarta
Con le sue questioni terza e quarta, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della prima direttiva 89/104 debbano essere interpretati nel senso che una domanda di marchio senza alcuna intenzione di utilizzarlo per i prodotti e servizi oggetto della registrazione costituisce un atto di malafede, a norma di tali disposizioni e, in caso affermativo, se l’articolo 51, paragrafo 3, del suddetto regolamento n. 40/94 e l’articolo 13 della prima direttiva 89/104 debbano essere interpretati nel senso che, qualora la mancanza di intenzione di utilizzare un marchio conformemente alle sue funzioni essenziali riguardi soltanto alcuni prodotti o servizi oggetto della registrazione, la nullità si estenda solo a siffatti prodotti o servizi.
Per quanto riguarda, in primo luogo, la questione se l’articolo 51, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 40/94 e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della prima direttiva 89/104 debbano essere interpretati nel senso che una domanda di marchio senza alcuna intenzione di utilizzarlo per i prodotti e i servizi oggetto della registrazione costituisce un atto di malafede, occorre ricordare che tali disposizioni prevedono, in sostanza, che un marchio possa essere dichiarato nullo quando, al momento del deposito della domanda di marchio, il richiedente abbia agito in malafede. Né tale regolamento né tale direttiva forniscono una definizione della nozione di «malafede». Si deve tuttavia osservare che detta nozione è una nozione autonoma del diritto dell’Unione e che, tenuto conto della necessità di un’applicazione coerente dei regimi dei marchi nazionali e dell’Unione, tale nozione deve essere interpretata allo stesso modo tanto nel contesto della prima direttiva 89/104 quanto in quello del regolamento n. 40/94 (v., per analogia, sentenza del 27 giugno 2013, Malaysia Dairy Industries,
C‑320/12
,
EU:C:2013:435
, punti
e
).
La Corte ha avuto occasione di dichiarare che, oltre al fatto che, conformemente al suo significato abituale nel linguaggio corrente, la nozione di «malafede» presuppone la presenza di uno stato d’animo o di un intento disonesto, occorre, ai fini della sua interpretazione, prendere in considerazione il contesto particolare del diritto dei marchi, che è quello del commercio. A tale titolo, le norme dell’Unione in materia di marchi mirano, in particolare, a contribuire al sistema di concorrenza leale nell’Unione, in cui ogni impresa, per attirare la clientela con la qualità dei suoi prodotti o servizi, deve essere in grado di far registrare come marchi quei segni che consentano al consumatore di distinguere, senza confusione possibile, tali prodotti o servizi da quelli di provenienza diversa (sentenza del 12 settembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO,
C‑104/18 P
,
EU:C:2019:724
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
Pertanto, la causa o il motivo di nullità assoluta di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 e all’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della prima direttiva 89/104 si applicano laddove emerga da indizi rilevanti e concordanti che il titolare di un marchio ha presentato la domanda di registrazione di tale marchio non con l’obiettivo di partecipare in maniera leale alle vicende della concorrenza, ma con l’intenzione di pregiudicare, in modo non conforme alla correttezza professionale, gli interessi di terzi, o con l’intenzione di ottenere, senza neppur mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio, in particolare la funzione essenziale di indicare l’origine, rammentata al punto precedente della presente sentenza (sentenza del 12 settembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO,
C‑104/18 P
,
EU:C:2019:724
, punto
).
Certamente, il richiedente un marchio non è tenuto ad indicare, né persino a conoscere, con precisione, alla data di deposito della propria domanda di registrazione o dell’esame della stessa, l’uso che farà del marchio richiesto ed esso dispone di un termine di cinque anni per dare inizio ad un uso effettivo conforme alla funzione essenziale del suddetto marchio [v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?),
C‑541/18
,
EU:C:2019:725
, punto
].
Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 109 delle sue conclusioni, la registrazione di un marchio senza che il richiedente abbia intenzione di utilizzarlo per i prodotti e servizi oggetto di tale registrazione può costituire malafede, una volta che la domanda di marchio è priva di giustificazione rispetto agli obiettivi previsti dal regolamento n. 40/94 e dalla prima direttiva 89/104. Una siffatta malafede può tuttavia essere ravvisata solo se sussistono indizi oggettivi, rilevanti e concordanti volti a dimostrare che, alla data di deposito della domanda di registrazione del marchio interessato, il richiedente quest’ultimo aveva l’intenzione o di pregiudicare gli interessi di terzi in modo non conforme alla correttezza professionale o di ottenere, senza neppure mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio.
La malafede del richiedente un marchio non può quindi essere presunta sulla base della mera constatazione che, al momento del deposito della sua domanda di registrazione, tale richiedente non aveva un’attività economica corrispondente ai prodotti e servizi indicati nella suddetta domanda.
In secondo luogo, occorre determinare se l’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94 e l’articolo 13 della prima direttiva 89/104 debbano essere interpretati nel senso che, qualora la mancanza di intenzione di utilizzare un marchio conformemente alle sue funzioni essenziali riguardi soltanto taluni prodotti o servizi oggetto della registrazione, la nullità di tale marchio si estenda unicamente a tali prodotti o servizi.
A tal riguardo, è sufficiente rilevare, al pari dell’avvocato generale al paragrafo 125 delle sue conclusioni, che risulta chiaramente da tali disposizioni che, quando il motivo di nullità riguarda soltanto taluni dei prodotti o servizi designati nella domanda di registrazione, il marchio deve essere dichiarato nullo solo per tali prodotti o servizi.
Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alle questioni terza e quarta dichiarando che l’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della prima direttiva 89/104 devono essere interpretati nel senso che una domanda di marchio senza alcuna intenzione di utilizzarlo per i prodotti e servizi oggetto della registrazione costituisce un atto di malafede, a norma di tali disposizioni, se il richiedente tale marchio aveva l’intenzione o di pregiudicare gli interessi di terzi in modo non conforme alla correttezza professionale o di ottenere, senza neppure mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio. Qualora la mancanza di intenzione di utilizzare il marchio conformemente alle funzioni essenziali di un marchio riguardi soltanto taluni prodotti o servizi oggetto della domanda di marchio, tale domanda costituisce un atto di malafede solo nella parte in cui riguarda i suddetti prodotti o servizi.
Sulla quinta questione
Con la quinta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la prima direttiva 89/104 debba essere interpretata nel senso che essa osta ad una disposizione di diritto nazionale, ai sensi della quale il soggetto che richiede un marchio deve dichiarare che quest’ultimo è utilizzato per i prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione o che egli ha, in buona fede, intenzione di utilizzarlo a tal fine.
Sul punto occorre rilevare, come ricordato al punto 56 della presente sentenza, che il settimo considerando della direttiva in parola precisa che i motivi di nullità assoluta previsti da quest’ultima sono elencati in modo esaustivo, anche se taluni di detti motivi erano previsti a titolo facoltativo per gli Stati membri. Pertanto, detta direttiva vieta agli Stati membri di introdurre, nella normativa nazionale di recepimento di quest’ultima, impedimenti alla registrazione o motivi di nullità diversi da quelli figuranti nella stessa direttiva.
Per contro, gli Stati membri mantengono, come risulta dal quinto considerando della prima direttiva 89/104, la piena libertà di fissare le norme procedurali relative alla registrazione, alla decadenza o la nullità dei marchi acquisiti con la registrazione.
Ne consegue che, sebbene gli Stati membri possano fissare le norme procedurali che sembrino loro appropriate, tali norme non possono, in pratica, produrre l’effetto di introdurre impedimenti alla registrazione o motivi di nullità non previsti dalla prima direttiva 89/104.
Pertanto, una disposizione di diritto nazionale a tenore della quale un richiedente un marchio nazionale deve, in forza di un mero requisito procedurale relativo alla registrazione di quest’ultimo, dichiarare che detto marchio è utilizzato per i prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione o che egli ha, in buona fede, intenzione di utilizzarlo a tal fine, non può essere considerata incompatibile con le disposizioni della prima direttiva 89/104. Sebbene la violazione di un siffatto obbligo di dichiarazione possa costituire un elemento di prova al fine di dimostrare un’eventuale malafede del richiedente al momento del deposito della domanda di marchio, una violazione siffatta non può tuttavia costituire un motivo di nullità del marchio interessato.
Da quanto precede risulta che occorre rispondere alla quinta questione dichiarando che la prima direttiva 89/104 deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una disposizione di diritto nazionale, ai sensi della quale il soggetto che richiede un marchio deve dichiarare che quest’ultimo è utilizzato per i prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione o che egli ha, in buona fede, intenzione di utilizzarlo a tal fine, purché la violazione di un siffatto obbligo non costituisca, in quanto tale, un motivo di nullità di un marchio già registrato.
Sulle spese
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)
Gli articoli 7 e 51 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché l’articolo 3 della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, devono essere interpretati nel senso che un marchio comunitario o un marchio nazionale non può essere dichiarato totalmente o parzialmente nullo in quanto i termini utilizzati per designare i prodotti e i servizi, per i quali tale marchio è stato registrato, mancano di chiarezza e precisione.

2)
L’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 40/94, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della prima direttiva 89/104/CEE, devono essere interpretati nel senso che una domanda di marchio senza alcuna intenzione di utilizzarlo per i prodotti e servizi oggetto della registrazione costituisce un atto di malafede, a norma di tali disposizioni, se il richiedente tale marchio aveva l’intenzione o di pregiudicare gli interessi di terzi in modo non conforme alla correttezza professionale o di ottenere, senza neppure mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio. Qualora la mancanza di intenzione di utilizzare il marchio conformemente alle funzioni essenziali di un marchio riguardi soltanto taluni prodotti o servizi oggetto della domanda di marchio, tale domanda costituisce un atto di malafede solo nella parte in cui riguarda i suddetti prodotti o servizi.

3)
La prima direttiva 89/104/CEE deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una disposizione di diritto nazionale, ai sensi della quale il soggetto che richiede un marchio deve dichiarare che quest’ultimo è utilizzato per i prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione o che egli ha, in buona fede, intenzione di utilizzarlo a tal fine, purché la violazione di un siffatto obbligo non costituisca, in quanto tale, un motivo di nullità di un marchio già registrato.

Firme
(
*1
)	Lingua processuale: l’inglese.