CELEX: 62018CJ0371
Преюдициално запитване
Сближаване на законодателствата
Марка на Общността
Регламент (ЕО) № 40/94
Членове 7 и 51
Директива 89/104/ЕИО
Членове 3 и 13
Посочване на стоките или услугите, обхванати от регистрацията
Неспазване на изискванията за яснота и точност
Недобросъвестност на заявителя
Липса на намерение за използване на марката за стоките или услугите, обхванати от регистрацията
Пълна или частична недействителност на марката
Национално законодателство, което задължава заявителя да обяви, че има намерение да използва заявената марка

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на правото на Съюза относно марките на Европейския съюз и сближаването на законодателствата на държавите членки относно марките.
Запитването е отправено в рамките на спор между Sky plc, Sky International AG и Sky UK Ltd (наричани по-нататък заедно „Sky и др.“), от една страна, и SkyKick UK Ltd и SkyKick Inc (наричани по-нататък заедно „дружествата SkyKick“), по повод на твърдението за нарушение от дружествата SkyKick на правата върху марки на Европейския съюз и национална марка на Обединеното кралство, принадлежаща на Sky и др.
Правна уредба
Международното право
На международно равнище правото на марките е уредено с Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 г., ревизирана последно в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и изменена на 28 септември 1979 г. (Recueil des traités des Nations unies, том 828, № 11851, стр. 305, наричана по-нататък „Парижката конвенция“). Всички държави — членки на Европейския съюз, са страни по тази конвенция.
По силата на член 19 от Парижката конвенция държавите, за които тя се прилага, си запазват правото да сключват помежду си специални споразумения за закрила на индустриалната собственост.
Посочената разпоредба е послужила като правно основание за приемането на Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки, приета от дипломатическата конференция в Ница на 15 юни 1957 г., ревизирана последно в Женева на 13 май 1977 г. и изменена на 28 септември 1979 г. (Recueil des traités des Nations unies, том 1154, № I 18200, стр. 89, наричана по-нататък „Ницската спогодба“).
Съгласно член 1 от Ницската спогодба:
„1)   Страните, за които се прилага тази спогодба, образуват Специален съюз и приемат обща класификация на стоките и услугите за целите на регистрацията на марки (наричана по-нататък „класификация“).
2)   Класификацията включва:
i)
Списък на класовете, придружен при необходимост от обяснителни записки.
ii)
Азбучен списък на стоките и услугите […] с указание на класа, към който се отнася всяка конкретна стока или услуга.
[…]“.
Текстът на член 2 от Ницската спогодба, озаглавен „Правен обсег и приложение на класификацията“, е следният:
„1)   При наложените от тази спогодба задължения обсегът на класификацията е зависим от прилагането ѝ в страна от Специалния съюз. По-специално класификацията не обвързва страните от Специалния съюз по отношение на обхвата на правна закрила, а също така и по отношение на признаването на марки за услуги.
2)   Всяка от страните от Специалния съюз си запазва правото да прилага класификацията като основна или допълнителна система.
3)   Компетентните ведомства на страните от Специалния съюз включват в официалните документи и публикации на регистрациите и подновяванията на марките символите на класовете от класификацията, към които се отнасят стоките или услугите, за които марката е регистрирана.
4)   Наличието на определена стока или услуга в азбучния списък [на стоки и услуги] не накърнява никакви права, възникващи върху въпросната стока или услуга“.
Посочената в член 1 от Ницската спогодба класификация (наричана по-нататък „Ницската класификация“) след осмото ѝ издание, влязло в сила на 1 януари 2002 г., съдържа 34 класа стоки и 11 класа услуги. Всеки клас е обозначен с един или няколко общи термина, наричани заедно „заглавие на класа“, които общо посочват областите, към които включените в него стоки или услуги по принцип спадат.
Съгласно Указанията за използване на Ницската класификация, за да се гарантира правилното класиране на всяка стока или услуга, следва да се прави справка по-специално с азбучния списък на стоките и услугите, както и с обяснителните бележки относно различните класове.
Правото на Съюза
Регламентите относно марката на Европейския съюз
Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (
ОВ L 11, 1994 г., стр. 1
; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), изменен с Регламент (ЕО) № 1891/2006 на Съвета от 18 декември 2006 г. (
ОВ L 386, 2006 г., стр. 14
; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 3, стр. 22) (наричан по-нататък „Регламент № 40/94“), е отменен и заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (
ОВ L 78, 2009 г., стр. 1
), влязъл в сила на 13 април 2009 г. Този регламент, изменен с Регламент (ЕС) 2015/2424 на Парламента и на Съвета от 16 декември 2015 г. (
ОВ L 341, 2015 г., стр. 21
) (наричан по-нататък „Регламент № 207/2009“), също е отменен и заменен, считано от 1 октомври 2017 г., с Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. година относно марката на Европейския съюз (
ОВ L 154, 2017 г., стр. 1
).
Предвид датата на подаване на разглежданите в главното производство заявки за защита на марки на Общността, настоящото преюдициално запитване следва да се разгледа в светлината на разпоредбите на Регламент № 40/94.
Член 4 от Регламент № 40/94, който определя знаците, които могат да представляват марка на Общността, гласи:
„Марката на Общността може да се състои от всички знаци, които могат да бъдат изобразени по графичен начин, по-специално думите, включително и имената на хора, рисунките, буквите, цифрите, формата на изделието или начина, по който е представено, при условие че такива знаци могат да отличат продуктите или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия“.
Член 7 („Абсолютни основания за отказ“) от този регламент предвижда в параграф 1:
„Отказва се регистрацията на:
а)
знаците, които не отговарят на изискванията на член 4;
б)
марките, които са лишени от [отличителен характер];
в)
марките, които се състоят предимно от знаци или от означения, които могат да служат, в търговията, за да се означи вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или момента на производство на стоките или на предоставянето на услуга, или други техни характерни особености;
г)
марките, които се състоят предимно от знаци или означения станали обичайни в ежедневния език или в почтените и трайни търговски практики;
д)
знаците, които се състоят главно от:
i)
формата, която е резултат от естеството на самите стоки;
или
ii)
формата на стоката, необходима за получаването на технически резултат;
или
iii)
[…] формата, която дава съществена стойност на стоките;
е)
марките, които противоречат на обществения ред и на приетите принципи на морала;
ж)
марките, които са от такова естество, че да заблудят обществеността, например по отношение на естеството, качеството или географския произход на стоките или на услугата;
з)
марките, които поради липса на разрешение от компетентните органи, трябва да бъдат отказани въз основа на член 6[трето] от Парижката конвенция;
и)
марките, които съдържат отличителни знаци, емблеми или гербове различни от тези посочени в член 6[трето] от Парижката конвенция и представляващи особен обществен интерес, освен ако регистрацията им е била разрешена от компетентния орган.
[…]“.
Член 15 („Използване на марки на Общността“) от посочения регламент предвижда в параграф 1:
„Ако, в срок от пет години, считано от регистрацията, марката на Общността не е била реално използвана от притежателя в Общността във връзка със стоките или услугите, за които тя е била регистрирана, или ако такова използване е било прекратено за непрекъснат петгодишен период, марката на Общността е предмет на санкции, предвидени в настоящия регламент, освен ако има основателна причина за неизползване.
[…]“.
Съгласно член 38, параграф 1 от същия регламент:
„Когато, съгласно член 7 е отказано да бъде регистрирана марка за всички или за част от стоките или от услугите, за които е подадена заявка за марка на Общността, заявката се отхвърля за тези стоки или услуги“.
Член 50 („Основания за отмяна“) от Регламент № 40/94 предвижда в параграф 1:
„Правата на притежателя на марката на Общността се обявяват за отменени, въз основа на искане представено в [С]лужбата [за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)] или въз основа на насрещен иск в производство за нарушение на правата върху марка:
а)
ако през един непрекъснат период от пет години, марката не е била предмет на реално използване в Общността за стоките или услугите, за които тя е била регистрирана и ако не съществуват основателни причини за неизползване; въпреки това, никой не може да изтъква, че правата на притежателя на марка на Общността би трябвало да бъдат отменени, ако в промеждутъка между изтичането на петгодишния период и представянето на искането или насрещния иск, използването на марката е било започнато или подновено; започването или подновяването на използването обаче, направено в срок от три месеца преди представянето на искането или на насрещния иск, като този срок започва да тече най-рано в момента на изтичането на непрекъснатия петгодишен период на неизползване, не се взима предвид когато подготовката за започването или подновяването на използването настъпват едва след като притежателя е научил, че искането би могло да бъде направено или насрещният иск да бъде предявен“.
Текстът на член 51 („Абсолютни основания за недействителност“) от този регламент е следният:
„1.   Марка на Общността се обявява за недействителна на основание на искане подадено до [С]лужбата [за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)] или въз основа на насрещен иск предявен в производство за нарушение на правата върху марка:
а)
когато марката на Общността е била регистрирана в несъответствие с разпоредбите на член 7;
б)
когато заявителят е бил недобросъвестен при подаване на заявката за марка.
[…]
3.   Когато съществува основание за недействителност само за една част от стоките или услугите, за които марката на Общността е била регистрирана, недействителността на марката може да бъде обявена само за съответните стоки или услуги“.
Член 96 („Насрещни искове“) от посочения регламент предвижда в параграф 1:
„Насрещният иск за отмяна или за обявяване на недействителност може да се основава само на основания за отмяна или за недействителност, упоменати в настоящия регламент“.
Член 167, параграф 1 от Регламент № 207/2009 предвижда:
„Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в
Официален вестник на Европейския съюз
“.
Директивите за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките
Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (
ОВ L 40, 1989 г., стр. 1
; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92), е отменена и заменена, считано от 28 ноември 2008 г., с Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (
ОВ L 299, 2008 г., стр. 25
). Последната директива е отменена и заменена с Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (
ОВ L 336, 2015 г., стр. 1
), считано от 15 януари 2019 г. съгласно член 55 от последната директива.
Предвид датата на подаване на разглежданите в главното производство заявки за защита на национална марка, настоящото преюдициално запитване следва да се разгледа в светлината на разпоредбите на Първа директива 89/104.
Съгласно пето, седмо и осмо съображение от Първа директива 89/104:
„[К]като има предвид, че държавите членки също остават свободни да установят процесуални разпоредби във връзка с регистрацията, отмяната и недействителността на марките, придобити чрез регистрация; като има предвид, че те например могат да определят форма за регистрацията на марка и за процедурите, свързани с недействителността, да вземат решение дали в производството за регистрация или в производството във връзка с недействителността, или и в двете производства може да се извършва позоваване на по-ранни права, и ако разрешат позоваване на по-ранни права в производството за регистрация, да предвидят производство за противопоставяне или производство за служебна експертиза, или и двете; като има предвид, че държавите членки остават свободни да определят последиците от отмяната или недействителността на марките;
[…]
като има предвид, че постигането на целите, към които е насочено сближаването на законодателствата, изисква условията за придобиване и запазване на правата върху марка по принцип да бъдат идентични във всички държави членки; като има предвид, че за тази цел е нужно да бъдат изброени примери за знаци, които могат да съставляват марка, при условие че тези знаци могат да послужат за разграничаване на стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия; като има предвид, че основанията за отказ или недействителност във връзка със самата марка, например липсата на всякакъв отличителен характер или конфликти между марката и по-ранни права, трябва да бъдат изброени изчерпателно, дори и ако някои от тези основания са посочени като възможност в отделни държави членки, които поради това ще могат да запазят или да въведат тези основания в своето законодателство; като има предвид, че държавите членки ще имат възможност да запазят или въведат в законодателството си основания за отказ или недействителност във връзка с условията за придобиване и запазване на правата върху марка, за които не съществуват правни норми, например относно критериите за предоставяне на марка и подновяване на марка, правилата за таксите или нормите, свързани с неспазване на процесуалните норми;
като има предвид, че за да бъде намален общият брой на марки, регистрирани и защитени в Общността, а оттам и броят на конфликтите между тях, е важно да се изисква регистрираните марки да бъдат реално използвани, а ако не се използват, да подлежат на отмяна; като има предвид нуждата да се предвиди, че марката не може да бъде обявена за недействителна поради съществуването на неизползвана по-ранна марка, като държавите членки остават свободни да прилагат същия принцип по отношение регистрацията на марки или да предвидят, че не може да има резултатно позоваване на марка в производство за нарушения, ако се установи, че марката може да бъде отменена; като има предвид, че във всички тези случаи държавите членки трябва да установят приложимите процесуални правила“.
Съгласно член 2 от тази директива:
„Марка може да се състои от всеки знак, който може да бъде представен графично, по-специално думи, включително лични имена, рисунки, букви, цифри, формата на стоката или на нейната опаковка, при условие че тези знаци могат да отличат стоките или услугите на едно предприятие от тези на други предприятия“.
Член 3 от тази директива предвижда в параграфи 1 и 2:
„1.   Не се регистрират, а ако бъдат регистрирани, се обявяват за недействителни:
а)
знаци, които не могат да съставляват марка;
б)
марки, които са лишени от отличителен характер;
в)
марки, състоящи се изключително от знаци или означения, които могат да послужат в търговската дейност за указване на вида, качеството, количеството, предназначението, стойността, географския произход или времето на производство на стоките или предоставяне на услугите, или на други характеристики на стоките или услугите;
г)
марки, състоящи се изключително от знаци или означения, които са станали обичайни в говоримия език или в добросъвестната и трайно установена търговска практика;
д)
знаци, които се състоят изключително от:
–
формата, която произтича от естеството на самите стоки, или
–
формата на стоките, която е нужна за постигане на технически резултат, или;
–
формата, която придава на стоките значителна стойност;
е)
марки, които противоречат на обществения ред или на общоприетите принципи на морала;
ж)
марки, които могат да въведат в заблуждение обществото, например по отношение на естеството, качеството или географския произход на стоките или услугите;
з)
марки, които без разрешение от компетентните органи трябва да бъдат отказани или обявени за недействителни в съответствие с член 6 [трето] от [Парижката конвенция] за закрила на индустриалната собственост, […]“.
2.   Всяка държава членка може да предвиди, че марката няма да се регистрира или ако бъде регистрирана, се обявява за недействителна, ако и доколкото:
[…]
г)
заявката за регистрация на марката е подадена недобросъвестно от заявителя“.
Член 12 от посочената директива предвижда в параграф 1:
„Марката подлежи на отмяна, ако през непрекъснат период от пет години тя не е била обект на реално използване в държавата членка във връзка със стоките или услугите, за които е регистрирана, и не съществуват основателни причини за неизползването […]“.
Член 13 от Първа директива 89/104 гласи:
„Когато съществуват основания за отказ на регистрация или за отмяна или недействителност на марка само по отношение на част от стоките или услугите, за които марката е заявена или регистрирана, отказът на регистрация, отмяната или недействителността засягат само тези стоки или услуги“.
Член 18 от Директива 2008/95 предвижда:
„Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в
Официален вестник на Европейския съюз
“.
Правото на Обединеното кралство
Trade Marks Act 1994 (Закон за марките от 1994 г.) транспонира Първа директива 89/104 в правото на Обединеното кралство. Член 32, параграф 3 от Закона за марките от 1994 г. не съответства на нито една разпоредба от тази директива. Тази разпоредба предвижда:
„В заявката [за регистрация на марка] се обявява, че марката е използвана от заявителя или с негово съгласие за [стоките и услугите, посочени в заявката за регистрация на марката], или че той добросъвестно има намерение да използва марката по този начин“.
Спорът в главното производство и преюдициалните въпроси
Sky и др. са притежатели на четири фигуративни и словни марки на Общността и на една национална словна марка на Обединеното кралство, които съдържат думата „Sky“ (наричани по-нататък общо „разглежданите в главното производство марки“). Тези марки са регистрирани за голям брой стоки и услуги в определен брой класове от Ницската класификация, по-специално класове 9 и 38.
Sky и др. предявява иск срещу дружествата SkyKick пред запитващата юрисдикция High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Висш съд (Англия и Уелс), търговско отделение) за установяване на нарушение на разглежданите в главното производство марки. В подкрепа на иска си за установяване на нарушение Sky и др. се основават на регистрацията на разглежданите в главното производство марки за стоки от клас 9 по смисъла на Ницската класификация, а именно компютърен софтуер, компютърен софтуер, доставен чрез интернет, компютърен софтуер и телекомуникационна апаратура за осъществяване на връзки с бази данни и интернет, съхраняване на данни, както и за услуги от клас 38 по смисъла на тази класификация, а именно телекомуникационни услуги, услуги, свързани с електронна поща, обслужване на интернет портал, компютърни услуги за достъп и извличане на информация, съобщения, текстове, звукове, изображения и данни през компютър или компютърни мрежи. Запитващата юрисдикция подчертава, че не всички разглеждани в главното производство марки са регистрирани за тези стоки и услуги.
Тази юрисдикция посочва също че Sky и др. използват в значителна степен разглежданите в главното производство марки за редица стоки и услуги, свързани с основните сфери от тяхната стопанска дейност, а именно телевизионно излъчване, предоставяне на телефонни услуги и предоставяне на широколентови услуги. Не се оспорва, че тези марки са известни във всички посочени области в Обединеното кралство и в Ирландия. Sky и др. обаче не предлагат стоки или услуги, свързани с миграция или бекъп на електронна поща в „облака“ (Cloud storage), нито има данни, че възнамеряват да направят това в бъдеще. Трите основни продукта, предлагани от дружествата SkyKick, се основават на софтуер като услуга (software as a service или SaaS) и се отнасят до миграцията към „облака“ (Cloud), съхранението в „облака“ и управлението на приложенията в „облака“.
В рамките на това производство дружествата SkyKick предявяват насрещен иск за обявяване на недействителност на разглежданите в главното производство марки. В подкрепа на същия иск те изтъкват, че тези марки са регистрирани за стоки и услуги, които не са посочени достатъчно ясно и точно. В това отношение дружествата SkyKick се позовават на решение от 19 юни 2012 г., Chartered Institute of Patent Attorneys (
C‑307/10
,
EU:C:2012:361
).
В този контекст запитващата юрисдикция иска да се установи, на първо място, дали може да се направи позоваване на такова основание за недействителност срещу регистрирана марка. В това отношение тя припомня, че в същото решение Съдът е постановил, че заявителят на марка трябва да посочи достатъчно ясно и точно стоките или услугите, за които се иска защита на марката, за да могат компетентните органи и третите лица да определят обхвата на предоставената с марката защита. В противен случай националната служба или Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) би трябвало да отхвърли заявката, ако описанието не бъде изменено по такъв начин, че да бъде достатъчно ясно и точно.
Тази юрисдикция счита, че въпреки това произтичащата от посоченото решение съдебна практика не предполага възможност съответната марка да бъде обявена за недействителна след регистрацията ѝ, с мотива че описанието не е ясно или точно.
Тя подчертава, че що се отнася до марка на Европейския съюз, член 128, параграф 1 от Регламент 2017/1001 предвижда, че насрещен иск за обявяване на недействителност „може да се основава само на основанията […] за недействителност, предвидени в настоящия регламент“. В конкретния случай дружествата SkyKick се позовават на основанието, предвидено в член 59, параграф 1, буква а) от този регламент във връзка с член 4 и член 7, параграф 1, буква а) от посочения регламент, които не изискват описанието на стоките и услугите на заявка за марка на Европейския съюз да бъде ясно и точно. Същото се отнасяло и за национална марка.
На второ място, дори да се приеме, че може да се направи позоваване на подобно основание, запитващата юрисдикция иска да се установи дали описанията на стоките и услугите могат да се оспорят за всички разглеждани в главното производство марки. Тя посочва, че в главното производство дружествата SkyKick поддържат, че за определянето на стоките и услугите, за които се отнасят тези марки, липсва яснота и точност, освен по отношение на „телекомуникационните услуги“ и „услугите, свързани с електронна поща“ от клас 38. Между дружествата SkyKick и Sky и др. има спор относно яснотата и точността на описанията за „компютърен софтуер“, „компютърен софтуер, доставен чрез интернет“ и „компютърен софтуер и телекомуникационна апаратура за осъществяване на връзки с бази данни и интернет“.
В това отношение запитващата юрисдикция е на мнение, че регистрацията на марка за „компютърен софтуер“ е твърде широка и поради това противоречи на обществения интерес, тъй като предоставя на притежателя на марката монопол върху широка гама стоки, който не може да бъде обоснован с търговски интерес. Все пак тя счита, че това не означава непременно, че терминът „компютърен софтуер“ не е ясен и точен. При това положение тя иска да се установи до каква степен указанията, съдържащи се в общото съобщение на Европейската мрежа за марки и дизайни (TMDN) от 28 октомври 2015 г. относно единната практика в областта на общите означения в заглавията на класове от Ницската класификация по отношение на „машините“ от клас 7 по смисъла на тази класификация, също не могат да се прилагат към „компютърния софтуер“.
На трето място, запитващата юрисдикция иска да се установи дали валидността на разглежданите в главното производство марки може да бъде засегната от недобросъвестността на заявителя към момента на подаване на заявката за защита.
Всъщност пред тази юрисдикция дружествата SkyKick поддържат, че разглежданите в главното производство марки са били регистрирани недобросъвестно, тъй като Sky и др. не са имали намерение да ги използват за всички стоки и услуги, обхванати от регистрацията на тези марки. Поради това всички тези марки трябвало да бъдат отменени изцяло или поне отчасти за стоките и услугите, за които Sky и др. не са имали намерение да ги използват.
Според посочената юрисдикция регистрацията на марки, без да се изисква реалното им използване, би улеснила процедурата по регистрация и би позволила на притежателите да получат по-лесно защита на тези марки преди пускане на пазара. Въпреки това да се улесни регистрацията или да се обхване твърде широка област би представлявало пречка за достъпа на трети лица на пазара и би довело до намаляване на общодостъпните знаци. Така възможността да се регистрира марка без намерение тя да се използва за всички или за част от посочените стоки и услуги, би позволила да се допускат злоупотреби, което би имало вредоносни последици, когато освен това не съществува никаква възможност да се оспорва злоупотреба при регистрацията, като се направи позоваване на недобросъвестността на притежателя на съответната марка. Запитващата юрисдикция подчертава, че в практиката си юрисдикциите на Обединеното кралство са наблегнали на изискването да е налице намерение за използване на съответната марка за посочените в заявката за регистрация стоки и услуги, тъй като в правото на тази държава членка съществува член 32, параграф 3 от Закона за марките от 1994 г.
Запитващата юрисдикция обаче си поставя въпроса за съвместимостта на тази разпоредба с правото на Съюза. Ако се приеме, че е налице такава съвместимост, тя изпитва съмнения и относно обхвата на условието, свързано с намерението да се използва марката за стоките и услугите, за които е регистрирана.
Първо, въпреки че правото на Съюза не предвижда изрично подобно намерение и при сегашното състояние на това право регистрираната марка може да бъде заличена поради неизползване преди изтичането на срок от пет години, в практиката на Съда и на Общия съд на Европейския съюз се посочва, че при определени обстоятелства подаването на заявка за регистрация на марка без намерение тя да се използва за посочените стоки и услуги, би могло да се счита за недобросъвестно поведение на притежателя на тази марка към момента на подаване на заявката за защита.
Второ, от тази съдебна практика следва, че за да се докаже недобросъвестността на заявител, не е достатъчно той да е поискал регистрацията на въпросната марка за широк кръг от стоки и услуги, ако той може да обоснове разумен търговски мотив да поиска такава защита предвид използването на марката. Освен това потенциалното използване на последната не би било достатъчно, за да се докаже липсата на добросъвестност.
Трето, посочената съдебна практика позволява да се приеме, че в някои случаи заявителят може да е подал заявката отчасти добросъвестно и отчасти недобросъвестно, ако е имал намерение да използва марката само за някои от стоките или услугите, за които тя е била регистрирана.
В случай че заявителят на марка е подал заявката си за регистрация недобросъвестно по отношение на част от стоките и услугите и добросъвестно по отношение на друга част от тях, запитващата юрисдикция иска да се установи дали недействителността трябва да бъде пълна или частична.
Тя счита, че по главното производство са налице доказателства, че към момента на регистрацията на разглежданите в същото производство марки Sky и др. не са имали намерение да ги използват за всички стоки и услуги, обхванати от съответните регистрации. Тези регистрации се отнасят до стоки и услуги, за които Sky и др. изобщо не са имали търговска обосновка да поискат защита, така че включването на такива стоки и услуги е било от стратегия на Sky и др., за да получат много широка защита на марките.
При тези обстоятелства High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Висш съд (Англия и Уелс), търговско отделение) решава да спре производството по делото и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
„1)
Може ли марка на [Европейския съюз] или регистрирана в държава членка национална марка да бъде обявена за изцяло или частично недействителна, тъй като някои или всички понятия, използвани в описанието на стоките и услугите, не са достатъчно ясни и точни, за да могат компетентните органи и трети лица само въз основа на тези понятия да определят обхвата на предоставената с марката защита?
2)
При утвърдителен отговор на първия въпрос, следва ли да се смята, че понятие като „компютърен софтуер“ е твърде общо и обхваща стоки, които са твърде различни, за да бъдат съвместими с функцията на марката да обозначава произход, за да може да се приеме, че това понятие е достатъчно ясно и точно и позволява на компетентните органи и трети лица само въз основа на него да определят обхвата на предоставената с марката защита?
3)
Може ли да е налице недобросъвестност, ако марката е заявена само за регистрация, без намерение тя да бъде използвана за посочените стоки или услуги?
4)
При утвърдителен отговор на третия въпрос, възможно ли е да се заключи, че заявителят е подал заявката отчасти добросъвестно и отчасти недобросъвестно, ако и доколкото заявителят е имал намерение да използва марката във връзка с някои от посочените стоки или услуги, но е нямал намерение да използва марката за други от посочените стоки или услуги?
5)
Съвместим ли е член 32, параграф 3 от Закона за марките от 1994 г. с Директива [2015/2436] и предшестващите я актове?“.
По преюдициалните въпроси
Предварителни бележки
Най-напред следва да се отбележи, че въпросите на запитващата юрисдикция се отнасят до тълкуването на разпоредби относно абсолютните основания за недействителност на марка на Европейския съюз или на национална марка, без да са насочени конкретно към даден регламент или директива. Ето защо следва да се определи правото на Съюза, което е приложимо ratione temporis към спора по главното производство.
В това отношение следва да се отбележи, както посочва и генералният адвокат в точка 33 от заключението си, че по отношение на исканията за обявяване на недействителност на марки на Европейския съюз и на национални марки, датата на подаване на заявката за регистрация на тези марки е решаваща за определяне на приложимото материално право (вж. в този смисъл решение от 8 май 2014 г., Bimbo/СХВП,
C‑591/12 P
,
EU:C:2014:305
, т.
и цитираната съдебна практика).
В случая от акта за преюдициално запитване е видно, че заявките за закрила на разглежданите в главното производство марки са подадени между 14 април 2003 г. и 20 октомври 2008 г.
От една страна обаче, член 167 от Регламент № 207/2009 предвижда, че този регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в
Официален вестник на Европейския съюз
, което е извършено на 24 март 2009 г. От друга страна, член 18 от Директива 2008/95 също предвижда, че тази директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в
Официален вестник на Европейския съюз
, което е извършено на 8 ноември 2008 г.
От това следва, че тъй като заявките за разглежданите в главното производство марки са подадени преди датите на влизане в сила на Регламент № 207/2009 и Директива 2008/95, що се отнася до разглежданите в главното производство марки на Общността, те попадат ratione temporis в приложното поле на Регламент № 40/94, а що се отнася до разглежданата в главното производство национална марка — тя попада в приложното поле на Първа директива 89/104.
Следователно въпросите за тълкуване на правото на Съюза, съдържащи се в акта за преюдициално запитване по настоящото дело, трябва да се разбират в смисъл, че се отнасят, от една страна, до разпоредбите на Регламент № 40/94, и от друга страна, до разпоредбите на Първа директива 89/104.
По първия и втория въпрос
С първия и втория си въпрос, които следва да се разгледат заедно, запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали членове 7 и 51 от Регламент № 40/94, и член 3 от Първа директива 89/104 трябва да се тълкуват в смисъл, че марка на Общността или национална марка може да бъде обявена за изцяло или частично недействителна, с мотива че някои понятия, използвани в описанието на стоките и услугите, за които е регистрирана марката, не са ясни и точни. При утвърдителен отговор тази юрисдикция иска да се установи дали понятието „компютърен софтуер“ отговаря на това изискване за яснота и точност.
За да се отговори на тези въпроси, следва да се провери, на първо място, дали липсата на яснота и точност на понятията, използвани в описанието на стоките и услугите, обхванати от дадена марка, представлява сама по себе си основание или причина за абсолютна недействителност на национална марка или на марка на Общността.
Що се отнася, от една страна, до разпоредбите на Първа директива 89/104, следва да се отбележи, че член 3 от тази директива предоставя списък на основанията за недействителност, сред които не се съдържа липсата на яснота и точност на понятията, използвани в описанието на стоките и услугите, обхванати от регистрацията на национална марка. Впрочем в съображение 7 от тази директива се посочва, че тези основания за недействителност са изчерпателно изброени, макар някои от тях да не са задължителни за държавите членки (вж. в този смисъл решения от 18 юни 2002 г., Philips,
C‑299/99
,
EU:C:2002:377
, т.
, от 12 февруари 2004 г., Koninklijke KPN Nederland,
C‑363/99
,
EU:C:2004:86
, т.
и от 9 март 2006 г., Matratzen Concord,
C‑421/04
,
EU:C:2006:164
, т.
). По този начин посочената директива забранява на държавите членки да въвеждат основания за недействителност, различни от изрично предвидените в нея (вж. по аналогия решение от 27 юни 2013 г., Malaysia Dairy Industries,
C‑320/12
,
EU:C:2013:435
, т.
).
От друга страна, що се отнася до разпоредбите на Регламент № 40/94, следва да се отбележи, че текстът на член 7, параграф 1 от него е почти идентичен с този на член 3, параграф 1 от Първа директива 89/104. Относно член 51, параграф 1 от Регламент № 40/94, буква а) от този член само препраща към член 7 от същия регламент, докато буква б) предвижда като основание за недействителност същото основание като посоченото в член 3, параграф 2, буква г) от Първа директива 89/104. За разлика от това липсата на яснота и точност на понятията, използвани в описанието на стоките или услугите, обхванати от регистрацията на марка на Общността, не се съдържа в тези разпоредби от посочения регламент. Освен това в член 96 от същия регламент, който се отнася до насрещните искове, се уточнява, че искането за обявяване на недействителност може да почива само на основанията или причините за недействителност, предвидени в Регламент № 40/94.
От това следва, че подобно на член 3 от Първа директива 89/104, член 7, параграф 1 и член 51, параграф 1 от Регламент № 40/94 трябва да се тълкуват в смисъл, че съдържат изчерпателен списък на абсолютните основания за недействителност на марка на Общността.
Нито член 3 от Първа директива 89/104, нито посочените по-горе разпоредби от Регламент № 40/94 обаче предвиждат, наред с изброените в тях основания, липсата на яснота и точност на понятията, използвани в описанието на стоките или услугите, обхванати от регистрацията на марка на Общността.
От изложените по-горе съображения следва, че липсата на яснота и точност на понятията, използвани в описанието на стоките или услугите, обхванати от регистрацията на национална марка или марка на Общността, не може да се счита за основание или причина за недействителност на съответната национална марка или марка на Общността по смисъла на член 3 от Първа директива 89/104 или на членове 7 и 51 от Регламент № 40/94.
Във всички случаи следва да се добави, че решение от 19 юни 2012 г., Chartered Institute of Patent Attorneys (
C‑307/10
,
EU:C:2012:361
), не може да се тълкува в смисъл, че Съдът е имал намерение да признае наличието на допълнително основание или причина за недействителност, която не се съдържа в списъка по член 7, параграф 1 и член 51 от Регламент № 40/94, както и по член 3 от Първа директива 89/104. Всъщност в точки 29 и 30 от решение от 16 февруари 2017 г.,Brandconcern/EUIPO и Scooters India (
C‑577/14 P
,
EU:C:2017:122
), Съдът посочва, че в решение от 19 юни 2012 г., Chartered Institute of Patent Attorneys (
C‑307/10
,
EU:C:2012:361
), се уточняват само изискванията за новите заявки за регистрация като марка на Европейския съюз и поради това не се отнася до марки, които вече са били регистрирани към датата на постановяването му (решение от 11 октомври 2017 г., EUIPO/Cactus,
C‑501/15 P
,
EU:C:2017:750
, т.
).
На второ място, следва да се провери дали, макар да не представлява основание или причина за недействителност на национална марка или марка на Общността, липсата на яснота и точност на понятията, използвани в описанието на стоките или услугите, обхванати от регистрацията ѝ, все пак спада към някоя от причините или основанията за абсолютна недействителност, изрично предвидени в член 51 от Регламент № 40/94 във връзка с член 7 от същия или в член 3 от Първа директива 89/104.
Дружествата SkyKick смятат, първо, че изискването за яснота и точност на стоките и услугите, за които е регистрирана дадена марка, може да бъде свързано с изискването за графично представяне, което произтича за марките на Общността от тълкуването на член 4 във връзка с член 7, параграф 1, буква а) от Регламент № 40/94, а за националните марки — от тълкуването на член 2 във връзка с член 3, параграф 1, буква а) от Първа директива 89/104.
Несъмнено в точка 51 от решение от 12 декември 2002 г., Sieckmann (
C‑273/00
,
EU:C:2002:748
), Съдът е приел по отношение на графичното представяне, че операторите трябва да могат да придобият ясна и точна представа за извършените регистрации или за направените от техните настоящи или потенциални конкуренти заявки за регистрация и по този начин да получат достоверна информация за правата на трети лица. Тези съображения обаче важат само за идентифицирането на знаците, които могат да представляват марка, и от това не може да се направи извод, че подобно изискване за яснота и точност трябва да се прилага и по отношение на понятията, използвани в описанието на стоките и услугите, за които е регистрирана въпросната марка.
Второ, следва да се прецени дали липсата на яснота и точност на понятията, използвани в описанието на стоките и услугите, за които е регистрирана дадена марка, сама по себе си може да доведе до недействителност на съответната марка на основание член 7, параграф 1, буква е) от Регламент № 40/94 и член 3, параграф 1, буква е) от Първа директива 89/104, тъй като подобно неспазване на изискване противоречи на обществения ред.
В това отношение е достатъчно да се отбележи, че не може да се приеме, че понятието „обществен ред“ по смисъла на член 7, параграф 1, буква е) от Регламент № 40/94 и член 3, параграф 1, буква е) от Директива 89/104 се отнася до характеристики, свързани със самата заявка за регистрация, каквито са яснотата и точността на понятията, използвани в описанието на стоките или услугите, обхванати от тази регистрация, независимо от характеристиките на знака, за който е поискано да се регистрира като марка.
От това следва, че не може да се счита, че подобна липса на яснота и точност на понятията в описанието на стоките или услугите, обхванати от регистрацията на марка, противоречи на обществения ред по смисъла на тези разпоредби.
Във всички случаи трябва да се добави за изчерпателност, че по силата на член 50, параграф 1 от Регламент № 40/94 и на член 12 от Първа директива 89/104 марката подлежи на отмяна, ако през непрекъснат период от пет години не е била обект на реално използване на съответната територия за стоките или услугите, за които е регистрирана.
В член 50, параграф 2 от Регламент № 40/94 и член 13 от Първа директива 89/104 се пояснява също че ако основанието за отмяна на марка съществува само по отношение на част от стоките или услугите, за които марката е регистрирана, отмяната засяга само тези стоки или услуги.
Така от посочените разпоредби следва, че във всички случаи национална марка или марка на Общността, регистрирана за съвкупност от стоки или услуги, в описанието на която липсва яснота и точност, може да бъде защитена само за стоките и услугите, за които е била реално използвана.
С оглед на всички изложени по-горе съображения на първия и втория въпрос следва да се отговори, че членове 7 и 51 от Регламент № 40/94, и член 3 от Първа директива 89/104 трябва да се тълкуват в смисъл, че марка на Общността или национална марка не може да бъде обявена за изцяло или частично недействителна, с мотива че някои понятия, използвани в описанието на стоките и услугите, за които е регистрирана марката, не са ясни и точни.
По третия и четвъртия въпрос
С третия и четвъртия си въпрос, които следва да се разгледат заедно, запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 и член 3, параграф 2, буква г) от Първа директива 89/104 трябва да се тълкуват в смисъл, че подаването на заявка за марка без намерение тя да се използва за стоките и услугите, обхванати от регистрацията, представлява недобросъвестно поведение по смисъла на тези разпоредби, и ако това е така, дали член 51, параграф 3 от Регламент № 40/94 и член 13 от Първа директива 89/104 трябва да се тълкуват в смисъл, че когато липсата на намерение за използване на марка в съответствие с основните ѝ функции се отнася само до някои от стоките или услугите, обхванати от регистрацията, недействителността на тази марка се свежда само до тези стоки или услуги.
Що се отнася, на първо място, до въпроса дали член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 и член 3, параграф 2, буква г) от Първа директива 89/104 трябва да се тълкуват в смисъл, че подаването на заявка за марка без намерение тя да се използва за стоките и услугите, обхванати от регистрацията, представлява недобросъвестно поведение по смисъла на тези разпоредби, следва да се припомни, че същите разпоредби по същество предвиждат, че дадена марка може да бъде обявена за недействителна, когато заявителят е бил недобросъвестен при подаване на заявката за марка. Нито този регламент, нито тази директива дават определение на понятието „недобросъвестност“. Следва обаче да се отбележи, че то е самостоятелно понятие на правото на Съюза и предвид необходимостта от съгласувано прилагане на националните системи на марките и тази на Съюза трябва да се тълкува по един и същ начин както в контекста на Първа директива 89/104, така и в контекста на Регламент № 40/94 (вж. по аналогия решение от 27 юни 2013 г., Malaysia Dairy Industries,
C‑320/12
,
EU:C:2013:435
, т.
и
).
Съдът е имал повод да се произнесе, че наред с факта, че съобразно обичайното му значение в общоупотребимия език понятието „недобросъвестност“ предполага наличието на непочтена нагласа или намерение, с оглед на тълкуването му трябва да се вземе предвид и конкретният контекст на правото в областта на марките, а именно контекстът на търговския оборот. В това отношение правилата на Съюза в областта на марките имат по-специално за цел да допринасят за системата на ненарушена конкуренция в Съюза, в която, за да привличат клиенти с качеството на своите стоки или услуги, предприятията трябва да могат да регистрират като марки знаци, които позволяват на потребителите да различат, без риск да се объркат, стоките или услугите на посочените предприятия от тези с различен произход (решение от 12 септември 2019 г., Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO,
C‑104/18 P
,
EU:C:2019:724
, т.
и цитираната съдебна практика).
По този начин абсолютната причина или основание за недействителност по член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 и член 3, параграф 2, буква г) от Първа директива 89/104 се прилага, когато от релевантни и непротиворечиви улики следва, че притежателят на марка е подал заявката за регистрация на тази марка не с цел почтено да участва в пазарната конкуренция, а с намерението да накърни интересите на трети лица по начин, който е в противоречие с почтената търговска практика, или с намерението да получи — без дори да има предвид конкретно трето лице — изключително право за цели, различни от свързаните с функциите на дадена марка, по-специално припомнената в предходната точка от настоящото решение съществена функция по указването на произхода (решение от 12 септември 2019 г., Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO,
C‑104/18 P
,
EU:C:2019:724
, т.
).
Несъмнено заявителят на марка не е длъжен да посочи, нито дори да знае с точност към датата на подаване на заявката си за регистрация или при нейното разглеждане как ще използва заявената марка, като той разполага с пет години, за да започне ефективно използване в съответствие с основната функция на марката (вж. в този смисъл решение от 12 септември 2019 г., Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?),
C‑541/18
,
EU:C:2019:725
, т.
).
Както обаче отбелязва генералният адвокат в точка 109 от заключението си, регистрацията на марка, без заявителят да има намерение да я използва за обхванатите от тази регистрация стоки и услуги, може да представлява недобросъвестност, тъй като заявката за марка е лишена от обосновка с оглед на целите на Регламент № 40/94 и на Първа директива 89/104. Подобна недобросъвестност обаче може да се охарактеризира само ако са налице обективни, релевантни и непротиворечиви улики, от които да е видно, че към датата на подаване на заявката за регистрация на разглежданата марка нейният заявител е имал намерението да накърни интересите на трети лица по начин, който е в противоречие с почтената търговска практика, или да получи, без дори да има предвид конкретно трето лице, изключително право за цели, различни от свързаните с функциите на дадена марка.
Следователно недобросъвестността на заявителя на марка не може да се предполага въз основа само на констатацията, че към момента на подаване на заявката за регистрация този заявител не е извършвал икономическа дейност, която съответства на посочените в същата заявка стоки и услуги.
На второ място, следва да се прецени дали член 51, параграф 3 от Регламент № 40/94 и член 13 от Първа директива 89/104 трябва да се тълкуват в смисъл, че когато липсата на намерение за използване на марка в съответствие с основните ѝ функции се отнася само до някои от стоките или услугите, обхванати от регистрацията, недействителността на тази марка се свежда само до тези стоки или услуги.
В това отношение е достатъчно да се отбележи, както посочва и генералният адвокат в точка 125 от заключението си, че от тези разпоредби следва ясно, че когато основанието за недействителност се отнася само до някои от стоките или услугите, посочени в заявката за регистрация, недействителността на марката може да бъде обявена само за тези стоки или услуги.
С оглед на изложеното по-горе на третия и четвъртия въпрос следва да се отговори, че член 51, параграф 1, буква б) от Регламент № 40/94 и член 3, параграф 2, буква г) от Първа директива 89/104 трябва да се тълкуват в смисъл, че подаването на заявка за марка без намерение тя да се използва за стоките и услугите, обхванати от регистрацията, представлява недобросъвестно поведение по смисъла на тези разпоредби, ако заявителят на марката е имал намерението да накърни интересите на трети лица по начин, който е в противоречие с почтената търговска практика, или да получи, без дори да има предвид конкретно трето лице, изключително право за цели, различни от свързаните с функциите на дадена марка. Когато липсата на намерение за използване на марка в съответствие с основните функции на дадена марка се отнася само до някои от стоките или услугите, посочени в заявката за марка, подаването на тази заявка представлява недобросъвестно поведение само доколкото се отнася до тези стоки или услуги.
По петия въпрос
С петия си въпрос запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали Първа директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска разпоредба на националното право, съгласно която заявителят на марка трябва да обяви, че тя е използвана за посочените в заявката за регистрация стоки и услуги или че той добросъвестно има намерение да я използва за тези цели.
В това отношение следва да се отбележи, както бе припомнено в точка 56 от настоящото решение, че в седмо съображение от тази директива се пояснява, че предвидените в нея основания за недействителност са изчерпателно изброени, макар някои от тях да са предвидени като незадължителни за държавите членки. По този начин посочената директива забранява на държавите членки да въвеждат в транспониращото я национално законодателство основания за отказ или за недействителност, различни от съдържащите се в същата директива.
За разлика от това, както следва от пето съображение от Първа директива 89/104, държавите членки остават свободни да установят процесуални разпоредби във връзка с регистрацията, отмяната и недействителността на марките, придобити чрез регистрация.
Следователно, макар държавите членки да могат да установят процесуалните разпоредби, които смятат за подходящи, на практика такива разпоредби не могат да имат за последица въвеждането на основания за отказ на регистрация или за недействителност, които не са предвидени в Първа директива 89/104.
По този начин разпоредба от националното право, съгласно която заявител на национална марка трябва въз основа на обикновено процедурно изискване за регистрацията на същата да обяви, че посочената марка е използвана за посочените в заявката за регистрация стоки и услуги или че той добросъвестно има намерение да я използва за тези цели, не може да се счита за несъвместима с разпоредбите на Първа директива 89/104. Макар неизпълнението на такова задължение за обявяване да може да представлява доказателство за евентуална недобросъвестност на заявителя към момента на подаване на заявката за марка, това нарушение не може да представлява основание за недействителност на съответната марка.
Предвид изложеното по-горе на петия въпрос следва да се отговори, че Първа директива 89/104 трябва да се тълкува в смисъл, че допуска разпоредба на националното право, съгласно която заявителят на марка трябва да обяви, че тя е използвана за посочените в заявката за регистрация стоки и услуги или че той добросъвестно има намерение да я използва за тези цели, тъй като само по себе си неизпълнението на такова задължение не представлява основание за недействителност на вече регистрирана марка.
По съдебните разноски
С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (четвърти състав) реши:

1)
Членове 7 и 51 от Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността, изменен с Регламент (ЕО) № 1891/2006 на Съвета от 18 декември 2006 година, и член 3 от Първа директива 89/104/ЕИО на Съвета от21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките трябва да се тълкуват в смисъл, че марка на Общността или национална марка не може да бъде обявена за изцяло или частично недействителна, с мотива че някои понятия, използвани в описанието на стоките и услугите, за които е регистрирана марката, не са ясни и точни.

2)
Член 51, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 40/94, изменен с Регламент (ЕО) № 1891/2006 на Съвета от 18 декември 2006 г., и член 3, параграф 2, буква г) от Първа директива 89/104/ЕИО трябва да се тълкуват в смисъл, че подаването на заявка за марка без намерение тя да се използва за стоките и услугите, обхванати от регистрацията, представлява недобросъвестно поведение по смисъла на тези разпоредби, ако заявителят на марката е имал намерението да накърни интересите на трети лица по начин, който е в противоречие с почтената търговска практика, или да получи, без дори да има предвид конкретно трето лице, изключително право за цели, различни от свързаните с функциите на дадена марка. Когато липсата на намерение за използване на марка в съответствие с основните функции на дадена марка се отнася само до някои от стоките или услугите, посочени в заявката за марка, подаването на тази заявка представлява недобросъвестно поведение само доколкото се отнася до тези стоки или услуги.

3)
Първа директива 89/104/ЕИО трябва да се тълкува в смисъл, че допуска разпоредба на националното право, съгласно която заявителят на марка трябва да обяви, че тя е използвана за посочените в заявката за регистрация стоки и услуги и че той добросъвестно има намерение да я използва за тези цели, тъй като само по себе си неизпълнението на такова задължение не представлява основание за недействителност на вече регистрирана марка.

Подписи
(
*1
)	Език на производството: английски.