CELEX: 62016CJ0341
Procedimiento prejudicial
Cooperación judicial en materia civil y mercantil
Reglamento (CE) n.o 44/2001
Competencia judicial
Artículo 2, apartado 1
Competencia de los órganos jurisdiccionales del domicilio del demandado
Artículo 22, punto 4
Competencia exclusiva en materia de inscripciones o validez de títulos de propiedad intelectual
Litigio cuyo objeto es determinar si una persona fue inscrita de forma justificada como titular de una marca

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 22, punto 4, del Reglamento (CE) n.
o
44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (
DO 2001, L 12, p. 1
).
Esta petición ha sido presentada en el marco de un litigio entre Hanssen Beleggingen BV (en lo sucesivo, «Hanssen»), sociedad establecida en los Países Bajos, y la Sra. Tanja Prast-Knipping, con domicilio en Alemania, en lo relativo a la inscripción de ésta como titular de una marca del Benelux.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
El Reglamento n.
o
44/2001 sustituyó, en las relaciones entre los Estados miembros, al Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (
DO 1972, L 299, p. 32
; EE 01/01, p. 186, en lo sucesivo, «Convenio de Bruselas»). Este Reglamento ha sido sustituido a su vez por el Reglamento (UE) n.
o
1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (
DO 2012, L 351, p. 1
). A tenor del artículo 66, apartado 1, de este último Reglamento, sus disposiciones «solamente serán aplicables a las acciones judiciales ejercitadas a partir del 10 de enero de 2015, a los documentos públicos formalizados o registrados oficialmente como tales a partir de esa fecha, y a las transacciones judiciales aprobadas o celebradas a partir de dicha fecha».
Dado que la acción judicial en el litigio principal fue ejercitada antes del 10 de enero de 2015, la presente petición de decisión prejudicial debe examinarse a la luz del Reglamento n.
o
44/2001.
El artículo 2, apartado 1, de dicho Reglamento establecía lo siguiente:
«Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.»
El artículo 22 del mencionado Reglamento, comprendido en la sección 6 de su capítulo II, titulada «Competencias exclusivas», establecía:
«Son exclusivamente competentes, sin consideración del domicilio:
[…]
4)
en materia de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro, los tribunales del Estado miembro en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento comunitario o en algún convenio internacional.
[…]»
Esta disposición coincidía con lo dispuesto en el artículo 16, punto 4, del Convenio de Bruselas.
CBPI
La Convention Benelux en matière de propriété intellectuelle (marques et dessins ou modèles) [Convenio del Benelux sobre propiedad intelectual (Marcas, Dibujos y Modelos)], de 25 de febrero de 2005, firmada en La Haya por el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y el Reino de los Países Bajos (en lo sucesivo, «CBPI»), entró en vigor el 1 de septiembre de 2006.
El artículo 1.2 de la CBPI dispone:
«1.   Se crea una Organización de Propiedad Intelectual del Benelux (Marcas, Dibujos y Modelos) […];
2.   Los órganos de la Organización son:
[…]
c.
la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (Marcas, Dibujos y Modelos) […].»
El artículo 1.5, apartados 1 y 2, de la CBPI precisa lo siguiente:
«1.   La Organización tendrá su sede en La Haya.
2.   La Oficina se establecerá en La Haya.»
Conforme al artículo 4.6, apartado 1, de la CBPI:
«[la competencia territorial de los tribunales] en materia de marcas, dibujos o modelos se determinará en virtud del domicilio del demandado o del lugar en que la obligación controvertida haya nacido, haya sido cumplida o deba cumplirse. El lugar en el que una marca, dibujo o modelo se presente o registre no podrá constituir en ningún caso por sí solo el fundamento para la determinación de la competencia.»
Derecho alemán
El artículo 812 del Bürgerliches Gesetzbuch (Código civil) está incluido en su título 26, titulado «
Ungerechtfertigte Bereicherung
» (enriquecimiento injusto), y prevé, en su apartado 1, que «quien obtenga sin fundamento jurídico alguno un provecho en detrimento de un tercero, ya sea por la actuación de dicho tercero o de cualquier otro modo, estará obligado a restituirlo».
Litigio principal y cuestión prejudicial
El 7 de septiembre de 1979, una sociedad constituida conforme al Derecho alemán de la que era titular el Sr. Helmut Knipping y que se dedicaba a la fabricación de elementos de construcción, en particular ventanas, solicitó ante la Oficina de Propiedad Intelectual del Benelux (Marcas, Dibujos y Modelos) (en lo sucesivo, «OBPI») el registro, como marca del Benelux, del siguiente signo denominativo y figurativo:
La OBPI registró esta marca, en blanco y negro, con el n.
o
361604 (en lo sucesivo, «marca n.
o
361604»).
Hanssen es una sociedad constituida conforme al Derecho neerlandés que se dedica a la comercialización de puertas y ventanas. Es titular de la marca denominativa y figurativa del Benelux con el número 0684759. Esta marca consiste en el mismo signo denominativo y figurativo objeto de la marca n.
o
361604, pero registrada en colores azul y amarillo.
El Sr. Knipping falleció el 9 de octubre de 1995.
El 14 de noviembre de 2003, la Sra. Prast-Knipping solicitó a la OBPI, tras presentar un certificado atestiguando que era la única heredera del Sr. Knipping, su inscripción como titular de la marca n.
o
361604.
La OBPI efectuó dicha inscripción.
Hanssen impugnó la mencionada inscripción. Alega que, antes del fallecimiento del Sr. Knipping, la marca n.
o
361604 había sido objeto de numerosas cesiones y ya no formaba parte del patrimonio de éste en el momento del fallecimiento. Por ello, la inscripción de la Sra. Prast-Knipping como titular de esa marca no estaba justificada.
Dado que el litigio no pudo resolverse de forma amistosa, el 8 de junio de 2012 Hansen presentó una demanda contra la Sra. Prast-Knipping ante el Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania), órgano jurisdiccional del lugar de domicilio de ésta. Hanssen alegaba, con arreglo al artículo 812 del Código civil, que se había producido un enriquecimiento injusto, y solicitaba que se ordenase a la Sra. Prast-Knipping declarar ante la OBPI que la mencionada marca no le otorgaba derechos y que renunciaba a la inscripción de su nombre como titular.
Mediante sentencia de 24 de junio de 2015, el Landgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf) desestimó esta demanda, indicando que la marca n.
o
361604 formaba parte del patrimonio del Sr. Knipping en el momento de su fallecimiento y que había sido transferida legalmente a la Sra. Prast-Knipping por sucesión.
Hanssen interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia ante el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania).
Ese órgano jurisdiccional alberga dudas sobre la competencia de los órganos jurisdiccionales alemanes para resolver el litigio. Considera que esta competencia podría en efecto resultar del artículo 2, apartado 1, del Reglamento n.
o
44/2001, pero que también es posible que los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de registro de la marca controvertida en el litigio principal, en el presente caso los Países Bajos, debido a que la OBPI tiene su sede en La Haya, sean exclusivamente competentes con arreglo al artículo 22, punto 4, del mencionado Reglamento.
Dado que la competencia judicial debe ser examinada de oficio, el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf) desea que se dilucide esta cuestión.
Según ese órgano jurisdiccional, es necesario precisar en particular si una acción como la ejercitada por Hanssen se refiere a un litigio «en materia de inscripciones o validez de […] marcas» a efectos del artículo 22, punto 4, de dicho Reglamento. En opinión del mencionado órgano jurisdiccional, la sentencia de 15 de noviembre de 1983, Duijnstee (
288/82
,
EU:C:1983:326
), presenta indicios en favor de una respuesta negativa a esta cuestión, pero, a juicio de dicho órgano, a la vista de la evolución del Derecho de marcas con posterioridad a esta sentencia, no existe certeza de que aun deba ser tomada en consideración.
En lo tocante a esa evolución del Derecho de marcas, el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf) cita en particular el artículo 18 del Reglamento (CE) n.
o
207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (
DO 2009, L 78, p. 1
), en su versión modificada por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (
DO 2015, L 341, p. 21
) (en lo sucesivo, «Reglamento n.
o
207/2009»).
Dicho órgano jurisdiccional menciona también el hecho de que, en materia de competencia judicial, la marca del Benelux se caracteriza por ciertas especificidades.
En estas circunstancias, el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional Civil y Penal de Düsseldorf) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:
«¿Debe entenderse que, en el marco del artículo 22, punto 4, del Reglamento [n.
o
44/2001], el concepto de litigio “en materia de inscripciones o validez de […] marcas” engloba también una demanda contra la titular formal de una marca del Benelux inscrita en el Registro de Marcas del Benelux con el objeto de que ésta declare ante la [OBPI] que no es la titular legítima de la marca en cuestión y que renuncia a la inscripción registral como titular de esa marca?»
Sobre la cuestión prejudicial
Mediante su cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, esencialmente, si el artículo 22, punto 4, del Reglamento n.
o
44/2001 debe interpretarse en el sentido de que se aplica a los litigios que tienen por objeto determinar si una persona ha sido inscrita de forma justificada como titular de una marca.
Para responder a esta cuestión, procede recordar, ante todo, que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que el artículo 22, punto 4, del Reglamento n.
o
44/2001 refleja la misma sistemática que el artículo 16, punto 4, del Convenio de Bruselas y que, por lo demás, está redactado en términos casi idénticos, de modo que debe garantizarse la continuidad en la interpretación de esas disposiciones (sentencia de 12 de julio de 2012, Solvay,
C‑616/10
,
EU:C:2012:445
, apartado
).
Es preciso señalar, a continuación, que el concepto de litigio «en materia de inscripciones o validez de [títulos de propiedad intelectual]», mencionado en dichas disposiciones, constituye un «concepto autónomo» destinado a recibir una aplicación uniforme en todos los Estados miembros (sentencia de 15 de noviembre de 1983, Duijnstee,
288/82
,
EU:C:1983:326
, apartado
, y de 13 de julio de 2006, GAT,
C‑4/03
,
EU:C:2006:457
, apartado
).
El Tribunal de Justicia ha precisado, por último, que es necesario que las disposiciones que establecen una competencia judicial exclusiva, como el artículo 16 del Convenio de Bruselas y el artículo 22 del Reglamento n.
o
44/2001, no sean interpretadas en un sentido más amplio del que requiere su finalidad, habida cuenta de que tienen como efecto privar a las partes de la posibilidad de designar un fuero que de otro modo sería el suyo propio y pueden, en algunos casos, conducir a una situación en la que las partes queden sometidas a un órgano jurisdiccional que no es el del domicilio de ninguna de ellas (sentencias de 10 de enero de 1990, Reichert y Kockler,
C‑115/88
,
EU:C:1990:3
, apartado
, y de 12 de mayo de 2011, BVG,
C‑144/10
,
EU:C:2011:300
, apartado
).
El objetivo del artículo 22, punto 4, del Reglamento n.
o
44/2001 consiste en reservar los litigios relativos a la inscripción o validez de un título de propiedad intelectual a los órganos jurisdiccionales que tienen una proximidad material y jurídica con el registro, ya que dichos órganos jurisdiccionales se encuentran en las mejores condiciones para conocer de los casos en los se impugna la validez del título o incluso la propia existencia del depósito o registro de éste (véase, en este sentido, en lo que atañe al artículo 16, punto 4, del Convenio de Bruselas, la sentencia de 13 de julio de 2006, GAT,
C‑4/03
,
EU:C:2006:457
, apartados
y
).
En esas circunstancias, el Tribunal de Justicia ha resuelto, en asuntos relativos a la competencia judicial en el ámbito de las patentes, que, cuando un litigio no tiene por objeto la validez de la patente ni la existencia del depósito o el registro de ésta, no queda comprendido en el concepto de litigio «en materia de inscripciones o validez de patentes» y no queda sometido, por tanto, a la competencia exclusiva de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en cuyo territorio ha sido registrada (sentencias de 15 de noviembre de 1983, Duijnstee,
288/82
,
EU:C:1983:326
, apartados
a
, y de 13 de julio de 2006, GAT,
C‑4/03
,
EU:C:2006:457
, apartados
y
).
Por ello, no queda comprendido en esta competencia judicial exclusiva un litigio que tiene por objeto únicamente quién es el titular del derecho de patente (sentencia de 15 de noviembre de 1983, Duijnstee,
288/82
,
EU:C:1983:326
, apartado
).
Como señaló el Abogado General en los puntos 26 a 29 de sus conclusiones, esta interpretación es extrapolable a un asunto de marcas, como el del asunto principal, que no afecta ni a la validez ni al registro de la marca, sino que únicamente tiene por objeto si una persona cuyo nombre ha sido inscrito como titular tiene en realidad esta condición.
En efecto, un litigio que no conlleva ninguna impugnación del registro de la marca como tal o de su validez es ajeno tanto a los términos de litigio «en materia de inscripciones o validez de […] marcas» que figura en el artículo 22, punto 4, del Reglamento n.
o
44/2001 como al objetivo de esta disposición. A este respecto, es preciso señalar que la cuestión de determinar a qué patrimonio personal pertenece un título de propiedad intelectual no presenta, con carácter general, un vínculo de proximidad material o jurídica con el lugar del registro de ese título.
Esta situación parece ser la del caso de autos. En efecto, como se desprende de la resolución de remisión, el litigio tiene por objeto la propiedad de la marca n.
o
361604 a raíz del fallecimiento del Sr. Knipping, para lo que es necesario determinar si esta marca formaba parte de su patrimonio en el momento del fallecimiento.
Se desprende del conjunto de consideraciones anteriores que a un litigio, como el del procedimiento principal, que únicamente tiene por objeto determinar quién debe considerarse titular de la marca controvertida no le resulta aplicable el artículo 22, punto 4, del Reglamento n.
o
44/2001.
Esta interpretación no queda desvirtuada por el hecho de que la normativa de la Unión contenga determinadas disposiciones que permiten al titular de un título de propiedad intelectual reclamar que se ceda a su favor un registro inicialmente efectuado a nombre de otra persona.
A este respecto, el órgano jurisdiccional remitente se refiere en particular a la normativa sobre la marca de la Unión y destaca que el artículo 18 del Reglamento n.
o
207/2009 atribuye concretamente a los Tribunales de Marcas de la Unión Europea la competencia para conocer de la pretensión del titular de una marca para que se ceda a su favor el registro de la marca efectuado por un agente o un representante. Sin embargo, mientras que esta disposición se refiere específicamente a las relaciones existentes entre un agente o un representante y el titular de una marca de la Unión, no consta que el litigio principal, que afecta a una marca del Benelux, se refiera a tales relaciones.
En lo que respecta por su parte al hecho, también mencionado en la resolución de remisión, de que, en materia de competencia judicial, la marca del Benelux se caracteriza por determinadas especificidades, es preciso destacar que, contrariamente al asunto que dio lugar a la sentencia de 14 de julio de 2016, Brite Strike Technologies (
C‑230/15
,
EU:C:2016:560
), en la que el Tribunal de Justicia precisó la relación entre la regla de competencia judicial prevista en el artículo 4.6 de la CBPI y la prevista en el artículo 22, punto 4, del Reglamento n.
o
44/2001, el litigio principal no versa ni sobre el registro o la validez de la marca del Benelux controvertida ni sobre eventuales infracciones contra ésta y, según la información facilitada al Tribunal de Justicia, la pretensión de Hanssen tampoco se basa en ninguna disposición sustantiva de la CBPI. En estas circunstancias, las especificidades de la CBPI en materia de competencia judicial carecen de pertinencia en el litigio principal.
A la vista de todo lo anterior, procede responder a la cuestión prejudicial que el artículo 22, punto 4, del Reglamento n.
o
44/2001 debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a los litigios que tienen por objeto determinar si una persona ha sido inscrita de forma justificada como titular de una marca.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:

El artículo 22, punto 4, del Reglamento (CE) n.
o
44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a los litigios que tienen por objeto determinar si una persona ha sido inscrita de forma justificada como titular de una marca.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.