CELEX: 62018TJ0598
EU-tavaramerkki
Väitemenettely
Hakemus sanamerkin BROWNIE rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi
Aikaisemmat kansalliset sanamerkit BROWNIES, BROWNIE, Brownies ja Brownie
Suhteellinen hylkäysperuste
Sekaannusvaara
Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)
Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö
Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 47 artiklan 2 ja 3 kohta)

Asian tausta
Juan Morera Morral teki 30.4.2015 EU-tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (
EUVL 2009, L 78, s. 1
), sellaisena kuin se on muutettuna [korvattuna Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (
EUVL 2017, L 154, s. 1
)], nojalla.
Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki BROWNIE.
Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, mukaisiin luokkiin 18, 25 ja 35, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:
–
luokka 18: ”Matka-arkut ja ‑laukut; Matka-arkut; Matka-arkut; Lompakot; Leirintälaukut; Urheilukassit; Laukut kiipeilijöille; Rantalaukut; Ostoskasseina käytettävät verkkokassit; Pyörälliset ostoslaukut; Matkakassit; Ostoslaukut; Kotelot (Nahka-) pakkaamiseen; Käsilaukut; Rasiat (Nahka- tai nahkakartonki-); Rintareput (vauvoja varten); Koululaisten olkalaukut; Rasiat (Nahka- tai nahkakartonki-); Kantolaukut; Meikkilaukut [varustamattomina]; Avainkotelot; Vauvojen kantoliinat; Selkäreput; Matkalaukut; Pienet kädessä kannettavat matkalaukut; Asiakirjasalkut; Selkäreput; Kantopussit pikkulapsia varten; Rahapussit; Verkkopussit rahoille; Asiakirjasalkut; Nuottisalkut; Vaatepussit matkailuun”;
–
luokka 25: ”Vaatteet, jalkineet, päähineet; Takit; Vauvanvaatteet; Kylpytakit; Kangassandaalit; Uninaamiot; Autoiluvaatteet; Leukalaput, ei paperia; Uima-asusteet [uimapuvut]; Bandanat [huivit]; Kaulaliinat; Päänauhat [asusteina]; Kylpytohvelit; Kylpysandaalit; Puserot; Puuhkat [kaulurit]; Bodyt [voimistelupuvut]; Baretit; Jalkapuuhat, ei sähkölämmitteiset; Nauhakengät; Saappaat; Hiihtokengät; Jalkapallokengät; Nilkkurit; Naisten alushousut [alusvaatteet]; Vauvanhousut; Sukat; Säärystimet; Jalkineet; Lenkkitossut; Rantakengät; Bokserit; Paidat; Lyhythihaiset puserot; Hihattomat paidat; T-paidat; Aluspaidat; Hupparit [vatteet]; Messukasukat; Liivit; Saalit; Kalossit; Pikkutakit; Kalastusliivit; Paksut takit; Sadepuvut; Pyöräilyvaatteet; Rahavyöt [asusteina]; Vyöt [asusteina]; Lakit; Alushaalarit [alusvaatteet]; Valmisvaatteet; Vaateyhdistelmät [vaatteet]; Solmiot; Korseletit; Korsetit; Aluspuserot; Kaulurit; Irtokaulukset; Esiliinat [vaatteet]; Lenkkitossut; Naamiaispuvut; Alushameet; Stoolat [turkikset]; Housuliivit [alusvaatteet]; Hameet; Housuhameet; Huivit; Päällystakit; Kankaiset sadetakit [vaatetus]; Voimistelukengät; Uimalakit; Suihkumyssyt; Hiihtohansikkaat; Käsineet [asusteina]; Neulepuserot; Legginsit [housut]; Liinavaateasusteet; Livreet, Sukankiinnittimet; Housunkannattimet; Housunkannattimet; Muhvit [vaatteet]; Käsivarsiniinat [papeille]; Mantiljat; Polvisukat; Hikeä imeyttävät sukat; Sukkatuotteet; Kynsikkäät; Hiipat [asusteina]; Korvalaput [asusteina]; Housut; Sukkahousut; Pienet laukut [asusteina]; Pienet kaulahuivit; Anorakit; Tohvelit; Paidanrinnukset; Hartiaviitat; Pitkät viitat; Liivihameet; Turkikset [vaatteet]; Pyjamat; Rantavaatteet; Nilkkaimet; Ponchot; Neuleet [vaatteet]; Kaulurit; Villapuserot; Hihankäänteet [asusteina]; Nahkavaatteet; Nahan jäljitelmästä valmistetut vaatteet; Voimistelupuvut; Paperivaatteet; Alusvaatteet; Hikeä imevät alusvaatteet; Sandaalit; Sarit; Sarongit; Uimasortsit; Miesten alushousut; Kalotit; Päähineet; Hatut; Silinterit; Paperihatut [asusteina]; Rintaliivit; Villapuserot; Housunkannatimet; Nunnanpäähineet [vaatteet]; Toogat; Nilkkain- ja säärystinnauhat; Naamiaispuvut; Märkäpuvut vesihiihtoon; Turbaanit; Univormut; Hunnut; Kaavut; Vaatteet; Visiirit [päähineet]; Jalkineet; Puukengät; Valmismekot ja ‑vaatteet”.
–
luokka 35: ”Naisten vaatteiden, vaatetarvikkeiden ja asusteiden vähittäismyyntipalvelut liikkeissä ja myynti Internetin välityksellä”.
Tavaramerkkihakemus julkaistiin 10.6.2015 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 106/2015.
Väliintulijana oleva The Guide Association teki 2.9.2015 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 46 artikla) nojalla väitteen edellä 3 kohdassa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja varten haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.
Väite perustui aikaisempiin Yhdistyneen kuningaskunnan sanamerkkeihin BROWNIES, BROWNIE, Brownies ja Brownie (jäljempänä yhdessä aikaisempi tavaramerkki), jotka koskevat muun muassa luokkiin 6, 18, 25, 26 ja 41 kuuluvia tavaroita ja palveluja, jotka vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:
–
luokka 6: ”Avaimenperien renkaat”;
–
luokka 18: ”Selkäreput, selkäreput kävelyä varten; lasten laukut”;
–
luokka 25: ”Vaatteet, yksinomaan tytöille”;
–
luokka 26: ”Merkit ja napit; Merkit; Nauhat; Koruompeleet; Paikoissa käytettävät nimet, korjausompelussa käytettävien paikkojen kuviot, kaikki kirjailtuina; Huivikorut”;
–
luokka 41: ”Ryhmätoiminnan järjestäminen koulutuksen, kulttuurin ja viihteen aloilla; Opetus- ja kurssitoiminta leirintä-, liikunta-, kodinhoito- ja puutyöalalla”.
Väitteen tueksi esitettiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa (joista on tullut asetuksen N:o 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta) ja asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 2017/1001 8 artiklan 5 kohta) mainitut perusteet.
Morera Morral vaati 19.2.2016, että Euroopan unionin tavaramerkkirekisteriin merkitään, että hänen Euroopan unionin tavaramerkin rekisteröintiä koskeva hakemuksensa siirtyy kantajalle, Grupo Textil Brownie, SL:lle.
Kantaja vaati 26.8.2016 asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan (joista on tullut asetuksen 2017/1001 47 artiklan 2 ja 3 kohta) nojalla, että väliintulija esittää todisteet aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä.
Väliintulija toimitti 18.1.2017 useita asiakirjoja, joihin kuuluivat sen tuotejohtajan valaehtoinen vakuutus (jäljempänä valaehtoinen vakuutus) ja viisi liitettä, todisteeksi aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä (jäljempänä toinen asiakirjojen sarja).
Väiteosasto hyväksyi väitteen osittain 23.10.2017 tekemällään päätöksellä edellä 3 kohdassa tarkoitettuja tavaroita ja palveluita varten, ja se hylkäsi väitteen muilta osin. Väiteosasto katsoi erityisesti, että väliintulija oli esittänyt todisteet siitä, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli käytetty tosiasiallisesti edellä 6 kohdassa mainittuja tavaroita ja palveluja varten. Tältä osin se perusteli päätöstään paitsi asiakirjoilla, joita väliintulija oli toimittanut 18.1.2017 nimenomaan todisteeksi siitä, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli käytetty tosiasiallisesti, mutta myös asiakirjoilla, jotka käsittivät kuusi liitettä ja jotka väliintulija oli jo esittänyt EUIPO:lle 14.4.2016 väitteensä tueksi esittämien tosiseikkojen, todisteiden ja huomautusten kanssa (jäljempänä ensimmäinen asiakirjojen sarja). Lisäksi se totesi, että asianomaisten tavaramerkkien välillä oli asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara edellä 3 kohdassa tarkoitettujen niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, jotka olivat samoja tai samankaltaisia kuin ne, joiden osalta väliintulija oli esittänyt todisteet aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä. Sitä vastoin, koska nämä aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut sekä ne tavarat ja palvelut, joita varten kantaja oli hakenut tavaramerkin rekisteröintiä, eivät ole samankaltaisia, kyseisten tavaramerkkien välillä ei ollut yhteyttä näiden viimeksi mainittujen tavaroiden ja palvelujen osalta, joten asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu väiteperuste oli hylättävä.
Kantaja valitti 18.12.2017 EUIPO:ssa väiteosaston päätöksestä asetuksen N:o 2017/1001 66–71 artiklan nojalla.
EUIPO:n toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 4.7.2018 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Se katsoi erityisesti yhtäältä, että väliintulija oli esittänyt todisteet aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä edellä 6 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta (riidanalaisen päätöksen 16–52 kohta). Toisaalta se hyväksyi väiteosaston päätöksessä mainitut perustelut, joiden mukaan väite oli hyväksyttävä edellä 3 kohdassa mainittujen tavaroiden ja palvelujen osalta (riidanalaisen päätöksen 53 kohta).
Asianosaisten vaatimukset
Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
–
hyväksyy kanteen ja rekisteröintihakemuksen
–
velvoittaa väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
–
hylkää kanteen
–
velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
–
vahvistaa riidanalaisen päätöksen
–
velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Oikeudellinen arviointi
Alustavat huomautukset
Alustavana huomautuksena on muistutettava, että käsiteltävässä asiassa EU-tavaramerkkihakemus toimitettiin EUIPO:lle 30.4.2015 (ks. edellä 1 kohta). Hakemus toimitettiin siis yhtäältä ennen asetuksen N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta 16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2015/2424 (
EUVL 2015, L 341, s. 21
) voimaantulopäivää, joka oli 23.3.2016 (ks. asetuksen 2015/2424 4 artiklan ensimmäinen alakohta) ja toisaalta ennen sitä päivää, jona asetus 2017/1001 tuli sovellettavaksi eli 1.10.2017 (ks. asetuksen 2017/1001 212 artiklan toinen alakohta).
Näissä olosuhteissa on todettava, että tähän asiaan sovelletaan edelleen asetusta N:o 207/2009, sellaisena kuin se oli ennen asetuksella 2015/2424 tehtyjä muutoksia, ainakin niiden säännösten osalta, jotka eivät ole luonteeltaan puhtaasti menettelyllisiä (ks. analogisesti määräys 30.5.2013, Shah ja Shah v. Three-N-Products,
C‑14/12 P
, ei julkaistu,
EU:C:2013:349
,
kohta; tuomio 13.6.2013, DMK Deutsches Milchkontor v. SMHV,
C‑346/12 P
, ei julkaistu,
EU:C:2013:397
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 2.3.2017, Panrico v. EUIPO,
C‑655/15 P
, ei julkaistu,
EU:C:2017:155
,
kohta).
Lisäksi on jo todettu, että suhteellisen väiteperusteen olemassaolon arvioimista varten on syytä asettua sen EU-tavaramerkin rekisteröimistä koskevan hakemuksen jättämishetkeen, jota vastaan on esitetty väite aikaisemman tavaramerkin perusteella. Näin ollen on tarkasteltava aikaisemman tavaramerkin eri osatekijöitä, sellaisena kuin ne olivat sen EU-tavaramerkin rekisteröimistä koskevan hakemuksen jättämishetkellä, jota vastaan tähän tavaramerkkiin on vedottu (tuomio 17.10.2018, Golden Balls v. EUIPO – Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS),
T-8/17
, ei julkaistu,
EU:T:2018:692
,
kohta). Väitteen lopputuloksen kannalta ei lähtökohtaisesti ole merkitystä sillä, että aikaisempi tavaramerkki voi menettää asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta) ja saman asetuksen 42 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla jäsenvaltiossa rekisteröidyn tavaramerkin aseman sen jälkeen, kun sen EU-tavaramerkin rekisteröimistä koskeva hakemus toimitettiin, jota vastaan väite tehtiin kyseisen aikaisemman tavaramerkin perusteella, muun muassa sen jälkeen, kun asianomainen jäsenvaltio on mahdollisesti eronnut Euroopan unionista SEU 50 artiklan mukaisesti ilman, että tältä osin on vahvistettu erityisiä määräyksiä SEU 50 artiklan 2 kohdan nojalla mahdollisesti tehdyssä sopimuksessa. Oikeussuojan tarve unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetun sellaisen kanteen osalta, joka koskee EUIPO:n valintalautakuntien päätöstä, jolla hyväksytään tällainen aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin nojautuva väite – tai vahvistetaan väiteosaston tämänsuuntainen päätös – ei myöskään lähtökohtaisesti vaikuta tähän (ks. analogisesti tuomio 8.10.2014, Fuchs v. SMHV – Les Complices (Ympyrässä oleva tähti),
T-342/12
,
EU:T:2014:858
,
–
kohta).
Ainoa kanneperuste
Ainoan kanneperusteen ulottuvuus
Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan rikkomista. Se tyytyy tältä osin väittämään, ettei kyseisten tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran olemassaoloa ollut tarpeen käsitellä, koska väliintulija ei ollut osoittanut aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä. Kuten EUIPO ja olennaisilta osin väliintulijakin perustellusti katsovat, kantaja ei siis ole esittänyt erityisiä perusteluita, jotka olisivat omiaan tukemaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan rikkomista koskevaa kanneperustetta.
Kuten myös EUIPO ja olennaisilta osin väliintulija myöntävät, koko kannekirjelmästä kuitenkin ilmenee yksiselitteisesti, että kantaja arvostelee valituslautakunnan arviota, jonka mukaan väliintulija oli asianmukaisesti osoittanut käyttäneensä aikaisempaa tavaramerkkiä tosiasiallisesti edellä 6 kohdassa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja varten. Se, että EUIPO ja väliintulija puolustivat riidanalaista päätöstä muun muassa tältä osin osoittaa lisäksi, että ne kykenivät kannekirjelmän perusteella ymmärtämään hyvin, että kantaja vetosi valituslautakunnan virheeseen aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön arvioinnissa. Näin ollen olisi kohtuutonta vaatia, kuten väliintulija ehdottaa, että kantajan on viitattava nimenomaisesti täsmällisiin säännöksiin, joiden kanssa tällainen virhe voi olla ristiriidassa.
Edellä esitetyn perusteella on katsottava, että kantaja on esittänyt yhden ainoan kanneperusteen sen kanteensa tueksi, joka koskee pääasiallisesti asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomista ja jossa kantaja väittää valituslautakunnan katsoneen virheellisesti, että väliintulija oli esittänyt todisteet aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä edellä 6 kohdassa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja varten. Kantaja vahvisti istunnossa, että kannekirjelmä oli ymmärrettävä tällä tavoin.
Kantaja vetoaa ainoan kanneperusteensa tueksi siihen, että väliintulijan EUIPO:lle esittämät todisteet eivät riittäneet osoittamaan aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä. Tältä osin kantaja esittää pääasiallisesti viisi väitettä.
Ensinnäkin suurin osa väliintulijan esittämistä todisteista ei kantajan mukaan liity merkitykselliseen ajanjaksoon.
Toiseksi ei ole osoitettu, että väliintulijan esittämiä tuoteluetteloita jaettiin tosiasiallisesti riittävästi kohdeyleisön keskuudessa. Ei myöskään ole osoitettu, että esitettyjen tuoteluetteloiden sivut vastaavat todellisuudessa mainittujen tuoteluetteloiden kansilehtiä, koska niitä ei ole esitetty kokonaisuudessaan. Asiakirja-aineistossa ei ole myöskään riippumatonta todistetta, josta kävisi ilmi, että esitetyissä tuoteluetteloissa mainitut päiväykset ovat aitoja.
Kolmanneksi tietyt todisteet koskevat kantajan mukaan merkkiä, joka eroaa aikaisemmasta tavaramerkistä siinä määrin, että se heikentää sen erottamiskykyä. Lisäksi merkki on kantajan mukaan tarkoitettu käytettäväksi koristeena eikä tavaramerkkinä.
Neljänneksi valaehtoinen vakuutus ei ole objektiivinen eikä sen tueksi ole esitetty yhtäpitäviä todisteita. Erityisesti kantaja katsoo, että valaehtoisen vakuutuksen tueksi esitetty ainoa lasku on osoitettu The Guide Association Scotlandille, joka on väliintulijan jäsen. Tämä lasku koskee sen mukaan näin ollen aikaisemman tavaramerkin sisäistä käyttöä eikä ulkopuolelle suuntautuvaa julkista käyttöä. Tässä laskussa mainitut tuotekoodit eivät myöskään ole samat kuin väliintulijan toimittamissa tuoteluetteloissa olevat tuotekoodit. Ei siis ole mahdollista tietää, ovatko kyseessä samat tavarat.
Viidenneksi kantaja väittää, että koska väliintulijan esittämillä todisteilla ei voida näyttää toteen aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä merkityksellisen ajanjakson aikana, näiden seikkojen kokonaisarviointi ei ole nyt käsiteltävässä asiassa tarpeen.
EUIPO ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet ja katsovat, että valituslautakunta saattoi perustellusti päätellä väliintulijan esittämien todisteiden kokonaisarvioinnin perusteella, että nämä todisteet olivat omiaan osoittamaan, että väliintulija oli käyttänyt aikaisempaa tavaramerkkiä tosiasiallisesti merkityksellisen ajanjakson aikana.
Ainoan kanneperusteen arviointi
Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdasta, luettuna saman asetuksen johdanto-osan 10 perustelukappaleen (josta on tullut asetuksen 2017/1001 johdanto-osan 24 perustelukappale) ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (
EYVL 1995, L 303, s. 1
) 22 säännön 3 kohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 täydentämisestä ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430 kumoamisesta 5.3.2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/625 (
EUVL 2018, L 104, s. 1
) 10 artiklan 3 kohta) valossa, ilmenee, että sen vaatimuksen tarkoitus, joka koskee aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä, jotta sen johdosta voidaan esittää väite EU-tavaramerkkiä koskevaa hakemusta kohtaan, on rajoittaa ristiriitoja kahden tavaramerkin välillä, jollei aikaisemman tavaramerkin tosiasialliselle käyttämättä jättämiselle ole perusteltua taloudellista syytä, joka johtuu sen todellisesta tehtävästä markkinoilla. Mainittujen säännösten tarkoituksena ei sitä vastoin ole kaupallisen menestyksen arvioiminen eikä yrityksen taloudellisen strategian valvominen eikä myöskään tavaramerkkisuojan varaaminen ainoastaan niitä tilanteita varten, joissa kaupallinen hyödyntäminen on määrältään huomattavaa (ks. tuomio 17.1.2013, Reber v. SMHV – Wedi & Hofmann (Walzer Traum),
T-355/09
, ei julkaistu,
EU:T:2013:22
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Tavaramerkin käyttö on tosiasiallista silloin, kun tavaramerkkiä käytetään sen keskeisen tehtävän mukaisesti eli sen takaamiseksi, että niillä tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tietty alkuperä, siinä tarkoituksessa, että näin voitaisiin luoda tai säilyttää markkinat näille tavaroille ja palveluille, ja kun käyttö ei ole pelkästään symbolista käyttöä, jolla pyritään ainoastaan säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet (ks. analogisesti tuomio 11.3.2003, Ansul,
C-40/01
,
EU:C:2003:145
,
kohta). Lisäksi tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskeva ehto edellyttää, että tavaramerkkiä – sellaisena kuin se on asianomaisella alueella suojattuna – käytetään julkisesti ja ulospäin (tuomio 8.7.2004, Sunrider v. SMHV – Espadafor Caba (VITAFRUIT),
T-203/02
,
EU:T:2004:225
,
kohta; ks. myös vastaavasti ja analogisesti tuomio 11.3.2003, Ansul,
C-40/01
,
EU:C:2003:145
,
kohta).
Tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän; tällaisia ovat eritoten sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa, näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet sekä tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus (tuomio 8.7.2004, VITAFRUIT,
T-203/02
,
EU:T:2004:225
,
kohta; ks. myös analogisesti tuomio 11.3.2003, Ansul,
C-40/01
,
EU:C:2003:145
,
kohta).
Aikaisemman tavaramerkin käytön laajuuden osalta on otettava etenkin huomioon yhtäältä kaikkien käyttöä merkitsevien toimien kaupallinen määrä ja toisaalta sen ajanjakson pituus, jonka aikana käyttöä merkitsevät toimet on suoritettu, ja kyseisten toimien taajuus (tuomio 8.7.2004, MFE Marienfelde v. SMHV – Vétoquinol (HIPOVITON),
T-334/01
,
EU:T:2004:223
,
kohta ja tuomio 8.7.2004, VITAFRUIT,
T-203/02
,
EU:T:2004:225
,
kohta).
Kun yksittäistapauksessa tutkitaan sitä, onko aikaisempaa tavaramerkkiä käytetty tosiasiallisesti, on suoritettava kokonaisarviointi, jossa otetaan huomioon kaikki tämän tapauksen kannalta merkitykselliset tekijät (tuomio 8.7.2004, HIPOVITON,
T-334/01
,
EU:T:2004:223
,
kohta ja tuomio 8.7.2004, VITAFRUIT,
T-203/02
,
EU:T:2004:225
,
kohta).
Kantajan esittämät viisi väitettä (ks. edellä 24–28 kohta) on arvioitava näiden periaatteiden kannalta.
–
Kantajan ensimmäinen väite
Kantaja väittää ensinnäkin, että suurin osa väliintulijan esittämistä todisteista ei liity merkitykselliseen ajanjaksoon.
Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan, sellaisena kuin sitä sovelletaan ajallisesti käsiteltävässä asiassa eli ennen asetuksella 2015/2424 tehtyjä muutoksia (ks. edellä 18 kohta), merkityksellinen ajanjakso, jonka osalta aikaisemman kansallisen tavaramerkin haltijan, joka on esittänyt väitteen EU-tavaramerkin rekisteröintiä vastaan, on esitettävä todisteet siitä, että aikaisempaa kansallista tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty jäsenvaltiossa, jossa se on suojattu, on EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemista edeltävät viisi vuotta. Koska EU-tavaramerkki julkaistiin käsiteltävässä asiassa 10.6.2015 (ks. edellä 4 kohta), merkityksellinen ajanjakso alkoi 10.6.2010 ja päättyi 9.6.2015, kuten valituslautakunta riidanalaisen päätöksen 29 kohdassa asianmukaisesti katsoi.
Siltä osin kuin kantaja väittää, että tietyt todisteet eivät liity merkitykselliseen ajanjaksoon, on huomautettava, että asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdasta ilmenee yksiselitteisesti, että ainoastaan tosiasiallisen käytön on tapahduttava merkityksellisen ajanjakson aikana. Koska tosiasiallisen käytön osoittamiseksi esitetyt todisteet koskevat käyttöä merkityksellisen ajanjakson aikana, ei voida edellyttää, että nämä todisteet olisi laadittu tämän merkityksellisen ajanjakson aikana. Näin ollen kantajan väite, jonka mukaan tietyt todisteet eivät kuulu merkitykselliseen ajanjaksoon vain siitä syystä, että ne laadittiin kyseisen ajanjakson ulkopuolella, ei sellaisenaan ole omiaan epäämään niiden todistusvoimaa asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan kannalta.
Ensimmäisen asiakirjojen sarjan osalta valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 33 kohdassa, että liitteessä 2 oli muun muassa 11.4.2016 väliintulijan internetsivustolta tehty tuloste, jossa viitataan vuoden 2014 tammi- ja elokuun välisenä aikana toteutettuun kampanjaan ja jonka otsikko on ”The Big Brownie Birthday”, ja että liitteessä 5 oli muun muassa kaksi artikkelia, 18.1.2014 päivätty ”South East Brownies celebrate 100th birthdy” ja 28.9.2014 päivätty ”North West Brownies bid for sleepover world record”. Kuten valituslautakunta perustellusti totesi, nämä asiakirjat liittyvät tosiasiallisesti merkityksellisen ajanjakson tapahtumiin, minkä kantaja on myöntänyt. Näiden kahden liitteen osalta ja kun otetaan huomioon edellä 38 kohdassa esitetyt toteamukset, kantajan väitteet eivät siis pidä paikkansa.
Ensimmäisen asiakirjojen sarjan liitteen 4 osalta valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 38 kohdassa, että se sisälsi muun muassa 13.4.2016 tehdyn tulosteen erään myymälän verkkokaupan sivustolta, jonka otsikko on ”Guides, Brownies & Rainbows” ja jossa on luettelo erilaisista vaatteista, jotka kuuluvat ”Browniesien” viralliseen univormuun. Valituslautakunta totesi myös, että kyseinen liite sisälsi muita samankaltaisia, 13 ja 14.4.2016 tehtyjä tulosteita useilta verkkokauppojen sivuilta, joilla esitellään laukkuja, mukeja ja vaatteita, jotka kuuluvat ”Browniesien” univormuun.
Valituslautakunta muistutti tältä osin perustellusti riidanalaisen päätöksen 39 kohdassa, että sellaista käyttöä koskevat todisteet, joka tapahtui ennen merkityksellistä ajanjaksoa tai sen jälkeen, eivät lähtökohtaisesti olleet asian kannalta merkityksellisiä. Oikeuskäytännöstä nimittäin ilmenee, että tällaiset todisteet, jotka koskevat käyttöä ennen merkityksellistä ajanjaksoa tai sen jälkeen, voidaan ottaa huomioon, koska sen avulla voidaan vahvistaa tai paremmin arvioida aikaisemman tavaramerkin käytön laajuus ja tavaramerkin haltijan todelliset aikomukset kyseisenä ajanjaksona. Tällaiset todisteet voidaan kuitenkin ottaa huomioon vain jos on esitetty muita todisteita, jotka liittyvät merkitykselliseen ajanjaksoon (ks. vastaavasti tuomio 27.9.2012, El Corte Inglés v. SMHV – Pucci International (PUCCI),
T-39/10
, ei julkaistu,
EU:T:2012:502
,
ja
kohta; tuomio 16.6.2015, Polytetra v. SMHV – EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON),
T-660/11
,
EU:T:2015:387
,
kohta ja tuomio 8.4.2016, Frinsa del Noroeste v. EUIPO – Frisa Frigorífico Rio Doce (FRISA),
T-638/14
, ei julkaistu,
EU:T:2016:199
,
ja
kohta).
Valituslautakunta saattoi näin ollen perustellusti katsoa riidanalaisen päätöksen 40 kohdassa, että vaikka nämä ensimmäisen asiakirjakokonaisuuden liitteeseen 4 sisältyneet tulosteet verkkokauppojen sivuilta tehtiin merkityksellisen ajanjakson jälkeen, ne merkitsivät lisää näyttöä aikaisemman tavaramerkin käytöstä merkityksellisen ajanjakson aikana, kun otetaan huomioon sen käytön ajallinen läheisyys, johon niissä viitattiin, ja koska niistä saatiin todisteita käytön ajallisesta jatkuvuudesta. Kantaja ei esitä mitään konkreettista väitettä, jolla voitaisiin kyseenalaistaa näiden internetsivuilta tehtyjen tulosteiden huomioon ottaminen todisteina, joiden avulla aikaisemman tavaramerkin käytön laajuus ja tavaramerkin haltijan todelliset aikomukset kyseisen jakson aikana voidaan vahvistaa tai arvioida paremmin. Se nimittäin vain toteaa, että nämä internetsivuilta tehdyt tulosteet eivät osoita, että kyseessä olevat tavarat olivat tosiasiallisesti myytävinä verkkokaupoissa merkityksellisen jakson aikana, mitä valituslautakunta ei kuitenkaan väittänyt.
Lisäksi valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 40 kohdassa perustellusti, että verkkokaupan sellaisen sivun tulosteessa, jolla näytetään t-paita, johon oli painettu tyylitellyllä kirjasinlajilla sanaosa ”brownies”, mainittiin nimenomaisesti, että kyseinen tuote oli ollut siellä myynnissä 4.3.2015 lähtien ja siis sellaisesta päivästä lähtien, joka kuului merkitykselliseen ajanjaksoon. Näin ollen kantaja esitti virheellisesti yleisen väitteen, jonka mukaan nämä internetsivustojen tulosteet eivät osoita, että yleisö saattoi ostaa kyseessä olevia tavaroita merkityksellisen jakson aikana.
Mitä tulee lopuksi muihin asiakirjoihin, jotka kuuluvat ensimmäiseen asiakirjojen kokonaisuuteen, riittää kun todetaan, että valituslautakunta ei tehnyt päätöstään niiden perusteella, joten kantajan niiden väitetyn huomioon ottamisen osalta esittämät arvostelut ovat joka tapauksessa tehottomia.
Toisen asiakirjojen kokonaisuuden osalta riidanalaisen päätöksen 34–37 kohdasta ilmenee, että valituslautakunta otti huomioon pääasiallisen asiakirjan eli valaehtoisen vakuutuksen, joka tehtiin 12.1.2017”witness statementin” (todistajan lausunto) muodossa ja sen liitteet 1 ja 2 eli yhtäältä vuosien 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14 ja 2014/15 Guiding Essentials ‑tuoteluetteloiden kansisivujen ja joidenkin sisältösivujen jäljennökset (liite I), ja toisaalta Guide Association Trading Services Ltd:n 6.10.2014 laatima lasku, joka oli osoitettu The Guide Association Scotlandille.
Kuten kantaja itsekin myöntää, valaehtoinen vakuutus viittaa tosiseikkoihin, jotka tapahtuivat merkityksellisen ajanjakson aikana. Edellä 38 kohdassa esitettyjen toteamusten valossa tämän asiakirjan todistusarvoa ei voida sivuuttaa sen päiväyksen vuoksi, ja se on siis otettava huomioon. Valaehtoisen vakuutuksen liitteistä 1 ja 2 on todettava, että ne koskevat käyttöä merkityksellisen ajanjakson aikana, mitä kantaja ei myöskään kiistä.
Mitä tulee lopuksi muihin asiakirjoihin, jotka kuuluvat toiseen asiakirjojen kokonaisuuteen, riittää kun todetaan jälleen, että valituslautakunta ei tehnyt päätöstään niiden perusteella, joten kantajan niiden huomioon ottamisesta mahdollisesti esittämät arvostelut ovat joka tapauksessa tehottomia.
Näin ollen kantajan väite, jonka mukaan valituslautakunta otti huomioon todisteita, jotka eivät liity merkitykselliseen ajanjaksoon, on hylättävä.
–
Kantajan toinen väite
Toiseksi kantaja väittää, ettei ole osoitettu, että väliintulijan esittämiä tuoteluetteloita levitettiin tosiasiallisesti riittävän laajasti kohdeyleisön keskuudessa. Ei myöskään ole osoitettu, että esitetyt sivut vastaavat tosiasiallisesti mainittujen tuoteluetteloiden kansia, koska niitä ei ole esitetty kokonaisina. Asiakirja-aineistossa ei ole myöskään riippumatonta todistetta, joka voisi vahvistaa, että tuoteluetteloissa mainitut päiväykset ovat oikeita.
Tältä osin on jo tosin todettu, että lähtökohtaisesti on aiheellista osoittaa, että mainosmateriaalia, jossa mainitaan aikaisempi tavaramerkki, jonka tosiasiallisesta käytöstä on esitettävä todisteet, oli jaettu riittävästi kohdeyleisön keskuudessa, jotta voitiin osoittaa kyseisen tavaramerkin tosiasiallinen käyttö (ks. vastaavasti tuomio 8.3.2012, Arrieta D. Gross v. SMHV – International Biocentric Foundation ym. (BIODANZA),
T-298/10
, ei julkaistu,
EU:T:2012:113
,
kohta; tuomio 2.2.2017, Marcas Costa Brava v. EUIPO – Excellent Brands JMI (Cremcaffé by Julius Meinl),
T-686/15
, ei julkaistu,
EU:T:2017:53
,
kohta ja tuomio 7.6.2018, Sipral World v. EUIPO – La Dolfina (DOLFINA),
T-882/16
, ei julkaistu,
EU:T:2018:336
,
kohta).
Edellä 32 ja 34 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenee kuitenkin myös, että arvioitaessa tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevia todisteita tarkoitus ei ole analysoida kutakin todistetta erikseen vaan kaikkia yhdessä, jotta niiden todennäköisin ja johdonmukaisin merkitys voidaan yksilöidä. Näin ollen vaikka yhden todisteen todistusarvo on rajoitettu, koska se ei yksinään osoita varmuudella, saatettiinko kyseiset tavarat markkinoille ja miten ne saatettiin markkinoille, ja vaikka tämä todiste ei näin ollen yksin ole ratkaiseva, se voidaan kuitenkin ottaa huomioon kyseisen tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden kokonaisarvioinnissa. Näin on esimerkiksi silloin, kun tämä todiste lisätään muihin todisteisiin (tuomio 9.12.2014, Inter-Union Technohandel v. SMHV – Gumersport Mediterranea de Distribuciones (PROFLEX),
T-278/12
,
EU:T:2014:1045
,
–
kohta ja tuomio 7.9.2016, Victor International v. EUIPO – Ovejero Jiménez et Becerra Guibert (VICTOR),
T-204/14
, ei julkaistu,
EU:T:2016:448
,
kohta).
Käsiteltävässä asiassa, kuten muun muassa edellä 39, 40, 43 ja 45 kohdasta ilmenee, tuoteluettelot ovat yksi todiste muiden niiden todisteiden joukossa, jotka väliintulija esitti osoittaakseen tosiasiallisen käytön. Näin ollen valituslautakunta saattoi käsiteltävässä asiassa perustellusti ottaa ne huomioon suorittaessaan kokonaisarviointia väliintulijan esittämistä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevista todisteista.
Kantajan tuoteluetteloista esittämistä muista arvosteluista on muistutettava, että oikeuskäytännöstä ilmenee, että asiakirjan todistusarvoa arvioitaessa on tarkastettava sen sisältämän tiedon todennäköisyys ja todenperäisyys. On otettava huomioon erityisesti asiakirjan alkuperä, olosuhteet, joissa se laadittiin ja sen vastaanottaja, ja on pohdittava, vaikuttaako se sisällöltään järkeenkäyvältä ja luotettavalta (tuomio 7.6.2005, Lidl Stiftung v. SMHV – REWE-Zentral (Salvita),
T-303/03
,
EU:T:2005:200
,
kohta; tuomio 23.9.2009, Cohausz v. SMHV – Izquierdo Faces (acopat),
T-409/07
, ei julkaistu,
EU:T:2009:354
,
kohta ja tuomio 13.1.2011, Park v. SMHV – Bae (PINE TREE),
T-28/09
, ei julkaistu,
EU:T:2011:7
,
kohta).
Tältä osin valituslautakunta katsoi perustellusti riidanalaisen päätöksen 37 kohdassa, että väliintulijan esittämien tuoteluetteloiden sivujen yleinen tyyli vastasi väliintulijan esittämien tuoteluetteloiden kansia. Tämän vuoksi on lähtökohtaisesti uskottavaa, että esitetyt tuoteluetteloiden sivut ovat todellakin otteita niiden tuoteluetteloiden sisällöstä, joiden kansilehti on esitetty. Näin ollen kantajan tehtävänä on lähtökohtaisesti esittää väitteitä, joiden tueksi on esitetty näyttöä ja jotka voivat horjuttaa tätä uskottavuutta. Käsiteltävässä asiassa kantaja kuitenkin tyytyy lähinnä esittämään oletuksia, eikä se ole esittänyt konkreettisia seikkoja väitteidensä tueksi.
Kantaja nimittäin katsoo ensinnäkin, että mikään ei osoita, että kannet vastaavat esitettyjä sivuja, koska tuoteluetteloita ei ole esitetty kokonaisia ja koska mikään todiste ei osoita, että sivut vastaavat kansiin merkittyjä vuosia. Tällä epämääräisellä väitteellään kantaja ei kuitenkaan kykene viemään uskottavuutta siltä, että esitetyt tuoteluetteloiden sivut ovat todellakin otteita niinä vuosina julkaistujen tuoteluetteloiden sisällöstä, jotka esitetyissä kansissa mainitaan.
Toiseksi kantaja väittää, että tuoteluetteloiden otteista ilmenee, että niissä mainittuja tuotteita voidaan ostaa vain kolmella eri tavalla: verkossa väliintulijan internetsivuilta, sen myymälöistä tai puhelimitse. Kantajan esittämä seikka, että kyseessä olevat tuotteet olivat myynnissä muissakin kuin väliintulijan verkkokaupassa (ks. edellä 40–43 kohta), puhuvat siis sen mukaan tuoteluetteloiden aitoutta vastaan tai, päinvastoin, tuoteluettelot puhuvat sitä seikkaa vastaan, että kyseessä olevia tuotteita myytiin muissakin kuin väliintulijan verkkokaupassa. Väliintulijan esittämien tuoteluetteloiden otteista on kuitenkin todettava, ettei niissä mainita, että kantajan mainitsemat myyntikanavat ovat ainoat lähteet, joiden kautta tavaroita, joihin aikaisempi tavaramerkki on merkitty, on mahdollista hankkia. Esitetyissä tuoteluetteloissa toistetut sanamuodot eivät nimittäin sulje pois sitä, että tällaiset tuotteet ovat myytävinä myös muilla vähittäismyyjillä kuin väliintulijalla. Kuten EUIPO perustellusti huomauttaa, ei ole epätavallista, ettei näitä muita vähittäismyyjiä mainita väliintulijan tuoteluetteloissa. Kun kantajalta tiedusteltiin tätä suullisessa käsittelyssä, se ei kyennyt yksilöimään täsmällistä sanamuotoa tuoteluetteloissa, jossa todettaisiin yksiselitteisesti, että tuoteluetteloissa mainitut myyntikanavat ovat ainoat lähteet, joilta on mahdollista hankkia tavaroita, joihin aikaisempi tavaramerkki on merkitty. Tämä kantajan väite ei näin ollen ole paikkansapitävä, joten sen avulla ei myöskään voida viedä uskottavuutta siltä, että esitetyt tuoteluetteloiden sivut ovat todellakin otteita tuoteluetteloista, joiden kannet on esitetty.
Kolmanneksi kantaja korostaa, että tuoteluetteloihin merkityt tuotekoodit eivät vastaa niitä, jotka on merkitty laskuun, joka esitettiin toisessa asiakirjojen kokonaisuudessa esitetyn valaehtoisen vakuutuksen liitteessä 1. Tältä osin on todettava, että ainakin tietyt kyseiseen laskuun merkityt tuotekoodit vastaavat vuoden 2014/15 tuoteluettelossa olevia tuotekoodeja, kuten esimerkiksi lyhythihaisten t-paitojen tuotekoodit 3141–3146, pitkähihaisten t-paitojen tuotekoodit 3148–3150, vetoketjullisten huppareiden tuotekoodit 3156–3158, housujen tuotekoodi 3169, nauhojen tuotekoodi 2183 ja lompakkojen tuotekoodi 2187. Kun kantajalta tiedusteltiin tätä istunnossa, se ei myöskään kyennyt yksilöimään väliintulijan toimittamissa tuoteluetteloissa olevia täsmällisiä tuotekoodeja, jotka eivät väitetysti vastaa edellä mainittuun laskuun merkittyjä koodeja. Näin ollen on ilmeistä, että tämä kantajan väite on täysin perusteeton ja ettei se voi myöskään viedä uskottavuutta siltä seikalta, että esitettyjen tuoteluetteloiden sivut ovat tosiasiassa otteita niiden tuoteluetteloiden sisällöstä, joiden kansisivu on esitetty.
Näin ollen kantajan toinen perustelu on hylättävä.
–
Kantajan kolmas väite
Kolmanneksi kantaja katsoo, että tietyt todisteet liittyvät merkkiin, joka eroaa aikaisemmasta tavaramerkistä siinä määrin, että se vaikuttaa sen erottamiskykyyn. Lisäksi sitä käytetään koristeena eikä tavaramerkkinä.
Tältä osin on katsottava yhtäältä, että vaikka asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdassa, sellaisena kuin sitä sovellettiin ajallisesti käsiteltävässä asiassa eli ennen asetuksella 2015/2424 tehtyjä muutoksia (ks. edellä 18 kohta) (josta on tullut asetuksen 2017/1001 18 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohta), viitataan vain Euroopan unionin tavaramerkin käyttöön, sitä on sovellettava analogisesti käyttöön kansallisena tavaramerkkinä, koska saman asetuksen 42 artiklan 3 kohdassa säädetään, että tämän artiklan 2 kohtaa sovelletaan kyseisen asetuksen 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin ”siten, että käyttö jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa käyttöä [unionissa]” (tuomio 14.7.2014, Vila Vita Hotel und Touristik v. SMHV – Viavita (VIAVITA),
T-204/12
,
EU:T:2014:646
,
kohta).
Toisaalta asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan ja 42 artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamisalasta on muistutettava, että näiden säännösten yhtäaikaisesta soveltamisesta seuraa, että aikaisemman kansallisen tavaramerkin tai EU-tavaramerkin, johon EU-tavaramerkin rekisteröintiä koskevasta hakemuksesta esitetty väite perustui, tosiasiallista käyttöä koskeviin todisteisiin kuuluvat myös todisteet aikaisemman tavaramerkin käytöstä muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta merkin erottamiskykyyn (ks. tuomio 8.12.2005, Castellblanch v. SMHV – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH),
T-29/04
,
EU:T:2005:438
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; ks. vastaavasti myös tuomio 18.7.2013, Specsavers International Healthcare ym.,
C-252/12
,
EU:C:2013:497
,
kohta).
Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan, jolla on tarkoitus välttää sen edellyttäminen, että tavaramerkin käytetyn muodon ja tavaramerkin rekisteröidyn muodon on oltava täysin samanlaiset ja mahdollistaa se, että tavaramerkin haltija voi merkkiä elinkeinotoiminnassa hyödyntäessään tehdä siitä muunnelmia, joiden avulla merkkiä voidaan sen erottamiskykyä muuttamatta paremmin sopeuttaa kyseisten tuotteiden tai palvelujen markkinoinnin ja myynninedistämisen asettamiin vaatimuksiin. Tällaisissa tilanteissa, kun elinkeinotoiminnassa käytetty merkki poikkeaa rekisteröidystä muodostaan ainoastaan merkityksettömiltä osin siten, että näitä kahta merkkiä voidaan pitää kokonaisuudessaan samanlaisina, edellä mainitussa säännöksessä säädetään, että velvollisuus käyttää rekisteröityä tavaramerkkiä voidaan täyttää esittämällä näyttö sen merkin käytöstä, joka on elinkeinotoiminnassa käytetty tavaramerkin muoto (tuomio 23.2.2006, Il Ponte Finanziaria v. SMHV – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE),
T-194/03
,
EU:T:2006:65
,
kohta).
Rekisteröidyn tavaramerkin erottamiskyvyn heikentymisen toteaminen edellyttää lisättyjen osien erottamiskyvyn ja hallitsevuuden tutkimista siten, että otetaan huomioon kunkin osan ominaisuudet ja suhteellinen asema tavaramerkissä (ks. tuomio 10.6.2010, Atlas Transport v. SMHV – Hartmann (ATLAS TRANSPORT),
T-482/08
, ei julkaistu,
EU:T:2010:229
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
On siis tutkittava, ovatko käsiteltävässä asiassa merkin rekisteröidyn muodon ja markkinoilla käytettyjen muotojen väliset erot sellaisia, että ne voivat muuttaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä sen rekisteröidyssä muodossa.
Tältä osin on muistutettava, että (ks. edellä 6 kohta) aikaisempi tavaramerkki, sellaisena kuin se on rekisteröity, muodostuu useista sanamerkeistä, joihin kuuluu sanamerkki Brownies. Riidanalaisen päätöksen 48 kohdasta ja EUIPO:ssa käydyn menettelyn asiakirja-aineistosta, joka on toimitettu unionin yleiselle tuomioistuimelle, ilmenee, että osa väliintulijan esittämistä todisteista, jotka koskevat aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä seuraavalla tavalla ja tarvittaessa epäsäännöllisessä suorakulmaisessa kehyksessä esitettynä:
Kuten valituslautakunta asianmukaisesti totesi riidanalaisen päätöksen 48 kohdassa, sana ”brownies” on selvästi luettavissa aikaisemman tavaramerkin tällaisesta käyttömuodosta. Samassa 48 kohdassa valituslautakunta muistutti myös perustellusti, että oikeuskäytännöstä ilmenee, että kun tavaramerkki koostuu sana- ja kuvio-osista, ensin mainitut ovat lähtökohtaisesti erottamiskykyisempiä kuin jälkimmäiset, koska keskivertokuluttaja viittaa kyseiseen tuotteeseen helpommin käyttämällä sen nimeä kuin kuvailemalla tavaramerkin kuvio-osaa (ks. tuomio 22.5.2008, NewSoft Technology v. SMHV – Soft (Presto! Bizcard Reader),
T-205/06
, ei julkaistu,
EU:T:2008:163
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Valituslautakuntaa ei myöskään voida arvostella siitä, että se katsoi riidanalaisen päätöksen 49 kohdassa, että edellä 65 kohdassa esitetyn tavaramerkin kuvio-osilla ei ole merkittävää roolia merkin kokonaisvaikutelmassa, eikä niillä ole luontaista merkityssisältöä, joka antaisi tavaramerkille erottamiskyvyn tai osoittaisi kyseessä olevia tuotteita. Mainitut kuvio-osat nimittäin rajoittuvat tyylitellyllä keltaisella kirjasinlajilla esitettyyn sanaan ”brownies” ja ”i”-kirjaimen päällä olevaan kukan muotoiseen pisteeseen ja tarvittaessa epäsäännölliseen suorakulmaiseen kehykseen.
Näin ollen valituslautakunta katsoi perustellusti riidanalaisen päätöksen 50 kohdassa, että erot yhtäältä edellä 65 kohdassa mainitussa muodossa käytetyn tavaramerkin ja toisaalta aikaisemman tavaramerkin välillä siinä muodossa, jossa se rekisteröitiin, eivät ole omiaan muuttamaan viimeksi mainitun tavaramerkin erottamiskykyä. Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla tavaramerkin käyttöä tässä ensin mainitussa muodossa on näin ollen pidettävä aikaisemman tavaramerkin käyttönä.
Tässä yhteydessä on merkityksetöntä, että jotkut väliintulijan toimittamiin tuoteluetteloihin sisältyvät tuotteet sisältävät sanoja, jotka on tyylitelty tavalla, joka on olennaisilta osiltaan sama kuin edellä 65 kohdassa muistutettu tyyli. Tämä seikka ei millään tavalla muuta sitä, että sana ”brownies” on tällä tavalla tyylitellyn merkin erottamiskykyinen osatekijä ja että näin ollen tavaramerkin käyttöä tässä muodossa pidetään aikaisemman tavaramerkin käyttönä sellaisena kuin se on rekisteröity.
Lopuksi ja koska kantaja katsoo, että aikaisemman tavaramerkin käyttö edellä 65 kohdassa muistutetussa tyylitellyssä muodossa on käyttöä koristeena eikä tavaramerkkinä, on muistutettava, että tavaramerkin keskeinen tehtävä on taata, että niillä tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tietty alkuperä (ks. edellä 31 kohta). Koska ainakin sanaosa ”brownie” tyylitellyssä tavaramerkissä, joka on edellä 65 kohdassa mainitussa muodossa, on tietyssä määrin erottamiskykyinen, on todettava, että aikaisempi tavaramerkki, sellaisena kuin se on tyylitelty, kykenee lähtökohtaisesti täyttämään tämän keskeisen tehtävän. Se seikka, että kuviomerkkiä voidaan sen erityisen tyylittelyn vuoksi, samalla kun sillä on tietty erottamiskyky, käyttää myös sen tavaran koristelemiseksi, johon se on pantu, ei vaikuta tällaisen kuviomerkin kykyyn täyttää tavaramerkin keskeinen tehtävä. Tämä pätee erityisesti vaatealalla, myös sen laajassa merkityksessä, jolla ei ole epätavallista, että kyseisiin tuotteisiin pannaan tavaramerkin tyylitelty muoto. Näin ollen on niin, että vaikka nyt käsiteltävässä asiassa tyyliteltyä tavaramerkkiä voidaan käyttää myös kyseisten tavaroiden koristeena, se täyttää kuitenkin erottamiskykynsä vuoksi samanaikaisesti tavaramerkin keskeisen tehtävän.
Tästä seuraa, että kantajan kolmas väite on hylättävä.
–
Kantajan neljäs väite
Neljänneksi kantaja toteaa, että valaehtoinen vakuutus ei ole objektiivinen eikä sen tueksi ole esitetty yhtäpitävää näyttöä. Erityisesti kantaja vetoaa siihen, että ainoa lasku, joka valaehtoisen vakuutuksen tueksi esitettiin, oli osoitettu The Guide Association Scotlandille, joka on väliintulijan jäsen. Kyseinen lasku koskee sen mukaan näin ollen aikaisemman tavaramerkin sisäistä käyttöä eikä ulkopuolelle suuntautuvaa julkista käyttöä. Tässä laskussa mainitut tuotekoodit eivät myöskään ole samat kuin väliintulijan toimittamissa tuoteluetteloissa olevat tuotekoodit. Ei siis ole mahdollista tietää, ovatko kyseessä samat tavarat.
Valaehtoisesta vakuutuksesta on muistutettava, että asetuksen N:o 207/2009 78 artiklan 1 kohdan f alakohdasta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 97 artiklan 1 kohdan f alakohta) ilmenee, että valaehtoiset tai juhlalliset kirjalliset vakuutukset taikka sen valtion lainsäädännön, jossa ne on tehty, mukaan vaikutukseltaan vastaavat kirjalliset vakuutukset kuuluvat asian selvittämistoimiin, joita EUIPO voi toteuttaa.
Käsiteltävässä asiassa valaehtoinen vakuutus oli muodoltaan ”witness statement” (todistajan ilmoitus). Kyseessä on siis muoto, joka kuvaillaan Englannissa ja Walesissa sovellettavien siviilioikeudellisten menettelysäännösten (Civil Procedure Rules) 32.4 §: n 1 momentissa, jonka mukaan ”todistajien lausuma on henkilön allekirjoittama kirjallinen ilmoitus, joka sisältää todistajanlausunnon, jonka tämä henkilö voi esittää suullisesti”.
On myös muistutettava oikeuskäytännöstä, jonka mukaan asiakirjan todistusarvoa arvioitaessa on tutkittava sen sisältämän tiedon todennäköisyys ja todenperäisyys. On otettava huomioon muun muassa asiakirjan alkuperä, sen laatimisolosuhteet sekä sen vastaanottaja ja pohdittava, vaikuttaako se sisällöltään järkevältä ja luotettavalta (ks. edellä 53 kohta).
Koska kantaja vetoaa EUIPO:n suorittamaa tutkimusta koskeviin suuntaviivoihin, yhtäältä on muistutettava, etteivät nämä suuntaviivat ole unionin oikeuden säännösten tulkinnassa sitovia oikeudellisia toimia (ks. tuomio 6.6.2019, Deichmann v. EUIPO,
C‑223/18 P
, ei julkaistu,
EU:C:2019:471
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Toisaalta on todettava, että valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 35 kohdassa, että asianomaisten osapuolten itsensä tai niiden työntekijöiden esittämien lausuntojen todistusarvo on yleensä vähemmän painava kuin riippumattomasta lähteestä peräisin olevan näytön todistusarvo, mikä vastaa EUIPO:n tutkimusta koskevien suuntaviivojen kohtaa, johon kantaja on viitannut. Tämä kantajan täsmällinen väite on siis joka tapauksessa tehoton.
Kuten valituslautakunta perustellusti muistutti riidanalaisen päätöksen 35 kohdassa ja kuten myös kantaja on muistuttanut, vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan on niin, että kun – kuten käsiteltävässä asiassa – joku sen osapuolen johtotehtävissä olevista työntekijöistä, jonka on esitettävä näyttöä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, antaa asetuksen N:o 207/2009 78 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetun vakuutuksen, tälle vakuutukselle voidaan antaa todistusarvoa vain, mikäli muut todisteet tukevat sitä (ks. tuomio 9.12.2014, PROFLEX,
T-278/12
,
EU:T:2014:1045
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Käsiteltävässä asiassa valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 36 kohdassa, että valaehtoinen vakuutus koskee vuosittaista liikevaihtoa, joka saatiin vaatteista, laukuista, merkeistä, paperitavaroista, mukeista ja avaimenperistä, jotka myytiin vuosien 2009 ja 2016 välisenä aikana Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla aikaisemmalla tavaramerkillä varustettuina. Valituslautakunta huomautti, että valaehtoisen vakuutuksen mukaan myydyt määrät olivat suhteellisen merkittäviä. Lisäksi riidanalaisen päätöksen rakenteesta ilmenee, että valituslautakunta katsoi, että sen tämän jälkeen arvioimat todisteet eli ensinnäkin valaehtoisen vakuutuksen liitteenä 1 esitetyt tuoteluettelot (riidanalaisen päätöksen 37 kohta; ks. myös edellä 50–57 kohta), toiseksi ensimmäisen asiakirjojen kokonaisuuden liitteessä 4 olevat useiden verkkokauppojen sivujen tulosteet (riidanalaisen päätöksen 38–40 kohta; ks. myös edellä 40–43 kohta) ja kolmanneksi valaehtoisen vakuutuksen liitteenä 2 esitetty lasku (riidanalaisen päätöksen 41–43 kohta), tukivat valaehtoisessa vakuutuksessa olevia tietoja.
Kyseisestä laskusta kantaja väittää, ettei sitä voida ottaa huomioon, koska se koskee aikaisemman tavaramerkin sisäistä käyttöä eikä ulkopuolelle suuntautuvaa julkista käyttöä.
EUIPO ja väliintulija muistuttavat tältä osin perustellusti, että väliintulija toimitti väiteosastossa käydyssä menettelyssä 29.6.2017 jättämissään huomautuksissa todisteita, joista ilmenee, että kyseisen laskun vastaanottaja, The Guide Association Scotland (joka tunnetaan myös nimellä Girlguiding Scotland), on skotlantilainen riippumaton hyväntekeväisyysjärjestö (Charity), jolla on oma yhtiöjärjestys ja oma hallitus (Board of Trustees).
Kantaja on tosin väittänyt perustellusti, että laskun vastaanottaja kuuluu Girlguiding UK ‑verkostoon, mitä EUIPO ja väliintulija eivät myöskään ole kiistäneet. Kantajan esittämä väite, jonka mukaan kyseessä olevan laskun vastaanottaja on väliintulijan jäsenyhdistys, koska tämä on laajempi yhdistys ja että kyseessä on yksi ja sama yksikkö, on kuitenkin ristiriidassa edellä 79 kohdassa mainittujen, väliintulijan EUIPO:ssa käydyssä menettelyssä esittämien todisteiden kanssa. Se, että kaksi juridisesti toisistaan riippumatonta hyväntekeväisyysjärjestöä tekevät yhteistyötä sellaisen verkoston puitteissa, jonka jäseniä ne ovat, ei merkitse, että kyseessä olisi todellisuudessa sama oikeudellinen yksikkö, kuten kantaja väittää.
Näin on sitäkin suuremmalla syyllä kyseessä olevan laskun osalta, koska se ei ole peräisin väliintulijalta itseltään vaan sen kaupalliselta osalta eli Guide Association Trading Services ‑nimiseltä erilliseltä yhtiöltä.
Tässä yhteydessä on muistutettava, että kun tavaramerkin haltija vetoaa kolmannen henkilön toimiin, jotka merkitsevät tämän tavaramerkin käyttöä vedotessaan sen tosiasialliseen käyttöön, se väittää implisiittisesti, että kyseinen käyttö tapahtui sen suostumuksella asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohdan mukaisesti (ks. tuomio 13.1.2011, PINE TREE,
T-28/09
, ei julkaistu,
EU:T:2011:7
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Tästä seuraa, että – toisin kuin kantaja väittää – aikaisemman tavaramerkin käytön, jonka tueksi on esitetty kyseessä oleva lasku, ei voida katsoa olevan peräisin yrityksestä, joka on aikaisemman tavaramerkin haltija tai jakeluverostosta, joka on sen omistuksessa tai määräysvallassa.
Valituslautakunta ei näin ollen tehnyt arviointivirhettä, kun se katsoi riidanalaisen päätöksen 41 ja 42 kohdassa, että lasku koski aikaisemman tavaramerkin ulkopuolelle suuntautuvaa julkista käyttöä ja että se oli näin ollen otettava huomioon sen arvioimiseksi, oliko väliintulija todella osoittanut käyttäneensä aikaisempaa tavaramerkkiä tosiasiallisesti.
Lopuksi kantajan väitteestä, joka mukaan kyseessä olevaan laskuun sisältyvät tuotekoodit eivät ole samat kuin ne, jotka olivat väliintulijan toimittamissa tuoteluetteloissa, on viitattava edellä 57 kohdassa esitettyihin seikkoihin, joista seuraa, että tämä väite ei ole perusteltu.
Edellä esitetyn perusteella on todettava, että valituslautakunta katsoi perustellusti, että valaehtoisen ilmoituksen liitteenä 1 esitetyt tuoteluettelot, ensimmäisen asiakirjojen kokonaisuuden liitteessä 4 olevat, useiden verkkokauppojen sivuilta tehdyt tulosteet ja valaehtoisen vakuutuksen liitteessä 2 esitetty lasku olivat valaehtoista ilmoitusta tukevia todisteita, ja että valaehtoiselle ilmoitukselle oli siis annettava todistusarvoa.
Tämän seurauksena kantajan neljäs väite on hylättävä.
–
Kantajan viides väite
Viidenneksi kantaja katsoo, että koska väliintulijan esittämillä todisteilla ei voida näyttää toteen aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä merkityksellisen ajanjakson aikana, näitä seikkoja ei ole tarpeen arvioida käsiteltävässä asiassa kokonaisvaltaisesti.
Kun otetaan huomioon se, mitä edellä 36–87 kohdassa todetaan kantajan ensimmäisestä, toisesta, kolmannesta ja neljännestä väitteestä, on todettava, että – toisin kuin kantaja väittää – väliintulija on esittänyt merkityksellisiä todisteita aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä merkityksellisen ajanjakson aikana ja että valituslautakunta saattoi perustellusti ottaa ne huomioon kokonaisarviointia varten. Tämän seurauksena kantajan viides väite on hylättävä.
Joka tapauksessa on katsottava, että valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 51 ja 52 kohdassa suorittamassa todisteiden kokonaisarvioinnissa ei ole tehty minkäänlaista arviointivirhettä. Valituslautakunta nimittäin katsoi pääasiallisesti, että valaehtoisen vakuutuksen tueksi oli esitetty useita tuoteluetteloita, yksi lasku, verkkokauppojen sivuja, artikkeleita ja julkaisuja ja että nämä todisteet osoittavat, että väliintulija oli käyttänyt aikaisempaa tavaramerkkiä tosiasiallisesti edellä 6 kohdassa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja varten. Kuten EUIPO perustellusti muistuttaa, väliintulijan tavarat, jotka on varustettu aikaisemmalla tavaramerkillä, on suunnattu ensisijaisesti tietylle erityiselle yleisölle eli 7–10-vuotiaille tytöille, jotka ovat Girlguiding UK ‑yhdistyksen jäseniä, joiden määrä on valaehtoisessa vakuutuksessa annettujen tietojen mukaan noin 200000. Näissä olosuhteissa valaehtoisen vakuutuksen osoittaman liikevaihdon on katsottava olevan suhteellisen merkittävä kyseisellä toimialalla. Kun otetaan huomioon myös se, että tämä liikevaihto oli koko merkityksellisen ajanjakson aikana olennaisilta osin vakiintunut, valituslautakunta saattoi perustellusti päätellä, että väliintulija oli kokonaisuudessa osoittanut käyttäneensä aikaisempaa tavaramerkkiä tosiasiallisesti.
–
Päätelmät
Yksikään kantajan ainoan kanneperusteensa tueksi kannekirjelmässä esittämistä väitteistä ei siis ole perusteltu.
Kantaja istunnossa esittämästä väitteestä, jonka mukaan riidanalainen päätös ei ole EUIPO:n valituslautakuntien päätöskäytännön mukainen, on todettava, ettei kantaja esittänyt tällaista väitettä kannekirjelmässä, minkä se on istunnossa myöntänyt.
Oikeuskäytännöstä ilmenee kuitenkin, että EUIPO:n on käytettävä toimivaltaansa noudattaen unionin oikeuden yleisiä periaatteita, kuten yhdenvertaisen kohtelun periaatetta ja hyvän hallinnon periaatetta. Kun otetaan huomioon nämä kaksi viimeksi mainittua periaatetta, EUIPO:n on sellaisia todisteita arvioidessaan, joilla pyritään osoittamaan aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö, otettava huomioon samanlaisia hakemuksia koskevat jo tehdyt päätökset ja pohdittava erityisen huolellisesti, onko aiheellista tehdä samansuuntainen päätös vai ei. Yhdenvertaisen kohtelun ja hyvän hallinnon periaatteet on kuitenkin sovitettava yhteen laillisuusperiaatteen kanssa. Näin ollen henkilö, joka vetoaa väitteen tueksi aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttumiseen, ei voi omaksi edukseen vedota toisen hyväksi tapahtuneeseen lainvastaisuuteen identtisen päätöksen saamiseksi (ks. analogisesti tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV,
C‑51/10 P
,
EU:C:2011:139
,
–
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Käsiteltävässä asiassa on osoittautunut, että, toisin kuin EUIPO:lle muissa menettelyissä esitettyjen tiettyjen sellaisten todisteiden osalta, joilla pyrittiin osoittamaan aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö, valituslautakunta saattoi perustellusti katsoa, että väliintulijan esittämät todisteet olivat riittävä osoitus siitä, että se oli tosiasiallisesti käyttänyt aikaisempaa tavaramerkkiä.
Näin ollen kantaja ei voi missään tapauksessa tehokkaasti vedota tämän päätelmän kumoamiseksi EUIPO:n aikaisempiin päätöksiin, eikä näin ollen ole tarpeen lausua siitä, voidaanko tämä ensimmäisen kerran istunnossa esitetty väite ottaa tutkittavaksi.
Näin ollen kantajan esittämä ainoa kanneperuste, sen kumoamis- ja muutosvaatimukset sekä kanne kokonaisuudessaan on hylättävä.
Oikeudenkäyntikulut
Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian ja EUIPO ja väliintulija ovat vaatineet oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan niiden oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:

1)
Kanne hylätään.

2)
Grupo Textil Brownie, SL velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Frimodt Nielsen
Kreuschitz
Półtorak
Julistettiin Luxemburgissa 30 päivänä tammikuuta 2020.
Allekirjoitukset
(
*1
)	Oikeudenkäyntikieli: englanti.