CELEX: 62020TJ0342
Znak towarowy Unii Europejskiej
Postępowanie w sprawie sprzeciwu
Zgłoszenie graficznego unijnego znaku towarowego Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice
Niezarejestrowany wcześniejszy słowny znak towarowy BASMATI
Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii i z Euratomu
Okres przejściowy
Interes prawny
Względna podstawa odmowy rejestracji
Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 (obecnie art. 8 ust. 4 rozporządzenia 2017/1001)
Istniejące w systemie common law powództwo oparte na bezprawnym używaniu nazwy (action for passing off)
Ryzyko mylącego przedstawienia
Prawdopodobieństwo rozmycia cieszącego się renomą wcześniejszego znaku towarowego

Okoliczności powstania sporu
W dniu 14 czerwca 2017 r. druga strona w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą, Hamid Ahmad Chakari, dokonała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (
Dz.U. 2009, L 78, s. 1
), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (
Dz.U. 2017, L 154, s. 1
)].
Znakiem towarowym, o którego rejestrację wniesiono, jest następujące oznaczenie graficzne:
Towary, dla których wystąpiono o rejestrację, należą – po częściowym odrzuceniu zgłoszenia w ramach równoległego postępowania w sprawie sprzeciwu – do klas 30 i 31 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami, i odpowiadają, dla każdej z tych klas, następującemu opisowi:
–
klasa 30: „mąka ryżowa; przekąski na bazie ryżu; wafle ryżowe; papka ryżowa do celów kulinarnych; wyciskane produkty spożywcze z ryżu”;
–
klasa 31: „mąka z ryżu [pasza]”.
Zgłoszenie znaku towarowego zostało opublikowane w
Biuletynie Znaków Towarowych Unii Europejskiej
nr 169/2017 z dnia 6 września 2017 r.
W dniu 13 października 2017 r. skarżąca, Indo European Foods Ltd, wniosła sprzeciw na podstawie art. 46 rozporządzenia 2017/1001 wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego dla towarów, o których mowa w pkt 3 powyżej.
Sprzeciw wniesiony przez skarżącą opierał się na niezarejestrowanym w Zjednoczonym Królestwie wcześniejszym słownym znaku towarowym BASMATI używanym w odniesieniu do ryżu.
W uzasadnieniu sprzeciwu powołano podstawę odmowy rejestracji określoną w art. 8 ust. 4 rozporządzenia 2017/1001. Skarżąca podniosła w istocie, że na mocy prawa mającego zastosowanie w Zjednoczonym Królestwie może ona zabronić używania zgłoszonego znaku towarowego poprzez wytoczenie „rozszerzonej” formy powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy (action for passing off).
W dniu 5 kwietnia 2019 r. Wydział Sprzeciwów oddalił sprzeciw w całości. Uznał on, że przedstawione przez skarżącą dowody nie są wystarczające, aby wykazać, że wcześniejszy znak towarowy był używany w obrocie handlowym o znaczeniu większym niż lokalne przed właściwą datą i na rozpatrywanym terytorium. W konsekwencji jego zdaniem jedna z przesłanek określonych w art. 8 ust. 4 rozporządzenia 2017/1001 nie została spełniona.
W dniu 16 maja 2019 r. skarżąca, działając na podstawie art. 66–71 rozporządzenia 2017/1001, wniosła do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Sprzeciwów.
Decyzją z dnia 2 kwietnia 2020 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Czwarta Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła odwołanie jako bezzasadne na tej podstawie, że skarżąca nie wykazała, iż nazwa „basmati” pozwala jej na zakazanie używania zgłoszonego znaku towarowego w Zjednoczonym Królestwie z tytułu czynu niedozwolonego polegającego na rozszerzonej formie bezprawnego używania nazwy w rozumieniu systemu common law.
Z dowodów przedstawionych przez skarżącą wynika, iż aby powództwo z tytułu wspomnianego czynu niedozwolonego zostało uwzględnione, należy wykazać, po pierwsze, że nazwa „basmati” oznacza ściśle określoną klasę towarów, po drugie, że nazwa ta cieszy się renomą prowadzącą do powstania „goodwill” (czyli zdolności przyciągania klientów) w odniesieniu do znaczącej części odbiorców w Zjednoczonym Królestwie, po trzecie, że skarżąca jest jednym z wielu podmiotów gospodarczych uprawnionych do powoływania się na goodwill związaną z tą nazwą, po czwarte, że wnioskodawca dopuszcza się mylącego przedstawienia, które doprowadzi lub może doprowadzić odbiorców do przekonania, że towarami oferowanymi pod zakwestionowanym oznaczeniem jest ryż basmati, i po piąte, że poniosła ona lub może ponieść szkodę ze względu na wprowadzenie w błąd spowodowane wspomnianym mylącym przedstawieniem.
Izba Odwoławcza uznała, że trzy pierwsze przesłanki rozszerzonej formy powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy zostały spełnione. Uznała ona natomiast, że skarżąca nie wykazała, iż używanie oznaczenia, którego rejestrację zakwestionowano, może prowadzić do mylącego przedstawienia cieszącej się renomą nazwy „basmati”. Ponadto Izba Odwoławcza uznała, że w niniejszym przypadku używanie zgłoszonego znaku towarowego nie grozi wyrządzeniem skarżącej szkody handlowej wynikającej z utraty sprzedaży, ponieważ rozpatrywane towary są towarami innymi niż ryż, podczas gdy skarżąca sprzedaje wyłącznie ryż. Podobnie żaden argument nie wyjaśnia, w jaki sposób używanie zgłoszonego znaku towarowego mogłoby mieć wpływ na odróżniający charakter określenia „basmati”, zważywszy na okoliczność, że ryż „super basmati” jest uznaną odmianą ryżu basmati.
Żądania stron
Skarżąca wnosi do Sądu o:
–
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji i uwzględnienie sprzeciwu w odniesieniu do wszystkich towarów;
–
posiłkowo, przekazanie sprawy do EUIPO do ponownego rozpatrzenia;
–
obciążenie EUIPO kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi w postępowaniach przed Izbą Odwoławczą i przed Wydziałem Sprzeciwów.
EUIPO wnosi do Sądu o:
–
oddalenie skargi;
–
obciążenie wnoszącej odwołanie kosztami postępowania.
Ramy prawne
Co do przedmiotu i dopuszczalności skargi
W pierwszej kolejności EUIPO podnosi, że ponieważ sprzeciw wobec rejestracji zgłoszonego znaku towarowego opiera się na wcześniejszym znaku towarowym niezarejestrowanym w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a państwo to wystąpiło z Unii Europejskiej od dnia 1 lutego 2020 r., upływ okresu przejściowego przewidzianego w umowie o wystąpieniu wspomnianego państwa z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (
Dz.U. 2020, L 29, s. 7
, zwanej dalej „umową o wystąpieniu”) czyni postępowanie w sprawie sprzeciwu i niniejsze postępowanie w sprawie skargi bezprzedmiotowymi. Od końca okresu przejściowego odniesienia poczynione w rozporządzeniu 2017/1001 do państw członkowskich i do prawa państw członkowskich nie odnoszą się już bowiem zdaniem EUIPO do Zjednoczonego Królestwa ani do prawa Zjednoczonego Królestwa. W konsekwencji począwszy od tej daty, po pierwsze, zgłoszony znak towarowy nie wywołuje żadnych skutków prawnych na terytorium Zjednoczonego Królestwa, po drugie, prawo, na które powołuje się skarżąca, nie stanowi już „wcześniejszego prawa” w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia 2017/1001, a po trzecie, po ewentualnej rejestracji zgłoszonego znaku towarowego nie mogłoby dojść do żadnej kolizji, ponieważ znak ten nie byłby chroniony w Zjednoczonym Królestwie, podczas gdy wcześniejsze prawo jest chronione wyłącznie w Zjednoczonym Królestwie.
Umowa o wystąpieniu, określająca warunki wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii, weszła w życie w dniu 1 lutego 2020 r. Umowa ta przewiduje okres przejściowy od dnia 1 lutego do dnia 31 grudnia 2020 r. Artykuł 127 umowy o wystąpieniu przewiduje, że – z zastrzeżeniem odmiennych postanowień tej umowy – w trakcie okresu przejściowego prawo Unii ma nadal zastosowanie na terytorium Zjednoczonego Królestwa.
Przedmiotem niniejszego sporu jest decyzja Izby Odwoławczej z dnia 2 kwietnia 2020 r., w której izba ta zajęła stanowisko w sprawie istnienia podniesionej przez skarżącą podstawy sprzeciwu. Istnienie zaś względnej podstawy sprzeciwu należy ocenić najpóźniej w chwili orzekania przez EUIPO w przedmiocie sprzeciwu. Sąd orzekł bowiem niedawno, że wcześniejszy znak towarowy służący za podstawę sprzeciwu powinien być ważny nie tylko w chwili opublikowania zgłoszenia do rejestracji zgłoszonego znaku towarowego, ale również w chwili orzekania przez EUIPO w przedmiocie sprzeciwu [wyrok z dnia 14 lutego 2019 r., Beko/EUIPO – Acer (ALTUS),
T‑162/18
, niepublikowany,
EU:T:2019:87
, pkt
]. Jednakże według przeciwstawnego orzecznictwa, aby ocenić istnienie względnej podstawy sprzeciwu, należy uwzględnić moment dokonania zgłoszenia unijnego znaku towarowego, wobec którego podniesiono sprzeciw, opierając się na wcześniejszym znaku towarowym [wyroki: z dnia 17 października 2018 r., Golden Balls/EUIPO – Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS),
T‑8/17
, niepublikowany,
EU:T:2018:692
, pkt
; z dnia 30 stycznia 2020 r., Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE),
T‑598/18
,
EU:T:2020:22
, pkt
; z dnia 23 września 2020 r., Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (MUSIKISS),
T‑421/18
,
EU:T:2020:433
, pkt
]. Zgodnie z tym ostatnim orzecznictwem okoliczność, że wcześniejsze oznaczenie mogłoby utracić status niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie handlowym o zasięgu większym niż lokalny w chwili następującej po tej dacie, w szczególności w następstwie ewentualnego wystąpienia państwa członkowskiego, w którym znak towarowy korzysta z ochrony, jest co do zasady pozbawiona znaczenia dla rozstrzygnięcia sprzeciwu (zob. analogicznie wyrok z dnia 30 stycznia 2020 r., BROWNIE,
T‑598/18
,
EU:T:2020:22
, pkt
).
W niniejszym przypadku nie ma potrzeby rozstrzygania tej kwestii. Hamid Ahmad Chakari zgłosił bowiem unijny znak towarowy do rejestracji w dniu 14 czerwca 2017 r., a zatem w chwili, gdy Zjednoczone Królestwo było państwem członkowskim Unii. Decyzja Izby Odwoławczej została wydana w dniu 2 kwietnia 2020 r., czyli po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii, ale w okresie przejściowym. Wobec braku odmiennych postanowień umowy o wystąpieniu rozporządzenie 2017/1001 ma nadal zastosowanie do znaków towarowych Zjednoczonego Królestwa oraz do wcześniejszych niezarejestrowanych w Zjednoczonym Królestwie znaków towarowych używanych w obrocie gospodarczym. W konsekwencji wcześniejszy znak towarowy nadal jest objęty, aż do końca okresu przejściowego, taką samą ochroną jak ta, z której korzystałby, gdyby Zjednoczone Królestwo nie wystąpiło z Unii (wyrok z dnia 23 września 2020 r., MUSIKISS,
T‑421/18
,
EU:T:2020:433
, pkt
).
W każdym razie uznanie, że przedmiot sporu przestaje istnieć, gdy w toku postępowania dochodzi do zdarzenia, w następstwie którego wcześniejszy znak towarowy mógłby utracić status niezarejestrowanego znaku towarowego lub innego oznaczenia używanego w obrocie gospodarczym o zasięgu większym niż lokalny, w szczególności w następstwie ewentualnego wystąpienia danego państwa członkowskiego z Unii, oznaczałoby, że Sąd powinien wziąć pod uwagę okoliczności zaistniałe po wydaniu zaskarżonej decyzji, które nie mają wpływu na zasadność tej decyzji [zob. analogicznie wyrok z dnia 8 października 2014 r., Fuchs/OHIM – Les Complices (Gwiazda wpisana w okrąg),
T‑342/12
,
EU:T:2014:858
, pkt
]. Skoro zaś skarga do Sądu ma na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych EUIPO w rozumieniu art. 72 rozporządzenia 2017/1001, Sąd powinien co do zasady odnieść się do daty wydania zaskarżonej decyzji dla celów oceny wspomnianej zgodności z prawem.
Wynika z tego, że bez względu na to, do której decydującej chwili postanowiono by się odnieść (chwili dokonania zgłoszenia znaku towarowego lub chwili wydania decyzji przez Izbę Odwoławczą), znak towarowy, na który powołuje się skarżąca na poparcie sprzeciwu i swojej skargi, może stanowić podstawę sprzeciwu.
Wniosku tego nie podważają argumenty przytoczone przez EUIPO. O ile z wyroku z dnia 14 lutego 2019 r., ALTUS (
T‑162/18
, niepublikowanego,
EU:T:2019:87
, pkt
–
), na który powołuje się EUIPO, wynika, że wcześniejszy znak towarowy służący za podstawę sprzeciwu musi być nadal ważny w chwili orzekania w przedmiocie tego sprzeciwu, o tyle nie można z tego wywieść, że skarga do Sądu staje się bezprzedmiotowa, gdy ten znak towarowy traci swój status w świetle art. 8 ust. 4 rozporządzenia 2017/1001 w toku postępowania przed Sądem.
Wyrok z dnia 2 czerwca 2021 r., Style & Taste/EUIPO – The Polo/Lauren Company (Przedstawienie gracza w polo) (
T‑169/19
,
EU:T:2021:318
), do którego również odnosi się EUIPO i który według niego dotyczy kwestii „powiązanej”, nie ma w rzeczywistości znaczenia w odniesieniu do niniejszego sporu. Po pierwsze, sprawa, w której zapadł ten wyrok, nie dotyczy postępowania w sprawie sprzeciwu, lecz kwestii daty, w której wcześniejsze prawo musi być chronione, aby można było oprzeć wniosek o unieważnienie prawa do znaku na podstawie art. 52 ust. 2 lit. d) rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (
Dz.U. 1994, L 11, s. 1
). Po drugie, zgodnie z rozstrzygnięciem przyjętym w tym wyroku, w ramach stosowania tego przepisu właściciel wcześniejszego prawa własności przemysłowej, o którym mowa w tymże przepisie, powinien wykazać, że może on zabronić używania spornego unijnego znaku towarowego nie tylko w dacie zgłoszenia lub pierwszeństwa tego znaku towarowego, lecz także w dniu, w którym EUIPO orzeka w przedmiocie wniosku o unieważnienie prawa do znaku (wyrok z dnia 2 czerwca 2021 r., Przedstawienie gracza w polo,
T‑169/19
,
EU:T:2021:318
, pkt
). Data ta nie jest zaś późniejsza od daty wymienionej w pkt 20 powyżej.
Tym samym wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z Unii nie spowodowało bezprzedmiotowości niniejszego sporu.
W drugiej kolejności EUIPO twierdzi, że skoro stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji nie może już doprowadzić do poprawy sytuacji skarżącej, nie ma ona już interesu prawnego w niniejszym postępowaniu. Podnosi ono, że nawet gdyby odrzuciło zgłoszenie unijnego znaku towarowego, zgłaszający mógłby dokonać konwersji swojego znaku towarowego na zgłoszenia krajowych znaków towarowych we wszystkich państwach członkowskich Unii, zachowując zgodnie z art. 139 rozporządzenia 2017/1001 pierwszeństwo odrzuconego zgłoszenia unijnego znaku towarowego. A zatem zgłaszający uzyskałby ochronę znaku towarowego na tym samym terytorium co w razie oddalenia sprzeciwu wniesionego wobec wspomnianego zgłoszenia unijnego znaku towarowego. Na rozprawie EUIPO dodało, że jego zdaniem brak interesu prawnego wynika ponadto z okoliczności, że w wypadku gdyby Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji i spór został w konsekwencji przekazany Izbie Odwoławczej do ponownego rozpatrzenia, izba ta mogłaby jedynie oddalić odwołanie, zważywszy, że z orzecznictwa w sprawach zakończonych wydaniem wyroków z dnia 14 lutego 2019 r., ALTUS (
T‑162/18
, niepublikowanego,
EU:T:2019:87
), i z dnia 2 czerwca 2021 r., Przedstawienie gracza w polo (
T‑169/19
,
EU:T:2021:318
), wynika, że chroniony znak towarowy, na którym opiera się sprzeciw, musi nadal zachowywać ważność w chwili wydawania decyzji przez EUIPO.
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem interes prawny strony skarżącej w odniesieniu do przedmiotu skargi musi istnieć na etapie jej wniesienia, pod rygorem odrzucenia skargi jako niedopuszczalnej. Zarówno przedmiot skargi, jak i interes prawny muszą istnieć, pod rygorem umorzenia postępowania, do momentu wydania orzeczenia sądowego, co oznacza, że skarga powinna w efekcie móc doprowadzić do poprawy sytuacji strony skarżącej (zob. wyroki: z dnia 7 czerwca 2007 r., Wunenburger/Komisja,
C‑362/05 P
,
EU:C:2007:322
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 8 października 2014 r., Gwiazda wpisana w okrąg,
T‑342/12
,
EU:T:2014:858
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo). Jeżeli natomiast w trakcie postępowania interes prawny skarżącego przestanie istnieć, to orzeczenie Sądu co do istoty sprawy nie może doprowadzić do poprawy jego sytuacji.
Na wstępie należy odrzucić argument EUIPO, zgodnie z którym brak interesu prawnego wynika z okoliczności, że zgłaszający mógłby dokonać konwersji swojego znaku towarowego w zgłoszenia krajowych znaków towarowych we wszystkich państwach członkowskich Unii i w ten sposób uzyskałby ochronę znaku towarowego na tym samym terytorium co w razie oddalenia sprzeciwu wniesionego wobec wspomnianego zgłoszenia unijnego znaku towarowego. Względy te odnoszą się bowiem co do zasady do każdego postępowania w sprawie sprzeciwu.
Ponadto EUIPO niesłusznie twierdzi, że Izba Odwoławcza, do której sprawa zostałaby przekazana, gdyby Sąd stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji, byłaby zmuszona oddalić odwołanie ze względu na brak wcześniejszego znaku towarowego chronionego prawem państwa członkowskiego. EUIPO wychodzi z błędnego założenia, utrzymując, że w celu dokonania oceny okoliczności faktycznych Izba Odwoławcza powinna się odnieść do chwili wydawania nowej decyzji. Otóż w następstwie stwierdzenia nieważności decyzji Izby Odwoławczej wniesione przez skarżącą do Izby Odwoławczej odwołanie ponowne staje się zawisłe [wyrok z dnia 8 lutego 2018 r., Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Marpefa (Vieta),
T‑879/16
,
EU:T:2018:77
, pkt
]. Do tej ostatniej należy zatem ponowne rozpatrzenie tegoż odwołania, i to w zależności od sytuacji, jaka miała miejsce w chwili jego wniesienia, przy czym odwołanie staje się ponownie zawisłe na tym samym etapie, na którym znajdowało się przed wydaniem zaskarżonej decyzji. Wynika stąd, że orzecznictwo przytoczone przez EUIPO na poparcie jego rozumowania jest pozbawione znaczenia. Orzecznictwo to potwierdza bowiem jedynie, że w każdym razie nie można wymagać, by znak towarowy, na którym opiera się sprzeciw, istniał nadal po wydaniu decyzji przez izbę odwoławczą.
Wynika z tego, że niniejsza sprawa nie stała się bezprzedmiotowa i że interes prawny skarżącej nadal istnieje.
Co do istoty sprawy
W przedmiocie określenia rozporządzenia mającego zastosowanie ratione temporis
Z uwagi na datę dokonania zgłoszenia będącego przedmiotem niniejszej sprawy, mianowicie dzień 14 czerwca 2017 r., która to data jest rozstrzygająca dla ustalenia znajdujących zastosowanie przepisów prawa materialnego, okoliczności faktyczne niniejszej sprawy podlegają przepisom prawa materialnego zawartym w rozporządzeniu nr 207/2009 (zob. podobnie wyroki: z dnia 8 maja 2014 r., Bimbo/OHIM,
C‑591/12 P
,
EU:C:2014:305
, pkt
; z dnia 18 czerwca 2020 r., Primart/EUIPO,
C‑702/18 P
,
EU:C:2020:489
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo).
W konsekwencji w niniejszej sprawie, co się tyczy przepisów materialnoprawnych, poczynione przez Izbę Odwoławczą w zaskarżonej decyzji i przez strony w ich pismach procesowych odniesienia do art. 8 ust. 4 rozporządzenia 2017/1001 należy rozumieć jako dotyczące mającego identyczną treść normatywną art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009.
W przedmiocie żądania stwierdzenia nieważności
Na poparcie skargi skarżąca podnosi tylko jeden zarzut, dotyczący naruszenia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009. Kwestionuje ona w szczególności stwierdzenie Izby Odwoławczej, zgodnie z którym ryzyka mylącego przedstawienia nie można wykazać na podstawie zakwestionowanych towarów, a także ocenę, zgodnie z którą używanie zgłoszonego znaku towarowego nie grozi wyrządzeniem skarżącej szkody z uwagi na brak ryzyka bezpośredniej utraty sprzedaży. Jej zdaniem Izba Odwoławcza błędnie zinterpretowała prawo dotyczące bezprawnego używania nazwy oraz warunki, na jakich mylące przedstawienie może uzasadniać odwołanie.
Zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 właściciel niezarejestrowanego znaku towarowego lub oznaczenia innego niż znak towarowy może sprzeciwić się rejestracji unijnego znaku towarowego w razie spełniania czterech następujących przesłanek: oznaczenie jest używane w obrocie handlowym; jego zasięg jest większy niż lokalny; prawa do tego oznaczenia zostały nabyte przed datą wniosku o rejestrację znaku towarowego Unii Europejskiej; owo oznaczenie daje jego właścicielowi prawo do zakazania używania późniejszego znaku towarowego. Wspomniane przesłanki mają charakter kumulatywny, co oznacza, że niespełnienie jednej z nich przez znak towarowy lub oznaczenie powoduje, że sprzeciw oparty na istnieniu niezarejestrowanego znaku towarowego lub innych oznaczeń używanych w obrocie handlowym w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 nie może zostać uwzględniony [zob. wyrok z dnia 24 października 2018 r., Bacardi/EUIPO – Palírna U zeleného stromu (42 BELOW),
T‑435/12
,
EU:T:2018:715
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo].
Dwie pierwsze przesłanki, czyli te dotyczące używania w obrocie handlowym i większego niż lokalny zasięgu oznaczenia lub znaku towarowego, na które się powołano, wynikają z samego brzmienia art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 i wobec tego winny być interpretowane w świetle prawa Unii (zob. wyrok z dnia 24 października 2018 r., 42 BELOW,
T‑435/12
,
EU:T:2018:715
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo).
Natomiast z uściślenia „w przypadku i w zakresie, w jakim prawo państwa członkowskiego reguluje taki znak” wynika, że ocena dwóch pozostałych przesłanek wymienionych w art. 8 ust. 4 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009 – w odróżnieniu od poprzednich – jest dokonywana według kryteriów ustalonych przez prawo rządzące przywołanym oznaczeniem. To odesłanie do prawa, któremu podlega oznaczenie przywołane na poparcie sprzeciwu, jest uzasadnione, jako że rozporządzenie nr 207/2009 dopuszcza możliwość powołania się na oznaczenia spoza systemu unijnych znaków towarowych przeciwko unijnemu znakowi towarowemu. Z tego względu tylko prawo rządzące oznaczeniem, na które się powołano, pozwala ustalić, czy oznaczenie to jest wcześniejsze od wspólnotowego znaku towarowego i czy może uzasadniać zakaz używania późniejszego znaku towarowego (zob. wyrok z dnia 24 października 2018 r., 42 BELOW,
T‑435/12
,
EU:T:2018:715
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo).
Zgodnie z art. 95 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 ciężar dowodu, że spełniona jest przesłanka wymagająca, by oznaczenie, na które się powołano, dawało właścicielowi prawo do zakazania używania późniejszego znaku towarowego, ciąży na wnoszącym sprzeciw do EUIPO [zob. wyrok z dnia 23 maja 2019 r., Dentsply De Trey/EUIPO – IDS (AQUAPRINT),
T‑312/18
, niepublikowany,
EU:T:2019:358
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo]. Jednakże ponieważ kontrola sądowa sprawowana przez Sąd musi spełniać wymogi wynikające z zasady skutecznej ochrony sądowej, badanie, które przeprowadza Sąd na podstawie art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009, stanowi pełną kontrolę zgodności z prawem (wyrok z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM,
C‑263/09 P
,
EU:C:2011:452
, pkt
).
W niniejszym przypadku należy wobec tego zbadać, czy Izba Odwoławcza wzięła pod uwagę stosowne przepisy prawa krajowego oraz czy w świetle tych przepisów prawidłowo zbadała przesłanki zastosowania art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009.
Sprzeciw skarżącej opiera się na rozszerzonej formie powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy, przewidzianego przez prawo mające zastosowanie w Zjednoczonym Królestwie. Powołując się na wyrok z dnia 18 stycznia 2012 r., Tilda Riceland Private/OHIM – Siam Grains (BASmALI) (
T‑304/09
,
EU:T:2012:13
, pkt
), który stosuje właściwe uregulowanie krajowe, skarżąca odnosi się do Trade Marks Act, 1994 (ustawy Zjednoczonego Królestwa w sprawie znaków towarowych), której art. 5 ust. 4 stanowi w szczególności, że znak towarowy nie podlega rejestracji w przypadku lub w zakresie, w jakim jego używanie w Zjednoczonym Królestwie może zostać zakazane na podstawie jakiejkolwiek normy prawnej (w szczególności na podstawie prawa odnoszącego się do bezprawnego używania nazwy) chroniącej niezarejestrowany znak towarowy lub inne oznaczenie używane w obrocie handlowym.
Z art. 5 ust. 4 ustawy Zjednoczonego Królestwa w sprawie znaków towarowych, stosownie do jego wykładni dokonanej przez sądy krajowe, wynika, że strona, która się na niego powołuje, musi przedstawić dowód na to, że zgodnie z reżimem prawnym powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy przewidzianego w prawie mającym zastosowanie w Zjednoczonym Królestwie spełnione są trzy przesłanki, mianowicie, po pierwsze, dane oznaczenie uzyskało goodwill, po drugie, oferowanie towarów oznaczonych późniejszym znakiem towarowym pod tym oznaczeniem stanowi mylące przedstawienie ze strony właściciela wspomnianego znaku towarowego, a po trzecie, doszło do szkody wyrządzonej goodwill [zob. podobnie wyroki: z dnia 4 października 2018 r., Paice/EUIPO – Blackmore (DEEP PURPLE),
T‑328/16
, niepublikowany,
EU:T:2018:649
, pkt
–
i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 23 maja 2019 r., AQUAPRINT,
T‑312/18
, niepublikowany,
EU:T:2019:358
, pkt
].
O ile mylące – zamierzone lub nie – przedstawienie towarów lub usług przez pozwanego w ramach powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy ma miejsce wówczas, gdy może skłonić klientów powoda do przypisania mu pochodzenia handlowego towarów i usług oferowanych przez pozwanego (zob. wyrok z dnia 23 maja 2019 r., AQUAPRINT,
T‑312/18
, niepublikowany,
EU:T:2019:358
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo), o tyle z orzecznictwa sądów Zjednoczonego Królestwa wynika, że oznaczenie służące określaniu towarów lub usług może uzyskać renomę na rynku w rozumieniu prawa mającego zastosowanie do bezprawnego używania nazwy, nawet jeżeli jest ono używane w obrocie handlowym przez kilka podmiotów (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856). Owa „rozszerzona” forma powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy, uznana przez orzecznictwo sądów Zjednoczonego Królestwa, pozwala kilku podmiotom na dysponowanie prawami do oznaczenia, które uzyskało renomę na rynku [zob. wyrok z dnia 30 września 2015 r., Tilda Riceland Private/OHIM – Siam Grains (BASmALI),
T‑136/14
,
EU:T:2015:734
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo].
W „rozszerzonej” formie czynu niedozwolonego polegającego na bezprawnym używaniu nazwy pozwany wprowadza w błąd co do pochodzenia lub charakteru swoich towarów, przedstawiając je w sposób mylący jako pochodzące ze szczególnego regionu albo posiadające szczególne cechy lub skład. Powyższe mylące przedstawienie może przejawiać się w używaniu określenia opisowego lub rodzajowego, które nie opisuje w sposób prawidłowy towarów pozwanego, sugerując, że posiadają one cechę lub właściwość, której są w rzeczywistości pozbawione [zob. podobnie wyrok z dnia 18 lipca 2017 r., Alfonso Egüed/EUIPO – Jackson Family Farms (BYRON),
T‑45/16
,
EU:T:2017:518
, pkt
].
W niniejszym przypadku zarzut podniesiony przez skarżącą odnosi się do przytoczonych w pkt 38 powyżej przesłanek drugiej i trzeciej, mianowicie tych dotyczących, po pierwsze, mylącego przedstawienia oraz, po drugie, szkody wyrządzonej goodwill uzyskanej przez wcześniejsze oznaczenie.
–
W przedmiocie mylącego przedstawienia
W pierwszej kolejności skarżąca twierdzi, że Izba Odwoławcza błędnie zinterpretowała przesłanki prawne przewidzianej w prawie mającym zastosowanie w Zjednoczonym Królestwie rozszerzonej formy powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy, ograniczając się w ramach badania ryzyka mylącego przedstawienia do kwestii, czy znaczna liczba osób należących do właściwego kręgu odbiorców może zostać wprowadzona w błąd co do pochodzenia handlowego danego towaru, zamiast podnieść kwestię, czy ten krąg odbiorców może zostać wprowadzony w błąd w odniesieniu do określenia cech i samoistnych właściwości wspomnianego towaru.
W drugiej kolejności skarżąca podnosi, że okoliczność, iż ryż nie należy do rozpatrywanych towarów, nie jest rozstrzygająca. Jej zdaniem, skoro właściwy krąg odbiorców może zostać doprowadzony do przekonania, że wspomniane towary są na bazie ryżu basmati, podczas gdy tak nie jest, przesłanka dotycząca mylącego przedstawienia jest spełniona. Goodwill związana z określeniem „basmati” rozciąga się nie tylko na ryż basmati, ale również na towary, które go zawierają lub które są na bazie tego ryżu i są etykietowane jako takie, co wynika również z decyzji z dnia 9 sierpnia 2016 r. wydanej przez United Kingdom Intellectual Property Office (urząd ds. własności intelektualnej Zjednoczonego Królestwa) w postępowaniu w sprawie sprzeciwu O‑378‑16 (zwanej dalej „decyzją Basmati Bus”). W obu przypadkach zachowane zostają minimalne cechy ryżu basmati, które czynią z niego dobrze zdefiniowaną klasę. Gdy właściwy krąg odbiorców kupuje towar oznaczony jako towar na bazie ryżu basmati lub go zawierający, spodziewa się, że towar ten rzeczywiście zawiera ten ryż, a z orzeczenia Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [sądu apelacyjnego (Anglia i Walia) (wydział cywilny)], Taittinger SA v ALLBEV LTD (1993) F.S.R. 641 (zwanego dalej „wyrokiem Taittinger”), i z decyzji Basmati Bus wynika, że przesłanka dotycząca mylącego przedstawienia może być spełniona w odniesieniu do towarów o różnym charakterze. Zgodnie bowiem z orzecznictwem Zjednoczonego Królestwa jedną z głównych cech ustawodawstwa dotyczącego bezprawnego używania nazwy jest to, że towary nie muszą być identyczne lub korzystać z renomy i goodwill o takim samym zakresie, aby zaistniało mylące przedstawienie mogące stanowić podstawę powództwa lub mogące wyrządzić szkodę.
W trzeciej kolejności skarżąca utrzymuje, że Izba Odwoławcza niesłusznie oparła swoją decyzję również na ustaleniu, zgodnie z którym nie podniosła ona, a tym bardziej nie dowiodła, że H.A. Chakari używa zgłoszonego znaku towarowego w Zjednoczonym Królestwie i że używanie to dotyczy towarów niewyprodukowanych z oryginalnego ryżu basmati. Jej zdaniem, bez konieczności przedłożenia konkretnego dowodu w tym względzie, ryzyko mylącego przedstawienia cieszącej się renomą nazwy „basmati” wynika z hipotetycznego i uczciwego używania wspomnianego znaku towarowego. Skarżąca uważa, że z uwagi na to, iż jest ona jednym z podmiotów, którym przysługuje goodwill związana z określeniem „basmati”, i określenie to jest używane w Zjednoczonym Królestwie w celu opisania szczególnego rodzaju ryżu, ryzyko to wynika z szerokiego opisu towarów oznaczonych tym znakiem towarowym, które obejmują towary przygotowane z wszystkich rodzajów ryżu. A zatem jej zdaniem należy wziąć pod uwagę hipotetyczne i uczciwe używanie zgłoszonego znaku towarowego w świetle ogólnego opisu wspomnianych towarów.
W czwartej kolejności skarżąca uściśla, że jej argumenty nie mają na celu uzasadnienia zakazu używania zgłoszonego znaku towarowego przez H.A. Chakariego ze względu na jakość oznaczonych tym znakiem towarów na bazie ryżu, ale dotyczą okoliczności, że żaden element opisu rozpatrywanych towarów nie wymaga, by były one wytwarzane wyłącznie na bazie oryginalnego ryżu basmati, wobec czego mogą one w ogóle nie zawierać ryżu basmati.
EUIPO kwestionuje argumenty skarżącej. W pierwszej kolejności ustawodawstwo w dziedzinie bezprawnego używania nazwy cechuje się wprawdzie tym, że odpowiednie towary nie muszą być takie same ani korzystać z renomy i goodwill o takim samym zakresie, aby można było stwierdzić ryzyko mylącego przedstawienia i szkody wyrządzonej goodwill. Jednakże nie podważa to rozumowania Izby Odwoławczej, ponieważ ani nie wskazała ona, ani nie sugerowała, że zakwestionowane towary powinny być takie same jak towary, w odniesieniu do których wcześniejszy znak towarowy cieszy się goodwill. Ponadto zdaniem EUIPO okoliczność, że odpowiednie towary nie muszą być takie same, nie oznacza, że zwykły związek między nimi, na przykład na poziomie składników, jest wystarczający, aby prowadzić do mylącego przedstawienia. Izba Odwoławcza zatem słusznie podkreśliła, że goodwill uzyskanej dla szczególnego rodzaju ryżu, w niniejszym przypadku ryżu basmati, nie można zrównać z goodwill uzyskaną dla towarów zawierających ryż. Jako że goodwill jest zdolnością przyciągania, pozyskującą klientelę, jej zakres jest określany przez towary i usługi, z którymi właściwy krąg odbiorców kojarzy tę zdolność przyciągania. Ponieważ skarżąca należy do grupy przedsiębiorstw, które używają określenia „basmati” w celu określenia szczególnego rodzaju ryżu, ryż stanowi towar, na który rozciąga się uzyskana goodwill. Ustalenia Izby Odwoławczej wskazują, iż punktem wyjścia było to, że określenie „basmati” cieszy się goodwill dla towaru „ryż” i że należy ustalić, czy używanie tego określenia dla rozpatrywanych towarów będzie czerpać korzyść z tej goodwill, wywołując w stosunku do konsumenta mylące przedstawienie. Co się tyczy mąki ryżowej, dań przygotowanych na bazie ryżu lub mąki z ryżu na paszę, zdaniem EUIPO nie przedstawiono żadnego dowodu w celu wykazania, że stosowany rodzaj ryżu stanowi dla konsumentów istotny czynnik przy podejmowaniu decyzji o zakupie tych towarów.
W drugiej kolejności EUIPO uważa, że Izba Odwoławcza nie pominęła badania hipotetycznego używania zgłoszonego znaku towarowego, lecz wyraźnie wzięła pod uwagę taki rodzaj używania, który może obejmować używanie w odniesieniu do towarów niezawierających lub niebędących na bazie ryżu basmati.
Ponadto EUIPO podkreśla, że nawet gdyby skarżąca mogła wykazać, iż właściwy krąg odbiorców postrzega określenie „basmati” jako wskazujące na to, że rozpatrywane towary składają się z ryżu basmati lub go zawierają, to nie jest to wystarczające do uwzględnienia sprzeciwu, ponieważ nie przedstawiono żadnego dowodu na poparcie stanowiska, zgodnie z którym H.A. Chakari ma zamiar używać zgłoszonego znaku towarowego dla towarów innych niż towary składające się z ryżu basmati lub go zawierające. Jego zdaniem rozszerzona forma powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy została wypracowana w orzecznictwie w wyniku powództw o stwierdzenie naruszenia wobec faktycznego wprowadzającego w błąd używania znaku towarowego, a nie przeciwko przyszłemu, czysto hipotetycznemu używaniu, gdy nic nie wskazuje na to, że używanie to będzie wprowadzało w błąd. W ramach postępowania w sprawie rejestracji znaku towarowego, wobec braku dowodu na istnienie faktycznego wprowadzenia w błąd lub poważnego ryzyka wprowadzenia w błąd w przyszłości, sama możliwość, że takie wprowadzające w błąd używanie może nastąpić w przyszłości, nie wystarcza zdaniem EUIPO do zapobieżenia rejestracji znaku towarowego, jeśli specyfikacja umożliwia używanie w dobrej wierze. Podejście to jest ponadto zgodne z utrwaloną praktyką względem szerokich kategorii towarów, do których odnosi się bezwzględna podstawa odmowy rejestracji dotycząca wprowadzenia w błąd na mocy art. 7 ust. 1 lit. g) rozporządzenia nr 207/2009, w ramach którego domniemywa się, że zgłaszający nie będzie działał w złej wierze. Zdaniem EUIPO wystarczającą ochronę stanowi art. 52 ust. 1 lit. a) wspomnianego rozporządzenia, który stanowi, że wygaśnięcie prawa do znaku towarowego stwierdza się, w przypadku gdy w wyniku używania go przez właściciela w odniesieniu do towarów, dla których ten znak towarowy jest zarejestrowany, znak towarowy może wprowadzić w błąd odbiorców, w szczególności w zakresie charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego tych towarów lub usług.
W trzeciej kolejności według EUIPO skarżąca błędnie twierdzi, że Izba Odwoławcza popełniła błąd, wychodząc z założenia, że argumentacja skarżącej opiera się na zagadnieniu, czy rozpatrywane towary mogą zawierać ryż basmati o niższej czy też wyższej jakości. Tak nie jest, ponieważ Izba Odwoławcza wskazała jedynie granice rozszerzonej formy czynu niedozwolonego polegającego na bezprawnym używaniu nazwy i podkreśliła, że skarżącej nie przysługuje ten sam rodzaj praw do wyłączności związanych z oznaczeniami odróżniającymi mającymi pojedyncze pochodzenie handlowe, na których opiera się większość pozostałych względnych podstaw sprzeciwu przewidzianych w rozporządzeniu nr 207/2009.
Artykuł 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009 obejmuje swoim zakresem niezarejestrowane znaki towarowe oraz wszelkie „inne oznaczenia” używane w obrocie gospodarczym. Używanie danego oznaczenia może nie tylko sprowadzać się, według charakteru owego oznaczenia, do wskazywania właściwemu kręgowi odbiorców pochodzenia handlowego danego towaru, lecz także w szczególności polegać na określaniu jego pochodzenia geograficznego i właściwych mu cech szczególnych lub cech, dzięki którym cieszy się on reputacją. Dany wcześniejszy znak towarowy, z uwagi na swój charakter, może zatem zostać uznany za element odróżniający, jeżeli jego funkcją jest informowanie o tym, że dane towary lub usługi pochodzą z tego, a nie z innego przedsiębiorstwa, lecz także w szczególności, jeżeli jego funkcją jest odróżnianie niektórych towarów lub usług od innych podobnych towarów i usług (zob. wyrok z dnia 30 września 2015 r., BASmALI,
T‑136/14
,
EU:T:2015:734
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo).
Jak to uściślono w pkt 40 powyżej, w „rozszerzonej” formie czynu niedozwolonego polegającego na bezprawnym używaniu nazwy, na której opiera się rozpatrywana skarga, pozwany wprowadza w błąd co do pochodzenia lub charakteru swoich towarów, przedstawiając je w sposób mylący jako pochodzące ze szczególnego regionu albo posiadające szczególne cechy lub skład. Powyższe mylące przedstawienie może przejawiać się w używaniu określenia opisowego lub rodzajowego, które nie opisuje w sposób prawidłowy towarów pozwanego, sugerując, że posiadają one cechę lub właściwość, której są w rzeczywistości pozbawione (wyrok z dnia 18 lipca 2017 r., BYRON,
T‑45/16
,
EU:T:2017:518
, pkt
).
W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że pierwsze przesłanki rozszerzonej formy powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy zostały spełnione, jako że określenie „basmati” jest używane w Zjednoczonym Królestwie w celu opisania określonej klasy towarów, a określenie to cieszy się renomą w Zjednoczonym Królestwie, co prowadzi do pojawienia się w odniesieniu do znaczącej części kręgu odbiorców goodwill, która przysługuje między innymi skarżącej.
Co się tyczy przesłanki dotyczącej mylącego przedstawienia, Izba Odwoławcza błędnie uznała, że żaden dowód przedstawiony przez skarżącą nie pozwala na stwierdzenie, iż renoma określenia „basmati” i wynikająca z niej goodwill wykracza poza wyraźnie określoną klasę towarów, mianowicie szczególny rodzaj ryżu, i obejmuje towar o innym charakterze, lecz zawierający ryż jako składnik.
Po pierwsze, w zakresie, w jakim Izba Odwoławcza w pkt 20 zaskarżonej decyzji oparła swoją ocenę na ciężarze dowodu spoczywającym na skarżącej i na przywołanym przez nią orzecznictwie Zjednoczonego Królestwa, należy uściślić, że niezależnie od mocy dowodowej wspomnianego orzecznictwa badanie Izby Odwoławczej nie powinno było ograniczać się do tego orzecznictwa przedstawionego przez skarżącą. Gdy do EUIPO zwrócono się o wzięcie pod uwagę prawa krajowego państwa członkowskiego, w którym wcześniejsze oznaczenie, na którym opiera się sprzeciw, korzysta z ochrony, powinno ono z urzędu zasięgnąć informacji na temat prawa krajowego danego państwa członkowskiego, jeżeli takie informacje są niezbędne w szczególności do oceny przesłanek zastosowania rozpatrywanej podstawy odmowy rejestracji (zob. wyrok z dnia 24 października 2018 r., 42 BELOW,
T‑435/12
,
EU:T:2018:715
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo).
Po drugie, jest prawdą, że z orzecznictwa Zjednoczonego Królestwa dotyczącego czynu niedozwolonego polegającego na bezprawnym używaniu nazwy wynika, że jeżeli goodwill związana z daną nazwą została ustalona dla niektórych towarów i usług, a nazwa ta jest następnie używana dla innych towarów lub usług, to tym trudniej będzie wykazać istnienie ryzyka mylącego przedstawienia, gdy te towary i usługi różnią się od siebie. W tym samym orzecznictwie wyjaśniono zaś, że to, iż istnieje wspólna dziedzina działalności, nie jest rozstrzygające, chociaż okoliczność ta jest elementem, który należy wziąć pod uwagę w ramach analizy ewentualnego ryzyka mylącego przedstawienia [zob. podobnie wyroki: z dnia 4 października 2018 r., DEEP PURPLE,
T‑328/16
, niepublikowany,
EU:T:2018:649
, pkt
,
; z dnia 2 grudnia 2020 r., Monster Energy/EUIPO – Nanjing aisiyou Clothing (Przedstawienie pazurowatych rys),
T‑35/20
, niepublikowany,
EU:T:2020:579
, pkt
].
Jeśli chodzi konkretniej o rozszerzoną formę czynu niedozwolonego polegającego na bezprawnym używaniu nazwy, skarżąca odniosła się do wyroku Taittinger, z którego wynika, że mylące przedstawienie może zaistnieć nawet w przypadku towarów o różnym charakterze [wyrok Taittinger, s. 641, 665, 667; zob. także orzeczenie Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [sądu apelacyjnego (Anglia i Walia) (wydział cywilny)], Diageo North America Inc v Intercontinental Brands (ICB) Ltd (2010) EWCA Civ 920, pkt 9, 15]. W wyroku Taittinger Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [sąd apelacyjny (Anglia i Walia) (wydział cywilny)] uznał bowiem, że jest prawdopodobne, iż istotna część kręgu odbiorców może sądzić, że rozpatrywany towar, pod nazwą „Elderflower Champagne”, nie jest szampanem, lecz jest z nim powiązany w pewien sposób. Część odbiorców, która zdawałaby sobie sprawę z tego, że chodzi o napój bezalkoholowy, mogłaby sądzić, że bezalkoholowy szampan został wytworzony przez producentów szampana w taki sam sposób jak wino bezalkoholowe czy piwo bezalkoholowe.
Wynika z tego, że identyczność rozpatrywanych towarów nie jest wymagana i – jak zresztą przyznaje samo EUIPO – istnienie ryzyka mylącego przedstawienia można również ustalić w odniesieniu do towarów jedynie podobnych. Jest tak tym bardziej w przypadku rozpatrywanych towarów, jako że wszystkie one są na bazie ryżu, a zatem bardzo podobne do ryżu basmati.
W konsekwencji, nawet jeśli goodwill związana z określeniem „basmati” dotyczy wyłącznie ryżu basmati jako odmiany lub klasy towarów, jak stwierdzono w pkt 16 zaskarżonej decyzji z odniesieniem do decyzji Basmati Bus, to istotna część właściwego kręgu odbiorców mogłaby sądzić, że towary wymienione przez Izbę Odwoławczą, mianowicie mąka ryżowa, przekąski na bazie ryżu, papka ryżowa lub mąka z ryżu na paszę, etykietowane „Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice”, są w pewien sposób powiązane z ryżem basmati. A zatem skarżąca słusznie podnosi, że wspomniany krąg odbiorców, kupując towar oznaczony jako towar na bazie ryżu basmati lub go zawierający, będzie się spodziewał, że towar ten rzeczywiście zawiera ów ryż.
Izba Odwoławcza również niesłusznie stwierdziła w odniesieniu do niektórych towarów, takich jak mąka ryżowa, przekąski na bazie ryżu, papka ryżowa lub mąka z ryżu na paszę, że żaden dowód nie wskazuje na to, iż rodzaj ryżu stosowany do wytwarzania tych towarów jest istotny dla konsumentów, a zatem może mieć wpływ na ich decyzję o zakupie.
Nic nie pozwala bowiem na wyciągnięcie wniosku, że taki wymóg można by wywieść z normy krajowej, na której opiera się sprzeciw w niniejszej sprawie. Przeciwnie, z decyzji Basmati Bus wynika, że przesłanka ryzyka mylącego przedstawienia jest spełniona, jeżeli właściwy krąg odbiorców może uznać, że rozpatrywane towary są na bazie ryżu basmati lub go zawierają, podczas gdy tak nie jest. Odpowiedni fragment tej decyzji przytoczono w pkt 19 skargi:
„[Z]naczna liczba [konsumentów] będzie się spodziewać, że otrzyma ryż basmati, a nie inny rodzaj ryżu. Jeżeli usługi te nie oferują ryżu basmati, na co zezwala istniejąca specyfikacja, to istnieje ryzyko mylącego przedstawienia”.
Jeśli chodzi o dokonaną przez Izbę Odwoławczą ocenę, zgodnie z którą samo ryzyko, że rozpatrywane towary mogą być niższej jakości niż ryż basmati, nie upoważnia skarżącej do używania zgłoszonego znaku towarowego, gdyż ustawodawstwo dotyczące bezprawnego używania nazwy nie ma na celu zagwarantowania konsumentowi jakości tego, co nabywa, wystarczy stwierdzić, że skarżąca słusznie podnosi, iż jej argumenty mają na celu uzasadnienie zakazu używania znaku towarowego zgłoszonego przez H.A. Chakariego na tej podstawie, że z uwagi na szeroki opis towarów oznaczonych zgłoszonym znakiem towarowym towary te mogą nie zawierać ryżu basmati.
Wreszcie, co się tyczy stwierdzenia Izby Odwoławczej, zgodnie z którym skarżąca nie podniosła, a tym bardziej nie dowiodła, że zgłoszony znak towarowy jest używany w Zjednoczonym Królestwie i że używanie to dotyczy towarów niewyprodukowanych z oryginalnego ryżu basmati, należy zauważyć, że rzeczywiste używanie zgłoszonego znaku towarowego nie zalicza się do przesłanek powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy. Z orzeczenia Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [sądu apelacyjnego (Anglia i Walia) (wydział cywilny)], Maier v ASOS Plc (2015) F.S.R. 20, pkt 71–85, wynika bowiem, że należy zakładać hipotetyczne i uczciwe używanie zgłoszonego znaku towarowego. W odniesieniu do rozszerzającej formy powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy rezultat ten potwierdza również decyzja Basmati Bus, w której urząd ds. własności intelektualnej Zjednoczonego Królestwa nie wymagał dowodu na to, że odnośny znak towarowy (Basmati Bus) był rzeczywiście używany dla ryżu ze standardowego asortymentu, lecz ograniczył się do stwierdzenia, że „[j]eżeli [rozpatrywane usługi] nie oferują ryżu basmati, na co zezwala istniejąca specyfikacja, to istnieje ryzyko mylącego przedstawienia” (decyzja Basmati Bus, pkt 54).
Ponadto rzeczywiste używanie zgłoszonego znaku towarowego nie jest również warunkiem ustanowionym w art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009.
Wynika stąd, że skarżąca słusznie podnosi, iż ryzyko mylącego przedstawienia wynika z hipotetycznego i uczciwego używania zgłoszonego znaku towarowego w świetle ogólnego opisu rozpatrywanych towarów, mianowicie towarów na bazie ryżu.
Wniosku tego nie podważa argumentacja EUIPO, zgodnie z którą, co do istoty, rozszerzona forma powództwa opartego na bezprawnym używaniu nazwy jest zbliżona do bezwzględnej podstawy odmowy rejestracji dotyczącej wprowadzającego w błąd charakteru znaku towarowego na mocy art. 7 ust. 1 lit. g) lub art. 52 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 – przepisów, przy których stosowaniu domniemywa się, że zgłaszający nie działają w złej wierze, w związku z czym EUIPO nie wysuwa żadnego zarzutu z urzędu, chyba że można założyć, że dochodzi do faktycznego wprowadzenia w błąd lub wystarczająco poważnego ryzyka wprowadzania w błąd względem konsumenta.
Jak bowiem wskazano w pkt 32–34 powyżej, określona w art. 8 ust. 4 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009 przesłanka, zgodnie z którą niezarejestrowany znak towarowy lub oznaczenie powinny przyznawać właścicielowi prawo do zakazania używania późniejszego znaku towarowego, stanowi przesłankę, której ocena jest dokonywana według kryteriów określonych w prawie regulującym oznaczenie, na które się powołano. Wynika z tego, że utrwalona praktyka stosowania przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 lit. g) lub w art. 52 ust. 1 lit. a) wspomnianego rozporządzenia nie ma znaczenia dla wykładni prawa krajowego, która jest zależna wyłącznie od uregulowania krajowego powołanego na poparcie sprzeciwu i orzeczeń sądowych wydanych w danym państwie członkowskim (zob. podobnie wyrok z dnia 29 marca 2011 r., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar,
C‑96/09 P
,
EU:C:2011:189
, pkt
).
–
W przedmiocie szkody
Skarżąca podnosi, że szkoda wyrządzona goodwill związanej z określeniem „basmati” może wystąpić, jeżeli środki spożywcze, które miałyby zostać wyprodukowane na bazie ryżu basmati, są w rzeczywistości wytwarzane na bazie innego rodzaju ryżu, i podkreśla, że szkoda polega na utracie charakteru odróżniającego i samej „specyfiki i wyłączności” oryginalnego ryżu basmati. Twierdzenie Izby Odwoławczej, zgodnie z którym żaden argument nie wyjaśnia sposobu, w jaki używanie zgłoszonego znaku towarowego mogłoby mieć wpływ na charakter odróżniający wspomnianego określenia, zważywszy na fakt, że odmiana „super basmati” jest uznaną odmianą ryżu basmati, nie ma znaczenia, ponieważ stwierdzenie to zakłada według skarżącej, że wspomniany znak towarowy jest używany dla towarów na bazie ryżu basmati.
Po pierwsze, EUIPO twierdzi, że uwagi Izby Odwoławczej w tym względzie nie są rozstrzygające dla wyniku zaskarżonej decyzji. Po drugie, jego zdaniem Izba Odwoławcza wyraźnie uznała wpływ na charakter odróżniający za rodzaj potencjalnej szkody, która może powstać w przypadku czynu niedozwolonego polegającego na bezprawnym używaniu nazwy. Niemniej jednak według EUIPO słusznie podkreśliła ona, że skarżąca nie podniosła żadnego argumentu w celu wykazania istnienia faktycznego wprowadzenia w błąd lub poważnego ryzyka wprowadzenia konsumenta w błąd w przyszłości, mianowicie przedstawienia przez H.A. Chakariego ryżu nienależącego do odmiany basmati jako ryżu basmati.
W tym względzie jest prawdą, że Izba Odwoławcza wskazała, że oddala zarzut oparty na rozszerzającej formie bezprawnego używania nazwy wyłącznie na podstawie braku mylącego przedstawienia cieszącej się renomą nazwy „basmati”. Niemniej jednak Izba Odwoławcza w pkt 24 zaskarżonej decyzji zajęła stanowisko w kwestii szkody, uznając, że używanie zgłoszonego znaku towarowego nie grozi wyrządzeniem skarżącej szkody handlowej na tej podstawie, że izba ta „nie widzi, w jaki sposób używanie [wspomnianego znaku towarowego] w odniesieniu do [rozpatrywanych towarów] groziłoby spowodowaniem bezpośredniej utraty sprzedaży przez [skarżącą], która zgodnie z jej własnymi uwagami jest ważnym dostawcą jedynie ryżu, a nie [wspomnianych] towarów”. Ocena ta jest błędna.
Jak bowiem wynika z orzecznictwa krajowego i jak przyznaje samo EUIPO, niezależnie od ryzyka bezpośredniej utraty sprzedaży przez skarżącą szkoda polega na utracie charakteru odróżniającego wspomnianego oznaczenia lub samej „specyfiki i wyłączności” oryginalnego ryżu basmati. W tym względzie z orzeczenia Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [sądu apelacyjnego (Anglia i Walia) (wydział cywilny)] z 2010 r., wymienionego w pkt 56 powyżej, wynika, że jednym z elementów, które powód musi udowodnić w celu wykazania przypadku rozszerzonego bezprawnego używaniu nazwy, jest to, iż poniósł on – lub jest bardzo możliwe, że poniesienie – szkodę w odniesieniu do przysługującej mu goodwill w wyniku sprzedaży przez pozwanego towarów fałszywie opisanych oznaczeniem korzystającym z goodwill. Zgodnie z tym wyrokiem szkoda może nastąpić w szczególności w wyniku erozji charakteru odróżniającego oznaczenia. Ponadto w wyroku Taittinger orzeczono, że nawet w braku ryzyka znaczącej lub bezpośredniej utraty sprzedaży każdy towar, który nie jest szampanem, lecz co do którego zezwala się na opisywanie go jako takiego, osłabia w sposób nieunikniony tę specyfikę i wyłączność, a zatem powoduje szkodę nie tylko o charakterze podstępnym, ale przede wszystkim poważną (wyrok Taittinger, s. 641, 668–670, 678).
Ponadto, jako że Izba Odwoławcza podniosła, iż żaden argument nie wyjaśnia, w jaki sposób używanie zgłoszonego znaku towarowego mogłoby mieć wpływ na charakter odróżniający określenia „basmati”, zważywszy na okoliczność, że odmiana „super basmati” jest uznaną odmianą ryżu basmati, stwierdzenie to opiera się na błędnym założeniu, że używanie wspomnianego znaku towarowego jest ograniczone do towarów na bazie ryżu basmati lub ryżu super basmati. Ryzyko mylącego przedstawienia wynika zaś, jak to uściślono w pkt 64 powyżej, z hipotetycznego i uczciwego używania tego znaku towarowego w świetle ogólnego opisu zakwestionowanych towarów, mianowicie towarów na bazie szerokiego asortymentu odmian ryżu.
W świetle powyższych rozważań należy uwzględnić jedyny zarzut skarżącej, a w konsekwencji stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji.
W przedmiocie wniosku o uwzględnienie sprzeciwu
W drugiej części żądania pierwszego skarżąca wnosi do Sądu o uwzględnienie sprzeciwu w odniesieniu do wszystkich towarów.
EUIPO uważa, że wniosek ten jest niedopuszczalny ze względu na to, że wymaga ponownego zbadania stanu faktycznego, dowodów i argumentów, w przedmiocie których Izba Odwoławcza się nie wypowiedziała.
W tym względzie należy zauważyć, że w drugiej części żądania pierwszego skarżąca wnosi do Sądu w istocie o wydanie decyzji, którą jej zdaniem EUIPO powinno było wydać, mianowicie decyzji stwierdzającej, że przesłanki sprzeciwu zostały spełnione. Zatem wnosi ona o zmianę zaskarżonej decyzji, przewidzianą w art. 72 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001. W związku z tym żądanie to jest dopuszczalne.
Jednakże przyznana Sądowi na podstawie art. 72 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001 kompetencja o charakterze reformatoryjnym nie skutkuje przyznaniem mu uprawnienia do dokonania oceny, w przedmiocie której izba odwoławcza nie zajęła jeszcze stanowiska. Wykonanie kompetencji o charakterze reformatoryjnym powinno w konsekwencji ograniczyć się zasadniczo do sytuacji, w których Sąd, po przeprowadzeniu kontroli oceny dokonanej przez izbę odwoławczą, jest w stanie określić na podstawie elementów stanu faktycznego i prawnego, jakie zostały ustalone, decyzję, jaką powinna była wydać izba odwoławcza [wyrok z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM,
C‑263/09 P
,
EU:C:2011:452
, pkt
; zob. także wyrok z dnia 30 kwietnia 2019 r., Kuota International/EUIPO – Sintema Sport (K),
T‑136/18
, niepublikowany,
EU:T:2019:265
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo].
W niniejszej sprawie przesłanki skorzystania przez Sąd z kompetencji o charakterze reformatoryjnym nie zostały spełnione.
Izba Odwoławcza oparła bowiem zaskarżoną decyzję wyłącznie na okoliczności, jakoby skarżąca nie wykazała, że używanie zgłoszonego znaku towarowego mogło prowadzić do mylącego przedstawienia cieszącego się renomą określenia „basmati”. W szczególności wyraźnie uściśliła ona, że zarzutu opartego na rozszerzonej formie bezprawnego używania nazwy nie można uwzględnić bez konieczności badania, czy wykazano używanie wcześniejszego znaku towarowego w obrocie handlowym w rozumieniu art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 207/2009. Przeprowadzenie zatem przez Izbę Odwoławczą niepełnej analizy przesłanek wynikających ze wspomnianego przepisu uniemożliwia Sądowi wykonanie kompetencji o charakterze reformatoryjnym.
Tym samym drugą część żądania pierwszego skarżącej, mającą na celu zmianę zaskarżonej decyzji, należy oddalić.
W przedmiocie żądania drugiego
EUIPO podnosi, że żądanie drugie skarżącej, przedstawione posiłkowo, w którym wnosi ona do Sądu o przekazanie sprawy do EUIPO, nie stanowi żądania posiłkowego w stosunku do stwierdzenia nieważności, zważywszy, że takie przekazanie byłoby konsekwencją pierwszej części żądania pierwszego, gdyby została ona uwzględniona.
W ramach skargi wniesionej do sądu Unii na decyzję izby odwoławczej EUIPO to ostatnie jest zobowiązane, zgodnie z art. 72 ust. 6 rozporządzenia 2017/1001, do podjęcia niezbędnych środków w celu zastosowania się do orzeczenia sądu Unii. EUIPO jest zatem zobowiązane do wyciągnięcia konsekwencji z sentencji i uzasadnienia wyroków sądu Unii [zob. wyrok z dnia 31 stycznia 2019 r., Pear Technologies/EUIPO – Apple (PEAR),
T‑215/17
, niepublikowany,
EU:T:2019:45
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo]. W związku z tym żądanie drugie skarżącej jest pozbawione własnego celu w zakresie, w jakim jest ono jedynie konsekwencją pierwszej części żądania pierwszego, mającej na celu stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji.
W przedmiocie kosztów
Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.
Ponieważ EUIPO przegrało sprawę, należy obciążyć je jego własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez skarżącą w postępowaniu przed Sądem i w postępowaniu przed Izbą Odwoławczą.
Jednakże, o ile na mocy art. 190 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem niezbędne koszty poniesione przez strony w związku z postępowaniem przed izbą odwoławczą uznaje się za koszty podlegające zwrotowi, o tyle nie dotyczy to kosztów poniesionych w związku z postępowaniem przed Wydziałem Sprzeciwów. Z tego względu żądanie skarżącej dotyczące tych ostatnich kosztów należy oddalić.

Z powyższych względów
SĄD (trzecia izba)
orzeka, co następuje:

1)
Stwierdza się nieważność decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 2 kwietnia 2020 r. (sprawa R 1079/2019‑4).

2)
W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3)
EUIPO zostaje obciążone kosztami postępowania, w tym niezbędnymi kosztami poniesionymi przez Indo European Foods Ltd w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą EUIPO.

Collins
Kreuschitz
Steinfatt
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 6 października 2021 r.
Podpisy
(
*1
)	Język postępowania: angielski.