CELEX: 62018TJ0629
Marca de la Unión Europea
Solicitud de marca figurativa de la Unión que representa un coche en un globo de diálogo
Admisibilidad del recurso ante la Sala de Recurso
Artículo 49, apartado 1, del Reglamento (UE) 2017/1001
Limitación de la lista de los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca
Artículo 27, apartado 5, del Reglamento Delegado (UE) 2018/625
Amplitud del examen que debe efectuar la Sala de Recurso
Obligación de decidir sobre una solicitud de limitación

Antecedentes del litigio
El 30 de junio de 2016, la recurrente, mobile.de GmbH, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) en virtud del Reglamento (CE) n.
o
207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (
DO 2009, L 78, p. 1
), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (
DO 2017, L 154, p. 1
)].
La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:
Los productos y servicios para los cuales se solicitó el registro corresponden a las clases 9, 12, 16, 25, 28, 35 a 38, 41, 42 y 45 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.
Mediante escrito de 22 de julio de 2016, el examinador de la EUIPO formuló objeciones al registro de la marca de que se trata para una parte de los productos y servicios controvertidos sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.
o
207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001], por carecer de carácter distintivo.
El 25 de noviembre de 2016, en respuesta al referido escrito del examinador, la recurrente formuló observaciones en las que se oponía a todas las objeciones del examinador.
Mediante escrito de 23 de marzo de 2017, el examinador retiró parcialmente sus objeciones relativas a una parte de los productos y servicios inicialmente referidos en su escrito de 22 de julio de 2016. Se instó a la recurrente a presentar observaciones o a presentar otras pruebas dirigidas a demostrar el carácter distintivo adquirido por el uso de la marca de que se trata para los productos y servicios respecto de los que el examinador había mantenido sus objeciones. La recurrente presentó observaciones complementarias el 24 de julio de 2017.
Mediante resolución de 3 de octubre de 2017, el examinador denegó el registro de la marca de que se trata para los productos y servicios mencionados en su escrito de 23 de marzo de 2017, en aplicación de los artículos 7, apartado 1, letra b), y 42, apartado 2, del Reglamento 2017/1001.
El 15 de diciembre de 2017, la recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO por el que solicitaba la anulación de la resolución del examinador en la medida en que este había denegado el registro de la marca de que se trata.
El 16 de febrero de 2018, la recurrente presentó ante la EUIPO dos documentos. Uno de ellos contenía una solicitud de limitación de la lista de los productos y servicios para los que se había solicitado inicialmente el registro de la marca. Dicha solicitud de limitación abarcaba todos los productos y servicios para los que el examinador había denegado el registro.
El mismo día, la recurrente presentó otro documento, titulado
Escrito motivado/comunicación relativa a la limitación de la solicitud de marca
, que contenía, en anexo, la solicitud de limitación presentada anteriormente.
El 6 de abril de 2018, a instancia de la EUIPO, la recurrente tuvo que presentar nuevamente su solicitud de limitación de la lista de los productos o servicios para los que se había solicitado el registro de la marca controvertida, en un formato distinto (PDF) y con forma modificada, pero siempre con el mismo contenido.
El 10 de mayo de 2018, la Secretaría de las Salas de Recurso acusó recibo de las dos solicitudes de limitación presentadas, respectivamente, el 16 de febrero y el 6 de abril de 2018.
Mediante escrito de 6 de junio de 2018, la EUIPO informó a la recurrente de que el recurso se había remitido a la Cuarta Sala de Recurso, de conformidad con el artículo 69, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, puesto que el examinador no lo había estimado.
Mediante resolución de 7 de agosto de 2018 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO declaró la inadmisibilidad del recurso, de conformidad con el artículo 68, apartado 1, tercera frase, del Reglamento 2017/1001, en relación con el artículo 23, apartado 1, letra d), del Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la marca de la Unión Europea y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 (
DO 2018, L 104, p. 1
), porque el segundo documento que presentó la recurrente el 16 de febrero de 2018, titulado
Escrito motivado/comunicación relativa a la limitación de la solicitud de marca
, no reunía los requisitos necesarios para constituir un escrito motivado de conformidad con el artículo 22, apartado 1, letra b), del Reglamento Delegado.
La Sala de Recurso precisó que, en el referido documento de 16 de febrero de 2018, la recurrente se había limitado a hacer referencia al anexo que contenía la solicitud de limitación de la lista de los productos o servicios para los que se había solicitado el registro de la marca de que se trata para explicar que dicha solicitud de limitación se refería a todos los productos y servicios cuyo registro había denegado el examinador y que formaban el único objeto del recurso, por lo que había decidido solicitar el sobreseimiento. Sobre la base de tales consideraciones, la Sala de Recurso consideró que ese documento no contenía elemento alguno que justificase la anulación de la resolución del examinador y que procedía por lo tanto declarar la inadmisibilidad del recurso. Por consiguiente, al no haberse presentado ningún escrito motivado válido antes de la expiración del plazo de cuatro meses a contar desde la notificación de la resolución del examinador, la Sala de Recurso declaró que dicha resolución había adquirido firmeza.
Pretensiones de las partes
La recurrente solicita al Tribunal que:
–
Anule la resolución impugnada.
–
Condene en costas a la EUIPO.
La EUIPO se adhiere a las pretensiones de la recurrente, incluido en lo relativo a las costas.
Fundamentos de Derecho
Con carácter previo, procede observar, en cuanto a la posición procesal de la EUIPO, que esta no está obligada a defender sistemáticamente todas las resoluciones de las Salas de Recurso que se impugnen o a solicitar necesariamente que se desestimen todos los recursos interpuestos contra tales resoluciones, y que nada se opone a que se adhiera a una pretensión de la parte demandante [véase, en este sentido, la sentencia de 25 de octubre de 2005, Peek & Cloppenburg/OAMI (Cloppenburg),
T‑379/03
,
EU:T:2005:373
, apartado
].
En el presente asunto, debe declararse la admisibilidad de las pretensiones de la EUIPO en la medida en que estas y las alegaciones formuladas en su apoyo no excedan del alcance de las pretensiones y motivos invocados por la recurrente.
Pese a la concordancia de las posturas de las partes en cuanto al fondo del presente asunto, el recurso no ha quedado desprovisto de objeto. En efecto, a pesar del acuerdo entre las partes, en el estado actual de los autos, la Sala de Recurso no ha modificado ni retirado la resolución impugnada, y la EUIPO no dispone de la facultad para hacerlo, ni tampoco para dar instrucciones al respecto a las Salas de Recurso, cuya independencia aparece consagrada en el artículo 166, apartado 7, del Reglamento 2017/1001. Por lo tanto, el Tribunal no queda dispensado de examinar la legalidad de la resolución impugnada a la vista de los motivos formulados en el escrito de recurso y procede pronunciarse sobre el fondo del asunto [véase, en este sentido, la sentencia de 25 de octubre de 2005, Cloppenburg,
T‑379/03
,
EU:T:2005:373
, apartados
y
].
En apoyo de su recurso, la recurrente invoca cuatro motivos basados, el primero, en la infracción del artículo 49, apartado 1, del Reglamento 2017/1001; el segundo, en la infracción del artículo 71, apartado 1, segunda frase, del mismo Reglamento; el tercero, en la infracción del artículo 68, apartado 1, cuarta frase, del Reglamento 2017/1001, en relación con el artículo 23, apartado 1, letra d), del Reglamento Delegado 2018/625; y, el cuarto, en la infracción del artículo 68, apartado 1, cuarta frase, del Reglamento 2017/1001, en relación con los artículos 23, apartado 1, letra e), y 22, apartado 1, letra b), del Reglamento Delegado 2018/625.
Mediante el primer motivo, la recurrente alega que la Sala de Recurso ha vulnerado el derecho a limitar la lista de los productos o servicios contenida en su solicitud de marca que le asiste en virtud del artículo 49, apartado 1, del Reglamento 2017/1001. Pues bien, según la recurrente, ese derecho de limitación existe en todo momento del procedimiento, inclusive durante el procedimiento ante la Sala de Recurso. Señala que, al haber presentado su solicitud cuando la resolución del examinador estaba todavía bajo el efecto suspensivo del recurso, la Sala de Recurso estaba obligada a ejercer las competencias de la instancia que había adoptado la resolución inicial, a saber, el examinador, y a «tomar nota» de la limitación de los productos y servicios para los que se había solicitado el registro de la marca de que se trata. Esto debía haber llevado a la Sala de Recurso a concluir que, a raíz de la referida limitación, que concordaba con los productos y servicios para los que el examinador había denegado el registro, la resolución inicial dejaba de producir efectos, por lo que procedía sobreseer el recurso.
La EUIPO precisa, apoyando esencialmente las alegaciones de la recurrente, que incumbe a la Sala de Recurso pronunciarse sobre una solicitud de limitación de la lista de los productos o servicios previstos, presentada por un solicitante de una marca durante el procedimiento de recurso, de conformidad con el artículo 49, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, a más tardar en su resolución sobre el recurso, con arreglo al artículo 27, apartado 5, del Reglamento Delegado 2018/625.
Sobre este extremo procede observar que, tras la interposición de un recurso, la Sala de Recurso se convierte en la instancia competente para pronunciarse sobre el registro de una marca. Cuando la recurrente, en cuanto solicitante de marca, presenta una solicitud de limitación de la lista de los productos o servicios objeto de la solicitud de registro de la marca de que se trata en un momento en el que la resolución del examinador por la que se deniega el registro de dicha marca es objeto de recurso ante la Sala de Recurso, la referida Sala es competente para pronunciarse sobre la solicitud de limitación [véase, en este sentido, la sentencia de 16 de marzo de 2017, Capella/EUIPO — Abus (APUS),
T‑473/15
, no publicada,
EU:T:2017:174
, apartado
].
Por lo que respecta al derecho del solicitante de una marca a limitar la lista de los productos y servicios objeto de su solicitud de marca, procede recordar que, a tenor del artículo 49, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, el solicitante de marca «podrá en todo momento retirar su solicitud de marca de la Unión o limitar la lista de los productos o servicios que aquella contenga».
Por lo tanto, de conformidad con el artículo 49, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, una limitación de la lista de los productos o servicios a los que se refiere la solicitud de una marca de la Unión puede realizarse en cualquier momento, por lo que puede producirse también durante el procedimiento ante la Sala de Recurso [véase, en este sentido, la sentencia de 16 de marzo de 2017, APUS,
T‑473/15
, no publicada,
EU:T:2017:174
, apartado
].
En el presente asunto, ha quedado acreditado que los dos documentos presentados por la recurrente el 16 de febrero de 2018 fueron depositados después de haber interpuesto el recurso ante la Sala de Recurso y dentro del plazo para presentar un escrito motivado, tal como exige el artículo 68, apartado 1, última frase, del Reglamento 2017/1001. Por consiguiente, la solicitud de limitación fue presentada durante el procedimiento ante la Sala de Recurso de conformidad con el artículo 49, apartado 1, del citado Reglamento.
Pues bien, el artículo 27, apartado 5, primera frase, del Reglamento Delegado 2018/625 establece que la Sala de Recurso deberá, a más tardar en su resolución sobre el recurso, pronunciarse sobre tal solicitud de limitación, formulada de conformidad con el artículo 49 del Reglamento 2017/1001. Dicha obligación de pronunciarse sobre tal solicitud de limitación incumbe a la Sala de Recurso con independencia de la cuestión de si se ha presentado un escrito motivado de conformidad con el artículo 22, apartado 1, letra b), del Reglamento Delegado 2018/625.
En consecuencia, al haber presentado la recurrente una solicitud de limitación de la lista de los productos o servicios a los que se refiere su solicitud de registro de la marca de que se trata, de conformidad con el artículo 49, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, antes de la expiración del plazo para presentar un escrito motivado, tal como exige el artículo 68, apartado 1, última frase, de ese mismo Reglamento, la Sala de Recurso estaba obligada a examinar dicha solicitud.
Ahora bien, al haber declarado la inadmisibilidad del recurso porque el documento de 16 de febrero de 2018, titulado
Escrito motivado/comunicación relativa a la limitación de la solicitud de marca
, que presentó la recurrente no cumplía los requisitos para poder admitirse como un escrito motivado, la Sala de Recurso omitió pronunciarse sobre la solicitud de limitación de la lista de los productos o servicios presentada por la recurrente, en infracción del artículo 49, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, en relación con el artículo 27, apartado 5, del Reglamento Delegado 2018/625.
Por consiguiente, procede acoger el primer motivo y anular por ello la resolución impugnada en su totalidad, sin que sea preciso examinar los otros tres motivos invocados por la recurrente.
Costas
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber perdido el proceso la EUIPO, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la recurrente y por la EUIPO.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)
decide:

1)
Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 7 de agosto de 2018 (asunto R 2653/2017‑4).

2)
Condenar en costas a la EUIPO.

Pelikánová
Nihoul
Svenningsen
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de mayo de 2019.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.