CELEX: 62018TJ0501
EU-tavaramerkki
Mitättömyysmenettely
EU-sanamerkki CINKCIARZ
Ehdottomat hylkäysperusteet
Erottamiskyky
Kuvailevuuden puuttuminen
Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta)
Halventava ilmaisu, joka liittyy kyseessä oleviin tavaroihin tai palveluihin

Asian tausta
Väliintulija Cinkciarz.pl sp. z o.o. teki 26.1.2015 EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (
EUVL 2009, L 78, s. 1
), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan unionin parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (
EUVL 2017, L 154, s. 1
)), nojalla.
Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki CINKCIARZ.
Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 36 ja 41 ja vastaavat erityisesti seuraavaa kuvausta:
–
luokka 9: ”Tietokoneohjelmistot; tietokonepeliohjelmistot; tietokoneohjelmat [tallennetut]; ladattavat tietokoneohjelmat; internetistä ladattavat tietokonesovellukset; tiedonkäsittelyohjelmat; vuorovaikutteiset multimediatietokoneohjelmat; internetistä ladattavat julkaisut elektronisessa muodossa; tietokonelaitteet ja ‑tarvikkeet; tietovälineet (magneettiset ja optiset); äänen tai kuvien tallennus-, siirto- tai toistolaitteet; aurinkolasit”;
–
luokka 36: ”Pankkitoiminta; rahanvaihto; rahanvaihtotoimiston palvelut; valuuttakursseihin liittyvän tiedon tarjoaminen; ulkomaanvaluutan tarjoaminen; kaupankäynti valuutoilla; online-periaatteella tarjottava tosiaikainen valuuttakauppa; rahataloudellinen tiedotus valuuttakurssien muodossa; valuutanvaihtokurssien noteeraus; vieraiden valuuttakurssien ennustaminen; ulkomaiset valuuttamarkkinat; ulkomaanvaluuttaa koskeviin kauppoihin liittyvät tietokoneistetut rahataloudelliset palvelut; valuuttakurssinoteerauksia koskevien tietojen laadinta ja esittäminen; valuuttakurssien vaihtokaupat; valuuttakursseja koskevien hintatietojen tarjoaminen; valuuttamarkkinat; ulkomaanvaluutan vaihtoon liittyvät neuvontapalvelut; valuutanvaihtoon liittyvät rahataloudelliset tietokantapalvelut; rahanvaihto ja ‑siirto; vaihtokurssilistojen tarjoaminen; rahanvaihtotoimistot; käteiseen, sekkeihin ja maksuosoituksiin liittyvät palvelut; elektroninen varojen siirto tietoliikenteen avulla; automaattiset maksupalvelut; rahansiirtopalvelut; elektroniset maksupalvelut; kiinteistönvälitystoimistot; perintätoimistot; arviointi (rahoitus-); kotipankkitoiminta; rahoitusneuvonta; pankkitoiminta; hypoteekkipankki; luottotietotoimistot; vuokranperintä; rahoituskonsultointi; vakuutuskonsultointi; varainhoito; vakuutuksia, pankkitoimintaa ja kiinteistöjä koskeva taloudellinen arviointi; rahoituskonsultointi; rahoitusneuvonta; pankkitoiminta; rahoituspalvelut; investointirahastojen perustaminen; Hedgerahastoja koskevat palvelut; pörssinoteeraukset; takausmeklarointi; vakuudet takauksina; vakuutusneuvonta; rahoitusneuvonta; rahastosijoituspalvelut; pääomasijoitukset; elektroninen varainsiirto; luotto- ja pankkikorttipalvelut; maksukortti- ja luottokorttipalvelut; luotto- ja pankkikorttien myöntäminen; vakuutusmeklarointi; arvopapereiden välitys; pörssinoteeraukset; verotukseen liittyvät asiantuntijapalvelut; takausmeklarointi; vakuutusmeklarointi; rahoituslainat; pankkitoiminta; vakuutustoiminta; rahanvaihto; varainhoito; kiinteistöjen hallinnointi; varojen hallinta”;
–
luokka 41: ”Tekstien julkaiseminen (ei mainostekstit); muiden kuin tallennettavien elektronisten online-materiaalien julkaiseminen; tietokannoista tai internetistä saatavan materiaalin julkaiseminen; internetin välityksellä tarjottavat elektroniset pelipalvelut ja kilpailut; koulutustietojen tarjoaminen online-muodossa tietokannasta tai internetistä; koulutus ja opetus; koulutus (sitä koskeva tiedottaminen); elokuvastudiot; valokuvaus; kuvatoimittajan palvelut; pelihallien tarjoaminen; online-pelipalvelut; uhkapeli; ajanvietteeseen tai koulutukseen liittyvät kerhopalvelut; elektroniset pöytäpainopalvelut [julkaisujen valmistelu tietokoneella]; esittelyopetus käytännön harjoituksissa; työpajojen ja valmennuksen järjestäminen ja ohjaaminen; konserttien järjestäminen ja johtaminen; konferenssien järjestäminen; kongressien järjestäminen; seminaarien järjestäminen; symposiumien järjestäminen; keskusteluiden järjestäminen; koulutus- tai viihdekilpailujen järjestäminen; elektronisessa muodossa toimitettavien kirjojen ja aikakauslehtien julkaisu (online); sähköisten, ei-ladattavien julkaisujen on-line tarjoaminen; kirjojen julkaisu; tekstien julkaiseminen (ei mainostekstit)”.
Riidanalainen tavaramerkki rekisteröitiin 15.6.2015 numerolla 13678991 erityisesti edellä 3 kohdassa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja varten.
Kantaja Currency One S.A. esitti asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan a alakohta) nojalla riidanalaista tavaramerkkiä kaikkien edellä 3 kohdassa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta koskevan mitättömyysvaatimuksen, joka perustuu yhtäältä asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta, jonka sanamuoto on samanlainen ja johon jäljempänä viitataan) sillä perusteella, että kyseisen tavaramerkin muodostava merkki on mainittuja tavaroita ja palveluja kuvaileva, ja toisaalta asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta, jonka sanamuoto on samanlainen ja johon jäljempänä viitataan) sillä perusteella, että mainitulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky.
Kyseinen mitättömyysvaatimus hylättiin 6.10.2017 mitättömyysosaston päätöksellä.
Kantaja teki 5.12.2017 valituksen EUIPO:ssa asetuksen 2017/1001 66–71 artiklan nojalla.
Viides valituslautakunta hylkäsi valituksen 18.6.2018 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös).
Se katsoi yhtäältä asetuksen N:o 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun perusteen osalta, ettei mikään ilmaisun ”cinkciarz” merkityksistä ollut kyseessä olevia tavaroita tai palveluja tai näiden olennaista ominaisuutta kuvaileva. Se katsoi erityisesti, että tämä ilmaisu, joka alun perin Puolan kansantasavallan aikana tarkoitti henkilöitä, jotka harjoittivat ulkomaan valuutan laitonta kauppaa, sisältää valuutanvaihtotoimintaan liittyvässä nykyisessä merkityksessään ainoastaan kielteisiä sivumerkityksiä sulkien pois tällaisen toiminnan neutraalin nimityksen. Näin ollen mainittu ilmaisu muodostaa kyllä suggestiivisen tai vihjailevan mielikuvitukseen perustuvan nimityksen, joka juuri tämän vuoksi on ainoastaan välillisesti kyseistä toimintaa kuvaileva ja joka voi ohjata kuluttajat kyseiseen toimintaan liittyvien palvelujen ominaispiirteitä kohti vain mielleyhtymien kautta. Toisaalta asetuksen N:o 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun perusteen osalta valituslautakunta katsoi, että kohdeyleisö ymmärtää merkin CINKCIARZ omaperäisenä, harhaanjohtavana tai ironisena ja juuri tämän vuoksi yllättävänä nimityksenä, joka on omiaan osoittamaan valuutanvaihtotoimintaan liittyvien palvelujen kaupallisen alkuperän. Lopuksi se katsoi, että mainitut arvioinnit pätivät vieläkin paremmin perustein kyseessä olevien muiden tavaroiden tai palvelujen osalta.
Asianosaisten vaatimukset
Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
–
kumoaa riidanalaisen päätöksen
–
velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien valituslautakuntamenettelyyn liittyvät kulut.
EUIPO ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin
–
hylkää kanteen
–
velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Oikeudellinen arviointi
Kantaja esittää kolme kanneperustetta, joista ensimmäinen koskee asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista valuutanvaihtopalvelujen osalta, toinen kanneperuste koskee tämän saman säännöksen rikkomista ja perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiä muiden kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta ja kolmas kanneperuste perustuu mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.
Aluksi on muistutettava yhtäältä, että asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan rekisteröimättä jätetään tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia.
Jotta merkkiä voitaisiin pitää kuvailevana ja jotta se näin ollen kuuluisi kyseisen säännöksen tarkoittaman kiellon soveltamisalaan, merkin ja kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen välillä on oltava riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita ja palveluja tai niiden tiettyä ominaisuutta (ks. tuomio 12.1.2005, Deutsche Post EURO EXPRESS v. SMHV (EUROPREMIUM),
T-334/03
,
EU:T:2005:4
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Toisaalta kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä.
Asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkki pystyy yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi ja erottamaan näin nämä tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista (ks. tuomio 21.1.2010, Audi v. SMHV,
C‑398/08 P
,
EU:C:2010:29
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Merkin voidaan yksilöidä olevan peräisin tietyltä yritykseltä ja olevan siten erottamiskykyinen, jos se edellyttää kohdeyleisöltä tiettyä tulkintaa ja on omaperäinen ja mieleenpainuva, mikä tekee siitä helposti muistettavan (ks. analogisesti tuomio 21.1.2010, Audi v. SMHV,
C‑398/08 P
,
EU:C:2010:29
,
kohta).
Näistä alustavista huomioista seuraa, että kantajan esittämien kanneperusteiden perusteltavuuden arvioimiseksi on tarpeen määrittää ensin puolankielisen ilmaisun ”cinkciarz” merkitys, joka on vahvistettava suhteessa siihen, miten kohdeyleisö käsittää merkin (ks. vastaavasti tuomio 8.7.2008, Lancôme v. SMHV – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION),
T-160/07
,
EU:T:2008:261
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Tältä osin hallinnollisen menettelyn yhteydessä esitetyistä asiakirjoista ilmenee, että ilmaisulla ”cinkciarz” tarkoitettiin henkilöä, joka harjoitti salaa laitonta valuutanvaihtotoimintaa, kun kyseinen toiminta oli Puolan kansantasavallan aikaan tai välittömästi sen jälkeen valtion monopolin kohteena. Tähän ilmaisuun, joka koski toimintaa, jota pidettiin keinotteluna ja jota harjoittivat epäilyttävät henkilöt, liitettiin kielteinen sivumerkitys. Koska yksityisoikeudellisten henkilöiden harjoittama valuutanvaihtotoiminta laillistettiin vuonna 1989, kyseistä toimintaa saattoivat siitä lähtien harjoittaa avoimesti valuutanvaihtotoimistot, jotka erotettiin mainitulla ilmaisulla tarkoitetuista henkilöistä niiden laillisuuden vuoksi. Tästä ajankohdasta lähtien kyseinen ilmaisu näyttää saaneen lähinnä historiallisen lisämerkityksen, jolla tarkoitetaan henkilöitä, jotka harjoittivat vuoteen 1989 saakka laitonta ja salaista valuutanvaihtotoimintaa.
Kun otetaan huomioon, että ilmaisun ”cinkciarz” taustalla oleva tilanne päättyi vasta vuonna 1989, ja kyseisellä ilmaisulla tarkoitettujen henkilöiden historiallisen hahmon tunnettuus puolalaisessa kulttuurissa, mistä ovat osoituksena erityisesti tähän hahmoon viittaavat eri artikkelien otsikot (liitteet E. 20, E. 24 – E. 26) mutta myös asiaa koskevat tuoreet julkaisut (liitteet E. 19, E. 21, E. 36 – E. 41), on katsottava, että riidanalaista tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen tekoajankohtana 26.1.2015 suurin osa kohdeyleisöstä tunsi kyseisen ilmaisun historiallisen merkityksen.
Todetessaan kannekirjelmän 10 kohdassa ilmaisusta ”cinkciarz”, että kyseistä ”ammattia ei ole virallisesti tunnustettu” tai että ”sen kukoistuksen aika on päättynyt”, kantaja myöntää implisiittisesti, että mainitulla ilmaisulla tarkoitetaan lähinnä henkilöä, joka harjoitti salaa valuutanvaihtoa Puolan kansantasavallan aikana. Lisäksi se myöntää kannekirjelmän 11 kohdassa nimenomaisesti, että tätä ilmaisua käytetään pääasiallisesti julkaisuissa tarkoittamaan tällaista henkilöä. Se väittää kuitenkin näissä samoissa kannekirjelmän kohdissa, että ”ammatti” joka muodostuu ”salaisen valuuttakaupan” harjoittamisesta, ei ole kadonnut ja että henkilöä, joka harjoittaa nykyään tällaista toimintaa, voidaan edelleen tarkoittaa ilmaisulla ”cinkciarz”, ja myöntää samalla kannekirjelmän 12 kohdassa, että tällä ilmaisulla on kielteinen sivumerkitys ja että sitä käytetään kriittisesti ja pääasiassa halventavasti.
Näitä väitteitä tukevat tietyt todisteet, jotka on esitetty hallinnollisen menettelyn yhteydessä.
Tältä osin sanakirjoista poimitut määritelmät (liitteet E. 1 – E. 15) ovat epäselviä. Vaikka niissä kaikissa mainitaankin, että substantiivi ”cinkciarz” on arkipäiväinen ilmaisu, jolla tarkoitetaan valuutan salakauppiasta, lainaukset näyttävät nimittäin vastaavan kyseisen ilmaisun historiallista merkitystä. Tietyt internetissä julkaistut artikkelit osoittavat kuitenkin, että tätä ilmaisua käytetään edelleen ja sen ymmärretään tarkoittavan henkilöä, joka harjoittaa nykyisin salaa ja vilpillisesti ja tämän vuoksi laittomasti valuutanvaihtoa, kuten ilmaisulla ”cinkciarz” tarkoitetut henkilöt, joita oli Puolan kansantasavallan aikana (liitteet E. 32 ja E. 33), ja yhteydessä mihin tahansa luonteeltaan vilpilliseen, lainvastaiseen tai epärehelliseen tai sellaiseksi katsottavaan toimintaan (liite E. 31).
Joka tapauksessa todetessaan kannekirjelmän 10 kohdassa, että ilmaisu ”cinkciarz” voi myös tarkoittaa ”toimijaa, joka tarjoaa valuutanvaihtopalveluja virallisen järjestelmän ulkopuolella”, ja kannekirjelmän 25 kohdassa, että ”lukuisat toimijat käyttävät yleisesti” tätä ilmaisua ”valuutanvaihtoon liittyvien palvelujen tarjoamisen yhteydessä virallisen järjestelmän ulkopuolella”, lisätessään kannekirjelmän 24 kohdassa, että mainittua ilmaisua ”käytetään normaalioloissa kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen esittelyyn”, kantaja näyttää antavan ymmärtää, että ilmaisua ”cinkciarz” voidaan myös käyttää neutraalisti, toisin sanoen ilman kielteistä tai halventavaa sivumerkitystä, tarkoittamaan fyysistä henkilöä tai oikeushenkilöä, joka harjoittaa valuutanvaihtotoimintaa. Kannekirjelmä ei kuitenkaan sisällä mitään viittausta hallinnollisen menettelyn yhteydessä esitettyihin asiakirjoihin.
Kun kantajalta kysyttiin tästä asiasta istunnossa, se ilmoitti, että tätä väitettä tukevat liitteet E. 29, E. 30 ja E. 34.
Kun kantaja tämän jälkeen esitti liitteen E. 30 muodostavan artikkelin, jonka otsikko on ”Näin cinkciarzit kiristävät rahaa matkailijoilta lentoasemilla”, se myönsi kuitenkin, että tämä artikkeli koski kriittisesti huijauksesta muodostuvaa toimintaa. Liitteen E. 29 muodostavan artikkelin osalta, jonka otsikko on ”Leikkiikö hallitus cinkciarzia?”, se korosti ainoastaan, että tämä artikkeli osoitti ilmaisun ”cinkciarz” nykyisen käytön, väittämättä, ettei se ollut merkitykseltään arvosteleva.
Sitä vastoin kantaja väitti edelleen istunnossa, että liitteen E. 34 muodostava artikkeli, joka oli julkaistu 17.4.2014 ja jonka otsikko oli ”Internetin cinkciarzit. Kertomus neljästä kaverista, jotka ’vohkivat’ pankeilta 20 miljardia”, ilmaisua ”cinkciarz” käytettiin tarkoittamaan monia erilaisia taloudellisia yksikköjä, muun muassa kantajaa ja väliintulijaa, tai ”valuuttakauppapalveluja virallisen järjestelmän ulkopuolella”.
Viimeksi mainitun artikkelin sisällöstä voidaan päätellä, että kantaja tarkoitti ilmaisulla ”erilaiset taloudelliset yksiköt” yrityksiä, jotka harjoittavat valuutanvaihtotoimintaa eri kanavan kautta, eli internetissä, ja erottuvat pankeista käytettyjen vaihtokurssien osalta. Kyseisestä artikkelista ilmenee, että nämä yritykset ovat kehittyneet nopeasti vuonna 2011 annetun lain turvin, jossa mahdollistetaan sellaisille lainanottajille, jotka ovat ottaneet Sveitsin frangeina lainoja puolalaisista pankeista, näiden lainojen kuukausierien maksaminen valuutoilla, jotka on ostettu turvautumalla muihin toimijoihin kuin kyseisiin pankkeihin. Kyseisessä artikkelissa esitettiin, että kantaja ja väliintulija jakoivat keskenään valuutanvaihtoa internetissä koskevat Puolan markkinat lähes kokonaisuudessaan melkein samansuuruisin osuuksin ja noin 40 muuta yritystä oli myös hyvin marginaalisesti läsnä näillä markkinoilla.
Päinvastoin kuin kantaja väittää, tämä artikkeli ei kuitenkaan osoita, että ilmaisua ”cinkciarz” käytettäisiin neutraalisti tarkoittamaan tiettyjä valuutanvaihtopalveluja tarjoavia yrityksiä eli niitä, jotka ovat aktiivisia internetissä, tai näiden yritysten tarjoamia palveluja.
Kyseessä olevassa artikkelissa nimittäin käsitellään pääasiallisesti kahta yritystä, muun muassa väliintulijaa, jonka nimi mainitaan useaan otteeseen. Tässä yhteydessä ilmaisun ”cinkciarz” esiintymistä kyseisen artikkelin otsikossa ja yhdessä kappaleessa ei voida tarkastella ottamatta huomioon väliintulijan nimeä. Sitä paitsi, kuten mainitun artikkelin otsikosta seuraa, kyseisen ilmaisun käyttö siinä ei koske kyseisen artikkelin kohteena olevaa kahta yritystä sellaisinaan vaan neljää henkilöä, jotka ovat perustaneet kyseiset yritykset ja joiden ammatillista taivalta kuvataan ja joiden puheita selostetaan. Ilmaisulla ”cinkciarz” sen ainoassa esiintymisessä mainitun artikkelin tekstissä ei myöskään tarkoiteta näitä kahta yritystä vaan niiden perustajia, jotka esitellään ”heidän yrityksenään”. Sitä paitsi, vaikka kyseisiä yrityksiä ei mainita viittaamalla niiden kaupalliseen nimeen tai nimiin, jotka viittaavat niiden internet-sivuihin (Currency One, Internetowykantor.pl ja Walutomat.pl yhtäältä, Cinkciarz.pl toisaalta), niitä tarkoitetaan kyseessä olevassa artikkelissa sellaisilla ilmaisuilla kuin ”rahanvaihtotoimistot internetissä” tai ”virtuaaliset rahanvaihtotoimistot”.
Ylimääräisenä huomautuksena voidaan todeta, että riidanalaisen päätöksen 33 kohdassa valituslautakunta teki pääosin samanlaisen analyysin asiakirjoista, joihin liitteen E. 43 muodostava ainoa sellainen lausunto perustui, jossa tuotiin esiin ilmaisun ”cinkciarz” neutraali merkitys. Kantaja ei ole kyseenalaistanut kyseistä analyysia eikä ole sitä paitsi vedonnut mainittuun lausuntoon unionin yleisessä tuomioistuimessa.
Lopuksi tältä osin näyttää siltä, että ilmaisun ”cinkciarz” kahdella merkityksellä on yhteys valuutanvaihtopalveluihin. Kyseessä on ensinnäkin historiallinen merkitys, jossa se tarkoittaa henkilöä, joka harjoitti salaa ja laittomasti valuutanvaihtoa Puolan kansantasavallan aikana. Toiseksi kyse on nykyajan merkityksestä, jossa tätä ilmaisua käytetään yleisessä johdetussa merkityksessä huijarin tai petkuttajan synonyymina, mutta myös historiallista merkitystä lähellä olevassa merkityksessä tarkoittamaan henkilöä, joka harjoittaa vielä nykyisin salaista ja vilpillistä ja siis laitonta valuuttakauppaa. Sitä vastoin, kuten valituslautakunta on aivan oikein todennut, ei ole näytetty toteen, että ilmaisulla ”cinkciarz” tarkoitettaisiin nykyisin neutraalisti henkilöä tai yritystä, joka tarjoaa valuutanvaihtopalveluja.
Kantajan kanneperusteiden perusteltavuutta on tutkittava nimenomaan näiden merkitysten perusteella.
Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista valuutanvaihtopalvelujen osalta
Kantaja väittää, että ilmaisua ”cinkciarz” voidaan käyttää tarkoittamaan toimijaa, joka tarjoaa valuutanvaihtopalveluja virallisen järjestelmän ulkopuolella, ja että kyseessä on näin ollen ammatin nimi, jota on voitava käyttää vapaasti riippumatta siitä, että sitä käytetään etupäässä kielteisessä merkityksessä.
EUIPO ja väliintulija kiistävät tämän kanneperusteen perusteltavuuden. Väliintulijan mukaan ilmaisulla ”cinkciarz” on ainoastaan historiallinen merkitys, joka tarkoittaa valuutan salakauppaa Puolan kansantasavallan aikana harjoittanutta henkilöä ja jota ei käytetä tarkoittamaan nykyistä valuutanvaihtotoimintaa.
Asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan seuraavia merkkejä ei rekisteröidä: tavaramerkit, jota muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa ja palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia.
Kuten edellä 14 kohdassa on palautettu mieleen, merkin kuuluminen asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun kiellon soveltamisalaan edellyttää, että merkin ja kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen välillä, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita ja palveluja tai niiden tiettyä ominaisuutta.
Merkin kuvailevuutta voidaan arvioida vain suhteessa yhtäältä siihen, miten kohdeyleisö käsittää merkin, ja toisaalta kyseessä oleviin tavaroihin tai palveluihin (ks. tuomio 8.7.2008, COLOR EDITION,
T-160/07
,
EU:T:2008:261
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Käsiteltävässä asiassa kyseessä olevia tavaroita ja palveluja ovat pääasiallisesti luokan 9 osalta tietokoneohjelmistot, elektroniset julkaisut ja tietovälineet, luokan 36 osalta pankki- ja rahoituspalvelut, valuutanvaihtoon liittyvät palvelut, kiinteistöjen välitys- ja hallinnointipalvelut, perintäpalvelut, vakuutuksiin liittyvät palvelut ja verotukseen liittyvät asiantuntijapalvelut ja luokan 41 osalta julkaisu- ja kustannuspalvelut, pelipalvelut ja koulutukseen ja opetukseen liittyvät palvelut. Valituslautakunta totesi, että tällaiset tavarat ja palvelut on tarkoitettu sekä ammattilaisille että suurelle yleisölle ja että kohdeyleisön tarkkaavaisuuden taso vaihtelee keskimääräisestä korkeaan. Se katsoi lisäksi, että riidanalaisen tavaramerkin kuvailevuutta on arvioitava puolankielisen yleisön näkökulmasta, koska tämä tavaramerkki muodostuu ilmaisusta, jolla on merkitys kyseisessä kielessä.
Näitä arviointeja ei ole kiistetty eikä mikään seikka johda asettamaan niitä kyseenalaisiksi. On kuitenkin korostettava, ettei se, että osa kohdeyleisöstä on erikoistunutta, voi vaikuttaa määräävästi merkin kuvailevuuden arvioimisessa sovellettaviin oikeudellisiin arviointiperusteisiin (tuomio 7.5.2019, Fissler v. EUIPO (vita),
T-423/18
,
EU:T:2019:291
,
kohta).
Kun asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa kielletään siinä tarkoitettujen merkkien ja ilmausten rekisteröiminen tavaramerkeiksi, tällä säännöksellä pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että merkkejä tai ilmauksia, joilla kuvaillaan sentyyppisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä haetaan, on jokaisen saatava vapaasti käyttää. Tällä säännöksellä estetään siis se, että ainoastaan yksi yritys saisi käyttää tällaisia merkkejä tai ilmauksia sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi (ks. tuomio 23.10.2003, SMHV v. Wrigley,
C‑191/01 P
,
EU:C:2003:579
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Unionin lainsäätäjän valitsema termi ”ominaisuus” korostaa, että asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut merkit ovat vain niitä, joita käytetään niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten rekisteröintiä haetaan, tietyn ominaispiirteen, jonka kohdeyleisö voi helposti tunnistaa, osoittamiseen. Näin ollen merkin rekisteröinti tulisi evätä kyseisen säännöksen nojalla vain, jos kohtuudella on odotettavissa, että kohdeyleisö todella katsoo merkin kuvailevan jotakin näistä ominaisuuksista (ks. vastaavasti tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV,
C‑51/10 P
,
EU:C:2011:139
,
kohta ja tuomio 7.5.2019, vita,
T-423/18
,
EU:T:2019:291
,
kohta).
Jotta rekisteröintihakemus voitaisiin hylätä asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella, ei ole tarpeen, että tässä säännöksessä tarkoitettuja tavaramerkin muodostavia merkkejä ja ilmauksia todellisuudessa käytetään rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palveluiden kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Kuten jo tämän säännöksen sanamuodosta ilmenee, riittävää on, että näitä merkkejä ja ilmauksia voidaan käyttää tällä tavoin (tuomio 23.10.2003, SMHV v. Wrigley,
C‑191/01 P
,
EU:C:2003:579
,
kohta).
Lopuksi on muistutettava, että saman asetuksen 7 artiklan 2 kohdan nojalla sen 7 artiklan 1 kohtaa sovelletaan, vaikka hylkäysperusteet ovat olemassa vain osassa unionia ja tämä osa voi muodostua vain yhdestä jäsenvaltiosta (ks. vastaavasti tuomio 22.6.2006, Storck v. SMHV,
C‑25/05 P
,
EU:C:2006:422
,
kohta).
Käsiteltävällä kanneperusteella kantaja väittää, että ilmaisulla ”cinkciarz” kuvaillaan valuutanvaihtopalveluja, joten yksinomaan tästä ilmaisusta muodostuvan riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinti olisi pitänyt julistaa mitättömäksi siltä osin kuin tämä tavaramerkki kattaa mainitut palvelut.
Edellä 19–32 kohtaan sisältyvistä seikoista seuraa, että ilmaisulla ”cinkciarz” käsiteltävässä asiassa olennaisissa merkityksissään on yhtäältä historiallinen mutta myös nykyinen yhteys valuutanvaihtopalveluihin ja toisaalta yksinomaan halventava sivumerkitys, toisin sanoen merkitys, joka sisältää kielteisen ja halventavan käsityksen tarkoitetusta henkilöstä, eli henkilöstä, joka harjoittaa salakauppaa, huijauksia tai epärehellisinä pidettäviä tekoja erityisesti mutta ei yksinomaan salaa toteutettavien valuutanvaihtotoimien yhteydessä.
Kantaja väittää, että asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltaminen ei edellytä, että kuvaileva ilmaus on positiivinen tai neutraali, vaan ainoastaan, että sillä kuvaillaan rekisteröintihakemuksessa tarkoitettua tavaraa tai palvelua tai niiden jotakin ominaisuutta. Kantajan mukaan ilmaisun ”cinkciarz” kielteinen sivumerkitys voi sitä paitsi kadota ajan myötä.
Edellä 37 ja 38 kohdassa mieleen palautetun oikeuskäytännön mukaan asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltaminen on mahdollista ainoastaan, jos – kun otetaan huomioon se, miten kohdeyleisö ymmärtää riidanalaisen merkin – merkin ja kyseessä olevan palvelun välillä on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevaa palvelua tai sen tiettyä ominaisuutta.
Tätä oikeuskäytäntöä on tarkasteltava suhteessa oikeuskäytäntöön, jonka mukaan mainitussa säännöksessä tarkoitetaan sellaisia kuvailevia merkkejä ja merkintöjä, joita voidaan kuluttajan näkökulmasta katsottuna normaalisti käyttää joko suoraan tai mainitsemalla tavaran tai palvelun oleellinen ominaisuus kuvailtaessa rekisteröintihakemuksen kohteena olevan kaltaista tavaraa tai palvelua (ks. tuomio 28.6.2012, XXXLutz Marken v. SMHV,
C‑306/11 P
, ei julkaistu,
EU:C:2012:401
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Tältä osin on todettava, että asetuksella 2017/1001 pyritään edistämään tavaroiden vapaan liikkumisen ja palvelujen vapaan tarjoamisen esteiden poistamista sisämarkkinoilla, kuten sen johdanto-osan kolmannesta perustelukappaleesta ilmenee. Kyseiset vapaudet koskevat kuitenkin vain tavaroita, jotka on otettu käyttöön laillisesti unionin taloudellisessa ja kaupallisessa kierrossa (ks. vastaavasti tuomio 16.12.2010, Josemans,
C-137/09
,
EU:C:2010:774
,
kohta). Tästä seuraa, että unionin tavaramerkkioikeudessa säädetty suoja voidaan myöntää tavaramerkille vain siltä osin kuin sillä tarkoitetaan laillisia ja laillisesti tarjottuja tavaroita ja palveluja.
On syytä olettaa, että tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja on tietoinen tästä tosiseikasta ainakin siksi, että hän tietää, että oikeusvaltion arvot ovat unionin perustana, kuten SEU 2 artiklasta seuraa, ja että oikeusvaltioon kuuluu luonnostaan se, ettei lain tarkoituksena voi olla suojella tai suosia laittomia tekoja, koska tämä oikeusvaltion ominaisuus on yleisesti tunnettu. Tässä yhteydessä on korostettava, että päinvastoin kuin kantaja väittää, ilmaisun ”cinkciarz” ei voida katsoa tarkoittavan ”ammattia” silloin, kun se koskee yksinomaan laittomien tekojen suorittamista.
Näin ollen käsiteltävässä asiassa kohdeyleisö on tietoinen siitä, että riidanalaisen tavaramerkin kattamat palvelut eivät voi olla salaisia ja laittomia valuutanvaihtotoimintoja.
Tästä seuraa, että ilmaisua ”cinkciarz”, joka muodostaa kyseisen tavaramerkin ja joka tarkoittaa tällaisia salaisia ja laittomia toimintoja, ei voida käyttää kohdeyleisön näkökannalta tavanomaisessa käytössä tarkoittamaan laillisia valuutanvaihtopalveluja. Tältä osin voidaan tehdä vertailu oikeuskäytäntöön, jonka mukaan merkkien tai merkintöjen osalta, joita voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa osoittamaan sen tavaran tai palvelun, jolle rekisteröintiä haetaan, maantieteellistä alkuperää, asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta ei ole esteenä sellaisten maantieteellisten nimien rekisteröinnille, jotka ovat sellaisten paikkojen nimiä, joiden ominaispiirteiden vuoksi on epätodennäköistä, että kyseisten tavaroiden katsottaisiin asianomaisessa kohderyhmässä olevan peräisin tästä paikasta (ks. tuomio 6.9.2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise v. EUIPO,
C‑488/16 P
,
EU:C:2018:673
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Näin ollen kohdeyleisö ei voi välittömästi ja asiaa tarkemmin pohtimatta ymmärtää ilmaisua ”cinkciarz” laillisten valuutanvaihtopalvelujen tai tällaisia palveluja tarjoavan yksikön kuvaukseksi. Nimittäin, koska kyseisen ilmaisun erottamaton ominaispiirre eli se, että sillä tarkoitetaan salaisia ja laittomia toimintoja, on täysin ristiriidassa tällaisiin palveluihin luontaisesti kuuluvan ominaispiirteen eli niiden laillisuuden kanssa, kohdeyleisö voi yhdistää riidanalaisen tavaramerkin laillisiin valuutanvaihtopalveluihin ainoastaan ylittämällä tämän ristiriidan tullakseen johtopäätökseen, että ironian kautta ja sukkeluuden seurauksena riidanalainen tavaramerkki kattaa merkityksensä vastaisesti laillisesti tarjotut valuutanvaihtopalvelut.
Näin ollen riidanalaisella tavaramerkillä ei ole riittävän suoraa ja konkreettista yhteyttä sen kattamiin valuutanvaihtopalveluihin.
Tätä päätelmää tukee tarkastelu sen yleisen edun mukaisen tavoitteen kannalta, johon asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyllä rekisteröintikiellolla pyritään, mikä tavoite on otettava huomioon kaikkien rekisteröintihakemukseen tai, kuten käsiteltävässä asiassa, rekisteröintiin, jonka mitättömäksi julistamista vaaditaan, liittyvien merkityksellisten seikkojen konkreettisen tarkastelun yhteydessä (ks. analogisesti tuomio 8.4.2003, Linde ym.,
C-53/01–C-55/01
,
EU:C:2003:206
,
kohta).
Edellä 41 kohdassa mieleen palautetun oikeuskäytännön mukaan tällä säännöksellä pyritään siihen, että kaikki asianomaiset toimijat saavat vapaasti käyttää kyseessä olevien palvelujen ominaisuuksia kuvaavia merkkejä tai merkintöjä. Jos yhden yrityksen nimittäin sallittaisiin monopolisoida jonkin kuvailevan ilmaisun käyttö, sen kilpailijoiden omien tavaroidensa kuvailemiseen käytettävissä olevan sanavaraston laajuus rajoittuisi (ks. vastaavasti tuomio 16.10.2014, Larrañaga Otaño v. SMHV (GRAPHENE),
T-458/13
,
EU:T:2014:891
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Kyseinen yleistä etua koskeva tavoite kuuluu itsessään siihen vääristymättömän kilpailun järjestelmään, jonka luominen ja säilyttäminen on EUT-sopimuksen tavoite ja jonka olennainen osa tavaramerkkioikeus on (ks. analogisesti tuomio 6.5.2003, Libertel,
C-104/01
,
EU:C:2003:244
,
–
kohta).
Ilmaisun ”cinkciarz” osalta tehdyistä toteamuksista kuitenkin seuraa, että se liittyy erottamattomasti sillä tarkoitetun toiminnan olennaiseen näkökohtaan, eli sen salaisuuteen ja laittomuuteen, joka on täydellisessä ristiriidassa kyseessä olevien valuutanvaihtopalvelujen ominaispiirteen eli niihin luonnostaan liittyvän laillisuuden kanssa.
Lopuksi on todettava, että on kyllä totta, että asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuodon mukaan sellaisia merkkejä tai merkintöjä, joita voidaan käyttää ainoastaan kuvaileviin tarkoituksiin, ei rekisteröidä tämän säännöksen nojalla, ilman että vaadittaisiin, että näitä merkkejä tai merkintöjä todellisuudessa käytetään rekisteröinnin hakemisajankohtana.
Tällainen käyttömahdollisuus otetaan kuitenkin huomioon ainoastaan, jos on kohtuudella odotettavissa, että kyseessä oleva merkki muodostaa vastaisuudessa asianomaisten kohderyhmien kannalta kyseisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia koskevan kuvauksen (ks. analogisesti tuomio 12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland,
C-363/99
,
EU:C:2004:86
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Näin ollen mainittu mahdollisuus ei voi perustua pelkkiin spekulaatioihin vaan päinvastoin tiettyjen seikkojen, jotka tekevät siitä kohtuullisen uskottavan, on tuettava sitä (ks. vastaavasti tuomio 12.3.2008, Compagnie générale de diététique v. SMHV (GARUM),
T-341/06
, ei julkaistu,
EU:T:2008:70
,
kohta).
Tällainen mahdollisuutta koskeva spekulaatio, jonka kantaja ottaa huomioon, on kuitenkin se, että ilmaisu ”cinkciarz” menettää vastaisuudessa sillä tarkoitetun toiminnan salaisuuteen ja laittomuuteen liittyvän kielteisen sivumerkityksen, joka on sen erottamaton osa, ja tarkoittaa tämän seurauksena neutraalisti valuutanvaihtotoiminnan harjoittamista.
Tässä yhteydessä on muistutettava, että – kuten hallinnollisen menettelyn yhteydessä esitetyistä asiakirjoista ja edellä 19, 23 ja 32 kohdassa tehdyistä toteamuksista seuraa – alun perin ilmaisulla ”cinkciarz” on ollut käsiteltävässä asiassa merkityksellisissä merkityksissään sillä tarkoitettujen henkilöiden toiminnan laittomuuteen ja salaisuuteen liittyvä kielteinen merkitys, ja sen historiallisen tilanteen muuttumisen jälkeen, jossa se ilmaantui, sen merkitys on kehittynyt niin, että tämä kielteinen näkökohta on tuotu esille, koska ilmaisun käyttö on yleistynyt tarkoitettaessa henkilöä, joka harjoittaa toimintaa, jota pidetään laittomana, petollisena tai epärehellisenä. Lisäksi, kuten edellä 29 ja 30 kohdasta seuraa, ei ole olemassa merkityksellisiä todisteita, joiden mukaan ilmaisua ”cinkciarz” käytettäisiin myös neutraalisti tarkoittamaan valuutanvaihtopalveluja tarjoavaa toimijaa.
Näiden seikkojen perusteella ei vaikuta siltä, että olisi ollut järkevää katsoa riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen jättöajankohtana, että ilmaisu ”cinkciarz” muodostaisi tulevaisuudessa asianomaisten kohderyhmien kannalta kyseessä olevien palvelujen kuvauksen.
Kaikista edellä esitetyistä seikoista seuraa, että valituslautakunta on päättänyt perustellusti, että riidanalaista tavaramerkkiä ei voida julistaa mitättömäksi asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla valuutanvaihtopalvelujen osalta. Näin ollen ensimmäinen kanneperuste on hylättävä perusteettomana.
Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista ja perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiä muiden kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen kuin valuutanvaihtopalvelujen osalta
Kantaja väittää, että riidanalaisen päätöksen perustelut ovat puutteelliset mitättömyysvaatimuksen hylkäämisen osalta siltä osin kuin tämä perustui muiden kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen kuin valuutanvaihdon kuvailevuuteen sen vuoksi, että valituslautakunta on ottanut huomioon nämä muut tavarat ja palvelut kokonaisuutena eikä luokittain.
Riidanalaisen päätöksen 59 kohdassa valituslautakunta on omaksuen tässä kohdin mitättömyysosaston päätöksen perustelut todennut, että koska ilmaisu ”cinkciarz” ei ollut valuutanvaihtopalveluja kuvaileva, näin oli asianlaita sitäkin suuremmalla syyllä muiden kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta, joiden yhteys kyseiseen ilmaisuun oli vieläkin heikompi.
On palautettava mieleen, että valituslautakunnalla olevalla perusteluvelvollisuudella, joka johtuu erityisesti asetuksen 2017/1001 94 artiklan 1 kohdasta, on kaksi päämäärää, eli mahdollistaa yhtäältä se, että niille, joita toimenpide koskee, selviävät sen syyt, jotta ne voivat puolustaa oikeuksiaan, ja toisaalta se, että unionin tuomioistuimet voivat tutkia kyseisen päätöksen laillisuuden. Perusteluista on selkeästi ja yksiselitteisesti ilmettävä toimen tehneen toimielimen päättely, mutta näissä perusteluissa ei tarvitse esittää kaikkia asiaan liittyviä tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja, sillä tutkittaessa sitä, täyttävätkö toimen perustelut mainitut vaatimukset, on otettava huomioon toimen sanamuodon lisäksi myös asiayhteys ja kaikki asiaa koskevat oikeussäännöt (ks. vastaavasti tuomio 28.6.2018, EUIPO v. Puma,
C‑564/16 P
,
EU:C:2018:509
,
ja
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Tältä osin on korostettava, että kantajan EUIPO:n elimissä esittämässä argumentaatiossa, kuten se lisäksi esittää kannekirjelmässä, rajoituttiin ilmoittamaan, miltä osin tietyt kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen ryhmät, muut kuin valuutanvaihtopalvelut, voivat sen mukaan liittyä viimeksi mainittuihin palveluihin tai tällaisia palveluja tarjoaviin henkilöihin. Se päätteli tästä, että ilmaisu ”cinkciarz”, jonka se katsoi kuvailevaksi valuutanvaihtopalvelujen osalta, kuvaili myös yhtä kyseisten muiden tavaroiden tai palvelujen ominaispiirrettä.
Tällaisessa tilanteessa ja koska valituslautakunta oli ensin todennut, että ilmaisu ”cinkciarz” ei ollut kuvaileva valuutanvaihtopalvelujen osalta, ja hylännyt siten perusteen, johon kantajan muita tavaroita ja palveluja kuin valuutanvaihtopalveluja koskeva argumentaatio perustui, se saattoi rajoittua antamaan yhteiset perustelut kaikkien kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen osalta.
EUIPO:lla on nimittäin oikeus antaa yhteiset perustelut rekisteröinnin ehdottomaan hylkäysperusteeseen nähden sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joiden välillä on riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta ne muodostavat kyseisten tavaroiden tai palvelujen riittävän yhtenäisen luokan tai ryhmän erityisesti niiden yhteisten ominaispiirteiden perusteella, joilla on merkitystä sen arvioinnissa, sovelletaanko kyseistä hylkäysperustetta. Arviointi on tehtävä konkreettisesti kussakin erikoistapauksessa, mutta ei voida sulkea pois sitä, että rekisteröintihakemuksessa tarkoitetuilla tavaroilla ja palveluilla on kaikilla merkityksellinen ominaispiirre ehdottoman hylkäysperusteen analysoinnin kannalta ja että ne voidaan näin ollen ryhmitellä kyseessä olevan rekisteröintihakemuksen tutkimiseksi tämän ehdottoman hylkäysperusteen kannalta yhteen riittävän yhdenmukaiseen luokkaan tai ryhmään (ks. vastaavasti tuomio 17.5.2017, EUIPO v. Deluxe Entertainment Services Group,
C‑437/15 P
,
EU:C:2017:380
,
–
kohta).
Käsiteltävässä asiassa kantaja oli kuitenkin itse luokitellut muut kyseessä olevat tavarat ja palvelut kuin valuutanvaihtopalvelut yhden yhteisen ja ainoan ominaispiirteen kannalta, joka sen mukaan oikeutti toteamaan merkin CINKCIARZ kuvailevuuden kyseisiin muihin tavaroihin ja palveluihin nähden, eli että ne kaikki liittyivät valuutanvaihtotoimintaan.
Näin ollen katsottuaan, että riidanalainen tavaramerkki ei ollut kuvaileva itse valuutanvaihtopalvelujen osalta, valituslautakunta saattoi riittävän tutkimuksen yhteydessä katsoa, että tämä päätelmä päti sitäkin suuremmalla syyllä muiden tavaroiden ja palvelujen kuin valuutanvaihtopalvelujen osalta, joilla oli tietty yhteys viimeksi mainittuihin. Näin tehdessään se suoritti nimittäin konkreettisen arvioinnin ottamalla kantaa yhteyteen, johon kantaja itse perusti mitättömyysvaatimuksensa asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla kyseisten muiden tavaroiden ja palvelujen osalta. Tämä arviointi johti sitä paitsi kyseisen säännöksen mukaiseen päätelmään.
Toinen kanneperuste on näin ollen hylättävä perusteettomana.
Kolmas kanneperuste, joka koskee asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista
Kantaja väittää ensiksi, että asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltaminen on välttämätöntä merkin CINKCIARZ kuvailevuuden vuoksi, koska kuvailevalta merkiltä puuttuu väistämättä erottamiskyky.
Toiseksi kantaja moittii valituslautakuntaa siitä, ettei se ollut tutkinut riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykyä suhteessa kyseessä oleviin tavaroihin ja palveluihin ja siihen, miten kohdeyleisö ymmärtää kyseisen tavaramerkin. Se katsoo erityisesti, ettei ilmaisun ”cinkciarz” halventava luonne ole esteenä erottamiskyvyn puuttumisen toteamiselle. Koska kyseistä tavaramerkkiä käytetään tässä tapauksessa yleisesti tarjottaessa valuutanvaihtopalveluja virallisen järjestelmän ulkopuolella, kyseisestä ilmaisusta muodostuva tavaramerkki ei voi sen mielestä täyttää kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen kaupallisen alkuperän yksilöintitehtävää. Samasta syystä mainittu ilmaisu ei edusta puolalaiselle yleisölle mielikuvituksellista, poikkeavaa, odottamatonta tai yllättävää näkökohtaa.
Valituslautakunta katsoi, että kohdeyleisö ymmärtää sanamerkin CINKCIARZ tarkoittavan henkilöä, joka harjoittaa laitonta valuuttakauppaa, keinottelijaa tai huijaria. Kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen yhteydessä käytettynä kyseinen kohdeyleisö ymmärtää sen omaperäiseksi, harhaanjohtavaksi tai ironiseksi ja tämän vuoksi myös yllättäväksi nimitykseksi, joka on omiaan osoittamaan kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen kaupallisen alkuperän ja tekemään siitä sellaisenaan helposti muistettavan.
Asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä.
Kuten edellä 16 kohdassa on muistutettu, asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkki pystyy yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoitetut tavarat tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi ja erottamaan näin nämä tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista (ks. tuomio 21.1.2010, Audi v. SMHV,
C‑398/08 P
,
EU:C:2010:29
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille sen rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö mieltää tavaramerkin (ks. tuomio 29.4.2004, Henkel v. SMHV,
C‑456/01 P ja C‑457/01 P
,
EU:C:2004:258
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Aivan aluksi on todettava, että kun otetaan huomioon ensimmäiseen ja toiseen kanneperusteeseen annetut vastaukset, kantajan argumentaatio on hylättävä siltä osin kuin se perustuu riidanalaisen tavaramerkin kuvailevuutta kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta koskevaan väitteeseen.
Lisäksi riidanalaisen päätöksen 53 ja 54 kohdasta ilmenee, että toisin kuin kantaja väittää, valituslautakunta on tutkinut riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykyä ottaen huomioon sen, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin sekä kyseessä olevat tavarat ja palvelut. Vaikka asiayhteydestä kyllä ilmenee, että implisiittisesti kyseisiin kohtiin sisältyvä analyysi koskee pääosin valuutanvaihtopalveluja, on otettava huomioon se, että mainitun päätöksen 59 ja 60 kohdassa valituslautakunta laajensi päättelyään ja katsoi, että valuutanvaihtopalvelujen osalta tehdyt toteamukset pätevät sitäkin suuremmalla syyllä muiden riidanalaisten tavaroiden ja palvelujen osalta, kun otetaan huomioon muiden tavaroiden ja palvelujen ja ilmaisun ”cinkciarz” välillä oleva heikompi yhteys.
Lopuksi siltä osin kuin väite riidanalaisen tavaramerkin erottamiskyvyn puuttumisesta perustuu väitteeseen, jonka mukaan ilmaisua ”cinkciarz””käytetään yleisesti valuutanvaihtoon liittyvien palvelujen tarjoamisen yhteydessä virallisen järjestelmän ulkopuolella”, on korostettava, että ensimmäiseen kanneperusteeseen annetun vastauksen yhteydessä on todettu, että tätä väitettä ei ole näytetty toteen siltä osin kuin siinä oletetaan, että tällä ilmaisulla voitaisiin tarkoittaa neutraalisti valuutanvaihtotoimintaa riippumatta sen laillisuudesta tai laittomuudesta.
Kun otetaan huomioon ilmaisun ”cinkciarz” tavanomainen kohdeyleisön tuntema käyttö, joka koskee salaista ja laitonta valuutanvaihtotoimintaa, on sitä vastoin myönnettävä valituslautakunnan tapaan, että tämä ilmaisu on luonteeltaan vihjaileva tai suggestiivinen laillisten valuutanvaihtopalvelujen suhteen.
Kuten edellä 54 kohdassa on todettu, koska ilmaisun ”cinkciarz” erottamaton ominaispiirre, eli sillä tarkoitettujen toimintojen laittomuus, on kuitenkin täysin ristiriidassa kyseessä olevien valuutanvaihtopalvelujen luonteenomaisen ominaispiirteen eli niiden laillisuuden kanssa, kohdeyleisö voi yhdistää riidanalaisen tavaramerkin laillisiin valuutanvaihtopalveluihin ainoastaan ylittämällä tämän ristiriidan tullakseen johtopäätökseen, että ironian kautta ja sukkeluuden seurauksena riidanalainen tavaramerkki kattaa merkityksensä vastaisesti laillisesti tarjotut valuutanvaihtopalvelut. Tästä voidaan päätellä, että kyseisten palvelujen osalta ilmaisu ”cinkciarz” edellyttää kohdeyleisöltä tulkintaa ja on juuri tästä syystä jossain määrin omaperäinen ja mieleenpainuva, mikä tekee siitä helposti muistettavan (ks. analogisesti tuomio 21.1.2010, Audi v. SMHV,
C‑398/08 P
,
EU:C:2010:29
,
kohta), ja se pystyy osoittamaan kuluttajalle kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen kaupallisen alkuperän. Näin ollen kyseinen ilmaisu on katsottava erottamiskykyiseksi valuutanvaihtopalvelujen suhteen.
Nämä huomiot ovat myös sovellettavissa luokkaan 36 kuuluvien kyseessä olevien palvelujen, jotka liittyvät valuutanvaihtopalveluihin, eli lähinnä pankki- ja rahoituspalvelujen osalta.
Muiden kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta, kuten valituslautakunta on todennut, kantajan esittämän ilmaisun ”cinkciarz” merkityksen, eli laittomaan ja salaiseen valuutanvaihtotoimintaan liittyvän merkityksen, ja näiden muiden tavaroiden ja palvelujen, jotka eivät liity suoraan valuuttakauppaan, välinen yhteys on heikko tai jopa olematon. Näin ollen riidanalainen tavaramerkki voisi olla luonteeltaan enintään hyvin vähäisessä määrin vihjaileva kyseisistä muista tavaroista ja palveluista joidenkin osalta, joten kantajan argumentaatio, joka perustuu pääosin kyseisen tavaramerkin kuvailevuuteen valuutanvaihtopalvelujen osalta ja näiden palvelujen ja kyseessä olevien muiden tavaroiden ja palvelujen välillä olevaan yhteyteen, ei voi menestyä. Sitä paitsi voidaan todeta, että edellä 84 kohdassa esitetyt seikat ovat pääosin päteviä myös kyseessä olevien muiden tavaroiden ja palvelujen osalta, kun otetaan huomioon ilmaisun ”cinkciarz” yleinen merkitys, joka tarkoittaa henkilöä, joka harjoittaa mitä tahansa laittomaksi, petolliseksi tai epärehelliseksi katsottavaa toimintaa. Vastakohta, joka johtuu siitä, että kyseistä ilmaisua käytetään tarkoittamaan laillisia tavaroita tai palveluja, vaikuttaa nimittäin yllättävästi ja edellyttää pohdintaa, josta seuraa tietty erottamiskyky.
Tämän seurauksena myös kolmas kanneperuste ja näin ollen kanne kokonaisuudessaan on hylättävä perusteettomana.
Oikeudenkäyntikulut
Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.
Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan EUIPO:n ja väliintulijan oikeudenkäyntikulut niiden vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:

1)
Kanne hylätään.

2)
Currency One S.A. vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ja Cinkciarz.pl sp. z o.o:n oikeudenkäyntikulut.

Nihoul
Svenningsen
Öberg
Julistettiin Luxemburgissa 19 päivänä joulukuuta 2019.
Allekirjoitukset
(
*1
)	Oikeudenkäyntikieli: puola.