CELEX: 62020TJ0342
Marcă a Uniunii Europene
Procedură de opoziție
Cerere de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice
Marca verbală anterioară neînregistrată BASMATI
Acordul de retragere a Regatului Unit din Uniune și din Euratom
Perioadă de tranziție
Interesul de a exercita acțiunea
Motiv relativ de refuz
Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul (UE) 2017/1001]
Regimul acțiunii de common law în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri (action for passing of)
Risc de prezentare înșelătoare
Risc de diluare a mărcii anterioare de renume

Istoricul cauzei
La 14 iunie 2017, cealaltă parte din procedura în fața camerei de recurs, domnul Hamid Ahmad Chakari, a formulat o cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), în temeiul Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene (
JO 2009, L 78, p. 1
), cu modificările ulterioare [înlocuit prin Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (
JO 2017, L 154, p. 1
)].
Marca a cărei înregistrare a fost solicitată este semnul figurativ următor:
Produsele pentru care a fost solicitată înregistrarea fac parte, după o respingere parțială a cererii într‑o procedură de opoziție paralelă, din clasele 30 și 31 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare, și corespund, pentru fiecare dintre aceste clase, următoarei descrieri:
–
clasa 30: „Făină de orez; gustări pe bază de orez; turte din orez; pulpă de orez pentru scopuri culinare; produse alimentare extrudate preparate din orez”;
–
clasa 31: „Făină de orez [nutreț]”.
Cererea de înregistrare a mărcii a fost publicată în
Buletinul mărcilor Uniunii Europene
nr. 169/2017 din 6 septembrie 2017.
La 13 octombrie 2017, reclamanta, Indo European Foods Ltd, a formulat opoziție, în temeiul articolului 46 din Regulamentul 2017/1001, la înregistrarea mărcii solicitate pentru produsele și serviciile vizate la punctul 3 de mai sus.
Opoziția formulată de reclamantă se întemeia pe marca verbală anterioară neînregistrată în Regatul Unit, BASMATI, utilizată cu referire la orez.
Motivul invocat în susținerea opoziției era cel menționat la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul 2017/1001. Reclamanta a arătat în special că, în temeiul dreptului aplicabil în Regatul Unit, putea împiedica utilizarea mărcii solicitate prin intermediul formei așa‑numite „extensive” a acțiunii în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri (action for passing off).
La 5 aprilie 2019, divizia de opoziție a respins opoziția în totalitate. Camera de recurs a considerat că elementele de probă prezentate de reclamantă nu erau suficiente pentru a dovedi că marca anterioară fusese utilizată în comerț cu un domeniu de aplicare care depășește domeniul local înainte de data relevantă și pe teritoriul în cauză. În consecință, în opinia sa, una dintre condițiile prevăzute la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul 2017/1001 nu era îndeplinită.
La 16 mai 2019, reclamanta a formulat o cale de atac la EUIPO, în temeiul articolelor 66-71 din Regulamentul 2017/1001, împotriva deciziei diviziei de opoziție.
Prin Decizia din 2 aprilie 2020 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera a patra de recurs a EUIPO a respins calea de atac ca nefondată pentru motivul că reclamanta nu a demonstrat că denumirea „basmati” îi permitea să interzică utilizarea mărcii solicitate în Regatul Unit în considerarea actului ilicit de extindere a utilizării abuzive a unei denumiri în common law.
Din probele prezentate de reclamantă ar rezulta că, pentru ca o acțiune să fie admisă în temeiul actului ilicit respectiv, trebuie să se demonstreze, în primul rând, că denumirea „basmati” desemnează o clasă bine definită de produse, în al doilea rând, că această denumire se bucură de un renume care dă naștere unui „goodwill” (cu alte cuvinte o forță de atracție a clientelei) în percepția unei părți semnificative a publicului din Regatul Unit, în al treilea rând, că reclamanta este unul dintre numeroșii operatori economici autorizați să invoce acest goodwill asociat denumirii respective, în al patrulea rând, că există o reprezentare înșelătoare din partea solicitantului care va determina sau ar putea determina publicul să creadă că produsele propuse sub semnul contestat constau în orez basmati și, în al cincilea rând, că a suferit sau riscă să sufere un prejudiciu ca urmare a confuziei generate de reprezentarea înșelătoare amintită.
Camera de recurs a apreciat că primele trei condiții ale formei extensive a acțiunii în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri erau îndeplinite. În schimb, aceasta a considerat că reclamanta nu a demonstrat că utilizarea semnului a cărui înregistrare era contestată putea conduce la o prezentare înșelătoare a denumirii de renume „basmati”. În plus, camera de recurs a apreciat că, în speță, utilizarea mărcii solicitate nu risca să îi cauzeze reclamantei un prejudiciu comercial obținut din pierderea vânzărilor, întrucât produsele în cauză erau alte produse decât orez, în condițiile în care reclamanta vindea exclusiv orez. De asemenea, niciun argument nu explica în ce mod utilizarea mărcii solicitate ar putea afecta caracterul distinctiv al termenului „basmati”, având în vedere că orezul „super basmati” era un soi recunoscut de orez basmati.
Concluziile părților
Reclamanta solicită Tribunalului:
–
anularea deciziei atacate și admiterea opoziției cu privire la toate bunurile;
–
în subsidiar, trimiterea cauzei la EUIPO spre reexaminare;
–
obligarea EUIPO la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor efectuate în fața camerei de recurs și a diviziei de opoziție.
EUIPO solicită Tribunalului:
–
respingerea acțiunii;
–
obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată.
În drept
Cu privire la admisibilitatea acțiunii
În primul rând, EUIPO susține că, în măsura în care opoziția la înregistrarea mărcii solicitate se întemeiază pe o marcă anterioară neînregistrată în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și având în vedere retragerea acestui stat din Uniunea Europeană începând cu 1 februarie 2020, expirarea perioadei de tranziție prevăzute în Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană și din Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (
JO 2020, L 29, p. 7
, denumit în continuare „Acordul de retragere”) lipsește de obiect procedura de opoziție și prezenta acțiune. Astfel, începând de la sfârșitul perioadei de tranziție, trimiterile făcute în Regulamentul 2017/1001 la statele membre și la dreptul statelor membre nu s‑ar mai raporta la Regatul Unit și la dreptul Regatului Unit. În consecință, de la această dată, în primul rând, marca solicitată nu ar produce niciun efect juridic pe teritoriul Regatului Unit, în al doilea rând, dreptul invocat de reclamantă nu ar mai constitui un „drept anterior” în sensul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul 2017/1001 și, în al treilea rând, după eventuala înregistrare a mărcii solicitate, nu ar putea să survină niciun conflict, întrucât aceasta din urmă nu ar fi protejată în Regatul Unit, în timp ce dreptul anterior ar fi protejat exclusiv în Regatul Unit.
Acordul de retragere, care definește condițiile de retragere a Regatului Unit din Uniune, a intrat în vigoare la 1 februarie 2020. Acest acord prevede o perioadă de tranziție cuprinsă între 1 februarie și 31 decembrie 2020. Articolul 127 din Acordul de retragere prevede că, în absența unor dispoziții contrare, în perioada de tranziție, dreptul Uniunii continuă să se aplice pe teritoriul Regatului Unit.
Obiectul prezentului litigiu este decizia camerei de recurs din 2 aprilie 2020, în care aceasta s‑a pronunțat cu privire la existența motivului de opoziție invocat de reclamantă. Or, existența unui motiv relativ de opoziție trebuie apreciată cel târziu la momentul la care EUIPO se pronunță asupra opoziției. Astfel, Tribunalul a statuat recent că marca anterioară care constituie temeiul opoziției trebuie să fie valabilă nu numai la momentul publicării cererii de înregistrare a mărcii solicitate, ci și la momentul la care EUIPO se pronunță asupra opoziției [Hotărârea din14 februarie 2019, Beko/EUIPO – Acer (ALTUS),
T‑162/18
, nepublicată,
EU:T:2019:87
, punctul
]. Există însă o jurisprudență contrară potrivit căreia, pentru a aprecia existența unui motiv relativ de opoziție, este necesară raportarea la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii Uniunii Europene împotriva căreia a fost formulată o opoziție pe baza unei mărci anterioare [Hotărârea din 17 octombrie 2018, Golden Balls/EUIPO – Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS),
T‑8/17
, nepublicată,
EU:T:2018:692
, punctul
, Hotărârea din 30 ianuarie 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE),
T‑598/18
,
EU:T:2020:22
, punctul
, și Hotărârea din 23 septembrie 2020, Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (MUSIKISS),
T‑421/18
,
EU:T:2020:433
, punctul
]. Potrivit acestei din urmă jurisprudențe, împrejurarea că semnul anterior ar putea pierde statutul de marcă neînregistrată sau de alt semn utilizat în comerț cu un domeniu de aplicare care depășește domeniul local la un moment ulterior acestei date, în special ca urmare a unei eventuale retrageri a statului membru în care marca se bucură de protecție, ar fi în principiu lipsită de relevanță pentru rezultatul opoziției (a se vedea prin analogie Hotărârea din 30 ianuarie 2020, BROWNIE,
T‑598/18
,
EU:T:2020:22
, punctul
).
În speță, nu este necesar să se tranșeze această problemă. Astfel, domnul Chakari a solicitat înregistrarea mărcii Uniunii Europene la 14 iunie 2017 și, prin urmare, într‑un moment în care Regatul Unit era un stat membru al Uniunii. Decizia camerei de recurs a intervenit la 2 aprilie 2020, și anume după retragerea Regatului Unit din Uniune, dar în perioada de tranziție. În lipsa unor dispoziții contrare în Acordul de retragere, Regulamentul 2017/1001 continuă să se aplice mărcilor Regatului Unit, precum și mărcilor anterioare neînregistrate în Regatul Unit utilizate în comerț. Prin urmare, marca anterioară continuă să beneficieze de aceeași protecție precum cea de care ar fi beneficiat în lipsa retragerii Regatului Unit din Uniune până la sfârșitul perioadei de tranziție (Hotărârea din 23 septembrie 2020, MUSIKISS,
T‑421/18
,
EU:T:2020:433
, punctul
).
În orice caz, a considera că obiectul litigiului dispare atunci când pe parcursul procesului survine un eveniment în urma căruia o marcă anterioară ar putea pierde statutul de marcă neînregistrată sau de alt semn utilizat în comerț cu un domeniu de aplicare care depășește domeniul local, în special ca urmare a unei eventuale retrageri din Uniune a statului membru vizat, ar echivala, pentru Tribunal, cu luarea în considerare a unor motive apărute ulterior adoptării deciziei atacate, care nu au vocația de a afecta temeinicia acestei decizii [a se vedea prin analogie Hotărârea din 8 octombrie 2014, Fuchs/OAPI – Les Complices (Stea într‑un cerc),
T‑342/12
,
EU:T:2014:858
, punctul
]. Or, întrucât acțiunea în fața Tribunalului vizează controlul legalității deciziilor camerelor de recurs ale EUIPO în sensul articolului 72 din Regulamentul 2017/1001, Tribunalul trebuie, în principiu, pentru a aprecia legalitatea menționată, să se raporteze la data deciziei atacate.
Rezultă că, indiferent de momentul decisiv ales ca referință (momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii sau cel al deciziei camerei de recurs), marca invocată de reclamantă în susținerea opoziției și a căii sale de atac poate constitui temeiul opoziției.
Această concluzie nu este repusă în discuție de argumentele invocate de EUIPO. Deși din Hotărârea din 14 februarie 2019, ALTUS (
T‑162/18
, nepublicată,
EU:T:2019:87
, punctele
-
), invocată de EUIPO, reiese că marca anterioară care constituie temeiul opoziției trebuie întotdeauna să fie validă la momentul la care acesta se pronunță asupra sa, nu se poate deduce de aici că o acțiune în fața Tribunalului rămâne fără obiect atunci când marca menționată își pierde statutul în raport cu articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul 2017/1001 în cursul procedurii în fața Tribunalului.
Hotărârea din 2 iunie 2021, Style & Taste/EUIPO – The Polo/Lauren Company (Reprezentarea unui jucător de polo) (
T‑169/19
,
EU:T:2021:318
), la care EUIPO face de asemenea referire și care, în opinia sa, privește o problemă „conexă”, nu are, în fapt, relevanță în ceea ce privește prezentul litigiu. În primul rând, cauza în care s‑a pronunțat această hotărâre nu privește o procedură de opoziție, ci problema determinării datei la care un drept anterior trebuie protejat pentru a putea constitui temeiul unei cereri de declarare a nulității în conformitate cu articolul 52 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (
JO 1994, L 11, p. 1
). În al doilea rând, potrivit soluției reținute în hotărârea amintită, în cadrul aplicării acestei dispoziții, titularul unui drept de proprietate industrială anterior vizat de dispoziția menționată trebuie să demonstreze că poate interzice utilizarea mărcii Uniunii Europene în litigiu nu numai la data de depunere sau de prioritate a acestei mărci, ci și la data la care EUIPO se pronunță cu privire la cererea de declarare a nulității (Hotărârea din 2 iunie 2021, Reprezentarea unui jucător de polo,
T‑169/19
,
EU:T:2021:318
, punctul
). Or, această dată nu este ulterioară celor menționate la punctul 20 de mai sus.
Prin urmare, retragerea Regatului Unit din Uniune nu a făcut ca prezentul litigiu să rămână fără obiect.
În al doilea rând, EUIPO susține că, întrucât anularea deciziei atacate nu ar mai putea aduce niciun beneficiu reclamantei, ea nu mai are interesul de a exercita acțiunea în prezenta procedură. Acesta arată că, chiar dacă ar respinge cererea de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene, solicitantul ar fi în măsură să transforme marca sa în cereri de înregistrare a unor mărci naționale în toate statele membre ale Uniunii, păstrând, conform articolului 139 din Regulamentul 2017/1001, prioritatea cererii de înregistrare a mărcii Uniunii Europene respinse. Astfel, solicitantul ar obține protecția mărcii pe același teritoriu ca și cum opoziția formulată împotriva respectivei cereri de înregistrare a mărcii Uniunii Europene ar fi respinsă. În ședință, EUIPO a adăugat că, în opinia sa, lipsa interesului de a exercita acțiunea ar rezulta în plus din faptul că, în ipoteza în care Tribunalul ar anula decizia atacată și litigiul ar fi, în consecință, trimis în fața camerei de recurs, aceasta nu ar putea decât să respingă calea de atac, având în vedere că din jurisprudența în cauzele în care au fost pronunțate Hotărârea din 14 februarie 2019, ALTUS (
T‑162/18
, nepublicată,
EU:T:2019:87
), și Hotărârea din 2 iunie 2021, Reprezentarea unui jucător de polo (
T‑169/19
,
EU:T:2021:318
), ar rezulta că marca protejată pe care se întemeiază opoziția nu trebuie să își fi pierdut validitatea la momentul în care EUIPO adoptă decizia.
Potrivit unei jurisprudențe constante, în raport cu obiectul acțiunii, interesul reclamantului de a exercita acțiunea trebuie să existe la momentul introducerii acesteia, sub sancțiunea inadmisibilității. Acest obiect al litigiului trebuie să continue să existe, ca și interesul de a exercita acțiunea, până la momentul pronunțării hotărârii judecătorești, sub sancțiunea nepronunțării asupra fondului, ceea ce presupune ca acțiunea să fie susceptibilă, prin rezultatul său, să aducă un beneficiu părții care a formulat‑o (a se vedea Hotărârea din 7 iunie 2007, Wunenburger/Comisia,
C‑362/05 P
,
EU:C:2007:322
, punctul
și jurisprudența citată, și Hotărârea din 8 octombrie 2014, Stea într‑un cerc,
T‑342/12
,
EU:T:2014:858
, punctul
și jurisprudența citată). Or, dacă interesul de a acționa al reclamantului dispare în cursul procedurii, o hotărâre pe fond a Tribunalului nu îi poate aduce niciun beneficiu.
De la bun început, trebuie respins argumentul EUIPO potrivit căruia lipsa interesului de a exercita acțiunea rezultă din faptul că solicitantul ar fi în măsură să transforme marca sa în cereri de înregistrare a unor mărci naționale în toate statele membre ale Uniunii și ar obține astfel protecția mărcii pe același teritoriu ca și în cazul în care opoziția formulată împotriva respectivei cereri de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene ar fi respinsă. Astfel, aceste considerații sunt valabile, în principiu, pentru orice procedură de opoziție.
În plus, EUIPO susține în mod eronat că camera de recurs în fața căreia litigiul ar fi trimis în cazul în care Tribunalul ar anula decizia atacată ar fi obligată să respingă calea de atac în lipsa unei mărci anterioare protejate de dreptul unui stat membru. EUIPO pornește de la o premisă eronată atunci când susține că, pentru aprecierea faptelor, camera de recurs ar trebui să se raporteze la momentul noii sale decizii. Astfel, după anularea deciziei camerei de recurs, calea de atac formulată de reclamantă în fața camerei de recurs redevine pendinte [Hotărârea din 8 februarie 2018, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Marpefa (Vieta),
T‑879/16
,
EU:T:2018:77
, punctul
]. Revine, așadar, acesteia din urmă sarcina de a se pronunța din nou cu privire la aceeași cale de atac, în funcție de situația care se prezenta la momentul introducerii sale, calea de atac redevenind pendinte în același stadiu în care se afla înainte de decizia atacată. În consecință, jurisprudența citată de EUIPO în susținerea raționamentului său este lipsită de pertinență. Astfel, această jurisprudență nu face decât să confirme că, în orice caz, nu se poate impune ca marca pe care se întemeiază opoziția să continue să existe la un moment ulterior deciziei camerei de recurs.
Rezultă că prezenta cauză nu a rămas fără obiect și că interesul reclamantei de a exercita acțiunea continuă să existe.
Cu privire la fond
Cu privire la determinarea regulamentului aplicabil
ratione temporis
Având în vedere data introducerii cererii de înregistrare în cauză, și anume 14 iunie 2017, care este determinantă pentru identificarea dreptului material aplicabil, situația de fapt din speță este reglementată de dispozițiile materiale ale Regulamentului nr. 207/2009 (a se vedea în acest sens Hotărârea din 8 mai 2014, Bimbo/OAPI,
C‑591/12 P
,
EU:C:2014:305
, punctul
, și Hotărârea din 18 iunie 2020, Primart/EUIPO,
C‑702/18 P
,
EU:C:2020:489
, punctul
și jurisprudența citată).
Prin urmare, în speță, în ceea ce privește normele de fond, trimiterile făcute de camera de recurs în decizia atacată și de părți în înscrisurile lor la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul 2017/1001 trebuie interpretate în sensul că vizează articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009, cu un conținut identic.
Cu privire la cererea de anulare
În susținerea acțiunii, reclamanta invocă un motiv unic, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009. Aceasta contestă în special concluzia camerei de recurs potrivit căreia riscul de prezentare înșelătoare nu poate fi stabilit pe baza produselor contestate, precum și aprecierea potrivit căreia utilizarea mărcii solicitate nu riscă să îi cauzeze un prejudiciu, având în vedere lipsa unui risc de pierdere directă a vânzărilor. În opinia sa, camera de recurs a interpretat în mod greșit legislația privind utilizarea abuzivă a unei denumiri și condițiile în care o prezentare înșelătoare poate constitui temeiul unei căi de atac.
În temeiul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009, titularul unei mărci neînregistrate sau al unui alt semn decât o marcă se poate opune la înregistrarea unei mărci a Uniunii Europene dacă sunt îndeplinite următoarele patru condiții: semnul este utilizat în comerț, acesta are un domeniu de aplicare care depășește domeniul local, dreptul asupra semnului respectiv a fost dobândit înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii Uniunii Europene și acest semn conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea unei mărci mai recente. Aceste condiții sunt cumulative, astfel încât, atunci când o marcă neînregistrată sau un semn nu îndeplinește una dintre condițiile menționate, opoziția întemeiată pe existența unei mărci neînregistrate sau a altor semne utilizate în comerț, în sensul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009, nu poate fi admisă [a se vedea Hotărârea din 24 octombrie 2018, Bacardi/EUIPO – Palírna U zeleného stromu (42 BELOW),
T‑435/12
,
EU:T:2018:715
, punctul
și jurisprudența citată].
Primele două condiții, și anume cea privind utilizarea în comerț și cea referitoare la domeniul de aplicare al semnului sau al mărcii invocate, fiind necesar ca acesta din urmă să depășească domeniul local, rezultă din însuși modul de redactare a articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009 și trebuie, prin urmare, să fie interpretate în lumina dreptului Uniunii (a se vedea Hotărârea din 24 octombrie 2018, 42 BELOW,
T‑435/12
,
EU:T:2018:715
, punctul
și jurisprudența citată).
În schimb, din precizarea „atunci când și în măsura în care, în conformitate cu […] legislația statului membru care este aplicabilă acestui semn” rezultă că celelalte două condiții, prevăzute la articolul 8 alineatul (4) literele (a) și (b) din Regulamentul nr. 207/2009, constituie condiții stabilite prin regulament care, spre deosebire de cele de mai sus, se apreciază în raport cu criteriile stabilite de dreptul care reglementează semnul invocat. Această trimitere la dreptul care reglementează semnul invocat este justificată, dat fiind că Regulamentul nr. 207/2009 recunoaște posibilitatea ca semne care nu fac parte din sistemul mărcii Uniunii să fie invocate împotriva unei mărci a Uniunii Europene. Prin urmare, numai dreptul care guvernează semnul invocat permite să se stabilească dacă acesta este anterior mărcii Uniunii Europene și dacă poate justifica interzicerea utilizării unei mărci mai recente (a se vedea Hotărârea din 24 octombrie 2018, 42 BELOW,
T‑435/12
,
EU:T:2018:715
, punctul
și jurisprudența citată).
Conform articolului 95 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001, sarcina de a dovedi că este îndeplinită condiția potrivit căreia semnul invocat conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea unei mărci mai recente revine părții care a formulat opoziția în fața EUIPO [a se vedea Hotărârea din 23 mai 2019, Dentsply De Trey/EUIPO – IDS (AQUAPRINT),
T‑312/18
, nepublicată,
EU:T:2019:358
, punctul
și jurisprudența citată]. Cu toate acestea, întrucât controlul jurisdicțional exercitat de Tribunal trebuie să îndeplinească cerințele principiului protecției jurisdicționale efective, examinarea efectuată de Tribunal în temeiul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009 constituie un control deplin de legalitate (Hotărârea din 5 iulie 2011, Edwin/OAPI,
C‑263/09 P
,
EU:C:2011:452
, punctul
).
În speță, trebuie, așadar, să se verifice dacă camera de recurs a luat în considerare dispozițiile naționale relevante și dacă a examinat în mod corect, în lumina acestora, condițiile de aplicare a articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009.
Opoziția reclamantei se întemeiază pe forma extensivă a acțiunii în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri prevăzută de legislația aplicabilă în Regatul Unit. Invocând Hotărârea din 18 ianuarie 2012, Tilda Riceland Private/OAPI – Siam Grains (BASmALI) (
T‑304/09
,
EU:T:2012:13
, punctul
), care aplică reglementarea națională relevantă, reclamanta se referă la Trade Marks Act, 1994 (Legea Regatului Unit privind mărcile), al cărei articol 5 alineatul (4) prevede printre altele că o marcă nu poate fi înregistrată dacă sau în măsura în care utilizarea sa în Regatul Unit poate fi împiedicată din cauza oricărei norme de drept (în special în temeiul legislației privind utilizarea abuzivă a unei denumiri) care protejează o marcă neînregistrată sau orice alt semn utilizat în comerț.
Din articolul 5 alineatul (4) din Legea Regatului Unit privind mărcile, astfel cum a fost interpretat de instanțele naționale, rezultă că partea care îl invocă trebuie să facă dovada că, în conformitate cu regimul juridic al acțiunii în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri, prevăzută de dreptul aplicabil în Regatul Unit, sunt îndeplinite trei condiții, și anume, în primul rând, ca semnul în cauză să fi dobândit un goodwill, în al doilea rând, ca oferirea sub semnul respectiv a produselor desemnate de marca mai recentă să constituie o prezentare înșelătoare din partea titularului mărcii respective și, în al treilea rând, să existe un prejudiciu cauzat acestui goodwill [a se vedea în acest sens Hotărârea din 4 octombrie 2018, Paice/EUIPO – Blackmore (DEEP PURPLE),
T‑328/16
, nepublicată,
EU:T:2018:649
, punctele
-
și jurisprudența citată, și Hotărârea din 23 mai 2019, AQUAPRINT,
T‑312/18
, nepublicată,
EU:T:2019:358
, punctul
].
Deși prezentarea înșelătoare, intenționată sau neintenționată, de către pârâtul din acțiunea în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri este cea care poate determina clienții reclamantului să îi atribuie acestuia originea comercială a produselor și serviciilor oferite de pârât (a se vedea Hotărârea din 23 mai 2019, AQUAPRINT,
T‑312/18
, nepublicată,
EU:T:2019:358
, punctul
și jurisprudența citată), din hotărârile instanțelor din Regatul Unit rezultă că un semn care servește la desemnarea unor bunuri sau servicii poate să fi dobândit o reputație pe piață, în sensul legislației aplicabile utilizării abuzive a unei denumiri, chiar dacă este utilizat de mai mulți operatori în cadrul activității lor comerciale (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v Cadbury Ltd. [1999] EWCA Civ 856). Această formă așa‑zisă „extensivă” a utilizării abuzive a unei denumiri, recunoscută de instanțele din Regatul Unit, permite astfel mai multor operatori să dispună de drepturi asupra unui semn care a dobândit reputație pe piață [a se vedea Hotărârea din 30 septembrie 2015, Tilda Riceland Private/OAPI – Siam Grains (BASmALI),
T‑136/14
,
EU:T:2015:734
, punctul
și jurisprudența citată].
În schimb, în forma „extensivă” a actului ilicit de utilizare abuzivă a unei denumiri, pârâtul induce în eroare cu privire la originea sau la natura produselor sale, prezentându‑le în mod înșelător ca provenind dintr‑o regiune anume sau ca având caracteristici ori o compoziție anume. Această prezentare înșelătoare se poate face prin utilizarea unui termen descriptiv sau generic care nu descrie în mod corect produsele pârâtului, creând impresia că au o caracteristică sau o calitate de care sunt lipsite [a se vedea în acest sens Hotărârea din 18 iulie 2017, Alfonso Egüed/EUIPO – Jackson Family Farms (BYRON),
T‑45/16
,
EU:T:2017:518
, punctul
].
În speță, motivul invocat de reclamantă privește a doua și a treia condiție citate la punctul 38 de mai sus, și anume cele referitoare, pe de o parte, la prezentarea înșelătoare, precum și, pe de altă parte, la prejudiciul cauzat respectivului goodwill dobândit de semnul anterior.
–
Cu privire la prezentarea înșelătoare
În primul rând, reclamanta susține că camera de recurs nu a ținut seama de condițiile legale ale formei extensive a acțiunii în utilizarea abuzivă a unei denumiri, prevăzută de legislația aplicabilă în Regatul Unit, limitându‑se, în examinarea riscului de prezentare înșelătoare, la problema dacă un număr important de membri ai publicului relevant puteau fi induși în eroare cu privire la originea comercială a produsului în cauză, în loc să ridice problema dacă acest public putea fi indus în eroare cu privire la identificarea caracteristicilor și a calităților intrinseci ale produsului respectiv.
În al doilea rând, reclamanta arată că faptul că orezul nu face parte dintre produsele în cauză nu este decisiv. În opinia sa, în măsura în care publicul relevant ar fi determinat să creadă că produsele respective sunt pe bază de orez basmati, în condițiile în care nu aceasta este situația, cerința privind prezentarea înșelătoare este îndeplinită. Goodwill‑ul asociat termenului „basmati” s‑ar extinde nu numai la orezul basmati, ci și la produsele care îl conțin sau care stau la baza acestui orez și sunt etichetate ca atare, ceea ce ar reieși și din decizia din 9 august 2016 a United Kingdom Intellectual Property Office (Oficiul pentru Proprietate Intelectuală din Regatul Unit) în procedura de opoziție O-378-16 (denumită în continuare „decizia Basmati Bus”). Caracteristicile minime ale orezului basmati care ar face ca acesta să constituie o clasă bine definită ar rămâne în ambele cazuri. Publicul relevant s‑ar aștepta, atunci când cumpără un produs desemnat ca fiind pe bază de orez basmati sau conținând acest tip de orez, ca produsul respectiv să conțină efectiv tipul de orez menționat și ar reieși din decizia Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Curtea de Apel (Anglia și Țara Galilor) (Secția civilă)], Taittinger SA împotriva ALLBEV LTD (1993) F.S.R. 641 (denumită în continuare „hotărârea Taittinger”), și din decizia Basmati Bus că cerința privind prezentarea înșelătoare ar putea fi îndeplinită pentru produse de natură diferită. Astfel, potrivit jurisprudenței din Regatul Unit, una dintre principalele caracteristici ale legislației privind utilizarea abuzivă a unei denumiri ar fi faptul că produsele nu au nevoie să fie identice sau să beneficieze de un renume și de un goodwill de aceeași întindere pentru a exista o prezentare înșelătoare susceptibilă să dea naștere unei acțiuni sau să genereze un prejudiciu.
În al treilea rând, reclamanta arată că în mod greșit camera de recurs și‑a întemeiat decizia și pe considerația potrivit căreia ea nu susținuse și cu atât mai puțin dovedise că domnul Chakari utiliza marca solicitată în Regatul Unit și că această utilizare privea produse care nu erau fabricate pe bază de orez basmati autentic. În opinia sa, fără a fi necesar să se prezinte o probă concretă în această privință, riscul prezentării înșelătoare a denumirii de renume „basmati” ar decurge dintr‑o utilizare loială și fictivă a mărcii respective. Ea apreciază că, având în vedere că este una dintre titularele goodwill‑ului asociat termenului „basmati” și că acest termen este utilizat în Regatul Unit pentru a descrie un tip special de orez, riscul respectiv provine din descrierea largă a produselor desemnate de această marcă, care cuprind produse preparate pe baza tuturor tipurilor de orez. Astfel, în opinia sa, ar trebui să se ia în considerare o utilizare loială și fictivă a mărcii solicitate în raport cu descrierea generală a produselor menționate.
În al patrulea rând, reclamanta precizează că argumentele sale nu urmăresc să justifice interzicerea utilizării mărcii solicitate de domnul Chakari în considerarea calității produselor pe bază de orez desemnate de această marcă, ci privesc faptul că niciun element din descrierea produselor în cauză nu impune ca ele să fie fabricate numai pe bază de orez basmati autentic, astfel încât ar putea să nu conțină deloc orez basmati.
EUIPO contestă argumentele reclamantei. În primul rând, legislația în materie de utilizare abuzivă a unei denumiri s‑ar caracteriza, desigur, prin faptul că produsele respective nu trebuie să fie aceleași și nici să beneficieze de un renume și de un goodwill de aceeași întindere pentru a constata un risc de prezentare înșelătoare și de prejudiciu cauzat goodwill‑ului. Totuși, aceasta nu ar infirma raționamentul camerei de recurs, având în vedere că ea nici nu ar fi indicat, nici nu ar fi subînțeles că produsele contestate trebuiau să fie aceleași cu cele pentru care marca anterioară beneficia de un goodwill. În plus, potrivit EUIPO, faptul că produsele respective nu trebuie să fie aceleași nu înseamnă că o simplă legătură între ele, de exemplu la nivelul ingredientelor, este suficientă pentru a induce o prezentare înșelătoare. Prin urmare, camera de recurs ar fi subliniat în mod întemeiat că goodwill‑ul dobândit pentru un anumit tip de orez, în speță orezul basmati, nu poate fi asimilat unui goodwill dobândit pentru produse care conțin orez. Întrucât goodwill‑ul este forța de atracție care captează clientela, sfera sa de aplicare ar fi definită de produsele și serviciile cu care publicul relevant ar asocia această forță de atracție. Deoarece reclamanta face parte dintr‑un grup de întreprinderi care utilizează termenul „basmati” pentru a desemna un tip special de orez, orezul ar fi produsul la care s‑ar extinde goodwill‑ul dobândit. Concluziile camerei de recurs ar stabili că punctul de plecare era faptul că termenul „basmati” se bucura de un goodwill pentru produsul „orez” și că era necesar să se stabilească dacă utilizarea termenului respectiv pentru produsele în cauză obținea un beneficiu din acest goodwill suscitând în percepția consumatorului o prezentare înșelătoare. În ceea ce privește făina de orez, mâncărurile preparate pe bază de orez sau făina de orez pentru nutreț, potrivit EUIPO, nu a fost adusă nicio dovadă pentru a se demonstra că tipul de orez utilizat constituia pentru consumatori un factor important în decizia de cumpărare a acestor produse.
În al doilea rând, EUIPO apreciază că camera de recurs nu a eludat examinarea unei utilizări fictive a mărcii solicitate, ci a avut în vedere în mod clar o astfel de utilizare, care ar putea să o includă pe cea pentru produse care nu conțin sau care nu sunt pe bază de orez basmati.
Pe de altă parte, EUIPO subliniază că, chiar în cazul în care reclamanta ar putea demonstra că publicul relevant percepe termenul „basmati” ca indicând că produsele în cauză sunt constituite din orez basmati sau conțin orez basmati, acest lucru nu ar fi suficient pentru a admite opoziția, întrucât nu a fost prezentată nicio dovadă în susținerea poziției potrivit căreia domnul Chakari avea intenția de a utiliza marca solicitată pentru alte produse decât cele constituite din orez basmati sau care conțin orez basmati. În opinia sa, forma extensivă a acțiunii în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri este o creație pretoriană rezultată din acțiuni în contrafacere împotriva unei utilizări înșelătoare efective a unei mărci, iar nu împotriva unei utilizări viitoare, pur ipotetice, atunci când nimic nu indică faptul că această utilizare va fi înșelătoare. În cadrul procedurii de înregistrare a unei mărci, în lipsa unei dovezi privind existența unei induceri în eroare efective sau a unui risc grav de inducere în eroare viitoare, simpla posibilitate ca o astfel de utilizare înșelătoare să se poată produce în viitor nu ar fi suficientă pentru a împiedica înregistrarea unei mărci atunci când specificația autorizează o utilizare cu bună‑credință. Această abordare ar corespunde în plus unei practici constante în privința unor categorii largi de produse vizate de motivul absolut de inducere în eroare în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (g) din Regulamentul nr. 207/2009, în cadrul căruia s‑ar prezuma că solicitanții nu ar acționa cu rea‑credință. Potrivit EUIPO, articolul 52 alineatul (1) litera (a) din regulamentul menționat, care prevede că nulitatea mărcii se declară în cazul în care, în urma utilizării de către titular pentru produsele pentru care este înregistrată, marca poate induce în eroare publicul, în special în ceea ce privește natura, calitatea sau proveniența geografică a acestor produse, constituie o protecție suficientă.
În al treilea rând, potrivit EUIPO, reclamanta susține în mod eronat că camera de recurs a săvârșit o eroare pornind de la premisa că argumentația reclamantei se întemeia pe aspectul dacă produsele în cauză erau susceptibile să conțină o calitate inferioară sau superioară de orez basmati. Nu aceasta ar fi situația, întrucât camera de recurs doar a expus limitele formei extensive a actului ilicit de utilizare abuzivă a unei denumiri și a subliniat că reclamanta nu beneficia de același tip de drepturi de monopol asociate semnelor care sunt distinctive pentru o origine comercială unică, pe care se întemeiază majoritatea celorlalte motive relative de opoziție prevăzute de Regulamentul nr. 207/2009.
Articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009 acoperă mărcile neînregistrate și orice „alt semn” utilizat în comerț. Funcția utilizării semnului în cauză poate consta, în funcție de natura semnului respectiv, nu numai în identificarea de către publicul relevant a originii comerciale a produsului în cauză, ci și în special în identificarea originii geografice și a calităților specifice intrinseci acestuia sau a caracteristicilor pe care se întemeiază reputația sa. Marca anterioară în cauză, în funcție de natura sa, poate fi, așadar, calificată drept element distinctiv atunci când servește la identificarea produselor sau serviciilor unei întreprinderi în raport cu cele ale altei întreprinderi, dar și în special atunci când servește la identificarea anumitor produse sau servicii în raport cu alte produse sau servicii similare (a se vedea Hotărârea din 30 septembrie 2015, BASmALI,
T‑136/14
,
EU:T:2015:734
, punctul
și jurisprudența citată).
Astfel cum s‑a precizat la punctul 40 de mai sus, în forma „extensivă” a actului ilicit de utilizare abuzivă a unei denumiri, pe care se întemeiază prezenta acțiune, pârâtul induce în eroare cu privire la originea sau natura produselor sale, prezentându‑le în mod înșelător ca provenind dintr‑o regiune anume sau ca având caracteristici ori o compoziție anume. Această prezentare înșelătoare se poate face prin utilizarea unui termen descriptiv sau generic care nu descrie în mod corect produsele pârâtului, creând impresia că posedă o caracteristică sau o calitate de care sunt lipsite (Hotărârea din 18 iulie 2017, BYRON,
T‑45/16
,
EU:T:2017:518
, punctul
).
În decizia atacată, camera de recurs a constatat că primele condiții ale formei extensive a acțiunii în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri sunt îndeplinite în măsura în care termenul „basmati” ar fi utilizat în Regatul Unit pentru a descrie o anumită clasă de produse și în care acest termen s‑ar bucura în Regatul Unit de un renume care ar da naștere unui goodwill pentru o parte semnificativă a publicului, reclamanta fiind unul dintre titularii acestui goodwill.
În ceea ce privește condiția referitoare la o prezentare înșelătoare, camera de recurs a apreciat în mod eronat că niciun element de probă prezentat de reclamantă nu permitea să se concluzioneze că renumele termenului „basmati” și goodwill‑ul care decurgea din acesta depășeau clasa de produse clar definită, și anume un tip special de orez, pentru a acoperi un produs de natură diferită, dar care conține orez ca ingredient.
În primul rând, în măsura în care camera de recurs și‑a întemeiat aprecierea, la punctul 20 din decizia atacată, pe sarcina probei care revine reclamantei și pe jurisprudența Regatului Unit invocată de aceasta, este necesar să se precizeze că, independent de valoarea probantă a jurisprudenței menționate, examinarea camerei de recurs nu ar fi trebuit să se limiteze la această jurisprudență, astfel cum a fost prezentată de reclamantă. Astfel, atunci când EUIPO este chemat să țină seama de dreptul național al statului membru în care semnul anterior pe care se întemeiază opoziția beneficiază de protecție, acesta trebuie să se informeze din oficiu cu privire la dreptul național al statului membru în cauză dacă asemenea informații sunt necesare în special pentru aprecierea condițiilor de aplicare a unui motiv de refuz al înregistrării în cauză (a se vedea Hotărârea din 24 octombrie 2018, 42 BELOW,
T‑435/12
,
EU:T:2018:715
, punctul
și jurisprudența citată).
În al doilea rând, reiese, desigur, din jurisprudența din Regatul Unit în materia actului ilicit de utilizare abuzivă a unei denumiri că, în cazul în care goodwill‑ul în legătură cu o denumire a fost stabilit pentru anumite produse și servicii și această denumire este utilizată ulterior pentru alte produse sau servicii, existența unui risc de prezentare înșelătoare va fi cu atât mai dificil de demonstrat cu cât respectivele produse și servicii sunt diferite. Or, în aceeași jurisprudență s‑a precizat că, deși această împrejurare este un element care trebuie luat în considerare în analiza unui eventual risc de prezentare înșelătoare, existența unui domeniu de activitate comun nu este determinantă [a se vedea în acest sens Hotărârea din 4 octombrie 2018, DEEP PURPLE,
T‑328/16
, nepublicată,
EU:T:2018:649
, punctele
și
, și Hotărârea din 2 decembrie 2020, Monster Energy/EUIPO – Nanjing aisiyou Clothing (Reprezentarea unei zgârieturi),
T‑35/20
, nepublicată,
EU:T:2020:579
, punctul
].
În ceea ce privește, mai precis, extinderea actului ilicit de utilizare abuzivă a unei denumiri, reclamanta s‑a referit la hotărârea Taittinger, din care reiese că poate exista o prezentare înșelătoare chiar și în prezența unor produse de natură diferită [hotărârea Taittinger, paginile 641, 665 și 667; a se vedea de asemenea decizia Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Curtea de Apel (Anglia și Țara Galilor) (Secția civilă)], Diageo North America Inc împotriva Intercontinental Brands (ICB) Ltd (2010) EWCA Civ 920, punctele 9 și 15]. Astfel, în hotărârea Taittinger, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Curtea de Apel (Anglia și Țara Galilor) (Secția civilă)] a apreciat că era plauzibil ca o parte semnificativă a publicului să poată crede că produsul în cauză, intitulat „Elderflower Champagne”, nu era șampanie, ci era asociat cu aceasta într‑un anumit mod. Acea parte a publicului care și‑ar da seama că era vorba despre o băutură nealcoolizată ar putea crede că o șampanie nealcoolizată fusese creată de producătorii de șampanie în mod similar vinului nealcoolizat sau berii nealcoolizate.
Rezultă de aici că nu este necesară o identitate a produselor în cauză și, astfel cum recunoaște, de altfel, EUIPO însuși, existența unui risc de prezentare înșelătoare poate fi stabilită și pentru produse care sunt doar similare. Acest lucru este valabil cu atât mai mult pentru produsele în cauză, toate fiind pe bază de orez și, astfel, foarte similare cu orezul basmati.
În consecință, chiar dacă goodwill‑ul asociat termenului „basmati” se raportează numai la orezul basmati ca o varietate sau o clasă de produse, astfel cum s‑a constatat la punctul 16 din decizia atacată prin referire la decizia Basmati Bus, o parte semnificativă a publicului relevant ar putea crede că produsele citate de camera de recurs, și anume făina de orez, gustările pe bază de orez, pulpa de orez sau făina de orez pentru nutreț, etichetate „Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice”, sunt asociate într‑un anumit mod cu orezul basmati. Astfel, reclamanta susține în mod întemeiat că publicul menționat se va aștepta, la cumpărarea unui produs desemnat ca fiind pe bază de orez basmati sau conținând orez basmati, ca acest produs să conțină efectiv acest orez.
Camera de recurs a considerat de asemenea în mod eronat, cu privire la anumite produse precum făina de orez, gustările pe bază de orez, pulpa de orez sau făina de orez pentru nutreț, că niciun element de probă nu indica faptul că tipul de orez utilizat pentru fabricarea acestor produse era relevant pentru consumatori și, prin urmare, este susceptibil să influențeze decizia lor de cumpărare.
Astfel, nimic nu permite să se concluzioneze că o asemenea cerință poate fi dedusă din norma națională pe care se întemeiază opoziția în speță. Dimpotrivă, din decizia Basmati Bus reiese că este îndeplinită condiția unui risc de prezentare înșelătoare atunci când publicul relevant poate fi determinat să creadă că produsele în cauză sunt pe bază de orez basmati sau conțin orez basmati, în condițiile în care nu aceasta este situația. Pasajul relevant din această decizie a fost citat la punctul 19 din cererea introductivă:
„[U]n număr important [de consumatori] se vor aștepta să primească mai degrabă orez basmati decât un alt tip de orez. În cazul în care aceste servicii nu propun orez basmati, ceea ce specificația existentă autorizează, există un risc de prezentare înșelătoare.”
În ceea ce privește aprecierea camerei de recurs potrivit căreia simplul risc ca produsele în cauză să poată avea o calitate inferioară celei a orezului basmati nu ar autoriza reclamanta să interzică utilizarea mărcii solicitate, deoarece legislația privind utilizarea abuzivă a unei denumiri nu ar urmări să garanteze consumatorului calitatea a ceea ce cumpără, este suficient să se constate că reclamanta susține, în mod întemeiat, că argumentele sale urmăresc să justifice interdicția utilizării mărcii solicitate de domnul Chakari pentru motivul că, având în vedere descrierea amplă a produselor desemnate de marca solicitată, aceste produse pot să nu conțină orez basmati.
În sfârșit, în ceea ce privește constatarea camerei de recurs potrivit căreia reclamanta nu a susținut și cu atât mai puțin a dovedit că marca solicitată era utilizată în Regatul Unit și că această utilizare privea produse care nu erau fabricate pe bază de orez basmati autentic, este necesar să se arate că utilizarea efectivă a mărcii solicitate nu figurează printre condițiile acțiunii în constatarea utilizării abuzive a unei denumiri. Astfel, din decizia Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Curtea de Apel (Anglia și Țara Galilor) (Secția civilă)], Maier v ASOS Plc (2015) F.S.R. 20, punctele 71-85, reiese că trebuie să se prezume o utilizare loială și fictivă a mărcii solicitate. În ceea ce privește forma extensivă a acțiunii în utilizare abuzivă a unei denumiri, acest rezultat este confirmat și de decizia Basmati Bus, în care Oficiul pentru Proprietate Intelectuală din Regatul Unit nu a solicitat dovada că marca în cauză (Basmati Bus) fusese utilizată efectiv pentru un orez de gamă standard, ci s‑a limitat să constate că, „[d]acă [serviciile în discuție] nu [propuneau] orez basmati, ceea ce specificația existentă [autoriza], [exista] un risc de prezentare înșelătoare” (decizia Basmati Bus, punctul 54).
Pe de altă parte, utilizarea efectivă a mărcii solicitate nu este nici o condiție prevăzută la articolul 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009.
Rezultă că reclamanta susține în mod întemeiat că riscul prezentării înșelătoare decurge dintr‑o utilizare loială și fictivă a mărcii solicitate în raport cu descrierea generală a produselor în cauză, și anume produse pe bază de orez.
Această concluzie nu este repusă în discuție de argumentația EUIPO potrivit căreia, în esență, forma extensivă a acțiunii în utilizare abuzivă a unei denumiri ar fi similară cu motivul absolut de refuz întemeiat pe caracterul înșelător al mărcii în temeiul articolului 7 alineatul (1) litera (g) sau al articolului 52 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009, dispoziții pentru aplicarea cărora s‑ar prezuma că solicitanții nu acționează cu rea‑credință, astfel încât EUIPO nu ar emite nicio obiecție din oficiu, cu excepția cazului în care se poate presupune existența unei induceri în eroare efective sau a unui risc suficient de grav de înșelăciune în privința consumatorului.
Astfel, după cum s‑a arătat la punctele 32-34 de mai sus, condiția prevăzută la articolul 8 alineatul (4) literele (a) și (b) din Regulamentul nr. 207/2009, potrivit căreia marca neînregistrată sau semnul trebuie să confere titularului său dreptul de a interzice utilizarea unei mărci mai recente, constituie o condiție care se apreciază în raport cu criteriile stabilite de dreptul care guvernează semnul invocat. Rezultă că practica constantă cu privire la aplicarea condițiilor prevăzute la articolul 7 alineatul (1) litera (g) sau la articolul 52 alineatul (1) litera (a) din regulamentul menționat nu este relevantă pentru interpretarea dreptului național, care este guvernată exclusiv de reglementarea națională invocată în susținerea opoziției și a hotărârilor judecătorești pronunțate în statul membru în cauză (a se vedea în acest sens Hotărârea din 29 martie 2011, Anheuser‑Busch/Budějovický Budvar,
C‑96/09 P
,
EU:C:2011:189
, punctul
).
–
Cu privire la prejudiciu
Reclamanta arată că prejudiciul cauzat goodwill‑ului asociat termenului „basmati” se poate produce dacă produse alimentare presupuse a fi fabricate pe bază de orez basmati sunt, în realitate, fabricate pe baza unui alt tip de orez și subliniază că prejudiciul constă în pierderea caracterului distinctiv sau a „particularității și a exclusivității” înseși ale orezului basmati autentic. Afirmația camerei de recurs potrivit căreia niciun argument nu explică modul în care utilizarea mărcii solicitate ar putea afecta caracterul distinctiv al termenului respectiv, având în vedere că soiul „super basmati” este un soi recunoscut de orez basmati, nu ar fi pertinentă, întrucât această afirmație ar presupune că marca respectivă ar fi utilizată pentru produse pe bază de orez basmati.
Pe de o parte, EUIPO susține că observațiile camerei de recurs în această privință nu sunt determinante pentru rezultatul deciziei atacate. Pe de altă parte, în opinia sa, camera de recurs a recunoscut în mod clar că un efect asupra caracterului distinctiv constituie un tip de prejudiciu potențial susceptibil să survină în cazul unui act ilicit de utilizare abuzivă a unei denumiri. Aceasta ar fi subliniat însă în mod întemeiat că reclamanta nu a invocat niciun argument pentru a demonstra existența unei induceri în eroare efective sau a unui risc grav de inducere în eroare viitoare a consumatorului, și anume prezentarea de către domnul Chakari a unui orez care nu aparține soiului basmati ca fiind orez basmati.
În această privință, este adevărat că camera de recurs a indicat că respinge motivul întemeiat pe forma extensivă a utilizării abuzive a unei denumiri numai pe baza lipsei unei prezentări înșelătoare a denumirii de renume „basmati”. Cu toate acestea, la punctul 24 din decizia atacată, camera de recurs a luat poziție cu privire la problema prejudiciului, considerând că utilizarea mărcii solicitate nu risca să îi cauzeze reclamantei un prejudiciu comercial, pentru motivul că „nu [vedea] în ce mod utilizarea [mărcii respective] pentru [produsele în cauză] ar risca să îi cauzeze o pierdere directă de vânzări reclamantei, care, potrivit propriilor observații, [era] un important furnizor exclusiv de orez, iar nu un furnizor [al respectivelor] produse”. Această apreciere este eronată.
Astfel, după cum reiese din jurisprudența națională și după cum recunoaște EUIPO însuși, independent de riscul unei pierderi directe de vânzări pentru reclamantă, prejudiciul constă în pierderea caracterului distinctiv al semnului respectiv sau a „particularității și a exclusivității” înseși ale orezului basmati autentic. În această privință, din decizia Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) [Curtea de Apel (Anglia și Țara Galilor) (Secția civilă)] din 2010 menționată la punctul 56 de mai sus reiese că unul dintre elementele pe care reclamantul trebuie să le dovedească pentru a stabili un caz de extindere a utilizării abuzive a unei denumiri este că a suferit sau că este foarte probabil să sufere un prejudiciu pentru goodwill‑ul al cărui titular este prin faptul că pârâtul vinde produse în mod fals descrise de semnul care beneficiază de goodwill. Potrivit acestei hotărâri, prejudiciul se poate produce în special prin erodarea caracterului distinctiv al semnului. În plus, în hotărârea Taittinger s‑a statuat că, chiar în lipsa unui risc de pierdere semnificativă sau directă a vânzărilor, orice produs care nu era șampanie, dar era autorizat să se descrie ca atare, slăbea inevitabil această particularitate și această exclusivitate și cauza, așadar, un prejudiciu insidios, dar grav (hotărârea Taittinger, paginile 641, 668-670 și 678).
În plus, în măsura în care camera de recurs a arătat că niciun argument nu explică în ce mod utilizarea mărcii solicitate ar putea afecta caracterul distinctiv al termenului „basmati”, având în vedere că soiul „super basmati” ar fi o varietate recunoscută de orez basmati, această constatare pornește de la premisa eronată că utilizarea mărcii respective ar fi limitată la produse pe bază de orez basmati sau de orez super basmati. Or, riscul de prezentare înșelătoare decurge, astfel cum s‑a precizat la punctul 64 de mai sus, dintr‑o utilizare loială și fictivă a acestei mărci în raport cu descrierea generală a produselor contestate, și anume produse pe baza unei game largi de orez.
Având în vedere toate aceste elemente, este necesar să se admită motivul unic al reclamantei și, în consecință, să se anuleze decizia atacată.
Cu privire la cererea de admitere a opoziției
Prin intermediul celui de al doilea aspect al primului capăt de cerere, reclamanta solicită Tribunalului admiterea opoziției pentru toate produsele.
EUIPO apreciază că această cerere este inadmisibilă pentru motivul că impune efectuarea unei noi examinări a faptelor, a probelor și a observațiilor cu privire la care camera de recurs nu s‑a pronunțat.
În această privință, trebuie arătat că reclamanta, prin intermediul celui de al doilea aspect al primului capăt de cerere, solicită în esență Tribunalului să adopte decizia pe care, în opinia sa, ar fi trebuit să o adopte EUIPO, și anume o decizie prin care să se constate că sunt îndeplinite condițiile de opoziție. Aceasta solicită, prin urmare, modificarea deciziei atacate, astfel cum este prevăzută la articolul 72 alineatul (3) din Regulamentul 2017/1001. În consecință, această cerere este admisibilă.
Cu toate acestea, competența de modificare, recunoscută Tribunalului în temeiul articolului 72 alineatul (3) din Regulamentul 2017/1001, nu are ca efect să îi confere acestuia posibilitatea de a proceda la o apreciere cu privire la care camera de recurs nu s‑a pronunțat încă. Exercitarea competenței de modificare trebuie, așadar, în principiu, să se limiteze la situațiile în care Tribunalul, după ce a controlat aprecierea efectuată de camera de recurs, este în măsură să determine, pe baza elementelor de fapt și de drept astfel cum sunt acestea stabilite, care este decizia pe care camera de recurs era obligată să o adopte [Hotărârea din 5 iulie 2011, Edwin/OAPI,
C‑263/09 P
,
EU:C:2011:452
, punctul
; a se vedea de asemenea Hotărârea din 30 aprilie 2019, Kuota International/EUIPO – Sintema Sport (K),
T‑136/18
, nepublicată,
EU:T:2019:265
, punctul
și jurisprudența citată].
În speță, condițiile pentru exercitarea competenței de modificare a Tribunalului nu sunt îndeplinite.
Astfel, camera de recurs a întemeiat decizia atacată numai pe faptul că se pretinde că reclamanta nu a demonstrat că utilizarea mărcii solicitate putea conduce la o prezentare înșelătoare a termenului de renume „basmati”. În special, aceasta a precizat în mod expres că motivul întemeiat pe forma extensivă a utilizării abuzive a unei denumiri nu putea fi admis fără a fi necesar să se examineze dacă utilizarea mărcii anterioare în comerț, în sensul articolului 8 alineatul (4) din Regulamentul nr. 207/2009, fusese demonstrată. Întrucât camera de recurs a efectuat astfel o analiză incompletă a condițiilor prevăzute de dispoziția menționată, Tribunalul este împiedicat să își exercite competența de modificare.
Prin urmare, al doilea aspect al primului capăt de cerere formulat de reclamantă, prin care se urmărește modificarea deciziei atacate, trebuie respins.
Cu privire la al doilea capăt de cerere
EUIPO arată că al doilea capăt de cerere al reclamantei, prezentat cu titlu subsidiar și prin care aceasta solicită Tribunalului trimiterea cauzei la EUIPO, nu este o cerere subsidiară anulării, având în vedere că o astfel de trimitere ar fi consecința primului aspect al primului capăt de cerere dacă acesta ar fi admis.
În cadrul unei acțiuni introduse în fața instanței Uniunii împotriva deciziei unei camere de recurs a EUIPO, acesta din urmă este obligat, conform articolului 72 alineatul (6) din Regulamentul 2017/1001, să ia măsurile necesare pentru executarea hotărârii instanței Uniunii. Prin urmare, revine EUIPO obligația de a acționa în conformitate cu dispozitivul și cu motivele hotărârilor instanței Uniunii [a se vedea Hotărârea din 31 ianuarie 2019, Pear Technologies/EUIPO – Apple (PEAR),
T‑215/17
, nepublicată,
EU:T:2019:45
, punctul
și jurisprudența citată]. Prin urmare, al doilea capăt de cerere formulat de reclamantă nu are un obiect propriu, întrucât este doar o consecință a primului aspect al primului capăt de cerere, prin care se solicită anularea deciziei atacate.
Cu privire la cheltuielile de judecată
Potrivit articolului 134 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată.
Întrucât EUIPO a căzut în pretenții cu privire la partea esențială a concluziilor sale, se impune obligarea acestuia la suportarea propriilor cheltuieli de judecată, precum și a celor efectuate de reclamantă în procedura în fața Tribunalului și în procedura care s‑a aflat pe rolul camerei de recurs.
Cu toate acestea, deși, în temeiul articolului 190 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, cheltuielile necesare efectuate de părți în legătură cu procedura care s‑a aflat pe rolul camerei de recurs sunt considerate cheltuieli de judecată recuperabile, situația nu este aceeași în ceea ce privește cheltuielile efectuate în legătură cu procedura care s‑a aflat pe rolul diviziei de opoziție. Prin urmare, cererea reclamantei privind aceste din urmă cheltuieli de judecată trebuie respinsă.

Pentru aceste motive,
TRIBUNALUL (Camera a treia)
declară și hotărăște:

1)
Anulează Decizia Camerei a patra de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) din 2 aprilie 2020 (cauza R 1079/2019-4).

2)
Respinge în rest acțiunea.

3)
Obligă EUIPO la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a cheltuielilor de judecată necesare efectuate de Indo European Foods Ltd în legătură cu procedura care s‑a aflat pe rolul camerei de recurs a EUIPO.

Collins
Kreuschitz
Steinfatt
Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 6 octombrie 2021.
Semnături
(
*1
)	Limba de procedură: engleza.