CELEX: 62016CJ0341
Prejudiciële verwijzing
Justitiële samenwerking in burgerlijke en handelszaken
Verordening (EG) nr. 44/2001
Rechterlijke bevoegdheid
Artikel 2, lid 1
Bevoegdheid van de gerechten van de woonplaats van de verweerder
Artikel 22, punt 4
Exclusieve bevoegdheid voor de registratie en de geldigheid van intellectuele-eigendomstitels
Geding om te bepalen of een persoon terecht als merkhouder is geregistreerd

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 22, punt 4, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (
PB 2001, L 12, blz. 1
).
Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Hanssen Beleggingen BV (hierna: „Hanssen”), een in Nederland gevestigd bedrijf, en Tanja Prast-Knipping, woonachtig in Duitsland, over de registratie van laatstgenoemde als houdster van een Benelux-merk.
Toepasselijke bepalingen
Unierecht
Verordening nr. 44/2001 is, in de betrekkingen tussen de lidstaten, in de plaats gekomen van het Verdrag van 27 september 1968 betreffende de rechterlijke bevoegdheid en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (
PB 1972, L 299, blz. 32
; hierna: „Executieverdrag”). Zij is op haar beurt vervangen door verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (
PB 2012, L 351, blz. 1
). Volgens artikel 66, lid 1, van laatstgenoemde verordening is deze „slechts van toepassing op rechtsvorderingen die zijn ingesteld, authentieke akten die zijn verleden of geregistreerd, en gerechtelijke schikkingen die zijn goedgekeurd of getroffen op of na 10 januari 2015”.
Daar de rechtsvordering die in het hoofdgeding aan de orde is, vóór 10 januari 2015 is ingesteld, moet het onderhavige verzoek om een prejudiciële beslissing worden onderzocht in het licht van verordening nr. 44/2001.
Artikel 2, lid 1, van deze verordening bepaalde:
„Onverminderd deze verordening worden zij die woonplaats hebben op het grondgebied van een lidstaat, ongeacht hun nationaliteit, opgeroepen voor de gerechten van die lidstaat.”
Artikel 22 van deze verordening, dat stond in afdeling 6 („Exclusieve bevoegdheid”) van hoofdstuk II ervan, luidde als volgt:
„Ongeacht de woonplaats zijn bij uitsluiting bevoegd:
[...]
4)
voor de registratie of de geldigheid van octrooien, merken, tekeningen en modellen van nijverheid, en andere soortgelijke rechten die aanleiding geven tot deponering of registratie: de gerechten van de lidstaat op het grondgebied waarvan de deponering of registratie is verzocht, heeft plaatsgehad of geacht wordt te hebben plaatsgehad in de zin van een besluit van de Gemeenschap of een internationale overeenkomst.
[...]”
Deze bepaling kwam overeen met artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag.
BVIE
Het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) van 25 februari 2005, ondertekend te ’s‑Gravenhage (Nederland) door het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden (hierna: „BVIE”), is in werking getreden op 1 september 2006.
Artikel 1.2 BVIE bepaalt:
„1.   Er wordt een Benelux-Organisatie voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) [...] ingesteld.
2.   De organen van de Organisatie zijn:
[...]
c.
het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) [...].”
Artikel 1.5, leden 1 en 2, BVIE preciseert:
„1.   De Organisatie heeft haar zetel te ’s-Gravenhage.
2.   Het Bureau is gevestigd te ’s-Gravenhage.”
Artikel 4.6, lid 1, BVIE luidt als volgt:
„[De territoriale bevoegdheid van de rechter wordt] bepaald door de woonplaats van de gedaagde of door de plaats, waar de in geding zijnde verbintenis is ontstaan, is uitgevoerd of moet worden uitgevoerd. De plaats waar een merk of een tekening of model is gedeponeerd of ingeschreven kan in geen geval op zichzelf grondslag zijn voor het bepalen van de bevoegdheid.”
Duits recht
§ 812, lid 1, van het Bürgerliche Gesetzbuch (burgerlijk wetboek) staat in titel 26 daarvan, met het opschrift „Ungerechtfertigte Bereicherung” (ongerechtvaardigde verrijking) en bepaalt dat „degene die middels een prestatie van een derde of op enige andere wijze op kosten van deze derde zonder rechtsgrondslag iets verkrijgt, tot teruggaaf gehouden is”.
Hoofdgeding en prejudiciële vraag
Op 7 september 1979 heeft een Duitse onderneming in handen van Helmut Knipping, actief op het gebied van de productie van bouwonderdelen, met name vensters, het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (merken en tekeningen of modellen) (hierna: „BBIE”) verzocht het volgende woord- en beeldteken in te schrijven als Benelux-merk:
Het BBIE heeft dit merk, in zwart-wit, ingeschreven onder nummer 361604 (hierna: „merknummer 361604”).
Hanssen is een vennootschap naar Nederlands recht die actief is in de verhandeling van deuren en vensters. Zij is houdster van het Benelux-woord- en beeldmerk met nummer 0684759. Dit merk bestaat in hetzelfde woord- en beeldteken als dat waarop merknummer 361604 betrekking heeft, maar is ingeschreven in de kleuren blauw en geel.
Op 9 oktober 1995 is Knipping overleden.
Op 14 november 2003 heeft T. Prast-Knipping, onder overlegging van een erfrechtverklaring waaruit bleek dat zij de enige erfgenaam van Helmut Knipping was, bij het BBIE verzocht dat zij als houdster van merknummer 361604 werd ingeschreven.
Het BBIE heeft deze inschrijving verricht.
Die inschrijving is betwist door Hanssen. Zij betoogt dat merknummer 361604 vóór het overlijden van Knipping verschillende keren was overgegaan en op het tijdstip van diens overlijden geen deel meer uitmaakte van diens vermogen. De inschrijving van Prast-Knipping als houdster van dat merk was derhalve ongegrond.
Daar het geschil niet in der minne kon worden beslecht, heeft Hanssen op 8 juni 2012 beroep tegen Prast-Knipping ingesteld bij het Landgericht Düsseldorf (deelstaatrechter in eerste aanleg Düsseldorf, Duitsland), de rechterlijke instantie van de woonplaats van laatstgenoemde. Hanssen beriep zich op ongerechtvaardigde verrijking als bedoeld in § 812 van het burgerlijk wetboek en vorderde dat Prast-Knipping zou worden gelast bij het BBIE te verklaren dat genoemd merk haar geen rechten verleent en dat zij afziet van inschrijving van haar naam als merkhoudster.
Bij uitspraak van 24 juni 2015 heeft het Landgericht Düsseldorf dit beroep verworpen op grond dat merknummer 361604 op het tijdstip van overlijden van Knipping deel uitmaakte van diens vermogen en middels vererving regelmatig was overgegaan op Prast-Knipping.
Hanssen heeft bij het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste deelstaatrechter Düsseldorf, Duitsland) hoger beroep ingesteld tegen deze uitspraak.
Deze rechter heeft twijfels over de bevoegdheid van de Duitse gerechten om kennis te nemen van het geschil. Hij meent dat deze bevoegdheid weliswaar zou kunnen voortvloeien uit artikel 2, lid 1, van verordening nr. 44/2001, doch dat het tevens mogelijk is dat de gerechten van de lidstaat van inschrijving van het in het hoofdgeding aan de orde zijnde merk – in casu Nederland, wegens de zetel van het BBIE te ’s‑Gravenhage – exclusief bevoegd zouden zijn krachtens artikel 22, punt 4, van deze verordening.
Daar de rechterlijke bevoegdheid ambtshalve moet worden onderzocht, wenst het Oberlandesgericht Düsseldorf opheldering over deze kwestie.
In het bijzonder dient nader te worden bepaald of een beroep als dat wat door Hanssen is ingesteld, betrekking heeft op een geschil over „de registratie of de geldigheid van [...] merken” in de zin van artikel 22, punt 4, van die verordening. Het arrest van 15 november 1983, Duijnstee (
288/82
,
EU:C:1983:326
) bevat aanwijzingen voor een ontkennend antwoord op deze vraag, maar gelet op de ontwikkeling van het merkenrecht sinds dat arrest, is het niet zeker of daarmee nog rekening moet worden gehouden.
Met betrekking tot genoemde ontwikkeling van het merkenrecht noemt het Oberlandesgericht Düsseldorf met name artikel 18 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (
PB 2009, L 78, blz. 1
), zoals gewijzigd bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 (
PB 2015, L 341, blz. 21
) (hierna: „verordening nr. 207/2009”).
Tevens noemt deze rechter de omstandigheid dat op het gebied van de rechterlijke bevoegdheid het Benelux-merk wordt gekenmerkt door bepaalde bijzonderheden.
Daarop heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:
„Omvat het begrip geschillen inzake ‚de registratie of de geldigheid van [...] merken’, bedoeld in artikel 22, punt 4, van [verordening nr. 44/2001], ook een beroep dat ertoe strekt dat de persoon die in het Benelux-merkenregister formeel als houder van een Benelux-merk is ingeschreven, bij het [BBIE] verklaart dat hij geen rechten heeft op het betrokken merk en afziet van zijn inschrijving als merkhouder?”
Beantwoording van de prejudiciële vraag
Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat dit van toepassing is op geschillen die ertoe strekken dat wordt bepaald of een persoon terecht als merkhouder is geregistreerd.
Voor de beantwoording van deze vraag dient om te beginnen in herinnering te worden gebracht dat het Hof reeds heeft geoordeeld dat artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 op dezelfde systematiek berust als artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag en bovendien in nagenoeg gelijke bewoordingen is geformuleerd, zodat de continuïteit in de uitlegging van deze twee instrumenten dient te worden gewaarborgd (arrest van 12 juli 2012, Solvay,
C‑616/10
,
EU:C:2012:445
, punt
).
Vervolgens dient te worden opgemerkt dat het in die bepalingen genoemde begrip geschil inzake „de registratie of de geldigheid van [intellectuele-eigendomstitels]” een „autonoom begrip” vormt dat in alle lidstaten op uniforme wijze dient te worden toegepast (arresten van 15 november 1983, Duijnstee,
288/82
,
EU:C:1983:326
, punt
, en 13 juli 2006, GAT,
C‑4/03
,
EU:C:2006:457
, punt
).
Ten slotte heeft het Hof gepreciseerd dat het van belang is dat de bepalingen die een exclusieve rechterlijke bevoegdheid vastleggen, zoals artikel 16 van het Executieverdrag en artikel 22 van verordening nr. 44/2001, niet ruimer worden uitgelegd dan het oogmerk ervan verlangt, aangezien deze bepalingen tot gevolg hebben dat partijen de forumkeuze wordt ontnomen die hun anders zou toekomen, en in bepaalde gevallen kunnen leiden tot een situatie waarin partijen voor een rechter worden gedaagd die ten aanzien van geen van hen de rechter van de woonplaats is (arresten van 10 januari 1990, Reichert en Kockler,
C‑115/88
,
EU:C:1990:3
, punt
, en 12 mei 2011, BVG,
C‑144/10
,
EU:C:2011:300
, punt
).
Artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 heeft tot doel geschillen over de registratie of de geldigheid van een intellectuele-eigendomstitel voor te behouden aan de gerechten die feitelijk nabij zijn van en juridisch een nauwe band hebben met het register, daar deze gerechten het best geplaatst zijn om kennis te nemen van gevallen waarin de geldigheid van de titel, of zelfs het bestaan op zich van de deponering of de registratie ervan, wordt betwist (zie in die zin, met betrekking tot artikel 16, punt 4, van het Executieverdrag, arrest van 13 juli 2006, GAT,
C‑4/03
,
EU:C:2006:457
, punten
en
).
In die omstandigheden heeft het Hof, in zaken betreffende de rechterlijke bevoegdheid op het gebied van octrooien, geoordeeld dat, indien het geschil niet de geldigheid van het octrooi of het bestaan van een deponering of registratie ervan betreft, het niet onder het begrip geschil over „de registratie of de geldigheid van octrooien” valt en het bijgevolg niet behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de gerechten op het grondgebied waarvan de titel is geregistreerd (arresten van 15 november 1983, Duijnstee,
288/82
,
EU:C:1983:326
, punten
‑
, en 13 juli 2006, GAT,
C‑4/03
,
EU:C:2006:457
, punten
en
).
Een geschil dat uitsluitend betrekking heeft op de vraag wie de houder van het octrooirecht is, valt derhalve niet onder deze exclusieve rechterlijke bevoegdheid (arrest van 15 november 1983, Duijnstee,
288/82
,
EU:C:1983:326
, punt
).
Zoals de advocaat-generaal in de punten 26 tot en met 29 van zijn conclusie heeft opgemerkt, kan deze uitlegging worden overgenomen in een zaak over een merk, zoals aan de orde in het hoofdgeding, die noch de geldigheid noch de registratie van het merk betreft, maar enkel betrekking heeft op de vraag of een persoon wiens naam is ingeschreven als merkhouder, inderdaad deze hoedanigheid heeft.
Een geschil dat geen enkele betwisting van de registratie van het merk als zodanig of de geldigheid ervan impliceert, heeft immers niets van doen met een geschil over „de registratie of de geldigheid van [...] merken” in artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 en evenmin met het doel van deze bepaling. In dit opzicht moet worden opgemerkt dat de vraag tot welk persoonlijk vermogen een intellectuele-eigendomstitel behoort, in de regel geen band van feitelijke nabijheid of een juridische band met de plaats van de registratie van die titel heeft.
Hiervan lijkt in casu sprake te zijn. Zoals uit de verwijzingsbeslissing blijkt, betreft het geschil immers de eigendom van merknummer 361604 na het overlijden van Knipping, waarvoor moet worden bepaald of dat merk op het tijdstip van diens overlijden deel uitmaakte van diens vermogen.
Uit bovenstaande overwegingen volgt dat een geschil als aan de orde in het hoofdgeding, dat uitsluitend betrekking heeft op de vraag wie als houder van het betrokken merk moet worden aangemerkt, niet onder artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 valt.
Aan deze uitlegging wordt niet afgedaan door de omstandigheid dat de Unieregeling een aantal bepalingen bevat die de houder van een intellectuele-eigendomstitel toestaan de overgang te zijnen behoeve te vorderen van de registratie die aanvankelijk op naam van een andere persoon was verricht.
In dit verband verwijst de verwijzende rechter in het bijzonder naar de merkenregeling van de Europese Unie en beklemtoont hij dat artikel 18 van verordening nr. 207/2009 de rechtbanken voor het Uniemerk met name de bevoegdheid verleent om uitspraak te doen over een vordering van de merkhouder tot overdracht te zijnen behoeve van de inschrijving die was verricht door een gemachtigde of vertegenwoordiger. Terwijl deze bepaling specifiek ziet op de verhouding tussen een gemachtigde of vertegenwoordiger en de houder van een Uniemerk, blijkt echter niet dat het geschil in het hoofdgeding, dat een Benelux-merk betreft, over dergelijke verhoudingen gaat.
Wat voorts de – eveneens in de verwijzingsbeslissing genoemde – omstandigheid betreft dat op het vlak van de rechterlijke bevoegdheid het Benelux-merk wordt gekenmerkt door bepaalde bijzonderheden, moet worden opgemerkt dat – anders dan de zaak die heeft geleid tot het arrest van 14 juli 2016, Brite Strike Technologies (
C‑230/15
,
EU:C:2016:560
), waarin het Hof de verhouding tussen de in artikel 4.6 van het BVIE geformuleerde regel voor rechterlijke bevoegdheid en de regel in artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 heeft verduidelijkt – het hoofdgeding noch betrekking heeft op de registratie of de geldigheid van het betrokken Benelux-merk noch op eventuele inbreuken erop, en de vordering van Hanssen is volgens de aan het Hof verstrekte gegevens overigens ook niet gefundeerd op enige materiële bepaling van het BVIE. In die omstandigheden doen de bijzonderheden van het BVIE op het vlak van de rechterlijke bevoegdheid niet ter zake in het hoofdgeding.
Gelet op een en ander dient op de prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 22, punt 4, van verordening nr. 44/2001 aldus moet worden uitgelegd dat het niet van toepassing is op geschillen die ertoe strekken dat wordt bepaald of een persoon terecht als merkhouder is geregistreerd.
Kosten
Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht:

Artikel 22, punt 4, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, moet aldus worden uitgelegd dat het niet van toepassing is op geschillen die ertoe strekken dat wordt bepaald of een persoon terecht als merkhouder is geregistreerd.

ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Duits.