CELEX: 62014TJ0343
Uniemerk
Nietigheidsprocedure
Uniewoordmerk CIPRIANI
Geen kwade trouw
Artikel 52, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009
Geen schending van een recht op de naam van een algemeen bekend persoon
Artikel 53, lid 2, onder a), van verordening nr. 207/2009

Voorgeschiedenis van het geding
In 1956 hebben Giuseppe Cipriani, de vader van verzoeker, Arrigo Cipriani, en een derde Hotel Cipriani SpA opgericht, de rechtsvoorganger van interveniënte, Hotel Cipriani Srl. In maart 1958 opende het hotel zijn deuren onder de naam Cipriani.
In 1966 werden de aandelen van de rechtsvoorganger van interveniënte die in handen waren van de derde mede-oprichter, overgedragen aan Stondon, Ondale and Patmore Company Ltd.
In 1967 hebben Giuseppe Cipriani en Stondon, Ondale and Patmore Company een overeenkomst gesloten krachtens welke alle aandelen van de rechtsvoorganger van interveniënte die in handen waren van eerstgenoemde, werden overgedragen aan Stondon, Ondale and Patmore Company (hierna: „overeenkomst van 1967”). Die rechtsvoorganger heeft bij deze overeenkomst tevens toestemming verleend om de naam Cipriani te gebruiken onder bepaalde voorwaarden.
Op 12 december 1969 heeft de rechtsvoorganger van interveniënte verzocht om inschrijving van het Italiaanse woordmerk CIPRIANI, dat op 9 december 1971 onder nummer 254410 werd ingeschreven voor met name diensten die als volgt zijn omschreven: „hotels, restaurants, bars, cafetaria’s, snackbars en eetgelegenheden”.
Op 1 april 1996 heeft de rechtsvoorganger van interveniënte bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (
PB 1994, L 11, blz. 1
), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (
PB 2009, L 78, blz. 1
)].
Het merk waarvan inschrijving was aangevraagd, betreft het woordteken CIPRIANI.
De waren en diensten waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot de klassen 16, 35 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:
—
klasse 16: „Drukwerken, karton en artikelen en plaatsbewijzen van karton, dagbladen, periodieke publicaties, brochures, boeken en schrijfbehoeften, schrijfinstrumenten, adresboekjes en agenda’s, dagplanner, foto’s en aanplakbiljetten, speelkaarten, wenskaarten, briefkaarten, kaarten en prenten”;
—
klasse 35: „Reclame, publiciteit, public relations; marketing en promotie; exploitatie van hotels”;
—
klasse 42: „Hotels, hotelreservering, restaurants, cafetaria’s, openbare eetgelegenheden, bars, catering; levering van dranken voor onmiddellijke consumptie”.
De Uniemerkaanvraag is in het
Blad van gemeenschapsmerken
nr. 26/1997 van 3 november 1997 gepubliceerd. Het aangevraagde merk werd op 9 juli 1998 onder nummer 115824 ingeschreven.
In 2006 werd interveniënte bij het EUIPO ingeschreven als houdster van het litigieuze merk.
Op 31 juli 2009 heeft verzoeker bij het EUIPO een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk ingediend voor alle waren en diensten waarvoor het was ingeschreven. Ter staving van deze vordering werden de nietigheidsgronden aangevoerd van, ten eerste, artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 voor zover het Uniemerk te kwader trouw werd ingeschreven en, ten tweede, artikel 53, lid 2, onder a), van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met artikel 8, lid 3, van de Codice della Proprietà Industriale (Italiaans wetboek van industriële eigendom; hierna: „CPI”), voor zover dat merk inbreuk heeft gemaakt op het recht op de naam van een algemeen bekend persoon, te weten de naam Cipriani, waarvan de algemene bekendheid strikt gelinkt is aan de persoon van verzoeker, een geletterd man, wiens restaurantactiviteiten wereldwijde bekendheid genieten.
Bij beslissing van 29 november 2011 heeft de nietigheidsafdeling de vordering tot nietigverklaring afgewezen. In de eerste plaats was zij van oordeel dat de vordering tot nietigverklaring niet-ontvankelijk was voor zover deze was gebaseerd op artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009. Een nationale rechterlijke instantie die bevoegd is inzake Uniemerken, had immers reeds definitief uitspraak gedaan over dezelfde kwestie. In de tweede plaats heeft zij zich met betrekking tot de hotel- en restaurantdiensten alsmede daarmee verwante diensten van klasse 42 op het standpunt gesteld dat verzoeker bewust het gebruik van het litigieuze merk gedurende meer dan vijf jaar had gedoogd in de zin van artikel 28 CPI. Zij heeft daaruit afgeleid dat de vordering tot nietigverklaring met betrekking tot die diensten niet-ontvankelijk was voor zover deze was gebaseerd op artikel 53, lid 2, onder a), van bovengenoemde verordening. Wat in de derde plaats de waren en diensten van respectievelijk de klassen 16 en 35 betreft, heeft zij de vordering tot nietigverklaring afgewezen voor zover deze was gebaseerd op artikel 53, lid 2, onder a), van deze verordening, gelezen in samenhang met artikel 8, lid 3, CPI, op grond dat geen inbreuk was gemaakt op het recht op de naam van verzoeker.
Op 27 januari 2012 heeft verzoeker krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.
Bij beslissing van 14 maart 2014 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de vierde kamer van beroep van het EUIPO verzoekers beroep verworpen.
Wat in de eerste plaats de vordering tot nietigverklaring op grond van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 betreft, heeft de kamer van beroep geconcludeerd dat kwade trouw ontbrak. In dit verband heeft zij erop gewezen dat de rechtsvoorganger van interveniënte en vervolgens interveniënte zelf „[Hotel Cipriani] [hadden] uitgebaat” sinds de jaren 1960 en dat interveniënte houdster was van het Italiaanse woordmerk CIPRIANI, dat op 9 december 1971 onder nummer 254410 werd ingeschreven voor waren en diensten van de klassen 29, 30, 32, 33 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Verzoeker was niet opgekomen tegen dit merk. Derhalve was de kamer van beroep van oordeel dat de aanvraag tot inschrijving van een Uniemerk voor activiteiten die sinds vele jaren rechtmatig werden verricht, geenszins blijk gaf van kwade trouw. Voorts heeft zij gepreciseerd dat het arrest van 9 december 2008 van de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division (hierna: „beslissing van 2008”), berustte op een uitputtende, duidelijke en overtuigende motivering, en dat zij er toch naar verwees, ook al was deze nationale beslissing niet bindend.
In de tweede plaats heeft de kamer van beroep de vordering tot nietigverklaring afgewezen voor zover deze was gebaseerd op artikel 53, lid 2, onder a), van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met artikel 8, lid 3, CPI. Ten eerste was zij van oordeel dat het door verzoeker overgelegde bewijsmateriaal uitsluitend bestond uit documenten waarin hij werd aangewezen met zijn voornaam samen met zijn familienaam, te weten Arrigo Cipriani, en dat de familienaam Cipriani op zich niet volstond om de persoon te identificeren waarop dat bewijsmateriaal betrekking had. Zij heeft daaruit afgeleid dat het litigieuze merk geen afbreuk deed aan de naam van verzoeker, die hooguit de algemene bekendheid van de naam Arrigo Cipriani kon aanvoeren. Ten tweede heeft zij zich op het standpunt gesteld dat artikel 8, lid 3, CPI beoogde misbruik van een algemeen bekende persoonsnaam door een derde te voorkomen en deze bepaling geen toepassing kon vinden wanneer inschrijving van een merk werd aangevraagd door een persoon met dezelfde naam. Aangezien in casu de rechtsvoorganger van interveniënte de legitieme rechtsopvolger was van Giuseppe Cipriani, verzoekers vader, was geen sprake van de situatie als bedoeld in artikel 8, lid 3, CPI. Ten derde heeft verzoeker niet aangetoond of en op welke wijze het Italiaanse recht het geval regelde waarin twee personen dezelfde familienaam hebben en het geval waarin de aangevoerde naam algemeen bekend was geworden na het tijdstip waarop het litigieuze teken in de handel gebruikt begon te worden.
In de derde plaats was de kamer van beroep van oordeel dat dus niet hoefde te worden onderzocht of verzoeker het gebruik van het litigieuze merk door interveniënte had gedoogd, en evenmin of zijn vordering tot nietigverklaring niet-ontvankelijk was aangezien op de kwestie inzake de vermeende kwade trouw van interveniënte uitspraak was gedaan bij in kracht van gewijsde gegane beslissing, te weten bij de beslissing van 2008.
Conclusies van partijen
Verzoeker vraagt het Gerecht:
—
de bestreden beslissing te vernietigen;
—
het litigieuze merk nietig te verklaren voor alle waren en diensten waarvoor het is ingeschreven;
—
subsidiair, het litigieuze merk nietig te verklaren voor alle waren en de andere diensten dan „hotels” en „hotelreservering”;
—
meer subsidiair, het litigieuze merk nietig te verklaren voor diensten als „restaurants, cafetaria’s, openbare eetgelegenheden, bars, catering; levering van dranken voor onmiddellijke consumptie”;
—
uiterst subsidiair, de zaak terug te verwijzen naar het EUIPO voor een dergelijke nietigverklaring;
—
de volledige terugbetaling te gelasten van de kosten die verzoeker in de onderhavige procedure heeft gemaakt.
Het EUIPO en interveniënte verzoeken het Gerecht:
—
het beroep te verwerpen;
—
verzoeker te verwijzen in de kosten.
In rechte
Ter onderbouwing van zijn beroep voert verzoeker twee middelen aan. Het eerste middel betreft schending van artikel 53, lid 2, onder a), van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met artikel 8, lid 3, CPI. Volgens het tweede middel is artikel 52, lid 1, onder b), van deze verordening geschonden.
Het Gerecht is van oordeel dat eerst het tweede middel dient te worden onderzocht.
Tweede middel: schending van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009
Verzoeker betoogt dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing ten onrechte heeft geoordeeld dat geen sprake was van kwade trouw in de zin van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk.
Het EUIPO en interveniënte betwisten verzoekers betoog.
In herinnering dient te worden gebracht dat de regeling inzake het Uniemerk berust op het in artikel 8, lid 2, van verordening nr. 207/2009 neergelegde beginsel, volgens hetwelk een uitsluitend recht wordt verleend aan de eerste inschrijver. Overeenkomstig dit beginsel kan een teken slechts als Uniemerk worden ingeschreven voor zover een ouder merk hiervoor geen beletsel vormt, ongeacht of het gaat om een Uniemerk, een in een lidstaat of door het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom ingeschreven merk, een ingevolge internationale overeenkomsten met werking in een lidstaat ingeschreven merk of een ingevolge internationale overeenkomsten met werking in de Europese Unie ingeschreven merk. Daarentegen vormt het loutere gebruik van een niet-ingeschreven merk door een derde, onverminderd eventuele toepassing van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009, geen beletsel voor de inschrijving van een gelijk of overeenstemmend merk als Uniemerk voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten [zie arrest van 11 juli 2013, SA.PAR./BHIM – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI),
T‑321/10
,
EU:T:2013:372
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak; arrest van 28 januari 2016, Gugler France/BHIM – Gugler (GUGLER),
T‑674/13
, niet gepubliceerd,
EU:T:2016:44
, punt
].
De toepassing van dit beginsel wordt genuanceerd door met name artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, volgens hetwelk een Uniemerk op vordering bij het EUIPO of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig moet worden verklaard wanneer de aanvrager te kwader trouw was bij de indiening van de merkaanvraag. Het staat aan de verzoeker tot nietigverklaring die zich op deze grond wil baseren, om het bewijs te leveren van de omstandigheden waaruit kan blijken dat de houder van een Uniemerk te kwader trouw was bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van dat merk [zie arrest van 26 februari 2015, Pangyrus/BHIM – RSVP Design (COLOURBLIND),
T‑257/11
, niet gepubliceerd,
EU:T:2015:115
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Het begrip „kwade trouw” als bedoeld in artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 is in de wetgeving op geen enkele manier gedefinieerd, afgebakend of zelfs maar beschreven [arrest van 1 februari 2012, Carrols/BHIM – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL),
T‑291/09
,
EU:T:2012:39
, punt
].
Opgemerkt dient te worden dat het Hof in het arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (
C‑529/07
,
EU:C:2009:361
), de wijze waarop het begrip kwade trouw als bedoeld in artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 dient te worden uitgelegd, nader heeft gepreciseerd.
Volgens het Hof dient bij de beoordeling of sprake is van kwade trouw van de aanvrager in de zin van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 rekening te worden gehouden met alle relevante factoren die het concrete geval kenmerken en die bestonden op het tijdstip van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van een teken als Uniemerk, en met name met, ten eerste, het feit dat de aanvrager weet of behoort te weten dat een derde in ten minste één lidstaat een gelijk of overeenstemmend teken gebruikt voor dezelfde of een soortgelijke waar, waardoor verwarring kan ontstaan met het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, ten tweede, het oogmerk van de aanvrager om die derde het verdere gebruik van dit teken te beletten en, ten derde, de omvang van de rechtsbescherming die het teken van de derde en het teken waarvoor inschrijving is aangevraagd, genieten (arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli,
C‑529/07
,
EU:C:2009:361
, punt
).
Niettemin volgt uit de bewoordingen van het Hof in het arrest van 11 juni 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (
C‑529/07
,
EU:C:2009:361
, punt
), dat de daarin opgesomde factoren slechts voorbeelden zijn van een geheel van elementen die in aanmerking kunnen worden genomen bij de beoordeling of een merkaanvrager eventueel te kwader trouw was bij de indiening van de merkaanvraag (zie arrest van 26 februari 2015, COLOURBLIND,
T‑257/11
, niet gepubliceerd,
EU:T:2015:115
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Bijgevolg dient te worden geoordeeld dat bij de globale beoordeling op grond van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 eveneens rekening kan worden gehouden met de oorsprong van het litigieuze teken en het gebruik ervan sinds het is ontworpen, met de commerciële logica die de indiening van de Uniemerkaanvraag voor het teken volgt, alsook met de chronologische volgorde van de gebeurtenissen die deze indiening hebben gekenmerkt (zie arrest van 26 februari 2015, COLOURBLIND,
T‑257/11
, niet gepubliceerd,
EU:T:2015:115
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak; zie ook in die zin arrest van 11 juli 2013, GRUPPO SALINI,
T‑321/10
,
EU:T:2013:372
, punt
).
Tegen de achtergrond van deze overwegingen dient te worden nagegaan of de bestreden beslissing rechtmatig is voor zover de kamer van beroep heeft geconcludeerd dat geen sprake was van kwade trouw bij de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk.
Allereerst staat vast dat het bestaan van de vermeende kwade trouw moest worden aangetoond op het tijdstip van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk, te weten 1 april 1996 (hierna: „relevante datum”).
Het onderhavige middel bestaat in wezen uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel betreft het summiere karakter van de motivering van de bestreden beslissing wat de analyse van de vordering tot nietigverklaring op grond van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 betreft. Het tweede onderdeel betreft de onjuiste beoordeling door de kamer van beroep wat het bestaan van kwade trouw van de rechtsvoorganger van interveniënte betreft.
Eerste onderdeel: summier karakter van de motivering van de bestreden beslissing wat de analyse van de vordering tot nietigverklaring op grond van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 betreft
Verzoeker voert aan dat de bestreden beslissing summier is gemotiveerd wat de analyse van de vordering tot nietigverklaring op grond van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 betreft. Opgemerkt dient te worden dat, zelfs indien dit summiere karakter wordt erkend, dit niet betekent dat de bestreden beslissing ontoereikend is gemotiveerd.
Op dit punt dient immers eraan te worden herinnerd dat overeenkomstig artikel 75 van verordening nr. 207/2009 de beslissingen van het EUIPO met redenen moeten worden omkleed. Over deze motiveringsplicht, die tevens voortvloeit uit artikel 296 VWEU, bestaat vaste rechtspraak volgens welke de motivering de redenering van diegene die de handeling heeft verricht, duidelijk en ondubbelzinnig tot uitdrukking moet doen komen, om de belanghebbenden in staat te stellen hun recht om een rechterlijke toetsing van de bestreden beslissing te vragen, daadwerkelijk uit te oefenen, en de Unierechter in staat te stellen zijn toezicht op de rechtmatigheid van de beslissing uit te oefenen [zie arrest van 12 februari 2015, Vita Phone/BHIM (LIFEDATA),
T‑318/13
, niet gepubliceerd,
EU:T:2015:96
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak; zie ook in die zin arrest van 13 december 2011, Meica/BHIM – Bösinger Fleischwaren (Schinken King),
T‑61/09
, niet gepubliceerd,
EU:T:2011:733
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Vastgesteld dient te worden dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing een analyse van de omstandigheden van het geval heeft verricht, alsmede heeft geantwoord op de door verzoeker aangevoerde argumenten.
Uitgaande van de commerciële logica van de rechtsvoorganger van interveniënte, die reeds houder van een identiek nationaal woordmerk was, heeft de kamer van beroep verzoekers betoog van de hand gewezen dat die rechtsvoorganger hem wilde schaden en voordeel wilde halen uit de algemene bekendheid van de naam Cipriani.
Onder uitdrukkelijke verwijzing naar de beslissing van 2008 heeft de kamer van beroep voorts verzoekers betoog afgewezen dat betrekking had op het vermeende oogmerk van de rechtsvoorganger van interveniënte om voordeel te halen uit verzoekers bekendheid alsmede op onderhandelingen in de Verenigde Staten, aangezien in die beslissing was geantwoord op soortgelijke argumenten, zonder dat zij de motivering van die beslissing hoefde te herhalen.
Anders dan verzoeker suggereert, is er in dit verband geen sprake van enige tegenstrijdigheid in de motivering van de bestreden beslissing met betrekking tot het feit dat de kamer van beroep rekening heeft gehouden met de beslissing van 2008. Onverminderd de vraag of het bestaan van deze beslissing kon leiden tot niet-ontvankelijkheid van de vordering tot nietigverklaring op grond van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, daar bij deze beslissing, die in kracht van gewijsde is gegaan, uitspraak was gedaan over de kwestie van de vermeende kwade trouw van de rechtsvoorganger van interveniënte, blijkt immers uit vaste rechtspraak dat, hoewel het EUIPO niet is gebonden door beslissingen die nationale autoriteiten hebben gewezen, deze beslissingen, zonder bindend of zelfs doorslaggevend te zijn, niettemin door het EUIPO in het kader van de beoordeling van de feiten van de zaak als aanwijzingen in aanmerking kunnen worden genomen [zie arrest van 18 maart 2016, Karl-May-Verlag/BHIM – Constantin Film Produktion (WINNETOU),
T‑501/13
,
EU:T:2016:161
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Bijgevolg kan de kamer van beroep niet worden verweten dat zij in de bestreden beslissing heeft verwezen naar de beslissing van 2008.
Uit een en ander volgt dat de bestreden beslissing rechtens genoegzaam is gemotiveerd wat de analyse van de vordering tot nietigverklaring op grond van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 betreft. Bijgevolg dient het eerste onderdeel van het onderhavige middel te worden afgewezen.
Tweede onderdeel: onjuiste beoordeling door de kamer van beroep wat het bestaan van kwade trouw van de rechtsvoorganger van interveniënte betreft
Verzoeker is van mening dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de rechtsvoorganger van interveniënte niet te kwader trouw was op de relevante datum.
–
Inaanmerkingneming van het bestaan van het oudere Italiaanse woordmerk CIPRIANI en beweerd voornemen van de rechtsvoorganger van interveniënte om voordeel te halen uit de algemene bekendheid van de naam Cipriani en uit die van verzoeker
Voor haar conclusie dat geen sprake was van kwade trouw in de zin van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 op de relevante datum, heeft de kamer van beroep in punt 32 van de bestreden beslissing erop gewezen dat die rechtsvoorganger en vervolgens interveniënte zelf „[Hotel Cipriani] [hadden] uitgebaat” sinds de jaren 1960 en dat interveniënte houdster was van het Italiaanse woordmerk CIPRIANI, dat op 9 december 1971 werd ingeschreven „in de klassen 29, 30, 32, 33 en 42”, zonder dat was opgekomen tegen dit merk. Derhalve was de kamer van beroep van oordeel dat de aanvraag tot inschrijving van een Uniemerk voor activiteiten die sinds vele jaren rechtmatig werden verricht, geenszins blijk gaf van kwade trouw.
Verzoeker betwist de beoordeling van de kamer van beroep en voert daartoe aan dat het bestaan van kwade trouw moet worden aangetoond aan de hand van de concrete omstandigheden, die kunnen wijzen op de kwade trouw van de merkaanvrager zelfs indien die inschrijving verband hield met rechtmatig verrichte activiteiten. In casu wilde de rechtsvoorganger van interveniënte verzoekers activiteiten in de onafhankelijke restaurantsector belemmeren en een inschrijving verkrijgen die kan worden aangevoerd – zoals is gebeurd – teneinde gerechtelijke en administratieve procedures tegen verzoeker en zijn familie in te leiden met betrekking tot hun activiteiten in die sector. Bovendien wilde hij voordeel halen uit de algemene bekendheid van de naam Cipriani in die sector op de relevante datum.
Dit betoog van verzoeker kan niet worden aanvaard.
In de eerste plaats dient immers te worden vastgesteld dat, zoals de kamer van beroep in punt 32 van de bestreden beslissing in wezen heeft opgemerkt, verzoeker niet het feit ter discussie stelt dat de rechtsvoorganger van interveniënte op de relevante datum reeds houder was van een ander merk CIPRIANI, te weten het Italiaanse woordmerk CIPRIANI, dat op 12 december 1969 werd aangevraagd en op 9 december 1971 onder nummer 254410 werd ingeschreven voor met name „hotels”, „restaurants”, „bars”, „cafetaria’s”, „snackbars” en „eetgelegenheden” (zie punt 4 supra). Ter terechtzitting heeft verzoeker bevestigd dat hij noch tegen de inschrijving noch tegen het gebruik van dit merk is opgekomen.
Volgens de rechtspraak behoort het uitbreiden van de bescherming van een nationaal merk door inschrijving ervan als Uniemerk tot de normale handelsstrategie van een onderneming [zie in die zin arresten van 1 februari 2012, Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL,
T‑291/09
,
EU:T:2012:39
, punt
, en 14 februari 2012, Peeters Landbouwmachines/BHIM – Fors MW (BIGAB),
T‑33/11
,
EU:T:2012:77
, punt
]. Bijgevolg kan worden geoordeeld dat de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk deel uitmaakte van de handelsstrategie van de rechtsvoorganger van interveniënte.
Verzoeker voert aan dat de rechtsvoorganger van interveniënte, die enkel actief is in de hotelsector, te kwader trouw heeft gehandeld door het litigieuze merk aan te vragen zonder het voornemen om dit merk te gebruiken voor andere diensten dan hoteldiensten, met name voor onafhankelijke restaurantdiensten. Dit argument van verzoeker dient evenwel te worden afgewezen. Zoals interveniënte terecht opmerkt, staat immers vast dat die rechtsvoorganger op de relevante datum restaurantdiensten aanbood aan zijn hotelgasten, maar ook aan andere klanten. Uit de concrete omstandigheden blijkt dus niet dat die rechtsvoorganger op de relevante datum niet voornemens was het litigieuze merk te gebruiken voor restaurantdiensten waarvoor inschrijving was aangevraagd. Verder legt verzoeker geen enkel element over ter onderbouwing van zijn betoog dat diezelfde rechtsvoorganger louter beoogde verzoekers activiteiten in de onafhankelijke restaurantsector te belemmeren.
Ten slotte kan uit het feit dat de rechtsvoorganger van interveniënte inschrijving heeft aangevraagd voor diensten van klasse 42, maar ook voor waren en diensten van klasse 16 respectievelijk klasse 35, niet worden afgeleid dat hij een ander doel nastreefde dan een voorzienbare commerciële groei van zijn activiteiten.
In de tweede plaats stelt verzoeker dat de rechtsvoorganger van interveniënte wilde meeliften op verzoekers algemene bekendheid door gelijkaardige initiatieven te nemen, en voordeel wilde halen uit de algemene bekendheid die de naam Cipriani op de relevante datum in de sector van restaurantdiensten genoot. Dit zou met name worden bevestigd door het feit dat die rechtsvoorganger reeds in 1979 in Londen (Verenigd Koninkrijk) een bar genaamd „Harry’s Bar” heeft geopend, een kopie – niet alleen wat de naam betreft, maar ook qua stijl – van Harry’s Bar in Venetië (Italië), waarvan verzoeker eigenaar was. In dit verband dient erop te worden gewezen dat, gesteld dat dit bewezen is, die opening, die volgens verzoeker dateert van 1979, lang vóór de relevante datum heeft plaatsgevonden. Verzoeker legt niet uit waarom op basis van het bestaan van die bar in Londen kan worden geoordeeld dat deze rechtsvoorganger te kwader trouw was op de relevante datum, te weten ongeveer zestien jaar later. Gesteld dat verzoeker aldus beoogt aan te voeren dat dezelfde rechtsvoorganger herhaaldelijk voordeel heeft willen halen uit de algemene bekendheid van verzoeker en van de naam Cipriani door voortdurend verwarring te creëren, en dat de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk, na de opening van die bar in Londen, een nieuw voorbeeld vormde van de wil van de betrokken rechtsvoorganger om voordeel te halen uit verzoekers algemene bekendheid en aldus een handeling te kwader trouw uitmaakte, kan dit argument geen invloed hebben op de analyse van de kwade trouw van de betrokken rechtsvoorganger bij de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk, te weten het woordmerk CIPRIANI. Zoals in punt 44 supra werd opgemerkt, staat immers vast dat de inschrijving van dit merk werd aangevraagd op een tijdstip waarop de betrokken rechtsvoorganger reeds houder was van een identiek nationaal merk, dat met name voor bars was ingeschreven en waartegen verzoeker nooit is opgekomen.
Indien verzoeker was opgekomen tegen de inschrijving of het gebruik van het nationale merk CIPRIANI en de rechtsvoorganger van interveniënte ondanks die betwisting toch had beslist om inschrijving van hetzelfde teken als Uniemerk aan te vragen, hadden die feiten eventueel kunnen leiden tot de vraag of die rechtsvoorganger te kwader trouw was op de relevante datum. Gelet op het feit dat niet is opgekomen tegen het oudere Italiaanse merk CIPRIANI en ook al bestaat het litigieuze merk uit hetzelfde woordelement, dat bovendien deel uitmaakte van de benaming van die rechtsvoorganger, kan daarentegen niet worden aanvaard dat op grond van de opening van een bar genaamd „Harry’s Bar” door laatstgenoemde in Londen kan worden geoordeeld dat diezelfde rechtsvoorganger door de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk heeft gehandeld op een wijze die ertoe strekte voordeel te halen uit de vermeende algemene bekendheid van de naam Cipriani en uit die van verzoeker.
Verzoekers betoog kan dus niet afdoen aan de beoordeling van de kamer van beroep dat de rechtsvoorganger van interveniënte de bescherming van zijn nationale merk heeft willen uitbreiden tot de Unie, hetgeen niet kan worden gelijkgesteld aan een handeling te kwader trouw op de relevante datum.
–
Verwijzing naar de beslissing van 2008
Voor haar conclusie dat de rechtsvoorganger van interveniënte niet te kwader trouw was op de relevante datum, heeft de kamer van beroep in punt 33 van de bestreden beslissing gepreciseerd dat de beslissing van 2008 berustte op een uitputtende, duidelijke en overtuigende motivering en dat zij er toch naar verwees, ook al was deze nationale beslissing niet bindend.
Verzoeker komt op tegen de uitlegging die de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, in de beslissing van 2008 heeft gegeven aan clausule 3.1 van de overeenkomst van 1967, die betrekking had op het gebruik van de naam Cipriani door de rechtsvoorganger van interveniënte na de overdracht van de aandelen (zie punt 3 supra). In dit verband voert hij aan dat elke uitlegging van die clausule die erin bestaat, louter uit de daarin vermelde term „uitsluitend” een eeuwigdurende overdracht van de rechten op de naam Cipriani voor alle waren- en dienstensectoren af te leiden, duidelijk zou indruisen tegen de bijzondere en uitdrukkelijke clausule waarbij deze rechtsvoorganger een uitsluitend recht op die naam wordt verleend dat strikt beperkt is tot een periode van vijf jaar en tot de hotelsector. Hij is van mening dat zijn uitlegging van die clausule wordt bevestigd door het gedrag van partijen tijdens de jaren na de sluiting van die overeenkomst. Volgens verzoeker heeft die rechtsvoorganger derhalve te kwader trouw gehandeld door inschrijving van het litigieuze merk aan te vragen terwijl hij volkomen op de hoogte was van de nauwkeurig afgebakende beperkingen die van toepassing waren op zijn recht om de naam Cipriani te gebruiken krachtens deze overeenkomst.
Om te beginnen dient eraan te worden herinnerd dat volgens de in punt 38 supra aangehaalde rechtspraak de beslissing van 2008 in aanmerking kon worden genomen als een aanwijzing in het kader van de beoordeling van de feiten van de zaak.
In de eerste plaats heeft de kamer van beroep weliswaar niet verwezen naar specifieke passages van de motivering van de beslissing van 2008, maar opgemerkt dient te worden dat de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, in die beslissing heeft geoordeeld dat, anders dan interveniënte aanvoerde, de overeenkomst van 1967 een relevante factor was die in aanmerking diende te worden genomen bij het onderzoek of de rechtsvoorganger van interveniënte te kwader trouw had gehandeld door inschrijving van het litigieuze merk aan te vragen.
In de tweede plaats dient erop te worden gewezen dat clausule 3 van de overeenkomst van 1967, met het opschrift „Andere bepalingen”, als volgt luidde:
„3.1 –
U [Giuseppe Cipriani] aanvaardt dat [de rechtsvoorganger van interveniënte] en [...] hotel Villa Cipriani te Asolo [Italië] [hun] huidige naam [kunnen] behouden en in het algemeen kunnen beschikken over een uitsluitend recht op gebruik van de naam Cipriani, zelfs nadat u en uw familie geen financieel belang meer zullen hebben in [die rechtsvoorganger] en zelfs indien u [...] of uw zoon geen lid meer is van de raad van bestuur [van die rechtsvoorganger]. U verbindt zich tevens ertoe om in de vijf jaar volgend op de datum van deze overeenkomst geen nieuwe ondernemingen op te richten waarvoor de naam Cipriani wordt gebruikt of die op welke wijze ook de klanten [van die rechtsvoorganger] of van hotel Villa Cipriani voor zich kunnen winnen, tenzij wij [Stondon, Ondale and Patmore Company] hiermee instemmen. Tevens ziet u erop toe dat geen enkel familielid pogingen daartoe onderneemt. Verder spreekt het vanzelf dat uw rechtsopvolgers en uzelf, alsmede elke persoon die daartoe geldige redenen heeft, de naam Cipriani mogen blijven gebruiken voor de Locanda Cipriani te Torcello [Italië].
3.2 –
Wij[, te weten Stondon, Ondale and Patmore Company], verbinden ons ertoe om in de vijf jaar volgend op de datum [van deze overeenkomst] geen nieuwe ondernemingen op te richten waarvoor de naam Cipriani wordt gebruikt, tenzij u daarmee instemt.
3.3 –
Wij beloven ons uiterste best te doen om in de toekomst de voortreffelijke en hoge kwaliteit te waarborgen van de diensten die worden verstrekt door [de betrokken rechtsvoorganger] en door hotel Villa Cipriani aan hun respectieve klanten”.
Vastgesteld dient te worden dat, anders dan verzoeker beweert, er geen aanwijzingen zijn dat de uitlegging van clausule 3.1 van de overeenkomst van 1967 door de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, niet voldoet aan de algemeen erkende regels voor uitlegging van een overeenkomst, te weten de inaanmerkingneming van de bedoeling van de partijen bij de overeenkomst [artikel 1362 van de Codice civile (Italiaans burgerlijk wetboek)], de allesomvattende uitlegging van de clausules (artikel 1363 van het Italiaans burgerlijk wetboek) en het behoud van de overeenkomst (artikel 1367 van het Italiaans burgerlijk wetboek).
Zoals de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, in wezen van oordeel was in de beslissing van 2008, dient te worden geoordeeld dat het onderdeel van clausule 3.1 van de overeenkomst van 1967, volgens hetwelk „in het algemeen [de rechtsvoorganger van interveniënte en hotel Villa Cipriani] kunnen beschikken over een uitsluitend recht op gebruik van de naam Cipriani”, gelezen in samenhang met clausule 3.2 van die overeenkomst, betekende dat deze twee entiteiten krachtens deze overeenkomst ten aanzien van derden beschikten over het uitsluitende recht om die naam te gebruiken als onderdeel van namen voor alle hotelactiviteiten, en na een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de sluiting van de overeenkomst (hierna: „periode van vijf jaar”) voor andere activiteiten, met name restaurantdiensten.
Opgemerkt dient immers te worden dat twee soortgelijke bepalingen, die betrekking hebben op de beperkingen die gelden voor de activiteiten van de twee partijen bij de overeenkomst van 1967 en voor het gebruik van de naam Cipriani gedurende de periode van vijf jaar, waren opgenomen in de clausules 3.1 en 3.2 van die overeenkomst. Volgens de eerste bepaling, in clausule 3.1 van deze overeenkomst, werd Giuseppe Cipriani en zijn familie gedurende die periode het verbod opgelegd om nieuwe ondernemingen op te richten waarvoor de naam Cipriani wordt gebruikt of die op welke wijze ook de klanten van de rechtsvoorganger van interveniënte of van hotel Villa Cipriani voor zich kunnen winnen. Dit verbod was dus niet louter beperkt tot de oprichting van nieuwe hotels, maar had ook betrekking op restaurants, aangezien deze kunnen concurreren met een restaurant in een hotel van de koper van de aandelen van bovengenoemde rechtsvoorganger die in handen waren van Giuseppe Cipriani. Volgens de tweede bepaling, in clausule 3.2 van de betrokken overeenkomst, werd die koper het verbod opgelegd om in de periode van vijf jaar nieuwe ondernemingen op te richten waarvoor de naam Cipriani wordt gebruikt, bijvoorbeeld hotels of restaurants.
Daarentegen blijkt uit de clausules 3.1 en 3.2 van de overeenkomst van 1967 dat na afloop van de periode van vijf jaar zowel de koper van de aandelen van de rechtsvoorganger van interveniënte die in handen waren van Giuseppe Cipriani als laatstgenoemde en zijn familie overeenkomstig de ter zake toepasselijke rechtsregels nieuwe ondernemingen mochten oprichten waarvoor de naam Cipriani wordt gebruikt. Overeenkomstig de in punt 56 supra in herinnering gebrachte regels voor de uitlegging van overeenkomsten is er immers geen reden om clausule 3.1 van die overeenkomst, die betrekking heeft op Giuseppe Cipriani en zijn familie, aldus uit te leggen dat zij na de periode van vijf jaar elk type van onderneming mochten oprichten waarvoor de naam Cipriani wordt gebruikt, terwijl bovengenoemde koper en die rechtsvoorganger enkel het recht zouden hebben gehad om met gebruikmaking van de naam Cipriani hotels of restaurants in hotels te openen, en niet bijvoorbeeld bars of restaurants die niet in een hotel zijn gevestigd.
Wat verder verzoekers betoog betreft dat het enige doel en het enige gevolg van clausule 3.1 van de overeenkomst van 1967 inzake het gebruik van namen waarin de naam Cipriani is vervat, erin bestonden de rechtsvoorganger van interveniënte toe te staan, de namen Hotel Cipriani en Hotel Villa Cipriani te blijven gebruiken voor zijn hotelactiviteiten, dient te worden vastgesteld dat, zoals de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, in de beslissing van 2008 heeft geoordeeld, een dergelijke uitlegging niet zou stroken met het feit dat die rechtsvoorganger en hotel Villa Cipriani de naam Cipriani op uitsluitende wijze mochten gebruiken, en niet hun respectieve volledige naam. Indien de door verzoeker voorgestelde uitlegging van die clausule zou worden aanvaard, zou het derde onderdeel van die clausule overbodig zijn, volgens hetwelk „[Giuseppe Cipriani] zich tevens ertoe [verbindt] om in de [periode van] vijf jaar [...] geen nieuwe ondernemingen op te richten waarvoor de naam Cipriani wordt gebruikt of die op welke wijze ook de klanten [van die rechtsvoorganger] of van hotel Villa Cipriani voor zich kunnen winnen, tenzij [de koper van de aandelen van Giuseppe Cipriani] hiermee instem[t]. Tevens ziet [Giuseppe Cipriani] erop toe dat geen enkel familielid pogingen daartoe onderneemt”.
Verder betoogt verzoeker weliswaar dat zijn uitlegging wordt bevestigd door het gedrag van partijen in de jaren volgend op de sluiting van die overeenkomst, daar de rechtsvoorganger van interveniënte geen restaurant met de naam Cipriani heeft geopend gedurende meer dan dertig jaar sinds de sluiting van de overeenkomst, maar opgemerkt kan worden dat de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, met klem heeft gewezen op het feit dat Giuseppe Cipriani en verzoeker gedurende meer dan 30 jaar hadden gehandeld op een wijze die strookt met zijn uitlegging van clausule 3.1 van de overeenkomst van 1967, aangezien zij noch in Italië noch elders in Europa hotels of restaurants met de benaming Cipriani of met een benaming waarin de naam Cipriani is vervat, hadden geopend, tot 2000, toen het restaurant Cipriani te Porto Cervo (Italië) werd geopend, hetgeen door verzoeker niet wordt betwist. In deze omstandigheden kan dus uit het gedrag van partijen na de sluiting van die overeenkomst geen beslissend element worden afgeleid voor de uitlegging van de bewoordingen van clausule 3 van deze overeenkomst.
Ten slotte dient erop te worden gewezen dat de beslissing van 2008 is bevestigd door de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) bij beslissing van 24 februari 2010.
Uit deze overwegingen volgt dat verzoekers betoog inzake de verwijzing naar de beslissing van 2008 moet worden afgewezen.
–
Niet-inaanmerkingneming van een beslissing van de Tribunale civile di Venezia
Verzoeker verwijt de kamer van beroep geen rekening te hebben gehouden met een beslissing van de Tribunale civile di Venezia (burgerlijke rechter Venetië), waarbij deze rechter tot andere conclusies zou zijn gekomen dan die van de beslissing van 2008, door te verklaren dat „op grond van de overeenkomst van 1967 [...] vanaf het verstrijken van de termijn van [vijf] jaar als bedoeld [in clausule] 3.1 [van die overeenkomst] er geen enkel verbod [bestond] op het gebruik van de naam Cipriani door [hem] en [de rechtsvoorganger van interveniënte]”. Hij betoogt dat deze conclusies aldus uitdrukkelijk het argument weerleggen dat door interveniënte werd aangevoerd en door de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, werd erkend, volgens hetwelk het recht op gebruik van de naam Cipriani voor eens en altijd was overgedragen aan die rechtsvoorganger voor alle waren- en dienstencategorieën zodat de inschrijving door laatstgenoemde van de naam Cipriani als Uniemerk rechtmatig was.
In dit verband dient erop te worden gewezen dat, hoewel verzoeker verwijst naar een stuk met een referentie die met geen enkele bijlage bij zijn schrifturen voor het Gerecht overeenkomt, de beslissing van de Tribunale civile di Venezia van 15 juli 2011 deel uitmaakt van het administratief dossier van de procedure bij het EUIPO.
Wat de door verzoeker aangehaalde passage van de beslissing van de Tribunale civile di Venezia van 15 juli 2011 betreft, blijkt daaruit evenwel geen tegenstrijdigheid met de uitlegging van de overeenkomst van 1967 in de beslissing van 2008. De Tribunale civile di Venezia heeft zich immers louter op het standpunt gesteld dat de beperking van het gebruik van de naam Cipriani door met name verzoeker was opgeheven na de periode van vijf jaar. In de beslissing van 2008 werd evenwel niet gesteld dat die beperking bleef bestaan na die periode, en uit de redenering van de High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division, blijkt dat na afloop van die periode zowel de rechtsvoorganger van interveniënte en vervolgens deze laatste zelf, als Giuseppe Cipriani en zijn familie, en derhalve verzoeker, beschikten over het recht op gebruik van de naam Cipriani, overeenkomstig de ter zake toepasselijke rechtsregels (zie punten 57-60 supra). Bijgevolg faalt verzoekers argument.
–
Bestaan van onderhandelingen in de Verenigde Staten in 1996
Verzoeker beroept zich op het bestaan van onderhandelingen in de Verenigde Staten tussen de rechtsvoorganger van interveniënte en hemzelf, die op de relevante datum aan de gang waren en enkele maanden later, in 1997, hebben geleid tot de ondertekening van een schikking. Dienaangaande wordt in geen enkel argument van verzoeker uiteengezet in welk opzicht die onderhandelingen in de Verenigde Staten invloed kunnen hebben gehad op het gedrag van die rechtsvoorganger en bijdragen tot het bewijs van de kwade trouw van deze laatste op de relevante datum.
Verzoeker voert weliswaar in wezen aan dat na afloop van die onderhandelingen werd bevestigd dat het recht van de rechtsvoorganger van interveniënte op het gebruik van de naam Cipriani in de Verenigde Staten beperkt was tot de hotelsector, hetgeen laatstgenoemde ertoe zou hebben aangezet om in de Europese Unie de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk voor andere diensten dan hoteldiensten in te dienen. Evenwel dient te worden vastgesteld dat verzoekers betoog op dat punt tegenstrijdig is, aangezien hij beweert dat die beperking reeds bestond voor de activiteiten van deze rechtsvoorganger in de Unie (zie punt 52 supra). Zelfs indien wordt aangenomen dat de betrokken rechtsvoorganger op de hoogte was van een dergelijke eventuele beperking in de Verenigde Staten op de relevante datum, daar die onderhandelingen zijn afgerond op 4 april 1997, hetzij ongeveer één jaar na die datum, deze beperking kan dus geen invloed hebben gehad op zijn beslissing om het litigieuze merk in de Europese Unie te doen inschrijven. Indien die beperking daarentegen niet gold voor de activiteiten van deze rechtsvoorganger in de Unie, daar de overeenkomst van 1967 – anders dan verzoeker aanvoert – geen dergelijke beperking had opgelegd, kunnen die onderhandelingen in de Verenigde Staten a fortiori geen invloed hebben gehad op de beslissing van de betrokken rechtsvoorganger om het litigieuze merk te doen inschrijven. Bijgevolg moet dit argument van verzoeker worden afgewezen.
–
Conclusie
Uit een en ander volgt dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door in punt 32 van de bestreden beslissing in wezen te oordelen dat de rechtsvoorganger van interveniënte niet te kwader trouw was op de relevante datum. Het tweede onderdeel van het onderhavige middel moet derhalve worden afgewezen.
Derhalve moet het onderhavige middel ongegrond worden verklaard.
Eerste middel: schending van artikel 53, lid 2, onder a), van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met artikel 8, lid 3, CPI
Verzoeker is in wezen van mening dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door in de bestreden beslissing te oordelen dat interveniënte geen verbod op het gebruik van de naam Cipriani kan worden opgelegd krachtens artikel 53, lid 2, onder a), van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met artikel 8, lid 3, CPI.
Het EUIPO en interveniënte betwisten verzoekers betoog.
Overeenkomstig artikel 53, lid 2, onder a), van verordening nr. 207/2009 wordt een Uniemerk op vordering bij het EUIPO nietig verklaard wanneer het gebruik ervan verboden kan worden op grond van het nationale recht inzake de bescherming van een recht op de naam.
Artikel 8, lid 3, CPI bepaalt:
„Indien zij algemeen bekend zijn, kunnen enkel als merk worden ingeschreven door de houder of met de toestemming van deze laatste [...]: namen van personen, tekens die worden gebruikt op artistiek, literair, wetenschappelijk, politiek of sportief gebied, benamingen en afkortingen van evenementen en van verenigingen zonder winstoogmerk, alsmede de kenmerkende emblemen ervan.”
In casu heeft de kamer van beroep in punt 24 van de bestreden beslissing geoordeeld dat artikel 8, lid 3, CPI niet van toepassing was, in wezen op grond dat de persoon van verzoeker onvoldoende was geïdentificeerd, zodat het litigieuze merk geen afbreuk deed aan zijn naam. In dit verband heeft zij in punt 26 van die beslissing opgemerkt dat verzoeker zich niet op de naam Arrigo Cipriani, maar alleen op de familienaam Cipriani beriep, terwijl het litigieuze merk bestond uit die familienaam en geen enkel ander element bevatte waaruit kon worden opgemaakt dat het de persoon van verzoeker aanduidde. Volgens de kamer van beroep kon verzoeker hooguit de algemene bekendheid aanvoeren van zijn naam bestaande in zijn voornaam en familienaam, te weten de naam Arrigo Cipriani, waarbij hij waarschijnlijk het recht had om de inschrijving daarvan te verbieden.
Verder heeft de kamer van beroep in punt 28 van de bestreden beslissing geoordeeld dat artikel 8, lid 3, CPI noodzakelijkerwijs aldus diende te worden uitgelegd dat het zich verzette tegen elk ongeoorloofd gebruik van de naam van een ander persoon, aangezien het de inschrijving als Italiaans merk expliciet afhankelijk stelde van toestemming hiertoe. Volgens haar beoogde deze bepaling misbruik door een derde van de naam van een algemeen bekende persoon te voorkomen, en kon deze bepaling geen toepassing vinden wanneer de inschrijving als merk werd aangevraagd door een persoon met die naam. Aangezien de rechtsvoorganger van interveniënte de rechtsopvolger van Giuseppe Cipriani (verzoekers vader) was, heeft de kamer van beroep daaruit afgeleid dat in casu geen sprake was van de in artikel 8, lid 3, CPI bedoelde situatie.
Ten slotte heeft de kamer van beroep in punt 29 van de bestreden beslissing beklemtoond dat verzoeker niet had aangetoond of en op welke wijze het Italiaanse recht het geval regelde waarin twee personen, die beiden algemeen bekend kunnen zijn in dezelfde of verschillende economische of sociale sectoren, dezelfde familienaam hebben. Volgens de rechtspraak staat het aan de verzoeker tot nietigverklaring om de toepasselijke nationale bepalingen of doctrine ter zake aan te voeren. In casu stond vast dat de rechtsvoorganger van interveniënte het teken Cipriani als merk ter aanduiding van een hotel was beginnen te gebruiken vóór de datum vanaf welke verzoeker kon beweren dat hij algemene bekendheid had verworven door zijn eigen activiteiten. Verzoeker had dus ook moeten aantonen op welke wijze het Italiaanse recht het geval regelde waarin de naam algemene bekendheid had verworven nadat het litigieuze teken in de handel gebruikt begon te worden. In dit verband heeft de kamer van beroep in punt 30 van de bestreden beslissing gepreciseerd dat interveniënte dit teken gebruikte en mocht blijven gebruiken krachtens de overeenkomst van 1967, waarnaar partijen uitvoerig hadden verwezen en krachtens welke interveniënte het „woord ‚cipriani’” mocht gebruiken ter aanduiding van haar diensten.
Om te beginnen staat vast, zoals de kamer van beroep in punt 22 van de bestreden beslissing heeft gepreciseerd, dat in casu het litigieuze merk krachtens artikel 53, lid 2, onder a), van verordening nr. 207/2009 nietig kan worden verklaard indien het gebruik ervan kan worden verboden overeenkomstig het door artikel 8, lid 3, CPI beschermde Italiaanse recht op de naam. Verder wordt niet betwist dat het bestaan van dat recht op de naam moet worden onderzocht op de relevante datum.
In de eerste plaats voert verzoeker aan dat, anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld (punten 23‑27 van de bestreden beslissing), het onjuist en in strijd met het Italiaanse recht is om aan te nemen dat artikel 8, lid 3, CPI een naam enkel beschermt voor zover deze een persoon identificeert, aangezien dit erop zou neerkomen dat die bepaling enkel wordt geschonden indien de handeling van een derde „twijfel kan zaaien over de identiteit” van een persoon. Volgens verzoeker beoogt deze bepaling uitsluitend de commerciële waarde van de naam te beschermen en de exploitatie ervan voor te behouden aan de drager van de naam.
Deze bewering van verzoeker moet worden afgewezen, daar zij berust op een onjuiste lezing van de bestreden beslissing.
De verklaring van de kamer van beroep in punt 27 van de bestreden beslissing, volgens welke „[h]et recht op de naam enkel tot doel heeft de door de betrokken naam aangeduide persoon te identificeren, zodat daarop enkel inbreuk kan worden gemaakt indien twijfel wordt gezaaid over de identiteit van een (natuurlijke of rechts)persoon”, is weliswaar vrij ongelukkig geformuleerd, maar zij moet in haar context worden gelezen.
Om te beginnen heeft de kamer van beroep in punt 23 van de bestreden beslissing erop gewezen dat, aangezien de vordering tot nietigverklaring uitsluitend was gebaseerd op een persoonsnaam, verzoeker enkel aanspraak kon maken op bescherming tegen elke afbreuk aan de naam Cipriani als persoonsnaam, hetgeen verzoeker niet betwist. In punt 24 van die beslissing was zij van oordeel dat de inschrijving van het litigieuze merk geen afbreuk deed aan de naam van verzoeker.
Naast de (respectievelijk in de punten 75 en 76 supra aangehaalde) overwegingen in de punten 26 en 28 van de bestreden beslissing, heeft de kamer van beroep vervolgens in punt 29 van die beslissing gepreciseerd dat verzoeker had moeten aantonen op welke wijze het Italiaanse recht het geval regelde waarin de naam algemene bekendheid had verworven nadat het litigieuze teken in de handel gebruikt begon te worden.
Ten slotte heeft de kamer van beroep in punt 30 van de bestreden beslissing opgemerkt dat „artikel 8, lid 3, CPI [beoogde] namen van algemeen bekende personen te beschermen tegen elke willekeurige inschrijving, voor zover die namen duidelijk de betrokken personen identifi[ceerd]en”.
Uit al deze overwegingen van de kamer van beroep blijkt dat zij overeenkomstig artikel 8, lid 3, CPI heeft onderzocht of een merk kan worden ingeschreven voor zover het afbreuk zou kunnen doen aan een algemeen bekende naam. Verder blijkt afdoende uit haar redenering dat zij heeft verwezen naar de bescherming tegen commercieel misbruik van een persoonsnaam, en niet naar misbruik van de burgerlijke identiteit van een persoon.
In de tweede plaats stelt verzoeker dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat, enerzijds, verzoeker krachtens artikel 8, lid 3, CPI niet de algemene bekendheid van de familienaam Cipriani kon aanvoeren, maar enkel die van zijn voornaam samen met zijn familienaam en, anderzijds, die familienaam niet verwees naar zijn persoon.
Ten eerste voert verzoeker aan dat de kamer van beroep op basis van haar onjuiste uitlegging van artikel 8, lid 3, CPI heeft geoordeeld dat verzoeker werd geïdentificeerd door de combinatie van een voornaam en een familienaam, aangezien die combinatie dienst deed als zijn naam, terwijl de familienaam Cipriani niet volstond om hem te identificeren (punten 24‑27 van de bestreden beslissing). Volgens verzoeker is het evenwel gerechtvaardigd, en zelfs noodzakelijk, dat die familienaam wordt beschermd, aangezien algemene bekendheid onlosmakelijk daarmee verbonden is.
In casu staat vast dat volgens artikel 8, lid 3, CPI inschrijving van een teken als Italiaans merk moet worden geweigerd wanneer de naam waarvan de inschrijving wordt aangevraagd, een algemeen bekende persoonsnaam in Italië is en de drager van die naam niet heeft ingestemd met de inschrijving van dat merk.
Tevens staat vast dat, aangezien het litigieuze merk in casu het woordmerk CIPRIANI is, dit merk nietig kan worden verklaard krachtens de in punt 78 supra in herinnering gebrachte bepalingen indien afbreuk wordt gedaan aan de naam Cipriani. Verder wordt niet betwist dat die naam een persoonsnaam kan zijn en in Italië algemeen bekend is.
Voorts dient eraan te worden herinnerd dat, anders dan verzoeker stelt, de kamer van beroep artikel 8, lid 3, CPI niet onjuist heeft uitgelegd (zie punten 79-85 supra).
Ten slotte dient erop te worden gewezen dat de kamer van beroep wilde vaststellen of het litigieuze merk de inschrijving betrof van een algemeen bekende naam die door verzoeker kon worden aangevoerd. Zij heeft daaruit afgeleid dat verzoeker moest aantonen dat de algemene bekendheid van de naam Cipriani, bij gebruik als zodanig, gelet op het litigieuze merk dat enkel door deze naam werd gevormd, verbonden was aan zijn persoon. Opgemerkt dient te worden dat verzoeker in zijn uiteenzetting van de gronden van de vordering tot nietigverklaring overigens had betoogd dat de algemene bekendheid van die naam strikt gelinkt was aan zijn persoon. Voorts heeft hij in zijn schrifturen voor het Gerecht en ter terechtzitting in wezen betoogd dat „het doel van artikel 8, lid 3, CPI meer in het bijzonder erin [bestond], ‚de drager het uitsluitende recht te verzekeren op commerciële exploitatie van de bekendheid – en dus de suggestiviteit – die bepaalde namen genieten en die op de markt een verkoopmogelijkheid creëert’”. Om aanspraak te kunnen maken op de bescherming van het recht op de naam als bedoeld in artikel 8, lid 3, CPI, en zich te kunnen verzetten tegen het gebruik van de algemene bekendheid van die naam en van de daaraan verbonden commerciële waarde, kon verzoeker de algemene bekendheid van die naam dus enkel aanvoeren op voorwaarde dat die naam, bij gebruik als zodanig, noodzakelijkerwijs doet denken aan zijn persoon, zoals de kamer van beroep in wezen terecht heeft geoordeeld in de punten 24, 26 en 31 van de bestreden beslissing.
Ter terechtzitting heeft verzoeker op een vraag van het Gerecht geantwoord dat, aangezien de naam Cipriani algemene bekendheid genoot als familienaam, artikel 8, lid 3, CPI aldus diende te worden uitgelegd dat elke lid van zijn familie met die familienaam zich kon verzetten tegen de inschrijving en het gebruik van een merk waarin de naam Cipriani is vervat, door de algemene bekendheid van de naam Cipriani aan te voeren. Evenwel heeft hij vervolgens erop gewezen dat enkel zijn vader en hijzelf op die grond konden optreden door de algemene bekendheid van de betrokken familienaam aan te voeren, aangezien zij hadden gezorgd voor die bekendheid. Naast het feit dat dit betoog onduidelijk is, dient te worden opgemerkt dat verzoeker geen elementen heeft overgelegd die een dergelijke uitlegging van artikel 8, lid 3, CPI kunnen staven. Bij gebreke van dergelijke door verzoeker overgelegde elementen, terwijl hij aan het EUIPO de gegevens diende te verstrekken waaruit de strekking blijkt van de nationale wetgeving waarvan hij de toepassing vraagt om het gebruik van het litigieuze merk te kunnen verbieden (zie in die zin arrest van 5 juli 2011, Edwin/BHIM,
C‑263/09 P
,
EU:C:2011:452
, punt
), kan die uitlegging niet worden aanvaard.
Ten tweede is verzoeker van mening dat hij meerdere bewijzen heeft aangedragen waaruit blijkt dat de familienaam Cipriani, bij gebruik als zodanig, „doorgaans automatisch in verband wordt gebracht” met zijn persoon. Ter onderbouwing van dit betoog verwijst hij in het bijzonder naar 60 stukken, die op hem betrekking hadden en in de titel waarvan de familienaam Cipriani als zodanig werd aangehaald.
Na onderzoek van deze 60 stukken, die op één uitzondering na artikelen in kranten en tijdschriften betreffen, dient inderdaad te worden vastgesteld dat de familienaam Cipriani als zodanig voorkomt in de titels ervan. Zoals het EUIPO en interveniënte aanvoeren, wordt in deze artikelen evenwel naar verzoeker verwezen met zijn voornaam en familienaam in de tekst zelf, met name aan het begin ervan, of zelfs bij de ondertekening van het artikel, alsmede in 38 stukken naast of onder verzoekers foto.
De vermelding van de familienaam Cipriani als zodanig in de titel van een artikel kan niet worden beschouwd als een aanwijzing dat die familienaam, bij gebruik als zodanig, „doorgaans automatisch in verband wordt gebracht” met verzoeker, zoals deze laatste beweert. Zoals het EUIPO aanvoert, moet immers worden opgemerkt dat een dergelijke vermelding het gevolg kan zijn van een gangbare praktijk in de media, en met name gerechtvaardigd kan zijn door vereisten inzake de opmaak van het betrokken artikel. Bovendien wordt de impact van de vermelding van de familienaam Cipriani als zodanig in de titel van een artikel afgezwakt door de toevoeging van een foto van verzoeker of door de aanwezigheid van de vermelding van de voornaam samen met de familienaam van verzoeker in de tekst van dat artikel.
Verder dient te worden geoordeeld dat, aangezien 9 van die 60 stukken artikelen zijn die door verzoeker zelf zijn ondertekend, zij in deze omstandigheden niet het bewijs leveren dat de familienaam Cipriani bij gebruik als zodanig noodzakelijkerwijs doet denken aan verzoeker door het loutere feit dat enkel die familienaam wordt vermeld in de titels ervan.
Het enige stuk van de 60 stukken die meer in het bijzonder door verzoeker worden aangehaald, waarin zijn voornaam niet wordt vermeld, is bovendien een uitnodiging voor een receptie. Gesteld dat de familienaam Cipriani op deze niet-gedateerde uitnodiging die van verzoeker is, kan daaruit niet – en a fortiori niet op zich – worden afgeleid dat de algemene bekendheid van die familienaam noodzakelijkerwijs verbonden is aan de persoon van verzoeker.
Zoals de kamer van beroep in wezen op goede gronden in punt 24 van de bestreden beslissing heeft geoordeeld, kan derhalve op grond van de stukken die volgens verzoeker het best aantonen dat de familienaam Cipriani, bij gebruik als zodanig, noodzakelijkerwijs doet denken aan zijn persoon, geen dergelijk verband worden bewezen. Deze vaststelling is in casu des te belangrijker, daar het mogelijk is dat de naam Cipriani, in voorkomend geval gebruikt samen met bijvoorbeeld een voornaam of een ander element, doet denken aan andere personen of entiteiten dan verzoeker.
Zoals verzoeker overigens aanvoert, is de naam Cipriani de familienaam van verschillende leden van zijn eigen familie. Zoals de kamer van beroep in punt 26 van de bestreden beslissing terecht in wezen heeft geoordeeld, kan die naam dus eventueel wijzen op Giuseppe Cipriani, verzoekers vader en mede-oprichter van de rechtsvoorganger van interveniënte. Verder dient erop te worden gewezen dat tot de stukken die door verzoeker zijn overgelegd en aangehaald en in de titel waarvan die naam als zodanig voorkomt (zie punt 93 supra), twee stukken behoren die verschillende familieleden van verzoeker vermelden, terwijl twee andere, die „de Ciprianis” vermelden, eveneens verwijzen naar verschillende familieleden van verzoeker. In die stukken komen ook de voornamen van de betrokken personen in de tekst van het artikel voor.
Gelet op de in de punten 1, 3 en 4 supra aangehaalde omstandigheden van de zaak, kan de naam Cipriani bovendien ook verwijzen naar de rechtsvoorganger van interveniënte, die de litigieuze merkaanvraag heeft ingediend, alsmede thans naar interveniënte of zelfs naar het Italiaanse woordmerk CIPRIANI. Verzoeker was overigens reeds lang op de hoogte van het gebruik van die naam door bovengenoemde rechtsvoorganger en vervolgens door interveniënte zelf, aangezien die rechtsvoorganger toestemming had verkregen voor het gebruik van die naam op grond van de overeenkomst van 1967, die werd gesloten met verzoekers vader bij de verkoop van zijn aandelen in deze rechtsvoorganger (zie punt 3 supra). De activiteiten waarop die toestemming betrekking had, zijn hierbij van weinig belang.
Uit bovenstaande overwegingen volgt dat de naam Cipriani op de relevante datum eventueel kon wijzen op met name de leden van een familie, waaronder verzoeker, indien de naam werd gebruikt samen met een voornaam, maar ook op de rechtsvoorganger van interveniënte en vervolgens interveniënte, indien de naam met name samen met het woord „hotel” werd gebruikt, of op het hotel Cipriani. Verder kon hij ook verwijzen naar het Italiaanse woordmerk CIPRIANI (zie punt 4 supra).
In dit verband dient te worden gepreciseerd dat het in het kader van het onderhavige beroep niet aan het Gerecht staat om het bestaan van de vermeende algemene bekendheid vast te stellen van elk van de in punt 101 supra vermelde partijen of entiteiten die door de naam Cipriani kunnen worden aangeduid, en evenmin, in voorkomend geval, de datum waarop die bekendheid zou zijn verworven.
In deze omstandigheden betekent het feit dat verzoeker op de relevante datum de algemene bekendheid van de naam Cipriani niet krachtens artikel 8, lid 3, CPI kon aanvoeren zonder gebruik ervan samen met zijn voornaam, dat deze bepaling niet kon worden aangevoerd ter betwisting van de geldigheid van het litigieuze merk.
Zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt in punt 25 van de bestreden beslissing, moet ten slotte erop worden gewezen dat de onderhavige zaak dient te worden onderscheiden van de zaak die heeft geleid tot het arrest van 14 mei 2009, Fiorucci/BHIM – Edwin (ELIO FIORUCCI) (
T‑165/06
,
EU:T:2009:157
), in hogere voorziening bevestigd bij arrest van 5 juli 2011, Edwin/BHIM (
C‑263/09 P
,
EU:C:2011:452
). In die zaak stond vast dat de naam Elio Fiorucci noodzakelijkerwijs deed denken aan de persoon van de Italiaanse designer Elio Fiorucci, wiens naam in Italië algemeen bekend was, en het ingeschreven litigieuze merk was juist het Uniemerk Elio Fiorucci, dat duidelijk verwees naar de betrokken designer, verzoekende partij in die zaak.
In de derde plaats faalt verzoekers betoog ter bestrijding van de overwegingen van de kamer van beroep in de punten 28 en 29 van de bestreden beslissing. Ten eerste berust verzoekers betoog immers op zijn eigen uitlegging van de overeenkomst van 1967, die reeds werd afgewezen (zie punten 52-62 en 64-66). Aangezien verzoeker in die context in wezen ook stelt dat de rechtsvoorganger van interveniënte en deze laatste nooit de naam Cipriani hebben gebruikt voor andere diensten dan hoteldiensten, dient eraan te worden herinnerd dat die rechtsvoorganger inschrijving van het Italiaanse woordmerk CIPRIANI heeft verkregen voor met name andere diensten dan hoteldiensten, en verzoeker nooit is opgekomen tegen de inschrijving en evenmin tegen het gebruik ervan (zie punten 4 en 44 supra). Ten tweede betwist verzoeker niet dat hij geen elementen heeft overgelegd waaruit de wijze van toepassing van artikel 8, lid 3, CPI blijkt wanneer de aanvrager van het betrokken merk en de partij die verzoekt om toepassing van die bepaling, dezelfde familienaam hebben.
Uit een en ander volgt dat in de omstandigheden van het geval het litigieuze merk geen inbreuk kan maken op het door verzoeker aangevoerde recht op de naam Cipriani in de zin van artikel 8, lid 3, CPI, zoals de kamer van beroep in wezen heeft geoordeeld in punt 24 van de bestreden beslissing.
Bijgevolg dient het onderhavige middel ongegrond te worden verklaard en het beroep in zijn geheel te worden verworpen, zonder dat uitspraak hoeft te worden gedaan over de ontvankelijkheid van verzoekers tweede vordering of over de door interveniënte vooraf gemaakte bezwaren inzake de gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid van de vordering tot nietigverklaring, zoals vastgesteld door de nietigheidsafdeling.
Kosten
Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoeker in het ongelijk is gesteld, dient hij overeenkomstig de vorderingen van het EUIPO en van interveniënte te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Zesde kamer),
rechtdoende, verklaart:

1)
Het beroep wordt verworpen.

2)
Arrigo Cipriani zal zijn eigen kosten dragen alsmede die van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en van Hotel Cipriani Srl.

Berardis
Papasavvas
Spineanu-Matei
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 29 juni 2017.
ondertekeningen
Inhoud

Voorgeschiedenis van het geding

Conclusies van partijen

In rechte

Tweede middel: schending van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009

Eerste onderdeel: summier karakter van de motivering van de bestreden beslissing wat de analyse van de vordering tot nietigverklaring op grond van artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 betreft

Tweede onderdeel: onjuiste beoordeling door de kamer van beroep wat het bestaan van kwade trouw van de rechtsvoorganger van interveniënte betreft

– Inaanmerkingneming van het bestaan van het oudere Italiaanse woordmerk CIPRIANI en beweerd voornemen van de rechtsvoorganger van interveniënte om voordeel te halen uit de algemene bekendheid van de naam Cipriani en uit die van verzoeker

– Verwijzing naar de beslissing van 2008

– Niet-inaanmerkingneming van een beslissing van de Tribunale civile di Venezia

– Bestaan van onderhandelingen in de Verenigde Staten in 1996

– Conclusie

Eerste middel: schending van artikel 53, lid 2, onder a), van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met artikel 8, lid 3, CPI

Kosten
(
*1
)	Procestaal: Engels.