CELEX: 62014CJ0567
Prejudiciële verwijzing
Mededinging
Artikel 101 VWEU
Niet-exclusieve licentieovereenkomst
Octrooi
Geen inbreuk
Verplichting tot betaling van royalty’s

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 101 VWEU.
Dit verzoek is ingediend in het kader van een procedure tussen Genentech Inc. enerzijds, en Hoechst GmbH en Sanofi-Aventis Deutschland GmbH anderzijds, over de vernietiging van een arbitraal vonnis inzake de uitvoering van een licentieovereenkomst over octrooirechten.
Hoofdgeding en prejudiciële vragen
Op 6 augustus 1992 heeft Behringwerke AG aan Genentech een wereldwijde niet-exclusieve licentie verleend (hierna: „licentieovereenkomst”) voor het gebruik van een activator afgeleid van het menselijk cytomegalovirus (hierna: „HCMV-activator”). Deze technologie is het voorwerp geweest van Europees octrooi nr. EP 0173 177 53, afgegeven op 22 april 1992 en ingetrokken op 12 januari 1999, en de twee octrooien US 522 en US 140, afgegeven in de Verenigde Staten op 15 december 1998 respectievelijk 17 april 2001.
Genentech heeft de HCMV-activator gebruikt om de transcriptie van een desoxyribonucleïnezuursequentie (DNA-sequentie) te vergemakkelijken, die noodzakelijk was voor de productie van een biologisch geneesmiddel met rituximab als werkzame stof. Genentech brengt dit geneesmiddel in de Verenigde Staten in de handel onder de handelsnaam Rituxan en in de Europese Unie onder de handelsnaam MabThera.
Op de licentieovereenkomst was Duits recht van toepassing.
Volgens artikel 3.1 van die licentieovereenkomst is Genentech, als tegenprestatie voor het recht om de HCMV-activator te exploiteren, de volgende vergoedingen verschuldigd:
—
een eenmalige vergoeding van 20000 Duitse mark (DEM) (ongeveer 10225 EUR);
—
een vaste jaarlijkse vergoeding van 20000 DEM;
—
running royalty’s ten belope van 0,5 % van de nettoverkopen van eindproducten door de licentienemer en zijn dochterondernemingen en sublicentienemers.
De licentieovereenkomst omschrijft „eindproducten” als „commercieel verhandelbare waren waarin een product onder licentie is opgenomen en die worden verkocht in een vorm die aan de patiënt kan worden toegediend voor therapeutisch gebruik of die kan worden gebruikt voor diagnoses, en niet zijn gericht op een nieuwe formulering, een bewerking, een ompakking of een heretikettering voordat zij worden gebruikt, en evenmin worden verhandeld met het oog daarop”. Het begrip „producten onder licentie” wordt in deze overeenkomst omschreven als „materialen (daaronder begrepen organismen) waarvan de vervaardiging, het gebruik of de verkoop zonder deze overeenkomst inbreuk zouden opleveren op een of meerdere niet-vervallen claims die deel uitmaken van de rechten die zijn verbonden aan de in licentie gegeven octrooien”.
Genentech heeft de eenmalige en de jaarlijkse vergoeding betaald, maar heeft de running royalty’s nooit uitgekeerd aan Hoechst, de rechtsopvolgster van Behringwerke.
Op 30 juni 2008 heeft Sanofi-Aventis Deutschland, een dochteronderneming van Hoechst, bij Genentech geïnformeerd naar de eindproducten die zij verhandelde zonder de running royalty’s te betalen.
Op 27 augustus 2008 heeft Genentech Sanofi-Aventis Deutschland kennisgegeven van de beslissingen om de licentieovereenkomst met ingang van 28 oktober 2008 op te zeggen.
Op 24 oktober 2008 heeft Hoechst, ervan uitgaande dat Genentech de HCMV-activator had gebruikt zonder de running royalty’s te betalen, tegen deze vennootschap een arbitrageprocedure ingesteld op grond van het arbitragebeding in artikel 11 van de licentieovereenkomst.
Op 27 oktober 2008 heeft Sanofi-Aventis Deutschland bij de United States District Court for the Eastern District of Texas (federale rechter voor het oostelijke district van Texas, Verenigde Staten) een vordering wegens inbreuk op de in licentie gegeven octrooien ingesteld tegen Genentech en Biogen Idec Inc. Deze hebben dezelfde dag bij de United States District Court for the Northern District of California (federale rechter voor het noordelijke district van Californië, Verenigde Staten) een vordering tot nietigverklaring van deze octrooien ingesteld. Deze twee vorderingen zijn voor laatstgenoemde rechter gevoegd, en bij beslissing van 11 maart 2011 afgewezen.
Bij arrest van 22 maart 2012 heeft de United States Court of Appeals for the Federal Circuit (federale beroepsrechter, Verenigde Staten) het beroep van Sanofi-Aventis Deutschland tegen deze beslissing verworpen.
Bij een derde deelvonnis van 5 september 2012 (hierna: „derde deelvonnis”) heeft de alleensprekende arbiter beslist dat Genentech ten aanzien van Hoechst aansprakelijk was voor de betaling van de running royalty’s.
Op 10 december 2012 heeft Genentech bij de cour d’appel de Paris (rechter in tweede aanleg Parijs, Frankrijk) een beroep tot vernietiging van het derde deelvonnis ingesteld.
Op 25 februari 2013 heeft de alleensprekende arbiter het definitieve vonnis en het vierde deelvonnis over het bedrag en de kosten gewezen, waarbij Genentech is veroordeeld tot betaling aan Hoechst, naast de arbitragekosten en de kosten voor juridische bijstand, van een som van 108322850 EUR bij wijze van schadevergoeding, vermeerderd met enkelvoudige rente. Dit definitieve vonnis is aangevuld met een addendum van 22 mei 2013.
Bij beschikking van 3 oktober 2013 heeft de cour d’appel de Paris het exequatur verleend aan het derde deelvonnis en geweigerd om de door Genentech ingestelde beroepen tot vernietiging van dit derde deelvonnis en van het definitieve vonnis van 25 februari 2013 en het op 22 mei 2013 gewezen addendum daarbij, te voegen.
In het kader van de procedure tot vernietiging van het derde deelvonnis vraagt de verwijzende rechter zich af of de licentieovereenkomst verenigbaar is met artikel 101 VWEU. Hij wijst erop dat de alleensprekende arbiter heeft geoordeeld dat de licentienemer de contractueel overeengekomen royalty’s was verschuldigd zolang die overeenkomst gold, ook al heeft de nietigverklaring van de octrooien terugwerkende kracht. Hij vraagt zich af of een dergelijke overeenkomst in strijd is met artikel 101 VWEU, aangezien de licentienemer op grond daarvan wordt verplicht tot betaling van royalty’s waarvoor inmiddels geen rechtsgrond meer bestaat wegens de nietigverklaring van de octrooien waaruit de verleende rechten voortvloeien, waardoor hem een „nadeel [...] bij de mededinging” wordt berokkend.
Daarop heeft de cour d’appel de Paris de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:
„Dient artikel 101 VWEU aldus te worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat aan een octrooilicentieovereenkomst die de licentienemer verplicht tot het betalen van royalty’s voor het enkele gebruik van de rechten die zijn verbonden aan de in licentie gegeven octrooien, uitvoering wordt gegeven wanneer de octrooien nietig zijn verklaard?”
Beantwoording van de prejudiciële vraag
Ontvankelijkheid
Hoechst en Sanofi-Aventis Deutschland (hierna samen: „Hoechst”) en de Franse regering voeren aan dat het verzoek om een prejudiciële beslissing niet-ontvankelijk is, hetgeen de Europese Commissie betwist.
In de eerste plaats stelt Hoechst in wezen dat de verwijzende rechter op basis van de nationale procedurevoorschriften geen dergelijke vraag kan stellen zonder zijn eigen bevoegdheid te schenden. Hoechst stelt dat zij bijgevolg bij de Cour de cassation (hoogste rechterlijke instantie, Frankrijk) cassatieberoep heeft ingesteld tegen het verzoek om een prejudiciële beslissing.
Evenwel zij eraan herinnerd dat, ten eerste, het Hof zich in het kader van artikel 267 VWEU niet kan uitspreken over de uitlegging van nationale wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen of over de verenigbaarheid daarvan met het Unierecht (arrest van 11 maart 2010, Attanasio Group,
C‑384/08
,
EU:C:2010:133
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak) en, ten tweede, het niet aan het Hof staat te toetsen of de verwijzingsbeslissing overeenkomstig de nationale regels betreffende de rechterlijke organisatie en de procesgang is gegeven (arresten van 14 januari 1982, Reina,
65/81
,
EU:C:1982:6
, punt
, en van 23 november 2006, Asnef-Equifax en Administración del Estado,
C‑238/05
,
EU:C:2006:734
, punt
).
Het Hof dient zich te houden aan de door een rechterlijke instantie van een lidstaat gegeven verwijzingsbeslissing, zolang deze niet in het kader van de eventueel in het nationale recht bestaande rechtsmiddelen is ingetrokken (arresten van 12 februari 1974, Rheinmühlen-Düsseldorf,
146/73
,
EU:C:1974:12
, punt
, en van 1 december 2005, Burtscher,
C‑213/04
,
EU:C:2005:731
, punt
). In casu blijkt uit de overgelegde gegevens dat de Cour de cassation bij beschikking van 18 november 2015 het cassatieberoep van Hoechst tegen het verzoek om een prejudiciële beslissing heeft afgewezen, zodat laatstgenoemde beslissing niet kan worden geacht te zijn ingetrokken.
In de tweede plaats voert Hoechst aan dat aan de verwijzende rechter geen zinvol antwoord kan worden gegeven. Zij stelt dat, wat een beroep tot vernietiging van een internationaal arbitraal vonnis betreft, de nationale rechterlijke instanties niet bevoegd zijn om de wijze waarop de arbiter de mededingingsvragen heeft beslecht, te controleren, wanneer deze in het definitieve vonnis heeft geoordeeld dat artikel 101 VWEU niet was geschonden.
De Franse regering voegt daaraan toe dat het verzoek om een prejudiciële beslissing niet de gegevens bevat, feitelijk en rechtens, die noodzakelijk zijn om een zinvol antwoord op de gestelde vraag te geven. Inzonderheid worden in de verwijzingsbeslissing de reële omstandigheden van de werking en van de structuur van de betrokken markt of markten niet aangegeven. De verwijzende rechter heeft sommige wetgevingsinstrumenten in verband met het mededingingsrecht van de Unie, die nochtans relevant waren, en de gegevens inzake het Duitse recht dat op de licentieovereenkomst van toepassing is, niet vermeld.
In dit verband zij eraan herinnerd dat het in het kader van de in artikel 267 VWEU geregelde samenwerking tussen het Hof en de nationale rechterlijke instanties uitsluitend een zaak is van de nationale rechter aan wie het geschil is voorgelegd en die de verantwoordelijkheid draagt voor de te geven rechterlijke beslissing, om, gelet op de bijzonderheden van het geval, zowel de noodzaak van een prejudiciële beslissing voor het wijzen van zijn vonnis, als de relevantie van de vragen die hij aan het Hof voorlegt te beoordelen. Wanneer de gestelde vraag betrekking heeft op de uitlegging van het Unierecht, is het Hof derhalve in beginsel verplicht daarop te antwoorden. Het Hof kan slechts weigeren uitspraak te doen op een verzoek van een nationale rechter om een prejudiciële beslissing, wanneer duidelijk blijkt dat de gevraagde uitlegging van het Unierecht geen verband houdt met een reëel geschil of met het voorwerp van het hoofdgeding, of wanneer het vraagstuk van hypothetische aard is of het Hof niet beschikt over de gegevens, feitelijk en rechtens, die noodzakelijk zijn om een zinvol antwoord op de gestelde vragen te geven (arresten van 13 maart 2001, PreussenElektra,
C‑379/98
,
EU:C:2001:160
, punten
en
, en van 22 juni 2010, Melki en Abdeli,
C‑188/10 en C‑189/10
,
EU:C:2010:363
, punt
).
Aangezien de verwijzende rechter zich afvraagt of artikel 101 VWEU eraan in de weg staat dat de licentieovereenkomst wordt uitgevoerd overeenkomstig de uitlegging die de alleensprekende arbiter daaraan heeft gegeven, blijkt in casu niet duidelijk dat de aan het Hof gestelde vraag over de uitlegging die aan deze bepaling van het VWEU moet worden gegeven, niet relevant is voor de beslechting van het hoofdgeding. De verwijzingsbeslissing bevat een korte maar nauwkeurige uiteenzetting van de oorsprong en de aard van dit geding, waarvan de verwijzende rechter meent dat de uitkomst afhangt van de uitlegging van artikel 101 VWEU. Daaruit volgt dat de verwijzende rechter het feitelijk en juridisch kader waarin zijn verzoek om uitlegging van het Unierecht past, afdoende heeft omschreven opdat het Hof op dit verzoek een zinvol antwoord kan geven.
In de derde plaats stellen Hoechst en de Franse regering dat de door de verwijzende rechter gestelde vraag niet overeenstemt met de in het hoofdgeding aan de orde zijnde feiten, aangezien de Amerikaanse octrooien, die als enige relevant zijn voor het hoofdgeding, niet nietig zijn verklaard.
Dienaangaande zij vastgesteld dat de verwijzende rechter zijn vraag inderdaad heeft geformuleerd in bewoordingen die aldus zouden kunnen worden opgevat dat zij betrekking hebben op de specifieke situatie waarin de licentienemer zou zijn gehouden tot betaling van royalty’s voor het gebruik van de aan de octrooien verbonden rechten, ondanks de nietigverklaring van deze octrooien.
Zoals de advocaat-generaal in punt 36 van zijn conclusie heeft opgemerkt, blijkt echter duidelijk uit de bewoordingen van het verzoek om een prejudiciële beslissing – zoals in wezen overgenomen in de punten 12 en 13 van dit arrest – dat de verwijzende rechter zich bewust is van het feit dat het op 15 december 1998 afgegeven octrooi US 522 en het op 17 april 2001 afgegeven octrooi US 140, waarvan vaststaat dat zij als enige relevant zijn voor het hoofdgeding, niet nietig zijn verklaard. De vermelding van de nietigverklaring van de octrooien door de verwijzende rechter is slechts een overname van bepaalde vermeldingen in de punten 193 en 194 van het derde deelvonnis, waarvan de teneur kennelijk wordt tegengesproken door zowel de rest van dit vonnis, inzonderheid de punten 51 tot en met 53 ervan, als de elementen van het aan het Hof ter beschikking gestelde dossier.
Hieruit volgt dat de prejudiciële vraag ontvankelijk is.
Ten gronde
Om te beginnen zij opgemerkt dat uit het dossier voor het Hof blijkt dat Genentech in de arbitrale procedure aanvoerde dat zij niet was gehouden tot betaling van de running royalty’s, omdat de betaling daarvan volgens de bewoordingen van de licentieovereenkomst veronderstelde, ten eerste, dat het eindproduct rituximab de HCMV-activator bevatte, en, ten tweede, dat de vervaardiging of het gebruik van deze activator zonder deze overeenkomst inbreuk opleverde op de rechten die waren verbonden aan de in licentie gegeven octrooien. De alleensprekende arbiter heeft deze argumenten afgewezen, die volgens hem waren gebaseerd op een letterlijke uitlegging van de licentieovereenkomst, die strijdig was met het commerciële doel van partijen, dat erin bestond Genentech toe te staan de HCMV-activator te gebruiken voor de productie van eiwitten zonder het risico te lopen dat de houder van de rechten op deze technologie een vordering wegens inbreuk zou instellen.
Evenzo blijkt uit het verzoek om een prejudiciële beslissing dat Genentech in het kader van het hoofdgeding aanvoert dat het derde deelvonnis haar ongerechtvaardigde kosten oplegt, die in strijd zijn met het mededingingsrecht, door haar te verplichten tot betaling van de running royalty’s zonder dat sprake is van enige inbreuk, terwijl deze volgens de bewoordingen zelf van de licentieovereenkomst slechts waren verschuldigd voor producten waarvan de vervaardiging, het gebruik of de verkoop zonder deze overeenkomst inbreuk zou opleveren op de in licentie gegeven octrooien.
Formeel gezien lijkt de verwijzende rechter – zoals in punt 29 van dit arrest al is vastgesteld – zijn prejudiciële vraag weliswaar te hebben beperkt tot het geval van nietigverklaring van de octrooien, maar deze vraag dient derhalve aldus te worden begrepen dat zij ook betrekking heeft op het geval waarin geen inbreuk wordt gemaakt op de in licentie gegeven octrooien.
In deze omstandigheden dient de door de verwijzende rechter gestelde vraag aldus te worden begrepen dat hij in wezen wenst te vernemen of artikel 101, lid 1, VWEU aldus moet worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat krachtens een licentieovereenkomst als aan de orde in het hoofdgeding, de licentienemer wordt verplicht royalty’s te betalen voor het gebruik van een geoctrooieerde technologie gedurende de volledige looptijd van deze overeenkomst, wanneer de octrooien die deze technologie beschermen nietig worden verklaard of daarop geen inbreuk wordt gemaakt.
Volgens Genentech en de Spaanse regering dient deze vraag bevestigend te worden beantwoord. Hoechst, de Franse en de Nederlandse regering, alsook de Commissie, delen deze mening niet.
Genentech verwijt de alleensprekende arbiter dat hij de duidelijke bewoordingen van de licentieovereenkomst en van artikel 101 VWEU heeft miskend door haar te verplichten royalty’s te betalen op de verkopen van een product dat geen inbreuk maakt op de geoctrooieerde technologie. Deze vennootschap stelt dat zij vanwege deze restrictie met mededingingsbeperkende strekking en mededingingsbeperkend gevolg ongeveer 169 miljoen EUR meerkosten draagt in vergelijking met haar concurrenten.
Dienaangaande zij – in navolging van hetgeen de advocaat-generaal in punt 75 van zijn conclusie heeft opgemerkt – benadrukt dat het niet aan het Hof staat om in het kader van de prejudiciële procedure de door de alleensprekende arbiter vastgestelde feiten te herzien, noch diens uitlegging van de licentieovereenkomst in het licht van het Duitse recht, volgens welke Genentech de running royalty’s verschuldigd is ondanks dat de in het hoofdgeding aan de orde zijnde octrooien nietig worden verklaard of daarop geen inbreuk wordt gemaakt.
Bovendien zij eraan herinnerd dat het Hof in de context van een exclusieve licentieovereenkomst reeds heeft opgemerkt dat de verplichting royalty’s te betalen, met inbegrip van na het verstrijken van de geldigheidsduur van het in licentie gegeven octrooi, het gevolg kan zijn van de waarde die uit commercieel oogpunt wordt toegekend aan de exploitatiemogelijkheden waarop de licentieovereenkomst betrekking heeft, in het bijzonder wanneer deze verplichting is neergelegd in een vóór de verlening van dit octrooi gesloten licentieovereenkomst (arrest van 12 mei 1989, Ottung,
320/87
,
EU:C:1989:195
, punt
). In dergelijke omstandigheden kan, indien de licentienemer de mogelijkheid heeft de overeenkomst met een redelijke termijn op te zeggen, de verplichting om tijdens de gehele geldigheidsduur van de overeenkomst royalty’s te betalen, niet worden geacht binnen de werkingssfeer van artikel 101, lid 1, VWEU te vallen (arrest van 12 mei 1989, Ottung,
320/87
,
EU:C:1989:195
, punt
).
Uit het arrest van 12 mei 1989, Ottung (
320/87
,
EU:C:1989:195
), vloeit bijgevolg voort dat artikel 101, lid 1, VWEU niet verbiedt dat de betaling van royalty’s voor het exclusieve gebruik van een technologie waarvoor geen octrooi meer geldt, contractueel wordt verplicht, mits de licentienemer deze overeenkomst vrij kan opzeggen. Dit oordeel berust op de vaststelling dat deze royalty’s de prijs zijn die is verschuldigd om de in licentie gegeven technologie commercieel te exploiteren met de verzekering dat de licentiegever zijn intellectuele-eigendomsrechten niet zal uitoefenen. Zolang de betrokken licentieovereenkomst blijft gelden en door de licentienemer vrij kan worden opgezegd, is de betaling van de royalty’s verschuldigd, zelfs al kunnen de uit de exclusief in licentie gegeven octrooien ontstane intellectuele-eigendomsrechten niet tegen de licentienemer worden gebruikt omdat de geldigheidstermijn ervan is verstreken. Op basis van dergelijke omstandigheden, in het bijzonder de omstandigheid dat de licentienemer de licentieovereenkomst vrij kan opzeggen, kan immers worden uitgesloten dat de betaling van royalty’s de mededinging aantast door de handelingsvrijheid van de licentienemer in te perken of marktafschermingseffecten teweeg te brengen.
Deze oplossing, die voortkomt uit het arrest van 12 mei 1989, Ottung (
320/87
,
EU:C:1989:195
), is a fortiori geboden in een situatie als aan de orde in het hoofdgeding. Indien gedurende de looptijd van een licentieovereenkomst de betaling van de royalty’s verschuldigd blijft, ook nadat de intellectuele-eigendomsrechten zijn afgelopen, dan geldt dit immers ook, a fortiori, vóór deze rechten zijn afgelopen.
Het feit dat de rechterlijke instanties van de lidstaat van afgifte van de in het hoofdgeding aan de orde zijnde octrooien na de opzegging van de licentieovereenkomst hebben geoordeeld dat het gebruik van de in licentie gegeven technologie door Genentech de uit deze octrooien ontstane rechten niet schond, heeft – volgens de aanwijzingen die de verwijzende rechter heeft verstrekt over het op deze overeenkomst toepasselijke Duitse recht – geen gevolgen voor de opeisbaarheid van de royalty’s voor de periode die aan deze opzegging voorafgaat. Hieruit volgt dat, aangezien Genentech vrij is gebleven om deze overeenkomst te allen tijde op te zeggen, de verplichting tot betaling van de royalty’s gedurende de looptijd van deze overeenkomst, tijdens welke de rechten uit de in licentie gegeven octrooien golden, geen beperking van de mededinging is in de zin van artikel 101, lid 1, VWEU.
Gelet op één en ander, dient op de gestelde vraag te worden geantwoord dat artikel 101 VWEU aldus moet worden uitgelegd dat het er niet aan in de weg staat dat krachtens een licentieovereenkomst als aan de orde in het hoofdgeding, de licentienemer wordt verplicht royalty’s te betalen voor het gebruik van een geoctrooieerde technologie gedurende de volledige looptijd van deze overeenkomst, wanneer het in licentie gegeven octrooi nietig wordt verklaard of daarop geen inbreuk wordt gemaakt, indien de licentienemer deze overeenkomst binnen een redelijke termijn vrij kon opzeggen.
Kosten
Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Eerste kamer) verklaart voor recht:

Artikel 101 VWEU moet aldus worden uitgelegd dat het er niet aan in de weg staat dat krachtens een licentieovereenkomst als aan de orde in het hoofdgeding, de licentienemer wordt verplicht royalty’s te betalen voor het gebruik van een geoctrooieerde technologie gedurende de volledige looptijd van deze overeenkomst, wanneer het in licentie gegeven octrooi nietig wordt verklaard of daarop geen inbreuk wordt gemaakt, indien de licentienemer deze overeenkomst binnen een redelijke termijn vrij kon opzeggen.

ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Frans.