CELEX: 62016TJ0848
Marca de la Unión Europea
Procedimiento de oposición
Solicitud de marca figurativa de la Unión V
Marcas internacionales figurativas anteriores V
Prueba de la existencia, validez y ámbito de protección de una marca anterior
Regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento (CE) n.º 2868/95 [actualmente artículo 7, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento Delegado (UE) 2018/625]

Antecedentes del litigio
El 17 de octubre de 2011, la coadyuvante, Vans, Inc., presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.
o
207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (
DO 2009, L 78, p. 1
), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (
DO 2017, L 154, p. 1
)].
La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:
Los productos para los cuales se solicitaba el registro de la marca están comprendidos en las clases 18 y 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.
El 21 de febrero de 2012, la recurrente, Deichmann SE, formuló oposición, con arreglo al artículo 41 del Reglamento n.
o
207/2009 (actualmente artículo 46 del Reglamento 2017/1001), al registro de la marca solicitada.
La oposición se basaba en las siguientes marcas anteriores:
–
Registro internacional en el que se designa a la Unión Europea n.
o
937479, de 10 de agosto de 2007, para productos de las clases 18, 25 y 28, que se presenta de la siguiente manera:
–
Registro internacional en el que se designa a la Unión Europea n.
o
937526, de 10 de agosto de 2007, para productos de las clases 18, 25 y 28, que se presenta de la siguiente manera:
–
Registro internacional en el que se designa a la Unión Europea n.
o
937528, de 13 de agosto de 2007, para productos de las clases 18, 25 y 28, que se presenta de la siguiente manera:
El motivo que se invocó en apoyo de la oposición fue el contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.
o
207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001].
El 28 de septiembre de 2015, la División de Oposición de la EUIPO desestimó la oposición, considerando, por una parte, que no existía riesgo de confusión en el caso de las marcas n.
os
937479 y 937526, y, por otra, que la protección de la marca n.
o
937528 no se había acreditado suficientemente con arreglo a Derecho.
El 21 de octubre de 2015, la recurrente interpuso recurso contra la resolución de la División de Oposición, considerando que existía riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.
o
207/2009.
Mediante resolución de 20 de septiembre de 2016 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Cuarta Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso de la parte recurrente sin examinar la existencia de riesgo de confusión alegada por esta última.
En primer lugar, la Sala de Recurso confirmó la resolución de la División de Oposición en lo relativo a la inexistencia de prueba de la protección del registro internacional en el que se designa a la Unión Europea n.
o
937528 (apartado 11 de la resolución impugnada).
En segundo lugar, basándose en la regla 19, apartados 1 a 3, del Reglamento (CE) n.
o
2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.
o
40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (
DO 1995, L 303, p. 1
) [actualmente artículo 7, apartados 1 a 4, del Reglamento Delegado (UE) 2018/625 de la Comisión, de 5 de marzo de 2018, que complementa el Reglamento 2017/1001 y deroga el Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 (
DO 2018, L 104, p. 1
)], la Sala de Recurso estimó que el recurso era infundado en lo que se refiere a la protección de los registros internacionales n.
os
937479 y 937526.
La Sala de Recurso consideró que le correspondía examinar de oficio la prueba de la protección de los derechos anteriores que exige la regla 19 del Reglamento n.
o
2868/95, sin que fuera necesario que así lo solicitaran las partes (apartado 12 de la resolución impugnada). La Sala estimó que las exigencias de la regla 19 del Reglamento n.
o
2868/95 no constituyen requisitos para la admisibilidad de la oposición, sino que son requisitos relevantes para el examen de la misma en cuanto al fondo y que, por tanto, la EUIPO no tenía la obligación de indicar a la parte oponente las irregularidades en los documentos aportados y de requerirla concretamente para que aportara algunas otras pruebas (apartado 13 de la resolución impugnada).
La Sala de Recurso estimó que, al tratarse de un registro internacional cuya protección abarca la Unión Europea, la prueba de la existencia, validez y ámbito de protección de la marca anterior debía aportarse, en virtud de la regla 19, apartado 2, del Reglamento n.
o
2868/95 (actualmente artículo 7, apartado 2, del Reglamento 2018/625), mediante documentos oficiales que provengan de la autoridad competente que procedió al registro de la marca y que se presenten en la lengua de procedimiento o acompañados de una traducción de conformidad con la regla 19, apartado 3, del Reglamento n.
o
2868/95 (apartado 14 de la resolución impugnada).
La Sala de Recurso consideró que, con arreglo al artículo 152 del Reglamento n.
o
207/2009 (actualmente artículo 190 del Reglamento 2017/1001), los datos de un registro internacional en el que se designa a la Unión Europea son publicados por la EUIPO de tal forma que solo lo son algunos datos bibliográficos, la reproducción de la marca y los números de las clases (apartado 16 de la resolución impugnada).
La Sala de Recurso estimó que, en aplicación de la regla 19, apartados 2 y 3, del Reglamento n.
o
2868/95, la recurrente debía aportar un extracto del registro de la oficina internacional, incluida una traducción a la lengua de procedimiento, para acreditar la protección de los registros internacionales en los que se designa a la Unión Europea (apartado 17 de la resolución impugnada). La Sala de Recurso expuso que, con la presentación de un extracto de la base de datos TMview —base de datos que no gestiona la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), sino la EUIPO—, así como de una traducción a la lengua de procedimiento de la lista de productos, la recurrente no había aportado la prueba de la existencia, validez y ámbito de la protección de sus derechos anteriores (apartado 18 de la resolución impugnada).
La Sala de Recurso añadió que ya la propia División de Oposición debería haber desestimado la oposición por falta de motivación, dado que las pruebas correspondientes a los registros internacionales n.
os
937479 y 937526 no habían sido aportadas dentro del plazo fijado (apartado 19 de la resolución impugnada).
Procedimiento y pretensiones de las partes
La recurrente solicita al Tribunal que:
–
Anule la resolución impugnada.
–
Condene en costas a la EUIPO.
La EUIPO solicita al Tribunal que anule la resolución impugnada.
La coadyuvante solicita al Tribunal que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas a la recurrente.
Fundamentos de Derecho
En apoyo de su recurso, la recurrente invoca tres motivos.
En virtud de su primer motivo, la recurrente sostiene que la Sala de Recurso infringió las disposiciones del artículo 151, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009 (actualmente artículo 189, apartado 2, del Reglamento 2017/1001), así como lo dispuesto en la regla 19, apartado 2, letra a), del Reglamento n.
o
2868/95 [actualmente artículo 7, apartado 2, letra a), del Reglamento 2018/625], al considerar que debía aportar la prueba de la protección de los registros internacionales anteriores en los que se designa a la Unión Europea n.
os
937479 y 937526.
En virtud de su segundo motivo, la recurrente expone que la Sala de Recurso infringió lo dispuesto en la regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.
o
2868/95 [actualmente artículo 7, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento 2018/625] y en la regla 19, apartado 3, del citado Reglamento, así como las disposiciones de la regla 20 del mismo Reglamento (actualmente artículo 8, apartados 1 a 4 y 7 a 9, del Reglamento 2018/625), al considerar que no había aportado la prueba de la protección de sus marcas anteriores n.
os
937479 y 937526 y al desestimar por esta razón la oposición como infundada.
En virtud de su tercer motivo, la recurrente alega, con carácter subsidiario, que, incluso suponiendo que los extractos de la base de datos TMview no se atuvieran a las exigencias de la regla 19, apartado 2, letra a), del Reglamento n.
o
2868/95, la Sala de Recurso infringió los principios de protección de la confianza legítima, seguridad jurídica, buena administración, igualdad de trato e irretroactividad, habida cuenta en particular de la práctica decisoria de la EUIPO y de las directrices relativas al examen ante la EUIPO.
Sobre el primer motivo
La recurrente sostiene que la Sala de Recurso infringió las disposiciones del artículo 151, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009, así como lo dispuesto en la regla 19, apartado 2, letra a), del Reglamento n.
o
2868/95, al considerar que debía aportar la prueba de la protección de los registros internacionales anteriores en los que se designa a la Unión Europea n.
os
937479 y 937526.
La recurrente alega que los registros internacionales en los que se designa a la Unión Europea producen los mismos efectos que las marcas de la Unión Europea, en aplicación del artículo 151, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009, y que, por lo tanto, ambas categorías de marcas deben ser tratadas de manera uniforme. En la medida en que no es necesario, en el caso de una oposición fundada en una marca de la Unión Europea, aportar la prueba de la protección de la marca anterior en virtud de la regla 19, apartado 2, letra a), del Reglamento n.
o
2868/95, lo mismo debería suceder en el caso de los registros internacionales en los que se designa a la Unión Europea. La recurrente concluye que ello es así con mayor razón por cuanto que las disposiciones del Reglamento n.
o
207/2009 prevalecen sobre aquellas del Reglamento de aplicación n.
o
2868/95.
La recurrente aduce, por otra parte, que la aportación de la prueba de los derechos anteriores es inútil en el caso de los registros internacionales en los que se designa a la Unión Europea, circunstancia que los distingue de las marcas nacionales y de los registros internacionales en los que se designan tan solo algunos Estados miembros de la Unión. En efecto, añade la recurrente, la EUIPO dispone de información que puede acreditar la existencia, validez y ámbito de la protección de los registros internacionales en los que se designa a la Unión Europea, pues tal información se publica en su propia base de datos CTM-Online (actualmente eSearch plus), en aplicación del artículo 152 del Reglamento n.
o
207/2009. La recurrente considera superfluo, por tanto, aportar documentos adicionales a fin de motivar la oposición, excepto eventualmente en lo relativo a la traducción de la lista de productos y de servicios a la lengua de procedimiento, traducción que, según ella, ha sido aportada en el presente caso.
La EUIPO considera que no es preciso resolver en el caso de autos la cuestión de si era necesario probar la existencia, validez y ámbito de la protección de los registros internacionales en los que se designa a la Unión Europea, en la medida en que es fundado el segundo motivo invocado por la recurrente.
La parte coadyuvante refuta la argumentación de la recurrente.
Con carácter preliminar, procede recordar las disposiciones pertinentes del Reglamento n.
o
207/2009 aplicables a los registros internacionales en los que se designa a la Unión Europea, así como las disposiciones del Reglamento n.
o
2868/95.
A tenor del artículo 145 del Reglamento n.
o
207/2009 (actualmente artículo 182 del Reglamento 2017/1001), incluido en la sección 1 del título XIII, título que lleva como epígrafe «Registro internacional de marcas»:
«Salvo disposición en contrario del presente título, el presente Reglamento y sus reglamentos de ejecución se aplicarán a las solicitudes de registro internacional efectuadas en virtud del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado en Madrid el 27 de junio de 1989 (denominados en lo sucesivo «las solicitudes internacionales» y «el Protocolo de Madrid», respectivamente) basadas en una solicitud de marca comunitaria o en una marca comunitaria, y a los registros de marcas en el registro internacional gestionado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (denominados en lo sucesivo «los registros internacionales» y «la Oficina Internacional», respectivamente) que designen a la Comunidad Europea.»
Con arreglo al artículo 151 del Reglamento n.
o
207/2009:
«1.   Los registros internacionales que designen a la Comunidad Europea producirán, a partir de la fecha de registro a que se refiere el artículo 3, apartado 4, del Protocolo de Madrid o de la fecha de la posterior designación de la Comunidad Europea dispuesta en el artículo 3
ter
, apartado 2, de dicho Protocolo, el mismo efecto que las solicitudes de marca comunitaria.
2.   En caso de que no se haya notificado denegación alguna de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, apartados 1 y 2, del Protocolo de Madrid o de que dicha denegación se haya retirado, el registro internacional de una marca que designe a la Comunidad Europea producirá, a partir de la fecha contemplada en el apartado 1, el mismo efecto que el registro de una marca como marca comunitaria.
3.   A efectos de la aplicación del artículo 9, apartado 3, la publicación de las indicaciones del registro internacional que designa a la Comunidad Europea con arreglo al artículo 152, apartado 1, sustituirá a la publicación de una solicitud de marca comunitaria, y la publicación a que se refiere el artículo 152, apartado 2, sustituirá a la publicación del registro de una marca comunitaria.»
En virtud de la regla 20, apartado 1, del Reglamento n.
o
2868/95 (actualmente artículo 8, apartados 1 a 7, del Reglamento 2018/625), se denegará la oposición por infundada si, antes de la expiración del plazo previsto en la regla 19, apartado 1, del mismo Reglamento, la parte oponente no presenta pruebas de la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior o derecho anterior, así como de su derecho a presentar oposición.
La regla 19 del Reglamento n.
o
2868/95 dispone lo siguiente:
«1. La Oficina ofrecerá a la parte que presente oposición la oportunidad de presentar los hechos, pruebas y alegaciones que justifiquen su oposición o de completar cualquier hecho, prueba o alegación que ya haya sido presentado con arreglo a la Regla 15, apartado 3, dentro de un plazo por ella especificado, que deberá ser, como mínimo, de dos meses a partir de la fecha en la que deban comenzar los procedimientos de oposición de conformidad con la Regla 18, apartado 1.
2. Dentro del plazo establecido en el apartado 1, la parte que presente oposición también deberá presentar pruebas de la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior o derecho anterior, así como de su derecho a presentar oposición. En concreto, la parte que presente oposición deberá facilitar las siguientes pruebas:
a) en el caso de que la oposición se base en una marca no comunitaria, prueba de su presentación o registro mediante:
[…];
ii) si la marca está registrada, copia del certificado de registro correspondiente y, en su caso, del último certificado de renovación, en el que se indique que el plazo de protección de la marca se amplía más allá del plazo mencionado en el apartado 1, así como cualquier otra ampliación, o documento equivalente emitido por la administración que procedió al registro de la marca;
[…]
3. La información y las pruebas a las que se hace referencia en los apartados 1 y 2 estarán en la lengua del procedimiento o irán acompañadas de una traducción. La traducción se presentará dentro del plazo determinado para la presentación del documento original.»
Resulta de las disposiciones de la regla 19, apartado 2, letra a), del Reglamento n.
o
2868/95, las cuales son aplicables a los registros internacionales en los que se designa a la Unión Europea en virtud de lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento n.
o
207/2009, que la parte oponente deberá aportar la prueba del depósito o registro de la marca anterior cuando la oposición se fundamente en una marca que no sea una marca de la Unión. Así pues, la necesidad de aportar tal prueba concierne igualmente a los registros internacionales en los que se designa a la Unión Europea, los cuales no constituyen marcas de la Unión.
La circunstancia de que el artículo 151, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009 disponga que el registro internacional de una marca en el que se designa a la Unión Europea producirá, a partir de la fecha contemplada en el apartado 1 de dicho artículo, el mismo efecto que el registro de una marca como marca de la Unión Europea no tiene incidencia sobre la necesidad de que la parte oponente aporte la prueba del registro internacional anterior en el que se designa a la Unión Europea, en aplicación de lo dispuesto en la regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.
o
2868/95. En efecto, la exigencia de la prueba de la marca anterior prevista por la regla 19 del Reglamento n.
o
2868/95 es una disposición que se refiere a la posibilidad del titular de una marca anterior —incluido un registro internacional en el que se designa a la Unión Europea— de oponerse al registro de una marca de la Unión, y no una disposición relativa a los efectos de la marca de la Unión, los cuales se definen en los artículos 9 a 14 del Reglamento n.
o
207/2009 (actualmente artículos 9 a 17 del Reglamento 2017/1001), que figuran en la sección 2 —«Efectos de la marca comunitaria»— del título II del Reglamento n.
o
207/2009.
De esta forma, la regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.
o
2868/95, en tanto que prevé que la parte oponente debe aportar las pruebas de la protección de un registro internacional en el que se designa a la Unión Europea, no es contraria a las disposiciones del artículo 151, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009, las cuales, por su parte, no conciernen a las reglas del procedimiento de oposición a un registro de una marca de la Unión.
Para intentar demostrar que la Sala de Recurso infringió lo dispuesto en el artículo 151, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009, así como en la regla 19, apartado 2, letra a), del Reglamento n.
o
2868/95, la recurrente tan solo podrá alegar útilmente que la aportación de la prueba de marcas anteriores no es necesaria en los casos de registros internacionales en los que se designa a la Unión Europea, ya que la EUIPO dispondrá, habida cuenta de la publicación en la base de datos CTM-Online (actualmente eSearch plus) de las referencias del registro internacional en el que se designa a la Unión Europea previstas en el artículo 152 del Reglamento n.
o
207/2009, de información que pueda acreditar la existencia, validez y ámbito de protección de los registros internacionales en los que se designa a la Unión Europea.
En efecto, incluso suponiendo que la EUIPO disponga de la información relativa a la protección de los registros internacionales en los que se designa a la Unión Europea, de los claros términos de la regla 19, apartado 2, del Reglamento n.
o
2868/95 —términos que, como se ha dicho anteriormente, no son contrarios a las disposiciones del artículo 151, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009— resulta que incumbe a la parte oponente aportar la prueba de la protección de su derecho anterior.
En consecuencia, la Sala de Recurso no infringió las disposiciones del artículo 151, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009, así como tampoco lo dispuesto en la regla 19, apartado 2, letra a), del Reglamento n.
o
2868/95, al considerar que la recurrente debía aportar la prueba de la protección de los registros internacionales anteriores en los que se designa a la Unión Europea n.
os
937479 y 937526.
Por consiguiente, debe desestimarse el primer motivo.
Sobre el segundo motivo
La recurrente sostiene que la Sala de Recurso infringió la regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), y apartado 3, del Reglamento n.
o
2868/95, así como la regla 20 del mismo Reglamento, al considerar que no había aportado la prueba de la protección de sus marcas anteriores n.
os
937479 y 937526.
La recurrente alega que la aportación de un extracto de la base de datos TMview constituye un medio de prueba conforme a lo que exige la regla 19, apartado 2, del Reglamento n.
o
2868/95. Expone que la información contenida en la base de datos TMview proviene de oficinas de marcas participantes, incluida la OMPI, y que los extractos de esa base de datos contienen toda la información necesaria para probar la protección de un registro internacional anterior en el que se designa a la Unión Europea. La recurrente añade que la validez de los extractos de la base de datos TMview es reconocida por la práctica administrativa constante de la EUIPO mencionada en las directrices relativas al examen por este órgano.
La recurrente expone que en este caso aportó extractos de la base de datos TMview, así como una traducción a la lengua de procedimiento de la lista de productos y servicios, de conformidad con la regla 19, apartado 3, del Reglamento n.
o
2868/95, y que, por lo tanto, la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que no había aportado la prueba de la protección de sus marcas internacionales anteriores n.
os
937479 y 937526.
La EUIPO considera fundado el motivo.
La coadyuvante considera que el motivo debe desestimarse porque la base de datos TMview la gestiona la EUIPO y no la OMPI, única autoridad competente en materia de registro de marcas internacionales. La coadyuvante añade que, por lo tanto, la aportación de los extractos de esta base de datos como prueba de una marca internacional anterior resulta contraria a lo dispuesto en la regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.
o
2868/95.
Según la parte coadyuvante, las directrices relativas al examen ante la EUIPO, que admiten los extractos de la base de datos TMview como prueba de la existencia y validez de los derechos anteriores, no resultan aplicables en el presente caso. En primer término, las directrices relativas al examen ante la EUIPO son posteriores en dos años a la finalización del plazo que la recurrente tenía para motivar sus derechos anteriores. En segundo término, las mencionadas directrices carecen de carácter vinculante y no son conformes a las disposiciones de los Reglamentos n.
os
207/2009 y 2868/95. A juicio de la coadyuvante, estos Reglamentos prevalecen sobre las directrices relativas al examen ante la EUIPO y deben ser aplicados por las Salas de Recurso, las cuales se encuentran en una situación de competencia reglada cuando adoptan decisiones relativas al registro de un signo en tanto que marca de la Unión Europea.
En primer lugar, procede analizar la alegación que la recurrente fundamenta en que las directrices relativas al examen ante la EUIPO autorizan a presentar extractos de la base de datos TMview.
Para fundamentar su segundo motivo, la recurrente alega que las directrices relativas al examen ante la EUIPO precisan, en lo que concierne a la regla 19, apartado 2, del Reglamento n.
o
2868/95, que, a efectos de acreditar la validez de registros anteriores de marcas que no sean marcas de la Unión, la parte oponente podrá aportar, en el caso de registros anteriores en los que se designa a la Unión Europea, extractos de la base de datos TMview.
En su versión de fecha 23 de marzo de 2016, aportada como anexo a la demanda, las directrices relativas al examen ante la EUIPO señalaban, en el punto 4.2.3.2. de la parte C «Oposición», sección primera «Aspectos procesales», que la EUIPO admite en particular, cuando se trata de registros internacionales, los extractos del banco de datos TMview, siempre que contengan información útil.
No obstante, la procedencia del motivo invocado por la recurrente debe examinarse únicamente a la luz de las disposiciones pertinentes de los Reglamentos n.
os
207/2009 y 2868/95 y no de las directrices relativas al examen ante la EUIPO.
En efecto, las resoluciones que las Salas de Recurso han de adoptar, en virtud del Reglamento n.
o
207/2009, relativas al registro de un signo como marca de la Unión, dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional, de manera que la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso debe ser apreciada únicamente sobre la base de dicho Reglamento, tal como lo ha interpretado el juez de la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias de 15 de septiembre de 2005, BioID/OAMI,
C‑37/03 P
,
EU:C:2005:547
, apartado
; de 12 de enero de 2006, Deutsche SiSi-Werke/OAMI,
C‑173/04 P
,
EU:C:2006:20
, apartado
, y de 19 de enero de 2012, OAMI/Nike International,
C‑53/11 P
,
EU:C:2012:27
, apartado
).
Las directrices relativas al examen ante la EUIPO no constituyen actos jurídicos vinculantes para la interpretación de disposiciones del Derecho de la Unión (sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, apartado
). Las previsiones de las directrices relativas al examen ante la EUIPO no pueden prevalecer en cuanto tales sobre las disposiciones de los Reglamentos n.
os
207/2009 y 2868/95 y ni siquiera pueden influir en la interpretación de estas últimas disposiciones por el juez de la Unión. Por el contrario, deben entenderse de conformidad con las disposiciones de los Reglamentos n.
os
207/2009 y 2868/95 [sentencia de 27 de junio de 2012, Interkobo/OAMI — XXXLutz Marken (my baby),
T‑523/10
,
EU:T:2012:326
, apartado
].
En consecuencia, las previsiones de las directrices relativas al examen ante la EUIPO invocadas por la recurrente no pueden prevalecer sobre las disposiciones de la regla 19, apartados 2 y 3, del Reglamento n.
o
2868/95, relativas a la aportación por la parte oponente de la prueba de la protección de marcas anteriores, y ni siquiera pueden influir en la interpretación de tales disposiciones por el Tribunal.
Así pues, procede desestimar por inoperante la alegación mediante la cual la recurrente invoca el contenido de las directrices relativas al examen ante la EUIPO para demostrar el incumplimiento de las disposiciones del Reglamento n.
o
2868/95.
En segundo lugar, las disposiciones de la regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.
o
2868/95 autorizan a la parte oponente a aportar no solamente la copia del correspondiente certificado de registro y, en su caso, del último certificado de renovación, sino también cualquier otro documento equivalente emitido por la administración que procedió al registro de la marca.
Ya se ha declarado que la aportación de un documento, proveniente de la autoridad competente y que contiene la misma información que la que figura en un certificado de registro, se atiene a lo dispuesto en la regla 19, apartado 2, letra a), del Reglamento n.
o
2868/95 [sentencia de 5 de febrero de 2016, Kicktipp/OAMI — Italiana Calzature (kicktipp),
T‑135/14
,
EU:T:2016:69
, apartado
].
Procede declarar asimismo que la citada disposición no excluye la posibilidad de aportar documentos procedentes de una base de datos como la base de datos de una oficina nacional competente [véase, en este sentido, la sentencia de 24 de octubre de 2014, Grau Ferrer/OAMI — Rubio Ferrer (Bugui va),
T‑543/12
, no publicada,
EU:T:2014:911
, apartados
y
].
Al precisar que los documentos en cuestión hayan sido «emitido[s] por la administración que procedió al registro de la marca», la regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.
o
2868/95 excluye la posibilidad de aportar extractos de una base de datos que da acceso a documentos que no hayan sido emitidos por la administración que procedió al registro de la marca. De este modo, los extractos de la base de datos CTM-Online de la EUIPO no constituyen la prueba de la protección de un registro internacional en el que se designa a la Unión Europea, ya que la EUIPO, que no es la autoridad competente para el registro de marcas internacionales, no es la administración que procedió al registro de la marca [véase, en este sentido, la sentencia de 26 de noviembre de 2014, Aldi Einkauf/OAMI — Alifoods (Alifoods),
T‑240/13
,
EU:T:2014:994
, apartados
y
].
En cambio, aunque la regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.
o
2868/95 prevé que los documentos hayan sido «emitido[s]» por la autoridad competente, tal disposición no se opone a que el acceso a los documentos emitidos por la autoridad competente se realice por medio de un sistema informático gestionado por la EUIPO, pero en el cual participe la autoridad competente transmitiendo y poniendo al día los datos pertinentes.
De la documentación contenida en el expediente, y en particular de las explicaciones que la EUIPO facilitó en sus escritos procesales y en la vista, se deduce que la base de datos TMview es una herramienta informática gestionada por la propia EUIPO en la que participan oficinas de marcas ajenas a este órgano, especialmente la OMPI. Esta herramienta informática recopila las solicitudes y registros de marcas que tramitan las oficinas de marcas participantes y permite el acceso a tal información, información que facilitan las oficinas de marcas que poseen los contenidos y tienen la responsabilidad de actualizarlos diariamente. La base de datos TMview permite consultar la información relativa a las marcas registradas por las oficinas de marcas que participan en esta base de datos, tal como figura en sus respectivos registros de marcas. Un extracto de la base de datos TMview corresponde a la situación del registro de la autoridad competente en el momento en que el usuario consulta esta base de datos.
Habida cuenta de las características de la base de datos TMview, que acaban de exponerse en el anterior apartado 60, un extracto de esta base de datos constituye, cuando se trata de registros internacionales en los que se designa a la Unión Europea, un documento equivalente a una copia del certificado de registro y, en su caso, del último certificado de renovación, emitido por la OMPI, en el sentido de lo que dispone la regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.
o
2868/95, a condición de que el extracto aportado por la parte oponente contenga toda la información útil. Siempre que se cumpla este requisito, un extracto de la base de datos TMview será equiparable a un extracto de la base de datos Romarin de la OMPI o a la copia de un certificado de registro solicitado ante esta organización, tal y como alegan fundadamente la recurrente y la EUIPO.
La circunstancia de que la base de datos TMview sea gestionada por la EUIPO, circunstancia que invoca la parte coadyuvante, no pone en entredicho esta conclusión, ya que la OMPI, que es la autoridad competente para el registro de las marcas internacionales, participa en el funcionamiento de la mencionada base de datos, aportando y actualizando diariamente los datos relativos a las marcas internacionales.
Por último, la parte coadyuvante no puede sostener fundadamente que la sentencia de 26 de noviembre de 2014, Alifoods (
T‑240/13
,
EU:T:2014:994
), se oponga a la utilización de la base de datos TMview para acreditar la protección de una marca internacional anterior.
En la sentencia de 26 de noviembre de 2014, Alifoods (
T‑240/13
),
EU:T:2014:994
), el Tribunal declaró que, al no ser la EUIPO competente para la gestión de los registros internacionales y al no ser la administración que procedió al registro de la marca, en el sentido de la regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.
o
2868/95, el documento presentado por la recurrente —a saber, un extracto de la base de datos CTM-Online de la EUIPO— no constituía, a efectos de la citada disposición, una prueba de la existencia, validez y ámbito de protección de la marca internacional.
El Tribunal precisó, a mayor abundamiento, que la anterior apreciación era conforme con la interpretación teleológica de la reglamentación pertinente. En efecto, en virtud del artículo 152 del Reglamento n.
o
207/2009, la publicación por la EUIPO de un registro internacional en el que se designa a la Unión Europea se refiere únicamente a determinados datos, entre los que se incluyen la reproducción de la marca y de los números de las clases de productos o de servicios. La EUIPO no traduce la referida lista, por lo que esta únicamente se encuentra disponible en las tres lenguas en las que la OMPI ha publicado el registro internacional, a saber, inglés, español y francés. De ello resulta que, si tal información publicada por la EUIPO se considerase suficiente como prueba de la existencia, validez y ámbito de protección de la marca controvertida, ello produciría, en el plano jurídico, inseguridad y desigualdad (véase, en este sentido, la sentencia de 26 de noviembre de 2014, Alifoods,
T‑240/13
,
EU:T:2014:994
, apartados
a
).
Ahora bien, las consideraciones del Tribunal relativas a los extractos de la base de datos CTM-Online que se recogen en la sentencia de 26 de noviembre de 2014, Alifoods (
T‑240/13
,
EU:T:2014:994
), no son aplicables en el caso de la base de datos TMview.
En efecto, el funcionamiento de la base de datos TMview descansa en la participación de oficinas de marcas como la OMPI, que se encargan de actualizar diariamente la información de tal forma que refleje fielmente los registros de marcas de las mencionadas oficinas.
Por otra parte, la información incluida en la base de datos TMview no se limita a las indicaciones de los registros internacionales en los que se designa a la Unión Europea cuya publicación prevé el artículo 152 del Reglamento n.
o
207/2009. Esta base de datos, de la cual se pueden obtener extractos, contiene la totalidad de los datos pertinentes para acreditar la protección de la marca anterior en el sentido de la regla 19 del Reglamento n.
o
2868/95, incluida la lista de productos o servicios amparados por dicha marca.
En el supuesto de que la lista de productos o servicios, tal y como figura en el extracto de la base de datos TMview, no se encuentre disponible en la lengua de procedimiento de la oposición, la parte oponente deberá aportar la mencionada lista, acompañada de su traducción a la lengua de procedimiento, en aplicación de lo dispuesto en la regla 19, apartado 3, del Reglamento n.
o
2868/95. Si se cumple este requisito, la posibilidad de aportar la prueba del registro internacional anterior en el que se designa a la Unión Europea mediante la presentación de extractos de la base de datos TMview no producirá inseguridad ni desigualdad en el plano jurídico.
De lo anterior resulta que, cuando se trata de registros internacionales en los que se designa a la Unión Europea, la aportación de un extracto de la base de datos TMview, siempre que tal extracto contenga la totalidad de la información útil —especialmente la lista de productos o servicios cubiertos—, constituirá un documento equivalente a un certificado de registro expedido por la OMPI, en el sentido de lo que dispone la regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.
o
2868/95.
En tercer lugar, de la documentación contenida en el expediente resulta que la recurrente aportó en este caso, dentro del plazo previsto en la regla 19, apartado 1, del Reglamento n.
o
2868/95, extractos de la base de datos TMview relativos a los registros internacionales anteriores en los que se designa a la Unión Europea n.
os
937479 y 937526. Es pacífico que, como ha confirmado la parte coadyuvante en la vista, los extractos incluyen toda la información pertinente relativa a la existencia, validez y ámbito de protección de las marcas anteriores, concretamente la lista de los productos protegidos por dichas marcas. Esta lista de productos venía acompañada, de conformidad con la regla 19, apartado 3, del Reglamento n.
o
2868/95, de una traducción a la lengua de procedimiento de la oposición, a saber, el alemán, aportada dentro del plazo fijado para la presentación del documento original.
Así pues, la recurrente acreditó, de conformidad con lo que exige la regla 20, apartado 1, del Reglamento n.
o
2868/95 —y como reconoce, por lo demás, la EUIPO—, la existencia, validez y ámbito de protección de sus marcas internacionales anteriores n.
os
937479 y 937526 antes de la expiración del plazo previsto en la regla 19, apartado 1, del Reglamento n.
o
2868/95.
En tales circunstancias, la recurrente tiene razones fundadas para sostener que la Sala de Recurso infringió lo dispuesto en la regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.
o
2868/95, así como en la regla 20 del mismo Reglamento, al considerar que dicha parte no había aportado, antes de la expiración del plazo previsto en la regla 19, aparado 1, del mencionado Reglamento, la prueba de la protección de sus marcas anteriores n
os
937479 y 937526 y al desestimar por esta razón la oposición por infundada.
Procede, pues, estimar el segundo motivo invocado por la recurrente.
Al ser fundado el segundo motivo, procede anular la resolución impugnada, sin que sea necesario examinar el tercer motivo, de carácter subsidiario, basado en la violación de los principios de protección de la confianza legítima, seguridad jurídica, buena administración, igualdad de trato e irretroactividad.
Costas
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Como las pretensiones formuladas por la EUIPO han sido desestimadas, en la medida en que se ha anulado la resolución impugnada, procede condenarla a cargar con sus propias costas y con las costas en que haya incurrido la recurrente, conforme a lo solicitado por esta última.
La parte coadyuvante cargará con sus propias costas, al haber visto desestimadas sus pretensiones.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)
decide:

1)
Anular la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea de 20 de septiembre de 2016 (asunto R 2129/2015‑4).

2)
Condenar a la EUIPO a cargar con sus propias costas y con las de Deichmann SE.

3)
Vans., Inc. cargará con sus propias costas.

Gervasoni
Kowalik-Bańczyk
Mac Eochaidh
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 6 de diciembre de 2018.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.