CELEX: 62017TJ0419
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Marca que se convierte en una designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada
Marca que puede inducir al público a error
Artículo 51, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 58, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento (UE) 2017/1001]

Antecedentes del litigio
El 23 de diciembre de 1999, Mendes s.u.r.l. presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con arreglo al Reglamento (CE) n.
o
40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (
DO 1994, L 11, p. 1
), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n.
o
207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (
DO 2009, L 78, p. 1
), en su versión modificada, sustituido a su vez por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (
DO 2017, L 154, p. 1
)].
La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo VSL#3.
Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en la clase 5 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la siguiente descripción: «Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; productos nutricéuticos; complementos alimenticios».
La solicitud de marca de la Unión se publicó en el
Boletín de Marcas Comunitarias
n.
o
2000/059, de 24 de julio de 2000, y la marca se registró el 5 de julio de 2001.
El 1 de abril de 2004, la EUIPO registró la cesión, por Mendes s.u.r.l., de la marca controvertida a favor de Actial Farmacêutica Lda.
El 2 de diciembre de 2016, la EUIPO registró la cesión, por Actial Farmacêutica Lda, de la marca controvertida a favor de la coadyuvante, Actial Farmaceutica Srl.
El 8 de septiembre de 2014, la recurrente, Mendes SA, presentó una solicitud de caducidad de la marca controvertida para todos los productos para los que estaba registrada, con arreglo al artículo 51, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento n.
o
207/2009 [actualmente artículo 58, apartado 1, letras b) y c), del Reglamento 2017/1001], por considerar, en primer lugar, que dicha marca se había convertido, por la actividad o la inactividad de la coadyuvante, en la designación usual en el comercio de los productos de que se trata y, en segundo lugar, que dicha marca inducía al público a error debido a su uso.
Mediante resolución de 2 de junio de 2016, la División de Anulación desestimó la solicitud de caducidad.
El 19 de julio de 2016, la recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.
o
207/2009 (actualmente artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001), contra la resolución de la División de Anulación.
Mediante resolución de 3 de mayo de 2017 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso. En primer lugar, la Sala de Recurso consideró, en esencia, que las pruebas presentadas por la recurrente no demostraban que la marca controvertida se había convertido en la designación usual en el comercio de los productos para los que estaba registrada. En segundo lugar, la Sala de Recurso estimó, en esencia, que la recurrente no había probado debidamente el uso engañoso de la marca controvertida.
Pretensiones de las partes
La recurrente solicita al Tribunal que:
–
Anule la resolución impugnada.
–
Ordene que se le reembolsen íntegramente las costas correspondientes al procedimiento, o al menos ordene la compensación íntegra de las costas.
La EUIPO y la parte coadyuvante solicitan al Tribunal que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas a la recurrente.
Fundamentos de Derecho
Sobre la admisibilidad de los documentos presentados por primera vez ante el Tribunal
La EUIPO alega que los anexos A.9, A.36 y A.39 del recurso, relativos a las Directrices de la World Gastroenterology Organisation (anexo A.9), al contenido de la página de Internet «www.vsl3.co.uk» (anexo A.36) y al embalaje del producto en cuestión distribuido con una formulación modificada (anexo A.39), se presentan por primera vez ante el Tribunal y, por consiguiente, son inadmisibles.
En el presente caso, es preciso señalar que los anexos A.9, A.36 y A.39 del recurso no formaban parte del expediente administrativo presentado, por la recurrente, ante la Sala de Recurso de la EUIPO.
A este respecto, procede recordar que el objeto del recurso ante el Tribunal es el control de la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la EUIPO, en el sentido del artículo 65 del Reglamento n.
o
207/2009 (actualmente artículo 72 del Reglamento 2017/1001), por lo que la función del Tribunal no es reconsiderar las circunstancias de hecho a la luz de los documentos presentados por vez primera ante él.
Por lo tanto, debe prescindirse de los documentos mencionados sin que sea necesario examinar su fuerza probatoria [véase, en este sentido, la sentencia de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE),
T‑346/04
,
EU:T:2005:420
, apartado
y jurisprudencia citada].
Sobre el fondo
En apoyo de su recurso, la recurrente invoca dos motivos. El primero se basa en la infracción del artículo 51 apartado 1, letra b), del Reglamento n.
o
207/2009. El segundo se basa en la infracción del artículo 51 apartado 1, letra c), de ese mismo Reglamento.
Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.
o
207/2009
En el marco del primer motivo, basado en la infracción del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.
o
207/2009, la recurrente alega, para empezar, que la Sala de Recurso cometió un error en la definición del sector interesado y en la percepción por este último de la marca controvertida. Además, la recurrente sostiene que la transformación de la marca controvertida en la designación usual en el comercio del producto para el que esté registrada es imputable a su titular.
La EUIPO y la coadyuvante refutan las alegaciones de la recurrente.
A tenor del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.
o
207/2009, se declarará que los derechos del titular de la marca de la Unión han caducado, mediante solicitud presentada ante la EUIPO o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, si, por la actividad o la inactividad de su titular, la marca se ha convertido en la designación usual en el comercio de un producto o de un servicio para el que esté registrada.
Procede señalar que no existe jurisprudencia sobre la aplicación del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.
o
207/2009. Sin embargo, el Tribunal de Justicia, en los asuntos que dieron lugar a las sentencias de 29 de abril de 2004, Björnekulla Fruktindustrier (
C‑371/02
,
EU:C:2004:275
), y de 6 de marzo de 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (
C‑409/12
,
EU:C:2014:130
), tuvo que interpretar el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (
DO 1989, L 40, p. 1
) y el artículo 12, apartado 2, letra a), de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (
DO 2008, L 299, p. 25
), cuyo contenido es idéntico, en esencia, al del artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.
o
207/2009.
De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia aplicable, por analogía, al artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento n.
o
207/2009 se deprende que este artículo contempla una situación en la que la marca deja de ser idónea para desempeñar su función de indicación del origen (véanse, por analogía, las sentencias de 29 de abril de 2004, Björnekulla Fruktindustrier,
C‑371/02
,
EU:C:2004:275
, apartado
, y de 6 de marzo de 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2014:130
, apartado
).
Entre las diversas funciones de la marca, la función de indicación del origen desempeña un papel esencial. Sirve para identificar el producto o servicio designado por la marca atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por lo tanto, para distinguir ese servicio o producto de los de otras empresas. Dicha empresa identificada es aquella bajo cuyo control se comercializa dicho producto o servicio (véase, por analogía, la sentencia de 6 de marzo de 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2014:130
, apartado
y jurisprudencia citada).
El legislador de la Unión Europea ha consagrado la función de indicación del origen propia de la marca en el artículo 4 del Reglamento n.
o
207/2009 (actualmente artículo 4 del Reglamento 2017/1001), al disponer que los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica sólo podrán constituir marcas si son apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas (véase, por analogía, la sentencia de 6 de marzo de 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2014:130
, apartado
y jurisprudencia citada).
Así pues, mientras que el artículo 7 del Reglamento n.
o
207/2009 (actualmente artículo 7 del Reglamento 2017/1001) enumera situaciones en las que la marca no puede
ab initio
desempeñar su función de indicación del origen, el artículo 51, apartado 1, letra b), de ese mismo Reglamento se refiere al supuesto de que el uso de la marca se haya generalizado hasta el punto de que el signo que la constituye tiende a designar la categoría, el género o la naturaleza de los productos o servicios para los que fue registrado, y no ya los productos o los servicios específicos procedentes de una determinada empresa (véanse, por analogía, las conclusiones del Abogado General Léger presentadas en el asunto Björnekulla Fruktindustrier,
C‑371/02
,
EU:C:2003:615
, punto
). La marca, convertida en designación usual de un producto, ha perdido por lo tanto su carácter distintivo, de manera que ya no desempeña dicha función (véase, por analogía, la sentencia de 6 de marzo de 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2014:130
, apartado
y jurisprudencia citada).
Puede entonces declararse la caducidad de los derechos conferidos al titular de una marca en el artículo 9 del Reglamento n.
o
207/2009 (actualmente artículo 9 del Reglamento 2017/1001) siempre que, en primer lugar, dicha marca se haya convertido en una designación usual, en el comercio, de un producto o de un servicio para el que esté registrada y en segundo lugar, esa transformación se deba a la actividad o a la inactividad de dicho titular (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 6 de marzo de 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2014:130
, apartado
, y las conclusiones del Abogado General Cruz Villalón presentadas en el asunto Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2013:563
, punto
). Se trata de requisitos acumulativos.
Es preciso examinar el presente motivo a la luz de los anteriores principios.
La Sala de Recurso consideró, en el punto 41 de la resolución impugnada, que las pruebas presentadas por la recurrente no demostraban la transformación de la marca controvertida en una designación usual, en el comercio, del producto para el que estaba registrada. Más concretamente, en un primer momento, al no demostrar la recurrente que los consumidores finales percibían la marca controvertida como una designación usual en el comercio, la Sala de Recurso estimó que ello bastaba para oponerse a la solicitud de decadencia presentada por la recurrente. Sin embargo, posteriormente, la Sala de Recurso continuó su examen analizando la percepción que de la marca controvertida tenían los vendedores del producto comercializado bajo esa marca, en particular, los farmacéuticos. Aun suponiendo que la sanción de la decadencia por transformación de la marca en una designación usual en el comercio fuera también aplicable al supuesto de que la marca pudiera desempeñar perfectamente su función de indicación del origen para los consumidores finales, la Sala de Recurso consideró que las pruebas presentadas por la recurrente no eran adecuadas para acreditar que los vendedores del producto en cuestión percibían la marca controvertida como una designación usual en el comercio de dicho producto. Además, la Sala de Recurso consideró que, en cualquier caso, las pruebas aportadas por la recurrente no demostraban de manera exhaustiva que incluso los médicos y la comunidad científica percibieran la marca controvertida como una designación usual. Por consiguiente, estimó que la marca controvertida podía desempeñar perfectamente su función de indicación del origen.
Ninguna de las alegaciones formuladas por la recurrente invalida esta conclusión.
Según la recurrente, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta, erróneamente, la percepción que tienen los médicos especialistas y la comunidad médica y científica de la marca controvertida. Por lo que se refiere a los consumidores finales, la recurrente sostiene que la Sala de Recurso incurrió en error al no considerar, por un lado, que, entre dichos consumidores, los que compraban el producto comercializado bajo la marca controvertida de forma autónoma no constituían una parte significativa y, por otro, que tenían una percepción limitada o incluso nula de la marca, de la que tenían conocimiento una vez expedida la receta, sin efectuar en realidad una elección a la hora de la compra. La recurrente sostiene que el público pertinente está constituido, en primer lugar, por la comunidad médica y científica; en segundo lugar, por los profesionales que intervienen en la comercialización del producto, en particular, los médicos, y, en tercer lugar, por los consumidores finales, que sin embargo corresponden únicamente a categorías particulares de pacientes afectados de determinadas enfermedades específicas.
A este respecto, según la jurisprudencia, en el supuesto de que en la distribución al consumidor o usuario final de un producto amparado por una marca registrada intervengan intermediarios, los sectores interesados cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta para apreciar si la referida marca se ha convertido en la designación usual en el comercio del producto en cuestión son los consumidores o usuarios finales y, en función de las características del mercado del producto de que se trate, los profesionales que intervienen en la comercialización de dicho producto (véase, por analogía, la sentencia de 29 de abril de 2004, Björnekulla Fruktindustrier,
C‑371/02
,
EU:C:2004:275
, apartado
).
En efecto, la marca forma parte de un proceso comunicativo entre el vendedor y el comprador. Dicho proceso llega a buen puerto y la marca cumple con la función que justifica su existencia únicamente si los dos actores que participan en la comunicación «entienden» la propia marca, es decir, si son conscientes de su función de indicación del origen. Si uno de los dos grupos la entiende como designación genérica, fracasa la transmisión de la información comunicada por la marca (véanse, por analogía, las conclusiones del Abogado General Cruz Villalón presentadas en el asunto Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2013:563
, punto
; véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 6 de marzo de 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2014:130
, punto
).
Sin embargo, una marca puede seguir cumpliendo su función de indicación del origen a pesar de que el comprador no sepa que se trata de una marca registrada, si un intermediario ejerce una influencia determinante en la decisión de comprar o no el producto y, de ese modo, el conocimiento que dicho intermediario tiene de la función de indicación del origen de la marca provoca que el proceso comunicativo tenga éxito. Así sucede cuando, en el mercado de que se trate, el intermediario dispensa habitualmente un asesoramiento que influye de manera determinante en la decisión de comprar o no el producto, o cuando es el propio intermediario quien decide por el consumidor sobre la compra, como es el caso de los farmacéuticos y médicos en relación con los medicamentos sujetos a prescripción médica (véanse, por analogía, las conclusiones del Abogado General Cruz Villalón presentadas en el asunto Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2013:563
, punto
).
Así pues, si bien los sectores interesados son ante todo los consumidores y usuarios finales, también debe tenerse en cuenta a los intermediarios, dado que desempeñan una función en la apreciación del carácter usual de la marca (véanse, en este sentido y por analogía, la sentencia de 6 de marzo de 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2014:130
, apartado
y jurisprudencia citada, y las conclusiones del Abogado General Cruz Villalón presentadas en el asunto Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2013:563
, punto
).
De la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 31 a 34 se deriva que el sector interesado, cuyo punto de vista ha de tenerse en cuenta para apreciar si la marca controvertida se ha convertido, en el comercio, en la designación usual del producto comercializado bajo dicha marca, debe determinarse en función de las características del mercado de dicho producto.
En el presente caso, el producto comercializado bajo la marca controvertida consiste en un preparado probiótico destinado al tratamiento de patologías gastrointestinales. Este producto farmacéutico es de venta libre y puede adquirirse sin prescripción médica, extremo que, por lo demás, admite la recurrente. Sin embargo, la recurrente sostiene que los consumidores finales que compran el producto farmacéutico en cuestión espontáneamente, por primera vez, sin prescripción ni sugerencia médica, no constituyen una parte significativa del conjunto de consumidores finales. Sin que resulte necesario pronunciarse sobre la pertinencia de esta alegación, procede señalar que la recurrente no la fundamenta en absoluto.
El sector interesado incluye, en primer lugar, a los consumidores finales del producto comercializado bajo la marca controvertida. Como dicho producto no está sujeto a prescripción médica, los consumidores finales, expuestos a la publicidad realizada por la coadyuvante y a los comentarios de otros pacientes, desempeñan una función en la decisión de compra del referido producto, en contra de lo que alega la recurrente (véanse, en este sentido, las conclusiones de la Abogado General Kokott presentadas en el asunto Alcon/OAMI,
C‑412/05 P
,
EU:C:2006:687
, punto
). Los consumidores finales son las personas que padecen problemas gastrointestinales, y no únicamente las afectadas por determinadas enfermedades específicas, como sostiene la recurrente. En efecto, además de que la recurrente no aporta prueba alguna que apoye su afirmación, de los documentos presentados por ella resulta que el producto comercializado bajo la marca controvertida también se utiliza para el tratamiento de problemas gastrointestinales.
En segundo lugar, por lo que respecta a los profesionales, el sector interesado incluye, ante todo, como señala la Sala de Recurso en el punto 28 de la resolución impugnada, a los farmacéuticos. Estos, que pueden proporcionar explicaciones y consejos a quienes padecen problemas gastrointestinales, pueden desempeñar una función importante en la decisión de compra de los consumidores finales (véanse, en este sentido y por analogía, las conclusiones del Abogado General Cruz Villalón presentadas en el asunto Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2013:563
, punto
).
Desde el punto de vista de los profesionales, el sector interesado también incluye a los médicos, generalistas o especialistas. En efecto, aunque la decisión de comprar los medicamentos no sujetos a prescripción la toman muy a menudo los consumidores finales por sí solos, dichos medicamentos también pueden adquirirse por iniciativa de un médico (véanse, en este sentido, las conclusiones de la Abogado General Kokott presentadas en el asunto Alcon/OAMI,
C‑412/05 P
,
EU:C:2006:687
, punto
).
En cambio, en contra de lo que alega la recurrente, la comunidad científica no forma parte del sector interesado, ya que no interviene en absoluto en el proceso comunicativo entre el vendedor, por una parte, y el comprador, por otra. En consecuencia, su influencia sobre la decisión de compra de los consumidores finales es inexistente.
Por consiguiente, es preciso examinar en función del sector interesado así definido si la marca controvertida se ha transformado en la designación usual, en el comercio, del producto para el que está registrada.
Con carácter preliminar, en el presente caso, habida cuenta de la influencia ejercida por los profesionales, es decir, los farmacéuticos y los médicos, sobre la decisión de compra de los consumidores finales, de la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 31 a 34 se desprende que el hecho de que los consumidores finales perciban siempre la función de indicación del origen de la marca controvertida es insuficiente para desestimar la solicitud de decadencia de dicha marca dada la importancia de la percepción que de esa marca tienen los profesionales.
Si bien, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso limitó su examen, en un primer momento, únicamente a la percepción de la marca controvertida por los consumidores finales, ello no implica sin embargo la anulación de la resolución impugnada en la medida en que la Sala de Recurso, posteriormente, tuvo asimismo en cuenta la percepción de dicha marca por los profesionales, es decir, los farmacéuticos y los médicos.
Así las cosas, es preciso señalar que la recurrente no consigue demostrar que los consumidores finales y los profesionales, es decir, los farmacéuticos y los médicos, perciben la marca controvertida como una designación usual del producto en cuestión.
En primer lugar, por lo que se refiere a los consumidores finales del producto comercializado bajo la marca controvertida, la recurrente, que considera que no pertenecen al sector interesado, no demuestra el cambio de percepción que tienen de dicha marca. En cualquier caso, la documentación científica, especializada, aportada por la recurrente no se centra en los consumidores finales. Como subraya, por otra parte, la Sala de Recurso en el punto 29 de la resolución impugnada, el signo denominativo VSL#3 está indicado en el embalaje del producto comercializado bajo la marca controvertida seguido, además, del símbolo «©». Por lo tanto, la marca controvertida puede desempeñar perfectamente su función de indicación del origen frente a los consumidores finales.
Además, por lo que respecta a los profesionales, la recurrente, que concentra únicamente su demostración en los médicos especialistas y la comunidad científica, ignora totalmente la percepción que de la marca controvertida tienen los farmacéuticos y los médicos generalistas. En cualquier caso, la documentación científica, especializada, aportada por la recurrente no permite declarar, en relación con los farmacéuticos y los médicos, generalistas o especialistas, un cambio de percepción de dicha marca. En efecto, en primer lugar, el signo denominativo VSL#3 está, en algunas publicaciones, directamente asociado a un origen comercial, mencionado entre paréntesis. En segundo lugar, en una gran mayoría de artículos, la referencia al signo denominativo VSL#3 viene precedida de expresiones como «preparado probiótico», «mixtura probiótica» o incluso simplemente del término «probiótico». Por lo tanto, dado que la marca controvertida no se utiliza como un nombre común, no se presenta como la designación usual en el comercio del producto para el que está registrada. En tercer lugar, como señala en aras de la exhaustividad la Sala de Recurso en el punto 38 de la resolución impugnada, la recurrente no contradice a la coadyuvante cuando esta última sostiene que el signo denominativo VSL#3 no figura en ningún diccionario, que jamás se ha clasificado como designación usual o que no está incluido en la lista de Denominaciones Comunes Internacionales (DCI).
Por otra parte, en lo que se refiere más concretamente a los farmacéuticos, como subraya la Sala de Recurso en el punto 30 de la resolución impugnada, conocen las fuentes de producción y de control de la comercialización. Pues bien, la recurrente no demuestra que la documentación aportada, mayoritariamente americana, ejerza alguna influencia sobre ellos y sobre su percepción de la marca controvertida. A mayor abundamiento, como señala asimismo la Sala de Recurso sin ser contradicha por la recurrente, el hecho de que la marca controvertida no sea utilizada por otras empresas, competidoras de la coadyuvante, obstaculiza el cambio de percepción de la referida marca por los farmacéuticos.
Así pues, la marca controvertida sigue desempeñando su función de indicación del origen frente a los profesionales, es decir, farmacéuticos y médicos.
Por lo tanto, carece de fundamento la alegación de la recurrente de que el sector interesado percibe la marca controvertida como la designación usual del producto para el que está registrada.
Al no cumplirse el primero de los requisitos enunciados en el anterior apartado 26, procede desestimar el primer motivo sin examinar si la recurrente aportó pruebas que demostrasen que la transformación de la marca controvertida en designación usual en el comercio de los productos que abarca es debida a la actividad o a la inactividad de la coadyuvante.
Sobre el segundo motivo, basado en la infracción del artículo 51, apartado 1, letra c), del Reglamento n.
o
207/2009
En el marco del segundo motivo, basado en la infracción del artículo 51, apartado 1, letra c), del Reglamento n.
o
207/2009, la recurrente sostiene que la Sala de Recurso concluyó, erróneamente, que no había quedado debidamente probado el uso engañoso de la marca controvertida tras su registro.
La EUIPO y la coadyuvante refutan las alegaciones de la recurrente.
A tenor del artículo 51, apartado 1, letra c), del Reglamento n.
o
207/2009, se declarará que los derechos del titular de la marca de la Unión han caducado, mediante solicitud presentada ante la EUIPO o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca si, a consecuencia del uso que haga de la misma el titular de la marca o que se haga con su consentimiento para los productos o los servicios para los que esté registrada, la marca puede inducir al público a error especialmente acerca de la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica de esos productos o de esos servicios.
De la jurisprudencia se desprende que la causa de decadencia mencionada en el artículo 51, apartado 1, letra c), del Reglamento n.
o
207/2009 supone que existe engaño efectivo o un riesgo suficientemente grave de engaño al consumidor [véase, en este sentido, la sentencia de 14 de mayo de 2009, Fiorucci/OAMI — Edwin (ELIO FIORUCCI),
T‑165/06
,
EU:T:2009:157
, apartado
; véase también, por analogía, la sentencia de 30 de marzo de 2006, Emanuel,
C‑259/04
,
EU:C:2006:215
, apartado
].
La posibilidad de aplicar el artículo 51, apartado 1, letra c), del Reglamento n.
o
207/2009 se supedita al uso engañoso de la marca tras su registro. Dicho uso engañoso debe ser debidamente probado por la recurrente (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de mayo de 2009, ELIO FIORUCCI,
T‑165/06
,
EU:T:2009:157
, apartado
).
Es preciso examinar el presente motivo a la luz de las anteriores consideraciones.
En el presente caso, la Sala de Recurso estimó, en el punto 52 de la resolución impugnada, que la recurrente no había probado debidamente el uso engañoso de la marca controvertida tras su registro. En consecuencia, no se podía declarar la caducidad de los derechos del titular de la marca controvertida, con arreglo al artículo 51, apartado 1, letra c), del Reglamento n.
o
207/2009. Según la Sala de Recurso, el consumidor en cuestión sería engañado por la marca únicamente si se le indujera a creer que los productos y servicios presentan una característica determinada, que no poseen en realidad. Sin embargo, si el mensaje transmitido por la marca no es lo suficientemente claro como para designar una característica concreta de los productos y servicios que abarca, no podría ser considerado engañoso. Toda vez que ya había establecido que la marca controvertida no era la designación usual, en el comercio, del producto para el que estaba registrada y que no contenía la menor indicación descriptiva de dicho producto o de sus características, la Sala de Recurso afirmó que dicha marca no era una designación lo suficientemente concreta como para poder originar un engaño efectivo o un riesgo suficientemente grave de engaño al consumidor.
La recurrente no formula ninguna alegación que invalide la apreciación de la Sala de Recurso.
En primer lugar, según la recurrente, el signo denominativo VSL#3 es el acrónimo de «Very Safe Lactobacilli», el símbolo «#» significa «número» en inglés y la cifra 3 se refiere al número de especies de bífidobacterias. Pues bien, desde el segundo semestre de 2014 y tras las modificaciones aportadas, por un productor diferente, a la formulación del producto para el que está registrada la marca controvertida, ya no se aplica el concepto de «very safe lactobacilli». En opinión de la recurrente, el hecho de que la coadyuvante siguiera utilizando la marca controvertida para el nuevo producto, potencialmente peligroso, apropiándose indebidamente de la literatura científica referente al principio activo «VSL#3», demuestra el carácter engañoso del comportamiento de la coadyuvante.
Si bien, habida cuenta del tenor del artículo 51, apartado 1, letra c), del Reglamento n.
o
207/2009, unas modificaciones en la composición de un producto cubierto por una marca pueden implicar su decadencia, esta únicamente se producirá si la marca transmite una información inexacta sobre la naturaleza, la calidad o la procedencia de dicho producto.
Pues bien, de los anteriores apartados 49 y 50 resulta que la marca controvertida no se ha convertido, en el comercio, en la designación usual del producto en cuestión, para el que está registrada. Además, la recurrente no aporta pruebas que demuestren que la marca controvertida deba entenderse como el acrónimo de «Very Safe Lactobacilli». En consecuencia, no queda acreditado el carácter descriptivo de la marca controvertida. Por lo tanto, en contra de lo alegado por la recurrente, la marca controvertida no transmite ningún mensaje claro referente al producto en cuestión o a sus características.
Toda vez que la marca controvertida no constituye una designación lo suficientemente concreta como para poder originar un engaño efectivo o un riesgo suficientemente grave de engaño al consumidor, procede desestimar por infundada la argumentación de la recurrente mencionada en el anterior apartado 59.
En segundo lugar, la recurrente sostiene, en esencia, que debía declararse la caducidad de los derechos de la coadyuvante a causa del deterioro cualitativo del producto comercializado bajo la marca controvertida. Según la recurrente, desde el segundo semestre de 2014 se había modificado radicalmente la formulación de dicho producto y, más concretamente, su perfil inmunológico y bioquímico. Considera que, por lo tanto, la marca controvertida designa un producto que ya no presenta el mismo perfil de inocuidad ni los mismos efectos terapéuticos que antes.
En contra de lo que alega la recurrente y como se desprende de la jurisprudencia citada en los anteriores apartados 53 a 55, la protección garantizada a los consumidores en virtud del artículo 51, apartado 1, letra c), del Reglamento n.
o
207/2009 se refiere únicamente a las características intrínsecas del producto que los consumidores esperan habida cuenta del mensaje transmitido por la marca. Dicha disposición no pretende en absoluto hacer recaer sobre el titular de una marca la obligación de garantizar un determinado nivel de calidad, excepto si la marca transmite tal mensaje. En el presente caso, como la recurrente no consiguió demostrar que la marca controvertida creaba una determinada expectativa en los consumidores asociada, sea a las características intrínsecas, sea al aspecto cualitativo del producto en cuestión, la Sala de Recurso consideró acertadamente, en el punto 50 de la resolución impugnada, que el eventual deterioro de dicho producto podría implicar una «decadencia comercial», pero no jurídica.
Por otra parte, la Sala de Recurso destacó fundadamente, en el punto 51 de la resolución impugnada, que los consumidores podían, en cualquier caso, apreciar directamente la calidad del producto en cuestión, en el momento de elegirlo, dado que los embalajes de las dos formulaciones distintas de dicho producto proporcionaban toda la información necesaria sobre su contenido. En particular, como señala la Sala de Recurso sin ser contradicha por la recurrente, de esos embalajes resulta que cada una de las dos formulaciones del producto en cuestión contiene ocho cepas diferentes de bacterias lácticas viables que, aunque tengan diferentes orígenes, son de la misma especie.
Por lo tanto, la Sala de Recurso declaró fundadamente, en el punto 52 de la resolución impugnada, que la recurrente no había probado debidamente el uso engañoso de la marca controvertida tras su registro.
Además, es preciso señalar que no cabe estimar la alegación, no fundamentada, de la recurrente, de que la imposibilidad de que los agentes del mercado utilicen la mezcla probiótica «VSL#3» crea un monopolio indebido y una distorsión manifiesta de la competencia en contra de la protección de los consumidores.
En virtud del artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.
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207/2009 (actualmente artículo 9, apartado 1, del Reglamento 2017/1001), se confirió a la coadyuvante, como titular de la marca controvertida, un derecho exclusivo que le permite, entre otras cosas, prohibir a cualquier tercero el uso de un signo respecto al cual exista un riesgo de confusión por parte del público por ser similar a la marca anterior e idénticos los productos protegidos por las marcas en conflicto. El interés del régimen jurídico de la marca de la Unión reside precisamente en el hecho de que permite que los titulares de una marca anterior se opongan al registro de marcas posteriores que se aprovechen indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior. Por ello, lejos de conceder un monopolio injusto e injustificado a los titulares de una marca anterior, el citado régimen les permite proteger y aumentar el valor de las inversiones sustanciales realizadas para promover su marca anterior [sentencia de 21 de febrero de 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/OAMI — Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB),
T‑214/04
,
EU:T:2006:58
, apartado
].
En el presente caso, en la medida en que la recurrente no ha probado que la marca controvertida se utilizaba de modo engañoso por la coadyuvante, esta última puede ejercer su derecho exclusivo en el sentido del artículo 9, apartado 1, del Reglamento n.
o
207/2009.
De lo anterior se desprende que procede desestimar el segundo motivo y, por lo tanto, el recurso en su totalidad.
Costas
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Por haber sido desestimadas las pretensiones de la recurrente, procede condenarla a cargar con sus propias costas, así como con las de la EUIPO y la parte coadyuvante, conforme a lo solicitado por estas últimas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Quinta)
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Condenar en costas a Mendes SA.

Gratsias
Dittrich
Xuereb
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 18 de mayo de 2018.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: italiano.