CELEX: 62017TJ0419
3
Marca que se transformou numa designação comercial usual de um produto ou de um serviço para o qual está registada
Marca suscetível de induzir o público em erro
Artigo 51.o, n.o 1, alíneas b) e c), do Regulamento (CE) n.o 207/2009 [atual artigo 58.o, n.o 1, alíneas b) e c), do Regulamento (UE) 2017/1001]

Antecedentes do litígio
Em 23 de dezembro de 1999, a Mendes s.u.r.l. apresentou no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) um pedido de registo de marca da União Europeia, ao abrigo do Regulamento (CE) n.
o
40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (
JO 1994, L 11, p. 1
), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.
o
207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da UE (
JO 2009, L 78, p. 1
), conforme alterado, tendo este, por sua vez, sido substituído pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (
JO 2017, L 154, p. 1
)].
A marca cujo registo foi pedido é o sinal nominativo VSL#3.
Os produtos para os quais o registo foi pedido pertencem à classe 5 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o registo das marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem à seguinte descrição: «Produtos farmacêuticos, veterinários e higiénicos; substâncias dietéticas de uso medicinal, alimentos para bebés; produtos nutricionais; suplementos alimentares».
O pedido de marca da União Europeia foi publicado no
Boletim de Marcas Comunitárias
n.
o
2000/059, de 24 de julho de 2000, e a marca foi registada em 5 de julho de 2001.
Em 1 de abril de 2004, o EUIPO procedeu ao registo da cessão, pela Mendes s.u.r.l., da marca controvertida a favor da Actial Farmacêutica Lda.
Em 2 de dezembro de 2016, o EUIPO procedeu ao registo da cessão, pela Actial Farmacêutica Lda, da marca controvertida a favor da interveniente, a Actial Farmaceutica Srl.
Em 8 de setembro de 2014, a recorrente, Mendes SA, apresentou um pedido de extinção da marca controvertida relativamente a todos os produtos para os quais tinha sido registada, nos termos do artigo 51.
o
, n.
o
1, alíneas b) e c), do Regulamento (CE) n.
o
207/2009 [atual artigo 58.
o
, n.
o
1, alíneas b) e c), do Regulamento 2017/1001], com o fundamento, primeiro, de que, devido à atividade ou à inatividade da interveniente, a referida marca se tinha transformado na designação comercial usual dos produtos em causa, e, segundo, de que a marca induzia o público em erro em razão da sua utilização.
Por decisão de 2 de junho de 2016, a Divisão de Anulação indeferiu o pedido de extinção.
Em 19 de julho de 2016, a recorrente interpôs recurso no EUIPO, com fundamento nos artigos 58.
o
a 64.
o
do Regulamento n.
o
207/2009 (atuais artigos 66.
o
a 71.
o
do Regulamento 2017/1001), da decisão da Divisão de Oposição.
Por decisão de 3 de maio de 2017 (a seguir «decisão recorrida»), a Segunda Câmara de Recurso do EUIPO negou provimento ao recurso. A Câmara de Recurso considerou, em primeiro lugar, que os elementos de prova apresentados pela recorrente não permitiam demonstrar que a marca controvertida se tinha transformado na designação comercial usual dos produtos para os quais estava registada. Em segundo lugar, considerou, em substância, que a utilização enganosa da marca controvertida não tinha sido devidamente demonstrada pela recorrente.
Pedidos das partes
A recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
–
anular a decisão recorrida;
–
ordenar que a recorrente seja integralmente reembolsada das despesas do processo, ou, pelo menos, ordenar a sua total compensação.
O EUIPO e a interveniente concluem pedindo que o Tribunal Geral se digne:
–
negar provimento ao recurso;
–
condenar a recorrente nas despesas.
Questão de direito
Quanto à admissibilidade dos documentos apresentados pela primeira vez no Tribunal Geral
O EUIPO alega que os anexos A.9, A.36 e A.39 da petição, relativos às orientações da World Gastroenterology Organisation (anexo A.9), ao conteúdo do sítio Internet «www.vsl3.co.uk» (anexo A.36) e à embalagem do produto em causa distribuído com uma formulação modificada (anexo A.39), estão a ser apresentados pela primeira vez no Tribunal Geral, e, como tal, são inadmissíveis.
No caso vertente, importa referir que os anexos A.9, A.36 e A.39 da petição não faziam parte do dossiê administrativo que foi apresentado pela recorrente à Câmara de Recurso do EUIPO.
A este respeito, cabe recordar que o recurso no Tribunal Geral visa a fiscalização da legalidade das decisões das Câmaras de Recurso do EUIPO, na aceção do artigo 65.
o
do Regulamento n.
o
207/2009 (atual artigo 72.
o
do Regulamento 2017/1001), pelo que a função do Tribunal Geral não consiste em reexaminar as circunstâncias de facto à luz de documentos apresentados perante ele pela primeira vez.
Por conseguinte, há que rejeitar os documentos acima referidos, sem que seja necessário examinar a sua força probatória [v., neste sentido, Acórdão de 24 de novembro de 2005, Sadas/IHMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE),
T‑346/04
,
EU:T:2005:420
, n.
o
19 e jurisprudência aí referida].
Quanto ao mérito
A recorrente invoca dois fundamentos de recurso. O primeiro fundamento é relativo a uma violação do artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
207/2009. O segundo é relativo a uma violação do artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea c), do Regulamento n.
o
207/2009.
Quanto ao primeiro fundamento, relativo a uma violação do artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
207/2009
No âmbito do primeiro fundamento, relativo a uma violação do artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
207/2009, a recorrente começa por alegar que a Câmara de Recurso cometeu um erro na definição do meio interessado e na perceção que este último tem da marca controvertida. Sustenta, além disso, que o facto de a marca controvertida se ter transformado na designação comercial usual do produto para o qual está registada é imputável ao seu titular.
O EUIPO e a interveniente contestam os argumentos da recorrente.
Nos termos do artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
207/2009, será declarada a perda dos direitos do titular da marca da União Europeia, na sequência de pedido apresentado ao EUIPO ou de pedido reconvencional em ação de contrafação, se por motivo de atividade ou inatividade do seu titular, a marca se tiver transformado na designação comercial usual do produto ou serviço para que foi registada.
Não existe jurisprudência relativa à aplicação do artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
207/2009. Contudo, nos processos que deram lugar aos Acórdãos de 29 de abril de 2004, Björnekulla Fruktindustrier (
C‑371/02
,
EU:C:2004:275
), e de 6 de março de 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (
C‑409/12
,
EU:C:2014:130
), o Tribunal de Justiça foi chamado a interpretar o artigo 12.
o
, n.
o
2, alínea a), da Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (
JO 1989, L 40, p. 1
), e o artigo 12.
o
, n.
o
2, alínea a), da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (
JO 2008, L 299, p. 25
), cujo conteúdo é, em substância, idêntico ao do artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
207/2009.
Decorre da jurisprudência do Tribunal de Justiça aplicável, por analogia, ao artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento n.
o
207/2009 que este artigo visa uma situação em que a marca deixou de ser apta a cumprir a sua função de indicação de origem (v., por analogia, Acórdãos de 29 de abril de 2004, Björnekulla Fruktindustrier,
C‑371/02
,
EU:C:2004:275
, n.
o
22, e de 6 de março de 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2014:130
, n.
o
19).
Entre as diversas funções da marca, a referida função de indicação da origem desempenha um papel essencial. A mesma permite identificar o produto ou o serviço designado pela marca como proveniente de uma empresa determinada, distinguindo esse produto ou esse serviço, portanto, dos das outras empresas. A referida empresa é aquela sob cujo controlo o produto ou serviço é comercializado (v., por analogia, Acórdão de 6 de março de 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2014:130
, n.
o
20 e jurisprudência aí referida).
O legislador da União Europeia consagrou a função essencial de indicação de origem da marca, ao dispor, no artigo 4.
o
do Regulamento n.
o
207/2009 (atual artigo 4.
o
do Regulamento 2017/1001), que os sinais suscetíveis de representação gráfica apenas podem constituir uma marca na condição de serem adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas (v., por analogia, Acórdão de 6 de março de 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2014:130
, n.
o
21 e jurisprudência aí referida).
Assim, enquanto o artigo 7.
o
do Regulamento n.
o
207/2009 (atual artigo 7.
o
do Regulamento 2017/1001) enumera as situações em que a marca não é suscetível,
ab initio
, de preencher a função de indicação de origem, o artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea b), desse mesmo regulamento diz respeito à situação em que a utilização da marca se generalizou a um ponto tal que o sinal que a constitui tem tendência para designar a categoria, o género ou a natureza dos produtos ou serviços objeto de registo, e já não os produtos ou os serviços específicos provenientes de uma empresa determinada (v., por analogia, Conclusões do advogado‑geral P. Léger no processo Björnekulla Fruktindustrier,
C‑371/02
,
EU:C:2003:615
, n.
o
50). A marca, que se transformou na designação usual de um produto, perdeu portanto o seu caráter distintivo, pelo que deixou de desempenhar essa função (v., por analogia, Acórdão de 6 de março de 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2014:130
, n.
o
22 e jurisprudência aí referida).
O titular de uma marca pode então ser destituído dos direitos que lhe confere o artigo 9.
o
do Regulamento n.
o
207/2009 (atual artigo 9.
o
do Regulamento 2017/1001), desde que, primeiro, a referida marca se transforme na designação comercial usual de um produto ou de um serviço para o qual está registada e, segundo, essa transformação se tenha ficado a dever à atividade ou inatividade do referido titular (v., nesse sentido e por analogia, Acórdão de 6 de março de 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2014:130
, n.
o
30, e Conclusões do advogado‑geral P. Cruz Villalón no processo Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2013:563
, n.
o
31). Trata‑se de condições cumulativas.
É à luz destes princípios que o presente fundamento deve ser apreciado.
A Câmara de Recurso considerou, no n.
o
41 da decisão recorrida, que os elementos de prova produzidos pela recorrente não permitiam demonstrar a transformação da marca controvertida numa designação comercial usual do produto para o qual estava registada. Mais particularmente, numa primeira fase, uma vez que a recorrente não demonstrou que a marca controvertida era apreendida pelos consumidores finais como uma designação comercial usual, a Câmara de Recurso considerou que tal era suficiente para efeitos de oposição ao pedido de extinção que aquela apresentou. Todavia, numa segunda fase, a Câmara de Recurso prosseguiu o seu exame analisando a perceção da marca controvertida pelos vendedores do produto comercializado sob a marca controvertida, em especial os farmacêuticos. Mesmo admitindo que a sanção da extinção devido à transformação da marca numa designação comercial usual fosse igualmente aplicável na hipótese de a marca ser perfeitamente capaz de exercer a sua função de indicação de origem para os consumidores finais, a Câmara de Recurso considerou que os elementos produzidos pela recorrente eram inadequados para provar que os vendedores do produto em causa apreendiam a marca controvertida como uma designação comercial usual do referido produto. Além disso, a Câmara de Recurso considerou que, em qualquer hipótese, as provas apresentadas pela recorrente não demonstravam de forma exaustiva que até os médicos e a comunidade científica apreendiam a marca controvertida como uma designação usual. Por conseguinte, a marca controvertida podia perfeitamente exercer a sua função de indicação de origem.
Nenhum dos argumentos apresentados pela recorrente pode infirmar esta conclusão.
Segundo a recorrente, a Câmara de Recurso não teve em conta, erradamente, a perceção que os médicos especialistas e a comunidade médica e científica têm da marca controvertida. No que respeita aos consumidores finais, a recorrente sustenta que a Câmara de Recurso cometeu um erro ao não considerar, por um lado, que, entre estes últimos, os que compram de forma autónoma o produto comercializado sob a marca controvertida constituíam uma parte não significativa, e, por outro, que possuíam uma perceção limitada, ou mesmo nula, da marca, da qual tomavam conhecimento após a respetiva prescrição, sem fazer realmente uma escolha no momento da compra. A recorrente sustenta que o público pertinente é constituído, primeiro, pela comunidade médica e científica, segundo, pelos profissionais que intervêm na comercialização do produto, em especial os médicos, e, terceiro, pelos consumidores finais, que correspondem, porém, apenas a certas categorias de pacientes com doenças específicas.
A este respeito, segundo a jurisprudência, quando intervêm intermediários na distribuição ao consumidor ou ao utilizador final de um produto abrangido por uma marca registada, os meios interessados, cujo ponto de vista deve ser tido em conta para apreciar se a referida marca se transformou na designação comercial usual do produto em causa, são constituídos por todos os consumidores ou utilizadores finais e, em função das características do mercado do produto em causa, por todos os profissionais que intervêm na comercialização desse produto (v., por analogia, Acórdão de 29 de abril de 2004, Björnekulla Fruktindustrier,
C‑371/02
,
EU:C:2004:275
, n.
o
26).
Com efeito, a marca faz parte integrante de um processo de comunicação entre os vendedores e os compradores. Este processo de comunicação apenas alcança o resultado com ele pretendido e a marca apenas cumpre a função que justifica a sua existência quando ambas as partes intervenientes na comunicação apreendem a marca como tal, isto é, estão conscientes da sua função de indicação da origem. Se um dos dois grupos considerar a marca como uma designação genérica, a transmissão da informação que se pretende comunicar através da marca fracassa (v., por analogia, Conclusões do advogado‑geral P. Cruz Villalón no processo Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2013:563
, n.
o
58; v., neste sentido e por analogia, Acórdão de 6 de março de 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2014:130
, n.
o
29).
Com efeito, mesmo que o comprador ignore que se trata de uma marca, esta pode continuar a cumprir a sua função de indicação de origem sempre que intermediário exerça uma influência determinante sobre a decisão de aquisição do comprador, contribuindo o seu conhecimento da função de indicação de origem da marca para o sucesso do processo de comunicação. É o que sucede quando, no respetivo mercado, o aconselhamento do intermediário seja habitualmente determinante para a decisão de aquisição, ou o intermediário tome até, ele próprio, a decisão de aquisição em lugar do consumidor, como acontece no caso dos farmacêuticos e dos médicos no que diz respeito a medicamentos sujeitos a receita médica (v., por analogia, Conclusões do advogado‑geral P. Cruz Villalón no processo Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2013:563
, n.
o
59).
Assim, embora os meios interessados sejam constituídos, antes de mais, pelos consumidores e utilizadores finais, os intermediários que desempenham um papel na apreciação do caráter usual da marca devem igualmente ser tidos em conta (v., neste sentido e por analogia, Acórdão de 6 de março de 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2014:130
, n.
o
27 e jurisprudência aí referida, e Conclusões do advogado‑geral P. Cruz Villalón no processo Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2013:563
, n.
o
59).
Decorre da jurisprudência citada nos n.
os
31 a 34,
supra
, que o meio interessado cujo ponto de vista deve ser tido em conta para apreciar se a marca controvertida se transformou na designação comercial usual do produto comercializado sob a sua designação deve ser definido à luz das características do mercado do referido produto.
No caso vertente, o produto comercializado sob a marca controvertida consiste numa preparação probiótica destinada ao tratamento de patologias gastrointestinais. Este produto farmacêutico é vendido livremente e pode ser adquirido sem receita médica, o que, de resto, a recorrente admite. Todavia, esta última sustenta que a parte dos consumidores finais que compram espontaneamente, pela primeira vez, sem receita ou sugestão médica, o produto farmacêutico em causa constitui uma parte não significativa dos consumidores finais. Sem ser necessário apreciar a pertinência deste argumento, importa constatar que a recorrente não o fundamenta de nenhuma forma.
O meio interessado inclui, portanto, em primeiro lugar, os consumidores finais do produto comercializado sob a marca controvertida. Uma vez que o referido produto não está sujeito a receita médica, os consumidores finais, nomeadamente expostos à publicidade feita pela interveniente bem como aos comentários de outros pacientes, desempenham um papel importante na decisão de compra, contrariamente ao que alega a recorrente (v., neste sentido, Conclusões da advogada‑geral J. Kokott no processo Alcon/IHMI,
C‑412/05 P
,
EU:C:2006:687
, n.
o
55). Os consumidores finais incluem as pessoas com problemas gastrointestinais, e não apenas os que sofrem de certas doenças específicas como sustenta a recorrente. Com efeito, além de a recorrente não produzir nenhum elemento de prova em apoio da sua afirmação, decorre dos documentos apresentados por ela que o produto comercializado sob a marca controvertida é igualmente utilizado para o tratamento de problemas gastrointestinais.
Em segundo lugar, no que respeita aos profissionais, o meio interessado inclui, antes de mais, os farmacêuticos, como refere a Câmara de Recurso no n.
o
28 da decisão recorrida. Estes últimos, que podem fornecer explicações e aconselhamento às pessoas com problemas gastrointestinais, desempenham um papel importante na decisão de compra dos consumidores finais (v., neste sentido e por analogia, Conclusões do advogado‑geral P. Cruz Villalón no processo Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2013:563
, n.
o
59).
Do ponto de vista dos profissionais, o meio interessado inclui também os médicos, generalistas ou especialistas. Com efeito, embora a decisão de adquirir os medicamentos não sujeitos a receita médica seja frequentemente tomada apenas pelo consumidor final, esses medicamentos podem ser adquiridos igualmente por indicação dos médicos (v., neste sentido, Conclusões da advogada‑geral J. Kokott no processo Alcon/IHMI,
C‑412/05 P
,
EU:C:2006:687
, n.
o
55).
Em contrapartida, contrariamente ao que alega a recorrente, a comunidade científica não faz parte do meio interessado, não intervindo de modo algum no processo de comunicação entre, por um lado, o vendedor, e, por outro, o comprador. Consequentemente, a sua influência na decisão de compra dos consumidores finais é inexistente.
Consequentemente, é à luz do meio interessado assim definido que se deve examinar se a marca controvertida se transformou na designação comercial usual do produto para o qual está registada.
A título preliminar, no caso vertente, atendendo à influência exercida pelos profissionais, isto é, os farmacêuticos e os médicos, na decisão de compra dos consumidores finais, decorre da jurisprudência referida nos n.
os
31 a 34,
supra
, que o facto de os consumidores finais continuarem a apreender a função de indicação de origem da marca controvertida é insuficiente para impugnar o pedido de extinção da referida marca, dada a importância da perceção que os profissionais têm dela.
Embora, na decisão recorrida, a Câmara de Recurso tenha limitado a sua análise, numa primeira fase, à perceção da marca controvertida apenas pelos consumidores finais, tal não é suscetível de conduzir à anulação da decisão recorrida, na medida em que, numa segunda fase, teve igualmente em conta a perceção da referida marca pelos profissionais, isto é, os farmacêuticos e os médicos.
Assim sendo, impõe‑se concluir que a recorrente não consegue demonstrar que os consumidores finais e os profissionais, isto é, os farmacêuticos e os médicos, apreendem a marca controvertida como uma designação comercial usual do produto em causa.
Desde logo, no que respeita aos consumidores finais do produto comercializado sob a marca controvertida, a recorrente, que considera que não fazem parte do meio interessado, não demonstra a mudança de perceção que têm da referida marca. Em qualquer caso, a documentação científica especializada apresentada por ela não visa os consumidores finais. Como sublinha, de resto, a Câmara de Recurso, no n.
o
29 da decisão recorrida, o sinal nominativo VSL#3 está indicado na embalagem do produto comercializado sob a marca controvertida seguido, além disso, do símbolo «©». Por conseguinte, a marca controvertida é perfeitamente capaz de exercer a sua função de indicação de origem junto dos consumidores finais.
Por outro lado, no que toca aos profissionais, a recorrente, que concentra a sua demonstração apenas nos médicos especialistas e na comunidade científica, ignora totalmente a perceção que os farmacêuticos e os médicos generalistas têm da marca controvertida. Seja como for, a documentação científica especializada apresentada pela recorrente não permite concluir que houve uma transformação da perceção da referida marca relativamente aos farmacêuticos e aos médicos, generalistas ou especialistas. Com efeito, primeiro, o sinal nominativo VSL#3 está, em certas publicações, diretamente associado a uma origem comercial, mencionada entre parêntesis. Segundo, na grande maioria dos artigos, a referência ao sinal nominativo VSL#3 é precedida de expressões como «preparação probiótica», «mistura probiótica», ou ainda simplesmente do termo «probiótico». Por conseguinte, uma vez que não é utilizada como um nome comum, a marca controvertida não se apresenta como uma designação comercial usual do produto para o qual está registada. Terceiro, como sublinha a Câmara de Recurso, por uma questão de exaustividade, no n.
o
38 da decisão recorrida, a recorrente não contradiz a interveniente quando esta sustenta que o sinal nominativo VSL#3 não figura em nenhum dicionário, que nunca foi classificado como uma designação usual ou que não está inscrito na lista das denominações comuns internacionais (DCI).
Além disso, no que diz respeito mais particularmente aos farmacêuticos, estes têm conhecimento das fontes de produção e do controlo da comercialização, como sublinha a Câmara de Recurso no n.
o
30 da decisão recorrida. Ora, a recorrente não demonstra que a documentação apresentada, maioritariamente americana, exerça qualquer influência neles e na sua perceção da marca controvertida. Acresce que, como indica a Câmara de Recurso sem ser contestada pela recorrente, o facto de a marca controvertida não ser utilizada por outras empresas, concorrentes da interveniente, obsta à alteração da perceção da referida marca pelos farmacêuticos.
Por conseguinte, a marca controvertida continua a desempenhar a sua função de indicação de origem junto dos profissionais, isto é, os farmacêuticos e os médicos.
A recorrente não tem, portanto, razão ao sustentar que o meio interessado passou a apreender a marca controvertida como a designação comercial usual do produto para o qual está registada.
Uma vez que a primeira das condições enunciadas no n.
o
26,
supra
, não está preenchida, o primeiro fundamento deve ser julgado improcedente sem examinar se a recorrente apresentou elementos que permitam demonstrar que a transformação da marca controvertida numa designação comercial usual dos produtos que abrange se deve à atividade ou à inatividade da interveniente.
Quanto ao segundo fundamento, relativo a uma violação do artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea c), do Regulamento n.
o
207/2009
No âmbito do segundo fundamento, relativo a uma violação do artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea c), do Regulamento n.
o
207/2009, a recorrente sustenta que a Câmara de Recurso concluiu, erradamente, que não tinha sido devidamente provada a utilização enganosa da marca controvertida após o seu registo.
O EUIPO e a interveniente contestam os argumentos da recorrente.
Nos termos do artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea c), do Regulamento n.
o
207/2009, se, na sequência da utilização feita pelo titular da marca ou com o seu consentimento em relação aos produtos ou serviços para que foi registada, a marca puder induzir o público em erro, nomeadamente acerca da natureza, da qualidade ou da proveniência geográfica desses produtos ou serviços.
Decorre da jurisprudência que a causa de extinção visada pelo artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea c), do Regulamento n.
o
207/2009 pressupõe a existência de um engano efetivo ou de um risco suficientemente grave de engano do consumidor [v., neste sentido, Acórdão de 14 de maio de 2009, Fiorucci/IHMI — Edwin (ELIO FIORUCCI),
T‑165/06
,
EU:T:2009:157
, n.
o
33; v. igualmente, por analogia, Acórdão de 30 de março de 2006, Emanuel,
C‑259/04
,
EU:C:2006:215
, n.
o
47].
A aplicabilidade do artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea c), do Regulamento n.
o
207/2009 está subordinada à utilização enganosa da marca após o seu registo. Essa utilização enganosa deve ser devidamente provada pela parte recorrente (v., neste sentido, Acórdão de 14 de maio de 2009, ELIO FIORUCCI,
T‑165/06
,
EU:T:2009:157
, n.
o
36).
É à luz destas considerações que se deve analisar o presente fundamento.
No caso vertente, a Câmara de Recurso considerou, no n.
o
52 da decisão recorrida, que a utilização enganosa da marca controvertida não tinha sido devidamente demonstrada pela recorrente. Consequentemente, o titular da marca controvertida não devia ser destituído dos seus direitos nos termos do artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea c), do Regulamento n.
o
207/2009. Segundo a Câmara de Recurso, só quando é levado a acreditar que os produtos e os serviços revestem uma certa característica, que na realidade não possuem, se pode considerar que o consumidor visado é enganado pela marca. Todavia, se não for suficientemente clara para designar uma característica precisa dos produtos e dos serviços abrangidos, a mensagem veiculada pela marca não pode ser considerada enganosa. Uma vez que já tinha demonstrado que a marca controvertida não era uma designação comercial usual do produto para o qual está registada, nem que continha a menor indicação descritiva desse produto ou das suas características, a Câmara de Recurso afirmou que a referida marca não consistia numa designação suficientemente precisa suscetível de estar na origem de um engano efetivo ou de um risco suficientemente grave de engano do consumidor.
A recorrente não avança nenhum argumento suscetível de invalidar a apreciação da Câmara de Recurso.
Primeiro, segundo a recorrente, o sinal nominativo VSL#3 é o acrónimo de «Very Safe
Lactobacilli
», o símbolo «#» significa «número» em inglês e o número 3 refere‑se ao número de espécies de bífidobactérias. Ora, desde o segundo semestre de 2014 e as modificações introduzidas, por um produtor diferente, à formulação do produto para o qual a marca está registada, o conceito de «very safe
lactobacilli
» já não se aplica. O facto de a interveniente ter continuado a utilizar a marca controvertida para o novo produto, potencialmente perigoso, apropriando‑se indevidamente da literatura científica relativa ao princípio ativo «VSL#3», prova o caráter enganador do comportamento da interveniente.
Embora, à luz do conteúdo do artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea c), do Regulamento n.
o
207/2009, as modificações na composição de um produto abrangido por uma marca possam conduzir à extinção desta, isso só acontecerá se a marca transmitir uma informação inexata acerca da natureza, da qualidade ou da proveniência geográfica do referido produto.
Ora, decorre dos n.
os
49 e 50,
supra
, que a marca controvertida não se transformou na designação comercial usual do produto em causa, para o qual foi registada. Além disso, a recorrente não apresenta elementos adequadas para demonstrar que a marca controvertida deveria ser entendida como o acrónimo de «Very Safe
Lactobacilli
». Consequentemente, o caráter descritivo da marca controvertida não está provado. Por conseguinte, contrariamente à alegação da recorrente, a marca controvertida não veicula uma mensagem clara acerca do produto em causa ou das suas características.
Uma vez que a marca controvertida não constitui uma designação suficientemente precisa suscetível de estar na origem de um engano efetivo ou de um risco suficientemente grave de engano do consumidor, a argumentação da recorrente mencionada no n.
o
59,
supra
, deve ser julgada improcedente.
Segundo, a recorrente sustenta, em substância, que a interveniente deveria ser destituída dos seus direitos em razão da deterioração qualitativa do produto comercializado sob a marca controvertida. Na sua opinião, desde o segundo semestre de 2014, a formulação do referido produto, mais precisamente o seu perfil imunológico e bioquímico, foi radicalmente modificado. A marca controvertida designa, portanto, um produto que já não apresenta o mesmo perfil de inocuidade nem os mesmos efeitos terapêuticos que antes.
Ao invés do que alega a recorrente e como resulta da jurisprudência referida nos n.
os
53 a 55,
supra
, a proteção garantida aos consumidores pelo artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea c), do Regulamento n.
o
207/2009 diz apenas respeito às características intrínsecas do produto, com que aqueles estão a contar atendendo à mensagem transmitida pela marca. Esta disposição não visa, de modo nenhum, impor ao titular de uma marca a obrigação de assegurar um certo nível de qualidade, exceto quando a marca veicule essa mensagem. No caso vertente, visto que a recorrente não conseguiu demonstrar que a marca controvertida cria uma expectativa por parte dos consumidores, quer esteja associada às características intrínsecas ou ao aspeto qualitativo do produto em causa, a Câmara de Recurso teve razão ao considerar, no n.
o
50 da decisão recorrida, que a eventual deterioração do produto em causa pode conduzir a uma «perda comercial», mas não jurídica.
Além disso, a Câmara de Recurso sublinhou, acertadamente, no n.
o
51 da decisão recorrida, que, de qualquer forma, os consumidores podiam apreciar diretamente a qualidade do produto em causa quando faziam a sua escolha, uma vez que as embalagens das duas formulações diferentes do referido produto fornecem todas as informações necessárias quanto ao seu conteúdo. Em especial, como conclui a Câmara de Recurso sem ser contestada pela recorrente, ressalta dessas embalagens que as duas formulações do produto em causa contêm, cada uma, oito famílias diferentes de bactérias lácticas viáveis que, embora de origens diferentes, são da mesma espécie.
Por conseguinte, a Câmara de Recurso teve razão ao concluir, no n.
o
52 da decisão recorrida, que a utilização enganosa da marca controvertida após o seu registo não tinha sido devidamente provada pela recorrente.
Além disso, observe‑se que o argumento, não fundamentado, da recorrente segundo o qual a impossibilidade de os operadores do mercado utilizarem a mistura probiótica «VSL#3» cria um monopólio indevido e uma distorção manifesta da concorrência, que vai contra a proteção dos consumidores, não pode ser acolhido.
Nos termos do artigo 9.
o
, n.
o
1, do Regulamento n.
o
207/2009 (atual artigo 9.
o
, n.
o
1, do Regulamento 2017/1001), foi conferido à interveniente, enquanto titular da marca controvertida, um direito exclusivo que lhe permite, nomeadamente, proibir qualquer terceiro de utilizar um sinal relativamente ao qual exista um risco de confusão no espírito do público devido à sua semelhança com a marca anterior e à identidade dos produtos abrangidos pelas marcas em conflito. O interesse do regime jurídico da marca da União Europeia reside precisamente no facto de permitir aos detentores de uma marca anterior oporem‑se ao registo de marcas posteriores que tirem indevidamente proveito do caráter distintivo ou do prestígio da marca anterior. Assim, longe de conceder um monopólio injusto e injustificado aos detentores de uma marca anterior, o referido regime permite que esses detentores protejam e valorizem os investimentos substanciais empreendidos para promover a sua marca anterior [Acórdão de 21 de fevereiro de 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/IHMI — Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB),
T‑214/04
,
EU:T:2006:58
, n.
o
43].
No caso vertente, na medida em que a recorrente não provou que a marca controvertida era utilizada de forma enganosa pela interveniente, esta última pode exercer o seu direito exclusivo na aceção do artigo 9.
o
, n.
o
1, do Regulamento n.
o
207/2009.
Em face do exposto, há que julgar improcedente o segundo fundamento e, consequentemente, o recurso na sua totalidade.
Quanto às despesas
Nos termos do artigo 134.
o
, n.
o
1, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.
Tendo a recorrente sido vencida, há que condená‑la nas suas próprias despesas e nas despesas do EUIPO e da interveniente, em conformidade com os pedidos destes últimos.

Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL GERAL (Quinta Secção)
decide:

1)
É negado provimento ao recurso.

2)
A Mendes SA é condenada nas despesas.

Gratsias
Dittrich
Xuereb
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 18 de maio de 2018.
Assinaturas
(
*1
)	Língua do processo: italiano.