CELEX: 62016TJ0062
Marchio dell’Unione europea
Opposizione
Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo PUMA
Marchi internazionali figurativi anteriori PUMA
Impedimento alla registrazione relativo
Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001]

Fatti
Il 27 novembre 2012 la Doosan Infracore Co. Ltd, a cui è subentrata, la Doosan Machine Tools Co. Ltd, interveniente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2009, L 78, pag. 1
), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2017, L 154, pag. 1
)].
Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il seguente segno figurativo:
I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione appartengono alla classe 7 ai sensi dell’Accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Torni; Torni a controllo numerico; Centri di lavorazione a macchina; Centri di tornitura; Macchine a scarica elettrica».
La domanda di marchio è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
n. 12/2013 del 17 gennaio 2013.
Il 16 aprile 2013 la Puma SE, ricorrente, ha proposto opposizione ai sensi dell’articolo 41 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 46 del regolamento 2017/1001) avverso la registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti di cui al precedente punto 3.
L’opposizione si fondava sui seguenti marchi anteriori:
–
il marchio internazionale figurativo anteriore, registrato il 22 luglio 1991 con il numero 582886 e rinnovato fino al 22 luglio 2021, con effetto in Germania, Austria, Benelux, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Spagna, Estonia, Francia, Finlandia, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Regno unito, Slovacchia e Slovenia, e di seguito riprodotto:
–
il marchio internazionale figurativo anteriore, registrato il 12 aprile 1978 con il numero 437626 e rinnovato fino al 12 aprile 2028, con effetto in Germania, Austria, Benelux, Francia, Spagna, Ungheria, Italia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia e Slovenia, e di seguito riprodotto:
Il marchio internazionale figurativo anteriore n. 582886 designa, in particolare, i prodotti delle classi 7, 18, 25 e 28 e corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
–
classe 7: «Macchinari per la lavorazione del legno, del cuoio, delle materie plastiche; macchine per cucire, macchine per la produzione di carta, macchine per levigare (uso non domestico), presse (macchine), macchine per fucinatura a stampo e per punzonatura, macchine per l’affinatura e la punzonatura, trinciatrici a scopo industriale, macchine tessili, impianti di imballaggio, macchine tritarifiuti; macchine utensili; motori (diversi da quelli per veicoli terrestri); giunti e organi di trasmissione (eccetto per veicoli terrestri); strumenti e apparecchi agricoli azionati manualmente; macchine agricole»;
–
classe 18: «Prodotti in cuoio e/o in imitazioni del cuoio (inclusi in tale classe); borse e altri astucci non adeguati ai prodotti che sono destinati a contenere, nonché piccoli articoli in cuoio, in particolare borse, portafogli, astucci per chiavi; borsette, portadocumenti, borse con classificatore e per provviste, zaini scolastici e cartelle, zaini da campeggio, zaini, zainetti, sacche da competizione, borse da trasporto e contenitori per uso permanente nonché borse da viaggio in cuoio, in materiali sintetici e/o in stoffa e in tessuti; borsette da viaggio (pelletteria); cinghie da tracolla (cinghie); pelli d’animali; bauli e valigie; porta chiavi da tasca in cuoio o in succedanei del cuoio; ombrelli (da pioggia e da sole); bastoni da passeggio, fruste, articoli da selleria; borse di stoccaggio per biciclette»;
–
classe 25 «Abbigliamento, scarpe, cappelleria; parti e componenti per calzature, suole, false suole e suole da correzione, tacchi, tomaie di stivali; antisdrucciolevoli per calzature, morsetti e chiodi; strati intermedi, tasche confezionate per indumenti; articoli di corsetteria; stivali, calzerotti ciabatte e pantofole; articoli finiti per calzature, calzature da città, da sport, svago, allenamento fisico, jogging, ginnastica, scarpe da bagno e fisiologiche (comprese in questa classe), scarpe da tennis; scaldamuscoli per le gambe e ghette, scaldamuscoli per le gambe e ghette in cuoio, leggings, fasce, ghette per calzature; indumenti da ginnastica, calzoncini e maglie da ginnastica, calzoncini e maglie da calcio, camice e pantaloncini da tennis, abbigliamento e costumi da bagno e da spiaggia, boxer e calzoncini da bagno e costumi bagno, compresi costumi a due pezzi, abbigliamento e tenute da sport e svago (compresi maglieria e maglie), anche per allenamento fisico, jogging o corsa di resistenza e ginnastica, calzoncini e pantaloni sportivi, magliette, maglioni, magliette di cotone, felpe, abbigliamento da tennis e sci; tute sportive e tute per il tempo libero, vestaglie e tute, calze (calzetteria), calzettoni da calcio, guanti, compresi guanti in cuoio, finto cuoio o cuoio sintetico, berretti e cuffie, fasce per capelli e per la fronte, fasce tergisudore, sciarpe, fazzoletti da collo, foulard, passamontagna, cravatte; cinture, giacche a vento con cappuccio e parka, giacconi da marinaio e impermeabili, cappotti, bluse, giacche e giacconi, gonne, mutande e pantaloni, compresi i pantaloni di jeans, pullover e insiemi coordinati di diversi pezzi di abbigliamento e biancheria intima; guanti per lo sci di fondo o per l’escursionismo e per la bicicletta»;
–
classe 28 «Giochi, giocattoli, incluse scarpe in miniatura e palline in miniatura (come giocattoli); palloni; articoli per ginnastica e sportivi (compresi in questa classe); apparecchi e motori per allenamento fisico, ginnastica e sport; equipaggiamento da sci, da tennis e da pesca; sci, attacchi da sci, bacchette da sci; spigoli di sci, rivestimenti per sci; palle e palloni da gioco, inclusi le palle e i palloni da sport e da gioco; manubri da palestra, pesi, dischi e giavellotti da lancio; racchette da tennis loro parti ed elementi, in particolare, impugnature e leve a mano, corde, fasce e nastri per impugnature e leve e fasce di piombo per racchette da tennis, racchette da ping-pong o da tennis da tavola, da badminton e da squash, mazze da cricket, da golf e da hockey; palle da tennis e volani; pattini a rotelle, pattini, tavole per tennis da tavola; clavette ginniche, cerchi ginnici, reti per uso sportivo, porte e reti per giochi con la palla; guanti da sport in particolare guanti da portiere; bambole; vestitini per bambole, scarpette per bambole; berrettini e cuffiette per bambola, cintole da bambola, grembiulini da bambola; ginocchiere, proteggi gomiti, cavigliere e leggings da sport; sedie per gli arbitri per le gare di tennis; decorazioni per alberi di Natale; borse per gli attrezzi e gli apparecchi sportivi adeguati ai prodotti che sono destinati a contenere, sacche da golf, sacche e custodie destinate a contenere racchette da tennis, da ping-pong e da badminton, nonché da squash, mazze da cricket e da hockey; scarpe combo per pattinaggio a rotelle, anche con suola rafforzata».
Il marchio internazionale figurativo anteriore n. 437626 designa i prodotti delle classi 18, 25 e 28 e corrispondenti, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
–
classe 18: «Articoli in cuoio e in imitazione del cuoio, vale a dire borse, bauli, valige, borse da trasporto, borse da viaggio, in particolare per articoli sportivi e abbigliamento sportivo»;
–
classe 25: «Abbigliamento, compresi stivali, scarpe, pantofole e ciabatte, in particolari abbigliamento e scarpe per lo sport, il tempo libero e l’attività fisica»;
–
classe 28: «Giochi, giocattoli; apparecchi per l’attività fisica, per la ginnastica e lo sport, compresi i palloni per lo sport».
I motivi dedotti a sostegno dell’opposizione, per quanto riguarda il marchio internazionale figurativo anteriore n. 582886, erano quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001], e all’articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento (divenuto articolo 8, paragrafo 5, del regolamento 2017/1001) e, per quanto riguarda il marchio internazionale figurativo anteriore n. 437626, quello di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
Il 31 marzo 2015 la divisione di opposizione ha respinto integralmente l’opposizione. Da un lato, ha respinto l’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, poiché, ad eccezione dei prodotti di cui alla classe 7 e di una parte dei prodotti di cui alle classi 18, 25 e 28, per i quali l’uso del marchio internazionale figurativo anteriore n. 582886 non era stato provato dalla ricorrente, gli altri prodotti designati dal suddetto marchio non erano simili a quelli designati dal marchio richiesto. Dall’altro, ha respinto l’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, poiché una delle condizioni di applicazione del suddetto articolo non era soddisfatta, in quanto la ricorrente non aveva provato l’asserita notorietà dei marchi anteriori.
Avverso la decisione della divisione di opposizione, il 28 maggio 2015 la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi all’EUIPO, a norma degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).
Con decisione del 4 dicembre 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso. Da un lato, ha respinto l’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009 a causa dell’assenza di somiglianza tra i prodotti designati rispettivamente da ciascuno dei marchi in conflitto. Dall’altro, ha respinto l’opposizione fondata sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 poiché, nonostante la fortissima somiglianza tra i marchi in conflitto, il pubblico di riferimento non avrebbe stabilito alcun nesso tra gli stessi, tenuto conto dei prodotti e dei pubblici totalmente differenti cui ciascuno dei suddetti marchi rispettivamente si rivolge, nonché del loro debole carattere distintivo. Infine, la commissione di ricorso ha ritenuto che la ricorrente, nel caso di specie, non avesse dimostrato che l’uso del marchio richiesto traeva indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori o recava pregiudizio agli stessi.
Conclusioni delle parti
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese del procedimento.
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese.
L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
–
confermare la decisione impugnata e respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Ai termini dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio dell’Unione europea anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione europea o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.
Infatti, benché la funzione primaria di un marchio consista nella sua funzione d’origine, qualsiasi marchio possiede altresì un valore economico intrinseco autonomo e distinto da quello dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato. Pertanto, l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 garantisce la tutela di un marchio notorio rispetto a qualsiasi domanda di marchio identico o simile che potrebbe ledere la sua immagine, anche se i prodotti contrassegnati dal marchio richiesto non sono analoghi a quelli per i quali il marchio anteriore è stato registrato [sentenze del 22 marzo 2007, Sigla/UAMI – Elleni Holding (VIPS),
T‑215/03
,
EU:T:2007:93
, punto
, e dell’8 dicembre 2011, Aktieselskabet af 21. november 2001/UAMI – Parfums Givenchy (only givenchy),
T‑586/10
, non pubblicata,
EU:T:2011:722
, punto
].
Dal testo di tale disposizione risulta che la sua applicazione è soggetta a tre condizioni, vale a dire, in primo luogo, all’identità o alla somiglianza dei marchi in conflitto, in secondo luogo, all’esistenza di una notorietà del marchio anteriore dedotta a sostegno dell’opposizione e, in terzo luogo, alla sussistenza del rischio che l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto tragga indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o rechi loro pregiudizio. Tali condizioni sono cumulative, e la mancanza di una di esse è sufficiente a rendere inapplicabile la disposizione in parola (v. sentenza del 22 marzo 2007, VIPS,
T‑215/03
,
EU:T:2007:93
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
Relativamente, in primo luogo, al pregiudizio che l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto arrecherebbe al carattere distintivo del marchio anteriore, siffatto pregiudizio può verificarsi nel momento in cui il marchio anteriore non è più in grado di suscitare un’immediata associazione con i prodotti per i quali è stato registrato ed utilizzato. Tale rischio, quindi, prende in considerazione la «diluizione» o la «graduale erosione» del marchio anteriore attraverso la dispersione della sua identità e della sua presa sul pubblico (v. sentenza del 22 marzo 2007, VIPS,
T‑215/03
,
EU:T:2007:93
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il pregiudizio che l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto arrecherebbe alla notorietà del marchio anteriore, occorre rilevare che siffatto pregiudizio si realizza quando i prodotti o i servizi contrassegnati dal marchio richiesto possono essere percepiti del pubblico in modo tale che il potere di attrazione del marchio anteriore ne risulti compromesso. Il rischio di tale pregiudizio può realizzarsi, in particolare, quando detti prodotti o servizi possiedano una caratteristica o una qualità tali da esercitare un’influenza negativa sull’immagine di un marchio anteriore notorio, in virtù della sua identità o somiglianza con il marchio richiesto (v. sentenza del 22 marzo 2007, VIPS,
T‑215/03
,
EU:T:2007:93
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
In terzo luogo, la nozione di vantaggio che l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto trarrebbe indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore comprende i casi in cui sussista un palese sfruttamento parassitario di un marchio famoso o si tenti di approfittare della sua notorietà. In altri termini, si tratta del rischio che l’immagine del marchio notorio o le caratteristiche da quest’ultimo proiettate siano trasferite ai prodotti designati dal marchio richiesto, così che la commercializzazione di questi ultimi sia facilitata da tale associazione con il marchio anteriore notorio (v. sentenza del 22 marzo 2007, VIPS,
T‑215/03
,
EU:T:2007:93
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
Inoltre, secondo la giurisprudenza, l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 comporta che i tre pregiudizi ivi previsti, quando si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra i marchi anteriore e posteriore, a causa del quale il pubblico interessato associa questi marchi, vale a dire stabilisce un nesso tra loro, pur non confondendoli (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2012, Bimbo/UAMI – Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO),
T‑357/11
, non pubblicata,
EU:T:2012:696
, punto
e giurisprudenza ivi citata). L’esistenza, per il pubblico di riferimento, di un simile nesso tra il marchio richiesto ed il marchio anteriore è, dunque, un requisito, implicito, essenziale per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 [v., in tal senso, sentenze del 10 maggio 2007, Antartica/UAMI – Nasdaq Stock Market (nasdaq),
T‑47/06
, non pubblicata,
EU:T:2007:131
, punto
e giurisprudenza ivi citata, e dell’11 dicembre 2014, Coca-Cola/UAMI – Mitico (Master),
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
, punto
e giurisprudenza ivi citata].
In assenza di tale nesso nella mente del pubblico, l’uso del marchio posteriore non può trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o arrecare pregiudizio allo stesso (v., in tal senso, ordinanza del 30 aprile 2009, Japan Tobacco/UAMI,
C‑136/08 P
, non pubblicata,
EU:C:2009:282
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
Risulta, infine, dalla giurisprudenza che l’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto nella mente del pubblico di riferimento deve essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti del caso di specie, tra i quali vi sono il grado di somiglianza tra i marchi in conflitto, la natura dei prodotti o servizi contrassegnati dai suddetti marchi, ivi compreso il grado di prossimità o di dissomiglianza di tali prodotti o servizi nonché il pubblico interessato, il livello di notorietà del marchio anteriore, il grado di carattere distintivo, intrinseco o acquisito mediante l’uso e l’esistenza di un rischio di confusione nella mente del pubblico [v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation,
C‑252/07
,
EU:C:2008:655
punti
e
; ordinanza del 30 aprile 2009, Japan Tobacco/UAMI,
C‑136/08 P
, non pubblicata,
EU:C:2009:282
, punto
, e sentenza del 6 luglio 2012, Jackson International/UAMI – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE),
T‑60/10
, non pubblicata,
EU:T:2012:348
, punto
].
Alla luce di tali considerazioni preliminari occorre esaminare gli argomenti dedotti dalla ricorrente a sostegno del suo unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
Al punto 32 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha considerato che era improbabile che il pubblico di riferimento stabilisse un nesso tra i marchi in conflitto a causa della natura totalmente diversa dei prodotti contrassegnati da ciascuno degli stessi, dell’assenza di ogni possibile collegamento tra i prodotti controversi e dei pubblici totalmente diversi ai quali tali prodotti si rivolgevano. Secondo la commissione di ricorso, i suddetti elementi eclissavano tutti gli altri fattori in grado di contribuire alla creazione di un nesso, quali la grande somiglianza dei marchi in conflitto o il presunto elevato livello di notorietà dei marchi anteriori. Inoltre, al punto 35 della decisione impugnata, la suddetta commissione ha valutato che il fatto che il pubblico di professionisti potesse essere composto anche da persone che si interessano all’abbigliamento e allo sport non modificava la predetta affermazione, poiché, tenuto conto delle differenze tra i prodotti di cui trattasi, i professionisti non avrebbero stabilito un nesso con le loro attività sportive e del tempo libero se si fossero trovati di fonte al marchio richiesto al momento di utilizzare i prodotti di cui alla classe 7, contrassegnati dal predetto marchio. Al punto 36 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha poi considerato, in sostanza, che il carattere distintivo molto debole dei marchi anteriori giustificava parimenti la sua conclusione circa l’assenza di nesso tra i marchi in conflitto. Infine, al punto 37 della decisione impugnata, la stessa ha concluso che, poiché il pubblico di riferimento non stabiliva un nesso tra i marchi in conflitto, l’uso del marchio richiesto non poteva indebitamente trarre vantaggio dalla notorietà del carattere distintivo dei marchi anteriori e non recava pregiudizio agli stessi.
La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha commesso alcuni errori nell’analisi effettuata sulla base dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 sia per quanto riguarda l’affermazione secondo la quale il pubblico di riferimento non stabilirebbe un nesso con i marchi anteriori sia per quanto riguarda le affermazioni secondo le quali il marchio richiesto non trarrebbe indebitamente vantaggio dalla notorietà o dal carattere distintivo dei marchi anteriori. In particolare, la ricorrente sostiene che la valutazione della commissione di ricorso secondo la quale il pubblico di riferimento non stabilirebbe nessun nesso tra i marchi in conflitto è erronea poiché si basa sul fatto che i prodotti e i pubblici, cui ciascuno di tali marchi rispettivamente si rivolge, sono diversi. La ricorrente afferma, in sostanza, che è indifferente che i prodotti controversi siano diversi, dal momento che i marchi in conflitto sono molto simili e che i marchi anteriori godono di un’eccezionale notorietà. Pertanto, secondo la ricorrente, la commissione di ricorso non ha riconosciuto la dovuta importanza agli altri fattori che devono essere presi in considerazione per dimostrare l’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto, vale a dire la notevolissima somiglianza tra tali marchi, il livello di notorietà ed il grado di carattere distintivo dei marchi anteriori. Alla luce dei predetti fattori e della circostanza che i pubblici cui rispettivamente si rivolge ciascuno dei marchi in conflitto coincidono, la ricorrente ritiene che il marchio richiesto evocherà immediatamente i marchi anteriori nella mente di tutti i consumatori, ivi compresi i professionisti.
L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti esposti dalla ricorrente.
L’EUIPO sostiene che, ai fini della valutazione dell’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto, la commissione di ricorso ha correttamente considerato altri fattori, quali il debole carattere distintivo intrinseco dei marchi anteriori e la notorietà rivendicata dalla ricorrente, vale a dire una grande notorietà.
Inoltre, l’EUIPO e l’interveniente sostengono che la valutazione della commissione di ricorso relativa all’assenza di un nesso tra i marchi in conflitto è debitamente giustificata in relazione ai pubblici e ai prodotti totalmente differenti a cui ciascuno di tali marchi si rivolge rispettivamente.
Sul pubblico di riferimento
Va sottolineato che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, così come ai fini dell’applicazione del paragrafo 1 del medesimo articolo, la definizione del pubblico di riferimento costituisce un requisito preliminare imprescindibile. Più in particolare, alla luce di tale pubblico deve essere valutata l’esistenza di una somiglianza tra i marchi in conflitto, di una eventuale notorietà dei marchi anteriori, di un nesso tra i marchi in conflitto, e, infine, di un pregiudizio recato alla notorietà o al carattere distintivo dei marchi anteriori o di un vantaggio indebitamente tratto dalla notorietà o dal carattere distintivo di tali marchi.
Secondo la giurisprudenza, il pubblico da prendere in considerazione al fine di valutare l’esistenza di uno dei pregiudizi di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 varia a seconda del tipo di presunta violazione lamentato dal titolare del marchio anteriore. Pertanto, il pubblico di riferimento da considerare ai fini della valutazione, qualora si tratti del vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore, è il consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio posteriore è richiesto, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (v., in tal senso, sentenza del 12 marzo 2009, Antartica/UAMI,
C‑320/07 P
, non pubblicata,
EU:C:2009:146
, punti da
a
). Qualora si tratti del pregiudizio arrecato al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore, il pubblico da considerare ai fini della valutazione è invece rappresentato dal consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali tale marchio è registrato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation,
C‑252/07
,
EU:C:2008:655
, punto
).
Al punto 32 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto che i pubblici ai quali si rivolgono rispettivamente i prodotti contrassegnati dai marchi in conflitto fossero totalmente differenti. Infatti, al punto 33 della decisione impugnata, la stessa ha considerato che il pubblico al quale si rivolgevano i prodotti di cui alla classe 7 contrassegnati dal marchio richiesto era composto da «professionisti tecnici altamente specializzat[i], che esercitano la [loro] attività in un settore che non [aveva] nessun nesso con la produzione di abbigliamento e articoli sportivi per [i] qual[i] [i] march[i] anterior[i] erano considerati notori». Inoltre, al punto 34 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha sottolineato che il pubblico al quale si rivolgevano i prodotti contrassegnati dai marchi anteriori era il grande pubblico, che si componeva di consumatori medi che necessitano dei prodotti designati da tali marchi «per vestirsi e per prepararsi per fare sport o praticare attività nel tempo libero». Al punto 32 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto, poi, improbabile che il pubblico di riferimento stabilisse un nesso tra i marchi in conflitto. A tale riguardo, al punto 35 della decisione impugnata, la stessa ha indicato che «[i]l fatto che i marchi in conflitto apparten[essero] a mercati così differenti [avrebbe impedito] al consumatore di pensare [ai marchi anteriori] per abbigliamento e articoli sportivi se messo di fronte al marchio [richiesto] in relazione alle macchine contestate[; i]l fatto che il pubblico di professionisti a cui si rivolgono i prodotti contestati [potesse] parimenti comprendere persone che si interessano all’abbigliamento e allo sport non modificava tale affermazione[; i]nfatti, i prodotti in conflitto [sarebbero stati] così differenti (…) che tali professionisti non avrebbero stabilito un nesso tra le loro attività sportive e del tempo libero se messi di fronte al marchio [richiesto] al momento dell’utilizzo, nell’ambito della loro attività professionale, dei prodotti contestati di cui alla classe 7».
In primo luogo, la ricorrente afferma, in sostanza, che, ai punti 31 e 32 della decisione impugnata, la commissione di ricorso non ha definito il «pubblico di riferimento» alla luce del quale doveva essere valutata l’esistenza, da un lato, di un pregiudizio recato alla notorietà o al carattere distintivo dei marchi anteriori e, dall’altro, di un vantaggio tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà di detti marchi.
L’EUIPO contesta l’argomento della ricorrente. Infatti, lo stesso afferma che la commissione di ricorso ha tenuto conto «tanto del grande pubblico costituito dai consumatori medi che necessitano dei prodotti per i quali è stata considerata la notorietà de[i] (…) march[i] anterior[i] quanto del pubblico degli specialisti cui si rivolge il [marchio richiesto]». L’interveniente non si pronuncia a tale riguardo.
Innanzitutto, emerge dai punti da 32 a 35 della decisione impugnata (v. punto 33 supra) che la commissione di ricorso ha definito chiaramente i pubblici di riferimento ai quali si rivolgono i prodotti contrassegnati rispettivamente da ciascuno dei marchi in conflitto, mettendo l’accento su loro caratteristiche totalmente differenti.
In seguito, emerge dal punto 35 della decisione impugnata che la commissione di ricorso ha esaminato l’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto sia rispetto al pubblico al quale si rivolgono i prodotti contrassegnati dal marchio richiesto sia rispetto al pubblico al quale si rivolgono i prodotti contrassegnati dai marchi anteriori.
Infine, occorre rammentare che l’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto nella mente del pubblico di riferimento è una condizione, implicita, essenziale per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (v., in tal senso, sentenze del 10 maggio 2007, nasdaq,
T‑47/06
, non pubblicata,
EU:T:2007:131
, punto
e giurisprudenza ivi citata, e dell’11 dicembre 2014, Master,
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
, punto
e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, poiché, al punto 37 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha concluso che la condizione preliminare per l’esistenza di uno dei pregiudizi di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, vale a dire l’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto, non era soddisfatta, la stessa non era più tenuta ad esaminare se nel caso di specie fosse dimostrato un vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori, o un pregiudizio alla notorietà o al carattere distintivo di tali marchi. Pertanto, solo ad abundantiam, la commissione di ricorso ha rilevato, ai punti 37 e 40 della decisione impugnata, che la ricorrente non aveva prodotto elementi di prova prima facie e argomenti coerenti che dimostrassero che il marchio richiesto traeva indebitamente vantaggio dalla notorietà o dal carattere distintivo dei marchi anteriori o recava pregiudizio agli stessi.
Inoltre, non emerge dalla decisione impugnata che la commissione di ricorso abbia omesso di prendere in considerazione il pubblico di riferimento appropriato nell’ambito dell’esame di uno dei pregiudizi di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.
Pertanto, la censura della ricorrente deve essere respinta.
In secondo luogo, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di aver concluso che i pubblici ai quali si rivolgevano rispettivamente i prodotti contrassegnati da ciascuno dei marchi in conflitto erano diversi, mentre, a suo dire, essi coincidono. Infatti, la ricorrente ritiene che ogni tipo di pubblico, anche di professionisti, si compone di consumatori cui i prodotti contrassegnati dai marchi anteriori si rivolgono.
L’EUIPO e l’interveniente sostengono, invece, che i pubblici di riferimento non coincidono.
A tale riguardo, si deve rammentare che il pubblico cui si rivolge un determinato marchio è costituito dal consumatore medio dei prodotti o servizi per i quali quel marchio è stato registrato o, a seconda del caso, richiesto, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation,
C‑252/07
,
EU:C:2008:655
, punto
).
Al punto 33 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha correttamente stimato che, considerata la loro natura, i prodotti designati dal marchio richiesto si rivolgevano ad un pubblico di professionisti, vale a dire ad una categoria particolare di consumatori messi di fronte a tali prodotti nell’ambito della loro attività professionale. Inoltre, al punto 34 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha ritenuto, senza commettere errori, che i prodotti designati dai marchi anteriori si rivolgessero al grande pubblico. Pertanto, la commissione ha correttamente concluso, in sostanza, al punto 32 della decisione impugnata, che i rispettivi pubblici dei prodotti contrassegnati da ciascuno dei marchi in conflitto erano differenti [v., per analogia, sentenze del 19 maggio 2015, Swatch/UAMI – Panavision Europe (SWATCHBALL),
T‑71/14
, non pubblicata,
EU:T:2015:293
, punto
, e del 29 ottobre 2015, Éditions Quo Vadis/UAMI – Gómez Hernández (QUO VADIS),
T‑517/13
, non pubblicata,
EU:T:2015:816
, punto
].
Occorre parimenti rilevare che, al punto 35 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha precisato che il fatto che il pubblico di professionisti al quale si rivolgevano i prodotti contrassegnati dal marchio richiesto potesse comprendere anche persone che si interessano all’abbigliamento e allo sport non cambiava il fatto che un simile pubblico non avrebbe stabilito alcun nesso tra le sue attività sportive e del tempo libero e il marchio richiesto al momento di utilizzare, nella sua attività professionale, i prodotti contrassegnati da tale marchio.
Pertanto e contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non emerge dalla decisione impugnata che, nella sua analisi, la commissione di ricorso non abbia tenuto in considerazione l’ipotesi di un’eventuale corrispondenza dei pubblici interessati. Del resto, sebbene non si possa escludere che, in alcune circostanze, i pubblici ai quali si rivolgono i prodotti designati dai marchi in conflitto possano coincidere [v., in tal senso, sentenza del 29 marzo 2012, You-Q/uaMI – Apple Corps (BEATLE),
T‑369/10
, non pubblicata,
EU:T:2012:177
, punto
] e che un pubblico specializzato possa conoscere il marchio anteriore che contraddistingue i prodotti o i servizi destinati al grande pubblico, ciò non è sufficiente a dimostrare che tale pubblico specializzato stabilirà un nesso tra i marchi in conflitto (v., in tal senso, sentenza del 19 maggio 2015, SWATCHBALL,
T‑71/14
, non pubblicata,
EU:T:2015:293
, punto
).
Pertanto, la censura della ricorrente deve essere respinta.
In terzo luogo, occorre respingere l’affermazione formulata dalla ricorrente al momento dell’udienza, secondo la quale, da un lato, «nel caso (…) [di] “diluzione”, il pubblico di riferimento sar[ebbe] composto dai consumatori medi dei prodotti e dei servizi per i quali la domanda è stata presentata» e, dall’altro «nel caso (…) [di] “sfruttamento parassitario”, il pubblico di riferimento sar[ebbe] composto dai consumatori medi dei prodotti e dei servizi per i quali il marchio anteriore godeva di notorietà».
Infatti, la suddetta affermazione è contraria alla giurisprudenza rammentata al punto 32 supra, secondo la quale, da un lato, il pubblico di riferimento rispetto al quale deve essere effettuata la valutazione circa l’esistenza dell’asserito vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori è composto dai consumatori medi dei prodotti contrassegnati dal marchio richiesto e, dall’altro, il pubblico di riferimento rispetto al quale si deve valutare l’esistenza del pregiudizio arrecato alla notorietà o al carattere distintivo del marchio anteriore è composto dai consumatori medi dei prodotti per i quale tale marchio è registrato.
Alla luce di quanto precede, si devono respingere tutte le censure della ricorrente e avallare la definizione dei pubblici di riferimento ai quali si rivolgono rispettivamente i prodotti contrassegnati da ciascuno dei marchi in conflitto, ricordata al punto 33 supra, la quale è scevra di errori.
Sulla somiglianza tra i marchi in conflitto
Ai punti 26 e 42 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha concluso, in sostanza, che i marchi in conflitto erano molto simili.
La ricorrente non contesta tale valutazione.
L’interveniente, pur riconoscendo l’esistenza di una certa somiglianza tra i marchi in conflitto, ritiene che i rispettivi caratteri di stampa siano chiaramente diversi.
A tale riguardo, è sufficiente osservare che la commissione di ricorso ha correttamente considerato che i marchi in conflitto erano tutti composti dall’elemento denominativo «puma», scritto in un carattere simile, ed erano quindi molto simili (v., punti 26, 42 e 43 della decisione impugnata).
Inoltre, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto, in sostanza, che la somiglianza tra i marchi in conflitto non fosse messa in causa dal fatto che nel marchio internazionale figurativo anteriore n. 582886, fosse presente l’elemento figurativo di un felino, che probabilmente rappresenta un puma che salta da destra a sinistra sopra l’ultima parte della parola «puma» (v. punto 26 della decisione impugnata)
Pertanto, si deve confermare la valutazione della commissione di ricorso relativa al carattere molto simile dei marchi in conflitto.
Sulla notorietà dei marchi anteriori
La notorietà di un marchio deve essere valutata in funzione della percezione che ne ha il pubblico di riferimento, che è rappresentato dal consumatore medio dei prodotti o servizi per i quali quel marchio è stato registrato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (v. sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation,
C‑252/07
,
EU:C:2008:655
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
Occorre ricordare che l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 non definisce il concetto di notorietà. Da una giurisprudenza costante relativa all’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 2, della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi (
GU 1989, L 40, pag. 1
), il cui contenuto normativo è, in sostanza, identico a quello dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, emerge, tuttavia, che, per soddisfare la condizione relativa alla notorietà, un marchio anteriore deve essere conosciuto da una parte significativa del pubblico cui si rivolgono i prodotti o ai servizi da esso contraddistinti [v., in tal senso, sentenze del 6 febbraio 2007, Aktieselskabet af 21. novembre 2001/UAMI – TDK Kabushiki Kaisha (TDK),
T‑477/04
,
EU:T:2007:35
, punto
, e del 28 ottobre 2016, Unicorn/EUIPO – Mercilink Equipment Leasing (UNICORN-čerpací stanice),
T‑123/15
, non pubblicata,
EU:T:2016:642
, punto
e giurisprudenza ivi citata].
Nel caso di specie, occorre rammentare che la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione in quanto era fondata sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, ritenendo che gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente non dimostrassero che i marchi anteriori avevano acquisito notorietà.
Da parte sua, la commissione di ricorso si è astenuta dal valutare tali elementi di prova e si è basata sul presupposto dell’esistenza della notorietà rivendicata dalla ricorrente. Infatti, la stessa ha considerato, in sostanza, che l’opposizione basata sull’articolo 8, paragrafo 5 del regolamento n. 207/2009 doveva essere in ogni caso respinta non esistendo nesso tra i marchi in conflitto nella mente del pubblico di riferimento.
La ricorrente addebita alla commissione di ricorso di aver «evitato ogni conclusione chiara e univoca» sulla notorietà dei marchi anteriori. In particolare, considera, in sostanza, che la commissione di ricorso non ha tenuto conto di quanto da essa affermato relativamente all’eccezionale livello di notorietà dei marchi anteriori.
All’udienza, la ricorrente ha ripetuto che, a suo avviso, la commissione di ricorso non aveva correttamente preso in considerazione il livello di notorietà dei marchi anteriori, rammentando che era impossibile assistere ad un evento sportivo senza trovarsi di fronte ai suddetti marchi che sponsorizzano, tra l’altro, le più grandi squadre di calcio europee e sono associati agli sportivi più conosciuti.
L’EUIPO contesta l’argomento della ricorrente. Infatti, afferma che la commissione di ricorso ha tenuto conto della dedotta notorietà. Inoltre, in risposta ad un quesito posto dal Tribunale al momento dell’udienza, l’EUIPO, da un lato, ha sostenuto che la commissione di ricorso aveva concluso definitivamente per l’esistenza di una notorietà dei marchi anteriori e, dall’altro, ha rinviato a quanto aveva precisato, al riguardo, ai punti 33 e 34 del suo controricorso relativo al presente ricorso.
Occorre subito rilevare che, al punto 34 del controricorso dell’EUIPO, si precisa che, nell’ambito dell’analisi ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 «la commissione di ricorso ha assunto che la notorietà rivendicata esisteva e ha quindi effettuato tale analisi partendo dal principio che i marchi anteriori godevano di una notorietà considerevole, in altre parole, di una grande notorietà».
L’interveniente sostiene, in sostanza, che la commissione di ricorso non è pervenuta ad una conclusione quanto alla notorietà dei marchi anteriori. All’udienza, ha precisato, poi, di non essere certa che la commissione di ricorso abbia adottato una posizione definitiva a tale riguardo.
Emerge da una giurisprudenza costante che, pur costituendo una delle condizioni di applicazione cumulative dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, la notorietà del marchio anteriore, o dei marchi anteriori e, in particolare, il suo grado fanno parte dei fattori da prendere in considerazione al momento della valutazione sia dell’esistenza di un nesso di associazione nella mente del pubblico tra i marchi anteriori e il marchio richiesto sia del rischio che uno dei tre pregiudizi previsti dalla stessa disposizione si realizzi (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 27 novembre 2008, Intel Corporation,
C‑252/07
,
EU:C:2008:655
, punto
, e del 18 luglio 2013, Specsavers International Healthcare e a.,
C‑252/12
,
EU:C:2013:497
, punto
giurisprudenza ivi citata).
La valutazione dell’esistenza di notorietà del marchio o dei marchi anteriori costituisce quindi una fase indispensabile dell’esame dell’applicabilità dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. Di conseguenza, l’applicazione del suddetto articolo implica necessariamente una conclusione definitiva quanto all’esistenza o meno di una tale notorietà, circostanza che esclude, in via di principio, che un’analisi sull’eventuale applicazione di tale articolo si basi su una ipotesi vaga, vale a dire un’ipotesi non imperniata sull’ammissione di una notorietà di uno specifico livello [sentenza del 2 ottobre 2015, The Tea Board/UAMI – Delta Lingerie (Darjeeling collection de lingerie),
T‑625/13
, non pubblicata,
EU:T:2015:742
, punto
].
Nel caso di specie, la commissione di ricorso non si è basata su una simile ipotesi vaga. Infatti, emerge dalla lettera dei punti 27 e 32 della decisione impugnata che, ai fini della sua analisi, la stessa si è basata sul presupposto di un elevato grado di notorietà dei marchi anteriori.
Da un lato, occorre osservare che, scegliendo di basarsi su un tale presupposto, la commissione di ricorso non ha esaminato, in concreto, se la ricorrente avesse sufficientemente dimostrato la notorietà dei marchi anteriori e il livello di una simile notorietà. Del resto, la stessa ha riconosciuto espressamente l’assenza di un simile esame, precisando, al punto 27 della decisione impugnata, che si era astenuta dal valutare gli elementi di prova su tale punto e che si era limitata a basarsi sul presupposto che la notorietà rivendicata esisteva. Ciò posto, l’EUIPO non può addebitare alla ricorrente di non aver dimostrato, dinanzi alla commissione di ricorso, l’esistenza di una notorietà che si estenderebbe oltre al pubblico cui i marchi anteriori si rivolgono.
Dall’altro lato, occorre rilevare che, contrariamente a quanto asserisce l’EUIPO, benché la commissione di ricorso abbia indicato di aver scelto di basare la sua analisi sull’ipotesi dell’esistenza della notorietà rivendicata dalla ricorrente, la stessa non ha correttamente tenuto conto del livello di una simile notorietà. Infatti, emerge dal fascicolo che, durante il procedimento dinanzi agli organi dell’EUIPO, la ricorrente aveva fatto appello, in particolare ai punti 2 e seguenti delle sue osservazioni del 7 marzo 2014, presentate a sostegno della sua opposizione, all’esistenza di un marchio prestigioso, dotato di una considerevole reputazione. Essa non si era limitata a far riferimento ad un alto livello di notorietà, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso. La ricorrente aveva sostenuto che la notorietà dei marchi anteriori si estendeva oltre il pubblico al quale si rivolgevano i prodotti contrassegnati dai suddetti marchi e pertanto, in sostanza, che poteva estendersi al pubblico di professionisti cui si rivolgeva il marchio richiesto (v., in particolare, punto 2.3. delle osservazioni della ricorrente a sostegno della sua opposizione del 7 marzo 2014).
Il presupposto di partenza sul quale la commissione di ricorso ha scelto di basare la sua valutazione sull’esistenza di un’eventuale pregiudizio di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 è quindi erroneo.
Sul carattere distintivo dei marchi anteriori
Al punto 36 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha affermato, in sostanza, che i marchi anteriori godevano di un carattere distintivo intrinseco debole.
La ricorrente sostiene, al contrario, che i marchi anteriori hanno un carattere distintivo molto elevato, sia acquisito mediante l’uso sia intrinseco.
In via preliminare, emerge dalla giurisprudenza che il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato in funzione della percezione che ne ha il pubblico di riferimento, che è rappresentato dal consumatore medio dei prodotti o servizi per i quali quel marchio è stato registrato, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto (v. sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation,
C‑252/07
,
EU:C:2008:655
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
In primo luogo, per quanto riguarda il carattere distintivo intrinseco dei marchi anteriori, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza, il grado di distintività di un marchio deve essere valutato unicamente in relazione ai prodotti per i quali tale marchio è stato registrato (v., in tal senso, sentenza del 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C‑342/97
,
EU:C:1999:323
, punto
; v., parimenti, per analogia, sentenza del 12 febbraio 2004, Koninklijke KPN Nederland,
C‑363/99
,
EU:C:2004:86
, punto
e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, emerge dalla giurisprudenza che, per valutare il carattere distintivo di un marchio in relazione ai prodotti che esso designa è indifferente che lo stesso marchio possa essere percepito come descrittivo in relazione ad altri prodotti (v., in tal senso, sentenza del 12 febbraio 2004, Koninklijke KPN Nederland,
C‑363/99
,
EU:C:2004:86
, punto
).
Ne consegue che ogni allusione al carattere descrittivo di un marchio riguardo ad altri prodotti o servizi diversi da quelli designati da tale marchio non può giustificare un indebolimento del suo carattere distintivo.
Nel caso di specie, si deve rilevare che la commissione di ricorso non ha dimostrato che i prodotti contrassegnati dai marchi anteriori, il cui uso è stato dimostrato dalla ricorrente, fossero capaci di rivendicare qualità di forza e potenza e, pertanto, che il termine «puma» alludesse alle caratteristiche di tali prodotti. Infatti, al punto 36 della decisione impugnata, essa si è limitata ad indicare che l’elemento denominativo «puma» designava un grande felino noto per la sua forza e la sua potenza ed era quindi indicativo di tutti i tipi di prodotti che richiamano tali caratteristiche (v. punto 36 della decisione impugnata).
In applicazione della giurisprudenza rammentata al punto 75 supra, si deve considerare che la valutazione della commissione di ricorso relativa al grado di carattere distintivo debole dei marchi anteriori era viziata.
Ad abuntantiam, si deve respingere l’argomento della ricorrente secondo il quale la distintività molto elevata dei marchi anteriori deriverebbe dal carattere di stampa unico dell’elemento denominativo «puma», che è composto da tre lettere maiuscole e una lettera minuscola.
Infatti, gli elementi figurativi dei marchi anteriori, quali il carattere di stampa e la lettera «m» minuscola, sono appena percepibili e, pertanto, incapaci, da soli, a conferire una elevata distintività a tali marchi [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 15 marzo 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/UAMI – Ferrero (FERRÓ),
T‑35/04
,
EU:T:2006:82
, punto
, e del 27 ottobre 2016, Caffè Nero Group/EUIPO (CAFFÈ NERO),
T‑37/16
, non pubblicata,
EU:T:2016:634
, punto
].
In secondo luogo, dinanzi alla divisione di opposizione e alla commissione di ricorso, la ricorrente si era avvalsa del carattere distintivo che i marchi anteriori avrebbero acquisito mediante l’uso.
A tale riguardo, occorre rilevare che la decisione impugnata non contiene nessuna valutazione sull’asserito carattere distintivo che i marchi anteriori avrebbero acquisito mediante l’uso.
Tuttavia, le commissioni di ricorso non sono obbligate, nella motivazione delle decisioni che esse sono chiamate ad adottare, a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere dinanzi ad esse. È sufficiente che espongano i fatti e le considerazioni giuridiche aventi un ruolo essenziale nell’economia della decisione [v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 2016, Ugly/UAMI – Group Lottuss (COYOTE UGLY),
T‑778/14
, non pubblicata,
EU:T:2016:122
, punto
e giurisprudenza ivi citata].
Nei limiti in cui la commissione di ricorso ha concluso che i marchi anteriori erano dotati di un carattere distintivo intrinseco, anche se debole, non può esserle addebitato di non aver preso posizione sull’eventuale carattere distintivo che tali marchi avrebbero acquisito mediante l’uso. Infatti, ai fini della valutazione relativa alla sussistenza di un nesso tra i marchi in conflitto, la giurisprudenza non richiede di prendere in considerazione il grado di carattere distintivo intrinseco di un marchio anteriore e il grado di carattere distintivo acquisito mediante l’uso, ma esclusivamente uno dei due (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation,
C‑252/07
,
EU:C:2008:655
punto
; ordinanza del 30 aprile 2009, Japan Tobacco/UAMI,
C‑136/08 P
, non pubblicata,
EU:C:2009:282
, punto
, e sentenza del 6 luglio 2012, ROYAL SHAKESPEARE,
T‑60/10
, non pubblicata,
EU:T:2012:348
, punto
).
Emerge dalle considerazioni effettuate ai punti da 68 a 71, 77 e 78 supra che la commissione di ricorso, da un lato, non ha correttamente tenuto conto del livello di notorietà dedotto dalla ricorrente e, dall’altro, non ha correttamente valutato il grado di carattere distintivo intrinseco dei marchi anteriori nell’ambito dell’esame dell’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto nella mente del pubblico di riferimento.
Orbene, occorre rammentare che il livello di notorietà e il grado di carattere distintivo, intrinseco o acquisito mediante l’uso, dei marchi anteriori possono avere una notevole incidenza sulla valutazione dell’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto.
Infatti, secondo la giurisprudenza, taluni marchi possono avere acquisito una notorietà tale che si estende ben oltre il pubblico cui si rivolgono i prodotti o i servizi per i quali essi sono stati registrati. In tale eventualità, il pubblico cui si rivolgono i prodotti o i servizi per i quali è registrato il marchio posteriore potrebbe associare i marchi in conflitto l’uno all’altro anche ove detto pubblico sia completamente diverso dal pubblico di riferimento per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato il marchio anteriore (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation,
C‑252/07
,
EU:C:2008:655
, punti
e
).
Pertanto, qualora il pubblico cui si rivolgono i prodotti designati dal marchio anteriore e quello cui si rivolgono i prodotti designati dal marchio richiesto siano distinti, può essere necessario prendere in considerazione il livello di notorietà del marchio anteriore onde accertare se tale marchio sia noto non solamente al suo pubblico di riferimento (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation,
C‑252/07
,
EU:C:2008:655
, punti da
a
).
Nel caso di specie, dunque, anche se non esiste un nesso diretto tra i prodotti designati dai marchi in conflitto, che sono dissimili, come ha constatato la commissione di ricorso al punto 32 della decisione impugnata, la commissione di ricorso avrebbe nondimeno potuto procedere all’accertamento di un nesso con i marchi anteriori se avesse correttamente tenuto conto del livello di notorietà dedotto dalla ricorrente. Così, anche se i pubblici ai quali si rivolgono rispettivamente i prodotti designati da ognuno dei marchi in conflitto non coincidono, i prodotti interessati essendo diversi, non si può escludere che si sarebbe potuta dimostrare un’associazione tra i marchi in conflitto, tenuto conto anche dell’elevata somiglianza degli stessi (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation,
C‑252/07
,
EU:C:2008:655
, punti da
a
).
Inoltre, secondo la giurisprudenza, più un marchio anteriore presenta un carattere distintivo forte, non importa se intrinseco o acquisito grazie all’uso che ne è stato fatto, più è verosimile che, dinanzi ad un marchio posteriore identico o simile, il pubblico di riferimento ricordi tale marchio anteriore (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation,
C‑252/07
,
EU:C:2008:655
, punto
).
Alla luce di quanto precede, la conclusione della commissione di ricorso relativa all’assenza di nesso tra i marchi in conflitto nella mente del pubblico di riferimento, che non discende da una corretta valutazione di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, è viziata.
La predetta constatazione non può essere inficiata dagli argomenti dedotti dall’EUIPO.
In primo luogo, l’EUIPO sostiene, alla stregua della commissione di ricorso (v., punto 35 della decisione impugnata), che i prodotti controversi sono così distanti gli uni dagli altri che i professionisti cui si rivolge il marchio richiesto non li collegherebbero alle loro attività sportive e del tempo libero se messi di fronte a detto marchio al momento di utilizzare, nell’ambito della loro attività professionale, i prodotti contrassegnati dal medesimo.
È sufficiente ricordare, a tale riguardo, che i pregiudizi di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, allorché si verificano, sono la conseguenza di un certo grado di somiglianza tra i marchi anteriori e posteriori, a causa del quale il pubblico interessato associa tali due marchi, vale a dire stabilisce un nesso tra loro, pur non confondendoli (v. sentenza del 14 dicembre 2012, GRUPO BIMBO,
T‑357/11
, non pubblicata,
EU:T:2012:696
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
Così, il nesso che il pubblico cui si rivolge il marchio richiesto potrebbe stabilire tra, da un lato, tale marchio e, dall’altro, le proprie attività sportive e del tempo libero è inconferente al fine di valutare se il marchio richiesto evochi il marchio anteriore nella mente del pubblico di riferimento (v., in tal senso, sentenza del 27 novembre 2008, Intel Corporation,
C‑252/07
,
EU:C:2008:655
, punto
).
Pertanto l’argomento dell’EUIPO deve essere respinto.
In secondo luogo, l’EUIPO sostiene che, nell’ordinanza del 17 settembre 2015, Arnoldo Mondadori Editore/UAMI (
C‑548/14 P
, non pubblicata,
EU:C:2015:624
), la Corte ha ritenuto che un nesso tra due marchi fosse escluso in assenza di qualsiasi associazione possibile tra i prodotti e i servizi che fanno parte di settori economici molto diversi. Secondo l’EUIPO, il medesimo ragionamento sarebbe stato adottato dal Tribunale nelle sentenze del 19 maggio 2015, SWATCHBALL (
T‑71/14
, non pubblicata,
EU:T:2015:293
), e del 29 ottobre 2015, Éditions Quo Vadis/UAMI – Gómez Hernández (QUO VADIS) (
T‑517/13
, non pubblicata,
EU:T:2015:816
).
Da un lato, occorre rammentare che l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, prevede espressamente l’ipotesi di poter proporre opposizione avverso una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea per prodotti o servizi che non sono simili a quelli designati da un marchio anteriore.
La Corte ha pertanto rilevato che l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 riguardava esplicitamente i casi in cui i prodotti o i servizi non erano simili [v., in tal senso, sentenza del 7 maggio 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary),
C‑398/07 P
, non pubblicata,
EU:C:2009:288
, punto
].
La dissomiglianza dei prodotti rispettivamente contrassegnati dai marchi in conflitto non è quindi un fattore sufficiente a escludere l’esistenza di un nesso tra detti marchi, ricordando, inoltre che la stessa deve essere valutata globalmente, vale a dire tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v. punto 24 supra).
Dall’altro lato, le circostanze di fatto del caso di specie differiscono da quelle contestate nell’ordinanza e nelle sentenze richiamate dall’EUIPO. Infatti, nella causa che ha dato luogo all’ordinanza del 17 settembre 2015, Arnoldo Mondadori Editore/UAMI (
C‑548/14 P
, non pubblicata,
EU:C:2015:624
), la notorietà del marchio anteriore non era elevata mentre, nel caso di specie, si è presunto che i marchi anteriori, beneficiassero, almeno, di una grande notorietà. Del pari, nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 29 ottobre 2015, QUO VADIS (
T‑517/13
, non pubblicata,
EU:T:2015:816
), la notorietà del marchio anteriore era normale. Inoltre, nella sentenza del 19 maggio 2015SWATCHBALL (
T‑71/14
, non pubblicata,
EU:T:2015:293
), il Tribunale ha escluso l’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto nonostante una notorietà di particolare intensità, con la motivazione che era altamente improbabile che il pubblico di riferimento trovasse i prodotti contrassegnati da ciascuno di tali marchi nei medesimi negozi e che pensasse agli uni mentre si trovava di fronte agli altri (sentenza del 19 maggio 2015, SWATCHBALL,
T‑71/14
, non pubblicata,
EU:T:2015:293
, punto
). Tuttavia, tale motivazione, che, in realtà mira a escludere l’esistenza di un vantaggio indebitamente tratto dalla notorietà o dal carattere distintivo di un marchio anteriore non può influenzare l’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto nella mente del pubblico di riferimento.
Pertanto l’argomento dell’EUIPO deve essere respinto.
Infine, occorre rammentare che l’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto nella mente del pubblico di riferimento è una condizione essenziale per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (v. sentenze del 10 maggio 2007, nasdaq,
T‑47/06
, non pubblicata,
EU:T:2007:131
, punto
e giurisprudenza ivi citata, e dell’11 dicembre 2014, Master,
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
Pertanto, considerati gli errori commessi dalla commissione di ricorso nell’ambito della valutazione dell’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto, rammentati al punto 85 supra, occorre annullare la decisione impugnata, senza che sia necessario esaminare le altre censure dedotte dalla ricorrente.
Spetterà alla commissione di ricorso riesaminare gli argomenti che la ricorrente, nel suo ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione, trae dall’esistenza di un nesso tra i marchi in conflitto. A tal fine, la stessa dovrà, in un primo momento, formulare una conclusione definitiva, da un lato, sull’esistenza di una notorietà dei marchi anteriori e, eventualmente, sull’intensità della stessa e, dall’altro, sul grado di carattere distintivo dei marchi anteriori.
La commissione di ricorso, qualora giunga alla conclusione definitiva che, nel caso di specie, esiste un nesso tra i marchi in conflitto, dovrà esaminare se la ricorrente abbia dimostrato a sufficienza l’esistenza di uno dei pregiudizi di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009. A tal fine, la stessa dovrà tener conto del grado di notorietà e del carattere distintivo dei marchi anteriori. Infatti, maggiori sono il carattere distintivo e la notorietà del marchio anteriore, più facilmente può essere riconosciuta l’esistenza di un pregiudizio al marchio anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (v. sentenza del 29 marzo 2012, BEATLE,
T‑369/10
, non pubblicata,
EU:T:2012:177
, punto
e giurisprudenza ivi citata). Essa dovrà, poi, tenere a mente, nel caso di opposizione fondata su un marchio che gode di una notorietà eccezionalmente elevata, che la probabilità di un rischio futuro non ipotetico di pregiudizio o di indebito vantaggio tratto dal marchio richiesto sia talmente manifesta che l’opponente non debba dedurre un altro elemento fattuale a tal fine, né produrre la prova dell’esistenza di un tale elemento [v. sentenze del 22 marzo 2007, VIPS,
T‑215/03
,
EU:T:2007:93
, punto
, e del 27 ottobre 2016, Spa Monopole/EUIPO – YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE),
T‑625/15
, non pubblicata,
EU:T:2016:631
, punto
].
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, occorre accogliere il ricorso, con conseguente annullamento della decisione impugnata.
Sulle spese
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L’EUIPO, risultato soccombente, si farà carico, oltre alle proprie, delle spese sostenute dalla ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultima.
In forza dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere che una parte interveniente si faccia carico delle proprie spese. L’interveniente, che è intervenuta a sostegno dell’EUIPO, si farà carico delle proprie spese.

Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:

1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 dicembre 2015 (procedimento R 1052/2015-4) è annullata.

2)
L’EUIPO si farà carico, oltre alle proprie, delle spese sostenute dalla Puma SE.

3)
La Doosan Machine Tools Co. Ltd si farà carico delle proprie spese.

Kanninen
Schwarcz
Iliopoulos
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 settembre 2018.
Firme
Indice

Fatti

Conclusioni delle parti

In diritto

Sul pubblico di riferimento

Sulla somiglianza tra i marchi in conflitto

Sulla notorietà dei marchi anteriori

Sul carattere distintivo dei marchi anteriori

Sulle spese
(
*1
)	Lingua processuale: l’inglese.