CELEX: 62017TJ0419
3
Znak towarowy, który stał się nazwą zwykle używaną w obrocie dla towaru lub usługi, w odniesieniu do których jest zarejestrowany
Znak towarowy mogący wprowadzić odbiorców w błąd
Artykuł 51 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Okoliczności powstania sporu
W dniu 23 grudnia 1999 r. Mendes s.u.r.l. dokonała w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (
Dz.U. 1994, L 11, s. 1
– wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 146), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (
Dz.U. 2009, L 78, s. 1
), ze zmianami, zastąpionym z kolei rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (
Dz.U. 2017, L 154, s. 1
)].
Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest słowne oznaczenie VSL#3.
Towary, dla których wniesiono o rejestrację, należą do klasy 5 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., zrewidowanego i zmienionego, i odpowiadają następującemu opisowi: „preparaty farmaceutyczne, weterynaryjne i higieniczne; dietetyczne substancje przystosowane do celów medycznych, żywność dla niemowląt; produkty nutraceutyczne; suplementy żywnościowe”.
Zgłoszenie unijnego znaku towarowego zostało opublikowane w
Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych
nr 2000/059 z dnia 24 lipca 2000 r., zaś znak towarowy został zarejestrowany w dniu 5 lipca 2001 r.
W dniu 1 kwietnia 2004 r. EUIPO dokonało rejestracji przeniesienia przez Mendes s.u.r.l. prawa do spornego znaku towarowego na rzecz Actial Farmacêutica Lda.
W dniu 2 grudnia 2016 r. EUIPO dokonało rejestracji przeniesienia przez Actial Farmacêutica Lda prawa do spornego znaku towarowego na rzecz interwenienta, Actial Farmaceutica Srl.
W dniu 8 września 2014 r. skarżąca, Mendes SA, złożyła wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do spornego znaku towarowego w odniesieniu do wszystkich towarów, dla których go zarejestrowano, na mocy art. 51 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 58 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia 2017/1001] ze względu na to, po pierwsze, że wspomniany znak towarowy stał się w obrocie, w wyniku działania lub braku działania interwenienta, nazwą zwykle używaną w odniesieniu do rozpatrywanych towarów, oraz po drugie, że wspomniany znak towarowy wprowadza odbiorców w błąd ze względu na jego używanie.
Decyzją z dnia 2 czerwca 2016 r. Wydział Unieważnień oddalił wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku.
W dniu 19 lipca 2016 r. na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 66–71 rozporządzenia 2017/1001) skarżąca wniosła do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.
Decyzją z dnia 3 maja 2017 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Druga Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła odwołanie. Po pierwsze, Izba Odwoławcza stwierdziła w istocie, że przedstawione przez skarżącą dowody nie wykazują, że sporny znak towarowy stał się w obrocie nazwą zwykle używaną w odniesieniu do towarów, dla których został zarejestrowany. Po drugie, Izba Odwoławcza stwierdziła w istocie, że wprowadzające w błąd używanie spornego znaku towarowego nie zostało prawidłowo wykazane przez skarżącą.
Żądania stron
Skarżąca wnosi do Sądu o:
–
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
–
zasądzenie zwrotu na rzecz skarżącej wszystkich kosztów postępowania lub przynajmniej orzeczenie o wzajemnym zniesieniu kosztów postępowania.
EUIPO i interwenient wnoszą do Sądu o:
–
oddalenie skargi;
–
obciążenie skarżącej kosztami postępowania.
Co do prawa
W przedmiocie dopuszczalności dokumentów przedstawionych po raz pierwszy przed Sądem
EUIPO twierdzi, że załączniki A.9, A.36 i A.39 do skargi, dotyczące wytycznych World Gastroenterology Organisation (załącznik A.9), treści witryny internetowej „www.vsl3.co.uk” (załącznik A.36) i opakowania rozpatrywanego towaru dystrybuowanego ze zmienioną formułą (załącznik A.39), zostały przedstawione po raz pierwszy przed Sądem i w konsekwencji są niedopuszczalne.
W niniejszym wypadku należy wskazać, że załączników A.9, A.36 i A.39 do skargi nie zawarto w aktach sprawy administracyjnej przedstawionych przez skarżącą przed Izbą Odwoławczą EUIPO.
W tym względzie należy przypomnieć, że skarga do Sądu ma na celu kontrolę zgodności z prawem decyzji izb odwoławczych EUIPO w rozumieniu art. 65 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 72 rozporządzenia nr 2017/1001), a zatem zadaniem Sądu nie jest ponowne badanie stanu faktycznego w świetle dokumentów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed nim.
Należy zatem odrzucić wyżej wskazane dokumenty, bez potrzeby badania ich mocy dowodowej [zob. podobnie wyrok z dnia 24 listopada 2005 r., Sadas/OHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE),
T‑346/04
,
EU:T:2005:420
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo].
Istota sprawy
Na poparcie skargi skarżąca podnosi dwa zarzuty. Zarzut pierwszy dotyczy naruszenia art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. Zarzut drugi odnosi się do naruszenia art. 51 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009.
W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009
W ramach zarzutu pierwszego, dotyczącego naruszenia art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009, skarżąca twierdzi przede wszystkim, że Izba Odwoławcza popełniła błąd w ramach definicji zainteresowanego kręgu i postrzegania przez ten krąg spornego znaku towarowego. Skarżąca podnosi ponadto, że przekształcenie spornego znaku towarowego w nazwę zwykle używaną w obrocie w odniesieniu do towaru, dla którego została ona zarejestrowana, wynika z działań właściciela tego znaku.
EUIPO i interwenient kwestionują argumenty skarżącej.
Zgodnie z art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 wygaśnięcie prawa właściciela unijnego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do EUIPO lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia, w przypadku gdy w wyniku działania lub braku działania właściciela znak towarowy stał się nazwą zwykle używaną w obrocie dla towaru lub usługi, w odniesieniu do których jest zarejestrowany.
Należy stwierdzić, że nie istnieje orzecznictwo dotyczące stosowania art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. Niemniej w sprawach leżących u podstaw wyroków z dnia 29 kwietnia 2004 r., Björnekulla Fruktindustrier (
C‑371/02
,
EU:C:2004:275
), a także z dnia 6 marca 2014 r., Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (
C‑409/12
,
EU:C:2014:130
), Trybunał dokonał wykładni art. 12 ust. 2 lit. a) pierwszej dyrektywy Rady 89/104/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (
Dz.U. 1989, L 40, s. 1
– wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 92) i art. 12 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (
Dz.U. 2008, L 299, s. 25
), których brzmienie jest w istocie identyczne z brzmieniem art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009.
Z orzecznictwa Trybunału mającego, analogicznie, zastosowanie do art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 wynika, że przepis ten dotyczy sytuacji, w której znak towarowy traci zdolność pełnienia funkcji wskazywania pochodzenia (zob. analogicznie wyroki: z dnia 29 kwietnia 2004 r., Björnekulla Fruktindustrier,
C‑371/02
,
EU:C:2004:275
, pkt
; z dnia 6 marca 2014 r., Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2014:130
, pkt
).
Pośród różnych funkcji znaku towarowego funkcja wskazywania pochodzenia odgrywa rolę zasadniczą. Pozwala ona na określenie towaru lub usługi oznaczonych znakiem towarowym jako pochodzących z określonego przedsiębiorstwa i tym samym na odróżnienie tego towaru lub tej usługi od towarów lub usług pochodzących z innych przedsiębiorstw. Wspomnianym przedsiębiorstwem jest to, pod którego kontrolą następuje sprzedaż towaru lub usługi (zob. analogicznie wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2014:130
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo).
Prawodawca Unii Europejskiej potwierdził pełnioną przez znak towarowy funkcję wskazywania pochodzenia, wskazując w art. 4 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 4 rozporządzenia 2017/1001), że oznaczenia, które można przedstawić w formie graficznej, mogą stanowić znak towarowy jedynie pod warunkiem, że umożliwiają one odróżnienie towarów lub usług jednego przedsiębiorstwa od towarów lub usług innych przedsiębiorstw (zob. analogicznie wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2014:130
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo).
A zatem, o ile w art. 7 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie w art. 7 rozporządzenia 2017/1001) wymieniono sytuacje, w których znak towarowy ab initio nie może spełniać funkcji wskazywania pochodzenia, o tyle art. 51 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia dotyczy sytuacji, w której używanie znaku towarowego stało się powszechne do tego stopnia, że oznaczenie stanowiące ów znak oznacza kategorię, rodzaj lub charakter towarów lub usług wskazanych w zgłoszeniu, a nie szczególne towary lub usługi pochodzące z określonego przedsiębiorstwa (zob. analogicznie opinia rzecznika generalnego P. Légera w sprawie Björnekulla Fruktindustrier,
C‑371/02
,
EU:C:2003:615
, pkt
). Znak towarowy, który stał się nazwą zwykle używaną w odniesieniu do towaru, utracił w ten sposób charakter odróżniający, w związku z czym nie spełnia już tej funkcji (zob. analogicznie wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2014:130
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo).
Właściciela znaku towarowego można zatem pozbawić praw przyznanych mu na mocy art. 9 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 9 rozporządzenia 2017/1001) w zakresie, w jakim, po pierwsze, ów znak towarowy stał się nazwą zwykle używaną w obrocie dla towaru lub usługi, w odniesieniu do których jest zarejestrowany, oraz po drugie, w jakim to przekształcenie jest wynikiem działania lub braku działania wspomnianego właściciela (zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2014:130
, pkt
; opinia rzecznika generalnego P. Cruza Villalóna w sprawie Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2013:563
, pkt
). Powyższe przesłanki są kumulatywne.
To w świetle powyższych reguł należy rozpatrzyć niniejszy zarzut.
W pkt 41 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że przedstawione przez skarżącą dowody nie umożliwiają wykazania przekształcenia spornego znaku towarowego w nazwę zwykle używaną w obrocie w odniesieniu do towaru, dla którego została zarejestrowana. Na wstępie w szczególności ze względu na to, że skarżąca nie wykazała, iż sporny znak towarowy jest postrzegany w obrocie przez konsumentów końcowych jako nazwa zwykle używana, Izba Odwoławcza stwierdziła, że to wystarczy, aby oddalić przedstawiony przez skarżącą wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do znaku. Jednakże następnie Izba Odwoławcza kontynuowała badanie, analizując postrzeganie spornego znaku towarowego przez sprzedawców towaru wprowadzonego do obrotu ze spornym znakiem, w szczególności farmaceutów. Nawet przy założeniu, że sankcja w postaci stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku ze względu na przekształcenie znaku towarowego w nazwę zwykle używaną w obrocie miałaby także zastosowanie do sytuacji, w której znak towarowy może w pełni spełniać funkcję wskazywania pochodzenia konsumentom końcowym, Izba Odwoławcza stwierdziła, że przedstawione przez skarżącą dowody są nieodpowiednie, aby wykazać, iż sprzedawcy rozpatrywanego towaru będą postrzegać sporny znak towarowy jako nazwę zwykle używaną w obrocie dla wspomnianego towaru. Ponadto Izba Odwoławcza stwierdziła, że w każdym wypadku przedstawione przez skarżącą dowody nie wykazują wyczerpująco, że nawet lekarze i wspólnota naukowa będą postrzegać sporny znak towarowy jako zwykle używaną nazwę. A zatem sporny znak towarowy może w pełni spełniać funkcję wskazywania pochodzenia.
Żaden z argumentów skarżącej nie podważa powyższego stwierdzenia.
Zdaniem skarżącej Izba Odwoławcza błędnie nie uwzględniła sposobu postrzegania spornego znaku towarowego przez lekarzy specjalistów i wspólnotę medyczną oraz naukową. Co się tyczy konsumentów końcowych, skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza popełniła błąd, nie uwzględniwszy, po pierwsze, że wśród tych ostatnich konsumenci, którzy nabywają towar wprowadzony do obrotu ze spornym znakiem towarowym, samodzielnie stanowią nieistotną część, oraz po drugie, że postrzegają znak towarowy w sposób ograniczony, lub wręcz wcale, a dowiadują się o nim po wydaniu recepty, bez dokonywania faktycznego wyboru w chwili nabycia. Skarżąca podnosi, że właściwy krąg odbiorców składa się, po pierwsze, ze wspólnoty medycznej oraz naukowej, oraz po drugie, z profesjonalistów wprowadzających towar do obrotu, w szczególności lekarzy, a także po trzecie, z konsumentów końcowych – objętych jednak jedynie szczególnymi kategoriami pacjentów dotkniętych określonymi chorobami.
W tym względzie zgodnie z orzecznictwem, w sytuacji gdy pośrednicy uczestniczą w dystrybuowaniu towaru oznaczonego zarejestrowanym znakiem towarowym konsumentom lub odbiorcom końcowym, zainteresowane kręgi – których stanowisko należy uwzględnić, aby ocenić, czy wspomniany znak towarowy stał się w obrocie nazwą zwykle używaną w odniesieniu do danego towaru – składają się ze wszystkich konsumentów lub użytkowników końcowych oraz, w zależności od cech rynku danego towaru, ze wszystkich profesjonalistów uczestniczących we wprowadzaniu towaru do obrotu (zob. analogicznie wyrok z dnia 29 kwietnia 2004 r., Björnekulla Fruktindustrier,
C‑371/02
,
EU:C:2004:275
, pkt
).
Znak towarowy stanowi bowiem część składową procesu komunikacji między sprzedawcami a nabywcami. Ten proces komunikacji prowadzi tylko wtedy do dorozumiewanego w związku z nim sukcesu, a znak towarowy tylko wówczas spełnia funkcję uzasadniającą jego istnienie, gdy obie strony biorące udział w tym procesie rozumieją ten znak towarowy jako taki, to jest gdy mają świadomość jego funkcji wskazywania pochodzenia. Gdy jedna z tych dwóch grup traktuje znak towarowy jako nazwę gatunkową, przekaz informacji komunikowanej poprzez znak towarowy nie jest skuteczny (zob. analogicznie opinia rzecznika generalnego P. Cruza Villalóna w sprawie Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2013:563
, pkt
; zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2014:130
, pkt
).
Jednakże, mimo braku wiedzy nabywcy o właściwościach znaku towarowego, znak towarowy może nadal spełniać funkcję wskazywania pochodzenia, gdy pośrednik wywiera decydujący wpływ na decyzję nabywcy w sprawie nabycia i gdy, w ten sposób, znajomość właściwej znakowi funkcji wskazywania pochodzenia przez pośrednika umożliwia skuteczny proces komunikacji. Sytuacja taka ma miejsce, gdy na określonym rynku zwyczajem jest udzielanie przez pośrednika porad wpływających w istotny sposób na decyzję w sprawie zakupu lub gdy pośrednik wręcz sam podejmuje decyzję w sprawie zakupu za konsumenta, tak jak ma to miejsce w przypadku farmaceutów i lekarzy w odniesieniu do lekarstw dostępnych na receptę (zob. analogicznie opinia rzecznika generalnego P. Cruza Villalóna w sprawie Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2013:563
, pkt
).
A zatem, o ile zainteresowane kręgi obejmują przede wszystkim konsumentów i użytkowników końcowych, o tyle należy także uwzględnić pośredników odgrywających rolę przy ocenie zwykłego używania znaku towarowego (zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia 6 marca 2014 r., Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2014:130
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo; opinia rzecznika generalnego P. Cruza Villalóna w sprawie Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2013:563
, pkt
).
Z przywołanego w pkt 31–34 powyżej orzecznictwa wynika, że zainteresowany krąg – którego stanowisko należy uwzględnić, aby ocenić, czy sporny znak towarowy stał się nazwą zwykle używaną w obrocie dla towaru wprowadzonego do obrotu z tym znakiem – należy definiować przy uwzględnieniu cech rynku wspomnianego towaru.
W niniejszym wypadku towar wprowadzony do obrotu ze spornym znakiem towarowym jest preparatem probiotycznym przeznaczonym do leczenia schorzeń żołądkowo-jelitowych. Ten produkt farmaceutyczny jest w wolnej sprzedaży i może być nabyty bez recepty lekarskiej, co przyznała również skarżąca. Jednakże skarżąca podnosi, że konsumenci końcowi nabywający spontanicznie, po raz pierwszy, bez recepty lub wskazania medycznego, rozpatrywany produkt farmaceutyczny, stanowią nieistotną część ogółu konsumentów końcowych. Bez potrzeby orzekania w przedmiocie istotności tego argumentu należy stwierdzić, że skarżąca wcale go nie wykazała.
Zainteresowany krąg obejmuje zatem w pierwszej kolejności konsumentów końcowych towaru wprowadzonego do obrotu ze spornym znakiem towarowym. Ze względu na to, że wspomniany towar nie wymaga recepty lekarza, konsumenci końcowi, do których skierowano w szczególności reklamę interwenienta oraz uwagi innych pacjentów, odgrywają rolę przy decyzji o nabyciu wspomnianego towaru – wbrew temu, co twierdzi skarżąca (zob. podobnie opinia rzecznik generalnej J. Kokott w sprawie Alcon/OHIM,
C‑412/05 P
,
EU:C:2006:687
, pkt
). Do konsumentów końcowych zaliczają się osoby cierpiące na zaburzenia żołądkowo-jelitowe, a nie jedynie osoby dotknięte określonymi szczególnymi chorobami – jak podnosi skarżąca. Poza okolicznością, że skarżąca nie przedstawiła żadnego dowodu na poparcie swojego twierdzenia, z przedstawionych przez nią dokumentów wynika bowiem, że towar wprowadzony do obrotu ze spornym znakiem towarowym jest także używany w celu leczenia zaburzeń żołądkowo-jelitowych.
W drugiej kolejności, co się tyczy profesjonalistów, zainteresowany krąg obejmuje przede wszystkim farmaceutów, jak w pkt 28 zaskarżonej decyzji stwierdziła Izba Odwoławcza. To farmaceuci, przedstawiający wyjaśnienia i porady osobom cierpiącym na zaburzenia żołądkowo-jelitowe, mogą odegrać ważną rolę przy podejmowaniu przez konsumentów końcowych decyzji o nabyciu (zob. podobnie i analogicznie opinia rzecznika generalnego P. Cruza Villalóna w sprawie Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2013:563
, pkt
).
Zainteresowany krąg, jeśli chodzi o profesjonalistów, obejmuje także lekarzy – ogólnych lub specjalistów. O ile bowiem decyzja o nabyciu lekarstw bez recepty jest bardzo często podejmowana przez samego konsumenta końcowego, o tyle lekarstwa te mogą także zostać nabyte za namową lekarzy (zob. podobnie opinia rzecznik generalnej J. Kokott w sprawie Alcon/OHIM,
C‑412/05 P
,
EU:C:2006:687
, pkt
).
Natomiast wbrew temu, co twierdzi skarżąca, wspólnota naukowa nie stanowi części zainteresowanego kręgu, ponieważ nie uczestniczy ona wcale w procesie komunikacji między z jednej strony sprzedawcą a z drugiej strony nabywcą. W konsekwencji nie wywiera ona wpływu na podejmowaną przez konsumentów końcowych decyzję o nabyciu.
W związku z powyższym to z perspektywy tak zdefiniowanego zainteresowanego kręgu należy rozpatrzyć, czy sporny znak towarowy przekształcił się w nazwę zwykle używaną w obrocie w odniesieniu do towaru, dla którego jest zarejestrowana.
Na wstępie w niniejszym wypadku, mając na względzie wpływ wywierany przez profesjonalistów, czyli farmaceutów i lekarzy, na decyzję konsumentów końcowych o nabyciu, z przywołanego w pkt 31–34 powyżej orzecznictwa wynika, że fakt, iż konsumenci końcowi postrzegają zawsze funkcję wskazywania pochodzenia spornego znaku towarowego, nie wystarcza, aby oddalić wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa do wspomnianego znaku towarowego – przy uwzględnieniu znaczenia postrzegania tego znaku przez profesjonalistów.
O ile w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza ograniczyła się najpierw do analizy postrzegania spornego znaku towarowego przez samych konsumentów końcowych, o tyle nie skutkuje to jednak stwierdzeniem nieważności zaskarżonej decyzji w zakresie, w jakim następnie Izba Odwoławcza uwzględniła także postrzeganie wspomnianego znaku towarowego przez profesjonalistów, czyli farmaceutów i lekarzy.
W tym kontekście należy stwierdzić, iż skarżąca nie wykazała, że konsumenci końcowi i profesjonaliści, czyli farmaceuci i lekarze, postrzegają sporny znak towarowy jako nazwę zwykle używaną w odniesieniu do rozpatrywanego towaru.
Przede wszystkim, co się tyczy konsumentów końcowych towaru wprowadzonego do obrotu ze spornym znakiem towarowym, skarżąca – będąca zdania, że nie należą oni do zainteresowanego kręgu – nie wykazała zmiany sposobu postrzegania przez nich wspomnianego znaku towarowego. W każdym wypadku przedstawiona przez skarżącą specjalistyczna dokumentacja naukowa nie dotyczy konsumentów końcowych. Jak w pkt 29 zaskarżonej decyzji podkreśliła ponadto Izba Odwoławcza, oznaczenie słowne VSL#3 wskazano na opakowaniu towaru wprowadzonego do obrotu ze spornym znakiem towarowym, po którym umieszczono ponadto symbol „©”. Sporny znak towarowy może zatem w pełni spełniać funkcję wskazywania pochodzenia w odniesieniu do konsumentów końcowych.
Ponadto, co się tyczy profesjonalistów, skarżąca, która przedstawiła dowody jedynie w odniesieniu do lekarzy specjalistów i wspólnoty naukowej, pominęła całkowicie postrzeganie spornego znaku towarowego przez farmaceutów i lekarzy ogólnych. W każdym razie przedstawiona przez skarżącą specjalistyczna dokumentacja naukowa nie umożliwia stwierdzenia zmiany sposobu postrzegania wspomnianego znaku towarowego przez farmaceutów i lekarzy, ogólnych lub specjalistów. Po pierwsze, w niektórych publikacjach oznaczenie słowne VSL#3 bezpośrednio powiązano bowiem ze wskazanym w nawiasach pochodzeniem handlowym. Po drugie, w przeważającej większości artykułów odniesienie do oznaczenia słownego VSL#3 poprzedzono wyrażeniami takimi jak „preparat probiotyczny”, „mieszanka probiotyczna” lub jeszcze po prostu terminem „probiotyk”. Ze względu na to, że sporny znak towarowy nie jest zatem używany jako określenie powszechne, nie przedstawiono go jako nazwy zwykle używanej w obrocie w odniesieniu do towaru, dla którego jest zarejestrowany. Po trzecie, jak w pkt 38 zaskarżonej decyzji w celu pełności wywodu wskazała Izba Odwoławcza, skarżąca nie zaprzeczyła twierdzeniu interwenienta, zgodnie z którym oznaczenia słownego VSL#3 nie wskazano w żadnym słowniku, nigdy nie sklasyfikowano go jako nazwy zwykle używanej ani nie jest ono umieszczone w wykazie międzynarodowych nazw niezastrzeżonych (INN).
Ponadto, co się tyczy w szczególności farmaceutów, jak w pkt 30 zaskarżonej decyzji podkreśla Izba Odwoławcza, posiadają oni wiedzę o źródłach wytwarzania i kontroli wprowadzania do obrotu. Skarżąca nie wykazuje zaś, że przedstawiona dokumentacja, w większości amerykańska, wywiera jakikolwiek wpływ na farmaceutów i sposób postrzegania przez nich spornego znaku towarowego. Uzupełniająco, jak wskazała ponadto Izba Odwoławcza i czego nie podważyła skarżąca, fakt, że sporny znak towarowy nie jest używany przez pozostałe przedsiębiorstwa będące konkurentami interwenienta, stoi na przeszkodzie zmianie sposobu postrzegania wspomnianego znaku towarowego przez farmaceutów.
Sporny znak towarowy spełnia zatem zawsze funkcję wskazywania pochodzenia w odniesieniu do profesjonalistów, czyli farmaceutów i lekarzy.
W konsekwencji skarżąca nie uzasadniła twierdzenia, zgodnie z którym zainteresowany krąg postrzega odtąd sporny znak towarowy jako nazwę zwykle używaną w odniesieniu do towaru, dla którego jest zarejestrowana.
Ze względu na to, że pierwsza z wymienionych w pkt 26 powyżej przesłanek nie jest spełniona, należy oddalić zarzut pierwszy bez badania, czy skarżąca przedstawiła dowody umożliwiające wykazanie, że przekształcenie spornego znaku towarowego w nazwę zwykle używaną w obrocie w odniesieniu do oznaczonych towarów jest wynikiem działania lub braku działania interwenienta.
W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 51 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009
W ramach zarzutu drugiego, dotyczącego naruszenia art. 51 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, skarżąca podnosi, że Izba Odwoławcza błędnie stwierdziła, iż nie wykazano prawidłowo wprowadzającego w błąd używania spornego znaku towarowego w następstwie jego rejestracji.
EUIPO i interwenient kwestionują argumenty skarżącej.
Zgodnie z art. 51 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 wygaśnięcie prawa właściciela unijnego znaku towarowego stwierdza się na podstawie wniosku do EUIPO lub roszczenia wzajemnego w postępowaniu w sprawie naruszenia, w przypadku gdy w wyniku używania przez właściciela znaku towarowego lub za jego zgodą w odniesieniu do towarów lub usług, dla których ten znak towarowy jest zarejestrowany, znak towarowy może wprowadzić w błąd opinię publiczną, w szczególności w zakresie charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego tych towarów lub usług.
Z orzecznictwa wynika, że wskazana w art. 51 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 podstawa stwierdzenia wygaśnięcia prawa do znaku zakłada istnienie faktycznego wprowadzenia w błąd lub wystarczająco istotnego prawdopodobieństwa wprowadzenia konsumenta w błąd [zob. podobnie wyrok z dnia 14 maja 2009 r., Fiorucci/OHIM – Edwin (ELIO FIORUCCI),
T‑165/06
,
EU:T:2009:157
, pkt
; zob. także, analogicznie, wyrok z dnia 30 marca 2006 r., Emanuel,
C‑259/04
,
EU:C:2006:215
, pkt
].
Możność stosowania art. 51 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 jest uzależniona od wprowadzającego w błąd używania znaku towarowego po jego rejestracji. Takie wprowadzające w błąd używanie powinno zostać należycie wykazane przez stronę skarżącą (zob. podobnie wyrok z dnia 14 maja 2009 r., ELIO FIORUCCI,
T‑165/06
,
EU:T:2009:157
, pkt
).
Niniejszy zarzut należy rozpatrzyć w świetle powyższych rozważań.
W niniejszym wypadku w pkt 52 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że wprowadzające w błąd używanie spornego znaku towarowego w następstwie jego rejestracji nie zostało prawidłowo wykazane przez skarżącą. W konsekwencji właściciela spornego znaku towarowego nie należy pozbawiać jego uprawnień na mocy art. 51 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009. Zdaniem Izby Odwoławczej jedynie w wypadku, gdy docelowego konsumenta skłoniono, aby uwierzył, że towary i usługi mają określoną cechę, której faktycznie nie posiadają, znak towarowy wprowadza tego konsumenta w błąd. Jednakże gdy przenoszona przez znak towarowy wiadomość nie jest wystarczająco jasna, aby precyzyjnie określić cechę oznaczonych znakiem towarów i usług, wiadomości tej nie można uznać za wprowadzającą w błąd. Ponieważ ustaliła już, że sporny znak towarowy nie jest nazwą zwykle używaną w obrocie w odniesieniu do towaru, dla którego został zarejestrowany, ani nie zawiera żadnego wskazania opisującego ten towar lub jego cechy, Izba Odwoławcza stwierdziła, że wspomniany znak towarowy nie stanowi wystarczająco precyzyjnej nazwy mogącej skutkować faktycznym wprowadzeniem w błąd lub wystarczająco istotnym prawdopodobieństwem wprowadzenia konsumenta w błąd.
Skarżąca nie podniosła żadnego argumentu mogącego podważyć ocenę Izby Odwoławczej.
Po pierwsze, zdaniem skarżącej oznaczenie słowne VSL#3 jest akronimem wyrażenia „Very Safe Lactobacilli”, symbolu „#” oznaczającego „liczbę” w języku angielskim i cyfry 3 odnoszącej się do liczby gatunków bifidobacterium. Począwszy zaś od drugiego półrocza 2014 r. i w następstwie zmian wprowadzonych przez innego producenta do formuły towaru, dla którego zarejestrowano sporny znak towarowy, pojęcie „very safe lactobacilli” nie ma już zastosowania. Fakt, że interwenient nadal używa spornego znaku towarowego w odniesieniu do nowego towaru, potencjalnie niebezpiecznego, przywłaszczając sobie nienależnie literaturę naukową dotyczącą czynnej zasady „VSL#3”, wykazuje zdaniem skarżącej wprowadzający w błąd charakter zachowania interwenienta.
O ile przy uwzględnieniu brzmienia art. 51 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 zmiany w składzie towaru oznaczonego znakiem towarowym mogą skutkować stwierdzeniem wygaśnięcia prawa do znaku, o tyle nastąpi ono jedynie wtedy, gdy znak towarowy przenosi nieprawdziwą informację dotyczącą charakteru, jakości lub pochodzenia wspomnianego towaru.
Z pkt 49 i 50 powyżej wynika zaś, że sporny znak towarowy nie stał się w obrocie nazwą zwykle używaną w odniesieniu do rozpatrywanego towaru, dla którego go zarejestrowano. Ponadto skarżąca nie przedstawiła dowodów mogących wykazać, że sporny znak towarowy może być rozumiany jako akronim wyrażenia „Very Safe Lactobacilli”. W konsekwencji nie wykazano charakteru opisowego spornego znaku towarowego. A zatem wbrew temu, co twierdzi skarżąca, sporny znak towarowy nie jest nośnikiem konkretnej informacji dotyczącej rozpatrywanego towaru lub jego cech.
Ze względu na to, że sporny znak towarowy nie stanowi wystarczająco precyzyjnej nazwy mogącej skutkować faktycznym wprowadzeniem w błąd lub wystarczająco istotnym prawdopodobieństwem wprowadzenia konsumenta w błąd, należy oddalić wspomnianą w pkt 59 powyżej argumentację skarżącej jako bezzasadną.
Po drugie, skarżąca podnosi w istocie, że interwenienta należy pozbawić praw ze względu na pogorszenie jakości towaru wprowadzonego do obrotu ze spornym znakiem towarowym. Zdaniem skarżącej od drugiego semestru 2014 r. formuła wspomnianego towaru, a w szczególności jego profil immunologiczny i biochemiczny, radykalnie się zmieniły. Spornym znakiem towarowym oznaczono zatem towar niewykazujący już takiego samego profilu nieszkodliwości ani takich samych skutków terapeutycznych jak wcześniej.
Wbrew temu, co twierdzi skarżąca, i jak wynika to z przywołanego w pkt 53–55 powyżej orzecznictwa, zapewniona konsumentom na mocy art. 51 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 ochrona dotyczy jedynie samoistnych cech towaru – oczekiwanych przez nich przy uwzględnieniu informacji, której nośnikiem jest znak towarowy. W przepisie tym nie nałożono wcale na właściciela znaku towarowego obowiązku zapewnienia określonego poziomu jakości, z wyjątkiem gdy znak towarowy przenosi taką wiadomość. Ponieważ w niniejszym wypadku skarżąca nie wykazała, że sporny znak towarowy stwarza jakiekolwiek oczekiwanie konsumentów, czy to w odniesieniu do samoistnych cech, czy też w odniesieniu do aspektu jakościowego rozpatrywanego towaru, słusznie zatem w pkt 50 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że ewentualne pogorszenie rozpatrywanego towaru może skutkować „wygaśnięciem handlowym”, lecz nie prawnym.
Co więcej, w pkt 51 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza słusznie wskazała, że w każdym wypadku konsumenci mogą bezpośrednio ocenić jakość rozpatrywanego towaru – w chwili jego wyboru – ponieważ na opakowaniach wskazano dwie odmienne formuły wspomnianego towaru, wskazujące wszelkie niezbędne informacje dotyczące jego zawartości. W szczególności, jak stwierdziła Izba Odwoławcza i czego nie kwestionuje skarżąca, z opakowań tych wynika, że każda z dwóch formuł rozpatrywanego towaru zawiera osiem różnych szczepów zdolnych do życia bakterii kwasu mlekowego, które – pomimo że mają odmienne pochodzenie – należą do tego samego gatunku.
W konsekwencji słusznie zatem w pkt 52 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że wprowadzające w błąd używanie spornego znaku towarowego w następstwie jego rejestracji nie zostało prawidłowo wykazane przez skarżącą.
Ponadto należy zauważyć, że niewykazany argument skarżącej, zgodnie z którym niemożliwość używania przez działające na rynku podmioty gospodarcze mieszanki probiotycznej „VSL#3” ustanawia nienależny monopol i oczywiste zakłócenie konkurencji – sprzeczne z ochroną konsumentów – nie może zostać uwzględniony.
Na mocy art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001) interwenientowi, jako właścicielowi prawa do spornego znaku towarowego, przyznano wyłączne prawo umożliwiające mu w szczególności zakazanie każdej osobie trzeciej używania oznaczenia, w odniesieniu do którego – ze względu na podobieństwo do wcześniejszego znaku towarowego i identyczność towarów oznaczonych kolidującymi ze sobą znakami towarowymi – istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odczuciu odbiorców. Interes reżimu prawnego unijnego znaku towarowego polega dokładnie na tym, że umożliwia on właścicielom wcześniejszego znaku towarowego sprzeciwienie się rejestracji późniejszych znaków towarowych czerpiących nienależne korzyści z charakteru odróżniającego lub z renomy wcześniejszego znaku towarowego. Tak więc daleki od przyznania niesłusznego i nieuzasadnionego monopolu właścicielom wcześniejszego znaku towarowego, wspomniany reżim prawny umożliwia właścicielom ochronę i uczynienie dochodowymi istotnych nakładów poczynionych na promocję ich wcześniejszego znaku towarowego [wyrok z dnia 21 lutego 2006 r., Royal County of Berkshire Polo Club/OHIM – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB),
T‑214/04
,
EU:T:2006:58
, pkt
].
W niniejszym wypadku w zakresie, w jakim skarżąca nie wykazała, że sporny znak towarowy jest używany przez interwenienta w sposób wprowadzający w błąd, interwenient jest uprawniony do wykonywania przyznanego mu prawa wyłącznego, w rozumieniu art. 9 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.
Z powyższego wynika, że należy oddalić zarzut drugi i, w konsekwencji, oddalić skargę w całości.
W przedmiocie kosztów
Zgodnie z art. 134 § 1 regulaminu postępowania przed Sądem kosztami zostaje obciążona, na żądanie strony przeciwnej, strona przegrywająca sprawę.
Ponieważ skarżąca przegrała sprawę, należy – zgodnie z żądaniem EUIPO i interwenienta – obciążyć ją własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez EUIPO i interwenienta.

Z powyższych względów
SĄD (piąta izba)
orzeka, co następuje:

1)
Skarga zostaje oddalona.

2)
Mendes SA zostaje obciążona kosztami postępowania.

Gratsias
Dittrich
Xuereb
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 18 maja 2018 r.
Podpisy
(
*1
)	Język postępowania: włoski.
(
)	Punkty 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 33, 35, 42, 45 i 48, a także słowa kluczowe w niniejszym tekście były przedmiotem zmian o charakterze językowym po pierwotnym umieszczeniu tego tekstu na stronie internetowej.