CELEX: 62015CJ0223
Trimitere preliminară
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Marcă a Uniunii Europene
Caracter unitar
Constatarea unui risc de confuzie doar pentru o parte a Uniunii
Domeniul de aplicare teritorial al interdicției prevăzute la articolul 102 din regulamentul menționat

Cererea de decizie preliminară privește interpretarea Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene (
JO 2009, L 78, p. 1
).
Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între combit Software Gmb, pe de o parte, și Commit Business Solutions Ltd, pe de altă parte, în legătură cu o procedură privind interdicția adresată acesteia din urmă de a utiliza un semn verbal.
Cadrul juridic
Regulamentul nr.°207/2009 a fost modificat, cu efect de la 23 martie 2016, prin Regulamentul (UE) 2015/2424 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară și a Regulamentului (CE) nr. 2868/95 al Comisiei de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2869/95 al Comisiei privind taxele care trebuie plătite Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (
JO 2015, L 341, p. 21
). Cu toate acestea, având în vedere data faptelor din litigiul principal, prezenta trimitere preliminară este examinată în temeiul Regulamentului nr. 207/2009, astfel cum era în vigoare înainte de această modificare (denumit în continuare „Regulamentul nr. 207/2009”).
Potrivit considerentului (3) al Regulamentului nr. 207/2009:
„Pentru a urmări obiectivele Uniunii [Europene] […], este necesar să se prevadă un regim […] al mărcilor care conferă întreprinderilor dreptul de a dobândi, conform unei proceduri unice, mărci ale Uniunii Europene care să se bucure de o protecție uniformă și să producă efecte pe întreg teritoriul Uniunii. Principiul caracterului unitar al mărcii Uniunii Europene, astfel exprimat, ar trebui să se aplice cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul regulament.”
Articolul 1 alineatul (2) din acest regulament prevede:
„Marca UE are un caracter unitar. Aceasta produce aceleași efecte în întreaga Uniune: nu poate fi înregistrată, transferată, nu poate face obiectul unei renunțări, al unei decizii de decădere din drepturi a titularului sau de nulitate și, respectiv, utilizarea sa nu poate fi interzisă, decât cu efect în întreaga Uniune. Acest principiu se aplică cu excepția cazului în care se prevede altfel prin prezentul regulament.”
Potrivit articolului 8 alineatul (1) din regulamentul menționat:
„La opoziția titularului unei mărci anterioare, se respinge înregistrarea mărcii solicitate atunci când:
[…]
(b)
din cauza identității sau asemănării sale cu marca anterioară și din cauza identității sau asemănării produselor sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există un risc de confuzie pe teritoriul în care este protejată marca anterioară; riscul de confuzie presupune riscul de asociere cu marca anterioară.”
Articolul 9 alineatul (1) din același regulament, în versiunea aplicabilă la data faptelor din litigiul principal, prevede:
„O marcă [a Uniunii Europene] conferă titularului său un drept exclusiv. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să folosească, fără acordul său, în comerț:
[…]
(b)
un semn pentru care, din cauza identității sau similitudinii sale cu marca [Uniunii Europene] și din cauza identității sau similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de marca [Uniunii Europene] și de semn, există un risc de confuzie pentru public; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn și marcă;
[…]”
Articolul 95 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 prevede:
„Statele membre desemnează pe teritoriul lor un număr cât mai limitat posibil de instanțe naționale de primul și al doilea grad de jurisdicție, denumite în continuare «instanțe competente în domeniul mărcilor UE», care au sarcina de a îndeplini funcțiile atribuite de prezentul regulament.”
Potrivit articolului 96 din acest regulament:
„Instanțele competente în domeniul mărcilor UE au competență exclusivă:
(a)
în materia acțiunilor în contrafacere și – în cazul în care dreptul intern o permite – în materia acțiunilor privind posibila contrafacere a unei mărci a UE;
[…]”
Articolul 97 din regulamentul menționat prevede:
„(1)   […] procedurile care rezultă din acțiunile și cererile prevăzute la articolul 96 sunt aduse în fața instanțelor statului membru pe teritoriul căruia are domiciliul pârâtul sau, în cazul în care acesta nu are domiciliul într‑unul dintre statele membre, în fața instanțelor statului membru pe teritoriul căruia are o unitate.
(2)   În cazul în care pârâtul nu are nici domiciliul, nici unitatea pe teritoriul unui stat membru, aceste proceduri sunt aduse în fața instanțelor statului membru pe teritoriul căruia are domiciliul reclamantul sau, în cazul în care acesta nu are domiciliul într‑unul dintre statele membre, în fața instanțelor statului membru pe teritoriul căruia are o unitate.
[…]”
Articolul 98 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 prevede:
„O instanță competentă în domeniul mărcilor UE a cărei competență se întemeiază pe articolul 97 alineatele (1)-(4) are competența de a hotărî asupra:
(a)
faptelor de contrafacere comise sau asupra pericolelor de contrafacere existente pe teritoriul oricărui stat membru;
[…]”
Articolul 102 alineatul (1) din acest regulament prevede:
„Atunci când o instanță competentă în domeniul mărcilor UE constată că pârâtul a contrafăcut sau există riscul să contrafacă o marcă a UE, aceasta dispune, cu excepția cazului în care există motive temeinice care o determină să nu acționeze astfel, printr‑o ordonanță prin care i se interzice pârâtului să‑și continue actele de contrafacere sau actele care prezintă riscul de contrafacere. De asemenea, în conformitate cu legislația internă, ia măsurile necesare pentru a garanta respectarea acestei interdicții.”
Litigiul principal și întrebarea preliminară
Societatea de drept german combit Software este titulara mărcilor verbale germană și a Uniunii Europene combit pentru produse și servicii din domeniul informatic. Activitățile acestei societăți constau în special în dezvoltarea și comercializarea de programe informatice.
Commit Business Solutions, societate de drept israelian, vinde în mai multe țări, prin intermediul site‑ului său internet www.commitcrm.com, programe informatice care poartă semnul verbal „Commit”. La data faptelor în discuție în litigiul principal, ofertele sale de vânzare puteau fi consultate în limba germană, iar programele pe care aceasta le comercializa, odată cumpărate, puteau fi livrate în Germania.
În calitatea sa de titular al mărcilor combit, combit Software a formulat, în temeiul articolului 97 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, o acțiune împotriva Commit Business Solutions în fața Landgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional din Düsseldorf, Germania). Cu titlu principal, acesta solicita, invocând marca Uniunii Europene a cărei titular este, să se dispună ca Commit Business Solutions să înceteze utilizarea în Uniune a semnului verbal „Commit” pentru programele informatice pe care aceasta le comercializa. Cu titlu subsidiar, solicita, prevalându‑se de marca germană a cărui titular este, ca aceeași societate să fie obligată să înceteze utilizarea în Germania a acestui semn verbal.
Landgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional din Düsseldorf) a respins cererea principală formulată de combit Software, însă a admis cererea sa subsidiară.
Apreciind că Landgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional din Düsseldorf) ar fi trebuit să oblige Commit Business Solutions să înceteze utilizarea semnului verbal „Commit” în toată Uniunea, combit Software a formulat apel la Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf, Germania).
Această din urmă instanță consideră că utilizarea semnului verbal „Commit” de către Comit Business Solutions creează, în percepția consumatorului mediu germanofon, un risc de confuzie cu marca combit.
Nu ar exista, în schimb, un risc de confuzie în percepția consumatorului mediu anglofon. Astfel, acesta ar putea înțelege ușor diferența conceptuală care există între, pe de o parte, verbul englezesc
to commit
și, pe de altă parte, termenul „combit”, acesta din urmă fiind compus din literele „com”, de la
computer
, și din literele „bit”, de la
binary digit
. Similitudinea fonetică dintre „Commit” și „combit” ar fi, în percepția consumatorului anglofon respectiv, neutralizată de această diferență conceptuală.
Aceeași instanță constată existența unui risc de confuzie în statele membre germanofone, precum și lipsa unui asemenea risc în statele membre anglofone.
Aceasta solicită să se stabilească în ce mod se impune să fie pus în aplicare, într‑o asemenea situație, principiul caracterului unitar al mărcii Uniunii Europene enunțat la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, în special în ceea ce privește aprecierea riscului de confuzie și ordonanța de interdicție vizată la articolul 102 alineatul (1) din acest regulament.
În aceste condiții, Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunalul Regional Superior din Düsseldorf) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară:
„Care sunt consecințele asupra aprecierii riscului de confuzie între o marcă verbală a Uniunii Europene și o denumire considerată o contrafacere a acestei mărci în cazul în care, din punctul de vedere al consumatorului mediu din unele state membre, similitudinea fonetică dintre marcă și denumire este neutralizată printr‑o diferență conceptuală, dar nu din punctul de vedere al consumatorului mediu din alte state membre:
a)
Pentru aprecierea riscului de confuzie, relevant este punctul de vedere al consumatorului mediu din primele state membre sau cel al consumatorului mediu din celelalte state membre ori punctul de vedere al unui consumator mediu fictiv din toate statele membre?
b)
Contrafacerea mărcii Uniunii Europene trebuie sau nu trebuie confirmată pentru întreg teritoriul Uniunii Europene în cazul în care există un risc de confuzie doar în unele state membre sau trebuie [să se facă distincție] în acest caz între statele membre apreciate în mod individual?”
Cu privire la întrebarea preliminară
Prin intermediul întrebării formulate, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 1 alineatul (2), articolul 9 alineatul (1) litera (b) și articolul 102 alineatul (1) din Regulamentul nr.°207/2009 trebuie interpretate în sensul că, atunci când o instanță competentă în domeniul mărcilor UE constată că utilizarea unui semn creează un risc de confuzie cu o marcă a Uniunii Europene într‑o parte a teritoriului Uniunii, fără a crea în același timp un asemenea risc în altă parte a acestui teritoriu, această instanță trebuie să constate că există o încălcare a dreptului exclusiv conferit de această marcă și să pronunțe un ordin de încetare a utilizării respective pentru întregul teritoriu al Uniunii.
În această privință, trebuie arătat de la bun început că, într‑o cauză precum litigiul principal, în care instanța sesizată statuează în calitate de instanță competentă în domeniul mărcilor UE asupra unei acțiuni formulate în temeiul articolului 97 alineatele (1)-(4) din Regulamentul nr.°207/2009, această instanță este, conform articolului 98 alineatul (1) din acest regulament, competentă să examineze existența unor fapte de contrafacere săvârșite sau care riscă să fie săvârșite pe teritoriul oricărui stat membru.
Atunci când, precum în speță, instanța competentă în domeniul mărcilor UE sesizată constată, în exercitarea acestei competențe, că utilizarea unui semn creează, într‑o parte a Uniunii, un risc de confuzie cu o marcă a Uniunii Europene, în timp ce, în altă parte a Uniunii, aceeași utilizare nu creează un asemenea risc, această instanță nu poate stabili lipsa încălcării dreptului exclusiv conferit de această marcă. Îi revine, dimpotrivă, sarcina să constate că există o atingere adusă funcției mărcii respective de indicare a originii și că, în consecință, există o încălcare a dreptului exclusiv conferit de aceasta.
În acest context, Curtea a statuat deja, într‑o cauză privind dreptul titularului unei mărci a Uniunii Europene de a face opoziție, în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, la înregistrarea unei mărci a Uniunii Europene similare care ar crea un risc de confuzie, că o asemenea opoziție trebuie să fie admisă din moment ce existența riscului de confuzie este stabilită într‑o parte a Uniunii, această parte putând fi, de exemplu, teritoriul unui stat membru (a se vedea în acest sens Hotărârea din 18 septembrie 2008, Armacell/OAPI,
C‑514/06 P
, nepublicată,
EU:C:2008:511
, punctele
și
, precum și Ordonanța din 16 septembrie 2010, Dominio de la Vega/OAPI,
C‑459/09 P
, nepublicată,
EU:C:2010:533
, punctele
și
).
O soluție analogă se impune în cauzele privind dreptul titularului unei mărci a Uniunii Europene de a interzice utilizarea unui semn care creează un risc de confuzie. Articolul 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 protejează titularul unei mărci a Uniunii Europene împotriva oricărei utilizări care aduce atingere sau este susceptibilă să aducă atingere funcției acestei mărci de indicare a originii [a se vedea, în ceea ce privește articolul 5 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (
JO 2008, L 299, p. 24
), a cărui formulare corespunde celei a articolului 9 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009, Hotărârea din 3 martie 2016, Daimler,
C‑179/15
,
EU:C:2016:134
, punctul
și jurisprudența citată]. Prin urmare, acest titular are dreptul de a interzice o asemenea utilizare, chiar dacă aceasta nu aduce atingere funcției respective decât într‑o parte a Uniunii.
Rezultă din elementele expuse mai sus că un risc de confuzie în partea germanofonă a Uniunii, precum cel constatat în speță de instanța de trimitere, trebuie să determine instanța competentă în domeniul mărcilor UE sesizată să stabilească existența unei încălcări a dreptului exclusiv conferit de marca în cauză.
În conformitate cu articolul 102 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, instanța care a efectuat această constatare trebuie să pronunțe o ordonanță prin care se interzice continuarea actelor de contrafacere sau a actelor care prezintă un risc de contrafacere. Deși este adevărat că, potrivit acestei dispoziții, existența unor „motive temeinice” poate justifica lipsa pronunțării unei asemenea ordonanțe, această derogare trebuie interpretată restrictiv, astfel cum Curtea a arătat deja, și nu vizează decât anumite situații excepționale care nu sunt în discuție în cauza principală (a se vedea în acest sens Hotărârea din 14 decembrie 2006, Nokia,
C‑316/05
,
EU:C:2006:789
, punctul
, și Hotărârea din 22 iunie 2016, Nikolajeva,
C‑280/15
,
EU:C:2016:467
, punctul
).
Pentru a garanta protecția uniformă de care se bucură marca Uniunii Europene pe întregul teritoriu al Uniunii, interdicția de a continua actele de contrafacere sau actele care prezintă risc de contrafacere trebuie extinsă, în principiu, la tot acest teritoriu [a se vedea, în ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (
JO 1994, L 11, p. 1
, Ediție specială, 17/vol. 44, p. 146), abrogat și înlocuit de Regulamentul nr. 207/2009, Hotărârea din 12 aprilie 2011, DHL Express France,
C‑235/09
,
EU:C:2011:238
, punctele
-
].
Cu toate acestea, astfel cum rezultă din cuprinsul punctului 48 din Hotărârea din 12 aprilie 2011, DHL Express France (
C‑235/09
,
EU:C:2011:238
), în cazul în care, precum în cauza principală, instanța competentă în domeniul mărcilor UE constată că utilizarea semnului similar în cauză pentru produse identice cu cele pentru care este înregistrată marca Uniunii Europene în discuție nu creează, în special din motive lingvistice, niciun risc de confuzie într‑o anumită parte a Uniunii și nu poate aduce, așadar, atingere funcției acestei mărci de indicare a originii, această instanță trebuie să limiteze domeniul de aplicare teritorial al interdicției menționate.
Astfel, atunci când instanța competentă în domeniul mărcilor Uniunii Europene constată, pe baza elementelor care trebuie să îi fie prezentate, în principiu, de pârât, că nu există un risc de confuzie într‑o parte a Uniunii, nu se poate interzice comerțul legitim care rezultă din utilizarea semnului în cauză în această parte a Uniunii. Astfel cum a arătat avocatul general la punctele 25-27 din concluzii, o asemenea interdicție ar depăși dreptul exclusiv conferit de marca Uniunii Europene, acest drept permițând doar titularului acestei mărci să își protejeze interesele specifice ca atare, cu alte cuvinte, să se asigure că marca respectivă își poate îndeplini propriile funcții (a se vedea în acest sens Hotărârea din 12 aprilie 2011, DHL Express France,
C‑235/09
,
EU:C:2011:238
, punctele
și
).
Constatarea lipsei unui risc de confuzie într‑o parte a Uniunii nu se poate întemeia, conform jurisprudenței constante a Curții, decât pe o examinare a tuturor factorilor pertinenți în cauză. Aprecierea trebuie să cuprindă o comparare vizuală, fonetică sau conceptuală a semnelor în conflict, ținând seama în special de elementele lor distinctive și dominante (Hotărârea din 25 iunie 2015, Loutfi Management Propriété intellectuelle,
C‑147/14
,
EU:C:2015:420
, punctul
și jurisprudența citată).
Este necesar, pe de altă parte, ca partea din Uniune pentru care instanța competentă în domeniul mărcilor UE în cauză constată lipsa unei atingeri sau a unui risc de atingere adusă funcțiilor mărcii să fie identificată cu precizie de această instanță, astfel încât să rezulte fără ambiguitate din ordonanța pronunțată în temeiul articolului 102 din Regulamentul nr. 207/2009 ce parte din teritoriul Uniunii nu este vizată de interdicția utilizării semnului în discuție. Atunci când, precum în speță, această instanță înțelege să excludă de la interdicția utilizării anumite zone lingvistice ale Uniunii, precum cele calificate prin termenul „anglofon”, acesteia îi revine sarcina să precizeze în mod complet ce zone vizează prin acest termen.
Interpretarea potrivit căreia interdicția utilizării unui semn care creează un risc de confuzie cu o marcă a Uniunii Europene se aplică întregului teritoriu al Uniunii, cu excepția părții din acest teritoriu pentru care se constată lipsa unui asemenea risc, nu aduce atingere caracterului unitar al mărcii Uniunii Europene prevăzut la articolul 1 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, din moment ce este conservat dreptul titularului acesteia de a interzice orice utilizare care aduce atingere funcțiilor proprii acestei mărci.
Având în vedere ansamblul celor ce precedă, este necesar să se răspundă la întrebarea adresată că articolul 1 alineatul (2), articolul 9 alineatul (1) litera (b) și articolul 102 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretate în sensul că, atunci când o instanță competentă în domeniul mărcilor UE constată că utilizarea unui semn creează un risc de confuzie cu o marcă a Uniunii Europene într‑o parte a teritoriului Uniunii, fără a crea în același timp un asemenea risc într‑o altă parte a acestui teritoriu, această instanță trebuie să constate că există o încălcare a dreptului exclusiv conferit de marcă și să pronunțe un ordin de încetare a utilizării respective pentru întregul teritoriu al Uniunii Europene, cu excepția părții din acesta pentru care s‑a constatat lipsa unui risc de confuzie.
Cu privire la cheltuielile de judecată
Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a doua) declară:

Articolul 1 alineatul (2), articolul 9 alineatul (1) litera (b) și articolul 102 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene trebuie interpretate în sensul că, atunci când o instanță competentă în domeniul mărcilor UE constată că utilizarea unui semn creează un risc de confuzie cu o marcă a Uniunii Europene într‑o parte a teritoriului Uniunii Europene, fără a crea în același timp un asemenea risc într‑o altă parte a acestui teritoriu, această instanță trebuie să constate că există o încălcare a dreptului exclusiv conferit de marcă și să pronunțe un ordin de încetare a utilizării respective pentru întregul teritoriu al Uniunii Europene, cu excepția părții din aceasta pentru care s‑a constatat lipsa unui risc de confuzie.

Semnături
(
*1
)	Limba de procedură: germana.