CELEX: 62021TJ0281
Марка на Европейския съюз
Производство по възражение
Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „APE TEES“
По-ранни нерегистрирани национални фигуративни марки, изобразяващи маймуна
Относително основание за отказ
Член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/1001)
Установени в системата на common law правила относно иска за злоупотреба с наименование (action for passing off)
Споразумение за оттегляне на Обединеното кралство от Съюза и от Евратом

Обстоятелствата по спора
На 30 юни 2015 г. г‑н Junguo Ye подава в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) заявка за регистрация на марка на Европейския съюз на основание на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (
ОВ L 78, 2009 г., стр. 1
), изменен (заменен с Регламент (EC) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (
OВ L 154, 2017 г., стр. 1
).
Марката, чиято регистрация е заявена, е следният фигуративен знак:
Стоките и услугите, за които се иска регистрацията, спадат към класове 3, 9, 14, 18, 25 и 35 по смисъла на ревизираната и изменена Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г.
Заявката за марката е публикувана в Бюлетина за марките на Общността № 234/2015 от 9 декември 2015 г.
На 8 март 2016 г. на основание член 41 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 46 от Регламент 2017/1001) жалбоподателят, Nowhere Co. Ltd, прави възражение срещу регистрацията на заявената марка за услугите, посочени в точка 3 по-горе.
Възражението се основава по-специално на следните три по-ранни фигуративни марки, които не са регистрирани и използвани в процеса на търговия, по-специално в Обединеното кралство:
Като основание в подкрепа на възражението по отношение на по-ранните нерегистрирани марки се посочва член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 4 от Регламент 2017/1001).
На 20 септември 2017 г. отделът по споровете уважава възражението.
На 17 ноември 2017 г., на основание членове 66—71 от Регламент 2017/1001 жалбоподателят подава до EUIPO жалба срещу решението на отдела по споровете.
С решение от 8 октомври 2018 г. (наричано по-нататък „първото решение на апелативния състав“) втори апелативен състав отхвърля жалбата.
На 7 януари 2019 г. жалбоподателят подава в секретариата на Общия съд жалба за отмяна на първото решение на апелативния състав.
Със съобщение от 29 април 2019 г. докладчикът на апелативния състав уведомява страните в производството пред последния, че възнамерява да отмени първото си решение.
С решение от 17 юли 2019 г. (преписка R 2474/2017‑2 (REV) втори апелативен състав отменя първото си решение в съответствие с член 103 от Регламент 2017/1001 и с член 70 от Делегиран регламент (ЕС) 2018/625 на Комисията от 5 март 2018 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета относно марката на Европейския съюз, и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1430 (
ОВ L 104, 2018 г., стр. 1
) поради явна грешка, за която е отговорна EUIPO.
С определение от 18 декември 2019 г., Nowhere/EUIPO — Ye (APE TEES) (
T‑12/19
, непубликувано,
EU:T:2019:907
) Общият съд констатира, че липсва основание за произнасяне по жалбата срещу първото решение на апелативния състав, подадена от жалбоподателя с акт, постъпил в секретариата на Общия съд на 7 януари 2019 г.
С решение от 10 февруари 2021 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) втори апелативен състав на EUIPO отхвърля жалбата. По-конкретно, що се отнася до възражението, основано на по-ранните нерегистрирани марки, апелативният състав приема, че след оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и след изтичането на преходния период на 31 декември 2020 г. жалбоподателят повече не може да претендира прилагане на правилата по common law относно иска за злоупотреба с наименование (action for passing off) в съответствие с правото на Обединеното кралство на основание член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 (т. 24—27 от обжалваното решение).
Искания на страните
Жалбоподателят иска от Общия съд:
–
да отмени обжалваното решение,
–
да откаже регистрацията на заявената марка,
–
при условията на евентуалност, да върне преписката на EUIPO за ново разглеждане,
–
да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.
EUIPO иска от Общия съд:
–
да отхвърли жалбата,
–
да осъди жалбоподателя да заплати направените от него съдебни разноски.
От правна страна
Предвид датата на подаване на разглежданата заявка за регистрация, а именно 30 юни 2015 г. (вж. т. 1 по-горе), която е от решаващо значение за определяне на приложимото материално право, фактите по случая се уреждат от материалноправните разпоредби на Регламент № 207/2009 в редакцията им преди измененията, въведени с Регламент (ЕС) 2015/2424 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за изменение на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета относно марката на Общността и Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2869/95 на Комисията относно таксите, събирани от Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн) (
ОВ L 341, 2015 г., стр. 21
) (вж. в този смисъл решения от 8 май 2014 г., Bimbo/СХВП,
C‑591/12 P
,
EU:C:2014:305
, т.
и от 18 юни 2020 г., Primart/EUIPO,
C‑702/18 P
,
EU:C:2020:489
, т.
и цитираната съдебна практика).
Следователно в случая, що се отнася до материалноправните норми, позоваванията на Регламент 2017/1001 в обжалваното решение — от апелативния състав и от страните — следва да се разбират като отнасящи се до разпоредбите от Регламент № 207/2009 с идентично съдържание.
В подкрепа на жалбата жалбоподателят изтъква едно основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009.
Освен това от точки 2 и 7 от жалбата е видно, че жалбоподателят оспорва обжалваното решение само в частта му, с която апелативният състав потвърждава отхвърлянето на възражението и поради това отхвърля жалбата, доколкото тя се основава на по-ранните нерегистрирани марки, и то само доколкото те са били използвани в процеса на търговия в Обединеното кралство.
Всъщност в точка 24 от обжалваното решение апелативният състав приема по същество, че след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза и след изтичането на преходния период на 31 декември 2020 г. правата, които могат да съществуват в Обединеното кралство, вече не могат да съставляват основание за целите на производство по възражение, по-специално по член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009. В точка 26 от обжалваното решение апелативният състав приема, че следователно жалбоподателят не може по силата на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 да претендира да се приложат правилата по common law относно иска за злоупотреба с наименование в съответствие с правото на Обединеното кралство. От точка 27 от обжалваното решение е видно, че що се отнася до правата, които могат да съществуват в Обединеното кралство, и по-специално тези, които се основават на по-ранни нерегистрирани марки и на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009, апелативният състав потвърждава отхвърлянето на възражението само на това единствено основание.
Макар жалбоподателят да изтъква по същество, че релевантната дата за установяване на съществуването на по-ранно право, на което е направено позоваване срещу регистрацията на марка на Европейския съюз, е датата на подаване на заявката за регистрация, EUIPO счита, че такова по-ранно право трябва да съществува не само към тази дата, но и към датата, на която EUIPO постановява окончателното си решение по възражението, тоест в случая към датата на приемане на обжалваното решение.
Споразумението за оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и от Европейската общност за атомна енергия (
ОВ L 29, 2020 г., стр. 7
, наричано по-нататък „Споразумението за оттегляне“), сключено на основание член 50, параграф 2 ДЕС, влиза в сила на 1 февруари 2020 г. (вж. становището относно влизането в сила на Споразумението за оттеглянето на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (
ОВ L 29, 2020 г., стр. 189
), поради което съгласно член 50, параграф 3 ДЕС по отношение на Обединеното кралство правото на Съюза престава да се прилага от този момент нататък (вж. също четвърто съображение от Споразумението за оттегляне). От член 126 във връзка с член 127, параграф 1, първо изречение от Споразумението за оттегляне обаче следва, че освен ако не е предвидено друго, правото на Съюза продължава да се прилага в Обединеното кралство и на негова територия за преходен период, който започва да тече от датата на влизане в сила на посоченото споразумение и приключва на 31 декември 2020 г. (наричан по-нататък „преходният период“).
Освен това в съдържащите се в част трета, дял IV от Споразумението за оттегляне разпоредби относно интелектуалната собственост (членове 54—61) не се урежда въпросът за това какво се случва с възражението, направено преди влизането в сила на Споразумението за оттегляне на основание на защитено в Обединеното кралство по-ранно право, срещу регистрацията на марка на Европейския съюз, която също е заявена преди влизането в сила на това споразумение.
Всъщност в настоящия случай е безспорно, че всички обстоятелства: подаването на заявката за регистрация на заявената марка (вж. т. 1 по-горе), подаването на възражение срещу регистрацията на заявената марка (вж. т. 5 по-горе), отхвърлянето на това възражение от отдела по споровете (вж. т. 8 по-горе), първото решение на апелативния състав (вж. т. 10 по-горе), решението на апелативния състав за отмяна на посоченото решение (вж. т. 13 по-горе), както и определението, с което се установява, че липсва основание за произнасяне по жалбата, подадена от жалбоподателя срещу първото решение на апелативния състав (вж. т. 14 по-горе), са настъпили преди влизането в сила на Споразумението за оттегляне и следователно във всички случаи преди края на преходния период.
След преглед на административната преписка на EUIPO се установява, че тя не съдържа никакъв документ с дата от периода с продължителност от почти 18 месеца, изтекъл между нотификацията на решението за оттегляне на страните от производството пред апелативния състав на 22 август 2019 г. и приемането на обжалваното решение на 10 февруари 2021 г. Следователно обжалваното решение е единственият елемент, който е релевантен за настоящото дело след влизането в сила на Споразумението за оттегляне и всъщност след края на преходния период.
В това отношение, подобно на практиката на Съда, от която по същество следва, че датата на подаване на заявката за регистрация на марката, срещу която е подадено възражение, е от решаващо значение за определянето на приложимото материално право (вж. т. 18 по-горе), от вече трайно установената съдебна практика следва, че наличието на относително основание за отказ трябва да се преценява към момента на подаване на заявката за регистрация на марка на Европейския съюз, срещу която е подадено възражението (решения от 30 януари 2020 г., Grupo Textil Brownie/EUIPO — The Guide Association (BROWNIE),
T‑598/18
,
EU:T:2020:22
, т.
, от 23 септември 2020 г., Bauer Radio/EUIPO — Weinstein (MUSIKISS),
T‑421/18
,
EU:T:2020:433
, т.
, от 1 септември 2021 г.Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Wong (GT RACING),
T‑463/20
, непубликувано, обжалвано,
EU:T:2021:530
, т.
и от 1 декември 2021 г., Inditex/EUIPO — Ffauf Italia (ZARA),
T‑467/20
, непубликувано,
EU:T:2021:842
, т.
).
Обстоятелството, че по-ранната марка би могла да загуби статута на марка, регистрирана в държава членка след датата на подаване на заявката за регистрация на марката на Европейския съюз, по-специално вследствие на евентуално оттегляне на съответната държава членка от Съюза, по принцип е без значение за изхода на възражението (решения от 30 януари 2020 г., BROWNIE,
T‑598/18
,
EU:T:2020:22
, т.
, от 23 септември 2020 г., MUSIKISS,
T‑421/18
,
EU:T:2020:433
, т.
и от 1 декември 2021 г., ZARA,
T‑467/20
, непубликувано,
EU:T:2021:842
, т.
).
Следователно обстоятелството, че възражение по член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 се основава на по-ранни нерегистрирани марки, които се използват в процеса на търговия в Обединеното кралство, и на правото относно злоупотребата с наименование, предвидено в правото на Обединеното кралство, е ирелевантно за възражението срещу заявка за регистрация на марка на Европейския съюз, подадена преди влизането в сила на споразумението за оттегляне и изтичането на преходния период (вж. в този смисъл решение от 1 септември 2021 г., GT RACING,
T‑463/20
, непубликувано, обжалвано,
EU:T:2021:530
, т.
и
).
Тъй като заявката за регистрация на заявената марка е подадена преди изтичането на преходния период или дори преди влизането в сила на Споразумението за оттегляне (вж. т. 1 и 26 по-горе), се налага изводът, че доколкото са използвани в процеса на търговия в Обединеното кралство, по-ранните нерегистрирани марки по принцип са били от такова естество, че да могат да обосноват възражението в настоящия случай. Както правилно изтъква жалбоподателят, апелативният състав следователно е трябвало да вземе това предвид при своята преценка, което обаче той отказва да направи само поради факта че към момента на приемане на обжалваното решение е изтекъл преходният период (вж. т. 22 по-горе).
В случая посочените от EUIPO доводи не могат да поставят под съмнение този извод.
Първо, EUIPO посочва, че в член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 се използва сегашно време не само за да се установи изискването за по-ранно право (член 8, параграф 4, буква а) от посочения регламент), но и по отношение на изискването този знак да „предоставя“ на притежателя си правото „да забрани“ използването на по-скорошна марка (член 8, параграф 4, буква б) от същия регламент).
Противно на твърденията на EUIPO, самата употреба в дадена разпоредба на сегашно време, изявителното наклонение не позволява да се направи никакъв извод относно нейното тълкуване. Що се отнася до текста на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009, следва да се отбележи, че тази разпоредба започва с думите „[п]ри възражение на притежателя на нерегистрирана марка“. Ето защо не може да се изключи, че употребата на сегашно време в по-нататъшния текст на тази разпоредба се отнася по-скоро до момента на подаване на възражението, а не до момента на приемане на обжалваното решение.
Второ, доколкото EUIPO подчертава факта, че правило 19, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността (
ОВ L 303, 1995 г., стр. 1
; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 189) изисква възразяващата страна да представи доказателство за придобиването, настоящото съществуване и обхвата на запазването на по-ранното право по смисъла на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009, а съгласно правило 20, параграф 1 от Регламент № 2868/95 неспазването на това изискване е основание за отхвърляне на възражението като неоснователно, следва да се отбележи, че съгласно член 80 и член 82, параграф 2, буква б) от Регламент № 2018/625 тези разпоредби от Регламент № 2868/95 са в действителност приложими към настоящия случай.
От текста на правило 20, параграф 1 от Регламент № 2868/95 обаче следва, че това доказателство за съществуването, валидността и обхвата на защита на по-ранното право трябва да бъде представено преди изтичането на срока, посочен в правило 19, параграф 1 от посочения регламент. От административната преписка на EUIPO обаче е видно, че в случая този срок е определен на 2 август 2016 г. и е продължен еднократно до 2 октомври 2016 г. — тоест до дата доста преди влизането в сила на Споразумението за оттегляне и преди изтичането на преходния период.
Следователно се налага изводът, че поне в настоящия случай разпоредбите на Регламент № 2868/95, на които се позовава EUIPO, не допускат нейната теза, че релевантната дата за съществуването на по-ранните права в случая е датата на приемане на обжалваното решение.
Трето, доколкото EUIPO препраща към факта, че съгласно член 42, параграфи 2 и 3 от Регламент № 207/2009 основаващо се на по-ранна марка възражение трябва да се отхвърли, когато възразяващата страна не е използвала реално тази марка, най-напред следва да се подчертае, че разглеждането на възражение не предполага систематично разглеждане на реалното използване на по-ранната марка. Всъщност от член 42, параграф 2 от Регламент № 207/2009, към който препраща член 42, параграф 3 от същия регламент, недвусмислено следва, че единствено в отговор на подадената от заявителя жалба възразяващата страна трябва да докаже, че е използвала реално по-ранната марка, посочена във възражението срещу заявената регистрация. EUIPO не може да разгледа този аспект по собствена инициатива.
При всички положения се налага изводът, че член 42, параграф 2 от Регламент № 207/2009 в редакцията му, приложима в настоящия случай (вж. т. 18 по-горе), се позовава на петте години, предхождащи публикуването на заявката за марка на Европейския съюз, а не на срока, който изтича на датата, на която EUIPO постановява окончателното си решение по възражението. Следователно тази разпоредба не подкрепя и тезата на EUIPO, че е от значение тази последна дата.
Четвърто, що се отнася до различните препращания към разпоредби и към съдебната практика относно исканията за обявяване на недействителност, Общият съд вече е имал възможност да подчертае, че тези препращания не са по необходимост относими в рамките на производството по възражение (вж. в този смисъл решение от 6 октомври 2021 г., Indo European Foods/EUIPO — Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice),
T‑342/20
, обжалвано,
EU:T:2021:651
, т.
).
Пето, доколкото EUIPO по същество приема, че считано от края на преходния период, не може да възникне никакъв конфликт между заявената марка и по-ранните нерегистрирани марки, стига те да са използвани в процеса на търговия в Обединеното кралство, EUIPO пренебрегва факта, че съгласно член 51 от Регламент 2017/1001 заявената марка е регистрирана, когато в случай на възражение производството бъде прекратено, по-специално с отхвърляне на възражението. От член 52 от Регламент 2017/1001 изрично следва, че регистрацията се прилага от датата на подаване на заявката, а не само от момента на окончателното отхвърляне на евентуално възражение.
От това следва, че дори да се приеме, че след края на преходния период вече не би могло да възникне конфликт между разглежданите марки, това не променя факта, че в случай на регистрация на заявената марка такъв конфликт все пак е можел да съществува в периода между датата на подаване на заявката за марка на Европейския съюз и изтичането на преходния период, а именно в настоящия случай в периода от 30 юни 2015 г. (вж. т. 1 по-горе) до 31 декември 2020 г. (вж. т. 24 по-горе), тоест за срок от пет години и половина. Трудно е все пак да се разбере защо на жалбоподателя трябва да бъде отказана защита на по-ранните му нерегистрирани марки, използвани в процеса на търговия в Обединеното кралство също през този период, по-специално що се отнася до потенциалното използване на заявената марка, която той смята, че е в конфликт с първите. Поради това следва също да се признае, че жалбоподателят има обоснован интерес от успеха на възражението му по отношение на този период.
За сметка на това другата страна в производството пред апелативния състав би могла да подаде нова заявка за регистрация на заявената марка веднага след изтичането на преходния период, който при всички обстоятелства повече не би обосновавал възникването на конфликт с по-ранните нерегистрирани марки, доколкото те са използвани в процеса на търговия в Обединеното кралство.
Шесто, трябва да се отхвърли и доводът на EUIPO, че съгласно член 139 от Регламент 2017/1001 заявителят можел да преобразува заявката си за марка на Европейския съюз в заявки за национални марки във всички държави — членки на Съюза, по-специално ако тази първа заявка бъде отхвърлена въз основа на разглежданото възражение, като същевременно се запази датата на подаване. Според EUIPO по този начин заявителят може да получи защита на същата марка на същата територия посредством обременителен и скъпоструващ способ, при положение че в Обединеното кралство вече не е налице пречката за регистрацията в Съюза.
От една страна, такива съображения по принцип важат за всяко производство по възражение (вж. в този смисъл решение от 6 октомври 2021 г., Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice,
T‑342/20
, обжалвано,
EU:T:2021:651
, т.
). От друга страна, като се има предвид, че самата EUIPO правилно подчертава, че съгласно член 139, параграф 3 от Регламент 2017/1001 заявката за национална марка, която е резултат от преобразуването на заявка за марка на Европейския съюз, се ползва в съответната държава членка от датата на подаване на тази заявка, отново би трябвало да се констатира, че следователно е можело да съществува конфликт в периода между датата на подаване на заявката за марка на Европейския съюз и изтичането на преходния период (вж. т. 42 по-горе).
Следователно нито един от изтъкнатите от EUIPO доводи не може да подкрепи становището ѝ, че датата на приемане на обжалваното решение, която в случая е била единствената промяна след изтичането на преходния период, е релевантната дата за разрешаването на настоящия спор. Следователно единственото правно основание трябва да бъде уважено и обжалваното решение да се отмени в съответствие с първото искане на жалбоподателя.
Второто искане на жалбоподателя е Общият съд да отхвърли регистрацията на заявената марка, което следва да се разбира като искане Общият съд да приеме решението, което според жалбоподателя EUIPO е трябвало да приеме, и следователно като искане за изменение на основание член 72, параграф 3 от Регламент 2017/1001. В това отношение, макар признатото на Общия съд правомощие за изменение на решението на апелативния състав да не означава, че този съд може да замени със своя преценката на апелативния състав и още по-малко да извърши преценка по въпрос, по който посоченият състав не е взел още становище, това правомощие трябва бъде упражнявано в случаите, при които, след като е осъществил контрол върху направената от апелативния състав преценка, Общият съд е в състояние да определи, въз основа на установените фактически и правни обстоятелства, какво решение е трябвало да вземе апелативният състав (решение от 5 юли 2011 г., Edwin/OHMI,
C‑263/09 P
,
EU:C:2011:452
, т.
).
В случая обаче апелативният състав се ограничава да отрече релевантността на по-ранните нерегистрирани марки, доколкото те са използвани в процеса на търговия в Обединеното кралство (вж. т. 22 и 31 по-горе). Той не подлага по никакъв начин на преценка обосноваността на основанието за възражение, предвидено в член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009, основано на тези марки, поради което Общият съд не следва да прави същата преценка, когато разглежда искане за изменение на посоченото решение. Следователно трябва да бъде отхвърлено второто искане на жалбоподателя.
В допълнение, в рамките на жалба, подадена пред съда на Съюза срещу решение на апелативен състав на EUIPO, последната е длъжна в съответствие с член 72, параграф 6 от Регламент 2017/1001 да вземе необходимите мерки за изпълнение на решението на съда на Съюза. Ето защо EUIPO е длъжна да се съобрази с диспозитива и мотивите на решенията на съда на Съюза (вж. решение от 31 януари 2019 г., Pear Technologies/EUIPO — Apple (PEAR),
T‑215/17
, непубликувано,
EU:T:2019:45
, т.
и цитираната съдебна практика). Следователно, доколкото с третото си искане и при условията на евентуалност жалбоподателят иска от Общия съд да върне делото на EUIPO за ново разглеждане, трябва да се констатира, че това искане няма самостоятелен предмет, доколкото е само последица от първото искане за отмяна на обжалваното решение.
По съдебните разноски
По смисъла на член 134, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено искане в този смисъл. Тъй като EUIPO е загубила по същество делото, тя трябва да бъде осъдена да заплати съдебните разноски в съответствие с искането на жалбоподателя.

По изложените съображения
ОБЩИЯТ СЪД (трети състав)
реши:

1)
Отменя решението на втори апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 10 февруари 2021 г. (преписка R 2474/2017‑2).

2)
Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

3)
Осъжда EUIPO да заплати съдебните разноски.

De Baere
Kreuschitz
Steinfatt
Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 16 март 2022 година.
Подписи
(
*1
)	Език на производството: английски.