CELEX: 62017TJ0419
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Marke, die im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, geworden ist
Marke, die geeignet ist, das Publikum irrezuführen
Art. 51 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 58 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung [EU] 2017/1001)

Vorgeschichte des Rechtsstreits
Am 23. Dezember 1999 meldete die Mendes s.u.r.l. nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (
ABl. 1994, L 11, S. 1
) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke [
ABl. 2009, L 78, S. 1
] in geänderter Fassung, die ihrerseits durch die Verordnung [EU] 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke [
ABl. 2017, L 154, S. 1
] ersetzt wurde) beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eine Unionsmarke an.
Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen VSL#3.
Das Zeichen wurde für folgende Waren in Klasse 5 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet: „Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Vitalstoffpräparate; Nahrungsergänzungsstoffe“.
Die Anmeldung der Unionsmarke wurde im
Blatt für Gemeinschaftsmarken
Nr. 2000/059 vom 24. Juli 2000 veröffentlicht, und die Marke wurde am 5. Juli 2001 eingetragen.
Am 1. April 2004 trug das EUIPO die Übertragung der angegriffenen Marke von der Mendes s.u.r.l. auf die Actial Farmacêutica Lda ein.
Das EUIPO trug am 2. Dezember 2016 die Übertragung der angegriffenen Marke von der Actial Farmacêutica Lda auf die Streithelferin, die Actial Farmaceutica Srl, ein.
Am 8. September 2014 stellte die Klägerin, die Mendes SA, nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 58 Abs. 1 Buchst. b und c der Verordnung 2017/1001) einen Antrag auf Erklärung des Verfalls der angegriffenen Marke für alle Waren, für die sie eingetragen sei, mit der Begründung, dass diese Marke erstens infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit der Streithelferin im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der in Rede stehenden Waren geworden sei und zweitens das Publikum aufgrund ihrer Benutzung irreführe.
Mit Entscheidung vom 2. Juni 2016 wies die Nichtigkeitsabteilung den Antrag auf Verfallserklärung zurück.
Am 19. Juli 2016 legte die Klägerin beim EUIPO gemäß den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 66 bis 71 der Verordnung 2017/1001) Beschwerde gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung ein.
Mit Entscheidung vom 3. Mai 2017 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Zweite Beschwerdekammer des EUIPO die Beschwerde zurück. Erstens könne anhand der von der Klägerin vorgelegten Beweise nicht nachgewiesen werden, dass die angegriffene Marke im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung für die Waren, für die sie eingetragen sei, geworden sei. Zweitens sei die irreführende Benutzung der angegriffenen Marke von der Klägerin nicht ordnungsgemäß nachgewiesen worden.
Anträge der Parteien
Die Klägerin beantragt,
–
die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
–
vollständigen Ersatz ihrer in diesem Verfahren entstandenen Kosten, mindestens jedoch eine volle Kostenteilung anzuordnen.
Das EUIPO und die Streithelferin beantragen,
–
die Klage abzuweisen;
–
der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.
Rechtliche Würdigung
Zur Zulässigkeit der erstmals beim Gericht vorgelegten Unterlagen
Das EUIPO macht geltend, dass die Anlagen A.9, A.36 und A.39 zur Klageschrift, betreffend die Leitlinien der World Gastroenterology Organisation (Anlage A.9), den Inhalt der Website „www.vsl3.co.uk“ (Anlage A.36) und die Verpackung der in Rede stehenden Ware, die mit einer geänderten Rezeptur vertrieben wurde (Anlage A.39), zum ersten Mal vor dem Gericht vorgelegt worden seien und somit nicht berücksichtigt werden könnten.
Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass die Anlagen A.9, A.36 und A.39 zur Klageschrift nicht Teil der von der Klägerin bei der Beschwerdekammer des EUIPO eingereichten Verwaltungsakte waren.
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Klage beim Gericht auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der von den Beschwerdekammern des EUIPO erlassenen Entscheidungen im Sinne von Art. 65 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 72 der Verordnung 2017/1001) gerichtet ist, so dass es nicht Aufgabe des Gerichts ist, im Licht erstmals bei ihm eingereichter Unterlagen den Sachverhalt zu überprüfen.
Somit sind die genannten Unterlagen zurückzuweisen, ohne dass ihre Beweiskraft geprüft zu werden braucht (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 24. November 2005, Sadas/HABM – LTJ Diffusion [ARTHUR ET FELICIE],
T‑346/04
,
EU:T:2005:420
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Zur Begründetheit
Zur Stützung ihrer Klage macht die Klägerin zwei Klagegründe geltend. Erstens rügt sie einen Verstoß gegen Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009. Der zweite Klagegrund betrifft einen Verstoß gegen Art. 51 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009.
Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009
Im Rahmen des ersten Klagegrundes, mit dem ein Verstoß gegen Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 gerügt wird, bringt die Klägerin zunächst vor, dass der Beschwerdekammer ein Rechtsfehler bei der Bestimmung der maßgebenden Verkehrskreise und deren Wahrnehmung der angegriffenen Marke unterlaufen sei. Die Klägerin macht zudem geltend, dass die Wandlung der angegriffenen Marke zu der im geschäftlichen Verkehr gebräuchlichen Bezeichnung der Ware, für die sie eingetragen sei, ihrer Inhaberin zuzurechnen sei.
Das EUIPO und die Streithelferin treten dem Vorbringen der Klägerin entgegen.
Nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 wird die Unionsmarke auf Antrag beim EUIPO oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für verfallen erklärt, wenn die Marke infolge des Verhaltens oder der Untätigkeit ihres Inhabers im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware oder einer Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, geworden ist.
Es ist festzustellen, dass es keine Rechtsprechung zur Anwendung des Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 gibt. Jedoch hatte der Gerichtshof in den Rechtssachen, in denen die Urteile vom 29. April 2004, Björnekulla Fruktindustrier (
C‑371/02
,
EU:C:2004:275
), und vom 6. März 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company (
C‑409/12
,
EU:C:2014:130
), ergangen sind, Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (
ABl. 1989, L 40, S. 1
) und Art. 12 Abs. 2 Buchst. a der Richtlinie 2008/95/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2008 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken (
ABl. 2008, L 299, S. 25
) auszulegen, deren Inhalt mit dem von Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 im Wesentlichen übereinstimmt.
Der Rechtsprechung des Gerichtshofs, die
mutatis mutandis
für Art. 51 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 gilt, ist zu entnehmen, dass dieser Artikel einen Fall betrifft, in dem die Marke nicht mehr geeignet ist, ihre Funktion als Herkunftshinweis zu erfüllen (vgl. entsprechend Urteile vom 29. April 2004, Björnekulla Fruktindustrier,
C‑371/02
,
EU:C:2004:275
, Rn.
, und vom 6. März 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2014:130
, Rn.
).
Unter den verschiedenen Funktionen der Marke bildet diese herkunftshinweisende Funktion die Hauptfunktion. Sie ermöglicht es, die mit der Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu identifizieren und damit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Dabei handelt es sich um das Unternehmen, unter dessen Kontrolle die Ware oder Dienstleistung vermarktet wird (vgl. entsprechend Urteil vom 6. März 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2014:130
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Der Gesetzgeber der Europäischen Union hat die herkunftshinweisende Funktion der Marke bestätigt, indem er in Art. 4 der Richtlinie Nr. 207/2009 (jetzt Art. 4 der Verordnung 2017/1001) bestimmt hat, dass Zeichen, die sich grafisch darstellen lassen, nur dann eine Marke sein können, wenn sie geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. entsprechend Urteil vom 6. März 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2014:130
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Während Art. 7 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 der Verordnung 2017/1001) Fälle aufzählt, in denen die Marke die Herkunftsfunktion von vornherein nicht erfüllen kann, betrifft Art. 51 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung den Fall, dass die Verwendung der Marke so üblich geworden ist, dass das die Marke bildende Zeichen eher die Gruppe, die Gattung oder die Art der von der Eintragung erfassten Waren oder Dienstleistungen und nicht mehr die speziellen Waren oder Dienstleistungen eines bestimmten Unternehmens bezeichnet (vgl. entsprechend Schlussanträge des Generalanwalts Léger in der Rechtssache Björnekulla Fruktindustrier,
C‑371/02
,
EU:C:2003:615
, Nr.
). Die Marke, die zur gebräuchlichen Bezeichnung einer Ware geworden ist, hat dadurch ihre Unterscheidungskraft verloren, so dass sie diese Funktion nicht mehr erfüllt (vgl. entsprechend Urteil vom 6. März 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2014:130
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Die dem Inhaber einer Marke durch Art. 9 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 9 der Verordnung 2017/1001) gewährten Rechte können also für verfallen erklärt werden, sofern erstens diese Marke im geschäftlichen Verkehr eine gebräuchliche Bezeichnung einer Ware oder Dienstleistung, für die sie eingetragen ist, geworden ist und sofern zweitens dieser Wandel auf das Verhalten oder die Untätigkeit dieses Inhabers zurückzuführen ist (vgl. in diesem Sinne und entsprechend Urteil vom 6. März 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2014:130
, Rn.
, und Schlussanträge des Generalanwalts Cruz Villalón in der Rechtssache Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2013:563
, Nr.
). Es handelt sich hierbei um kumulative Voraussetzungen.
Der vorliegende Klagegrund ist im Licht der oben angeführten Grundsätze zu prüfen.
Die Beschwerdekammer hat in Rn. 41 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, dass anhand der von der Klägerin vorgelegten Beweise der Wandel der angegriffenen Marke zu einer im geschäftlichen Verkehr gebräuchlichen Bezeichnung der Ware, für die sie eingetragen sei, nicht nachgewiesen werden könne. Konkret hielt es die Beschwerdekammer in einem ersten Schritt für ausreichend, da die Klägerin nicht dargetan hatte, dass die angegriffene Marke von den Endverbrauchern als gebräuchliche Bezeichnung im geschäftlichen Verkehr verstanden werde, um dem von dieser gestellten Antrag auf Verfallserklärung nicht stattzugeben. In einem zweiten Schritt setzte die Beschwerdekammer jedoch ihre Prüfung fort und untersuchte die Wahrnehmung der angegriffenen Marke durch die Verkäufer der unter dieser Marke vertriebenen Ware, insbesondere durch die Apotheker. Sogar unter der Annahme, dass die Sanktion des Verfalls wegen des Wandels der Marke zu einer im geschäftlichen Verkehr gebräuchlichen Bezeichnung auch für den Fall gelte, dass die Marke voll und ganz geeignet gewesen sei, ihre herkunftshinweisende Funktion für die Endverbraucher auszuüben, ist die Beschwerdekammer davon ausgegangen, dass das von der Klägerin vorgelegte Material nicht zum Nachweis dessen geeignet gewesen sei, dass die Verkäufer der fraglichen Ware die angegriffene Marke als eine im geschäftlichen Verkehr gebräuchliche Bezeichnung dieser Ware wahrnähmen. Jedenfalls belegten die von der Klägerin beigebrachten Beweise nicht erschöpfend, dass sogar die Ärzte und die wissenschaftliche Fachwelt die angegriffene Marke als gebräuchliche Bezeichnung wahrnähmen. Somit sei die angegriffene Marke voll und ganz geeignet, ihre herkunftshinweisende Funktion auszuüben.
Keines der Argumente der Klägerin könne dieses Ergebnis in Frage stellen.
Nach Ansicht der Klägerin hat die Beschwerdekammer zu Unrecht nicht berücksichtigt welche Wahrnehmung die Fachärzte und die medizinische und wissenschaftliche Fachwelt von der angegriffenen Marke hätten. In Bezug auf die Endverbraucher habe die Beschwerdekammer fehlerhaft zum einen nicht berücksichtigt, dass unter ihnen der Anteil derer, die die unter der angegriffenen Marke vertriebene Ware aus eigenem Antrieb kauften, unerheblich sei, und zum anderen, dass sie nur in geringem Maße oder überhaupt eine Wahrnehmung der Marke hätten, von der sie nach Ausstellung des Rezepts Kenntnis erlangten, ohne zum Zeitpunkt des Kaufs tatsächlich eine Entscheidung zu treffen. Die maßgeblichen Verkehrskreise bestünden erstens aus der medizinischen und wissenschaftlichen Fachwelt, zweitens aus am Vertrieb der Ware beteiligten Fachkreisen, insbesondere Ärzten, und drittens aus Endverbrauchern, die jedoch ausschließlich zu besonderen Gruppen von Patienten gehörten, die unter bestimmten spezifischen Krankheiten litten.
Insoweit bestehen nach der Rechtsprechung im Falle der Beteiligung von Zwischenhändlern beim Vertrieb einer von einer eingetragenen Marke erfassten Ware an den Verbraucher oder Endabnehmer die maßgebenden Verkehrskreise für die Beurteilung der Frage, ob diese Marke im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der betreffenden Ware geworden ist, aus sämtlichen Verbrauchern oder Endabnehmern und je nach den Merkmalen des Marktes für die betreffende Ware aus sämtlichen am Vertrieb der Ware beteiligten Gewerbetreibenden (vgl. entsprechend Urteil vom 29. April 2004, Björnekulla Fruktindustrier,
C‑371/02
,
EU:C:2004:275
, Rn.
).
Die Marke ist nämlich ein wesentlicher Bestandteil der Kommunikation zwischen den Verkäufern und den Käufern. Dieser Kommunikationsprozess zeitigt nur dann den mit ihm intendierten Erfolg und die Marke erfüllt nur dann die ihre Existenz rechtfertigende Funktion, wenn beide an der Kommunikation beteiligten Parteien die Marke „verstehen“, sich also ihrer Herkunftsfunktion bewusst sind. Wenn eine der beiden Gruppen die Marke als Gattungsbezeichnung auffasst, scheitert die Übertragung der mit der Marke vermittelten Information (vgl. entsprechend Schlussanträge des Generalanwalts Cruz Villalón in der Rechtssache Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2013:563
, Nr.
, vgl. in diesem Sinne und entsprechend Urteil vom 6. März 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2014:130
, Rn.
).
Dennoch kann die Marke trotz der Unkenntnis des Käufers von der Markeneigenschaft ihre Herkunftsfunktion dann weiter erfüllen, wenn ein Zwischenhändler für den Käufer einen maßgeblichen Einfluss auf dessen Kaufentscheidung nimmt, und so seine Kenntnis der Herkunftsfunktion der Marke zu einem Gelingen des Kommunikationsprozesses führt. Dies ist der Fall, wenn auf dem entsprechenden Markt eine die Kaufentscheidung maßgeblich bestimmende Beratung durch den Zwischenhändler üblich ist oder der Zwischenhändler die Kaufentscheidung gar selbst für den Verbraucher trifft, so wie dies bei Apothekern und Ärzten hinsichtlich verschreibungspflichtiger Medikamente der Fall ist (vgl. entsprechend Schlussanträge des Generalanwalts Cruz Villalón in der Rechtssache Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2013:563
, Nr.
).
Somit umfassen die maßgeblichen Verkehrskreise zwar vor allem die Verbraucher und Endabnehmer, aber die Zwischenhändler, die bei der Beurteilung der Gebräuchlichkeit der Marke eine Rolle spielen, sind auch zu berücksichtigen (vgl. in diesem Sinne und entsprechend Urteil vom 6. März 2014, Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2014:130
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung, sowie Schlussanträge des Generalanwalts Cruz Villalón in der Rechtssache Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2013:563
, Nr.
).
Aus der oben in den Rn. 31 bis 34 angeführten Rechtsprechung leitet sich ab, dass die maßgeblichen Verkehrskreise für die Beurteilung der Frage, ob die angegriffene Marke im geschäftlichen Verkehr zur gebräuchlichen Bezeichnung der darunter vertriebenen Ware geworden ist, unter Berücksichtigung der Merkmale des Marktes dieser Ware zu bestimmen sind.
Im vorliegenden Fall besteht die unter der angegriffenen Marke vertriebene Ware in einem probiotischen Präparat zur Behandlung von Magen-Darm-Erkrankungen. Diese Arzneiware ist frei verkäuflich und ohne ärztliche Verschreibung erhältlich, was im Übrigen von der Klägerin eingeräumt wird. Die Klägerin macht jedoch geltend, dass der Anteil der Endverbraucher, die spontan zum ersten Mal ohne ärztliche Verschreibung oder Empfehlung die fragliche Arzneiware kauften, an sämtlichen Endverbrauchern unbedeutend sei. Ohne dass auf die Stichhaltigkeit dieses Arguments eingegangen zu werden braucht, ist festzustellen, dass die Klägerin es in keiner Weise untermauert.
Die maßgeblichen Verkehrskreise umfassen also in erster Linie die Endverbraucher der unter der angegriffenen Marke vertriebenen Ware. Da die Ware nicht verschreibungspflichtig ist, spielen die Endverbraucher, die insbesondere auch der von der Streithelferin gemachten Werbung und den Kommentaren von anderen Patienten ausgesetzt sind, entgegen dem Vorbringen der Klägerin eine Rolle bei der Entscheidung über den Kauf dieser Ware (vgl. in diesem Sinne Schlussanträge der Generalanwältin Kokott in der Rechtssache Alcon/HABM,
C‑412/05 P
,
EU:C:2006:687
, Nr.
). Die Endverbraucher umfassen unter Magen-Darm-Beschwerden leidende Personen und nicht, wie die Klägerin geltend macht, nur unter bestimmten spezifischen Krankheiten leidende Personen. Abgesehen davon, dass die Klägerin keinen Beweis für ihre Behauptung vorlegt, ist den von ihr vorgelegten Unterlagen nämlich zu entnehmen, dass die unter der angegriffenen Marke vertriebene Ware auch für die Behandlung von Magen-Darm-Beschwerden verwendet wird.
Was in zweiter Linie die Gewerbetreibenden bzw. Fachkreise betrifft, so umfassen die maßgebenden Verkehrskreise vor allem, wie die Beschwerdekammer in Rn. 28 der angefochtenen Entscheidung feststellt, die Apotheker. Diese können den unter Magen-Darm-Krankheiten leidenden Personen Erklärungen geben und Ratschläge erteilen und spielen daher eine wichtige Rolle bei der Kaufentscheidung der Endverbraucher (vgl. in diesem Sinne und entsprechend Schlussanträge des Generalanwalts Cruz Villalón in der Rechtssache Backaldrin Österreich The Kornspitz Company,
C‑409/12
,
EU:C:2013:563
, Nr.
).
Die maßgebenden Verkehrskreise setzen sich unter dem Gesichtspunkt der Fachkreise auch aus Allgemeinmedizinern oder Fachärzten zusammen. Die Kaufentscheidung für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel wird zwar sehr oft vom Endverbraucher allein getroffen, aber diese Arzneimittel können auch auf Veranlassung der Ärzte erworben werden (vgl. in diesem Sinne Schlussanträge der Generalanwältin Kokott in der Rechtssache Alcon/HABM,
C‑412/05 P
,
EU:C:2006:687
, Nr.
).
Hingegen gehört die wissenschaftliche Fachwelt entgegen dem Vorbringen der Klägerin nicht zu den maßgebenden Verkehrskreisen, da diese in keiner Weise in den Kommunikationsprozess zwischen dem Verkäufer auf der einen und dem Käufer auf der anderen Seite eingreift. Folglich hat sie keinen Einfluss auf die Kaufentscheidung der Endverbraucher.
Daher ist im Hinblick auf die so definierten maßgebenden Verkehrskreise zu prüfen, ob sich die angegriffene Marke in eine im geschäftlichen Verkehr gebräuchliche Bezeichnung der Ware, für die sie eingetragen ist, gewandelt hat.
Vorweg leitet sich hier angesichts der Einflussnahme der Fachkreise, d. h. der Apotheker und Ärzte, auf die Kaufentscheidung der Endverbraucher aus der oben in den Rn. 31 bis 34 angeführten Rechtsprechung ab, dass der Umstand, dass die Endverbraucher die herkunftshinweisende Funktion der angegriffenen Marke noch immer wahrnähmen, im Hinblick auf die Wichtigkeit der Wahrnehmung dieser Marke durch die Fachkreise nicht ausreicht, um den Antrag auf Verfallserklärung dieser Marke scheitern zu lassen.
In der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer ihre Untersuchung in einem ersten Schritt zwar auf die Wahrnehmung der angegriffenen Marke allein durch die Endverbraucher beschränkt, doch kann dies nicht zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung führen, da die Beschwerdekammer in einem zweiten Schritt auch die Wahrnehmung dieser Marke durch die Fachkreise, d. h. die Apotheker und die Ärzte, berücksichtigt hat.
Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass die Klägerin nicht nachzuweisen vermag, dass die Endverbraucher und die Fachkreise, d. h. die Apotheker und die Ärzte, die angegriffene Marke als gebräuchliche Bezeichnung der fraglichen Ware wahrnehmen.
Zunächst weist die Klägerin in Bezug auf die Endverbraucher der unter der angegriffenen Marke vertriebenen Ware, von denen sie annimmt, dass sie nicht zu den maßgebenden Verkehrskreisen zählen, die Änderung der Wahrnehmung, die diese von der genannten Marke haben, nicht nach. Jedenfalls richten sich die von der Klägerin vorgelegten wissenschaftlichen Fachunterlagen nicht an die Zielgruppe der Endverbraucher. Wie im Übrigen die Beschwerdekammer in Rn. 29 der angefochtenen Entscheidung betont, steht rechts neben dem Wortzeichen VSL#3 auf der Verpackung der unter der angegriffenen Marke vertriebenen Ware überdies das Symbol „©“. Die angegriffene Marke ist also voll und ganz geeignet, ihre herkunftshinweisende Funktion im Hinblick auf die Endverbraucher auszuüben.
Außerdem lässt die Klägerin, die ihre Beweisführung ausschließlich auf die Fachärzte und die wissenschaftliche Fachwelt konzentriert, in Bezug auf die Fachkreise die Wahrnehmung der angegriffenen Marke durch die Apotheker und die Allgemeinmediziner völlig außer Acht. Wie dem auch sei, anhand der von der Klägerin vorgelegten wissenschaftlichen Fachunterlagen kann für die Apotheker und die Fachärzte oder Allgemeinmediziner keine Änderung der Wahrnehmung dieser Marke festgestellt werden. Erstens nämlich wird das Wortzeichen VSL#3 in einigen Publikationen direkt mit einer betrieblichen Herkunft in Verbindung gebracht, die in Klammern angegeben ist. Zweitens werden der Bezugnahme auf das Wortzeichen VSL#3 in der überwältigenden Mehrheit der Artikel Ausdrücke wie „probiotisches Präparat“, „probiotische Mischung“ oder auch einfach der Begriff „Probiotikum“ vorausgeschickt. Da die angegriffene Marke also nicht als ein gebräuchlicher Name verwendet wird, wird sie nicht als im geschäftlichen Verkehr gebräuchliche Bezeichnung der Ware, für die sie eingetragen ist, dargestellt. Drittens widerspricht die Klägerin – wie die Beschwerdekammer der Vollständigkeit halber in Rn. 38 der angefochtenen Entscheidung ausführt – nicht der Streithelferin, soweit diese geltend macht, dass das Wortzeichen VSL#3 in keinem Wörterbuch zu finden sei, dass es noch nie als gebräuchliche Bezeichnung eingestuft worden sei oder dass es sich nicht auf der Liste der Internationalen Freinamen (INN) befinde.
Was im Übrigen insbesondere die Apotheker anbelangt, so haben diese, wie die Beschwerdekammer in Rn. 30 der angefochtenen Entscheidung betont, Kenntnis von den Herstellungsquellen und von der Kontrolle der Vermarktung. Die Klägerin weist aber nicht nach, dass die vorgelegten Unterlagen, die zum Großteil aus Amerika stammen, auf diese und auf deren Wahrnehmung der angegriffenen Marke irgendeinen Einfluss ausgeübt hätten. Vorsorglich ist, wie die Beschwerdekammer noch ausführt, ohne dass die Klägerin dem widersprochen hätte, zu erwähnen, dass der Umstand, dass die angegriffene Marke nicht durch andere Unternehmen, die im Wettbewerb mit der Streithelferin stehen, verwendet wurde, gegen die Änderung der Wahrnehmung der angegriffenen Marke durch die Apotheker spricht.
Die angegriffene Marke übt daher noch immer ihre herkunftshinweisende Funktion im Hinblick auf die Fachkreise, d. h. die Apotheker und die Ärzte, aus.
Folglich kann die Klägerin nicht mit Erfolg geltend machen, dass die maßgebenden Verkehrskreise die streitige Marke nunmehr als gebräuchliche Bezeichnung der Ware, für die sie eingetragen sei, wahrnähmen.
Da die erste der oben in Rn. 26 angeführten Voraussetzungen nicht erfüllt ist, ist der erste Klagegrund zurückzuweisen, ohne zu prüfen, ob die Klägerin Beweise vorgelegt hat, anhand deren festgestellt werden kann, dass die Wandlung der angegriffenen Marke zur gebräuchlichen Bezeichnung der von ihr erfassten Waren im geschäftlichen Verkehr auf das Verhalten oder die Untätigkeit der Streithelferin zurückzuführen ist.
Zum zweiten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 51 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009
Im Rahmen des zweiten Klagegrundes, mit dem ein Verstoß gegen Art. 51 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 gerügt wird, macht die Klägerin geltend, dass die Beschwerdekammer zu Unrecht zu dem Ergebnis gekommen sei, dass die irreführende Benutzung der angegriffenen Marke nach deren Eintragung nicht ordnungsgemäß nachgewiesen worden sei.
Das EUIPO und die Streithelferin treten dem Vorbringen der Klägerin entgegen.
Nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 wird die Unionsmarke auf Antrag beim EUIPO oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für verfallen erklärt, wenn die Marke infolge ihrer Benutzung durch den Inhaber oder mit seiner Zustimmung für Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, geeignet ist, das Publikum insbesondere über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft dieser Waren oder Dienstleistungen irrezuführen.
Der Rechtsprechung ist zu entnehmen, dass der Verfallsgrund nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 das Vorliegen einer tatsächlichen Irreführung des Verbrauchers oder einer hinreichend schwerwiegenden Gefahr einer solchen Irreführung voraussetzt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 14. Mai 2009, Fiorucci/HABM – Edwin [ELIO FIORUCCI],
T‑165/06
,
EU:T:2009:157
, Rn.
, vgl. auch entsprechend Urteil vom 30. März 2006, Emanuel,
C‑259/04
,
EU:C:2006:215
, Rn.
).
Art. 51 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 kommt nur dann zur Anwendung, wenn die Marke nach ihrer Eintragung irreführend benutzt wird. Eine solche irreführende Benutzung ist von der Klägerin ordnungsgemäß nachzuweisen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 14. Mai 2009, ELIO FIORUCCI,
T‑165/06
,
EU:T:2009:157
, Rn.
).
Der vorliegende Klagegrund ist vor diesem Hintergrund zu prüfen.
Im vorliegenden Fall ist die Beschwerdekammer in Rn. 52 der angefochtenen Entscheidung davon ausgegangen, dass die irreführende Benutzung der angegriffenen Marke nach ihrer Eintragung durch die Klägerin nicht ordnungsgemäß nachgewiesen worden sei. Die angegriffene Marke sollte daher nicht nach Art. 51 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 für verfallen erklärt werden. Nach Ansicht der Beschwerdekammer wird der angesprochene Verbraucher nur dann durch die Marke irregeführt, wenn er zu der Annahme verleitet werde, dass die Waren und Dienstleistungen ein bestimmtes Merkmal aufwiesen, das sie in Wirklichkeit nicht besäßen. Sei jedoch die durch die Marke vermittelte Botschaft nicht hinreichend klar, um ein bestimmtes Merkmal der erfassten Waren und Dienstleistungen zu kennzeichnen, könne diese Botschaft nicht als irreführend angesehen werden. Da sie bereits festgestellt hatte, dass die angegriffene Marke weder die im geschäftlichen Verkehr gebräuchliche Bezeichnung der Ware sei, für die sie eingetragen sei, noch irgendeine beschreibende Angabe zu dieser Ware oder zu ihren Merkmalen enthalte, bestehe diese Marke nicht in einer hinreichend genauen Kennzeichnung, die einer tatsächlichen Irreführung des Verbrauchers oder einer hinreichend schwerwiegenden Gefahr einer solchen Irreführung zugrunde liegen könne.
Die Klägerin bringt kein Argument vor, das geeignet wäre, die Beurteilung der Beschwerdekammer zu widerlegen.
Erstens handelt es sich laut Klägerin bei dem Wortzeichen VSL#3 um die Abkürzung für „Very Safe Lactobacilli“, das Symbol „#“ bedeute „Anzahl“ auf Englisch und die Zahl 3 beziehe sich auf die Anzahl von Bifidobakterienarten. Seit dem zweiten Halbjahr des Jahres 2014 und den durch einen anderen Hersteller vorgenommenen Veränderungen an der Rezeptur der Ware, für die die angegriffene Marke eingetragen sei, gelte der Begriff „very safe lactobacilli“ nicht mehr. Dass die Streithelferin die angegriffene Marke weiterhin für die neue, potenziell gefährliche Ware benutzt habe, indem sie sich ungebührlich die wissenschaftliche Literatur zum Wirkstoff „VSL#3“ zu eigen mache, beweise den irreführenden Charakter des Verhaltens der Streithelferin.
Im Hinblick auf den Wortlaut des Art. 51 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 können zwar Veränderungen in der Zusammensetzung einer von einer Marke erfassten Ware ihren Verfall nach sich ziehen, dieser tritt jedoch nur ein, wenn die Marke eine unrichtige Information über die Art, die Beschaffenheit oder die geografische Herkunft dieser Ware vermittelt.
Es geht aber oben aus den Rn. 49 und 50 hervor, dass die angegriffene Marke nicht zu einer im geschäftlichen Verkehr gebräuchlichen Bezeichnung der fraglichen Ware, für die sie eingetragen ist, geworden ist. Außerdem legt die Klägerin nichts vor, was als Nachweis dafür geeignet wäre, dass die angegriffene Marke als Abkürzung für „Very Safe Lactobacilli“ verstanden werden sollte. Der beschreibende Charakter der angegriffenen Marke ist daher nicht erwiesen. Mithin vermittelt die angegriffene Marke entgegen der Behauptung der Klägerin keine klare Botschaft in Bezug auf die fragliche Ware oder ihre Merkmale.
Da die angegriffene Marke keine hinreichend genaue Kennzeichnung darstellt, die einer tatsächlichen Irreführung des Verbrauchers oder einer hinreichend schwerwiegenden Gefahr einer solchen Irreführung zugrunde liegen kann, ist das oben in Rn. 59 erwähnte Vorbringen der Klägerin als unbegründet zurückzuweisen.
Zweitens trägt die Klägerin im Wesentlichen vor, dass die Rechte der Streithelferin aufgrund der qualitativen Verschlechterung der unter der angegriffenen Marke vertriebenen Ware für verfallen zu erklären seien. Laut Klägerin hat sich seit dem zweiten Halbjahr des Jahres 2014 die Rezeptur dieser Ware, genauer gesagt ihr immunologisches und biochemisches Profil, radikal geändert. Die angegriffene Marke kennzeichne nunmehr eine Ware, die weder dasselbe Unschädlichkeitsprofil noch dieselben therapeutischen Wirkungen wie zuvor aufweise.
Entgegen dem Vorbringen der Klägerin und wie sich aus der oben in den Rn. 53 bis 55 angeführten Rechtsprechung ergibt, betrifft der den Verbrauchern aufgrund des Art. 51 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 207/2009 gewährte Schutz nur die der Ware innewohnenden Merkmale, die von den Verbrauchern angesichts der von der Marke vermittelten Botschaft erwartet werden. Diese Bestimmung soll dem Inhaber einer Marke keineswegs die Verpflichtung aufbürden, ein bestimmtes Qualitätsniveau zu gewährleisten, es sei denn, die Marke übermittelt eine solche Botschaft. Im vorliegenden Fall ist die Beschwerdekammer, da der Klägerin nicht der Nachweis gelungen ist, dass die angegriffene Marke irgendeine Erwartung seitens der Verbraucher, sei es im Zusammenhang mit den eigentlichen Merkmalen oder der Qualität der fraglichen Ware, wecke, zu Recht in Rn. 50 der angefochtenen Entscheidung davon ausgegangen, dass die etwaige Verschlechterung der fraglichen Ware einen „geschäftlichen Verfall“, nicht aber einen rechtlichen Verfall nach sich ziehen könne.
Im Übrigen hat die Beschwerdekammer in Rn. 51 der angefochtenen Entscheidung zutreffend darauf hingewiesen, dass die Verbraucher jedenfalls in der Lage seien, die Qualität der fraglichen Ware unmittelbar bei der Entscheidung für diese zu beurteilen, da die Verpackungen der beiden unterschiedlichen Rezepturen dieser Ware alle notwendigen Informationen zu ihrem Inhalt aufwiesen. Wie die Beschwerdekammer feststellt, ohne dass dies von der Klägerin bestritten worden wäre, geht insbesondere aus diesen Verpackungen hervor, dass die beiden Rezepturen der fraglichen Ware jeweils acht unterschiedliche lebende Milchsäurebakterienstämme enthalten, die obwohl sie unterschiedlicher Herkunft sind, zur selben Art gehören.
Folglich hat die Beschwerdekammer in Rn. 52 der angefochtenen Entscheidung zu Recht festgestellt, dass die irreführende Benutzung der angegriffenen Marke nach ihrer Eintragung durch die Klägerin nicht ordnungsgemäß nachgewiesen worden sei.
Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass dem nicht substantiierten Argument der Klägerin, wonach die fehlende Möglichkeit für die Marktteilnehmer, die probiotische Mischung „VSL#3“ zu verwenden, ein unbilliges Monopol und eine offensichtliche Verzerrung des Wettbewerbs schaffe, die dem Verbraucherschutz zuwiderliefen, kein Erfolg beschieden sein kann.
Nach Art. 9 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 9 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001) wurde der Streithelferin als Inhaberin der angegriffenen Marke ein ausschließliches Recht gewährt, das es ihr u. a. gestattet, Dritten zu verbieten, ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen seiner Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität der durch die einander gegenüberstehenden Marken erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen besteht. Den Rechtsvorschriften über die Unionsmarke liegt gerade der Gedanke zugrunde, dass Inhabern einer älteren Marke der Widerspruch gegen spätere Anmeldungen von Marken ermöglicht wird, die die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzen. Diese Rechtsvorschriften räumen damit den Inhabern einer älteren Marke keineswegs ein unbilliges und ungerechtfertigtes Monopol ein, sondern erlauben ihnen den Schutz und die Nutzung der erheblichen Investitionen, die sie erbracht haben, um ihre ältere Marke zu fördern (Urteil vom 21. Februar 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/HABM – Polo/Lauren [ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB],
T‑214/04
,
EU:T:2006:58
, Rn.
).
Da im vorliegenden Fall die Klägerin nicht nachgewiesen hat, dass die angegriffene Marke in irreführender Weise von der Streithelferin benutzt werde, ist Letztere berechtigt, ihr ausschließliches Recht im Sinne des Art. 9 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 in Anspruch zu nehmen.
Nach alledem ist der zweite Klagegrund zurückzuweisen und damit die Klage insgesamt abzuweisen.
Kosten
Nach Art. 134 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.
Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr den Anträgen des EUIPO und der Streithelferin entsprechend ihre eigenen Kosten sowie die Kosten des EUIPO und der Streithelferin aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat
DAS GERICHT (Fünfte Kammer)
für Recht erkannt und entschieden:

1.
Die Klage wird abgewiesen.

2.
Die Mendes SA trägt die Kosten.

Gratsias
Dittrich
Xuereb
Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 18. Mai 2018.
Unterschriften
(
*1
)	Verfahrenssprache: Italienisch.