CELEX: 62021TJ0032
EU-tavaramerkki
EU-sanamerkki Muresko
Aikaisemmat kansalliset sanamerkit Muresko
Aikaisempien kansallisten tavaramerkkien aiemmuutta koskevan vaatimuksen esittäminen EU-tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen
Asetuksen (EU) 2017/1001 39 ja 40 artikla
Aikaisempien kansallisten tavaramerkkien rekisteröinnit, joiden voimassaolo on päättynyt vaatimuksen esittämispäivänä

)
[– –]
Asianosaisten vaatimukset
Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
–
kumoaa riidanalaisen päätöksen
–
velvoittaa EUIPO:n rekisteröimään riidanalaisen vaatimuksen kyseistä EU-tavaramerkkiä varten
–
velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
–
hylkää kanteen
–
velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Oikeudellinen arviointi
Kantaja ei riitauta sitä, että kun se esitti riidanalaisen vaatimuksen EUIPO:lle, puolalaisen ja saksalaisen tavaramerkin rekisteröinnin voimassaolo oli päättynyt, kuten tutkija totesi 10.2.2020 päivätyssä tiedoksiantokirjeessään.
Se tyytyy nyt käsiteltävän kanteen tueksi vetoamaan yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee valituslautakunnan tekemää oikeudellista virhettä, kun tämä tulkitsi riidanalaisen päätöksen 12 kohdassa asetuksen 2017/1001 40 artiklaa, luettuna yhdessä saman asetuksen 39 artiklan kanssa, liian suppeasti siten, että aikaisemman saman kansallisen tavaramerkin piti olla rekisteröity ja voimassa aiemmuutta koskevan vaatimuksen esittämispäivänä. Tämä virheellinen tulkinta johti siihen, että valituslautakunta hylkäsi virheellisesti kantajan valituksen sen sijaan, että se olisi kumonnut tutkijan päätöksen, jolla riidanalainen vaatimus hylättiin, ja rekisteröinyt mainitun vaatimuksen kyseistä EU-tavaramerkkiä varten.
Kantaja väittää lähinnä, että aikaisemman saman kansallisen tavaramerkin, jonka rekisteröinnin voimassaolo on päättynyt, haltijalla on edelleen oikeus vaatia sen aiemmuutta kaikkien myöhemmin haettujen tai rekisteröityjen EU-tavaramerkkien hyväksi, jos samaan kansalliseen tavaramerkkiin perustuva vaatimus on hyväksytty toista EU-tavaramerkkiä varten vaatimuksen esittämishetkellä.
[– –]
EUIPO kiistää kantajan väitteet ja vaatii, että kanne hylätään selvästi perusteettomana.
Kantajan esittämässä ainoassa kanneperusteessa esitetään kysymys asetuksen 2017/1001 40 artiklan, kun sitä luetaan yhdessä saman asetuksen 39 artiklan kanssa, johon siinä viitataan, tulkinnasta, ja sillä pyritään selvittämään, voiko sellaisen EU-tavaramerkin haltija, jota varten on hyväksytty aikaisemman saman kansallisen tavaramerkin aiemmuutta koskeva vaatimus, vedota aikaisemman kansallisen tavaramerkin rekisteröinnin voimassa pysymisen fiktioon sellaisen toisen EU-tavaramerkin hyväksi, jota varten aikaisemman kansallisen tavaramerkin aiemmuutta koskeva vaatimus on tehty kyseisen kansallisen tavaramerkin rekisteröinnin voimassaolon päättymisen jälkeen.
[– –]
Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin oikeuden säännöksen tai määräyksen tulkitsemisessa on otettava huomioon paitsi sen sanamuoto myös asiayhteys ja sillä lainsäädännöllä tavoitellut päämäärät, jonka osa säännös tai määräys on (tuomio 11.7.2018, COBRA,
C‑192/17
,
EU:C:2018:554
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 28.1.2020, komissio v. Italia (Maksuviivästysten torjumista koskeva direktiivi),
C‑122/18
,
EU:C:2020:41
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Oikeuskäytännöstä ilmenee lisäksi, että poikkeussäännöksiä on tulkittava suppeasti (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 22.1.2020, Pensionsversicherungsanstalt (Työskentelyn lopettaminen eläkeiän saavuttamisen jälkeen),
C-32/19
,
EU:C:2020:25
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Koska saman aikaisemman kansallisen tavaramerkin aiemmuutta koskevaan vaatimukseen liittyy asetuksen 2017/1001 39 ja 40 artiklaa sovellettaessa seurauksia, joissa poiketaan periaatteesta, jonka mukaan tällaisen tavaramerkin haltijan pitäisi menettää tavaramerkin tuottamat oikeudet, jos sen rekisteröintiä ei uudisteta, tällaisen vaatimuksen hyväksymisedellytyksiä on tulkittava suppeasti (ks. vastaavasti kyseisten tavaramerkkien samuuden edellytyksestä tuomio 19.1.2012, Shang v. SMHV (justing),
T-103/11
,
EU:T:2012:19
,
kohta).
Käsiteltävässä asiassa on ensinnäkin todettava, että asetuksen 2017/1001 40 artiklan 1 kohdan mukaan aikaisemman saman kansallisen tavaramerkin, jonka aiemmuutta EU-tavaramerkin haltija vaatii, on eri kieliversioiden mukaan oltava jäsenvaltiossa ”rekisteröity” tavaramerkki tai tavaramerkki, ”joka on rekisteröity” jäsenvaltiossa.
Tämä indikatiivin preesensissä oleva muoto osoittaa selvästi, että aikaisemman saman kansallisen tavaramerkin, jonka aiemmuutta EU-tavaramerkin hyväksi vaaditaan, on oltava rekisteröity aiemmuutta koskevan vaatimuksen esittämishetkellä.
Näin ollen kantaja ei voi perustellusti väittää, että asetuksen 2017/1001 40 artiklassa, luettuna yhdessä saman asetuksen 39 artiklan kanssa, vaadittaisiin ainoastaan, että aikaisempi kansallinen tavaramerkki olisi rekisteröity tiettynä ajankohtana menneisyydessä, jotta pelkästään käyttöön perustuvaan tavaramerkkiin ei voitaisi vedota aiemmuutta koskevan vaatimuksen tueksi.
Toiseksi asiayhteys, johon asetuksen 2017/1001 40 artikla kuuluu, vahvistaa sen tällaisen sanamuodon mukaisen tulkinnan. Kyseistä artiklaa on nimittäin sen 4 kohdan mukaan sovellettava yhdessä tämän saman asetuksen 39 artiklan 3 kohdan kanssa. Viimeksi mainitusta säännöksestä, sellaisena kuin sitä on tulkittu oikeuskäytännössä, seuraa kuitenkin, että aikaisemman saman kansallisen tavaramerkin aiemmuutta koskevan vaatimuksen ainoa vaikutus on se, että EU-tavaramerkin haltija, jonka aiemmuutta koskeva vaatimus on hyväksytty, voi, jos hän luopuu aikaisemmasta kansallisesta tavaramerkistä tai antaa sen lakata, vaatia, että oikeudet pysyvät voimassa samoin, kuin jos aikaisempi tavaramerkki olisi edelleen rekisteröity (tuomio 19.1.2012, justing,
T-103/11
,
EU:T:2012:19
,
kohta ja tuomio 20.2.2013, Langguth Erben v. SMHV (MEDINET),
T-378/11
,
EU:T:2013:83
,
kohta).
Kansallisen tavaramerkin aiemmuuden vaatiminen EU-tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen, sellaisena kuin se ilmenee asetuksen 2017/1001 40 artiklasta, luettuna yhdessä saman asetuksen 39 artiklan 3 kohdan kanssa, perustuu näin ollen periaatteeseen, jonka mukaan aikaisemman kansallisen tavaramerkin haltija ei luovu tästä tavaramerkistä tai ei anna sen lakata ennen kuin sen tekemä aiemmuutta koskeva vaatimus hyväksytään EU-tavaramerkin hyväksi, mikä tarkoittaa välttämättä, ettei aikaisemman saman kansallisen tavaramerkin rekisteröinnin voimassaolo saa olla jo päättynyt tämän vaatimuksen esittämishetkellä.
Asetuksen 2017/1001 40 artiklan tulkinta vastaa EUIPO:n tätä artiklaa koskevaa tulkintakäytäntöä, sellaisena kuin sitä kuvataan EUIPO:n tutkintaohjeiden B osan 2 jakson 13.2 kohdassa, jonka mukaan ”EUIPO:n on varmistettava yhtäältä, että aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity EU-tavaramerkkihakemuksen jättämishetkellä, ja toisaalta, että aikaisempi rekisteröinti ei ole lakannut vaatimuksen jättämishetkellä”, ja jonka mukaan ”jos aikaisempi rekisteröinti on lakannut vaatimuksen jättämishetkellä, aiemmuuteen ei voida vedota, vaikka tavaramerkkejä koskevassa merkityksellisessä kansallisessa lainsäädännössä säädetään kuuden kuukauden uudistamismääräajasta”.
Kolmanneksi asetuksen 2017/1001 40 artiklan, luettuna yhdessä tämän saman asetuksen 39 artiklan 3 kohdan kanssa, tällainen tulkinta vastaa tavoitetta, joka kansallisen tavaramerkin aiemmuuden vaatimisella EU-tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen on, eli sen mahdollistamista, että samojen kansallisten ja EU-tavaramerkkien haltijat voivat järkiperäistää tavaramerkkisalkkujaan säilyttämällä aikaisemmat oikeutensa. Kun aikaisemman kansallisen tavaramerkin aiemmuutta EU-tavaramerkille koskeva vaatimus on hyväksytty, haltija voi nimittäin antaa kansallisen tavaramerkin voimassaolon päättyä saaden edelleen toiselle tavaramerkille samat oikeudet kuin sillä olisi ollut, jos ensimmäinen tavaramerkki olisi edelleen rekisteröity (ks. edellä 27 kohta).
Tämän tavoitteen mukaisesti ja kuten asetuksen 2017/1001 39 artiklan 3 ja 4 kohdan sanamuodosta, jota on tulkittava suppeasti (ks. edellä 23 kohta), ilmenee, tämä aikaisempaan samaan kansalliseen tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien säilymistä koskeva olettama ei päde yleisesti, kuten kantaja väittää, vaan ainoastaan saman EU-tavaramerkin hyväksi ja sellaisten samojen tavaroiden tai palvelujen osalta, joiden hyväksi aiemmuutta koskeva vaatimus on hyväksytty, ja kun aikaisemman saman kansallisen tavaramerkin rekisteröintiä ei uudisteta.
Näin ollen säädetään nimenomaisesti, ettei mainittu olettama päde tilanteessa, jossa kyseinen kansallinen tavaramerkki on julistettu mitättömäksi tai se on menetetty ennen EU-tavaramerkin hakemispäivää tai etuoikeuspäivää.
Oikeuskäytännöstä ilmenee lisäksi, ettei tämä sama olettama mahdollista aikaisemman kansallisen tavaramerkin olemassaoloa sellaisenaan, ja että mahdollinen kyseisen merkin käyttö sen rekisteristä poistamisen jälkeen on katsottava tällaisessa tapauksessa EU-tavaramerkin eikä rekisteristä poistetun aiemman kansallisen tavaramerkin käytöksi (tuomio 19.4.2018, Peek & Cloppenburg,
C-148/17
,
EU:C:2018:271
,
kohta). Tämä vahvistaa sen, että aiemmuutta koskeva vaatimus ei johda kyseisen aikaisemman kansallisen tavaramerkin säilymiseen tai edes siihen liittyvien tiettyjen oikeuksien säilymiseen itsenäisesti siihen EU-tavaramerkkiin nähden, jonka hyväksi aiemmuutta koskeva vaatimus on hyväksytty.
Tätä aikaisempaan samaan kansalliseen tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien säilymistä koskevan olettaman soveltamisalan suppeaa tulkintaa ei horjuteta tulkitsemalla asetuksen 2017/1001 40 artiklaa ottaen huomioon saman asetuksen johdanto-osan 12 perustelukappale, jossa ilmaistaan mainitulla asetuksella tavoiteltu päämäärä säilyttää aikaisempien tavaramerkkien haltijoiden saavuttamat oikeudet.
Yhtäältä on niin, että vaikka unionin säädöksen johdanto-osassa voidaan täsmentää säädöksen sisältöä, siihen ei voida vedota kyseisen säädöksen varsinaisista säännöksistä poikkeamiseksi (tuomio 10.1.2006, IATA ja ELFAA,
C-344/04
,
EU:C:2006:10
,
kohta). Asetuksen 2017/1001 johdanto-osan 12 perustelukappaleen sisällössä ei siis sallita poikkeamista asetuksen 2017/1001 40 artiklassa, luettuna yhdessä tämän saman asetuksen 39 artiklan 3 kohdan kanssa, asetetusta edellytyksestä aikaisemman saman kansallisen tavaramerkin aiemmuutta koskevan vaatimuksen hyväksymiseksi. Toisaalta tämä perustelukappale, jossa viitataan ”etuoikeusperiaatteeseen, jonka mukaan rekisteröity aikaisempi tavaramerkki asetetaan etusijalle suhteessa myöhemmin rekisteröityihin tavaramerkkeihin”, perustuu joka tapauksessa ajatukseen siitä, että aikaisemman tavaramerkin haltijan saavuttamat oikeudet voivat olla etusijalla suhteessa myöhemmin rekisteröityjen tavaramerkkien antamiin oikeuksiin vain, jos mainittu tavaramerkki on rekisteröity. Tämän perustelukappaleen sisältö siis vastaa asetuksen 2017/1001 40 artiklan tulkintaa, jonka mukaan aikaisemman saman kansallisen tavaramerkin, jonka aiemmuutta vaaditaan, on oltava rekisteröity aiemmuutta koskevan vaatimuksen esittämishetkellä.
Tätä olettaman soveltamisalan suppeaa tulkintaa ei horjuteta myöskään 19.4.2018 annetun tuomion Peek & Cloppenburg (
C-148/17
,
EU:C:2018:271
) 30 kohdassa, johon kantaja viittaa. Kyseisessä kohdassa unionin tuomioistuin ei nimittäin totea, että EU-tavaramerkin, jonka hyväksi aikaisemman saman kansallisen tavaramerkin aiemmuutta koskeva vaatimus on hyväksytty, haltija voisi vedota fiktioon kansallisen tavaramerkin rekisteröinnin voimassa pysymisestä toisen EU-tavaramerkin hyväksi, vaan pikemminkin vahvistaa, että mainitulla fiktiolla on vain rajallinen ulottuvuus (ks. edellä 33 kohta).
Tätä suppeaa tulkintaa ei myöskään horjuteta asetuksen 2017/1001 139 artiklan 3 kohdassa, jonka mukaan ”hakemuksen tai EU-tavaramerkin muuntamisesta johtuvassa kansallista tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa voidaan kyseisessä jäsenvaltiossa hyödyntää tälle hakemukselle tai tavaramerkille hyväksytty hakemispäivä tai etuoikeuspäivä ja tarvittaessa [mainitun asetuksen] 39 artiklan tai 40 artiklan mukaisesti vaadittu [tämän valtion] tavaramerkin aiemmuus”. Aikaisempaan samaan kansalliseen tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien säilyminen hyödyttää nimittäin jälleen vain kansallista tavaramerkkiä koskevaa hakemusta, joka perustuu sen EU-tavaramerkin muuntamiseen, jonka osalta aiemmuutta koskeva vaatimus on hyväksytty.
Kantaja ei siis voi perustellusti väittää, että asetuksen 2017/1001 40 artiklan, luettuna yhdessä saman asetuksen 39 artiklan 3 kohdan kanssa, nojalla aikaisempaan samaan kansalliseen tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien säilymisen olettama voisi kyseisen tavaramerkin voimassaolon päättymisen jälkeen hyödyttää muuta EU-tavaramerkkiä kuin sitä, jonka hyväksi aiemmuutta koskeva vaatimus on hyväksytty, ja esimerkiksi tukea vaatimusta aikaisemman kansallisen tavaramerkin aiemmuudesta tälle toiselle EU-tavaramerkille.
Näin ollen pelkästään se seikka, että kantaja voi perustellusti vedota numerolla 340810 rekisteröidyn EU-tavaramerkin hyväksi olettamaan puolalaiseen ja saksalaiseen tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien säilymisestä jopa niiden rekisteröintien voimassaolon päättymisen jälkeen, ei merkitse sitä, että se voisi vedota tähän samaan olettamaan myös nyt kyseessä olevaa EU-tavaramerkkiä koskevan riidanalaisen vaatimuksen tueksi. Aikaisemmat oikeudet, joihin se vetoaa tältä osin, nimittäin hyödyttävät lähtökohtaisesti ainoastaan numerolla 340810 rekisteröityä EU-tavaramerkkiä, jota varten puolalaisen ja saksalaisen tavaramerkin aiemmuutta koskeva vaatimus on hyväksytty.
Edellä esitetyn perusteella valituslautakunta ei siis ole tehnyt oikeudellista virhettä tulkitessaan riidanalaisen päätöksen 12 kohdassa asetuksen 2017/1001 40 artiklaa, luettuna yhdessä tämän saman asetuksen 39 artiklan kanssa, siten, että aikaisemman saman kansallisen tavaramerkin, jonka aiemmuutta on vaadittu myöhemmin rekisteröidylle EU-tavaramerkille, on itse oltava rekisteröity ja voimassa aiemmuutta koskevan vaatimuksen esittämispäivänä.
[– –]

Näillä perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:

1)
Kanne hylätään.

2)
Daw SE velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tomljenović
Schalin
Škvařilová-Pelzl
Julistettiin Luxemburgissa 6 päivänä lokakuuta 2021.
Allekirjoitukset
(
*1
)	Oikeudenkäyntikieli: saksa.
(
)	Tuomiosta on otettu tähän vain kohdat, joiden julkaisemista unionin yleinen tuomioistuin pitää aiheellisena.