CELEX: 62020TJ0177
Ochranná známka Európskej únie
Námietkové konanie
Prihláška slovnej ochrannej známky Európskej únie Hispano Suiza
Staršia slovná ochranná známka Európskej únie HISPANO SUIZA
Relatívny dôvod zamietnutia
Pravdepodobnosť zámeny
Článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001]

Okolnosti predchádzajúce sporu
Dňa 18. februára 2017 ďalší účastník konania pred Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), pán Gonzalo Andres Ramirez Monfort, podal na EUIPO prihlášku ochrannej známky Európskej únie podľa nariadenia Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Európskej únie (
Ú. v. ES L 78, 2009, s. 1
), v zmenenom znení [nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (
Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1
)].
Ochrannou známkou, ktorej zápis bol požadovaný, je slovné označenie Hispano Suiza.
Tovary uvedené v prihláške patria do triedy 12 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení a zodpovedajú tomuto opisu: „Automobily“.
Prihláška ochrannej známky bola uverejnená vo
Vestníku ochranných známok Európskej únie
č. 2017/038 z 24. februára 2017.
Dňa 17. mája 2017 podal žalobca, pán Erwin Leo Himmel, námietku podľa článku 41 nariadenia č. 207/2009 (teraz článok 46 nariadenia 2017/1001) proti zápisu prihlasovanej ochrannej známky pre tovary uvedené v bode 3 vyššie.
Námietka bola založená na staršej slovnej ochrannej známke Európskej únie HISPANO SUIZA, zapísanej 1. augusta 2016 pod číslom 9184003, označujúcej najmä tovary zaradené do tried 14 a 25, ktoré pre každú z uvedených tried zodpovedajú tomuto opisu:
–
trieda 14: „Hodinárske výrobky a chronometre“;
–
trieda 25: „Odevy, obuv a pokrývky hlavy“.
Na podporu námietky boli uvedené dôvody stanovené v článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 [teraz článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia 2017/1001].
Rozhodnutím z 12. novembra 2018 námietkové oddelenie zamietlo námietku z dôvodu, že vzhľadom na neexistenciu podobnosti medzi napadnutými tovarmi a tými, na ktoré sa vzťahuje staršia ochranná známka, nemôže existovať žiadna pravdepodobnosť zámeny v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.
Dňa 10. januára 2019 podal žalobca proti rozhodnutiu námietkového oddelenia odvolanie na EUIPO na základe článkov 66 až 68 nariadenia 2017/1001.
Prvý odvolací senát EUIPO zamietol odvolanie rozhodnutím z 21. januára 2020 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“).
Odvolací senát uviedol, že ako vysvetlilo námietkové oddelenie, také vozidlá, ako sú automobily, nemožno v žiadnom prípade považovať za podobné tovary ako hodinky, chronometre, odevy, obuv a pokrývky hlavy (bod 18 napadnutého rozhodnutia). Konštatoval, že prvé uvedené tovary, ktoré sú dopravnými prostriedkami, sa vo všetkých bodoch odlišujú od iných tovarov, ktoré sú nástrojmi na meranie času a výrobkami určenými na pokrytie a ochranu tela (bod 19 napadnutého rozhodnutia). Tieto dve kategórie tovarov sa zjavne líšia svojou povahou, určením a použitím (bod 20 napadnutého rozhodnutia). Nejde o konkurenčné tovary, keďže zjavne zodpovedajú odlišným potrebám, ani o doplnkové tovary, keďže napríklad vedenie auta nie je nevyhnutnosťou pre niekoho, kto sa musí obliecť alebo chce poznať presný čas (bod 21 napadnutého rozhodnutia). Okrem toho žalobca netvrdil, že kolidujúce tovary sú podobné svojou povahou, určením alebo používaním, ani že si navzájom konkurujú alebo sa dopĺňajú (bod 22 napadnutého rozhodnutia).
Okrem toho odvolací senát zamietol argumentáciu žalobcu, podľa ktorej po prvé existuje „obchodná prax“, ktorá v prípade automobilových výrobcov spočíva v rozšírení používania ich ochrannej známky, ktorá je dobre známa, na iné tovary, ako sú odevy, hodinky a iné doplnky, po druhé široká verejnosť o tejto praxi vie, po tretie široká verejnosť predpokladá, že používanie tej istej ochrannej známky pre kolidujúce tovary naznačuje, že pochádzajú od tej istej spoločnosti, a po štvrté tieto tovary sú v dôsledku toho vnímané ako „podobné“ (body 23 a 26 napadnutého rozhodnutia). Podľa odvolacieho senátu sa žalobca týmto spôsobom snaží nahradiť kritériá stanovené judikatúrou, a to povahu, určenie, používanie, prípadnú hospodársku súťaž a vzťah komplementárnosti novým kritériom podobnosti, ktorým sú „obchodné praktiky“ (bod 24 napadnutého rozhodnutia). Žalobca pritom nespochybnil, že na základe týchto kritérií vozidlá na jednej strane a tovary, na ktoré sa vzťahuje staršia ochranná známka, na druhej strane nevykazujú žiadnu podobnosť (bod 25 napadnutého rozhodnutia).
Podľa odvolacieho senátu môžu byť obchodné praktiky relevantné len na účely preukázania existencie „súvislosti“ medzi ochrannými známkami a tovarmi, ktoré označujú, v rámci dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 8 ods. 5 nariadenia 2017/1001, ktorý žalobca neuviedol pred odvolacím senátom (bod 27 napadnutého rozhodnutia).
Odvolací senát z toho vyvodil, že používanie spornej ochrannej známky pre automobily nevyvoláva pravdepodobnosť zámeny alebo asociácie so staršou ochrannou známkou zapísanou pre tovary zaradené do tried 14 a 25, takže považoval námietku za „zjavne nedôvodnú“.
Návrhy účastníkov konania
Žalobca navrhuje, aby Všeobecný súd:
–
zrušil napadnuté rozhodnutie,
–
uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania.
EUIPO navrhuje, aby Všeobecný súd:
–
zamietol žalobu,
–
uložil žalobcovi povinnosť nahradiť trovy konania.
Právne posúdenie
Na podporu svojej žaloby žalobca uvádza jediný žalobný dôvod založený na porušení článku 46 ods. 1 písm. a) nariadenia 2017/1001 v spojení s jeho článkom 8 ods. 1 písm. b), ako aj porušení povinnosti odôvodnenia.
Najskôr treba konštatovať, že vzhľadom na dátum podania predmetnej prihlášky, v tomto prípade 18. február 2017, ktorý je rozhodujúci na účely určenia uplatniteľného hmotného práva, sa skutkové okolnosti vo veci samej riadia hmotnoprávnymi ustanoveniami nariadenia č. 207/2009 (pozri v tomto zmysle rozsudky z 8. mája 2014, Bimbo/ÚHVT,
C‑591/12 P
,
EU:C:2014:305
, bod
, a z 18. júna 2020, Primart/EUIPO,
C‑702/18 P
,
EU:C:2020:489
, bod
a citovanú judikatúru). Okrem toho sa procesné pravidlá všeobecne uplatňujú od dátumu, kedy nadobudnú platnosť (pozri rozsudok z 11. decembra 2012, Komisia/Španielsko,
C‑610/10
,
EU:C:2012:781
, bod
a citovanú judikatúru). V dôsledku toho v prejednávanej veci, pokiaľ ide o hmotnoprávne pravidlá, treba chápať odkazy na článok 8 ods. 1 a 5 nariadenia 2017/1001, ktoré uviedol odvolací senát v napadnutom rozhodnutí, ako aj žalobca a EUIPO vo svojej argumentácii, ako odkazy na článok 8 ods. 1 a 5 nariadenia č. 207/2009, ktorých obsah je rovnaký. Pokiaľ ide o procesné pravidlá, keďže námietka bola podaná 17. mája 2017, odkazy žalobcu na článok 46 ods. 1 písm. a) nariadenia 2017/1001 týkajúci sa najmä lehoty, v ktorej sa musí podať námietka, treba chápať tak, že sa týkajú článku 41 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 s rovnakým obsahom, ktoré bolo účinné v čase podania námietky.
Žalobca v podstate tvrdí, že odvolací senát nesprávne dospel k záveru o neexistencii podobnosti kolidujúcich tovarov. Vzhľadom na okolnosti prejednávanej veci totiž odvolací senát podľa žalobcu nevzal do úvahy všetky faktory relevantné na ich porovnanie, ani sa nezaoberal všetkými relevantnými tvrdeniami, ktoré žalobca uviedol v prospech existencie podobnosti medzi týmito tovarmi.
V prvom rade žalobca tvrdí, že zoznam faktorov vyvodených judikatúrou na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb nie je taxatívny.
Z bodu 23 rozsudku z 29. septembra 1998, Canon (
C‑39/97
,
EU:C:1998:442
), vyplýva, že pri posudzovaní podobnosti medzi kolidujúcimi tovarmi alebo službami je potrebné zohľadniť všetky relevantné faktory. Tieto faktory zahŕňajú okrem iného povahu, určenie, použitie, ako aj konkurenčný alebo doplňujúci charakter tovarov (ďalej len „kritériá Canon“). Výraz „okrem iného“ poukazuje na to, že výpočet týchto faktorov je čisto indikatívny, pričom ostatné relevantné faktory sa k nim môžu pridať alebo ich nahradiť, ako je to v prejednávanej veci. Podobnosť tovarov a služieb nezávisí od špecifického počtu kritérií, ktoré možno vopred určiť a uplatniť na všetky prípady.
Podľa ustálenej judikatúry treba okrem kritérií Canon zohľadniť aj iné faktory, a to distribučné kanály tovarov, príslušnú skupinu verejnosti a obvyklý pôvod tovarov, či dokonca identitu výrobcov. Pri posudzovaní podobnosti tovarov by sa porovnanie malo zamerať na identifikáciu relevantných faktorov, ktorými sa osobitne vyznačujú porovnávané tovary, berúc do úvahy najmä obchodnú realitu, ktorá je vlastná určitému tovaru. Relevantnosť daného faktora teda závisí od príslušných tovarov, ktoré sa majú porovnať. Rozhodujúcim faktorom je v prejednávanej veci obvyklý pôvod tovarov a určitá ustálená trhová prax medzi výrobcami automobilov v rámci Európskej únie. Odvolací senát však nezohľadnil žiadny iný faktor ako kritériá Canon a uspokojil sa s tvrdením, že faktor týkajúci sa obchodnej praxe, na ktorý sa odvolával žalobca, je novým faktorom, ktorý nie je uvedený v rozsudku z 29. septembra 1998, Canon (
C‑39/97
,
EU:C:1998:442
), takže nie je prípustný.
Žalobca uvádza, že posúdenie podobnosti kolidujúcich tovarov sa v prejednávanej veci nemôže obmedziť len na kritériá Canon, inak by neboli zohľadnené relevantné skutočnosti na účely posúdenia podobnosti tovarov, ako je napríklad na jednej strane bežná prax väčšiny automobilových výrobcov v Únii, ktorá spočíva vo výrobe a predaji odevov vo veľkom rozsahu, a na druhej strane skutočnosť, že spotrebitelia o tejto praxi vedia a sú na ňu zvyknutí. Navyše táto trhová prax viedla v prejednávanom prípade k určitému kognitívnemu správaniu, čo je určitý stav mysle.
Okrem toho určitá trhová prax sa v danom obchodnom odvetví vo všeobecnosti považuje za rozhodujúci faktor, ako to potvrdzujú rozhodnutia piateho odvolacieho senátu EUIPO z 8. júna 2017 (vec R 1447/2016‑5, bod 54) a zo 16. novembra 2017 (vec R 968/2015‑5, bod 49) a rozhodnutie druhého odvolacieho senátu EUIPO z 15. decembra 2017 (vec R 1527/2017‑2, bod 26).
V druhom rade žalobca tvrdí, že ak by odvolací senát posúdil podobnosť kolidujúcich tovarov z hľadiska kritéria obchodnej praxe, ktorá bola spotrebiteľom známa a ktorá spočíva v tom, že automobiloví výrobcovia Únie ponúkajú nielen automobily, automobilové súčiastky a vybavenie, ale aj širokú škálu odevov a príslušenstva, mal dospieť k záveru, že tieto tovary sú podobné. Skutoční a potenciálni kupujúci odevov a doplnkov označených ochrannou známkou, ktorá sa tiež používa pre automobily, chcú vo všeobecnosti budiť dojem, že majú automobil pochádzajúci od daného výrobcu alebo že sa o automobily tohto výrobcu zaujímajú, prípadne ich obdivujú, a teda spájať tieto rôzne kategórie tovarov. Okrem toho, ak sa tá istá ochranná známka používa tak pre automobily, ako aj pre hodinárske výrobky a chronometre, odevy, obuv a pokrývky hlavy, môže to viesť príslušnú skupinu verejnosti k presvedčeniu, že všetky tieto tovary sú vyrábané alebo uvádzané na trh pod dohľadom jedinej spoločnosti alebo prinajmenšom spoločností, ktoré sú ekonomicky prepojené, aj keď si nekonkurujú, ani sa nedopĺňajú.
V treťom rade žalobca tvrdí, že odvolací senát tiež preto, že nezohľadnil skutočnosť, že kolidujúce tovary pochádzali od tých istých výrobcov a boli predávané prostredníctvom rovnakých distribučných kanálov, dospel k nesprávnemu záveru, že tieto tovary neboli podobné. V tejto súvislosti po prvé tvrdí, že skutočné miesto výroby nie je tak rozhodujúce ako otázka, či príslušná skupina verejnosti zohľadňuje identitu subjektu, ktorý riadi alebo kontroluje výrobu alebo dodávku tovarov, a uvádza, že námietkové oddelenie konštatovalo, že automobiloví výrobcovia ponúkajú pod svojimi ochrannými známkami aj tovary, ktoré patria do tried 14 a 25. Toto oddelenie tiež uznalo, že automobily, odevy a hodinárske výrobky sú často vyrábané a dodávané pod dohľadom tých istých výrobcov, konkrétne výrobcov automobilov. Po druhé uvádza, že z dojmov, ktoré vyvolávajú internetové stránky pripojené k žalobe vyplýva, že odevy a doplnky ponúkané automobilovými výrobcami sú dostupné na ich internetových stránkach, ktoré často obsahujú aj podrobné informácie o navrhovaných automobiloch. Okrem toho mnohí výrobcovia ponúkajú svoje odevy prostredníctvom svojich bežných automobilových koncesionárov.
Podobnosť dotknutých tovarov preto vyplýva aj zo skutočnosti, že pochádzajú od toho istého výrobcu a sú ponúkané alebo predávané rovnakými distribučnými kanálmi. Používanie prihlasovanej ochrannej známky pre automobily teda podľa žalobcu viedlo k pravdepodobnosti zámeny a asociácie so staršou ochrannou známkou zapísanou pre tovary patriace do tried 14 a 25.
EUIPO tvrdenia žalobcu spochybňuje.
V prvom rade tvrdí, že hoci judikatúra neposkytuje taxatívny zoznam relevantných faktorov, stanovuje určité faktory, ktoré sa musia systematicky zohľadniť na účely posúdenia podobnosti dotknutých tovarov alebo služieb, konkrétne kritériá Canon. V závislosti od osobitostí každého prípadu by sa mohli ukázať relevantné aj „dodatočné“ faktory, ako sú distribučné okruhy, príslušná skupina verejnosti alebo obvyklý pôvod tovarov alebo služieb.
Žalobca však nepopiera, že uplatnenie kritérií Canon nevedie k žiadnemu stupňu podobnosti medzi automobilmi na jednej strane a hodinárskymi výrobkami, chronometrami, odevmi, obuvou a pokrývkami hlavy na strane druhej.
V druhom rade EUIPO spochybňuje relevantnosť osobitnej obchodnej praxe v automobilovom odvetví, na ktorú sa odvoláva žalobca. Obchodné praktiky by mohli mať určitú relevantnosť v rámci posúdenia súvislosti podľa článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009. Nepredstavujú však relevantný a už vôbec nie rozhodujúci faktor v rámci posúdenia podobnosti tovarov podľa článku 8 ods. 1 písm. b) toho istého nariadenia. Koncept súvislosti, v rámci ktorého by obchodné praktiky mohli zohrávať určitú úlohu, je totiž širší ako koncept podobnosti tovarov alebo služieb v zmysle článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009. EUIPO v tejto súvislosti poznamenáva, že rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 8. júna 2017 (vec R 1447/2016‑5), o ktoré sa opiera žalobca, sa netýka podobnosti tovarov podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, ale vytvorenia súvislosti v rámci článku 8 ods. 5 toho istého nariadenia. Vzhľadom na to, že v prejednávanej veci sa žalobca neodvolával na porušenie článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, treba zamietnuť tvrdenie, ktoré žalobca vyvodzuje z predpokladaného významu obchodných praktík ako rozhodujúceho faktora pre prejednávanú vec.
V treťom rade, pokiaľ ide po prvé o dodatočné kritérium obvyklého pôvodu tovarov, EUIPO zastáva názor, že je potrebné prijať reštriktívny prístup, aby sa predišlo oslabeniu tohto kritéria. V prejednávanej veci, ak by sa všetky druhy tovarov alebo služieb pochádzajúcich od tej istej veľkej spoločnosti považovali za tovary rovnakého pôvodu, toto kritérium by stratilo svoj význam. Je toho názoru, že hoci pre výrobcov automobilov nie je neobvyklé umiestňovať ochrannú známku týkajúcu sa automobilu na množstvo iných tovarov, verejnosť si je dobre vedomá, že vo všeobecnosti ide o činnosť vykonávanú v kontexte odvodených a vedľajších tovarov vyrobených inými spoločnosťami s úmyslom propagovať hlavný výrobok, teda automobily, a nie hlavnú obchodnú činnosť výrobcu automobilov, ktorý je majiteľom ochrannej známky. Verejnosť si úplne uvedomuje skutočnosť, že trh s odevmi a hodinkami sa zásadne odlišuje od trhu s automobilmi, a preto vo všeobecnosti neočakáva, že kolidujúce tovary budú vyrobené a ponúkané tou istou spoločnosťou.
Po druhé sa EUIPO domnieva, že všetky kolidujúce tovary by mohli byť v skutočnosti adresované konečným spotrebiteľom. Hodinky alebo odevy by tiež príležitostne mohli zdieľať rovnaké distribučné okruhy ako automobily, keďže by mohli byť ponúkané na internetových stránkach automobilových koncesionárov alebo tiež fyzicky u automobilových koncesionárov ako odvodené tovary. Tento prípadný vzťah však neznamená, že tovary, akými sú odevy alebo hodinky, tvoria rovnorodú skupinu s automobilmi, ani že by boli spolu s automobilmi vo všeobecnosti ponúkané a predávané vedľa seba. V každom prípade ani prípadné väzby týkajúce sa relatívne slabých dodatočných faktorov, akými sú príslušná skupina verejnosti alebo distribučné okruhy, nemôžu v žiadnom prípade prevážiť nad nedostatkom podobnosti vzhľadom na povahu, určenie a používanie tovarov alebo akékoľvek iné kritérium Canon.
Z toho podľa EUIPO vyplýva, že vzhľadom na to, že nie je splnená jedna z podmienok článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, konkrétne podobnosť tovarov, odvolací senát správne zamietol odvolanie ako zjavne nedôvodné.
Najskôr treba uviesť, že hoci sa žalobca na podporu svojej žaloby odvoláva nielen na článok 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, ale aj na článok 41 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009, neuvádza žiadne osobitné tvrdenie týkajúce sa tohto posledného uvedeného ustanovenia, ktoré stanovuje najmä niektoré pravidlá týkajúce sa podania námietky proti zápisu ochrannej známky. Treba sa teda domnievať, že tento žalobný dôvod je založený len na porušení článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.
Podľa tohto posledného ustanovenia ochranná známka, o ktorej zápis sa žiada, nebude zapísaná na základe námietky majiteľa staršej ochrannej známky, ak z dôvodu jej zhody alebo podobnosti so staršou ochrannou známkou a z dôvodu zhody alebo podobnosti tovarov alebo služieb, na ktoré sa tieto ochranné známky vzťahujú, existuje pravdepodobnosť zámeny zo strany verejnosti na území, na ktorom je staršia ochranná známka chránená. Pravdepodobnosť zámeny zahŕňa aj pravdepodobnosť asociácie so staršou ochrannou známkou.
Pojem pravdepodobnosť asociácie nie je alternatívou k pojmu pravdepodobnosť zámeny, ale slúži na spresnenie jeho rozsahu. Samotné znenie článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 teda vylučuje, aby sa pojem pravdepodobnosť asociácie mohol uplatniť, ak neexistuje pravdepodobnosť zámeny zo strany príslušnej skupiny verejnosti [pozri rozsudok z 11. septembra 2014, Continental Wind Partners/ÚHVT – Continental Reifen Deutschland (CONTINENTAL WIND PARTNERS),
T‑185/13
, neuverejnený,
EU:T:2014:769
, bod
a citovanú judikatúru].
Podľa ustálenej judikatúry pravdepodobnosťou zámeny podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 je pravdepodobnosť, že sa verejnosť môže domnievať, že predmetné tovary alebo služby pochádzajú od jednej spoločnosti alebo prípadne od spoločností, ktoré sú ekonomicky prepojené. Existencia pravdepodobnosti zámeny zo strany príslušnej skupiny verejnosti sa má posudzovať celkovo so zohľadnením všetkých rozhodujúcich okolností prejednávanej veci, medzi ktorými sa nachádza najmä stupeň podobnosti medzi kolidujúcimi označeniami a medzi dotknutými tovarmi alebo službami, ako aj intenzita dobrého mena a stupeň rozlišovacej spôsobilosti staršej ochrannej známky, ktorá je vlastná alebo nadobudnutá používaním [rozsudky z 24. marca 2011, Ferrero/ÚHVT,
C‑552/09 P
,
EU:C:2011:177
, bod
, a z 8. mája 2014, Bimbo/ÚHVT,
C‑591/12 P
,
EU:C:2014:305
, bod
; pozri tiež rozsudok z 9. júla 2003, Laboratorios RTB/ÚHVT – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
T‑162/01
,
EU:T:2003:199
, body
až
a citovanú judikatúru].
Toto celkové posúdenie pravdepodobnosti zámeny zahŕňa určitú vzájomnú závislosť medzi zohľadňovanými faktormi a najmä podobnosť kolidujúcich označení a dotknutých tovarov alebo služieb. Tak je možné vyvážiť nižší stupeň podobnosti medzi označenými tovarmi a službami vyšším stupňom podobnosti medzi ochrannými známkami a opačne (pozri rozsudok z 18. decembra 2008, Les Éditions Albert René/ÚHVT,
C‑16/06 P
,
EU:C:2008:739
, bod
a citovanú judikatúru).
Na účely uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 však pravdepodobnosť zámeny predpokladá súčasne zhodnosť alebo podobnosť kolidujúcich ochranných známok, ako aj zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, ktoré označujú. Ide o kumulatívne podmienky [pozri rozsudok z 22. januára 2009, Commercy/ÚHVT – easyGroup IP Licensing (easyHotel),
T‑316/07
,
EU:T:2009:14
, bod
a citovanú judikatúru].
Aj v prípade, že existuje zhodnosť s ochrannou známkou, ktorej rozlišovacia spôsobilosť je zvlášť vysoká, je naďalej nevyhnutné predložiť dôkaz o existencii podobnosti medzi označenými tovarmi alebo službami (uznesenie z 9. marca 2007, Alecansan/ÚHVT,
C‑196/06 P
, neuverejnené,
EU:C:2007:159
, bod
). Na rozdiel od toho, čo je stanovené napríklad v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, ktorý sa výslovne týka prípadov, keď tovary alebo služby nie sú podobné, článok 8 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia stanovuje, že pravdepodobnosť zámeny predpokladá zhodnosť alebo podobnosť medzi označenými tovarmi alebo službami [rozsudok zo 7. mája 2009, Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary) a ÚHVT,
C‑398/07 P
, neuverejnený,
EU:C:2009:288
, bod
].
V prejednávanej veci sa odvolací senát domnieval, že neexistuje žiadna pravdepodobnosť zámeny príslušnou skupinou verejnosti len na základe porovnania kolidujúcich tovarov bez toho, aby preskúmal ostatné podmienky pripomenuté v bode 38 vyššie, a to najmä podobnosť medzi označeniami, a bez toho, aby vykonal celkové posúdenie existencie pravdepodobnosti zámeny zohľadňujúce všetky relevantné faktory. Podobnosť medzi uvedenými tovarmi, aj keď len nízka, ukladá odvolaciemu senátu povinnosť overiť, či prípadný vysoký stupeň podobnosti medzi označeniami, či dokonca ich totožnosť, nemôže u spotrebiteľov vyvolať pravdepodobnosť zámeny, pokiaľ ide o pôvod týchto tovarov [rozsudok z 11. júla 2007, El Corte Inglés/ÚHVT – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños),
T‑443/05
,
EU:T:2007:219
, bod
].
Treba teda preskúmať, či odvolací senát správne dospel k záveru o neexistencii podobnosti tovarov označených kolidujúcimi ochrannými známkami.
O relevantnosti kritéria „obchodnej praxe“
Podľa judikatúry vyplývajúcej z bodu 23 rozsudku z 29. septembra 1998, Canon (
C‑39/97
,
EU:C:1998:442
), na účely posúdenia podobnosti medzi tovarmi alebo službami, na ktoré sa vzťahujú kolidujúce ochranné známky, treba zohľadniť všetky relevantné faktory, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi nimi. Tieto faktory zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie, použitie, ako aj ich konkurenčný alebo doplňujúci charakter. Zohľadniť možno aj iné okolnosti, akými sú distribučné kanály dotknutých tovarov alebo služieb, či skutočnosť, že uvedené tovary alebo služby sú často predávané na rovnakých špecializovaných predajných miestach, ktorá môže v prípade dotknutého spotrebiteľa uľahčiť vnímanie úzkej súvislosti, ktorá medzi nimi existuje a posilniť dojem, že zodpovednosť za výrobu týchto tovarov alebo poskytovanie daných služieb prináleží rovnakej spoločnosti [rozsudky z 21. januára 2016, Hesse/ÚHVT,
C‑50/15 P
,
EU:C:2016:34
, body
až
, a z 10. júna 2015, AgriCapital/ÚHVT – agri.capital (AGRI.CAPITAL),
T‑514/13
,
EU:T:2015:372
, bod
; pozri tiež rozsudok z 2. októbra 2015, The Tea Board/ÚHVT – Delta Lingerie (Darjeeling),
T‑627/13
, neuverejnený,
EU:T:2015:740
, bod
a citovanú judikatúru].
Formulácia, podľa ktorej treba „zohľadniť všetky relevantné faktory, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi tovarmi alebo službami“ a že „tieto faktory zahŕňajú predovšetkým ich povahu, určenie, použitie, ako aj ich konkurenčný alebo doplňujúci charakter“, jasne uvádza, ako správne tvrdí žalobca, že tento zoznam kritérií nie je vyčerpávajúci. Táto kvalifikácia bola navyše doplnená po vyhlásení rozsudku z 29. septembra 1998, Canon (
C‑39/97
,
EU:C:1998:442
), doplnením ďalších kritérií [rozsudok z 21. júla 2016, Ogrodnik/EUIPO – Aviário Tropical (Tropical),
T‑804/14
, neuverejnený,
EU:T:2016:431
, bod
], ktoré zahŕňajú obvyklý pôvod dotknutých tovarov [rozsudky z 26. septembra 2017, Banca Monte dei Paschi di Siena a Banca Widiba/EUIPO – ING‑DIBa (WIDIBA),
T‑83/16
, neuverejnený,
EU:T:2017:662
, bod
, a z 13. novembra 2018, Camomilla/EUIPO – CMT (CAMOMILLA),
T‑44/17
, neuverejnený,
EU:T:2018:775
, body
a
], a ako bolo uvedené v bode 44 vyššie, ich distribučné kanály. Okrem toho už bolo rozhodnuté, že skutočnosť, že kolidujúce tovary sú často predávané v rovnakých špecializovaných predajniach je tiež faktorom, ktorý môže v prípade dotknutého spotrebiteľa uľahčiť vnímanie úzkej súvislosti, ktorá medzi nimi existuje, a posilniť dojem, že zodpovednosť za ich výrobu prináleží rovnakej spoločnosti [rozsudok z 13. februára 2014, Demon International/ÚHVT – Big Line (DEMON),
T‑380/12
, neuverejnený,
EU:T:2014:76
, bod
].
Za týchto podmienok sa odvolací senát v bodoch 24 a 27 napadnutého rozhodnutia dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď zo zásady vylúčil posúdenie podobnosti kolidujúcich tovarov z hľadiska kritéria obchodných praktík uvádzaného žalobcom. Nie je totiž vylúčené, že iné kritériá ako tie, ktoré uviedol odvolací senát v bode 17 napadnutého rozhodnutia, a to okrem kritérií Canon, distribučné kanály a zhodnosť predajných miest, môžu byť relevantné v rámci posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb vo všeobecnosti, ako aj osobitne kolidujúcich tovarov.
Je pravda, že odvolací senát v bode 17 napadnutého rozhodnutia pripomenul kritériá relevantné na posúdenie podobnosti tovarov, pričom spresnil, že možno zohľadniť aj iné faktory. Neposúdil však podobnosť kolidujúcich tovarov z hľadiska týchto iných faktorov. Pokiaľ ide konkrétne o obchodnú prax, na ktorú sa odvoláva žalobca, odvolací senát v bode 24 napadnutého rozhodnutia vysvetlil, že odôvodnenie žalobcu nemožno prijať, pretože sa pokúša nahradiť kritériá stanovené judikatúrou, a to povahu, určenie, používanie, hospodársku súťaž a vzťah komplementárnosti novým kritériom podobnosti, konkrétne obchodnými praktikami. Podľa odvolacieho senátu so zreteľom na to, že vzhľadom na kritériá stanovené judikatúrou neexistuje podobnosť, tvrdenie žalobcu založené na obchodnej praxi musí byť zamietnuté (body 25 a 26 napadnutého rozhodnutia). Podľa odvolacieho senátu mohli byť obchodné praktiky relevantné len na účely preukázania existencie súvislosti medzi ochrannými známkami v rámci dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009 (bod 27 napadnutého rozhodnutia).
Body 24 až 27 napadnutého rozhodnutia nemožno vykladať v tom zmysle, že odvolací senát sa domnieval, že jeho analýza vyplývajúca z uplatnenia kritérií Canon nemôže byť spochybnená samotným faktorom obchodnej praxe. Takáto úvaha by totiž bola v rozpore so záverom, ktorý vyplýva z bodov 21 a 23 rozsudku z 21. januára 2016, Hesse/ÚHVT (
C‑50/15 P
,
EU:C:2016:34
), podľa ktorého nie je vylúčené, že jedno relevantné kritérium môže samo osebe zakladať existenciu podobnosti medzi tovarmi alebo službami napriek okolnosti, že uplatnenie ostatných kritérií svedčí skôr o neexistencii takejto podobnosti. V každom prípade nie je možné posúdiť vplyv dodatočného kritéria, akým je obchodná prax, na analýzu už vykonanú na základe faktorov vyplývajúcich z rozsudku z 29. septembra 1998, Canon (
C‑39/97
,
EU:C:1998:442
), pred riadnym preskúmaním tohto kritéria. Odvolací senát však takéto preskúmanie nevykonal.
Okrem toho nič v znení bodu 27 napadnutého rozhodnutia neumožňuje dospieť k záveru, že odvolací senát mal v úmysle obmedziť konštatovanie, podľa ktorého za okolností prejednávanej veci môžu byť „obchodné praktiky relevantné len na účely preukázania existencie ‚súvislosti‘ medzi ochrannými známkami (a tovarmi, ktoré označujú), teda v rámci dôvodu zamietnutia uvedeného v článku 8 ods. 5 [nariadenia č. 207/2009]“. Toto jednoznačne formulované konštatovanie jasne vyjadruje, že podľa odvolacieho senátu obchodné praktiky nemôžu byť v žiadnom prípade relevantné na preskúmanie podobnosti tovarov v rámci článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009. Treba zdôrazniť, že EUIPO vo vyjadrení k žalobe potvrdil, že podľa jeho názoru obchodné praktiky nepredstavujú relevantný faktor v rámci hodnotenia podobnosti tovarov podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.
Je pravda, že žalobca sa s cieľom tvrdiť, že rozhodovacia prax EUIPO už pripustila toto kritérium ako relevantné na posúdenie podobnosti tovarov v rámci uplatnenia článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009 (pozri bod 24 vyššie), nesprávne odvoláva na tri rozhodnutia odvolacích senátov EUIPO. Na jednej strane, ako správne tvrdí EUIPO, rozhodnutie piateho odvolacieho senátu EUIPO z 8. júna 2017 (vec R 1447/2016‑5) nebolo prijaté na základe článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, ale na základe odseku 5 tohto článku. Na druhej strane zohľadnenie obchodnej praxe v rozhodnutiach piateho odvolacieho senátu EUIPO zo 16. novembra 2017 (vec R 968/2015‑5, bod 49) a druhého odvolacieho senátu EUIPO z 15. decembra 2017 (vec R 1527/2017‑2, bod 26) spadá do rámca celkového posúdenia existencie pravdepodobnosti zámeny a nie do rámca posúdenia podobnosti tovarov.
Hoci nebolo výslovne uvedené, kritérium obchodnej praxe už bolo zohľadnené pri posúdení podobnosti kolidujúcich tovarov alebo služieb. Takto napríklad bola zohľadnená skutočnosť, že kolidujúce tovary a služby boli často uvádzané na trh spoločne, aby bolo možné dospieť k záveru, že medzi nimi existuje podobnosť [rozsudok zo 4. júna 2015, Yoo Holdings/ÚHVT – Eckes‑Granini Group (YOO),
T‑562/14
, neuverejnený,
EU:T:2015:363
, bod
]. Tiež bolo zdôraznené, že je potrebné posúdiť, či spotrebitelia považujú za bežné, že kolidujúce tovary sú uvádzané na trh pod tou istou ochrannou známkou, čo obvykle znamená, že veľká časť príslušných výrobcov alebo distributérov týchto tovarov je rovnaká [rozsudky z 9. júla 2015, Nanu‑Nana Joachim Hoepp/ÚHVT – Vincci Hoteles (NANU),
T‑89/11
, neuverejnený,
EU:T:2015:479
, bod
, a z 10. októbra 2018, Cuervo y Sobrinos 1882/ÚHVT – A. Salgado Nespereira (Cuervo y Sobrinos LA HABANA 1882),
T‑374/17
, neuverejnený,
EU:T:2018:669
, bod
; pozri tiež rozsudok z 13. februára 2020, Delta‑Sport/EUIPO – Delta Enterprise (DELTA SPORT),
T‑387/18
, neuverejnený,
EU:T:2020:65
, body
a
a citovanú judikatúru].
Navyše na rozdiel od toho, čo by mohlo vyplývať z bodu 27 napadnutého rozhodnutia, ako aj z tvrdení EUIPO uvedených v bode 31 vyššie, okolnosť, že kritérium sa považuje za relevantné v rámci uplatnenia článku 8 ods. 5 nariadenia č. 207/2009, sama osebe neznamená, že to tak nie je v rámci uplatnenia odseku 1 písm. b) toho istého článku [pozri v tomto zmysle rozsudok z 12. februára 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/ÚHVT – Cheng (B),
T‑505/12
,
EU:T:2015:95
, body
a
].
Rovnako treba zamietnuť tvrdenia EUIPO, podľa ktorých jednak z judikatúry vyplýva, že kritériá Canon musia byť systematicky zohľadňované na účely posúdenia podobnosti tovarov alebo služieb, zatiaľ čo dodatočné kritériá môžu byť relevantné v závislosti od osobitostí každého prípadu, a jednak, že tieto kritériá sú „slabé“, takže v žiadnom prípade nemôžu prevážiť nad nedostatkom podobnosti vzhľadom na kritériá Canon. Z rozsudku z 21. januára 2016, Hesse/ÚHVT (
C‑50/15 P
,
EU:C:2016:34
, bod
), totiž po prvé vyplýva, že každé z kritérií vyvodených judikatúrou, bez ohľadu na to, či ide o jedno z originálnych kritérií, alebo o kritérium, ktoré k nim bolo pripojené, je len jedným z viacerých kritérií, po druhé, že kritériá sú samostatné, a po tretie, že podobnosť medzi týmito kolidujúcimi tovarmi alebo službami môže byť založená len na jednom z týchto kritérií (pozri bod 48 vyššie). Navyše, hoci je EUIPO povinný zohľadniť všetky relevantné faktory, ktorými sa vyznačuje vzťah medzi dotknutými tovarmi, nemusí zohľadniť faktory, ktoré nie sú pre vzťah medzi nimi relevantné [pozri rozsudok z 23. novembra 2011, Pukka Luggage/ÚHVT – Azpiroz Arruti (PUKKA),
T‑483/10
, neuverejnený,
EU:T:2011:692
, bod
a citovanú judikatúru].
Treba dodať, že aj z pokynov EUIPO týkajúcich sa preskúmania ochranných známok Európskej únie vyplýva, že preukázané obchodné používanie spočívajúce v tom, že výrobcovia rozširujú svoju oblasť činnosti na susedné trhy, má osobitný význam pre záver, že tovary alebo služby odlišnej povahy majú rovnaký pôvod. Podľa týchto pokynov je v takýchto situáciách potrebné určiť, či je toto rozšírenie v danom odvetví bežné.
Z toho vyplýva, že existencia určitej obchodnej praxe môže predstavovať relevantné kritérium na účely preskúmania podobnosti medzi tovarmi alebo službami v rámci článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009.
Odvolací senát teda v rámci svojho skúmania podobnosti kolidujúcich tovarov zo zásady nesprávne vylúčil relevantnosť kritéria založeného na obchodnej praxi. Keďže z dôvodu svojho nesprávneho posúdenia konkrétne neskúmal relevantnosť a prípadne vplyv tohto kritéria na posúdenie podobnosti medzi kolidujúcimi tovarmi, Všeobecný súd nemôže sám rozhodnúť o tejto otázke [rozsudky z 5. júla 2011, Edwin/ÚHVT,
C‑263/09 P
,
EU:C:2011:452
, bod
; z 12. júla 2018, Lotte/EUIPO – Nestlé Unternehmungen Deutschland (Zobrazenie koaly),
T‑41/17
, neuverejnený,
EU:T:2018:438
, body
a
, a z 5. decembra 2019, Idea Groupe/EUIPO – The Logistical Approach (Idealogistic Verhoeven Greatest care in getting it there),
T‑29/19
, neuverejnený,
EU:T:2019:841
, bod
].
O kritériách totožnosti výrobcov a distribučných kanálov
Pred odvolacím senátom žalobca tvrdil, že kolidujúce tovary sú podobné aj na základe kritérií obvyklého pôvodu, dokonca totožnosti výrobcov, ako aj kritéria distribučných kanálov. Aj keby však tieto dve kritériá boli uznané tak judikatúrou (pozri najmä judikatúru citovanú v bode 45 vyššie), ako aj samotným odvolacím senátom v bode 17 napadnutého rozhodnutia, za relevantné na posúdenie podobnosti tovarov alebo služieb podľa článku 8 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 207/2009, odvolací senát v prejednávanej veci nepreskúmal tieto dve kritériá a okrem toho ani neuviedol dôvody, pre ktoré dané kritériá nemohli byť zohľadnené v rámci tohto posúdenia, ako to správne tvrdí žalobca (pozri bod 19 vyššie).
Hoci bod 17 napadnutého rozhodnutia pripomína „štandardný“ odkaz na judikatúru týkajúcu sa relevantných faktorov, ktoré sa majú zohľadniť pri posúdení podobnosti tovarov, je nutné konštatovať, že v bode 24 tohto rozhodnutia, teda v rámci uplatnenia pravidiel v prejednávanej veci, odvolací senát odkazuje len na päť kritérií Canon bez toho, aby spomenul kritériá, na ktoré sa žalobca osobitne odvoláva. Najmä z bodov 23 a 24 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že odvolací senát posúdil tvrdenia, ktoré žalobca pred ním uviedol z jediného hľadiska, a to so zreteľom na otázku, či obchodnú prax, na ktorú sa žalobca odvoláva, možno považovať za relevantný faktor, ktorý treba zohľadniť v rámci posúdenia podobnosti kolidujúcich tovarov.
Okolnosť, že odvolací senát v analýze vedúcej k prijatiu napadnutého rozhodnutia nezohľadnil kritériá obvyklého pôvodu či totožnosť výrobcov ani kritérium distribučných kanálov, je tiež potvrdená v bode 7 tohto rozhodnutia, ktorý zhrňuje tvrdenia uvádzané žalobcom na podporu jeho odvolania. V tomto zhrnutí sa totiž nespomínajú tvrdenia žalobcu týkajúce sa týchto kritérií.
Okrem toho v bodoch 19 až 21 napadnutého rozhodnutia samotný odvolací senát pristúpil k posúdeniu podobnosti kolidujúcich tovarov, ale výlučne vo vzťahu ku kritériám Canon, pričom výsledok tohto posúdenia žalobca nespochybnil. Za týchto okolností a vzhľadom na neexistenciu akéhokoľvek argumentu zo strany EUIPO v tomto zmysle nemožno napadnuté rozhodnutie vykladať tak, že odvolací senát mal v úmysle potvrdiť rozhodnutie námietkového oddelenia s ohľadom na dve predmetné kritériá uvádzané špecificky žalobcom, a to obvyklý pôvod tovarov, či dokonca totožnosť výrobcov a distribučné kanály, a zároveň uskutočniť svoju analýzu výlučne vzhľadom na kritériá, ktorých sa netýka predložené odvolanie, bez toho, aby pristúpil k posúdeniu výslovne sa týkajúcemu kritérií, na ktorých sa zakladá argumentácia žalobcu. Hoci odvolací senát v bode 18 napadnutého rozhodnutia odkázal na konečný záver, ku ktorému dospelo námietkové oddelenie vo svojom rozhodnutí, neodkázal na žiadny konkrétny bod alebo časť tohto rozhodnutia, čo by umožnilo dospieť k záveru, že mal v úmysle zahrnúť úvahy námietkového oddelenia do svojho vlastného rozhodnutia, aby sa vyhol opakovaniu.
V bode 19 vyjadrenia k žalobe EUIPO tvrdí, že dodatočné faktory ku kritériám Canon, ako je napríklad faktor distribučných kanálov, sú „relatívne slabé“ a nemôžu prevážiť nad skutočnosťou, že v danom prípade nie je splnené žiadne z kritérií Canon. Na jednej strane, ako bolo pripomenuté v bode 45 vyššie, zoznam kritérií výslovne uvedených v rozsudku z 29. septembra 1998, Canon (
C‑39/97
,
EU:C:1998:442
), nie je taxatívny. Na druhej strane každé kritérium vyplývajúce z judikatúry vychádzajúcej z tohto rozsudku je samostatné, takže posúdenie podobnosti medzi kolidujúcimi tovarmi alebo službami sa môže zakladať len na jednom z uvedených kritérií (bod 53 vyššie).
V dôsledku toho treba konštatovať, že odvolací senát tým, že neuviedol dôvody, pre ktoré neboli zohľadnené kritériá obvyklého pôvodu, či dokonca totožnosti výrobcov, ako aj kritérium distribučných kanálov, neuviedol všetky skutočnosti a právne úvahy, ktoré majú zásadný význam pre záver, že tovary nie sú podobné, takže napadnuté rozhodnutie nie je dostatočne odôvodnené (pozri v tomto zmysle rozsudok z 21. júla 2016, Tropical,
T‑804/14
, neuverejnený,
EU:T:2016:431
, bod
).
EUIPO pred Všeobecným súdom uvádza rôzne tvrdenia, podľa ktorých by uplatnenie týchto kritérií v prejednávanej veci neviedlo ku konštatovaniu podobnosti medzi kolidujúcimi tovarmi (pozri body 32 a 33 vyššie).
V tejto súvislosti treba poznamenať, že takéto posúdenie sa v napadnutom rozhodnutí nenachádza. Na jednej strane však Všeobecnému súdu neprináleží, aby v rámci svojho preskúmania zákonnosti napadnutého rozhodnutia vykonal posúdenie, ku ktorému odvolací senát nezaujal stanovisko (rozsudok z 5. júla 2011, Edwin/ÚHVT,
C‑263/09 P
,
EU:C:2011:452
, bod
), a na druhej strane EUIPO nemôže pred Všeobecným súdom podložiť napadnuté rozhodnutie skutočnosťami, ktoré v ňom neboli zohľadnené [pozri rozsudok z 8. septembra 2017, Aldi/EUIPO – Rouard (GOURMET),
T‑572/15
, neuverejnený,
EU:T:2017:591
, bod
a citovanú judikatúru].
Táto argumentácia je teda neprípustná [rozsudok z 24. septembra 2019, Volvo Trademark/EUIPO – Paalupaikka (V V‑WHEELS),
T‑356/18
,
EU:T:2019:690
, bod
].
Nesprávne právne posúdenie a nedostatok odôvodnenia konštatované v bodoch 56 a 62 vyššie majú za následok, že jediný žalobný dôvod je dôvodný.
Z toho vyplýva, že napadnuté rozhodnutie musí byť zrušené.
O trovách
Podľa článku 134 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu je účastník konania, ktorý nemal vo veci úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže EUIPO nemal vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ho na náhradu jeho vlastných trov konania, ako aj na náhradu trov konania, ktoré vznikli žalobcovi, v súlade s jeho návrhom.

Z týchto dôvodov
VŠEOBECNÝ SÚD (tretia komora)
rozhodol takto:

1.
Rozhodnutie prvého odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 21. januára 2020 (vec R 67/2019‑1) sa zrušuje.

2.
EUIPO je povinný nahradiť trovy konania.

Collins
Csehi
Steinfatt
Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 2. júna 2021.
Podpisy
(
*1
)	Jazyk konania: angličtina.