CELEX: 62015TJ0637
EU-varemærker
indsigelsessag
ansøgning om EU-figurmærket SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE
det ældre EU-ordmærke VIÑA SOL
relativ registreringshindring
skade på særpræget
ingen lighed mellem tegnene
artikel 8, stk. 5, i forordning (EF) nr. 207/2009

Sagens baggrund
Den 4. marts 2011 indgav sagsøgeren, Alma-The Soul of Italian Wine LLLP, en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (
EUT 2009, L 78, s. 1
).
Varemærket, der blev ansøgt registreret, var følgende figurtegn:
De varer, som registreringsansøgningen vedrørte, henhører under klasse 33 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarer til følgende beskrivelse: »vine«.
EU-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i
EF-Varemærketidende
nr. 64/2011 af 1. april 2011.
Den 30. juni 2011 rejste intervenienten, Miguel Torres, SA, indsigelse i medfør af artikel 41 i forordning nr. 207/2009 mod registreringen af det ansøgte varemærke for de varer, der er nævnt i præmis 3 ovenfor.
Indsigelsen, der var støttet på de grunde, der fremgår af artikel 8, stk. 1, litra b), og af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, var støttet på følgende ældre varemærker:
—
EU-ordmærket VIÑA SOL, der blev ansøgt registreret den 12. februar 1997, registreret den 29. oktober 1998 under nr. 462523 og fornyet den 5. marts 2007 for »alkoholholdige drikke (dog ikke øl)«, der henhører under klasse 33
—
det spanske ordmærke VIÑA SOL, der blev ansøgt registreret den 9. maj 1944, registreret den 13. januar 1947 under nr. 152231 og fornyet den 11. september 2007 for »alle vinklasser (dog ikke hvid bordvin), ekstra tør, som har de samme kendetegn som Rhinvine«, der henhører under klasse 33
—
det spanske ordmærke VIÑA SOL, der blev ansøgt registreret den 25. maj 1973, registreret den 21. marts 1977 under nr. 715524 og fornyet den 25. marts 2003, for »brandy«, der henhører under klasse 33.
Den indsigelse, som alene var støttet på den grund, der fremgår af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, var støttet på følgende ældre varemærker:
—
det spanske figurmærke, der blev ansøgt registreret den 26. oktober 2007 og registreret den 6. maj 2008 under nr. 2796505 for »alkoholholdige drikke (dog ikke øl)«, der henhører under klasse 33, som er gengivet nedenfor:
—
EU-ordmærket SOL, der blev ansøgt registreret den 17. oktober 2007 og registreret den 2. maj 2010 under nr. 6373971 for »alkoholholdige drikke (dog ikke øl)«, der henhører under klasse 33
Ved afgørelse af 30. oktober 2012 tog indsigelsesafdelingen, idet den tog hensyn til det ældre EU-ordmærke, indsigelsen til følge med den begrundelse, at der forelå en risiko for forveksling i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.
Den 21. december 2012 indgav sagsøgeren i henhold til artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009 en klage til EUIPO over indsigelsesafdelingens afgørelse.
Ved afgørelse af 10. september 2013 (herefter »afgørelsen af 10. september 2013«) stadfæstede Andet Appelkammer ved EUIPO indsigelsesafdelingens afgørelse og afslog registreringsansøgningen i dens helhed. Appelkammeret anførte dog, at det af procesøkonomiske grunde – selv om indsigelsesafdelingen havde taget indsigelsen til følge på grundlag af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 – ville undersøge indsigelsesgrunden i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 under hensyntagen til det ældre EU-ordmærke VIÑA SOL (herefter »det ældre varemærke«). Det anførte, at den relevante kundekreds bestod af den almindeligt oplyste, rimeligt opmærksomme og velunderrettede gennemsnitsforbruger i Den Europæiske Union. Det fandt dels, at de omtvistede varemærker for de spansktalende, fransktalende og portugisisktalende forbrugere havde en gennemsnitlig grad af lighed, eftersom den dominerende bestanddel i det ældre varemærke »sol« og de dominerende bestanddel i det ansøgte varemærke »sole« lignede hinanden ekstremt meget, dels, at de omtvistede varemærker for den italienske forbruger kun havde en svag grad af lighed.
Ifølge appelkammeret havde det ældre varemærke et renommé i Unionen for vine. Idet appelkammeret tog hensyn til de omtvistede tegns lighed, det ældre varemærkes særpræg og renomme og det forhold, at de varer, der var omfattet af de omtvistede varemærker, var af samme art, fandt det, at der bestod en sammenhæng mellem de omtvistede tegn for en væsentlig del af de relevante forbrugere, dvs. de spansktalende, italiensktalende, fransktalende og portugisisktalende forbrugere. Det fandt, at der forelå en risiko for udvanding, dvs. en risiko for, at brugen af det ansøgte varemærke uden rimelig grund ville skade det ældre varemærkes særpræg som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009. Det konkluderede, at overholdelsen af de betingelser, der er opstillet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 for så vidt angik de de spansktalende, italiensktalende, fransktalende og portugisisktalende forbrugere, var tilstrækkelig til at tage indsigelsen til følge.
Sagsøgeren iværksatte den 21. november 2013 et annullationssøgsmål til prøvelse af afgørelsen af 10. september 2013 for Retten, og sidstnævnte annullerede ved dom af 25. september 2014, Alma-The Soul of Italian Wine mod KHIM – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE) (
T-605/13
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2014:812
) den nævnte afgørelse.
Retten fandt i det væsentlige, at afgørelsen af 10. september 2013 ikke indeholdt nogen redegørelse, der gjorde det muligt at afgøre, om appelkammeret havde taget hensyn til de bevismidler, som sagsøgeren havde indgivet, der tilsigtede at godtgøre det svage særpræg ved ordene »sol« og »sole«, som var indeholdt i de omtvistede varemærker, eller at forstå, af hvilken grund det eventuelt havde fundet, at disse bevismidler ikke var relevante. Den fandt således, at den nævnte afgørelse var behæftet med en begrundelsesmangel, og at det ikke var muligt at afgøre, om appelkammeret havde taget hensyn til disse oplysninger i sin vurdering, hvorefter disse ord udgjorde disse varemærkers dominerende bestanddele, og følgelig i dets konklusion, hvorefter de nævnte varemærker lignede hinanden.
Efter at Retten havde afsagt dommen om annullation, behandlede Andet Appelkammer ved EUIPO sagen på ny og bekræftede ved afgørelse af 3. september 2015 (herefter »den anfægtede afgørelse«) afgørelsen af 10. september 2013 og afslog registreringsansøgningen i dens helhed.
Appelkammeret anførte, at dets arbejde, henset til ordlyden af Rettens annullation af afgørelsen af 10. september 2013, bestod i at bedømme de bevismidler, som sagsøgeren havde fremlagt vedrørende det eventuelle svage særpræg ved ordet »sun« (på forskellige sprog) og gengivelser af solen i forbindelse med de omfattede vinprodukter, for så vidt angik forbrugerne i Unionen, hvilket kunne have en betydning for sammenligningen af de omtvistede tegn, der var støttet på disse tegns dominerende og særprægede bestanddele. Ifølge appelkammeret var disse bevismidler opdelt i tre kategorier, nemlig for det første uddrag af flere websites fra forskellige virksomheder, der udbød vine, som var omfattet af varemærker indeholdende ordene »sol«, »sole«, »soleil« og »sun« til forbrugerne i Unionen, og forskellige billeder af solen, for det andet lister over EU-varemærker, der var registreret for at betegne varer, der henhører under klasse 33, og som omfatter de samme ord eller billeder, og for det tredje en ældre afgørelse fra indsigelsesafdelingen af 26. marts 2004.
Appelkammeret lagde til grund, at det ældre varemærke havde et renommé for vine inden for Unionen på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om det anfægtede varemærke, eftersom sagsøgeren ikke havde rejst tvivl om denne betragtning, som var indeholdt i afgørelsen af 10. september 2013. Det konkluderede i øvrigt efter at have undersøgt de bevismidler, som sagsøgeren havde fremlagt, at de relevante forbrugere af de varer, der var omfattet af de omtvistede tegn, var identiske, at disse tegn for en del af de nævnte forbrugere lignede hinanden, at det ældre varemærke havde særpræg, at der for en væsentlig del af de relevante forbrugere var en sammenhæng mellem de omtvistede tegn, at det ældre varemærkes særpræg havde lidt skade, og at der ikke var nogen rimelig grund til at bruge det ansøgte varemærke.
Retsforhandlinger og parternes påstande
Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
—
Den anfægtede afgørelse annulleres.
—
EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
EUIPO og intervenienten har nedlagt følgende påstande:
—
Frifindelse.
—
Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
Retlige bemærkninger
Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet fremsat tre anbringender, for det første vedrørende en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, for det andet vedrørende en tilsidesættelse af artikel 64, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 og for det tredje vedrørende en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.
Det er nødvendigt at begynde med undersøgelsen af det første anbringende vedrørende en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, inden det andet og det tredje anbringende i givet fald skal undersøges.
Til støtte for det første anbringende har sagsøgeren i det væsentlige gjort gældende, at EUIPO fejlagtigt fandt, at ordene »sol« og »sole« ikke havde en direkte forbindelse med de omhandlede varer, idet kontoret fandt, at de ikke var beskrivende, hverken for vin eller for dennes egenskaber, art eller anvendelse.
Ifølge sagsøgeren er dette imidlertid ikke rigtigt, eftersom eksistensen af en forbindelse mellem solen og vin er en velkendt kendsgerning. Ordene »sol« og »sole« henviser klart til vinens oprindelse, hvilket den af sagsøgeren i sagen fremlagte liste over EU-varemærker, som dækker varer, der henhører under klasse 33 og omfatter ordene »sol«, »sole«, »soleil« eller »sun« eller billeder af solen bekræfter. Disse ord eller billede har således kun et meget svagt særpræg i relation til vin. Den omhandlede liste viser desuden ligeledes sameksistensen på markedet for EU-varemærker, der omfatter vin og indeholder ordene »sol«, »sole«, »soleil« eller »sun« eller billeder af solen.
Sagsøgeren har i øvrigt bestridt det forhold, at det ældre varemærke har et renommé, der er opnået ved brug i Unionen. Sagsøgeren gør under alle omstændigheder gældende, at såfremt dette renommé er opnået, er de kumulative betingelser, der er nødvendige for anvendelsen af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, ikke opfyldt. De omtvistede tegn ligner nemlig ikke hinanden, eftersom den lighed, der følger af tilstedeværelsen af ordene »sol« og »sole« i disse tegn, som har et meget svagt særpræg, ikke kan opveje de forskelle, der eksisterer mellem de nævnte tegn, med det resultat, at det ældre varemærkes særpræg ikke har lidt skade. Endelig har sagsøgeren anført, at sagsøgeren har en rimelig grund til at få registreret og at bruge det ansøgte varemærke, nemlig grunden, der går ud på at have mulighed for at henvise til solen for et varemærke, der omfatter vin, i lighed med en række andre vinproducenter.
EUIPO har gjort gældende, at bedømmelsen af de bevismidler, der fremgår af stævningens bilag 1-3, ikke foranlediger kontoret til at ændre konklusionen i den anfægtede afgørelse, hvorefter ordet »sol« som det ældre varemærkes beskrivende bestanddel ikke kan anses for at være beskrivende og derfor ikke savner fornødent særpræg, således at den relevante kundekreds klart vil opfatte det ældre varemærke VIÑA SOL som et varemærke.
EUIPO konkluderede, at der, henset til for det første ligheden mellem de omtvistede tegn, der skyldtes tilstedeværelsen af ordene »sol« i det første og »sole« i det andet, og for det andet det ældre varemærkes renommé for vine, var en sammenhæng mellem de pågældende tegn for en væsentlig del af de relevante forbrugere, for så vidt som det ansøgte varemærke for denne del af kundekredsen vækker forestilling om det ældre varemærke. Den skade, som det ældre varemærke led, bestod i et imagetab i forhold til kvalitet og potentielt en salgsnedgang.
Intervenienten har for sit vedkommende gjort gældende, at det er godtgjort, at ordet »sol« har særpræg med hensyn til vin. Som følge heraf er intervenienten i det foreliggende tilfælde af den opfattelse, at de omhandlede varers fuldstændige identitet, renomméet for det ældre varemærke, som er et af de mest kendte vinmærker i Europa, og det forhold, at de omtvistede varemærker har henholdsvis ordene »sol« og »sole« som særpræget og dominerende bestanddel samt idéen om solen, er tilstrækkeligt til, at det kan lægges til grund, at forbrugerne, i det mindste i Spanien, i Frankrig og i Portugal vil skabe en sammenhæng mellem de omtvistede varemærker. Eftersom de andre betingelser i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, hvilket i det foreliggende tilfælde vil sige det ældre varemærkes renommé og den skade, der uden rimelig grund er påført dets særpræg, er opfyldt, vil det ansøgte varemærke, såfremt det registreres, medvirke til på snyltende måde at udnytte det ældre varemærkes renommé, således at den omhandlede ansøgning om registrering skal afslås.
Indledningsvis skal det præciseres, at den undersøgelse, der foretages i det foreliggende tilfælde, vil vedrøre lovligheden af den anfægtede afgørelse med hensyn til de grunde, som den omfatter, men den vil også, for så vidt som disse grunde til dels udgør henvisninger til de oprindelige begrundelser, der fremgår af afgørelsen af 10. september 2013, vedrøre spørgsmålet, om den anfægtede afgørelse er lovlig i lyset af indholdet af denne sidstnævnte afgørelse, som der er henvist til (jf. analogt dom af 20.3.1959, Nold mod Den Høje Myndighed,
18/57
,
EU:C:1959:6
, s. 116), men kun for så vidt som dette indhold ikke er berørt af dommen af 25. september 2014, SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE (
T-605/13
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2014:812
).
Ifølge artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 er det varemærke, der søges registreret, hvis indehaveren af et ældre varemærke efter stk. 2 rejser indsigelse, udelukket fra registrering, hvis det er identisk med eller har ligheder med det ældre varemærke, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når der, hvis det drejer sig om et ældre EU-varemærke, er tale om et i Unionen velkendt varemærke, og der, hvis det drejer sig om et ældre nationalt varemærke, er tale om et i den pågældende medlemsstat velkendt varemærke, og brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.
For at kunne tillægge det ældre varemærke den udvidede beskyttelse i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 forudsættes det således, at flere betingelser er opfyldt. For det første skal det ældre varemærke og det ansøgte varemærke være identiske eller ligne hinanden. For det andet skal det ældre varemærke have et renommé i Unionen, hvis der er tale om et ældre EU-varemærke, eller i den berørte medlemsstat, hvis der er tale om et ældre nationalt varemærke. For det tredje skal brugen uden rimelig grund af det ansøgte varemærke føre til, at der vil kunne ske utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller at der vil kunne ske skade på det ældre varemærkes særpræg eller renommé. Da disse betingelser er kumulative, vil fraværet af en af dem være tilstrækkeligt til, at den nævne bestemmelse ikke finder anvendelse (dom af 22.3.2007, Sigla mod KHIM – Elleni Holding (VIPS),
T-215/03
,
EU:T:2007:93
, præmis
og
, jf. ligeledes i denne retning dom af 25.5.2005, Spa Monopole mod KHIM – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS),
T-67/04
,
EU:T:2005:179
, præmis
).
Hvad angår den tredje af betingelserne for anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 skal det bemærkes, at den skade, der påføres det ældre varemærkes særpræg, hvilket udtryk ligeledes kaldes »risiko for udvanding«, normalt fastslås, når brugen af det varemærke, der er ansøgt registreret, ville have den virkning, at det ældre varemærke ikke længere ville kunne skabe en umiddelbar forbindelse til de varer, som det er registreret og anvendes for (jf. i denne retning dom af 11.12.2014, Coca-Cola mod KHIM – Mitico (Master),
T-480/12
,
EU:T:2014:1062
, præmis
og den deri nævnte retspraksis).
Domstolen har præciseret, hvilke faktorer der kan være relevante i den helhedsvurdering, der skal godgøre eksistensen i den berørte kundekreds’ bevidsthed af en sammenhæng mellem de omtvistede varemærker. Blandt disse faktorer har den således for det første nævnt graden af lighed mellem de nævnte varemærker, for det andet arten af de varer eller tjenesteydelser, som disse varemærker hver især er registreret for, herunder graden af disse varers eller tjenesteydelsers nærhed eller manglende lighed, samt den berørte kundekreds, for det tredje intensiteten af det ældre varemærkes renommé, for det fjerde graden af det ældre varemærkes særpræg, iboende eller opnået ved brug, og for det femte risikoen for forveksling i kundekredsens bevidsthed (jf. analogt dom af 27.11.2008, Intel Corporation,
C-252/07
,
EU:C:2008:655
, præmis
).
I det foreliggende tilfælde skal der, efter at de omhandlede varer er blevet sammenlignet, og den relevante kundekreds er blevet fastlagt, foretages en undersøgelse af den anden betingelse vedrørende spørgsmålet, om det ældre varemærke har et renommé i Unionen, for så vidt som intensiteten af dette renommé påvirker helhedsvurderingen af de elementer, der kan bidrage til, at det kan fastslås, at der er en sammenhæng mellem de omtvistede varemærker, og der skal derefter foretages en undersøgelse af den første betingelse vedrørende spørgsmålet, om de omtvistede varemærker er identiske eller ligner hinanden.
De varer, der er omfattet af de omtvistede varemærker.
Selv om den beskyttelse, der er tillagt ved artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 først og fremmest er udarbejdet med henblik på at finde anvendelse i forbindelse med varer eller tjenesteydelser, som ikke er af lignende art, kan den også finde anvendelse, når de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af de omtvistede varemærker, er af samme eller lignende art (jf. i denne retning dom af 11.7.2007, Mühlens mod KHIM – Minoronzoni (TOSCA BLU),
T-150/04
,
EU:T:2007:214
, præmis
og den deri nævnte retspraksis).
De varer, der er omfattet af de omtvistede varemærker, henhører under klasse 33 og svarer dels til vin for det ansøgte varemærke, dels til alkoholholdige drikke (dog ikke øl) for det ældre varemærke. Det skal således lægges til grund, at de er af samme art, for så vidt som de førstnævnte er omfattet af de sidstnævnte, hvilket parterne i øvrigt ikke har bestridt (jf. i denne retning dom af 24.11.2005, Sadas mod KHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE),
T-346/04
,
EU:T:2005:420
, præmis
og den deri nævnte retspraksis).
Den relevante kundekreds
Hvad angår den relevante kundekreds skal det bemærkes, at det, for at der kan foreligge en sammenhæng mellem de omtvistede varemærker, som er en forudsætning for, at der kan være tale om misbrug som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, forudsættes, at de kundekredse, der er berørt af de varer eller tjenesteydelser, som varemærket er registreret for eller indgivet til registrering for, er de samme eller i et vist omfang »overlapper hinanden« (dom af 9.3.2012, Ella Valley Vineyards mod KHIM – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS),
T-32/10
,
EU:T:2012:118
, præmis
, jf. analogt dom af 27.11.2008, Intel Corporation,
C-252/07
,
EU:C:2008:655
, præmis
-
).
I forbindelse med helhedsvurderingen af risikoen for forveksling skal der desuden tages hensyn til gennemsnitsforbrugeren af den pågældende varekategori, som er almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet. Der må også tages hensyn til, at gennemsnitsforbrugerens opmærksomhedsniveau kan variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om (jf. dom af 13.2.2007, Mundipharma mod KHIM – Altana Pharma (RESPICUR),
T-256/04
,
EU:T:2007:46
, præmis
og den deri nævnte retspraksis).
I det foreliggende tilfælde har sagsøgeren under den første sag for appelkammeret gjort gældende, at den relevante kundekreds for de omhandlede varer havde et højere opmærksomhedsniveau end gennemsnittet, hvilket navnlig EUIPO har bestridt.
I denne henseende skal det lægges til grund, at varerne »vin«, for så vidt som de er omfattet af både det ansøgte varemærke og det ældre varemærke, er rettet mod den brede offentlighed i Unionen. Det følger nemlig af retspraksis, at eftersom vin normalt kan købes overalt, lige fra varehuses fødevareafdelinger til restauranter og caféer, er der tale om dagligvarer, hvis relevante kundekreds er gennemsnitsforbrugeren af dagligvarer, som anses for at være almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet (jf. dom af 9.3.2012, ELLA VALLEY VINEYARDS,
T-32/10
,
EU:T:2012:118
, præmis
og den deri nævnte retspraksis).
Under disse betingelser er de forbrugere, der er berørt af de varer, der er omfattet af de omtvistede varemærker den brede offentlighed i Unionen, der har et gennemsnitligt opmærksomhedsniveau, og det skal konkluderes, at kundekredsene, der består af disse forbrugere, i det foreliggende tilfælde »overlapper hinanden« som omhandlet i den retspraksis, der er nævnt i præmis 35 ovenfor.
Appelkammeret begik således ikke en fejl i forbindelse med bedømmelsen af den relevante kundekreds.
Betingelsen om det ældre varemærkes renommé
Det fremgår af den anfægtede afgørelse, som i denne henseende henviser til de grunde, der fremgår af afgørelsen af 10. september 2013, at det ældre varemærke på datoen for indgivelsen af et ansøgte varemærke, i det foreliggende tilfælde den 4. marts 2011, havde et renommé i Unionen for varerne »vine«.
Sagsøgeren har gjort gældende, at de oplysninger, som intervenienten har fremlagt, enten er utilstrækkelige, eller savner bevisværdi for at godtgøre, at det ældre varemærke havde opnået et renommé ved brug i Unionen.
EUIPO og intervenienten har anfægtet sagsøgerens argumenter.
I denne henseende skal det bemærkes, at et ældre varemærke for at opfylde betingelsen om, at varemærket skal have et renommé, skal være kendt af en betydelig del af den offentlighed, der er relevant for de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af dette mærke. Inden for rammerne af undersøgelsen af denne betingelse skal der tages hensyn til alle sagens relevante omstændigheder, således navnlig det ældre varemærkes markedsandel, intensiteten, den geografiske udstrækning og varigheden af brugen af varemærket samt størrelsen af de investeringer, som virksomheden har foretaget for at fremme varemærket, uden at der stilles krav om, at varemærket er kendt af en bestemt procentdel af den således fastlagte offentlighed, eller at dets renommé omfatter hele det berørte område, såfremt renomméet er til stede inden for en væsentlig del heraf (jf. dom af 9.3.2012, ELLA VALLEY VINEYARDS,
T-32/10
,
EU:T:2012:118
, præmis
og den deri nævnte retspraksis).
I det foreliggende tilfælde skal det lægges til grund, at de bevismidler, som intervenienten har fremlagt, i modsætning til det som sagsøgeren har gjort gældende, er af en sådan art, at de kan godtgøre, at det ældre varemærke har opnået et renommé i Unionen. Disse bevismidler består bl.a. i udmærkelser, der er tildelt både intervenienten og de varer, der sælges under varemærket VIÑA SOL, at en erklæring på tro og love fra indsigerens direktør, hvori nævnes mængden og værdien af salgene af de samme varer i perioden fra 2003 til 2010 på området i forskellige EU-medlemsstater, herunder Belgien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Spanien, Frankrig, Italien, Letland, Litauen, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Finland, Sverige og Det Forenede Kongerige, erklæringer på tro og love fra lokale distributører, avisartikler og en brochure fra det største spanske flyselskab, hvori den vare, der er omfattet af varemærket VIÑA SOL nævnes.
I den pågældende periode solgte intervenienten bl.a. mere end 41 millioner flasker i Spanien, mere end 15 millioner i Det Forenede Kongerige og mere end 3 millioner i Tyskland, hvilket godtgør, at de omhandlede varer, der er omfattet af det ældre varemærke, i vidt omfang er blevet udbredt på en væsentlig del af Unionens område.
Som EUIPO har gjort gældende, er bevisværdien af skriftlige erklæringer, der er blevet indgivet af tredjemænd på grundlag af en model, som en interesseret part har forberedt, endvidere ikke i sig selv af en sådan art, at de påvirker pålideligheden og troværdigheden af de nævnte dokumenter, og de rejser heller ikke tvivl om deres bevisværdi (jf. i denne retning dom af 16.9.2013, Avery Dennison mod KHIM – Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON),
T-200/10
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2013:467
, præmis
).
Endelig skal det fastslås, at disse bevismidler betragtet som helhed ikke indeholder nogen indbyrdes uoverensstemmelser.
Under disse omstændigheder skal det fastslås, at sagsøgeren ikke har godtgjort, at appelkammeret begik en fejl, da det anførte, at det ældre varemærke havde et renommé i Unionen.
Betingelsen om, at de omtvistede tegn er af samme eller lignende art
For så vidt angår spørgsmålet, om de omtvistede tegn er af samme eller lignende art, skal der foretages en sammenligning af det ældre varemærke og det ansøgte varemærke med henblik på at fastlægge intensiteten af deres eventuelle lighed.
I denne henseende skal det bemærkes, at for at opfylde betingelsen vedrørende ligheden mellem varemærkerne, således som den er opstillet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, er det ikke nødvendigt at godtgøre, at der i den berørte kundekreds’ bevidsthed er risiko for forveksling mellem det renommerede ældre varemærke og det ansøgte varemærke. Det er tilstrækkeligt, at graden af lighed mellem disse to varemærker har til følge, at den berørte kundekreds skaber en sammenhæng mellem dem (jf. analogt dom af 18.6.2009, L’Oréal m.fl.,
C-487/07
,
EU:C:2009:378
, præmis
og den deri nævnte retspraksis). Jo mere de omtvistede varemærker ligner hinanden, jo større er sandsynligheden således for, at det ansøgte varemærke i den relevante kundekreds’ bevidsthed vækker tanker om det ældre renommerede varemærke (jf. analogt dom af 27.11.2008, Intel Corporation,
C-252/07
,
EU:C:2008:655
, præmis
).
Helhedsvurderingen med henblik på at fastslå, om der foreligger en sammenhæng mellem de omtvistede varemærker, skal for så vidt angår den visuelle, fonetiske eller begrebsmæssige lighed mellem de omtvistede tegn være støttet på det helhedsindtryk, disse giver, idet der bl.a. skal tages hensyn til deres særprægede og dominerende bestanddele (dom af 16.5.2007, La Perla mod KHIM – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC),
T-137/05
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2007:142
, præmis
, og af 25.3.2009, L’Oréal mod KHIM – Spa Monopole (SPALINE),
T-21/07
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2009:80
, præmis
).
Eftersom det ansøgte varemærke er et sammensat varemærke, der omfatter både figurative bestanddele og ordbestanddele, skal det bemærkes, at bedømmelsen af ligheden mellem to varemærker ikke kan begrænses til, at der alene tages hensyn til en bestanddel af et sammensat varemærke, og til at sammenligne denne med et andet varemærke. Sammenligningen skal tværtimod foretages ved at undersøge de omtvistede varemærker, hvorved hvert varemærke betragtes i sin helhed, hvilket ikke udelukker, at det helhedsindtryk, som et sammensat varemærke fremkalder i erindringen hos den relevante kundekreds, under visse omstændigheder kan være domineret af en eller flere af varemærkets bestanddele (jf. analogt dom af 15.12.2009, Trubion Pharmaceuticals mod KHIM – Merck (TRUBION),
T-412/08
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2009:507
, præmis
og den deri nævnte retspraksis), selv om det skal præciseres, at retspraksis også under visse omstændigheder tillader, at bestanddele, der ikke er dominerende, men som har mindre betydning uden dog at være ubetydelige, sammenlignes (kendelse af 14.4.2016, Roland mod EUIPO,
C-515/15 P
, ikke trykt i Sml.,
EU:C:2016:298
, præmis
).
Det er under hensyntagen til disse principper, at Retten skal undersøge, om appelkammeret begik en fejl, da det konkluderede, at de omtvistede tegn, henset til intensiteten af det ældre varemærkes renommé, i tilstrækkeligt omfang var af lignende art til, at den relevante kundekreds kunne skabe en sammenhæng mellem dem, og undersøgelsen skal begynde med en fastlæggelse af de omtvistede tegns særprægede og dominerende bestanddele.
De særprægede og dominerende bestanddele i det omtvistede tegn
For så vidt angår det ældre varemærke fandt appelkammeret, at ordet »viña« for den spansktalende kundekreds og for den portugisiske, italienske og franske kundekreds betegnede en vingård. Denne henvisning til varens oprindelse, der giver det omhandlede ord en beskrivende karakter, genkendes let af den relevante kundekreds, således at ordet »viña« har et svagt særpræg og ikke kan anses for at være dette varemærkes dominerende bestanddel. Derimod fandt appelkammeret, at det andet ord, som dette varemærke består af, dvs. »sol«, ikke kunne anses for at være beskrivende eller for at savne fornødent særpræg, selv hvis dette ord, således som sagsøgeren havde gjort gældende, skulle anses for direkte at henvise til vin, eftersom solen er væsentlig for vins vækst og således for vinproduktionen. De dokumenter, som sagsøgeren havde fremlagt i denne henseende, ændrede ikke den bedømmelse, der fremgår af afgørelsen af 10. september 2013. Appelkammeret fandt således, at »[ordet »sol«], selv om det har en lidt svagere end gennemsnitlig grad af særpræg, skulle anses for at nyde et rimeligt beskyttelsesniveau«, og, med hensyn til det ældre varemærke, at det ikke »fuldstændigt [savnede] fornødent særpræg«.
Hvad angik det ansøgte varemærke fandt appelkammeret for det første, at der ikke var anledning til at anse den beskrivende bestanddel, som tegnet bestod af, dvs. en gengivelse af solen, for at være den dominerende bestanddel i det helhedsindtryk, som dette fremkaldte. For det andet fandt appelkammeret, at den dominerende bestanddel for de spansktalende, portugisisktalende og fransktalende forbrugere var ordbestanddelen »sole«, som vækker forestillinger om solen, og at den dominerende bestanddel for de andre forbrugere i Unionen, herunder de italiensktalende forbrugere, der forstod meningen med det, var udtrykket »sotto il sole« i sin egenskab af ordbestanddel i et figurmærke, der var skrevet med større skrifttyper.
Disse bedømmelser, som appelkammeret foretog, er til dels upræcise.
For det første skal der inden for rammerne af undersøgelsen af det ældre varemærke tages hensyn til det forhold, at dette varemærke er sammensat af forbindelsen af to korte ord, nemlig »viña« og »sol«. Som appelkammeret anførte, har det første imidlertid kun et svagt særpræg, mens det andet, der ikke har en beskrivende karakter, til forskel fra det første, som for den relevante kundekreds kan henvise til begrebet »vingård« og således til begrebet »vin«, har et lidt stærkere særpræg, selv om det er lidt svagere end det normale, hvilket kunne gøre det dominerende.
Analysen af de bevismidler, som sagsøgeren har indgivet til sagen, nemlig bilag 1-3, der er blevet fremlagt under den administrative sag, med hensyn til hvilke afgørelsen af 10. september 2013 ikke nævnte, at disse var blevet taget i betragtning af appelkammeret inden for rammerne af dettes vurdering, men som faktisk blev taget i betragtning i den anfægtede afgørelse, fører til, at der skal ændres en smule i konklusionerne fra denne vurdering.
Bilag 2, der blev fremlagt under den administrative sag, som vedrører billederne af en sol, har ganske vist begrænset relevans i forhold til vurderingen af det ældre varemærke, som er et ordmærke.
Derimod gør bilag 1 og 3, der blev fremlagt under den administrative procedure, og som består af dels uddrag af websites, der udbyder vine, som er omfattet af varemærker indeholdende ordene »sol«, »sole«, »soleil« og »sun« til forbrugerne i Unionen, og forskellige billeder af solen, dels en liste over EU-varemærker registreret for varer, der henhører under klasse 33, og som ligeledes omfatter disse ord eller gengivelser, såsom f.eks. SOL DE MALAGA, COLORES DEL SOL, PIEDRA DEL SOL, CITA DEL SOL, SOL ROJO, REY SOL eller SOL DES ESPAÑA, det muligt at konstatere sameksistensen af EU-varemærker, der i den ene eller den anden form har en reference til begrebet sol.
Det er rigtigt, som EUIPO har gjort gældende, idet kontoret har henvist til den retspraksis, der følger af dom af 16. september 2009, Zero Industry mod KHIM – zero Germany (zerorh+) (
T-400/06
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2009:331
, præmis
), at det forhold alene, at flere varemærker, der betegner de pågældende varer, indeholder det samme ord, ikke er tilstrækkeligt til at godtgøre, at denne bestanddel har fået et svagt særpræg som følge af hyppig brug af det på det pågældende område, selv om de varer, der er omfattet af de nævnte varemærker, selv er af samme art eller har en sammenhæng. Der skal nemlig tages hensyn til den faktiske brug af varemærker på markedet og ikke på den abstrakte sameksistens af varemærker, der omfatter en fælles bestanddel i registret (jf. i denne retning dom af 24.11.2005, GfK mod KHIM – BUS (Online Bus),
T-135/04
,
EU:T:2005:419
, præmis
). Som sagsøgeren med rette har gjort gældende, gør de bestanddele, som er indeholdt i bilag 1, der blevet fremlagt under den administrative procedure, dvs. uddrag af flere websites fra forskellige virksomheder, som til forbrugerne i Unionen udbyder vin, der er omfattet af varemærker, der omfatter ordene »sol«, »sole«, »soleil« og »sun« og forskellige billeder af solen, det muligt at fastslå, at forbrugeren i Unionen i almindelighed og den relevante kundekreds i særdeleshed konkret og ofte udsættes for sådanne varemærker, således at forbindelsen mellem begrebet sol på den ene side og vin på den anden side ikke er fremmed for dem. De bevismidler, som sagsøgeren har indgivet til sagen, gør det muligt at nå til denne konklusion, uden at det er nødvendigt at undersøge, om sammenhængen mellem begrebet sol og vin er en velkendt kendsgerning, således som sagsøgeren har gjort gældende.
Som det i det væsentlige blev anført i den anfægtede afgørelses punkt 27, ville fordelen ved at have det ældre varemærke registreret som EU-varemærke forsvinde, hvis det uden for en annullationssag blev fastslået, at dette slet ikke havde særpræg. Det skal imidlertid konkluderes, at ordet »sol«, selv om det ikke fuldstændigt savner særpræg, har en svag grad af særpræg, og at det, når det er forbundet med ordet »viña«, der selv er svagt særpræget, kun tilfører det ældre varemærke en svag grad af særpræg.
Denne konklusion for så vidt angår det ældre varemærke gælder for så vidt angår de beviser, der oprindeligt blev indgivet til appelkammeret, som blev undersøgt i præmis 59-62 ovenfor, og der er ikke anledning til at tage hensyn til de dokumenter, der er blevet fremlagt for første gang for Retten, og som intervenienten har anmodet om ikke skal indgå i sagen.
For det andet skal det for så vidt angår undersøgelsen af det ansøgte varemærke bemærkes, at dette er sammensat af en figurativ bestanddel med en rund form, der gengiver solen ved kontraster mellem forskellige prikker. Over denne figurative bestanddel er en første ordbestanddel, der består af udtrykket »sotto il sole italiano« med store bogstaver med lille skrift, og under denne figurative bestanddel er en anden ordbestanddel, der består af udtrykket »sotto il sole« med let stiliserede bogstaver med stor skrift, hvori ordet »il« fremstår i kursiv.
Det følger af retspraksis, at når et varemærke er sammensat af ordbestanddele og figurative bestanddele, skal ordbestanddelen i princippet anses for at have mere særpræg end den figurative bestanddel, eftersom gennemsnitsforbrugeren lettere vil kunne henvise til den omhandlede vare ved at nævne navnet end ved at beskrive den figurative bestanddel (jf. dom af 9.9.2008, Honda Motor Europe mod KHIM – Seat (MAGIC SEAT),
T-363/06
,
EU:T:2008:319
, præmis
og den deri nævnte retspraksis). Som appelkammeret ligeledes anførte i punkt 43 i afgørelsen af 10. september 2013, har den relevante forbruger desuden tendens til at bevare de bestanddele, som den pågældende kan forstå, i sin erindring. Det er således sandsynligt, at de spansktalende, portugisisktalende og fransktalende forbrugere, ud over de italienske forbrugere, i ordbestanddelen »sotto il sole italiano« vil forstå ikke blot ordet »sole«, men også ordet »italiano« som en henvisning til Italien som betegnelse for et muligt produktionssted for vinen. Det er i øvrigt sandsynligt, at dette ord vil blive forstået af et flertal af forbrugerne i Unionen, for så vidt som det i et betydeligt antal sprog i Unionen også henviser til dette land.
Det er rigtigt, at den ordbestanddel, der står i den øverste del af det ansøgte varemærker, anvender mindre bogstaver end dem, der er anvendt i den ordbestanddel, der står i dens nederste del, men de er, for så vidt som disse bogstaver ikke er stiliserede, også mere læselige, således at det er lettere at læse dem. Stillet over for det ansøgte varemærke vil forbrugeren af vin, selv om den pågældende har et gennemsnitligt opmærksomhedsniveau, tillægge oprindelsesbetegnelsen for den vin, som han køber, således som den fremgår af det nævnte varemærke, særlig opmærksomhed (jf. i denne retning dom af 9.3.2012, ELLA VALLEY VINEYARDS,
T-32/10
,
EU:T:2012:118
, præmis
). Under disse omstændigheder skal det lægges til grund, at den dominerende bestanddel i det ansøgte varemærker ikke alene består af ordet »sole«, men af foreningen af ordene »sole« og »italiano«, idet de andre bestanddele dog ikke er ubetydelige.
I det foreliggende tilfælde er appelkammerets bedømmelse af de omtvistede tegns særprægede og dominerende bestanddele således delvis fejlagtig, og det skal lægges til grund, at den helhedsvurdering, der skal godtgøre, at der er en sammenhæng mellem de omtvistede varemærker, skal foretages under hensyntagen til på den ene side det forhold, at det ældre varemærkes dominerende bestanddel består af ordet »sol« under hensyntagen til dets svage grad af særpræg, og det forhold, at det ældre varemærke, da det er forenet med ordet »viña«, selv kun har en svag grad af særpræg, og på den anden side det forhold, at den dominerende bestanddel i det ansøgte varemærke består af foreningen af ordene »sole« og »italiano«.
Den visuelle sammenligning
På det visuelle plan har de omtvistede tegn kun en svag grad af lighed. Det ældre varemærke består kun af to ord, mens det ansøgte varemærke består af to ordbestanddele med henholdsvis fire og tre ord og en stilisering af solen, der er placeret centralt, og som har en vis grad af originalitet. Det skal endvidere bemærkes, at den figurbestanddel, der gengiver solen i det ansøgte varemærke, har en vis originalitet, der indvirker på tegnet i dets helhed.
De omtvistede tegn er alene sammenfaldende derved, at bogstavrækkefølgen »s«, »o« og »l« fremgår af de nævnte tegn – en gang i det ældre varemærke og to gange i det ansøgte varemærke. Denne bestanddel kan ikke opveje de mange forskelle mellem disse tegn.
Den fonetiske sammenligning
På det fonetiske plan er der også forskelle mellem de omtvistede tegn, som vejer tungere end lighederne. Forskellen mellem disse varemærkers længde, idet det ældre varemærke består af to meget korte ord på henholdsvis to og tre stavelser, mens det ansøgte varemærke består af fire forskellige ord, og bestanddelen »soto il sole« i sig selv omfatter fem stavelser, har til konsekvens, at deres udtales klang og rytme er meget forskellige.
Disse elementer er af en sådan art, at de fuldstændigt neutraliserer det nærhedselement, der kunne følge af tilstedeværelsen af ordet »sole« i det ansøgte varemærke og af ordet »sol« i det ældre varemærke.
Den begrebsmæssige sammenligning
Som sagsøgeren har gjort gældende, har de omtvistede tegn heller ikke et tilstrækkeligt niveau af lighed på det begrebsmæssige plan, således at den relevante kundekreds kan skabe en sammenhæng mellem dem.
For den del af den relevante kundekreds, der forstår det spanske udtryk »viña sol« og det italienske udtryk »sotto il sole italiano«, betyder det første udtryk i det væsentlige »solens vingård«, mens foreningen af ordene »sole« og »italiano« betyder »italiensk sol«, og det andet udtryk betyder »under den italienske sol«, således at det henviser til den italienske oprindelse for den vin, der er omfattet af det ansøgte varemærke.
Den eneste fælles henvisning til solen er ikke af en sådan art, at den på det begrebsmæssige plan kan skabe en lighed mellem de omtvistede tegn. Mens det ældre varemærke har en vis fantasifuld karakter, for vidt som det henviser til en vin fra en »solens vingård«, hvilket ligeledes har en lovprisende karakter, henviser det ansøgte varemærke for sit vedkommende til oprindelsen og til stedet for vinproduktionen. Tegnene fremkalder derfor forskellige betydninger.
Konklusion vedrørende spørgsmålet, om der er en sammenhæng mellem de omtvistede tegn i betragtning af deres lighed
Sammenligningen af de omtvistede tegn fører til, at det kan konstateres, at der foreligger en svag grad af lighed på det visuelle plan, en neutralisering af nærhedselementet mellem de nævnte tegn på det fonetiske plan og en forskel på det begrebsmæssige plan, således at disse tegn som helhed skal anses for at have en svag grad af lighed.
Hvad angår de andre relevante faktorer, som appelkammeret har taget hensyn til, skal det bemærkes, at det ældre varemærkes særpræg fortsat er svagt, selv om appelkammeret i den anfægtede afgørelse behørigt vurderede, at de relevante forbrugere var de samme, og at det ældre varemærke havde et renommé for vine.
Det følger af disse betragtninger og af de betragtninger, der fremgår af præmis 33-75 ovenfor, at graden af lighed mellem de nævnte tegn, i modsætning til det som appelkammeret har konkluderet, når denne tages i betragtning sammen med de andre relevante faktorer, der er nævnt i den anfægtede afgørelses punkt 35 – i det foreliggende tilfælde, at de relevante forbrugere er de samme, graden af renommé for det ældre varemærkes vine og dette varemærkes særpræg – ikke er tilstrækkelig til, at den relevante kundekreds kan forbinde dem med hinanden, dvs. skabe en sammenhæng mellem dem som omhandlet i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009.
Den helhedsvurdering, der skal godtgøre eksistensen i den relevante kundekreds’ bevidsthed af en sammenhæng mellem de omtvistede varemærker, således som det kræves i henhold til retspraksis vedrørende de betingelser for anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, der er nævnt i præmis 31 ovenfor, fører til den konklusion, at der navnlig i betragtning af forskellene mellem de omhandlede tegn ikke findes en risiko for, at den relevante kundekreds kan skabe en sådan sammenhæng.
Det må derfor konkluderes, at en af betingelserne for anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 i det foreliggende tilfælde ikke er opfyldt, idet de omtvistede varemærker hverken er af lignende eller – så meget desto mindre – samme art, hvilket ville have haft til virkning, at den berørte kundekreds ville skabe en sammenhæng mellem dem.
Eftersom betingelserne for anvendelse af artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009 er kumulative, og fraværet af en af dem er tilstrækkeligt til, at den nævnte bestemmelse ikke kan finde anvendelse, skal sagsøgeren under disse omstændigheder gives medhold, og den anfægtede afgørelse skal annulleres på grundlag af det første anbringende, uden at det er nødvendigt at undersøge de to andre anbringender.
Endelig skal det nævnes, at eftersom EUIPO inden for rammerne af en sag for Unionens retsinstanser til prøvelse af en afgørelse fra et appelkammer ved EUIPO, er forpligtet til at træffe de foranstaltninger, som opfyldelsen af dommen fra Unionens retsinstanser omfatter, kan EUIPO, i betragtning af annullationen af den anfægtede afgørelse, for så vidt som denne har tilsidesat bestemmelserne i artikel 8, stk. 5, i forordning nr. 207/2009, med henblik herpå være foranlediget til at undersøge lovligheden af indsigelsesafdelingens afgørelse af 30. oktober 2012, for så vidt som denne oprindeligt tog indsigelsen til følge på grundlag af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, eftersom begrundelserne for indsigelsesafdelingens afgørelse i denne henseende af procesøkonomiske grunde ikke blev undersøgt.
Sagsomkostninger
I henhold til artikel 134, stk. 1, i Rettens procesreglement pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom.
Da EUIPO har tabt sagen, bør det pålægges det at betale sagsomkostningerne i overensstemmelse med sagsøgerens påstand herom.
Intervenienten bærer sine egne omkostninger i henhold til procesreglementets artikel 138, stk. 3.

På grundlag af disse præmisser
udtaler og bestemmer
RETTEN (Anden Afdeling)

1)
Afgørelsen truffet den 3. september 2015 af Andet Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 356/2015-2) annulleres.

2)
EUIPO bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er blevet afholdt af Alma-The Soul of Italian Wine LLLP.

3)
Miguel Torres, SA bærer sine egne omkostninger.

Prek
Schalin
Costeira
Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 31. maj 2017.
Underskrifter
(
*1
) – Processprog: engelsk.