CELEX: 62018TJ0380
EU-varemærker
indsigelsessag
ansøgning om EU-ordmærket INTAS
det ældre EU-figurmærke og det ældre nationale figurmærke, som indeholder ordbestanddelen »indas«
relativ registreringshindring
risiko for forveksling
lighed mellem tegnene og mellem varerne
artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001
bevis for reel brug af de ældre varemærker
artikel 47 i forordning 2017/1001

)
[
udelades
]
Retlige bemærkninger
[
udelades
]
Formaliteten
[
udelades
]
De af intervenienten fremførte formalitetsindsigelser
Intervenienten har gjort gældende, at sagsøgerens klagepunkter, som tilsigter at anfægte, at der foreligger bevis for reel brug af de ældre varemærker, og anfægte den begrebsmæssige sammenligning af de omtvistede tegn, skal afvises. Ifølge intervenienten er de retlige og faktuelle spørgsmål, som er rejst med disse klagepunkter, allerede behandlet i en endelig afgørelse, der blev truffet af indsigelsesafdelingen den 16. marts 2017 i en anden indsigelsessag mellem samme parter vedrørende tegn, der er identiske med dem, som er genstand for den foreliggende sag, og varer, der er omfattet af det ansøgte varemærke, men som ikke er de samme som dem, der er genstand for den foreliggende sag (sagerne R 816/2017-4 og R 1031/2017-4) (herefter »afgørelsen af 16. marts 2017«). Afgørelsen af 16. marts 2017 er blevet anfægtet af sagsøgeren og intervenienten ved samme appelkammer som det, der traf den anfægtede afgørelse i den foreliggende sag. Dette appelkammer, som skulle træffe afgørelse om spørgsmålet vedrørende bevis for den reelle brug af de ældre varemærker og om den begrebsmæssige lighed mellem de omtvistede tegn, bekræftede angiveligt indsigelsesafdelingens vurderinger i afgørelsen af 16. marts 2017. Eftersom appelkammerets afgørelse med hensyn til disse spørgsmål ikke er blevet anfægtet ved Retten, er vurderingerne i afgørelsen af 16. marts 2017 blevet endelige. Intervenienten har nærmere bestemt gjort gældende, at i den foreliggende sag bekræfter den anfægtede afgørelse blot den forudgående afgørelse af 16. marts 2017, idet den hverken tager hensyn til nye forhold eller indeholder en fornyet vurdering af situationen for sagens parter, idet appelkammeret tydeligvis henviste til den analyse af disse spørgsmål, som blev foretaget inden for rammerne af den tidligere indsigelsessag mellem parterne. I og med at sagsøgeren i den foreliggende sag har nedlagt påstand om annullation af den anfægtede afgørelse, har sagsøgeren de facto nedlagt påstand om, at afgørelsen af 16. marts 2017 annulleres. Endelig har intervenienten anført, at såfremt Retten ikke afviser de omhandlede klagepunkter, vil dette være i strid med princippet om res judicata og princippet ne bis in idem, og det vil medføre en situation med uvished med hensyn til intervenientens enerettigheder, hvilket er i strid med intervenientens berettigede forventninger og retssikkerhedsprincippet.
Det skal for det første bemærkes, at princippet om materiel retskraft, hvorefter der ikke må sættes spørgsmålstegn ved den endelige karakter af en retsafgørelse, ikke finder anvendelse i forholdet mellem en endelig afgørelse om indsigelse og en senere rejst indsigelse i en anden sag, bl.a. i betragtning af, at sagsbehandlingen ved EUIPO er af administrativ og ikke domstolslignende karakter (jf. dom af 8.12.2015, Giand mod KHIM – Flamagas (FLAMINAIRE),
T-583/14
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2015:943
, præmis
og den deri nævnte retspraksis). Så meget desto mindre har præmisserne i en afgørelse truffet af en indsigelsesafdeling inden for rammerne af en anden indsigelsessag ikke nogen retskraft. Disse præmisser kan hverken skabe velerhvervede rettigheder eller en berettiget forventning i forhold til de berørte parter.
Intervenienten kan derfor ikke hævde, at en forkastelse af selskabets formalitetsindsigelser vil skabe en situation med uvished med hensyn til dets enerettigheder i strid med dets berettigede forventning og retssikkerhedsprincippet.
For det andet er princippet ne bis in idem, som forbyder, at samme person pålægges en sanktion mere end en gang for samme ulovlige adfærd for at beskytte den samme retlige interesse, et almindeligt EU-retligt princip, hvis overholdelse Unionens retsinstanser sikrer. Dette princip finder imidlertid kun anvendelse på sanktioner, hvilket ikke er tilfældet med afgørelser truffet af EUIPO inden for rammerne af en indsigelsessag (jf. dom af 8.12.2015, FLAMINAIRE,
T-583/14
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2015:943
, præmis
og den deri nævnte retspraksis). Påberåbelsen af dette princip er dermed uden betydning i den foreliggende sag.
For det tredje skal det bemærkes, at en afgørelse, der blot bekræfter en tidligere afgørelse, som ikke er blevet anfægtet inden for de herom gældende frister, ikke udgør en anfægtelig retsakt. Ud fra formålet om ikke at lade søgsmålsfrister genoplive i forhold til en stadfæstet afgørelse må søgsmål rettet mod en sådan bekræftende afgørelse afvises. Såfremt en retsakt er en ren bekræftelse af en tidligere retsakt, må et søgsmål kun afvises under forudsætning af, at den bekræftende retsakt er blevet anfægtet rettidigt (jf. kendelse af 13.7.2017, myToys.de mod EUIPO – Laboratorios Indas (myBaby),
T-519/15
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2017:502
, præmis
og den deri nævnte retspraksis).
En retsakt betragtes som rent bekræftende i forhold til en tidligere afgørelse, såfremt den ikke indeholder noget nyt i forhold til sidstnævnte afgørelse og ikke er truffet på grundlag af en fornyet undersøgelse af forholdene for adressaten for den tidligere afgørelse (jf. kendelse af 13.7.2017, myBaby,
T-519/15
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2017:502
, præmis
og den deri nævnte retspraksis).
I denne forbindelse er en afgørelse truffet af et appelkammer, selv om den indeholder konklusioner, der er identiske med konklusionerne i en tidligere afgørelse truffet af en indsigelsesafdeling i en anden indsigelsessag, resultatet af en fornyet gennemgang af de retlige og faktuelle spørgsmål, som blev rejst over for indsigelsesafdelingen. Denne fornyede gennemgang kan ganske vist føre til samme resultat som det, der forinden var opnået ved indsigelsesafdelingen inden for rammerne af en anden sag mellem samme parter og vedrørende tegn, der er identiske med dem, der er genstand for en efterfølgende sag for EUIPO. Den omstændighed, at der er identitet mellem den løsning, som er valgt af to forskellige instanser ved EUIPO i forbindelse med to forskellige indsigelsessager, indebærer imidlertid ikke, at en afgørelse truffet af et appelkammer er en bekræftelse af en afgørelse, som tidligere er blevet truffet af en indsigelsesafdeling i en anden sag.
Dette gælder så meget desto mere, når det tages i betragtning, at beviset for reel brug af ældre varemærker kan variere over tid og aldrig kan anses for at være ført endeligt inden for rammerne af en anden indsigelsessag end den, inden for hvis rammer beviset er krævet fremlagt. Eftersom sammenligningen af de omtvistede tegn ligeledes kan variere afhængigt af, hvem der udgør den relevante kundekreds, og over tid, kan det ikke antages, at der er taget endelig stilling til sammenligningen i en tidligere afgørelse fra EUIPO, som ikke er blevet anfægtet ved Retten.
Heraf følger, at den anfægtede afgørelse, for så vidt som den vedrører beviset for reel brug af de ældre varemærker og den begrebsmæssige lighed mellem de omtvistede tegn, ikke kan anses for en afgørelse, der blot »bekræfter« en afgørelse truffet af en indsigelsesafdeling inden for rammerne af en anden indsigelsessag vedrørende samme parter og samme varemærker.
På baggrund af det ovenstående kan de af intervenienten fremførte formalitetsindsigelser ikke tiltrædes, og de skal følgelig forkastes.
Realiteten
Beviset for reel brug af de ældre varemærker
[
udelades
]
–
Den reelle brug af det ældre EU-varemærke
Sagsøgeren har gjort gældende, at appelkammeret begik en fejl, da det fastslog, at det ældre EU-varemærkes brug i Spanien var tilstrækkelig til at godtgøre, at der er gjort reel brug af dette varemærke i Unionen. Ifølge sagsøgeren fremgår det af dom af 19. december 2012, Leno Merken (
C-149/11
,
EU:C:2012:816
), at et ældre EU-varemærke skal være brugt på et område, der er større end en enkelt medlemsstats område, for at dets brug kan kvalificeres som reel, og at det kun er under visse særlige omstændigheder, at brugen i en enkelt medlemsstat er tilstrækkelig til at godtgøre, at der er gjort reel brug af dette varemærke i Unionen.
Det skal i denne forbindelse bemærkes, at i dom af 19. december 2012, Leno Merken (
C-149/11
,
EU:C:2012:816
), som sagsøgeren har nævnt, fastslog Domstolen for det første med hensyn til artikel 47, stk. 2 og 3, i forordning 2017/1001, at det fremgår af fast retspraksis, at udtrykket »reel brug inden for [Unionen]« skal fortolkes således, at det territoriale omfang af brugen ikke udgør et særskilt kriterium for, at der er tale om reel brug, men et af de elementer i denne brug, som skal indgå i den samlede vurdering og undersøges parallelt med de øvrige elementer i brugen, og at ordene »inden for [Unionen]« tilsigter at præcisere det geografiske referencemarked for enhver undersøgelse af, om der foreligger »reel brug« af et EU-varemærke. Domstolen fastslog for det andet, at udtrykket »reel brug inden for [Unionen]« som omhandlet i artikel 18, stk. 1, i forordning 2017/1001 indebærer, at der ikke kan tages hensyn til brug af EU-varemærket i tredjelande (dom af 19.12.2012, Leno Merken,
C-149/11
,
EU:C:2012:816
, præmis
-
og domskonklusionens punkt 1).
Domstolen har endvidere præciseret, at forordning 2017/1001 tilsigter at fjerne den hindring, at de rettigheder, som medlemsstaternes lovgivning tildeler varemærkeindehavere, er territorialt afgrænsede, ved at gøre det muligt for virksomhederne at tilpasse deres økonomiske aktiviteter til Unionens dimensioner og at udøve dem uden hindringer. Ifølge Domstolen gør EU-varemærket det muligt for sin indehaver at identificere dennes varer eller tjenesteydelser på samme måde i hele Unionen, uden hensyn til grænser. De virksomheder, der derimod ikke ønsker at beskytte deres varemærker på unionsplan, kan vælge at bruge nationale varemærker uden at være forpligtede til at registrere deres varemærker som EU-varemærker. Domstolen har fremhævet, at EU-varemærkets enhedskarakter indebærer, at det nyder ensartet beskyttelse på hele Unionens område, forstået således, at et EU-varemærke i princippet kun kan registreres, overdrages, opgives, erklæres for bortfaldet eller ugyldigt, og at brugen deraf kun kan forbydes med virkning for hele Unionen. Hvis det inden for rammerne af EU-varemærkeordningen blev lagt til grund, at medlemsstaternes område skulle tillægges en særlig betydning, ville det i denne sammenhæng ifølge Domstolen være en hindring for gennemførelsen af de formål, der er præciseret ovenfor, og gøre indgreb i EU-varemærkets enhedskarakter. Domstolen har heraf udledt, at der ved bedømmelsen af, om der foreligger »reel brug inden for [Unionen]«, skal ses bort fra grænserne for medlemsstaternes område (jf. i denne retning dom af 19.12.2012, Leno Merken,
C-149/11
,
EU:C:2012:816
, præmis
-
og
).
Domstolen har derimod udtrykkeligt forkastet dels det synspunkt, som blev fremsat over for den, om, at det territoriale omfang af brugen af et EU-varemærke aldrig kan være begrænset til en enkelt medlemsstats område (jf. i denne retning dom af 19.12.2012, Leno Merken,
C-149/11
,
EU:C:2012:816
, præmis
), dels det synspunkt, at selv om der ses bort fra medlemsstaternes grænser inden for det indre marked, kræver betingelsen om reel brug af et EU-varemærke, at dette bruges på en væsentlig del af Unionens område, hvilket kan svare til en enkelt medlemsstats område (jf. i denne retning dom af 19.12.2012, Leno Merken,
C-149/11
,
EU:C:2012:816
, præmis
og
).
Domstolen har i denne forbindelse præciseret, at selv om det ganske vist er rimeligt at forvente, at et EU-varemærke anvendes på et område, der er større end en enkelt medlemsstats område, for at denne brug kan kvalificeres som reel brug, er det ikke nødvendigt, at denne brug geografisk set er omfangsrig for at kunne kvalificeres som reel, da en sådan kvalifikation afhænger af kendetegnene ved den pågældende vare eller tjenesteydelse på det relevante marked (dom af 19.12.2012, Leno Merken,
C-149/11
,
EU:C:2012:816
, præmis
).
Ifølge Domstolen kan det nemlig ikke udelukkes, at markedet for de varer eller tjenesteydelser, som et EU-varemærke er blevet registreret for, »under visse omstændigheder« rent faktisk er afgrænset til en enkelt medlemsstats område. Domstolen har dermed præciseret, at i et sådant tilfælde kan brugen af et EU-varemærke på dette område på én gang opfylde betingelsen om reel brug for et EU-varemærke og betingelsen om reel brug for et nationalt varemærke (dom af 19.12.2012, Leno Merken,
C-149/11
,
EU:C:2012:816
, præmis
).
I modsætning til, hvad sagsøgeren har gjort gældende, havde Domstolen, da den i præmis 50 i dom af 19. december 2012, Leno Merken (
C-149/11
,
EU:C:2012:816
), anvendte udtrykket »under visse omstændigheder«, ikke til hensigt at fastslå, at anerkendelsen af, at et EU-varemærke, som er blevet brugt inden for en enkelt medlemsstat, udgør reel brug, udgør en undtagelse fra et almindeligt princip. Domstolen henviste først og fremmest til de betingelser, som er fastsat i fast retspraksis med henblik på at bedømme, om brugen af et varemærke er reel, dvs. samtlige kendsgerninger og omstændigheder, der kan godtgøre, at varemærkets kommercielle udnyttelse gør det muligt at erhverve eller bevare markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, som det er blevet registreret for. Domstolen fremhævede nemlig, at det er umuligt på forhånd abstrakt at afgøre, hvilket territorialt omfang der skal lægges til grund for at afgøre, om brugen af et EU-varemærke er reel, og at en de minimis-regel derfor ikke kan fastsættes (jf. dom af 19.12.2012, Leno Merken,
C-149/11
,
EU:C:2012:816
, præmis
og den deri nævnte retspraksis). Ifølge Domstolen er der gjort reel brug af et EU-varemærke, når dette er brugt i overensstemmelse med dets væsentligste funktion med henblik på at bevare eller erhverve markedsandele i Unionen for de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det pågældende varemærke. I forbindelse med vurderingen af, om der var gjort reel brug, skal der således tages hensyn til de særlige forhold på det omhandlede marked, arten af de varer eller tjenesteydelser, som er beskyttet af varemærket, det territoriale og kvantitative omfang af brugen samt hyppigheden og regelmæssigheden af brugen (dom af 19.12.2012, Leno Merken,
C-149/11
,
EU:C:2012:816
, præmis
).
Det følger af det foregående for det første, at det territoriale omfang blot er et af de elementer, der skal tages i betragtning ved bedømmelsen af, hvorvidt brugen af et EU-varemærke er reel, og, for det andet, at der ikke kan fastsættes en de minimis-regel med henblik på fastlæggelsen heraf. Det er nemlig ikke nødvendigt, at brugen af et EU-varemærke geografisk set er omfangsrig for at kunne kvalificeres som reel, da en sådan kvalifikation afhænger af kendetegnene ved den pågældende vare eller tjenesteydelse på det relevante marked og mere generelt af samtlige kendsgerninger og omstændigheder, der kan godtgøre, at dette varemærkes kommercielle udnyttelse gør det muligt at erhverve eller bevare markedsandele for de varer eller tjenesteydelser, som det er blevet registreret for (jf. i denne retning dom af 19.12.2012, Leno Merken,
C-149/11
,
EU:C:2012:816
, præmis
). For at brugen af et EU-varemærke kan kvalificeres som reel, kræves det desuden ikke, at varemærket bruges på en væsentlig del af Unionens område. Det kan derudover ikke udelukkes, at det er muligt, at det omhandlede varemærke er blevet brugt på en enkelt medlemsstats område, eftersom der skal ses bort fra grænserne for medlemsstaternes område og tages hensyn til kendetegnene ved de pågældende varer eller tjenesteydelser.
I sammenhæng med de principper, der er fastsat i dom af 19. december 2012, Leno Merken (
C-149/11
,
EU:C:2012:816
), har Retten gentagne gange fastslået, at brugen af et EU-varemærke i en enkelt medlemsstat (f.eks. i Tyskland, i Spanien, i Det Forenede Kongerige) eller i en enkelt by i en medlemsstat i Unionen, såsom Det Forenede Kongerige (f.eks. i London), er tilstrækkelig til at opfylde kriteriet om den territoriale udstrækning (jf. i denne retning dom af 30.1.2015, Now Wireless mod KHIM – Starbucks (HK) (now),
T-278/13
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2015:57
, præmis
og
, af 15.7.2015, TVR Automotive mod KHIM – TVR Italia (TVR ITALIA),
T-398/13
,
EU:T:2015:503
, præmis
, af 9.11.2016, Gallardo Blanco mod EUIPO – Expasa Agricultura y Ganadería (Gengivelse af et bidsel i H-form),
T-716/15
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2016:649
, præmis
-
, af 30.11.2016, K&K Group mod EUIPO – Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner),
T-2/16
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2016:690
, præmis
, af 28.6.2017, Tayto Group mod EUIPO – MIP Metro (real),
T-287/15
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2017:443
, præmis
, af 15.11.2018, DRH Licensing & Managing mod EUIPO – Merck (Flexagil),
T-831/17
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2018:791
, præmis
, og af 6.3.2019, Serenity Pharmaceuticals mod EUIPO – Gebro Holding (NOCUVANT),
T-321/18
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2019:139
, præmis
-
).
Som fremhævet af generaladvokat Sharpston i hendes forslag til afgørelse Leno Merken (
C-149/11
,
EU:C:2012:422
) er det med andre ord irrelevant, om der er gjort brug af et EU-varemærke i en eller flere medlemsstater. Det, der betyder noget, er brugens indvirkning på det indre marked, nærmere bestemt, om den er tilstrækkelig til at fastholde eller erhverve markedsandele på markedet for de varer og tjenesteydelser, der er omfattet af varemærket, og om den bidrager til en kommercielt relevant tilstedeværelse for varerne og tjenesteydelserne på dette marked. Det er ikke relevant, om brugen medfører en faktisk kommerciel succes (generaladvokat Sharpstons forslag til afgørelse Leno Merken,
C-149/11
,
EU:C:2012:422
, punkt
).
I den foreliggende sag skal det, henset til for det første de mange beviser, som er fremlagt af intervenienten, for det andet varigheden og hyppigheden af den brug, som disse dokumenter understøtter, for det tredje kendetegnene ved de varer, med hensyn til hvilke denne brug er blevet godtgjort, og de sædvanlige distributionskanaler – dvs. varer på sundhedsområdet, der bl.a. leveres af apoteker og hospitaler – og for det fjerde omfanget af denne brug med hensyn til mængde såvel som omsætning, fastslås, at i lyset af de principper, der er opstillet i dom af 19. december 2012, Leno Merken (
C-149/11
,
EU:C:2012:816
), og sammenfattet i præmis 80 ovenfor, anlagde appelkammeret ikke et åbenbart urigtigt skøn, da det i den anfægtede afgørelses punkt 22 fastslog, at intervenienten havde godtgjort brugen af varemærket INDAS i Spanien, og at denne brug, for så vidt som der skal ses bort fra grænserne for medlemsstaternes område, er tilstrækkelig til at godtgøre brugen i Unionen.
Brugen af et ældre EU-varemærke i en eneste medlemsstat kan nemlig have virkninger på det indre marked ved f.eks. at sikre, at varerne er kendte – på en kommercielt relevant måde – af spillere på et marked, der er større end det, der svarer til det område, hvor varemærket bruges (generaladvokat Sharpstons forslag til afgørelse Leno Merken,
C-149/11
,
EU:C:2012:422
, punkt
).
Samtlige beviser, som er fremlagt af intervenienten, godtgør en brug, der er tilstrækkelig til at fastholde eller erhverve markedsandele på det pågældende marked og til at bidrage til en kommercielt relevant tilstedeværelse for de ovenfor i præmis 15 nævnte varer i klasse 10, som er omfattet af det ældre EU-varemærke. Appelkammeret foretog dermed heller ikke et fejlskøn, da det i den anfægtede afgørelses punkt 34 fastslog, at den reelle brug af dette varemærke var blevet godtgjort for disse varer.
Sagsøgerens andet klagepunkt, der fremgår af præmis 44 ovenfor, skal dermed forkastes.
[
udelades
]
Sagsomkostninger
[
udelades
]

På grundlag af disse præmisser
udtaler og bestemmer
RETTEN (Niende Afdeling):

1)
Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.

2)
Intas Pharmaceuticals Ltd betaler sagsomkostningerne.

Gervasoni
Madise
da Silva Passos
Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 7. november 2019.
Underskrifter
(
*1
) – Processprog: engelsk.
(
) – Der gengives kun de præmisser i nærværende dom, som Retten finder det relevant at offentliggøre.