CELEX: 62021TJ0032
Marchio dell’Unione europea
Marchio denominativo dell’Unione europea Muresko
Marchi nazionali denominativi anteriori Muresko
Rivendicazione della preesistenza dei marchi nazionali anteriori dopo la registrazione del marchio dell’Unione europea
Articoli 39 e 40 del regolamento (UE) 2017/1001
Registrazione dei marchi nazionali anteriori scaduta al momento della rivendicazione

)
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omissis
]
Conclusioni delle parti
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
ingiungere all’EUIPO di registrare la rivendicazione controversa per il marchio dell’Unione europea di cui trattasi;
–
condannare l’EUIPO alle spese.
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
La ricorrente non contesta che, nel momento in cui ha presentato la rivendicazione controversa dinanzi all’EUIPO, la registrazione dei marchi polacco e tedesco fosse scaduta, come rilevato dall’esaminatrice nella lettera di notifica del 10 febbraio 2020.
A sostegno del presente ricorso, essa si limita, in sostanza, a dedurre un motivo unico, vertente su un errore di diritto commesso dalla commissione di ricorso e risultante da un’interpretazione troppo restrittiva, al punto 12 della decisione impugnata, dell’articolo 40 del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 39 del medesimo regolamento, secondo cui il marchio nazionale anteriore identico dovrebbe essere registrato ed in vigore alla data della rivendicazione di preesistenza. Tale errata interpretazione avrebbe indotto la commissione di ricorso a respingere erroneamente il suo ricorso, piuttosto che ad annullare la decisione dell’esaminatrice recante rigetto della rivendicazione controversa e a registrare detta rivendicazione per il marchio dell’Unione europea di cui trattasi.
La ricorrente sostiene, in sostanza, che il titolare del marchio nazionale anteriore identico la cui registrazione è scaduta dispone sempre del diritto di rivendicarne la preesistenza a vantaggio di qualsiasi marchio dell’Unione europea richiesto o registrato successivamente se, al momento in cui egli presenta la sua rivendicazione, una rivendicazione basata sul medesimo marchio nazionale fosse stata accolta per un altro marchio dell’Unione europea.
[
omissis
]
L’EUIPO contesta gli argomenti della ricorrente e chiede il rigetto del ricorso in quanto manifestamente infondato.
Il motivo unico dedotto dalla ricorrente solleva una questione di interpretazione dell’articolo 40 del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 39 del medesimo regolamento, al quale esso rinvia, volto ad accertare se il titolare di un marchio dell’Unione europea per il quale è stata accolta una rivendicazione di preesistenza di un marchio nazionale anteriore identico possa avvalersi della finzione del mantenimento della registrazione del marchio nazionale anteriore rispetto a un altro marchio dell’Unione europea per il quale è stata presentata una rivendicazione di preesistenza del marchio nazionale anteriore dopo che la registrazione di quest’ultimo era stata scaduta.
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omissis
]
In conformità ad una costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, si deve tener conto non solo dei termini in cui sono redatte, ma anche del loro contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui esse fanno parte [v. sentenze dell’11 luglio 2018, COBRA,
C‑192/17
,
EU:C:2018:554
, punto
, e del 28 gennaio 2020, Commissione/Italia (Direttiva lotta contro i ritardi di pagamento),
C‑122/18
,
EU:C:2020:41
, punto
e giurisprudenza ivi citata].
Peraltro, dalla giurisprudenza risulta che le disposizioni derogatorie devono essere oggetto di un’interpretazione restrittiva [v., in tal senso e per analogia, sentenza del 22 gennaio 2020, Pensionsversicherungsanstalt (Cessazione di attività dopo l’età pensionabile),
C‑32/19
,
EU:C:2020:25
, punto
e giurisprudenza ivi citata]. In considerazione delle conseguenze connesse alla rivendicazione di preesistenza di un marchio nazionale anteriore identico, in applicazione degli articoli 39 e 40 del regolamento 2017/1001, che derogano al principio secondo cui il titolare di un siffatto marchio dovrebbe perdere i diritti conferiti dal medesimo in caso di mancato rinnovo della sua registrazione, i requisiti da soddisfare affinché tale rivendicazione possa essere accolta devono essere interpretati in senso stretto [v., in tal senso, relativamente al requisito dell’identità dei marchi interessati, sentenza del 19 gennaio 2012, Shang/UAMI (justing),
T‑103/11
,
EU:T:2012:19
, punto
].
Nel caso di specie, occorre, in primo luogo, rilevare che, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, il marchio nazionale anteriore identico di cui il titolare del marchio dell’Unione europea rivendica la preesistenza deve, secondo le diverse versioni linguistiche, essere un marchio «registrato» o «che è registrato» in uno Stato membro.
Tale formulazione, al presente dell’indicativo, indica chiaramente che il marchio nazionale anteriore identico, la cui preesistenza è rivendicata a vantaggio del marchio dell’Unione europea, deve essere registrato nel momento in cui la rivendicazione di preesistenza è presentata.
La ricorrente non può quindi fondatamente far valere, in sostanza, che l’articolo 40 del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 39 del medesimo regolamento, si limiterebbe a richiedere che il marchio nazionale anteriore sia stato registrato in un determinato momento in passato, al fine di evitare che un semplice marchio d’uso possa essere invocato a sostegno di una rivendicazione di preesistenza.
In secondo luogo, una siffatta interpretazione letterale dell’articolo 40 del regolamento 2017/1001 è confermata dal contesto in cui tale articolo si inserisce. Infatti, conformemente al suo paragrafo 4, detto articolo deve essere applicato in combinato disposto con l’articolo 39, paragrafo 3, del medesimo regolamento. Orbene, da quest’ultima disposizione, come interpretata dalla giurisprudenza, risulta che il solo effetto della rivendicazione di preesistenza di un marchio nazionale anteriore identico è che il titolare del marchio dell’Unione europea la cui rivendicazione di preesistenza è stata accolta potrà, nel caso in cui rinunci al marchio nazionale anteriore o lasci che si estingua, pretendere di continuare a beneficiare degli stessi diritti che avrebbe avuto se quest’ultimo marchio avesse continuato ad essere registrato [sentenze del 19 gennaio 2012, justing,
T‑103/11
,
EU:T:2012:19
, punto
, e del 20 febbraio 2013, Langguth Erben/UAMI (MEDINET),
T‑378/11
,
EU:T:2013:83
, punto
].
Il sistema di rivendicazione di preesistenza di un marchio nazionale dopo la registrazione di un marchio dell’Unione europea, quale risulta dall’articolo 40 del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 39, paragrafo 3, del medesimo regolamento, si basa quindi sul principio secondo cui il titolare del marchio nazionale anteriore non rinuncerà a detto marchio o non lo lascerà estinguersi prima che la rivendicazione di preesistenza da lui presentata sia stata accolta a vantaggio del marchio dell’Unione europea, il che implica a fortiori che, alla data di presentazione di tale rivendicazione, la registrazione del marchio nazionale anteriore non sia già scaduta.
Siffatta interpretazione dell’articolo 40 del regolamento 2017/1001 è coerente con l’applicazione pratica di tale articolo da parte dell’EUIPO, come descritta al punto 13.2 della sezione 2 della parte B delle direttive concernenti l’esame dell’EUIPO, secondo cui «[quest’ultimo] deve verificare sia che il marchio anteriore fosse registrato quando è stata presentata la domanda di marchio dell’Unione europea, sia che la registrazione anteriore non fosse scaduta quando è stata rivendicata la preesistenza» e secondo cui «[s]e la registrazione anteriore era scaduta quando è stata fatta la richiesta di preesistenza, quest’ultima non può essere rivendicata, sebbene il diritto nazionale dei marchi di riferimento preveda un periodo di tolleranza di sei mesi per il rinnovo».
In terzo luogo, detta interpretazione dell’articolo 40 del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 39, paragrafo 3, del medesimo regolamento, è conforme alla finalità del sistema di rivendicazione di preesistenza di un marchio nazionale dopo la registrazione di un marchio dell’Unione europea, consistente nel consentire ai titolari di marchi nazionali e dell’Unione europea identici di razionalizzare i loro portafogli di marchi mantenendo i loro diritti anteriori. Infatti, una volta accolta la rivendicazione di preesistenza del marchio nazionale anteriore identico per il marchio dell’Unione europea, il titolare può lasciare scadere il primo marchio, pur continuando a beneficiare, per il secondo marchio, degli stessi diritti che avrebbe avuto se il primo marchio avesse continuato ad essere registrato (v. punto 27 supra).
Conformemente a suddetta finalità e come risulta dalla formulazione dell’articolo 39, paragrafi 3 e 4, del regolamento 2017/1001, che deve essere interpretato in senso stretto (v. punto 23 supra), tale presunzione del mantenimento dei diritti connessi al marchio nazionale anteriore identico non vale in maniera generale, come asserito dalla ricorrente, bensì unicamente a vantaggio del marchio dell’Unione europea identico e per i prodotti o i servizi identici rispetto ai quali la rivendicazione della preesistenza è stata accolta e nel caso di un mancato rinnovo della registrazione del marchio nazionale anteriore identico.
è espressamente previsto, quindi, che suddetta presunzione non si applica nel caso in cui il marchio nazionale di cui trattasi sia dichiarato nullo o decaduto con effetto prima della data di deposito o della data di priorità del marchio dell’Unione europea.
Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che detta stessa presunzione non consente al marchio nazionale anteriore di continuare ad esistere in quanto tale e che un eventuale uso del segno di cui trattasi successivamente alla cancellazione dev’essere considerato, in un caso del genere, quale uso del marchio dell’Unione europea e non del marchio nazionale anteriore cancellato (sentenza del 19 aprile 2018, Peek & Cloppenburg,
C‑148/17
,
EU:C:2018:271
, punto
). Ciò conferma che una rivendicazione di preesistenza accolta non ha l’effetto di far sopravvivere il marchio nazionale anteriore interessato o anche soltanto di mantenere taluni diritti ad esso connessi in modo indipendente dal marchio dell’Unione europea a vantaggio del quale è stata accolta la rivendicazione di preesistenza.
Una siffatta interpretazione restrittiva dell’ambito di applicazione della presunzione del mantenimento dei diritti connessi al marchio nazionale anteriore identico non è rimessa in discussione da una lettura dell’articolo 40 del regolamento 2017/1001 alla luce del considerando 12 del medesimo regolamento, che esprime l’obiettivo, perseguito in detto regolamento, di mantenere i diritti acquisiti dai titolari di marchi anteriori.
Da un lato, se il preambolo di un atto dell’Unione è idoneo a precisarne il contenuto, esso non può essere fatto valere per derogare alle disposizioni stesse dell’atto di cui trattasi (sentenza del 10 gennaio 2006, IATA e ELFAA,
C‑344/04
,
EU:C:2006:10
, punto
). Pertanto, il contenuto del considerando 12 del regolamento 2017/1001 non consente di derogare a un requisito posto dall’articolo 40 del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 39, paragrafo 3, del medesimo regolamento, affinché la rivendicazione di preesistenza di un marchio nazionale anteriore identico possa essere accolta. D’altro lato, e in ogni caso, tale considerando, che rinvia al «principio di priorità, secondo il quale il marchio registrato anteriormente prevale sui marchi registrati posteriormente», si basa a sua volta sull’idea che i diritti acquisiti dal titolare di un marchio anteriore possono prevalere su quelli conferiti dai marchi registrati successivamente soltanto nella misura in cui detto marchio è registrato. Il contenuto del considerando richiamato è quindi coerente con un’interpretazione dell’articolo 40 del regolamento 2017/1001 secondo la quale il marchio nazionale anteriore identico la cui preesistenza è rivendicata deve essere registrato nel momento in cui viene presentata la rivendicazione di preesistenza.
Siffatta interpretazione restrittiva dell’ambito di applicazione della presunzione non è rimessa in discussione neppure dal punto 30 della sentenza del 19 aprile 2018, Peek & Cloppenburg (
C‑148/17
,
EU:C:2018:271
), alla quale fa riferimento la ricorrente. Nella succitata sentenza, infatti, la Corte non constata che il titolare del marchio dell’Unione europea a vantaggio del quale è stata accolta la rivendicazione di preesistenza di un marchio nazionale anteriore identico potrebbe avvalersi della finzione del mantenimento della registrazione di detto marchio a vantaggio di un altro marchio dell’Unione europea, ma conferma piuttosto che siffatta finzione ha solo una portata limitata (v. punto 33 supra).
Infine, essa non è rimessa in discussione neppure dall’articolo 139, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, secondo il quale «[a]lla domanda di marchio nazionale risultante dalla trasformazione di una domanda di marchio UE o dalla trasformazione di un marchio UE è attribuita, nello Stato membro interessato, la data di deposito o la data di priorità di tale domanda o di tale marchio ed eventualmente la preesistenza di un marchio di detto Stato rivendicata ai sensi dell’articolo 39 o dell’articolo 40» di detto regolamento. Difatti, il mantenimento dei diritti connessi al marchio nazionale anteriore identico si applica, anche in tal caso, soltanto a favore della domanda di marchio nazionale che risulta dalla trasformazione del marchio dell’Unione europea per il quale è stata accolta la rivendicazione di preesistenza.
La ricorrente non può quindi fondatamente asserire che l’articolo 40 del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 39, paragrafo 3, del medesimo regolamento, potrebbe consentire di attivare la presunzione del mantenimento dei diritti connessi al marchio nazionale anteriore identico, dopo la scadenza di quest’ultimo, a vantaggio di un marchio dell’Unione europea diverso da quello a favore del quale è stata accolta la rivendicazione di preesistenza, ad esempio a sostegno di una rivendicazione di preesistenza del marchio nazionale anteriore per tale altro marchio dell’Unione europea.
Pertanto, il solo fatto che la ricorrente potrebbe legittimamente avvalersi, a vantaggio del marchio dell’Unione europea registrato con il numero 340810, della presunzione del mantenimento dei diritti connessi ai marchi polacco e tedesco, anche dopo la scadenza della loro registrazione, non significa che essa potrebbe parimenti avvalersi di detta stessa presunzione a sostegno della rivendicazione controversa per il marchio dell’Unione europea di cui trattasi. Infatti, dei diritti anteriori che essa invoca al riguardo beneficia, in linea di principio, solo il marchio dell’Unione europea registrato con il numero 340810, per il quale la rivendicazione di preesistenza dei marchi polacco e tedesco è stata accolta.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la commissione di ricorso non è quindi incorsa in un errore di diritto interpretando, al punto 12 della decisione impugnata, l’articolo 40 del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 39 del medesimo regolamento, nel senso che il marchio nazionale anteriore identico la cui preesistenza è rivendicata a favore di un marchio dell’Unione europea registrato successivamente deve a sua volta essere registrato ed in vigore alla data in cui la rivendicazione di preesistenza è presentata.
[
omissis
]

Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:

1)
Il ricorso è respinto.

2)
La Daw SE è condannata alle spese.

Tomljenović
Schalin
Škvařilová-Pelzl
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 6 ottobre 2021.
Firme
(
*1
)	Lingua processuale: il tedesco.
(
)	Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.