CELEX: 62015TJ0637
Euroopa Liidu kaubamärk
Vastulausemenetlus
Euroopa Liidu kujutismärgi SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE taotlus
Euroopa Liidu varasem sõnamärk VIÑA SOL
Suhteline keeldumispõhjus
Eristusvõime kahjustamine
Tähiste sarnasuse puudumine
Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõige 5

Vaidluse taust
Hageja Alma-The Soul of Italian Wine LLLP esitas 4. märtsil 2011 Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametile (EUIPO) nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määruse (EÜ) nr 207/2009 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (
ELT 2009, L 78, lk 1
) alusel ELi kaubamärgi registreerimise taotluse.
Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on järgmine kujutismärk:
Kaubad, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 33 ning vastavad järgmisele kirjeldusele: „vein“.
ELi kaubamärgi taotlus avaldati 1. aprilli 2011. aasta väljaandes
Bulletin des marques communautaires
nr 64/2011.
Menetlusse astuja Miguel Torres, SA esitas 30. juunil 2011 taotletava kaubamärgi registreerimisele määruse nr 207/2009 artikli 41 alusel eespool punktis 3 nimetatud kaupadega seoses vastulause.
Vastulause, mille põhjendused on määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punktis b ning artikli 8 lõikes 5 loetletud alused, tugines järgmistele varasematele kaubamärkidele:
—
ELi sõnamärk VIÑA SOL, mille registreerimise taotlus esitati 12. veebruaril 1997, mis registreeriti 29. oktoobril 1998 numbriga 462523 ja uuendati 5. märtsil 2007, klassi 33 kuuluvatele kaupadele „alkoholjoogid (v.a õlu)“;
—
Hispaania sõnamärk VIÑA SOL, mille registreerimise taotlus esitati 9. mail 1944, mis registreeriti 13. jaanuaril 1947 numbriga 152231 ja uuendati 11. septembril 2007, klassi 33 kuuluvatele kaupadele „veini klass tervikuna, välja arvatud ekstra kuiv valge „lauavein“, mille omadused sarnanevad reinveinile“;
—
Hispaania sõnamärk VIÑA SOL, mille registreerimise taotlus esitati 25. mail 1973, mis registreeriti 21. märtsil 1977 numbriga 715524 ja uuendati 25. märtsil 2003, klassi 33 kuuluvale kaubale „brändi“;
Vastulause, mille ainus põhjendus on määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punktis b loetletud alus, tugines järgmistele varasematele kaubamärkidele:
—
Hispaania kujutismärk, mille registreerimise taotlus esitati 26. oktoobril 2007 ja mis registreeriti 6. mail 2008 numbriga 2796505 klassi 33 kuuluvatele kaupadele „alkoholjoogid (v.a õlu)“, kujutatud alljärgnevalt:
—
Euroopa Liidu sõnamärk SOL, mille registreerimise taotlus esitati 17. oktoobril 2007 ja mis registreeriti 2. mail 2010 numbriga 6373971 klassi 33 kuuluvatele kaupadele „alkohooljoogid (v.a õlu)“.
Võttes arvesse ELi varasemat kaubamärki SOL, rahuldas vastulausete osakond 30. oktoobri 2012 aasta otsuses vastulause segiajamise tõenäosuse tõttu määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b tähenduses.
Hageja esitas 21. detsembril 2012 määruse nr 207/2009 artiklite 58–64 alusel EUIPO-le vastulausete osakonna otsuse peale kaebuse.
EUIPO teine apellatsioonikoda jättis 10. septembri 2013. aasta otsusega (edaspidi „10. septembri 2013. aasta otsus“) vastulausete osakonna otsuse muutmata ja lükkas taotletava kaubamärgi registreerimise taotluse tervikuna tagasi. EUIPO teine apellatsioonikoda märkis siiski, et kuigi vastulausete osakond rahuldas vastulause määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b alusel, analüüsib ta vastulause põhjendusi menetlusökonoomia põhimõtte huvides vastavalt määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikele 5, võttes arvesse varasemat Euroopa liidu sõnamärki VIÑA SOL (edaspidi „varasem kaubamärk“). Tema hinnangul moodustab asjaomase avalikkuse liidu keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas. EUIPO arvates on olukorras, kus varasema kaubamärgi domineeriv element „sol“ ja taotletava kaubamärgi domineeriv element „sole“ on äärmiselt sarnased, vastandatud kaubamärgid esiteks hispaania-, prantsus- ja portugalikeelsete tarbijate jaoks keskmisel määral sarnased ja teiseks Itaalia tarbija jaoks on vastandatud kaubamärgid üksnes vähesel määral sarnased.
Apellatsioonikoja arvates omab varasem kaubamärk liidu ulatuses veini suhtes mainet. Võttes arvesse vastandatud tähiste sarnasust, varasema kaubamärgi eristusvõimet ja mainet ning vastandatud kaubamärkidega hõlmatud kaupade identsust, asus apellatsioonikoda seisukohale, et vastandatud tähiste vahel oli seos olulise osa jaoks asjaomasest tarbijaskonnast, nimelt hispaania-, itaalia-, prantsus- ja portugalikeelsete tarbijate jaoks. Apellatsioonikoja arvates eksisteerib lahjendusrisk, see tähendab risk, et taotletava kaubamärgi kasutamine kahjustab põhjendamatult varasema kaubamärgi eristusvõimet määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 tähenduses. Apellatsioonikoda asus seisukohale, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 5 seatud tingimustele vastamine hispaania-, itaalia-, prantsus- ja portugalikeelsete tarbijate osas oli vastulause rahuldamiseks piisav.
Hageja esitas 21. novembril 2013 Üldkohtule 10. septembri 2013. aasta otsuse peale tühistamishagi ja Üldkohus tühistas selle otsuse 25. septembri 2014. aasta kohtuotsusega Alma-The Soul of Italian Wine vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE) (
T‑605/13
, ei avaldata,
EU:T:2014:812
).
Üldkohus leidis sisuliselt, et 10. septembri 2013. aasta otsus ei sisaldanud arutluskäiku, mis lubanuks välja selgitada, kas apellatsioonikoda võttis arvesse hageja esitatud tõendeid selle kohta, et vastandatud kaubamärkides sisalduvad sõnad „sol“ ja „sole“ on vähese eristusvõimega, või mõista, mis põhjusel pidas apellatsioonikoda neid tõendeid asjasse mittepuutuvateks. Üldkohtu hinnangul oli nimetatud otsus puudulikult põhjendatud ega olnud võimalik kindlaks teha, kas apellatsioonikoda oli võtnud neid tõendeid arvesse oma hinnangus, mille kohaselt need sõnad kujutavad endast kaubamärkide domineerivaid elemente, ja järelduses, et seetõttu on need kaubamärgid sarnased.
Üldkohtu tühistamisotsuse järel vaatas EUIPO teine apellatsioonikoda asja uuesti läbi, jättis 3. septembri 2015. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus“) 10. septembri 2013. aasta otsuse muutmata ning lükkas registreerimistaotluse tervikuna tagasi.
Apellatsioonikoda märkis, et 10. septembri 2013. aasta otsuse tühistamise sõnastust arvestades, on tema ülesanne hinnata hageja esitatud tõendeid sõna „sun“ (erinevates keeltes) ja päikese kujutiste võimaliku vähese eristusvõime kohta mainitud veinitoodetega seonduvalt liidu tarbijate seas, kuivõrd see hindamine võib avaldada mõju vastandatud tähiste võrdlusele, arvestades nende domineerivaid ja eristavaid elemente. Apellatsioonikoja arvates jagunesid need tõendid kolme kategooriasse, nimelt esiteks väljavõtted erinevate ettevõtjate paljudest veebisaitidest, kus pakutakse liidu tarbijatele veine, mis on märgistatud kaubamärkidega, mis sisaldavad sõnu „sol“, „sole“, „soleil“ ja „sun“ ning erinevate päikese kujutistega, teiseks loetelu klassi 33 kuuluvate kaupade jaoks registreeritud ELi kaubamärkidest, mis sisaldavad samu sõnu või kujutisi, ning kolmandaks vastulausete osakonna varasem, 26. märtsi 2004 aasta otsus.
Apellatsioonikoda tõdes, et varasema kaubamärgi maine seoses veiniga oli vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise päevaks liidus omandatud, kuna hageja ei olnud seda 10. septembri 2013 aasta otsuses sisalduvat seisukohta vaidlustanud. Peale selle tuvastas apellatsioonikoda hageja esitatud tõendite analüüsi põhjal, et vastandatud tähistega hõlmatud kaupade tarbijad on samad, et tähised on tarbijate ühe osa jaoks sarnased, et varasemal kaubamärgil on eristusevõime, et vastandatud kaubamärkide vahel on tarbijate olulise osa jaoks seos, et varasema kaubamärgi eristusvõimele on tekitatud kahju ning et puudub tungiv põhjus taotletava kaubamärgi kasutamiseks.
Menetlus ja poolte nõuded
Hageja palub Üldkohtul:
—
tühistada vaidlustatud otsus;
—
mõista kohtukulud välja EUIPO-lt.
EUIPO ja menetlusse astuja paluvad Üldkohtul:
—
jätta hagi rahuldamata;
—
mõista kohtukulud välja hagejalt;
Õiguslik käsitlus
Hageja põhjendab hagi kolme väitega, mille kohaselt on rikutud esiteks määruse nr 207/2009 artikli 8 lõiget 5, teiseks määruse nr 207/2009 artikli 64 lõiget 1 ning kolmandaks määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b.
Kõigepealt tuleb analüüsida esimest väidet, et on rikutud määruse nr 207/2009 artikli 8 lõiget 5 ning vajaduse korral seejärel teist ja kolmandat väidet.
Esimese väite põhjenduseks märgib hageja sisuliselt, et EUIPO leidis ekslikult, et terminid „sol“ ja „sole“ ei ole asjaomaste kaupadega otseselt seotud, kuna need ei kirjelda veini ega veini omadusi, olemust ega kasutust.
Hageja arvates ei vasta see tõele, sest seos päikese ja veini vahel on üldtuntud asjaolu. Sõnad „sol“ ja „sole“ viitavad selgelt veini päritolule, mida kinnitab tema esitatud klassi 33 kuuluvaid kaupu hõlmavate selliste ELi kaubamärkide loetelu, mis sisaldavad termineid „sol“, „sole“, „soleil“ või „sun“ või päikese kujutist. Nendel terminitel või kujutistel on veiniga seoses seega üksnes vähene eristusvõime. Teiseks näitab kõnealune loetelu samuti, et liidu turul kooseksisteerivad kaubamärgid, mis tähistavad veini ja sisaldavad termineid „sol“, „sole“, „soleil“ või „sun“ või päikese kujutist.
Hageja vaidlustab ka asjaolu, et varasem kaubamärk on omandanud liidus kasutamise käigus maine. Ta väidab igal juhul, et isegi kui maine on omandatud, ei ole määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 rakendamise kumulatiivsed tingimused täidetud. Vastandatud tähised ei ole sarnased, kuna sarnasusel, mis tuleneb vähese eristusvõimega sõnade „sol“ ja „sole“ esinemisest tähises, ei saa olla suurem tähtsus kui erinevustel nende tähiste vahel, millest tuleneb, et varasema kaubamärgi eristusvõimet ei ole kahjustatud. Lõpuks väidab hageja, et tal on taotletava kaubamärgi registreerimiseks ja kasutamiseks tungiv põhjus, mis on seotud võimalusega osutada veini tähistavas kaubamärgis päikesele nagu paljud teised veinitootjad.
EUIPO väidab, et haldusmenetluse käigus esitatud lisades 1–3 olevate tõendite hindamine ei ajenda teda muutma vaidlustatud otsuses esitatud järeldust, mille järgi ei saa terminit „sol“ kui varasema kaubamärgi domineerivat elementi pidada kirjeldavaks ning seetõttu eristusvõimetuks, millest tulenevalt tajub asjaomane avalikkus varasemat kaubamärki VIÑA SOL kaubamärgina.
EUIPO järeldab, et võttes arvesse esiteks vastandatud tähiste sarnasust, mis tuleneb termini „sol“ esinemisest esimeses tähises ja termini „sole“ esinemisest teises tähises, ning teiseks varasema kaubamärgi mainekust seoses veinidega, siis esineb asjaomaste tarbijate ühe osa jaoks kõnealuste tähiste vahel seos, kuna taotletav kaubamärk meenutab avalikkuse selle osa jaoks varasemat kaubamärki. Varasemale kaubamärgile tekitatud kahju seisneb kvaliteedikuvandi kahjustamises ja võimalikus müügi vähenemises.
Menetlusse astuja väidab omakorda, et sõna „sol“ eristusvõime seoses veiniga on kindlaks tehtud. Järelikult on käesoleval juhul kõnealuste kaupade absoluutne identsus, varasema kaubamärgi maine, mis on üks tuntumaid veinimarke Euroopas, ja asjaolu, et vastandatud kaubamärkide eristavaks ja domineerivaks elemendiks on vastavalt sõna „sol“ ja sõna „sole“ ning päikese käsitus, tema hinnangul piisavad, et vähemasti Hispaanias, Prantsusmaal ja Portugalis loovad tarbijad vastandatud kaubamärkide vahel seose. Kuna muud määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 5 ette nähtud tingimused, käesoleval juhul varasema kaubamärgi maine ja selle eristusvõimele ilma tungiva põhjuseta tekitatud kahju, on täidetud, siis kasutataks taotletava kaubamärgi registreerimisel varasema kaubamärgi mainet alusetult ära, mistõttu tuleb registreerimistaotlus tagasi lükata.
Sissjuhatuseks tuleb täpsustada, et käesoleval juhul teostatud analüüs puudutab vaidlustatud otsuse õiguspärasust selles sisalduvate põhjenduste osas, kuid kuivõrd need põhjendused koosnevad osaliselt viidetest esialgsetele põhjendustele 10. septembri 2013. aasta otsuses, siis ka seda, kas vaidlustatud otsus on õiguspärane viidatud otsuse sisu taustal (vt analoogia alusel, kohtuotsus, 20.3.1959, Nold vs. Ülemamet
18/57
,
EU:C:1959:6
, lk 52), kuid üksnes niivõrd, kuivõrd selle sisu ei ole mõjutatud 25. septembri 2014. aasta kohtuotsusest SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE (
T‑605/13
, ei avaldata,
EU:T:2014:812
).
Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 kohaselt ei registreerita taotletavat kaubamärki lõike 2 tähenduses varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral, kui see on identne või sarnane varasema kaubamärgiga ning seda tahetakse registreerida kaupade või teenuste jaoks, mis ei ole sarnased nendega, mille jaoks on registreeritud varasem kaubamärk, kui varasema ELi kaubamärgi olemasolul on see omandanud liidus maine ja varasema siseriikliku kaubamärgi olemasolul on see omandanud maine asjaomases liikmesriigis ning kui taotletava kaubamärgi kasutamine ilma tungiva põhjuseta tähendaks varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamist või kahjustamist.
Määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 5 ette nähtud varasema kaubamärgi laiendatud kaitse eeldab seega mitme tingimuse täitmist. Esiteks peavad varasem kaubamärk ning see, mille registreerimist taotletakse, olema identsed või sarnased. Teiseks peab varasem kaubamärk olema omandanud liidus maine või varasem siseriiklik kaubamärk olema omandanud asjaomases liikmesriigis maine. Kolmandaks peab taotletava kaubamärgi kasutamine ilma tungiva põhjuseta tingima ohu, et varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet kasutatakse ära või et varasema kaubamärgi eristusvõimet või mainet kahjustatakse. Kuna need tingimused on kumulatiivsed, siis ka neist ainult ühe puudumisel ei ole see säte kohaldatav (kohtuotsus, 22.3.2007, Sigla vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Elleni Holding (VIPS),
T‑215/03
,
EU:T:2007:93
, punktid
ja
; vt selle kohta samuti kohtuotsus, 25.5.2005Spa Monopolevs vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS),
T‑67/04
,
EU:T:2005:179
, punkt
).
Mis puutub määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 kohaldamise kolmandasse tingimusse, siis tuleb meenutada, et varasema kaubamärgi eristusvõimele tekitatud kahju ehk lahjendamisrisk tuvastatakse tavaliselt siis, kui taotletava kaubamärgi kasutuselevõtu tulemusel ei looks varasem kaubamärk enam vahetut seost kaupadega, mille jaoks see on registreeritud ja mille jaoks seda kasutatakse (vt selle kohta, kohtuotsus, 11.12.2014, Coca-Cola vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Mitico (Master),
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
, punkt
ja seal viidatud kohtupraktika).
Euroopa Kohus on täpsustanud, millised tegurid võivad olla asjakohased sellele antavas üldhinnangus, kas vastandatud kaubamärkide vahel on asjaomase avalikkuse silmis seos. Nende tegurite seas on Euroopa Kohus nimetanud esiteks kaubamärkide vahelise sarnasuse ulatust, teiseks kaupade või teenuste laadi, mille jaoks need kaubamärgid on vastavalt registreeritud, sealhulgas kaupade või teenuste sarnasuse või erisuse ulatust ning samuti asjaomast avalikkust, kolmandaks varasema kaubamärgi maine tugevust, neljandaks varasema kaubamärgi olemusest tuleneva või kasutamise käigus omandatud eristusvõime ulatust ja viiendaks tõenäosust, et avalikkus võib kaubamärgid omavahel segi ajada (vt analoogia alusel kohtuotsus, 27.11.2008, Intel Corporation,
C‑252/07
,
EU:C:2008:655
, punkt
).
Käesoleval juhul tuleb pärast kõnealuste kaupade võrdlemist ja asjaomase avalikkuse kindlaksmääramist analüüsida määruse (EL) nr 207/2009 kohaldamise teist tingimust, mis puudutab varasema kaubamärgi mainet liidus, kuna maine tugevus mõjutab üldist hinnangut, mis tuleb anda teguritele, mis võivad anda panuse vastandatud kaubamärkide vahelise seose kindlakstegemisse, ja seejärel analüüsida esimest tingimust, mis puudutab vastandatud kaubamärkide identsust või sarnasust.
Vastandatud kaubamärkidega hõlmatud kaubad
Kuigi määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikega 5 antud kaitse on mõeldud kohaldamiseks kaupadele ja teenustele, mis ei ole sarnased, võib seda kohaldada ka siis, kui vastandatud kaubamärkidega tähistatud kaubad või teenused on identsed või sarnased (vt selle kohta kohtuotsus, 11.7.2007, Mülhens vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Minoronzoni (TOSCA BLU),
T‑150/04
,
EU:T:2007:214
, punkt
ja seal viidatud kohtupraktika).
Vastandatud kaubamärkidega hõlmatud kaubad kuuluvad klassi 33 ja vastavad esiteks veinile taotletava kaubamärgi puhul ja teiseks alkohooljookidele (v.a õlu) varasema kaubamärgi puhul. Seega tuleb asuda seisukohale, et need on identsed, kuna esimesed kuuluvad teiste hulka, mida pooled ei ole vaidlustanud (vt selle kohta kohtuotsus, 24.11.2005, Sadas vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE),
T‑346/04
,
EU:T:2005:420
, punkt
ja seal viidatud kohtupraktika).
Asjaomane avalikkus
Asjaomase avalikkuse osas tuleb meenutada, et vastandatud kaubamärkide vahelise seose olemasolu, millest sõltub, kas on pandud toime määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 5 nimetatud rikkumine, eeldab, et asjaomane avalikkus, kellele registreeritud kaubamärkidega hõlmatud kaubad või teenused on suunatud, on sama või teataval määral „kattub“ (kohtuotsus, 9.3.2012, Ella Valley Vineyards vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS),
T‑32/10
,
EU:T:2012:118
, punkt
; vt analoogia alusel kohtuotsus, 27.11.2008, Intel Corporation,
C‑252/07
,
EU:C:2008:655
, punktid
–
).
Lisaks tuleb segiajamise tõenäosuse igakülgse hindamise raames arvestada asjaomase kaubaliigi keskmise tarbijaga, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas. Samuti tuleb arvesse võtta asjaolu, et keskmise tarbija tähelepanelikkuse tase võib vastavalt kõnealusele kauba- või teenusekategooriale erineda (vt kohtuotsus, 13.2.2007, Mundipharma vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Altana Pharma (RESPICUR),
T‑256/04
,
EU:T:2007:46
, punkt
ja seal viidatud kohtupraktika).
Käesolevas asjas väitis hageja apellatsioonikoja esimeses menetluses, et kõnealuste kaupade puhul on asjaomase avalikkuse tähelepanelikkuse tase keskmisest kõrgem ning EUIPO vaidleb eelkõige sellele vastu.
Sellega seoses tuleb märkida, et „vein“ on niivõrd kui see on hõlmatud nii taotletava kui varasema kaubamärgiga, suunatud liidu laiale avalikkusele. Kohtupraktika kohaselt turustatakse veine laiaulatuslikult kaubamajade toiduosakonnast kuni restoranide ja kohvikuteni, tegemist on laiatarbekaupadega, mille asjaomase avalikkuse moodustab laiatarbekaupade keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas (vt kohtuotsus, 9.3.2012, ELLA VALLEY VINEYARDS,
T‑32/10
,
EU:T:2012:118
, punkt
ja seal viidatud kohtupraktika).
Selles olukorras on vastandatud kaubamärkidega hõlmatud kaupade asjaomane tarbija liidu lai avalikkus, kelle tähelepanelikkuse tase on keskmine ja tuleb järeldada, et käesoleval juhul sellistest tarbijatest koosnev avalikkus „kattub“ eespool punktis 35 märgitud kohtupraktika tähenduses.
Seega ei eksinud apellatsioonikoda asjaomase avalikkuse hindamisel.
Varasema kaubamärgi maine kahjustamise tingimus
Vaidlustatud otsuses, mis sellega seoses viitab 10. septembri 2013. aasta põhjendustele, on märgitud, et taotletava kaubamärgi registreerimistaotluse esitamise päevaks, käesoleval juhul 4. märtsiks 2011 oli varasem kaubamärk liidus kauba „vein“ suhtes mainekas.
Hageja väidab, et menetlusse astuja esitatud tõendid ei ole piisavad või on puuduliku tõendusjõuga selleks, et tõendada, et varasem kaubamärk oli omandanud liidus kasutamise käigus maine.
EUIPO ja menetlusse astuja vaidlevad hageja argumentidele vastu.
Tuleb meenutada, et mainet käsitleva tingimuse täitmiseks peab varasemat kaubamärki tundma märkimisväärne osa asjaomasest avalikkusest, keda selle kaubamärgiga hõlmatud kaubad või teenused puudutavad. Selle tingimuse kontrollimisel tuleb võtta arvesse kõiki konkreetsel juhul olulisi asjaolusid, milleks on eelkõige varasema kaubamärgi turuosa, kasutamise intensiivsus, geograafiline ulatus ja kestus ning ettevõtja poolt selle reklaamimiseks tehtud investeeringute ulatus, ilma et oleks nõutav, et kaubamärki tunneks teatud kindel protsent selliselt määratletud avalikkusest, või et kaubamärk oleks mainekas kogu asjaomasel territooriumil, juhul kui kaubamärk on mainekas selle territooriumi olulises osas (vt kohtuotsus, 9.3.2012, ELLA VALLEY VINEYARDS,
T‑32/10
,
EU:T:2012:118
, punkt
ja seal viidatud kohtupraktika).
Käesoleval juhul tuleb järeldada, et vastupidiselt hageja väidetule, näitavad menetlusse astuja esitatud tõendid, et varasem kaubamärk on omandanud liidus maine. Need tõendid koosnevad muu hulgas menetlusse astujale kui ka VIÑA SOL kaubamärgi all müüdud kaupadele osutatud tunnustustest, menetlusse astuja juhataja vande all antud kinnitusest samade kaupade müügimahu- ja väärtuse kohta aastatel 2003–2010 erinevate liidu liikmesriikide territooriumil: Belgias, Taanis, Saksamaal, Eestis, Iirimaal, Kreekas, Prantsusmaal, Itaalias, Lätis, Leedus, Maltal, Madalmaades, Austrias, Poolas, Portugalis, Rumeenias, Slovakkias, Soomes, Rootsis ja Ühendkuningriigis, kohalike jaemüüjate vande all antud kinnitused, artiklid ajakirjandusest ning peamise Hispaania lennuettevõtja brošüür, milles on ära märgitud kaubamärgiga VIÑA SOL tähistatud kaup.
Kõnealusel ajavahemikul müüs menetlusse astuja üle 41 miljoni pudeli Hispaanias, üle 15 miljoni pudeli Ühendkuningriigis ja üle 3 miljoni pudeli Saksamaal, mis näitab, et kõnealused varasema kaubamärgiga hõlmatud kaubad olid levinud olulisel osal liidu territooriumist.
Nagu väidab EUIPO, ei kahjusta huvitatud isiku koostatud näidise alusel koostatud kolmanda isiku kirjalik kinnitus iseenesest nende dokumentide usaldusväärsust ja usutavust ega pane nende tõendusjõudu kahtluse alla (vt selle kohta kohtuotsus, 16.9.2013, Avery Dennison vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON),
T‑200/10
, ei avaldata,
EU:T:2013:467
, punkt
).
Viimaks tuleb tõdeda, et nimetatud tõendid kogumis ei ole vastuolulised.
Selles olukorras tuleb järeldada, et hageja ei ole tõendanud, et apellatsioonikoda tegi vea kui asus seisukohale, et varasem kaubamärk oli liidus mainekas.
Vastandatud tähiste identsuse või sarnasuse tingimus
Mis puutub vastandatud tähiste identsuse või sarnasuse olemasolusse, siis tuleb varasemat ja taotletavat kaubamärki võrrelda, et teha kindlaks nende võimaliku sarnasuse tase.
Selles osas tuleb meenutada, et määruse nr 207/2009 artikli 8 lõikes 5 esitatud kaubamärkide sarnasuse tingimuse täitmiseks ei pea kindlasti olema tõendatud tõenäosus, et asjaomane avalikkus ajab maine omandanud varasema kaubamärgi ja taotletava kaubamärgi segi. Piisab, kui sarnasus nende vahel on selline, et asjaomane avalikkus seostab neid teineteisega (vt analoogia alusel kohtuotsus, 18.6.2009, L’Oréal jt,
C‑487/07
,
EU:C:2009:378
, punkt
ja seal viidatud kohtupraktika). Seega, mida sarnasemad vastandatud kaubamärgid on, seda tõenäolisem on, et taotletav kaubamärk meenutab asjaomasele avalikkusele varasemat mainekat kaubamärki (vt analoogia alusel kohtuotsus, 27.11.2008, Intel Corporation,
C‑252/07
,
EU:C:2008:655
, punkt
).
Vastandatud kaubamärkide vahelise seose olemasolu igakülgne hindamine peab vastandatud tähiste visuaalse, foneetilise või kontseptuaalse sarnasuse osas rajanema neist jääval tervikmuljel, võttes eelkõige arvesse nende eristavaid ja domineerivaid elemente (kohtuotsused, 16.5.2007, La Perla vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC),
T‑137/05
, ei avaldata,
EU:T:2007:142
, punkt
, ja 25.3.2009, L’Oréal vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Spa Monopole (SPALINE),
T‑21/07
, ei avaldata,
EU:T:2009:80
, punkt
).
Kui taotletava kaubamärgi puhul on tegemist kombineeritud kaubamärgiga, mis sisaldab nii kujutisosi kui ka sõnalisi elemente, tuleb meeles pidada, et kahe kaubamärgi omavahelise sarnasuse hindamine ei saa piirduda kombineeritud kaubamärgi ainult ühe elemendi arvesse võtmisega ja selle elemendi teise kaubamärgiga võrdlemisega. Selle asemel tuleb võrdlemisel uurida iga vastandatud kaubamärki tervikuna, mis ei välista, et asjaomase avalikkuse mällu jäänud tervikmuljes võib kombineeritud kaubamärgist mõnel juhul domineerida üks või mitu selle koostisosa (vt analoogia alusel kohtuotsus, 15.12.2009, Trubion Pharmaceuticals vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Merck (TRUBION),
T‑412/08
, ei avaldata,
EU:T:2009:507
, punkt
ja seal viidatud kohtupraktika), kuigi tuleb täpsustada, et kohtupraktika lubab samuti teatavatel tingimustel võrrelda elemente, mis ei ole domineerivad, vaid vähemtähtsad, kuid mitte päris tähtsusetud (kohtumäärus, 14.4.2016, Roland vs. EUIPO,
C‑515/15 P
, ei avaldata,
EU:C:2016:298
, punkt
).
Nende põhimõtete pinnal tuleb analüüsida, kas apellatsioonikoda tegi vea, jõudes järeldusele, et varasema kaubamärgi mainekust arvesse võttes on vastandatud tähised piisavalt sarnased, et asjaomane avalikkus võib luua nende vahel seose, alustades seda analüüsi kõnealuste tähiste eristavate ja domineerivate elementide kindlaks määramisest.
Vastandatud tähiste eristavad ja domineerivad elemendid
Varasema kaubamärgi puhul tähistab apellatsioonikoja hinnangul sõna „viña“ hispaania-, nagu ka portugali-, itaalia- ja prantsuskeelse avalikkuse jaoks viinapuud. See viide kauba päritolule, mille tõttu on kõnealune sõna kirjeldav, on asjaomase avalikkuse poolt kergesti äratuntav, mistõttu sõnal „viña“ on vähene eristusvõime ja seda ei saa pidada kaubamärgi domineerivaks elemendiks. Seevastu kaubamärgi teiseks koostisosaks olevat sõna, käesoleval juhul „sol“, ei saa pidada kirjeldavaks või eristusvõimetuks isegi juhul, kui, nagu hageja väidab, on päike viinapuu kasvamisel ning seega veini tootmisel keskse tähtsusega, vaid seda sõna tuleb lugeda otse veinile osutavaks. Hageja poolt sellega seoses esitatud dokumendid ei muuda 10. septembri 2013. aasta otsuses esitatud hinnangut. Apellatsioonikoda leidis seega, et „kuigi [termini „sol“] eristusvõime on keskmisest veidi madalam, tuleb seda pidada mõistlikul määral kaitstavaks“ ja varasemasse kaubamärki puutuvas osas, et sellel „ei puudu eristusvõime täielikult“.
Mis puutub taotletavasse kaubamärki, siis ei ole apellatsioonikoja hinnangul ühelt poolt kohane pidada tähises sisalduvat kirjeldavat elementi, nimelt päikese kujutist, kaubamärgist jääva tervikmulje domineerivaks elemendiks. Teisalt tõdes apellatsioonikoda, et hispaania-, portugali- ja prantsuskeelsete tarbijate jaoks on domineerivaks elemendiks päiksele viitav sõnaline element „sole“, ja et liidu muu tarbijaskonna jaoks, kaasa arvatud itaaliakeelsed tarbijad, kes selle tähendusest aru saavad, on domineerivaks elemendiks väljend „sotto il sole“ kui kujutismärgi sõnaline osa, mis on kirjutatud suurema šriftiga.
Need apellatsioonikoja hinnangud on osaliselt väärad.
Esiteks tuleb varasema kaubamärgi analüüsi raames võtta arvesse asjaolu, et see kaubamärk koosneb kahe lühikese sõna, nimelt „viña “ ja „sol“ ühendist. Nagu apellatsioonikoda aga märgib, on esimesel vaid vähene eristusvõime, samas kui teine, millel kirjeldav laad puudub, kuna erinevalt teisest võib esimene asjaomase avalikkuse silmis viidata viinapuu mõistele ja seega veini mõistele, on veidi suurema, kuigi tavapärasest vähesema eristusvõimega, mistõttu seda võib pidada domineerivaks.
Hageja poolt menetluse käigus esitatud tõendite analüüs, käesoleval juhul haldusemenetluses esitatud lisad 1–3, mille kohta 10. septembri 2013. aasta otsuses ei ole märgitud, kas apellatsioonikoda võttis neid oma hinnangus arvesse, kuid mida on vaidlustatud otsuses tegelikult arvesse võetud, muudab veidi nimetatud hinnangus tehtud järeldusi.
Haldusmenetluses esitatud lisa 2, mis puudutab päikese kujutisi, on tõepoolest vähetähtis varasema kaubamärgi, mis on sõnamärk, hindamisel.
Seevastu haldusmenetluses esitatud lisad 1 ja 3, mis koosnevad esiteks veebisaitide väljavõtetest, milles pakutakse liidu tarbijatele sõnu „sol“, „sole“, „soleil“ ja „sun“ ning päikese erinevaid kujutisi sisaldavate kaubamärkidega tähistatud veine ja teiseks selliste klassi 33 kuuluvate kaupade jaoks registreeritud ELi kaubamärkide loetelust, mis sisaldavad samuti neid sõnu või kujutisi näiteks: SOL DE MALAGA, COLORES DEL SOL, PIEDRA DEL SOL, CITA DEL SOL, SOL ROJO, REY SOL või SOL DES ESPAÑA, lubavad tõdeda, et ühel või teisel moel päikesele viitavad erinevad ELi kaubamärgid kooseksisteerivad turul.
On tõsi, nagu EIPO väidab, viidates 16. septembri 2009. aasta kohtuotsusest Zero Industry vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – zero Germany (zerorh+) (
T‑400/06
, ei avaldata,
EU:T:2009:331
, punkt
) tulenevale kohtupraktikale, et üksnes asjaolu, et paljud asjaomaseid kaupu hõlmavad kaubamärgid sisaldavad identset sõna, ei ole piisav, et tuvastada, et selle elemendi eristusvõime on asjaomases valdkonnas sagedase kasutamise tõttu vähenenud isegi siis, kui nende kaubamärkidega hõlmatud kaubad ise on identsed või omavahel seotud. Tuleb võtta arvesse kaubamärkide tegelikku kasutust turul, mitte ühist elementi sisaldavate kaubamärkide abstraktsest kooseksisteerimist registris (vt selle kohta kohtuotsus, 24.11.2005, GfK vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – BUS (Online Bus),
T‑135/04
,
EU:T:2005:419
, punkt
). Siiski, nagu hageja õigesti märgib, on haldusmenetluses esitatud lisas 1 sisalduvad tõendid, nimelt esiteks väljavõtted erinevate ettevõtjate paljudest veebisaitidest, milles pakutakse liidu tarbijatele veine, mis on tähistatud kaubamärkidega, mis sisaldavad sõnu „sol“, „sole“, „soleil“ ja „sun“ ning päikese erinevaid kujutisi, mis lubavad järeldada, et liidu tarbija üldiselt ja asjaomane avalikkus eriti, puutub selliste kaubamärkidega konkreetselt ja sageli kokku, mistõttu ühelt poolt veini ja teiselt poolt päikese mõiste omavaheline seostamine ei ole neile võõras. Kohtuvaidluse käigus hageja esitatud tõendid lubavad jõuda sellisele järeldusele, ilma et oleks vaja analüüsida, kas seos päikese mõiste ja veini vahel on üldtuntud, nagu hageja väidab.
Nagu vaidlustatud otsuse punktis 27 on sisuliselt märgitud, kaoks kasu varasema kaubamärgi ELi kaubamärgina registreerimisest, kui väljaspool tühistamismenetlust otsustataks, et sellel puudub täielikult eristusvõime. Siiski on kohane järeldada, et termin „sol“, isegi kui see ei ole täielikult eristusvõimetu, omab üksnes vähest eristusvõimet ning selle ühendamine teise samuti vähese eristusvõimega terminiga „viña“ annab varasemale kaubamärgile üksnes vähese eristusvõime.
See järeldus varasema kaubamärgi kohta põhineb esialgselt apellatsioonikojale esitatud tõenditel, mida on analüüsitud eespool punktides 59–62, ilma et tuleks võtta arvesse esimest korda Üldkohtus esitatud dokumente, mille kohtuvaidlusest väljajätmist on menetlusse astuja nõudnud.
Teiseks tuleb taotletava kaubamärgi analüüsi puudutavas osas meenutada, et taotletav kaubamärk koosneb päikest kujutavast ümmargusest kontrastsetest punktidest moodustatud kujutisosast. Kujutisosast ülalpool on esimene sõnaline osa, mis koosneb väiksemas šriftis suurtähelisest märkest „sotto il sole italiano“, ja selle all on teine sõnaline osa, mis koosneb pisut stiliseeritud suuremõõtmelisest märkest „sotto il sole“, milles sõna „il“ on kursiivis.
Kui kaubamärk koosneb sõnalistest osadest ja kujutisosadest, siis on kohtupraktika kohaselt esimesed põhimõtteliselt eristusvõimelisemad kui kujutisosad, kuna keskmisel tarbijal on antud kaubale lihtsam viidata selle nime välja öeldes, kui selle kujutisosa kirjeldades (vt kohtuotsus, 9.9.2008, Honda Motor Europe vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Seat (MAGIC SEAT),
T‑363/06
,
EU:T:2008:319
, punkt
ja seal viidatud kohtupraktika). Pealegi, nagu apellatsioonikoda on 10. septembri 2013. aasta otsuse punktis 43 märkinud, jätab asjaomane tarbija meelde pigem elemente, millel on tema jaoks tähendus. Seega on tõenäoline, et sõnalises osas „sotto il sole italiano“ saavad lisaks itaaliakeelsetele tarbijatele ka hispaania-, portugali- ja prantsuskeelsed tarbijad aru mitte üksnes terminist „sole“, vaid ka mõistest „italiano“, kui viitest Itaaliale veini võimaliku tootmiskoha tähisena. Pealegi on tõenäoline, et sellest mõistest saab aru ka enamik liidu tarbijaid, sest paljudes liidu keeltes viitab see samuti nimetatud maale.
On tõsi, et taotletava kaubamärgi ülemises osas asuvas sõnalises osas on kasutatud väiksemaid tähemärke kui alumises osas asuvas sõnalises osas, kuid kuna need tähemärgid ei ole stiliseeritud, on need ühtlasi selgemini loetavamad, mis hõlbustab nende lugemist. Kuigi veinitarbija on keskmisel määral tähelepanelik, pöörab ta taotletava kaubamärgiga kokku puutudes teatavat tähelepanu ostetava veini päritolu tähisele, nagu see on kirjas kaubamärgil (vt selle kohta kohtuotsus, 9.3.2012, ELLA VALLEY VINEYARDS,
T‑32/10
,
EU:T:2012:118
, punkt
). Selles olukorras tuleb asuda seisukohale, et taotletava kaubamärgi domineeriv element ei ole üksnes termin „sole“, vaid terminite „sole“ ja „italiano“ ühend, mis ei muuda aga muid elemente tähtsusetuks.
Järelikult näib käesoleval juhul apellatsioonikoja antud hinnang vastandatud tähiste eristavate ja domineerivate elementide kohta olevat osaliselt väär ja tuleb meeles pidada, et vastandatud kaubamärkide vahelise seose olemasolu üldine hinnang tuleb anda, lähtudes esiteks asjaolust, et varasema kaubamärgi domineeriv element koosneb sõnast „sol“, pidades meeles selle sõna vähest eristusvõimet ja asjaolu, et ühendina terminiga „viña“ on varasema kaubamärgi enda eristusvõime vähene, ja teiseks asjaolust, et taotletav kaubamärk ise on terminite „sole“ ja „italiano“ ühend.
Visuaalne võrdlus
Visuaalsest küljest on kõnealused kaubamärgid üksnes vähesel määral sarnased. Varasem kaubamärk koosneb ainult kahest sõnast, samas kui taotletav kaubamärk koosneb kahest vastavalt nelja ja kolme sõna sisaldavast sõnalisest osast ning kesksel kohal asuvast päikese stiliseeringust, mis on teataval määral originaalne. Lisaks tuleb märkida, et päikest kujutav taotletava kaubamärgi kujutisosa on teataval määral originaalne, mis avaldab mõju tähisele tervikuna.
Vastandatud kaubamärkide kokkulangevus tuleneb üksnes tähtede „s“, „o“ ja „l“ järjestikku esinemisest varasemas kaubamärgis ühel korral ja taotletavas kaubamärgis kahel korral. See tegur ei kaalu üles paljusid erinevusi nende tähiste vahel.
Foneetiline võrdlus
Vastandatud kaubamärkide puhul esineb samuti foneetilisi erinevusi, mis on sarnasustest olulisemad. Kaubamärkide erinev pikkus, kuivõrd varasem kaubamärk koosneb kahest väga lühikesest kahe- ja ühesilbilisest sõnast, samas kui taotletav kaubamärk koosneb neljast erinevast sõnast ja element „soto il sole“ sisaldab ise ainult viit silpi, tähendab, et nende häälduse kõla ja rütm on väga erinevad.
Need elemendid on oma laadilt sellised, mis täielikult neutraliseerivad läheduse elemendi, mis võiks tekkida sõna „sol“ esinemisest taotletavas kaubamärgis ja sõna „sol“ esinemisest hilisemas kaubamärgis.
Kontseptuaalne võrdlus
Nagu väidab hageja, ei ole vastandatud kaubamärgid kontseptuaalses plaanis küllaldaselt sarnased, et asjaomane avalikkus saaks nende vahel seose luua.
Asjaomase avalikkuse jaoks, kes saavad aru hispaaniakeelsest väljendist „viña sol“ ja itaaliakeelsest väljendist „sotto il sole italiano“, tähendab esimene väljend sisuliselt „päikese viinapuud“, samas kui terminite „sole“ ja „italiano“ ühend tähendab: „Itaalia päike“ ja teine väljend tähendab: „Itaalia päikese all“, mistõttu see viitab taotletava kaubamärgiga hõlmatud veini Itaalia päritolule.
Üksnes viide päikesele ei loo vastandatud tähiste vahel kontseptuaalses mõttes sarnasust. Kui varasem kaubamärk annab edasi teatavat kujutelma „päikese viinapuult“ saadud veinist, mis on ülistavat laadi, siis taotletav kaubamärk viitab veini päritolule ja tootmiskohale. Kaubamärkide tähendus on seega erinev.
Järeldus seoses vastandatud kaubamärkide sarnasusest tuleneva omavahelise seose kohta
Vastandatud kaubamärkide võrdluse alusel võib tõdeda, et kaubamärgid on visuaalses plaanis vähesel määral sarnased, foneetilises plaanis nendevaheline sarnasus neutraliseerub ning kontseptuaalses plaanis on need erinevad, millest tuleneb, et tervikuna vaadeldes tuleb neid kaubamärke pidada vähesel määral sarnasteks.
Mis puutub muudesse asjakohastesse teguritesse, mida apellatsioonikoda arvesse võttis, siis tuleb märkida, et kuigi asjaomase tarbijaskonna identsust ja varasema kaubamärgi mainekust veinidega seoses on vaidlustatud otsuses usaldusväärselt hinnatud, on varasema kaubamärgi eristusvõime siiski vähene.
Nendest kaalutlustest nagu ka eespool punktides 33–75 esitatud kaalutlustest tuleneb, et vastupidiselt sellele, mida on järeldanud apellatsioonikoda, ei ole nende tähiste sarnasus – mida on koos muude vaidlustatud otsuse punktis 35 nimetatud asjakohaste teguritega arvesse võetud, nagu käesoleval juhul asjaomase tarbijaskonna identsus, varasema kaubamärgi mainekus veinidega seoses ning selle eristusvõime – piisavad selleks, et asjaomane avalikkus võiks neid omavahel seostada ehk luua nende vahel seose määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 tähenduses.
Seega tuleb üldhinnangus selle kohta, kas asjaomane avalikkus tajub vastandatud kaubamärkide vahel seost, mis on nõutav eespool punktis 31 meenutatud määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 rakendamisega seonduva kohtupraktika kohaselt, jõuda järeldusele, et võttes arvesse eriti erinevusi kõnealuste tähiste vahel, ei esine tõenäosust, et asjaomane avalikkus loob sellise seose.
Seetõttu tuleb järeldada, et käesoleval juhul ei ole täidetud üks määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 kohaldamise tingimus, nimelt vastandatud kaubamärkide sarnasus ega ammugi mitte identsus, millest tulenevalt võiks asjaomane avalikkus luua nende vahel seose.
Kuna määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 kohaldamise tingimused on kumulatiivsed ja nendest ühe puudumisest piisab, et see säte ei oleks kohaldatav, tuleb hagi rahuldada ja vaidlustatud otsus esimese väite alusel tühistada, ilma et kahte muud väidet oleks vaja analüüsida.
Tuleb ka märkida, et kui liidu kohtule EUIPO apellatsioonikoja otsuse peale esitatud hagi puhul on EUIPO apellatsioonikoda kohustatud võtma meetmed liidu kohtu otsuse täitmiseks, võib ta, võttes arvesse vaidlustatud otsuse tühistamist niivõrd kuivõrd see rikkus määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 5 sätteid, analüüsida vastulausete osakonna 30. oktoobri 2012. aasta otsuse õiguspärasust niivõrd, kuivõrd vastulausete osakond rahuldas algselt vastulause määruse nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkti b alusel, sest menetlusökonoomia põhimõttele tuginedes ei ole vastulausete osakonna otsuse põhjendusi analüüsitud.
Kohtukulud
Kodukorra artikli 134 lõike 1 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud.
Kuna hageja on kohtukulude hüvitamist nõudnud ja EUIPO on kohtuvaidluse kaotanud, tuleb kohtukulud välja mõista EUIPO-lt.
Kodukorra artikli 138 lõike 3 alusel kannab menetlusse astuja oma kohtukulud ise.

Esitatud põhjendustest lähtudes
ÜLDKOHUS (teine koda),
otsustab:

1.
Tühistada Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) teise apellatsioonikoja 3. septembri 2015. aasta otsus (asi R 356/2015-2).

2.
Jätta EUIPO kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Alma-The Soul of Italian Wine LLLP kohtukulud.

3.
Jätta Miguel Torres, SA kohtukulud tema enda kanda.

Prek
Schalin
Costeira
Kuulutatud avalikul kohtuistungil 31. mail 2017 Luxembourgis.
Allkirjad
(
*1
)	Kohtumenetluse keel: inglise