CELEX: 62014TJ0726
Responsabilidade extracontratual
Prova da existência, da validade e do âmbito da proteção da marca anterior
Registo internacional que designa a União Europeia
Decisão que rejeitou a oposição por falta de prova do direito anterior
Regra 19, n.o 2, alínea a), do Regulamento (CE) n.o 2868/95
Revisão da decisão
Artigo 62.o, n.o 2, do Regulamento (CE) n.o 207/2009
Prejuízo que consiste nas despesas com o advogado
Nexo de causalidade

Antecedentes do litígio
A demandante, Novar GmbH, é titular do registo internacional da marca
FlexES
que designa a União Europeia.
Em 15 de junho de 2012, a demandante apresentou uma oposição no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) baseada nessa marca contra o pedido de marca da União Europeia
FLEXPS
. A língua do processo da oposição foi o inglês.
Por carta de 22 de junho de 2012, o EUIPO comunicou à demandante que a sua oposição foi declarada admissível e fixou‑lhe um prazo, em conformidade com o artigo 41.
o
, n.
o
3, segundo período, do Regulamento (CE) n.
o
207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da União Europeia (
JO 2009, L 78, p. 1
), e com a regra 19 do Regulamento (CE) n.
o
2868/95 da Comissão, de 13 de dezembro de 1995, relativo à execução do Regulamento (CE) n.
o
40/94 do Conselho, sobre a marca comunitária (
JO 1995, L 303, p. 1
), para apresentar os factos, as provas e as observações em apoio da sua oposição, especialmente os elementos que sustentassem o direito anterior invocado em apoio da oposição.
Quanto à prova da existência, da validade e do âmbito da proteção dos direitos anteriores invocados em apoio da oposição, foi comunicada nessa carta a seguinte informação:
«Na medida em que a oposição seja baseada em pedidos ou registos anteriores de marcas [da União Europeia], o oponente não tem necessidade de carrear nenhum elemento de prova relativo às referidas marcas dado que o Instituto dispõe das informações pertinentes na sua base de dados e transmitirá o
link
para essa base de dados (CTM‑Online) à outra parte. Além disso, chamamos a sua atenção para o facto de a situação ser a mesma se a marca anterior for um registo internacional que designa a [União Europeia], sem prejuízo de a língua do processo ser o inglês, o francês ou o espanhol, que são as três línguas oficiais da [Organização Mundial da Propriedade Intelectual] (OMPI), e de os dados estarem disponíveis nestas três línguas.»
Com efeitos a contar de 1 de julho de 2012, o EUIPO alterou a sua prática no respeitante à aplicação da regra 19, n.
o
2, alínea a), do Regulamento n.
o
2868/95 decidindo que os extratos da base de dados do EUIPO, CTM‑Online, já não eram suficientes para provar a existência de uma marca anterior nos casos em que a oposição fosse baseada num registo internacional que designa a União. Esta nova prática foi aplicada a todas as oposições apresentadas depois de 1 de julho de 2012.
Em 26 de outubro de 2012, a demandante apresentou observações em apoio da oposição sem juntar justificativos relativos à existência, à validade e ao âmbito da proteção da marca anterior.
Por decisão de 14 de maio de 2013, a Divisão de Oposição rejeitou a oposição com fundamento na regra 20, n.
o
1, do Regulamento n.
o
2868/95 pelo facto de não terem sido provadas pela demandante a existência, a validade e o âmbito de proteção da marca anterior.
Em 21 de maio de 2013, a demandante interpôs um recurso no EUIPO, contra a decisão da Divisão de Oposição, apresentando extratos do registo do EUIPO e da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). A título subsidiário, apresentou um pedido de
restitutio in integrum
relativo ao prazo para apresentar elementos de prova relativos à marca anterior.
Em 27 de junho de 2013, a Divisão de Oposição informou a ora demandante e a requerente da marca da União Europeia contestada, em conformidade com o artigo 62.
o
, n.
o
2, do Regulamento n.
o
207/2009, da sua intenção de dar provimento ao recurso pelo facto de que, contrariamente ao que decorria da decisão de 14 de maio de 2013, deveria ser considerado que tinham sido apresentados factos, provas e observações em apoio da oposição.
Em 27 de agosto de 2013, a requerente da marca da União Europeia aceitou a revisão, em conformidade com o artigo 62.
o
, n.
o
2, do Regulamento n.
o
207/2009. Em 9 de outubro de 2013, a Secretaria da Câmara de Recurso informou a demandante de que a Divisão de Oposição tinha revisto a decisão de 14 de maio de 2013, que o recurso tinha sido encerrado e que a taxa do recurso seria reembolsada.
O processo de oposição foi reiniciado e, por decisão de 17 de outubro de 2013, a Divisão de Oposição julgou procedente a oposição e negou provimento ao pedido de marca da União Europeia. Esta decisão transitou em julgado porque as partes não interpuseram recurso.
Por requerimentos de 10 de fevereiro e 24 de março de 2014, a demandante pediu uma indemnização ao EUIPO ao abrigo do artigo 118.
o
, n.
o
3, do Regulamento n.
o
207/2009, no montante de 2498 euros a título das despesas efetuadas com o advogado relacionadas com a decisão da Divisão de Oposição de 14 de maio de 2013.
Por decisão comunicada por carta de 2 de maio de 2014, o EUIPO negou provimento ao pedido da demandante.
Tramitação processual e pedidos das partes
Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal Geral em 26 de setembro de 2014, a demandante propôs a presente ação.
A demandante conclui pedindo ao Tribunal Geral que se digne:
—
condenar o EUIPO ao pagamento de 2498 euros, acrescidos de juros à taxa de base aumentada em cinco pontos percentuais a contar da data da propositura da ação;
—
condenar o EUIPO nas despesas do processo, incluindo as despesas efetuadas com a representação por um advogado.
O EUIPO conclui pedindo ao Tribunal Geral que se digne:
—
julgar a ação improcedente;
—
condenar a demandante nas despesas.
Mediante proposta do juiz‑relator, o Tribunal Geral decidiu iniciar a fase oral do processo e, no âmbito das medidas de organização do processo previstas no artigo 89.
o
do seu Regulamento de Processo, convidou as partes a apresentarem determinados documentos e formulou‑lhes questões escritas, convidando as partes a responderem‑lhes, a algumas, antes da audiência e, às restantes, na audiência.
Na audiência de 30 de setembro de 2016, foram ouvidas as alegações das partes e as suas respostas às questões colocadas pelo Tribunal Geral.
Questão de direito
Mediante a presente ação de indemnização, a demandante pretende obter a reparação do prejuízo material que consiste nas despesas com o advogado que efetuou no recurso contra a decisão da Divisão de Oposição de 14 de maio de 2013 (v. n.
o
12,
supra
).
A demandante alega que estão reunidos no presente processo os três requisitos que permitem dar origem à responsabilidade extracontratual do EUIPO nos termos do artigo 118.
o
, n.
o
3, do Regulamento n.
o
207/2009. Em primeiro lugar, segundo a demandante, a decisão da Divisão de Oposição de 14 de maio de 2013 é um ato ilegal, constitutivo de uma violação do direito, no sentido da jurisprudência em matéria de responsabilidade extracontratual, na medida em que a decisão é baseada na aplicação errada da regra 19, n.
o
2, alínea a), do Regulamento n.
o
2868/95 e foi adotada em violação do princípio da boa‑fé e infringiu a proibição de atuar de maneira contraditória. Com efeito, a demandante alega que, mediante a referida decisão, a sua oposição foi rejeitada pelo facto de não ter apresentado a prova da existência, da validade e do âmbito da proteção da marca anterior, quando, segundo a informação comunicada pela carta de 22 de junho de 2012 (v. n.
o
4,
supra
), essa prova não era exigida nos casos, tal como no caso em apreço, em que a oposição se baseia num registo internacional que designa a União e em que a língua do processo é o inglês.
Em segundo lugar, a demandante afirma que essa aplicação errada do direito pelo EUIPO a obrigou a interpor um recurso e lhe causou prejuízos que correspondem às despesas que efetuou com o advogado ocasionadas por esse recurso.
Em terceiro lugar, em sua opinião, existe um nexo de causalidade direto entre essas despesas e o ato ilegal do EUIPO dado que se viu obrigada a recorrer à representação por um advogado para controlar a legalidade da decisão da Divisão de Oposição de 14 de maio de 2013.
O EUIPO contesta o mérito destas alegações.
Nos termos do artigo 340.
o
, segundo parágrafo, TFUE, a União deve indemnizar, de acordo com os princípios gerais comuns aos direitos dos Estados‑Membros, os danos causados pelas suas instituições ou pelos seus agentes no exercício das suas funções.
A este respeito, importa recordar que, segundo jurisprudência constante, a responsabilidade extracontratual da União, na aceção do artigo 340.
o
, segundo parágrafo, TFUE, por atuação ilícita dos seus órgãos pressupõe a verificação de um conjunto de requisitos, a saber, a ilegalidade da atuação imputada, a realidade do prejuízo e a existência de um nexo de causalidade entre o comportamento e o prejuízo invocado (acórdão de 29 de setembro de 1982, Oleifici Mediterranei/CEE,
26/81
,
EU:C:1982:318
, n.
o
16, v., igualmente, acórdão de 9 de novembro de 2006, Agraz e o./Comissão,
C‑243/05 P
,
EU:C:2006:708
, n.
o
26 e jurisprudência referida). Estes princípios aplicam‑se
mutatis mutandis
à responsabilidade extracontratual da União, no sentido desta mesma disposição, em consequência de uma atuação ilegal e do dano causado por um dos seus organismos, como é o EUIPO, dano que este último é obrigado a reparar por força do artigo 118.
o
, n.
o
3, do Regulamento n.
o
207/2009 (v. acórdão de 27 de abril de 2016, European Dynamics Luxembourg e o./EUIPO,
T‑556/11
, com recurso pendente no Tribunal de Justiça,
EU:T:2016:248
, n.
o
264 e jurisprudência referida).
É também necessário recordar que, dado o caráter cumulativo destes requisitos, a ação deve ser julgada improcedente na sua globalidade, sempre que um destes requisitos não estiver preenchido, sem que seja necessário examinar os outros requisitos (acórdãos de 15 de setembro de 1994, KYDEP/Conselho e Comissão,
C‑146/91
,
EU:C:1994:329
, n.
os
19 e 81, e de 20 de fevereiro de 2002, Förde‑Reederei/Conselho e Comissão,
T‑170/00
,
EU:T:2002:34
, n.
o
37). Além disso, o juiz da União não é obrigado a examinar as condições da responsabilidade de uma instituição numa determinada ordem (acórdão de 9 de setembro de 1999, Lucaccioni/Comissão,
C‑257/98 P
,
EU:C:1999:402
, n.
o
13).
O Tribunal Geral considera que há que começar pelo exame da existência de um nexo de causalidade entre a atuação alegadamente ilegal do EUIPO, concretamente a adoção da decisão da Divisão de Oposição de 14 de maio de 2013, e o prejuízo invocado que consiste nas despesas efetuadas pela demandante com o advogado para interpor recurso contra esta decisão.
A este respeito, resulta da jurisprudência que a União só pode ser responsabilizada pelo prejuízo que decorra de maneira suficientemente direta da atuação irregular da instituição em causa (acórdão de 4 de outubro de 1979, Dumortier e o./Conselho,
64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79
,
EU:C:1979:223
, n.
o
21). Cabe à demandante provar a existência desse nexo de causalidade (acórdão de 30 de janeiro de 1992, Finsider e o./Comissão,
C‑363/88 e C‑364/88
,
EU:C:1992:44
, n.
o
25).
A demandante sustenta, em substância, que existe um nexo de causalidade direto entre as despesas com o advogado ocasionadas pela interposição de um recurso contra a decisão da Divisão de Oposição de 14 de maio de 2013 e a atuação ilegal do EUIPO constituída pela adoção da referida decisão, uma vez que se viu obrigada a recorrer à representação de um advogado para controlar a legalidade da decisão, especialmente por razões ligadas à obrigação de reduzir ao máximo os prejuízos.
O EUIPO recorda que, em conformidade com o artigo 92.
o
do Regulamento n.
o
207/2009, a representação por um advogado não é obrigatória nos processos no EUIPO. Não obstante, em seu entender, se houver essa representação, as disposições do Regulamento n.
o
207/2009 e do Regulamento n.
o
2868/95 regularão a repartição e a fixação das despesas dessa representação. Por conseguinte, segundo o EUIPO, a ação baseada no artigo 118.
o
, n.
o
3, do Regulamento n.
o
207/2009 não pode ser utilizada para reclamar despesas de representação num recurso nas instâncias do EUIPO, na medida em que essa ação serviria para contornar as regras exaustivas do Regulamento n.
o
207/2009 sobre a repartição e sobre a fixação das despesas.
A este respeito, decorre de jurisprudência constante que, quando a representação por um advogado ou por um assessor jurídico num processo pré‑contencioso não for obrigatória, não existe um nexo de causalidade entre o prejuízo invocado, concretamente as despesas dessa representação, e a atuação eventualmente censurável da instituição ou do organismo. Com efeito, ainda que não possa proibir‑se ao interessado que procure, já nesta fase, o aconselhamento de um advogado, trata‑se da sua própria escolha que não pode consequentemente ser imputada à instituição ou ao organismo em causa (v., neste sentido, acórdãos de 9 de março de 1978, Herpels/Comissão,
54/77
,
EU:C:1978:45
, n.
os
46 a 49; de 28 de junho de 2007, Internationaler Hilfsfonds/Comissão,
C‑331/05 P
,
EU:C:2007:390
, n.
os
24 a 29; e de 8 de julho de 2008, Franchet e Byk/Comissão,
T‑48/05
,
EU:T:2008:257
, n.
os
415 e 416).
No caso dos autos, resulta do artigo 92.
o
do Regulamento n.
o
207/2009 que a representação por um advogado nas instâncias do EUIPO não é obrigatória para uma parte, como a demandante, que tenha o seu domicílio, a sua sede ou o seu estabelecimento comercial ou industrial real e efetivo no território da União. Por conseguinte, as despesas com o advogado efetuadas, no caso em apreço, pela demandante resultam da sua própria escolha e não podem ser diretamente imputadas ao EUIPO. Portanto, não existe nexo de causalidade entre a atuação alegadamente ilegal do EUIPO e as despesas efetuadas pela demandante com a representação por um advogado num recurso.
O argumento da demandante segundo o qual se viu obrigada a recorrer à representação por um advogado para contestar a decisão da Divisão de Oposição de 14 de maio de 2013 para «reduzir ao máximo os danos» não pode pôr em causa esta conclusão. Com efeito, mediante este argumento, a demandante afirma que existia um nexo de causalidade entre a atuação da instituição e o prejuízo invocado e sustenta ter feito prova de diligência razoável ao tomar as medidas necessárias para limitar um eventual prejuízo e, por conseguinte, não romper o nexo de causalidade mediante o seu próprio comportamento (v., neste sentido, acórdãos de 27 de março de 1990, Grifoni/Comissão,
C‑308/87
,
EU:C:1990:134
, n.
os
16 e 17, e de 19 de maio de 1992, Mulder e o./Conselho e Comissão,
C‑104/89 e C‑37/90
,
EU:C:1992:217
, n.
o
33). Ora, no processo em apreço, precisamente o nexo de causalidade não existe. Portanto, a questão de saber se, ao recorrer ao aconselhamento de um advogado, a demandante limitou o âmbito de um eventual dano é, portanto, no caso em apreço, inoperante.
Tendo em consideração o exposto, e tendo em conta o caráter cumulativo dos requisitos para haver responsabilidade extracontratual das instituições, dos órgãos e dos organismos da União, há que julgar improcedente a ação de indemnização na sua globalidade, na medida em que a demandante não provou a existência de um nexo de causalidade direto entre a atuação alegadamente ilegal do EUIPO e prejuízo invocado, sem que seja necessário examinar os outros requisitos para existir a referida responsabilidade.
Para ser exaustivo, importa, também, recordar à semelhança do EUIPO que, embora a representação por um advogado não seja obrigatória nos processos no EUIPO, o artigo 85.
o
do Regulamento n.
o
207/2009 e a regra 94 do Regulamento n.
o
2868/95 preveem as regras sobre a repartição das despesas, bem como os limites das tarifas relativas às despesas recuperáveis quando uma parte designa um representante. Todavia, como sublinha acertadamente a demandante, e que foi admitido, no essencial, pelo EUIPO, estas disposições só são aplicáveis nos processos de oposição e dizem respeito à repartição das despesas entre as partes nesses processos.
A este respeito, convém igualmente salientar, como realça o EUIPO, que nenhuma disposição do Regulamento n.
o
207/2009 nem do Regulamento n.
o
2868/95 prevê o reembolso das despesas efetuadas com a representação por um advogado relacionadas com um recurso se a instância que proferiu a decisão contestada decide revê‑la, como no presente processo, em conformidade com o artigo 62.
o
do Regulamento n.
o
207/2009. Em particular, nenhuma disposição destes regulamentos concede à parte vencedora o reembolso pelo EUIPO das despesas de representação por um advogado no âmbito desse processo. O único reembolso é a taxa de recurso prevista na regra 51, alínea a), do Regulamento n.
o
2868/95, segundo a qual a instância que proferiu a decisão recorrida ordenará o reembolso da taxa de recurso quando der provimento à revisão em conformidade com o artigo 61.
o
ou o artigo 62.
o
do Regulamento n.
o
207/2009. No caso em apreço, a demandante não contesta que a taxa de recurso lhe foi restituída pelo EUIPO.
Decorre do exposto que conceder uma indemnização à demandante devido às despesas que efetuou com o advogado respeitantes à revisão da decisão da Divisão de Oposição de 14 de maio de 2013 equivaleria a contornar o regime relativo às despesas de representação previsto no Regulamento n.
o
207/2009 e no Regulamento n.
o
2868/95 (v., por analogia, acórdão de 8 de novembro de 2011, Idromacchine e o./Comissão,
T‑88/09
,
EU:T:2011:641
, n.
o
100 e jurisprudência referida).
Por conseguinte, a ação deve ser julgada improcedente.
Quanto às despesas
Nos termos do disposto no artigo 134.
o
, n.
o
1, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Todavia, nos termos do artigo 135.
o
, n.
o
2, do mesmo regulamento, o Tribunal Geral pode condenar uma parte, mesmo vencedora, na totalidade ou em parte das despesas, se tal se justificar em razão da sua atitude, incluindo antes do início da instância, em especial se tiver feito incorrer a outra parte em despesas que o Tribunal Geral considere inúteis ou vexatórias.
Segundo a jurisprudência, há que aplicar esta disposição quando uma instituição ou um organismo da União contribuiu, mediante o seu comportamento, para a origem do litígio [v. acórdão de 8 de julho de 2015, European Dynamics Luxembourg e o./Comissão,
T‑536/11
,
EU:T:2015:476
, n.
o
391 (não publicado) e jurisprudência referida].
No caso em apreço, o EUIPO não contestou que a carta de 22 de junho de 2012 enviada à demandante continha uma informação segundo a qual, se a oposição fosse baseada, como no caso dos autos, num registo internacional que designa a União, e sempre que, como ocorreu, a língua do processo fosse o inglês, o oponente não tinha necessidade de apresentar nenhum elemento de prova relativo a esse direito anterior. Além disso, esta informação estava em conformidade com a prática do EUIPO em vigor no que diz respeito às oposições apresentadas, como a da demandante, antes de 1 de julho de 2012, facto que também não é contestado pelo EUIPO. Ora, apesar desta informação e desta prática, a Divisão de Oposição rejeitou a oposição formulada pela demandante precisamente pelo motivo de que não tinha sido provado a existência, a validade e o âmbito da marca anterior pela demandante.
Esse comportamento do EUIPO obrigou a demandante a interpor recurso contra a decisão da Divisão de Oposição de 14 de maio de 2013. Por não poder recuperar as despesas efetuadas relativas à sua representação por um advogado para a interposição desse recurso ao abrigo do Regulamento n.
o
207/2009 e do Regulamento n.
o
2868/95, como decorre dos n.
os
35 e 36,
supra
, a demandante considerou que uma ação de indemnização era o único meio de que dispunha para obter do EUIPO o reembolso destas despesas.
Portanto, a propositura da presente ação teve a sua origem no comportamento do EUIPO aquando do processo que decorreu neste Instituto. Por conseguinte, independentemente da improcedência da presente ação, a justa apreciação das circunstâncias deste caso leva a que seja decidido que cada uma das partes suportará as suas despesas.

Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL GERAL (Primeira Secção)
decide:

1)
A ação é julgada improcedente.

2)
A Novar GmbH e o Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) suportarão as suas próprias despesas.

Kanninen
Buttigieg
Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 17 de fevereiro de 2017.
Assinaturas
(
*1
)	Língua do processo: alemão.