CELEX: 62017CJ0668
Recurso de casación
Marca de la Unión Europea
Procedimiento de caducidad
Marca denominativa Boswelan
Uso efectivo
Inexistencia
Uso de la marca en el contexto de un ensayo clínico anterior a la presentación de la solicitud de autorización de comercialización de un medicamento
Causa justificativa de la falta de uso
Concepto

Mediante su recurso de casación, Viridis Pharmaceutical Ltd (en lo sucesivo, «Viridis») solicita la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 15 de septiembre de 2017, Viridis Pharmaceutical/EUIPO — Hecht-Pharma (Boswelan) (
T‑276/16
, no publicada, en lo sucesivo, sentencia recurrida,
EU:T:2017:611
), por la que este desestimó su recurso de anulación de la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 29 de febrero de 2016 (asunto R 2837/2014‑5), relativa a un procedimiento de caducidad entre Hecht-Pharma GmbH y Viridis (en lo sucesivo, «resolución impugnada»).
Marco jurídico
Derecho internacional
El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, que figura en el anexo 1 C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, se aprobó en nombre de la Comunidad Europea mediante la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986‑1994) (
DO 1994, L 336, p. 1
) (en lo sucesivo, «Acuerdo ADPIC»). En su artículo 19, apartado 1, menciona la obligación de utilizar la marca registrada en los siguientes términos:
«Si para mantener el registro se exige el uso, el registro solo podrá anularse después de un período ininterrumpido de tres años como mínimo de falta de uso, a menos que el titular de la marca de fábrica o de comercio demuestre que hubo para ello razones válidas basadas en la existencia de obstáculos a dicho uso. Se reconocerán como razones válidas de falta de uso las circunstancias que surjan independientemente de la voluntad del titular de la marca y que constituyan un obstáculo al uso de la misma, como las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes o servicios protegidos por la marca.»
Derecho de la Unión
El Reglamento (CE) n.
o
207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la [marca de la Unión Europea] (
DO 2009, L 78, p. 1
), fue modificado por el Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (
DO 2015, L 341, p. 21
), que entró en vigor el 23 de marzo de 2016. Posteriormente fue derogado y sustituido, con efectos a partir del 1 de octubre de 2017, por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (
DO 2017, L 154, p. 1
). Sin embargo, habida cuenta de la fecha de presentación de la solicitud de caducidad en cuestión, en este caso el 18 de noviembre de 2013, que es determinante a efectos de identificar el Derecho material aplicable, el presente litigio se rige por las disposiciones materiales del Reglamento n.
o
207/2009.
El considerando 10 del Reglamento n.
o
207/2009 tiene el siguiente tenor:
«Solo está justificado proteger las marcas [de la Unión] y, contra estas, cualquier marca registrada que sea anterior a ellas, en la medida en que dichas marcas sean utilizadas efectivamente.»
El artículo 15 del citado Reglamento, con la rúbrica «Uso de la marca [de la Unión]», dispone lo siguiente en su apartado 1:
«Si, en un plazo de cinco años a partir del registro, la marca [de la Unión] no hubiere sido objeto de un uso efectivo en la [Unión] por el titular para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca [de la Unión] quedará sometida a las sanciones señaladas en el presente Reglamento salvo que existan causas justificativas para su falta de uso.
A efectos del apartado 1, también tendrá la consideración de uso:
a)
el uso de la marca [de la Unión] en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta se halle registrada;
[…]».
Con el título «Causas de caducidad», el artículo 51 de dicho Reglamento establece, en su apartado 1:
«Se declarará que los derechos del titular de la marca [de la Unión] han caducado, mediante solicitud presentada ante la [EUIPO] o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:
a)
si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, la marca no ha sido objeto de un uso efectivo en la [Unión] para los productos o los servicios para los cuales esté registrada, y no existen causas justificativas de la falta de uso; sin embargo, nadie podrá alegar la caducidad de una marca comunitaria si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la solicitud o de la demanda de reconvención, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda de reconvención, plazo que empezará en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de falta de uso, no se tomará en cuenta si los preparativos para el comienzo o la reanudación del uso se hubieren producido después de haber conocido el titular que podía ser presentada la solicitud o la demanda de reconvención;
[…]».
El considerando 24, el artículo 18 y el artículo 58 del Reglamento 2017/1001 corresponden, respectivamente, al considerando 10, al artículo 15 y al artículo 51 del Reglamento n.
o
207/2009.
El considerando 25 del Reglamento 2017/1001, que no tiene equivalente en el Reglamento n.
o
207/2009, tiene el siguiente tenor:
«Por razones de equidad y de seguridad jurídica, el uso de una marca de la Unión en una forma que difiera en algún elemento que no altere el carácter distintivo de esta tal como haya sido registrada debe ser suficiente para preservar los derechos conferidos, con independencia de que la marca esté o no registrada asimismo en la forma en que se use.»
Antecedentes del litigio
Los antecedentes del litigio y los elementos esenciales de la Decisión controvertida, tal como resultan de los apartados 1 a 11 de la sentencia recurrida, pueden resumirse, para el enjuiciamiento del presente asunto, como se refiere a continuación.
El 30 de septiembre de 2003, Pharmasan GmbH Freiburg, en cuyos derechos se subrogó Viridis, solicitó a la EUIPO el registro del signo denominativo «Boswelan» como marca de la Unión Europea para «productos farmacéuticos y de asistencia sanitaria» de la clase 5 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.
Dicha solicitud se publicó en el
Boletín de Marcas Comunitarias
n.
o
31/2004, de 2 de agosto de 2004, y el registro de la marca (en lo sucesivo, «marca impugnada») se produjo el 24 de abril de 2007.
El 18 de noviembre de 2013, Hecht-Pharma presentó una solicitud de caducidad de dicha marca para todos los productos para los que había sido registrada, sobre la base del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.
o
207/2009, por considerar que no había sido objeto de un uso efectivo.
Mediante resolución de 26 de septiembre de 2014, la División de Anulación de la EUIPO declaró la caducidad de los derechos de Viridis en relación con todos los productos registrados.
El 6 de noviembre de 2014, Viridis interpuso un recurso ante la Sala de Recurso de la EUIPO, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.
o
207/2009, contra la resolución de la División de Anulación.
En la resolución impugnada, la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO (en lo sucesivo, «Sala de Recurso») desestimó el recurso.
En primer lugar, la Sala de Recurso consideró que las pruebas presentadas por Viridis no permitían demostrar el uso efectivo de la marca impugnada en la Unión para los productos que designaba durante el plazo ininterrumpido de cinco años anterior a la solicitud de caducidad. Según dicha Sala, esas pruebas se refieren a actos de naturaleza puramente interna, que afectan a un ensayo clínico. Se produjeron mucho antes de la comercialización del producto y no en un contexto de competencia. No se trata de actos dirigidos al exterior, en relación con la comercialización o publicidad de los productos en cuestión. Tampoco constituyen un acto preparatorio directo ni un acto encaminado a la comercialización inminente.
En segundo lugar, la Sala de Recurso, haciendo referencia en particular a la definición de causa justificativa que resulta de los términos del Acuerdo ADPIC, consideró que, en el presente caso, la realización de un ensayo clínico no era, por sí sola, una razón independiente de la voluntad de Viridis que pudiera justificar la falta de uso de la marca impugnada. La duración de un ensayo clínico depende de los recursos económicos que el titular de una marca decida utilizar, y este hecho no se incluye en la categoría de obstáculos independientes de su voluntad. La responsabilidad por la duración del procedimiento no puede considerarse transferida a una autoridad externa hasta que se presenta una solicitud formal de comercialización. La protección conferida a las marcas de la Unión por el Reglamento n.
o
207/2009 no parece necesaria antes de dicha solicitud formal y, si, no obstante, una empresa farmacéutica decide registrar una marca de la Unión muchos años antes presentar la mencionada solicitud, los retrasos del ensayo clínico serán responsabilidad suya.
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
Mediante demanda presentada ante la Secretaría del Tribunal General el 30 de mayo de 2016, Viridis interpuso un recurso de anulación de la resolución impugnada mediante la cual la Sala de Recurso había desestimado su recurso contra la resolución de la División de Anulación que declaraba la caducidad de sus derechos con respecto a los medicamentos para el tratamiento de la esclerosis múltiple.
En apoyo de su recurso de anulación, Viridis invocaba tres motivos. El primer motivo se basaba en la infracción del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.
o
207/2009, en la medida en que la Sala de Recurso había considerado erróneamente que los hechos y las pruebas presentadas eran insuficientes para demostrar un uso efectivo de la marca impugnada con respecto a los medicamentos para el tratamiento de la esclerosis múltiple. El segundo motivo se basaba en la infracción de esa misma disposición, por cuanto la Sala de Recurso había considerado equivocadamente que los hechos y las pruebas aportadas no eran suficientes para acreditar una causa justificativa de la falta de uso de la citada marca para tales medicamentos. El tercer motivo se basaba en la infracción del artículo 83 del Reglamento n.
o
207/2009 y, más concretamente, del principio de protección de la confianza legítima.
El Tribunal General no estimó ninguno de esos motivos y desestimó, en consecuencia, el recurso en su totalidad.
Pretensiones de las partes ante el Tribunal de Justicia
Mediante su recurso de casación, Viridis solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida.
–
Devuelva el asunto al Tribunal General para su reexamen.
–
Condene en costas a la EUIPO o, con carácter subsidiario, reserve la decisión sobre las costas.
La EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación.
–
Condene en costas a Viridis.
Hecht-Pharma solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación.
–
Condene en costas a Viridis.
Sobre el recurso de casación
En apoyo de su recurso de casación, Viridis invoca dos motivos, basados, el primero de ellos, en la infracción del artículo 58, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001, en la medida en que el Tribunal General concluyó equivocadamente que no existía un uso efectivo de la marca impugnada, y, el segundo, en la infracción de esa misma disposición, en la medida en que el Tribunal General concluyó equivocadamente que no existía una causa justificativa de la falta de uso de dicha marca.
Observaciones preliminares
Por un lado, cabe señalar que Viridis y Hecht-Pharma se refieren, en sus escritos, a las disposiciones del Reglamento 2017/1001. Sin embargo, en la medida en que, como resulta de los apartados 3 y 7 de la presente sentencia, el Reglamento n.
o
207/2009 es aplicable al presente asunto y los artículos 18 y 58 del Reglamento 2017/1001 corresponden a los artículos 15 y 51 del Reglamento n.
o
207/2009, debe entenderse que las referencias hechas por las partes a los primeros artículos se dirigen a estos últimos artículos.
Por otro lado, los dos motivos de casación, basados, en esencia, en las infracciones del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.
o
207/2009, plantean, como señaló el Abogado General en los puntos 32 y 33 de sus conclusiones, cuestiones de Derecho relativas a la interpretación de los conceptos de «uso efectivo» y «causa justificativa de la falta de uso», en el sentido del Reglamento n.
o
207/2009. En consecuencia, y contrariamente a lo alegado por Hecht-Pharma, tales motivos, que no persiguen que se efectúe una nueva apreciación de los hechos y de las circunstancias del caso, son admisibles.
Sobre el primer motivo de casación
Alegaciones de las partes
Mediante su primer motivo de casación, Viridis reprocha, en esencia, al Tribunal General haber infringido el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.
o
207/2009, al haber cometido dos errores de Derecho en la apreciación del uso efectivo de la marca impugnada.
En primer lugar, Viridis critica el apartado 36 de la sentencia recurrida, en el que el Tribunal General sentó el principio de que una marca que designa un medicamento no puede ser objeto de un uso efectivo hasta que se haya otorgado una autorización de comercialización (AC) para ese medicamento.
Según la citada parte, este principio se basa en una interpretación restrictiva del concepto de «uso efectivo» que no está justificada, ya que los actos de uso examinados por el Tribunal General en este caso no eran ilegales.
Viridis sostiene que esta interpretación es también contraria a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal General. En su opinión, según la citada jurisprudencia, el uso efectivo debe evaluarse caso por caso. Incluso un uso mínimo y una venta a un único cliente podrían considerarse suficientes cuando tales actos estén justificados desde el punto de vista comercial. El uso externo no significa que deba estar dirigido necesariamente a los consumidores finales.
De ello se deduce que no se puede excluir un uso efectivo por el hecho de que el producto en cuestión no pueda ser comercializado y divulgado al público.
Por el contrario, es preciso tener en cuenta los intereses de la industria farmacéutica y considerar que los actos legales de uso de la marca, como los de Viridis en relación con el ensayo clínico en cuestión, pueden constituir un uso efectivo cuando parecen suficientes en el marco de la apreciación caso por caso. El plazo de cinco años previsto en el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.
o
207/2009 es insuficiente para cubrir aspectos específicos del sector farmacéutico, habida cuenta del círculo reducido de compradores y el número limitado de participantes en los ensayos clínicos.
En segundo lugar, Viridis rechaza la afirmación del Tribunal General que figura en la primera frase del apartado 39 de la sentencia recurrida, según la cual el uso de la marca impugnada en un ensayo clínico con respecto a terceros no puede asimilarse a una comercialización ni siquiera a un acto preparatorio directo, por tratarse de un uso de naturaleza meramente interna.
Según Viridis, al considerar que el uso de una marca en un ensayo clínico constituye un uso interno y al excluir que tal uso pudiera representar un uso efectivo, el Tribunal General no tuvo en cuenta la jurisprudencia según la cual puede existir un uso efectivo siempre que la comercialización se esté preparando y sea inminente. Esta jurisprudencia permite considerar que el uso puede ser efectivo aunque no afecte a un número significativo de destinatarios.
Viridis añade que la obligación de uso de una marca registrada no es un fin en sí mismo y que la exigencia del uso tiene como objetivo no sobrecargar el registro con marcas no usadas. La interpretación del concepto de «uso» debería pues ser objeto de cierta flexibilidad, tal y como se refleja en el hecho de que el artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.
o
207/2009 y el considerando 25 del Reglamento 2017/1001 admite el uso de una marca en una forma que difiera de aquella con la que se ha registrado.
La EUIPO y, con carácter subsidiario, Hecht-Pharma, impugnan la fundamentación del primer motivo de casación.
Apreciación del Tribunal de Justicia
En su primer motivo de casación, Viridis aduce que la apreciación del Tribunal General del uso efectivo de la marca impugnada adolece de errores de Derecho. Según Viridis, el Tribunal General se equivocó, por un lado, en el apartado 36 de la sentencia recurrida, al sentar el principio de que solo puede existir un uso adecuado a efectos del mantenimiento de los derechos en relación con un medicamento cuando se haya concedido una AC para dicho medicamento y, por otro lado, en el apartado 39 de dicha sentencia, al excluir que el uso de la marca en un ensayo clínico pueda constituir un uso efectivo.
Según jurisprudencia reiterada, una marca es objeto de un uso efectivo, en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.
o
207/2009, cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca (sentencias de 11 de marzo de 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, apartado
, y de 8 de junio de 2017, W. F. Gözze Frottierweberei y Gözze,
C‑689/15
,
EU:C:2017:434
, apartado
y jurisprudencia citada).
En consecuencia, el uso efectivo de la marca supone la utilización de esta en el mercado de los productos o servicios protegidos por la marca y no solo en la empresa de que se trate. El uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización, preparada por la empresa para captar clientela, en particular, mediante campañas publicitarias, sea inminente (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, apartado
).
En cambio, la colocación de una marca en productos que no son objeto de una distribución dirigida a hacerlos entrar en el mercado de los productos designados por el registro de la marca no puede calificarse de uso efectivo de dicha marca, dado que tal colocación no contribuye ni a crear un mercado para los productos ni a distinguirlos, en interés del consumidor, de los productos procedentes de otras empresas (véase, en este sentido, la sentencia de 15 de enero de 2009, Silberquelle,
C‑495/07
,
EU:C:2009:10
, apartado
).
La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de esta en el tráfico económico, en particular los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado y la magnitud y la frecuencia del uso de la marca (sentencias de 11 de marzo de 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, apartado
, y de 31 de enero de 2019, Pandalis/EUIPO,
C‑194/17 P
,
EU:C:2019:80
, apartado
).
En el caso de autos, en el apartado 36 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que las pruebas presentadas por Viridis ante la EUIPO para acreditar el uso efectivo de la marca impugnada, mencionadas en el apartado 35 de dicha sentencia, permitían constatar que Viridis había llevado a cabo actos preparatorios, consistentes en el desarrollo de un procedimiento de ensayo clínico realizado con vistas a la presentación de una solicitud de AC y que incluía determinados actos de carácter publicitario en relación con este ensayo.
Sin embargo, el Tribunal General señaló en ese mismo apartado 36 que «solo la obtención de la [AC] de las autoridades competentes podía permitir el uso público y hacia el exterior de [esta] marca», toda vez que la legislación sobre medicamentos prohíbe la publicidad de medicamentos aún no cubiertos por una AC y, por tanto, todo acto de comunicación con el que se pretenda obtener o conservar una cuota en un mercado.
El Tribunal General añadió, en los apartados 37 y 38 de la sentencia recurrida, que, si bien puede haber un uso efectivo antes de la comercialización de los productos designados por una marca, esto solo es así en el caso de que la comercialización sea inminente. Sin embargo, en el presente asunto, según el Tribunal General, Viridis no demostró que la comercialización de un medicamento para el tratamiento de la esclerosis múltiple designado por la marca impugnada fuera inminente, debido a que no aportó pruebas para demostrar que el ensayo clínico estaba a punto de fructificar.
Finalmente, en respuesta a ciertos argumentos de Viridis, el Tribunal General apreció, en el apartado 39 de la sentencia impugnada, las circunstancias concretas del uso de la marca impugnada en el ensayo clínico en cuestión y consideró, en esencia, que dicho uso correspondía a un uso interno en relación con el cual no se había demostrado que su volumen fuera significativo en el sector de la industria farmacéutica.
En primer lugar, de las consideraciones realizadas por el Tribunal General en la sentencia recurrida resulta que este, conforme a la jurisprudencia recordada en los apartados 38 a 41 de la presente sentencia, procedió a una apreciación concreta de todos los hechos y circunstancias relevantes en el presente asunto para determinar si los actos de uso invocados por Viridis eran aptos para reflejar un uso de la marca impugnada acorde con su función de indicación del origen de los productos amparados y su razón de ser comercial, que consiste en crear o conservar un mercado para los productos para los que se registró.
En cuanto a la alegación de Viridis según la cual el Tribunal General, en el apartado 36 de la sentencia recurrida, sentó el principio de que solo puede existir un uso efectivo de una marca registrada para un medicamento cuando se haya concedido una AC para dicho medicamento, es preciso señalar que el Tribunal General se limitó a extraer, en el marco de su apreciación concreta, las consecuencias de su afirmación según la cual, conforme a la legislación aplicable, un medicamento cuya comercialización aún no ha sido autorizada ni siquiera puede ser objeto de una publicidad destinada a obtener o conservar una cuota de mercado. Por lo tanto, es imposible utilizar una marca que designe este tipo de medicamento en el mercado de que se trate, contrariamente a lo que exige la jurisprudencia citada en el apartado 39 de la presente sentencia.
Cabe añadir que la circunstancia, suponiendo que estuviera acreditada, de que los actos de uso invocados por Viridis fueran, como esta alega, conformes a las prescripciones legales aplicables no puede bastar para demostrar el carácter efectivo, en el sentido del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.
o
207/2009, de ese uso, toda vez que este se aprecia de manera específica teniendo en cuenta todos los hechos y circunstancias relevantes en el caso concreto, y no puede depender exclusivamente del carácter legal de los actos de uso. Sin embargo, en el presente caso no se trataba de un uso en el mercado de los productos protegidos por la marca impugnada.
En la medida en que Viridis alega la supuesta insuficiencia, para el sector farmacéutico, del plazo de cinco años mencionado en el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.
o
207/2009, es necesario señalar, como indicó el Abogado General en el punto 45 de sus conclusiones, que dicho plazo se aplica independientemente del sector económico al que pertenecen los productos o los servicios para los que la marca en cuestión está registrada. Por lo tanto, esa alegación es inoperante.
En segundo lugar, en respuesta a algunas alegaciones de Viridis, el Tribunal General señaló, en el apartado 39 de la sentencia recurrida al que se refiere el apartado 45 de la presente sentencia, que el uso de la marca impugnada en el marco de un ensayo clínico no podía ser equiparado a una comercialización ni siquiera a un acto preparatorio directo, sino que debía considerarse un uso de carácter interno, ya que se había desarrollado al margen de la competencia, en un círculo restringido de intervinientes y sin el objetivo de obtener o mantener cuotas de mercado.
De este modo, el Tribunal General no descartó la jurisprudencia citada en el apartado 39 de la presente sentencia e invocada por Viridis, según la cual puede haber un uso efectivo de una marca de la Unión cuando los productos designados todavía no se han comercializado. Por el contrario, el Tribunal General recordó acertadamente, en el apartado 37 de la sentencia recurrida, que ese uso únicamente puede establecerse si la comercialización de los productos en cuestión es inminente y señaló, en los apartados 38 y 39 de dicha sentencia, que Viridis no había aportado la prueba en este sentido en el presente caso.
En particular, al examinar si el supuesto uso de la marca impugnada se había efectuado respecto de terceros y si el volumen de uso era suficientemente significativo con respecto a las contingencias propias del sector farmacéutico, el Tribunal General examinó, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el carácter efectivo de ese uso.
En efecto, a la vista de la jurisprudencia citada en los apartados 38 a 41 de la presente sentencia y como ha señalado, en esencia, el Abogado General en los puntos 57, 59 y 61 a 63 de sus conclusiones, procede considerar que, en la medida en que el uso efectivo de una marca de la Unión solo puede establecerse mediante actos de uso relativos a una etapa previa a la comercialización de los productos o servicios designados si la comercialización es inminente, los actos de uso que permiten acreditar ese uso efectivo deben ser de carácter externo y tener efectos para el futuro público de esos productos o servicios, incluso en esa fase anterior a la comercialización.
Por último, contrariamente a lo que alega Viridis, del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.
o
207/2009 no puede deducirse una interpretación más flexible del concepto de «uso efectivo».
En efecto, en virtud de esta disposición, el uso de la marca en una forma que difiera de aquella en la que se halla registrada se considera un uso, en el sentido del artículo 15, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.
o
207/2009, siempre que no se altere el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual esta se hubiera registrado (sentencia de 11 de octubre de 2017, EUIPO/Cactus,
C‑501/15 P
,
EU:C:2017:750
, apartado
).
Así pues, al no exigir una conformidad estricta entre la forma utilizada en el comercio y la forma bajo la cual la marca ha sido registrada, el objeto del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.
o
207/2009 consiste en permitir que el titular de esta última aporte al signo, en su explotación comercial, las variaciones que, sin alterar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate (sentencia du 11 de octubre de 2017, EUIPO/Cactus,
C‑501/15 P
,
EU:C:2017:750
, apartado
).
Si bien el artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del Reglamento n.
o
207/2009 instaura de este modo cierta flexibilidad en cuanto a la forma del uso de una marca de la Unión, no es menos cierto que dicha disposición carece de incidencia en la apreciación del carácter efectivo de ese uso, que debe llevarse a cabo de conformidad con los criterios establecidos por la jurisprudencia recordada en los apartados 38 a 41 de la presente sentencia.
De ello se desprende que procede desestimar el primer motivo de casación por ser en parte inoperante y en parte infundado.
Sobre el segundo motivo de casación
Alegaciones de las partes
Mediante su segundo motivo de casación, Viridis reprocha, en esencia, al Tribunal General haber infringido el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.
o
207/2009 al haber excluido la existencia de una causa justificativa de la falta de uso de la marca impugnada.
En esencia, Viridis afirma que el Tribunal General, a la hora de apreciar la justificación de la falta de uso, le reprochó haber registrado prematuramente la marca impugnada. Por consiguiente, considera que el Tribunal General excluyó la posibilidad de justificar la falta de uso, en una situación en la que esta marca se utiliza en el marco de un ensayo clínico para preparar una solicitud de AC con arreglo a la legislación sobre productos farmacéuticos, cuando la solicitud para dicho ensayo se presenta mucho tiempo después del registro de la marca o cuando los recursos económicos utilizados sean suficientes para concluir el ensayo clínico a la mayor brevedad posible.
Pues bien, según Veridis, en primer lugar, al insistir en el transcurso del tiempo, el Tribunal General vació de sentido el plazo de cinco años mencionado en el artículo 15, apartado 1, párrafo primero, y en el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.
o
207/2009. En su opinión, la marca de un medicamento en relación con la cual ese plazo estuviera a punto de expirar o ya hubiera expirado pasaría a ser, de hecho, inutilizable, ya que solo la presentación de una solicitud de AC justificaría la falta de uso. El plazo de tres meses previsto en el artículo 51, apartado 1, letra a),
in fine
, del Reglamento n.
o
207/2009 es insuficiente a tal efecto, ya que no permite que se culmine un ensayo clínico.
En segundo lugar, Veridis alega que, si se tuvieran en cuenta los recursos económicos utilizados, el argumento esgrimido por el Tribunal General entrañaría que las empresas financieramente sólidas tendrían más facilidades para que sus inversiones resultaran protegidas adecuadamente por el Derecho de marcas que las empresas más débiles desde el punto de vista económico. En cualquier caso, en su opinión, el Tribunal General no puede basarse en el postulado abstracto de que una mayor inversión habría permitido realizar más rápidamente el ensayo clínico en cuestión en el caso de autos.
La EUIPO y, con carácter subsidiario, Hecht-Pharma consideran infundado el segundo motivo de casación.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Mediante su segundo motivo de casación, Viridis reprocha, en esencia, al Tribunal General haber infringido el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.
o
207/2009, al haber excluido que la realización de un ensayo clínico pueda constituir una causa justificativa de la falta de uso de la marca impugnada.
A este respecto, es preciso recordar que, en virtud del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.
o
207/2009, a la caducidad de una marca de la Unión por falta de uso efectivo pueden oponerse causas justificativas de la falta de uso en las condiciones establecidas en dicha disposición.
De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, solo los impedimentos que guarden una relación suficientemente directa con una marca que hagan imposible o no razonable el uso de esta y que sean independientes de la voluntad de su titular pueden calificarse de «causas justificativas» de su falta de uso. Es preciso apreciar caso por caso si un cambio de la estrategia empresarial para sortear el impedimento de que se trate haría que no fuese razonable el uso de dicha marca (sentencias de 14 de junio de 2007,
C‑246/05
, Häupl,
EU:C:2007:340
, apartado
, y de 17 de marzo de 2016,
C‑252/15 P
, Naazneen Investments/OAMI, no publicada,
EU:C:2016:178
, apartado
).
Además, cabe señalar que el artículo 19, apartado 1, del Acuerdo ADPIC, del que la Unión es parte y que el Tribunal General tuvo en cuenta en la jurisprudencia expuesta en el apartado anterior, cita, entre los ejemplos de razones válidas que justifican la falta de uso de una marca, los requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios designados por ella.
En el presente asunto, en aplicación de esta jurisprudencia, recordada en esencia en el apartado 53 de la sentencia recurrida, el Tribunal General declaró, en el apartado 61 de dicha sentencia, que, si bien la realización de un ensayo clínico podía constituir un motivo para la falta de uso de una marca, los actos y eventos citados por Viridis en el presente caso y apreciados por el Tribunal General en los apartados 55 a 60 de dicha sentencia se situaban en su ámbito de influencia y caían dentro de su ámbito de responsabilidad, por lo que no podían ser considerados obstáculos ajenos a voluntad.
En particular, de los apartados 55 a 60 de la sentencia recurrida se desprende, en primer lugar, que el Tribunal General declaró que Viridis había solicitado el registro de la marca impugnada en el año 2003 por decisión propia y no porque estuviera obligado legalmente, cuando lo cierto es que existía una gran incertidumbre, tanto en lo que se refiere a la fecha como a la posibilidad de comercializar el producto designado por dicha marca en la medida en que dicho producto estaba en una fase de ensayo clínico. En segundo lugar, el Tribunal General tuvo en cuenta el hecho de que las dificultades alegadas durante el ensayo clínico en cuestión, cuya fecha de culminación además era incierta, hacían pensar en una inversión insuficiente por parte de Viridis dadas las particularidades del sector en cuestión. En tercer lugar, el Tribunal General observó que la solicitud de ensayo clínico de Viridis se presentó más de tres años después del registro de la marca impugnada.
Así, contrariamente a lo que Viridis da a entender en el marco del presente recurso de casación, el Tribunal General no excluyó en modo alguno que un ensayo clínico pueda constituir una causa justificativa de la falta de uso de una marca. Al contrario, el Tribunal General ha aplicado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada en el apartado 66 de la presente sentencia efectuando una apreciación concreta de las circunstancias alegadas ante él.
El Tribunal General tampoco cometió ningún error de Derecho al considerar que el transcurso del tiempo entre, por un lado, las fechas de solicitud y de registro de la marca impugnada y, por otro, la fecha de inicio del ensayo clínico, así como la duración de este y los medios financieros proporcionados para su rápida realización, eran, en principio, responsabilidad del titular de dicha marca y, por lo tanto, no podían considerarse ajenos a la voluntad de este.
Por otra parte, contrariamente a lo que alega Viridis, el enfoque seguido por el Tribunal General no equivale a vaciar de sentido el plazo de cinco años al que se refiere el artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento n.
o
207/2009. La existencia de dicho plazo no implica que el titular de la marca en cuestión no deba llevar a cabo en tiempo oportuno todos los preparativos necesarios para poder hacer un uso efectivo de esta marca una vez transcurrido dicho plazo.
En efecto, a la luz del considerando 10 del Reglamento n.
o
207/2009, queda de manifiesto que sería contrario a la estructura del artículo 51, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento otorgar un alcance demasiado amplio al concepto de «causas que justifican la falta de uso de una marca» (véase, por analogía, la sentencia de 14 de junio de 2007, Häupl,
C‑246/05
,
EU:C:2007:340
, apartado
).
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede desestimar el segundo motivo de casación por infundado y, por lo tanto, desestimar el recurso de casación en su totalidad.
Costas
A tenor del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado. El artículo 138, apartado 1, de este Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de este, dispone que la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Al haber solicitado la EUIPO y Hecht-Pharma la condena en costas de Viridis y haber sido desestimado el recurso de casación formulado por esta, procede condenarla a cargar con sus propias costas y con las de la EUIPO y Hecht-Pharma.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) decide:

1)
Desestimar el recurso de casación.

2)
Condenar a Viridis Pharmaceutical Ltd a cargar, además de con sus propias costas, con las de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y las de Hecht-Pharma GmbH.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.