CELEX: 62014TJ0726
Responsabilidad extracontractual
Prueba de la existencia, de la validez y del alcance de la protección de la marca anterior
Registro internacional en el que se designa a la Unión Europea
Resolución por la que se desestima la oposición por falta de prueba del derecho anterior
Regla 19, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) n.o 2868/95
Revisión de la resolución
Artículo 62, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 207/2009
Perjuicio derivado del pago de honorarios de abogado
Relación de causalidad

Antecedentes del litigio
La recurrente, Novar GmbH, es titular del registro internacional de la marca FlexES, en el que se designa a la Unión Europea.
El 15 de junio de 2012, la recurrente formuló ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) una oposición basada en la referida marca contra la solicitud de marca de la Unión FLEXPS. La lengua del procedimiento de oposición era el inglés.
Mediante escrito de 22 de junio de 2012, la EUIPO informó a la recurrente de que su oposición había sido declarada admisible y, con arreglo al artículo 41, apartado 3, segunda frase, del Reglamento (CE) n.
o
207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (
DO 2009, L 78, p. 1
), y a la Regla 19 del Reglamento (CE) n.
o
2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.
o
40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (
DO 1995, L 303, p. 1
), le dio un plazo para que presentase los hechos, pruebas y alegaciones en los que se basaba su oposición y, en particular, los elementos que sustentaban el derecho anterior invocado en apoyo de dicha oposición.
En particular, en ese escrito se comunicaba la siguiente información relativa a la prueba de la existencia, de la validez y del alcance de la protección de los derechos anteriores invocados en apoyo de la oposición:
«En la medida en que una oposición se base en solicitudes o registros anteriores de marcas [de la Unión], el oponente no tiene necesidad de aportar ningún elemento de prueba relativo a dichas marcas, dado que la Oficina dispone de la información relevante en su base de datos y remitirá un enlace hacia esa base de datos (CTM-Online) a la otra parte. Asimismo, le pedimos que tenga en cuenta que lo mismo sucede si la marca anterior es un registro internacional en el que se designa a la [Unión], siempre que la lengua de procedimiento sea el inglés, el francés o el español, que son las tres lenguas oficiales de la [Organización Mundial de la Propiedad Intelectual] (OMPI) y que los datos estén disponibles en esas tres lenguas.»
[En su versión rectificada mediante auto de 10 de mayo de 2017] Con efecto a partir del 1 de julio de 2012, la EUIPO modificó su práctica por lo que respecta a la aplicación de la Regla 19, apartado 2, letra a), del Reglamento n.
o
2868/95 decidiendo que los extractos de la base de datos de la EUIPO, CTM-Online, ya no eran suficientes para probar la existencia de una marca anterior en los casos en que la oposición se basase en un registro internacional en el que se designa a la Unión. Esta nueva práctica era aplicable a todas las oposiciones presentadas después del 1 de julio de 2012.
El 26 de octubre de 2012, la recurrente presentó un escrito de alegaciones en apoyo de la oposición sin adjuntar justificantes relativos a la existencia, la validez y el alcance de la protección de la marca anterior.
Mediante resolución de 14 de mayo de 2013, la División de Oposición desestimó la oposición en virtud de la Regla 20, apartado 1, del Reglamento n.
o
2868/95, aduciendo que la recurrente no había probado la existencia, la validez y el alcance de la protección de la marca anterior.
El 21 de mayo de 2013, la recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Oposición, presentando una serie de extractos del registro de la EUIPO y de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Con carácter subsidiario, la recurrente presentó una petición de
restitutio in integrum
en relación con el plazo para aportar elementos de prueba relativos a la marca anterior.
El 27 de junio de 2013, la División de Oposición informó a la recurrente y a la solicitante de la marca de la Unión controvertida, de conformidad con el artículo 62, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009, de su intención de estimar el recurso basándose en que, contrariamente de lo que se desprendía de la resolución de 14 de mayo de 2013, debería haberse considerado que se habían presentado hechos, pruebas y alegaciones en apoyo de la oposición.
El 27 de agosto de 2013, la solicitante de la marca de la Unión, de conformidad con el artículo 62, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009, aceptó la revisión. El 9 de octubre de 2013, el Secretario de la Sala de Recurso informó a la recurrente de que la División de Oposición había revisado su resolución de 14 de mayo de 2013, de que el procedimiento de recurso estaba cerrado y de que la tasa de recurso sería reembolsada.
Se reinició el procedimiento de oposición y, mediante resolución de 17 de octubre de 2013, la División de Oposición estimó la oposición y rechazó la solicitud de la marca de la Unión. Dado que ninguna de las partes interpuso recurso, la resolución pasó a ser firme.
Mediante escritos de 10 de febrero y de 24 de marzo de 2014, la recurrente, en aplicación del artículo 118, apartado 3, del Reglamento n.
o
207/2009, solicitó a la EUIPO una indemnización por daños y perjuicios de un importe de 2498 euros en concepto de los honorarios de abogado ligados a la impugnación de la resolución de la División de Oposición de 14 de mayo de 2013.
Mediante escrito de 2 de mayo de 2014, la EUIPO denegó la solicitud de la recurrente.
Procedimiento y pretensiones de las partes
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 26 de septiembre de 2014, la recurrente interpuso el presente recurso.
La recurrente solicita al Tribunal que:
—
Condene a la EUIPO a pagar 2498 euros más intereses, calculados, desde la interposición del recurso, al tipo de interés básico incrementado en cinco puntos porcentuales.
—
Condene a la EUIPO a cargar con las costas del litigio, incluidas las de representación por medio de un abogado.
La EUIPO solicita al Tribunal que:
—
Desestime el recurso.
—
Condene en costas a la recurrente.
Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal decidió iniciar la fase oral y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 89 de su Reglamento de Procedimiento, instó a las partes a presentar varios documentos y les formuló una serie de preguntas escritas, al objeto de que respondieran a una de ellas en la vista y a las restantes con anterioridad a ésta.
En la vista de 30 de septiembre de 2016 se oyeron los informes orales de las partes y sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal.
Fundamentos de Derecho
Mediante el presente recurso de indemnización, la recurrente desea obtener la reparación del perjuicio material derivado del pago de los honorarios de abogado en el marco del recurso interpuesto contra la resolución de la División de Oposición de 14 de mayo de 2013 (véase el apartado 12 anterior).
La recurrente sostiene que en el caso de autos se cumplen los tres requisitos que permiten dar lugar a la responsabilidad extracontractual de la EUIPO en virtud del artículo 118, apartado 3, del Reglamento n.
o
207/2009. En primer lugar, según la recurrente, la resolución de la División de Oposición de 14 de mayo de 2013 es un acto ilegal, constitutivo de una violación suficientemente caracterizada del Derecho, en el sentido de la jurisprudencia en materia de responsabilidad extracontractual, en la medida en que dicha resolución se basó en la aplicación errónea de la Regla 19, apartado 2, letra a), del Reglamento n.
o
2868/95 y fue adoptada vulnerando el principio de buena fe e infringiendo la prohibición de actuar de manera contradictoria. La recurrente señala a este respecto que, mediante la referida resolución, su oposición fue desestimada porque no había aportado la prueba de la existencia, la validez y el alcance de la protección de la marca anterior, cuando, según la información que se le había comunicado mediante escrito de 22 de junio de 2012 (véase el apartado 4 anterior), dicha prueba no se exigía en los supuestos, como el del caso de autos, en que la oposición se basase en un registro internacional en el que se designa a la Unión Europea y en que la lengua de procedimiento fuese el inglés.
En segundo lugar, la recurrente afirma que tal aplicación errónea del Derecho por parte de la EUIPO la obligó a interponer un recurso y le causó daños, que se concretan en los honorarios de abogado a que dio lugar dicho recurso.
En tercer lugar, a su juicio, existe una relación de causalidad directa entre esos honorarios y el acto ilegal de la EUIPO, en la medida en que se vio obligada a acudir a la representación por medio de un abogado para controlar la legalidad de la resolución de la División de Oposición de 14 de mayo de 2013.
La EUIPO rebate el fundamento de esas alegaciones.
A tenor del artículo 340 TFUE, párrafo segundo, la Unión deberá reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros.
A este respecto, debe recordarse que, según reiterada jurisprudencia, para que se genere la responsabilidad extracontractual de la Unión, con arreglo al artículo 340 TFUE, párrafo segundo, por comportamiento ilícito de sus instituciones o de sus órganos, se requiere que concurran una serie de requisitos, a saber, la ilegalidad de la actuación, la realidad del daño y la existencia de una relación de causalidad entre el comportamiento alegado y el perjuicio invocado (sentencia de 29 de septiembre de 1982, Oleifici Mediterranei/CEE,
26/81
,
EU:C:1982:318
, apartado
; véase, asimismo, la sentencia de 9 de noviembre de 2006, Agraz y otros/Comisión,
C‑243/05 P
,
EU:C:2006:708
, apartado
y jurisprudencia citada). Esos principios se aplican
mutatis mutandis
a la responsabilidad extracontractual contraída por la Unión, en el sentido de esa misma disposición, como consecuencia de la actuación ilegal y del daño causado por uno de sus organismos, como lo es la EUIPO, daño que esta última está obligada a reparar en virtud del artículo 118, apartado 3, del Reglamento n.
o
207/2009 (véase la sentencia de 27 de abril de 2016, European Dynamics Luxembourg y otros/EUIPO,
T‑556/11
, recurrida en casación,
EU:T:2016:248
, apartado
y jurisprudencia citada).
Es preciso recordar también que, dado el carácter cumulativo de esos requisitos, en el supuesto de que no se cumpla uno de tales requisitos, deberá desestimarse el recurso en su totalidad sin que sea necesario examinar los demás requisitos (sentencias de 15 de septiembre de 1994, KYDEP/Consejo y Comisión,
C‑146/91
,
EU:C:1994:329
, apartados
y
, y de 20 de febrero de 2002,Förde-Reederei/Consejo y Comisión,
T‑170/00
,
EU:T:2002:34
, apartado
). Por otra parte, el juez de la Unión no está obligado a examinar estos requisitos en un orden determinado (sentencia de 9 de septiembre de 1999, Lucaccioni/Comisión,
C‑257/98 P
,
EU:C:1999:402
, apartado
).
El Tribunal considera que es preciso comenzar examinando la existencia de una relación de causalidad entre la actuación supuestamente ilegal de la EUIPO, a saber, la adopción de la resolución de la División de Oposición de 14 de mayo de 2013, y el perjuicio invocado, derivado del pago de los honorarios de abogado a que tuvo que hacer frente la recurrente para interponer un recurso contra la referida resolución.
A este respecto, de la jurisprudencia se desprende que la Unión sólo puede incurrir en responsabilidad por un perjuicio que deriva de manera suficientemente directa de la actuación irregular de la institución de que se trate (sentencia de 4 de octubre de 1979, Dumortier y otros/Consejo,
C‑64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 y 45/79
,
EU:C:1979:223
, apartado
). Corresponde a la recurrente probar la existencia de esa relación (sentencia de 30 de enero de 1992, Finsider y otros/Comisión,
C‑363/88 y C‑364/88
,
EU:C:1992:44
, apartado
).
La recurrente sostiene, en esencia, que existe una relación de causalidad directa entre los honorarios de abogado ocasionados por la interposición de un recurso contra la resolución de la División de Oposición de 14 de mayo de 2013 y la actuación ilegal de la EUIPO, consistente en la adopción de la referida resolución, en la medida en que se vio obligada a acudir a la representación por medio de un abogado para controlar la legalidad de la antedicha resolución, en particular, debido a la obligación de reducir al máximo los daños.
La EUIPO recuerda que, con arreglo al artículo 92 del Reglamento n.
o
207/2009, la representación por medio de un abogado no es obligatoria en los procedimientos ante la EUIPO. No obstante, a su entender, si esa representación tiene lugar, las disposiciones del Reglamento n.
o
207/2009 y del Reglamento n.
o
2868/95 regularán el reparto y la fijación de los gastos de dicha representación. Por consiguiente, según la EUIPO, el recurso basado en el artículo 118, apartado 3, del Reglamento n.
o
207/2009 no puede utilizarse para reclamar gastos de representación en un procedimiento de recurso ante las instancias de la EUIPO en la medida en que ese tipo de recurso serviría para eludir las exhaustivas reglas del Reglamento n.
o
207/2009 en relación con el reparto y la fijación de los gastos.
A este respecto, de reiterada jurisprudencia se desprende que, cuando la representación por medio de un abogado o de un asesor jurídico en el marco de un procedimiento administrativo previo no es obligatoria, no existe relación de causalidad entre el supuesto daño, a saber, los gastos de dicha representación, y la actuación eventualmente reprochable de la institución o del organismo en cuestión. En efecto, aunque no puede prohibirse al interesado que se procure, ya en ese fase, el asesoramiento de un abogado, se trata de su propia decisión, que no puede imputarse, por consiguiente, a la institución o al organismo de que se trate (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de marzo de 1978, Herpels/Comisión,
54/77
,
EU:C:1978:45
, apartados
a
; de 28 de junio de 2007, Internationaler Hilfsfonds/Comisión,
C‑331/05 P
,
EU:C:2007:390
, apartados
a
, y de 8 de julio de 2008, Franchet y Byk/Comisión,
T‑48/05
,
EU:T:2008:257
, apartados
y
).
En el caso de autos, del artículo 92 del Reglamento n.
o
207/2009 se desprende que la representación por medio de un abogado ante las instancias de la EUIPO no es obligatoria para una parte, como la recurrente, que tiene su domicilio, su sede o su establecimiento industrial o comercial efectivo y serio en el territorio de la Unión. Por consiguiente, los honorarios de abogado pagados, en el caso de autos, por la recurrente se derivan de su propia decisión y no pueden ser directamente imputados a la EUIPO. Por tanto, no existe una relación de causalidad entre la actuación supuestamente ilegal de la EUIPO y los gastos de representación por medio de abogado en que incurrió la recurrente en razón del procedimiento de recurso.
La alegación de la recurrente según la cual se veía obligada a recurrir a la representación por medio de abogado para impugnar la resolución de la División de Oposición de 14 de mayo de 2013 con el fin de «reducir al máximo los daños» no puede poner en entredicho esa conclusión. En efecto, mediante esta alegación, la recurrente afirma que existía una relación de causalidad entre la actuación de la institución y el perjuicio invocado y sostiene haber actuado con una diligencia razonable al adoptar las medidas necesarias para limitar un eventual perjuicio y no romper, por tanto, una relación de causalidad como consecuencia de su propio comportamiento (véanse, en este sentido, las sentencias de 27 de marzo de 1990, Grifoni/Comisión,
C‑308/87
,
EU:C:1990:134
, apartados
y
, y de 19 de mayo de 1992, Mulder y otros/Consejo y Comisión,
C‑104/89 y C‑37/90
,
EU:C:1992:217
, apartado
). Pues bien, precisamente, en el caso de autos la relación de causalidad no existe. Por tanto, la cuestión de determinar si, al recurrir a los servicios de un abogado, la recurrente limitó el alcance de un eventual daño es inoperante.
A la luz de lo anterior, y habida cuenta del carácter cumulativo de los requisitos exigidos para que se genere la responsabilidad extracontractual de las instituciones, los órganos y los organismos de la Unión, es preciso desestimar el recurso de indemnización en su totalidad en la medida en que la recurrente no ha probado la existencia de una relación de causalidad directa entre la actuación supuestamente ilegal de la EUIPO y el perjuicio invocado, sin que sea necesario examinar los demás requisitos que han de concurrir para que se genere la antedicha responsabilidad.
A mayor abundamiento, debe asimismo señalarse, como hace la EUIPO, que aunque la representación por medio de un abogado no sea obligatoria en los procedimientos de que conoce, el artículo 85 del Reglamento n.
o
207/2009 y la Regla 94 del Reglamento n.
o
2868/95 establecen las reglas relativas al reparto de gastos y los límites de las tarifas relativas a los gastos recuperables cuando una parte designa un representante. Sin embargo, como acertadamente señala la recurrente y, en esencia, admite la EUIPO, esas disposiciones sólo son aplicables a los procedimientos de oposición y atañen al reparto de los gastos entre las partes en dichos procedimientos.
A este respecto, procede también subrayar, como hace la EUIPO, que ninguna disposición del Reglamento n.
o
207/2009 ni del Reglamento n.
o
2868/95 prevé el reembolso de los gastos de representación por medio de abogado a los que se haya tenido que hacer frente como consecuencia de un recurso, si la instancia que adoptó la resolución impugnada decide, como en el caso de autos, revisarla de conformidad con el artículo 62 del Reglamento n.
o
207/2009. En particular, ninguna disposición de estos Reglamentos concede a la parte vencedora el reembolso por parte de la EUIPO de los gastos de representación por medio de abogado en el marco de tal procedimiento. Lo único que se prevé, en la Regla 51, letra a), del Reglamento n.
o
2868/95, es la restitución de la tasa de recurso. En virtud de esta Regla, la instancia cuya resolución haya sido impugnada ordenará la restitución de la tasa de recurso en caso de que estime la revisión de conformidad con el artículo 61 o el artículo 62 del Reglamento n.
o
207/2009. En el presente caso, la recurrente no niega que la EUIPO le haya restituido la tasa de recurso.
De lo anterior se desprende que conceder a la recurrente una indemnización por los honorarios de abogado que ha tenido que pagar en relación con el recurso interpuesto contra la resolución de la División de Oposición de 14 de mayo de 2013 equivaldría a eludir el régimen relativo a los gastos de representación previsto en el Reglamento n.
o
207/2009 y en el Reglamento n.
o
2868/95 (véase, por analogía, la sentencia de 8 de noviembre de 2011, Idromacchine y otros/Comisión,
T‑88/09
,
EU:T:2011:641
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por consiguiente, debe desestimarse el recurso.
Costas
Con arreglo al artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. No obstante, a tenor del artículo 135, apartado 2, del mismo Reglamento, el Tribunal podrá imponer una condena en costas parcial o total a una parte, aunque sea la vencedora, si así lo justificase su actitud, incluso con anterioridad a la interposición del recurso y, en particular, si hubiera causado a la otra parte gastos que el Tribunal considere abusivos o temerarios.
Conforme a la jurisprudencia, procede aplicar dicha disposición cuando una institución o un organismo de la Unión haya contribuido, mediante su conducta, a que se origine el litigio (véase la sentencia de 8 de julio de 2015, European Dynamics Luxembourg y otros/Comisión,
T‑536/11
, no publicada,
EU:T:2015:476
, apartado
y jurisprudencia citada).
La EUIPO no ha negado que el escrito de 22 de junio de 2012 que se remitió a la recurrente contuviese una información según la cual, si la oposición se basaba, como en el caso de autos, en un registro internacional en el que se designa a la Unión, y siempre que, como ocurre en este caso, la lengua de procedimiento fuese, en particular, el inglés, el oponente no tenía necesidad de aportar ningún elemento de prueba relativo a ese derecho anterior. Además, esa información se atenía a la práctica vigente de la EUIPO por lo que se respecta a las oposiciones que, como la presentada por la recurrente, se hubieran formulado antes del 1 de julio de 2012, circunstancia que por lo demás la EUIPO no ha puesto en entredicho. Pues bien, a pesar de esa información y de esa práctica, la División de Oposición desestimó la oposición formulada por la recurrente basándose precisamente en que no había demostrado la existencia, la validez y el alcance de la protección de la marca anterior.
Ese comportamiento de la EUIPO obligó a la recurrente a interponer un recurso contra la resolución de la División de Oposición de 14 de mayo de 2013. Al no poder recuperar los gastos de representación por medio de abogado con ocasión de la interposición de dicho recurso en virtud del Reglamento n.
o
207/2009 y del Reglamento n.
o
2868/95, tal como se desprende de los apartados 35 y 36 anteriores, la recurrente podía considerar que un recurso de indemnización era el único medio de que disponía para obtener que la EUIPO le reembolsase esos gastos.
Por tanto, la interposición del presente recurso tuvo su origen en el comportamiento de la EUIPO durante el procedimiento seguido ante ella. Así pues, con independencia de la desestimación del presente recurso, se realiza una justa apreciación de las circunstancias del caso decidiendo que cada parte cargue con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Novar GmbH y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) cargarán, cada una de ellas, con sus propias costas.

Kanninen
Buttigieg
Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 17 de febrero de 2017.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.