CELEX: 62016CJ0642
Prejudiciële verwijzing
Intellectuele eigendom
Merkenrecht
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 13
Uitputting van het aan het merk verbonden recht
Parallelimport
Ompakking van de van het merk voorziene waar
Heretikettering
Voorwaarden die gelden voor medische hulpmiddelen

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 13, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Uniemerk] (
PB 2009, L 78, blz. 1
).
Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen enerzijds Junek Europ-Vertrieb GmbH, parallelimporteur van hygiënische producten voor medisch gebruik en verbandmiddelen, en anderzijds Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG, fabrikant van dergelijke producten, betreffende door laatstgenoemde vervaardigde verbandmiddelen die Junek Europ-Vertrieb na heretikettering parallel heeft ingevoerd en op de markt heeft gebracht in Duitsland.
Toepasselijke bepalingen
Artikel 13 van verordening nr. 207/2009, met als opschrift „Uitputting van het aan het [Uniemerk] verbonden recht”, luidt:
„1.   Het aan het [Uniemerk] verbonden recht staat de houder niet toe het gebruik daarvan te verbieden voor waren die onder dit merk door de houder of met zijn toestemming in de [Unie] in de handel zijn gebracht.
2.   Lid 1 is niet van toepassing wanneer er voor de houder gegronde redenen zijn om zich te verzetten tegen verdere verhandeling van de waren, met name wanneer de toestand van de waren, nadat zij in de handel zijn gebracht, gewijzigd of verslechterd is.”
Hoofdgeding en prejudiciële vraag
Lohmann & Rauscher International is houder van het Uniemerk „Debrisoft”, dat op 22 juni 2010 onder nr. 8852279 is ingeschreven voor „hygiënische producten voor medisch gebruik”, „pleisters” en „verbandmiddelen”. Zij vervaardigt en verhandelt onder meer het product „Debrisoft voor debridement, STERIEL, 10 x 10 cm, 5 stuks”, een verbandmiddel dat wordt gebruikt voor de oppervlakkige behandeling van wonden.
Junek Europ-Vertrieb is gevestigd in Oostenrijk en verhandelt in Duitsland via parallelimport hygiënische producten voor medisch gebruik en verbandmiddelen die door Lohmann & Rauscher International zijn vervaardigd en die naar Oostenrijk zijn uitgevoerd.
Op 25 mei 2012 heeft Lohmann & Rauscher International in een apotheek te Düsseldorf (Duitsland) een doos van het product „Debrisoft voor debridement, STERIEL, 10 x 10 cm, 5 stuks” gekocht die voordien door Junek Europ-Vertrieb was ingevoerd uit Oostenrijk. Vóór de verkoop aan de apotheek had laatstgenoemde vennootschap op die doos een etiket (hierna: „litigieus etiket”) met de volgende informatie aangebracht: de voor de invoer verantwoordelijke onderneming, het adres en het telefoonnummer van deze onderneming, een streepjescode en een centraal farmaceutisch nummer. Het etiket was aangebracht op een onbedrukt deel van de doos en maakte het merk van Lohmann & Rauscher International niet onzichtbaar.
De verpakking van het product is gewijzigd zoals hieronder is afgebeeld, met het litigieuze etiket onderaan links:
Het litigieuze etiket ziet er uitvergroot als volgt uit:
Junek Europ-Vertrieb had Lohmann & Rauscher International niet voorafgaandelijk in kennis gesteld van de wederinvoer van het product in kwestie en had haar evenmin een door het aanbrengen van het litigieuze etiket gewijzigde verpakking van het product ter beschikking gesteld. Lohmann & Rauscher International was van mening dat de handelwijze van Junek Europ-Vertrieb inbreuk maakte op het merk „Debrisoft” waarvan zij houder was.
Zij heeft dan ook beroep ingesteld bij het Landgericht Düsseldorf (rechter in eerste aanleg Düsseldorf, Duitsland), waarbij zij onder meer heeft gevorderd dat het Junek Europ-Vertrieb op straffe van de toepassing van dwangmaatregelen zou worden verboden om dat merk in het handelsverkeer zonder haar toestemming te gebruiken ter aanduiding van verbandmiddelen voor debridement, en dat deze vennootschap zou worden veroordeeld om de betreffende producten terug te roepen, uit de handel te nemen en te vernietigen.
Het Landgericht Düsseldorf heeft dit beroep toegewezen.
Het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Düsseldorf, Duitsland) heeft het hogere beroep dat Junek Europ-Vertrieb had ingesteld tegen het vonnis van het Landgericht Düsseldorf, verworpen met dien verstande dat het verbod om het in het geding zijnde merk te gebruiken enkel geldt voor Duitsland. Daarop heeft Junek Europ-Vertrieb bij het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in civiele en strafzaken, Duitsland) beroep in Revision ingesteld.
Volgens de verwijzende rechter hangt de beslechting van het voor hem aanhangige geding af van het antwoord op de vraag of de door het Hof met betrekking tot de parallelimport van geneesmiddelen ontwikkelde beginselen – op grond waarvan de voorafgaande kennisgeving en de terbeschikkingstelling van een exemplaar van de verpakking op verzoek van de houder van het merk als voorwaarde gelden voor de uitputting van het aan het merk verbonden recht – ook van toepassing zijn op de parallelimport van medische hulpmiddelen.
Ten eerste zet de verwijzende rechter uiteen dat volgens de rechtspraak van het Hof het specifieke doel van het merk, te weten de herkomst van de gemerkte waar te garanderen, wordt aangetast door de ompakking als zodanig van geneesmiddelen die van dat merk zijn voorzien. Hij verwijst met name naar de arresten van 23 april 2002, Boehringer Ingelheim e.a. (
C‑143/00
,
EU:C:2002:246
), en 26 april 2007, Boehringer Ingelheim e.a. (
C‑348/04
,
EU:C:2007:249
), waarin het Hof heeft geoordeeld dat een ompakking van geneesmiddelen door een derde zonder toestemming van de merkhouder reële risico’s voor die herkomstgarantie kan opleveren, en dat ook een heretikettering van de verpakking onder het begrip „ompakking” valt.
Uit de rechtspraak van het Hof volgt tevens dat het verzet van de merkhouder tegen de verhandeling van omgepakte geneesmiddelen overeenkomstig artikel 13, lid 2, van verordening nr. 207/2009, dat een afwijking van het vrij verkeer van goederen vormt, niettemin niet-ontvankelijk is als de uitoefening van dat recht door de merkhouder een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten vormt in de zin van artikel 36 VWEU (arresten van 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a.,
C‑427/93, C‑429/93 en C‑436/93
,
EU:C:1996:282
, en 26 april 2007, Boehringer Ingelheim e.a.,
C‑348/04
,
EU:C:2007:249
). Hieruit volgt dat de merkhouder de wijziging die voortvloeit uit elke ompakking van een van zijn merk voorzien geneesmiddel en die uit haar aard de oorspronkelijke toestand van het geneesmiddel dreigt aan te tasten, kan verbieden tenzij voldaan is aan vijf voorwaarden, te weten:
–
dat is bewezen dat het gebruik van het merkrecht door de houder ervan om zich tegen de verhandeling van de omgepakte producten onder zijn merk te verzetten, zou bijdragen tot een kunstmatige afscherming van de markten tussen lidstaten;
–
dat is aangetoond dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het product in de verpakking niet kan aantasten;
–
dat op de nieuwe verpakking duidelijk is vermeld wie het product heeft omgepakt en wie het product heeft vervaardigd;
–
dat de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden; zo mag de verpakking niet defect, van slechte kwaliteit of slordig zijn;
–
dat de importeur de merkhouder voorafgaandelijk ervan in kennis stelt dat het omgepakte product op de markt wordt gebracht, en hem op zijn verzoek een exemplaar van het omgepakte product bezorgt.
Ten tweede merkt de verwijzende rechter op dat deze beginselen niet enkel van toepassing zijn op gevallen waarin geneesmiddelen parallel worden ingevoerd. Zo heeft het Hof in zijn arrest van 11 november 1997, Loendersloot (
C‑349/95
,
EU:C:1997:530
), geoordeeld dat de maatstaven met betrekking tot de ompakking van geneesmiddelen in beginsel ook kunnen worden toegepast op de parallelhandel in alcoholische dranken. Voorts beklemtoont de verwijzende rechter dat het antwoord op de vraag welke voorwaarden voor de uitputting van het aan het merk verbonden recht dienen te worden toegepast, afhangt van de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder die in het concrete geval, gelet op de bijzonderheden van het product, in het geding zijn.
Ten derde gaat de verwijzende rechter ervan uit dat in casu sprake is van heretikettering. In navolging van de appelrechter is hij van oordeel dat het door Junek Europ-Vertrieb aangebrachte litigieuze etiket belangrijke informatie in de taal van het land van invoer bevat, en dat dit etiket bij de consument kan leiden tot het vermoeden dat het hem aangeboden product in een eerdere fase van de verhandeling ervan het voorwerp heeft uitgemaakt van een zonder toestemming van de merkhouder door een derde verrichte handeling die de oorspronkelijke toestand van het product aantast.
Wat ten vierde de vraag betreft of de door het Hof voor de parallelimport van geneesmiddelen ontwikkelde beginselen onbeperkt van toepassing behoren te zijn op de parallelimport van medische hulpmiddelen, onderstreept de verwijzende rechter dat medische hulpmiddelen, anders dan geneesmiddelen, weliswaar niet zijn onderworpen aan toelatingsprocedures, maar dat niettemin de voor de verhandelbaarheid van die hulpmiddelen vereiste conformiteitsbeoordelingsprocedure er vanuit het oogpunt van zowel de fabrikant als de consument bijzonder gevoelige producten van maakt waarbij aan de door het merk geboden herkomstgarantie een bijzondere betekenis toekomt wegens de grote verantwoordelijkheid van de fabrikant.
De verwijzende rechter voegt daaraan toe dat medische hulpmiddelen, net zoals geneesmiddelen, producten zijn die rechtstreeks verband houden met de gezondheid. Aangezien de consument zijn eigen gezondheid bijzonder waardeert en er bijzondere aandacht aan besteedt, is er geen reden om de aanname van de appelrechter ter discussie te stellen volgens welke medische hulpmiddelen, net zoals geneesmiddelen, bijzonder gevoelige producten vormen waarbij aan de herkomstgarantie die wordt geboden door het op het product aangebrachte merk, een bijzondere betekenis toekomt wegens de grote verantwoordelijkheid van de fabrikant.
In deze omstandigheden heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:
„Dient artikel 13, lid 2, van [verordening nr. 207/2009] aldus te worden uitgelegd dat de merkhouder zich kan verzetten tegen de verdere verhandeling van een uit een andere lidstaat ingevoerd medisch hulpmiddel in zijn oorspronkelijke binnen‑ en buitenverpakking waarop de importeur aan de buitenkant een extra sticker heeft aangebracht, tenzij
–
is bewezen dat het gebruik van het merkrecht door de houder ervan om zich tegen de verhandeling van het van een nieuwe sticker voorziene product onder zijn merk te verzetten, zou bijdragen tot een kunstmatige afscherming van de markten tussen lidstaten;
–
is aangetoond dat de heretikettering de oorspronkelijke toestand van het product in de verpakking niet kan aantasten;
–
op de verpakking duidelijk is vermeld wie de nieuwe sticker op het product heeft aangebracht en wie het product heeft vervaardigd;
–
de presentatie van het van de nieuwe sticker voorziene product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden; zo mag de nieuwe sticker niet defect, van slechte kwaliteit of slordig zijn;
–
de importeur de merkhouder voorafgaandelijk ervan in kennis stelt dat het van een nieuwe sticker voorziene product op de markt wordt gebracht, en hem op zijn verzoek een exemplaar van dit product bezorgt?”
Beantwoording van de prejudiciële vraag
Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in essentie te vernemen of artikel 13, lid 2, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een merk zich ertegen kan verzetten dat een medisch hulpmiddel in zijn oorspronkelijke binnen‑ en buitenverpakking verder wordt verhandeld door een parallelimporteur, wanneer deze een extra etiket zoals het etiket dat in het hoofdgeding aan de orde is, heeft aangebracht. Meer bepaald wenst hij te vernemen of de beginselen die het Hof heeft ontwikkeld in zijn arresten van 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a. (
C‑427/93, C‑429/93 en C‑436/93
,
EU:C:1996:282
), en 26 april 2007, Boehringer Ingelheim e.a. (
C‑348/04
,
EU:C:2007:249
), onbeperkt van toepassing zijn op de parallelimport van medische hulpmiddelen.
Vooraf zij herinnerd aan de rechtspraak van het Hof en aan de beginselen die het Hof heeft ontwikkeld met betrekking tot de parallelimport van geneesmiddelen.
In dit verband blijkt uit vaste rechtspraak dat een merk specifiek tot doel heeft de herkomst van het van dit merk voorziene product te garanderen, en dat een ompakking van dit product door een derde zonder toestemming van de merkhouder reële risico’s voor die herkomstgarantie met zich kan meebrengen (zie in die zin arrest van 10 november 2016, Ferring Lægemidler,
C‑297/15
,
EU:C:2016:857
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Volgens de rechtspraak van het Hof wordt het specifieke doel van het merk aangetast door de ompakking als zodanig van producten die van dat merk zijn voorzien, zonder dat in deze samenhang hoeft te worden beoordeeld wat de concrete effecten van de ompakking door de parallelimporteur zijn (zie in die zin arrest van 26 april 2007, Boehringer Ingelheim e.a.,
C‑348/04
,
EU:C:2007:249
, punt
).
Voorts zij opgemerkt dat het Hof met betrekking tot artikel 7, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (
PB 1989, L 40, blz. 1
) – dat in soortgelijke bewoordingen is vervat als artikel 13, lid 2, van verordening nr. 207/2009 – heeft overwogen dat volgens die bepaling het verzet van de merkhouder tegen de ompakking, dat een afwijking van het vrij verkeer van goederen vormt, niet-ontvankelijk is als de uitoefening van dat recht door de merkhouder een verkapte beperking van de handel tussen de lidstaten vormt in de zin van artikel 36, tweede volzin, VWEU (arresten van 23 april 2002, Boehringer Ingelheim e.a.,
C‑143/00
,
EU:C:2002:246
, punt
, en 26 april 2007, Boehringer Ingelheim e.a.,
C‑348/04
,
EU:C:2007:249
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Van een dergelijke verkapte beperking in de zin van laatstgenoemde bepaling is sprake wanneer de uitoefening door de merkhouder van zijn recht om zich te verzetten tegen de ompakking bijdraagt tot een kunstmatige afscherming van de markten tussen de lidstaten, en wanneer de ompakking bovendien op zodanige wijze plaatsvindt dat de gerechtvaardigde belangen van de merkhouder worden geëerbiedigd, hetgeen met name vereist dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het geneesmiddel niet aantast en de reputatie van het merk niet kan schaden (arrest van 26 april 2007, Boehringer Ingelheim e.a.,
C‑348/04
,
EU:C:2007:249
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Het Hof heeft dan ook beginselen ontwikkeld inzake de beperking van de uitputting van het aan het merk verbonden recht in het kader van de parallelimport van geneesmiddelen (arresten van 11 juli 1996, Bristol-Myers Squibb e.a.,
C‑427/93, C‑429/93 en C‑436/93
,
EU:C:1996:282
, punt
, en 26 april 2007, Boehringer Ingelheim e.a.,
C‑348/04
,
EU:C:2007:249
, punt
).
Volgens deze rechtspraak kan de houder van een merk zich op grond van artikel 7, lid 2, van de Eerste richtlijn (89/104) rechtmatig verzetten tegen de verdere verhandeling in een lidstaat van een uit een andere lidstaat ingevoerd farmaceutisch product, wanneer de importeur dit product heeft omgepakt en op de nieuwe verpakking het merk opnieuw heeft aangebracht, tenzij
–
is bewezen dat het gebruik van het merkrecht door de houder ervan om zich tegen de verhandeling van het omgepakte product onder zijn merk te verzetten, zou bijdragen tot een kunstmatige afscherming van de markten tussen lidstaten;
–
is aangetoond dat de ompakking de oorspronkelijke toestand van het product in de verpakking niet kan aantasten;
–
op de verpakking duidelijk is vermeld wie het product heeft omgepakt en wie het product heeft vervaardigd;
–
de presentatie van het omgepakte product de reputatie van het merk en van de merkhouder niet kan schaden; zo mag het etiket niet defect, van slechte kwaliteit of slordig zijn;
–
de importeur de merkhouder voorafgaandelijk ervan in kennis stelt dat het omgepakte product op de markt wordt gebracht, en hem op zijn verzoek een exemplaar van dit product bezorgt.
De vijf in het vorige punt vermelde voorwaarden die met zich brengen dat de merkhouder, wanneer aan die voorwaarden is voldaan, zich niet rechtmatig kan verzetten tegen de verdere verhandeling van het product in kwestie, zijn dus enkel van toepassing wanneer de importeur dat product heeft omgepakt.
Het Hof heeft gepreciseerd dat het begrip „ompakking” zich mede uitstrekt tot de heretikettering van geneesmiddelen die voorzien zijn van het merk (arrest van 26 april 2007, Boehringer Ingelheim e.a.,
C‑348/04
,
EU:C:2007:249
, punt
).
Niettemin dient te worden benadrukt dat de feiten die aanleiding hebben gegeven tot de arresten van 23 april 2002, Boehringer Ingelheim e.a., (
C‑143/00
,
EU:C:2002:246
), en 26 april 2007, Boehringer Ingelheim e.a. (
C‑348/04
,
EU:C:2007:249
), die betrekking hadden op het aanbrengen van een extra etiket op de verpakking van de betreffende geneesmiddelen, verschillend zijn van de feiten die in het hoofdgeding aan de orde zijn.
Uit punt 7 van het arrest van 23 april 2002, Boehringer Ingelheim e.a., (
C‑143/00
,
EU:C:2002:246
), en uit punt 24 van het arrest van 26 april 2007, Boehringer Ingelheim e.a. (
C‑348/04
,
EU:C:2007:249
), blijkt namelijk dat in de zaken die hebben geleid tot die arresten, in sommige gevallen een etiket was aangebracht met bepaalde belangrijke informatie zoals de naam van de parallelimporteur en zijn vergunningnummer voor parallelimport, dat in andere gevallen het product in kwestie was omgepakt in dozen die door de parallelimporteur waren ontworpen en waarop het merk was weergegeven, en dat in nog andere gevallen dit product was omgepakt in dozen die door de parallelimporteur waren ontworpen en waarop niet het merk maar de generieke naam van dat product was vermeld. Het Hof heeft daaraan toegevoegd dat de dozen in al deze gevallen van ompakking een bijsluiter voor de patiënt bevatten, die was opgesteld in de taal van het land van invoer, te weten het Engels, en waarop het merk in kwestie was vermeld.
In de zaken die hebben geleid tot de bovengenoemde arresten, was bijgevolg een ingreep van de parallelimporteur in het geding die niet alleen inhield dat op de verpakking van de betreffende geneesmiddelen aan de buitenkant een extra etiket was aangebracht of dat deze verpakking was omgepakt, maar die in alle gevallen ook impliceerde dat de oorspronkelijke verpakking was geopend om er een bijsluiter in een andere taal dan die van het land van herkomst van het product aan toe te voegen, waarop het merk in kwestie was vermeld.
Wat het hoofdgeding betreft, dient evenwel te worden vastgesteld dat de parallelimporteur enkel een extra etiket heeft aangebracht op een onbedrukt deel van de oorspronkelijke verpakking van het betrokken medische hulpmiddel, terwijl die verpakking voor het overige niet is geopend. Dit etiket is bovendien klein van formaat en bevat als enige informatie de naam van de parallelimporteur, zijn adres en zijn telefoonnummer, een streepjescode en een centraal farmaceutisch nummer dat ertoe dient het goederenverkeer met de apotheken te organiseren.
Aangezien de verpakking van het medische hulpmiddel in kwestie niet is gewijzigd en de oorspronkelijke presentatie van de verpakking enkel is aangetast doordat er een etiket van klein formaat op is aangebracht dat het merk niet onzichtbaar maakt en dat de parallelimporteur – door vermelding van diens contactgegevens, een streepjescode en een centraal farmaceutisch nummer – aanwijst als degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen van het product, kan niet worden geoordeeld dat het aanbrengen van dat etiket een ompakking in de zin van de arresten van 23 april 2002, Boehringer Ingelheim e.a. (
C‑143/00
,
EU:C:2002:246
), en 26 april 2007, Boehringer Ingelheim e.a. (
C‑348/04
,
EU:C:2007:249
) vormt.
Derhalve kan hoe dan ook niet worden vastgesteld dat het specifieke doel van het merk, te weten de herkomst van de gemerkte waar garanderen tegenover de consument of eindgebruiker, wordt aangetast doordat een dergelijk etiket wordt aangebracht.
Dat de parallelimporteur, namelijk Junek Europ-Vertrieb, op de niet geopende oorspronkelijke verpakking van het medische hulpmiddel een extra etiket heeft aangebracht zoals het etiket dat in het hoofdgeding aan de orde is, vormt voor de merkhouder, in casu Lohmann & Rauscher International, dan ook geen geldige reden om zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van het medische hulpmiddel in kwestie.
Bijgevolg is de situatie die ten grondslag ligt aan het hoofdgeding, een geval van uitputting van het aan het merk verbonden recht in de zin van artikel 13, lid 1, van verordening nr. 207/2009.
Gelet op een en ander dient op de prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 13, lid 2, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat de houder van een merk zich niet ertegen kan verzetten dat een medisch hulpmiddel in zijn oorspronkelijke binnen‑ en buitenverpakking verder wordt verhandeld door een parallelimporteur, wanneer deze een extra etiket zoals het etiket dat in het hoofdgeding aan de orde is, heeft aangebracht dat gezien zijn inhoud, functie, formaat, presentatie en plaatsing geen risico vormt voor de garantie van de herkomst van het medische hulpmiddel dat van dat merk is voorzien.
Kosten
Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Vijfde kamer) verklaart voor recht:

Artikel 13, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Uniemerk] moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk zich niet ertegen kan verzetten dat een medisch hulpmiddel in zijn oorspronkelijke binnen‑ en buitenverpakking verder wordt verhandeld door een parallelimporteur, wanneer deze een extra etiket zoals het etiket dat in het hoofdgeding aan de orde is, heeft aangebracht dat gezien zijn inhoud, functie, formaat, presentatie en plaatsing geen risico vormt voor de garantie van de herkomst van het medische hulpmiddel dat van dat merk is voorzien.

ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Duits.