CELEX: 62014TJ0726
Responsabilità extracontrattuale
Prova dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del marchio anteriore
Registrazione internazionale che designa l’Unione europea
Decisione che respinge l’opposizione per mancanza di prove del diritto anteriore
Regola 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2868/95
Revisione della decisione
Articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009
Danno costituito dalle spese legali
Nesso di causalità

Fatti
La ricorrente, Novar GmbH, è titolare della registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio FlexES.
Il 15 giugno 2012, la ricorrente ha presentato presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) un’opposizione, fondata su tale marchio, avverso la domanda di marchio dell’Unione europea FLEXPS. La lingua di procedura dell’opposizione era l’inglese.
Con lettera del 22 giugno 2012, l’EUIPO ha comunicato alla ricorrente che la sua opposizione era stata dichiarata ricevibile e le ha assegnato un termine, a norma dell’articolo 41, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2009, L 78, pag. 1
), e alla regola 19 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (
GU 1995, L 303, pag. 1
), per esporre i fatti, le prove e le osservazioni a sostegno della sua opposizione, in particolare gli elementi comprovanti il diritto anteriore fatto valere a sostegno della medesima.
In detta lettera è stata segnatamente comunicata la seguente informazione per quanto riguarda la prova dell’esistenza, della validità e della portata della protezione dei diritti anteriori invocati a sostegno dell’opposizione:
«Se l’opposizione è fondata su domande o registrazioni anteriori di marchi [dell’Unione europea], non è necessario che l’opponente fornisca elementi di prova relativi ai suddetti marchi, posto che l’Ufficio dispone delle informazioni rilevanti nella propria banca dati e trasmetterà all’altra parte un link a tale banca dati (CTM-Online). Si prega di notare, inoltre, che lo stesso vale se il marchio anteriore è una registrazione internazionale che designa l’[Unione europea], a condizione tuttavia che la lingua della procedura sia l’inglese, il francese o lo spagnolo, che sono le tre lingue ufficiali dell’[Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale] (OMPI), e che i dati siano disponibili in queste tre lingue».
Come rettificato con ordinanza del 10 maggio 2017 Con effetto dal 1
o
luglio 2012, l’EUIPO ha modificato la sua prassi per quanto attiene all’applicazione della regola 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2868/95, decidendo che gli estratti della banca dati dell’EUIPO, CTM-Online, non erano più sufficienti a provare l’esistenza di un marchio anteriore nei casi in cui l’opposizione fosse fondata su una registrazione internazionale che designa l’Unione. Tale nuova prassi era applicabile a tutte le opposizioni depositate posteriormente alla data del 1
o
luglio 2012.
Il 26 ottobre 2012, la ricorrente ha depositato una memoria di osservazioni a sostegno dell’opposizione, senza allegarvi documenti comprovanti l’esistenza, la validità e la portata della protezione del marchio anteriore.
Con decisione del 14 maggio 2013, la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione in base alla regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 adducendo come motivazione che l’esistenza, la validità e la portata della protezione del marchio anteriore non erano state dimostrate dalla ricorrente.
Il 21 maggio 2013, la ricorrente ha presentato ricorso dinanzi all’EUIPO, avverso la decisione della divisione di opposizione, producendo gli estratti del registro dell’EUIPO e dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). In subordine, essa ha presentato una richiesta di rimessione in termini avente ad oggetto il termine per fornire elementi di prova relativi al marchio anteriore.
Il 27 giugno 2013, la divisione di opposizione ha informato la ricorrente e la richiedente il marchio dell’Unione europea contestato, ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, della sua intenzione di accogliere il ricorso poiché, contrariamente a quanto risultava dalla decisione del 14 maggio 2013, si sarebbe dovuto ritenere che fossero stati addotti fatti, prove e osservazioni a sostegno dell’opposizione.
Il 27 agosto 2013, la richiedente il marchio dell’Unione europea ha accettato la revisione, ai sensi dell’articolo 62, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. Il 9 ottobre 2013, il cancelliere della commissione di ricorso ha informato la ricorrente che la divisione di opposizione aveva rivisto la sua decisione del 14 maggio 2013, che il procedimento di ricorso era concluso e che la tassa di ricorso sarebbe stata rimborsata.
Il procedimento di opposizione è stato riassunto e, con decisione del 17 ottobre 2013, la divisione di opposizione ha accolto l’opposizione e respinto la domanda di marchio dell’Unione europea. Tale decisione è diventata definitiva in mancanza di impugnazione delle parti.
Con lettere del 10 febbraio e del 24 marzo 2014, la ricorrente ha chiesto all’EUIPO il risarcimento dei danni, in applicazione dell’articolo 118, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 per un importo di EUR 2498 a titolo delle spese legali connesse alla contestazione della decisione della divisione di opposizione del 14 maggio 2013.
Con lettera del 2 maggio 2014, l’EUIPO ha respinto la domanda della ricorrente.
Procedimento e conclusioni delle parti
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 settembre 2014, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
condannare l’EUIPO al pagamento di EUR 2498, unitamente agli interessi al tasso di base maggiorato di cinque punti percentuali a far data dalla presentazione del ricorso;
—
condannare l’EUIPO alle spese del procedimento, incluse le spese per la rappresentanza da parte di un avvocato.
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare la ricorrente alle spese.
Su proposta del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di aprire la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 89 del suo regolamento di procedura, da una parte, ha invitato le parti a produrre alcuni documenti e, dall’altra, ha posto alle parti taluni quesiti scritti, invitandole a rispondervi in parte prima dell’udienza e, in parte, durante la stessa.
Le parti hanno svolto le loro difese e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 30 settembre 2016.
In diritto
Con il presente ricorso per risarcimento, la ricorrente chiede di ottenere un risarcimento del danno materiale consistente nelle spese legali da essa sostenute nell’ambito di un ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione del 14 maggio 2013 (v. supra, punto 12).
La ricorrente sostiene che, nel caso di specie, ricorrono i tre presupposti che permettono di far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’EUIPO sulla base dell’articolo 118, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009. In primo luogo, secondo la ricorrente, la decisione della divisione di opposizione del 14 maggio 2013 è un atto illegittimo, che costituisce una violazione sufficientemente qualificata del diritto, ai sensi della giurisprudenza in materia di responsabilità extracontrattuale, nei limiti in cui essa si basa sull’applicazione errata della regola 19, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2868/95 ed è stata adottata in violazione del principio di buona fede e del divieto di agire in modo contraddittorio. Infatti, la ricorrente rileva, a questo proposito, che, con tale decisione, la sua opposizione è stata respinta in base al rilievo che essa non aveva fornito la prova dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del marchio anteriore, mentre, secondo l’informazione che le era stata comunicata con lettera del 22 giugno 2012 (v. supra, punto 4), tale prova non era richiesta nei casi, come quello di specie, in cui l’opposizione era fondata su una registrazione internazionale che designa l’Unione e in cui la lingua di procedura era l’inglese.
In secondo luogo, una tale applicazione errata del diritto da parte dell’EUIPO avrebbe costretto la ricorrente a presentare un ricorso e avrebbe causato danni che corrispondono alle spese legali derivanti da tale ricorso.
In terzo luogo, sussisterebbe un nesso di causalità diretto tra tali spese e l’atto illegittimo dell’EUIPO, in quanto la ricorrente era costretta a farsi rappresentare da un avvocato per sindacare la legittimità della decisione della divisione di opposizione del 14 maggio 2013.
L’EUIPO contesta la fondatezza di tali affermazioni.
Ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, l’Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni.
Al riguardo, va ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, il sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, per comportamento illecito delle sue istituzioni o dei suoi organi, dipende da un complesso di presupposti, ossia illegittimità del comportamento addebitato, l’effettività del danno e la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento asserito ed il danno lamentato (sentenza del 29 settembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE,
26/81
,
EU:C:1982:318
, punto
; v. altresì, sentenza del 9 novembre 2006, Agraz e a./Commissione,
C‑243/05 P
,
EU:T:2006:708
, punto
, e giurisprudenza ivi citata). Tali principi si applicano mutatis mutandis alla responsabilità extracontrattuale in cui l’Unione sia incorsa, ai sensi della medesima disposizione, a causa di un comportamento illecito e di un danno provocato da uno dei suoi organismi, quale l’EUIPO, che quest’ultimo è tenuto a risarcire in forza dell’articolo 118, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 (v. sentenza del 27 aprile 2016, European Dynamics Luxembourg e a./EUIPO,
T‑556/11
, in fase di impugnazione,
EU:T:2016:248
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
Occorre anche ricordare che, dato il carattere cumulativo di tali presupposti, il ricorso dev’essere respinto interamente qualora uno di siffatti presupposti non sia soddisfatto, senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti (sentenze del 15 settembre 1994, KYDEP/Consiglio e Commissione,
C‑146/91
,
EU:C:1994:329
, punti
e
, e del 20 febbraio 2002, Förde-Reederei/Consiglio e Commissione,
T‑170/00
,
EU:T:2002:34
, punto
). Inoltre, il giudice dell’Unione non è tenuto ad esaminare tali presupposti in un determinato ordine (sentenza del 9 settembre 1999, Lucaccioni/Commissione,
C‑257/98 P
,
EU:C:1999:402
, punto
).
Il Tribunale ritiene che sia opportuno cominciare dall’esame della sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento asseritamente illecito dell’EUIPO, vale a dire l’adozione della decisione della divisione di opposizione del 14 maggio 2013, e il danno lamentato consistente nelle spese legali sostenute dalla ricorrente al fine di presentare un ricorso avverso tale decisione.
A tale riguardo, risulta dalla giurisprudenza che l’Unione può essere considerata responsabile solo del danno derivante in modo sufficientemente diretto dal comportamento irregolare dell’istituzione interessata (sentenza del 4 ottobre 1979, Dumortier e a./Consiglio,
64/76, 113/76, 167/78, 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79
,
EU:C:1979:223
, punto
). Spetta alla ricorrente fornire la prova della sussistenza di un tale nesso (sentenza del 30 gennaio 1992, Finsider e a./Commissione,
C‑363/88 e C‑364/88
,
EU:C:1992:44
, punto
).
La ricorrente afferma, in sostanza, che sussiste un nesso di causalità diretto tra le spese legali derivanti dalla presentazione di un ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione del 14 maggio 2013 e il comportamento illecito dell’EUIPO, costituito dall’adozione di tale decisione, in quanto essa era costretta a farsi rappresentare da un avvocato per sottoporre la suddetta decisione a un controllo di legittimità, segnatamente per motivi inerenti all’obbligo di ridurre al massimo i danni.
L’EUIPO ricorda che, ai sensi dell’articolo 92 del regolamento n. 207/2009, non è obbligatorio farsi rappresentare da un avvocato nei procedimenti dinanzi all’EUIPO. Tuttavia, se ci si avvale di tale rappresentanza, le disposizioni del regolamento n. 207/2009 e del regolamento n. 2868/95 disciplinerebbero la ripartizione e la fissazione delle spese di tale rappresentanza. Di conseguenza, secondo l’EUIPO, il ricorso ai sensi dell’articolo 118, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 non potrebbe essere promosso al fine di far valere le spese per la rappresentanza legale in un procedimento di ricorso dinanzi agli organi dell’EUIPO, in quanto siffatto ricorso sarebbe idoneo ad eludere le norme esaustive del regolamento n. 207/2009 sulla ripartizione e sulla fissazione delle spese.
A tal proposito, da una giurisprudenza costante risulta che, quando la rappresentanza da parte di un avvocato o di un consulente nell’ambito di un procedimento precontenzioso non è obbligatoria, non sussiste un nesso di causalità tra l’asserito danno, vale a dire le spese di detta rappresentanza, e il comportamento eventualmente censurabile dell’istituzione o dell’organismo. Infatti, benché non si possa vietare all’interessato di avvalersi, già in tale fase, di consulenze legali, si tratta di una propria scelta che, conseguentemente, non può essere imputata all’istituzione o all’organismo interessato (v., in tal senso, sentenze del 9 marzo 1978, Herpels/Commissione,
54/77
,
EU:C:1978:45
, punti da
a
; del 28 giugno 2007, Internationaler Hilfsfonds/Commissione,
C‑331/05 P
,
EU:C:2007:390
, punti da
a
, e dell’8 luglio 2008, Franchet e Byk/Commissione,
T‑48/05
,
EU:T:2008:257
, punti
e
).
Nella fattispecie, discende dall’articolo 92 del regolamento n. 207/2009 che la rappresentanza da parte di un avvocato dinanzi agli organi dell’EUIPO non è obbligatoria per una parte, quale la ricorrente, avente il proprio domicilio, o sede o una stabile organizzazione industriale o commerciale effettiva e seria nel territorio dell’Unione. Di conseguenza, le spese legali sostenute, nella fattispecie, dalla ricorrente sono dovute a una sua propria scelta e non possono essere direttamente imputate all’EUIPO. Non sussiste, dunque, un nesso di causalità tra il comportamento asseritamente illecito dell’EUIPO e le spese della rappresentanza da parte di un avvocato sostenute dalla ricorrente ai fini del procedimento di ricorso.
L’argomento della ricorrente secondo cui essa era costretta a farsi rappresentare da un avvocato per contestare la decisione della divisione di opposizione del 14 maggio 2013 al fine di «ridurre al massimo i danni» non è atta a rimettere in discussione tale conclusione. Infatti, con tale argomento, la ricorrente afferma che sussisteva un nesso di causalità tra il comportamento dell’istituzione e il danno lamentato e sostiene di aver fornito prova di una diligenza ragionevole, avendo adottato le misure necessarie per limitare un eventuale danno nonché per interrompere il nesso di causalità tramite il proprio comportamento (v., in tal senso, sentenze del 27 marzo 1990, Grifoni/Commissione,
C‑308/87
,
EU:C:1990:134
, punti
e
, e del 19 maggio 1992, Mulder e a./Consiglio e Commissione,
C‑104/89 e C‑37/90
,
EU:C:1992:217
, punto
). Orbene, nella fattispecie, manca proprio il nesso di causalità. La questione se, ricorrendo all’assistenza di un avvocato, la ricorrente abbia limitato la portata di un eventuale danno, nel caso di specie, è dunque inconferente.
In considerazione di quanto precede e tenuto conto del carattere cumulativo dei presupposti per il sorgere della responsabilità extracontrattuale delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, occorre respingere in toto il ricorso per risarcimento, in quanto la ricorrente non ha dimostrato la sussistenza di un nesso di causalità diretto tra il comportamento asseritamente illecito dell’EUIPO e il danno lamentato, senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti per il sorgere della suddetta responsabilità.
Ad abundantiam, occorre inoltre rilevare, al pari dell’EUIPO, che, sebbene la rappresentanza da parte di un avvocato non sia obbligatoria nei procedimenti dinanzi a quest’ultimo, l’articolo 85 del regolamento n. 207/2009 e la regola 94 del regolamento n. 2868/95 stabiliscono le norme relative alla ripartizione delle spese, nonché ai limiti delle tariffe riguardanti le spese recuperabili quando una parte nomina un rappresentante. Tuttavia, come correttamente sottolineato dalla ricorrente e come sostanzialmente riconosciuto dall’EUIPO, tali disposizioni si applicano solo nel contesto di un procedimento di opposizione e riguardano la ripartizione delle spese tra le parti di tale procedimento.
A tale riguardo, occorre anche notare, come rileva l’EUIPO, che nessuna disposizione del regolamento n. 207/2009 né del regolamento n. 2868/95 prevede il rimborso delle spese per la rappresentanza da parte di un avvocato sostenute in relazione ad un ricorso se l’organo che ha reso la decisione contestata decide, come nella presente fattispecie, di rivedere tale decisione conformemente all’articolo 62 del regolamento n. 207/2009. In particolare, nessuna disposizione di tali regolamenti riconosce alla parte vittoriosa il rimborso, da parte dell’EUIPO, delle spese per la rappresentanza da parte di un avvocato nell’ambito di un tale procedimento. Solo il rimborso della tassa di ricorso è previsto dalla regola 51, lettera a), del regolamento n. 2868/95, secondo la quale il rimborso è disposto dall’organo la cui decisione è stata impugnata in caso di revisione in conformità all’articolo 61 o all’articolo 62 del regolamento n. 207/2009. Nella fattispecie, la ricorrente non contesta che la tassa di ricorso le sia stata rimborsata dall’EUIPO.
Da quanto precede risulta che la concessione alla ricorrente di un risarcimento per le spese legali da essa sostenute per il ricorso diretto contro la decisione della divisione di opposizione del 14 maggio 2013 comporterebbe l’elusione del regime relativo alle spese per la rappresentanza previsto dal regolamento n. 207/2009 e dal regolamento n. 2868/95 (v., per analogia, sentenza dell’8 novembre 2011, Idromacchine e a./Commissione,
T‑88/09
,
EU:T:2011:641
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
Di conseguenza, il ricorso deve essere respinto.
Sulle spese
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 2, del medesimo regolamento, il Tribunale può condannare una parte, anche vittoriosa, parzialmente o totalmente alle spese, se ciò appare giustificato a causa del suo comportamento, compreso quello tenuto prima dell’avvio del giudizio, in particolare se essa ha causato all’altra parte spese che il Tribunale riconosce come superflue o defatigatorie.
Secondo la giurisprudenza, è necessario applicare tale disposizione qualora un’istituzione o un organismo dell’Unione abbia favorito, con il suo comportamento, il sorgere di una controversia [v. sentenza dell’8 luglio 2015, European Dynamics Luxembourg e a./Commissione,
T‑536/11
,
EU:T:2015:476
, punto
(non pubblicata) e giurisprudenza ivi citata].
Nella fattispecie, non è contestato dall’EUIPO che la lettera del 22 giugno 2012 trasmessa alla ricorrente contenesse un’informazione secondo la quale, se l’opposizione era fondata, come nel caso di specie, su una registrazione internazionale che designa l’Unione, e a condizione che la lingua della procedura fosse stata segnatamente, come nel caso di specie, l’inglese, non era necessario che l’opponente fornisse elementi di prova riguardanti siffatto diritto anteriore. Inoltre, tale informazione era conforme alla prassi dell’EUIPO in vigore per quanto riguarda le opposizioni presentate, al pari di quella della ricorrente, anteriormente al 1
o
luglio 2012, il che a sua volta non viene contestato dall’EUIPO. Orbene, nonostante tale informazione e tale prassi, la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione proposta dalla ricorrente precisamente perché l’esistenza, la validità e la portata della protezione del marchio anteriore non erano state dimostrate dalla ricorrente.
Un tale comportamento dell’EUIPO ha costretto la ricorrente a presentare un ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione del 14 maggio 2013. Poiché la ricorrente non poteva recuperare le spese connesse alla rappresentanza, da parte di un avvocato, in occasione della presentazione di tale ricorso a norma del regolamento n. 207/2009 e del regolamento n. 2868/95, come risulta dai precedenti punti 35 e 36, essa ha potuto ritenere che un ricorso per risarcimento costituisse il solo mezzo per ottenere il rimborso di tali spese da parte dell’EUIPO.
La proposizione del presente ricorso traeva dunque origine dal comportamento dell’EUIPO nel corso del procedimento dinanzi a quest’ultimo. Pertanto, indipendentemente dal rigetto del presente ricorso, sarà fatta una giusta valutazione delle circostanze della fattispecie, decidendo che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:

1)
Il ricorso è respinto.

2)
La Novar GmbH e l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporteranno ciascuno le proprie spese.

Kanninen
Buttigieg
Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 febbraio 2017.
Firme
(
)	* Lingua processuale: il tedesco.