CELEX: 62015TJ0020
EU-tavaramerkki
Väitemenettely
Hakemus sanamerkin PICCOLOMINI rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi
Aikaisempi EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki PICCOLO
Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttuminen
Asetuksen (EY) N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohta

Asian tausta
Väliintulija, Ciacci Piccolomini d’Aragona di Bianchini Società Agricola, teki 16.1.2012 Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) hakemuksen, joka koski rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (
EUVL 2009, L 78, s. 1
) nojalla.
Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki PICCOLOMINI.
Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 33, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Alkoholijuomat (paitsi oluet)”.
EU-tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 20.2.2012 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 35/2012.
Kantaja, Henkell & Co. Sektkellerei KG, teki 14.5.2012 asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan perusteella väitteen kyseisen tavaramerkin rekisteröimisestä edellä olevassa 3 kohdassa tarkoitettuja luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten.
Väite perustui aikaisempaan EU-tavaramerkiksi rekisteröityyn sanamerkkiin PICCOLO, joka oli 14.8.2001 rekisteröity numerolla 952770.
Aikaisempi tavaramerkki on sellaisia tavaroita ja palveluja varten, jotka kuuluvat luokkiin 33 ja 42 ja jotka vastaavat seuraavaa kuvausta:
—
luokka 33: ”Alkoholijuomat (paitsi oluet), erityisesti viinit, viinit, jotka eivät sisällä ollenkaan tai sisältävät hyvin vähän hiilihappoa, kuohuviinit, helmeilevät viinit, yrttiviinit ja vermutit, väkevät alkoholijuomat”
—
luokka 42: ”Ravitseminen; tilapäismajoitus”.
Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiseen perusteeseen.
Väliintulija pyysi 28.11.2012, että kantaja esittäisi asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdan mukaisesti todisteet siitä, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli tosiasiallisesti käytetty.
Kantaja on 19.2.2013 vakuuttanut käyttäneensä tavaramerkkiä PICCOLO kuohuviiniä varten 16:ssa Euroopan unionin jäsenvaltiossa ja tavaramerkkiä PIKKOLO kuohuviiniä varten Saksassa ja Itävallassa. Kantaja totesi lisäksi, että tekijän ”pikkolo” kirjoitusasun ero tekijään ”piccolo” nähden oli hyvin vähäinen ja että kohdeyleisö tuskin edes huomasi sitä, koska kyseiset kaksi tekijää lausuttiin samalla tavalla. Kantaja esitti lisäksi asiakirjoja ja muuta aineistoa osoittaakseen, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli tosiasiallisesti käytetty.
Väiteosasto katsoi 17.9.2013 tekemässään päätöksessä, että kantaja oli esittänyt todisteet siitä, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli tosiasiallisesti käytetty, ja se hyväksyi väitteen kokonaisuudessaan.
Väliintulija teki 18.11.2013 EUIPO:ssa valituksen väiteosaston päätöksestä asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.
EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta teki 31.10.2014 päätöksen (jäljempänä kanteen kohteena oleva päätös), jolla se hyväksyi valituksen ja kumosi väiteosaston päätöksen sillä perusteella, ettei kantaja ollut esittänyt riittävästi todisteita osoittaakseen, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli tosiasiallisesti käytetty. Lisäksi valituslautakunta hylkäsi väitteen asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
Tullakseen siihen johtopäätökseen, ettei aikaisempaa tavaramerkkiä ollut tosiasiallisesti käytetty, valituslautakunta katsoi ensinnäkin, että kun otettiin huomioon todisteet kokonaisuudessaan, voitiin kohtuudella katsoa, että sana ”piccolo” oli osa kansainvälisessä käytössä olevaa viinisanastoa ja että keskivertokuluttaja näin ollen tunsi sen. Valituslautakunta korosti toiseksi, että kuluttajat, jotka eivät ymmärtäneet sanaa ”piccolo”, eivät kohdatessaan kyseisen sanan kuohuviinin markkinoinnin yhteydessä automaattisesti olettaneet, että kyse oli tavaramerkistä. Kolmanneksi valituslautakunta totesi, että tunnusta PIKKOLO tai PICCOLO käytettiin selvästi kuvailevassa tarkoituksessa tai lyhennetyssä muodossa, kuten sanana ”picc.”, ja että se yhdistettiin yksinomaisesti toisiin kuvaileviin sanoihin, kuten sanoihin ”trocken” ja ”dry” kantajan tuotteissa, tai kantajan toiminimen osaan, eli sanaan ”henkell”. Neljänneksi valituslautakunta katsoi, että viimeksi mainittu sana, joka on osa kantajan toiminimeä, oli hallitsevin tekijä sijaintinsa ja kokonsa perusteella niin pullojen etiketeissä kuin pakkauksessakin. Valituslautakunta totesi lisäksi, ettei kyseisellä sanalla ollut minkäänlaista ilmeistä merkityssisältöä, mistä seurasi, että kun otetaan huomioon sen esitystapa, sitä välittömästi pidettiin erottamiskykyisenä tunnuksena.
Asianosaisten vaatimukset
Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
—
kumoaa riidanalaisen päätöksen
—
velvoittaa EUIPO:n ja väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
EUIPO ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin
—
hylkää kanteen
—
velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Oikeudellinen arviointi
Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan, asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdan rikkomista koskevaan kanneperusteeseen.
Ensinnäkin on muistettava, että asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan kymmenennestä perustelukappaleesta ilmenee, että lainsäätäjä on katsonut, että aikaisemman tavaramerkin suojaaminen on perusteltua ainoastaan siltä osin kuin kyseistä tavaramerkkiä on todella käytetty. Näin ollen asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdassa säädetään, että väitteen tehneen aikaisemman EU-tavaramerkin haltijan tai – kyseisen artiklan 3 kohdan mukaisesti – aikaisemman kansallisen tavaramerkin haltijan, on hakijan pyynnöstä toimitettava todisteet siitä, että EU-tavaramerkin julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa EU-tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty unionissa tai siinä jäsenvaltiossa, jossa se on suojattu, niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin väite perustuu, tai että on olemassa perustellut syyt käyttämättä jättämiseen, jos tähän päivään mennessä aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisteröitynä vähintään viisi vuotta. Jos tällaisia todisteita ei esitetä, väite hylätään.
Vakiintuneessa oikeuskäytännössä on todettu, että sen vaatimuksen tarkoituksena, jonka mukaan aikaisempaa tavaramerkkiä on pitänyt tosiasiallisesti käyttää, jotta sen perusteella voidaan esittää väite EU-tavaramerkkiä koskevaa hakemusta kohtaan, on rajoittaa ristiriitoja kahden merkin välillä, sikäli kuin ei ole olemassa perusteltua taloudellista syytä, joka johtuu tavaramerkin todellisesta tehtävästä markkinoilla (ks. vastaavasti tuomio 8.7.2004, Sunrider v. SMHV – Espadafor Caba (VITAFRUIT),
T‑203/02
,
EU:T:2004:225
,
–
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 30.11.2009, Esber v. SMHV – Coloris Global Coloring Concept (COLORIS),
T‑353/07
, ei julkaistu,
EU:T:2009:475
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun asetuksen (EY) N:o 2868/95 (
EYVL 1995, L 303, s. 1
) 22 säännön 3 kohdan mukaan käytön todistamisen on koskettava väitteen perustana olevan tavaramerkin käytön paikkaa, aikaa, laajuutta ja lajia niiden tuotteiden osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin väite perustuu.
Toiseksi oikeuskäytännöstä ilmenee, että tavaramerkin käyttö on tosiasiallista silloin, kun tavaramerkkiä käytetään sen keskeisen tehtävän mukaisesti eli sen takaamiseksi, että niillä tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tietty alkuperä, siinä tarkoituksessa, että voitaisiin luoda tai säilyttää markkinat näille tavaroille ja palveluille, ja kun käyttö ei ole pelkästään symbolista käyttöä, jolla pyritään ainoastaan säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet (ks. analogisesti tuomio 11.3.2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
,
kohta).
Tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkien kulloinkin kyseessä olevan tapauksen kannalta merkityksellisten tekijöiden kokonaisarviointiin, eli niiden tosiseikkojen ja olosuhteiden kokonaisarviointiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän; tällaisia ovat eritoten sellaiset käyttötavat, joita pidetään kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa, näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet sekä tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus (tuomio 8.7.2004, VITAFRUIT,
T‑203/02
,
EU:T:2004:225
,
kohta; ks. myös analogisesti tuomio 11.3.2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
,
kohta).
Tavaramerkin tosiasiallista käyttöä ei voida näyttää toteen todennäköisyyksillä tai olettamilla, vaan näytön on perustuttava konkreettisiin ja objektiivisiin seikkoihin, jotka todistavat tavaramerkin todellisen ja riittävän käytön asianomaisilla markkinoilla (tuomio 12.12.2002, Kabushiki Kaisha Fernandes v. SMHV – Harrison (HIWATT),
T‑39/01
,
EU:T:2002:316
,
kohta ja tuomio 6.10.2004, Vitakraft‑Werke Wührmann v. SMHV – Krafft (VITAKRAFT),
T‑356/02
,
EU:T:2004:292
,
kohta).
Mainittujen näkökohtien valossa on tutkittava, onko valituslautakunta voinut kanteen kohteena olevan päätöksen 21 ja 51 kohdassa perustellusti katsoa, ettei kantaja ollut esittänyt riittävästi todisteita osoittaakseen, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla tosiasiallisesti käytetty.
Aluksi on todettava, että koska hakemus EU-tavaramerkin rekisteröimiseksi julkaistiin 20.2.2012, asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu viiden vuoden ajanjakso kattaa tässä tapauksessa ajanjakson 20.2.2007–19.2.2012 (jäljempänä relevantti ajanjakso).
Ainoan kanneperusteensa tueksi kantaja väittää, että toisin kuin valituslautakunta on katsonut, EUIPO:ssa käydyssä menettelyssä esitetyt seikat vahvistivat sen, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli tosiasiallisesti käytetty.
Kantaja väittää ensinnäkin, että valituslautakunnan arvio siitä, että sana ”piccolo” mielletään puhtaasti kuvailevaksi, merkitsee tosiasiallisesti aikaisemman tavaramerkin julistamista mitättömäksi. Toiseksi kantaja katsoo, että valituslautakunta on toiminut lainvastaisesti, kun se on sen arvioinnin yhteydessä, joka koski aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön näyttämistä toteen, tutkinut sitä, oliko kyseinen tavaramerkki erottamiskykyinen, ja todennut, ettei se sitä ollut. Kolmanneksi kantaja katsoo, että valituslautakunnan arvio, jonka mukaan aikaisemmalta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky, perustuu yksinomaan asiakirjoihin, jotka on laadittu relevantin ajanjakson jälkeen ja jotka väliintulija on toimittanut sellaisen kirjelmän kanssa, jossa esitetään muutoksenhakuperusteet väiteosaston päätöstä vastaan. Kantajan mukaan yksikään todiste ei näin ollen vahvista sitä, että aikaisemmalta tavaramerkiltä olisi puuttunut erottamiskyky relevanttina ajanjaksona. Kantaja väittää neljänneksi, että siinäkin tapauksessa, että unionin yleinen tuomioistuin katsoisi, että valituskunta oli toimivaltainen arvioimaan, että aikaisemmalta tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky, unionin yleisen tuomioistuimen suorittamassa kanteen kohteena olevan päätöksen lainmukaisuutta koskevassa valvonnassa tulee selvästi käymään ilmi, että – toisin kuin valituslautakunta on katsonut – mainittua tavaramerkkiä on käytetty tavaramerkkinä eikä ainoastaan kuvailevassa tarkoituksessa.
EUIPO ja väliintulija riitauttavat kantajan väitteiden paikkansapitävyyden. Ne katsovat, että sellaisten seikkojen yksityiskohtainen tarkastelu, jotka kantaja on menettelyn kuluessa esittänyt tai joihin se on viitannut, vahvistaa, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, ettei todisteita aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käyttämisestä ollut esitetty.
Unionin yleinen tuomioistuin katsoo aiheelliseksi ennen kolmen ensimmäisen argumentin tutkimista tutkia kantajan neljättä argumenttia, joka lähinnä koskee aikaisemman tavaramerkin käytön luonnetta.
Kantajan neljäs argumentti perustuu siihen, että toisin kuin valituslautakunta on katsonut, aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty tavaramerkkinä eikä ainoastaan kuvailevassa tarkoituksessa (ks. edellä 27 kohta).
Nyt käsiteltävässä asiassa on korostettava, että valituslautakunta on tutkiessaan, onko aikaisempaa tavaramerkkiä tosiasiallisesti käytetty, korostanut aluksi sitä, että EUIPO:ssa käydyn menettelyn osapuolet eivät päässeet yhteisymmärrykseen siitä, oliko aikaisempaa tavaramerkkiä käytetty pullon tiettyä kokoa kuvailevana merkintänä pikemmin kuin tavaramerkkinä tavaramerkin keskeisen tehtävän mukaisesti, joka on taata se, että niillä tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tietty alkuperä. Valituslautakunta totesi seuraavaksi yhtäältä, että tämä kysymys oli erillinen siihen kysymykseen nähden, oliko aikaisempi tavaramerkki rekisteröintikelpoinen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan nojalla, ja että viimeksi mainittu kysymys saatettiin ottaa esille ainoastaan väiteosastossa käytävässä mitättömyysmenettelyssä kyseisen asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla. Valituslautakunta huomautti lopuksi 16.5.2013 annettuun tuomioon Reber v. SMHV (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM) (
T‑530/10
, ei julkaistu,
EU:T:2013:250
) tukeutuen, että se oli toimivaltainen määrittämään, oliko se nimenomainen tapa, jolla aikaisempaa tavaramerkkiä oli käytetty, luonteeltaan kuvailevaa suhteessa asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdassa vahvistettuun tosiasiallista käyttöä koskevaan vaatimukseen.
Lisäksi on todettava, että kuten kanteen kohteena olevan päätöksen 8 kohdassa on mainittu ja kuten EUIPO:n aineistoon sisältyvien asiakirjojen, jotka on toimitettu unionin yleiselle tuomioistuimelle, tarkastelusta ilmenee, kantaja on osoittaakseen sen, että aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty, esittänyt EUIPO:ssa käydyssä menettelyssä seuraavat todisteet:
—
kantajan markkinointijohtajan 13.2.2013 antama valaehtoinen vakuutus, jossa viitataan kuohuviinipullojen valokuviin ja ilmoitetaan maininnat ”piccolo” tai ”pikkolo” sisältävien kuohuviinipullojen myyntiluvut unionin eri jäsenvaltioissa vuosilta 2007–2011
—
valokuvia kuohuviinipulloista
—
otteita saksaksi laadituista tuote-esitteistä ja hintataulukoista, joita on sovellettu 1.4.2007 alkaen ja sitä seuraavina vuosina, yhdessä niiden osittaisten käännösten kanssa; kyseisistä todisteista käy ilmi muun muassa sellaisten 0,2 litran suuruisten pullojen valikoima, jotka sisältävät maininnan ”pikkolo”
—
ote englanniksi laaditusta vientihintataulukosta, jota sovelletaan 1.4.2008 ja 1.4.2009 alkaen ja josta käy ilmi muun muassa sellaisten 0,2 litran suuruisten pullojen valikoima, jotka sisältävät maininnan ”piccolo”
—
useita ajanjaksoa 2007–2012 koskevia laskuja, jotka on osoitettu Kreikassa, Italiassa ja Suomessa oleville yrityksille ja joissa mainitaan muun muassa 0,2 litran suuruisten ”HENKELL TRO. DRY SEC PICC.” ‑pullojen toimitus
—
ote markkinointiesitteestä.
Tarkasteltuaan edellä 32 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja ja väliintulijan toimittamia asiakirjoja valituslautakunta totesi kanteen kohteena olevan päätöksen 51 kohdassa, ettei aikaisempaa tavaramerkkiä ollut tosiasiallisesti käytetty sen keskeisen tehtävän – joka oli taata se, että niillä tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tietty alkuperä – mukaisesti.
Unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että tällaisen johtopäätöksen saattoi perustellusti johtaa edellä 32 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen tarkastelusta.
Tästä on todettava ensinnäkin, ettei valituslautakunta ole kyseenalaistanut aikaisemman tavaramerkin käytön kestoa tai laajuutta, eikä tämä ole asianosaisten kesken riidanalaista.
Siltä osin kuin on lopuksi kyse tavaramerkin käytön paikasta, kantaja riitauttaa valituslautakunnan päätelmän, jonka mukaan kantaja pitäisi tuotteitaan kaupan ainoastaan Saksassa, Kreikassa, Italiassa ja Suomessa. Kantaja väittää myyneensä tuotteita 20 unionin jäsenvaltiossa tunnuksella PICCOLO ja kahdessa jäsenvaltiossa tunnuksella PIKKOLO, mikä ilmenee kantajan markkinointijohtajan 13.2.2013 antamasta valaehtoisesta vakuutuksesta.
Tästä on muistettava, että asiakirjan todistusarvoa arvioitaessa on ensiksi tutkittava sen sisältämän tiedon paikkansapitävyys. Tällöin on otettava huomioon erityisesti asiakirjan alkuperä, sen laatimisolosuhteet ja sen vastaanottaja sekä pohdittava, vaikuttaako se sisällöltään järkeenkäyvältä ja luotettavalta. Nyt käsiteltävässä asiassa valaehtoisen vakuutuksen on antanut kantajan oma markkinointijohtaja, eikä se näin ollen voi olla yhtä luotettava ja uskottava kuin kolmannen osapuolen tai kyseiseen yhtiöön nähden riippumattoman henkilön antama vakuutus. Valaehtoinen vakuutus ei sellaisenaan ole riittävä ja se on ainoastaan aihetodiste, jota on tuettava muilla todisteilla (ks. vastaavasti tuomio 16.5.2013, Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM,
T‑530/10
,
EU:T:2013:250
,
kohta).
Kuten EUIPO ja väliintulija aivan oikein toteavat, valaehtoiseen vakuutukseen sisältyviä seikkoja ei tueta liitteinä olevilla todisteilla. Kantajan esittämistä laskuista ilmenee päinvastoin selvästi, että kyseiset laskut viittaavat vain neljän jäsenvaltion alueisiin. Valituslautakunta ei näin ollen ole tehnyt virhettä, kun se on kanteen kohteena olevan päätöksen 37 kohdassa katsonut, että kantajan esittämien todisteiden perusteella oli ilmeistä, ettei se pitänyt kuohuviiniään kaupan koko unionissa, vaan yksinomaan Saksassa, Kreikassa, Italiassa ja Suomessa.
Siltä osin kuin on lopuksi kyse kanteen kohteena olevaan päätökseen sisältyvästä arviosta, joka koskee aikaisemman tavaramerkin käytön luonnetta ja jonka kantaja erityisesti ja pääasiallisesti kyseenalaistaa (ks. edellä 27 kohta), valituslautakunta on kanteen kohteena olevan päätöksen 39–51 kohdassa katsonut, että riippumatta siitä, ymmärtävätkö kuluttajat sanan ”piccolo” merkityksen, sen tavan perusteella, jolla aikaisempaa tavaramerkkiä käytettiin kantajan kuohuviinipulloissa sekä tuote-esitteissä ja laskuissa, ei ollut mahdollista päätellä, että mainittua tavaramerkkiä oli käytetty tavaramerkkinä.
Kantaja riitauttaa mainitun arvion ja väittää tältä osin, että erityinen merkitys on annettava tavalle, jolla aikaisempaa tavaramerkkiä käytetään tuotteissa, koska juuri tällä tavalla tavaramerkki esitetään kuluttajille, kun taas tuote-esitteet, hintaluettelot ja laskut on tarkoitettu yksinomaan liike-elämän eikä kuluttajan käyttöön. Kantajan mukaan tuotteiden ulkoasusta ilmenee selvästi, että mainittua tavaramerkkiä on käytetty tavaramerkkinä eikä kuvailevasti. Kantaja toteaa lisäksi, että asianomaisella alalla on tavanomaista esittää ainoastaan tavaramerkit silmiinpistävällä tavalla. Näin ollen kyseisen tavaramerkin korostettu esille tuominen silmiinpistävällä tavalla, joka herättää huomiota, on osoitus kantajan aikomuksesta käyttää kyseistä sanaa tavaramerkkinä eikä pullon kokoa koskevana kuvailevana merkintänä, mikä vastaa sitä paitsi sitä näkemystä, joka kuluttajalla on kyseisen sanan käytöstä.
On todettava, etteivät kantajan argumentit voi menestyä.
Riippumatta siitä, onko sana ”piccolo” viiniyritysalalla käytetty tekninen termi vai käytetäänkö sitä yleisesti myös kuohuviinien markkinoinnissa viinin keskivertokuluttajalle, on nimittäin katsottava, että sen tavan perusteella, jolla aikaisempaa tavaramerkkiä käytetään tuotteessa itsessään, eli kuohuviinipulloissa, ei missään tapauksessa voida päätellä, että mainittua tavaramerkkiä on käytetty tavaramerkkinä, eli sen keskeisen tehtävän, joka on asianomaisen tuotteen kaupallisen alkuperän ilmoittaminen, mukaisesti. Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö voidaan todeta ainoastaan silloin, kun kyseistä tavaramerkkiä käytetään sen takaamiseksi, että niillä tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki oli rekisteröity, on tietty alkuperä (tuomio 16.6.2015, Polytetra v. SMHV – EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON),
T‑660/11
,
EU:T:2015:387
,
kohta).
Toisin kuin kantaja väittää, sanaa ”piccolo” ei mitenkään esitetä tuotteessa tai pakkauksessa silmiinpistävällä ja kuluttajan huomion herättävällä tavalla. Päinvastoin, kuten valituslautakunta on kanteen kohteena olevan päätöksen 42–45 kohdassa todennut, sana ”henkell” on selvästi hallitseva niin tuotteessa kuin sen pakkauksessakin.
Siltä osin kuin on kyse tuotteesta, sana ”henkell” on – kuten valituslautakunta on kanteen kohteena olevan päätöksen 43 kohdassa todennut – pullonkaulan etiketin ylimmässä osassa, ja sitä korostetaan nauhakkeella. Sanan alapuolella on graafinen symboli, joka puolestaan on sijoitettu sanan ”piccolo” tai ”pikkolo” yläpuolelle. Sana ”piccolo” tai ”pikkolo” on puolestaan paljon pienemmin kirjaimin kirjoitetun merkinnän ”dry sec” yläpuolelle. Pullonkaulassa oleva graafinen symboli esitetään myös pullon keskiosan etiketissä. Se on lihavoiduin suurin kirjaimin kirjoitetun sanan ”henkell” yläpuolella, ja viimeksi mainittu sana puolestaan paljon pienemmin kirjaimin kirjoitetun sanan ”trocken” yläpuolella.
Pakkauksen osalta sanan ”piccolo” tai ”pikkolo” esitystapa on samankaltainen kuin sen esitystapa tuotteessa. Pakkauksessa on nimittäin graafinen symboli, joka sijaitsee lihavoiduin suurin kirjaimin kirjoitetun sanan ”henkell” yläpuolella, ja viimeksi mainittu sana puolestaan paljon pienemmin kirjoitetun sanan ”trocken” yläpuolella. Sana ”piccolo” tai ”pikkolo” löytyy pakkauksen alaosasta yhtä suurin kirjaimin kuin sana ”trocken”, yhdessä muiden vieläkin pienemmin kirjaimin kirjoitettujen sanojen kanssa.
Kuten sekä valituslautakunta että väliintulija ovat perustellusti todenneet, niin riippumatta siitä, onko sana ”henkell” tuotteessa vai sen pakkauksessa, kyseinen sana on näin ollen kokonsa ja sijaintinsa puolesta hallitseva. Sana ”piccolo” tai ”pikkolo” esittäytyy kokonaiskuvassa ainoastaan toissijaisesti ja liitännäisenä tekijänä.
Näin ollen on todettava, että – kuten myös EUIPO ja väliintulija perustellusti toteavat – pullossa tai pakkauksessa lähinnä sanaa ”henkell” pidetään osoituksena tuotteen kaupallisesta alkuperästä, kun taas sanan ”piccolo” tai ”pikkolo” tehtävänä on kuvailla pullon kokoa.
Tämän päätelmän vahvistavat lisäksi kokonaan tuote-esitteet, hintataulukot ja laskut, jotka kantaja on esittänyt EUIPO:ssa käydyn menettelyn kuluessa. Kuten valituslautakunta on kanteen kohteena olevan päätöksen 40 kohdassa todennut ja kuten EUIPO ja väliintulija väittävät, on nimittäin ilmeistä, että sanaa ”pikkolo” tai ”piccolo” käytetään selvästi pullon koon kuvailemiseksi. Kyseinen sana liitetään yksinomaisesti muihin kuvaileviin sanoihin, kuten sanoihin ”trocken” ja ”dry” kantajan eri tuotteiden osalta, ja se liitetään järjestelmällisesti 0,2 litran suuruisiin pulloihin samalla tavalla kuin sanaa ”magnum” tai ilmaisua ”double magnum” käytetään kuvaamaan 1,5 litran tai 3 litran suuruisia pulloja.
Siltä osin kuin on erityisesti kyse laskuista, on todettava, että ne sisältävät maininnan ”henkell trocken dry sec picc.” tai maininnan ”henkell tro. dry sec picc.”, jota seuraa viinipullon kokoa sisältävä merkintä, eli maininta ”200 ml” ja tietyissä tapauksissa alkoholiprosenttia koskevia merkintöjä, kuten esimerkiksi maininta ”11,5 % vol.”. Näin ollen on selvää, ettei tällaisia merkintöjä, joita sitä paitsi käytetään lyhenteinä, voida pitää osoituksina tavaran kaupallisesta alkuperästä. Kuten EUIPO korostaa, sitä, että lyhennetty sana ”picc.” seuraa aina ilmaisuja ”trocken dry sec” tai ”tro. dry sec”, jotka molemmat kuvailevat kuohuviinin makeusastetta eri kielillä, on tulkittava siten, että sana ”piccolo” on itsessään kuvaileva, eikä sellainen, että sitä olisi pidettävä muuna osoituksena kaupallisesta alkuperästä toiminimen osaan ”henkell” nähden.
Näin ollen on todettava, etteivät ne todisteet, jotka kantaja on esittänyt väiteosastossa ja valituslautakunnassa, osoita kokonaisuutenakaan tarkasteltuna oikeudellisesti riittävästi, että aikaisempaa tavaramerkkiä olisi tosiasiallisesti käytetty relevanttina ajanjaksona. Lisäksi on todettava, että kuten kantajan neljännen argumentin tarkastelua koskevista pohdinnoista ilmenee, se, miten valituslautakunnan on tutkinut aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä, on sovellettavien sääntöjen ja oikeuskäytännön mukaista. Erityisesti on todettava, ettei valituslautakunta ole mitenkään loukannut periaatteita, joihin kantaja on vedonnut ja jotka seuraavat muun muassa 24.5.2012 annetusta tuomiosta Formula One Licensing v. SMHV (
C‑196/11 P
,
EU:C:2012:314
). Vastaavasti on todettava, että kyseisen argumentin tutkiminen osoittaa, ettei valituslautakunta ole mitenkään ottanut kantaa siihen, oliko olemassa ehdottomia perusteita, jotka olisivat estäneet aikaisemman tavaramerkin rekisteröinnin tai jotka estäisivät sen katsomisen päteväksi, vaan se on tyytynyt arvioimaan sitä, oliko aikaisempaa tavaramerkkiä tosiasiallisesti käytetty sen keskeisen tehtävän mukaisesti.
Tästä seuraa, ettei aikaisemman tavaramerkin osalta voida todeta mitään asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdan rikkomista.
Lisäksi on todettava, ettei kyseistä päätelmää voida kyseenalaistaa kannekirjelmän liitteiden A.8–A.12 valossa. Kyseiset liitteet sisältävät koosteen Saksassa vuoden 1935 jälkeen käytetyistä tuote-esitteistä; kuvan tavaran takapuolella olevasta etiketistä; Saksassa toimivassa suuressa supermarketissa tehdyn tuotetutkimuksen; historiallisia kuvia, mainoksia ja CD-ROM‑levykkeen, joka sisältää televisiomainoksia vuosilta 1957–1964, ja lopuksi kyselytutkimuksen, joka Saksan kuluttajien parissa on tehty vuoden 1991 lokakuussa.
Kannekirjelmän liitteitä A.8–A.12, jotka kantaja on esittänyt ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa käytävässä menettelyssä, ei voida ottaa huomioon, ja ne on jätettävä tutkimatta. Unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on nimittäin EUIPO:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 207/2009 65 artiklassa tarkoitetulla tavalla, joten unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden asiakirjojen valossa, jotka esitetään ensimmäistä kertaa tässä tuomioistuimessa. Näin ollen edellä tarkoitetut asiakirjat on jätettävä ottamatta huomioon ilman, että olisi tarpeen tutkia niiden todistusvoimaa (ks. vastaavasti tuomio 24.11.2005, Sadas v. SMHV – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE),
T‑346/04
,
EU:T:2005:420
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Joka tapauksessa on korostettava, että vaikka liitteet A.8–A.12 olisi otettava tutkittaviksi, on ilmeistä, että joko ne eivät koske relevanttia ajanjaksoa tai ne koskevat muita tavaramerkkejä kuin sitä tavaramerkkiä, johon nyt käsiteltävä asia liittyy, joten niitä ei kuitenkaan olisi voitu ottaa huomioon nyt käsiteltävässä asiassa.
Siltä osin kuin on lopuksi kyse Wiesbadenin alioikeuden 10.4.1972 antamasta ratkaisusta, joka sisältyy kannekirjelmän liitteeseen A.13 ja johon kantaja on vedonnut istunnossa, on muistettava, että mikään ei estä asianosaisia tai unionin yleistä tuomioistuinta käyttämästä unionin oikeutta tulkitessaan tukena unionin oikeuskäytäntöä tai kansallista tai kansainvälistä oikeuskäytäntöä. Tällaista mahdollisuutta viitata kansallisiin tuomioihin ei tarkoiteta oikeuskäytännössä, jonka mukaan unionin yleisessä tuomioistuimessa nostettu kanne koskee valituslautakuntien päätösten lainmukaisuuden valvontaa suhteessa niihin seikkoihin, joita osapuolet ovat niissä esittäneet, kun tarkoituksena ei ole moittia valituslautakuntia siitä, että ne eivät ole ottaneet huomioon tietyn kansallisen tuomion tosiseikkoja, vaan tarkoituksena on vedota tuomioihin sellaisen kanneperusteen tueksi, jonka mukaan valituslautakunnat ovat rikkoneet asetuksen N:o 207/2009 jotain säännöstä (ks. vastaavasti tuomio 12.7.2006, Vitakraft‑Werke Wührmann v. SMHV – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT),
T‑277/04
,
EU:T:2006:202
,
ja
kohta).
Nyt käsiteltävässä asiassa on todettava, ettei kantaja vetoa Wiesbadenin alioikeuden ratkaisuun esittääkseen esimerkin siitä, kuinka tiettyä oikeussääntöä on tulkittava, vaan täsmentääkseen tosiseikkaa, eli määrittääkseen, onko kantaja käyttänyt sanaa ”piccolo” tavaramerkkinä. Kyse on näin ollen aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevasta todisteesta, joka kantajan olisi pitänyt esittää EUIPO:ssa. Lisäksi on todettava – aivan kuten kannekirjelmän liitteiden A.8–A.12 osaltakin – ettei Wiesbadenin alioikeuden ratkaisu koske aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä eikä se liity relevanttiin ajanjaksoon.
Kun otetaan huomioon kaikki edellä esitetyt näkökohdat, kantajan neljäs argumentti on hylättävä perusteettomana.
Kolme ensimmäistä argumenttia koskevat väitettyä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista julistamista mitättömäksi ja väitettyä valituslautakunnan suorittamaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn arviointia (ks. edellä 27 kohta), ja tältä osin on todettava, että ainoa mahdollisuus on hylätä ne. Toisin kuin kantaja antaa ymmärtää, valituslautakunta ei nimittäin mitenkään ole ottanut kantaa siihen, oliko olemassa ehdottomia perusteita, jotka olisivat estäneet aikaisemman tavaramerkin rekisteröinnin tai jotka estäisivät sen katsomisen päteväksi, vaan se on tyytynyt arvioimaan sitä, oliko aikaisempaa tavaramerkkiä tosiasiallisesti käytetty sen keskeisen tehtävän mukaisesti (ks. edellä 50 kohta).
Valituslautakunta on tyytynyt katsomaan, että esitetyt todisteet osoittivat, että kantaja oli käyttänyt aikaisempaa tavaramerkkiä kuvailevassa tarkoituksessa, eli tietynkokoisen pullon kuvailemiseksi. Lisäksi on todettava, että kuten EUIPO ja väliintulija ovat kirjelmissään ja istunnossa aivan oikein huomauttaneet, valituslautakunta ei mitenkään ole tarkastellut mainitun tavaramerkin erottamiskykyä sellaisenaan väitemenettelyssä, vaan sitä käsitystä tunnuksesta, joka seuraa niistä konkreettisista olosuhteista, joissa sitä on käytetty tavaramerkkinä asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, kuten sen on tehtävä arvioidessaan sitä, onko tiettyä aikaisempaa tavaramerkkiä tosiasiallisesti käytetty. Väite, jonka mukaan valituslautakunnan toteama erottamiskyvyn puuttuminen perustuisi yksinomaan väliintulijan esittämiin sellaisiin asiakirjoihin, jotka on päivätty relevantin ajanjakson jälkeen (ks. edellä 27 kohta), on hylättävä perusteettomana, koska yhtäältä valituslautakunta ei ole mitenkään todennut, että aikaisemmalta tavaramerkiltä puuttuisi erottamiskyky, ja toisaalta kyseinen väite ei pidä asiallisesti paikkaansa. Toisin kuin kantaja on istunnossa vastauksena unionin yleisen tuomioistuimen esittämään kysymykseen väittänyt, muun muassa kanteen kohteena olevan päätöksen 21 kohdasta ja 39–44 kohdasta nimittäin ilmenee selvästi, että valituslautakunta on katsonut, ettei aikaisempaa tavaramerkkiä ollut tosiasiallisesti käytetty, pääasiallisesti kantajan esittämien sellaisten todisteiden perusteella, joita ei ole päivätty relevantin ajanjakson jälkeen.
Kun kaikki edeltävät näkökohdat otetaan huomioon, kantajan ainoa kanneperuste on hylättävä perusteettomana ja näin ollen nyt käsiteltävänä oleva kanne on hylättävä.
Oikeudenkäyntikulut
Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian ja EUIPO ja väliintulija ovat vaatineet oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan EUIPO:n ja väliintulijan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksäs jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:

1)
Kanne hylätään.

2)
Henkell & Co. Sektkellerei KG vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ja Ciacci Piccolomini d’Aragona di Bianchini Società Agricolan oikeudenkäyntikulut.

Berardis
Czúcz
Popescu
Julistettiin Luxemburgissa 14 päivänä huhtikuuta 2016.
Allekirjoitukset
(
*1
)	Oikeudenkäyntikieli: englanti.