CELEX: 62016TJ0796
Marchio dell’Unione europea
Opposizione
Domanda di marchio dell’Unione europea tridimensionale
Forma di un filo d’erba in una bottiglia
Marchio nazionale tridimensionale anteriore
Uso effettivo del marchio anteriore
Articolo 15, paragrafo 1, e articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuti articolo 18, paragrafo 1, e articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1001]
Natura dell’uso
Alterazione del carattere distintivo
Uso congiunto ad altri marchi
Oggetto della tutela
Requisito di chiarezza e di precisione
Requisito di concordanza tra la descrizione e la rappresentazione
Decisione adottata in seguito all’annullamento da parte del Tribunale di una decisione anteriore
Rinvio alla motivazione di una decisione anteriore annullata
Obbligo di motivazione

)
Fatti
Il 1
o
aprile 1996, l’Underberg AG, interveniente, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (
GU 1994, L 11, pag. 1
), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2009, L 78, pag. 1
), come modificato, a sua volta sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2017, L 154, pag. 1
)].
Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno tridimensionale così rappresentato:
Tale rappresentazione del marchio richiesto è accompagnata dalla seguente descrizione: «L’oggetto del marchio è un filo d’erba verde‑bruno in una bottiglia; la lunghezza del filo d’erba corrisponde a circa tre quarti della bottiglia».
I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano, segnatamente, nella classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Alcoolici e liquori».
La domanda di marchio n. 33266 è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari n
. 51/2003, del 23 giugno 2003.
Il 15 settembre 2003, la Przedsiębiorstwo Polmos Białystok (Spółka Akcyjna), alla quale la ricorrente, la CEDC International sp. z o.o., si è sostituita in seguito a una fusione mediante incorporazione avvenuta il 27 luglio 2011, ha proposto opposizione ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 41 del regolamento n. 207/2009, successivamente articolo 46 del regolamento 2017/1001), avverso la registrazione del marchio richiesto per i prodotti di cui al precedente punto 4.
L’opposizione era fondata, in particolare, sul marchio francese tridimensionale anteriore, depositato il 18 settembre 1995, registrato il 18 aprile 1997 con il numero 95588457, rinnovato il 9 giugno 2005 e il 13 luglio 2015 (dopo trasmissione alla ricorrente il 28 ottobre 2011) per «bevande alcooliche», rientranti nella classe 33 dell’Accordo di Nizza, come di seguito rappresentato:
Tale rappresentazione del marchio francese tridimensionale anteriore è accompagnata dalla seguente descrizione: «Il marchio si compone di una bottiglia, come rappresentata sopra, all’interno della quale è posto un filo d’erba in posizione quasi diagonale nel corpo della bottiglia».
[
omissis
]
I motivi fatti valere a sostegno dell’opposizione erano quelli previsti, in primo luogo, all’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009, successivamente del regolamento 2017/1001] per il marchio francese tridimensionale anteriore n. 95588457 riprodotto al precedente punto 7, in secondo luogo, all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, successivamente del regolamento 2017/1001] per lo stesso marchio e per i marchi registrati indicati al precedente punto 9 e, in terzo luogo, all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, successivamente del regolamento 2017/1001] per i segni non registrati menzionati al precedente punto 9.
[
omissis
]
Con la sentenza dell’11 dicembre 2014, CEDC International/UAMI – Underberg (Forma di un filo d’erba in una bottiglia) (T‑235/12; in prosieguo: la «sentenza di annullamento»,
EU:T:2014:1058
), il Tribunale ha annullato la prima decisione.
In via preliminare, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente contestava le dichiarazioni e le valutazioni dell’EUIPO riguardanti tutti i motivi dell’opposizione, ossia quelli enunciati all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), paragrafo 3 e paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, ma che, tuttavia, essa affermava di limitare la propria argomentazione alle sole conclusioni della commissione di ricorso relative alla valutazione delle prove d’uso prodotte, perché tali conclusioni riguardavano allo stesso modo tutti i motivi dell’opposizione (sentenza di annullamento, punto 29).
[
omissis
]
Con decisione del 29 agosto 2016 (in prosieguo: «la decisione impugnata»), nel procedimento R 1248/2015-4, la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso.
In particolare, la commissione di ricorso ha ritenuto che, se anche avesse esercitato il suo potere discrezionale al fine di tener conto delle prove prodotte tardivamente a favore della ricorrente, tali prove non avrebbero in alcun modo modificato la sua decisione anteriore, secondo cui la ricorrente non aveva dimostrato la natura dell’uso e, pertanto, l’uso effettivo del marchio francese tridimensionale anteriore, ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001) (punto 35 della decisione impugnata).
La commissione di ricorso ha, anzitutto, osservato che è la rappresentazione grafica del marchio così come depositata a definire la portata della sua tutela, e non la descrizione del marchio fornita dalla ricorrente. Essa ha aggiunto che una descrizione di marchio deve definire ciò che può essere visto nella rappresentazione di un marchio e che la portata della tutela non viene ampliata da un’eventuale interpretazione di ciò che la richiedente abbia inteso esprimere mediante tale rappresentazione o di ciò che essa abbia avuto in mente. Nel caso di specie, la commissione di ricorso ha rilevato che la rappresentazione grafica del marchio francese tridimensionale anteriore mostrava una bottiglia di forma comune sulla quale appariva una linea che partiva in diagonale dal lato sinistro della bottiglia, iniziando proprio sotto il collo, verso il bordo inferiore della bottiglia; che la linea, presentata come una parte fissa del corpo della bottiglia, era una linea diagonale dritta e nient’altro e che la descrizione fornita dalla ricorrente non modificava in nulla tale constatazione, perché la portata della tutela del marchio non era definita dall’intenzione della ricorrente all’atto del deposito del marchio (punti 38 e 39 della decisione impugnata).
La commissione di ricorso ha constatato che nessuna delle prove prodotte in primo grado mostrava il marchio nella sua forma registrata, vale a dire come esso era rappresentato graficamente nel registro. Nessuna delle bottiglie presentava, infatti, una linea diagonale ininterrotta e tantomeno la medesima linea di quella che faceva parte del marchio anteriore; tale linea non era apposta sulla superficie esterna di alcuna delle bottiglie presentate e non appariva sull’etichetta stessa o attraverso quest’ultima, ed era impossibile vedere ciò che potesse esserci nella bottiglia dietro l’etichetta, perché l’etichetta non trasparente copriva la quasi totalità della superficie della bottiglia. La commissione di ricorso ha aggiunto che la ricorrente aveva prodotto dinanzi ad essa prove supplementari nelle quali figuravano delle bottiglie, alcune munite di etichette illeggibili e altre munite di etichette recanti la menzione «żubrówka bison vodka», ma che tutte le bottiglie, come quelle presentate in primo grado, erano munite di un’etichetta non trasparente che impediva la vista di ciò che si trovasse dietro e non presentavano la linea diagonale che faceva parte del marchio anteriore sulla superficie esterna della bottiglia o che attraversava l’etichetta stessa. Per quanto riguarda le prove prodotte tardivamente e, più in particolare, alcune fotografie – allegate alla dichiarazione del sig. K. – della bottiglia munita dell’etichetta recante la menzione «żubrówka bison vodka» e rappresentata questa volta non soltanto con una prospettiva frontale, ma anche con una prospettiva posteriore e una vista sui due lati, la commissione di ricorso ha constatato che, sulle vedute laterali che figuravano in ogni foto, poteva essere osservata una linea allungata ininterrotta e che, sebbene fossero leggermente differenti nelle due foto, tali linee non erano in alcun modo identiche alla linea diagonale dritta che faceva parte del marchio anteriore: ad esempio, esse non avevano la medesima posizione, erano molto più lunghe, non iniziavano dallo stesso punto nella parte inferiore della bottiglia e non erano totalmente dritte (punti da 40 a 42 della decisione impugnata).
La commissione di ricorso ha ritenuto che tale uso, come mostrato dalla ricorrente, non soltanto non costituisse l’uso del marchio quale era stato registrato, ma neppure costituisse un uso in una forma che si differenziava per taluni elementi che non alteravano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso era stato registrato, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento 2017/1001]. Al riguardo, essa ha tenuto conto del fatto che il carattere distintivo del marchio francese anteriore in quanto tale era piuttosto debole, in quanto consistente in una bottiglia di forma comune munita di una semplice linea dritta posta in una posizione specifica e di una lunghezza specifica e che, in realtà, nell’impressione globale, era tale linea, nonché la sua posizione e la sua lunghezza specifica, a rendere il marchio leggermente distintivo. Pertanto, la portata della tutela del marchio anteriore come definita dalla sua rappresentazione grafica era molto debole e, di conseguenza, una forma che si differenziava dalla maniera in cui era stata presentata nelle prove prodotte non costituiva affatto un uso del marchio anteriore. La commissione di ricorso ha altresì sottolineato che la spiegazione della ricorrente secondo cui ciò che si trovava all’interno delle bottiglie presentate nelle prove prodotte era un filo d’erba, il quale rappresentava una caratteristica significativa della sua vodka di marchio ŻUBRÓWKA, non deponeva a suo favore e non era pertinente, in quanto il marchio francese anteriore non tutelava il concetto di un filo d’erba in una bottiglia (punti da 43 a 45 della decisione impugnata).
La commissione di ricorso ha concluso che, anche tenendo conto delle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad essa, la ricorrente non aveva dimostrato la natura dell’uso del marchio francese tridimensionale anteriore, che costituiva un requisito necessario per la prova dell’uso effettivo di tale marchio anteriore ai sensi dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009. Essa ne ha dedotto che, per tale sola ragione, non era necessario esaminare ulteriormente le prove prodotte tardivamente e se convenisse o meno tener conto di tali prove nel loro insieme. A suo avviso, restava il fatto che era respinta l’opposizione basata sul marchio francese tridimensionale anteriore e sui motivi stabiliti all’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento n. 207/2009. Per quanto riguarda gli altri motivi dell’opposizione e gli altri diritti anteriori invocati, la commissione di ricorso ha «[rinviato] esplicitamente al ragionamento contenuto nella sua decisione del 26 marzo 2012 nel procedimento R 2506/2010-4». Essa ha concluso che l’opposizione era respinta riguardo a tutti i motivi e a tutti i diritti anteriori sui quali era fondata l’opposizione (punti da 46 a 49 della decisione impugnata).
Procedimento e conclusioni delle parti
[
omissis
]
La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata nella sua integralità;
–
condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi al Tribunale e del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese.
L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle sostenute dall’interveniente.
In diritto
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi. Il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 65, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 72, paragrafo 6, del regolamento 2017/1001). Il secondo motivo verte sulla violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e della regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95 (divenuto articolo 10, paragrafo 3, del regolamento delegato 2018/625) nonché dell’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009. Il terzo motivo verte sulla violazione dell’articolo 75 e dell’articolo 76, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009.
Osservazioni preliminari
Sul diritto applicabile ratione temporis
Dal fascicolo risulta che la commissione di ricorso ha applicato il regolamento n. 207/2009 (v. punto 3 della decisione impugnata), che la ricorrente ha basato i suoi motivi su tale regolamento (v. punto 4 del ricorso), che l’interveniente ha fondato il suo controricorso su detto regolamento e che l’EUIPO, nel suo controricorso, ha invocato una versione del «regolamento sul marchio dell’Unione europea (RMUE)» i cui numeri delle disposizioni corrispondono a quelli del medesimo regolamento.
Tuttavia, in risposta a un quesito del Tribunale posto in udienza, l’EUIPO ha rilevato che, essendo determinante la data del deposito della domanda di marchio, il diritto applicabile nel caso di specie, almeno per gli aspetti di merito, era il regolamento n. 40/94.
Occorre ritenere che, tenuto conto della data di deposito della domanda di registrazione del marchio richiesto – nel caso di specie il 1
o
aprile 1996 –, che è determinante ai fini dell’individuazione del diritto sostanziale applicabile (v., in tal senso, ordinanza del 26 ottobre 2015, Popp e Zech/UAMI,
C‑17/15 P
, non pubblicata,
EU:C:2015:728
, punto
; sentenza del 12 dicembre 2019, EUIPO/Wajos,
C‑783/18 P
, non pubblicata,
EU:C:2019:1073
, punto
), e tenuto conto della data di adozione della decisione impugnata – nel caso di specie il 29 agosto 2016 –, che è determinate ai fini dell’individuazione del diritto processuale applicabile, la presente controversia è disciplinata, da un lato, dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 40/94 e, dall’altro, dalle disposizioni processuali del regolamento n. 207/2009. Le disposizioni sostanziali di tali due regolamenti rilevanti ai fini della presente controversia sono, in sostanza, identiche.
Per quanto riguarda il secondo motivo, vertente sulla violazione di varie disposizioni di diritto sostanziale, alla luce dell’identità, in sostanza, delle disposizioni rilevanti dei regolamenti n. 40/94 e n. 207/2009, il Tribunale applicherà le disposizioni sostanziali del regolamento n. 40/94. Ciononostante, occorre considerare che l’applicazione, da parte della commissione di ricorso, delle identiche disposizioni contenute nel regolamento n. 207/2009, del resto non contestate dalla ricorrente, non può comportare l’annullamento della decisione impugnata. L’applicazione ratione temporis dell’uno o dell’altro regolamento non conduce, infatti, a un risultato diverso e qualsiasi messa in discussione di detta decisione su tale fondamento sarebbe inoperante.
Per quanto riguarda i motivi primo e terzo, vertenti sulla violazione di diverse disposizioni processuali, dal momento che la decisione impugnata è stata adottata il 29 agosto 2016, le disposizioni del regolamento n. 207/2009, se del caso come modificate dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del regolamento n. 207/2009 e del regolamento n. 2868/95, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) (
GU 2015, L 341, pag. 21
), sono ad essi applicabili (v., in tal senso, sentenza del 31 ottobre 2019, Repower/EUIPO,
C281/18 P
,
EU:C:2019:916
, punti
e
). In particolare, l’articolo 4 del regolamento 2015/2424 ha previsto che tale regolamento entrasse in vigore il 23 marzo 2016, ma che alcune disposizioni del regolamento n. 207/2009, nel novero delle quali rientra l’articolo 75, si applicassero solo a decorrere dal 1
o
ottobre 2017. Nel caso di specie, tenuto conto della data di adozione della decisione in questione, l’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 nella sua versione iniziale rimane applicabile a tale decisione. In assenza di disposizioni transitorie, l’articolo 65, paragrafo 6, e l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 si applicano invece a tale decisione così come modificati dal regolamento 2015/2424. In definitiva, l’applicazione ratione temporis delle versioni iniziali o modificate delle disposizioni processuali del regolamento n. 207/2009 non conduce a un risultato diverso quanto al trattamento dei motivi primo e terzo.
[
omissis
]
Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, e della regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95, nonché dell’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009
Con il secondo motivo, la ricorrente contesta, in sostanza, alla commissione di ricorso di aver ritenuto che le prove presentate (dinanzi alla divisione di opposizione e dinanzi alla commissione di ricorso) non dimostrassero un uso effettivo del marchio francese tridimensionale anteriore durante il periodo di riferimento. Essa deduce al riguardo quattro censure.
[
omissis
]
Occorre rilevare che il presente motivo verte, in sostanza, sulla questione se il marchio anteriore sia stato usato nella forma in cui esso è stato registrato (oppure in una forma che non la altera, con variazioni trascurabili) e, quindi, sull’oggetto esatto della tutela conferita da tale marchio.
[
omissis
]
È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare le quattro censure del secondo motivo della ricorrente e se la commissione di ricorso abbia a giusto titolo ritenuto, al punto 46 della decisione impugnata, che, anche tenendo conto delle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad essa, la ricorrente non avesse dimostrato la natura dell’uso del marchio francese tridimensionale anteriore, la quale costituiva un requisito necessario al fine di provare l’uso effettivo di tale marchio, conformemente all’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 2007/2009.
In via preliminare, quanto al diritto sostanziale applicabile, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza, quando il titolare di un marchio dell’Unione europea chiede che venga fornita la prova dell’uso effettivo, tale uso costituisce una condizione che deve essere soddisfatta, ai sensi del regolamento n. 40/94, non soltanto dai marchi dell’Unione europea, ma anche dai marchi nazionali anteriori invocati a sostegno di un’opposizione avverso detto marchio dell’Unione europea. Di conseguenza, l’applicazione dell’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 ai marchi nazionali anteriori, in virtù del paragrafo 3 di detto articolo, implica che la nozione dell’uso effettivo debba essere definita ai sensi dell’articolo 15 del medesimo regolamento, e non secondo il diritto nazionale [v, per analogia, in materia di procedimento di dichiarazione di nullità, sentenza del 12 luglio 2019, mobile.de/EUIPO – Droujestvo S Ogranichena Otgovornost Rezon (mobile.ro),
T‑412/18
, non pubblicata,
EU:T:2019:516
, punto
]. La commissione di ricorso non è quindi incorsa in alcun errore di diritto quando, nella presente controversia, ha valutato se il marchio nazionale anteriore fosse stato oggetto di un uso effettivo ai sensi di quest’ultima disposizione del diritto dell’Unione, e non secondo il diritto francese.
[
omissis
]
Al fine di stabilire se tali elementi di prova dimostrino la natura dell’uso del marchio anteriore, occorre previamente individuare, in modo corretto, l’oggetto della tutela conferita da quest’ultimo.
[
omissis
]
Sulla prima censura, vertente su un’individuazione erronea del marchio anteriore
Nella prima censura, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso non ha correttamente individuato il marchio anteriore, là dove ha affermato che si tratterebbe di una bottiglia con un filo d’erba al suo interno.
–
Richiamo della legislazione e della giurisprudenza
Occorre richiamare il contesto normativo e giurisprudenziale relativo all’oggetto della tutela conferita da un marchio tridimensionale, come il marchio anteriore, al requisito di chiarezza e di precisione della sua rappresentazione nonché al requisito della concordanza tra tale rappresentazione e un’eventuale descrizione di un simile marchio.
Conformemente ad una giurisprudenza costante della Corte relativa al diritto dei marchi dell’Unione europea, un segno può essere registrato come marchio solo qualora il richiedente ne faccia una rappresentazione grafica, conformemente al requisito di cui all’articolo 4 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 4 del regolamento n. 207/2009, successivamente del regolamento 2017/1001), nel senso che l’oggetto e la portata della tutela richiesta siano chiaramente e precisamente determinati (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Red Bull/EUIPO,
C‑124/18 P
,
EU:C:2019:641
, punto
; v. anche, in tal senso e per analogia, sentenza del 27 marzo 2019, Hartwall,
C‑578/17
,
EU:C:2019:261
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
Qualora la domanda sia corredata di una descrizione verbale del segno, tale descrizione deve contribuire a precisare l’oggetto e la portata della protezione richiesta ai sensi del diritto dei marchi e una tale descrizione non può porsi in contraddizione con la rappresentazione grafica di un marchio, né essere tale da suscitare dubbi sull’oggetto e sulla portata di tale rappresentazione grafica (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Red Bull/EUIPO,
C‑124/18 P
,
EU:C:2019:641
, punto
; v. anche, in tal senso e per analogia, sentenza del 27 marzo 2019, Hartwall,
C‑578/17
,
EU:C:2019:261
, punti
e
).
La rappresentazione grafica deve permettere che il segno possa essere rappresentato visivamente, in particolare attraverso immagini, linee o caratteri, in modo da poter essere individuato con esattezza. In primo luogo, il requisito della rappresentazione grafica ha lo scopo specifico di definire il marchio stesso, al fine di individuare l’esatto oggetto della tutela conferita attraverso il marchio registrato al suo titolare. Inoltre, per svolgere tale funzione nei confronti delle autorità competenti e del pubblico, in particolare gli operatori economici, la rappresentazione grafica deve essere chiara, precisa, di per sé completa, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e oggettiva [v., in tal senso, sentenza del 21 giugno 2017, M/S. Indeutsch International/EUIPO – Crafts Americana Group (Rappresentazione di spine di pesce tra due linee parallele),
T‑20/16
,
EU:T:2017:410
, punti
e
e giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso e per analogia, sentenze del 12 dicembre 2002, Sieckmann,
C‑273/00
,
EU:C:2002:748
, punti
e da 48 a 55, e del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie,
C‑49/02
,
EU:C:2004:384
, punti
e da 27 a 32]. In particolare, la rappresentazione ha precisamente il fine di evitare qualsiasi elemento di soggettività nel processo di identificazione e di percezione del segno. Di conseguenza, il mezzo di rappresentazione grafica dev’essere inequivocabile ed oggettivo (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 12 dicembre 2002, Sieckmann,
C‑273/00
,
EU:C:2002:748
, punto
).
Una rappresentazione grafica che manchi di precisione e di chiarezza non consente di determinare la portata della tutela richiesta (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 27 novembre 2003, Shield Mark,
C‑283/01
,
EU:C:2003:641
, punto
). Il fattore determinante riguardo alla portata della tutela del marchio è il modo in cui sarà percepito, sulla sola base del segno quale registrato [v., in tal senso, sentenza del 17 gennaio 2018, Deichmann/EUIPO – Munich (Raffigurazione di una croce sul lato di una calzatura sportiva),
T‑68/16
,
EU:T:2018:7
, punto
]. Il requisito della rappresentazione grafica ha lo scopo specifico di definire il marchio stesso, al fine di determinare l’oggetto esatto della tutela conferita attraverso il marchio registrato al suo titolare. Di conseguenza, spetta al richiedente depositare una rappresentazione grafica del marchio che corrisponda proprio all’oggetto della tutela che intende ottenere. Una volta che il marchio è stato registrato, il titolare dello stesso non può richiedere una tutela più ampia di quella conferita da detta rappresentazione grafica o che non le corrisponda [v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2017, Red Bull/EUIPO – Optimum Mark (Combinazione dei colori blu e argento),
T‑101/15 e T‑102/15
,
EU:T:2017:852
, punto
, e del 19 giugno 2019, adidas/EUIPO – Shoe Branding Europe (Raffigurazione di tre strisce parallele),
T‑307/17
,
EU:T:2019:427
, punto
e giurisprudenza ivi citata].
Inoltre, la regola 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95 prevede che la domanda di registrazione «può contenere una descrizione del marchio», a titolo facoltativo. Pertanto, nell’ipotesi in cui sia presente una descrizione nella domanda di registrazione, tale descrizione deve essere esaminata unitamente alla rappresentazione grafica. Dalla sentenza del 6 maggio 2003, Libertel (
C‑104/01
,
EU:C:2003:244
), emerge infatti che una descrizione del segno può essere necessaria al fine di soddisfare le esigenze di cui all’articolo 4 del regolamento n. 207/2009 (v., in tal senso, sentenze del 30 novembre 2017, Combinazione dei colori blu e argento,
T‑101/15 e T‑102/15
,
EU:T:2017:852
, punti
e
, e del 19 giugno 2019, Raffigurazione di tre strisce parallele,
T‑307/17
,
EU:T:2019:427
, punto
). Tuttavia, l’esame congiunto della descrizione non può ampliare l’oggetto esatto della tutela come definito dalla rappresentazione (v. il precedente punto 108), ma può soltanto contribuire a chiarirlo e a precisarlo.
Per quanto riguarda i marchi tridimensionali, la regola 3, paragrafo 4, del regolamento n. 2868/95 [divenuto articolo 3, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione 2018/626 della Commissione, del 5 marzo 2018, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento 2017/1001, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (
GU 2018, L 104, pag. 37
)], che non richiede alcuna descrizione per tali marchi, prevede quanto segue:
«Nella domanda va indicato se viene chiesta la registrazione di un marchio tridimensionale. La riproduzione consiste in una riproduzione fotografica o grafica del marchio e può contenere fino a sei diverse prospettive del medesimo».
Da quanto precede risulta che, relativamente all’interpretazione e all’applicazione del diritto dei marchi dell’Unione europea, la rappresentazione del marchio, che deve essere chiara e precisa, definisce l’oggetto della tutela conferita dalla registrazione. Inoltre, la descrizione, che può eventualmente accompagnare la rappresentazione, deve corrispondere a quest’ultima, come registrata, e non può ampliare l’ambito di applicazione del marchio così definito. Tale requisito di concordanza tra un’eventuale descrizione e la rappresentazione è quindi un corollario del requisito di chiarezza e di precisione della rappresentazione che definisce l’oggetto della tutela.
Alla luce di tali principi, è a giusto titolo che la commissione di ricorso ha osservato, al punto 38 della decisione impugnata, che è la rappresentazione (all’epoca grafica) del marchio così come depositata che definisce la portata della sua tutela, e non la descrizione del marchio fornita dalla ricorrente, prima di aggiungere che una descrizione del marchio deve definire ciò che può essere visto nella rappresentazione di un marchio e che la portata della tutela non è ampliata da una possibile interpretazione di ciò che intende la richiedente mediante tale rappresentazione o di ciò che essa aveva in mente.
–
Applicazione al caso di specie della definizione dell’oggetto esatto della tutela conferita dal marchio anteriore e della concordanza tra la sua descrizione e la sua rappresentazione
Nel caso di specie, dal certificato di registrazione del marchio tridimensionale francese anteriore, rilasciato dall’Institut national de la propriété industrielle (Istituto nazionale della proprietà industriale, INPI, Francia), risulta che tale marchio contiene una rappresentazione (riprodotta al precedente punto 7) accompagnata da una descrizione secondo cui «[il] marchio si compone di una bottiglia, come rappresentata sopra, all’interno della quale è posto un filo d’erba in posizione quasi diagonale nel corpo della bottiglia».
In merito a tale certificato di registrazione, occorre sottolineare, anzitutto, che la descrizione del marchio anteriore non corrisponde alla sua rappresentazione. È infatti necessario constatare che la rappresentazione contiene una linea e non un filo d’erba, come descritto. Inoltre, nella rappresentazione, la linea sembra piuttosto figurare sul corpo di bottiglia e non risulta chiaramente che esso si trovi all’interno della bottiglia. Inoltre, la descrizione di detto marchio, dal momento che non corrisponde alla sua rappresentazione, non può servire a chiarire o a precisare quest’ultimo.
Pertanto, occorre constatare che la commissione di ricorso, al punto 39 della decisione impugnata, ha correttamente rilevato che la rappresentazione grafica del marchio anteriore mostrava «una bottiglia di forma comune sulla quale appar[iva] una linea [dritta] che part[iva] in diagonale dal lato sinistro della bottiglia, iniziando proprio sotto il collo, verso il bordo inferiore della bottiglia», che la linea, presentata come parte fissa del corpo della bottiglia, era una linea diagonale diritta e nient’altro e che la descrizione fornita dalla ricorrente non modificava in alcun modo tale constatazione, perché la portata della tutela del marchio non era definita dall’intenzione della ricorrente al momento del deposito del marchio.
Come rilevato dall’interveniente, tale valutazione della commissione di ricorso è conforme ai principi rilevanti per la corretta individuazione di un marchio tridimensionale, secondo i quali è la rappresentazione a essere decisiva per la definizione della portata della tutela di un marchio del genere e la descrizione non può alterare o interpretare la rappresentazione di tale marchio.
Tale constatazione non è messa in discussione dagli argomenti della ricorrente secondo cui la percezione del marchio tridimensionale francese anteriore come contenente un filo d’erba all’interno della bottiglia corrisponderebbe, in primo luogo, alle constatazioni del Tribunale nella sentenza di annullamento, in secondo luogo, alla rappresentazione, alla tipologia e alla descrizione di tale marchio indicate nel suo certificato di registrazione, e, in terzo luogo, agli elementi di prova prodotti.
In primo luogo, nella sentenza di annullamento, Il Tribunale non si è affatto pronunciato, nel merito, sull’oggetto esatto della tutela conferita dal marchio francese tridimensionale anteriore. Si è limitato ad accogliere il terzo motivo del primo ricorso, fondato su un difetto di motivazione e sul mancato esercizio del potere discrezionale in merito confronti agli elementi di prova dell’uso prodotti per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso, vale a dire un motivo di natura processuale relativo alla mancata presa in considerazione delle prove d’uso e non alla definizione dell’oggetto della tutela (v. anche la risposta fornita al primo motivo ai precedenti punti da 70 a 82).
In secondo luogo, è proprio sulla rappresentazione del marchio francese tridimensionale anteriore nel suo certificato di registrazione che si fonda la valutazione della commissione di ricorso secondo cui tale marchio tutela «una bottiglia di forma comune sulla quale appare una linea dritta che parte in diagonale dal lato sinistro della bottiglia, iniziando proprio sotto il collo, verso il bordo inferiore della bottiglia». Per contro, l’asserita presenza di un filo d’erba non risulta dalla rappresentazione, bensì soltanto dalla descrizione.
Orbene, come rileva l’interveniente, tale descrizione contiene un’interpretazione indebita della rappresentazione, perché essa interpreta l’elemento grafico della linea al di là ciò che è visibile, affermando che tale elemento è un filo d’erba. Sulla rappresentazione in bianco e nero infatti (e quindi non limitata a un colore particolare come il verde-bruno, ma che concerne tutti i colori) l’elemento grafico è una linea nera molto dritta, senza alcuna curvatura o irregolarità, laddove un filo d’erba non è normalmente dritto, ma presenta delle curvature e delle irregolarità. Inoltre, in questa medesima rappresentazione, non emerge chiaramente che la linea si trovi all’interno della bottiglia, ma sembra piuttosto figurare sul corpo di quest’ultima. Pertanto, qualsiasi interpretazione o alterazione della rappresentazione da parte della descrizione contravverrebbe ai principi richiamati ai precedenti punti da 104 a 112.
L’interveniente aggiunge che, se la ricorrente avesse voluto tutelare un filo d’erba in una bottiglia, avrebbe dovuto depositare un’immagine di un filo d’erba integralmente fedele alla realtà, come avvenuto per altri marchi registrati dalla ricorrente.
A tal riguardo, occorre rilevare che il Tribunale si è già pronunciato sull’oggetto esatto della tutela conferita dal marchio polacco tridimensionale n. 189866 della ricorrente, di seguito riprodotto:
Il Tribunale ha infatti giudicato, ai punti 94, 95, 97 e 98 della sentenza del 12 novembre 2015, CEDC International/UAMI – Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT) (
T‑449/13
, non pubblicata,
EU:T:2015:839
) e ai punti 96, 97, 99 e 100 della sentenza del 12 novembre 2015, CEDC International/UAMI – Fabryka Wódek Polmos Łańcut (WISENT VODKA) (
T‑450/13
, non pubblicata,
EU:T:2015:841
), che il marchio anteriore in conflitto conteneva un elemento figurativo che consisteva in una linea fine che attraversava la bottiglia e che detta linea era dritta, leggermente inclinata verso sinistra, di colore verde, e interrotta dall’etichetta. Secondo il Tribunale, tali rappresentazioni schematiche di ciò che potrebbe costituire un filo d’erba non possono, tuttavia, essere percepite come un vero filo d’erba. Il tratto presente nei marchi in conflitto, quali rappresentati e registrati, sarà percepito per ciò che è, ossia una semplice linea, e non come un filo d’erba. Soltanto una rappresentazione più realistica del filo d’erba, oppure la vera immagine di un filo d’erba posto all’interno di una bottiglia, potrebbe rimandare all’immagine di un filo d’erba, il che, inoltre, potrebbe essere confermato dalla descrizione di quest’ultima. Tuttavia, il Tribunale ha statuito che ciò non era avvenuto nel caso di specie. Secondo quest’ultimo, infatti, proprio a motivo della percezione di detto elemento figurativo come una semplice linea dritta leggermente inclinata o in diagonale, che attraversa una bottiglia, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che, in presenza di altri elementi figurativi, detto elemento fosse meno distintivo e svolgesse un ruolo secondario nella valutazione della somiglianza dei marchi in conflitto. Tale conclusione, ad avviso del Tribunale, non può essere inficiata dall’argomento della ricorrente secondo cui il filo d’erba è un elemento particolarmente evidente o originale. A tal riguardo, per il Tribunale occorre ricordare che l’elemento figurativo presente nei marchi in conflitto, quali rappresentati e registrati, è una linea dritta leggermente inclinata o in diagonale, che sarà percepita come una linea che attraversa la bottiglia e non come un filo d’erba. In quanto forma semplice, detta linea non risulta essere particolarmente originale o evidente. Inoltre, tanto nel caso del marchio richiesto quanto nel caso del marchio anteriore, essa passa in secondo piano a causa della presenza di altri elementi denominativi e figurativi nei suddetti marchi. Pertanto, essa diviene meno visibile e, per tale motivo, la sua capacità di colpire l’attenzione del consumatore è più ridotta.
Per quanto riguarda il marchio francese tridimensionale anteriore in questione nel caso di specie, occorre constatare, a maggior ragione, che soltanto una rappresentazione più realistica del filo d’erba, oppure la vera immagine di un filo d’erba posto all’interno di una bottiglia, avrebbe potuto determinare in modo chiaro e preciso la presenza di un filo d’erba in tale marchio, circostanza che, inoltre, avrebbe potuto essere confermata dalla descrizione di quest’ultima, che in tal caso sarebbe stata corrispondente alla rappresentazione. Ciò, tuttavia, non è avvenuto nel caso di specie.
In terzo luogo, in linea di principio, la presentazione di elementi di prova dell’uso non può influire sulla definizione dell’oggetto esatto della tutela conferita da un marchio. Tale oggetto è, infatti, definito dalla rappresentazione del marchio che figura nel certificato di registrazione, eventualmente chiarita e precisata dalla descrizione nel caso in cui quest’ultima corrisponda alla rappresentazione, ma non può in alcun modo essere modificato dall’uso effettivo del marchio sul mercato. Del resto, l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 43, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, successivamente articolo 49, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001) non consente che una modifica successiva alla domanda incida in modo sostanziale sul marchio.
Del resto, nel caso di specie, il carattere non sufficientemente chiaro e preciso della rappresentazione, accompagnata dalla sua descrizione, tende piuttosto ad essere confermato dal fatto che la ricorrente abbia presentato delle prove d’uso che riproducono il marchio anteriore in maniera diversa rispetto alla natura, alla lunghezza e alla posizione della linea nella rappresentazione che figura nel certificato di registrazione (v., in tal senso, sentenze del 29 luglio 2019, Red Bull/EUIPO,
C‑124/18 P
,
EU:C:2019:641
, punto
, e del 30 novembre 2017, Combinazione dei colori blu e argento,
T‑101/15 e T‑102/15
,
EU:T:2017:852
, punto
).
Infine, al punto 45 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha giustamente precisato che il marchio anteriore non può tutelare il concetto di un filo d’erba in una bottiglia.
Al riguardo, la Corte ha statuito che una rappresentazione astratta di un concetto in tutte le forme immaginabili non presenta i caratteri di precisione e di costanza richiesti dall’articolo 4 del regolamento n. 40/94. Infatti, una simile presentazione autorizzerebbe numerose combinazioni diverse che non consentirebbero al consumatore di percepire e di memorizzare una combinazione particolare che egli potrebbe utilizzare per reiterare, con certezza, un’esperienza di acquisto, così come esse non consentirebbero alle autorità competenti e agli operatori economici di conoscere la portata dei diritti tutelati del titolare del marchio (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Red Bull/EUIPO,
C‑124/18 P
,
EU:C:2019:641
, punto
; v. anche, in tal senso e per analogia, sentenza del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie,
C‑49/02
,
EU:C:2004:384
, punti da
a
).
Inoltre, la Corte ha dichiarato che l’oggetto di una domanda di registrazione di marchio che verte su tutte le forme immaginabili di un prodotto o di una parte di prodotto non costituisce un «segno» ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 40/94 e non è, pertanto, idoneo a costituire un marchio a titolo di quest’ultimo (v., per analogia, sentenza del 25 gennaio 2007, Dyson,
C‑321/03
,
EU:C:2007:51
, punto
).
Ne consegue che la normativa sui marchi non consente la tutela di un concetto o di un’idea, ma unicamente di un’espressione concreta di un concetto o di un’idea, quale incorporata nel segno e definita dalla rappresentazione di detto segno.
La ricorrente stessa riconosce che non è sua intenzione appropriarsi, in astratto, di qualsiasi rappresentazione di un filo d’erba in una bottiglia, bensì rivendicare l’esclusività su una rappresentazione concreta, che fa parte del suo marchio, della combinazione di tali due elementi.
È quindi la rappresentazione concreta del marchio anteriore che determina l’oggetto esatto della tutela conferita da tale marchio ai fini dell’esame della natura dell’uso di detto marchio.
Ebbene, è necessario constatare che dalla rappresentazione del marchio anteriore, quale correttamente individuata dalla commissione di ricorso, risulta che l’oggetto esatto della tutela conferita da tale marchio riguarda unicamente «una bottiglia di forma comune sulla quale appare una linea dritta che parte in diagonale dal lato sinistro della bottiglia, iniziando proprio sotto il collo, verso il bordo inferiore della bottiglia», ma non, come affermato dalla ricorrente, un filo d’erba.
La prima censura deve quindi essere respinta in quanto infondata.
Sulle censure seconda, terza e quarta, vertenti, rispettivamente, sull’applicazione di un criterio erroneo e inadeguato dell’uso effettivo del marchio anteriore, sulla mancata considerazione della possibilità dell’uso simultaneo di diversi marchi e sull’assenza di alterazione del carattere distintivo del marchio anteriore in occasione del suo uso
Nella seconda censura, la ricorrente afferma che la commissione di ricorso ha, «ancora una volta», applicato un criterio erroneo e inadeguato dell’uso effettivo del marchio tridimensionale francese anteriore, a causa del suo approccio «semplicistico e bidimensionale», senza approccio dinamico delle prospettive da più lati, e limitandosi a valutare gli elementi di prova in modo indipendente gli uni dagli altri, senza analizzarli insieme. Nella terza censura, essa fa valere che la commissione di ricorso non ha tenuto conto della possibilità dell’uso simultaneo di diversi marchi di differenti tipologie, affermando erroneamente che l’uso dell’etichetta modificava il carattere distintivo del marchio in questione. Nella quarta censura, essa deduce che la commissione di ricorso ha erroneamente valutato l’uso effettivo di tale marchio ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, restringendo erroneamente l’uso effettivo ai soli casi in cui la forma è «la stessa» o è «identica» a quella registrata, e non riconoscendo che differenze minori di lunghezza e di posizione del filo d’erba nella bottiglia utilizzata sul mercato francese non avevano alterato il carattere distintivo di detto marchio così come registrato.
–
Richiamo della legislazione e della giurisprudenza
Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 40/94 [divenuto articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento 2017/1001], la prova dell’uso effettivo di un marchio anteriore, nazionale o dell’Unione europea, comprende anche la prova dell’utilizzazione del marchio anteriore in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo di tale marchio nella forma in cui esso è stato registrato.
Direttamente dalla formulazione dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 40/94 emerge che l’uso del marchio in una forma che si differenzia dalla forma in cui esso è stato registrato è considerato come un uso ai sensi del primo paragrafo di tale articolo, purché il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato non sia alterato [v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2013, Specsavers International Healthcare e a.,
C‑252/12
,
EU:C:2013:497
, punto
; del 28 febbraio 2017, Labeyrie/EUIPO – Delpeyrat (Rappresentazione di un seminato di pesci chiari su sfondo scuro),
T‑767/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:122
, punto
, e del 28 giugno 2017, Tayto Group/EUIPO – MIP Metro (real),
T‑287/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:443
, punto
]. La regola secondo cui l’uso di un marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo di tale marchio nella forma in cui esso è stato registrato si considera alla stregua di un uso di detto marchio può essere denominata, brevitatis causa, «legge delle varianti autorizzate» (v., in tal senso, sentenza del 19 giugno 2019, Raffigurazione di tre strisce parallele,
T‑307/17
,
EU:T:2019:427
, punto
).
[
omissis
]
Ai fini di una simile constatazione, occorre tener conto anche delle qualità intrinseche e, in particolare, del grado più o meno elevato di carattere distintivo del marchio registrato qualora esso venga utilizzato unicamente come parte di un marchio complesso o congiuntamente a un altro marchio. Più il carattere distintivo di quest’ultimo è debole, infatti, più sarà agevolmente alterato dall’aggiunta di un elemento di per sé distintivo e più il marchio in questione perderà la sua idoneità a essere percepito come un’indicazione dell’origine del prodotto. La considerazione inversa si impone parimenti (sentenze del 24 settembre 2015, Forma di una stufa da cucina,
T‑317/14
, non pubblicata,
EU:T:2015:689
, punto
; del 13 settembre 2016, Rappresentazione di un poligono,
T‑146/15
,
EU:T:2016:469
, punto
, e del 28 febbraio 2017, Rappresentazione di un seminato di pesci chiari su sfondo scuro,
T‑767/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:122
, punto
).
[
omissis
]
Pertanto, il requisito dell’uso effettivo di un marchio può essere soddisfatto quando un marchio è utilizzato unitamente ad un altro marchio, sempre che il marchio continui ad essere percepito come un’indicazione dell’origine del prodotto in questione [sentenze del 28 febbraio 2017, Rappresentazione di un seminato di pesci chiari su sfondo scuro,
T‑767/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:122
, punto
; del 10 ottobre 2017, Klement/EUIPO – Bullerjan (Forma di un forno),
T‑211/14 RENV
, non pubblicata,
EU:T:2017:715
, punto
, e del 28 febbraio 2019, PEPERO original,
T‑459/18
, non pubblicata,
EU:T:2019:119
, punto
].
[
omissis
]
Trattandosi di un marchio tridimensionale costituito dall’aspetto del prodotto stesso, per pervenire alla conclusione che il marchio anteriore è stato effettivamente utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale, la prova del suo uso deve concretizzarsi mediante elementi che permettano di concludere in maniera non equivoca che il consumatore è in grado di associare a un’impresa determinata la forma protetta dal marchio anteriore [v., in tal senso, sentenze del 27 settembre 2018, M J Quinlan & Associates/EUIPO – Intersnack Group (Forma di un canguro),
T‑219/17
, non pubblicata,
EU:T:2018:610
, punto
, e del 28 febbraio 2019, PEPERO original,
T‑459/18
, non pubblicata,
EU:T:2019:119
, punto
].
Infine, occorre considerare che, in presenza di un marchio estremamente semplice, anche modifiche minori apportate a detto marchio possono costituire variazioni non trascurabili, di modo che la forma modificata non potrà essere considerata complessivamente equivalente alla forma registrata di tale marchio. Più un marchio è semplice, infatti, meno è idoneo ad avere un carattere distintivo e più una modifica apportata a tale marchio può incidere su una delle sue caratteristiche essenziali ed alterare così la percezione di tale marchio da parte del pubblico di riferimento (v., in tal senso, sentenze del13 settembre 2016, Rappresentazione di un poligono,
T‑146/15
,
EU:T:2016:469
, punti
e
e giurisprudenza ivi citata, e del 19 giugno 2019, Raffigurazione di tre strisce parallele,
T‑307/17
,
EU:T:2019:427
, punto
).
–
Applicazione al caso di specie
Nel caso di specie, in merito alla quarta censura, in primo luogo, è necessario constatare che il marchio anteriore, come rappresentato, il cui oggetto di tutela è «una bottiglia di forma comune sulla quale appare una linea dritta che parte in diagonale dal lato sinistro della bottiglia, iniziando proprio sotto il collo, verso il bordo inferiore della bottiglia», e non un filo d’erba (v. i precedenti punti 115 e 133), non è stato utilizzato come tale, in una forma identica, dalla ricorrente nelle prove d’uso prodotte.
Per quanto riguarda le prove prodotte dinanzi alla divisione di opposizione (v. il precedente punto 15), nelle quali figurano talune bottiglie, nessuna di esse presenta una linea diagonale ininterrotta, tantomeno una linea dritta identica a quella che figura nel marchio anteriore. Inoltre, tale linea non è apposta sulla superficie esterna di alcuna delle bottiglie e non appare sull’etichetta stessa o attraverso quest’ultima. Inoltre, tutte le bottiglie sono munite di un’etichetta non trasparente (illeggibile o recante la menzione «żubrówka bison vodka») idonea a incidere sulla visibilità e sulla percezione di ciò che si trova dietro di essa.
Per quanto riguarda le prove prodotte tardivamente dinanzi alla commissione di ricorso (v. il precedente punto 25) e, in particolare, talune fotografie – allegate alla dichiarazione del sig. K. – della bottiglia munita dell’etichetta recante la menzione «żubrówka bison vodka» e rappresentata questa volta non soltanto con una prospettiva frontale, ma anche con una prospettiva posteriore e una vista sui due lati, occorre constatare che, effettivamente, sulle vedute laterali, è possibile osservare una lunga linea ininterrotta.
Tuttavia, tali linee che appaiono nelle due vedute laterali di tale prova dell’uso, quantunque leggermente differenti tra loro, differiscono significativamente dalla linea diagonale diritta che figura nel marchio anteriore. Esse se ne differenziano per la loro natura, non essendo del tutto dritte, ma leggermente incurvate, per la loro maggiore lunghezza e per la loro posizione, in quanto esse cominciano e finiscono in punti diversi sul bordo e nella parte inferiore della bottiglia, il che comporta anche un’inclinazione differente.
La commissione di ricorso ha quindi giustamente constatato, ai punti da 40 a 42 della decisione impugnata, che nessuna delle prove prodotte dinanzi alla divisione di opposizione (v. il precedente punto 15) o dinanzi ad essa (v. il precedente punto 25) mostrava il marchio nella sua forma registrata, vale a dire quale rappresentata graficamente nel certificato di registrazione.
In secondo luogo, occorre constatare che neppure il marchio anteriore, come rappresentato, il cui oggetto di tutela è «una bottiglia di forma comune sulla quale appare una linea dritta che parte in diagonale dal lato sinistro della bottiglia, iniziando proprio sotto il collo, verso il bordo inferiore della bottiglia», e non un filo d’erba (v. i precedenti punti 115 e 133), è stato utilizzato dalla ricorrente in una forma che differiva per taluni elementi che non alteravano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui quest’ultimo era stato registrato o per variazioni trascurabili.
A tal riguardo, occorre tenere conto, al pari della commissione di ricorso al punto 44 della decisione impugnata, del fatto che il carattere distintivo del marchio anteriore in quanto tale è debole. Tale marchio si compone, infatti, di una bottiglia di forma comune munita di una semplice linea dritta di una lunghezza precisa, posta in una posizione specifica che comporta un’inclinazione particolare. Nell’impressione globale, è tale semplice linea dritta, con la sua lunghezza precisa e la sua posizione specifica, che rende detto marchio leggermente distintivo.
Pertanto, la portata della tutela del marchio anteriore come definita dalla sua rappresentazione grafica risulta ridotta e il suo carattere distintivo è agevolmente alterato (v. il precedente punto 140), tanto più che si tratta di un marchio tridimensionale (v. i precedenti punti 143 e 147).
Orbene, le forme presentate nelle prove prodotte differiscono dalla forma tutelata del marchio anteriore per variazioni non trascurabili di natura, lunghezza e posizione (v. il precedente punto 152) e non possono essere considerate «non trascurabili» o «complessivamente equivalenti» alla forma registrata di detto marchio conformemente alla giurisprudenza (v. il precedente punto 148).
La commissione di ricorso ha quindi giustamente ritenuto, ai punti da 43 a 45 della decisione impugnata, che detto uso, quale mostrato dalle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad essa, non soltanto non costituisse l’uso del marchio anteriore quale era stato registrato, ma non fosse neppure un uso in una forma che differiva per taluni elementi che non alteravano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso era stato registrato, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009.
Pertanto, si deve constatare che il marchio anteriore così come è stato utilizzato, secondo ciò che risulta dalle prove prodotte, non corrisponde al suddetto marchio quale rappresentato e registrato e che le differenze tra essi costituiscono un’alterazione del carattere distintivo di quest’ultimo che va al di là delle variazioni trascurabili in virtù della «legge delle varianti autorizzate».
La quarta censura deve quindi essere respinta in quanto infondata.
[
omissis
]
Quanto alla terza censura, vertente sulla possibilità dell’uso simultaneo di diversi marchi di differenti tipologie, occorre certamente ricordare che, secondo costante giurisprudenza, l’uso di un marchio può inglobare tanto l’uso indipendente di tale marchio quanto il suo uso come componente di un altro marchio o congiuntamente a quest’ultimo (sentenza del 18 aprile 2013, Colloseum Holding,
C‑12/12
,
EU:C:2013:253
, punto
; v. anche, in tal senso, sentenze del 18 luglio 2013, Specsavers International Healthcare e a.,
C‑252/12
,
EU:C:2013:497
, punti
,
e
, e del 24 settembre 2015, Forma di una stufa da cucina,
T‑317/14
, non pubblicata,
EU:T:2015:689
, punto
)
Tuttavia, occorre sottolineare che un marchio registrato che sia utilizzato unicamente in quanto parte di un marchio complesso o congiuntamente a un altro marchio deve continuare ad essere percepito come un’indicazione dell’origine del prodotto in questione affinché un uso siffatto soddisfi la nozione di «uso effettivo» ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 40/94 (sentenze del 18 aprile 2013, Colloseum Holding,
C‑12/12
,
EU:C:2013:253
, punto
, e del 24 settembre 2015, Forma di una stufa da cucina,
T‑317/14
, non pubblicata,
EU:T:2015:689
, punto
).
Nel caso di specie, in primo luogo, occorre rilevare che, se la commissione di ricorso ha menzionato la presenza dell’etichetta (illeggibile o recante la menzione «żubrówka bison vodka»), è anzitutto perché essa ha ritenuto che la presenza di una simile etichetta incidesse sulla visibilità e sulla percezione del marchio francese tridimensionale anteriore sulle prove d’uso, e non soltanto perché la presenza di un marchio di un altro tipo, denominativo o figurativo, alterasse il carattere distintivo di tale marchio. Infatti, nelle fotografie riprodotte al precedente punto 15, a seconda dei casi, non è visibile nessuna linea o non è visibile nulla nella parte inferiore della bottiglia, sotto l’etichetta, oppure sono visibili varie (due o tre) linee sotto l’etichetta.
Come rileva l’EUIPO, non è soltanto il fatto che diversi marchi fossero utilizzati sul medesimo prodotto ad aver indotto la commissione di ricorso a concludere che l’uso del marchio anteriore non era dimostrato, ma principalmente il fatto che fosse difficile notare ciò che si trovava dietro l’etichetta, in particolare in quanto le fotografie erano contraddittorie riguardo all’assenza o alla presenza di una linea o di un filo d’erba.
Ne consegue che la commissione di ricorso non ha affatto messo in discussione la giurisprudenza relativa alla possibilità di un uso congiunto di diversi marchi di differenti tipologie, citata ai precedenti punti 166 e 167, secondo cui il requisito dell’uso effettivo di un marchio può essere soddisfatto quando un marchio è utilizzato congiuntamente a un altro marchio, sempre che il marchio continui ad essere percepito come un’indicazione dell’origine del prodotto in questione.
In secondo luogo e in ogni caso, occorre ritenere, al pari dell’interveniente, che le condizioni di un simile uso congiunto di un marchio tridimensionale unitamente ad altri marchi non siano soddisfatte nel caso di specie. Infatti, sebbene l’uso combinato di due marchi possa certamente, in linea di principio, costituire l’uso di uno di tali marchi, ciò avviene, tuttavia, soltanto a condizione che il carattere distintivo di detto marchio non sia alterato, e tale condizione è soddisfatta solo se il pubblico di riferimento percepisce detto marchio in modo individuale e indipendente dall’altro marchio, come un’indicazione di origine.
Tuttavia, nel caso di specie, non soltanto il marchio anteriore è utilizzato congiuntamente a un altro marchio, apposto su un’etichetta non trasparente che impedisce la visibilità e incide sulla percezione della parte distintiva di detto marchio anteriore, ma, in ogni caso, la ricorrente non ha dimostrato, nelle prove d’uso prodotte, la percezione individuale e indipendente di tale marchio come un’indicazione di origine da parte del pubblico di riferimento, ad esempio producendo uno studio di mercato.
A tal riguardo, il Tribunale ha già statuito, relativamente a un disegno comparabile a tali fotografie, che la linea passava in secondo piano a causa della presenza di altri elementi denominativi e figurativi nei marchi usati in combinazione, che, in tal modo, essa diveniva meno visibile e che, per tale ragione, la sua capacità di colpire l’attenzione del consumatore era più ridotta (v., in tal senso, sentenze del 12 novembre 2015, WISENT,
T‑449/13
, non pubblicata,
EU:T:2015:839
, punto
, e del 12 novembre 2015, WISENT VODKA,
T‑450/13
, non pubblicata,
EU:T:2015:841
, punto
).
Così avviene anche nel caso di specie. Non è dimostrato che il marchio anteriore, quando è utilizzato congiuntamente al marchio denominativo ŻUBRÓWKA VODKA BISON o agli elementi grafici legati al bisonte che figura sull’etichetta, continui ad essere percepito come un’indicazione di origine da parte del pubblico di riferimento. Ciò è vero, a fortiori, considerato che il carattere distintivo intrinseco del marchio anteriore è debole (v. il precedente punto 155), evidentemente più debole di quello del suddetto marchio denominativo e, pertanto, fortemente alterato da quest’ultimo (v. il precedente punto 156).
Del resto, occorre rammentare che il carattere distintivo del marchio anteriore è anzitutto alterato dal fatto che le linee presenti nelle prove d’uso, anche tardive, differiscono fortemente da quelle che figurano nella rappresentazione del marchio anteriore per la loro natura, non essendo totalmente dritte, ma leggermente incurvate, per la loro maggiore lunghezza e per la loro posizione differente, non iniziando dal medesimo punto nella parte inferiore della bottiglia, circostanza che comporta un’inclinazione differente (v. il precedente punto 151). Tuttavia, nell’impressione globale, è tale linea dritta, con la sua posizione e la sua lunghezza specifiche, che rende il marchio anteriore debolmente distintivo, poiché quest’ultimo si compone di una bottiglia di forma comune accompagnata da una linea del genere.
[
omissis
]
Dato che il carattere distintivo del marchio anteriore, intrinsecamente debole, è fortemente alterato nelle prove del suo uso dagli altri marchi o elementi che figurano sull’etichetta, le condizioni di un uso congiunto non sono soddisfatte.
La terza censura dev’essere respinta in quanto carente in punto di fatto e, in ogni caso, in quanto infondata.
Occorre quindi confermare la valutazione della commissione di ricorso secondo cui l’uso del marchio francese tridimensionale anteriore, come rappresentato e registrato, non è stato provato.
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre respingere il secondo motivo.
Sul terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 75 e dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009
Con il terzo motivo, la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 75 del regolamento n. 207/2009 (difetto di motivazione) e l’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 (assenza di un esame corretto dei fatti). Essa deduce al riguardo quattro censure, che devono essere esaminate, le prime tre – vertenti sui motivi di opposizione enunciati all’articolo 8, paragrafo 1, le regolamento n. 207/2009 – congiuntamente, e, l’ultima, vertente sui motivi di opposizione enunciati all’articolo 8, paragrafi 3 e 4, del medesimo regolamento, separatamente.
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omissis
]
Sulla quarta censura, vertente sul rinvio da parte della commissione di ricorso alla motivazione di una decisione anteriore annullata dal Tribunale
Con la quarta censura, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso non avrebbe esaminato i restanti motivi del ricorso e dell’opposizione, vertenti sull’articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 207/2009. Al punto 48 della decisione impugnata, essa si sarebbe limitata a un mero rinvio alla motivazione della sua prima decisione nel procedimento R 2506/2010-4. Sembrerebbe esserle «sfuggito» che tale decisione anteriore era stata annullata nella sua integralità dalla sentenza di annullamento. Di conseguenza, nella decisione impugnata, la commissione di ricorso avrebbe dovuto statuire su tutti i motivi dedotti dalla ricorrente nel suo ricorso e non avrebbe potuto rinviare a una decisione che non esisterebbe più.
L’EUIPO contesta tali argomenti. Esso sottolinea che, come indicato al punto 29 della sentenza di annullamento, è la ricorrente stessa ad aver limitato la sua argomentazione alle sole conclusioni della commissione di ricorso relative alla valutazione delle prove d’uso prodotte nella prima decisione e ad aver fatto valere che tali conclusioni riguardavano allo stesso modo tutti i motivi invocati a sostegno dell’opposizione.
L’interveniente contesta tali argomenti. Essa ritiene che neppure il riferimento fatto dalla commissione di ricorso alla prima decisione, del 26 marzo 2012, nel procedimento R 2506/2010-4, per dimostrare che non erano stati soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 207/2009, costituisca una violazione degli articoli 75 e 76 del medesimo regolamento. Essa ritiene che, dopo il procedimento dinanzi al Tribunale, l’articolo 8, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, non facesse più parte dell’oggetto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso, in quanto la sentenza di annullamento aveva avuto ad oggetto la violazione degli articoli 75 e 76 del medesimo regolamento in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, e riguardava unicamente le prove d’uso. L’interveniente rileva che l’oggetto della controversia era limitato – dalla ricorrente stessa – alla violazione delle suddette disposizioni, poiché al punto 5.2 del ricorso depositato nel procedimento anteriore la ricorrente aveva dichiarato che essa «limita[va] la sua argomentazione alle sole conclusioni della commissione di ricorso relative alla valutazione delle prove d’uso prodotte, in quanto tali conclusioni riguarda[vano] allo stesso modo tutti i motivi dell’opposizione». Orbene, l’interveniente considera che le prove relative all’uso non riguardano tutti i motivi di opposizione di cui all’articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 207/2009, dato che, secondo la giurisprudenza risultante dalla sentenza del 29 marzo 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar (
C‑96/09 P
,
EU:C:2011:189
, punto
), essa stessa non è legittimata a chiedere la prova dell’uso di tali diritti. Per contro, il requisito dell’uso potrebbe essere posto unicamente per taluni diritti anteriori ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento. È per tale motivo che essa ritiene che, nel precedente procedimento dinanzi al Tribunale, non fosse più in questione l’articolo 8, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento e che tali disposizioni non facciano più parte dell’oggetto del presente procedimento, vertente sulla decisione impugnata.
Inoltre, l’interveniente rileva che, nella prima decisione, ai punti da 20 a 34, la commissione di ricorso ha fornito motivi dettagliati che spiegano perché le suddette disposizioni non fossero applicabili. Tuttavia, la ricorrente non avrebbe fornito alcun argomento né ragionamento che spiegasse perché tale parte della decisione fosse viziata, ma avrebbe soltanto fatto riferimento, erroneamente, alla questione dell’uso effettivo come a una previa condizione alla valutazione di tali motivi. Secondo l’interveniente, ciò non è conforme all’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura, ai sensi del quale il ricorrente deve esporre dettagliatamente gli argomenti in base ai quali l’EUIPO avrebbe violato il diritto. Di conseguenza, anche se la ricorrente avesse voluto impugnare la prima decisione sotto il profilo dell’articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 207/2009, tale motivo sarebbe stato irricevibile e la decisione non avrebbe potuto essere annullata sul fondamento di tali disposizioni. L’interveniente conclude che il Tribunale, quando ha annullato la decisione nella sua interezza, ha potuto farlo soltanto nei limiti in cui essa era stata contestata. Orbene, la ricorrente non avrebbe contestato il rigetto dei motivi di opposizione enunciati all’articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 207/2009. Inoltre, la limitazione al motivo di opposizione enunciato all’articolo 8, paragrafo 1, del medesimo regolamento risulterebbe anche dall’argomentazione della ricorrente, la quale avrebbe invocato soltanto una violazione di tale motivo.
Occorre rilevare che la commissione di ricorso, al punto 48 della decisione impugnata, «quanto agli altri motivi dell’opposizione e agli altri diritti anteriori invocati, [ha rinviato] esplicitamente al ragionamento contenuto nella sua decisione del 26 marzo 2012 nel procedimento R 2506/2010-4».
Ebbene, si deve constatare che tale prima decisione è stata annullata nella sua interezza dal Tribunale nella sentenza di annullamento, la quale non è stata oggetto di impugnazione ed è passata in giudicato.
Dato che una sentenza di annullamento opera ex tunc e ha per effetto di eliminare retroattivamente l’atto annullato dall’ordine giuridico (v. il precedente punto 72), detta prima decisione non esiste nell’ordine giuridico dell’Unione e non può più comportare alcun effetto.
Pertanto, tale prima decisione non fa parte del contesto giuridico rispetto al quale deve essere valutata la motivazione della decisione impugnata.
Inoltre, un’opposizione fondata su diversi motivi può essere respinta soltanto se tutti i motivi addotti a suo sostegno vengono esaminati e respinti.
Ne consegue che la commissione di ricorso non poteva, al fine di fondare il dispositivo della decisione impugnata che respinge tutti i motivi di opposizione dedotti, rinviare, per taluni di essi, alla motivazione di una prima decisione annullata nella sua interezza dal Tribunale, senza esaminare e respingere ciascuno dei motivi di opposizione.
Si deve pertanto concludere che, limitandosi a «rinviare esplicitamente», per quanto riguarda i motivi di opposizione enunciati all’articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 207/2009, al ragionamento contenuto nella prima decisione, che è stata annullata nella sua interezza dal Tribunale, e fondando successivamente il dispositivo di rigetto del ricorso dinanzi ad essa in parte su un tale rinvio, la commissione di ricorso non ha motivato adeguatamente la decisione impugnata, in violazione dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009.
Tale conclusione non è inficiata dal fatto che, al punto 29 della sentenza di annullamento, il Tribunale abbia rilevato, in via preliminare, quanto segue:
«[L]a ricorrente contesta le osservazioni e le valutazioni dell’[EUIPO] riguardanti tutti i motivi dell’opposizione, ossia quelli enunciati all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009. Tuttavia, la ricorrente fa presente che essa limita i propri argomenti esclusivamente alle conclusioni della commissione di ricorso sulla valutazione delle prove dell’uso del marchio prodotte, perché tali conclusioni riguardano allo stesso modo tutti i motivi dell’opposizione»
Al riguardo, senza che sia necessario determinare se la valutazione delle prove d’uso prodotte riguardasse o meno alla stessa maniera tutti i motivi di opposizione, è sufficiente constatare che il fatto che il Tribunale abbia accolto, nella sentenza di annullamento, il terzo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 75 e dall’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 e relativo alla mancata presa in considerazione – non motivata – di talune prove d’uso da parte della commissione di ricorso, era idoneo a rimettere in discussione quantomeno l’esame del motivo di opposizione enunciato all’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento e, di conseguenza, l’integralità del dispositivo della prima decisione, che respinge il ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione recante rigetto dell’opposizione.
Infatti, quando il Tribunale, investito di un ricorso avverso una decisione della commissione di ricorso quale la prima decisione, constata che la valutazione della commissione di ricorso è invalida, ancorché rispetto a uno solo dei motivi di opposizione invocati, esso è obbligato ad annullare tale decisione nella sua interezza, come avvenuto nella sentenza di annullamento.
Si deve quindi accogliere la quarta censura del terzo motivo sollevata a sostegno del presente ricorso.
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre annullare la decisione impugnata unicamente nella parte in cui essa riguarda i motivi di opposizione enunciati all’articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 207/2009, come contemplati dalla quarta censura del terzo motivo, e respingere il ricorso quanto al resto, vale a dire relativamente a tutto ciò che riguarda il motivo di opposizione enunciato all’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento.
Sulle spese
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Inoltre, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.
Nel caso di specie, la ricorrente è parzialmente soccombente, in quanto l’accertamento della fondatezza della quarta censura del terzo motivo comporta l’annullamento della decisione impugnata soltanto relativamente ai motivi di opposizione enunciati all’articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 207/2009, e il rigetto del ricorso in merito al resto. Dal canto loro, l’EUIPO e l’interveniente sono soccombenti soltanto relativamente a detta censura, mentre il ricorso è respinto per tutto ciò che concerne il motivo di opposizione enunciato all’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento.
Di conseguenza, occorre disporre che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione)
dichiara e statuisce:

1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 29 agosto 2016 (procedimento R 1248/2015-4) è annullata nella parte in cui riguarda i motivi di opposizione enunciati all’articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea.

2)
Il ricorso è respinto in merito al resto.

3)
La CEDC International sp. z o.o., l’EUIPO e l’Underberg AG sopporteranno ciascuno le proprie spese.

Costeira
Gratsias
Kancheva
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 23 settembre 2020.
Firme
(
*1
)	Lingua processuale: l’inglese.
(
)	Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.