CELEX: 62018TJ0003
EU-tavaramerkki
Mitättömyysmenettely
EU-sana- ja kuviomerkit ANN TAYLOR ja AT ANN TAYLOR
Ehdoton hylkäysperuste
Asetuksen (EU) 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohta
Vilpillinen mieli

)
[– –]
Asian tausta
[– –]
Aineellisen sisällön osalta kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee olennaisilta osin asetuksen 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista siltä osin kuin valituslautakunta katsoi kantajan mielestä virheellisesti, että riidanalaisia tavaramerkkejä koskevat hakemukset oli jätetty vilpillisessä mielessä. Kantaja esittää kyseisen kanneperusteen tueksi kolme väitettä, jotka koskevat arviointivirheitä ensinnäkin sekaannusvaaran aiheuttavan riidanalaisten merkkien samankaltaisuuden ja sen, tiesikö riidanalaisten tavaramerkkien haltija samanlaisen tai samankaltaisen tavaramerkin olemassaolosta, osalta, toiseksi sen aikomuksen, joka riidanalaisten tavaramerkkien haltijalla oli hakemusten jättämisen aikaan, osalta ja kolmanneksi väliintulijan mitättömäksi toteamista koskevan vaatimuksensa tueksi esittämän selvitysaineiston todistusarvon ja näyttötaakan jaon osalta.
Väliintulija väittää, että kantaja toimii kyseiset väitteet esittämällä asetuksen 2017/1001 72 artiklan 2 kohdan säännösten vastaisesti, koska se ei vetoa mihinkään valituslautakunnan tekemään oikeudelliseen virheeseen tai menettelyvirheeseen vaan ainoastaan riitauttaa valituslautakunnan arvioinnin ja päätelmät.
Tässä yhteydessä on yhtäältä muistutettava, että asetuksen 2017/1001 72 artiklan 2 kohdan mukaan valituslautakuntien päätöksistä nostettavien kanteiden perusteena voi olla muun muassa kyseisen asetuksen rikkominen.
Kuten edellä 24 kohdassa mainittiin, nyt käsiteltävä kanne perustuu yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee olennaisilta osin asetuksen 2017/1001 säännöksen eli sen 59 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.
Toisaalta oikeuskäytännöstä ilmenee, että unionin yleinen tuomioistuin voi asetuksen 2017/1001 72 artiklan 2 kohdan soveltamisen yhteydessä valvoa kaikilta osin EUIPO:n valituslautakuntien päätösten laillisuutta tutkimalla tarvittaessa, pitääkö valituslautakuntien riidan tosiseikoista esittämä luonnehdinta oikeudellisesti paikkansa tai onko valituslautakunnille esitettyjä tosiseikkoja arvioitu virheellisesti (tuomio 18.12.2008, Les Éditions Albert René v. SMHV,
C-16/06 P
,
EU:C:2008:739
,
kohta).
Kantajalla on näin ollen oikeus ainoan kanneperusteensa yhteydessä vaatia unionin yleistä tuomioistuinta valvomaan sekä oikeudellisen arvioinnin että tosiseikkojen, joille riidanalaiset päätökset perustuvat, paikkansapitävyyttä.
Erityisesti on mainittava, että – toisin kuin väliintulija esitti istunnossa – kantajalla on oikeus vaatia unionin yleistä tuomioistuinta tutkimaan asianosaisten EUIPO:ssa esittämän selvitysaineiston osana riidanalaisten päätösten lainmukaisuutta koskevaa kokonaisvalvontaansa sen ratkaisemiseksi, ottiko valituslautakunta kyseisen aineiston riittävällä tavalla huomioon ja arvioiko se selvitysaineiston ja sen näyttöarvon oikein ja saattoiko valituslautakunta tällä perusteella todeta perustellusti, että riidanalaisia tavaramerkkejä oli haettu vilpillisessä mielessä.
Tässä yhteydessä on mainittava, että vaikka vilpillisen mielen käsitettä ei ole määritelty unionin lainsäädännössä, sen tavanomaisesta merkityksestä sekä asetuksen 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohdan asiayhteydestä ja tavoitteesta voidaan päätellä, että – kuten julkisasiamies Sharpston esitti ratkaisuehdotuksensa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (
C-529/07
,
EU:C:2009:148
) 60 kohdassa – käsite liittyy kyseessä olevan tavaramerkkirekisteröinnin hakijan subjektiiviseen motivaatioon eli epärehelliseen aikomukseen tai muuhun vahingolliseen syyhyn, ja se edellyttää poikkeamista eettisten periaatteiden tai hyvän kauppa- ja liiketavan mukaiseen menettelytapaan liittyvistä periaatteista (julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli,
C-529/07
,
EU:C:2009:148
,
kohta ja tuomio 7.7.2016, Copernicus-Trademarks v. EUIPO – Maquet (LUCEO),
T-82/14
,
EU:T:2016:396
,
kohta).
Niinpä kyseistä käsitettä ei voida soveltaa, jos rekisteröintihakemuksen voidaan katsoa vastaavan oikeutettua tavoitetta ja jos hakijan aikomus ei ollut vastoin tavaramerkin olennaista tehtävää, joka on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että kyseisellä tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella ilman sekaannusvaaraa erottaa tämän tavaran tai palvelun muista tavaroista tai palveluista, joilla on muu alkuperä (ks. vastaavasti tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli,
C-529/07
,
EU:C:2009:361
,
–
kohta ja tuomio 7.7.2016, LUCEO,
T-82/14
,
EU:T:2016:396
,
kohta).
Niinpä asetuksen 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohdalla vastataan yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen estää tavaramerkkien rekisteröiminen väärinkäyttötarkoituksessa tai teollisuuden ja kaupan rehellisten käytäntöjen vastaisesti (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 3.6.2010, Internetportal und Marketing,
C-569/08
,
EU:C:2010:311
,
ja
kohta). Tällaiset rekisteröimiset ovat nimittäin vastoin periaatetta, jonka mukaan Euroopan unionin oikeuden soveltamista ei voida laajentaa väärinkäytösluonteisiin taloudellisten toimijoiden menettelyihin, jotka eivät mahdollista kyseessä olevalla lainsäädännöllä tavoitellun päämäärän saavuttamista (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 14.12.2000, Emsland-Stärke,
C-110/99
,
EU:C:2000:695
,
ja
kohta ja tuomio 7.7.2016, LUCEO,
T-82/14
,
EU:T:2016:396
,
kohta).
Asetuksen 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohtaan vetoavan mitättömäksi toteamista koskevan vaatimuksen esittäjän on näytettävä toteen seikat, joiden perusteella voidaan todeta, että tavaramerkin rekisteröimistä EU-tavaramerkiksi koskeva hakemus on jätetty vilpillisessä mielessä, sillä oletuksena on hakijan vilpitön mieli, kunnes toisin todistetaan (tuomio 8.3.2017, Biernacka-Hoba v. EUIPO – Formata Bogusław Hoba (Formata),
T-23/16
, ei julkaistu,
EU:T:2017:149
,
kohta).
Tässä yhteydessä on mainittava, että vaikka asetuksen 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vilpillisen mielen käsite on hakijan aikomusta tämän jättäessä EU-tavaramerkiksi rekisteröimistä koskevan hakemuksen luonnehtivana seikkana subjektiivinen, vilpillisyys on ratkaistava yksittäistapaukseen liittyvien objektiivisten olosuhteiden perusteella (ks. vastaavasti tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli,
C-529/07
,
EU:C:2009:361
,
kohta).
Jos EUIPO katsoo, että mitättömäksi toteamista koskevan vaatimuksen esittäjän mainitsemat yksittäistapauksen objektiiviset olosuhteet voivat johtaa riidanalaisen tavaramerkkihakemuksen nauttiman vilpittömyysolettaman kumoutumiseen, tavaramerkin haltijan on esitettävä uskottavat selitykset mainitun tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tavoitteista ja liiketoimintalogiikasta.
Tavaramerkin haltijalla on nimittäin parhaat edellytykset antaa EUIPO:lle kyseisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämisen aikaisia aikeitaan koskevaa lisävalaistusta ja esittää sille seikkoja, joilla EUIPO voidaan vakuuttaa siitä, että aikomus oli oikeutettu huolimatta edellä 36 kohdassa mainituista objektiivisista olosuhteista (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 9.11.2016, Birkenstock Sales v. EUIPO (Risteileviä aaltoviivoja esittävä merkki),
T-579/14
,
EU:T:2016:650
,
kohta ja tuomio 5.5.2017, PayPal v. EUIPO – Hub Culture (VENMO),
T-132/16
, ei julkaistu,
EU:T:2017:316
,
–
kohta).
Kantajan väitteitä on tarkasteltava nimenomaan näiden seikkojen valossa.
Ensimmäinen väite, joka koskee valituslautakunnan arviointivirheitä sekaannusvaaran aiheuttavan riidanalaisten merkkien samankaltaisuuden ja sen, tiesikö riidanalaisten tavaramerkkien haltija samankaltaisen tavaramerkin olemassaolosta, osalta
Kantaja väittää, että sekaannusvaaran aiheuttava riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuus ja se, tiesikö riidanalaisten tavaramerkkien haltija samankaltaisen tavaramerkin olemassaolosta, ovat molemmat välttämättömiä edellytyksiä tavaramerkkien haltijan vilpillisen mielen toteamiseksi.
Väite jakautuu kahteen osaan, joista toinen koskee virhettä näistä edellytyksistä ensimmäisen soveltamisessa ja toinen jälkimmäisen niistä soveltamisessa.
Kantaja väittää ensimmäisen osan yhteydessä, että valituslautakunta teki virheen, kun se katsoi, että riidanalaiset merkit olivat sekaannusvaaran aiheuttavalla tavalla samankaltaisia, vaikka merkkien kattamat tavarat eivät olleet samoja tai samankaltaisia. Kantaja nimittäin väittää, että EUIPO:n käytännön mukaan vaatteet ja kellot ovat eri tavaroita eikä kuluttaja yhdistä tavaramerkkejä toisiinsa. Se katsoo vielä, ettei väliintulija ole osoittanut oikeudellisesti riittävällä tavalla aikaisemman tavaramerkin tunnettuutta.
Toisessa osassa kantaja väittää, että nyt käsiteltävässä asiassa se ei riidanalaisia tavaramerkkejä koskevan hakemuksen jättämisajankohtana ollut tietoinen mahdollisen sekaannusvaaran aiheuttavasta samanlaisesta tai samankaltaisesta tavaramerkistä eli sellaisen aikaisemman tavaramerkin, joka sisältää sanaosan ”ann taylor”, rekisteröimisestä luokkaan 14 kuuluvia tavaroita varten. Lisäksi kantaja katsoo, että vaikka se olisi tiennyt tällaisesta vaatteita varten haetusta tavaramerkistä, tällä ei olisi ollut mitään vaikutusta.
EUIPO ja väliintulija ovat eri mieltä näistä väitteistä.
Kyseisen väitteen molempia osia on tarkasteltava peräkkäin.
Ensimmäinen osa, joka koskee valituslautakunnan arviointivirheitä sekaannusvaaran aiheuttavan riidanalaisten merkkien samankaltaisuuden osalta
Aluksi on mainittava, että kyseinen väitteen osa perustuu kolmeen oletukseen.
Ensimmäiseksi voidaan todeta, että kantaja väittää istunnossa vahvistamansa mukaisesti, että 11.6.2009 annetussa tuomiossa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (
C-529/07
,
EU:C:2009:361
) määritettyjen perusteiden mukaan väliintulijalla on velvollisuus vilpillisen mielen osoittamiseksi näyttää toteen, että unionissa on olemassa rekisteröitäväksi haettavan merkin kanssa sekaannusvaaran aiheuttava samanlainen tai samankaltainen merkki samanlaisia tavaroita varten.
Toiseksi kantaja tukeutuu implisiittisesti mutta väistämättä oletukseen siitä, että valituslautakunta totesi nyt käsiteltävässä asiassa sen, että tällainen sekaannusvaaran aiheuttava samanlainen tai samankaltainen merkki on unionissa olemassa samanlaisia tai samankaltaisia tavaroita varten.
Kolmanneksi kantaja katsoo, että väliintulijan on vilpillisen mielen osoittamiseksi osoitettava aikaisemman tavaramerkin tunnettuus unionissa.
Nämä kolme oletusta ovat kuitenkin virheellisiä.
Tässä yhteydessä on aluksi muistutettava ensimmäisen oletuksen osalta, että oikeuskäytännön mukaan hakijan vilpillistä mieltä rekisteröintihakemuksen jättämisajankohtana on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät (tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli,
C-529/07
,
EU:C:2009:361
,
ja
kohta).
Unionin tuomioistuimen mukaan tällaisia merkityksellisiä tekijöitä voivat olla muun muassa se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää siitä, että kolmas käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan, hakijan aikomus estää tätä kolmatta jatkamasta tällaisen merkin käyttöä ja sen oikeudellisen suojan aste, joka kolmannen merkillä ja rekisteröitäväksi haetulla merkillä on (tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli,
C-529/07
,
EU:C:2009:361
,
kohta).
Tämän jälkeen on mainittava 11.6.2009 annetun tuomion Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (
C-529/07
,
EU:C:2009:361
) perusteluista ilmenevän, että edellä 51 kohdassa mainitut kolme tekijää ovat vain esimerkkejä seikoista, jotka voidaan ottaa huomioon, jotta olisi mahdollista ottaa kantaa tavaramerkin hakijan vilpilliseen mieleen rekisteröintihakemuksen jättämisajankohtana (tuomio 14.2.2012, Peeters Landbouwmachines v. SMHV – Fors MW (BIGAB),
T-33/11
,
EU:T:2012:77
,
kohta). Unionin tuomioistuin nimittäin vastasi kyseisessä tuomiossa ainoastaan kansallisen tuomioistuimen kysymyksiin, jotka koskivat olennaisilta osin sitä, olivatko kyseiset tekijät merkityksellisiä (ks. vastaavasti tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli,
C-529/07
,
EU:C:2009:361
,
ja
kohta). Niinpä jonkin näistä tekijöistä puuttuminen ei ole välttämättä esteenä sille, että kulloinkin kyseessä olevan asian olosuhteissa todetaan hakijan vilpillinen mieli (ks. vastaavasti tuomio 7.7.2016, LUCEO,
T-82/14
,
EU:T:2016:396
,
kohta).
Tässä yhteydessä on korostettava, että – kuten julkisasiamies Sharpston esitti ratkaisuehdotuksensa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (
C-529/07
,
EU:C:2009:148
) 60 kohdassa – asetuksen 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vilpillisen mielen käsite ei rajoitu tiettyihin erityisiin olosuhteisiin. Edellä 33 kohdassa mainittu kyseisten säännösten yleisen edun mukainen tavoite estää tavaramerkkien rekisteröiminen väärinkäyttötarkoituksessa tai teollisuuden ja kaupan rehellisten käytäntöjen vastaisesti nimittäin vaarantuisi, jos vilpillinen mieli voitaisiin osoittaa vain 11.6.2009 annetussa tuomiossa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (
C-529/07
,
EU:C:2009:361
) tyhjentävästi luetelluilla seikoilla (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 3.6.2010, Internetportal und Marketing,
C-569/08
,
EU:C:2010:311
,
kohta).
Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan hakijan vilpillistä mieltä koskevassa kokonaisvaltaisessa arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös kyseessä olevan merkin alkuperä ja merkin käyttö sen luomisesta alkaen, liiketoimintalogiikka, johon merkin rekisteröiminen EU-tavaramerkiksi kuuluu, sekä niiden tapahtumien aikajärjestys, jotka ovat ominaisia mainitulle rekisteröinnille (ks. tuomio 26.2.2015, Pangyrys v. SMHV – RSVP Design (COLOURBLIND),
T-257/11
, ei julkaistu,
EU:T:2015:115
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Lisäksi on mainittava, että – toisin kuin asetuksen 2017/1001 60 artiklalla, jossa luetellaan EU-tavaramerkkiä koskevat suhteelliset mitättömyysperusteet ja jolla suojataan näin ollen kyseessä olevan tavaramerkin kanssa ristiriidassa olevien aikaisempien oikeuksien haltijoiden yksityisiä etuja – saman asetuksen 59 artiklan 1 kohdalla, jossa säädetään muun muassa, että hakijan vilpillinen mieli tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen jättämisajankohtana on yksi ehdottomista mitättömyysperusteista, suojataan kaikkien etua. Niinpä yhden edellä tarkoitetuista mitättömyysperusteista toteamisen kannalta merkityksellistä arviointia ei välttämättä voida saattaa koskemaan vilpillisen mielen toteamista (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 22.10.2015, BGW,
C-20/14
,
EU:C:2015:714
,
–
kohta).
Erityisesti on mainittava, ettei vilpilliseen mieleen vetoavan mitättömyysvaatimuksen esittäjän voida systemaattisesti edellyttää näyttävän toteen asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloa sille kuuluvan aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen tavaramerkin välillä. Kuten EUIPO ja väliintulija esittivät istunnossa, tämä nimittäin yhtäältä veisi asetuksen 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännöksiltä niiden tehokkaan vaikutuksen. Toisaalta kyseisiin säännöksiin, joilla suojataan yleistä etua, voivat vedota kaikki luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt eivätkä pelkästään aikaisempien oikeuksien haltijat.
Nyt käsiteltävässä asiassa on riittävää todeta, että väliintulija vetoaa kantajalla riidanalaisia tavaramerkkejä koskevien rekisteröintihakemusten jättämisajankohtana olleen vilpillisen mielen osoittamiseksi seikkoihin, jotka liittyvät siihen, että kantaja oli hakenut ja käyttänyt Meksikossa riidanalaisten tavaramerkkien kanssa samankaltaisia tavaramerkkejä, ja jotka väliintulijan mukaan ilmentävät kantajan aikomusta hyödyntää vilpillisesti sen vaatteita varten Yhdysvalloissa hankkimaa samankaltaista tavaramerkkiä. On kuitenkin selvää, että asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyt edellytykset eivät voi olla asianmukaisia perusteita tällaisten seikkojen merkityksen arvioinnin kannalta.
Tämän jälkeen ensimmäisen osan toisesta oletuksesta on riittävää mainita, että nyt käsiteltävässä asiassa valituslautakunta vain totesi riidanalaisten tavaramerkkien ja väliintulijan merkkien samanlaisuuden tai samankaltaisuuden ja mainittujen tavaramerkkien kattamien luokkaan 14 kuuluvien kellojen ja luokkaan 25 kuuluvien vaatteiden, joita varten edellä mainittuja merkkejä käytettiin, välisen yhteyden. Sen sijaan valituslautakunta esitti kantajan itsensä mainitsemalla tavalla riidanalaisten päätösten 26 kohdassa nimenomaisesti, ettei kyseisiä tavaroita voida pitää 29.9.1998 annetussa tuomiossa Canon (
C-39/97
,
EU:C:1998:442
), joka koski sitä, missä tilanteissa tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuus saattoi merkitä sekaannusvaaraa, tarkoitetulla tavalla samankaltaisina. Niinpä valituslautakuntaa ei voida moittia siitä, että se perusti riidanalaiset päätökset virheellisiin tosiseikkoja koskeviin toteamuksiin siitä syystä, että se olisi virheellisesti todennut sekaannusvaaran nyt käsiteltävässä asiassa.
Ensimmäisen osan kolmannen oletuksen osalta on mainittava, että aikaisemman tavaramerkin tunnettuus on muun muassa yksi edellytys asetuksen 2017/1001 8 artiklan 5 kohdan ja 60 artiklan 1 kohdan a alakohdan, johon voidaan vedota, kun on olemassa riski siitä, että haetun tavaramerkin käyttämisellä hyödynnetään perusteettomasti aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä ja mainetta tai aiheutetaan niille haittaa, soveltamiselle. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kyseisissä säännöksissä tarkoitetut loukkaukset ovat seuraus sellaisesta tietynasteisesta samankaltaisuudesta aikaisemman tavaramerkin ja rekisteröitävän tavaramerkin välillä, jonka vuoksi kohdeyleisö yhdistää nämä kaksi tavaramerkkiä toisiinsa, toisin sanoen liittää ne yhteen, vaikkei se välttämättä sekoitakaan niitä toisiinsa (ks. tuomio 11.12.2014, Coca-Cola v. SMHV – Mitico (Master),
T-480/12
,
EU:T:2014:1062
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Sen sijaan edellä 55 ja 56 kohdassa mainittuihin syihin rinnastettavista syistä on katsottava, että vaikka aikaisemman merkin tunnettuus unionissa voi yksittäistapauksen olosuhteista riippuen olla merkityksellinen seikka vilpillistä mieltä koskevan arvioinnin kannalta, mitättömäksi toteamista koskevan vaatimuksen esittäjää ei asetuksen 2017/1001 60 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuihin edellytyksiin vetoavasta mitättömäksi toteamista koskevan vaatimuksen esittäjästä poiketen voida vaatia systemaattisesti näyttämään tällaista tunnettuutta toteen. Kuten edellä 35 kohdassa muistutettiin, vilpillinen mieli liittyy hakijan aikomukseen silloin, kun riidanalaista tavaramerkkiä koskeva rekisteröintihakemus jätetään. Kuten väliintulija mainitsi istunnossa, kyseisen merkin käyttämisen mahdollisilla vaikutuksilla aikaisemman tavaramerkin tunnettuuteen ei sen sijaan ole välttämättä merkitystä.
Joka tapauksessa on niin, että vaikka katsottaisiin, että väliintulijan tavaramerkkien tunnettuudella on merkitystä nyt käsiteltävässä asiassa, väliintulijan mainitsemien seikkojen kannalta huomioon ei otettaisi niiden tunnettuutta unionissa vaan niiden mahdollinen tunnettuus Yhdysvalloissa ja Meksikossa. Kuten kantajan istunnossa esittämistä huomautuksista ilmenee, kantaja vetoaa pelkästään siihen, ettei väliintulijan tavaramerkkejä tunneta unionissa.
Edellä mainitusta seuraa, ettei valituslautakunta tehnyt nyt käsiteltävässä asiassa oikeudellista virhettä tai arviointivirhettä sillä perusteella, ettei samanlaista tai samankaltaista tavaraa varten tarkoitettuja samanlaisia tai samankaltaisia merkkejä, jotka aiheuttavat sekaannusvaaran merkkien, joiden rekisteröintiä on haettu, kanssa, ollut olemassa, eikä sillä perusteella, etteivät väliintulijan aikaisemmat merkit olleet tunnettuja unionissa.
Tämän osan oletusten virheellisyydestä huolimatta osan paikkansapitävyys on kuitenkin tutkittava siltä osin kuin se koskee virhettä, jonka valituslautakunnan väitetään tehneen, kun se katsoi, että riidanalaisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden ja väliintulijan merkkien kattamien tavaroiden välillä oli yhteys ja että tällä yhteydellä on merkitystä sen toteamisessa, oliko hakija vilpillisessä mielessä kyseisiä tavaramerkkejä koskevien rekisteröintihakemusten jättämisajankohtana.
Tässä yhteydessä on ensimmäiseksi mainittava, että muuhun tavaraluokkaan kuin siihen, joita varten riidanalainen tavaramerkki on rekisteröity, kuuluvia tavaroita varten käytettyjen samanlaisten tai samankaltaisten merkkien olemassaololla voi olla merkitystä hakijan vilpillisen mielen toteamisessa.
Vaikka tällaisessa tilanteessa samanlaisten tai samankaltaisten merkkien käsittämät tavarat ovat erilaisia, markkinasegmenttien läheisyys voi tarjota riidanalaisen tavaramerkin hakijalle mahdollisuuden halutessaan hyödyntää tavaramerkin käyttöstrategioita eettisten periaatteiden tai hyvän kauppa- ja liiketavan vastaisesti. Se voi esimerkiksi hyödyntää tavaramerkkiä luodakseen tarkoituksella alan ammattilaisten tai yleisön mielissä yhteyden oikeudet samanlaisiin tai samankaltaisiin merkkeihin omistavaan tai niitä käyttävään yritykseen tai estääkseen kyseisen yrityksen toimintojen laajentamisen sille markkinasegmentille, jota varten sen oma tavaramerkki on rekisteröity, vaikka tällainen toimintojen laajentaminen voisi olla mainitulle yritykselle perusteltu liiketoiminnan laajentamisen strategia.
Toiseksi on mainittava, että valituslautakunnan arviointi yhtäältä siitä, miten väliintulija käyttää merkkiä ANN TAYLOR (tai hyvin samankaltaista merkkiä ANNTAYLOR), ja toisaalta riidanalaisten tavaramerkkien ja kyseisten merkkien samanlaisuudesta tai samankaltaisuudesta on virheetön.
Tältä osin on yhtäältä riittävää todeta, että kun otetaan huomioon väliintulijan mitättömyysmenettelyssä esittämä selvitysaineisto, valituslautakunta saattoi todeta, että kyseinen yhtiö oli käyttänyt tavaramerkkiä ANN TAYLOR vuodesta 1954 lähtien vähintään Yhdysvalloissa vaatteita varten ja että sillä oli hallussaan useita samanlaisia tai samankaltaisia tavaramerkkejä lähes 90 maassa samoja tavaroita varten. Väliintulija oli muun muassa jättänyt merkkiä ANN TAYLOR ja muita hyvin samankaltaisia merkkejä koskevia rekisteröintihakemuksia EUIPO:hon ja tiettyjen jäsenvaltioiden viranomaisille ennen riidanalaisia tavaramerkkejä koskevien rekisteröintihakemusten jättämistä.
Toisaalta on todettava riidanalaisen sanamerkin ja väliintulijan sanamerkin ANN TAYLOR samankaltaisuus ja jälkimmäisen samankaltaisuus väliintulijan toisen sanamerkin ANNTAYLOR kanssa, sillä ainoa ero viimeksi mainitussa tapauksessa on välilyönti osien ”ann” ja ”taylor” välissä. Lisäksi on totta, että – kuten valituslautakunnan vahvistamasta mitättömyysosaston arvioinnista ilmenee – riidanalaisen kuviomerkin synnyttämä yleisvaikutelma ei eroa perustavanlaatuisesti edellä mainittujen väliitulijan tavaramerkkien synnyttämästä yleisvaikutelmasta, kun otetaan huomioon mainittuun kuviomerkkiin sisältyvä versaaleilla kirjoitettu osa ”ANN TAYLOR” ja sen erillinen ja hallitseva asema.
Kolmanneksi on mainittava oikeuskäytännöstä ilmenevän, että riippumatta siitä, ovatko luokkaan 14 kuuluvat tavarat, kuten kellot, ja luokkaan 25 kuuluvat tavarat, kuten vaatteet, asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla samankaltaisia, kyseiset tavarat kuuluvat läheisiin markkinasegmentteihin. Etenkin ylellisyystavaroiden alalla kyseisiä tavaroita myydään nimittäin tunnettujen suunnittelijoiden ja valmistajien kuuluisilla tavaramerkeillä ja vaatteiden valmistajat suuntautuvat näin luokkaan 14 kuuluvien tavaroiden, mukaan lukien kellot, markkinoille (ks. vastaavasti tuomio 12.2.2015, Compagnie des montres Longines, Francillon v. SMHV – Cheng (B),
T-505/12
,
EU:T:2015:95
,
–
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Oikeuskäytännöstä ilmenee lisäksi, että vaikka kellojen ja vaatteiden välillä ei voida todeta täydentävyyttä sen osoittamiseksi, että kyseiset tavarat ovat samankaltaisia, yhtä selvää on, että kyseisille tavaroille on yhteistä niiden merkitys henkilön ulkonäön kannalta, joten syynä niiden ostamiseen voi vähintään osittain olla niiden henkilöstä antama vaikutelma, jopa tietyn ”esteettisen täydentävyyden” etsiminen (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 9.7.2015, CMT v. SMHV – Camomilla (Camomilla),
T-98/13 ja T-99/13
, ei julkaistu,
EU:T:2015:480
,
kohta ja tuomio 28.9.2016, The Art Company B & S v. EUIPO – G-Star Raw (THE ART OF RAW),
T-593/15
, ei julkaistu,
EU:T:2016:572
,
kohta).
Niinpä valituslautakunta ei tehnyt virhettä, kun se totesi yhteyden riidanalaisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden ja vaateteollisuuden tavaroiden, joita varten väliintulijan tavaramerkkejä oli käytetty ja haettu, välillä. Lisäksi valituslautakunta saattoi perustellusti todeta, että muotisuunnittelijoiden tapaa laajentaa tarjontaansa vaatteista muille läheisille markkinasegmenteille ilmensi nyt käsiteltävässä asiassa väliintulijan tavaramerkeillä varustettujen tavaroiden valikoiman laajentaminen muihin tavaroihin kuin vaatteisiin, esimerkiksi kenkiin, koruihin, aurinkolaseihin, hajuvesiin ja kelloihin.
Niinpä valituslautakunta katsoi perustellusti, että se, että riidanalaisten tavaramerkkien kanssa samanlaisia tai erittäin samankaltaisia tavaramerkkejä oli käytetty ja suojattu vuodesta 1954 lähtien läheisen markkinasegmentin tavaroita varten, oli nyt käsiteltävässä asiassa merkityksellinen tekijä sen arvioimisessa, oliko hakija vilpillisessä mielessä, kun se haki riidanalaisten tavaramerkkien rekisteröimistä.
Tätä päätelmää ei voida saattaa kyseenalaiseksi kantajan väitteillä ja sen kyseisten väitteiden tueksi esittämillä seikoilla.
Yhtäältä on niin, että vaikka on totta, että EUIPO:n on yhdenvertaisen kohtelun ja hyvän hallinnon periaatteiden vuoksi otettava huomioon jo tehdyt samanlaisia hakemuksia koskevat päätökset ja pohdittava erityisen huolellisesti, onko tehtävä samanlainen päätös vai ei, näiden periaatteiden soveltaminen on kuitenkin sovitettava yhteen laillisuusperiaatteen kanssa (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 28.6.2018, EUIPO v. Puma,
C‑564/16 P
,
EU:C:2018:509
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Nyt käsiteltävässä asiassa ensinnäkin kantaja viittaa unionin yleisessä tuomioistuimessa kahteen päätökseen, jotka olivat riidanalaisia päätöksiä myöhempiä. Tämän vuoksi valituslautakuntaa ei voida arvostella siitä, ettei se ottanut niitä huomioon. Lisäksi vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että asetuksen 2017/1001 65 artiklassa tarkoitettu unionin yleisessä tuomioistuimessa nostettava kanne koskee valituslautakuntien päätösten laillisuusvalvontaa, ja mitättömäksi toteamista koskevissa asioissa riidanalaisen toimen lainmukaisuutta on arvioitava toimen antamisajankohdan tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella. Niinpä unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoihin liittyviä olosuhteita sellaisen selvitysaineiston valossa, joka esitetään ensimmäisen kerran vasta oikeudenkäynnissä (ks. tuomio 21.3.2012, Feng Shen Technology v. SMHV – Majtczak (FS),
T-227/09
,
EU:T:2012:138
,
kohta, joka vahvistettiin 7.2.2013 annetun tuomion Majtczak v. Feng Shen Technology ja SMHV,
C‑266/12 P
, ei julkaistu,
EU:C:2013:73
,
kohdassa).
Toiseksi on mainittava kantajan mitättömyysmenettelyssä mainitsemien EUIPO:n päätösten osalta, että kantaja ainoastaan esittää, että kyseisiä päätöksiä oli enemmän kuin 50 ja että niissä kaikissa todettiin kellojen ja vaatteiden välinen ero, viittaamatta täsmällisesti yhteenkään kyseisistä päätöksistä. Tällainen arviointi ei selvästikään voi riittää osoittamaan, että valituslautakunnan olisi pitänyt ottaa kyseiset päätökset huomioon. Lisäksi vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että viittaamalla yleisluonteisesti muihin asiakirjoihin ei voida korjata sitä, että itse kanteessa ei ole mainittu olennaisia oikeudellisia perusteita ja perusteluja. Unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä EUIPO:n valituslautakunnan päätöksestä nostetun kanteen yhteydessä ei ole etsiä EUIPO:ssa käydyn menettelyn asiakirja-aineistosta väitteitä, joihin kantaja saattaisi viitata, eikä tutkia niitä (ks. vastaavasti tuomio 17.6.2008, El Corte Inglés v. SMHV – Abril Sánchez ja Ricote Saugar (BoomerangTV),
T-420/03
,
EU:T:2008:203
,
ja
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Kolmanneksi on mainittava, että päätöksissä, joihin kantaja on vedonnut sekä EUIPO:ssa että unionin yleisessä tuomioistuimessa, esitetty arviointi kellojen ja vaatteiden erosta liittyi asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan tai saman asetuksen 8 artiklan 5 kohdan soveltamiseen. Niinpä kyseisillä päätöksillä ei edellä 55–61 kohdassa mainituista syistä ole merkitystä.
Toisaalta kantajan väitteitä siitä, ettei riidanalaisten tavaramerkkien ja väliintulijan aikaisempien tavaramerkkien välillä ole yhteyttä, koska ne koostuvat tavanomaisesta naisen etunimestä ja tavanomaisesta sukunimestä, ei voida hyväksyä. Kuten valituslautakunta totesi perustellusti riidanalaisten päätösten 25 kohdassa, se, että etunimi Ann ja sukunimi Taylor ovat yleisessä käytössä englanninkielisissä maissa, ei välttämättä merkitse sitä, että niiden yhdistelmä on itsessään yleinen. Kuten se myös itse totesi, asiassa ei ole väitetty, että kolmannet käyttäisivät markkinoilla muita tavaramerkkejä, jotka sisältävät kyseisen yhdistelmän. Tällaista ei ilmene myöskään EUIPO:ssa käydyn mitättömyysmenettelyn asiakirja-aineistosta. Niinpä riidanalaisten tavaramerkkien ja väliintulijan tavaramerkkien, jotka ovat samanlaisia tai erittäin samankaltaisia, luontaisen tai käyttöön perustuvan erottamiskyvyn aste ei heikennä kyseisten tavaramerkkien välistä yhteyttä.
Edellä esitetyn perusteella ensimmäisen väitteen ensimmäinen osa on hylättävä.
Ensimmäisen väitteen toinen osa, joka koskee valituslautakunnan virheitä sen osalta, tiesikö kantaja riidanalaisia tavaramerkkejä koskevien rekisteröintihakemusten jättämisajankohtana väliintulijan samanlaisten tai samankaltaisen tavaramerkkien olemassaolosta
[– –]
Nyt käsiteltävässä asiassa valituslautakunta katsoi sen, että kantaja tiesi väliintulijan oikeuksista riidanalaisten tavaramerkkien kanssa samanlaisista tai samankaltaisista, vaatteita varten käytetyistä merkeistä, toteen näytetyksi jäljempänä esitettävien seikkojen perusteella.
Ensimmäiseksi valituslautakunta esitti riidanalaisten päätösten 33–37 kohdassa väliintulijan etuja puolustaneen asianajajan valaehtoisten kirjallisten lausuntojen ja kantajan asianajajan eräälle edellä mainituista väliintulijan neuvonantajista lähettämän sähköpostiviestin perusteella, että kantajayhtiön johtaja Holzer oli yrittänyt ottaa yhteyttä väliintulijan vastuuhenkilöihin sopiakseen maailmanlaajuisesta lisenssistä 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen alkuvuosina. Valituslautakunta totesi, että kyseiset seikat tapahtuivat ennen kuin tavaramerkin ANN TAYLOR, joka oli kantajan ensimmäinen kyseisessä maassa rekisteröity tavaramerkki ja käsitti sanaosan ”ann taylor” ja johon kantaja tukeutui perusteena strategialleen liiketoiminnan laajentamisesta unioniin, rekisteröimistä haettiin Meksikossa vuonna 2003. Valituslautakunta katsoi, että kantaja oli väitteistään huolimatta hyväksynyt tällaisen yrityksen todenperäisyyden.
[– –]
Lisäksi kantaja kyseenalaistaa yhtäältä väliintulijan asianajajien valaehtoisten lausuntojen pätevyyden sillä perusteella, että mainitut asianajajat olivat kyseisen yhtiön palveluksessa, ja toisaalta erään näistä asianajajista lähettämän sähköpostiviestin pätevyyden sillä perusteella, että mainitulla asianajajalla ei ollut ollut välitöntä tietoa Holzerin toimenpiteiden sisällöstä ja tarkoituksesta ja että mainitun sähköpostiviestin luottamuksellisuus oli esteenä sille, että EUIPO ottaa sen huomioon.
Nyt käsiteltävässä asiassa on yhtäältä mainittava, että minkään aineistoon sisältyvän seikan perusteella ei voida päätellä, että mainitut lausunnot antaneet ja väliintulijan eduista huolehtineet asianajajat olisivat olleet kyseisen yhtiön palveluksessa tai siihen muutenkaan sidoksissa.
Sen sijaan mitättömäksi toteamista koskevan vaatimuksen liitteistä, joihin kyseiset lausunnot sisältyvät, ilmenee, että kaksi kyseisistä asianajajista oli osakkaina asianajotoimistossa F., Z., L. ja Z., jonka kotipaikka oli New York, New York (Yhdysvallat), ja että kaksi muuta asianajajaa olivat osakkaina kahdessa meksikolaisessa asianajotoimistossa, ensimmäinen toimistossa A. & L. ja jälkimmäinen toimistossa O. & Cia.
Niinpä on pääteltävä, että kyseiset asianajajat olivat riippumattomia ja väliintulijaan nähden kolmansien asemassa.
Lisäksi asianajajien on lähtökohtaisesti noudatettava ammattieettistä säännöstöä, jonka mukaan heidän on muun muassa toimittava nuhteettomasti kurinpitotoimien uhalla (ks. vastaavasti tuomio 14.9.2010, Akzo Nobel Chemicals ja Akcros Chemicals v. komissio ym.,
C‑550/07 P
,
EU:C:2010:512
,
ja
kohta).
Niinpä kyseisten valaehtoisten lausuntojen todistusarvo on väistämättä korkeampi kuin väliintulijan työntekijöiden tai siihen tavalla tai toisella sidoksissa olevien henkilöiden antamien lausuntojen todistusarvo (ks. vastaavasti tuomio 13.6.2012, Süd-Chemie v. SMHV – Byk-Cera (CERATIX),
T-312/11
, ei julkaistu,
EU:T:2012:296
,
kohta).
[– –]
Lisäksi on muistutettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan asianajajien ja asiakkaiden välistä viestintää suojataan unionin tasolla, jos viestintä asianajajan kanssa liittyy asiakkaan puolustamiseen ja mainittu asianajaja on riippumaton (ks. tuomio 14.9.2010, Akzo Nobel Chemicals ja Akcros Chemicals v. komissio ym.,
C‑550/07 P
,
EU:C:2010:512
,
ja
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Kilpailuasioissa tällaisesta suojelusta seuraa viestinnän jääminen komission tutkintavaltuuksien ulkopuolelle, joten komissio ei voi käyttää sitä perusteena päätökselle, jolla määrätään unionin kilpailuoikeuden rikkomiseen perustuva sakko (tuomio 29.2.2016, Deutsche Bahn ym. v. komissio,
T‑267/12
, ei julkaistu,
EU:T:2016:110
,
kohta).
Vaikka kyseistä oikeuskäytäntöä voitaisiin soveltaa EUIPO:ssa käytävissä menettelyissä käytettävään selvitysaineistoon, on mainittava, että edellä 84 kohdassa tarkoitettu kantajan asianajajan sähköpostiviesti oli osoitettu eräälle väliintulijan asianajajista. Niinpä kyse ei ole edellä 102 kohdassa tarkoitetusta asianajajien ja asiakkaiden välisestä viestinnästä. Vaikka on totta, että kyseinen sähköpostiviesti liittyi seikkoihin, jotka kantaja saattoi asianajajan tietoon, on todettava, ettei kantaja väitä, ettei se olisi sallinut kyseisten seikkojen ilmaisemista väliintulijan edustajille tai väliintulijalle itselleen, eikä tämä ilmene myöskään mainitusta sähköpostiviestistä. Kyseisen viestin lopusta ilmenevä varoitus, joka on tavanomainen ammatillisessa viestinnässä, on esteenä ainoastaan kyseisen viestin saattamiselle kolmansien tietoon tai sen julkaisemiselle mutta se ei ole sellaisenaan esteenä viestin käyttämiselle riidanalaisessa mitättömyysmenettelyssä, joka koskee kantajaa ja väliintulijaa itseään.
Joka tapauksessa on mainittava, että kyseisessä sähköpostiviestissä välitetyt Holzerin väliintulijaan kohdistamien toimenpiteiden tavoitetta koskevat seikat ilmenevät myös väliintulijan asianajajien valaehtoisista lausunnoista ja että kantaja itse toisti ne osittain EUIPO:ssa antamissaan lausunnoissa. Kyseiset seikat eivät näin ollen itsessään olleet luottamuksellisia.
Niinpä valituslautakunta saattoi perustellusti katsoa, että väliintulijan asianajajien valaehtoisesti antamat kirjalliset lausunnot ja yhden sen asianajajista lähettämä sähköpostiviesti olivat pätevää selvitysaineistoa, jolla oli todistusarvoa Holzerin väliintulijaan ennen tavaramerkin ANN TAYLOR rekisteröimistä Meksikossa kohdistamien toimenpiteiden tavoitteen yksilöimisen kannalta.
On mainittava, että vaikka kantaja riitauttaa sen, että kyseisillä toimenpiteillä olisi pyritty sopimaan kellojen saattamisesta myyntiin tavaramerkillä ANN TAYLOR, se ei ole esittänyt mitään selitystä mainittujen toimenpiteiden, joiden todenperäisyyden se tunnustaa, tavoitteesta ja sisällöstä. Kuitenkin juuri kantajalla olisi parhaat edellytykset antaa valituslautakunnalle lisätietoa kyseisten toimenpiteiden taustalla olleista aikeista ja saada se edellä mainitusta selvitysaineistosta huolimatta vakuuttuneeksi siitä, ettei mainituilla toimenpiteillä ollut yhteyttä tavaramerkin ANN TAYLOR hyödyntämiseen liiketoiminnassa.
[– –]
Toinen väite, joka koskee valituslautakunnan arviointivirhettä kantajalla riidanalaisia tavaramerkkejä koskevien rekisteröintihakemusten jättämisajankohtana olleen aikomuksen osalta
Toinen väite jakautuu kahteen osaan.
Yhtäältä kantaja väittää, että seikkoja, jotka valituslautakunta otti huomioon katsoakseen, että riidanalaisten tavaramerkkien haltijalla oli ollut tarkoituksellinen aikomus luoda yhteys niiden ja väliintulijan tavaramerkkien välillä, ei voida ottaa huomioon, koska niitä ei voida lukea suoraan kantajan syyksi eivätkä ne olleet sen hallinnassa tai vaikutuspiirissä.
Toisaalta kantaja väittää, ettei valituslautakunta ottanut huomioon muita seikkoja, joilla olisi voitu selittää sen menettelytapa ja osoittaa sen vilpitön mieli. Se esittää ensinnäkin tältä osin, ettei sitä voida moittia siitä, että se olisi vilpillisesti hyväksikäyttänyt väliintulijan tavaramerkin tunnettuutta, sillä tällaista tunnettuutta ei ollut, koska riidanalaisilla merkeillä suojatut tavarat olivat erilaisia ja koska kahden riidanalaisen tavaramerkin käyttäminen oli ollut todellista ja jatkuvaa. Toiseksi se väittää, ettei ole olemassa muita seikkoja, joilla voitaisiin osoittaa, että riidanalaisten tavaramerkkien rekisteröimisellä, joka on looginen vaihe kantajan liiketoimintastrategiassa, olisi ollut tarkoitus estää kolmannen pääsy markkinoille. Kolmanneksi se väittää, ettei mitään aikaisempaa suhdetta väliintulijaan ole voitu osoittaa ja että riidanalaiset tavaramerkit ovat itsenäisiä luomuksia.
EUIPO ja väliintulija ovat eri mieltä näistä väitteistä.
Toisen väitteen ensimmäinen osa, joka koskee seikkojen, joita ei voida lukea kantajan syyksi, virheellistä huomioon ottamista
[– –]
Ensimmäiseksi on mainittava, että – kuten edellä 87–105 kohdasta käy ilmi – valituslautakunta saattoi virhettä tekemättä katsoa, että oli osoitettu oikeudellisesti riittävällä tavalla, että kantaja oli ennen ensimmäisen tavaramerkin ANN TAYLOR rekisteröimistä Meksikossa yrittänyt hankkia oikeuden saattaa myyntiin kelloja väliintulijalle kuuluneella samanlaisella tavaramerkillä ja että väliintulija oli kieltäytynyt neuvottelemasta tästä.
Niinpä valituslautakunta saattoi katsoa, että kyseiset seikat olivat ensimmäinen kantajan vilpilliseen mieleen viittaava seikka. Kyseisille seikoille ominainen tapahtumainkulku nimittäin viittaa siihen, että kantaja alkoi käyttää tavaramerkkiä ANN TAYLOR alun perin tarkoituksenaan saada kyseinen merkki itselleen kellojen myyntiin saattamista varten ja luoda yhteys väliintulijan aikaisempiin samanlaisiin tai samankaltaisiin tavaramerkkeihin ilman suostumusta ja huolimatta väliintulijan nimenomaisesti ilmaisemasta vastustuksesta edellä mainitun tavaramerkin tällaiselle käyttämiselle.
Toiseksi on mainittava, että – kuten edellä 54 kohdassa muistutettiin – riidanalaisen merkin käyttäminen, mukaan lukien rekisteröintihakemuksen jättämisajankohdan jälkeinen käyttäminen, voi olla seikka, joka on syytä ottaa huomioon, kun luonnehditaan ennen kyseisen merkin rekisteröimistä vallinnutta aikomusta. Niinpä valituslautakunta saattoi perustellusti katsoa, että vaikka väliintulijan mainitsemat kantajan Meksikon tavaramerkkien käyttämistä koskevat seikat tapahtuivat riidanalaisten tavaramerkkien rekisteröimisen jälkeen, niistä voitiin saada tietoa sen aikomuksista rekisteröintihakemuksen jättämisajankohtana ja ne piti tästä syystä ottaa huomioon (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 16.5.2017, Airhole Facemasks v. EUIPO – sindustrysurf (AIR HOLE FACE MASKS YOU IDIOT),
T-107/16
,
EU:T:2017:335
,
kohta).
[– –]
Toisen väitteen toinen osa, joka koskee sitä, ettei valituslautakunta ottanut huomioon kantajan vilpittömän mielensä osoittamiseksi mainitsemia seikkoja
Kantaja tukeutuu siihen, ettei nyt käsiteltävässä asiassa väitetysti ole ilmennyt seikkoja, jotka on aikaisemmassa oikeuskäytännössä katsottu näytöksi vilpillisestä mielestä, kuten yritys asemoitua aikaisemman tavaramerkin maineen vanaveteen tai hyötyä sen tunnettuudesta (tuomio 8.5.2014, Simca Europe v. SMHV – PSA Peugeot Citroën (Simca),
T-327/12
,
EU:T:2014:240
,
kohta), tavaramerkkirekisteröinnin hakeminen ainoana tarkoituksena estää kolmannen pääsy markkinoille ja käyttää omaa tavaramerkkiään (tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli,
C-529/07
,
EU:C:2009:361
,
kohta), taloudellisen korvauksen vaatiminen (tuomio 8.5.2014, Simca,
T-327/12
,
EU:T:2014:240
,
kohta) tai riidanalaisen merkin luomisolosuhteet, merkin käyttö luomisensa jälkeen, merkin EU-tavaramerkiksi rekisteröimisen taustalla oleva liiketoimintalogiikka ja rekisteröintihakemuksen jättämiseen johtaneiden tapahtumien aikajärjestys.
Tältä osin on mainittava edellä 52 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenevän, että sellaisen tekijän, jota unionin yleinen tuomioistuin tai unionin tuomioistuin on oikeusriidan tai ratkaistavana olevan kysymyksen asiayhteydessä pitänyt merkityksellisenä hakijan vilpillisen mielen osoittamisessa, puuttuminen ei ole välttämättä esteenä hakijan vilpillisen mielen toteamiselle erilaisissa olosuhteissa. Kuten edellä 53 kohdassa muistutettiin, asetuksen 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vilpillisen mielen käsite ei rajoitu tiettyihin erityisiin olosuhteisiin.
Toiseksi on katsottava kantajan väitteiden vastaisesti, että sekä riidanalaisen merkin luomisolosuhteet että sen käyttäminen sekä riidanalaisia tavaramerkkejä koskevien rekisteröintihakemusten jättämisen taustalla oleva liiketoimintalogiikka ja hakemuksen jättämistä edeltäneiden tapahtumien aikajärjestys voivat nyt käsiteltävässä asiassa olla merkityksellisiä seikkoja vilpillisen mielen toteamisen kannalta.
Koska riidanalaisilla tavaramerkeillä pyritään kantajan itsensä mainitsemalla tavalla laajentamaan ensimmäisen kerran Meksikossa rekisteröimisellä suojattujen samanlaisten tavaramerkkien suojaa, valituslautakunta otti perustellusti huomioon viimeksi mainittujen merkkien luomisolosuhteet, niiden käyttämisen, käyttämisen taustalla olevan liiketoimintalogiikan sekä hakemuksen jättämiseen johtaneiden tapahtumien aikajärjestyksen. Kuten edellä 124–155 kohdasta ilmenee, valituslautakunta saattoi päätellä yhtäältä kantajan ensimmäisen meksikolaisen tavaramerkin ANN TAYLOR luomiselle ominaisesta tapahtumainkulusta, että se ilmensi kantajan aikomusta hyödyntää väliintulijan samanlaista tavaramerkkiä ilman tämän suostumusta ja luoda yhteyden viimeksi mainitun kanssa, ja toisaalta mainitun meksikolaisen tavaramerkin käyttämisestä sellaisen liiketoimintastrategian soveltamiseen, jolla luodaan tällainen yhteys.
Sillä, että kyseiset seikat eivät liity suoraan riidanalaisia tavaramerkkejä koskevien rekisteröintihakemusten jättämiseen ja niiden käyttöön unionissa, ei ole vaikutusta, koska kantaja ei ole esittänyt mitään selvitystä, joka voisi viitata siihen, että mainitulla rekisteröintihakemuksella tai mainitulla käyttämisellä vastattaisiin eri tavoitteisiin kuin sen Meksikossa rekisteröimien tavaramerkkien hakemisella ja käyttämisellä. Kantajan omien lausuntojen mukaan on sitä vastoin niin, että riidanalaisia tavaramerkkejä koskevien hakemusten jättäminen liittyy liiketoimintastrategiaan, jolla on tarkoitus laajentaa sen aikaisempien meksikolaisten tavaramerkkien suojaa.
Kolmanneksi on mainittava, ettei kantajan perusteluja, joiden mukaan sitä ei voida moittia väliintulijan tavaramerkin ANN TAYLOR maineen vanaveteen asemoitumisesta, koska tällaista mainetta ei ole, voida hyväksyä.
Yhtäältä nimittäin valituslautakunnan huomioon ottamasta selvitysaineistosta ilmenee uskottavan vaihtoehtoisen selityksen puuttuessa, että väliintulijan amerikkalaisen tavaramerkin ANN TAYLOR ja kantajan samanlaisen meksikolaisen tavaramerkin välisen yhteyden hyödyntäminen kuului kantajan liiketoimintastrategiaan. Niinpä tästä on väistämättä pääteltävä, että kantaja katsoi, että sillä oli intressi tällaiseen hyödyntämiseen riippumatta siitä, oliko väliintulijan tavaramerkin mainetta näytetty toteen.
Toisaalta on muistutettava, että väliintulija jätti merkkiä ANN TAYLOR ja hyvin samankaltaisia merkkejä koskevia rekisteröintihakemuksia EUIPO:hon ja tiettyjen jäsenvaltioiden viranomaisille ennen riidanalaisia tavaramerkkejä koskevien rekisteröintihakemusten jättämistä. On lisättävä, että väliintulija on toimittanut aineistoa, joka ilmentää sen tavaramerkin tunnettuutta tiettyjen muotialan ammattilaisten keskuudessa Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja sitä, että unionissa asuvat kuluttajat ovat ostaneet kyseisellä tavaramerkillä myyntiin saatettuja tavaroita. Aineisto viittaa siihen, että väliintulija on kehittänyt unionin kuluttajien varalta liiketoimintastrategiaa, josta kantaja saattaa sen oma strategia huomioon ottaen hyötyä. Niiden perusteella ei näin ollen voida asettaa kyseenalaiseksi valituslautakunnan päättelyä, jonka mukaan riidanalaisia tavaramerkkejä koskevien rekisteröintihakemusten jättäminen liittyy samaan liiketoimintastrategiaan, jossa pyritään luomaan yhteys väliintulijan tavaramerkkiin ANN TAYLOR, kuin se, joka oli kantajan meksikolaisten tavaramerkkien, joiden suojaa niillä pyritään laajentamaan, hakemisen ja käyttämisen taustalla.
[– –]
Viidenneksi on mainittava, ettei se, että kantaja ei vaatinut väliintulijalta taloudellista korvausta, eikä – toteennäytettynäkään – se, että riidanalaisia tavaramerkkejä olisi hyödynnetty vakavasti ja jatkuvasti rekisteröintihakemuksen jättämisestä saakka, ole nyt käsiteltävän asian olosuhteissa seikkoja, joilla voitaisiin osoittaa, että mainitut tavaramerkkirekisteröinnit vastaisivat lainmukaisia aikomuksia. Valituslautakunnan kantajan syyksi lukema vilpillinen menettely ei nimittäin liity yritykseen pakottaa väliintulija maksamaan sille taloudellista korvausta eikä pelkästään spekulatiiviseen tavaramerkkirekisteröintiin vaan aikomukseen hyötyä merkistä ANN TAYLOR ilman väliintulijan suostumusta ja luoda tarkoituksella yhteys tämän aikaisempiin samanlaisiin tai samankaltaisiin tavaramerkkeihin.
[– –]
Niinpä valituslautakunta saattoi perustellusti katsoa, että edellä 169 ja 170 kohdassa tarkoitetut kantajan toimenpiteet ilmensivät sen aikomusta estää väliintulijaa laajentamasta tavaramerkkinsä ANN TAYLOR käyttämistä kelloihin unionissa, mikä saattoi kantajan kannalta – jos sen aikomus oli tämä – olla perusteltu liiketoimintastrategia. Käänteisesti voidaan todeta, että jos osoitetaan, että riidanalaisten tavaramerkkien rekisteröiminen liittyi vilpilliseen strategiaan, jolla pyrittiin ilman väliintulijan suostumusta hyötymään merkistä ANN TAYLOR ja luomaan yhteys väliintulijan samanlaisiin tai samankaltaisiin merkkeihin, kantajan estämisyrityksen ei voida katsoa vastaavan perusteltua tavoitetta suojata mainittuja riidanalaisia tavaramerkkejä siltä, että markkinoille äskettäin tullut toimija käyttää samanlaista tai samankaltaista merkkiä vilpillisesti (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli,
C-529/07
,
EU:C:2009:361
,
–
kohta).
Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että toisen väitteen toinen osa ja näin ollen toinen väite kokonaisuudessaan on hylättävä.
Kolmas väite, joka koskee valituslautakunnan arviointivirhettä väliintulijan mitättömäksi toteamista koskevan vaatimuksensa tueksi esittämän selvitysaineiston todistusarvon ja todistustaakan osalta
Kantaja väittää, että valituslautakunnan päätelmät perustuvat toissijaiseen, heikkoon ja epäilyttävään selvitysaineistoon ja että sille asetetaan velvollisuus osoittaa, etteivät tapahtumat olleet todellisia, mikä merkitsee ylivoimaista näyttövelvollisuutta (probatio diabolica).
EUIPO ja väliintulija kiistävät nämä väitteet.
Tältä osin on riittävää mainita, että – kuten kahta ensimmäistä väitettä koskevassa tutkinnassa esitetty arviointi osoittaa – valituslautakunnan päätelmien perusteena olevaa selvitysaineistoa ei voida pitää heikkona, toissijaisena tai epäilyttävänä.
Yhtäältä edellä 91–103 kohdasta ilmenee, ettei kantaja ole osoittanut, että väliintulijan Holzerin yrityksestä saada se myöntämään lisenssi, kokoama selvitysaineisto ei ole todistusvoimaista tai sellaista, jota valituslautakunnan ei pitäisi ottaa huomioon.
Toisaalta on todettava, että – kuten edellä 126–152 kohdasta ilmenee – valituslautakunta katsoi perustellusti, että väliintulijan esittämä selvitysaineisto kantajan meksikolaisen tavaramerkin ANN TAYLOR käyttämisestä liiketoiminnassa oli peräisin siltä. Samoin edellä 153–155 ja 169–173 kohdasta ilmenee, että valituslautakunta saattoi perustellusti katsoa, että kyseinen selvitysaineisto sai vahvistuksen yhtäältä siihen, että kantaja haki aikaisempiin tunnettuihin tavaramerkkeihin nähden samanlaisia tavaramerkkejä ilman ensin mainittujen tavaramerkkien haltijan suostumusta, ja toisaalta sen toimenpiteisiin sen vastustamiseksi, että väliintulijan tavaramerkkiä ANN TAYLOR käytetään unionissa kelloja varten, liittyvästä selvitysaineistosta.
Niinpä kantaja ei voi väitää, että valituslautakunta olisi sen vahingoksi kumonnut todistustaakan ja asettanut sille velvollisuuden esittää näyttö, jonka esittäminen on mahdotonta.
Kuten kantaja muistuttaa, mitättömäksi toteamista koskevan vaatimuksen esittäjän on nimittäin luonnollisesti näytettävä toteen seikat, joiden perusteella voidaan todeta hakijan olleen vilpillisessä mielessä riidanalaisen tavaramerkin rekisteröimisen yhteydessä. Kuten edellä 36 kohdassa mainittiin, viimeksi mainitun, jolla on tältä osin parhaat edellytykset, on kuitenkin esitettävä uskottavat selitykset, joilla EUIPO voidaan vakuuttaa siitä, että sen aikomus oli oikeutettu huolimatta objektiivisista seikoista, joilla tavaramerkkirekisteröintiin liittyvä vilpitöntä mieltä koskeva olettama voidaan kumota. Nyt käsiteltävässä asiassa tällaisia objektiivisia seikkoja oli olemassa, eikä kantaja esittänyt mitään uskottavaa selitystä, jonka perusteella valituslautakunta olisi voinut todeta, että kyseisistä seikoista huolimatta riidanalaisten tavaramerkkien rekisteröinti vastasi oikeutettua aikomusta.
Edellä esitetyn perusteella kolmas väite ja näin ollen kanne kokonaisuudessaan on hylättävä.
[– –]

Näillä perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)
on ratkaissut asiat seuraavasti:

1)
Kanteet hylätään.

2)
Holzer y Cia, SA de CV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ja Annco, Inc:n oikeudenkäyntikulut.

Gratsias
Labucka
Ulloa Rubio
Julistettiin Luxemburgissa 23 päivänä toukokuuta 2019.
Allekirjoitukset
Sisällysluettelo

Asian tausta

Ensimmäinen väite, joka koskee valituslautakunnan arviointivirheitä sekaannusvaaran aiheuttavan riidanalaisten merkkien samankaltaisuuden ja sen, tiesikö riidanalaisten tavaramerkkien haltija samankaltaisen tavaramerkin olemassaolosta, osalta

Ensimmäinen osa, joka koskee valituslautakunnan arviointivirheitä sekaannusvaaran aiheuttavan riidanalaisten merkkien samankaltaisuuden osalta

Ensimmäisen väitteen toinen osa, joka koskee valituslautakunnan virheitä sen osalta, tiesikö kantaja riidanalaisia tavaramerkkejä koskevien rekisteröintihakemusten jättämisajankohtana väliintulijan samanlaisten tai samankaltaisen tavaramerkkien olemassaolosta

Toinen väite, joka koskee valituslautakunnan arviointivirhettä kantajalla riidanalaisia tavaramerkkejä koskevien rekisteröintihakemusten jättämisajankohtana olleen aikomuksen osalta

Toisen väitteen ensimmäinen osa, joka koskee seikkojen, joita ei voida lukea kantajan syyksi, virheellistä huomioon ottamista

Toisen väitteen toinen osa, joka koskee sitä, ettei valituslautakunta ottanut huomioon kantajan vilpittömän mielensä osoittamiseksi mainitsemia seikkoja

Kolmas väite, joka koskee valituslautakunnan arviointivirhettä väliintulijan mitättömäksi toteamista koskevan vaatimuksensa tueksi esittämän selvitysaineiston todistusarvon ja todistustaakan osalta
(
*1
)	Oikeudenkäyntikieli: englanti.
(
)	Tästä tuomiosta on otettu tähän vain kohdat, joiden julkaisemista unionin yleinen tuomioistuin pitää aiheellisena.