CELEX: 62018TJ0380
Uniemerk
Oppositieprocedure
Aanvraag voor Uniewoordmerk INTAS
Ouder Uniebeeldmerk en nationaal beeldmerk met het woordelement ,indas’
Relatieve weigeringsgrond
Verwarringsgevaar
Overeenstemmende tekens en soortgelijke waren
Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001
Bewijs van het normale gebruik van de oudere merken
Artikel 47 van verordening 2017/1001

)
[
omissis
]
In rechte
[
omissis
]
Ontvankelijkheid
[
omissis
]
Door interveniënte aangevoerde middelen van niet-ontvankelijkheid
Interveniënte stelt dat de grieven waarmee verzoekster opkomt tegen het bewijs van het normale gebruik van de oudere merken en de begripsmatige vergelijking van de conflicterende tekens, niet-ontvankelijk zijn. Volgens interveniënte zijn de juridische en feitelijke kwesties die met deze grieven aan de orde worden gesteld, reeds definitief beslecht in een beslissing die de oppositieafdeling op 16 maart 2017 heeft gegeven in een andere oppositieprocedure tussen dezelfde partijen die betrekking heeft op dezelfde tekens als die welke in de onderhavige zaak aan de orde zijn en op andere door het aangevraagde merk aangeduide waren dan die welke in casu aan de orde zijn (zaken R 816/2017‑4 en R 1031/2017‑4) (hierna: „beslissing van 16 maart 2017”). Verzoekster en interveniënte zijn tegen de beslissing van 16 maart 2017 opgekomen bij dezelfde kamer van beroep als die welke in de onderhavige zaak de bestreden beslissing heeft genomen. Deze kamer van beroep, die zich diende uit te spreken over de kwesties van het bewijs van het normale gebruik van de aan de orde zijnde oudere merken en de begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens, heeft de door de oppositieafdeling in de beslissing van 16 maart 2017 verrichte beoordelingen bevestigd. Aangezien de beslissing van de kamer van beroep niet voor het Gerecht is aangevochten wat die kwesties betreft, zijn de in de beslissing van 16 maart 2017 vervatte beoordelingen dus definitief geworden. Meer bepaald betoogt interveniënte dat de in de onderhavige zaak bestreden beslissing de beslissing van 16 maart 2017 alleen maar bevestigt, aangezien zij geen rekening houdt met nieuwe elementen en geen nieuwe beoordeling van de toestand van partijen bevat. De kamer van beroep heeft immers uitdrukkelijk verwezen naar de in het kader van de vorige oppositieprocedure tussen dezelfde partijen verrichte beoordeling van die kwesties. Door in de onderhavige zaak de nietigverklaring van de bestreden beslissing te vorderen, vordert verzoekster dus de facto de nietigverklaring van de beslissing van 16 maart 2017. Ten slotte voert interveniënte aan dat indien het Gerecht niet van oordeel zou zijn dat de betreffende grieven niet-ontvankelijk zijn, dit zou indruisen tegen het „res judicata”-beginsel en het „ne bis in idem”-beginsel en zou leiden tot een situatie van onzekerheid over haar exclusieve rechten, hetgeen volgens haar in strijd is met haar gerechtvaardigde verwachtingen en met het rechtszekerheidsbeginsel.
Ten eerste zij eraan herinnerd dat het beginsel van het gezag van gewijsde, dat vereist dat niet wordt getornd aan het definitieve karakter van een rechterlijke beslissing, niet van toepassing is op de relatie tussen een beslissing van een oppositieafdeling en een naderhand in een andere procedure ingestelde oppositie, onder meer omdat de procedures voor het EUIPO van administratieve en niet van rechterlijke aard zijn [zie arrest van 8 december 2015, Giand/BHIM – Flamagas (FLAMINAIRE),
T‑583/14
, niet gepubliceerd,
EU:T:2015:943
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak]. A fortiori komt geen gezag van gewijsde toe aan de motivering van een beslissing die een oppositieafdeling heeft gegeven in een andere oppositieprocedure. Aan deze motivering kunnen de betrokken partijen geen verworven rechten of gewettigd vertrouwen ontlenen.
Interveniënte kan dus niet met succes aanvoeren dat de afwijzing van haar middelen van niet-ontvankelijkheid, in strijd met haar gerechtvaardigde verwachtingen en met het rechtszekerheidsbeginsel, leidt tot onzekerheid over haar exclusieve rechten.
Ten tweede is het „ne bis in idem”-beginsel, dat eraan in de weg staat dat een en dezelfde persoon ter bescherming van een en hetzelfde rechtsgoed meer dan één keer wordt bestraft voor een en dezelfde onrechtmatige gedraging, een algemeen beginsel van Unierecht waarvan de rechter de eerbiediging verzekert. Dit beginsel is echter alleen van toepassing op sancties, waartoe beslissingen van het EUIPO in oppositieprocedures niet behoren (zie arrest van 8 december 2015, FLAMINAIRE,
T‑583/14
, niet gepubliceerd,
EU:T:2015:943
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak). Bijgevolg is het beroep op dat beginsel in casu niet ter zake dienend.
Ten derde zij eraan herinnerd dat een besluit dat alleen maar de bevestiging vormt van een eerder, niet tijdig bestreden besluit, geen voor beroep vatbare handeling is. Om de termijn voor het instellen van beroep tegen het eerdere besluit niet opnieuw te doen ingaan, moet een beroep tegen een dergelijk bevestigend besluit niet-ontvankelijk worden verklaard. Wanneer de bestreden handeling alleen maar de bevestiging van een eerdere handeling vormt, is het beroep dan ook uitsluitend ontvankelijk indien tijdig is opgekomen tegen de bevestigde handeling [zie beschikking van 13 juli 2017, myToys.de/EUIPO – Laboratorios Indas (myBaby),
T‑519/15
, niet gepubliceerd,
EU:T:2017:502
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Een besluit wordt geacht alleen maar de bevestiging van een eerder besluit te vormen wanneer het geen enkel nieuw element ten opzichte van dit eerdere besluit bevat en niet is voorafgegaan door een nieuw onderzoek van de situatie van degene tot wie dat eerdere besluit was gericht (zie beschikking van 13 juli 2017, myBaby,
T‑519/15
, niet gepubliceerd,
EU:T:2017:502
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
In dit verband is een beslissing van een kamer van beroep, ook al bevat zij dezelfde vaststellingen als een eerdere beslissing van een oppositieafdeling in een andere oppositieprocedure, het resultaat van een heronderzoek van juridische en feitelijke kwesties die aan die kamer zijn voorgelegd. Dit heronderzoek kan leiden tot een uitkomst die identiek is aan die welke eerder voor de oppositieafdeling is verkregen in een andere procedure tussen dezelfde partijen die betrekking had op tekens die identiek zijn aan die welke in een latere procedure voor het EUIPO aan de orde zijn. Dat aldus twee verschillende instanties van het EUIPO in verschillende oppositieprocedures voor dezelfde oplossing hebben geopteerd, betekent echter niet dat de beslissing van een kamer van beroep de bevestiging vormt van de beslissing die een oppositieafdeling eerder heeft gegeven in een andere procedure.
Dit geldt a fortiori wanneer in aanmerking wordt genomen dat het bewijs van het normale gebruik van de oudere merken kan variëren in de tijd en nooit kan worden geacht definitief te zijn geleverd in een andere oppositieprocedure dan die waarin om dat bewijs wordt verzocht. Evenzo kan de vergelijking van conflicterende tekens zowel variëren naargelang van het relevante publiek als in de tijd, zodat niet kan worden aangenomen dat daarover een definitief standpunt is ingenomen in een eerdere beslissing van het EUIPO waartegen geen beroep is ingesteld bij het Gerecht.
Hieruit volgt dat de bestreden beslissing, voor zover zij betrekking heeft op de kwesties van het bewijs van het normale gebruik van de oudere merken en de begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens, niet kan worden beschouwd als de „bevestiging” van een beslissing die een oppositieafdeling heeft gegeven in een andere oppositieprocedure tussen dezelfde partijen die betrekking had op dezelfde merken.
Gelet op het voorgaande kunnen de door interveniënte aangevoerde middelen van niet-ontvankelijkheid niet worden aanvaard en moeten zij worden afgewezen.
Ten gronde
Bewijs van het normale gebruik van de oudere merken
[
omissis
]
–
Normaal gebruik van het oudere Uniemerk
Verzoekster betoogt dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat het gebruik van het oudere Uniemerk in Spanje volstaat als bewijs van het normale gebruik van dit merk in de Unie. Volgens haar blijkt uit het arrest van 19 december 2012, Leno Merken (
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
), dat het gebruik van een ouder Uniemerk slechts als normaal kan worden beschouwd indien dit merk wordt gebruikt op een grondgebied dat uitgestrekter is dan het grondgebied van één lidstaat, en dat het gebruik in één lidstaat slechts in bepaalde specifieke omstandigheden volstaat als bewijs van het normale gebruik van dat merk in de Unie.
Dienaangaande zij opgemerkt dat het Hof in het door verzoekster aangehaalde arrest van 19 december 2012, Leno Merken (
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
), ten eerste met betrekking tot artikel 47, leden 2 en 3, van verordening 2017/1001 heeft geoordeeld dat uit de rechtspraak volgt dat de uitdrukking „gebruik in de Unie” aldus moet worden uitgelegd dat de territoriale omvang van het gebruik geen afzonderlijk criterium van het normale gebruik vormt, maar een van de bestanddelen van dit gebruik is dat in de algehele analyse moet worden betrokken en samen met de andere bestanddelen van dat gebruik moet worden onderzocht, alsook dat met de woorden „in de Unie” wordt beoogd te preciseren wat de geografische referentiemarkt is voor elk onderzoek van de vraag of een Uniemerk normaal is gebruikt. Ten tweede heeft het Hof in dat arrest geoordeeld dat de uitdrukking „normaal gebruik in de Unie” in de zin van artikel 18, lid 1, van verordening 2017/1001 betekent dat geen rekening kan worden gehouden met het gebruik van het Uniemerk in derde landen (arrest van 19 december 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, punten
‑
en punt 1 van het dictum).
Voorts heeft het Hof gepreciseerd dat verordening 2017/1001 ertoe strekt de hindernis van de territorialiteit van de rechten die merkhouders aan de wetgevingen van de lidstaten ontlenen, op te heffen door de ondernemingen in staat te stellen hun economische activiteiten op leest van de Unie te schoeien en deze activiteiten ongehinderd te ontplooien. Volgens het Hof kan de houder van een Uniemerk met dit merk zijn waren of diensten in de gehele Unie op gelijke wijze herkenbaar maken, ongeacht de grenzen. De ondernemingen die geen bescherming van hun merken op het niveau van de Unie verlangen, kunnen er echter de voorkeur aan geven om nationale merken te gebruiken, zonder dat zij verplicht zijn hun merken als Uniemerk in te schrijven. Het Hof heeft beklemtoond dat het Uniemerk een eenheid vormt, waardoor het op het volledige grondgebied van de Unie op dezelfde wijze wordt beschermd, in die zin dat inschrijving, overdracht, afstand dan wel vervallen- of nietigverklaring van een Uniemerk en het verbod op het gebruik ervan in beginsel slechts mogelijk zijn voor de gehele Unie. Derhalve zou volgens het Hof afbreuk worden gedaan aan de verwezenlijking van de voormelde doelstelling en zou inbreuk worden gemaakt op het beginsel dat het Uniemerk een eenheid vormt, indien in het kader van het merkenstelsel van de Europese Unie een bijzondere betekenis werd toegekend aan het grondgebied van de lidstaten. Het Hof heeft daaruit afgeleid dat bij de beoordeling of er sprake is van een „normaal gebruik in de Unie”, de grenzen van het grondgebied van de lidstaten buiten beschouwing moeten worden gelaten (arrest van 19 december 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, punten
‑
en 44).
Daarentegen is de voor het Hof verdedigde stelling dat de territoriale omvang van het gebruik van een Uniemerk in geen geval beperkt kan zijn tot het grondgebied van één lidstaat, uitdrukkelijk door het Hof afgewezen (zie in die zin arrest van 19 december 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, punt
), en hetzelfde geldt voor de stelling dat zelfs indien de grenzen van de lidstaten binnen de interne markt buiten beschouwing werden gelaten, de voorwaarde van normaal gebruik van een Uniemerk zou verlangen dat dit merk wordt gebruikt op een aanzienlijk deel van het grondgebied van de Unie, hetgeen kan overeenkomen met het grondgebied van een lidstaat (zie in die zin arrest van 19 december 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, punten
en
).
In dit verband heeft het Hof gepreciseerd dat het weliswaar juist is dat redelijkerwijs mag worden verwacht dat een Uniemerk wordt gebruikt op een grondgebied dat groter is dan het grondgebied van één lidstaat, maar dat dit gebruik niet geografisch uitgestrekt hoeft te zijn om als normaal te worden gekwalificeerd, aangezien deze kwalificatie afhangt van de kenmerken van de betreffende waren of diensten op de markt daarvoor (arrest van 19 december 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, punt
).
Volgens het Hof is het namelijk niet uitgesloten dat „in bepaalde omstandigheden” de markt voor de waren of diensten waarvoor een Uniemerk is ingeschreven, zich in de praktijk slechts uitstrekt tot het grondgebied van één lidstaat. Het Hof preciseert dan ook dat het gebruik van het Uniemerk op dit grondgebied in een dergelijk geval zowel kan voldoen aan de voorwaarde van normaal gebruik van een Uniemerk als aan de voorwaarde van normaal gebruik van een nationaal merk (arrest van 19 december 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, punt
).
Anders dan verzoekster stelt, beoogde het Hof met het gebruik van de uitdrukking „in bepaalde omstandigheden” in punt 50 van het arrest van 19 december 2012, Leno Merken (
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
), dus niet vast te stellen dat de erkenning van het feit dat er sprake is van een normaal gebruik wanneer een Uniemerk in één lidstaat wordt gebruikt, een uitzondering vormt op een algemeen beginsel. Het Hof heeft veeleer gerefereerd aan de voorwaarden die in de vaste rechtspraak zijn vastgesteld voor de beoordeling of het gebruik van een merk normaal is, te weten alle feiten en omstandigheden die erop kunnen wijzen dat dit merk op zodanige wijze commercieel wordt geëxploiteerd dat het mogelijk is marktaandelen te verwerven of te behouden voor de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven. Het Hof heeft er namelijk op gewezen dat het niet mogelijk is om bij voorbaat en in abstracto vast te stellen vanaf welke territoriale omvang er al dan niet sprake is van een normaal gebruik van het merk in kwestie, zodat geen de-minimisregel kan worden vastgesteld (zie arrest van 19 december 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak). Volgens het Hof wordt een Uniemerk normaal gebruikt wanneer het wordt gebruikt in overeenstemming met de wezenlijke functie ervan en met het oog op het behoud of de verwerving van marktaandelen in de Unie voor de door dat merk aangeduide waren of diensten. Bij de beoordeling van het normale gebruik dient dan ook rekening te worden gehouden met de kenmerken van de markt in kwestie, met de aard van de door het merk beschermde waren of diensten, met de territoriale en kwantitatieve omvang van het gebruik alsook met de frequentie en de regelmaat ervan (arrest van 19 december 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, punt
).
Uit het voorgaande volgt ten eerste dat de territoriale omvang slechts een van meerdere criteria is waarmee rekening moet worden gehouden bij de beoordeling van het normale gebruik van een Uniemerk, en ten tweede dat geen de-minimisregel kan worden vastgesteld om na te gaan of aan dit criterium is voldaan. Het gebruik van een Uniemerk hoeft immers niet geografisch uitgestrekt te zijn om als normaal te worden gekwalificeerd, aangezien deze kwalificatie afhangt van de kenmerken van de betreffende waren of diensten op de markt daarvoor en, meer in het algemeen, van alle feiten en omstandigheden die erop kunnen wijzen dat dit merk op zodanige wijze commercieel wordt geëxploiteerd dat het mogelijk is marktaandelen te verwerven of te behouden voor de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven (zie in die zin arrest van 19 december 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, punt
). Overigens is het niet vereist dat een Uniemerk op een aanzienlijk gedeelte van het grondgebied van de Unie wordt gebruikt, opdat dit gebruik als normaal wordt aangemerkt. Bovendien kan niet worden uitgesloten dat het merk in kwestie op het grondgebied van één lidstaat is gebruikt, aangezien de grenzen van de lidstaten buiten beschouwing moeten worden gelaten en de kenmerken van de betreffende waren of diensten in aanmerking moeten worden genomen.
Overeenkomstig de beginselen die zijn verwoord in het arrest van 19 december 2012, Leno Merken (
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
), heeft het Gerecht herhaaldelijk geoordeeld dat het gebruik van een Uniemerk in één lidstaat (bijvoorbeeld in Duitsland, in Spanje of in het Verenigd Koninkrijk) of zelfs in één stad in een lidstaat van de Unie, zoals het Verenigd Koninkrijk (bijvoorbeeld in Londen), voldoende is opdat voldaan is aan het criterium van de territoriale omvang [zie in die zin arresten van 30 januari 2015, Now Wireless//BHIM – Starbucks (HK) (now),
T‑278/13
, niet gepubliceerd,
EU:T:2015:57
, punten
en
; 15 juli 2015, TVR Automotive/BHIM – TVR Italia (TVR ITALIA),
T‑398/13
,
EU:T:2015:503
, punt
; 9 november 2016, Gallardo Blanco/EUIPO – Expasa Agricultura y Ganadería (Weergave van het ijzer van een paardenbit in de vorm van een h),
T‑716/15
, niet gepubliceerd,
EU:T:2016:649
, punten
‑
; 30 november 2016, K&K Group/EUIPO – Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner),
T‑2/16
, niet gepubliceerd,
EU:T:2016:690
, punt
; 28 juni 2017, Tayto Group/EUIPO – MIP Metro (real),
T‑287/15
, niet gepubliceerd,
EU:T:2017:443
, punt
; 15 november 2018, DRH Licensing & Managing/EUIPO – Merck (Flexagil),
T‑831/17
, niet gepubliceerd,
EU:T:2018:791
, punt
, en 6 maart 2019, Serenity Pharmaceuticals/EUIPO – Gebro Holding (NOCUVANT),
T‑321/18
, niet gepubliceerd,
EU:T:2019:139
, punten
‑
].
Zoals advocaat-generaal Sharpston in haar conclusie in de zaak Leno Merken (
C‑149/11
,
EU:C:2012:422
) heeft beklemtoond, is het met andere woorden irrelevant of een Uniemerk in één dan wel in meerdere lidstaten is gebruikt. Van belang is de impact van het gebruik op de interne markt, meer in het bijzonder of dit gebruik toereikend is om op die markt marktaandelen te behouden of te verwerven voor de door het merk aangeduide waren of diensten, en of het bijdraagt tot een commercieel relevante aanwezigheid van de waren of diensten op die markt. Of dat gebruik leidt tot een daadwerkelijk commercieel succes, is irrelevant (conclusie van advocaat-generaal Sharpston in de zaak Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:422
, punt
).
In casu dient – gelet op ten eerste de aanzienlijke hoeveelheid bewijzen die interveniënte heeft overgelegd, ten tweede de duur en de frequentie van het gebruik dat uit deze documenten naar voren komt, ten derde de kenmerken van de waren waarvoor dit gebruik is aangetoond en de gebruikelijke distributiekanalen, waarbij het namelijk gaat om gezondheidsproducten die onder meer worden geleverd door apotheken en ziekenhuizen, en ten vierde de omvang van zowel het verkoopvolume als de omzet van dat gebruik – in het licht van de in het arrest van 19 december 2012, Leno Merken (
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
), uiteengezette en in punt 80 hierboven samengevatte beginselen te worden vastgesteld dat de kamer van beroep geen beoordelingsfout heeft gemaakt door in punt 22 van de bestreden beslissing te oordelen dat interveniënte had aangetoond dat het merk INDAS in Spanje was gebruikt, alsook dat dit gebruik volstond als bewijs van het gebruik in de Unie aangezien de grenzen van de lidstaten buiten beschouwing moesten worden gelaten.
In aanmerking dient namelijk te worden genomen dat het gebruik van een ouder Uniemerk in een lidstaat uitwerking kan hebben op de interne markt, doordat het er bijvoorbeeld voor zorgt dat deelnemers op een markt die veel ruimer is dan die welke overeenstemt met het gebied waar het merk wordt gebruikt, de waren op een commercieel relevante wijze kennen (conclusie van advocaat-generaal Sharpston in de zaak Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:422
, punt
).
Uit het geheel van de door interveniënte overgelegde bewijzen blijkt dat er sprake is van een gebruik dat toereikend is om op de markt in kwestie marktaandelen te behouden of te verwerven, en dat dit gebruik bijdraagt tot een commercieel relevante aanwezigheid van de in punt 15 hierboven genoemde waren van klasse 10 waarop het oudere Uniemerk betrekking heeft. Bijgevolg heeft de kamer van beroep ook geen beoordelingsfout gemaakt door in punt 34 van de bestreden beslissing vast te stellen dat het normale gebruik van dat merk voor die waren was aangetoond.
Derhalve moet de in punt 44 hierboven vermelde tweede grief van verzoekster worden afgewezen.
[
omissis
]
Kosten
[
omissis
]

HET GERECHT (Negende kamer),
rechtdoende, verklaart:

1)
Het beroep wordt verworpen.

2)
Intas Pharmaceuticals Ltd wordt verwezen in de kosten.

Gervasoni
Madise
da Silva Passos
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 7 november 2019.
ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Engels.
(
)	Enkel de punten van dit arrest waarvan het Gerecht publicatie nuttig acht, worden weergegeven.