CELEX: 62015TJ0020
Uniemerk
Oppositieprocedure
Aanvraag voor Uniewoordmerk PICCOLOMINI
Ouder Uniewoordmerk PICCOLO
Geen normaal gebruik van het oudere merk
Artikel 42, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009

Voorgeschiedenis van het geding
Op 16 januari 2012 heeft interveniënte, Ciacci Piccolomini d’Aragona di Bianchini Società Agricola, krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (
PB L 78, blz. 1
) een Uniemerkaanvraag ingediend bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).
De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken PICCOLOMINI.
De waren waarvoor de merkaanvraag werd ingediend, behoren tot klasse 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)”.
De Uniemerkaanvraag is gepubliceerd in het
Blad van gemeenschapsmerken
nr. 35/2012 van 20 februari 2012.
Op 14 mei 2012 heeft verzoekster, Henkell & Co. Sektkellerei KG, krachtens artikel 41 van verordening nr. 207/2009 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk voor de in punt 3 supra bedoelde waren van klasse 33.
De oppositie was gebaseerd op het oudere Uniewoordmerk PICCOLO, dat op 14 augustus 2001 onder nummer 952770 werd ingeschreven.
Het oudere merk duidt waren en diensten van de klassen 33 en 42 aan die zijn omschreven als volgt:
—
klasse 33: „Alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren), met name wijnen, niet-mousserende wijnen, mousserende wijnen, sekt, parelwijnen, kruidenwijnen en vermout, spiritualiën”;
—
klasse 42: „Restauratie (het verstrekken van voedsel en dranken); tijdelijke huisvesting”.
Ter ondersteuning van de oppositie werd de weigeringsgrond van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 aangevoerd.
Op 28 november 2012 heeft interveniënte overeenkomstig artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 verzocht dat verzoekster het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk levert.
Op 19 februari 2013 heeft verzoekster verklaard dat zij het merk PICCOLO heeft gebruikt voor mousserende wijn in zestien lidstaten van de Europese Unie en het merk PIKKOLO voor mousserende wijn in Duitsland en Oostenrijk. Zij heeft daaraan toegevoegd dat de schrijfwijze van het element „pikkolo” slechts gering verschilde van die van het element „piccolo”, en dat het relevante publiek dit onderscheid nauwelijks zou opmerken aangezien deze twee elementen op dezelfde manier werden uitgesproken. Zij heeft voorts documenten en andere elementen overgelegd om het normale gebruik van het oudere merk aan te tonen.
Bij beslissing van 17 september 2013 heeft de oppositieafdeling geoordeeld dat verzoekster het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk had geleverd, en heeft zij de oppositie in haar geheel toegewezen.
Op 18 november 2013 heeft interveniënte krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
Bij beslissing van 31 oktober 2014 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep van het EUIPO het beroep toegewezen en de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd op grond dat verzoekster onvoldoende elementen had overgelegd om het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk te leveren. Verder heeft zij de oppositie afgewezen overeenkomstig artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009.
Om tot de conclusie te komen dat er geen sprake was van een normaal gebruik van het oudere merk heeft de kamer van beroep ten eerste geoordeeld dat, gelet op de bewijzen in hun geheel beschouwd, redelijkerwijs kon worden geconcludeerd dat de term „piccolo” deel uitmaakt van een op internationale schaal gehanteerde wijnterminologie en dat de gemiddelde consument deze term derhalve kent. Ten tweede heeft zij beklemtoond dat de consument die de term „piccolo” niet begrijpt, niet automatisch zal vermoeden dat het gaat om een merk wanneer hij daarmee wordt geconfronteerd in het kader van de verkoop van mousserende wijn. Ten derde heeft zij erop gewezen dat het teken PIKKOLO of PICCOLO duidelijk beschrijvend of in een afgekorte vorm, te weten de term „picc”, werd gebruikt, en dat het uitsluitend voorkwam samen met andere beschrijvende termen, zoals de termen „trocken” en „dry” voor de verschillende waren van verzoekster, of met een deel van de maatschappelijke benaming van verzoekster, te weten de term „henkell”. Ten vierde was zij van oordeel dat laatstgenoemde term, die deel uitmaakt van de maatschappelijke benaming van verzoekster, het meest dominerende bestanddeel was door de plaats en omvang ervan, zowel op de flesetiketten als op de verpakking ervan. Zij heeft daaraan toegevoegd dat deze term geen enkele voor de hand liggende betekenis had, zodat hij, gelet op de weergave ervan, onmiddellijk zou worden beschouwd als een onderscheidend teken.
Conclusies van partijen
Verzoekster verzoekt het Gerecht:
—
de bestreden beslissing te vernietigen;
—
het EUIPO en interveniënte te verwijzen in de kosten.
Het EUIPO en interveniënte verzoeken het Gerecht:
—
het beroep te verwerpen;
—
verzoekster te verwijzen in de kosten.
In rechte
Ter onderbouwing van het beroep voert verzoekster één middel aan, te weten schending van artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009.
In de eerste plaats dient in herinnering te worden gebracht dat uit overweging 10 van verordening nr. 207/2009 volgt dat de wetgever van mening was dat de bescherming van een ouder merk enkel gerechtvaardigd is voor zover dit merk daadwerkelijk wordt gebruikt. Aldus bepaalt artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 dat op verzoek van de aanvrager de houder van een ouder Uniemerk of – overeenkomstig lid 3 van dit artikel – van een ouder nationaal merk die oppositie heeft ingesteld, het bewijs moet leveren dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de Uniemerkaanvraag het oudere merk in de Unie of in de lidstaat waar het beschermd wordt, normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voor zover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen.
Volgens vaste rechtspraak bestaat de ratio legis van het vereiste dat het oudere merk normaal moet zijn gebruikt opdat op basis daarvan oppositie tegen de inschrijving van een Uniemerk kan worden ingesteld, erin conflicten tussen twee merken te beperken, voor zover er geen geldige economische rechtvaardigingsgrond voortvloeiende uit een werkelijke functie van het merk op de markt bestaat [zie in die zin arresten van 8 juli 2004, Sunrider/BHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT),
T‑203/02
,
EU:T:2004:225
, punten
‑
en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 30 november 2009, Esber/BHIM – Coloris Global Coloring Concept (COLORIS),
T‑353/07
, niet gepubliceerd,
EU:T:2009:475
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Volgens regel 22, lid 3, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (
PB L 303, blz. 1
) heeft het bewijsmateriaal voor het leveren van het bewijs van gebruik betrekking op de plaats, tijd, omvang en wijze van gebruik van het oudere merk voor de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven en waarop de oppositie berust.
In de tweede plaats blijkt uit de rechtspraak dat van een merk een normaal gebruik wordt gemaakt wanneer het, overeenkomstig zijn wezenlijke functie, namelijk het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat enkel ertoe strekt de aan het merk verbonden rechten te behouden (zie naar analogie arrest van 11 maart 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, punt
).
Bij de beoordeling of van het merk een normaal gebruik is gemaakt, moeten alle relevante factoren van het concrete geval globaal worden beoordeeld, te weten de feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, inzonderheid de gebruiken die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (arrest van 8 juli 2004, VITAFRUIT,
T‑203/02
,
EU:T:2004:225
, punt
; zie tevens naar analogie arrest van 11 maart 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, punt
).
Het normale gebruik van een merk kan niet op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens worden aangenomen, maar moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen [arresten van 12 december 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/BHIM – Harrison (HIWATT),
T‑39/01
,
EU:T:2002:316
, punt
, en 6 oktober 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/BHIM – Krafft (VITAKRAFT),
T‑356/02
,
EU:T:2004:292
, punt
].
Tegen de achtergrond van deze overwegingen dient te worden onderzocht of de kamer van beroep in de punten 21 en 51 van de bestreden beslissing op goede gronden heeft geoordeeld dat verzoekster onvoldoende elementen had overgelegd om te bewijzen dat het oudere merk normaal was gebruikt in de zin van artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009.
Allereerst dient te worden vastgesteld dat, aangezien de Uniemerkaanvraag op 20 februari 2012 werd gepubliceerd, de periode van vijf jaar als bedoeld in artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 in casu de periode van 20 februari 2007 tot en met 19 februari 2012 betreft (hierna: „relevante periode”).
Tot staving van het enige middel betoogt verzoekster dat, anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld, de in de loop van de procedure voor het EUIPO overgelegde elementen het normale gebruik van het oudere merk aantoonden.
Ten eerste voert verzoekster in wezen aan dat de beoordeling van de kamer van beroep, volgens welke de term „piccolo” wordt opgevat als een zuiver beschrijvende term, de facto leidt tot de nietigverklaring van het oudere merk. Ten tweede is zij van mening dat de kamer van beroep onrechtmatig heeft gehandeld door in het kader van haar beoordeling van het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk het onderscheidend vermogen van dit merk te onderzoeken, en door tot de slotsom te komen dat het elk onderscheidend vermogen miste. Ten derde is zij van mening dat de beoordeling van de kamer van beroep, volgens welke het oudere merk onderscheidend vermogen mist, uitsluitend is gebaseerd op documenten die dateren van na de relevante periode en die door interveniënte zijn overgelegd met de uiteenzetting van de gronden van het beroep tegen de beslissing van de oppositieafdeling. Volgens verzoekster toont bijgevolg geen enkel bewijselement aan dat het oudere merk onderscheidend vermogen miste tijdens de relevante periode. Ten vierde, ten slotte, voert zij aan dat zelfs indien het Gerecht tot de slotsom zou komen dat de kamer van beroep bevoegd was om te oordelen dat het oudere merk onderscheidend vermogen miste, uit de toetsing van de rechtmatigheid van de bestreden beslissing door het Gerecht duidelijk zal blijken dat, anders dan de kamer van beroep had geoordeeld, dit merk werd gebruikt als merk en niet alleen op beschrijvende wijze.
Volgens het EUIPO en interveniënte zijn verzoeksters argumenten ongegrond. Zij zijn van mening dat een grondig onderzoek van de elementen die verzoekster in de loop van de procedure heeft aangevoerd of waarnaar zij heeft verwezen, bevestigt dat de kamer van beroep op goede gronden heeft geoordeeld dat het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk niet was geleverd.
Het Gerecht acht het passend om verzoeksters vierde argument te onderzoeken, dat in wezen betrekking heeft op de aard van het gebruik van het oudere merk, alvorens de eerste drie argumenten te onderzoeken.
Met haar vierde argument betoogt verzoekster dat, anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld, het oudere merk werd gebruikt als merk en niet alleen op beschrijvende wijze (zie punt 27 supra).
In casu dient te worden beklemtoond dat de kamer van beroep in het kader van haar onderzoek van het normale gebruik van het oudere merk om te beginnen met klem erop heeft gewezen dat partijen in de procedure voor het EUIPO het niet eens waren over de vraag of het oudere merk was gebruikt als een beschrijvende aanduiding voor een bepaalde flesgrootte, en niet als merk overeenkomstig zijn wezenlijke functie, namelijk het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor dit merk is ingeschreven. Vervolgens heeft zij opgemerkt, enerzijds, dat deze vraag verschilde van de vraag of het oudere merk kon worden ingeschreven overeenkomstig artikel 7, lid 1, van verordening nr. 207/2009 en, anderzijds, dat laatstgenoemde vraag enkel het voorwerp kon vormen van een nietigheidsprocedure voor de nietigheidsafdeling op grond van artikel 52, lid 1, onder a), van deze verordening. Ten slotte heeft zij onder verwijzing naar het arrest van 16 mei 2013, Reber/BHIM – Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM) (
T‑530/10
, niet gepubliceerd,
EU:T:2013:250
), gesteld dat zij bevoegd was om te bepalen of het specifieke gebruik dat van het oudere merk was gemaakt, beschrijvend was gelet op het in artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 gestelde vereiste van normaal gebruik.
Bovendien dient te worden opgemerkt dat, zoals is aangegeven in punt 8 van de bestreden beslissing en zoals blijkt uit de analyse van de documenten in het aan het Gerecht overgelegde dossier van het EUIPO, verzoekster met het oog op het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk in de loop van de procedure voor het EUIPO de volgende bewijzen heeft overgelegd:
—
een verklaring onder ede van haar hoofd marketing van 13 februari 2013, waarin wordt verwezen naar foto’s van flessen mousserende wijn en waarin de verkoopcijfers van flessen mousserende wijn met de vermeldingen „piccolo” of „pikkolo” in verschillende lidstaten van de Unie voor de jaren 2007 tot en met 2011 worden opgegeven;
—
foto’s van flessen mousserende wijn;
—
uittreksels uit productgegevensbladen en prijslijsten die van toepassing zijn vanaf 1 april 2007 en voor de volgende jaren, opgesteld in het Duits en vergezeld van gedeeltelijke vertalingen, waarbij bijvoorbeeld wordt gewezen op het assortiment flessen met de vermelding „pikkolo” van 0,2 l;
—
het uittreksel uit een uitvoerprijslijst die van toepassing is vanaf 1 april 2008 en 1 april 2009, opgesteld in het Engels, waarbij wordt gewezen op het assortiment flessen met de vermelding „piccolo” van 0,2 l;
—
verschillende facturen betreffende de periode 2007‑2012, gericht aan ondernemingen in Griekenland, Italië en Finland, en waarin met name melding wordt gemaakt van de levering van flessen „HENKELL TRO. DRY SEC PICC.” van 0,2 l;
—
het uittreksel uit een reclamefolder.
Na analyse van de in punt 32 supra bedoelde documenten alsmede van de door interveniënte overgelegde documenten is de kamer van beroep in punt 51 van de bestreden beslissing tot de slotsom gekomen dat het oudere merk niet het voorwerp had uitgemaakt van een normaal gebruik overeenkomstig zijn wezenlijke functie, die erin bestaat de identiteit van de oorsprong te waarborgen van de waren en diensten waarvoor het is ingeschreven.
Het Gerecht is van oordeel dat een dergelijke conclusie terecht kon worden afgeleid uit het onderzoek van de in punt 32 supra bedoelde documenten.
In dit verband dient om te beginnen te worden opgemerkt dat de kamer van beroep noch de duur noch de omvang van het gebruik dat van het oudere merk was gemaakt, ter discussie heeft gesteld, en dat partijen daartegen niet zijn opgekomen.
Wat vervolgens de plaats van gebruik betreft, betwist verzoekster de conclusie van de kamer van beroep dat zij haar waren enkel in Duitsland, Griekenland, Italië en Finland op de markt brengt. Zij stelt dat zij waren heeft verkocht in twintig lidstaten van de Unie onder het teken PICCOLO en in twee lidstaten onder het teken PIKKOLO, zoals is aangetoond door de verklaring onder ede van haar hoofd marketing van 13 februari 2013.
In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat, om de bewijskracht van een document te beoordelen, in eerste instantie de geloofwaardigheid van de erin vervatte informatie moet worden gecontroleerd. Daarbij dient met name rekening te worden gehouden met de herkomst van het stuk, de omstandigheden waarin het tot stand is gekomen en degene tot wie het is gericht, en voorts moet worden onderzocht of het stuk, gelet op zijn inhoud, redelijk en geloofwaardig overkomt. In casu werd de verklaring onder ede opgesteld door het hoofd marketing van verzoekster en kan zij dus niet even betrouwbaar en geloofwaardig zijn als een verklaring die afkomstig is van een derde of van een van de betrokken onderneming onafhankelijke persoon. De verklaring onder ede volstaat op zich niet en vormt slechts een aanwijzing die door andere bewijselementen dient te worden bevestigd (zie in die zin arrest van 16 mei 2013, Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM,
T‑530/10
,
EU:T:2013:250
, punt
).
Zoals het EUIPO en interveniënte terecht betogen, worden de in de verklaring onder ede vervatte aanwijzingen niet bevestigd door de bewijselementen die samen met die verklaring zijn overgelegd. Integendeel blijkt duidelijk uit de door verzoekster overgelegde facturen dat deze enkel verwijzen naar het grondgebied van vier lidstaten. Derhalve heeft de kamer van beroep geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door in punt 37 van de bestreden beslissing te oordelen dat uit de door verzoekster overgelegde bewijselementen bleek dat zij haar mousserende wijn niet in de gehele Unie, maar enkel in Duitsland, Griekenland, Italië en Finland op de markt bracht.
Wat ten slotte de analyse, in de bestreden beslissing, van de aard van het gebruik van het oudere merk betreft, die specifiek en primair ter discussie werd gesteld door verzoekster (zie punt 27 supra), heeft de kamer van beroep in de punten 39 tot en met 51 van de bestreden beslissing in wezen geoordeeld dat, los van de vraag of de consument de betekenis van de term „piccolo” zou begrijpen, op grond van de wijze waarop gebruik was gemaakt van het oudere merk op de flessen mousserende wijn van verzoekster alsmede op de productgegevensbladen en de facturen, niet kon worden geconcludeerd dat dit merk was gebruikt als merk.
Verzoekster betwist deze analyse door hoofdzakelijk aan te voeren dat bijzonder belang moet worden gehecht aan de wijze waarop het oudere merk op de waren is gebruikt, aangezien dit merk juist op deze manier aan de consument is voorgesteld, terwijl de productgegevensbladen, de prijslijsten en de facturen enkel bestemd zijn voor het bedrijfsleven, en niet voor de consument. Volgens haar blijkt duidelijk uit de aanbiedingsvorm van de waren dat dit merk werd gebruikt als merk en niet op beschrijvende wijze. Zij voegt daaraan toe dat het in de betrokken sector gebruikelijk is om enkel de merken prominent te vermelden. De geaccentueerde, prominente weergave van het betrokken merk, die in het oog springt, wijst op verzoeksters bedoeling om deze term te gebruiken als merk, en niet als een beschrijvende aanduiding van de grootte van de fles, hetgeen overigens overeenstemt met de wijze waarop de consument het gebruik van de term opvat.
Vastgesteld dient te worden dat verzoeksters betoog niet kan slagen.
Los van de vraag of de term „piccolo” een technische term is die wordt gebruikt in de sector van de wijnbouwondernemingen dan wel of deze ook gangbaar is voor de verkoop van mousserende wijn aan de gemiddelde wijnconsument, dient immers te worden geoordeeld dat in elk geval de wijze waarop het oudere merk is gebruikt op de waar zelf, te weten flessen mousserende wijn, niet tot de conclusie kan leiden dat dit merk gebruikt werd als merk, dit wil zeggen overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, die erin bestaat een aanwijzing te verstrekken over de commerciële herkomst van de betrokken waar. Normaal gebruik van een merk kan enkel worden vastgesteld wanneer dat merk wordt gebruikt ter waarborging van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het was ingeschreven [arrest van 16 juni 2015, Polytetra/BHIM – EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON),
T‑660/11
,
EU:T:2015:387
, punt
].
Anders dan verzoekster stelt, wordt de term „piccolo” op de waar of op de verpakking geenszins weergegeven op prominente wijze waardoor de aandacht van de consument wordt getrokken. Zoals de kamer van beroep in de punten 42 tot en met 45 van de bestreden beslissing terecht heeft beklemtoond, is het integendeel duidelijk de term „henkell” die zowel op de waar als op de verpakking overheerst.
Wat de waar betreft, staat de term „henkell” helemaal bovenaan op het flessenhalsetiket, op de voorgrond gesteld door een banderol, zoals de kamer van beroep in punt 43 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt. Onder deze term staat een grafisch symbool, dat zelf boven de term „piccolo” of „pikkolo” is geplaatst. De term „piccolo” of „pikkolo” staat zelf boven de aanduiding „dry sec” in veel kleinere letters. Het grafische symbool op de flessenhals is ook afgebeeld op het centrale etiket van de fles. Het bevindt zich boven de term „henkell” in vetgedrukte hoofdletters, die zelf staat boven de term „trocken” in veel kleinere letters.
Wat de verpakking betreft, is de term „piccolo” of „pikkolo” weergegeven op soortgelijke wijze als op de waar. Op de verpakking is het grafische symbool immers afgebeeld boven de term „henkell” in vetgedrukte hoofdletters, die zelf staat boven de term „trocken” in veel kleinere letters. De term „piccolo” of „pikkolo” staat onderaan op de verpakking in een lettertype gelijkwaardig aan dat van de term „trocken”, vergezeld van andere woorden in nog kleinere letters.
Zoals zowel de kamer van beroep als interveniënte terecht heeft opgemerkt, is het dus duidelijk de term „henkell” die door de omvang en plaats ervan domineert, of het nu gaat om de waar of om de verpakking. De term „piccolo” of „pikkolo” verschijnt in het totaalbeeld slechts op de achtergrond, als een bijkomstig element.
Het EUIPO en interveniënte merken derhalve terecht op dat op de fles of de verpakking eerder de term „henkell” zal worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waar, terwijl de term „piccolo” of „pikkolo” slechts een beschrijvende functie met betrekking tot de grootte van de fles zal hebben.
Deze conclusie wordt overigens volledig bevestigd door de productgegevensbladen, de prijslijsten en de facturen die verzoekster in de loop van de procedure voor het EUIPO heeft overgelegd. Zoals de kamer van beroep in punt 40 van de bestreden beslissing heeft gesteld en zoals het EUIPO en interveniënte aanvoeren, is het immers duidelijk dat de term „pikkolo” of „piccolo” wordt gebruikt om de grootte van de fles te beschrijven. Deze term komt uitsluitend voor samen met andere beschrijvende termen zoals de termen „trocken” en „dry” voor verschillende waren van verzoekster en is systematisch gelinkt aan flessen van 0,2 l, op dezelfde wijze als de term „magnum” of de uitdrukking „dubbel magnum” wordt gebruikt ter aanduiding van flessen van 1,5 l of 3 l.
Wat in het bijzonder de facturen betreft, deze bevatten de vermelding „henkell trocken dry sec picc.” of de vermelding „henkell tro. dry sec picc.”, gevolgd door een aanduiding van de grootte van de wijnfles, te weten de vermelding „200 ml”, met in bepaalde gevallen aanduidingen inzake het alcoholpercentage, bijvoorbeeld de vermelding „11,5 % vol.”. Het is duidelijk dat dergelijke aanduidingen, die daarenboven in afgekorte vorm worden gebruikt, niet kunnen worden opgevat als aanduidingen van de commerciële herkomst van de waar. Zoals het EUIPO beklemtoont, moet het feit dat de afgekorte term „picc.” steeds staat na de uitdrukkingen „trocken dry sec” of „tro. dry sec”, die alle de mate van zoetheid van de mousserende wijn in verschillend talen beschrijven, aldus worden uitgelegd dat de term „piccolo” zelf beschrijvend is, en geen andere aanduiding van de commerciële herkomst naast het deel van de maatschappelijke benaming „henkell”.
Vastgesteld dient dus te worden dat de door verzoekster voor de oppositieafdeling en voor de kamer van beroep overgelegde bewijselementen zelfs bij een globale beoordeling niet rechtens genoegzaam aantonen dat het oudere merk normaal is gebruikt tijdens de relevante periode. Daaraan dient te worden toegevoegd dat, zoals blijkt uit de overwegingen in het kader van de analyse van verzoeksters vierde argument, het door de kamer van beroep verrichte onderzoek van het normale gebruik van het oudere merk in overeenstemming is met de toepasselijke regels en rechtspraak. In het bijzonder dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep geenszins de door verzoekster aangevoerde beginselen heeft geschonden die met name voortvloeien uit het arrest van 24 mei 2012, Formula One Licensing/BHIM (
C‑196/11 P
,
EU:C:2012:314
). Tevens dient erop te worden gewezen dat uit het onderzoek van dat argument blijkt dat de kamer van beroep zich geenszins heeft uitgesproken over de vraag of absolute weigeringsgronden in de weg stonden aan de inschrijving of de geldigheid van het oudere merk, maar zich heeft beperkt tot de beoordeling van de vraag of dit merk normaal was gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan.
Hieruit volgt dat geen enkele schending van artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 kan worden vastgesteld met betrekking tot het oudere merk.
Overigens kan aan deze conclusie niet worden afgedaan door de bijlagen A.8 tot en met A.12 bij het verzoekschrift, die respectievelijk bestaan in een overzicht van verschillende sinds 1935 in Duitsland gebruikte aanbiedingsvormen van waren; in een afbeelding van het etiket op de achterzijde van de waar; in een productenonderzoek van een grote supermarkt in Duitsland; in historische beelden, reclame en een cd-rom met televisiereclame van de jaren 1957‑1964, en, ten slotte, in een onderzoek dat in oktober 1991 is verricht bij de consument in Duitsland.
De bijlagen A.8 tot en met A.12 bij het verzoekschrift, die verzoekster voor het eerst in het kader van de procedure voor het Gerecht heeft overgelegd, kunnen niet in aanmerking worden genomen en dienen niet-ontvankelijk te worden verklaard. Een beroep bij het Gerecht is immers gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het EUIPO in de zin van artikel 65 van verordening nr. 207/2009, zodat het Gerecht niet tot taak heeft de feiten opnieuw te onderzoeken op basis van stukken die voor het eerst voor hem zijn overgelegd. Deze stukken dienen dus buiten beschouwing te worden gelaten en de bewijskracht ervan hoeft niet te worden onderzocht [zie in die zin arrest van 24 november 2005, Sadas/BHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE),
T‑346/04
,
EU:T:2005:420
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak].
In elk geval dient te worden beklemtoond dat, zelfs indien de bijlagen A.8 tot en met A.12 bij het verzoekschrift ontvankelijk waren geweest, blijkt dat deze ofwel geen betrekking hebben op de relevante periode, ofwel andere merken dan het in casu in geding zijnde merk betreffen, zodat het niet mogelijk zou zijn geweest om daarmee rekening te houden in de onderhavige zaak.
Wat ten slotte de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg te Wiesbaden van 10 april 1972 betreft, die als bijlage A.13 bij het verzoekschrift is gevoegd en waarnaar verzoekster ter terechtzitting heeft verwezen, dient in herinnering te worden gebracht dat niets partijen noch het Gerecht zelf belet, zich bij de uitlegging van het Unierecht te laten inspireren door elementen ontleend aan de rechtspraak van de Unie of de nationale of internationale rechtspraak. Op een dergelijke mogelijkheid om te verwijzen naar nationale rechterlijke beslissingen heeft de rechtspraak, volgens welke het bij het Gerecht ingestelde beroep ertoe strekt de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep te toetsen aan de hand van de door partijen voor die kamers overgelegde elementen, geen betrekking, aangezien het in dit verband niet erom gaat de kamers van beroep te verwijten dat zij in een bepaalde nationale rechterlijke beslissing vermelde feitelijke elementen niet in aanmerking heeft genomen, maar rechterlijke beslissingen aan te voeren ter onderbouwing van een middel inzake schending van een bepaling van verordening nr. 207/2009 door de kamers van beroep [zie in die zin arrest van 12 juli 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/BHIM – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT),
T‑277/04
,
EU:T:2006:202
, punten
en
].
In casu dient evenwel te worden vastgesteld dat verzoekster de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg te Wiesbaden niet aanvoert om een voorbeeld te geven van de wijze waarop een rechtsbepaling moet worden uitgelegd, maar om een feitelijke kwestie te verduidelijken, te weten om te bepalen of verzoekster de term „piccolo” heeft gebruikt als merk. Het gaat dus om een bewijs van het normale gebruik van het oudere merk dat verzoekster voor het EUIPO had moeten overleggen. Net als voor de bijlagen A.8 tot en met A.12 bij het verzoekschrift dient bovendien erop te worden gewezen dat de beslissing van de rechtbank van eerste aanleg te Wiesbaden niet het normale gebruik van het oudere merk betreft en geen betrekking heeft op de relevante periode.
Gelet op een en ander dient verzoeksters vierde argument dus ongegrond te worden verklaard.
De eerste drie argumenten, die betrekking hebben op de gestelde nietigverklaring de facto van het ouder merk en de vermeende beoordeling van het onderscheidend vermogen van het oudere merk door de kamer van beroep (zie punt 27 supra), dienen in elk geval te worden afgewezen. Anders dan verzoekster suggereert, heeft de kamer van beroep zich immers geenszins uitgesproken over de vraag of absolute weigeringsgronden in de weg stonden aan de inschrijving of de geldigheid van het oudere merk, maar heeft zij zich beperkt tot de beoordeling van de vraag of dit merk normaal was gebruikt overeenkomstig de wezenlijke functie ervan (zie punt 50 supra).
De kamer van beroep heeft enkel geoordeeld dat uit de overgelegde bewijzen bleek dat verzoekster het oudere merk op beschrijvende wijze had gebruikt, te weten om een fles van een bepaalde grootte te beschrijven. Zoals het EUIPO en interveniënte in hun schrifturen en ter terechtzitting terecht hebben opgemerkt, heeft de kamer van beroep voorts geenszins een onderzoek verricht naar het onderscheidend vermogen, als zodanig, van dat merk in de oppositieprocedure, maar naar de perceptie van het teken als gevolg van de concrete omstandigheden van het gebruik ervan als merk in de zin van artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009, zoals zij verplicht is dit te doen in het kader van de beoordeling van het normale gebruik van elk ouder merk. Het argument dat het door de kamer van beroep vastgestelde ontbreken van onderscheidend vermogen uitsluitend is gebaseerd op door interveniënte overgelegde documenten die dateren van na de relevante periode (zie punt 27 supra), moet ongegrond worden verklaard, aangezien, enerzijds, de kamer van beroep geenszins heeft vastgesteld dat het oudere merk elk onderscheidend vermogen miste en, anderzijds, dit argument feitelijk onjuist is. Anders dan verzoekster ter terechtzitting heeft aangevoerd in antwoord op een vraag van het Gerecht, blijkt met name duidelijk uit de punten 21 en 39 tot en met 44 van de bestreden beslissing dat de kamer van beroep zich voor haar beoordeling dat het oudere merk niet normaal was gebruikt, hoofdzakelijk heeft gebaseerd op de door verzoekster overgelegde bewijzen, die niet dateren van na de relevante periode.
Gelet op al het voorgaande dient verzoeksters enige middel ongegrond te worden verklaard en dient het onderhavige beroep dus te worden verworpen.
Kosten
Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het EUIPO en interveniënte te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Negende kamer),
rechtdoende, verklaart:

1)
Het beroep wordt verworpen.

2)
Henkell & Co. Sektkellerei KG wordt verwezen in haar eigen kosten alsmede in die van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) en van Ciacci Piccolomini d’Aragona di Bianchini Società Agricola.

Berardis
Czúcz
Popescu
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 14 april 2016.
ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Engels.