CELEX: 62016CJ0642
Rinvio pregiudiziale
Proprietà intellettuale
Diritto dei marchi
Regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 13
Esaurimento del diritto conferito dal marchio
Importazione parallela
Riconfezionamento del prodotto munito del marchio
Nuova etichettatura
Requisiti applicabili ai dispositivi medici

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2009, L 78, pag. 1
).
La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la società Junek Europ-Vertrieb GmbH, importatore parallelo di prodotti sanitari ad uso medico e di medicazioni, e la società Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG, fabbricante di tali prodotti, in merito a medicazioni fabbricate da quest’ultima che sono state importate parallelamente e commercializzate in Germania dalla Junek Europ-Vertrieb, dopo essere state sottoposte a rietichettatura.
Contesto normativo
L’articolo 13 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Esaurimento del diritto conferito dal marchio [dell’Unione europea]», così dispone:
«1.   Il diritto conferito dal marchio [dell’Unione europea] non permette al titolare di impedirne l’uso per prodotti immessi in commercio [nell’Unione europea] con tale marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.
2.   Il paragrafo 1 non si applica quando sussistono motivi legittimi perché il titolare si opponga alla successiva immissione in commercio dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio.»
Procedimento principale e questione pregiudiziale
La Lohmann & Rauscher international è titolare del marchio dell’Unione europea Debrisoft n. 8852279, registrato il 22 giugno 2010, per «prodotti sanitari ad uso medico», «cerotti» e «medicazioni». Essa fabbrica e commercializza, in particolare, il prodotto «Debrisoft per débridement, STERILE, 10x10 cm, 5 pezzi», vale a dire garze utilizzate per il trattamento superficiale delle ferite.
La Junek Europ-Vertrieb ha sede in Austria e distribuisce in Germania, tramite il canale dell’importazione parallela, prodotti sanitari per uso medico e medicazioni fabbricati dalla Lohmann & Rauscher International ed esportati in Austria.
Il 25 maggio 2012, la Lohmann & Rauscher International acquistava in una farmacia di Düsseldorf (Germania) una confezione del prodotto «Debrisoft per débridement, STERILE, 10x10 cm, 5 pezzi» precedentemente importata dall’Austria dalla Junek Europ-Vertrieb. Prima della vendita alla farmacia, quest’ultima società aveva apposto sulla confezione un’etichetta (in prosieguo: l’«etichetta controversa») contenente le informazioni seguenti, ossia l’impresa responsabile dell’importazione, la sua sede ed il suo recapito telefonico, un codice a barre nonché un numero farmacologico centrale. L’etichetta era apposta su una parte non stampata della confezione e non nascondeva il marchio della Lohmann & Rauscher International.
L’imballaggio del prodotto è stato modificato come illustrato qui di seguito, con l’etichetta collocata in basso a sinistra:
Sull’etichetta controversa si trova un ingrandimento che si presenta come segue:
La Junek Europ-Vertrieb non aveva provveduto ad informare preventivamente la Lohmann & Rauscher International della reimportazione del prodotto de quo né le aveva fornito un imballaggio del prodotto modificato con l’apposizione dell’etichetta controversa. La Lohmann & Rauscher International ritiene che la condotta della Junek Europ-Vertrieb costituisca una violazione del marchio Debrisoft di cui è titolare.
La Lohmann & Rauscher International adiva conseguentemente il Landgericht Düsseldorf (tribunale regionale di Düsseldorf, Germania) al fine, segnatamente, di inibire alla Junek Europ-Vertrieb, a pena di sanzione, di utilizzare in commercio, in assenza di previo suo consenso, il marchio in questione per designare medicazioni impiegate per operazioni di debridement, con condanna della controparte a richiamare, ritirare dal mercato e distruggere i prodotti controversi.
Il Landgericht Düsseldorf (tribunale regionale di Düsseldorf) accoglieva la domanda.
L’Oberlandesgericht Düsseldorf (Corte d’appello di Düsseldorf, Germania), rigettava l’appello proposto dalla Junek Europ-Vertrieb avverso la decisione del Landgericht Düsseldorf (tribunale regionale di Düsseldorf), con la riserva che il divieto di utilizzazione del marchio in oggetto riguardava unicamente la Germania. La Junek Europ-Vertrieb proponeva quindi ricorso per cassazione (
Revision
) dinanzi al Bundesgerichtshof (Suprema Corte federale di giustizia, Germania).
A parere del giudice del rinvio, la soluzione della lite sottoposta al suo esame dipende dalla questione se i principi sviluppati dalla Corte in materia d’importazione parallela di medicinali, secondo cui la previa informazione e la messa a disposizione, su richiesta del titolare del marchio, di uno specimen dell’imballaggio costituiscono la condizione affinché si verifichi l’esaurimento del diritto conferito dal marchio, siano parimenti applicabili all’importazione parallela di dispositivi medici.
In primo luogo il giudice a quo fa presente, da un lato che, secondo la giurisprudenza della Corte, è il riconfezionamento di un prodotto farmaceutico munito di marchio che viola, di per sé, l’oggetto specifico del marchio, consistente nel garantire la provenienza del prodotto recante il marchio stesso. Il giudice medesimo si richiama, segnatamente, alle sentenze del 23 aprile 2002, Boehringer Ingelheim e a. (
C‑143/00
,
EU:C:2002:246
), nonché del 26 aprile 2007, Boehringer Ingelheim e a. (
C‑348/04
,
EU:C:2007:249
), in cui la Corte ha affermato che un riconfezionamento di un prodotto farmaceutico operato da terzi in assenza di autorizzazione del titolare può creare seri rischi per la garanzia della provenienza del prodotto e che una rietichettatura dell’imballaggio ricade parimenti nella nozione di riconfezionamento.
D’altro canto, dalla giurisprudenza della Corte risulterebbe che l’opposizione del titolare del marchio alla commercializzazione di medicinali riconfezionati, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, che costituisce una deroga alla libera circolazione delle merci, non può essere tuttavia ammessa qualora l’esercizio di tale diritto da parte del suo titolare costituisca una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri ai sensi dell’articolo 36 TFUE (sentenze dell’11 luglio 1996, Bristol-Myers Squibb e a.,
C‑427/93, C‑429/93 e C‑436/93
,
EU:C:1996:282
, nonché del 26 aprile 2007, Boehringer Ingelheim e a.,
C‑348/04
,
EU:C:2007:249
). Ne conseguirebbe che il titolare del marchio può vietare la modifica che implichi qualsiasi riconfezionamento di un medicinale munito di marchio e che, per sua stessa natura, rischi di pregiudicare lo stato originario del prodotto farmaceutico medesimo, salvo che non ricorrano cinque condizioni e precisamente:
–
sia provato che l’esercizio del diritto di marchio da parte del titolare per opporsi allo smercio dei prodotti riconfezionati con il detto marchio contribuisca a compartimentare artificiosamente i mercati nazionali nell’ambito della Comunità;
–
sia provato che il riconfezionamento non possa alterare lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione;
–
siano indicati chiaramente sulla nuova confezione l’autore del riconfezionamento del prodotto e il nome del fabbricante;
–
la presentazione del prodotto riconfezionato non sia atta a nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare; in tal senso, il riconfezionamento non dev’essere difettoso, di cattiva qualità o grossolano, e
–
l’importatore, prima di mettere in vendita il prodotto riconfezionato, ne abbia informato il titolare del marchio fornendogli, su sua richiesta, un campione del prodotto riconfezionato.
In secondo luogo, il giudice del rinvio rileva che l’applicazione di tali principi non si limita alle fattispecie d’importazione parallela di medicinali, In tal senso, nella sentenza dell’11 novembre 1997, Loendersloot (
C‑349/95
,
EU:C:1997:530
), la Corte avrebbe affermato che i criteri relativi al riconfezionamento dei medicinali possono parimenti applicarsi, in linea di principio, al commercio parallelo delle bevande alcoliche. Il giudice medesimo sottolinea peraltro che la questione inerente all’individuazione dei requisiti applicabili ai fini dell’esaurimento del diritto conferito dal marchio dipende dai legittimi interessi del titolare del marchio che presentino un collegamento con la relativa fattispecie, tenuto conto delle particolarità del prodotto.
In terzo luogo, il giudice a quo ritiene che nella specie si sia in presenza di una rietichettatura. A suo parere, al pari del giudice d’appello, l’etichetta controversa apposta dalla Junek Europ-Vertrieb contiene informazioni importanti nella lingua del paese d’importazione ed è idonea a far sorgere il sospetto nel consumatore che il prodotto offerto sia stato oggetto, in una fase anteriore alla sua commercializzazione, di un intervento da parte di terzi, in assenza di autorizzazione del titolare del marchio, che abbia alterato il prodotto nel suo stato originario.
In quarto luogo, quanto alla questione se i principi sviluppati dalla Corte in materia d’importazione parallela di medicinali siano trasponibili in toto all’importazione parallela dei dispositivi medici, il giudice del rinvio sottolinea che, sebbene i dispositivi medici, al pari dei medicinali, non siano soggetti a procedure d’autorizzazione, tuttavia, la procedura di verifica della conformità, necessaria affinché essi possano circolare sul mercato, li rende, dal punto di vista tanto del produttore quanto del consumatore, prodotti particolarmente sensibili per i quali la garanzia di provenienza assicurata dal marchio riveste, in considerazione dell’elevata responsabilità del produttore, un’importanza particolare.
Il giudice a quo aggiunge che i dispostivi medici, al pari dei medicinali, costituiscono prodotti che presentano un nesso diretto con la salute. Considerato che il consumatore attribuisce alla propria salute valore e attenzione particolari, non vi sarebbe motivo per rimettere in discussione l’assunto del giudice d’appello, secondo cui i dispositivi medici rientrerebbero – al pari dei medicinali – tra i prodotti particolarmente sensibili per i quali la garanzia di provenienza del marchio apposto sul prodotto rivestirebbe un significato particolare, tenuto conto dell’elevata responsabilità del produttore.
È in tale contesto che il Bundesgreichtshof (Suprema Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
Se l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (…) n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che il titolare del marchio possa opporsi alla successiva immissione in commercio di un dispositivo medico importato da altro Stato membro nel suo imballaggio interno ed esterno originale, cui l’importatore abbia applicato un’ulteriore etichetta esterna, salvo che
Sulla questione pregiudiziale
Con la questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio possa opporsi alla successiva commercializzazione, da parte di un importatore parallelo, di un dispositivo medico nel proprio imballaggio esterno ed interno d’origine, laddove l’importatore vi abbia apposto un’etichetta aggiuntiva, come quella oggetto del procedimento principale. Più in particolare, il giudice medesimo chiede se i principi sviluppati dalla Corte nelle sentenze dell’11 luglio 1996, Bristol-Myers Squibb e a. (
C‑427/93, C‑429/93 et C‑436/93
,
EU:C:1996:282
) e del 26 aprile 2007, Boehringer Ingelheim e a. (
C‑348/04
,
EU:C:2007:249
) siano trasponibili in toto all’importazione parallela di dispositivi medici.
In limine, occorre ricordare la giurisprudenza della Corte nonché i principi ivi sviluppati in materia d’importazione parallela di medicinali.
A tal riguardo, secondo costante giurisprudenza, l’oggetto specifico del marchio è quello di assicurare la garanzia di provenienza del prodotto munito di tale marchio e un riconfezionamento del prodotto stesso operato da un terzo senza l’autorizzazione del titolare può creare rischi reali per detta garanzia di provenienza (v., in tal senso, sentenza del 10 novembre 2016, Ferring Lægemidler,
C‑297/15
,
EU:C:2016:857
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
Secondo la giurisprudenza della Corte, è il riconfezionamento dei prodotti muniti del marchio che, di per sé, pregiudica l’oggetto specifico del marchio stesso, senza che occorra valutare, in tale contesto, quali siano gli effetti concreti del riconfezionamento operato dall’importatore parallelo (v., in tal senso, sentenza del 26 aprile 2007, Boehringer Ingelheim e a.,
C‑348/04
,
EU:C:2007:249
, punto
).
Si deve inoltre rilevare che la Corte ha affermato, con riguardo all’articolo 7, paragrafo 2, della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (
GU 1989, L 40, pag. 1
), di tenore equivalente a quello dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, che, per effetto di tale disposizione, l’opposizione del titolare del marchio al riconfezionamento, costituendo una deroga alla libera circolazione delle merci, non è ammissibile qualora l’esercizio di tale diritto costituisca una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri ai sensi dell’articolo 36, secondo periodo, TFUE (sentenze del 23 aprile 2002, Boehringer Ingelheim e a.,
C‑143/00
,
EU:C:2002:246
, punto
, e del 26 aprile 2007, Boehringer Ingelheim e a.,
C‑348/04
,
EU:C:2007:249
, punto
nonché la giurisprudenza ivi citata).
Costituisce una siffatta restrizione dissimulata ai sensi di tale ultima disposizione l’esercizio, da parte del titolare di un marchio, del suo diritto di opporsi al riconfezionamento se tale esercizio contribuisce a isolare artificiosamente i mercati tra gli Stati membri e se, peraltro, il riconfezionamento avviene in modo tale che i legittimi interessi del titolare vengano rispettati, il che implica in particolare che il riconfezionamento non alteri lo stato originario del medicinale o non sia tale da nuocere alla reputazione del marchio (v. sentenza del 26 aprile 2007, Boehringer Ingelheim e a.,
C‑348/04
,
EU:C:2007:249
, punto
nonché la giurisprudenza ivi citata).
La Corte ha quindi sviluppato taluni principi relativi alla limitazione dell’esaurimento del diritto conferito dal marchio nell’ambito dell’importazione parallela di medicinali (sentenze dell’11 luglio 1996, Bristol-Myers Squibb e a.,
C‑427/93, C‑429/93 e C‑436/93
,
EU:C:1996:282
, punto
, nonché del 26 aprile 2007, Boehringer Ingelheim e a.,
C‑348/04
,
EU:C:2007:249
, punto
).
Secondo tale giurisprudenza, per effetto dell’articolo 7, paragrafo 2, della prima direttiva 89/104, il titolare di un marchio può legittimamente opporsi all’ulteriore commercializzazione in uno Stato membro di un prodotto farmaceutico importato da un altro Stato membro qualora l’importatore abbia riconfezionato il prodotto medesimo riapponendovi il marchio, salvo che:
–
sia provato che l’esercizio del diritto di marchio da parte del titolare per opporsi alla commercializzazione dei prodotti riconfezionati con il detto marchio contribuisca a compartimentare artificiosamente i mercati tra gli Stati membri;
–
sia provato che il riconfezionamento non possa alterare lo stato originario del prodotto contenuto nella confezione;
–
siano indicati chiaramente sulla nuova confezione l’autore del riconfezionamento del prodotto e il nome del fabbricante;
–
la presentazione del prodotto riconfezionato non sia atta a nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare; in tal senso, il riconfezionamento non dev’essere difettoso, di cattiva qualità o grossolano;
–
l’importatore, prima di mettere in vendita il prodotto riconfezionato, ne abbia informato il titolare del marchio fornendogli, su sua richiesta, un campione del prodotto riconfezionato.
Le cinque condizioni indicate al punto precedente le quali, ove ricorrano, impediscono al titolare del marchio di opporsi legittimamente all’ulteriore commercializzazione del prodotto in questione, trovano applicazione solamente nel caso di riconfezionamento del prodotto medesimo ad opera dell’importatore.
Per quanto attiene alla nozione di «riconfezionamento», la Corte ha precisato che essa include la rietichettatura dei medicinali muniti di marchio (sentenza del 26 aprile 2007, Boehringer Ingelheim e a.,
C‑348/04
,
EU:C:2007:249
, punto
).
Occorre tuttavia sottolineare che le fattispecie oggetto delle sentenze del 23 aprile 2002, Boehringer Ingelheim e a. (
C‑143/00
,
EU:C:2002:246
), nonché del 26 aprile 2007, Boehringer Ingelheim e a. (
C‑348/04
,
EU:C:2007:249
), le quali riguardavano l’apposizione di un’etichetta aggiuntiva sull’imballaggio dei medicinali medesimi, si distinguono dai fatti oggetto del procedimento principale.
Infatti, dal punto 7 della sentenza del 23 aprile 2002, Boehringer Ingelheim e a. (
C‑143/00
,
EU:C:2002:246
), nonché dal punto 24 della sentenza del 26 aprile 2007, Boehringer Ingelheim e a. (
C‑348/04
,
EU:C:2007:249
) emerge che, nelle cause da cui sono scaturite dette sentenze, in taluni casi era stata apposta un’etichetta contenente taluni informazioni importanti, quali il nominativo dell’importatore parallelo ed il suo numero di autorizzazione all’importazione parallela, in taluni altri il prodotto de quo era stato riconfezionato in scatole realizzate dall’importatore parallelo e sulle quali il marchio era stato riprodotto e, in taluni altri ancora, il prodotto stesso era stato riconfezionato in scatole realizzate dall’importatore parallelo e recanti non il marchio, bensì il nome generico del prodotto medesimo. La Corte ha aggiunto che, in tutti tali casi di riconfezionamento, le scatole contenevano un foglio informativo destinato ai pazienti, redatto nella lingua del paese d’importazione, vale a dire in lingua inglese, e recante il marchio in questione.
Ne consegue che le cause da cui sono scaturite le menzionate sentenze vertevano su un intervento dell’importatore parallelo che aveva implicato non solo l’apposizione di un’etichetta aggiuntiva esterna sull’imballaggio del medicinale in questione ovvero il riconfezionamento dell’imballaggio stesso, bensì parimenti, in tutti i casi, l’apertura dell’imballaggio d’origine per aggiungervi un foglio informativo redatto in una lingua diversa da quella del paese d’origine del prodotto recante il marchio in questione.
Orbene, si deve rilevare che, nel procedimento principale, da un lato, l’importatore parallelo si è limitato ad apporre un’etichetta aggiuntiva su una parte non stampata dell’imballaggio d’origine del dispositivo medico in questione, il quale non è stato d’altronde aperto. Dall’altro, l’etichetta è di dimensioni ridotte e contiene, quali uniche informazioni, il nominativo dell’importatore parallelo nonché la sua sede ed il suo recapito telefonico, un codice a barre ed un numero farmacologico centrale diretto all’organizzazione della circolazione del prodotto con le farmacie.
Considerato che il confezionamento del dispositivo medico in questione non è stato modificato e che la presentazione originale dell’imballaggio non è stata alterata se non con l’apposizione di un’etichetta di dimensioni ridotte che non nasconde il marchio e che indica l’importatore parallelo quale responsabile dell’immissione sul mercato unitamente alle relative coordinate, non si può ritenere che l’apposizione di un’etichetta di tal genere costituisca un riconfezionamento ai sensi delle sentenze del 23 aprile 2002, Boehringer Ingelheim e a. (
C‑143/00
,
EU:C:2002:246
), nonché del 26 aprile 2007, Boehringer Ingelheim e a. (
C‑348/04
,
EU:C:2007:249
).
Non si può pertanto ritenere, in ogni caso, che l’apposizione di un’etichetta di tal genere pregiudichi l’obiettivo specifico del marchio, consistente nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale la provenienza del prodotto munito del marchio stesso.
Ciò premesso, l’apposizione, da parte dell’operatore parallelo, vale a dire la Junek Europ-Vertrieb, di un’etichetta aggiuntiva, del genere di quella oggetto del procedimento principale, sull’imballaggio d’origine del dispositivo medico, senza apertura del medesimo, non costituisce un legittimo motivo che giustifichi l’opposizione del titolare del marchio, nella specie la Lohmann & Rauscher International, all’ulteriore commercializzazione del dispositivo medico stesso.
La fattispecie oggetto del procedimento principale costituisce un caso di esaurimento del diritto del marchio ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.
Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 dev’essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio non può opporsi all’ulteriore commercializzazione, da parte di un importatore parallelo, di un dispositivo medico nel suo imballaggio esterno ed interno d’origine laddove sia stata apposta un’etichetta aggiuntiva, del genere di quella oggetto del procedimento principale, la quale, alla luce del suo contenuto, della sua funzione, delle sue dimensioni, della sua presentazione e della sua collocazione non presenti rischi per la garanzia di provenienza del dispositivo medico munito del marchio.
Sulle spese
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea], dev’essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio non può opporsi all’ulteriore commercializzazione, da parte di un importatore parallelo, di un dispositivo medico nel suo imballaggio esterno ed interno d’origine laddove sia stata apposta, da parte dell’importatore, un’etichetta aggiuntiva, del genere di quella oggetto del procedimento principale, la quale, alla luce del suo contenuto, della sua funzione, delle sue dimensioni, della sua presentazione e della sua collocazione non presenti rischi per la garanzia di provenienza del dispositivo medico munito del marchio.

Firme
(
*1
)	Lingua processuale: il tedesco.