CELEX: 62021CJ0256
Rinvio pregiudiziale
Marchi dell’Unione europea
Regolamento (UE) 2017/1001
Articolo 124, lettere a) e d)
Articolo 128
Competenza dei tribunali dei marchi dell’Unione europea
Azione per contraffazione
Domanda riconvenzionale di nullità
Rinuncia all’azione per contraffazione
Esito della domanda riconvenzionale
Carattere autonomo della domanda riconvenzionale

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 124, lettere a) e d), e dell’articolo 128 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2017, L 154, pag. 1
).
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra KP, da un lato, e TV e la Gemeinde Bodman-Ludwigshafen (comune di Bodman-Ludwigshafen, Germania), dall’altro, in merito a un’azione per contraffazione di un marchio denominativo dell’Unione europea, nonché a una domanda riconvenzionale di nullità di tale marchio.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Ai sensi dei considerando 4 e 32 del regolamento 2017/1001:
«(4)
(...) [R]isulta necessario prevedere un regime dell’Unione dei marchi che conferisca alle imprese il diritto di acquisire, secondo una procedura unica, marchi UE che godano di una protezione uniforme e producano i loro effetti sull’intero territorio dell’Unione; il principio del carattere unitario del marchio UE così enunciato dovrebbe applicarsi salvo disposizione contraria del presente regolamento.
(...)
(32)
È indispensabile che le decisioni sulla validità e sulle contraffazioni dei marchi UE abbiano effetto e si estendano all’intera Unione, essendo questo il solo mezzo per evitare decisioni contrastanti dei tribunali e dell’ufficio [dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)], e per impedire che venga compromesso il carattere unitario del marchio UE. Alle azioni in giustizia relative ai marchi UE dovrebbero applicarsi le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU 2012, L 351, pag. 1
)], salvo che il presente regolamento vi deroghi».
L’articolo 1 del regolamento n. 2017/1001, intitolato «Marchio UE», al suo paragrafo 2 prevede quanto segue:
«Il marchio UE ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta l’Unione: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l’intera Unione. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento».
In conformità dell’articolo 6 di tale regolamento, intitolato «Modo di acquisizione del marchio UE», il marchio UE si acquisisce con la registrazione.
L’articolo 7 di detto regolamento, intitolato «Impedimenti assoluti alla registrazione», elenca al suo paragrafo 1 i tipi di segni e di marchi che sono esclusi dalla registrazione. Ai sensi di tale disposizione, in particolare:
«Sono esclusi dalla registrazione:
(...)
b)
i marchi privi di carattere distintivo;
c)
i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
d)
i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini leali e costanti del commercio;
(...)».
L’articolo 59 del regolamento 2017/1001, intitolato «Motivi di nullità assoluta», al suo paragrafo 1, lettera a), dispone quanto segue:
«Su domanda presentata all’[EUIPO] o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio UE è dichiarato nullo allorché:
a)
è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7».
L’articolo 63 di tale regolamento, intitolato «Domanda di decadenza o di nullità», ai suoi paragrafi 1 e 3 prevede quanto segue:
«1.   Una domanda di decadenza o di nullità del marchio UE può essere presentata all’[EUIPO]:
a)
nei casi di cui agli articoli 58 e 59, da qualsiasi persona fisica o giuridica, nonché da qualsiasi gruppo costituito per rappresentare gli interessi dei fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori che, a norma della legislazione a esso applicabile, ha la capacità di stare in giudizio in nome proprio;
(...)
3.   La domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità è inammissibile qualora su una domanda con lo stesso oggetto e la stessa causa sia stata pronunciata una decisione nei confronti delle stesse parti dall’[EUIPO] o da un tribunale dei marchi UE di cui all’articolo 123 e tale decisione sia passata in giudicato».
Ai sensi dell’articolo 122, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento, intitolato «Applicazione della normativa dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale»:
«1.   Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alle procedure concernenti i marchi UE e le domande di marchio UE, nonché alle procedure concernenti le azioni simultanee o successive promosse sulla base di marchi UE e di marchi nazionali si applica la normativa dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
2.   Per quanto riguarda le procedure derivanti dalle azioni e domande di cui all’articolo 124:
a)
non si applicano gli articoli 4 e 6, l’articolo 7, punti 1, 2, 3 e 5, e l’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1215/2012;
b)
si applicano gli articoli 25 e 26 del regolamento (UE) n. 1215/2012 entro i limiti previsti dall’articolo 125, paragrafo 4, del presente regolamento;
c)
le disposizioni del capo II del regolamento (UE) n. 1215/2012, che si applicano alle persone domiciliate in uno Stato membro, si applicano anche alle persone che, pur non avendo domicilio in uno Stato membro, vi hanno una stabile organizzazione».
L’articolo 123 del regolamento 2017/1001, intitolato «Tribunali dei marchi UE», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di tribunali nazionali di prima e di seconda istanza, che svolgeranno le funzioni a essi attribuite dal presente regolamento».
L’articolo 124 di tale regolamento, intitolato «Competenza in materia di contraffazione e di validità», è così formulato:
«I tribunali dei marchi UE hanno competenza esclusiva:
a)
per tutte le azioni in materia di contraffazione e, qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di marchi UE;
(...)
d)
per domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del marchio UE di cui all’articolo 128».
L’articolo 127 di detto regolamento, intitolato «Presunzione di validità – Difesa nel merito», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:
«I tribunali dei marchi UE considerano valido il marchio UE a meno che il convenuto ne contesti la validità mediante una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità».
L’articolo 128 del regolamento 2017/1001, intitolato «Domanda riconvenzionale», così recita:
«1.   La domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità può essere fondata soltanto sui motivi di decadenza o di nullità previsti dal presente regolamento.
2.   Un tribunale dei marchi UE respinge una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità se una decisione pronunciata dall’[EUIPO], nei confronti delle stesse parti, su una domanda con il medesimo oggetto e il medesimo titolo, è già divenuta definitiva.
(...)
4.   Il tribunale dei marchi UE presso il quale viene proposta una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio UE non procede all’esame della domanda riconvenzionale fintanto che la parte interessata o il tribunale non abbiano informato l’[EUIPO] della data in cui la domanda riconvenzionale è stata presentata. L’[EUIPO] inserisce detta informazione nel registro. Se una domanda di decadenza o di nullità del marchio UE era già stata presentata dinanzi all’[EUIPO] prima del deposito della domanda riconvenzionale, l’[EUIPO] informa il tribunale il quale sospende il procedimento in conformità dell’articolo 132, paragrafo 1, fino all’adozione della decisione finale sulla domanda o al ritiro della domanda.
(...)
6.   Se un tribunale dei marchi UE ha pronunciato una sentenza, successivamente passata in giudicato, in merito a una domanda riconvenzionale di decadenza o di declaratoria di nullità di un marchio UE, il tribunale o una qualsiasi delle parti del procedimento nazionale ne trasmette immediatamente copia all’[EUIPO]. L’[EUIPO] o ogni altra parte interessata possono chiedere informazioni in merito a tale trasmissione. L’[EUIPO] iscrive nel registro la menzione della sentenza e adotta tutte le misure necessarie per conformarsi al dispositivo.
7.   Il tribunale dei marchi UE adito con una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità può sospendere il procedimento, su richiesta del titolare del marchio UE e sentite le altre parti, e invitare il convenuto a presentare una domanda di decadenza o di nullità dinanzi all’[EUIPO] entro il termine che provvede a stabilire. Se la domanda non viene proposta entro tale termine, si prosegue il procedimento e si considera ritirata la domanda riconvenzionale. È d’applicazione l’articolo 132, paragrafo 3».
Ai sensi dell’articolo 129 del regolamento 2017/1001, intitolato «Diritto applicabile»:
«1.   I tribunali dei marchi UE applicano le disposizioni del presente regolamento.
2.   Per tutte le questioni sui marchi che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento il tribunale dei marchi UE [competente] applica il pertinente diritto nazionale.
3.   Se il presente regolamento non dispone altrimenti, il tribunale dei marchi UE applica le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale nello Stato membro in cui tale tribunale ha sede».
L’articolo 132 di tale regolamento, intitolato «Norme specifiche in materia di connessione», prevede quanto segue:
«1.   Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, il tribunale dei marchi UE adito per un’azione contemplata dall’articolo 124, diversa da un’azione di accertamento di non contraffazione, sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, ove la validità del marchio UE sia già contestata dinanzi a un altro tribunale dei marchi UE con una domanda riconvenzionale o sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità presso l’[EUIPO].
2.   Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, l’[EUIPO] al quale sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, quando la validità del marchio UE sia già stata contestata dinanzi a un tribunale dei marchi UE con una domanda riconvenzionale. Tuttavia, qualora una delle parti nel procedimento dinanzi al tribunale dei marchi UE lo chieda, il tribunale, sentite le altre parti, può sospendere il procedimento. In tal caso l’[EUIPO] prosegue il procedimento dinanzi a esso pendente.
3.   In caso di sospensione del procedimento, il tribunale dei marchi UE può adottare misure provvisorie e cautelari per la durata della sospensione».
Diritto tedesco
Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, della Zivilprozessordnung (codice di procedura civile; in prosieguo: la «ZPO»), una domanda riconvenzionale può essere proposta dinanzi al tribunale investito di un’azione, qualora esista un nesso giuridico tra l’oggetto della domanda riconvenzionale e l’oggetto della domanda principale o i mezzi di difesa presentati contro la domanda principale.
L’articolo 261 della ZPO, intitolato «Litispendenza», al suo paragrafo 3, punto 2, prevede che la competenza di un giudice adito non è pregiudicata da una modifica delle circostanze che hanno fondato tale competenza.
Procedimento principale e questione pregiudiziale
KP è titolare del marchio denominativo UE Apfelzügle (in prosieguo: il «marchio contestato»), registrato il 19 ottobre 2017 per servizi rientranti nelle classi 35, 41 e 43, ai sensi dell’Accordo di Nizza concernente la classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato. È pacifico che il termine «
Apfelzügle
» designa un convoglio destinato alla raccolta delle mele, composto da più rimorchi trainati da un trattore.
Il 26 settembre 2018, TV, gestore di un’azienda frutticola, e il comune di Bodman-Ludwigshafen hanno pubblicato informazioni promozionali relative a un’attività di raccolta e di degustazione di mele nell’ambito di un circuito in
Apfelzügle
.
KP ha proposto dinanzi al Landgericht München (Tribunale del Land, Monaco di Baviera, Germania) un’azione per contraffazione del marchio contestato, affinché fosse inibito a TV e al comune di Bodman-Ludwigshafen di utilizzare il termine «
Apfelzügle
» per i servizi designati da tale marchio. Dinanzi al giudice in parola, TV e il comune di Bodman-Ludwigshafen hanno presentato domande riconvenzionali di nullità del marchio contestato, ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e d), dello stesso.
All’udienza tenutasi dinanzi al Landgericht München (Tribunale del Land, Monaco di Baviera), KP ha rinunciato a tale azione per contraffazione.
Poiché TV e il comune di Bodman-Ludwigshafen hanno mantenuto le loro domande riconvenzionali nonostante la rinuncia di cui trattasi, il Landgericht München (Tribunale del Land, Monaco di Baviera), con sentenza del 10 marzo 2020, ha ritenuto che tali domande fossero ricevibili, ha dichiarato la nullità del marchio contestato per i servizi rientranti nella classe 41 e ha respinto per il resto le suddette domande.
Il comune di Bodman-Ludwigshafen ha proposto appello avverso tale sentenza dinanzi all’Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera, Germania), che è il giudice del rinvio, chiedendo che fosse dichiarata la nullità del marchio contestato anche per quanto riguarda i servizi rientranti nelle classi 35 e 43.
Nella sua decisione, il giudice del rinvio afferma di dover valutare preliminarmente la ricevibilità delle domande riconvenzionali presentate dai convenuti, tenuto conto della rinuncia all’azione di KP, rilevando di non essere vincolato, su questo punto, dalla decisione del giudice di primo grado.
A tal riguardo il giudice del rinvio, facendo riferimento al senso e alla finalità della domanda riconvenzionale prevista dal regolamento 2017/1001, esprime dubbi quanto alla possibilità che un tribunale dei marchi UE si pronunci su una siffatta domanda riconvenzionale, qualora sia stata rinunciata l’azione per contraffazione in seguito alla quale è stata proposta la domanda riconvenzionale.
Più specificamente, il giudice del rinvio ricorda che la registrazione di un marchio dell’Unione è un atto di un organo dell’Unione europea e che i giudici nazionali non sono competenti ad annullare tali atti, salvo che sia espressamente prevista un’eccezione, come quella relativa alla proposizione di una domanda riconvenzionale, il che sarebbe inoltre confermato al paragrafo 7 dell’articolo 128 del regolamento 2017/1001. Secondo il giudice del rinvio, infatti, l’EUIPO avrebbe, in materia, una «competenza di principio», che gli sarebbe attribuita «in via prioritaria». Ciò risulterebbe, in particolare, dall’articolo 63, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.
Il giudice del rinvio rileva che, secondo la dottrina tedesca maggioritaria, un caso come quello di specie non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento 2017/1001, bensì, in forza dell’articolo 129, paragrafo 3, di tale regolamento, in quello delle norme di procedura civile tedesca e, più specificamente, dell’articolo 261, paragrafo 3, punto 2, della ZPO, in base al quale la competenza del tribunale dei marchi UE fondata sulla proposizione di una domanda riconvenzionale è indipendente dall’esito dell’azione per contraffazione e non può, quindi, venir meno in caso di rinuncia a quest’ultima.
Orbene, secondo il giudice del rinvio la necessità di dare al convenuto la possibilità di difendersi non sussiste più qualora, in ragione di una rinuncia all’azione, il tribunale dei marchi UE non debba più statuire sull’azione per contraffazione. Tale interpretazione sarebbe, inoltre, corroborata dalla sentenza del 19 ottobre 2017, Raimund (
C‑425/16
,
EU:C:2017:776
). Pertanto, il diritto processuale nazionale dovrebbe applicarsi solo fintantoché sia pendente un ricorso previsto dal diritto dell’Unione. Inoltre, una siffatta interpretazione non imporrebbe un onere eccessivo e sproporzionato al ricorrente, in quanto quest’ultimo avrà sempre la possibilità di adire l’EUIPO ai sensi dell’articolo 63 del regolamento 2017/1001.
In tale contesto, l’Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land, Monaco di Baviera) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 124, lettera d), e l’articolo 128 [del regolamento 2017/1001] debbano essere interpretati nel senso che il tribunale dei marchi dell’Unione [europea] conservi la propria competenza a pronunciarsi sulla nullità di un marchio UE invocata mediante una domanda riconvenzionale ai sensi dell’articolo 128 del [regolamento 2017/1001], ancorché l’azione per contraffazione fondata su detto marchio [UE] sia stata validamente ritirata ai sensi dell’articolo 124, lettera a)[, del citato regolamento]».
Sulla questione pregiudiziale
Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 124, lettere a) e d), e l’articolo 128 del regolamento 2017/1001 debbano essere interpretati nel senso che un tribunale dei marchi UE, investito di un’azione per contraffazione fondata su un marchio UE la cui validità sia contestata mediante una domanda riconvenzionale di nullità, rimanga competente a pronunciarsi sulla validità di tale marchio, nonostante la rinuncia all’azione principale.
Al fine di rispondere a tale questione, occorre precisare il significato e la portata da attribuire alla nozione di «domanda riconvenzionale», ai sensi del regolamento in parola.
Secondo una giurisprudenza consolidata, dalle esigenze inerenti sia all’applicazione uniforme del diritto dell’Unione sia al principio di uguaglianza discende che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione non contenente alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri al fine di determinare il senso e la portata della disposizione stessa devono di norma ricevere, in tutta l’Unione, un’interpretazione autonoma e uniforme. Inoltre, la determinazione del significato e della portata dei termini per i quali il diritto dell’Unione non fornisce alcuna definizione va operata conformemente al loro senso abituale, tenendo conto del contesto nel quale vengono utilizzati e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essi fanno parte (sentenza del 27 gennaio 2022, Zinātnes parks,
C‑347/20
,
EU:C:2022:59
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
Orbene, il regolamento 2017/1001 non contiene alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri per quanto riguarda il significato e la portata da attribuire a tale nozione. Detta nozione deve, pertanto, essere considerata quale nozione autonoma del diritto dell’Unione ed essere interpretata in modo uniforme nel territorio di quest’ultima [sentenze del 3 settembre 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds,
C‑201/13
,
EU:C:2014:2132
, punto
nonché giurisprudenza ivi citata, e del 25 novembre 2021, État luxembourgeois (Informazioni su un gruppo di contribuenti),
C‑437/19
,
EU:C:2021:953
, punto
nonché giurisprudenza ivi citata].
Il rinvio operato dall’articolo 129, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 alle norme procedurali nazionali, se tale regolamento «non dispone altrimenti», non può inficiare tale constatazione.
Non si può, infatti, presumere che detto regolamento non disciplini la questione se la domanda riconvenzionale continui a sussistere nonostante la rinuncia all’azione per contraffazione in seguito alla quale è stata proposta. La risposta a tale questione dipende proprio dalla portata che il legislatore dell’Unione ha inteso attribuire al rimedio giurisdizionale in parola.
In assenza di definizione della nozione di «domanda riconvenzionale» nel regolamento 2017/1001, occorre pertanto osservare, in primo luogo, che essa viene solitamente intesa, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle conclusioni e come confermato dai termini utilizzati, in particolare, nelle versioni delle disposizioni in questione di tale regolamento in lingua danese (
Modkrav
), in lingua tedesca (
Widerklage
), in lingua greca (
ανταγωγή
) e in lingua inglese (
counterclaim
), nel senso di indicare un controricorso proposto dal convenuto in un procedimento avviato nei suoi confronti dal ricorrente dinanzi al medesimo organo giurisdizionale.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, il contesto in cui si inseriscono tali disposizioni, occorre osservare sotto un primo profilo che, come enunciato dal considerando 32 del regolamento 2017/1001, l’articolo 122 dello stesso rende applicabile ai procedimenti relativi ai marchi UE la normativa dell’Unione in materia di competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. È quindi necessario, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 50 e 51 delle sue conclusioni, interpretare la nozione di «domanda riconvenzionale», ai sensi del regolamento 2017/1001, in modo coerente con tale normativa e con la relativa giurisprudenza.
A questo proposito, risulta dalla giurisprudenza riguardante il sistema istituito dalla convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU 1972, L 299, pag. 32
), come in seguito modificata e ripresa, in ordine successivo, dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (
GU 2001, L 12, pag. 1
), e dal regolamento n. 1215/2012, che una domanda riconvenzionale non va confusa con un semplice motivo a difesa. Benché presentata nell’ambito di un processo avviato mediante un altro rimedio giurisdizionale, essa è una domanda distinta e autonoma, il cui trattamento procedurale è indipendente dalla domanda principale e che può, pertanto, essere mantenuta anche se la domanda proposta in via principale viene respinta (v., in tal senso, sentenza del 12 ottobre 2016, Kostanjevec,
C‑185/15
,
EU:C:2016:763
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
In considerazione di quanto appena esposto, occorre ritenere che la nozione di «domanda riconvenzionale», ai sensi del regolamento 2017/1001, debba essere intesa come un rimedio giurisdizionale che viene indubbiamente condizionato dalla proposizione di un’azione per contraffazione e che, conseguentemente, è connesso a quest’ultima. Tuttavia, tale rimedio giurisdizionale mira a estendere l’oggetto della controversia e a far conoscere di una richiesta distinta e autonoma dalla domanda principale, in particolare affinché sia dichiarata la nullità del marchio di cui trattasi.
Pertanto, comportando l’estensione dell’oggetto della controversia e nonostante tale legame tra il ricorso principale e la domanda riconvenzionale, quest’ultima ne diviene autonoma e continua a sussistere in caso di rinuncia al ricorso principale. La domanda riconvenzionale si distingue, quindi, da un semplice motivo a difesa e la sua sorte non dipende da quella dell’azione per contraffazione in occasione della quale è stata proposta.
Sotto un secondo profilo, dal sistema generale del regolamento 2017/1001 risulta che, utilizzando l’espressione «domanda riconvenzionale» nell’ambito di tale regolamento, il legislatore dell’Unione ha inteso attribuirle un significato e una portata identici a quelli specificati ai punti da 36 a 39 della presente sentenza.
Indubbiamente, come sottolineato dal giudice del rinvio, detto regolamento riserva all’EUIPO una competenza esclusiva in materia di registrazione dei marchi UE e di opposizione a tale registrazione (sentenza del 21 luglio 2016, Apple and Pear Australia e Star Fruits Diffusion/EUIPO,
C‑226/15 P
,
EU:C:2016:582
, punto
). Tuttavia, questo non è il caso per quanto riguarda la validità di tali marchi. Se è vero che il regolamento medesimo opta, in linea di principio, per il trattamento centralizzato delle domande di nullità e di decadenza presso l’EUIPO, tale principio è, tuttavia, temperato e la competenza relativa alla dichiarazione di nullità o di decadenza di un marchio UE è stata attribuita, in forza degli articoli 63 e 124 del regolamento 2017/1001, in maniera ripartita, ai tribunali dei marchi UE, designati dagli Stati membri in conformità all’articolo 123, paragrafo 1, dello stesso, e all’EUIPO (v., per analogia, sentenza del 16 febbraio 2012, Celaya Emparanza y Galdos International,
C‑488/10
,
EU:C:2012:88
, punto
).
A tal riguardo, tenuto conto dei dubbi espressi dal giudice del rinvio circa l’esatta portata della ripartizione di competenze in parola, occorre inoltre sottolineare che la competenza attribuita a tali tribunali dei marchi costituisce l’applicazione diretta di una norma di attribuzione di competenze prevista dal regolamento 2017/1001 e non può, pertanto, essere considerata costitutiva di un’«eccezione» alla competenza dell’EUIPO in materia.
Inoltre, le competenze in questione sono esercitate secondo il principio di priorità dell’organo adito. Infatti, ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1 e paragrafo 2, prima frase, del regolamento 2017/1001 e «[s]e non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento», è il primo organo investito di una controversia relativa alla validità di un marchio UE a essere competente in materia.
La circostanza che, ai sensi dell’articolo 128, paragrafo 7, del regolamento 2017/1001, il titolare di un marchio la cui validità viene contestata dinanzi a un tribunale dei marchi UE mediante una domanda riconvenzionale possa fare in modo che la decisione sulla validità di tale marchio sia adottata al termine di un procedimento dinanzi all’EUIPO, non rimette in discussione tale principio di priorità. Come si evince dal medesimo tenore letterale di tale disposizione, essa riconosce una mera facoltà di sospensione del procedimento, dal momento che il tribunale dei marchi UE può anche decidere di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale.
Lo stesso vale per quanto riguarda il caso previsto al paragrafo 2, seconda frase, dell’articolo 132 di tale regolamento. Infatti, il tribunale dei marchi UE ha l’obbligo di sospendere il procedimento pendente dinanzi a esso solo se una domanda di decadenza o di nullità del marchio UE in questione è già stata presentata dinanzi all’EUIPO prima del deposito della domanda riconvenzionale, in conformità all’articolo 128, paragrafo 4, del citato regolamento.
Pertanto, in considerazione del sistema di ripartizione di competenze descritto ai punti da 42 a 46 della presente sentenza, occorre osservare che, nell’ambito della disciplina istituita dal regolamento 2017/1001, la quale, in conformità al considerando 4 e all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento stesso, sancisce il carattere unitario del marchio UE, il legislatore dell’Unione ha inteso conferire, tanto quanto all’EUIPO, ai tribunali dei marchi UE la competenza a controllare la validità dei marchi UE, attraverso le loro decisioni su domande riconvenzionali.
A tal riguardo, come risulta dal considerando 32 di tale regolamento, le decisioni sulla validità del marchio UE hanno un effetto erga omnes nell’intera Unione, sia qualora provengano dall’EUIPO, sia nel caso in cui siano rese a seguito di una domanda riconvenzionale proposta dinanzi a un tribunale dei marchi UE (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2017, Raimund,
C‑425/16
,
EU:C:2017:776
, punti
e
).
Tale effetto erga omnes è confermato all’articolo 128, paragrafo 6, di detto regolamento, che prevede che un tribunale dei marchi UE debba trasmettere una copia della sentenza, passata in giudicato, in merito a una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio UE all’EUIPO, il quale deve iscrivere tale sentenza nel registro e adottare le misure necessarie per conformarsi al suo dispositivo (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2017, Raimund,
C‑425/16
,
EU:C:2017:776
, punto
).
Per contro, la decisione di un tribunale dei marchi UE in merito a un’azione per contraffazione esplica efficacia solo inter partes, cosicché, una volta divenuta definitiva, tale decisione vincola solo le parti intervenute nel relativo procedimento (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2017, Raimund,
C‑425/16
,
EU:C:2017:776
, punto
).
Pertanto, la Corte ha dichiarato che un siffatto tribunale è tenuto a statuire sulla domanda riconvenzionale di nullità del marchio UE proposta in conformità all’articolo 128, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, nell’ambito di un’azione per contraffazione di tale marchio, ai sensi dell’articolo 124, lettera a), del regolamento in parola, prima di potersi pronunciare su quest’ultima azione, alla quale si oppone lo stesso motivo di nullità assoluta (v., in tal senso, sentenza del 19 ottobre 2017, Raimund,
C‑425/16
,
EU:C:2017:776
, punti
e
).
Alla luce delle specificità del regime che disciplina la domanda riconvenzionale, interpretare tale rimedio giurisdizionale autonomo, che ha per oggetto la valutazione della validità dei marchi UE, nel senso che il titolare del marchio UE possa, rinunciando alla sua azione per contraffazione, privare un tribunale dei marchi UE della possibilità di pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale di nullità proposta nell’ambito di tale azione, equivarrebbe a disconoscere la portata della competenza che il legislatore ha inteso conferire ai tribunali dei marchi UE. Dal sistema generale del regolamento 2017/1001 risulta, quindi, che una siffatta domanda continua a sussistere in caso di rinuncia al ricorso principale.
In terzo luogo, infine, il significato e la portata della nozione di «domanda riconvenzionale», ai sensi del regolamento 2017/1001, come precisati ai punti 39 e 52 della presente sentenza, sono confermati dagli obiettivi perseguiti dal regolamento 2017/1001.
Da un lato, emerge dalla giurisprudenza relativa al sistema istituito dalla convenzione del 27 settembre 1968, come in seguito modificata e ripresa, in ordine successivo, dai regolamenti n. 44/2001 e n. 1215/2012, che, in un intento di buona amministrazione della giustizia, la possibilità di proporre una domanda riconvenzionale consente alle parti di ottenere una pronuncia, nell’ambito dello stesso procedimento e dinanzi allo stesso giudice, su tutte le loro pretese reciproche che abbiano un’origine comune e mira così, in particolare, a evitare procedimenti superflui e multipli, che comportano il rischio di sentenze contraddittorie (v., in tal senso, sentenze del 31 maggio 2018, Nothartová,
C‑306/17
,
EU:C:2018:360
, punti
e
nonché giurisprudenza ivi citata, e del 21 giugno 2018, Petronas Lubricants Italy,
C‑1/17
,
EU:C:2018:478
, punto
nonché giurisprudenza ivi citata). Orbene, come si evince dal considerando 32 del regolamento 2017/1001, siffatti obiettivi sono perseguiti dalla disciplina prevista da tale regolamento nel suo complesso e, più specificamente, dagli articoli 124 e 128 dello stesso.
Ne consegue che la realizzazione di tali obiettivi implica che un tribunale dei marchi UE deve potersi pronunciare sulla pretesa avanzata dal convenuto in un’azione per contraffazione mediante una domanda riconvenzionale di nullità del marchio UE in questione, nonostante la rinuncia all’azione principale.
Per contro, costringere la parte che ha proposto una domanda riconvenzionale ad avviare un procedimento dinanzi all’EUIPO in caso di rinuncia dell’attore principale, al fine di assicurarsi di non doversi più difendere, in futuro, nei confronti di quest’ultimo, sarebbe contrario al principio di economia processuale.
D’altro canto, interpretare la nozione di «domanda riconvenzionale» nel senso che, in caso di rinuncia all’azione principale, non sarebbe più possibile, per un tribunale dei marchi UE, decidere sulla domanda riconvenzionale di nullità, consentirebbe al titolare di un marchio UE, rinunciando a un procedimento per contraffazione da lui stesso avviato, di continuare a utilizzare, eventualmente in malafede, un marchio UE che può essere stato registrato in violazione degli impedimenti alla registrazione assoluti previsti all’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001. Orbene, una situazione del genere comprometterebbe l’effettiva realizzazione degli obiettivi perseguiti da detto regolamento (v., in tal senso, ordinanza del 30 aprile 2015, Castel Frères/EUIPO,
C‑622/13 P
, non pubblicata,
EU:C:2015:297
, punti
e
nonché giurisprudenza ivi citata).
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 124, lettere a) e d), e l’articolo 128 del regolamento 2017/1001 devono essere interpretati nel senso che un tribunale dei marchi dell’Unione europea, investito di un’azione per contraffazione fondata su un marchio UE la cui validità sia contestata mediante una domanda riconvenzionale di nullità, rimane competente a pronunciarsi sulla validità di tale marchio, nonostante la rinuncia all’azione principale.
Sulle spese
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 124, lettere a) e d), e l’articolo 128 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea,

devono essere interpretati nel senso che:

un tribunale dei marchi dell’Unione europea, investito di un’azione per contraffazione fondata su un marchio dell’Unione europea la cui validità sia contestata mediante una domanda riconvenzionale di nullità, rimane competente a pronunciarsi sulla validità di tale marchio, nonostante la rinuncia all’azione principale.

Firme
(
*1
)	Lingua processuale: il tedesco.