CELEX: 62021TJ0032
Znak towarowy Unii Europejskiej
Słowny unijny znak towarowy Muresko
Wcześniejsze słowne krajowe znaki towarowe Muresko
Zastrzeżenie starszeństwa wcześniejszych krajowych znaków towarowych po zarejestrowaniu unijnego znaku towarowego
Artykuły 39 i 40 rozporządzenia (UE) 2017/1001
Wygasła na dzień zgłoszenia zastrzeżenia rejestracja wcześniejszych krajowych znaków towarowych

)
[…]
Żądania stron
Skarżąca wnosi do Sądu o:
–
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
–
nakazanie EUIPO zarejestrowania spornego zastrzeżenia dla rozpatrywanego unijnego znaku towarowego;
–
obciążenie EUIPO kosztami postępowania.
EUIPO wnosi do Sądu o:
–
oddalenie skargi;
–
obciążenie skarżącej kosztami postępowania.
Co do prawa
Skarżąca nie kwestionuje tego, że w chwili zgłoszenia przez nią do EUIPO spornego zastrzeżenia rejestracja znaków towarowych polskiego i niemieckiego wygasła, jak to wskazała w piśmie z dnia 10 lutego 2020 r. ekspertka.
Na poparcie skargi w niniejszej sprawie skarżąca ogranicza się co do istoty do podniesienia jednego zarzutu, dotyczącego naruszenia prawa przez Izbę Odwoławczą, wynikającego z dokonanej w pkt 12 zaskarżonej decyzji zbyt restrykcyjnej wykładni art. 40 rozporządzenia 2017/1001 w związku z art. 39 tego rozporządzenia, zgodnie z którą w dniu zgłoszenia zastrzeżenia starszeństwa wcześniejszy identyczny krajowy znak towarowy powinien być zarejestrowany, a prawa wynikające z rejestracji – obowiązywać. Ta błędna w przekonaniu skarżącej wykładnia doprowadziła Izbę Odwoławczą do niesłusznego oddalenia jej odwołania zamiast stwierdzenia nieważności decyzji ekspertki o oddaleniu spornego zastrzeżenia i zarejestrowania tego zastrzeżenia dla rozpatrywanego unijnego znaku towarowego.
Skarżąca twierdzi co do istoty, że właścicielowi wcześniejszego identycznego krajowego znaku towarowego, którego rejestracja wygasła, przysługuje nadal prawo do domagania się zastrzeżenia starszeństwa dla każdego zgłoszonego lub zarejestrowanego później unijnego znaku towarowego, jeżeli w chwili zgłoszenia zastrzeżenia zastrzeżenie oparte na tym samym krajowym znaku towarowym zostało uwzględnione dla innego unijnego znaku towarowego.
[…]
EUIPO odpiera argumenty skarżącej i wnosi o oddalenie skargi jako oczywiście bezzasadnej.
Jedyny zarzut podniesiony przez skarżącą dotyczy kwestii wykładni art. 40 rozporządzenia 2017/1001 w związku z art. 39 tego rozporządzenia, do którego ten pierwszy przepis odsyła, mającej na celu ustalenie, czy właściciel unijnego znaku towarowego, dla którego uwzględniono zastrzeżenie starszeństwa wcześniejszego identycznego krajowego znaku towarowego, może powołać się na fikcję utrzymania rejestracji wcześniejszego krajowego znaku towarowego dla innego unijnego znaku towarowego, dla którego zgłoszono zastrzeżenie starszeństwa wcześniejszego krajowego znaku towarowego po wygaśnięciu rejestracji tego wcześniejszego znaku towarowego.
[…]
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem przy dokonywaniu wykładni przepisu prawa Unii należy uwzględnić nie tylko jego brzmienie, lecz także jego kontekst oraz cele regulacji, której część on stanowi [zob. wyroki: z dnia 11 lipca 2018 r., COBRA,
C‑192/17
,
EU:C:2018:554
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo; z dnia 28 stycznia 2020 r., Komisja/Włochy (dyrektywa w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach),
C‑122/18
,
EU:C:2020:41
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo].
Ponadto z orzecznictwa wynika, że przepisy stanowiące odstępstwo powinny podlegać wykładni ścisłej [zob. podobnie i analogicznie wyrok z dnia 22 stycznia 2020 r., Pensionsversicherungsanstalt (zakończenie aktywności zawodowej po osiągnięciu wieku emerytalnego),
C‑32/19
,
EU:C:2020:25
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo]. Ze względu na konsekwencje związane z zastrzeżeniem starszeństwa wcześniejszego identycznego krajowego znaku towarowego na podstawie art. 39 i 40 rozporządzenia 2017/1001, wprowadzających odstępstwo od zasady, zgodnie z którą właściciel takiego znaku towarowego powinien utracić prawa z tego znaku w przypadku nieprzedłużenia jego rejestracji, przesłanki, jakie powinny zostać spełnione, aby można było uwzględnić takie zastrzeżenie, powinny podlegać wykładni zawężającej [zob. podobnie w odniesieniu do przesłanki identyczności rozpatrywanych znaków towarowych wyrok z dnia 19 stycznia 2012 r., Shang/OHIM (justing),
T‑103/11
,
EU:T:2012:19
, pkt
].
W niniejszej sprawie należy, po pierwsze, wskazać, że zgodnie z art. 40 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001 wcześniejszy identyczny krajowy znak towarowy, na którego starszeństwo powołuje się właściciel unijnego znaku towarowego, musi być, w zależności od różnych wersji językowych, znakiem towarowym „zarejestrowanym” lub „który jest zarejestrowany” w państwie członkowskim.
Wyrażenie to, sformułowane w trybie oznajmującym czasu teraźniejszego, wyraźnie wskazuje, że wcześniejszy identyczny krajowy znak towarowy, którego starszeństwo zastrzega się dla unijnego znaku towarowego, powinien być zarejestrowany w chwili zgłoszenia zastrzeżenia starszeństwa.
A zatem skarżąca nie ma podstaw, by twierdzić, co do istoty, że art. 40 rozporządzenia 2017/1001 w związku z art. 39 tego rozporządzenia ogranicza się do ustanowienia wymogu, by wcześniejszy krajowy znak towarowy był zarejestrowany w danym momencie w przeszłości, aby uniknąć sytuacji, w której na poparcie zastrzeżenia starszeństwa można powoływać się na zwykłe używanie znaku towarowego.
Po drugie, taką literalną wykładnię art. 40 rozporządzenia 2017/1001 potwierdza kontekst, w jaki wpisuje się ten artykuł. Artykuł ten, zgodnie z jego ust. 4, należy bowiem stosować w związku z art. 39 ust. 3 tego rozporządzenia. Tymczasem z tego ostatniego przepisu zgodnie z jego wykładnią dokonaną w orzecznictwie wynika, że jedynym skutkiem zastrzeżenia starszeństwa wcześniejszego identycznego krajowego znaku towarowego jest to, że właściciel unijnego znaku towarowego, dla którego zastrzeżenie starszeństwa zostało uwzględnione, będzie mógł, w przypadku gdyby zrzekł się praw do wcześniejszego krajowego znaku towarowego lub pozwolił mu wygasnąć, domagać się dalszego korzystania z tych samych praw, które by mu przysługiwały, gdyby ten ostatni znak towarowy nadal był zarejestrowany [wyroki: z dnia 19 stycznia 2012 r., justing,
T‑103/11
,
EU:T:2012:19
, pkt
; z dnia 20 lutego 2013 r., Langguth Erben/OHIM (MEDINET),
T‑378/11
,
EU:T:2013:83
, pkt
].
Reżim zastrzegania starszeństwa krajowego znaku towarowego po rejestracji unijnego znaku towarowego, wynikający z art. 40 rozporządzenia 2017/1001 w związku z art. 39 ust. 3 tego rozporządzenia, opiera się zatem na założeniu, że właściciel wcześniejszego krajowego znaku towarowego nie zrzeknie się praw do tego znaku towarowego lub nie pozwoli na jego wygaśnięcie, dopóki dla unijnego znaku towarowego nie zostanie uwzględnione zgłoszone przez niego zastrzeżenie starszeństwa, co oznacza a fortiori, że w dniu zgłoszenia tego zastrzeżenia rejestracja wcześniejszego identycznego krajowego znaku towarowego jeszcze nie wygasła.
Taka wykładnia art. 40 rozporządzenia 2017/1001 jest spójna ze stosowaniem tego artykułu przez EUIPO w praktyce, opisanym w pkt 13.2 sekcji 2 części B wytycznych dotyczących rozpatrywania spraw przez EUIPO, zgodnie z którym „[EUIPO] powinno upewnić się, po pierwsze, że wcześniejszy znak towarowy był zarejestrowany w chwili dokonania zgłoszenia [unijnego znaku towarowego], a po drugie, że rejestracja wcześniejszego znaku towarowego nie wygasła w chwili zgłoszenia zastrzeżenia”, i który przewiduje, że „[j]eżeli w chwili zgłoszenia zastrzeżenia wcześniejsza rejestracja wygasła, starszeństwa nie można zastrzec, nawet jeżeli właściwe krajowe przepisy w dziedzinie znaków towarowych przewidują dodatkowy termin sześciu miesięcy na dokonanie przedłużenia”.
Po trzecie, wspomniana wykładnia art. 40 rozporządzenia 2017/1001 w związku z art. 39 ust. 3 tego rozporządzenia jest zgodna z celem reżimu zastrzegania starszeństwa krajowego znaku towarowego po rejestracji unijnego znaku towarowego, którym jest umożliwienie właścicielom identycznych krajowych i unijnych znaków towarowych racjonalizacji ich portfela znaków towarowych poprzez utrzymanie ich wcześniejszych praw. Gdy bowiem zastrzeżenie starszeństwa wcześniejszego identycznego krajowego znaku towarowego zostanie uwzględnione dla unijnego znaku towarowego, właściciel może pozwolić wygasnąć prawom do pierwszego znaku i nadal korzystać – w odniesieniu do drugiego znaku – z tych samych praw, jakie by mu przysługiwały, gdyby pierwszy znak towarowy nadal był zarejestrowany (zob. pkt 27 powyżej).
Zgodnie z tym celem i jak wynika z brzmienia art. 39 ust. 3 i 4 rozporządzenia 2017/1001, który należy interpretować w sposób ścisły (zob. pkt 23 powyżej), to założenie utrzymania praw wynikających z wcześniejszego identycznego krajowego znaku towarowego nie ma charakteru generalnego, jak twierdzi skarżąca, lecz odnosi się jedynie do identycznego unijnego znaku towarowego i do identycznych towarów lub usług, dla których zastrzeżono starszeństwo, w przypadku nieprzedłużenia rejestracji wcześniejszego identycznego krajowego znaku towarowego.
Zostało wyraźnie przewidziane, że wspomniane założenie nie ma zastosowania w przypadku unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia prawa do danego krajowego znaku towarowego ze skutkiem przed datą zgłoszenia lub datą pierwszeństwa unijnego znaku towarowego.
Ponadto z orzecznictwa wynika, że to samo założenie nie pozwala na dalsze istnienie wcześniejszego krajowego znaku towarowego jako takiego i że ewentualne używanie danego oznaczenia po wykreśleniu tego ostatniego znaku towarowego należy postrzegać w takim przypadku jako używanie unijnego znaku towarowego, a nie wykreślonego wcześniejszego krajowego znaku towarowego (wyrok z dnia 19 kwietnia 2018 r., Peek & Cloppenburg,
C‑148/17
,
EU:C:2018:271
, pkt
). Potwierdza to, że uwzględnione zastrzeżenie starszeństwa nie skutkuje zapewnieniem przetrwania rozpatrywanego wcześniejszego krajowego znaku towarowego ani nawet utrzymaniem pewnych praw związanych z tym znakiem w sposób niezależny od unijnego znaku towarowego, dla którego zastrzeżono starszeństwo.
Takiej ścisłej wykładni zakresu stosowania założenia utrzymania praw związanych z wcześniejszym identycznym krajowym znakiem towarowym nie podważa lektura art. 40 rozporządzenia 2017/1001 w świetle motywu 12 tego rozporządzenia, wyrażającego zamierzony w tym rozporządzeniu cel utrzymania praw nabytych przez właścicieli wcześniejszych znaków towarowych.
Po pierwsze, o ile preambuła aktu Unii może uściślić jego treść, o tyle nie można się na nią powoływać w celu odstąpienia od przepisów tego aktu (wyrok z dnia 10 stycznia 2006 r., IATA i ELFAA,
C‑344/04
,
EU:C:2006:10
, pkt
). Tak więc treść motywu 12 rozporządzenia 2017/1001 nie pozwala na odstąpienie od ustanowionej w art. 40 rozporządzenia 2017/1001 w związku z art. 39 ust. 3 tego rozporządzenia przesłanki warunkującej możliwość uwzględnienia zastrzeżenia starszeństwa wcześniejszego identycznego krajowego znaku towarowego. Po drugie i w każdym razie motyw ten, odsyłający do „zasady pierwszeństwa, zgodnie z którą wcześniej zarejestrowany znak towarowy ma pierwszeństwo przed później zarejestrowanymi znakami towarowymi”, opiera się na założeniu, że prawa nabyte przez właściciela wcześniejszego znaku towarowego mogą mieć pierwszeństwo przed prawami przyznanymi później zarejestrowanymi znakami towarowymi jedynie w zakresie, w jakim wspomniany wcześniejszy znak towarowy jest nadal zarejestrowany. Treść tego motywu jest zatem spójna z wykładnią art. 40 rozporządzenia 2017/1001, zgodnie z którą wcześniejszy identyczny krajowy znak towarowy, w odniesieniu do którego wnosi się o zastrzeżenie starszeństwa, musi być zarejestrowany w chwili zgłoszenia zastrzeżenia starszeństwa.
Takiej ścisłej wykładni zakresu stosowania założenia również nie podważa pkt 30 wyroku z dnia 19 kwietnia 2018 r., Peek & Cloppenburg (
C‑148/17
,
EU:C:2018:271
), na który powołuje się skarżąca. W wyroku tym Trybunał nie stwierdza bowiem, że właściciel unijnego znaku towarowego, dla którego zastrzeżono starszeństwo wcześniejszego identycznego krajowego znaku towarowego, mógłby powołać się na fikcję utrzymania rejestracji wspomnianego znaku towarowego na rzecz innego unijnego znaku towarowego, lecz raczej potwierdza, że wspomniana fikcja ma jedynie ograniczony zakres (zob. pkt 33 powyżej).
Wreszcie, wykładni tej nie podważa również art. 139 ust. 3 rozporządzenia 2017/1001, zgodnie z którym „[z]głoszenie krajowego znaku towarowego wynikające z konwersji zgłoszenia unijnego znaku towarowego lub unijnego znaku towarowego korzysta, w odniesieniu do danego państwa członkowskiego, z daty zgłoszenia lub z daty pierwszeństwa tego zgłoszenia lub znaku towarowego oraz, w odpowiednim przypadku, ze starszeństwa znaku towarowego tego państwa zastrzeżonej na mocy art. 39 lub 40” wspomnianego rozporządzenia. Utrzymanie praw związanych z wcześniejszym identycznym krajowym znakiem towarowym stosuje się bowiem również w tym przypadku jedynie do zgłoszenia krajowego znaku towarowego będącego wynikiem konwersji unijnego znaku towarowego, w odniesieniu do którego uwzględniono zastrzeżenie starszeństwa.
Skarżąca nie ma zatem podstaw, by twierdzić, że art. 40 rozporządzenia 2017/1001 w związku z art. 39 ust. 3 tego rozporządzenia mógłby pozwolić na zastosowanie założenia utrzymania praw związanych z wcześniejszym identycznym krajowym znakiem towarowym, po jego wygaśnięciu, na rzecz unijnego znaku towarowego innego niż ten, dla którego zastrzeżono starszeństwo, na przykład na poparcie zastrzeżenia starszeństwa wcześniejszego krajowego znaku towarowego dla tego innego unijnego znaku towarowego.
A zatem sama okoliczność, że skarżąca może zasadnie powołać się w odniesieniu do unijnego znaku towarowego zarejestrowanego pod numerem 340810 na założenie utrzymania praw związanych ze znakami towarowymi polskim i niemieckim, nawet po wygaśnięciu ich rejestracji, nie oznacza, że może ona również powołać się na to samo założenie na poparcie spornego zastrzeżenia dla rozpatrywanego unijnego znaku towarowego. Prawa wcześniejsze, na które powołuje się ona w tym względzie, odnoszą się bowiem co do zasady wyłącznie do unijnego znaku towarowego zarejestrowanego pod numerem 340810, dla którego zastrzeżono starszeństwo znaków towarowych polskiego i niemieckiego.
W świetle powyższych rozważań Izba Odwoławcza nie naruszyła zatem prawa, dokonując w pkt 12 zaskarżonej decyzji wykładni art. 40 rozporządzenia 2017/1001 w związku z art. 39 tego rozporządzenia w ten sposób, że wcześniejszy identyczny krajowy znak towarowy, dla którego wnosi się o zastrzeżenie starszeństwa na rzecz zarejestrowanego później unijnego znaku towarowego, sam powinien być zarejestrowany, a prawa wynikające z rejestracji – obowiązywać w dniu, w którym zostało zgłoszone zastrzeżenie starszeństwa.
[…]

Z powyższych względów
SĄD (druga izba)
orzeka, co następuje:

1)
Skarga zostaje oddalona.

2)
Daw SE zostaje obciążona kosztami postępowania.

Tomljenović
Schalin
Škvařilová-Pelzl
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 6 października 2021 r.
Podpisy
(
*1
)	Język postępowania: niemiecki.
(
)	Poniżej zostały odtworzone jedynie te punkty wyroku, których publikację Sąd uznał za wskazaną.