CELEX: 62018TJ0380
Marca da União Europeia
Processo de oposição
Pedido de marca nominativa da União Europeia INTAS
Marcas figurativas anteriores da União Europeia e nacional que contêm o elemento nominativo “indas”
Motivo relativo de recusa
Risco de confusão
Semelhança dos sinais e dos produtos
Artigo 8.°, n.° 1, alínea b), do Regulamento (UE) 2017/1001
Prova da utilização séria das marcas anteriores
Artigo 47.° do Regulamento 2017/1001

)
[omissis]
Questão de direito
[omissis]
Quanto à admissibilidade
[omissis]
Quanto aos fundamentos de inadmissibilidade invocados pela interveniente
A interveniente sustenta que as alegações da recorrente que visam contestar a prova da utilização séria das marcas anteriores e a comparação conceptual dos sinais em conflito são inadmissíveis. Segundo a interveniente, as questões jurídicas e factuais suscitadas por essas alegações já foram decididas definitivamente numa Decisão proferida em 16 de março de 2017 pela Divisão de Oposição noutro processo de oposição entre as mesmas partes, relativa a sinais idênticos aos que estão em causa no presente processo e a produtos abrangidos pela marca pedida diferentes dos que estão em causa no caso em apreço (processos R 816/2017‑4 e R 1031/2017‑4) (a seguir «Decisão de 16 de março de 2017»). A Decisão de 16 de março de 2017 foi impugnada pela recorrente e pela interveniente na mesma Câmara de Recurso que proferiu a decisão impugnada no presente processo. A referida Câmara de Recurso, chamada a pronunciar‑se sobre as questões da prova da utilização séria das marcas anteriores em apreço e da semelhança conceptual dos sinais em conflito, confirmou as apreciações efetuadas pela Divisão de Oposição na Decisão de 16 de março de 2017. Assim, uma vez que a Decisão da Câmara de Recurso no que diz respeito às referidas questões não foi impugnada no Tribunal Geral, as apreciações contidas na Decisão de 16 de março de 2017 tornaram‑se definitivas. Mais precisamente, a interveniente sustenta que a decisão impugnada no presente processo é puramente confirmativa da Decisão de 16 de março de 2017, na medida em que não toma em consideração elementos novos nem contém uma reapreciação da situação das partes, tendo a Câmara de Recurso expressamente remetido para a análise dessas questões efetuada no âmbito do processo anterior de oposição entre as mesmas partes. Assim, ao pedir a anulação da decisão impugnada no presente processo, a recorrente pede de facto a anulação da Decisão de 16 de março de 2017. Por último, a interveniente alega que, se o Tribunal Geral não julgasse inadmissíveis as alegações em questão, iria contra os princípios
res iudicata
e
ne bis in idem
e criaria uma situação de incerteza quanto aos seus direitos exclusivos, contrária às suas expectativas legítimas e ao princípio da segurança jurídica.
Em primeiro lugar, importa recordar que o princípio da autoridade do caso julgado, que exige que o caráter definitivo de uma decisão judicial não seja posto em causa, não é aplicável na relação entre uma decisão de uma Divisão de Oposição e uma oposição apresentada posteriormente num processo diferente, dado que, designadamente, os processos no EUIPO são de natureza administrativa e não de natureza jurisdicional [v. Acórdão de 8 de dezembro de 2015, Giand/IHMI — Flamagas (FLAMINAIRE),
T‑583/14
, não publicado,
EU:T:2015:943
, n.
o
21 e jurisprudência referida].
A fortiori
, os fundamentos de uma decisão proferida por uma Divisão de Oposição no âmbito de um processo de oposição diferente não têm força de caso julgado. Estes fundamentos não são suscetíveis de criar direitos adquiridos ou uma confiança legítima nas partes interessadas.
Assim, a interveniente não pode sustentar que a improcedência dos seus fundamentos de inadmissibilidade cria uma situação de incerteza quanto aos seus direitos exclusivos, contrária às suas expectativas legítimas e ao princípio da segurança jurídica.
Em segundo lugar, o princípio
ne bis in idem
, que proíbe aplicar uma sanção a uma mesma pessoa mais do que uma vez pelo mesmo comportamento ilícito, a fim de proteger o mesmo interesse jurídico, constitui um princípio geral do direito da União cujo respeito é assegurado pelo juiz. Ora, este princípio é unicamente aplicável a sanções, o que não é o caso das decisões proferidas pelo EUIPO no âmbito de um processo de oposição (v. Acórdão de 8 de dezembro de 2015, FLAMINAIRE,
T‑583/14
, não publicado,
EU:T:2015:943
, n.
o
19 e jurisprudência referida). Consequentemente, a invocação do referido princípio é, no caso em apreço, inoperante.
Em terceiro lugar, importa recordar que uma decisão puramente confirmativa de uma decisão anterior não impugnada dentro dos prazos não é um ato suscetível de recurso. Com o objetivo de não fazer renascer o prazo de recurso da decisão anterior, um recurso interposto de tal decisão confirmativa deve ser declarado inadmissível. Assim, quando o ato impugnado é puramente confirmativo de um ato anterior, o recuso só é admissível na condição de o ato confirmado ter sido impugnado dentro dos prazos [v. Despacho de 13 de julho de 2017, myToys.de/EUIPO — Laboratorios Indas (myBaby),
T‑519/15
, não publicado,
EU:T:2017:502
, n.
o
38 e jurisprudência referida].
Considera‑se que uma decisão é puramente confirmativa de uma decisão anterior se não contiver nenhum elemento novo em relação a ela e se não tiver sido precedida de um reexame da situação do destinatário dessa decisão anterior (v. Despacho de 13 de julho de 2017, myBaby,
T‑519/15
, não publicado,
EU:T:2017:502
, n.
o
39 e jurisprudência referida).
A este respeito, uma decisão de uma Câmara de Recurso, mesmo que contenha conclusões idênticas às de uma decisão anterior proferida por uma Divisão de Oposição num processo de oposição diferente, é o resultado do reexame de questões jurídicas e factuais que lhe foram submetidas. É certo que esse reexame pode conduzir a um resultado idêntico ao obtido anteriormente na Divisão de Oposição no âmbito de um processo diferente que opõe as mesmas partes e relativo a sinais idênticos aos que estão em causa num processo posterior no EUIPO. Todavia, esta identidade de solução adotada por duas instâncias diferentes do EUIPO no âmbito de processos de oposição diferentes não implica, no entanto, que a decisão proferida por uma Câmara de Recurso seja confirmativa da decisão proferida anteriormente por uma Divisão de Oposição num processo diferente.
Isto é tanto mais assim quando se considera que a prova da utilização séria das marcas anteriores é suscetível de variar no tempo e nunca pode ser considerada definitivamente apresentada no âmbito de um processo de oposição diferente daquele no âmbito do qual é pedida. De igual modo, uma vez que a comparação dos sinais em conflito é suscetível de variar consoante o público pertinente e no tempo, tal comparação não pode ser considerada decidida de forma definitiva por uma decisão anterior do EUIPO não impugnada no Tribunal Geral.
Daqui resulta que a decisão impugnada, na medida em que incide sobre as questões da prova da utilização séria das marcas anteriores e da semelhança conceptual dos sinais em conflito, não pode ser considerada «confirmativa» de uma decisão adotada por uma Divisão de Oposição no âmbito de um processo de oposição diferente relativo às mesmas partes e que tem por objeto as mesmas marcas.
Tendo em conta o que precede, os fundamentos de inadmissibilidade invocados pela interveniente não podem ser acolhidos e devem ser julgados improcedentes.
Quanto ao mérito
Prova da utilização séria das marcas anteriores
[omissis]
–
Quanto ao caráter sério da utilização da marca anterior da União Europeia
A recorrente sustenta que a Câmara de Recurso cometeu um erro ao considerar que a utilização em Espanha da marca anterior da União Europeia era suficiente para demonstrar o caráter sério da utilização dessa marca na União. Segundo a recorrente, resulta do Acórdão de 19 de dezembro de 2012, Leno Merken (
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
), que uma marca anterior da União Europeia deve ser utilizada num território mais vasto do que o de um único Estado‑Membro para que a sua utilização possa ser qualificada de séria e que só em certas circunstâncias particulares a utilização num único Estado‑Membro se revela suficiente para demonstrar o caráter sério da utilização dessa marca na União.
A este respeito, importa salientar que, no Acórdão de 19 de dezembro de 2012, Leno Merken (
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
), mencionado pela recorrente, o Tribunal de Justiça declarou, por um lado, à luz do artigo 47.
o
, n.
os
2 e 3, do Regulamento 2017/1001, que resultava da jurisprudência que a expressão «utilização na [União]» devia ser interpretada no sentido de que o âmbito territorial da utilização não constituía um critério distintivo da utilização séria, mas uma das componentes dessa utilização, que devia ser integrada na análise global e ser estudada em paralelo com as outras componentes desta, e que os termos «na [União]» visam determinar o mercado geográfico de referência para a análise da existência de um «utilização séria» de uma marca da União Europeia. Por outro lado, o Tribunal de Justiça declarou que a expressão «utilização séria na [União]», na aceção do artigo 18.
o
, n.
o
1, do Regulamento 2017/1001, significava que não pode ser tida em conta a utilização dessa marca da União Europeia em Estados terceiros (Acórdão de 19 de dezembro de 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, n.
os
36 a 38 e ponto 1 do dispositivo).
Por outro lado, o Tribunal de Justiça precisou que o Regulamento 2017/1001 prosseguia o objetivo de suprimir o obstáculo da territorialidade dos direitos que as legislações dos Estados‑Membros conferem aos titulares das marcas ao permitir que as empresas adaptem as suas atividades económicas às dimensões da União e as exerçam sem entraves. Segundo o Tribunal de Justiça, a marca da União Europeia permite que o seu titular identifique os seus produtos ou os seus serviços de forma idêntica em toda a União, sem tomar em consideração as fronteiras. Em contrapartida, as empresas que não desejarem uma proteção das suas marcas à escala da União podem escolher utilizar marcas nacionais, sem serem obrigadas a apresentar pedidos de registo das suas marcas como marcas da União Europeia. O Tribunal de Justiça sublinhou que o caráter unitário da marca da União Europeia implicava o gozo de uma proteção uniforme em todo o território da União, no sentido de que uma marca da União Europeia só podia ser registada ou transferida, ser objeto de renúncia, de decisão de extinção dos direitos do seu titular ou de anulação e a sua utilização só podia ser proibida para toda a União. Assim, segundo o Tribunal de Justiça, atribuir, no quadro do regime das marcas da União Europeia, um significado particular aos territórios dos Estados‑Membros frustraria a realização do objetivo acima referido e prejudicaria o caráter unitário da marca da União Europeia. O Tribunal de Justiça deduziu daí que, para apreciar a existência de uma «utilização séria na [União]», não deviam ser tomadas em consideração as fronteiras do território dos Estados‑Membros (Acórdão de 19 de dezembro de 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, n.
os
39 a 42 e 44).
Em contrapartida, o Tribunal de Justiça rejeitou expressamente, por um lado, a tese defendida perante ele que consistia em considerar que o âmbito territorial da utilização de uma marca da União Europeia não podia em caso algum ser limitado ao território de um único Estado‑Membro (v., neste sentido, Acórdão de 19 de dezembro de 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, n.
o
49) e, por outro, a tese segundo a qual, ainda que as fronteiras dos Estados‑Membros no mercado interno não fossem tomadas em consideração, a condição da utilização séria de uma marca comunitária exigia que esta fosse utilizada numa parte substancial do território da União, o que podia corresponder ao território de um Estado‑Membro (v., neste sentido, Acórdão de 19 de dezembro de 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, n.
os
52 e 53).
A este respeito, precisou que, embora fosse razoável esperar que uma marca da União Europeia fosse objeto de uma utilização num território mais vasto do que o de um único Estado‑Membro para que esta pudesse ser qualificada de utilização séria, não era necessário que essa utilização fosse geograficamente alargada para ser qualificada de séria, pois tal qualificação dependia das características do produto ou do serviço em questão no mercado correspondente (Acórdão de 19 de dezembro de 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, n.
o
54).
Com efeito, segundo o Tribunal de Justiça, não está excluído que, «em certas circunstâncias», o mercado dos produtos ou dos serviços para os quais uma marca da União Europeia foi registada seja, de facto, limitado ao território de um único Estado‑Membro. O Tribunal de Justiça precisa assim que, nesse caso, uma utilização da marca da União Europeia nesse território podia respeitar simultaneamente a condição da utilização séria de uma marca da União Europeia e a da utilização séria de uma marca nacional. (Acórdão de 19 de dezembro de 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, n.
o
50).
Assim, contrariamente ao que sustenta a recorrente, quando o Tribunal de Justiça, no n.
o
50 do Acórdão de 19 de dezembro de 2012, Leno Merken (
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
), utilizou a expressão «em certas circunstâncias», não pretendia demonstrar que o reconhecimento do caráter sério da utilização de uma marca da União Europeia utilizada num só Estado‑Membro constituía uma exceção a um princípio geral. O Tribunal de Justiça referiu‑se ainda às condições fixadas pela jurisprudência constante para apreciar o caráter sério da utilização de uma marca, a saber, todos os factos e circunstâncias adequados para provar que a exploração comercial dessa marca permitia criar ou conservar quotas de mercado para os produtos ou os serviços para os quais a marca tinha sido registada. Com efeito, o Tribunal de Justiça sublinhou que era impossível determinar
a priori
, em abstrato, qual o âmbito territorial que devia ser considerado para determinar se a utilização de uma marca da União Europeia tinha ou não caráter sério e que uma regra
de minimis
não podia, assim, ser fixada (v. Acórdão de 19 de dezembro de 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, n.
o
55 e jurisprudência referida). Segundo o Tribunal de Justiça, uma marca da União Europeia é objeto de uma utilização séria quando é utilizada em conformidade com a sua função essencial e com vista a manter ou criar quotas de mercado na União para os produtos ou os serviços designados pela referida marca. Assim, na apreciação da utilização séria, há que ter em conta as características do mercado em causa, a natureza dos produtos ou dos serviços protegidos pela marca, o âmbito territorial e quantitativo da utilização, bem como a frequência e a regularidade desta última (Acórdão de 19 de dezembro de 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, n.
o
56).
Resulta do exposto, em primeiro lugar, que o âmbito territorial mais não é do que um fator entre outros que devem ser tomados em conta para apreciar o caráter sério da utilização de uma marca da União Europeia e, em segundo lugar, que não pode ser estabelecida uma regra
de minimis
para determinar se esse fator está preenchido. Com efeito, não é necessário que a utilização de uma marca da União Europeia seja geograficamente alargada, para ser qualificada de séria, na medida em que tal qualificação depende das características do produto ou do serviço em questão no mercado correspondente e, mais genericamente, de todos os factos e circunstâncias adequados para provar que a exploração comercial dessa marca permite criar ou conservar quotas de mercado para os produtos ou os serviços para os quais a marca foi registada (Acórdão de 19 de dezembro de 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, n.
o
55). De resto, para qualificar de séria a utilização de uma marca da União Europeia, não se exige que esta última seja utilizada numa parte substancial do território da União. Além disso, a possibilidade de a marca em questão ter sido utilizada no território de um único Estado‑Membro não deve ser excluída, na medida em que não devem ser tomadas em consideração as fronteiras do território dos Estados‑Membros e há que ter em conta as características dos produtos ou serviços em causa.
Em coerência com os princípios fixados no Acórdão de 19 de dezembro de 2012, Leno Merken (
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
), o Tribunal Geral declarou reiteradamente que a utilização de uma marca da União Europeia num único Estado‑Membro (por exemplo, na Alemanha, em Espanha ou no Reino Unido), ou mesmo numa única cidade de um Estado‑Membro da União, como o Reino Unido (por exemplo, em Londres), bastava para preencher o critério do âmbito geográfico [v., neste sentido, Acórdãos de 30 de janeiro de 2015, Now Wireless/IHMI — Starbucks (HK) (now),
T‑278/13
, não publicado,
EU:T:2015:57
, n.
os
52 e 53; de 15 de julho de 2015, TVR Automotive/IHMI — TVR Italia (TVR ITALIA),
T‑398/13
,
EU:T:2015:503
, n.
o
57; de 9 de novembro de 2016, Gallardo Blanco/EUIPO — Expasa Agricultura y Ganadería (Representação de uma embocadura de cavalo em forma de h),
T‑716/15
, não publicado,
EU:T:2016:649
, n.
os
41 a 44; de 30 de novembro de 2016, K&K Group/EUIPO — Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner),
T‑2/16
, não publicado,
EU:T:2016:690
, n.
o
50; de 28 de junho de 2017, Tayto Group/EUIPO — MIP Metro (real),
T‑287/15
, não publicado,
EU:T:2017:443
, n.
o
59; de 15 de novembro de 2018, DRH Licensing & Managing/EUIPO — Merck (Flexagil),
T‑831/17
, não publicado,
EU:T:2018:791
, n.
o
67; e de 6 de março de 2019, Serenity Pharmaceuticals/EUIPO — Gebro Holding (NOCUVANT),
T‑321/18
, não publicado,
EU:T:2019:139
, n.
os
43 a 45].
Por outras palavras, como sublinhou a advogada‑geral E. Sharpston nas suas Conclusões proferidas no processo Leno Merken (
C‑149/11
,
EU:C:2012:422
), a questão de saber se uma marca da União Europeia foi utilizada num ou em vários Estados‑Membros é irrelevante. O que é relevante é o impacto da utilização no mercado interno: mais concretamente, saber se esta utilização é suficiente para manter ou criar uma quota de mercado nesse mercado para os produtos e serviços abrangidos pela marca e se essa utilização contribui para a presença comercialmente relevante dos produtos e serviços nesse mercado. A questão de saber se essa utilização se traduz num êxito comercial efetivo não é relevante (Conclusões da advogada‑geral E. Sharpston no processo Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:422
, n.
o
50).
No caso em apreço, tendo em conta, em primeiro lugar, o número considerável de elementos de prova apresentados pela interveniente, em segundo lugar, a duração e a frequência da utilização que esses documentos comprovam, em terceiro lugar, as características dos produtos para os quais essa utilização foi demonstrada e os canais de distribuição habituais, a saber, que se trata de produtos do domínio da saúde fornecidos, nomeadamente, por farmácias e hospitais e, em quarto lugar, a importância dessa utilização em termos quer de volume de vendas quer de volume de negócios, há que declarar, à luz dos princípios enunciados no Acórdão de 19 de dezembro de 2012, Leno Merken (
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
), e sintetizados no n.
o
80,
supra
, que a Câmara de Recurso não cometeu um erro de apreciação quando considerou, no n.
o
22 da decisão impugnada, que a interveniente tinha demonstrado a utilização da marca INDAS em Espanha e que, na medida em que não deviam ser tomadas em consideração as fronteiras dos Estados‑Membros, essa utilização bastava para provar a utilização na União.
Com efeito, importa considerar que a utilização de uma marca anterior da União Europeia num Estado‑Membro é suscetível de produzir efeitos no mercado interno ao assegurar, por exemplo, que os produtos sejam conhecidos — de uma forma comercialmente relevante — pelos intervenientes num mercado que tem dimensões superiores às do território no qual a marca é utilizada (Conclusões da advogada‑geral E. Sharpston no processo Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:422
, n.
o
54).
O conjunto dos elementos de prova apresentados pela interveniente comprova uma utilização suficiente para manter ou criar quotas de mercado no mercado em causa e contribui para uma presença comercial significativa dos produtos, referidos no n.
o
15,
supra
, pertencentes à classe 10 e abrangidos pela marca anterior da União Europeia. Consequentemente, foi também sem cometer um erro de apreciação que a Câmara de Recurso concluiu, no n.
o
34 da decisão impugnada, que a utilização séria da referida marca tinha sido demonstrada relativamente a esses produtos.
Por conseguinte, há que rejeitar a segunda alegação da recorrente, referida no n.
o
44,
supra
.
[omissis]
Quanto às despesas
[omissis]

Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL GERAL (Nona Secção)
decide:

1)
É negado provimento ao recurso.

2)
A Intas Pharmaceuticals Ltd é condenada nas despesas.

Gervasoni
Madise
da Silva Passos
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 7 de novembro de 2019.
Assinaturas
(
*1
)	Língua do processo: inglês.
(
)	Apenas são reproduzidos os números do presente acórdão cuja publicação o Tribunal considera útil.