CELEX: 62016TJ0061
Unionsmarke
Widerspruchsverfahren
Anmeldung der Unionsbildmarke Master
Ältere Unionsbildmarken Coca-Cola und ältere nationale Bildmarke C
Relatives Eintragungshindernis
Unlautere Ausnutzung der Wertschätzung der älteren Marken
Nachweise für die kommerzielle Nutzung eines die angemeldete Marke enthaltenden Zeichens außerhalb der Union
Logische Ableitungen
Entscheidung, die nach Aufhebung einer früheren Entscheidung durch das Gericht ergangen ist
Art. 8 Abs. 5 und Art. 65 Abs. 6 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 5 und Art. 72 Abs. 6 der Verordnung [EU] 2017/1001)

Vorgeschichte des Rechtsstreits
Am 10. Mai 2010 meldete die Streithelferin, die Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico), nach der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (
ABl. 2009, L 78, S. 1
) (ersetzt durch die Verordnung [EU] 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke [
ABl. 2017, L 154, S. 1
]) beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eine Unionsmarke an.
Dabei handelte es sich um folgendes Bildzeichen:
Die Marke wurde, nach der im Verfahren vor dem EUIPO erfolgten Beschränkung, für folgende Waren der Klassen 29, 30 und 32 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet:
–
Klasse 29: „Joghurt, Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild, Fleischextrakte, konserviertes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gallerten, Marmeladen, konservierte Früchte, konservierte Eier und Essigkonserven, Essigsalat, Kartoffelchips“;
–
Klasse 30: „Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel, Mehle und Getreidepräparate, Süßwaren, Bonbons, Eiskreme, Honig, Melassesirup, Nudeln, Mehl, Hefe für Backwaren, Backpulver, Salz, Senf, Essig, Pfeffer, Soßen (Würzmittel), Gewürze ausgenommen Waren für Konditoreien und Bäckereien, Kühleis, Schokolade, Gummi, alle Arten von Vorspeisen auf Grundlage von Mais und Weizen ausgenommen Waren für Konditoreien und Bäckereien“;
–
Klasse 32: „Mineralwasser und natürliches Wasser, Getränk auf Grundlage von Gerste, alkoholfreies Bier, kohlensäurehaltige alkoholfreie Getränke jeglicher Art, insbesondere aromatisiert (Cola, Ananas, Mango, Orange, Zitrone, Apfel, auf Grundlage eines Mixgetränks aus Früchten, Südfrüchten, energetische Getränke, Himbeere, Obst, Brause, Granatapfel …) und alle Arten von alkoholfreien Getränken aus dem natürlichen Saft von Früchten (Apfel, Zitrone, Orange, Mixgetränk aus Früchten, Granatapfel, Ananas, Mango …) und Konzentrate aus alkoholfreiem Saft und Konzentrate für die Herstellung von alkoholfreien Säften jeglicher Art, Hefe und Brei für die Herstellung von alkoholfreiem Sirup“.
Die Anmeldung der Unionsmarke wurde im
Blatt für Gemeinschaftsmarken
Nr. 128/2010 vom 14. Juli 2010 veröffentlicht.
Am 14. Oktober 2010 erhob die Klägerin, The Coca-Cola Company, gemäß Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 46 der Verordnung 2017/1001) Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke für die oben in Rn. 3 genannten Waren.
Der Widerspruch wurde erstens auf die vier nachstehend wiedergegebenen älteren Unionsbildmarken gestützt:
–
unter der Nr. 8792475 eingetragene Marke:
–
unter der Nr. 3021086 eingetragene Marke:
–
unter der Nr. 2117828 eingetragene Marke:
–
unter der Nr. 2107118 eingetragene Marke:
Diese vier älteren Unionsbildmarken bezeichneten u. a. folgende Waren und Dienstleistungen, die im Fall der ersten Marke zu den Klassen 30, 32 und 33, der zweiten Marke zur Klasse 32, der dritten Marke zu den Klassen 32 und 43 und der vierten Marke zu den Klassen 32 und 33 gehörten:
–
für die Unionsmarke Nr. 8792475:
–
Klasse 30: „Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis“;
–
Klasse 32: „Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“;
–
Klasse 33: „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“;
–
für die Unionsmarke Nr. 3021086: „Getränke, d. h. Trinkwasser, aromatisiertes Wasser, Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer; und andere alkoholfreie Getränke, d. h. alkoholfreie Getränke, energetische Getränke und Sportgetränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupkonzentrate und Getränkepulver, d. h. aromatisiertes Wasser, Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer, Erfrischungsgetränke, energetische Getränke, Sportgetränke, Fruchtgetränke und Fruchtsäfte“, die zu Klasse 32 zählen;
–
für die Unionsmarke Nr. 2117828:
–
Klasse 32: „Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“;
–
Klasse 43: „Gastronomie (Speisen und Getränke); vorübergehende Beherbergung“;
–
für die Unionsmarke Nr. 2107118:
–
Klasse 32: „Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“;
–
Klasse 33: „alkoholische Getränke (ausgenommen Biere)“.
Der Widerspruch wurde zweitens auf die nachstehend wiedergegebene und unter der Nr. 2428468 eingetragene ältere Bildmarke des Vereinigten Königreichs gestützt:
Diese ältere Bildmarke des Vereinigten Königreichs bezeichnete u. a. folgende Waren der Klasse 32: „Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken“.
Begründet wurde der Widerspruch mit den Eintragungshindernissen gemäß Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001) und Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 5 der Verordnung 2017/1001).
Im Laufe des Widerspruchsverfahrens legte die Klägerin Beweise vor, die ihrer Meinung nach die kommerzielle Nutzung der angemeldeten Marke durch die Streithelferin belegten. Zu ihnen gehörte eine Zeugenaussage von Frau R., der damaligen Rechtsanwältin der Klägerin, vom 23. Februar 2011, der sie Bildschirmausdrucke beifügte, die am 16. Februar 2011 von der Website „www.mastercola.com“ der Streithelferin angefertigt worden waren. Sie sollten zeigen, dass die Streithelferin im Geschäftsverkehr die angemeldete Marke u. a. in folgender Form benutzte:
Am 26. September 2011 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch in vollem Umfang zurück.
Am 17. Oktober 2011 legte die Klägerin beim EUIPO nach den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 66 bis 71 der Verordnung 2017/1001) Beschwerde gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung ein.
Mit Entscheidung vom 29. August 2012 (im Folgenden: erste Entscheidung) wies die Zweite Beschwerdekammer des EUIPO die Beschwerde zurück. Was zum einen den auf Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 gestützten Widerspruchsgrund angeht, vertrat die Beschwerdekammer die Auffassung, es sei unmittelbar erkennbar, dass sich die einander gegenüberstehenden Zeichen überhaupt nicht ähnelten, und sie kam daher zu dem Ergebnis, dass zwischen ihnen trotz der Identität der betroffenen Waren keine Verwechslungsgefahr bestehe. Was zum anderen den auf Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 gestützten Widerspruchsgrund angeht, entschied die Beschwerdekammer, dass die erste Voraussetzung für die Anwendung dieses Artikels, nämlich das Vorliegen einer Verknüpfung zwischen der angemeldeten Marke und der älteren Marke, nicht erfüllt sei, da die Zeichen sich nicht ähnelten. Zudem wies sie die von der Klägerin vorgelegten Beweise (siehe oben, Rn. 11) mit der Begründung zurück, im Rahmen des genannten Artikels könne nur die Benutzung der Marke berücksichtigt werden, deren Eintragung die Streithelferin beantragt habe.
Am 5. November 2012 erhob die Klägerin beim Gericht Klage auf Aufhebung der ersten Entscheidung. Die Klägerin stützte ihre Klage im Wesentlichen auf einen einzigen, aus zwei Teilen bestehenden Klagegrund, mit dem sie einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 geltend machte. Im ersten Teil warf sie dem EUIPO vor, die Beurteilung der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung mit der Beurteilung des Vorliegens einer Verknüpfung zwischen diesen Marken nach Art. 8 Abs. 5 der Verordnung vermengt zu haben. Im zweiten Teil rügte sie, das EUIPO habe die Beweise für die kommerzielle Nutzung der angemeldeten Marke, die für den Nachweis der Absicht der Streithelferin relevant seien, die Wertschätzung der älteren Marken in unlauterer Weise auszunutzen, falsch beurteilt.
Mit Urteil vom 11. Dezember 2014, Coca-Cola/HABM – Mitico (Master) (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
), hob das Gericht die erste Entscheidung auf.
Was den ersten Teil des einzigen Klagegrundes betrifft, hat das Gericht in den Rn. 34 und 35 des Urteils vom 11. Dezember 2014, Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
), zunächst festgestellt, dass das Vorliegen einer Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen eine Voraussetzung für die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 darstellt, und eine gegenteilige Rüge der Klägerin zurückgewiesen. Sodann hat das Gericht in Rn. 64 des Urteils festgestellt, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen, neben ihren bedeutenden bildlichen Unterschieden, bildliche Gemeinsamkeiten aufweisen, die nicht nur die „Schlange“, mit der ihre Anfangsbuchstaben „c“ bzw. „m“ in einem Bogen in Signaturform verlängert werden, betreffen, sondern auch die Tatsache, dass bei beiden eine in der heutigen Geschäftswelt wenig geläufige Schriftart, die Spencer-Schrift, verwendet wird, was vom maßgeblichen Verbraucher als Ganzes wahrgenommen wird. In Rn. 70 des Urteils hat das Gericht nach einer Gesamtbeurteilung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede festgestellt, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen, zumindest die vier älteren Marken Coca-Cola und die angemeldete Marke, einen geringen Ähnlichkeitsgrad aufweisen, wobei ihre klanglichen und begrifflichen Unterschiede, ungeachtet der bildlichen Unterschiede, durch die globalen bildlichen Gemeinsamkeiten, denen größere Bedeutung zukommt, neutralisiert werden. Dagegen hat das Gericht die Auffassung vertreten, dass sich die ältere Marke des Vereinigten Königreichs insbesondere angesichts ihrer Kürze von der angemeldeten Marke unterscheidet. In den Rn. 74 bis 76 des Urteils vom 11. Dezember 2014, Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
), hat das Gericht festgestellt, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen einen Ähnlichkeitsgrad aufweisen, der zwar gering ist, jedoch ausreicht, damit die maßgeblichen Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen der angemeldeten Marke und den vier älteren Marken Coca-Cola herstellen, d. h. zwischen ihnen eine Verknüpfung im Sinne des genannten Artikels vornehmen. Das Gericht hat die Beschwerdekammer daher aufgefordert, die übrigen Voraussetzungen für die Anwendung dieses Artikels zu prüfen, insbesondere ob die Gefahr besteht, dass die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marken ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.
Ferner hat es das Gericht im Urteil vom 11. Dezember 2014, Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
), für zweckmäßig gehalten, den zweiten Teil des einzigen Klagegrundes zu prüfen, der die Relevanz der von der Klägerin vorgelegten und von der Beschwerdekammer zurückgewiesenen Beweise betraf, d. h. die Bildschirmausdrucke von der Website der Streithelferin „www.mastercola.com“ (siehe oben, Rn. 11). In den Rn. 86 bis 88 des Urteils hat das Gericht festgestellt, dass die Rechtsprechung die zur Feststellung der Gefahr des Trittbrettfahrens zu berücksichtigenden relevanten Gesichtspunkte keineswegs allein auf die angemeldete Marke beschränkt, d. h. auf die Gefahr der unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marken, sondern auch die Berücksichtigung aller Beweise, die dazu dienen, eine Wahrscheinlichkeitsprognose hinsichtlich der Absichten des Inhabers der angemeldeten Marke durchzuführen, und erst recht die Berücksichtigung von Beweisen für die tatsächliche kommerzielle Nutzung der angemeldeten Marke ermöglicht. Das Gericht ist zu dem Ergebnis gekommen, dass die von der Klägerin im Laufe des Widerspruchsverfahrens vorgelegten Beweise offensichtlich relevante Gesichtspunkte für die Feststellung einer solchen Gefahr des Trittbrettfahrens darstellen und die Beschwerdekammer infolgedessen einen Fehler beging, als sie diese Beweise außer Acht ließ. Daher forderte das Gericht in Rn. 93 des Urteils vom 11. Dezember 2014, Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
), die Beschwerdekammer auf, bei ihrer Prüfung der Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 die genannten Beweise zu berücksichtigen.
Mit Beschluss vom 23. Juni 2015 hat das Präsidium der Beschwerdekammern infolge des Urteils vom 11. Dezember 2014, Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
), die Sache an die Vierte Beschwerdekammer unter dem Aktenzeichen R 1251/2015‑4 verwiesen.
Mit Entscheidung vom 2. Dezember 2015 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Vierte Beschwerdekammer die Beschwerde der Klägerin gegen die Zurückweisung des Widerspruchs durch die Widerspruchsabteilung erneut zurück.
Vorab nahm die Beschwerdekammer zur Kenntnis, dass die Klägerin vor dem Gericht ihre auf Art. 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 gestützte Rüge zurückgenommen hatte (Urteil vom 11. Dezember 2014, Master,
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
, Rn.
), und stellte fest, dass der Umfang der Beschwerde auf den Widerspruch beschränkt sei, der sich auf Art. 8 Abs. 5 der Verordnung stütze. Sodann nahm sie zur Kenntnis, dass das Gericht auf den Unterschied zwischen der angemeldeten Marke und der älteren Marke des Vereinigten Königreichs hingewiesen hatte (Urteil vom 11. Dezember 2014, Master,
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
, Rn.
), und kam zu dem Ergebnis, dass der Widerspruch insoweit unbegründet sei. Ferner wies sie darauf hin, dass das Gericht das Vorliegen einer Verknüpfung zwischen der angemeldeten Marke und den vier älteren Marken Coca-Cola festgestellt habe (Urteil vom 11. Dezember 2014, Master,
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
, Rn.
) und feststehe, dass die älteren Marken als „alkoholfreie Getränke“ bekannt seien, und sie stellte fest, dass als einzige verbleibende Voraussetzung noch zu prüfen sei, ob die Gefahr bestehe, dass durch die Verwendung der angemeldeten Marke die Wertschätzung der älteren Marken in unlauterer Weise ausgenutzt werde.
Was die Voraussetzung der Gefahr einer unlauteren Ausnutzung der Wertschätzung betrifft, erinnerte die Beschwerdekammer daran, dass sie in der ersten Entscheidung im Wesentlichen festgestellt habe, dass die Beweise, d. h. die Bildschirmausdrucke von der Website der Streithelferin „www.mastercola.com“ (siehe oben, Rn. 11), nicht die angemeldete Marke beträfen und sie von ihr deshalb nicht berücksichtigt worden seien. Sie hat jedoch hinzugefügt, dass, „wenn die oben abgebildeten Marken tatsächlich Gegenstand der fraglichen Anmeldung wären, die Eintragung zweifellos verhindert werden könnte“ und „es vielmehr, wenn die vorliegend angemeldete Marke auf dem Markt verwendet würde, in der Tat fraglich wäre, ob die Verwendung dieses bestimmten Zeichens unterbunden werden könnte“. Ferner stellte sie fest, dass „aus den Beweisen hervorgeht, dass die [Streithelferin] ihre Getränke in Flaschen vertreibt, die die gleiche Aufmachung, die gleichen Abbildungen, die gleiche grafische Gestaltung, den gleichen Schrifttyp und die gleiche Verpackung wie die Flaschen aufweisen, die die [Klägerin] unter dem Namen Coca-Cola vertreibt“.
Die Beschwerdekammer war jedoch der Ansicht, dass diese Beweise für die Begründung des Widerspruchs und insbesondere einer Gefahr des Trittbrettfahrens nicht ausreichten, und berief sich insoweit auf die folgenden drei Gründe. Erstens gehe aus den Beweisen nicht hervor, dass die Streithelferin die auf ihrer Website „www.mastercola.com“ gezeigte Aufmachung in der Europäischen Union verwende. Die Website sei hauptsächlich – wenngleich eine Seite auf Englisch existiere – auf Arabisch verfasst, und es gebe keinerlei Hinweise darauf, dass die angebotenen Waren online bestellt und in die Union versandt werden könnten. Zweitens lasse sich aus dem bloßen Umstand, dass eine Unionsmarke – deren Aufmachung sich von der Aufmachung auf der Website der Streithelferin unterscheide – angemeldet werde, nicht folgern, dass die Streithelferin beabsichtige, ihre Waren in der Union in der gleichen Weise wie in Syrien und im Nahen Osten auf den Markt zu bringen. Insbesondere sei der Beschwerdekammer nicht bekannt, wer über die Rechte in diesen Ländern verfüge, und die Klägerin habe insofern keine Beeinträchtigung ihrer Rechte in dieser Region geltend gemacht. Drittens habe die Klägerin auch nicht dargelegt, welches konkrete Image der vier älteren Marken Coca-Cola auf die fragliche Anmeldung innerhalb oder außerhalb der Union übertragen werden könnte, insbesondere für die Waren der Klassen 29 und 30, aber auch für die Getränke der Klasse 32. Aus den vorgelegten Beweisen lasse sich nicht eindeutig bestimmen, wofür Coca-Cola stehe. Da die Beschwerdekammer gemäß Art. 76 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 95 der Verordnung 2017/1001) auf das Vorbringen der Beteiligten beschränkt sei, dürfe sie nicht versuchen, ein solches Vorbringen selbst herbeizuführen. Dieses Argument führte die Beschwerdekammer auch in Bezug auf die Gefahren der Verwässerung oder der Verunglimpfung an. Unter Berücksichtigung aller vorgelegten Beweise kam die Beschwerdekammer zu dem Ergebnis, dass der Widerspruch unbegründet und die Beschwerde zurückzuweisen sei.
Anträge der Verfahrensbeteiligten
Die Klägerin beantragt,
–
die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
–
dem EUIPO und der Streithelferin ihre eigenen Kosten sowie die Kosten der Klägerin für jede Phase des Widerspruchs- und Beschwerdeverfahrens einschließlich der Kosten des vorliegenden Verfahrens aufzuerlegen.
Das EUIPO beantragt,
–
die Klage abzuweisen;
–
der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.
Die Streithelferin beantragt,
–
die Klage abzuweisen;
–
der Klägerin die ihr entstandenen Kosten vor dem EUIPO und vor dem Gericht aufzuerlegen.
Rechtliche Würdigung
Die Klägerin macht im Wesentlichen zwei Klagegründe geltend, die auf einem Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 und Art. 65 Abs. 6 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 72 Abs. 6 der Verordnung 2017/1001) beruhen. Mit dem ersten Klagegrund wirft sie dem EUIPO vor, es habe die Relevanz der Beweise verkannt, die die Absichten der Streithelferin im Hinblick auf die Verwendung der angemeldeten Marke und folglich die Gefahr belegten, dass die Benutzung der angemeldeten Marke ohne rechtfertigenden Grund die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marken in unlauterer Weise ausnutze. Mit dem zweiten Klagegrund rügt sie, dass das EUIPO dem Tenor des Urteils vom 11. Dezember 2014, Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
), nicht oder zumindest nicht angemessen nachgekommen sei.
Das EUIPO und die Streithelferin beantragen die Zurückweisung dieser zwei Klagegründe.
Vorab gibt es keinen Grund, die – von den Parteien nicht beanstandeten – Beurteilungen der Beschwerdekammer hinsichtlich der relevanten Verkehrskreise und der Identität der von den einander gegenüberstehenden Marken erfassten Waren in Frage zu stellen (Urteil vom 11. Dezember 2014, Master,
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
, Rn.
). Die Klägerin stimmt der angefochtenen Entscheidung in mehreren Punkten, einschließlich der Beschränkung der Tragweite des Rechtsbehelfs des Widerspruchs gemäß Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 nach Rn. 21 des Urteils vom 11. Dezember 2014, Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
), sowie den Tatsachenwürdigungen der Beschwerdekammer zum Bestehen einer Ähnlichkeit und einer Verknüpfung zwischen den vier älteren Marken Coca-Cola und der angemeldeten Marke nach Rn. 74 des Urteils vom 11. Dezember 2014, Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
), und zur Bekanntheit der älteren Marken in Bezug auf alkoholfreie Getränke der Klasse 32 ausdrücklich zu. Schließlich wird die Zurückweisung der Beschwerde und des Widerspruchs in Bezug auf die ältere Marke des Vereinigten Königreichs in Rn. 70 des Urteils vom 11. Dezember 2014, Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
, Rn.
), von der Klägerin nicht in Frage gestellt (siehe oben, Rn. 21).
Es ist zweckmäßig, den zweiten Klagegrund vor dem ersten zu prüfen.
Zum zweiten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 65 Abs. 6 der Verordnung Nr. 207/2009
Mit dem zweiten Klagegrund macht die Klägerin geltend, die Beschwerdekammer habe es versäumt, die Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil vom 11. Dezember 2014, Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
), ergäben, und dadurch gegen Art. 65 Abs. 6 der Verordnung Nr. 207/2009 verstoßen. Das Gericht habe im Urteil vom 11. Dezember 2014, Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
), festgestellt, dass die Beweise für die kommerzielle Nutzung der angemeldeten Marke offensichtlich relevant seien, und die Feststellung „in voller Kenntnis der geografischen Tragweite“ dieser Beweise getroffen, da diese Frage von der Streithelferin im Rahmen des Verwaltungsverfahrens in einer Erklärung vom 9. Mai 2012 aufgeworfen worden sei und somit zu den dem Gericht vorgetragenen Gesichtspunkten gehöre. Nach Ansicht der Klägerin hätte sich die Beschwerdekammer auf die Beurteilung der Frage der unlauteren Ausnutzung der älteren Marken beschränken müssen und dabei die Schlussfolgerungen des Gerichts zur Relevanz der Beweise für die kommerzielle Nutzung der angemeldeten Marke berücksichtigen müssen. Die Beschwerdekammer habe somit einen Fehler begangen, als sie diese Beweise aufgrund ihrer geografischen Tragweite außer Acht gelassen habe.
Das EUIPO tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen. Es räumt zwar ein, dass die Beschwerdekammer ursprünglich den Fehler begangen habe, diese Beweise außer Acht zu lassen. Da das Gericht die Beweise jedoch nicht gewürdigt habe, habe es nicht auf der Grundlage dieser Beweise über eine unlautere Ausnutzung entscheiden können. Es möchte vom Gericht daher wissen, ob die Frage des Ortes der Verwendung der angemeldeten Marke – innerhalb oder außerhalb der Union – Teil des Vorbringens vor dem Gericht gewesen ist, als das Gericht sein Urteil erlassen hat.
Die Streithelferin macht geltend, die Beschwerdekammer habe die Auszüge ihrer Website in der Tat berücksichtigt und nach deren Prüfung zu Recht festgestellt, dass sich aus ihnen keine Gefahr einer Beeinträchtigung der Rechte der Klägerin nachweisen lasse. Die Beschwerdekammer sei nicht verpflichtet gewesen, festzustellen, dass die Auszüge der Website das Vorbringen der Klägerin belegten.
Es ist darauf hinzuweisen, dass das EUIPO im Rahmen einer Klage beim Unionsrichter gegen die Entscheidung einer seiner Beschwerdekammern nach Art. 266 AEUV und Art. 65 Abs. 6 der Verordnung Nr. 207/2009 die Maßnahmen zu ergreifen hat, die sich aus einem etwaigen Aufhebungsurteil des Unionsrichters ergeben.
Nach ständiger Rechtsprechung kommt es dem Gericht nicht zu, dem EUIPO Anordnungen zu erteilen, und dieses hat gegebenenfalls die Konsequenzen aus dem Tenor und den Gründen des Urteils des Gerichts zu ziehen (Urteile vom 31. Januar 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/HABM [Giroform],
T‑331/99
,
EU:T:2001:33
, Rn.
, vom 13. Juni 2007, IVG Immobilien/HABM [I],
T‑441/05
,
EU:T:2007:178
, Rn.
, und vom 6. Oktober 2011, Bang & Olufsen/HABM [Darstellung eines Lautsprechers],
T‑508/08
,
EU:T:2011:575
, Rn.
).
Vorliegend ist vorab festzustellen, dass der maßgebliche Abschnitt auf S. 12 der Erklärungen der Streithelferin zur Beschwerde (vor der Beschwerdekammer) vom 9. Mai 2012 wie folgt lautet:
„… die [Unionsb]ildmarke Master wird auf verschiedenen Waren in einer Weise verwendet, die nichts mit der Art und Weise zu tun hat, in der die Coca-Cola-Produkte vertrieben werden. Es ist zu beachten, dass … die [Unionsb]ildmarke Master den Coca-Cola-Marken nicht ähnelt. Zudem hat [die Beschwerdeführerin] zu keinem Zeitpunkt nachgewiesen, dass durch eine Verwendung der genannten Marke in der Union [ihr] Vermarktungsaufwand ausgenutzt werde.“
Insoweit ist dem EUIPO zuzustimmen, dass sich die Streithelferin in ihren vorgenannten Erklärungen nicht zu den fraglichen Beweisen geäußert hat, d. h. den Auszügen der Website „www.mastercola.com“, die der Zeugenaussage von Frau R. vom 23. Februar 2011 beigefügt waren (siehe oben, Rn. 11). Die Erklärung der Streithelferin, es sei kein Trittbrettfahren in der Union nachgewiesen worden, ist so auszulegen, dass die Streithelferin erklärt, die angemeldete Marke zu keinem Zeitpunkt in der Union verwendet zu haben. Folglich hat sich die Streithelferin nicht zur geografischen Reichweite der Beweise geäußert.
Zudem wurden hierzu weder von der Widerspruchsabteilung noch von der Zweiten Beschwerdekammer in der ersten Entscheidung Feststellungen getätigt.
Somit wurde die Frage der geografischen Reichweite der Beweise weder von den Beteiligten im Rahmen des Verwaltungsverfahrens erörtert noch von der Beschwerdekammer in der ersten Entscheidung geprüft.
Folglich ist diese Frage dem Gericht nicht vorgelegt worden, weshalb sie nicht Gegenstand des Rechtsstreits vor dem Gericht war, als es das Urteil vom 11. Dezember 2014, Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
), erlassen hat.
Daraus ergibt sich, dass sich das Gericht im Urteil vom 11. Dezember 2014, Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
), nicht zur Frage der geografischen Reichweite der Beweise hätte äußern können.
In den Rn. 89 und 90 des Urteils vom 11. Dezember 2014, Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
), hat das Gericht festgestellt, dass die von der Klägerin im Laufe des Widerspruchsverfahrens vorgelegten Beweise für die kommerzielle Nutzung der angemeldeten Marke offensichtlich relevante Gesichtspunkte für die Feststellung einer Gefahr des Trittbrettfahrens in jenem Fall darstellten. Das Gericht hat daraus gefolgert, dass die Beschwerdekammer einen Fehler beging, als sie diese Beweise bei ihrer Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 in jenem Fall außer Acht ließ.
Wie dagegen das EUIPO zu Recht feststellt, konnte das Gericht, da es die Beweise, insbesondere ihre geografische Reichweite, nicht selbst gewürdigt hatte, nicht darüber entscheiden, ob sie eine unlautere Ausnutzung der Wertschätzung der älteren Marken belegten.
Im Übrigen hätte das Gericht nicht über eine von der Beschwerdekammer nicht geprüfte Frage entscheiden können, ohne eine Auswechslung der Begründung vorzunehmen und dadurch die Grenzen seiner Rechtmäßigkeitskontrolle zu überschreiten und gegen die Rechtsprechung zu verstoßen.
Aus diesen Gründen hat das Gericht in den Rn. 92 und 93 des Urteils vom 11. Dezember 2014, Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
), festgestellt:
„Wie oben in Rn. 75 ausgeführt, ist jedoch die Frage, ob die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marken in unlauterer Weise ausgenutzt wird, von der Beschwerdekammer nicht geprüft worden, so dass es dem Gericht nicht zusteht, sie erstmals im Rahmen seiner Prüfung der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung zu prüfen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 5. Juli 2011, Edwin/HABM,
C‑263/09 P
,
EU:C:2011:452
, Rn.
und
, vom 14. Dezember 2011, Völkl/HABM – Marker Völkl [VÖLKL],
T‑504/09
,
EU:T:2011:739
, Rn.
, und vom 29. März 2012, You‑Q/HABM – Apple Corps [BEATLE],
T‑369/10
,
EU:T:2012:177
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Die Beschwerdekammer wird somit bei ihrer Prüfung der Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 (siehe oben, Rn. 76) die von der Klägerin im Laufe des Widerspruchsverfahrens vorgelegten Beweise für die kommerzielle Nutzung der angemeldeten Marke zu berücksichtigen haben.“
Das Gericht hat also die Beschwerdekammer beauftragt, die Beweise bei ihrer Prüfung der Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 selbst zu würdigen, und keine spezielle Würdigung vorgegeben.
In den Rn. 27 bis 33 der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer im Einklang mit dem Urteil vom 11. Dezember 2014, Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
), die maßgeblichen Beweise angemessen berücksichtigt und sie nicht – wie in der ersten Entscheidung – außer Acht gelassen und hat ihre Tragweite und ihren Beweiswert bei der Prüfung der Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009, insbesondere der Voraussetzung der Gefahr einer unlauteren Ausnutzung, gewürdigt.
Somit kann der Beschwerdekammer nicht vorgeworfen werden, sie habe gegen Art. 65 Abs. 6 der Verordnung Nr. 207/2009 verstoßen, indem sie nicht die Maßnahmen ergriffen habe, die sich aus dem Urteil vom 11. Dezember 2014, Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
), ergeben hätten.
Daher ist der zweite Klagegrund zurückzuweisen.
Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009
Mit dem ersten Klagegrund macht die Klägerin geltend, die Beschwerdekammer habe gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 verstoßen, indem sie die Beweise für die kommerzielle Nutzung der angemeldeten Marke nicht berücksichtigt habe und dies damit begründet habe, dass sie nicht die Europäische Union beträfen. Nach Ansicht der Klägerin hätte die Beschwerdekammer das Vorliegen einer Gefahr der unlauteren Ausnutzung im Licht dieser relevanten Beweise beurteilen müssen und aufgrund der Beweise zu dem Ergebnis kommen müssen, dass die Verwendung der angemeldeten Marke zumindest eine ernsthafte Gefahr begründe, dass die vier älteren Marken Coca-Cola unlauter ausgenutzt würden. Sie erhebt insoweit zwei Rügen.
Mit der ersten Rüge wirft die Klägerin der Beschwerdekammer vor, sie habe die Beweise nicht angemessen und im Einklang mit den Vorgaben des Urteils vom 11. Dezember 2014, Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
), gewürdigt. Die Frage der geografischen Reichweite der Beweise sei bereits dem Gericht vorgelegt worden, das ihre offensichtliche Relevanz festgestellt habe, was die Beschwerdekammer hätte berücksichtigen müssen.
Mit der zweiten Rüge macht die Klägerin geltend, die Beschwerdekammer habe einen Fehler begangen, als sie die logischen Ableitungen, die sich aus den Beweisen ergäben, nicht berücksichtigt habe. Die tatsächliche Verwendung der angemeldeten Marke durch die Streithelferin in einer besonderen und bewusst gewählten Aufmachung außerhalb der Union führe zwangsläufig zur logischen Ableitung einer ernsthaften Gefahr, dass die Marke in der gleichen Weise innerhalb der Union verwendet werde. Dies gelte erst recht, wenn – wie im vorliegenden Fall – zum einen die Beweise nicht den Schluss zuließen, dass sich die Website „www.mastercola.com“ nicht an die Verbraucher in der Union richte, und zum anderen die Streithelferin die angemeldete Marke ausdrücklich für eine Verwendung in der Union angemeldet habe.
Folglich seien die Beweise für die Nutzung der angemeldeten Marke ausreichend, um die Absicht der Streithelferin, die Wertschätzung der Marken der Klägerin als Trittbrettfahrerin auszunutzen, zu belegen. Nach Ansicht der Klägerin hätte die Beschwerdekammer entweder als Tatsache oder als logische Ableitung feststellen müssen, dass die Streithelferin beabsichtige, innerhalb der Union das Image der älteren Marken der Klägerin auf die Waren zu übertragen, die mit der von der Streithelferin verwendeten Marke versehen seien, oder dass eine entsprechende ernsthafte Gefahr bestehe.
Das EUIPO tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen. Die Beschwerdekammer sei dem Urteil vom 11. Dezember 2014, Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
), nachgekommen und habe diese Beweise berücksichtigt. Sie sei insoweit zu dem Ergebnis gekommen, dass die Beweise keine Verwendung der auf der Website „www.mastercola.com“ gezeigten Aufmachung in der Union belegten.
Maßgeblich sei die Frage, ob die Verwendung der angemeldeten Marke in der gezeigten Weise zu einer unlauteren Ausnutzung führen könne. Zum einen räumt das EUIPO ein, dass Beweise für eine konkrete Verwendung an einem beliebigen Ort in der Welt einen Hinweis für die Art und Weise darstellen könnten, in der die angemeldete Marke in der Union verwendet werden könne, so dass sich anhand einer solchen Verwendung außerhalb der Union ermitteln lasse, ob die Verwendung der angemeldeten Marke geeignet sei, die Wertschätzung der älteren Marken in unlauterer Weise auszunutzen. Zum anderen macht das EUIPO geltend, wenn geprüft werde, ob die Verwendung in der Union im Licht von Verwendungen in Drittländern als eine der in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 aufgeführten Beeinträchtigungen angesehen werden könne, laufe dies darauf hinaus, dass eine Prüfung vorgenommen werde, die auf einer bloßen Spekulation beruhe. Dies gelte umso mehr, als Elemente der Aufmachung, die außerhalb der Union verwendet würden, aber nicht Teil der angemeldeten Marke seien, nämlich das rote Etikett, auf dem der Name „Master Cola“ in Weiß zu lesen sei, die charakteristische Form des Behälters und der rote Verschluss (im Folgenden: Gestaltungselemente), eine große Rolle spielten, um der Öffentlichkeit durch Trittbrettfahren zu ermöglichen, die angemeldete Marke mit der Marke der Klägerin in Verbindung zu bringen.
Die Erwägungen der Beschwerdekammer beruhten auf der Vorstellung, dass die Prüfung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 zwar naturgemäß eine Prognose darstelle, aber dennoch auf objektiven Gesichtspunkten und nicht auf Hypothesen und Spekulationen beruhen müsse. Im vorliegenden Fall räumt das EUIPO zwar ein, dass konkrete Verwendungen in der Union die tatsächliche Gefahr, dass die Wertschätzung der älteren Marken durch die Verwendung der angemeldeten Marke in der Union in unlauterer Weise ausgenutzt werden könne, hätten veranschaulichen können. Nach Auffassung des EUIPO ermöglicht jedoch eine Prüfung, die auf Verwendungen außerhalb der Union beruht, keine hinreichend sicheren Schlussfolgerungen für die Art und Weise der künftigen Verwendung der angemeldeten Marke im maßgeblichen Gebiet, d. h. in der Union. Das EUIPO ist der Ansicht, dass die Abwägung der Wahrscheinlichkeiten zu undeutlich ausfallen könnte. Es könne nämlich nicht davon ausgegangen werden, dass die andere Beteiligte in der Union die gleiche Marketingstrategie wie in den Drittländern anwenden werde. Insoweit könne eine mögliche Verwendung der angemeldeten Marke in der Union mit einer individuellen Verpackung und in anderen Farben als in der Anmeldung der Unionsmarke angegeben nicht ausreichen, um das Vorbringen der Klägerin zu stützen. Mit anderen Worten könne der Umstand, dass außerhalb der Union eine Verwendung mit den genannten Gestaltungselementen erfolge, nicht mit einer „Absicht“, die angemeldete Marke in gleicher Weise in der Union zu verwenden, gleichgesetzt werden.
Darüber hinaus ist das EUIPO der Auffassung, dass das Territorialitätsprinzip seines Inhalts beraubt würde, wenn eine Entscheidung über die Anwendbarkeit von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 auf Umstände gestützt würde, die außerhalb des Gebiets der Union stattgefunden haben. Nach der Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 in revidierter und geänderter Fassung entfalte die Eintragung oder Verwendung einer Marke in einem Land nur in Ausnahmefällen Wirkungen in einem anderen Land, wie z. B. wenn ein Prioritätsrecht in Anspruch genommen werde oder geltend gemacht werde, dass eine Marke, die in einem Land verwendet werde oder eingetragen sei, in einem anderen Land bekannt sei (Art. 4 und Art. 6a der Pariser Verbandsübereinkunft). Wie jede Ausnahme sei auch diese Ausnahme eng auszulegen, und mangels einer speziellen gegenteiligen Bestimmung in der Pariser Verbandsübereinkunft und in der Verordnung Nr. 207/2009 könne die Eintragung einer Marke in der Union nicht auf der Grundlage von Handlungen verweigert werden, die außerhalb des Unionsgebiets stattfänden.
Schließlich beanstandet das EUIPO, dass die Klägerin zu verschiedenen Gesichtspunkten keine Beweise erbracht habe. Sie habe keine Angaben zur Anzahl der Verbraucher in der Union gemacht, die die Website „www.mastercola.com“ besucht hätten, um Informationen zur Verwendung der Marke im Rahmen einer die Ähnlichkeiten verstärkenden Darstellung einzuholen. Allgemein habe sie keinen Beweis dafür erbracht, dass die fragliche Darstellung in der Union derzeit oder künftig verwendet werde und die Streithelferin damit in der Union gegenwärtig oder künftig einen Gewinn erzielen werde. Selbst wenn mit hinreichender Sicherheit gefolgert werden könne, dass die Marke in der gleichen Weise wie auf der genannten Website mit den Gestaltungselementen verwendet werden würde, könne dies nicht ausreichen, um einen Gewinn der Streithelferin nachzuweisen. Die Klägerin habe nämlich nicht dargelegt, welches konkrete Image der vier älteren Marken Coca-Cola auf die angemeldete Marke innerhalb oder außerhalb der Union übertragen werden könne, insbesondere für die Waren der Klassen 29 und 30, aber auch für die Getränke der Klasse 32. Die in der angefochtenen Entscheidung enthaltene Feststellung, wonach die Klägerin für die Waren der Klassen 29 und 30 kein Argument und keinen Beweis für eine etwaige Übertragung des Images der genannten Marken Coca-Cola vorgebracht habe, sei von der Klägerin nicht bestritten worden. Bei den in den Klassen 29 und 30 enthaltenen Waren handle es sich nicht um Erfrischungsgetränke, für die die älteren Marken bekannt seien.
Die Streithelferin tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen. Bei der Marke, die auf den Auszügen ihrer Website „www.mastercola.com“ abgebildet sei, handle es sich nicht um die Marke Master, die in schwarzen lateinischen und arabischen Buchstaben geschrieben sei, sondern um die Marke Master Cola, die in weißen lateinischen Buchstaben geschrieben sei. Die Verwendung einer anderen Marke – wie Master Cola – sei vorliegend nicht relevant.
Zudem sei nicht bewiesen, dass sie die auf der Website „www.mastercola.com“ gezeigte Aufmachung in der Union verwende. Die Streithelferin ist wie die Beschwerdekammer der Auffassung, dass sich aus dem bloßen Umstand, dass eine Unionsmarke – deren Aufmachung sich von der Aufmachung auf ihrer Website unterscheide – angemeldet werde, nicht folgern lasse, dass sie beabsichtige, ihre Waren in der Union in der gleichen Weise wie in Syrien und im Nahen Osten auf den Markt zu bringen. Jedenfalls habe die Klägerin keine Verletzung ihrer Rechte in dieser Region nachgewiesen.
Die Klägerin habe auch nicht dargelegt, welches konkrete Image der vier älteren Marken Coca-Cola auf die angemeldete Marke innerhalb oder außerhalb der Union übertragen werden könne.
Nach Auffassung der Streithelferin steht daher fest, dass sie keineswegs die Absicht habe, die vier älteren Marken Coca-Cola und deren Wertschätzung auszunutzen. Es sei „unvorstellbar“, dass die Anmeldung der Marke, die aus dem schwarz-weißen Element „Master“ in Verbindung mit einem arabischen Text bestehe, zu einer unlauteren Ausnutzung des Rufs der Klägerin führen könne.
Bisherige Rechtsprechung und Vorbemerkungen
Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 lautet: „Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke im Sinne des Absatzes 2 ist die angemeldete Marke auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie mit der älteren Marke identisch ist oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll, die nicht denen ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist, wenn es sich im Falle einer älteren [Unions]marke um eine in der [Union] bekannte Marke und im Falle einer älteren nationalen Marke um eine in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannte Marke handelt und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.“
Aus dem Wortlaut von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 geht hervor, dass seine Anwendung von folgenden Voraussetzungen abhängt: erstens von der Identität oder Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, zweitens von der Bekanntheit der älteren Marke, auf die sich der Widerspruch stützt, und drittens von der Gefahr, dass die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde. Diese Voraussetzungen müssen zusammen erfüllt sein, und eine Anwendung der Bestimmung scheidet aus, wenn nur eine von ihnen nicht vorliegt (vgl. Urteil vom 11. Dezember 2014, Master,
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Was die dritte Voraussetzung betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass unter den Begriff der unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke u. a. der Fall zu fassen ist, in dem eindeutig versucht wird, die Sogwirkung einer berühmten Marke parasitär auszubeuten, und auf den daher mit dem Begriff „Gefahr des Trittbrettfahrens“ Bezug genommen wird. Mit anderen Worten handelt es sich um die Gefahr, dass das Image der bekannten Marke oder die durch sie vermittelten Merkmale auf die mit der angemeldeten Marke gekennzeichneten Waren übertragen werden, so dass deren Vermarktung durch diese Verbindung mit der bekannten älteren Marke erleichtert wird (vgl. Urteil vom 11. Dezember 2014, Master,
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung; vgl. in diesem Sinne auch Urteil vom 18. Juni 2009, L’Oréal u. a.,
C‑487/07
,
EU:C:2009:378
, Rn.
).
Zur Feststellung, ob die Benutzung eines Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutzt, ist eine umfassende Beurteilung aller relevanten Umstände des konkreten Falles vorzunehmen, insbesondere des Ausmaßes der Bekanntheit und des Grades der Unterscheidungskraft der Marke, des Grades der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken sowie der Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen und des Grades ihrer Nähe. Hinsichtlich des Ausmaßes der Bekanntheit und des Grades der Unterscheidungskraft der älteren Marke hat der Gerichtshof bereits entschieden, dass eine Beeinträchtigung umso eher vorliegen wird, je größer die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung der Marke sind. Je unmittelbarer und stärker die Marke von dem Zeichen in Erinnerung gerufen wird, desto größer ist die Gefahr, dass die gegenwärtige oder künftige Benutzung des Zeichens die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt (Urteil vom 18. Juni 2009, L’Oréal u. a.,
C‑487/07
,
EU:C:2009:378
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung, vgl. in diesem Sinne auch Urteil vom 11. Dezember 2014, Master,
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Der Inhaber der älteren Marke, der sich auf Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 stützt, hat den Nachweis zu erbringen, dass die Benutzung der jüngeren Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung seiner älteren Marke in unlauterer Weise ausnutzt. Insoweit ist der Inhaber der älteren Marke nicht verpflichtet, das Vorliegen einer tatsächlichen und gegenwärtigen Beeinträchtigung seiner Marke nachzuweisen, wie der im Konditional gehaltene Wortlaut der genannten Vorschrift bestätigt. Ist nämlich vorhersehbar, dass sich eine solche Beeinträchtigung aus einer Benutzung der jüngeren Marke durch deren Inhaber ergeben würde, kann der Inhaber der älteren Marke nicht dazu verpflichtet sein, das tatsächliche Eintreten dieser Beeinträchtigung abzuwarten, um diese Benutzung untersagen lassen zu können. Der Inhaber der älteren Marke muss allerdings das Vorliegen von Gesichtspunkten dartun, aus denen auf die ernsthafte Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung geschlossen werden kann (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 22. Mai 2012, Environmental Manufacturing/HABM – Wolf [Darstellung eines Wolfskopfs],
T‑570/10
,
EU:T:2012:250
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung), oder, anders ausgedrückt, Gesichtspunkte anführen, aus denen dem ersten Anschein nach auf die nicht nur hypothetische Gefahr einer künftigen unlauteren Ausnutzung oder Beeinträchtigung geschlossen werden kann (vgl. Urteil vom 7. Oktober 2015, Panrico/HABM – HDN Development [Krispy Kreme DOUGHNUTS],
T‑534/13
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2015:751
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Nach ständiger Rechtsprechung kann auf eine Gefahr des Trittbrettfahrens ebenso wie auf eine Verwässerungsgefahr oder eine Gefahr der Verunglimpfung insbesondere auf der Grundlage logischer Ableitungen geschlossen werden, die auf einer Wahrscheinlichkeitsprognose beruhen, ohne sich auf bloße Vermutungen zu beschränken, und bei denen die Gepflogenheiten der fraglichen Branche sowie alle anderen Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden (Urteil vom 22. Mai 2012, Darstellung eines Wolfskopfs,
T‑570/10
,
EU:T:2012:250
, Rn.
, vgl. auch Urteil vom 11. Dezember 2014, Master,
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Der Gerichtshof hat insbesondere entschieden, dass bei der umfassenden Beurteilung, die zur Klärung der Frage vorzunehmen war, ob eine unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung einer älteren Marke vorlag, insbesondere der Umstand zu berücksichtigen war, dass mit der Verwendung von Parfumschachteln und Flakons, die denen der imitierten Parfums ähnelten, von der Unterscheidungskraft und Wertschätzung der Marken, unter denen diese Parfums vertrieben wurden, zu Werbezwecken profitiert werden sollte. Der Gerichtshof hat ebenfalls klargestellt, dass, wenn ein Dritter versuchte, sich durch die Benutzung eines Zeichens, das einer bekannten Marke ähnelte, in den Bereich der Sogwirkung dieser Marke zu begeben, um von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren, und, ohne jede finanzielle Gegenleistung und ohne dafür eigene Anstrengungen machen zu müssen, die wirtschaftlichen Anstrengungen des Markeninhabers zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen, der sich aus dieser Benutzung ergebende Vorteil als unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der Marke anzusehen war (Urteile vom 18. Juni 2009, L’Oréal u. a.,
C‑487/07
,
EU:C:2009:378
, Rn.
und
, und vom 11. Dezember 2014, Master,
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
, Rn.
).
Schließlich hat das Gericht wiederholt festgestellt, dass insbesondere dann, wenn der Widerspruch auf eine Marke mit außergewöhnlich hoher Wertschätzung gestützt ist, die Wahrscheinlichkeit einer nicht nur hypothetischen Gefahr der künftigen Beeinträchtigung oder unlauteren Ausnutzung der Widerspruchsmarke durch die angemeldete Marke so offensichtlich sein kann, dass der Widersprechende insoweit keinen weiteren tatsächlichen Umstand geltend machen und beweisen muss (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 22. März 2007, Sigla/HABM – Elleni Holding [VIPS],
T‑215/03
,
EU:T:2007:93
, Rn.
, und vom 27. Oktober 2016, Spa Monopole/EUIPO – YTL Hotels & Properties [SPA VILLAGE],
T‑625/15
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2016:631
, Rn.
).
Im Licht dieser Erwägungen ist zu prüfen, ob die Beschwerdekammer zu Recht zu dem Ergebnis kam, dass die Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 im vorliegenden Fall nicht gegeben seien.
Zunächst ist die erste Rüge der Klägerin zurückzuweisen. In den Rn. 34 bis 49 des vorliegenden Urteils ist nämlich festgestellt worden, dass die Beschwerdekammer durch die Berücksichtigung der Beweise für die kommerzielle Nutzung der angemeldeten Marke die Maßnahmen ergriffen hatte, die sich aus dem Urteil vom 11. Dezember 2014, Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
), ergaben.
Sodann ist die zweite Rüge der Klägerin, die die Gefahr der unlauteren Ausnutzung der Wertschätzung der älteren Marken betrifft, sowie vorab einige insoweit vorgetragene Argumente des EUIPO und der Streithelferin zu prüfen.
Zur Berücksichtigung der Verwendung einer zusammengesetzten Marke, die die angemeldete Marke beinhaltet
Die Streithelferin macht geltend, die auf den Auszügen ihrer Website „www.mastercola.com“ abgebildete Marke sei nicht die angemeldete Marke, d. h. die Marke Master, sondern eine andere Marke, und zwar die Marke Master Cola, deren Verwendung vorliegend nicht relevant sei.
Aus der Rechtsprechung des Gerichtshofs im Zusammenhang mit dem Erwerb der Unterscheidungskraft einer Marke durch deren Benutzung und der Aufrechterhaltung einer Marke durch den Nachweis der ernsthaften Benutzung ergibt sich, dass der Begriff der „Benutzung“ einer Marke seiner Wortbedeutung nach allgemein sowohl die selbständige Benutzung dieser Marke als auch ihre Benutzung als Bestandteil einer anderen Marke insgesamt oder in Verbindung mit dieser umfasst. Der Gerichtshof hat ferner festgestellt, dass eine eingetragene Marke, die nur als Teil einer zusammengesetzten Marke oder in Verbindung mit einer anderen Marke benutzt wird, weiterhin als Hinweis auf die Herkunft der betreffenden Ware wahrgenommen werden muss (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 7. Juli 2005, Nestlé,
C‑353/03
,
EU:C:2005:432
, Rn.
und
, vom 18. April 2013, Colloseum Holding,
C‑12/12
,
EU:C:2013:253
, Rn.
,
und
, sowie vom 18. Juli 2013, Specsavers International Healthcare u. a.,
C‑252/12
,
EU:C:2013:497
, Rn.
und
).
Vorliegend ist der Begriff „Master“ das unterscheidungskräftige und dominante Merkmal der Marke Master Cola, die auf der Website „www.mastercola.com“ der Streithelferin u. a. für Getränke verwendet wird. Innerhalb der zusammengesetzten Marke Master Cola wird der Bestandteil „Master“ weiterhin als Hinweis auf die Herkunft der Waren der Streithelferin wahrgenommen. Folglich ist die Verwendung dieses Begriffs als Bestandteil der zusammengesetzten Marke Master Cola eine Verwendung der Marke Master als solcher.
Somit können die aus der Website „www.mastercola.com“ der Streithelferin stammenden Beweise nicht allein deshalb außer Acht gelassen werden, weil es sich bei der dort abgebildeten Marke um die Marke Master Cola handelt und die Marke Master nicht selbständig abgebildet ist. Dies gilt umso mehr, als die zweite Marke Bestandteil der ersten Marke insgesamt ist.
Vielmehr ist im Einklang mit dem Urteil vom 11. Dezember 2014, Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
), festzustellen, dass die Beweise in der Tat die kommerzielle Nutzung der angemeldeten Marke betreffen.
Folglich wurden die Beweise von der Beschwerdekammer im Rahmen der Durchführung des Urteils vom 11. Dezember 2014, Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
), zu Recht berücksichtigt.
Zur Berücksichtigung der Verwendung der angemeldeten Marke außerhalb der Europäischen Union im Hinblick auf das Territorialitätsprinzip
Das EUIPO macht geltend, die Eintragung einer Marke in der Europäischen Union könne nicht auf der Grundlage von Handlungen verweigert werden, die außerhalb des Unionsgebiets stattfänden. Nach Auffassung des EUIPO würde das Territorialitätsprinzip seines Inhalts beraubt, wenn eine Entscheidung über die Anwendbarkeit von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 auf Umstände gestützt würde, die außerhalb des Gebiets der Union stattgefunden hätten.
Das Territorialitätsprinzip bedeutet im Markenrecht, dass die Bedingungen des Schutzes einer Marke sich nach dem Recht des Staates – oder des Staatenbundes – richten, in dem dieser Schutz begehrt wird (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 22. Juni 1994, IHT Internationale Heiztechnik und Danzinger,
C‑9/93
,
EU:C:1994:261
, Rn.
, und vom 13. September 2012, Protégé International/Kommission,
T‑119/09
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2012:421
, Rn.
). Darüber hinaus impliziert das Territorialitätsprinzip, dass das Gericht eines Staates oder einer Staatenunion für die Entscheidung über im Gebiet des Mitgliedstaats oder der Staatenunion, nicht jedoch im Gebiet von Drittstaaten begangene oder drohende Verletzungshandlungen (ganz oder teilweise) zuständig ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. April 2011, DHL Express France,
C‑235/09
,
EU:C:2011:238
, Rn.
und
).
Vorliegend ist erstens festzustellen, dass die Streithelferin eine Unionsmarke angemeldet hat. Nach dem Territorialitätsprinzip richten sich die Voraussetzungen für den Schutz dieser Marke nach dem Recht der Union, insbesondere nach der Verordnung Nr. 207/2009.
Zweitens hat die Klägerin gegen die Anmeldung dieser Unionsmarke Widerspruch eingelegt und sich auf die vier älteren Unionsmarken Coca-Cola berufen. Nach dem Territorialitätsprinzip sind diese Marken in der Union geschützt, und sie können im Rahmen eines Widerspruchs gegen die Anmeldung einer jüngeren Marke geltend gemacht werden.
Dagegen hat sich die Klägerin nicht auf etwaige ältere Rechte berufen, die in Drittstaaten anerkannt wurden. Die Feststellung der Beschwerdekammer in Rn. 29 der angefochtenen Entscheidung, ihr sei nicht bekannt, wer über die Rechte in diesen Ländern verfüge, und die Klägerin habe insofern keine Beeinträchtigung ihrer Rechte in dieser Region geltend gemacht, ist somit nicht relevant.
In diesem Zusammenhang ist auch das Vorbringen des EUIPO zurückzuweisen, wonach gemäß den Art. 4 und 6a der Pariser Verbandsübereinkunft die Eintragung oder Verwendung einer Marke in einem Land nur in Ausnahmefällen Wirkungen in einem anderen Land entfalte, wie z. B. wenn ein Prioritätsrecht in Anspruch genommen werde oder geltend gemacht werde, dass eine Marke, die in einem Land verwendet werde oder eingetragen sei, in einem anderen Land bekannt sei. Zwar ist es zutreffend, dass die Geltendmachung einer notorisch bekannten Marke im Sinne der Pariser Verbandsübereinkunft insoweit vom Territorialitätsprinzip abweicht, als eine in der Union nicht eingetragene Marke dennoch im Rahmen eines Widerspruchs aufgrund ihrer notorischen Bekanntheit in einem Drittstaat, der Vertragspartei der Pariser Verbandsübereinkunft ist, geltend gemacht werden kann. Im vorliegenden Fall stützt die Klägerin ihren Widerspruch jedoch auf Unionsmarken, und zwar auf die vier älteren Marken Coca-Cola, und nicht auf Marken, die in Drittstaaten notorisch bekannt und in der Union nicht eingetragen sind. Folglich liegt insoweit keine Abweichung vom Territorialitätsprinzip vor.
Im Übrigen betreffen diese Bestimmungen der Pariser Verbandsübereinkunft etwaige ältere Rechte und nicht die spätere Anmeldung einer Unionsmarke. Folglich enthalten sie kein Verbot, die Verwendung der in der Union angemeldeten Marke in einem Drittstaat zu berücksichtigen, um das Vorliegen eines Widerspruchsgrundes in der Union festzustellen.
Drittens beruft sich die Klägerin hier auf die Gefahr, dass die Wertschätzung ihrer älteren Marken in der Union – und nicht außerhalb der Union – in unlauterer Weise ausgenutzt werden könne. Sie beruft sich nur deshalb auf die tatsächliche Verwendung der angemeldeten Marke in Drittstaaten, um die logische Ableitung einer wahrscheinlichen kommerziellen Nutzung der angemeldeten Marke in der Union zu begründen. Insoweit ist somit die zuletzt genannte Nutzung letztlich relevant.
Das Territorialitätsprinzip schließt keineswegs aus, dass Verwendungen der angemeldeten Marke außerhalb der Europäischen Union berücksichtigt werden, um die logische Ableitung einer wahrscheinlichen kommerziellen Nutzung der angemeldeten Marke in der Union zu begründen und festzustellen, dass die Gefahr besteht, dass die Wertschätzung einer älteren Unionsmarke im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 in unlauterer Weise in der Union ausgenutzt wird.
Folglich ist es im vorliegenden Fall mit dem Territorialitätsprinzip vereinbar, dass Beweise für die tatsächliche kommerzielle Nutzung der angemeldeten Marke Master (in Verbindung mit dem Begriff „Cola“) in Syrien und im Nahen Osten, wie z. B. in Auszügen der überwiegend auf Arabisch gehaltenen Website „www.mastercola.com“, berücksichtigt werden, um festzustellen, dass eine Gefahr besteht, dass die Verwendung dieser Marke in der Union die Wertschätzung der vier älteren Unionsmarken Coca-Cola in unlauterer Weise in der Union ausnutzt.
Zur Beurteilung logischer Ableitungen in Bezug auf die Gefahr des Trittbrettfahrens in der Union
Die Beschwerdekammer stellte in Rn. 27 der angefochtenen Entscheidung fest, dass „aus den Beweisen hervorgeht, dass die [Streithelferin] ihre Getränke in Flaschen vertreibt, die die gleiche Aufmachung, die gleichen Abbildungen, die gleiche grafische Gestaltung, den gleichen Schrifttyp und die gleiche Verpackung wie die Flaschen aufweisen, die die [Klägerin] unter dem Namen Coca-Cola vertreibt“.
In den Rn. 28 bis 33 der angefochtenen Entscheidung war die Beschwerdekammer jedoch der Ansicht, dass diese Beweise für die Begründung des Widerspruchs und insbesondere einer Gefahr des Trittbrettfahrens nicht ausreichten, und berief sich insoweit auf die folgenden drei Gründe. Erstens gehe aus den Beweisen nicht hervor, dass die Streithelferin die auf ihrer Website „www.mastercola.com“ gezeigte Aufmachung in der Union verwende. Die Website sei hauptsächlich – wenngleich eine Seite auf Englisch existiere – auf Arabisch verfasst, und es gebe keinerlei Hinweise darauf, dass die angebotenen Waren online bestellt und in die Union versandt werden könnten. Zweitens lasse sich aus dem bloßen Umstand, dass eine Unionsmarke – deren Aufmachung sich von der Aufmachung auf der Website der Streithelferin unterscheide – angemeldet werde, nicht folgern, dass die Streithelferin beabsichtige, ihre Waren in der Union in der gleichen Weise wie in Syrien und im Nahen Osten auf den Markt zu bringen. Drittens habe die Klägerin auch nicht dargelegt, welches konkrete Image der älteren Marken Coca-Cola auf die fragliche Anmeldung innerhalb oder außerhalb der Union übertragen werden könnte, insbesondere für die Waren der Klassen 29 und 30, aber auch für die Getränke der Klasse 32. Aus den vorgelegten Beweisen lasse sich nicht eindeutig bestimmen, wofür Coca-Cola stehe. Da die Beschwerdekammer gemäß Art. 76 der Verordnung Nr. 207/2009 auf das Vorbringen der Beteiligten beschränkt sei, dürfe sie nicht versuchen, ein solches Vorbringen selbst herbeizuführen.
Als Erstes ist festzustellen, dass die Auffassung der Beschwerdekammer, wonach aus den Beweisen nicht hervorgehe, dass die Streithelferin die auf ihrer Website „www.mastercola.com“ gezeigte Aufmachung in der Union verwende, für sich genommen im vorliegenden Fall ins Leere geht.
Zwar richtet sich die Website „www.mastercola.com“ in ihrer derzeitigen Präsentation nicht vorrangig an die Verbraucher in der Union, da sie keinen Bezug auf die Union nimmt und überwiegend auf Arabisch verfasst ist. Dies gilt unbeschadet der von der Klägerin hervorgehobenen Domainendung „.com“ und des Umstands, dass die folgende englische Seite existiert: http://www.mastercola.com/companyprofile-en.htm.
Trotz dieser Feststellungen sind die Auszüge der Website jedoch nicht irrelevant. Sie können nämlich eine logische Ableitung zur wahrscheinlichen kommerziellen Nutzung der angemeldeten Marke in der Union begründen, um die Gefahr einer unlauteren Ausnutzung in der Union festzustellen (siehe oben, Rn. 88 und 89).
Somit räumt das EUIPO in Rn. 32 seiner Klagebeantwortung zu Recht ein, dass Beweise für eine konkrete Verwendung an einem beliebigen Ort in der Welt einen Hinweis für die Art und Weise darstellen können, in der die angemeldete Marke in der Union verwendet werden kann, so dass sich anhand einer solchen Verwendung außerhalb der Union ermitteln lässt, ob die Verwendung der angemeldeten Marke geeignet ist, die Wertschätzung der älteren Marken in unlauterer Weise auszunutzen.
Grundsätzlich kann aus einer Anmeldung einer Unionsmarke logisch abgeleitet werden, dass der Markeninhaber beabsichtigt, seine Waren oder Dienstleistungen in der Europäischen Union zu vertreiben.
Vorliegend ist es daher logisch vorhersehbar, dass die Streithelferin, wenn die von ihr angemeldete Marke eingetragen wird, ihre Website entsprechend ihrer Absicht ändert, ihre Waren unter dieser Marke in der Union zu vertreiben.
Insoweit ist festzustellen, dass die Website „www.mastercola.com“ nicht unveränderlich ist und angepasst werden könnte, um gezielt Verbraucher in der Union anzusprechen, u. a. durch Hinzufügen von Inhalten in einer oder mehreren Amtssprachen der Union.
Als Zweites war die Beschwerdekammer der Auffassung, aus dem bloßen Umstand, dass eine Unionsmarke von der Streithelferin angemeldet werde, lasse sich nicht folgern, dass die Streithelferin beabsichtige, ihre Waren in der Union in der gleichen Weise wie in Syrien und im Nahen Osten auf den Markt zu bringen.
Vorab ist festzustellen, dass die Streithelferin nicht angegeben hat, in welcher Weise sie ihre Waren in der Union auf den Markt bringen wolle, und insoweit keine Beweise vorgelegt hat.
Sodann ist mangels spezifischer Beweise zu den Geschäftsabsichten der Streithelferin in der Union festzustellen, dass die von der Klägerin vorgelegten Auszüge der Website „www.mastercola.com“, die sich auf die tatsächliche Verwendung der angemeldeten Marke durch die Streithelferin außerhalb der Union beziehen, geeignet sind, dem ersten Anschein nach auf die nicht nur hypothetische Gefahr einer künftigen unlauteren Ausnutzung in der Union zu schließen.
Nach der Rechtsprechung kann nämlich auf eine Gefahr des Trittbrettfahrens auf der Grundlage logischer Ableitungen geschlossen werden, die auf einer Wahrscheinlichkeitsprognose beruhen, ohne sich auf bloße Vermutungen zu beschränken, und bei denen die Gepflogenheiten der fraglichen Branche sowie alle anderen Umstände des Einzelfalls berücksichtigt werden (siehe oben, Rn. 67 und 68).
Vorliegend ist es nicht unerheblich, dass die Streithelferin keinen spezifischen Beweis zu etwaigen Geschäftsabsichten in der Union vorgelegt hat, die von den Geschäftsabsichten abweichen, die Drittländer betreffen. Da die Klägerin nämlich die tatsächliche Verwendung der angemeldeten Marke durch die Streithelferin außerhalb der Union durch die Vorlage von Auszügen der Website „www.mastercola.com“ bewiesen hat, ist zur Beweislast festzustellen, dass es für die Streithelferin einfacher wäre, den Unterschied zu ihren Geschäftsabsichten in der Union nachzuweisen, als für die Klägerin, die Ähnlichkeit der wahrscheinlichen Geschäftsabsichten der Streithelferin in der Union mit ihrer tatsächlichen Geschäftspraxis außerhalb der Union nachzuweisen. Die Streithelferin hat jedoch keinen solchen Beweis erbracht.
Somit ist der Klägerin zuzustimmen, dass die tatsächliche Verwendung der angemeldeten Marke durch die Streithelferin in einer besonderen und bewusst gewählten Aufmachung außerhalb der Union – ohne gegenteiligen Beweis, der vorliegend fehlt und von der Streithelferin zu erbringen wäre – zur logischen Ableitung einer ernsthaften Gefahr, dass die angemeldete Marke innerhalb der Union in der gleichen Weise wie in Drittstaaten verwendet wird, führen kann, zumal die Streithelferin die Marke ausdrücklich für eine Verwendung in der Union angemeldet hat.
Dieses Ergebnis wird nicht durch das Vorbringen des EUIPO entkräftet, wonach die Gestaltungselemente, die außerhalb der Union verwendet würden, aber nicht Teil der angemeldeten Marke seien (nämlich das rote Etikett, auf dem der Name „Master Cola“ in Weiß zu lesen sei, die charakteristische Form des Behälters und der rote Verschluss), in der Union möglicherweise nicht verwendet würden. Wie das EUIPO zwar zu Recht hervorhebt, könnten diese Gestaltungselemente eine gewisse Rolle spielen, um es durch Trittbrettfahren zu ermöglichen, dass die Öffentlichkeit die angemeldete Marke mit den Marken der Klägerin in Verbindung bringt. Im Urteil vom 11. Dezember 2014, Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
, Rn.
und
), hat das Gericht jedoch festgestellt, dass sich die umfassende Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen, die bei der Prüfung einer etwaigen Gefahr des Trittbrettfahrens zu berücksichtigen ist, allein aus den bildlichen Gemeinsamkeiten ergeben kann, die nicht nur die „Schlange“, mit der ihre Anfangsbuchstaben „c“ bzw. „m“ in einem Bogen in Signaturform verlängert werden, betreffen, sondern auch die Tatsache, dass bei beiden eine in der heutigen Geschäftswelt wenig geläufige Schriftart, die Spencer-Schrift, verwendet wird, was vom maßgeblichen Verbraucher als Ganzes wahrgenommen wird. Auch wenn daher eine etwaige Verwendung der genannten Gestaltungselemente in der Union die logische Ableitung einer Gefahr des Trittbrettfahrens verstärken kann, ist sie keine notwendige Voraussetzung für eine solche Ableitung. Darüber hinaus lässt sich aus dem Umstand, dass diese Gestaltungselemente bereits in der aktuellen Version der Website der Streithelferin verwendet werden, logisch ableiten, dass sie künftig in abgewandelter Form auf der Website verwendet werden könnten, um Verbraucher in der Union gezielt anzusprechen (siehe oben, Rn. 98).
Das Vorbringen des EUIPO, die Klägerin habe zur Anzahl der Verbraucher in der Union, die die Website „www.mastercola.com“ besucht hätten, keine Angaben gemacht, geht ins Leere. Zum einen impliziert Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 eine Prognose der nicht nur hypothetischen zukünftigen Gefahr des Trittbrettfahrens auf der Grundlage von derzeit vorliegenden Angaben und keine Feststellung eines gegenwärtigen Trittbrettfahrens in der Union. Der Inhaber der älteren Marke ist nicht verpflichtet, das Vorliegen einer tatsächlichen und gegenwärtigen Beeinträchtigung seiner Marke nachzuweisen, wie der im Konditional gehaltene Wortlaut der genannten Vorschrift bestätigt (siehe oben, Rn. 67). Zum anderen setzt zwar die Gefahr der Verwässerung (d. h. die Gefahr, dass die Unterscheidungskraft der älteren Marken beeinträchtigt wird) voraus, dass dargetan wird, dass sich das wirtschaftliche Verhalten des Durchschnittsverbrauchers der Waren oder Dienstleistungen, für die die ältere Marke eingetragen ist, infolge der Benutzung der jüngeren Marke geändert hat (vgl. Urteil vom 14. November 2013, Environmental Manufacturing/HABM,
C‑383/12 P
,
EU:C:2013:741
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung), doch wird ein solcher Nachweis für die Gefahr des Trittbrettfahrens (d. h. die Gefahr, dass die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marken in unlauterer Weise ausgenutzt wird) nicht verlangt. Im Übrigen wird die Gefahr des Trittbrettfahrens im Hinblick auf den Durchschnittsverbraucher der Waren und Dienstleistungen beurteilt, für die die jüngere – und nicht die ältere – Marke eingetragen ist, weil das Verbotene in dem vom Inhaber der jüngeren Marke aus der älteren Marke gezogenen Vorteil liegt (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 27. November 2008, Intel Corporation,
C‑252/07
,
EU:C:2008:655
, Rn.
, und vom 20. September 2017, The Tea Board/EUIPO,
C‑673/15 P bis C‑676/15 P
,
EU:C:2017:702
, Rn.
).
Nach alledem beging die Beschwerdekammer einen Fehler bei der Beurteilung der Beweise zur kommerziellen Nutzung der angemeldeten Marke außerhalb der Union, insbesondere der von der Klägerin vorgelegten Auszüge der Website „www.mastercola.com“ der Streithelferin, als sie die logischen Ableitungen und die Wahrscheinlichkeitsprognosen, die sich im Hinblick auf die Gefahr des Trittbrettfahrens in der Union daraus ergeben können, nicht berücksichtigte. Dadurch hat sie gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 verstoßen.
Dem ersten Klagegrund ist daher stattzugeben.
Überdies hält es das Gericht als Hilfserwägung, um den Rechtsstreit beizulegen und Urteilsaufhebungen mit anschließenden Zurückverweisungen zu vermeiden, angesichts der Grundsätze der geordneten Rechtspflege und der Prozessökonomie für angebracht, sich – im Licht des Akteninhalts und der Stellungnahmen der Beteiligten sowohl auf schriftliche Fragen als auch in der mündlichen Verhandlung – zur Beurteilung der Beschwerdekammer zu äußern, wonach die Klägerin auch nicht dargelegt habe, welches konkrete Image der vier älteren Marken Coca-Cola auf die fragliche Anmeldung innerhalb oder außerhalb der Union übertragen werden könne, und sich anhand der vorgelegten Beweise nicht eindeutig bestimmen lasse, wofür Coca-Cola stehe.
Nach Art. 65 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 72 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001) obliegt es dem Gericht, die Rechtmäßigkeit der von den Beschwerdekammern des EUIPO erlassenen Entscheidungen dadurch zu überprüfen, dass es die von den Beschwerdekammern vorgenommene Anwendung des Unionsrechts insbesondere auf den ihnen vorliegenden Sachverhalt einer Kontrolle unterzieht. Daher darf das Gericht in den Grenzen der genannten Vorschrift in ihrer Auslegung durch den Gerichtshof die Rechtmäßigkeit der Entscheidungen der Beschwerdekammern des EUIPO einer vollständigen Kontrolle unterwerfen, erforderlichenfalls, indem es der Frage nachgeht, ob die Beschwerdekammern die in dem Rechtsstreit fraglichen Tatsachen rechtlich richtig eingeordnet haben oder ob die Beurteilung des den Beschwerdekammern unterbreiteten Sachverhalts nicht Fehler aufweist (Urteil vom 18. Dezember 2008, Les Éditions Albert René/HABM,
C‑16/06 P
,
EU:C:2008:739
, Rn.
und
).
Bei der ihm obliegenden Überprüfung der Rechtmäßigkeit einer Entscheidung einer Beschwerdekammer des EUIPO kann das Gericht nämlich nicht durch eine fehlerhafte Beurteilung des Sachverhalts durch die Beschwerdekammer gebunden sein, soweit diese Beurteilung Teil der Feststellungen ist, deren Rechtmäßigkeit vor dem Gericht in Abrede gestellt wird (Urteil vom 18. Dezember 2008, Les Éditions Albert René/HABM,
C‑16/06 P
,
EU:C:2008:739
, Rn.
).
In der vorliegenden Rechtssache hat die Klägerin die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung beantragt und ihren ersten Klagegrund auf einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 gestützt. Folglich ist die Beurteilung des Vorliegens einer Gefahr der unlauteren Ausnutzung, insbesondere die Feststellung des Images, das von den älteren Marken auf die angemeldete Marke übertragen werden kann, Teil der Feststellungen, deren Rechtmäßigkeit vor dem Gericht in Frage gestellt wird.
Was die Beweise zum Image betrifft, das von den älteren Marken auf die angemeldete Marke übertragen werden kann, hat die Klägerin sich zwar in der Klageschrift auf das Vorbringen beschränkt, die Streithelferin habe „offensichtlich die Absicht, [ihren] Ruf … und die erheblichen geschäftlichen Anstrengungen, die sie unternommen hat, um das Image der Marke Coca-Cola zu erschaffen, auszunutzen“.
Aus dem Akteninhalt geht jedoch hervor, dass die Klägerin in den Rn. 20 bis 29 ihrer Stellungnahme, die am 23. Februar 2011 bei der Widerspruchsabteilung eingereicht wurde und in Anhang 1 ihres Schriftsatzes vom 25. Januar 2012 zur Begründung ihrer Beschwerde vor der Beschwerdekammer enthalten ist, das Image der vier älteren Marken Coca-Cola, deren Ruf sie insoweit beweisen wollte, ausführlich dargelegt hat. In den Rn. 27 bis 29 dieser Stellungnahme zitierte sie u. a. Auszüge aus einem Buch und einer Untersuchung der unabhängigen Organisation Superbrands (Anhang 4 und Anhang 5 der Stellungnahme), in denen es insbesondere heißt: „Coca-Cola ist die bekannteste Marke der Welt mit 94 % weltweitem Wiedererkennungswert“, „Coca-Cola ist für seine innovativen und relevanten Marketingkampagnen bekannt und für seine symbolträchtige Werbung berühmt“ und „[d]ie Werte der Marke Coca-Cola sind zeitlos und vermitteln Optimismus, Zusammengehörigkeit und Authentizität[;] Coca-Cola ist unpolitisch, jedoch darauf ausgerichtet, Menschen durch das animierende Versprechen besserer Zeiten und Möglichkeiten zusammenzuführen[; d]ank dieser Werte ist Coca-Cola heute immer noch genauso relevant und attraktiv wie früher, und dies verstärkt die Loyalität, Zuneigung und Liebe, die ganze Generationen für die Marke empfunden haben[; d]er Ruf der Coca-Cola Company und ihr starkes Marketing gewährleisten, dass diese Verbindung heute so einflussreich wie nie zuvor ist“.
Nach einer ständigen Rechtsprechung besteht zwischen den verschiedenen Stellen des EUIPO, d. h. dem Prüfer, der Widerspruchsabteilung, der Markenverwaltungs- und Rechtsabteilung und den Nichtigkeitsabteilungen einerseits sowie den Beschwerdekammern andererseits eine funktionale Kontinuität. Aus dieser funktionalen Kontinuität zwischen den verschiedenen Stellen des EUIPO folgt, dass die Beschwerdekammern im Rahmen ihrer Überprüfung der von den zuvor befassten Stellen erlassenen Entscheidungen ihre eigene Entscheidung auf das gesamte tatsächliche und rechtliche Vorbringen zu stützen haben, das die Parteien entweder im Verfahren vor der Dienststelle, die als Erste entschieden hat, oder im Beschwerdeverfahren geltend gemacht haben. Die von den Beschwerdekammern ausgeübte Kontrolle ist nicht auf eine Kontrolle der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung beschränkt, sondern bringt wegen des Devolutiveffekts des Beschwerdeverfahrens eine neue Beurteilung des Rechtsstreits mit sich, bei der die Beschwerdekammern das ursprüngliche Begehren des Beschwerdeführers insgesamt zu überprüfen und rechtzeitig vorgebrachte Beweismittel zu berücksichtigen haben (vgl. Urteil vom 6. November 2007, SAEME/HABM – Racke [REVIAN’s],
T‑407/05
,
EU:T:2007:329
, Rn.
bis
und die dort angeführte Rechtsprechung). Insoweit folgt aus Art. 64 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 71 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001), dass die Beschwerdekammer durch die Wirkung der bei ihr anhängig gemachten Beschwerde damit betraut wird, eine vollständige neue Prüfung der Begründetheit des Widerspruchs sowohl in rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht vorzunehmen (Urteile vom 13. März 2007, HABM/Kaul,
C‑29/05 P
,
EU:C:2007:162
, Rn.
, und vom 13. Dezember 2016, Guiral Broto/EUIPO – Gastro & Soul [Café del Sol],
T‑548/15
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2016:720
, Rn.
).
Nach dem Grundsatz der funktionalen Kontinuität war die Beschwerdekammer verpflichtet, das Vorbringen der Klägerin in ihrer Stellungnahme vor der Widerspruchsabteilung vom 23. Februar 2011 (die dem Schriftsatz vom 25. Januar 2012 zur Begründung ihrer Beschwerde beigefügt war) zu berücksichtigen, welches das auf die angemeldete Marke übertragbare Image der vier älteren Marken Coca‑Cola betraf.
Folglich stellte die Beschwerdekammer in Rn. 30 der angefochtenen Entscheidung zu Unrecht fest, dass die Klägerin nicht dargelegt habe, welches konkrete Image der vier älteren Marken Coca-Cola auf die angemeldete Marke übertragen werden könne. Ebenfalls zu Unrecht vertrat sie die Auffassung, dass sich aus den vorgelegten Beweisen nicht eindeutig bestimmen lasse, wofür Coca-Cola stehe.
Zudem stellte die Beschwerdekammer in Rn. 32 der angefochtenen Entscheidung zwar zu Recht fest, dass sie gemäß Art. 76 der Verordnung Nr. 207/2009 auf das Vorbringen der Beteiligten beschränkt sei, doch war sie fälschlicherweise der Auffassung, dass die Klägerin vor dem EUIPO keine Argumente und Beweise zum Image der älteren Marken angeführt habe, das auf die angemeldete Marke übertragen werden könne.
Entgegen den Feststellungen der Beschwerdekammer in den Rn. 30 bis 33 der angefochtenen Entscheidung hat die Klägerin vor dem EUIPO sehr wohl Argumente und Beweise zum Image der älteren Marken angeführt, das auf die angemeldete Marke übertragen werden könne, insbesondere die Auszüge der Untersuchung von Superbrands, die in der Stellungnahme der Klägerin zur Stützung des Widerspruchs zitiert wurden.
Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass die Feststellung der Beschwerdekammer in Rn. 31 der angefochtenen Entscheidung nicht entscheidend ist, wonach es sich bei den in den Klassen 29 und 30 enthaltenen Waren nicht um Erfrischungsgetränke handle, für die die älteren Marken bekannt seien.
Nach der Rechtsprechung zu Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 können bestimmte Marken nämlich eine solche Bekanntheit erworben haben, dass sie über die Verkehrskreise hinausgeht, die von den Waren und Dienstleistungen angesprochen werden, für die diese Marken eingetragen sind. In einem solchen Fall ist es möglich, dass die von den Waren oder Dienstleistungen der jüngeren Marke angesprochenen Verkehrskreise einen Zusammenhang zwischen den einander gegenüberstehenden Marken herstellen, obwohl sie ein ganz anderes Publikum sind als die von den Waren oder Dienstleistungen der älteren Marke angesprochenen Verkehrskreise (Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation,
C‑252/07
,
EU:C:2008:655
, Rn.
und
).
Im Übrigen heißt es in der oben in Rn. 114 angeführten Untersuchung von Superbrands, die die Klägerin der Widerspruchsabteilung vorgelegt hat: „Da der Wiedererkennungswert der Marke Coca-Cola den weltweiten Spitzenplatz einnimmt, kann das Unternehmen sein Verhältnis zu den Verbrauchern nutzen, um jenseits des Marktes für alkoholfreie Getränke Einfluss zu nehmen.“
Aufgrund der Stattgabe des ersten Klagegrundes oben in Rn. 108 ist der Klage stattzugeben und die angefochtene Entscheidung aufzuheben.
Kosten
Nach Art. 134 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.
Da das EUIPO und die Streithelferin unterlegen sind, sind zum einen dem EUIPO gemäß dem Antrag der Klägerin neben seinen eigenen Kosten die Kosten der Klägerin aufzuerlegen, und zum anderen ist zu entscheiden, dass die Streithelferin ihre eigenen Kosten trägt.
Des Weiteren hat die Klägerin beantragt, dem EUIPO ihre Kosten für jede Phase des Widerspruchs- und Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Nach Art. 190 Abs. 2 der Verfahrensordnung gelten die Aufwendungen der Parteien, die für das Verfahren vor der Beschwerdekammer notwendig waren, als erstattungsfähige Kosten. Dies gilt jedoch nicht für die Aufwendungen für das Verfahren vor der Widerspruchsabteilung. Daher kann dem Antrag der Klägerin, dem mit seinen Anträgen unterlegenen EUIPO die Kosten des Verwaltungsverfahrens aufzuerlegen, nur hinsichtlich ihrer für das Verfahren vor der Beschwerdekammer notwendigen Aufwendungen stattgegeben werden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 11. Oktober 2016, Guccio Gucci/EUIPO – Guess? IP Holder [Darstellung von vier verschlungenen Buchstaben G],
T‑753/15
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2016:604
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).

Aus diesen Gründen hat
DAS GERICHT (Achte Kammer)
für Recht erkannt und entschieden:

1.
Die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 2. Dezember 2015 (Sache R 1251/2015‑4) wird aufgehoben.

2.
Das EUIPO trägt neben seinen eigenen Kosten die Kosten von The Coca-Cola Company, einschließlich der Kosten des Verfahrens vor der Beschwerdekammer des EUIPO.

3.
Die Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) trägt ihre eigenen Kosten.

Collins
Kancheva
Passer
Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 7. Dezember 2017.
Unterschriften
Inhaltsverzeichnis

Vorgeschichte des Rechtsstreits

Anträge der Verfahrensbeteiligten

Rechtliche Würdigung

Zum zweiten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 65 Abs. 6 der Verordnung Nr. 207/2009

Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009

Bisherige Rechtsprechung und Vorbemerkungen

Zur Berücksichtigung der Verwendung einer zusammengesetzten Marke, die die angemeldete Marke beinhaltet

Zur Berücksichtigung der Verwendung der angemeldeten Marke außerhalb der Europäischen Union im Hinblick auf das Territorialitätsprinzip

Zur Beurteilung logischer Ableitungen in Bezug auf die Gefahr des Trittbrettfahrens in der Union

Kosten
(
*1
)	Verfahrenssprache: Englisch.