CELEX: 62018TJ0380
Marca de la Unión Europea
Procedimiento de oposición
Solicitud de marca denominativa de la Unión INTAS
Marcas figurativas anteriores de la Unión y nacional que contienen el elemento denominativo “indas”
Motivo de denegación relativo
Riesgo de confusión
Similitud entre los signos y entre los productos
Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) 2017/1001
Prueba del uso efectivo de las marcas anteriores
Artículo 47 del Reglamento 2017/1001

)
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omissis
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Fundamentos de Derecho
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omissis
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Sobre la admisibilidad
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omissis
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Sobre las causas de inadmisión formuladas por la coadyuvante
La coadyuvante sostiene que los motivos de la recurrente dirigidos a desvirtuar la prueba del uso efectivo de las marcas anteriores y la comparación conceptual de los signos en conflicto son inadmisibles. Según la coadyuvante, las cuestiones jurídicas y de hecho planteadas en dichos motivos ya fueron resueltas de manera definitiva mediante la resolución adoptada el 16 de marzo de 2017 por la División de Oposición en otro procedimiento de oposición entre las mismas partes, relativo a signos idénticos a los controvertidos en el presente asunto y a productos designados por la marca solicitada que eran diferentes de los controvertidos en el presente litigio (asuntos R 816/2017‑4 y R 1031/2017‑4) (en lo sucesivo, «resolución de 16 de marzo de 2017»). La resolución de 16 de marzo de 2017 fue impugnada por la recurrente y por la coadyuvante ante la misma Sala de Recurso que adoptó la resolución impugnada en el presente asunto. La coadyuvante indica que la mencionada Sala de Recurso, que debía pronunciarse sobre la prueba del uso efectivo de las marcas anteriores en cuestión y sobre la similitud conceptual entre los signos en conflicto, confirmó las apreciaciones efectuadas por la División de Oposición en la resolución de 16 de marzo de 2017. Dado que esa resolución de la Sala de Recurso no fue recurrida ante el Tribunal en lo relativo a las referidas cuestiones, las apreciaciones recogidas en la resolución de 16 de marzo de 2017 adquirieron firmeza. Más concretamente, la coadyuvante alega que la resolución impugnada en el presente asunto es meramente confirmatoria de la resolución de 16 de marzo de 2017, en la medida en que no toma en consideración datos nuevos ni lleva a cabo un nuevo examen de la situación de las partes, sino que la Sala de Recurso se ha remitido expresamente al análisis de estas cuestiones efectuado en el contexto del procedimiento de oposición anterior entre las mismas partes. Así pues, al solicitar la anulación de la resolución impugnada en el presente asunto, la recurrente está solicitando, de hecho, la anulación de la resolución de 16 de marzo de 2017. Por último, la coadyuvante alega que, en el supuesto de que el Tribunal no declarase inadmisibles los motivos de que se trata, iría en contra de los principios de
res iudicata
y
non bis in idem
y generaría una situación de incertidumbre sobre sus derechos exclusivos, contraria a sus expectativas legítimas y al principio de seguridad jurídica.
En primer lugar, es preciso recordar que el principio de cosa juzgada, que impide cuestionar el carácter firme de una resolución judicial, no es aplicable a la relación entre una resolución de una División de Oposición y una oposición formulada con posterioridad en un procedimiento diferente, en particular porque los procedimientos ante la EUIPO tienen naturaleza administrativa, y no naturaleza judicial [véase la sentencia de 8 de diciembre de 2015, Giand/OAMI — Flamagas (FLAMINAIRE),
T‑583/14
, no publicada,
EU:T:2015:943
, apartado
y jurisprudencia citada].
A fortiori
, la motivación de una resolución dictada por una División de Oposición en el contexto de un procedimiento de oposición diferente no tiene fuerza de cosa juzgada. Dicha motivación no puede generar derechos adquiridos o expectativas legítimas para las partes afectadas.
Por lo tanto, no puede prosperar la alegación de la coadyuvante según la cual el rechazo de las causas de inadmisión que formula crearía una situación de incertidumbre sobre sus derechos exclusivos, contraria a sus expectativas legítimas y al principio de seguridad jurídica.
En segundo lugar, el principio
non bis in idem
, que prohíbe la imposición de una sanción a una misma persona más de una vez por una misma actuación ilícita con el fin de proteger un mismo interés jurídico, constituye un principio general del Derecho de la Unión, cuyo respeto garantiza el juez. Ahora bien, este principio es aplicable únicamente a las sanciones, lo que no es el caso de las resoluciones dictadas por la EUIPO en el contexto de un procedimiento de oposición (véase la sentencia de 8 de diciembre de 2015, FLAMINAIRE,
T‑583/14
, no publicada,
EU:T:2015:943
, apartado
y jurisprudencia citada). En consecuencia, invocar dicho principio es, en el presente caso, inoperante.
En tercer lugar, cabe recordar que una resolución meramente confirmatoria de una resolución anterior no impugnada dentro de plazo no es un acto recurrible. Con el fin de que no vuelva a abrirse el plazo de recurso contra la resolución anterior, debe declararse inadmisible un recurso dirigido contra dicha resolución confirmatoria. Así, cuando el acto impugnado es meramente confirmatorio de un acto anterior, el recurso únicamente es admisible si el acto confirmado ha sido impugnado dentro de plazo [véase el auto de 13 de julio de 2017, myToys.de/EUIPO — Laboratorios Indas (myBaby),
T‑519/15
, no publicado,
EU:T:2017:502
, apartado
y jurisprudencia citada].
Una resolución es meramente confirmatoria de una resolución anterior si no introduce ningún elemento nuevo en relación con esta última y no ha sido precedida de una reconsideración de la situación del destinatario de dicha resolución anterior (véase el auto de 13 de julio de 2017, myBaby,
T‑519/15
, no publicado,
EU:T:2017:502
, apartado
y jurisprudencia citada).
A este respecto, una resolución de una Sala de Recurso, incluso si contiene conclusiones idénticas a las de una resolución anterior adoptada por una División de Oposición en un procedimiento de oposición diferente, es el resultado de un nuevo examen de las cuestiones jurídicas y fácticas que se le han planteado. Es cierto que este nuevo examen puede llevar a un resultado idéntico al alcanzado anteriormente ante la División de Oposición en un procedimiento diferente entre las mismas partes y en relación con signos idénticos a los controvertidos en un procedimiento posterior ante la EUIPO. Sin embargo, esta identidad de la solución adoptada por dos instancias diferentes de la EUIPO en procedimientos de oposición distintos no implica que la resolución dictada por la Sala de Recurso sea confirmatoria de la adoptada previamente por la División de Oposición en un procedimiento distinto.
Así sucede con mayor razón si se considera que la prueba del uso efectivo de las marcas anteriores puede variar en el tiempo y no puede considerarse aportada de forma definitiva en el contexto de un procedimiento de oposición distinto de aquel en el que fue solicitada. De igual manera, puesto que la comparación de los signos en conflicto puede variar en función del público pertinente y a lo largo del tiempo, dicha comparación no puede considerarse resuelta de forma definitiva por una resolución anterior de la EUIPO que no fue impugnada ante el Tribunal.
De ello se desprende que la resolución impugnada, en lo que se refiere a las cuestiones de la prueba del uso efectivo de las marcas anteriores y la similitud conceptual entre los signos en conflicto, no puede considerarse «confirmatoria» de una resolución adoptada por una División de Oposición en el contexto de un procedimiento de oposición distinto entablado entre las mismas partes y que tenía por objeto las mismas marcas.
A la vista de lo anterior, las causas de inadmisión formuladas por la coadyuvante no pueden prosperar y deben desestimarse.
Sobre el fondo
Sobre la prueba del uso efectivo de las marcas anteriores
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omissis
]
–
Sobre el carácter efectivo del uso de la marca anterior de la Unión
La recurrente alega que la Sala de Recurso cometió un error al considerar que el uso en España de la marca anterior de la Unión es suficiente para demostrar el carácter efectivo del uso de dicha marca en la Unión. Según la recurrente, de la sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken (
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
), se desprende que una marca anterior de la Unión debe utilizarse en un territorio más amplio que el de un único Estado miembro para que su uso pueda considerarse efectivo y que solo en determinadas circunstancias concretas el uso en un único Estado miembro es suficiente para demostrar el carácter efectivo del uso de dicha marca en la Unión.
A este respecto procede señalar que, en la sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken (
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
), mencionada por la recurrente, el Tribunal de Justicia declaró, por una parte, a la luz del artículo 47, apartados 2 y 3, del Reglamento 2017/1001, que, según se desprende de la jurisprudencia, la expresión «uso en la [Unión]» debe interpretarse en el sentido de que el ámbito territorial del uso no constituye un criterio distinto del uso efectivo, sino uno de los componentes del mismo, que debe integrarse en el análisis global y ser estudiado paralelamente a los restantes componentes del uso efectivo, y que los términos «en la [Unión]» tienen por objeto precisar el mercado geográfico de referencia para todo análisis de la existencia de un «uso efectivo» de una marca de la Unión. Por otra parte, el Tribunal de Justicia declaró que la expresión «uso efectivo en la [Unión]», en el sentido del artículo 18, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, significa que no puede tenerse en cuenta el uso de la marca de la Unión en terceros Estados (sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, apartados
a
y punto 1 del fallo).
Por otra parte, el Tribunal de Justicia precisó que el Reglamento 2017/1001 tiene el objetivo de superar el obstáculo de la territorialidad de los derechos que las legislaciones de los Estados miembros confieren a los titulares de marcas, permitiendo así que las empresas adapten sus actividades económicas a las dimensiones de la Unión y ejerzan tales actividades sin trabas. Según el Tribunal de Justicia, la marca de la Unión permite al titular de esta identificar sus productos o servicios de manera idéntica en toda la Unión, sin consideración de fronteras. En cambio, aquellas empresas que no deseen una protección de sus marcas a escala de la Unión pueden optar por utilizar marcas nacionales, sin estar obligadas a registrar sus marcas como marcas de la Unión. El Tribunal de Justicia puso de relieve que el carácter unitario de la marca de la Unión implica que dicha marca goza de una protección uniforme en toda la Unión, en el sentido de que una marca de la Unión solo puede, en principio, ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y solo puede prohibirse su uso, para el conjunto de la Unión. Así pues, según el Tribunal de Justicia, atribuir, en el contexto del régimen de marcas de la Unión, una significación particular a los territorios de los Estados miembros se opondría a la consecución del objetivo antes mencionado y afectaría negativamente al carácter unitario de la marca de la Unión. El Tribunal dedujo de ello que, a la hora de determinar si existe un «uso efectivo en la [Unión]», debe prescindirse de las fronteras del territorio de los Estados miembros (sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, apartados
a
y
).
En cambio, el Tribunal de Justicia rechazó expresamente, por una parte, la postura defendida ante él según la cual el ámbito territorial del uso de una marca de la Unión en ningún caso puede circunscribirse al territorio de un solo Estado miembro (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, apartado
) y, por otra parte, la argumentación conforme a la cual, incluso si se prescinde de las fronteras de los Estados miembros en el ámbito del mercado interior, el requisito del uso efectivo de una marca de la Unión implica que esta sea utilizada en una parte sustancial del territorio de la Unión, lo que puede corresponder al territorio de un Estado miembro (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, apartados
y
).
A este respecto, el Tribunal de Justicia precisó que, si bien es ciertamente razonable suponer que una marca de la Unión se utilice en un territorio más amplio que el de un solo Estado miembro para poder calificar dicho uso de efectivo, no es necesario que tal uso sea geográficamente extenso para calificarlo de ese modo, ya que esta calificación depende de las características del producto o del servicio de que se trate en el mercado correspondiente (sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, apartado
).
En efecto, según el Tribunal de Justicia, no cabe excluir que, «en determinadas circunstancias», el mercado de productos o servicios para los que se haya registrado una marca de la Unión se circunscriba al territorio de un solo Estado miembro. El Tribunal de Justicia precisó que, en ese supuesto, el uso de la marca de la Unión en dicho territorio podría cumplir simultáneamente el requisito del uso efectivo tanto de una marca de la Unión como de una marca nacional (sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, apartado
).
Por lo tanto, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, cuando el Tribunal de Justicia, en el apartado 50 de la sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken (
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
), utilizó la expresión «en determinadas circunstancias», no pretendía señalar que el reconocimiento del uso efectivo de una marca de la Unión utilizada en un único Estado miembro constituya una excepción a un principio general. Antes bien, el Tribunal de Justicia se refería a los requisitos establecidos por reiterada jurisprudencia para apreciar el carácter efectivo del uso de una marca, a saber, el conjunto de hechos y circunstancias idóneos para demostrar que la explotación comercial de dicha marca permite obtener o conservar cuotas de mercado para los productos o servicios para los que ha sido registrada. En efecto, el Tribunal de Justicia destacó que es imposible determinar
a priori
de un modo abstracto qué ámbito territorial debe tenerse en cuenta para dilucidar si el uso de dicha marca de la Unión tiene o no carácter efectivo, y que no cabe, por tanto, establecer una norma
de minimis
(véase la sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, apartado
y jurisprudencia citada). Según el Tribunal de Justicia, una marca de la Unión es objeto de un uso efectivo cuando se utiliza de conformidad con su función esencial y con el fin de obtener o conservar cuotas de mercado en la Unión para los productos o servicios designados por dicha marca. Así pues, al apreciar el uso efectivo, deben tenerse en cuenta las características del mercado de referencia, la naturaleza de los productos o servicios amparados por la marca, el ámbito territorial del uso y su extensión cuantitativa, así como su frecuencia y regularidad (sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, apartado
).
De lo anterior se desprende, primeramente, que el ámbito territorial no es más que uno de los factores que deben tenerse en cuenta para apreciar el uso efectivo de una marca de la Unión y, segundamente, que no puede establecerse una norma
de minimis
para determinar si se cumple este factor. En efecto, no es necesario que el uso de una marca de la Unión sea geográficamente extenso para calificarlo de uso efectivo, en la medida en que tal calificación depende de las características de los productos o de los servicios de que se trate en el mercado correspondiente y, de forma más general, del conjunto de hechos y circunstancias idóneos para demostrar que la explotación comercial de dicha marca permite obtener o conservar cuotas de mercado para los productos o servicios para los que ha sido registrada (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, apartado
). Por otra parte, para calificar de efectivo el uso de una marca de la Unión no se exige que dicha marca sea utilizada en una parte sustancial del territorio de la Unión. Además, no debe excluirse la posibilidad de que la marca en cuestión haya sido utilizada en el territorio de un único Estado miembro, ya que es necesario prescindir de las fronteras de los Estados miembros y tomar en consideración las características de los productos o servicios de que se trate.
En consonancia con los principios establecidos en la sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken (
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
), el Tribunal ha declarado reiteradamente que el uso de una marca de la Unión en un solo Estado miembro (por ejemplo, en Alemania, en España o en el Reino Unido), e incluso en una sola ciudad de un Estado miembro de la Unión, como el Reino Unido (por ejemplo, en Londres), es suficiente para cumplir el criterio del ámbito territorial [véanse, en este sentido, las sentencias de 30 de enero de 2015, Now Wireless/OAMI — Starbucks (HK) (now),
T‑278/13
, no publicada,
EU:T:2015:57
, apartados
y
; de 15 de julio de 2015, TVR Automotive/OAMI — TVR Italia (TVR ITALIA),
T‑398/13
,
EU:T:2015:503
, apartado
; de 9 de noviembre de 2016, Gallardo Blanco/EUIPO — Expasa Agricultura y Ganadería (Representación de un bocado de caballo en forma de H),
T‑716/15
, no publicada,
EU:T:2016:649
, apartados
a
; de 30 de noviembre de 2016, K&K Group/EUIPO — Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner),
T‑2/16
, no publicada,
EU:T:2016:690
, apartado
; de 28 de junio de 2017, Tayto Group/EUIPO — MIP Metro (real),
T‑287/15
, no publicada,
EU:T:2017:443
, apartado
; de 15 de noviembre de 2018, DRH Licensing & Managing/EUIPO — Merck (Flexagil),
T‑831/17
, no publicada,
EU:T:2018:791
, apartado
, y de 6 de marzo de 2019, Serenity Pharmaceuticals/EUIPO — Gebro Holding (NOCUVANT),
T‑321/18
, no publicada,
EU:T:2019:139
, apartados
a
].
En otras palabras, como señaló la Abogada General Sharpston en las conclusiones presentadas en el asunto Leno Merken (
C‑149/11
,
EU:C:2012:422
), carece de relevancia que una marca de la Unión se haya usado en un Estado miembro o en varios. Lo importante es el impacto del uso en el mercado interior, en particular, si tal uso es suficiente para mantener u obtener en ese mercado una cuota de mercado para los bienes y servicios que designa la marca y si contribuye a una presencia relevante desde el punto de vista comercial de los bienes y servicios en ese mercado. La circunstancia de que ese uso entrañe o no un éxito comercial es irrelevante (conclusiones de la Abogada General Sharpston presentadas en el asunto Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:422
, punto
).
En el presente asunto, habida cuenta, en primer lugar, de la considerable cantidad de pruebas aportadas por la coadyuvante; en segundo lugar, de la duración y frecuencia del uso acreditado por esos documentos; en tercer lugar, de las características de los productos para los que se ha demostrado tal uso y de los canales de distribución habituales, a saber, que se trata de productos comprendidos en el ámbito sanitario y suministrados, en particular, por farmacias y hospitales, y, en cuarto lugar, de la importancia de este uso tanto en términos de volumen de ventas como de volumen de negocios, cabe señalar, a la luz de los principios establecidos en la sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken (
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
), resumidos en el apartado 80 anterior, que la Sala de Recurso no cometió ningún error de apreciación al declarar, en el apartado 22 de la resolución impugnada, que la coadyuvante ha demostrado el uso de la marca INDAS en España y que, dado que procede prescindir de las fronteras de los Estados miembros, dicho uso es suficiente para probar el uso en la Unión.
En efecto, debe considerarse que el uso de una marca anterior de la Unión en un Estado miembro puede producir efectos en el mercado interior, por ejemplo, garantizando que los bienes sean conocidos —de forma relevante desde el punto de vista comercial— por los actores de un mercado más amplio que el del territorio en el que se usa la marca (conclusiones de la Abogada General Sharpston presentadas en el asunto Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:422
, punto
).
El conjunto de las pruebas presentadas por la coadyuvante acredita un uso suficiente para obtener o conservar cuotas de mercado en el mercado de que se trata y para contribuir a una presencia comercial significativa de los productos, mencionados en el apartado 15 anterior, comprendidos en la clase 10 y amparados por la marca anterior de la Unión. Por consiguiente, tampoco cometió un error de apreciación la Sala de Recurso al concluir, en el apartado 34 de la resolución impugnada, que se ha demostrado el uso efectivo de dicha marca para los productos mencionados.
Por consiguiente, procede desestimar el segundo motivo de la recurrente, mencionado en el apartado 44 anterior.
[
omissis
]
Costas
[
omissis
]

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Condenar en costas a Intas Pharmaceuticals Ltd.

Gervasoni
Madise
da Silva Passos
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 7 de noviembre de 2019.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.
(
)	Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.