CELEX: 62015TJ0637
Marca de la Unión Europea
Procedimiento de oposición
Solicitud de marca figurativa de la Unión SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE
Marca denominativa anterior de la Unión VIÑA SOL
Motivo de denegación relativo
Menoscabo del carácter distintivo
Falta de similitud entre los signos
Artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 207/2009

Antecedentes del litigio
El 4 de marzo de 2011, la recurrente, Alma-The Soul of Italian Wine LLLP, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.
o
207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (
DO 2009, L 78, p. 1
).
La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:
Los productos para los que se solicitó el registro pertenecen a la clase 33 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la descripción siguiente: «Vinos».
La solicitud de marca de la Unión se publicó en el
Boletín de Marcas Comunitarias
n.
o
64/2011, de 1 de abril de 2011.
El 30 de junio de 2011, la coadyuvante, Miguel Torres, S.A., formuló oposición, con arreglo al artículo 41 del Reglamento n.
o
207/2009, contra el registro de la marca solicitada para los productos enumerados en el anterior apartado 3.
La oposición fundada en los motivos previstos en el artículo 8, apartado 1, letra b), y en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009 se basaba en las siguiente marcas anteriores:
—
la marca denominativa de la Unión VIÑA SOL, solicitada el 12 de febrero de 1997, registrada el 29 de octubre de 1998 con el número 462523 y renovada el 5 de marzo de 2007 para las «bebidas alcohólicas (excepto cervezas)», comprendidas en la clase 33;
—
la marca denominativa española VIÑA SOL, solicitada el 9 de mayo de 1944, registrada el 13 de enero de 1947 con el número 152231 y renovada el 11 de septiembre de 2007, para «toda clase de vinos, con excepción de vinos blancos de mesa, extra-secos, con características análogas a las del Rhin», comprendidos en la clase 33;
—
la marca denominativa española VIÑA SOL, solicitada el 25 de mayo de 1973, registrada el 21 de marzo de 1977 con el número 715524 y renovada el 25 de marzo de 2003, para el «brandy», comprendido en la clase 33.
La oposición fundada únicamente en el motivo establecido en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.
o
207/2009 se basaba en las siguientes marcas anteriores:
—
la marca figurativa española solicitada el 26 de octubre de 2007 y registrada el 6 de mayo de 2008 con el número 2796505 para las «bebidas alcohólicas (excepto cervezas)», comprendidas en la clase 33, que se reproduce a continuación:
—
la marca denominativa de la Unión SOL, solicitada el 17 de octubre de 2007 y registrada el 2 de mayo de 2010 con el número 6373971 para las «bebidas alcohólicas (excepto cervezas)», comprendidas en la clase 33.
Mediante resolución de 30 de octubre de 2012, la División de Oposición, teniendo en cuenta la marca denominativa anterior de la Unión SOL, estimó la oposición debido a la existencia de un riesgo de confusión en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.
o
207/2009.
El 21 de diciembre de 2012, la recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO, en virtud de los artículos 58 a 64 del Reglamento n.
o
207/2009, contra la resolución de la División de Oposición.
Mediante resolución de 10 de septiembre de 2013 (en lo sucesivo, «resolución de 10 de septiembre de 2013»), la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO confirmó la resolución de la División de Oposición y denegó íntegramente el registro de la marca solicitada. No obstante, indicó que, por razones de economía procesal, mientras que la División de Oposición había estimado la oposición sobre la base del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.
o
207/2009, ella examinaría, por su parte, el motivo de oposición del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009 teniendo en cuenta la marca denominativa anterior de la Unión VIÑA SOL (en lo sucesivo, «marca anterior»). Dicha Sala estimó que el público pertinente estaba constituido por el consumidor medio de la Unión Europea, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Por una parte, consideró que, para los consumidores de lengua española, francesa y portuguesa, las marcas en conflicto presentaban un grado de similitud medio, puesto que el elemento dominante de la marca anterior «sol» y el elemento dominante de la marca solicitada «sole» eran extremada similares y, por otra parte, que, para el consumidor italiano, las marcas en conflicto presentaban tan sólo un escaso grado de similitud.
Según la Sala de Recurso, la marca anterior disfruta en la Unión de renombre para los vinos. Teniendo en cuenta la similitud de los signos en conflicto, el carácter distintivo y el renombre de la marca anterior, así como la identidad de los productos designados por las marcas en conflicto, la Sala de Recurso consideró que existía un vínculo entre los signos en conflicto para una parte sustancial de los consumidores pertinentes, a saber, los consumidores de lengua española, italiana, francesa y portuguesa. Consideró que existía un riesgo de dilución, es decir, un riesgo de que el uso de la marca solicitada fuera perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior sin justa causa, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009. Concluyó que el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009, en cuanto a los consumidores de lengua española, italiana, francesa y portuguesa, bastaba para estimar la oposición.
Al haber interpuesto la recurrente el 21 de noviembre de 2013 un recurso de anulación contra la resolución de 10 de septiembre de 2013 ante el Tribunal, éste anuló la citada resolución mediante sentencia de 25 de septiembre de 2014, Alma-The Soul of Italian Wine/OAMI — Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE) (
T‑605/13
, no publicada,
EU:T:2014:812
).
Esencialmente, se consideró que la resolución de 10 de septiembre de 2013 no contenía explicación alguna que permitiera determinar si la Sala de Recurso había tenido en cuenta los elementos de prueba presentados por la recurrente, que pretendía demostrar el escaso carácter distintivo de las palabras «sol» y «sole» contenidos en las marcas en conflicto, o comprender la razón por la que hubiera podido considerar que dichos elementos de prueba no eran pertinentes. Por lo tanto, se estimó que la referida resolución adolecía de una falta de motivación y que no era posible determinar si la Sala de Recurso había tenido en cuenta dichos elementos en su apreciación según la cual dichas palabras constituían elementos dominantes de las referidas marcas y, por lo tanto, en su conclusión de que las citadas marcas eran similares.
A raíz de la sentencia anulatoria dictada por el Tribunal, la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO examinó nuevamente el asunto y, mediante resolución de 3 de septiembre de 2015 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), confirmó la resolución de 10 de septiembre de 2013 y denegó íntegramente el registro.
La Sala de Recurso indicó que, a la vista del tenor de la anulación de la resolución de 10 de septiembre de 2013, su función consistía en apreciar los elementos de prueba presentados por la recurrente relativos al eventual escaso carácter distintivo del término «sun» (en varias lenguas) y de las representaciones del sol para los productos vinícolas de que se trataba en lo que se refería a los consumidores de la Unión, lo que podría tener incidencia sobre la comparación de los signos en conflicto en función de sus elementos dominantes y distintivos. En su opinión, dichos elementos de prueba estaban distribuidos en tres categorías, a saber, en primer lugar, extractos de varios sitios de Internet de distintas empresas que proponían a los consumidores de la Unión vinos designados por marcas que contenían los términos «sol», «sole», «soleil» y «sun», así como varias imágenes del sol; en segundo lugar, listas de marcas de la Unión Europea registradas para designar productos de la clase 33 y que contenían las mismas palabras o imágenes; y, en tercer lugar, una resolución anterior de la División de Oposición, de 26 de marzo de 2004.
La Sala de Recurso estimó que seguía existiendo el renombre de la marca anterior en relación con los vinos en el seno de la Unión en la fecha de solicitud de la marca impugnada, en la medida en que dicha consideración, que figuraba en la resolución de 10 de septiembre de 2013, no había sido puesta en tela de juicio por la recurrente. Además, concluyó, tras el examen de los elementos de prueba presentados por la recurrente, que los consumidores pertinentes de los productos designados por los signos en conflicto eran idénticos, que esos signos eran similares para una parte de dichos consumidores, que la marca anterior poseía carácter distintivo, que existía un vínculo entre los signos en conflicto para una parte sustancial de los consumidores pertinentes, que se producía un perjuicio para el carácter distintivo de la marca anterior y que no concurría justa causa para la utilización de la marca solicitada.
Procedimiento y pretensiones de las partes
La recurrente solicita al Tribunal que:
—
Anule la resolución impugnada.
—
Condene en costas a la EUIPO.
La EUIPO y la coadyuvante solicitan al Tribunal General que:
—
Desestime el recurso.
—
Condene en costas a la recurrente.
Fundamentos de Derecho
En apoyo de su recurso, la recurrente invoca tres motivos, el primero de los cuales se basa en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009; el segundo, en la infracción del artículo 64, apartado 1, del mismo Reglamento; y, el tercero, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento.
Procede comenzar por el análisis del primer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009, antes de examinar, en su caso, los motivos segundo y tercero.
En apoyo del primer motivo, la recurrente alega, esencialmente, que la EUIPO consideró erróneamente que los términos «sol» y «sole» no presentaban vínculo directo con los productos de que se trata, al estimar que no eran descriptivos ni del vino, ni de sus características, ni de su naturaleza, ni de su destino.
Ahora bien, según la recurrente, esto es erróneo, puesto que la existencia de un vínculo entre el sol y el vino es un hecho notorio. Los términos «sol» y «sole» hacen claramente referencia al origen del vino, extremo que, a su juicio, confirma la lista de las marcas de la Unión Europea, aportada por ella al litigio, que se refieren a productos comprendidos en la clase 33 y que contienen las palabras «sol», «sole», «soleil» o «sun» o imágenes del sol. Por lo tanto, a su entender, esos términos o imágenes únicamente poseen respecto del vino un carácter distintivo muy escaso. Además, señala que la lista en cuestión también demuestra la coexistencia en el mercado de la Unión de marcas que designan el vino y contienen los términos «sol», «sole», «soleil» o «sun» o imágenes del sol.
La recurrente cuestiona, por otra parte, que la marca anterior goce de renombre adquirido por el uso en la Unión. En cualquier caso, alega que, suponiendo que se hubiera adquirido dicho renombre, no se reúnen los requisitos acumulativos necesarios para aplicar el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009. En efecto, aduce que los signos en conflicto no son similares, en la medida en que la similitud resultante de la presencia en dichos signos de los términos «sol» y «sole», que poseen un carácter distintivo muy escaso, no puede tener mayor importancia que las diferencias que existen entre los referidos signos, de manera que no se produce un perjuicio para el carácter distintivo de la marca anterior. La recurrente reivindica, por último, una justa causa para el registro y el uso de la marca solicitada, fundada en la posibilidad de referirse al sol para una marca que designa el vino, como hacen otros muchos productores de vino.
La EUIPO alega que la apreciación de los elementos de prueba que figuran en los anexos 1 a 3 presentados durante el procedimiento administrativo no la lleva a modificar la conclusión que figura en la resolución impugnada según la cual la palabra «sol», en cuanto elemento dominante de la marca anterior, no puede considerarse descriptivo, por lo que no está desprovisto de carácter distintivo, de manera que el público pertinente percibirá efectivamente la marca anterior VIÑA SOL como una marca.
La EUIPO concluye que, habida cuenta, en primer lugar, de la similitud de los signos en pugna por la presencia de los términos «sol» en el primero y «sole» en el segundo y, en segundo lugar, del renombre de la marca anterior para los vinos, existe un vínculo entre los signos de que se trata para una parte sustancial de los consumidores pertinentes, en la medida en que la marca solicitada evoca la marca anterior en esa parte del público. Alega que el perjuicio causado a la marca anterior consiste en una pérdida en lo que respecta a su imagen en materia de calidad y, posiblemente, en una disminución de sus ventas.
La coadyuvante, por su parte, alega que el carácter distintivo del término «sol» está acreditado respecto del vino. Por consiguiente, estima que, en el presente asunto, la identidad absoluta de los productos de que se trata, el renombre de la marca anterior, que es una de las marcas de vino más conocidas en Europa, y el hecho de que las marcas en conflicto posean respectivamente como elemento distintivo y dominante las palabras «sol» y «sole», así como la idea del sol, bastan para considerar que los consumidores, al menos en España, Francia y Portugal, establecerán un vínculo entre las marcas en conflicto. Al reunirse los demás requisitos previstos en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009, a saber, el renombre de la marca anterior y el perjuicio causado a su carácter distintivo sin justa causa, la marca solicitada, en caso de registro, participaría en una explotación parasitaria del renombre de la marca anterior, de modo que procede denegar el registro de la marca solicitada.
Con carácter previo, ha de precisarse que el análisis efectuado en el presente asunto tendrá por objeto la legalidad de la resolución impugnada en lo que respecta a los motivos que contiene, pero también, en cuanto dichos motivos están parcialmente constituidos por referencias a los motivos iniciales que figuran en la resolución de 10 de septiembre de 2013, en lo que respecta al contenido de esta última resolución a la que se remite (véase, por analogía, la sentencia de 20 de marzo de 1959, Nold/Alta Autoridad,
18/57
,
EU:C:1959:6
, p. 116), pero únicamente en la medida en que dicho contenido no se ve afectado por la sentencia de 25 de septiembre de 2014, SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE (
T‑605/13
, no publicada,
EU:T:2014:812
).
A tenor del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009, mediando oposición del titular de una marca anterior con arreglo al apartado 2 del mismo artículo, se denegará el registro de la marca solicitada cuando sea idéntica o similar a la marca anterior y su registro se solicite para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior si, tratándose de una marca de la Unión anterior, ésta gozara de renombre en la Unión y, tratándose de una marca nacional anterior, ésta gozara de renombre en el Estado miembro de que se trate y si con el uso sin justa causa de la marca solicitada se pretendiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o dicho uso fuera perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.
Por consiguiente, la protección ampliada que confiere a la marca anterior el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009 presupone el cumplimiento de varios requisitos. En primer lugar, la marca anterior y la marca cuyo registro se solicita deben ser idénticas o similares. En segundo lugar, la marca anterior debe gozar de renombre en la Unión Europea, en el caso de una marca de la Unión anterior, o en el Estado miembro de que se trate, en el caso de una marca nacional anterior. En tercer lugar, el uso sin justa causa de la marca solicitada debe dar lugar al riesgo de que pueda obtenerse una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o de que pueda causarse un perjuicio al carácter distintivo o al renombre de la marca anterior. Como estos requisitos son acumulativos, la falta de uno basta para que la referida disposición no resulte de aplicación [sentencia de 22 de marzo de 2007, Sigla/OAMI — Elleni Holding (VIPS),
T‑215/03
,
EU:T:2007:93
, apartados
y
; véase asimismo, en este sentido, la sentencia de 25 de mayo de 2005, Spa Monopole/OAMI — Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS),
T‑67/04
,
EU:T:2005:179
, apartado
].
Por lo que respecta al tercero de los requisitos de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009, ha de recordarse que el perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior, concepto que se denomina también «riesgo de dilución», se acredita normalmente desde el momento en que el uso de la marca cuyo registro se solicita conlleva que la marca anterior ya no logre provocar la asociación inmediata con los productos para los que está registrada y es usada [véase, en este sentido, la sentencia de 11 de diciembre de 2014, Coca‑Cola/OAMI — Mitico (Master),
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
, apartado
y jurisprudencia citada].
El Tribunal de Justicia ha precisado cuáles son los factores que pueden ser pertinentes en la apreciación global dirigida a demostrar la existencia, para el público pertinente, de un vínculo entre las marcas en conflicto. De este modo, entre esos factores ha citado, en primer lugar, el grado de similitud entre las referidas marcas; en segundo lugar, la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron respectivamente tales marcas, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante; en tercer lugar, la intensidad del renombre de la marca anterior; en cuarto lugar, la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso; y, en quinto lugar, la existencia de un riesgo de confusión por parte del público (véase, por analogía, la sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation,
C‑252/07
,
EU:C:2008:655
, apartado
).
Tras la comparación de los productos de que se trata y la determinación del público pertinente, procede examinar en el presente asunto el segundo requisito, relativo a la existencia de un renombre de la marca anterior en la Unión, en la medida en que el grado de dicho renombre condiciona la apreciación global de los elementos que pueden contribuir al establecimiento de un vínculo entre las marcas en conflicto, y examinar a continuación el primer requisito, relativo al carácter idéntico o similar de las marcas en pugna.
Sobre los productos cubiertos por las marcas en conflicto
Aunque la protección que confiere el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009 está concebida para ser aplicada a productos o servicios no similares, puede aplicarse igualmente cuando los productos o servicios designados por las marcas en conflicto son idénticos o similares [véase, en este sentido, la sentencia de 11 de julio de 2007, Mülhens/OAMI — Minoronzoni (TOSCA BLU),
T‑150/04
,
EU:T:2007:214
, apartado
y jurisprudencia citada].
Los productos cubiertos por las marcas en pugna pertenecen a la clase 33 y corresponden, por una parte, a los vinos para la marca solicitada y, por otra parte, a las bebidas alcohólicas (excepto cervezas) para la marca anterior. Por lo tanto, procede considerar que existe identidad entre ambos en la medida en que los primeros están comprendidos en las segundas, lo que, por otro lado, las partes no discuten [véase, en este sentido, la sentencia de 24 de noviembre de 2005, Sadas/OAMI — LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE),
T‑346/04
,
EU:T:2005:420
, apartado
y jurisprudencia citada].
Sobre el público pertinente
En lo que se refiere al público pertinente, procede señalar que la existencia del vínculo entre las marcas en pugna del cual depende que se verifiquen los comportamientos abusivos contemplados en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009, presupone que los públicos interesados en los productos o servicios para los que dichas marcas se registran sean los mismos o «se solapen» en cierta medida [véase la sentencia de 9 de marzo de 2012, Ella Valley Vineyards/OAMI — HFP (ELLA VALLEY VINEYARDS),
T‑32/10
,
EU:T:2012:118
, apartado
; véase, por analogía la sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation,
C‑252/07
,
EU:C:2008:655
, apartados
a
].
Además, en el marco de la apreciación global del riesgo de confusión, debe tenerse en cuenta al consumidor medio de la categoría de productos considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede tomar también en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [véase la sentencia de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OAMI — Altana Pharma (RESPICUR),
T‑256/04
,
EU:T:2007:46
, apartado
y jurisprudencia citada].
En el presente asunto, la recurrente sostuvo durante el primer procedimiento ante la Sala de Recurso que el público pertinente de los productos de que se trataba disponía de un grado de atención más elevado que la media, extremo del que discrepa en particular la EUIPO.
A este respecto, procede señalar que los «vinos», a los que se refieren tanto la marca solicitada como la marca anterior, están destinados al gran público de la Unión. En efecto, según la jurisprudencia, puesto que los vinos son objeto normalmente de una distribución generalizada, que va de la sección de alimentación de los grandes almacenes a los restaurantes y a los cafés, se trata de productos de consumo habitual, cuyo público pertinente es el consumidor medio de los productos de gran consumo, del cual se supone que está normalmente informado y que es razonablemente atento y perspicaz (véase la sentencia de 9 de marzo de 2012, ELLA VALLEY VINEYARDS,
T‑32/10
,
EU:T:2012:118
, apartado
y jurisprudencia citada).
En estas circunstancias, los consumidores destinatarios de los productos designados por las marcas en conflicto son el gran público de la Unión que tiene un grado de atención medio, de modo que procede concluir que los públicos constituidos por esos consumidores «se solapan» en los términos de la jurisprudencia mencionada en el anterior apartado 35.
Por consiguiente, la Sala de Recurso no incurrió en error al apreciar el público pertinente.
Sobre el requisito relativo al renombre de la marca anterior
La resolución impugnada, que se remite a este respecto a los motivos que figuran en la resolución de 10 de septiembre de 2013, expone que, en la fecha de presentación de la solicitud de la marca posterior, a saber, el 4 de marzo de 2011, la marca anterior gozaba de renombre en la Unión para los «vinos».
La recurrente sostiene que los elementos presentados por la coadyuvante son insuficientes o carecen de valor probatorio para demostrar que la marca anterior había adquirido renombre por el uso en la Unión.
La EUIPO y la coadyuvante refutan las alegaciones de la recurrente.
A este respecto, ha de recordarse que, para satisfacer el requisito del renombre, una marca anterior debe ser conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella. Al examinar dicho requisito, se deben tomar en consideración todos los elementos pertinentes del asunto, en particular, la cuota de mercado que tiene la marca anterior, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, sin que se exija que dicha marca sea conocida por un porcentaje determinado del público así definido ni que su renombre alcance a todo el territorio de que se trate, siempre que exista en una parte sustancial de éste (véase la sentencia de 9 de marzo de 2012, ELLA VALLEY VINEYARDS,
T‑32/10
,
EU:T:2012:118
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el presente asunto, ha de considerarse que, contrariamente a lo que sostiene la recurrente, los elementos de prueba presentados por la coadyuvante demuestran la adquisición del renombre de la marca anterior en la Unión. Dichos elementos están constituidos, en particular, por distinciones otorgadas tanto a la coadyuvante como a los productos vendidos bajo la marca VIÑA SOL; por una declaración jurada de su director que menciona los volúmenes y valores de ventas de esos productos durante el período comprendido entre los años 2003 y 2010 en el territorio de varios Estados miembros de la Unión, entre ellos Bélgica, Dinamarca, Alemania, Estonia, Irlanda, Grecia, España, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Finlandia, Suecia y Reino Unido; por declaraciones juradas de distribuidores locales; por artículos de prensa y por un folleto de la principal compañía aérea española en la que se menciona el producto designado por la marca VIÑA SOL.
En efecto, durante el período considerado, la coadyuvante vendió, en particular, más de 41 millones de botellas en España, más de 15 millones en el Reino Unido y más de 3 millones en Alemania, lo que demuestra que los productos de que se trata, designados por la marca anterior, tienen una amplia distribución en una parte sustancial del territorio de la Unión.
Además, como alega la EUIPO, el valor probatorio de las declaraciones escritas de terceros sobre la base de un modelo preparado por una de las partes interesadas no es en sí de naturaleza tal que ponga en duda la fiabilidad y la credibilidad de los referidos documentos ni que ponga en tela de juicio su valor probatorio [véase, en este sentido, la sentencia de 16 de septiembre de 2013, Avery Dennison/OAMI — Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON),
T‑200/10
, no publicada,
EU:T:2013:467
, apartado
].
Por último, ha de señalarse que, vistos en su conjunto, esos elementos de prueba no presentan incoherencias.
En estas circunstancias, procede concluir que la recurrente no ha demostrado que la Sala de Recurso hubiese incurrido en error al entender que la marca anterior gozaba de renombre en la Unión.
Sobre el requisito relativo al carácter idéntico o similar de los signos en conflicto
En lo que se refiere a la existencia de similitud o identidad entre los signos en conflicto, ha de procederse a la comparación de la marca anterior con la marca solicitada a fin de determinar el grado de su posible similitud.
A este respecto, procede recordar que, con objeto de cumplir el requisito referente a la similitud de las marcas fijado por el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009, no es necesario demostrar que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre la marca anterior que goza de renombre y la marca solicitada. Basta con que el grado de similitud entre estas dos marcas tenga como efecto que el público destinatario establezca un vínculo entre ellas (véase, por analogía, la sentencia de 18 de junio de 2009, L’Oréal y otros,
C‑487/07
,
EU:C:2009:378
, apartado
y jurisprudencia citada). De este modo, cuanto más similares sean las marcas en conflicto, más probable será que la marca solicitada evoque, en la mente del público pertinente, la marca anterior de renombre (véase, por analogía, la sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation,
C‑252/07
,
EU:C:2008:655
, apartado
).
La apreciación global para determinar la existencia de vínculo entre las marcas en cuestión, por lo que se refiere a las similitudes gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes [sentencias de 16 de mayo de 2007, La Perla/OAMI Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC),
T‑137/05
, no publicada,
EU:T:2007:142
, apartado
, y de 25 de marzo de 2009, L’Oréal/OAMI — Spa Monopole (SPALINE),
T‑21/07
, no publicada,
EU:T:2009:80
, apartado
].
En la medida en que la marca solicitada es una marca compuesta que contiene a la vez elementos figurativos y denominativos, procede recordar que la apreciación de la similitud entre dos marcas no puede limitarse a tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes [véase, por analogía, la sentencia de 15 de diciembre de 2009, Trubion Pharmaceuticals/OAMI — Merck (TRUBION),
T‑412/08
, no publicada,
EU:T:2009:507
, apartado
y jurisprudencia citada], aunque debe precisarse que la jurisprudencia permite también, en determinadas circunstancias, la comparación de dos elementos que no son dominantes, sino menos importantes, aun sin ser insignificantes (auto de 14 de abril de 2016, Roland/EUIPO,
C‑515/15 P
, no publicado,
EU:C:2016:298
, apartado
).
A la vista de esos principios, procede examinar si la Sala de Recurso incurrió en error al concluir que, habida cuenta de la intensidad del renombre de la marca anterior, los signos en conflicto eran suficientemente similares para que el público pertinente pudiera establecer un vínculo entre ellos, comenzando dicho examen por la determinación de los elementos distintivos y dominantes de los signos en conflicto.
Sobre los elementos distintivos y dominantes de los signos en pugna.
En lo que respecta a la marca anterior, la Sala de Recurso consideró que la palabra «viña» designaba la viña para el público hispanohablante, al igual que para los públicos portugués, italiano y francés. A su entender, esta referencia al origen del producto, que confería al término en cuestión un carácter descriptivo, era fácilmente reconocida por el público pertinente, de manera que la palabra «viña» presentaba un escaso carácter distintivo y no podía considerarse el elemento dominante de dicha marca. A su juicio, en cambio, la segunda palabra que la componía, a saber, «sol», no podía considerarse descriptiva ni desprovista de carácter distintivo, incluso en el supuesto de que, como sostenía la recurrente, dado que el sol es esencial para el crecimiento de la vid y, por lo tanto, para la producción del vino, hubiera de considerarse que dicho término hacía alusión directa al vino. Los documentos presentados por la recurrente a este respecto no modificaban, en su opinión, la apreciación que figuraba en la resolución de 10 de septiembre de 2013. Por consiguiente, la Sala de Recurso estimó que, «si bien la palabra “sol” pose[ía] un carácter distintivo ligeramente inferior a la media, deb[ía] considerarse que disfruta[ba] de un nivel de protección razonable» y, en lo que se refiere a la marca anterior, que no estaba «totalmente desprovista de carácter distintivo».
En lo que respecta a la marca solicitada, por una parte, la Sala de Recurso estimó que no procedía considerar el elemento descriptivo que componía el signo, a saber, una representación del sol, un elemento dominante en la impresión de conjunto producida por él. Por otra parte, consideró que, para los consumidores hispanohablantes, lusófonos y francófonos, el elemento dominante era el elemento denominativo «sole», que evocaba el sol y que, para los demás consumidores de la Unión, incluidos los italohablantes que comprendían su sentido, el elemento dominante era la expresión «sotto il sole», en cuanto elemento denominativo de una marca figurativa escrito en letras de mayor tamaño.
Estas apreciaciones de la Sala de Recurso son parcialmente incorrectas.
En primer lugar, en el marco del examen de la marca anterior, ha de tenerse en cuenta el hecho de que la referida marca está compuesta por la combinación de dos palabras cortas, a saber, «viña» y «sol». Pues bien, como señaló la Sala de Recurso, la primera únicamente posee escaso carácter distintivo, mientras que la segunda, que está desprovista de carácter descriptivo, a diferencia de la primera que puede remitir, para el público pertinente, al concepto de «viña» y, por lo tanto, al de «vino», presenta un carácter distintivo ligeramente superior, aunque ligeramente inferior a lo normal, lo que podría conferirle un carácter dominante.
El análisis de los elementos de prueba vertidos a los autos por la recurrente, en concreto los anexos 1 a 3 presentados durante el procedimiento administrativo, respecto de los cuales la resolución de 10 de septiembre de 2013 no menciona que hubieran sido tomados en consideración por la Sala de Recurso en el marco de su apreciación, pero que se tuvieron en cuenta efectivamente en la Resolución impugnada, lleva a modificar ligeramente las conclusiones extraídas de dicha apreciación.
El anexo 2 presentado durante el procedimiento administrativo, que se refiere a las imágenes de un sol, es ciertamente poco pertinente para apreciar la marca anterior, que es una marca denominativa.
Sin embargo, los anexos 1 y 3 presentados durante el procedimiento administrativo, compuestos, por una parte, de extractos de sitios de Internet que proponen a los consumidores de la Unión vinos designados por marcas que contienen las palabras «sol», «sole», «soleil» y «sun», así como varias imágenes del sol y, por otra parte, una lista de marcas de la Unión Europea registradas para productos de la clase 33 y que también contienen dichas palabras o representaciones, como, por ejemplo, SOL DE MÁLAGA, COLORES DEL SOL, PIEDRA DEL SOL, CITA DEL SOL, SOL ROJO, REY SOL o SOL DE ESPAÑA, permiten constatar la coexistencia de marcas de la Unión dotadas de una referencia, de un modo u otro, al concepto del sol.
Es cierto, como alega la EUIPO refiriéndose a la jurisprudencia emanada de la sentencia de 16 de septiembre de 2009, Zero Industry/OAMI — zero Germany (zerorh+) (
T‑400/06
, no publicada,
EU:T:2009:331
), apartado
, que el mero hecho de que varias marcas que designan los productos de que se trata contengan una palabra idéntica no basta para demostrar que dicho elemento haya pasado a tener un carácter escasamente distintivo debido a su uso frecuente en el ámbito de que se trata, aunque los productos en sí designados por las referidas marcas sean idénticos o presenten un vínculo entre ellos. En efecto, ha de tenerse en cuenta el uso efectivo de las marcas en el mercado y no la coexistencia abstracta de marcas que contienen un elemento común en el registro [véase, en este sentido, la sentencia de 24 de noviembre de 2005, GfK/OAMI — BUS (Online Bus),
T‑135/04
,
EU:T:2005:419
, apartado
]. Sin embargo, como alega acertadamente la recurrente, los elementos que contiene el anexo 1 presentado durante el procedimiento administrativo, a saber, extractos de varios sitios de Internet de distintas empresas que proponen a los consumidores de la Unión vinos designados por marcas que contienen las palabras «sol», «sole», «soleil» y «sun», así como diversas imágenes del sol, permiten demostrar que el consumidor de la Unión en general, y el público pertinente más en particular, está expuesto de manera concreta y frecuente a tales marcas, de modo que la asociación entre el concepto de sol, por una parte, y el vino, por otra, no le resulta extraña. Los elementos de prueba aportados a los autos por la recurrente permiten llegar a dicha conclusión, sin que sea necesario examinar si, como ésta sostiene, el vínculo entre el concepto de sol y el vino constituye un hecho notorio.
Como se indica, esencialmente, en el apartado 27 de la resolución impugnada, el beneficio del registro de la marca anterior como marca de la Unión desaparecería si, al margen de un procedimiento de anulación, se declarase la ausencia total de carácter distintivo de ésta. No obstante, procede declarar que la palabra «sol», si bien no carece por completo de carácter distintivo, presenta un carácter distintivo escaso y que, asociada al término «viña», también escasamente distintivo, únicamente confiere a la marca anterior un grado escaso de carácter distintivo.
Esta conclusión en lo que respecta a la marca anterior se impone a la vista de los elementos de prueba presentados inicialmente a la Sala de Recurso, examinados en los anteriores apartados 59 a 62, sin que proceda tomar en consideración los documentos presentados por primera vez ante el Tribunal y cuya exclusión del procedimiento solicita la coadyuvante.
En segundo lugar, en lo que se refiere al examen de la marca solicitada, ha de recordarse que ésta está compuesta por un elemento figurativo de forma redonda que representa el sol mediante el contraste de diferentes puntos. Dicho elemento figurativo, por una parte, está coronado por un primer elemento denominativo compuesto por la mención «sotto il sole italiano» en mayúsculas de tamaño reducido y, por otra, se sitúa sobre un segundo elemento denominativo compuesto por la mención «sotto il sole» en caracteres ligeramente estilizados de gran tamaño en la que la palabra «il» figura en cursiva.
Según la jurisprudencia, cuando una marca está compuesta por elementos denominativos y figurativos, los primeros deben, en principio, considerarse más distintivos que los segundos, ya que el consumidor medio se referirá más fácilmente al producto de que se trata citando su nombre que describiendo el elemento figurativo [véase la sentencia de 9 de septiembre de 2008, Honda Motor Europe/OAMI — Seat (MAGIC SEAT),
T‑363/06
,
EU:T:2008:319
, apartado
y jurisprudencia citada]. Además, como también señaló la Sala de Recurso en el apartado 43 de la resolución de 10 de septiembre de 2013, el consumidor pertinente tiene tendencia a retener en la memoria los elementos que en él evocan un sentido. Por lo tanto, es probable que, en el elemento denominativo «sotto il sole italiano», además de los consumidores italohablantes, los consumidores hispanohablantes, lusófonos y francófonos comprenderán no solamente la palabra «sole», sino también la palabra «italiano» en el sentido de que hace referencia a Italia como designación de un posible lugar de producción del vino. Asimismo, es probable que dicha palabra sea comprendida por una mayoría de los consumidores de la Unión en la medida en que, en un número significativo de lenguas de la Unión, también se remite a dicho país.
Es cierto que el elemento denominativo que figura en la parte superior de la marca solicitada utiliza caracteres más pequeños que los empleados en el elemento denominativo que figura en su parte inferior, pero, en la medida en que dichos caracteres no están estilizados, son también más legibles, de manera que se facilita su lectura. Ante la marca solicitada, el consumidor de vino, aunque muestre un grado medio de atención, prestará cierta atención a la indicación de origen del vino que adquiere, tal como figura en la referida marca (véase, en este sentido, la sentencia de 9 de marzo de 2012, ELLA VALLEY VINEYARDS,
T‑32/10
,
EU:T:2012:118
, apartado
). En tales circunstancias, ha de considerarse que el elemento dominante de la marca solicitada no está constituido únicamente por la palabra «sole», sino por la asociación de las palabras «sole» e «italiano», aun cuando los demás elementos no sean insignificantes.
De este modo, en el presente asunto, la apreciación de los elementos distintivos y dominantes de los signos en conflicto efectuada por la Sala de Recurso es parcialmente errónea y procede señalar que la apreciación global dirigida a demostrar la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto debe realizarse indicando, por una parte, que el elemento dominante de la marca anterior está constituido por la palabra «sol», teniendo en cuenta su escaso carácter distintivo y que, asociada a la palabra «viña», la marca anterior únicamente posee por sí misma escaso carácter distintivo y, por otra parte, que el elemento dominante de la marca solicitada está formado por la asociación de las palabras «sole» e «italiano».
Sobre la comparación visual
En el plano visual, los signos en pugna presentan solamente escasa similitud. La marca anterior únicamente está compuesta por dos palabras, mientras que la marca solicitada se compone de dos elementos denominativos de cuatro y tres palabras, respectivamente, así como de una estilización del sol, situado en posición central, que presenta cierto grado de originalidad. Por otro lado, procede señalar que el elemento figurativo que representa el sol en la marca solicitada tiene cierta originalidad, que repercute en el signo considerado en su conjunto.
La coincidencia entre los signos en conflicto resulta únicamente de la presencia común en los referidos signos, una vez en la marca anterior y dos veces en la marca solicitada, de la sucesión de letras «s», «o» y «l». Dicho elemento no puede tener mayor peso que los numerosos elementos de diferenciación que existen entre esos signos.
Sobre la comparación fonética
En el plano fonético, los signos en pugna también presentan diferencias que son más importantes que los elementos similares. La diferencia entre la longitud de dichas marcas —al estar la anterior constituida por dos palabras muy cortas de dos y una sílaba respectivamente, mientras que la marca solicitada está compuesta por cuatro palabras diferentes y el elemento denominativo «sotto il sole» comprende por sí solo cinco sílabas— tiene la consecuencia de que la sonoridad y el ritmo de su pronunciación sean muy diferentes.
Dichos elementos neutralizan por completo el elemento de proximidad que podría resultar de la presencia de la palabra «sole» en la marca solicitada y de la palabra «sol» en la marca anterior.
Sobre la comparación conceptual
Como alega la recurrente, los signos en conflicto no presentan un nivel suficiente de similitud en el plano conceptual para que el público pertinente pueda establecer un vínculo entre ellos.
Para la parte del público pertinente que comprende la expresión española «viña sol» y la expresión italiana «sotto il sole italiano», la primera expresión significa, esencialmente, «viña del sol», mientras que la asociación de los términos «sole» e «italiano» significa «sol italiano», y la segunda expresión significa «bajo el sol italiano», de manera que se remite al origen italiano del vino designado por la marca solicitada.
La mera referencia común al sol no crea, en el plano conceptual, una similitud entre los signos en conflicto. En efecto, si bien la marca anterior presenta un determinado carácter de fantasía en la medida en que hace referencia a un vino procedente de una «viña del sol», lo que tiene, asimismo, un carácter elogioso, la marca solicitada se remite al origen y al lugar de producción del vino. Por lo tanto, el significado que expresa cada uno de dichos signos es diferente.
Conclusión sobre la existencia de un vínculo entre los signos en pugna en lo que respecta a su similitud
La comparación de los signos en conflicto conduce a la constatación de que existe escasa similitud en el plano visual, una neutralización del elemento de proximidad de los referidos signos en el plano fonético y una diferencia en el plano conceptual, de manera que, apreciados en su conjunto, debe considerarse que esos signos presentan escaso grado de similitud.
En lo que se refiere a los demás factores pertinentes tomados en consideración por la Sala de Recurso, ha de señalarse que, si bien la identidad de los consumidores pertinentes y el renombre de la marca anterior para los vinos fueron válidamente evaluados en la resolución impugnada, el carácter distintivo de la marca anterior es por lo demás escaso.
De estas consideraciones, así como de las que figuran en los anteriores apartados 33 a 75, resulta que, contrariamente a lo que concluyó la Sala de Recurso, el grado de similitud de los referidos signos, considerado junto con los otros factores pertinentes mencionados en el apartado 35 de la resolución impugnada, a saber, la identidad de los consumidores pertinentes, el grado de renombre para los vinos de la marca anterior, así como su carácter distintivo, no basta para que el público pertinente pueda asociarlos, es decir, para que pueda establecer entre ellos un vínculo en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009.
De este modo, la apreciación global dirigida a demostrar la existencia, para el público pertinente, de un vínculo entre las marcas en conflicto, tal como exige la jurisprudencia relativa a los requisitos de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009, recordada en el anterior apartado 31, debe llevar a la conclusión de que, a la vista, en particular, de las diferencias existentes entre los signos en pugna, no existe riesgo de que el público pertinente pueda establecer tal vínculo.
Por consiguiente, procede declarar que, en el caso de autos, no se cumple uno de los requisitos para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009, concretamente, la similitud y,
a fortiori
, la identidad de las marcas en conflicto, que dé como resultado que el público interesado establezca un vínculo entre ellas.
En estas circunstancias, como los requisitos de aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009 son acumulativos y la falta de uno basta para que la referida disposición no resulte de aplicación, procede estimar el recurso y anular la resolución impugnada sobre la base del primer motivo, sin que sea necesario analizar los otros dos motivos.
Por último, procede mencionar que si, en el marco de un recurso interpuesto ante el juez de la Unión contra la resolución de una Sala de Recurso de la EUIPO, esta última debe adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del juez de la Unión, podrá verse por ello obligada, habida cuenta de la anulación de la resolución impugnada por ser contraria a lo dispuesto en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009, a examinar la legalidad de la resolución de la División de Oposición de 30 de octubre de 2012 en la medida en que ésta había estimado inicialmente la oposición sobre la base del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.
o
207/2009, puesto que, por razones de economía procesal, los motivos de la resolución de la División de Oposición a este respecto no han sido examinados.
Costas
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Por haber sido desestimados los motivos formulados por la EUIPO, procede condenarla en costas, conforme a lo solicitado por la recurrente.
En virtud del artículo 138, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, la coadyuvante cargará con sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)
decide:

1)
Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (
EUIPO
) de 3 de septiembre de 2015 (asunto R 356/2015‑2).

2)
Condenar a la EUIPO a cargar, además de con sus propias costas, con las de
Alma-The Soul of Italian Wine LLLP
.

3)
Miguel Torres, S.A
., cargará con sus propias costas.

Prek
Schalin
Costeira
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 31 de mayo de 2017.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.