CELEX: 62021TJ0032
Marca de la Unión Europea
Marca denominativa de la Unión Muresko
Marcas denominativas nacionales anteriores Muresko
Reivindicación de la antigüedad de las marcas nacionales anteriores tras el registro de la marca de la Unión Europea
Artículos 39 y 40 del Reglamento (UE) 2017/1001
Registro de marcas nacionales anteriores que ya haya expirado en el momento en que se realiza la reivindicación

)
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omissis
]
Pretensiones de las partes
La recurrente solicita al Tribunal que:
–
Anule la resolución impugnada.
–
Ordene a la EUIPO registrar la reivindicación controvertida para la marca de la Unión de que se trata.
–
Condene en costas a la EUIPO.
La EUIPO solicita al Tribunal que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas a la recurrente.
Fundamentos de Derecho
La recurrente no niega que, en el momento en que realizó la reivindicación controvertida ante la EUIPO, el registro de las marcas polaca y alemana había expirado, tal como señaló la examinadora en el escrito de notificación de 10 de febrero de 2020.
En apoyo del presente recurso, se limita, en esencia, a invocar un motivo único, basado en un error de Derecho en que incurrió la Sala de Recurso y que resulta de una interpretación demasiado restrictiva, realizada en el apartado 12 de la resolución impugnada, del artículo 40 del Reglamento 2017/1001, en relación con el artículo 39 de ese mismo Reglamento, según la cual la marca nacional anterior idéntica debe estar registrada y en vigor en la fecha de la reivindicación de la antigüedad. A su juicio, esta interpretación errónea llevó a la Sala de Recurso a desestimar equivocadamente su recurso, en lugar de anular la resolución de la examinadora por la que se desestimaba la reivindicación controvertida y registrar dicha reivindicación para la marca de la Unión controvertida.
La recurrente sostiene, en esencia, que el titular de la marca nacional anterior idéntica cuyo registro ha expirado sigue teniendo derecho a reivindicar su antigüedad en beneficio de cualquier marca de la Unión solicitada o registrada posteriormente si, en el momento en que realiza su reivindicación, se hubiera estimado una reivindicación basada en la misma marca nacional para otra marca de la Unión.
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omissis
]
La EUIPO rebate las alegaciones de la recurrente y solicita que se desestime el recurso por ser manifiestamente infundado.
El motivo único invocado por la recurrente plantea una cuestión de interpretación del artículo 40 del Reglamento 2017/1001, en relación con el artículo 39 de ese mismo Reglamento, al que aquel remite, que tiene por objeto que se dilucide si el titular de una marca de la Unión para la que se ha estimado una reivindicación de la antigüedad de una marca nacional anterior idéntica puede invocar la ficción del mantenimiento del registro de la marca nacional anterior en favor de otra marca de la Unión para la que se reivindique la antigüedad de la marca nacional anterior después de que haya expirado el registro de esa marca.
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omissis
]
Según reiterada jurisprudencia, para interpretar las disposiciones del Derecho de la Unión es necesario tener en cuenta no solo su tenor, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por la normativa de la que forman parte [véanse las sentencias de 11 de julio de 2018, COBRA,
C‑192/17
,
EU:C:2018:554
, apartado
y jurisprudencia citada, y de 28 de enero de 2020, Comisión/Italia (Directiva de lucha contra la morosidad),
C‑122/18
,
EU:C:2020:41
, apartado
y jurisprudencia citada].
Además, se desprende de la jurisprudencia que las disposiciones que establecen excepciones deben ser objeto de una interpretación estricta [véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 22 de enero de 2020, Pensionsversicherungsanstalt (Cese de actividad tras alcanzar la edad de jubilación),
C‑32/19
,
EU:C:2020:25
, apartado
y jurisprudencia citada]. Debido a las consecuencias que conlleva la reivindicación de la antigüedad de una marca nacional anterior idéntica, de conformidad con los artículos 39 y 40 del Reglamento 2017/1001, que establecen una excepción al principio de que el titular de tal marca debería perder los derechos que esta confiere en caso de no renovación de su registro, los requisitos que han de reunirse para poder estimar tal reivindicación deben ser objeto de una interpretación restrictiva [véase, en este sentido, en lo que respecta a la condición de la identidad de las marcas de que se trate, la sentencia de 19 de enero de 2012, Shang/OAMI (justing),
T‑103/11
,
EU:T:2012:19
, apartado
].
En el caso de autos, procede señalar, en primer término, que, a tenor del artículo 40, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, la marca nacional anterior idéntica cuya antigüedad reivindica el titular de la marca de la Unión debe ser, según las diferentes versiones lingüísticas, una marca «registrada» o «que está registrada» en un Estado miembro.
Esta formulación, en presente de indicativo, muestra claramente que la marca nacional anterior idéntica, cuya antigüedad se reivindica en beneficio de la marca de la Unión, debe estar registrada en el momento en que se reivindica la antigüedad.
Así pues, la demandante no puede sostener fundadamente, en esencia, que el artículo 40 del Reglamento 2017/1001, en relación con el artículo 39 de este mismo Reglamento, se limita a exigir que la marca nacional anterior haya sido registrada en un momento dado en el pasado, para evitar que pueda invocarse una simple marca de uso en apoyo de una reivindicación de la antigüedad.
En segundo término, tal interpretación literal del artículo 40 del Reglamento 2017/1001 se ve confirmada por el contexto en el que se inscribe dicho artículo. En efecto, conforme a su apartado 4, el referido artículo debe aplicarse en relación con el artículo 39, apartado 3, del mismo Reglamento. Pues bien, de esta última disposición, tal como ha sido interpretada por la jurisprudencia, resulta que la reivindicación de la antigüedad de una marca nacional anterior idéntica tiene el mero efecto de que el titular de la marca de la Unión, cuya reivindicación de la antigüedad de la marca anterior haya sido estimada, podrá pretender seguir disfrutando, en caso de que renunciase a la marca anterior o la dejase extinguirse, de los mismos derechos que tendría si la marca anterior hubiera continuado registrada [sentencias de 19 de enero de 2012, justing,
T‑103/11
,
EU:T:2012:19
, apartado
, y de 20 de febrero de 2013, Langguth Erben/OAMI (MEDINET),
T‑378/11
,
EU:T:2013:83
, apartado
].
El sistema de reivindicación de la antigüedad de una marca nacional después del registro de una marca de la Unión, tal como resulta del artículo 40 del Reglamento 2017/1001, en relación con el artículo 39, apartado 3, de ese mismo Reglamento, se basa, por tanto, en el principio de que el titular de la marca nacional anterior no renunciará a dicha marca o no dejará que se extinga antes de que se haya estimado la reivindicación de la antigüedad que ha realizado en beneficio de la marca de la Unión, lo que
a fortiori
implica que, en la fecha de dicha reivindicación, no haya expirado el registro de la marca nacional anterior idéntica.
Esta interpretación del artículo 40 del Reglamento 2017/1001 es coherente con la aplicación práctica que hace la EUIPO de dicho artículo, tal como se describe en el punto 13.2 de la sección 2 de la parte B de las Directrices sobre el examen de la EUIPO, según el cual «[esta última] deberá comprobar tanto que la marca anterior se registró en el momento en que se presentó la solicitud de [marca de la Unión] y que el registro anterior no se ha extinguido en el momento en que se realizó la reivindicación», y según el cual, «si el registro anterior se ha extinguido en el momento en que se realizó la reclamación, no podrá reivindicarse la antigüedad, incluso si la correspondiente legislación nacional establece un periodo de gracia de seis meses para su renovación».
En tercer término, la referida interpretación del artículo 40 del Reglamento 2017/1001, en relación con el artículo 39, apartado 3, de ese mismo Reglamento, es conforme con la finalidad del sistema de reivindicación de la antigüedad de una marca nacional después del registro de una marca de la Unión, que es permitir a los titulares de marcas nacionales y de la Unión idénticas racionalizar sus carteras de marcas manteniendo sus derechos anteriores. En efecto, una vez que se haya estimado la reivindicación de la antigüedad de la marca nacional anterior idéntica para la marca de la Unión, el titular puede dejar que caduque la primera marca, si bien continúa disfrutando, para la segunda marca, de los mismos derechos que tendría si la primera marca hubiera seguido registrada (véase el anterior apartado 27).
De conformidad con esta finalidad y como se desprende del tenor del artículo 39, apartados 3 y 4, del Reglamento 2017/1001, que debe interpretarse de manera restrictiva (véase el anterior apartado 23), esa presunción del mantenimiento de los derechos vinculados a la marca nacional anterior idéntica no opera de manera general, como pretende la demandante, sino únicamente en favor de la marca de la Unión idéntica y para los productos o servicios idénticos para los que se ha estimado la reivindicación de la antigüedad y en el caso de no renovación del registro de la marca nacional anterior idéntica.
Así pues, se prevé expresamente que dicha presunción no se aplica en el caso de que la marca nacional de que se trate sea declarada nula o caduca con efectos antes de la fecha de presentación de la solicitud o de la fecha de prioridad de la marca de la Unión.
Además, de la jurisprudencia se desprende que esta misma presunción no permite a la marca nacional anterior seguir existiendo como tal y que un eventual uso del signo controvertido después de la cancelación de esta última marca debe considerarse, en tal caso, un uso de la marca de la Unión y no un uso de la marca nacional anterior cancelada (sentencia de 19 de abril de 2018, Peek & Cloppenburg,
C‑148/17
,
EU:C:2018:271
, apartado
). Lo antedicho confirma que una reivindicación de la antigüedad estimada no permite sobrevivir a la marca nacional anterior de que se trate, ni tan siquiera mantener determinados derechos inherentes a ella de manera independiente de la marca de la Unión para la que se ha estimado la reivindicación de la antigüedad.
Esta interpretación estricta del ámbito de aplicación de la presunción de mantenimiento de los derechos vinculados a la marca nacional anterior idéntica no queda desvirtuada por una interpretación del artículo 40 del Reglamento 2017/1001 a la luz del considerando 12 de ese mismo Reglamento, que expresa el objetivo perseguido con dicho Reglamento de que los titulares de marcas anteriores mantengan los derechos adquiridos.
Por una parte, si bien la exposición de motivos de un acto de la Unión puede precisar el contenido del mismo, no puede ser invocada para establecer excepciones a las propias disposiciones de este (sentencia de 10 de enero de 2006, IATA y ELFAA,
C‑344/04
,
EU:C:2006:10
, apartado
). Así pues, el contenido del considerando 12 del Reglamento 2017/1001 no permite establecer una excepción a un requisito impuesto por el artículo 40 del Reglamento 2017/1001, en relación con el artículo 39, apartado 3, de ese mismo Reglamento, para que pueda estimarse la reivindicación de la antigüedad de una marca nacional anterior idéntica. Por otra parte, en cualquier caso, dicho considerando, que remite al «principio de prioridad, según el cual una marca registrada con anterioridad prevalece sobre otra registrada posteriormente», se basa a su vez en la idea de que los derechos adquiridos por el titular de una marca anterior solo pueden prevalecer sobre los conferidos por las marcas registradas posteriormente si la antedicha marca está registrada. Por lo tanto, el contenido de este considerando es coherente con una interpretación del artículo 40 del Reglamento 2017/1001, según la cual la marca nacional anterior idéntica cuya antigüedad se reivindica debe estar registrada en el momento en que se reivindica la antigüedad.
Esta interpretación estricta del ámbito de aplicación de la presunción tampoco queda desvirtuada por el apartado 30 de la sentencia de 19 de abril de 2018, Peek & Cloppenburg (
C‑148/17
,
EU:C:2018:271
), al que se refiere la recurrente. En efecto, en él, el Tribunal de Justicia no declara que el titular de la marca de la Unión para la que se ha estimado la reivindicación de la antigüedad de una marca nacional anterior idéntica pueda invocar la ficción del mantenimiento del registro de dicha marca en favor de otra marca de la Unión, sino que confirma más bien que dicha ficción solo tiene un alcance limitado (véase el anterior apartado 33).
Por último, tampoco queda desvirtuada por el artículo 139, apartado 3, del Reglamento 2017/1001, según el cual «a la solicitud de marca nacional que nazca de la transformación de una solicitud o de una marca de la Unión, le corresponderá, en el Estado miembro de que se trate, la fecha de presentación o la fecha de prioridad de esa solicitud o de esa marca y, en su caso, la antigüedad de una marca de dicho Estado reivindicada con arreglo al artículo 39 o al artículo 40» de dicho Reglamento. En efecto, el mantenimiento de los derechos vinculados a la marca nacional anterior idéntica solo opera, también en este caso, en favor de la solicitud de la marca nacional resultante de la transformación de la marca de la Unión para la que se ha estimado la reivindicación de la antigüedad.
Por lo tanto, la recurrente no puede sostener fundadamente que el artículo 40 del Reglamento 2017/1001, en relación con el artículo 39, apartado 3, de ese mismo Reglamento, podría permitir que la presunción del mantenimiento de los derechos vinculados a la marca nacional anterior idéntica, después de la expiración de esta, opere en favor de una marca de la Unión distinta de aquella para la que se estimó la reivindicación de la antigüedad, por ejemplo, en apoyo de una reivindicación de la antigüedad de la marca nacional anterior para esa otra marca de la Unión.
Así pues, el mero hecho de que la demandante pueda invocar fundadamente, en beneficio de la marca de la Unión registrada con el número 340810, la presunción del mantenimiento de los derechos vinculados a las marcas polaca y alemana, incluso después de la expiración de su registro, no significa que pueda invocar también esa misma presunción en apoyo de la reivindicación controvertida para la marca de la Unión de que se trata. En efecto, los derechos anteriores que invoca a este respecto solo benefician, en principio, a la marca de la Unión registrada con el número 340810, para la que se ha estimado la reivindicación de la antigüedad de las marcas polaca y alemana.
A la vista de las apreciaciones anteriores, la Sala de Recurso no incurrió en error de Derecho al interpretar, en el apartado 12 de la resolución impugnada, el artículo 40 del Reglamento 2017/1001, en relación con el artículo 39 de ese mismo Reglamento, en el sentido de que la marca nacional anterior idéntica, cuya antigüedad se reivindica en beneficio de una marca de la Unión registrada posteriormente, debe estar registrada y en vigor en el momento en que se reivindica la antigüedad.
[
omissis
]

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Condenar en costas a Daw SE.

Tomljenović
Schalin
Škvařilová-Pelzl
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a de 6 de octubre de 2021.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.
(
)	Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.