CELEX: 62015CJ0050
Impugnazione
Marchio comunitario
Regolamento (CE) n. 40/94
Articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5
Marchio denominativo Carrera
Opposizione del titolare dei marchi denominativi nazionale e comunitario CARRERA
Rischio di confusione
Notorietà acquisita dal marchio anteriore

Con la sua impugnazione, il sig. Hesse chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 27 novembre 2014, Hesse e Lutter & Partner/UAMI – Porsche (Carrera) (
T‑173/11
,
EU:T:2014:1001
; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) dell’11 gennaio 2011 (procedimento R 306/2010‑4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (in prosieguo: la «Porsche») e il sig. Hesse in ordine ad una domanda di registrazione del segno denominativo «Carrera» come marchio comunitario (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (
GU 1994, L 11, pag. 1
), è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (
GU L 78, pag. 1
), entrato in vigore il 13 aprile 2009. Ciò nondimeno, tenuto conto della data di presentazione della domanda di registrazione in oggetto, la presente controversia resta disciplinata dal regolamento n. 40/94.
Sotto il titolo «Impedimenti relativi alla registrazione», l’articolo 8 del regolamento n. 40/94 così disponeva:
«1.   In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:
(...)
b)
se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.
(...)
5.   In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».
Fatti
In data 16 febbraio 2007, il sig. Hesse ha presentato presso l’UAMI una domanda di registrazione, come marchio comunitario, del segno denominativo «Carrera».
I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione del marchio rientrano, segnatamente, nella classe 9 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato (in prosieguo: l’«Accordo di Nizza»), e corrispondono alla seguente descrizione:
«Apparecchi per la registrazione, la trasmissione, la riproduzione del suono o delle immagini; apparecchi televisivi; supporti di registrazione magnetici; dispositivi informatici e computer per la registrazione, il trattamento e la restituzione del suono e delle immagini; apparecchi e strumenti elettrici per il trattamento e la trasmissione di dati e di messaggi; supporti di registrazione digitali; supporti di memorizzazione per dati digitali; supporti di dati e di registrazione ottici; televisori portatili, in particolare televisori a batteria; lettori DVD; fonoincisori digitali polivalenti; videoregistratori; registratori su disco rigido; ricevitori televisivi; ricevitori satellitari; ricetrasmettitori analogici e digitali; chiavette USB; Scart Sticks; schede inseribili; dischetti DVD; dischetti CD‑ROM; installazioni di antenne; antenne satellitari; antenne terrestri; impianti Hi‑Fi; home cinema; apparecchi di reintegrazione portatili per registrazioni audio e video; scatole per altoparlanti; dittafoni; apparecchi di navigazione mobili, in particolare apparecchi mobili per la navigazione satellitare; combinazioni di tutti gli articoli sopra citati; tutti gli articoli sopra citati non incassabili in automobili come dotazione di serie o allestimento speciale».
La domanda di registrazione come marchio comunitario è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari n
. 36/2007, del 23 luglio 2007.
Il 26 luglio 2007, la Porsche ha proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 40/94, avverso la registrazione del marchio Carrera per i prodotti indicati al punto 5 della presente sentenza.
I marchi anteriori invocati dalla Porsche a sostegno dell’opposizione erano i seguenti:
—
il marchio comunitario denominativo CARRERA, registrato presso l’UAMI il 22 gennaio 2001, con il numero 283879, per designare prodotti della classe 12 ai sensi dell’Accordo di Nizza, corrispondenti alla seguente descrizione: «Autoveicoli e loro componenti, veicoli terrestri e navi nonché le loro componenti, salvo biciclette e loro componenti»;
—
il marchio tedesco denominativo CARRERA, registrato il 7 luglio 1976 e prorogato fino al 2012, con il numero 946370, per designare prodotti della classe 12 ai sensi dell’Accordo di Nizza, corrispondenti alla seguente descrizione: «Autoveicoli, ossia automobili sportive».
I motivi dedotti a sostegno dell’opposizione erano quelli indicati all’articolo 8, paragrafi 1, lettera b), e 5, del regolamento n. 40/94.
Con decisione del 25 febbraio 2010, la divisione di opposizione ha respinto l’opposizione, ritenendo che non sussistesse alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto e che il titolare del marchio di cui era stata chiesta la registrazione non potesse trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà dei marchi anteriori o recare loro pregiudizio.
In data 4 marzo 2010, la Porsche ha proposto ricorso presso l’UAMI avverso la decisione della divisione di opposizione.
Con la decisione controversa, la quarta commissione di ricorso dell’UAMI (in prosieguo: la «commissione di ricorso») ha accolto detto ricorso annullando la decisione della divisione di opposizione, sulla base, in particolare, della sussistenza di un rischio di confusione tra i prodotti di cui trattasi per quanto riguarda gli «apparecchi di navigazione mobili, in particolare [gli] apparecchi mobili per la navigazione satellitare».
Successivamente all’adozione della decisione controversa, il marchio di cui era stata chiesta la registrazione è stato parzialmente ceduto alla società Lutter & Partner GmbH (in prosieguo: la «Lutter & Partner»).
In seguito a tale cessione, due domande di registrazione del marchio denominativo Carrera sono state iscritte nella banca dati dell’UAMI, ossia, da un lato, quella recante il numero 5723432, avente ad oggetto taluni prodotti citati supra al punto 5, tra cui gli «apparecchi di navigazione mobili, in particolare [gli] apparecchi mobili per la navigazione satellitare», e, dall’altro, quella recante il numero 10881332 ed avente ad oggetto altri prodotti citati supra al punto 5.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 marzo 2011, il sig. Hesse ha presentato dinanzi al Tribunale un ricorso di annullamento contro la decisione controversa, invocando due motivi vertenti, il primo, su una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 e, il secondo, sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del suddetto regolamento.
Con ordinanza del Tribunale del 21 novembre 2014, la Lutter & Partner GmbH è stata ammessa a subentrare parzialmente al sig. Hesse come parte ricorrente in tale procedimento, vale a dire nei limiti in cui questo riguarda la domanda di registrazione del marchio denominativo Carrera n. 10881332.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale, dopo aver dichiarato irricevibili i capi della domanda subordinati, ha respinto integralmente il ricorso in quanto infondato.
Conclusioni delle parti
Il sig. Hesse chiede alla Corte:
—
di annullare la sentenza impugnata;
—
di annullare la decisione controversa e di respingere l’opposizione proposta avverso la domanda di registrazione comunitaria n. 5723432 depositata il 16 febbraio 2007;
—
in subordine, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale, e
—
di condannare il convenuto alle spese.
La Porsche e l’UAMI chiedono alla Corte di respingere l’impugnazione e di condannare il sig. Hesse alle spese.
Sull’impugnazione
Sul primo motivo
Con il primo motivo, in sostanza, il sig. Hesse fa valere che, ai punti da 42 a 46 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di valutazione per quanto riguarda la somiglianza tra i prodotti di cui trattasi. A tal riguardo, egli sostiene che, in base all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, occorre tenere conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti di cui trattasi, compresi, nel caso di specie, l’origine, la commercializzazione, i canali di distribuzione e i rispettivi punti vendita di tali prodotti, ovvero tutti i fattori per cui apparecchi di navigazione mobili si distinguono dagli autoveicoli. Se il Tribunale avesse preso in considerazione in modo esaustivo tali elementi essenziali, esso non avrebbe potuto ravvisare una complementarità funzionale e, di conseguenza, una somiglianza tra tali prodotti.
A tal riguardo va ricordato anzitutto, come giustamente rilevato dal Tribunale al punto 36 della sentenza impugnata, che, per valutare la somiglianza tra prodotti o servizi, occorre tenere conti di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra tali prodotti o tali servizi. Questi fattori includono, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro concorrenzialità o complementarità (v., in particolare, sentenze Sunrider/UAMI,
C‑416/04 P
,
EU:C:2006:310
, punto
, e Les Éditions Albert René/UAMI,
C‑16/06 P
,
EU:C:2008:739
, punto
).
Nei limiti in cui il sig. Hesse addebita al Tribunale, con il suo primo motivo, di non aver tenuto conto di tutti i fattori pertinenti che caratterizzano il rapporto tra i prodotti di cui trattasi, segnatamente, l’origine, la commercializzazione, i canali di distribuzione e i punti vendita di tali prodotti, occorre rilevare, in primo luogo, che, nella parte della sentenza impugnata che forma oggetto del suddetto motivo, il Tribunale ha confermato la valutazione della commissione di ricorso secondo cui i prodotti di cui trattasi sono simili a causa della loro complementarità ritenendo, segnatamente al punto 43 di tale sentenza, che gli argomenti addotti dal sig. Hesse specificatamente in tale contesto non fossero atti a inficiare tale constatazione.
In secondo luogo, sebbene la complementarità dei prodotti di cui trattasi rappresenti soltanto un fattore tra molti altri, quali la natura, l’impiego o i canali di distribuzione di tali prodotti, in base ai quali può essere valutata la somiglianza dei prodotti, resta nondimeno il fatto che si tratta di un criterio autonomo, atto a fondare, da solo, la sussistenza di una siffatta somiglianza.
In terzo luogo, risulta dalla giurisprudenza costante della Corte che il Tribunale, fatto salvo l’obbligo di rispettare i principi generali e le norme di procedura in materia di onere e produzione della prova e di non snaturare gli elementi di prova, non può essere tenuto a motivare esplicitamente le sue valutazioni riguardo al valore di ciascun elemento probatorio dinanzi ad esso prodotto, in particolare quando li ritenga privi di interesse o di pertinenza per la soluzione della controversia (sentenza Dorsch Consult/Consiglio e Commissione,
C‑237/98 P
,
EU:C:2000:321
, punto
).
Ciò premesso, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto confermando, ai punti da 42 a 46 della sentenza impugnata, la valutazione della commissione di ricorso secondo cui i prodotti di cui trattasi erano simili a motivo della loro complementarità senza effettuare, a tal fine, un’analisi dell’origine, della commercializzazione, dei canali di distribuzione o dei punti vendita di tali prodotti.
Nei limiti in cui, inoltre, il sig. Hesse sostiene, nell’ambito di tale motivo, che una ponderazione corretta dei fattori pertinenti a tal riguardo avrebbe dovuto indurre il Tribunale a concludere per l’assenza di somiglianza dei prodotti di cui trattasi, egli si limita, in realtà, a rimettere in discussione valutazioni di natura fattuale (v., per analogia, ordinanze DMK/UAMI,
C‑346/12 P
,
EU:C:2013:397
, punti
e
, nonché Greinwald/Wessang,
C‑608/12 P
,
EU:C:2014:394
, punto
).
Sulla base delle considerazioni che precedono, il primo motivo deve essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.
Sul secondo motivo
Con il secondo motivo, in sostanza, il sig. Hesse fa valere che, ai punti 59 e 60 della sentenza impugnata, il Tribunale ha commesso un errore di diritto confermando che i marchi anteriori avevano acquisito notorietà, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94. In particolare, il Tribunale avrebbe manifestamente snaturato taluni fatti ed elementi probatori ad esso sottoposti non avendo preso in considerazione taluni risultati essenziali del sondaggio realizzato dall’impresa GfK, dai quali emergerebbe che, in definitiva, il pubblico assocerebbe il marchio CARRERA non alle automobili, bensì anzitutto ai giochi, in particolare ai circuiti di corsa elettrici destinati ai bambini. Orbene, fondandosi su tali risultati, il Tribunale avrebbe dovuto constatare che il marchio CARRERA non godeva di notorietà ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94.
Nei limiti in cui, con tale motivo, il sig. Hesse mira a dimostrare che il Tribunale ha confermato a torto che i marchi anteriori avevano acquisito notorietà, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94, occorre rilevare che tale constatazione rientra nell’ambito di valutazione dei fatti operata dal Tribunale, la quale, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte citata al punto 24 della presente sentenza, non può formare oggetto di impugnazione, fatto salvo uno snaturamento dei fatti e degli elementi di prova sottoposti a tale giudice.
Sul punto occorre ricordare che, come risulta anche da una costante giurisprudenza della Corte, un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove [v., in particolare, sentenza Waterford Wedgwood/Assembled Investments (Proprietary),
C‑398/07 P
,
EU:C:2009:288
, punto
e giurisprudenza ivi citata].
Orbene, limitandosi ad affermare, in sostanza, che, se il Tribunale avesse tenuto conto di alcuni risultati ed elementi del sondaggio realizzato dall’impresa GfK diversi da quelli presi in considerazione dalla commissione di ricorso, tale giudice avrebbe dovuto concludere per l’assenza di notorietà del marchio CARRERA, il sig. Hesse non dimostra che nella sentenza impugnata il Tribunale abbia effettuato una valutazione erronea degli elementi di fatto ad esso sottoposti e, a fortiori, uno snaturamento dei medesimi.
Da quanto precede risulta che il secondo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente irricevibile e, ad ogni modo, manifestamente infondato.
Sul terzo motivo
Con il terzo motivo, il sig. Hesse afferma sostanzialmente che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che sussistesse un rischio di «trasferimento d’immagine» a vantaggio del marchio di cui era stata chiesta la registrazione. Le considerazioni del Tribunale a tal riguardo disattenderebbero i presupposti per l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94. In particolare, sarebbe inconcepibile che soltanto la possibilità di un impiego negli autoveicoli e il carattere tecnico dei prodotti per i quali viene chiesta la registrazione come marchio giustifichino l’applicazione di tale articolo. Le considerazioni della commissione di ricorso in tale contesto non sarebbero assolutamente corroborate e non suffragherebbero in alcun modo l’ipotesi di un’«abitudine sociale» che possa comportare un trasferimento d’immagine ai sensi del suddetto articolo. A parere del ricorrente, ciò è tanto più vero in quanto i prodotti in conflitto nella specie non sono simili, come sostenuto nell’ambito del primo motivo.
Occorre constatare, in primo luogo, che, nell’ambito del terzo motivo, senza precisare né i punti della motivazione della sentenza impugnata di cui trattasi né l’errore di diritto che il Tribunale avrebbe ivi commesso, il sig. Hesse adduce un’argomentazione simile a quella da lui sviluppata dinanzi a tale giudice, censurando la valutazione, da parte della commissione di ricorso, circa la sussistenza di un rischio di «trasferimento d’immagine» a vantaggio del marchio di cui era stata chiesta la registrazione, argomento che il Tribunale ha respinto ai punti da 69 a 73 della sentenza impugnata.
In secondo luogo, nei limiti in cui il sig. Hesse contesta la sussistenza di un rischio di «trasferimento d’immagine» partendo dall’assunto secondo cui i prodotti di cui trattasi non sarebbero simili, è sufficiente notare che il primo motivo di impugnazione, diretto contro l’affermazione, da parte del Tribunale, della sussistenza di una siffatta somiglianza, è stato respinto ai punti da 28 a 34 della presente sentenza.
Di conseguenza, il terzo motivo dev’essere respinto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere l’impugnazione nella sua interezza.
Sulle spese
Ai sensi all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento d’impugnazione a norma dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Porsche e l’UAMI hanno chiesto la condanna del sig. Hesse alle spese, quest’ultimo, rimasto soccombente, deve essere condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Porsche e dall’UAMI.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara e statuisce:

1)
L’impugnazione è respinta.

2)
Il sig. Kurt Hesse è condannato alle spese.

Firme
(
*1
)   Lingua processuale: il tedesco.