CELEX: 62021TJ0032
EU-varumärke
EU-ordmärket Muresko
Äldre nationella ordmärkena Muresko
Yrkande om företräde på grund av de äldre nationella varumärkena efter registreringen av EU-varumärket
Artiklarna 39 och 40 i förordning (EU) 2017/1001
Registreringen av de äldre nationella varumärkena hade upphört att gälla vid den tidpunkt då yrkandet om företräde framställdes

)
[
utelämnas
]
Parternas yrkanden
Klaganden har yrkat att tribunalen ska
–
ogiltigförklara det överklagade beslutet,
–
förplikta EUIPO att registrera det omtvistade yrkandet om företräde med avseende på det aktuella EU-varumärket, och
–
förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.
EUIPO har yrkat att tribunalen ska
–
ogilla överklagandet, och
–
förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.
Rättslig bedömning
Klaganden har inte bestritt att registreringen av det polska och det tyska varumärket hade upphört att gälla vid den tidpunkt då det omtvistade yrkandet framställdes vid EUIPO, såsom granskaren påpekade i meddelandet av den 10 februari 2020.
Till stöd för förevarande överklagande har klaganden endast åberopat en enda grund, nämligen att överklagandenämnden gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning som följer av en alltför restriktiv tolkning, i punkt 12 i det överklagade beslutet, av artikel 40 i förordning 2017/1001, jämförd med artikel 39 i samma förordning, enligt vilken det identiska äldre nationella varumärket ska vara registrerat och giltigt vid tidpunkten för yrkandet om företräde. Enligt klaganden ledde denna felaktiga tolkning till att överklagandenämnden felaktigt avslog klagandens överklagande, i stället för att upphäva granskarens beslut om avslag på det omtvistade yrkandet och registrera nämnda yrkande med avseende på det aktuella EU-varumärket.
Klaganden har i huvudsak gjort gällande att en innehavare av ett identiskt äldre nationellt varumärke vars registrering har upphört att gälla fortfarande har rätt att framställa ett yrkande om företräde till förmån för varje EU-varumärke som sökts eller registrerats senare om ett yrkande som grundar sig på samma nationella varumärke hade bifallits med avseende på ett annat EU-varumärke vid den tidpunkt då yrkandet framställdes.
[
utelämnas
]
EUIPO har bestritt klagandens argument och yrkat att överklagandet ska ogillas, då det är uppenbart ogrundat.
Den enda grund som klaganden har åberopat ger upphov till en fråga om tolkningen av artikel 40 i förordning 2017/1001, jämförd med artikel 39 i samma förordning, till vilken den hänvisar, i syfte att få klarhet i huruvida innehavaren av ett EU-varumärke, för vilket ett yrkande om företräde på grund av ett identiskt äldre nationellt varumärke har bifallits, kan åberopa en fiktion som utgörs av att registreringen av det äldre nationella varumärket består till förmån för ett annat EU-varumärke för vilket ett yrkande om företräde på grund av det äldre nationella varumärket har framställts efter det att registreringen av sistnämnda varumärke hade upphört att gälla.
[
utelämnas
]
Enligt fast rättspraxis ska vid tolkningen av en unionsbestämmelse inte bara dess lydelse beaktas, utan också sammanhanget och de mål som eftersträvas med de föreskrifter som bestämmelsen ingår i (se dom av den 11 juli 2018, COBRA,
C‑192/17
,
EU:C:2018:554
, punkt
och där angiven rättspraxis, och dom av den 28 januari 2020, kommissionen/Italien (Bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner),
C‑122/18
,
EU:C:2020:41
, punkt
och där angiven rättspraxis).
Det framgår dessutom av rättspraxis att undantagsbestämmelser ska tolkas restriktivt (se, för ett liknande resonemang och analogt, dom av den 22 januari 2020, Pensionsversicherungsanstalt (Yrkesverksamhetens upphörande efter pensionsåldern),
C‑32/19
,
EU:C:2020:25
, punkt
och där angiven rättspraxis). Med hänsyn till följderna av yrkandet om företräde på grund av ett identiskt äldre nationellt varumärke, med tillämpning av artiklarna 39 och 40 i förordning 2017/1001, vilka utgör undantag från principen att innehavaren av ett sådant varumärke ska förlora de rättigheter som följer av detta om registreringen inte förnyats, ska de villkor som ska vara uppfyllda för att ett sådant yrkande ska bifallas tolkas restriktivt (se, för ett liknande resonemang, beträffande villkoret att de berörda varumärkena ska vara identiska, dom av den 19 januari 2012, Shang/harmoniseringskontoret (justing),
T‑103/11
,
EU:T:2012:19
, punkt
).
I förevarande fall ska det för det första framhållas att enligt artikel 40.1 i förordning 2017/1001 ska det identiska äldre nationella varumärke på grund av vilket innehavaren av ett EU-varumärke åberopar företräde, beroende på de olika språkversionerna, vara ett ”registrerat” varumärke eller ett varumärke ”som är registrerat” i en medlemsstat.
Denna formulering, i presens indikativ, visar tydligt att ett identiskt äldre nationellt varumärke, för vilket företräde åberopas till förmån för EU-varumärket, måste vara registrerat vid den tidpunkt då yrkandet om företräde framställs.
Klaganden kan således inte med framgång göra gällande att artikel 40 i förordning 2017/1001, jämförd med artikel 39 i samma förordning, endast kräver att det äldre nationella varumärket har varit registrerat vid en viss tidigare tidpunkt, för att undvika att ett varumärke som endast är inarbetat kan åberopas till stöd för ett yrkande om företräde.
För det andra bekräftas en sådan bokstavstolkning av artikel 40 i förordning 2017/1001 av det sammanhang i vilket artikeln ingår. Enligt artikel 40.4 ska nämligen denna artikel tillämpas jämförd med artikel 39.3 i samma förordning. Det följer emellertid av sistnämnda bestämmelse, såsom den tolkats i rättspraxis, att företräde på grund av ett identiskt äldre nationellt varumärke endast har den rättsverkan att innehavaren av EU-varumärket med avseende på vilket yrkandet om företräde bifallits, om vederbörande avstod från det äldre nationella varumärket eller lät det upphöra, skulle kunna fortsätta att göra gällande samma rättigheter som han eller hon skulle ha haft om det äldre varumärket hade förblivit registrerat (dom av den 19 januari 2012, justing,
T‑103/11
,
EU:T:2012:19
, punkt
, och dom av den 20 februari 2013, Langguth Erben/harmoniseringskontoret (MEDINET),
T‑378/11
,
EU:T:2013:83
, punkt
).
Systemet med yrkande om företräde på grund av ett nationellt varumärke efter registreringen av ett EU-varumärke, såsom det följer av artikel 40 i förordning 2017/1001, jämförd med artikel 39.3 i samma förordning, grundar sig således på principen att innehavaren av det äldre nationella varumärket inte kommer att avstå från detta varumärke eller låta det upphöra innan det yrkande om företräde som framställts har bifallits till förmån för EU-varumärket. Detta förutsätter i ännu högre grad att registreringen av det identiska äldre nationella varumärket inte redan har upphört att gälla när yrkandet om företräde framställs.
Denna tolkning av artikel 40 i förordning 2017/1001 är förenlig med EUIPO:s praxis med avseende på denna artikel, såsom den beskrivs i punkt 13.2 i avsnitt 2 i del B i EUIPO:s riktlinjer för granskning, enligt vilken ”[EUIPO] ska försäkra sig om dels att det äldre varumärket var registrerat vid den tidpunkt då ansökan om registrering av [EU-varumärket] gavs in, dels att den äldre registreringen inte hade upphört att gälla vid den tidpunkt då yrkandet om företräde framställdes” och enligt vilken ”det, om den äldre registreringen hade upphört att gälla vid den tidpunkt då yrkandet framställdes, inte är möjligt att med framgång framställa ett yrkande om företräde, även om det i de nationella tillämpliga varumärkesrättsliga bestämmelserna föreskrivs en möjlighet att förnya registreringen inom sex månader”.
För det tredje är denna tolkning av artikel 40 i förordning 2017/1001, jämförd med artikel 39.3 i samma förordning, förenlig med syftet med systemet med yrkanden om företräde på grund av ett nationellt varumärke efter registreringen av ett EU‑varumärke, vilket är att göra det möjligt för innehavare av identiska nationella varumärken och EU-varumärken att rationalisera sina varumärkesportföljer genom att deras äldre rättigheter består. När yrkandet om företräde på grund av det identiska äldre nationella varumärket till förmån för EU-varumärket har bifallits, kan innehavaren nämligen låta det första varumärket upphöra att gälla, samtidigt som denne för det sistnämnda varumärket kan fortsätta att göra gällande samma rättigheter som hon eller han skulle ha haft om det första varumärket hade förblivit registrerat (se punkt 27 ovan).
I enlighet med detta syfte och såsom följer av ordalydelsen i artikel 39.3 och 39.4 i förordning 2017/1001, vilken ska ges en restriktiv tolkning (se punkt 23 ovan), gäller denna presumtion för att de rättigheter som följer av det identiska äldre nationella varumärket består inte generellt, såsom klaganden har påstått, utan enbart till förmån för ett identiskt EU-varumärke och för identiska varor eller tjänster med avseende på vilka yrkandet om företräde har bifallits och för det fall att registreringen av det identiska äldre nationella varumärket inte har förnyats.
Det föreskrivs således uttryckligen att denna presumtion inte gäller om det berörda nationella varumärket förklaras ogiltigt eller upphävs med verkan före ansökningsdagen eller prioritetsdagen för EU-varumärket.
Det framgår dessutom av rättspraxis att samma presumtion inte gör det möjligt för det äldre nationella varumärket att fortsätta att existera i sig. Om det aktuella kännetecknet eventuellt används efter att det avförts från registret ska detta således anses innebära att det är EU-varumärket som använts och inte det äldre nationella varumärke som avförts från registret (dom av den 19 april 2018, Peek & Cloppenburg,
C‑148/17
,
EU:C:2018:271
, punkt
). Detta bekräftar att ett yrkande om företräde som bifallits inte får till följd att det berörda äldre nationella varumärket fortsätter att existera eller att vissa rättigheter som är knutna till det äldre nationella varumärket består oberoende av det EU-varumärke till förmån för vilket yrkandet om företräde har bifallits.
Denna restriktiva tolkning av tillämpningsområdet för presumtionen om att de rättigheter som är knutna till ett identiskt äldre nationellt varumärke består påverkas inte av artikel 40 i förordning 2017/1001 mot bakgrund av skäl 12 i samma förordning, som ger uttryck för förordningens syfte att de rättigheter som innehavare av äldre varumärken har förvärvat ska bestå.
Även om ingressen till en unionsrättsakt kan precisera rättsaktens innehåll, kan den inte åberopas för att göra avsteg från själva bestämmelserna i rättsakten (dom av den 10 januari 2006, IATA och ELFAA,
C‑344/04
,
EU:C:2006:10
, punkt
). Det är således inte möjligt att med stöd av innehållet i skäl 12 i förordning 2017/1001 göra avsteg från ett villkor som uppställs i artikel 40 i förordning 2017/1001, jämförd med artikel 39.3 i samma förordning, för att ett yrkande om företräde på grund av ett identiskt äldre nationellt varumärke ska kunna bifallas. Vidare grundar sig under alla omständigheter detta skäl, som hänvisar till ”prioritetsprincipen, enligt vilken ett tidigare registrerat varumärke ges företräde framför senare registrerade varumärken”, på tanken att de rättigheter som innehavaren av ett äldre varumärke har endast kan ha företräde framför dem som följer av senare registrerade varumärken i den mån som nämnda varumärke är registrerat. Innehållet i detta skäl är således förenligt med en tolkning av artikel 40 i förordning 2017/1001 som innebär att ett identiskt äldre nationellt varumärke med avseende på vilket företräde har åberopats ska vara registrerat vid den tidpunkt då yrkandet om företräde framställs.
Denna restriktiva tolkning av presumtionens tillämpningsområde påverkas inte heller av punkt 30 i domen av den 19 april 2018, Peek & Cloppenburg (
C‑148/17
,
EU:C:2018:271
), som klaganden har hänvisat till. I den domen konstaterade domstolen nämligen inte att en innehavare av ett EU-varumärke, till förmån för vilket yrkandet om företräde på grund av ett identiskt äldre nationellt varumärke har bifallits, skulle kunna åberopa fiktionen om att registreringen av nämnda varumärke består till förmån för ett annat EU-varumärke, utan bekräftar snarare att nämnda fiktion endast har en begränsad räckvidd (se punkt 33 ovan).
Den restriktiva tolkningen påverkas inte heller av artikel 139.3 i förordning 2017/1001 enligt vilken följande anges: ”För den nationella varumärkesansökan som är resultatet av en omvandling av ett EU-varumärke eller en ansökan om EU-varumärke, ska i den berörda medlemsstaten dagen för ansökan av EU-varumärket i fråga eller prioritetsdagen för ansökan i fråga gälla, samt i förekommande fall det företräde för ett i denna stat befintligt varumärke, som i enlighet med artikel 39 eller 40 [i nämnda förordning] yrkas”. Skyddet för de rättigheter som är knutna till det identiska äldre nationella varumärket gäller nämligen även här endast till förmån för en nationell varumärkesansökan som är resultatet av en omvandling av ett EU‑varumärke med avseende på vilket yrkandet om företräde har bifallits.
Klaganden kan således inte med framgång göra gällande att artikel 40 i förordning 2017/1001, jämförd med artikel 39.3 i samma förordning, skulle kunna innebära att presumtionen om att de rättigheter som är knutna till det identiska äldre nationella varumärket består, efter det att detta varumärke upphört att gälla, kan tillämpas till förmån för ett annat EU-varumärke än det till förmån för vilket yrkandet om företräde har bifallits, till exempel till stöd för ett yrkande om företräde på grund av det äldre nationella varumärket för detta andra EU‑varumärke.
Enbart den omständigheten att klaganden, till förmån för det EU-varumärke som registrerats under nummer 340810, kan åberopa presumtionen om att de rättigheter som är knutna till det polska och det tyska varumärket består, även efter det att registreringarna upphört att gälla, innebär således inte att klaganden även skulle kunna åberopa samma presumtion till stöd för det omtvistade yrkandet med avseende på det aktuella EU-varumärket. De äldre rättigheter som klaganden har åberopat i detta avseende kan nämligen i princip endast göras gällande med avseende på det EU-varumärke som registrerats under nummer 340810, för vilket yrkandet om företräde på grund av det polska och det tyska varumärket har bifallits.
Mot bakgrund av ovanstående överväganden gjorde överklagandenämnden sig således inte skyldig till felaktig rättstillämpning när den i punkt 12 i det överklagade beslutet tolkade artikel 40 i förordning 2017/1001, jämförd med artikel 39 i samma förordning, på så sätt att det identiska äldre nationella varumärke på grund av vilket ett yrkande om företräde framställts till förmån för ett senare registrerat EU-varumärke ska vara registrerat och giltigt vid den tidpunkt då yrkandet om företräde framställs.
[
utelämnas
]

Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (andra avdelningen)
följande:

1)
Överklagandet ogillas.

2)
Daw SE ska ersätta rättegångskostnaderna.

Tomljenović
Schalin
Škvařilová-Pelzl
Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 6 oktober 2021.
Underskrifter
(
*1
)	Rättegångsspråk: tyska.
(
)	Nedan återges endast de punkter i denna dom som tribunalen anser bör publiceras.