CELEX: 62016TJ0061
Марка на Европейския съюз
Производство по възражение
Заявка за фигуративна марка на Европейския съюз „Master“
По-ранни фигуративни марки на Европейския съюз „Coca‑Cola“ и по-ранна национална фигуративна марка „C“
Относително основание за отказ
Несправедливо облагодетелстване от репутацията на по-ранни марки
Доказателства, свързани с търговското използване извън Съюза на знак, включващ заявената марка
Логически умозаключения
Решение, взето вследствие отмяната на предходно решение от Общия съд
Член 8, параграф 5 и член 65, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 207/2009 (впоследствие член 8, параграф 5 и член 72, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2017/1001)

Обстоятелства, предхождащи спора
На 10 май 2010 г. встъпилата страна, Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico), подава заявка за регистрация на марка на Европейския съюз в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) на основание на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (
ОВ L 78, 2009 г., стр. 1
) (заменен с Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (
ОВ L 154, 2017 г., стр. 1
).
Марката, чиято регистрация се иска, е следният фигуративен знак:
Стоките, за които е заявена регистрация, спадат към класове 29, 30 и 32 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година и за всеки от тези класове е направеното в хода на производството пред EUIPO ограничение, след което те съответстват на следното описание:
–
клас 29: „Кисело мляко, месо, риба, пилешко месо и дивеч, екстракти от месо, консервирани, замразени, сушени и сготвени плодове и зеленчуци, желета, мармалади, плодови консерви, яйца в консерви и саламури, салати с оцет, картофен чипс“,
–
клас 30: „Кафе, чай, какао, захар, ориз, тапиока, саго, заместители на кафе, брашно и препарати, приготвени от зърнени храни, сладкарски изделия, бонбони, сладоледи, мед, сироп от меласа, тесто, брашно, мая за готвене, бакпулвер, сол, горчица, оцет, пипер, сосове (подправки), подправки, с изключение специално на тестени и пекарски продукти, лед, шоколад, дъвка, всички видове хранителни аперитиви, приготвени от царевица и пшеница, с изключение специално на тестени и пекарски продукти“,
–
клас 32: „Минерална и естествена вода, ечемичени напитки, безалкохолни бири, безалкохолни газирани напитки от всички видове и вкусове, по-специално с вкус на (кола, ананас, манго, портокал, лимон, без вкус, ябълка, плодов коктейл, тропически, енергийни напитки, ягода, плодове, лимонада, нар[…]) и всички видове от безалкохолни естествени плодови напитки (ябълка, лимон, портокал, коктейл от плодове, нар, ананас, манго[…]) и безалкохолни плодови концентрати и концентрати за приготвяне на безалкохолни сокове от всички видове, прахове и смачкани продукти за приготвяне на безалкохолен сироп“.
Заявката за марка на Европейския съюз е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 128/2010 от 14 юли 2010 г.
На 14 октомври 2010 г. встъпилата страна, The Coca-Cola Company, подава възражение съгласно член 41 от Регламент № 207/2009 (впоследствие член 46 от Регламент 2017/1001) срещу регистрацията на заявената марка за посочените в точка 3 по-горе стоки.
На първо място, възражението се основава на четири по-ранни фигуративни марки на Европейския съюз, възпроизведени по-долу:
–
марка, регистрирана под номер 8792475:
–
марка, регистрирана под номер 3021086:
–
марка, регистрирана под номер 2117828:
–
марка, регистрирана под номер 2107118:
Тези четири по-ранни фигуративни марки на Европейския съюз обозначават по-конкретно стоките и услугите от класове 30, 32 и 33 за първата марка, от клас 32 за втората марка, от класове 32 и 43 за третата марка и от класове 32 и 33 за четвъртата марка и всяка от тези марки и класове отговарят на следното описание:
–
за марка на Европейския съюз № 8792475:
–
клас 30: „Кафе, чай, какао, захар, ориз, тапиока, саго, заместители на кафе; брашно и препарати, приготвени от зърнени храни, хляб, сладкиши и захарни изделия, сладоледи; мед, сироп от меласа; мая, бакпулвер; сол, горчица; оцет, сосове (подправки); подправки, лед“,
–
клас 32: „Бира; минерални и газирани води и други безалкохолни напитки; плодови напитки и сокове; сиропи и други препарати за приготвяне на напитки“,
–
клас 33: „Алкохолни напитки (с изключение на бира)“,
–
за марка на Европейския съюз № 3021086: „Напитки, а именно питейни води, ароматизирани води, минерални и газирани води; и други безалкохолни напитки, а именно напитки без алкохол, енергийни напитки и спортни напитки, плодови напитки и сокове; концентрирани сиропи и други препарати за приготвяне на напитки, а именно ароматизирани води, минерални и газирани води, безалкохолни напитки, енергийни напитки, спортни напитки, плодови напитки и сокове“, включени в клас 32;
–
за марка на Европейския съюз № 2117828:
–
клас 32: „Бира; минерални и газирани води и други безалкохолни напитки; плодови напитки и сокове; сиропи и други препарати за приготвяне на напитки“,
–
клас 43: „Ресторантьорство (храни и напитки); временен подслон“,
–
за марка на Европейския съюз № 2107118:
–
клас 32: „Бира; минерални и газирани води и други безалкохолни напитки; плодови напитки и сокове; сиропи и други препарати за приготвяне на напитки“,
–
клас 33: „Алкохолни напитки (с изключение на бира)“.
На второ място, възражението е основано на по-ранната фигуративна марка на Обединеното кралство, регистрирана под номер 2428468, възпроизведена по-долу:
С тази по-ранна фигуративна марка на Обединеното кралство са обозначавани по-конкретно стоките от клас 32, които отговарят на следното описание: „Бира; минерални и газирани води и други безалкохолни напитки; плодови напитки и сокове; сиропи и други препарати за приготвяне на напитки“.
В подкрепа на възражението са изтъкнати основанията, посочени в член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 (впоследствие член 8, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001) и в член 8, параграф 5 от същия регламент (впоследствие член 8, параграф 5 от Регламент 2017/1001).
В хода на процедурата по възражение жалбоподателят е предоставил доказателства, които според него се отнасят до търговското използване на заявената марка от встъпилата страна. Тези доказателства включват свидетелски показания на г‑жа R., по това време съветник на жалбоподателя, от 23 февруари 2011 г., към които е приложена разпечатка от 16 февруари 2011 г. на моментни снимки на екрана от уебсайта на встъпилата страна — www.mastercola.com. С тези моментни снимки на екрана се цели да се докаже, че в търговската си дейност встъпилата страна използва заявената марка по-конкретно в следната форма:
На 26 септември 2011 г. отделът по споровете отхвърля възражението в неговата цялост.
На 17 октомври 2011 г. жалбоподателят подава пред EUIPO жалба срещу решението на отдела по споровете на основание членове 58—64 от Регламент № 207/2009 (впоследствие членове 66—71 от Регламент 2017/1001).
С решение от 29 август 2012 г. (наричано по-нататък „първото решение“) втори апелативен състав на EUIPO отхвърля жалбата. От една страна, що се отнася до изтъкнатото във възражението основание по член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, апелативният състав приема, че от самото начало е видно, че конфликтните знаци изобщо не са сходни, и прави заключение, че липсва вероятност от объркване между тях въпреки идентичността на съответните стоки. От друга страна, що се отнася до основанието за възражение, изведено от член 8, параграф 5 от същия регламент, той приема, че тъй като знаците не са сходни, първото условие за прилагане на този член, а именно съществуването на връзка между заявената марка и по-ранната марка, не е изпълнено. Впрочем апелативният състав отхвърля представените от жалбоподателя доказателства (вж. т. 11 по-горе) с мотива, че в контекста на посочения член може да се вземе предвид единствено използването на марката, чиято регистрация е поискана от встъпилата страна.
На 5 ноември 2012 г. жалбоподателят подава жалба до Общия съд за отмяна на първото решение. В подкрепа на жалбата си жалбоподателят по същество изтъква едно-единствено основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, разделено на две части. В първата част жалбоподателят упреква EUIPO, че е смесила преценката на сходството между конфликтните марки съгласно член 8, параграф 1, буква б) от посочения регламент и преценката на съществуването на връзка между тези марки съгласно член 8, параграф 5 от този регламент. Във втората част жалбоподателят изтъква, че EUIPO е пренебрегнала доказателства, свързани с търговското използване на заявената марка, които са важни за доказването на намерението на встъпилата страна да се облагодетелства несправедливо от репутацията на по-ранните марки.
С решение от 11 декември 2014 г., Coca-Cola/СХВП — Mitico (Master) (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
) Общият съд отменя първото решение.
Що се отнася до първата част на единственото основание, в точки 34 и 35 от решение от 11 декември 2014 г., Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
), на първо място, Общият съд припомня, че съществуването на сходство между конфликтните знаци представлява условие, от което зависи прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, като отхвърля твърдение на жалбоподателя в обратен смисъл. По-нататък, в точка 64 от посоченото решение, Общият съд изтъква, че освен техните явни визуални разлики конфликтните знаци имат елементи на визуално сходство, които са свързани не само с „опашката“, с която завършват началните им букви, съответно „c“ и „m“, представляваща извивка във вид на подпис, но и с използвания от тях по-слабо разпространен в съвременния стопански живот общ шрифт, а именно начина на изписване тип „Спенсър“, възприеман в неговата цялост от съответния потребител. В точка 70 от това решение, като прави цялостна преценка на елементите на сходство и различие, Общият съд приема, че между конфликтните знаци, или най-малко между четирите по-ранни марки „Coca‑Cola“ и заявената марка, има ниска степен на сходство, като фонетичните и концептуалните им различия въпреки елементите на визуално различие се неутрализират от елементите на цялостно визуално сходство, което е с по-голямо значение. За сметка на това по-ранната марка на Обединеното кралство с оглед по-конкретно на нейната краткост е преценена като различна от заявената марка. В точки 74—76 от решение от 11 декември 2014 г., Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
) Общият съд приема, че конфликтните знаци имат слаба, но въпреки това достатъчна степен на сходство, за да може съответният потребител да свърже заявената марка с четирите по-ранни марки „Coca-Cola“, т.е. да направи връзка между тях по смисъла на посочения член. Вследствие на това той приканва апелативния състав да разгледа другите условия за прилагане на този член, по специално съществуването на риск използването без важна причина на марката, за която е била подадена заявка, да доведе до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на по-ранните марки или да ги увреди.
Впрочем в решение от 11 декември 2014 г., Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
) Общият съд счита за целесъобразно да бъде разгледана втората част от единствено основание, отнасяща се до релевантността на представените от жалбоподателя доказателства, отхвърлени от апелативния състав, а именно разпечатките на моментни снимки на екрана от уебсайта на встъпилата страна — www.mastercola.com (вж. т. 11 по-горе). В точки 86—88 от посоченото решение Общият съд констатира, че съдебната практика въобще не се ограничава само до релевантните елементи на заявената марка, които трябва да бъдат взети под внимание, за да се установи рискът от паразитизъм, а именно несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на по-ранните марки, но също така позволява да се вземе предвид всяко доказателство, свързано с анализа на вероятностите относно намеренията на притежателя на заявената марка, и в още по-голяма степен да се вземат предвид доказателствата, свързани с действителното търговско използване на заявената марка. Общият съд обаче констатира, че представените от жалбоподателя в хода на производството по възражение доказателства очевидно представляват релевантни елементи, за да се установи в настоящия случай наличието на такъв риск от паразитизъм, и следователно приема, че апелативният състав е допуснал грешка, като не е взел предвид тези доказателства. Ето защо в точка 93 от решение от 11 декември 2014 г., Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
) Общият съд приканва апелативният състав да вземе предвид посочените доказателства при разглеждането на условията за прилагане на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009.
С решение от 23 юни 2015, вследствие решение от 11 декември 2014 г., Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
), президиумът на апелативните състави връща делото за разглеждане от четвърти апелативен състав, преписка R 1251/2015‑4.
С решение от 2 декември 2015 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) четвърти апелативен състав отново отхвърля жалбата, подадена от жалбоподателя срещу решението на отдела по споровете, с което се отхвърля възражението.
В самото начало, като взема предвид оттеглянето пред Общия съд от страна на жалбоподателя на оплакването на основание член 8, параграф 1 от Регламент № 207/2009 (решение от 11 декември 2014 г., Master,
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
, т.
), апелативният състав установява, че предметът на жалбата е ограничен до възражението, основано на член 8, параграф 5 от същия регламент. По-нататък, като взема предвид констатацията на Общия съд за различието на заявената марка с по-ранната марка на Обединеното кралство (решение от 11 декември 2014 г., Master,
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
, т.
), той приема, че възражението е неоснователно в тази му част. Освен това, като взема предвид констатацията на Общия съд за съществуването на връзка между заявената марка и четирите по-ранни марки „Coca-Cola“ (решение от 11 декември 2014 г., Master,
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
, т.
) и като припомня, че е безспорно, че тези по-ранни марки имат репутация на „безалкохолни напитки“, апелативният състав посочва, че единственото условие за прилагане, което остава да бъде разгледано, е това за риска използването на посочената марка без важна причина да доведе до несправедливо облагодетелстване от тази репутация.
Що се отнася до условието за риск от несправедливо облагодетелстване от репутацията, апелативният състав припомня, че в първото решение констатира по същество, че условията, а именно моментните снимки на екрана от уебсайта на встъпилата страна — www.mastercola.com (вж. т. 11 по-горе) — не се отнасят до заявената марка, поради което не ги е взела предвид. Въпреки това, апелативният състав допълва, че „[а]ко представените в изображенията по-горе марки действително са предмет на въпросната заявка, няма никакво съмнение, че регистрацията им би могла да бъде възпрепятствана“, и че „[н]апротив, ако заявената марка в случая бъде използвана на пазара, действително биха били налице основания да се постави въпросът дали използването на този конкретен знак може да бъде избегнато“. Освен това апелативният състав констатира, че „[д]оказателствата доказват, че [встъпилата страна] продава напитките си в бутилки, които изглеждат по същия начин, имат същите изображения и същата стилизация, шрифт и същата опаковка като бутилките, продавани от [жалбоподателя] под името Coca-Cola“.
Въпреки това, апелативният състав приема, че обхватът на доказателствата е такъв, че не може да обоснове възражението, и по-специално съществуването на риск от паразитизъм, по същество на следните три основания. На първо място, апелативният състав констатира, че въпросните доказателства не доказват, че встъпилата страна е използвала в Европейския съюз изображението, изложено на уебсайта ѝ www.mastercola.com. В подкрепа на тази констатация апелативният състав отбелязва факта, че този уебсайт в основната си част е бил на арабски въпреки съществуването на страница на английски, както и липсата на каквито и да било признаци за възможността за поръчки онлайн и доставка на предлаганите продукти в Съюза. На второ място, апелативният състав приема, че самият факт, че марка на Европейския съюз е депозирана — като представянето ѝ се различава от съдържащото се на уебсайта на встъпилата страна — не доказва, че встъпилата страна е имала намерение да разпространява тези продукти в Европейския съюз по същия начин, както е правила това в Сирия и в Близкия изток. По-специално апелативният състав посочва, че встъпилата страна не е знаела кой държи правата за тези страни и че жалбоподателят не е твърдял нарушение на тези права в този регион. На трето място, апелативният състав приема, че жалбоподателят не е доказал и конкретната репутация, която е могла да бъде прехвърлена от четирите по-ранни марки „Coca-Cola“ към въпросната заявка в Съюза или извън него, по-специално за стоките, включени в класове 29 и 30, но и за напитките от клас 32. Следователно според него представените доказателства не позволяват ясно да се установи значението на Coca-Cola. Апелативният състав отбелязва, че доколкото е обвързан с доводите на страните съгласно член 76 от Регламент № 207/2009 (впоследствие член 95 от Регламент 2017/1001), той не е компетентен да се опитва сам да предизвиква представянето на такива доводи. Впрочем апелативният състав прилага аналогичен довод по отношение на риска от размиване или опетняване. На последно място, предвид всички представени доказателства апелативният състав е преценил, че възражението е лишено от основание, и отхвърля жалбата.
Искания на страните
Жалбоподателят иска от Общия съд:
–
да отмени обжалваното решение,
–
да осъди EUIPO и встъпилата страна да понесат направените от тях разноски, както и направените от него разноски на всеки етап от производството по възражение и обжалване, включително разноските по настоящото производство.
EUIPO иска от Общия съд:
–
да отхвърли жалбата,
–
да осъди жалбоподателя да понесе направените от него разноски.
Встъпилата страна иска от Общия съд:
–
да отхвърли жалбата,
–
да осъди жалбоподателя да заплати направените от нея разноски както пред EUIPO, така и пред Общия съд.
От правна страна
В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква по същество две основания, изведени от нарушение съответно на член 8, параграф 5 и на член 65, параграф 6 от Регламент № 207/2009 (впоследствие член 72, параграф 6 от Регламент 2017/1001). С първото основание той упреква EUIPO, че е пренебрегнала релевантността на доказателствата, доказващи намеренията на встъпилата страна относно използването на заявената марка и следователно съществуването на риск използването на посочената марка без важна причина да доведе до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на по-ранните марки. С второто основание жалбоподателят упреква EUIPO, че не е изпълнила диспозитива на решение от 11 декември 2014 г., Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
), или най-малкото че не го е изпълнила по подходящ начин.
EUIPO и встъпилата страна искат двете основания да бъдат отхвърлени.
В самото начало, няма основания да се поставят под въпрос преценките на апелативния състав, които не са оспорени от страните, що се отнася до съответния потребител и идентичността на стоките, за които са регистрирани конфликтните марки (решение от 11 декември 2014 г., Master,
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
, т.
). На следващо място, следва да се отбележи, че жалбоподателят изрично одобрява обжалваното решение по отношение на различни точки, включително ограничаването на обхвата на жалбата срещу възражението съгласно член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, вследствие на точка 21 от решение от 11 декември 2014 г., Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
), както и фактическите констатации на апелативния състав относно, от една страна, съществуването на сходство и на връзка между четирите по-ранни марки „Coca-Cola“ и заявената марка, вследствие на точка 74 от решение от 11 декември 2014 г., Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
) и от друга страна, ползването на тези по-ранни марки с репутация по отношение на безалкохолните напитки, включени в клас 32. На последно място, може да се отбележи, че жалбоподателят не оспорва отхвърлянето на жалбата и на възражението на основание по-ранна марка на Обединеното кралство, вследствие на точка 70 от решение от 11 декември 2014 г., Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
, т.
; вж. т. 21 по-горе).
Общият съд смята за уместно да разгледа второто основание преди първото.
По второто основание, изведено от нарушение на член 65, параграф 6 от Регламент № 207/2009
С второто основание жалбоподателят твърди, че апелативният състав не е предприел мерки, свързани с изпълнението на решение от 11 декември 2014 г., Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
), в нарушение на член 65, параграф 6 от Регламент № 207/2009. Той изтъква, че в решение от 11 декември 2014 г., Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
) Общият съд е потвърдил очевидно релевантния характер на доказателствата относно търговското използване на заявената марка „при отлично познаване на географския обхват“ на посочените доказателства, тъй като този въпрос е поставен от встъпилата страна в административната процедура по повод декларация от 9 май 2012 г. и следователно са били част от елементите, представени пред Общият съд. Според него апелативният състав е трябвало да се ограничи с преценката на въпроса за несправедливото облагодетелстване, като вземе предвид изводите на Общия съд относно релевантния характер на доказателствата за търговското използване на заявената марка. Ето защо апелативният състав е допуснал грешка, като е отхвърлил тези доказателства поради географския им обхват.
EUIPO оспорва доводите на жалбоподателя. Несъмнено, тя приема, че апелативният състав първоначално е допуснал грешка, като е отхвърлил тези доказателства. Въпреки това службата поддържа, че доколкото Общият съд не е преценявал тези доказателства, той не е могъл да се произнесе по неоснователната полза въз основа на посочените доказателства. Поради това службата приканва Общия съд да уточни дали въпросът за мястото на ползване на заявената марка, в Съюза или извън него, е част от съображенията, представени пред Общия съд при постановяване на решението му.
Встъпилата страна изтъква, че апелативният състав действително е взел предвид разпечатките от уебсайта му и след като ги е разгледал, правилно е приел, че не позволяват да се установи риск от нарушаване на правата на жалбоподателя. Според нея апелативният състав не е бил длъжен да установи, че разпечатките от посочения уебсайт са доказвали твърденията на жалбоподателя.
Следва да се припомни, че в рамките на жалба, подадена пред съд на Съюза срещу решение на апелативен състав на EUIPO съгласно член 266 ДФЕС и член 65, параграф 6 от Регламент № 207/2009 последният е длъжен да предприеме мерките, свързани с изпълнението на евентуалното решение за отмяна на съда на Съюза.
Съгласно постоянната съдебна практика не Общият съд следва да дава задължителни указания на EUIPO, а последната е длъжна да се съобразява, ако случаят е такъв, с диспозитива и мотивите на решенията на Общия съд (решения от 31 януари 2001 г., Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/СХВП (Giroform),
T‑331/99
,
EU:T:2001:33
, т.
, от 13 юни 2007 г., IVG Immobilien/СХВП (I),
T‑441/05
,
EU:T:2007:178
, т.
и от 6 октомври 2011 г., Bang & Olufsen/СХВП (изображение на високоговорител),
T‑508/08
,
EU:T:2011:575
, т.
).
В разглеждания случай в самото начало следва да се припомни, че релевантният откъс от стр. 12 от становищата по жалбата (пред апелативния състав) на встъпилата страна от 9 май 2012 г. е със следното съдържание:
„[…] фигуративната марка [на Европейския съюз] „Master“ се използва за различни стоки по начин, който няма нищо общо с начина на търгуване на продуктите Coca-Cola. Следва да се подчертае, че […] фигуративната марка [на Европейския съюз] „Master“ не е сходна на марките „Coca-Cola“. Освен това [жалбоподателят] така и не е доказал, че което и да било използване на посочената марка в Съюза е резултат от [неговите] маркетингови усилия“.
В това отношение следва да се посочи, подобно на EUIPO, че в посоченото по-горе становище встъпилата страна не изразява позиция относно разглежданите доказателства, а именно разпечатките от уебсайта www.mastercola.com, приложени към свидетелските показания на г‑жа R. от 23 февруари 2011 г. (вж. т. 11 по-горе). Следователно има основания да се приеме, че изявлението на встъпилата страна, че не е установен какъвто и да било паразитизъм в Съюза, трябва да се тълкува като твърдение, че не е използвала никога заявената марка в Съюза. Ето защо се налага констатацията, че встъпилата страна не е изразила позиция относно географския обхват на тези доказателства.
Освен това както отделът по споровете, така и втори апелативен състав, в първото решение, не са изразили позиция по този въпрос.
От гореизложеното следва, че въпросът за географския обхват на тези доказателства не е обсъждан между страните в хода на административното производство и не е разглеждан от апелативния състав в първото решение.
От това следва, че този въпрос не е поставян пред Общия съд и не е бил предмет на спора пред него при постановяване на решение от 11 декември 2014 г., Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
).
Вследствие на това в решение от 11 декември 2014 г., Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
) Общият съд не е могъл да се произнесе по въпроса за географския обхват на тези доказателства.
В точки 89 и 90 от решение от 11 декември 2014 г., Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
) Общият съд приема, че представените от жалбоподателя в хода на производството по възражение доказателства, които са свързани с търговското използване на заявената марка, очевидно представляват релевантни елементи, за да се установи в разглеждания случай наличието на риск от паразитизъм. Поради това той прави извода, че апелативният състав е допуснал грешка, като в разглеждания случай не е взел предвид тези доказателства при прилагането на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009.
За сметка на това, както правилно отбелязва EUIPO, доколкото самият Общ съд не е разгледал тези доказателства, по-специално техния географски обхват, той не е могъл да се произнесе по въпроса дали те доказват несправедливо облагодетелстване от репутацията на по-ранните марки.
От друга страна, Общият съд не е можел да се поизнесе по въпрос, който не е разгледан от апелативния състав, без да допусне замяна на основанията, надхвърляйки пределите на контрола за законосъобразност в нарушение на съдебната практика.
По тази причина в точки 92 и 93 от решение от 11 декември 2014 г., Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
) Общият съд приема следното:
„Както обаче беше посочено в точка 75 по-горе, тъй като въпросът за евентуалното несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на по-ранните марки не е разгледан от апелативния състав, Общият съд не следва да се произнася по него за пръв път в рамките на осъществявания от него контрол за законосъобразност на обжалваното решение (вж. в този смисъл решения Edwin/СХВП, т. 75 по-горе,
EU:C:2011:452
, т.
и
, VÖLKL, т. 75 по-горе,
EU:T:2011:739
, т.
и BEATLE, т. 25 по-горе,
EU:T:2012:177
, т.
и цитираната съдебна практика).
Следователно апелативният състав при проверка на условията за прилагане на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 (вж. т. 76 по-горе) трябва да вземе предвид доказателствата, свързани с търговското използване на заявената марка, които са представени от жалбоподателя в производството по възражение“.
Следователно Общият съд е възложил на апелативния състав сам да разгледа тези доказателства при преценката си на условията за прилагане на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, без да го обвързва с конкретна преценка.
Налага се обаче констатацията, че в точки 27—33 от обжалваното решение, съобразявайки се с решение от 11 декември 2014 г., Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
), апелативният състав надлежно е отчел тези релевантни доказателства, без да ги отхвърля, както в първото решение, и е направил преценка за техния обхват и за тяхната доказателствена стойност при разглеждането на условията за прилагане на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, по-специално условието за риск от неоснователна полза.
Ето защо апелативният състав не може да бъде упрекнат, че не е взел мерките, свързани с изпълнението на решение от 11 декември 2014 г., Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
), в нарушение на член 65, параграф 6 от Регламент № 207/2009.
Ето защо второто основание следва да бъде отхвърлено.
По първото основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009
С първото основание жалбоподателят поддържа, че апелативният състав е нарушил член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009, като не е отчел доказателствата, свързани с търговското използване на заявената марка, с мотива, че никое от тези доказателства не се отнася до Европейския съюз. Според него апелативният състав е трябвало да оцени съществуването на риск от несправедливо облагодетелстване в светлината на тези релевантни доказателства, които биха го навели на извода, че използването на заявената марка би довело най-малкото до сериозен риск от несправедливо облагодетелстване от четирите по-ранни марки „Coca-Cola“. В това отношение по същество той изтъква две оплаквания.
С първото оплакване жалбоподателят упреква апелативния състав, че не е взел предвид посочените доказателства по подходящ начин, съобразен с решение от 11 декември 2014 г., Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
). Според него въпросът за географския обхват на тези доказателства вече е бил поставян пред Общия съд, който все пак постановява, че те са очевидно релевантни, а апелативният състав е бил длъжен да вземе това предвид.
С второто оплакване жалбоподателят изтъква, че при всички положения апелативният състав е допуснал грешка, като не е взел предвид логическите умозаключения, произтичащи от тези доказателства. Според него реалното използване на заявената марка от встъпилата страна под специално изображение, нарочно подбрано извън Съюза, по необходимост би довело до логическото умозаключение, че е налице сериозен риск тази марка да бъде използвана по същия начин във вътрешността на Съюза. По аргумент за по-силното основание това би важало, когато, както в настоящия случай, от една страна, доказателствата не биха позволили да се направи извод, че уебсайтът www.mastercola.com не включва потребителите на Съюза, и от друга страна, встъпилата страна изрично е поискала регистрация на заявената марка за използване в Съюза.
Поради това жалбоподателят заключава, че доказателствата, свързани с използването на заявената марка, са достатъчни за доказване на намерението на встъпилата страна да се възползва по паразитен начин от собствените му марки. Според него апелативният състав е трябвало да констатира било само като фактически въпрос, било като логическо умозаключение намерението на встъпилата страна да прехвърли репутацията на по-ранните марки на жалбоподателя към стоките, за които е регистрирана използваната от нея марка, или сериозен риск да направи това във вътрешността на Съюза.
EUIPO оспорва доводите на жалбоподателя. На първо място, службата посочва, че в изпълнение на решение от 11 декември 2014 г., Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
) апелативният състав е взел тези доказателства предвид. При това той приема, че въпросните доказателства не доказват, че изображението, съдържащо се на уебсайта www.mastercola.com, е използвано в Съюза.
На следващо място, EUIPO счита, че релевантният въпрос е дали използването на заявената марка по показания начин би могло да е основание за несправедливо облагодетелстване. От една страна, EUIPO е съгласна, че доказателствата за конкретно използване където и да било по света могат да бъдат указание за начина, по който заявената марка може да бъде използвана в Съюза, така че подобно използване извън Съюза може да позволи да се установи дали използването на заявената марка създава риск от несправедливо облагодетелстване от репутацията на по-ранните марки. От друга страна, EUIPO счита, че разглеждането на въпроса дали използването в Съюза може да се приеме като едно от нарушенията, посочени в член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 в контекста на действията по използване, осъществени в трети страни, означава да се направи анализ, основан върху чиста спекулация. Това важи с още по-голяма сила, тъй като елементи на изображението, използвани извън Съюза, които обаче не са включени в заявената марка, а именно червен етикет, на който изразът „Master Cola“ е изписан в бяло, характерната форма на бутилката и червената капачка (наричани по-нататък „елементите на изображението“), играели важна роля в способността на съответния потребител да свързва заявената марка с марката на жалбоподателя по паразитен начин.
Според EUIPO съображенията на апелативния състав се извеждат от идеята, че макар анализът на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 по естеството си да е в перспектива, той трябва да се основава на обективни елементи, а не на хипотези и спекулации. В настоящия случай EUIPO е съгласна, че несъмнено действия по конкретно използване в Съюза биха могли да са израз на действителния риск използването на заявената марка да доведе до несправедливо облагодетелстване от репутацията на по-ранните марки в Съюза. Въпреки това EUIPO счита, че анализ, основан на действията по използване, осъществени извън Съюза, не позволява да се направят изводи с достатъчна степен на сигурност относно начина, по който заявената марка ще бъде използвана на съответната територия, а именно тази на Съюза. По мнението на EUIPO преценката на вероятностите може да се окаже твърде слаба. В действителност не може да се предположи, че другата страна ще приложи в Съюза същата маркетингова стратегия като използваната в трети страни. Така евентуално използване на заявената марка в Съюза със специфична опаковка и различни цветове в сравнение с представените в заявката за марка на Европейския съюз би могло да не е достатъчно, за да подкрепи претенцията на жалбоподателя. С други думи, обстоятелството, че дадено използване е осъществено извън Съюза с посочените елементи на изображението, не може да се приравни на „намерение“ за използване на заявената марка по същия начин в Съюза.
Освен това EUIPO изтъква, че основаването на решение относно приложимостта на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 на обстоятелства, настъпили извън територията на Съюза, би лишило принципа на териториалност от съдържание. EUIPO посочва, че съгласно Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост от 20 март 1883 г., ревизирана и изменена, само в изключителни обстоятелства регистрацията или използването на марка в дадена страна поражда действие в друга страна, както когато се претендира право на приоритет или когато се прави позоваване на репутацията в дадена страна на марка, използвана или регистрирана в друга страна (съответно член 4 и член 6 bis от Парижката конвенция). Както всяко изключение, и това трябва да се тълкува ограничително и при липса на изрична разпоредба в обратен смисъл, съдържаща се както в Парижката конвенция, така и в Регламент № 207/2009, би било невъзможно да се откаже регистрацията на марка в Съюза въз основа на действия, извършени извън територията на Съюза.
На последно място, EUIPO изтъква, че жалбоподателят не е предоставил никакво доказателство относно някои аспекти. Така например той не е предоставил каквито и да било данни за броя на потребителите в Съюза, посетили уебсайта www.mastercola.com, за да получат информация за използването на марката в изображение, което допълнително засилва сходствата. В по-общ смисъл той не е представил доказателства, че въпросното изображение е или ще бъде използвано в Съюза и че встъпилата страна ще извлече настояща или бъдеща полза в Съюза. Според EUIPO, дори ако може да се направи извод с разумна степен на сигурност, че заявената марка ще бъде използвана в същата форма, както на посочения уебсайт с елементите на изображението, това не би било достатъчно, за да се установи облагодетелстване в полза на встъпилата страна. Действително жалбоподателят не доказал каква конкретно репутация би могла да бъде прехвърлена от четирите по-ранни марки „Coca-Cola“ към заявената марка, в Съюза или извън него, по-специално що се отнася до стоките, включени в класове 29 и 30, но и по-отношение на напитките, включени в клас 32. В това отношение EUIPO отбелязва, че жалбоподателят не оспорва твърдението, съдържащо се в обжалваното решение, че що се отнася до стоките, включени в класове 29 и 30, той не е изтъкнал никакъв довод или доказателство относно евентуално прехвърляне на репутацията на посочените марки „Coca-Cola“. EUIPO допълва, че никоя от стоките, включени в класове 29 и 30, не е разхладителна напитка, за която се отнася репутацията на по-ранните марки.
Встъпилата страна оспорва доводите на жалбоподателя. На първо място, тя твърди, че марката, представена чрез разпечатки от уебсайта ѝ www.mastercola.com, не е марката „Master“, изписана с латински и арабски букви в черен цвят, а марката „Master Cola“, изписана с латински букви в бял цвят. Според нея използването на друга марка като „Master Cola“ не било релевантно в настоящия случай.
На следващо място, встъпилата страна изтъква, че не е доказано, че тя използва изображението, представено на уебсайта ѝ www.mastercola.com, в Съюза. Също като апелативния състав тя смята, че самото депозиране на марка в Съюза — чието изображение е различно от представеното на уебсайта ѝ — не означава, че тя има намерение да разпространява тези стоки в Съюза по същия начин, както в Сирия и Близкия изток. При всички положения жалбоподателят не твърди нарушение на правата си в този регион.
На последно място, встъпилата страна сочи, че жалбоподателят не е доказал и каква е била конкретната репутация, която е можело да бъде прехвърлена от четирите по-ранни марки „Coca-Cola“ към заявената марка в Съюза или извън него.
Встъпилата страна прави извод, че е установено, че няма никакво намерение да се облагодетелства по какъвто и да било начин от четирите по-ранни марки „Coca-Cola“ и от тяхната репутация. По нейно мнение е „немислимо“ депозирането на заявената марка, съставена от елемента „master“, изписан в черно и бяло, съпроводен от текст на арабски, да послужи за несправедливо облагодетелстване от репутацията на жалбоподателя.
Припомняне на съдебната практика и предварителни бележки
Съгласно член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 „[п]ри възражение от притежателя на регистрирана по-ранна марка по смисъла на параграф 2, се отказва регистрация на марката, за която е била подадена заявката, когато тя е идентична или сходна с по-ранна марка, независимо дали стоките или услугите, за които е подадена заявката, са идентични, сходни или не са сходни с тези, за които е регистрирана по-ранната марка, когато, в случай на по-ранна марка [на Европейския съюз], марката се ползва с известност в Съюза, или, в случай на по-ранна национална марка, марката се ползва с известност в съответната държава членка, и ако използването без основание на марката, за която е била подадена заявка, би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка или би ги увредило“.
От текста на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 е видно, че той се прилага при следните предпоставки: първо, идентичност или сходство на конфликтните марки, второ, наличие на репутация на по-ранната марка, на която се основава възражението, и трето, съществуване на риск с използването, без основателна причина на заявената марка да се облагодетелства несправедливо от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка или те да бъдат увредени. Тези предпоставки са кумулативни и липсата на някоя от тях е достатъчна, за да стане разпоредбата неприложима (вж. решение от 11 декември 2014 г., Master,
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
, т.
и цитираната съдебна практика).
Що се отнася до третото условие, следва да се припомни, че несправедливото облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на по-ранната мрака се установява по-конкретно в случай на очевиден опит за използване и паразитизъм на известна марка и поради това се прави препращане към понятието „риск от паразитизъм“. С други думи, се отнася до риска образът на марката с репутация или характеристиките, които тя обективира, да се предадат на стоките, обозначени от заявената марка, по такъв начин че търговията с тях да бъде улеснена от тази асоциация с по-ранната марка с репутация (вж. решение от 11 декември 2014 г., Master,
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
, т.
и цитираната съдебна практика; вж. в този смисъл и решение от 18 юни 2009 г., L’Oréal и др.,
C‑487/07
,
EU:C:2009:378
, т.
).
За да се установи дали употребата на знака води до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от добрата репутация на марката, следва да се направи обща преценка, която да отчита всички относими към случая фактори, между които по-специално са това колко добра е репутацията и каква е степента на отличителност на характера на марката, каква е степента на прилика между конфликтните марки, както и естеството и степента на сходство между съответните стоки или услуги. По отношение на това колко добра е репутацията и каква е степента на отличителност на характера на марката, Съдът вече е приел, че колкото отличителният характер и добрата репутация на марката са по-изразени, толкова по-лесно е да се приеме, че съществува нарушение. Също така от съдебната практика става ясно, че колкото по-непосредствено и силно знакът извиква в съзнанието марката, толкова по-голяма е опасността настоящото или бъдещото използване на знака да извлече несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от добрата репутация на марката или да ги увреди (решение от 18 юни 2009 г., L’Oréal и др.,
C‑487/07
,
EU:C:2009:378
, т.
и цитираната съдебна практика; вж. в този смисъл и решение от 11 декември 2014 г., Master,
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
, т.
и цитираната съдебна практика).
Притежателят на по-ранната марка, който се позовава на предоставената с член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 защита, трябва да докаже, че използването на по-късната марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на по-ранната му марка. За тази цел притежателят на по-ранната марка не е длъжен да доказва съществуването на действително и настоящо нарушение на правата върху неговата марка, което се потвърждава от условното наклонение, използвано в тази разпоредба. Всъщност, когато от начина, по който притежателят на по-късната марка би могъл да я използва, е възможно да се предвиди, че ще последва подобно нарушение, притежателят на по-ранната марка не би следвало да е длъжен да чака това реално да стане, за да може да забрани споменатото използване. Притежателят на по-ранната марка трябва все пак да установи съществуването на обстоятелства, които позволяват да се направи извод за реален риск от настъпването на подобно нарушение в бъдеще (вж. в този смисъл решение от 22 май 2012 г., Environmental Manufacturing/СХВП — Wolf (Изображение на глава на вълк),
T‑570/10
,
EU:T:2012:250
, т.
и цитираната съдебна практика), или, с други думи, да представи доказателства, позволяващи prima facie да се направи извод за наличие на бъдеща опасност от несправедливо облагодетелстване или от вреда, която не е само предполагаема (вж. решение от 7 октомври 2015 г., Panrico/СХВП — HDN Development (Krispy Kreme DOUGHNUTS),
T‑534/13
, непубликувано,
EU:T:2015:751
, т.
и цитираната съдебна практика).
Съгласно постоянната съдебна практика може да се стигне до извода за наличието на риск от паразитизъм, както и на риск от размиване или опетняване именно въз основа на логическите умозаключения, които са резултат от анализ на вероятностите, при условие че не се основават единствено на обикновени предположения, а отчитат обичайните практики в съответния търговски сектор, както и всяко друго обстоятелство в конкретния случай (решение от 22 май 2012 г., Изображение на глава на вълк,
T‑570/10
,
EU:T:2012:250
, т.
; вж. също решение от 11 декември 2014 г., Master,
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
, т.
и цитираната съдебна практика).
По-специално Съдът е приел, че в общата преценка, насочена към определяне наличието на несправедливо облагодетелстване от отличителния характер и репутацията на по-ранната марка, следва по-специално да се вземе предвид фактът, че използването на опаковки и флакони, подобни на тези на имитираните парфюми, цели възползването с рекламна цел от отличителния характер и репутацията на марките, с които тези парфюми са пуснати в продажба. Също така Съдът уточнява, че когато трето лице се опитва чрез използването на знак, подобен на марка с добра репутация, да следва примера на последната, за да се възползва от нейната привлекателност, репутация и престиж, както и да използва, без каквато и да било финансова компенсация и без да полага собствени усилия в това отношение, търговските усилия, положени от притежателя на марката за създаването и поддържането на образа на тази марка, облагодетелстването в резултат на тази употреба следва да бъде смятано за несправедливо извлечено от отличителния характер или добрата репутация на тази марка (решения от 18 юни 2009 г., L’Oréal и др.,
C‑487/07
,
EU:C:2009:378
, т.
и
и от 11 декември 2014 г., Master,
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
, т.
).
На последно място, Общият съд многократно е постановявал, че е възможно, по-специално в случай на възражение, основаващо се на марка, която се ползва с изключително добра репутация, вероятността от бъдещ и нехипотетичен риск от нанесена вреда или извлечена неоснователна полза на заявената марка да е толкова очевидна, че да не е необходимо възразяващата страна да посочва и да доказва някакво друго фактическо обстоятелство за тази цел или да представя доказателство за съществуването на такова обстоятелство (вж. в този смисъл решения от 22 март 2007 г., Sigla/СХВП — Elleni Holding (VIPS),
T‑215/03
,
EU:T:2007:93
, т.
и от 27 октомври 2016 г., Spa Monopole/EUIPO — YTL Hotels & Properties (SPA VILLAGE),
T‑625/15
, непубликувано,
EU:T:2016:631
, т.
).
Именно в светлината на тези съображения е необходимо да се провери дали апелативният състав правилно е приел, че условията за прилагане на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 не са налице в настоящия случай.
В самото начало е необходимо да се отхвърли първото оплакване на жалбоподателя. В действителност в точки 34—49 по-горе е постановено, че апелативният състав е приел мерките, свързани с изпълнението на решение от 11 декември 2014 г., Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
), като е взел предвид доказателствата за търговското използване на заявената марка.
На следващо място, следва да се разгледат второто оплакване на жалбоподателя, свързано с установяването на риск от несправедливо облагодетелстване от репутацията на по-ранните марки, както и преди това определени доводи на EUIPO и на встъпилата страна в това отношение.
По вземането предвид на използването на комбинирана марка, включваща заявената марка
Встъпилата страна твърди, че марката, изобразена на разпечатките от уебсайта ѝ www.mastercola.com, не е заявената марка, т.е. „Master“, а друга марка, „Master Cola“, чието използване не било релевантно в случая.
От практиката на Съда в контекста на придобиването на отличителен характер на марка чрез използване и на поддържането на марка чрез доказване на действително използване следва, че по принцип понятието „използване“ на марка само по себе си обхваща както нейното самостоятелно използване, така и използването ѝ като елемент от друга марка, взета като цяло, или в съчетание с нея. Съдът също така уточнява, че регистрирана марка, която е използвана единствено като част от комбинирана марка или заедно с друга марка, трябва да продължи да се възприема като указание за произхода на съответната стока (вж. в този смисъл решения от 7 юли 2005, Nestlé,
C‑353/03
,
EU:C:2005:432
, т.
и
, от 18 април 2013, Colloseum Holding,
C‑12/12
,
EU:C:2013:253
, т.
,
и
и от 18 юли 2013, Specsavers International Healthcare и др.,
C‑252/12
,
EU:C:2013:497
, т.
и
).
В случая се налага констатацията, че думата „master“ е отличителният и доминиращият елемент на марката „Master Cola“, използвана на уебсайта www.mastercola.com на встъпилата страна, по-конкретно за напитки. Поради това в рамките на комбинираната марка „Master Cola“ елементът „master“ продължава да се възприема като указание за произхода на стоките на встъпилата страна. Ето защо използването на тази дума като елемент от комбинираната марка „Master Cola“ представлява използване на самата марка „Master“.
От това следва, че доказателствата, изведени от уебсайта www.mastercola.com на встъпилата страна, не могат да бъдат отхвърлени само с мотива, че изобразената на него марка е марката „Master Cola“, а не самостоятелната марка „Master“. Това важи с още по-голяма сила, при положение че първата включва последната в своята цялост.
Напротив, следва да се приеме, че подобно на постановеното в решение от 11 декември 2014 г., Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
), тези доказателства действително са свързани с търговското използване на заявената марка.
Поради това в изпълнение на решение от 11 декември 2014 г., Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
) апелативният състав правилно е взел предвид тези доказателства.
По вземането предвид на използването на заявената марка извън Европейския съюз с оглед на принципа на териториалност
EUIPO твърди, че е невъзможно да бъде отказана регистрация на марка на Европейския съюз на основание действия, извършени извън територията на Съюза. Според службата основаването на решение относно приложимостта на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 на обстоятелства, настъпили извън територията на Съюза, би лишило принципа на териториалност от съдържание.
Следва да се припомни, че принципът на териториалност в правото на марките означава, че правото на държавата или на съюза от държави, в която е поискана закрила на дадена марка, определя условията на тази закрила (вж. в този смисъл решения от 22 юни 1994, IHT Internationale Heiztechnik и Danzinger,
C‑9/93
,
EU:C:1994:261
, т.
и от 13 септември 2012 г., Protégé International/Комисия,
T‑119/09
, непубликувано,
EU:T:2012:421
, т.
). Следва да се уточни, че принципът на териториалност означава също, че съдът на дадена държава или съюз от държави е компетентен (изцяло или отчасти) да се произнесе по действията, нарушаващи или създаващи опасност от нарушаване на правата върху марки на територията на тази държава или съюз от държави, с изключение на трети страни (вж. в този смисъл решение от 12 април 2011 г., DHL Express France,
C‑235/09
,
EU:C:2011:238
, т.
и
).
В случая, на първо място, следва да се отбележи, че встъпилата страна е депозирала заявка за марка на Европейския съюз. Съгласно принципа на териториалност правото на Съюза, и по-специално Регламент № 207/2009, определя условията на тази закрила.
На второ място, жалбоподателят е подал възражение срещу тази заявка за марка на Европейския съюз на основание на четирите по-ранни марки „Coca-Cola“ на Европейския съюз. Съгласно принципа на териториалност тези марки се ползват със закрила в Съюза и могат да бъдат противопоставяни като възражение на заявка на по-късна заявка за марка.
За сметка на това се налага констатацията, че жалбоподателят не се е позовал на евентуални по-ранни права, признати в трети по отношение на Съюза страни. Твърдението на апелативния състав в точка 29 от обжалваното решение, че не е знаел кой държи правата в тези страни и че жалбоподателят не се позовава на нарушение на тези права в този регион, следователно е ирелевантно
В това отношение следва да се отхвърли и твърдението на EUIPO, че съгласно членове 4 и 6 bis от Парижката конвенция само в изключителни обстоятелства регистрацията или използването на марка в дадена страна поражда действие в друга страна, както когато се претендира право на приоритет или когато се прави позоваване на общоизвестния характер в дадена страна на марка, използвана или регистрирана в друга страна. Несъмнено, вярно е, че позоваването на общоизвестна марка по смисъла на Парижката конвенция дерогира принципа на териториалност в смисъл, че все пак е възможно да се противопоставя като възражение марка, която не е депозирана в Съюза предвид нейната общоизвестност в трета държава страна по посочената конвенция. Въпреки това в случая жалбоподателят се позовава в подкрепа на възражението си на марки на европейския съюза, а именно четирите по-ранни марки „Coca-Cola“, а не на общоизвестни марки в трети страни, които евентуално не са депозирани в Съюза. Ето защо не е налице изключение от принципа на териториалност.
От друга страна, следва да се отбележи, че тези разпоредби на Парижката конвенция се отнасят до евентуални по-ранни права, а не по-късна заявка за марка на Европейския съюз. Следователно те по никакъв начин не забраняват да се вземе предвид използването в трета страна на заявената марка в Съюза, за да се установи наличието на основание за възражение в Съюза.
На трето място, в разглеждания случай жалбоподателят се позовава на съществуването на риск от несправедливо облагодетелстване от репутацията на негови по-ранни марки в Съюза, а не извън него. Той твърди реално ползване на заявената марка в трети страни само за да обоснове логичен извод относно вероятното търговско използване на заявената марка в Съюза. Следователно именно последното е от значение в крайна сметка.
В това отношение следва да се приеме, че принципът на териториалност в правото на марките по никакъв начин не изключва вземането предвид на действия, свързани с ползването на заявената марка извън Европейския съюз, за да се обоснове логичен извод относно вероятното търговско използване на заявената марка в Съюза, за да се установи съществуването на риск от несправедливо облагодетелстване в Съюза от репутацията на по-ранна марка на Европейския съюз по смисъла на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009.
От това следва, че принципът на териториалност допуска вземането предвид на доказателства относно реалното търговско използване на заявената марка „Master“ (в комбинация с думата „cola“) в Сирия и Близкия изток, както следва от разпечатките от сайта www.mastercola.com, съставен основно на арабски, за да се установи риск използването на посочената марка в Съюза да доведе до несправедливо облагодетелстване от репутацията на по-ранните четири марки „Coca-Cola“ на Европейския съюз.
По преценката на логическите умозаключения относно риск от паразитизъм в Съюза
В точка 27 от обжалваното решение апелативният състав констатира, че „[д]оказателствата доказва[ли], че [встъпилата страна] продава[ла] напитките си в бутилки, които изглеждат по същия начин, имат същите изображения и същата стилизация, шрифт и същата опаковка като бутилките, продавани от [жалбоподателя] под името Coca-Cola“.
Въпреки това в точки 28—33 от обжалваното решение, апелативният състав е приел, че обхватът на доказателствата е такъв, че не може да обоснове възражението, и по-специално съществуването на риск от паразитизъм, по същество на следните три основания. На първо място, апелативният състав констатира, че въпросните доказателства не доказват, че встъпилата страна е използвала в Съюза представянето, изложено на уебсайта ѝ www.mastercola.com. В подкрепа на тази констатация апелативният състав отбелязва факта, че този уебсайт в основната си част е бил на арабски въпреки съществуването на страница на английски, както и липсата на каквито и да било признаци за възможността за поръчки онлайн и доставка на предлаганите продукти в Съюза. На второ място, апелативният състав приема, че самият факт, че марка на Европейския съюз е депозирана — като представянето ѝ се различава от съдържащото се на уебсайта на встъпилата страна — не доказва, че встъпилата страна е имала намерение да разпространява тези продукти в Съюза по същия начин, както е правила това в Сирия и в Близкия изток. На трето място, апелативният състав приема, че жалбоподателят не е доказал и конкретната репутация, която би могла да бъде прехвърлена от четирите по-ранни марки „Coca-Cola“ към въпросната заявка в Съюза или извън него, по-специално за стоките, включени в класове 29 и 30, но и за напитките от клас 32. Следователно според него представените доказателства не позволяват ясно да се установи значението на Coca-Cola. Апелативният състав отбелязва, че, доколкото е обвързан с доводите на страните съгласно член 76 от Регламент № 207/2009, той не е компетентен да се опитва сам да предизвиква представянето на такива доводи.
На първо място, налага се да се отбележи, че констатацията на апелативния състав, че доказателствата не доказват, че встъпилата страна използва в Съюза изображението, съдържащо се на уебсайта ѝ www.mastercola.com, сама по себе си е ирелевантна в случая.
Несъмнено следва да се отбележи, че в сегашният си вид уебсайтът www.mastercola.com не е насочен основно към потребителите на Европейския съюз с оглед както на липсата на споменаване на Съюза на този уебсайт, така и на съдържанието му основно на арабски език. Това е така независимо от наличието на елемента „.com“, изтъкнат от жалбоподателя, както и на страницата на английски, съдържаща се на следния адрес: http://www.mastercola.com/companyprofile-en.htm.
Въпреки това въпросното наблюдение не лишава от значение разпечатките от този уебсайт. В действителност те биха могли да обосноват логическо умозаключение за вероятното търговско използване на заявената марка в Съюза, за да се установи съществуването на риск от несправедливо облагодетелстване в Съюза (вж. т. 88 и 89 по-горе).
Ето защо EUIPO правилно отбелязва в точка 32 от писмения си отговор, че доказателствата за използване където и да е по света могат да бъдат индикация за начина, по който заявената марка може да бъде използвана в Съюза, поради което такова използване извън Съюза може да позволи да се определи дали използването на заявената марка може да доведе до несправедливо облагодетелстване от репутацията на по-ранните марки.
Следователно Общият съд приема, че поначало логично може да се заключи от подадената заявка за регистрация на марка на Европейския съюз, че притежателят ѝ има намерение да търгува своите стоки или услуги в Европейския съюз.
В случая логично може да се предвиди, че ако получи регистрация на заявената марка, встъпилата страна ще промени уебсайта си съобразно това намерение да търгува стоките си под тази марка в Съюза.
В това отношение следва да се отбележи, че уебсайтът www.mastercola.com не е статичен и може да бъде променен, за да обхване потребителите в Съюза по-специално чрез добавяне на съдържание на един или няколко официални езика на Съюза.
На второ място, апелативният състав приема, че сам по себе си фактът, че марка на Европейския съюз е депозирана от встъпилата страна, не показва, че тя има намерение да разпространява стоките си в Съюза по същия начин, както е правила това в Сирия и в Близкия изток.
От самото начало следва да се отбележи, че встъпилата страна не е посочила по какъв начин възнамерява да разпространява стоките си в Съюза и не е представила никакво доказателство в това отношение.
На следващо място, при липсата на конкретни елементи по отношение на търговските намерения на встъпилата страна в Съюза, следва да се приеме, че разпечатките от уебсайта www.mastercola.com, представени от жалбоподателя и свързани с реалното използване на заявената марка от встъпилата страна извън Съюза, могат да позволят prima facie да се направи извод за наличие на бъдеща нехипотетична опасност от несправедливо облагодетелстване в Съюза.
В действителност съдебната практика позволява да се направи извод за риск от паразитизъм въз основа на логически умозаключения, които са резултат от анализ на вероятностите, при условие че не се основават единствено на обикновени предположения, а отчитат обичайните практики в съответния търговски сектор, както и всяко друго обстоятелство в конкретния случай (вж. т. 67 и 68 по-горе).
В случая фактът, че встъпилата страна не е предоставила конкретни данни за евентуални търговски намерения в Съюза, различни от свързаните с трети страни, не е лишен от релевантност. В действителност, след като жалбоподателят е доказал реалното ползване на заявената марка от встъпилата страна извън Съюза чрез представяне на разпечатки от уебсайта www.mastercola.com, следва да се отбележи, че що се отнася до доказателствената тежест, би било по-лесно за встъпилата страна да докаже различие в тези търговски намерения в Съюза, отколкото за жалбоподателя да докаже сходство на вероятните търговски намерения на встъпилата страна в Съюза чрез действителната ѝ търговска практика извън Съюза. Встъпилата страна обаче не е представила такова доказателство.
Следователно има основания да се направи извод, както прави това жалбоподателят, че реалното използване на заявената марка от встъпилата страна под специално изображение, нарочно подбрано извън Съюза, може, освен ако не бъде представено доказателство за обратното, което не е направено в разглеждания случай от встъпилата страна, да доведе до логическото умозаключение, че е налице сериозен риск заявената марка да бъде използвана по същия начин във вътрешността на Съюза, както в трети страни, още повече че встъпилата страна изрично е пискала регистрация на заявената марка за използване в Съюза.
Този извод не се опровергава от твърдението на EUIPO, че по същество елементите на изображението, използвани извън Съюза, но невключени в заявената марка (а именно червен етикет, на който изразът „Master Cola“ е изписан в бяло, характерната форма на бутилката и червената капачка), биха могли да не бъдат използвани в Съюза. Несъмнено, както отбелязва EUIPO, тези елементи на изображението могат да имат известна роля в способността на съответния потребител да свърже заявената марка с тази на жалбоподателя по паразитен начин. Все пак в решение от 11 декември 2014 г., Master (
T‑480/12
,
EU:T:2014:1062
, т.
и
) Общият съд приема, че общото сходство между конфликтните знаци, което трябва да се вземе предвид при разглеждането на евентуален риск от паразитизъм, може да се дължи само на елементи на визуално сходство, които са свързани не само с „опашката“, с която завършват началните им букви, съответно „c“ и „m“, представляваща извивка във вид на подпис, но също така с използвания от тях по-слабо разпространен в съвременния стопански живот общ шрифт, а именно начина на изписване тип „Спенсър“, възприеман в неговата цялост от съответния потребител. Следователно, макар евентуалното използване на посочените елементи на изображението в Съюза да допринася за подсилване на логическото умозаключение относно риск от паразитизъм, то все пак не е необходимо условие за това умозаключение. Освен това обстоятелството, че такива елементи на изображението вече са използвани на уебсайта на встъпилата страна в настоящия му вид, може да обоснове логическото умозаключение, че те биха могли да бъдат използвани в бъдеще на посочения уебсайт, като бъде променен, за да обхване потребителите на Съюза (вж. т. 98 по-горе).
Впрочем твърдението на EUIPO, че жалбоподателят не е представил никакви данни за броя на потребителите от Съюза, които са посетили уебсайта www.mastercola.com, е ирелевантно. От една страна, член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 предполага анализ в перспектива на бъдещия нехипотетичен риск от паразитизъм в Съюза въз основа на наличните към настоящия момент елементи, а не установяване на настоящ паразитизъм в Съюза. Притежателят на по-ранната марка не е длъжен да доказва съществуването на действително и настоящо нарушение на неговата марка, което се потвърждава от условното наклонение, използвано в тази разпоредба (вж. т. 67 по-горе). От друга страна, макар рискът от размиване (т.е. рискът да бъде увреден отличителният характер на по-раните марки) да предполага да се докаже промяна на икономическото поведение на средния потребител на стоките или услугите, за които е регистрирана по-ранната марка вследствие на използването на по-късната марка (вж. решение от 14 ноември 2013 г., Environmental Manufacturing/СХВП,
C‑383/12P
,
EU:C:2013:741
, т.
и цитираната съдебна практика), такова доказателство не се изисква за риска от паразитизъм (т.е. риска от несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или от репутацията на по-ранните марки). От друга страна, рискът от паразитизъм трябва да се преценява с оглед на средния потребител на стоките или услугите, за които е регистрирана по-късната марка, а не от по-ранната марка, доколкото е забранено предимството, извлечено от тази марка от притежателя на по-късната марка (вж. в този смисъл решения от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation,
C‑252/07
,
EU:C:2008:655
, т.
и от 20 септември 2017 г., The Tea Board/EUIPO,
C‑673/15 P— C‑676/15 P
,
EU:C:2017:702
, т.
).
От всички гореизложени съображения следва, че апелативният състав е допуснал грешка при преценката на доказателствата за търговското използване на заявената марка извън Съюза, по-специално разпечатките от уебсайта www.mastercola.com на встъпилата страна, представени от жалбоподателя, като не е взел предвид логическите умозаключения и анализа на вероятностите, които могат да бъдат изведени чрез тях във връзка с риска от паразитизъм в Съюза. По този начин той е нарушил член 8, параграф 5 от регламент № 207/2009.
Следователно първото основание следва да бъде уважено.
Освен това, като obiter dictum, за да реши спора, като се избегнат последващи отмени и връщания с оглед на принципите на добро правораздаване и процесуална икономия, Общият съд намира за целесъобразно да се произнесе с оглед на преписката и становищата на страните, събрани както чрез писмени въпроси, така и с изслушване в съдебно заседание по преценката на апелативния състав, че жалбоподателят не е показал и конкретната репутация, която би могла да бъде прехвърлена от четирите по-ранни марки „Coca-Cola“ към въпросната заявка в Съюза или извън него, и че представените доказателства не позволяват да се установи ясно какво означава „Coca-Cola“.
В това отношение следва да се подчертае, че съгласно член 65, параграф 2 от Регламент № 207/2009 (впоследствие член 72, параграф 2 от Регламент 2017/1001) Общият съд се произнася по законосъобразността на решенията на апелативните състави на EUIPO, като упражнява контрол за прилагането на правото на Съюза, осъществено от тях с оглед по-специално на фактическите обстоятелства, представени пред тези състави. Поради това в пределите на посочения член, тълкуван от Съда, Общият съд може да извърши цялостен контрол за законосъобразност на решенията на апелативните състави на EUIPO, като при нужда изследва дали последните са дали точна правна квалификация на обстоятелствата по спора или дали преценката на представените пред посочените състави факти не е опорочена от грешки (решение от 18 декември 2008 г., Les Éditions Albert René/СХВП,
C‑16/06 P
,
EU:C:2008:739
, т.
и
).
Всъщност, когато трябва да прецени законосъобразността на решение на апелативен състав на EUIPO, Общият съд не може да бъде обвързан от неправилна преценка на фактите от този състав, доколкото посочената преценка е част от изводите, чиято законосъобразност се оспорва пред Общия съд (решение от 18 декември 2008 г., Les Éditions Albert René/СХВП,
C‑16/06 P
,
EU:C:2008:739
, т.
).
В случая жалбоподателят иска отмяната на обжалваното решение и извежда първото си основание от нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009. Следователно преценката за съществуване на риск от несправедливо облагодетелстване, по-специално установяване на репутация, която може да бъде прехвърлена от по-ранните марки към заявената марка, е част от изводите, чиято законосъобразност е оспорена пред Общият съд.
Що се отнася до доказателства за репутация, която може да бъде прехвърлена от по-ранните марки към заявената марка, несъмнено трябва да се отбележи, че в жалбата си жалбоподателят се ограничава със споменаването на „явно намерение [на встъпилата страна] да се възползва от репутацията му […] и от значителните търговски усилия за създаване на репутацията на марката „Coca-Cola“.
Въпреки това от преписката е видно, че в точки 20—29 от становището му, представено на 23 февруари 2011 г. пред отдела по споровете, възпроизведено в приложение 1 от писмения му отговор от 25 януари 2012 г., в който са изложени основанията за обжалване пред апелативния състав, жалбоподателят обширно разяснява репутацията на четирите по-ранни марки „Coca-Cola“, която се стреми да установи. В точки 27—29 от посоченото становище жалбоподателят привежда по-специално откъси от книга и проучване на независимия орган Superbrands (приложени съответно в приложение 4 и приложение 5 към посоченото становище), от които по-конкретно става ясно, че „Coca-Cola“ е най-разпознатата марка в света с 94 % световно признание“, „Coca-Cola е известна с иновативните си и актуални маркетингови кампании и е прочута с емблематичните си реклами“ и „[с]тойността на марката „Coca-Cola“ издържа на изпитанието на времето и се стреми към внушаване на оптимизъм, разтоварване [или споделяне] и автентичност[;]. Coca-Cola не е политически ориентирана, но се стреми към обединение на хората с вдъхновяващите обещания за по-добро време и възможности[; т]ези ценности правят Coca-Cola също толкова актуална и привлекателна както в настоящето, така и в миналото и потвърждават лоялността, привързаността и любовта, която цели поколения са изпитвали към марката[; р]епутацията на The Coca-Cola Company на силен маркетинг е гаранция, че тази връзка е по-силна отвсякога“.
В това отношение следва да се припомни, че съгласно постоянната практика е налице функционална приемственост между различните отдели в EUIPO, а именно проверителя, отдела по администриране на марките и по правните въпроси, както и отделите по отмяна, от една страна, и апелативните състави, от друга. От тази функционална приемственост между различните отдели на EUIPO произтича, че при преразглеждането на решенията, взети от звената на EUIPO като първа инстанция, апелативните състави са длъжни да основават решението си на всички фактически и правни обстоятелства, които страните са изтъкнали било в производството пред отдела, произнесъл се като първа инстанция, било в производството по обжалване. Контролът, упражняван от апелативните състави, не се ограничава само до проверката за законосъобразност на обжалваното решение, а поради деволутивното действие на обжалването предполага нова преценка на спора в неговата цялост, тъй като апелативните състави трябва изцяло да преразгледат първоначалната жалба и да вземат предвид своевременно представените доказателства (вж. решение от 6 ноември 2007 г., SAEME/СХВП — Racke (REVIAN’s),
T‑407/05
,
EU:T:2007:329
, т.
—
и цитираната съдебна практика). Така от член 64, параграф 1 от Регламент № 207/2009 (впоследствие член 71, параграф 1 от Регламент 2017/1001) следва, че при разглеждане на жалбата, с която е сезиран, апелативният състав е длъжен да проведе нова, пълна проверка по основателността на възражението както от правна, така и от фактическа страна (решения от 13 март 2007 г., СХВП/Kaul,
C‑29/05 P
,
EU:C:2007:162
, т.
и от 13 декември 2016 г., Guiral Broto/EUIPO — Gastro & Soul (Café del Sol),
T‑548/15
, непубликувано,
EU:T:2016:720
, т.
).
Съгласно принципа на функционална приемственост следва да се приеме, че апелативният състав е бил длъжен да вземе предвид твърденията на жалбоподателя, формулирани в становището му от 23 февруари 2011 г. пред отдела по споровете, приложено към писмения му отговор от 25 януари 2012 г., в което са изложени мотивите за обжалване, що се отнася до репутацията на четирите по-ранни марки „Coca-Cola“, която може да бъде прехвърлена към заявената марка.
Следователно апелативният състав неправилно е преценил в точка 30 от обжалваното решение, че жалбоподателят не е доказал каква е конкретната репутация, която би могла да бъде прехвърлена от четирите по-ранни марки „Coca-Cola“ към заявената марка. Също така неправилно апелативният състав допълва, че представените доказателства не позволяват ясно да се установи какво означава „Coca-Cola“.
Освен това в точка 32 от обжалваното решение, макар основателно апелативният състав да отбелязва, че е обвързан с доводите на страните съгласно член 76 от Регламент № 207/2009, отново неправилно той е приел, че по същество жалбоподателят не е представил пред EUIPO доводи и доказателства за репутацията, която може да бъде прехвърлена от по-ранните марки към заявената марка.
Обратното на приетото от апелативния състав в точки 30—33 от обжалваното решение, се налага констатацията, че в действителност жалбоподателят е представил пред EUIPO доводи и доказателства за репутацията, която може да бъде прехвърлена от по-ранните марки към заявената марка, по-специално откъси от проучването на Superbrands, посочени в становището на жалбоподателя в подкрепа на възражението.
От съображение за изчерпателност Общият съд подчертава, на последно място, липсата на решаващ характер на твърдението на апелативния състав, в точка 31 от обжалваното решение, че нито една от стоките, включени в класове 29 и 30, не е разхладителна напитка, обхваната от репутацията на по-ранните марки.
В действителност съгласно съдебната практика по член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009 марки могат да са придобили добра репутация, която да надхвърля съответните потребители на стоките или на услугите, за които са регистрирани тези марки. В този случай е възможно съответните потребители на стоките или на услугите, за които е регистрирана по-късната марка, да направят връзка между конфликтните марки, дори и те да са напълно различни от съответните потребители на стоките или на услугите, за които е регистрирана по-ранната марка (решение от 27 ноември 2008 г., Intel Corporation,
C‑252/07
,
EU:C:2008:655
, т.
и
).
Впрочем в проучването на Superbrands, представено от жалбоподателя пред отдела по споровете, посочено в точка 114 по-горе, се посочва, че „[т]ъй като Coca-Cola остава на върха на световното признание за марка, предприятието е в състояние да използва отношенията си с потребителите за въздействие отвъд пазара на безалкохолни напитки“.
Предвид уважаването на първото основание в точка 108 по-горе, жалбата следва да бъде уважена и следователно да бъде отменено обжалваното решение.
По съдебните разноски
По смисъла на член 134, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд всяка страна, загубила делото, се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено искане в този смисъл.
Тъй като EUIPO и встъпилата страна са загубили делото, следва, от една страна, EUIPO да бъде осъдена да заплати наред с направените от нея съдебни разноски и тези на жалбоподателя съгласно неговите искания, и от друга страна, следва да се приеме, че встъпилата страна трябва да понесе направените от нея съдебни разноски.
Впрочем жалбоподателят е поискал EUIPO да бъде осъдена да заплати съдебните разноски, направени от него на всеки етап от производството по възражение и по обжалване. В това отношение следва да се припомни, че съгласно член 190, параграф 2 от Процедурния правилник необходимите разходи, направени от страните за целите на производството пред апелативния състав, се считат за подлежащи на възстановяване съдебни разноски. Това обаче не се отнася за разноските, направени във връзка с производството пред отдела по споровете. Следователно искането на жалбоподателя за осъждане на EUIPO, чиито искания са отхвърлени, да заплати разходите, свързани с административната процедура, може да бъде уважено само по отношение на необходимите разноски, направени от жалбоподателя в производството пред апелативния състав (вж. в този смисъл решение от 11 октомври 2016 г., Guccio Gucci/EUIPO — Guess? IP Holder (Изображение на четири преплетени букви G),
T‑753/15
, непубликувано,
EU:T:2016:604
, т.
и цитираната съдебна практика).

По изложените съображения
ОБЩИЯТ СЪД (осми състав)
реши:

1)
Отменя решението на четвърти апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 2 декември 2015 г. (преписка R 1251/2015‑4).

2)
EUIPO понася освен направените от нея разноски и разноските, направени от The Coca-Cola Company, включително пред апелативния състав на EUIPO.

3)
Modern Industrial & Trading Investment Co. Ltd (Mitico) понася направените от него разноски.

Collins
Кънчева
Passer
Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 7 декември 2017 година.
Подписи
Съдържание

Обстоятелства, предхождащи спора

Искания на страните

От правна страна

По второто основание, изведено от нарушение на член 65, параграф 6 от Регламент № 207/2009

По първото основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 5 от Регламент № 207/2009

Припомняне на съдебната практика и предварителни бележки

По вземането предвид на използването на комбинирана марка, включваща заявената марка

По вземането предвид на използването на заявената марка извън Европейския съюз с оглед на принципа на териториалност

По преценката на логическите умозаключения относно риск от паразитизъм в Съюза

По съдебните разноски
(
*1
)	Език на производството: английски.