CELEX: 62018TJ0380
Marchio dell’Unione europea
Opposizione
Domanda di marchio denominativo dell’Unione europea INTAS
Marchi anteriori figurativi dell’Unione europea e nazionale che contengono l’elemento denominativo “indas”
Impedimento alla registrazione relativo
Rischio di confusione
Somiglianza dei segni e dei prodotti
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
Prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori
Articolo 47 del regolamento 2017/1001

)
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omissis
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In diritto
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omissis
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Sulla ricevibilità
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omissis
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Sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dall’interveniente
L’interveniente sostiene che gli addebiti della ricorrente diretti a contestare la prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori e il confronto concettuale dei segni in conflitto sono irricevibili. Secondo l’interveniente, le questioni giuridiche e di fatto sollevate mediante tali addebiti sono già state risolte definitivamente in una decisione adottata il 16 marzo 2017 dalla divisione di opposizione in un altro procedimento di opposizione tra le medesime parti, relativo a segni identici a quelli di cui si tratta nella presente causa e a prodotti designati dal marchio richiesto diversi da quelli di cui si tratta nel caso di specie (procedimenti R 816/2017-4 e R 1031/2017-4) (in prosieguo: la «decisione del 16 marzo 2017»). La decisione del 16 marzo 2017 è stata impugnata dalla ricorrente e dall’interveniente dinanzi alla medesima commissione di ricorso che ha adottato la decisione impugnata nella presente causa. Detta commissione di ricorso, chiamata a pronunciarsi sulle questioni della prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori di cui si tratta e della somiglianza concettuale dei segni in conflitto, avrebbe confermato le valutazioni effettuate dalla divisione di opposizione nella decisione del 16 marzo 2017. Pertanto, poiché la decisione della commissione di ricorso su tali questioni non era stata impugnata dinanzi al Tribunale, le valutazioni contenute nella decisione del 16 marzo 2017 sarebbero divenute definitive. In particolare, l’interveniente sostiene che la decisione impugnata nella presente causa è meramente confermativa della decisione del 16 marzo 2017, in quanto non tiene conto di elementi nuovi, né contiene un riesame della situazione delle parti, dal momento che la commissione di ricorso ha fatto esplicito riferimento all’analisi delle questioni in parola effettuata nell’ambito del precedente procedimento di opposizione tra le stesse parti. Pertanto, chiedendo l’annullamento della decisione impugnata nella presente causa, la ricorrente chiederebbe di fatto l’annullamento della decisione del 16 marzo 2017. Infine, l’interveniente sostiene che, se il Tribunale non dovesse dichiarare irricevibili gli addebiti di cui si tratta, ciò sarebbe in contrasto con i principi della res iudicata e del ne bis in idem e creerebbe una situazione di incertezza sui suoi diritti esclusivi, in contrasto con il suo legittimo affidamento e con il principio della certezza del diritto.
In primo luogo, è importante ricordare che il principio dell’autorità di cosa giudicata, che impone che il carattere definitivo di una decisione giudiziaria non sia rimesso in discussione, non è applicabile nell’ambito della relazione sussistente tra una decisione di una divisione di opposizione e un’opposizione proposta successivamente in un procedimento diverso, dato che, in particolare, i procedimenti dinanzi all’EUIPO hanno natura amministrativa e non natura giurisdizionale [v. sentenza dell’8 dicembre 2015, Giand/UAMI – Flamagas (FLAMINAIRE),
T‑583/14
, non pubblicata,
EU:T:2015:943
, punto
e giurisprudenza citata]. A maggior ragione i motivi di una decisione emessa da una divisione di opposizione in un diverso procedimento di opposizione non hanno autorità di cosa giudicata. Tali motivi non sono idonei a creare diritti acquisiti o un legittimo affidamento nei confronti delle parti interessate.
Pertanto, l’interveniente non può sostenere che il rigetto delle sue eccezioni di irricevibilità creerebbe una situazione di incertezza sui suoi diritti esclusivi, in contrasto con le sue aspettative legittime e con il principio della certezza del diritto.
In secondo luogo, il principio del ne bis in idem, che vieta di sanzionare lo stesso soggetto più di una volta per un medesimo comportamento illecito al fine di tutelare uno stesso bene giuridico, costituisce un principio generale del diritto dell’Unione europea di cui il giudice garantisce il rispetto. Orbene, tale principio è applicabile solo a sanzioni, ipotesi che non ricorre nel caso delle decisioni emesse dall’EUIPO nell’ambito di un procedimento di opposizione (v. sentenza dell’8 dicembre 2015, FLAMINAIRE,
T‑583/14
, non pubblicata,
EU:T:2015:943
, punto
e giurisprudenza citata). Di conseguenza, la deduzione di tale principio, nel caso di specie, è inconferente.
In terzo luogo, occorre ricordare che una decisione puramente confermativa di una precedente decisione non impugnata entro i termini previsti non è un atto impugnabile. Al fine di non far nuovamente decorrere il termine per proporre ricorso avverso la decisione anteriore, un ricorso diretto contro una siffatta decisione confermativa deve essere dichiarato irricevibile. Nel caso in cui l’atto impugnato sia puramente confermativo di un atto anteriore, il ricorso è ricevibile esclusivamente a condizione che l’atto confermato sia stato impugnato entro i termini [v., ordinanza del 13 luglio 2017, myToys.de/EUIPO – Laboratorios Indas (myBaby),
T‑519/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:502
, punto
e giurisprudenza citata].
Una decisione è considerata meramente confermativa di una precedente decisione quando non contiene nessun elemento nuovo rispetto a quest’ultima e non è stata preceduta da un riesame della posizione del destinatario di tale decisione anteriore (v. ordinanza del 13 luglio 2017, myBaby,
T‑519/15
, non pubblicata,
EU:C:2017:502
, punto
e giurisprudenza citata).
A tale riguardo, una decisione di una commissione di ricorso, anche se contiene conclusioni identiche a quelle di una precedente decisione adottata da una divisione di opposizione in un diverso procedimento di opposizione, è il risultato di un riesame delle questioni di diritto e di fatto ad essa sottoposte. È vero che detto riesame può portare ad un risultato identico a quello ottenuto in precedenza dinanzi alla divisione di opposizione in un diverso procedimento tra le stesse parti e riguardante segni identici a quelli di cui si tratta in un successivo procedimento dinanzi all’EUIPO. Tuttavia, l’uguaglianza delle soluzioni adottate da due diversi organi dell’EUIPO nel contesto di diversi procedimenti di opposizione non implica che la decisione di una commissione di ricorso abbia carattere confermativo rispetto a quella resa precedentemente da una divisione di opposizione in un diverso procedimento.
Ciò è tanto più vero se si considera che la prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori può variare nel tempo e non può mai essere considerata definitivamente fornita nell’ambito di un procedimento di opposizione diverso da quello in cui viene richiesto. Analogamente, poiché il confronto dei segni in conflitto può variare a seconda del pubblico di riferimento e nel tempo, tale confronto non può essere considerato come deciso in via definitiva da una precedente decisione dell’EUIPO non impugnata dinanzi al Tribunale.
Ne consegue che la decisione impugnata, dal momento che riguarda la questione della prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori e della somiglianza concettuale dei segni in conflitto, non può essere considerata «confermativa» di una decisione adottata da una divisione di opposizione nell’ambito di un diverso procedimento di opposizione riguardante le stesse parti e avente ad oggetto gli stessi marchi.
Alla luce di quanto precede, le eccezioni di irricevibilità sollevate dall’interveniente non meritano accoglimento e devono essere respinte.
Nel merito
Sulla prova dell’uso effettivo dei marchi anteriori
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omissis
]
–
Sull’effettività dell’uso del marchio anteriore dell’Unione europea
La ricorrente sostiene che la commissione di ricorso è incorsa in un errore considerando che l’uso in Spagna del marchio anteriore dell’Unione europea fosse sufficiente per dimostrare l’effettività dell’uso di tale marchio all’interno dell’Unione. Secondo la ricorrente, dalla sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken (
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
), risulta che un marchio anteriore dell’Unione europea deve essere utilizzato in un territorio più ampio di quello di un solo Stato membro affinché il suo uso sia considerato effettivo e che unicamente in determinate circostanze particolari l’uso in un solo Stato membro è sufficiente a dimostrare l’effettività dell’uso di tale marchio all’interno dell’Unione.
A tale riguardo, è importante notare che, nella sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken (
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
), menzionata dalla ricorrente, la Corte ha statuito, da un lato, che, alla luce dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, del regolamento 2017/1001, emergeva dalla giurisprudenza che l’espressione «uso nel[l’Unione]» doveva essere interpretata nel senso che l’estensione territoriale dell’uso costituiva non un criterio distinto dell’uso effettivo, ma una delle componenti di tale uso, che doveva essere integrata nell’analisi globale e studiata in parallelo con le altre componenti dello stesso, e che i termini «nel[l’Unione]» erano intesi a precisare il mercato geografico rilevante per qualsiasi analisi dell’esistenza di un «uso effettivo» di un marchio dell’Unione europea. Dall’altro lato, la Corte ha statuito che l’espressione «uso effettivo nel[l’Unione]», ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, significava che l’uso del marchio dell’Unione europea nello Stato terzo non poteva essere preso in considerazione (sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, punti da
a
e punto 1 del dispositivo).
Inoltre, la Corte ha precisato che il regolamento 2017/1001 perseguiva l’obiettivo di rimuovere l’ostacolo della territorialità dei diritti che le legislazioni degli Stati membri conferiscono ai titolari dei marchi, consentendo alle imprese di adattare alle dimensioni dell’Unione le loro attività economiche e di esercitarle senza ostacoli. Secondo la Corte, il marchio dell’Unione europea consente al suo titolare di contraddistinguere i propri prodotti o servizi in modo identico in tutta l’Unione, superando i confini nazionali. Per contro, le imprese che non desiderano una tutela dei loro marchi a livello dell’Unione possono scegliere di utilizzare marchi nazionali, senza essere obbligate a registrare i loro marchi come marchi dell’Unione europea. La Corte ha sottolineato che il carattere unitario del marchio dell’Unione europea implicava il godimento di una protezione uniforme sull’intero territorio dell’Unione, nel senso che un marchio dell’Unione europea non poteva, in linea di principio, essere registrato o trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso poteva essere vietato soltanto per l’intera Unione. Pertanto, secondo la Corte, attribuire, nell’ambito del regime dei marchi dell’Unione europea, un particolare significato ai territori degli Stati membri ostacolerebbe la realizzazione del suddetto obiettivo e pregiudicherebbe il carattere unitario del marchio dell’Unione europea. La Corte ne deduce che, per valutare la sussistenza di un «uso effettivo nel[l’Unione]», si doveva prescindere dai confini del territorio degli Stati membri (sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, punti da
a
e
).
Al contrario, la Corte ha espressamente respinto, da un lato, la tesi difesa dinanzi ad essa, consistente nel ritenere che l’estensione territoriale dell’uso di un marchio dell’Unione europea non poteva essere in alcun caso limitata al territorio di un solo Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, punto
) e, dall’altro, la tesi secondo cui, anche prescindendo dai confini degli Stati membri nel mercato interno, la condizione dell’uso effettivo di un marchio dell’Unione europea esigerebbe che quest’ultimo sia utilizzato in una parte sostanziale del territorio dell’Unione, la quale potrebbe corrispondere al territorio di uno Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, punti
e
).
A tale riguardo, ha chiarito che, se era certamente ragionevole attendersi che un marchio dell’Unione europea fosse utilizzato in un territorio più esteso rispetto a quello di un solo Stato membro, non era necessario che tale uso fosse geograficamente esteso per essere ritenuto effettivo, poiché una siffatta qualificazione dipende dalle caratteristiche del prodotto o del servizio interessato sul mercato corrispondente (sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, punto
).
Infatti, secondo la Corte, non è escluso che, «in determinate circostanze», il mercato dei prodotti o dei servizi per i quali un marchio dell’Unione europea è stato registrato sia, di fatto, limitato al territorio di un solo Stato membro. La Corte precisa quindi che, in un caso siffatto, un uso del marchio dell’Unione europea in tale territorio potrebbe soddisfare al contempo la condizione dell’uso effettivo di un marchio comunitario e quella dell’uso effettivo di un marchio nazionale (sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, punto
).
Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, quando la Corte, al punto 50 della sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken (
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
), ha utilizzato l’espressione «in determinate circostanze», non cercava di dimostrare che il riconoscimento dell’uso effettivo di un marchio dell’Unione europea utilizzato in un unico Stato membro costituisse un’eccezione ad un principio generale. La Corte ha piuttosto fatto riferimento alle condizioni stabilite da una giurisprudenza costante per valutare l’effettività dell’uso di un marchio, vale a dire tutti i fatti e le circostanze atte a dimostrare che lo sfruttamento commerciale di tale marchio consentiva di creare o conservare quote di mercato per i prodotti o servizi per i quali era stato registrato. Infatti, la Corte ha sottolineato che non era possibile stabilire a priori, astrattamente, quale estensione territoriale debba essere considerata per stabilire se l’uso di un marchio dell’Unione europea fosse effettivo o meno. Non può quindi essere fissata una regola de minimis (v. sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, punto
e giurisprudenza ivi citata). Secondo la Corte, un marchio dell’Unione europea è oggetto di un uso effettivo quando è utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale e al fine di creare o di conservare quote di mercato nell’Unione per i prodotti o servizi designati dal suddetto marchio. Pertanto, nel valutare l’uso effettivo, occorre prendere in considerazione le caratteristiche del mercato in questione, la natura dei prodotti o dei servizi tutelati dal marchio, l’estensione territoriale e quantitativa dell’uso nonché la sua frequenza e regolarità (sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, punto
).
Da quanto precede emerge, in primo luogo, che l’estensione territoriale è solo uno dei fattori da prendere in considerazione per valutare l’effettività dell’uso di un marchio dell’Unione europea e, in secondo luogo, che non è possibile fissare una regola de minimis per stabilire se tale fattore sia soddisfatto. Non è infatti necessario che l’uso di un marchio dell’Unione europea sia geograficamente esteso per essere qualificato effettivo, nei limiti in cui una simile qualificazione dipende dalle caratteristiche dei prodotti o servizi interessati sul mercato corrispondente e, più generalmente, da tutti i fatti e le circostanze che possono provare che lo sfruttamento commerciale di detto marchio consente di creare o conservare le quote di mercato per i prodotti o servizi per i quali quest’ultimo è stato registrato (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, punto
). Del resto, per qualificare come effettivo l’uso di un marchio dell’Unione europea, non è necessario che esso sia utilizzato in una parte sostanziale del territorio dell’Unione. Inoltre, non deve essere esclusa la possibilità che il marchio in questione sia stato utilizzato nel territorio di un unico Stato membro, poiché è necessario prescindere dai confini degli Stati membri e tener conto delle caratteristiche dei prodotti o servizi interessati.
Conformemente ai principi stabiliti dalla sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken (
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
), il Tribunale ha statuito a più riprese che l’uso di un marchio dell’Unione europea in un solo Stato membro (ad esempio, Germania, Spagna, Regno Unito) o anche in una sola città di uno Stato membro dell’Unione, come il Regno Unito (ad esempio, Londra), era sufficiente a soddisfare il criterio dell’estensione territoriale [v., in tal senso, sentenze del 30 gennaio 2015, Now Wireless/UAMI – Starbucks (HK) (now),
T‑278/13
, non pubblicata,
EU:T:2015:57
, punti
e
; del 15 luglio 2015, TVR Automotive/UAMI – TVR Italia (TVR ITALIA),
T‑398/13
,
EU:T:2015:503
, punto
; del 9 novembre 2016, Gallardo Blanco/EUIPO – Expasa Agricultura y Ganadería (Raffigurazione di un morso per cavalli a forma di h),
T‑716/15
, non pubblicata,
EU:T:2016:649
, punti da
a
; del 30 novembre 2016, K&K Group/EUIPO – Pret A Manger (Europe) (Pret A Diner),
T‑2/16
, non pubblicata,
EU:T:2016:690
, punto
; del 28 giugno 2017, Tayto Group/EUIPO – MIP Metro (real),
T‑287/15
, non pubblicata,
EU:T:2017:443
, punto
; del 15 novembre 2018, DRH Licensing & Managing/EUIPO – Merck (Flexagil),
T‑831/17
, non pubblicata,
EU:T:2018:791
, punto
, e del 6 marzo 2019, Serenity Pharmaceuticals/EUIPO – Gebro Holding (NOCUVANT),
T‑321/18
, non pubblicata,
EU:T:2019:139
, punti da
a
].
In altre parole, come ha sottolineato l’avvocato generale Sharpston nelle sue conclusioni nella causa Leno Merken (
C‑149/11
,
EU:C:2012:422
), che un marchio dell’Unione europea sia stato utilizzato in uno o più Stati membri è irrilevante. Ciò che rileva è l’impatto dell’uso nel mercato interno: più precisamente, se sia sufficiente per conservare o creare quote in tale mercato, per i prodotti e i servizi contraddistinti dal marchio e se contribuisca ad una presenza dei prodotti e servizi contraddistinti dal marchio, che sia rilevante sotto il profilo commerciale. Che tale uso si traduca in un effettivo successo commerciale è irrilevante (conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa
C‑149/11
, Leno Merken,
EU:C:2012:422
, paragrafo
).
Nel caso di specie, tenuto conto, in primo luogo, della notevole quantità di elementi di prova prodotti dall’interveniente, in secondo luogo, della durata e della frequenza dell’uso attestata da tali documenti, in terzo luogo, delle caratteristiche dei prodotti per i quali detto uso è stato dimostrato e dei canali di distribuzione abituali, vale a dire che si tratta di prodotti sanitari forniti in particolare da farmacie e ospedali e, in quarto luogo, dell’importanza di dell’uso in parola tanto in termini di volume di vendite quanto di fatturato, va notato, alla luce dei principi stabiliti nella sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken (
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
) e riassunti al punto 80 supra, che la commissione di ricorso non ha commesso un errore di valutazione quando ha ritenuto, al punto 22 della decisione impugnata, che l’interveniente aveva dimostrato l’uso del marchio INDAS in Spagna e che, dal momento che era opportuno prescindere dai confini degli Stati membri, tale uso era sufficiente a provare l’uso nell’Unione.
Infatti, occorre considerare che l’uso di un marchio anteriore dell’Unione europea in uno Stato membro è idoneo a produrre effetti sul mercato interno, ad esempio, assicurando che i prodotti siano conosciuti – sotto il profilo commerciale – dagli operatori di un mercato più ampio rispetto a quello corrispondente al territorio in cui il marchio viene usato (conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:422
, paragrafo
).
L’insieme degli elementi di prova prodotti dall’interveniente attesta un uso sufficiente a mantenere o creare quote di mercato nel mercato pertinente e contribuire ad una presenza commerciale significativa dei prodotti, menzionati al punto 15 supra, che rientrano nella classe 10 e sono designati dal marchio dell’Unione europea anteriore. Di conseguenza, la commissione di ricorso, parimenti senza incorrere in errori di valutazione, ha concluso, al punto 34 della decisione impugnata, che l’uso effettivo di tale marchio era stato dimostrato per i prodotti in parola.
Si deve pertanto respingere il secondo motivo di ricorso della ricorrente, menzionato al precedente punto 44.
[
omissis
]
Sulle spese
[
omissis
]

Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione)
dichiara e statuisce:

1)
Il ricorso è respinto.

2)
La Intas Pharmaceuticals Ltd è condannata alle spese.

Gervasoni
Madise
da Silva Passos
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 novembre 2019.
Firme
(
*1
)	Lingua processuale: l’inglese.
(
)	Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.