CELEX: 62017CJ0668
Odvolanie
Ochranná známka Európskej únie
Konanie vo veci zrušenia
Slovná ochranná známka Boswelan
Riadne používanie
Neexistencia
Používanie ochrannej známky v rámci klinických skúšok pred podaním žiadosti o povolenie na uvedenie lieku na trh
Náležitý dôvod na nepoužívanie
Pojem

Svojím odvolaním sa Viridis Pharmaceutical Ltd (ďalej len „Viridis“) domáha zrušenia rozsudku Všeobecného súdu Európskej únie z 15. septembra 2017, Viridis Pharmaceutical/EUIPO – Hecht‑Pharma (Boswelan) (T‑276/16, neuverejnený, ďalej len „napadnutý rozsudok“,
EU:T:2017:611
), ktorým tento súd zamietol jej žalobu o neplatnosť rozhodnutia piateho odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 29. februára 2016 (vec R 2837/2014‑5), týkajúcemu sa konania vo veci zrušenia medzi spoločnosťami Hecht‑Pharma GmbH a Viridis (ďalej len „sporné rozhodnutie“).
Právny rámec
Medzinárodné právo
Dohoda o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva, ktorá tvorí prílohu 1C Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie uzavretej v Marrákeši, bola v mene Európskeho spoločenstva schválená rozhodnutím Rady 94/800/ES 22. decembra 1994 týkajúcim sa uzavretia dohôd v mene Európskeho spoločenstva, pokiaľ ide o záležitosti v rámci jeho kompetencie, ku ktorým sa dospelo na Uruguajskom kole multilaterálnych rokovaní (1986 – 1994) (
Ú. v. ES L 336, 1994, s. 1
; Mim. vyd.11/021, s. 80) (ďalej len „dohoda TRIPS“). Vo svojom článku 19 ods. 1 stanovuje povinnosť používať zapísanú ochrannú známku týmto spôsobom:
„Ak sa vyžaduje používanie na zachovanie registrácie, môže byť ochranná známka vymazaná len pre nepoužívanie počas neprerušeného obdobia v trvaní aspoň troch rokov, ak majiteľ ochrannej známky nepreukáže uvedené oprávnené dôvody opierajúce sa o existenciu prekážok takéhoto používania. Okolnosti vznikajúce nezávisle od vôle majiteľa ochrannej známky, ktoré tvoria prekážku používania ochrannej známky, ako je napríklad dovozné obmedzenie alebo iné vládne požiadavky na tovary alebo služby chránené ochrannou známkou, sa budú uznávať ako oprávnené dôvody jej nepoužívania.“
Právo Únie
Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke [Európskej únie] (
Ú. v. EÚ L 78, 2009, s. 1
) bolo zmenené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2424 zo 16. decembra 2015 (
Ú. v. EÚ L 341, 2015, s. 21
), ktoré nadobudlo účinnosť 23. marca 2016. Následne bolo s účinnosťou od 1. októbra 2017 zrušené a nahradené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1001 zo 14. júna 2017 o ochrannej známke Európskej únie (
Ú. v. EÚ L 154, 2017, s. 1
). Vzhľadom na dátum podania návrhu na zrušenie, o ktorý ide vo veci samej, v tomto prípade 18. novembra 2013, ktorý je rozhodujúci na účely určenia uplatniteľného hmotného práva, sa tento spor riadi hmotnoprávnymi ustanoveniami nariadenia č. 207/2009.
Odôvodnenie 10 nariadenia č. 207/2009 znie:
„Neexistuje žiadne opodstatnenie chrániť ochranné známky [Európskej únie] alebo voči nim chrániť akúkoľvek ochrannú známku, ktorá bola zapísaná už skôr, s výnimkou prípadov, keď sa ochranné známky skutočne [riadne –
neoficiálny preklad
] používajú.“
Článok 15 uvedeného nariadenia s názvom „Používanie ochranných známok [Európskej únie]“ vo svojom odseku 1 stanovuje:
„Ak počas obdobia piatich rokov po zápise majiteľ nepoužíval riadne ochrannú známku [Európskej únie] v [Európskej únii] v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, alebo ak takéto používanie bolo pozastavené nepretržite päť rokov, ochranná známka [Európskej únie] je predmetom sankcií uvedených v tomto nariadení, pokiaľ neexistujú oprávnené dôvody jej nepoužívania.
Za používanie v zmysle odseku 1 sa považuje taktiež:
a)
používanie ochrannej známky [Európskej únie] v podobe, ktorá sa líši od podoby, v akej bola zapísaná, v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť ochrannej známky;
…“
Článok 51 toho istého nariadenia s názvom „Dôvody na zrušenie“ vo svojom odseku 1 stanovuje:
„Práva majiteľa ochrannej známky [Európskej únie] sa vyhlásia za zrušené na základe návrhu podaného [EUIPO] alebo na základe vzájomného návrhu v konaní o porušení:
a)
ak sa nepretržite počas piatich rokov ochranná známka riadne nepoužívala v [Únii] v súvislosti s tovarmi alebo službami, pre ktoré bola zapísaná, a pre jej nepoužívanie neexistujú žiadne náležité dôvody; žiadna osoba však nemôže podať návrh na zrušenie práv majiteľa ochrannej známky… v prípade, ak sa počas obdobia medzi uplynutím päťročného obdobia a podaním návrhu alebo vzájomného návrhu skutočné používanie ochrannej známky začalo alebo obnovilo; začatie alebo obnova používania v lehote troch mesiacov pred podaním návrhu alebo vzájomného návrhu, ktoré sa začalo najskôr po uplynutí nepretržitého obdobia piatich rokov nepoužívania, sa však nebude brať do úvahy tam, kde dôjde k prípravám na začatie alebo obnovu používania iba po tom, ako sa majiteľ dozvedel, že možno podať návrh alebo vzájomný návrh;
…“
Odôvodnenie 24, článok 18 a článok 58 nariadenia 2017/1001 zodpovedajú odôvodneniu 10, článku 15 a článku 51 nariadenia č. 207/2009, v uvedenom poradí.
Odôvodnenie 25 nariadenia 2017/1001, ktoré nemá ekvivalent v nariadení č. 207/2009, znie:
„Z dôvodov nestrannosti a právnej istoty by používanie ochrannej známky [Európskej únie] v podobe, ktorá sa líši v prvkoch, ktoré nemenia rozlišovaciu spôsobilosť tejto známky v podobe, v akej bola zapísaná, malo postačovať na zachovanie priznaných práv bez ohľadu na to, či je ochranná známka v podobe, v akej sa používa, aj zapísaná.“
Okolnosti predchádzajúce sporu
Okolnosti predchádzajúce sporu a hlavné prvky sporného rozhodnutia, ako vyplývajú z bodov 1 až 11 napadnutého rozsudku, možno na účely prejednávanej veci zhrnúť takto.
Obchodná spoločnosť Pharmasan GmbH Freiburg, ktorej právnym nástupcom je Viridis, požiadala 30. septembra 2003 EUIPO o zápis slova „Boswelan“ ako ochrannej známky Európskej únie pre „farmaceutické výrobky a výrobky v oblasti zdravotnej starostlivosti“ zaradené do triedy 5 v zmysle Niceskej dohody o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957 v revidovanom a doplnenom znení.
Táto prihláška bola uverejnená vo
Vestníku ochranných známok Spoločenstva
č. 31/2004 z 2. augusta 2004 a zápis ochrannej známky (ďalej len „sporná známka“) sa uskutočnil 24. apríla 2007.
Dňa 18. novembra 2013 podala obchodná spoločnosť Hecht‑Pharma návrh na zrušenie tejto ochrannej známky vo vzťahu k všetkým výrobkom, pre ktoré bola zapísaná, na základe článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 z dôvodu, že sa riadne nepoužívala.
Rozhodnutím z 26. septembra 2014 zrušovacie oddelenie EUIPO zrušilo práva spoločnosti Viridis k ochrannej známke pre všetky zapísané výrobky.
Dňa 6. novembra 2014 Viridis podala na odvolací senát EUIPO odvolanie na základe článkov 58 až 64 nariadenia č. 207/2009 proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia.
Piaty odvolací senát EUIPO (ďalej len „odvolací senát“) sporným rozhodnutím zamietol odvolanie.
Po prvé sa odvolací senát domnieval, že dôkazy poskytnuté spoločnosťou Viridis nepreukazovali, že sporná ochranná známka sa v Európskej únii riadne používala pre výrobky, ktoré označovala, nepretržite počas obdobia piatich rokov pred podaním návrhu na zrušenie. Tieto dôkazy sa totiž podľa neho týkali konania čisto vnútornej povahy, ktoré sa týkalo klinických skúšok. Podľa neho sa uskutočňovali príliš vzdialene pred uvedením výrobku na trh a mimo hospodárskej súťaže. Údajne nešlo o konanie smerované navonok v súvislosti s uvedeným dotknutých výrobkov na trh alebo ich marketingom. Podľa neho nepredstavovali ani priamy prípravný akt, ani akt prebiehajúci súbežne s bezprostredne nasledujúcim uvedením na trh.
Po druhé sa odvolací senát, ktorý odkazuje najmä na definíciu náležitého dôvodu v zmysle dohody TRIPS, domnieval, že v prejednávanej veci vykonávanie klinických skúšok samo osebe nie je dôvodom nezávislým od vôle spoločnosti Viridis, ktorý by opodstatnil nepoužívanie spornej ochrannej známky. Dĺžka trvania klinických skúšok totiž podľa neho závisela od finančných prostriedkov, ktoré sa majiteľ ochrannej známky rozhodol vynaložiť, takže táto okolnosť nepatrí do kategórie prekážok nezávislých od jeho vôle. Zodpovednosť za dĺžku trvania konania údajne možno považovať za prenesenú na externý orgán až od okamihu podania úradnej žiadosti o uvedenie výrobku na trh. Ochrana priznaná ochranným známkam Európskej únie nariadením č. 207/2009 sa podľa neho nezdá byť potrebná ešte pred podaním takejto úradnej žiadosti a ak sa farmaceutická spoločnosť napriek tomu rozhodla pristúpiť k zápisu ochrannej známky Európskej únie mnoho rokov pred podaním takejto žiadosti, oneskorenie klinických skúšok patrí do oblasti jej vlastnej zodpovednosti.
Konanie pred Všeobecným súdom a napadnutý rozsudok
Podaním do kancelárie Všeobecného súdu 30. mája 2016 podala Viridis žalobu o neplatnosť napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom odvolací senát zamietol jej odvolanie proti rozhodnutiu zrušovacieho oddelenia, ktorým boli zrušené jej práva v súvislosti s liekmi na liečbu sklerózy multiplex.
Na podporu svojej žaloby Viridis uviedla tri žalobné dôvody. Prvý žalobný dôvod bol založený na porušení článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 v rozsahu, v akom odvolací senát údajne nesprávne rozhodol, že uvádzané skutočnosti a predložené dôkazy nepostačovali na preukázanie riadneho používania spornej ochrannej známky, pokiaľ ide o lieky na liečbu sklerózy multiplex. Druhý žalobný dôvod bol založený na porušení toho istého ustanovenia v rozsahu, v akom sa odvolací senát údajne nesprávne domnieval, že uvádzané skutočnosti a predložené dôkazy nepostačovali na preukázanie náležitého dôvodu na nepoužívanie tejto ochrannej známky v súvislosti s tými istými liekmi. Tretí žalobný dôvod bol založený na porušení článku 83 nariadenia č. 207/2009, konkrétnejšie na porušení zásady ochrany legitímnej dôvery.
Všeobecný súd zamietol každý jeden z týchto žalobných dôvodov a v dôsledku toho zamietol žalobu ako celok.
Návrhy účastníkov konania pred Súdnym dvorom
Svojím odvolaním Viridis navrhuje, aby Súdny dvor:
–
zrušil napadnutý rozsudok,
–
vrátil vec Všeobecnému súdu a
–
uložil EUIPO povinnosť nahradiť trovy konania alebo subsidiárne rozhodol, že o trovách konania sa rozhodne neskôr.
EUIPO navrhuje, aby Súdny dvor:
–
zamietol odvolanie a
–
uložil spoločnosti Viridis povinnosť nahradiť trovy konania.
Hecht‑Pharma navrhuje, aby Súdny dvor:
–
zamietol odvolanie,
–
uložil spoločnosti Viridis povinnosť nahradiť trovy konania.
O odvolaní
Na podporu svojho odvolania Viridis uvádza dva odvolacie dôvody, z ktorých prvý je založených na porušení článku 58 ods. 1 písm. a) nariadenia 2017/1001, a to tým, že Všeobecný súd údajne dospel k nesprávnemu záveru, že sporná ochranná známka sa riadne nepoužívala, a druhý je založený na porušení toho istého ustanovenia tým, že Všeobecný súd údajne dospel k nesprávnemu záveru, že neexistoval žiadny náležitý dôvod na nepoužívanie tejto ochrannej známky.
Úvodné pripomienky
Na jednej strane treba uviesť, že Viridis a Hecht‑Pharma sa vo svojich písomných podaniach odvolávajú na ustanovenia nariadenia 2017/1001. Keďže sa však, ako vyplýva z bodov 3 a 7 tohto rozsudku, v prejednávanej veci uplatňuje nariadenie č. 207/2009 a články 18 a 58 nariadenia 2017/1001 zodpovedajú článkom 15 a 51 nariadenia č. 207/2009, odkazy účastníkov konania na tieto prvé uvedené články je potrebné chápať ako ich odkazy na tieto druhé uvedené články.
Na druhej strane, ako uviedol generálny advokát v bodoch 32 a 33 svojich návrhov, obidva odvolacie dôvody v podstate založené na porušení článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 nastoľujú právne otázky týkajúce sa výkladu pojmov „riadne používanie“ a „náležitý dôvod na nepoužívanie“ v zmysle nariadenia č. 207/2009. Preto na rozdiel od toho, čo tvrdí Hecht‑Pharma, sa tieto dva odvolacie dôvody nesnažia o nové posúdenie skutkového stavu a okolností prejednávanej veci, a preto sú prípustné.
O prvom odvolacom dôvode
Argumentácia účastníkov konania
Svojím prvým odvolacím dôvodom Viridis v podstate vytýka Všeobecnému súdu, že porušil článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 tým, že pri svojom hodnotení, či sa sporná ochranná známka riadne používala, dvakrát vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia.
V prvom rade Viridis kritizuje bod 36 napadnutého rozsudku, v ktorom Všeobecný súd stanovil zásadu, že ochranná známka označujúca liek sa môže riadne používať až odvtedy, keď bolo pre tento liek udelené povolenie na uvedenie na trh (PUT).
Podľa tohto účastníka konania táto zásada vychádza z reštriktívneho výkladu pojmu „riadne používanie“, ktorý údajne nie je opodstatnený, keďže spôsoby použitia skúmané Všeobecným súdom v prejednávanej veci neboli nezákonné.
Viridis tvrdí, že tento výklad je takisto v rozpore aj s judikatúrou Súdneho dvora a Všeobecného súdu. Tvrdí, že podľa tejto judikatúry by sa totiž riadne používanie malo posudzovať z prípadu na prípad. Dokonca aj minimálne používanie a predaj jedinému zákazníkovi by sa podľa nej mohli považovať za dostatočné, ak sú opodstatnené z obchodného hľadiska. Používanie navonok údajne neznamená, že musí byť nevyhnutne nasmerované ku konečným spotrebiteľom.
Z toho údajne vyplýva, že nemožno vylúčiť riadne používanie iba z dôvodu, že dotknuté výrobky nemožno uvádzať na trh ani propagovať verejnosti.
Naopak podľa nej by sa mali zohľadniť záujmy farmaceutického priemyslu a malo by sa usudzovať, že právne úkony týkajúce sa používania ochrannej známky, ako sú úkony vykonané spoločnosťou Viridis počas dotknutých klinických skúšok, sa môžu považovať za riadne používanie, ak sa javia ako dostatočné v prípade posúdenia z prípadu na prípad. Päťročná doba stanovená v článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 totiž podľa nej nie je dostatočná v špecifických podmienkach farmaceutického priemyslu vzhľadom na zúžený okruh kupujúcich a obmedzený počet účastníkov klinických skúšok.
V druhom rade Viridis spochybňuje konštatovanie Všeobecného súdu uvedené v prvej vete bodu 39 napadnutého rozsudku, podľa ktorého používanie spornej ochrannej známky v rámci klinických skúšok voči tretím osobám nemožno považovať za rovnocenné uvedeniu na trh, ani za priame prípravné konanie, keďže ide o použitie vnútornej povahy.
Podľa spoločnosti Viridis Všeobecný súd rozhodnutím, že používanie ochrannej známky v rámci klinických skúšok predstavuje používanie vnútornej povahy, ktoré vylučuje, aby takéto používanie mohlo predstavovať riadne používanie, nezohľadnil judikatúru, podľa ktorej môže riadne používanie existovať aj vtedy, ak sa bezprostredne pripravuje uvedenie na trh. Táto judikatúra údajne umožňuje dospieť k záveru, že používanie môže byť riadne aj vtedy, ak sa netýka veľkého počtu adresátov.
Viridis dodáva, že povinnosť používania zapísanej ochrannej známky nie je samoúčelná a že požiadavka na používanie má za cieľ nezaťažovať register nepoužívanými ochrannými známkami. Výklad pojmu „používanie“ by preto podľa nej mal mať určitú pružnosť, o čom svedčí skutočnosť, že článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a) nariadenia č. 207/2009, ako aj odôvodnenie 25 nariadenia 2017/1001 pripúšťajú používanie ochrannej známky v inej forme, než je tá, v ktorej bola zapísaná.
EUIPO a subsidiárne aj Hecht‑Pharma spochybňujú dôvodnosť prvého odvolacieho dôvodu.
Posúdenie Súdnym dvorom
Svojím prvým odvolacím dôvodom Viridis tvrdí, že hodnotenie riadneho používania ochrannej známky Všeobecným súdom vychádza z nesprávneho právneho posúdenia. Podľa spoločnosti Viridis Všeobecný súd na jednej strane v bode 36 napadnutého rozsudku nesprávne vychádzal zo zásady, že riadne používanie v súvislosti so zachovaním práv k lieku môže existovať len vtedy, ak bolo pre tento liek vydané PUT, a na druhej strane, že v bode 39 tohto rozsudku vylúčil, aby používanie ochrannej známky v rámci klinických skúšok mohlo predstavovať riadne používanie.
Podľa ustálenej judikatúry je ochranná známka predmetom riadneho používania v zmysle článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 vtedy, ak sa používa v súlade s jej základnou funkciou zaručiť označenie pôvodu tovarov alebo služieb, pre ktoré je zapísaná, aby pre tieto tovary a služby vytvárala alebo zachovávala odbyt, s výnimkou symbolického používania, ktorého účelom je len zachovanie práv z ochrannej známky (rozsudky z 11. marca 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, bod
, ako aj z 8. júna 2017, W. F. Gözze Frottierweberei a Gözze,
C‑689/15
,
EU:C:2017:434
, bod
a citovaná judikatúra).
Riadne používanie ochrannej známky zahŕňa používanie ochrannej známky pre tovary alebo služby chránené touto ochrannou známkou na trhu a nielen vnútri dotknutého podniku. Používanie ochrannej známky sa musí vzťahovať na tovary a služby, ktoré už boli uvedené na trh alebo ktorých uvedenie na trh, ktoré podnik pripravuje s cieľom získania zákazníkov, najmä v rámci reklamných kampaní, je bezprostredné (pozri v tomto zmysle rozsudok z 11. marca 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, bod
).
Naproti tomu umiestnenie ochrannej známky na výrobky, ktoré sa nijako nedistribuujú, s cieľom ich preniknutia na trh s výrobkami označenými zapísanými ochrannými známkami, sa nemôže považovať za riadne používanie tejto ochrannej známky, keďže takéto umiestnenie neprispieva ani k vytvoreniu odbytu pre výrobky, ani k tomu, aby sa v záujme spotrebiteľa odlíšili od výrobkov pochádzajúcich od iných podnikov (pozri v tomto zmysle rozsudok z 15. januára 2009, Silberquelle,
C‑495/07
,
EU:C:2009:10
, bod
).
Posúdenie riadnej povahy používania ochrannej známky musí vychádzať zo všetkých skutočností a okolností týkajúcich sa určenia jej skutočného obchodného používania v obchodnom styku, najmä z toho, či jej používanie v príslušnom ekonomickom odvetví možno považovať za postačujúce na udržanie alebo vytvorenie podielu na trhu pre tovary alebo služby chránené ochrannou známkou, z povahy týchto tovarov a služieb, vlastností trhu, rozsahu a frekvencie používania ochrannej známky (rozsudky z 11. marca 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, bod
, a z 31. januára 2019, Pandalis/EUIPO,
C‑194/17 P
,
EU:C:2019:80
, bod
).
V prejednávanej veci Všeobecný súd v bode 36 napadnutého rozsudku uviedol, že dôkazy predložené spoločnosťou Viridis v konaní pred EUIPO s cieľom preukázať riadne používanie spornej ochrannej známky, ako sú uvedené v bode 35 tohto rozsudku, umožňujú konštatovať, že Viridis vykonala prípravné úkony spočívajúce v uskutočnení klinických skúšok s cieľom podať žiadosť o PUT a zahŕňajúce niektoré úkony s reklamnou povahou vo vzťahu k týmto skúškam.
Všeobecný súd však v tom istom bode 36 uviedol, že „jedine vydanie [PUT] príslušnými orgánmi by mohlo umožniť verejné používanie [tejto] ochrannej známky smerom navonok“, keďže právna úprava týkajúca sa liekov zakazuje reklamu na lieky, pre ktoré ešte nebolo vydané PUT, a teda aj akúkoľvek komunikáciu určenú na získanie alebo zachovanie podielu na trhu.
Všeobecný súd v bodoch 37 a 38 napadnutého rozsudku dodal, že hoci môže existovať riadne používanie pred akýmkoľvek uvedením výrobkov označených ochrannou známkou na trh, platí to len pod podmienkou, že uvedenie na trh bude bezprostredne nasledovať. V prejednávanej veci však podľa Všeobecného súdu Viridis nepreukázala, že uvedenie na trh lieku určeného na liečbu sklerózy multiplex, ktorý bol označený spornou ochrannou známkou, malo bezprostredne nasledovať, pretože nepredložila dôkazy, ktoré by umožnili konštatovať, že klinické skúšky sa chýlili ku koncu.
Napokon v odpovedi na niektoré tvrdenia spoločnosti Viridis Všeobecný súd v bode 39 napadnutého rozsudku posúdil konkrétne okolnosti používania spornej ochrannej známky v rámci dotknutých klinických skúšok a v podstate usúdil, že išlo o používanie vnútornej povahy, pri ktorom sa nepreukázalo, že jeho objem bol z hľadiska farmaceutického priemyslu významný.
V prvom rade z úvah, ktoré Všeobecný súd uviedol v napadnutom rozsudku, vyplýva, že v súlade s judikatúrou pripomenutou v bodoch 38 až 41 tohto rozsudku pristúpil ku konkrétnemu posúdeniu všetkých skutočností a okolností prejednávanej veci s cieľom určiť, či spôsoby použitia uvedené spoločnosťou Viridis boli takej povahy, že odrážajú používanie spornej ochrannej známky v súlade s jej funkciou označenia pôvodu dotknutých tovarov a jej obchodnou funkciou, ktorá spočíva vo vytvorení alebo zachovaní odbytu pre výrobky, pre ktoré bola zapísaná.
Pokiaľ ide o tvrdenie spoločnosti Viridis, podľa ktorého Všeobecný súd v bode 36 napadnutého rozsudku stanovil zásadu, že o riadne používanie ochrannej známky zapísanej pre liek môže ísť až vtedy, keď bolo pre tento liek vydané PUT, treba uviesť, že Všeobecný súd sa v rámci svojho konkrétneho posúdenia obmedzil na vyvodenie dôsledkov svojho konštatovania, že v súlade s príslušnou právnou úpravou liek, ktorého uvedenie na trh ešte nebolo povolené, ani nemôže byť predmetom reklamy určenej na získanie alebo zachovanie podielu na trhu.
Treba dodať, že aj keby sa preukázala okolnosť, že spôsoby použitia uvedené spoločnosťou Viridis boli, ako tvrdí táto spoločnosť, v súlade s uplatňujúcimi sa právnymi požiadavkami, táto okolnosť nemôže stačiť na preukázanie riadnej povahy tohto používania v zmysle článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009, keďže táto riadna povaha sa konkrétne posudzuje vzhľadom na všetky skutočnosti a okolnosti vlastné prejednávanej veci a nemôže závisieť len od právnej povahy spôsobov použitia. V prejednávanej veci pritom nešlo o používanie výrobkov, chránených ochrannou známkou, na trhu.
Keďže Viridis vychádza z údajnej nedostatočnosti päťročnej lehoty uvedenej v článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 pre farmaceutický priemysel, treba poznamenať, že ako uviedol generálny advokát v bode 45 svojich návrhov, táto lehota sa uplatňuje nezávisle od hospodárskeho odvetvia, do ktorého patria výrobky alebo služby, pre ktoré je dotknutá ochranná známka zapísaná. Toto tvrdenie je preto neúčinné.
V druhom rade v odpovedi na niektoré tvrdenia spoločnosti Viridis, uvedené v bode 45 tohto rozsudku, Všeobecný súd v bode 39 napadnutého rozsudku uviedol, že používanie spornej ochrannej známky v rámci klinických skúšok nemožno považovať za rovnocenné uvedeniu na trh, ani za priamy prípravný akt, ale ho treba považovať za používanie vnútornej povahy, pretože sa uskutočnilo mimo hospodárskej súťaže v rámci obmedzeného okruhu účastníkov a bez toho, aby bolo jeho cieľom získanie alebo zachovanie podielu na trhu.
Všeobecný súd tak neporušil judikatúru citovanú v bode 39 tohto rozsudku, na ktorú sa odvolávala Viridis, podľa ktorej môže ísť o riadne používanie ochrannej známky Európskej únie aj vtedy, keď označené výrobky ešte nie sú uvedené na trh. Všeobecný súd naproti tomu v bode 37 napadnutého rozsudku správne pripomenul, že takéto používanie možno konštatovať len pod podmienkou, že uvádzanie dotknutých výrobkov na trh bude bezprostredne nasledovať a v bodoch 38 a 39 uvedeného rozsudku rozhodol, že Viridis nepredložila dôkaz, že v prejednávanej veci išlo o takýto prípad.
Konkrétne, Všeobecný súd tým, že preskúmal, či sa uvádzané používanie spornej ochrannej známky uskutočnilo voči tretím osobám a či bol rozsah používania dostatočne významný vzhľadom na okolnosti vlastné farmaceutickému priemyslu, v súlade s judikatúrou Súdneho dvora preskúmal riadnu povahu tohto používania.
S prihliadnutím na judikatúru citovanú v bodoch 38 až 41 tohto rozsudku a ako v podstate uviedol generálny advokát v bodoch 57, 59 a 61 až 63 svojich návrhov treba konštatovať, že vzhľadom na to, že riadne používanie ochrannej známky Európskej únie možno preukázať na základe spôsobov použitia, ktoré sa týkajú štádia predchádzajúceho uvedeniu na trh označených výrobkov alebo služieb, iba pokiaľ bezprostredne nasleduje uvedenie na trh, spôsoby použitia, ktoré môžu preukázať takéto riadne používanie, musia mať vonkajšiu povahu a musia vyvolávať účinky voči členom verejnosti, ktorým budú v budúcnosti určené tieto výrobky alebo služby, a to aj v takejto fáze predchádzajúcej uvedeniu na trh.
Napokon na rozdiel od toho, čo tvrdí Viridis, z článku 15 ods. 1 druhého pododseku písm. a) nariadenia č. 207/2009 nemožno vyvodiť pružnejší výklad pojmu „riadne používanie“.
V zmysle tohto posledného uvedeného ustanovenia totiž používanie ochrannej známky v podobe, ktorá sa líši od podoby, v akej bola zapísaná, sa považuje za používanie v zmysle článku 15 ods. 1 prvého pododseku nariadenia č. 207/2009, pokiaľ sa nezmenila rozlišovacia spôsobilosť ochrannej známky v podobe, v ktorej bola táto ochranná známka zapísaná (rozsudok z 11. októbra 2017, EUIPO/Cactus,
C‑501/15 P
,
EU:C:2017:750
, bod
).
Cieľom článku 15 ods. 1 druhého pododseku písm. a) nariadenia č. 207/2009 teda tým, že nevyžaduje striktný súlad medzi podobou ochrannej známky používanou v obchodnom styku a podobou, v ktorej bola zapísaná, je povoliť majiteľovi tejto ochrannej známky, aby vykonal na označení pri jeho obchodnom využití zmeny, ktoré mu dovoľujú bez zmeny rozlišovacej spôsobilosti lepšie sa prispôsobiť požiadavkám predaja a propagácie dotknutých výrobkov alebo služieb (rozsudok z 11. októbra 2017, EUIPO/Cactus,
C‑501/15 P
,
EU:C:2017:750
, bod
).
Hoci tak článok 15 ods. 1 druhý pododsek písm. a) nariadenia č. 207/2009 zavádza určitú pružnosť, pokiaľ ide o podobu používania ochrannej známky Európskej únie, nič to nemení na tom, že toto ustanovenie nemá nijaký vplyv na posúdenie riadnej povahy tohto používania, ktoré sa musí vykonať v súlade s kritériami stanovenými judikatúrou pripomenutou v bodoch 38 až 41 tohto rozsudku.
Z toho vyplýva, že prvý odvolací dôvod sa musí zamietnuť ako sčasti neúčinný a sčasti nedôvodný.
O druhom odvolacom dôvode
Argumentácia účastníkov konania
Svojím druhým odvolacím dôvodom Viridis v podstate vytýka Všeobecnému súdu, že porušil článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 tým, že vylúčil existenciu náležitého dôvodu na nepoužívanie spornej ochrannej známky.
Všeobecný súd jej pri svojom posudzovaní opodstatnenosti nepoužívania v podstate vytýkal, že nechala predčasne zapísať ochrannú známku. Tým údajne vylúčil možnosť opodstatniť nepoužívanie v situácii, v ktorej sa táto ochranná známka používa v rámci klinických skúšok s cieľom prípravy žiadosti o PUT na základe právnej úpravy týkajúcej sa farmaceutických výrobkov, v prípade, že žiadosť týkajúca sa týchto skúšok je podaná dlho po zápise ochrannej známky, alebo ak vynaložené finančné prostriedky nestačili na to, aby sa v čo najkratšom čase uzavreli klinické skúšky.
V prvom rade tak Všeobecný súd tým, že trval na uplynutí času, údajne zbavil zmyslu päťročnú lehotu uvedenú v článku 15 ods. 1 prvom pododseku a článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009. Ochranná známka lieku, voči ktorej by sa táto lehota mala skončiť alebo už uplynula, sa totiž podľa nej tým stáva nepoužiteľnou, pretože jedine podanie žiadosti o PUT by mohlo opodstatniť jej nepoužívanie. Lehota troch mesiacov stanovená v článku 51 ods. 1 písm. a)
in fine
nariadenia č. 207/2009 je z tohto dôvodu údajne nedostatočná, pretože neumožňuje ukončiť klinické skúšky.
V druhom rade, pokiaľ by sa zohľadnili vynaložené finančné prostriedky, názor Všeobecného súdu by podľa nej viedol k tomu, že finančne silné podniky by mali viac možností na to, aby si vhodným spôsobom chránili svoje investície prostredníctvom práva k ochranným známkam, než finančne slabšie podniky. V každom prípade Všeobecný súd údajne nemôže vychádzať z abstraktného predpokladu, že nárast investícií umožní uskutočniť dotknuté klinické skúšky rýchlejšie.
EUIPO a subsidiárne Hecht‑Pharma sa domnievajú, že druhý odvolací dôvod je nedôvodný.
Posúdenie Súdnym dvorom
Svojím druhým odvolacím dôvodom Viridis v podstate vytýka Všeobecnému súdu, že porušil článok 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 tým, že vylúčil, aby uskutočnenie klinických skúšok mohlo predstavovať náležitý dôvod na nepoužívanie spornej ochrannej známky.
V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 náležité dôvody na nepoužívanie môžu brániť zrušeniu ochrannej známky Európskej únie z dôvodu neexistencie riadneho používania za podmienok stanovených v tomto ustanovení.
Podľa judikatúry Súdneho dvora sa za „náležité dôvody“ na nepoužívanie ochrannej známky môžu považovať iba prekážky, ktoré majú dostatočne priamy vzťah s ochrannou známkou, spôsobujú nemožnosť alebo nevhodnosť jej používania a sú nezávislé od vôle majiteľa tejto ochrannej známky. V každom jednotlivom prípade treba posúdiť, či by zmena stratégie podniku s cieľom obísť predmetnú prekážku spôsobila nevhodnosť používania uvedenej ochrannej známky (rozsudky zo 14. júna 2007, Häupl,
C‑246/05
,
EU:C:2007:340
, bod
, a zo 17. marca 2016, Naazneen Investments/ÚHVT,
C‑252/15 P
, neuverejnený,
EU:C:2016:178
, bod
).
Okrem toho treba spresniť, že článok 19 ods. 1 dohody TRIPS, ktorej zmluvnou stranou je Únia a ktorú Súdny dvor zohľadnil v judikatúre uvedenej v predchádzajúcom bode, cituje medzi príkladmi platných dôvodov opodstatňujúcich nepoužívanie ochrannej známky zákazy orgánov verejnej moci, ktoré sa týkajú výrobkov alebo služieb označených touto ochrannou známkou.
V prejednávanej veci Všeobecný súd na základe uplatnenia tejto judikatúry, v podstate pripomenutej v bode 53 napadnutého rozsudku, v bode 61 uvedeného rozsudku rozhodol, že hoci uskutočnenie klinických skúšok môže predstavovať dôvod na nepoužívanie ochrannej známky, úkony a udalosti, ktoré boli v prejednávanej veci uvádzané spoločnosťou Viridis a posúdené Všeobecným súdom v bodoch 55 až 60 uvedeného rozsudku, sa nachádzali v rámci sféry, ktorú mohla ovplyvniť, a patria do oblasti jej zodpovednosti, v dôsledku čoho sa nemôžu považovať za prekážky nezávislé od jej vôle.
Konkrétne z bodov 55 až 60 napadnutého rozsudku v podstate vyplýva, že Všeobecný súd po prvé konštatoval, že Viridis požiadala o zápis spornej ochrannej známky od roku 2003 z dôvodu svojej vlastnej voľby, nie z dôvodu právnej povinnosti, hoci existovala veľká neistota tak o dátume, ako aj o možnosti uvedenia výrobkov označených touto ochrannou známkou na trh, keďže tento výrobok bol vo fáze klinických skúšok. Po druhé Všeobecný súd zohľadnil skutočnosť, že uvedené ťažkosti v priebehu dotknutých klinických skúšok, ktorých dátum ukončenia bol navyše neistý, svedčili o nedostatočnosti investícií vynaložených spoločnosťou Viridis vzhľadom na osobitosti dotknutého odvetvia. Po tretie Všeobecný súd uviedol, že Viridis podala žiadosť o klinické skúšky viac než tri roky po zápise spornej ochrannej známky.
Na rozdiel od toho, čo tvrdí Viridis v rámci tohto odvolacieho konania, tak Všeobecný súd vôbec nevylúčil, že by klinické skúšky mohli predstavovať náležitý dôvod na nepoužívanie ochrannej známky. Naopak, Všeobecný súd uplatnil judikatúru Súdneho dvora citovanú v bode 66 tohto rozsudku, keď pristúpil ku konkrétnemu posúdeniu okolností, ktoré boli pred ním uvedené.
Všeobecný súd tiež nevychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď uviedol, že plynutie času medzi na jednej strane dátumom podania prihlášky a dátumom zápisu spornej ochrannej známky a na druhej strane dátumom začatia klinických skúšok, ako aj ich trvanie a finančné prostriedky vynaložené na ich rýchle vykonanie v zásade patria do oblasti zodpovednosti majiteľa tejto ochrannej známky, a preto sa nemôžu považovať za prekážky nezávislé od jeho vôle.
Okrem iného na rozdiel od toho, čo tvrdí Viridis, prístup Všeobecného súdu nevedie k tomu, že lehota piatich rokov uvedená v článku 51 ods. 1 písm. a) nariadenia č. 207/2009 je zbavená svojho zmyslu. Existencia tejto lehoty neznamená, že majiteľ dotknutej ochrannej známky nemusí včas ukončiť všetky potrebné prípravy, aby mohol riadne používať túto ochrannú známku po uplynutí tejto lehoty.
Vzhľadom na odôvodnenie 10 nariadenia č. 207/2009 je totiž zrejmé, že by bolo v rozpore so štruktúrou článku 51 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia priznať pojmu „náležité dôvody na nepoužívanie ochrannej známky“ príliš široký obsah (pozri analogicky rozsudok zo 14. júna 2007, Häupl,
C‑246/05
,
EU:C:2007:340
, bod
).
Vzhľadom na uvedené treba zamietnuť druhý odvolací dôvod ako nedôvodný a v dôsledku toho zamietnuť odvolanie ako celok.
O trovách
Podľa článku 184 ods. 2 rokovacieho poriadku ak odvolanie nie je dôvodné, Súdny dvor rozhodne aj o trovách konania. Článok 138 ods. 1 tohto rokovacieho poriadku uplatniteľný na konanie o odvolaní na základe jeho článku 184 ods. 1 stanovuje, že účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté.
Keďže EUIPO a Hecht‑Pharma navrhli, aby bola spoločnosti Viridis uložená povinnosť nahradiť trovy konania, a táto spoločnosť nemala úspech vo svojich dôvodoch, je opodstatnené uložiť jej povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania a nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili EUIPO a Hecht‑Pharma.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (štvrtá komora) rozhodol takto:

1.
Odvolanie sa zamieta.

2.
Viridis Pharmaceutical Ltd znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložili EUIPO a Hecht‑Pharma GmbH.

Podpisy
(
*1
)	Jazyk konania: nemčina.