CELEX: 62015CJ0280
Rinvio pregiudiziale
Marchio dell’Unione europea
Regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 9, paragrafo 3, e articolo 102, paragrafo 1
Obbligo di un tribunale dei marchi dell’Unione europea di emettere un’ordinanza che vieta ad un terzo di continuare atti di contraffazione
Assenza di domanda volta a ottenere un’ordinanza di tal genere
Nozione di “motivo particolare” per non pronunciare tale divieto
Nozione di “equo indennizzo” per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea e anteriori alla pubblicazione della registrazione di tale marchio

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 3, e dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2009, L 78, pag. 1
).
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Irina Nikolajeva e la Multi Protect OÜ, in merito a un’azione per contraffazione di un marchio dell’Unione europea promossa dalla sig.ra Nikolajeva nei confronti di tale società.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento n. 207/2009
Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Diritti conferiti dal marchio [dell’Unione europea]»:
«1.   Il marchio [dell’Unione europea] conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. II titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:
a)
un segno identico al marchio [dell’Unione europea] per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;
b)
un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio [dell’Unione europea] e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio [dell’Unione europea] e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;
(...)
2.   Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 1:
a)
l’apposizione del segno sui prodotti o sul loro imballaggio;
b)
l’offerta, l’immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l’offerta o la fornitura dei servizi sotto la copertura del segno;
c)
l’importazione o l’esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno;
d)
l’uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità.
3.   Il diritto conferito dal marchio [dell’Unione europea] è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data della pubblicazione della registrazione del marchio. Tuttavia, può essere richiesto un equo indennizzo per fatti posteriori alla pubblicazione di una domanda di marchio [dell’Unione europea] che, dopo la pubblicazione della registrazione del marchio, sarebbero vietati in virtù di detto marchio. Il tribunale adito non può statuire sul merito finché la registrazione non è stata pubblicata».
L’articolo 14 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Applicazione complementare della legislazione nazionale in materia di contraffazione», così dispone:
«1.   Gli effetti del marchio [dell’Unione europea] sono disciplinati esclusivamente dalle disposizioni del presente regolamento. Inoltre, le contraffazioni di un marchio [dell’Unione europea] sono soggette alle norme nazionali riguardanti le contraffazioni di un marchio nazionale conformemente al disposto del titolo X.
2.   Il presente regolamento non esclude che si possano intentare azioni inerenti ad un marchio [dell’Unione europea] fondate sul diritto degli Stati membri riguardante in particolare la responsabilità civile e la concorrenza sleale.
3.   Le norme di procedura applicabili sono determinate conformemente al disposto del titolo X».
Ai sensi dell’articolo 96 del medesimo regolamento, intitolato «Competenza in materia di contraffazione e di validità»:
«I tribunali dei marchi [dell’Unione europea] hanno competenza esclusiva:
a)
per tutte le azioni in materia di contraffazione (...);
(...)
c)
per tutte le azioni intentate in seguito a fatti di cui all’articolo 9, paragrafo 3, seconda frase;
(...)».
L’articolo 101 del regolamento, intitolato «Diritto applicabile», così prevede:
«1.   I tribunali dei marchi [dell’Unione europea] applicano le disposizioni del presente regolamento.
2.   Per tutte le questioni che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento il tribunale dei marchi [dell’Unione europea] applica la legge nazionale, compreso il suo diritto internazionale privato.
3.   Se il presente regolamento non dispone altrimenti, il tribunale dei marchi [dell’Unione europea] applica le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale nello Stato membro in cui tale tribunale ha sede».
L’articolo 102 del medesimo regolamento, rubricato «Sanzioni», dispone quanto segue:
«1.   Quando un tribunale dei marchi dell’Unione europea accerta che il convenuto ha contraffatto un marchio [dell’Unione europea] o commesso atti che costituiscono minaccia di contraffazione, emette un’ordinanza vietandogli, a meno che esistano motivi particolari che sconsiglino una siffatta decisione, di continuare gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione. Prende anche, in conformità della legge nazionale, le misure dirette a garantire l’osservanza del divieto.
2.   Negli altri casi, il tribunale dei marchi [dell’Unione europea] applica la legge dello Stato membro in cui sono stati commessi gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione, compreso il suo diritto internazionale privato».
Direttiva 2004/48/CE
L’articolo 13 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (
GU 2004, L 157, pag. 45
, e, per rettifica,
GU 2004, L 195, pag. 16
), dispone, sotto il titolo «Risarcimento del danno e spese connesse all’azione», quanto segue:
«1.   Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della parte lesa, le competenti autorità giudiziarie ordinino all’autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un’attività di violazione di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione.
Allorché l’autorità giudiziaria fissa i danni:
a)
tiene conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno subito dalla parte lesa, i benefici realizzati illegalmente dall’autore della violazione, e nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto alla violazione;
b)
oppure in alternativa alla lettera a) può fissare in casi appropriati, una somma forfettaria in base ad elementi quali, per lo meno, l’importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l’autore della violazione avesse richiesto l’autorizzazione per l’uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.
2.   Nei casi in cui l’autore della violazione è stato implicato in un’attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, gli Stati membri possono prevedere la possibilità che l’autorità giudiziaria disponga il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati».
Diritto estone
L’articolo 8, paragrafo 2, della kaubamärgiseadus (legge sui marchi), del 22 maggio 2002 (RT I 2002, 49, 308), nella versione applicabile al procedimento principale, prevede quanto segue:
«La tutela giuridica di un marchio registrato decorre dal giorno del deposito della domanda di marchio (…) e dura per dieci anni dal giorno della registrazione».
L’articolo 57 di tale legge, rubricato «Tutela del diritto esclusivo», al proprio paragrafo 1, così prevede:
«Il titolare del marchio può proporre ricorso contro chiunque abbia violato il suo diritto esclusivo, tra cui anche un licenziatario che non abbia rispettato le condizioni del contratto di licenza:
1)
al fine di ottenere la cessazione della violazione;
2)
ai fini del risarcimento del danno causato con dolo o colpa e, segnatamente, del danno patrimoniale, compreso il lucro cessante, nonché del danno morale.
(...)».
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, del tsiviilkohtumenetluse seadustikus (codice di procedura civile), del 20 aprile 2005 (RT I 2005, 26, 197), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: il «codice di procedura civile»):
«Nell’ambito di un procedimento contenzioso, le parti determinano l’oggetto della controversia nonché lo svolgimento del procedimento e decidono in merito alla presentazione di richieste e alla proposizione di ricorsi».
L’articolo 5 di tale codice, rubricato «Principio dispositivo», al paragrafo 1, così prevede:
«Si decide sul ricorso sulla base delle circostanze di fatto dedotte e delle domande presentate dalle parti in relazione al diritto azionato».
L’articolo 439 di detto codice, intitolato «Limiti di competenza a statuire sul ricorso», dispone quanto segue:
«Il giudice non può eccedere i limiti della domanda e non può pronunciarsi su una domanda che non gli è stata presentata».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
La sig.ra Nikolajeva è titolare del marchio denominativo dell’Unione europea HolzProf. La domanda di registrazione di tale marchio è stata depositata il 24 aprile 2010 e successivamente pubblicata il 31 maggio 2010. Detto marchio è stato registrato il 14 settembre 2010 con il numero CTM 00905381 e tale registrazione è stata pubblicata il 16 settembre 2010.
Il 24 aprile 2010, la sig.ra Nikolajeva ha concluso un contratto di licenza in virtù del quale ha conferito alla Holz Prof OÜ il diritto di utilizzare il suo marchio, a fronte del pagamento di un canone mensile pari a EUR 1278.
Affermando che la Multi Protect aveva utilizzato in modo illegittimo il suo marchio nel corso del periodo compreso tra il 3 maggio 2010 e il 28 ottobre 2011, in particolare facendo uso di un segno identico a tale marchio come «parola chiave nascosta» su un sito accessibile via Internet, la sig.ra Nikolajeva ha convenuto tale società dinanzi allo Harju Maakohus (giudice di primo grado di Harju, Estonia).
Dinanzi al giudice del rinvio, la sig.ra Nikolajeva ha presentato tre capi di domanda.
In primo luogo, ha chiesto che fosse accertato un atto di contraffazione, consistente nell’uso illegittimo del suo marchio da parte della Multi Protect, asserendo che tale uso fosse contrario all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera d), del regolamento n. 207/2009.
In secondo luogo, ha dedotto l’arricchimento senza causa connesso a tale contraffazione, chiedendo il versamento di un importo pari a EUR 22791 a titolo di restituzione del profitto indebitamente ottenuto con l’asserita contraffazione, calcolato moltiplicando la durata della contraffazione, vale a dire un periodo complessivo di 17 mesi e 25 giorni, per l’importo del canone mensile stabilito nel contratto di licenza in questione.
In terzo luogo, la sig.ra Nikolajeva ha chiesto che le fosse risarcito il danno non patrimoniale che la stessa avrebbe subito, per un importo da stabilire da parte del giudice adito. A tal riguardo, la stessa ha affermato, in particolare, che la proposizione dell’azione dinanzi al giudice del rinvio, al pari dell’avvio di un procedimento penale per i medesimi atti di contraffazione, le hanno arrecato un danno morale. In ragione di questi stessi atti, il suo stato di salute sarebbe peggiorato e il contenzioso avrebbe inciso negativamente sul piano delle relazioni commerciali.
Il giudice del rinvio ritiene che, nel procedimento principale, occorre, in primo luogo, stabilire se l’articolo 102, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che tale giudice, in qualità di tribunale dei marchi dell’Unione europea, sia tenuto a emettere un’ordinanza che vieta la prosecuzione di atti di contraffazione, sebbene la ricorrente, nell’ambito del proprio ricorso, non abbia richiesto di disporre un tale divieto e non abbia neppure dedotto una violazione del diritto esclusivo conferito dal suo marchio successivamente alla data del 28 ottobre 2011, ma si è limitata a chiedere l’accertamento di atti di contraffazione nel corso di un periodo anteriore a tale data.
A tal riguardo, ella afferma che, in virtù del diritto nazionale applicabile, in particolare del principio dispositivo, sancito all’articolo 4, paragrafo 2, del codice di procedura civile, e del principio del ne ultra petita, consacrato all’articolo 439 di tale codice, un giudice nazionale può emettere un’ordinanza come quella di cui all’articolo 102, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009 solo se gli è stata presentata una domanda diretta all’adozione di una tale ordinanza.
Richiamando la sentenza del 14 dicembre 2006, Nokia (
C‑316/05
,
EU:C:2006:789
), il giudice del rinvio ritiene che, eventualmente, sorge altresì la questione di stabilire se l’assenza, nel procedimento principale, di una domanda della ricorrente diretta a vietare la continuazione della contraffazione possa costituire un «motivo particolare», ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009, che giustifichi che tale giudice possa accogliere il primo capo della domanda di detta ricorrente senza essere tenuto a emettere un’ordinanza che disponga questo divieto.
In secondo luogo, il giudice del rinvio si interroga sulla portata della nozione di «equo indennizzo», indicata all’articolo 9, paragrafo 3, seconda frase, di detto regolamento e, segnatamente, si chiede se tale indennizzo possa essere ottenuto per fatti anteriori alla pubblicazione di una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea e se detto indennizzo sia volto a compensare l’integralità del pregiudizio sofferto dal titolare del marchio interessato, compreso il danno morale subito.
È in tale contesto che lo Harju Maakohus (tribunale di primo grado di Harju) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se il giudice dei marchi dell’Unione europea debba emettere l’ordinanza prevista dall’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 anche quando il ricorrente non ne abbia fatto richiesta e le parti non affermino che il convenuto abbia contraffatto un marchio dell’Unione europea dopo un determinato giorno nel passato o commesso atti che costituiscono minaccia di contraffazione, ovvero se costituisca un “motivo particolare” ai sensi del primo periodo di tale disposizione il fatto che non sia formulata una domanda di tale contenuto e non sia dedotta tale circostanza.
2)
Se l’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio dell’Unione europea possa chiedere a un terzo solo un equo indennizzo, in base all’articolo 9, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 per l’uso di un segno identico al marchio nel periodo compreso tra la pubblicazione della domanda di registrazione e la pubblicazione della registrazione, ma che non sussista un risarcimento per il valore corrente di quanto ottenuto con la contraffazione e per i danni e, nel periodo intercorrente sino alla pubblicazione della domanda di registrazione, neanche il diritto ad un equo indennizzo.
3)
Quali generi di spese e altri indennizzi siano ricompresi nell’equo indennizzo in base all’articolo 9, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 e se possa ivi ritenersi incluso inter alia – e a quali condizioni – un risarcimento del danno non patrimoniale subito dal titolare del marchio».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che un tribunale dei marchi dell’Unione europea è tenuto a emettere un’ordinanza che vieta a un terzo la prosecuzione di atti di contraffazione, sebbene, dinanzi a tale giudice, il titolare del marchio non abbia presentato alcuna domanda in tal senso.
Tale giudice rileva che, in applicazione di taluni principi di diritto nazionale in materia di organizzazione del processo civile, in particolare il principio dispositivo e del ne ultra petita, sanciti agli articoli 4, 5 e 439 del codice di procedura civile, gli è fatto divieto di emettere un’ordinanza quale quella prevista all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, qualora non gli sia stata presentata una domanda in tal senso.
A tal riguardo, occorre rammentare che, ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, il tribunale dei marchi dell’Unione europea applica, se tale regolamento non dispone altrimenti, le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale nello Stato membro in cui tale tribunale ha sede.
Orbene, giacché detto regolamento non dispone altrimenti, esso non osta a che i predetti principi, quello dispositivo e quello del ne ultra petita, siano applicati.
Pertanto, l’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 non osta a che, in applicazione di tali principi di diritto nazionale in materia processuale, un tribunale dei marchi dell’Unione europea si astenga dall’emettere un’ordinanza che vieta a un terzo la prosecuzione di atti di contraffazione, con la motivazione che il titolare del marchio interessato non ha presentato alcuna domanda in tal senso.
Poiché l’assenza di un obbligo di emettere un’ordinanza di cui all’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, discende, quindi, dall’applicazione di norme di diritto nazionale in materia processuale, alla quale tale regolamento non osta, non occorre esaminare se detta assenza di un obbligo si giustifichi con l’esistenza di un «motivo particolare» ai sensi di tale disposizione.
In ogni caso, la circostanza per cui, con il proprio ricorso dinanzi al tribunale dei marchi dell’Unione europea, il titolare di un marchio dell’Unione europea si è limitato a chiedere che fosse accertato un atto di contraffazione, ma non ha chiesto che ne fosse disposta la cessazione, non può essere qualificata come «motivo particolare» ai sensi dell’articolo 102, paragrafo 1, di detto regolamento.
Infatti, detta espressione si riferisce solamente a situazioni eccezionali in cui, tenuto conto delle caratteristiche particolari del comportamento contestato al terzo, in particolare il fatto che costui sia nell’impossibilità di proseguire gli atti di contraffazione o che costituiscono minaccia di contraffazione che gli sono contestati, tale tribunale non è tenuto a emettere un’ordinanza che vieta a un terzo la prosecuzione di tali atti, se una domanda a tal proposito è stata presentata dal titolare del marchio (v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2006, Nokia,
C‑316/05
,
EU:C:2006:789
, punto
).
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in applicazione di taluni principi di diritto nazionale in materia processuale, un tribunale dei marchi dell’Unione europea si astenga dall’emettere un’ordinanza che inibisce a un terzo la prosecuzione degli atti di contraffazione, in ragione del fatto che il titolare del marchio interessato non ha presentato domanda in tal senso dinanzi a detto tribunale.
Sulla seconda e sulla terza questione
Con la seconda e la terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, da un lato, se l’articolo 9, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che esso osta a che il titolare di un marchio dell’Unione europea possa esigere un indennizzo per atti di terzi anteriori alla pubblicazione della domanda di registrazione del marchio interessato e, dall’altro, se, per quanto riguarda atti di terzi posteriori alla pubblicazione della domanda di registrazione di tale marchio, ma anteriori alla pubblicazione della registrazione di questo, la nozione di «equo indennizzo», di cui a tale disposizione, ricomprenda i danni destinati alla compensazione dell’intero pregiudizio subito da detto titolare, ivi incluso la restituzione del valore corrente ricavato dal terzo dall’utilizzo di detto marchio, nonché il risarcimento del danno morale sofferto.
A tal riguardo, occorre rilevare che, a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, prima frase, del regolamento n. 207/2009, il diritto conferito dal marchio dell’Unione europea è opponibile ai terzi solo a decorrere dalla data di pubblicazione della registrazione del marchio interessato.
Ne deriva che il diritto esclusivo conferito dal marchio dell’Unione europea al suo titolare, che gli consente, in particolare, di vietare ai terzi l’utilizzo del marchio in esame nell’ambito di un’azione per contraffazione ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 207/2009, può vertere soltanto su atti di terzi posteriori alla pubblicazione della registrazione di tale marchio.
Ciò nondimeno, al fine di accordare un certo grado di protezione al richiedente la registrazione di marchio nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione della domanda, data a partire dalla quale tale domanda si presume essere nota ai terzi, e la data di pubblicazione della sua registrazione, l’articolo 9, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 prevede il diritto a un «equo indennizzo» per i fatti occorsi in tale lasso temporale, che sarebbero stati vietati se si fossero verificati dopo la data di registrazione di detto marchio.
Tale protezione si sostanzia nell’insieme dei diritti patrimoniali che detto regolamento ricollega alla domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea.
Infatti, ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 207/2009, contenuto nella sezione 4 di quest’ultimo, intitolata «Marchio [dell’Unione europea] come oggetto di proprietà», le domande di registrazione di marchi dell’Unione europea possono costituire l’oggetto di più tipi di atti giuridici, quali un trasferimento, la costituzione di diritti reali o licenze, che presentano l’elemento comune di avere ad oggetto o per effetto la creazione o il trasferimento di un diritto sul marchio interessato (v., in tal senso, sentenza del 4 febbraio 2016, Hassan,
C‑163/15
,
EU:C:2016:71
, punto
).
Nel caso di specie, la domanda di registrazione del marchio di cui al procedimento principale è oggetto di una licenza dal giorno del suo deposito.
Il valore economico distinto di una domanda di registrazione di un marchio dell’Unione europea deriva inoltre da altri diritti che si ricollegano a tale domanda. Così, ai sensi del regolamento n. 207/2009, al richiedente spetta, in linea di principio, un diritto di priorità, a decorrere dalla data di deposito della propria domanda di registrazione di marchio, sulle domande depositate successivamente.
Peraltro, tali considerazioni sull’insieme dei diritti patrimoniali che si ricollegano alla domanda di registrazione di un marchio hanno, in particolare, condotto la Corte europea dei diritti dell’uomo a dichiarare che, alla luce delle circostanze del singolo caso complessivamente considerate, una tale domanda poteva costituire un interesse sostanziale protetto ai sensi del diritto fondamentale di proprietà sancito all’articolo 1 del protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (v., in tal senso, Corte Eur. D.U., 11 gennaio 2007, Anheuser‑Busch Inc. c. Portogallo, CE:ECHR:2007:0111JUD007304901, §§ da 73 a 78).
Alla luce di tali considerazioni, occorre constatare che, poiché l’articolo 9, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 contiene una deroga rigorosamente limitata alla regola per cui un marchio dell’Unione europea non è opponibile prima della pubblicazione della sua registrazione, non è possibile richiedere alcuna indennità per fatti che si sono verificati precedentemente alla pubblicazione della domanda di registrazione di tale marchio sulla base di tale disposizione.
Inoltre, poiché l’articolo 9, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 non contiene alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri circa la determinazione del suo senso e della sua portata, ne consegue, secondo una giurisprudenza costante della Corte, che la nozione di «equo indennizzo» prevista da tale disposizione deve di norma essere oggetto di un’interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione e della finalità perseguita dalla normativa di cui trattasi (v., per analogia, sentenza del 14 dicembre 2006, Nokia,
C‑316/05
,
EU:C:2006:789
, punto
e giurisprudenza citata).
Ai fini di tale interpretazione, è necessario, come altresì rilevato dal giudice del rinvio, tenere conto del fatto che la protezione consistente in un «equo indennizzo» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 207/2009, per i fatti di cui a tale disposizione, deve, per sua natura, essere più limitata rispetto a quella di cui gode il titolare di un marchio per fatti posteriori alla data di registrazione di questo, in quanto l’interesse da proteggere in base a una domanda di registrazione di marchio è minore di quello di cui beneficia il marchio dopo la propria registrazione.
Invero, i fatti indicati all’articolo 9, paragrafo 3, seconda frase, di detto regolamento si verificano in un momento in cui non è ancora certo che il marchio oggetto di una domanda di registrazione sarà effettivamente registrato, in quanto possono ancora ostarvi in tutto o in parte impedimenti assoluti o relativi alla registrazione.
Pertanto, i diritti conferiti da una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea rivestono, prima della registrazione del marchio in questione, un carattere qualificabile come «condizionato».
Tale carattere condizionato emerge chiaramente dall’articolo 9, paragrafo 3, terza frase, del regolamento n. 207/2009, nella parte in cui dispone che un’azione fondata sull’articolo 9, paragrafo 3, seconda frase, di tale regolamento può essere esperita dinanzi a un tribunale dei marchi dell’Unione europea solo dopo la pubblicazione della registrazione del marchio interessato.
Ne discende che l’«equo indennizzo» che può essere richiesto nell’ambito di un’azione fondata sull’articolo 9, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 deve avere una portata minore di quella dei danni che il titolare di un marchio dell’Unione europea può chiedere a titolo di pregiudizio arrecato da un atto di contraffazione.
La distinzione tra questi due tipi di azioni emerge altresì dall’elenco, all’articolo 96 del regolamento n. 207/2009, delle diverse competenze esclusive dei tribunali dei marchi dell’Unione europea, in quanto tale articolo menziona separatamente, alla lettera a), le «azioni per contraffazione» e, alla lettera c), le «azioni intentate in seguito a fatti di cui all’articolo 9, paragrafo 3, seconda frase», di tale regolamento.
Occorre, ancora, constatare che, poiché il regolamento n. 207/2009 non contiene disposizioni riguardanti il risarcimento del danno che può essere chiesto dal titolare di un marchio dell’Unione europea per atti di contraffazione, discende dall’articolo 101, paragrafo 2, di tale regolamento che, in linea di principio, il tribunale dei marchi dell’Unione europea applica la propria legislazione nazionale in materia, ivi incluso il proprio diritto internazionale privato. Dall’articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento emerge, inoltre, che, in particolare, questo non osta all’applicazione complementare della propria legislazione nazionale in materia di contraffazione e, segnatamente, della legislazione nazionale relativa alla responsabilità civile.
In tale contesto, l’articolo 13 della direttiva 2004/48 prevede determinate regole in materia di risarcimento danni, volte alla compensazione del pregiudizio arrecato da atti di contraffazione, le quali differiscono a seconda che debba essere preso in considerazione o meno il fatto che il terzo è stato implicato in un’attività di violazione consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole.
Così, l’articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva prevede un risarcimento, in via di principio, integrale del pregiudizio effettivamente subito, che può comprendere il danno morale, in caso di atti di contraffazione consapevolmente commessi, mentre l’articolo 13, paragrafo 2, di tale direttiva consente soltanto il recupero dei profitti o il pagamento di danni che possono essere predeterminati, se gli atti di contraffazione non sono stati commessi consapevolmente.
Se tali disposizioni, in quanto tali, si applicano soltanto ad atti di contraffazione e, dunque, ad atti verificatisi dopo la pubblicazione della registrazione del marchio interessato e non agli atti anteriori a tale pubblicazione, quali quelli di cui all’articolo 9, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 207/2009, può tuttavia essere dedotto, come altresì rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 51 delle proprie conclusioni, che la compensazione dovuta a titolo di «equo indennizzo» non può eccedere l’indennizzo ridotto, previsto all’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/48.
Infatti, poiché l’articolo 9, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 mira a ricollegare a un marchio diritti a carattere condizionato dal giorno della pubblicazione della sua registrazione, l’«equo indennizzo», ai sensi di tale disposizione, deve avere una portata inferiore rispetto a quella dei danni che il titolare di un marchio dell’Unione europea può chiedere in ragione di atti di contraffazione successivi alla pubblicazione della registrazione di tale marchio e che, in linea di principio, sono diretti a garantire una compensazione integrale del pregiudizio effettivamente subito, che può comprendere, eventualmente, il danno morale.
Ai fini della determinazione dell’«equo indennizzo», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, seconda fase, del regolamento n. 207/2009, occorre pertanto adottare il criterio relativo al recupero dei profitti ed escludere da tale indennizzo la compensazione del pregiudizio più ampio che il titolare del marchio in questione può aver subito in ragione dell’utilizzo di quest’ultimo, che può comprendere, in particolare, il danno morale.
Invero, il criterio relativo al recupero dei profitti, ove mira alla restituzione dei profitti ingiustamente ricavati da terzi dall’utilizzo del marchio interessato nel periodo previsto all’articolo 9, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 207/2009, s’iscrive nell’obiettivo perseguito da tale disposizione, che consiste nell’impedire ai terzi di trarre indebitamente vantaggio dal valore economico distinto rappresentato dalla domanda di registrazione di un marchio, mentre si considera che essi abbiano avuto conoscenza di tale domanda in conseguenza della sua pubblicazione.
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che l’articolo 9, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il titolare di un marchio dell’Unione europea possa chiedere un indennizzo per fatti anteriori alla pubblicazione di una domanda di registrazione di marchio. Per quanto riguarda fatti di terzi commessi nel periodo successivo alla pubblicazione della domanda di registrazione del marchio interessato, ma anteriore alla pubblicazione della registrazione di questo, la nozione di «equo indennizzo» di cui a tale disposizione comprende la restituzione dei profitti effettivamente tratti da terzi dall’utilizzo di tale marchio nel corso di detto periodo. Per contro, tale nozione di «equo indennizzo» esclude la compensazione del danno più ampio eventualmente sofferto dal titolare di detto marchio, ivi incluso, eventualmente, il danno morale.
Sulle spese
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

1)
L’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, in applicazione di taluni principi di diritto nazionale in materia processuale, un tribunale dei marchi dell’Unione europea si astenga dall’emettere un’ordinanza che inibisce a un terzo la prosecuzione degli atti di contraffazione, in ragione del fatto che il titolare del marchio interessato non ha presentato domanda in tal senso dinanzi a detto tribunale.

2)
L’articolo 9, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il titolare di un marchio dell’Unione europea possa chiedere un indennizzo per fatti di terzi anteriori alla pubblicazione di una domanda di registrazione di marchio. Per quanto riguarda fatti di terzi commessi nel periodo successivo alla pubblicazione della domanda di registrazione del marchio interessato, ma anteriore alla pubblicazione della registrazione di questo, la nozione di «equo indennizzo» di cui a tale disposizione comprende la restituzione dei profitti effettivamente tratti da terzi dall’utilizzo di tale marchio nel corso di detto periodo. Per contro, tale nozione di «equo indennizzo» esclude la compensazione del danno più ampio eventualmente sofferto dal titolare di detto marchio, ivi incluso, eventualmente, il danno morale.

Firme
(
*1
)	Lingua processuale: l’estone.