CELEX: 62015CJ0280
Begäran om förhandsavgörande
EU-varumärke
Förordning (EG) nr 207/2009
Artikel 9.3 och artikel 102.1
Huruvida en domstol för EU-varumärken är skyldig att fatta ett beslut om att tredje man ska förbjudas att fortsätta göra intrång
Något yrkande om sådant beslut har inte framställts
Begreppet ’särskilda skäl’ att inte meddela ett sådant förbud
Begreppet ’skälig ersättning’ beträffande handlingar som företas efter offentliggörandet av en ansökan om registrering av ett EU-varumärke och före offentliggörandet av registreringen av ett sådant varumärke

Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artiklarna 9.3 och 102.1 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (
EUT L 78, 2009, s. 1
).
Begäran har framställts i ett mål mellan Irina Nikolajeva och Multi Protect OÜ. Målet rör en talan om intrång i ett EU-varumärke, vilken Irina Nikolajeva väckt mot Multi Protect OÜ.
Tillämpliga bestämmelser
Unionsrätt
Förordning nr 207/2009
Artikel 9 i förordning nr 207/2009, med rubriken ”Rättigheter som är knutna till ett EU-varumärke”, har följande lydelse:
”1.   Ett EU-varumärke ger innehavaren ensamrätt. Innehavaren har rätt att förhindra tredje man som inte har hans medgivande att i näringsverksamhet använda
a)
ett tecken som är identiskt med EU-varumärket för varor och tjänster som är identiska med dem för vilka EU-varumärket är registrerat,
b)
ett tecken som är identiskt med eller liknar EU-varumärket om de varor eller tjänster som omfattas av varumärket är identiska med eller av liknande slag som dem som omfattas av tecknet, och detta kan leda till förväxling hos allmänheten, inbegripet risken för association mellan tecknet och varumärket,
...
2.   Bland annat kan följande förbjudas enligt punkt 1:
a)
Att anbringa tecknet på varor eller deras förpackning.
b)
Att utbjuda varor till försäljning, marknadsföra dem eller lagra dem för dessa ändamål eller utbjuda eller tillhandahålla tjänster under tecknet.
c)
Att importera eller exportera varor under tecknet.
d)
Att använda tecknet på affärshandlingar och i reklam.
3.   De rättigheter som är knutna till EU-varumärket ska gälla i förhållande till tredje man från dagen för offentliggörandet av varumärkets registrering. Skälig ersättning får emellertid krävas beträffande handlingar som företas efter offentliggörandet av en ansökan om registrering av ett EU-varumärke, om handlingen efter offentliggörandet av registrering av varumärket skulle vara förbjuden på grund av detta offentliggörande. Den domstol vid vilken talan har anhängiggjorts får inte avgöra målet förrän registreringen har offentliggjorts.”
Artikel 14 i förordning nr 207/2009, med rubriken ”Kompletterande tillämpning av nationell rätt om intrång”, har följande lydelse:
”1.   EU-varumärkens rättsverkan ska endast fastställas utifrån bestämmelserna i denna förordning. I övrigt ska intrång i ett EU-varumärke regleras enligt nationell rätt om intrång i ett nationellt varumärke i enlighet med bestämmelserna i avdelning X.
2.   Denna förordning ska inte hindra att talan väcks om ett EU-varumärke på grundval av medlemsstaternas bestämmelser om bl.a. skadeståndsansvar och illojal konkurrens.
3.   Tillämpliga förfaranderegler ska bestämmas i enlighet med avdelning X.”
Artikel 96 i förordningen med rubriken ”Behörighet i fråga om intrång och giltighet”, har följande lydelse:
”Domstolarna för EU-varumärken ska ha exklusiv behörighet i fråga om
a)
talan om intrång ...,
...
c)
talan på grund av sådana handlingar som avses i artikel 9.3 andra meningen,
...”
I artikel 101 i förordningen, med rubriken ”Tillämplig lag”, föreskrivs följande:
”1.   Domstolarna för EU-varumärken ska tillämpa bestämmelserna i denna förordning.
2.   I de frågor som inte regleras av denna förordning ska domstolen för EU-varumärken tillämpa det egna landets lagstiftning, inbegripet internationell privaträtt.
3.   Om inte annat föreskrivs i denna förordning ska domstolen för EU-varumärken tillämpa de rättegångsregler som gäller i fråga om ett nationellt varumärke i den medlemsstat där domstolen har sitt säte.”
I artikel 102 i förordningen, med rubriken ”Påföljder”, föreskrivs följande:
”1.   När en domstol för EU-varumärken finner att svaranden har gjort intrång eller riskerar att göra intrång i ett EU-varumärke ska domstolen, om det inte föreligger särskilda skäl, förbjuda svaranden att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång i EU-varumärket. Den ska också, i enlighet med sin nationella lagstiftning, vidta åtgärder som syftar till att säkerställa att dess förbud efterlevs.
2.   I alla andra avseenden ska domstolen för EU-varumärken tillämpa lagstiftningen, inbegripet internationell privaträtt, i den medlemsstat i vilken intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång begicks.”
Direktiv 2004/48/EG
I artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (
EUT L 157, 2004, s. 45
, och rättelse i
EUT L 195, 2004, s. 16
), som har rubriken ”Skadestånd”, föreskrivs följande:
”1.   Medlemsstaterna skall se till att de behöriga rättsliga myndigheterna, efter ansökan från den skadelidande parten, förpliktar den som har begått immaterialrättsintrång och som visste eller rimligen borde ha vetat att han eller hon ägnade sig åt intrångsgörande verksamhet, att betala ett skadestånd till rättighetshavaren som är lämpligt i förhållande till den faktiska skada som denne har orsakats till följd av intrånget.
När de rättsliga myndigheterna fastställer skadeståndet
a)
skall de beakta alla relevanta omständigheter, såsom de negativa ekonomiska konsekvenserna, däribland utebliven vinst, för den skadelidande parten, den otillbörliga vinst som intrångsgöraren har gjort och, där så är lämpligt, omständigheter av annan än rent ekonomisk betydelse, såsom ideell skada som rättighetshavaren har förorsakats genom intrånget,
eller
b)
kan de, som ett alternativ till a där så är lämpligt, fastställa skadeståndet till ett engångsbelopp på grundval av sådana faktorer som åtminstone det belopp som skulle ha betalats i royalty eller avgift om intrångsgöraren hade begärt tillstånd att nyttja den immateriella rättigheten i fråga.
2.   För de fall då en intrångsgörare har begått ett immaterialrättsintrång utan att ha vetat eller rimligen borde ha vetat om det, får medlemsstaterna föreskriva att de rättsliga myndigheterna får förordna om återbetalning av vinst eller betalning av skadestånd som kan vara fastställt i förväg.”
Estnisk rätt
I 8§ punkt 2 kaubamärgiseadus (varumärkeslagen) av den 22 maj 2002 (RT I 2002, 49, 308), i den lydelse som är tillämplig i det nationella målet, föreskrivs följande:
”Ett registrerat varumärke omfattas av rättsligt skydd från och med den dag då ansökan om varumärke lämnas in ... och under tio år räknat från och med registreringsdagen.”
57§ har rubriken ”Skydd av ensamrätt”. I punkt 1 däri föreskrivs följande:
”Varumärkesinnehavaren kan väcka talan mot var och en som har gjort intrång i ensamrätten, inklusive mot en licenstagare som har överträtt villkoren i licensavtalet, för att få
1)
intrånget att upphöra,
2)
ersättning för skada som åsamkats uppsåtligen eller genom oaktsamhet, inbegripet ersättning för utebliven vinst och ideell skada.
...”
4§ punkt 2 tsiviilkohtumenetluse seadustikus (civilprocesslagen) av den 20 april 2005 (RT I 2005, 26, 197), i den lydelse som är tillämplig i det nationella målet (nedan kallad civilprocesslagen), har följande lydelse:
”I tvistemålsförfaranden ska parterna besluta om tvisteföremålet och processens gång samt bestämma yrkanden och om överklagande ska ges in.”
5§ civilprocesslagen har rubriken ”Dispositionsprincipen”. I punkt 1 däri föreskrivs följande:
”Talan prövas på grundval av de av parterna anförda omständigheterna och yrkandena, med anspråket som utgångspunkt.”
I 439§ civilprocesslagen, som har rubriken ”Gränserna för prövning av talan”, föreskrivs följande:
”Vid prövningen får domstolen inte gå utöver gränserna för anspråket och inte fatta beslut om anspråk som inte har gjorts gällande.”
Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna
Irina Nikolajeva är innehavare av EU-ordmärket HolzProf. Ansökan om registrering av nämnda EU-ordmärke lämnades in den 24 april 2010 och offentliggjordes därefter den 31 maj 2010. EU-ordmärket registrerades den 14 september 2010 med CTM-nr 00905381 och registreringen offentliggjordes den 16 september 2010.
Den 24 april 2010 ingick Irina Nikolajeva ett licensavtal, varigenom hon till Holz Prof OÜ upplät rätten att använda varumärket mot en månadsavgift på 1278 euro.
Irina Nikolajeva hävdade att Multi Protect gjort intrång i hennes varumärke under perioden den 3 maj 2010–28 oktober 2011, bland annat genom att använda ett kännetecken som var identiskt med hennes varumärke såsom ”dolt sökord” på en webbplats som var tillgänglig via internet. Hon väckte därför talan mot det företaget vid Harju Maakohus (Förstainstansdomstolen i Harju, Estland).
Irina Nikolajeva framställde tre yrkanden vid den hänskjutande domstolen.
Irina Nikolajeva yrkade för det första att det skulle fastställas att Multi Protects olagliga användning av hennes varumärke utgjorde intrång, varvid hon gjorde gällande att användningen stred mot artikel 9.1 a och 9.2 d i förordning nr 207/2009.
Irina Nikolajeva gjorde för det andra gällande det otillåtna berikande som var kopplat till intrånget, och yrkade att ett belopp på 22791 euro skulle betalas som ersättning för den otillbörliga fördel som erhållits genom det påstådda intrånget. Beloppet beräknades genom att tiden för intrånget, det vill säga en period på sammanlagt 17 månader och 25 dagar, multiplicerades med den månadsavgift som fastställts i det aktuella licensavtalet.
Irina Nikolajeva yrkade för det tredje ersättning för den ideella skada som hon hade orsakats, till ett belopp som skulle fastställas av den hänskjutande domstolen. Till stöd för detta yrkande åberopade hon bland annat det förhållandet att hon hade väckt talan vid den hänskjutande domstolen och att ett brottmål hade inletts med anledning av samma intrång, vilket vållat henne psykiskt lidande. Dessa omständigheter hade även medfört en försämring av hennes hälsotillstånd och den aktuella tvisten hade haft negativa konsekvenser för hennes affärsrelationer.
Den hänskjutande domstolen anser för det första att en fråga som uppkommer i förevarande mål är huruvida artikel 102.1 första meningen i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att den domstolen i egenskap av domstol för EU-varumärken är skyldig att fatta ett beslut om förbud mot fortsatt intrång, trots att käranden inom ramen för sin talan inte har yrkat att ett sådant förbud ska meddelas och inte heller har åberopat intrång i den ensamrätt som är knuten till kärandens varumärke efter den 28 oktober 2011, utan har begränsat sig till att yrka fastställelse av intrång under en period före det datumet.
Den hänskjutande domstolen har i detta hänseende påpekat att en nationell domstol – enligt tillämplig nationell rätt, i synnerhet dispositionsprincipen som föreskrivs i 4§ punkt 2 civilprocesslagen och principen om att domstolen inte ska döma utöver vad som har yrkats av parterna (
ultra petita
), vilken stadfästs i 439§ civilprocesslagen – endast kan fatta ett sådant beslut som det som avses i artikel 102.1 första meningen i förordning nr 207/2009 om ett yrkande framställs om att ett sådant beslut ska meddelas.
Den hänskjutande domstolen anser i förekommande fall, med hänvisning till dom av den 14 december 2006, Nokia (
C‑316/05
,
EU:C:2006:789
), att frågan uppkommer huruvida den omständigheten att käranden i det nationella målet inte har yrkat förbud mot fortsatt intrång kan utgöra ett ”särskilt skäl” i den mening som avses i artikel 102.1 första meningen i förordning nr 207/2009, vilket skulle motivera att nämnda domstol kan bifalla kärandens första yrkande utan att behöva meddela ett förbudsbeslut.
Den hänskjutande domstolen vill för det andra få klarhet i omfattningen av begreppet ”skälig ersättning” i artikel 9.3 andra meningen i förordning nr 207/2009, och bland annat i frågan huruvida nämnda ersättning kan erhållas beträffande handlingar som företas före offentliggörandet av en ansökan om registrering av ett EU-varumärke, och huruvida den ersättningen är avsedd att ersätta all den skada, inklusive ideell skada, som innehavaren av det aktuella varumärket har orsakats.
Mot denna bakgrund beslutade Harju Maakohus (Förstainstansdomstolen i Harju) att vilandeförklara målet och hänskjuta följande tolkningsfrågor till EU-domstolen.
”1)
Ska en domstol för EU-varumärken fatta beslut enligt artikel 102.1 i förordning nr 207/2009 även om detta inte ingår i kärandens anspråk och parterna inte hävdar att svaranden har gjort intrång eller riskerar att göra intrång i ett EU-varumärke efter ett visst datum i det förflutna, eller ska det anses utgöra ett ’särskilt skäl’ i den mening som avses i första meningen i denna bestämmelse att något sådant yrkande inte framställts och denna omständighet inte anförts?
2)
Ska artikel 9.3 i förordning nr 207/2009 tolkas så, att innehavaren av ett EU-varumärke endast får kräva skälig ersättning enligt artikel 9.3 andra meningen i nämnda förordning för tredje mans användning av ett tecken som är identiskt med EU-varumärket från och med det att ansökan om registrering av varumärket offentliggjordes till dess att registreringen av varumärket offentliggjordes, men däremot inte får kräva ersättning för den skada som har uppkommit respektive det gängse värdet av det som har erhållits genom intrånget, och inte heller har någon rätt till skälig ersättning för perioden fram till dess att ansökan om registrering av varumärket offentliggjordes?
3)
Vilka typer av kostnader och andra ersättningar får ingå i den skäliga ersättning som anges i artikel 9.3 andra meningen i förordning nr 207/2009, och kan sådan skälig ersättning omfatta ersättning för varumärkesinnehavarens ideella skada och i så fall under vilka omständigheter?”
Prövning av tolkningsfrågorna
Den första frågan
Den hänskjutande domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida artikel 102.1 i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att en domstol för EU-varumärken är skyldig att fatta ett beslut om att tredje man ska förbjudas att fortsätta intrånget, även om varumärkesinnehavaren inte har framställt något sådant yrkande vid nämnda domstol för EU-varumärken.
Den hänskjutande domstolen har påpekat att det – enligt vissa principer i nationell rätt avseende tvistemålsprocessen, i synnerhet dispositionsprincipen och principen om att domstolen inte ska döma utöver vad som har yrkats av parterna (
ultra petita
), vilka föreskrivs i §§ 4, 5 och 439 civilprocesslagen – är förbjudet för den att fatta ett sådant beslut som det som avses i artikel 102.1 i förordning nr 207/2009, om något yrkande därom inte har framställts.
Det ska i detta hänseende erinras om att domstolen för EU-varumärken enligt lydelsen i artikel 101.3 i förordning nr 207/2009, om inte annat föreskrivs i denna förordning, ska tillämpa de rättegångsregler som gäller i fråga om ett nationellt varumärke i den medlemsstat där domstolen har sitt säte.
Eftersom något annat inte föreskrivs i nämnda förordning, utgör förordningen inte hinder för att dispositionsprincipen och principen om att domstolen inte ska döma utöver vad som har yrkats av parterna (
ultra petita
) tillämpas.
Artikel 102.1 i förordning nr 207/2009 utgör således inte hinder för att en domstol för EU-varumärken – med tillämpning av dessa principer i nationell processrätt – avstår från att fatta ett beslut om att tredje man ska förbjudas att fortsätta intrånget på grund av att innehavaren av det aktuella varumärket inte har framställt något sådant yrkande.
Eftersom det förhållandet att det inte finns någon skyldighet att fatta ett sådant beslut som avses i artikel 102.1 i förordning nr 207/2009 således följer av tillämpningen av nationella förfarandebestämmelser, vilken nämnda förordning inte utgör hinder för, finns det inte anledning att pröva frågan huruvida det förhållandet kan motiveras på grund av ett ”särskilt skäl” i den mening som avses i nämnda bestämmelse.
Den omständigheten att innehavaren av ett EU-varumärke i sin talan vid domstolen för EU-varumärken endast yrkat fastställelse av intrång, men inte att nämnda domstol ska förordna att intrånget ska upphöra, kan under alla omständigheter inte anses utgöra ett ”särskilt skäl” i den mening som avses i artikel 102.1 i förordning nr 207/2009.
Det begreppet avser nämligen endast särskilda fall, i vilka en sådan domstol med hänsyn till den särskilda karaktären av det handlande som tredje man klandras för – bland annat den omständigheten att det är omöjligt för tredje man att fortsätta intrånget eller de handlingar som skulle kunna innebära intrång, vilka denna klandras för – inte är skyldig att fatta ett beslut om att tredje man ska förbjudas att fortsätta intrånget, även om ett sådant yrkande har framställts av innehavaren av varumärket (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 december 2006, Nokia,
C‑316/05
,
EU:C:2006:789
, punkt
).
Mot bakgrund av det ovan anförda ska den första frågan besvaras enligt följande. Artikel 102.1 i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att den inte utgör hinder för att en domstol för EU-varumärken – med tillämpning av vissa principer i nationell processrätt – avstår från att fatta ett beslut om att tredje man ska förbjudas att fortsätta intrånget på grund av att innehavaren av det aktuella varumärket inte har framställt något sådant yrkande vid nämnda domstol.
Den andra och den tredje frågan
Den hänskjutande domstolen har ställt den andra och tredje frågan, vilka ska prövas tillsammans, för att få klarhet i huruvida artikel 9.3 andra meningen i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att den utgör hinder för att innehavaren av ett EU-varumärke kan kräva ersättning beträffande handlingar som företas av tredje man före offentliggörandet av ansökan om registrering av det aktuella varumärket. Den hänskjutande domstolen vill vidare få klarhet i huruvida begreppet ”skälig ersättning” i artikel 9.3 andra meningen i förordning nr 207/2009 – när det gäller handlingar som företas av tredje man efter offentliggörandet av ansökan om registrering av nämnda varumärke men före offentliggörandet av registreringen av detsamma – omfattar skadestånd som är avsett att ersätta hela den skada – inklusive återbetalning av det gängse värdet av det som tredje man har erhållit genom att använda varumärket, samt ersättning för ideell skada – som varumärkesinnehavaren har orsakats.
Det ska i detta hänseende konstateras att de rättigheter som är knutna till EU-varumärket enligt artikel 9.3 första meningen i förordning nr 207/2009 ska gälla i förhållande till tredje man först från dagen för offentliggörandet av det aktuella varumärkets registrering.
Härav följer att den ensamrätt som ett EU-varumärke ger innehavaren och som gör det möjligt för nämnda innehavare att bland annat hindra tredje man från att använda det aktuella varumärket genom en talan om intrång med stöd av artikel 9.1 och 9.2 i förordning nr 207/2009, endast kan omfatta handlingar som företas av tredje man efter offentliggörandet av registreringen av det varumärket.
I syfte att ge den som ansökt om registrering av ett varumärke ett visst skydd under perioden mellan datumet för offentliggörandet av ansökan (från och med det datumet anses ansökan ha kommit till tredje mans kännedom) och dagen för offentliggörandet av registreringen av nämnda varumärke, föreskrivs emellertid i artikel 9.3 andra meningen i förordning nr 207/2009 en rätt till ”skälig ersättning” beträffande handlingar som företagits under den perioden, vilka – om de hade företagits efter datumet för registrering av det varumärket – skulle ha varit förbjudna.
Anledningen till det skyddet är alla de ekonomiska rättigheter som i nämnda förordning knyts till ansökan om registrering av ett EU-varumärke.
Enligt artikel 24 i förordning nr 207/2009, vilken ingår i avsnitt 4 som har rubriken ”EU-varumärken som förmögenhetsobjekt”, kan nämligen ansökningar om EU-varumärken bli föremål för flera olika sorters rättshandlingar, såsom överlåtelse och upprättande av sakrätt eller upplåtelse av licens, vilka har det gemensamt att de har till syfte eller resultat att skapa eller överföra en rättighet till det aktuella märket (se, för ett liknande resonemang, dom av den 4 februari 2016, Hassan,
C‑163/15
,
EU:C:2016:71
, punkt
).
I förevarande fall har ansökan om registrering av det varumärke som är i fråga i det nationella målet varit föremål för en licens sedan den lämnades in.
Det faktiska ekonomiska värdet av en ansökan om registrering av EU-varumärke följer även av andra rättigheter som är knutna till en sådan ansökan. Det följer således av förordning nr 207/2009 att den som ansökt om registrering i princip har rätt till prioritet – från och med den dag då vederbörande lämnade in sin ansökan om registrering av varumärke – i förhållande till de ansökningar som lämnats in senare.
Sådana överväganden som rör alla de ekonomiska rättigheter som är knutna till en registreringsansökan har vidare lett till att Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna har funnit – med hänsyn till samtliga omständigheter i det aktuella fallet – att en sådan ansökan kan utgöra ett sådant väsentligt intresse som skyddas enligt den grundläggande rätten till skydd för egendom som föreskrivs i artikel 1 i tilläggsprotokoll nr 1 till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som undertecknades i Rom den 4 november 1950 (se, för ett liknande resonemang, Europadomstolen, 11 januari 2007, Anheuser-Busch Inc. mot Portugal, CE:ECHR:2007:0111JUD007304901, § 73–78).
Mot bakgrund av dessa omständigheter ska det konstateras att det inte kan krävas någon ersättning med stöd av artikel 9.3 andra meningen i förordning nr 207/2009 beträffande händelser som företagits före offentliggörandet av ansökan om registrering av ett EU-varumärke, eftersom nämnda bestämmelse medför ett undantag som är tydligt avgränsat från bestämmelsen om att ett EU-varumärke inte kan göras gällande före offentliggörandet av dess registrering.
I och med att artikel 9.3 andra meningen i förordning nr 207/2009 inte innehåller någon uttrycklig hänvisning till medlemsstaternas rättsordningar för fastställande av bestämmelsens innebörd och tillämpningsområde, följer det härav, enligt EU-domstolens fasta praxis, att begreppet ”skälig ersättning” i nämnda bestämmelse i regel ska ges en självständig och enhetlig tolkning, med beaktande av det sammanhang i vilket bestämmelsen förekommer och det mål som eftersträvas med den aktuella lagstiftningen (se, analogt, dom av den 14 december 2006, Nokia,
C‑316/05
,
EU:C:2006:789
, punkt
och där angiven rättspraxis).
Vid den tolkningen ska hänsyn tas, såsom även den hänskjutande domstolen har påpekat, till det förhållandet att skyddet i form av ”skälig ersättning” i den mening som avses i artikel 9.3 andra meningen i förordning nr 207/2009, beträffande de händelser som avses i den bestämmelsen, på grund av dess art bör vara mer begränsat än det skydd som innehavaren av ett varumärke har beträffande handlingar som företas efter den dag då varumärket registreras. Skyddsvärdet på grund av en registreringsansökan är nämligen lägre än det skyddsvärde som varumärket ges efter registrering.
De handlingar som avses i artikel 9.3 andra meningen i förordning nr 207/2009 företas nämligen vid en tidpunkt då det ännu inte är säkert att det sökta varumärket faktiskt kommer att registreras, eftersom absoluta eller relativa registreringshinder fortfarande helt eller delvis kan göras gällande.
De rättigheter som är knutna till en ansökan om registrering av EU-varumärke kan före registreringen av det aktuella varumärket således kvalificeras såsom ”villkorliga”.
Det förhållandet att dessa rättigheter är villkorliga framgår vidare tydligt av artikel 9.3 tredje meningen i förordning nr 207/2009, i det att det i nämnda bestämmelse föreskrivs att en talan med stöd av artikel 9.3 andra meningen i den förordningen inte får väckas vid en domstol för EU-varumärken förrän efter det att registreringen av det aktuella varumärket har offentliggjorts.
Härav följer att den typ av ”skälig ersättning” som kan krävas inom ramen för en talan med stöd av artikel 9.3 andra meningen i förordning nr 207/2009 bör vara mindre omfattande än det skadestånd som innehavaren av ett EU-varumärke kan kräva för en skada som orsakats av intrång.
Skillnaden mellan dessa båda taleformer framgår även av uppräkningen i artikel 96 i förordning nr 207/2009 av de frågor där domstolarna för EU-varumärken har exklusiv behörighet, i det att ”talan om intrång” och ”talan på grund av sådana handlingar som avses i artikel 9.3 andra meningen” anges var för sig i moment a respektive moment c.
Eftersom förordning nr 207/2009 inte innehåller några bestämmelser avseende det skadestånd som innehavaren av ett EU-varumärke kan kräva beträffande intrång, följer det dessutom av artikel 101.2 i nämnda förordning att domstolen för EU-varumärken i detta hänseende i princip ska tillämpa det egna landets lagstiftning, inbegripet internationell privaträtt. Det framgår vidare av artikel 14.2 i förordningen att förordningen i synnerhet inte utgör hinder för kompletterande tillämpning av nationell rätt om intrång, och särskilt inte av nationella bestämmelser om skadeståndsansvar.
I artikel 13 i direktiv 2004/48 föreskrivs i detta hänseende vissa bestämmelser om skadestånd, som ska ersätta den skada som orsakats av intrång. Dessa bestämmelser skiljer sig åt beroende på huruvida det ska anses att tredje man som har begått immaterialrättsintrång visste eller rimligen borde ha vetat att han eller hon ägnade sig åt intrångsgörande verksamhet.
I artikel 13.1 i direktiv 2004/48 föreskrivs således i princip full ersättning för den skada som faktiskt har orsakats, vilken kan omfatta ideell skada, i de fall då intrång har begåtts medvetet, medan det emellertid enligt artikel 13.2 i samma direktiv, när intrång inte har begåtts medvetet, endast är möjligt att erhålla återbetalning av vinst eller betalning av skadestånd som kan vara fastställt i förväg.
Visserligen är dessa bestämmelser som sådana endast tillämpliga i fråga om intrång och således på handlingar som företas efter offentliggörandet av registreringen av det aktuella varumärket och inte på handlingar som företas före nämnda offentliggörande, såsom de som avses i artikel 9.3 andra meningen i förordning nr 207/2009. Det går emellertid att härav dra slutsatsen – såsom även generaladvokaten i huvudsak har påpekat i punkt 51 i sitt förslag till avgörande – att den ersättning som ska betalas i form av ”skälig ersättning” inte ska vara högre än den begränsade ersättning som föreskrivs i artikel 13.2 i direktiv 2004/48.
Eftersom artikel 9.3 andra meningen i förordning nr 207/2009 syftar till att knyta villkorliga rättigheter till ett varumärke från och med offentliggörandet av ansökan om registrering av nämnda varumärke och före offentliggörandet av varumärkets registrering, bör ”skälig ersättning” i den mening som avses i den bestämmelsen nämligen vara mindre omfattande än det skadestånd som en innehavare av ett EU-varumärke kan kräva beträffande intrång efter det att registreringen av varumärket har offentliggjorts och vilket i princip avser att säkerställa full ersättning för den skada som faktiskt har orsakats, vilken i förekommande fall kan omfatta ideell skada.
I syfte att fastställa ”skälig ersättning” i den mening som avses i artikel 9.3 andra meningen i förordning nr 207/2009, finner EU-domstolen således att rekvisitet återbetalning av vinst ska ligga till grund för bedömningen. Ersättning för den mer omfattande skada som innehavaren av det aktuella varumärket kan ha orsakats på grund av att nämnda varumärke har använts, vilken i synnerhet kan omfatta ideell skada, ska inte ingå i den typen av ersättning.
Rekvisitet återbetalning av vinst syftar till återbetalning av den vinst som tredje man otillbörligen har erhållit till följd av att det aktuella varumärket har använts under den period som avses i artikel 9.3 andra meningen i förordning nr 207/2009; därmed bidrar det rekvisitet till det mål som eftersträvas i nämnda bestämmelse, nämligen att hindra tredje man från att dra otillbörlig fördel av det faktiska ekonomiska värde som en registreringsansökan representerar då tredje man antas ha haft kännedom om ansökan till följd av dess offentliggörande.
Mot denna bakgrund ska den andra och den tredje frågan besvaras enligt följande. Artikel 9.3 andra meningen i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att den utgör hinder för att innehavaren av ett EU-varumärke kan kräva ersättning beträffande handlingar som företas av tredje man före offentliggörandet av en ansökan om registrering av varumärke. Begreppet ”skälig ersättning” i nämnda bestämmelse ska – när det gäller handlingar som företas av tredje man under perioden efter offentliggörandet av ansökan om registrering av det aktuella varumärket men före offentliggörandet av registreringen av detsamma – omfatta återbetalning av den vinst som tredje man faktiskt har erhållit genom att använda varumärket under nämnda period. Begreppet ”skälig ersättning” omfattar däremot inte ersättning för den mer omfattande skada som innehavaren av varumärket eventuellt kan ha orsakats, vilken i förekommande fall även omfattar ideell skada.
Rättegångskostnader
Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (sjunde avdelningen) följande:

1)
Artikel 102.1 i rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken ska tolkas så, att den inte utgör hinder för att en domstol för EU-varumärken – med tillämpning av vissa principer i nationell processrätt – avstår från att fatta ett beslut om att tredje man ska förbjudas att fortsätta intrånget på grund av att innehavaren av det aktuella varumärket inte har framställt något sådant yrkande vid nämnda domstol.

2)
Artikel 9.3 andra meningen i förordning nr 207/2009 ska tolkas så, att den utgör hinder för att innehavaren av ett EU-varumärke kan kräva ersättning beträffande handlingar som företas av tredje man före offentliggörandet av en ansökan om registrering av varumärke. Begreppet ”skälig ersättning” i nämnda bestämmelse ska – när det gäller handlingar som företas av tredje man under perioden efter offentliggörandet av ansökan om registrering av det aktuella varumärket men före offentliggörandet av registreringen av detsamma – omfatta återbetalning av den vinst som tredje man faktiskt har erhållit genom att använda varumärket under nämnda period. Begreppet ”skälig ersättning” omfattar däremot inte ersättning för den mer omfattande skada som innehavaren av varumärket eventuellt kan ha orsakats, vilken i förekommande fall även omfattar ideell skada.

Underskrifter
(
*1
)	Rättegångsspråk: estniska.