CELEX: 62016TJ0447
Unionsmarke
Nichtigkeitsverfahren
Unionsbildmarke mit Darstellung einer Rille in Form eines ‚L‘
Absolutes Eintragungshindernis
Zeichen, das ausschließlich aus der Form der Ware besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist
Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung (EG) Nr. 40/94
Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung 2017/1001)
Verordnung (EU) 2015/2424
Zeitliche Anwendung der Rechtsvorschrift
Form der Ware
Art des Zeichens
Berücksichtigung der für die Ermittlung der wesentlichen Merkmale des Zeichens relevanten Aspekte
Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 zugrunde liegendes Allgemeininteresse

Vorgeschichte des Rechtsstreits
Am 23. Juli 2001 beantragte die Klägerin, die Pirelli Tyre SpA, beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) die Eintragung einer Unionsmarke nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (
ABl. 1994, L 11, S. 1
) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke [
ABl. 2009, L 78, S. 1
] in geänderter Fassung, diese ihrerseits ersetzt durch die Verordnung [EU] 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke [
ABl. 2017, L 154, S. 1
]).
Bei der angemeldeten Unionsmarke handelt es sich um folgendes Bildzeichen:
Die Waren, für die die Eintragung beantragt wurde, gehören zur Klasse 12 im Sinne des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung und entsprechen folgender Beschreibung: „Reifen, Gummireifen, Felgen sowie Vollreifen, halbpneumatische und pneumatische Reifen für Fahrzeugräder aller Art, Fahrzeugräder aller Art, Reifenschläuche, Felgen, Teile, Zubehör und Ersatzteile für Fahrzeugräder aller Art“.
Die Anmeldung der Unionsmarke wurde im
Blatt für Gemeinschaftsmarken
Nr. 36/2002 vom 6. Mai 2002 veröffentlicht und das oben in Rn. 2 erwähnte Bildzeichen am 18. Oktober 2002 unter der Nr. 2319176 als Marke eingetragen.
Am 27. September 2012 stellte die Streithelferin, The Yokohama Rubber Co. Ltd, beim EUIPO einen Antrag auf Nichtigerklärung der beanstandeten Marke für die Waren „Reifen, Vollgummi‑, halbpneumatische und pneumatische Reifen für Fahrzeugräder aller Art“. Dieser Antrag stützte sich auf Art. 52 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. b bzw. Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94.
Mit Entscheidung vom 28. August 2014 erklärte die Nichtigkeitsabteilung des EUIPO die beanstandete Marke für die oben in Rn. 5 erwähnten Waren sowie für „Felgen und Vollreifen für Fahrzeugräder aller Art“ mit der Begründung für nichtig, dass das beanstandete Zeichen ausschließlich aus der Form der betreffenden Waren bestehe, die im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei.
Die Klägerin erhob nach den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 66 bis 71 der Verordnung 2017/1001) beim EUIPO Beschwerde gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung.
Mit Entscheidung vom 28. April 2016 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) gab die Fünfte Beschwerdekammer des EUIPO der Beschwerde teilweise statt. In Punkt 1 des verfügenden Teils der angefochtenen Entscheidung hob sie die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung auf, soweit mit dieser die beanstandete Marke für „Felgen und Vollreifen für Fahrzeugräder aller Art“ für nichtig erklärt worden war. Die Beschwerdekammer stellte nämlich fest, dass die genannten Waren vom Antrag auf Nichtigerklärung nicht erfasst seien und die von der Nichtigkeitsabteilung ausgesprochene Nichtigerklärung über diesen Antrag hinausgehe. In Punkt 2 des verfügenden Teils der angefochtenen Entscheidung bestätigte die Beschwerdekammer die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung im Übrigen und erklärte die beanstandete Marke für „Reifen, Vollgummi‑, halbpneumatische und pneumatische Reifen für Fahrzeugräder aller Art“ für nichtig. In diesem Zusammenhang vertrat die Beschwerdekammer erstens die Auffassung, in Anbetracht der vorgelegten Beweismittel und der fraglichen Waren sei „klar, dass das Zeichen eine Reifenlauffläche darstell[e] und damit den (vielleicht) wichtigsten Teil der beanstandeten Waren, … zumindest in technischer Hinsicht“. Zweitens stellte die Beschwerdekammer fest, dass das Hauptmerkmal der fraglichen Marke eine Rille in Form eines „L“ sei, die folgende wesentliche Merkmale besitze: einen Winkel von etwa 90°, ein bogenförmiges Segment und zwei verschiedene breiter werdende Teile. Drittens entschied die Beschwerdekammer im Wesentlichen, dass das beanstandete Zeichen, wie aus den von der Streithelferin vorgelegten Beweisen hervorgehe, eine wesentliche Rolle beim reibungslosen Funktionieren der Reifen spiele, um die Wirksamkeit der Bodenhaftung und des Bremsvorgangs zu erleichtern sowie den Fahrkomfort zu verbessern. In Punkt 3 des verfügenden Teils der angefochtenen Entscheidung verurteilte die Beschwerdekammer die Klägerin zur Zahlung von 1700 Euro an die Streithelferin, weil die Klägerin vor dem EUIPO unterlegen sei.
Anträge der Verfahrensbeteiligten
Die Klägerin beantragt,
–
die angefochtene Entscheidung aufzuheben, soweit
–
damit die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung vom 28. August 2014 bestätigt und die beanstandete Marke für folgende Waren für nichtig erklärt wird: „Reifen, Vollgummi‑, halbpneumatische und pneumatische Reifen für Fahrzeugräder aller Art“;
–
sie darin zur Zahlung von 1700 Euro an die Streithelferin verurteilt wird;
–
dem EUIPO die Kosten aufzuerlegen.
Das EUIPO und die Streithelferin beantragen,
–
die Klage abzuweisen;
–
der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.
Rechtliche Würdigung
Zur Stützung ihrer Klage bringt die Klägerin drei Klagegründe vor. Mit ihrem ersten Klagegrund wirft die Klägerin der Beschwerdekammer vor, ihre Entscheidung auf eine zeitlich unanwendbare Fassung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii gestützt zu haben. Mit ihrem zweiten Klagegrund rügt die Klägerin Verfahrensfehler und eine Verletzung der Begründungspflicht. Mit ihrem dritten Klagegrund beanstandet sie einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94.
In ihren Klagebeantwortungen machen das EUIPO und die Streithelferin geltend, die von der Klägerin vorgebrachten Klagegründe seien unbegründet. Sie tragen darüber hinaus vor, die Beweismittel in Anlage 5 zur Klageschrift, die aus Winkelmessungen verschiedener Reifenrillen bestünden, seien für unzulässig zu erklären, weil sie erstmals vor dem Gericht vorgelegt worden seien.
Der erste und der dritte von der Klägerin vorgebrachte Klagegrund sind nacheinander zu prüfen.
Erster Klagegrund: Die angefochtene Entscheidung beruhe auf einer zeitlich unanwendbaren Fassung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii
Die Klägerin trägt vor, die Beschwerdekammer habe in der angefochtenen Entscheidung Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/2009 in der durch die Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Änderung der Verordnung Nr. 207/2009 und der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommission über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) zu entrichtenden Gebühren (
ABl. 2015, L 341, S. 21
) geänderten Fassung angewandt.
Gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/2009 in der durch die Verordnung 2015/2424 geänderten Fassung sind Zeichen von der Eintragung ausgeschlossen, „die ausschließlich … aus der Form oder einem anderen charakteristischen Merkmal der Ware [bestehen], die bzw. das zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist“.
Nach Auffassung der Klägerin muss das Bestehen eines absoluten Nichtigkeitsgrundes im vorliegenden Fall jedoch anhand der zum Zeitpunkt der Anmeldung der beanstandeten Marke geltenden Vorschrift geprüft werden, nämlich anhand von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii in der Fassung der Verordnung Nr. 40/94, der lediglich die Eintragung von Zeichen ausschließe, die ausschließlich aus „der Form der Ware“ bestünden, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich sei.
In diesem Zusammenhang ist in einem ersten Schritt zu ermitteln, welche Vorschrift im Verfahren vor dem EUIPO zeitlich anwendbar war, und in einem zweiten Schritt zu prüfen, ob die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung tatsächlich die zeitlich anwendbare Vorschrift angewandt hat.
Zeitlich anwendbare Vorschrift
Nach ständiger Rechtsprechung ist bei Verfahrensvorschriften im Allgemeinen davon auszugehen, dass sie ab dem Datum ihres Inkrafttretens Anwendung finden (vgl. Urteil vom 11. Dezember 2012, Kommission/Spanien,
C‑610/10
,
EU:C:2012:781
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung), im Unterschied zu materiell-rechtlichen Vorschriften, die im Allgemeinen so ausgelegt werden, dass sie für vor ihrem Inkrafttreten entstandene Sachverhalte nur gelten, soweit aus ihrem Wortlaut, ihrer Zielsetzung oder ihrem Aufbau eindeutig hervorgeht, dass ihnen eine solche Wirkung beizumessen ist (Urteile vom 12. November 1981, Meridionale Industria Salumi u. a.,
212/80 bis 217/80
,
EU:C:1981:270
, Rn.
, und vom 11. Dezember 2008, Kommission/Freistaat Sachsen,
C‑334/07 P
,
EU:C:2008:709
, Rn.
).
Erstens stellt das EUIPO nicht in Abrede, dass im vorliegenden Fall Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii in der Fassung der Verordnung Nr. 40/94 anwendbar war.
Zweitens ist hervorzuheben, dass der Wortlaut von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung 2017/1001), der eine materiell-rechtliche Vorschrift, genauer gesagt ein absolutes Hindernis für die Eintragung eines Zeichens bzw. – in Verbindung mit Art. 52 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 59 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung 2017/1001) – einen absoluten Grund für die Nichtigerklärung einer Marke betrifft, durch die Verordnung 2015/2424 tatsächlich geändert worden ist. Die Verordnung 2015/2424 ist jedoch am 23. März 2016 in Kraft getreten, und aus ihrem Wortlaut, ihrer Zielsetzung oder ihrem Aufbau geht nicht hervor, dass Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/2009 in der durch die Verordnung 2015/2424 geänderten Fassung für vor seinem Inkrafttreten entstandene Sachverhalte gelten sollte.
Folglich ist Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/2009 in der durch die Verordnung 2015/2424 geänderten Fassung im vorliegenden Fall offensichtlich nicht anwendbar, da die beanstandete Marke am 18. Oktober 2002 infolge einer am 23. Juli 2001 eingereichten Anmeldung eingetragen worden ist.
Unter Berücksichtigung des Vorstehenden hatte die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall zu prüfen, ob die beanstandete Marke im Hinblick auf Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 für nichtig zu erklären war.
In der angefochtenen Entscheidung angewandte Vorschrift
In Rn. 14 der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer den Wortlaut von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/2009 in der durch die Verordnung 2015/2424 geänderten Fassung wiedergegeben.
In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass die Beschwerdekammer, wie das EUIPO einräumt, in der angefochtenen Entscheidung irrtümlich den Wortlaut von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/2009 in der durch die Verordnung 2015/2424 geänderten Fassung angeführt hat.
Festzustellen ist jedoch, dass die Beschwerdekammer, als sie detailliert dargelegt hat, auf welche Weise diese Vorschrift in der angefochtenen Entscheidung auszulegen ist, mehrfach die Rechtsprechung erwähnt hat, die unter der Geltung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 ergangen ist, der lediglich auf die „Form der Ware“ Bezug nimmt. Außerdem ergibt eine Auslegung der angefochtenen Entscheidung, dass die Beschwerdekammer ihre Sachverhaltswürdigung nach Maßgabe der Voraussetzungen von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 in der Auslegung durch die einschlägige Rechtsprechung vorgenommen hat.
Unter diesen Umständen hat die Beschwerdekammer, obwohl sie fälschlicherweise den Wortlaut von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 207/2009 in der durch die Verordnung 2015/2424 geänderten Fassung angeführt hat, in der angefochtenen Entscheidung nicht die durch die Verordnung 2015/2424 vorgenommene Änderung angewandt.
Demnach ist davon auszugehen, dass die angefochtene Entscheidung auf der zeitlich anwendbaren Vorschrift beruht, nämlich Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94, der einen Ausschluss von der Eintragung für „Zeichen [vorsieht], die ausschließlich … aus der Form der Ware [bestehen], die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist“.
Der erste Klagegrund ist daher zurückzuweisen.
Dritter Klagegrund: Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94
Mit dem ersten Teil ihres dritten Klagegrundes macht die Klägerin geltend, das beanstandete Zeichen bestehe nicht aus der Form der fraglichen Waren im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94. In diesem Zusammenhang trägt die Klägerin vor, die Beschwerdekammer habe einen Fehler begangen, als sie davon ausgegangen sei, dass das beanstandete Zeichen wesentlicher Bestandteil einer Reifenlauffläche und damit der von der beanstandeten Marke erfassten Waren, nämlich „Reifen, Vollgummi‑, halbpneumatische und pneumatische Reifen für Fahrzeugräder aller Art“, sei.
Das EUIPO hebt erstens hervor, dass die Schlussfolgerung der Beschwerdekammer, wonach das beanstandete Zeichen eine Reifenlauffläche darstelle, bei der es sich – zumindest in technischer Hinsicht – um den (vielleicht) wichtigsten Teil der beanstandeten Waren handle, aus der Prüfung der grafischen Darstellung in Form des beanstandeten Zeichens anhand der beanspruchten Waren einerseits und den von den Parteien vorgelegten Beweisen andererseits gezogen worden sei. Damit ein Zeichen von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 erfasst werde, genüge es zweitens, dass dieses Zeichen aus einem Teil einer in seiner Spezifikation aufgeführten Ware bestehe. Mit anderen Worten verbiete die bloße Tatsache, dass die fragliche Form auf eine komplexere Ware angewandt oder in ihr verarbeitet werden könne, nicht die Anwendung dieses Eintragungshindernisses. Drittens sei eine Reifenrille keine Ware, da sie keinen von einem Reifen abtrennbaren Bestandteil bilde. Daher sei das beanstandete Zeichen für Reifen eingetragen worden, bei denen es sich um Waren handle, in denen die fragliche Rille in Form eines „L“ enthalten sei und in denen diese Rille eine technische Funktion ausübe. Viertens sei die mutmaßliche Wahrnehmung des Zeichens durch die Verkehrskreise im Rahmen der Anwendung des in Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 genannten Eintragungshindernisses kein entscheidender Gesichtspunkt. Dieses Hindernis beruhe auf einem objektiven Kriterium, für das das EUIPO – neben der grafischen Darstellung eines Zeichens – alle für die ordnungsgemäße Ermittlung eines Zeichens im Kontext von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 relevanten Aspekte berücksichtigen könne. Fünftens bestehe der Zweck von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 darin, die Gewährung eines Monopols für Gebrauchseigenschaften einer Ware zu verhindern. Würden der Klägerin Markenrechte für das beanstandete Zeichen gewährt (weil es lediglich einen Reifenteil darstelle), wäre sie daher in der Lage, andere Unternehmen daran zu hindern, Reifen mit den gleichen oder ähnlichen Zeichen, d. h. Rillen, zu vermarkten.
Die Streithelferin macht erstens geltend, bestimmte Teile der Akte zeigten, dass die Klägerin – über ihren Vertreter – bereits geschildert und damit anerkannt habe, dass es sich bei der beanstandeten Marke um das „Muster einer Lauffläche“ handle. Zweitens müsse eine Marke im Licht der Umstände des Einzelfalls untersucht werden, und keine Vorschrift hindere das EUIPO an einem „Reverse-Engineering“, d. h. daran, herauszufinden, was die Marke wirklich darstelle, und das Element zu ermitteln, an dem sich der Markeninhaber ausschließliche Rechte sichern wolle. Drittens sei es – u. a. in Anbetracht des Akteninhalts und der von der Klägerin tatsächlich vermarkteten Waren – richtig, dass die beanstandete Marke aus der Form der Waren bzw. dem wichtigsten Teil der betreffenden Waren bestehe. Viertens seien die Beispiele dafür, dass die Klägerin das beanstandete Zeichen in Broschüren und Katalogen als Herkunftshinweis ohne technische Funktion verwende, um einige ihrer Reifenmodelle zu bezeichnen, irrelevant.
Vorbemerkungen
Erstens ist hervorzuheben, dass der von der Streithelferin beim EUIPO eingereichte Antrag auf teilweise Nichtigerklärung in der vorliegenden Rechtssache auf Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 sowie auf Art. 7 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung gestützt war. Was den auf Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 und damit auf die fehlende Unterscheidungskraft der beanstandeten Marke gestützten Nichtigkeitsantrag angeht, hat die Klägerin vor dem EUIPO geltend gemacht, die besagte Marke habe gemäß Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 zumindest infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt.
Die Nichtigkeitsabteilung und später die Beschwerdekammer haben die beanstandete Marke gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 für nichtig erklärt und das mögliche Vorliegen eines aus der fehlenden Unterscheidungskraft dieser Marke hergeleiteten Nichtigkeitsgrundes nicht geprüft.
Marken, die aus den in Art. 7 Abs. 1 Buchst. b bis d der Verordnung Nr. 40/94 aufgeführten Gründen von der Eintragung ausgeschlossen werden können, können nach Abs. 3 dieser Vorschrift durch ihre Benutzung Unterscheidungskraft erwerben. Dagegen kann ein Zeichen, dass gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 40/94 von der Eintragung ausgeschlossen ist, nie durch seine Benutzung Unterscheidungskraft erlangen. Art. 7 Abs. 1 Buchst. e betrifft somit bestimmte Zeichen, die keine Marke sein können, und steht der Eintragung eines ausschließlich aus der Form einer Ware bestehenden Zeichens von vornherein entgegen (vgl. entsprechend Urteil vom 18. Juni 2002, Philips,
C‑299/99
,
EU:C:2002:377
, Rn.
und
).
Wenn daher die Prüfung eines Zeichens nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 40/94 zu der Feststellung führt, dass eines der in dieser Vorschrift genannten Kriterien erfüllt ist, entbindet dies von einer Prüfung des Zeichens nach Art. 7 Abs. 3 dieser Verordnung, da eine Eintragung dieses Zeichens in diesem Fall offenkundig unmöglich ist. Aus dieser Entbindung wird das Interesse an einer vorherigen Prüfung des Zeichens nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 40/94 deutlich, wenn mehrere absolute Eintragungshindernisse nach Art. 7 Abs. 1 in Betracht kommen, ohne dass indessen eine solche Entbindung dahin ausgelegt werden könnte, dass sie eine Pflicht zu einer vorherigen Prüfung dieses Zeichens nach Art. 7 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 40/94 implizierte (Urteil vom 6. Oktober 2011, Bang & Olufsen/HABM [Darstellung eines Lautsprechers],
T‑508/08
,
EU:T:2011:575
, Rn.
).
Zweitens sei darauf hingewiesen, dass das Art. 7 Abs. 1 Buchst. e der Verordnung Nr. 40/94 zugrunde liegende Interesse darin besteht, zu verhindern, dass das Markenrecht einem Unternehmen ein Monopol für technische Lösungen oder Gebrauchseigenschaften einer Ware einräumt (vgl. entsprechend Urteil vom 18. Juni 2002, Philips,
C‑299/99
,
EU:C:2002:377
, Rn.
).
Die vom Gesetzgeber festgelegten Regeln spiegeln insoweit die Abwägung zweier Erwägungen wider, von denen jede geeignet ist, zur Verwirklichung eines gesunden und lauteren Wettbewerbssystems beizutragen (Urteil vom 14. September 2010, Lego Juris/HABM,
C‑48/09 P
,
EU:C:2010:516
, Rn.
).
Zum einen wird mit der Aufnahme des Verbots, ein Zeichen als Marke einzutragen, das aus der Form der Ware besteht, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, in Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 40/94 sichergestellt, dass Unternehmen nicht das Markenrecht in Anspruch nehmen können, um ausschließliche Rechte für technische Lösungen ohne zeitliche Begrenzung auf Dauer festzuschreiben (Urteil vom 14. September 2010, Lego Juris/HABM,
C‑48/09 P
,
EU:C:2010:516
, Rn.
).
Zum anderen hat der Gesetzgeber mit der Beschränkung des Eintragungshindernisses des Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 auf Zeichen, die „ausschließlich“ aus der Form der Ware bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung „erforderlich“ ist, gebührend berücksichtigt, dass jede Form einer Ware in gewissem Maße funktionell ist und es daher unangemessen wäre, eine Warenform nur deshalb von der Eintragung als Marke auszuschließen, weil sie Gebrauchseigenschaften aufweist. Mit den Wörtern „ausschließlich“ und „erforderlich“ stellt diese Bestimmung sicher, dass allein diejenigen Warenformen von der Eintragung ausgeschlossen sind, durch die nur eine technische Lösung verkörpert wird und deren Eintragung als Marke deshalb die Verwendung dieser technischen Lösung durch andere Unternehmen tatsächlich behindern würde (Urteil vom 14. September 2010, Lego Juris/HABM,
C‑48/09 P
,
EU:C:2010:516
, Rn.
).
Drittens setzt eine korrekte Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 voraus, dass die wesentlichen Merkmale eines dreidimensionalen Zeichens von der Behörde, die über die Markenanmeldung dieses Zeichens zu entscheiden hat, ordnungsgemäß ermittelt werden. Der Ausdruck „wesentliche Merkmale“ ist so zu verstehen, dass er sich auf die wichtigsten Merkmale des Zeichens bezieht (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 14. September 2010, Lego Juris/HABM,
C‑48/09 P
,
EU:C:2010:516
, Rn.
und
).
Die Ermittlung dieser wesentlichen Merkmale ist im Wege einer Einzelfallbeurteilung vorzunehmen. Es gibt nämlich keine systematische Rangfolge zwischen den verschiedenen Arten möglicher Bestandteile eines Zeichens. Im Übrigen kann sich die zuständige Behörde bei ihrer Ermittlung der wesentlichen Merkmale eines Zeichens entweder unmittelbar auf den von dem Zeichen hervorgerufenen Gesamteindruck stützen oder zunächst die Bestandteile des Zeichens nacheinander einzeln prüfen (Urteil vom 14. September 2010, Lego Juris/HABM,
C‑48/09 P
,
EU:C:2010:516
, Rn.
).
Daher kann die Ermittlung der wesentlichen Merkmale eines dreidimensionalen Zeichens im Hinblick auf eine etwaige Anwendung des Eintragungshindernisses des Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 je nach Fallgestaltung, insbesondere unter Berücksichtigung des Schwierigkeitsgrads des Falls, anhand einer bloßen visuellen Prüfung dieses Zeichens oder aber auf der Grundlage einer eingehenden Untersuchung erfolgen, in deren Rahmen für die Beurteilung nützliche Elemente, wie Meinungsumfragen und Gutachten oder Angaben zu Rechten des geistigen Eigentums, die im Zusammenhang mit der betreffenden Ware früher verliehen wurden, berücksichtigt werden können (Urteil vom 14. September 2010, Lego Juris/HABM,
C‑48/09 P
,
EU:C:2010:516
, Rn.
).
Die der zuständigen Behörde gewährte Möglichkeit, die für die Ermittlung der wesentlichen Merkmale eines beanstandeten dreidimensionalen Zeichens relevanten Aspekte zu berücksichtigen, ist auf die Prüfung zweidimensionaler Zeichen ausgeweitet worden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 6. März 2014, Pi-Design u. a./Yoshida Metal Industry,
C‑337/12 P bis C‑340/12 P
, nicht veröffentlicht,
EU:C:2014:129
, Rn.
).
Viertens hat die Nichtigkeitsabteilung in ihrer Entscheidung hervorgehoben, dass ein Bildzeichen zwar ein Hinweis auf die betriebliche Herkunft sein und sich auf einem Reifen befinden könne, ohne eine Reifenlauffläche darzustellen. Sie hat dem jedoch hinzugefügt, dass sich in der vorliegenden Rechtssache nur schwerlich bestreiten lasse, dass die beanstandete Marke die realistische Darstellung eines auf echten Reifen verwendeten Laufflächentyps sei.
In Rn. 25 der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer erläutert, dass sie den Ansatz der Nichtigkeitsabteilung, die das beanstandete Zeichen als „Darstellung eines Laufflächentyps“ eingestuft hatte, voll und ganz unterstütze. Die Nichtigkeitsabteilung dürfe die von den Parteien vorgelegten Beweise nämlich nicht nur berücksichtigen, sondern sei zu ihrer Berücksichtigung verpflichtet, um die Art des Zeichens und das, was es im Kontext der betreffenden Waren darstelle, angemessen zu ermitteln. Die Beschwerdekammer hat daraus abgeleitet, dass „es in Anbetracht der vorgelegten Beweismittel und der fraglichen Waren klar [sei], dass das Zeichen eine Reifenlauffläche darstell[e] und damit den (vielleicht) wichtigsten Teil der beanstandeten Waren ‚Reifen, Vollgummi‑, halbpneumatische und pneumatische Reifen für Fahrzeugräder aller Art‘ der Klasse 12, zumindest in technischer Hinsicht“.
Vor dem Hintergrund dieser Bemerkungen ist der erste Teil des dritten Klagegrundes der Klägerin zu prüfen, mit dem geltend gemacht wird, das beanstandete Zeichen bestehe nicht aus der Form der Ware im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94.
Art des beanstandeten Zeichens
Aus der Rechtsprechung geht zum einen hervor, dass die grafische Darstellung einer Marke in sich abgeschlossen, leicht zugänglich und verständlich sein muss, damit ein Zeichen Gegenstand einer ständigen und sicheren Wahrnehmung sein kann, die die Herkunftsfunktion dieser Marke gewährleistet. Zum anderen hat das Erfordernis der grafischen Darstellung insbesondere den Zweck, die Marke selbst festzulegen, um den genauen Gegenstand des Schutzes zu bestimmen, den die eingetragene Marke ihrem Inhaber gewährt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 6. März 2014, Pi‑Design u. a./Yoshida Metal Industry,
C‑337/12 P bis C‑340/12 P
, nicht veröffentlicht,
EU:C:2014:129
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Im vorliegenden Fall ist erstens hervorzuheben, dass die beanstandete Marke in Anbetracht ihrer grafischen Darstellung aus einem zweidimensionalen Bildzeichen besteht. Bei einer abstrakten Analyse erinnert dieses Zeichen beispielsweise an die Form eines geneigten Hockeyschlägers, wie die Klägerin geltend macht, oder an die Form eines geneigten „L“.
Daher ist zunächst offensichtlich, dass das beanstandete Zeichen, so wie es eingetragen worden ist, weder die Form eines Reifens noch die Form einer Reifenlauffläche darstellt. Sodann geht aus der grafischen Darstellung des beanstandeten Zeichens nicht hervor, dass dieses Zeichen dazu bestimmt ist, auf einem Reifen oder einer Reifenlauffläche angebracht zu werden. Schließlich geht aus der grafischen Darstellung des beanstandeten Zeichens ebenso wenig hervor, dass es sich um eine funktionale Form handelt, die eine technische Funktion erfüllt oder umfasst. Bei seiner Eintragung war das beanstandete Zeichen im Übrigen mit keinerlei zusätzlicher Beschreibung versehen.
Zweitens ergibt sich aus der oben in den Rn. 40 bis 43 genannten Rechtsprechung, dass die Beschwerdekammer für die Ermittlung der wesentlichen Merkmale eines zweidimensionalen Zeichens wie des beanstandeten Zeichens eine eingehende Untersuchung durchführen kann, in deren Rahmen neben der grafischen Darstellung und den etwaigen bei der Anmeldung eingereichten Beschreibungen die relevanten Aspekte berücksichtigt werden, anhand denen sich beurteilen lässt, was das betreffende Zeichen konkret darstellt.
Im vorliegenden Fall lässt die grafische Darstellung des beanstandeten Zeichens keine Umrisse erkennen, und dieses Zeichen ist mit keinerlei zusätzlicher Beschreibung versehen. Darüber hinaus bestreitet die Klägerin nicht, dass einige ihrer Reifenmodelle auf ihrer Lauffläche eine Rille in Form des beanstandeten Zeichens beinhalten.
Unter Berücksichtigung der oben in den Rn. 40 bis 43 genannten Rechtsprechung ist daher nicht zu beanstanden, dass das EUIPO im Rahmen seiner Prüfung des beanstandeten Zeichens anhand von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 die Art des fraglichen Zeichens im Kontext der mit der beanstandeten Marke gekennzeichneten Waren betrachtet und die Auffassung zu vertreten hat, dass dieses Zeichen eine Rille darstellen könne, die derjenigen auf den von der Klägerin vertriebenen Reifen ähnele.
Der Umstand, dass einige Reifenmodelle der Klägerin auf ihrer Lauffläche eine Rille in Form des beanstandeten Zeichens beinhalten, lässt jedoch nicht den Schluss zu, dass das beanstandete Zeichen einen Reifen oder eine ganze Reifenlauffläche darstellt.
Zunächst ist nämlich hervorzuheben, dass ein Reifen ein komplexes Erzeugnis ist, das sich aus mehreren Elementen, und zwar u. a. aus einer Karkasse, Gürtelschichten, Gummi, Seitenwänden und einer Lauffläche, zusammensetzt. Sodann besteht eine Lauffläche, wie aus den Akten des EUIPO hervorgeht, nicht lediglich aus einer einzelnen Rille. Eine Reifenlauffläche setzt sich aus vielen Elementen, nämlich u. a. aus Adern, Umlauf- oder Querrillen und Mittel- oder Schulterblöcken, auf denen sich Lamellen befinden, zusammen. Schließlich zeigen die vor dem EUIPO vorgelegten Beweismittel, dass die mit dem beanstandeten Zeichen dargestellte Rille nicht isoliert auf den Reifen der Klägerin vorhanden ist. Diese Rille wiederholt sich und greift auf der Lauffläche ineinander, so dass eine Form entsteht, die Verflechtungen aufweist und sich von der Form der ursprünglichen einzelnen Rille unterscheidet.
Deshalb trägt die Klägerin zu Recht vor, dass das beanstandete Zeichen – selbst wenn berücksichtigt wird, dass es um die zweidimensionale Darstellung einer aufgrund ihrer Tiefe dreidimensionalen Form geht – nur ein sehr kleiner Teil, d. h. eine einzelne Rille, eines anderen Teils, nämlich einer Lauffläche, ist, die aus vielen miteinander verflochtenen Elementen besteht. Diese Lauffläche ist selbst ein Teil, der zusammen mit anderen Teilen, u. a. den Seitenwänden, die von der beanstandeten Marke erfassten Waren, nämlich Reifen, Vollgummi‑, halbpneumatische und pneumatische Reifen für Fahrzeugräder aller Art, bildet. Das beanstandete Zeichen stellt somit weder die mit der beanstandeten Marke gekennzeichneten Waren noch die Lauffläche eines Reifens dar.
Zwar geht aus der oben in den Rn. 40 bis 43 wiedergegebenen Rechtsprechung hervor, dass das EUIPO alle relevanten Informationen berücksichtigen kann, mit denen sich die „verschiedenen Arten möglicher Bestandteile eines Zeichens“ oder die „Bestandteile des Zeichens“ beurteilen lassen. Das EUIPO darf somit ermitteln, was die betreffende Form konkret darstellt.
Diese Rechtsprechung kann jedoch nicht so ausgelegt werden, dass das EUIPO bei der Einordnung der mit einem beanstandeten Zeichen dargestellten Form dieser Form Elemente hinzufügen dürfte, die keine Bestandteile dieses Zeichens sind, also außerhalb des Zeichens liegen oder ihm fremd sind. Mit anderen Worten dienen Sachverständigengutachten und alle in der genannten Rechtsprechung erwähnten relevanten Elemente dazu, zu ermitteln, was das Zeichen konkret darstellt. Dagegen darf das EUIPO das beanstandete Zeichen nicht auf der Grundlage von Sachverständigengutachten und allen relevanten Elementen so definieren, dass Merkmale in die Definition aufgenommen werden, die das Zeichen weder beinhaltet noch umfasst.
Die Beschwerdekammer ist in der angefochtenen Entscheidung von der mit dem beanstandeten Zeichen dargestellten Form abgewichen und hat diese Form verändert. Selbst wenn der – von der Klägerin nicht bestrittene – Umstand berücksichtigt wird, dass einige ihrer Reifenmodelle auf ihrer Lauffläche eine Rille in der mit diesem Zeichen dargestellten Form beinhalten, durfte sich die Beschwerdekammer nämlich nicht vom beanstandeten Zeichen lösen, um es als „Darstellung einer Reifenlauffläche“ einzustufen. Mit anderen Worten hat die Beschwerdekammer durch die Hinzufügung von Elementen, die keine Bestandteile des beanstandeten Zeichens sind – also auf der Grundlage sämtlicher auf einer Lauffläche befindlicher Elemente –, die Auffassung vertreten, dieses Zeichen stelle die Form der Waren dar, für die es eingetragen worden war.
Diese Beurteilung wird durch das von der Streithelferin vorgebrachte Argument, wonach bestimmte Teile der Akte zeigten, dass die Klägerin – über ihren Vertreter – bereits beschrieben und damit anerkannt habe, dass es sich bei der beanstandeten Marke um das „Muster einer Lauffläche“ handle, nicht in Frage gestellt.
Zum einen werden nämlich in den Unterlagen, auf die sich die Streithelferin beruft und in denen die Klägerin anerkannt haben soll, dass es sich bei der beanstandeten Marke um das „Muster einer Lauffläche“ handle, Zeichen erwähnt oder gezeigt, die sich von dieser Marke unterscheiden. Insbesondere ist hervorzuheben, dass die beanstandete Marke in Anlage 8 zu der beim EUIPO eingereichten Stellungnahme der Streithelferin vom 19. Dezember 2013 als Darstellung eines Schlägers (figura di mazza) beschrieben wird. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass in den Anlagen 9 und 10 zu dieser Stellungnahme Zeichen abgebildet sind, die sich von der beanstandeten Marke unterscheiden.
Zum anderen ist hervorzuheben, dass die Eintragung einer Marke in das Register der Unionsmarken dazu dient, es der Beschwerdekammer zu ermöglichen, ihre Aufgabe zu erfüllen und die Interessen der Parteien des Rechtsstreits zu schützen, aber auch dazu, Dritte über die genaue Art der eingetragenen Rechte zu informieren und so den Umfang des gewährten Schutzes festzulegen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 21. Juni 2017, M/S. Indeutsch International/EUIPO – Crafts Americana Group [Darstellung von Spitzklammern zwischen zwei parallelen Linien],
T‑20/16
,
EU:T:2017:410
, Rn.
). Allerdings ist festzustellen, dass die beanstandete Marke bei einer objektiven und konkreten Analyse nicht das Muster einer Lauffläche darstellt. Sie stellt höchstens eine einzelne Laufflächenrille dar.
Drittens kann die Rechtsprechung, die von den Parteien – insbesondere vom EUIPO und von der Streithelferin – angeführt worden ist, nicht dahin ausgelegt werden, dass sie der Beschwerdekammer erlauben würde, das beanstandete Zeichen als Reifen oder als „Darstellung einer Lauffläche“ einzustufen.
In der Rechtssache, die zum Urteil vom 10. November 2016, Simba Toys/EUIPO (
C‑30/15 P
,
EU:C:2016:849
), geführt hat, ist der Unionsrichter nämlich mit einem Zeichen befasst gewesen, das aus einer dreidimensionalen Darstellung der mit der beanstandeten Marke gekennzeichneten Waren, nämlich dreidimensionalen Puzzles, bestand. In der Rechtssache, die zum Urteil vom 14. September 2010, Lego Juris/HABM (
C‑48/09 P
,
EU:C:2010:516
), geführt hat, ist der Unionsrichter darüber hinaus mit einem Zeichen befasst gewesen, das aus der dreidimensionalen Darstellung eines Steins der mit der beanstandeten Marke gekennzeichneten Waren, nämlich Bauspielzeug, bestand. Außerdem betraf die Rechtssache, die zum Urteil vom 18. Juni 2002, Philips (
C‑299/99
,
EU:C:2002:377
), geführt hat, ein Zeichen, das aus einer dreidimensionalen Darstellung der Scherköpfe der mit der beanstandeten Marke gekennzeichneten Waren, nämlich elektrischen Rasierapparaten, bestand. Schließlich bezog sich die Rechtssache, die zu den Urteilen vom 6. März 2014, Pi‑Design u. a./Yoshida Metal Industry (
C‑337/12 P bis C‑340/12 P
, nicht veröffentlicht,
EU:C:2014:129
), und vom 11. Mai 2017, Yoshida Metal Industry/EUIPO (
C‑421/15 P
,
EU:C:2017:360
), geführt hat, auf ein Zeichen, das aus der zweidimensionalen Darstellung eines durch seine Umrisse definierten Objekts, nämlich des Griffs der mit der beanstandeten Marke gekennzeichneten Waren (Küchenutensilien wie Messern), bestand.
Daher betrafen die oben in Rn. 63 erwähnten Rechtssachen Zeichen, die nicht die gleichen Merkmale wie das beanstandete Zeichen aufwiesen. Die Schlussfolgerung des Unionsrichters in diesen Rechtssachen ist somit nicht auf ein Zeichen wie das im vorliegenden Fall beanstandete übertragbar, das den Umriss der mit der beanstandeten Marke gekennzeichneten Waren nicht erkennen lässt und lediglich einen sehr kleinen Bestandteil eines Teils dieser Waren darstellt.
Im Übrigen ist festzustellen, dass der Unionsrichter die mit dem fraglichen Zeichen konkret dargestellte Form in den oben in Rn. 63 erwähnten Rechtssachen auf der Grundlage „spezifischer“ oder „wesentlicher“ – sichtbarer oder unsichtbarer – Merkmale des betreffenden Zeichens und nicht auf der Grundlage von Elementen ermittelt hat, die das Zeichen nicht beinhaltete.
Folglich stellt die von den Parteien angeführte Rechtsprechung die oben in Rn. 58 vorgenommene Beurteilung nicht in Frage.
Viertens ist festzuhalten, dass es sich bei der Beurteilung dessen, was das beanstandete Zeichen konkret darstellt, um ein Vorgehen handelt, mit dem sich zunächst die wesentlichen Merkmale des Zeichens ermitteln lassen und sodann beurteilt werden kann, ob diese wesentlichen Merkmale funktionalen Charakter haben. Die bloße Tatsache, dass die Beschwerdekammer in ihre Beurteilung Elemente einbezieht, die nicht Teil der mit dem beanstandeten Zeichen konkret dargestellten Form sind, kann jedoch die Schlussfolgerung, wonach die Voraussetzungen von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 erfüllt sind, in Frage stellen. Das Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 zugrunde liegende und oben in Rn. 36 in Erinnerung gerufene Allgemeininteresse lässt es daher nicht zu, dass sich die Beschwerdekammer im Rahmen der Anwendung dieser spezifischen Vorschrift von der mit dem beanstandeten Zeichen dargestellten Form löst und Elemente berücksichtigt, die nicht Teil der mit dem Zeichen konkret dargestellten Form sind.
Fünftens weist das EUIPO darauf hin, dass eine Rille keine Ware sei, da sie kein von einem Reifen abtrennbares Element bilde. Es leitet daraus ab, dass das beanstandete Zeichen für Reifen eingetragen worden sei, bei denen es sich um Waren handle, in die die fragliche Rille in Form eines „L“ eingearbeitet worden sei und in denen diese Rille eine technische Funktion ausübe.
Der Anwendungsbereich des in Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 vorgesehenen absoluten Eintragungshindernisses ist in diesem Zusammenhang zwar nicht allein auf Zeichen beschränkt, die ausschließlich aus der Form „einer Ware“ als solcher bestehen. Wie das EUIPO im Wesentlichen vorträgt, könnte das dieser Vorschrift zugrunde liegende Allgemeininteresse es nämlich erfordern, dass auch Zeichen, die aus der Form eines Teils einer Ware bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist, von der Eintragung ausgeschlossen sind. Dem wäre so, wenn diese Form in quantitativer und qualitativer Hinsicht einen wesentlichen Teil der Ware darstellte.
Allerdings ist festzustellen, dass das beanstandete Zeichen im vorliegenden Fall eine einzelne Rille einer Reifenlauffläche darstellt. Im Kontext der fraglichen Waren stellt das beanstandete Zeichen daher keine Lauffläche dar, da in ihm nicht die anderen Bestandteile einer Lauffläche enthalten sind, mit denen dieses Zeichen zahlreiche und komplexe Formen bildet, die sich von der Form jeder einzelnen Rille und jedes einzelnen Bestandteils – für sich betrachtet – unterscheiden.
Demnach besteht das beanstandete Zeichen weder ausschließlich aus der Form der fraglichen Waren noch aus einer Form, die als solche in quantitativer und qualitativer Hinsicht einen wesentlichen Teil dieser Waren darstellt.
Im Übrigen belegen die von der Streithelferin vorgelegten und von der Beschwerdekammer untersuchten Beweise nicht, dass eine einzelne Rille in einer Form wie der mit dem beanstandeten Zeichen dargestellten geeignet ist, die in der angefochtenen Entscheidung angenommene technische Wirkung zu erzeugen. Diese Beweise zeigen vielmehr, dass die in der angefochtenen Entscheidung angenommene technische Wirkung gegebenenfalls durch die Kombination und das Zusammenspiel der verschiedenen Bestandteile einer Lauffläche erzeugt werden kann, die sich auf der gesamten Lauffläche wiederholen, so dass eine Form entsteht, die sich von diesen Bestandteilen – für sich betrachtet – unterscheidet.
Folglich ist die Eintragung des beanstandeten Zeichens, dessen Schutz auf die Form dessen beschränkt ist, was es darstellt, nicht geeignet, die Wettbewerber der Klägerin daran zu hindern, Reifen herzustellen und zu vermarkten, in die eine Form eingearbeitet ist, die mit der durch das beanstandete Zeichen dargestellten Form identisch oder ihr ähnlich ist, wenn diese identische oder ähnliche Form mit anderen Bestandteilen einer Lauffläche kombiniert wird und mit ihnen eine Form bildet, die sich von den einzelnen Bestandteilen – für sich betrachtet – unterscheidet. Als solche ist die mit dem beanstandeten Zeichen dargestellte Form nämlich nicht notwendigerweise in einer die Identifizierung dieses Zeichens ermöglichenden Weise auf der Lauffläche eines Reifens enthalten.
Daher hat die Beschwerdekammer zu Unrecht die Auffassung vertreten, dass das beanstandete Zeichen die Lauffläche eines Reifens darstelle und aus der „Form der Ware“ im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 bestehe. Diese Vorschrift konnte somit nicht auf die beanstandete Marke angewandt werden, so dass die in der angefochtenen Entscheidung ausgesprochene Nichtigerklärung dieser Marke auf einer falschen Rechtsgrundlage beruht.
Folglich ist dem ersten Teil des dritten von der Klägerin vorgetragenen Klagegrundes stattzugeben, ohne dass die oben in Rn. 12 erwähnten Beweismittel berücksichtigt zu werden brauchen und ohne dass es erforderlich ist, sich zum zweiten oben in Rn. 11 dargelegten Klagegrund sowie zum zweiten Teil des dritten Klagegrundes zu äußern, mit dem die Klägerin geltend macht, dass die wesentlichen Merkmale des beanstandeten Zeichens nicht allesamt ausschließlich funktionalen Charakter hätten.
Nach alledem wird die angefochtene Entscheidung aufgehoben, soweit die Beschwerdekammer in Punkt 2 des verfügenden Teils dieser Entscheidung die oben in Rn. 6 genannte Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung teilweise bestätigt und die Eintragung der beanstandeten Marke für „Reifen, Vollgummi‑, halbpneumatische und pneumatische Reifen für Fahrzeugräder aller Art“ gemäß Art. 52 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. e Ziff. ii der Verordnung Nr. 40/94 für nichtig erklärt hat. Außerdem und infolgedessen wird die angefochtene Entscheidung auch insoweit aufgehoben, als die Beschwerdekammer der Klägerin als vor dem EUIPO unterlegener Partei in Punkt 3 des verfügenden Teils dieser Entscheidung die Erstattung von 1700 Euro an die Streithelferin auferlegt hat.
Kosten
Nach Art. 134 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.
Da das EUIPO unterlegen ist, sind ihm seine eigenen Kosten sowie die Kosten der Klägerin gemäß deren Antrag aufzuerlegen.
Da die Klägerin nicht beantragt hat, der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen, hat die Streithelferin lediglich ihre eigenen Kosten zu tragen.

Aus diesen Gründen hat
DAS GERICHT (Siebte erweiterte Kammer)
für Recht erkannt und entschieden:

1.
Die Punkte 2 und 3 des verfügenden Teils der Entscheidung der Fünften Beschwerdekammer des Amts der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 28. April 2016 (Sache R 2583/2014‑5) werden aufgehoben.

2.
Das EUIPO trägt neben seinen eigenen Kosten die Kosten der Pirelli Tyre SpA.

3.
The Yokohama Rubber Co. Ltd trägt ihre eigenen Kosten.

Tomljenović
Kancheva
Bieliūnas
Marcoulli
Kornezov
Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 24. Oktober 2018.
Unterschriften
(
*1
)	Verfahrenssprache: Englisch.