CELEX: 62016TJ0024
Marchio dell’Unione europea
Opposizione
Registrazione internazionale che designa l’Unione europea
Marchio denominativo FONTOLIVA
Marchio nazionale denominativo anteriore FUENOLIVA
Impedimento relativo alla registrazione
Validità della registrazione del marchio anteriore
Deduzione di fatti e prove nuovi dinanzi al Tribunale
Uso effettivo del marchio anteriore
Potere di riforma
Articoli 8, paragrafo 1, lettera b), 42, paragrafi 2 e 3, 65 e 76 del regolamento (CE) n. 207/2009

Fatti
La Sovena Portugal – Consumer Goods, SA, ricorrente, ha presentato all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) una registrazione internazionale che designa l’Unione europea fondata sulla registrazione internazionale del 19 gennaio 2012 n. 1107792 per il marchio denominativo FONTOLIVA, ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2009, L 78, pag. 1
).
I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 29 ai sensi dell’Accordo di Nizza, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Oli e grassi per l’alimentazione umana; olio d’oliva».
La registrazione internazionale è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 49/2012, del 9 marzo 2012.
Il 26 novembre 2012 la Mueloliva, SL, titolare di una licenza esclusiva di marchio, ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto, ai sensi degli articoli 41 e 156, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.
L’opposizione si fondava sul marchio spagnolo denominativo anteriore FUENOLIVA, depositato il 15 febbraio 1975 e registrato il 16 dicembre 1977, che designa l’«olio d’oliva vergine», compreso nella classe 29.
L’impedimento dedotto a sostegno dell’opposizione era quello di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
Il 14 maggio 2014 la divisione di opposizione ha accolto l’opposizione, dichiarando la sussistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
Il 14 luglio 2014 la ricorrente ha proposto ricorso dinanzi all’EUIPO, ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009, avverso la decisione della divisione di opposizione.
Con decisione del 4 novembre 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso. Essa ha ritenuto, anzitutto, che la Mueloliva avesse fornito, a seguito della domanda in tal senso della ricorrente, la prova dell’uso effettivo del marchio spagnolo anteriore FUENOLIVA per l’«olio di oliva vergine» in Spagna nel corso del periodo di cinque anni intercorso tra il 9 settembre 2007 e l’8 settembre 2012 (in prosieguo: il «periodo di riferimento»). La commissione di ricorso ha fatto riferimento, in proposito, alle fatture, alle schede dati logistici, alle etichette, a due studi comparativi e agli articoli di stampa prodotti dalla Mueloliva, procedendo a una valutazione globale di tali elementi di prova, pur ammettendo che taluni non erano datati o non risalivano al periodo di riferimento (punti da 14 a 32 della decisione impugnata). Essa ha poi considerato, nell’ambito della valutazione del rischio di confusione tra i due marchi in conflitto, che il pubblico di riferimento era il mercato di massa in Spagna, il quale dimostra un grado di attenzione medio nell’acquisto degli oli e dei grassi per l’alimentazione umana (punti da 37 a 40 della decisione impugnata). La commissione di ricorso ha osservato che era pacifico tra le parti che i prodotti designati dai marchi denominativi in conflitto erano identici o molto simili (punti 41 e 42 della decisione impugnata). Confrontando i segni in conflitto, essa ha rilevato che entrambi consistevano in una parola di nove lettere, che aveva in comune il termine «oliva», dotato di per se stesso di un debole carattere distintivo poiché rinvia ai prodotti derivati da olive o contenenti olio d’oliva. L’incidenza di tale termine nella valutazione del rischio di confusione tra i marchi in conflitto sarebbe pertanto limitata (punti da 46 a 48 della decisione impugnata). La commissione di ricorso ha poi aggiunto che, sul piano visivo, la sola differenza di due lettere sulle nove che compongono gli elementi denominativi costitutivi dei marchi in conflitto non bastava, tenuto conto del termine comune «oliva», ad evitare un’impressione complessiva di somiglianza. Sul piano fonetico, gli elementi denominativi sarebbero simili e, sul piano concettuale, mentre il termine comune «oliva» rinvierebbe alle olive o all’olio d’oliva, gli elementi «fuen» e «font» rinvierebbero entrambi alla parola spagnola «fuente», che descrive una fontana o una fonte, il che determinerebbe quanto meno una somiglianza, se non l’identità, dei marchi in conflitto (punti da 49 a 51 della decisione impugnata). Tenendo conto dell’insieme di tali considerazioni, la commissione di ricorso ha dunque ritenuto che, nelle circostanze del caso di specie, sussistesse un rischio di confusione tra i marchi in conflitto (punti da 52 a 57 della decisione impugnata).
Conclusioni delle parti
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare integralmente la decisione impugnata;
—
«rettificare la decisione impugnata, sulla base dei motivi invocati nel ricorso» e «dichiarare il riconoscimento della protezione» nell’Unione europea al marchio internazionale FONTOLIVA;
—
condannare l’EUIPO alle spese, incluse quelle sostenute nel procedimento dinanzi ad esso;
—
condannare la Mueloliva alle spese sostenute nel procedimento dinanzi all’EUIPO.
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere integralmente il ricorso;
—
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
Sulla ricevibilità del secondo capo delle conclusioni
Il secondo capo delle conclusioni della ricorrente dev’essere considerato come volto ad ottenere che il Tribunale, da un lato, respinga l’opposizione proposta dalla Mueloliva e, dall’altro, accolga la domanda di protezione nell’Unione. Esso in realtà tende ad ottenere che il Tribunale riformi la decisione impugnata ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, adottando la decisione che la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 207/2009. Tuttavia, come rileva l’EUIPO, conformemente all’articolo 64, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la commissione di ricorso può soltanto esercitare le competenze dell’organo che ha emesso la decisione impugnata dinanzi a essa oppure rinviargli l’istanza per il seguito da dare a quest’ultima. Orbene, nel caso di specie, la decisione impugnata dinanzi alla commissione di ricorso promana da una divisione di opposizione che è competente soltanto a statuire riguardo a un’opposizione e, eventualmente, qualora quest’ultima sia fondata, a respingere una domanda di protezione nell’Unione sulla base di una registrazione internazionale o di una registrazione di marchio dell’Unione europea, ma non a dare un seguito favorevole a detta domanda. Occorre del resto ricordare che, tenuto conto, da un lato, dello svolgimento della procedura di registrazione come prevista dalle disposizioni del titolo IV del regolamento n. 207/2009, che presuppone dapprima un controllo iniziale da parte di un esaminatore, in particolare rispetto agli impedimenti assoluti alla registrazione, e successivamente, in caso di esito favorevole di tale controllo, una pubblicazione della domanda di registrazione allo scopo di consentire eventuali opposizioni con riferimento agli impedimenti relativi alla registrazione e, d’altro lato, delle disposizioni dell’articolo 59 del regolamento in parola sulle persone legittimate a proporre un ricorso, secondo cui «[o]gnuna delle parti di una procedura conclusasi con una decisione può ricorrere contro la decisione stessa ove quest’ultima non abbia accolto le sue richieste», una commissione di ricorso non sarà mai in condizione di effettuare una registrazione. Infatti, la sua decisione può intervenire soltanto nel contesto di un ricorso avverso una decisione adottata in esito al controllo iniziale sfavorevole di un esaminatore, nel qual caso, qualora essa dia ragione all’autore del ricorso, il procedimento dovrà proseguire con la pubblicazione della domanda di registrazione, oppure nel contesto di un ricorso avverso una decisione di una divisione di opposizione, nel qual caso, come indicato supra, la commissione di ricorso non potrà neppure dare seguito per proprio conto alla domanda di registrazione. Non spetta, pertanto, nemmeno al Tribunale conoscere di una domanda di riforma diretta a fargli modificare in tal senso la decisione di una commissione di ricorso [v., in tal senso, sentenza del 12 aprile 2011, Euro‑Information/UAMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT),
T‑28/10
,
EU:T:2011:158
, punto
].
Pertanto, il secondo capo delle conclusioni della ricorrente dev’essere respinto in quanto irricevibile nella parte in cui è volto ad ottenere che il Tribunale accolga la domanda di protezione per l’Unione. Invece, tale capo delle conclusioni è ricevibile nella parte in cui è volto a chiedere il rigetto dell’opposizione proposta dalla Mueloliva [v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2014, Koscher + Würtz/UAMI – Kirchner & Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS),
T‑445/12
,
EU:T:2014:829
, punti
,
e
].
Nel merito
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, due motivi. Il primo verte sulla violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento, e ha ad oggetto l’insufficienza delle prove prodotte riguardo all’uso effettivo del marchio nazionale anteriore FUENOLIVA. Il secondo motivo verte sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e si articola in due parti. Da un lato, la ricorrente sostiene che, quando la commissione di ricorso ha confermato la fondatezza dell’opposizione, la registrazione del marchio nazionale anteriore FUENOLIVA, sul quale si fondava l’opposizione, non era stata oggetto di rinnovo. D’altro lato, essa sostiene che non sussiste un rischio di confusione tra i marchi in conflitto. Per tali ragioni, l’opposizione alla registrazione del suo marchio sarebbe ingiustificata.
Occorre esaminare anzitutto la prima parte del secondo motivo.
Sulla prima parte del secondo motivo
La ricorrente afferma di essersi resa conto successivamente all’adozione della decisione impugnata che il titolare del marchio spagnolo anteriore FUENOLIVA non ne aveva rinnovato la registrazione prima che la commissione di ricorso adottasse la decisione impugnata. A suo avviso, poiché la registrazione iniziale era stata chiesta il 15 febbraio 1975 e il diritto spagnolo prevede una validità delle registrazioni di dieci anni dalla data della relativa domanda, la registrazione avrebbe dovuto essere rinnovata il 15 febbraio 2015. Orbene, l’aggiornamento, al 2 dicembre 2015, della scheda relativa al marchio di cui trattasi pubblicata dall’Oficina Española de Patentes y Marcas (Ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi) indicherebbe che la scadenza della sua registrazione è stata accertata il 26 novembre 2015.
Riferendosi alla sentenza del 13 settembre 2006, MIP Metro/UAMI – Tesco Stores (METRO) (
T‑191/04
,
EU:T:2006:254
), e sottolineando che in tale sentenza il Tribunale ha dichiarato che le commissioni di ricorso esercitano, salvo in caso di rinvio, le competenze dell’organo che ha emesso la decisione oggetto del ricorso proposto dinanzi a esse e che non possono adottare una decisione che sarebbe illegittima al momento in cui esse statuiscono, la ricorrente ritiene che la commissione di ricorso non potesse confermare la fondatezza dell’opposizione.
La ricorrente aggiunge che, all’inizio del mese di gennaio del 2016, è stata depositata una nuova domanda di registrazione di marchio spagnolo per il marchio FUENOLIVA che designa olio d’oliva, a nome di Fuentes Lopez, SL, senza che essa sappia se tale richiedente abbia legami con la Mueloliva.
L’EUIPO, per parte sua, dichiara che la decisione impugnata è stata notificata il 5 novembre 2015, ossia prima della pubblicazione, in data 2 dicembre 2015, della scadenza della registrazione del marchio spagnolo anteriore FUENOLIVA da parte dell’Ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi, e che, sulla base delle prove prodotte dinanzi alla divisione di opposizione e alla commissione di ricorso, nulla indicava che la registrazione di detto marchio non sarebbe stata rinnovata, contrariamente alle circostanze della causa che ha dato luogo alla sentenza del 13 settembre 2006, METRO (
T‑191/04
,
EU:T:2006:254
), nella quale l’opponente non aveva prodotto la prova del rinnovo della registrazione del proprio marchio, mentre la divisione di opposizione le aveva chiesto di farlo. Secondo l’EUIPO, la registrazione del marchio spagnolo anteriore FUENOLIVA era ancora valida quando la commissione di ricorso si è pronunciata.
Occorre rilevare che le parti interpretano diversamente il diritto nazionale per quanto attiene alla durata della validità della registrazione di un marchio. L’EUIPO sembra ritenere che una registrazione di marchio presso l’Ufficio spagnolo dei brevetti e dei marchi rimanga valida finché la sua scadenza non è stata pubblicata (nel caso di specie in data 2 dicembre 2015), mentre la ricorrente ritiene che la registrazione di un marchio spagnolo cessi di essere valida, in assenza di rinnovo, alla scadenza del suo periodo di validità di dieci anni (nel caso di specie il 15 febbraio 2015). Nondimeno, tale divergenza interpretativa è priva di incidenza nel caso di specie.
Come risulta da una costante giurisprudenza, la legittimità dell’atto impugnato deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento in cui l’atto è stato adottato [sentenze del 7 febbraio 1979, Francia/Commissione,
15/76 e 16/76
,
EU:C:1979:29
, punti
e
; del 17 ottobre 1989, Dow Benelux/Commissione,
85/87
,
EU:C:1989:379
, punto
; ordinanza del 7 febbraio 2013, Majtczak/Feng Shen Technology e UAMI,
C‑266/12 P
, non pubblicata,
EU:C:2013:73
, punto
, e sentenza del 21 gennaio 2016, Laboratorios Ern/UAMI – michelle menard (Lenah.C) (
T‑802/14
, non pubblicata,
EU:T:2016:25
, punto
)].
Quindi, supponendo che la registrazione del marchio nazionale anteriore FUENOLIVA fosse ancora valida al momento dell’adozione della decisione impugnata, anche se soltanto per qualche settimana, a prescindere dalla questione dell’onere della prova di tale situazione, la commissione di ricorso non poteva che fondarsi su tale premessa ai fini dell’adozione della decisione impugnata senza che il Tribunale possa ora tener conto della successiva situazione di scadenza della registrazione del marchio nazionale anteriore FUENOLIVA né, del resto, fondarsi su quest’ultima per pronunciare un non luogo a statuire [v., in tal senso e per analogia, ordinanza dell’8 maggio 2013, Cadila Healthcare/UAMI,
C‑268/12 P
, non pubblicata,
EU:C:2013:296
, punti
e
; sentenze del 4 novembre 2008, Group Lottuss/UAMI – Ugly (COYOTE UGLY),
T‑161/07
, non pubblicata,
EU:T:2008:473
, punti
e
, e dell’8 ottobre 2014, Fuchs/UAMI – Les Complices (Stella in un cerchio),
T‑342/12
,
EU:T:2014:858
, punto
].
Supponendo che, come sostiene la ricorrente, la validità della registrazione del marchio spagnolo anteriore FUENOLIVA sia venuta meno prima dell’adozione della decisione impugnata, vero è che si deve ammettere, come è stato dichiarato nella sentenza del 13 settembre 2006, METRO (
T‑191/04
,
EU:T:2006:254
, punto
), che la funzione di identificazione dell’origine propria del marchio anteriore non può essere messa in pericolo da un altro marchio che venga registrato solo dopo la scadenza del marchio anteriore e che, in mancanza di un periodo durante il quale i due marchi coesistono, non si può presentare alcun conflitto. Tuttavia, occorre tener conto del fatto, come è stato dichiarato nella sentenza del 12 dicembre 2002, eCopy/UAMI (ECOPY) (
T‑247/01
,
EU:T:2002:319
, punto
), e nella sentenza del 13 settembre 2010, KUKA Roboter/UAMI (Tonalità di arancione) (
T‑97/08
,
EU:T:2010:396
, punto
), che la legittimità di una decisione di una commissione di ricorso potrebbe essere messa in discussione sollevando fatti nuovi dinanzi al Tribunale solo se fosse dimostrato che la commissione di ricorso avrebbe dovuto prendere in considerazione tali fatti d’ufficio durante il procedimento amministrativo, prima di adottare la propria decisione.
Pertanto, poiché né la ricorrente né la Mueloliva hanno affrontato la questione della scadenza della validità della registrazione del marchio nazionale anteriore FUENOLIVA o fornito elementi in proposito durante il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, occorre valutare se quest’ultima dovesse sollevare d’ufficio tale questione.
In primo luogo, occorre ricordare che l’articolo 41, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 e la regola 19, paragrafi 1 e 2, lettera a), ii), del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (
GU 1995, L 303, pag. 1
), prevedono segnatamente che, entro un termine fissato dall’EUIPO, l’opponente debba depositare le prove dell’esistenza, della validità e della portata della protezione del suo marchio anteriore e, più specificamente, trattandosi di un marchio anteriore diverso da un marchio dell’Unione europea già registrato, una copia del relativo certificato di registrazione ed eventualmente dell’ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine fissato dall’EUIPO menzionato supra, nonché le eventuali proroghe di detto termine, o i documenti equivalenti, rilasciati dall’amministrazione dalla quale il marchio è stato registrato. Tenuto conto del titolo e della collocazione delle summenzionate disposizioni regolamentari all’interno dell’insieme delle disposizioni procedurali applicabili al marchio dell’Unione europea (rispettivamente, all’interno del titolo IV, «Procedura di registrazione», sezione 4, «Osservazioni dei terzi e opposizione», del regolamento n. 207/2009, e all’interno del titolo II, «Procedura di opposizione e prova dell’uso», del regolamento n. 2868/95), e tenuto conto altresì dell’articolo 132, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, secondo il quale una divisione di opposizione è competente a prendere decisioni in merito all’opposizione a una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea, quando le disposizioni regolamentari in esame menzionano «un termine fissato dall’EUIPO», occorre affermare che si tratta del termine stabilito dalla divisione di opposizione dopo l’apertura del procedimento di opposizione.
In secondo luogo, anche se le commissioni di ricorso investite di ricorsi avverso decisioni di divisioni di opposizione esercitano le competenze di queste ultime nel merito, la cornice procedurale applicabile dinanzi alle commissioni di ricorso non è la stessa applicabile dinanzi alle divisioni di opposizione. Così, mentre, dinanzi alla divisione di opposizione, l’opponente è tenuto, ai sensi della regola 19, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 2868/95, a fornire, entro il termine fissato dalla divisione di opposizione per la presentazione dei necessari elementi a sostegno della sua opposizione, la prova che la validità della registrazione del marchio anteriore si estende oltre tale termine, si deve necessariamente rilevare che le norme procedurali applicabili dinanzi alle commissioni di ricorso non contengono disposizioni paragonabili.
Infatti, tra le disposizioni di procedura concernenti il principio del contraddittorio e i motivi, argomenti e fatti da enunciare applicabili dinanzi alle commissioni di ricorso, l’articolo 76 del regolamento n. 207/2009, che fa parte, all’interno del titolo IX di tale regolamento, intitolato «Disposizioni di procedura», della sezione 1, relativa alle disposizioni generali di procedura applicabili ai differenti organi dell’EUIPO e che riguarda l’esame d’ufficio dei fatti, dispone quanto segue:
«1.   Nel corso della procedura l’[EUIPO] procede d’ufficio all’esame dei fatti. Tuttavia, in procedure concernenti impedimenti relativi alla registrazione, l’esame si limita agli argomenti addotti e alle richieste presentate dalle parti (...)
2.   L’[EUIPO] può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo».
Peraltro, è vero che secondo la regola 50, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 2868/95, che rientra nel titolo X «Procedura di ricorso» di detto regolamento, «[a]lla procedura di ricorso si applicano, salvo disposizioni contrarie, le stesse norme relative al procedimento dinanzi all’organo che ha pronunciato la decisione impugnata col ricorso». Nondimeno, il terzo comma del medesimo paragrafo enuncia la seguente disposizione di segno contrario:
«Se il ricorso è diretto contro una decisione della divisione di opposizione, la commissione limita l’esame del ricorso ai fatti e alle prove presentate entro i termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione ai sensi del regolamento e delle presenti regole, a meno che la commissione non ritenga che fatti e prove ulteriori o complementari debbano essere presi in considerazione ai sensi dell’articolo [76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009]».
Non risulta dalle summenzionate disposizioni, né dalle altre disposizioni di procedura applicabili, che una commissione di ricorso investita di un ricorso avverso una decisione di una divisione di opposizione pronunciatasi su un impedimento relativo alla registrazione sia tenuta a sollevare d’ufficio la questione della cessazione della validità della registrazione del marchio anteriore dopo la scadenza del termine impartito dalla divisione di opposizione all’opponente perché questi fornisca la prova di tale validità.
Nessuna di tali disposizioni, inoltre, può essere interpretata nel senso che obblighi l’opponente a produrre d’ufficio la prova che la registrazione del marchio anteriore è valida fino al momento della pronuncia della commissione di ricorso (v., per analogia, sentenza del 29 luglio 2010, Anheuser‑Busch/UAMI,
C‑214/09 P
,
EU:C:2010:456
, punti da
a
).
I rilievi fatti ai precedenti punti 29 e 30 tuttavia non pregiudicano la possibilità, per il richiedente il marchio che è stato oggetto dell’opposizione, di dichiarare dinanzi alla commissione di ricorso che la prova del mantenimento della validità della registrazione del marchio anteriore per un periodo ragionevole, tenuto conto del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, non è fornita dall’opponente, al fine di incitare quest’ultimo a rispondere in proposito e la commissione di ricorso a tener conto della situazione, alla luce in particolare delle disposizioni di procedura richiamate supra ai punti 27 e 28.
Come precedentemente rilevato, tuttavia, dagli atti di causa risulta che la ricorrente non ha sollevato dinanzi alla commissione di ricorso la questione del mantenimento della validità della registrazione del marchio nazionale anteriore FUENOLIVA, quando l’anno 2015, nel corso del quale detta registrazione giungeva alla scadenza e doveva eventualmente essere rinnovata, era vicino, addirittura già iniziato, anche se la cancelleria delle commissioni di ricorso le aveva comunicato, con lettera del 4 febbraio 2015, le osservazioni di risposta della Mueloliva, indicando che la commissione adita riteneva di poter dirimere la controversia sulla base degli elementi del fascicolo e, di conseguenza, che non era prevista una replica. La ricorrente avrebbe ancora potuto farlo in quel momento basandosi sulle disposizioni dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, secondo le quali l’«[EUIPO può non tener conto dei fatti che le parti non hanno invocato o delle prove che esse non hanno presentato per tempo».
Tali disposizioni, infatti, sono state interpretate nel senso che, come regola generale e salvo disposizione contraria, la presentazione di fatti e prove ad opera delle parti dinanzi all’EUIPO rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale presentazione in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 207/2009 e che non è affatto proibito per l’EUIPO tenere conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti, eventualmente per la prima volta dinanzi alla commissione di ricorso [sentenza del 18 luglio 2013, New Yorker SHK Jeans/UAMI,
C‑621/11 P
,
EU:C:2013:484
, punto
; v., altresì, sentenza dell’11 dicembre 2014, CEDC International/UAMI – Underberg (Forma di un filo d’erba in una bottiglia),
T‑235/12
,
EU:T:2014:1058
, punto
e giurisprudenza ivi citata]. Vero è che, come indicato al precedente punto 28, la regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 prevede un regime particolare se un ricorso è diretto contro una decisione di una divisione di opposizione. Se il primo comma di tale paragrafo sancisce il principio secondo il quale alla procedura di ricorso si applicano le stesse norme relative al procedimento dinanzi all’organo che ha pronunciato la decisione impugnata col ricorso, il suo terzo comma deroga a tale principio per i ricorsi diretti contro una decisione di una divisione di opposizione prevedendo che la commissione di ricorso limiti l’esame del ricorso ai fatti e alle prove presentate entro i termini stabiliti o fissati dalla divisione di opposizione, a meno che essa non ritenga che fatti e prove ulteriori o complementari debbano essere presi in considerazione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. In tale contesto, la commissione di ricorso, qualora ne fosse stata investita, avrebbe dunque potuto ritenere che occorresse prendere in considerazione la questione della validità della registrazione del marchio nazionale anteriore FUENOLIVA in ragione della sua possibile prossima scadenza (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Rintisch/UAMI,
C‑120/12 P
,
EU:C:2013:638
, punto
).
Pertanto, alla luce dei rilievi fatti supra ai punti 29 e 30, non può essere contestato alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto della possibile assenza di rinnovo della registrazione del marchio nazionale anteriore FUENOLIVA, su cui si fondava l’opposizione, quando ha adottato la decisione impugnata, a prescindere da quale sia stata la data di fine della validità di tale registrazione secondo il diritto spagnolo.
Dalle precedenti considerazioni deriva che la prima parte del secondo motivo dev’essere respinta.
Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento
La ricorrente ritiene che la divisione di opposizione e la commissione di ricorso abbiano fatto un’analisi errata degli elementi prodotti dalla Mueloliva al fine di dimostrare l’uso effettivo del marchio spagnolo anteriore FUENOLIVA in Spagna nel corso del periodo di cinque anni che ha preceduto la pubblicazione della registrazione internazionale che designa l’Unione europea del marchio FONTOLIVA. Dopo aver ricordato un certo numero di principi elaborati dal giudice dell’Unione al fine di esaminare la sussistenza di un uso effettivo di un marchio dell’Unione europea e facendo riferimento in particolare alla sentenza dell’11 marzo 2003, Ansul (
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
), la ricorrente afferma che gli elementi prodotti dalla Mueloliva sono consistiti in dieci fatture, due schede dati logistici, tre tipi di etichette, due estratti di studi comparativi e articoli di stampa. Essa sottolinea principalmente che uno degli articoli di stampa è datato 2004 e non rientra nel periodo di riferimento, che le etichette non sono datate mentre potrebbero esserlo, poiché sono destinate a un prodotto alimentare, che neppure l’estratto di uno degli studi comparativi può essere datato, che per di più esso è redatto in spagnolo e non è stato tradotto nel suo insieme (come altri documenti) nella lingua processuale, ossia l’inglese, mentre è stato modificato manualmente con traduzioni parziali e che quindi non è possibile conoscerne né il contesto né l’esatto contenuto, che le dieci fatture, del 2010 e del 2011, sono distanziate nella fatturazione e che nulla prova che le altre fatture emesse tra tali dieci fatture riguardassero vendite con il marchio spagnolo anteriore FUENOLIVA, che tre delle dieci fatture contengono inoltre la dicitura «FUE» e non la menzione del marchio spagnolo anteriore FUENOLIVA mentre peraltro altre fatture menzionano anche il marchio FUENSOL, che le schede dati logistici non contengono né date né destinatari, che è vero che l’altro studio comparativo, che risale al 2007, menziona il marchio spagnolo anteriore FUENOLIVA, ma non fornisce alcuna indicazione obiettiva sulla reale commercializzazione di olio d’oliva con tale marchio e per di più indica il prezzo di EUR 2,55 al litro, differente da quelli indicati nelle fatture del 2010 e del 2011, i quali variano da EUR 1,74 a EUR 1,94 al litro. La ricorrente ne trae la conclusione che i soli documenti pertinenti, ossia sette fatture, non permettevano di dimostrare che, contrariamente a quanto ritenuto dalla divisione di opposizione e dalla commissione di ricorso, «anche se i quantitativi sono poco significativi (...) ciò è controbilanciato dal fatto che l’uso è stato relativamente costante». Al contrario, la documentazione fornita rivelerebbe un uso soltanto circoscritto del marchio nazionale anteriore FUENOLIVA, di alcuni mesi nel 2010 e di un solo mese nel 2011, mentre l’olio d’oliva è un prodotto alimentare quotidiano, non costoso e generalmente venduto in quantità ingenti. La situazione identificata in giurisprudenza, nella quale l’interdipendenza dei fattori da prendere in considerazione al fine di pronunciarsi sull’uso effettivo di un marchio anteriore può consentire di ammettere un siffatto uso se uno scarso volume di prodotti commercializzati con tale marchio è compensato da una forte intensità o da una grande costanza nel tempo dell’uso di detto marchio, non sarebbe dunque affatto verificata nel caso di specie.
L’EUIPO considera, per parte sua, che le fatture prodotte dalla Mueloliva dimostrano la vendita di 3500 unità di olio d’oliva in Spagna con il marchio spagnolo anteriore FUENOLIVA tra il 22 marzo 2010 e il 31 ottobre 2011, il che basterebbe a dimostrare l’uso effettivo di detto marchio per il periodo di riferimento, tanto più che hanno dovuto essere emesse fatture intermedie. Gli elementi di prova non datati o al di fuori del periodo di riferimento rafforzerebbero tale conclusione. Così, le etichette, abitualmente non datate, confermerebbero l’uso del marchio spagnolo anteriore FUENOLIVA e gli elementi al di fuori del periodo di riferimento consentirebbero di valutare meglio la situazione. L’EUIPO aggiunge che le critiche sugli elementi di prova non tradotti nella lingua processuale, nella parte in cui riguardano l’assenza della loro traduzione, non sono ricevibili dinanzi al Tribunale, in quanto presentate per la prima volta dinanzi ad esso, e che in ogni caso la regola 22, paragrafo 6, del regolamento n. 2868/95 lascia all’EUIPO la libertà di chiedere, o meno, all’opponente la traduzione, nella lingua della procedura di opposizione, delle prove dell’uso effettivo del marchio anteriore che siano redatte in altre lingue. Nel caso di specie, i documenti di cui trattasi sarebbero chiaramente comprensibili al fine di esaminare l’uso effettivo del marchio spagnolo anteriore FUENOLIVA.
Occorre ricordare che dall’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009, letto alla luce del considerando 10 di quest’ultimo e della regola 22, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95, risulta che la ratio legis che il marchio anteriore debba essere stato seriamente utilizzato per essere opponibile ad una domanda di marchio dell’Unione europea consiste nel limitare i conflitti fra due marchi, purché non vi sia un legittimo motivo economico che giustifichi l’assenza di uso serio del marchio anteriore derivante da una funzione effettiva di quest’ultimo sul mercato. Per contro, dette disposizioni non sono dirette a valutare il successo commerciale, né a controllare la strategia economica di un’impresa, né a riservare la tutela dei marchi solamente ai loro sfruttamenti commerciali rilevanti sotto il profilo quantitativo [v. sentenza del 17 gennaio 2013, Reber/UAMI – Wedi & Hofmann (Walzer Traum),
T‑355/09
, non pubblicata,
EU:T:2013:22
, punto
e giurisprudenza ivi citata].
Un marchio è oggetto di un uso effettivo quando, conformemente alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, è usato al fine di creare o mantenere uno sbocco per tali prodotti e servizi, restando esclusi gli usi simbolici, che hanno il solo scopo di conservare i diritti conferiti dal marchio (v., per analogia, sentenza dell’11 marzo 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, punto
). Inoltre, il presupposto dell’uso effettivo del marchio richiede che quest’ultimo, quale tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l’esterno [sentenza dell’8 luglio 2004, Sunrider/UAMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT),
T‑203/02
,
EU:T:2004:225
, punto
; v. altresì, in tal senso e per analogia, sentenza dell’11 marzo 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, punto
].
La valutazione dell’effettività dell’uso del marchio anteriore deve basarsi su tutti i fatti e tutte le circostanze idonei a provare che esso è oggetto di uno sfruttamento commerciale reale, segnatamente gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, al fine di mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o servizi tutelati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, l’estensione e la frequenza dell’uso di detto marchio (sentenza dell’8 luglio 2004, VITAFRUIT,
T‑203/02
,
EU:T:2004:225
, punto
; v. altresì, per analogia, sentenza dell’11 marzo 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, punto
).
Per quanto riguarda la rilevanza dell’uso del marchio anteriore, occorre tener conto, in particolare, del volume commerciale di tutti gli atti di uso, da un lato, e della durata del periodo durante il quale sono stati compiuti atti d’uso nonché della frequenza di tali atti, dall’altro [sentenze dell’8 luglio 2004, VITAFRUIT,
T‑203/02
,
EU:T:2004:225
, punto
, e dell’8 luglio 2004, MFE Marienfelde/UAMI – Vétoquinol (HIPOVITON),
T‑334/01
,
EU:T:2004:223
, punto
].
Per esaminare, in una fattispecie, l’effettività dell’uso del marchio anteriore, occorre procedere a una valutazione complessiva tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie. Tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell’uso di tale marchio e viceversa. Il fatturato realizzato così come il numero di vendite di prodotti con il marchio anteriore non possono essere giudicati in assoluto, ma devono essere valutati rispetto ad altri fattori pertinenti, quali il volume dell’attività commerciale, le capacità di produzione o di commercializzazione o il grado di diversificazione dell’impresa che sfrutta il marchio nonché le caratteristiche dei prodotti o dei servizi nel mercato interessato. Perciò, affinché un uso possa essere ritenuto effettivo non occorre che esso sia sempre quantitativamente rilevante (sentenze dell’8 luglio 2004, VITAFRUIT,
T‑203/02
,
EU:T:2004:225
, punto
, e dell’8 luglio 2004, HIPOVITON,
T‑334/01
,
EU:T:2004:223
, punto
). Un uso anche minimo può dunque bastare per essere qualificato come effettivo, a condizione che sia considerato giustificato, nel settore economico interessato, per mantenere o creare quote di mercato per i prodotti o i servizi tutelati dal marchio (v., in tal senso, sentenza dell’11 maggio 2006, Sunrider/UAMI,
C‑416/04 P
,
EU:C:2006:310
, punti
e
).
Nondimeno, l’uso effettivo di un marchio non può essere dimostrato con probabilità o presunzioni, ma deve basarsi su elementi concreti ed oggettivi che provino un utilizzo effettivo e sufficiente del marchio nel mercato interessato [sentenze del 12 dicembre 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/UAMI – Harrison (HIWATT),
T‑39/01
,
EU:T:2002:316
, punto
, e del 6 ottobre 2004, Vitakraft‑Werke Wührmann/UAMI – Krafft (VITAKRAFT),
T‑356/02
,
EU:T:2004:292
, punto
].
Nel caso di specie, le prove dirette di commercializzazione di olio d’oliva con il marchio spagnolo anteriore FUENOLIVA nel corso del periodo di riferimento prodotte dalla Mueloliva si limitano alle sette fatture recanti la menzione integrale del marchio. Infatti, le altre tre fatture prodotte recano la dicitura «Oliva intenso 15 x 1 PET CUAD FUE», il che non consente di affermare che tale menzione o il codice prodotto associato abbia ad oggetto l’olio d’oliva del marchio FUENOLIVA. In ordine cronologico, le sette fatture recanti la menzione integrale del marchio spagnolo anteriore FUENOLIVA sono datate 22 marzo, 6, 8 e 12 aprile, 11 giugno e 1
o
settembre 2010 e 6 febbraio 2011. Ad eccezione dell’ultima, sono tutte indirizzate allo stesso grossista. Le prime sei riguardano un volume di 28 050 litri di olio FUENOLIVA SABOR INTENSO e la settima un volume di 14040 litri dello stesso olio, ma in un’altra confezione. Di conseguenza, le prove dirette riguardano fatturazioni nel corso di un periodo inferiore a un anno per un volume dell’ordine di 42000 litri. Tali vendite non bastano, di per se stesse, a dimostrare un uso effettivo del marchio spagnolo anteriore FUENOLIVA. Esse sono concentrate in un periodo relativamente breve e il quantitativo di cui trattasi è scarso per un produttore di olio d’oliva come la Mueloliva, che, secondo uno degli articoli di stampa da essa stessa prodotti a sostegno della sua opposizione, controlla l’1,5% del mercato nazionale e il 6% del mercato regionale (in Andalusia). La Mueloliva ha del resto qualificato le fatture da essa prodotte come un «breve esempio» nella propria risposta alle osservazioni della ricorrente dinanzi alla divisione di opposizione e quest’ultima ha ammesso che «i volumi di vendita che compaiono sulle fatture non [erano] significativi». Va osservato in proposito, come evidenziato dalla ricorrente, che l’olio d’oliva è un prodotto di largo consumo alimentare, venduto con flussi continui e che, ciò detto, tenuto conto dell’importanza della Mueloliva, un siffatto uso del marchio spagnolo anteriore FUENOLIVA non può essere considerato un uso effettivo per mantenere o creare quote di mercato. L’argomento dedotto dall’EUIPO secondo il quale le fatture prodotte potrebbero essere integrate da altre fatture non consente di confutare tale valutazione. Infatti, ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, spetta all’opponente addurre, su istanza del richiedente la registrazione di un nuovo marchio, la prova dell’uso effettivo del marchio anteriore che giustifica l’opposizione a tale registrazione. Orbene, nel caso di specie, la Mueloliva non ha prodotto nessuna fattura oltre a quelle che compaiono nel fascicolo, a dispetto delle critiche sulla loro insufficienza mosse dalla ricorrente nelle sue osservazioni del 20 gennaio 2014 dinanzi alla divisione di opposizione e nella sua memoria integrativa del 15 settembre 2014 dinanzi alla commissione di ricorso.
Anche gli altri elementi forniti dalla Mueloliva al fine di dimostrare l’uso effettivo del marchio spagnolo anteriore FUENOLIVA nel corso del periodo di riferimento, considerati nel loro insieme, sono deboli. Le schede dati logistici e le etichette prodotte sono elementi che non forniscono alcuna seria prova di un uso pubblico ed esterno del marchio anteriore, contrariamente a quanto potrebbe avvenire, per esempio, nell’ipotesi di fotografie di bottiglie recanti le stesse etichette che compaiono in cataloghi o volantini. Uno degli studi comparativi che menzionano l’olio d’oliva del marchio FUENOLIVA, ossia una diagnosi ambientale, reca soltanto la data del 5 aprile 2001 a fronte della menzione di tale produzione agricola, in altre parole una data assai lontana dal periodo di riferimento. L’altro studio comparativo che menziona l’olio d’oliva del marchio FUENOLIVA, ossia una comparazione di prezzi redatta da un’associazione di consumatori, è datato 5 novembre 2007. Tale studio può essere considerato un elemento di prova dell’uso del marchio spagnolo anteriore FUENOLIVA all’inizio del periodo di riferimento. L’articolo pubblicato sul sito Internet di detta associazione di consumatori, che commenta tale studio, non fornisce elementi aggiuntivi. L’articolo pubblicato sul sito Internet di un’associazione professionale, datato gennaio 2008, è un commento dello studio precedente e dunque neppure esso fornisce elementi aggiuntivi. Vero è che l’articolo di stampa datato 15 aprile 2004, dedicato a un cambiamento dell’azionariato all’interno della Mueloliva, menziona il marchio FUENOLIVA nel portafoglio di marchi dell’opponente, ma, da un lato, tale articolo è nettamente antecedente al periodo di riferimento e, d’altro lato, esso non fornisce alcuna indicazione riguardo all’uso effettivo del marchio spagnolo anteriore FUENOLIVA. Infine, l’estratto di un sito Internet del governo di Singapore per un’alimentazione sana, la cui elaborazione è difficile da datare, sebbene vi compaiano un commento di aprile del 2012 e un altro di febbraio del 2013, menziona, è vero, tra un gran numero di oli e grassi, l’olio fuenoliva Pomace Olive Oil – 1 L, ma, quanto meno, non fornisce alcuna indicazione sull’uso del marchio spagnolo anteriore FUENOLIVA per olio d’oliva vergine in Spagna, prodotto e territorio per i quali l’uso effettivo di tale marchio doveva essere provato.
Dalle precedenti considerazioni si evince che gli elementi tangibili attestanti un uso del marchio spagnolo anteriore FUENOLIVA nel corso del periodo di riferimento, idonei a giustificare l’opposizione alla registrazione internazionale che designa l’Unione europea per il marchio FONTOLIVA, dimostrano soltanto che il marchio spagnolo anteriore FUENOLIVA è stato utilizzato alla fine del 2007, senza l’indicazione di volumi delle vendite, e dal mese di marzo del 2010 a febbraio del 2011, per scarsi volumi di vendite. Complessivamente considerati, gli elementi prodotti dalla Mueloliva non permettono dunque di dimostrare, contrariamente a quanto ritenuto dalla divisione di opposizione, con la conferma della commissione di ricorso, un uso relativamente costante del marchio anteriore che compensi la scarsità delle vendite di prodotti con tale marchio.
Ne deriva che l’uso effettivo del marchio spagnolo anteriore FUENOLIVA in Spagna per olio d’oliva vergine nel corso del periodo di riferimento non è stato dimostrato dalla Mueloliva alla luce dei criteri richiamati ai precedenti punti da 38 a 43, in particolare tenuto conto della scarsità dei volumi di cui è stata provata la commercializzazione con tale marchio e dell’irregolarità delle vendite di cui trattasi nel corso del periodo di riferimento rispetto alle capacità di produzione di olio d’oliva vergine dell’opponente e alle caratteristiche di tale prodotto alimentare di largo consumo. Il primo motivo della ricorrente è dunque fondato.
Di conseguenza, la decisione impugnata dev’essere annullata, senza che occorra esaminare la seconda parte del secondo motivo dedotto dalla ricorrente.
Inoltre, per quanto riguarda la domanda della ricorrente volta ad ottenere che il Tribunale riformi la decisione impugnata, se è vero che il potere di riforma riconosciuto al Tribunale ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 non ha come effetto di conferire a quest’ultimo la facoltà di procedere ad una valutazione alla quale la commissione di ricorso non ha ancora proceduto, esso può nondimeno essere esercitato nelle situazioni nelle quali il Tribunale, dopo aver controllato la valutazione compiuta dalla commissione di ricorso, sia in grado di determinare, sulla base degli elementi di fatto e di diritto accertati, la decisione che la suddetta commissione era tenuta a prendere (sentenza del 5 luglio 2011, Edwin/UAMI,
C‑263/09 P
,
EU:C:2011:452
, punto
).
Nel caso di specie, atteso che la Mueloliva ha già ampiamente avuto la possibilità di presentare, nel 2013 e nel 2014, dinanzi alla divisione di opposizione e dinanzi alla commissione di ricorso prove dell’uso effettivo del marchio spagnolo anteriore FUENOLIVA nel corso del periodo di riferimento, che la commissione di ricorso si è pronunciata in proposito e che l’assenza di dimostrazione di un siffatto uso consente di respingere l’opposizione, il Tribunale decide, ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, di riformare la decisione impugnata e di respingere l’opposizione.
Sulle spese
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’EUIPO è rimasto sostanzialmente soccombente, occorre condannarlo alle spese, conformemente alla domanda della ricorrente.
Inoltre, la ricorrente ha chiesto che l’EUIPO e la Mueloliva siano condannati alle spese da essa sostenute nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO.
In proposito, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, le spese indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso sono considerate spese ripetibili. Ciò non vale tuttavia per le spese sostenute ai fini del procedimento dinanzi alla divisione di opposizione.
Pertanto, la domanda della ricorrente, nella parte in cui ha ad oggetto le spese relative al procedimento dinanzi alla divisione di opposizione, non può essere accolta. Invece, per quanto riguarda le spese indispensabili sostenute dalla ricorrente ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, occorre condannare l’EUIPO e la Mueloliva a sopportarne ciascuno la metà.

Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:

1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 4 novembre 2015 (procedimento R 1813/2014‑2) è annullata.

2)
L’opposizione proposta dalla Mueloliva, SL alla registrazione internazionale che designa l’Unione europea per il marchio denominativo FONTOLIVA richiesto dalla Sovena Portugal – Consumer Goods, SA è respinta.

3)
Il ricorso è respinto quanto al resto.

4)
L’EUIPO sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Sovena Portugal – Consumer Goods ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale.

5)
L’EUIPO e la Mueloliva sopporteranno ciascuno la metà delle spese indispensabili sostenute dalla Sovena Portugal – Consumer Goods ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO.

Gervasoni
Madise
Csehi
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 dicembre 2016.
Firme
(
*1
)	Lingua processuale: l’inglese.