CELEX: 62018TJ0102
Unionsmarke
Anmeldung der Unionswortmarke upgrade your personality
Absolutes Eintragungshindernis
Fehlende Unterscheidungskraft
Werbeslogan
Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung (EU) 2017/1001

Vorgeschichte des Rechtsstreits
Am 15. August 2016 meldete der Kläger, Herr Martin Knauf, nach der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (
ABl. 2009, L 78, S. 1
) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EU] 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke [
ABl. 2017, L 154, S. 1
]) beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eine Unionsmarke an.
Dabei handelte es sich um das Wortzeichen upgrade your personality.
Die Marke wurde u. a. für folgende Waren der Klassen 9 und 28 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet:
–
Klasse 9: „Computerprogramme [gespeichert]; Computerprogramme [herunterladbar]; Gespeicherte Computerprogramme; Herunterladbare Computerprogramme; Software; Software für Computerspiele; Computersoftware für Videospiele; Software für Videospiele; Softwareprogramme für Videospiele; Software für Spiele auf Videogeräten; Datenverarbeitungssoftware; Software zur Datenverarbeitung; Computergrafiksoftware; Virtual-Reality-Spielsoftware; Virtual-Reality-Software; Optische Datenträger mit gespeicherter Software; Vorbespielte magnetische Datenträger; Videospielkassetten; Videobänder; Videobänder [bespielt]; Bespielte Videobänder“;
–
Klasse 28: „Spielkonsolen“.
Am 3. Mai 2017 wies der Prüfer die angemeldete Marke für alle oben in Rn. 3 genannten Waren mit der Begründung zurück, dass sie nicht mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001) vereinbar sei. Dagegen wurden andere mit der Anmeldung beanspruchte Waren und Dienstleistungen der Klassen 9, 28 und 42 nicht vom Prüfer beanstandet. Am 15. Mai 2017 legte der Kläger gegen die Entscheidung des Prüfers, soweit mit ihr die Anmeldung teilweise abgelehnt wurde, Beschwerde beim EUIPO ein.
Mit Entscheidung vom 18. Dezember 2017 wies die Vierte Beschwerdekammer des EUIPO die Beschwerde allein auf der Grundlage von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 in vollem Umfang zurück (im Folgenden: angefochtene Entscheidung). Sie war der Auffassung, dass das Wortzeichen upgrade your personality eine rein lobende, werbende Funktion aufweise und nicht geeignet sei, die Grundfunktion einer Marke zu erfüllen, die darin bestehe, über die betriebliche Herkunft zu informieren. Dies gelte für alle Waren, für die die Eintragung abgelehnt worden sei.
Anträge der Parteien
Der Kläger beantragt,
–
die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
–
die angemeldete Marke einzutragen;
Das EUIPO beantragt,
–
die Klage abzuweisen;
–
dem Kläger die Kosten aufzuerlegen.
Rechtliche Würdigung
Zum zweiten Klageantrag
Mit seinem zweiten Klageantrag beantragt der Kläger, „die [angemeldete M]arke einzutragen“.
Das EUIPO macht geltend, dass dieser Antrag als unzulässig zurückzuweisen sei.
Hierzu ist anzumerken, dass der zweite Klageantrag als Antrag auf Abänderung im Sinne von Art. 72 Abs. 3 der Verordnung 2017/1001 auszulegen ist, wonach bei Klagen gegen die Entscheidungen der Beschwerdekammern „das Gericht … die angefochtene Entscheidung aufheben oder abändern [kann]“.
Das Gericht kann die Entscheidung aber nur dergestalt abändern, dass es die Entscheidung trifft, die die Beschwerdekammer gemäß der Verordnung 2017/1001 hätte treffen müssen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 12. September 2007, Koipe/HABM – Aceites del Sur [La Española],
T‑363/04
,
EU:T:2007:264
, Rn.
und
, vom 11. Februar 2009, Bayern Innovativ/HABM – Life Sciences Partners Perstock [LifeScience],
T‑413/07
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2009:34
, Rn.
bis
, und vom 9. September 2011, Deutsche Bahn/HABM – DSB [IC4],
T‑274/09
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2011:451
, Rn.
).
Folglich ist die Zulässigkeit eines Antrags auf Abänderung der Entscheidung einer Beschwerdekammer durch das Gericht anhand der Befugnisse zu prüfen, die ihr nach der Verordnung 2017/1001 zukommen.
Im Rahmen einer Beschwerde gegen eine Entscheidung des Prüfers ist die Beschwerdekammer nicht befugt, über einen Antrag zu entscheiden, der darauf gerichtet ist, dass sie eine Unionsmarke einträgt (vgl. in diesem Sinne Beschluss vom 1. Februar 2018, ExpressVPN/EUIPO [EXPRESSVPN],
T‑265/17
,
EU:T:2018:79
, Rn.
bis
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Unter diesen Umständen steht es auch dem Gericht nicht zu, über einen Abänderungsantrag zu entscheiden, der auf die entsprechende Abänderung der Entscheidung einer Beschwerdekammer gerichtet ist (Beschluss vom 30. Juni 2009, Securvita/HABM [Natur-Aktien‑Index],
T‑285/08
,
EU:T:2009:230
, Rn.
).
Nach alledem ist der zweite Klageantrag als unzulässig zurückzuweisen.
Zum ersten Klageantrag
Zur Stützung seines Antrags auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung macht der Kläger als einzigen Klagegrund einen Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 geltend. Er rügt, dass die Beschwerdekammer die konkrete Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke unzutreffend beurteilt habe.
Gemäß Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 sind Marken, die keine Unterscheidungskraft haben, von der Eintragung ausgeschlossen. Nach ständiger Rechtsprechung werden die unter diese Vorschrift fallenden Marken als ungeeignet angesehen, die wesentliche Funktion der Marke zu erfüllen, nämlich die betriebliche Herkunft der Ware oder Dienstleistung zu identifizieren, um es dem Verbraucher, der die mit der Marke gekennzeichnete Ware oder Dienstleistung erwirbt, so zu ermöglichen, bei einem weiteren Erwerb seine Entscheidung davon abhängig zu machen, ob er gute oder schlechte Erfahrungen gemacht hat (Urteile vom 27. Februar 2002, Eurocool Logistik/HABM [EUROCOOL],
T‑34/00
,
EU:T:2002:41
, Rn.
, und vom 15. September 2009, Wella/HABM [TAME IT],
T‑471/07
,
EU:T:2009:328
, Rn.
).
Nach ständiger Rechtsprechung ist die Eintragung einer Marke, die aus Zeichen oder Angaben besteht, die sonst als Werbeslogans, Qualitätshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der von der Marke beanspruchten Waren oder Dienstleistungen verwendet werden, nicht schon wegen dieser Verwendung ausgeschlossen. Jedoch ist eine Marke, die wie ein Werbeslogan andere Funktionen als die einer Marke im herkömmlichen Sinne erfüllt, nur dann unterscheidungskräftig im Sinne von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001, wenn sie unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann, so dass die maßgebenden Verkehrskreise die Waren und Dienstleistungen des Markeninhabers ohne Verwechslungsgefahr von denen anderer betrieblicher Herkunft unterscheiden können (Urteile vom 3. Juli 2003, Best Buy Concepts/HABM [BEST BUY],
T‑122/01
,
EU:T:2003:183
, Rn.
, und vom 15. September 2009, TAME IT,
EU:T:2009:328
, Rn.
).
Das Fehlen der Unterscheidungskraft kann bereits festgestellt werden, wenn der semantische Gehalt der fraglichen Wortmarke den Verbraucher auf ein Merkmal der Ware oder der Dienstleistung hinweist, das deren Verkehrswert betrifft und, ohne präzise zu sein, eine verkaufsfördernde Information oder eine Werbebotschaft enthält, die von den maßgeblichen Verkehrskreisen in erster Linie als eine solche und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Ware oder der Dienstleistung wahrgenommen werden wird (Urteile vom 30. Juni 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/HABM [Mehr für Ihr Geld],
T‑281/02
,
EU:T:2004:198
, Rn.
, und vom 15. September 2009, TAME IT,
EU:T:2009:328
, Rn.
).
Der Gerichtshof hat jedoch festgestellt, dass eine Marke manchmal von den angesprochenen Verkehrskreisen gleichzeitig als Werbeschlagwort und als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann. In einem solchen Fall, so der Gerichtshof, ergibt sich, sofern diese Verkehrskreise die Marke als Herkunftshinweis wahrnehmen, dass es für deren Unterscheidungskraft unerheblich ist, dass sie gleichzeitig oder sogar in erster Linie als Werbeschlagwort aufgefasst wird (Urteil vom 21. Januar 2010, Audi/HABM,
C‑398/08 P
,
EU:C:2010:29
, Rn.
).
Die Unterscheidungskraft einer Marke ist zum einen im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, und zum anderen im Hinblick auf die Wahrnehmung der maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen, die sich aus den durchschnittlichen Verbrauchern dieser Waren oder Dienstleistungen zusammensetzen (Urteile vom 29. April 2004, Henkel/HABM,
C‑456/01 P und C‑457/01 P
,
EU:C:2004:258
, Rn.
, und vom 15. September 2009, TAME IT,
EU:T:2009:328
, Rn.
).
Zu den maßgeblichen Verkehrskreisen
Gemäß der zutreffenden und von den Parteien nicht gerügten Feststellung der Beschwerdekammer betreffen die Waren, für die die Eintragung zurückgewiesen wurde, den Bereich der Computerprogramme und Videospiele und richten sich in erster Linie an den Durchschnittsverbraucher, und es ist daher, weil die angemeldete Marke aus Wörtern des englischen Grundwortschatzes besteht und die Verwendung dieser Sprache im Bereich der EDV u. a. auch in Deutschland allgemein üblich ist, auf die englischsprachigen Verkehrskreise in der Europäischen Union abzustellen, die nicht auf Großbritannien oder Irland beschränkt sind.
Zur fehlenden Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke
Die Beschwerdekammer ist davon ausgegangen, dass die Wortfolge „upgrade your personality“ eine rein lobende und werbende Funktion aufweise, die den Verbraucher veranlassen solle, das Warenangebot des Klägers in Anspruch zu nehmen, um seine eigene Persönlichkeit weiterzuentwickeln. Weil sich dieser Slogan ausschließlich an den Verbraucher wende und ihm gewisse Versprechungen mache, könne er nicht die Grundfunktion einer Marke erfüllen, die darin bestehe, über die betriebliche Herkunft zu informieren.
Der Kläger macht hierzu geltend, dass es sich bei der angemeldeten Marke nicht ausschließlich um eine lobende und werbende Aussage handele; insbesondere sei die Behauptung der Beschwerdekammer unzutreffend, dass die Marke sprachlich gesehen keineswegs interpretationsbedürftig sei.
Das EUIPO tritt dem Vorbringen des Klägers entgegen.
Der Kläger macht geltend, dass die in der Wortfolge „upgrade your personality“ enthaltene Aufforderung keineswegs ohne Weiteres verständlich sei. Der Begriff Persönlichkeit stehe für die Gesamtheit der persönlichen Eigenschaften eines Menschen und sei als solcher wertfrei und damit in hohem Maß interpretationsfähig. Aufgrund der grundsätzlichen Unvereinbarkeit des Begriffs „upgrade“, der eine technische Aufwertung bezeichne, mit dem Bezug zu Lebewesen und deren persönlichen Charaktereigenschaften bestehe innerhalb der angemeldeten Marke ein begriffliches Spannungsfeld. Da die angesprochenen Verkehrskreise dazu angeregt würden, in Bezug auf die letztlich angestrebte Wirkung eine eigene Interpretation vorzunehmen, rege die Wortfolge auch zu einer Selbstreflexion an, um sich seiner eigenen persönlichen Stärken und Schwächen bewusst zu werden. Insbesondere bestehe bei Computerspielen im Spielverlauf die Möglichkeit, an einer Spielfigur Verbesserungen vorzunehmen, und die Wortfolge erzeuge für die angesprochenen Verkehrskreise den Eindruck, dass dieser Erfolg im Spiel auch auf das tatsächliche Leben übertragen werde. Der Kläger nennt vergleichbare Marken, die vom EUIPO eingetragen worden seien. Schließlich weist er darauf hin, dass die Beschwerdekammer keine sachlichen Gründe zur Rechtfertigung dafür angegeben habe, dass die angemeldete Marke für einen Teil der beanspruchten Waren und Dienstleistungen eintragungsfähig sei und für andere nicht.
Durch das Vorbringen des Klägers kann die von der Beschwerdekammer vorgenommene Beurteilung nicht mit Erfolg in Frage gestellt werden.
Erstens ist die mit der angemeldeten Marke vermittelte Aussage entgegen den Ausführungen des Klägers leicht verständlich. Der Slogan „upgrade your personality“ enthält nämlich die Aufforderung an den Verbraucher, seine Persönlichkeit mit Hilfe der von der angemeldeten Marke erfassten Waren zu verbessern oder weiterzuentwickeln, möglicherweise verbunden mit dem Versprechen, dass diese Waren eine solche Verbesserung oder Weiterentwicklung ermöglichen oder erleichtern. Die Tatsache, dass beim Verständnis dieses Slogans Nuancen möglich sind, bedeutet keineswegs, dass dessen Bedeutung vage, ungenau oder zweideutig wäre. Insbesondere wird dadurch, dass der Begriff Persönlichkeit unterschiedlich ausgelegt werden kann, der Verbraucher nicht daran gehindert, auf der Grundlage seines eigenen Verständnisses dieses Begriffs die durch den Slogan vermittelte Aussage zu verstehen.
Zweitens erzeugt, anders als vom Kläger vorgetragen, die Tatsache, dass der Begriff „upgrade“ aus dem Bereich der EDV stammt, kein „begriffliches Spannungsfeld“. Denn zum einen wird dieser Begriff derzeit in Zusammenhängen verwendet, die weit über den Bereich der EDV hinausgehen, und zum anderen ist zu berücksichtigen, dass die von der angemeldeten Marke erfassten Waren gerade zum Bereich der EDV gehören, so dass die Verwendung dieses Begriffs normal erscheint und die maßgeblichen Verkehrskreise nicht überraschen wird.
Drittens ist es irrelevant, ob es, wie vom Kläger vorgetragen, unmöglich ist, die Persönlichkeit eines Menschen einer Verbesserung im technischen Sinne (upgrade) zu unterziehen, da es sich hier um einen Slogan mit werbendem Charakter handelt, bei dem die Wirklichkeitsnähe kein maßgebliches Beurteilungskriterium ist. Vielmehr ist der Verbraucher an Werbebotschaften gewöhnt, die ihm stillschweigend oder ausdrücklich unrealistische Versprechungen machen.
Folglich weist gemäß der oben in Rn. 19 angeführten Rechtsprechung der Sinngehalt der angemeldeten Marke den Verbraucher auf ein Merkmal der erfassten Waren hin, das deren Verkehrswert betrifft und, ohne präzise zu sein, eine verkaufsfördernde Information oder eine Werbebotschaft enthält, die von den maßgeblichen Verkehrskreisen in erster Linie als eine solche und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der in Rede stehenden Waren wahrgenommen werden wird.
Die Beschwerdekammer ist also zu Recht davon ausgegangen, dass der angemeldeten Marke für alle Waren, für die die Anmeldung zurückgewiesen worden war, die Unterscheidungskraft im Sinne des Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung 2017/1001 fehle.
Soweit sich der Kläger darauf beruft, dass das EUIPO bereits Wortzeichen als Marke eingetragen habe, die mit der angemeldeten Marke vergleichbar seien, nämlich die Zeichen „upgrade your life“, „upgrade your garden“ und „upgrade yourself“, ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei den Entscheidungen der Beschwerdekammern des EUIPO über die Eintragung eines Zeichens als Unionsmarke gemäß der Verordnung 2017/1001 um gebundene Entscheidungen und nicht um Ermessensentscheidungen handelt. Die Rechtmäßigkeit dieser Entscheidungen ist daher allein auf der Grundlage dieser Verordnung und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis zu beurteilen (Urteile vom 26. April 2007, Alcon/HABM,
C‑412/05 P
,
EU:C:2007:252
, Rn.
, und vom 24. November 2005, Sadas/HABM – LTJ Diffusion [ARTHUR ET FELICIE],
T‑346/04
,
EU:T:2005:420
, Rn.
).
Das EUIPO muss zwar im Hinblick auf die Grundsätze der Gleichbehandlung und der ordnungsgemäßen Verwaltung die bereits früher ergangenen Entscheidungen berücksichtigen und besonderes Augenmerk auf die Frage richten, ob im gleichen Sinne zu entscheiden ist oder nicht, doch muss die Anwendung dieser Grundsätze mit dem Gebot rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden (Urteil vom 17. Juli 2014, Reber Holding/HABM,
C‑141/13 P
,
EU:C:2014:2089
, Rn.
, vgl. in diesem Sinne auch Urteil vom 10. März 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/HABM,
C‑51/10 P
,
EU:C:2011:139
, Rn.
bis
).
Wer also ein Zeichen als Marke anmeldet, kann sich demzufolge zu seinen Gunsten nicht auf eine etwaige fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen, um eine identische Entscheidung zu erlangen (Urteil vom 10. März 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/HABM,
C‑51/10 P
,
EU:C:2011:139
, Rn.
).
Im Übrigen muss aus Gründen der Rechtssicherheit und gerade auch der ordnungsgemäßen Verwaltung die Prüfung jeder Anmeldung streng und umfassend sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu verhindern. Diese Prüfung muss in jedem Einzelfall erfolgen. Die Eintragung eines Zeichens als Marke hängt nämlich von besonderen, im Rahmen der tatsächlichen Umstände des Einzelfalls anwendbaren Kriterien ab, anhand deren ermittelt werden soll, ob das fragliche Zeichen nicht unter ein Eintragungshindernis fällt (Urteil vom 10. März 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/HABM,
C‑51/10 P
,
EU:C:2011:139
, Rn.
).
Im vorliegenden Fall stand der Anmeldung im Hinblick auf bestimmte mit ihr beanspruchte Waren und auf die Wahrnehmung durch die beteiligten Verkehrskreise eines der in Art. 7 Abs. 1 der Verordnung 2017/1001 aufgeführten Eintragungshindernisse entgegen (siehe oben, Rn. 32).
Schließlich weist der Kläger noch darauf hin, dass die Beschwerdekammer keine sachlichen Gründe angegeben habe, die die unterschiedliche Beurteilung zum einen der Waren, für die sie die Eintragung der angemeldeten Marke zurückgewiesen habe, und zum anderen der vom Prüfer nicht beanstandeten Waren rechtfertigen würden. Dies sei willkürlich.
Insoweit genügt die Feststellung, dass die gegen die Entscheidung des Prüfers eingelegte Beschwerde nur gegen dessen Ablehnung der Eintragung der angemeldeten Marke für bestimmte Waren gerichtet und die Nichtbeanstandung anderer in der Anmeldung aufgeführter Waren somit nicht Streitgegenstand vor der Beschwerdekammer war; hierauf hat die Beschwerdekammer im Übrigen in Rn. 9 der angefochtenen Entscheidung auch hingewiesen. Folglich bestand für sie kein Anlass zu einer Stellungnahme hinsichtlich der Gründe, die den Prüfer bewogen haben könnten, bestimmte Waren nicht zu beanstanden, oder der Frage, inwieweit sich die vom Prüfer nicht beanstandeten Waren von den zurückgewiesenen Waren unterschieden.
Nach alledem ist der einzige Klagegrund des Klägers zurückzuweisen und damit die Klage insgesamt abzuweisen.
Kosten
Nach Art. 134 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da der Kläger unterlegen ist, sind ihm gemäß dem Antrag des EUIPO die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat
DAS GERICHT (Erste Kammer)
für Recht erkannt und entschieden:

1.
Die Klage wird abgewiesen.

2.
Herr Martin Knauf trägt seine eigenen Kosten sowie die Kosten des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO).

Pelikánová
Nihoul
Svenningsen
Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 13. Dezember 2018.
Der Kanzler
E. Coulon
Der Präsident
I. Pelikánová
(
*1
)	Verfahrenssprache: Deutsch.