CELEX: 62018TJ0102
EU-tavaramerkki
Hakemus EU-sanamerkiksi upgrade your personality
Ehdoton hylkäysperuste
Erottamiskyvyn puuttuminen
Mainoksessa käytetty iskulause
Asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta

Asian tausta
Kantajana oleva Martin Knauf jätti 15.8.2016 EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (
EUVL 2009, L 78, s. 1
), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (
EUVL 2017, L 154, s. 1
)), nojalla.
Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki upgrade your personality.
Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat muun muassa tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9 ja 28, ja ne ovat seuraavan kuvauksen mukaiset:
–
luokka 9: ”Ohjelmistot (tietokone-) [järjestelmästä toiseen poimittavat]; ohjelmistot; peliohjelmistot; ohjelmistot videopeleihin; tietojenkäsittelyohjelmistot; tietokonegrafiikkaohjelmistot; virtuaalitodellisuuspeliohjelmistot; virtuaalitodellisuusohjelmistot; optiset tietovälineet ja niille tallennetut ohjelmistot; pelejä sisältävät videonauhatallenteet; videokasetit; nauhoitetut videonauhat”
–
luokka 28: ”Pelikonsolit”.
Tutkija hylkäsi 3.5.2017 tavaramerkkiä koskevan hakemuksen edellä 3 kohdassa mainittujen tavaroiden osalta sillä perusteella, ettei kyseinen tavaramerkki ollut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) mukainen. Tutkija ei sitä vastoin vastustanut mainittua hakemusta siltä osin kuin kyse oli muista, luokkiin 9, 28 ja 42 kuuluvista tavaroista ja palveluista. Kantaja valitti 15.5.2017 EUIPO:hon tutkijan päätöksestä siltä osin kuin päätöksellä hylättiin hakemus osittain.
EUIPO:n neljäs valituslautakunta hylkäsi 18.12.2017 tekemällään päätöksellä mainitun valituksen kokonaisuudessaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla (jäljempänä kanteen kohteena oleva päätös). Valituslautakunta katsoi, että sanamerkillä upgrade your personality oli puhtaasti ylistävä ja mainostava tehtävä ja ettei se ollut omiaan täyttämään tavaramerkin perustehtävää eli antamaan tietoa kaupallisesta alkuperästä. Tämä päätelmä koski kaikkia tuotteita, joiden osalta rekisteröimisestä oli kieltäydytty.
Asianosaisten vaatimukset
Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
–
kumoaa riidanalaisen päätöksen
–
rekisteröi hakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin.
EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
–
hylkää kanteen
–
velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Oikeudellinen arviointi
Kantajan vaatimusten toinen osa
Kantaja vaatii vaatimustensa toisessa osassa unionin yleiseltä tuomioistuimelta haetun merkin rekisteröimistä.
EUIPO väittää, että kyseinen vaatimus on jätettävä tutkimatta.
Tästä on todettava, että kantajan vaatimusten toista osaa on pidettävä asetuksen 2017/1001 72 artiklan 3 kohdassa – jossa säädetään, että siltä osin kuin on kyse valituslautakuntien tekemistä valituksia koskevista päätöksistä, ”unionin yleisellä tuomioistuimella on toimivalta kumota kanteen kohteena oleva päätös tai muuttaa sitä” – tarkoitettuna päätöksen muuttamista koskevana vaatimuksena.
On muistettava, että sen tarkoituksena, että unionin yleisellä tuomioistuimella on valta muuttaa päätöksiä, on se, että unionin yleinen tuomioistuin tekee päätöksen, joka valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä asetuksen 2017/1001 säännösten mukaisesti (ks. vastaavasti tuomio 12.9.2007, Koipe v. SMHV – Aceites del Sur (La Española),
T-363/04
,
EU:T:2007:264
,
ja
kohta; tuomio 11.2.2009, Bayern Innovativ v. SMHV – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience),
T-413/07
, ei julkaistu,
EU:T:2009:34
,
–
kohta ja tuomio 9.9.2011, Deutsche Bahn v. SMHV – DSB (IC4),
T-274/09
, ei julkaistu,
EU:T:2011:451
,
kohta).
Näin ollen vaatimusten sellaisen osan tutkittavaksi ottamista, jossa vaaditaan, että unionin yleinen tuomioistuin muuttaa valituslautakunnan päätöstä, on arvioitava niiden toimivaltuuksien kannalta, joita valituslautakunnalle annetaan asetuksella 2017/1001.
On todettava, että muun muassa sellaisen kanteen osalta, joka on nostettu tutkijan päätöksestä, valituslautakunnalla ei ole toimivaltaa tutkia vaatimusta siitä, että se rekisteröisi tietyn merkin EU-tavaramerkiksi (ks. vastaavasti määräys 1.2.2018, ExpressVPN v. EUIPO (EXPRESSVPN),
T-265/17
,
EU:T:2018:79
,
–
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Näin ollen on todettava, ettei unionin yleisen tuomioistuimen asiana ole käsitellä muutosvaatimusta, jonka tarkoituksena on saada se muuttamaan valituslautakunnan päätöstä tähän suuntaan (määräys 30.6.2009, Securvita v. SMHV (Natur-Aktien-Index),
T-285/08
,
EU:T:2009:230
,
kohta).
Edellä esitetyistä näkökohdista seuraa, että kantajan vaatimusten toinen osa on jätettävä tutkimatta.
Kantajan vaatimusten ensimmäinen osa
Tukeakseen vaatimustaan kanteen kohteena olevan päätöksen kumoamisesta kantaja vetoaa yhteen kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Kantaja väittää, että valituslautakunta on mainitussa päätöksessä arvioinut virheellisesti haetun tavaramerkin konkreettista erottamiskykyä.
Asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kyseisessä säännöksessä tarkoitettujen tavaramerkkien katsotaan olevan sellaisia, että ne eivät kykene täyttämään tavaramerkille asetettua perustehtävää eli yksilöimään tavaran tai palvelun alkuperää niin, että kuluttaja voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai valita jonkin toisen tavaran tai palvelun, jos hän ei ole ollut tyytyväinen niihin (tuomio 27.2.2002, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL),
T-34/00
,
EU:T:2002:41
,
kohta ja tuomio 15.9.2009, Wella v. SMHV (TAME IT),
T-471/07
,
EU:T:2009:328
,
kohta).
Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tällainen käyttö ei sinänsä ole esteenä sellaisen tavaramerkin rekisteröinnille, joka koostuu merkeistä tai ilmauksista, jotka ovat mainoksissa käytettäviä iskusanoja, laatua koskevia ilmauksia tai kehotuksia ostaa niitä tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkiä on käytetty. Merkki, joka täyttää muita tehtäviä kuin tavaramerkin tehtävän sen tavanomaisessa merkityksessä, on kuitenkin asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen vain siinä tapauksessa, että se voidaan heti ymmärtää niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten sitä on käytetty, kaupallista alkuperää koskevaksi merkinnäksi, jolloin kohdeyleisö voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut niistä, joilla on eri kaupallinen alkuperä (tuomio 3.7.2003, Best Buy Concepts v. SMHV (BEST BUY),
T-122/01
,
EU:T:2003:183
,
kohta ja tuomio 15.9.2009, TAME IT,
EU:T:2009:328
,
kohta).
Erottamiskyvyn puuttumisen toteamiseksi on riittävää todeta, että kyseessä olevan sanamerkin semanttinen sisältö osoittaa kuluttajalle tavaran tai palvelun ominaisuuden, joka liittyy sen markkina-arvoon ja joka olematta täsmällinen perustuu myynninedistämis- tai mainosluonteiseen tietoon, jonka kohdeyleisö ymmärtää ensi näkemältä pikemminkin tämäntyyppiseksi tiedoksi kuin kyseisen tavaran tai palvelun kaupallisen alkuperän osoittajaksi (tuomio 30.6.2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb v. SMHV (Mehr für Ihr Geld),
T-281/02
,
EU:T:2004:198
,
kohta ja tuomio 15.9.2009, TAME IT,
EU:T:2009:328
,
kohta).
Unionin tuomioistuin on kuitenkin todennut, että kohdeyleisö voi mieltää tavaramerkin samanaikaisesti myynninedistämisilmaisuksi ja tavaroiden tai palvelujen kaupallista alkuperää koskevaksi merkinnäksi. Unionin tuomioistuin katsoi tällaisen tapauksen osalta, että siltä osin kuin kyseinen yleisö mieltää tavaramerkin alkuperää koskevaksi merkinnäksi, sillä, että tavaramerkki ymmärretään samanaikaisesti ja jopa ensisijaisesti myynninedistämisilmaisuksi, ei ole merkitystä sen erottamiskyvyn kannalta (tuomio 21.1.2010, Audi v. SMHV,
C‑398/08 P
,
EU:C:2010:29
,
kohta).
Tavaramerkin erottamiskykyä on lisäksi arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille sen rekisteröintiä tai suojaa on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö, joka koostuu tavaroiden ja palveluiden keskivertokuluttajista, mieltää asian (tuomio 29.4.2004, Henkel v. SMHV,
C‑456/01 P ja C‑457/01 P
,
EU:C:2004:258
,
kohta ja tuomio 15.9.2009, TAME IT,
EU:T:2009:328
,
kohta).
Kohdeyleisö
Valituslautakunta on perustellusti ja asianosaisten sitä riitauttamatta todennut, että tavarat, joiden osalta rekisteröinnistä oli kieltäydytty, koskivat ohjelmisto- ja videopelialaa ja että ne oli suunnattu ensisijaisesti keskivertokuluttajalle ja että koska tavaramerkki, jonka rekisteröintiä oli haettu, muodostui englanninkielen sanoista ja koska kyseisen kielen käyttö oli tavanomaista tietotekniikan alalla muun muassa Saksassa, oli aiheellista ottaa huomioon Euroopan unionin englanninkielentaitoiset kuluttajat, joiden joukko ei rajoittunut ainoastaan Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin kuluttajiin.
Haetun tavaramerkin erottamiskyvyn puuttuminen
Valituslautakunta katsoi, että sanaosalla ”upgrade your personality” oli puhtaasti ylistävä ja mainostava tehtävä, jonka tarkoituksena oli saada kuluttaja käyttämään kantajan tuotteita kehittääkseen omaa persoonallisuuttaan. Kun otetaan huomioon, että kyseinen iskulause oli suunnattu yksinomaan kuluttajalle ja että sillä välitettiin tiettyjä lupauksia, se ei ollut omiaan täyttämään tavaramerkin perustehtävää, joka on antaa tietoja kaupallisesta alkuperästä.
Kantaja väittää tältä osin, ettei haettu tavaramerkki ole yksinomaan ylistys- ja mainosviesti ja että erityisesti valituslautakunnan toteamus siitä, ettei kyseinen tavaramerkki edellytä tulkitsemista, on virheellinen.
EUIPO riitauttaa kantajan väitteet.
Kantaja väittää, että lauseeseen ”upgrade your personality” sisältyvä kehotus ei ole helposti ymmärrettävissä. Kantaja toteaa, että persoonallisuuden käsite, jolla tarkoitetaan yksilön henkilökohtaisten ominaisuuksien kokonaisuutta, on sellaisenaan neutraali käsite ja siten laajalti tulkinnanvarainen. Kantaja toteaa, että kun otetaan huomioon, että sana ”upgrade”, jolla tarkoitetaan teknistä päivitystä, on periaatteellisesti yhteensopimaton sellaisen viittauksen kanssa, joka koskee elävää olentoa ja hänen henkilökohtaisia luonteenpiirteitään, haetun tavaramerkin osalta sellaisenaankin on olemassa käsitteellinen ristiriita. Koska kohdeyleisöä näin ollen kannustetaan tekemään oma tulkintansa siitä vaikutuksesta, joka lopulta halutaan saada aikaan, mainitulla lauseella kannustetaan kantajan mukaan myös itsetutkiskeluun omien vahvojen ja heikkojen kohtien tiedostamiseksi. Kantaja korostaa erityisesti tietokonepelien osalta, että pelihahmoa on mahdollista parantaa pelin edetessä ja että kyseisellä lauseella viitataan siihen, että tällainen menestys pelissä heijastuu myöhemmin kohdeyleisön todelliseen elämään. Kantaja viittaa muihin vastaavanlaisiin tavaramerkkeihin, jotka EUIPO on kantajan mukaan rekisteröinyt. Kantaja toteaa lopuksi, ettei valituslautakunta ole esittänyt objektiivisia syitä, joilla voitaisiin oikeuttaa se, että haettu tavaramerkki voidaan rekisteröidä tiettyjen tavaroiden ja palvelujen osalta muttei muiden tavaroiden ja palvelujen osalta.
On todettava, etteivät kantajan esittämät argumentit voi pätevästi asettaa valituslautakunnan arviointia kyseenalaiseksi.
Ensinnäkin on huomautettava, että, toisin kuin kantaja esittää, haetulla tavaramerkillä välitetty viesti on helposti ymmärrettävissä. Iskulauseella ”upgrade your personality” nimittäin kehotetaan kuluttajaa parantamaan tai kehittämään persoonallisuuttaan niiden tuotteiden avulla, joihin haettu tavaramerkki liittyy, yhdistettynä mahdollisesti lupaukseen siitä, että mainitut tuotteet mahdollistavat tällaisen parantamisen tai kehittämisen tai helpottavat sitä. Se, että mainitun iskulauseen ymmärtämisen osalta voi ilmetä nyansseja, ei mitenkään merkitse sitä, että sen merkitys olisi väljä, epätäsmällinen tai monitulkintainen. Erityisesti on todettava, ettei se seikka, että persoonallisuuden käsite voidaan tulkita useilla tavoilla, estä kuluttajaa ymmärtämästä kyseisellä iskulauseella välitettyä viestiä sen perusteella, miten hän itse ymmärtää mainitun käsitteen.
Toiseksi on todettava, ettei se seikka, että sana ”upgrade” kuuluu tietotekniikan alaan, mitenkään synnytä ”käsitteellistä ristiriitaa”, kuten kantaja väittää. Kyseistä sanaa nimittäin yhtäältä käytetään asiayhteyksissä, jotka ulottuvat pitkälti tietotekniikan alan ulkopuolelle, ja toisaalta on otettava huomioon se, että tuotteet, joihin haettu tavaramerkki liittyy, kuuluvat nimenomaan tietotekniikan alaan, joten mainitun sanan käyttö vaikuttaisi luontevalta eikä voi yllättää kohdeyleisöä.
Kolmanneksi on todettava, että on merkityksetöntä pohtia, onko niin, että – kuten kantaja esittää – ihmisen persoonallisuutta ei voi parantaa teknisessä mielessä (upgrade), koska kyse on mainosiskulauseesta, jonka liityntä todellisuuteen ei ole relevantti arviointikriteeri. Kuluttaja on nimittäin tottunut mainoksiin, joissa hänelle annetaan implisiittisesti tai nimenomaisesti epärealistisia lupauksia.
Tästä seuraa, että haetun tavaramerkin semanttinen sisältö osoittaa kuluttajalle tavaramerkillä osoitettujen tuotteiden ominaisuuden, joka liittyy niiden markkina-arvoon ja joka olematta täsmällinen perustuu myynninedistämis- tai mainosluonteiseen tietoon, jonka kohdeyleisö ymmärtää ensi näkemältä pikemminkin tämäntyyppiseksi tiedoksi kuin kyseisen tavaran tai palvelun kaupallisen alkuperän osoittajaksi edellä 19 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla.
Valituslautakunta on näin ollen perustellusti katsonut, että haetulta tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla kaikkien niiden tuotteiden tapauksessa, joiden osalta rekisteröintihakemus oli hylätty.
Kantaja on vedonnut siihen, että EUIPO on rekisteröinyt tavaramerkiksi sanamerkkejä, jotka ovat vastaavanlaisia kuin haettu tavaramerkki, eli merkit ”upgrade your life”, ”upgrade your garden” ja ”upgrade yourself”, ja tältä osin on todettava, että merkin rekisteröintiä Euroopan unionin tavaramerkiksi koskevat päätökset, jotka valituslautakuntien on tehtävä asetuksen 2017/1001 perusteella, kuuluvat sidotun harkinnan eivätkä vapaan harkinnan piiriin. Näin ollen mainittujen päätösten lainmukaisuutta on arvioitava yksinomaan kyseisen asetuksen perusteella, eikä mainittuja päätöksiä edeltävän päätöskäytännön perusteella (tuomio 26.4.2007, Alcon v. SMHV,
C‑412/05 P
,
EU:C:2007:252
,
kohta ja tuomio 24.11.2005, Sadas v. SMHV – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE),
T-346/04
,
EU:T:2005:420
,
kohta).
Vaikka EUIPO:n on, kun otetaan huomioon yhdenvertaisen kohtelun ja hyvän hallinnon periaatteet, otettava huomioon jo tehdyt päätökset ja pohdittava erityisen huolellisesti sitä, onko tehtävä samanlainen päätös vai ei, kyseisten periaatteiden soveltaminen on sovitettava yhteen laillisuusperiaatteen noudattamisen kanssa (tuomio 17.7.2014, Reber Holding v. SMHV,
C‑141/13 P
,
EU:C:2014:2089
,
kohta; ks. myös vastaavasti tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV,
C‑51/10 P
,
EU:C:2011:139
,
–
kohta).
Näin ollen henkilö, joka hakee merkin rekisteröintiä tavaramerkiksi, ei voi omaksi edukseen vedota toisen hyväksi mahdollisesti tapahtuneeseen lainvastaisuuteen identtisen päätöksen saamiseksi (tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV,
C‑51/10 P
,
EU:C:2011:139
,
kohta).
Lisäksi oikeusvarmuuden ja nimenomaan hyvän hallintotavan vuoksi jokaisen rekisteröintihakemuksen tutkimisen on oltava tiukkaa ja kattavaa, jotta vältettäisiin tavaramerkkien perusteeton rekisteröinti. Jokainen konkreettinen tapaus on tutkittava. Merkin rekisteröinti tavaramerkiksi riippuu nimittäin erityisistä kriteereistä, joita sovelletaan kunkin tapauksen tosiasiallisissa olosuhteissa ja joiden mukaisesti tarkastetaan, että merkki ei kuulu jonkin hylkäysperusteen alaisuuteen (tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV,
C‑51/10 P
,
EU:C:2011:139
,
kohta).
Nyt käsiteltävässä asiassa on ilmennyt, että kyseinen rekisteröintihakemus kilpistyi – kun otettiin huomioon tuotteet, joiden osalta rekisteröintiä haettiin, ja kohdeyleisön mielikuva asiasta – yhteen asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdassa luetelluista hylkäysperusteista (ks. edellä 32 kohta).
Kantaja toteaa lopuksi, ettei valituslautakunta ole esittänyt objektiivisia syitä, joilla voitaisiin oikeuttaa erilainen arviointi siltä osin kuin kyse on yhtäältä tuotteista, joiden osalta valituslautakunta kieltäytyi rekisteröimästä haettua tavaramerkkiä, ja toisaalta tuotteista, joiden osalta tutkija ei esittänyt vastaväitteitä. Tämä vaikuttaa kantajasta mielivaltaiselta.
Tästä on riittävää huomauttaa, että tutkijan päätöksestä tehty valitus koski ainoastaan tutkijan kieltäytymistä rekisteröimästä haettua tavaramerkkiä tiettyjen tuotteiden osalta ja ettei se, ettei tutkija esittänyt vastaväitteitä muiden rekisteröintihakemuksessa mainittujen tuotteiden osalta, ollut osa valituslautakunnan käsiteltäväksi saatettua oikeusriitaa, kuten valituslautakunta on lisäksi selittänyt kanteen kohteena olevan päätöksen 9 kohdassa. Mainitulla lautakunnalla ei näin ollen ollut mitään syytä ottaa kantaa niihin syihin, joiden takia tutkija ei ollut esittänyt vastaväitteitä tiettyjen tuotteiden osalta, tai kysymykseen siitä, miten ne tuotteet, joiden osalta tutkija ei ollut esittänyt vastaväitteitä, erosivat niistä tuotteista, joiden osalta hän epäsi rekisteröinnin.
Edellä esitetystä seuraa, että kantajan esittämä ainoa kanneperuste ja siten kanne kokonaisuudessaan on hylättävä.
Oikeudenkäyntikulut
Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian ja EUIPO on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:

1)
Kanne hylätään.

2)
Martin Knauf vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) oikeudenkäyntikulut.

Pelikánová
Nihoul
Svenningsen
Julistettiin Luxemburgissa 13 päivänä joulukuuta 2018.
Allekirjoitukset
(
*1
)	Oikeudenkäyntikieli: saksa.