CELEX: 62015TJ0512
EU-tavaramerkki
Mitättömyysmenettely
EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki SUN CALI
Aikaisempi kansallinen kuviomerkki CaLi co
Suhteellinen hylkäysperuste
Sekaannusvaara
Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohta
Edustus valituslautakunnassa
Todellinen ja toiminnassa oleva teollinen tai kaupallinen liike unionissa
Oikeushenkilöt, joilla on taloudellisia yhteyksiä
Asetuksen N:o 207/2009 92 artiklan 3 kohta

Asian tausta
Kantaja Sun Cali, Inc., teki 20.11.2006 EU-tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (
EYVL 1994, L 11, s. 1
), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattuna Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (
EUVL 2009, L 78, s. 1
)), nojalla.
Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:
Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 18, 25, 35 ja 45, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:
—
luokka 18: ”Käsilaukut”
—
luokka 25: ”Naisten vaatteet, nimittäin alusvaatteet, rintaliivit, pikkuhousut, hihattomat topit, bodyt, yöpuvut, kylpytakit, olkaimelliset aluspaidat, mekot, t-paidat, paitapuserot, neulepuserot, farkut, puvut, pusakat, hameet, uimapuvut, aurinkoasut, aurinkosuojukset ja kietaisuhuivit; miesten vaatteet; lasten vaatteet, kengät”
—
luokka 35: ”Vähittäismyymäläpalvelut, jotka liittyvät vaatteisiin, kenkiin ja käsilaukkuihin”
—
luokka 45: ”Muotiin liittyvät konsultointipalvelut; puvustoon liittyvät hallintapalvelut; julkisuuskuvaan liittyvät konsultointipalvelut; ja henkilökohtaiset ostospalvelut muiden lukuun”.
Euroopan unionin tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 21.5.2007 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 20/2007.
Mainittu kuviomerkki rekisteröitiin 21.11.2007 EU-tavaramerkiksi numerolla 5482369.
Abercrombie & Fitch Europe SA teki kantajan kuviomerkin mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen 16.10.2012 kaikkien niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten kyseinen merkki oli rekisteröity.
Mainitun hakemuksen tueksi esitetyt mitättömäksi julistamista koskevat perusteet liittyivät asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessä mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, tarkoitettuihin suhteellista mitättömyyttä koskeviin syihin.
Mitättömäksi julistamista koskeva hakemus perustui seuraavaan aikaisempaan Italiassa 7.4.2008 rekisteröityyn kuviomerkkiin, joka kattoi kaikki luokkaan 25 kuuluvat tavarat:
Mitättömyysosasto hyväksyi mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen osittain 17.3.2014 tekemällään päätöksellä ja julisti riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi luokkaan 18 ja 25 kuuluvien tavaroiden osalta sekä katsoi, että kun otetaan huomioon se, että osa ”cali”, joka oli aikaisemman tavaramerkin hallitseva osa, oli sama, aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen tavaramerkin välillä oli sekaannusvaara mainittuihin luokkiin kuuluvien tavaroiden osalta. Mitättömyysosasto sitä vastoin hylkäsi riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen luokkiin 35 ja 45 kuuluvien palvelujen osalta, koska se katsoi, etteivät mainitut palvelut ja luokkaan 25 kuuluvat tavarat olleet lainkaan samankaltaisia.
Kantaja valitti 14.5.2014 ja Abercrombie & Fitch Europe 16.5.2014 EUIPO:ssa mitättömyysosaston päätöksestä asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan perusteella.
EUIPO:n viides valituslautakunta jätti kantajan valituksen tutkimatta 3.6.2015 tekemällään päätöksellä (riidanalainen päätös), koska se katsoi, ettei kantaja ollut asianmukaisesti edustettuna asetuksen N:o 207/2009 92 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, ja toisaalta osittain hyväksyi Abercrombie & Fitch Europen tekemän valituksen ja julisti riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi myös luokkaan 35 kuuluvien palvelujen suhteen. Tältä osin valituslautakunta katsoi, että kun kyseisten palvelujen ja luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden samankaltaisuus otettiin huomioon, aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen tavaramerkin välillä oli sekaannusvaara.
Asianosaisten vaatimukset
Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
—
kumoaa riidanalaisen päätöksen
—
velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
—
hylkää kanteen ja
—
velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Oikeudellinen arviointi
1.
Unionin yleisessä tuomioistuimessa ensimmäistä kertaa esitetyt asiakirjat
Kantaja on liittänyt kannekirjelmään useita asiakirjoja, joiden tarkoituksena on tukea päätelmää, jonka mukaan se oli asianmukaisesti edustettuna valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä, ja joiden tarkoituksena on tukea väitettä, jonka mukaan aikaisempi tavaramerkki on mahdollista mieltää italian kielen sanan ”calcio” muunnelmaksi. Kyse on muun muassa liitteistä 3 ja 18–22.
EUIPO vetoaa siihen, että mainitut asiakirjat on jätettävä tutkimatta, koska niitä ei ole esitetty EUIPO:ssa käytyjen menettelyjen kuluessa.
On muistutettava, että unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on asetuksen N:o 207/2009 65 artiklassa tarkoitettu EUIPO:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta. Asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 2 kohdan mukaan unionin yleinen tuomioistuin voi kumota EUIPO:n valituslautakunnan päätöksen tai muuttaa sitä ainoastaan, jos kyseessä on ”puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, perustamissopimuksen, – – asetuksen [N:o 207/2009] tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen taikka harkintavallan väärinkäyttö”. Tästä säännöksestä seuraa, että unionin yleinen tuomioistuin voi kumota kanteen kohteena olevan päätöksen tai muuttaa sitä ainoastaan, jos hetkellä, jona kyseinen päätös tehtiin, sitä koski jokin näistä kumoamis- tai muuttamisperusteista. Se ei sitä vastoin voi kumota tai muuttaa mainittua päätöstä sellaisin perustein, jotka ilmenevät päätöksen antamisen jälkeen (ks. tuomio 13.3.2007, SMHV v. Kaul,
C-29/05 P
,
EU:C:2007:162
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tästä säännöksestä seuraa myös, että tosiseikkoihin, joihin asianosaiset eivät ole vedonneet silloin, kun asia on ollut käsiteltävänä jossakin EUIPO:n elimessä, ei voida enää vedota muutoksenhaussa unionin yleisessä tuomioistuimessa. Unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä on nimittäin arvioida valituslautakunnan päätöksen lainmukaisuutta valvomalla sitä, miten se on soveltanut Euroopan unionin oikeutta, muun muassa niiden tosiseikkojen kannalta arvioiden, jotka on esitetty valituslautakunnalle, mutta se ei sitä vastoin voi suorittaa tätä valvontatehtävää ottamalla huomioon sille esitettyjä uusia tosiseikkoja (tuomio 13.3.2007, SMHV v. Kaul,
C-29/05 P
,
EU:C:2007:162
,
kohta). Näin ollen unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja sellaisten todisteiden valossa, jotka esitetään ensimmäistä kertaa unionin yleisessä tuomioistuimessa (ks. vastaavasti tuomio 24.11.2005, Sadas v. SMHV – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE),
T-346/04
,
EU:T:2005:420
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Siltä osin kuin edellä 14 kohdassa mainitut asiakirjat on esitetty ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa, niitä ei voida nyt käsiteltävässä asiassa ottaa huomioon riidanalaisen päätöksen laillisuusvalvonnassa ja ne on siis jätettävä huomiotta.
2.
Asiakysymys
Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen koskee asetuksen N:o 207/2009 92 artiklan 3 kohdan rikkomista ja toinen kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.
Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 92 artiklan 3 kohdan rikkomista
Ensimmäisen kanneperusteen yhteydessä kantaja väittää yhtäältä, että asetuksen N:o 207/2009 92 artiklan 3 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaan se saattoi toimia EUIPO:ssa erään Saksassa omistamansa sivuliikkeen työntekijän välityksellä, kun otetaan huomioon, että kyseinen sivuliike oli mainitussa säännöksessä tarkoitettu todellinen ja toiminnassa oleva kaupallinen liike unionissa. Kantaja väittää toisaalta, että jos oletetaan, ettei mainittua sivuliikettä tunnusteta sille kuuluvaksi todelliseksi ja toiminnassa olevaksi kaupalliseksi liikkeeksi unionissa, kantaja saattoi kuitenkin asetuksen N:o 207/2009 92 artiklan 3 kohdan toisen virkkeen nojalla toimia EUIPO:ssa mainitun liikkeen työntekijän välityksellä, koska mainitulla liikkeellä oli kantajaan taloudellisia yhteyksiä. Kantaja päättelee tästä, että valituslautakunnan olisi pitänyt joka tapauksessa ottaa sen valitus tutkittavaksi.
EUIPO kiistää kantajan väitteet.
Asetuksen N:o 207/2009 92 artiklan 3 kohdan mukaan luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, joilla on kotipaikka tai todellinen ja toiminnassa oleva teollinen tai kaupallinen liike unionissa, voivat toimia EUIPO:ssa työntekijän välityksellä. Mainitunlaisen oikeushenkilön työntekijä voi myös toimia muiden oikeushenkilöiden puolesta, joilla on taloudellisia yhteyksiä tähän henkilöön, vaikka näillä muilla oikeushenkilöillä ei ole kotipaikkaa eikä todellista ja toiminnassa olevaa teollista tai kaupallista liikettä unionissa.
Asetuksen N:o 207/2009 93 artiklan 1 kohdan mukaan luonnollisia henkilöitä ja oikeushenkilöitä voi EUIPO:ssa edustaa ainoastaan jonkin jäsenvaltion alueella toimintaa harjoittamaan oikeutettu asianajaja, jonka ammatillinen kotipaikka on unionissa, siltä osin kuin tämä voi toimia kyseisessä jäsenvaltiossa edustajana tavaramerkkiasioissa, tai hyväksytty edustaja, joka on merkitty EUIPO:n tätä tarkoitusta varten pitämään luetteloon.
Ensinnäkin on selvää, että kantaja, joka on riidanalaisen tavaramerkin haltija, on yksityisoikeudellinen oikeushenkilö, jonka kotipaikka on Denverissä, Coloradossa (Yhdysvallat) ja jota valituslautakunnassa on edustanut luonnollinen henkilö, joka asiakirja-aineiston mukaan esiintyi yhtäältä kantajan toimitusjohtajana ja toisaalta kantajan väitetysti omistaman Münchenissä (Saksa) sijaitsevan kaupallisen liikkeen työntekijänä.
Toiseksi asiakirja-aineistosta ilmenee myös, että EUIPO on kehottanut 3.3.2015 päivätyllä kirjeellä kantajaa nimeämään valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä asetuksen N:o 207/2009 93 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ammattimaisen edustajan. Mainitulla kirjeellä EUIPO on ilmoittanut kantajalle, että sillä oli vakavia epäilyksiä siitä, että kantajaa voisi edustaa työntekijä kyseisen asetuksen 92 artiklan 3 kohdan säännösten nojalla. Vastauskirjeessään, joka on päivätty 23.4.2015, kantaja on vain väittänyt, että koska se omisti kaupallisen liikkeen Münchenissä, jokin kyseisen liikkeen työntekijöistä saattoi asetuksen N:o 207/2009 92 artiklan 3 kohdan mukaan edustaa kantajaa. Kantaja ei liittänyt vastaukseensa mitään todisteita väitteidensä tueksi huolimatta EUIPO:n ilmaisemista epäilyistä ja tyytyi vain viittaamaan EUIPO:n suuntaviivoihin.
Kolmanneksi asiakirja-aineistosta ilmenee myös, että valituslautakunnassa käydyn menettelyn vastapuoli, Abercrombie & Fitch Europe, oli kantajan valituslautakunnalle jättämästä valituksesta esittämissään huomautuksissa väittänyt, ettei kantaja ollut asianmukaisesti edustettuna valituslautakunnassa muun muassa sen vuoksi, ettei sillä ollut todellista ja toiminnassa olevaa kaupallista liikettä Saksassa. Väitteensä tueksi Abercrombie & Fitch Europe vetosi siihen, että Handelsgesetzbuchin (Saksan kauppalaki) 13 §:n säännösten mukaan kantaja, jonka kotipaikka oli Saksan ulkopuolella, oli velvollinen rekisteröitymään sen paikkakunnan alioikeudessa, jossa se halusi harjoittaa kauppaliikettä, mitä kantaja ei ollut tehnyt. Väitteidensä tueksi Abercrombie & Fitch Europe liitti yhtäältä otteen Gemeinsames Registerportal der Länderistä (Saksan yleinen rekisteriportaali), josta ilmeni, ettei mitään kauppaliikettä, johon olisi sisältynyt sanat ”sun cali”, ollut rekisteröity Saksassa, ja toisaalta sellaisen otteen Münchenin kaupungin kaupparekisteristä, jossa todistettiin, että sen työntekijän nimissä, joka edusti kantajaa valituslautakunnassa ja joka oli myös kantajan toimitusjohtaja, oli rekisteröity kauppaliike, jonka toiminimi oli SUN CALI Inc., yksityisliikkeenä.
Nyt käsiteltävässä asiassa ensinnäkin siltä osin, oliko kantajalla asetuksen N:o 207/2009 92 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu todellinen ja toiminnassa oleva teollinen tai kaupallinen liike unionissa, on todettava, että kantaja on esittänyt valituslautakunnassa väitteidensä tueksi todisteita, jotka koostuvat otteista www.suncali.de -internetsivustolta, jossa mainitaan Münchenissä oleva postiosoite, jossa liike, joka markkinoi riidanalaisella tavaramerkillä myytyjä tavaroita, kantajan mukaan sijaitsee, ja valokuvia, joiden kerrotaan esittävän mainitun liikkeen julkisivua.
Kantaja on lisäksi esittänyt EUIPO:lle 27.5.2014 toimitusjohtajansa allekirjoittaman todistuksen, jolla viimeksi mainittu antoi itselleen oikeuden edustaa kantajaa muun muassa kyseessä olevassa valitusmenettelyssä Münchenissä sijaitsevan kaupallisen liikkeen työntekijän ominaisuudessa.
On todettava, että kantajan valituslautakunnassa esittämät todisteet eli ensinnäkin otteet internetsivustolta, toiseksi valokuvat, joiden kerrotaan esittävän Münchenissä sijaitsevan kaupallisen liikkeen julkisivua, ja kolmanneksi todistus, jolla työntekijälle annetaan oikeus edustaa kantajaa, eivät ole nyt käsiteltävän asian erityisissä olosuhteissa merkityksellisiä tietoja ja selityksiä, jotka olisivat omiaan osoittamaan, että on olemassa asetuksen N:o 207/2009 92 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu todellinen ja toiminnassa oleva kaupallinen liike unionissa.
Yhtäältä mainitut todisteet tosin mahdollistavat sen ymmärtämisen, että mainitun liikkeen liiketoiminta on vaatteiden, kenkien ja asusteiden vähittäismyyntiä. Kuitenkin pelkät otteet internetsivustolta ja valokuvat ovat riittämättömiä sellaisinaan muiden todisteiden puuttuessa osoittamaan, että todellinen ja toiminnassa oleva kaupallinen liike unionissa on olemassa.
Toisaalta on muistutettava siitä, että oikeuskäytännön mukaan sivuliikkeen käsite tarkoittaa yrityksen ulkopuolisissa suhteissa pääliikkeen jatkeena pysyvästi esiintyvää liiketoimintakeskusta, jolla on oma johto ja sellaiset aineelliset valmiudet, että se voi käydä liikeneuvotteluja ulkopuolisten kanssa, jotka tietävät, että vaikka mahdollinen oikeussuhde syntyy ulkomailla sijaitsevan pääliikkeen kanssa, kolmansien osapuolten ei tarvitse olla suorassa yhteydessä pääliikkeeseen, vaan ne voivat hoitaa asioita pääliikkeen jatkeena olevan liiketoimintakeskuksen kanssa (ks. vastaavasti tuomio 22.11.1978, Somafer,
33/78
,
EU:C:1978:205
,
kohta). Kantajan väitteensä, jonka mukaan sillä oli saksalainen sivuliike, tueksi esittämät todisteet eivät selvästikään ole omiaan osoittamaan, että mainittu liike, johon kantaja vetoaa, oli kantajan jatke ja että se siis voisi olla kantajan sivuliike.
Lisäksi Abercrombie & Fitch Europe:n valituslautakunnassa esittämät todisteet, muun muassa Saksan kaupparekisterin ote, josta ei ilmene, että kantajalla oli Saksassa rekisteröity liike, tukevat kantajan esittämistä todisteista tehtyä päätelmää, jonka mukaan Münchenissä väitetysti sijaitsevaa liikettä ei voida pitää kantajalle kuuluvana todellisena ja toiminnassa olevana kaupallisena liikkeenä unionissa.
Tästä seuraa, että valituslautakunta on aiheellisesti katsonut, ettei sitä, että kantajalla oli asetuksen N:o 207/2009 92 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu todellinen ja toiminnassa oleva liike unionissa, ole todistettu.
Toiseksi siitä, voiko sellaisen oikeushenkilön työntekijä, jolla on kotipaikka tai todellinen ja toiminnassa oleva liike unionissa, edustaa toista unionin ulkopuolelle sijoittautunutta oikeushenkilöä, eli kantajaa, sillä perusteella, että kyseisten kahden oikeushenkilön välillä on asetuksen N:o 207/2009 92 artiklan 3 kohdan toisessa virkkeessä tarkoitettuja taloudellisia yhteyksiä, on todettava, että kantaja on tyytynyt EUIPO:n valituslautakunnassa vain väittämään, että mainitunlaisia yhteyksiä on, mutta että se ei ole esittänyt mitään muita todisteita kuin edellä 26 ja 27 kohdassa esiin tuodut todisteet.
Toisaalta asiakirja-aineistosta ilmenee, kuten edellä 25 kohdassa on todettu, että Saksassa sijaitseva liike on rekisteröity Münchenin kaupungin kaupparekisterissä sen luonnollisen henkilön nimiin yksityisliikkeeksi, jonka kantaja on esittänyt olevan kyseisen liikkeen työntekijä. On kuitenkin todettava, että koska yksityisliike ei ole oikeushenkilö, se ei kuulu asetuksen N:o 207/2009 92 artiklan 3 kohdan toisen virkkeen soveltamisalaan, joten mainitun säännöksen nojalla sen on mahdotonta edustaa unionin ulkopuolelle sijoittautunutta oikeushenkilöä, jolla mahdollisesti on siihen mainitussa säännöksessä tarkoitettuja taloudellisia yhteyksiä.
Toisaalta ja joka tapauksessa on niin, että vaikka oletettaisiinkin, että Saksassa sijaitseva liike, johon kantaja vetoaa, olisi oikeushenkilö, on todettava, ettei niiden todisteiden, jotka kantaja on esittänyt valituslautakunnalle, nojalla ole nyt käsiteltävässä asiassa mahdollista varmistua siitä, että mainitun liikkeen ja kantajan välillä on taloudellisia yhteyksiä.
Tältä osin on todettava, että pelkät otteet internetsivustolta ja valokuvat ovat riittämättömiä sellaisinaan ja muiden todisteiden puuttuessa osoittamaan, että Saksassa sijaitsevan liikkeen ja kantajan välillä on taloudellisia yhteyksiä. Mainitut seikat eivät nimittäin ole omiaan esimerkiksi kuvaamaan sitä, että mainitut kaksi henkilöä kuuluvat samaan konserniin, tai sitä, että olemassa olevat hallintomekanismit ovat sellaisia, että toinen kyseisistä oikeushenkilöistä on toisen määräysvallassa.
Tästä seuraa, että valituslautakunta on aiheellisesti katsonut, ettei sitä, että kantajan ja Saksassa sijaitsevan liikkeen välillä oli asetuksen N:o 207/2009 92 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja taloudellisia yhteyksiä, ole todistettu.
Näin ollen valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä katsoessaan riidanalaisen päätöksen 37 kohdassa, ettei kantajan valitus ollut asetuksen N:o 207/2009 92 artiklan mukainen ja että se oli siis jätettävä tutkimatta.
Ensimmäinen valitusperuste on siis hylättävä. Tästä seuraa, ettei kantaja voi vaatia riidanalaisen päätöksen kumoamista siltä osin kuin se koskee kantajan valituslautakunnalle jättämää valitusta.
Abercrombie & Fitch Europen valituslautakunnalle jättämän valituksen osalta on todettava, että asetuksen N:o 207/2009 59 artiklan mukaan kantajalla oli oikeus olla asianosaisena mainitussa valitusmenettelyssä, vaikkei se ollutkaan edustettuna ja vaikkei se missään tapauksessa ollut esittänyt huomautuksia. Kantaja voi siis asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 4 kohdan nojalla vaatia riidanalaisen päätöksen kumoamista siltä osin kuin sillä on osittain hyväksytty Abercrombie & Fitch Europen jättämä valitus, ja näin ollen kantajan unionin yleiselle tuomioistuimelle esittämä toinen kanneperuste on tutkittava.
Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista
Toisessa kanneperusteessaan kantaja vetoaa siihen, että valituslautakunta on virheellisesti katsonut, että riidanalaisten merkkien välillä on sekaannusvaara. Kantaja katsoo etenkin, että valituslautakunta on virheellisesti todennut, että yhtäältä riidanalaiset merkit olivat samankaltaisia ja toisaalta kyseiset tavarat ja palvelut olivat samankaltaisia, mikä on johtanut siihen, että valituslautakunta on katsonut, että luokkaan 35 kuuluvien palveluiden osalta on sekaannusvaara.
EUIPO kiistää kantajan väitteet.
Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuodon mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan hakemuksesta Euroopan unionin tavaramerkin rekisteröinti julistetaan mitättömäksi, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara. Sekaannusvaara sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.
Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, mikä käsitys kohdeyleisöllä on asianomaisista merkeistä ja tavaroista tai palveluista, ja huomioon on otettava kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, ja etenkin merkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, jotka ne kattavat, välinen keskinäinen riippuvuus (ks. tuomio 9.7.2003,
T-162/01
, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS),
EU:T:2003:199
,
–
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara edellyttää yhtä aikaa, että kyseiset tavaramerkit ovat samoja tai samankaltaisia ja että niiden kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia. Edellytysten on täytyttävä samanaikaisesti (ks. tuomio 22.1.2009, Commercy v. SMHV – easyGroup IP Licensing (easyHotel),
T-316/07
,
EU:T:2009:14
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Riidanalaisen päätöksen perustelut
Vaikka riidanalaisen päätöksen 45 kohdassa olevat perustelut ovat erittäin lyhyet, on otettava huomioon yksityiskohtaisemmat perustelut, jotka tältä osin ovat mitättömyysosaston päätöksessä. Kun nimittäin otetaan huomioon, että valituslautakunta on vahvistanut tämän päätöksen siltä osin kuin on kyse merkkien vertailusta, ja kun otetaan huomioon mitättömyysosastojen ja valituslautakuntien välillä vallitseva toiminnallinen jatkuvuus, josta asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohta on osoituksena (ks. vastaavasti tuomio 13.3.2007, SMHV v. Kaul,
C-29/05 P
,
EU:C:2007:162
,
kohta ja tuomio 10.7.2006, La Baronia de Turis v. SMHV – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE),
T-323/03
,
EU:T:2006:197
,
ja
kohta), mainittu päätös ja sen perustelut ovat osa sitä asiayhteyttä, jossa riidanalainen päätös on tehty ja jonka kantaja tuntee, mikä mahdollistaa sen, että tuomioistuin voi harjoittaa täysimääräisesti laillisuusvalvontaansa sekaannusvaaran arvioinnin oikeellisuuden osalta (ks. vastaavasti tuomio 21.11.2007, Wesergold Getränkeindustrie v. SMHV – Lidl Stiftung (VITAL FIT),
T-111/06
, ei julkaistu,
EU:T:2007:352
,
kohta).
Kohdeyleisö
Oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tuoteryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (ks. tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR),
T-256/04
,
EU:T:2007:46
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Nyt käsiteltävässä asiassa, kun otetaan huomioon kyseisten tavaroiden ja palvelujen laatu ja se, että aikaisempi tavaramerkki, johon mitättömyysvaatimuksen tueksi on vedottu, on suojattu Italiassa, on vahvistettava valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 43 ja 44 kohdassa esittämä toteamus, jonka mukaan sekaannusvaaraa on lähinnä arvioitava suuresta yleisöstä muodostuvan kohdeyleisön mukaan, eli italialaisen keskivertokuluttajan mukaan.
Tavaroiden ja palvelujen vertailu
Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Huomioon voidaan ottaa myös muita tekijöitä, kuten kyseessä olevien tuotteiden jakelukanavat (ks. tuomio 11.7.2007, El Corte Inglés v. SMHV – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños),
T-443/05
,
EU:T:2007:219
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Nyt käsiteltävässä asiassa valituslautakunta on katsonut riidanalaisen päätöksen 41 kohdassa, että luokkaan 35 kuuluvat vähittäismyyntipalvelut olivat yksi luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden jakelukanava, joten mainittujen tavaroiden ja kyseisten palvelujen samankaltaisuuden aste oli riittävä, jotta kohdeyleisö saattoi luulla, että ne ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti toisiinsa yhteydessä olevista yrityksistä.
Kantaja kiistää mainitun analyysin ja tuo esiin lähinnä, että riidanalaisten merkkien välisen samankaltaisuuden vähäisyys on otettava huomioon arvioitaessa kyseisten tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden astetta.
Tältä osin on ensin muistutettava siitä, että riidanalaisten merkkien samankaltaisuuden aste ei vaikuta kyseisten merkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen välisen samankaltaisuuden arviointiin (ks. vastaavasti tuomio 24.6.2014, Hut.com v. SMHV – Intersport France (THE HUT),
T-330/12
, ei julkaistu,
EU:T:2014:569
,
kohta). Mainittujen kahden tekijän keskinäistä riippuvuutta voidaan nimittäin arvioida vain sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin yhteydessä. Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa esimerkiksi kompensoida merkkien huomattava samankaltaisuus ja päinvastoin.
Näin ollen kantajan väitteet, jotka perustuvat siihen, että yhtäältä riidanalaisten merkkien samankaltaisuuden asteen ja toisaalta kyseisten tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden asteen välillä väitetysti on keskinäinen riippuvuus, on hylättävä.
On lisäksi muistutettava, että toisiaan täydentävät tavarat tai palvelut ovat tavaroita tai palveluita, joiden välillä on läheinen yhteys siten, että toinen tavara on välttämätön tai tärkeä toisen tavaran käytön kannalta, joten kuluttajat voivat ajatella, että sama yritys on vastuussa näiden tavaroiden valmistuksesta tai palvelujen tarjoamisesta (ks. vastaavasti tuomio 24.6.2014, Hut.com v. SMHV – Intersport France (THE HUT),
T-330/12
, ei julkaistu,
EU:T:2014:569
,
kohta).
Nyt käsiteltävässä asiassa luokkaan 35 kuuluvat ”vähittäismyyntipalvelut, jotka liittyvät vaatteisiin, kenkiin ja käsilaukkuihin”, sellaisina kuin ne on kuvattu edellä 3 kohdassa, joita varten riidanalainen tavaramerkki on rekisteröity, koskevat samanlaisia tavaroita kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat eli muun muassa luokkaan 25 kuuluvia ”vaatteita” ja ”kenkiä”.
On todettava, että kyseisten palvelujen ja tavaroiden välistä suhdetta luonnehtii läheinen yhteys, koska mainitut tavarat ovat välttämättömiä tai ainakin tärkeitä riidanalaisen tavaramerkin kattamien palvelujen suorittamiselle, koska mainittuja palveluja suoritetaan nimenomaan mainittuja tavaroita myytäessä. Riidanalaisten tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut liittyvät toisiinsa näin ollen sitä kautta, että ne täydentävät toisiaan, kuten valituslautakunta on aivan oikein todennut riidanalaisen päätöksen 41 kohdassa.
Näin ollen on todettava, että kuten valituslautakunta on katsonut riidanalaisen päätöksen 41 kohdassa, riidanalaisten tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut ovat jossain määrin samankaltaisia.
Merkkien vertailu
Oikeuskäytännön mukaan kaksi tavaramerkkiä ovat samankaltaisia, kun ne ovat asianomaisen yleisön näkökulmasta ainakin osittain yhtäläisiä yhden tai useamman merkityksellisen seikan osalta (tuomio 23.10.2002, Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN),
T-6/01
,
EU:T:2002:261
,
kohta). Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä, miten keskivertokuluttaja mieltää kyseessä olevat tavarat tai palvelut, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia (ks. tuomio 12.6.2007, SMHV v. Shaker,
C-334/05 P
,
EU:C:2007:333
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
– Erottavat osat
Jotta tavaramerkin osatekijän erottamiskyky voidaan määrittää, on arvioitava sitä, missä määrin tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, voidaan tämän osatekijän perusteella tunnistaa tietystä yrityksestä peräisin oleviksi ja siis erottaa muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Tässä arvioinnissa on otettava huomioon erityisesti kyseisen osatekijän ominaispiirteet sen kysymyksen osalta, onko se millään tavalla kuvaileva niiden tavaroiden tai palvelujen kannalta, joita varten tavaramerkki on rekisteröity (tuomio 13.6.2006, Inex v. SMHV – Wiseman (lehmännahkan esitys),
T-153/03
,
EU:T:2006:157
,
kohta, ja tuomio 13.12.2007, Cabrera Sánchez v. SMHV – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano),
T-242/06
, ei julkaistu,
EU:T:2007:391
,
kohta).
Nyt käsiteltävässä asiassa kantaja tuo esiin lähinnä sen, että riidanalaisen tavaramerkin kuvio-osat ovat erittäin erottamiskykyisiä.
Yhtäältä on muistutettava unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, jonka mukaan silloin, kun tavaramerkki muodostuu sanaosista ja kuvio-osista, sanaosat ovat lähtökohtaisesti erottamiskykyisempiä kuin kuvio-osat, koska keskivertokuluttaja viittaa kyseiseen tavaraan tai palveluun helpommin viittaamalla sen nimeen kuin kuvaamalla tavaramerkin kuvio-osan (ks. tuomio 7.2.2013, AMC-Representações Têxteis v. SMHV – MIP Metro (METRO KIDS COMPANY),
T-50/12
, ei julkaistu,
EU:T:2013:68
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Toisaalta on todettava myös, että kun otetaan huomioon se, miten monenlaisia muotoja vaatetusalalla on käytössä, sydämen tai puolikkaan sydämen graafinen esitys ei ole niin poikkeava, että se erityisesti kiinnittäisi kuluttajan huomion. Viimeksi mainittu nimittäin näkee siinä vain koristeen, johon hän ei kuitenkaan kiinnitä erityistä huomiota ja jota hän ei siis ala analysoida.
Näin ollen on katsottava, että toisin kuin kantaja väittää, riidanalaisen tavaramerkin kuvio-osien, vaikka ne eivät olekaan merkitykseltään vähäisiä, erottamiskyky ei kuitenkaan ole suuri luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden ja luokkaan 35 kuuluvien palvelujen suhteen.
– Ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuus
Valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 45 kohdassa hyväksynyt mitättömyysosaston analyysin, jonka mukaan riidanalaiset tavaramerkit olivat samankaltaisia. Valituslautakunta totesi, että ulkoasun ja lausuntatavan osalta riidanalaiset tavaramerkit olivat samankaltaisia, koska niissä molemmissa oli yhteinen osatekijä ”cali”.
Kantaja väittää lähinnä, että merkit ovat erilaisia ulkoasun ja lausuntatavan suhteen. Se tuo esiin, että keskivertokuluttaja kiinnittää yleensä enemmän huomiota osatekijöihin, jotka sijaitsevat tavaramerkin alussa, ja ettei sanaosan ”sun”, joka sijaitsee riidanalaisen tavaramerkin alussa, ja sanaosan ”cali”, joka sijaitsee aikaisemman tavaramerkin alussa, välillä ole minkäänlaista samankaltaisuutta.
Vaikka tältä osin pitää tosin paikkansa, että keskivertokuluttaja kiinnittää yleensä enemmän huomiota tavaramerkin alussa oleviin osatekijöihin, on kuitenkin niin, että tietyille tavaramerkeille ominaiset erityiset seikat voivat saada poikkeamaan tästä säännöstä (ks. vastaavasti tuomio 20.11.2007, Castellani v. SMHV – Markant Handels und Service (CASTELLANI),
T-149/06
,
EU:T:2007:350
,
kohta).
Lisäksi on muistutettava siitä, että edellä 58 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan kaksi tavaramerkkiä ovat samankaltaisia, kun ne ovat asianomaisen yleisön näkökulmasta ainakin osittain yhtäläisiä yhden tai useamman merkityksellisen seikan osalta.
Nyt käsiteltävässä asiassa pelkästään se, että riidanalaisen merkin alkuun on sijoitettu sanaosa ”sun”, ei riitä tekemään siitä hallitsevaa osaa kyseisestä merkistä syntyvässä kokonaisvaikutelmassa, joten sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on riidanalaisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuuden arvioinnin osalta perustuttava niistä muodostuvan kokonaisvaikutelman arviointiin eikä ainoastaan alussa olevan sanaosan arviointiin.
Toisaalta on todettava, että kyseisten merkkien sanaosat ovat osittain samat, koska molemmissa riidanalaisissa tavaramerkeissä on sanaosa ”cali”, joka edustaa neljää seitsemästä kirjaimesta riidanalaisessa tavaramerkissä ja neljää kuudesta kirjaimesta aikaisemmassa tavaramerkissä. Näin ollen riidanalaisten tavaramerkkien sanaosat ovat samat yli puolen niiden kirjaimien osalta, joista ne muodostuvat.
Toisaalta on huomattava, toisin kuin kantaja väittää, että aikaisempi tavaramerkki, kuten riidanalainen tavaramerkkikin, muodostuu kahdesta sanaosasta, eli sanaosista ”cali” ja ”co”, eikä ainoastaan yhdestä. Kun nimittäin otetaan huomioon se, että sanaosassa ”cali” on käytetty suuria kirjaimia, että kahden sanaosan välillä on välilyönti ja että sanaosassa ”co” on käytetty pieniä kirjaimia, ei voida katsoa, että aikaisempi merkki muodostuu yhdestä ainoasta sanaosasta ”calico”. Näin ollen riidanalaiset tavaramerkit ovat samanlaisia siltä osin kuin niissä kummassakin on sanaosa ”cali” ja näin ollen ne ovat osittain yhtäläisiä sanaosien osalta.
On muutoinkin todettava, ettei kantaja esitä mitään perusteluita, jotka voisivat saattaa kyseenalaiseksi toteamuksen, jonka mukaan riidanalaiset merkit ovat jossakin määrin samankaltaisia ulkoasun ja lausuntatavan suhteen siksi, että niissä on yhteinen sanaosa ”cali”. Kun otetaan huomioon se, että sanaosat ”cali” ovat riidanalaisissa merkeissä samoja, on katsottava, että erilaiset osat, jotka muodostuvat etenkin niiden kuvio-osista ja sanaosista ”co” ja ”sun”, eivät ole omiaan poistamaan kohdeyleisön keskuudesta vaikutelmaa, jonka mukaan kyseiset merkit, kokonaisuutena arvioituina, ovat jossakin määrin samankaltaisia ulkoasun ja lausuntatavan suhteen.
– Merkityssisällön samankaltaisuus
Valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 45 kohdassa, että merkityssisällön osalta riidanalaiset merkit olivat samankaltaisia sen kohdeyleisön osan osalta, joka liitti yhteisen osan ”cali””Kaliforniaan”, joka on Yhdysvaltojen osavaltio.
Väitteen, jonka mukaan kohdeyleisö saattaa mieltää aikaisemman tavaramerkin muunnelmaksi italian kielen sanasta ”calcio”, tueksi ei ole esitetty mitään todisteita, jotka voitaisiin ottaa tutkittavaksi (ks. edellä 14–17 kohta), eikä sitä näin ollen voida katsoa näytetyksi.
Näin ollen on katsottava, että valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä katsoessaan, että merkityssisällön osalta riidanalaiset merkit olivat samankaltaisia sen kohdeyleisön osan kannalta, joka liitti yhteisen osatekijän ”cali””Kaliforniaan”.
Edellä esitetystä seuraa, ettei valituslautakunta ole tehnyt virhettä, kun se on katsonut, että kokonaisvaikutelmaltaan riidanalaiset merkit olivat samankaltaisia.
Sekaannusvaara
Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (tuomio 29.9.1998, Canon,
C-39/97
,
EU:C:1998:442
,
kohta ja tuomio 14.12.2006, Mast-Jägermeister v. SMHV – Licorera Zacapaneca (VENADO kehyksessä ym.),
T-81/03, T-82/03 ja T-103/03
,
EU:T:2006:397
,
kohta).
Valituslautakunta on katsonut, että kun otetaan huomioon riidanalaisten merkkien samankaltaisuus, oli olemassa sekaannusvaara luokkaan 35 kuuluvien palvelujen suhteen, siltä osin kuin ne olivat jossakin määrin samankaltaisia kuin luokkaan 25 kuuluvat tavarat.
Kantaja tuo esiin, että koska riidanalaiset merkit ovat erilaisia, sekaannusvaaraa ei ole.
Nyt käsiteltävässä asiassa edellä 49–75 kohdassa suoritetusta tutkimuksesta ilmenee, että kun otetaan huomioon kyseisten tavaroiden ja palvelujen tietynasteinen samankaltaisuus, riidanalaisten merkkien ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuus siltä osin kuin ne ovat osittain samoja, koska niissä on molemmissa sanaosa ”cali”, niiden samankaltaisuus kohdeyleisön osan kannalta merkityssisällön osalta ja mainitun yleisön tarkkaavaisuuden taso, asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara on olemassa.
Valituslautakunta ei näin ollen ole tehnyt virhettä, kun se on katsonut riidanalaisen päätöksen 47 kohdassa, että kun otetaan huomioon riidanalaisten merkkien samankaltaisuus, on olemassa sekaannusvaara riidanalaisen tavaramerkin kattamien luokkaan 35 kuuluvien palvelujen suhteen, siltä osin kuin ne olivat jossakin määrin samankaltaisia kuin luokkaan 25 kuuluvat tavarat.
Toinen kanneperuste on näin ollen hylättävä.
Kaiken edellä todetun perusteella kanne on hylättävä.
Oikeudenkäyntikulut
Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.
Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan EUIPO:n oikeudenkäyntikulut tämän vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),
on ratkaissut asian seuraavasti:

1)
Kanne hylätään.

2)
Sun Cali, Inc., velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Frimodt Nielsen
Collins
Valančius
Julistettiin Luxemburgissa 22 päivänä syyskuuta 2016.
Allekirjoitukset
(
*1
)	Oikeudenkäyntikieli: englanti.