CELEX: 62019CJ0684
Prejudiciële verwijzing
Merken
Richtlijn 2008/95/EG
Artikel 5, lid 1
Gebruik in het economische verkeer van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk van een derde voor waren en diensten die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die waarvoor dat merk is ingeschreven
Draagwijdte van de woorden ‚het gebruik’
Advertentie die in opdracht van een in het economische verkeer actieve persoon op een website wordt geplaatst en vervolgens op andere websites wordt overgenomen

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (
PB 2008, L 299, blz. 25
).
Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen mk advokaten GbR en MBK Rechtsanwälte GbR over een aan mk advokaten opgelegd verbod om de lettergroep „mbk” in het economische verkeer te gebruiken.
Toepasselijke bepalingen
Artikel 5 van richtlijn 2008/95 bepaalt:
„1.   Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:
a)
wanneer dat gelijk is aan het merk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
b)
dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
2.   Elke lidstaat kan tevens bepalen dat de houder gerechtigd is derden die zijn toestemming niet hebben gekregen, het gebruik in het economische verkeer te verbieden van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer dit bekend is in de lidstaat en door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
3.   Met name kan krachtens de leden 1 en 2 worden verboden:
a)
het aanbrengen van het teken op de waren of op hun verpakking;
b)
het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder het teken;
c)
het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;
d)
het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.
[...]”
Richtlijn 2008/95 is met ingang van 15 januari 2019 ingetrokken en vervangen door richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (
PB 2015, L 336, blz. 1
). De inhoud van artikel 5 van richtlijn 2008/95 is thans grotendeels en in gewijzigde vorm opgenomen in artikel 10 van richtlijn 2015/2436. Gezien de datum waarop de feiten in het hoofdgeding hebben plaatsgevonden, moet deze prejudiciële verwijzing evenwel worden onderzocht in het licht van richtlijn 2008/95.
Hoofdgeding en prejudiciële vraag
Het in Mönchengladbach (Duitsland) gevestigde advocatenkantoor MBK Rechtsanwälte is houder van een Duits merk bestaande in de benaming „MBK Rechtsanwälte”. Dit merk is ingeschreven voor juridische diensten.
Mk advokaten, gevestigd te Kleef (Duitsland) is ook een advocatenkantoor. Aanvankelijk was dit kantoor actief onder de benaming „mbk rechtsanwälte” en onder de overeenkomstige Nederlandstalige benaming „mbk advokaten”. Naar aanleiding van een door MBK Rechtsanwälte ingestelde inbreukprocedure heeft het Landgericht Düsseldorf (rechter in eerste aanleg Düsseldorf, Duitsland) echter bij vonnis van 17 oktober 2016 aan mk advokaten het verbod opgelegd, op straffe van een geldboete, om in het economische verkeer gebruik te maken van de lettergroep „mbk” voor juridische diensten. Dit vonnis is in kracht van gewijsde gegaan.
Nadien is gebleken dat wanneer in de door de vennootschap Google geëxploiteerde zoekmachine de termen „mbk Rechtsanwälte” werden ingegeven, werd doorverwezen naar meerdere websites die bedrijvengidsen aanbieden zoals de website www.kleve-niederrhein-stadtbranchenbuch.com, waarop een advertentie voor de juridische diensten van mk advokaten te zien was.
MBK Rechtsanwälte was van mening dat aldus was aangetoond dat het door het Landgericht Düsseldorf opgelegde verbod niet werd nageleefd en heeft deze rechter dan ook verzocht om mk advokaten een geldboete op te leggen.
Aangaande de advertenties op internet voerde mk advokaten als verweer aan dat het zelf alleen maar inschrijving in de online bedrijvengids
Das Örtliche
had aangevraagd en dat het deze inschrijving onmiddellijk na het vonnis van het Landgericht Düsseldorf van 17 oktober 2016 had laten verwijderen voor elk teken dat de lettergroep „mbk” bevatte. Volgens dit kantoor rustte er op hem geen andere verplichting, aangezien het nooit had gevraagd om op andere websites te worden vermeld.
Het Landgericht Düsseldorf heeft de vordering van MBK Rechtsanwälte toegewezen. Deze rechter heeft vastgesteld dat de advertentie die op de betrokken websites was geplaatst, economisch voordeel bracht aan mk advokaten en was gebaseerd op de advertentie die dit kantoor in de bedrijvengids
Das Örtliche
had laten plaatsen. Hij heeft mk advokaten een geldboete opgelegd omdat dit kantoor na het vonnis van 17 oktober 2016 alleen de in deze bedrijvengids verschenen advertentie had laten verwijderen.
Mk advokaten heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld bij de verwijzende rechter, het Oberlandesgericht Düsseldorf (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen, Düsseldorf, Duitsland).
Deze rechter meent dat de beslechting van het bij hem aanhangige geding afhangt van de uitlegging van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95.
Volgens deze rechter volgt uit vaste Duitse rechtspraak dat wanneer een op een website geplaatste advertentie inbreuk maakt op het recht van een derde, de persoon die de opdracht heeft gegeven voor deze advertentie niet alleen ertoe verplicht is om deze van die website te laten verwijderen, maar ook met behulp van de gebruikelijke zoekmachines moet nagaan of beheerders van andere websites die advertentie niet hebben overgenomen en, indien dat het geval is, een serieuze poging moet doen om die daaropvolgende vermeldingen te laten wissen.
Deze rechtspraak is gebaseerd op de overweging dat elke weergave van de advertentie ten goede komt aan de persoon wiens waren of diensten aldus worden gepromoot. Het staat bijgevolg aan die persoon om in geval van inbreuk op een recht van een derde de noodzakelijke stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat alle weergaven van de betrokken advertentie van het internet verdwijnen.
De verwijzende rechter twijfelt eraan of deze Duitse rechtspraak in overeenstemming is met de beginselen die voortvloeien uit het arrest van 3 maart 2016, Daimler (
C‑179/15
,
EU:C:2016:134
), aangezien het Hof daarin een andere benadering heeft gekozen met betrekking tot advertenties die inbreuk maken op een merk van een derde. Die benadering zou volgens de verwijzende rechter kunnen worden toegepast op de bij hem aanhangige zaak.
De advertentie die aan de orde was in de zaak die tot dat arrest van het Hof heeft geleid, was in eerste instantie rechtmatig, terwijl in de onderhavige zaak de in opdracht van mk advokaten online geplaatste advertentie van meet af aan inbreuk maakte op het merk van een derde. Het is echter niet duidelijk of dit verschil relevant is voor de uitlegging die moet worden gegeven aan de woorden „het gebruik” in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95.
Daarop heeft het Oberlandesgericht Düsseldorf de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:
„Maakt een derde die wordt genoemd in een op een website gepubliceerde vermelding met daarin een teken dat gelijk is aan een merk, gebruik van dat merk in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95, wanneer deze vermelding niet door deze derde is geplaatst, maar door de beheerder van de website is overgenomen van een vermelding op een andere website die de derde had laten plaatsen op een wijze die inbreuk maakt op het merk?”
Beantwoording van de prejudiciële vraag
Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat een persoon die actief is in het economische verkeer en een advertentie op een website heeft laten plaatsen die inbreuk maakt op het merk van een derde, gebruikmaakt van het teken dat gelijk is aan dat merk wanneer de beheerders van andere websites die advertentie overnemen door publicatie ervan op die andere websites.
In dit verband moet er om te beginnen aan worden herinnerd dat wanneer waren of diensten te koop worden aangeboden en daarvoor reclame wordt gemaakt onder een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een derde, sprake is van „gebruik” van dat teken (zie in die zin arrest van 23 maart 2010, Google France en Google,
C‑236/08–C‑238/08
,
EU:C:2010:159
, punten
en
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Voorts is het vaste rechtspraak dat sprake is van een dergelijk gebruik van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een derde wanneer dit teken, dat door een adverteerder in het kader van een advertentieverwijzingsdienst op internet als trefwoord wordt gekozen, het middel is dat tot weergave van zijn advertentie leidt, ook al verschijnt dat teken niet in de advertentie zelf (zie in die zin arrest van 22 september 2011, Interflora en Interflora British Unit,
C‑323/09
,
EU:C:2011:604
, punten
en
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Wanneer een persoon die actief is in het economische verkeer aan de beheerder van een internetzoekmachine de opdracht geeft om een advertentie te publiceren waarin een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een derde verschijnt of waarbij een dergelijk teken leidt tot de weergave van die advertentie, moet deze persoon dus worden geacht gebruik te maken van dit teken in de zin van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 (zie in die zin arrest van 3 maart 2016, Daimler,
C‑179/15
,
EU:C:2016:134
, punten
en
).
Eigen handelingen van andere ondernemers, zoals die van beheerders van internetzoekmachines waarmee die persoon geen rechtstreekse of indirecte band heeft en die niet in zijn opdracht en voor zijn rekening handelen maar op eigen initiatief en in eigen naam, kunnen daarentegen uit het oogpunt van artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 niet aan die persoon worden toegerekend (zie naar analogie arrest van 3 maart 2016, Daimler,
C‑179/15
,
EU:C:2016:134
, punten
en
).
De uitdrukking „het gebruik” in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 vereist immers een actieve gedraging alsook een rechtstreekse of indirecte controle over de handeling waarin het gebruik bestaat. Dat is niet het geval wanneer die handeling wordt verricht door een onafhankelijke ondernemer zonder toestemming van de adverteerder (arrest van 3 maart 2016, Daimler,
C‑179/15
,
EU:C:2016:134
, punt
).
Deze bepaling kan derhalve niet aldus worden uitgelegd dat een persoon los van zijn gedrag kan worden geacht gebruik te maken van een teken dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk van een derde op de enkele grond dat dit gebruik hem een economisch voordeel kan verschaffen (zie in die zin arrest van 3 maart 2016, Daimler,
C‑179/15
,
EU:C:2016:134
, punt
).
Overeenkomstig deze rechtspraak van het Hof zal de verwijzende rechter in casu dienen na te gaan of uit een gedraging van mk advokaten in het kader van een rechtstreekse of indirecte band tussen dit kantoor en de beheerders van de betrokken websites blijkt dat die beheerders de advertentie in opdracht en voor rekening van mk advokaten online hebben geplaatst. Indien geen sprake is van een dergelijke gedraging zal moeten worden vastgesteld dat MBK Rechtsanwälte niet krachtens het in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 bedoelde uitsluitende recht kan optreden tegen mk advokaten op grond dat de advertentie online is geplaatst op andere websites dan die van de bedrijvengids
Das Örtliche
.
Dit doet niet af aan de mogelijkheid van MBK Rechtsanwälte om in voorkomend geval op basis van het nationale recht vergoeding van economische voordelen te eisen of om op te treden tegen de beheerders van de betrokken websites (zie naar analogie arrest van 3 maart 2016, Daimler,
C‑179/15
,
EU:C:2016:134
, punt
).
Wat dit laatste betreft moet worden opgemerkt dat wanneer beheerders van websites op eigen initiatief en in eigen naam een advertentie overnemen, de ondernemer wiens waren of diensten op die manier worden gepromoot, niet als de klant van deze beheerders kan worden beschouwd. Bijgevolg is de rechtspraak van het Hof, volgens welke de beheerder van een internetzoekmachine zelf geen gebruik maakt van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de merken van een derde en die deel uitmaken van de advertenties van zijn klanten of leiden tot de weergave van die advertenties (zie met name arresten van 23 maart 2010, Google France en Google,
C‑236/08–C‑238/08
,
EU:C:2010:159
, punt
, en 2 april 2020, Coty Germany,
C‑567/18
,
EU:C:2020:267
, punten
en
), in dat geval niet van toepassing.
In een dergelijk geval maken deze websitebeheerders overeenkomstig artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 gebruik van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met de merken van een derde en die voorkomen in de door hen gepubliceerde verkoopaanbiedingen of advertenties of leiden tot de weergave van die advertenties (zie naar analogie arrest van 2 april 2020, Coty Germany,
C‑567/18
,
EU:C:2020:267
, punt
). De houders van die merken kunnen dientengevolge optreden tegen deze beheerders op grond van het in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 bedoelde uitsluitende recht wanneer deze aanbiedingen of advertenties dezelfde of soortgelijke waren of diensten promoten als die waarvoor die merken zijn ingeschreven.
Een dergelijke uitlegging van deze bepaling strookt met het doel ervan, dat erin bestaat de merkhouder een rechtsinstrument aan te reiken waarmee hij elk gebruik dat een derde van zijn merk maakt zonder zijn toestemming, kan verbieden en dus kan doen staken (arrest van 2 april 2020, Coty Germany,
C‑567/18
,
EU:C:2020:267
, punt
).
Wat ten slotte de in de verwijzingsbeslissing in herinnering gebrachte omstandigheid betreft dat in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 3 maart 2016, Daimler (
C‑179/15
,
EU:C:2016:134
), de advertentie die inbreuk maakte op een merk van een derde aanvankelijk rechtmatig was, terwijl de in het hoofdgeding aan de orde zijnde advertentie van meet af aan inbreuk maakte op een merk van een derde, volstaat het erop te wijzen dat deze omstandigheid irrelevant is voor de enige vraag die in deze prejudiciële verwijzing wordt onderzocht, te weten de vraag wie in het geval van overname van een advertentie die inbreuk maakt op een merk van een derde, gebruikmaakt van het teken dat gelijk is aan of overeenstemt met dat merk.
Gelet op een en ander dient op de prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat een persoon die actief is in het economische verkeer en een advertentie op een website heeft laten plaatsen die inbreuk maakt op een merk van een derde, geen gebruik maakt van het teken dat gelijk is aan dat merk wanneer de beheerders van andere websites die advertentie overnemen door publicatie ervan, op eigen initiatief en in eigen naam, op die andere websites.
Kosten
Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechter over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Tiende kamer) verklaart voor recht:

Artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat een persoon die actief is in het economische verkeer en een advertentie op een website heeft laten plaatsen die inbreuk maakt op een merk van een derde, geen gebruik maakt van het teken dat gelijk is aan dat merk wanneer de beheerders van andere websites die advertentie overnemen door publicatie ervan, op eigen initiatief en in eigen naam, op die andere websites.

ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Duits.