CELEX: 62021CJ0684
Návrh na začatie prejudiciálneho konania
Duševné vlastníctvo
Dizajny Spoločenstva
Nariadenie (EÚ) č. 6/2002
Článok 8 ods. 1
Znaky vonkajšej úpravy výrobku dané výlučne jeho technickou funkciou
Kritériá posúdenia
Existencia alternatívnych dizajnov
Majiteľ ochrannej známky, ktorý disponuje tiež viacerými alternatívnymi chránenými dizajnmi
Viacfarebnosť výrobku, ktorá nie je vyjadrená v zápise dotknutého dizajnu

Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 8 ods. 1 a článku 10 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva (
Ú. v. ES L 3, 2002, s. 1
; Mim. vyd. 13/027, s. 142).
Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťou Papierfabriek Doetinchem BV a spoločnosťou Sprick GmbH Bielefelder Papier‑ und Wellpappenwerk & Co. (ďalej len „Sprick“) vo veci žaloby pre porušenie práv z dôvodu údajného porušenia práv vyplývajúcich z dizajnu Spoločenstva, ktorého majiteľom je Sprick.
Právny rámec
Podľa odôvodnenia 10 nariadenia č. 6/2002:
„Technologickým inováciám by sa nemalo brániť udeľovaním ochrany dizajnu, ktorého znaky sú dané výlučne technickou funkciou. Považuje sa za zrejmé, že toto neznačí, že dizajn musí mať estetickú kvalitu. Podobne vzájomná funkčnosť výrobkov rozličných výrobcov by sa nemala znemožňovať rozšírením ochrany na dizajn mechanického príslušenstva. Preto tie znaky dizajnu, ktoré sú vylúčené z ochrany na základe týchto dôvodov, by sa nemali zohľadňovať pre účely posúdenia, či ostatné znaky dizajnu spĺňajú požiadavky ochrany.“
Článok 3 tohto nariadenia, nazvaný „Definície“, stanovuje:
„Na účely tohto nariadenia:
a)
‚dizajn‘ znamená vonkajšiu úpravu celku alebo časti výrobku, ktorá vyplýva zo znakov najmä línií, obrysov, farieb, tvaru, textúry a/alebo materiálov samotného výrobku a/alebo jeho zdobenia;
b)
‚výrobok‘ znamená akýkoľvek priemyselný alebo remeselný predmet vrátane, okrem iného, častí určených na zloženie do výsledného zloženého výrobku, balenia, úpravy, grafických symbolov a typografického písma, s výnimkou počítačových programov;
…“
Podľa článku 6 uvedeného nariadenia, nazvaného „Osobitý charakter“:
„1.   O dizajne platí, že má osobitý charakter, ak celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa, sa odlišuje od celkového dojmu vyvolaného u takéhoto užívateľa akýmkoľvek iným dizajnom, ktorý už bol sprístupnený verejnosti:
…“
Článok 8 tohto nariadenia s názvom „Dizajny dané ich technickou funkciou a dizajny vzájomného prepojenia“ vo svojom odseku 1 stanovuje:
„Dizajn spoločenstva nespočíva v znakoch vonkajšej úpravy výrobku, ktoré sú dané výlučne jeho technickou funkciou.“
Článok 10 nariadenia č. 6/2002, nazvaný „Rozsah ochrany“, vo svojom odseku 1 stanovuje:
„Rozsah ochrany, ktorú udeľuje dizajn spoločenstva, zahrňuje akýkoľvek dizajn, ktorý nevyvoláva u informovaného užívateľa odlišný celkový dojem.“
Podľa článku 36 tohto nariadenia, nazvaného „Náležitosti, ktoré musia spĺňať prihlášky“:
„1.   Prihláška na zapísaný dizajn spoločenstva obsahuje:
a)
žiadosť o zápis;
b)
údaje identifikujúce prihlasovateľa;
c)
vyobrazenie dizajnu vhodné na reprodukciu. …
…“
Spor vo veci samej a prejudiciálne otázky
Sprick je spoločnosť, ktorá vyrába dávkovače baliaceho papiera. Táto spoločnosť je majiteľkou dizajnu Spoločenstva č. 001344022‑0006 týkajúceho sa baliaceho zariadenia, ktorý bol prihlásený 19. septembra 2012, ako aj zapísaný a uverejnený 17. októbra 2012 a ktorý bol vyobrazený takto:
Spoločnosť Papierfabriek Doetinchem vyrába a predáva konkurenčný výrobok vo vzťahu k výrobku produkovaného spoločnosťou Sprick.
Odvolávajúc sa na porušenie práv vyplývajúcich z dizajnu dotknutého vo veci samej podala Sprick na Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf, Nemecko) žalobu proti spoločnosti Papierfabriek Doetinchem, ktorou sa domáhala najmä ukončenia tohto porušovania. Papierfabriek Doetinchem podala vzájomný návrh, ktorým sa domáhala neplatnosti tohto dizajnu z dôvodu, že všetky jeho znaky sú dané výlučne technickou funkciou dotknutého výrobku.
Rozsudkom z 18. mája 2017 Landgericht Düsseldorf (Krajinský súd Düsseldorf) vyhovel návrhom spoločnosti Sprick a zamietol vzájomný návrh spoločnosti Papierfabriek Doetinchem s odôvodnením, že vzhľadom na existenciu „viacerých alternatívnych stvárnení“ tohto výrobku nie sú znaky dizajnu dotknutého vo veci samej dané výlučne technickou funkciou tohto výrobku.
Papierfabriek Doetinchem podala proti tomuto rozsudku odvolanie na Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf, Nemecko). Tento súd rozsudkom z 27. júna 2019 zrušil predmetný dizajn z dôvodu, že všetky jeho znaky sú dané technickou funkciou uvedeného výrobku. V tejto súvislosti Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf) zohľadnil správu týkajúcu sa patentovej prihlášky EP 2897793 podanej spoločnosťou Sprick, podľa ktorej všetky znaky tohto výrobku boli prezentované ako technicky výhodné znaky a opierajúc sa o rozsudok z 8. marca 2018, DOCERAM (
C‑395/16
,
EU:C:2018:172
), konštatoval, že existencia „bežných alternatív“, čo sa týka tvaru, nebola relevantná.
Na základe opravného prostriedku podaného spoločnosťou Sprick Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor, Nemecko) zrušil rozsudok Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf) a vrátil vec tomuto súdu na nové rozhodnutie. Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor) usúdil, že Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf) pripisoval príliš veľký význam správe týkajúcej sa patentovej prihlášky EP 2897793 podanej spoločnosťou Sprick, nesprávne právne posúdil ďalšie okolností a nezohľadnil všetky relevantné aspekty prejednávanej veci. Podľa Bundesgerichtshof (Spolkový súdny dvor) bol Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf) povinný preskúmať, či aj úvahy vizuálneho charakteru nezohrávajú úlohu pri výbere konfigurácie dotknutého výrobku tvoreného dvoma prvkami, pretože takáto konfigurácia umožňovala vnímanie dvojfarebného výrobku, o čom svedčí výrobok, ktorý sa v skutočnosti uvádza na trhu. Okrem toho Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf) nemal opomenúť skutočnosť, že Sprick disponuje viacerými dizajnmi pre alternatívne tvary, ktoré by mohli plniť rovnakú technickú funkciu ako výrobok vytvorený podľa dizajnu dotknutého vo veci samej.
Po vrátení prejednávanej veci na Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf), ktorý je vnútroštátnym súdom podávajúcim návrh na začatie prejudiciálneho konania, sa tento súd domnieva, že bod 30 rozsudku z 8. marca 2018, DOCERAM (
C‑395/16
,
EU:C:2018:172
), podporuje výklad, podľa ktorého má existencia iných dizajnov druhoradú dôležitosť v rámci posúdenia všetkých objektívnych okolností daného prípadu podľa článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002, pokiaľ majiteľ dotknutého dizajnu požaduje ochranu dizajnom aj pre ne.
Pokiaľ ide o záver Spolkového súdneho dvora (Bundesgerichtshof), podľa ktorého mal vnútroštátny súd preskúmať, či stvárnenie dotknutého výrobku v dvoch častiach, ktoré vyplýva z dizajnu dotknutého vo veci samej, sa nezakladá na úvahách vizuálneho charakteru, keďže toto stvárnenie umožňuje dvojfarebnosť, ktorá nie je daná technickou funkciou tohto výrobku, uvedený súd poznamenáva, že dvojfarebnosť nevyplýva zo zápisu tohto dizajnu.
Za týchto okolností Oberlandesgericht Düsseldorf (Vyšší krajinský súd Düsseldorf) rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru tieto prejudiciálne otázky:
1.
Musí byť podľa judikatúry Súdneho dvora skúmanie toho, či sú znaky vonkajšej úpravy výrobku dané výlučne jeho technickou funkciou, vykonané s ohľadom na predmetný dizajn, na objektívne okolnosti preukazujúce dôvody, ktoré prevážili pri výbere znakov vonkajšej úpravy dotknutého výrobku, na údaje týkajúce sa jeho používania alebo aj na existenciu alternatívnych dizajnov, ktoré umožňujú plnenie rovnakej technickej funkcie (rozsudok Súdneho dvora z 8. marca 2018, DOCERAM,
C‑395/16
,
EU:C:2018:172
). Aký význam má vo vzťahu k hľadisku existencie iných dizajnov skutočnosť, že majiteľ dotknutého dizajnu má práva k dizajnu aj pre veľké množstvo alternatívnych dizajnov?
2.
Má sa pri skúmaní toho, či sú znaky vonkajšej úpravy výrobku dané výlučne technickou funkciou, zohľadňovať skutočnosť, že stvárnenie výrobku umožňuje použitie viacerých farieb, keď samotné farebné stvárnenie nevyplýva zo zápisu?
3.
V prípade kladnej odpovede na druhú otázku: Má to vplyv na rozsah ochrany dizajnu?“
O prejudiciálnych otázkach
O prvej otázke
Svojou prvou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 vykladať v tom zmysle, že skúmanie toho, či sú znaky vonkajšej úpravy výrobku dané výlučne jeho technickou funkciou v zmysle tohto ustanovenia, sa musí vykonať s ohľadom na objektívne okolnosti určujúce výber týchto znakov, na existenciu alternatívnych dizajnov, ktoré umožňujú plnenie tejto technickej funkcie alebo aj na skutočnosť, že majiteľ dotknutého dizajnu má práva k dizajnu aj pre veľké množstvo alternatívnych dizajnov.
V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že dizajn je definovaný v článku 3 písm. a) nariadenia č. 6/2002 ako vonkajšia úprava celku alebo časti výrobku, ktorá vyplýva zo znakov najmä línií, obrysov, farieb, tvaru, textúry a/alebo materiálov samotného výrobku a/alebo jeho zdobenia. Z toho vyplýva, že v rámci systému stanoveného týmto nariadením predstavuje vonkajšia úprava rozhodujúci prvok dizajnu (rozsudky z 8. marca 2018, DOCERAM,
C‑395/16
,
EU:C:2018:172
, bod
a citovaná judikatúra, ako aj z 28. októbra 2021, Ferrari,
C‑123/20
,
EU:C:2021:889
, bod
).
Článok 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002, ktorý ma za cieľ, ako vyplýva z odôvodnenia 10 tohto nariadenia, predchádzať tomu, aby sa bránilo technologickým inováciám, stanovuje, že dizajn Spoločenstva nespočíva v znakoch vonkajšej úpravy výrobku, ktoré sú dané výlučne jeho technickou funkciou. Toto ustanovenie teda vylučuje z ochrany priznanej týmto nariadením prípad, keď potreba, aby daný výrobok plnil svoju technickú funkciu, je jediným faktorom, ktorý určuje výber znaku vonkajšej úpravy tohto výrobku pôvodcom, zatiaľ čo dôvody inej povahy, najmä dôvody, ktoré súvisia s vizuálnym aspektom uvedeného výrobku, nezohrávali pri výbere tohto znaku žiadnu úlohu (pozri v tomto zmysle rozsudok z 8. marca 2018, DOCERAM,
C‑395/16
,
EU:C:2018:172
, body
,
a
).
Pokiaľ ide konkrétne o existenciu alternatívnych dizajnov, ktoré umožňujú plniť rovnakú funkciu, ako je funkcia dotknutého výrobku, Súdny dvor už konštatoval, že ak by táto samotná okolnosť stačila na neuplatnenie článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002, nemožno vylúčiť, že hospodársky subjekt zapíše ako dizajn Spoločenstva viaceré zjavné tvary jedného výrobku stelesňujúce znaky vonkajšej úpravy tohto výrobku, ktoré sú dané výlučne jeho technickou funkciou. To by umožnilo takémuto subjektu využívať v súvislosti s takýmto výrobkom ochranu, ktorá je prakticky výhradná a rovnocenná ochrane poskytovanej patentom, bez toho, aby podliehal podmienkam potrebným na jeho získanie, a bola by povahy, ktorá bráni konkurentom ponúknuť výrobok, ktorý stelesňuje niektoré funkčné znaky, alebo by obmedzovala možné technické riešenia a zbavila by tak uvedený článok 8 ods. 1 svojho užitočného účinku. Preto existencia alternatívnych dizajnov nie je rozhodujúca na účely uplatnenia tohto ustanovenia (pozri v tomto zmysle rozsudok z 8. marca 2018, DOCERAM,
C‑395/16
,
EU:C:2018:172
, body
a
). To isté platí, pokiaľ ide o viaceré alternatívne dizajny zapísané majiteľom dotknutého dizajnu.
Okrem toho treba uviesť, že na účely posúdenia, či sa na dotknuté znaky vonkajšej úpravy výrobku vzťahuje článok 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002, je úlohou vnútroštátneho súdu zohľadniť všetky relevantné objektívne okolnosti každého jednotlivého prípadu. Takéto posúdenie musí byť vykonané najmä s ohľadom na predmetný dizajn, na objektívne okolnosti preukazujúce dôvody, ktoré prevážili pri výbere znakov vonkajšej úpravy tohto výrobku, na údaje týkajúce sa jeho používania alebo aj na existenciu alternatívnych dizajnov, ktoré umožňujú plnenie rovnakej technickej funkcie, pokiaľ sú tieto okolnosti, údaje alebo táto existencia podložené spoľahlivými dôkazmi (pozri v tomto zmysle rozsudok z 8. marca 2018, DOCERAM,
C‑395/16
,
EU:C:2018:172
, body
a
).
Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy je potrebné na prvú otázku odpovedať tak, že článok 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 sa má vykladať v tom zmysle, že skúmanie toho, či sú znaky vonkajšej úpravy výrobku dané výlučne jeho technickou funkciou v zmysle tohto ustanovenia, sa musí vykonať s ohľadom na všetky relevantné objektívne okolnosti predmetného prípadu, a to najmä na okolnosti určujúce výber týchto znakov, na existenciu alternatívnych dizajnov, ktoré umožňujú plnenie tejto technickej funkcie, a na skutočnosť, že majiteľ dotknutého dizajnu má práva k dizajnu aj pre veľké množstvo ďalších alternatívnych dizajnov, pričom posledná uvedená skutočnosť nie je pre uplatnenie tohto ustanovenia rozhodujúca.
O druhej otázke
Svojou druhou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 vykladať v tom zmysle, že pri skúmaní toho, či sú znaky vonkajšej úpravy výrobku dané výlučne technickou funkciou, sa má zohľadňovať skutočnosť, že stvárnenie výrobku umožňuje použitie viacerých farieb, ak samotná viacfarebnosť nevyplýva zo zápisu dotknutého dizajnu.
V tejto súvislosti je potrebné zohľadniť judikatúru uvedenú v bodoch 19 a 22 tohto rozsudku, týkajúcu sa vonkajšej úpravy ako základného prvku ochrany vyplývajúcej z dizajnu, ako aj okolností, ktoré treba zohľadniť pri posúdení, či sú znaky vonkajšej úpravy výrobku dané výlučne jeho technickou funkciou v zmysle článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002.
Okrem toho treba zdôrazniť, že úvahy vizuálneho charakteru, akými sú stvárnenie s dvoma prvkami umožňujúce použitie viacerých farieb výrobku, môžu v zásade patriť k okolnostiam, ktoré treba zohľadniť v rámci tohto posúdenia bez toho, aby boli samy osebe rozhodujúce.
Pokiaľ ide konkrétne o otázku, či skutočnosť, že stvárnenie výrobku umožňuje použitie viacerých farieb tohto výrobku, môže byť zohľadnená v prípade zapísaného dizajnu, ak sa táto viacfarebnosť nenachádza v zápise dotknutého výrobku, treba pripomenúť, že zápisom dizajnu do verejného registra sa má dizajn sprístupniť príslušným orgánom a verejnosti, a predovšetkým hospodárskym subjektom (rozsudok z 5. júla 2018, Mast‑Jägermeister/EUIPO,
C‑217/17 P
,
EU:C:2018:534
, bod
).
Na jednej strane musia príslušné orgány jasne a presne poznať povahu prvkov tvoriacich dizajn, aby mohli plniť svoje povinnosti týkajúce sa predbežného preskúmania prihlášok, ako aj uverejnenia a vedenia vhodného a presného registra dizajnov. Na druhej strane hospodárske subjekty musia mať možnosť uistiť sa jasne a presne o zápisoch alebo prihláškach ich terajších alebo potenciálnych konkurentov a získať tak príslušné informácie o právach tretích osôb. Cieľom tejto požiadavky je zabezpečiť právnu istotu tretím osobám (rozsudok z 5. júla 2018, Mast‑Jägermeister/EUIPO,
C‑217/17 P
,
EU:C:2018:534
, body
a
, ako aj citovaná judikatúra).
Okrem toho článok 36 ods. 1 písm. c) nariadenia č. 6/2002 stanovuje, že prihláška dizajnu Spoločenstva musí obsahovať „vyobrazenie dizajnu vhodné na reprodukciu“.
V tejto súvislosti Súdny dvor rozhodol, že vyobrazenie dizajnu, ktorého zápis je požadovaný, musí umožniť jasne identifikovať tento dizajn (rozsudok z 28. októbra 2021, Ferrari,
C‑123/20
,
EU:C:2021:889
, bod
a citovaná judikatúra). Účelom požiadavky grafického vyobrazenia je predovšetkým vymedziť samotný dizajn s cieľom určiť presný predmet ochrany priznanej zapísaním dizajnu jeho majiteľovi (rozsudok z 5. júla 2018, Mast‑Jägermeister/EUIPO,
C‑217/17 P
,
EU:C:2018:534
, body
a
), a dosiahnuť ciele uvedené v bodoch 27 a 28 tohto rozsudku.
Treba preto konštatovať, že samotná možnosť použitia viacerých farieb, ktorú umožňuje stvárnenie dotknutého výrobku v dvoch častiach, má subjektívny charakter, ak sa táto viacfarebnosť nenachádza vo vyobrazení dizajnu dotknutého vo veci samej a nemôže sama osebe postačovať na neuplatnenie vylúčenia stanoveného v článku 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002. Opačný výklad by mohol viesť k nepresnostiam alebo k neistote, pokiaľ ide o presný predmet ochrany tohto dizajnu, a mohol by ohroziť právnu istotu.
Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné na druhú otázku odpovedať tak, že článok 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002 sa má vykladať v tom zmysle, že pri skúmaní toho, či sú znaky vonkajšej úpravy výrobku dané výlučne jeho technickou funkciou, sa skutočnosť, že stvárnenie tohto výrobku umožňuje použitie viacerých farieb, nemá zohľadňovať, pokiaľ táto viacfarebnosť nevyplýva zo zápisu dotknutého dizajnu.
O tretej otázke
Svojou treťou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či v prípade kladnej odpovede na druhú otázku sa má nariadenie č. 6/2002 vykladať v tom zmysle, že skutočnosť, že stvárnenie dotknutého výrobku umožňuje použitie viacerých farieb, hoci ako také nevyplýva zo zápisu dotknutého dizajnu, má vplyv na rozsah ochrany, ktorú priznáva tento dizajn.
Vzhľadom na odpoveď na druhú prejudiciálnu otázku nie je potrebné odpovedať na túto tretiu otázku.
O trovách
Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (desiata komora) rozhodol takto:

1.
Článok 8 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva
sa má vykladať v tom zmysle, že:
skúmanie toho, či sú znaky vonkajšej úpravy výrobku dané výlučne jeho technickou funkciou v zmysle tohto ustanovenia, sa musí vykonať s ohľadom na všetky relevantné objektívne okolnosti predmetného prípadu, a to najmä na okolnosti určujúce výber týchto znakov, na existenciu alternatívnych dizajnov, ktoré umožňujú plnenie tejto technickej funkcie, a na skutočnosť, že majiteľ dotknutého dizajnu má práva k dizajnu aj pre veľké množstvo ďalších alternatívnych dizajnov, pričom posledná uvedená skutočnosť nie je pre uplatnenie tohto ustanovenia rozhodujúca.

2.
Článok 8 ods. 1 nariadenia č. 6/2002
sa má vykladať v tom zmysle, že:
pri skúmaní toho, či sú znaky vonkajšej úpravy výrobku dané výlučne jeho technickou funkciou, sa skutočnosť, že stvárnenie tohto výrobku umožňuje použitie viacerých farieb, nemá zohľadňovať, pokiaľ toto stvárnenie nevyplýva zo zápisu dotknutého dizajnu.

Podpisy
(
*1
)	Jazyk konania: nemčina.