CELEX: 62019CJ0684
Præjudiciel forelæggelse
varemærker
direktiv 2008/95/EF
artikel 5, stk. 1
erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner en andens varemærke for varer eller tjenesteydelser, som er af samme eller lignende art som dem, for hvilke varemærket er registreret
rækkevidden af udtrykket »gøre brug af«
annonce, der er offentliggjort på en hjemmeside efter opdrag fra en person inden for rammerne af den pågældendes erhvervsvirksomhed, og dernæst gengivet på andre hjemmesider

Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 5, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (
EUT 2008, L 299, s. 25
).
Anmodningen er indgivet i forbindelse med en tvist mellem mk advokaten GbR og MBK Rechtsanwälte GbR vedrørende et forbud, som er pålagt mk advokaten mod at gøre erhvervsmæssig brug af gruppen af bogstaverne »mbk«.
Retsforskrifter
Artikel 5 i direktiv 2008/95 har følgende ordlyd:
»1.   Det registrerede varemærke giver indehaveren en eneret. Indehaveren kan forbyde tredjemand, der ikke har hans samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af:
a)
et tegn, der er identisk med varemærket, for varer eller tjenesteydelser af samme art som dem, for hvilke varemærket er registreret
b)
et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, når de varer eller tjenesteydelser, der er dækket af varemærket, er af samme eller lignende art som dem, der er dækket af det pågældende tegn, og der som følge heraf i offentlighedens bevidsthed er risiko for forveksling, herunder at der er en forbindelse med varemærket.
2.   En medlemsstat kan ligeledes træffe bestemmelse om, at indehaveren kan forhindre tredjemand, der ikke har hans samtykke, i at gøre erhvervsmæssig brug af et tegn, der er identisk med eller ligner varemærket, for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke varemærket er registreret, når varemærket er renommeret i medlemsstaten, og brugen af tegnet uden skellig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpræg eller renommé eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.
3.   Såfremt betingelserne i stk. 1 og 2 er opfyldt, kan det bl.a. forbydes:
a)
at anbringe tegnet på varerne eller på deres emballage
b)
at udbyde varerne til salg, at markedsføre dem eller oplagre dem med dette formål eller at tilbyde eller præstere tjenesteydelser under det pågældende tegn
c)
at importere eller eksportere varerne under det pågældende tegn
d)
at anvende tegnet på forretningspapirer og i reklameøjemed.
[…]«
Direktiv 2008/95 blev med virkning fra den 15. januar 2019 ophævet ved og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2436 af 16. december 2015 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (
EUT 2015, L 336, s. 1
). Indholdet af artikel 5 i direktiv 2008/95 er i det væsentlige gengivet i artikel 10 i direktiv 2015/2436 med ændringer. Henset til tidspunktet for de faktiske omstændigheder i hovedsagen skal denne præjudicielle forelæggelse imidlertid behandles på grundlag af direktiv 2008/95.
Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål
Advokatfirmaet MBK Rechtsanwälte med hjemsted i Mönchengladbach (Tyskland) er indehaver af et tysk varemærke, der består af firmaets navn »MBK Rechtsanwälte«. Dette varemærke er registreret for juridiske tjenesteydelser.
mk advokaten med hjemsted i Kleve (Tyskland) er ligeledes et advokatfirma. Det drev indledningsvis virksomhed under navnet »mbk rechtsanwälte« og under det tilsvarende nederlandske navn »mbk advokaten«. Efter en sag om varemærkekrænkelse, som var anlagt af MBK Rechtsanwälte, forbød Landgericht Düsseldorf (den regionale ret i første instans i Düsseldorf, Tyskland) ved afgørelse af 17. oktober 2016 og under bødeansvar mk advokaten at gøre erhvervsmæssig brug af gruppen af bogstaverne »mbk« for juridiske tjenesteydelser. Denne afgørelse har fået retskraft.
Efterfølgende viste det sig, at der ved indtastning af udtrykket »mbk Rechtsanwälte« på søgemaskinen Google blev henvist til flere andre hjemmesider til virksomhedssøgning, såsom hjemmesiden www.kleve-niederrhein-stadtbranchenbuch.com, der viste en annonce for mk advokatens juridiske tjenesteydelser.
Idet MBK Rechtsanwälte var af den opfattelse, at det af Landgericht Düsseldorf (den regionale ret i første instans i Düsseldorf) nedlagte forbud ikke var blevet overholdt, anmodede firmaet denne retsinstans om at pålægge mk advokaten en bøde.
mk advokaten gjorde til sit forsvar gældende, at hvad angår internetannoncer bestod firmaets eneste handling i, at det havde ladet sig registrere i onlinevejviseren
Das Örtliche
, og at det som følge af afgørelsen truffet af Landgericht Düsseldorf (den regionale ret i første instans i Düsseldorf) den 17. oktober 2016 havde trukket registreringen tilbage med hensyn til alle tegn, der indeholdt gruppen af bogstaverne »mbk«. Ifølge mk advokaten påhvilede der derfor ikke firmaet andre forpligtelser, eftersom det aldrig havde anmodet om at blive opført på andre hjemmesider.
Landgericht Düsseldorf (den regionale ret i første instans i Düsseldorf) imødekom MBK Rechtsanwältes anmodning. Denne ret fastslog, at mk advokaten drog fordel af den annonce, som var lagt ud på de omhandlede hjemmesider, hvilken annonce tog udgangspunkt i den, som mk advokaten tidligere havde anbragt i onlinevejviseren
Das Örtliche
. Den pålagde mk advokaten en bøde, eftersom firmaet efter afgørelsen af 17. oktober 2016 ikke havde foretaget sig andet end at fjerne annoncen i denne vejviser.
mk advokaten anlagde sag til prøvelse af denne afgørelse ved den forelæggende ret, Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf, Tyskland).
Ifølge sidstnævnte ret afhænger afgørelsen af den tvist, der verserer for den, af fortolkningen af artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95.
Den har anført, at det fremgår af tysk retspraksis, at når en annonce, der er lagt ud på en hjemmeside, krænker en andens rettighed, skal annoncøren ikke alene sørge for, at annoncen fjernes fra den omhandlede hjemmeside, men også ved hjælp af almindelig kendte søgemaskiner sikre sig, at andre udbydere af hjemmesider ikke har gengivet samme annonce, og, hvis dette er tilfældet, gøre et seriøst forsøg på at få fjernet de efterfølgende henvisninger.
Denne retspraksis er baseret på den betragtning, at enhver fremvisning af annoncen kommer den person, hvis varer eller tjenesteydelser fremmes herved, til gode. Det tilkommer derfor denne person i tilfælde af krænkelse af en andens rettighed at tage de nødvendige skridt til at sikre, at alle forekomster af den omhandlede annonce på internettet fjernes.
Den forelæggende ret er i tvivl om, hvorvidt denne tyske retspraksis er i overensstemmelse med de principper, der kan udledes af dom af 3. marts 2016, Daimler (
C-179/15
,
EU:C:2016:134
), henset til, at Domstolen i denne dom valgte en anden tilgang med hensyn til annoncer, som krænker en andens varemærke. Denne tilgang kan eventuelt overføres til den sag, der verserer for den forelæggende ret.
I den sag, der gav anledning til denne dom fra Domstolen, var den annonce, som var genstand for tvisten i den pågældende sag, ganske vist oprindeligt lovlig, mens den annonce, som mk advokaten i den foreliggende sag ønskede at få lagt på internettet, fra starten krænkede en andens varemærke. Det fremgår imidlertid ikke klart, om denne forskel er relevant for fortolkningen af udtrykket »gøre brug af« i artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95.
Under disse omstændigheder har Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:
»Gør en tredjemand, som nævnes i en registrering, der er offentliggjort på en hjemmeside og indeholder et tegn, der er identisk med et varemærke, brug af dette varemærke som omhandlet i artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95[…], når selve registreringen ikke er foranlediget af tredjemanden, men hjemmesidens operatør har overtaget den fra en anden registrering, som tredjemanden har anbragt på en måde, der krænker varemærket?«
Om det præjudicielle spørgsmål
Med sit spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at en person, som handler erhvervsmæssigt og på en hjemmeside placerer en annonce, der krænker en andens varemærke, gør brug af et tegn, der er identisk med dette varemærke, når udbydere af andre hjemmesider på eget initiativ og i eget navn gengiver samme annonce ved på disse andre hjemmesider at gøre annoncen tilgængelig online.
Det skal i denne forbindelse bemærkes, at den omstændighed, at varer eller tjenesteydelser udbydes til salg under et tegn, der er identisk med eller ligner en andens varemærke, og at der reklameres for disse varer eller disse tjenesteydelser under dette tegn, udgør »brug« af sidstnævnte tegn (jf. i denne retning dom af 23.3.2010, Google France og Google,
C-236/08 – C-238/08
,
EU:C:2010:159
, præmis
og
og den deri nævnte retspraksis).
Det fremgår desuden af fast praksis, at der foreligger en sådan brug af et tegn, der er identisk med eller ligner en andens varemærke, når dette tegn, som annoncøren har valgt som søgeord i forbindelse med en søge- og annonceringsydelse på internettet, er det middel, som annoncører bruger med henblik på at fremkalde, at dennes annonce vises, selv når det valgte tegn ikke vises i selve annoncen (jf. i denne retning dom af 22.9.2011, Interflora og Interflora British Unit,
C-323/09
,
EU:C:2011:604
, præmis
og
og den deri nævnte retspraksis).
Når en person hos en udbyder af en henvisende hjemmeside inden for rammerne af sin erhvervsvirksomhed anmoder om offentliggørelse af en annonce, og fremkaldelsen af denne annonce indeholder eller er foranlediget af et tegn, der er identisk med eller ligner en andens varemærke, skal den pågældende person anses for at gøre brug af dette tegn i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95 (jf. i denne retning dom af 3.3.2016, Daimler,
C-179/15
,
EU:C:2016:134
, præmis
og
).
Denne person kan derimod ikke i henhold til artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95 gøres ansvarlig for andre erhvervsdrivendes selvstændige handlinger, såsom sådanne handlinger, der foretages af udbydere af henvisende hjemmesider, som den pågældende hverken har et direkte eller indirekte forhold til, og som ikke handler efter opdrag fra vedkommende og for dennes regning, men på eget initiativ og i eget navn (jf. analogt dom af 3.3.2016, Daimler,
C-179/15
,
EU:C:2016:134
, præmis
og
).
Udtrykket »gøre brug af« i artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95 indebærer nemlig en aktiv handling og en direkte eller indirekte kontrol over den handling, der består i denne brug. Dette er imidlertid ikke tilfældet, såfremt denne handling udføres af en uafhængig erhvervsdrivende uden annoncørens samtykke (jf. dom af 3.3.2016, Daimler,
C-179/15
,
EU:C:2016:134
, præmis
).
Denne bestemmelse skal dermed ikke fortolkes således, at en person, uafhængigt af sin adfærd, kan anses for at gøre brug af et tegn, der er identisk med eller ligner en andens varemærke alene af den grund, at denne brug eventuelt vil give vedkommende en økonomisk fordel (jf. i denne retning dom af 3.3.2016, Daimler,
C-179/15
,
EU:C:2016:134
, præmis
).
I henhold til Domstolens praksis tilkommer det i den foreliggende sag den forelæggende ret at undersøge, om det af mk advokatens adfærd inden for rammerne af et direkte eller indirekte forhold mellem mk advokaten og udbyderne af de omhandlede hjemmesider kan udledes, at disse udbydere havde gjort annoncen tilgængelig online efter opdrag fra mk advokaten og for dette firmas regning. Såfremt der ikke foreligger en sådan adfærd, skal det konkluderes, at MBK Rechtsanwälte ikke i forhold til mk advokaten kan støtte ret på artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95 som følge af den faktiske omstændighed, at en annonce er gjort tilgængelig på andre hjemmesider end vejviseren
Das Örtliches
hjemmeside.
Dette berører hverken MBK Rechtsanwältes mulighed for i givet fald ret at kræve, at mk advokaten betaler en godtgørelse for eventuelle økonomiske fordele i henhold til national ret, eller dette firmas mulighed for at anlægge sag mod udbyderne af de omhandlede hjemmesider (jf. analogt dom af 3.3.2016, Daimler,
C-179/15
,
EU:C:2016:134
, præmis
).
Hvad sidstnævnte angår skal det bemærkes, at såfremt udbydere af hjemmesider gengiver en annonce på eget initiativ og i eget navn, kan en erhvervsdrivende, hvis varer eller tjenesteydelser derved promoveres, ikke anses for at være kunde af disse udbydere. Domstolens praksis, hvorefter udbyderen af en henvisende hjemmeside ikke selv bruger tegn, der er identiske med eller ligner en andens varemærker, når disse tegn forekommer i den pågældendes kunders annoncer eller fremkalder visningen af disse annoncer (jf. bl.a. dom af 23.3.2010, Google France og Google,
C-236/08 – C-238/08
,
EU:C:2010:159
, præmis
, og af 2.4.2020, Coty Germany,
C-567/18
,
EU:C:2020:267
, præmis
og
), finder følgelig ikke anvendelse i et sådant tilfælde.
I et sådant tilfælde gør disse udbydere af hjemmesider brug – i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95 – af tegn, der er identiske med eller ligner en andens varemærker, som er indeholdt i de salgstilbud eller annoncer, som de fremviser, eller som fremkalder fremvisningen af disse annoncer (jf. analogt dom af 2.4.2020, Coty Germany,
C-567/18
,
EU:C:2020:267
, præmis
). Indehaverne af disse varemærker kan dermed i forhold til disse udbydere med rette henholde sig til den eneret, som er omhandlet i artikel 5, stk. 1, når der med disse tilbud eller annoncer promoveres varer eller tjenesteydelser af samme eller lignende art som dem, disse varemærker er registreret for.
En sådan fortolkning af den omhandlede bestemmelse er i overensstemmelse med dens mål, som består i at give indehaveren af et varemærke et retligt instrument, der gør ham i stand til at forbyde enhver brug af hans varemærke, der foretages af tredjemand uden hans samtykke, og at bringe denne brug til ophør (dom af 2.4.2020, Coty Germany,
C-567/18
,
EU:C:2020:267
, præmis
).
Hvad endelig angår den i forelæggelsesafgørelsen nævnte omstændighed, at den annonce, der krænkede en andens varemærke, oprindeligt var lovlig i den sag, der gav anledning til dom af 3. marts 2016, Daimler (
C-179/15
,
EU:C:2016:134
), mens den i hovedsagen omhandlede annonce lige fra starten krænkede en tredjemands varemærke, er det tilstrækkeligt at bemærke, at denne omstændighed er uden relevans i forhold til det eneste spørgsmål, der behandles i forbindelse med den foreliggende anmodning om præjudiciel afgørelse, som er at afgøre, hvem der i tilfælde af en gengivelse af en annonce, der krænker en andens varemærke, skal anses for at gøre brug af et tegn, der er identisk med eller ligner dette varemærke.
På baggrund af det ovenstående skal det forelagte spørgsmål besvares således, at artikel 5, stk. 1, i direktiv 2008/95 skal fortolkes således, at en person, som handler erhvervsmæssigt og på en hjemmeside placerer en annonce, der krænker en andens varemærke, ikke gør brug af et tegn, der er identisk med dette varemærke, når udbydere af andre hjemmesider på eget initiativ og i eget navn gengiver samme annonce ved på disse andre hjemmesider at gøre annoncen tilgængelig online.
Sagsomkostninger
Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra de nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Tiende Afdeling) for ret:

Artikel 5, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at en person, som handler erhvervsmæssigt og på en hjemmeside placerer en annonce, der krænker en andens varemærke, ikke gør brug af et tegn, der er identisk med dette varemærke, når udbydere af andre hjemmesider på eget initiativ og i eget navn gengiver samme annonce ved på disse andre hjemmesider at gøre annoncen tilgængelig online.

Underskrifter
(
*1
) – Processprog: tysk.