CELEX: 62015CJ0280
Odesłanie prejudycjalne
Znak towarowy Unii Europejskiej
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Artykuł 9 ust. 3 i art. 102 ust. 1
Obowiązek wydania przez sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych postanowienia zakazującego osobie trzeciej kontynuowania działań stanowiących naruszenie
Nieprzedstawienie żądania mającego na celu uzyskanie takiego postanowienia
Pojęcie „szczególnych powodów” niewydania takiego zakazu
Pojęcie „odpowiedniego odszkodowania” w odniesieniu do działań podjętych po opublikowaniu zgłoszenia unijnego znaku towarowego, a przed opublikowaniem rejestracji takiego znaku

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 9 ust. 3 oraz art. 102 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (
Dz.U. 2009, L 78, s. 1
).
Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu pomiędzy Iriną Nikolajevą a Multi Protect OÜ, dotyczącego powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku towarowego Unii Europejskiej, wniesionego przez I. Nikolajevą przeciwko tej spółce.
Ramy prawne
Prawo Unii
Rozporządzenie nr 207/2009
Zgodnie z brzmieniem art. 9 rozporządzenia nr 207/2009, zatytułowanego „Prawa przyznane przez unijny znak towarowy”:
„1.   Unijny znak towarowy przyznaje właścicielowi wyłączne prawa do tego znaku. Właściciel znaku jest uprawniony do zakazania wszelkim stronom [osobom] trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:
a)
oznaczenia identycznego z unijnym znakiem towarowym dla towarów lub usług identycznych z tymi, dla których unijny znak towarowy jest zarejestrowany;
b)
oznaczenia, w przypadku którego z powodu jego identyczności lub podobieństwa do unijnego znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy unijny znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje również prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;
[…]
2.   Na podstawie warunków określonych w ust. 1 mogą być zakazane w szczególności następujące działania:
a)
umieszczanie oznaczenia na towarach lub na ich opakowaniach;
b)
oferowanie towarów, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim oznaczeniem lub oferowanie i świadczenie usług pod tym oznaczeniem;
c)
przywóz lub wywóz towarów pod takim oznaczeniem;
d)
używanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie.
3.   Prawa przyznane przez unijny znak towarowy są skuteczne wobec stron [osób] trzecich z dniem opublikowania rejestracji znaku towarowego. Jednakże można dochodzić odpowiedniego odszkodowania w odniesieniu do spraw wynikłych [działań podjętych] po dacie opublikowania zgłoszenia unijnego znaku towarowego, które to sprawy [działania] po opublikowaniu rejestracji znaku byłyby zakazane na mocy tej publikacji. Sąd rozpatrujący sprawę nie może wydać orzeczenia co do istoty sprawy, dopóki rejestracja nie zostanie opublikowana”.
Artykuł 14 rozporządzenia nr 207/2009, zatytułowany „Uzupełniające stosowanie prawa krajowego odnoszącego się do naruszenia”, stanowi:
„1.   Skutki unijnego znaku towarowego podlegają wyłącznie przepisom niniejszego rozporządzenia. W innych przypadkach naruszenie unijnego znaku towarowego podlega prawu krajowemu odnoszącemu się do naruszenia krajowego znaku towarowego zgodnie z przepisami tytułu X.
2.   Niniejsze rozporządzenie nie stanowi przeszkody dla wnoszenia powództw w sprawach unijnego znaku towarowego na mocy ustawodawstwa państw członkowskich dotyczącego w szczególności odpowiedzialności cywilnej oraz nieuczciwej konkurencji.
3.   Mające zastosowanie przepisy proceduralne ustala się zgodnie z przepisami tytułu X”.
Zgodnie z art. 96 tego rozporządzenia, zatytułowanego „Jurysdykcja w sprawach naruszenia i ważności”:
„Sądy [orzekające] w sprawach unijnych znaków towarowych mają wyłączną właściwość:
a)
w przypadku wszystkich powództw, których przedmiotem jest naruszenie […];
[…]
c)
w przypadku wszystkich powództw wnoszonych w wyniku czynności [działań] określonych w art. 9 ust. 3 zdanie drugie;
[…]”.
Artykuł 101 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Prawo właściwe”, stanowi:
„1.   Sądy [orzekające] w sprawach unijnych znaków towarowych stosują przepisy niniejszego rozporządzenia.
2.   We wszystkich sprawach nieobjętych zakresem niniejszego rozporządzenia sąd [orzekający] w sprawach unijnych znaków towarowych stosuje przepisy swojego ustawodawstwa krajowego, w tym również swojego prawa prywatnego międzynarodowego.
3.   Jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej, sąd w sprawach unijnych znaków towarowych stosuje przepisy proceduralne odnoszące się do tego samego rodzaju powództwa jak w przypadku krajowego znaku towarowego w państwie członkowskim, w którym ma swoją siedzibę”.
Artykuł 102 wspomnianego rozporządzenia, zatytułowany „Sankcje”, stanowi:
„1.   W przypadku gdy sąd [orzekający] w sprawach unijnych znaków towarowych uznaje, że pozwany naruszył lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego, wydaje, chyba że istnieją szczególne powody zaniechania tego, decyzję zakazującą [postanowienie zakazujące] pozwanemu działań stanowiących naruszenie lub stwarzających groźbę naruszenia unijnego znaku towarowego. Stosuje również takie środki, zgodnie z przepisami swojego ustawodawstwa krajowego, których celem jest zapewnienie przestrzegania zakazu.
2.   We wszystkich pozostałych przypadkach sąd [orzekający] w sprawach unijnych znaków towarowych stosuje prawo obowiązujące w państwie członkowskim, w którym miały miejsce akty naruszenia [działania stanowiące naruszenie] lub wystąpiło zagrożenie naruszenia, w tym prawa prywatnego międzynarodowego [prawo międzynarodowe prywatne]”.
Dyrektywa 2004/48/WE
Artykuł 13 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (
Dz.U. 2004, L 157, s. 45
– wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 2, s. 32), zatytułowany „Odszkodowania”, stanowi:
„1.   Państwa członkowskie zapewniają, że na wniosek poszkodowanej strony właściwe organy sądowe nakazują naruszającemu, który świadomie lub mając rozsądne podstawy do posiadania takiej wiedzy zaangażował się w naruszającą działalność [działalność stanowiącą naruszenie], wypłacenie podmiotowi uprawnionemu odszkodowań odpowiednich do rzeczywistego uszczerbku, jaki ten poniósł w wyniku naruszenia.
Ustanawiając wysokość odszkodowań, organy sądowe:
a)
biorą pod uwagę wszystkie właściwe aspekty, także [takie jak] poniesione przez poszkodowaną stronę negatywne skutki gospodarcze, z utraconymi zyskami włącznie, wszelkie nieuczciwe zyski uzyskane przez naruszającego oraz, we właściwych przypadkach, elementy inne niż czynniki ekonomiczne, w rodzaju [takie jak] np. uszczerbku moralnego, jaki [krzywdę, jaką] naruszenie spowodowało dla właściciela praw;
lub
b)
jako alternatywę dla lit. a) mogą one, we właściwych przypadkach, ustanowić odszkodowania ryczałtowe na podstawie elementów takich jak przynajmniej suma opłat licencyjnych, honorariów autorskich lub opłat należnych w razie poproszenia [zwrócenia się] przez naruszającego o zgodę na wykorzystywanie praw własności intelektualnej, o którą chodzi.
2.   Jeśli naruszający zaangażował się w działanie naruszające [działalność stanowiącą naruszenie] bez swojej wiedzy lub nie mając rozsądnych podstaw do posiadania takiej wiedzy, państwa członkowskie mogą stanowić, że organy sądowe mogą zarządzać albo zwrot zysków, albo wypłacenie odszkodowań, zależnie od ustalenia [które mogą być wcześniej ustalone]”.
Prawo estońskie
Artykuł 8 ust. 2 kaubamärgiseadus (ustawy o znakach towarowych) z dnia 22 maja 2002 r. (RT I 2002, 49, 308), w brzmieniu mającym zastosowanie do sporu w postępowaniu głównym, przewiduje:
„Zarejestrowany znak towarowy podlega ochronie prawnej od daty dokonania zgłoszenia […] do końca okresu 10 lat liczonego od daty rejestracji”.
Artykuł 57 tej ustawy, zatytułowany „Ochrona wyłącznego prawa”, przewiduje w ust. 1:
„Właściciel znaku towarowego może wnieść powództwo przeciwko każdej osobie, która narusza jego wyłączne prawo, w tym także przeciwko licencjobiorcy, który naruszył warunki umowy licencyjnej:
1)
o zaprzestanie naruszenia;
2)
o naprawienie wyrządzonej umyślnie lub wskutek niedbalstwa szkody majątkowej, w tym utraconych korzyści, jak również krzywdy.
[…]”.
Na mocy art. 4 ust. 2 tsiviilkohtumenetluse seadustikus (kodeksu postępowania cywilnego) z dnia 20 kwietnia 2005 r. (RT I 2005, 26, 197), w brzmieniu mającym zastosowanie do sporu w postępowaniu głównym (zwanego dalej „kodeksem postępowania cywilnego”):
„W postępowaniu spornym strony określają przedmiot sporu oraz przebieg postępowania oraz decydują o złożeniu wniosków i o wniesieniu środków odwoławczych”.
Artykuł 5 tego kodeksu, zatytułowany „Zasada dyspozycyjności”, przewiduje w ust. 1:
„Powództwo jest rozpatrywane na podstawie przedstawionych przez strony okoliczności i złożonych przez nie wniosków w świetle wysuniętego roszczenia”.
Artykuł 439 wspomnianego kodeksu, zatytułowany „Granice orzekania w przedmiocie powództwa”, przewiduje:
„Sąd nie może orzekać ponad granice wysuniętego roszczenia, jak również nie może orzec w przedmiocie roszczenia, które nie jest dochodzone”.
Postępowanie główne i pytania prejudycjalne
I. Nikolajeva jest właścicielką unijnego słownego znaku towarowego HolzProf. Zgłoszenie do rejestracji tego znaku towarowego zostało dokonane w dniu 24 kwietnia 2010 r., a następnie opublikowane w dniu 31 maja 2010 r. Wspomniany znak towarowy został zarejestrowany w dniu 14 września 2010 r. pod numerem CTM 00905381 i ta rejestracja została opublikowana w dniu 16 września 2010 r.
W dniu 24 kwietnia 2010 r. I. Nikolajeva zawarła umowę licencyjną, na mocy której przyznała spółce Holz Prof OÜ prawo do korzystania z jej znaku towarowego w zamian za miesięczną opłatę w wysokości 1278 EUR.
I. Nikolajeva twierdzi, że w okresie od 3 maja 2010 r. do 28 października 2011 r. spółka Multi Protect korzystała z jej znaku towarowego w sposób niezgodny z prawem, w szczególności poprzez używanie oznaczenia identycznego z tym znakiem towarowym w formie „ukrytego hasła” na dostępnej w Internecie witrynie. W konsekwencji I. Nikolajeva pozwała tę spółkę przed Harju Maakohus (sąd pierwszej instancji w Harju, Estonia).
Przed sądem odsyłającym I. Nikolajeva przedstawiła trzy żądania.
W pierwszej kolejności wniosła o stwierdzenie naruszenia w postaci niezgodnego z prawem korzystania przez Multi Protect z jej znaku towarowego, podnosząc, że to korzystanie jest sprzeczne z art. 9 ust. 1 lit. a) i art. 9 ust. 2 lit. d) rozporządzenia nr 207/2009.
W drugiej kolejności I. Nikolajeva powołała się na bezpodstawne wzbogacenie związane z tym naruszeniem i zażądała wypłaty kwoty 22791 EUR z tytułu zwrotu bezprawnie uzyskanej korzyści w drodze popełnienia zarzucanego naruszenia, obliczonej poprzez pomnożenie czasu trwania naruszenia, czyli całkowitego okresu wynoszącego 17 miesięcy i 25 dni, przez kwotę określonej w umowie miesięcznej opłaty licencyjnej.
W trzeciej kolejności I. Nikolajeva wniosła o naprawienie poniesionej przez nią szkody niemajątkowej (krzywdy), w wysokości ustalonej przez sąd rozpatrujący sprawę. W tym zakresie podniosła w szczególności, że wniesienie sprawy do sądu odsyłającego, a także wszczęcie postępowania karnego dotyczącego tych samych działań stanowiących naruszenie spowodowały u niej cierpienia psychiczne. Twierdzi, że stan jej zdrowia uległ pogorszeniu ze względu na te same działania, a rozpatrywany spór wywarł niekorzystne skutki w zakresie stosunków handlowych.
Sąd odsyłający twierdzi, że w sprawie w postępowaniu głównym pojawia się, po pierwsze, kwestia, czy art. 102 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że jako sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych sąd ten jest zobowiązany do wydania postanowienia zakazującego kontynuowania działań stanowiących naruszenie, podczas gdy w swym pozwie skarżąca nie wniosła o wydanie takiego zakazu, a także nie powołała się na naruszenie przyznanego jej przez znak towarowy wyłącznego prawa po dniu 28 października 2011 r., lecz ograniczyła się do zażądania stwierdzenia naruszenia w okresie do tego dnia.
Sąd odsyłający wskazuje w tym zakresie, że na mocy mającego zastosowanie prawa krajowego, a w szczególności ustanowionej w art. 4 ust. 2 kodeksu postępowania cywilnego zasady dyspozycyjności i ustanowionej w art. 439 tego kodeksu zasady ne ultra petita, sąd krajowy może wydać postanowienie, takie jak przewidziane w art. 102 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009, tylko wtedy, gdy zostało mu przedstawione żądanie wydania takiego postanowienia.
Odwołując się do wyroku z dnia 14 grudnia 2006 r., Nokia (
C‑316/05
,
EU:C:2006:789
), sąd odsyłający stwierdza, że w tym przypadku pojawia się także kwestia, czy nieprzedstawienie przez skarżącą w postępowaniu głównym żądania mającego na celu zakazanie kontynuowania naruszenia może stanowić „szczególny powód” w rozumieniu art. 102 ust. 1 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009, który uzasadniałby możliwość uwzględnienia przez ten sąd żądania pierwszego wspomnianej skarżącej, bez konieczności wydawania postanowienia zawierającego ten zakaz.
Po drugie, sąd odsyłający zastanawia się nad zakresem pojęcia „odpowiedniego odszkodowania”, o którym mowa w art. 9 ust. 3 zdanie drugie wspomnianego rozporządzenia, a w szczególności nad kwestiami, czy takie odszkodowanie można uzyskać w związku z działaniami podjętymi przed opublikowaniem zgłoszenia unijnego znaku towarowego i czy wspomniane odszkodowanie ma zapewnić naprawienie szkody poniesionej przez właściciela danego znaku towarowego w całości, w tym także zadośćuczynienie za krzywdę.
W tych okolicznościach Harju Maakohus (sąd pierwszej instancji w Harju) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
„1)
Czy sąd [orzekający w sprawach] unijnych znaków towarowych powinien wydać postanowienie takie jak przewidziane w art. 102 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 także wtedy, gdy powód nie wnosi o to w swoich roszczeniach i strony nie twierdzą, że pozwany naruszył unijny znak towarowy lub że z jego strony istnieje groźba naruszenia unijnego znaku towarowego po określonym dniu w przeszłości, czy też niewysunięcie takiego roszczenia lub niepowołanie się na taką okoliczność stanowi »szczególny powód« w rozumieniu zdania pierwszego tego przepisu?
2)
Czy art. 9 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że właściciel znaku towarowego może dochodzić od osoby trzeciej w przypadku używania przez nią oznaczenia identycznego z jego znakiem towarowym w okresie od momentu opublikowania zgłoszenia znaku towarowego do momentu opublikowania rejestracji znaku jedynie odpowiedniego odszkodowania na podstawie art. 9 ust. 3 zdanie drugie, ale nie odszkodowania z tytułu poniesionej szkody i za zwyczajową wartość tego, co zostało uzyskane w drodze naruszenia, oraz że za okres od momentu opublikowania zgłoszenia znaku towarowego także nie przysługuje prawo do odpowiedniego odszkodowania?
3)
Jakie rodzaje kosztów i innych kompensat obejmuje odpowiednie odszkodowanie na podstawie art. 9 ust. 3 zdanie drugie i czy może ono między innymi obejmować – i na jakich warunkach – naprawienie szkody niemajątkowej właściciela znaku towarowego?”.
W przedmiocie pytań prejudycjalnych
W przedmiocie pytania pierwszego
W pytaniu pierwszym sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalenia, czy art. 102 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych powinien wydać postanowienie zakazujące osobie trzeciej kontynuowania działań stanowiących naruszenie, chociaż właściciel znaku towarowego nie przedstawił przed tym sądem żądania o takiej treści.
Sąd ten podnosi, że na podstawie niektórych zasad prawa krajowego w zakresie organizacji postępowania cywilnego, a w szczególności ustanowionych w art. 4, 5 i 439 kodeksu postępowania cywilnego zasad dyspozycyjności i ne ultra petita obowiązuje go zakaz wydania postanowienia takiego, o jakim mowa w art. 102 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, jeśli nie zostało mu przedstawione żądanie o takiej treści.
W tym zakresie należy przypomnieć, że na mocy art. 101 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009 sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych stosuje, o ile to rozporządzenie nie stanowi inaczej, przepisy proceduralne odnoszące się do tego samego rodzaju powództwa jak w przypadku krajowego znaku towarowego w państwie członkowskim, w którym ma swoją siedzibę.
Tak więc, ponieważ wspomniane rozporządzenie nie stanowi inaczej, nie sprzeciwia się ono stosowaniu wspomnianych zasad dyspozycyjności i ne ultra petita.
Tym samym art. 102 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 nie sprzeciwia się temu, by na podstawie tych zasad prawa krajowego w zakresie postępowania, sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych powstrzymał się od wydania postanowienia zakazującego osobie trzeciej kontynuowania działań stanowiących naruszenie z tego względu, że właściciel danego znaku towarowego nie przedstawił żądania o takiej treści.
Ponieważ brak obowiązku wydania postanowienia, o którym mowa w art. 102 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, wynika w konsekwencji ze stosowania zasad prawa krajowego dotyczących postępowania, któremu to stosowaniu wspomniane rozporządzenie się nie sprzeciwia, nie ma potrzeby badania kwestii, czy jest on uzasadniony ze względu na istnienie „szczególnego powodu” w rozumieniu tego przepisu.
W każdym razie okoliczności, że w swym pozwie do sądu orzekającego w sprawach unijnych znaków towarowych właścicielka unijnego znaku towarowego ograniczyła się do zażądania stwierdzenia naruszenia i nie zażądała nakazania jego zaprzestania, nie można uznać za „szczególny powód” w rozumieniu art. 102 ust. 1 wspomnianego rozporządzenia.
Wyrażenie to dotyczy bowiem tylko sytuacji wyjątkowych, w których w świetle szczególnych cech zachowania zarzucanego osobie trzeciej, a w szczególności faktu, że nie ma ona możliwości kontynuowania zarzucanych jej działań stanowiących naruszenie lub stwarzania zagrożenia naruszeniem, taki sąd nie ma obowiązku wydania postanowienia zakazującego osobie trzeciej kontynuowania takich działań, podczas gdy żądanie w tym celu zostało złożone przez właściciela znaku towarowego (zob. podobnie wyrok z dnia 14 grudnia 2006 r., Nokia,
C‑316/05
,
EU:C:2006:789
, pkt
).
W świetle powyższych rozważań na pytanie pierwsze należy odpowiedzieć, że art. 102 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on temu, by na podstawie pewnych zasad prawa krajowego w zakresie postępowania sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych powstrzymał się od wydania postanowienia zakazującego osobie trzeciej kontynuowania działań stanowiących naruszenie z tego względu, że właściciel danego znaku towarowego nie przedstawił przed sądem żądania o takiej treści.
W przedmiocie pytań drugiego i trzeciego
Poprzez swe pytania drugie i trzecie, które należy zbadać łącznie, sąd odsyłający zmierza w istocie do ustalania, po pierwsze, czy art. 9 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on możliwości dochodzenia przez właściciela unijnego znaku towarowego odszkodowania za działania podjęte przez osobę trzecią przed opublikowaniem zgłoszenia danego znaku towarowego, a po drugie, czy – w odniesieniu do działań osoby trzeciej podjętych po opublikowaniu zgłoszenia tego znaku towarowego, ale przed opublikowaniem rejestracji tego znaku towarowego – znajdujące się w tym przepisie pojęcie „odpowiedniego odszkodowania” obejmuje odszkodowanie mające na celu naprawienie poniesionej przez tego właściciela szkody w całości, w tym zwrócenie zwyczajowej wartości uzyskanej przez osobę trzecią, a także zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.
W tym względzie należy stwierdzić, że na podstawie art. 9 ust. 3 zdanie pierwsze rozporządzenia nr 207/2009 prawo przyznane przez unijny znak towarowy jest skuteczne wobec osób trzecich dopiero od dnia opublikowania rejestracji danego znaku towarowego.
Z powyższego wynika, że wyłączne prawo, które unijny znak towarowy przyznaje jego właścicielowi, pozwalające mu w szczególności na zakazanie osobom trzecim używania danego znaku w drodze wytoczonego na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 207/2009 powództwa o stwierdzenie naruszenia prawa do znaku, może odnosić się tylko do działań osoby trzeciej podjętych po opublikowaniu rejestracji tego znaku towarowego.
Jednakże w celu przyznania zgłaszającemu znak towarowy pewnego środka ochrony w okresie pomiędzy datą opublikowania zgłoszenia, czyli datą, od której to zgłoszenie powinno być znane osobie trzeciej, a datą opublikowania jego rejestracji, art. 9 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009 przewiduje prawo do „odpowiedniego odszkodowania” w odniesieniu do działań, które miały miejsce w tym okresie i które – gdyby zostały podjęte po dacie rejestracji wspomnianego znaku towarowego – byłyby zakazane.
Ochronę tę uzasadnia całość praw majątkowych, jakie wspomniane rozporządzenie wiąże ze zgłoszeniem unijnego znaku towarowego.
Zgodnie bowiem z art. 24 rozporządzenia nr 207/2009, znajdującym się w sekcji 4 tego rozporządzenia i zatytułowanym „Zgłoszenie unijnego znaku towarowego jako przedmiot własności”, zgłoszenia unijnych znaków towarowych mogą być przedmiotem różnego rodzaju czynności prawnych, takich jak przeniesienie własności, ustanowienie praw rzeczowych lub licencji, których wspólną cechą jest to, że mają one za przedmiot lub skutek utworzenie lub przeniesienie prawa odnoszącego się do danego znaku towarowego (zob. podobnie wyrok z dnia 4 lutego 2016 r., Hassan,
C‑163/15
,
EU:C:2016:71
, pkt
).
W niniejszym przypadku zgłoszenie rozpatrywanego w postępowaniu głównym znaku towarowego było od momentu jego dokonania przedmiotem licencji.
Odrębna wartość ekonomiczna samego zgłoszenia unijnego znaku towarowego wynika także z innych praw wiążących się z takim zgłoszeniem. I tak, na mocy rozporządzenia nr 207/2009 od daty dokonania zgłoszenia do rejestracji znaku towarowego zgłaszający korzysta co do zasady z prawa pierwszeństwa przed zgłoszeniami dokonanymi później.
Poza tym tego rodzaju względy dotyczące całości praw majątkowych wiążących się z rejestracją znaku towarowego doprowadziły w szczególności Europejski Trybunał Praw Człowieka do stwierdzenia, że – w świetle okoliczności danego przypadku rozpatrywanych łącznie – takie zgłoszenie może stanowić istotny interes chroniony w oparciu o podstawowe prawo własności ustanowione w art. 1 protokołu dodatkowego nr 1 do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności podpisanej w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 r. (zob. podobnie wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 11 stycznia 2007 r. w sprawie Anheuser-Busch Inc. przeciwko Portugalii, CE:ECHR:2007:0111JUD007304901, §§ 73–78).
W świetle tych rozważań należy stwierdzić, że ponieważ art. 9 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009 zawiera ściśle określony wyjątek od zasady, zgodnie z którą prawa przyznane przez unijny znak towarowy nie są skuteczne wobec stron trzecich przed dniem opublikowania jego rejestracji, to na podstawie tego przepisu nie można dochodzić żadnego odszkodowania za działania podjęte przed opublikowaniem zgłoszenia takiego znaku towarowego.
Ponadto, ponieważ art. 9 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009 nie zawiera żadnego wyraźnego odesłania do prawa państw członkowskich dla określenia jego znaczenia i zakresu, to z utrwalonego orzecznictwa Trybunału wynika, że znajdującemu się w tym przepisie pojęciu „odpowiedniego odszkodowania” należy nadać autonomiczną i jednolitą wykładnię, którą należy ustalić, uwzględniając kontekst wspomnianego przepisu i cel danego uregulowania (zob. analogicznie wyrok z dnia 14 grudnia 2006 r., Nokia,
C‑316/05
,
EU:C:2006:789
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo).
Do celów dokonania tej wykładni należy – co podniósł także sąd odsyłający – uwzględnić fakt, że ochrona w postaci „odpowiedniego odszkodowania” w rozumieniu art. 9 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009 za działania, o których mowa w tym przepisie, powinna ze swej natury być bardziej ograniczona niż ochrona, z jakiej korzysta właściciel znaku towarowego w odniesieniu do działań podjętych po dniu rejestracji tego znaku, ponieważ interes, jaki należy chronić z tytułu zgłoszenia znaku towarowego, jest mniej istotny niż interes wiążący się ze znakiem towarowym po jego rejestracji.
Działania, o których mowa w art. 9 ust. 3 zdanie drugie wspomnianego rozporządzenia, podejmowane są bowiem wtedy, kiedy nie jest jeszcze pewne, czy znak towarowy objęty zgłoszeniem zostanie rzeczywiście zarejestrowany, ponieważ rejestracji tej mogą stanąć jeszcze na przeszkodzie w całości lub w części bezwzględne lub względne podstawy odmowy rejestracji.
Tak więc prawa przyznane przez zgłoszenie unijnego znaku towarowego posiadają, przed zarejestrowaniem danego znaku, charakter, jaki można określić jako „warunkowy”.
Ten warunkowy charakter wynika skądinąd wyraźnie z art. 9 ust. 3 zdanie trzecie rozporządzenia nr 207/2009 w zakresie, w jakim przepis ten przewiduje, że powództwo oparte na art. 9 ust. 3 zdanie drugie tego rozporządzenia można wnieść do sądu orzekającego w sprawach unijnych znaków towarowych dopiero po opublikowaniu rejestracji danego znaku towarowego.
Z powyższego wynika, że „odpowiednie odszkodowanie”, którego można dochodzić w ramach powództwa opartego na art. 9 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009, powinno mieć mniejszy zakres niż odszkodowanie, jakiego może dochodzić właściciel unijnego znaku towarowego z tytułu szkody spowodowanej jego naruszeniem.
Rozróżnienie pomiędzy tymi dwoma rodzajami powództwa wynika także z zawartego w art. 96 rozporządzenia nr 207/2009 wyliczenia poszczególnych przypadków wyłącznej właściwości sądów orzekających w sprawach unijnych znaków towarowych, jako że w artykule tym wymieniono odrębnie w lit. a) „naruszeni[a]” i w lit. c) „powództw[a] wnoszon[e] w wyniku czynności [działań] określonych w art. 9 ust. 3 zdanie drugie” tego rozporządzenia.
Poza tym należy stwierdzić, że ponieważ rozporządzenie nr 207/2009 nie zawiera przepisów dotyczących odszkodowania, jakiego może dochodzić właściciel unijnego znaku towarowego w związku z działaniami stanowiącymi naruszenie, to z art. 101 ust. 2 tego rozporządzenia wynika, że co do zasady sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych stosuje przepisy swojego ustawodawstwa krajowego w tym zakresie, w tym również przepisy swojego prawa międzynarodowego prywatnego. Ponadto z art. 14 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia wynika, że nie sprzeciwia się ono uzupełniającemu stosowaniu prawa krajowego w zakresie naruszeń, a w szczególności prawa krajowego dotyczącego odpowiedzialności cywilnej.
W tym kontekście art. 13 dyrektywy 2004/48 przewiduje pewne zasady w zakresie odszkodowania, mające na celu naprawienie szkody wyrządzonej działaniami stanowiącymi naruszenie, które to zasady są różne w zależności od tego, czy należy uznać – czy też nie – że osoba trzecia zaangażowała się w działanie naruszające świadomie lub istnieją rozsądne podstawy, by uznać, że angażując się w takie działanie, osoba trzecia posiadała wiedzę, że działanie to stanowi naruszenie.
I tak art. 13 ust. 1 tej dyrektywy w przypadku naruszeń popełnionych świadomie przewiduje co do zasady naprawienie rzeczywiście poniesionej szkody w całości, które może obejmować także zadośćuczynienie za krzywdę, podczas gdy art. 13 ust. 2 tej dyrektywy w przypadku naruszeń popełnionych nieświadomie pozwala tylko na zwrot zysków albo wypłacenie odszkodowania, które może być wcześniej ustalone.
Chociaż te przepisy mają zastosowanie jako takie wyłącznie do naruszeń znaków towarowych, a więc działań podjętych po opublikowaniu rejestracji danego znaku towarowego, a nie do działań podjętych przed tym opublikowaniem, takich, o których mowa w art. 9 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009, to można jednak z powyższego wywieść, jak podniósł również rzecznik generalny w pkt 51 opinii, że naprawienie szkody należne z tytułu „odpowiedniego odszkodowania” nie może być wyższe od ograniczonego odszkodowania przewidzianego w art. 13 ust. 2 dyrektywy 2004/48.
Skoro bowiem art. 9 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009 zmierza do powiązania ze znakiem towarowym praw o charakterze warunkowym od dnia opublikowania jego zgłoszenia i jeszcze przed opublikowaniem jego rejestracji, to „odpowiednie odszkodowanie” w rozumieniu tego przepisu powinno mieć mniejszy zakres niż odszkodowanie, jakiego może dochodzić właściciel unijnego znaku towarowego w odniesieniu do naruszeń popełnionych po opublikowaniu rejestracji tego znaku i którego celem jest co do zasady naprawienie rzeczywiście poniesionej szkody w całości, które może w stosownym przypadku obejmować zadośćuczynienie za krzywdę.
W celu ustalenia „odpowiedniego odszkodowania” w rozumieniu art. 9 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009 należy zatem przyjąć kryterium dotyczące zwrotu korzyści i wykluczyć z tego odszkodowania naprawienie szkody o szerszym zakresie, jaką może ponieść właściciel danego znaku towarowego ze względu na jego używanie, które to naprawienie może obejmować także zadośćuczynienie za krzywdę.
Kryterium dotyczące zwrotu korzyści w zakresie, w jakim dotyczy zwrotu korzyści niesłusznie uzyskanych przez osoby trzecie w wyniku używania danego znaku towarowego w okresie, o którym mowa w art. 9 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009, wpisuje się w cel, do którego osiągnięcia zmierza ten przepis i który polega na uniemożliwieniu osobom trzecim uzyskania niesłusznie korzyści z odrębnej wartości ekonomicznej, jaką posiada samo zgłoszenie znaku towarowego, w przypadku gdy należy uznać, że te osoby trzecie wiedziały o tym zgłoszeniu w wyniku jego opublikowania.
W świetle całości powyższych rozważań na pytania drugie i trzecie należy odpowiedzieć, że art. 9 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on możliwości dochodzenia przez właściciela unijnego znaku towarowego odszkodowania w odniesieniu do działań podjętych przez osobę trzecią przed opublikowaniem zgłoszenia znaku towarowego. W odniesieniu do działań osoby trzeciej podjętych po opublikowaniu zgłoszenia znaku towarowego, ale przed opublikowaniem jego rejestracji, znajdujące się w tym przepisie pojęcie „odpowiedniego odszkodowania” obejmuje zwrot korzyści rzeczywiście uzyskanych przez osoby trzecie w wyniku używania tego znaku towarowego we wspomnianym okresie. Natomiast z zakresu pojęcia „odpowiedniego odszkodowania” wykluczone jest naprawienie szkody o szerszym zakresie, jaką właściciel wspomnianego znaku towarowego mógł ponieść, w tym – w odpowiednim przypadku – zadośćuczynienie za krzywdę.
W przedmiocie kosztów
Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (siódma izba) orzeka, co następuje:

1)
Artykuł 102 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że nie sprzeciwia się on temu, by na podstawie pewnych zasad prawa krajowego w zakresie postępowania sąd orzekający w sprawach unijnych znaków towarowych powstrzymał się od wydania postanowienia zakazującego osobie trzeciej kontynuowania działań stanowiących naruszenie z tego względu, że właściciel danego znaku towarowego nie przedstawił przed sądem żądania o takiej treści.

2)
Artykuł 9 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on możliwości dochodzenia przez właściciela unijnego znaku towarowego odszkodowania w odniesieniu do działań podjętych przez osobę trzecią przed opublikowaniem zgłoszenia znaku towarowego. W odniesieniu do działań osoby trzeciej podjętych po opublikowaniu zgłoszenia znaku towarowego, ale przed opublikowaniem jego rejestracji, znajdujące się w tym przepisie pojęcie „odpowiedniego odszkodowania” obejmuje zwrot korzyści rzeczywiście uzyskanych przez osoby trzecie w wyniku używania tego znaku towarowego we wspomnianym okresie. Natomiast z zakresu pojęcia „odpowiedniego odszkodowania” wykluczone jest naprawienie szkody o szerszym zakresie, którą właściciel wspomnianego znaku towarowego mógł ponieść, w tym – w odpowiednim przypadku – zadośćuczynienie za krzywdę.

Podpisy
(
*1
)	Język postępowania: estoński.