CELEX: 62016TJ0389
EU-tavaramerkki
Mitättömyysmenettely
EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki MONTORSI F. & F.
Aikaisempi kansallinen sanamerkki Casa Montorsi
Suhteellinen mitättömyysperuste
Sekaannusvaara
Asetuksen (EY) N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohta
Tavaramerkkien rinnakkaiskäyttöä koskeva sopimus
Soveltamisala
Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 3 kohta

Asian tausta
Montorsi Francesco & Figli SpA teki 12.2.2007 EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (
EYVL 1994, L 11, s. 1
), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella N:o 207/2009 (
EUVL 2009, L 78, s. 1
)), nojalla.
Rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki on sanamerkki MONTORSI F. & F.
Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 29, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Liha, kala, siipikarja ja riista; lihauutteet; säilötyt, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset; hyytelöt, hillot, munat, maito ja maitotuotteet; ravintoöljyt ja ‑rasvat”.
EU-tavaramerkkiä koskeva rekisteröintihakemus julkaistiin 30.7.2007 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 38/2007, ja kyseinen tavaramerkki rekisteröitiin 18.1.2008.
Väliintulija Casa Montorsi Srl vaati 28.12.2010 asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista kaikkien edellä 3 kohdassa lueteltujen tavaroiden osalta.
Mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus perustui aikaisempaan italialaiseen sanamerkkiin Casa Montorsi, jota koskeva rekisteröintihakemus oli tehty 24.2.1995, joka oli rekisteröity 2.6.1998 numerolla 751820 ja tämän jälkeen uusittu ja joka kattoi erityisesti luokkaan 29 kuuluvat tavarat, jotka vastasivat seuraavaa kuvausta: ”Liha, kala, siipikarja ja riista; lihauutteet; säilötyt, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset; hyytelöt, hillot, hillokkeet; munat, maito ja maitotuotteet; ravintoöljyt ja ‑rasvat”.
Mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen tueksi esitetty peruste oli asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty sekaannusvaaran olemassaolo.
Riidanalainen tavaramerkki siirrettiin hallinnollisen menettelyn kuluessa Negroni SpA:lle ja tämän jälkeen kantajana olevalle Agricola italiana alimentare SpA:lle (AIA).
Kantaja vaati mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen hylkäämistä sillä perusteella, että se oli vastoin yksityistä asiakirjaa, jonka kantaja oli allekirjoittanut väliintulijan kanssa 4.5.2000 (jäljempänä sopimus) ja jolla nämä olivat hyväksyneet tavaramerkkiensä rinnakkaiskäytön Italian markkinoilla ja sitoutuneet vastavuoroisesti olemaan vastustamatta niiden käyttöä. Kantaja vaati myös näyttöä aikaisemman tavaramerkin käytöstä.
Mitättömyysosasto julisti 20.3.2014 riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi tavaroiden ”Liha, kala, siipikarja ja riista; munat” osalta mutta vahvisti sen voimassaolon muiden tämän tavaramerkin kattamien tavaroiden eli tavaroiden ”lihauutteet; säilötyt, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset; hyytelöt, hillot, maito ja maitotuotteet; ravintoöljyt ja ‑rasvat” osalta sekä muiden sellaisten tavaroiden osalta, joita ei mainittu riidanalaisen tavaramerkin kattamien tavaroiden luettelossa.
Mitättömyysosasto katsoi erityisesti, että sopimus ei ollut esteenä väliintulijan mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen tutkimiselle, koska tätä sopimusta, jonka sisältö oli aluetta ja kestoa koskevilta osin epäselvä, ei voitu pitää asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna varta vasten annettuna suostumuksena. Väliintulijan näytöstä, joka koskee aikaisemman tavaramerkin käyttöä, mitättömyysosasto katsoi, että tämä näyttö oli esitetty mutta vain tavaroiden ”kinkku, salami, leikkeleet”, jotka kuuluvat ”lihan” alakäsitteistöön, osalta. Tavaroiden vertailusta mitättömyysosasto katsoi, että riidanalaisen tavaramerkin kattamista tavaroista vain ”liha, kala, siipikarja ja riista; munat” olivat samoja tai samankaltaisia kuin tavarat, joita varten aikaisempaa tavaramerkkiä oli käytetty eli alakäsitteeseen ”liha” kuuluvat tavarat. Merkkien vertailusta mitättömyysosasto totesi, että riidanalainen tavaramerkki ja aikaisempi tavaramerkki olivat keskimääräisen samankaltaisia, koska nämä kaksi tavaramerkkiä sisälsivät saman sukunimen Montorsi. Lopuksi mitättömyysosasto katsoi, että kun otettiin huomioon tavaroiden ja riidanalaisten tavaramerkkien samanlaisuus tai samankaltaisuus, oli olemassa sekaannusvaara italialaisen yleisön keskuudessa riidanalaisen tavaramerkin kattamien tavaroiden ”liha, kala, siipikarja ja riista; munat” osalta ja että tämä tavaramerkki oli julistettava mitättömäksi näiden tavaroiden osalta.
Kantaja valitti mitättömyysosaston päätöksestä 12.5.2014 EUIPO:ssa asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla ja vaati, että riidanalainen tavaramerkki pysyy voimassa tavaroiden ”liha, kala, siipikarja ja riista; munat” osalta.
EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 28.4.2016 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös).
Valituslautakunta totesi aluksi, että kantaja ei kiistänyt valituslautakunnassa yhtäkään mitättömyysosaston arviointia aikaisemman tavaramerkin käytön osoittamisesta, merkkien ja tavaroiden samankaltaisuudesta ja sekaannusvaarasta. Ainoa valitusperuste koski sopimusta, joka kantajan mukaan oli esteenä riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittämiselle sekaannusvaaran vuoksi.
Valituslautakunta katsoi, että EUIPO ei ollut sidottu sopimukseen, joka säänteli yksityisiä intressejä, mutta että sen oli tutkittava, oliko tämän sopimuksen perusteella mahdollista katsoa, että oli olemassa asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu varta vasten annettu suostumus tai käytettiinkö kyseisiä tavaramerkkejä rinnakkain. Valituslautakunta katsoi, että sopimuksen perusteella ei voitu osoittaa tällaista suostumusta. Se lisäsi, että vaikka oli otettu huomioon se osa sopimuksesta, jossa sopimuspuolet ”hyväksyivät, että kummankin tavaramerkkejä voidaan käyttää rinnakkain”, olisi vielä pitänyt esittää näyttöä siitä, että rinnakkaiskäyttö johtui siitä, että ei ollut olemassa sekaannusvaaraa kohdeyleisöön nähden, ja tämä näyttö olisi edellyttänyt osoitusta riidanalaisten tavaramerkkien rinnakkaiskäytöstä riittävän pitkältä ajanjaksolta ennen riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekemispäivää. Ei ollut esitetty näyttöä tällaisesta rinnakkaiskäytöstä eikä varsinkaan siitä, että tämä rinnakkaiskäyttö ei aiheuttaisi sekaannusvaaraa. Näin ollen valituslautakunta hylkäsi valituksen.
Asianosaisten vaatimukset
Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
–
kumoaa riidanalaisen päätöksen
–
velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
EUIPO ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin
–
hylkää kanteen
–
velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Oikeudellinen arviointi
Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen koskee asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessä saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, rikkomista ja toinen tämän asetuksen 53 artiklan 3 kohdan rikkomista.
Ensin on tutkittava toinen kanneperuste.
Toinen kumoamisperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 3 kohdan rikkomista
Kantaja väittää, että on kiistatonta, että sopimuspuolet ovat hyväksyneet nykyisten ja tulevien tavaramerkkiensä rinnakkaiskäytön Italian markkinoilla, minkä johdosta väliintulijalla ei ole oikeutta vaatia riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista.
Kantaja katsoo, että väliintulija ei voi missään tapauksessa estää riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä kaikissa muissa EU-maissa kuin Italiassa eikä myöskään – kun otetaan huomioon sopimus – tämän tavaramerkin rekisteröintiä Italiassa.
Kantaja moittii valituslautakuntaa siitä, että tämä ei ole ottanut huomioon vastakkain olevista aikaisemmista oikeuksista johtuvia mitättömyysperusteita koskevaa ”suhteuttamisen periaatetta”. Suhteellisilla hylkäysperusteilla suojataan vain yksityisiä intressejä. Vaikka aikaisemman oikeuden haltijan suostumus ei oikeuta sivuuttamaan ehdotonta hylkäysperustetta, suostumus mahdollistaa tämän suhteellisen hylkäysperusteen osalta. Unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan kahden tavaramerkin välinen ristiriita koskee tältä osin vain kilpailevia yrityksiä eikä kuluttajia.
Erityisesti asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 3 kohdan rikkomisesta kantaja riitauttaa ensinnäkin riidanalaisen päätöksen 25 kohdan kahdesta ensimmäisestä virkkeestä ilmenevän valituslautakunnan toteamuksen, jonka mukaan tavaramerkin rekisteröintiä koskeva suostumus edellyttää sitä, että rekisteröitävä merkki on tarkasti yksilöity, mitä ei ole nyt käsiteltävässä asiassa tapahtunut.
Sopimuksessa ei viitata selvästi tavaramerkkiin MONTORSI itsessään vaan termin ”montorsi” nykyisiin tai tuleviin rekisteröinteihin tai käyttöön erottamiskykyisen merkin yhteydessä luokkaan 29 kuuluvien tavaroiden osalta. Tämän viittauksen suppea tulkinta on kantajan mukaan järjetön, koska sopimusta tehtäessä kumpikaan sopimuspuolista ei ollut tavaramerkin MONTORSI haltija suppeassa merkityksessä. Näin ollen kantaja katsoo, että toisin kuin valituslautakunta on vahvistanut riidanalaisessa päätöksessä, sopimuspuolet eivät olleet antaneet nimenomaista suostumustaan vain tavaramerkin MONTORSI rekisteröintiin ja käyttöön suppeassa merkityksessä, vaan myös kaikkien termin ”montorsi” sisältävien erottamiskykyisten, kuten tavaramerkin MONTORSI F. & F., merkkien rekisteröintiin ja käyttöön.
Toiseksi kantaja katsoo liian kaavamaiseksi valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 25 kohdan loppuosassa tekemän tulkinnan, jonka mukaan sopimuksesta ei voida päätellä varta vasten annettua suostumusta riidanalaisen tavaramerkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi. On totta, että sopimuksen pätevyys on rajoitettu Italiaan. Nyt käsiteltävässä asiassa Italian aluetta koskeva varta vasten annettu suostumus merkitsee kuitenkin väistämättä suostumusta riidanalaisten tavaramerkin rekisteröimiseksi unionin tavaramerkiksi. Koska väliintulija on kantajan mukaan antanut suostumuksensa tavaramerkkien rinnakkaiskäytölle Italian alueella ja tämä suostumus kattaa termin ”montorsi” sisältävien tavaramerkkien tulevat rekisteröinnit, ei ole johdonmukaista kiistää nyt tätä suostumusta riidanalaisen tavaramerkin osalta hypoteettisen ja nimenomaan Italian alueeseen rajoittuvan ristiriidan perusteella. Kantaja väittää, että se ei olisi voinut tehdä mitään, jos väliintulija olisi vaatinut riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista aikaisempien oikeuksien perusteella Ranskassa, Espanjassa tai muissa Euroopan unionin valtioissa kuin Italiassa.
Väliintulijan tukema EUIPO katsoo, että toteamus siitä, että väliintulijan sopimuksessa antama suostumus merkitsisi, että viimeksi mainittu ei voisi vedota aikaisempaa tavaramerkkiä koskeviin oikeuksiinsa, on ristiriidassa tosiseikkojen kanssa. Kantaja katsoo perustellusti, että kun on kyse suhteellisista hylkäysperusteista, aikaisemman oikeuden haltija voi päättää, puolustaako se omaa tavaramerkkiään, ja mikäli se tekee näin, se voi toimia yksinomaan oman etunsa mukaisesti. Nyt käsiteltävässä asiassa väliintulija on kuitenkin selvästi päättänyt puolustaa aikaisempaa tavaramerkkiä, koska se on vaatinut EUIPO:ssa riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista. Se, että väliintulija on aikaisemmin allekirjoittanut sopimuksen ja näyttää jättäneen tässä yksityisessä asiakirjassa määrätyt velvoitteensa täyttämättä, koskee sopimuspuolten yksityisoikeudellisia kysymyksiä, ja sopimuspuolet voivat tarvittaessa vedota mahdollisiin sopimusrikkomusten seurauksiin kansallisissa siviilituomioistuimissa.
Väite, jonka mukaan suhteelliset hylkäysperusteet suojaisivat vain yksityisiä intressejä, ei EUIPO:n mukaan vaikuta päätelmään siitä, että asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 3 kohtaa sovellettaessa edellytetään varta vasten annettua suostumusta. Kantajan mainitsemassa oikeuskäytännössä viitataan eri kysymykseen, joka koskee niiden henkilöiden oikeudenkäyntikelpoisuutta, jotka aikovat vedota EU-tavaramerkin rekisteröintiä koskeviin suhteellisiin hylkäysperusteisiin.
EUIPO toteaa toimivallastaan, että sen pitäisi tosiasiallisesti ottaa huomioon kyseessä oleva sopimus yhtäältä sen tarkistamiseksi, käykö tästä toimesta ilmi riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä koskeva asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu varta vasten annettu suostumus, ja toisaalta sen varmistamiseksi, että kyseessä olevien tavaramerkkien rinnakkain esiintymistä markkinoilla koskevat edellytykset täyttyvät asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessä 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, tarkoitettuna merkityksellisenä tekijänä.
Sopimuksesta ei myöskään missään tapauksessa käy ilmi, että väliintulija olisi antanut varta vasten suostumuksensa riidanalaisen tavaramerkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi. EUIPO huomauttaa, että asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 3 kohta on poikkeusluonteinen ja siksi sitä on tulkittava suppeasti. Näin ollen ollakseen riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä koskeva suostumus, sopimuksessa pitäisi viitata riidanalaiseen tavaramerkkiin selvästi, ilmeisesti ja nimenomaisesti ja todistustaakka on suostumukseen vetoavalla, eikä toisen sopimuspuolen tarvitse esittää näyttöä vastustuksestaan.
Sopimuksessa ei ole minkäänlaista selvää ja täsmällistä suostumusta riidanalaisen tavaramerkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi riidanalaisessa päätöksessä nimenomaisesti esitettyjen syiden vuoksi. Sopimus vaikuttaa epämääräiseltä ja epätarkalta. Sopimuksen alueellisen ja ajallisen soveltamisen ulottuvuutta ei ole nimenomaisesti määritelty. Erityisesti tavaramerkkiä MONTORSI F. & F. ei ole sopimuksessa asianmukaisesti yksilöity. Sitä ei nimittäin ensinnäkään mainita yksityisessä asiakirjassa. Toiseksi sanaa ”yhteisön” tai ”eurooppalainen” ei lainkaan mainita sopimuksessa, jossa mainitaan ainoastaan italialaiset rekisteröinnit ja Tribunale di Modenassa (Modenan tuomioistuin, Italia) vireillä oleva riita-asia. Lopuksi sopimuksen 2 kohdassa todetaan, että ”osapuolet hyväksyvät sen, että molempien tähän asti rekisteröityjä ja/tai kansainväliseen luokkaan 29 kuuluvia tavaroita varten käytettyjä merkkejä käytetään rinnakkain”. Koska riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinti on hyväksytty 18.1.2008, tämä sopimuksen perustavanlaatuinen kohta johtaa myös siihen toteamukseen, että riidanalaista tavaramerkkiä ei voida varmasti pitää osana tätä sopimusta. Näin ollen näyttää ennemminkin siltä, että tavaramerkkien rinnakkaiskäyttöä ja niiden rekisteröintiä koskevat sopimukset koskevat yksinomaan italialaisia rekisteröintejä, kuten riidanalaisessa päätöksessä on perustellusti todettu. EUIPO on joka tapauksessa sitä mieltä, että se seikka, että riidanalaista tavaramerkkiä ei ole sopimuksessa selvästi yksilöity, on itsessään riittävä peruste sen poissulkemiselle, että väliintulija olisi antanut nimenomaisen suostumuksensa tämän tavaramerkin rekisteröimiseen unionissa.
Lisäksi – toisin kuin kantaja on todennut – sopimuspuolten välillä on riita tietyistä tämän sopimuksen merkityksellisten seikkojen tulkinnasta ja erityisesti siitä, koskeeko sopimus vain kansallisia tavaramerkkejä vai myös ulkomaalaisia, kansainvälisiä ja EU-tavaramerkkejä.
Osapuolet ovat vahvistaneet olevansa erimielisiä sopimuksen tulkinnasta EUIPO:ssa ja kansallisissa tuomioistuimissa. Tällainen menettely ei vastaa selvää, johdonmukaista ja rauhanomaista toimintatapaa.
Päätelmänä EUIPO toteaa, että sopimus ei ole väliintulijan ”varta vasten antama suostumus” riidanalaisen tavaramerkin rekisteröimiseksi. Valituslautakunta ei siis ole millään tavoin rikkonut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 3 kohtaa.
Väliintulija väittää, että kuten mitättömyysosaston päätöksessä ja riidanalaisessa päätöksessä on vahvistettu, osapuolten väliset mahdolliset yksityiset sopimukset eivät missään tapauksessa sido EUIPO:ta. Minkäänlaista oikeudellista tähän viittaavaa perustaa ei ole olemassa. Tämä johtuu myös siitä, että sopimukset vaikuttavat sopimuspuolten välillä ja täten ne ovat ristiriidassa väitemenettelyssä tai mitättömyysmenettelyssä tehdyn päätöksen erga omnes ‑vaikutusten kanssa. On siis olemassa yleinen etu, jota on suojattava. Näin ollen valituslautakunta on perustellusti katsonut, että sopimus ei sitonut EUIPO:ta mutta sen oli tutkittava, oliko sopimuksesta mahdollista tehdä johtopäätös siitä, että oli olemassa suostumus tai tavaramerkkejä käytettiin rinnakkain.
Väliintulija väittää myös, että suostumusta ei ole näytetty toteen yhtäältä pääasiallisesti siitä syystä, että sopimus on muotoiltu epätarkasti, kuten valituslautakunta on todennut, ja toisaalta siksi, että väitteellä, jonka kantaja oli esittänyt väliintulijan 15.4.2008 tekemästä hakemuksesta tavaramerkin CASA MONTORSI rekisteröimiseksi numerolla 6832125 EU-tavaramerkiksi, ei näin ollen ole mitään merkitystä. Kantajan perustelut ovat tältä osin epäjohdonmukaiset.
Joka tapauksessa väliintulijan mukaan on niin, että riidanalaista tavaramerkkiä ei erityisesti mainita sopimuksessa, ja kuten riidanalaisessa päätöksessä perustellusti todetaan, sopimuksessa ei myöskään mainita ilmaisuja ”yhteisön tavaramerkki”, ”yhteisön tavaramerkkirekisteröinti” tai ”eurooppalainen tavaramerkki”. Suostumus ei voi olla implisiittinen eikä sitä voida olettaa. Valituslautakunta ei ole ”liian kaavamainen”. Kantaja haluaa väliintulijan mukaan kaikin tavoin tulkita sopimusta oman etunsa mukaisesti.
On huomautettava, että asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään muun muassa, että ”[EU-]tavaramerkki julistetaan mitättömäksi virastolle tehdyllä vaatimuksella – – jos on olemassa 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aikaisempi tavaramerkki ja jos mainitun artiklan 1 kohdassa – – esitetyt edellytykset täytetään”.
Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 3 kohdassa säädetään, että ”[EU-]tavaramerkkiä ei voida julistaa mitättömäksi, jos 1 tai 2 kohdassa tarkoitetun oikeuden haltija antaa varta vasten suostumuksensa tämän tavaramerkin rekisteröinnille ennen mitättömyysvaatimuksen tai vastakanteen esittämistä”.
Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 3 kohdassa siis edellytetään, että aikaisemman oikeuden haltija on antanut varta vasten suostumuksensa tavaramerkin rekisteröinnille EU-tavaramerkiksi, jotta se ei voisi myöhemmin esittää tämän tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevaa vaatimusta.
Näin ollen asiassa, jossa riitautettujen tavaramerkkien haltija väitti, että näiden tavaramerkkien mitättömäksi julistamista sekaannusvaaran vuoksi vaatineet olivat antaneet suostumuksensa niiden rekisteröimiseksi erityisesti rauhanomaisen rinnakkain käyttämisen ja rinnakkain käyttämistä koskevan sopimuksen kautta, unionin yleinen tuomioistuin on huomauttanut, että oikeudenhaltijan suostumuksen on oltava nimenomainen, jotta sekaannusvaaran mahdollisesti aiheuttava merkki voidaan rekisteröidä. Unionin yleinen tuomioistuin on päätellyt yhtäältä, että tavaramerkkien rauhanomainen rinnakkain käyttäminen ei voi korvata asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua nimenomaista suostumusta. Toisaalta unionin yleinen tuomioistuin on todennut rinnakkain käyttämistä koskevasta sopimuksesta, että sen tavoitteena eivät olleet riidanalaiset tavaramerkit vaan muu tavaramerkki, ja katsonut, että tätä sopimusta ei voitu tulkita ylittämällä sen soveltamisala ilman sopimuspuolten antamaa asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua varta vasten annettua suostumusta. Unionin yleinen tuomioistuin totesi, että tätä varta vasten annettavaa suostumusta ei ollut annettu (tuomio 3.6.2015, Pensa Pharma / SMHV – Ferring ja Farmaceutisk Laboratorium Ferring (PENSA PHARMA ja pensa),
T‑544/12 ja T‑546/12
, ei julkaistu,
EU:T:2015:355
,
,
,
,
ja
kohta).
Nyt käsiteltävässä asiassa sopimuksen johdanto-osassa (A–C osa) otetaan esille osapuolten välinen Tribunale di Modenassa (Modenan tuomioistuin) käsiteltävä oikeusriita, joka koskee termin ”montorsi” käyttämistä kuivaliha-alalla, ja osapuolten väliset neuvottelut tämän erimielisyyden ratkaisemiseksi ja tätä sanaa koskevien tulevien oikeusriitojen välttämiseksi kaikkien luokkaan 29 kuuluvien tavaroiden osalta. Tässä sopimuksen johdanto-osassa mainitaan italialaiset tavaramerkit, jotka sisältävät sanan ”montorsi”.
Sopimuksen 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa määrätään, että ”sopimuspuolet hyväksyvät sen, että kummankin erottamiskykyisiä merkkejä, jotka on rekisteröity tai joita on tähän asti käytetty kansainväliseen luokkaan 29 kuuluvia tavaroita (erityisesti liha, kala, siipikarja ja riista, lihauutteet, säilötyt, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset, hyytelöt, hillot, hillokkeet, munat, maito ja maitotuotteet, ravintoöljyt ja ‑rasvat) varten, voidaan käyttää rinnakkain”. Sopimuksen 2 kohdan toisessa alakohdassa määrätään, että ”näin ollen sopimuspuolet itse ja niiden oikeudenomistajat pidättäytyvät vastavuoroisesti riitauttamasta näiden merkkien rekisteröimistä tavaramerkeiksi ja vastustamasta sitä, että toinen osapuoli käyttää näitä merkkejä, olipa kyse yrityksen nimestä, tavaramerkistä, tunnuksesta tai muusta epätyypillisestä käyttötavasta”. Sopimuksen 3 kohdassa määrätään lisäksi, että ”sopimuspuolet luopuvat kaikista vaatimuksistaan, joita niillä voisi olla siitä, että toinen sopimuspuoli on tähän mennessä käyttänyt erottamiskykyistä merkkiä MONTORSI”.
Kuten EUIPO toteaa, sopimuksessa mainitaan italialaiset merkit ja rekisteröinnit ja Italiassa käytävä oikeusriita. Siinä ei ole minkäänlaista viittausta unioniin eikä unionin oikeuteen. Sopimuksessa mainitaan sana ”montorsi”, mutta ei nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä olevaa sanamerkkiä MONTORSI F. & F. Lisäksi sopimuksessa mainitut tavaramerkkien rinnakkaiskäyttö ja riitauttamisesta pidättäytyminen koskevat ”tähän asti” eli 4.5.2000 asti rekisteröityjä tai käytettyjä merkkejä. Lopuksi sopimuksen mukaan sopimuspuolet luopuvat kaikista vaatimuksistaan, joita niillä voisi olla siitä, että ”toinen sopimuspuoli on tähän mennessä käyttänyt erottamiskykyistä merkkiä MONTORSI”.
Edellä esitetystä käy ilmi, kuten mitättömyysosasto ja valituslautakunta ovat todenneet, että sopimus näyttää rajoittuvan merkkeihin, jotka on rekisteröity tai joita on käytetty sopimuksen tekemispäivään asti ja joilla on italialainen asiayhteys. Kuten valintalautakunta on perustellusti todennut, sopimuksen sanamuoto antaa väistämättä aiheen olettaa, että tavaramerkkien rinnakkaiskäyttö ja niiden rekisteröintiin liittyvät sopimukset koskevat vain italialaisia oikeuksia. Sopimuksessa ei mainita nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä olevaa merkkiä MONTORSI F. & F. eikä myöskään tämän merkin – kuten ei minkään muunkaan merkin, joka sisältää sanan ”montorsi” – tulevaa rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi.
Kun otetaan huomioon nämä seikat, jotka tuovat esiin ainakin sen, että sopimuksessa ei ole määritelty sopimuspuolten kantaa sanan ”montorsi” sisältävien merkkien rekisteröimiseen unionissa, ja se, että asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun suostumuksen on oltava varta vasten annettu, valituslautakunta on perustellusti todennut, että sopimuksesta ei voida päätellä väliintulijan varta vasten antamaa suostumusta merkin MONTORSI F. & F. rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi.
Tämä valituslautakunnan johtopäätös ei ole – toisin kuin kantaja väittää – liian kaavamainen. Se perustuu sopimusmääräyksiin ja asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 3 kohdan vaatimuksiin. Kantaja myöntää sitä paitsi itsekin, että sopimuksen pätevyys rajoittuu Italian alueeseen. Kuten väliintulija on todennut, nimenomaan kantaja yrittää antaa sopimukselle sen määräysten ylittävän merkityksen.
Kantaja väittää kuitenkin, että tämä johtopäätös ei ole johdonmukainen, koska kantaja voi rekisteröidä riidanalaisen tavaramerkin kaikissa muissa unionin jäsenvaltioissa kuin Italia, sillä väliintulijalla ei ole sopimuksen nojalla aikaisempia oikeuksia näissä maissa eikä edes Italiassa. Kantaja toteaa lisäksi, että olisi epäjohdonmukaista julistaa mitättömäksi unionissa rekisteröity riidanalainen tavaramerkki sekaannusvaaran vuoksi, koska väliintulija on sopimuksessa nimenomaisesti pidättäytynyt riitauttamasta tavaramerkkiä Italiassa ja on näin ollen nimenomaisesti hyväksynyt riskin mahdollisesta sekaannusvaarasta Italiassa.
Näillä kantajan väitteillä ei voida kyseenalaistaa valituslautakunnan päätelmää.
On nimittäin niin, että se seikka, että väliintulija on taloudellisista, strategisista tai muista henkilökohtaisista syistä sopinut kantajan kanssa – sen sijaan, että olisi ryhtynyt oikeustoimiin kantajaa vastaan – sopimuspäivänä olemassa olevien väliintulijan ja kantajan merkkien ja tavaramerkkien rinnakkaiskäytöstä, ei merkitse sitä, että väliintulija olisi luopunut mahdollisuudestaan vastustaa EU-tavaramerkkiä. Tällainen suostumus ei merkitse sitä, että mahdollinen sekaannusvaara, joka on hyväksytty sopimuksella Italian osalta ja rinnakkaiskäyttöä koskevan sopimuksen rajoissa, katsottaisiin hyväksytyksi myös tämän alueen ulkopuolella ja erityisesti EU-tavaramerkin osalta. Tällaiseen tavaramerkkiin, jonka ulottuvuus ja vaikutukset ovat laajemmat kuin kansallisen tavaramerkin, nähden väliintulijalla säilyy oikeus vedota sekaannusvaaraan, kun tämän tavaramerkin rekisteröintiä koskeva varta vasten annettu suostumus puuttuu.
Lisäksi on todettava, että vaikka kantaja kiistää väliintulijan tällaisen oikeuden, se on vaatinut sitä itselleen. Kuten nimittäin EUIPO:n asiakirja-aineistosta käy ilmi ja kuten EUIPO ja väliintulija ovat todenneet, kantaja on nyt käsiteltävässä asiassa vastustanut väliintulijan oikeutta vaatia riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista, mutta ei ole epäröinyt vastustaa väliintulijan esittämää hakemusta merkin CASA MONTORSI rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi. Sopimuksesta ei kuitenkaan käy mitenkään ilmi, että siinä määrättäisiin sopimuspuolten epäsymmetrisistä velvoitteista. Sopimuksessa määrätään päinvastoin sopimuspuolten vastavuoroisesta suostumuksesta siihen, että molempien merkkejä ja tavaramerkkejä, jotka ovat olemassa sopimuspäivänä, voidaan käyttää rinnakkain.
Päätelmästä, jonka mukaan rekisteröinnin epäämisen perusteet suojaisivat vain yksityisiä etuja ja jonka mukaan aikaisemman oikeuden haltijan suostumus sitoisi näin ollen EUIPO:ta, on riittävää todeta, että tällaista suostumusta riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiin ei ole missään tapauksessa annettu nyt käsiteltävässä asiassa.
Lisäksi, kuten EUIPO ja väliintulija ovat todenneet, tuomio, johon kantaja vetoaa tämän päätelmän tueksi, ei koske tavaramerkkien rinnakkaiskäyttöä koskevan sopimuksen ulottuvuutta EUIPO:hon nähden. Kyseinen tuomio koskee erilaista ja nyt käsiteltävässä asiassa merkityksetöntä kysymystä siitä, ketkä voivat vedota EU-tavaramerkin rekisteröintiä koskevaan ehdottomaan tai suhteelliseen hylkäysperusteeseen (tuomio 8.7.2008, Lancôme v. SMHV – CMS Hasche Sigle (COLOR EDITION),
T‑160/07
,
EU:T:2008:261
,
–
kohta).
Edellä esitetyistä toteamuksista seuraa, että toinen kumoamisperuste on hylättävä perusteettomana.
Ensimmäinen kumoamisperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessä saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, rikkomista
Kantaja väittää, että valituslautakunnan arviointi, jonka mukaan kantajan olisi pitänyt näyttää toteen paitsi tavaramerkkien rinnakkaiskäyttöä koskeva suostumus, myös se, että tämä rinnakkaiskäyttö perustui sekaannusvaaran puuttumiseen, on virheellinen.
On nimittäin niin, että asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan tarkoituksena ei ole suojata kuluttajien vaan aikaisempien oikeuksien haltijoiden oikeuksia. Mahdollinen sekaannusvaaran olemassaolo on vailla merkitystä silloin – kuten nyt käsiteltävässä asiassa –, kun aikaisemman oikeuden haltija on nimenomaisesti hyväksynyt tavaramerkkien rinnakkaiskäytön Italiassa. Kun on kyse suhteellisista hylkäysperusteista, aikaisemman oikeuden haltija voi päättää, puolustaako se omaa tavaramerkkiään, ja mikäli se tekee näin, se toimii yksinomaan oman etunsa mukaisesti. Mahdollinen etu yhteisölle on vain oikeudenhaltijan kanteesta aiheutuva sivuvaikutus.
Joka tapauksessa nyt käsiteltävän kanteen menestyminen ja siis riidanalaisen tavaramerkin voimassa pitäminen tavaroiden ”liha, kala, siipikarja ja riista; munat” osalta ei vaikuttaisi tilanteeseen Italian markkinoilla, joilla aikaisemman tavaramerkin ja italialaisen tavaramerkin MONTORSI F. & F. rinnakkaiskäyttö jatkuisivat.
EUIPO ja väliintulija kiistävät kantajan väitteen.
EUIPO väittää, että vaikka kahden tavaramerkin rinnakkaiskäyttö markkinoilla voisi mahdollisesti vähentää sekaannusvaaraa näiden kahden tavaramerkin välillä, tällainen mahdollisuus on otettava huomioon vain, mikäli EU-tavaramerkin hakija on hallinnollisessa menettelyssä osoittanut vähintään sen, että kyseinen rinnakkaiskäyttö perustui sekaannusvaaran puuttumiseen. Lisäksi rinnakkaiskäyttöä koskevan ajanjakson on oltava riittävän pitkä, jotta se voi vaikuttaa kuluttajan käsityksiin.
Kantajan olisi siis EUIPO:n mukaan pitänyt osoittaa, että italialaiset kohdekuluttajat ovat kohdanneet sanan ”montorsi” sisältävien tavaramerkkien rinnakkaiskäyttöä ja että tämä käyttö ei ole aiheuttanut sekaannusta. Koska riidanalaisten tavaramerkkien rinnakkaiskäyttöä ja sitä, että tämä rinnakkaiskäyttö perustui sekaannusvaaran puuttumiseen, ei ole osoitettu riittävällä tavalla, rinnakkaiskäyttöä, johon kantaja on vedonnut, ei voida katsoa seikaksi, joka on otettava huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa.
Lisäksi sen arvioiminen, onko sekaannusvaara olemassa vai ei, edellyttää EUIPO:n mukaan sitä, että otetaan huomioon kaikki merkitykselliset seikat, joihin lukeutuvat paitsi kyseessä olevien tavaramerkkien rinnakkaiskäyttö, myös tavaramerkkien ja tavaroiden samankaltaisuuden aste.
Väliintulija väittää, että kantajan päätelmä, jonka mukaan kysymys sekaannusvaarasta ei ole merkityksellinen, koska kyse on vain tavaramerkin haltijan yksityisten intressien suojaamisesta, perustuu virheelliseen olettamukseen siitä, että suhteellisten hylkäysperusteiden tarkoituksena ei ole suojata kuluttajien etuja vaan ainoastaan aikaisempien oikeuksien haltijoiden etuja.
Väliintulija toteaa, että tavaramerkkien rinnakkaiskäyttötilanne merkitsee tavallisesti sitä, että yleisön keskuudessa on sekaannusvaara markkinoilla olevien merkkien yhteisvaikutuksen vuoksi, ja että ei ole epäilystäkään siitä, että rinnakkaiskäyttöä koskeva sopimus ei saa vaarantaa kuluttajien, joiden ei pitäisi kohdata sekaannusvaaraa, suojaamista.
Näistä toteamuksista riippumatta on väliintulijan mukaan huomattava, että nyt käsiteltävässä asiassa mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen kohteena on EU-tavaramerkki, joka on kaikilta osin ulkomaalainen tavaramerkki suhteessa kansalliseen tavaramerkkiin ja jonka voimassaolo ulottuu kaikkiin unionin valtioihin, ja että kansallinen tavaramerkki ei oikeuta pätevästi vastustamaan EU-tavaramerkkiä. Nyt käsiteltävässä oikeusriidassa ei merkityksellinen alue ole Italia vaan unioni. Mikään ”oikeudellinen harkinta” ei väliintulijan mukaan voi olla niin epälooginen, että sen perusteella voitaisiin ajatella, että mahdollinen suostumus rekisteröintiin yhdessä ainoassa maassa ulottuisi sellaisenaan 27 jäsenvaltioon.
Lisäksi riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemus on jätetty 12.2.2007, joten tämän tavaramerkin mahdollinen muuntaminen kansalliseksi italialaiseksi tavaramerkiksi asetuksen N:o 207/2009 112 artiklan nojalla tapahtuisi joka tapauksessa sopimuksen tekemisen jälkeen. Tästä seuraa väliintulijan mukaan se, että tällaisesta muuntamisesta syntynyttä kansallista tavaramerkkiä ei missään tapauksessa voitaisi käyttää rinnakkain ”rekisteröityj[en] ja/tai kansainväliseen luokkaan 29 kuuluvia tavaroita varten käytettyj[en] erottamiskykyis[ten] merkk[ien]” kanssa (sopimuksen 2 kohta), koska se ei ollut olemassa sopimuksen allekirjoitushetkellä eli 4.5.2000. Tästä väliintulija toteaa, että kantajan viittaus italialaiseen samanlaiseen tavaramerkkiin, joka on rekisteröity numerolla 1205683, on merkityksetön, sillä tässäkin on kyse sopimuksen tekemisen jälkeisestä tavaramerkistä, jota koskeva hakemus on jätetty 22.11.2006 ja joka on rekisteröity 1.7.2009 ja joka ei siis kuulu ”rekisteröity[ihin] ja/tai kansainväliseen luokkaan 29 kuuluvia tavaroita varten [sopimuspuolten käyttämiin] erottamiskykyis[iin] merkk[eihin]”.
Lopuksi väliintulijan mukaan on korostettava sitä, että päättelyllään, jonka mukaan sopimus on voimassa ainoastaan Italiassa ja mitättömäksi julistamista koskevaa vaatimusta ei voida hyväksyä, koska se perustuu aikaisempaan italialaiseen oikeuteen, kantaja myöntää, että väliintulija voi vapaasti riitauttaa sen ulkomailla hakemat tai rekisteröimät tavaramerkit, mikä osoittaa, että ongelmana ei ole mitättömyysvaatimuksen pätevyys tai tutkittavaksi ottaminen sinänsä eli yleisen edun suojaamisen periaatteen soveltaminen vaan ainoastaan yksityiseen sopimukseen perustuvan yksityisen edun mahdollinen loukkaaminen, johon nähden EUIPO:lla ei voi olla toimivaltaa.
Toisen kumoamisperusteen tutkimisen yhteydessä on jo todettu, että sopimus ei sisältänyt minkäänlaista väliintulijan nimenomaista suostumusta riidanalaisen tavaramerkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi. Tämän jälkeen on todettu, että asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 3 kohta ei ole esteenä sille, että väliintulija vaatii riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista sekaannusvaaran perusteella. Kantaja vetoaa siis turhaan uudelleen nyt käsiteltävässä kanneperusteessa siihen, että tavaramerkkien rinnakkaiskäytön hyväksyminen Italiassa estäisi sen, että voidaan vedota menestyksellisesti sekaannusvaaraan riidanalaista tavaramerkkiä vastaan.
Edellä esitetyn lisäksi kantaja väittää, että valituslautakunnan arviointi, jonka mukaan kantajan olisi pitänyt mitättömyysvaatimuksen hylkäämiseksi osoittaa paitsi tavaramerkkien rinnakkaiskäytön hyväksyminen myös se, että tämä rinnakkaiskäyttö perustui sekaannusvaaran puuttumiseen, on virheellinen.
Tämä kantajan väite ei voi menestyä.
Ensinnäkin on todettava, että valituslautakunta ei ole maininnut, että kantajan piti osoittaa tavaramerkkien rinnakkaiskäytön hyväksyminen, vaan se on maininnut, että kantajan piti osoittaa näiden tavaramerkkien rinnakkaiskäyttö.
Toiseksi on todettava, että oikeuskäytännön mukaan on niin, että vaikka ei ole poissuljettua, että aikaisempien tavaramerkkien rinnakkaiskäyttö markkinoilla voi mahdollisesti vähentää sekaannusvaaraa riidanalaisten tavaramerkkien välillä, tällainen mahdollisuus otetaan kuitenkin huomioon vain, mikäli EU-tavaramerkin haltija on EUIPO:ssa käydyssä menettelyssä osoittanut asianmukaisesti, että rinnakkaiskäyttö on perustunut siihen, että aikaisempien tavaramerkkien, joihin se vetoaa, ja aikaisemman tavaramerkin, johon mitättömyysvaatimus perustuu, välillä ei ollut kohdeyleisön keskuudessa sekaannusvaaraa, ja jos aikaisemmat kyseessä olevat tavaramerkit ja riidanalaiset tavaramerkit olivat samanlaiset (ks. vastaavasti tuomio 11.5.2005, Grupo Sada v. SMHV – Sadia (GRUPO SADA),
T‑31/03
,
EU:T:2005:169
,
kohta; tuomio 7.11.2007, NV Marly v. SMHV – Erdal (Top iX),
T‑57/06
, ei julkaistu,
EU:T:2007:333
,
kohta; tuomio 20.1.2010, Nokia v. SMHV – Medion (LIFE BLOG),
T‑460/07
,
EU:T:2010:18
,
kohta ja tuomio 10.4.2013, Höganäs v. SMHV – Haynes (ASTALOY),
T‑505/10
, ei julkaistu,
EU:T:2013:160
,
kohta).
Näin ollen valituslautakunta on perustellusti katsonut, että riitauttaakseen sekaannusvaaraan perustuvan mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen kantajan olisi pitänyt – mitä se ei ole tehnyt – osoittaa paitsi tavaramerkkien rinnakkaiskäyttö, myös se, että tämä rinnakkaiskäyttö perustui sekaannusvaaran puuttumiseen, ja tehdä tämä esittämällä todisteina esimerkiksi mielipidemittauksia, kuluttajayhdistysten selontekoja tai muita vastaavia todisteita.
Tämä kanneperuste on siis hylättävä.
Koska yksikään kanneperuste ei ole perusteltu, kanne on hylättävä.
Oikeudenkäyntikulut
Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.
Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan EUIPO:n ja väliintulijan oikeudenkäyntikulut näiden vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),
on ratkaissut asian seuraavasti:

1)
Kanne hylätään.

2)
Agricola italiana alimentare SpA (AIA) velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Collins
Kancheva
Passer
Julistettiin Luxemburgissa 13 päivänä heinäkuuta 2017.
Allekirjoitukset
(
*1
)	Oikeudenkäyntikieli: italia.