CELEX: 62018TJ0102
Uniemerk
Aanvraag voor Uniewoordmerk upgrade your personality
Absolute weigeringsgrond
Geen onderscheidend vermogen
Reclameslogan
Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001

Voorgeschiedenis van het geding
Op 15 augustus 2016 heeft verzoeker, Martin Knauf, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (
PB 2009, L 78, blz. 1
), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (
PB 2017, L 154, blz. 1
)].
De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken upgrade your personality.
De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren met name tot de klassen 9 en 28 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt:
–
klasse 9: „Geregistreerde computerprogramma’s; computerprogramma’s [te downloaden software]; software; spelsoftware; softwareprogramma’s voor videospellen; computerprogramma’s voor de gegevensverwerking; software (grafische -); software voor virtuele werkelijkheidsspellen; software voor virtual reality; optische gegevensdragers met daarop geregistreerde programma’s; vooropgenomen magnetische gegevensdragers; videospelcassettes; videobanden; videocassettes (opgenomen -)”;
–
klasse 28: „Spelconsoles”.
Op 3 mei 2017 heeft de onderzoeker de merkaanvraag afgewezen voor alle onder punt 3 hierboven opgesomde waren op grond dat zij strijdig is met artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001]. Daarentegen heeft hij geen bezwaar gemaakt tegen die merkaanvraag voor andere waren en diensten die tot de klassen 9, 28 en 42 behoren. Op 15 mei 2017 heeft verzoeker bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de onderzoeker voor zover de aanvraag daarbij deels werd afgewezen.
Bij beslissing van 18 december 2017 heeft de vierde kamer van beroep van het EUIPO het beroep in zijn geheel en alleen op grond van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 verworpen (hierna: „bestreden beslissing”). Zij was in wezen van mening dat het woordteken upgrade your personality een puur lovende en verkoopbevorderende functie had en niet geschikt was om de basisfunctie van een merk te vervullen, te weten informatie geven over de commerciële herkomst. Deze vaststelling gold voor alle waren waarvoor de inschrijving was geweigerd.
Conclusies van partijen
Verzoeker vraagt het Gerecht:
–
de bestreden beslissing te vernietigen;
–
het aangevraagde merk in te schrijven.
Het EUIPO concludeert tot:
–
verwerping van het beroep;
–
verwijzing van verzoeker in de kosten.
In rechte
Tweede vordering van verzoeker
Met zijn tweede vordering vraagt verzoeker het Gerecht „het aangevraagde merk in te schrijven”.
Het EUIPO voert aan dat deze vordering niet-ontvankelijk moet worden verklaard.
In dit verband dient te worden opgemerkt dat verzoekers tweede vordering moet worden uitgelegd als een vordering tot wijziging, in de zin van artikel 72, lid 3, van verordening 2017/1001, dat aangaande tegen beslissingen van de kamers van beroep ingestelde beroepen bepaalt dat het Gerecht de bestreden beslissing kan vernietigen of wijzigen.
Het Gerecht kan op grond van zijn wijzigingsbevoegdheid de beslissing vaststellen die de kamer van beroep had moeten nemen overeenkomstig de bepalingen van verordening 2017/1001 [zie in die zin arresten van 12 september 2007, Koipe/BHIM – Aceites del Sur (La Española),
T‑363/04
,
EU:T:2007:264
, punten
en
; 11 februari 2009, Bayern Innovativ/BHIM – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience),
T‑413/07
, niet gepubliceerd,
EU:T:2009:34
, punten
‑
, en 9 september 2011, Deutsche Bahn/BHIM – DSB (IC4),
T‑274/09
, niet gepubliceerd,
EU:T:2011:451
, punt
].
De ontvankelijkheid van een vordering tot wijziging van een beslissing van een kamer van beroep door het Gerecht moet dus worden beoordeeld tegen de achtergrond van de bevoegdheden die verordening 2017/1001 de kamer van beroep verleent.
Met name in het kader van een beroep tegen een beslissing van de onderzoeker, is een kamer van beroep niet bevoegd om kennis te nemen van een verzoek om een Uniemerk in te schrijven [zie in die zin beschikking van 1 februari 2018, ExpressVPN/EUIPO (EXPRESSVPN),
T‑265/17
,
EU:T:2018:79
, punten
‑
en aldaar aangehaalde rechtspraak].
In die omstandigheden is het Gerecht evenmin bevoegd om kennis te nemen van een vordering die ertoe strekt dat de beslissing van een kamer van beroep in die zin wordt gewijzigd [beschikking van 30 juni 2009, Securvita/BHIM (Natur-Aktien-Index),
T‑285/08
,
EU:T:2009:230
, punt
].
Gelet op al het voorgaande dient verzoekers tweede vordering niet-ontvankelijk te worden verklaard.
Eerste vordering van verzoeker
Ter ondersteuning van zijn vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing voert verzoeker in wezen één middel aan: schending van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001. Hij betoogt, kort samengevat, dat de kamer van beroep in die beslissing het concrete onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk onjuist heeft beoordeeld.
Volgens artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 wordt inschrijving geweigerd van merken die elk onderscheidend vermogen missen. Volgens vaste rechtspraak worden onder deze bepaling vallende tekens ongeschikt geacht voor het vervullen van de wezenlijke functie van het merk, te weten de commerciële herkomst van de waar of dienst aan te duiden, zodat de consument die de door dit merk aangeduide waar heeft verkregen of aan wie de door dit merk aangeduide dienst is verleend, bij een latere aankoop of opdracht, in geval van een positieve ervaring, die keuze kan herhalen of, in geval van een negatieve ervaring, een andere keuze kan maken [arresten van 27 februari 2002, Eurocool Logistik/BHIM (EUROCOOL),
T‑34/00
,
EU:T:2002:41
, punt
, en 15 september 2009, Wella/BHIM (TAME IT),
T‑471/07
,
EU:T:2009:328
, punt
].
Volgens vaste rechtspraak is de inschrijving van een merk bestaande uit tekens of benamingen die ook worden gebruikt als reclameslogans, kwaliteitsaanduidingen of aansporingen tot het kopen van de door het merk aangeduide waren of diensten, als zodanig niet uitgesloten wegens dat gebruik. Een teken, zoals een reclameslogan, dat andere functies dan die van een merk in de klassieke betekenis vervult, heeft echter slechts onderscheidend vermogen in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 wanneer het meteen kan worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren of diensten, zodat het relevante publiek de waren of diensten van de merkhouder zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van die van een andere commerciële herkomst [arresten van 3 juli 2003, Best Buy Concepts/BHIM (BEST BUY),
T‑122/01
,
EU:T:2003:183
, punt
, en 15 september 2009, TAME IT,
EU:T:2009:328
, punt
].
Om het ontbreken van onderscheidend vermogen vast te stellen, volstaat het dat de semantische inhoud van het betrokken woordteken de consument wijst op een kenmerk van de waar of de dienst dat verband houdt met de marktwaarde ervan en dat, zonder nauwkeurig te zijn, een verkoopbevorderende of publicitaire mededeling bevat die het relevante publiek in de eerste plaats als zodanig zal opvatten veeleer dan als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waar of dienst [arresten van 30 juni 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/BHIM (Mehr für Ihr Geld),
T‑281/02
,
EU:T:2004:198
, punt
, en 15 september 2009, TAME IT,
EU:T:2009:328
, punt
].
Het Hof heeft niettemin vastgesteld dat een merk door het relevante publiek tegelijkertijd als een verkoopbevorderende formulering en als een aanduiding van de commerciële herkomst van de waren of diensten kan worden opgevat. In een dergelijk geval is het, aldus het Hof, voor zover dit publiek het merk als een herkomstaanduiding opvat, voor het onderscheidend vermogen ervan van geen belang dat het merk tegelijkertijd, of zelfs in de eerste plaats, wordt gezien als een verkoopbevorderende formulering (arrest van 21 januari 2010, Audi/BHIM,
C‑398/08 P
,
EU:C:2010:29
, punt
).
Het onderscheidend vermogen van een merk moet worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd en voorts uitgaande van de perceptie ervan door het relevante publiek, dat bestaat uit de gemiddelde consument van die waren of diensten (arresten van 29 april 2004, Henkel/BHIM,
C‑456/01 P en C‑457/01 P
,
EU:C:2004:258
, punt
, en 15 september 2009, TAME IT,
EU:T:2009:328
, punt
).
Relevant publiek
De kamer van beroep heeft terecht vastgesteld, zonder dat dit door partijen wordt betwist, dat de waren waarvoor de inschrijving is geweigerd, betrekking hadden op de sector van software en videospellen en zich in de eerste plaats richtten tot de gemiddelde consument, en dat – gelet op het feit dat het aangevraagde merk uit basiswoorden uit de Engelse taal bestond en die taal gebruikelijk is in de informaticasector, zo ook in Duitsland – rekening moest worden gehouden met de Engelstalige consumenten van de Europese Unie, die niet beperkt zijn tot die van het Verenigd Koninkrijk of Ierland.
Ontbreken van onderscheidend vermogen van het aangevraagde merk
De kamer van beroep heeft in wezen geoordeeld dat het woordelement „upgrade your personality” een puur lovende en verkoopbevorderende functie had, met als doel de consument ertoe aan te zetten om verzoekers waren te gebruiken om zijn eigen persoonlijkheid te ontwikkelen. Daar die slogan exclusief tot de consument was gericht en bepaalde beloften inhield, is hij niet geschikt om de basisfunctie van een merk te vervullen, te weten informatie geven over de commerciële herkomst.
Verzoeker voert in dit verband aan dat het aangevraagde merk niet exclusief bestaat uit een lovende en verkoopbevorderende boodschap en dat, meer bepaald, de bewering van de kamer van beroep dat dit merk op taalvlak geen uitlegging behoeft, niet correct is.
Het EUIPO betwist verzoekers betoog.
Verzoeker voert aan dat de in de zin „upgrade your personality” vervatte uitnodiging niet makkelijk te begrijpen is. Hij betoogt dat het begrip persoonlijkheid, dat slaat op het geheel van de persoonlijke kwaliteiten van een individu, een begrip is dat als zodanig neutraal is en dus in ruime mate vatbaar voor interpretatie is. Aangezien de term „upgrade” – die verwijst naar een technische verbetering – in beginsel niet compatibel is met de verwijzing naar een levend wezen en zijn persoonlijkheidstrekken, is er sprake van een begripsmatig conflict binnen het merk zelf. Aangezien het doelpubliek dan wordt aangemoedigd om een eigen interpretatie te geven van het te bereiken eindresultaat, nodigt die zin ook uit tot introspectie teneinde zich bewust te worden van zijn persoonlijke sterke en zwakke punten. Meer bepaald in verband met de computerspellen, beklemtoont verzoeker dat het mogelijk is om een spelpersonage te verbeteren naarmate het spel vordert en dat deze zin suggereert dat een dergelijk succes in het spel tot uiting zal komen in het echte leven van het doelpubliek. Hij verwijst naar andere vergelijkbare merken die door het EUIPO zijn ingeschreven. Ten slotte merkt hij op dat de kamer van beroep geen objectieve gronden heeft vermeld die rechtvaardigen dat het aangevraagde merk voor bepaalde waren en diensten kan worden ingeschreven en voor andere niet.
Vastgesteld dient te worden dat verzoekers betoog niet afdoet aan de analyse van de kamer van beroep.
Ten eerste is de door het aangevraagde merk overgebrachte boodschap, anders dan verzoeker beweert, gemakkelijk te begrijpen. De slogan „upgrade your personality” bevat immers de uitnodiging aan de consument om zijn persoonlijkheid te verbeteren of te ontwikkelen met behulp van de door het aangevraagde merk aangeduide waren, eventueel verbonden met de belofte dat die waren een dergelijke verbetering of ontwikkeling mogelijk zullen maken of zullen vergemakkelijken. Het feit dat nuances mogelijk zijn bij het begrijpen van die slogan, impliceert helemaal niet dat de betekenis ervan vaag, onnauwkeurig of dubbelzinnig is. In het bijzonder het feit dat het begrip persoonlijkheid op meerdere manieren kan worden geïnterpreteerd, verhindert niet dat de consument de door de slogan gegeven boodschap zal begrijpen op grond van zijn eigen interpretatie van dat begrip.
Ten tweede creëert het feit dat de term „upgrade” afkomstig is uit de informaticasector, helemaal geen „begripsmatig conflict” zoals verzoeker beweert. Die term wordt tegenwoordig immers gebruikt in een veel ruimere context dan alleen in de informaticasector en voorts dient rekening te worden gehouden met het feit dat de door het aangevraagde merk aangeduide waren juist tot de informatiesector behoren, zodat het gebruik van die term vanzelfsprekend lijkt en het relevante publiek niet kan verrassen.
Ten derde heeft het geen belang om, zoals verzoeker doet, zich af te vragen of de menselijke persoonlijkheid voor verbetering in de technische zin (upgrade) vatbaar is, daar het hier gaat om een reclameslogan waarbij het niet relevant is of hij een band met de werkelijkheid vertoont of niet. De consument is immers gewend aan reclameboodschappen die hem, im- of expliciet, irrealistische beloftes doen.
Hieruit volgt dat de semantische inhoud van het aangevraagde merk de consument wijst op een kenmerk van de aangeduide waren dat verband houdt met de marktwaarde ervan en dat, zonder nauwkeurig te zijn, ontstaat uit een verkoopbevorderende of publicitaire mededeling die het relevante publiek veeleer als zodanig zal opvatten dan als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren in de zin van de in punt 19 hierboven aangehaalde rechtspraak.
De kamer van beroep heeft dus op goede gronden geoordeeld dat het aangevraagde merk elk onderscheidend vermogen mist in de zin van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001 voor alle waren waarvoor de inschrijvingsaanvraag is afgewezen.
Voor zover verzoeker aanvoert dat het EUIPO met het aangevraagde merk vergelijkbare woordtekens als merk heeft ingeschreven, te weten de tekens „upgrade your life”, „upgrade your garden” en „upgrade yourself”, zij eraan herinnerd dat de beslissingen die de kamers van beroep van het EUIPO krachtens verordening 2017/1001 ter zake van de inschrijving van een teken als Uniemerk dienen te nemen, op een gebonden en niet op een discretionaire bevoegdheid berusten. De wettigheid van die beslissingen moet derhalve alleen op basis van deze verordening worden beoordeeld en niet op basis van een eerdere beslissingspraktijk van de kamers van beroep [arresten van 26 april 2007, Alcon/BHIM,
C‑412/05 P
,
EU:C:2007:252
, punt
, en 24 november 2005, Sadas/BHIM – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE),
T‑346/04
,
EU:T:2005:420
, punt
].
Hoewel het EUIPO, gelet op de beginselen van gelijke behandeling en behoorlijk bestuur, rekening moet houden met beslissingen die reeds zijn genomen en zeer aandachtig moet onderzoeken of al dan niet een beslissing in dezelfde zin moet worden genomen, moet de toepassing van deze beginselen worden verzoend met het wettigheidsbeginsel (arrest van 17 juli 2014, Reber Holding/BHIM,
C‑141/13 P
,
EU:C:2014:2089
, punt
; zie tevens in die zin arrest van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM,
C‑51/10 P
,
EU:C:2011:139
, punten
‑
).
De aanvrager van een merk kan zich bijgevolg niet in zijn voordeel beroepen op een eventuele onwettigheid die in het voordeel van een derde speelt, teneinde een identieke beslissing te krijgen (arrest van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM,
C‑51/10 P
,
EU:C:2011:139
, punt
).
Overigens moet, omwille van de rechtszekerheid en juist met het oog op behoorlijk bestuur, elke inschrijvingsaanvraag strikt en volledig worden onderzocht teneinde te voorkomen dat een merk onterecht wordt ingeschreven. Dit onderzoek moet in elk concreet geval gebeuren. Of een teken als merk wordt ingeschreven, hangt immers af van specifieke criteria die gelden naargelang van de feitelijke omstandigheden van elk afzonderlijk geval en aan de hand waarvan moet worden nagegaan of een weigeringsgrond op het betrokken teken van toepassing is (arrest van 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM,
C‑51/10 P
,
EU:C:2011:139
, punt
).
In casu is gebleken dat de onderhavige merkaanvraag, gezien de waren waarvoor inschrijving is aangevraagd en de perceptie van het teken door de betrokken kringen, onder een van de in artikel 7, lid 1, van verordening 2017/1001 bedoelde weigeringsgronden valt (zie punt 32 hierboven).
Ten slotte voert verzoeker aan dat de kamer van beroep geen objectieve gronden heeft vermeld die het verschil in beoordeling rechtvaardigen tussen de waren waarvoor zij de inschrijving van het aangevraagde merk heeft geweigerd, en de waren waarvoor de onderzoeker geen bezwaar had gemaakt. Die omissie lijkt hem willekeurig.
In dat verband volstaat het op te merken dat het tegen de beslissing van de onderzoeker ingestelde beroep enkel zag op diens weigering tot inschrijving van het aangevraagde merk voor bepaalde waren en dat het feit dat de onderzoeker geen bezwaren heeft gemaakt voor de overige in de merkaanvraag aangeduide waren dus geen deel uitmaakte van het geschil voor de kamer van beroep, zoals de kamer van beroep overigens heeft uiteengezet in punt 9 van de bestreden beslissing. Bijgevolg was er voor die kamer geen enkele reden om een standpunt in te nemen aangaande de verantwoording voor het feit dat de onderzoeker geen bezwaar had gemaakt voor bepaalde waren en evenmin aangaande de vraag waarin het verschil ligt tussen de waren waarvoor de onderzoeker geen bezwaar had gemaakt en de waren waarvoor hij inschrijving had geweigerd.
Uit het voorgaande volgt dat verzoekers enige middel moet worden afgewezen, zodat het beroep in zijn geheel moet worden verworpen.
Kosten
Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd. Aangezien verzoeker in het ongelijk is gesteld, dient hij overeenkomstig de vordering van het EUIPO te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Eerste kamer),
rechtdoende, verklaart:

1)
Het beroep wordt verworpen.

2)
Martin Knauf zal zijn eigen kosten dragen alsook die van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).

Pelikánová
Nihoul
Svenningsen
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 13 december 2018.
ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Duits.