CELEX: 62015CJ0280
Prejudiciële verwijzing
Uniemerk
Verordening (EG) nr. 207/2009
Artikel 9, lid 3, en artikel 102, lid 1
Verplichting voor een rechtbank voor het Uniemerk om een derde te verbieden inbreuk makende handelingen te verrichten
Geen vordering om een dergelijk verbod te verkrijgen
Begrip ‚speciale redenen’ om een dergelijk verbod niet op te leggen
Begrip ‚redelijke vergoeding’ wegens feiten die na de publicatie van een aanvraag voor een Uniemerk en vóór de publicatie van de inschrijving van dat merk hebben plaatsgevonden

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 9, lid 3, en artikel 102, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (
PB 2009, L 78, blz. 1
).
Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Irina Nikolajeva en Multi Protect OÜ met betrekking tot een vordering wegens inbreuk op een Uniemerk die Nikolajeva tegen deze vennootschap heeft ingesteld.
Toepasselijke bepalingen
Unierecht
Verordening nr. 207/2009
Artikel 9 van verordening nr. 207/2009, met het opschrift „Rechten verbonden aan het Uniemerk”, luidt als volgt:
„1.   Het Uniemerk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economisch verkeer te verbieden:
a)
dat gelijk is aan het Uniemerk en gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is;
b)
dat gelijk is aan of overeenstemt met het Uniemerk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan; verwarring omvat het gevaar van associatie met het merk;
[...]
2.   Met name kan krachtens lid 1 worden verboden:
a)
het aanbrengen van het teken op de waren of op de verpakking;
b)
het aanbieden, in de handel brengen of daartoe in voorraad hebben van waren of het aanbieden of verrichten van diensten onder dit teken;
c)
het invoeren of uitvoeren van waren onder het teken;
d)
het gebruik van het teken in stukken voor zakelijk gebruik en in advertenties.
3.   Op het aan het Uniemerk verbonden recht kan tegenover derden eerst een beroep worden gedaan, nadat de inschrijving van het merk gepubliceerd is. Er kan evenwel een redelijke vergoeding worden verlangd wegens feiten die hebben plaatsgevonden na de publicatie van een aanvrage om een Uniemerk, die na de publicatie van de inschrijving van het Uniemerk krachtens deze publicatie verboden zouden zijn. De rechter bij wie de zaak aanhangig is gemaakt, doet over de zaak zelf geen uitspraak voordat de inschrijving gepubliceerd is.”
Artikel 14 van verordening nr. 207/2009, met het opschrift „Aanvullende toepassing van het nationale recht inzake inbreuk”, bepaalt:
„1.   De rechtsgevolgen van een Uniemerk worden uitsluitend beheerst door deze verordening. Daarnaast is bij inbreuk op een Uniemerk het nationale recht inzake inbreuk op een nationaal merk van toepassing overeenkomstig titel X.
2.   Deze verordening sluit niet uit dat ter zake van een Uniemerk vorderingen worden ingesteld die gegrond zijn op het recht van de lidstaten inzake met name wettelijke aansprakelijkheid en oneerlijke concurrentie.
3.   De procedureregels worden overeenkomstig titel X bepaald.”
Artikel 96 van deze verordening, met het opschrift „Bevoegdheid ter zake van inbreuk en geldigheid”, bepaalt:
„De rechtbanken voor het Uniemerk hebben uitsluitende bevoegdheid ter zake van:
a)
alle rechtsvorderingen betreffende inbreuk [...];
[...]
c)
alle rechtsvorderingen wegens feiten als bedoeld in artikel 9, lid 3, tweede zin;
[...]”
Artikel 101 van de verordening, met het opschrift „Toepasselijk recht”, bepaalt:
„1.   De rechtbanken voor het Uniemerk passen de bepalingen van deze verordening toe.
2.   Op alle zaken die niet in deze verordening geregeld zijn, past de rechtbank voor het Uniemerk het nationale recht toe, met inbegrip van haar internationale privaatrecht.
3.   Tenzij in deze verordening anders wordt bepaald, past een rechtbank voor het Uniemerk het procesrecht toe dat geldt voor soortgelijke rechtsvorderingen betreffende een nationaal merk in de lidstaat waar de rechtbank gelegen is.”
Artikel 102 van die verordening, met als opschrift „Sancties”, luidt:
„1.   Wanneer een rechtbank voor het Uniemerk van oordeel is, dat de gedaagde inbreuk op een Uniemerk heeft gemaakt of heeft gedreigd te maken, verbiedt zij de gedaagde de betrokken handelingen te verrichten, tenzij er speciale redenen zijn om dit niet te verbieden. Zij treft tevens maatregelen overeenkomstig het nationale recht om ervoor te zorgen dat dit verbod wordt nageleefd.
2.   Overigens past de rechtbank voor het Uniemerk het recht, met inbegrip van het internationaal privaatrecht, toe van de lidstaat waar de handelingen die inbreuk maken of dreigen te maken, zijn verricht.”
Richtlijn 2004/48/EG
Artikel 13 van richtlijn 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (
PB 2004, L 157, blz. 45
, met rectificatie in
PB 2004 L 195, blz. 16
) bepaalt onder het opschrift „Schadevergoeding”:
„1.   De lidstaten dragen er zorg voor dat de bevoegde rechterlijke instanties op verzoek van de benadeelde partij de inbreukmaker die wist of redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde, gelasten de rechthebbende een passende vergoeding te betalen tot herstel van de schade die deze wegens de inbreuk heeft geleden.
De rechterlijke instanties die de schadevergoeding vaststellen:
a)
houden rekening met alle passende aspecten, zoals de negatieve economische gevolgen, waaronder winstderving, die de benadeelde partij heeft ondervonden, de onrechtmatige winst die de inbreukmaker heeft genoten en, in passende gevallen, andere elementen dan economische factoren, onder meer de morele schade die de rechthebbende door de inbreuk heeft geleden,
of
b)
kunnen, als alternatief voor het bepaalde onder a), in passende gevallen de schadevergoeding vaststellen als een forfaitair bedrag, op basis van elementen zoals ten minste het bedrag aan royalty’s of vergoedingen dat verschuldigd was geweest indien de inbreukmaker toestemming had gevraagd om het desbetreffende intellectuele-eigendomsrecht te gebruiken.
2.   De lidstaten kunnen bepalen dat de rechterlijke instanties invordering van winsten of betaling van een vooraf vastgestelde schadevergoeding kunnen gelasten, indien de inbreukmaker niet wist of niet redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde.”
Ests recht
§ 8, lid 2, van de kaubamärgiseadus (merkenwet) van 22 mei 2002 (RT I 2002, 49, 308), in de versie ervan die van toepassing is in het hoofdgeding, bepaalt:
„De rechtsbescherming van een ingeschreven merk begint op de dag van indiening van de aanvraag van het merk [...] en duurt tien jaar vanaf de dag van inschrijving.”
§ 57 van die wet, met het opschrift „Bescherming van het uitsluitende recht”, bepaalt in lid 1 ervan:
„De merkhouder kan tegen een persoon die inbreuk heeft gemaakt op het uitsluitende recht, onder wie ook de licentiehouder die de voorwaarden van de licentieovereenkomst heeft geschonden, beroep instellen tot:
1)
staking van de inbreuk;
2)
vergoeding van de opzettelijk of uit nalatigheid veroorzaakte schade, te weten de materiële schade met inbegrip van de gederfde winst en de immateriële schade.
[...]”
Krachtens § 4, lid 2, van de tsiviilkohtumenetluse seadustikus (wetboek van burgerlijke rechtsvordering) van 20 april 2005 (RT I 2005, 26, 197), in de versie ervan die van toepassing is in het hoofdgeding (hierna: „wetboek van burgerlijke rechtsvordering”):
„Tijdens de beroepsprocedure bepalen partijen de omvang van het geding en het verloop van de procedure. Zij beslissen over de indiening van verzoeken en de aanwending van rechtsmiddelen.”
§ 5 van dat wetboek, met het opschrift „Lijdelijkheid van de rechter”, bepaalt in lid 1 ervan:
„De rechter beslecht het geding op de grondslag van de door partijen aangevoerde feiten en ingediende verzoeken in het licht van de vordering.”
§ 439 van dat wetboek, met het opschrift „Grenzen van de bevoegdheid om op het beroep te beslissen”, bepaalt:
„De rechter kan niet meer of anders toewijzen dan is gevorderd.”
Hoofdgeding en prejudiciële vragen
Nikolajeva is houdster van het Uniewoordmerk HolzProf. De aanvraag om inschrijving is op 24 april 2010 ingediend en op 31 mei 2010 gepubliceerd. Dit merk is op 14 september 2010 ingeschreven onder nummer CTM 00905381 en de inschrijving is op 16 september 2010 gepubliceerd.
Op 24 april 2010 heeft Nikolajeva een licentieovereenkomst gesloten waarmee zij Holz Prof OÜ toestemming heeft gegeven haar merk te gebruiken tegen een maandelijkse vergoeding van 1278 EUR.
Met de stelling dat Multi Protect haar merk in de periode van 3 mei 2010 tot 28 oktober 2011 onrechtmatig had gebruikt, met name door een teken dat gelijk is aan dit merk te gebruiken als „verborgen trefwoord” op een internetsite, heeft Nikolajeva deze vennootschap voor de Harju Maakohus (rechter in eerste aanleg Harju) gedagvaard.
Nikolajeva heeft voor de verwijzende rechter drie vorderingen geformuleerd.
In de eerste plaats heeft zij vaststelling gevorderd dat sprake was van een inbreukmakende handeling in de vorm van het onrechtmatige gebruik dat Multi Protect van haar merk maakte, met het betoog dat dit gebruik strijdig was met artikel 9, lid 1, onder a), en lid 2, onder d), van verordening nr. 207/2009.
In de tweede plaats heeft zij, op grond van de ongerechtvaardigde verrijking in verband met deze inbreuk, betaling gevorderd van een bedrag van 22791 EUR als terugbetaling van het onterecht door de gestelde inbreuk verkregen voordeel, welk bedrag is berekend door de duur van de inbreuk, een periode van in totaal 17 maanden en 25 dagen, te vermenigvuldigen met de maandelijkse vergoeding die in de betrokken licentieovereenkomst is vastgelegd.
In de derde plaats heeft Nikolajeva vergoeding gevorderd van de immateriële schade die zij heeft geleden, ter hoogte van een door de aangezochte rechter vast te stellen bedrag. Zij heeft op dat punt met name aangevoerd dat de zaak voor de verwijzende rechter en de instelling van een strafrechtelijke procedure wegens dezelfde inbreukmakende handelingen bij haar hebben geleid tot psychische schade. Ook is haar gezondheid naar aanleiding van deze handelingen verslechterd en heeft het betrokken geding een negatieve invloed gehad op zakelijke relaties.
Volgens de verwijzende rechter is het in het hoofdgeding in de eerste plaats de vraag of artikel 102, lid 1, eerste zin, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat deze rechter, als rechtbank voor het Uniemerk, verplicht is te verbieden de inbreukmakende handelingen te verrichten, ofschoon verzoekster, in het kader van haar beroep, geen daartoe strekkende vordering heeft ingediend en evenmin schending van het uitsluitende recht verbonden aan haar merk na 28 oktober 2011 heeft aangevoerd, maar enkel vaststelling heeft gevorderd dat in de periode vóór deze datum inbreuk is gepleegd.
In dat verband voert hij aan dat, krachtens het toepasselijke nationale recht, meer bepaald het lijdelijkheidsbeginsel van § 4, lid 2, van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, en het non ultra petita-beginsel dat is neergelegd in § 439 van dit wetboek, een nationale rechterlijke instantie enkel een bevel als bedoeld in § 102, lid 1, eerste zin, van verordening nr. 207/2009 mag opleggen indien bij haar een daartoe strekkende vordering is ingediend.
Onder verwijzing naar het arrest van 14 december 2006, Nokia (
C‑316/05
,
EU:C:2006:789
), is de verwijzende rechter van oordeel dat het, in het voorkomende geval, tevens de vraag is of het ontbreken van de vordering van verzoekster in het hoofdgeding van een verbod tot het verrichten van de inbreukmakende handelingen, een „speciale reden” kan vormen in de zin van artikel 102, lid 1, eerste zin, van verordening nr. 207/2009, die zou rechtvaardigen dat deze rechter de eerste vordering van deze verzoekster toewijst zonder dit verbod te hoeven gelasten.
In de tweede plaats vraagt de verwijzende rechter zich af wat de draagwijdte is van het begrip „redelijke vergoeding” als bedoeld in artikel 9, lid 3, tweede zin, van deze verordening en meer bepaald of deze vergoeding kan worden verkregen voor feiten van vóór de publicatie van een aanvraag om inschrijving van een Uniemerk en of deze vergoeding bedoeld is om de volledige schade te vergoeden die de houder van het betrokken merk heeft geleden, met inbegrip van de geleden immateriële schade.
Daarop heeft de Harju Maakohus de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen:
„1)
Moet een rechtbank voor het Uniemerk het in artikel 102, lid 1, van verordening nr. 207/2009 bedoelde bevel ook dan geven wanneer de verzoekende partij dat niet vordert en partijen niet stellen dat de verwerende partij na een bepaalde dag in het verleden op een Uniemerk inbreuk heeft gemaakt of gedreigd te maken, of is het een ‚speciale reden’ in de zin van de eerste zin van deze bepaling wanneer een dergelijke vordering niet wordt ingesteld en deze omstandigheid niet wordt aangevoerd?
2)
Moet artikel 9, lid 3, van verordening nr. 207/2009 aldus worden uitgelegd dat de houder van een Uniemerk van een derde voor het gebruik van een teken dat gelijk is aan het merk in de periode na de publicatie van de aanvraag van het merk tot de publicatie van de inschrijving ervan enkel een redelijke vergoeding krachtens artikel 9, lid 3, tweede zin, van deze verordening kan verlangen, maar geen vergoeding van de gebruikelijke waarde van het dankzij de inbreuk verkregene en van de geleden schade, en dat voor de periode tot aan de publicatie van de aanvraag van het merk ook geen aanspraak op een redelijke vergoeding bestaat?
3)
Welke soorten kosten en andere vergoedingen behelst de redelijke vergoeding krachtens artikel 9, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 en kan daaronder ook – en zo ja, onder welke omstandigheden – een vergoeding van de immateriële schade van de merkhouder worden begrepen?”
Beantwoording van de prejudiciële vragen
Eerste vraag
Met zijn eerste vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 102, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat een rechtbank voor het Uniemerk een derde moet verbieden inbreukmakende handelingen te verrichten, ofschoon de houder van dat merk geen daartoe strekkende vordering heeft ingediend.
Deze rechter merkt op dat hij ingevolge bepaalde beginselen van nationaal recht betreffende de organisatie van de civiele procedure, meer bepaald dat van de lijdelijkheid van de rechter en het non ultra petita-beginsel, neergelegd in § 4, § 5 en § 439 van het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, geen verbod als bedoeld in artikel 102, lid 1, van verordening 207/2009 mag opleggen indien geen daartoe strekkende vordering bij hem is ingediend.
In dat verband zij eraan herinnerd dat de rechtbank voor het Uniemerk, krachtens artikel 101, lid 3, van verordening nr. 207/2009, tenzij in deze verordening anders wordt bepaald, het procesrecht toepast dat geldt voor soortgelijke rechtsvorderingen betreffende een nationaal merk in de lidstaat waar de rechtbank gelegen is.
Aangezien in deze verordening niet anders wordt bepaald, verzet zij zich er niet tegen dat het beginsel van de lijdelijkheid van de rechter en het non ultra petita-beginsel worden toegepast.
Artikel 102, lid 1, van verordening nr. 207/2009 verzet zich er dus niet tegen dat, ingevolge deze beginselen van nationaal procesrecht, een rechtbank voor het Uniemerk een derde niet verbiedt inbreukmakende handelingen te verrichten, op grond dat de houder van het betrokken merk geen daartoe strekkende vordering heeft ingediend.
Nu het ontbreken van de verplichting om een in artikel 102, lid 1, van verordening nr. 207/2009 bedoeld verbod op te leggen derhalve voortvloeit uit de toepassing van regels van het nationale procesrecht, waartegen deze verordening zich niet verzet, hoeft de vraag of het ontbreken van een verplichting wordt gerechtvaardigd door de aanwezigheid van een „speciale reden” in de zin van deze bepaling, niet te worden onderzocht.
In ieder geval kan de omstandigheid dat de houder van een Uniemerk met zijn beroep voor de rechtbank voor het Uniemerk enkel de vaststelling van een inbreukmakende handeling heeft gevorderd, maar niet de staking ervan, niet worden aangemerkt als „speciale reden” in de zin van artikel 102, lid 1, van deze verordening.
Deze uitdrukking is namelijk enkel gericht op buitengewone situaties waarin, in het licht van de bijzondere kenmerken van de gedraging die aan de derde wordt verweten, met name het feit dat deze onmogelijk de hem verweten inbreuk of de dreigende inbreuk kan voortzetten, een dergelijke rechtbank niet verplicht is een derde te verbieden dergelijke handelingen te verrichten, ofschoon de houder van het merk een dergelijke vordering heeft ingesteld (zie in die zin arrest van 14 december 2006, Nokia,
C‑316/05
,
EU:C:2006:789
, punt
).
Gelet op het voorgaande moet op de eerste vraag worden geantwoord dat artikel 102, lid 1, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat het zich er niet tegen verzet dat, ingevolge bepaalde beginselen van nationaal procesrecht, een rechtbank voor het Uniemerk een derde niet verbiedt inbreukmakende handelingen te verrichten op grond dat de houder van het betrokken merk geen daartoe strekkende vordering bij deze rechtbank heeft ingediend.
Tweede en derde vraag
Met zijn tweede en derde vraag, die gezamenlijk moeten worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of, ten eerste, artikel 9, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat het zich ertegen verzet dat de houder van een Uniemerk een vergoeding kan eisen voor handelingen van derden van vóór de publicatie van de aanvraag om inschrijving van het betrokken merk en, ten tweede, of, met betrekking tot handelingen van derden van ná de publicatie van de aanvraag om inschrijving van dit merk, maar van vóór de publicatie van de inschrijving ervan, het in die bepaling vermelde begrip „redelijke vergoeding” de schadevergoeding omvat die de volledige schade moet vergoeden die deze houder heeft geleden, met inbegrip van de terugvordering van de gebruikelijke waarde die de derde heeft ontleend aan het gebruik van dat merk alsook de vergoeding van de geleden immateriële schade.
In dat verband moet worden vastgesteld dat krachtens artikel 9, lid 3, eerste zin, van verordening nr. 207/2009, op het aan het Uniemerk verbonden recht tegenover derden eerst een beroep kan worden gedaan nadat de inschrijving van het betrokken merk is gepubliceerd.
Hieruit volgt dat het uitsluitende recht dat het Uniemerk aan de houder ervan verleent, op grond waarvan hij derden in het kader van een inbreukprocedure op grond van artikel 9, leden 1 en 2, van verordening nr. 207/2009 kan verbieden het betrokken merk te gebruiken, alleen betrekking kan hebben op handelingen van derden van na de publicatie van de inschrijving van dit merk.
Om de aanvrager van een merkinschrijving een bepaalde mate van bescherming te bieden in de periode tussen de datum van de publicatie van de aanvraag, waarop deze aanvraag wordt geacht bekend te zijn bij derden, en de datum van de publicatie van de inschrijving ervan, voorziet artikel 9, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 in een recht op een „redelijke vergoeding” wegens feiten die in deze periode hebben plaatsgevonden, die verboden zouden zijn geweest indien zij na de datum van inschrijving van dit merk hadden plaatsgevonden.
Deze bescherming is terug te voeren op het geheel van vermogensrechten dat deze verordening aan de aanvraag om inschrijving van een Uniemerk verbindt.
Overeenkomstig artikel 24 van verordening nr. 207/2009, dat is opgenomen in afdeling 4 ervan, met het opschrift „Het Uniemerk als deel van het vermogen”, kunnen aanvragen om inschrijving van Uniemerken onderwerp zijn van meerdere soorten rechtshandelingen, zoals een overdracht, de vestiging van zakelijke rechten of licenties, welke gemeen hebben dat zij tot doel of gevolg hebben dat een recht op het betrokken merk wordt verleend of overgedragen (zie in die zin arrest van 4 februari 2016, Hassan,
C‑163/15
,
EU:C:2016:71
, punt
).
In casu is de aanvraag om inschrijving van het merk dat in het hoofdgeding aan de orde is al bij de indiening voorwerp van een licentie geweest.
De eigen economische waarde van een aanvraag om inschrijving van een Uniemerk vloeit tevens voort uit andere rechten die aan een dergelijke aanvraag zijn verbonden. Zo heeft de aanvrager krachtens verordening nr. 207/2009 in beginsel vanaf de datum van indiening van zijn aanvraag om inschrijving van een merk, een recht van voorrang op de later ingediende aanvragen.
Overigens heeft met name het Europese Hof voor de Rechten van de Mens op grond van dergelijke overwegingen met betrekking tot alle vermogensrechten die betrekking hebben op de aanvraag om inschrijving van een merk geoordeeld dat, in het licht van de omstandigheden van het geval in hun geheel beschouwd, een dergelijke aanvraag een aanmerkelijk belang kon vormen dat is beschermd krachtens het fundamentele recht op eigendom dat is neergelegd in artikel 1 van het aanvullend Protocol nr. 1 bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gedaan te Rome op 4 november 1950 (zie in die zin EHRM, 11 januari 2007, Anheuser-Busch Inc./Portugal, CE:ECHR:2007:0111JUD007304901, § 73‑78).
Gelet op het voorgaande moet worden vastgesteld dat, aangezien artikel 9, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 een strikt afgebakende uitzondering vormt op de regel dat geen beroep kan worden gedaan op een Uniemerk voorafgaand aan de publicatie van de inschrijving ervan, op grond van deze bepaling geen enkele vergoeding kan worden gevorderd voor feiten die zich voorafgaand aan de publicatie van de aanvraag om inschrijving van een dergelijk merk hebben voorgedaan.
Bovendien volgt uit het ontbreken van enige uitdrukkelijke verwijzing in artikel 9, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 naar het recht van de lidstaten om de betekenis en de draagwijdte ervan vast te stellen, dat, volgens vaste rechtspraak van het Hof, het in deze bepaling vermelde begrip „redelijke vergoeding” normaliter autonoom en uniform moet worden uitgelegd, rekening houdend met de context van de bepaling en het doel van de betrokken regeling (zie naar analogie arrest van 14 december 2006, Nokia,
C‑316/05
,
EU:C:2006:789
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Voor deze uitlegging moet, zoals ook de verwijzende rechter heeft opgemerkt, rekening worden gehouden met het feit dat de bescherming in de vorm van een „redelijke vergoeding” in de zin van artikel 9, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 207/2009, voor feiten die in deze bepaling worden bedoeld, naar de aard ervan beperkter moet zijn dan die welke de houder van een merk geniet wegens feiten van na de datum van inschrijving ervan, aangezien het te beschermen belang uit hoofde van een merkaanvraag kleiner is dan datgene dat het merk na de inschrijving ervan moet worden toegekend.
De in artikel 9, lid 3, tweede zin, van de verordening bedoelde feiten vinden namelijk plaats op een moment dat nog niet zeker is dat het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, daadwerkelijk zal worden ingeschreven, aangezien de absolute of relatieve weigeringsgronden voor inschrijving hieraan nog geheel of gedeeltelijk in de weg kunnen staan.
De rechten die door een aanvraag om inschrijving van een Uniemerk worden toegekend kunnen dus, vóór de inschrijving van het betrokken merk, worden aangemerkt als „voorwaardelijk” van aard.
Deze voorwaardelijke aard blijkt overigens duidelijk uit artikel 9, lid 3, derde zin, van verordening nr. 207/2009, aangezien daarin wordt bepaald dat een vordering op grond van artikel 9, lid 3, tweede zin, van deze verordening pas na de publicatie van de inschrijving van het betrokken merk bij een rechtbank voor het Uniemerk kan worden ingesteld.
Hieruit volgt dat een „redelijke vergoeding” die in het kader van een vordering op grond van artikel 9, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 kan worden geëist, kleiner van omvang moet zijn dan de schadevergoeding die de houder van een Uniemerk kan eisen voor schade ten gevolge van een inbreukmakende handeling.
Het onderscheid tussen deze twee soorten vorderingen komt ook naar voren in de opsomming in artikel 96 van verordening nr. 207/2009 van de verschillende uitsluitende bevoegdheden van de rechtbanken voor het Uniemerk, in die zin dat in dit artikel afzonderlijk melding wordt gemaakt van, onder a), „rechtsvorderingen betreffende inbreuk” en, onder c), „rechtsvorderingen wegens feiten als bedoeld in artikel 9, lid 3, tweede zin”, van deze verordening.
Daarenboven moet worden vastgesteld dat, aangezien verordening nr. 207/2009 geen regels bevat met betrekking tot de schadevergoeding die door de houder van een Uniemerk wegens inbreukmakende handelingen kan worden geëist, uit artikel 101, lid 2, van deze verordening voortvloeit dat de rechtbank van de Unie in beginsel haar nationale recht toepast, met inbegrip van haar internationale privaatrecht op dat gebied. Daarenboven blijkt uit artikel 14, lid 2, van deze verordening dat deze zich meer bepaald niet verzet tegen de aanvullende toepassing van het nationale recht inzake inbreuk en, meer bepaald, het nationale recht inzake de wettelijke aansprakelijkheid.
In deze context bevat artikel 13 van richtlijn 2004/48 bepaalde regels inzake schadevergoedingen, die de schade moeten vergoeden die is veroorzaakt door inbreukmakende handelingen, en verschillen naargelang al dan niet moet worden geoordeeld dat de derde wist of redelijkerwijs had moeten weten dat hij inbreuk pleegde.
Zo voorziet artikel 13, lid 1, van deze richtlijn in een vergoeding tot in beginsel volledig herstel van de geleden schade, die immateriële schade kan omvatten, in het geval bewust inbreukmakende handelingen zijn verricht, terwijl artikel 13, lid 2, slechts de invordering van winsten of betaling van een vooraf vastgestelde schadevergoeding mogelijk maakt, wanneer de inbreukmakende handelingen niet bewust zijn gepleegd.
Ofschoon deze bepalingen als zodanig slechts van toepassing zijn op inbreukmakende handelingen en dus op handelingen die hebben plaatsgevonden na de publicatie van de inschrijving van het betrokken merk en niet op de handelingen voorafgaand aan deze publicatie, zoals die welke zijn bedoeld in artikel 9, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 207/2009, kan hieruit echter worden afgeleid dat, zoals de advocaat-generaal in wezen ook heeft opgemerkt in punt 51 van zijn conclusie, de compensatie die als „redelijke vergoeding” is verschuldigd, niet hoger kan zijn dan de beperkte schadeloosstelling als bedoeld in artikel 13, lid 2, van richtlijn 2004/48.
Aangezien artikel 9, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 beoogt voorwaardelijke rechten aan een merk te verbinden zodra de aanvraag om inschrijving daarvan is gepubliceerd en zelfs voordat de inschrijving ervan is gepubliceerd, moet de „redelijke vergoeding” in de zin van deze bepaling kleiner van omvang zijn dan de schadevergoeding die de houder van een Uniemerk kan eisen wegens inbreukmakende handelingen van na de publicatie van de inschrijving van dit merk en welke, in beginsel, een volledig herstel beoogt van de geleden schade, die, in het voorkomende geval, immateriële schade kan omvatten.
Om de „redelijke vergoeding” in de zin van artikel 9, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 te bepalen, moet dus gebruik worden gemaakt van het criterium inzake de invordering van de winsten en moet de compensatie van de ruimere schade die de houder van het betrokken merk naar aanleiding van het gebruik van dit merk eventueel heeft geleden, waaronder mogelijk de immateriële schade, van deze vergoeding worden uitgesloten.
Aangezien het criterium inzake de invordering van winsten beoogt de winsten terug te vorderen die derden onterecht door het gebruik van het betrokken merk hebben behaald in de in artikel 9, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 bedoelde periode, past het in de door deze bepaling nagestreefde doelstelling om te voorkomen dat derden ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de eigen economische waarde van de merkaanvraag, ofschoon zij worden geacht na publicatie van deze aanvraag, daarvan op de hoogte te zijn.
Gelet op het voorgaande moet op de tweede en derde vraag worden geantwoord dat artikel 9, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat een houder van een Uniemerk een vergoeding kan eisen wegens handelingen van derden van vóór de publicatie van een merkaanvraag. Met betrekking tot handelingen van derden die zijn gepleegd in de periode na de publicatie van de betrokken merkaanvraag, maar vóór de publicatie van de inschrijving ervan, omvat het in deze bepaling vermelde begrip „redelijke vergoeding” de terugvordering van de winsten die daadwerkelijk door derden zijn behaald door het gebruik van dit merk in die periode. Dit begrip „redelijke vergoeding” sluit daarentegen de compensatie van de uitgebreidere schade uit die de houder van het merk eventueel heeft geleden, met inbegrip van, in het voorkomende geval, de immateriële schade.
Kosten
Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Zevende kamer) verklaart voor recht:

1)
Artikel 102, lid 1, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk moet aldus worden uitgelegd dat het zich er niet tegen verzet dat, ingevolge bepaalde beginselen van nationaal procesrecht, een rechtbank voor het Uniemerk een derde niet verbiedt inbreukmakende handelingen te verrichten op grond dat de houder van het betrokken merk geen daartoe strekkende vordering bij deze rechtbank heeft ingediend.

2)
Artikel 9, lid 3, tweede zin, van verordening nr. 207/2009 moet aldus worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat een houder van een Uniemerk een schadevergoeding kan eisen wegens handelingen van derden van vóór de publicatie van een merkaanvraag. Met betrekking tot handelingen van derden die zijn gepleegd in de periode na de publicatie van de betrokken merkaanvraag, maar vóór de publicatie van de inschrijving ervan, omvat het in deze bepaling vermelde begrip „redelijke vergoeding” de terugvordering van de winsten die daadwerkelijk door derden zijn ontleend aan het gebruik van dit merk in die periode. Dit begrip „redelijke vergoeding” sluit daarentegen de compensatie van de uitgebreidere schade uit die de houder van het merk eventueel heeft geleden, met inbegrip van, in het voorkomende geval, de immateriële schade.

ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Ests.