CELEX: 62016TJ0045
Uniemerk
Oppositieprocedure
Aanvraag voor Uniebeeldmerk BYRON
Niet-ingeschreven ouder merk BYRON
Relatieve weigeringsgrond
Artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 207/2009
Regeling inzake de common law-vordering wegens onrechtmatig gebruik van een benaming (action for passing off)
Goodwill
Bewijs van de verkrijging en het voortbestaan van het oudere recht

De onderhavige zaak betreft de vraag of het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) in een beslissing waartegen beroep is ingesteld, terecht heeft geoordeeld dat het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland de opposante van een Uniemerkaanvraag hypothetisch in staat zou stellen het gebruik van het latere merk te verbieden bij de rechterlijke instanties van het Verenigd Koninkrijk in het kader van een vordering wegens onrechtmatig gebruik van een benaming (passing off). De zaak doet met name de vraag rijzen naar de datum die van belang is voor de beoordeling van de verkrijging en het voortbestaan van het oudere recht, in casu de goodwill (aantrekkingskracht die klanten oplevert).
Voorgeschiedenis van het geding
Op 23 januari 2012 heeft verzoeker, Nelson Alfonso Egüed, bij het EUIPO een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Gemeenschapsmerk (
PB 2009, L 78, blz. 1
).
De inschrijvingsaanvraag betreft het volgende beeldmerk:
De waren waarvoor de inschrijving is aangevraagd, behoren met name tot klasse 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en komen voor deze klasse overeen met de volgende omschrijving: „Allerlei soorten wijnen en alcoholhoudende dranken (uitgezonderd bieren)”.
De Uniemerkaanvraag is in het
Blad van gemeenschapsmerken
nr. 56/2012 van 21 maart 2012 gepubliceerd.
Op 21 juni 2012 heeft de vennootschap naar Amerikaans recht Jackson Family Farms LLC op grond van artikel 41 van verordening nr. 207/2009 voor de in punt 4 hierboven bedoelde waren en diensten oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk.
Na de beperking tijdens de procedure voor het EUIPO was de oppositie gebaseerd op het niet-ingeschreven oudere merk BYRON, dat in het economisch verkeer wordt gebruikt om wijnen aan te duiden.
De oppositie was gesteund op artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 en op onrechtmatig gebruik (passing off) krachtens het recht van het Verenigd Koninkrijk.
Op 27 februari 2015 heeft de oppositieafdeling de oppositie toegewezen.
Op 24 april 2015 heeft verzoeker krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
Bij beslissing van 16 november 2015 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het EUIPO het beroep verworpen.
De kamer van beroep heeft met name de door Jackson Family Farms overgelegde bewijzen toereikend geacht om aan te tonen dat het niet-ingeschreven merk BYRON in het economisch verkeer werd gebruikt en in het Verenigd Koninkrijk niet alleen van plaatselijke betekenis was.
De kamer van beroep heeft tevens geoordeeld dat die bewijzen, gezamenlijk behandeld, aantoonden dat Jackson Family Farms serieuze commerciële activiteiten uitoefende met betrekking tot de op de relevante datum onder het merk BYRON verkochte wijnen en dat bijgevolg goodwill was bewezen.
Daarnaast heeft de kamer van beroep volledig ingestemd met het oordeel van de oppositieafdeling dat er, rekening houdende met de overeenstemming van de betrokken waren en de tussen de betrokken tekens bestaande gelijkenissen, sprake was van gevaar voor verwarring van verzoekers waren en die van Jackson Family Farms.
De kamer van beroep heeft ten slotte geoordeeld dat in casu de misleidende presentatie schade toebrengt in die zin dat Jackson Family Farms minder zou verkopen, daar de consument bij vergissing verzoekers waren zou kopen, denkende dat zij afkomstig zijn van Jackson Family Farms.
Conclusies van partijen
Verzoeker verzoekt het Gerecht:
–
de bestreden beslissing te vernietigen;
–
zijn recht tot inschrijving van een Uniemerk in te willigen voor alle waren bedoeld in de klassen 18, 25 en 33, en
–
Jackson Family Farms te verwijzen in de kosten van de procedure.
Het EUIPO verzoekt het Gerecht:
–
het beroep tot vernietiging te verwerpen in zijn geheel, en
–
verzoeker te verwijzen in de kosten van het EUIPO.
In rechte
Ontvankelijkheid van verzoekers tweede vordering
Verzoekers tweede vordering kan worden opgevat als een verzoek tot herziening door het Gerecht van de bestreden beslissing in de zin dat het aangevraagde merk wordt ingeschreven.
De ter zake bevoegde instanties van het EUIPO nemen echter geen formele beslissing tot vaststelling van inschrijving van een Uniemerk waartegen beroep openstaat. Bijgevolg is de kamer van beroep niet bevoegd om kennis te nemen van een vordering tot inschrijving van een Uniemerk.
Gelet hierop staat het evenmin aan het Gerecht om kennis te nemen van een verzoek tot herziening met als doel een beslissing van een kamer van beroep in die zin te wijzigen [beschikking van 30 juni 2009, Securvita/BHIM (Natur-Aktien-Index),
T‑285/08
,
EU:T:2009:230
, punten
en
‑
; arresten van 15 december 2011, Mövenpick/BHIM (PASSIONATELY SWISS),
T‑377/09
, niet gepubliceerd,
EU:T:2011:753
, punt
, en van 28 november 2013, Vitaminaqua/BHIM – Energy Brands (vitaminaqua),
T‑410/12
, niet gepubliceerd,
EU:T:2013:615
, punt
].
Derhalve dient verzoekers tweede vordering niet-ontvankelijk te worden verklaard.
Ten gronde
Ter onderbouwing van zijn beroep voert verzoeker één enkel middel aan: schending van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009.
Opmerkingen vooraf
–
Verwijzing naar het recht van de lidstaat dat het aangevoerde teken beheerst
Op grond van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 kan de houder van een niet-ingeschreven merk zich verzetten tegen de inschrijving van een Uniemerk als dit niet-ingeschreven merk aan vier voorwaarden voldoet. Het ingeroepen merk moet worden gebruikt in het economisch verkeer, het moet een meer dan alleen plaatselijke betekenis hebben, de rechten op dit merk moeten zijn verworven overeenkomstig het recht van de lidstaat waar het merk is gebruikt vóór de datum van indiening van de Uniemerkaanvraag en, ten slotte, dit merk moet de houder ervan het recht geven om het gebruik van een later merk te verbieden.
Deze voorwaarden zijn cumulatief, zodat wanneer voor een merk niet is voldaan aan een van deze voorwaarden, de oppositie op grond van het bestaan van een niet-ingeschreven merk of een ander teken dat in het economisch verkeer wordt gebruikt in de zin van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009, niet kan slagen [arrest van 30 juni 2009, Danjaq/BHIM – Mission Productions (Dr. No),
T‑435/05
,
EU:T:2009:226
, punt
].
De eerste twee voorwaarden, namelijk die betreffende het gebruik en de meer dan alleen plaatselijke betekenis van het oudere merk, volgen uit de tekst zelf van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 en dienen dan ook te worden uitgelegd in het licht van het Unierecht.
Aldus stelt verordening nr. 207/2009 uniforme maatstaven vast inzake het gebruik van tekens en hun betekenis, die in overeenstemming zijn met de beginselen die aan het door deze verordening opgezette stelsel ten grondslag liggen [arrest van 24 maart 2009, Moreira da Fonseca/BHIM – General Óptica (GENERAL OPTICA),
T‑318/06–T‑321/06
,
EU:T:2009:77
, punt
].
Daarentegen volgt in artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 uit de zinsnede „indien en voor zover krachtens [...] het voor dat teken geldende recht van de lidstaat” dat de twee andere bij deze verordening vastgestelde voorwaarden, in tegenstelling tot de vorige, worden beoordeeld aan de hand van de criteria die zijn vastgesteld bij het recht dat het aangevoerde teken beheerst.
Verzoeker acht de verwijzing naar de wetgeving van de lidstaten „verrassend” en is van mening dat de toepassing van een vreemde wetgeving leidt tot „ongelijkwaardigheid” tussen de partijen.
Ten eerste wordt deze verwijzing naar het recht dat het aangevoerde teken beheerst, echter volkomen gerechtvaardigd door het feit dat op basis van verordening nr. 207/2009 tekens die niet onder het stelsel van het Uniemerk vallen, kunnen worden aangevoerd tegen een Uniemerk. Bijgevolg kan alleen op basis van het recht dat het aangevoerde teken beheerst, worden bepaald of dit teken ouder is dan het Uniemerk en of het een verbod op het gebruik van een jonger merk kan rechtvaardigen (arrest van 24 maart 2009, GENERAL OPTICA,
T‑318/06–T‑321/06
,
EU:T:2009:77
, punt
).
Ten tweede moet worden opgemerkt dat meerdere elementen beogen te verzekeren dat deze verwijzing voldoet aan de vereisten van het beginsel van effectieve rechterlijke bescherming.
Ten eerste is het overeenkomstig artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 de opposant die bij het EUIPO moet bewijzen dat volgens het recht van de lidstaat dat op het krachtens artikel 8, lid 4, onder b), van verordening nr. 207/2009 ingeroepen teken toepasselijk is, dit teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden. Op grond van de ter onderbouwing van de oppositie aangevoerde nationale regelgeving en de in de betrokken lidstaat gegeven rechterlijke beslissingen staat het aan de opposant om te bewijzen dat het betrokken teken binnen de werkingssfeer van het ingeroepen recht van de lidstaat valt en dat dit teken hem het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden (arrest van 29 maart 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar,
C‑96/09 P
,
EU:C:2011:189
, punten
‑
).
In casu is het dus de opposante die moet bewijzen dat volgens het toepasselijke recht van de lidstaat het ingeroepen teken de houder ervan het recht verleent om het gebruik van een later merk te verbieden.
Bovendien kunnen het EUIPO en het Gerecht controleren of de door de opposant overgelegde gegevens relevant zijn voor het door hem te leveren bewijs van de inhoud van het nationale recht (zie naar analogie arrest van 27 maart 2014, BHIM/National Lottery Commission,
C‑530/12 P
,
EU:C:2014:186
, punt
).
Bijgevolg is de rol van de bevoegde instanties van het EUIPO die zijn verzocht om in eerste instantie uitspraak te doen, niet beperkt tot louter validatie van het nationale recht waarop de opposant zich heeft beroepen. Het EUIPO kan ambtshalve inlichtingen inwinnen over het nationale recht van de betrokken lidstaat wanneer deze inlichtingen nodig zijn voor de beoordeling van de voorwaarden voor toepassing van een ingeroepen oppositiegrond, en met name voor de beoordeling van de realiteit van de aangevoerde feiten of van de bewijskracht van de overgelegde stukken (zie naar analogie arresten van 27 maart 2014, BHIM/National Lottery Commission,
C‑530/12 P
,
EU:C:2014:186
, punten
en
, en van 5 april 2017, EUIPO/Szajner,
C‑598/14 P
,
EU:C:2017:265
, punt
).
Het Gerecht, dat in tweede instantie rechtspreekt, moet dan weer, om effectief toezicht uit te oefenen, niet uitsluitend op basis van de overgelegde documenten kunnen nagaan wat de inhoud, de toepassingsvoorwaarden en de draagwijdte zijn van de rechtsregels waarop de opposant zich beroept (zie naar analogie arresten van 27 maart 2014, BHIM/National Lottery Commission,
C‑530/12 P
,
EU:C:2014:186
, punt
, en van 5 april 2017, EUIPO/Szajner,
C‑598/14 P
,
EU:C:2017:265
, punt
). Het rechterlijke toezicht wordt immers een dode letter wanneer de Unierechter zich zou moeten beperken tot de door de opposant overgelegde documenten, op het gevaar af van onjuiste toepassing of uitlegging van de toepasselijke regels.
Zelfs als de opposant documenten zou overleggen die een onvolledig of misleidend beeld zouden schetsen van het toepasselijke nationale recht, zou dit dus nog steeds geen schade voor de andere partij meebrengen zolang zowel het EUIPO als het Gerecht ambtshalve inlichtingen kunnen inwinnen over het nationale recht van de betrokken lidstaat. De toepassing van het recht van een lidstaat vormt dus geen „ongelijkheid” tussen partijen.
–
Verhouding tussen het gebruik in het economisch verkeer met een meer dan alleen plaatselijke betekenis en de goodwill
In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geoordeeld dat was voldaan aan de eerste twee voorwaarden van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009, dat wil zeggen die met betrekking tot het gebruik van het merk en het feit dat het een meer dan alleen plaatselijke betekenis heeft.
Verzoeker heeft geen beroep ingesteld tegen de bestreden beslissing voor zover daarin is geoordeeld dat het niet-ingeschreven merk BYRON van Jackson Family Farms in het economisch verkeer in het Verenigd Koninkrijk vóór de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het bestreden merk werd gebruikt voor wijnen, en dat dat gebruik niet alleen maar plaatselijke betekenis had.
Verzoeker voert daarentegen één enkel middel aan met betrekking tot een van de drie constitutieve voorwaarden voor de „klassieke drie-eenheid” van het onrechtmatige gebruik van de benaming: de goodwill.
Het voorwerp van het geschil betreft dus niet een beoordeling van de eerste twee voorwaarden van artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009.
In casu moet het onderzoek van het Gerecht derhalve betrekking hebben op de vraag of de kamer van beroep in de bestreden beslissing terecht tot het oordeel is gekomen dat de opposante op grond van het recht van het Verenigd Koninkrijk hypothetisch gezien het gebruik van het latere merk voor de rechterlijke instanties van het Verenigd Koninkrijk zou kunnen verbieden uit hoofde van een vordering wegens onrechtmatig gebruik (passing off).
Het recht van de lidstaat dat van toepassing is op het niet-ingeschreven merk, is de Trade Marks Act 1994 (merkenwet van het Verenigd Koninkrijk), waarvan section 5, lid 4, luidt als volgt:
„Een merk kan niet worden ingeschreven indien, of in zoverre kan worden opgekomen tegen, het gebruik ervan in het Verenigd Koninkrijk:
a)
op grond van een rechtsregel [in het bijzonder krachtens de wettelijke regeling inzake onrechtmatig gebruik van een benaming (law of passing off)] die een niet-ingeschreven merk of elk ander in het economisch verkeer gebruikt teken beschermt [...]”
Uit section 5, lid 4, van de merkenwet van het Verenigd Koninkrijk, zoals deze door de nationale rechterlijke instanties wordt uitgelegd [beslissing van de House of Lords (Verenigd Koninkrijk) Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. (1990) R.P.C. 341, 406 HL], vloeit voort dat de opposant moet aantonen dat overeenkomstig de in het Verenigd Koninkrijk geldende regeling inzake de vordering wegens onrechtmatig gebruik is voldaan aan drie voorwaarden, te weten, ten eerste, de verworven goodwill (dat wil zeggen de aantrekkingskracht die klanten oplevert) van het niet-ingeschreven merk of van het betrokken teken, ten tweede, de misleidende presentatie door de houder van het jongere merk en, ten derde, de daaruit voortvloeiende schade voor de goodwill [arresten van 18 januari 2012, Tilda Riceland Private/BHIM – Siam Grains (BASmALI),
T‑304/09
,
EU:T:2012:13
, punt
, en van 18 november 2015, Government of Malaysia/BHIM – Vergamini (HALAL MALAYSIA),
T‑508/13
,
EU:T:2015:861
, punt
].
De kamer van beroep heeft geoordeeld dat de door Jackson Family Farms overgelegde bewijzen, gezamenlijk behandeld, bewezen dat deze serieuze commerciële activiteiten uitoefende met betrekking tot de op de relevante datum onder het merk BYRON verkochte wijnen en dat dientengevolge goodwill was aangetoond.
Het enige middel dat verzoeker heeft aangevoerd, kan worden opgedeeld in drie onderdelen met betrekking tot, ten eerste, het bestaan van goodwill van het niet-geregistreerde merk BYRON in het Verenigd Koninkrijk, ten tweede, het verwerven van deze goodwill, en, ten derde, het verstrijken van de geldigheid van het oudere Uniemerk BYRON.
Eerste onderdeel van het enige middel, betreffende het bestaan van goodwill van het niet-geregistreerde Uniemerk BYRON in het Verenigd Koninkrijk
–
Ontoereikendheid van de door Jackson Family Farms ingediende bewijzen
Verzoeker voert aan dat met de door Jackson Family Farms overgelegde bewijzen niet toereikend kan worden aangetoond dat in het Verenigd Koninkrijk goodwill bestaat. In het bijzonder doet verzoeker bemerken dat in de facturen aan de wijngroothandel Boutinot Ltd geen melding wordt gemaakt van het merk BYRON, maar enkel van de term „byr”; dat zij niet de verkoop van waren aan de eindverbruikers bewijzen; dat zij niet kunnen worden beschouwd – zoals de kamer van beroep heeft gedaan – als louter voorbeelden van verkopen, en dat de daarnaast door Jackson Family Farms overgelegde interne stukken zeer weinig bewijskracht hebben.
Het EUIPO wijst verzoekers argumenten van de hand.
Er dient te worden opgemerkt dat de eigendom die wordt beschermd door de vordering wegens onrechtmatig gebruik van een benaming, niet een woord of een naam betreft waarvan het gebruik door derden is beperkt, maar de klantenkring zelf die wordt geschaad door het litigieuze gebruik [Lord Parker in de beslissing van de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (rechterlijke instantie van Engeland en Wales die in eerste aanleg bevoegd is in onder meer zaken betreffende intellectuele eigendom), Burberrys v JC Cording & Co Ltd (1909) 26 R.P.C. 693], aangezien de klanten worden aangetrokken door de reputatie van een merk en het merk het criterium is op basis waarvan een gevestigde onderneming van een nieuwe onderneming kan worden onderscheiden [arresten van 11 juni 2009, Last Minute Network/BHIM – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR),
T‑114/07 en T‑115/07
,
EU:T:2009:196
, punt
, en van 9 december 2010, Tresplain Investments/BHIM – Hoo Hing (Golden Elephant Brand),
T‑303/08
,
EU:T:2010:505
, punt
; zie tevens Lord Macnaghten in de beslissing van de House of Lords (Hogerhuis van het Verenigd Koninkrijk), Inland Revenue Commissioners v Muller & Co’s Margarine (1901) A.C. 217, 223 HL.
Het bestaan van goodwill staat in beginsel vast wanneer bewijzen worden overgelegd van handels- en reclameverrichtingen en klantenrekeningen. Het volstaat in de regel, om goodwill aan te tonen, dat het bewijs wordt geleverd van serieuze commerciële activiteiten die tot de verwerving van een reputatie en de ontwikkeling van een klantenkring leiden (arresten van 9 december 2010, Golden Elephant Brand,
T‑303/08
,
EU:T:2010:505
, punt
, en 18 november 2015, HALAL MALAYSIA,
T‑508/13
,
EU:T:2015:861
, punt
).
Er moet dus worden nagegaan of het bestaan van goodwill met de door Jackson Family Farms overgelegde bewijzen kan worden vastgesteld.
Zoals verzoeker terecht opmerkt, is een deel van de bewijzen inderdaad niet relevant. Dit geldt met name voor facturen met betrekking tot de verkopen aan vennootschappen op Cyprus en in Luxemburg.
Het tijdscriterium waarin uitdrukkelijk is voorzien in artikel 8, lid 4, onder a), van verordening nr. 207/2009 met betrekking tot de verkrijging van het recht op het teken dat ter ondersteuning van de oppositie is ingeroepen, is dat van de datum van de indiening van de Uniemerkaanvraag (arrest van 29 maart 2011, Anheuser-Busch/Budějovický Budvar,
C‑96/09 P
,
EU:C:2011:189
, punt
; zie tevens naar analogie arrest van 9 december 2010, Golden Elephant Brand,
T‑303/08
,
EU:T:2010:505
, punten
en
). De relevante datum is in casu dus 23 januari 2012.
Bijgevolg kan ook met de door British Airways aangeboden wijnkaart van december 2012, waarop een byron pinot noir 2010 voorkomt, geen rekening worden gehouden.
De meest relevante bewijzen die Jackson Family Farms heeft overgelegd om bewijs van het bestaan van goodwill te leveren, zijn in chronologische volgorde de volgende:
–
een catalogus van Boutinot uit 2010, waarin wijnen onder het merk BYRON te koop worden aangeboden, met een minimumbestelling van 25 kisten (alsook een andere catalogus zonder datum);
–
vier facturen gericht aan Boutinot, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, gedateerd tussen januari en december 2011, voor een totaalbedrag van ongeveer 45000 US-dollar (USD) voor 728 kisten wijn en voor waren zoals „09 BYR PN Santa Maria 750 ml 14,6 % Alc”;
–
een op internet gepubliceerde wijnrecensie, gedateerd maart/april 2011, waarin een byron pinot noir 2008 wordt vermeld;
–
een online uitnodiging van de website „meetup.com” voor een wijnproeverij in de winkel Harrods in Londen (Verenigd Koninkrijk), met daarin een aankondiging van een byron pinot noir, gedateerd mei 2011;
–
een intern verkoopverslag voor de periode van 1 mei tot 8 juni 2011, met daarin de verkopen van wijnen onder het merk BYRON voor een totaal van ongeveer 3800 pond sterling (GBP);
–
een intern verkoopverslag voor de verkopen van wijnen onder het merk BYRON voor de periode van september 2010 tot november 2011, met daarin een totaal van 2130 flessen, verkocht aan met name restaurants en de detailhandel (in het bijzonder de winkel Harrods) in het Verenigd Koninkrijk;
–
(ongedateerde) schermafbeeldingen van de website van de winkel Harrods met daarop wijnen die worden verkocht onder het merk BYRON.
De vier bovengenoemde facturen, die in casu het meest relevant zijn, zijn gericht aan Boutinot, gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en verzonden naar een adres in het Verenigd Koninkrijk. Zij tonen dus aan dat de wijnen zijn verkocht onder het merk BYRON in het Verenigd Koninkrijk.
Verzoeker voert aan dat de facturen die zijn gericht aan Boutinot niet het merk BYRON vermelden, maar enkel de term „byr”. Gewoonlijk worden verkochte waren evenwel onder een verkorte vorm op de facturen beschreven en, aangezien het niet gaat om de enige bewijzen die zijn overgelegd om de verkoop van wijn onder het oudere merk in het Verenigd Koninkrijk aan te tonen, was het gepast dat het EUIPO overging tot een globale beoordeling van alle overgelegde bewijzen (zie in die zin arrest van 9 december 2010, Golden Elephant Brand,
T‑303/08
,
EU:T:2010:505
, punten
en
). De facturen, die gezamenlijk met de andere bewijzen van commerciële activiteiten zijn beoordeeld, tonen aan dat de wijnen zijn verkocht onder het merk BYRON in het Verenigd Koninkrijk.
Verzoeker voert aan dat de aan Boutinot gerichte facturen niet bewijzen dat de waren aan eindverbruikers zijn verkocht en dat Jackson Family Farms niet actief zou zijn in het Verenigd Koninkrijk.
In dit verband dient in herinnering te worden gebracht dat volgens vaste rechtspraak van de rechterlijke instanties van het Verenigd Koninkrijk degene die de vordering wegens onrechtmatig gebruik van een benaming heeft ingesteld moet beschikken over goodwill, opgevat als klanten, in het Verenigd Koninkrijk [beslissing van de Supreme Court of the United Kingdom (hoogste rechterlijke instantie van het Verenigd Koninkrijk), Starbucks (HK) Ltd and another v British Sky Broadcasting Group Plc and others, (2015) UKSC 31]. Een in het buitenland gevestigde vennootschap kan in het Verenigd Koninkrijk over goodwill beschikken als in het Verenigd Koninkrijk vraag is naar haar waren en in die vraag kan worden voorzien (Wadlow, C.,
The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation
, vijfde druk, Sweet & Maxwell, Londen, 2016, punten 1‑17 en 3‑93). In bijvoorbeeld de zaak die aanleiding heeft gegeven tot de beslissing van de High Court of Justice (England and Wales), SA des Anciens Établissements Panhard en Levassor v Panhard Levassor Motor Co [(1901) 18 R.P.C. 405], zijn de verkoop van de waren van de verzoeker door een derde en de aankoop en de invoer ervan door ingezetenen van het Verenigd Koninkrijk beschouwd als een toereikende activiteit. Zoals het EUIPO terecht opmerkt, kan het feit dat Jackson Family Farms in de Verenigde Staten is gevestigd en haar wijn verkoopt via haar distributeur in het Verenigd Koninkrijk dus niet afdoen aan het oordeel van de kamer van beroep dat Jackson Family Farms in het Verenigd Koninkrijk goodwill heeft.
Bovendien blijkt uit de nationale rechtspraak dat zowel degenen die een rechtstreekse, contractuele relatie hebben met degenen die een vordering wegens onrechtmatig gebruik van een benaming hebben ingesteld, als degenen die indirect de waren van laatstgenoemden kopen tot de klanten behoren [beslissing van de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) (beroepsrechter van Engeland en Wales, afdeling burgerlijk recht), Anheuser-Busch Inc v Budějovický Budvar NP (1984) F.S.R. 413, 415 CA; zie tevens arrest van 18 november 2015, HALAL MALAYSIA,
T‑508/13
,
EU:T:2015:861
, punten
en
].
De tussenpersonen, dat wil zeggen de grossiers, de importeurs en de winkeliers die de waren van Jackson Family Farms kochten, vormden dus, net als de eindverbruikers, klanten van Jackson Family Farms bij wie de goodwill was verworven. In dit verband kan met de in punt 54 hierboven genoemde facturen worden bewezen dat er goodwill aanwezig was bij Boutinot, een klant die een wijngroothandel heeft en de waren van Jackson Family Farms doorverkoopt.
Zoals het EUIPO terecht opmerkt, is het – wat de goodwill betreft die is verworven bij de eindverbruikers – logisch te veronderstellen dat de waren zijn verkocht aan de eindverbruiker, want als dat niet het geval was geweest, zou de grossier geen aanvullende ladingen van die waren hebben besteld, zoals de overgelegde bewijzen aantonen.
Verzoeker voert ten slotte aan dat de facturen aan Boutinot niet kunnen worden opgevat, zoals de kamer van beroep heeft gedaan, als louter voorbeelden van verkopen, hetgeen in strijd zou zijn met het arrest van 23 oktober 2013, Dimian/BHIM – Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina) (
T‑581/11
, niet gepubliceerd,
EU:T:2013:553
), en dat de daarnaast door Jackson Family Farms overgelegde interne stukken erg weinig bewijskracht hebben.
Zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt, kan slechts bewijskracht worden ontleend aan een verklaring van een partij als zij wordt gestaafd door andere bewijzen [arrest van 13 mei 2009, Schuhpark Fascies/BHIM – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK),
T‑183/08
, niet gepubliceerd,
EU:T:2009:156
, punt
].
In dit verband dient de kamer van beroep een globale beoordeling te maken van al het aan het EUIPO voorgelegde bewijsmateriaal.
Het kan immers niet worden uitgesloten dat een reeks van bewijsstukken de te bewijzen feiten kan aantonen, terwijl elk van deze stukken, afzonderlijk beschouwd, niet in staat is om het bewijs van de juistheid van deze feiten te leveren (arresten van 17 april 2008, Ferrero Deutschland/BHIM,
C‑108/07 P
, niet gepubliceerd,
EU:C:2008:234
, punt
, en 9 december 2010, Golden Elephant Brand,
T‑303/08
,
EU:T:2010:505
, punten
‑
).
In casu worden de interne verkoopverslagen, gesteld dat zij afkomstig zijn van Jackson Family Farms, gestaafd door andere bewijsstukken. Het interne verkoopverslag van de verkopen van wijn onder het merk BYRON in de periode van september 2010 tot november 2011 bijvoorbeeld, waarin staat dat in totaal 2130 flessen zijn verkocht aan onder andere de winkel Harrods in Londen, wordt gestaafd door de online uitnodiging van de website „meetup.com” van mei 2011 voor een wijnproeverij in de winkel Harrods en door schermafbeeldingen van de website van Harrods.
Hoewel de reclamefolder van Boutinot uit 2010, waarin wijnen te koop worden aangeboden onder het merk BYRON, niet bewijst dat daadwerkelijk wijnen van het merk BYRON zijn verkocht, suggereert dit bewijsstuk – gezamenlijk onderzocht met de vier facturen aan Boutinot – wel dat wijnen onder het merk BYRON door deze vennootschap aan derden zijn verkocht.
De kamer van beroep heeft dus terecht geoordeeld dat op grond van het gezamenlijke onderzoek van de facturen en de andere ingediende stukken, waaronder de verslagen van de verkopen van Boutinot aan winkeliers, restaurants en hotels in het Verenigd Koninkrijk en knipsels uit tijdschriften en overige op internet verschenen informatie over de onder het merk BYRON verkochte wijnen, die was gericht op klanten in het Verenigd Koninkrijk, kon worden overwogen dat Jackson Family Farms serieuze commerciële activiteiten uitoefende met betrekking tot de wijnen die op de relevante datum werden verkocht onder het merk BYRON, met als gevolg dat zij op die datum goodwill had verworven.
–
Marktaandeel van Jackson Family Farms
Verzoeker betoogt dat op grond van de geringe omvang van de verkopen van Jackson Family Farms in het Verenigd Koninkrijk en haar minieme marktaandeel, volgens eigen berekeningen ongeveer 0,0001234 % in 2011/2012, zou kunnen worden geoordeeld dat er geen goodwill bestaat.
Het EUIPO wijst verzoekers argumenten van de hand.
In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat de vordering wegens onrechtmatig gebruik van een benaming de goodwill beschermt, ongeacht de grootte van de onderneming. Het simpele feit dat de activiteit van degene die de vordering wegens onrechtmatig gebruik van een benaming heeft ingediend erg klein is, verhindert op zichzelf niet dat diegene over goodwill beschikt (Wadlow, C.,
The Law of Passing-off: Unfair Competition by Misrepresentation
, 5e druk, Sweet & Maxwell, Londen, 2016, punt 3‑13).
Zo is geoordeeld in de zaak die aanleiding heeft gegeven tot de beslissing van de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, Stannard v Reay [(1967) R.P.C. 589], dat een ambulante handel van
fish and chips
, met een omzet van tussen 129 en 138 GBP per week, goodwill had verworven na ongeveer drie weken werkzaamheid (arrest van 9 december 2010, Golden Elephant Brand,
T‑303/08
,
EU:T:2010:505
, punt
).
In de zaak die aanleiding heeft gegeven tot de beslissing van de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, Jian Tools for Sales v Roderick Manhattan Group [(1995) F.S.R. 924, 933], werd de verkoop van 127 softwarepakketten door een Amerikaanse onderneming op de markt in het Verenigd Koninkrijk als toereikend beschouwd (arrest van 9 december 2010, Golden Elephant Brand,
T‑303/08
,
EU:T:2010:505
, punt
).
A fortiori is de omvang van de activiteit van degene die een vordering wegens onrechtmatig gebruik van een benaming instelt ten opzichte van de gehele markt niet doorslaggevend [beslissing van de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) Lumos Skincare Ltd v Sweet Squared Ltd and others (2013) EWCA Civ 590].
Zo heeft een zeer beperkte commerciële activiteit als toereikend kunnen worden beschouwd voor het creëren van goodwill (Wadlow, C.,
The Law of Passing-off: Unfair Competition by Misrepresentation
, 5e druk, Sweet & Maxwell, Londen, 2016, punt 3‑64).
Als degene die de vordering wegens onrechtmatig gebruik van een benaming instelt niet in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd, zal hij ten minste moeten aantonen dat hij één of meerdere klanten in het Verenigd Koninkrijk heeft [beslissing van de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, Jian Tools for Sales v Roderick Manhattan Group, (1995) F.S.R. 924, 925], en in het Verenigd Koninkrijk niet uitsluitend over een reputatie beschikt [beslissing van de Supreme Court of the United Kingdom, Starbucks (HK) Ltd and another v British Sky Broadcasting Group Plc and others, (2015) UKSC 31].
Uit de nationale rechtspraak, zoals door het Gerecht toegepast in gelijkaardige zaken (arresten van 9 december 2010, Golden Elephant Brand,
T‑303/08
,
EU:T:2010:505
, en 18 november 2015, HALAL MALAYSIA,
T‑508/13
,
EU:T:2015:861
), blijkt dat zelfs kleine ondernemingen over goodwill kunnen beschikken.
Zoals uit de bestreden beslissing blijkt, heeft Jackson Family Farms in casu, in 2011, 728 kisten wijn onder het merk BYRON verkocht aan Boutinot voor een totaalbedrag van ongeveer 45000 USD, en niet van ongeveer 30000 USD, zoals verzoeker abusievelijk aanvoert.
Tevens gelet op de interne verkoopverslagen die Jackson Family Farms heeft voorgelegd, zou deze bovendien tussen september 2010 en november 2011 2130 flessen wijn onder het merk BYRON aan andere klanten in het Verenigd Koninkrijk hebben verkocht voor een totaalbedrag van ongeveer 3800 GBP tussen mei en juni 2011, en geen 6800 GBP zoals door het EUIPO is gesteld doordat het abusievelijk rekening heeft gehouden met de verkopen van andere wijnen dan die welke zijn verkocht onder het merk BYRON in het verkoopverslag van mei-juni 2011.
Hoewel de verkopen waarvan de door Jackson Family Farms ingediende bewijzen gewag maken inderdaad als gering kunnen worden beschouwd, heeft zij toch regelmatig wijn onder het oudere merk verkocht in het Verenigd Koninkrijk (meer dan 700 kisten in 2011) gedurende ten minste een jaar vóór de datum van indiening van de Uniemerkaanvraag.
Rekening houdende met de nationale rechtspraak ter zake heeft de kamer van beroep dus terecht geoordeeld dat Jackson Family Farms serieuze commerciële activiteiten uitoefende in het Verenigd Koninkrijk met betrekking tot de wijnen die op de relevante datum onder het merk BYRON werden verkocht, met als gevolg dat zij goodwill heeft verworven op de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het beeldmerk BYRON als Uniemerk.
–
Voortbestaan van goodwill
Verzoeker bestrijdt daarnaast de relevantie van de door British Airways aangeboden wijnkaart van december 2012, voor zover zij „betrekking heeft op een datum van (meer dan zes maanden) na het instellen van de oppositie”.
Regel 19, lid 2, onder d), van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het Gemeenschapsmerk (
PB 1995, L 303, blz. 1
), bepaalt dat een opposant die zich baseert op artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 het bewijs moet leveren van niet alleen de verkrijging van het oudere recht en de daaraan verbonden bescherming, maar ook van het voortbestaan van dat recht.
Dat betekent normaal gesproken dat het betrokken teken nog moet worden gebruikt op het moment dat de oppositie wordt ingesteld (zie naar analogie arrest van 23 oktober 2013, Baby Bambolina,
T‑581/11
, niet gepubliceerd,
EU:T:2013:553
, punten
en
).
De kamer van beroep heeft rekening gehouden met de door British Airways aangeboden wijnkaart, niet ter beoordeling van het verkrijgen van goodwill – die, zoals in punt 53 hierboven in herinnering is gebracht, moet worden beoordeeld op de datum van indiening van de Uniemerkaanvraag waartegen de oppositie is ingesteld – maar ter beoordeling van het voortbestaan van het oudere recht, op de datum van de oppositie.
Het is de vraag of, zelfs al zou goodwill zijn verkregen vóór de datum van indiening van de Uniemerkaanvraag, de oppositie ongegrond zou moeten worden verklaard, gelet op het feit dat de opposante niet het voortbestaan van het recht op de datum van de oppositie heeft aangetoond.
In dit verband heeft de kamer van beroep zich ter vaststelling van het voortduren op de datum van de oppositie niet alleen gebaseerd op de door British Airways aangeboden wijnkaart, maar ook op het feit dat alle andere door de opposante ingediende bewijsstukken vrij dicht bij de datum van indiening van de aanvraag tot inschrijving van het bestreden merk lagen.
In de rechtspraak van het Verenigd Koninkrijk is geoordeeld dat de goodwill kon blijven bestaan bij de onderbreking van de activiteiten [beslissing van de Judicial Committee of the Privy Council (rechter in laatste aanleg voor overzeese gebieden, direct van de Britse Kroon afhankelijke gebieden en bepaalde landen van het Gemenebest, Verenigd Koninkrijk), Star Industrial v Yap Kwee Kor, (1976) F.S.R. 256 PC], zelfs al zou die onderbreking meerdere jaren duren (Wadlow, C.,
The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation
, 5e druk, Sweet & Maxwell, Londen, 2016, punten 3‑223 en volgende).
Tegen de achtergrond van deze rechtspraak moet worden geoordeeld dat in casu, zelfs wanneer sprake was geweest van een onderbreking van de activiteiten van Jackson Family Farms tussen de datum van indiening van de aanvraag van het bestreden merk en de datum van de oppositie, de tijd tussen deze twee data niet lang genoeg is om de goodwill door louter het verstrijken van de tijd te doen vervallen.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat de goodwill die is verworven op de datum van indiening van de aanvraag van het bestreden merk, namelijk 23 januari 2012, vijf maanden later, bij het instellen van de oppositie op 21 juni 2012, nog bestond.
–
Geen specifieke en onderscheidende kenmerken
Met het eerste onderdeel van het enige middel, betreffende het bestaan van goodwill van het niet-ingeschreven merk BYRON in het Verenigd Koninkrijk, betoogt verzoeker bovendien, naar het voorbeeld van de beslissingen van de Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division), Diageo North America v InterContinental Brands [(2010) EWCA Civ 920, hierna: „beslissing Vodkat”], en van de House of Lords, Erven Warnink BV v J Townend & Sons (Hull) Ltd [(1979) A.C. 731, hierna: „beslissing Advocaat”], dat niet aan de voorwaarde met betrekking tot de goodwill is voldaan, in het bijzonder omdat Jackson Family Farms niet heeft bewezen dat haar waar bepaalde specifieke en onderscheidende kenmerken bezat die de consument ertoe zouden aanzetten om een dergelijke waar aan te schaffen. Integendeel, de vrij lage prijs van haar waar en de middelmatige kwaliteit ervan suggereren dat deze geen onderscheidende en gemakkelijk te herkennen waar is. Verzoeker voert tevens aan dat de kamer van beroep zelf in de bestreden beslissing verwijst naar een voorwaarde met betrekking tot specifieke en onderscheidende kenmerken.
Volgens het EUIPO baseert verzoeker zich aldus op de zogenoemde „extensieve” vorm van de vordering wegens onrechtmatig gebruik van een benaming. Dit is echter ten onrechte, aangezien Jackson Family Farms haar oppositie heeft gestoeld op de „klassieke” vorm van deze vordering.
Allereerst dient eraan te worden herinnerd dat onrechtmatig gebruik van een benaming ziet op een breed scala van situaties.
Zoals het EUIPO terecht heeft opgemerkt, misleidt de verwerende partij bij een „klassieke” vorm van onrechtmatig gebruik van een benaming op het punt van de commerciële oorsprong van haar waren door te doen geloven dat haar waren die van de verzoekende partij zijn. Deze misleidende presentatie bestaat in het algemeen uit het feit dat de verwerende partij een onderscheidend teken van de verzoekende partij gebruikt (Wadlow, C.,
The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation
, 5e druk, Sweet & Maxwell, Londen, 2016, punten 1‑16, 5‑8, 7‑35, 7‑163, 8‑1 en 8‑8).
In de „extensieve” vorm van onrechtmatig gebruik van een benaming, verduidelijkt in de beslissingen Advocaat en Vodkat, misleidt de verwerende partij daarentegen met betrekking tot de oorsprong of de aard van haar waren door op misleidende wijze te doen voorkomen alsof zij afkomstig zijn uit een bepaalde streek, of dat zij bijzondere kenmerken of een bijzondere samenstelling hebben. Deze misleidende presentatie kan ontstaan door het gebruik van een beschrijvende of generieke term die de waren van de verwerende partij niet correct omschrijft en doet denken dat zij een kenmerk of een kwaliteit bezitten die zij niet hebben (bijvoorbeeld het gebruik van de term „Vodkat” voor een soort drank die geen wodka is) [zie beslissing Advocaat en Wadlow, C.,
The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation
, 5e druk, Sweet & Maxwell, Londen, 2016, punten 7‑161, 7‑166 en 7‑281].
In haar conclusies van 31 december 2012 voor de oppositieafdeling had Jackson Family Farms aangevoerd dat in casu bij haar klanten de indruk zou worden gewekt dat de door verzoeker aangeboden waren die van haar waren. Ter onderbouwing van die stelling heeft Jackson Family Farms verwezen naar de zaak die aanleiding heeft gegeven tot het arrest van 9 december 2010, Golden Elephant Brand (
T‑303/08
,
EU:T:2010:505
, punten
en
), waarin de „klassieke” vorm van onrechtmatig gebruik van een benaming werd toegepast.
Aangezien Jackson Family Farms nooit heeft gesteld dat verzoekers waren de indruk zouden wekken dat zij een kenmerk bezitten dat zij niet hebben, maar dat haar klanten zouden geloven dat de door verzoeker aangeboden waren die van haar waren, heeft de kamer van beroep zich in de bestreden beslissing terecht gebaseerd op de „klassieke” vorm van de vordering wegens onrechtmatig gebruik van een benaming door te oordelen het risico bestond dat verzoekers waren voor die van Jackson Family Farms worden gehouden.
In dit verband vormt de verwijzing in de bestreden beslissing naar het feit dat de opposante moet bewijzen „dat haar waren door een onderscheidend element worden herkend”, in tegenstelling tot hetgeen verzoeker betoogt, geen verwijzing naar een voorwaarde met betrekking tot specifieke en onderscheidende kenmerken. Om sprake te kunnen zijn van een misleidende presentatie moet het teken dat wordt gebruikt door degene die de vordering wegens onrechtmatig gebruik van een benaming heeft ingesteld, worden waargenomen als zijnde onderscheidend van zijn waren (Wadlow, C.,
The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation
, 5e druk, Sweet & Maxwell, Londen, 2016, punten 1‑24, 3‑11, 8‑2 en 8‑9). Dit onderscheidende kenmerk van het teken moet niet worden verward met hetgeen in de beslissing Advocaat de „gemakkelijk herkenbare en duidelijk waarneembare” kwaliteiten wordt genoemd. Er dient te worden opgemerkt dat het onderscheidende kenmerk van het teken BYRON, dat relevant is met betrekking tot de voorwaarde betreffende de misleidende presentatie, in casu niet wordt bestreden.
In ieder geval was er in casu geen reden om de „extensieve” vorm van misbruik toe te passen. In tegenstelling tot de benamingen „wodka” of „champagne” vormt „byron” immers geen beschrijvende of generieke term die een aanduiding geeft van de geografische oorsprong of de samenstelling van de waar. De misleidende presentatie komt in casu door het feit dat de gebruikte tekens overeenstemmen, en niet door het feit dat verzoeker zou doen alsof zijn waren een kwaliteit bezitten die zij niet hebben.
Derhalve hoeft niet te worden onderzocht of de waren van Jackson Family Farms worden gekenmerkt door „gemakkelijk herkenbare en duidelijk waarneembare” kwaliteiten, zoals een bijzondere oorsprong of samenstelling.
Bijgevolg heeft het feit dat de kamer van beroep de oppositie heeft beoordeeld aan de hand van de stelling dat deze was gestoeld op de „klassieke” vorm van de vordering wegens onrechtmatig gebruik van een benaming, geen negatieve gevolgen kunnen hebben voor verzoeker met betrekking tot de beoordeling van de feiten en de bewijzen in het onderhavige geval.
Bovendien is in de beslissing Vodkat vastgesteld dat de vordering wegens „extensief” onrechtmatig gebruik niet was voorbehouden aan alleen waren waarvan de kwaliteit als superieur werd beschouwd, zodat zeer eenvoudige waren van goodwill konden profiteren (Wadlow, C.,
The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation
, 5
e
druk, Sweet & Maxwell, Londen, 2016, punt 7‑190). In ieder geval zijn de door verzoeker aangevoerde argumenten met betrekking tot de vrij lage prijs en de middelmatige kwaliteit van de waren van Jackson Family Farms dus niet ter zake dienend.
Door aan de „klassieke” vorm, en niet de „extensieve” vorm van dat onrechtmatig gebruik van een benaming toepassing te geven, heeft de kamer van beroep geen fout begaan die afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de bestreden beslissing.
Tweede onderdeel van het enige middel, betreffende het verwerven van de goodwill
Verzoeker voert aan dat, zelfs al zou het niet-ingeschreven merk BYRON goodwill hebben gegenereerd in het Verenigd Koninkrijk, niet Jackson Family Farms deze goodwill zou bezitten, maar de wijngroothandel Boutinot.
Het EUIPO wijst verzoekers argumenten van de hand.
Het bezit van goodwill wordt beïnvloed door de volgende factoren: wie is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de waren en wie wordt door het publiek als verantwoordelijk beschouwd [beslissing van de House of Lords, T. Oertli A.G. v E.J. Bowman (London) LD. and others, (1959) R.P.C. 1, 7 HL].
Om een teken te kunnen laten beschermen, is het van belang dat in de ogen van het publiek het teken erop wijst dat de kwaliteit van de waren afhangt van de verantwoordelijkheid van één enkele onderneming, zelfs als het publiek de naam van deze onderneming niet kent. De vraag naar de eigendom van de goodwill is in het algemeen een feitelijke vraag en er bestaat geen vermoeden op grond waarvan de goodwill veeleer in handen van de buitenlandse fabrikant dan in handen van de Britse distributeur zou zijn [beslissing van de High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division (MedGen Inc v Passion for Life Products Ltd, (2001) F.S.R. 30]. In beginsel behoort goodwill eerder toe aan de geïdentificeerde buitenlandse leverancier van de geïmporteerde waren dan aan de importeur (Wadlow, C.,
The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation
, 5e druk, Sweet & Maxwell, Londen, 2016, punten 3‑136 en 3‑158).
In het algemeen dient een merk ertoe de commerciële oorsprong van een waar aan te geven, namelijk de producent, en niet de verkoper ervan. In casu beheerste Jackson Family Farms de vervaardiging en de kwaliteit van de waren. Het is waarschijnlijk dat het publiek Jackson Family Farms, als producent van de wijn, beschouwde als verantwoordelijke voor de vervaardiging en de kwaliteit ervan.
In de catalogus van Boutinot werd tussen de verschillende wijnen die hierin te koop werden aangeboden een duidelijk onderscheid gemaakt, naargelang de prijs, de geografische oorsprong en de producent ervan. Het stond de kopers dus vrij hun wijnen te kiezen naargelang die criteria. Zelfs al was Boutinot de enige distributeur van de waren van Jackson Family Farms in het Verenigd Koninkrijk, die laatstgenoemde zou toch moeten worden beschouwd als eigenaar van goodwill. De catalogus van Boutinot maakt immers een duidelijk onderscheid tussen de waren van Jackson Family Farms, op grond van de naam en de oorsprong ervan, en de andere door Boutinot verkochte waren. In het bijzonder in de twee door Jackson Family Farms overgelegde catalogi van Boutinot zijn bepaalde, kennelijk door Boutinot geproduceerde wijnen duidelijk als zodanig geïdentificeerd, hetgeen betekent dat de overige wijnen niet door Boutinot zijn geproduceerd, maar door producenten als Jackson Family Farms.
Derde onderdeel van het enige middel, betreffende het verstrijken van het oudere Uniemerk BYRON
Ter ondersteuning van zijn conclusie dat Jackson Family Farms geen goodwill kan hebben verworven voor het merk BYRON in het Verenigd Koninkrijk, voert verzoeker aan dat het feit dat Jackson Family Farms het oudere Uniemerk BYRON in 2007 zou hebben laten verstrijken, aantoont dat zij geen commerciële belangen in Europa had.
Het merk BYRON, eigendom van Byron Vineyard & Winery, Inc., zou volgens verzoeker – zonder dat dit door het EUIPO is betwist – immers ingeschreven zijn geweest als Uniemerk, dat zou zijn verlopen in 2007, één jaar na de verwerving van Byron Vineyard & Winery door Jackson Family Farms.
Dit argument kan geen afbreuk doen aan het bestaan van goodwill, die is gegenereerd door het niet-ingeschreven merk BYRON en is verworven door Jackson Family Farms.
De oppositie was immers gebaseerd op het niet-ingeschreven oudere merk BYRON, en niet op het oudere Uniemerk BYRON.
Er dient tevens aan te worden herinnerd dat er niet-ingeschreven merken bestaan die hun legitimiteit ontlenen aan het gebruik ervan in een bepaald aantal lidstaten. Deze tekens, die de commerciële oorsprong van een waar of een dienst aanduiden, functioneren als een merk. Artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009 erkent het bestaan van dergelijke rechten in de lidstaten en biedt de houders van niet-ingeschreven merken de mogelijkheid de inschrijving van een Uniemerk tegen te houden als die rechten het gebruik van een dergelijk merk op grond van nationale wetgeving kunnen tegenhouden.
De vraag of het door een nationaal recht beschermde, niet-ingeschreven merk vooraf wel of niet is ingeschreven geweest als Uniemerk is dus niet relevant.
Zoals het EUIPO terecht opmerkt, belette in casu het verstrijken van de inschrijving van het oudere Uniemerk BYRON Jackson Family Farms niet om het niet-ingeschreven merk te gebruiken en door dit gebruik goodwill te verwerven.
Voor zover Jackson Family Farms toereikende goodwill heeft verworven bij de indiening van de Uniemerkaanvraag, zou het verstrijken van de inschrijving van het oudere Uniemerk BYRON Jackson Family Farms niet beletten haar niet-ingeschreven recht te beschermen door een vordering wegens onrechtmatig gebruik van een benaming in te stellen.
Het feit dat het oudere Uniemerk BYRON is verstreken, doet dus geen afbreuk aan het feit dat Jackson Family Farms goodwill heeft verworven die is gegenereerd door het niet-ingeschreven merk BYRON.
Punten betreffende de misleidende presentatie en de schade
De twee laatste voorwaarden die de „klassieke drie-eenheid” vormen van het onrechtmatig gebruik van een benaming in het recht van het Verenigd Koninkrijk, hebben betrekking op de misleidende presentatie door de houder van het latere merk enerzijds en de aan de goodwill veroorzaakte schade anderzijds.
In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geoordeeld dat aan deze twee voorwaarden was voldaan: rekening houdende met het feit dat de betrokken waren dezelfde zijn en er overeenkomsten bestaan tussen de tekens, liepen verzoekers waren het risico te worden verward met die van Jackson Family Farms, hetgeen een misleidende presentatie vormde die voor laatstgenoemde schade zou veroorzaken.
Er moet worden benadrukt dat, hoewel verzoeker stelt dat „aan geen van de criteria van de ‚klassieke drie-eenheid’ was voldaan”, hij geen betoog heeft ontwikkeld inzake de tweede en derde voorwaarde van de „klassieke drie-eenheid” van onrechtmatig gebruik van een benaming, namelijk de misleidende presentatie en de schade, maar uitsluitend een middel aangaande de eerste voorwaarde van de „klassieke drie-eenheid” van dat onrechtmatig gebruik, namelijk de goodwill.
Bij gebreke van door verzoeker aangevoerde argumenten met betrekking tot de misleidende presentatie en de schade, dient het oordeel van de kamer van beroep te worden bevestigd dat, rekening houdende met het feit dat de betrokken waren dezelfde zijn en er overeenkomsten bestaan tussen de tekens, verzoekers waren het risico liepen te worden verward met die van Jackson Family Farms, hetgeen een misleidende presentatie vormt die voor laatstgenoemde schade zou veroorzaken.
Uit al het voorgaande volgt dat, aangezien het enige door verzoeker aangevoerde middel ongegrond is, verzoekers eerste vordering moet worden afgewezen en het beroep derhalve in zijn geheel moet worden verworpen.
Kosten
Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dat is gevorderd.
Aangezien verzoeker in het ongelijk is gesteld, dient hij overeenkomstig de vordering van het EUIPO te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Eerste kamer),
rechtdoende, verklaart:

1)
Het beroep wordt verworpen.

2)
Nelson Alfonso Egüed wordt verwezen in de kosten.

Pelikánová
Valančius
Öberg
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 18 juli 2017.
ondertekeningen
Inhoud

Voorgeschiedenis van het geding

Conclusies van partijen

In rechte

Ontvankelijkheid van verzoekers tweede vordering

Ten gronde

Opmerkingen vooraf

– Verwijzing naar het recht van de lidstaat dat het aangevoerde teken beheerst

– Verhouding tussen het gebruik in het economisch verkeer met een meer dan alleen plaatselijke betekenis en de goodwill

Eerste onderdeel van het enige middel, betreffende het bestaan van goodwill van het niet-geregistreerde Uniemerk BYRON in het Verenigd Koninkrijk

– Ontoereikendheid van de door Jackson Family Farms ingediende bewijzen

– Marktaandeel van Jackson Family Farms

– Voortbestaan van goodwill

– Geen specifieke en onderscheidende kenmerken

Tweede onderdeel van het enige middel, betreffende het verwerven van de goodwill

Derde onderdeel van het enige middel, betreffende het verstrijken van het oudere Uniemerk BYRON

Punten betreffende de misleidende presentatie en de schade

Kosten
(
*1
)	Procestaal: Engels.