CELEX: 62016TJ0045
Марка на Европейския съюз
Производство по възражение
Заявка за регистрация на фигуративна марка на Европейския съюз „BYRON“
Нерегистрирана по-ранна марка „BYRON“
Относително основание за отказ
Член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 207/2009
Режим на иска за злоупотреба с наименование (action for passing off) по common law
„Goodwill“
Доказателства за придобиването и за настоящото съществуване на по-ранното право

Въпросът в настоящото дело е дали Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) правилно заключава в решение, срещу което е подадена жалба, че правото на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия хипотетично позволява на страната, възразила срещу заявка за регистрация на марка на Европейския съюз, да забрани използването на по-скорошната марка чрез иск за злоупотреба с наименование (passing off) в съдилищата на Обединеното кралство. В делото по-специално възниква въпросът за релевантната дата за преценката на придобиването и настоящото съществуване на по-ранното право — в разглеждания случай „goodwill“ (притегателна сила за клиентелата).
Обстоятелствата по спора
На 23 януари 2012 г. жалбоподателят, г‑н Nelson Alfonso Egüed, подава заявка за регистрация на марка на Европейския съюз до EUIPO на основание Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (
ОВ L 78, 2009 г., стр. 1
).
Марката, чиято регистрация се иска, представлява следният фигуративен знак:
Стоките, за които се иска регистрацията, по-специално спадат към клас 33 по смисъла на Ницската спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г., ревизирана и допълнена, и за този клас отговарят на следното описание: „Вина и алкохолни напитки от всякакъв вид (с изключение на бира)“.
Заявката за регистрация на марка на Европейския съюз е публикувана в Бюлетин на марките на Общността № 56/2012 от 21 март 2012 г.
На 21 юни 2012 г. на основание член 41 от Регламент № 207/2009 учреденото по правото на САЩ дружество Jackson Family Farms LLC подава възражение срещу регистрацията на заявената марка за стоките, посочени в точка 4 по-горе.
След ограничаване на обхвата на възражението в хода на производство пред EUIPO, възражението е обосновано с нерегистрираната по-ранна марка „BYRON“, използвана в процеса на търговия за обозначаване на вина.
В подкрепа на възражението са изтъкнати основанията по член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 и се твърди, че е извършена злоупотреба с наименование (passing off) съгласно правото на Обединеното кралство.
На 27 февруари 2015 г. отделът по споровете уважава възражението.
На 24 април 2015 г. на основание членове 58—64 от Регламент № 207/2009 жалбоподателят подава жалба до EUIPO срещу решението на отдела по споровете.
С решение от 16 ноември 2015 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) втори апелативен състав на EUIPO отхвърля жалбата.
Апелативният състав по-специално приема, че представените от Jackson Family Farms доказателства са достатъчни, за да се докаже, че нерегистрираната марка „BYRON“ е била използвана в процеса на търговия и че обхватът на това използване не е бил само местен в Обединеното кралство.
Освен това според апелативния състав от въпросните доказателства, разгледани заедно, доказват, че към релевантната дата Jackson Family Farms е извършвало сериозна търговска дейност с вината, продавани с марката „BYRON“, и че съответно наличието на „goodwill“ е било установено.
Апелативният състав също така потвърждава напълно заключението на отдела по споровете, че поради идентичността на разглежданите стоки и съществуващите сходства между разглежданите знаци съществува вероятност от объркване на стоките на жалбоподателя с тези на Jackson Family Farms.
Апелативният състав накрая заключава, че в разглеждания случай заблуждаващото представяне би нанесло вреда в смисъл, че Jackson Family Farms би загубило продажби, тъй като потребителят по погрешка би купувал стоките на жалбоподател, мислейки, че те произхождат от Jackson Family Farms.
Искания на страните
Жалбоподателят иска от Общия съд:
–
да отмени обжалваното решение,
–
да уважи искането му за регистрация на марка на Европейския съюз за всички стоки по класове 18, 25 и 33,
–
да осъди Jackson Family Farms да заплати съдебните разноски в производството.
EUIPO иска от Общия съд:
–
да отхвърли изцяло жалбата за отмяна,
–
да осъди жалбоподателя да заплати направените съдебни разноски от EUIPO.
От правна страна
По допустимостта на второто искане на жалбоподателя
Второто искане на жалбоподателя може да се разбира в смисъл, че той иска Общият съд да измени обжалваното решение, така че заявената марка да бъде регистрирана.
Компетентните в тази област инстанции на EUIPO обаче не приемат формално решение, с което се обявява регистрацията на марка на Европейския съюз и което да подлежи на обжалване. Поради това апелативният състав не е компетентен да разгледа искане той да регистрира марка на Европейския съюз.
При това положение, на още по-силно основание, Общият съд не е компетентен да разгледа искане за изменение на решението на апелативния състав в този смисъл (определение от 30 юни 2009 г., Securvita/СХВП (Natur-Aktien-Index),
T‑285/08
,
EU:T:2009:230
, т.
и
—
; решения от 15 декември 2011 г., Mövenpick/СХВП (PASSIONATELY SWISS),
T‑377/09
, непубликувано,
EU:T:2011:753
, т.
и от 28 ноември 2013 г., Vitaminaqua/СХВП — Energy Brands (vitaminaqua),
T‑410/12
, непубликувано,
EU:T:2013:615
, т.
).
Второто искане на жалбоподателя съответно трябва да се отхвърли като недопустимо.
По същество
В подкрепа на жалбата жалбоподателят изтъква само едно основание, изведено от нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009.
Предварителни бележки
–
По препращането към правото на държавата членка, което е приложимо за посочения знак
Съгласно член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 притежателят на нерегистрирана марка може да възрази срещу регистрацията на марка на Европейския съюз, ако тази нерегистрирана марка отговаря на четири условия. Нерегистрираната марка трябва да се използва в процеса на търговия; обхватът ѝ трябва да е по-голям от местния; правото върху тази марка трябва да е придобито в съответствие с правото на държавата членка, в която марката е използвана преди датата на подаване на заявката за регистрация на марка на Европейския съюз; накрая, тази марка трябва да предоставя на притежателя си правото да забрани използването на по-скорошна марка.
Тези условия са кумулативни и поради това, ако съответната марка не отговаря на едно от тях, възражението, обосновано със съществуването на използвана в процеса на търговия нерегистрирана марка по смисъла на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009, не може да бъде уважено (решение от 30 юни 2009 г., Danjaq/СХВП — Mission Productions (Dr. No),
T‑435/05
,
EU:T:2009:226
, т.
).
Първите две условия — а именно за използването и за обхвата на по-ранната марка, който да не е само местен — следват от самия текст на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 и съответно трябва да се тълкуват с оглед на правото на Съюза.
Регламент № 207/2009 съответно установява еднакви стандарти относно използването на знаците и обхвата им, които са съгласувани с принципите, от които се ръководи въведената с този регламент система (решение от 24 март 2009 г., Moreira da Fonseca/СХВП — General Óptica (GENERAL OPTICA),
T‑318/06—T‑321/06
,
EU:T:2009:77
, т.
).
Същевременно в член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 от израза „когато и доколкото, съгласно […] законодателството на държавата членка, което е приложимо за този знак“ следва че другите две условия, определени в този регламент, за разлика от предходните се преценяват с оглед на критериите, установени в приложимото за посочения знак право.
Жалбоподателят счита за „изненадващо“ препращането към законодателствата на държавите членки и според него прилагането на чуждо законодателство води до „нарушаване на равнопоставеността“ между страните.
Впрочем, от една страна, това препращане към приложимото за съответния знак право се обосновава с признаването в Регламент № 207/2009 на възможността срещу марка на Европейския съюз да се направи позоваване на знаци, които не са включени в системата на марката на Европейския съюз. Поради това само правото на държавата членка, което е приложимо за посочения знак, позволява да се установи дали той е по-ранен от марката на Европейския съюз и дали с него може да се обоснове забраната за използване на по-скорошна марка (решение от 24 март 2009 г., GENERAL OPTICA,
T‑318/06—T‑321/06
,
EU:T:2009:77
, т.
).
От друга страна, трябва да се отбележи, че с редица елементи се цели да се осигури съответствието на препращането с изискванията на принципа на ефективна съдебна защита.
Най-напред, съгласно член 76, параграф 1 от Регламент № 207/2009 именно върху възразяващата пред EUIPO страна лежи тежестта да докаже, че по правото на държавата членка, което е приложимо за посочения знак на основание член 8, параграф 4, буква б) от Регламент № 207/2009, този знак предоставя на притежателя си правото да забрани използването на по-скорошна марка. Въз основа на националната правна уредба, изтъкната в подкрепа на възражението, и на съдебните решения, постановени в посочената държава членка, именно възразяващата страна трябва да докаже, че съответният знак попада в приложното поле на правото на посочената държавата членка и позволява да се забрани използването на по-скорошна марка (решение от 29 март 2011 г., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar,
C‑96/09 P
,
EU:C:2011:189
, т.
—
).
В разглеждания случай тежестта да докаже, че съгласно приложимото право на държавата членка посоченият знак предоставя на притежателя си правото да забрани използването на по-скорошна марка, съответно лежи върху възразилата страна.
Освен това EUIPO и Общият съд могат да проверят релевантността на доказателствата, които възразяващата страна е представила в изпълнение на задължението си да докаже съдържанието на националното право (вж. по аналогия решение от 27 март 2014 г., СХВП/National Lottery Commission,
C‑530/12 P
,
EU:C:2014:186
, т.
).
Така функциите на компетентните инстанции на EUIPO, които трябва да се произнесат първи, не се свеждат просто до валидиране на националното право, така както е представено от възразяващата страна. EUIPO може служебно да се информира за националното право на съответната държавата членка, ако такава информация е необходима, за да се преценят условията за прилагане на посоченото основание за възражение, и по-специално истинността на изтъкваните факти или доказателствената стойност на представените доказателства (вж. по аналогия решения от 27 март 2014 г., СХВП/National Lottery Commission,
C‑530/12 P
,
EU:C:2014:186
, т.
и
, и от 5 април 2017 г., EUIPO/Szajner,
C‑598/14 P
,
EU:C:2017:265
, т.
).
За да осъществи ефективен контрол, от своя страна Общият съд, който след това упражнява съдебен контрол, отделно от представените документи трябва да може да провери съдържанието, условията за прилагане и обхвата на правните норми, на които се позовава възразяващата страна (вж. по аналогия решения от 27 март 2014 г., СХВП/National Lottery Commission,
C‑530/12 P
,
EU:C:2014:186
, т.
и от 5 април 2017 г., EUIPO/Szajner,
C‑598/14 P
,
EU:C:2017:265
, т.
). Всъщност съдебният контрол би се оказал изпразнен от съдържание, ако съдът на Съюза трябва да се ограничи до представените от възразяващата страна документи, тъй като съществува риск от неправилно прилагане или тълкуване на приложимите норми.
Ето защо, дори възразяващата страна да представи документи, даващи непълна или невярна представа за приложимото национално право, това все пак няма да увреди другата страна, защото както EUIPO, така и Общият съд могат служебно да се информират за националното право на съответната държавата членка. Следователно прилагането на правото на държава членка не води до „нарушаване на равнопоставеността“ между страните.
–
По връзката между използването, чийто обхват не е само местен, в процеса на търговия и „goodwill“
В обжалваното решение апелативният състав приема, че първите две условия по член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 — а именно за използването и за обхвата на по-ранната марка, който да не е само местен — са изпълнени.
Жалбоподателят не обжалва обжалваното решение в частта, в която се приема, че нерегистрираната марка „BYRON“ на Jackson Family Farms е използвана в процеса на търговия в Обединеното кралство за вина преди датата на подаване на заявката за регистрация на спорната марка и че това използване не е било само с местен обхват.
Жалбоподателят същевременно изтъква само едно основание, свързано с едно от трите условия, формиращи „класическото трио“ при злоупотребата с наименование, а именно „goodwill“.
Следователно спорът не е свързан с преценка на първите две условия по член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009.
Поради това в разглеждания случай Общият съд трябва да анализира въпроса дали в обжалваното решение апелативният състав правилно заключава, че правото на Обединеното кралство хипотетично позволява на възразилата страна да забрани използването на по-скорошната марка чрез иск за злоупотреба с наименование в съдилищата на Обединеното кралство.
Правото на държавата членка, приложимо за нерегистрираната марка, е Trade Marks Act 1994 (Закон на Обединеното кралство за марките), член 5, параграф 4 от който гласи:
„Марка не може да бъде регистрирана, ако или доколкото използването ѝ в Обединеното кралство може да бъде възпрепятствано:
a)
по силата на правна норма (по-конкретно по силата на правото относно злоупотреба с наименование (law of passing off), която дава защита на нерегистрирана марка или всякакъв друг знак, използван в процеса на търговия […]“.
От член 5, параграф 4 от Закона на Обединеното кралство за марките, съгласно тълкуването му от националните съдилища (решение на House of Lords (Камара на лордовете, Обединено кралство), Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. (1990) R.P.C. 341, 406 HL), следва, че възразяващата страна трябва да докаже в съответствие с правния режим на предвидения в правото на Обединеното кралство иск за злоупотреба с наименование, че са изпълнени три условия, а именно, първо, придобита „goodwill“ (тоест притегателна сила за клиентелата) от съответната нерегистрирана марка или знак, второ, заблуждаващо представяне от страна на притежателя на по-скорошната марка, и трето, нанесена на „goodwill“ вреда (решения от 18 януари 2012 г., Tilda Riceland Private/СХВП — Siam Grains (BASmALI),
T‑304/09
,
EU:T:2012:13
, т.
и от 18 ноември 2015 г., Government of Malaysia/СХВП — Vergamini (HALAL MALAYSIA),
T‑508/13
,
EU:T:2015:861
, т.
).
Според апелативния състав представените от Jackson Family Farms доказателства, разгледани заедно, доказват, че към релевантната дата то е извършвало сериозна търговска дейност с вината, продавани с марката „BYRON“, и че съответно наличието на „goodwill“ е било установено.
Изтъкнатото от жалбоподателя единствено основание може да се раздели на три части, засягащи, първо, наличието на „goodwill“ на нерегистрираната марка „BYRON“ в Обединеното кралство, второ, придобиването на тази „goodwill“, и трето, изтичането на срока на регистрация на по-ранната марка на Европейския съюз „BYRON“.
По първата част от единственото основание, засягаща наличието на „goodwill“ на нерегистрираната марка „BYRON“ в Обединеното кралство
–
По недостатъчните доказателства, представени от Jackson Family Farms
Жалбоподателят твърди, че представените от Jackson Family Farms доказателства не са достатъчни, за да се установи наличието на „goodwill“ в Обединеното кралство. Жалбоподателят по-специално отбелязва, че във фактурите, издадени на търговеца на едро на вино Boutinot Ltd, не е отбелязана марката „BYRON“, а само терминът „byr“, че те не доказват продажбата на стоки на крайните потребители, че не могат да се считат само за примери за продажби, както приел апелативният състав, и че вътрешните документи, които освен това са представени от Jackson Family Farms, са с много слаба доказателствена стойност.
EUIPO отхвърля твърденията на жалбоподателя.
Следва да се отбележи, че правото, защитавано чрез иска за злоупотреба с наименование, не се отнася до дума или име, чието използване от трети лица е ограничено, а до самата клиентела, засегната от спорното използване (Lord Parker в решението на High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Висш съд (Англия и Уелс), отделение „Chancery“) Burberrys v JC Cording & Co Ltd (1909) 26 R.P.C. 693), тъй като репутацията на марката е притегателната сила по отношение на клиентелата и е критерият, който дава възможност да се разграничат установено от ново предприятие (решения от 11 юни 2009 г., Last Minute Network/СХВП — Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR),
T‑114/07 и T‑115/07
,
EU:T:2009:196
, т.
и от 9 декември 2010 г., Tresplain Investments/СХВП — Hoo Hing (Golden Elephant Brand),
T‑303/08
,
EU:T:2010:505
, т.
; вж. също Lord Macnaghten в решение House of Lords (Камара на лордовете) Inland Revenue Commissioners v Muller & Co’s Margarine (1901) A.C. 217, 223 HL).
Наличието на „goodwill“ по принцип се установява посредством доказателства за търговска и рекламна дейност, и за клиентски сметки. Доказателствата за сериозна търговска дейност, довела до придобиването на репутация и създаването на клиентела, обикновено са достатъчни, за да се установи, че е налице „goodwill“ (решения от 9 декември 2010 г., Golden Elephant Brand,
T‑303/08
,
EU:T:2010:505
, т.
и от 18 ноември 2015 г., HALAL MALAYSIA,
T‑508/13
,
EU:T:2015:861
, т.
).
Трябва съответно да се провери дали представените от Jackson Family Farms доказателства позволяват да се установи наличието на „goodwill“.
Както жалбоподателят основателно отбелязва, част от доказателствата действително не са релевантни. Това по-специално се отнася за фактурите за извършените продажби към намиращи се в Кипър и Люксембург дружества.
Времевият критерий — който изрично е предвиден в член 8, параграф 4, буква а) от Регламент № 207/2009 във връзка с придобиването на правото върху знака, изтъкнат в подкрепа на възражението — е този за датата на подаване на заявката за регистрация на марката на Европейския съюз (решение от 29 март 2011 г., Anheuser-Busch/Budějovický Budvar,
C‑96/09 P
,
EU:C:2011:189
, т.
; по аналогия вж. също решение от 9 декември 2010 г., Golden Elephant Brand,
T‑303/08
,
EU:T:2010:505
, т.
и
). В разглеждания случай релевантната дата съответно е 23 януари 2012 г.
Поради това предлаганият от British Airways списък с вина от декември 2012 г., съдържащ „byron pinot noir 2010“, също не може да се вземе предвид.
Най-релевантните доказателства, представени от Jackson Family Farms, за да докаже наличието на „goodwill“, в хронологичен ред са следните:
–
каталог на Boutinot от 2010 г., в който за продажба се предлагат вина с марката „BYRON“, като минималната поръчка е 25 каси (и един каталог без дата),
–
четири фактури, издадени на Boutinot, намиращо се в Обединеното кралство, между януари и декември 2011 г. за обща сума от около 45000 USD (американски долара) за 728 каси вино и за стоки като „09 BYR PN Santa Maria 750 ml 14,6 % Alc“,
–
публикувана в интернет критика в областта на вината от март—април 2011 г., в която се споменава „byron pinot noir 2008“,
–
онлайн покана от интернет сайта „meetup.com“ от май 2011 г. за дегустация на вина в магазин „Хародс“ в Лондон (Обединено кралство), в която се отбелязва „byron pinot noir“,
–
вътрешен отчет за извършени продажби за периода от 1 май до 8 юни 2011 г., в който са отразени продажби на вина с марката „BYRON“ за обща сума от около 3800 британски лири (GBP),
–
вътрешен отчет за извършени продажби на вина с марката „BYRON“ за периода от септември 2010 г. до ноември 2011 г., в който са посочени общо 2130 бутилки, продадени на ресторанти и търговци на дребно (по-специално магазин „Хародс“) в Обединеното кралство,
–
заснемания на екран (без дата) на интернет сайта на магазин „Хародс“, показващи вина, продавани с марката „BYRON“.
Четирите посочени по-горе фактури, които са най-релевантни в разглеждания случай, са издадени на Boutinot в Обединеното кралство и са изпратени на адрес в Обединеното кралство. Те съответно показват, че вината са продавани с марката „BYRON“ в Обединеното кралство.
Жалбоподателят твърди, че в издадените на Boutinot фактури не се посочва марката „BYRON“, а само терминът „byr“. Обичайно е обаче във фактурите продаваните стоки да се описват съкратено и тъй като това не са единствените доказателства, представени с цел да се докаже продажбата на вино с по-ранната марка в Обединеното кралство, EUIPO е трябвало да извърши цялостна преценка на всички доказателства (в този смисъл вж. решение от 9 декември 2010 г., Golden Elephant Brand,
T‑303/08
,
EU:T:2010:505
, т.
и
). Фактурите, анализирани заедно с другите доказателства за търговска дейност, показват, че вината са продавани с марката „BYRON“ в Обединеното кралство.
Жалбоподателят твърди, че издадените на Boutinot фактури не доказват продажбата на стоки на крайните потребители и че Jackson Family Farms няма дейност в Обединеното кралство.
В това отношение трябва да се припомни, че съдилищата в Обединеното кралство трайно приемат, че ищецът по иска за злоупотреба с наименование трябва да притежава „goodwill“ — в смисъл на клиентска база — в Обединеното кралство (решение на Supreme Court of the United Kingdom (Върховен съд на Обединеното кралство) Starbucks (HK) Ltd and another v British Sky Broadcasting Group Plc and others (2015) UKSC 31). Установено в чужбина предприятие може да притежава „goodwill“ в Обединеното кралство, ако стоките му се търсят в Обединеното кралство и това търсене може да бъде задоволено (
Wadlow
, C. The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation. 5. ed., Sweet & Maxwell, London 2016, 1‑17 et 3‑93). Например по делото, по което е постановено решение на High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Висш съд (Англия и Уелс), отделение „Chancery“) SA des Anciens Établissements Panhard и Levassor v Panhard Levassor Motor Co (1901) 18 R.P.C. 405), продажбата на стоките на ищеца от трето лице, както и тяхната покупка и внос от постоянно пребиваващи в Обединеното кралство лица, са счетени за достатъчна дейност. Както EUIPO основателно отбелязва обстоятелството, че Jackson Family Farms е установено в Съединените щати и продава виното си посредством своя дистрибутор в Обединеното кралство, съответно не може да промени извода на апелативния състав, че Jackson Family Farms притежава „goodwill“ в Обединеното кралство.
Освен това от националната съдебна практика е видно, че за клиенти се считат както лицата, които имат пряко договорно правоотношение с ищците по иска за злоупотреба с наименование, така и лицата, които непряко купуват стоките на последните (решение на Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Апелативен съд (Англия и Уелс) (гражданско отделение) Anheuser-Busch Inc. v Budějovický Budvar NP (1984) F.S.R. 413, 415 CA; вж. също решение от 18 ноември 2015 г., HALAL MALAYSIA,
T‑508/13
,
EU:T:2015:861
, т.
и
).
Следователно посредниците — тоест търговците на едро, вносителите и търговците на дребно, които купуват стоките на Jackson Family Farms — също като крайните потребители са клиенти на Jackson Family Farms, по отношение на които е била придобита „goodwill“. В това отношение посочените в точка 54 по-горе фактури позволяват да се удостовери наличието на „goodwill“ по отношение на Boutinot — клиент, чиято дейност е търговия на едро с вино и който препродава стоките на Jackson Family Farms.
Що се отнася до придобитата по отношение на крайните потребители „goodwill“, както EUIPO основателно отбелязва, логично е да се предположи, че стоките са били продавани на крайния потребител, тъй като в противен случай търговецът на едро не би поръчал допълнителни количества от тези стоки, както следва от представените доказателства.
На последно място, жалбоподателят твърди, че издадените на Boutinot фактури не могат да се считат само за примери за продажби, както приел апелативният състав — като това противоречало на решение от 23 октомври 2013 г., Dimian/СХВП — Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina) (
T‑581/11
, непубликувано,
EU:T:2013:553
) — и че вътрешните документи, които освен това са представени от Jackson Family Farms, са с много слаба доказателствена стойност.
Както апелативният състав правилно отбелязва, на изявление на някоя от страните може да се признае доказателствена стойност само ако е подкрепено с други доказателства (решение от 13 май 2009 г., Schuhpark Fascies/СХВП — Leder & Schuh (jello SCHUHPARK),
T‑183/08
, непубликувано,
EU:T:2009:156
, т.
).
В това отношение апелативният състав е длъжен да извърши цялостна преценка на всички доказателства, представени пред EUIPO.
Всъщност не може да се изключи възможността със съвкупност от доказателства да се установят подлежащите на доказване факти, макар всяко от тези доказателства само по себе си да не е годно да докаже верността на тези факти (решения от 17 април 2008 г., Ferrero Deutschland/СХВП,
C‑108/07 P
, непубликувано,
EU:C:2008:234
, т.
и от 9 декември 2010 г., Golden Elephant Brand,
T‑303/08
,
EU:T:2010:505
, т.
—
).
В разглеждания случай вътрешните отчети за извършени продажби — ако допуснем, че източникът им е Jackson Family Farms — са подкрепени с други доказателства. Например вътрешният отчет за извършените продажби на вина с марката „BYRON“ за периода от септември 2010 г. до ноември 2011 г., в който се посочват общо 2130 продадени бутилки по-специално на магазин „Хародс“ в Лондон, се потвърждава от онлайн поканата от май 2011 г. на интернет сайта „meetup.com“ за дегустация на вино в магазин „Хародс“ и от заснеманията на екран на интернет сайта на „Хародс“.
Освен това, макар каталогът на Boutinot от 2010 г., в който се предлага продажба на вина с марката „BYRON“, да не доказва, че вина с марката „BYRON“ действително са продавани, това доказателство, разгледано заедно с четирите издадени на Boutinot фактури, предполага, че посоченото дружество е продавало вина с марката „BYRON“ на трети лица.
Следователно апелативният състав правилно е заключил, че общият анализ на фактурите и на другите представени документи — а именно отчетите за извършените продажби от Boutinot на търговци на дребно, ресторанти и хотели в Обединеното кралство, както и извадки от списания и друга информация за продаваните с марката „BYRON“ вина, публикувана в интернет и насочена към намираща се в Обединеното кралство клиентела — позволява да се приеме, че Jackson Family Farms е извършвало сериозна търговска дейност с вината, продавани с марката „BYRON“, към релевантната дата, поради което към тази дата то е придобило „goodwill“.
–
По пазарния дял на Jackson Family Farms
Жалбоподателят твърди, че незначителността на продажбите на Jackson Family Farms в Обединеното кралство и нищожният му пазарен дял от около 0,0001234 % в периода 2011/2012 г., според неговите изчисления, позволяват да се приеме, че „goodwill“ липсва.
EUIPO отхвърля твърденията на жалбоподателя.
В това отношение трябва да се припомни, че искът за злоупотреба с наименование защитава „goodwill“ независимо от големината на предприятието. Само по себе си обстоятелството, че дейността на ищеца по иск за злоупотреба с наименование е твърде малка, не е пречка той да притежава „goodwill“ (
Wadlow
, C. The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation, 5. ed., Sweet & Maxwell, London 2016, 3‑13).
Така в делото, по което е постановено решение на High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Висш съд (Англия и Уелс), отделение „Chancery“), Stannard v Reay (1967) R.P.C. 589), се приема, че амбулантна търговия с риба и пържени картофи с оборот между 129 и 138 британски лири на седмица е придобила „goodwill“ след около триседмична дейност (решение от 9 декември 2010 г., Golden Elephant Brand,
T‑303/08
,
EU:T:2010:505
, т.
).
В делото, по което е постановено решение на High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Висш съд (Англия и Уелс), отделение „Chancery“), Jian Tools for Sales v Roderick Manhattan Group (1995) F.S.R. 924, 933), продажбата от американско предприятие на 127 компютърни програми на пазара на Обединеното кралство е счетена за достатъчна (решение от 9 декември 2010 г., Golden Elephant Brand,
T‑303/08
,
EU:T:2010:505
, т.
).
A fortiori, размерът на дейността на ищеца по иск за злоупотреба с наименование спрямо пазара в неговата цялост не е определяща (решение на Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Апелативен съд (Англия и Уелс) (гражданско отделение) Lumos Skincare Ltd v Sweet Squared Ltd and others (2013) EWCA Civ 590).
Така много ограничена търговска дейност е могла да се счете за достатъчна за възникването на „goodwill“ (
Wadlow
, C. The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation, 5. ed., Sweet & Maxwell, London 2016, 3–64).
Ако ищецът по иск за злоупотреба с наименование не е установен в Обединеното кралство, той най-малкото трябва да докаже, че разполага с един или повече клиенти в Обединеното кралство (решение на High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Висш съд (Англия и Уелс), отделение „Chancery“), Jian Tools for Sales v Roderick Manhattan Group (1995) F.S.R. 924, 925), а не само с репутация в Обединеното кралство (решение на Supreme Court of the United Kingdom (Върховен съд на Обединеното кралство) Starbucks (HK) Ltd and another v British Sky Broadcasting Group Plc and others (2015) UKSC 31).
Така съгласно националната съдебна практика, прилагана от Общия съд по сходни дела (решения от 9 декември 2010 г., Golden Elephant Brand,
T‑303/08
,
EU:T:2010:505
и от 18 ноември 2015 г., HALAL MALAYSIA,
T‑508/13
,
EU:T:2015:861
), дори малките предприятия могат да имат „goodwill“.
В разглеждания случай, както следва от обжалваното решение, Jackson Family Farms продава 728 каси вино с марката „BYRON“ на Boutinot през 2011 г. за обща сума около 45000 USD, а не около 30000 USD, както погрешно твърди жалбоподателят.
Като се имат предвид и вътрешните отчети за извършени продажби, предоставени от Jackson Family Farms, то освен това е продало на други клиенти в Обединеното кралство 2130 бутилки вино с марката „BYRON“ от септември 2010 г. до ноември 2011 г. за обща сума около 3800 GBP между май и юни 2011 г., а не 6800 GBP, както посочва EUIPO, вземайки неправилно предвид продажбите на вина, различни от продаваните с марката „BYRON“, в отчета за продажбите от май—юни 2011 г.
Макар действително да е възможно продажбите, които са видни от представените от Jackson Family Farms доказателства, да се разглеждат като слаби, това дружество същевременно редовно е продавало вино с по-ранната марка в Обединеното кралство (над 700 каси през 2011 г.) в продължение на поне една година преди датата на подаване на заявката за регистрация на марка на Европейския съюз.
Следователно, предвид националната съдебна практика по този въпрос, апелативният състав основателно е приел, че Jackson Family Farms е извършвало сериозна търговска дейност в Обединеното кралство с вината, продавани с марката „BYRON“, към релевантната дата, поради което то е придобило „goodwill“ към датата на подаване на заявката за регистрация на фигуративната марка „BYRON“ като марка на Европейския съюз.
–
По настоящото съществуване на „goodwill“
Жалбоподателят също така оспорва релевантността на предлагания от British Airways списък с вина от декември 2012 г., тъй като „се отнася за момент (над шест месеца) след подаването на възражението“.
В правило 19, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕО) № 2868/95 на Комисията от 13 декември 1995 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета относно марката на Общността (
ОВ L 303, 1995 г., стр. 1
; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 189) се предвижда, че ако възразяващата страна се позовава на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009, той трябва да представи доказателства не само за придобиването на по-ранното право и обхвата на защитата му, но и за настоящото съществуване на това право.
Това по принцип предполага, че съответният знак все още трябва да се използва към момента на подаване на възражението (вж. по аналогия решение от 23 октомври 2013 г., Baby Bambolina,
T‑581/11
, непубликувано,
EU:T:2013:553
, т.
и
).
Апелативният състав взема предвид предлагания от British Airways списък с вина, за да прецени не придобиването на „goodwill“ — която, както бе припомнено в точка 53 по-горе, трябва да се прецени към датата на подаване на заявката за регистрация на марка на Европейския съюз, срещу която е подадено възражението — а настоящото съществуване на по-ранното право към датата на възражението.
Възниква въпросът дали въпреки придобиването на „goodwill“ преди датата на подаване на заявката за регистрация на марка на Европейския съюз, възражението трябва да се отхвърли като неоснователно, тъй като възразяващата страна не е доказала настоящото съществуване на правото към датата на възражението.
В това отношение, за да установи настоящото съществуване към датата на възражението, апелативният състав се позовава не само на предлагания от British Airways списък с вина, но и на голямата близост на всички други представени от възразяващата страна доказателства до датата на подаване на заявката за регистрация на спорната марка.
В съдебната практика на Обединеното кралство се приема, че „goodwill“ може да продължи да съществува след прекъсването на дейността (решение на Judicial Committee of the Privy Council (Съдебна комисия на Личния съвет на кралицата, Обединено кралство), Star Industrial v Yap Kwee Kor (1976) F.S.R. 256 PC), дори това прекъсване да продължи няколко години (
Wadlow
, C. The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation, 5. ed., Sweet & Maxwell, London 2016, 3–223 sq.).
С оглед на тази съдебна практика се налага изводът, че в разглеждания случай — дори при евентуално прекъсване на дейността на Jackson Family Farms между датата на подаване на заявката за регистрация на спорната марка и датата на възражението — промеждутъкът от време между тези две дати не е достатъчно дълъг, за да може „goodwill“ да се загуби единствено поради изтеклото време.
От това може да се заключи, че „goodwill“, придобита към датата на подаване на заявката за регистрация на спорната марка, а именно 23 януари 2012 г., е продължавала да съществува пет месеца по-късно при подаването на възражението на 21 юни 2012 г.
–
По липсата на специфични и отличителни характеристики
В първата част от единственото основание, засягаща наличието на „goodwill“ на нерегистрираната марка „BYRON“ в Обединеното кралство, жалбоподателят освен това се позовава на решения на Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Апелативен съд (Англия и Уелс) (гражданско отделение), Diageo North America v InterContinental Brands (2010) EWCA Civ 920, наричано по-нататък „решението Vodkat“), и на House of Lords (Камара на лордовете), Erven Warnink BV v J Townend & Sons (Hull) Ltd (1979) A.C. 731, наричано по-нататък „решение Advocaat“) и твърди, че условието относно „goodwill“ не е изпълнено, по-специално защото Jackson Family Farms не доказало, че неговата стока притежава някои специфични и отличителни характеристики, които биха накарали потребителя да се сдобие с нея. Напротив, невисоката цена на неговата стока и средното ѝ качество предполагали, че това не е отличима и разпознаваема стока. Жалбоподателят също така твърди, че в обжалваното решение самият апелативен състав отбелязва изискване за специфични и отличителни характеристики.
Според EUIPO по този начин жалбоподателят се позовава на т.нар. „разширена“ форма на иска за злоупотреба с наименование. Това обаче било неправилно, защото в основата на възражението на Jackson Family Farms стояла „класическата“ форма на този иск.
Най-напред трябва да се припомни, че злоупотребата с наименование обхваща широка гама от хипотези.
Както EUIPO правилно посочва, в „класическата“ форма на злоупотребата с наименование ответникът по иск за злоупотреба с наименование създава заблуда за търговския произход на стоките си, внушавайки, че те са тези на ищеца по иска. Това заблуждаващо представяне по принцип се изразява в използването от ответника на отличителен знак на ищеца (
Wadlow
, C. The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation, 5. ed., Sweet & Maxwell, London 2016, 1–16, 5–8, 7–35, 7–163, 8–1 et 8–8).
От друга страна обаче, в „разширената“ форма на злоупотреба с наименование, илюстрирана в решениe Advocaat или Vodkat, ответникът създава заблуда за произхода или естеството на стоките си, представяйки ги по заблуждаващ начин като произхождащи от определена област или като притежаващи особени характеристики или състав. Това заблуждаващо представяне може да се извърши чрез използването на описателен или родов термин, който не описва правилно стоките на ответника, създавайки впечатлението, че те притежават характеристика или особеност, каквато им липсва (например термина „Vodkat“, използван за вид напитка, която не е водка) (вж. решение Advocaat и
Wadlow
, C. The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation, 5. ed., Sweet & Maxwell, London 2016, 7–161, 7–166 et 7–281).
В исканията си от 31 декември 2012 г. пред отдела по споровете Jackson Family Farms твърди, че в разглеждания случай на клиентите му щяло да бъде внушено, че предлаганите от жалбоподателя стоки са неговите. В подкрепа на това твърдение Jackson Family Farms се позовало на делото, по което е постановено решение от 9 декември 2010 г., Golden Elephant Brand (
T‑303/08
,
EU:T:2010:505
, т.
и
), което било случай на прилагане на „класическата“ форма на злоупотреба с наименование.
Тъй като Jackson Family Farms изобщо не е твърдяло, че стоките на жалбоподателя биха накарали някого да мисли, че притежават характеристика, каквато им липсва, а е твърдяло, че на клиентите му щяло да бъде внушено, че предлаганите от жалбоподателя стоки са неговите, в обжалваното решение апелативният състав правилно се позовава на „класическата“ форма на иска за злоупотреба с наименование, заключавайки, че има вероятност стоките на жалбоподателя да се вземат за тези на Jackson Family Farms.
В това отношение, противно на твърденията на жалбоподателя, отбелязването в обжалваното решение на необходимостта възразяващата страна да докаже, „че стоките ѝ се разпознават по отличителен елемент“, не е отбелязване на изискване за специфични и отличителни характеристики. За да е налице заблуждаващо представяне, е необходимо знакът, използван от ищеца по иска за злоупотреба с наименование, да бъде възприеман като отличителен за стоките му (
Wadlow
, C. The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation, 5. ed., Sweet & Maxwell, London 2016, 1–24, 3–11, 8–2 et 8–9). Впрочем този отличителен характер на знака не трябва да се смесва с това, което в решението Advocaat е наречено „разпознаваеми и отличителни качества“ на стоката. Трябва да се отбележи, че отличителният характер на знака „BYRON“ — който е релевантен, що се отнася до условието относно заблуждаващото представяне — не се оспорва в разглеждания случай.
При всички положения „разширената“ форма на злоупотребата с наименование не е трябвало да се прилага в разглеждания случай. Всъщност, противно на наименованията „vodka“ или „champagne“, „byron“ не е описателен или родов термин, указващ географския произход или състава на стоката. Заблуждаващото представяне в разглеждания случай се дължи на сходството между използваните знаци, а не на претенцията на жалбоподателя, че стоките му притежават качество, каквото нямат.
Поради това не трябва да се проверява дали стоките на Jackson Family Farms се характеризират с „разпознаваеми и отличителни качества“, като например особен произход или състав.
Следователно преценяването от апелативния състав на възражението предвид хипотезата, че в основата му стои злоупотребата с наименование в „класическата“ си форма, не е можело да има отрицателно за жалбоподателя отражение върху преценката на фактите и доказателствата в разглеждания случай.
В решението Vodkat освен това се приема, че „разширеният“ иск за злоупотреба с наименование не се отнася само за стоките, чието качество се възприема като по-високо, тъй като е възможно доста непретенциозни стоки да притежават „goodwill“ (
Wadlow
, C. The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation, 5. ed., Sweet & Maxwell, London 2016, 7–190). При всички положения доводите, изтъкнатите от жалбоподателя във връзка с невисоката цена и средното качество на стоките на Jackson Family Farms, са съответно неотносими.
Следователно, прилагайки „класическата“, а не „разширената“ форма на злоупотребата с наименование, апелативният състав не е допуснал каквато и да било грешка, която може да постави под въпрос законосъобразността на обжалваното решение.
По втората част от единственото основание, засягаща придобиването на „goodwill“
Жалбоподателят твърди, че макар нерегистрираната марка „BYRON“ да е създала „goodwill“ в Обединеното кралство, тази „goodwill“ се притежава не от Jackson Family Farms, а от търговеца на едро на вино Boutinot.
EUIPO отхвърля твърденията на жалбоподателя.
Следните фактори имат значение за притежаването на „goodwill“: кой отговаря за качеството на стоките и кого потребителите възприемат като такъв (решение на House of Lords (Камара на лордовете) T. Oertli A.G. v E. J. Bowman (London) LD. and others (1959) R.P.C. 1, 7 HL).
За да може даден знак да се ползва със защита, е важно в очите на потребителите той да указва, че за качеството на стоките отговаря само едно предприятие, дори потребителите да не знаят наименованието на това предприятие. Въпросът за притежаването на „goodwill“ обикновено е фактически въпрос и няма презумпция, съгласно която притежател на „goodwill“ е чуждестранният производител, а не британският дистрибутор (решение на High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Висш съд (Англия и Уелс), отделение „Chancery“), MedGen Inc. v Passion for Life Products Ltd (2001) F.S.R. 30). По принцип „goodwill“ принадлежи на идентифицирания чуждестранен доставчик на внесените стоки, а не на вносителя (
Wadlow
, C. The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation, 5. ed., Sweet & Maxwell, London 2016, 3–136 и 3–158).
Функцията на една марка най-общо е да укаже търговския произход на стоката, а именно нейния производител, а не продавача ѝ. В разглеждания случай Jackson Family Farms контролира производството и качеството на стоките. Вероятно в качеството му на производител на виното потребителите възприемат Jackson Family Farms като отговарящо за производството и качеството на това вино.
В каталога на Boutinot различните предлагани от него за продажба вина ясно се разграничават по цена, географски произход и производител. Купувачите съответно са свободни да изберат виното си според тези критерии. Дори Boutinot да беше единственият дистрибутор на стоките на Jackson Family Farms в Обединеното кралство, последното пак би трябвало да се счита за притежател на „goodwill“. Всъщност в каталога на Boutinot стоките на Jackson Family Farms са ясно разграничени по своето наименование и произход от другите стоки, продавани от Boutinot. По-специално в представените от Jackson Family Farms два каталога на Boutinot някои вина, които явно са произведени от Boutinot, са ясно обозначени като такива и това означава, че другите вина не са произведени от Boutinot, а от производители като например Jackson Family Farms.
По третата част от единственото основание, засягаща изтичането на срока на регистрация на по-ранната марка на Европейския съюз „BYRON“
В подкрепа на направеният от него извод, че Jackson Family Farms не може да е придобило „goodwill“ за марката „BYRON“ в Обединеното кралство, жалбоподателят твърди, че допускането от Jackson Family Farms на изтичането на срока на регистрация на по-ранната марка на Европейския съюз „BYRON“ през 2007 г. показва, че то няма търговски интереси в Европа.
Всъщност според жалбоподателя — без това да е оспорвано от EUIPO — притежаваната от Byron Vineyard & Winery, Inc. марка „BYRON“ е била регистрирана като марка на Европейския съюз, като срокът на регистрацията изтича през 2007 г., тоест една година след като Jackson Family Farms придобива Byron Vineyard & Winery.
С този довод не може да се оспори наличието на „goodwill“, създадена от нерегистрираната марка „BYRON“ и придобита от Jackson Family Farms.
Всъщност възражението се основава на нерегистрираната по-ранна марка „BYRON“, а не на по-ранната марка на Европейския съюз „BYRON“.
Трябва също така да се припомни, че съществуват нерегистрирани марки, чиято легитимност произтича от използването им в известен брой държави членки. Тези знаци, указващи търговския произход на стока или услуга, функционират като марка. Член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 признава съществуването на такива права в държавите членки и предоставя на притежателите на нерегистрирани марки възможност да възпрепятстват регистрацията на марка на Европейския съюз, ако посочените права са годни да възпрепятстват използването на такава марка съгласно националното законодателство.
Поради това въпросът дали нерегистрираната марка, защитена от дадено национално право, преди това е била регистрирана като марка на Европейския съюз, е ирелевантен.
В разглеждания случай, както EUIPO основателно отбелязва, изтичането на срока на регистрация на по-ранната марка на Европейския съюз „BYRON“ не е било пречка Jackson Family Farms да използва нерегистрираната марка и чрез това използване да придобие „goodwill“.
Тъй като Jackson Family Farms е придобило достатъчна „goodwill“ при подаването на заявката за регистрация на марка на Европейския съюз, изтичането на срока на регистрация на по-ранната марка на Европейския съюз „BYRON“ не е било пречка Jackson Family Farms да защити нерегистрираното си право, като заведе иск за злоупотреба с наименование.
Поради това изтичането на срока на регистрация на по-ранната марка на Европейския съюз „BYRON“ не е несъвместимо с придобиването от Jackson Family Farms на „goodwill“, създадена от нерегистрираната марка „BYRON“.
По въпросите за заблуждаващото представяне и вредата
Последните две условия, формиращи „класическото трио“ при злоупотребата с наименование по правото на Обединеното кралство, се отнасят, от една страна, до заблуждаващото представяне от страна на притежателя на по-скорошната марка, и от друга страна, до причинената на „goodwill“ вреда.
В обжалваното решение апелативният състав приема, че тези две условия са изпълнени: поради идентичността на разглежданите стоки и съществуващите сходства между знаците съществува вероятност от объркване на стоките на жалбоподателя с тези на Jackson Family Farms, като това заблуждаващо представяне би нанесло вреда на последното.
Трябва да се подчертае, че според жалбоподателя „никой от критериите от „класическото трио“ не е изпълнен“, но той същевременно не излага подробни доводи относно второто и третото условие, формиращи „класическото трио“ при злоупотребата с наименование, а именно заблуждаващото представяне и вредата, като изтъква само едно основание във връзка с първото условие от състава на „класическото трио“ при тази злоупотреба, а именно „goodwill“.
Тъй като жалбоподателят не изтъква доводи относно заблуждаващото представяне и вредата, заключението на апелативния състав — а именно че поради идентичността на разглежданите стоки и съществуващите сходства между знаците съществува вероятност от объркване на стоките на жалбоподателя с тези на Jackson Family Farms, като това заблуждаващо представяне би нанесло вреда на последното — съответно трябва да се потвърди.
От гореизложеното следва, че тъй като изтъкнатото от жалбоподателя единствено основание трябва да се отхвърли по същество, първото искане в жалбата на жалбоподателя, както съответно и цялата жалба също трябва да бъдат отхвърлени.
По съдебните разноски
Съгласно член 134 параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане.
Тъй като жалбоподателят е загубил делото, той следва да бъде осъден да заплати съдебните разноски в съответствие с исканията на EUIPO.

По изложените съображения
ОБЩИЯТ СЪД (първи състав)
реши:

1)
Отхвърля жалбата.

2)
Осъжда г‑н Nelson Alfonso Egüed да заплати съдебните разноски.

Pelikánová
Valančius
Öberg
Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 18 юли 2017 година.
Подписи
Съдържание

Обстоятелствата по спора

Искания на страните

От правна страна

По допустимостта на второто искане на жалбоподателя

По същество

Предварителни бележки

– По препращането към правото на държавата членка, което е приложимо за посочения знак

– По връзката между използването, чийто обхват не е само местен, в процеса на търговия и „goodwill“

По първата част от единственото основание, засягаща наличието на „goodwill“ на нерегистрираната марка „BYRON“ в Обединеното кралство

– По недостатъчните доказателства, представени от Jackson Family Farms

– По пазарния дял на Jackson Family Farms

– По настоящото съществуване на „goodwill“

– По липсата на специфични и отличителни характеристики

По втората част от единственото основание, засягаща придобиването на „goodwill“

По третата част от единственото основание, засягаща изтичането на срока на регистрация на по-ранната марка на Европейския съюз „BYRON“

По въпросите за заблуждаващото представяне и вредата

По съдебните разноски
(
*1
)	Език на производството: английски.