CELEX: 62016TJ0045
Europos Sąjungos prekių ženklas
Protesto procedūra
Vaizdinio Europos Sąjungos prekių ženklo BYRON paraiška
Ankstesnis neregistruotas prekių ženklas BYRON
Santykinis atmetimo pagrindas
Reglamento (EB) Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalis
Ieškinį dėl prisidengimo svetimu vardu (action for passing off) reglamentuojančios taisyklės common law sistemoje
„Goodwill“
Ankstesnės teisės įgijimo ir tęstinumo įrodymas

Ši byla susijusi su klausimu, ar Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba (EUIPO) sprendime, dėl kurio paduotas ieškinys, teisingai nusprendė, kad pagal Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Jungtinės Karalystės teisę hipotetiškai leidžiama asmeniui, pateikusiam protestą dėl Europos Sąjungos prekių ženklo registracijos paraiškos, pateikiant ieškinį dėl prisidengimo svetimu vardu (
action for passing off
) Jungtinės Karalystės teismuose, uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą. Byloje, be kita ko, kyla klausimas, kuri data laikytina svarbia vertinant ankstesnės teisės, šiuo atveju „goodwill“ (klientų pritraukimo galia), įgijimą ir tęstinumą.
Ginčo aplinkybės
2012 m. sausio 23 d. ieškovas Nelson Alfonso Egüed pagal 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 207/2009 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo (
OL L 78
, 2009, p. 1) pateikė EUIPO Europos Sąjungos prekių ženklo registracijos paraišką.
Prekių ženklas, kurį buvo prašyta įregistruoti, yra šis vaizdinis žymuo:
Prekės, kurioms buvo prašyta registracijos, priklauso peržiūrėtos ir iš dalies pakeistos 1957 m. birželio 15 d. Nicos sutarties dėl tarptautinės prekių ir paslaugų klasifikacijos ženklams registruoti 33 klasei ir atitinka aprašymą: „Vynas ir visų rūšių alkoholiniai gėrimai (išskyrus alų)“.
Europos Sąjungos prekių ženklo paraiška buvo paskelbta 2012 m. kovo 21 d.
Bendrijos prekių ženklų biuletenyje
Nr. 56/2012.
2012 m. birželio 21 d. pagal JAV teisę įsteigta bendrovė
Jackson Family Farms LLC
, remdamasi Reglamento Nr. 207/2009 41 straipsniu, pateikė protestą dėl prašomo įregistruoti prekių ženklo registracijos šio sprendimo 4 punkte nurodytoms prekėms.
Po apribojimo per EUIPO vykusią procedūrą protestas buvo grindžiamas ankstesniu neregistruotu prekių ženklu BYRON, prekyboje naudojamu vynams žymėti.
Protestas buvo grindžiamas motyvais, nurodytais Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalyje, ir Jungtinės Karalystės teisėje numatytu prisidengimo svetimu vardu pažeidimu (
passing off
).
2015 m. vasario 27 d. Protestų skyrius protestą patenkino.
2015 m. balandžio 24 d. ieškovas, remdamasis Reglamento Nr. 207/2009 58–64 straipsniais, pateikė EUIPO apeliaciją dėl Protestų skyriaus sprendimo.
2015 m. lapkričio 16 d. sprendimu (toliau – ginčijamas sprendimas) EUIPO antroji apeliacinė taryba atmetė apeliaciją.
Konkrečiai Apeliacinė taryba nusprendė, kad
Jackson Family Farms
pateiktų įrodymų pakanka įrodyti, kad neregistruotas prekių ženklas BYRON buvo naudojamas prekyboje ir kad toks naudojimas nebuvo vien tik vietinis naudojimas Jungtinėje Karalystėje.
Be to, Apeliacinė taryba padarė išvadą, kad kartu nagrinėjami minėti įrodymai patvirtina, jog susijusią datą
Jackson Family Farms
vykdė rimtą prekybą vynais, pažymėtais prekių ženklu BYRON, ir kad todėl buvo įrodyta „goodwill“.
Be to, Apeliacinė taryba visiškai pritarė Protestų skyriaus išvadai, kad, atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių tapatumą ir nagrinėjamų žymenų panašumą, ieškovo prekės gali būti supainiotos su
Jackson Family Farms
prekėmis.
Pagaliau Apeliacinė taryba priėjo prie išvados, kad šiuo atveju dėl klaidinamo pateikimo būtų padaryta žalos, nes sumažėtų
Jackson Family Farms
pardavimas, kadangi vartotojai per klaidą pirktų ieškovo prekes ir manytų, jog jas pagamino
Jackson Family Farms
.
Šalių reikalavimai
Ieškovas Bendrojo Teismo prašo:
–
panaikinti ginčijamą sprendimą,
–
patenkinti jo Europos Sąjungos prekių ženklo registracijos paraišką dėl visų 18, 25 ir 33 klasių prekių,
–
priteisti iš
Jackson Family Farms
bylinėjimosi išlaidas.
EUIPO Bendrojo Teismo prašo:
–
atmesti ieškinį dėl panaikinimo,
–
priteisti iš ieškovo EUIPO patirtas bylinėjimosi išlaidas.
Dėl teisės
Dėl antrojo ieškovo reikalavimo priimtinumo
Antrąjį ieškovo reikalavimą reikia suprasti taip: juo siekiama, kad Bendrasis Teismas pakeistų ginčijamą sprendimą taip, kad prašomas įregistruoti prekių ženklas būtų įregistruotas.
Kompetentingos EUIPO instancijos nepriima formalių sprendimų, kuriais konstatuojama Europos Sąjungos prekių ženklo registracija, dėl kurių galima pareikšti ieškinį. Todėl Apeliacinė taryba nėra kompetentinga nagrinėti prašymo, kuriuo siekiama, kad ji įregistruotų Europos Sąjungos prekių ženklą.
Tokiomis aplinkybėmis Bendrajam Teismui nepriklauso nagrinėti prašymo pakeisti sprendimą, kuriuo siekiama, kad jis atitinkamai pakeistų Apeliacinės tarybos sprendimą (2009 m. birželio 30 d.Nutarties Securvita / VRDT (Natur-Aktien-Index),
T‑285/08
,
EU:T:2009:230
,
punktas ir 20–23 punktai; 2011 m. gruodžio 15 d. Sprendimo Mövenpick / VRDT (PASSIONATELY SWISS),
T‑377/09
, nepaskelbtas Rink.,
EU:T:2011:753
,
punktas ir 2013 m. lapkričio 28 d. Sprendimo Vitaminaqua / VRDT – Energy Brands (vitaminaqua),
T‑410/12
, nepaskelbtas Rink.,
EU:T:2013:615
,
punktas).
Todėl antrąją ieškovo reikalavimą reikia atmesti kaip nepriimtiną.
Dėl esmės
Ieškinį ieškovas grindžia vieninteliu pagrindu, susijusiu su Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalies pažeidimu.
Pirminės pastabos
–
Dėl nuorodos į valstybės narės teisę, pagal kurią reglamentuojamas žymuo, kuriuo remiamasi
Pagal Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalį neregistruoto prekių ženklo savininkas gali pateikti protestą dėl Europos Sąjungos prekių ženklo registracijos, jeigu šis neregistruotas prekių ženklas atitinka keturias sąlygas. Neregistruotas prekių ženklas turi būti naudojamas prekyboje, jis turi turėti didesnę nei vietinė reikšmę, teisė į šį prekių ženklą turi būti įgyta pagal valstybės narės, kurioje žymuo buvo naudojamas iki Europos Sąjungos prekių ženklo paraiškos padavimo, teisę, pagaliau šis prekių ženklas turi suteikti jo savininkui teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą.
Šios sąlygos yra kumuliacinės, todėl jei prekių ženklas neatitinka vienos iš šių sąlygų, protestas, grindžiamas tuo, kad egzistuoja neregistruotas prekių ženklas, kuris naudojamas prekyboje pagal Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalį, negali būti patenkintas (2009 m. birželio 30 d. Sprendimo Danjaq / VRDT – Mission Productions (Dr. No),
T‑435/05
,
EU:T:2009:226
,
punktas).
Dvi pirmosios sąlygos, t. y. sąlygos, susijusios su ankstesnio prekių ženklo naudojimu ir ne tik vietine jo reikšme, išplaukia iš pačios Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalies formuluotės, todėl turi būti aiškinamos atsižvelgiant į Sąjungos teisę.
Taigi Reglamente Nr. 207/2009 įtvirtinti vienodi reikalavimai dėl žymenų naudojimo ir jų reikšmės, atitinkantys principus, kuriais grindžiama šiuo reglamentu įtvirtinta sistema (2009 m. kovo 24 d. Sprendimo Moreira da Fonseca / VRDT – General Óptica (GENERAL OPTICA),
T‑318/06–T‑321/06
,
EU:T:2009:77
,
punktas).
Tačiau iš Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalyje suformuluoto sakinio dalies „kai ir jeigu pagal to žymens naudojimą reglamentuojančius <…> valstybės narės teisės aktus“ matyti, kad kitos dvi sąlygos yra šiuo reglamentu nustatytos sąlygos, kurios, skirtingai nuo pirmųjų, vertinamos atsižvelgiant į nurodyto žymens naudojimą reglamentuojančios teisės nustatytus kriterijus.
Ieškovas „stebisi“ tuo, kad nurodomi valstybių narių teisės aktai, ir mano, kad dėl užsienio valstybės teisės aktų taikymo šalys „nebebūtų vertinamos vienodai“.
Ši nuoroda į teisę, reglamentuojančią nurodytą žymenį, pateisinama tuo, kad Reglamente Nr. 207/2009 pripažįstama galimybė Europos Sąjungos prekių ženklų sistemai nepriklausančiais žymenimis remtis siekiant užginčyti Europos Sąjungos prekių ženklą. Todėl tik nurodyto žymens naudojimą reglamentuojanti valstybės narės teisė leidžia nustatyti, ar šis žymuo yra ankstesnis už Europos Sąjungos prekių ženklą ir ar gali pateisinti draudimą naudoti vėlesnį prekių ženklą (2009 m. kovo 24 d. Sprendimo GENERAL OPTICA,
T‑318/06–T‑321/06
,
EU:T:2009:77
,
punktas).
Pažymėtina, kad daugeliu elementų siekiama užtikrinti, jog ši nuoroda atitinka veiksmingos teisminės apsaugos principo reikalavimus.
Pagal Reglamento Nr. 207/2009 76 straipsnio 1 dalį būtent protestą EUIPO pateikęs asmuo turi įrodyti, kad pagal valstybės narės teisę, taikomą nurodytam žymeniui pagal Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalies b punktą, šis žymuo suteikia savininkui teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą. Remiantis nacionalinės teisės aktais, kuriais grindžiamas protestas, ir susijusioje valstybėje narėje priimtais teismų sprendimais, būtent protestą pateikęs asmuo turi įrodyti, kad nagrinėjamas žymuo patenka į nurodytos valstybės narės teisės taikymo sritį ir kad juo remiantis galima uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą (2011 m. kovo 29 d. Sprendimo Anheuser-Busch / Budějovický Budvar,
C‑96/09 P
,
EU:C:2011:189
,
–
punktai).
Šiuo atveju pareiga įrodyti, kad, remiantis taikytina valstybės narės teise, nurodytas žymuo suteikia savininkui teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą, tenka protestą pateikusiam asmeniui.
Be to, EUIPO ir Bendrasis Teismas gali patikrinti protestą padavusio asmens įrodymų, susijusių su įrodymų pateikimu, kuris jam tenka pagal nacionalinę teisę, svarbą (pagal analogiją žr. 2014 m. kovo 27 d. Sprendimo VRDT / National Lottery Commission,
C‑530/12 P
,
EU:C:2014:186
,
punktą).
Taigi kompetentingos EUIPO instancijos, kurios sprendimą priima pirmiausiai, neapsiriboja vien nacionalinės teisės, kurią nurodo protestą pateikęs asmuo, patvirtinimu. EUIPO gali savo iniciatyva gauti informacijos apie susijusios valstybės narės teisę, jei tokia informacija būtina vertinant nurodyto protesto pateikimo pagrindo taikymo sąlygas ir ypač nurodytų faktų teisingumą ar pateiktų dokumentų įrodomąją galią (pagal analogiją žr. 2014 m. kovo 27 d. Sprendimo VRDT / National Lottery Commission,
C‑530/12 P
,
EU:C:2014:186
,
ir
punktus ir 2017 m. balandžio 5 d. Sprendimo EUIPO / Szajner,
C‑598/14 P
,
EU:C:2017:265
,
punktą).
Dėl Bendrojo Teismo, vėliau atliekančio teisminę kontrolę, pažymėtina, kad, siekdamas atlikti veiksmingą kontrolę, jis turi galėti patikrinti ne tik pateiktus dokumentus, bet ir protestą pateikusio asmens nurodytų teisės nuostatų turinį, taikymo sąlygas ir taikymo sritį (pagal analogiją žr. 2014 m. kovo 27 d. Sprendimo VRDT / National Lottery Commission,
C‑530/12 P
,
EU:C:2014:186
,
punktą ir 2017 m. balandžio 5 d. Sprendimo EUIPO / Szajner,
C‑598/14 P
,
EU:C:2017:265
,
punktą). Tačiau teisminė kontrolė prarastų savo esmę, jeigu Sąjungos teismas turėtų apsiriboti protestą pateikusio asmens pateiktais dokumentais ir kiltų rizika, kad taikytinos teisės normos bus neteisingai pritaikytos arba išaiškintos.
Net jeigu protestą padavęs asmuo pateikia dokumentus, kurie sudaro neišsamų arba klaidinantį įspūdį apie taikytiną nacionalinę teisę, nepadaroma žalos kitai šaliai, nes EUIPO ir Bendrasis Teismas gali savo iniciatyva gauti informacijos apie susijusios valstybės narės nacionalinę teisę. Taigi valstybės narės teisės taikymas nereikštų, kad šalys „nebebūtų vertinamos vienodai“.
–
Dėl naudojimo prekyboje, kuris nėra tik vietinės reikšmės, ir
„goodwill
“ santykio
Ginčijamame sprendime Apeliacinė taryba nusprendė, kad dvi pirmos Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalyje įtvirtintos sąlygos, t. y. susijusios su ankstesnio prekių ženklo naudojimu ir ne tik vietine jo reikšme, yra įvykdytos.
Ieškovas nepateikė ieškinio dėl ginčijamo sprendimo dėl to, kad jame buvo nuspręsta, jog neregistruotas
Jackson Family Farms
prekių ženklas BYRON buvo naudojamas prekyboje vynais Jungtinėje Karalystėje iki ginčijamo prekių ženklo registracijos paraiškos pateikimo ir kad šis naudojimas nebuvo tik vietinės reikšmės.
Ieškovas nurodo vienintelį pagrindą, susijusį su viena iš trijų sąlygų, sudarančių prisidengimo svetimu vardu pažeidimo, t. y. „goodwill“, „klasikinį trejetą“.
Taigi ginčo dalykas nesusijęs su dviejų pirmųjų Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalyje numatytų sąlygų vertinimu.
Todėl šiuo atveju Bendrasis Teismas turi išnagrinėti klausimą, ar ginčijamame sprendime Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad pagal Jungtinės Karalystės teisę hipotetiškai leidžiama asmeniui, pateikusiam protestą dėl Europos Sąjungos prekių ženklo registracijos paraiškos, pateikiant ieškinį dėl prisidengimo svetimu vardu Jungtinės Karalystės teismuose, uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą.
Ankstesniam neregistruotam prekių ženklui taikytinas valstybės narės teisės aktas yra 1994 m.
Trade Marks Act
(Jungtinės Karalystės prekių ženklų įstatymas), kurio 5 straipsnio 4 dalyje nustatyta:
„Prekių ženklas negali būti registruojamas, jeigu jo naudojimas Jungtinėje Karalystėje gali būti draudžiamas:
a)
dėl kokios nors teisės nuostatos, būtent dėl normos, susijusios su prisidengimu svetimu vardu (
law of passing off
), pagal kurią saugomas neregistruotas prekių ženklas ar bet koks kitas prekyboje naudojamas žymuo <…>“
Iš Jungtinės Karalystės prekių ženklų įstatymo 5 straipsnio 4 dalies, kurios aiškinimą pateikė nacionaliniai teismai (
House of Lords
(Lordų Rūmai, Jungtinė Karalystė) sprendimas
Reckitt & Colman Products Ltd / Borden Inc
. (1990) R.P.C. 341, 406 HL), matyti, kad pagal Jungtinės Karalystės teisėje numatytą ieškinį dėl prisidengimo svetimu vardu reglamentuojančias nuostatas ieškovas privalo įrodyti, jog įvykdytos trys sąlygos, t. y. kad, pirma, neregistruotas prekių ženklas arba nagrinėjamas žymuo yra įgijęs „goodwill“ (t. y. klientų pritraukimo galią), antra, vėlesnio prekių ženklo savininkas atliko klaidinamą pateikimą ir, trečia, „goodwill“ padaryta žalos (2012 m. sausio 18 d. Sprendimo Tilda Riceland Private / VRDT – Siam Grains (BASmALI),
T‑304/09
,
EU:T:2012:13
,
punktas ir 2015 m. lapkričio 18 d. Sprendimo Government of Malaysia / VRDT – Vergamini (HALAL MALAYSIA),
T‑508/13
,
EU:T:2015:861
,
punktas).
Apeliacinė taryba padarė išvadą, kad kartu nagrinėjami
Jackson Family Farms
pateikti įrodymai įrodo, jog ši bendrovė vykdė rimtą prekybą vynais, pažymėtais prekių ženklu BYRON, ir kad todėl buvo įrodyta „goodwill“.
Ieškovo nurodytą pagrindą galima padalyti į tris dalis, susijusias su, pirma, neregistruoto prekių ženklo BYRON „goodwill“ buvimu Jungtinėje Karalystėje, antra, su šio „goodwill“ įgijimu ir, trečia, ankstesnio Europos Sąjungos prekių ženklo BYRON registracijos baigimu galioti.
Dėl vienintelio pagrindo pirmos dalies, susijusios su neregistruoto prekių ženklo BYRON
„goodwill
“ buvimu Jungtinėje Karalystėje
–
Dėl
„Jackson Family Farms
“ pateiktų įrodymų nepakankamumo
Ieškovas tvirtina, kad
Jackson Family Farms
pateiktų įrodymų nepakanka, kad būtų įrodytas „goodwill“ buvimas Jungtinėje Karalystėje. Konkrečiai ieškovas pažymi, kad didmenine vynų prekyba užsiimančiai bendrovei
Boutinot Ltd
skirtose sąskaitose faktūrose nurodytas ne prekių ženklas BYRON, bet tik žodis „byr“, kad jos neįrodo prekių pardavimo galutiniams vartotojams, kad jų negalima laikyti, kaip tai daro Apeliacinė taryba, paprasčiausiais pardavimo pavyzdžiais ir kad vidaus dokumentų, kuriuos, be kita ko, pateikė
Jackson Family Farms
, įrodomoji galia yra labai silpna.
EUIPO atmeta ieškovo argumentus.
Reikia nurodyti, kad ieškiniu dėl prisidengimo svetimu vardu saugoma nuosavybė neapima žodžio ar pavadinimo, kurį tretiesiems asmenims draudžiama vartoti, bet yra susijusi su klientais, kuriems dėl ginčijamo naudojimo daroma žala (
Lord
Parker
High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division
(Aukštasis teisingumo teismas (Anglija ir Velsas), Lordo kanclerio skyrius) sprendime
Burberrys / JC Cording & Co Ltd
(1909) 26 R.P.C. 693), nes prekių ženklo reputacija yra klientų dėmesį patraukiantis veiksnys ir kriterijus, pagal kurį įsteigtą įmonę galima atskirti nuo naujos įmonės (2009 m. birželio 11 d. Sprendimo Last Minute Network / VRDT – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR),
T‑114/07 ir T‑115/07
,
EU:T:2009:196
,
punktas ir 2010 m. gruodžio 9 d. Sprendimo Tresplain Investments / VRDT – Hoo Hing (Golden Elephant Brand),
T‑303/08
,
EU:T:2010:505
,
punktas; taip pat žr.
Lord
Macnaghten
House of Lords
(Lordų Rūmai) sprendimą
Inland Revenue Commissioners / Muller & Co’s Margarine
(1901) A.C. 217, 223 HL).
„Goodwill“ buvimas iš principo įrodomas pateikiant prekybinės veiklos, reklaminius ir su klientų sąskaitomis susijusius įrodymus. Norint įrodyti „goodwill“, paprastai pakanka rimtos prekybos veiklos, lemiančios reputacijos įgijimą ir klientų rato plėtrą (2010 m. gruodžio 9 d. Sprendimo Golden Elephant Brand,
T‑303/08
,
EU:T:2010:505
,
punktas ir 2015 m. lapkričio 18 d. Sprendimo HALAL MALAYSIA,
T‑508/13
,
EU:T:2015:861
,
punktas).
Taigi reikia patikrinti, ar
Jackson Family Farms
pateikti įrodymai leidžia nustatyti „goodwill“ buvimą.
Neginčijama, kad, kaip teisingai nurodė ieškovas, dalis įrodymų yra netinkami. Tai pasakytina apie sąskaitas faktūras, susijusias su pardavimais Kipro ir Liuksemburgo bendrovėms.
Laiko kriterijus, aiškiai nurodytas Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalies a punkte, kiek tai susiję su teisės į žymenį, kuriuo grindžiamas protestas, įgijimu, yra būtent Europos Sąjungos prekių ženklo registracijos paraiškos padavimo dienos kriterijus (2011 m. kovo 29 d. Sprendimo Anheuser-Busch / Budějovický Budvar,
C‑96/09 P
,
EU:C:2011:189
,
punktas; pagal analogiją taip pat žr. 2010 m. gruodžio 9 d. Sprendimo Golden Elephant Brand,
T‑303/08
,
EU:T:2010:505
,
ir
punktus). Taigi šiuo atveju svarbi data yra 2012 m. sausio 23 d.
Todėl į 2012 m. gruodžio mėn.
British Airways
siūlomo vyno sąrašą, kuriame yra vynas „byron pinot noir 2010“, taip pat negali būti atsižvelgta.
Tinkamiausi įrodymai, kuriuos
Jackson Family Farms
pateikė „goodwill“ buvimui įrodyti, yra šie (išvardyti chronologine tvarka):
–
2010 m. bendrovės
Boutinot
katalogas, kuriame siūlomi BYRON prekių ženklu pažymėti vynai; mažiausias galimas užsakymas – 25 dėžės (ir kitas katalogas, jo data nenurodyta),
–
2011 m. sausio–gruodžio mėn. išrašytos keturios sąskaitos faktūros, skirtos Jungtinėje Karalystėje esančiai bendrovei
Boutinot
, kurių bendra suma maždaug 45000 JAV dolerių (USD) už 728 vyno dėžes ir už tokias prekes kaip „09 BYR PN Santa Maria 750 ml 14,6 % Alc“,
–
2011 m. kovo–balandžio mėn. internete paskelbta recenzija apie vyną, kurioje nurodytas „byron pinot noir 2008“,
–
interneto svetainėje „meetup.com“ skelbtas kvietimas į 2011 m. gegužės mėn. vykusią vyno degustaciją
Harrods
parduotuvėje Londone (Jungtinė Karalystė), kuriame nurodytas vynas „byron pinot noir“,
–
2011 m. gegužės 1 d.–birželio 8 d. vidaus ataskaita apie pardavimą, kurioje nurodytas prekių ženklu BYRON pažymėto vyno pardavimas už maždaug 3800 svarų sterlingų (GBP),
–
2010 m. rugsėjo–2011 m. lapkričio mėn. vidaus ataskaita apie prekių ženklu BYRON pažymėto vyno pardavimą, kurioje nurodytas bendras 2130 butelių pardavimas, be kita ko, restoranams ir mažmenininkams (konkrečiai parduotuvei
Harrods
) Jungtinėje Karalystėje, ir
–
parduotuvės
Harrods
interneto svetainės ekrano nuotraukos (be datos), kuriose matomi vynai, parduodami pažymėti prekių ženklu BYRON.
Keturios minėtos sąskaitos faktūros, kurios šiuo atveju tinkamiausios, yra skirtos Jungtinėje Karalystėje esančiai
Boutinot
ir išsiųstos Jungtinėje Karalystėje esančiu adresu. Taigi iš jų matyti, kad vynai buvo parduodami pažymėti prekių ženklu BYRON Jungtinėje Karalystėje.
Ieškovas nurodo, kad
Boutinot
skirtose sąskaitose faktūrose nurodytas ne prekių ženklas BYRON, bet tik žodis „byr“. Tačiau įprasta sąskaitose faktūrose parduotas prekes nurodyti sutrumpintai ir, kadangi tai nėra vieninteliai įrodymai, pateikti siekiant įrodyti vynų, pažymėtų ankstesniu prekių ženklu, pardavimą Jungtinėje Karalystėje, EUIPO turi bendrai įvertinti visus įrodymus (šiuo klausimu žr. 2010 m. gruodžio 9 d. Sprendimo Golden Elephant Brand,
T‑303/08
,
EU:T:2010:505
,
ir
punktus). Sąskaitos faktūros, vertinamos kartu su kitais prekybinės veiklos įrodymais, rodo, kad vynai buvo parduodami pažymėti prekių ženklu BYRON Jungtinėje Karalystėje.
Ieškovas tvirtina, kad
Boutinot
skirtos sąskaitos faktūros neįrodo prekių pardavimo galutiniams vartotojams ir kad
Jackson Family Farms
nevykdė veiklos Jungtinėje Karalystėje.
Šiuo klausimu primintina, kad pagal nusistovėjusią Jungtinės Karalystės teismų praktiką ieškinį dėl prisidengimo svetimu vardu pareiškęs asmuo turi turėti „goodwill“, kuri suprantama kaip klientai, Jungtinėje Karalystėje (
Supreme Court of the United Kingdom
(Aukščiausiasis Jungtinės Karalystės Teismas) sprendimas
Starbucks (HK) Ltd ir kt. / British Sky Broadcasting Group Plc ir kt
. (2015) UKSC 31). Užsienyje įsteigta įmonė gali turėti „goodwill“ Jungtinėje Karalystėje, jei dėl jos prekių pateikta paraiška Jungtinėje Karalystėje ir jei ši paraiška gali būti patenkinta (Wadlow, C.,
The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation
, 5 leidimas, Sweet & Maxwell, Londonas, 2016, 1-17 ir 3-93 punktai). Byloje, kurioje buvo priimtas
High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division
(Aukštasis teisingumo teismas (Anglija ir Velsas), Lordo kanclerio skyrius) sprendimas
SA des Anciens Établissements Panhard et Levassor / Panhard Levassor Motor Co
((1901) 18 R.P.C. 405), pavyzdžiui, tai, kad trečiasis asmuo prekiauja pareiškėjo prekėmis, ir tai, kad jas perka ir importuoja Jungtinės Karalystės gyventojai, laikoma pakankama veikla. Kaip teisingai nurodė EUIPO, tai, kad
Jackson Family Farms
įsteigta JAV ir per platintoją prekiauja savo vynu Jungtinėje Karalystėje, neturėtų pakeisti Apeliacinės tarybos išvados, kad
Jackson Family Farms
turi „goodwill“ Jungtinėje Karalystėje.
Be to, iš nacionalinių teismų praktikos matyti, kad klientai apima tiek tuos, kuriuos su ieškinį dėl prisidengimo svetimu vardu pareiškusiais asmenimis sieja tiesioginiai sutartiniai santykiai, tiek ir tuos, kurie pastarųjų prekes perka netiesiogiai (
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
(Apeliacinis teismas (Anglija ir Velsas) (Civilinių bylų kolegija)) sprendimas
Anheuser-Busch Inc. / Budějovický Budvar NP
(1984) F.S.R. 413, 415 CA; taip pat žr. 2015 m. lapkričio 18 d. Sprendimo HALAL MALAYSIA,
T‑508/13
,
EU:T:2015:861
,
ir
punktus).
Taigi tarpininkai, t. y. didmenininkai, importuotojai ir mažmenininkai, perkantys
Jackson Family Farms
prekes, kartu su galutiniais vartotojais sudaro
Jackson Family Farms
klientus, kurių atžvilgiu „goodwill“ buvo įgyta. Šio sprendimo 54 punkte minėtos sąskaitos faktūros leidžia patvirtinti „goodwill“
Boutinot
, kuri yra klientė, vykdanti didmeninės prekybos vynu veiklą ir perparduodanti
Jackson Family Farms
prekes, atžvilgiu.
Dėl galutinių vartotojų atžvilgiu įgytos „goodwill“ pažymėtina, kad, kaip teisingai nurodo EUIPO, logiška manyti, jog prekės buvo parduotos galutiniam vartotojui, nes jeigu būtų kitaip, didmenininkas nebūtų užsakęs papildomo šių prekių kiekio, kaip kad matyti iš pateiktų įrodymų.
Pagaliau ieškovas tvirtina, kad
Boutinot
skirtų sąskaitų faktūrų negalima laikyti, kaip tai darė Apeliacinė taryba, paprastais pardavimo pavyzdžiais, nes tai būtų nesuderinama su Bendrojo Teismo 2013 m. spalio 23 d. Sprendimu Dimian / VRDT – Bayer Design Fritz Bayer (Baby Bambolina) (
T‑581/11
, nepaskelbtas Rink.,
EU:T:2013:553
), ir kad vidaus dokumentų, kuriuos, be kita ko, pateikė
Jackson Family Farms
, įrodomoji galia yra labai silpna.
Kaip teisingai pažymi Apeliacinė taryba, pareiškimo įrodomoji galia pripažįstama tik tuo atveju, kai šį pareiškimą patvirtina kiti įrodymai (2009 m. gegužės 13 d. Sprendimo Schuhpark Fascies / VRDT – Leder & Schuh (jello SCHUHPARK),
T‑183/08
, nepaskelbtas Rink.,
EU:T:2009:156
,
punktas).
Šiuo atžvilgiu Apeliacinė taryba turi bendrai įvertinti visus EUIPO pateiktus įrodymus.
Negali būti atmesta tikimybė, jog įrodymų visuma leidžia nustatyti įrodytinus faktus, net jeigu kiekvienas iš šių įrodymų atskirai negalėtų įrodyti šių faktų tikrumo (2008 m. balandžio 17 d. Sprendimo Ferrero Deutschland / VRDT,
C‑108/07 P
,
EU:C:2008:234
,
punktas ir 2010 m. gruodžio 9 d. Sprendimo Golden Elephant Brand,
T‑303/08
,
EU:T:2010:505
,
–
punktai).
Šiuo atveju vidaus ataskaitą apie pardavimus, darant prielaidą, kad ją parengė
Jackson Family Farms
, paremia kiti įrodymai. Pavyzdžiui, vidaus ataskaita apie prekių ženklu BYRON pažymėtų vynų pardavimą 2010 m. rugsėjo mėn.–2011 m. lapkričio mėn., kurioje nurodyta iš viso 2130 butelių, parduotų, be kita ko,
Harrods
parduotuvei Londone, paremta kvietimu interneto svetainėje „meetup.com“ į 2011 m. gegužės mėn. vykusią vyno degustaciją
Harrods
parduotuvėje ir
Harrods
interneto svetainės ekrano nuotraukomis.
Be to, nors 2010 m.
Boutinot
katalogas, kuriame siūlomi BYRON prekių ženklu pažymėti vynai, neįrodo, kad prekių ženklu BYRON pažymėti vynai iš tikrųjų buvo parduoti, šis įrodymas, nagrinėjamas kartu su keturiomis
Boutinot
skirtomis sąskaitomis faktūromis, leidžia manyti, kad
Boutinot
parduodavo prekių ženklu BYRON pažymėtus vynus tretiesiems asmenims.
Taigi Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, kad bendra sąskaitų faktūrų ir kitų pateiktų dokumentų, apimančių
Boutinot
pardavimų mažmenininkams, restoranams ir viešbučiams Jungtinėje Karalystėje ataskaitas, ištraukas iš žurnalų ir kitokią informaciją apie vynus, kurie parduodami pažymėti prekių ženklu BYRON, paskelbtą internete ir skirtą Jungtinėje Karalystėje esantiems klientams, analizė leidžia manyti, kad susijusią datą
Jackson Family Farms
vykdė rimtą prekybą prekių ženklu BYRON pažymėtais vynais, todėl minėtą datą buvo įgijusi „goodwill“.
–
Dėl
„Jackson Family Farms
“ rinkos dalies
Ieškovas tvirtina, kad nedidelė
Jackson Family Farms
pardavimo apyvarta Jungtinėje Karalystėje ir minimali jos rinkos dalis, t. y. maždaug 0,0001234 % 2011–2012 m., remiantis jos skaičiavimais, leidžia daryti išvadą, kad „goodwill“ nėra.
EUIPO atmeta ieškovo argumentus.
Šiuo klausimu primintina, kad ieškiniu dėl prisidengimo svetimu vardu saugomas „goodwill“, neatsižvelgiant į įmonės dydį. Paprasčiausia aplinkybė, kad ieškinį dėl prisidengimo svetimu vardu pateikusio asmens vykdoma veikla yra per maža, pati savaime netrukdo turėti „goodwill“ (Wadlow, C.,
The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation
, 5 leidimas, Sweet & Maxwell, Londonas, 2016, 3-13 punktai).
Taigi byloje, kurioje buvo priimtas
High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division
(Aukštasis teisingumo teismas (Anglija ir Velsas), Lordo kanclerio skyrius) sprendimas
Stannard / Reay
((1967) R.P.C. 589), buvo nuspręsta, kad kilnojamoji prekyba
fish and chips
(žuvimi ir gruzdintomis bulvytėmis), kurios apyvarta siekė nuo 129 iki 138 GBP per savaitę, įgijo „goodwill“ po maždaug trijų veiklos savaičių (2010 m. gruodžio 9 d. Sprendimo Golden Elephant Brand,
T‑303/08
,
EU:T:2010:505
,
punktas).
Byloje, kurioje buvo priimtas
High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division
(Aukštasis teisingumo teismas (Anglija ir Velsas) Lordo kanclerio skyrius) sprendimas
Jian Tools for Sales / Roderick Manhattan Group
((1995) F.S.R. 924, 933), tai, kad amerikiečių įmonė pardavė Jungtinės Karalystės rinkoje 127 programines įrangas, buvo pripažinta pakankama prekyba (2010 m. gruodžio 9 d. Sprendimo Golden Elephant Brand,
T‑303/08
,
EU:T:2010:505
,
punktas).
A fortiori
ieškinį dėl prisidengimo svetimu vardu pateikusio asmens vykdomos veiklos dydis visos rinkos atžvilgiu nėra lemiamas (
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
(Apeliacinis teismas (Anglija ir Velsas) (Civilinių bylų kolegija) sprendimas
Lumos Skincare Ltd / Sweet Squared Ltd ir kt
. (2013) EWCA Civ 590).
Taigi labai ribota komercinė veikla galėjo būti laikoma pakankama tam, kad būtų sukurta „goodwill“ (Wadlow, C.,
The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation
, 5 leidimas,
Sweet & Maxwell
, Londonas, 2016, 3-64 punktai).
Jei ieškinį dėl prisidengimo svetimu vardu pateikęs asmuo nėra įsisteigęs Jungtinėje Karalystėje, jis turi bent jau įrodyti, kad turi vieną ar kelis klientus Jungtinėje Karalystėje (
High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division
(Aukštasis teisingumo teismas (Anglija ir Velsas), Lordo kanclerio skyrius) sprendimas
Jian Tools for Sales / Roderick Manhattan Group
(1995) F.S.R. 924, 925), o ne tik reputaciją Jungtinėje Karalystėje (
Supreme Court of the United Kingdom
(Aukščiausiasis Jungtinės Karalystės Teismas) sprendimas
Starbucks (HK) Ltd ir kt. / British Sky Broadcasting Group Plc ir kt
. (2015) UKSC 31).
Taigi iš nacionalinės teismų praktikos, kurią Bendrasis Teismas taikė panašiose bylose (2010 m. gruodžio 9 d. Sprendimas Golden Elephant Brand,
T‑303/08
,
EU:T:2010:505
, ir 2015 m. lapkričio 18 d. SprendimasHALAL MALAYSIA,
T‑508/13
,
EU:T:2015:861
), matyti, kad net ir mažos įmonės gali turėti „goodwill“.
Šiuo atveju, kaip matyti iš ginčijamo sprendimo, 2011 m.
Jackson Family Farms
pardavė
Boutinot
728 dėžes prekių ženklu BYRON pažymėto vyno, iš viso už maždaug 45000 USD, o ne už maždaug 30000 USD, kaip klaidingai tvirtina ieškovas.
Be to, atsižvelgiant į
Jackson Family Farms
pateiktas vidaus ataskaitas apie pardavimus, konstatuotina, kad ši įmonė 2010 m. rugsėjo mėn.–2011 m. lapkričio mėn. pardavė kitiems klientams Jungtinėje Karalystėje 2130 butelių vyno, pažymėto prekių ženklu BYRON, iš viso už maždaug 3800 GBP 2011 m. gegužės–birželio mėn., o ne už 6800 GBP, kaip tvirtina EUIPO, klaidingai atsižvelgusi į kitokio nei prekių ženklu BYRON pažymėto vyno pardavimą 2011 m. gegužės ir birželio mėn. pardavimo ataskaitoje.
Nors tiesa, kad pardavimai, kuriuos patvirtina
Jackson Family Farms
pateikti įrodymai, gali būti laikomi nepakankamais,
Jackson Family Farms
nuolat prekiavo ankstesniu prekių ženklu pažymėtu vynu Jungtinėje Karalystėje (daugiau nei 700 dėžių 2011 m.) mažiausiai metus iki Europos Sąjungos prekių ženklo paraiškos padavimo dienos.
Atsižvelgiant į nacionalinių teismų praktiką šiuo klausimu pažymėtina, kad Apeliacinė taryba teisingai nusprendė, jog susijusią datą
Jackson Family Farms
Jungtinėje Karalystėje vykdė rimtą prekybos veiklą prekių ženklu BYRON pažymėtu vynu ir todėl paraiškos įregistruoti vaizdinį prekių ženklą BYRON kaip Europos Sąjungos prekių ženklą pateikimo dieną buvo įgyta „goodwill“.
–
Dėl
„goodwill
“ tęstinumo
Be kita ko, ieškovas ginčija 2012 m. gruodžio mėn.
British Airways
siūlytų vynų sąrašo tinkamumą, nes „šis sąrašas susijęs su (daugiau nei šešis mėn.) vėlesne nei protesto padavimo data“.
1995 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2868/95, skirto įgyvendinti Reglamentą Nr. 40/94 (
OL L 303
, 1995, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 189), 19 taisyklės 2 dalies d punkte numatyta, kad jei protestą pateikęs asmuo remiasi Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalimi, jis turi pateikti ne tik ankstesnės teisės įgijimo ir jos apsaugos apimties, bet ir jos tęstinumo įrodymų.
Tai reiškia, kad nagrinėjamas žymuo dar turi būti naudojamas protesto padavimo momentu (pagal analogiją žr. 2013 m. spalio 23 d. Sprendimo Baby Bambolina,
T‑581/11
, nepaskelbtas Rink.,
EU:T:2013:553
,
ir
punktai).
Apeliacinė taryba atsižvelgė į
British Airways
siūlomų vynų sąrašą siekdama įvertinti ne „goodwill“ įgijimą – jis, kaip nurodyta šio sprendimo 53 punkte, turi būti vertinamas Europos Sąjungos prekių ženklo, dėl kurio paduotas protestas, paraiškos padavimo dieną, – bet ankstesnės teisės tęstinumą protesto padavimo dieną.
Kyla klausimas, ar, net jeigu „goodwill“ buvo įgyta iki Europos Sąjungos prekių ženklo paraiškos pateikimo, protestas turi būti atmestas kaip nepagrįstas, atsižvelgiant į tai, kad protestą padavęs asmuo neįrodė teisės tęstinumo protesto padavimo dieną.
Šiuo klausimu Apeliacinė taryba, siekdama nustatyti tęstinumą protesto padavimo datą, rėmėsi ne tik
British Airways
siūlytų vynų sąrašu, bet ir tuo, kad visi kiti protestą padavusio asmens pateikti įrodymai buvo susiję su data, labai artima ginčijamo prekių ženklo registracijos paraiškos padavimo datai.
Jungtinės Karalystės teismų praktikoje patvirtinta, jog „goodwill“ gali išlikti laikinai nutrūkus veiklai (
Judicial Committee of the Privy Council
(Slaptosios Tarybos teisminė komisija, Jungtinė Karalystė) sprendimas
Star Industrial / Yap Kwee Kor
(1976) F.S.R., 256 PC), net jei pertrauka trunka kelerius metus (Wadlow, C.,
The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation
, 5 leidimas, Sweet & Maxwell, Londonas, 2016, 3-223 ir paskesni punktai).
Atsižvelgiant į šią teismų praktiką darytina išvada, kad šiuo atveju, net jeigu
Jackson Family Farms
veikla buvo nutrūkusi laikotarpiu nuo ginčijamo prekių ženklo paraiškos padavimo dienos iki protesto padavimo dienos, laikotarpis tarp šių dviejų datų nėra pakankamai ilgas, kad dėl jo „goodwill“ būtų prarasta.
Iš to darytina išvada, kad ginčijamo prekių ženklo paraiškos padavimo dieną, t. y. 2012 m. sausio 23 d., įgyta „goodwill“ egzistavo penkiais mėnesiais vėliau, t. y. pateikiant protestą 2012 m. birželio 21 d.
–
Dėl konkrečių ir išskirtinių savybių buvimo
Remdamasis pirma vienintelio pagrindo dalimi, susijusia su neregistruoto prekių ženklo BYRON „goodwill“ buvimu Jungtinėje Karalystėje, ieškovas nurodo
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
(Apeliacinis teismas (Anglija ir Velsas) (Civilinių bylų kolegija)) sprendimą
Diageo North America / InterContinental Brands
((2010) EWCA Civ 920, toliau – sprendimas
Vodkat
) ir
House of Lords
(Lordų rūmai) sprendimą
Erven Warnink BV / J Townend & Sons (Hull) Ltd
((1979) A.C. 731, toliau – sprendimas
Advocaat
) ir tvirtina, kad „goodwill“ sąlyga neįvykdyta dėl to, kad
Jackson Family Farms
neįrodė, kad jos prekei būdingos tam tikros konkrečios ir išskirtinės savybės, dėl kurių vartotojas norėtų įsigyti tokią prekę. Priešingai, nedidelė jos prekės kaina ir vidutinė kokybė leidžia manyti, kad ši prekė nėra išskirtinė ir atpažįstama. Be to, ieškovas nurodo, kad pati Apeliacinė taryba skundžiamame sprendime nurodė sąlygą, susijusią su konkrečiomis ir išskirtinėmis savybėmis.
EUIPO nuomone, ieškovas remiasi ir „išplėstine“ ieškinio dėl prisidengimo svetimu vardu forma. Tačiau tai klaidinga, nes
Jackson Family Farms
savo protestą grindė „klasikine“ tokio ieškinio forma.
Visų pirma primintina, kad prisidengimo svetimu vardu pažeidimas apima daug situacijų.
Kaip teisingai pažymi EUIPO, „klasikinės“ prisidengimo svetimu vardu pažeidimo formos atveju asmuo, kuriam pareikštas ieškinys dėl prisidengimo svetimu vardu, klaidina dėl savo prekių komercinės kilmės ir nori sudaryti įspūdį, kad šias prekes pagamino ieškinį pareiškęs asmuo. Šis klaidinamas pateikimas apima ir tai, kad atsakovas naudoja ieškovo skiriamąjį žymenį (Wadlow, C.,
The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation
, 5 leidimas,
Sweet & Maxwell
, Londonas, 2016, 1-16, 5-8, 7-35, 7-163, 8-1 ir 8-8 punktai).
Tačiau „išplėstinės“ prisidengimo svetimu vardu pažeidimo formos atveju, apie kurią kalbama sprendimuose
Advocaat
arba
Vodkat
, atsakovas klaidina dėl savo prekių kilmės arba pobūdžio, nes klaidinamai nurodo, kad jos yra pagamintos konkrečiame regione arba kad jos turi konkrečių savybių arba yra konkrečios sudėties. Toks klaidinamas pateikimas gali atsirasti dėl to, kad naudojamas apibūdinamasis arba bendrinis žodis, kuriuo atsakovo prekės apibūdinamos neteisingai ir kuris leidžia manyti, kad joms būdingas tam tikras požymis arba savybė, kurių jos iš tikrųjų neturi (pavyzdžiui, žodis „Vodkat“, naudojamas kitai nei degtinė gėrimų rūšiai) (žr. Sprendimą
Advocaat
ir Wadlow, C.,
The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation
, 5 leidimas,
Sweet & Maxwell
, Londonas, 2016, 7‑161, 7-166 ir 7-281 punktai).
2012 m. gruodžio 31 d. reikalavimuose Protestų skyriui
Jackson Family Farms
tvirtino, kad šiuo atveju jos klientai manytų, kad ieškovo siūlomos prekės yra jos prekės. Šiam tvirtinimui pagrįsti
Jackson Family Farms
rėmėsi byla, kurioje buvo priimtas 2010 m. gruodžio 9 d.Sprendimas Golden Elephant Brand (
T‑303/08
,
EU:T:2010:505
,
ir
punktai) ir kurioje kalbama apie prisidengimo svetimu vardu pažeidimo „klasikinės“ formos atvejį.
Jackson Family Farms
niekada nenurodė, kad ieškovo prekės skatina manyti, kad joms būdingos savybės, kurių jos neturi, tačiau tvirtino, kad jos klientai manytų, jog ieškovo siūlomos prekės yra jos prekės, todėl Apeliacinė taryba ginčijamame sprendime teisingai rėmėsi „klasikine“ ieškinio dėl prisidengimo svetimu vardu forma, kai nusprendė, kad ieškovo prekės gali būti palaikytos
Jackson Family Farms
prekėmis.
Šiuo klausimu pažymėtina, priešingai, nei tvirtina ieškovas, kad ginčijamame sprendime pateikta nuoroda į tai, jog protestą padavęs asmuo turi įrodyti, „kad jo prekės atpažįstamos dėl skiriamojo elemento“, nėra nuoroda į sąlygą, susijusią su konkrečiomis ir išskirtinėmis savybėmis. Kad pateikimas būtų klaidinamas reikia, kad ieškinį dėl prisidengimo svetimu vardu pateikusio asmens naudojamas žymuo būtų suvokiamas kaip jo prekių skiriamasis žymuo (Wadlow, C.,
The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation
, 5 leidimas,
Sweet & Maxwell
, Londonas, 2016, 1-24, 3-11, 8-2 ir 8‑9 punktai). Tačiau šis žymens skiriamasis požymis neturi būti painiojamas su Sprendime
Advocaat
nurodytomis prekės „atpažįstamomis ir išskirtinėmis savybėmis“. Reikia nurodyti, kad šiuo atveju neginčijamas žymens BYRON skiriamasis požymis, svarbus tiek, kiek jis susijęs su sąlyga dėl klaidinamo pateikimo.
Bet kuriuo atveju „išplėstinė“ prisidengimo svetimu vardu pažeidimo forma šiuo atveju neturėjo būti taikoma. Iš tikrųjų, priešingai nei „vodka“ arba “champagne”, „byron“ nėra apibūdinamasis ar bendrinis žodis, nurodantis prekės geografinę kilmę ar sudėtį. Klaidinamas pateikimas šiuo atveju susijęs su naudojamų žymenų panašumu, o ne su tuo, kad ieškovas bandė sudaryti įspūdį, jog jo prekėms būdinga savybė, kurios jos neturi.
Todėl nereikia tikrinti, ar
Jackson Family Farms
prekėms būdingas tokios „atpažįstamos ir išskirtinės savybės“ kaip konkreti kilmė ar sudėtis.
Todėl tai, kad Apeliacinė taryba protestą vertino atsižvelgdama į prielaidą, jog jis grindžiamas „klasikinės“ formos prisidengimo svetimu vardu pažeidimu, negalėjo ieškovo atžvilgiu neigiamai paveikti šios bylos faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimo.
Be to, sprendimu
Vodkat
buvo patvirtinta, kad „išplėstinis“ ieškinys dėl prisidengimo svetimu vardu gali būti pareikštas ne vien dėl aukštesnės kokybės prekių, nes labai paprastos prekės gali turėti „goodwill“ (Wadlow, C.,
The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation
, 5 leidimas,
Sweet & Maxwell
, Londonas, 2016, 7‑190 punktai). Bet kuriuo atveju ieškovo argumentai, susiję su nedidele
Jackson Family Farms
prekių kaina ir vidutine jų kokybe, yra nesvarbūs.
Taigi taikydama „klasikinę“, o ne „išplėstinę“ prisidengimo svetimu vardu pažeidimo formą Apeliacinė taryba nepadarė klaidos, dėl kurios ginčijamas sprendimas taptų neteisėtas.
Dėl antros vienintelio pagrindo dalies, susijusios su
„goodwill
“ įgijimu
Ieškovas tvirtina, kad net jeigu neregistruotas prekių ženklas BYRON sukūrė „goodwill“ Jungtinėje Karalystėje, ši „goodwill“ priklauso ne
Jackson Family Farms
, bet didmenine vyno prekyba užsiimančiai
Boutinot
.
EUIPO atmeta ieškovo argumentus.
Įtaką atsakymui į klausimą, kam priklauso „goodwill“, daro šie veiksniai: asmuo, kuriam tenka atsakomybė už prekių kokybę, ir tai, ką visuomenė laiko atsakingu (
House of Lords
(Lordų Rūmai) sprendimas
T. Oertli A.G. / E. J. Bowman (Londonas) LD. ir kt
. (1959) R.P.C. 1, 7 HL).
Tam, kad žymenį būtų galima apsaugoti, svarbu, kad visuomenė manytų, jog už prekės kokybę atsakinga viena įmonė, net jei visuomenė nežino tos įmonės pavadinimo. „Goodwill“ nuosavybės klausimas paprastai yra fakto klausimas, ir neegzistuoja prielaida, pagal kurią „goodwill“ veikiau priklauso gamintojui iš užsienio nei platintojui iš Jungtinės Karalystės (
High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division
(Aukštasis teisingumo teismas (Anglija ir Velsas), Lordo kanclerio skyrius) sprendimas
MedGen Inc / Passion for Life Products Ltd
(2001) F.S.R. 30). Iš principo „goodwill“ priklauso nustatytam importuotų prekių tiekėjui iš užsienio, o ne importuotojui (Wadlow, C.,
The Law of Passing-Off: Unfair Competition by Misrepresentation
, 5 leidimas,
Sweet & Maxwell
, Londonas, 2016, 3‑136 ir 3‑158 punktai).
Apskritai prekių ženklo funkcija yra nurodyti prekės komercinę kilmę, t. y. jo gamintoją, o ne pardavėją. Šiuo atveju
Jackson Family Farms
kontroliavo prekių gamybą ir kokybę. Tikėtina, kad visuomenė laikys
Jackson Family Farms
, kuri yra vyno gamintoja, atsakinga už vyno gamybą ir kokybę.
Boutinot
kataloge parduodami vynai aiškiai nurodomi pagal jų kainą, geografinę kilmę ir gamintoją. Taigi pirkėjai galėjo laisvai pasirinkti vynus pagal šiuos kriterijus. Net jei
Boutinot
buvo vienintelė
Jackson Family Farms
prekių platintoja Jungtinėje Karalystėje, turėjo būti manoma, kad „goodwill“ priklauso
Jackson Family Farms
. Iš tikrųjų
Boutinot
kataloge
Jackson Family Farms
prekės aiškiai atskirtos nuo kitų
Boutinot
parduodamų prekių nurodant jų pavadinimą ir kilmę. Konkrečiai kalbant, abiejuose
Boutinot
kataloguose, kuriuos pateikė
Jackson Family Farms
, kai kurie vynai, greičiausiai pagaminti
Boutinot
, aiškiai nurodomi kaip jos pagaminti, o tai reiškia, kad kitus vynus pagamino ne
Boutinot
, bet tokie gamintojai kaip
Jackson Family Farms
.
Dėl trečios vienintelio pagrindo dalies, susijusios su ankstesnio Europos Sąjungos prekių ženklo BYRON registracijos galiojimo pasibaigimu
Savo išvadą, kad Jungtinėje Karalystėje
Jackson Family Farms
negali būti įgijusi „goodwill“ dėl prekių ženklo BYRON, ieškovas grindžia tuo, kad aplinkybė, jog
Jackson Family Farms
2007 m. leido baigti galioti ankstesnio Europos Sąjungos prekių ženklo BYRON registracijai, rodo, jog ji nebuvo suinteresuota prekyba Europoje.
Ieškovo nuomone, ir EUIPO to neginčija,
Byron Vineyard & Winery, Inc
. priklausantis prekių ženklas BYRON buvo įregistruotas kaip Europos Sąjungos prekių ženklas, kurio registracija baigė galioti 2007 m., t. y. praėjus metams po to, kai
Jackson Family Farms
įsigijo
Byron Vineyard & Winery
.
Šis argumentas nepaneigia „goodwill“, kuri buvo sukurta neregistruotu prekių ženklu BYRON ir kurią įgijo
Jackson Family Farms
, buvimo.
Iš tikrųjų protestas grindžiamas neregistruotu ankstesniu prekių ženklu BYRON, o ne ankstesniu Europos Sąjungos prekių ženklu BYRON.
Primintina, kad egzistuoja neregistruoti prekių ženklai, kurie teisėti dėl jų naudojimo tam tikrame skaičiuje valstybių narių. Šie žymenys, kurie nurodo prekės arba paslaugos komercinę kilmę, veikia kaip prekių ženklai. Pagal Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 4 dalį pripažįstamas tokių teisių egzistavimas valstybėse narėse, o neregistruotų prekių ženklų savininkams suteikiama galimybė užkirsti kelią Europos Sąjungos prekių ženklo registracijai, jei remiantis šiomis teisėmis galima uždrausti tokio prekių ženklo naudojimą pagal nacionalinę teisę.
Nesvarbu tai, ar nacionalinės teisės saugomas neregistruotas prekių ženklas anksčiau buvo įregistruotas kaip Europos Sąjungos prekių ženklas.
Šiuo atveju, kaip teisingai pažymi EUIPO, ankstesnio Europos Sąjungos prekių ženklo BYRON registracijos galiojimo pasibaigimas netrukdo
Jackson Family Farms
naudoti neregistruotą prekių ženklą ir jį naudojant įgyti „goodwill“.
Jeigu Europos Sąjungos prekių ženklo paraiškos padavimo dieną
Jackson Family Farms
buvo įgijusi pakankamą „goodwill“, ankstesnio Europos Sąjungos prekių ženklo BYRON registracijos pasibaigimas netrukdo
Jackson Family Farms
apsaugoti savo neregistruotą teisę pareiškiant ieškinį dėl prisidengimo svetimu vardu.
Tai, kad baigė galioti ankstesnio Europos Sąjungos prekių ženklo BYRON registracija, nepaneigia to, kad
Jackson Family Farms
įgijo neregistruoto prekių ženklo BYRON sukurtą „goodwill“.
Dėl klausimų, susijusių su klaidinamu pateikimu ir žala
Dvi pastarosios sąlygos, sudarančios prisidengimo svetimu vardu pažeidimo, numatyto Jungtinės Karalystės teisėje, „klasikinį trejetą“, susijusios su tuo, kad, pirma, vėlesnio prekių ženklo savininkas atlieka klaidinamą pateikimą ir, antra, padaroma žala „goodwill“.
Ginčijamame sprendime Apeliacinė taryba nusprendė, kad šios dvi sąlygos įvykdytos: atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių tapatumą ir žymenų panašumą ieškovo prekės gali būti supainiotos su
Jackson Family Farms
prekėmis dėl klaidinamo pateikimo, o tai padarytų žalos
Jackson Family Farms
.
Pažymėtina, kad nors ieškovas tvirtina, jog „neįvykdyta nė viena iš „klasikinio trejeto“ sąlygų“, jis nepateikė tinkamų argumentų dėl „antrosios“ ir „trečiosios“ sąlygų, kurios sudaro šio pažeidimo „klasikinį trejetą“, t. y. klaidinamo pateikimo ir žalos; buvo pateiktas tik argumentas dėl pirmosios prisidengimo svetimu vardu sąlygos, t. y. dėl „goodwill“.
Kadangi ieškovas nepateikė argumentų dėl klaidinamo pateikimo ir žalos, reikia pritarti Apeliacinės tarybos išvadai, kad, atsižvelgiant į nagrinėjamų prekių tapatumą ir žymenų panašumus, ieškovo prekės gali būti supainiotos su
Jackson Family Farms
prekėmis dėl klaidinamo pateikimo, o tai padarytų žalos
Jackson Family Farms
.
Iš viso to, kas išdėstyta, matyti, jog ieškovo nurodytas vienintelis pagrindas nepagrįstas, todėl reikia atmesti pirmąjį ieškovo reikalavimą, taigi ir visą ieškinį.
Dėl bylinėjimosi išlaidų
Pagal Bendrojo Teismo procedūros reglamento 134 straipsnio 1 dalį iš pralaimėjusios šalies priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, jei to buvo reikalauta.
Kadangi ieškovas pralaimėjo bylą, jis turi padengti bylinėjimosi išlaidas pagal EUIPO pateiktus reikalavimus.

Remdamasis šiais motyvais,
BENDRASIS TEISMAS (pirmoji kolegija)
nusprendžia:

1.
Atmesti ieškinį.

2.
Priteisti iš Nelson Alfonso Egüed bylinėjimosi išlaidas.

Pelikánová
Valančius
Öberg
Paskelbta 2017 m. liepos 18 d. viešame posėdyje Liuksemburge.
Turinys

Ginčo aplinkybės

Šalių reikalavimai

Dėl teisės

Dėl antrojo ieškovo reikalavimo priimtinumo

Dėl esmės

Pirminės pastabos

– Dėl nuorodos į valstybės narės teisę, pagal kurią reglamentuojamas žymuo, kuriuo remiamasi

– Dėl naudojimo prekyboje, kuris nėra tik vietinės reikšmės, ir „goodwill“ santykio

Dėl vienintelio pagrindo pirmos dalies, susijusios su neregistruoto prekių ženklo BYRON „goodwill“ buvimu Jungtinėje Karalystėje

– Dėl „Jackson Family Farms“ pateiktų įrodymų nepakankamumo

– Dėl „Jackson Family Farms“ rinkos dalies

– Dėl „goodwill“ tęstinumo

– Dėl konkrečių ir išskirtinių savybių buvimo

Dėl antros vienintelio pagrindo dalies, susijusios su „goodwill“ įgijimu

Dėl trečios vienintelio pagrindo dalies, susijusios su ankstesnio Europos Sąjungos prekių ženklo BYRON registracijos galiojimo pasibaigimu

Dėl klausimų, susijusių su klaidinamu pateikimu ir žala

Dėl bylinėjimosi išlaidų
(
*1
)	Proceso kalba: anglų.