CELEX: 62018CJ0772
Rinvio pregiudiziale
Marchi
Direttiva 2008/95/CE
Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c)
Contraffazione
Nozione di “usare nel commercio”
Prodotto immesso in libera pratica
Importazione
Stoccaggio
Detenzione di prodotti ai fini dell’immissione in commercio
Esportazione

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (
GU 2008, L 299, pag. 25
), in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c), di tale direttiva.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra A e B in merito a un’azione per contraffazione di marchio avviata nei confronti di B.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
L’articolo 5 della direttiva 2008/95, rubricato «Diritti conferiti dal marchio di impresa», così dispone:
«1.   Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:
a)
un segno identico al marchio di impresa per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;
b)
un segno che, a motivo dell’identità o della somiglianza col marchio di impresa e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio di impresa e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un’associazione tra il segno e il marchio di impresa.
(…)
3.   Si può in particolare vietare, ove sussistano le condizioni menzionate ai paragrafi 1 e 2:
a)
di apporre il segno sui prodotti o sul loro condizionamento;
b)
di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, ovvero di offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;
c)
di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;
(…)».
Diritto finlandese
Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della tavaramerkkilaki (7/1964) [legge sui marchi (7/1964)], nel testo applicabile ai fatti di cui al procedimento principale, il diritto al segno ha come effetto che nessun altro soggetto diverso dal titolare di un marchio possa utilizzare, nel commercio, un segno idoneo a generare confusione con tale marchio per un prodotto, sulla sua confezione, nella pubblicità, in documenti commerciali o in qualsiasi altro modo, ivi compreso l’uso orale.
Tale disposizione si applica indipendentemente dal fatto che i prodotti siano o debbano essere immessi sul mercato finlandese o estero oppure che siano importati nel territorio finlandese per essere utilizzati nel commercio o per essere ivi conservati, depositati o riesportati verso un paese terzo.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
Il 4 aprile 2011, B, persona fisica residente in Finlandia ha ricevuto dalla Cina una partita di 150 cuscinetti a sfera, per una massa totale di 710 kg, utilizzati come pezzi di ricambio nei meccanismi di trasmissione, generatori e motori nonché nella costruzione di ponti e di tram. Su tali cuscinetti era apposto un segno corrispondente al marchio internazionale denominativo INA di cui A è titolare segnatamente per i prodotti «Cuscinetti».
Espletato lo sdoganamento in nome di B, quest’ultimo, il 12 aprile 2011, ha ritirato il lotto dal deposito doganale all’aeroporto di Helsinki-Vantaa (Finlandia) in cui era depositato e lo ha portato al proprio domicilio.
Alcune settimane dopo, i cuscinetti sono stati consegnati ad un terzo per essere esportati verso la Russia.
A titolo di compenso per tali servizi, B ha ricevuto una stecca di sigarette e una bottiglia di cognac.
Nell’ambito di un procedimento penale per contraffazione avviato contro B dinanzi all’Helsingin käräjäoikeus (Tribunale di primo grado di Helsinki, Finlandia), al quale ha preso parte A per quanto attiene agli interessi civili, tale organo giurisdizionale ha assolto B in quanto non era possibile dimostrare che quest’ultimo avesse commesso un reato doloso. Detto organo giurisdizionale ha tuttavia vietato a B di continuare o di reiterare siffatte condotte e l’ha condannato a riparare e a risarcire il danno subito da A.
B ha contestato la condanna dinanzi all’Helsingin hovioikeus (Corte d’appello di Helsinki, Finlandia).
Tale organo giurisdizionale, facendo riferimento alla sentenza del 16 luglio 2015, TOP Logistics e a. (
C‑379/14
,
EU:C:2015:497
), ha ritenuto, da un lato, che l’attività di B fosse, per certi versi, equivalente a un’attività di deposito e di transito e che l’interessato non avesse avuto come obiettivo quello di trarre da essa un qualsivoglia vantaggio economico e, dall’altro, che la remunerazione ricevuta in tale occasione non si fondasse sullo sfruttamento economico di merci nell’ambito di un’attività commerciale, ma costituisse soltanto il corrispettivo del deposito di merci per conto di un terzo.
Alla luce di tali elementi, il Helsingin hovioikeus (Corte d’appello di Helsinki) ha ritenuto che B non avesse usato nel commercio un segno simile al marchio registrato di cui al procedimento principale e, di conseguenza, ha giudicato che la domanda di riparazione e di risarcimento formulata da A non fosse fondata.
A ha impugnato tale sentenza dinanzi al Korkein oikeus (Corte suprema, Finlandia).
Il Korkein oikeus (Corte suprema) sostiene che dalla giurisprudenza della Corte non emerge chiaramente se l’entità del vantaggio economico che un privato trae a motivo dell’asserita contraffazione di un marchio costituisca un elemento rilevante per determinare l’esistenza o meno dell’uso di un marchio nel commercio.
Inoltre, se è evidente che l’articolo 5 della direttiva 2008/95 si applica quando il soggetto usa il marchio nell’ambito della propria attività economica, sussisterebbe un dubbio a tal riguardo qualora tale soggetto ne faccia uso a favore di un terzo.
Il Korkein oikeus (Corte suprema) sostiene che, nella sentenza del 16 luglio 2015, TOP Logistics e a. (
C‑379/14
,
EU:C:2015:497
), si è giudicato che il proprietario di un deposito fiscale e doganale che si limita a depositare per conto di un terzo prodotti recanti un segno identico o simile a un marchio non fa uso di tale segno. Esso si chiede se una siffatta giurisprudenza possa essere trasposta per analogia ad una causa, come quella di cui al procedimento principale, in cui un soggetto, a fronte di una bottiglia di cognac e di una stecca di sigarette, ha importato merci per conto di un terzo e le ha conservate e depositate, prima che venissero rimosse per essere rispedite verso uno Stato terzo.
Esso si interroga, infine, sulla questione se sia possibile considerare che costituisca un’importazione di prodotti, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2008/95, il fatto, per un soggetto, di comunicare il proprio indirizzo a un rivenditore di merci, di riceverle senza che tali merci siano state inviate su sua richiesta e di non adottare un altro comportamento attivo.
A tal riguardo, esso sottolinea che, nella sentenza del 18 ottobre 2005, Class International (
C‑405/03
,
EU:C:2005:616
), la Corte ha giudicato che l’immissione in commercio di prodotti è subordinata alla loro immissione in libera pratica ai sensi dell’articolo 29 TFUE, il che implica che i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente esigibili sono stati riscossi in tale Stato membro. Esso sostiene che sussista incertezza quanto alla questione se possa ritenersi che vi sia importazione qualora il soggetto interessato si limiti a ricevere merci spedite al suo indirizzo senza che esse siano state spedite su sua richiesta e non vi sia altra partecipazione attiva di tale soggetto alla spedizione delle merci nel paese.
Alla luce dell’insieme di tali elementi, il Korkein oikeus (Corte suprema) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’entità del vantaggio che un privato abbia conseguito da una presunta violazione del marchio sia rilevante per valutare se l’azione di tale soggetto costituisca un uso del marchio nel commercio ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva [2008/95] o un comportamento rientrante nell’ambito meramente privato. Se, nel caso in cui un privato faccia uso del marchio, l’uso nel commercio presupponga il rispetto di criteri diversi dal conseguimento di vantaggi economici derivanti dall’operazione controversa riguardante il marchio.
2)
Se, nei limiti in cui si considera che il vantaggio economico debba essere di una certa rilevanza e che, a causa della trascurabile entità del vantaggio economico conseguito da un soggetto e del fatto che non sono soddisfatti eventuali altri criteri per l’uso nel commercio, non si possa presumere che tale soggetto abbia usato il marchio nella propria attività commerciale, il requisito dell’uso nel commercio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva [2008/95] sia soddisfatto nel caso in cui il privato abbia usato il marchio per un altro soggetto nell’ambito dell’attività commerciale di quest’ultimo, benché non sia alle sue dipendenze.
3)
Se un soggetto, che abbia merci in custodia, faccia uso di un marchio per prodotti ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 1 e 3, lettera b), della direttiva [2008/95], qualora le merci, recanti un marchio, spedite in uno Stato membro e ivi immesse in libera pratica, siano state ricevute e custodite, per conto di una società rivenditrice, da un soggetto che aveva in detenzione le merci, ma non effettua l’importazione e l’esportazione di merci, né dispone di un’autorizzazione per la gestione di un deposito doganale e un deposito fiscale.
4)
Se possa presumersi che un soggetto importi prodotti recanti un marchio ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva [2008/95], qualora i prodotti non siano stati importati su richiesta di tale soggetto, ma quest’ultimo abbia messo il proprio indirizzo a disposizione di un rivenditore di merci e abbia ricevuto le merci immesse in libera pratica nello Stato membro per conto del rivenditore, le abbia detenute per qualche settimana e le abbia quindi trasferite ai fini del trasporto verso un paese terzo al di fuori dell’[Unione europea] per la rivendita in detto paese».
Sulle questioni pregiudiziali
Con le sue quattro questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c), di tale direttiva, debba essere interpretato nel senso che, allorché un soggetto che non esercita un’attività commerciale a titolo professionale riceve, immette in libera pratica in uno Stato membro e conserva prodotti manifestamente non destinati all’uso privato, che sono stati spediti al suo indirizzo da un paese terzo e sui quali, senza il consenso del titolare, è apposto un marchio, si deve ritenere che tale soggetto usi il marchio nel commercio, ai sensi della prima di tali disposizioni.
In limine, occorre osservare che la questione se le condizioni previste dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95 siano soddisfatte deve essere definita solo sulla base di elementi oggettivi.
A tal riguardo, l’espressione «usare nel commercio» contenuta in tale disposizione, implica che, in linea di principio, i diritti esclusivi conferiti da un marchio possono essere fatti valere dal titolare di tale marchio solo nei confronti degli operatori economici e, di conseguenza, solo nel contesto di un’attività commerciale (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2011, L’Oréal e a.,
C‑324/09
,
EU:C:2011:474
, point 54). Inoltre, laddove le operazioni effettuate superino, per il loro volume, per la loro frequenza o altre caratteristiche, la sfera di un’attività privata, colui che le compie si colloca nell’ambito del commercio (sentenza del 12 luglio 2011, L’Oréal e a.,
C‑324/09
,
EU:C:2011:474
punto
).
Nel caso di specie, dal fascicolo di cui dispone la Corte emerge che i prodotti di cui al procedimento principale sono cuscinetti a sfera del peso, complessivo, di 710 kg, generalmente usati nell’industria pesante.
Pertanto, dal momento che tali prodotti, tenuto conto della loro natura e del loro volume, non sono manifestamente destinati a un uso privato, si deve ritenere che le operazioni ad essi relative rientrino in un’attività commerciale, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare.
Inoltre, un soggetto che comunica il proprio indirizzo come luogo in cui i prodotti interessati devono essere spediti, che effettua o fa effettuare ad un agente lo sdoganamento di tali prodotti e che li immette in libera pratica compie un’importazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2008/95.
Per quanto attiene alla questione se si possa ritenere che l’interessato abbia esso stesso usato un segno identico a un marchio, sebbene agisse nell’interesse economico di un terzo, si deve rilevare che per l’accertamento di un uso nel commercio, la proprietà dei prodotti sui cui è stato apposto il marchio è irrilevante. La Corte ha infatti giudicato che la circostanza che un operatore utilizzi un segno corrispondente a un marchio per prodotti che non gli appartengono, nel senso che egli non dispone di alcun titolo su di essi, di per sé non impedisce che detto uso rientri nell’ambito dell’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95 (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2011, L’Oréal e a.,
C‑324/09
,
EU:C:2011:474
, punto
).
La circostanza che un soggetto abbia importato e immesso in libera pratica siffatti prodotti è sufficiente per constatare che esso ha agito nel commercio senza che sia necessario esaminare il trattamento successivo di tali prodotti, segnatamente se siano stati depositati dall’importatore o immessi in commercio nell’Unione o esportati verso paesi terzi.
Infine, la rilevanza della remunerazione ricevuta dall’importatore come corrispettivo per la sua attività è parimenti irrilevante.
Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c), di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che, allorché un soggetto che non esercita un’attività commerciale a titolo professionale riceve, immette in libera pratica in uno Stato membro e conserva prodotti manifestamente non destinati all’uso privato, che sono stati spediti al suo indirizzo da un paese terzo e sui quali, senza il consenso del titolare, è apposto un marchio, si deve ritenere che tale soggetto usi il marchio nel commercio, ai sensi della prima di tali disposizioni.
Sulle spese
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 3, lettere b) e c), di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che, allorché un soggetto che non esercita un’attività commerciale a titolo professionale riceve, immette in libera pratica in uno Stato membro e conserva prodotti manifestamente non destinati all’uso privato, che sono stati spediti al suo indirizzo da un paese terzo e sui quali, senza il consenso del titolare, è apposto un marchio, si deve ritenere che tale soggetto usi il marchio nel commercio, ai sensi della prima di tali disposizioni.

Firme
(
*1
)	Lingua processuale: il finlandese.