CELEX: 62018CJ0772
Procedimiento prejudicial
Marcas
Directiva 2008/95/CE
Artículo 5, apartado 1
Artículo 5, apartado 3, letras b) y c)
Violación del derecho de marca
Concepto de “uso en el tráfico económico”
Producto despachado a libre práctica
Importación
Almacenamiento
Almacenamiento de productos para su comercialización
Exportación

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (
DO 2008, L 299, p. 25
), en relación con su apartado 3, letras b) y c).
Esta petición se ha planteado en el contexto de un litigio entre A y B en relación con una acción por violación de marca ejercitada contra B.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
El artículo 5 de la Directiva 2008/95, bajo el título «Derechos conferidos por la marca», dispone lo siguiente:
«1.   La marca registrada confiere a su titular un derecho exclusivo. El titular estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico:
a)
de cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada;
b)
de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por la marca y el signo, implique un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión comprende el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
[…]
3.   Podrá en especial prohibirse, cuando se cumplan las condiciones anunciadas en los apartados 1 y 2:
a)
poner el signo en los productos o en su presentación;
b)
ofrecer productos, comercializarlos o almacenarlos con dichos fines y ofrecer o prestar servicios con el signo;
c)
importar productos o exportarlos con el signo;
[…]».
Derecho finlandés
Con arreglo al artículo 4, apartado 1, de la tavaramerkkilaki (7/1964) [Ley de Marcas (7/1964)], en su versión aplicable a los hechos del litigio principal, el derecho al signo conlleva que, en el tráfico económico, únicamente el titular de una marca pueda utilizar en un producto, su embalaje, la publicidad, la documentación comercial o de cualquier otro modo un signo que se pueda confundir con dicha marca, ni siquiera oralmente.
Esta disposición se aplica con independencia de que los productos se comercialicen o estén destinados a ser comercializados en Finlandia o en el extranjero, o de que se importen al territorio finlandés para ser usados en el tráfico económico o para ser conservados o almacenados en depósito allí o reexportados a un país tercero.
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
El 4 de abril de 2011, B, persona física domiciliada en Finlandia, recibió, procedente de China, un lote de 150 rodamientos, con un peso total de 710 kg, utilizados como recambio en los mecanismos de transmisión, generadores y motores y en la construcción de puentes y tranvías. Estos rodamientos tenían puesto un signo que se corresponde con la marca denominativa internacional INA, de la que A es titular, concretamente para los productos «rodamientos».
Realizado el despacho de aduanas en nombre de B, este retiró, el 12 de abril de 2011, el lote del depósito aduanero del aeropuerto de Helsinki-Vantaa (Finlandia), donde estaba almacenado, y lo llevó a su domicilio.
Algunas semanas después, los rodamientos fueron entregados a un tercero para su exportación a Rusia.
En pago de estos servicios, B recibió un cartón de cigarrillos y una botella de coñac.
En un procedimiento penal incoado contra B por violación del derecho de marca ante el Helsingin käräjäoikeus (Tribunal de Primera Instancia de Helsinki, Finlandia), en el que A ejercitó la acción civil, ese tribunal absolvió a B por no haberse podido acreditar que hubiese cometido un delito doloso. No obstante, dicho tribunal prohibió a B proseguir con tales actuaciones o reiterarlas y le condenó a indemnizar el daño sufrido por A.
B impugnó su condena ante el Helsingin hovioikeus (Tribunal de Apelación de Helsinki, Finlandia).
Ese tribunal, remitiéndose a la sentencia de 16 de julio de 2015, TOP Logistics y otros (
C‑379/14
,
EU:C:2015:497
), consideró, por una parte, que la actividad de B equivalía, en cierta medida, a una actividad de depósito y tránsito y que el interesado no había pretendido obtener de ella ningún lucro y, por otra parte, que la retribución percibida con tal motivo no se basaba en la explotación económica de mercancías en una actividad mercantil y no era más que la contrapartida del depósito de mercancías por cuenta de un tercero.
Habida cuenta de lo anterior, el Helsingin hovioikeus (Tribunal de Apelación de Helsinki) consideró que B no había usado en el tráfico económico un signo similar a la marca registrada controvertida en el litigio principal y, consecuentemente, declaró infundada la pretensión de indemnización formulada por A.
A recurrió dicha sentencia en casación ante el Korkein oikeus (Tribunal Supremo, Finlandia).
El Korkein oikeus (Tribunal Supremo) afirma que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no se deduce con claridad si el importe del lucro que obtiene un particular como consecuencia de la presunta violación de una marca es un dato pertinente para determinar si existe uso de una marca en el tráfico económico.
Además, sostiene que, aunque es manifiesto que el artículo 5 de la Directiva 2008/95 se aplica cuando la persona usa la marca en su propia actividad económica, existen dudas sobre este particular cuando esa persona la usa a favor de un tercero.
El Korkein oikeus (Tribunal Supremo) manifiesta que, en la sentencia de 16 de julio de 2015, TOP Logistics y otros (
C‑379/14
,
EU:C:2015:497
), se declaró que el propietario de un depósito fiscal y aduanero que se limita a almacenar en depósito productos designados con un signo idéntico o similar a una marca por cuenta de un tercero no usa dicho signo. Se pregunta si esa jurisprudencia es aplicable analógicamente a un litigio, como el que es objeto del procedimiento principal, en el que una persona, a cambio de una botella de coñac y un cartón de cigarrillos, importó mercancías por cuenta de un tercero y las conservó y almacenó en depósito, antes de que fueran retiradas para su reenvío a un tercer Estado.
Por último, se pregunta si cabe considerar que constituye importación de productos en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra c), de la Directiva 2008/95 que una persona comunique su dirección a un revendedor de mercancías, reciba dichas mercancías sin haber solicitado su envío y no adopte ninguna otra actitud activa.
Pone de relieve al respecto que, en la sentencia de 18 de octubre de 2005, Class International (
C‑405/03
,
EU:C:2005:616
), el Tribunal de Justicia declaró que la comercialización de productos se condiciona a su despacho a libre práctica en el sentido de lo dispuesto en el artículo 29 TFUE, lo que implica que los derechos de aduana y los impuestos de efecto equivalente exigibles hayan sido recaudados en ese Estado miembro. Alega que es incierto si puede considerarse que existe importación cuando el interesado se limita a recibir mercancías enviadas a su dirección, sin que hubiese solicitado su envío, y no existe ninguna otra participación activa de esa persona en el envío de las mercancías al país.
Habida cuenta de lo anterior, el Korkein oikeus (Tribunal Supremo) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)
¿Es pertinente el importe del lucro obtenido por un particular como consecuencia de la presunta violación de una marca para apreciar si la conducta de dicha persona constituye un uso de la marca en el tráfico económico, en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva [2008/95], o un uso meramente privado? Cuando un particular usa la marca, ¿el uso en el tráfico económico presupone que se cumplan otros criterios distintos a la obtención de lucro motivada por la operación controvertida relativa a la marca?
2)
Si se exige que el lucro tenga cierta importancia y si, por el mínimo lucro obtenido por una persona y porque no se cumplen otros criterios eventualmente exigidos para un uso en el tráfico económico, no puede considerarse que esa persona haya usado una marca en su propia actividad económica, ¿se cumple el requisito del uso en el tráfico económico, en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva [2008/95], cuando el particular ha usado la marca por cuenta de un tercero en la actividad económica de este, incluso si dicha persona no trabaja para él?
3)
Quien conserva las mercancías, ¿usa una marca para los productos, en el sentido del artículo 5, apartados 1 y 3, letra b), de la Directiva [2008/95], si las mercancías enviadas a un Estado miembro en el que fueron despachadas a libre práctica y que tienen puesta una marca son recibidas y conservadas por la persona que las ha almacenado por cuenta de la sociedad que las revende y esa persona no ejerce ninguna actividad de importación ni de depósito de mercancías ni posee autorización para gestionar un depósito aduanero o fiscal?
4)
¿Cabe considerar que una persona importa, en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra c), de la Directiva [2008/95], productos con una marca si no solicitó su importación, pero comunicó su dirección al vendedor de los productos, recibió por cuenta del revendedor los productos despachados a libre práctica en el Estado miembro, los almacenó durante algunas semanas y los entregó para su envío a un país situado fuera de la [Unión Europea] con el fin de venderlos allí?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Con sus cuatro cuestiones prejudiciales, que procede analizar conjuntamente, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95, en relación con su apartado 3, letras b) y c), debe interpretarse en el sentido de que se ha de considerar que la persona que, sin ejercer profesionalmente una actividad mercantil, recibe, despacha a libre práctica en un Estado miembro y conserva productos manifiestamente no destinados al uso privado que fueron enviados a su dirección desde un país tercero y que tienen puesta una marca, sin consentimiento de su titular, usa la marca en el tráfico económico, en el sentido de la primera de esas disposiciones.
Con carácter preliminar, procede señalar que la cuestión de si se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95 debe determinarse únicamente sobre la base de datos objetivos.
A este respecto, la expresión «uso en el tráfico económico» que figura en esa disposición implica que los derechos exclusivos conferidos por una marca solo puede invocarlos, en principio, el titular de la misma frente a operadores económicos y, en consecuencia, en el contexto de una actividad mercantil (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de julio de 2011, L’Oréal y otros,
C‑324/09
,
EU:C:2011:474
, apartado
). Además, en el caso de que las operaciones realizadas superen, por razón de su volumen, su frecuencia u otras características, el ámbito de una actividad privada, quien las lleve a cabo actúa en el ámbito del tráfico económico (sentencia de 12 de julio de 2011, L’Oréal y otros,
C‑324/09
,
EU:C:2011:474
, apartado
).
En el presente asunto, de los autos de que dispone el Tribunal de Justicia se desprende que los productos controvertidos en el litigio principal son rodamientos que pesan, en total, 710 kg y que suelen utilizarse en la industria pesada.
Por tanto, dado que estos productos, habida cuenta de su naturaleza y volumen, manifiestamente no se destinan a un uso privado, las operaciones relativas a los mismos deben considerarse incluidas en una actividad mercantil, lo que no obstante corresponde comprobar al tribunal remitente.
Por otra parte, quien comunica su dirección como lugar al que deben enviarse los productos en cuestión, realiza o encarga a un agente su despacho de aduanas y los despacha a libre práctica lleva a cabo una importación en el sentido del artículo 5, apartado 3, letra c), de la Directiva 2008/95.
En cuanto a si puede considerarse que el propio interesado ha usado un signo idéntico a una marca, aun cuando actuase en interés económico de un tercero, procede señalar que, para apreciar un uso en el tráfico económico, es irrelevante la propiedad de los productos que llevan la marca. En efecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que la circunstancia de que un operador económico utilice un signo que se corresponda con una marca para productos que no son sus propios productos, en el sentido de que no ostenta título alguno sobre estos, no impide por sí sola que a este uso le resulte de aplicación el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95 (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de julio de 2011, L’Oréal y otros,
C‑324/09
,
EU:C:2011:474
, apartado
).
El hecho de que una persona haya importado y despachado a libre práctica esos productos basta para declarar que ha actuado en el tráfico económico, sin que sea necesario analizar el tratamiento posterior de dichos productos, en particular si fueron almacenados en depósito por el importador o comercializados en la Unión o exportados a países terceros.
Por último, la importancia de la retribución percibida por el importador como contrapartida a su actividad es también irrelevante.
Habida cuenta de lo anterior, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95, en relación con su apartado 3, letras b) y c), debe interpretarse en el sentido de que se ha de considerar que la persona que, sin ejercer profesionalmente una actividad mercantil, recibe, despacha a libre práctica en un Estado miembro y conserva productos manifiestamente no destinados al uso privado que fueron enviados a su dirección desde un país tercero y que tienen puesta una marca, sin consentimiento de su titular, usa la marca en el tráfico económico, en el sentido de la primera de esas disposiciones.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Décima) declara:

El artículo 5, apartado 1, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en relación con su apartado 3, letras b) y c), debe interpretarse en el sentido de que se ha de considerar que la persona que, sin ejercer profesionalmente una actividad mercantil, recibe, despacha a libre práctica en un Estado miembro y conserva productos manifiestamente no destinados al uso privado que fueron enviados a su dirección desde un país tercero y que tienen puesta una marca, sin consentimiento de su titular, usa la marca en el tráfico económico, en el sentido de la primera de esas disposiciones.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: finés.