CELEX: 62016TJ0447
Marca de la Unión Europea
Procedimiento de nulidad
Marca figurativa de la Unión que representa una ranura en forma de “L”
Motivo de denegación absoluto
Signo constituido exclusivamente por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico
Artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento (CE) n.o 40/94
Artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento (UE) 2017/1001]
Reglamento (UE) 2015/2424
Aplicación de la ley en el tiempo
Forma del producto
Naturaleza del signo
Consideración de los elementos útiles para la identificación de las características esenciales del signo
Interés general que subyace en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.o 40/94

Antecedentes del litigio
El 23 de julio de 2001, la recurrente, Pirelli Tyre SpA, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión Europea en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.
o
40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (
DO 1994, L 11, p. 1
), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n.
o
207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea] (
DO 2009, L 78, p. 1
), en su versión modificada, sustituido a su vez por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (
DO 2017, L 154, p. 1
)].
La marca de la Unión cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:
Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en la clase 12 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la siguiente descripción: «neumáticos, gomas, llantas y cubiertas macizas, semineumáticas y neumáticas para ruedas de vehículos de todo tipo, cámaras, llantas, componentes, accesorios y recambios para ruedas de vehículos de todo tipo».
La solicitud de marca de la Unión se publicó en el
Boletín de Marcas Comunitarias
n.
o
36/2002, de 6 de mayo de 2002, y el signo figurativo mencionado en el anterior apartado se registró como marca el 18 de octubre de 2002 con el número 2319176.
El 27 de septiembre de 2012, la coadyuvante, The Yokohama Rubber Co. Ltd, presentó ante la EUIPO una solicitud de nulidad de la marca controvertida para los productos «neumáticos, gomas macizas, semineumáticas y neumáticas para ruedas de vehículos de todo tipo». Dicha solicitud se basaba en el artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.
o
40/94, en relación con el artículo 7, apartado 1, letra b), o con el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del mismo Reglamento.
Mediante resolución de 28 de agosto de 2014, la División de Anulación de la EUIPO declaró la nulidad de la marca controvertida para los productos mencionados en el anterior apartado 5 y para las «llantas y cubiertas macizas para ruedas de vehículos de todo tipo», por considerar que el signo controvertido estaba constituido exclusivamente por la forma de los productos afectados, necesaria para obtener un resultado técnico en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.
o
40/94.
La recurrente interpuso un recurso ante la EUIPO, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.
o
207/2009 (actualmente artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001), contra la resolución de la División de Anulación.
Mediante resolución de 28 de abril de 2016 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Quinta Sala de Recurso de la EUIPO estimó parcialmente el recurso. En el punto 1 del fallo de la resolución impugnada, anuló la resolución de la División de Anulación en la medida en que esta declaró la nulidad de la marca controvertida para las «llantas y cubiertas macizas para ruedas de vehículos de todo tipo». En efecto, la Sala de Recurso declaró que la solicitud de nulidad no se refería a tales productos y que la anulación pronunciada por la División de Anulación excedía el alcance de la citada solicitud. En el punto 2 del fallo de la resolución impugnada, la Sala de Recurso confirmó la resolución de la División de Anulación en todo lo demás y declaró la nulidad de la marca controvertida para los «neumáticos, gomas macizas, semineumáticas y neumáticas para ruedas de vehículos de todo tipo». A este respecto, en un primer momento, la Sala de Recurso consideró que, vistos los elementos de prueba presentados y los productos de que se trata, «[estaba] claro que el signo representa[ba] una banda de rodadura del neumático y, por tanto, (quizá), la parte más importante de [los productos controvertidos], […] al menos desde un punto de vista técnico». En un segundo momento, la Sala de Recurso señaló que la principal característica de la marca en cuestión era una banda de rodadura en forma de «L» que poseía las características esenciales siguientes: un ángulo de aproximadamente 90
o
, un segmento curvado y dos partes distintas que pasan de puntiagudas a gruesas. En un tercer momento, la Sala de Recurso decidió, en esencia, que de las pruebas presentadas por la coadyuvante se deducía que el signo controvertido cumplía un papel esencial en el buen funcionamiento de los neumáticos para facilitar una tracción y un frenado eficaces y mejorar el confort. En el punto 3 del fallo de la resolución impugnada, la Sala de Recurso condenó a la recurrente a abonar 1700 euros a la parte coadyuvante por haber sido desestimadas sus pretensiones ante la EUIPO.
Pretensiones de las partes
La recurrente solicita al Tribunal que:
–
Anule la resolución impugnada en la medida en que esta:
–
confirma la resolución de la División de Anulación de 28 de agosto de 2014 y declara la nulidad de la marca controvertida para los siguientes productos: «neumáticos, gomas macizas, semineumáticas y neumáticas para ruedas de vehículos de todo tipo»;
–
condena a la recurrente a abonar 1700 euros a la coadyuvante.
–
Condene en costas a la EUIPO.
La EUIPO y la coadyuvante solicitan al Tribunal que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas a la recurrente.
Fundamentos de Derecho
En apoyo de su recurso, la recurrente aduce tres motivos. Mediante su primer motivo, la recurrente reprocha a la Sala de Recurso haber basado su resolución en una versión del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), que no era aplicable
ratione temporis
. En virtud de su segundo motivo, la recurrente denuncia irregularidades procedimentales y el incumplimiento de la obligación de motivación. Mediante su tercer motivo, invoca la infracción del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.
o
40/94.
En sus escritos de contestación, la EUIPO y la coadyuvante alegan que los motivos invocados por la recurrente no son fundados. Asimismo, sostienen que los elementos de prueba que figuran en el anexo 5 de la demanda y que consisten en medidas angulares de diferentes ranuras de neumáticos deben declararse inadmisibles porque fueron presentados por primera vez ante el Tribunal.
Es preciso examinar sucesivamente los motivos primero y tercero invocados por la recurrente.
Sobre el primer motivo, basado en que la resolución impugnada se basa en una versión del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), inaplicable
ratione temporis
La recurrente sostiene que, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso aplicó el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.
o
207/2009, en su versión derivada del Reglamento (UE) 2015/2424 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifican el Reglamento n.
o
207/2009 y el Reglamento (CE) n.
o
2868/95 de la Comisión, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.
o
40/94, y se deroga el Reglamento (CE) n.
o
2869/95 de la Comisión, relativo a las tasas que se han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (
DO 2015, L 341, p. 21
).
A tenor del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.
o
207/2009, en su versión modificada por el Reglamento 2015/2424, se denegará el registro de los signos «constituidos exclusivamente por […] la forma u otra característica de los productos necesaria para obtener un resultado técnico».
Ahora bien, según la recurrente, la existencia de una causa de nulidad absoluta debía apreciarse, en el caso concreto, sobre la base de la disposición en vigor en la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida, a saber, el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), en su versión derivada del Reglamento n.
o
40/94, que excluía únicamente el registro de los signos constituidos exclusivamente por «la forma del producto» necesaria para obtener un resultado técnico.
A este respecto, es preciso determinar, en un primer momento, la disposición que era aplicable
ratione temporis
ante la EUIPO y, en un segundo momento, apreciar si, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso efectivamente aplicó la disposición que era aplicable
ratione temporis
.
Sobre la disposición aplicable
ratione temporis
Según jurisprudencia reiterada, en general, las normas de procedimiento son aplicables en la fecha en que entran en vigor (véase la sentencia de 11 de diciembre de 2012, Comisión/España,
C‑610/10
,
EU:C:2012:781
, apartado
y jurisprudencia citada), contrariamente a las normas materiales que habitualmente son interpretadas en el sentido de que no se refieren a situaciones que existen con anterioridad a su entrada en vigor salvo en la medida en que de su tenor, finalidades o sistema se desprenda claramente que debe atribuírseles tal efecto (sentencias de 12 de noviembre de 1981, Meridionale Industria Salumi y otros,
212/80 a 217/80
,
EU:C:1981:270
, apartado
, y de 11 de diciembre de 2008, Comisión/Freistaat Sachsen,
C‑334/07 P
,
EU:C:2008:709
, apartado
).
En primer lugar, la EUIPO no discute que era el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), en su versión derivada del Reglamento n.
o
40/94, el que era aplicable.
En segundo lugar, es preciso señalar que el Reglamento 2015/2424 modificó efectivamente la redacción del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.
o
207/2009 [actualmente artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento 2017/1001], que se refiere a una norma material y, más concretamente, a uno de los motivos absolutos por los que puede denegarse el registro de un signo o, en relación con el artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.
o
207/2009 [actualmente artículo 59, apartado 1, letra a), del Reglamento 2017/1001], una de las causas de nulidad absoluta por las que una marca puede ser declarada nula. Sin embargo, el Reglamento 2015/2424 entró en vigor el 23 de marzo de 2016 y de su tenor, de su finalidad y de su sistema no resulta que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.
o
207/2009, en su versión derivada del Reglamento 2015/2424, deba aplicarse a situaciones adquiridas antes de su entrada en vigor.
De lo anterior resulta que el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.
o
207/2009, en su redacción derivada del Reglamento 2015/2424, no es manifiestamente aplicable en el caso de autos, toda vez que la marca controvertida fue registrada el 18 de octubre de 2002 a raíz de una solicitud de registro presentada el 23 de julio de 2001.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, la Sala de Recurso estaba obligada, en el caso de autos, a apreciar si la marca controvertida debía declararse nula a la vista del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.
o
40/94.
Sobre la disposición aplicada en la resolución impugnada
En el apartado 14 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso recordó el tenor del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.
o
207/2009, en su versión modificada por el Reglamento 2015/2424.
A este respecto, es preciso señalar que, como reconoce la EUIPO, la Sala de Recurso, en la resolución impugnada, citó erróneamente la redacción del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.
o
207/2009, en su versión modificada por el Reglamento 2015/2424.
No obstante, es importante señalar que, cuando la Sala de Recurso expuso, de manera detallada, la interpretación que debía darse a la citada disposición en la resolución impugnada, mencionó en numerosas ocasiones la jurisprudencia relativa artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.
o
40/94, que únicamente hace referencia a la «forma del producto». Además, de la lectura de la resolución impugnada resulta que la Sala de Recurso efectuó su apreciación de los hechos apoyándose en los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.
o
40/94, tal como son interpretados por la jurisprudencia pertinente.
En tales circunstancias, aunque citara erróneamente el tenor del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.
o
207/2009, en su versión modificada por el Reglamento 2015/2424, la Sala de Recurso no aplicó la modificación operada por el Reglamento 2015/2424 en la resolución impugnada.
Por consiguiente, procede considerar que la resolución impugnada se basa en una disposición que era aplicable en el tiempo, a saber, el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.
o
40/94, que prevé la denegación del registro de los «signos constituidos exclusivamente por […] la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico».
En consecuencia, procede desestimar el primer motivo.
Sobre el tercer motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.
o
40/94
Mediante la primera parte de su tercer motivo, la recurrente alega que el signo controvertido no está constituido por la forma de los productos de que se trata en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.
o
40/94. A este respecto, la recurrente sostiene que la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que el signo controvertido formaba parte de la banda de rodadura de un neumático y, por lo tanto, de los productos cubiertos por la marca controvertida, a saber «neumáticos, gomas macizas, semineumáticas y neumáticas para ruedas de vehículos de todo tipo».
La EUIPO señala, en primer lugar, que la conclusión de la Sala de Recurso, según la cual el signo controvertido representa una banda de rodadura de un neumático que, al menos desde el punto de vista técnico, constituye (quizás) la parte más crucial de los productos controvertidos, se ha extraído, por un lado, a partir del examen de la representación gráfica que constituye el signo controvertido en relación con los productos solicitados y, por otro lado, a partir de las pruebas presentadas por las partes. En segundo lugar, para que un signo tenga cabida en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.
o
40/94, basta con que esté formado por una parte de un producto incluido en su especificación. Dicho de otro modo, el mero hecho de que la forma en cuestión pueda aplicarse a un producto más complejo o ser incorporada a él no prohíbe la aplicación de ese motivo de denegación. En tercer lugar, la EUIPO señala que una ranura de un neumático no es un producto, toda vez que no forma un elemento separable de un neumático. Por consiguiente, el signo controvertido fue registrado para neumáticos, que son productos que incorporan la ranura de en forma de «L» en cuestión y en los cuales dicha ranura ejerce una función técnica. En cuarto lugar, la percepción del signo presumida por el público no es un elemento decisivo en el marco de la aplicación del motivo de denegación enunciado en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.
o
40/94. Dicho motivo se apoya en un criterio objetivo para el cual, además de la representación gráfica del signo, la EUIPO podría tener en cuenta todos los elementos que resulten útiles para la identificación conveniente de un signo en el contexto del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.
o
40/94. En quinto lugar, el objeto del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.
o
40/94 es impedir que se conceda un monopolio sobre las características utilitarias de un producto. Por consiguiente, si se otorgasen a la recurrente derechos vinculados a la marca en virtud del signo controvertido (porque representa únicamente una parte de un neumático), esta podría impedir que otras empresas comercializasen neumáticos que incorporan los mismos signos o signos similares, es decir, bandas de rodadura.
La coadyuvante alega, en primer lugar, que determinados escritos de los autos muestran que la recurrente, a través de su representante, ya describió y reconoció que la marca controvertida era el «dibujo de una banda de rodadura». En segundo lugar, una marca deber ser examinada a la luz de las circunstancias del caso concreto y ninguna disposición impediría a la EUIPO proceder a «retroconcepción», es decir, descubrir lo que la marca representa realmente y el elemento sobre el que su titular trata de garantizarse derechos exclusivos. En tercer lugar, es exacto afirmar que la marca controvertida está constituida por la forma de los productos o la parte más crucial de los productos de que se trata, a la vista, en particular, de los documentos que obran en los autos y de los productos efectivamente comercializados por la recurrente. En cuarto lugar, los ejemplos de utilización por la recurrente del signo controvertido como indicación de origen desprovista de función técnica, en folletos y catálogos, para designar algunos de sus modelos de neumáticos no son pertinentes.
Observaciones preliminares
En primer lugar, es preciso señalar que, en el presente asunto, la solicitud de nulidad parcial presentada ante la EUIPO por la parte coadyuvante se basaba en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.
o
40/94, y en el artículo 7, apartado 1, letra b), de ese mismo Reglamento. Por lo que se refiere a la solicitud de nulidad basada en el artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.
o
40/94 y, por lo tanto, basada en la falta de carácter distintivo de la marca controvertida, la recurrente alega, ante la EUIPO, que la citada marca presentaba carácter distintivo, al menos en relación con el uso que se había hecho de ella, con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.
o
40/94.
La División de Anulación, y posteriormente la Sala de Recurso, declararon la nulidad de la marca controvertida sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.
o
40/94 y no examinaron la posible existencia de una causa de nulidad basada en la falta de carácter distintivo de la marca.
En efecto, las marcas cuyo registro puede denegarse por las causas enumeradas en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d), del Reglamento n.
o
40/94 pueden, con arreglo al apartado 3 de esta misma disposición, adquirir un carácter distintivo gracias al uso que se haya hecho de las mismas. En cambio, un signo cuyo registro se deniegue sobre la base del artículo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento n.
o
40/94 no puede adquirir nunca carácter distintivo, a efectos del artículo 7, apartado 3, por el uso que se haya hecho del mismo. El mencionado artículo 7, apartado 1, letra e), se refiere, por tanto, a ciertos signos que no pueden constituir una marca y es un obstáculo previo que puede impedir que se registre un signo constituido exclusivamente por la forma de un producto (véase, por analogía, la sentencia de 18 de junio de 2002, Philips,
C‑299/99
,
EU:C:2002:377
, apartados
y
).
En consecuencia, si el examen de un signo a la luz del artículo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento n
o
40/94 comprueba que se cumple alguno de los requisitos mencionados en esta disposición, dispensará de examinar el mismo signo en virtud del artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento, dado que, en tal supuesto, es claramente imposible registrar ese signo. Dicha dispensa explica el interés en proceder a un examen previo del signo en virtud del artículo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento n.
o
40/94 en el supuesto de que sea posible aplicar varios de los motivos de denegación absolutos previstos en dicho apartado 1, sin que, no obstante, pueda interpretarse tal dispensa en el sentido de que implique la obligación de examinar previamente el mismo signo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento n.
o
40/94 [sentencia de 6 de octubre de 2011, Bang & Olufsen/OAMI (Representación de un altavoz),
T‑508/08
,
EU:T:2011:575
, apartado
].
En segundo lugar, es preciso recordar que el interés que subyace en el artículo 7, apartado 1, letra e), del Reglamento n.
o
40/94 es evitar que el derecho de marca llegue a conferir a una empresa un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto (véase, por analogía, la sentencia de 18 de junio de 2002, Philips,
C‑299/99
,
EU:C:2002:377
, apartado
).
Las reglas fijadas por el legislador reflejan, a este respecto, la ponderación de dos consideraciones que pueden, cada una de ellas, contribuir a establecer un sistema de competencia sana y leal (sentencia de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris/OAMI,
C‑48/09 P
,
EU:C:2010:516
, apartado
).
Por un lado, la introducción en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento n.
o
40/94 de la prohibición de registrar como marca todo signo constituido por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico garantiza que las empresas no puedan utilizar el Derecho de marcas para perpetuar, sin limitación en el tiempo, derechos exclusivos sobre soluciones técnicas (sentencia de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris/OAMI,
C‑48/09 P
,
EU:C:2010:516
, apartado
).
Por otra lado, al limitar el motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.
o
40/94 a los signos constituidos «exclusivamente» por la forma del producto «necesaria» para obtener un resultado técnico, el legislador consideró debidamente que toda forma de producto es, en cierta medida, funcional y que, por consiguiente, resulta inapropiado denegar el registro como marca de una forma de producto por el mero hecho de que presente características de uso. Mediante los términos «exclusivamente» y «necesaria», dicha disposición garantiza que únicamente se deniegue el registro de las formas de producto que se limitan a incorporar una solución técnica y cuyo registro como marca obstaculizaría realmente, por ello, la utilización de esa solución técnica por otras empresas (sentencia du 14 de septiembre de 2010, Lego Juris/OAMI,
C‑48/09 P
,
EU:C:2010:516
, apartado
).
En tercer lugar, una aplicación correcta del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.
o
40/94 implica que la autoridad que resuelva sobre la solicitud de registro como marca del signo tridimensional de que se trate identifique debidamente las características esenciales de ese signo. La expresión «características esenciales» debe entenderse en el sentido de que se refiere a los elementos más importantes del signo (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris/OAMI,
C‑48/09 P
,
EU:C:2010:516
, apartados
y
).
La identificación de tales características esenciales debe realizarse caso por caso. No existe, en efecto, ninguna jerarquía sistemática entre los diferentes tipos de elementos que un signo puede contener. Además, en su análisis de las características esenciales de un signo, la autoridad competente puede basarse directamente en la impresión global ofrecida por el signo, o bien proceder, en un primer momento, a un examen consecutivo de cada uno de los elementos constitutivos del signo (sentencia de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris/OAMI,
C‑48/09 P
,
EU:C:2010:516
, apartado
).
Por consiguiente, la identificación de las características esenciales de un signo tridimensional con el fin de, en su caso, aplicar el motivo de denegación establecido en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n
o
40/94 puede, según los casos y, en particular, teniendo en cuenta el grado de dificultad de este, efectuarse mediante un mero análisis visual de ese signo o, por el contrario, basarse en un examen minucioso en el que se tengan en cuenta elementos útiles para la apreciación, como investigaciones y peritajes, o incluso datos relativos a los derechos de propiedad intelectual conferidos anteriormente en relación con el producto de que se trate (sentencia de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris/OAMI,
C‑48/09 P
,
EU:C:2010:516
, apartado
).
La posibilidad ofrecida a la autoridad competente de tener en cuenta los elementos útiles para identificar las características esenciales de un signo tridimensional controvertido ha sido ampliada al examen de los signos bidimensionales (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de marzo de 2014, Pi-Design y otros/Yoshida Metal Industry,
C‑337/12 P a C‑340/12 P
, no publicada,
EU:C:2014:129
, apartado
).
En cuarto lugar, es preciso señalar que, en su resolución, la División de Anulación señaló que era cierto que un signo figurativo podía ser una indicación del origen comercial y encontrarse en un neumático sin ser una representación de una banda de rodadura de un neumático. Sin embargo, la División de Anulación añadió que, en el presente asunto, era difícil negar que la marca controvertida era la representación realista de un tipo de banda de rodadura utilizada en verdaderos neumáticos.
En el apartado 25 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso explicó que apoyaba totalmente el enfoque seguido por la División de Anulación, que había calificado el signo controvertido de «representación de un tipo de banda de rodadura». En efecto, la Sala de Recurso precisó que la División de Anulación no solo tenía el derecho, sino también la obligación, de tomar en consideración los elementos de prueba presentados por las partes para identificar de manera adecuada la naturaleza del signo y lo que este representaba en el contexto de los productos de que se trata. De ello la Sala de Recurso dedujo que, «en vista de los elementos de prueba presentados y [los productos] en cuestión, está claro que el signo representa una banda de rodadura del neumático y, por tanto, (quizá), la parte más importante de [los productos controvertidos “neumáticos, gomas macizas, semineumáticas y neumáticas para ruedas de vehículos de todo tipo”], comprendidos en la clase 12, al menos desde el punto de vista técnico».
La primera parte del tercer motivo invocado por la recurrente, basada en que el signo controvertido no constituye la forma del producto en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.
o
40/94 debe examinarse a la luz de las observaciones anteriores.
Sobre la naturaleza del signo controvertido
De la jurisprudencia resulta, por un lado, que la representación gráfica de una marca debe ser completa en sí misma, fácilmente accesible e inteligible para que un signo pueda ser objeto de una percepción constante y segura que garantice la función de origen de la citada marca. Por otro lado, una de las funciones del requisito de la representación gráfica es definir la propia marca, a fin de determinar el objeto exacto de la protección que la marca registrada confiere a su titular (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de marzo de 2014, Pi-Design y otros/Yoshida Metal Industry,
C‑337/12 P a C‑340/12 P
, no publicada,
EU:C:2014:129
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el caso de autos, en primer lugar, es preciso señalar que, en lo que atañe a su representación gráfica, la marca controvertida está constituida por un signo figurativo y bidimensional. Si se analiza de manera abstracta, ese signo recuerda, por ejemplo, la forma de un palo de
hockey
inclinado, como alega la recurrente, o incluso, la forma de una «L» inclinada.
En este sentido, en primer lugar, es manifiesto que, tal como ha sido registrado, el signo controvertido no representa ni la forma de un neumático ni la forma de una banda de rodadura de un neumático. Seguidamente, de la representación gráfica que constituye el signo controvertido no se deduce que dicho signo esté destinado a figurar en un neumático o en la banda de rodadura de un neumático. Por último, de la representación gráfica del signo controvertido tampoco resulta que se trate de una forma funcional que cumpla o conlleve una función técnica. Además, en el momento de su registro, el signo controvertido no venía acompañado de descripción adicional alguna.
En segundo lugar, de la jurisprudencia mencionada en los anteriores apartados 40 a 43 resulta que, para identificar las características esenciales de un signo bidimensional como el signo controvertido, la Sala de Recurso puede efectuar un examen detallado en cuyo marco se toman en consideración, además de la representación gráfica y las eventuales descripciones efectuadas al presentar la solicitud de registro, los elementos útiles que permiten apreciar lo que representa concretamente el signo en cuestión.
En el caso de autos, la representación gráfica que constituye el signo controvertido no pone de manifiesto ningún contorno y ese signo no va acompañado de ninguna descripción adicional. Además, la recurrente no discute que algunos de sus modelos de neumáticos contienen, en la superficie de rodadura, una ranura con la forma representada por el signo controvertido.
Así pues, teniendo en cuenta la jurisprudencia mencionada en los anteriores apartados 40 a 43, no puede reprocharse a la EUIPO que, en el marco de su apreciación del signo controvertido con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.
o
40/94, analizara la naturaleza del signo de que se trata en el contexto de los productos designados por la marca controvertida y que considerase que dicho signo pudiera representar una ranura parecida a la que figura en los neumáticos que la recurrente comercializa.
Sin embargo, la circunstancia de que determinados modelos de neumáticos de la recurrente contengan una ranura con la forma representada por el signo controvertido en su superficie de rodadura no permite concluir que el signo controvertido represente un neumático o la totalidad de una banda de rodadura de un neumático.
En efecto, en primer lugar, procede señalar que un neumático es un producto compuesto formado por varios elementos, a saber, en particular, una carcasa, lonas, goma, flancos y una banda de rodadura. Seguidamente, y como se desprende del expediente de la EUIPO, una banda de rodadura de un neumático no está formada únicamente por una ranura aislada. Una banda de rodadura de un neumático se compone de múltiples elementos, a saber, en particular, de pliegues, ranuras en forma de circunferencia o transversales y de bloques centrales o de refuerzo en los que figuran láminas. Por último, los elementos de prueba presentados ante la EUIPO muestran que la ranura representada por el signo controvertido no figura de manera aislada en los neumáticos de la recurrente. Esa ranura aparece de manera repetitiva y entrecruzada en la banda de rodadura configurando una forma que contiene lazos y que es diferente de la forma de la ranura asilada inicial.
Así pues, el signo controvertido, incluso teniendo en cuenta que es la representación bidimensional de una forma tridimensional en razón de su profundidad, no es sino, como sostiene la recurrente, una parte muy limitada, en este caso una ranura aislada, de otra parte, concretamente una banda de rodadura, que está compuesta por múltiples elementos entrelazados. Esa banda de rodadura es en sí misma una parte que, junto a otras partes, en particular los flancos, constituye los productos de que se trata, cubiertos por la marca controvertida, a saber, neumáticos, gomas macizas, semineumáticas y neumáticas para ruedas de vehículos de todo tipo. Por lo tanto, el signo controvertido no representa ni los productos de que se trata, designados por la marca controvertida, ni la banda de rodadura de un neumático.
Ciertamente, de la jurisprudencia recordada en los anteriores apartados 40 a 43 resulta que la EUIPO puede tener en cuenta toda la información útil que permite apreciar los «diferentes tipos de elementos que un signo puede contener», o también, los «elementos constitutivos del signo». Por lo tanto, la EUIPO tiene derecho a identificar lo que representa concretamente la forma de que se trata.
Sin embargo, no cabe interpretar esa jurisprudencia en el sentido de que, para calificar la forma que representa un signo controvertido, la EUIPO puede añadir a dicha forma elementos que no son constitutivos de ese signo y que, por lo tanto, son exteriores o ajenos al mismo. Dicho de otro modo, los peritajes y todos los elementos pertinentes mencionados en la citada jurisprudencia sirven para determinar lo que el signo representa concretamente. En cambio, los peritajes y todos los elementos pertinentes no permiten a la EUIPO definir el signo controvertido incorporando a él características que dicho signo no contiene y no cubre.
En la resolución impugnada, la Sala de Recurso se alejó de la forma representada por el signo controvertido y alteró dicha forma. En efecto, aun teniendo en cuenta la circunstancia, que la recurrente no discute, de que algunos de sus modelos de neumáticos contienen una ranura con la forma representada por el citado signo en su superficie de rodadura, la Sala de Recurso no podía apartarse del signo controvertido para calificarlo de «representación de una banda de rodadura de un neumático». Dicho de otro modo, la Sala de Recurso, al añadir elementos que no son constitutivos del signo controvertido, concretamente basándose en el conjunto de los elementos que figuran en una banda de rodadura, consideró que dicho signo representaba la forma de los productos para los que había sido registrado.
Esta apreciación no queda desvirtuada por la alegación, formulada por la parte coadyuvante, según la cual determinados escritos que figuran en los autos muestran que la recurrente, a través de su representante, ya describió y, por lo tanto, reconoció que la marca controvertida era el «dibujo de una banda de rodadura».
En efecto, por un lado, los escritos, invocados por la coadyuvante y en los que la recurrente supuestamente reconoció que la marca controvertida era el «dibujo de una banda de rodadura», mencionan o muestran signos diferentes de la citada marca. Más precisamente, es necesario señalar que, en el anexo 8 de las observaciones de la coadyuvante presentadas ante la EUIPO el 19 de diciembre de 2013, la marca controvertida es descrita como una representación de un palo de
hockey
(figura de palo). Por otra parte, en lo que se refiere a los anexos 9 y 10 de esas mismas observaciones, procede destacar que estos muestran signos diferentes de la marca controvertida.
Por otro lado, es preciso señalar que la finalidad de la inscripción de una marca en el registro de marcas de la Unión consiste en permitir a la Sala de Recurso ejercer sus competencias y proteger los intereses de las partes en un litigio, pero también informar a los terceros de la naturaleza exacta de los derechos registrados y, por ende, definir el objeto de la protección otorgada [véase, en este sentido, la sentencia de 21 de junio de 2017, M/S. Indeutsch International/EUIPO — Crafts Americana Group (Representación de cuñas repetidas entre dos líneas paralelas),
T‑20/16
,
EU:T:2017:410
, apartado
]. Pues bien, procede declarar que, analizada objetiva y concretamente, la marca controvertida no representa el dibujo de una banda de rodadura. A lo sumo, representa una ranura aislada de una banda de rodadura.
En tercer lugar, la jurisprudencia invocada por las partes, y en particular por la EUIPO y la coadyuvante, no puede interpretarse en el sentido de que autoriza a la Sala de Recurso a calificar el signo controvertido como neumático o como «representación de una banda de rodadura».
En efecto, en el asunto en el que recayó la sentencia de 10 de noviembre de 2016, Simba Toys/EUIPO (
C‑30/15 P
,
EU:C:2016:849
), el juez de la Unión se pronunció sobre un signo compuesto por la representación tridimensional de los productos designados por la marca controvertida, a saber, puzles tridimensionales. Por otra parte, en el asunto en el que recayó la sentencia de 14 de septiembre de 2010, Lego Juris/OAMI (
C‑48/09 P
,
EU:C:2010:516
), el juez de la Unión se pronunció sobre un signo compuesto por la representación tridimensional de un bloque de los productos designados por la marca controvertida, a saber, juegos de construcción. Además, el asunto en el que recayó la sentencia de 18 de junio de 2002, Philips (
C‑299/99
,
EU:C:2002:377
) versaba sobre un signo compuesto por la representación tridimensional de cabezales de los productos designados por la marca controvertida, a saber, máquinas de afeitar eléctricas. Por último, el asunto en el que recayeron las sentencias de 6 de marzo de 2014, Pi-Design y otros/Yoshida Metal Industry (
C‑337/12 P a C‑340/12 P
, no publicada,
EU:C:2014:129
), y de 11 de mayo de 2017, Yoshida Metal Industry/EUIPO (
C‑421/15 P
,
EU:C:2017:360
) tenía por objeto un signo compuesto por la representación bidimensional de un objeto definido por sus contornos, a saber, el mango de los productos designados por la marca controvertida (utensilios de cocina, como un cuchillo).
Por consiguiente, los asuntos mencionados en el anterior apartado 63 se refieren a signos que no presentan las mismas características que el signo controvertido. Así pues, la conclusión a la que llegó el juez de la Unión en dichos asuntos no es extrapolable a un signo, como el controvertido en el caso de autos, que no deja ver el contorno de los productos designados por la marca controvertida y que representa únicamente una ínfima parte de una parte tales productos.
Por otro lado, es preciso señalar que, en los asuntos mencionados en el anterior apartado 63, la forma representada concretamente por el signo en cuestión fue definida por el juez de la Unión basándose en características, visibles o invisibles, que eran «propias» del signo de que se trataba o «constitutivas» de este, y no sobre la base de elementos que no estaban incluidos en el signo.
De las consideraciones anteriores se deduce que la jurisprudencia invocada por las partes no desvirtúa la apreciación efectuada en el anterior apartado 58.
En cuarto lugar, es preciso señalar que la apreciación de lo que representa concretamente el signo controvertido es un paso que permite, en un primer momento, identificar sus características esenciales y, en un segundo momento, apreciar la eventual funcionalidad de esas características esenciales. Pues bien, el mero hecho de que la Sala de Recurso incluya, en su apreciación, elementos que no son constitutivos de la forma representada concretamente por el signo controvertido puede viciar la conclusión de que concurren los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.
o
40/94. Así pues, el interés general, que subyace en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.
o
40/94 y que se ha recordado en el anterior apartado 36, no autoriza a la Sala de Recurso a apartarse, en el marco de la aplicación de esa disposición específica, de la forma representada por el signo controvertido y a tener en cuenta elementos que no son constitutivos de la forma representada concretamente por dicho signo.
En quinto lugar, la EUIPO señala que una ranura no es un producto, toda vez que no forma un elemento separable de un neumático. De ello deduce que el signo controvertido se registró para neumáticos que son productos que incorporan la ranura en forma de «L» en cuestión y en los cuales esa ranura ejerce una función técnica.
A este respecto, es cierto que el ámbito de aplicación del motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.
o
40/94 no se limita únicamente a los signos constituidos exclusivamente por la forma de «un producto» como tal. En efecto, como sostiene en esencia la EUIPO, el interés general que subyace en esta disposición podría exigir que se denegara también el registro de los signos constituidos por la forma de una parte de un producto necesario para obtener un resultado técnico. Así sucedería si dicha forma representara, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, una parte significativa de ese producto.
Sin embargo, es preciso declarar que, en el caso de autos, el signo controvertido representa una ranura asilada de una banda de rodadura de un neumático. Así pues, en el contexto de los productos de que se trata, el signo controvertido no representa una banda de rodadura, ya que no integra los demás elementos de una banda de rodadura con los que dicho signo compone numerosas formas, complejas y diferentes de cada una de las ranuras y de cada uno de los elementos tomado aisladamente.
Por consiguiente, el signo controvertido no está constituido exclusivamente por la forma de los productos de que se trata, ni por una forma que, en sí misma, represente, desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo, una parte significativa de tales productos.
Además, las pruebas presentadas por la coadyuvante y examinadas por la Sala de Recurso no demuestran que una ranura aislada que tenga una forma idéntica a la representada por el signo controvertido pueda conseguir el resultado técnico al que se refiere la resolución impugnada. En efecto, tales pruebas muestran que son la combinación y la interacción de los distintos elementos que componen una banda de rodadura y que figuran de manera repetitiva en el conjunto de esta, configurando una forma diferente de esos elementos considerados aisladamente, las que pueden producir eventualmente el resultado técnico al que se refiere la resolución impugnada.
De lo anterior resulta que el registro del signo controvertido, cuya protección se limita a la forma que él representa, no puede impedir a los competidores de la recurrente fabricar y comercializar neumáticos que tengan una forma idéntica o una forma parecida a la que representa ese signo cuando esa forma idéntica o parecida se combine con otros elementos de una banda de rodadura y forme, junto a otros elementos, una forma diferente de cada uno de los elementos considerado aisladamente. En efecto, como tal, la forma que representa el signo controvertido no figura necesariamente en la banda de rodadura de un neumático de manera que permita identificar dicho signo.
Así pues, la Sala de Recurso consideró equivocadamente que el signo controvertido representaba la banda de rodadura de un neumático y que dicho signo estaba constituido por la «forma del producto» en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento n.
o
40/94. Por lo tanto, esta disposición no podía aplicarse a la marca controvertida y la declaración de nulidad de esta marca, efectuada en la resolución impugnada, se basa en un fundamento jurídico erróneo.
Por consiguiente, la primera parte del tercer motivo invocado por la recurrente debe admitirse sin que sea necesario tomar en consideración los elementos de prueba mencionados en el anterior apartado 12 y sin que sea necesario pronunciarse sobre el segundo motivo expuesto en el anterior apartado 11 ni sobre la segunda parte del tercer motivo invocado por la recurrente, basada en que no todas las características esenciales del signo controvertido tienen una funcionalidad exclusiva.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, se anula la resolución impugnada en la medida en que, en el punto 2 del fallo de dicha resolución, la Sala de Recurso confirmó parcialmente la resolución de la División de Anulación mencionada en el anterior apartado 6 y declaró la nulidad del registro de la marca controvertida para los «neumáticos, gomas macizas, semineumáticas y neumáticas para ruedas de vehículos de todo tipo», sobre la base del artículo 52, apartado 1, letra a), del Reglamento n.
o
40/94, en relación con el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), de este Reglamento. Además, y como consecuencia, se anula asimismo la resolución impugnada en la medida en que, en el punto 3 del fallo de dicha resolución, la Sala de Recurso condenó a la recurrente, en su condición de parte cuyas pretensiones fueron desestimadas en el procedimiento sustanciado ante la EUIPO, a abonar 1700 euros a la parte coadyuvante.
Costas
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Al haber sido desestimadas las pretensiones de la EUIPO, procede condenarla a cargar con sus propias costas y con las de la recurrente, conforme a las pretensiones formuladas por esta última.
Dado que la recurrente no ha solicitado que la coadyuvante sea condenada en costas, basta con decidir que esta soportará sus propias costas.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima ampliada)
decide:

1)
Anular los puntos 2 y 3 del fallo de la resolución de la Quinta Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 28 de abril de 2016 (asunto R 2583/2014‑5).

2)
La EUIPO cargará con sus propias costas y con las de Pirelli Tyre SpA.

3)
The Yokohama Rubber Co. Ltd cargará con sus propias costas.

Tomljenović
Kancheva
Bieliūnas
Marcoulli
Kornezov
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 24 de octubre de 2018.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.