CELEX: 62015CJ0280
Trimitere preliminară
Marcă a Uniunii Europene
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolul 9 alineatul (3) și articolul 102 alineatul (1)
Obligația unei instanțe competente în domeniul mărcilor Uniunii Europene de a dispune printr‑o ordonanță prin care i se interzice unui terț să continue acte de contrafacere
Lipsa unei cereri prin care să se urmărească obținerea unei asemenea ordonanțe
Noțiunea «motive temeinice» pentru a nu pronunța o astfel de interdicție
Noțiunea «compensație rezonabilă» pentru fapte săvârșite după data publicării unei cereri de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene și înaintea datei publicării înregistrării unei astfel de mărci

Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 9 alineatul (3) și a articolului 102 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene (
JO 2009, L 78, p. 1
).
Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între doamna Irina Nikolajeva, pe de o parte, și Multi Protect OÜ, pe de altă parte, în legătură cu o acțiune în contrafacerea unei mărci a Uniunii Europene inițiată de doamna Nikolajeva împotriva acestei societăți.
Cadrul juridic
Dreptul Uniunii
Regulamentul nr. 207/2009
Potrivit articolului 9 din Regulamentul nr. 207/2009, intitulat „Dreptul conferit de marca UE”:
„(1)   O marcă UE conferă titularului său un drept exclusiv. Titularul este îndreptățit să interzică oricărui terț să folosească, fără acordul său, în comerț:
(a)
un semn identic cu marca UE pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată;
(b)
un semn pentru care, din cauza identității sau similitudinii sale cu marca UE și din cauza identității sau similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de marca UE și de semn, există un risc de confuzie pentru public; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn și marcă;
[…]
(2)   În temeiul alineatului (1), pot fi interzise, printre altele, următoarele:
(a)
aplicarea semnului pe produse sau pe ambalajul acestora;
(b)
oferirea produselor, introducerea lor pe piață sau deținerea lor în aceste scopuri, ori oferirea sau asigurarea de servicii sub semnul respectiv;
(c)
importul sau exportul de produse sub acest semn;
(d)
utilizarea semnului în documentele de afaceri și publicitate.
(3)   Dreptul conferit de o marcă UE nu este opozabil terților decât de la data publicării înregistrării mărcii. Cu toate acestea, poate fi solicitată o compensație rezonabilă cu privire la fapte, săvârșite după data publicării înregistrării mărcii [a se citi «data publicării unei cereri de înregistrare a unei mărci»], care[, după publicarea înregistrării mărcii,] ar fi interzise în temeiul acesteia. Instanța sesizată nu se poate pronunța asupra fondului până la publicarea înregistrării.”
Articolul 14 din Regulamentul nr. 207/2009, intitulat „Aplicare complementară a dreptului intern în domeniul contrafacerii”, prevede:
„(1)   Efectele mărcii UE sunt reglementate exclusiv prin dispozițiile prezentului regulament. Cu privire la alte aspecte, contrafacerea unei mărci UE intră sub incidența legislației interne cu privire la contrafacerea unei mărci naționale în conformitate cu dispozițiile din titlul X.
(2)   Prezentul regulament nu exclude intentarea unor acțiuni cu privire la o marcă UE în temeiul legislației unui stat membru referitoare în special la răspunderea civilă și la concurența neloială.
(3)   Normele de procedură aplicabile se stabilesc în conformitate cu dispozițiile din titlul X.”
Potrivit articolului 96 din acest regulament, intitulat „Competență în domeniul contrafacerii și validității”:
„Instanțele competente în domeniul mărcilor UE au competență exclusivă:
(a)
în materia acțiunilor în contrafacere […];
[…]
(c)
în materia acțiunilor intentate ca urmare a faptelor menționate la articolul 9 alineatul (3) a doua teză;
[…]”
Articolul 101 din regulamentul menționat, intitulat „Legislație aplicabilă”, prevede:
„(1)   Instanțele competente în domeniul mărcilor UE aplică dispozițiile prezentului regulament.
(2)   Pentru toate aspectele care nu intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, instanța competentă în domeniul mărcilor UE aplică dreptul său național, inclusiv dreptul său internațional privat.
(3)   Cu excepția cazurilor în care prezentul regulament prevede altfel, instanța competentă în domeniul mărcilor UE aplică normele de procedură aplicabile aceluiași tip de acțiuni privind o marcă națională în statul membru pe teritoriul căruia este situată instanța respectivă.”
Articolul 102 din același regulament, intitulat „Sancțiuni”, prevede:
„(1)   Atunci când o instanță competentă în domeniul mărcilor UE constată că pârâtul a contrafăcut sau există riscul să contrafacă o marcă UE, aceasta dispune, cu excepția cazului în care există motive temeinice care o determină să nu acționeze astfel, printr‑o ordonanță prin care i se interzice pârâtului să‑și continue actele de contrafacere sau actele care prezintă riscul de contrafacere. De asemenea, în conformitate cu legislația internă, ia măsurile necesare pentru a garanta respectarea acestei interdicții.
(2)   Pe de altă parte, instanța competentă în domeniul mărcilor UE aplică legislația statului membru, inclusiv dreptul internațional privat, în care au fost comise actele de contrafacere sau actele care prezintă riscul de contrafacere.”
Directiva 2004/48/CE
Articolul 13 din Directiva 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (
JO 2004, L 157, p. 45
, rectificare în
JO 2004, L 195, p. 16
, Ediție specială, 17/vol. 2, p. 56), intitulat „Daune interese”, prevede:
„(1)   Statele membre asigură ca, la cererea părții prejudiciate, autoritățile judecătorești competente să ordone contravenientului care a acționat cu bună știință sau având motive suficiente de a ști acest lucru, plata către titularul dreptului a unor daune interese adaptate prejudiciului real suferit de acesta prin încălcarea dreptului său.
La stabilirea daunelor interese, autoritățile judecătorești:
(a)
iau în considerare toate aspectele necesare, cum ar fi consecințele economice negative suferite de partea prejudiciată, în special câștigul nerealizat, orice beneficiu fără justă cauză realizat de contravenient și, dacă este cazul, alte elemente în afara factorilor economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului prin încălcarea drepturilor sale
sau
(b)
ca alternativă la litera (a), pot hotărî, dacă este cazul, să fixeze o valoare forfetară pentru daunele interese, pe baza unor elemente cum ar fi, cel puțin, valoarea redevențelor sau drepturilor care ar fi fost datorate în cazul în care contravenientul ar fi cerut autorizația de a utiliza dreptul de proprietate intelectuală respectiv.
(2)   Atunci când contravenientul a săvârșit o încălcare fără a avea știință de aceasta sau fără a avea motive rezonabile de a ști aceasta, statele membre pot să prevadă că autoritățile judecătorești pot ordona recuperarea beneficiilor sau plata unor daune interese care pot fi prestabilite.”
Dreptul estonian
Articolul 8 alineatul 2 din kaubamärgiseadus (Legea privind mărcile) din 22 mai 2002 (RT I 2002, 49, 308), în versiunea aplicabilă în litigiul principal, prevede:
„Protecția juridică a unei mărci înregistrate începe să producă efecte de la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii […] și este valabilă pentru o perioadă de 10 ani începând de la data înregistrării.”
Articolul 57 din această lege, intitulat „Protecția dreptului exclusiv”, prevede la alineatul (1):
„Titularul mărcii poate formula o acțiune împotriva oricărei persoane care a încălcat dreptul său exclusiv, inclusiv împotriva unui beneficiar al licenței care a încălcat condițiile contractului de licență. Cererea poate avea ca obiect:
1)
încetarea încălcării dreptului;
2)
repararea prejudiciului cauzat în mod intenționat sau din neglijență, și anume prejudiciul patrimonial, inclusiv profitul nerealizat, precum și a daunelor morale.
[…]”
Potrivit articolului 4 alineatul 2 din tsiviilkohtumenetluse seadustikus (Codul de procedură civilă) din 20 aprilie 2005 (RT I 2005, 26, 197), în versiunea sa aplicabilă în litigiul principal (denumit în continuare „Codul de procedură civilă”):
„În cadrul procedurii contencioase, părțile stabilesc obiectul litigiului și modul de derulare a procedurii și decid cu privire la formularea de cereri și la introducerea căilor de atac”.
Articolul 5 din acest cod, intitulat „Principiul disponibilității”, prevede la alineatul (1):
„(1) Instanța se pronunță asupra acțiunii pe baza circumstanțelor prezentate de părți și a concluziilor formulate, având în vedere pretenția invocată.”
Articolul 439 din codul menționat, intitulat „Limitări ale competenței de a soluționa acțiunea”, prevede:
„Instanța nu poate depăși limitele cererii formulate și nu se poate pronunța asupra unei pretenții care nu a fost invocată.”
Litigiul principal și întrebările preliminare
Doamna Nikolajeva este titularul mărcii verbale UE HolzProf. Cererea de înregistrare a acestei mărci a fost depusă la 24 aprilie 2010 și a fost publicată la 31 mai 2010. Marca menționată a fost înregistrată la 14 septembrie 2010 cu numărul CTM 00905381, iar această înregistrare a fost publicată la 16 septembrie 2010.
La 24 aprilie 2010, doamna Nikolajeva a încheiat un contract de licență prin care a acordat Holz Prof OÜ dreptul de utilizare a mărcii sale în schimbul plății unei redevențe lunare de 1278 de euro.
Susținând că Multi Protect a utilizat nelegal marca sa în perioada cuprinsă între 3 mai 2010 și 28 octombrie 2011, în special prin utilizarea unui semn identic cu această marcă, sub forma unui „cuvânt‑cheie ascuns” pe o pagină web accesibilă prin internet, doamna Nikolajeva a introdus o acțiune împotriva acestei societăți în fața Harju Maakohus (Tribunalul de Primă Instanță din Harju, Estonia).
În fața instanței de trimitere, doamna Nikolajeva a prezentat trei capete de cerere.
În primul rând, aceasta a solicitat constatarea unui act de contrafacere, constituit din utilizarea nelegală a mărcii sale de către Multi Protect, invocând că această utilizare încalcă articolul 9 alineatul (1) litera (a) și alineatul (2) litera (d) din Regulamentul nr. 207/2009.
În al doilea rând, doamna Nikolajeva a invocat îmbogățirea fără justă cauză legată de această contrafacere, solicitând plata unei sume de 22791 de euro cu titlu de restituire a avantajului obținut în mod nejustificat ca urmare a contrafacerii pretinse, calculată prin înmulțirea duratei contrafacerii, respectiv o perioadă de 17 luni și 25 de zile, cu valoarea redevenței lunare stabilite în contractul de licență respectiv.
În al treilea rând, doamna Nikolajeva a solicitat plata unor despăgubiri pentru prejudiciul nepatrimonial pe care l‑ar fi suferit, într‑un cuantum care să fie definit de instanța sesizată. În această privință, ea a pretins în special că sesizarea instanței de trimitere, precum și declanșarea unei proceduri penale ca urmare a acelorași fapte de contrafacere i‑au provocat suferințe morale. Din cauza acelorași fapte, starea sa de sănătate s‑ar fi deteriorat, iar litigiul în cauză ar fi avut efecte negative în materie de relații comerciale.
Instanța de trimitere consideră că în litigiul principal se pune, în primul rând, problema dacă articolul 102 alineatul (1) prima teză din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că, în calitate de instanță competentă în domeniul mărcilor UE, acest organ jurisdicțional este obligat să dispună printr‑o ordonanță prin care se interzice continuarea unor acte de contrafacere, chiar dacă, în cadrul acțiunii sale, reclamanta nu a solicitat dispunerea unei asemenea interdicții și nici nu a invocat o încălcare a dreptului exclusiv conferit de marca sa după data de 28 octombrie 2011, ci s‑a limitat să solicite constatarea unor acte de contrafacere într‑o perioadă anterioară acestei date.
În această privință, instanța de trimitere arată că, în temeiul dreptului național aplicabil, în special al principiului disponibilității, enunțat la articolul 4 alineatul 2 din Codul de procedură civilă, și al principiului
ne ultra petita
, consacrat la articolul 439 din acest cod, o instanță națională nu poate dispune printr‑o ordonanță precum cea prevăzută la articolul 102 alineatul (1) prima teză din Regulamentul nr. 207/2009 decât dacă i‑a fost prezentată o cerere prin care se urmărește adoptarea unei astfel de ordonanțe.
Făcând referire la Hotărârea din 14 decembrie 2006, Nokia (
C‑316/05
,
EU:C:2006:789
), instanța de trimitere consideră că se pune eventual și întrebarea dacă lipsa unei cereri a reclamantei din litigiul principal având ca obiect interzicerea continuării contrafacerii poate constitui un „motiv temeinic”, în sensul articolului 102 alineatul (1) prima teză din Regulamentul nr. 207/2009, care ar justifica posibilitatea acestei instanțe de a admite primul capăt de cerere fără a fi necesar să dispună printr‑o ordonanță care să pronunțe această interdicție.
În al doilea rând, instanța de trimitere ridică problema domeniului de aplicare al noțiunii „compensație rezonabilă” prevăzute la articolul 9 alineatul (3) a doua teză din regulamentul menționat și în special a aspectelor dacă această compensație poate fi obținută pentru fapte săvârșite înaintea datei publicării unei cereri de înregistrare a unei mărci UE și dacă compensația menționată este destinată să repare integralitatea prejudiciului suferit de titularul mărcii în cauză, inclusiv prejudiciul moral suferit.
În aceste condiții, Harju Maakohus (Tribunalul de Primă Instanță din Harju) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:
„1)
O instanță competentă în domeniul mărcilor UE are obligația să dispună printr‑o ordonanță, astfel cum este prevăzută la articolul 102 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009, și în cazul în care reclamantul nu a solicitat acest lucru în cadrul cererilor sale, iar părțile nu afirmă că pârâtul a contrafăcut sau riscă să contrafacă o marcă UE, după o anumită dată din trecut, sau faptul că nu se invocă nicio pretenție având un astfel de conținut și că nu se face referire la această circumstanță constituie un «motiv temeinic» în sensul primei teze a acestei dispoziții?
2)
Articolul 9 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că titularul unei mărci UE poate solicita unui terț, pentru utilizarea unui semn identic cu marca sa în perioada cuprinsă între data publicării cererii de înregistrare a mărcii și data publicării înregistrării mărcii, doar o compensație rezonabilă în temeiul articolului 9 alineatul (3) a doua teză din regulamentul menționat, fără să poată solicita însă și despăgubiri aferente prejudiciului suferit și valorii uzuale a beneficiilor obținute ca urmare a contrafacerii, precum și în sensul că pentru perioada anterioară publicării cererii de înregistrare a mărcii nu există nici dreptul la o compensație rezonabilă?
3)
Ce tipuri de costuri și alte tipuri de compensații include compensația rezonabilă prevăzută la articolul 9 alineatul (3) a doua teză din Regulamentul nr. 207/2009, iar aceasta poate include – și, în caz afirmativ, în ce condiții – repararea prejudiciului moral suferit de titularul mărcii?”
Cu privire la întrebările preliminare
Cu privire la prima întrebare
Prin intermediul primei întrebări, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească dacă articolul 102 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că o instanță competentă în domeniul mărcilor UE este obligată să dispună printr‑o ordonanță prin care i se interzice unui terț să continue acte de contrafacere chiar și atunci când titularul mărcii nu a prezentat o cerere în acest sens în fața acestei instanțe.
Instanța de trimitere subliniază că, în temeiul anumitor principii ale dreptului național în materie de organizare a procesului civil, în special principiile disponibilității și
ne ultra petita
, consacrate la articolele 4, 5 și 439 din Codul de procedură civilă, îi este interzis să dispună printr‑o ordonanță precum cea prevăzută la articolul 102 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 în lipsa unei cereri prezentate în acest sens în fața sa.
În această privință, trebuie amintit că, potrivit articolului 101 alineatul (3) din Regulamentul nr. 207/2009, instanța competentă în domeniul mărcilor UE aplică, cu excepția cazurilor în care acest regulament prevede altfel, normele de procedură aplicabile aceluiași tip de acțiuni privind o marcă națională în statul membru pe teritoriul căruia este situată instanța respectivă.
Or, având în vedere că regulamentul menționat nu prevede altfel, acesta nu se opune aplicării principiilor menționate, al disponibilității și
ne ultra petita
.
Prin urmare, articolul 102 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 nu se opune ca, în temeiul acestor principii ale dreptului național în materie de procedură, o instanță competentă în domeniul mărcilor UE să se abțină să dispună printr‑o ordonanță prin care i se interzice unui terț să continue acte de contrafacere, pentru motivul că titularul mărcii în cauză nu a prezentat o cerere în acest sens.
Întrucât lipsa obligației de a dispune printr‑o ordonanță prevăzute la articolul 102 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 decurge, în consecință, din aplicarea normelor dreptului național referitoare la procedură, căreia acest regulament nu i se opune, nu este necesar să se examineze aspectul dacă această lipsă a obligației se justifică prin existența unui „motiv temeinic”, în sensul acestei dispoziții.
În orice caz, împrejurarea că, prin acțiunea sa în fața instanței competente în domeniul mărcilor UE, titularul unei mărci UE s‑a limitat să solicite constatarea unui act de contrafacere, însă nu a cerut dispunerea încetării acestuia, nu poate fi calificată drept „motiv temeinic”, în sensul articolului 102 alineatul (1) din regulamentul menționat.
Astfel, această expresie nu privește decât situații excepționale, în care, având în vedere caracteristicile specifice ale comportamentului reproșat terțului, în special faptul că acesta este în imposibilitatea de a continua actele de contrafacere sau actele care prezintă riscul de contrafacere care îi sunt reproșate, o astfel de instanță nu este obligată să dispună printr‑o ordonanță prin care i se interzice unui terț să continue astfel de acte, atunci când a fost introdusă o cerere în acest sens de titularul mărcii (a se vedea în acest sens Hotărârea din 14 decembrie 2006, Nokia,
C‑316/05
,
EU:C:2006:789
, punctul
).
Având în vedere considerațiile care precedă, trebuie să se răspundă la prima întrebare că articolul 102 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că nu se opune ca, în temeiul anumitor principii ale dreptului național în materie de procedură, o instanță competentă în domeniul mărcilor UE să se abțină să dispună printr‑o ordonanță prin care i se interzice unui terț să continue acte de contrafacere, pentru motivul că titularul mărcii în cauză nu a prezentat o cerere în acest sens în fața acestei instanțe.
Cu privire la a doua și la a treia întrebare
Prin intermediul celei de a doua și al celei de a treia întrebări, care trebuie analizate împreună, instanța de trimitere solicită, în esență, să se stabilească, pe de o parte, dacă articolul 9 alineatul (3) a doua teză din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că se opune ca titularul unei mărci UE să poată solicita o compensație pentru fapte ale terților săvârșite înainte de data publicării cererii de înregistrare a mărcii în cauză și, pe de altă parte, dacă, în ceea ce privește fapte ale terților săvârșite după data publicării cererii de înregistrare a acestei mărci, însă înainte de data publicării înregistrării acesteia, noțiunea „compensație rezonabilă”, care figurează la această dispoziție, cuprinde daunele interese destinate să repare întreg prejudiciul suferit de acest titular, inclusiv restituirea valorii uzuale obținute de terț din utilizarea mărcii în cauză, precum și despăgubirea prejudiciului moral suferit.
În această privință, trebuie să se constate că, în temeiul articolului 9 alineatul (3) prima teză din Regulamentul nr. 207/2009, dreptul conferit de o marcă UE nu este opozabil terților decât de la data publicării înregistrării mărcii în cauză.
Rezultă că dreptul exclusiv pe care marca UE îl conferă titularului său, care îi permite, printre altele, să interzică terților utilizarea mărcii respective în cadrul unei acțiuni în contrafacere în temeiul articolului 9 alineatele (1) și (2) din Regulamentul nr. 207/2009, nu poate privi decât fapte ale terților săvârșite după data publicării înregistrării acestei mărci.
Cu toate acestea, pentru a acorda o anumită măsură de protecție solicitantului unei înregistrări a unei mărci în perioada dintre data publicării cererii, începând cu care se presupune că această cerere este cunoscută de terți, și data de publicare a înregistrării sale, articolul 9 alineatul (3) a doua teză din Regulamentul nr. 207/2009 prevede un drept la o „compensație rezonabilă”, pentru fapte care au avut loc în această perioadă și care, dacă s‑ar fi produs după data înregistrării mărcii menționate, ar fi fost interzise.
Această protecție se explică prin ansamblul de drepturi patrimoniale pe care regulamentul menționat le leagă de cererea de înregistrare a unei mărci UE.
Astfel, conform articolului 24 din Regulamentul nr. 207/2009, care figurează în secțiunea 4 din acesta din urmă, intitulată „Marca UE ca obiect al dreptului de proprietate”, cererile de înregistrare de mărci UE pot face obiectul mai multor tipuri de acte juridice, precum un transfer, constituirea de drepturi reale sau de licențe, care au în comun faptul că au ca obiect sau ca efect constituirea sau transferul unui drept asupra mărcii respective (a se vedea în acest sens Hotărârea din 4 februarie 2016, Hassan,
C‑163/15
,
EU:C:2016:71
, punctul
).
În speță, cererea de înregistrare a mărcii în discuție în litigiul principal a făcut obiectul unei licențe încă de la depunerea sa.
Valoarea economică proprie a unei cereri de înregistrare a unei mărci UE rezultă și din alte drepturi în legătură cu o asemenea cerere. Astfel, în temeiul Regulamentului nr. 207/2009, solicitantul beneficiază în principiu, începând cu data depunerii cererii sale de înregistrare a unei mărci, de un drept de prioritate față de cererile depuse ulterior.
Pe de altă parte, asemenea considerații referitoare la ansamblul drepturilor patrimoniale legate de cererea de înregistrare a unei mărci au determinat de exemplu Curtea Europeană a Drepturilor Omului să statueze că, având în vedere circumstanțele speței considerate în ansamblu, o astfel de cerere era susceptibilă să constituie un interes substanțial protejat în temeiul dreptului fundamental de proprietate consacrat la articolul 1 din Protocolul adițional nr. 1 la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950 (a se vedea în acest sens Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 11 ianuarie 2007, Hotărârea Anheuser‑Busch Inc. împotriva Portugaliei, CE:ECHR:2007:0111JUD007304901, § 73-78).
Având în vedere aceste considerații, trebuie să se constate că, din moment ce articolul 9 alineatul (3) a doua teză din Regulamentul nr. 207/2009 cuprinde o excepție strict delimitată de la norma potrivit căreia o marcă UE nu este opozabilă înainte de data publicării înregistrării sale, nu poate fi solicitată nicio compensație în temeiul acestei dispoziții pentru fapte produse înainte de publicarea cererii de înregistrare a unei astfel de mărci.
Pe de altă parte, întrucât articolul 9 alineatul (3) a doua teză din Regulamentul nr. 207/2009 nu face nicio trimitere expresă la dreptul statelor membre pentru a stabili sensul și domeniul său de aplicare, reiese, potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, că noțiunea „compensație rezonabilă” care figurează la această dispoziție trebuie în mod normal să primească o interpretare autonomă și uniformă, care trebuie stabilită ținând seama de contextul prevederii și de obiectivul urmărit de reglementarea în cauză (a se vedea prin analogie Hotărârea din 14 decembrie 2006, Nokia,
C‑316/05
,
EU:C:2006:789
, punctul
și jurisprudența citată).
În scopul acestei interpretări, trebuie, așa cum a subliniat și instanța de trimitere, să se ia în considerare faptul că protecția care ia forma unei „compensații rezonabile”, în sensul articolului 9 alineatul (3) a doua teză din Regulamentul nr. 207/2009, pentru faptele menționate la această dispoziție trebuie, prin natura ei, să fie mai limitată decât cea de care beneficiază titularul unei mărci pentru fapte săvârșite după data înregistrării acesteia, din moment ce interesul care trebuie protejat printr‑o cerere de înregistrare a unei mărci este inferior celui de care trebuie să beneficieze marca în urma înregistrării sale.
Astfel, faptele vizate la articolul 9 alineatul (3) a doua teză din regulamentul menționat intervin într‑un moment în care nu este încă sigur că marca ce face obiectul unei cereri de înregistrare va fi efectiv înregistrată, dat fiind că pot încă să se opună înregistrării, total sau parțial, motive absolute sau relative de refuz al înregistrării.
Prin urmare, drepturile conferite de o cerere de înregistrare a unei mărci UE au înaintea înregistrării mărcii respective un caracter care poate fi calificat drept „condițional”.
Acest caracter condițional reiese de altfel în mod clar din articolul 9 alineatul (3) a treia teză din Regulamentul nr. 207/2009, în măsura în care acesta prevede că o acțiune întemeiată pe articolul 9 alineatul (3) a doua teză din acest regulament nu poate fi intentată în fața unei instanțe competente în domeniul mărcilor UE decât după publicarea înregistrării mărcii respective.
Rezultă că „compensația rezonabilă” care poate fi solicitată în cadrul unei acțiuni întemeiate pe articolul 9 alineatul (3) a doua teză din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie să aibă un domeniu de aplicare mai redus decât daunele interese pe care le poate solicita titularul unei mărci UE în temeiul prejudiciului cauzat de un act de contrafacere.
Distincția dintre aceste două tipuri de acțiuni reiese și din enumerarea, la articolul 96 din Regulamentul nr. 207/2009, a diferitor competențe exclusive ale instanțelor competente în domeniul mărcilor UE, întrucât acest articol menționează în mod separat, la litera (a), „acțiunile în contrafacere”, iar la litera (c), „acțiunile intentate ca urmare a faptelor menționate la articolul 9 alineatul (3) a doua teză” din acest regulament.
În plus, trebuie să se constate că, având în vedere că Regulamentul nr. 207/2009 nu conține norme referitoare la daunele interese care pot fi solicitate de titularul unei mărci UE pentru acte de contrafacere, din articolul 101 alineatul (2) din acest regulament rezultă că, în principiu, instanța competentă în domeniul mărcilor UE aplică dreptul său național, inclusiv dreptul său internațional privat, în domeniu. Pe de altă parte, din articolul 14 alineatul (2) din regulamentul menționat reiese că, în special, acesta nu se opune aplicării complementare a dreptului intern în domeniul contrafacerii, în special a dreptului național privind răspunderea civilă.
În acest context, articolul 13 din Directiva 2004/48 prevede anumite reguli în materie de daune interese, prin care se urmărește repararea prejudiciului cauzat prin acte de contrafacere, care sunt diferite după cum trebuie sau nu trebuie să se considere că terțul a acționat cu bună știință sau având motive suficiente de a ști acest lucru.
Astfel, articolul 13 alineatul (1) din această directivă prevede o despăgubire în principiu integrală a prejudiciului real suferit, care poate cuprinde prejudiciul moral, în cazul actelor de contrafacere săvârșite cu bună‑știință, în timp ce articolul 13 alineatul (2) din această directivă nu permite decât recuperarea beneficiilor sau plata unor daune interese care pot fi prestabilite atunci când actele de contrafacere nu au fost săvârșite în cunoștință de cauză.
Deși aceste dispoziții ca atare nu se aplică decât actelor de contrafacere, așadar, actelor care au intervenit după publicarea înregistrării mărcii în cauză, iar nu actelor anterioare acestei publicări, precum cele menționate la articolul 9 alineatul (3) a doua teză din Regulamentul nr. 207/2009, se poate deduce totuși, după cum a subliniat, în esență, și avocatul general la punctul 51 din concluzii, că reparația datorată cu titlu de „compensație rezonabilă” nu poate depăși compensația redusă prevăzută la articolul 13 alineatul (2) din Directiva 2004/48.
Astfel, având în vedere că articolul 9 alineatul (3) a doua teză din Regulamentul nr. 207/2009 urmărește să lege drepturi de natură condițională de o marcă de la publicarea cererii de înregistrare a acesteia și chiar înainte de publicarea înregistrării acesteia, „compensația rezonabilă”, în sensul acestei dispoziții, trebuie să aibă un domeniu de aplicare inferior celui al daunelor interese pe care le poate solicita titularul unei mărci UE pentru acte de contrafacere săvârșite după data publicării înregistrării acestei mărci și care urmăresc, în principiu, să asigure o reparare integrală a prejudiciului real suferit, care poate cuprinde, dacă este cazul, prejudiciul moral.
În scopul stabilirii „compensației rezonabile” în sensul articolului 9 alineatul (3) a doua teză din Regulamentul nr. 207/2009, trebuie, așadar, să se rețină criteriul referitor la recuperarea beneficiilor și să se excludă din această compensație repararea prejudiciului mai larg pe care poate să îl fi suferit titularul mărcii în cauză ca urmare a utilizării acesteia din urmă și care poate cuprinde, în particular, prejudiciul moral.
Astfel, criteriul referitor la recuperarea beneficiilor, întrucât urmărește restituirea beneficiilor obținute în mod injust de terți din utilizarea mărcii în cauză în perioada prevăzută la articolul 9 alineatul (3) a doua teză din Regulamentul nr. 207/2009, se înscrie în obiectivul urmărit de această dispoziție care constă în împiedicarea terților să obțină în mod nejustificat profit din valoarea economică proprie pe care o reprezintă cererea de înregistrare a unei mărci atunci când se consideră că au avut cunoștință de această cerere ca urmare a publicării sale.
Având în vedere ansamblul considerațiilor de mai sus, trebuie să se răspundă la a doua și la a treia întrebare că articolul 9 alineatul (3) a doua teză din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că se opune ca titularul unei mărci UE să poată solicita o compensație pentru fapte ale terților săvârșite înaintea datei publicării unei cereri de înregistrare a unei mărci. În ceea ce privește faptele terților săvârșite în perioada de după data publicării cererii de înregistrare a mărcii în cauză, însă înaintea publicării înregistrării acesteia, noțiunea „compensație rezonabilă” care figurează la această dispoziție cuprinde restituirea beneficiilor obținute efectiv de terți din utilizarea acestei mărci în perioada menționată. În schimb, această noțiune „compensație rezonabilă” exclude repararea prejudiciului mai extins eventual suferit de titularul mărcii menționate, inclusiv, dacă este cazul, a prejudiciului moral.
Cu privire la cheltuielile de judecată
Întrucât, în privința părților din acțiunea principală, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a șaptea) declară:

1)
Articolul 102 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene trebuie interpretat în sensul că nu se opune ca, în temeiul anumitor principii ale dreptului național în materie de procedură, o instanță competentă în domeniul mărcilor UE să se abțină să dispună printr‑o ordonanță prin care i se interzice unui terț să continue acte de contrafacere, pentru motivul că titularul mărcii în cauză nu a prezentat o cerere în acest sens în fața acestei instanțe.

2)
Articolul 9 alineatul (3) a doua teză din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că se opune ca titularul unei mărci UE să poată solicita o compensație pentru fapte ale terților săvârșite înaintea datei publicării unei cereri de înregistrare a unei mărci. În ceea ce privește faptele terților săvârșite în perioada de după data publicării cererii de înregistrare a mărcii în cauză, însă înaintea publicării înregistrării acesteia, noțiunea „compensație rezonabilă” care figurează la această dispoziție cuprinde restituirea beneficiilor obținute efectiv de terți din utilizarea acestei mărci în perioada menționată. În schimb, această noțiune „compensație rezonabilă” exclude repararea prejudiciului mai extins eventual suferit de titularul mărcii menționate, inclusiv, dacă este cazul, a prejudiciului moral.

Semnături
(
*1
)	Limba de procedură: estona.