CELEX: 62016TJ0024
Marca de la Unión Europea
Procedimiento de oposición
Registro internacional en el que se designa a la Unión Europea
Marca denominativa FONTOLIVA
Marca nacional denominativa anterior FUENOLIVA
Motivo de denegación relativo
Validez del registro de la marca anterior
Presentación de hechos y pruebas nuevos ante el Tribunal General
Uso efectivo de la marca anterior
Facultad de modificación
Artículo 8, apartado 1, letra b), artículo 42, apartados 2 y 3, y artículos 65 y 76 del Reglamento (CE) n.o 207/2009

Antecedentes del litigio
La demandante, Sovena Portugal — Consumer Goods, S.A., presentó ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) un registro internacional en el que se designa a la Unión Europea basado en el registro internacional de 19 de enero de 2012 n.
o
1107792 para la marca denominativa FONTOLIVA, en virtud del Reglamento (CE) n.
o
207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (
DO 2009, L 78, p. 1
).
Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en la clase 29 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y responden a la descripción siguiente: «aceites y grasas para la alimentación humana; aceite de oliva».
El registro internacional fue publicado en el
Boletín de Marcas Comunitarias
n.
o
49/2012, de 9 de marzo de 2012.
El 26 de noviembre de 2012, Mueloliva, S.L., titular de una licencia exclusiva de marca, presentó oposición, con arreglo a los artículos 41 y 156, apartado 1, del Reglamento n.
o
207/2009, al registro de la marca solicitada.
La oposición se basaba en la marca española denominativa anterior FUENOLIVA, solicitada el 15 de febrero de 1975 y registrada el 16 de diciembre de 1977, que designa al «aceite de oliva virgen», perteneciente a la clase 29.
El motivo que se invocó en apoyo de la oposición era el contemplado en el artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.
o
207/2009.
El 14 de mayo de 2014, la División de Oposición estimó la oposición y concluyó que existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.
o
207/2009.
El 14 de julio de 2014, la demandante interpuso un recurso ante la EUIPO, con arreglo a los artículos 58 a 64 del Reglamento n.
o
207/2009, contra la resolución de la División de Oposición.
Mediante resolución de 4 de noviembre de 2015 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso. En primer lugar, consideró que Mueloliva había presentado, a raíz de la solicitud de la demandante en este sentido, la prueba del uso efectivo de la marca española anterior FUENOLIVA para el «aceite de oliva virgen» en España durante el período de cinco años comprendido entre el 9 de septiembre de 2007 y el 8 de septiembre de 2012 (en lo sucesivo, «período pertinente»). A este respecto, se remitió a las facturas, a las fichas de datos logísticos, a las etiquetas, a dos estudios comparativos y a los artículos de prensa aportados por Mueloliva, efectuando una apreciación global de esos elementos probatorios, y admitiendo que algunos de ellos no estaban fechados o que la fecha que figuraba en ellos no correspondía al período pertinente (apartados 14 a 32 de la resolución impugnada). Acto seguido, la Sala de Recurso consideró, en el marco de la apreciación del riesgo de confusión de las dos marcas en conflicto, que el público pertinente estaba constituido por el público en general de España, el cual muestra un grado de atención medio al comprar aceites y grasas para la alimentación humana (apartados 37 a 40 de la resolución impugnada). Indicó que era pacífico entre las partes que los productos designados por la marcas denominativas en conflicto eran idénticos o muy similares (apartados 41 y 42 de la resolución impugnada). Al comparar los signos en conflicto, observó que ambos consistían en una palabra de nueve letras, que tenía en común el término «oliva», término que tiene en sí mismo escaso carácter distintivo en la medida en que remite a los productos derivados de las aceitunas o que contienen aceite de oliva. Por lo tanto, la incidencia de ese término en la apreciación del riesgo de confusión de las marcas en conflicto es limitada (apartados 46 a 48 de la resolución impugnada). La Sala de Recurso añadió que, desde el punto de vista gráfico, la única diferencia de dos letras del total de nueve que componen los elementos denominativos constitutivos de las marcas en conflicto era insuficiente, habida cuenta del término común «oliva», para evitar una impresión global de similitud. Desde el punto de vista fonético, los elementos denominativos son similares y, desde el punto de vista conceptual, mientras que el término común «oliva» remite a las aceitunas o al aceite de oliva, los elementos «fuen» y «font» evocan ambos la palabra española «fuente», lo que implica como mínimo la similitud, o incluso la identidad, de las marcas en conflicto (apartados 49 a 51 de la resolución impugnada). Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, la Sala de Recurso estimó que, en las circunstancias del caso, existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto (apartados 52 a 57 de la resolución impugnada).
Pretensiones de las partes
La demandante solicita al Tribunal que:
—
Anule la resolución impugnada en su integridad.
—
«Modifique la resolución impugnada sobre la base de las imputaciones del recurso» y «conceda la protección» en la Unión Europea a la marca internacional FONTOLIVA.
—
Condene en costas a la EUIPO, incluidas las causadas en el procedimiento sustanciado ante ella misma.
—
Condene a Mueloliva al pago de las costas en el procedimiento sustanciado ante la EUIPO.
La EUIPO solicita al Tribunal que:
—
Desestime el recurso en su integridad.
—
Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
Sobre la admisibilidad de la segunda pretensión
La segunda pretensión de la demandante debe entenderse en el sentido de que se solicita al Tribunal, por un lado, que desestime la oposición presentada por Mueloliva y, por otro, que estime la solicitud de protección en la Unión. En realidad, lo que se pretende es que el Tribunal modifique la resolución impugnada en virtud del artículo 65, apartado 3, del Reglamento n.
o
207/2009, adoptando la resolución que la Sala de Recurso habría debido dictar conforme a las disposiciones del Reglamento n.
o
207/2009. Ahora bien, como señala la EUIPO, con arreglo al artículo 64, apartado 1, del mismo Reglamento, la Sala de Recurso no puede sino ejercer las competencias de la instancia que dictó la resolución impugnada o devolver el asunto a dicha instancia para que ésta resuelva oportunamente. Pues bien, en el caso de autos, la resolución impugnada ante la Sala de Recurso emana de una División de Oposición que únicamente tiene competencia para pronunciarse sobre una oposición y, en su caso, si ésta es fundada, para desestimar una solicitud de protección en la Unión sobre la base de un registro internacional o de un registro de marca de la Unión Europea, pero no para dar un curso favorable a dicha solicitud. Asimismo, procede recordar que, habida cuenta, por un lado, del desarrollo del procedimiento de registro, tal como está previsto por las disposiciones del título IV del Reglamento n.
o
207/2009, que supone en primer lugar un control inicial por un examinador, en particular en lo tocante a los motivos de denegación absolutos, y posteriormente, en caso de que se llegue a una conclusión favorable tras ese control, la publicación de la solicitud de registro para permitir eventuales oposiciones fundadas en motivos de denegación relativos, y habida cuenta, por otro lado, de lo dispuesto en el artículo 59 del citado Reglamento en relación con las personas admitidas para interponer el recurso, a cuyo tenor «las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas», una Sala de Recurso no podrá nunca efectuar un registro. En efecto, la resolución de una Sala de Recurso únicamente puede recaer en el marco de un recurso contra una resolución adoptada a raíz de un control inicial desfavorable de un examinador, en cuyo caso, si la Sala da la razón al autor del recurso, el procedimiento deberá continuar con la publicación de la solicitud de registro, o bien en el marco de un recurso contra una resolución de una División de Oposición, en cuyo caso, como se ha indicado anteriormente, la Sala tampoco podrá dar curso ella misma a la solicitud de registro. Por lo tanto, tampoco corresponde al Tribunal conocer de una pretensión de modificación de una resolución de una Sala de Recurso en ese sentido [véase, en esta línea, la sentencia de 12 de abril de 2011, Euro-Information/OAMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT),
T‑28/10
,
EU:T:2011:158
, apartado
].
En consecuencia, procede declarar la inadmisibilidad de la segunda pretensión de la demandante en la medida en que tiene por objeto que el Tribunal estime la solicitud de protección por la Unión. En cambio, dicha pretensión es admisible en cuanto tiene por objeto que se desestime la oposición presentada por Mueloliva [véase, en este sentido, la sentencia de 26 de septiembre de 2014, Koscher + Würtz/OAMI — Kirchner & Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS),
T‑445/12
,
EU:T:2014:829
, apartados
,
y
].
Sobre el fondo
En apoyo de su recurso, la demandante invoca, esencialmente, dos motivos. El primero se basa en la infracción del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n.
o
207/2009, en relación con el artículo 15, apartados 1 y 2, del mismo Reglamento, y versa sobre la insuficiencia de las pruebas aportadas del uso efectivo de la marca nacional anterior FUENOLIVA. El segundo motivo está basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.
o
207/2009 y se articula en dos partes. Por un lado, la demandante sostiene que, cuando la Sala de Recurso confirmó la procedencia de la oposición, el registro de la marca nacional anterior FUENOLIVA, en la que se basaba la oposición, no había sido objeto de renovación. Por otro lado, sostiene que no existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto. Por estas razones, concluye la demandante, la oposición al registro de la marca no está justificada.
Procede examinar en primer término la primera parte del segundo motivo.
Sobre la primera parte del segundo motivo
La demandante expone que se dio cuenta después de la adopción de la resolución impugnada de que el titular de la marca española anterior FUENOLIVA no había renovado el registro de ésta antes de que la Sala de Recurso adoptara la resolución impugnada. En su opinión, dado que el registro inicial se había solicitado el 15 de febrero de 1975 y el Derecho español establecía una validez de los registros de diez años a contar desde la fecha de la correspondiente solicitud, debería haberse renovado el registro a 15 de febrero de 2015. Pues bien, la actualización, el 2 de diciembre de 2015, de la ficha relativa a la marca controvertida publicada por la Oficina Española de Patentes y Marcas indica que la expiración del registro de dicha marca fue declarada el 26 de noviembre de 2015.
Remitiéndose a la sentencia de 13 de septiembre de 2006, MIP Metro/OAMI — Tesco Stores (METRO) (
T‑191/04
,
EU:T:2006:254
), y subrayando que el Tribunal declaró en dicha sentencia que las Salas de Recurso ejercen, salvo que se produzca una devolución del asunto, las competencias del órgano que ha adoptado la resolución que ha sido objeto del recurso de que conocen y que las propias Salas no pueden adoptar una resolución ilegal al pronunciarse sobre el asunto, la demandante estima que la Sala de Recurso no podía confirmar la procedencia de la oposición.
La demandante añade que, a principios del mes de enero de 2016, se presentó una nueva solicitud de registro de marca española para la marca FUENOLIVA que designa al aceite de oliva, a nombre de Fuentes López, S.L., sin que sepa si ese solicitante tiene vínculos con Mueloliva.
Por su parte, la EUIPO indica que la resolución impugnada fue notificada el 5 de noviembre de 2015, es decir, antes de la publicación, el 2 de diciembre de 2015, de la expiración del registro de la marca española anterior FUENOLIVA por la Oficina Española de Patentes y Marcas, y que, atendiendo a las pruebas presentadas ante la División de Oposición y la Sala de Recurso, nada indicaba que el registro de la citada marca no sería renovado, contrariamente a las circunstancias del asunto en el que recayó la sentencia de 13 de septiembre de 2006, METRO (
T‑191/04
,
EU:T:2006:254
), en el que la parte que presentó oposición no había aportado la prueba de la renovación del registro de su marca, a pesar de que la División de Oposición le hubiera instado a ello. Según la EUIPO, el registro de la marca española anterior FUENOLIVA seguía siendo válido en el momento en que la Sala de Recurso se pronunció.
Procede señalar que las partes interpretan diferentemente el Derecho nacional en lo que se refiere a la duración de la validez del registro de una marca. La EUIPO parece considerar que un registro de marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas continúa siendo válido hasta que su expiración haya sido publicada (en este caso, el 2 de diciembre de 2015), mientras que la demandante estima que el registro de una marca española deja de ser válido, si no se realiza la renovación, cuando expira su período de validez de diez años (en el presente caso, el 15 de febrero de 2015). Sin embargo, esta divergencia de interpretación es irrelevante en el caso de autos.
Como resulta de reiterada jurisprudencia, la legalidad del acto impugnado debe apreciarse en función de los elementos de hecho y de Derecho existentes en la fecha en que se adoptó el acto [sentencias de 7 de febrero de 1979, Francia/Comisión,
15/76 y 16/76
,
EU:C:1979:29
, apartados
y
; de 17 de octubre de 1989, Dow Benelux/Comisión,
85/87
,
EU:C:1989:379
, apartado
; auto de 7 de febrero de 2013, Majtczak/Feng Shen Technology y OAMI,
C‑266/12 P
, no publicado,
EU:C:2013:73
, apartado
, y sentencia de 21 de enero de 2016, Laboratorios Ern/OAMI — michelle menard (Lenah.C),
T‑802/14
, no publicada,
EU:T:2016:25
, apartado
].
En consecuencia, aun suponiendo que el registro de la marca nacional anterior FUENOLIVA siguiera siendo válido en el momento de la adopción de la resolución impugnada, aunque fuera sólo por algunas semanas, independientemente de la cuestión de la carga de la prueba de esta situación, la Sala de Recurso tenía que basarse necesariamente en esa premisa al adoptar la resolución impugnada, sin que el Tribunal pueda ahora tener en cuenta la situación ulterior de expiración del registro de la marca nacional anterior FUENOLIVA ni, por otra parte, basarse en esta situación para acordar el sobreseimiento [véanse, en este sentido y por analogía, el auto de 8 de mayo de 2013, Cadila Healthcare/OAMI,
C‑268/12 P
, no publicado,
EU:C:2013:296
, apartados
y
, así como las sentencias de 4 de noviembre de 2008, Group Lottuss/OAMI — Ugly (COYOTE UGLY),
T‑161/07
, no publicada,
EU:T:2008:473
, apartados
y
, y de 8 de octubre de 2014, Fuchs/OAMI — Les Complices (Estrella dentro de un círculo),
T‑342/12
,
EU:T:2014:858
, apartado
].
Aun suponiendo que, como sostiene la demandante, la validez del registro de la marca española anterior FUENOLIVA haya expirado antes de la adopción de la resolución impugnada, es preciso admitir ciertamente, como declaró la sentencia de 13 de septiembre de 2006, METRO (
T‑191/04
,
EU:T:2006:254
), apartado
, que la función de identificación de origen de una marca anterior no puede quedar amenazada por otra marca que no se registra hasta después de la expiración de la marca anterior y que, a falta de un período de coexistencia de ambas marcas, no puede producirse conflicto alguno. Sin embargo, es preciso tener en cuenta el hecho de que, como se ha declarado en la sentencia de 12 de diciembre de 2002, eCopy/OAMI (ECOPY) (
T‑247/01
,
EU:T:2002:319
), apartado
, y en la sentencia de 13 de septiembre de 2010, KUKA Roboter/OAMI (Tono del color naranja) (
T‑97/08
,
EU:T:2010:3969
), apartado
, la legalidad de una resolución de la Sala de Recurso sólo puede cuestionarse invocando nuevos hechos ante el Tribunal si se demuestra que la Sala de Recurso debía, de oficio, tener en cuenta esos hechos en el procedimiento administrativo antes de adoptar cualquier resolución sobre el asunto.
Así pues, en la medida en que ni la demandante ni Mueloliva abordaron la cuestión de la expiración de la validez del registro de la marca nacional anterior FUENOLIVA o no aportaron elementos al respecto durante el procedimiento ante la Sala de Recurso, es necesario examinar si ésta debía plantear de oficio esta cuestión.
En primer lugar, es preciso recordar que el artículo 41, apartado 3, del Reglamento n.
o
207/2009 y la regla 19, apartados 1 y 2, letra a), inciso ii), del Reglamento (CE) n.
o
2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.
o
40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (
DO 1995, L 303, p. 1
), prevén en particular que, en un plazo determinado por la EUIPO, la parte que presente oposición deberá aportar pruebas de la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior y más en particular, cuando se trate de una marca anterior distinta de una marca de la Unión Europea ya registrada, una copia del certificado de registro correspondiente y, en su caso, del último certificado de renovación que demuestre que el plazo de protección de la marca se amplía más allá del plazo determinado por la EUIPO antes mencionado, así como las eventuales ampliaciones de dicho plazo, o cualquier otro documento equivalente emitido por la administración que procedió al registro de la marca. Habida cuenta del título y del lugar que ocupan las disposiciones reglamentarias antes mencionadas en el conjunto de las disposiciones de procedimiento aplicables a la marca de la Unión Europea (respectivamente, en el título IV, «Procedimiento de registro», sección 4, «Observaciones de terceros y oposición», del Reglamento n.
o
207/2009 y, en el título II, «Procedimiento de oposición y prueba del uso», del Reglamento n.
o
2868/95), y habida cuenta también del artículo 132, apartado 1, del Reglamento n.
o
207/2009, según el cual la División de Oposición tendrá competencia para adoptar cualesquiera resoluciones sobre oposición a solicitudes de registro de marcas de la Unión Europea, cuando las disposiciones reglamentarias referidas mencionen «un plazo fijado por la EUIPO», procede señalar que se trata de un plazo determinado por la División de Oposición tras la apertura del procedimiento de oposición.
En segundo lugar, aunque las Salas de Recurso que conocen de los recursos contra las resoluciones de Divisiones de Oposición ejercen las competencias de éstas sobre el fondo, el marco procedimental que es aplicable ante las Salas de Recurso no es el mismo que el aplicable ante las Divisiones de Oposición. En este sentido, mientras que, ante la División de Oposición, la parte que presente oposición tiene la obligación de aportar, en aplicación de la regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii), del Reglamento n.
o
1868/95, en el plazo fijado por la División de Oposición para la presentación de los elementos necesarios en apoyo de su oposición, la prueba de que la validez del registro de la marca anterior se amplía más allá de dicho plazo, es preciso señalar que las normas de procedimiento aplicables ante las Salas de Recurso no contienen disposiciones comparables.
En efecto, entre las disposiciones de procedimiento relativas al principio de contradicción y a los motivos, alegaciones y hechos que pueden articularse ante las Salas de Recurso, el artículo 76 del Reglamento n.
o
207/2009, que forma parte, dentro del título IX de dicho Reglamento, con el epígrafe «Disposiciones de procedimiento», de la sección 1, relativa a las disposiciones generales de procedimiento aplicables a las distintos órganos de la EUIPO y que se refiere al examen de oficio de los hechos, dispone lo siguiente:
«1.   En el curso del procedimiento, la [EUIPO] procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes [...]
2.   La [EUIPO] podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo.»
Por otra parte, la regla 50, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.
o
2868/95, que figura en el título X «Procedimiento de recurso» del citado Reglamento, prevé ciertamente que, «salvo disposición en contrario, se aplicarán
mutatis mutandis
a los procedimientos de recurso las disposiciones relativas a los procedimientos ante la instancia que hubiese adoptado la resolución impugnada». Sin embargo, el tercer párrafo del mismo apartado enuncia la siguiente disposición en contrario:
«Cuando el recurso esté dirigido contra la resolución de una División de Oposición, la Sala de Recurso se limitará a examinar los hechos alegados y las pruebas presentadas dentro de los plazos establecidos o especificados por la División de Oposición de acuerdo con el Reglamento y con las presentes reglas, a menos que la Sala de Recurso considere que han de tenerse en cuenta hechos y pruebas adicionales de conformidad con el artículo [76, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009].»
Ni de las disposiciones antes mencionadas ni de otras disposiciones de procedimiento aplicables se desprende que la propia Sala de Recurso que conoce de un recurso contra una resolución de una División de Oposición que se haya pronunciado sobre un motivo relativo de denegación de registro esté obligada a plantear de oficio la cuestión de la pérdida de validez del registro de la marca anterior tras la expiración del plazo fijado por la División de Oposición a la parte que presente oposición para que aporte la prueba de dicha validez.
Además, ninguna de estas disposiciones puede interpretarse en el sentido de que obligue a la parte que presente oposición a aportar por propia iniciativa la prueba de que el registro de la marca anterior sigue siendo válido hasta el momento en que la Sala de Recurso se pronuncie (véase, por analogía, la sentencia de 29 de julio de 2010, Anheuser-Busch/OAMI,
C‑214/09 P
,
EU:C:2010:456
, apartados
a
).
No obstante, las afirmaciones realizadas en los anteriores apartados 29 y 30 deben entenderse sin perjuicio de que el solicitante de la marca que ha sido objeto de oposición tenga la posibilidad de alegar ante la Sala de Recurso que la parte que presenta oposición no ha aportado la prueba del mantenimiento de la validez del registro de la marca anterior durante un período razonable, teniendo en cuenta el procedimiento ante la Sala de Recurso, con el fin de incitar a aquélla a responder sobre este particular y a la Sala de Recurso a tener en cuenta la situación, a la vista de las disposiciones de procedimiento recordadas en los apartados 27 y 28 anteriores.
Sin embargo, como se ha indicado anteriormente, de los autos se desprende que la demandante no planteó ante la Sala de Recurso la cuestión del mantenimiento de la validez del registro de la marca nacional anterior FUENOLIVA, siendo así que el año 2015, durante el cual ese registro expiraba y debía, en su caso, ser renovado, estaba próximo o incluso ya se había iniciado, ni siquiera cuando la Secretaría de las Salas de Recurso le comunicó, mediante escrito de 4 de febrero de 2015, las observaciones en respuesta de Mueloliva, indicando que la Sala de Recurso que conocía del litigio consideraba que podía resolverlo basándose en los elementos que constaban en el expediente y que, por lo tanto, no estaba prevista una réplica. La demandante podría haberla planteado aún en ese momento apoyándose en lo dispuesto en el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009, según el cual la «[EUIPO] podrá no tener en cuenta los hechos que las partes no hubieren alegado o las pruebas que no hubieren presentado dentro de plazo».
En efecto, estas disposiciones han sido interpretadas en el sentido de que, como regla general y salvo disposición en contrario, sigue siendo posible que las partes presenten hechos y pruebas ante la EUIPO tras la expiración de los plazos a los que está sujeta dicha presentación con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento n.
o
207/2009 y no se prohíbe en modo alguno a la EUIPO que tenga en cuenta hechos alegados y pruebas presentadas extemporáneamente, en su caso, por primera vez ante la Sala de Recurso [sentencia de 18 de julio de 2013, New Yorker SHK Jeans/OAMI,
C‑621/11 P
,
EU:C:2013:484
, apartado
; véase, asimismo, la sentencia de 11 de diciembre de 2014, CEDC International/OAMI — Underberg (Forma de brizna de hierba dentro de una botella),
T‑235/12
,
EU:T:2014:1058
, apartado
y jurisprudencia citada]. Ciertamente, como se ha indicado en el anterior apartado 28, la regla 50, apartado 1, del Reglamento n.
o
2868/95 prevé un régimen particular cuando un recurso se dirige contra una resolución de la División de Oposición. Si bien el párrafo primero de ese apartado instaura el principio según el cual las disposiciones relativas a los procedimientos ante la instancia que hubiese adoptado la resolución impugnada se aplicarán
mutatis mutandis
a los procedimientos de recurso, su párrafo tercero introduce una excepción a ese principio para los recursos dirigidos contra una resolución de una División de Oposición al establecer que la Sala de Recurso se limitará a examinar los hechos alegados y las pruebas presentadas dentro de los plazos establecidos o especificados por la División de Oposición, a menos que considere que han de tenerse en cuenta hechos y pruebas adicionales de conformidad con el artículo 76, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009. En este contexto, la Sala de Recurso podría haber considerado, por lo tanto, si se hubiera planteado este punto ante ella, que procedía tomar en consideración la cuestión de la validez del registro de la marca nacional anterior FUENOLIVA debido a su posible próxima expiración (véase, en este sentido, la sentencia de 3 de octubre de 2013, Rintisch/OAMI,
C‑120/12 P
,
EU:C:2013:638
, apartado
).
Así pues, teniendo en cuenta las afirmaciones realizadas en los anteriores apartados 29 y 30, no puede reprocharse a la Sala de Recurso que no tuviera en cuenta la posible falta de renovación del registro de la marca nacional anterior FUENOLIVA, en la que se basaba la oposición, cuando adoptó la resolución impugnada, independientemente de cuál haya sido en definitiva la fecha de fin de validez de ese registro con arreglo al Derecho español.
De lo anterior resulta que la primera parte del segundo motivo debe ser desestimada.
Sobre el primer motivo, basado en la infracción del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n.
o
207/2009, en relación con el artículo 15, apartados 1 y 2, del mismo Reglamento
La demandante estima que la División de Oposición y la Sala de Recurso efectuaron un análisis erróneo de los elementos presentados por Mueloliva para demostrar el uso efectivo de la marca española anterior FUENOLIVA en España durante el período de cinco años anterior a la publicación del registro internacional en el que se designa a la Unión Europea de la marca FONTOLIVA. Tras haber recordado una serie de principios formulados por el juez de la Unión con vistas a examinar la existencia de un uso efectivo de una marca de la Unión Europea y remitiéndose, en particular, a la sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul (
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
), la demandante expone que los elementos aportados por Mueloliva consistieron en diez facturas, dos fichas de datos logísticos, tres tipos de etiquetas, dos extractos de estudios comparativos y algunos artículos de prensa. Señala principalmente que uno de los artículos de prensa lleva fecha de 2004 y no se incluye dentro del período pertinente; que las etiquetas no llevan fecha, aun cuando podrían llevarla, ya que se destinan a un producto alimenticio; que tampoco puede precisarse la fecha del extracto de uno de los estudios comparativos, y que además éste está redactado en español y no ha sido traducido en su conjunto (como otros documentos) a la lengua de procedimiento, a saber, el inglés, mientras que ha sido modificado a mano con traducciones parciales y que, por ello, no es posible conocer ni su contexto ni su contenido exacto; que las diez facturas, de 2010 y de 2011, son espaciadas en la facturación y que nada prueba que las otras facturas emitidas entre esas diez facturas se refirieran a ventas efectuadas con la marca española anterior FUENOLIVA; que, por lo demás, tres de las diez facturas incluyen la mención «FUE» y no la de la marca española anterior FUENOLIVA, mientras que otras facturas mencionan también la marca FUENSOL; que las fichas de datos logísticos no contienen ni fechas ni destinatarios; que el otro estudio comparativo, con fecha de 2007, se refiere ciertamente a la marca española anterior FUENOLIVA, pero no da ninguna indicación objetiva sobre la comercialización real de aceite de oliva con esa marca y, además, menciona el precio de 2,55 euros por litro, precio distinto de los indicados en las facturas de 2010 y 2011, que oscilan entre 1,74 y 1,94 euros por litro. De ello deduce la demandante que los únicos documentos pertinentes, a saber, siete facturas, no permiten demostrar que, contrariamente a lo que sostuvieron la División de Oposición y la Sala de Recurso, «aunque las cantidades son reducidas [...] ello se compensa por el hecho de que el uso ha sido relativamente constante». Al contrario, la documentación facilitada revela un uso únicamente puntual de la marca nacional anterior FUENOLIVA, de algunos meses en 2010 y de un único mes en 2011, cuando lo cierto es que el aceite de oliva es un producto alimenticio de consumo cotidiano, que no es excesivamente caro y que se vende generalmente en cantidades importantes. Por lo tanto, concluye la demandante, en el presente caso no se verifica la situación identificada en la jurisprudencia, en la que la interdependencia de los factores que deben tenerse en cuenta para pronunciarse sobre el uso efectivo de una marca anterior permite eventualmente admitir tal uso si un volumen reducido de productos comercializados con esa marca se compensa con una fuerte intensidad o una gran constancia en el tiempo del uso de la citada marca.
Por su parte, la EUIPO considera que las facturas presentadas por Mueloliva prueban la venta de 3500 unidades de aceite de oliva en España con la marca española anterior FUENOLIVA entre el 22 de marzo y el 31 de octubre de 2011, lo que bastaría para demostrar el uso efectivo de la citada marca durante el período pertinente, toda vez que cabe suponer que se han emitido facturas intermedias. Los elementos probatorios no fechados o emitidos fuera del período de referencia respaldan esta conclusión. Así pues, las etiquetas, habitualmente sin fecha, confirman el uso de la marca española anterior FUENOLIVA y los elementos probatorios emitidos fuera del período pertinente permiten apreciar mejor la situación. La EUIPO añade que las críticas a los elementos probatorios no traducidos a la lengua de procedimiento, en la medida en que se refieren a la propia falta de traducción, no son admisibles ante el Tribunal, ya que se presentaron por primera vez ante él y puesto que, en todo caso, la regla 22, apartado 6, del Reglamento n.
o
2868/95 confiere a la EUIPO la facultad de exigir a la parte que presenta oposición la traducción a la lengua del procedimiento de oposición de las pruebas del uso efectivo de la marca anterior redactadas en otras lenguas. En el presente caso, concluye la EUIPO, los documentos de que se trata son a todas luces comprensibles a efectos de examinar el uso efectivo de la marca española anterior FUENOLIVA.
Procede recordar que del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento n.
o
207/2009, en relación con el considerando 10 del mismo Reglamento y con la regla 22, apartado 3, del Reglamento n.
o
2868/95, se deduce que la
ratio legis
de la exigencia de que la marca anterior haya sido objeto de un uso efectivo para que sea oponible a una solicitud de marca de la Unión Europea consiste en limitar los conflictos entre dos marcas, a menos que exista una fundada razón económica para la falta de uso efectivo de la marca anterior, derivada de una función efectiva de ésta en el mercado. En cambio, dichas disposiciones no pretenden evaluar el éxito comercial ni controlar la estrategia económica de una empresa, ni tampoco reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes [véase la sentencia de 17 de enero de 2013, Reber/OAMI — Wedi & Hofmann (Walzer Traum),
T‑355/09
, no publicada,
EU:T:2013:22
, apartado
y jurisprudencia citada].
Una marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca (véase, por analogía, la sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, apartado
). Además, la condición relativa al uso efectivo de la marca exige que ésta, tal como está protegida en el territorio pertinente, sea utilizada públicamente y hacia el exterior [sentencia de 8 de julio de 2004, Sunrider/OAMI — Espadafor Caba (VITAFRUIT),
T‑203/02
,
EU:T:2004:225
, apartado
; véase, asimismo, en este sentido y por analogía, la sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, apartado
].
La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca anterior debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado y la magnitud y frecuencia del uso de la marca (sentencia de 8 de julio de 2004, VITAFRUIT,
T‑203/02
,
EU:T:2004:225
, apartado
; véase, asimismo, por analogía, la sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, apartado
).
Por lo que respecta a la importancia del uso de que es objeto la marca anterior, es preciso tener en cuenta, en particular, el volumen comercial del conjunto de los actos de uso, por una parte, y la duración del período durante el cual tienen lugar los actos de uso, así como la frecuencia de estos actos, por otra [sentencias de 8 de julio de 2004, VITAFRUIT,
T‑203/02
,
EU:T:2004:225
, apartado
, y de 8 de julio de 2004, MFE Marienfelde/OAMI — Vétoquinol (HIPOVITON),
T‑334/01
,
EU:T:2004:223
, apartado
].
Para examinar, en un caso concreto, el carácter efectivo del uso de una marca anterior, es preciso llevar a cabo una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos. Esa apreciación global implica una cierta interdependencia entre los factores que se toman en consideración. Así, un reducido volumen de productos comercializados con dicha marca puede verse compensado por una fuerte intensidad o una gran constancia en el uso en el tiempo de la marca y viceversa. El volumen de negocios realizado y la cantidad de ventas de productos con la marca anterior no pueden apreciarse en términos absolutos, sino que deben considerarse en relación con otros factores pertinentes, tales como el volumen de la actividad comercial, la capacidad de producción o de comercialización o el grado de diversificación de la empresa que explota la marca, así como las características de los productos o servicios en el mercado de que se trata. Por todo ello, no es necesario que el uso de la marca anterior sea siempre considerable, desde el punto de vista cuantitativo, para ser calificado de efectivo (sentencias de 8 de julio de 2004, VITAFRUIT,
T‑203/02
,
EU:T:2004:225
, apartado
, y de 8 de julio de 2004, HIPOVITON,
T‑334/01
,
EU:T:2004:223
, apartado
). Por lo tanto, incluso un uso mínimo puede ser suficiente para ser calificado de efectivo, a condición de que se considere justificado, en el sector económico de que se trate, para mantener o crear cuotas de mercado para los productos o servicios protegidos por la marca (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de mayo de 2006, Sunrider/OAMI,
C‑416/04 P
,
EU:C:2006:310
, apartados
y
).
Sin embargo, el uso efectivo de una marca no puede demostrarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una utilización efectiva y suficiente de la marca en el mercado de que se trate [sentencias de 12 de diciembre de 2002, Kabushiki Kaisha Fernandes/OAMI — Harrison (HIWATT),
T‑39/01
,
EU:T:2002:316
, apartado
, y de 6 de octubre de 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OAMI — Krafft (VITAKRAFT),
T‑356/02
,
EU:T:2004:292
, apartado
].
En el presente caso, las pruebas directas de comercialización de aceite de oliva con la marca española anterior FUENOLIVA durante el período pertinente aportadas por Mueloliva se limitan a las siete facturas que llevan la mención íntegra de la marca. En efecto, las otras tres facturas presentadas llevan la mención «Oliva intenso 15 x 1 PET CUAD FUE», mención que permite afirmar únicamente que el código del producto asociado hace referencia a aceite de oliva de la marca FUENOLIVA. Por orden cronológico, las siete facturas que llevan la mención íntegra de la marca española anterior FUENOLIVA están fechadas los días 22 de marzo, 6, 8 y 12 de abril, 11 de junio y 1 de septiembre de 2010 y 6 de febrero de 2011. Con excepción de la última, todas esas facturas se dirigen al mismo mayorista. Las seis primeras corresponden a un volumen de 28050 litros de aceite FUENOLIVA SABOR INTENSO y la sexta a un volumen de 14040 litros del mismo aceite, pero en otro envase. Por consiguiente, las pruebas directas se refieren a facturaciones durante un período inferior a un año por un volumen del orden de 42000 litros. Estas ventas son por sí mismas insuficientes para acreditar un uso efectivo de la marca española FUENOLIVA. Se concentran en un período relativamente corto y la cantidad en cuestión es escasa para un productor de aceite de oliva como Mueloliva, que, según uno de los artículos de prensa aportados por ella misma en apoyo de su oposición, controla el 1,5 % del mercado nacional y el 6 % del mercado regional (en Andalucía). Además, Mueloliva calificó las facturas que ella presentó como «breve ejemplo» en su contestación a las observaciones de la demandante ante la División de Oposición y ésta admitió que «los volúmenes de ventas que figuran en las facturas no [eran] importantes». A este respecto, procede señalar, como ha indicado la demandante, que el aceite de oliva es un producto alimenticio de gran consumo, vendido en flujos continuos y que, en este contexto, dada la envergadura de Mueloliva, ese uso de la marca española anterior FUENOLIVA no puede considerarse un uso efectivo a efectos de mantener o crear cuotas de mercado. La alegación formulada por la EUIPO según la cual las facturas presentadas podrían ser completadas por otras facturas no permite desvirtuar la anterior apreciación. En efecto, a tenor del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009, corresponde a la parte que presente la oposición aportar, a petición del solicitante del registro de una nueva marca, la prueba del uso efectivo de la marca anterior que justifique la oposición a dicho registro. Pues bien, en el caso de autos, Mueloliva no presentó ninguna otra factura excepto las que figuran en los autos, a pesar de las críticas a su insuficiencia que la demandante formuló en sus observaciones de 20 de enero de 2014 ante la División de Oposición y en su escrito de ampliación de 15 de septiembre de 2014 ante la Sala de Recurso.
Los demás elementos presentados por Mueloliva para demostrar el uso efectivo de la marca española anterior FUENOLIVA durante el período pertinente, considerados conjuntamente, son a su vez poco consistentes. Las fichas de datos logísticos y las etiquetas son elementos que no aportan ninguna prueba sólida de la utilización pública y externa de la marca anterior, contrariamente a lo que podría ser el caso, por ejemplo, de fotografías de botellas que llevasen las mismas etiquetas que figuran en catálogos o en folletos. Uno de los estudios comparativos en los que se hace referencia al aceite de oliva de la marca FUENOLIVA, a saber, un diagnóstico medioambiental, lleva únicamente la fecha de 5 de abril de 2001 como mención relativa a esa producción agrícola, es decir, una fecha muy alejada del período pertinente. El otro estudio comparativo en el que se menciona el aceite de oliva de la marca FUENOLIVA, a saber, un análisis comparativo de precios elaborado por una asociación de consumidores, lleva fecha de 5 de noviembre de 2007. Ese estudio puede considerarse una prueba del uso de la marca española anterior FUENOLIVA a principios del período pertinente. El artículo que figura
on line
en el sitio de Internet de la citada asociación de consumidores, que comenta ese estudio, no aporta ningún elemento adicional. En cuanto al artículo que figura en el sitio de Internet de una asociación profesional, fechado en enero de 2008, constituye un comentario del estudio precedente y, por lo tanto, tampoco aporta ningún elemento adicional. El artículo de prensa, con fecha de 15 de abril de 2004, que trata de un cambio de accionariado en el seno de Mueloliva, muestra ciertamente que la marca FUENOLIVA formaba parte de la cartera de marcas de la parte que presenta oposición, pero, por un lado, ese artículo es muy anterior al período pertinente y, por otro, no proporciona ningún indicio sobre el uso real de la marca española anterior FUENOLIVA. Por último, el extracto de un sitio de Internet del Gobierno de Singapur para una alimentación sana, cuya elaboración es difícil de fechar, aunque en él figure un comentario de abril de 2012 y otro de febrero de 2013, menciona ciertamente, entre otros muchos aceites y grasas, el aceite fuenoliva Pomace Olive Oil — 1 L, pero ni siquiera da indicación alguna sobre el uso de la marca española anterior FUENOLIVA para el aceite de oliva virgen en España, producto y territorio para los cuales debía demostrarse un uso efectivo de dicha marca.
De las consideraciones anteriores resulta que los elementos tangibles para demostrar el uso de la marca española anterior FUENOLIVA durante el período pertinente, que podrían justificar la oposición al registro internacional por el que se designa a la Unión Europea para la marca FONTOLIVA, prueban únicamente que la marca española anterior FUENOLIVA fue utilizada a finales de 2007, sin que se indiquen volúmenes de ventas, y entre marzo de 2010 y febrero de 2011, para volúmenes reducidos de ventas. Por lo tanto, considerados conjuntamente, los elementos aportados por Mueloliva no permiten demostrar, contrariamente a lo que estimó la División de Oposición y confirmó la Sala de Recurso, un uso relativamente constante de la marca anterior que vendría a compensar las escasas ventas de productos con esa marca.
De las consideraciones anteriores resulta que el uso efectivo de la marca española anterior FUENOLIVA en España para el aceite de oliva virgen durante el período pertinente no ha sido demostrado por Mueloliva con arreglo a los criterios recordados en los anteriores apartados 38 a 43, en particular habida cuenta de la escasa entidad de los volúmenes acreditados que han sido comercializados con esa marca y del carácter irregular de las ventas en cuestión durante el período pertinente en relación con la capacidad de producción de aceite de oliva virgen de la parte que presenta oposición y con las características de ese producto alimenticio de gran consumo. Por lo tanto, procede acoger el primer motivo de la demandante.
En consecuencia, procede anular la resolución impugnada, sin que sea necesario examinar la segunda parte del segundo motivo invocado por la demandante.
Por otro lado, en lo que atañe a la pretensión de la demandante de que el Tribunal modifique la resolución impugnada, si bien la facultad de modificar las resoluciones de las salas de recurso de la EUIPO reconocida al Tribunal en virtud del artículo 65, apartado 3, del Reglamento n.
o
207/2009 no tiene por efecto conferir a éste la facultad de proceder a una apreciación sobre la que la Sala de Recurso todavía no se ha pronunciado, aquella facultad puede ejercerse en situaciones en las que el Tribunal, tras controlar la apreciación efectuada por la Sala de Recurso, está en condiciones de determinar, sobre la base de los elementos de hecho y de Derecho tal como han sido constatados, la resolución que la Sala de Recurso tenía la obligación de adoptar (sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI,
C‑263/09 P
,
EU:C:2011:452
, apartado
).
En el caso de autos, al haber contado Mueloliva ampliamente con la posibilidad de presentar, en 2013 y en 2014, ante la División de Oposición y ante la Sala de Recurso pruebas del uso efectivo de la marca española anterior FUENOLIVA durante el período pertinente, al haberse pronunciado la Sala de Recurso sobre este particular y dado que la falta de demostración de tal uso permite desestimar la oposición, el Tribunal resuelve, conforme al artículo 65, apartado 3, del Reglamento n.
o
207/2009, modificar la resolución impugnada y desestimar la oposición.
Costas
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas en lo esencial las pretensiones de la EUIPO, procede condenarla en costas de conformidad con lo solicitado por la demandante.
Por otra parte, la demandante solicitó que la EUIPO y Mueloliva fueran condenadas a las costas en que ella incurrió durante el procedimiento ante la EUIPO.
A este respecto, debe recordarse, que, con arreglo al artículo 190, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, los gastos indispensables en que hubieran incurrido las partes con motivo del procedimiento ante la Sala de Recurso se considerarán costas recuperables. Sin embargo, no ocurre lo mismo con las costas causadas en el procedimiento tramitado ante la División de Oposición.
Por consiguiente, procede desestimar las pretensiones de la demandante en materia de costas en la medida en que tienen por objeto las costas correspondientes al procedimiento ante la División de Oposición. En cambio, por lo que se refiere a los gastos indispensables en que haya incurrido la demandante con motivo del procedimiento sustanciado ante la Sala de Recurso, procede condenar a la EUIPO y Mueloliva a cargar cada una de ellas con la mitad de tales gastos.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Segunda)
decide:

1)
Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 4 de noviembre de 2015 (asunto R 1813/2014‑2).

2)
Desestimar la oposición formulada por Mueloliva, S.L., al registro internacional que designa a la Unión Europea para la marca denominativa FONTOLIVA solicitada por Sovena Portugal — Consumer Goods, S.A.

3)
Desestimar el recurso en todo lo demás.

4)
La EUIPO cargará con sus propias costas y con las de Sovena Portugal — Consumer Goods en el procedimiento sustanciado ante el Tribunal.

5)
La EUIPO y Mueloliva cargarán cada una de ellas con la mitad de los gastos indispensables en que haya incurrido Sovena Portugal — Consumer Goods en el procedimiento sustanciado ante la Sala de Recurso de la EUIPO.

Gervasoni
Madise
Csehi
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a de 13 de diciembre de 2016.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.