CELEX: 62019CJ0607
Rinvio pregiudiziale
Marchi dell’Unione europea
Regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 51, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 55, paragrafo 1
Decadenza dai diritti connessi al marchio dell’Unione
Marchio dell’Unione che non ha formato oggetto di un uso effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni
Scadenza del termine del periodo di cinque anni
Data della valutazione

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul [marchio dell’Unione europea] (
GU 2009, L 78, pag. 1
) e dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2017, L 154, pag. 1
).
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Husqvarna AB e la Lidl Digital International GmbH Co. KG, già Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Lidl»), in merito ad un’azione per contraffazione di un marchio dell’Unione europea proposta dalla Husqvarna contro la Lidl.
Contesto normativo
Regolamento n. 207/2009
Il considerando 3 del regolamento n. 207/2009 così recita:
«Onde perseguire tali obiettivi [dell’Unione], risulta necessario prevedere un regime [dell’Unione] dei marchi che conferisca alle imprese il diritto di acquisire, secondo una procedura unica, marchi [dell’Unione] che godano di una protezione uniforme e producano i loro effetti sull’intero territorio [dell’Unione]; il principio del carattere unitario del marchio [dell’Unione] così enunciato dovrebbe applicarsi salvo disposizione contraria del presente regolamento».
L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Marchio [dell’Unione]», al suo paragrafo 2 così dispone:
«Il marchio [dell’Unione] ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta [l’Unione]: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l’intera [Unione]. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento».
L’articolo 14 di detto regolamento, recante il titolo «Applicazione complementare della legislazione nazionale in materia di contraffazione», al paragrafo 3 enuncia quanto segue:
«Le norme di procedura applicabili sono determinate conformemente al disposto del titolo X».
Il titolo VI del regolamento n. 207/2009, dal titolo «Rinuncia, decadenza e nullità», contiene una sezione 2, relativa ai «[m]otivi di decadenza», il cui articolo 51, anch’esso intitolato «Motivi di decadenza», al suo paragrafo 1 così dispone:
«Il titolare del marchio [dell’Unione] è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all’Ufficio [dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)] o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione:
a)
se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell[’Unione] per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; tuttavia, nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti se, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, è iniziata o ripresa l’utilizzazione effettiva del marchio; peraltro, l’inizio o la ripresa dell’utilizzazione del marchio, qualora si collochi nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, a condizione che il periodo di tre mesi cominci non prima dello scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancata utilizzazione, non vengono presi in considerazione qualora si effettuino preparativi per l’inizio o la ripresa dell’utilizzazione del marchio solo dopo che il titolare abbia appreso che la domanda o la domanda riconvenzionale potrà essere presentata;
b)
se, per l’attività o l’inattività del suo titolare, il marchio è divenuto denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato;
c)
se, in seguito all’uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente circa la natura, la qualità o la provenienza geografica di tali prodotti o servizi».
Il citato titolo VI contiene altresì una sezione 4, dal titolo «Effetti della decadenza e della nullità», in cui compare l’articolo 55 di tale regolamento, anch’esso intitolato «Effetti della decadenza e della nullità», il quale al suo paragrafo 1 così dispone:
«Il marchio [dell’Unione] è considerato, a decorrere dalla data della domanda di decadenza o della domanda riconvenzionale, privo degli effetti di cui al presente regolamento nella misura in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti. Su richiesta di una parte, nella decisione può essere fissata una data anteriore, nella quale è sopravvenuta una delle cause di decadenza».
Il titolo X di detto regolamento, intitolato «Competenza e procedura concernenti le azioni giudiziarie relative ai marchi [dell’Unione]», contiene una sezione 2, relativa alle «[c]ontroversie in materia di contraffazione e di validità dei marchi [dell’Unione]».
Tale sezione contiene, segnatamente, l’articolo 101 del regolamento stesso, intitolato «Diritto applicabile», ai sensi del quale:
«1.   I tribunali dei marchi [dell’Unione] applicano le disposizioni del presente regolamento.
2.   Per tutte le questioni che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento il tribunale dei marchi [dell’Unione] applica la legge nazionale, compreso il suo diritto internazionale privato.
3.   Se il presente regolamento non dispone altrimenti, il tribunale dei marchi [dell’Unione] applica le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale nello Stato membro in cui tale tribunale ha sede».
Regolamento 2017/1001
Ai sensi del considerando 24 del regolamento 2017/1001:
«È giustificato tutelare i marchi [dell’Unione], nonché, nei loro confronti, i marchi registrati che siano anteriori, soltanto nella misura in cui siano effettivamente utilizzati».
L’articolo 17 di detto regolamento, recante il titolo «Applicazione complementare della legislazione nazionale in materia di contraffazione», al paragrafo 3 enuncia quanto segue:
«Le norme di procedura applicabili sono determinate conformemente al disposto del capo X».
Il capo VI di detto regolamento, intitolato «Rinuncia, decadenza e nullità», contiene una sezione 2, relativa ai «[m]otivi di decadenza», il cui articolo 58, anch’esso intitolato «Motivi di decadenza», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Il titolare del marchio [dell’Unione] è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all’[EUIPO] o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione:
a)
se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione; tuttavia, nessuno può far valere che il titolare è decaduto dai suoi diritti se, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, è iniziata o ripresa l’utilizzazione effettiva del marchio; peraltro, l’inizio o la ripresa dell’utilizzazione del marchio, qualora si collochi nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda o della domanda riconvenzionale, a condizione che il periodo di tre mesi cominci non prima dello scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancata utilizzazione, non vengono presi in considerazione qualora si effettuino preparativi per l’inizio o la ripresa dell’utilizzazione del marchio solo dopo che il titolare abbia appreso che la domanda o la domanda riconvenzionale potrà essere presentata;
b)
se, per l’attività o l’inattività del suo titolare, il marchio è divenuto denominazione abituale nel commercio di un prodotto o di un servizio per il quale è registrato;
c)
se, in seguito all’uso che ne viene fatto dal titolare del marchio o col suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato, il marchio è tale da poter indurre in errore il pubblico, particolarmente circa la natura, la qualità o la provenienza geografica di tali prodotti o servizi».
Il capo X del medesimo regolamento, intitolato «Competenza e procedura concernenti le azioni giudiziarie relative ai marchi [dell’Unione]», contiene una sezione 2, relativa alle «[c]ontroversie in materia di contraffazione e di validità dei marchi [dell’Unione]».
Tale sezione contiene, segnatamente, l’articolo 129 del regolamento 2017/1001, intitolato «Diritto applicabile», ai sensi del quale:
«1.   I tribunali dei marchi [dell’Unione] applicano le disposizioni del presente regolamento.
2.   Per tutte le questioni sui marchi che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento il tribunale dei marchi [dell’Unione] pertinente applica il pertinente diritto nazionale.
3.   Se il presente regolamento non dispone altrimenti, il tribunale dei marchi [dell’Unione] applica le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale nello Stato membro in cui tale tribunale ha sede».
Gli articoli 211 e 212 del regolamento citato, intitolati, rispettivamente, «Abrogazione» ed «Entrata in vigore», prevedono che il regolamento n. 207/2009 è abrogato e che il regolamento 2017/1001 entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, ossia il 6 luglio 2017, e che esso si applicherà a decorrere dal 1
o
ottobre 2017.
Diritto tedesco
L’articolo 25, paragrafo 2, prima frase, del Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (legge sulla tutela dei marchi e degli altri segni distintivi), del 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 3082; in prosieguo: il «MarkenG»), dispone che, per quanto riguarda l’eccezione di decadenza nel corso di un procedimento, il termine quinquennale relativo all’uso deve essere calcolato facendo riferimento alla data di proposizione dell’azione. Tuttavia, ove il periodo quinquennale di mancata utilizzazione venga a scadere solo successivamente alla proposizione dell’azione, occorre fare riferimento alla data di chiusura dell’udienza di discussione, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, seconda frase, del MarkenG.
L’articolo 55, paragrafo 3, seconda frase, del MarkenG prevede che, per l’azione proposta dal titolare di un marchio anteriore registrato, è il periodo di cinque anni calcolato a partire dalla chiusura dell’udienza di discussione che, in caso di eccezione sollevata dal convenuto, deve essere preso in considerazione ai fini della questione della mancata utilizzazione.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
La Husqvarna produce apparecchiature e strumenti per il giardinaggio e per la cura del paesaggio. Essa è titolare del marchio tridimensionale dell’Unione registrato il 26 gennaio 2000, con il numero 456244, per i prodotti «irrigatori».
La Lidl ha posto in vendita, a partire dal luglio 2014 e fino al gennaio 2015, un kit di tubi per irrigazione a spirale, comprendente un tubo per irrigazione a spirale, una lancia da irrigazione e un manicotto di raccordo.
Ritenendo che il prodotto commercializzato dalla Lidl costituisse una contraffazione del marchio di cui era titolare, la Husqvarna ha proposto un’azione per contraffazione nei confronti della Lidl dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania), al fine, segnatamente, di far cessare la contraffazione e di ottenere il risarcimento dei danni.
La Lidl ha chiesto, in via riconvenzionale, la decadenza della Husqvarna dai diritti connessi al marchio di cui trattasi nel procedimento principale, in ragione della mancata utilizzazione del marchio stesso.
Il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) ha accolto le domande della Husqvarna menzionate al punto 20 della presente sentenza e ha respinto la domanda riconvenzionale sollevata dalla Lidl.
La Lidl ha interposto appello avverso la sentenza di tale giudice dinanzi all’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania), il quale, a seguito dell’ultima udienza di discussione svoltasi dinanzi ad esso in data 24 ottobre 2017, ha annullato la sentenza stessa e ha dichiarato la Husqvarna decaduta dai suoi diritti connessi al marchio di cui trattasi nel procedimento principale a partire dal 31 maggio 2017.
A tal fine, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf), ha ritenuto che la data rilevante ai fini del calcolo del periodo ininterrotto di mancata utilizzazione non fosse quella in cui la Lidl aveva proposto la sua domanda riconvenzionale, vale a dire nel corso del mese di settembre 2015, bensì quella dell’ultima udienza di discussione svoltasi dinanzi ad esso, intervenuta il 24 ottobre 2017. Orbene, detto giudice ha constatato che i prodotti protetti dal marchio di cui trattasi nel procedimento principale avevano cessato di essere commercializzati a partire dal mese di maggio 2012 e che se ne doveva dedurre che, alla data della domanda riconvenzionale di decadenza, il periodo ininterrotto di cinque anni previsto all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 non era ancora giunto a termine, mentre detto periodo si era concluso alla data di tale ultima udienza di discussione.
La Husqvarna ha proposto ricorso per cassazione (Revision) dinanzi al giudice del rinvio, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania).
Tale giudice ritiene che la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente dipenda, anzitutto, dalla risposta alla questione se la determinazione della data rilevante ai fini del calcolo del periodo di cinque anni di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e all’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 sia disciplinata da detti regolamenti e quindi, in tal caso, dalla determinazione di tale data.
Esso ritiene che né l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, né l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001 indichino la data da prendere in considerazione ai fini del calcolo del periodo di mancata utilizzazione di cinque anni previsto da tali disposizioni qualora la domanda di decadenza dai diritti connessi al marchio dell’Unione di cui trattasi sia formulata in via riconvenzionale.
Esso ritiene, in proposito, che tale questione sia di ordine procedurale e che, in assenza di qualsivoglia precisazione nel regolamento n. 207/2009 e nel regolamento 2017/1001, essa sia disciplinata dal diritto nazionale. Tale valutazione risulterebbe dal combinato disposto dell’articolo 14, paragrafo 3, e dell’articolo 101, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, nonché dal combinato disposto dell’articolo 17, paragrafo 3, e dell’articolo 129, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, come risulterebbe dalla sentenza del 22 giugno 2016, Nikolajeva (
C‑280/15
,
EU:C:2016:467
, punto
).
Il giudice del rinvio osserva che, in base al diritto processuale civile tedesco, il giudice deve fondare la propria decisione su tutti gli argomenti e i fatti dedotti prima della data di chiusura dell’ultima udienza di discussione. Per quanto attiene all’eccezione di decadenza sollevata nell’ambito di un’azione giudiziaria per contraffazione, il diritto tedesco dei marchi prevede, all’articolo 25, paragrafo 2, prima frase, del MarkenG, che il termine quinquennale per l’uso debba essere calcolato prendendo in considerazione la data di proposizione dell’azione. Tuttavia, ove il periodo di mancato uso venga a scadere solo successivamente alla proposizione dell’azione, occorre fare riferimento alla data di chiusura dell’udienza di discussione, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, seconda frase, del MarkenG. Inoltre, l’articolo 55, paragrafo 3, seconda frase, del MarkenG prevede che, per quanto riguarda l’azione di nullità di un marchio a causa dell’esistenza di un marchio anteriore, il titolare del marchio, in caso di eccezione sollevata dal convenuto, deve dimostrare che il marchio stesso è stato utilizzato nel corso degli ultimi cinque anni prima della fine dell’udienza di discussione.
Nell’ipotesi in cui si risponda che tanto il regolamento n. 207/2009 quanto il regolamento 2017/1001 stabiliscono la data in cui deve essere valutata la scadenza del termine quinquennale, il giudice del rinvio ritiene che occorra prendere in considerazione l’ultima udienza di discussione tenutasi dinanzi al giudice d’appello.
Al riguardo esso precisa che una simile soluzione è confermata dal considerando 24 del regolamento 2017/1001, secondo il quale è giustificato tutelare i marchi dell’Unione soltanto qualora siano effettivamente utilizzati. Il giudice del rinvio aggiunge che la presa in considerazione della data dell’ultima udienza di discussione per il calcolo del periodo quinquennale di mancata utilizzazione del marchio dell’Unione risponde all’esigenza di economia processuale, in quanto l’autore della domanda riconvenzionale non sarebbe tenuto a proporre una nuova domanda nell’ipotesi in cui la scadenza di detto periodo intervenisse nel corso del procedimento.
Alla luce di quanto sopra, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se, nel caso di domanda riconvenzionale di decadenza di un marchio dell’Unione, proposta anteriormente alla scadenza del periodo quinquennale di mancata utilizzazione, l’individuazione del dies a quo ai fini del calcolo del periodo di mancata utilizzazione nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario e dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio dell’Unione, ricada nella sfera delle disposizioni del regolamento sul marchio comunitario e del regolamento sul marchio dell’Unione.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione: se, ai fini del calcolo del periodo quinquennale di mancata utilizzazione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio comunitario e dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sul marchio dell’Unione, nel caso di una domanda riconvenzionale di decadenza di un marchio dell’Unione proposta anteriormente alla scadenza del periodo quinquennale di mancata utilizzazione, occorra far riferimento alla data della domanda riconvenzionale ovvero alla data dell’ultima udienza nel procedimento d’appello».
Sulle questioni pregiudiziali
Con le sue due questioni, che andranno esaminate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, nel caso di una domanda riconvenzionale di decadenza, quale prevista all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 e all’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001, la data da prendere in considerazione per stabilire se sia giunto a termine il periodo ininterrotto di cinque anni indicato da tali disposizioni sia prevista da tali regolamenti e, in caso affermativo, quale sia tale data.
Si deve osservare, in primis, che l’articolo 101 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Diritto applicabile», prevede anzitutto, al suo paragrafo 1, che i tribunali dei marchi dell’Unione applichino le disposizioni di tale regolamento. In secondo luogo, il paragrafo 2 dell’articolo citato stabilisce che, per le questioni in materia di marchi che non rientrano nel campo di applicazione del regolamento stesso, il tribunale dei marchi dell’Unione applica la legge nazionale, compreso il suo diritto internazionale privato. Infine, al suo paragrafo 3 detto articolo precisa che, se il citato regolamento non dispone altrimenti, il tribunale dei marchi dell’Unione applica le norme procedurali che disciplinano lo stesso tipo di azioni relative a un marchio nazionale nello Stato membro in cui tale tribunale ha sede.
In materia di decadenza, l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 dispone che il titolare del marchio dell’Unione è dichiarato decaduto dai suoi diritti, segnatamente, su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione.
Ciò premesso, occorre constatare, come rilevato dal giudice del rinvio, che il regolamento n. 207/2009 non indica esplicitamente la data rilevante ai fini del calcolo di tale periodo ininterrotto di cinque anni.
Risulta tuttavia dalle disposizioni del regolamento n. 207/2009, che disciplinano il regime applicabile, che la data in cui deve stabilirsi se il periodo ininterrotto di cinque anni di mancata utilizzazione è giunto a termine è la data di proposizione della domanda di cui trattasi.
A tal riguardo occorre constatare che, ai sensi della prima frase dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, il marchio dell’Unione è considerato, a decorrere dalla data della domanda di decadenza o della domanda riconvenzionale, privo degli effetti di cui al regolamento n. 207/2009 nei limiti in cui il titolare sia dichiarato decaduto dai suoi diritti, e la seconda frase di tale disposizione prevede che, su richiesta di una parte, nella decisione può essere fissata una data anteriore, nella quale è sopravvenuta una delle cause di decadenza.
Dall’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 risulta che un’interpretazione di tale regolamento in forza della quale, nel caso di una domanda riconvenzionale di decadenza, la valutazione del periodo ininterrotto di cinque anni di mancata utilizzazione di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento deve effettuarsi alla data dell’ultima udienza di discussione si porrebbe in contrasto con gli effetti della decadenza previsti dal medesimo regolamento.
Infatti, per un verso, una valutazione alla data dell’ultima udienza di discussione porterebbe, come statuito dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf), nell’ambito del procedimento principale, a far sì che la decadenza abbia effetto a partire dalla data, nel corso del procedimento, in cui le condizioni previste al citato articolo 51, paragrafo 1, lettera a), risultano soddisfatte, sebbene tali condizioni non siano soddisfatte nel momento in cui viene proposta la domanda riconvenzionale.
Orbene, occorre osservare a tal riguardo che, sebbene l’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 preveda che, in via eccezionale, gli effetti della decadenza possano essere fissati a una data anteriore rispetto a quella della domanda riconvenzionale, esso non offre una siffatta possibilità con riferimento a una data successiva a quella in cui detta domanda riconvenzionale è stata proposta.
Per altro verso, si potrebbe ritenere che il riconoscimento della fondatezza della domanda riconvenzionale a partire da una data successiva alla sua proposizione non incida sul fatto che il marchio dell’Unione sia considerato privo, a decorrere dalla data di tale proposizione, degli effetti di cui ai regolamenti sul marchio dell’Unione.
Tuttavia, non può essere accolta un’interpretazione del regolamento n. 207/2009 ai sensi della quale, mentre la domanda riconvenzionale è stata proposta prima che il periodo di mancata utilizzazione abbia raggiunto una durata di cinque anni, la decadenza potrebbe esplicare effetti per un periodo nel corso del quale le condizioni per constatare la causa di tale decadenza, di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del citato regolamento, non erano ancora soddisfatte.
Di conseguenza, dagli effetti della decadenza, quali previsti all’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 risulta che è alla data della domanda riconvenzionale che deve verificarsi se sia giunto a termine il periodo ininterrotto di cinque anni di mancata utilizzazione del marchio, che rappresenta una delle circostanze che permettono di constatare la decadenza di cui all’articolo 51, paragrafo 1, di tale regolamento. La domanda potrà essere accolta solo qualora detta circostanza sia stata constatata in una data siffatta.
Peraltro, non può essere accolto l’argomento secondo cui occorre prendere in considerazione la data dell’ultima udienza di discussione in grado di appello al fine di valutare se il periodo ininterrotto di cinque anni di mancata utilizzazione previsto all’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 sia giunto a termine, per il motivo che tale scelta risponderebbe all’obiettivo di tutelare i marchi unicamente se essi sono effettivamente utilizzati e a quello attinente all’efficacia delle procedure.
Infatti, adottando un criterio in deroga a quello scaturente dalle disposizioni pertinenti di tale regolamento, un siffatto ragionamento potrebbe pregiudicare l’obiettivo perseguito dal legislatore dell’Unione che, conformemente al considerando 3 e all’articolo 1 del regolamento n. 207/2009, è quello di garantire il carattere unitario del marchio dell’Unione.
Un siffatto carattere unitario potrebbe quindi essere messo in discussione ove la portata della tutela del marchio che il titolare dello stesso trae dal diritto dell’Unione potesse variare, nell’ambito di domande riconvenzionali di decadenza, a seconda delle norme procedurali proprie degli Stati membri in cui tali domande sono proposte.
In particolare, come rilevato dal governo italiano e dalla Commissione europea nelle loro osservazioni, la fondatezza di una domanda riconvenzionale di decadenza in ragione del periodo di mancata utilizzazione di cinque anni di un marchio dell’Unione non può dipendere dalla durata di un procedimento nazionale.
Posto che le questioni sollevate vertono altresì sull’interpretazione del regolamento 2017/1001, si deve rammentare, come risulta dal punto 44 della presente sentenza, che è alla data di proposizione della domanda riconvenzionale nell’ambito di un’azione per contraffazione che occorre stabilire se il periodo ininterrotto di cinque anni di mancata utilizzazione del marchio dell’Unione sia giunto a termine. Orbene, poiché, nel procedimento principale, la domanda riconvenzionale è stata proposta in una data in cui il regolamento n. 207/2009 era ancora applicabile, occorre rispondere alle questioni sollevate tenendo in considerazione unicamente detto regolamento.
Alla luce di quanto precede, si deve rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che, nel caso di una domanda riconvenzionale di decadenza dai diritti connessi a un marchio dell’Unione, la data da prendere in considerazione per stabilire se il periodo ininterrotto di cinque anni previsto dalla citata disposizione sia giunto a termine è quella della proposizione di tale domanda.
Sulle spese
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul [marchio dell’Unione europea], deve essere interpretato nel senso che, nel caso di una domanda riconvenzionale di decadenza dai diritti connessi a un marchio dell’Unione europea, la data da prendere in considerazione per stabilire se il periodo ininterrotto di cinque anni previsto dalla citata disposizione sia giunto a termine è quella della proposizione di tale domanda.

Firme
(
*1
)	Lingua processuale: il tedesco.