CELEX: 62021CJ0684
Rinvio pregiudiziale
Proprietà intellettuale
Disegni e modelli comunitari
Regolamento (CE) n. 6/2002
Articolo 8, paragrafo 1
Caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica
Criteri di valutazione
Esistenza di disegni o modelli alternativi
Titolare che dispone anche di una pluralità di disegni alternativi protetti
Policromia di un prodotto che non si riflette nella registrazione del disegno o modello di cui trattasi

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, e dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (
GU 2002, L 3, pag. 1
).
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Papierfabriek Doetinchem BV e la Sprick GmbH Bielefelder Papier- und Wellpappenwerk & Co. (in prosieguo: la «Sprick»), in merito a un’azione per contraffazione per asserita violazione dei diritti conferiti da un disegno o modello comunitario di cui il titolare è la Sprick.
Contesto normativo
Ai sensi del considerando 10 del regolamento n. 6/2002:
«Non si dovrebbe intralciare l’innovazione tecnologica accordando a caratteristiche dettate unicamente da funzioni tecniche la protezione riservata a disegni e modelli, restando inteso che tale principio non comporta la necessità che disegni e modelli possiedano un valore estetico. Allo stesso modo, non si dovrebbe ostacolare l’interfunzionalità di prodotti di differente fabbricazione estendendo la protezione al disegno o modello dei particolari meccanici. Di conseguenza le caratteristiche del disegno o modello escluse dalla protezione per tali motivi non dovrebbero essere prese in considerazione al fine di determinare se altre caratteristiche del disegno o modello presentino i requisiti per godere della protezione».
L’articolo 3 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue:
«Ai fini del presente regolamento s’intende per:
a)
“disegno o modello”: l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;
b)
“prodotto”: qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra l’altro le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori;
(...)».
Ai sensi dell’articolo 6 di detto regolamento, intitolato «Carattere individuale»:
«1.   Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico (...)
(...)».
L’articolo 8 del medesimo regolamento, intitolato «Disegni o modelli di aspetto dettato dalla sua funzione tecnica e disegno o modello d’interconnessione», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica».
L’articolo 10 del regolamento n. 6/2002, intitolato «Estensione della protezione», al paragrafo 1 così dispone:
«La protezione conferita da un disegno o modello comunitario si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa».
Ai sensi dell’articolo 36 di tale regolamento, intitolato «Requisiti della domanda»:
«1.   La domanda di disegno o modello comunitario registrato deve contenere:
a)
una richiesta di registrazione;
b)
indicazioni che permettono d’identificare il richiedente;
c)
una rappresentazione riproducibile del disegno o modello. (...)
(...)».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
La Sprick è una società che fabbrica un distributore di carta da imballaggio. Essa è titolare del disegno o modello comunitario n. 001344022‑0006 relativo a un dispositivo di imballaggio, che è stato depositato il 19 settembre 2012 e registrato e pubblicato il 17 ottobre 2012 e la cui rappresentazione è la seguente:
La Papierfabriek Doetinchem fabbrica e commercializza un prodotto concorrente di quello fabbricato dalla Sprick.
Lamentando una violazione dei diritti conferitile dal disegno o modello di cui al procedimento principale, la Sprick ha proposto dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania) un ricorso volto, in particolare, alla cessazione di tale violazione e diretto contro la Papierfabriek Doetinchem. Quest’ultima ha presentato una domanda riconvenzionale per ottenere l’annullamento di tale disegno o modello, in quanto tutte le sue caratteristiche erano determinate unicamente dalla funzione tecnica del prodotto in esame.
Con sentenza del 18 maggio 2017 il Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf) ha accolto le domande della Sprick e ha respinto la domanda riconvenzionale della Papierfabriek Doetinchem, con la motivazione che, tenuto conto dell’esistenza di «numerose forme alternative» di tale prodotto, le caratteristiche del disegno o modello di cui al procedimento principale non erano determinate unicamente dalla funzione tecnica del medesimo.
La Papierfabriek Doetinchem ha impugnato tale sentenza dinanzi all’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania). Quest’ultimo, con sentenza del 27 giugno 2019, ha annullato il disegno o modello di cui al procedimento principale, con la motivazione che tutte le caratteristiche di quest’ultimo erano determinate dalla funzione tecnica di detto prodotto. Al riguardo, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf) ha preso in considerazione il documento brevettuale EP 2897793 presentato dalla Sprick, secondo cui tutte le caratteristiche dello stesso prodotto presentavano vantaggi dal punto di vista tecnico e ha constatato, fondandosi sulla sentenza dell’8 marzo 2018, DOCERAM (
C‑395/16
,
EU:C:2018:172
), che l’esistenza di «possibili (...) alternative» per quanto riguarda la forma di quest’ultimo era irrilevante.
A seguito di un ricorso proposto dalla Sprick, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania) ha annullato la sentenza dell’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf) e ha rinviato la controversia dinanzi a quest’ultimo affinché statuisse nuovamente. Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha considerato che l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf) aveva attribuito troppa importanza al documento brevettuale EP 2897793 presentato dalla Sprick, aveva valutato le altre circostanze incorrendo in un errore di diritto e non aveva preso in considerazione tutti gli aspetti rilevanti del caso di specie. Secondo il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf) avrebbe dovuto esaminare se anche considerazioni di ordine visivo avessero avuto un ruolo nella scelta di configurare il prodotto in esame con due elementi, poiché una simile configurazione consentiva di realizzare un prodotto bicolore, come dimostra il prodotto così come effettivamente commercializzato. Inoltre l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf) non avrebbe dovuto trascurare il fatto che la Sprick disponeva di un certo numero di disegni o modelli per forme alternative che potrebbero svolgere la stessa funzione tecnica del prodotto concepito secondo il disegno o modello di cui al procedimento principale.
A seguito del rinvio del procedimento principale dinanzi all’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf), giudice del rinvio, quest’ultimo ritiene che il punto 30 della sentenza dell’8 marzo 2018, DOCERAM (
C‑395/16
,
EU:C:2018:172
), avvalori un’interpretazione secondo cui l’esistenza di altri disegni o modelli riveste un’importanza minore, nell’ambito della valutazione complessiva delle circostanze oggettive del caso di specie di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, qualora il titolare del disegno o modello in esame rivendichi una protezione dei disegni o modelli anche per essi.
Per quanto riguarda la valutazione del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), secondo la quale il giudice del rinvio avrebbe dovuto esaminare se la progettazione in due parti del prodotto in esame che emerge dal disegno o modello di cui al procedimento principale non fosse fondata su considerazioni di ordine visivo, poiché tale progettazione rendeva possibile una bicromia non imposta dalla funzione tecnica di tale prodotto, detto giudice osserva che la bicromia non risulta dalla registrazione di tale disegno o modello.
In tali circostanze, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Secondo la giurisprudenza della Corte occorre valutare se le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla sua funzione tecnica, con riguardo al disegno o modello di cui trattasi, alle circostanze oggettive indicative dei motivi che hanno dettato la scelta delle caratteristiche dell’aspetto del prodotto in questione, ai dati relativi alla sua utilizzazione o ancora all’esistenza di disegni o modelli alternativi che consentono di assolvere alla stessa funzione tecnica (sentenza della Corte dell’8 marzo 2018, DOCERAM,
C‑395/16
,
ECLI:EU:C:2018:172
). Quale rilevanza abbia, con riguardo all’esistenza di altri disegni o modelli, il fatto che il titolare del disegno o modello disponga altresì di registrazioni di diversi disegni o modelli alternativi.
2)
Se, nel valutare se l’aspetto sia determinato unicamente dalla funzione tecnica, occorra prendere in considerazione il fatto che la forma rende possibile una policromia nel caso in cui dalla registrazione non si evinca di per sé la presenza di colori.
3)
In caso di risposta affermativa alla seconda questione: se ciò incida sulla portata della protezione del disegno o modello».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che la valutazione per stabilire se talune caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest’ultimo, ai sensi di tale disposizione, debba essere effettuata alla luce delle circostanze oggettive che indirizzano la scelta di tali caratteristiche, dell’esistenza di disegni o modelli alternativi che consentano di realizzare tale funzione tecnica, o ancora del fatto che il titolare del disegno o modello di cui trattasi sia titolare di registrazioni per un gran numero di disegni o modelli alternativi.
Al riguardo, occorre rilevare che, all’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 6/2002, un disegno o modello è definito come l’aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento. Pertanto, nell’ambito del sistema previsto da tale regolamento, l’aspetto costituisce l’elemento determinante di un disegno o modello (sentenze dell’8 marzo 2018, DOCERAM,
C‑395/16
,
EU:C:2018:172
, punto
e giurisprudenza ivi citata, nonché del 28 ottobre 2021, Ferrari,
C‑123/20
,
EU:C:2021:889
, punto
).
L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 che, come risulta dal considerando 10 di tale regolamento, ha l’obiettivo di impedire che l’innovazione tecnologica sia ostacolata, dispone che un disegno o modello comunitario non conferisce diritti sulle caratteristiche dell’aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica. Tale disposizione esclude quindi dalla tutela conferita da detto regolamento il caso in cui la necessità di svolgere una funzione tecnica del prodotto di cui trattasi sia il solo fattore che ha determinato la scelta da parte del creatore di una caratteristica dell’aspetto di tale prodotto, mentre le considerazioni di altra natura, in particolare quelle legate all’aspetto visivo di detto prodotto, non hanno svolto alcun ruolo nella scelta di tale caratteristica (v., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 2018, DOCERAM,
C‑395/16
,
EU:C:2018:172
, punti
,
e
).
Per quanto riguarda, in particolare, l’esistenza di disegni o modelli alternativi che consentano di svolgere la stessa funzione del prodotto in esame, la Corte ha statuito che, se questa sola circostanza fosse sufficiente per disapplicare l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, non si potrebbe evitare che un operatore economico faccia registrare, a titolo di disegno o modello comunitario, più concepibili forme di un prodotto che incorporano caratteristiche del suo aspetto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica. Ciò permetterebbe a un operatore economico di godere, per un prodotto del genere, di una protezione in pratica esclusiva ed equivalente a quella offerta dal brevetto, senza essere sottoposto alle condizioni applicabili al rilascio di quest’ultimo, e sarebbe tale da impedire ai concorrenti di offrire un prodotto che incorpori alcune caratteristiche funzionali o limiterebbe le soluzioni tecniche possibili e priverebbe pertanto tale articolo 8, paragrafo 1, del suo effetto utile. Pertanto, l’esistenza di disegni o modelli alternativi non è determinante per l’applicazione di tale disposizione (v., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 2018, DOCERAM,
C‑395/16
,
EU:C:2018:172
, punti
e
). Lo stesso vale nel caso di più disegni o modelli alternativi registrati dal titolare del disegno o modello di cui trattasi.
Inoltre, occorre rilevare che, al fine di valutare se le caratteristiche in questione dell’aspetto di un prodotto rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002, spetta al giudice nazionale tener conto di tutte le circostanze oggettive rilevanti di ciascun caso di specie. Una simile valutazione deve, segnatamente, essere effettuata con riguardo al disegno o modello di cui trattasi, alle circostanze oggettive indicative dei motivi che hanno dettato la scelta delle caratteristiche dell’aspetto di tale prodotto, ai dati relativi alla sua utilizzazione o ancora all’esistenza di disegni o modelli alternativi che consentono di realizzare la stessa funzione tecnica, purché corroborati da elementi probatori affidabili (v., in tal senso, sentenza dell’8 marzo 2018, DOCERAM,
C‑395/16
,
EU:C:2018:172
, punti
e
).
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che la valutazione per stabilire se talune caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest’ultimo, ai sensi di tale disposizione, deve essere effettuata alla luce dell’insieme delle circostanze oggettive pertinenti al caso di specie, in particolare di quelle che indirizzano la scelta di tali caratteristiche, dell’esistenza di disegni o modelli alternativi che consentano di realizzare tale funzione tecnica e del fatto che il titolare del disegno o modello di cui trattasi sia anche titolare di registrazioni per un gran numero di disegni o modelli alternativi, fatto quest’ultimo che tuttavia non è determinante ai fini dell’applicazione di tale disposizione.
Sulla seconda questione
Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che, nell’ambito dell’esame per stabilire se l’aspetto di un prodotto sia determinato unicamente dalla funzione tecnica di quest’ultimo, si deve tener conto del fatto che la progettazione di tale prodotto consente una policromia, qualora quest’ultima non risulti in quanto tale dalla registrazione del disegno o modello di cui trattasi.
Al riguardo, occorre tener conto della giurisprudenza citata ai punti 19 e 22 della presente sentenza, riguardante l’aspetto come l’elemento essenziale della protezione conferita da un disegno o modello nonché le circostanze che devono essere prese in considerazione al fine di valutare se le caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla sua funzione tecnica, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002.
Si deve inoltre rilevare che considerazioni di ordine visivo, come una progettazione con due elementi che consente la policromia di un prodotto, possono, in linea di principio, fare parte delle circostanze da prendere in considerazione nell’ambito di tale valutazione, senza essere tuttavia di per sé determinanti.
Per quanto riguarda, in particolare, la questione di stabilire se il fatto che la progettazione di un prodotto consenta la policromia di quest’ultimo possa essere preso in considerazione nell’ipotesi di un disegno o modello registrato, qualora tale policromia non figuri nella registrazione di cui trattasi, occorre ricordare che la registrazione di un disegno o modello in un pubblico registro è volta a renderlo consultabile alle autorità competenti e al pubblico, in particolare agli operatori economici (sentenza del 5 luglio 2018, Mast-Jägermeister/EUIPO,
C‑217/17
,
EU:C:2018:534
, punto
).
Da un lato, le autorità competenti devono conoscere con chiarezza e precisione la natura degli elementi che costituiscono un disegno o modello, al fine di essere in grado di adempiere i propri obblighi relativi all’esame preliminare delle domande di registrazione, alla pubblicazione e alla tenuta di un registro dei disegni o modelli adeguato e preciso. Dall’altro, gli operatori economici devono poter verificare con chiarezza e precisione le registrazioni effettuate o le domande di registrazione formulate dai loro concorrenti attuali o potenziali e beneficiare in tal modo di informazioni pertinenti riguardanti i diritti dei terzi. Un simile requisito è inteso a garantire la certezza giuridica dei terzi (sentenza del 5 luglio 2018, Mast‑Jägermeister/EUIPO,
C‑217/17
,
EU:C:2018:534
, punti
e
nonché giurisprudenza ivi citata).
Inoltre l’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 6/2002, prevede che la domanda di registrazione di un disegno o modello comunitario contenga «una rappresentazione riproducibile del disegno o modello».
Al riguardo, la Corte ha statuito che la rappresentazione di un disegno o modello deve permettere di identificarlo chiaramente (sentenza del 28 ottobre 2021, Ferrari,
C‑123/20
,
EU:C:2021:889
, punto
e giurisprudenza ivi citata). Il requisito della rappresentazione grafica ha lo scopo specifico di definire il disegno o modello stesso onde individuare l’esatto oggetto della protezione conferita al suo titolare attraverso il disegno o modello registrato (sentenza del 5 luglio 2018, Mast-Jägermeister/EUIPO,
C‑217/17 P
,
EU:C:2018:534
, punti
e
) e di conformarsi agli obiettivi menzionati ai punti 27 e 28 della presente sentenza.
Occorre pertanto constatare che la sola possibilità di una policromia consentita dalla progettazione in due parti del prodotto di cui trattasi presenta un carattere soggettivo se tale policromia non compare nella rappresentazione del disegno o modello di cui al procedimento principale e non può essere sufficiente, in quanto tale, a disapplicare l’esclusione prevista all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. L’interpretazione opposta potrebbe portare a imprecisioni o all’assenza di certezza quanto all’oggetto esatto della protezione di tale disegno o modello e potrebbe pregiudicare la certezza del diritto.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002 deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito dell’esame per stabilire se l’aspetto di un prodotto sia determinato unicamente dalla funzione tecnica di quest’ultimo, il fatto che la progettazione di tale prodotto consenta una policromia non può essere preso in considerazione qualora quest’ultima non risulti dalla registrazione del disegno o modello di cui trattasi.
Sulla terza questione
Con la sua terza questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se, in caso di risposta affermativa alla seconda questione, il regolamento n. 6/2002 debba essere interpretato nel senso che il fatto che la progettazione del prodotto di cui trattasi consenta una policromia, benché essa non risulti in quanto tale dalla registrazione del disegno o modello di cui trattasi, incide sulla portata della protezione conferita da tale disegno o modello.
Ora, tenuto conto della risposta fornita alla seconda questione, non occorre rispondere a questa terza questione.
Sulle spese
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) dichiara:

1)
L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 6/2002, del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari
deve essere interpretato nel senso che:
la valutazione per stabilire se talune caratteristiche dell’aspetto di un prodotto siano determinate unicamente dalla funzione tecnica di quest’ultimo, ai sensi di tale disposizione, deve essere effettuata alla luce dell’insieme delle circostanze oggettive pertinenti al caso di specie, in particolare di quelle che indirizzano la scelta di tali caratteristiche, dell’esistenza di disegni o modelli alternativi che consentano di realizzare tale funzione tecnica e del fatto che il titolare del disegno o modello di cui trattasi sia anche titolare di registrazioni per un gran numero di disegni o modelli alternativi, fatto quest’ultimo che tuttavia non è determinante ai fini dell’applicazione di tale disposizione.

2)
L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002
deve essere interpretato nel senso che:
nell’ambito dell’esame per stabilire se l’aspetto di un prodotto sia determinato unicamente dalla funzione tecnica di quest’ultimo, il fatto che la progettazione di tale prodotto consenta una policromia non può essere preso in considerazione qualora quest’ultima non risulti dalla registrazione del disegno o modello di cui trattasi.

Firme
(
*1
)	Lingua processuale: il tedesco.