CELEX: 62018CJ0714
Impugnazione
Marchio dell’Unione europea
Regolamento (CE) n. 207/2009
Domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea denominativo tigha
Opposizione proposta dal titolare del marchio dell’Unione europea anteriore TAIGA
Rigetto parziale della domanda di registrazione
Articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
Valutazione del rischio di confusione
Valutazione della somiglianza sotto il profilo concettuale dei segni in conflitto
Articolo 42, paragrafo 2
Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore
Prova dell’uso “per una parte dei prodotti o dei servizi”
Determinazione di una sottocategoria autonoma di prodotti

Con la sua impugnazione, la ACTC GmbH chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 13 settembre 2018, ACTC/EUIPO – Taiga (tigha) (T‑94/17, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza impugnata»,
EU:T:2018:539
), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso tendente all’annullamento della decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 9 dicembre 2016 (procedimento R 693/2015-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Taiga AB e la ACTC (in prosieguo: la «decisione controversa»).
Contesto normativo
Il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea] (
GU 2009, L 78, pag. 1
), è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (
GU 2015, L 341, pag. 21
), il quale è entrato in vigore il 23 marzo 2016. Il regolamento n. 207/2009, come modificato dal regolamento 2015/2424, è stato abrogato e sostituito, con effetto dal 1
o
ottobre 2017, dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2017, L 154, pag. 1
). Tuttavia, tenuto conto della data di presentazione della domanda di registrazione in parola, ovvero il 28 dicembre 2012, che è determinante ai fini dell’identificazione del diritto sostanziale applicabile, i fatti della presente controversia sono disciplinati dalle disposizioni sostanziali del regolamento n. 207/2009, nella sua versione iniziale (v., in tal senso, sentenza del 4 luglio 2019, FTI Touristik/EUIPO,
C‑99/18 P
,
EU:C:2019:565
, punto
).
L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 prevede quanto segue:
«1.   In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:
(...)
b)
a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore».
L’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento, così prevede:
«Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio [dell’Unione europea] non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo nell[’Unione europea] per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio [dell’Unione europea] è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso».
Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, di detto regolamento:
«Su istanza del richiedente, il titolare di un marchio [dell’Unione europea] anteriore che abbia presentato opposizione deve addurre la prova che nel corso dei cinque anni che precedono la pubblicazione della domanda di marchio [dell’Unione europea] il marchio [dell’Unione europea] anteriore sia stato seriamente utilizzato nell[’Unione] per i prodotti o i servizi per cui è stato registrato e sui quali si fonda l’opposizione, o che vi siano legittime ragioni per la mancata utilizzazione, purché a quella data il marchio anteriore fosse registrato da almeno cinque anni. In mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta. Se il marchio [dell’Unione europea] anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi».
L’articolo 43, paragrafo 1, del medesimo regolamento prevede quanto segue:
«Il richiedente può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda di marchio [dell’Unione europea] o limitare l’elenco dei prodotti o servizi che essa contiene. Quando la domanda è già stata pubblicata, vengono pubblicati anche il ritiro o la limitazione».
Fatti e decisione controversa
I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti da 1 a 10 della sentenza impugnata. Ai fini del presente procedimento, essi possono essere riassunti come segue.
Il 28 dicembre 2012 la ricorrente ha presentato all’EUIPO una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea ai sensi del regolamento n. 207/2009. Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno denominativo «tigha» (in prosieguo: il «marchio richiesto»).
I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione rientrano nella classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato (in prosieguo: l’«Accordo di Nizza»), e corrispondono alla seguente descrizione:
«Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; Costumi; Abbigliamento in finta pelle; Abbigliamento per automobilisti; Abiti; Abiti; Gabardine [indumenti]; Cinture [abbigliamento]; Stivaletti; Guanti [abbigliamento]; Petti di camicie; Camicie; Sparati di camicie; Zoccoli [calzature]; Pantaloni; Cappelli; Giacche; Jerseys [indumenti]; Camiciotti; Calotte; Cappucci [indumenti]; Fodere confezionate [parti di indumenti]; Copricapo [cappelleria]; Copribusti; Busti; Abbigliamento in pelle; Leggings [pantaloni]; Biancheria personale; Cappotti; Pellicce; Berrette [cuffie]; Visiere [cappelleria]; Sopravvesti; Copriorecchie [abbigliamento]; Tute [indumenti]; Parka; Poncho; Pullover; Impermeabili; Gonne; Sandali; Sciarpe; Scarpe; Suole; Tomaie; Punte di calzature [spunterbi]; Calzature; Bluse; Guanti da sci; Slip; Calzini; Stivali; Tomaie di calzature; Fasce per la testa [abbigliamento]; Calze; Calze antisudorifiche; Collants; Maglioni; Tee-shirt; Grembiuli abiti; Indumenti lavorati a maglia; Maglie [indumenti]; Soprabiti; Uniformi; Biancheria personale antisudorifica; Mutande; Tute da sci nautico; Panciotti; Maglieria; Cappelli a cilindro».
La domanda di marchio dell’Unione europea è stata pubblicata nel
Bollettino dei marchi dell’Unione europea
n. 2013/011, del 16 gennaio 2013.
Il 12 aprile 2015, la Taiga, interveniente in primo grado, ha presentato opposizione alla registrazione del marchio richiesto, segnatamente, per i prodotti di cui al punto 9 della presente sentenza.
L’opposizione era basata sul marchio dell’Unione europea anteriore TAIGA che designa, in particolare, i prodotti rientranti nella classe 25 ai sensi dell’accordo di Nizza, e corrispondenti alla seguente descrizione:
«Articoli di abbigliamento; indumenti esterni, biancheria personale; scarpe; copricapo (cappelleria) e cappelleria; scarpe e stivali per il lavoro; articoli di abbigliamento per il lavoro; guanti; cinture e calzini».
Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione era quello di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.
Con decisione del 9 febbraio 2015, la divisione di opposizione dell’EUIPO ha respinto l’opposizione presentata dalla Taiga.
Il 28 settembre 2015 la Taiga ha presentato ricorso dinanzi all’EUIPO contro tale decisione della divisione di opposizione.
Con la decisione controversa, la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO (in prosieguo: la «commissione di ricorso») ha parzialmente annullato detta decisione della divisione di opposizione, vale a dire, per tutti i prodotti in questione rientranti nella classe 25 ai sensi del’accordo di Nizza e ha respinto, di conseguenza, la domanda di registrazione relativa a tali prodotti. Essa ha ritenuto che l’uso del marchio anteriore fosse stato provato per taluni prodotti rientranti nella classe 25 che erano identici o simili ai prodotti coperti dal marchio richiesto, che i segni in conflitto erano molto simili sotto il profilo visivo, identici sotto il profilo fonetico, almeno per i consumatori di lingua inglese, e che tali segni non potevano essere associati ad alcun concetto per la maggior parte del pubblico di riferimento. In tali circostanze, la commissione di ricorso ha ritenuto che sussistesse un rischio di confusione nella mente di tale pubblico, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 207/2009, relativamente ai prodotti rientranti nella classe 25.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 13 febbraio 2017, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa.
A sostegno del proprio ricorso essa ha dedotto due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e, il secondo, sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento.
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso in toto.
Conclusioni delle parti
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata e la decisione controversa;
–
in subordine, annullare la sentenza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale e,
–
condannare l’EUIPO alle spese.
L’EUIPO chiede che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione e
–
condannare la ricorrente alle spese.
La Taiga chiede che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione e
–
condannare la ricorrente alle spese del procedimento, incluse le spese da essa sostenute.
Sull’impugnazione
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce due motivi, vertenti, il primo, sulla violazione dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, e il secondo, su una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dello stesso.
Sul primo motivo
Argomenti delle parti
Con il primo motivo, la ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale di aver considerato, al punto 34 della sentenza impugnata, che gli articoli di abbigliamento ai quali si riferivano gli elementi di prova dedotti dalla Taiga per dimostrare l’uso del marchio anteriore avevano tutti la stessa destinazione. Il Tribunale avrebbe, quindi, erroneamente dichiarato che tali prodotti non costituivano una sottocategoria autonoma di prodotti rientranti nella classe 25 ai sensi dell’accordo di Nizza.
Con la prima parte di tale motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale non avrebbe dovuto fondare la propria valutazione sui prodotti ai quali si riferivano tali elementi di prova dedotti dalla Taiga, ma su quelli per i quali il marchio anteriore era stato registrato. Pertanto, la questione alla quale il Tribunale avrebbe dovuto dare risposta, sarebbe se il marchio anteriore era stato registrato per una categoria di prodotti sufficientemente ampia al fine di poter distinguere, al suo interno, diverse sottocategorie autonome, di modo che l’uso riguardava solo prodotti specifici di questa «ampia categoria».
Nella seconda parte di detto motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di non aver tenuto conto del fatto che i prodotti di abbigliamento, ai quali si riferiscono, rispettivamente, detti elementi di prova e il marchio richiesto, erano, in primo luogo, destinati a molteplici usi, vale a dire coprire, nascondere, abbellire o proteggere il corpo umano, e dall’altro, che essi erano rivolti a pubblici diversi e che erano venduti in negozi diversi, con la conseguenza che i primi sarebbero diversi dai secondi.
L’EUIPO ritiene che il primo motivo di impugnazione debba essere respinto come inammissibile nella misura in cui la ricorrente sostiene che il Tribunale ha effettuato una valutazione errata delle prove presentate dalla Taiga dinanzi alla commissione di ricorso per dimostrare l’uso effettivo del marchio anteriore. Pertanto, secondo l’EUIPO, la ricorrente contesta la valutazione dei fatti effettuata dal Tribunale, senza dedurre alcuno snaturamento di tali fatti né dedurre un errore di diritto idoneo a invalidare la motivazione del Tribunale. In ogni caso, il motivo in questione dovrebbe essere respinto in quanto infondato.
La Taiga sostiene che tale motivo deve essere respinto in quanto infondato.
Giudizio della Corte
In limine, si deve respingere l’argomento dell’EUIPO relativo all’irricevibilità del primo motivo. Infatti, la ricorrente non contesta la valutazione fattuale del Tribunale ma mette in discussione la metodologia e i criteri applicati dal Tribunale per definire la nozione di uso «per una parte dei prodotti o servizi», ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009. Poiché tale motivo riguarda, quindi, i criteri secondo i quali il Tribunale deve valutare l’esistenza di un uso effettivo del marchio anteriore per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, o per una parte di essi, ai sensi di tale disposizione, tale motivo solleva una questione di diritto che può essere oggetto di un controllo della Corte in sede di impugnazione (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2019, Der Grüne Punkt/EUIPO,
C‑143/19 P
,
EU:C:2019:1076
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
Con il suo argomento, la ricorrente contesta al Tribunale, innanzitutto, di aver ritenuto che fosse necessario stabilire se solo gli articoli ai quali si riferivano le prove dell’uso presentate dalla ricorrente costituivano una sottocategoria autonoma rispetto ai prodotti rientranti nella classe 25 ai sensi dell’accordo di Nizza, poi, di non avere correttamente applicato il criterio dello scopo e della destinazione dei prodotti in parola al fine di determinare siffatta sottocategoria autonoma nonché, infine, di non aver tenuto conto del fatto che i prodotti in questione erano destinati a pubblici diversi ed erano venduti in negozi diversi.
A tale proposito, va ricordato, innanzitutto, che il Tribunale, ai punti da 29 a 32 della sentenza impugnata, ha rilevato quanto segue:
«29
Le disposizioni dell’articolo 42 del regolamento n. 207/2009, che consentono di considerare il marchio anteriore registrato per la sola parte dei prodotti o servizi per la quale è stato accertato l’uso serio del marchio, da un lato, costituiscono una limitazione ai diritti che il titolare del marchio anteriore trae dalla rispettiva registrazione, cosicché esse non possono essere interpretate in modo da condurre ad un’ingiustificata limitazione dell’ampiezza della protezione del marchio anteriore, segnatamente nell’ipotesi in cui i prodotti o i servizi per i quali tale marchio è stato registrato costituiscano una categoria sufficientemente circoscritta, e, dall’altro, devono essere conciliate con il legittimo interesse del titolare medesimo a poter estendere, in futuro, la propria gamma di prodotti o servizi, nei limiti dei termini relativi ai prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato, godendo della tutela che la registrazione del marchio stesso gli conferisce [v., in tal senso, sentenza del 14 luglio 2005, Reckitt Benckiser (Spagna)/UAMI – Aladin (ALADIN),
T‑126/03
,
EU:T:2005:288
, punti
e
].
Qualora un marchio sia stato registrato per una categoria di prodotti o servizi sufficientemente ampia affinché nel suo ambito possano essere distinte varie sottocategorie inquadrabili autonomamente, la prova dell’uso serio del marchio per una parte di tali prodotti o servizi comporta la tutela, nell’ambito di un procedimento di opposizione, unicamente per la sottocategoria o le sottocategorie cui appartengono i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato effettivamente utilizzato. Per contro, qualora un marchio sia stato registrato per prodotti o servizi definiti in modo talmente preciso e circoscritto che non sia possibile operare suddivisioni significative all’interno della relativa categoria, la prova dell’uso serio del marchio per tali prodotti o servizi ricomprende necessariamente, ai fini dell’opposizione, l’intera categoria medesima [sentenze del 14 luglio 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN),
T‑126/03
,
EU:T:2005:288
, punto
, e del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR),
T‑256/04
,
EU:T:2007:46
, punto
].
Tuttavia, se è pur vero che la nozione di uso parziale è diretta a non rendere indisponibili marchi di cui non si sia fatto uso per una determinata categoria di prodotti, tale nozione non deve produrre l’effetto di privare il titolare di detto marchio di qualsiasi protezione per prodotti che, senza essere rigorosamente identici a quelli per i quali egli ha potuto provare un uso serio, non differiscono sostanzialmente da questi ed appartengono ad uno stesso gruppo non altrimenti suddivisibile se non in modo arbitrario. A tale riguardo, si deve rilevare che è praticamente impossibile per il titolare di un marchio fornire la prova dell’uso di quest’ultimo per tutte le varianti immaginabili dei prodotti oggetto di registrazione. Conseguentemente, la nozione di “parte dei prodotti o dei servizi” non può essere intesa nel senso che si riferisce a tutte le declinazioni commerciali di prodotti o servizi analoghi, bensì unicamente ai prodotti o servizi sufficientemente differenziati da poter costituire categorie o sottocategorie coerenti [sentenze del14 luglio 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN),
T‑126/03
,
EU:T:2005:288
, punto
, e del 6 marzo 2014, Anapurna/UAMI – Annapurna (ANNAPURNA),
T‑71/13
, non pubblicata,
EU:T:2014:105
, punto
].
Per quanto riguarda la questione se determinati prodotti appartengano ad una sottocategoria coerente inquadrabile autonomamente, dalla giurisprudenza risulta che, poiché il consumatore cerca anzitutto un prodotto o un servizio che possa rispondere ai suoi specifici bisogni, la finalità o la destinazione del prodotto o servizio di cui trattasi riveste un carattere essenziale nell’orientamento della sua scelta. Pertanto, in quanto applicato dal consumatore prima di qualsiasi acquisto, il criterio della finalità o della destinazione costituisce un criterio fondamentale nella definizione di una sottocategoria di prodotti o servizi. Per contro, la natura dei prodotti di cui trattasi nonché le loro caratteristiche non sono, in quanto tali, rilevanti per la definizione di sottocategorie di prodotti o di servizi [v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2016, August Storck/EUIPO – Chiquita Brands (Fruitfuls),
T‑367/14
, non pubblicata,
EU:T:2016:615
, punto
e giurisprudenza ivi citata]».
Alla luce di tali norme di diritto e principi giurisprudenziali, il Tribunale, ai punti da 33 a 36 della sentenza impugnata ha esaminato se gli articoli ai quali si riferivano gli elementi di prova forniti dalla Taiga costituissero una sottocategoria autonoma di prodotti, rientranti nella classe 25 ai sensi dell’accordo di Nizza coperti dal marchio anteriore, che contiene solamente abbigliamento esterno per protezione dalle intemperie. In una prima fase, il Tribunale ha considerato che tali articoli avessero «la medesima destinazione, poiché mira[va]no a coprire il corpo umano, a nasconderlo, ad adornarlo e a proteggerlo dagli elementi» e non potevano, «in ogni caso, essere considerati “essenzialmente differenti”» ai sensi della giurisprudenza di cui al punto 31 della sentenza impugnata In un secondo momento, il Tribunale ha osservato che le particolari caratteristiche possedute da tali prodotti, in particolare quelle consistenti a proteggere dalle intemperie, erano, in linea di principio, irrilevanti, in quanto, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 32 della sentenza impugnata, le «caratteristiche dei prodotti non sono, in quanto tali, rilevanti per la definizione di sottocategorie di prodotti o di servizi». Di conseguenza, il Tribunale ha respinto il primo motivo.
Ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 207/2009, il titolare di un marchio europeo può chiedere al titolare di un marchio anteriore di provare che quest’ultimo sia stato «seriamente utilizzato» nell’Unione europea nei cinque anni precedenti la pubblicazione della domanda di marchio oggetto di opposizione.
Innanzitutto, va ricordato che il concetto di «uso effettivo» è un concetto autonomo del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza dell’11 marzo 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, punti da
a
).
A tale proposito, affinché possa ritenersi che un marchio sia stato «seriamente utilizzato», ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, prima frase, del regolamento n. 207/2009, è necessario che tale marchio sia utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale, che consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 2019, Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark/Schmid,
C‑514/18 P
, non pubblicata,
EU:C:2019:878
, punti
e
e giurisprudenza ivi citata). Infatti, un marchio non utilizzato costituisce un ostacolo non soltanto alla concorrenza – in quanto esso limita il novero dei segni che possono essere registrati come marchi da altri e priva i concorrenti della possibilità di utilizzare tale marchio, o un marchio simile, al momento di immettere nel mercato interno prodotti o servizi identici o simili a quelli contraddistinti dal marchio in questione – ma anche alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi (sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, punto
).
Affinché tale funzione essenziale possa essere assolta da un marchio, il regolamento n. 207/2009 conferisce al titolare di quest’ultimo un insieme di diritti, limitandoli a quanto strettamente necessario per assicurare tale funzione, come sottolineato dall’avvocato generale al punto 40 delle sue conclusioni.
Pertanto, l’articolo 15 del regolamento n. 207/2009 enuncia che la protezione di un marchio anteriore è giustificata solo qualora quest’ultimo ha formato oggetto di un «uso effettivo [nell’Unione] per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato».
L’articolo 42, paragrafo 2, di tale regolamento applica tale norma di diritto nell’ambito specifico dei procedimenti di opposizione. L’articolo 42, paragrafo 2, ultima frase, di detto regolamento prevede che, se il marchio anteriore è stato utilizzato solo per una parte dei prodotti o dei servizi per cui è stato registrato, ai fini dell’esame dell’opposizione si intende registrato solo per tale parte dei prodotti o dei servizi.
In tale contesto, occorre rilevare, come l’avvocato generale al punto 47 delle sue conclusioni, che l’ampiezza delle categorie di prodotti o di servizi per i quali il marchio anteriore è stato registrato costituisce un elemento determinante dell’equilibrio tra, da un lato, il mantenimento e la preservazione dei diritti esclusivi conferiti al titolare del marchio anteriore e, dall’altro, la loro limitazione, al fine di evitare che un marchio utilizzato in modo parziale benefici di una protezione estesa per il solo fatto di essere stato registrato per un’ampia gamma di prodotti o di servizi, circostanza di cui il Tribunale ha correttamente tenuto conto ai punti da 29 a 31 della sentenza impugnata.
Per quanto riguarda la nozione di «parte dei prodotti o servizi» di cui all’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, occorre ricordare che la Corte ha avuto la possibilità di statuire, relativamente all’applicazione dell’articolo 43, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che una sottocategoria di prodotti oggetto di una domanda di registrazione come marchio dell’Unione europea deve essere identificata mediante l’uso di un criterio che consenta di specificare in modo sufficientemente dettagliato tale sottocategoria (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2014, UAMI/Kessel medintim
C‑31/14 P
, non pubblicata,
EU:C:2014:2436
, punto
).
Orbene, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni, l’analisi effettuata dalla Corte in tale sentenza può essere trasposta nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 42, paragrafo 2, di tale regolamento, poiché la definizione di una sottocategoria autonoma di prodotti o di servizi deve basarsi su criteri identici, sia nel contesto di una domanda di limitazione dell’elenco dei prodotti o servizi oggetto della domanda di registrazione o di opposizione, in modo da poter confrontare i prodotti o servizi di cui trattasi, definiti sulla base dei medesimi criteri, sia nell’ambito della valutazione del rischio di confusione.
Ne deriva, da un lato, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, che il consumatore che desidera acquistare un prodotto o servizio rientrante in una categoria definita in modo particolarmente preciso e circoscritto, ma al cui interno non è possibile operare suddivisioni significative, assocerà al marchio anteriore tutti i prodotti o i servizi appartenenti a tale categoria in modo tale che tale marchio assolverà la sua funzione essenziale di garantire la provenienza di tali prodotti o servizi. In tali circostanze, è sufficiente richiedere al titolare del marchio anteriore di fornire la prova dell’uso effettivo di tale marchio per una parte dei prodotti o dei servizi che rientrano in tale categoria omogenea.
Dall’altro lato, come ha rilevato l’avvocato generalmente al paragrafo 52 delle sue conclusioni, per quanto riguarda prodotti o servizi riuniti in una categoria ampia, che può essere suddivisa in più sottocategorie autonome, è necessario imporre al titolare del marchio anteriore la prova dell’uso effettivo di tale marchio per ciascuna di tali sottocategorie autonome. Infatti, se il titolare del marchio anteriore ha registrato il marchio per una vasta gamma di prodotti o servizi che potrebbe eventualmente commercializzare, ma non lo ha fatto nel corso dei cinque anni precedenti la pubblicazione della domanda di marchio contro il quale ha presentato l’opposizione, il suo interesse a beneficiare della protezione del marchio anteriore per questi prodotti o servizi non può prevalere sull’interesse dei concorrenti a registrare il proprio marchio per detti prodotti o servizi.
Per quanto riguarda il criterio o i criteri pertinenti da utilizzare per individuare una sottocategoria coerente di prodotti o servizi che possa essere considerata in modo autonomo, la Corte ha dichiarato, in sostanza, che il criterio dello scopo o della destinazione dei prodotti o dei servizi di cui trattasi costituisce un criterio essenziale ai fini della definizione di una sottocategoria autonoma di prodotti (v., in tal senso, sentenza dell’11 dicembre 2014, UAMI/Kessel medintim,
C‑31/14 P
, non pubblicata,
EU:C:2014:2436
, punto
).
È alla luce di tali principi che occorre esaminare, innanzitutto, la prima parte del primo motivo, secondo il quale il Tribunale avrebbe dovuto basarsi, nell’ambito dell’analisi sull’esistenza di una sottocategoria coerente che potesse essere considerata in modo autonomo, sui prodotti per i quali è stato registrato il marchio anteriore.
A tale proposito, occorre rilevare che sia dal tenore letterale dell’articolo 42, paragrafo 2, ultima frase, del regolamento n. 207/2009, sia dai punti da 39 a 42 della presente sentenza emerge che è necessario valutare in maniera concreta, principalmente in relazione ai prodotti per i quali il titolare del marchio anteriore ha fornito la prova dell’uso di tale marchio, se tali prodotti costituiscono una sottocategoria autonoma rispetto ai prodotti della classe di prodotti interessata, in modo da mettere in relazione i prodotti per i quali è stato dimostrato l’uso effettivo del marchio anteriore con la categoria di prodotti oggetto della domanda di registrazione di tale marchio.
Orbene, il Tribunale ha esaminato, al punto 33 della sentenza impugnata, se gli articoli ai quali si riferiva tale prova d’uso dedotta dalla Taiga costituissero una sottocategoria autonoma per i prodotti rientranti nella classe 25 ai sensi dell’accordo di Nizza, vale a dire rispetto alla categoria più generale cui il marchio anteriore è stato registrato. Inoltre, il Tribunale ha correttamente collegato tali articoli con detta categoria più generale, prima di concludere, al punto 34 della sentenza impugnata, che questi elementi non possono essere considerati come sostanzialmente diversi.
Pertanto, la prima parte deve essere respinta in quanto infondata.
In seguito, per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo, con il quale la ricorrente contesta al Tribunale, nella prima cenura di tale motivo di non aver correttamente applicato il criterio dello scopo e della destinazione dei prodotti in esame, al fine di determinare una sottocategoria autonoma di prodotti, esso deve essere respinto perché infondato.
Infatti, dalla sentenza dell’11 dicembre 2014, UAMI/Kessel medintim (
C‑31/14 P
, non pubblicata,
EU:C:2014:2436
, punti
e da 39 a 41) emerge che lo scopo e la destinazione dei prodotti in questione non sono destinati a definire sottocategorie di prodotti in modo astratto o artificiale, ma che tale criterio deve essere applicato in modo coerente e concreto, come ha, peraltro, sottolineato l’avvocato generale ai punti 70 e 71 delle sue conclusioni.
Di conseguenza, se risulta, come nella fattispecie, che i prodotti in questione hanno, come spesso accade, diversi scopi e destinazioni, non è possibile, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, determinare l’esistenza di una sottocategoria distinta di prodotti considerando, isolatamente, ciascuno degli scopi che tali prodotti possono avere. Infatti, un tale approccio non consentirebbe di individuare in modo coerente sottocategorie autonome e avrebbe la conseguenza, come ha sottolineato l’avvocato generale al paragrafo 71 delle sue conclusioni, di limitare eccessivamente i diritti del titolare del marchio anteriore, in particolare in quanto non si terrebbe sufficientemente conto del suo legittimo interesse ad ampliare la gamma di prodotti o servizi per i quali il suo marchio è registrato.
È, quindi, a giusto titolo che il Tribunale non ha preso in considerazione, isolatamente, ciascuno degli usi dei prodotti in questione, ovvero coprire, nascondere, abbellire o proteggere il corpo umano, essendo questi diversi usi combinati ai fini dell’immissione in commercio di tali prodotti, come ha sottolineato l’avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni.
Infine, la seconda censura della seconda parte del primo motivo, con il quale la ricorrete sostiene che il Tribunale non ha preso in considerazione il fatto che i prodotti in esame sarebbero destinati a pubblici diversi e che erano venduti in negozi diversi, deve anch’esso esser respinto in quanto infondato, poiché siffatti criteri non sono rilevanti per definire una sottocategoria autonoma di prodotti, ma per la valutazione de pubblico rilevante (v., in tal senso e per analogia, sentenza dell’11 dicembre 2014, UAMI/Kessel medintim,
C‑31/14 P
, non dichiarata,
EU:C:2014:2436
, punti
e
).
Pertanto, il primo motivo dev’essere respinto poiché infondato.
Sul secondo motivo
Il secondo motivo di impugnazione è suddiviso in tre parti.
Sulla prima parte del secondo motivo
–
Argomenti delle parti
Con la prima parte del secondo motivo di impugnazione la ricorrente sostiene che, poiché ha erroneamente applicato le condizioni per un uso effettivo del marchio anteriore, il Tribunale è erroneamente giunto alla conclusione che i prodotti «articoli di abbigliamento» e «cappelleria», oggetto del marchio richiesto, erano identici ai medesimi prodotti coperti dal marchio anteriore.
L’EUIPO e la Taiga ritengono che la prima parte del secondo motivo di impugnazione debba essere respinta in quanto infondata.
–
Giudizio della Corte
Poiché la prima parte del secondo motivo di impugnazione si fonda esclusivamente su un’errata applicazione delle condizioni per un uso effettivo del marchio anteriore e poiché il Tribunale, come emerge dai punti 47, 52 e 53 della presente sentenza, non ha commesso errori a tale riguardo, tale parte deve essere respinta in quanto infondata.
Sulla seconda parte del secondo motivo
–
Argomenti delle parti
Con la seconda parte del secondo motivo di impugnazione, che è suddivisa in tre censure, la ricorrente contesta la valutazione del Tribunale relativamente alla similitudine dei segni in conflitto, sotto il profilo visivo, fonetico e concettuale.
Per quanto riguarda la prima censura, la ricorrente ritiene che, qualora il Tribunale avesse preso in considerazione la composizione insolita del marchio richiesto, in relazione alla presenza di «consonanti asimmetriche» e all’ortografia inusuale di tale marchio alla luce del gruppo di lettere «igh», non sarebbe giunto alla conclusione che i segni in conflitto erano simili sotto il profilo visivo.
Per quanto riguarda la seconda censura, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha, erroneamente, «supposto», senza alcun elemento di prova a sostegno, che il gruppo di lettere «ti» fosse sempre pronunciato «tai». Tuttavia, sarebbe ovvio che non è così e, pertanto, essa non era tenuta a fornire elementi di prova in proposito.
Per quanto riguarda la terza censura, la ricorrente critica l’analisi effettuata dal Tribunale ai sensi della quale esso è giunto alla conclusione che le differenze concettuali tra i segni in conflitto non erano stabilite per tutto il territorio dell’Unione europea, con la conseguenza che esse non erano tali da neutralizzare la somiglianza visiva e fonetica esistente tra tali segni. In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale al punto 71 della sentenza impugnata, la parola «taïga» avrebbe un «significato preciso ed immediato», non solo per i consumatori medi del nord e dell’est del «continente europeo», ma anche per quelli del sud di tale continente, nonché per i consumatori di lingua inglese. Infatti, a causa dell’indiscussa dimensione della foresta boreale, nota come «taïga» e del suo significato a livello mondiale, il termine farebbe parte dell’educazione generale nel «continente europeo» e oltre.
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe, erroneamente, omesso di applicare la propria giurisprudenza ai sensi della quale sarebbe sufficiente che un termine sia compreso in una parte dell’Unione europea per concludere che esistono differenze concettuali tra i segni in conflitto.
L’EUIPO afferma che le tre censure dedotte a sostegno della seconda parte del secondo motivo di impugnazione devono essere respinte in quanto irricevibili, e, inoltre, che la prima e la terza censura devono essere respinte in quanto infondate.
La Taiga sostiene che detta parte deve essere respinta in quanto infondata.
–
Giudizio della Corte
Si deve osservare che, con la prima e la seconda censura della seconda parte del secondo motivo di impugnazione, la ricorrente intende ottenere dalla Corte una nuova valutazione della somiglianza fonetica e visiva dei segni in conflitto, senza tuttavia dedurre un qualsiasi snaturamento dei fatti e degli elementi di prova da parte del Tribunale a tale riguardo.
Orbene, è opportuno ricordare che, ai sensi degli articoli 256, paragrafo 1, TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto. Il Tribunale è competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché gli elementi di prova allegati. La valutazione di detti fatti e di detti elementi di prova non costituisce, quindi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione, salvo il caso di snaturamento di tali fatti o di tali elementi. Orbene, la valutazione della somiglianza fonetica e visiva dei segni in conflitto, costituisce una valutazione di fatto (sentenza del 19 marzo 2015, MEGA Brands International/UAMI,
C‑182/14 P
,
EU:C:2015:187
, punti
e
e giurisprudenza ivi citata).
Pertanto, la prima e la seconda censura del secondo motivo di ricorso devono essere respinte come irricevibili in quanto tendenti ad ottenere una nuova valutazione dei fatti.
Peraltro, poiché va ritenuto che, nell’ambito della seconda censura, la ricorrente critichi l’applicazione fatta dal Tribunale delle norme relative all’onere della prova, contestandogli di avere «supposto», senza alcun elemento di prova a sostegno, che il gruppo di lettere «ti» fosse sempre pronunciato «tai» e di aver imposto alla ricorrente di fornire elementi di prova che dimostrassero il contrario, si deve ricordare che al punto 58 della sentenza impugnata, il Tribunale, ha, segnatamente, rilevato che la commissione di ricorso aveva ritenuto, al punto 40 della decisione controversa, che, almeno per quanto riguarda i consumatori di lingua inglese, la pronuncia delle sillabe «ti» e «tai» dei marchi in conflitto era identica. Inoltre, ai punti da 60 a 62 della sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto la conclusione della commissione di ricorso secondo la quale i segni in conflitto erano identici sotto il profilo fonetico, almeno per quanto riguarda i consumatori di lingua inglese, dopo aver rilevato che la ricorrente non aveva fornito alcun elemento che consentisse di considerare che il suono delle sillabe iniziali «ti» e «tai» dei segni in conflitto non fosse identico per il pubblico di lingua inglese.
Orbene, senza commettere un errore di diritto, il Tribunale ha preso in considerazione il fatto che la ricorrente non aveva dedotto alcuna prova per mettere in discussione la valutazione della commissione di ricorso secondo la quale le sillabe iniziali «ti» e «tai» dei segni in conflitto sarebbero state pronunciate in modo identico per il pubblico di lingua inglese al fine di approvare tale valutazione. Infatti, da un lato, tale valutazione è stata illustrata da un esempio tratto dall’Oxford English Dictionary, come risulta dal paragrafo 40 della decisione impugnata. Dall’altro lato, nel contesto di una domanda di annullamento dinanzi al Tribunale, spetta al ricorrente dimostrare i presunti errori che, a suo parere, viziano la decisione impugnata.
La seconda censura della seconda parte del secondo motivo di impugnazione, deve, di conseguenza, essere respinta in quanto infondata nella parte in cui contesta al Tribunale di aver violato le norme relative all’onere della prova.
Con la terza censura, in primo luogo, la ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale di aver rilevato, al punto 71 della sentenza impugnata, che nessun elemento del fascicolo consentiva di stabilire che il termine «taïga» avesse un significato «preciso ed immediato» per i consumatori medi di lingua inglese e del sud del «continente europeo».
Con tale argomento la ricorrente, senza sviluppare un’argomentazione giuridica volta specificamente ad individuare l’errore di diritto di cui sarebbe viziata la sentenza impugnata, intende ottenere dalla Corte una nuova valutazione dei fatti e degli elementi di prova. Nella misura in cui non deduce alcuno snaturamento di tali elementi, tale argomento deve essere, quindi, respinto in quanto irricevibile (v., in tal senso, sentenza del 13 novembre 2019, Outsource Professional Services/EUIPO,
C‑528/18 P
, non pubblicata,
EU:C:2019:961
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
In secondo luogo, nella misura in cui la ricorrente contesta il metodo e i criteri applicati dal Tribunale nella sua valutazione della similitudine concettuale dei segni in conflitto, essa contesta, in realtà, una erronea applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, che costituisce una questione di diritto soggetta al controllo della Corte di giustizia in sede di impugnazione (v., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2019, Der Grüne Punkt/EUIPO,
C‑143/19 P
,
EU:C:2019:1076
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
La ricorrente contesta al Tribunale di aver dichiarato, ai punti 67 e 71 della sentenza impugnata, che essa non aveva dimostrato che il termine «taïga» aveva un «significato preciso e immediato» per il pubblico di riferimento composto da consumatori dell’Unione nel suo insieme, mentre dalla giurisprudenza del Tribunale non emergeva che il termine in questione dovesse essere compreso da tutto il pubblico di riferimento. Sarebbe, infatti, sufficiente che solo una parte del pubblico di riferimento associ il termine in questione a un particolare concetto per concludere che esistono differenze concettuali che potrebbero neutralizzare le somiglianze visive e fonetiche tra i segni in conflitto per l’intero pubblico di riferimento.
Orbene, la Corte ha stabilito che, qualora il titolare di un marchio dell’Unione europea si opponga, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, alla registrazione di un marchio simile dell’Unione europea che creerebbe un rischio di confusione, tale opposizione deve essere accolta se l’esistenza del rischio di confusione è accertata in una parte dell’Unione (sentenza del 22 settembre 2016, combit Software,
C‑223/15
,
EU:C:2016:719
, paragrafo
e la giurisprudenza citata).
Di conseguenza, se esistono somiglianze visive o fonetiche tra i segni in conflitto per una parte sostanziale del pubblico di riferimento, per la quale non sono state provate differenze concettuali tra tali segni, in grado di neutralizzare tali somiglianze, il Tribunale deve procedere ad un’analisi globale del rischio di confusione (v., in tal senso, sentenza del 4 marzo 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory,
C‑328/18 P
,
EU:C:2020:156
, punti da
a
e giurisprudenza ivi citata).
Il Tribunale non ha quindi commesso un errore di diritto avendo preso in considerazione il fatto che la ricorrente non aveva dimostrato che, per una parte sostanziale del pubblico di riferimento, il termine «taïga» aveva un «significato preciso e immediato».
Occorre pertanto respingere la seconda parte del secondo motivo di impugnazione in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.
Sulla terza parte del secondo motivo
–
Argomenti delle parti
Con la terza parte del secondo motivo di impugnazione, la ricorrente sostiene che non sussiste alcun rischio di confusione per il pubblico di riferimento ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, poiché, per quanto riguarda la valutazione complessiva dello stesso, in primo luogo, i segni in conflitto sono commercializzati in negozi diversi, in secondo luogo, le differenze sotto il profilo visivo tra i termini «taïga» e «tigha» sono più rilevanti di tutte le asserite similitudini sotto il profilo fonetico e, in terzo luogo i prodotti in parola sono leggermente simili.
L’EUIPO ritiene che la terza parte del secondo motivo di ricorso debba essere respinta in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondata.
La Taiga fa valere che tale parte deve essere respinta in quanto infondata.
–
Giudizio della Corte
La terza parte del secondo motivo di impugnazione deve essere respinta in quanto irricevibile poiché la ricorrente non identifica alcun punto della sentenza impugnata da essa contestato e non deduce alcun errore di diritto del Tribunale, ma si limita a rammentare il suo argomento già sviluppato nell’ambito della sua domanda depositata in primo grado (v., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2018, Basic Net/EUIPO,
C‑547/17 P
, non riportata,
EU:C:2018:682
, paragrafo
e giurisprudenza citata).
Di conseguenza, si deve respingere il secondo motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre respingere l’impugnazione in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.
Sulle spese
Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura della Corte, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese della presente impugnazione, conformemente alla domanda dell’EUIPO e della Taiga.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

1)
L’impugnazione è respinta.

2)
La ACTC GmbH è condannata alle spese.

Firme
(
*1
)	Lingua processuale: l’inglese.