CELEX: 62020TJ0207
EU-varumärke
Ogiltighetsförfarande
EU-figurmärke PALLADIUM HOTELS & RESORTS
Sakprövningsförutsättningar för en ansökan om ogiltighetsförklaring
Artikel 53.4 i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artikel 60.4 i förordning (EU) 2017/1001)
Artikel 56.3 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 63.3 i förordning 2017/1001)

Bakgrund till tvisten
Fiesta Hotels & resorts, SL, vars rättigheter och skyldigheter övertagits av intervenienten Palladium Gestion, SL, ingav den 30 oktober 2002 en ansökan om registrering av EU-varumärke till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) i enlighet med rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (
EGT L 11, 1994, s. 1
; svensk specialutgåva, område 17, volym 2, s. 3), i dess ändrade lydelse (ersatt av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (
EUT L 78, 2009, s. 1
), i dess ändrade lydelse, vilken i sin tur ersatts av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (
EUT L 154, 2017, s. 1
).
Det sökta varumärket utgörs av nedanstående figurkännetecken:
De tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas av klass 43 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar följande beskrivning: ”Restauranger; tillfälligt boende”.
Den 26 september 2005 registrerades varumärket med nr 2915304. Det förnyades till och med den 30 oktober 2022.
Den 2 mars 2006 ingav Residencial Palladium, SA, en ansökan till EUIPO om ogiltighetsförklaring av det omstridda varumärket för samtliga tjänster det hade registrerats för (ogiltighetsförfarande 1544C) (nedan kallad den första ansökan om ogiltighetsförklaring).
Till stöd för denna ansökan åberopades de ogiltighetsgrunder som avses i artikel 52.1 a och c i förordning nr 40/94 (nu artikel 53.1 a och c i förordning nr 207/2009, nu artikel 60.1 a och c i förordning 2017/1001).
Den 27 mars 2006 ingavs en begäran till EUIPO om att registreringen av det omstridda varumärket skulle överlåtas till förmån för intervenientens rättsliga föregångare, som delgavs överlåtelsen den 3 april 2006.
Den 18 april 2006 underrättade Residencial Palladium, inom den föreskrivna fristen för att åtgärda vissa konstaterade brister, EUIPO om att bolaget återkallade den första ansökan om ogiltighetsförklaring.
Genom beslut av den 26 april 2006 avslutade annulleringsenheten ogiltighetsförfarande 1544C.
Efter en ändring av sin rättsliga form övergick Residencial Palladium till att bli Residencial Palladium, SL, klaganden i förevarande fall.
Den 20 juni 2017 ingav klaganden en ansökan till EUIPO om ogiltighetsförklaring av det omstridda varumärket för samtliga tjänster det hade registrerats för (ogiltighetsförfarande 15119C) (nedan kallad den andra ansökan om ogiltighetsförklaring).
Till stöd för den andra ansökan om ogiltighetsförklaring åberopades de ogiltighetsgrunder som avses i dels artikel 51.1 b i förordning nr 40/94 (nu artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009, nu artikel 59.1 b i förordning 2017/1001), avseende att EU-varumärket hade registrerats i ond tro, dels artikel 52.1 c i förordning nr 40/94.
Genom beslut av den 30 november 2018 avslog annulleringsenheten den andra ansökan om ogiltighetsförklaring med motiveringen att den var ogrundad enligt artikel 59.1 b i förordning 2017/1001 och att den inte kunde tas upp till prövning i den del den avsåg den ogiltighetsgrund som föreskrivs i artikel 60.1 c i förordning 2017/1001. Annulleringsenheten fann i sistnämnda avseende att i enlighet med artikel 60.4 i förordning 2017/1001 kunde klaganden inte ge in en ny ansökan om ogiltighetsförklaring på grundval av andra, äldre rättigheter som denne hade kunnat åberopa som grund för sin första ansökan.
Den 29 mars 2019 överklagade klaganden annulleringsenhetens beslut till EUIPO med stöd av artiklarna 66–71 i förordning 2017/1001, och preciserade att man inte bestred avslaget på ansökan i den del det grundades på artikel 52.1 b i förordning nr 207/2009.
Genom beslut av den 12 februari 2020 (nedan kallat det överklagade beslutet) avslog EUIPO:s fjärde överklagandenämnd klagandens överklagande. Vad gäller överklagandets omfattning uppgav överklagandenämnden att det endast syftade till att pröva huruvida annulleringsenheten hade gjort en riktig bedömning när den fann att ansökan om ogiltighetsförklaring inte kunde tas upp till prövning i enlighet med artikel 60.4 i förordning 2017/1001. Efter att ha erinrat om ordalydelsen i denna bestämmelse, kom överklagandenämnden till slutsatsen att en ansökan om ogiltighetsförklaring inte kan tas upp till prövning om två villkor är uppfyllda: dels att den som ansökt om ogiltighetsförklaring tidigare har ansökt om ogiltighetsförklaring av samma EU-varumärke, dels att den nya ansökan om ogiltighetsförklaring grundar sig på samma äldre rättighet eller på en annan rättighet än den som låg till grund för den ursprungliga ansökan om ogiltighetsförklaring, trots att den hade kunnat åberopas i samband med den ursprungliga ansökan. Överklagandenämnden fann att dessa villkor var uppfyllda i förevarande fall och avvisade därför ansökan om ogiltighetsförklaring.
Yrkanden
Klaganden har yrkat att tribunalen ska
–
ogiltigförklara det överklagade beslutet,
–
ålägga EUIPO att pröva ansökan om ogiltighetsförklaring, och
–
förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.
EUIPO har yrkat att
–
för det fall att tribunalen skulle finna att överklagandenämnden med fog gjorde en bokstavlig tolkning av artikel 60.4 i förordning 2017/1001, ska den ogilla talan och förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna,
–
för det fall att tribunalen skulle finna att överklagandenämnden gjorde en felaktig tolkning av artikel 60.4 i förordning 2017/1001, genom att inte beakta bestämmelsens
ratio legis
i enlighet med en teleologisk tolkning, ska den ogiltigförklara det överklagade beslutet och förplikta EUIPO att ersätta rättegångskostnaderna.
Intervenienten har yrkat att tribunalen ska
–
ogilla överklagandet, och
–
förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.
Rättslig bedömning
Tribunalens behörighet att pröva klagandens andra yrkande
Klaganden har genom sitt andra yrkande begärt att tribunalen ska ålägga EUIPO att fullfölja prövningen av den andra ansökan om ogiltighetsförklaring. I detta avseende är det tillräckligt att påpeka att tribunalen saknar behörighet att utfärda förelägganden mot Europeiska unionens institutioner, organ och byråer (se, för ett liknande resonemang, beslut av den 26 oktober 1995, Pevasa och Inpesca/kommissionen,
C‑199/94 P och C‑200/94 P
,
EU:C:1995:360
, punkt
och där angiven rättspraxis, se även, för ett liknande resonemang, dom av den 25 september 2018, Sverige/kommissionen,
T‑260/16
,
EU:T:2018:597
, punkt
och där angiven rättspraxis).
Härav följer att klagandens andra yrkande, varigenom klaganden har begärt att tribunalen ska rikta ett föreläggande till EUIPO, ska avvisas eftersom det framställts vid en domstol som saknar behörighet att pröva detta yrkande.
Prövning i sak
Med beaktande av att dagen för ingivande av registreringsansökan i det aktuella ärendet, det vill säga den 30 oktober 2002, är avgörande för fastställandet av den materiella rätt som är tillämplig, ska det inledningsvis noteras att de materiella bestämmelserna i förordning nr 40/94, i dess ändrade lydelse, är tillämpliga i målet, (se, för ett liknande resonemang, beslut av den 5 oktober 2004, Alcon/harmoniseringskontoret,
C‑192/03 P
,
EU:C:2004:587
, punkterna
och
, och dom av den 23 april 2020, Gugler France/Gugler och EUIPO,
C‑736/18 P
, ej publicerad,
EU:C:2020:308
, punkt
och där angiven rättspraxis). Beträffande de materiella bestämmelserna ska de hänvisningar till artikel 8.4 och artikel 60.1 c i förordning 2017/1001 som överklagandenämnden gjort i det överklagade beslutet, som klaganden gjort sin argumentation och som EUIPO och intervenienten gjort, förstås så, att de avser de bestämmelser med identisk lydelse som återfinns i artikel 8.4, respektive artikel 52.1 c i förordning nr 40/94 i ändrad lydelse.
Det följer av fast rättspraxis att eftersom handläggningsregler i allmänhet anses vara tillämpliga från och med den dag då de träder i kraft (se dom av den 11 december 2012, kommissionen/Spanien,
C‑610/10
,
EU:C:2012:781
, punkt
och där angiven rättspraxis), omfattas tvisten av de processuella bestämmelserna i förordning nr 207/2009, i ändrad lydelse, och bestämmelserna i förordning 2017/1001. Vad gäller de processuella bestämmelserna, ska de hänvisningar till artikel 60.4 och artikel 63.3 i förordning 2017/1001 som överklagandenämnden gjort i det överklagade beslutet, som klaganden gjort sin argumentation och som EUIPO och intervenienten gjort, således förstås så, att de avser de bestämmelser med identisk lydelse som återfinns i artikel 53.4, respektive artikel 56.3 i förordning nr 207/2009 i ändrad lydelse.
Till stöd för sitt överklagande har klaganden åberopat en enda grund, avseende ett åsidosättande av artikel 53.4 i förordning nr 207/2009.
Klaganden anser att överklagandenämnden gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom sin tolkning av artikel 53.4 i förordning nr 207/2009, vilket ledde till att den felaktigt avvisade den andra ansökan om ogiltighetsförklaring med stöd av denna bestämmelse. Klaganden har inledningsvis redogjort för skälen till varför den ingav denna andra ansökan och hänvisat till unionens rättspraxis avseende de rättigheter som klaganden har vad gäller ordet ”palladium”.
EUIPO anser att klagandens redogörelse för unionsdomstolens domar i ett tidigare mål mellan samma parter saknar relevans för förevarande fall. EUIPO har vidare uppgett att den låter tribunalen avgöra huruvida överklagandenämnden felaktigt gjorde en bokstavlig tolkning av artikel 53.4 i förordning nr 207/2009, när den borde ha gjort en teleologisk tolkning av denna bestämmelse.
Intervenienten har bestridit klagandens argument. Intervenienten har först och främst preciserat att de domar som klaganden har hänvisat till rör förfaranden som inte avser det omstridda varumärket. Enligt intervenienten är det inte heller möjligt att komma till slutsatsen att det åberopade kännetecknet varit föremål för verkligt bruk i Spanien före den 30 oktober 2002. Den andra ansökan om ogiltighetsförklaring är dessutom definitivt preskriberad och det är omöjligt att angripna det omstridda varumärket på grund av olika åtgärder som klaganden vidtagit. Slutligen anser intervenienten att artikel 53.4 i förordning nr 207/2009 är tillämplig i förevarande fall.
Tribunalen konstaterar att även om klaganden anser det nödvändigt att redogöra för skälen till varför den ingav den andra ansökan om ogiltighetsförklaring och att citera unionens rättspraxis avseende de rättigheter som klaganden har till ordet ”palladium”, har den inte anfört något argument till stöd för den enda åberopade grunden. Under alla omständigheter saknar dessa överväganden relevans i förevarande mål. Såsom intervenienten har anfört rör de domar som klaganden har nämnt inte förfaranden avseende det omstridda varumärket, och såsom EUIPO har gjort gällande är det tillräckligt att de villkor som uppställs i artikel 8.4 i förordning nr 40/94 och artikel 52.1 c i samma förordning är uppfyllda för att dessa bestämmelser ska vara tillämpliga, och ingen av dem medför något krav på att den äldre icke registrerade rättighet som åberopas har erkänts tidigare av unionsdomstolarna. Följaktligen är tillämpningen av artikel 53.4 i förordning nr 207/2009 inte beroende av om det föreligger ett sådant erkännande eller ej.
Tribunalen underkänner för övrigt intervenientens argument att det är omöjligt att komma till slutsatsen att före den 30 oktober 2002 hade det åberopade äldre kännetecknet varit föremål för verkligt bruk i Spanien i mer än bara lokal och tillräcklig omfattning för att registreringen av ett EU-varumärke ska kunna ogiltigförklaras. Detta argument avser nämligen prövningen i sak av den andra ansökan om ogiltighetsförklaring och inte frågan av huruvida denna ansökan kan tas upp till prövning. Av samma skäl underkänner tribunalen även intervenientens argument att den andra ansökan om ogiltighetsförklaring är ”definitivt preskriberad” och att de åtgärder varigenom klaganden uttryckligen återkallat den första ansökan om ogiltighetsförklaring avseende det omstridda varumärket och senare överlåtit äganderätten till en internationell registrering till intervenienten medför att denna registrering och det omtvistade varumärket ”inte kan angripas”.
Vad gäller klagandens argument att överklagandenämnden felaktigt tillämpade artikel 53.4 i förordning nr 207/2009 i förevarande fall, ska det påpekas att parterna är oense dels om tolkningen av denna bestämmelse och dess förhållande till artikel 56.3 i samma förordning, dels om dess tillämpning i förevarande fall.
Tolkningen av artikel 53.4 i förordning nr 207/2009 och dess förhållande till artikel 56.3 i samma förordning
Det ska erinras om att det följer av artikel 53.4 i förordning nr 207/2009 att om innehavaren av en av de rättigheter som avses i punkt 1 eller 2 i denna artikel tidigare har ansökt om ogiltighetsförklaring av ett EU-varumärke eller framställt ett genkäromål i mål om varumärkesintrång, får vederbörande inte ge in en ny ansökan om ogiltighetsförklaring eller framställa genkäromål på grundval av en annan av dessa rättigheter som denne skulle ha kunnat åberopa som grund för sin första ansökan eller för sitt första genkäromål.
Enligt artikel 56.3 i förordning nr 207/2009 ska en ansökan om upphävande eller om ogiltighetsförklaring avvisas om sakförhållandena i en ansökan rörande samma sak, som gäller samma parter, har prövats i sak antingen av EUIPO eller av en sådan domstol för EU-varumärken som avses i artikel 95 i samma förordning, och EUIPO:s eller domstolens beslut om denna ansökan har vunnit laga kraft.
I det överklagade beslutet fann överklagandenämnden att den andra ansökan om ogiltighetsförklaring inte kunde tas upp till prövning i enlighet med artikel 53.4 i förordning nr 207/2009. Efter det att överklagandenämnden erinrat om ordalydelsen i denna bestämmelse drog den slutsatsen att en ansökan om ogiltighetsförklaring inte kan tas upp till prövning när, såsom i förevarande fall, två villkor är uppfyllda.
Överklagandenämnden fann att det första villkoret är att den som ansökt om ogiltighetsförklaring tidigare har lämnat in en ansökan om ogiltighetsförklaring av samma EU-varumärke, vilket även parterna var eniga om.
Enligt överklagandenämnden är det andra villkoret att den nya ansökan om ogiltighetsförklaring grundas på samma äldre rättighet eller på en annan rättighet än den som låg till grund för den ursprungliga ansökan om ogiltighetsförklaring, trots att den hade kunnat åberopas i samband med den ursprungliga ansökan. Överklagandenämnden ansåg att detta innebar att när en ny ansökan om ogiltighetsförklaring inte kan grundas på äldre rättigheter som inte utgjorde stöd för den ursprungliga ansökan om ogiltighetsförklaring, kan detta än mindre vara fallet när den nya ansökan grundas på samma rättigheter som den ursprungliga ansökan. Denna regel vilar på tanken att sedan innehavaren av ett EU-varumärke har vunnit framgång i ett första ogiltighetsförfarande ska vederbörande garanteras att detta varumärke inte på nytt kommer att bestridas av samma person inom ramen för ett ogiltighetsförfarande. Överklagandenämnden påpekade dessutom att till skillnad från artikel 56.3 i förordning nr 207/2009, framgår det inte av artikel 53.4 i samma förordning att för att sistnämnda bestämmelse ska vara tillämplig krävs det att EUIPO har prövat den ursprungliga ansökan om ogiltighetsförklaring i sak. Överklagandenämnden ansåg att den sistnämnda bestämmelsens brist på klarhet i detta hänseende inte föreföll bero på en ren underlåtenhet från lagstiftarens sida, utan snarare ett medvetet val.
Klaganden och intervenienten är eniga om att till skillnad från vad som är fallet med artikel 56.3 i förordning nr 207/2009 är tillämpningen av artikel 53.4 i samma förordning inte beroende av att det föreligger ett beslut i sak avseende den ursprungliga ansökan om ogiltighetsförklaring. Klaganden har emellertid bestridit överklagandenämndens tolkning att artikel 53.4 i förordning nr 207/2009 är tillämplig både när den rättighet som åberopas till stöd för den nya ansökan om ogiltighetsförklaring redan har åberopats i den ursprungliga ansökan om ogiltighetsförklaring och när denna rättighet inte har åberopats inom ramen för den ursprungliga ansökan.
EUIPO har föreslagit två tolkningar av artikel 53.4 i förordning nr 207/2009 som leder till motsatta slutsatser i förevarande fall. EUIPO är av uppfattningen att enligt en bokstavlig tolkning av denna bestämmelse är dess tillämpning inte beroende av att det föreligger ett beslut i sak avseende den ursprungliga ansökan om ogiltighetsförklaring, medan enligt en teleologisk tolkning är det nödvändigt att ett sådant beslut har meddelats. I det sistnämnda fallet är artikel 53.4 i förordning nr 207/2009 således endast tillämplig som ett nödvändigt komplement till artikel 56.3 i samma förordning, beroende på om den ursprungliga ansökan och den nya ansökan om ogiltighetsförklaring grundar sig på samma äldre rättigheter eller ej.
Såsom EUIPO har påpekat ska det inledningsvis noteras att artikel 53.4 i förordning nr 207/2009 inte har tolkats i rättspraxis.
Det kan vidare konstateras att diskussionen mellan parterna i huvudsak är inriktad på två frågor, nämligen dels huruvida det krävs att det föreligger ett beslut i sak avseende den ursprungliga ansökan om ogiltighetsförklaring, särskilt med hänsyn till artikel 56.3 i förordning nr 207/2009, dels huruvida det är av betydelse att ansökningarna om ogiltighetsförklaring grundar sig på samma äldre rättighet eller ej.
I likhet med klaganden och EUIPO anser tribunalen härvidlag att artikel 53.4 i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 56.3 i samma förordning, ska tolkas så, att det ska göras en åtskillnad mellan ansökningar om ogiltighetsförklaring som grundar sig på samma äldre rättigheter som avses i artikel 53.1 och 53.2 i förordning nr 207/2009 å ena sidan, och ansökningar som grundar sig på andra äldre rättigheter å den andra.
–
Ansökningar om ogiltighetsförklaring som grundar sig på samma äldre rättigheter
Såsom det har erinrats om i punkt 31 ovan följer det av artikel 56.3 i förordning nr 207/2009 att en ansökan om upphävande eller om ogiltighetsförklaring ska avvisas om sakförhållandena i en ansökan rörande samma sak, som gäller samma parter, har prövats i sak av EUIPO och dess beslut om denna ansökan har vunnit laga kraft.
Artikel 56.3 i förordning nr 207/2009 avser således en situation där en ny ansökan om ogiltighetsförklaring grundar sig på samma äldre rättighet som den som åberopats till stöd för en ursprunglig ansökan om ogiltighetsförklaring.
Det är även viktigt att notera att eftersom det framgår av ordalydelsen i artikel 56.3 i förordning nr 207/2009 att det föreskrivna avvisandet förutsätter att det föreligger ett lagakraftvunnet beslut i sak, ska en ny ansökan om ogiltighetsförklaring inte avvisas bland annat för det fall att den ursprungliga ansökan har avvisats eller har återkallats innan beslutet avseende sistnämnda ansökan har vunnit laga kraft.
–
Ansökningar om ogiltighetsförklaring som grundar sig på olika äldre rättigheter
Med hänsyn till ordalydelsen i artikel 53.4 i förordning nr 207/2009, vilken det erinrats om i punkt 30 ovan, får den som ansöker om ogiltighetsförklaring inte ge in en ny ansökan på grundval av en äldre rättighet som avses i artikel 53.1 eller 53.2 i samma förordning och som vederbörande hade kunnat åberopa till stöd för sin ursprungliga ansökan om ogiltighetsförklaring. Såsom EUIPO har gjort gällande inom ramen för sin bokstavliga tolkning av artikel 53.4 i förordning nr 207/2009, i likhet med intervenienten, ska en sådan ny ansökan avvisas. Det saknar härvid betydelse huruvida förfarandet avseende den ursprungliga ansökan om ogiltighetsförklaring är avslutat eller pågående och, såsom överklagandenämnden funnit (punkt 33 i det överklagade beslutet), huruvida denna ursprungliga ansökan har resulterat i beslut i sak eller ej.
Det följer nämligen inte av ordalydelsen i artikel 53.4 i förordning nr 207/2009 att det uppställs ett villkor om att det ska föreligga ett beslut i sak, och med hänsyn till syftet med denna bestämmelse kan ett sådant villkor inte heller uppställas. I annat fall skulle möjligheterna för en innehavare av flera äldre rättigheter att ansöka om ogiltighetsförklaring otillbörligen utvidgas. En sådan rättighetsinnehavare skulle, med stöd av dessa rättigheter, kunna ge in flera på varandra följande ansökningar om ogiltighetsförklaring av ett och samma EU-varumärke, i strid med
ratio legis
för denna bestämmelse, vilket är att inte tillåta att den som ansöker om ogiltighetsförklaring ger in separata ansökningar grundade på dennes olika äldre rättigheter som avses i artikel 53.1 och 53.2 i förordning nr 207/2009, om dessa rättigheter hade kunnat åberopas vid tidpunkten när den ursprungliga ansökan om ogiltighetsförklaring gavs in. Den teleologiska tolkning som EUIPO har föreslagit kan således inte godtas.
Det följer dessutom av
ratio legis
för artikel 53.4 i förordning nr 207/2009 att denna bestämmelse är tillämplig även om den ursprungliga ansökan om ogiltighetsförklaring har återkallats eller ska avvisas, eftersom det är tillräckligt att en ursprunglig ansökan har givits in.
Tribunalen godtar däremot inte överklagandenämndens tolkning, vilken intervenienten har anslutit sig till, nämligen att artikel 53.4 i förordning nr 207/2009 inte bara är tillämplig när innehavaren av en sådan äldre rättighet som de som avses i artikel 53.1 eller 53.2 i samma förordning har gett in en ursprunglig ansökan om ogiltighetsförklaring på grundval av en annan äldre rättighet än den som ligger till grund för den nya ansökan om ogiltighetsförklaring, utan även när dessa ansökningar om ogiltighetsförklaring grundar sig på samma äldre rättighet. Överklagandenämnden fann i detta avseende att när en ny ansökan om ogiltighetsförklaring inte kan grundas på äldre rättigheter som inte utgjorde stöd för den ursprungliga ansökan om ogiltighetsförklaring, kan detta än mindre vara fallet när den nya ansökan grundas på samma rättigheter som den ursprungliga ansökan. Denna tolkning kan inte godtas. För det första strider den mot lagstiftarens vilja och den klara ordalydelsen i artikel 53.4 i förordning nr 207/2009, i vilken det endast talas om olika äldre rättigheter, och inte samma rättighet. För det andra skulle en sådan tolkning medföra att artikel 56.3 i samma förordning förlorade sin ändamålsenliga verkan eller till och med stred mot dess lydelse. Denna tolkning skulle nämligen innebära att en ansökan om ogiltighetsförklaring som grundar sig på en äldre rättighet som avses i artikel 53.1 eller 53.2 i förordning nr 207/2009 och som också ligger till grund för en ursprunglig ansökan om ogiltighetsförklaring inte kan tas upp till prövning, även om sistnämnda ansökan inte har resulterat i ett lagakraftvunnet beslut i sak.
–
Förhållandet mellan artikel 53.4 och artikel 56.3 i förordning nr 207/2009
Av det ovan anförda följer att artikel 56.3 i förordning nr 207/2009 är tillämplig när samma äldre rättighet som avses i artikel 53.1 eller 53.2 i denna förordning åberopas till stöd för en ny ansökan om ogiltighetsförklaring. Den nya ansökan om ogiltighetsförklaring ska avvisas om dess sakförhållanden rörande samma sak och samma parter är desamma som i den ursprungliga ansökan och sistnämnda ansökan har resulterat i ett lagakraftvunnet beslut i sak.
När en sådan äldre rättighet som avses i artikel 53.1 och 53.2 i förordning nr 207/2009 åberopas till stöd för en ny ansökan om ogiltighetsförklaring, trots att den skulle kunna ha åberopas som grund för den ursprungliga ansökan men så inte har skett, är artikel 53.4 i förordning nr 207/2009 tillämplig. Den nya ansökan om ogiltighetsförklaring ska då avvisas.
Härav följer att överklagandenämnden gjorde sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den fann att artikel 53.4 i förordning nr 207/2009 är tillämplig både när en annan äldre rättighet och när samma äldre rättighet åberopas till stöd för en ny ansökan om ogiltighetsförklaring (punkterna 23 och 24 i det överklagade beslutet).
Denna felaktiga rättstillämpning kan dock endast leda till att det överklagade beslutet ogiltigförklaras om den första och den andra ansökan om ogiltighetsförklaring grundade sig på sådana samma äldre rättigheter som de som avses i artikel 53.1 och 53.2 i förordning nr 207/2009.
Tillämpningen av artikel 53.4 i förordning nr 207/2009 i förevarande fall
Det ska noteras att det är utrett mellan parterna att de juridiska personer som lämnat in den första och den andra ansökan om ogiltighetsförklaring var desamma, vilket innebär att det första villkoret i artikel 53.4 i förordning nr 207/2009, som det hänvisas till i punkt 33 ovan, var uppfyllt i förevarande fall – vilket även överklagandenämnden kom fram till.
Vad gäller det andra villkoret i artikel 53.4 i förordning nr 207/2009, som det hänvisats till i punkt 34 ovan, påpekade överklagandenämnden att det i förevarande fall inte fanns någon uppgift i handlingarna i målet som gjorde det möjligt att dra slutsatsen att de två kännetecken som använts i affärslivet och som klaganden åberopat i sin andra ansökan om ogiltighetsförklaring hade förvärvats efter det att den första ansökan om ogiltighetsförklaring hade givits in, och att klaganden inte hade framfört något argument i detta avseende. Överklagandenämnden fann att annulleringsenheten hade gjort en riktig bedömning när den fann att artikel 53.4 i förordning nr 207/2009 var tillämplig i förevarande fall, trots att det inte förelåg något beslut i sak avseende den första ansökan om ogiltighetsförklaring.
Klaganden och intervenienten har bestridit att det andra villkoret, som det hänvisas till i punkt 34 ovan, är uppfyllt i förevarande fall. Klaganden har gjort gällande att den första ansökan om ogiltighetsförklaring inte existerar i rättslig mening, vilket EUIPO och intervenienten har bestridit. Klaganden har dessutom hävdat att den äldre rättighet som åberopats till stöd för den andra ansökan om ogiltighetsförklaring redan hade åberopats till stöd för den första ansökan, vilket intervenienten har bestridit, och EUIPO uttalade sig inte uttryckligen i denna fråga i svarsskrivelsen.
–
Den första ansökan om ogiltighetsförklaring
Såsom EUIPO och intervenienten har hävdat finner tribunalen inledningsvis att klaganden felaktigt har påstått att den första ansökan om ogiltighetsförklaring inte existerar i rättslig mening. Såtillvida klaganden har påstått att den första ansökan om ogiltighetsförklaring inte ska anses inlämnad i enlighet med artikel 15 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/625 av den 5 mars 2018 om komplettering av förordning 2017/1001 och om upphävande av delegerad förordning (EU) 2017/1430 (
EUT L 104, 2018, s. 1
), kan det nämligen konstateras att denna artikel inte var tillämplig när nämnda ansökan gavs in. Under alla omständigheter följer det av punkt 2 i den bestämmelse som var tillämplig vid den tidpunkten, det vill säga regel 39 i kommissionens förordning (EG) nr 2868/95 av den 13 december 1995 om genomförande av förordning nr 40/94 (
EGT L 303, 1995, s. 1
), att en ansökan om ogiltighetsförklaring inte anses inlämnad om de föreskrivna avgifterna inte har betalats, men inte om den återkallas, och detsamma gäller enligt artikel 15.1 i delegerad förordning 2018/625. Såsom EUIPO har påpekad resulterade den första ansökan om ogiltighetsförklaring dessutom i ett beslut av annulleringsenheten den 26 april 2006, efter det att klaganden hade avbrutit förfarandet.
Det kan vidare konstateras att det fastställdes att den första ansökan om ogiltighetsförklaring kunde tas upp till prövning. Även om annulleringsenheten i sitt meddelande av den 17 mars 2006 uppgav att ansökan måste korrigeras för att kunna tas upp till prövning, påpekade den nämligen i sitt beslut av den 26 april 2006, när den förklarade att förfarandet hade avslutats på klagandens begäran – i motsats till vad klaganden har gjort gällande – att ansökan om ogiltighetsförklaring kunde tas upp till prövning.
Även om den första ansökan om ogiltighetsförklaring inte kan anses ha resulterat i ett lagakraftvunnet beslut i sak, vilket ingen av parterna för övrigt har påstått, kan denna ansökan således inte betraktas som en nullitet i rättslig mening.
–
De rättigheter som åberopats till stöd för den första och den andra ansökan om ogiltighetsförklaring
Det kan konstateras att klaganden och intervenienten i sina inlagor till tribunalen är oense i frågan om vilken eller vilka rättigheter som åberopats till stöd för den första och den andra ansökan om ogiltighetsförklaring. Klaganden har gjort gällande att samma äldre rättighet, det vill säga kännetecknet Grand Hotel Palladium, åberopades till stöd för båda ansökningarna. Intervenienten har däremot bestridit att det oregistrerade firmanamnet Grand Hotel Palladium åberopades i samband med den första ansökan om ogiltighetsförklaring, och har hävdat att denna ansökan grundades på tre nationella varumärken och firmabeteckningen Residencial Palladium, SA. Det kan slutligen noteras att EUIPO inte uttryckligen uttalat sig i denna fråga i svarsskrivelsen.
I det överklagade beslutet uppgav överklagandenämnden att den första ansökan om ogiltighetsförklaring grundades på två äldre nationella varumärken och på två kännetecken som använts i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning (punkterna 2 och 3 i det överklagade beslutet), och att den andra ansökan om ogiltighetsförklaring grundades på två kännetecken som använts i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning (punkt 8 i det överklagade beslutet). Överklagandenämnden har dock varken beskrivit de rättigheter som åberopats till stöd för respektive ansökan eller, i synnerhet vad gäller de kännetecken som använts i näringsverksamhet, närmare preciserat deras art och de ordelement som de består av.
När det gäller den första ansökan om ogiltighetsförklaring framgår det för övrigt av EUIPO:s administrativa handlingar i förevarande mål att klaganden hade uppgett att den första ansökan grundades på ett kännetecken som använts i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning och på tre äldre nationella varumärken. Överklagandenämnden uppgav närmare bestämt att dessa varumärken var spanska varumärken med nr 94047 och 2503994, samt ett italienskt varumärke med nr 597136. Angående det åberopade kännetecknet hade klaganden kryssat i rutan ”bolagets namn” och uppgett ”ordmärket Residencial Palladium”, och därefter, i den del där det gavs utrymme att lämna förklaringar, preciserade klaganden att bolagets verksamhet bestod i att driva hotellet Grand Hotel Palladium och slutligen, på följande sida, angav klaganden att bolagsnamnet hade använts i mer än bara lokal omfattning och att dess hotell Grand Hotel Palladium var välkänt.
Vad gäller den andra ansökan om ogiltighetsförklaring framgår det av EUIPO:s administrativa handlingar i målet att klaganden till stöd för denna ansökan hade åberopat ett kännetecken som använts i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning. I denna ansökan kryssade klaganden i rutorna ”firmanamn” och ”företagets namn” och uppgav kännetecknet Grand Hotel Palladium, och preciserade därefter i förklaringarna att man använde sig av firmanamnet Grand Hotel Palladium.
Av ovanstående följer, för det första, att det överklagade beslutet inte gör det möjligt att på ett tillräckligt klart och precist sätt identifiera de äldre rättigheter som åberopats till stöd för den första respektive den andra ansökan om ogiltighetsförklaring, för det andra, att det inte kan styrkas att överklagandenämndens påståenden i detta avseende överensstämmer med uppgifterna i handlingarna avseende förfarandet vid EUIPO och, för det tredje, att det varken går att förstå eller härleda ur överklagandenämndens konstateranden huruvida den andra ansökan om ogiltighetsförklaring grundades på samma äldre rättighet eller rättigheter som åberopats till stöd för den första ansökan om ogiltigförklaring. En sådan precisering krävs emellertid för att det ska vara möjligt att avgöra huruvida överklagandenämndens felaktiga rättstillämpning inverkar på målets utgång i förevarande fall (se punkt 50 ovan).
Med hänsyn till dessa brister och oklarheter i motiveringen till det överklagade beslutet, vilka det redogjorts för i punkt 61 ovan, ska det noteras att rätten till god förvaltning, i enlighet med artikel 41.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, innefattar en skyldighet för förvaltningen att motivera sina beslut. Denna skyldighet, som även följer av artikel 94 i förordning 2017/1001 har ett dubbelt syfte, nämligen dels att göra det möjligt för de som berörs därav att få kännedom om skälen för den vidtagna åtgärden, så att de kan göra gällande sina rättigheter, dels att göra det möjligt för unionsdomstolarna att pröva beslutets lagenlighet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 10 maj 2012, Rubinstein och L’Oréal/harmoniseringskontoret,
C‑100/11 P
,
EU:C:2012:285
, punkt
, och dom av den 17 mars 2016, Naazneen Investments/harmoniseringskontoret,
C‑252/15 P
, ej publicerad,
EU:C:2016:178
, punkt
).
Denna skyldighet har samma räckvidd som den som följer av artikel 296 andra stycket FEUF, som innebär att det klart och tydligt ska framgå hur den institution som har antagit en rättsakt har resonerat. Det krävs dock inte att alla relevanta faktiska och rättsliga omständigheter anges i motiveringen, eftersom bedömningen av om motiveringen av ett beslut uppfyller nämnda krav inte ska ske endast utifrån motiveringens lydelse, utan även utifrån det sammanhang i vilket den ingår och samtliga rättsregler på det aktuella området (se, för ett liknande resonemang, dom av den 21 oktober 2004, KWS Saat/harmoniseringskontoret,
C‑447/02 P
,
EU:C:2004:649
, punkterna
–
, och beslut av den 14 april 2016, KS Sports/EUIPO,
C‑480/15 P
, ej publicerat,
EU:C:2016:266
, punkt
).
Avsaknad av eller brister i motiveringen innebär emellertid ett åsidosättande av väsentliga formföreskrifter i den mening som avses i artikel 263 FEUF, och utgör en grund avseende tvingande rätt som unionsdomstolen ska pröva ex officio (dom av den 2 april 1998, kommissionen/Sytraval och Brink’s France,
C‑367/95 P
,
EU:C:1998:154
, punkt
).
Under dessa omständigheter finner tribunalen, i enlighet med den rättspraxis som det hänvisats till i punkterna 62–64 ovan, att den ex officio ska pröva huruvida överklagandenämnden iakttagit sin motiveringsskyldighet. Tribunalen anmodade därför parterna, som en åtgärd för processledning enligt artikel 89 i tribunalens rättegångsregler, att skriftligen yttra sig i denna fråga. I synnerhet uppmanades klaganden och EUIPO att ange exakt vilken eller vilka äldre rättigheter som den första respektive den andra ansökan om ogiltighetsförklaring grundades på. Intervenienten uttalade sig i denna fråga i svarsskrivelsen. Parterna ombads dessutom att yttra sig över tribunalens eventuella prövning ex officio av huruvida överklagandenämnden hade åsidosatt sin motiveringsskyldighet enligt artikel 94 i förordning 2017/1001. De uppmanades härvidlag att uppge om de ansåg att det överklagade beslutet gjorde det möjligt dels att identifiera de äldre rättigheter som åberopats till stöd för den första respektive den andra ansökan om ogiltighetsförklaring, dels att fastställa huruvida den eller de rättigheter som åberopats till stöd för den andra ansökan om ogiltighetsförklaring också hade åberopats till stöd för den första ansökan.
Det kan konstateras att klaganden inte besvarade tribunalens frågor inom den föreskrivna fristen.
Som svar på tribunalens första fråga har EUIPO preciserat att samtliga av klaganden åberopade rättigheter hade förvärvats före det att den första ansökan om ogiltighetsförklaring gavs in. EUIPO uppgav att den ansökan grundades på tre nationella varumärken, nämligen de spanska varumärkena nr 94047 och nr 2503994, som registrerats den 16 maj 2001 respektive den 1 maj 2003, och det italienska varumärket nr 597136, som registrerats den 4 maj 1993, samt företagsnamnet Residencial Palladium. EUIPO påpekade dessutom att den andra ansökan om ogiltighetsförklaring grundade sig på det ”icke-registrerade firmanamnet och företagsnamnet” Grand Hotel Palladium. Tribunalen konstaterar således att de rättigheter som EUIPO har hänvisat till i huvudsak motsvarar de rättigheter som intervenientens rättsliga föregångare hänvisat till i svarsskrivelsen.
Vad gäller svaret på tribunalens andra fråga ska det inledningsvis påpekas att även om EUIPO har medgett att det överklagade beslutet innehåller felaktiga uppgifter avseende de rättigheter som åberopats i den första ansökan om ogiltighetsförklaring, och tillstår att den hade kunnat vara mer tydlig vad gäller den rättighet som åberopats i den andra ansökan om ogiltighetsförklaring, genom att också göra en mer allmän och underförstådd motivering av det överklagade beslutet, anser EUIPO och intervenienten att beslutet är tillräckligt motiverat och gör det möjligt att avgöra huruvida den eller de rättigheter som åberopats till stöd för den andra ansökan om ogiltighetsförklaring också hade åberopats till stöd för den första ansökan. Det kan dock konstateras att EUIPO och intervenienten har diametralt motsatta tolkningar av det överklagade beslutet. EUIPO anser nämligen att det överklagade beslutet gör det möjligt att fastställa att den rättighet som den andra ansökan om ogiltighetsförklaring grundade sig på inte hade åberopats till stöd för den första ansökan om ogiltighetsförklaring. Intervenienten anser däremot att det framgår av det överklagade beslutet att de rättigheter som åberopats till stöd för den andra ansökan om ogiltighetsförklaring redan hade åberopats till stöd för den första ansökan.
Vad gäller den första ansökan om ogiltighetsförklaring har EUIPO närmare bestämt medgett att överklagandenämnden felaktigt uppgav att den bland annat grundades på två kännetecken som använts i näringsverksamhet.
Vad gäller den andra ansökan om ogiltighetsförklaring har EUIPO visserligen medgett att överklagandenämnden hade kunnat vara mer tydlig vad gäller de äldre rättigheter som åberopats, men har likväl hävdat att den enda fråga som klaganden ställde vid överklagandenämnden var huruvida artikel 53.4 i förordning nr 207/2009 var tillämplig på den andra ansökan om ogiltighetsförklaring när det saknades ett beslut i sak avseende den första ansökan om ogiltighetsförklaring. Tribunalen kan konstatera att EUIPO:s påstående är felaktigt. Överklagandenämnden angav nämligen i punkt 14 i det överklagade beslutet att enligt klaganden grundade sig redan den första ansökan om ogiltighetsförklaring på kännetecknet Grand Hotel Palladium och, i punkt 16 i det överklagade beslutet påpekades att intervenientens rättsliga föregångare bestred klagandens argument i detta avseende.
Det ska dessutom påpekas att i punkt 23 i det överklagade beslutet fann överklagandenämnden, i enlighet med artikel 53.4 i förordning nr 207/2009, att en ansökan om ogiltighetsförklaring ska avvisas bland annat om den ”grundas på samma äldre rättighet eller en annan rättighet än den som låg till grund för den [ursprungliga] ansökan om ogiltighetsförklaring, och denna rättighet kunnat åberopas med giltig verkan”. I punkt 24 i det överklagade beslutet tillade överklagandenämnden att ”när en ny ansökan om ogiltighetsförklaring inte kan grundas på andra äldre rättigheter som inte utgjorde stöd för den första ansökan om ogiltighetsförklaring, kan detta än mindre vara fallet med samma rättighet som redan omfattades av det första förfarandet”. Härav följer att överklagandenämnden ansåg att det inte var nödvändigt att avgöra frågan huruvida den eller de äldre rättigheter som åberopats till stöd för den andra ansökan om ogiltighetsförklaring även hade legat till grund för den första ansökan om ogiltighetsförklaring, men inte att denna fråga inte hade diskuterats i förevarande fall.
Punkterna 10, 13 och 19 i det överklagade beslutet, som EUIPO har hänvisat till, innehåller inte någon uppgift om vilket kännetecken som åberopats till stöd för den ena eller andra av de båda ansökningarna om ogiltighetsförklaring. Av punkterna 10 och 19 framgår dessutom att de i huvudsak avser ordalydelsen i artikel 53.4 i förordning nr 207/2009 och att det därav inte går att sluta sig till huruvida den eller de rättigheter som låg till grund för den andra ansökan om ogiltighetsförklaring också hade åberopats till stöd för den första ansökan, särskilt med hänsyn till att det överklagade beslutet är oklart vad gäller definitionen av dessa rättigheter och med beaktande av överklagandenämndens överväganden i punkterna 23 och 24 i detta beslut.
EUIPO har slutligen gjort gällande att eftersom överklagandenämnden fastställde annulleringsenhetens beslut i dess helhet, utgör detta beslut och dess motivering en del av det sammanhang i vilket det överklagade beslutet antogs. EUIPO har härav dragit slutsatsen att annulleringsenhetens beslut och detta sammanhang gjorde det möjligt att identifiera de äldre rättigheter som åberopats till stöd för den första respektive den andra ansökan om ogiltighetsförklaring, och att fastställa att den eller de rättigheter som åberopats till stöd för den andra ansökan om ogiltighetsförklaring inte hade åberopats inom ramen för den första ansökan. Mot bakgrund av det ovan anförda, det vill säga oklarheterna beträffande de rättigheter som åberopats i de båda ansökningarna om ogiltighetsförklaring, oenigheten mellan parterna om att det kännetecken som åberopats till stöd för den andra ansökan om ogiltighetsförklaring redan hade åberopats inom ramen för den första ansökan, och överklagandenämndens bedömning att det var irrelevant att reda ut denna oenighet (se punkterna 69–72 ovan), kan motiveringen i annulleringsenhetens beslut inte avhjälpa de brister och oklarheter som motiveringen i det överklagade beslutet är behäftad med.
Vad gäller den första ansökan om ogiltighetsförklaring har intervenienten vidare hävdat att överklagandenämnden påpekade att de rättigheter som åberopats till stöd för denna ansökan bland annat utgjordes av två kännetecken som använts i näringsverksamhet. Det framgår av denna ansökan att klaganden identifierade dessa båda kännetecken som Residencial Palladium och Grand Hotel Palladium. Vad gäller den andra ansökan om ogiltighetsförklaring anser intervenienten att de äldre rättigheterna tydligt definieras i det överklagade beslutet, varav det framgår att klaganden åberopat ett firmanamn, Grand Hotel Palladium, och ett företagsnamn, Residencial Palladium.
Tribunalen kan således konstatera dels att intervenienten härmed har klargjort att de rättigheter som åberopats till stöd för var och en av ansökningarna om ogiltighetsförklaring inte identifierades på ett klart och tydligt sätt i det överklagade beslutet, dels att dess tolkning av vilka rättigheter som åberopats skiljer sig från den tolkning som EUIPO gav uttryck för i sitt svar på tribunalens frågor.
Intervenienten anser dessutom att det framgår av det överklagade beslutet att överklagandenämnden ansåg att de rättigheter som åberopats till stöd för den andra ansökan om ogiltighetsförklaring redan hade åberopats till stöd för den första ansökan, i motsats till vad EUIPO har hävdat.
Med hänsyn till de brister i motiveringen i det överklagade beslutet som det redogjorts för i punkt 61 ovan och som bekräftats av intervenientens och EUIPO:s motstridiga tolkningar av det överklagade beslutet beträffande överklagandenämndens överväganden avseende de rättigheter som åberopats till stöd för respektive ansökan om ogiltighetsförklaring, kan det följaktligen konstateras att det inte på ett tillräckligt klart och tydligt sätt framgår av det överklagade beslutet vilka dessa rättigheter är och huruvida överklagandenämnden ansåg att den eller de rättigheter som åberopats till stöd för den andra ansökan om ogiltighetsförklaring redan hade åberopats inom ramen för den första ansökan.
Klagandens första yrkande ska därför bifallas och det överklagade beslutet ogiltigförklaras, eftersom överklagandenämnden åsidosatt sin motiveringsskyldighet enligt artikel 94 i förordning 2017/1001 genom att inte på ett klart och tydligt sätt identifiera de äldre rättigheter som åberopats till stöd för den första respektive den andra ansökan om ogiltighetsförklaring, vilket innebär att unionsdomstolen inte har möjlighet att bedöma huruvida den felaktiga rättstillämpning som överklagandenämnden gjort sig skyldig till påverkar det överklagade beslutets lagenlighet. Överklagandet ogillas i övrigt.
Rättegångskostnader
Enligt artikel 138.1 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Klaganden har yrkat att EUIPO ska förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom EUIPO i huvudsak har tappat målet, ska klagandens yrkande bifallas.
Intervenienten har i huvudsak tappat målet och ska därför bära sina rättegångskostnader.

Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (femte avdelningen)
följande:

1)
Det beslut som meddelades av fjärde överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 12 februari 2020 (ärende R 231/2019–4) ogiltigförklaras.

2)
Överklagandet ogillas i övrigt.

3)
EUIPO ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Residencial Palladium, SL.

4)
Palladium Gestion, SL ska bära sina rättegångskostnader.

Spielmann
Spineanu-Matei
Mastroianni
Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 15 september 2021.
Underskrifter
(
*1
)	Rättegångsspråk: spanska.