CELEX: 62017CJ0129
Ennakkoratkaisupyyntö
EU-tavaramerkki
Direktiivi 2008/95/EY
5 artikla
Asetus (EY) N:o 207/2009
9 artikla
Tavaramerkin haltijan oikeus kieltää se, että kolmas poistaa kaikki kyseisen tavaramerkin kanssa samanlaiset merkit ja kiinnittää uusia merkkejä tavaroihin, jotka ovat samoja kuin ne, joita varten mainittu tavaramerkki on rekisteröity, niiden Euroopan talousalueelle (ETA) tuontia tai siellä markkinoille saattamista varten

Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (
EUVL 2008, L 299, s. 25
) 5 artiklan ja Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (
EUVL 2009, L 78, s. 1
) 9 artiklan tulkintaa.
Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa ovat vastakkain yhtäältä Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (jäljempänä Mitsubishi) ja Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (jäljempänä MCFE) ja toisaalta Duma Forklifts NV (jäljempänä Duma) ja G.S. International BVBA (jäljempänä GSI) ja joka koskee vaatimusta muun muassa siitä, että viimeksi mainitut lopettavat Mitsubishin tavaramerkkien kanssa samanlaisten merkkien poistamisen ja uusien merkkien kiinnittämisen Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelta hankittuihin Mitsubishi-haarukkatrukkeihin.
Asiaa koskevat oikeussäännöt
Direktiivin 2008/95 johdanto-osan ensimmäisessä ja toisessa perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:
”(1)
Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettua neuvoston direktiiviä 89/104/ETY [(
EYVL 1989, L 40, s. 1
)] on muutettu sisällöltään. Sen vuoksi mainittu direktiivi olisi selkeyden ja järkeistämisen takia kodifioitava.
(2)
Ennen direktiivin 89/104/ETY voimaan tuloa sovelletussa jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännössä oli eroja, jotka saattoivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla. Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi oli sen vuoksi tarpeen lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä.”
Kyseisen direktiivin 5 artiklan, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, sanamuoto on seuraava:
”1.   Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
a)
merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;
b)
merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.
– –
3.   Edellä [1 kohdassa] säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:
a)
merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;
b)
tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;
c)
tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;
d)
merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.
– –”
Mainitun direktiivin 7 artiklan, jonka otsikko oli ”Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:
”Tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille [Euroopan unionissa] tätä tavaramerkkiä käyttäen.”
Asetuksella N:o 207/2009 kodifioitiin [Euroopan unionin] tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (
EYVL 1994, L 11, s. 1
). Asetuksen N:o 207/2009 9 artiklassa, jonka otsikko on ”[EU-tavaramerkin] tuottamat oikeudet”, säädettiin seuraavaa:
”1.   Rekisteröidyn [EU-]tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
a)
merkkiä, joka on sama kuin [EU-]tavaramerkki, samoille tavaroille tai palveluille, joille tavaramerkki on rekisteröity;
b)
merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin [EU‑]tavaramerkki ja sen vuoksi, että merkki ja [EU-]tavaramerkki tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran; sekaannusvaara sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä;
– –
2.   Edellä 1 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää erityisesti:
a)
merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;
b)
tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;
c)
tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;
d)
merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.
– –”
Kyseisen asetuksen 13 artiklan, jonka otsikko on ”[EU-]tavaramerkin tuottamien oikeuksien sammuminen”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:
”[EU-]tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltämään tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille [unionissa] tätä tavaramerkkiä käyttäen.”
Asetusta N:o 207/2009 on muutettu asetuksen N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2424 (
EUVL 2015, L 341, s. 21
), joka tuli voimaan 23.3.2016 ja jota sovelletaan pääasian tosiseikastoon kyseisestä ajankohdasta lähtien.
Asetuksella 2015/2424 sisällytettiin asetuksen N:o 207/2009 9 artiklaan uusi 4 kohta, jossa säädetään seuraavaa:
”EU-tavaramerkin haltijalla on myös oikeus estää kaikkia kolmansia osapuolia tuomasta tavaroita unionin alueelle kaupankäynnissä luovuttamatta niitä siellä vapaaseen liikkeeseen, jos kyseiset tavarat, mukaan lukien päällykset, tulevat kolmansista maista ja niissä on ilman lupaa tavaramerkki, joka on sama kuin EU-tavaramerkki, joka on rekisteröity kyseisenkaltaisia tavaroita varten, tai jota ei voida erottaa olennaisilta ominaisuuksiltaan kyseisestä tavaramerkistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ennen EU-tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää hankittujen oikeuksien soveltamista.
Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut EU-tavaramerkin haltijan oikeudet lakkaavat, jos [teollis- ja tekijänoikeuksien tullivalvonnasta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1383/2003 kumoamisesta 12.6.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 608/2013 (
EUVL 2013, L 181, s. 15
)] mukaisesti käynnistetyissä menettelyissä sen määrittämiseksi, onko Euroopan unionin tavaramerkkiä loukattu, tavaroiden ilmoittaja tai tavaroiden haltija esittää näyttöä siitä, että EU-tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää saattamasta tavaroita markkinoille tavaroiden lopullisessa määrämaassa.”
Samansisältöinen säännös sisältyy jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 (
EUVL 2015, L 336, s. 1
), jolla laaditaan uudelleen direktiivin 2008/95 teksti ja kumotaan kyseinen direktiivi 15.1.2019 alkaen mutta jota ei sovelleta pääasian tosiseikastoon, 10 artiklan 4 kohtaan.
Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset
Japaniin sijoittautunut Mitsubishi on seuraavien tavaramerkkien (jäljempänä Mitsubishi-tavaramerkit) haltija:
–
EU-tavaramerkiksi 24.9.2001 numerolla 118042 rekisteröity sanamerkki MITSUBISHI muun muassa tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan, 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, luokkaan 12 kuuluvia tavaroita, mukaan lukien moottoriajoneuvot, sähköajoneuvot ja haarukkatrukit, varten
–
jäljempänä esitetty EU-tavaramerkiksi 3.3.2000 numerolla 117713 rekisteröity kuviomerkki muun muassa kyseisen luokituksen luokkaan 12 kuuluvia tavaroita, mukaan lukien moottoriajoneuvot, sähköajoneuvot ja haarukkatrukit, varten
–
Benelux-sanamerkki MITSUBISHI, joka on rekisteröity 1.6.1974 numerolla 93812 muun muassa luokkaan 12 kuuluvia tavaroita, mukaan lukien maalla kulkevat ajoneuvot ja liikennevälineet, sekä luokkaan 16 kuuluvia tavaroita, mukaan lukien kirjat ja painotuotteet, varten
–
EU-kuviomerkiksi rekisteröidyn tavaramerkin kanssa samanlainen Benelux-kuviomerkki MITSUBISHI, joka on rekisteröity 1.6.1974 numerolla 92755 muun muassa luokkaan 12 kuuluvia tavaroita, mukaan lukien maalla kulkevat ajoneuvot ja liikennevälineet, sekä luokkaan 16 kuuluvia tavaroita, mukaan lukien kirjat ja painotuotteet, varten.
Alankomaihin sijoittautuneella MCFE:llä on Euroopassa yksinoikeus tuottaa ja saattaa markkinoille Mitsubishi-tavaramerkeillä varustettuja haarukkatrukkeja ETA-alueella.
Belgiaan sijoittautuneen Duman päätoimialana on uusien ja käytettyjen haarukkatrukkien maailmanlaajuinen osto- ja myyntitoiminta. Se myös tarjoaa myyntiin omia haarukkatrukkejaan nimillä GSI, GS tai Duma. Se oli aikaisemmin Mitsubishi-haarukkatrukkien virallinen jakelija Belgiassa.
Niin ikään Belgiaan sijoittautunut GSI on Duman sidosyritys, ja niillä on yhteinen hallinto ja rekisteröity kotipaikka. Se rakentaa ja kunnostaa haarukkatrukkeja, joita ja joiden varaosia se tuo ja vie tukkuerinä, maailmanmarkkinoilla. Se muuttaa haarukkatrukkeja siten, että ne vastaavat Euroopassa voimassa olevia standardeja, antaa niille omat sarjanumeronsa sekä luovuttaa ne yhdessä EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kanssa Dumalle.
Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että Duma ja GSI toivat Mitsubishi-tavaramerkeillä varustettuja haarukkatrukkeja 1.1.2004–19.11.2009 ETA-alueelle rinnakkaistuontina ilman tavaramerkkien haltijan suostumusta.
Duma ja GSI hankkivat 20.11.2009 alkaen eräältä Mitsubishi-konsernin yhtiöltä ETA-alueen ulkopuolella haarukkatrukkeja, jotka ne toivat ETA-alueelle, jossa ne asettivat kyseiset tavarat tullivarastointimenettelyyn. Sitten ne poistivat kyseisistä tavaroista kaikki Mitsubishin tavaramerkkien kanssa samanlaiset merkit, tekivät niihin tarpeelliset muutokset niiden saattamiseksi vastaamaan Euroopan unionissa voimassa olevia standardeja, korvasivat tunnistekilvet ja sarjanumerot uusilla sekä kiinnittävät tavaroihin omat merkkinsä. Ne toivat kyseiset tavarat ETA-alueelle ja kolmansiin maihin sekä saattoivat ne markkinoille.
Mitsubishi ja MCFE nostivat rechtbank van koophandel te Brusselissa (Brysselin kauppatuomioistuin, Belgia) kanteen, jossa ne vaativat muun muassa tällaisen toiminnan määräämistä lopetettavaksi. Niiden vaatimukset hylättiin 17.3.2010 annetulla tuomiolla, minkä jälkeen ne valittivat kyseisestä tuomiosta hof van beroep te Brusseliin (Brysselin ylioikeus, Belgia), jossa ne vaativat sekä Mitsubishi-tavaramerkeillä varustettujen haarukkatrukkien rinnakkaismyynnin että haarukkatrukkien, joista kyseisten tavaramerkkien kanssa samanlaiset merkit oli poistettu ja joihin oli kiinnitetty uusia merkkejä, maahantuonnin ja markkinoille saattamisen kieltämistä.
Mitsubishi väittää kyseisessä tuomioistuimessa, että merkkien poistaminen ETA-alueen ulkopuolella ostetuista haarukkatrukeista ja uusien merkkien kiinnittäminen niihin, tunnistekilpien ja sarjanumeroiden poistaminen sekä kyseisten haarukkatrukkien tuonti ETA-alueelle ja saattaminen markkinoille siellä loukkaa sille Mitsubishi-tavaramerkkien perusteella kuuluvia oikeuksia. Se esittää muun muassa, että kyseisten tavaramerkkien kanssa samanlaisten merkkien poistamisella ilman sen suostumusta kierretään tavaramerkin haltijan oikeutta määrätä kyseisellä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ensimmäisestä markkinoille saattamisesta ETA-alueella ja aiheutetaan haittaa tavaramerkin tehtävälle alkuperän ja laadun osoittajana sekä sen investointi- ja markkinointitehtäville. Se huomauttaa tässä yhteydessä, että Mitsubishi-haarukkatrukit olivat merkkien poistamisesta huolimatta edelleen kuluttajan tunnistettavissa.
Duma ja GSI väittävät muun muassa, että niitä on pidettävä haarukkatrukkien, jotka ne ostivat ETA-alueen ulkopuolelta, valmistajina, sillä ne tekevät itse niihin muutoksia niiden saattamiseksi vastaamaan unionin säännöstöä, mistä syystä niillä on oikeus kiinnittää haarukkatrukkeihin omat merkkinsä.
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoi, että Mitsubishi-tavaramerkeillä varustettujen haarukkatrukkien rinnakkaistuonnissa ETA-alueelle on kyse tavaramerkkioikeuden loukkaamisesta, ja hyväksyi Mitsubishin ja MCFE:n vaatimukset. Se mainitsee ETA-alueen ulkopuolisista maista peräisin olevien Mitsubishi-haarukkatrukkien, joista Mitsubishi-tavaramerkkien kanssa samanlaiset merkit oli poistettu ja joihin oli kiinnitetty uudet merkit, tuonnista ETA-alueella ja saattamisesta markkinoille siellä, ettei unionin tuomioistuin ole vielä ottanut kantaa siihen, merkitsevätkö Duman ja GSI:n menettelyn kaltainen menettely sellaista käyttämistä, jonka tavaramerkin haltija voi kieltää, vaikka mainitseekin, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on viitteitä, joiden perusteella se olettaa tähän kysymykseen vastattavan myöntävästi.
Tässä tilanteessa hof van beroep te Brussel on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:
”1)
a)
Sisältyykö [direktiivin 2008/95] 5 artiklaan ja [asetuksen N:o 207/2009] 9 artiklaan tavaramerkin haltijan oikeus kieltää se, että kolmas osapuoli poistaa ilman tavaramerkin haltijan lupaa kaikki tavaroihin kiinnitetyt merkit, jotka ovat samoja kuin tavaramerkit (debranding), kun kyseessä olevia tavaroita ei ole koskaan aikaisemmin saatettu vaihdantaan [ETA-alueella], kuten tullivarastoon sijoitetut tavarat, ja kun kyseinen kolmas osapuoli poistaa merkit sitä tarkoitusta varten, että tavarat tuodaan ETA-alueelle tai saatetaan siellä markkinoille?
b)
Onko edellä a kohdassa esitettyyn kysymykseen vastaamisessa merkitystä sillä, tapahtuuko kyseisten tavaroiden tuonti [ETA-alueelle] tai siellä markkinoille saattaminen käyttämällä kolmannen osapuolen kyseisiin tavaroihin kiinnittämää omaa tunnusmerkkiä (rebranding)?
2)
Muuttuuko ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen annettava vastaus, jos näin tuodut tai markkinoille saatetut tavarat ovat ulkoisilta ominaisuuksiltaan tai malliltaan sellaisia, että merkityksellinen keskivertokuluttaja tunnistaa ne edelleen tavaramerkin haltijalta peräisin oleviksi tavaroiksi?”
Vaatimus suullisen käsittelyn aloittamisesta uudelleen
Mitsubishi vaati unionin tuomioistuimen kirjaamoon 20.6.2018 saapuneella asiakirjalla asian käsittelyn suullisen vaiheen aloittamista uudelleen unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 83 artiklan nojalla. Mitsubishi esittää vaatimuksensa tueksi lähinnä, että julkisasiamiehen ratkaisuehdotus perustuu virheelliseen arviointiin, jonka mukaan direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdassa ja asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu käyttäminen elinkeinotoiminnassa edellyttää nimenomaista ja näkyvää toimintaa. Se katsoo lisäksi, ettei ratkaisuehdotuksessa oteta kantaa väitteisiin, joiden mukaan merkkien poistamisella aiheutetaan haittaa tavaramerkin eri tehtäville.
Työjärjestyksensä 83 artiklan mukaan unionin tuomioistuin voi julkisasiamiestä kuultuaan milloin tahansa määrätä asian käsittelyn suullisen vaiheen aloitettavaksi uudelleen erityisesti, jos unionin tuomioistuin katsoo, ettei sillä ole riittävästi tietoa asiasta, tai jos asianosainen on suullisen vaiheen päättyneeksi julistamisen jälkeen vedonnut uuteen seikkaan, joka voi olennaisesti vaikuttaa unionin tuomioistuimen ratkaisuun, taikka jos asia on ratkaistava sellaisella perusteella, josta asianosaisella tai Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 23 artiklassa tarkoitetulla osapuolella ei ole ollut tilaisuutta lausua.
Näin ei ole nyt käsiteltävässä asiassa. Asiassa ei nimittäin ole vedottu uuteen seikkaan. Lisäksi Mitsubishi on oikeudenkäyntiin osallistuneiden muiden osapuolten tavoin voinut sekä kirjallisessa että suullisessa menettelyvaiheessa esittää ne tosiseikat ja oikeudelliset seikat, joita se pitää merkityksellisinä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin vastaamiseksi ja jotka koskevat erityisesti direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdassa ja asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua käsitettä ”käyttäminen elinkeinotoiminnassa”. Unionin tuomioistuin katsoo näin ollen julkiasiamiestä kuultuaan, että sillä on kaikki asian ratkaisemiseksi tarvittavat tiedot.
Mitsubishin julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksesta esittämästä arvostelusta on lisäksi muistutettava yhtäältä, että Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännössä ja unionin tuomioistuimen työjärjestyksessä ei määrätä asianosaisten mahdollisuudesta esittää huomautuksia vastaukseksi julkisasiamiehen ratkaisuehdotukseen (tuomio 20.12.2017, Acacia ja D’Amato,
C‑397/16 ja C‑435/16
,
EU:C:2017:992
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Toisaalta SEUT 252 artiklan toisen kohdan nojalla julkisasiamiehen tehtävänä on täysin puolueettomana ja riippumattomana julkisesti esittää perustellut ratkaisuehdotukset asioissa, jotka Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön mukaan vaativat hänen myötävaikutustaan. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus tai perustelut, joiden päätteeksi hän päätyy siihen, eivät sido unionin tuomioistuinta. Tämän vuoksi se, että asianosainen ei yhdy julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksessa todettuun – riippumatta ratkaisuehdotuksessa tutkituista kysymyksistä – ei sellaisenaan voi olla peruste suullisen käsittelyn aloittamiseksi uudelleen (tuomio 20.12.2017, Acacia ja D’Amato,
C‑397/16 ja C‑435/16
,
EU:C:2017:992
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Edellä esitetyn perusteella unionin tuomioistuin katsoo, ettei asian käsittelyn suullista vaihetta ole määrättävä aloitettavaksi uudelleen.
Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee kysymyksillään, jotka voidaan tutkia yhdessä, olennaisilta osin sitä, onko direktiivin 2008/95 5 artiklaa ja asetuksen N:o 207/2009 9 artiklaa tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi kieltää sen, että kolmas pääasiassa kyseessä olevalla tavalla ilman haltijan suostumusta poistaa tullivarastoon asetetuista tavaroista merkit, jotka ovat samoja kuin kyseinen tavaramerkki, ja kiinnittää tavaroihin muita merkkejä niiden ETA-alueelle, jossa niitä ei ole koskaan saatettu markkinoille, tuontia tai siellä markkinoille saattamista varten.
Direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohtaa ja asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohtaa, joiden sisällöt ovat samat, on tulkittava samalla tavalla (ks. vastaavasti määräys 19.2.2009, UDV North America,
C‑62/08
,
EU:C:2009:111
,
kohta).
Tätä varten on muistutettava, että direktiivillä 2008/95, jolla kodifioitiin direktiivi 89/104, on sen johdanto-osan ensimmäisen ja toisen perustelukappaleen mukaan tavoitteena poistaa jäsenvaltioiden väliltä tavaramerkkejä koskevia eroja, jotka saattavat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua sisämarkkinoilla. Tavaramerkkioikeus on nimittäin olennainen osa sitä vääristymättömän kilpailun järjestelmää, jonka luominen ja ylläpitäminen on unionin oikeuden tavoitteena. Tällaisessa järjestelmässä yritysten on voitava hankkia itselleen asiakkaita tavaroidensa tai palvelujensa laadun perusteella, ja tämä on mahdollista ainoastaan, jos on olemassa erottamiskykyisiä merkkejä, joiden avulla tavarat ja palvelut voidaan tunnistaa (tuomio 12.11.2002, Arsenal Football Club,
C‑206/01
,
EU:C:2002:651
,
ja
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
On myös muistutettava, että direktiivin 2008/95 7 artiklan 1 kohdassa ja asetuksen N:o 207/2009 13 artiklan 1 kohdassa rajoitetaan tavaramerkin haltijalle kuuluvan oikeuden sammuminen vain sellaisiin tapauksiin, joissa tavarat on saatettu markkinoille ETA-alueella. Ne mahdollistavat sen, että tavaramerkin haltija saattaa tavaransa markkinoille ETA-alueen ulkopuolella ilman, että tällaisesta markkinoille saattamisesta seuraisi haltijan oikeuksien sammuminen ETA-alueen sisällä. Täsmentämällä, että tavaroiden markkinoille saattamisesta ETA-alueen ulkopuolella ei seuraa sitä, että tavaramerkin haltijan oikeus kieltää kyseisten tavaroiden tuonti ilman sen suostumusta sammuisi, unionin lainsäätäjä on näin ollen mahdollistanut sen, että tavaramerkin haltija voi määrätä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ensimmäisestä markkinoille saattamisesta ETA-alueella (ks. vastaavasti tuomio 16.7.1998, Silhouette International Schmied,
C‑355/96
,
EU:C:1998:374
,
kohta; tuomio 20.11.2001, Zino Davidoff ja Levi Strauss,
C‑414/99–C‑416/99
,
EU:C:2001:617
,
ja
kohta ja tuomio 18.10.2005, Class International,
C‑405/03
,
EU:C:2005:616
,
kohta).
Tässä yhteydessä on mainittava unionin tuomioistuimen korostaneen toistuvasti, että tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien suojaamiseksi on olennaista, että jäsenvaltiossa tai jäsenvaltioissa rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi määrätä tällä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ensimmäisestä markkinoille saattamisesta ETA-alueella (tuomio 15.10.2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel ym.,
C‑324/08
,
EU:C:2009:633
,
kohta; tuomio 12.7.2011, L’Oréal ym.,
C‑324/09
,
EU:C:2011:474
,
kohta ja tuomio 16.7.2015, TOP Logistics ym.,
C‑379/14
,
EU:C:2015:497
,
kohta). Lisäksi unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että tällainen tavaramerkin haltijan oikeus koskee kyseessä olevan tavaran jokaista kappaletta (ks. vastaavasti tuomio 1.7.1999, Sebago ja Maison Dubois,
C‑173/98
,
EU:C:1999:347
,
ja
kohta ja tuomio 3.6.2010, Coty Prestige Lancaster Group,
C‑127/09
,
EU:C:2010:313
,
kohta).
Lisäksi on mainittava, että direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä ja asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä annetaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalle yksinoikeus, joka kyseisen direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan sekä kyseisen asetuksen 9 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaan mahdollistaa haltijalle sen, että tämä kieltää kolmatta käyttämästä elinkeinotoiminnassa ilman haltijan suostumusta merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tai merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki ja että merkki ja tavaramerkki tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran; sekaannusvaara sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.
Unionin tuomioistuin on jo useaan otteeseen todennut, että tavaramerkin haltijan yksinoikeus on annettu siksi, että tavaramerkin haltija voisi suojella sillä tässä ominaisuudessa olevia erityisintressejä eli varmistaa sen, että tavaramerkki pystyy täyttämään tehtävänsä, ja että tästä syystä tavaramerkillä myönnettyä yksinoikeutta saadaan käyttää ainoastaan niissä tilanteissa, joissa se, että kolmas käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville. Kyseisiin tehtäviin kuuluvat paitsi tavaramerkin keskeinen tehtävä eli tavaran tai palvelun alkuperän takaaminen kuluttajalle myös sen muut tehtävät, kuten kyseisen tavaran tai palvelun laadun takaaminen sekä viestintä-, investointi- ja mainontatehtävät (ks. tuomio 12.11.2002, Arsenal Football Club,
C‑206/01
,
EU:C:2002:651
,
kohta; tuomio 18.6.2009, L’Oréal ym.,
C‑487/07
,
EU:C:2009:378
,
kohta; tuomio 23.3.2010, Google France ja Google,
C‑236/08–C‑238/08
,
EU:C:2010:159
,
ja
kohta ja tuomio 22.9.2011, Interflora ja Interflora British Unit,
C‑323/09
,
EU:C:2011:604
,
ja
kohta).
Kyseisten tehtävien osalta on muistutettava, että tavaramerkin keskeisenä tehtävänä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista tai palveluista, joilla on toinen alkuperä (tuomio 23.3.2010, Google France ja Google,
C‑236/08–C‑238/08
,
EU:C:2010:159
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tavaramerkillä voidaan muun muassa osoittaa, että sillä varustettujen tuotteiden valmistusta tai toimittamista valvoo yksi ainoa yritys, joka vastaa niiden laadusta, minkä tarkoituksena on se, että tavaramerkki voisi täyttää keskeisen tehtävänsä vääristymättömän kilpailun järjestelmässä (ks. vastaavasti tuomio 12.11.2002, Arsenal Football Club,
C‑206/01
,
EU:C:2002:651
,
kohta ja tuomio 12.7.2011, L’Oréal ym.,
C‑324/09
,
EU:C:2011:474
,
kohta).
Tavaramerkin investointitehtävä käsittää sen haltijan mahdollisuuden käyttää tavaramerkkiään sellaisen maineen luomiseen tai säilyttämiseen, jolla voidaan houkutella kuluttajia tai saada heidät merkkiuskollisiksi, ja tätä voidaan tavoitella useilla erilaisilla kaupallisilla keinoilla. Niinpä kyseiselle tehtävälle aiheutetaan haittaa, jos sillä, että tavaramerkin haltijan kilpailijan kaltainen kolmas käyttää merkkiä, joka on sama kuin kyseinen tavaramerkki, samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, häiritään merkittävästi sitä, että tavaramerkin haltija käyttää kyseistä tavaramerkkiä sellaisen maineen luomiseksi tai ylläpitämiseksi, jolla voidaan houkutella kuluttajia tai saada heidät merkkiuskollisiksi. Tavaramerkin haltija voi näin ollen kieltää tällaisen käytön direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella tai – jos kyse on EU-tavaramerkistä – asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella (ks. vastaavasti tuomio 22.9.2011, Interflora ja Interflora British Unit,
C‑323/09
,
EU:C:2011:604
,
–
kohta).
Tavaramerkin mainontatehtävä puolestaan tarkoittaa tavaramerkin käyttämistä mainontaan, jolla pyritään informoimaan kuluttajaa ja saamaan tämä vakuuttuneeksi. Näin ollen tavaramerkin haltijalla on oikeus muun muassa kieltää tavaramerkkinsä kanssa samanlaisen merkin käyttö ilman tavaramerkin haltijan suostumusta sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tämä tavaramerkki on rekisteröity, kun tämä käyttö haittaa tavaramerkin haltijan tavaramerkin käyttämistä myynninedistämistekijänä tai kaupallisen strategian välineenä (ks. vastaavasti tuomio 23.3.2010, Google France ja Google,
C‑236/08–C‑238/08
,
EU:C:2010:159
,
ja
kohta).
Unionin tuomioistuin on jo todennut käsitteen ”käyttäminen elinkeinotoiminnassa” osalta, että direktiivin 2008/95 5 artiklan 3 kohdassa ja asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 2 kohdassa luetellaan ainoastaan esimerkinomaisesti käyttömuodot, jotka tavaramerkin haltija voi kieltää (ks. tuomio 12.11.2002, Arsenal Football Club,
C‑206/01
,
EU:C:2002:651
,
kohta; tuomio 25.1.2007, Adam Opel,
C‑48/05
,
EU:C:2007:55
,
kohta ja tuomio 23.3.2010, Google France ja Google,
C‑236/08–C‑238/08
,
EU:C:2010:159
,
kohta), ja mainitaan yksinomaan kolmannen suorittamia aktiivisia toimia (ks. tuomio 3.3.2016, Daimler,
C‑179/15
,
EU:C:2016:134
,
kohta).
Unionin tuomioistuin on myös todennut, että tavaramerkin kanssa samanlaisen tai samankaltaisen merkin käyttäminen elinkeinotoiminnassa edellyttää, että merkkiä käytetään taloudellisen hyödyn saamiseen tähtäävässä kaupallisessa toiminnassa eikä yksityisesti (tuomio 16.7.2015, TOP Logistics ym.,
C‑379/14
,
EU:C:2015:497
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Se on täsmentänyt, että ilmaisuja ”käyttäminen” ja ”elinkeinotoiminta” ei voida tulkita siten, että niillä tarkoitettaisiin ainoastaan elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiä suoria suhteita, ja että tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä käytetään, kun kyseessä oleva talouden toimija käyttää merkkiä omassa kaupallisessa viestinnässään (tuomio 16.7.2015, TOP Logistics ym.,
C‑379/14
,
EU:C:2015:497
,
ja
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Nyt käsiteltävässä asiassa ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että Duma ja GSI hankkivat ilman Mitsubishin lupaa ETA-alueen ulkopuolelta Mitsubishi-haarukkatrukkeja, jotka ne toivat ETA-alueelle, jossa ne asettivat kyseiset tavarat tullivarastointimenettelyyn. Kun kyseiset tavarat olivat vielä kyseisessä menettelyssä, ne poistivat Mitsubishin tavaramerkkien kanssa samanlaiset merkit tavaroista kokonaan, tekivät tavaroihin muutoksia niiden saattamiseksi vastaamaan Euroopan unionissa voimassa olevia standardeja, korvasivat tunnistekilvet ja sarjanumerot uusilla, kiinnittivät tavaroihin omat merkkinsä, toivat tavarat ETA-alueelle ja saattoivat ne markkinoille sekä ETA-alueella että sen ulkopuolella.
Edellä 31 kohdassa mainittuihin tuomioihin johtaneista asioista poiketen pääasiassa kyseessä olevissa tavaroissa ei ollut kyseessä olevia tavaramerkkejä silloin, kun ne tuotiin ETA-alueelle ja saatettiin siellä markkinoille sen jälkeen, kun ne oli ensin asetettu tullivarastointimenettelyyn. Erotuksena myös edellä 34–39 kohdassa mainittuihin tuomioihin kolmannet eivät käyttäneet tuolloin millään tavalla – edes kaupallisessa viestinnässään – kyseessä olevien tavaramerkkien kanssa samanlaisia tai samankaltaisia merkkejä. Tämä erottaa pääasian myös tilanteesta, jota käsiteltiin ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mainitseman 8.7.2010 annetun tuomion Portakabin (
C‑558/08
,
EU:C:2010:416
) 86 kohdassa, jossa unionin tuomioistuin totesi, että kun jälleenmyyjä poistaa tavaroista ilman tavaramerkin haltijan suostumusta maininnan tavaramerkistä ja korvaa sen jälleenmyyjän nimellä varustetulla merkinnällä sillä tavoin, että kyseisten tavaroiden valmistajan tavaramerkki on täysin tunnistamaton, tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää se, että jälleenmyyjä käyttää mainittua tavaramerkkiä ilmoittaakseen tästä jälleenmyynnistä, sillä tällä käytöllä aiheutetaan haittaa tavaramerkin keskeiselle tehtävälle.
On kuitenkin mainittava ensimmäiseksi, että tavaramerkin kanssa samanlaisten merkkien poistaminen estää sen, että tavaroissa, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, käytettäisiin mainittua tavaramerkkiä silloin, kun ne saatetaan ensimmäisen kerran markkinoille ETA-alueella, ja vie näin ollen tavaramerkin haltijalta mahdollisuuden käyttää edellä 31 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenevää keskeistä oikeuttaan määrätä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ensimmäisestä markkinoille saattamisesta ETA-alueella.
Toiseksi on mainittava, että tavaramerkin kanssa samanlaisten merkkien poistamisella ja uusien merkkien kiinnittämisellä tavaroihin niiden saattamiseksi ensimmäistä kertaa markkinoilla ETA-alueella aiheutetaan haittaa tavaramerkin tehtäville.
Alkuperän osoittamista koskevasta tehtävästä on muistutettava, että unionin tuomioistuin totesi 16.7.2015 antamansa tuomion TOP Logistics ym. (
C‑379/14
,
EU:C:2015:497
) 48 kohdassa, että mikä tahansa sellainen kolmannen osapuolen toimi, jolla yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa rekisteröidyn tavaramerkin haltijaa estetään käyttämästä oikeuttaan määrätä tällä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden ensimmäisestä markkinoille saattamisesta ETA-alueella, vahingoittaa jo luonnostaan tätä tavaramerkin keskeistä tehtävää.
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii, mikä vaikutus voi olla sillä, että merkityksellinen keskivertokuluttaja voi edelleen tunnistaa tuodut tai markkinoille saatetut tavarat niiden ulkoisten ominaisuuksien tai mallin perusteella tavaramerkin haltijalta peräisin oleviksi tavaroiksi. Se esittää nimittäin, että huolimatta tavaramerkin kanssa samanlaisten merkkien poistamisesta ja uusien merkkien kiinnittämisestä haarukkatrukkeihin, merkitykselliset kuluttajat pitävät niitä edelleen Mitsubishin haarukkatrukkeina. Tässä yhteydessä on huomautettava, että vaikka tavaramerkin keskeiselle tehtävälle voidaan aiheuttaa haittaa tätä ilmankin, tämä on omiaan voimistamaan haittavaikutuksia.
Lisäksi on mainittava, että tavaramerkin kanssa samanlaisten merkkien poistaminen ja uusien merkkien kiinnittäminen tavaroihin heikentävät tavaramerkin haltijan mahdollisuuksia houkutella asiakkaita tavaroidensa laadulla ja aiheuttavat haittaa tavaramerkin investointi- ja mainontatehtäville, kun – kuten nyt käsiteltävässä asiassa – tavaramerkin haltija tai joku muu sen suostumuksella ei ole vielä saattanut kyseessä olevaa tavaraa kyseisille markkinoille. Se, että tavaramerkin haltijan tavaroita saatetaan markkinoille ennen kuin tämä itse on saattanut ne markkinoille kyseisellä tavaramerkillä varustettuna, jolloin kuluttajat tutustuvat kyseisiin tavaroihin ennen kuin he voivat yhdistää ne tavaramerkin haltijaan, on omiaan haittaamaan olennaisesti sitä, että tavaramerkin haltija käyttää mainittua tavaramerkkiä sellaisen maineen luomiseksi, jolla voidaan houkutella kuluttajia tai saada heidät merkkiuskollisiksi, ja myynninedistämistekijänä tai kaupallisen strategian välineenä. Lisäksi on mainittava, että tällaisella menettelyllä viedään tavaramerkin haltijalta mahdollisuus realisoida tavaramerkillä varustetun tavaran näin ollen tekemänsä investoinnin taloudellinen arvo saattamalla tavara ensimmäistä kertaa markkinoille ETA-alueella.
Kolmanneksi on mainittava, että koska sillä, että kolmas ilman tavaramerkin haltijan suostumusta poistaa tavaramerkin kanssa samanlaiset merkit ja kiinnittää uudet merkit tuodakseen kyseiset tavarat ETA-alueelle tai saattaakseen ne myyntiin siellä sekä kiertääkseen tavaramerkin haltijan oikeutta kieltää tavaramerkillään varustettujen tavaroiden tuonti, loukataan tavaramerkin tehtäviä ja tavaramerkin haltijan oikeutta määrätä kyseisellä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ensimmäisestä markkinoille saattamisesta ETA-alueella, tällaista menettelyä on pidettävä vääristymättömän kilpailun turvaamista koskevan tavoitteen vastaisena.
Kun otetaan huomioon edellä 38 kohdasta ilmenevä käsitettä ”käyttäminen elinkeinotoiminnassa” koskeva oikeuskäytäntö, on mainittava, että toiminta, jossa kolmas poistaa tavaramerkin kanssa samanlaiset merkit kiinnittääkseen omat merkkinsä, edellyttää kolmannen aktiivista menettelyä, jota voidaan pitää tällaisen merkin käyttämisenä elinkeinotoiminnassa, koska sen käyttämisen tarkoituksena on tavaroiden tuonti ETA-alueelle ja markkinoille saattaminen siellä eli sitä käytetään edellä 39 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitetussa taloudellisen hyödyn saamiseen tähtäävässä kaupallisessa toiminnassa.
Näiden kaikkien syiden vuoksi on katsottava, että tavaramerkin haltija voi direktiivin 2008/95 5 artiklan ja asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan perusteella vastustaa tällaista toimintaa.
Tähän päätelmään ei vaikuta se, että tavaramerkin kanssa samanlaiset merkit poistetaan ja uudet merkit kiinnitetään silloin, kun tavarat ovat vielä tullivarastointimenettelyssä, koska toimenpiteiden tarkoituksena on kyseisten tavaroiden tuominen ETA-alueelle ja niiden saattaminen markkinoille siellä, minkä osoittaa pääasian tilanteessa se, että Duma ja GSI tekivät haarukkatrukkeihin muutoksia niiden saattamiseksi vastaamaan Euroopan unionissa voimassa olevia standardeja, ja lisäksi se, että tavarat – tai ainakin osa niistä – tuotiin tämän jälkeen ETA-alueelle ja saatettiin markkinoille siellä.
Tässä yhteydessä on myös mainittava, että asetuksen N:o 207/2009, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella 2015/2424, 9 artiklan 4 kohdassa, jota sovelletaan pääasian tosiseikastoon 23.3.2016 alkaen, annetaan tavaramerkin haltijalle oikeus estää kaikkia kolmansia osapuolia tuomasta tavaroita unionin alueelle kaupankäynnissä luovuttamatta niitä siellä vapaaseen liikkeeseen, jos kyseiset tavarat, mukaan lukien päällykset, tulevat kolmansista maista ja niissä on ilman lupaa tavaramerkki, joka on sama kuin EU-tavaramerkki, joka on rekisteröity kyseisenkaltaisia tavaroita varten, tai jota ei voida erottaa olennaisilta ominaisuuksiltaan kyseisestä tavaramerkistä. Tavaramerkin haltijan oikeus sammuu ainoastaan, jos tavaroiden ilmoittaja tai tavaroiden haltija esittää menettelyissä sen määrittämiseksi, onko tavaramerkkiä loukattu, näyttöä siitä, että tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää tavaroiden saattamista markkinoille tavaroiden lopullisessa määrämaassa.
Esitettyihin kysymyksiin on edellä mainitun perusteella vastattava, että direktiivin 2008/95 5 artiklaa ja asetuksen N:o 207/2009 9 artiklaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi kieltää sen, että kolmas pääasiassa kyseessä olevalla tavalla ilman haltijan suostumusta poistaa tullivarastoon asetetuista tavaroista merkit, jotka ovat samoja kuin kyseinen tavaramerkki, ja kiinnittää tavaroihin muita merkkejä niiden ETA-alueelle, jossa niitä ei ole koskaan saatettu markkinoille, tuontia tai siellä markkinoille saattamista varten.
Oikeudenkäyntikulut
Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 5 artiklaa ja Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 9 artiklaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi kieltää sen, että kolmas pääasiassa kyseessä olevalla tavalla ilman haltijan suostumusta poistaa tullivarastoon asetetuista tavaroista merkit, jotka ovat samoja kuin kyseinen tavaramerkki, ja kiinnittää tavaroihin muita merkkejä niiden Euroopan talousalueelle (ETA), jossa niitä ei ole koskaan saatettu markkinoille, tuontia tai siellä markkinoille saattamista varten.

Allekirjoitukset
(
*1
)	Oikeudenkäyntikieli: hollanti.