CELEX: 62018TJ0443
Marchio dell’Unione europea
Opposizione
Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Vogue Peek & Cloppenburg
Denominazione commerciale nazionale anteriore Peek & Cloppenburg
Impedimento alla registrazione relativo
Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001
Coesistenza della denominazione commerciale nazionale e del marchio richiesto
Accordo di delimitazione
Applicazione della normativa nazionale da parte dell’EUIPO
Sospensione del procedimento amministrativo
Articolo 70 del regolamento 2017/1001
Regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento (CE) n. 2868/95 [divenuta articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625]
Errore manifesto di valutazione

)
Fatti
Il 17 maggio 2002 la Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf), ricorrente, presentava una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (
GU 1994, L 11, pag. 1
), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2009, L 78, pag. 1
), come modificato, a sua volta sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2017, L 154, pag. 1
)].
Il marchio del quale era stata chiesta la registrazione è il segno denominativo Vogue Peek & Cloppenburg.
I prodotti e i servizi per i quali era stata chiesta la registrazione rientrano, a seguito della limitazione intervenuta nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO, nelle classi 18, 25 e 35 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:
–
classe 18: «Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie, compresi nella classe 18, ovvero borse, borsette, portafogli, sacchetti, astucci per chiavi, astucci per apparecchi elettronici, set da viaggio, zaini, sacchetto, ombrelli da pioggia, ombrelli da sole e bastoni, fruste, articoli di selleria; bauli e valigie»;
–
classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria»;
–
classe 35: «Servizi di vendita al dettaglio, anche mediante siti Web e televendite, di articoli d’abbigliamento, calzature, cappelleria, detersivi e sbiancanti, preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere, saponi, articoli di profumeria, oli essenziali, prodotti cosmetici, lozioni per capelli, prodotti per l’igiene dentale, occhiali da sole, metalli preziosi e loro leghe nonché orologi in metalli preziosi e loro leghe, opere d’arte in metalli preziosi e loro leghe, gioielleria, bigiotteria, pietre preziose, orologeria e strumenti cronometrici, cuoio e sue imitazioni, pelli di animali, bauli e valigie, borse, borsette, portafogli da uomo, borsellini, astucci per chiavi, custodie per apparecchi elettronici, set da viaggio, zaini, sacchetti, ombrelli, parasoli e bastoni, fruste, fruste, finimenti e selleria; organizzazione e realizzazione di manifestazioni a scopo pubblicitario e programmi di fidelizzazione della clientela».
La domanda di marchio veniva pubblicata nel
Bollettino dei marchi comunitari
n. 10/2003, del 27 gennaio 2003.
Il 28 aprile 2003 la Peek & Cloppenburg KG (Amburgo), interveniente, proponeva opposizione ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 46 del regolamento 2017/1001) alla registrazione del marchio richiesto per i prodotti e i servizi di cui al precedente punto 3.
L’opposizione si basava sulla denominazione commerciale Peek & Cloppenburg riconosciuta come tale in Germania e utilizzata per fabbricare e commercializzare abbigliamento da uomo, donna e bambino nonché accessori quali cinture e altri articoli in cuoio.
I motivi invocati a sostegno dell’opposizione erano, da un lato, quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 40/94 (divenuto articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001), in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 2, con l’articolo 6, paragrafo 3, e con l’articolo 15, paragrafo 2, del Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (legge sulla protezione dei marchi e degli altri segni distintivi), del 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 3082; in prosieguo: la «legge sulla protezione dei marchi e degli altri segni distintivi»), e, dall’altro, quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 2, con l’articolo 6, paragrafo 3, e con l’articolo 15, paragrafo 2, della legge sulla protezione dei marchi e degli altri segni distintivi.
Il 16 settembre 2005 la divisione di opposizione accoglieva l’opposizione e respingeva la domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea per i prodotti e i servizi di cui al precedente punto 3, sul fondamento dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 40/94, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 2, con l’articolo 6, paragrafo 3, e con l’articolo 15, paragrafo 2, della legge sulla protezione dei marchi e degli altri segni distintivi. Inoltre, essa condannava la ricorrente alle spese.
Il 15 novembre 2005 la ricorrente proponeva ricorso dinanzi all’EUIPO avverso la decisione della divisione di opposizione, ai sensi degli articoli da 57 a 63 del regolamento n. 40/94 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001).
Con decisione del 25 ottobre 2011, il procedimento di opposizione veniva sospeso a causa di procedimenti pilota dinanzi all’EUIPO relativi a procedimenti di opposizione tra la ricorrente e l’interveniente (procedimenti R 53/2005-1 e R 262/2005-1) (in prosieguo: i «procedimenti pilota»). Nei procedimenti pilota, con decisioni della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 febbraio 2011, le opposizioni basate sull’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 40/94 erano state accolte e le domande della ricorrente di registrazione del segno denominativo Peek & Cloppenburg erano state respinte.
Con due sentenze del 18 aprile 2013, Peek & Cloppenburg/UAMI – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) (
T‑506/11
, non pubblicata,
EU:T:2013:197
), e del 18 aprile 2013, Peek & Cloppenburg/UAMI – Peek & Cloppenburg (Peek & Cloppenburg) (
T‑507/11
, non pubblicata,
EU:T:2013:198
), il Tribunale respingeva i ricorsi proposti dalla ricorrente contro le decisioni della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 28 febbraio 2011 nei procedimenti pilota. Con sentenza del 10 luglio 2014, Peek & Cloppenburg/UAMI (
C‑325/13 P e C‑326/13 P
, non pubblicata,
EU:C:2014:2059
), la Corte respingeva le impugnazioni nell’ambito delle quali la ricorrente chiedeva l’annullamento di dette sentenze.
Dopo la chiusura definitiva dei procedimenti pilota, il presente procedimento di opposizione veniva ripreso.
In un altro procedimento tra la ricorrente e l’interveniente relativo ai marchi tedeschi della ricorrente (tra cui anche tre marchi Peek & Cloppenburg), l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land di Düsseldorf, Germania), a seguito di rinvio del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 7 luglio 2015 (procedimento I‑20 U 24/07), condannava la ricorrente a dare il suo consenso alla cancellazione di detti marchi (in prosieguo: «la sentenza dell’Oberlandesgericht Düsseldorf»). Il 28 aprile 2016 tale sentenza diventava definitiva previo rigetto da parte del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) del ricorso per l’autorizzazione al ricorso per cassazione.
Il 12 gennaio 2017 la ricorrente chiedeva all’EUIPO la sospensione del procedimento (in prosieguo: la «domanda di sospensione») fino all’adozione di una decisione definitiva nell’ambito di un’azione riconvenzionale di accertamento di un diritto da essa proposta il 30 novembre 2016 contro l’interveniente (in prosieguo: l’«azione riconvenzionale di accertamento di un diritto») dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land di Düsseldorf, Germania). Con detta azione riconvenzionale di accertamento di un diritto, essa chiedeva al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land di Düsseldorf) di constatare il suo diritto di far registrare i marchi derivati dalla sua denominazione commerciale e di utilizzarli nelle regioni della Germania che le erano state attribuite da un accordo di delimitazione concluso tra le parti nel 1990 e asseritamente confermato nel 1992 (in prosieguo: l’«accordo di delimitazione»). L’accordo di delimitazione è costituito unicamente da carte geografiche che indicano le sigle delle parti e i tratti su ciascuna carta per designare i territori loro rispettivamente attribuiti.
Con decisione del 20 aprile 2018 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’EUIPO respingeva il ricorso del 15 novembre 2005 e la domanda di sospensione.
In primo luogo, la commissione di ricorso ricordava le condizioni cumulative di cui all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 nonché le condizioni dell’articolo 15 della legge sulla protezione dei marchi e degli altri segni distintivi.
In secondo luogo, la commissione di ricorso faceva riferimento alle constatazioni che aveva effettuato nei procedimenti pilota e rinviava alla motivazione contenuta nelle decisioni corrispondenti.
In terzo luogo, la commissione di ricorso riteneva che la denominazione commerciale Peek & Cloppenburg fosse utilizzata dall’interveniente nel commercio per designare la sua impresa e i suoi negozi in Germania e costituisse una denominazione commerciale protetta ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della legge sulla protezione dei marchi e degli altri segni distintivi. Essa aggiungeva che detta denominazione commerciale, che possedeva un carattere distintivo elevato, era anteriore alla data della domanda di registrazione del marchio richiesto ai sensi dell’articolo 6 della legge sulla protezione dei marchi e degli altri segni distintivi e che il suo utilizzo non aveva una portata meramente locale.
In quarto luogo, da un lato, la commissione di ricorso constatava una somiglianza elevata tra la denominazione commerciale dell’interveniente e il marchio richiesto nonché, per una parte dei prodotti e dei servizi di cui trattasi, una prossimità settoriale, comportante un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della legge sulla protezione dei marchi e degli altri segni distintivi. Dall’altro lato, nella misura in cui una prossimità settoriale non era stata dimostrata, la commissione di ricorso concludeva che l’utilizzo del marchio richiesto avrebbe affievolito la denominazione commerciale dell’interveniente o l’avrebbe sfruttata in modo illecito a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, della legge sulla protezione dei marchi e degli altri segni distintivi.
In quinto luogo, per quanto concerne l’argomento che non era stato ancora invocato dalla ricorrente nei procedimenti pilota e secondo cui essa disponeva, sulla base dell’accordo di delimitazione, di un diritto contrattuale di utilizzare e di far registrare il marchio richiesto, la commissione di ricorso rilevava anzitutto che l’accordo di delimitazione non vincolava l’EUIPO, ma doveva essere applicato alle parti contraenti dal giudice competente dello Stato membro. Essa riteneva, poi, che la ricorrente non avesse dimostrato che detto accordo le aveva conferito il diritto di utilizzare e di far registrare marchi dell’Unione europea. Al riguardo, essa osservava che, da un lato, siffatti diritti non sarebbero risultati dalla sentenza dell’Oberlandesgericht Düsseldorf e, dall’altro, anche nell’ipotesi in cui l’accordo di delimitazione avesse compreso altresì la registrazione di marchi, non era stato dimostrato che quest’ultimo si estendeva anche a marchi dell’Unione europea.
In sesto luogo, la commissione di ricorso riteneva sostanzialmente che la ricorrente non avesse nemmeno dimostrato che la sentenza dichiarativa auspicata nell’ambito dell’azione riconvenzionale di accertamento di un diritto dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land di Düsseldorf) avrebbe prodotto effetti processuali sul presente procedimento, poiché una sentenza del genere non avrebbe obbligato l’interveniente a ritirare la sua opposizione proposta dinanzi all’EUIPO. Inoltre, la commissione di ricorso osservava che il contenuto di detto ricorso non aveva avuto alcun effetto sul procedimento nel caso di specie, in quanto la ricorrente non aveva dimostrato che l’accordo di delimitazione (asseritamente concluso nel 1990 e asseritamente confermato nel 1992) le aveva conferito il diritto di utilizzare e di far registrare marchi dell’Unione europea e che, anche nell’ipotesi in cui l’accordo di delimitazione avesse compreso altresì la registrazione di marchi, non si sarebbe dimostrato che esso avrebbe incluso territori di vendita situati al di fuori della Germania e marchi dell’Unione europea, che erano disciplinati unicamente dal regolamento n. 40/94.
In conclusione, la commissione di ricorso respingeva il ricorso e, pertanto, accoglieva l’opposizione sulla base della denominazione commerciale dell’interveniente.
Conclusioni delle parti
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
condannare l’EUIPO alle spese.
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese.
L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle sostenute dall’interveniente.
In diritto
[
omissis]
Nel merito
La ricorrente solleva quattro motivi, riguardanti, in primo luogo, la violazione del combinato disposto dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 15, paragrafo 2, della legge sulla protezione dei marchi e degli altri segni distintivi, in secondo luogo, la violazione del combinato disposto dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 15, paragrafo 3, della legge sulla protezione dei marchi e degli altri segni distintivi, in terzo luogo, la violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001, e in quarto luogo, in sostanza, la violazione del combinato disposto dell’articolo 70 del regolamento 2017/1001 e della regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 2868/95 (divenuta articolo 71, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625).
Con i suoi primi tre motivi, la ricorrente fa valere che la commissione di ricorso ha interpretato erroneamente il combinato disposto dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della legge sulla protezione dei marchi e degli altri segni distintivi, avendo preso in considerazione solo parzialmente le condizioni sostanziali previste dalla normativa tedesca. Con il suo quarto motivo, la ricorrente sostiene che la commissione di ricorso ha violato il combinato disposto dell’articolo 70 del regolamento 2017/1001 e della regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 2868/95, avendo commesso errori manifesti di valutazione nell’esame della sua domanda di sospensione, incorrendo così in uno sviamento di potere.
Occorre esaminare congiuntamente i primi tre motivi, nell’ambito dei quali la ricorrente sviluppa argomenti simili.
Sul primo, sul secondo e sul terzo motivo, relativi alla violazione del combinato disposto dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della legge sulla protezione dei marchi e degli altri segni distintivi
[
omissis]
Dall’insieme di quanto precede si evince che la commissione di ricorso non ha errato nel constatare che la ricorrente non aveva dimostrato che l’accordo di delimitazione le aveva conferito il diritto di far registrare marchi dell’Unione europea, senza che sia necessario pronunciarsi sul motivo ad abundantiam della decisione impugnata secondo cui, anche supponendo che l’accordo di delimitazione includa la registrazione di marchi, non si sarebbe dimostrato che quest’ultimo si estende a marchi dell’Unione europea.
Ne consegue che i primi tre motivi, relativi alla violazione del combinato disposto dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della legge sulla protezione dei marchi e degli altri segni distintivi, devono essere respinti.
Sul quarto motivo, vertente su una violazione del combinato disposto dell’articolo 70 del regolamento 2017/1001 e della regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 2868/95
La ricorrente fa valere, in sostanza, che la commissione di ricorso, decidendo di respingere la sua domanda di sospensione del procedimento, ha violato il combinato disposto dell’articolo 70 del regolamento 2017/1001 e della regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 2868/95.
Al riguardo, in primo luogo, la commissione di ricorso ha constatato, ai punti 38 e 39 della decisione impugnata, che una sospensione supplementare non era giustificata, in quanto l’azione riconvenzionale di accertamento di un diritto dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land di Düsseldorf) riguardava unicamente un accertamento e non avrebbe potuto comportare che l’interveniente fosse tenuto a ritirare la propria opposizione.
In secondo luogo, la commissione di ricorso ha rilevato che il contenuto del ricorso non avrebbe avuto alcun effetto sul presente procedimento. Al riguardo, essa ha precisato che la ricorrente non aveva dimostrato che l’accordo di delimitazione le aveva conferito il diritto di utilizzare e di far registrare marchi e che, anche nell’ipotesi in cui l’accordo di delimitazione avesse incluso altresì la registrazione di marchi, non sarebbe stato dimostrato che quest’ultimo si estendeva anche a territori di vendita situati al di fuori della Germania (punti da 34 a 37, 40 e 41 della decisione impugnata). La commissione di ricorso ha aggiunto che la ricorrente non aveva affermato né dimostrato che l’accordo di delimitazione comprendeva anche marchi dell’Unione europea (punto 42 della decisione impugnata). Inoltre, la commissione di ricorso ha osservato che non sarebbero stati addotti altri validi motivi da cui sarebbe emersa l’opportunità di un’ulteriore sospensione del procedimento e, di conseguenza, ha respinto la domanda di sospensione.
La ricorrente contesta l’insieme di dette osservazioni facendo valere che esse si basano su un’analisi soltanto parziale dei fatti di cui tener conto, su un’omessa considerazione di aspetti importanti del diritto sostanziale tedesco, nonché su un disconoscimento dell’effetto dell’azione riconvenzionale di accertamento di un diritto da essa proposta. Il ragionamento della commissione di ricorso sarebbe complessivamente erroneo in quanto non tratterebbe gli aspetti del diritto delle imprese omonime nonché il comportamento contraddittorio dell’interveniente e non comporterebbe alcun bilanciamento degli interessi reciproci delle parti. Di conseguenza, la commissione di ricorso avrebbe manifestamente valutato in modo erroneo l’esame della sua domanda di sospensione, incorrendo così in uno sviamento di potere.
In particolare, e in primo luogo, la ricorrente precisa che la constatazione della commissione di ricorso secondo cui l’azione riconvenzionale di accertamento di un diritto proposta dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land di Düsseldorf) non riguarda alcun obbligo di ritiro dell’atto di opposizione è erronea. Invero, a suo avviso, la constatazione che essa intendeva ottenere, vale a dire il fatto di essere autorizzata a chiedere la registrazione del marchio richiesto, ha una portata molto più ampia di un ricorso avente ad oggetto il ritiro dell’atto di opposizione. Ne conseguirebbe che la protezione contro il rischio di confusione e la protezione della notorietà, che l’interveniente fa valere contro il marchio richiesto basandosi sulla sua denominazione commerciale, non esisterebbero alla luce della normativa tedesca rilevante al riguardo e la sentenza di accertamento auspicata deciderebbe, pertanto, direttamente in merito alla fondatezza della domanda dell’interveniente di vietare alla ricorrente nel caso di specie l’uso del marchio richiesto.
In secondo luogo, la ricorrente ritiene che la considerazione della commissione di ricorso secondo cui non è stato affermato né dimostrato che l’accordo di delimitazione includeva anche marchi dell’Unione europea sia erronea, avendo essa espressamente precisato, a sostegno della propria domanda di sospensione del 12 gennaio 2017, che la sua azione riconvenzionale di accertamento di un diritto riguardava altresì marchi dell’Unione europea. Orbene, essa ne avrebbe fornito la prova, dato che le conclusioni dell’azione riconvenzionale di accertamento di un diritto includevano nella loro formulazione, relativa a «marchi», i marchi dell’Unione europea. Inoltre, la valutazione della commissione di ricorso secondo cui l’accordo di delimitazione non aveva risolto in modo chiaro la questione se esso includesse l’intero territorio dell’Unione europea sarebbe irrilevante, poiché un accordo volto ad escludere un rischio di confusione in Germania, attribuendo in tale Stato membro spazi geografici in cui un uso di marchi nominativi è autorizzato, sarebbe rilevante anche per quanto concerne marchi dell’Unione europea.
In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la considerazione della commissione di ricorso secondo cui nemmeno il contenuto del ricorso ha effetto sul presente procedimento è erronea. Se la decisione adottata sul fondamento dell’azione riconvenzionale di accertamento di un diritto dovesse stabilire che essa aveva il diritto di chiedere la registrazione del marchio richiesto, l’uso di detto marchio non sarebbe né «non autorizzato» ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della legge sulla protezione dei marchi e degli altri segni distintivi, né «senza motivi legittimi», né esercitato «indebitamente» a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, della legge sulla protezione dei marchi e degli altri segni distintivi. Pertanto, l’azione riconvenzionale di accertamento di un diritto, se fosse accolta, comporterebbe una decisione in via definitiva, prendendo in considerazione i fatti nuovi, sulla fondatezza della domanda dell’interveniente di vietare alla ricorrente l’uso del marchio richiesto, ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della legge sulla protezione dei marchi e degli altri segni distintivi. Per contro, le decisioni anteriori emesse in controversie analoghe tra le parti sarebbero irrilevanti ai fini dell’azione riconvenzionale di accertamento di un diritto, poiché i fatti nuovi presentati nel caso di specie non potevano essere ancora presi in considerazione in dette decisioni.
L’EUIPO e l’interveniente contestano tale argomentazione.
Va anzitutto ricordato che la commissione di ricorso dispone di un ampio potere discrezionale per sospendere o meno un procedimento. La regola 20, paragrafo 7, lettera c), del regolamento n. 2868/95, applicabile ai procedimenti dinanzi alla commissione di ricorso, conformemente alla regola 50, paragrafo 1, di tale regolamento, descrive tale ampio potere discrezionale prevedendo che l’UAMI possa sospendere il procedimento di opposizione allorché le circostanze giustifichino una tale sospensione. La sospensione resta così una facoltà per la commissione di ricorso, la quale la pronuncia soltanto qualora la ritenga giustificata. Il procedimento dinanzi alla commissione di ricorso non è quindi automaticamente sospeso a seguito di una richiesta in questo senso presentata da una parte dinanzi a detta commissione [v. sentenza del 21 ottobre 2015, Petco Animal Supplies Stores/UAMI – Gutiérrez Ariza (PETCO),
T‑664/13
,
EU:T:2015:791
, punto
e giurisprudenza ivi citata].
Occorre inoltre rammentare che la circostanza che la commissione di ricorso disponga di un ampio potere discrezionale per sospendere il procedimento dinanzi ad essa pendente non sottrae tale discrezionalità al sindacato del giudice dell’Unione. Detta circostanza limita tuttavia tale controllo, quanto al merito, alla verifica dell’assenza di un errore manifesto di valutazione o di uno sviamento di potere (v. sentenza del 21 ottobre 2015, PETCO,
T‑664/13
,
EU:T:2015:791
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
Al riguardo, emerge dalla giurisprudenza che, al momento dell’esercizio del suo potere discrezionale in relazione alla sospensione del procedimento, la commissione di ricorso deve rispettare i principi generali che disciplinano un procedimento equo in seno a un’Unione di diritto. Di conseguenza, nell’esercitare tale potere discrezionale, essa deve tenere conto non soltanto dell’interesse della parte la cui domanda di marchio dell’Unione europea è contestata, ma anche di quello delle altre parti. La decisione di sospendere o meno il procedimento deve essere il risultato di un bilanciamento degli interessi in gioco (v. sentenza del 21 ottobre 2015, PETCO,
T‑664/13
,
EU:T:2015:791
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
È alla luce di tali principi che si deve esaminare se i fattori che la commissione di ricorso ha preso in considerazione le avessero consentito di concludere, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione né in uno sviamento di potere, che non occorreva nel caso di specie sospendere il procedimento.
Al riguardo, in primo luogo, la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che l’azione riconvenzionale di accertamento di un diritto riguardasse unicamente un accertamento e non avrebbe quindi potuto comportare che l’interveniente fosse tenuto a ritirare la sua opposizione. Sebbene tale constatazione non sia erronea, va tuttavia rilevato che essa non è di per sé sufficiente per giustificare il rigetto della domanda di sospensione. Infatti, come sostenuto giustamente dalla ricorrente, se la decisione adottata sul fondamento della domanda di accertamento dovesse stabilire che essa aveva il diritto di chiedere la registrazione dei marchi derivati dalla sua denominazione commerciale, in particolare del segno denominativo Peek & Cloppenburg, la commissione di ricorso dovrebbe allora prendere in considerazione tale risultato e potrebbe quindi ritenere che la ricorrente abbia fornito la prova che la registrazione del marchio richiesto non era né «non autorizzata» ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della legge sulla protezione dei marchi e degli altri segni distintivi, né «senza motivi legittimi», né effettuata «indebitamente» a norma dell’articolo 15, paragrafo 3, della legge sulla protezione dei marchi e degli altri segni distintivi, il che, secondo la normativa tedesca, escluderebbe la protezione contro il rischio di confusione invocata. Ne consegue che, anche se la constatazione auspicata dalla ricorrente non comporta l’obbligo per l’interveniente di ritirare il suo atto di opposizione e, anche se l’EUIPO non è vincolato dalla decisione del Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land di Düsseldorf), tale constatazione, tuttavia, dev’essere presa in considerazione nell’ambito dell’applicazione del combinato disposto dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della legge sulla protezione dei marchi e degli altri segni distintivi e, di conseguenza, anche nell’ambito del bilanciamento degli interessi in gioco in relazione alla domanda di sospensione. Pertanto, giustamente la commissione di ricorso non si è limitata alla constatazione che l’azione riconvenzionale di accertamento di un diritto non poteva comportare che l’interveniente fosse tenuto a ritirare il suo atto di opposizione, ma ha, successivamente, preso posizione sulle conseguenze da trarre dal contenuto del ricorso dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land di Düsseldorf) ai fini del procedimento nel caso di specie.
Per quanto concerne, in secondo luogo, la portata dell’accordo di delimitazione, va rilevato in via preliminare che la decisione impugnata è viziata da inesattezze sostanziali, nella parte in cui la commissione di ricorso ha sostenuto, ai punti 41 e 42 della decisione impugnata, che la ricorrente non ha affermato né dimostrato che l’accordo di delimitazione comprendeva anche marchi dell’Unione europea e che non sarebbe stato dimostrato che quest’ultimo si estendeva altresì a territori di vendita situati al di fuori della Germania. Infatti, da un lato, contrariamente a quanto indicato al punto 42 della decisione impugnata, la ricorrente osserva giustamente di aver affermato, a sostegno della sua domanda di sospensione del 12 gennaio 2017, che l’accordo di delimitazione riguardava altresì marchi dell’Unione europea. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha errato nel constatare che la ricorrente non aveva emesso un’affermazione del genere. Inoltre, la ricorrente sottolinea giustamente di averne fornito la prova, dato che le conclusioni dell’azione riconvenzionale di accertamento di un diritto includevano nella loro formulazione i marchi dell’Unione europea. Dall’altro lato, e anche in linea con l’argomento della ricorrente, si deve osservare che la considerazione della commissione di ricorso secondo cui non è stato dimostrato che l’accordo di delimitazione si estende anche a territori di vendita situati al di fuori della Germania è irrilevante, in quanto tale constatazione non consente necessariamente di concludere che detto accordo non include marchi dell’Unione europea. Infatti, non si può escludere a priori che le parti di un accordo di coesistenza intendano trovare una soluzione per la situazione oggetto dell’azione riconvenzionale di accertamento di un diritto proposta dalla ricorrente dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land di Düsseldorf), vale a dire il diritto di far registrare marchi, in particolare marchi dell’Unione europea, in vista di un utilizzo nelle regioni attribuite alla ricorrente in detto contratto, anche se tali regioni si limitano a un solo Stato membro. Infatti, poiché dalla giurisprudenza della Corte risulta che la prova dell’uso effettivo di un marchio dell’Unione europea non deve necessariamente avere estensione transfrontaliera (sentenza del 19 dicembre 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, punto
), non si può escludere a priori che le parti di detto accordo intendano registrare marchi dell’Unione europea, anche se, ai termini dell’accordo e al momento della registrazione, l’utilizzo di tali marchi dell’Unione europea è previsto in un solo Stato membro. Tuttavia, detta valutazione erronea della commissione di ricorso comporterebbe l’annullamento della decisione impugnata unicamente nell’ipotesi in cui l’esame da essa effettuato delle probabilità di accoglimento dell’azione riconvenzionale di accertamento di un diritto dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land di Düsseldorf) e la sua constatazione secondo cui la ricorrente non aveva dimostrato che l’accordo di delimitazione le aveva conferito il diritto di utilizzare e di far registrare marchi dell’Unione europea si rivelassero essi stessi erronei (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2016, PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA,
T‑217/15
, non pubblicata,
EU:T:2016:691
, punti
e
).
In proposito, è utile ricordare che, per quanto concerne un procedimento intentato avverso un marchio anteriore, su cui l’opposizione è basata, è già stato dichiarato che un’analisi prima facie delle probabilità di accoglimento di tale procedimento si iscriveva nell’ambito dell’ampio potere discrezionale riconosciuto alla commissione di ricorso, come rammentato al punto 109 supra, e si rivelava giustificata dall’obiettivo di evitare che lo strumento della sospensione potesse essere usato a fini dilatori [sentenza del 21 ottobre 2015, PETCO,
T‑664/13
,
EU:T:2015:791
, punto
; v. anche, in tal senso, sentenza del 14 febbraio 2019, Beko/EUIPO – Acer (ALTUS),
T‑162/18
, non pubblicata,
EU:T:2019:87
, punto
]. Pertanto, quando le probabilità di accoglimento di una domanda di dichiarazione di nullità sono prima facie considerate esigue, cosa che spetta alla commissione di ricorso verificare, la ponderazione degli interessi delle parti è necessariamente a favore dell’interesse legittimo dell’opponente a ottenere, senza ritardo, una decisione sull’opposizione (sentenza del 21 ottobre 2015, PETCO,
T‑664/13
,
EU:T:2015:791
, punto
).
Orbene, dagli elementi del fascicolo e dalle osservazioni della ricorrente non risulta nel caso di specie che la commissione di ricorso abbia errato nel ritenere, ai punti da 34 a 41 della decisione impugnata, a seguito di un’analisi prima facie delle probabilità di accoglimento dell’azione riconvenzionale di accertamento di un diritto, che il contenuto di detta azione riconvenzionale non avesse conseguenze sul procedimento nel caso di specie, dal momento che la ricorrente non aveva dimostrato che l’accordo di delimitazione le aveva conferito il diritto di utilizzare e di far registrare marchi dell’Unione europea.
Infatti, contrariamente a quanto fa valere la ricorrente, le decisioni anteriori menzionate al punto 13 supra e relative ai marchi tedeschi della ricorrente non sono irrilevanti, ma possono costituire la base per un’analisi prima facie delle probabilità di accoglimento dell’azione riconvenzionale di accertamento di un diritto. Pertanto, come fa valere giustamente l’EUIPO, l’azione riconvenzionale di accertamento di un diritto avviata dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land di Düsseldorf) mira a chiarire, in sostanza, le stesse questioni di diritto già trattate in via definitiva nel procedimento dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land di Düsseldorf), all’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land di Düsseldorf) e al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia), vale a dire la questione se l’accordo di delimitazione avesse conferito alla ricorrente il diritto di utilizzare e di far registrare marchi dell’Unione europea.
Orbene, come affermato al punto 99 supra, la commissione di ricorso, prendendo in considerazione la giurisprudenza nei procedimenti pilota dinanzi al Tribunale e alla Corte nonché la giurisprudenza nei procedimenti paralleli dinanzi al giudice tedesco [Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land di Düsseldorf) e Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia)], non ha errato nel constatare che la ricorrente non aveva dimostrato che l’accordo di delimitazione le aveva conferito il diritto di far registrare marchi dell’Unione europea.
Pertanto, tenendo conto del criterio sostanziale risultante dalle espressioni «senza autorizzazione» e «senza motivi legittimi» e dal termine «indebitamente» ai sensi dell’articolo 15, paragrafi 2 e 3, della legge sulla protezione dei marchi e degli altri segni distintivi e dei fatti nuovi sollevati al riguardo dalla ricorrente, riguardanti, in particolare, i presunti diritti derivanti dall’accordo di delimitazione nonché gli aspetti del diritto delle imprese omonime e del comportamento asseritamente contraddittorio dell’interveniente, la commissione di ricorso non ha errato nel constatare che la ricorrente non aveva dimostrato che l’accordo di delimitazione le aveva conferito il diritto di far registrare marchi dell’Unione europea, il che consentiva di concludere l’analisi prima facie delle probabilità di accoglimento dell’azione riconvenzionale di accertamento di un diritto affermando che queste ultime non erano state accertate.
Di conseguenza, sebbene abbia erroneamente considerato, ai punti 41 e 42 della decisione impugnata, che la ricorrente non aveva affermato né dimostrato che l’accordo di delimitazione includeva anche marchi dell’Unione europea e che non sarebbe stato dimostrato che quest’ultimo si estendeva altresì a territori di vendita situati al di fuori della Germania, la commissione di ricorso non è incorsa in un errore manifesto di valutazione né in uno sviamento di potere nel ritenere, nell’ambito delle osservazioni relative all’accordo di delimitazione e alle domande di sospensione (punti da 34 a 43 della decisione impugnata), che il contenuto dell’azione riconvenzionale di accertamento di un diritto dinanzi al Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land di Düsseldorf) non avesse alcun effetto sul presente procedimento e che la ricorrente non avesse dimostrato che l’accordo di delimitazione le aveva conferito il diritto di utilizzare e di far registrare marchi, compresi i marchi dell’Unione europea (v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2016, PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA,
T‑217/15
, non pubblicata,
EU:T:2016:691
, punti
e
).
Da tutto quanto precede risulta che occorre respingere il quarto motivo e, di conseguenza, l’intero ricorso.
[
omissis]

Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:

1)
Il ricorso è respinto.

2)
La Peek & Cloppenburg KG (Düsseldorf) è condannata alle spese.

Kanninen
Schwarcz
Iliopoulos
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 maggio 2020.
Firme
(
*1
)	Lingua processuale: il tedesco.
(
)	Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.