CELEX: 62018TJ0279
Unionsmarke
Widerspruchsverfahren
Internationale Eintragung mit Benennung der Europäischen Union
Wortmarke AXICORP ALLIANCE
Ältere Unionswort‑ und ‑bildmarke ALLIANCE
Relative Eintragungshindernisse
Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung (EU) 2017/1001
Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marken
Art. 47 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001
Auslegung der Beschreibung der Waren im alphabetischen Verzeichnis der Nizzaer Klassifikation

Sachverhalt
Am 17. Januar 2011 wurde für die AxiCorp GmbH beim Internationalen Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) die internationale Registrierung mit Benennung der Europäischen Union Nr. 1072913 der Wortmarke AXICORP ALLIANCE vorgenommen. Diese Registrierung wurde dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) nach der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke (
ABl. 2009, L 78, S. 1
) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EU] 2017/1001 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über die Unionsmarke [
ABl. 2017, L 154, S. 1
]) am 28. April 2011 mitgeteilt.
Es wurden folgende Waren der Klassen 3, 5, 10 und 35 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet:
–
Klasse 3: „Wasch- und Bleichmittel; Putz‑, Polier‑, Fettentfernungs- und Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer; Zahnputzmittel“;
–
Klasse 5: „Pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse; Hygienepräparate für medizinische Zwecke; diätetische Erzeugnisse für medizinische Zwecke, Babykost; Pflaster, Verbandmaterial; Zahnfüllmittel und Abdruckmassen für zahnärztliche Zwecke; Desinfektionsmittel; Mittel zur Vertilgung von schädlichen Tieren; Fungizide, Herbizide; Arzneimittel“;
–
Klasse 10: „Chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate; künstliche Gliedmaßen, Augen und Zähne; orthopädische Artikel; chirurgisches Nahtmaterial; Applikatoren für pharmazeutische Präparate; Spritzen für medizinische Zwecke; Inhalatoren“;
–
Klasse 35: „Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten; Großhandel mit pharmazeutischen und kosmetischen Erzeugnissen sowie Medizinprodukten“.
Die Anmeldung wurde im
Blatt für Gemeinschaftsmarken
Nr. 2011/082 vom 29. April 2011 veröffentlicht.
Am 30. Januar 2012 erhob die Klägerin, die Alliance Pharmaceuticals Ltd, nach Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 46 der Verordnung 2017/1001) Widerspruch gegen die Eintragung der angemeldeten Marke für u. a. die oben in Rn. 2 genannten Waren und Dienstleistungen.
Der Widerspruch wurde auf folgende ältere Rechte gestützt:
–
die am 29. Juli 2002 angemeldete und am 11. August 2006 unter der Nr. 2816098 eingetragene ältere Unionswortmarke ALLIANCE für folgende Waren der Klasse 5: „Pharmazeutische Präparate, ausgenommen Baby- und Krankennahrung sowie chemische Präparate für pharmazeutische Zwecke“;
–
die nachstehend wiedergegebene, am 29. Juli 2002 angemeldete und am 17. Dezember 2003 unter der Nr. 2816064 eingetragene ältere Unionsbildmarke für folgende Waren der Klasse 5: „Pharmazeutische Präparate, ausgenommen Baby- und Krankennahrung sowie chemische Präparate für pharmazeutische Zwecke“:
–
die im Vereinigten Königreich im geschäftlichen Verkehr für „pharmazeutische Präparate und Substanzen“ benutzte ältere nicht eingetragene Marke ALLIANCE.
Der Widerspruch wurde auf die in Art. 8 Abs. 1 Buchst. b sowie Abs. 4 und 5 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 8 Abs. 1 Buchst. b sowie Abs. 4 und 5 der Verordnung 2017/1001) genannten Gründe gestützt.
Zur Stützung der in Art. 8 Abs. 4 und 5 der Verordnung Nr. 207/2009 genannten Widerspruchsgründe reichte die Klägerin einen Auszug aus dem Jahresbericht 2009 ihrer Muttergesellschaft Alliance Pharma plc ein.
Auf Verlangen von AxiCorp forderte das EUIPO die Klägerin auf, den Nachweis der Benutzung ihrer älteren Marken gemäß Art. 42 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 47 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001) für die Waren, auf die sie sich zur Begründung ihres Widerspruchs berief, zu erbringen.
Am 22. Juli 2016 legte die Klägerin innerhalb der vom EUIPO festgesetzten Frist die Nachweise der Benutzung ihrer älteren Marken vor.
Am 11. Mai 2017 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch wegen fehlender Nachweise für die ernsthafte Benutzung der älteren Unionsmarken und für die Benutzung der älteren nicht eingetragenen Marken im geschäftlichen Verkehr in vollem Umfang zurück.
Am 7. Juli 2017 legte die Klägerin beim EUIPO gegen die Entscheidung der Widerspruchsabteilung Beschwerde nach den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 (jetzt Art. 66 bis 71 der Verordnung 2017/1001) ein.
Mit Entscheidung vom 7. Februar 2018 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) hob die Fünfte Beschwerdekammer des EUIPO die Entscheidung der Widerspruchsabteilung teilweise auf und verwies die Sache an diese zurück.
Zum einen war die Beschwerdekammer hinsichtlich der älteren Unionsmarken der Ansicht, dass der Widerspruch zu Recht zurückgewiesen worden sei, soweit er sich auf Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung 2017/1001 gestützt habe. Hierzu führte sie erstens aus, dass die Beschreibung dieser Marken, die „pharmazeutische Präparate, ausgenommen Baby- und Krankennnahrung und chemische Präparate für pharmazeutische Zwecke“ beträfe, nicht klar sei. Zweitens war sie der Auffassung, dass es weder unangemessen noch grammatikalisch falsch wäre, die Beschreibung so auszulegen, dass sie pharmazeutische Präparate „mit Ausnahme derjenigen, die zur Verwendung als Baby- und Krankennahrung bestimmt sind und chemisch-pharmazeutische Präparate verwenden“, abdeckt. Drittens war sie der Auffassung, dass zwar andere Auslegungen nicht ausgeschlossen werden könnten, dass aber die Waren und Dienstleistungen im Register in hinreichender Klarheit und Genauigkeit beschrieben werden müssten, damit der Umfang des beantragten Schutzes allein auf dieser Grundlage bestimmt werden könne. Außerdem könne eine mehrdeutige Beschreibung nicht in einer für den Rechtsinhaber günstigen Weise ausgelegt werden. Somit habe die Widerspruchsabteilung die Beschreibung zu Recht eng ausgelegt, dass sie chemische Präparate für pharmazeutische Zwecke ausschließe. Selbst wenn man davon ausgehen müsse, dass die Beschreibung bestimmte pharmazeutische Erzeugnisse pflanzlichen Ursprungs umfasse, habe die Klägerin außerdem nicht nachgewiesen, dass die Marke ALLIANCE für diese pharmazeutischen Erzeugnisse benutzt worden sei, da sich die vorgelegten Benutzungsnachweise ausschließlich auf synthetische Bestandteile bezögen.
Zum anderen war die Beschwerdekammer hinsichtlich der älteren nicht eingetragenen Marke und des in Art. 8 Abs. 4 der Verordnung 2017/1001 genannten Widerspruchsgrundes der Auffassung, dass die Feststellung der Widerspruchsabteilung, die Klägerin habe innerhalb der Frist für die Begründung des Widerspruchs keinen Nachweis für die Benutzung dieser Marke vorgelegt, offensichtlich fehlerhaft sei. Sie vertrat die Auffassung, dass die Sache zur vollständigen erneuten Prüfung des oben genannten Widerspruchsgrundes an die Widerspruchsabteilung zurückverwiesen werden müsse, wobei alle von der Klägerin im Laufe des Verfahrens vorgelegten Benutzungsnachweise, einschließlich der am 22. Juli 2016 eingereichten, zu berücksichtigen seien.
Anträge der Parteien
Die Klägerin beantragt,
–
die angefochtene Entscheidung aufzuheben;
–
hilfsweise, die angefochtene Entscheidung dahin abzuändern, dass der Widerspruch zur erneuten Prüfung an die Widerspruchsabteilung zurückverwiesen wird, damit sie ihn nicht nur nach Art. 8 Abs. 4, sondern auch nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Art. 8 Abs. 5 der Verordnung 2017/1001 erneut prüft;
–
dem EUIPO die der Klägerin durch dieses Verfahren und das Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten aufzuerlegen. Hilfsweise, wenn die andere Beteiligte dem Verfahren beitritt, dem EUIPO und der Beteiligten gesamtschuldnerisch die ihr durch dieses Verfahren und das Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten aufzuerlegen.
Das EUIPO beantragt,
–
die Klage abzuweisen;
–
der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.
Rechtliche Würdigung
Zum Umfang des Antrags auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung
In Beantwortung der vom Gericht als prozessleitende Maßnahmen gestellten Fragen haben die Parteien in der mündlichen Verhandlung, wie im Sitzungsprotokoll vermerkt wurde, bestätigt, dass die Klage der Klägerin als auf die teilweise Aufhebung der angefochtenen Entscheidung gerichtet zu verstehen sei, soweit die Beschwerdekammer die bei ihr eingelegte Beschwerde in Bezug auf die in Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung 2017/1001 genannten Widerspruchsgründe zurückgewiesen habe. Dagegen beantragt die Klägerin nicht, die angefochtene Entscheidung aufzuheben, soweit die Beschwerdekammer die Sache zur vollständigen erneuten Prüfung des in Art. 8 Abs. 4 dieser Verordnung genannten Widerspruchsgrundes an die Widerspruchsabteilung zurückverwiesen hat.
Zur Begründetheit
Die Klägerin stützt ihre Klage auf einen einzigen Klagegrund, mit dem sie geltend macht, dass die Beschwerdekammer die Beschreibung der älteren Unionsmarken falsch ausgelegt habe und zu dem Schluss gekommen sei, dass die vorgelegten Benutzungsnachweise keine ernsthafte Benutzung dieser Marken für die in dieser Beschreibung aufgeführten Waren belegten, was eine Verletzung wesentlicher Formvorschriften, der Verordnung 2017/1001 oder einer bei ihrer Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm im Sinne von Art. 72 der Verordnung 2017/1001 darstelle.
Insbesondere wendet sich die Klägerin gegen die enge Auslegung der von der Widerspruchsabteilung angenommenen und von der Beschwerdekammer bestätigten Beschreibung, wonach „chemische Präparate für pharmazeutische Zwecke“ von „pharmazeutischen Präparaten“ ausgeschlossen seien.
Zum einen sei die angewandte enge Auslegung der Beschreibung insofern fehlerhaft, als sie gegen die Prüfungsrichtlinien des EUIPO und insbesondere gegen die Art und Weise, wie ein Ausschluss in einer Beschreibung zu formulieren sei, verstoße. Wenn das Ziel darin bestehe, Produkttypen auszuschließen, sei die zu verwendende Konjunktion die trennende Konjunktion „oder“ und nicht die verbindende Konjunktion „und“. Daher sei im vorliegenden Fall die Formulierung „ausgenommen Baby- und Krankennahrung und chemische Präparate für pharmazeutische Zwecke“ so auszulegen, dass sie nur die erste Kategorie von Erzeugnissen, nämlich Baby- und Krankennahrung ausschließe und die zweite Kategorie von Erzeugnissen, nämlich chemische Präparate für pharmazeutische Zwecke, einschließe. Wäre diese Auslegung angewandt worden, wären die von der Klägerin zum Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Unionsmarken für „chemische Präparate für pharmazeutische Zwecke“ vorgelegten Nachweise akzeptiert worden. Daher müsse die Sache zur weiteren Prüfung des Widerspruchs auch hinsichtlich der Widerspruchsgründe gemäß Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung 2017/1001 an die Widerspruchsabteilung zurückverwiesen werden. Ferner weist die Klägerin darauf hin, dass AxiCorp vor der Entscheidung der Widerspruchsabteilung hinsichtlich des Umfangs der Beschreibung nichts vorgetragen habe.
Zum anderen macht die Klägerin geltend, dass die herangezogene enge Auslegung der Beschreibung insofern fehlerhaft sei, als sie zu einer Beschreibung ohne kommerzielle Bedeutung führe, was gegen die normalen Regeln für die Auslegung von Rechtstexten verstoße. Hilfsweise macht sie geltend, dass, wenn „chemische Präparate für pharmazeutische Zwecke“ ausgeschlossen seien, diese eng auszulegen seien, so dass sie sich nur auf synthetische Vorläuferchemikalien in reinem Zustand bezögen, die für pharmazeutische Zwecke, d. h. zur Bildung der endgültigen pharmazeutischen Präparate selbst, kombiniert werden könnten. Somit wären die reinen Bestandteile des pharmazeutischen Präparats vom Anwendungsbereich der Eintragung ausgeschlossen, während die sich daraus ergebende Kombination, die das endgültige pharmazeutische Präparat selbst darstelle, einbezogen würde. Daher reichten die vorgelegten Benutzungsnachweise aus, um die ernsthafte Benutzung der älteren Unionsmarken zu belegen.
Das EUIPO tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen. Erstens kann nach Auffassung des EUIPO ein Beispiel für die Formulierung eines Ausschlusses aus den EUIPO-Prüfungsrichtlinien nicht die Grundlage für eine Regel bilden, die die Konjunktion bestimme, die bei der Formulierung eines Ausschlusses in einer Beschreibung verwendet werden sollte. Es sei Aufgabe des Anmelders einer Unionsmarke, die Beschreibung der Waren und Dienstleistungen, für die der Schutz beantragt werde, klar und präzise zu formulieren. Zweitens ist die Beschreibung laut EUIPO nicht eindeutig. Die Art und Weise, in der die Widerspruchsabteilung und die Beschwerdekammer die Beschreibung ausgelegt hätten, sei jedoch weder unsinnig noch verstoße sie gegen die grammatikalischen Regeln, auch wenn andere Auslegungen nicht ausgeschlossen werden könnten. Drittens weist das EUIPO darauf hin, dass der Umfang des beantragten Schutzes ausschließlich auf der Grundlage des Registers bestimmt werden müsse. Wenn die Bezeichnung der Waren oder Dienstleistungen nicht eindeutig und präzise sei, müsse der Anwendungsbereich der Marke eng ausgelegt werden, da der Markeninhaber aus einem Verstoß gegen seine Pflicht zur Erstellung eines eindeutigen und präzisen Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses keinen Nutzen ziehen dürfe.
Vorbemerkungen
Wie die Klägerin in der mündlichen Verhandlung bestätigt hat, wirft sie der Beschwerdekammer im Wesentlichen implizit einen Verstoß gegen Art. 47 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 vor.
Ist die Frage der ernsthaften Benutzung der älteren Marke vom Markenanmelder einmal aufgeworfen worden, muss sie vor der Entscheidung über den Widerspruch selbst beantwortet werden (vgl. Urteil des Gerichts vom 22. März 2007, Saint-Gobain Pam/HABM – Propamsa [PAM PLUVIAL],
T‑364/05
,
EU:T:2007:96
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Somit war es Sache der Klägerin, den Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Unionsmarken zu erbringen, bevor das EUIPO die Prüfung der Widerspruchsgründe in Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung 2017/1001 vornimmt, so dass, wenn ein solcher Nachweis nicht erbracht wurde, der Widerspruch gemäß Art. 47 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 zurückzuweisen war. Darüber hinaus musste sich diese Benutzung auf die Waren beziehen, für die die älteren Unionsmarken eingetragen waren und auf die der Widerspruch gestützt wurde, nämlich die oben in Rn. 5 genannten Waren der Klasse 5. Sind die älteren Unionsmarken nur für einen Teil der Waren, für die sie eingetragen sind, benutzt worden, so gelten sie zum Zweck der Prüfung des Widerspruchs gemäß Art. 47 Abs. 2 der genannten Verordnung nur für diese Waren als eingetragen.
Nach der Rechtsprechung, die im Rahmen der Auslegung der Begriffe, die die Klassenüberschriften von Waren und Dienstleistungen bilden, entwickelt wurde, ist der Umfang der Anmeldung am Anmeldetag zu beurteilen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 7. Dezember 2018, Edison/EUIPO [EDISON],
T‑471/17
, nicht veröffentlicht, mit Rechtsmittel angefochten,
EU:T:2018:887
, Rn.
; vgl. auch in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 11. Oktober 2017, EUIPO/Cactus,
C‑501/15 P
,
EU:C:2017:750
, Rn.
bis
).
Im vorliegenden Fall wurden die Anmeldungen der älteren Unionsmarken von der Klägerin zu einem Zeitpunkt eingereicht und eingetragen, zu dem die Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (
ABl. 1994, L 11, S. 1
) (ersetzt durch die Verordnung Nr. 207/2009, die ihrerseits durch die Verordnung 2017/1001 ersetzt wurde) noch in Kraft war (vgl. oben, Rn. 5). Die Bestimmungen der Verordnung Nr. 40/94 waren nicht so detailliert wie die in Art. 33 Abs. 2 und 5 der Verordnung 2017/1001 genannten, die zum Zeitpunkt der angefochtenen Entscheidung in Kraft waren.
Jedoch bestimmt Art. 26 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 in der auf den Anmeldetag und den Tag der Eintragung älterer Unionsmarken anwendbaren Fassung, dass die Markenanmeldung ein Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen enthalten muss, für die die Eintragung beantragt wird. Darüber hinaus sah die damals geltende Regel 2 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung Nr. 40/94 (
ABl. 1995, L 303, S. 1
) (die im Wesentlichen in Art. 33 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 übernommen wurde) vor, dass das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen so zu formulieren war, dass sich „die Art der Waren und Dienstleistungen klar erkennen lässt“.
Den vorgenannten Bestimmungen ist zu entnehmen, dass derjenige, der ein Zeichen als Marke anmeldet, in seinem Antrag das Verzeichnis der Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung begehrt wird, angeben und für jede dieser Waren oder Dienstleistungen eine Beschreibung abgeben muss, die deren Art klar erkennen lässt (Urteil vom 9. Juli 2008, Reber/HABM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli [Mozart],
T‑304/06
,
EU:T:2008:268
, Rn.
).
Nach der Rechtsprechung müssen nach diesen Bestimmungen die Erzeugnisse, für die ein Schutz beantragt wird, vom Anmelder so klar und eindeutig angegeben werden, dass das EUIPO und die Wirtschaftsteilnehmer allein auf dieser Grundlage den beantragten Schutzumfang bestimmen können (Urteil vom 3. Juni 2015, Lithomex/HABM – Glaubrecht Stingel [ITHOFIX],
T‑273/14
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2015:352
, Rn.
; vgl. auch entsprechend Urteile vom 12. Dezember 2002, Sieckmann,
C‑273/00
,
EU:C:2002:748
, Rn.
bis
, und vom 19. Juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys,
C‑307/10
,
EU:C:2012:361
, Rn.
).
Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass die Instanzen des EUIPO, um die Identität oder Ähnlichkeit der fraglichen Waren und Dienstleistungen prüfen zu können, stets die Waren und Dienstleistungen ermitteln müssen, die von den einander gegenüberstehenden Marken erfasst werden, und in diesem Rahmen müssen sie gegebenenfalls das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, für die eine Marke eingetragen ist, auslegen (vgl. Urteil vom 6. April 2017, Nanu-Nana Joachim Hoepp/EUIPO – Fink [NANA FINK],
T‑39/16
,
EU:T:2017:263
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Im Licht der vorstehenden Erwägungen ist zu prüfen, ob die Beschwerdekammer gegen Art. 47 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 verstoßen hat, indem sie festgestellt hat, dass die Widerspruchsabteilung das Verzeichnis der von den älteren Unionsmarken erfassten Waren zu Recht in dem Sinne eng ausgelegt hat, dass es chemische Präparate für pharmazeutische Zwecke, d. h. pharmazeutische Erzeugnisse, bei denen chemisch-pharmazeutische Präparate verwendet werden, ausschließt (Rn. 19 und 22 der angefochtenen Entscheidung), und dass der Widerspruch zu Recht zurückgewiesen wurde, soweit er auf Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung 2017/1001 gestützt wurde, da der Nachweis der ernsthaften Benutzung dieser Marken fehle (Rn. 23 und 24 der angefochtenen Entscheidung).
Zur Relevanz der Prüfungsrichtlinien des EUIPO
Einleitend ist festzustellen, dass das Vorbringen der Klägerin, mit dem sie geltend macht, dass die von der Beschwerdekammer vorgenommene enge Auslegung der Beschreibung insofern fehlerhaft sei, als sie gegen die Prüfungsrichtlinien des EUIPO verstoße, um einen möglichen Verstoß gegen die Bestimmungen der Verordnung 2017/1001 nachzuweisen, als ins Leere gehend zurückzuweisen ist.
Die Prüfungsrichtlinien des EUIPO stellen nämlich keine für die Auslegung des Unionsrechts verbindlichen Rechtsakte dar (Urteil vom 19. Dezember 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, Rn.
). Die Bestimmungen der Prüfungsrichtlinien des EUIPO können als solche weder den Bestimmungen der Verordnung 2017/1001 und der Delegierten Verordnung (EU) 2018/625 der Kommission vom 5. März 2018 zur Ergänzung der Verordnung 2017/1001 und zur Aufhebung der Delegierten Verordnung (EU) 2017/1430 (
ABl. 2018, L 104, S. 1
) vorgehen noch deren Auslegung durch den Unionsrichter beeinflussen. Vielmehr sind sie im Einklang mit den Bestimmungen dieser Verordnungen auszulegen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 27. Juni 2012, Interkobo/HABM – XXXLutz Marken [my baby],
T‑523/10
,
EU:T:2012:326
, Rn.
).
Um „chemische Präparate für pharmazeutische Zwecke“ als in den Schutzumfang einbezogen ansehen zu können, befürworten die von der Klägerin angeführten Prüfungsrichtlinien des EUIPO jedenfalls nicht die im vorliegenden Fall beschriebene Formel, nämlich eine Kategorie von Waren, für die Schutz beantragt wird, gefolgt von einer ausgeschlossenen Warenkategorie, der der Ausdruck „jedoch mit Ausnahme von“ vorangestellt wird, an die sich – ohne Interpunktion – die Konjunktion „und“ und eine Kategorie von Waren, die als eingeschlossen gelten sollen, anschließt.
Zur Auslegung der Beschreibung der älteren Unionsmarken
Im vorliegenden Fall ist festzustellen, dass die Formulierung der Beschreibung in Englisch, der Sprache, in der die Anmeldungen der älteren Unionsmarken eingereicht wurden, zwei Auslegungen nach dem Wortlaut zulässt.
Wegen des Fehlens einer Interpunktion, insbesondere eines Semikolons, das „Baby- und Krankennahrung“ von den „chemischen Präparaten für pharmazeutische Zwecke“ oder weiteren Erläuterungen trennt, ist eine mögliche wörtliche Auslegung, dass sowohl „Baby- und Krankennahrung“ als auch „chemische Präparate für pharmazeutische Zwecke“ unter die Einschränkung „ausgenommen“ fallen. Dies ist die Auslegung, der die Widerspruchsabteilung und die Beschwerdekammer gefolgt sind.
Eine andere mögliche wörtliche Auslegung, die von der Klägerin vorgeschlagen wird, schließt jedoch „chemische Präparate für pharmazeutische Zwecke“ nicht von der Beschreibung aus.
Hierzu ist erstens festzustellen, dass diese Möglichkeit vom EUIPO in der mündlichen Verhandlung eingeräumt wurde. Im Übrigen hat die Beschwerdekammer in den Rn. 19 und 20 der angefochtenen Entscheidung anerkannt, dass andere Auslegungen als die von ihr angenommenen möglich seien.
Zweitens stellt das Gericht ebenso wie die Klägerin fest, dass aus den Akten des EUIPO und insbesondere aus den Erklärungen von AxiCorp vom 16. März und 20. Oktober 2016 sowie vom 10. November 2017 hervorgeht, dass AxiCorp erst im Stadium der Beschwerde vor der Beschwerdekammer geltend gemacht hat, dass die Beschreibung „chemische Präparate für pharmazeutische Zwecke“ nicht abdecke und dass die Klägerin keinen Nachweis für die ernsthafte Benutzung ihrer Marken für pharmazeutische oder chemische Präparate als solche erbracht habe.
Wie oben in Rn. 30 ausgeführt, besteht der Zweck des Registers jedoch insbesondere darin, die Wirtschaftsteilnehmer, einschließlich der tatsächlichen oder potenziellen Wettbewerber von Markeninhabern oder ‑anmeldern, über die Rechte Dritter zu informieren.
Es ist daher bedeutsam, dass AxiCorp die Beschreibung vor der Widerspruchsabteilung nicht restriktiv ausgelegt hat. Da AxiCorp keine Zweifel an der Auslegung der Beschreibung, am Umfang der von den älteren Unionsmarken erfassten Warenkategorien oder am behaupteten fehlenden Nachweis der Benutzung vor dieser Abteilung geäußert hat, kann man zum einen davon ausgehen, dass die von der Widerspruchsabteilung letztendlich angenommene und von der Beschwerdekammer bestätigte Auslegung nicht offenkundig war, und zum anderen davon, dass das oben in Rn. 30 genannte Erfordernis der Klarheit und Genauigkeit beachtet wurde.
Drittens ist darauf hinzuweisen, dass die von der Beschwerdekammer vorgenommene Auslegung der Beschreibung, wonach „chemische Präparate für pharmazeutische Zwecke“ ausgeschlossen sind, zwar aufgrund ihres Wortlauts möglich ist, diese Auslegung jedoch andere für das Verständnis der Bedeutung dieser Beschreibung wesentliche Gesichtspunkte nicht gebührend berücksichtigt hat, nämlich den tatsächlichen Willen des Inhabers der betreffenden Marken und das Bestreben, diesem Wortlaut eine sinnvolle Bedeutung zu geben, was eine Auslegung ausschließt, die zu einem für den Inhaber absurden Ergebnis führt.
So stellt das Gericht zunächst fest, dass der tatsächliche Wille des Anmelders einer Unionsmarke nach der Rechtsprechung nicht unerheblich ist. Obwohl diese Bemerkung im Rahmen der Analyse des Schutzumfangs einer nationalen Marke gemacht wurde, der sich aus der Verwendung aller allgemeinen Angaben im Titel einer Klasse ergab, hat der Gerichtshof nämlich festgestellt, dass die Gefahr einer Beeinträchtigung der Rechtssicherheit sowohl für den Anmelder als auch für dritte Wirtschaftsteilnehmer bestünde, wenn der Markenschutz davon abhinge, welcher Betrachtungsweise die zuständige Behörde folgt, und nicht vom tatsächlichen Willen des Anmelders (Urteil vom 19. Juni 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys,
C‑307/10
,
EU:C:2012:361
, Rn.
).
Wenn die Ansicht der Beschwerdekammer richtig wäre und die Eintragungen der älteren Unionsmarken pharmazeutische Erzeugnisse mit Ausnahme derjenigen, die „chemisch-pharmazeutische Präparate verwenden“, d. h. nur sogenannte „natürliche“ oder „pflanzliche“ Präparate, die keine chemischen Stoffe oder synthetischen Bestandteile enthalten, umfassten, dann würden diese Eintragungen nur für Erzeugnisse gelten, die von der Klägerin nicht beansprucht waren und die in der Beschreibung dieser Marken nicht ausdrücklich erwähnt wurden. Wie oben aus Rn. 44 hervorgeht, ist eine solche Hypothese nicht mit den Erfordernissen der Vorhersehbarkeit und der Rechtssicherheit vereinbar.
Weiter trifft es zwar zu, dass die wörtliche Auslegung einer Markenbeschreibung zu bevorzugen ist, doch ist dieser Grundsatz in einem Fall, in dem zwei wörtliche Auslegungen gleichermaßen möglich sind, von geringem Nutzen.
In einem solchen Fall sollte unter mehreren möglichen Auslegungen der Texte des Unionsrechts diejenige bevorzugt werden, die nicht zu einem absurden Ergebnis führt. Die Auslegung von Bestimmungen des Unionsrechts knüpft in erster Linie an den Wortlaut an, da dieser Ansatz die Kerngrundsätze der Vorhersehbarkeit und der Rechtssicherheit widerspiegelt. Ist der Wortlaut jedoch nicht eindeutig oder führt seine wörtliche Auslegung zu einem absurden Ergebnis, so kann diese Bedeutung neu beurteilt werden, nachdem sie im Zusammenhang gesehen und im Licht des gesamten Unionsrechts, seiner Ziele und des Entwicklungsstands zur Zeit der Anwendung der betreffenden Vorschrift ausgelegt worden ist (Schlussanträge des Generalanwalts Bobek in der Rechtssache European Federation for Cosmetic Ingredients,
C‑592/14
,
EU:C:2016:179
, Nrn.
und
; vgl. auch in diesem Sinne Schlussanträge des Generalanwalts Mayras in der Rechtssache Fellinger,
67/79
,
EU:C:1980:23
, S.
).
So hatte der Gerichtshof bereits Gelegenheit, Auslegungen von Bestimmungen des Unionsrechts, die zu einem absurden Ergebnis führen würden, auszuschließen (vgl. in diesem Sinne im Bereich der Freizügigkeit der Arbeitnehmer Urteil vom 10. Dezember 2009, Peśla,
C‑345/08
,
EU:C:2009:771
, Rn.
und
, und im Bereich der Geschmacksmuster Urteil vom 21. September 2017, Easy Sanitary Solutions und EUIPO/Group Nivelles,
C‑361/15 P und C‑405/15 P
,
EU:C:2017:720
, Rn.
).
Das Gericht ist der Auffassung, dass die oben in den Rn. 46 bis 48 dargelegten Erwägungen analog auf einen Fall wie den vorliegenden übertragen werden müssen, der die Auslegung der Beschreibung einer älteren Unionsmarke betrifft.
Die Widerspruchsabteilung und gegebenenfalls die Beschwerdekammer müssen nämlich das Verzeichnis der Waren und Dienstleistungen, für die eine ältere Unionsmarke eingetragen ist und für die der Nachweis der ernsthaften Benutzung verlangt wird, auslegen, um den Schutzumfang dieser Marke zu bestimmen und die Frage ihrer ernsthaften Benutzung zu regeln, bevor über den Widerspruch selbst entschieden wird. Dabei haben sie jedoch den Wortlaut des Verzeichnisses der erfassten Waren und Dienstleistungen so kohärent wie möglich auszulegen, wobei sie nicht nur dessen wörtliche Bedeutung und grammatikalische Konstruktion, sondern, wenn die Gefahr eines absurden Ergebnisses besteht, auch seinen Kontext und den tatsächlichen Willen des Inhabers dieser Marke hinsichtlich ihrer Tragweite berücksichtigen müssen.
Das Gericht ist daher der Auffassung, dass im Rahmen von Art. 47 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 und der Bestimmung des Schutzumfangs einer älteren Unionsmarke sowie der Würdigung der Beweise für die ernsthafte Benutzung dieser Marke, wenn es zwei mögliche wörtliche Auslegungen der Beschreibung dieser Marke gibt, aber eine davon zu einem absurden Ergebnis hinsichtlich des Schutzumfangs der Marke führen würde, die Beschwerdekammer die Schwierigkeit dadurch lösen muss, dass sie sich für die plausibelste und vorhersehbarste Auslegung dieser Beschreibung entscheidet. Das Gericht hält es für absurd, eine Auslegung der Beschreibung vorzunehmen, die den Ausschluss aller Waren der Klägerin zur Folge hätte und ihr als durch ältere Unionsmarken geschützte Waren nur die Waren beließe, für die sie keinen Schutz ihrer Marken beantragt hat.
Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer die „chemischen Präparate für pharmazeutische Zwecke“ im Wesentlichen den chemischen oder synthetischen pharmazeutischen Endprodukten gleichgestellt. Folglich wurden alle Nachweise für die Benutzung der älteren Unionsmarken zurückgewiesen, obwohl die Haupttätigkeit der Klägerin die Vermarktung von pharmazeutischen Präparaten war und obwohl diese Marken für „pharmazeutische Präparate“ eingetragen waren. Wie die Klägerin vorträgt, wäre es absurd, anzunehmen, dass die Klägerin die Absicht gehabt hätte, eine Unionsmarke für eine Warengruppe anzumelden, die sie dann durch eine Kategorie weitgehend gleichwertiger Waren eingeschränkt hätte.
Diese Schlussfolgerung wird in keiner Weise durch die Rechtsprechung entkräftet, die in Rn. 21 der angefochtenen Entscheidung und vom EUIPO in Rn. 27 der Klagebeantwortung und in der mündlichen Verhandlung genannt wurde, um zum einen die Zurückweisung einer für die Klägerin günstigen Auslegung der Beschreibung und zum anderen die Notwendigkeit, diese Beschreibung eng auszulegen, zu stützen, nämlich Rn. 67 des Beschlusses vom 6. Februar 2014, El Corte Inglés/HABM (
C‑301/13 P
, nicht veröffentlicht,
EU:C:2014:235
), Rn.
des Urteils vom 11. November 2009, Frag Comercio Internacional/HABM – Tinkerbell Modas (GREEN by missako) (
T‑162/08
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2009:432
), Rn.
des Urteils vom 6. April 2017, NANA FINK (
T‑39/16
,
EU:T:2017:263
), und Rn. 62 des Urteils vom 18. Oktober 2018, Next design+produktion/EUIPO – Nanu-Nana Joachim Hoepp (nuuna) (
T‑533/17
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2018:698
).
Insoweit trifft es zum einen hinsichtlich der in Rn. 21 der angefochtenen Entscheidung angeführten Rechtsprechung zu, dass der Unionsrichter im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens und des Vergleichs von Waren und Dienstleistungen anerkannt hat, dass es möglich ist, dass die Beschreibung der von einer älteren Marke erfassten Waren und Dienstleistungen keinen Vergleich mit den von einer angemeldeten Marke bezeichneten Waren und Dienstleistungen zulässt (vgl. in diesem Sinne Beschluss vom 6. Februar 2014, El Corte Inglés/HABM,
C‑301/13 P
, nicht veröffentlicht,
EU:C:2014:235
, Rn.
, und Urteil vom 11. November 2009, GREEN by missako,
T‑162/08
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2009:432
, Rn.
). Zum anderen trifft es zu, dass das Gericht in Bezug auf die vom EUIPO in Rn. 27 der Klagebeantwortung und in der mündlichen Verhandlung angeführte Rechtsprechung zwar festgestellt hat, dass der Inhaber einer Unionsmarke keinen Nutzen aus einem Verstoß gegen seine Pflicht, das Warenverzeichnis klar und eindeutig anzugeben, ziehen darf (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 6. April 2017, NANA FINK,
T‑39/16
,
EU:T:2017:263
, Rn.
, und vom 18. Oktober 2018, nuuna,
T‑533/17
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2018:698
, Rn.
).
Allerdings unterscheiden sich der Sachverhalt und der Stand des Verfahrens in den genannten Rechtssachen von denen des vorliegenden Falles.
Erstens haben in der Rechtssache, die zum Beschluss vom 6. Februar 2014, El Corte Inglés/HABM (
C‑301/13 P
, nicht veröffentlicht,
EU:C:2014:235
), geführt hat, weder der Wortlaut der Beschreibung der von der in dieser Rechtssache in Rede stehenden älteren Marke bezeichneten Dienstleistungen noch die von der Klägerin im Verfahren vor dem EUIPO vorgetragenen Gesichtspunkte gezeigt, dass sich der Schutz dieser Marke auf andere Waren oder Dienstleistungen als die der Klasse 35 im Sinne des Abkommens von Nizza erstreckt. Zum anderen konnten die Argumente und Beweise zu den Besonderheiten des nationalen Rechts, die es angeblich ermöglicht hätten, die Bedeutung der Beschreibung der von der älteren Marke bezeichneten Dienstleistungen, um die es in dieser Rechtssache ging, zu präzisieren, nicht berücksichtigt werden, da sie erstmals vor dem Gericht vorgelegt worden waren. Unter diesen besonderen Umständen hat der Gerichtshof daher entschieden, dass das Gericht zu Recht der Meinung war, dass die Beschreibung der von der in dieser Rechtssache in Rede stehenden älteren Marke bezeichneten Dienstleistungen keinen Vergleich mit den von der Anmeldemarke bezeichneten Waren zulässt.
Zweitens waren zwar in der Rechtssache, in der das Urteil vom 11. November 2009, GREEN by missako (
T‑162/08
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2009:432
), ergangen ist, die Dienstleistungen, die von der in dieser Rechtssache in Rede stehenden älteren Marke erfasst wurden, zu vage, um einen echten Vergleich mit denen der in Rede stehenden Anmeldemarke zu ermöglichen, doch waren die Unterschiede zwischen den fraglichen Zeichen ein ausreichender Grund, um trotz der Identität und Ähnlichkeit bestimmter von den fraglichen Marken erfasster Waren eine Verwechslungsgefahr auszuschließen.
Drittens konnte zwar in der Rechtssache, in der das Urteil vom 6. April 2017, NANA FINK (
T‑39/16
,
EU:T:2017:263
), ergangen ist, die Beschreibung bestimmter, von der in dieser Rechtssache in Rede stehenden älteren Marke erfasster Waren auf zwei verschiedene Arten verstanden werden (entweder so, dass sie nur fertige Waren aus Leder oder „Lederimitationen“ einschließen oder dass auch Lederimitationen erfasst werden), beide Auslegungen waren jedoch gleichermaßen plausibel und führten nicht zu einer absurden Beschreibung.
Viertens hat das Gericht in der Rechtssache, in der das Urteil vom 18. Oktober 2018, nuuna (
T‑533/17
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2018:698
), ergangen ist, festgestellt, dass die von den in Rede stehenden älteren Marken erfassten Waren präzisiert worden sind, was von der Beschwerdekammer nicht berücksichtigt worden war, und das Gericht konnte sie mit den von der Anmeldemarke erfassten Waren in dieser Rechtssache vergleichen. Der Fall betraf also weder einen Verstoß gegen die Verpflichtung zur Klarheit und Genauigkeit noch eine mögliche Absurdität der Beschreibung der betreffenden Waren.
Unter diesen Umständen ist das Gericht der Auffassung, dass nur dann, wenn beide möglichen wörtlichen Auslegungen des Verzeichnisses der durch eine ältere Unionsmarke bezeichneten Waren und Dienstleistungen gleichermaßen plausibel und vorhersehbar sind, bei der Bestimmung des Schutzumfangs dieser Marke und bei der Beurteilung der vorgelegten Nachweise für die ernsthafte Benutzung der Marke der in Rn. 48 des Urteils vom 6. April 2017, NANA FINK (
T‑39/16
,
EU:T:2017:263
), aufgestellte Grundsatz anzuwenden ist, wonach der Inhaber einer Marke der Europäischen Union keinen Nutzen aus einem Verstoß gegen seine Pflicht, das Warenverzeichnis klar und eindeutig anzugeben, ziehen darf.
Diese Schlussfolgerung wird auch nicht durch das Argument des EUIPO entkräftet, dass auch nach dem Ausschluss synthetischer Chemikalien eine Reihe von Produkten noch in der Beschreibung verblieben, wie z. B. pflanzliche Heilmittel. Ein solcher Ansatz birgt nämlich die gleichen Schwierigkeiten wie die oben in Rn. 45 genannten, nämlich dass die Eintragungen älterer Unionsmarken somit nur für Waren gelten würden, die von der Klägerin nicht beansprucht und in der Beschreibung nicht ausdrücklich erwähnt wurden, was mit den Erfordernissen der Vorhersehbarkeit und der Rechtssicherheit unvereinbar wäre.
Nach alledem ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer mit ihrer Feststellung, dass die Beschreibung so auszulegen sei, dass „chemische Präparate für pharmazeutische Zwecke“ ausgeschlossen seien und dass die älteren Unionsmarken somit pharmazeutische Erzeugnisse mit Ausnahme derjenigen, „die chemisch-pharmazeutische Präparate verwenden“, erfassten, die Beschreibung falsch ausgelegt hat. Letztere konnte nämlich so interpretiert werden, dass sie zum einen „pharmazeutische Präparate“ und zum anderen „chemische Präparate für pharmazeutische Zwecke“ umfasst, d. h. synthetische chemische Ausgangsstoffe in reinem Zustand, die für pharmazeutische Zwecke, d. h. zur Bildung der endgültigen pharmazeutischen Präparate selbst, kombiniert werden können.
Folglich ist dem einzigen Klagegrund eines Verstoßes gegen Art. 47 Abs. 2 der Verordnung 2017/1001 stattzugeben und die angefochtene Entscheidung aufzuheben, soweit die Beschwerdekammer die bei ihr eingelegte Beschwerde hinsichtlich der in Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung 2017/1001 genannten Widerspruchsgründe zurückgewiesen hat.
Was den zweiten, hilfsweise gestellten Antrag der Klägerin betrifft, mit dem sie im Wesentlichen beantragt, dass das Gericht die Befugnis zur Änderung ihrer Entscheidung nach Art. 72 Abs. 3 der Verordnung 2017/1001 ausübt, ist daran zu erinnern, dass diese Befugnis nicht dazu führt, dass das Gericht etwas beurteilen kann, wozu die Beschwerdekammer noch nicht Stellung genommen hat. Die Ausübung der Abänderungsbefugnis ist folglich grundsätzlich auf Situationen zu beschränken, in denen das Gericht nach einer Überprüfung der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Beurteilung auf der Grundlage der erwiesenen tatsächlichen und rechtlichen Umstände die Entscheidung zu finden vermag, die die Beschwerdekammer hätte erlassen müssen (Urteil vom 5. Juli 2011, Edwin/HABM,
C‑263/09 P
,
EU:C:2011:452
, Rn.
).
Es ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer zu Unrecht nicht alle zum Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marken vorgelegten Beweise geprüft hat.
Es ist nicht Sache des Gerichts, die oben genannten Beweismittel erstmals im Rahmen der Prüfung des von der Klägerin im Wesentlichen in Nr. 2 ihrer Anträge gestellten Antrags auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung zu prüfen.
Es ist daher Sache der Beschwerdekammer, bei der von ihr zu erlassenden Entscheidung über die Beschwerde, mit der sie befasst bleibt, darüber zu entscheiden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 11. Dezember 2014, CEDC International/HABM – Underberg [Form eines Grashalms in einer Flasche],
T‑235/12
,
EU:T:2014:1058
, Rn.
und
sowie die dort angeführte Rechtsprechung).
Da das Gericht seine Befugnis, die angefochtene Entscheidung abzuändern, nicht ausüben kann, ist dieser zweite Antrag zurückzuweisen.
Kosten
Nach Art. 134 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen. Da das EUIPO mit seinem Vorbringen im Wesentlichen unterlegen ist, sind ihm gemäß dem Antrag der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.
Darüber hinaus hat die Klägerin beantragt, dem EUIPO die ihr im Verfahren vor der Beschwerdekammer des EUIPO entstandenen Kosten aufzuerlegen. Insoweit ist daran zu erinnern, dass nach Art. 190 Abs. 2 der Verfahrensordnung notwendige Kosten der Parteien für das Verfahren vor der Beschwerdekammer als erstattungsfähige Kosten gelten. Das EUIPO ist daher auch zur Tragung der notwendigen Kosten der Klägerin im Verfahren vor der Beschwerdekammer zu verurteilen.

Aus diesen Gründen hat
DAS GERICHT (Neunte Kammer)
für Recht erkannt und entschieden:

1.
Die Entscheidung der Fünften Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 7. Februar 2018 (Sache R 1473/2017‑5) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der Alliance Pharmaceuticals Ltd und der AxiCorp GmbH wird aufgehoben, soweit die Beschwerdekammer die bei ihr eingelegte Beschwerde zurückgewiesen hat, was die in Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Abs. 5 der Verordnung 2017/1001 genannten Widerspruchsgründe betrifft.

2.
Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

3.
Das EUIPO trägt die Kosten einschließlich der Kosten von Alliance Pharmaceuticals, die für das Verfahren vor der Beschwerdekammer des EUIPO notwendig waren.

Gervasoni
Kowalik-Bańczyk
Mac Eochaidh
Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 17. Oktober 2019.
Unterschriften
(
*1
)	Verfahrenssprache: Englisch.