CELEX: 62016CJ0163
Prejudiciële verwijzing
Merken
Absolute weigerings‑ of nietigheidsgronden
Teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar
Begrip ‚vorm’
Kleur
Plaatsing op een deel van de waar
Richtlijn 2008/95/EG
Artikel 2
Artikel 3, lid 1, onder e), iii)

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (
PB 2008, L 299, blz. 25
).
Dit verzoek is ingediend in het kader van een vordering wegens inbreuk die door Christian Louboutin en Christian Louboutin SAS (hierna samen: „Christian Louboutin”) is ingesteld tegen Van Haren Schoenen BV (hierna: „Van Haren”) naar aanleiding van de verkoop door deze laatste van schoenen die inbreuk zouden maken op het merk van Louboutin.
Toepasselijke bepalingen
Unierecht
Artikel 2 van richtlijn 2008/95, met als opschrift „Tekens die een [...] merk kunnen vormen”, bepaalt:
„Merken kunnen worden gevormd door alle tekens die vatbaar zijn voor grafische voorstelling, met name woorden, met inbegrip van namen van personen, tekeningen, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking, mits deze de waren of diensten van een onderneming kunnen onderscheiden.”
Artikel 3 van deze richtlijn, met als opschrift „Gronden voor weigering of nietigheid”, luidt:
„1.   Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:
[...]
e)
tekens die uitsluitend bestaan uit:
i)
de vorm die door de aard van de waar bepaald wordt, [...]
ii)
de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen, [...]
iii)
de vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft;
[...]”
Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)
Het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) is op 25 februari 2005 te Den Haag ondertekend door het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden. Artikel 2.1 van dit Verdrag, met als opschrift „Tekens die een Benelux-merk kunnen vormen”, bepaalt:
„1.   Als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden.
2.   Evenwel kunnen niet als merken worden beschouwd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.
[...]”
Hoofdgeding en prejudiciële vraag
Christian Louboutin ontwerpt en vervaardigt schoenen.
Op 28 december 2009 heeft Louboutin bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom een merkaanvraag ingediend, die op 6 januari 2010 heeft geleid tot de inschrijving van Benelux-merk nr. 0874489 voor waren van klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, van 15 juni 1957, zoals herzien en gewijzigd, die zijn omschreven als „schoenen (met uitzondering van orthopedische schoenen)” (hierna: „litigieus merk”).
Dit merk wordt hieronder afgebeeld:
In de merkaanvraag is het litigieuze merk omschreven als volgt: „Het merk bestaat uit de kleur rood (Pantone nr. 18‑1663TP) aangebracht op de zool van een schoen zoals afgebeeld (de contouren van de schoen maken geen deel uit van het merk, maar zijn bedoeld om de positie van het merk duidelijk te maken)”.
Op 10 april 2013 werd de inschrijving van het litigieuze merk aangepast, in die zin dat de waren waarop de bescherming betrekking heeft, werden beperkt tot „schoenen met hoge hakken (met uitzondering van orthopedische schoenen)”.
Van Haren, die in Nederland detailhandelszaken in schoenen exploiteert, heeft in 2012 schoenen met hoge hakken en rode zool verkocht.
Op 27 mei 2013 heeft Christian Louboutin bij de rechtbank Den Haag een vordering wegens inbreuk op het litigieuze merk ingesteld tegen Van Haren. Op 17 juli 2013 heeft deze rechtbank een verstekvonnis gewezen waarbij zij de vorderingen van Christian Louboutin gedeeltelijk heeft toegewezen.
Van Haren heeft verzet aangetekend tegen dit vonnis bij de verwijzende rechter, de rechtbank Den Haag, waarbij zij de nietigheid van het litigieuze merk aanvoerde op grond van artikel 2.1, lid 2, van het Benelux-Verdrag. Volgens Van Haren is dit merk een tweedimensionaal beeldmerk, te weten een rood vlak.
De rechtbank Den Haag is in de eerste plaats van oordeel dat, gelet op de grafische voorstelling en de omschrijving van het litigieuze merk, de rode kleur onlosmakelijk is verbonden met de zool van een schoen, zodat dit merk niet als een eenvoudig tweedimensionaal beeldmerk kan worden gekwalificeerd. Volgens de verwijzende rechter wordt aan deze beoordeling niet afgedaan door het feit dat in de omschrijving van het voornoemde merk is verduidelijkt dat „de contouren van de schoen geen deel uitmaken van het merk”. Integendeel, dit bevestigt die beoordeling, te meer daar, volgens de voornoemde omschrijving, de in de grafische voorstelling van het litigieuze merk weergegeven contouren van de schoen zijn bedoeld om de positie van dit merk duidelijk te maken en dus niet om het merk tot een tweedimensionaal beeld te beperken.
De verwijzende rechter stelt vervolgens vast dat in het najaar van 2012 „een aanzienlijk deel van de consumenten van hooggehakte damesschoenen in de Benelux [...] in staat was om de schoenen van [Christian Louboutin] als afkomstig van [Christian Louboutin] te identificeren en deze dus van de hooggehakte damesschoenen van andere ondernemingen te onderscheiden”, zodat het litigieuze merk op die datum voor deze waren als een merk werd beschouwd.
De verwijzende rechter is voorts van oordeel dat de rode zool een wezenlijke waarde geeft aan de door Christian Louboutin verhandelde schoenen omdat de kleur deel uitmaakt van het uiterlijk van die schoenen en dat uiterlijk een belangrijke rol speelt bij de aankoopbeslissing. Dienaangaande merkt de verwijzende rechter op dat Christian Louboutin de rode kleur op de zolen eerst om esthetische redenen heeft toegepast, vooraleer ze als een herkomstaanduiding te concipiëren en als merk te gebruiken.
Deze rechterlijke instantie duidt er ten slotte op dat, voor zover het litigieuze merk bestaat uit een op de zool van een schoen aangebrachte kleur en bijgevolg samenvalt met een onderdeel van de waar, de vraag rijst of de in artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 vermelde uitzondering van toepassing is op dit merk. Dienaangaande vraagt zij zich af of het begrip „vorm” in de zin van deze bepaling beperkt is tot de driedimensionale eigenschappen van de waar, zoals de contouren, de afmetingen en het volume ervan, dan wel mede ziet op andere, niet-driedimensionale eigenschappen van de waar.
Gelet op een en ander heeft de de rechtbank Den Haag de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vraag:
„Is het begrip ‚vorm’ in de zin van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van [richtlijn 2008/95] (in de Duitse, Engelse en Franse versie van [deze richtlijn] respectievelijk
Form, shape
en
forme
) beperkt tot de driedimensionale eigenschappen van de waar, zoals de/het (in drie dimensies uit te drukken) contouren, afmetingen en volume daarvan, dan wel ziet deze bepaling mede op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar, zoals kleur?”
Beantwoording van de prejudiciële vraag
Met zijn prejudiciële vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat een teken bestaande uit een op de zool van een hooggehakte schoen aangebrachte kleur, zoals aan de orde in het hoofdgeding, uitsluitend bestaat uit de „vorm” in de zin van deze bepaling.
Bij gebreke van een definitie van het begrip „vorm” in richtlijn 2008/95 moeten de betekenis en de draagwijdte van dit begrip, volgens vaste rechtspraak van het Hof, worden bepaald in overeenstemming met de in de omgangstaal gebruikelijke betekenis ervan, met inachtneming van de context waarin het wordt gebruikt en de door de regeling waarvan het deel uitmaakt beoogde doelstellingen (zie naar analogie arrest van 3 september 2014, Deckmyn en Vrijheidsfonds,
C‑201/13
,
EU:C:2014:2132
, punt
).
In de context van het merkenrecht wordt, zoals de Europese Commissie heeft benadrukt, met het begrip „vorm” over het algemeen gedoeld op een geheel van lijnen of contouren dat de betrokken waar ruimtelijk afbakent.
Noch uit richtlijn 2008/95, noch uit de rechtspraak van het Hof, noch uit de gebruikelijke betekenis van deze term volgt dat een kleur als zodanig, zonder ruimtelijke afbakening, een vorm kan zijn.
De vraag rijst echter of het feit dat een bepaalde kleur is aangebracht op een specifieke plaats van de betrokken waar impliceert dat het betrokken teken bestaat uit een vorm in de zin van artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95.
Dienaangaande moet worden opgemerkt dat de vorm van de waar of van een deel van de waar weliswaar een rol speelt bij de ruimtelijke afbakening van de kleur, maar niet kan worden geoordeeld dat een teken uit die vorm bestaat wanneer met de merkinschrijving niet wordt beoogd die vorm te beschermen maar enkel de toepassing van een kleur op een specifieke plaats van deze waar.
Zoals de Duitse en de Franse regering, alsook de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie hebben opgemerkt, betreft het litigieuze merk niet een specifieke vorm voor een zool van schoenen met hoge hakken, aangezien in de omschrijving van dit merk uitdrukkelijk erop wordt gewezen dat de contouren van de schoen geen deel uitmaken van dit merk maar slechts zijn bedoeld om de positie van de aangevraagde rode kleur duidelijk te maken.
In ieder geval kan een teken, zoals aan de orde in het hoofdgeding, niet worden beschouwd als een teken dat „uitsluitend” bestaat uit de vorm wanneer het teken, zoals in casu, voornamelijk bestaat uit een kleur die wordt gepreciseerd door middel van een internationaal erkende identificatiecode.
Gelet op het voorgaande dient op de prejudiciële vraag te worden geantwoord dat artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat een teken bestaande uit een op de zool van een hooggehakte schoen aangebrachte kleur, zoals aan de orde in het hoofdgeding, niet uitsluitend bestaat uit de „vorm” in de zin van deze bepaling.
Kosten
Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Grote kamer) verklaart voor recht:

Artikel 3, lid 1, onder e), iii), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat een teken bestaande uit een op de zool van een hooggehakte schoen aangebrachte kleur, zoals in het hoofdgeding aan de orde, niet uitsluitend bestaat uit de
„vorm
” in de zin van deze bepaling.

Lenaerts
Tizzano
Bay Larsen
von Danwitz
Da Cruz Vilaça
Fernlund
Vajda
Juhász
Bonichot
Arabadjiev
Toader
Rodin
Biltgen
Jürimäe
Lycourgos
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 12 juni 2018.
De griffier
A. Calot Escobar
De president
K. Lenaerts
(
*1
)	Procestaal: Nederlands.