CELEX: 62015TJ0577
Znamka Evropske unije
Postopek za ugotovitev ničnosti
Besedna znamka Evropske unije SHERPA
Prejšnja nacionalna besedna znamka SHERPA
Ugotovitev delne ničnosti
Predmet spora pred odborom za pritožbe
Resna in dejanska uporaba znamke
Člen 42(2) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 47(2) Uredbe (EU) 2017/1001)
Člen 53(1)(a) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 60(2)(a) Uredbe 2017/1001)
Relativni razlog za zavrnitev
Verjetnost zmede
Člen 8(1)(a) in (b) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 8(1)(a) in (b) Uredbe 2017/1001)

Dejansko stanje
Tožeča stranka, Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez, je 26. maja 2011 pri Evropskem uradu za intelektualno lastnino (EUIPO) vložila zahtevo za registracijo znamke Evropske unije na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije (
UL 2009, L 78, str. 1
), kakor je bila spremenjena (nadomeščena z Uredbo (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamki Evropske unije (
UL 2017, L 154, str. 1
)).
Znamka, katere registracija je bila zahtevana, je besedni znak SHERPA.
Proizvodi in storitve, za katere je bila zahtevana registracija, med drugim sodijo v razreda 9 in 42 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kot je bil revidiran in spremenjen. V zahtevi za registracijo znamke ti proizvodi in storitve – za vsakega od teh razredov – ustrezajo temu opisu:
–
razred 9: „prenosljive in mobilne digitalne elektronske naprave za pošiljanje in prejemanje telefonskih klicev, telefaksov, elektronske pošte, video vsebin, takojšnjega sporočanja, glasbe, avdiovizualnih in multimedijskih vsebin in drugih digitalnih podatkov; predvajalniki MP3 in drugi digitalni avdio in video predvajalniki; prenosni računalniki, osebni digitalni asistenti, elektronski organizatorji, elektronski dlančniki; magnetni nosilci podatkov; telefoni, mobilni telefoni, naprave za računalniške igrice, videofoni, fotografski aparati; radijski sprejemniki; radijski oddajniki; video snemalne kamere; strojna in programska oprema; programi in mikroprogrami, in sicer programi operacijskih sistemov, programi za sinhronizacijo podatkov, in programska orodja za razvoj aplikacij za osebne in prenosne računalnike; programska oprema za prepoznavanje znakov, programska oprema za telefone; programska oprema za mobilne telefone, strojna in programska oprema za zbiranje informacij, ki temeljijo na telefoniji; programi za preusmeritev sporočil; programska oprema za igre na srečo; prednameščeni računalniški programi za upravljanje z osebnimi podatki; programska oprema za upravljanje podatkovnih baz; programi za sporočanja in elektronsko pošto; programi za sinhronizacijo baz podatkov; računalniški programi za dostop, brskanje in iskanje po spletnih bazah podatkov; računalniška strojna in programska oprema, ki omogoča telefonsko komuniciranje z globalnimi digitalnimi informacijskimi omrežji; deli in pribor za prenosne in mobilne elektronske digitalne naprave; deli in pribor za mobilne telefone; prevleke za mobilne telefone; etuiji za prenosne telefone; etuiji za prenosne telefone iz usnja ali imitacije usnja; prevleke za mobilne telefone iz tkanin ali tekstila; baterije; polnljive baterije; polnilniki; električni polnilniki za baterije; naglavne slušalke; stereo slušalke; slušalke za v uho; stereo zvočniki; zvočniki; zvočniki za dom; zvočniki za osebne stereo naprave; mikrofoni; avdio naprave za vozila; pripravki za priklop in polnjenje prenosnih elektronskih digitalnih naprav; priročniki za uporabo v obliki, ki se lahko bere elektronsko na napravi ali računalniku, ki je zasnovan za uporabo z in prodajan skupaj z vsemi prej navedenimi proizvodi; deli in sestavni deli vseh prej navedenih proizvodov razen naprav in instrumentov za izbiro televizijskih programov in drugih programov in z izrecno izjemo vseh vrst proizvodov, ki se uporabljajo v zvezi z vojaškimi vozili in terenskimi vozili (vojaškimi ali ne) in različnih vrst proizvodov za vojaške namene“;
–
razred 42: „Strokovne storitve; storitve industrijske analize in raziskav; zasnova in razvoj strojne in programske opreme; storitve svetovanja na področju avdiovizualne in multimedijske programske opreme; iskalniki, ki omogočajo pridobivanje informacij prek komunikacijskega omrežja; storitve ponudnikov aplikacijskih storitev (ASP), vključno s programsko opremo za uporabo v povezavi z naročniško storitvijo spletne glasbe, programsko opremo, ki uporabnikom omogoča branje in načrtovanje glasbene vsebine in povezane z avdio, video, tekstualno in multimedijsko zabavo in program, ki zajema glasbeno snemanje vsebine povezane z avdio, video, tekstualno in multimedijsko zabavo; zagotavljanje začasne uporabe programske opreme, ki se ne naloži s spleta in ki uporabnikom omogoča načrtovanje avdio, video, tekstualnih in drugih multimedijskih vsebin vključno z glasbo, koncerti, videi, radiem, televizijo, novicami, športom, igrami in kulturnimi prireditvami ter programi, povezanimi z zabavo; dajanje infrastrukture na voljo na spletu, prek svetovnega informacijskega omrežja, da bi uporabnikom omogočili programiranje načrtovanja avdio, video, tekstualnih in drugih multimedijskih vsebin vključno z glasbo, koncertov, videov, radija, televizije, novic, športa, iger in kulturnih prireditev in programov, povezanih z zabavo, ko se oddajajo; ponudba iskalnikov, ki omogočajo pridobivanje informacij na svetovnem računalniškem omrežju; uporaba iskalnikov; storitve računalniškega svetovanja in pomoči za pregledovanje informacij na računalniških diskih, pri čemer vse te storitve iz razreda 42 nimajo nobene zveze z zagotavljanjem dostopa (programske opreme) za trgovalne platforme za izvajanje transakcij, ki se nanašajo na vrednostne papirje, in transakcij, ki se nanašajo na druge tržne finančne instrumente (razen za zagotavljanje dostopa do interneta)“.
Prijava znamke je bila objavljena v
Biltenu znamk Skupnosti
št. 135/2011 z dne 20. julija 2011, besedni znak SHERPA pa je bil kot znamka Evropske unije registriran 27. aprila 2012 pod številko 10000339.
Intervenientka, družba Núcleo de comunicaciones y control, SL, je 23. novembra 2012 pri EUIPO vložila zahtevo za ugotovitev ničnosti na podlagi člena 53(1)(a) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 60(1)(a) Uredbe 2017/1001) v povezavi s členom 8(1)(a) in (b) navedene uredbe (postal člen 8(1)(a) in (b) Uredbe 2017/1001).
Ta zahteva se je nanašala na vse proizvode in storitve, ki jih zajema izpodbijana znamka, in je temeljila na obstoju prejšnje znamke, in sicer španske besedne znamke SHERPA, ki je bila 22. marca 1999 registrirana pod številko 2187342 za proizvode iz razreda 9, ki ustrezajo temu opisu: „Sistemi za obdelavo informacij in zlasti sistemi spremljanja in nadzora“.
Pred oddelkom za izbris je tožeča stranka zahtevala, naj intervenientka dokaže resno in dejansko uporabo prejšnje znamke. Ta zahteva je temeljila na členu 57(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 64(2) in (3) Uredbe 2017/1001), v skladu s katerim lahko imetnik znamke Evropske unije zahteva dokaz, da se je prejšnja znamka resno in dejansko uporabljala na ozemlju, na katerem je varovana, v obdobju petih let pred datumom vložitve zahteve za ugotovitev ničnosti.
Na podlagi te zahteve je intervenientka predložila dokumentacijo za dokaz te resne in dejanske uporabe.
Tožeča stranka je 31. julija 2013 spremenila svojo prijavo znamke tako, da je na koncu seznama proizvodov iz razreda 9 vstavila to zožitev (v nadaljevanju: zožitev) „z izrecno izjemo sistemov spremljanja in nadzora in sistemov za obdelavo podatkov, namenjenih za spremljanje in nadzor“.
V svojih pripombah z dne 11. oktobra 2013 je intervenientka EUIPO navedla, da kljub zožitvi vztraja pri zahtevi za ugotovitev ničnosti izpodbijane znamke.
Oddelek za izbris pri EUIPO je 27. februarja 2014 izdal odločbo, s katero je deloma ugodil zahtevi za ugotovitev ničnosti, ki jo je vložila intervenientka. V tej odločbi je ugotovil, da dokazi, ki jih je predložila intervenientka, izkazujejo uporabo prejšnje znamke samo glede sistemov za obdelavo podatkov in sistemov spremljanja in nadzora v industrijskih procesih.
Tožeča stranka je 25. aprila 2014 zoper odločbo oddelka za izbris vložila pritožbo pri EUIPO na podlagi členov od 58 do 64 Uredbe št. 207/2009 (postali členi od 66 do 71 Uredbe št. 2017/1001).
V okviru tega postopka je tožeča stranka 27. junija 2014 vložila vlogo, v kateri so razlogi njene pritožbe. Istega dne je pri EUIPO vložila drug dokument, naslovljen „Dopolnilna vloga z razlogi pritožbe.“ Ta dva dokumenta sta bila vložena pred iztekom za to predpisanega roka.
Drugi odbor za pritožbe pri EUIPO je z odločbo z dne 17. julija 2015 (v nadaljevanju: izpodbijana odločba) pritožbo zavrnil. Ker nobena stranka ni izrazila svojega nestrinjanja s presojo oddelka za izbris glede dokaza resne in dejanske uporabe znamke, je odbor za pritožbe svoj preizkus omejil na analizo uporabe člena 53(1)(a) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 8(1)(a) in (b) iste uredbe.
V tem okviru je odbor za pritožbe opredelil javnost, ki jo je treba upoštevati za presojo znamk. Po njegovem mnenju naj bi bila ta opredelitev odvisna od zadevnih proizvodov in storitev. Šlo naj bi za splošno in specializirano javnost za proizvode iz razreda 9, za storitve iz razreda 42 pa le za specializirano javnost (točka 26 izpodbijane odločbe).
Glede primerjave proizvodov in storitev je odbor za pritožbe potrdil presojo oddelka za izbris, da so nekateri sporni proizvodi, ki spadajo v razred 9, enaki proizvodom iz razreda 9, ki jih označuje prejšnja znamka (točke 32, 33 in 34 izpodbijane odločbe). Poleg tega je štel, enako kot oddelek za izbris, da so bili nekateri drugi proizvodi, ki spadajo v razred 9 in so zajeti z izpodbijano znamko, in nekatere storitve, ki spadajo v razred 42 in so zajete s to znamko, podobni proizvodom, označenim s prejšnjo znamko (točke 31, 36 in 37 izpodbijane odločbe).
V zvezi s primerjavo znakov se je odbor za pritožbe oprl na presojo oddelka za izbris, ki med strankama ni bila sporna, za ugotovitev, da sta enaka (točka 39 izpodbijane odločbe).
Glede na zgoraj navedeno je odbor za pritožbe ugotovil obstoj dvojne enakosti, in sicer enakost znakov in enakost dela nasprotujočih si proizvodov. Prav tako je menil, da obstaja verjetnost zmede med nasprotujočima si znamkama za drugi del proizvodov in za storitve, ki jih zajema izpodbijana znamka in za katere se šteje, da so podobni (točke od 40 do 47 izpodbijane odločbe).
Predlogi strank
Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
–
izpodbijano odločbo razveljavi;
–
EUIPO in po potrebi intervenientki naloži plačilo stroškov vključno s tistimi, ki so bili priglašeni za namene postopka pred odborom za pritožbe.
EUIPO Splošnemu sodišču predlaga, naj:
–
tožbo zavrne;
–
tožeči stranki naloži plačilo stroškov.
Intervenientka Splošnemu sodišču predlaga, naj:
–
tožbo zavrne;
–
izpodbijano odločbo potrdi;
–
tožeči stranki naloži plačilo stroškov.
Pravo
Uvodoma je treba poudariti, da s svojim drugim predlogom intervenientka Splošnemu sodišču predlaga, naj izreče sodbo, s katero potrdi izpodbijano odločbo.
V zvezi s tem je treba ugotoviti, da glede na to, da je „potrditev izpodbijane odločbe“ enaka zavrnitvi tožbe, ta predlog v bistvu zadeva zavrnitev tožbe in se tako enači s prvim predlogom intervenientke (glej sodbo z dne 11. julija 2017 v zadevi Dogg Label/EUIPO – Chemoul (JAPRAG),
T‑406/16
, neobjavljena,
EU:T:2017:482
, točka
in navedena sodna praksa).
Po drugi strani tožeča stranka v podporo tožbi za razveljavitev navaja tri tožbene razloge, ki se nanašajo, prvič, na kršitev členov 63(1), 64(1) ter 76(1) Uredbe št. 207/2009 (postali členi 70(1), 71(1) oziroma 95(1) Uredbe 2017/1001), drugič, na kršitev člena 57(2) in (3) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 42(2) in (3) te uredbe (postal člen 47(2) in (3) Uredbe 2017/1001) in pravilom 22 Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 z dne 13. decembra 1995 za izvedbo Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 189) (postal člen 10 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/1430 z dne 18. maja 2017 o dopolnitvi Uredbe št. 207/2009 ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 2868/95 in (ES) št. 216/96 (
UL 2017, L 205, str. 1
)) in, tretjič, na kršitev člena 8(1), (a) in (b), Uredbe št. 207/2009.
Prvi tožbeni razlog: zavrnitev preučitve resne in dejanske uporabe prejšnje znamke
S prvim tožbenim razlogom tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da ni preučil resne in dejanske uporabe prejšnje znamke, čeprav bi to moral storiti v skladu s členi 63(1), 64(1) in 76(1) Uredbe št. 207/2009.
Ta tožbeni razlog temelji na dveh očitkih.
Prvi očitek: nepreučitev resne in dejanske uporabe kljub tozadevni zahtevi
S prvim očitkom tožeča stranka trdi, da bi moral odbor za pritožbe preučiti resno in dejansko uporabo, ker je to preučitev od njega izrecno zahtevala v vlogi, v kateri so navedeni razlogi pritožbe.
EUIPO in intervenientka prerekata utemeljenost tega očitka.
Uvodoma je treba spomniti, da odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi ni preizkusil utemeljenosti presoje oddelka za izbris v zvezi z resno in dejansko uporabo prejšnje znamke z oceno, da ta presoja pred njim ni bila izpodbijana (glej točko 14 zgoraj).
Poleg tega je treba poudariti, da je tožeča stranka v utemeljitev svoje tožbe odboru za pritožbe predložila dve vlogi.
V prvi vlogi se je strinjala s presojo oddelka za izbris v zvezi z resno in dejansko uporabo prejšnje znamke.
V drugi vlogi, ki jo je predstavila kot „dopolnilno“ prvi, je tožeča stranka med drugim navedla: „da je v njenem interesu, da odbor za pritožbe ponovno preuči, kot to mora, dokaz uporabe, ki ga je predložila predlagateljica ugotovitve ničnosti in ki ga izpodbija glede prej registrirane znamke, katere imetnica je ta predlagateljica in na podlagi katere je utemeljila svojo zahtevo za ugotovitev ničnosti, ker bi bilo tako potrjeno, da zadostna uporaba znamke, ki bi upravičevala to zahtevo, ni bila dokazana“ in „podredno bi bilo tako potrjeno, da je bila znamka uporabljana zgolj zelo omejeno za konkreten proizvod, ki nima nobene zveze s proizvodi in storitvami, ki jih označuje znamka tožeče stranke“ (strani 2 in 3 druge vloge).
Ob tem, da je tako naznanila svoj namen graje presoje oddelka za izbris glede resne in dejanske uporabe prejšnje znamke, je tožeča stranka poleg tega v tej drugi vlogi razvila različne argumente zoper to presojo (strani od 3 do 8 druge vloge).
Na podlagi teh trditev je navedla, da po njenem mnenju „ni mogoče […] ugotoviti, da je bil dokazan obstoj resne in dejanske uporabe [prejšnje] znamke“ (stran 8 druge vloge).
Na prvem mestu iz te predstavitve izhaja, da je tožeča stranka, kot navaja EUIPO, v svoji drugi vlogi glede vprašanja resne in dejanske uporabe prejšnje znamke zavzela nasprotno stališče, kot ga je glede istega vprašanja zagovarjala v svoji prvi vlogi, in to, čeprav je bil drugi dokument predstavljen zgolj kot „dopolnilen“ prvemu, kar je pridevnik, ki EUIPO kaže, da informacije iz druge vloge le utemeljujejo stališča, sprejeta v prvi vlogi.
Na drugem mestu se izkaže, da „dopolnilna vloga“, ki jo je predložila tožeča stranka, vsebuje dva odlomka, ki sta medsebojno nekompatibilna, ker se z enim presoja oddelka za izbris izpodbija, z drugim pa se ta presoja sprejema. Po eni strani je namreč tožeča stranka na straneh od 2 do 8 te vloge grajala stališče oddelka za izbris glede vprašanja resne in dejanske uporabe, kot je bilo to poudarjeno v točkah od 32 do 34 zgoraj. Po drugi strani je na strani 8 te vloge navedla, da „se, kot je […] navedeno v njeni predhodni vlogi, strinja z oddelkom za izbris, ko je ta ugotovil, da ‚dokazi o uporabi, ki jih je predložila vlagateljica zahteve, ne dokazujejo, da je bila znamka uporabljena za to celotno široko kategorijo proizvodov, vendar pa dokazujejo uporabo prejšnje znamke le, kar zadeva sisteme za obdelavo podatkov in sisteme spremljanja in nadzora v industrijskih procesih‘“.
V takem primeru bi odbor za pritožbe nadomestil tožečo stranko, če bi izbral med protislovnima stališčema, ki ju zagovarja, in če bi s sklepanjem določil razloge, na katerih bi po njegovem mnenju zahteva temeljila. V skladu s sodno prakso mora tožeča stranka opredeliti okvir spora tako, da natančno in dosledno določi predloge, ki jih podaja, in argumente, ki jih navaja. Dokumenti, ki jih je vložila tožeča stranka, morajo sami omogočiti odboru za pritožbe, da razume, zakaj mu tožeča stranka predlaga razveljavitev ali spremembo odločbe (glej v tem smislu sodbo z dne 28. aprila 2010, Claro/UUNT – Telefónica (Claro),
T‑225/09
, neobjavljena,
EU:T:2010:169
, točka
, in z dne 16. maja 2011, Atlas Transport/UUNT – Atlas Air (ATLAS),
T‑145/08
,
EU:T:2011:213
, točka
).
Na obravnavi pred Splošnim sodiščem je tožeča stranka navedla, da je bila v prvi vlogi njena glavna argumentacija, ki pa jo je treba šteti za podredno po vložitvi druge vloge, saj ta druga vloga, čeprav je predstavljena kot dopolnilna, k obrambi tožeče stranke prispeva pomembno spremembo, vprašanje, ki ni bilo obravnavano predhodno in ki je postalo osrednji predmet graje, ki jo sedaj ta stranka navaja proti izpodbijani odločbi.
V zvezi s tem je treba poudariti, da, kot je na obravnavi navedel EUIPO, ki ga glede tega podpira intervenientka, morajo biti v skladu s sodno prakso, navedeno v točki 37 zgoraj, vloge, ki jih stranke vložijo pri EUIPO, same po sebi razumljive. V tem primeru dokumenti, ki jih je predložila tožeča stranka, te zahteve ob predložitvi niso izpolnjevali, kot je bilo navedeno v točkah od 35 do 38 zgoraj.
V teh okoliščinah je odbor za pritožbe utemeljeno zavrnil vlogo, ki jo je na drugem mestu predložila tožeča stranka, glede na protislovje, ki je bilo v tem dokumentu, in ob upoštevanju okoliščine, da je bila ta vloga predstavljena kot zgolj dopolnilna, saj je tožeča stranka s tem navedla, da je glavna argumentacija v vlogi, ki je bila predložena na prvem mestu.
Iz teh razlogov je treba prvi očitek, ki ga je predložila tožeča stranka, zavrniti kot neutemeljen.
Drugi očitek: funkcionalna kontinuiteta organov EUIPO in devolutivni učinek pritožbe
Z drugim očitkom tožeča stranka trdi, da bi moral odbor za pritožbe preučiti resno in dejansko uporabo prejšnje znamke, ne da bi bilo treba vložiti zahtevo v tem smislu. Po njegovem mnenju je bila ta preučitev potrebna neodvisno od takega predloga zaradi načela funkcionalne kontinuitete organov EUIPO in devolutivnega učinka, ki velja za vložitev pritožbe v tem kontekstu. Iz tega načela in tega učinka naj bi izhajalo, da morajo odbori za pritožbe svoje odločbe opreti na vse dejanske in pravne elemente, ki so jih navajale stranke na prvi stopnji.
EUIPO in intervenientka izpodbijata trditve tožeče stranke.
V zvezi s tem je treba poudariti, da v skladu s sodno prakso zahteva za dokaz o resni in dejanski uporabi prejšnje znamke postopku za ugotovitev ničnosti doda specifično in predhodno vprašanje resne in dejanske uporabe prejšnje znamke, ki mora biti, ko ga imetnik znamke izpostavi, rešeno, preden se odloči o sami zahtevi za ugotovitev ničnosti (sodba z dne 13. septembra 2010, Inditex/UUNT – Marín Díaz de Cerio (OFTEN),
T‑292/08
,
EU:T:2010:399
, točka
).
Ta specifičnost in predhodnost izhajata iz dejstva, da analiza resne in dejanske uporabe vodi do ugotovitve, ali se za prejšnjo znamko za namene preučitve zahteve za ugotovitev ničnosti lahko šteje, da je bila registrirana za zadevne proizvode in storitve. Ta analiza torej ne spada v okvir preučitve same zahteve za ugotovitev ničnosti, ki izhaja iz obstoja verjetnosti zmede s to znamko (glej v tem smislu sodbo z dne 13. septembra 2010, OFTEN,
T‑292/08
,
EU:T:2010:399
, točka
).
Iz tega sledi, da če vprašanje resne in dejanske uporabe ni bilo izrecno izpostavljeno pred odborom za pritožbe, to vprašanje ne pomeni pravnega vprašanja, ki ga mora ta odbor nujno preučiti, zato da bi rešil spor, ki mu je predložen. V teh okoliščinah je treba za to vprašanje šteti, da ni del predmeta spora pred odborom za pritožbe (glej sodbo z dne 12. marca 2014, El Corte Inglés/UUNT – Technisynthese (BTS),
T‑592/10
, neobjavljena,
EU:T:2014:117
, točka
in navedena sodna praksa).
Iz tega izhaja, da v nasprotju s tem, kar trdi tožeča stranka, funkcionalna kontinuiteta organov EUIPO in devolutivni učinek pritožbe pred odborom za pritožbe nimata za posledico, da odbor za pritožbe avtomatično obravnava vprašanja glede resne in dejanske uporabe prejšnje znamke, če teh vprašanj tožeča stranka izrecno ne postavi pred njim.
Drugi očitek prvega tožbenega razloga in, glede na odgovor na prvi očitek, prvi tožbeni razlog v celoti je torej treba zavrniti.
Drugi tožbeni razlog: napačna presoja pri analizi dokazov za dokaz resne in dejanske uporabe prejšnje znamke
S svojim drugim tožbenim razlogom tožeča stranka navaja, da je pri odločbi oddelka za izbris glede uporabe prejšnje znamke podana napaka pri presoji, zaradi česar gre za kršitev člena 42(2) Uredbe št. 207/2009 in pravila 22 Uredbe št. 2868/95. V odgovor na vprašanje Splošnega sodišča na obravnavi je tožeča stranka navedla, da se ta tožbeni razlog nanaša tudi na kršitev člena 57(2) in (3) Uredbe št. 207/2009, ki zadeva predložitev dokazov za resno in dejansko uporabo prejšnje znamke v okviru postopka za ugotovitev ničnosti.
V svojih pisanjih tožeča stranka pojasnjuje, da je ta tožbeni razlog podreden in da ga mora Splošno sodišče obravnavati zgolj v primeru, da bi zavrnilo prvi tožbeni razlog, ki je obravnavan zgoraj. Ker je bil ta prvi tožbeni razlog zavrnjen v točki 48 zgoraj, je treba obravnavati drugi tožbeni razlog. V okviru tega podrednega tožbenega razloga tožeča stranka analizira različne dokumente, ki jih je intervenientka predložila v postopku pred oddelkom za izbris in Splošnemu sodišču predlaga, naj ugotovi, da ti dokumenti nimajo dokazne vrednosti, ki se zahteva za dokaz resne in dejanske uporabe prejšnje znamke.
EUIPO in intervenientka izpodbijata dopustnost in utemeljenost tožbenega razloga.
V zvezi s tem je treba spomniti, da je v skladu s sodno prakso namen tožb, vloženih pri Splošnem sodišču na področju znamk, nadzor nad zakonitostjo odločb, ki so jih sprejeli odbori za pritožbe EUIPO. V tem okviru Splošno sodišče ne sme ponovno preučiti dejanskih okoliščin glede na dokaze, ki so bili pred njim prvič predloženi (glej sodbo z dne 16. aprila 2015, Matratzen Concord/UUNT – KBT (ARKTIS),
T‑258/13
, neobjavljena,
EU:T:2015:207
, točka
in navedena sodna praksa).
V obravnavanem primeru ni sporno, da odbor za pritožbe ni avtonomno in celovito preučil dokazov, ki jih je intervenientka predložila za dokaz resne in dejanske uporabe prejšnje znamke in da tega ni bil dolžan storiti, ker tožeča stranka pri njem ni vložila jasne zahteve v zvezi s tem.
Iz tega sledi, da v skladu s sodno prakso, navedeno v točki 52 zgoraj, Splošno sodišče ne sme preučiti teh dokazov in da je treba drugi tožbeni razlog zavrniti.
Tretji tožbeni razlog: napake pri presoji enakosti ali podobnosti proizvodov in storitev
S tretjim pritožbenim razlogom, ki se nanaša na kršitev člena 8(1)(a) in (b) Uredbe št. 207/2009, tožeča stranka odboru za pritožbe očita, da je storil napake pri presoji enakosti ali podobnosti med proizvodi in storitvami, ki so označeni z nasprotujočima si znamkama.
V svojih pisanjih tožeča stranka pojasnjuje, da je ta tožbeni razlog naveden še bolj podredno in da ga je treba preučiti, če izpodbijana odločba ni razveljavljena na podlagi prvega in drugega tožbenega razloga. Ker sta bila ta zavrnjena, je treba obravnavati ta tretji tožbeni razlog tako, da se najprej preuči preudarke, ki jih je odbor za pritožbe navedel glede upoštevne javnosti in primerjave znakov.
Upoštevna javnost
Za presojo verjetnosti zmede je treba upoštevati povprečnega potrošnika za kategorijo zadevnih proizvodov, pri čemer je ta potrošnik normalno obveščen ter razumno pozoren in preudaren, njegova stopnja pozornosti pa lahko variira glede na kategorijo zadevnih proizvodov ali storitev (glej sodbo z dne 13. februarja 2007, Mundipharma/UUNT – Altana Pharma (RESPICUR),
T‑256/04
,
EU:T:2007:46
, točka
in navedena sodna praksa).
V točki 26 izpodbijane odločbe je odbor za pritožbe ugotovil, da je javnost, ki jo zadevajo proizvodi iz razreda 9, po eni strani širša javnost, po drugi pa specializirana javnost, ki jo sestavljajo podjetja, ki imajo posebna znanja ali strokovne izkušnje. V isti točki je navedlo, da so storitve iz razreda 42 namenjene javnosti, ki ima strokovna in tehnična znanja, katere raven pozornosti je višja. Ker teh presoj tožeča stranka ni izpodbijala in ker so utemeljene, jih lahko Splošno sodišče potrdi.
Poleg tega je odbor za pritožbe v točki 25 izpodbijane odločbe, ne da bi tožeča stranka to izpodbijala, ugotovil, da je upoštevno ozemlje Evropske unije. V odgovor na vprašanje, postavljeno na obravnavi, je EUIPO priznal, da je storil napako s tem, da je tako opredelil upoštevno ozemlje, vendar je zatrdil, da ta napaka ne vpliva na zakonitost izpodbijane odločbe. Tožeča stranka je trdila, da je navedena napaka lahko vplivala na presojo pomenske podobnosti nasprotujočih si znamk. V zvezi s tem je treba poudariti, da je odbor za pritožbe sicer storil napako, ker je prejšnja znamka španska znamka, zaradi česar je relevantno ozemlje, ki ga je treba upoštevati, ozemlje Španije, vendar pa ta napaka ni vplivala na zakonitost izpodbijane odločbe. Ta namreč ne more vplivati na presojo vizualne, fonetične ali celo pomenske podobnosti nasprotujočih si znamk, ker sta ti enaki, ali na presojo podobnosti zadevnih proizvodov in storitev, za katero ni očitno, da bi lahko bila odvisna od upoštevnega ozemlja, kar poleg tega v tem primeru ni bilo zatrjevano.
Primerjava znakov
V obravnavani zadevi je odbor za pritožbe v točki 39 izpodbijane odločbe ugotovil, da sta nasprotujoča si znaka, glede na to, da ju sestavlja izključno pojem „sherpa“, enaka. Ker je ta ugotovitev očitna in ker je tožeča stranka ni izpodbijala, jo je treba potrditi.
Podobnost proizvodov in storitev
–
Prvi očitek: presoja podobnosti proizvodov iz razreda 9, ki jih zajema prejšnja znamka, in storitev iz razreda 42, ki jih označuje izpodbijana znamka
V izpodbijani odločbi je odbor za pritožbe menil, da za nekatere storitve iz razreda 42, ki so navedene v zahtevi za registracijo, ki jo je predložila tožeča stranka, podobne proizvodom iz razreda 9, ki jih zajema prejšnja znamka.
To presojo tožeča stranka izpodbija za te storitve: „storitve svetovanja na področju avdiovizualne in multimedijske programske opreme; dobava iskalnikov, ki omogočajo pridobivanje informacij prek komunikacijskega omrežja; dobava iskalnikov, ki omogočajo pridobivanje informacij na svetovnem računalniškem omrežju“.
Ugotovitev podobnosti, ki jo je podal odbor za pritožbe, tožeča stranka ravno tako graja za spodaj navedene storitve: „storitve ponudnikov aplikacijskih storitev (ASP), vključno s programsko opremo za uporabo v povezavi z naročniško storitvijo spletne glasbe, programsko opremo, ki uporabnikom omogoča branje in načrtovanje glasbene vsebine in povezane z avdio, video, tekstualno in multimedijsko zabavo in program, ki zajema glasbeno snemanje vsebine povezane z avdio, video, tekstualno in multimedijsko zabavo; zagotavljanje začasne uporabe programske opreme, ki se ne naloži s spleta in ki uporabnikom omogoča načrtovanje, avdio, video, tekstualnih in drugih multimedijskih vsebin vključno z glasbo, koncerti, videi, radiem, televizijo, novicami, športom, igrami in kulturnimi prireditvami ter programi, povezanimi z zabavo; dajanje infrastrukture na voljo na spletu, prek svetovnega informacijskega omrežja, da bi uporabnikom omogočili programiranje načrtovanja avdio, video, tekstualnih in drugih multimedijskih vsebin vključno z glasbo, koncertov, videov, radija, televizije, novic, športa, iger in kulturnih prireditev in programov, povezanih z zabavo, ko se oddajajo“.
Po mnenju tožeče stranke te storitve niso dopolnilne ali podobne programski opremi, ki ima industrijsko funkcijo in se prodaja pod prejšnjo znamko, saj lahko prve za razliko od slednjih sočasno uporablja le en končni uporabnik.
V zvezi s tem je treba poudariti, da je, kot je ocenil odbor za pritožbe, prva serija storitev, ki je navedena v točki 62 zgoraj, dopolnilna proizvodom, označenim s prejšnjo znamko, za katere je bila dokazana resna in dejanska uporaba.
Dopolnilnost namreč izhaja iz tega, da proizvodi, označeni s prejšnjo znamko, za svojo uporabo zahtevajo uporabo „programske opreme“ in „aplikacij“, ki jih omenja odbor za pritožbe. Ravno tako te „programske opreme“ in teh „aplikacij“ ni mogoče dobaviti uporabnikom brez proizvodov, ki omogočajo njihovo uporabo, kar so proizvodi, med katerimi so sistemi za spremljanje in nadzor, ki jih intervenientka trži pod prejšnjo znamko, katere uporaba je bila dokazana.
Te presoje ne spreminja uporaba proizvodov, zajetih s prejšnjo znamko, v industrijskih procesih, ker ta zadnji pojem pomeni le to, da imajo, kadar so uporabljeni v industrijskem okviru, proizvodi za spremljanje in nadzor, ki so označeni s to znamko, lahko za prejemnike znatno število uporabnikov in se umeščajo v dinamiko, ki je podobna tisti, ki je značilna za serijsko proizvodnjo.
Obstoj takega razmerja dopolnilnosti med temi proizvodi, prodajanimi pod prejšnjo znamko, in storitvami, označenimi z izpodbijano znamko, ne preprečuje njihove možne podobnosti, ker je treba v skladu s sodno prakso podobnost presojati ob upoštevanju vseh relevantnih dejavnikov, ki so značilni za razmerje med zadevnimi proizvodi in storitvami, vključno z njihovo naravo, namembnostjo, uporabo ter tem, ali so konkurenčni ali dopolnilni (glej sodbo z dne 11. julija 2007, El Corte Inglés/UUNT – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños),
T‑443/05
,
EU:T:2007:219
, točka
in navedena sodna praksa).
Tako dopolnjevanje, ki obstaja med proizvodi in storitvami, zlasti okoliščina, da se eni uporabljajo v kombinaciji ali v povezavi z drugimi, lahko pri upoštevni javnosti ustvari presojo, da so ti proizvodi in te storitve podobni.
V obravnavani zadevi je treba ugotovitev podobnosti, ki temelji na dopolnilnosti, ki jo je podal odbor za pritožbe, potrditi glede na kompleksno naravo zadevnih proizvodov in storitev ter zlasti glede na težavo, tudi za specializirano javnost, da loči tisto, kar spada pod opremo, in tisto, kar spada pod programsko opremo ali aplikacijo, saj prva in druga delujeta skupaj.
Glede druge serije storitev, ki so navedene v točki 63 zgoraj, je te mogoče šteti za podobne, čeprav je stopnja podobnosti nizka, proizvodom, ki so označeni s prejšnjo znamko, kot je odločil odbor za pritožbe, saj lahko te storitve opravljajo ista podjetja in so namenjene isti javnosti.
Zaradi teh razlogov je odbor za pritožbe utemeljeno menil, da so zadevne storitve podobne proizvodom, ki jih zajema prejšnja znamka ter za katere je bila dokazana resna in dejanska uporaba.
–
Drugi očitek: presoja enakosti ali podobnosti proizvodov iz razreda 9, ki jih zajema prejšnja znamka, in proizvodov iz razreda 9, ki jih označuje izpodbijana znamka
Glede primerjave proizvodov iz razreda 9 je odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi menil, da so spodaj navedeni proizvodi, ki so označeni z izpodbijano znamko, enaki proizvodom, zajetim s prejšnjo znamko: „strojna in programska oprema; programi in mikroprogrami, in sicer programi operacijskih sistemov, programi za sinhronizacijo podatkov, in programska orodja za razvoj aplikacij za osebne in prenosne računalnike; programska oprema za prepoznavanje znakov, programska oprema za telefone, programska opreme za mobilne telefone; strojna in programska oprema za zbiranje informacij, ki temeljijo na telefoniji; programi za preusmeritev sporočil; prednameščeni računalniški programi za upravljanje z osebnimi podatki; programska oprema za upravljanje podatkovnih baz; programi za sporočila in elektronsko pošto; programi za sinhronizacijo baz podatkov; računalniški programi za dostop, brskanje in iskanje po spletnih bazah podatkov; računalniška strojna in programska oprema, ki omogoča telefonsko komuniciranje z globalnimi digitalnimi informacijskimi omrežji.“
Poleg tega je odbor za pritožbe ugotovil, da so spodaj navedeni proizvodi, ki ravno tako spadajo v razred 9, podobni proizvodom iz razreda 9, ki so zajeti s prejšnjo znamko: „prenosljive in mobilne digitalne elektronske naprave za pošiljanje in prejemanje telefonskih klicev, telefaksov, elektronske pošte, video vsebin, takojšnjega sporočanja, glasbe, avdiovizualnih in multimedijskih vsebin in drugih digitalnih podatkov; predvajalniki MP3 in drugi digitalni avdio in video predvajalniki; prenosni računalniki, osebni digitalni asistenti, elektronski organizatorji, elektronski dlančniki; magnetni nosilci podatkov; telefoni, mobilni telefoni, videofoni, fotografski aparati; radijski sprejemniki; radijski oddajniki; video snemalne kamere; deli in pribor za prenosne in mobilne elektronske digitalne naprave; deli in pribor za mobilne telefone; priročniki za uporabo v obliki, ki se lahko bere elektronsko na napravi ali računalniku, ki je zasnovan za uporabo z in prodajan skupaj z vsemi prej navedenimi proizvodi; deli in sestavni deli vseh prej navedenih proizvodov razen naprav in instrumentov za izbiro televizijskih programov in drugih programov in z izrecno izjemo vseh vrst proizvodov, ki se uporabljajo v zvezi z vojaškimi vozili in terenskimi vozili (vojaškimi ali ne) in različnih vrst proizvodov za vojaške namene; z izrecno izjemo sistemov spremljanja in nadzora in sistemov za obdelavo podatkov, namenjenih za spremljanje in nadzor“.
Glede teh različnih proizvodov tožeča stranka primarno trdi, da odbor za pritožbe, ko je primerjal te proizvode v izpodbijani odločbi, ni upošteval zožitve. Ta zožitev pa naj bi izključila vsakršno enakost in vsakršno podobnost proizvodov, označenih z izpodbijano znamko, s proizvodi, ki jih zajema prejšnja znamka.
Podredno tožeča stranka izpodbija analizo odbora za pritožbe za ugotovitev enakosti in podobnosti zadevnih proizvodov.
EUIPO in intervenientka zavračata trditve tožeče stranke.
V zvezi s tem je treba spomniti, da v skladu s členom 26(1)(c) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 31(1)(c) Uredbe št. 2017/1001), zahteva za registracijo znamke Evropske unije vsebuje seznam proizvodov ali storitev, za katere se zahteva registracija.
Poleg tega lahko v skladu s členom 43(1) Uredbe št. 207/2009 (postal člen 49(1) Uredbe št. 2017/1001), prijavitelj kadar koli umakne svojo prijavo znamke Evropske unije ali zoži seznam blaga ali storitev, ki jih ta vsebuje.
V tem primeru, kot je bilo navedeno v točki 9 zgoraj, je tožeča stranka med postopkom za ugotovitev ničnosti pred oddelkom za izbris vložila zožitev.
Po zožitvi se seznam proizvodov iz razreda 9, ki so označeni z izpodbijano znamko, konča z delom stavka, da velja „z izrecno izjemo sistemov spremljanja in nadzora in sistemov za obdelavo podatkov, namenjenih za spremljanje in nadzor“.
Razen zgolj omembe zožitve v točkah 30 in 35 izpodbijane odločbe v zvezi z nekaterimi proizvodi in brez kakršne koli druge navedbe, pojasnitve ali utemeljitve iz te odločbe ne izhaja, da je bila ta zožitev izrecno predmet specifične analize s strani odbora za pritožbe v okviru njegovih presoj glede enakosti ali podobnosti proizvodov iz razreda 9, ki jih zajemata nasprotujoči si znamki.
V skladu s sodno prakso pa lahko upoštevanje take zožitve v upravnem postopku glede na okoliščine primera privede do tega, da se proizvodi, ki so se prej šteli za enake, sedaj štejejo le za podobne (glej v tem smislu sodbo z dne 30. septembra 2015, Gat Microencapsulation/UUNT – BASF (KARIS),
T‑720/13
, neobjavljena,
EU:T:2015:735
, točka
), kar ima v primeru enakosti nasprotujočih si znamk za posledico, da določba, ki se uporabi, ni več člen 8(1)(a) Uredbe št. 207/2009 temveč člen 8(1)(b) te iste uredbe.
V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da je odbor za pritožbe storil napako, ki lahko vpliva na njegovo presojo glede enakosti ali podobnosti proizvodov iz razreda 9, ki jih zajemata nasprotujoči si znamki.
Ker je tako storjena napaka odbora za pritožbe lahko odločilno vplivala na vsebino izpodbijane odločbe v delu, v katerem se je nanašala na zahtevo za registracijo izpodbijane znamke za proizvode iz razreda 9, mora povzročiti razveljavitev izpodbijane odločbe v delu, v katerem se nanaša na presojo glede proizvodov iz tega razreda (glej v tem smislu sodbo z dne 9. marca 2012, Colas/UUNT – García-Teresa Gárate in Bouffard Vicente (BASE-SEAL),
T‑172/10
, neobjavljena,
EU:T:2012:119
, točka
in navedena sodna praksa).
V svojih pisanjih sta EUIPO in intervenientka v bistvu Splošnemu sodišču predlagala, naj izpodbijano odločbo spremeni, če bi ocenilo, da je pri tej podana napaka glede preizkusa zožitve.
V zvezi s tem je treba opozoriti, da ima v skladu s sodno prakso Splošno sodišče reformatorično pooblastilo, vendar pa je izvajanje tega pooblastila omejeno na položaje, v katerih lahko po tem, ko je izvedlo nadzor nad presojo odbora za pritožbe, na podlagi dejanskih in pravnih elementov, kot so ugotovljeni, opredeli odločitev, ki bi jo moral sprejeti odbor za pritožbe. Splošno sodišče ne sme s svojo presojo nadomestiti presoje odbora za pritožbe, še toliko manj pa sme opraviti presojo, glede katere ta odbor še ni sprejel stališča (glej v tem smislu sodbo z dne 5. julija 2011, Edwin/UUNT,
C‑263/09 P
,
EU:C:2011:452
, točka
).
V okoliščinah tega primera Splošno sodišče ne bi moglo izvrševati tega reformatoričnega pooblastila brez prekoračitve omejitev, ki mu jih nalaga sodna praksa, saj odbor za pritožbe v izpodbijani odločbi ni zavzel stališča glede obsega in posledic, ki izhajajo iz zožitve glede presoje enakosti ali podobnosti proizvodov iz razreda 9, ki so zajeti z nasprotujočima si znamkama, tako da Splošno sodišče v zvezi s tem ne razpolaga s presojo, ki bi jo lahko v skladu s sodno prakso preizkusilo in po potrebi spremenilo.
V teh okoliščinah je treba ugoditi drugemu očitku tretjega tožbenega razloga, tako da se izpodbijana odločba razveljavi v delu, v katerem se nanaša na zahtevo za registracijo izpodbijane znamke za proizvode iz razreda 9 in se, kot je nazadnje EUIPO predlagal na obravnavi, zadeva vrne odboru za pritožbe, da ponovno odloči o tem delu zahteve.
Po drugi strani pa je treba to tožbo, ker je odbor za pritožbe utemeljeno menil, da so bile storitve iz razreda 42, ki jih zajema izpodbijana znamka, podobne proizvodom iz razreda 9, ki jih zajema prejšnja znamka in za katere je bila dokazana resna in dejanska uporaba (glej točko 72 zgoraj), in ker lahko Splošno sodišče kot utemeljeno potrdi celovito presojo verjetnosti zmede s strani odbora, ki je tožeča stranka ni specifično izpodbijala, zavrniti v delu, v katerem se nanaša na zahtevo za registracijo izpodbijane znamke za storitve iz razreda 42.
Stroški
V tožbi je tožeča stranka predlagala, naj se EUIPO in po potrebi intervenientki naloži plačilo stroškov.
V skladu s členom 134(3) Poslovnika Splošnega sodišča vsaka stranka nosi svoje stroške, če vsaka uspe samo deloma. Vendar lahko Splošno sodišče, če se zdi to glede na okoliščine obravnavane zadeve upravičeno, odloči, da ena stranka poleg svojih stroškov nosi tudi del stroškov druge stranke. V obravnavanem primeru je treba EUIPO naložiti, da poleg svojih stroškov nosi tretjino stroškov tožeče stranke.
V skladu s členom 138(3) Poslovnika lahko Splošno sodišče intervenientu naloži, da nosi svoje stroške. V obravnavani zadevi intervenientka, ki je intervenirala v podporo EUIPO, nosi svoje stroške.
Kar zadeva predlog tožeče stranke v zvezi s stroški postopka pred odborom za pritožbe, bo moral na podlagi te sodbe odbor za pritožbe odločiti o stroških, povezanih s tem postopkom (sodba z dne 4. oktobra 2017, Gappol Marzena Porczyńska/EUIPO – Gap (ITM) (GAPPOL),
T‑411/15
, neobjavljena,
EU:T:2017:689
, točka
).

Iz teh razlogov je
SPLOŠNO SODIŠČE (prvi senat)
razsodilo:

1.
Odločba drugega odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) z dne 17. julija 2015 (zadeva R 1135/2014‑2) se razveljavi glede proizvodov iz razreda 9, ki so označeni z izpodbijano znamko.

2.
V preostalem se tožba zavrne.

3.
EUIPO nosi svoje stroške in tretjino stroškov, ki jih je priglasil Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez.

4.
Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez nosi dve tretjini svojih stroškov.

5.
Družba Núcleo de comunicaciones y control, SL, nosi svoje stroške.

Pelikánová
Nihoul
Svenningsen
Razglašeno na obravnavi v Luxembourgu, 29. maja 2018.
Podpisi
(
*1
)	Jezik postopka: španščina.