CELEX: 62018CJ0714
Appel
EU-varemærker
forordning (EF) nr. 207/2009
ansøgning om registrering af EU-ordmærket tigha
indsigelse rejst af indehaveren af det ældre EU-varemærke TAIGA
delvist afslag på registreringsansøgningen
artikel 8, stk. 1, litra b)
vurdering af risikoen for forveksling
vurdering af de omtvistede tegns begrebsmæssige lighed
artikel 42, stk. 2
bevis for reel brug af det ældre varemærke
bevis for brug »for en del af […] varer[ne] eller tjenesteydelser[ne]«
fastlæggelse af en selvstændig underkategori af varer

Med sin appel har ACTC GmbH nedlagt påstand om ophævelse af dom afsagt af Den Europæiske Unions Ret den 13. september 2018, ACTC mod EUIPO – Taiga (tigha) (T-94/17, ikke trykt i Sml., herefter »den appellerede dom«,
EU:T:2018:539
), hvorved Retten frifandt Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) i et søgsmål med påstand om ophævelse af en afgørelse truffet den 9. december 2016 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 693/2015-4) vedrørende en ugyldighedssag mellem Taiga AB og ACTC (herefter »den omtvistede afgørelse«).
Retsforskrifter
Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om [EU]-varemærker (
EUT 2009, L 78, s. 1
) blev ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2424 af 16. december 2015 (
EUT 2015, L 341, s. 21
), der trådte i kraft den 23. marts 2016. Forordning nr. 207/2009, som ændret ved forordning 2015/2424, blev med virkning fra den 1. oktober 2017 ophævet og erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (
EUT 2017, L 154, s. 1
). Henset til datoen for indgivelsen af registreringsansøgningen, dvs. den 28. december 2012, som er afgørende for bestemmelsen af den anvendelige materielle ret, er de faktiske omstændigheder i sagen imidlertid reguleret af de materielle bestemmelser i forordning nr. 207/2009 i dens oprindelige affattelse (jf. i denne retning dom af 4.7.2019, FTI Touristik mod EUIPO,
C-99/18 P
,
EU:C:2019:565
, præmis
).
Artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 bestemmer:
»1.   Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering:
[…]
b)
såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre varemærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.«
Denne forordnings artikel 15, stk. 1, første afsnit, bestemmer:
»Hvis indehaveren ikke inden fem år regnet fra registreringen har gjort reel brug af [EU]-varemærket inden for [Den Europæiske Union] for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, eller hvis sådan brug har været suspenderet uden afbrydelse i fem år, underkastes [EU]-varemærket de i denne forordning omhandlede sanktioner, medmindre der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted.«
Nævnte forordnings artikel 42, stk. 2, bestemmer:
»På begæring af ansøgeren skal indehaveren af et ældre [EU]-varemærke, der har rejst indsigelse, godtgøre, at der inden for de seneste fem år forud for offentliggørelsen af [EU]-varemærkeansøgningen er gjort reel brug af det ældre [EU]-varemærke i [Unionen] for de varer og tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, og som lægges til grund for indsigelsen, eller at der foreligger rimelig grund til, at brug ikke har fundet sted, forudsat at det ældre [EU]-varemærke på dette tidspunkt har været registreret i mindst fem år. Godtgøres dette ikke, forkastes indsigelsen. Har det ældre [EU]-varemærke kun været anvendt for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, anses det ved behandlingen af indsigelsen kun som registreret for denne del af varerne eller tjenesteydelserne.«
Samme forordnings artikel 43, stk. 1, fastsætter:
»Ansøgeren kan til enhver tid tilbagetage sin ansøgning om registrering af [EU]-varemærket eller begrænse den deri angivne fortegnelse over varer eller tjenesteydelser. Er ansøgningen allerede bekendtgjort, skal tilbagetagelsen eller begrænsningen ligeledes offentliggøres.«
Tvistens baggrund og den omtvistede afgørelse
Tvistens baggrund er beskrevet i den appellerede doms præmis 1-10. De kan for så vidt angår den foreliggende appelsag sammenfattes på følgende måde.
Den 28. december 2012 indgav appellanten en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til EUIPO i henhold til forordning nr. 207/2009. Det varemærke, der blev søgt registreret, er ordtegnet »tigha« (herefter »det ansøgte varemærke«).
De varer, som varemærkeansøgningen vedrørte, henhører bl.a. under klasse 25 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret (herefter »Nicearrangementet«), og svarer til følgende beskrivelse:
»beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning; spadseredragter; læderimiteret tøj; motorcyklister (beklædning til -); beklædningsgenstande; kjoler; gabardinefrakker; handsker [beklædning]; støvletter; handsker [beklædning]; skulderstykker til skjorter; skjorter; skjortebryster; træsko; benklæder; hatte; frakker; frakker (skindforede -); matrosbluser; kalotter; hætter [hovedbeklædning]; konfektion [beklædning]; hovedbeklædning; undertrøjer; kortærmede bluser; leggings [bukser]; undertøj; frakker; frakker (skindforede -); huer; solskærme; yderbeklædning; ørevarmere [beklædning]; combinations [undertøj]; parkacoats; ponchoer; pullovers; vandtæt beklædning; nederdele; sandaler; tørklæder; sko; såler til fodtøj; overlæder til fodtøj; stød til fodtøj; fodtøj; kitler; skihandsker; underbukser; sokker; støvler; støvleskafter; pandebånd [beklædning]; strømper; strømper (svedabsorberende -); trikoter; sweaters; t-shirts; spencerkjoler; strikkede beklædningsgenstande; sportstrøjer; overfrakker; uniformer; svedhæmmende undertøj; bukser; vandskidragter; veste; trikotagevarer [beklædning]; høje hatte«.
EU-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i
EU-Varemærketidende
nr. 2013/011 af 16. januar 2013.
Den 12. april 2015 rejste Taiga, intervenient i første instans, indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke bl.a. for de ovenfor i nærværende doms præmis 9 nævnte varer.
Indsigelsen var støttet på det ældre EU-varemærke TAIGA, der bl.a. omfatter varer i Nicearrangementets klasse 25, og som svarer til følgende beskrivelse:
»beklædningsgenstande; yderbeklædning; undertøj; fodtøj; hovedbeklædning; arbejdssko- og støvler; kedeldragter; handsker; bælter og sokker«.
Den registreringshindring, der blev påberåbt til støtte for indsigelsen, var den, der er omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009.
Ved afgørelse af 9. februar 2015 forkastede indsigelsesafdelingen ved EUIPO den af Taiga rejste indsigelse.
Den 28. september 2015 indgav Taiga en klage til EUIPO over indsigelsesafdelingens afgørelse.
Ved den omtvistede afgørelse ophævede Fjerde Appelkammer ved EUIPO (herefter »appelkammeret«) delvist indsigelsesafdelingens afgørelse, dvs. for alle varer henhørende under klasse 25 i Nicearrangementet, og meddelte som følge heraf afslag på ansøgningen om registrering med hensyn til disse varer. Appelkammeret anså det for godtgjort, at der var gjort brug af det ældre varemærke for visse varer i klasse 25, som var af samme eller lignende art som dem, der er omfattet af det ansøgte varemærke, at de omtvistede tegn havde en stor lighed på det visuelle plan, var identiske på det fonetiske plan – i det mindste for de engelsktalende forbrugere – og at disse tegn for hovedparten af den relevante kundekreds ikke havde nogen begrebsmæssig betydning. På baggrund heraf fastslog appelkammeret, at der i offentlighedens bevidsthed var en risiko for forveksling som omhandlet i artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 med hensyn til varerne i klasse 25.
Sagen for Retten og den appellerede dom
Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 13. februar 2017 anlagde appellanten sag med påstand om annullation af den omtvistede afgørelse.
Til støtte for søgsmålet fremsatte appellanten to anbringender vedrørende for det første tilsidesættelse af artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, og for det andet tilsidesættelse af samme forordnings artikel 8, stk. 1, litra b).
Ved den appellerede dom frifandt Retten EUIPO i det hele.
Parternes påstande
Appellanten har nedlagt følgende påstande:
–
Den appellerede dom ophæves, og den omtvistede afgørelse annulleres.
–
Subsidiært ophæves den appellerede dom, og sagen hjemvises til Retten.
–
EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
EUIPO har nedlagt følgende påstande:
–
Appellen forkastes.
–
Appellanten tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
Taiga har nedlagt følgende påstande:
–
Appellen forkastes.
–
Appellanten tilpligtes at betale sagsomkostningerne, herunder de omkostninger, som Taiga har afholdt.
Om appellen
Til støtte for appellen har appellanten fremsat to anbringender vedrørende for det første tilsidesættelse af artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 og for det andet tilsidesættelse af denne forordnings artikel 8, stk. 1, litra b).
Det første anbringende
Parternes argumenter
Med det første appelanbringende har appellanten i det væsentlige kritiseret Retten for i den appellerede doms præmis 34 at have fastslået, at alle de beklædningsgenstande, som de af Taiga fremlagte beviser for, at der var gjort brug af det ældre varemærke, vedrørte, havde det samme formål. Retten har således med urette fastslået, at disse varer ikke udgør en selvstændig underkategori af varer i klasse 25 i Nicearrangementet.
Med dette anbringendes første led har appellanten gjort gældende, at det var forkert af Retten at støtte sin vurdering på de varer, som disse beviser vedrørte, og at den skulle have støtte sin vurdering på de varer, for hvilke det ældre varemærke var blevet registreret. Det spørgsmål, som Retten således burde have besvaret, er, om det ældre varemærke er registreret for en kategori af varer, der er tilstrækkelig bred til, at der inden for denne kategori kan foretages en opdeling i flere selvstændige underkategorier, således at brugen kun vedrører specifikke varer, der henhører under denne »brede kategori«.
Med det nævnte anbringendes andet led har appellanten foreholdt Retten, at den ikke har taget hensyn til den omstændighed, at de beklædningsgenstande, som disse beviser vedrørte, og dem, som er omfattet af det ansøgte varemærke, for det første er bestemt til en mangesidet anvendelse, nemlig til at dække, skjule, udsmykke eller beskytte menneskekroppen, at de for det andet er rettet til forskellige kundekredse, og at de sælges i butikker, der også er forskellige, således at de førstnævnte adskiller sig fra de sidstnævnte.
EUIPO er af den opfattelse, at det første appelanbringende skal afvises, for så vidt som appellanten hermed har gjort gældende, at Retten har foretaget en urigtig vurdering af de beviser, som Taiga havde fremlagt for appelkammeret med henblik på at godtgøre reel brug af det ældre varemærke. Ifølge EUIPO har appellanten således bestridt Rettens bedømmelse af de faktiske omstændigheder, uden hverken at gøre gældende, at der er foretaget en urigtig gengivelse af de faktiske omstændigheder, eller at påberåbe sig en retlig fejl, hvormed der kan sås tvivl om Rettens ræsonnement. Dette anbringende skal under alle omstændigheder forkastes som ugrundet.
Taiga har gjort gældende, at dette anbringende skal forkastes som ugrundet.
Domstolens bemærkninger
Indledningsvis skal EUIPO’s argumentation om, at det første appelanbringende skal afvises, forkastes. Appellanten har nemlig ikke anfægtet Rettens vurdering af de faktiske omstændigheder, men rejst tvivl om den metode og de kriterier, som Retten har anvendt med henblik på at definere begrebet anvendelse »for en del af […] varer[ne] eller tjenesteydelser[ne]« i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009. For så vidt som dette anbringende således vedrører de kriterier, som Retten lagde til grund med henblik på at vurdere, om der foreligger en reel brug af det ældre varemærke for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke er registreret, eller for en del af disse varer eller tjenesteydelser i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i denne bestemmelse, rejser det et retsspørgsmål, som kan prøves af Domstolen under en appel (jf. i denne retning dom af 12.12.2019, Der Grüne Punkt mod EUIPO,
C-143/19 P
,
EU:C:2019:1076
, præmis
og den deri nævnte retspraksis).
Med sin argumentation har appellanten først og fremmest foreholdt Retten, at den fastslog, at det var nødvendigt at afgøre, om det kun var de produkter, som de af intervenienten fremlagte beviser vedrørte, der udgjorde en selvstændig underkategori i forhold til varerne i klasse 25 i Nicearrangementet, og dernæst, at den foretog en forkert anvendelse af kriteriet om de pågældende varers formål og anvendelse ved fastlæggelsen af denne selvstændige underkategori, og endelig at den ikke tog hensyn til den omstændighed, at de omhandlede varer henvender sig til forskellige kundekredse og sælges i forskellige forretninger.
I denne henseende skal det indledningsvis bemærkes, at Retten i den appellerede doms præmis 29-32 fastslog følgende:
»29
Bestemmelserne i artikel 42 i forordning nr. 207/2009, der giver mulighed for at anse det ældre varemærke for kun at være registreret for den del af varerne og tjenesteydelserne, for hvilke det er godtgjort, at reel brug af varemærket har fundet sted, udgør nemlig for det første en begrænsning af de rettigheder, som indehaveren af det ældre varemærke har som følge af registreringen, således at de ikke kan fortolkes således, at de fører til en ubegrundet begrænsning i omfanget af den beskyttelse, som det ældre varemærke tildeles, navnlig i tilfælde, hvor de varer eller tjenesteydelser, for hvilke dette varemærke er blevet registreret, udgør en tilstrækkelig afgrænset kategori, og skal for det andet anvendes under hensyntagen til nævnte indehavers legitime interesse i for fremtiden at kunne udvide sit sortiment af varer eller tjenesteydelser inden for grænserne af de ord, der betegner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er registreret, og nyde den beskyttelse, som registreringen af nævnte varemærke giver vedkommende (jf. i denne retning dom af 14.7.2005, Reckitt Benckiser (España) mod KHIM – Aladin (ALADIN),
T-126/03
,
EU:T:2005:288
, præmis
og
).
Når et varemærke er blevet registreret for en kategori af varer og tjenesteydelser, der er tilstrækkelig bred til, at der inden for denne kategori kan foretages en opdeling i flere underkategorier, der kan betragtes selvstændigt, medfører beviset for, at en reel brug af varemærket for en del af disse varer eller tjenesteydelser har fundet sted, i en indsigelsessag kun en beskyttelse for den eller de underkategorier, som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket rent faktisk er blevet brugt, tilhører. Er et varemærke derimod blevet registreret for varer eller tjenesteydelser, der er defineret på en så præcis og afgrænset måde, at det ikke er muligt at opdele den pågældende kategori i underkategorier af betydning, må beviset for, at der er gjort reel brug af varemærket for de nævnte varer eller tjenesteydelser, nødvendigvis omfatte hele denne kategori med henblik på indsigelsen (dom af 14.7.2005, Reckitt Benckiser (España) mod KHIM – Aladin (ALADIN),
T-126/03
,
EU:T:2005:288
, præmis
, og af 13.2.2007, Mundipharma mod KHIM – Altana Pharma (RESPICUR),
T-256/04
,
EU:T:2007:46
, præmis
).
Selv om formålet med begrebet delvis brug er, at varemærker, der ikke er blevet brugt for en given varekategori, ikke bliver utilgængelige, må det dog ikke have til følge, at indehaveren af det nævnte varemærke mister enhver beskyttelse for varer, der – uden at være fuldstændig identiske med dem, for hvilke en reel brug har kunnet bevises af indehaveren – i det væsentlige ikke adskiller sig fra disse og hører til samme gruppe, hvor enhver opdeling ville være vilkårlig. Det bemærkes i denne forbindelse, at det i praksis er umuligt for varemærkeindehaveren at godtgøre brugen af alle tænkelige varianter af de varer, der er omfattet af registreringen. Derfor kan begrebet »en del af […] varer[ne] eller tjenesteydelser[ne]« ikke udvides til at omfatte hele det markedsførte sortiment af lignende varer eller tjenesteydelser, men kun til at omfatte de varer eller tjenesteydelser, der adskiller sig nok til at udgøre sammenhængende kategorier eller underkategorier (dom af14.7.2005, Reckitt Benckiser (España) mod KHIM – Aladin (ALADIN),
T-126/03
,
EU:T:2005:288
, præmis
, og af 6.3.2014, Anapurna mod KHIM – Annapurna (ANNAPURNA),
T-71/13
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2014:105
, præmis
).
Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt varer udgør en del af en sammenhængende underkategori, der kan betragtes selvstændigt, fremgår det af retspraksis, at i det omfang forbrugeren først og fremmest søger en vare eller en tjenesteydelse, som kan opfylde hans særlige behov, udgør den pågældende vares eller tjenesteydelses formål og anvendelse et væsentligt led i forbrugerens afgørelse af sit valg. Formåls- og anvendelseskriteriet er således, i det omfang det anvendes af forbrugerne forud for ethvert køb, et primært kriterium i definitionen af en underkategori af varer eller tjenesteydelser. De omhandlede varers art og egenskaber er til gengæld ikke som sådan relevante for definitionen af en underkategori af varer eller tjenesteydelser (jf. dom af 18.10.2016, August Storck mod EUIPO – Chiquita Brands (Fruitfuls),
T-367/14
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2016:615
, præmis
og den deri nævnte retspraksis).«
Det er i lyset af disse regler og disse principper i retspraksis, at Retten i den appellerede doms præmis 33-36 undersøgte, om de produkter, som de af Taiga fremlagte beviser vedrørte, udgjorde en selvstændig underkategori af varer i forhold til de varer i Nicearrangementets klasse 25, som er omfattet af det ældre varemærke, der kun omfatter vejrfast udendørstøj til beskyttelse mod vejrforhold. Retten fastslog for det første, at disse produkter »har samme anvendelsesformål, idet de anvendes til at dække, skjule og udsmykke menneskekroppen og beskytte den mod vejrforhold«, og at de »i det væsentlige ikke adskiller sig fra disse« i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i den retspraksis, der er nævnt i den appellerede doms præmis 31. Retten bemærkede for det andet, at de særlige egenskaber ved disse produkter, navnlig dem, der består i en beskyttelse mod vejrforhold, i princippet ikke har nogen betydning, eftersom »varernes egenskaber ikke som sådan er relevante for definitionen af en underkategori af varer eller tjenesteydelser« i overensstemmelse med den retspraksis, der er nævnt i den appellerede doms præmis 32. Retten forkastede derfor det første anbringende.
I henhold til artikel 42, stk. 2, første punktum, i forordning nr. 207/2009 kan ansøgeren om et EU-varemærke af indehaveren af det ældre varemærke kræve, at det godtgøres, at der inden for de seneste fem år forud for offentliggørelsen af den ansøgning, der har været genstand for en indsigelse, er gjort »reel brug« af det ældre varemærke i Unionen.
Indledningsvis bemærkes, at begrebet »reel brug« er et selvstændigt EU-retligt begreb (jf. i denne retning dom af 11.3.2003, Ansul,
C-40/01
,
EU:C:2003:145
, præmis
-
).
For at et varemærke kan anses for at have været genstand for »reel brug« i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i artikel 42, stk. 2, første punktum, i forordning nr. 207/2009, er det nødvendigt, at dette varemærke er anvendt i overensstemmelse med varemærkets væsentligste funktion, som er at garantere oprindelsen af den vare eller tjenesteydelse, der er omfattet af varemærket, over for forbrugeren eller den endelige bruger, som dermed sættes i stand til uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en anden oprindelse (jf. i denne retning dom af 17.10.2019, Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark mod Schmid,
C-514/18 P
, ikke trykt i Sml.,
EU:C:2019:878
, præmis
og
og den deri nævnte retspraksis). Et varemærke, der ikke bruges, hindrer nemlig ikke kun konkurrencen ved at begrænse den række af tegn, som andre kan registrere som varemærker, og ved at fratage konkurrenterne muligheden for at bruge dette varemærke eller et lignende varemærke, når de på det indre marked markedsfører varer eller tjenesteydelser, som er af samme eller lignende art som dem, der beskyttes af det pågældende varemærke, men risikerer ligeledes at begrænse den frie bevægelighed for varer og den frie udveksling af tjenesteydelser (dom af 19.12.2012, Leno Merken,
C-149/11
,
EU:C:2012:816
, præmis
).
For at et varemærke kan garantere denne væsentlige funktion, er varemærkeindehaveren i medfør af forordning nr. 207/2009 tillagt en række rettigheder, der er begrænset til, hvad der er strengt nødvendigt for at virkeliggøre denne funktion, således som anført af generaladvokaten i punkt 40 i forslaget til afgørelse.
Artikel 15 i forordning nr. 207/2009 bestemmer således, at beskyttelsen af et ældre varemærke kun er begrundet, hvis der er gjort »reel brug [heraf] inden for [Unionen] for de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret«.
I forordningens artikel 42, stk. 2, anvendes denne retsregel inden for den særlige ramme, der gælder for indsigelsessager. Denne forordnings artikel 42, stk. 2, sidste punktum, bestemmer, at hvis det ældre varemærke kun har været anvendt for en del af de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det er registreret, anses det ved behandlingen af indsigelsen kun for registreret for denne del af varerne eller tjenesteydelserne.
I denne forbindelse skal det, som også generaladvokaten har anført i punkt 47 i forslaget til afgørelse, bemærkes, at bredden af de kategorier af varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke er blevet registreret, udgør et afgørende element med henblik på at sikre en balance mellem dels at opretholde og beskytte de enerettigheder, der er tillagt indehaveren af det ældre varemærke, dels at begrænse disse rettigheder for at undgå, at et varemærke, der kun er brugt delvist, gives en vid beskyttelse, alene fordi det er blevet registreret for et omfattende sortiment af varer eller tjenesteydelser, hvilket Retten på korrekt vis tog hensyn til i den appellerede doms præmis 29-31.
Hvad angår begrebet »del af […] varer[ne] eller tjenesteydelser[ne]« i artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 skal det bemærkes, at Domstolen har fastslået, at ved anvendelsen af denne forordnings artikel 43, stk. 1, skal en underkategori af varer, som er omfattet af en ansøgning om registrering som EU-varemærke, identificeres ved hjælp af et kriterium, der gør det muligt tilstrækkeligt præcist at afgrænse denne underkategori (jf. i denne retning dom af 11.12.2014, KHIM mod Kessel medintim,
C-31/14 P
, ikke trykt i Sml.,
EU:C:2014:2436
, præmis
).
Som generaladvokaten har anført i punkt 58 i forslaget til afgørelse, kan den analyse, som Domstolen foretog i denne dom, overføres på anvendelsen af artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009, eftersom fastlæggelsen af en selvstændig underkategori af varer eller tjenesteydelser – uanset om den foretages i forbindelse med en anmodning om en begrænsning af fortegnelsen over de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af det ansøgte varemærke, eller i forbindelse med en indsigelse – skal støttes på de samme kriterier, således at der i forbindelse med bedømmelsen af risikoen for forveksling kan foretages en sammenligning af de omhandlede varer eller tjenesteydelser, der er defineret på grundlag af de samme kriterier.
Som anført af generaladvokaten i punkt 50 i forslaget til afgørelse fremgår det heraf for det første, at en forbruger, der ønsker at købe en vare eller tjenesteydelse, der er omfattet af en kategori af varer, der er defineret på en præcis og afgrænset måde, men som det ikke er muligt at opdele i underkategorier af betydning, vil forbinde det ældre varemærke med alle de varer eller tjenesteydelser, som indgår i denne kategori, således at dette varemærke opfylder sin væsentligste funktion, som består i at sikre disse varers eller tjenesteydelsers oprindelse. Under disse omstændigheder er det tilstrækkeligt at kræve, at indehaveren af det ældre EU-varemærke godtgør, at der er gjort reel brug af dette varemærke for en del af de varer eller tjenesteydelser, der henhører under denne ensartede kategori.
Som påpeget af generaladvokaten i punkt 52 i forslaget til afgørelse er det for det andet hvad angår de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af en bred kategori, som kan inddeles i flere selvstændige underkategorier, nødvendigt at kræve af indehaveren af det ældre varemærke, at vedkommende godtgør, at der er foretaget reel brug af dette varemærke for enhver af disse selvstændige underkategorier. Hvis indehaveren af det ældre varemærke har registreret sit varemærke for et omfattende sortiment af varer eller tjenesteydelser, som vedkommende eventuelt vil kunne markedsføre, men endnu ikke har gjort dette inden for de seneste fem år forud for offentliggørelsen af den varemærkeansøgning, som vedkommende har rejst indsigelse mod, kan den pågældendes interesse i at være omfattet af beskyttelsen for det ældre varemærke for disse varer eller tjenesteydelser nemlig ikke have forrang for konkurrenternes interesse i at registrere deres varemærke for disse varer eller tjenesteydelser.
Hvad angår det kriterium eller de kriterier, som finder anvendelse ved fastlæggelsen af en sammenhængende underkategori af varer eller tjenesteydelser, der kan betragtes selvstændigt, har Domstolen i det væsentlige fastslået, at kriteriet om de pågældende varers eller tjenesteydelsers formål eller anvendelse er det afgørende kriterium ved fastlæggelse af en selvstændig underkategori af varer (jf. i denne retning dom af 11.12.2014, KHIM mod Kessel medintim,
C-31/14 P
, ikke trykt i Sml.,
EU:C:2014:2436
, præmis
).
Det er i lyset af disse principper, at det første appelanbringendes første led, hvorefter Retten i forbindelse med sin analyse af, om der findes en sammenhængende underkategori, der kan betragtes selvstændigt, skulle have taget udgangspunkt i de varer, for hvilket det ældre varemærke er registreret, indledningsvis skal undersøges.
Det skal i denne forbindelse bemærkes, at det fremgår af såvel ordlyden af artikel 42, stk. 2, sidste punktum, i forordning nr. 207/2009, som af nærværende doms præmis 39-42, at det konkret skal vurderes – hovedsageligt i forhold til de varer, med hensyn til hvilke indehaveren af det ældre EU-varemærke har ført bevis for brug – om de pågældende varer udgør en selvstændig underkategori i forhold til de varer, som henhører under den omhandlede vareklasse, således at der kan skabes en forbindelse mellem de varer, med hensyn til hvilke det er godtgjort, at der er gjort reel brug af det ældre varemærke, og den kategori af varer, som er omfattet af ansøgningen om registrering af dette varemærke.
I den appellerede doms præmis 33 undersøgte Retten således, om de produkter, som de af Taiga fremlagte beviser for brug vedrører, udgør en selvstændig underkategori i forhold til de varer, der henhører under klasse 25 i Nicearrangementet, dvs. i forhold til den mere generelle kategori af varer, for hvilke dette varemærke er registreret. Retten forbandt endvidere på korrekt vis disse produkter med denne mere generelle kategori, inden den i den appellerede doms præmis 34 konkluderede, at disse produkter ikke kan anses for at adskille sig væsentligt.
Det første appelanbringendes første led skal derfor forkastes som ugrundet.
Hvad dernæst angår det første appelanbringendes andet led har appellanten med dets første klagepunkt foreholdt Retten, at den ikke foretog en korrekt anvendelse af kriteriet om de pågældende varers formål og anvendelse i forbindelse med fastlæggelsen af en selvstændig underkategori af varer. Dette klagepunkt skal ligeledes forkastes som ugrundet.
Det fremgår nemlig af dom af 11. december 2014, KHIM mod Kessel medintim (
C-31/14 P
, ikke trykt i Sml.,
EU:C:2014:2436
, præmis
og
-
), at kriteriet om de pågældende varers formål og anvendelse ikke tilsigter at give en abstrakt eller kunstig definition af de selvstændige underkategorier af varer, men at dette kriterium skal anvendes på en sammenhængende og konkret måde, hvilket generaladvokaten ligeledes har påpeget i punkt 70 og 71 i forslaget til afgørelse.
Hvis det som i den foreliggende sag viser sig, som det ofte er tilfældet, at de omhandlede varer har flere formål og anvendelsesmåder, er det i modsætning til, hvad appellanten har gjort gældende, ikke muligt at afgøre, om der er tale om en særskilt underkategori af varer ved isoleret set at tage hensyn til ethvert formål, som disse varer kan tænkes at have. En sådan tilgang gør det nemlig ikke muligt på en sammenhængende måde at fastlægge de selvstændige underkategorier, hvilket som anført af generaladvokaten i punkt 71 i forslaget til afgørelse vil medføre en for vidtrækkende begrænsning af rettighederne for indehaveren af det ældre varemærke, bl.a. ved at dennes berettigede interesse i at udvide sit sortiment af varer eller tjenesteydelser, for hvilket det ældre varemærke er registreret, ikke i tilstrækkelig grad vil blive taget i betragtning.
Det var således med rette, at Retten ikke isoleret set tog hensyn til enhver brug af de omhandlede varer, dvs. den brug, der består i at dække, skjule, udsmykke eller beskytte menneskekroppen, eftersom disse forskellige anvendelsesformer kan kombineres med henblik på en markedsføring af de omhandlede varer, således som generaladvokaten har påpeget i punkt 72 i forslaget til afgørelse.
Endelig skal det første appelanbringendes andet leds andet klagepunkt, hvormed appellanten har gjort gældende, at Retten ikke har taget hensyn til den omstændighed, at de omhandlede varer henvender sig til forskellige kundekredse, og at de sælges i forskellige butikker, ligeledes forkastes som ugrundet, for så vidt som disse kriterier ikke er relevante for fastlæggelsen af en selvstændig underkategori af varer, men for vurderingen af den relevante kundekreds (jf. i denne retning og analogt dom af 11.12.2014, KHIM mod Kessel medintim,
C-31/14 P
, ikke trykt i Sml.,
EU:C:2014:2436
, præmis
og
).
Det første appelanbringende skal følgelig forkastes som ugrundet.
Det andet anbringende
Det andet appelanbringende er opdelt i tre led.
Det andet anbringendes første led
–
Parternes argumenter
Med det andet appelanbringendes første led har appellanten gjort gældende, at eftersom Retten har foretaget en forkert anvendelse af betingelserne for reel brug af det ældre varemærke, har den fejlagtigt konkluderet, at varerne »beklædning« og »hovedbeklædning«, som er omfattet af det ansøgte varemærke, er af samme art som dem, der er omfattet af det ældre varemærke.
Ifølge EUIPO og Taiga skal det andet appelanbringendes første led forkastes som ugrundet.
–
Domstolens bemærkninger
Eftersom det andet appelanbringendes første led alene vedrører en fejlagtig anvendelse af betingelserne for reel brug af det ældre varemærke, og eftersom Retten, som det fremgår af nærværende doms præmis 47, 52 og 53, ikke har foretaget en forkert vurdering i denne henseende, skal dette led forkastes som ugrundet.
Det andet anbringendes andet led
–
Parternes argumenter
Med det andet appelanbringendes andet led, som er inddelt i tre klagepunkter, har appellanten bestridt Rettens vurdering af den visuelle, fonetiske og begrebsmæssige lighed mellem de omtvistede tegn.
Hvad angår det første klagepunkt er det appellantens opfattelse, at hvis Retten havde taget hensyn til det ansøgte varemærkes usædvanlige sammensætning, der består i »asymmetriske konsonanter«, og til den usædvanlige stavemåde med hensyn til gruppen af bogstaverne »igh«, ville den ikke have fastslået, at de omtvistede tegn ligner hinanden på det visuelle plan.
Hvad angår det andet klagepunkt har appellanten gjort gældende, at Retten uden noget bevis herfor fejlagtigt »lagde til grund«, at gruppen af bogstaverne »ti« altid udtales som »tai«. Det er imidlertid åbenbart, at dette ikke er tilfældet, og at appellanten ikke var forpligtet til at fremlægge bevis til godtgørelse heraf.
Hvad det tredje klagepunkt angår har appellanten anfægtet Rettens vurdering, som resulterede i, at Retten fastslog, at de begrebsmæssige forskelle mellem de omtvistede regn ikke var blevet godtgjort i forhold til Unionens område som helhed, hvilket indebærer, at disse forskelle ikke er i stand til at udligne de visuelle og fonetiske ligheder mellem disse tegn. For det første og i modsætning til, hvad Retten har anført i den appellerede doms præmis 71, har ordet »taïga« ikke alene en præcis og umiddelbar betydning for de gennemsnitsforbrugere, der befinder sig i den nordlige og den østlige del af »det europæiske kontinent«, men også for gennemsnitsforbrugerne i den sydlige del af det europæiske kontinent og de engelsktalende forbrugere. På grund af den uomtvistelige størrelse af det skovområde, der kaldes »taïga«, og dets betydning for verden som helhed, indgår dette ord i den almene uddannelse i og uden for Europa.
For det andet undlod Retten med urette at anvende sin egen retspraksis, hvorefter det er tilstrækkeligt, at et ord kun forstås i en del af Unionen, for at det kan fastslås, at der findes begrebsmæssige forskelle mellem de omtvistede tegn.
EUIPO har gjort gældende, at det første til det tredje klagepunkt, som er påberåbt til støtte for det andet appelanbringendes andet led, skal afvises, og at det første til det tredje klagepunkt under alle omstændigheder skal forkastes som ugrundet.
Taiga er af den opfattelse, at dette led i det andet appelanbringende skal forkastes som ugrundet.
–
Domstolens bemærkninger
Det skal bemærkes, at med det første og det andet klagepunkt i det andet appelanbringendes andet led søger appellanten at opnå, at Domstolen foretager en ny bedømmelse af den fonetiske og visuelle lighed mellem de omtvistede tegn, uden at appellanten dog i den henseende har påberåbt sig, at Retten har gengivet de faktiske omstændigheder eller bevismidler forkert.
Det skal imidlertid bemærkes, at en appel i henhold til artikel 256, stk. 1, andet afsnit, TEUF og artikel 58, stk. 1, i statutten for Den Europæiske Unions Domstol er begrænset til retsspørgsmål. Det er alene Retten, der har kompetence til at fastlægge og bedømme de relevante faktiske omstændigheder og til at tage stilling til de beviser, den forelægges. Bedømmelsen af disse faktiske omstændigheder og beviser er således ikke et retsspørgsmål, der som sådan kan efterprøves af Domstolen under en appelsag, medmindre disse omstændigheder og beviser er blevet urigtigt gengivet. Vurderingen af den fonetiske og visuelle lighed mellem de omtvistede tegn udgør imidlertid en vurdering af faktuel karakter (dom af 19.3.2015, MEGA Brands International mod KHIM,
C-182/14 P
,
EU:C:2015:187
, præmis
og
og den deri nævnte retspraksis).
Det første og det andet klagepunkt i det andet appelanbringendes andet led skal dermed afvises, eftersom der hermed søges opnået en ny vurdering af de faktiske omstændigheder.
For så vidt som det andet klagepunkt skal forstås således, at appellanten kritiserer Rettens anvendelse af reglerne vedrørende bevisbyrde, idet appellanten har foreholdt Retten, at den uden nogen beviselementer til støtte herfor »antog«, at gruppen af bogstaverne »ti« altid udtales »tai«, og krævede, at appellanten skulle føre bevis for det modsatte, skal det bemærkes, at Retten i den appellerede doms præmis 58 bl.a. bemærkede, at appelkammeret i den omtvistede afgørelses punkt 40 havde fastslået, at stavelserne »ti« og »tai« i de omtvistede varemærker udtales ens, i det mindste af de engelsktalende forbrugere. I den appellerede doms præmis 60-62 bekræftede Retten endvidere appelkammerets konklusion, hvorefter de omtvistede tegn er identiske på det fonetiske plan, i det mindste for de engelsktalende forbrugere, efter at det havde fremhævet, at appellanten ikke havde fremført nogen omstændigheder, der kunne give anledning til at antage, at den engelsktalende kundekreds ikke udtaler stavelserne »ti« og »tai« i de omtvistede tegn ens.
Retten begik således ikke nogen retlig fejl, da den tog hensyn til den omstændighed, at appellanten ikke havde fremlagt nogen beviser, der kunne rejse tvivl om appelkammerets vurdering, hvorefter de første stavelser »ti« og »tai« udtales ens af den engelsktalende kundekreds, for at godkendte denne vurdering. Som det fremgår af punkt 40 i den omtvistede afgørelse, er denne vurdering nemlig illustreret med et eksempel fra
Oxford English Dictionary
. Inden for rammerne af et annullationssøgsmål for Retten påhviler det desuden appellanten at påvise de fejl, som vedkommende mener, den omtvistede afgørelse er behæftet med.
Det andet klagepunkt i det andet appelanbringendes andet led skal dermed forkastes som ugrundet, for så vidt som Retten hermed kritiseres for at have tilsidesat bevisbyrdereglerne.
Med det tredje klagepunkt har appellanten for det første i det væsentlige kritiseret Retten for i præmis 71 i den appellerede dom at have fastslået, at der ikke var noget i sagens akter, der gav anledning til at antage, at ordet »taïga« har en »præcis og umiddelbar betydning« for de engelsktalende gennemsnitsforbrugere og gennemsnitsforbrugerne fra den sydlige del af »det europæiske kontinent«.
Med denne argumentation søger appellanten – uden at fremsætte et eneste retligt argument med henblik på specifikt at angive den retlige fejl, som den appellerede dom påstås at være behæftet med – reelt at opnå, at Domstolen foretager en ny bedømmelse af de faktiske omstændigheder og af bevismaterialet. Eftersom appellanten ikke har påberåbt sig, at disse faktiske omstændigheder er gengivet urigtigt, skal denne argumentation afvises (jf. i denne retning dom af 13.11.2019, Outsource Professional Services mod EUIPO,
C-528/18 P
, ikke trykt i Sml.,
EU:C:2019:961
, præmis
og den deri nævnte retspraksis).
Idet appellanten har anfægtet den metode og de kriterier, som Retten anvendte i forbindelse med sin vurdering af den begrebsmæssige lighed mellem de omtvistede tegn, har appellanten for det andet reelt kritiseret Retten for at have foretaget en forkert anvendelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, hvilket udgør et retsspørgsmål, som Domstolen kan efterprøve inden for rammerne af en appel (jf. i denne retning dom af 12.12.2019, Der Grüne Punkt mod EUIPO,
C-143/19 P
,
EU:C:2019:1076
, præmis
og den deri nævnte retspraksis).
Appellanten bebrejder Retten for i den appellerede doms præmis 67 og 71 at have fastslået, at appellanten ikke har godtgjort, at ordet »taïga« har en »præcis og umiddelbar betydning« for den relevante kundekreds, der består af Unionens forbrugere som helhed, til trods for at det ikke fremgår af Rettens praksis, at hele den omhandlede kundekreds skal forstå det omhandlede ord. Det er nemlig tilstrækkeligt, at kun en del af den relevante kundekreds forbinder det omhandlede ord med et bestemt begreb, for at kunne konkludere, at der findes begrebsmæssige forskelle, der for den relevante kundekreds kan udligne de visuelle og fonetiske ligheder mellem de omtvistede tegn.
Domstolen har imidlertid fastslået, at når indehaveren af et EU-varemærke i henhold til artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009 gør indsigelse mod registrering af et lignende EU-varemærke, der ville skabe risiko for forveksling, skal en sådan indsigelse tages til følge, når det er godtgjort, at der foreligger risiko for forveksling i en del af Unionen (dom af 22.9.2016, combit Software,
C-223/15
,
EU:C:2016:719
, præmis
og den deri nævnte retspraksis).
Hvis der ud fra en væsentlig del af den relevante kundekreds’ synsvinkel findes visuelle eller fonetiske ligheder mellem de omtvistede tegn, og det ikke er godtgjort, at der foreligger begrebsmæssige forskelle mellem disse tegn, som for den berørte kundekreds kan opveje disse ligheder, skal Retten følgelig foretage en helhedsvurdering af risikoen for forveksling (jf. i denne retning dom af 4.3.2020, EUIPO mod Equivalenza Manufactory,
C-328/18 P
,
EU:C:2020:156
, præmis
-
og den deri nævnte retspraksis).
Det følger heraf, at Retten ikke begik en retlig fejl, da den tog hensyn til den omstændighed, at appellanten ikke har godtgjort, at ordet »taïga« for en væsentlig del af den relevante kundekreds har en »præcis og umiddelbar betydning«.
Det andet appelanbringendes andet led skal derfor delvis afvises, delvis forkastes som ugrundet.
Det andet anbringendes tredje led
–
Parternes argumenter
Med det andet appelanbringendes tredje led har appellanten gjort gældende, at der ikke er nogen risiko for forveksling i den relevante kundekreds’ bevidsthed som omhandlet i artikel 8, stk. 1, i forordning nr. 207/2009, eftersom det i forbindelse med en helhedsvurdering kan konstateres, for det første, at de omtvistede tegn markedsføres i forskellige butikker, for det andet, at de visuelle forskelle mellem ordene »taiga« og »tigha« er større end alle tænkelig fonetiske ligheder, og, for det tredje, at der kun er en svag grad af lighed mellem de omhandlede varer.
EUIPO er af den opfattelse, at det andet appelanbringendes tredje led skal afvises og under alle omstændigheder forkastes som ugrundet.
Taiga har gjort gældende, at dette led skal forkastes som ugrundet.
–
Domstolens bemærkninger
Det andet appelanbringendes tredje led skal afvises, eftersom appellanten ikke har udpeget nogen præmis i den appellerede dom, som selskabet bestrider, og ikke har hævdet, at Retten har begået en retlig fejl, men blot har henvist til sin argumentation i den i første instans indgivne stævning (jf. i denne retning dom af 6.9.2018, Basic Net mod EUIPO,
C-547/17 P
, ikke trykt i Sml.,
EU:C:2018:682
, præmis
og den deri nævnte retspraksis).
Følgelig skal det andet appelanbringende derfor delvist afvises, delvist forkastes som ugrundet.
I lyset af ovenstående betragtninger skal appellen delvis afvises, delvis forkastes som ugrundet.
Sagsomkostninger
I henhold til artikel 137 i Domstolens procesreglement, som i medfør af samme reglements artikel 184, stk. 1, finder anvendelse i appelsager, træffes der afgørelse om sagsomkostninger ved den dom eller kendelse, hvormed sagens behandling ved Domstolen afsluttes. Ifølge procesreglementets artikel 138, stk. 1, som i medfør af dets artikel 184, stk. 1, ligeledes finder anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom.
Da EUIPO og Taiga har nedlagt påstand om, at appellanten tilpligtes at betale sagsomkostningerne, og appellanten har tabt sagen, tilpligtes appellanten at betale sagsomkostningerne i forbindelse med appellen.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Anden Afdeling):

1)
Appellen forkastes

2)
ACTC GmbH betaler sagsomkostningerne.

Underskrifter
(
*1
) – Processprog: engelsk.