CELEX: 62016TJ0910
Uniemerk
Procedure tot vervallenverklaring
Uniebeeldmerk TESTA ROSSA
Gedeeltelijke vervallenverklaring
Artikel 51, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 58, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001]
Bewijs van het gebruik
Extern gebruik van het betwiste merk
Gelijke behandeling

Voorgeschiedenis van het geding
Op 8 juli 2008 heeft Wedl & Hofmann GmbH, verzoekster in zaak T‑911/16 en interveniënte in zaak T‑910/16, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (
PB 1994, L 11, blz. 1
), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (
PB 2009, L 78, blz. 1
), zelf vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (
PB 2017, L 154, blz. 1
)].
Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd betreft het volgende beeldteken dat wordt weergegeven in de kleuren zwart en rood (Pantone 186 C):
De waren en diensten waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot de klassen 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 en 38 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt:
–
klasse 7: „Koffiemolens, anders dan handbediend (elektrisch)”;
–
klasse 11: „Elektrische koffiekannen; kookgerei, elektrisch, in het bijzonder apparaten om warme en koude dranken te bereiden; ijsapparaten en ‑machines”;
–
klasse 20: „Meubelen”;
–
klasse 21: „Kookgerei en houders voor de keuken of de huishouding; apparaten (niet-elektrisch) om koffie te filteren; koffiepotten, niet-elektrisch; koffiemolens, met de hand te bedienen; artikelen van glas of porselein, in het bijzonder vaatwerk; drinkglazen”;
–
klasse 25: „Kleding, in het bijzonder gymnastiek- en sportkleding, schorten, hemden, polo’s en T-shirts; hoofddeksels”;
–
klasse 28: „Spellen, speelgoed; niet in andere klassen opgenomen gymnastiek- en sportartikelen, in het bijzonder golfclubs, tassen voor golfclubs, golfballen, ballen voor voetbal; tennisrackets, tennistassen, tennisballen”;
–
klasse 30: „Koffie, thee, cacao, suiker; banketbakkerswaren en suikergoed, consumptie-ijs; chocolade; chocoladedranken; snoepgoed”;
–
klasse 34: „Artikelen voor rokers; lucifers”;
–
klasse 38: „Telecommunicatie, in het bijzonder terbeschikkingstelling van telecommunicatieverbindingen voor een mondiaal informatienetwerk”.
De merkaanvraag is in het
Blad van gemeenschapsmerken
nr. 43/2008 van 27 oktober 2008 gepubliceerd. Op 11 mei 2009 is het merk voor de hierboven in punt 3 vermelde waren en diensten ingeschreven onder nummer 007070519.
Op 15 oktober 2014 heeft Kurt Hesse, verzoeker in zaak T‑910/16 en interveniënt in zaak T‑911/16, op grond van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 58, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001] een vordering tot gedeeltelijke vervallenverklaring van het betwiste merk ingediend voor de waren en diensten behorende tot de klassen 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 en 38 met uitzondering van de waren: „Koffie, thee, cacao, suiker; chocolade; chocoladedranken; snoepgoed” behorende tot klasse 30.
Op 17 februari 2015 heeft Wedl & Hofmann binnen de gestelde termijn opmerkingen ingediend over het gebruik van het betwiste merk en verzocht de vordering tot vervallenverklaring af te wijzen zonder evenwel alle bewijzen van gebruik te verschaffen. Wedl & Hofmann heeft de bewijzen van gebruik per post verstuurd. Ze zijn op 23 februari 2015, na het verstrijken van de termijn, binnengekomen bij het EUIPO. Op 10 mei 2015 heeft Wedl & Hofmann aanvullende documenten overgelegd ten bewijze van het normaal gebruik van het betwiste merk.
Op 17 november 2015 heeft de nietigheidsafdeling Wedl & Hofmann per 15 oktober 2014 van haar rechten vervallen verklaard voor alle waren en diensten waarop de vordering tot vervallenverklaring betrekking had.
Op 13 januari 2016 heeft Wedl & Hofmann op grond van de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 (thans de artikelen 66 tot en met 71 van verordening 2017/1001) bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.
Bij beslissing van 5 oktober 2016 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de eerste kamer van beroep van het EUIPO het beroep van Wedl & Hofmann gedeeltelijk aanvaard en het besluit van de nietigheidsafdeling gedeeltelijk nietig verklaard, waarbij zij de inschrijving van het betwiste merk heeft gehandhaafd voor „houders voor de keuken of de huishouding; artikelen van glas of porselein, in het bijzonder vaatwerk; drinkglazen” behorende tot klasse 21 en „kleding, in het bijzonder schorten, hemden, polo’s en T-shirts; hoofddeksels” behorende tot klasse 25 (hierna: „litigieuze waren behorende tot de klassen 21 en 25”). In het bijzonder heeft de kamer van beroep om te beginnen overwogen dat de te laat door Wedl & Hofmann ingediende bewijselementen ontvankelijk waren volgens artikel 76, lid 2, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 95, lid 2, van verordening 2017/1001). In dit verband heeft deze kamer er in punt 22 van de bestreden beslissing aan herinnerd dat het EUIPO op grond van artikel 76 van verordening nr. 207/2009 beoordelingsvrijheid toekomt bij de vaststelling of niet tijdig overgelegde feiten en bewijzen al dan niet in aanmerking moeten worden genomen en daaraan toegevoegd dat het Hof heeft geoordeeld dat in de regel en behoudens andersluidende bepaling, nog feiten en bewijzen kunnen worden aangedragen na afloop van de termijnen die daarvoor zijn bepaald in verordening nr. 207/2009, en dat het het EUIPO niet verboden is om rekening te houden met feiten of bewijzen die niet tijdig zijn aangevoerd of overgelegd. Vervolgens heeft de kamer van beroep benadrukt dat het gebruik naar buiten toe van een merk niet noodzakelijkerwijs gelijkstaat met een op de eindgebruiker gericht gebruik en dat het door Wedl & Hofmann aangevoerde normaal gebruik niet kan worden uitgesloten op de enkele grond dat de door haar aangevoerde commerciële handelingen niet op eindgebruikers maar op klanten uit de bedrijfstak zoals licentiehouders of franchisenemers, waren gericht. De kamer van beroep heeft dan ook vastgesteld dat Wedl & Hofmann met de geleverde bewijsstukken het normaal gebruik van het betrokken merk had aangetoond voor de litigieuze waren behorende tot de klassen 21 en 25. Ten slotte heeft de kamer van beroep vastgesteld dat de bewijzen onvoldoende waren om voor de overige in het verzoek tot vervallenverklaring vermelde waren en diensten het gebruik van het betwiste merk aan te tonen.
Conclusies van partijen
Zaak T‑910/16
Hesse verzoekt het Gerecht:
–
de bestreden beslissing te vernietigen en Wedl & Hofmann eveneens vervallen te verklaren van haar rechten voor de tot de klassen 21 en 25 behorende litigieuze waren;
–
het EUIPO te verwijzen in de kosten.
Het EUIPO en Wedl & Hofmann verzoeken het Gerecht:
–
het beroep te verwerpen;
–
Hesse te verwijzen in de kosten.
Zaak T‑911/16
Wedl & Hofmann verzoekt het Gerecht:
–
de bestreden beslissing te vernietigen of te herzien;
–
het EUIPO te verwijzen in de kosten.
Het EUIPO en Hesse verzoeken het Gerecht:
–
het beroep te verwerpen;
–
Wedl & Hofmann te verwijzen in de kosten.
In rechte
Na partijen op dit punt te hebben gehoord, moeten de onderhavige zaken overeenkomstig artikel 19, lid 2, en artikel 68, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht worden gevoegd voor de beslissing waarmee een einde komt aan het geding.
Om te beginnen moet worden vastgesteld dat volgens de kamer van beroep uit het bewijsmateriaal betreffende het gebruik blijkt dat er met betrekking tot de litigieuze waren behorende tot de klassen 21 en 25, normaal gebruik is gemaakt van het betwiste merk. Daarentegen heeft de kamer van beroep vastgesteld dat geen normaal gebruik is gemaakt van het betwiste merk met betrekking tot de overige waren en diensten waarop de vordering tot vervallenverklaring betrekking had. De door Hesse en Wedl & Hofmann ingestelde beroepen strekken ertoe dat de vordering tot vervallenverklaring voor álle bedoelde waren en diensten wordt toegewezen, respectievelijk volledig wordt afgewezen.
Ter ondersteuning van zijn beroep in zaak T‑910/16 voert Hesse één middel aan, dat in wezen betrekking heeft op schending van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009.
Wedl & Hofmann voert in zaak T‑911/16 twee middelen aan, die betrekking hebben op, ten eerste, schending van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, van artikel 15, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 18, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001], en van regel 40, lid 5, van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening nr. 40/94 (
PB 1995, L 303, blz. 1
) [thans artikel 19, lid 1, van gedelegeerde verordening (EU) 2017/1430 van de Commissie van 18 mei 2017 ter aanvulling van verordening nr. 207/2009 en tot intrekking van de verordeningen nr. 2868/95 en (EG) nr. 216/96 (
PB 2017, L 205, blz. 1
)], gelezen in samenhang met regel 22, leden 3 en 4, van verordening nr. 2868/95 (thans artikel 10, leden 3 en 4, van gedelegeerde verordening 2017/1430), en, ten tweede, schending van het beginsel van gelijke behandeling.
Het Gerecht is van oordeel dat allereerst het enige middel in zaak T‑910/16 en het eerste middel in zaak T‑911/16 gezamenlijk moeten worden behandeld, aangezien deze middelen beide in wezen betrekking hebben op schending van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, en dat vervolgens het tweede middel in zaak T‑911/16 moet worden onderzocht.
Vooraf moet worden vastgesteld dat de partijen niet betwisten dat de door Wedl & Hofmann aan de nietigheidsafdeling overgelegde bewijsstukken ontvankelijk zijn in de procedure voor het Gerecht.
Het is juist dat Hesse, voordat hij de argumenten heeft weergegeven waarmee hij beoogde de conclusies van Wedl & Hofmann ten gronde te bestrijden, in punt 5 van de door hem in het kader van zaak T‑911/16 ingediende memorie heeft aangegeven dat „het beroep ongegrond is, al was het maar omdat verzoekster [...] zijn bewijzen van het gebruik [...] na het verstrijken van de uiterste termijn van 17 december 2015 bij het [EUIPO] heeft ingediend”. Ter ondersteuning van zijn betoog citeert Hesse bovendien het arrest van 18 juli 2013, New Yorker SHK Jeans/BHIM (
C‑621/11 P
,
EU:C:2013:484
).
Aangezien Hesse in zijn memorie van antwoord evenwel niet heeft verzocht de bestreden beslissing nietig te verklaren omdat de kamer van beroep, door deze bewijsstukken in overweging te nemen, blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting, maar heeft verzocht het door Wedl & Hofmann ingediende beroep af te wijzen, moet dit betoog als niet ter zake dienend worden afgewezen.
Ten slotte, gesteld al dat ervan moet worden uitgegaan dat het betrokken betoog van Hesse er in feite toe strekt dat het Gerecht het beroep van Wedl & Hofmann verwerpt en de bestreden beslissing bevestigt om een andere reden dan door de kamer van beroep in deze beslissing is ingeroepen, dan moet dat betoog niettemin worden afgewezen. In dit verband dient er slechts aan te worden herinnerd dat het Gerecht de rechtmatigheid van de beslissingen van de instanties van het EUIPO toetst. Indien het Gerecht tot de conclusie komt dat een dergelijke beslissing waartegen in beroep bij hem is opgekomen, onrechtmatig is, moet het deze beslissing vernietigen. Het Gerecht kan het beroep niet verwerpen door zijn eigen motivering in de plaats te stellen van die van de bevoegde instantie van het EUIPO [zie arrest van 9 september 2010, Axis/BHIM – Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX),
T‑70/08
,
EU:T:2010:375
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Het enige middel in zaak T‑910/16 en het eerste middel in zaak T‑911/16, die in wezen zijn ontleend aan schending van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009
Hesse is in het kader van zijn enige middel in zaak T‑910/16 van mening dat de kamer van beroep de volledige vervallenverklaring van het betwiste merk had moeten bevestigen.
Wedl & Hofmann stelt in het kader van haar eerste middel in zaak T‑911/16 in wezen het bewijs te hebben geleverd dat normaal gebruik is gemaakt van alle waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en niet alleen van de litigieuze waren behorende tot de klassen 21 en 25.
Volgens artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 worden de rechten van de houder van het Uniemerk op vordering bij het EUIPO of op reconventionele vordering in een inbreukprocedure vervallen verklaard wanneer het merk gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar in de Europese Unie niet normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en er geen geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.
Volgens artikel 15, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 omvat het bewijs van het normaal gebruik van een Uniemerk ook het bewijs van het gebruik ervan in een op onderdelen afwijkende vorm zonder dat het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het ingeschreven is, wordt gewijzigd.
Volgens regel 22 van verordening nr. 2868/95, welke regel overeenkomstig regel 40, lid 5, van deze verordening van toepassing is op procedures tot vervallenverklaring, moet het bewijs van het gebruik betrekking hebben op de plaats, de tijd, de omvang en de wijze van gebruik van het merk en bestaat dit in beginsel alleen uit overlegging van tot staving dienende stukken en voorwerpen, zoals verpakkingen, etiketten, prijslijsten, catalogi, facturen, foto’s, krantenadvertenties en schriftelijke verklaringen zoals bedoeld in artikel 76, lid 1, onder f), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 97, lid 1, onder f), van verordening 2017/1001] [arresten van 8 juli 2004, Sunrider/BHIM – Espadafor Caba (VITAFRUIT),
T‑203/02
,
EU:T:2004:225
, punt
, en 10 september 2008, Boston Scientific/BHIM – Terumo (CAPIO),
T‑325/06
, niet gepubliceerd,
EU:T:2008:338
, punt
].
Bij de uitlegging van het begrip normaal gebruik dient rekening te worden gehouden met het feit dat de ratio legis van het vereiste dat het merk normaal moet zijn gebruikt er niet in is gelegen het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk [zie arresten van 8 juli 2004, MFE Marienfelde/BHIM – Vétoquinol (HIPOVITON),
T‑334/01
,
EU:T:2004:223
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 27 september 2007, La Mer Technology/BHIM – Laboratoires Goëmar (LA MER),
T‑418/03
, niet gepubliceerd,
EU:T:2007:299
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Zoals uit deze rechtspraak volgt, wordt normaal gebruik gemaakt van een merk wanneer het – overeenkomstig de wezenlijke functie ervan, te weten het waarborgen van de identiteit van de oorsprong van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven – wordt gebruikt teneinde voor die waren of diensten een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van symbolisch gebruik dat alleen ertoe strekt de aan de merkinschrijving verbonden rechten te behouden (zie naar analogie arrest van 11 maart 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, punt
). Bovendien betekent het vereiste van normaal gebruik van het merk dat dit merk, zoals het op het relevante grondgebied wordt beschermd, publiek en naar buiten toe wordt gebruikt [zie arresten van 6 oktober 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/BHIM – Krafft (VITAKRAFT),
T‑356/02
,
EU:T:2004:292
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak, en 4 juli 2014, Construcción, Promociones e Instalaciones/BHIM – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL),
T‑345/13
, niet gepubliceerd,
EU:T:2014:614
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Bij de beoordeling of van het merk normaal gebruik is gemaakt, moet rekening worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de vormen van gebruik die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en het belang en de frequentie van het gebruik van het merk (zie arrest van 10 september 2008, CAPIO,
T‑325/06
, niet gepubliceerd,
EU:T:2008:338
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Bovendien kan normaal gebruik van een merk niet worden aangenomen op basis van waarschijnlijkheden of vermoedens. Het moet worden aangetoond aan de hand van concrete en objectieve gegevens die een daadwerkelijk en afdoend gebruik van het merk op de betrokken markt bewijzen [zie arrest van 23 september 2009, Cohausz/BHIM – Izquierdo Faces (acopat),
T‑409/07
, niet gepubliceerd,
EU:T:2009:354
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak]. Derhalve moet een globale beoordeling worden verricht die rekening houdt met alle relevante factoren van het geval en die een zekere onderlinge samenhang veronderstelt tussen de in aanmerking genomen factoren [zie arrest van 18 januari 2011, Advance Magazine Publishers/BHIM – Capela & Irmãos (VOGUE),
T‑382/08
, niet gepubliceerd,
EU:T:2011:9
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak].
In het licht van het voorgaande dient de vaststelling van de kamer van beroep te worden onderzocht dat normaal gebruik is gemaakt van het betwiste merk met betrekking tot de litigieuze waren behorende tot de klassen 21 en 25 en dat geen normaal gebruik is gemaakt van het betwiste merk met betrekking tot de overige waren en diensten waarop de vordering tot vervallenverklaring betrekking had.
Om te beginnen moet erop worden gewezen dat, aangezien de vordering tot vervallenverklaring van het betwiste merk op 15 oktober 2014 is ingediend, de in artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 bedoelde periode van vijf jaar loopt van 15 oktober 2009 tot en met 14 oktober 2014, zoals de kamer van beroep in punt 43 van de bestreden beslissing terecht heeft vastgesteld.
Om het normaal gebruik van het betwiste merk te toetsen, heeft de kamer van beroep zich gebaseerd op de volgende bewijsstukken van Wedl & Hofmann, zoals die worden beschreven in de bestreden beslissing:
–
screenshots van de website „www.testarossacafe.com” met gegevens over de locaties van Wedl & Hofmann als exploitant van een keten van „koffiebars” in Europa, Azië, het Midden-Oosten en Egypte;
–
twee reproducties van een voetbalshirt met op de voorkant het betwiste merk in een licht gewijzigde vorm;
–
gedrukte exemplaren van advertenties en foto’s van „koffiebars” van het betwiste merk in Duitsland, Hongarije of het Verenigd Koninkrijk;
–
een e-mail uit februari 2014 ter bevestiging van de opdracht om voor „koffie” van het betwiste merk in het tijdschrift
Body & Soul
advertenties te plaatsen tegen een bedrag van 30000 EUR;
–
een lijst met de locaties van „koffiebars” van het betwiste merk die sinds 2009 in Duitsland, Italië, Hongarije, Oostenrijk en Roemenië zijn gevestigd;
–
vier gedrukte exemplaren van een advertentie van de winkelketen Müller voor „koffie” van het betwiste merk;
–
diverse tabellen van de houder van het betwiste merk met overzichten van tussen 2009 en 2015 verkochte producten waarop het betwiste merk betrekking heeft (in het bijzonder kartonnen bekers, papieren servetten, koffie, glazen, capsules, pennen, bestek, asbakken, aanstekers, klokjes, sleutelhangers en parasols) en met een aanduiding van zowel de hoeveelheden en de bijbehorende verkoopwaarden van de geleverde waren als de ontvangers van deze verkopen;
–
diverse tabellen van de houder van het betwiste merk met bestellingen en leveringen van textielwaren van het betwiste merk uit de jaren 2010 tot en met 2012 met aanduidingen van de prijzen en ontvangers;
–
verschillende foto’s van „koffiebars” van het betwiste merk;
–
een op Roemenië betrekking hebbende lijst met aan verschillende franchisenemers verkochte waren waarop het betwiste merk betrekking heeft, in het bijzonder snoepgoed, vaatwerk, porselein, reclameproducten, tassen, parasols, speldjes en kleding zoals schorten, petten of poloshirts met aanduiding van de prijzen en de bijbehorende hoeveelheden;
–
een foto met twee aanstekers met het betwiste merk;
–
e-mailcorrespondentie tussen W. en F. waarin deze laatste W. ervan op de hoogte brengt dat Wedl & Hofmann sinds 1998 beschikt over een telefoonnummer dat vanuit Duitsland, Frankrijk, Italië en Zwitserland kan worden gebeld;
–
een reclamebrochure van het betwiste merk over, met name, de herkomst, de wijze van verbouwen en de productie van koffie van het betwiste merk. In deze brochure worden tevens koffiecapsules en andere waren getoond waarop het betwiste merk betrekking heeft, zoals koffiekopjes en -glazen, koffiemachines, suikerzakjes, lepels, schorten, poloshirts, kelnertassen, papieren servetten, telkens met daarop een afbeelding van het betwiste merk;
–
een franchisebrochure van het betwiste merk met daarin een beschrijving van het franchiseconcept en diverse waren waarop het betwiste merk wordt weergegeven.
In de eerste plaats stelt Hesse dat het door Wedl & Hofmann aangevoerde bewijsmateriaal niet van dien aard is dat daarmee wordt aangetoond dat het betwiste merk normaal wordt gebruikt voor de litigieuze waren behorende tot de klassen 21 en 25, aangezien deze bewijzen van het gebruik geen betrekking hebben op de verkopen aan eindgebruikers. Hesse betoogt in dit verband dat de verkooptabellen die Wedl & Hofmann als bewijs van het gebruik heeft overgelegd, tot licentiehouders en franchisenemers gerichte verkopen betreffen maar niet bewijzen dat deze waren zijn verkocht aan eindgebruikers.
Het EUIPO en Wedl & Hofmann bestrijden de argumenten van Hesse.
In het onderhavige geval moet eraan worden herinnerd dat volgens de rechtspraak normaal gebruik van een merk stellig vereist dat dit merk publiek en naar buiten toe wordt gebruikt (arrest van 8 juli 2004, VITAFRUIT,
T‑203/02
,
EU:T:2004:225
, punt
; zie eveneens in die zin arrest van 11 maart 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, punt
). Het is eveneens juist dat bij de beoordeling of van het merk normaal gebruik is gemaakt, rekening moet worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de vormen van gebruik die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (zie arrest van 8 juli 2004, VITAFRUIT,
T‑203/02
,
EU:T:2004:225
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
De kamer van beroep heeft in de punten 58 en 59 van de bestreden beslissing evenwel terecht verduidelijkt dat dit gebruik naar buiten toe niet betekent dat er noodzakelijkerwijs sprake moet zijn van een gebruik dat is gericht op eindgebruikers. Het daadwerkelijke gebruik van een merk houdt immers verband met de markt waarop de houder van het Uniemerk zijn handelsactiviteiten verricht en waarop hij zijn merk hoopt te exploiteren. De aanname dat het gebruik naar buiten toe van een merk, in de zin van de rechtspraak, noodzakelijkerwijs gepaard gaat met een gebruik dat is gericht op eindgebruikers, zou er dan ook toe leiden dat de merken die enkel in de betrekkingen tussen ondernemingen onderling worden gebruikt, van de werkingssfeer van verordening nr. 207/2009 zouden worden uitgesloten. Het relevante publiek waarop de merken zijn gericht bestaat immers niet alleen uit eindgebruikers, maar ook uit specialisten, industriële afnemers en andere professionals [zie arrest van 7 juli 2016, Fruit of the Loom/EUIPO – Takko (FRUIT),
T‑431/15
, niet gepubliceerd,
EU:T:2016:395
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Zoals blijkt uit de vele documenten die Wedl & Hofmann ten bewijze van het gebruik van het betwiste merk heeft verschaft, staat het in dat verband vast dat Wedl & Hofmann een keten „koffiebars” exploiteert via tussenkomst van haar franchisenemers en licentiehouders en dat deze laatsten de litigieuze waren behorende tot de klassen 21 en 25, in het kader van de franchise- of licentieovereenkomst op de markt verkopen aan eindgebruikers. Deze verkopen kunnen bijgevolg – overeenkomstig de in punt 38 hierboven aangehaalde rechtspraak – het bewijs opleveren van het publiek gebruik en gebruik naar buiten toe van het betwiste merk. In die omstandigheden is het irrelevant dat Wedl & Hofmann geen directe betrekkingen heeft onderhouden met eindgebruikers.
Aan deze vaststelling wordt niet afgedaan door het argument dat Hesse ontleent aan het feit dat in de franchise- en licentieovereenkomsten die Wedl & Hofmann met de licentiehouders en franchisenemers heeft afgesloten, diverse verplichtingen aan hen worden opgelegd op het gebied van publiciteit, reclame en marketing, waardoor de franchise- of licentieovereenkomst volgens hem kan worden gelijkgesteld met eenvoudige betrekkingen met haar werknemers en andere medewerkers die niet kunnen worden aangemerkt als normaal gebruik in de zin van artikel 15 van verordening nr. 207/2009. De franchise- of licentieovereenkomst is dienaangaande een in het bedrijfsleven gebruikelijke organisatievorm die niet als zuiver intern gebruik kan worden beschouwd. Vastgesteld moet worden dat het in een markt zoals die van de Unie gebruikelijk is om, teneinde afzetmarkten te verkrijgen of behouden voor waren zoals die welke aan de orde zijn in het hoofdgeding, zich met commerciële handelingen te richten tot professionals uit de bedrijfstak en wel in het bijzonder wederverkopers. Het kan dus in beginsel niet worden uitgesloten dat het gebruik van een merk dat is aangetoond met commerciële handelingen die zijn gericht tot ondernemers uit de bedrijfstak, kan worden beschouwd als een gebruik dat beantwoordt aan de voornaamste functie van het merk in de zin van de in punt 30 hierboven aangehaalde rechtspraak (arrest van 7 juli 2016, FRUIT,
T‑431/15
, niet gepubliceerd,
EU:T:2016:395
, punt
).
Beklemtoond moet hoe dan ook worden dat uit de bewijsmiddelen – en in het bijzonder de tabellen met gegevens over de aantallen tussen 2009 en 2015 verkochte waren en hun verkoopwaarde – blijkt dat de bestellingen tevens zijn geplaatst bij andere vennootschappen dan de franchisenemers en licentiehouders. Dit toont aan dat het betwiste merk publiek en naar buiten toe is gebruikt, en niet louter binnen de onderneming die de houdster van het betwiste merk is of binnen een netwerk van franchisenemers en licentiehouders.
De kamer van beroep heeft dus op goede gronden vastgesteld dat de voorwaarde dat het merk publiek en naar buiten toe wordt gebruikt, in casu leek te zijn vervuld.
In de tweede plaats stelt Hesse dat Wedl & Hofmanns levering van de litigieuze waren behorende tot de klassen 21 en 25 geen andere commerciële reden had dan het promoten van andere waren of diensten waarop het betwiste merk betrekking had, zoals „koffie” of de diensten van een „koffiebar”. In deze omstandigheden draagt het aanbrengen van het betwiste merk op deze waren er niet toe bij hiervoor een afzetmarkt te verkrijgen noch om ze in het belang van de consumenten te onderscheiden van waren die afkomstig zijn van andere ondernemingen, aangezien er geen sprake is van mededinging tussen deze waren en andere waren of diensten op de markt.
Het EUIPO en Wedl & Hofmann bestrijden de argumenten van Hesse.
Volgens vaste rechtspraak moet het begrip normaal gebruik opgevat worden als een daadwerkelijk gebruik dat strookt met de voornaamste functie van het merk, welke functie erin bestaat de consument of eindverbruiker de identiteit van de oorsprong van een waar of dienst te waarborgen, door hem in staat te stellen die waar of dienst zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten die een andere oorsprong hebben (arresten van 11 maart 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, punten
en
, en 9 december 2008, Verein Radetzky-Orden,
C‑442/07
,
EU:C:2008:696
, punt
).
In dit verband volgt uit het begrip normaal gebruik dat de bescherming van het merk en de gevolgen die door de inschrijving ervan aan derden kunnen worden tegengeworpen, niet zouden kunnen voortduren indien het merk zijn commerciële bestaansreden verloor, welke erin bestaat voor de waren of diensten waarop het teken van het merk is aangebracht, een afzetmarkt te vinden of te behouden ten opzichte van waren of diensten die afkomstig zijn van andere ondernemingen (arresten van 11 maart 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, punt
, en 9 december 2008, Verein Radetzky-Orden,
C‑442/07
,
EU:C:2008:696
, punt
).
Om te bepalen of het normaal gebruik al of niet is aangetoond, moet worden nagegaan of de onderneming, in concurrentie met de waren of diensten van andere ondernemingen, beoogt om met het gebruik van haar merk in de Unie voor haar waren of diensten een afzetmarkt te verkrijgen of behouden. Dit zal niet het geval zijn indien bij deze waren of diensten geen sprake is van mededinging ten opzichte van de waren of diensten die door andere ondernemingen op de markt worden aangeboden, dat wil zeggen dat zij niet op commerciële basis in de handel worden gebracht en daar ook niet voor bedoeld zijn [arrest van 9 september 2011, Omnicare/BHIM – Astellas Pharma (OMNICARE CLINICAL RESEARCH),
T‑289/09
, niet gepubliceerd,
EU:T:2011:452
, punt
].
Hoewel het in de onderhavige zaak niet kan worden uitgesloten dat de litigieuze waren behorende tot de klassen 21 en 25 mogelijkerwijs worden aangeboden met als uiteindelijke doel het relevante publiek ertoe aan te sporen om de „koffie” van Wedl & Hofmann te kopen, worden zij evenwel niet verhandeld als bonus die wordt geleverd bij de aankoop van andere waren, zoals de „koffie”, en ook niet om de verkoop daarvan te promoten. Uit het door Wedl & Hofmann aangevoerde bewijsmateriaal, en in het bijzonder het reclamemateriaal, de franchisebrochures en de verkooplijsten, blijkt namelijk dat de litigieuze waren behorende tot de klassen 21 en 25 met eigen bestelnummers, hoeveelheden en verkoopwaarden apart in de boekhouding worden ingeschreven en worden verhandeld, dus los van de „koffie”, ook al moet worden vastgesteld dat koffie het product is dat Wedl & Hofmann het meest verkoopt. Deze verkopen zijn gebruikshandelingen die objectief geschikt zijn om voor de betrokken waren een afzet te vinden of te behouden, waarvan het commerciële volume – gelet op de duur en de frequentie van het gebruik – niet zo gering is dat daaruit kan worden geconcludeerd dat het gaat om een louter symbolisch, minimaal of fictief gebruik met als enig doel de merkenrechtelijke bescherming te behouden. Bijgevolg moet worden geoordeeld dat het gaat om afzonderlijke waren met een eigen afzetmarkt.
Bovendien moet worden opgemerkt dat de litigieuze waren behorende tot de klassen 21 en 25 op de markt concurreren met andere soortgelijke waren, in het bijzonder wanneer zij worden geleverd door op de koffiemarkt actieve ondernemingen die eveneens waren zoals „kartonnen bekers”, „koffiekopjes”, „glazen” of „suikerzakjes” kunnen leveren om hun kernproduct, namelijk koffie, te promoten.
Derhalve moet worden geoordeeld dat Wedl & Hofmann met een dergelijk gebruik van haar merk beoogt om voor de tot de klassen 21 en 25 behorende litigieuze waren een afzetmarkt te verkrijgen of te behouden op een markt waar andere ondernemingen actief zijn.
De kamer van beroep heeft dus terecht geoordeeld dat de door Wedl & Hofmann met betrekking tot het gebruik van het betwiste merk overgelegde documenten het bewijs opleverden dat het betwiste merk voor de litigieuze waren behorende tot de klassen 21 en 25 niet uitsluitend voor interne doeleinden werd gebruikt met als enig doel de verkoop van andere producten van Wedl & Hofmann te bevorderen.
In de derde plaats stelt Wedl & Hofmann in wezen dat zij het bewijs heeft geleverd dat normaal gebruik is gemaakt van alle waren en diensten waarvoor het merk is ingeschreven en niet alleen van de litigieuze waren behorende tot de klassen 21 en 25. Zij betoogt dienaangaande dat de kamer van beroep de als bewijs overgelegde documenten weliswaar juist heeft beoordeeld, maar dat de kamer van beroep had moeten oordelen dat voor alle in punt 3 hierboven genoemde waren en diensten voldoende bewijs van het gebruik van het merk was overgelegd.
Het EUIPO en Hesse bestrijden de argumenten van Wedl & Hofmann.
In de onderhavige zaak moet worden vastgesteld dat op basis van de door Wedl & Hofmann overgelegde stukken niet kan worden geconcludeerd dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te beslissen dat er geen normaal gebruik van het betwiste merk was gemaakt met betrekking tot de andere waren en diensten dan de litigieuze waren behorende tot de klassen 21 en 25.
In dat verband moet worden benadrukt dat Wedl & Hofmann, zoals de kamer van beroep terecht heeft vastgesteld, alleen voor de litigieuze waren behorende tot de klassen 21 en 25 voldoende aanwijzingen heeft verstrekt over de plaats, de duur en het belang van het gebruik van het betwiste merk, en wel met name in de vorm van tabellen met verschillende afzonderlijke gegevens over de datum, het land, de producten, de prijzen en de waarde van de verkopen. Bovendien worden de aanwijzingen over de inhoud van de tabellen gestaafd door ander bewijsmateriaal zoals foto’s, advertenties, een reclamebrochure en een franchisebrochure. Met betrekking tot de overige waren en diensten heeft Wedl & Hofmann geen enkel bewijsmateriaal overgelegd aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat dergelijke waren in de loop van de relevante periode in de Unie zijn verkocht. Het staat echter aan Wedl & Hofmann om het normaal gebruik van het betwiste merk aan te tonen, en wel door een samenstel van bewijzen aan te voeren dat niet is gebaseerd op waarschijnlijkheden of aannames, maar op concrete en objectieve gegevens waarmee zij kan aantonen dat het genoemde merk op de desbetreffende markt daadwerkelijk en afdoende werd gebruikt (zie in die zin en naar analogie arrest van 23 september 2009, acopat,
T‑409/07
, niet gepubliceerd,
EU:T:2009:354
, punten
en
).
Meer specifiek moet ten eerste worden opgemerkt dat uit deze documenten geen aanwijzing of bewijs van het normaal gebruik van het betwiste merk kan worden afgeleid met betrekking tot de waren behorende tot de klassen 7, 11, 20 en 28. In dit verband moet worden onderstreept dat Wedl & Hofmann geen enkele factuur heeft overgelegd, noch bestelbonnen, verkoopcijfers of reclame-uitgaven en evenmin enig stuk waarin het marktaandeel wordt aangegeven van onder het betwiste merk in de handel gebrachte waren zoals de „koffiemolens” behorende tot klasse 7, de „meubelen” behorende tot klasse 20, de „spellen” en „speelgoed” behorende tot klasse 28, de „koffiekannen” en het „kookgerei, elektrisch” behorende tot klasse 11 of de „sportartikelen” behorende tot, in het bijzonder, klasse 28. Bovendien heeft de kamer van beroep in punt 66 van de bestreden beslissing met betrekking tot de „gymnastiek- en sportkleding” behorende tot klasse 25 terecht opgemerkt dat het voor de toekenning van normaal gebruik van deze waren niet voldoende is om uitsluitend een foto over te leggen van een voetbalshirt met daarop het betwiste merk, zonder dat aanvullend bewijsmateriaal wordt geleverd.
Ten tweede moet over de waren behorende tot klasse 34, namelijk „artikelen voor rokers” en „lucifers”, worden opgemerkt dat in de door Wedl & Hofmann aangeleverde tabellen met gegevens over de verkopen weliswaar inderdaad sprake is van verkopen van „aanstekers” en „asbakken”, maar dat de omvang daarvan zeer gering, zelfs bijna onbeduidend, is vergeleken met de verkopen van andere waren zoals „koffie”, „kartonnen bekers” of „koffiekopjes” of „-glazen”. Het is dus niet mogelijk om met bewijsmateriaal te achterhalen of het gaat om een sporadisch gebruik dat niet meer omvat dan symbolisch gebruik, of om een gebruik dat voldoende belangrijk is om er rekening mee te houden.
Ten derde moet met betrekking tot de diensten die onder klasse 38 vallen, worden geconstateerd dat het bewijs van het normaal gebruik van het merk evenmin is geleverd. Uit geen enkel gegeven blijkt immers dat Wedl & Hofmann telecommunicatiediensten heeft geleverd. Zoals de kamer van beroep in punt 67 van de bestreden beslissing terecht heeft opgemerkt, levert het enkele feit dat Wedl & Hofmann een telefoonlijn heeft opengesteld, niet het bewijs op dat Wedl & Hofmann telecommunicatiediensten heeft verstrekt onder het betwiste merk. De loutere terbeschikkingstelling van een telefoonnummer of een rechtstreekse verbinding voor klanten vormt immers geen autonome dienst die geleverd wordt tegen een voor rekening van een derde komende vergoeding en kan niet worden beschouwd als een geschikt middel om een afzetmarkt te verkrijgen, maar alleen als een bijkomende dienst die is verbonden met de verkoop van de waren die de houder van het merk daadwerkelijk in de handel brengt. Bij gebreke van facturen of objectieve informatie inzake de omzet die via het aanbieden van deze diensten is gerealiseerd, alsook van nadere aanduidingen over de datum, de omvang en de kwaliteit van de geleverde diensten, kan op grond van de in punt 34 hierboven genoemde e-mailwisseling alleen niet worden geconcludeerd dat er normaal gebruik is gemaakt van het betwiste merk.
Aangaande het verzoek van W. om te worden gehoord volstaat het erop te wijzen dat dit verzoek in ieder geval moet worden afgewezen, aangezien het Gerecht, gelet op het voorgaande, in staat was om uitspraak te doen op basis van de aangevoerde conclusies, middelen en argumenten.
De kamer van beroep heeft dus terecht vastgesteld dat er geen normaal gebruik was gemaakt van het betwiste merk met betrekking tot de andere waren en diensten dan de litigieuze waren behorende tot de klassen 21 en 25.
Uit een en ander volgt dat in zaak T‑910/16 het enige door Hesse aangevoerde middel, dat in wezen schending van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 betreft, moet worden afgewezen. Bijgevolg dient het in die zaak ingestelde beroep te worden verworpen.
Uit een en ander volgt eveneens dat in zaak T‑911/16 het eerste door Wedl & Hofmann aangevoerde middel, dat in wezen schending van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 betreft, eveneens moet worden afgewezen.
Het tweede middel in zaak T‑911/16, ontleend aan schending van het beginsel van gelijke behandeling
Met haar tweede middel voert Wedl & Hofmann aan dat het veel moeilijker is om het bewijs te leveren van het normaal gebruik van een merk dat in handen is van een kleine onderneming zoals Wedl & Hofmann zelf. Volgens Wedl & Hofmann wordt met de bestreden beslissing het beginsel van gelijke behandeling geschonden omdat haar hoge eisen worden opgelegd inzake het bewijs van het gebruik van het merk.
Het EUIPO en Hesse bestrijden de argumenten van Wedl & Hofmann.
Het is vaste rechtspraak dat het beginsel van gelijke behandeling inhoudt dat vergelijkbare situaties niet verschillend mogen worden behandeld, maar ook dat verschillende situaties niet gelijk mogen worden behandeld, tenzij dit objectief gerechtvaardigd is (arresten van 17 juli 1997, National Farmers’ Union e.a.,
C‑354/95
,
EU:C:1997:379
, punt
, en 16 september 2004, Merida,
C‑400/02
,
EU:C:2004:537
, punt
).
Voorts moet worden vastgesteld dat het normaal gebruik weliswaar per geval moet worden beoordeeld, maar dat de beoordeling ervan niet hoofdzakelijk erin bestaat de gerealiseerde omzet of het aantal verkopen in de loop van de relevante periode in overweging te nemen. Artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 en regel 22, lid 3, van verordening nr. 2868/95 beogen immers niet het commerciële succes te beoordelen of de handelsstrategie van een onderneming te controleren, noch de merkenbescherming te beperken tot de gevallen waarin er sprake is van een kwantitatief aanzienlijk commercieel gebruik van het merk (zie naar analogie arrest van 8 juli 2004, VITAFRUIT,
T‑203/02
,
EU:T:2004:225
, punten
‑
).
De kamer van beroep heeft vastgesteld dat de door Wedl & Hofmann aangevoerde bewijzen niet volstonden om aan te tonen dat er normaal gebruik was gemaakt van het betwiste merk met betrekking tot de waren en diensten behorende tot de klassen 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 en 38, met uitzondering van de litigieuze waren behorende tot de klassen 21 en 25, nadat zij een algemene beoordeling heeft gegeven waarbij rekening is gehouden met alle in de onderhavige zaak relevante factoren.
Bovendien kan de beoordeling van het normaal gebruik van een merk geen verschil in behandeling opleveren tussen kleine en grote ondernemingen, aangezien bij een dergelijke beoordeling rekening moet worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat de commerciële exploitatie ervan reëel is, met name de vormen van gebruik die in de betrokken economische sector gerechtvaardigd worden geacht om voor de door het merk beschermde waren of diensten marktaandelen te behouden of te verkrijgen, de aard van die waren of diensten, de kenmerken van de markt en de omvang en de frequentie van het gebruik van het merk (zie arrest van 8 juli 2004, VITAFRUIT,
T‑203/02
,
EU:T:2004:225
, punt
).
Hieruit volgt dat niet kan worden geoordeeld dat er sprake is van een verschil in behandeling bij de beoordeling van het normaal gebruik van een merk naargelang de omvang van de onderneming die houdster is van het merk, aangezien op basis van dezelfde – in punt 68 hierboven beschreven – objectieve criteria wordt beoordeeld of er sprake is van normaal gebruik, ongeacht de grootte van de onderneming.
Uit een en ander volgt dat in zaak T‑911/16 het middel dat aan schending van het beginsel van gelijke behandeling is ontleend, moet worden afgewezen. Aangezien dit middel, alsook het middel waarmee in wezen schending van artikel 51, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 is aangevoerd, zijn afgewezen, dient het in die zaak ingestelde beroep in zijn geheel te worden verworpen.
Kosten
Volgens artikel 134, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten voor zover dat is gevorderd.
Aangezien in zaak T‑910/16 Hesse in het ongelijk is gesteld, dient hij overeenkomstig de vorderingen van het EUIPO en Wedl & Hofmann te worden verwezen in de kosten.
Aangezien in zaak T‑911/16 Wedl & Hofmann in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vorderingen van het EUIPO en Hesse te worden verwezen in de kosten.

HET GERECHT (Vijfde kamer),
rechtdoende, verklaart:

1)
De zaken T‑910/16 en T‑911/16 worden gevoegd voor het arrest.

2)
De beroepen worden verworpen.

3)
In zaak T‑910/16 wordt Kurt Hesse verwezen in de kosten.

4)
In zaak T‑911/16 wordt Wedl & Hofmann GmbH verwezen in de kosten.

Gratsias
Labucka
Ulloa Rubio
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 4 april 2019.
ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Duits