CELEX: 62018CJ0720
Begäran om förhandsavgörande
Tillnärmning av lagstiftning
Varumärken
Direktiv 2008/95/EG
Artikel 12.1
Verkligt bruk av ett varumärke
Bevisbörda
Artikel 13
Bevis på användning av varumärket ’för en del av [varorna eller tjänsterna]’
Varumärke som avser en bilmodell som inte längre tillverkas
Varumärket används för reservdelar till denna bilmodell och för tjänster som avser den
Varumärket används för begagnade bilar
Artikel 351 FEUF
Konvention mellan Förbundsrepubliken Tyskland och Schweiziska edsförbundet
Ömsesidigt skydd för patent, mönster, modeller och varumärken

Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artikel 12.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (
EUT L 299, 2008, s. 25
).
Respektive begäran har framställts i mål mellan Ferrari SpA (nedan kallat Ferrari) och DU. Målen rör upphävande av registreringen av två varumärken som Ferrari är innehavare av, på grund av att de inte varit föremål för verkligt bruk.
Tillämpliga bestämmelser
Unionsrätt
I skälen 6 och 10 i direktiv 2008/95 angavs följande:
”(6)
Medlemsstaterna bör också förbli fria att fastställa procedurregler för registrering, upphävande och ogiltighet av varumärken som förvärvats genom registrering. De kan t.ex. bestämma sättet för varumärkesregistrering och ogiltighetsförklaring, bestämma om äldre rättigheter ska åberopas antingen vid registrerings- eller ogiltighetsförfarandet eller i båda förfarandena samt, i det fall de tillåter att äldre rättigheter åberopas i registreringsförfarandet, använda sig av ett invändningsförfarande eller ett obligatoriskt granskningsförfarande eller båda. Medlemsstaterna bör även fortsättningsvis få bestämma vilka konsekvenser som upphävande eller ogiltighetsförklaring av varumärken ska få.
…
(10)
För att underlätta den fria rörligheten för varor och tjänster är det av avgörande betydelse att säkerställa att registrerade varumärken har samma rättsliga skydd i alla medlemsstaterna. Detta förhållande får emellertid inte hindra medlemsstaterna från att efter eget bedömande ge ett omfattande skydd åt sådana varumärken som är kända.”
Artikel 7 i direktiv 2008/95 hade rubriken ”Konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke”, och där angavs följande i punkt 1:
”Ett varumärke ger inte innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom [Europeiska unionen].”
Artikel 10 i direktiv 2008/95 hade rubriken ”Bruk av varumärken”, och där angavs följande i punkt 1 första stycket:
”Om innehavaren av varumärket inte inom fem år efter det att registreringsförfarandet avslutats har gjort verkligt bruk av varumärket i medlemsstaten för de varor eller tjänster för vilka det registrerats, eller om sådant bruk inte skett under fem år i följd, ska varumärket bli föremål för de sanktioner som bestäms i detta direktiv, under förutsättning att det inte finns giltiga skäl till att varumärket inte använts.”
I artikel 12 i direktiv 2008/95 hade rubriken ”Grunder för upphävande”, och där angavs följande i punkt 1:
”Ett varumärke ska kunna upphävas om det inom en sammanhängande femårsperiod utan giltiga skäl inte har tagits i faktiskt [verkligt] bruk i medlemsstaten i fråga för de varor eller tjänster för vilka det registrerats.
Emellertid kan ingen kräva att varumärket ska upphävas om varumärket har tagits i verkligt bruk eller dess bruk återupptagits under tiden mellan utgången av femårsperioden och ansökan om upphävande.
Om bruket av varumärket påbörjas eller återupptas inom en tremånadersperiod före ansökan om upphävande, och denna tremånadersperiod inleds tidigast vid utgången av den sammanhängande femårsperiod under vilken märket inte använts, ska emellertid användningen lämnas utan avseende om förberedelserna för att inleda eller återuppta den vidtogs först efter det att innehavaren fick kännedom om att en ansökan om upphävande kunde komma att göras.”
I artikel 13 i direktiv 2008/95 hade rubriken ”Registreringshinder eller grunder för upphävande eller ogiltighetsförklaring avseende endast en del av varorna eller tjänsterna”, och där angavs följande:
”I de fall då registreringshinder eller grunder för upphävande eller ogiltighetsförklaring föreligger endast för en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts eller registrerats, ska vägran att registrera, upphäva eller ogiltigförklara varumärket endast avse dessa varor eller tjänster.”
Tysk rätt
26 § Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (lag om skydd för varumärken och andra kännetecken) (Markengesetz) av den 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082) (nedan kallad varumärkeslagen) har rubriken ”Användning av varumärket”, och där anges följande:
”(1)   Såvitt anspråk som följer av ett registrerat varumärke eller bevarande av dess registrering är beroende av att varumärket har använts, ska dess innehavare ha gjort verkligt bruk av varumärket för de varor eller tjänster för vilka det registrerats inom landet, om det inte finns giltiga skäl för att det inte använts.
(2)   Användning av ett varumärke med tillstånd av innehavaren ska anses utgöra användning från innehavarens sida.
(3)   Även användning av varumärket i en form som skiljer sig från den form i vilken varumärket har registrerats ska anses utgöra användning av ett registrerat varumärke, under förutsättning att dessa skillnader inte påverkar varumärkets särskiljningsförmåga. Första meningen gäller även om varumärket har registrerats i den form i vilken det har använts.
(4)   Även anbringande inom landet av varumärket på varor eller deras emballage eller förpackning endast för exportändamål ska anses utgöra användning.
(5)   När ett krav på användning av varumärket inom fem år från det att det registrerades föreligger ska registreringsdatumet, för det fall en invändning har gjorts mot registreringen av ett varumärke, ersättas av det datum då invändningsförfarandet avslutades.”
49 § i varumärkeslagen har rubriken ”Upphävande”, och där anges följande:
”(1)   Efter ansökan ska registreringen av ett varumärke upphävas, om varumärket inte har använts, i den mening som avses i 26 §, efter registreringen under en sammanhängande femårsperiod. Ingen kan dock göra gällande att varumärkesregistreringen ska upphävas, om användning av varumärket har påbörjats eller återupptagits, i den mening som avses i 26 §, under tiden från utgången av femårsperioden till tidpunkten för ansökan om upphävande. Användning som påbörjas eller återupptas inom en period av tre månader närmast före ansökan om upphävande och som inleds tidigast vid den sammanhängande femårsperiodens utgång, under vilken användning inte förekommit, ska dock inte beaktas om förberedelserna för påbörjande eller återupptagande av användning görs först efter det att innehavaren blivit medveten om att en ansökan kan komma att inges. …
…
(3)   Om det finns grund för att upphäva varumärkesregistreringen endast för en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat, ska upphävandet endast avse berörda varor eller tjänster.”
115 § i varumärkeslagen har rubriken ”Upphörande av skydd i efterhand”, och där anges följande:
”(1)   I stället för ansökan eller talan om upphävande av en varumärkesregistrering (49 §), tillämpas för internationella varumärken ansökan eller talan om upphörande av skydd.
(2)   Om en ansökan om upphörande av skydd ges in enligt 49 § punkt 1 på grund av bristande användning, ska inte dagen för registrering i det nationella registret gälla, utan i stället
1.
dagen då meddelandet om att registrering beviljats inkommit till internationella byrån vid Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten, eller
2.
dagen då tidsfristen enligt artikel 5.2 i Madridöverenskommelsen har löpt ut, såvitt varken ett meddelande enligt stycke 1 ovan eller ett meddelande om möjlig vägran inkommit vid denna tidpunkt.”
124 § i varumärkeslagen har rubriken ”Analog tillämpning av bestämmelserna om verkan av internationella varumärken som registrerats enligt Madridprotokollet”, och där anges följande:
”112–117 §§ ska tillämpas analogt på internationella varumärken vars skydd har utsträckts till Förbundsrepubliken Tysklands territorium enligt artikel 3 i Madridprotokollet, varvid motsvarande bestämmelser i Madridprotokollet ska tillämpas i stället för de i 112–117 §§ angivna bestämmelserna i Madridöverenskommelsen.”
1892 års konvention
I artikel 5.1 i den i Berlin undertecknade konventionen av den 13 april 1892 mellan Schweiz och Tyskland om ömsesidigt skydd för patent, mönster, modeller och varumärken, i dess ändrade lydelse (nedan kallad 1892 års konvention), stadgas att de negativa följderna, enligt de konventionsslutande parternas lagstiftning, av att ett fabriks- eller handelsmärke inte har använts inom en viss tid, inte ska uppkomma om användningen har skett inom den andra partens område.
Bakgrund till målen vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna
Ferrari är innehavare av följande varumärke:
Detta varumärke registrerades den 22 juli 1987 hos Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO) som internationellt varumärke nr 515107 för följande varor i klass 12 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg:
”Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, notamment automobiles et leurs parties (Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten, särskilt bilar och bildelar)”.
Samma varumärke registrerades den 7 maj 1990 även vid Deutsches Patent- und Markenamt (tyska patent- och varumärkesmyndigheten, Tyskland) som varumärke nr 11158448 för följande varor i klass 12:
”Markfordon, luft- och sjöfartyg samt delar till dessa; motorer till markfordon, delar till bilar, nämligen dragkrokar, bagageräcken, skidhållare, stänkskärmar, snökedjor, lyktor, vindavvisare, nackstöd, säkerhetsbälten, bilbarnstolar.”
Landgericht Düsseldorf (Regionala domstolen i Düsseldorf, Tyskland) (nedan kallad Landgericht) beslutade att registreringen av de två varumärken tillhörande Ferrari som nämns i punkterna 14 och 15 ovan (nedan tillsammans kallade de omtvistade varumärkena) skulle upphävas på grund av att Ferrari under en sammanhängande femårsperiod inte hade gjort verkligt bruk av dessa varumärken i Tyskland och i Schweiz för de varor för vilka de hade registrerats. Ferrari överklagade Landgerichts avgöranden till den hänskjutande domstolen, Oberlandesgericht Düsseldorf (Regionala överdomstolen i Düsseldorf, Tyskland).
Den hänskjutande domstolen har i respektive begäran om förhandsavgörande angett att Ferrari mellan åren 1984 och 1991 saluförde en sportbilsmodell under namnet ”Testarossa” samt, fram till år 1996, de efterföljande modellerna 512 TR och F512 M. Under år 2014 tillverkade Ferrari ett enda exemplar av modellen Ferrari F12 TRS. Under den period som är relevant för bedömningen av användningen av de omtvistade varumärkena använde Ferrari varumärkena för att identifiera reservdelar och tillbehör till mycket dyra lyxsportbilar som tidigare hade saluförts under dessa varumärken.
Den hänskjutande domstolen delar inte Landgerichts bedömning att den av Ferrari åberopade omfattningen av användningen av varumärkena inte räcker för att visa att det varit fråga om verkligt bruk. Användningen av ett varumärke behöver nämligen inte alltid vara betydande för att det ska anses vara fråga om verkligt bruk. Vidare har Ferrari använt de omtvistade varumärkena för dyra sportbilar, vilka typiskt sett endast tillverkas i ett litet antal.
Enligt den hänskjutande domstolen är det emellertid tveksamt huruvida sådana särdrag ska beaktas när det gäller de omtvistade varumärkena, eftersom dessa inte har registrerats för dyra lyxsportbilar, utan allmänt för bilar och bildelar. Den hänskjutande domstolen anser att om det förhöll sig på det sättet att det ska prövas huruvida de omtvistade varumärkena har varit föremål för verkligt bruk på massmarknaden för bilar och bildelar, skulle bedömningen bli att det inte varit fråga om verkligt bruk.
Den hänskjutande domstolen har vidare anfört att Ferrari påstår sig ha bedrivit försäljning, efter kontroll, av begagnade fordon försedda med de omtvistade varumärkena. Landgericht fann i sina avgöranden att detta inte utgjorde en ny användning av de omtvistade varumärkena, eftersom Ferraris rättigheter till dessa varumärken hade konsumerats när de varor som var försedda med dessa varumärken släpptes ut på marknaden för första gången och att Ferrari inte kunde förbjuda andrahandsförsäljning av dessa varor.
Landgericht anförde i sina avgöranden även att begreppet ”rechtserhaltende Benutzung” (användning av ett varumärke som uppfyller kravet på verkligt bruk) inte kan anses ha en vidare omfattning än begreppet ”rechtsverletzende Benutzung” (intrångsgörande användning av ett varumärke). Detta innebär att användning som varumärkesinnehavaren inte kan förbjuda tredje man att ägna sig åt inte kan anses utgöra användning som uppfyller kravet på verkligt bruk. Enligt den hänskjutande domstolen har Ferrari i de nationella målen gjort gällande att försäljningen av begagnade fordon försedda med de omtvistade varumärkena innebar ett förnyat engagemang från Ferraris sida för det berörda fordonet och att nämnda försäljning därför innebar att bolaget på nytt använde varumärkena på ett sätt som uppfyllde kravet på verkligt bruk.
Ferrari har även i de nationella målen hävdat att bolaget har levererat reservdelar och tillbehör till fordon som är försedda med de omtvistade märkena och att det har erbjudit underhållstjänster för dessa fordon. Den hänskjutande domstolen har i det avseendet angett att Landgericht i sina avgöranden hade konstaterat att de reservdelar som Ferrari faktiskt saluförde för fordon försedda med de omtvistade varumärkena mellan åren 2011 och 2016 hade genererat en omsättning på cirka 17000 euro, vilket Landgericht fann inte utgjorde tillräcklig användning för att uppfylla kravet på verkligt bruk. Landgericht anförde att det visserligen endast fanns 7000 exemplar av bilar försedda med de omtvistade varumärkena i världen. Denna omständighet förklarade enligt nyss nämnda domstol emellertid inte i sig de små kvantiteter reservdelar som saluförts under de omtvistade varumärkena.
Den hänskjutande domstolen har anfört att den är medveten om den rättspraxis som följer av domen av den 11 mars 2003, Ansul (
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
), men har påpekat att det framgår av ”riktlinjer för prövning av EU-varumärken” (del C, avsnitt 6, punkt 2.8) från Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) att denna rättspraxis ska tillämpas i undantagsfall.
Den hänskjutande domstolen anser vidare att de nationella målen uppvisar ytterligare ett särdrag, eftersom de omtvistade varumärkena även omfattar bildelar. Detta innebär att en tillämpning av den rättspraxis som följer av domen av den 11 mars 2003, Ansul (
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
), skulle medföra att användningen av de omtvistade varumärkena för bildelar även ansågs utgöra användning av dessa varumärken för bilar, trots att bilar inte längre saluförs under dessa varumärken sedan mer än 25 år tillbaka. Enligt den hänskjutande domstolen uppkommer dessutom frågan huruvida ett varumärke kan anses vara föremål för verkligt bruk på grund av att innehavaren fortsätter att erbjuda reservdelar till varor som tidigare saluförts under varumärket och erbjuda tjänster avseende nämnda varor, dock utan att använda varumärket för dessa delar eller tjänster.
När det gäller den geografiska omfattningen av den användning som krävs enligt artikel 12.1 i direktiv 2008/95, har den hänskjutande domstolen erinrat om att det enligt denna bestämmelse krävs användning ”i medlemsstaten i fråga”. Den hänskjutande domstolen har nämligen, med hänvisning till domen av den 12 december 2013, Rivella International/harmoniseringskontoret (
C‑445/12 P
,
EU:C:2013:826
, punkterna
och
), konstaterat att EU-domstolen har slagit fast att användningen av ett varumärke i Schweiz inte utgör bevis för att ett varumärke har varit föremål för verkligt bruk i Tyskland. Enligt den hänskjutande domstolen följer emellertid av praxis från Bundesgerichtshof (Federala högsta domstolen, Tyskland) att 1892 års konvention fortfarande är i kraft och ska tillämpas av tyska domstolar, med beaktande av artikel 351 FEUF. En sådan tillämpning skulle enligt den hänskjutande domstolen ändå kunna ge upphov till problem i fråga om ett tyskt varumärke som inte kan upphävas enligt tysk rätt, men inte heller kan åberopas till stöd för en invändning för att förhindra registrering av ett EU-varumärke.
Slutligen har den hänskjutande domstolen påpekat att en annan fråga som uppkommer i de nationella målen är vilken part som har bevisbördan för att ett varumärke varit föremål för verkligt bruk. Enligt tysk rättspraxis ska allmänna civilprocessrättsliga principer tillämpas vid prövningen av denna fråga, vilket innebär att det även i fråga om en ansökan om upphävande på grund av att ett registrerat varumärke inte har använts är den som ansökt om upphävande som har bevisbördan för de faktiska omständigheter som ligger till grund för ansökan, även om det rör sig om att bevisa att något inte har inträffat, såsom att ett varumärke inte har använts.
Den hänskjutande domstolen har förklarat att det enligt tysk rättspraxis ska tas hänsyn till att den som ansöker om upphävande av ett varumärke ofta inte känner till de exakta omständigheterna kring dess användning och att innehavaren av det aktuella varumärket därför har en så kallad sekundär åberopsbörda, som innebär att varumärkesinnehavaren är skyldig att på ett uttömmande och detaljerat sätt redogöra för hur denne har använt varumärket. När varumärkesinnehavaren har uppfyllt sin sekundära åberopsbörda ankommer det enligt nämnda rättspraxis på den som har ansökt om upphävande att vederlägga varumärkesinnehavarens redogörelse.
Enligt den hänskjutande domstolen skulle den, med tillämpning av nyss nämnda principer, kunna avgöra de nationella målen utan att förordna om bevisupptagning, eftersom Ferrari på ett tillräckligt detaljerat sätt har redogjort för sin användning av de omtvistade varumärkena och även inkommit med bevisuppgift, medan DU endast har bestritt Ferraris påståenden utan att själv lägga fram någon bevisning. DU borde därför inte anses ha uppfyllt sin bevisbörda. Om bevisbördan däremot låg på Ferrari, i egenskap av innehavare av de omtvistade varumärkena, skulle det vara nödvändigt att pröva den bevisning som Ferrari har lagt fram.
Det är mot ovan angivna bakgrund som Oberlandesgericht Düsseldorf (Regionala överdomstolen i Düsseldorf) har beslutat att vilandeförklara målet och ställa följande frågor till domstolen, vilka är identiska i de båda målen:
1)
För att avgöra huruvida användningen av ett varumärke är av sådan art och omfattning att den uppfyller kravet på verkligt bruk, i den mening som avses i artikel 12.1 i [direktiv 2008/95], när det är fråga om ett varumärke som registrerats för en bred varukategori (i det aktuella fallet markfordon, särskilt bilar och bildelar), men som rent faktiskt endast används för ett särskilt marknadssegment (i det aktuella fallet dyra lyxsportbilar och reservdelar till sådana bilar), ska det då tas hänsyn till marknaden för hela den varukategori som varumärket registrerats för, eller är det möjligt att endast beakta det särskilda marknadssegmentet? Om varumärket anses ha använts i tillräcklig omfattning för det särskilda marknadssegmentet, ska registreringen av varumärket då upprätthållas med avseende på detta marknadssegment inom ramen för ett förfarande för upphävande av nämnda registrering?
2)
Ska det förhållandet att varumärkesinnehavaren har sålt begagnade varor, som denne redan har salufört på marknaden inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, anses utgöra verkligt bruk av varumärket i den mening som avses i artikel 12.1 i direktiv 2008/95?
3)
Ska ett varumärke som inte endast registrerats för en vara, utan dessutom för delar till denna vara, anses vara föremål för användning som uppfyller kravet på verkligt bruk, om varan som avses med varumärket inte längre saluförs, men däremot tillbehör och reservdelar till varan, vilka saluförs under varumärket?
4)
Ska det vid bedömningen av huruvida ett varumärke har varit föremål för verkligt bruk även tas hänsyn till att varumärkesinnehavaren tillhandahåller vissa tjänster avseende tidigare saluförda varor, dock utan att använda varumärket?
5)
Ska det vid bedömningen av huruvida varumärket har varit föremål för verkligt bruk ’i medlemsstaten i fråga’ (i förevarande fall Tyskland), i den mening som avses i artikel 12.1 i direktiv 2008/95, även tas hänsyn till användning av varumärket i Schweiz, i enlighet med artikel 5 i [1892 års konvention]?
6)
Är det förenligt med direktiv 2008/95 att innehavaren av det varumärke som avses med en ansökan om upphävande visserligen har en omfattande åberopsbörda för att varumärket använts, samtidigt som den som har ansökt om upphävande emellertid bär den materiella bevisbördan?”
Prövning av tolkningsfrågorna
Den första och den tredje frågan
Den hänskjutande domstolen har ställt den första och den tredje frågan för att få klarhet i huruvida artikel 12.1 och artikel 13 i direktiv 2008/95 ska tolkas på så sätt att ett varumärke som registrerats för en kategori av varor och reservdelar till dessa, såsom bilar och bildelar, ska anses ha varit föremål för ”verkligt bruk”, i den mening som avses i artikel 12.1 i direktivet, för samtliga varor i denna kategori och reservdelar till dessa, om varumärket endast har varit föremål för verkligt bruk för vissa av dessa varor, såsom dyra lyxsportbilar, eller enbart för reservdelar eller tillbehör till vissa av varorna.
EU-domstolen erinrar inledningsvis om att det i artikel 12.1 i direktiv 2008/95 anges att ett varumärke ska kunna upphävas om det inom en sammanhängande femårsperiod utan giltiga skäl inte har tagits i verkligt bruk i den aktuella medlemsstaten för de varor eller tjänster för vilka det registrerats.
Av domstolens praxis följer att artikel 12.1 i direktiv 2008/95 ska tolkas på så sätt att kravet på verkligt bruk är uppfyllt när ett varumärke används i enlighet med dess grundläggande funktion, som är att garantera ursprungsidentiteten hos de varor och tjänster för vilka det har registrerats i syfte att skapa eller bibehålla avsättningsmöjligheter för dessa varor och tjänster. Detta krav är inte uppfyllt när varumärket används på ett fiktivt sätt som enbart har till syfte att bibehålla rätten till varumärket (dom av den 11 mars 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, punkt
).
Bedömningen av huruvida kravet på verkligt bruk av varumärket är uppfyllt ska göras på grundval av samtliga omständigheter och förhållanden som kan styrka att märket faktiskt utnyttjas kommersiellt. Sådana omständigheter är i synnerhet användning som anses motiverad i den berörda ekonomiska sektorn för att bibehålla eller skapa marknadsandelar för de varor och tjänster som skyddas av varumärket, dessa varors eller tjänsters art, marknadens egenskaper samt i vilken omfattning och hur ofta varumärket har använts (dom av den 11 mars 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, punkt
).
Det förhållandet att användningen av varumärket inte rör varor som nyligen har bjudits ut på marknaden, utan redan saluförda varor, innebär inte bristande uppfyllelse av kravet på verkligt bruk, under förutsättning att samma varumärke faktiskt används av innehavaren för reservdelar som ingår i dessa varors sammansättning eller struktur eller för varor eller tjänster som har ett direkt samband med de redan marknadsförda varorna och som är ägnade att tillgodose kundernas behov (dom av den 11 mars 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, punkt
).
Det framgår av denna rättspraxis att innehavarens användning av ett registrerat varumärke för reservdelar som ingår i de varor som avses med varumärket kan utgöra ”verkligt bruk”, i den mening som avses i artikel 12.1 i direktiv 2008/95, inte bara för själva reservdelarna, utan även för de varor som avses med varumärket. Det saknar i nyss nämnt avseende betydelse att registreringen av varumärket inte endast avser varorna i sin helhet, utan även reservdelar till dessa.
Vidare kan det konstateras att det framgår av artikel 13 i direktiv 2008/95 att om det finns en grund för upphävande, såsom den som anges i artikel 12.1 i direktivet, endast för en del av de varor eller tjänster för vilka varumärket har ansökts eller registrerats, ska upphävandet endast omfatta de berörda varorna eller tjänsterna.
Vad gäller uttrycket ”en del av [varorna eller tjänsterna]” i artikel 13 i direktiv 2008/95, ska det påpekas att en konsument som vill köpa en vara eller en tjänst som ingår i en kategori av varor eller tjänster som har getts en särskilt exakt och avgränsad definition, men som inte är möjlig att dela upp i några underkategorier av betydelse, kommer att förknippa ett varumärke som registrerats för nämnda kategori av varor eller tjänster med samtliga varor eller tjänster som omfattas av den, med följden att varumärket uppfyller sin grundläggande funktion bestående i att garantera dessa varor eller tjänsters ursprung. Under sådana omständigheter är det tillräckligt att kräva att innehavaren av ett sådant varumärke lägger fram bevis för att varumärket har tagits i verkligt bruk för en del av de varor eller tjänster som ingår i denna homogena kategori (se, analogt, dom av den 16 juli 2020, ACTC/EUIPO,
C‑714/18 P
,
EU:C:2020:573
, punkt
).
När det däremot gäller varor eller tjänster som ingår i en stor kategori, vilken kan delas upp i flera självständiga underkategorier, måste det däremot krävas att innehavaren av ett varumärke som registrerats för nämnda kategori av varor eller tjänster lägger fram bevis för att varumärket har tagits i verkligt bruk för var och en av dessa självständiga underkategorier, varvid varumärket annars kan komma att upphävas för de självständiga underkategorier för vilka varumärkesinnehavaren inte har lagt fram sådan bevisning (se, analogt, dom av den 16 juli 2020, ACTC/EUIPO,
C‑714/18 P
,
EU:C:2020:573
, punkt
).
Om innehavaren av ett varumärke har registrerat sitt varumärke för ett stort antal varor eller tjänster som denne eventuellt kan komma att saluföra, men inte har gjort detta inom en sammanhängande femårsperiod, kan varumärkesinnehavarens intresse av att åtnjuta skydd för sitt varumärke för dessa varor eller tjänster nämligen inte anses väga tyngre än konkurrenternas intresse av att använda ett identiskt eller liknande kännetecken för dessa varor eller tjänster, eller till och med ansöka om registrering av detta kännetecken som varumärke (se, analogt, dom av den 16 juli 2020, ACTC/EUIPO,
C‑714/18 P
,
EU:C:2020:573
, punkt
).
Vad gäller det eller de relevanta kriterier som ska tillämpas för att identifiera en sammanhängande underkategori av varor eller tjänster som kan anses vara självständig, utgör kriteriet avseende de aktuella varornas eller tjänsternas avsedda användning och ändamål ett avgörande kriterium vid definitionen av en självständig underkategori av varor eller tjänster (se, analogt, dom av den 16 juli 2020, ACTC/EUIPO,
C‑714/18 P
,
EU:C:2020:573
, punkt
).
Det ska således göras en konkret bedömning, huvudsakligen med avseende på de varor eller tjänster för vilka varumärkesinnehavaren har lagt fram bevis på användning av varumärket, av huruvida dessa utgör en självständig underkategori i förhållande till de varor och tjänster som ingår i den berörda varu- eller tjänstekategorin, så att de varor eller tjänster för vilka verkligt bruk av varumärket har styrkts sammanförs med den kategori av varor eller tjänster som varumärket har registrerats för (dom av den 16 juli 2020, ACTC/EUIPO,
C‑714/18 P
,
EU:C:2020:573
, punkt
).
Det framgår av det som anförts i punkterna 37–41 ovan att begreppet ”särskilt marknadssegment”, som den hänskjutande domstolen har hänvisat till, inte i sig är relevant för bedömningen av huruvida de varor eller tjänster för vilka varumärkesinnehavaren har använt varumärket ingår i en självständig underkategori till den kategori av varor eller tjänster som varumärket har registrerats för.
Såsom framgår av punkt 37 ovan är det i nyss nämnt avseende nämligen endast av betydelse huruvida en konsument som vill köpa en vara eller en tjänst som ingår i den kategori av varor eller tjänster som varumärket har registrerats för kommer att förknippa samtliga varor eller tjänster i denna kategori med detta varumärke.
Det kan emellertid inte slås fast att så inte är fallet enbart på grund av att de olika varor eller tjänster som ingår i nämnda kategori enligt en ekonomisk analys hör till olika marknader eller till olika marknadssegment. Detta gäller i än högre grad då varumärkesinnehavaren har ett berättigat intresse av att utvidga sitt sortiment av varor eller tjänster som varumärket har registrerats för (se, analogt, dom av den 16 juli 2020, ACTC/EUIPO,
C‑714/18 P
,
EU:C:2020:573
, punkt
).
Vad beträffar det nu aktuella fallet gör domstolen följande bedömning. I den mån den hänskjutande domstolen har angett att Ferrari har använt de omtvistade varumärkena för reservdelar och tillbehör till ”mycket dyra lyxsportbilar”, ska det för det första påpekas att det framgår av det som anförts i punkterna 40 och 42–44 ovan att enbart den omständigheten att de varor för vilka ett varumärke har använts säljs till ett särskilt högt pris och således kan hänföras till en särskild marknad inte räcker för att dessa varor ska anses utgöra en självständig underkategori till den varuklass som varumärket har registrerats för.
För det andra är det riktigt att bilar som betecknas som ”sportbilar” är bilar med hög prestanda, vilka därmed kan användas i motorsport. Detta är emellertid endast ett av sätten som sportbilar kan användas på, eftersom dessa bilar, precis om alla andra bilar, även kan användas för att transportera människor och deras personliga tillhörigheter.
Om de varor som avses med ett varumärke har flera användningsområden och ändamål, vilket ofta är fallet, kan fastställandet av huruvida det är fråga om en egen underkategori av varor inte göras genom att man beaktar vart och ett av varornas tänkbara ändamål separat. Med ett sådant synsätt är det nämligen inte möjligt att på ett konsekvent sätt identifiera självständiga underkategorier av varor och det medför en alltför långtgående begränsning av varumärkesinnehavarens rättigheter (se, analogt, dom av den 16 juli 2020, ACTC/EUIPO,
C‑714/18 P
,
EU:C:2020:573
, punkt
).
Härav följer att enbart den omständigheten att de bilar för vilka ett varumärke har använts betecknas som ”sportbilar” inte räcker för att bilarna ska anses ingå i en självständig underkategori av bilar.
För det tredje finner domstolen att begreppet ”lyx”, som det av den hänskjutande domstolen använda prefixet ”lyx-” anspelar på, skulle kunna vara relevant för flera typer av bilar. Detta innebär att den omständigheten att de bilar som ett varumärke har använts för betecknas som ”lyxbilar” inte heller räcker för att bilarna ska anses utgöra en självständig underkategori av bilar.
Av det nyss anförda framgår således – med förbehåll för den hänskjutande domstolens prövning – att den omständigheten att Ferrari har använt de omtvistade varumärkena för reservdelar och tillbehör till ”mycket dyra sportbilar” inte räcker för att bolaget ska anses ha använt dessa varumärken endast för en del av de varor som avses med dem, i den mening som avses i artikel 13 i direktiv 2008/95.
Det ska emellertid påpekas att även om den omständigheten att ett varumärke har använts för varor som betecknas som ”mycket dyra” inte räcker för att dessa varor ska anses utgöra en självständig underkategori av de varor som varumärket har registrerats för, så är den omständigheten likväl relevant för bedömningen av huruvida varumärket har varit föremål för ”verkligt bruk”, i den mening som avses i artikel 12.1 i direktiv 2008/95.
Nyss nämnda omständighet kan nämligen visa att det, trots det relativt låga antalet exemplar av varan som sålts under av det aktuella varumärket, inte har varit fråga om en rent symbolisk användning, utan om en användning av varumärket i enlighet med dess grundläggande funktion. En sådan användning ska, enligt den rättspraxis som anges i punkt 32 ovan, anses utgöra ”verkligt bruk”, i den mening som avses i artikel 12.1 i direktiv 2008/95.
Mot bakgrund av det ovan anförda ska den första och den tredje frågan besvaras enligt följande. Artiklarna 12.1 och 13 i direktiv 2008/95 ska tolkas på så sätt att ett varumärke som registrerats för en kategori av varor och reservdelar till dessa ska anses ha varit föremål för ”verkligt bruk”, i den mening som avses i artikel 12.1 i direktivet, för samtliga varor i denna kategori och reservdelar till dessa, om varumärket endast har varit föremål för verkligt bruk för vissa av dessa varor, såsom dyra lyxsportbilar, eller enbart för reservdelar eller tillbehör till vissa av varorna, såvida det inte framgår av relevanta faktiska omständigheter och relevant bevisning att konsumenter som vill köpa de aktuella varorna uppfattar dessa som en självständig underkategori till den varukategori som varumärket har registrerats för.
Den andra frågan
Den hänskjutande domstolen har ställt den andra frågan för att få klarhet i huruvida artikel 12.1 i direktiv 2008/95 ska tolkas på så sätt att ett varumärke kan anses vara föremål för verkligt bruk i samband med att varumärkesinnehavaren säljer begagnade varor som har förts ut på marknaden under varumärket.
EU-domstolen gör i denna del följande bedömning. Försäljning av en begagnad vara som är försedd med ett varumärke innebär visserligen inte i sig att detta varumärke ”används”, i den mening som avses i den rättspraxis som anges i punkt 32 ovan. Varumärket användes nämligen när varumärkesinnehavaren anbringade det på den nya varan när den för första gången släpptes ut på marknaden.
Om det emellertid förhåller sig så att varumärkesinnehavaren faktiskt använder varumärket i enlighet med dess grundläggande funktion, som är att garantera de för varumärket registrerade varornas ursprung, vid försäljning av begagnade varor, kan en sådan användning anses utgöra ”verkligt bruk” av varumärket, i den mening som avses i artikel 12.1 i direktiv 2008/95.
Denna tolkning bekräftas av artikel 7.1 i direktiv 2008/95 om konsumtion av de rättigheter som är knutna till ett varumärke.
Det framgår nämligen av nyss nämnda bestämmelse att ett varumärke inte ger innehavaren rätt att förbjuda användningen av varumärket för varor som av innehavaren eller med hans samtycke har förts ut på marknaden under varumärket inom unionen.
Härav följer att ett varumärke kan anses användas för varor som redan har förts ut på marknaden under detta varumärke. Den omständigheten att varumärkesinnehavaren inte kan förbjuda tredje man att använda varumärket för varor som redan har förts ut på marknaden under varumärket innebär inte att varumärkesinnehavaren inte själv kan använda varumärket för sådana varor.
Mot bakgrund av det ovan anförda ska den andra frågan besvaras enligt följande. Artikel 12.1 i direktiv 2008/95 ska tolkas på så sätt ett varumärke kan anses vara föremål för verkligt bruk i samband med att varumärkesinnehavaren säljer begagnade varor som har förts ut på marknaden under varumärket.
Den fjärde frågan
Den hänskjutande domstolen har ställt den fjärde frågan för att få klarhet i huruvida artikel 12.1 i direktiv 2008/95 ska tolkas på så sätt att en varumärkesinnehavare gör verkligt bruk av varumärket när denne tillhandahåller vissa tjänster avseende varor som tidigare saluförts under varumärket, dock utan att använda varumärket vid tillhandahållandet av dessa tjänster.
EU-domstolen gör i denna del följande bedömning. Som framgår av den rättspraxis som anges i punkt 34 ovan kan det förhållandet att ett varumärke som registrerats för vissa varor faktiskt används av varumärkesinnehavaren för tjänster som har ett direkt samband med redan saluförda varor och som är avsedda att tillgodose kundernas behov anses utgöra ”verkligt bruk” av varumärket, i den mening som avses i artikel 12.1 i direktiv 2008/95.
Det framgår emellertid av samma rättspraxis att en sådan användning förutsätter att varumärket faktiskt används vid tillhandahållandet av de aktuella tjänsterna. Det är nämligen uppenbart att det inte kan anses vara fråga om ”verkligt bruk” av ett varumärke, i den mening som avses i artikel 12.1 i direktiv 2008/95, om varumärket inte används.
Mot bakgrund av det ovan anförda ska den fjärde frågan besvaras enligt följande. Artikel 12.1 i direktiv 2008/95 ska tolkas så på sätt att en varumärkesinnehavare ska anses göra verkligt bruk av varumärket när denne tillhandahåller vissa tjänster avseende varor som tidigare saluförts under varumärket, under förutsättning att dessa tjänster tillhandahålls under varumärket.
Den femte frågan
Den hänskjutande domstolen har ställt den femte frågan för att få klarhet i huruvida artikel 351 FEUF ska tolkas på så sätt att den tillåter att en domstol i en medlemsstat tillämpar en konvention som ingåtts före den 1 januari 1958 eller, för stater som senare anslutit sig till unionen, före tidpunkten för deras anslutning, såsom 1892 års konvention, i vilken det föreskrivs att användningen av ett i nämnda medlemsstat registrerat varumärke i ett tredjeland som är avtalsslutande part till den konventionen ska beaktas vid bedömningen av huruvida varumärket har varit föremål för ”verkligt bruk”, i den mening som avses i artikel 12.1 i direktiv 2008/95.
EU-domstolen gör i denna del följande bedömning. I den mån det i artikel 12.1 i direktiv 2008/95 talas om verkligt bruk av ett varumärke ”i medlemsstaten i fråga”, innebär den bestämmelsen att det inte är möjligt att beakta användning av ett varumärke i ett tredjeland, såsom Schweiziska edsförbundet.
Det kan emellertid konstateras att 1892 års konvention ingicks före den 1 januari 1958 och att artikel 351 FEUF därför är tillämplig. Enligt andra stycket i nyss nämnda bestämmelse är medlemsstaterna skyldiga att vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja oförenligheter mellan ett avtal som ingåtts före en medlemsstats anslutning och EUF-fördraget.
Härav följer att den hänskjutande domstolen måste pröva huruvida eventuella oförenligheter mellan unionsrätten och 1892 års konvention kan undvikas genom att konventionen i möjligaste mån och med iakttagande av folkrätten tolkas unionsrättskonformt (se, analogt, dom av den 18 november 2003, Budějovický Budvar,
C‑216/01
,
EU:C:2003:618
, punkt
).
Om det inte går att göra en konform tolkning av 1892 års konvention, är Förbundsrepubliken Tyskland skyldig att vidta nödvändiga åtgärder för att undanröja konventionens oförenlighet med unionsrätten, i förekommande fall genom att säga upp den. I avvaktan på ett sådant undanröjande får Förbundsrepubliken Tyskland emellertid, enligt artikel 351 första stycket FEUF, fortsätta att tillämpa denna konvention (se, för ett liknande resonemang, dom av den 18 november 2003, Budějovický Budvar,
C‑216/01
,
EU:C:2003:618
, punkterna
–
).
EU-domstolen delar den hänskjutande domstolens bedömning att Förbundsrepubliken Tysklands tillämpning av 1892 års konvention kan ge upphov till problem i form av att en varumärkesregistrering i Tyskland visserligen skulle kunna upprätthållas enbart på grund av att varumärket varit föremål för verkligt bruk i Schweiziska edsförbundet, medan varumärket däremot inte skulle kunna åberopas till stöd för en invändning mot registreringen av ett EU-varumärke. Om det i ett sådant invändningsförfarande framställdes en begäran om bevis på verkligt bruk av det tyska varumärket, skulle varumärkesinnehavaren nämligen inte kunna lägga fram sådan bevisning enbart med avseende på unionen.
Nyss nämnda problem är emellertid en oundviklig följd av att 1892 års konvention är oförenlig med unionsrätten, och det enda sättet att lösa problemet är att undanröja oförenligheten mellan konventionen och unionsrätten, vilket Förbundsrepubliken Tyskland är skyldig att göra enligt artikel 351 andra stycket FEUF.
Mot bakgrund av det ovan anförda ska den femte frågan besvaras enligt följande. Artikel 351 första stycket FEUF ska tolkas på så sätt att den tillåter att en domstol i en medlemsstat tillämpar en konvention som ingåtts före den 1 januari 1958 eller, för stater som senare ansluter sig till unionen, före tidpunkten för deras anslutning, såsom 1892 års konvention, i vilken det föreskrivs att användningen av ett i nämnda medlemsstat registrerat varumärke i ett tredjeland som är avtalsslutande part till den konventionen ska beaktas vid bedömningen av huruvida varumärket har varit föremål för ”verkligt bruk”, i den mening som avses i artikel 12.1 i direktiv 2008/95. Detta gäller i avvaktan på att det blir möjligt att undanröja eventuella oförenligheter mellan EUF-fördraget och konventionen med hjälp av något av de medel som anges i artikel 351 andra stycket FEUF.
Den sjätte frågan
Den hänskjutande domstolen har ställt den sjätte frågan för att få klarhet i huruvida artikel 12.1 i direktiv 2008/95 ska tolkas på så sätt att det är varumärkesinnehavaren som har bevisbördan för att ett varumärke har varit föremål för ”verkligt bruk”, i den mening som avses i den bestämmelsen.
Den hänskjutande domstolen har i det avseendet preciserat att enligt de allmänna civilprocessrättsliga principer som gäller i Tyskland är det den som har ansökt om upphävande av ett varumärke på grund av bristande användning som har bevisbördan för att varumärket inte har använts, varvid varumärkesinnehavaren endast är skyldig att på ett uttömmande och detaljerat sätt ange på vilket sätt denne har använt varumärket, dock utan att behöva lägga fram bevis på att det använts.
EU-domstolen gör i denna del följande bedömning. I skäl 6 i direktiv 2008/95 anges visserligen bland annat att medlemsstaterna bör förbli fria att fastställa procedurregler för upphävande av varumärken som förvärvats genom registrering.
Detta kan emellertid inte anses innebära att frågan om vem som i ett förfarande om upphävande av ett varumärke på grund av bristande användning har bevisbördan för att varumärket varit föremål för verkligt bruk, i den mening som avses i artikel 12.1 i direktiv 2008/95, utgör en sådan procedurregel som omfattas av medlemsstaternas befogenhet (se, analogt, dom av den 19 juni 2014, Oberbank m.fl.,
C‑217/13 och C‑218/13
,
EU:C:2014:2012
, punkt
).
Om frågan angående bevisbördan för att styrka verkligt bruk av ett varumärke i ett förfarande om upphävande av varumärket på grund av bristande användning omfattades av medlemsstaternas nationella rätt, skulle detta kunna innebära ett varierande skydd för varumärkesinnehavarna beroende på vilken lag som är tillämplig, och därmed skulle målet att ”samma rättsliga skydd [ska gälla] i alla [medlemsstater]” i skäl 10 i direktiv 2008/95, som där anges vara av ”avgörande betydelse”, inte uppnås (se, analogt, dom av den 19 juni 2014, Oberbank m.fl.,
C‑217/13 och C‑218/13
,
EU:C:2014:2012
, punkt
och där angiven rättspraxis).
Det ska även erinras om att domstolen i domen av den 26 september 2013, Centrotherm Systemtechnik/harmoniseringskontoret och centrotherm Clean Solutions (
C‑610/11 P
,
EU:C:2013:593
, punkt
), med avseende på upphävande av ett EU-varumärke, slog fast att principen att det ankommer på varumärkesinnehavaren att lägga fram bevis på verkligt bruk av varumärket i själva verket endast är ett uttryck för vad som följer av sunt förnuft och ett grundläggande krav på att förfarandet ska vara effektivt.
Domstolen fann att detta innebär att det i princip ankommer på innehavaren av det EU-varumärke som avses med en ansökan om upphävande att styrka att varumärket varit föremål för verkligt bruk (dom av den 26 september 2013, Centrotherm Systemtechnik/harmoniseringskontoret och centrotherm Clean Solutions,
C‑610/11 P
,
EU:C:2013:593
, punkt
).
Det nyss anförda gäller dock även för bevis på verkligt bruk, i den mening som avses i artikel 12.1 i direktiv 2008/95, av ett varumärke som registrerats i en medlemsstat.
EU-domstolen finner nämligen att det är innehavaren av det omtvistade varumärket som har bäst förutsättningar att lägga fram bevisning i form av konkreta handlingar till stöd för att varumärket har varit föremål för verkligt bruk (se, analogt, dom av den 19 juni 2014, Oberbank m.fl.,
C‑217/13 och C‑218/13
,
EU:C:2014:2012
, punkt
).
Mot bakgrund av det ovan anförda ska den sjätte frågan besvaras enligt följande. Artikel 12.1 i direktiv 2008/95 ska tolkas på så sätt att det är varumärkesinnehavaren som har bevisbördan för att ett varumärke har varit föremål för ”verkligt bruk”, i den mening som avses i den bestämmelsen.
Rättegångskostnader
Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (fjärde avdelningen) följande:

1)
Artiklarna 12.1 och 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar ska tolkas på så sätt att ett varumärke som registrerats för en kategori av varor och reservdelar till dessa ska anses ha varit föremål för ”verkligt bruk”, i den mening som avses i artikel 12.1 i direktivet, för samtliga varor i denna kategori och reservdelar till dessa, om varumärket endast har varit föremål för verkligt bruk för vissa av dessa varor, såsom dyra lyxsportbilar, eller enbart för reservdelar eller tillbehör till vissa av varorna, såvida det inte framgår av relevanta faktiska omständigheter och relevant bevisning att konsumenter som vill köpa de aktuella varorna uppfattar dessa som en självständig underkategori till den varukategori som varumärket har registrerats för.

2)
Artikel 12.1 i direktiv 2008/95 ska tolkas på så sätt att ett varumärke kan anses vara föremål för verkligt bruk i samband med att varumärkesinnehavaren säljer begagnade varor som har förts ut på marknaden under varumärket.

3)
Artikel 12.1 i direktiv 2008/95 ska tolkas på så sätt att en varumärkesinnehavare ska anses göra verkligt bruk av varumärket när denne tillhandahåller vissa tjänster avseende varor som tidigare saluförts under varumärket, under förutsättning att dessa tjänster tillhandahålls under varumärket.

4)
Artikel 351 första stycket FEUF ska tolkas på så sätt att den tillåter att en domstol i en medlemsstat i Europeiska unionen tillämpar en konvention som ingåtts före den 1 januari 1958 eller, för stater som senare anslutit sig till unionen, före tidpunkten för deras anslutning, såsom den i Berlin undertecknade konventionen av den 13 april 1892 mellan Schweiz och Tyskland om ömsesidigt skydd för patent, mönster, modeller och varumärken, i dess ändrade lydelse, i vilken det föreskrivs att användningen av ett i nämnda medlemsstat registrerat varumärke i ett tredjeland som är avtalsslutande part till den konventionen ska beaktas vid bedömningen av huruvida varumärket har varit föremål för ”verkligt bruk”, i den mening som avses i artikel 12.1 i direktiv 2008/95. Detta gäller i avvaktan på att det blir möjligt att undanröja eventuella oförenligheter mellan EUF-fördraget och konventionen med hjälp av något av de medel som anges i artikel 351 andra stycket FEUF.

5)
Artikel 12.1 i direktiv 2008/95 ska tolkas på så sätt att det är varumärkesinnehavaren som har bevisbördan för att ett varumärke har varit föremål för ”verkligt bruk”, i den mening som avses i den bestämmelsen.

Underskrifter
(
*1
)	Rättegångsspråk: tyska.