CELEX: 62015TJ0577
Uniemerk
Nietigheidsprocedure
Uniewoordmerk SHERPA
Ouder nationaal woordmerk SHERPA
Gedeeltelijke nietigverklaring
Voorwerp van het geschil voor de kamer van beroep
Normaal gebruik van het merk
Artikel 42, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 47, lid 2, van verordening (EU) 2017/1001]
Artikel 53, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 60, lid 2, onder a), van verordening 2017/1001]
Relatieve weigeringsgrond
Verwarringsgevaar
Artikel 8, lid 1, onder a) en b), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder a) en b), van verordening 2017/1001]

Voorgeschiedenis van het geding
Op 26 mei 2011 heeft verzoeker, Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez, bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) een Uniemerkaanvraag ingediend op grond van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (
PB 2009, L 78, blz. 1
), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (
PB 2017, L 154, blz. 1
)].
De inschrijvingsaanvraag betreft het woordteken SHERPA.
De inschrijvingsaanvraag betrof waren en diensten van met name de klassen 9 en 42 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. In de merkaanvraag zijn deze waren en diensten voor elk van deze klassen als volgt omschreven:
–
klasse 9: „Draagbare en mobiele digitale elektronica voor het verzenden en ontvangen van telefoontjes, faxen, e-mails, video, rechtstreekse berichten, muziek, audiovisuele en andere multimediastukken en andere digitale gegevens; mp3-spelers en andere digitale audio- en videoafspeelapparatuur; computers op handformaat, persoonlijke digitale hulptoestellen, elektronische organizers, elektronische kladblokken; magnetische gegevensdragers; telefoons, mobiele telefoons, computerspelmachines, beeldtelefoons, camera’s; radio’s; radiozenders; videocamera’s; hardware en software; software en firmware, te weten besturingssysteemprogramma’s, programma’s voor gegevenssynchronisatie, en gereedschapsprogramma’s voor de ontwikkeling van applicaties voor personal computers en zakcomputers; software voor letterherkenning, software voor beheer van telefoonsystemen, software voor mobieltjes; informatieopvragingssoftware en -hardware op telefoonbasis; software voor het doorsturen van berichten; spelsoftware; geregistreerde computerprogramma’s voor het beheer van persoonlijke informatie; software voor databasebeheer; software voor e-mail en berichten; software voor databasesynchronisatie; computerprogramma’s voor het verkrijgen van toegang tot, het bekijken en het doorzoeken van on-linedatabases; hardware en software voor het leveren van integrale telefooncommunicatie met geautomatiseerde wereldwijde informatienetwerken; onderdelen en accessoires voor elektronische apparaten op handformaat en mobiele, digitale elektronische apparaten; onderdelen en accessoires voor mobiele telefoons; tassen voor mobiele telefoons; hoesjes voor mobiele telefoons; etuis voor mobiele telefoons vervaardigd uit leder of kunstleder; etuis voor mobiele telefoons vervaardigd uit weefsels of textiel; batterijen en cellen; oplaadbare batterijen; laadapparaten; laadapparaten voor elektrische batterijen; hoofdtelefoons; stereohoofdtelefoons; oortelefoons; stereoboxen; speakers; luidsprekers voor thuis; luidsprekerapparaten voor persoonlijke stereoapparaten; microfoons; geluidsinstallaties [voor auto’s]; apparaten voor het verbinden en opladen van draagbare en in de hand te houden digitale elektronische toestellen; gebruiksaanwijzingen in elektronisch leesbare, machinaal leesbare of computerleesbare vorm voor gebruik in samenhang met, en als eenheid verkocht bij, de voornoemde goederen; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen, met uitzondering van apparaten en instrumenten voor selectie van televisieprogramma’s en andere programma’s, en met nadrukkelijke uitsluiting van enig product voor gebruik in samenhang met militaire voertuigen en terreinvoertuigen (al dan niet militair) en enig product voor militaire doeleinden”;
–
klasse 42: „Wetenschappelijke diensten; industriële analyse en industrieel onderzoek; ontwerpen en ontwikkelen van computers en software; raadgeving op het gebied van multimediasoftware en audiovisuele software; verschaffing van zoekmachines voor het verkrijgen van gegevens via communicatienetwerken; diensten van een applicatieprovider (asp) op het gebied van software voor gebruik in samenhang met on-lineabonnering op muziek, software die gebruikers in staat stelt om muziek en audio-, video-, tekst- en multimedia-inhoud op het gebied van ontspanning te spelen en te programmeren, en software met muziekgeluidsopnamen, audio-, video-, tekst- en multimedia-inhoud op het gebied van ontspanning; verschaffing van tijdelijk gebruik van niet-downloadbare on-linesoftware om gebruikers in staat te stellen om audio-, video-, tekst- en andere multimedia-inhoud, waaronder muziek-, concert-, video-, radio-, televisie-, nieuws-, sport-, spel-, culturele-evenementen- en ontspanningsprogramma’s te programmeren; verschaffing van onlinefaciliteiten via een wereldwijd computernetwerk om gebruikers in staat te stellen om de programmering van audio-, video-, tekst- en andere multimedia-inhoud, waaronder muziek, concerten, video’s, radio, televisie, nieuws, sport, spellen, culturele evenementen en programma’s op het gebied van ontspanning, te programmeren zoals deze zullen worden uitgezonden; verschaffen van zoekmachines voor het verkrijgen van gegevens op een wereldwijd computernetwerk; het runnen van zoekmachines; computerraadgeving en -ondersteuning met betrekking tot het scannen van informatie op computerschijven, al deze diensten in de klasse 42 geen verband houdend met het verlenen van toegang (software) tot verhandelplatforms voor het verrichten en uitvoeren van transacties met waardepapieren en transacties met andere verhandelbare financiële instrumenten (uitgezonderd het verlenen van toegang tot internet)”.
De merkaanvraag werd gepubliceerd in het
Blad van gemeenschapsmerken
nr. 135/2011 van 20 juli 2011 en het woordteken SHERPA is op 27 april 2012 als Uniemerk ingeschreven onder nummer 10000339.
Op 23 november 2012 heeft interveniënte, Núcleo de comunicaciones y control, SL, bij het EUIPO een vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk ingesteld op grond van artikel 53, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 60, lid 1, onder a), van verordening 2017/1001], gelezen in samenhang met artikel 8, lid 1, onder a) en b), van voornoemde verordening [thans artikel 8, lid 1, onder a) en b), van verordening 2017/1001].
Deze vordering had betrekking op alle door het litigieuze merk bedoelde waren en diensten en was gebaseerd op het bestaan van een ouder merk, te weten het Spaanse woordmerk SHERPA, dat op 22 maart 1999 onder nr. 2187342 was ingeschreven voor waren van klasse 9 die als volgt zijn omschreven: „Systemen voor gegevensverwerking en met name controle- en bewakingssystemen”.
Verzoeker heeft voor de nietigheidsafdeling gevorderd dat interveniënte het bewijs levert van het normale gebruik van het oudere merk. Deze vordering was gegrond op artikel 57, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 (thans artikel 64, leden 2 en 3, van verordening 2017/1001), volgens hetwelk de Uniemerkhouder kan verzoeken dat het bewijs wordt geleverd dat het oudere merk in de vijf jaren die voorafgaan aan de datum van de vordering tot nietigverklaring normaal is gebruikt op het grondgebied waarop het wordt beschermd.
Naar aanleiding van deze vordering heeft interveniënte documenten overgelegd om dit normale gebruik aan te tonen.
Op 31 juli 2013 heeft verzoeker zijn merkaanvraag gewijzigd door de volgende beperking toe te voegen op het einde van de opgave van waren van klasse 9 (hierna: „beperking”): „met uitdrukkelijke uitsluiting van controle- en bewakingssystemen en systemen voor gegevensverwerking bestemd voor controle en bewaking”.
In haar opmerkingen van 11 oktober 2013 heeft interveniënte het EUIPO ter kennis gebracht dat zij haar vordering tot nietigverklaring van het litigieuze merk handhaafde, niettegenstaande de beperking.
Op 27 februari 2014 heeft de nietigheidsafdeling van het EUIPO de vordering tot nietigverklaring van interveniënte deels toegewezen. In deze beslissing heeft zij geoordeeld dat de door interveniënte overgelegde bewijzen het gebruik van het oudere merk enkel aantoonden voor systemen voor gegevensverwerking alsook voor controle- en bewakingssystemen in industriële procedés.
Op 25 april 2014 heeft verzoeker op grond van de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 (thans artikelen 66 tot en met 71 van verordening 2017/1001) bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de nietigheidsafdeling.
In het kader van deze procedure heeft verzoeker op 27 juni 2014 een schriftelijke uiteenzetting van de gronden van zijn beroep ingediend. Dezelfde dag heeft hij bij het EUIPO een ander document ingediend, met als opschrift „Aanvullende schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep”. Deze twee documenten werden voor het verstrijken van de daarvoor vastgestelde termijn ingediend.
Bij beslissing van 17 juli 2015 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep van het EUIPO het beroep verworpen. Met de overweging dat geen van de partijen had verklaard het oneens te zijn met de door de nietigheidsafdeling verrichte beoordeling van het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk, heeft zij haar onderzoek beperkt tot de analyse van de toepassing van artikel 53, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met artikel 8, lid 1, onder a) en b), van dezelfde verordening.
In dat kader heeft de kamer van beroep het voor de beoordeling van de merken in aanmerking te nemen publiek afgebakend. Volgens haar waren de betrokken waren en diensten bepalend voor deze afbakening. Het ging hierbij om het grote publiek en een gespecialiseerd publiek voor de waren van klasse 9 en alleen om een gespecialiseerd publiek voor de diensten van klasse 42 (punt 26 van de bestreden beslissing).
Wat de vergelijking van de waren en diensten betreft, heeft de kamer van beroep de door de nietigheidsafdeling verrichte beoordeling overgenomen, volgens welke bepaalde litigieuze waren van klasse 9 dezelfde zijn als de door het oudere merk aangeduide waren van klasse 9 (punten 32, 33 en 34 van de bestreden beslissing). Net zoals de nietigheidsafdeling heeft zij bovendien geoordeeld dat bepaalde andere door het litigieuze merk aangeduide waren van klasse 9 en bepaalde door ditzelfde merk aangeduide diensten van klasse 42 soortgelijk zijn aan door het oudere merk aangeduide waren (punten 31, 36 en 37 van de bestreden beslissing).
Wat de vergelijking van de tekens betreft, heeft de kamer van beroep de – door partijen niet betwiste – beoordeling van de nietigheidsafdeling gevolgd om tot de slotsom te komen dat het dezelfde tekens betreft (punt 39 van de bestreden beslissing).
Op grond van de voorgaande elementen is de kamer van beroep tot de slotsom gekomen dat er sprake is van een dubbele gelijkheid, te weten de tekens zijn gelijk en de conflicterende waren zijn deels dezelfde. Zij heeft eveneens geoordeeld dat er gevaar voor verwarring van de conflicterende merken bestond voor een ander deel van de waren en voor door het litigieuze merk aangeduide diensten die als soortgelijk werden beschouwd (punten 40 tot en met 47 van de bestreden beslissing).
Conclusies van partijen
Verzoeker concludeert tot:
–
vernietiging van de bestreden beslissing;
–
verwijzing van het EUIPO en, in voorkomend geval, van interveniënte in de kosten, daaronder begrepen de kosten van de procedure voor de kamer van beroep.
Het EUIPO concludeert tot:
–
verwerping van het beroep;
–
verwijzing van verzoeker in de kosten.
Interveniënte concludeert tot:
–
verwerping van het beroep;
–
bevestiging van de bestreden beslissing;
–
verwijzing van verzoeker in de kosten.
In rechte
Om te beginnen dient te worden opgemerkt dat interveniënte met haar tweede vordering het Gerecht verzoekt, een arrest te wijzen waarbij de bestreden beslissing wordt bevestigd.
Dienaangaande moet worden vastgesteld dat, aangezien „bevestiging van de bestreden beslissing” neerkomt op de verwerping van het beroep, deze vordering in wezen strekt tot verwerping van het beroep en dus samenvalt met de eerste vordering van interveniënte [zie arrest van 11 juli 2017, Dogg Label/EUIPO – Chemoul (JAPRAG),
T‑406/16
, niet gepubliceerd,
EU:T:2017:482
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Verzoeker voert ter staving van zijn beroep tot vernietiging drie middelen aan: ten eerste, schending van artikel 63, lid 1, van artikel 64, lid 1, en van artikel 76, lid 1, van verordening nr. 207/2009 [thans respectievelijk artikel 70, lid 1, artikel 71, lid 1, en artikel 95, lid 1, van verordening 2017/1001], ten tweede, schending van artikel 57, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009, gelezen in samenhang met artikel 42, leden 2 en 3, van dezelfde verordening [thans artikel 47, leden 2 en 3, van verordening 2017/1001] en met regel 22 van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie van 13 december 1995 tot uitvoering van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad inzake het gemeenschapsmerk (
PB 1995, L 303, blz. 1
) [thans artikel 10 van gedelegeerde verordening (EU) 2017/1430 van de Commissie van 18 mei 2017 ter aanvulling van verordening nr. 207/2009 en tot intrekking van de verordeningen nr. 2868/95 en (EG) nr. 216/96 (
PB 2017, L 205, blz. 1
)] en, ten derde, schending van artikel 8, lid 1, onder a) en b), van verordening nr. 207/2009.
Eerste middel: weigering om het normale gebruik van het oudere merk te onderzoeken
Met zijn eerste middel verwijt verzoeker de kamer van beroep dat zij het normale gebruik van het oudere merk niet heeft onderzocht terwijl zij dat had moeten doen op grond van artikel 63, lid l, artikel 64, lid l, en artikel 76, lid l, van verordening nr. 207/2009.
Dit middel is gebaseerd op twee grieven.
Eerste grief: geen onderzoek van het normale gebruik ondanks een verzoek daartoe
Met zijn eerste grief betoogt verzoeker dat het normale gebruik door de kamer van beroep moest worden onderzocht daar hij in zijn schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep uitdrukkelijk had verzocht om tot dat onderzoek over te gaan.
Het EUIPO en interveniënte betwisten de gegrondheid van deze grief.
Om te beginnen dient eraan herinnerd te worden dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing niet is nagegaan of de door de nietigheidsafdeling verrichte beoordeling van het bewijs van het normale gebruik van het oudere merk gegrond was, daar zij van oordeel was dat deze beoordeling voor haar niet was betwist (zie punt 14 hierboven).
Daarnaast moet worden opgemerkt dat verzoeker ter ondersteuning van zijn beroep twee schriftelijke uiteenzettingen bij de kamer van beroep heeft ingediend.
In de eerste schriftelijke uiteenzetting heeft hij zich akkoord verklaard met de door de nietigheidsafdeling verrichte beoordeling van het normale gebruik van het oudere merk.
In de tweede schriftelijke uiteenzetting, die hij als een „aanvulling” op de eerste voorstelde, heeft verzoeker met name erop gewezen „dat het in [zijn] belang [was] […] dat de kamer van beroep – overeenkomstig haar plicht– een nieuw onderzoek verricht met betrekking tot het bewijs van gebruik dat is overgelegd door de partij die nietigverklaring vordert en dat wordt betwist met betrekking tot het oudere ingeschreven merk waarvan zij merkhoudster is en waarop zij haar beroep tot nietigverklaring baseer[de], daar op die manier zou worden bevestigd dat een afdoende gebruik van dit merk dat dit beroep kon rechtvaardigen, niet bewezen [was]” en dat „subsidiair, aldus z[ou] worden bevestigd dat het merk slechts zeer beperkt [was] gebruikt voor een zeer concrete waar die niets van doen had met de door verzoekers merk aangeduide waar en diensten” (bladzijden 2 en 3 van de tweede schriftelijke uiteenzetting).
Nadat hij aldus zijn voornemen kenbaar had gemaakt om kritiek te leveren op de door de nietigheidsafdeling verrichte beoordeling van het normale gebruik van het oudere merk, heeft verzoeker vervolgens, in deze tweede schriftelijke uiteenzetting, verschillende argumenten ontwikkeld tegen deze beoordeling (bladzijden 3 tot en met 8 van de tweede schriftelijke uiteenzetting).
Op grond van deze argumenten heeft hij gesteld dat volgens hem „niet tot de slotsom [kon] worden gekomen […] dat een normaal gebruik van het [Unie]merk [was] bewezen” (bladzijde 8 van de tweede schriftelijke uiteenzetting).
Ten eerste volgt uit deze voorstelling dat, zoals het EUIPO heeft aangegeven, verzoeker in zijn tweede schriftelijke uiteenzetting een stelling over het normale gebruik van het oudere merk heeft ingenomen die strijdig is met de stelling die hij hierover had ingenomen in zijn eerste schriftelijke uiteenzetting, terwijl de tweede schriftelijke uiteenzetting slechts als „aanvullend” op de eerste werd voorgesteld, een adjectief dat aan het EUIPO te kennen gaf dat de in de tweede uiteenzetting vermelde informatie slechts diende ter ondersteuning van de in de eerste uiteenzetting ingenomen stelling.
Ten tweede blijkt dat de door verzoeker ingediende „aanvullende schriftelijke uiteenzetting” twee passages bevat die onderling onverenigbaar zijn, aangezien in de ene passage de door de nietigheidsafdeling verrichte beoordeling wordt betwist en in de andere deze beoordeling wordt aanvaard. Enerzijds heeft verzoeker immers op de bladzijden 2 tot en met 8 van deze uiteenzetting kritiek geleverd op het door de nietigheidsafdeling ingenomen standpunt over het normale gebruik, zoals dit in de punten 32 tot en met 34 hierboven is benadrukt. Anderzijds heeft hij op bladzijde 8 van die uiteenzetting verklaard dat „[hij] dus, zoals […] in [zijn] vorige schriftelijke uiteenzetting vermeld, [instemde] met de opvatting van de nietigheidsafdeling dat ‚de door verzoekende partij overgelegde bewijzen van het gebruik niet [aantoonden] dat het merk [was] gebruikt voor die volledige ruime warencategorie, maar slechts het gebruik van het oudere merk [aantoonden] voor systemen voor gegevensverwerking en controle- en bewakingssystemen in industriële procedés’”.
In een dergelijke situatie zou de kamer van beroep zich in de plaats stellen van verzoeker indien zij een keuze zou maken tussen de door hem verdedigde tegenstrijdige standpunten en indien zij deductief zou bepalen op welke gronden de vordering, volgens haar, is gebaseerd. Volgens de rechtspraak staat het aan de verzoeker om het kader van het geding te bepalen door zijn vorderingen en argumenten precies en coherent te formuleren. De door verzoeker ingediende documenten op zich genomen moeten het voor de kamer van beroep mogelijk maken te begrijpen waarom verzoeker haar verzoekt om vernietiging of herziening van de beslissing [zie in die zin arresten van 28 april 2010, Claro/BHIM – Telefónica (Claro),
T‑225/09
, niet gepubliceerd,
EU:T:2010:169
, punt
, en 16 mei 2011, Atlas Transport/BHIM – Atlas Air (ATLAS),
T‑145/08
,
EU:T:2011:213
, punt
].
Ter terechtzitting voor het Gerecht heeft verzoeker aangegeven dat de eerste schriftelijke uiteenzetting zijn hoofdargumenten bevatte, maar moest worden geacht subsidiair te zijn geworden als gevolg van de indiening van de tweede schriftelijke uiteenzetting voor zover laatstgenoemde uiteenzetting, die weliswaar als aanvulling is voorgesteld, een belangrijke wijziging aanbracht aan verzoekers verdediging, te weten een tevoren niet besproken punt dat centraal is komen te staan in de sindsdien door deze partij tegen de bestreden beslissing geformuleerde kritiek.
In dit verband dient erop te worden gewezen – zoals het EUIPO ter terechtzitting heeft opgemerkt, daarin gesteund door interveniënte – dat de door partijen voor het EUIPO overgelegde schriftelijke uiteenzettingen op zich begrijpelijk moeten zijn overeenkomstig de in punt 37 hierboven aangehaalde rechtspraak. In casu beantwoordden de door verzoeker overgelegde documenten op het ogenblik van de indiening ervan niet aan dat vereiste, zoals in de punten 35 tot en met 38 hierboven is vermeld.
In deze omstandigheden mocht de kamer van beroep verzoekers tweede schriftelijke uiteenzetting buiten beschouwing laten, gelet op de tegenstrijdigheid die dat document bevatte en rekening houdend met de omstandigheid dat deze uiteenzetting was voorgesteld als zijnde een loutere aanvulling, waardoor verzoeker had aangegeven dat de hoofdargumenten zich in de eerst ingediende schriftelijke uiteenzetting bevonden.
Om deze redenen dient verzoekers eerste grief te worden afgewezen.
Tweede grief: functionele continuïteit tussen de instanties van het EUIPO en devolutieve werking van het beroep
Met zijn tweede grief betoogt verzoeker dat de kamer van beroep het normale gebruik van het oudere merk moest onderzoeken, zonder dat een verzoek daartoe moet zijn gedaan. Volgens hem moest dit onderzoek worden verricht, onafhankelijk van een dergelijk verzoek, vanwege het beginsel van de functionele continuïteit tussen de instanties van het EUIPO en de devolutieve werking van het beroep in die context. Uit dit beginsel en deze werking volgt volgens verzoeker dat de kamers van beroep hun beslissingen moeten baseren op alle gegevens, feitelijk en rechtens, die partijen in eerste aanleg hebben aangedragen.
Het EUIPO en interveniënte betwisten verzoekers betoog.
Dienaangaande is het van belang op te merken dat volgens de rechtspraak een verzoek om het normale gebruik van een ouder merk te bewijzen, aan de nietigheidsprocedure de specifieke en voorafgaande vraag van het normale gebruik van het oudere merk toevoegt die, wanneer zij door de merkhouder is opgeworpen, moet worden behandeld alvorens uitspraak wordt gedaan op de vordering tot nietigverklaring zelf [arrest van 13 september 2010, Inditex/BHIM – Marín Díaz de Cerio (OFTEN),
T‑292/08
,
EU:T:2010:399
, punt
].
Deze specifieke en voorafgaande aard vloeit voort uit het feit dat het onderzoek van het normale gebruik ertoe leidt dat wordt vastgesteld of het oudere merk als ingeschreven voor de betrokken waren of diensten kan worden beschouwd met het oog op het onderzoek van de vordering tot nietigverklaring. Dit onderzoek maakt dus geen deel uit van het onderzoek van de vordering tot nietigverklaring zelf, die is ontleend aan het bestaan van gevaar voor verwarring met dit merk (zie in die zin arrest van 13 september 2010, OFTEN,
T‑292/08
,
EU:T:2010:399
, punt
).
Hieruit volgt dat als de vraag inzake het normale gebruik haar niet uitdrukkelijk wordt voorgelegd, zij geen rechtsvraag vormt die de kamer van beroep noodzakelijkerwijs dient te onderzoeken om het bij haar aanhangig gemaakte geschil te beslechten. In deze omstandigheden moet worden geoordeeld dat deze vraag geen deel uitmaakt van het voorwerp van het geschil voor de kamer van beroep [zie arrest van 12 maart 2014, El Corte Inglés/BHIM – Technisynthese (BTS),
T‑592/10
, niet gepubliceerd,
EU:T:2014:117
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Hieruit volgt dat de functionele continuïteit tussen de instanties van het EUIPO en de devolutieve werking van het bij de kamer van beroep ingestelde beroep, anders dan verzoeker betoogt, niet als gevolg hebben dat de kamer van beroep automatisch uitspraak moet doen over vragen betreffende het normale gebruik van het oudere merk wanneer deze vragen niet uitdrukkelijk voor haar worden aangevoerd door de verzoekende partij.
De tweede grief van het eerste middel en, gelet op het antwoord op de eerste grief, het gehele eerste middel moeten dus worden verworpen.
Tweede middel: onjuiste beoordeling bij de analyse van de bewijselementen om het normale gebruik van het oudere merk aan te tonen
Met zijn tweede middel betoogt verzoeker dat de beslissing van de nietigheidsafdeling blijk geeft van een onjuiste opvatting wat het gebruik van het oudere merk betreft, in strijd met artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 en regel 22 van verordening nr. 2868/95. In antwoord op een door het Gerecht ter terechtzitting gestelde vraag heeft verzoeker verduidelijkt dat dit middel ook was ontleend aan schending van artikel 57, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009, dat de overlegging van bewijsstukken van het normale gebruik van het oudere merk in het kader van een nietigheidsprocedure betreft.
In zijn geschriften verduidelijkt verzoeker dat dit middel subsidiair wordt aangevoerd en door het Gerecht slechts moet worden onderzocht in geval van verwerping van het eerste, hierboven onderzochte middel. Aangezien het eerste middel in punt 48 hierboven is verworpen, dient het tweede middel te worden onderzocht. In het kader van dit subsidiaire middel analyseert verzoeker verschillende documenten die door interveniënte tijdens de procedure voor de nietigheidsafdeling zijn overgelegd en verzoekt hij het Gerecht om vast te stellen dat deze documenten niet de nodige bewijswaarde hebben om het normale gebruik van het oudere merk aan te tonen.
Het EUIPO en interveniënte betwisten de ontvankelijkheid en de gegrondheid van het middel.
Dienaangaande dient in herinnering te worden gebracht dat volgens de rechtspraak de bij het Gerecht in merkenzaken ingestelde beroepen toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het EUIPO beogen. In dit kader kan het Gerecht de feitelijke omstandigheden niet opnieuw onderzoeken tegen de achtgrond van elementen die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd [zie arrest van 16 april 2015, Matratzen Concord/BHIM – KBT (ARKTIS),
T‑258/13
, niet gepubliceerd,
EU:T:2015:207
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak].
In casu staat vast dat de kamer van beroep de door interveniënte overgelegde elementen ten bewijze van het normale gebruik van het oudere merk niet autonoom en volledig heeft onderzocht en dat zij dit niet hoefde te doen bij gebreke van een duidelijk aan haar gericht verzoek daartoe van verzoeker.
Hieruit volgt dat deze elementen overeenkomstig de hierboven in punt 52 aangehaalde rechtspraak niet kunnen worden onderzocht door het Gerecht en dat het tweede middel moet worden verworpen.
Derde middel: onjuiste beoordeling van de gelijkheid of soortgelijkheid van de waren en diensten
Met zijn derde middel, te weten schending van artikel 8, lid 1, onder a) en b), van verordening nr. 207/2009, verwijt verzoeker de kamer van beroep een onjuiste beoordeling te hebben gemaakt van de gelijkheid of soortgelijkheid van de door de conflicterende merken aangeduide waren en diensten.
In zijn geschriften verduidelijkt verzoeker dat dit middel nog meer subsidiair wordt aangevoerd en slechts moet worden onderzocht indien de bestreden beslissing niet wordt vernietigd op grond van het eerste of het tweede middel. Aangezien deze middelen zijn verworpen, dient te worden overgegaan tot analyse van dit derde middel, waarbij allereerst de overwegingen van de kamer van beroep aangaande het relevante publiek en de vergelijking van de tekens dienen te worden onderzocht.
Relevant publiek
Voor de beoordeling van het verwarringsgevaar dient rekening te worden gehouden met de gemiddelde consument van de betrokken warencategorie, die de normaal geïnformeerde en redelijk omzichtige en oplettende consument is waarvan het aandachtsniveau kan variëren naargelang van de categorie waren of diensten waarom het gaat [zie arrest van 13 februari 2007, Mundipharma/BHIM – Altana Pharma (RESPICUR),
T‑256/04
,
EU:T:2007:46
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak].
In punt 26 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep vastgesteld dat het relevante publiek voor de waren van klasse 9 enerzijds het grote publiek en anderzijds een gespecialiseerd publiek omvatte, waarbij laatstgenoemd publiek is samengesteld uit ondernemingen die specifieke kennis of beroepservaring hebben. In hetzelfde punt heeft zij opgemerkt dat de diensten van klasse 42 waren bestemd voor een publiek dat wetenschappelijke en technische kennis bezit en dat een hoger aandachtsniveau heeft. Deze beoordelingen kunnen door het Gerecht worden bevestigd daar zij door verzoeker niet zijn betwist en gegrond zijn.
Verder heeft de kamer van beroep in punt 25 van de bestreden beslissing geoordeeld – zonder dat dit door verzoeker is betwist – dat het relevante grondgebied dat van de Europese Unie is. In antwoord op een vraag ter terechtzitting heeft het EUIPO erkend dat het het relevante grondgebied onjuist had afgebakend, maar heeft het aangevoerd dat dit geen gevolgen had voor de rechtmatigheid van de bestreden beslissing. Verzoeker heeft betoogd dat die onjuiste opvatting een invloed kon hebben op de beoordeling van de begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken. Dienaangaande dient te worden opgemerkt dat de kamer van beroep weliswaar blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting, aangezien het oudere merk een Spaans merk is en het in aanmerking te nemen relevante grondgebied derhalve Spanje is, maar dat deze onjuiste opvatting geen invloed heeft gehad op de rechtmatigheid van de bestreden beslissing. Deze onjuiste opvatting kan immers de beoordeling van de visuele, fonetische of zelfs begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken niet beïnvloeden, daar het om dezelfde merken gaat, en evenmin de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren en diensten, aangezien niet blijkt dat deze kan afhangen van het relevante grondgebied, wat overigens in casu niet is aangevoerd.
Vergelijking van de tekens
In casu heeft de kamer van beroep in punt 39 van de bestreden beslissing geoordeeld dat de conflicterende tekens gelijk zijn, aangezien zij uitsluitend bestaan uit de term „sherpa”. Deze vaststelling kan worden bevestigd, omdat zij evident is en door verzoeker niet is betwist.
Vergelijking van de waren en diensten
–
Eerste grief: beoordeling van de soortgelijkheid van de door het oudere merk aangeduide waren van klasse 9 en de door het litigieuze merk aangeduide diensten van klasse 42
In de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep geoordeeld dat bepaalde diensten van klasse 42 die in verzoekers inschrijvingsaanvraag zijn vermeld, soortgelijk zijn aan de door het oudere merk aangeduide waren van klasse 9.
Verzoeker betwist deze beoordeling voor de volgende diensten: „raadgeving op het gebied van multimediasoftware en audiovisuele software; verschaffing van zoekmachines voor het verkrijgen van gegevens via communicatienetwerken; verschaffen van zoekmachines voor het verkrijgen van gegevens op een wereldwijd computernetwerk”.
De vaststelling van soortgelijkheid door de kamer van beroep is door verzoeker eveneens betwist voor de hierna opgesomde diensten: „diensten van een applicatieprovider (asp) op het gebied van software voor gebruik in samenhang met on-lineabonnering op muziek, software die gebruikers in staat stelt om muziek en audio-, video-, tekst- en multimedia-inhoud op het gebied van ontspanning te spelen en te programmeren, en software met muziekgeluidsopnamen, audio-, video-, tekst- en multimedia-inhoud op het gebied van ontspanning; verschaffing van tijdelijk gebruik van niet-downloadbare on-linesoftware om gebruikers in staat te stellen om audio-, video-, tekst- en andere multimedia-inhoud, waaronder muziek-, concert-, video-, radio-, televisie-, nieuws-, sport-, spel-, culturele-evenementen- en ontspanningsprogramma’s te programmeren; verschaffing van onlinefaciliteiten via een wereldwijd computernetwerk om gebruikers in staat te stellen om de programmering van audio-, video-, tekst- en andere multimedia-inhoud, waaronder muziek, concerten, video’s, radio, televisie, nieuws, sport, spellen, culturele evenementen en programma’s op het gebied van ontspanning, te programmeren zoals deze zullen worden uitgezonden”.
Volgens verzoeker zijn deze diensten niet complementair met of soortgelijk aan de onder het oudere merk verkochte software met industriële functies, aangezien die diensten – anders dan de software – telkens slechts door één eindgebruiker tegelijkertijd kunnen worden gebruikt.
Dienaangaande dient erop te worden gewezen dat, zoals de kamer van beroep heeft geoordeeld, de eerste reeks diensten als bedoeld in punt 62 hierboven en de door het oudere merk aangeduide waren waarvoor een normaal gebruik is aangetoond, complementair zijn.
De complementariteit vloeit immers voort uit het feit dat het gebruik van de door het oudere merk aangeduide waren het gebruik vereist van de door de kamer van beroep vermelde „software” en „toepassingen”. Evenzeer kunnen die „software” en die „toepassingen” niet aan gebruikers worden verleend zonder de waren die het gebruik ervan mogelijk maken, waaronder de controle- en bewakingssystemen die door verzoeker worden verhandeld onder het oudere merk waarvan het gebruik is bewezen.
Aan deze beoordeling wordt niet afgedaan door het gebruik van de door het oudere merk aangeduide waren in industriële procedés, aangezien de term „industrieel” slechts betekent dat bij gebruik ervan in een industrieel kader de door dit merk aangeduide controle- en bewakingsproducten bestemd kunnen zijn voor een groot aantal gebruikers en passen in een dynamiek die vergelijkbaar is met die van serieproductie.
Het bestaan van die complementariteit tussen de onder het oudere merk verkochte waren en de door de het litigieuze merk aangeduide diensten staat echter niet in de weg aan de eventuele soortgelijkheid ervan, daar volgens de rechtspraak bij de beoordeling van de soortgelijkheid rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen de betrokken waren en diensten kenmerken, waaronder met name de aard, de bestemming en het gebruik, maar ook het concurrerend dan wel complementair karakter ervan [zie arrest van 11 juli 2007, El Corte Inglés/BHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños),
T‑443/05
,
EU:T:2007:219
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak].
De complementariteit die bestaat tussen waren en diensten, met name de omstandigheid dat de ene wordt gebruikt in combinatie met of in verband met de andere, kan bij het relevante publiek de indruk wekken dat deze waren en diensten soortgelijk zijn.
In casu moet de door de kamer van beroep gedane vaststelling van soortgelijkheid, die is gebaseerd op complementariteit, worden bevestigd, gelet op de complexe aard van de betrokken waren en diensten en in het bijzonder gelet op de zelfs voor een gespecialiseerd publiek bestaande moeilijkheid om een onderscheid te maken tussen wat tot hardware en wat tot software of toepassingen behoort, daar beide worden verondersteld samen te functioneren.
Wat de tweede reeks diensten als bedoeld in punt 63 hierboven betreft, deze kunnen soortgelijk worden geacht, ook al gaat het om een geringe mate van soortgelijkheid ten opzichte van de door het oudere merk aangeduide waren, zoals de kamer van beroep heeft beslist, daar deze diensten door dezelfde ondernemingen kunnen worden verricht en zij voor hetzelfde publiek zijn bestemd.
Om deze redenen heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat de betrokken diensten en de door het oudere merk aangeduide waren waarvoor een normaal gebruik was bewezen, soortgelijk zijn.
–
Tweede grief: beoordeling van de gelijkheid of soortgelijkheid van de door het oudere merk aangeduide waren van klasse 9 en de door het litigieuze merk aangeduide waren van klasse 9
Wat de vergelijking van de waren van klasse 9 betreft, heeft de kamer van beroep in de bestreden beslissing geoordeeld dat de volgende door het litigieuze merk aangeduide waren dezelfde zijn als de door het oudere merk aangeduide waren: „hardware en software; software en firmware, te weten besturingssysteemprogramma’s, programma’s voor gegevenssynchronisatie, en gereedschapsprogramma’s voor de ontwikkeling van applicaties voor personal computers en zakcomputers; software voor letterherkenning, software voor beheer van telefoonsystemen, software voor mobieltjes; informatieopvragingssoftware en -hardware op telefoonbasis; software voor het doorsturen van berichten; geregistreerde computerprogramma’s voor het beheer van persoonlijke informatie; software voor databasebeheer; software voor e-mail en berichten; software voor databasesynchronisatie; computerprogramma’s voor het verkrijgen van toegang tot, het bekijken en het doorzoeken van on-linedatabases; hardware en software voor het leveren van integrale telefooncommunicatie met geautomatiseerde wereldwijde informatienetwerken”.
Voorts heeft de kamer van beroep vastgesteld dat andere waren, die hierna worden vermeld en die eveneens tot klasse 9 behoren, soortgelijk zijn aan de door het oudere merk aangeduide waren van klasse 9: „draagbare en mobiele digitale elektronica voor het verzenden en ontvangen van telefoontjes, faxen, e-mails, video, rechtstreekse berichten, muziek, audiovisuele en andere multimediastukken en andere digitale gegevens; mp3-spelers en andere digitale audio- en videoafspeelapparatuur; computers op handformaat, persoonlijke digitale hulptoestellen, elektronische organizers, elektronische kladblokken; magnetische gegevensdragers; telefoons, mobiele telefoons, beeldtelefoons, camera’s; radio’s; radiozenders; videocamera’s; onderdelen en accessoires voor elektronische apparaten op handformaat en mobiele, digitale elektronische apparaten; onderdelen en accessoires voor mobiele telefoons; gebruiksaanwijzingen in elektronisch leesbare, machinaal leesbare of computerleesbare vorm voor gebruik in samenhang met, en als eenheid verkocht bij, de voornoemde goederen; onderdelen en accessoires voor alle voornoemde goederen, met uitzondering van apparaten en instrumenten voor selectie van televisieprogramma’s en andere programma’s, en met nadrukkelijke uitsluiting van enig product voor gebruik in samenhang met militaire voertuigen en terreinvoertuigen (al dan niet militair) en enig product voor militaire doeleinden; met uitdrukkelijke uitsluiting van controle- en bewakingssystemen en systemen voor gegevensverwerking bestemd voor controle en bewaking”.
Met betrekking tot deze waren betoogt verzoeker primair dat de kamer van beroep bij de vergelijking van deze waren in de bestreden beslissing geen rekening heeft gehouden met de beperking. Deze beperking sluit uit dat de door het litigieuze merk aangeduide waren en de door het oudere merk aangeduide waren dezelfde of soortgelijk zijn.
Subsidiair betwist verzoeker de analyse die de kamer van beroep heeft verricht om tot de slotsom te komen dat de betrokken waren gelijk dan wel soortgelijk zijn.
Het EUIPO en interveniënte betwisten verzoekers betoog.
In dit verband dient in herinnering te worden gebracht dat overeenkomstig artikel 26, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 31, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001] Uniemerkaanvragen een opgave bevatten van de waren of diensten waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
Voorts bepaalt artikel 43, lid 1, van verordening nr. 207/2009 [thans artikel 49, lid 1, van verordening 2017/1001] dat de aanvrager te allen tijde zijn Uniemerkaanvraag kan intrekken of de daarin opgenomen opgave van de waren of diensten kan beperken.
In casu, zoals vermeld in punt 9 hierboven, heeft verzoeker tijdens de nietigheidsprocedure voor de nietigheidsafdeling de beperking doen opnemen.
Ten gevolge van de beperking eindigt de opgave van de door het litigieuze merk aangeduide waren van klasse 9 met een zinsdeel dat aangeeft dat deze opgave geldt „met uitdrukkelijke uitsluiting van controle- en bewakingssystemen en systemen voor gegevensverwerking bestemd voor controle en bewaking”.
Naast de loutere vermelding van de beperking, in verband met bepaalde waren, in de punten 30 en 35 van de bestreden beslissing zonder enige andere aanduiding, verduidelijking of rechtvaardiging, blijkt uit deze beslissing niet dat de voornoemde beperking uitdrukkelijk het voorwerp heeft uitgemaakt van een specifieke analyse door de kamer van beroep in het kader van haar beoordeling van de gelijkheid of soortgelijkheid van de door de conflicterende merken aangeduide waren van klasse 9.
Volgens de rechtspraak kan de inaanmerkingneming van een dergelijke beperking tijdens de administratieve procedure, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, ertoe leiden dat waren die tevoren als dezelfde werden beschouwd, niet meer als zodanig worden beschouwd [zie in die zin arrest van 30 september 2015, Gat Microencapsulation/BHIM – BASF (KARIS),
T‑720/13
, niet gepubliceerd,
EU:T:2015:735
, punt
]. Wanneer de conflicterende merken gelijk zijn, heeft dit als gevolg dat, in voorkomend geval, de toepasselijke bepaling niet meer artikel 8, lid 1, onder a), van verordening nr. 207/2009 is, maar artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening.
In deze omstandigheden dient te worden geoordeeld dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting die haar beoordeling van de gelijkheid of soortgelijkheid van de door de conflicterende merken aangeduide waren van klasse 9 heeft kunnen aantasten.
Aangezien de onjuiste opvatting waarvan de kamer van beroep blijk heeft gegeven een beslissende invloed kon hebben op de inhoud van de bestreden beslissing voor zover deze de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk voor de waren van klasse 9 betrof, dient de bestreden beslissing te worden vernietigd met betrekking tot de beoordeling van de waren van die klasse [zie in die zin arresten van 9 maart 2012, Colas/BHIM – García-Teresa Gárate en Bouffard Vicente (BASE-SEAL),
T‑172/10
, niet gepubliceerd,
EU:T:2012:119
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak].
In hun geschriften hebben het EUIPO en interveniënte het Gerecht in wezen verzocht om de bestreden beslissing te herzien indien het Gerecht van oordeel zou zijn dat deze een beoordelingsfout bevatte met betrekking tot het onderzoek van de beperking.
Volgens de rechtspraak beschikt het Gerecht over een bevoegdheid tot herziening, maar moet de uitoefening ervan beperkt blijven tot situaties waarin het Gerecht na toetsing van de beoordeling van de kamer van beroep in staat is om op basis van de elementen, feitelijk en rechtens, zoals deze zijn vastgesteld, te bepalen welke beslissing de kamer van beroep had moeten nemen. Het Gerecht mag zijn eigen beoordeling niet in de plaats stellen van die van de kamer van beroep, en a fortiori niet overgaan tot een beoordeling waarover die kamer van beroep nog geen standpunt heeft ingenomen (zie in die zin arrest van 5 juli 2011, Edwin/BHIM,
C‑263/09 P
,
EU:C:2011:452
, punt
).
In de omstandigheden van het onderhavige geval kan het Gerecht deze bevoegdheid tot herziening niet uitoefenen zonder de hem door de rechtspraak opgelegde grenzen te overschrijden, aangezien de kamer van beroep in de bestreden beslissing geen standpunt heeft ingenomen over de draagwijdte en de gevolgen van de beperking wat de beoordeling van de gelijkheid of soortgelijkheid van de door de conflicterende merken aangeduide waren van klasse 9 betreft, zodat het Gerecht dienaangaande niet beschikt over een beoordeling die het overeenkomstig de rechtspraak kan toetsen en, in voorkomend geval, herzien.
In deze omstandigheden dient de tweede grief van het derde middel te worden toegewezen, dient de bestreden beslissing te worden vernietigd voor zover zij de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk voor de waren van klasse 9 betreft, en dient de zaak, zoals het EUIPO ter terechtzitting tot slot heeft gesuggereerd, te worden terugverwezen naar de kamer van beroep voor een nieuwe uitspraak over dit deel van de vordering.
Aangezien de kamer van beroep echter op goede gronden heeft geoordeeld dat de door het litigieuze merk aangeduide diensten van klasse 42 soortgelijk zijn aan de door het oudere merk aangeduide waren van klasse 9 waarvoor een normaal gebruik is bewezen (zie punt 72 hierboven) en voorts de door de kamer van beroep verrichte globale beoordeling van het verwarringsgevaar – die niet specifiek door verzoeker is betwist – kan worden bevestigd door het Gerecht, dient het onderhavige beroep te worden verworpen voor zover het de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk voor de diensten van klasse 42 betreft.
Kosten
In het verzoekschrift heeft verzoeker gevorderd dat het EUIPO en, in voorkomend geval, interveniënte worden verwezen in de kosten.
Volgens artikel 134, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht draagt elke partij haar eigen kosten, indien partijen onderscheidenlijk op een of meer punten in het ongelijk worden gesteld. Indien dit gelet op de omstandigheden van de zaak gerechtvaardigd voorkomt, kan het Gerecht evenwel beslissen dat een partij behalve in haar eigen kosten ook in een deel van de kosten van de andere partij wordt verwezen. In casu dient het EUIPO, behalve in zijn eigen kosten, te worden verwezen in een derde van de kosten van verzoeker.
Overeenkomstig artikel 138, lid 3, van het Reglement voor de procesvoering kan het Gerecht beslissen dat een interveniënt zijn eigen kosten zal dragen. In casu zal interveniënte, die heeft geïntervenieerd aan de zijde van het EUIPO, haar eigen kosten dragen.
Wat de vordering van verzoeker in verband met de kosten van de procedure voor de kamer van beroep betreft, staat het aan de kamer van beroep om, in het licht van het onderhavige arrest, een uitspraak te doen over de kosten van die procedure [arrest van 4 oktober 2017, Gappol Marzena Porczyńska/EUIPO – (ITM)(GAPPOL),
T‑411/15
, niet gepubliceerd,
EU:T:2017:689
, punt
].

HET GERECHT (Eerste kamer),
rechtdoende, verklaart:

1)
De beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 17 juli 2015 (zaak R 1135/2014‑2) wordt vernietigd wat de door het litigieuze merk aangeduide waren van klasse 9 betreft.

2)
Het beroep wordt verworpen voor het overige.

3)
Het EUIPO wordt verwezen in zijn eigen kosten en in een derde van die van Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez.

4)
Uribe-Etxebarría Jiménez draagt twee derde van zijn eigen kosten.

5)
Núcleo de comunicaciones y control, SL, zal haar eigen kosten dragen.

Pelikánová
Nihoul
Svenningsen
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 29 mei 2018.
ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Spaans.