CELEX: 62018CJ0714
Hogere voorziening
Uniemerk
Verordening (EG) nr. 207/2009
Aanvraag voor het Uniewoordmerk tigha
Oppositie ingesteld door de houder van het oudere Uniemerk TAIGA
Gedeeltelijke afwijzing van de inschrijvingsaanvraag
Artikel 8, lid 1, onder b)
Beoordeling van het verwarringsgevaar
Beoordeling van de begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens
Artikel 42, lid 2
Bewijs van het normale gebruik van het oudere merk
Bewijs van het gebruik ‚voor een deel van de waren of diensten’
Vaststelling van een zelfstandige subcategorie van waren

Met haar hogere voorziening verzoekt ACTC GmbH om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 13 september 2018, ACTC/EUIPO – Taiga (tigha) (
T‑94/17
, niet gepubliceerd,
EU:T:2018:539
; hierna: „bestreden arrest”) houdende verwerping van haar beroep tot vernietiging van de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 9 december 2016 (zaak R 693/2015‑4) inzake een oppositieprocedure tussen Taiga AB en ACTC (hierna: „litigieuze beslissing”).
Toepasselijke bepalingen
Verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Uniemerk] (
PB 2009, L 78, blz. 1
) is gewijzigd bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 (
PB 2015, L 341, blz. 21
), die in werking is getreden op 23 maart 2016. Die verordening nr. 207/2009, zoals gewijzigd bij verordening 2015/2424, is vervolgens met ingang van 1 oktober 2017 ingetrokken en vervangen door verordening (EU) 2017/1001 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 inzake het Uniemerk (
PB 2017, L 154, blz. 1
). Gelet op de datum waarop de betrokken merkaanvraag is ingediend, namelijk 28 december 2012, welke datum beslissend is voor de vaststelling van het toepasselijke materiële recht, gelden voor de feiten van de onderhavige zaak evenwel de materiële bepalingen van verordening nr. 207/2009, in de oorspronkelijke versie ervan (zie in die zin arrest van 4 juli 2019, FTI Touristik/EUIPO,
C‑99/18 P
,
EU:C:2019:565
, punt
).
Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 bepaalt:
„Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:
[...]
b)
wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.”
Artikel 15, lid 1, eerste alinea, van deze verordening bepaalt:
„Een [Uniemerk] waarvan de houder vijf jaar na de inschrijving binnen de [Europese Unie] geen normaal gebruik heeft gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, of waarvan gedurende een ononderbroken tijdvak van vijf jaar geen normaal gebruik is gemaakt, is vatbaar voor de sancties van deze verordening, tenzij er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken.”
Artikel 42 van deze verordening bepaalt in lid 2:
„Op verzoek van de aanvrager levert de houder van een ouder [Uniemerk] die oppositie heeft ingesteld, het bewijs dat in de vijf jaar vóór de publicatie van de aanvrage om een [Uniemerk] het oudere [Uniemerk] in de [Unie] normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en waarop de oppositie gebaseerd is, of dat er een geldige reden is voor het niet gebruiken, voor zover het oudere merk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was. Kan dat bewijs niet worden geleverd, dan wordt de oppositie afgewezen. Wordt het oudere [Uniemerk] slechts gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, dan wordt het voor het onderzoek van de oppositie geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten ingeschreven te zijn.”
Artikel 43, lid 1, van die verordening luidt:
„De aanvrager kan te allen tijde zijn aanvrage om een [Uniemerk] intrekken of de daarin opgenomen opgave van de waren of diensten beperken. Wanneer de aanvrage al gepubliceerd is, wordt ook de intrekking of de beperking gepubliceerd.”
Voorgeschiedenis van het geding en litigieuze beslissing
De voorgeschiedenis van het geding wordt uiteengezet in de punten 1 tot en met 10 van het bestreden arrest. Ten behoeve van de onderhavige procedure kan deze worden samengevat als volgt.
Op 28 december 2012 heeft rekwirante bij het EUIPO een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening nr. 207/2009. Deze aanvraag betrof het woordteken „tigha” (hierna: „aangevraagd merk”).
De waren waarvoor inschrijving werd aangevraagd behoren met name tot klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice”), en worden omschreven als volgt:
„Kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels; kostuums; kledingstukken van kunstleder; kleding voor automobilisten; kledingstukken; jurken; gabardines [regenjassen]; ceintuurs; korte laarzen; handschoenen [kleding]; inzetstukken voor hemden; hemden; plastrons voor overhemden; klompen; pantalons; hoeden; jacks; jersey [kleding]; jekkers; kalotjes; capuchons; confectiekleding; hoofddeksels; korsetten; hemden met korte mouwen; kledingstukken van leder; leggings [broeken]; ondergoed; mantels; pelsjassen; mutsen; kleppen van petten; bovenkleding; oorkleppen of -warmers [kleding]; hemdbroeken; parka’s; poncho’s; pullovers; regenjassen of -mantels; rokken; sandalen; sjerpen; schoenen; zolen; bovenleer van schoeisel; neuzen voor schoenen; schoeisel; bloezen; skihandschoenen; slips; sokken; laarzen; laarzenschachten; hoofdbanden [kleding]; kousen; transpiratie-absorberende kousen; panty’s; sweaters; T-shirts; overgooiers; gebreide kleding; onderhemden; overjassen; uniformen; transpiratie-absorberende onderkleding; onderbroeken; waterskipakken; vesten; breigoederen; hoge hoeden”.
De Uniemerkaanvraag is in
Uniemerkenblad
nr. 2013/011 van 16 januari 2013 gepubliceerd.
Op 12 april 2015 heeft Taiga, interveniënte in eerste aanleg, met name voor de in punt 9 van dit arrest genoemde waren oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het aangevraagde merk.
De oppositie was gebaseerd op het oudere Uniewoordmerk TAIGA, dat onder meer waren van klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice aanduidt, die worden omschreven als volgt:
„Kledingstukken; bovenkleding; ondergoed; schoeisel; hoofddeksels (hoeden) en hoofddeksels; werkschoenen en ‑laarzen; werkoveralls; handschoenen; ceintuurs en sokken”.
Ter ondersteuning van de oppositie werd artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 aangevoerd.
Bij beslissing van 9 februari 2015 heeft de oppositieafdeling van het EUIPO de oppositie van Taiga afgewezen.
Op 28 september 2015 heeft Taiga bij het EUIPO beroep ingesteld tegen deze beslissing van de oppositieafdeling.
Bij de litigieuze beslissing heeft de vierde kamer van beroep van het EUIPO (hierna: „kamer van beroep”) die beslissing van de oppositieafdeling gedeeltelijk vernietigd, namelijk voor alle betrokken waren van klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en bijgevolg de aanvraag tot inschrijving voor deze waren afgewezen. De kamer van beroep was van oordeel dat het gebruik van het oudere merk was bewezen voor bepaalde waren van klasse 25, die dezelfde waren als of soortgelijk aan de door het aangevraagde merk aangeduide waren, dat de conflicterende tekens visueel sterk overeenstemden en minstens voor Engelssprekende consumenten fonetisch gelijk waren, en dat deze tekens door het merendeel van het relevante publiek met geen enkel begrip konden worden geassocieerd. In deze omstandigheden heeft de kamer van beroep geoordeeld dat er voor de waren van die klasse verwarring kon ontstaan bij dit publiek, in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.
Procedure bij het Gerecht en bestreden arrest
Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 13 februari 2017, heeft rekwirante beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld.
Zij heeft ter ondersteuning van haar beroep twee middelen aangevoerd: schending van artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 en schending van artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening.
Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht dat beroep in zijn geheel verworpen.
Conclusies van partijen
Rekwirante verzoekt het Hof:
–
het bestreden arrest en de litigieuze beslissing te vernietigen;
–
subsidiair, het bestreden arrest te vernietigen en de zaak terug te verwijzen naar het Gerecht, en
–
het EUIPO te verwijzen in de kosten.
Het EUIPO verzoekt het Hof:
–
de hogere voorziening af te wijzen, en
–
rekwirante te verwijzen in de kosten.
Taiga verzoekt het Hof:
–
de hogere voorziening af te wijzen, en
–
rekwirante te verwijzen in de kosten van de procedure, met inbegrip van de kosten die voor Taiga zijn opgekomen.
Hogere voorziening
Ter ondersteuning van haar hogere voorziening voert rekwirante twee middelen aan: schending van artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 en schending van artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening.
Eerste middel
Argumenten van partijen
Met het eerste middel van de hogere voorziening verwijt rekwirante het Gerecht in wezen in punt 34 van het bestreden arrest te hebben geoordeeld dat de door Taiga verstrekte bewijzen van gebruik van het oudere merk zagen op kledingstukken die alle dezelfde bestemming hadden. Het Gerecht was dan ook ten onrechte van oordeel dat deze waren geen zelfstandige subcategorie van waren van klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice vormden.
Met het eerste onderdeel van dit middel verwijt rekwirante het Gerecht zijn beoordeling te hebben gebaseerd op de waren waarop die bewijzen zagen in plaats van op de waren waarvoor het oudere merk was ingeschreven. Het Gerecht had volgens haar moeten antwoorden op de vraag of het oudere merk was ingeschreven voor een warencategorie die voldoende ruim is om daarbinnen verschillende zelfstandige subcategorieën te onderscheiden, zodat het gebruik enkel betrekking had op specifieke waren van deze „ruime categorie”.
Met het tweede onderdeel van dit middel verwijt rekwirante het Gerecht geen rekening te hebben gehouden met het feit dat de kleding waarop die bewijzen en het aangevraagde merk respectievelijk zagen, meerdere doeleinden dienden, namelijk het menselijk lichaam bedekken, omhullen, mooi aankleden of beschermen, en bovendien een verschillend doelpubliek hadden en in verschillende winkels werden verkocht, zodat die eerste zich onderscheidden van die tweede.
Volgens het EUIPO is het eerste middel van de hogere voorziening niet‑ontvankelijk, aangezien rekwirante daarmee betoogt dat het Gerecht een verkeerde beoordeling heeft gemaakt van de bewijzen die Taiga voor de kamer van beroep heeft overgelegd om het normale gebruik van het oudere merk aan te tonen. Rekwirante komt volgens het EUIPO dus op tegen de beoordeling van de feiten door het Gerecht, zonder te betogen dat deze feiten onjuist zijn opgevat of dat er sprake is van een onjuiste rechtsopvatting die de geldigheid van de redenering van het Gerecht kan ontkrachten. Hoe dan ook moet dit middel worden afgewezen.
Volgens Taiga moet dit middel worden afgewezen.
Beoordeling door het Hof
Allereerst kan het EUIPO niet worden gevolgd in zijn betoog dat het eerste middel van de hogere voorziening niet-ontvankelijk is. Rekwirante betwist immers geen feitelijke beoordeling van het Gerecht, maar de methode en criteria die het heeft gehanteerd om het begrip „gebruik voor een deel van de waren of diensten” in de zin van artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 te omschrijven. Aangezien dit middel dus betrekking heeft op de criteria aan de hand waarvan het Gerecht moet beoordelen of het oudere merk normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, of voor een deel van deze waren of diensten, in de zin van deze bepaling, stelt het een rechtsvraag aan de orde, die door het Hof in hogere voorziening kan worden getoetst (zie in die zin arrest van 12 december 2019, Der Grüne Punkt/EUIPO,
C‑143/19 P
,
EU:C:2019:1076
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Met haar betoog verwijt rekwirante het Gerecht allereerst dat het heeft geoordeeld dat moest worden uitgemaakt of de enige artikelen waarop de door interveniënte overgelegde bewijzen van gebruik betrekking hadden, een zelfstandige subcategorie van de waren van klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice vormden, vervolgens dat het het criterium van het doel en de bestemming van de betrokken waren onjuist heeft toegepast bij het afbakenen van deze zelfstandige subcategorie en ten slotte dat het geen rekening heeft gehouden met het feit dat de betrokken waren een verschillend doelpubliek hadden en in onderscheiden winkels werden verkocht.
Dienaangaande zij er meteen aan herinnerd dat het Gerecht in de punten 29 tot en met 32 van het bestreden arrest het volgende heeft overwogen:
„29
De bepalingen van artikel 42 van verordening nr. 207/2009 op grond waarvan het oudere merk kan worden geacht alleen te zijn ingeschreven voor het deel van de waren of diensten waarvoor het bewijs van normaal gebruik van het merk is geleverd, kunnen worden beschouwd als een beperking van de rechten die de houder van het oudere merk aan zijn inschrijving ontleent, zodat zij niet zo ruim mogen worden uitgelegd dat de omvang van de bescherming van het oudere merk ongerechtvaardigd wordt beperkt, met name in de veronderstelling dat de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven een voldoende afgebakende categorie vormen, en voorts moeten deze bepalingen in overeenstemming worden gebracht met het legitieme belang van de merkhouder om in de toekomst zijn waren‑ of dienstenassortiment uit te breiden binnen de grenzen van de beschrijving van de waren of diensten waarvoor het merk werd ingeschreven, en daarbij de door de inschrijving van dit merk geboden bescherming te genieten [zie in die zin arrest van 14 juli 2005, Reckitt Benckiser (España)/BHIM – Aladin (ALADIN),
T‑126/03
,
EU:T:2005:288
, punten
en
].
Wanneer een merk werd ingeschreven voor een waren‑ of dienstencategorie die voldoende ruim is om daarin verschillende subcategorieën te kunnen onderscheiden die zelfstandig kunnen worden bekeken, leidt het bewijs van normaal gebruik van het merk voor een deel van deze waren of diensten in het kader van een oppositieprocedure alleen tot bescherming voor de subcategorie of subcategorieën waartoe de waren of diensten behoren waarvoor het merk daadwerkelijk werd gebruikt. Wanneer daarentegen een merk werd ingeschreven voor waren of diensten die zo nauwkeurig werden beschreven en afgebakend dat het niet mogelijk is binnen de betrokken categorie belangrijke onderverdelingen te maken, dekt het bewijs van normaal gebruik van het merk voor deze waren of diensten voor het onderzoek van de oppositie noodzakelijkerwijs deze volledige categorie [arresten van 14 juli 2005, ALADIN,
T‑126/03
,
EU:T:2005:288
, punt
, en 13 februari 2007, Mundipharma/BHIM – Altana Pharma (RESPICUR),
T‑256/04
,
EU:T:2007:46
, punt
].
Het begrip ,gedeeltelijk gebruik’ heeft immers als functie ervoor te zorgen dat merken die voor een bepaalde warencategorie niet worden gebruikt, niet onbeschikbaar worden, maar mag niet als gevolg hebben dat de houder van een ouder merk elke bescherming wordt ontzegd voor waren die weliswaar niet strikt gelijk zijn aan die waarvoor normaal gebruik is bewezen, maar daarvan niet wezenlijk verschillen en behoren tot eenzelfde groep die alleen op willekeurige wijze kan worden onderverdeeld. In dit verband zij opgemerkt dat het voor de houder van een merk in de praktijk onmogelijk is het bewijs van gebruik ervan te leveren voor alle denkbare varianten van de waren waarop de inschrijving betrekking heeft. Bijgevolg kan het begrip ,deel van de waren of diensten’ niet worden opgevat als alle mogelijke commerciële vormen van gelijksoortige waren of diensten, maar alleen als waren of diensten die voldoende van elkaar verschillen om logische categorieën of subcategorieën te kunnen vormen [arresten van 14 juli 2005, ALADIN,
T‑126/03
,
EU:T:2005:288
, punt
, en 6 maart 2014, Anapurna/BHIM – Annapurna (ANNAPURNA),
T‑71/13
, niet gepubliceerd,
EU:T:2014:105
, punt
].
Aangaande de vraag of waren behoren tot een logische subcategorie die zelfstandig kan worden bekeken, volgt uit de rechtspraak dat, aangezien de consument in eerste instantie een waar of een dienst zoekt die aan zijn specifieke behoeften kan voldoen, de doelstelling of bestemming van de betrokken waar of dienst een essentiële rol speelt bij het maken van zijn keuze. Daar de consument het criterium van doelstelling of bestemming hanteert vóór enige aankoop, is het een doorslaggevend criterium bij de afbakening van een subcategorie van waren of diensten. Daarentegen zijn de aard van de betrokken waren en de kenmerken ervan als zodanig niet relevant voor de afbakening van subcategorieën van waren of diensten [zie arrest van 18 oktober 2016, August Storck/EUIPO – Chiquita Brands (Fruitfuls),
T‑367/14
, niet gepubliceerd,
EU:T:2016:615
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak].”
In het licht van deze rechtsregels en jurisprudentiële beginselen heeft het Gerecht in de punten 33 tot en met 36 van het bestreden arrest onderzocht of de waren waarop de door Taiga verstrekte bewijzen zagen, een zelfstandige subcategorie vormden van de door het oudere merk aangeduide waren van klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice, uitsluitend bestaande uit jassen die beschermen tegen ongunstige weersomstandigheden. Allereerst heeft het Gerecht vastgesteld dat die waren „dezelfde bestemming [hadden], aangezien zij ertoe [strekten] het menselijk lichaam te bedekken, te omhullen, mooi aan te kleden en te beschermen tegen de elementen” en „hoe dan ook niet konden worden beschouwd als ,in wezen van elkaar verschillend’” in de zin van de in punt 31 van het bestreden arrest bedoelde rechtspraak. Vervolgens heeft het Gerecht erop gewezen dat de bijzondere kenmerken van deze waren – namelijk dat zij beschermen tegen ongunstige weersomstandigheden – in beginsel irrelevant waren, aangezien overeenkomstig de in punt 32 van het bestreden arrest aangehaalde rechtspraak „de kenmerken van de waren als zodanig niet relevant zijn voor de afbakening van subcategorieën van waren of diensten”. Het Gerecht heeft het eerste middel bijgevolg afgewezen.
Volgens artikel 42, lid 2, eerste volzin, van verordening nr. 207/2009 kan de aanvrager van een Uniemerk verzoeken dat de houder van het oudere merk bewijst dat dit oudere merk in de Unie „normaal is gebruikt” in de vijf jaar vóór de publicatie van de merkaanvraag waartegen oppositie is ingesteld.
Om te beginnen zij eraan herinnerd dat „normaal gebruik” een autonoom begrip van het Unierecht is (zie in die zin arrest van 11 maart 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, punten
‑
).
Om te kunnen stellen dat een merk „normaal is gebruikt” in de zin van artikel 42, lid 2, eerste volzin, van verordening nr. 207/2009 moet het zijn gebruikt in overeenstemming met de wezenlijke functie ervan, die erin bestaat de consument of de eindgebruiker de identiteit van de oorsprong van de door dit merk aangeduide waar of dienst te waarborgen, door hem in staat te stellen om deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring te onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie in die zin arrest van 17 oktober 2019, Landeskammer für Land- und Forstwirtschaft in Steiermark/Schmid,
C‑514/18 P
, niet gepubliceerd,
EU:C:2019:878
, punten
en
en aldaar aangehaalde rechtspraak). Een merk dat niet wordt gebruikt belemmert immers niet alleen de mededinging, doordat het een beperking meebrengt van de reeks van tekens die door anderen als merk kunnen worden ingeschreven en doordat het concurrenten de mogelijkheid ontzegt om dat merk of een overeenstemmend merk te gebruiken wanneer zij waren en/of diensten op de interne markt brengen die dezelfde zijn als of soortgelijk zijn aan die welke door het betrokken merk worden beschermd, maar ook het vrije goederenverkeer en de vrije dienstverrichting (arrest van 19 december 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, punt
).
Opdat een merk die wezenlijke functie kan vervullen, verleent verordening nr. 207/2009 de houder ervan een geheel van rechten, die evenwel beperkt worden tot hetgeen strikt noodzakelijk is om deze functie te verzekeren, zoals de advocaat-generaal in punt 40 van haar conclusie heeft aangegeven.
Volgens artikel 15 van verordening nr. 207/2009 is bescherming van een ouder merk dan ook slechts gerechtvaardigd voor zover van dit merk „binnen de [Unie] [...] normaal gebruik [is] gemaakt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is”.
Artikel 42, lid 2, van deze verordening past deze rechtsregel specifiek in oppositieprocedures toe. De laatste volzin van dit lid bepaalt dat indien het oudere merk slechts wordt gebruikt voor een deel van de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven, het voor het onderzoek van de oppositie wordt geacht alleen voor dat deel van de waren of diensten te zijn ingeschreven.
In deze context moet in navolging van de advocaat-generaal in punt 47 van haar conclusie worden opgemerkt dat de omvang van de categorieën van waren of diensten waarvoor het oudere merk werd ingeschreven, een bepalende factor is voor het evenwicht tussen enerzijds de handhaving en het behoud van de exclusieve rechten die aan de houder van het oudere merk zijn verleend, en anderzijds de beperking van die rechten om te voorkomen dat een gedeeltelijk gebruikt merk een ruime bescherming geniet om de enkele reden dat het voor een ruim assortiment van waren of diensten werd ingeschreven. Het Gerecht heeft hier terecht rekening mee gehouden in de punten 29 tot en met 31 van het bestreden arrest.
Wat het begrip „deel van de waren of diensten” van artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009 betreft, zij eraan herinnerd dat het Hof in het kader van de toepassing van artikel 43, lid 1, van deze verordening heeft geoordeeld dat om een subcategorie te onderscheiden binnen de waren waarop een Uniemerkaanvraag betrekking heeft, een criterium moet worden gehanteerd waarmee deze subcategorie voldoende nauwkeurig kan worden afgebakend (zie in die zin arrest van 11 december 2014, BHIM/Kessel medintim,
C‑31/14 P
, niet gepubliceerd,
EU:C:2014:2436
, punt
).
Zoals de advocaat-generaal in punt 58 van haar conclusie heeft aangegeven, kan de analyse van het Hof in dat arrest ook worden gevolgd in het kader van de toepassing van artikel 42, lid 2, van verordening nr. 207/2009. De omschrijving van een zelfstandige subcategorie van waren of diensten moet immers op dezelfde criteria berusten, of het nu gaat om een verzoek tot beperking van de in de inschrijvingsaanvraag opgenomen opgave van waren of diensten, dan wel om een oppositie, zodat bij de beoordeling van het verwarringsgevaar de betrokken waren of diensten, die zijn omschreven op basis van dezelfde criteria, kunnen worden vergeleken.
Hieruit volgt ten eerste, zoals de advocaat-generaal in punt 50 van haar conclusie heeft opgemerkt, dat de consument die een waar of dienst wenst te kopen van een categorie die bijzonder nauwkeurig en afgebakend is omschreven, waarbinnen geen belangrijke onderverdelingen kunnen worden gemaakt, alle waren of diensten van deze categorie zal associëren met het oudere merk, zodat dit merk zijn wezenlijke functie zal vervullen, namelijk de oorsprong van deze waren of diensten garanderen. In die omstandigheden volstaat het dat de houder van het oudere merk bewijst dat dit merk normaal is gebruikt voor een deel van de waren of diensten van deze homogene categorie.
Ten tweede is het, zoals de advocaat-generaal in punt 52 van haar conclusie heeft aangegeven, voor waren of diensten van een ruime categorie, die kan worden onderverdeeld in verschillende zelfstandige subcategorieën, noodzakelijk om van de houder van het oudere merk te verlangen dat hij bewijst dat dit merk normaal is gebruikt voor elk van deze zelfstandige subcategorieën. Indien deze houder zijn merk heeft ingeschreven voor een ruim assortiment waren of diensten dat hij eventueel op de markt zou kunnen brengen, maar dat niet heeft gedaan in de vijf jaar vóór de publicatie van de merkaanvraag waartegen hij oppositie instelt, kan zijn belang bij de bescherming van het oudere merk voor deze waren of diensten immers niet prevaleren boven het belang dat concurrenten hebben bij de inschrijving van hun merk voor deze waren of diensten.
Aangaande het relevante criterium of de relevante criteria om een als zelfstandig te beschouwen samenhangende subcategorie van waren of diensten te identificeren, heeft het Hof in wezen geoordeeld dat het criterium van het doel en de bestemming van de betrokken waren of diensten essentieel is om een zelfstandige subcategorie van waren te onderscheiden (zie in die zin arrest van 11 december 2014, BHIM/Kessel medintim,
C‑31/14 P
, niet gepubliceerd,
EU:C:2014:2436
, punt
).
In het licht van deze beginselen moet om te beginnen het eerste onderdeel van het eerste middel van de hogere voorziening worden onderzocht, waarmee wordt aangevoerd dat het Gerecht zich bij zijn onderzoek dat erin bestond te bepalen of er een als zelfstandig te beschouwen samenhangende subcategorie bestond, had moeten baseren op de waren waarvoor het oudere merk is ingeschreven.
Dienaangaande zij erop gewezen dat zowel uit de tekst van artikel 42, lid 2, laatste volzin, van verordening nr. 207/2009 als uit de punten 39 tot en met 42 van dit arrest volgt dat hoofdzakelijk voor de waren waarvoor de houder van het oudere merk het gebruik van dit merk heeft aangetoond, concreet moet worden nagegaan of deze een zelfstandige subcategorie vormen ten aanzien van de waren van de betrokken warenklasse, en dat de waren waarvoor het normale gebruik van het oudere merk is aangetoond dus worden vergeleken met de categorie van waren waarop de inschrijvingsaanvraag voor dit merk betrekking heeft.
Het Gerecht heeft in punt 33 van het bestreden arrest onderzocht of de waren waarop de door Taiga overgelegde bewijzen zagen een zelfstandige subcategorie vormden ten aanzien van de waren van klasse 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice, dat wil zeggen ten aanzien van de meer algemene categorie waarvoor het oudere merk is inschreven. Het Gerecht heeft deze waren bovendien terecht vergeleken met deze algemenere categorie, alvorens in punt 34 van het bestreden arrest te besluiten dat deze waren niet wezenlijk verschillend konden worden geacht.
Derhalve moet het eerste onderdeel van het eerste middel van de hogere voorziening worden afgewezen.
Vervolgens moet ook de eerste grief van het tweede onderdeel van het eerste middel van de hogere voorziening worden afgewezen, waarmee rekwirante het Gerecht verwijt het criterium van het doel en de bestemming van de betrokken waren niet correct te hebben toegepast om een zelfstandige subcategorie van waren af te bakenen.
Uit het arrest van 11 december 2014, BHIM/Kessel medintim (
C‑31/14 P
, niet gepubliceerd,
EU:C:2014:2436
, punten
en
‑
), blijkt immers dat het criterium van het doel en de bestemming van de betrokken waren niet bedoeld is om op abstracte of kunstmatige wijze subcategorieën van waren af te bakenen, maar op coherente en concrete wijze moet worden toegepast, zoals de advocaat-generaal in de punten 70 en 71 van haar conclusie heeft aangegeven.
Indien de betrokken waren, zoals vaak en ook in casu het geval is, meerdere doelen en de bestemmingen hebben, kan het bestaan van een afzonderlijke subcategorie van waren, anders dan rekwirante stelt, niet worden vastgesteld door elk van de mogelijke doelen van deze waren op zichzelf te beschouwen. Met een dergelijke aanpak zouden immers niet op coherente wijze zelfstandige subcategorieën kunnen worden geïdentificeerd en zouden de rechten van de houder van het oudere merk, zoals de advocaat-generaal in punt 71 van haar conclusie heeft opgemerkt, extreem worden beperkt, onder meer omdat dan onvoldoende rekening zou worden gehouden met zijn legitieme belang om het assortiment van waren of diensten waarvoor zijn merk is ingeschreven uit te breiden.
Het Gerecht heeft bijgevolg terecht niet naar elk van de gebruikstoepassingen van de betrokken waren apart gekeken, te weten het bedekken, omhullen, mooi aankleden of beschermen van het menselijk lichaam, aangezien deze verschillende gebruikstoepassingen worden gecombineerd met het oog op het in de handel brengen van deze waren, zoals de advocaat-generaal in punt 72 van haar conclusie heeft aangegeven.
Tot slot moet ook de tweede grief van het tweede onderdeel van het eerste middel van de hogere voorziening worden afgewezen, waarmee rekwirante betoogt dat het Gerecht geen rekening heeft gehouden met het feit dat de betrokken waren een verschillend doelpubliek hadden en in verschillende winkels werden verkocht. Deze criteria zijn immers niet relevant om een zelfstandige subcategorie van waren af te bakenen, maar wel om het relevante publiek te omschrijven (zie, in die zin en naar analogie, arrest van 11 december 2014, BHIM/Kessel medintim,
C‑31/14 P
, niet gepubliceerd,
EU:C:2014:2436
, punten
en
).
Bijgevolg moet het eerste middel van de hogere voorziening worden afgewezen.
Tweede middel
Het tweede middel bestaat uit drie onderdelen.
Eerste onderdeel van het tweede middel
–
Argumenten van partijen
Met het eerste onderdeel van het tweede middel van de hogere voorziening voert rekwirante aan dat het Gerecht de voorwaarden inzake het normale gebruik van het oudere merk onjuist heeft toegepast en dus ten onrechte tot de conclusie is gekomen dat de „kledingstukken” en „hoofddeksels” waarop het aangevraagde merk betrekking had dezelfde waren als de door het oudere merk aangeduide waren.
Volgens het EUIPO en Taiga moet het eerste onderdeel van het tweede middel van de hogere voorziening worden afgewezen.
–
Beoordeling door het Hof
Aangezien het eerste onderdeel van het tweede middel van de hogere voorziening uitsluitend steunt op een onjuiste toepassing van de voorwaarden inzake het normale gebruik van het oudere merk, en het Gerecht, zoals uit de punten 47, 52 en 53 van dit arrest blijkt, in dit verband geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting, moet dit onderdeel worden afgewezen.
Tweede onderdeel van het tweede middel
–
Argumenten van partijen
Met het tweede onderdeel van het tweede middel van de hogere voorziening, dat uit drie grieven bestaat, betwist rekwirante de beoordeling door het Gerecht van de visuele, de fonetische en de begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens.
Met de eerste grief meent rekwirante dat indien het Gerecht rekening had gehouden met de ongebruikelijke samenstelling van het aangevraagde merk – de „asymmetrische medeklinkers” en de ongewone schrijfwijze van het merk gezien de lettergroep „igh” –, het niet tot de conclusie zou zijn gekomen dat de conflicterende tekens visueel overeenstemden.
Met de tweede grief betoogt rekwirante dat het Gerecht onterecht heeft „verondersteld”, zonder enig ondersteunend bewijs, dat de lettergroep „ti” altijd wordt uitgesproken als „tai”. Volgens haar is dit echter duidelijk niet het geval, en stond het dan ook niet aan haar om hierover bewijzen aan te dragen.
Met de derde grief bekritiseert rekwirante de analyse die het Gerecht heeft doen besluiten dat de begripsmatige verschillen tussen de conflicterende tekens niet voor het gehele grondgebied van de Unie waren bewezen en deze de visuele en de fonetische overeenstemming van deze tekens dus niet konden neutraliseren. Ten eerste heeft de term „taiga” volgens haar, anders dan het Gerecht in punt 71 van het bestreden arrest heeft opgemerkt, een „precieze en onmiddellijke betekenis”, niet alleen voor de gemiddelde consument in het noorden en het oosten van het „Europese continent” maar ook voor die in het zuiden van dit continent alsook voor de Engelssprekende consument. Gezien de onbetwiste omvang van het boreale woud, „taiga” genoemd, en het wereldwijde belang daarvan, wordt deze term aangeleerd in het algemeen onderwijs op het „Europese continent” en daarbuiten.
Ten tweede heeft het Gerecht volgens haar ten onrechte niet zijn eigen rechtspraak toegepast volgens welke het volstaat dat een term in een deel van de Unie wordt begrepen om tot de slotsom te komen dat er begripsmatige verschillen tussen de conflicterende tekens bestaan.
Volgens het EUIPO moeten de eerste tot en met de derde grief van het tweede onderdeel van het tweede middel van de hogere voorziening niet-ontvankelijk worden verklaard, en moeten de eerste en de derde grief in elk geval ongegrond worden verklaard.
Volgens Taiga moet dit onderdeel van het tweede middel worden afgewezen.
–
Beoordeling door het Hof
Opgemerkt zij dat rekwirante met de eerste en de tweede grief van het tweede onderdeel van het tweede middel van de hogere voorziening beoogt dat het Hof de fonetische en de visuele overeenstemming van de conflicterende tekens opnieuw beoordeelt, zonder daarbij enige onjuiste opvatting van de feiten of de bewijselementen door het Gerecht aan te voeren.
Er moet aan worden herinnerd dat overeenkomstig artikel 256, lid 1, tweede alinea, VWEU en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie de hogere voorziening beperkt is tot rechtsvragen. Het Gerecht is bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsmede om de bewijselementen te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en bewijselementen levert dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig in hogere voorziening vatbaar is voor toetsing door het Hof. De beoordeling van de fonetische en de visuele overeenstemming van conflicterende tekens vormt een feitelijke beoordeling (arrest van 19 maart 2015, MEGA Brands International/BHIM,
C‑182/14 P
,
EU:C:2015:187
, punten
en
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Bijgevolg zijn de eerste en de tweede grief van het tweede onderdeel van het tweede middel van de hogere voorziening niet-ontvankelijk voor zover rekwirante daarmee tracht te verkrijgen dat de feiten opnieuw worden beoordeeld.
Voor zover moet worden aangenomen dat rekwirante met de tweede grief opkomt tegen de wijze waarop het Gerecht de bewijslastregels heeft toegepast, namelijk door het Gerecht te verwijten dat het zonder enig ondersteunend bewijs heeft „verondersteld” dat de lettergroep „ti” altijd wordt uitgesproken als „tai” en van haar het bewijs van het tegendeel heeft verlangd, zij er bovendien aan herinnerd dat het Gerecht in punt 58 van het bestreden arrest onder meer heeft opgemerkt dat de kamer van beroep in punt 40 van de litigieuze beslissing had geoordeeld dat de uitspraak van de lettergrepen „ti” en „tai” van de conflicterende merken, althans voor Engelssprekende consumenten, gelijk was. Verder heeft het Gerecht in de punten 60 tot en met 62 van het bestreden arrest beklemtoond dat rekwirante geen enkel element had aangedragen waaruit bleek dat de eerste lettergrepen „ti” en „tai” van de conflicterende tekens niet hetzelfde klonken voor het Engelssprekende publiek, en de conclusie van de kamer van beroep beaamd dat de conflicterende tekens, althans voor Engelssprekende consumenten, fonetisch gelijk waren.
Het Gerecht heeft geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door er rekening mee te houden dat rekwirante geen bewijs had overgelegd dat kon afdoen aan het oordeel van de kamer van beroep dat de eerste lettergrepen „ti” en „tai” dezelfde uitspraak hebben voor het Engelssprekende publiek, en door zich hier vervolgens bij aan te sluiten. Dit oordeel werd immers geïllustreerd met een voorbeeld uit het
Oxford English Dictionary
, zoals uit punt 40 van de litigieuze beslissing blijkt. Bovendien staat het bij een vernietigingsberoep voor het Gerecht aan de verzoeker om de vermeende fouten van de litigieuze beslissing aan te tonen.
Bijgevolg moet de tweede grief van het tweede onderdeel van het tweede middel van de hogere voorziening worden afgewezen voor zover het Gerecht daarmee wordt verweten de bewijslastregels te hebben geschonden.
Met de derde grief verwijt rekwirante het Gerecht om te beginnen in wezen dat het in punt 71 van het bestreden arrest heeft geoordeeld dat nergens uit het dossier kon worden afgeleid dat de term „taiga” een „precieze en onmiddellijke betekenis” had voor de gemiddelde Engelssprekende consument en de gemiddelde consument in het zuiden van het „Europese continent”.
Met dit betoog, waarin geen juridische argumenten worden ontwikkeld waarmee specifiek wordt aangegeven op welk punt het bestreden arrest op een onjuiste rechtsopvatting zou berusten, probeert rekwirante van het Hof een nieuwe beoordeling van de feiten en de bewijzen te verkrijgen. Aangezien zij geen onjuiste opvatting van deze elementen aanvoert, is dit betoog dan ook niet-ontvankelijk (zie in die zin arrest van 13 november 2019, Outsource Professional Services/EUIPO,
C‑528/18 P
, niet gepubliceerd,
EU:C:2019:961
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Voorts betwist rekwirante de methode en criteria die het Gerecht bij zijn beoordeling van de begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens heeft gehanteerd, en verwijt zij het Gerecht dus in werkelijkheid artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 onjuist te hebben toegepast, hetgeen een rechtsvraag vormt, die door het Hof in hogere voorziening kan worden getoetst (zie in die zin arrest van 12 december 2019, Der Grüne Punkt/EUIPO,
C‑143/19 P
,
EU:C:2019:1076
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Rekwirante verwijt het Gerecht in de punten 67 en 71 van het bestreden arrest te hebben geoordeeld dat zij niet had aangetoond dat de term „taiga” een „precieze en onmiddellijke betekenis” had voor het uit alle consumenten van de Unie bestaande relevante publiek, terwijl uit de rechtspraak van het Gerecht niet blijkt dat de betrokken term door het volledige relevante publiek moest worden begrepen. Volgens haar volstaat het immers dat slechts een deel van het relevante publiek de betrokken term associeert met een bepaald concept om tot de slotsom te komen dat er begripsmatige verschillen bestaan die de visuele en de fonetische overeenstemming van de conflicterende tekens voor het volledige relevante publiek kunnen neutraliseren.
Het Hof heeft evenwel geoordeeld dat wanneer een houder van een Uniemerk krachtens artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 oppositie instelt tegen de inschrijving van een overeenstemmend Uniemerk dat zou leiden tot verwarringsgevaar, een dergelijke oppositie moet worden toegewezen zodra verwarringsgevaar vaststaat in een deel van de Unie (arrest van 22 september 2016, combit Software,
C‑223/15
,
EU:C:2016:719
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Wanneer er voor een aanzienlijk deel van het relevante publiek visuele of fonetische overeenstemming van de conflicterende tekens bestaat, en er voor dat publiek niet is aangetoond dat er sprake is van begripsmatige verschillen tussen deze tekens, die deze overeenstemming kunnen neutraliseren, moet het Gerecht dus een globale beoordeling van het verwarringsgevaar verrichten (zie in die zin arrest van 4 maart 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory,
C‑328/18 P
,
EU:C:2020:156
, punten
‑
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Bijgevolg heeft het Gerecht geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in aanmerking te nemen dat rekwirante niet had aangetoond dat de term „taiga” voor een aanzienlijk deel van het relevante publiek een „precieze en onmiddellijke betekenis” had.
Derhalve moet het tweede onderdeel van het tweede middel van de hogere voorziening deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond worden verklaard.
Derde onderdeel van het tweede middel
–
Argumenten van partijen
Met het derde onderdeel van het tweede middel van de hogere voorziening betoogt rekwirante dat er geen verwarringsgevaar bij het relevante publiek is in de zin van artikel 8, lid 1, van verordening nr. 207/2009, aangezien uit een globale beoordeling daarvan blijkt dat de conflicterende tekens in verschillende winkels worden verkocht, de visuele verschillen tussen de termen „taiga” en „tigha” groter zijn dan alle beweerde fonetische gelijkenissen en de betrokken waren slechts in geringe mate soortgelijk zijn.
Het EUIPO meent dat het derde onderdeel van het tweede middel van de hogere voorziening niet-ontvankelijk is en hoe dan ook moet worden afgewezen.
Volgens Taiga moet dit onderdeel worden afgewezen.
–
Beoordeling door het Hof
Het derde onderdeel van het tweede middel van de hogere voorziening is niet-ontvankelijk, aangezien rekwirante niet aangeeft welk punt van het bestreden arrest zij eventueel betwist en geen onjuiste rechtsopvatting van het Gerecht aanvoert, maar gewoon het betoog herhaalt dat zij reeds in haar verzoekschrift in eerste aanleg heeft ontwikkeld (zie in die zin arrest van 6 september 2018, Basic Net/EUIPO,
C‑547/17 P
, niet gepubliceerd,
EU:C:2018:682
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Bijgevolg moet het tweede middel van de hogere voorziening deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond worden verklaard.
Gelet op een en ander moet de hogere voorziening deels niet-ontvankelijk en deels ongegrond worden verklaard.
Kosten
Ingevolge artikel 137 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, dat krachtens artikel 184, lid 1, ervan van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt ten aanzien van de proceskosten beslist in het arrest of de beschikking waardoor een einde komt aan het geding. Volgens artikel 138, lid 1, van dit Reglement, dat krachtens artikel 184, lid 1, ervan tevens van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd.
Aangezien rekwirante in het ongelijk is gesteld, moet zij overeenkomstig de vordering van het EUIPO en die van Taiga worden verwezen in de kosten van de onderhavige hogere voorziening.

Het Hof (Tweede kamer) verklaart:

1)
De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)
ACTC GmbH wordt verwezen in de kosten.

ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Engels.