CELEX: 62018CJ0720
Ennakkoratkaisupyyntö
Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen
Tavaramerkit
Direktiivi 2008/95/EY
12 artiklan 1 kohta
Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö
Todistustaakka
13 artikla
Näyttö käytöstä, joka koskee ”joitakin tavaroita tai palveluja”
Tavaramerkki sellaista auton mallia varten, jonka valmistus on lopetettu
Tavaramerkin käyttö varaosissa ja tähän malliin liittyvissä palveluissa
Tavaramerkin käyttö käytetyissä autoissa
SEUT 351 artikla
Saksan liittotasavallan ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus
Patenttien, mallien ja tavaramerkkien vastavuoroinen suoja

Ennakkoratkaisupyynnöt koskevat jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (
EUVL 2008, L 299, s. 25
) 12 artiklan 1 kohdan tulkintaa.
Nämä pyynnöt on esitetty kahdessa asiassa, joissa vastakkain ovat Ferrari SpA ja DU ja jotka koskevat kahden tavaramerkin, joiden haltija Ferrari on, rekisteristä poistamista tosiasiallisen käytön puuttumisen vuoksi.
Asiaa koskevat oikeussäännöt
Unionin oikeus
Direktiivin 2008/95 johdanto-osan kuudennessa ja kymmenennessä perustelukappaleessa todettiin seuraavaa:
”(6)
Jäsenvaltioiden olisi saatava vapaasti säätää menettelystä, jota noudatetaan rekisteröityjen tavaramerkkien rekisteröinnissä, menettämisessä tai mitättömäksi julistamisessa. Ne voivat esimerkiksi päättää tavaramerkin rekisteröintimenettelyn ja mitättömäksi julistamisessa noudatettavan menettelyn muodosta sekä siitä, tulisiko aikaisempiin oikeuksiin vedota rekisteröintimenettelyssä vai mitättömäksi julistamisessa noudatettavassa menettelyssä vai molemmissa menettelyissä, ja jos aikaisempien oikeuksien menettämisestä voidaan päättää rekisteröintimenettelyssä, ne voivat noudattaa menettelyä, jossa rekisteröintihakemusta vastaan voidaan tehdä väite, tai menettelyä, jossa tutkiminen tapahtuu viran puolesta, taikka molempia. Jäsenvaltioiden olisi saatava vapaasti päättää tavaramerkin menettämisen tai mitättömäksi julistamisen vaikutuksista.
– –
(10)
Tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi on tärkeää varmistaa, että rekisteröidyt tavaramerkit saavat saman suojan kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä. Tämän ei kuitenkaan tulisi estää jäsenvaltioita halutessaan myöntämästä laajempaa suojaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille.”
Mainitun direktiivin 7 artiklan, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen”, 1 kohdassa säädettiin seuraavaa:
”Tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille [Euroopan unionissa] tätä tavaramerkkiä käyttäen.”
Kyseisen direktiivin 10 artiklan, jonka otsikko on ”Tavaramerkin käyttäminen”, 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädettiin seuraavaa:
”Jos tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröintimenettelyn päättymisestä ole ottanut jäsenvaltiossa tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, tavaramerkkiin sovelletaan tässä direktiivissä säädettyjä seuraamuksia.”
Saman direktiivin 12 artiklan, jonka otsikko on ”Menettämisperusteet”, 1 kohdassa säädettiin seuraavaa:
”Tavaramerkki on julistettava menetetyksi, jollei sitä viiden vuoden yhtäjaksoisen määräajan kuluessa ole otettu jäsenvaltiossa tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, eikä hyväksyttävää syytä merkin käyttämättä jättämiseen ole.
Tavaramerkin haltijan oikeutta tavaramerkkiin ei kuitenkaan saa vaatia menetettäväksi, jos tavaramerkkiä on ryhdytty tosiasiallisesti käyttämään tai alettu uudestaan käyttää viiden vuoden määräajan päättymisen jälkeen mutta ennen menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä.
Käyttöön ryhtymistä tai käytön uudelleen aloittamista menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä edeltäneen, aikaisintaan viiden vuoden yhtäjaksoisen käyttämättä jättämisen määräajan päättyessä alkaneen kolmen kuukauden määräajan kuluessa ei oteta huomioon, jos käyttöön ryhtymistä tai käytön uudelleen aloittamista koskeviin valmisteluihin on ryhdytty vasta haltijan saatua tiedon siitä, että menettämistä koskeva vaatimus voidaan tehdä.”
Direktiivin 2008/95 13 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaraa tai palvelua koskevat rekisteröinnin esteet, menettämisperusteet ja mitättömyysperusteet”, säädettiin seuraavaa:
”Jos tavaramerkin rekisteröinnin esteet taikka tavaramerkin menettämis- tai mitättömyysperusteet koskevat vain joitakin tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkiä on haettu tai joita varten se on rekisteröity, rekisteröinnin epääminen taikka menettäminen tai mitättömyys koskee vain näitä tavaroita tai palveluja.”
Saksan oikeus
Tavaramerkkien ja muiden tunnusten suojasta 25.10.1994 annetun lain (tavaramerkkilaki) (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz); BGBl. 1994 I, s. 3082) (jäljempänä tavaramerkkilaki) 26 §:ssä, jonka otsikko on ”Tavaramerkin käyttäminen”, säädetään seuraavaa:
”(1)   Siltä osin kuin rekisteröidystä tavaramerkistä johtuviin oikeuksiin vetoaminen tai sen rekisteröinnin voimassa pitäminen riippuu siitä, että tavaramerkkiä on käytetty, tavaramerkin haltijan täytyy käyttää sitä tosiasiallisesti Saksassa tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, ellei käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä.
(2)   Tavaramerkin käyttö tavaramerkin haltijan suostumuksella rinnastetaan haltijan omaan tavaramerkin käyttöön.
(3)   Tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta, on myös rekisteröidyn tavaramerkin käyttöä, jos poikkeaminen ei vaikuta merkin erottamiskykyyn. Ensimmäistä virkettä on sovellettava myös, jos tavaramerkki on rekisteröity myös siinä muodossa, jossa sitä on käytetty.
(4)   Käyttöä Saksassa on myös tavaramerkin kiinnittäminen Saksassa tavaroihin tai niiden päällyksiin tai pakkauksiin vain maastavientiä varten.
(5)   Jos tavaramerkkiä on käytettävä viiden vuoden kuluessa rekisteröintiajankohdasta, tapauksissa, joissa tavaramerkin rekisteröintiä vastaan on esitetty väite, ratkaiseva ajankohta on väitemenettelyn päättymisen ajankohta rekisteröintiajankohdan sijasta.”
Tavaramerkkilain 49 §:ssä, jonka otsikko on ”Menettäminen”, säädetään seuraavaa:
”(1)   Tavaramerkki on pyynnöstä poistettava rekisteristä sen menettämisen perusteella, jollei sitä ole käytetty rekisteröintipäivän jälkeen 26 §:n mukaisesti yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan. Oikeutta tavaramerkkiin ei kuitenkaan saa vaatia menetettäväksi, jos tavaramerkkiä on ryhdytty käyttämään tai alettu uudestaan käyttää 26 §:n mukaisesti mainitun viiden vuoden määräajan päättymisen jälkeen mutta ennen menettämistä koskevan vaatimuksen esittämistä. Käyttöön ryhtymistä tai käytön uudelleen aloittamista menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä edeltäneen, aikaisintaan viiden vuoden yhtäjaksoisen käyttämättä jättämisen määräajan päättyessä alkaneen kolmen kuukauden määräajan kuluessa ei oteta huomioon, jos käyttöön ryhtymistä tai käytön uudelleen aloittamista koskeviin valmisteluihin on ryhdytty vasta haltijan saatua tiedon siitä, että menettämistä koskeva vaatimus voidaan tehdä. – –
– –
(3)   Jos menettämisperuste on olemassa vain osalle niistä tavaroista tai palveluista, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tavaramerkki on poistettava rekisteristä vain näiden tavaroiden tai palvelujen osalta.”
Tavaramerkkilain 115 §:ssä, jonka otsikko on ”Suojan myöhempi peruuttaminen”, säädetään seuraavaa:
”(1)   Tavaramerkin rekisteristä poistamista sen menettämisen perusteella koskevan hakemuksen tai kanteen tilalla (49 §) – – on kansainvälisesti rekisteröityjen tavaramerkkien osalta tavaramerkkisuojan poistamista koskeva hakemus tai kanne.
(2)   Jos esitetään hakemus tavaramerkkisuojan poistamisesta 49 §:n 1 momentin nojalla sillä perusteella, että tavaramerkkiä ei ole käytetty, rekisteröintipäivän tilalle tulee päivä,
1.
jona suojan myöntämisestä on annettu ilmoitus Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainväliselle toimistolle tai
2.
jona tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevan Madridin sopimuksen 5 artiklan 2 kappaleen mukainen määräaika on päättynyt, jos tähän ajankohtaan mennessä ei ole annettu 1 kohdassa tarkoitettua ilmoitusta eikä ilmoitusta väliaikaisesta tavaramerkkisuojan epäämisestä.”
Tavaramerkkilain 124 §:ssä, jonka otsikko on ”Madridin sopimuksen mukaisesti kansainvälisesti rekisteröityjen tavaramerkkien vaikutuksia koskevien säännösten analoginen soveltaminen”, säädetään seuraavaa:
”Lain 112–117 §:ää on vastaavasti sovellettava kansainvälisesti rekisteröityihin tavaramerkkeihin, joita koskevaa suojaa on Madridin sopimuksesta laaditun pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti laajennettu koskemaan Saksan liittotasavallan aluetta, siten, että 112–117 §:ssä mainittujen Madridin sopimuksen määräysten sijalle tulevat vastaavat Madridin sopimukseen liitetyn pöytäkirjan määräykset.”
Vuoden 1892 sopimus
Sveitsin ja Saksan välisen patenttien, mallien ja tavaramerkkien vastavuoroista suojaa koskevan, Berliinissä 13.4.1892 allekirjoitetun sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna (jäljempänä vuoden 1892 sopimus), 5 artiklan 1 kappaleessa määrätään, että haitallisia seurauksia, joita sopimuspuolten lakien mukaan aiheutuu siitä, ettei tehtaan- tai kauppamerkkiä ole käytetty tietyssä määräajassa, ei aiheudu, jos käyttö tapahtuu toisen sopimuspuolen alueella.
Pääasioiden tosiseikat ja ennakkoratkaisukysymykset
Ferrari on seuraavan tavaramerkin haltija:
Tämä tavaramerkki rekisteröitiin 22.7.1987 Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainväliseksi tavaramerkiksi nro 515107 seuraavia tavaroita varten, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 12:
”Ajoneuvot; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot, erityisesti autot ja niiden osat”.
Sama tavaramerkki rekisteröitiin myös Deutsches Patent- und Markenamtissa (Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto) 7.5.1990 tavaramerkiksi nro 11158448 seuraavia luokkaan 12 kuuluvia tavaroita varten:
”Maa-, ilma- ja vesiajoneuvot sekä niiden osat; maa-ajoneuvojen moottorit; autojen osat, erityisesti hinaustangot, kattotelineet, suksitelineet, lokasuojat, lumiketjut, tuuliohjaimet, niskatuet, turvavyöt, lasten turvaistuimet.”
Landgericht Düsseldorf (Düsseldorfin alueellinen alioikeus, Saksa) määräsi tämän tuomion 14 ja 15 kohdassa mainittujen Ferrarin kahden tavaramerkin (jäljempänä yhdessä riidanalaiset tavaramerkit) rekisteristä poistamisen niiden menettämisen vuoksi sillä perusteella, että Ferrari ei ollut tosiasiallisesti käyttänyt näitä tavaramerkkejä yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan Saksassa ja Sveitsissä tavaroissa, joita varten ne oli rekisteröity; Ferrari valitti kyseisen tuomioistuimen ratkaisuista Oberlandesgericht Düsseldorfiin (Düsseldorfin alueellinen ylioikeus, Saksa).
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että vuosina 1984–1991 Ferrari myi urheiluauton mallia nimellä ”Testarossa” sekä vuoteen 1996 saakka sitä seuranneita malleja 512 TR ja F512 M. Ferrari valmisti vuonna 2014 Ferrari F12 TRS ‑mallista yhden kappaleen. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen toimittamista tiedoista ilmenee, että riidanalaisten tavaramerkkien käytön arvioinnin kannalta merkityksellisenä ajanjaksona Ferrari käytti näitä tavaramerkkejä yksilöidäkseen näillä tavaramerkeillä aiemmin myytyjen erittäin kalliiden luksusurheiluautojen varaosia ja lisävarusteita.
Koska ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo, että tavaramerkin käytön ei aina tarvitse olla merkittävää, jotta sitä voitaisiin pitää tosiasiallisena, ja ottaa huomioon myös sen, että Ferrari on käyttänyt riidanalaisia tavaramerkkejä kalliisiin urheiluautoihin, joita valmistetaan tyypillisesti vain pieniä määriä, se ei yhdy alioikeuden näkemykseen, jonka mukaan Ferrarin esittämän käytön laajuus ei riitä osoittamaan näiden tavaramerkkien tosiasiallista käyttöä.
Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan mainitun käytön osalta on kuitenkin epäselvää, onko tällaiset erityispiirteet otettava huomioon riidanalaisten tavaramerkkien tapauksessa, koska niitä ei ole rekisteröity kalliita luksusurheiluautoja varten vaan yleisesti autoja ja niiden osia varten. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo, että jos olisi tutkittava, onko riidanalaisia tavaramerkkejä käytetty tosiasiallisesti autojen ja niiden osien massamarkkinoilla, olisi todettava heti alkuun, että tällaista käyttöä ei ole ollut.
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa lisäksi, että Ferrari väittää jälleenmyyneensä kuntotarkastuksen jälkeen riidanalaisilla tavaramerkeillä varustettuja käytettyjä ajoneuvoja. Asiaa ensimmäisenä oikeusasteena käsitellyt tuomioistuin katsoi, että tämä ei merkinnyt riidanalaisten tavaramerkkien uutta käyttöä, koska sen jälkeen, kun näillä tavaramerkeillä varustetut tavarat saatettiin ensimmäisen kerran markkinoille, Ferrarin niihin perustuvat oikeudet olivat sammuneet eikä se voinut kieltää näiden tavaroiden jälleenmyyntiä.
Asiaa ensimmäisenä oikeusasteena käsitellyt tuomioistuin totesi, että koska tavaramerkin käyttöä sen oikeusvaikutukset voimassa pysyttävällä tavalla koskeva käsite ei voi olla laajempi kuin käyttöä, joka loukkaa tavaramerkkiä, koskeva käsite, käyttöä merkitsevien toimien, joita kyseisen tavaramerkin haltija ei voi kieltää kolmansia vastaan, ei voida katsoa olevan kyseisen tavaramerkin käyttöä sen oikeusvaikutukset voimassa pysyttävällä tavalla. Ferrari puolestaan väitti, että riidanalaisilla tavaramerkeillä varustettujen käytettyjen ajoneuvojen myynti merkitsi, että se tunnusti kyseisen ajoneuvon uudelleen ja että kyseessä oli näin ollen tavaramerkin uusi käyttö sen oikeusvaikutukset voimassa pysyttävällä tavalla.
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa lisäksi, että Ferrari on väittänyt pääasioissa toimittaneensa varaosia ja lisävarusteita riidanalaisilla tavaramerkeillä varustettuja ajoneuvoja varten ja tarjonneensa näiden ajoneuvojen huoltopalveluja. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa tältä osin, että asiaa ensimmäisenä oikeusasteena käsitellyt tuomioistuin oli katsonut, että vuosina 2011–2016 Ferrarin riidanalaisilla tavaramerkeillä varustettuja ajoneuvoja varten tosiasiallisesti myymien varaosien liikevaihto oli ollut noin 17000 euroa, mikä ei ollut riidanalaisten tavaramerkkien riittävää käyttöä niiden oikeusvaikutukset voimassa pysyttävällä tavalla. On totta, että maailmassa on vain 7000 autoa, jotka on varustettu riidanalaisilla tavaramerkeillä. Tämä seikka ei kuitenkaan yksinään selitä riidanalaisilla tavaramerkeillä myytyjen varaosien vähäisiä määriä.
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa olevansa tietoinen 11.3.2003 annettuun tuomioon Ansul (
C-40/01
,
EU:C:2003:145
) perustuvasta oikeuskäytännöstä, mutta se huomauttaa yhtäältä, että Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) EU-tavaramerkkien tutkimista koskevista ohjeista (C osan 6 jakson 2.8 kohta) ilmenee, että tätä oikeuskäytäntöä on sovellettava vain poikkeustapauksissa.
Toisaalta ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo, että pääasioihin liittyy ylimääräinen ominaispiirre, koska riidanalaiset tavaramerkit kattavat myös autojen osat, joten 11.3.2003 annettuun tuomioon Ansul (
C-40/01
,
EU:C:2003:145
) perustuvan oikeuskäytännön soveltaminen johtaisi siihen, että riidanalaisten tavaramerkkien käyttämistä autonosia varten olisi pidettävä näiden tavaramerkkien käyttämisenä autoja varten, vaikka viimeksi mainittuja ei ole enää myyty kyseisillä tavaramerkeillä yli 25 vuoteen. Lisäksi herää kysymys siitä, voiko tavaramerkin tosiasiallinen käyttö seurata siitä, että sen haltija edelleen tarjoaa varaosia ja palveluja aikaisemmin tällä tavaramerkillä myydyille tavaroille käyttämättä kuitenkaan tavaramerkkiä näihin osiin tai palveluihin.
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin muistuttaa direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohdassa edellytetyn käytön alueellisesta laajuudesta, että kyseisessä säännöksessä edellytetään käyttöä ”jäsenvaltiossa”. Se nimittäin toteaa 12.12.2013 annettuun tuomioon Rivella International v. SMHV (
C‑445/12 P
,
EU:C:2013:826
,
ja
kohta) tukeutuen, että unionin tuomioistuin on katsonut, että tavaramerkin käyttö Sveitsissä ei osoita tavaramerkin tosiasiallista käyttöä Saksassa. Bundesgerichtshofin (liittovaltion ylin tuomioistuin, Saksa) oikeuskäytännön mukaan vuoden 1892 sopimus on kuitenkin edelleen voimassa ja saksalaisten tuomioistuinten on sovellettava sitä SEUT 351 artiklan nojalla. Tällainen soveltaminen voisi kuitenkin aiheuttaa vaikeuksia sellaisen saksalaisen tavaramerkin tapauksessa, jota ei Saksan oikeuden mukaan voida poistaa rekisteristä mutta johon ei myöskään voitaisi vedota väitteen yhteydessä EU-tavaramerkin rekisteröimisen estämiseksi.
Lopuksi ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että pääasioissa nousee esiin myös kysymys siitä, kenellä on todistustaakka tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä. Saksalaisen oikeuskäytännön mukaan on sovellettava siviiliprosessin yleisiä periaatteita, mikä merkitsee sitä, että myös silloin, kun on kyse menettämistä koskevasta vaatimuksesta rekisteröidyn tavaramerkin käyttämättä jättämisen vuoksi, todistustaakka kyseisen vaatimuksen perustana olevista tosiseikoista olisi kantajalla, vaikka kyse olisi negatiivisista tosiseikoista, kuten siitä, ettei tavaramerkkiä ole käytetty.
Sen huomioon ottamiseksi, että tavaramerkin käytön tarkat olosuhteet eivät usein ole menettämisvaatimuksen esittäjän tiedossa, saksalaisessa oikeuskäytännössä asetetaan kyseisen tavaramerkin haltijalle toissijainen velvoite esittää kattavasti ja yksityiskohtaisesti tapa, jolla se on käyttänyt tavaramerkkiä. Kun tavaramerkin haltija on täyttänyt tämän velvoitteen, sen asianosaisen, joka vaatii tavaramerkin poistamista rekisteristä, velvollisuutena on osoittaa vääräksi tämä esitys.
Näiden periaatteiden soveltaminen pääasioihin mahdollistaisi niiden ratkaisemisen ilman asian selvittämistoimia, koska Ferrari oli esittänyt riittävän yksityiskohtaisesti suorittamansa käyttöä merkitsevät toimet ja myös tarjonnut näyttöä, kun taas DU tyytyy kiistämään Ferrarin väitteet esittämättä itse todisteita. Näin ollen olisi katsottava, ettei DU ole täyttänyt todistustaakkaa. Jos viimeksi mainittu velvollisuus sitä vastoin kuuluisi Ferrarille riidanalaisten tavaramerkkien haltijana, olisi tarpeen tutkia Ferrarin esittämät todisteet.
Tässä tilanteessa Oberlandesgericht Düsseldorf on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset, jotka ovat samat molemmissa asioissa:
”1)
Arvioitaessa sitä, onko kyseessä laadultaan ja laajuudeltaan direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tavaramerkin tosiasiallinen käyttö, kun tämä tavaramerkki on rekisteröity laajaa tavararyhmää – tässä tapauksessa maa-ajoneuvoja, erityisesti autoja ja niiden osia – varten, mutta sitä käytetään tosiasiallisesti vain erityiselle markkinasegmentille – tässä tapauksessa kalliit luksusurheiluautot ja niiden osat –, onko otettava huomioon rekisteröidyn tavararyhmän markkinat kokonaisuutena vai voidaanko ottaa huomioon vain tämä erityinen markkinasegmentti? Jos käyttö tässä erityisessä markkinasegmentissä riittää, onko tavaramerkki silloin pidettävä voimassa tämän markkinasegmentin osalta tavaramerkin menettämistä koskevassa menettelyssä?
2)
Merkitseekö tavaramerkin haltijan harjoittama Euroopan talousalueella aiemmin myytyjen käytettyjen tavaroiden myynti direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tavaramerkin käyttöä?
3)
Käytetäänkö tavaramerkkiä, jota ei ole rekisteröity ainoastaan tavaralle vaan lisäksi tämän tavaran osille, sen oikeusvaikutukset voimassa pysyttävällä tavalla, jos tätä tavaraa ei enää myydä mutta siihen liittyviä lisävarusteita ja varaosia myydään yhä tällä tavaramerkillä varustettuina?
4)
Onko arvioitaessa, onko kyseessä tosiasiallinen käyttö, otettava huomioon sekin, tarjoaako tavaramerkin haltija tiettyjä palveluja, joita varten ei tosin käytetä kyseistä tavaramerkkiä mutta jotka liittyvät jo myytyihin tavaroihin?
5)
Onko määritettäessä direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tavaramerkin käyttöä jäsenvaltiossa (tässä tapauksessa Saksassa) otettava huomioon myös tavaramerkin käyttö Sveitsissä [vuoden 1892] sopimuksen 5 artiklan mukaisesti?
6)
Onko direktiivin 2008/95 mukaista asettaa tavaramerkin haltijalle, jota vastaan on esitetty tavaramerkin menettämistä koskeva vaatimus, kattava velvollisuus esittää, miten tavaramerkkiä on käytetty, mutta asettaa kuitenkin riski siitä, että näyttöä ei kyetä esittämään, menettämisvaatimuksen esittäneelle asianosaiselle?”
Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu
Ensimmäinen ja kolmas kysymys
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee ensimmäisellä ja kolmannella kysymyksellään pääasiallisesti, onko direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohtaa ja 13 artiklaa tulkittava siten, että on katsottava, että tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaroiden ja niiden varaosien, kuten autojen ja niiden osien, ryhmää varten, on käytetty tosiasiallisesti mainitussa 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla kaikkia tähän ryhmään kuuluvia tavaroita ja niiden varaosia varten, jos tavaramerkkiä on käytetty tällä tavoin vain tietyissä näistä tavaroista, kuten kalliissa luksusurheiluautoissa, tai ainoastaan tiettyjen tällaisten tavaroiden varaosissa ja lisävarusteissa.
Ensinnäkin on muistutettava, että direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkki on julistettava menetetyksi, jollei sitä viiden vuoden yhtäjaksoisen määräajan kuluessa ole otettu jäsenvaltiossa tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, eikä hyväksyttävää syytä tavaramerkin käyttämättä jättämiseen ole.
Unionin tuomioistuin on katsonut, että direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin käyttö on tosiasiallista silloin, kun tavaramerkkiä käytetään sen keskeisen tehtävän mukaisesti eli sen takaamiseksi, että niillä tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tietty alkuperä, siinä tarkoituksessa, että näin voitaisiin luoda tai säilyttää markkinat näille tavaroille ja palveluille, ja kun käyttö ei ole pelkästään symbolista käyttöä, jolla pyritään ainoastaan säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet (tuomio 11.3.2003, Ansul,
C-40/01
,
EU:C:2003:145
,
kohta).
Tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän; tällaisia ovat eritoten sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa, näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet sekä tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus (tuomio 11.3.2003, Ansul,
C-40/01
,
EU:C:2003:145
,
kohta).
Se, että tavaramerkin käyttö ei liity markkinoilla tarjottaviin uusiin tavaroihin vaan jo myytyihin tavaroihin, ei merkitse sitä, että käyttö ei olisi tosiasiallista, jos tavaramerkin haltija todella käyttää samaa tavaramerkkiä varaosissa, jotka ovat osa näiden tavaroiden koostumusta tai rakennetta, tai tavaroissa taikka palveluissa, jotka liittyvät välittömästi jo myytyihin tavaroihin ja joilla pyritään tyydyttämään näitä tavaroita ostaneiden asiakkaiden tarpeet (tuomio 11.3.2003, Ansul,
C-40/01
,
EU:C:2003:145
,
kohta).
Tästä oikeuskäytännöstä ilmenee, että se, että tavaramerkin haltija käyttää rekisteröityä tavaramerkkiä sellaisia varaosia varten, jotka ovat erottamaton osa tämän tavaramerkin kattamia tavaroita, voi merkitä direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tosiasiallista käyttöä paitsi itse varaosia myös kyseisen tavaramerkin kattamia tavaroita varten. Tältä osin on merkityksetöntä, että mainitun tavaramerkin rekisteröinti kattaa paitsi kokonaiset tavarat myös niiden varaosat.
Toiseksi direktiivin 2008/95 13 artiklasta ilmenee, että jos kyseisen direktiivin 12 artiklan 1 kohdassa säädetyn kaltainen menettämisperuste koskee vain joitakin tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkiä on haettu tai joita varten se on rekisteröity, menettäminen koskee vain näitä tavaroita tai palveluja.
Direktiivin 2008/95 13 artiklassa tarkoitetusta ”joitakin tavaroita tai palveluja” koskevasta käsitteestä on todettava, että kuluttaja, joka haluaa hankkia tavaran tai palvelun, joka kuuluu erityisen tarkasti ja rajatusti määriteltyyn tavara- tai palveluryhmään ja jonka sisällä ei voida tehdä merkittäviä jaotteluita, yhdistää tätä tavara- tai palveluryhmää varten rekisteröityyn tavaramerkkiin kaikki tähän ryhmään kuuluvat tavarat tai palvelut siten, että kyseinen tavaramerkki täyttää keskeisen tehtävänsä taata näiden tavaroiden tai palvelujen alkuperä. Näin ollen on riittävää vaatia tällaisen tavaramerkin haltijaa esittämään todisteet tämän tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä joidenkin tähän homogeeniseen ryhmään kuuluvien tavaroiden tai palvelujen osalta (ks. analogisesti tuomio 16.7.2020, ACTC v. EUIPO,
C‑714/18 P
,
EU:C:2020:573
,
kohta).
Sitä vastoin sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, jotka kuuluvat laajaan tavara- tai palveluryhmään, joka voidaan jakaa useisiin itsenäisiin alaryhmiin, tätä tavara- tai palveluryhmää varten rekisteröidyn tavaramerkin haltijaa on vaadittava esittämään todisteet kyseisen tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä kunkin itsenäisen alaryhmän osalta, tai muussa tapauksessa se voi menettää tavaramerkkioikeutensa niiden itsenäisten alaryhmien osalta, joista se ei ole esittänyt tällaista näyttöä (ks. analogisesti tuomio 16.7.2020, ACTC v. EUIPO,
C‑714/18 P
,
EU:C:2020:573
,
kohta).
Jos tavaramerkin haltija on rekisteröinyt tavaramerkkinsä tavaroiden tai palvelujen laajaa valikoimaa varten ja se voisi mahdollisesti myydä tätä valikoimaa mutta se ei ole tehnyt näin yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan, sen intressi saada suojaa tavaramerkilleen näiden tavaroiden ja palvelujen osalta ei voi olla ensisijainen suhteessa kilpailijoiden intressiin käyttää samaa tai samankaltaista merkkiä mainittuja tavaroita tai palveluja varten tai hakea kyseisen merkin rekisteröintiä tavaramerkiksi (ks. analogisesti tuomio 16.7.2020, ACTC v. EUIPO,
C‑714/18 P
,
EU:C:2020:573
,
kohta).
Unionin tuomioistuin on katsonut tavaroiden tai palvelujen yhtenäisen alaryhmän, jota voidaan pitää itsenäisenä, yksilöimiseksi sovellettavista merkityksellisistä arviointiperusteista, että kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen käyttötarkoitusta koskeva peruste on olennainen, kun määritetään tavaroiden tai palvelujen itsenäinen alaryhmä (ks. analogisesti tuomio 16.7.2020, ACTC v. EUIPO,
C‑714/18 P
,
EU:C:2020:573
,
kohta).
Näin ollen on arvioitava konkreettisesti – pääasiallisesti niiden tavaroiden tai palvelujen kannalta, joiden osalta tavaramerkin haltija on toimittanut todisteet tavaramerkkinsä käytöstä –, muodostavatko nämä tavarat tai palvelut itsenäisen alaryhmän kyseessä olevaan tavaroiden tai palvelujen luokkaan kuuluviin tavaroihin ja palveluihin nähden siten, että ne tavarat tai palvelut, joiden osalta tavaramerkin tosiasiallinen käyttö on näytetty toteen, liittyvät siihen tavaroiden tai palvelujen ryhmään, jonka kyseisen tavaramerkin rekisteröinti kattaa (tuomio 16.7.2020, ACTC v. EUIPO,
C‑714/18 P
,
EU:C:2020:573
,
kohta).
Tämän tuomion 37–41 kohdassa esitetyistä seikoista ilmenee, että ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mainitsemalla käsitteellä ”erityinen markkinasegmentti” ei ole sellaisenaan merkitystä arvioitaessa sitä, kuuluvatko tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkin haltija on käyttänyt tavaramerkkiä, sellaisen tavara- tai palveluryhmän, jota varten tavaramerkki on rekisteröity, itsenäiseen alaryhmään.
Kuten näet tämän tuomion 37 kohdasta ilmenee, tältä osin merkitystä on ainoastaan sillä, yhdistääkö kuluttaja, joka haluaa hankkia tavaran tai palvelun, joka kuuluu kyseisen tavaramerkin kattamaan tavara- tai palveluryhmään, tähän tavaramerkkiin kaikki kyseiseen ryhmään kuuluvat tavarat tai palvelut.
Tällaista tilannetta ei voida sulkea pois pelkästään sillä perusteella, että taloudellisen analyysin perusteella kyseiseen ryhmään kuuluvat eri tavarat tai palvelut kuuluvat eri markkinoille tai eri markkinasegmenteille. Näin on erityisesti, koska tavaramerkin haltijalla on hyväksyttävä intressi laajentaa niiden tavaroiden tai palvelujen valikoimaa, joita varten sen tavaramerkki on rekisteröity (ks. analogisesti tuomio 16.7.2020, ACTC v. EUIPO,
C‑714/18 P
,
EU:C:2020:573
,
kohta).
Siltä osin kuin ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa nyt käsiteltävässä asiassa, että pääasioissa kyseessä olevien tavaramerkkien haltija on käyttänyt näitä tavaramerkkejä ”erittäin kalliiden luksusurheiluautojen” varaosia ja lisävarusteita varten, on todettava ensinnäkin, että tämän tuomion 40 ja 42–44 kohdassa esitetyistä seikoista ilmenee, että pelkästään se seikka, että tavaroita, joita varten tavaramerkkiä on käytetty, on myyty erityisen korkealla hinnalla ja että näin ollen ne voivat kuulua erityisiin markkinoihin, ei riitä siihen, että niiden katsottaisiin muodostavan itsenäisen alaryhmän siinä tavaraluokassa, jota varten tavaramerkki on rekisteröity.
Toiseksi on totta, että urheiluautot ovat suorituskykyisiä autoja, joita voidaan näin ollen käyttää autourheilussa. Kyseessä on kuitenkin vain yksi tällaisten autojen mahdollisista käyttötarkoituksista, joita samoin kuin kaikkia muitakin autoja voidaan käyttää henkilöiden ja heidän henkilökohtaisten tavaroidensa maantiekuljetukseen.
Jos tavaramerkin kattamilla tavaroilla on – kuten usein on – useita käyttötarkoituksia, ei voida määrittää tavaroiden erillistä alaryhmää tarkastelemalla erikseen kutakin niistä käyttötarkoituksista, joita näillä tavaroilla voi olla, koska tällaisella lähestymistavalla ei voida osoittaa johdonmukaisesti itsenäisiä alaryhmiä ja se johtaisi tavaramerkin haltijan oikeuksien liialliseen rajoittamiseen (ks. analogisesti tuomio 16.7.2020, ACTC v. EUIPO,
C‑714/18 P
,
EU:C:2020:573
,
kohta).
Tästä seuraa, että pelkästään sen perusteella, että autot, joita varten tavaramerkkiä on käytetty, luokitellaan urheiluautoiksi, ei voida katsoa, että ne kuuluvat autojen itsenäiseen alaryhmään.
Kolmanneksi käsitteellä ”luksus”, johon ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen käyttämä ilmaisu ”luksusautot” viittaa, voi olla merkitystä useiden erityyppisten autojen osalta, joten se seikka, että autot, joita varten tavaramerkkiä on käytetty, luokitellaan ”luksusautoiksi”, ei myöskään riitä siihen, että voitaisiin katsoa, että ne muodostavat autojen itsenäisen alaryhmän.
Jollei ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen suorittamasta tarkistuksesta muuta johdu, on näin ollen ilmeistä, että se seikka, että pääasioissa kyseessä olevien tavaramerkkien haltijana oleva yhtiö on käyttänyt näitä tavaramerkkejä ”erittäin kalliiden luksusautojen” varaosia ja lisävarusteita varten, ei riitä sen toteamiseksi, että se on käyttänyt näitä tavaramerkkejä vain joitakin näiden tavaramerkkien kattamia tavaroita varten direktiivin 2008/95 13 artiklassa tarkoitetulla tavalla.
Vaikka sitä, että tavaramerkkiä on käytetty ”erittäin kalliiksi” luokiteltuja tavaroita varten, ei voida pitää riittävänä, jotta voitaisiin katsoa, että nämä tavarat muodostavat niiden tavaroiden itsenäisen alaryhmän, joita varten tämä tavaramerkki on rekisteröity, sillä on kuitenkin merkitystä arvioitaessa sitä, onko tätä tavaramerkkiä käytetty tosiasiallisesti direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
Tämä seikka on nimittäin omiaan osoittamaan, että kyseisellä tavaramerkillä myytyjen tavaroiden suhteellisen pienestä määrästä huolimatta tämän tavaramerkin käyttö ei ole ollut pelkästään symbolista vaan on kyseisen tavaramerkin käyttöä sen keskeisen tehtävän mukaisesti eli käyttöä, jota tämän tuomion 32 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan on pidettävä direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna tosiasiallisena käyttönä.
Kaiken edellä esitetyn perusteella ensimmäiseen ja kolmanteen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohtaa ja 13 artiklaa on tulkittava siten, että on katsottava, että tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaroiden ja niiden varaosien ryhmää varten, on käytetty tosiasiallisesti mainitussa 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla kaikkia tähän ryhmään kuuluvia tavaroita ja niiden varaosia varten, jos tavaramerkkiä on käytetty tällä tavoin vain tietyissä näistä tavaroista, kuten kalliissa luksusurheiluautoissa, tai ainoastaan tiettyjen tällaisten tavaroiden varaosissa ja lisävarusteissa, paitsi jos merkityksellisistä tosiseikoista ja selvitysaineistosta ilmenee, että kuluttaja, joka haluaa hankkia näitä samoja tavaroita, mieltää, että ne muodostavat sen tavararyhmän, jota varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, itsenäisen alaryhmän.
Toinen kysymys
Toisella kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee pääasiallisesti, onko direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi tosiasiallisesti käyttää tavaramerkkiä jälleenmyydessään tällä tavaramerkillä markkinoille saatettuja käytettyjä tavaroita.
On todettava, että tavaramerkillä varustetun käytetyn tavaran jälleenmyynti sellaisenaan ei tosin merkitse sitä, että tätä tavaramerkkiä käytetään tämän tuomion 32 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla. Mainittua tavaramerkkiä on nimittäin käytetty, kun sen haltija on kiinnittänyt sen uuteen tuotteeseen, kun tämä tavara saatettiin ensimmäisen kerran markkinoille.
Jos kyseisen tavaramerkin haltija kuitenkin tosiasiallisesti käyttää tätä tavaramerkkiä käytettyjä tavaroita jälleenmyydessään sen keskeisen tehtävän mukaisesti eli sen takaamiseksi, että tavaroilla, joita varten se on rekisteröity, on tietty alkuperä, tällainen käyttö voi olla direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kyseisen tavaramerkin tosiasiallista käyttöä.
Direktiivin 2008/95 7 artiklan 1 kohta, joka koskee tavaramerkin tuottamien oikeuksien sammumista, vahvistaa tämän tulkinnan.
Tästä säännöksestä nimittäin ilmenee, että tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka tämä haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on jo saattanut markkinoille unionissa tätä tavaramerkkiä käyttäen.
Tästä seuraa, että tavaramerkkiä voidaan käyttää sellaisia tavaroita varten, jotka on jo saatettu markkinoille tällä tavaramerkillä. Se, että tavaramerkin haltija ei voi kieltää kolmansia käyttämästä tavaramerkkiään sellaisia tavaroita varten, jotka on jo saatettu markkinoille kyseisellä tavaramerkillä, ei merkitse sitä, ettei se itse voi käyttää tavaramerkkiä tällaisia tavaroita varten.
Näin ollen toiseen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi tosiasiallisesti käyttää tavaramerkkiä jälleenmyydessään käytettyjä tavaroita, jotka on saatettu markkinoille tällä tavaramerkillä.
Neljäs kysymys
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee neljännellä kysymyksellään pääasiallisesti, onko direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkiä tosiasiallisesti, kun hän tarjoaa tiettyjä palveluja, jotka liittyvät kyseisellä tavaramerkillä aikaisemmin myytyihin tavaroihin, käyttämättä kuitenkaan kyseistä tavaramerkkiä näitä palveluja tarjottaessa.
Kuten tämän tuomion 34 kohdassa viitatusta unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, se, että tavaramerkin haltija tosiasiallisesti käyttää tiettyjä tavaroita varten rekisteröityä tavaramerkkiä palveluihin, jotka liittyvät välittömästi jo myytyihin tavaroihin ja joilla pyritään tyydyttämään näitä tavaroita ostaneiden asiakkaiden tarpeet, voi merkitä kyseisen tavaramerkin direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tosiasiallista käyttöä.
Samasta oikeuskäytännöstä ilmenee kuitenkin, että tällainen käyttö edellyttää, että kyseistä tavaramerkkiä tosiasiallisesti käytetään kyseessä olevia palveluja tarjottaessa. Jos kyseistä tavaramerkkiä ei nimittäin käytetä, kyseessä ei selvästikään voi olla direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tavaramerkin tosiasiallinen käyttö.
Neljänteen kysymykseen on näin ollen vastattava, että direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkiä tosiasiallisesti, kun hän tarjoaa tiettyjä palveluja, jotka liittyvät kyseisellä tavaramerkillä aikaisemmin myytyihin tavaroihin, edellyttäen, että nämä palvelut tarjotaan kyseistä tavaramerkkiä käyttäen.
Viides kysymys
Viidennellä kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee pääasiallisesti, onko SEUT 351 artiklaa tulkittava siten, että jäsenvaltion tuomioistuin voi sen nojalla soveltaa ennen 1.1.1958 tai unioniin liittyneiden valtioiden osalta ennen niiden liittymistä tehtyä sopimusta, kuten vuoden 1892 sopimusta, jossa määrätään, että tässä jäsenvaltiossa rekisteröidyn tavaramerkin käyttö kyseisen yleissopimuksen sopimuspuolena olevan kolmannen valtion alueella on otettava huomioon määritettäessä sitä, onko tavaramerkkiä käytetty tosiasiallisesti direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
On todettava, että koska direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohdassa viitataan tavaramerkin tosiasialliseen käyttöön ”jäsenvaltiossa”, siinä suljetaan pois Sveitsin valaliiton kaltaisessa kolmannessa valtiossa tapahtuneen käytön huomioon ottaminen.
Koska vuoden 1892 sopimus on kuitenkin tehty ennen 1.1.1958, on sovellettava SEUT 351 artiklaa. Tämän määräyksen toisen kohdan mukaan jäsenvaltioilla on velvollisuus käyttää kaikkia aiheellisia keinoja niiden ristiriitojen poistamiseksi, joita on ennen jäsenvaltion liittymistä tehdyn sopimuksen ja EUT-sopimuksen välillä.
Tästä seuraa, että ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tarkastettava, voidaanko siltä, että vuoden 1892 sopimus mahdollisesti on ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, välttyä tulkitsemalla sopimusta mahdollisimman pitkälti unionin oikeuden mukaisesti samalla kansainvälistä oikeutta noudattaen (ks. analogisesti tuomio 18.11.2003, Budějovický Budvar,
C-216/01
,
EU:C:2003:618
,
kohta).
Jos Saksan liittotasavalta ei voi tulkita vuoden 1892 sopimusta unionin oikeuden mukaisesti, sillä on velvollisuus toteuttaa aiheelliset toimenpiteet sen estämiseksi, että kyseinen sopimus on ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, tarvittaessa irtisanomalla sen. SEUT 351 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan kyseinen valtio voi kuitenkin jatkaa tällaisen sopimuksen soveltamista sen voimassaolon päättymiseen asti (ks. vastaavasti tuomio 18.11.2003, Budějovický Budvar,
C-216/01
,
EU:C:2003:618
,
–
kohta).
Kuten ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin huomauttaa, siitä, että Saksan liittotasavalta soveltaa vuoden 1892 sopimusta, voi tosin aiheutua vaikeuksia, koska Saksassa rekisteröity tavaramerkki, joka voidaan säilyttää rekisterissä pelkästään sillä perusteella, että sitä on tosiasiallisesti käytetty Sveitsin valaliiton alueella, ei voi olla perusteena EU-tavaramerkin rekisteröintiä vastaan esitetylle väitteelle, koska tavaramerkin haltija ei voi, siinä tapauksessa, että väitemenettelyn yhteydessä esitetään pyyntö kyseisen tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevasta näytöstä, esittää tällaista näyttöä vain Euroopan unionin alueen osalta.
Nämä vaikeudet ovat kuitenkin väistämätön seuraus vuoden 1892 sopimuksen yhteensopimattomuudesta unionin oikeuden kanssa; ne voivat poistua ainoastaan tämän yhteensopimattomuuden päättyessä, ja Saksan liittotasavallan on SEUT 351 artiklan toisen kohdan mukaan toteutettava tämä päättäminen.
Kaiken edellä esitetyn perusteella viidenteen kysymykseen on vastattava, että SEUT 351 artiklan ensimmäistä kohtaa on tulkittava siten, että jäsenvaltion tuomioistuin voi sen nojalla soveltaa Euroopan unionin jäsenvaltion ja kolmannen valtion välillä ennen 1.1.1958 tai Euroopan unioniin liittyneiden valtioiden osalta ennen niiden liittymistä tehtyä sopimusta, kuten vuoden 1892 sopimusta, jossa määrätään, että tässä jäsenvaltiossa rekisteröidyn tavaramerkin käyttö kyseisen kolmannen valtion alueella on otettava huomioon määritettäessä sitä, onko tavaramerkkiä käytetty tosiasiallisesti direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, siihen asti, kunnes jonkin SEUT 351 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetun keinon avulla voidaan poistaa tämän sopimuksen mahdolliset yhteensopimattomuudet EUT-sopimuksen kanssa.
Kuudes kysymys
Kuudennella kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee pääasiallisesti, onko direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että tavaramerkin haltijalla on todistustaakka siitä, että tavaramerkkiä on käytetty tosiasiallisesti tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla.
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin täsmentää tältä osin, että Saksassa sovellettavien siviiliprosessuaalisten yleisten periaatteiden mukaan silloin, kun tavaramerkin menettämistä on vaadittu käyttämättä jättämisen vuoksi, todistustaakka siitä, ettei tavaramerkkiä ole käytetty, on vaatimuksen esittäjällä ja kyseisen tavaramerkin haltijan on ainoastaan esitettävä kattavasti ja yksityiskohtaisesti, miten se on käyttänyt tavaramerkkiä, tarvitsematta kuitenkaan näyttää tätä toteen.
On todettava, että direktiivin 2008/95 johdanto-osan kuudennessa perustelukappaleessa tosin todetaan muun muassa, että jäsenvaltioiden olisi saatava vapaasti säätää menettelystä, jota noudatetaan rekisteröityjen tavaramerkkien menettämisessä.
Tästä ei kuitenkaan voida johtaa, että direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tosiasiallista käyttöä koskeva todistustaakka olisi tavaramerkin menettämistä käyttämättä jättämisen vuoksi koskevassa menettelyssä tällainen jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluva menettelymääräys (ks. analogisesti tuomio 19.6.2014, Oberbank ym.,
C-217/13 ja C-218/13
,
EU:C:2014:2012
,
kohta).
Jos todistustaakka tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä nimittäin kuuluisi tavaramerkin menettämistä käyttämättä jättämisen vuoksi koskevassa menettelyssä jäsenvaltioiden kansallisen oikeuden piiriin, tästä saattaisi seurata, että tavaramerkkien haltijoille annettava suoja vaihtelisi aina kulloisenkin jäsenvaltion lain mukaan, joten direktiivin 2008/95 johdanto-osan kymmenennestä perustelukappaleesta ilmenevää tavoitetta saada ”sama suoja kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä”, mitä pidetään kyseisessä perustelukappaleessa ”tärkeänä”, ei saavutettaisi (ks. analogisesti tuomio 19.6.2014, Oberbank ym.,
C-217/13 ja C-218/13
,
EU:C:2014:2012
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
On myös muistutettava, että unionin tuomioistuin totesi 26.9.2013 antamassaan tuomiossa Centrotherm Systemtechnik v. SMHV ja centrotherm Clean Solutions (
C‑610/11 P
,
EU:C:2013:593
,
kohta) EU-tavaramerkin menettämisen osalta, että periaate, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan on toimitettava näyttö sen tosiasiallisesta käytöstä, kuvastaa todellisuudessa vain sitä, mitä terve järki ja menettelyn tehokkuuden perusvaatimus edellyttävät.
Unionin tuomioistuin on päätellyt tästä, että menettämisvaatimuksen kohteena olevan EU-tavaramerkin haltijan on lähtökohtaisesti näytettävä toteen tämän tavaramerkin tosiasiallinen käyttö (tuomio 26.9.2013, Centrotherm Systemtechnik v. SMHV ja centrotherm Clean Solutions,
C‑610/11 P
,
EU:C:2013:593
,
kohta).
Nämä toteamukset pätevät myös silloin, kun on kyse jäsenvaltiossa rekisteröidyn tavaramerkin direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta tosiasiallisesta käytöstä.
On näet todettava, että kyseisen tavaramerkin haltijalla on paremmat mahdollisuudet esittää todisteita konkreettisista toimista, jotka voivat tukea väitettä sen tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä (ks. analogisesti tuomio 19.6.2014, Oberbank ym.,
C-217/13 ja C-218/13
,
EU:C:2014:2012
,
kohta).
Kuudenteen kysymykseen on näin ollen vastattava, että direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että todistustaakka siitä, että tavaramerkkiä on käytetty tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla tosiasiallisesti, on tavaramerkin haltijalla.
Oikeudenkäyntikulut
Pääasioiden asianosaisten osalta asioiden käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevien asioiden käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (neljäs jaosto) on ratkaissut asiat seuraavasti:

1)
Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 12 artiklan 1 kohtaa ja 13 artiklaa on tulkittava siten, että on katsottava, että tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaroiden ja niiden varaosien ryhmää varten, on käytetty tosiasiallisesti mainitussa 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla kaikkia tähän ryhmään kuuluvia tavaroita ja niiden varaosia varten, jos tavaramerkkiä on käytetty tällä tavoin vain tietyissä näistä tavaroista, kuten kalliissa luksusurheiluautoissa, tai ainoastaan tiettyjen tällaisten tavaroiden varaosissa ja lisävarusteissa, paitsi jos merkityksellisistä tosiseikoista ja selvitysaineistosta ilmenee, että kuluttaja, joka haluaa hankkia näitä samoja tavaroita, mieltää, että ne muodostavat sen tavararyhmän, jota varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, itsenäisen alaryhmän.

2)
Direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi tosiasiallisesti käyttää tavaramerkkiä jälleenmyydessään käytettyjä tavaroita, jotka on saatettu markkinoille tällä tavaramerkillä.

3)
Direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkiä tosiasiallisesti, kun hän tarjoaa tiettyjä palveluja, jotka liittyvät kyseisellä tavaramerkillä aikaisemmin myytyihin tavaroihin, edellyttäen, että nämä palvelut tarjotaan kyseistä tavaramerkkiä käyttäen.

4)
SEUT 351 artiklan ensimmäistä kohtaa on tulkittava siten, että jäsenvaltion tuomioistuin voi sen nojalla soveltaa Euroopan unionin jäsenvaltion ja kolmannen valtion välillä ennen 1.1.1958 tai Euroopan unioniin liittyneiden valtioiden osalta ennen niiden liittymistä tehtyä sopimusta, kuten Sveitsin ja Saksan välistä patenttien, mallien ja tavaramerkkien vastavuoroista suojaa koskevaa, Berliinissä 13.4.1892 allekirjoitettua sopimusta, sellaisena kuin se on muutettuna, jossa määrätään, että tässä jäsenvaltiossa rekisteröidyn tavaramerkin käyttö kyseisen kolmannen valtion alueella on otettava huomioon määritettäessä sitä, onko tavaramerkkiä käytetty tosiasiallisesti direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, siihen asti, kunnes jonkin SEUT 351 artiklan toisessa kohdassa tarkoitetun keinon avulla voidaan poistaa tämän sopimuksen mahdolliset yhteensopimattomuudet EUT-sopimuksen kanssa.

5)
Direktiivin 2008/95 12 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että todistustaakka siitä, että tavaramerkkiä on käytetty tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla tosiasiallisesti, on tavaramerkin haltijalla.

Allekirjoitukset
(
*1
)	Oikeudenkäyntikieli: saksa.