CELEX: 62018CJ0720
Predhodno odločanje
Približevanje zakonodaj
Znamke
Direktiva 2008/95/ES
Člen 12(1)
Resna uporaba znamke
Dokazno breme
Člen 13
Dokaz o uporabi ‚za nekatero blago ali storitve‘
Znamka, ki označuje model avtomobila, katerega proizvodnja je bila ustavljena
Uporaba znamke za nadomestne dele in za storitve, povezane s tem modelom
Uporaba znamke za rabljena vozila
Člen 351 PDEU
Sporazum med Zvezno republiko Nemčijo in Švicarsko konfederacijo
Vzajemna zaščita patentov, modelov in znamk

Predloga za sprejetje predhodne odločbe se nanašata na razlago člena 12(1) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (
UL 2008, L 299, str. 25
).
Ta predloga sta bila vložena v okviru dveh sporov med družbo Ferrari SpA. in osebo DU glede izbrisa dveh znamk, katerih imetnica je družba Ferrari, zaradi neobstoja resne uporabe.
Pravni okvir
Pravo Unije
V uvodnih izjavah 6 in 10 Direktive 2008/95 je bilo navedeno:
„(6)
Države članice bi morale imeti možnost še naprej prosto določiti postopek v zvezi z registracijo, razveljavitvijo in neveljavnostjo blagovnih znamk, pridobljenih z registracijo. Določijo lahko na primer način registracije blagovne znamke in postopkov za ugotavljanje neveljavnosti, odločajo o tem, ali naj se prejšnje pravice uveljavljajo v postopku registracije ali v postopku za ugotavljanje neveljavnosti ali v obeh, in, če omogočajo uveljavljanje prejšnjih pravic v postopku registracije, postopek ugovora ali preizkus pogojev po uradni dolžnosti ali oboje. Države članice bi morale imeti možnost še naprej prosto določiti učinke razveljavitve ali neveljavnosti blagovnih znamk.
[…]
(10)
Za zagotovitev prostega pretoka blaga in storitev je bistvenega pomena zagotoviti, da registrirane blagovne znamke v pravnih sistemih vseh držav članic uživajo enako varstvo. To pa ne sme preprečiti državam članicam, da po lastni izbiri določijo večji obseg varstva blagovnim znamkam, ki imajo ugled.“
Člen 7 navedene direktive, naslovljen „Izčrpanje pravice iz blagovne znamke“, je v odstavku 1 določal:
„Blagovna znamka imetniku ne daje pravice, da prepove njeno uporabo v zvezi z blagom, ki je bilo dano na trg […] [Evropske unije] označeno s to blagovno znamko s strani imetnika ali z njegovim soglasjem.“
Člen 10 navedene direktive, naslovljen „Uporaba blagovnih znamk“, je v odstavku 1, prvi pododstavek, določal:
„Če v obdobju petih let po zaključku postopka registracije imetnik ni začel resno in dejansko uporabljati znamke v državi članici za blago ali storitve, za katere jo je registriral, ali če je bila takšna uporaba prekinjena za neprekinjeno obdobje petih let, je znamka podvržena sankcijam iz te direktive, razen če obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo.“
Člen 12 iste direktive, naslovljen „Razlogi za razveljavitev“, je v odstavku 1 določal:
„Blagovna znamka se lahko razveljavi, če se v neprekinjenem obdobju petih let ni resno uporabljala v državah članicah v zvezi z blagom ali storitvami, za katere je registrirana, in za neuporabo ne obstajajo upravičeni razlogi.
Vendar nihče ne more zahtevati, naj se imetnikove pravice na blagovni znamki razveljavijo, če je v intervalu med iztekom petletnega obdobja in vložitvijo zahteve za razveljavitev prišlo do začetka ali ponovnega začetka resne uporabe blagovne znamke.
Začetek ali ponovni začetek uporabe v treh mesecih pred vložitvijo zahteve za razveljavitev, in najprej ob izteku neprekinjenega obdobja petih let neuporabe, pa se ne upošteva, če do priprav na začetek ali ponovni začetek pride šele potem, ko imetnik ugotovi, da lahko pride do vložitve zahteve za razveljavitev.“
Člen 13 Direktive 2008/95 z naslovom „Razlogi za zavrnitev ali razveljavitev ali neveljavnost v zvezi z nekaterim blagom ali storitvami“ je določal:
„Če razlogi za zavrnitev ali razveljavitev ali neveljavnost znamke obstajajo le za nekatero blago ali storitve, za katere je bila ta znamka zahtevana ali registrirana, zavrnitev registracije ali razveljavitev ali neveljavnost obsega le tisto blago in storitve.“
Nemško pravo
Člen 26 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (zakon o varstvu znamk in drugih razlikovalnih znakov) z dne 25. oktobra 1994 (BGBl. 1994 I, str. 3082) (v nadaljevanju: zakon o znamkah), naslovljen „Uporaba znamke“, določa:
„(1)   Če sta uveljavljanje zahtevkov na podlagi registrirane znamke ali ohranitev registracije znamke odvisna od uporabe znamke, jo je moral imetnik resno uporabljati na nacionalnem ozemlju za blago ali storitve, za katere jo je registriral, razen če obstajajo upravičeni razlogi za neuporabo.
(2)   Šteje se, da uporaba znamke s soglasjem imetnika pomeni uporabo s strani imetnika.
(3)   Za uporabo registrirane znamke se šteje tudi uporaba znamke v obliki, ki se razlikuje od oblike, v kateri je bila registrirana, če razlike ne spreminjajo razlikovalnega učinka znamke. Prvi stavek se uporablja tudi, če je znamka registrirana v obliki, v kateri se uporablja.
(4)   Za uporabo na nacionalnem ozemlju se šteje tudi namestitev znamke na blago ali njegovo embalažo na nacionalnem ozemlju izključno za namene izvoza.
(5)   Če se zahteva uporaba v obdobju petih let od dneva registracije, se v primerih, ko je zoper registracijo vložen ugovor, namesto dneva registracije upošteva datum zaključka postopka z ugovorom.“
Člen 49 zakona o znamkah, naslovljen „Razveljavitev“, določa:
„(1)   Znamka se na zahtevo zaradi razveljavitve izbriše iz registra, če se v smislu člena 26 po dnevu njene registracije ni uporabljala v neprekinjenem obdobju petih let. Razveljavitve znamke pa ni mogoče zahtevati, če se znamka po koncu navedenega obdobja in pred vložitvijo zahteve za razveljavitev začne ali ponovno začne uporabljati v smislu člena 26. Začetek ali ponovni začetek uporabe v trimesečnem obdobju pred vložitvijo zahteve za razveljavitev, pri čemer je ta rok začel teči ob izteku neprekinjenega petletnega obdobja neuporabe, se ne upošteva, če do priprav na začetek ali ponovni začetek uporabe pride šele po tem, ko imetnik znamke ugotovi, da bi bilo mogoče vložiti zahtevo za razveljavitev. […]
[…]
(3)   Če razlogi za razveljavitev pravic obstajajo le za nekatero blago ali storitve, za katere je znamka registrirana, se pravice imetnika razveljavijo le za te vrste blaga in storitev.“
Člen 115 zakona o znamkah, naslovljen „Naknadni odvzem varstva“, določa:
„(1)   Zahtevo ali tožbo za izbris znamke zaradi razveljavitve (člen 49) […] v primeru mednarodno registrirane znamke nadomešča zahteva ali tožba za odvzem varstva.
(2)   Če se zahteva za odvzem varstva na podlagi člena 49(1) vloži zaradi neuporabe, se namesto dneva nacionalne registracije upošteva dan
1.
prejema obvestila o soglasju glede priznanja varstva s strani mednarodnega urada Svetovne organizacije za intelektualno lastnino ali
2.
izteka roka iz člena 5(2) Madridskega sporazuma o mednarodnem registriranju znamk, če ob izteku tega roka ni bilo prejeto niti obvestilo iz točke 1 niti obvestilo o začasni zavrnitvi varstva.“
Člen 124 zakona o znamkah, naslovljen „Smiselna uporaba določb o veljavnosti mednarodno registriranih znamk na podlagi Madridskega sporazuma o mednarodnem registriranju znamk“, določa:
„Členi od 112 do 117 se za mednarodno registrirane znamke, katerih varstvo se na podlagi člena 3 Protokola k Madridskemu sporazumu razširja na območje Zvezne republike Nemčije, uporabljajo smiselno, kar pomeni, da se namesto določb v členih od 112 do 117 Madridskega sporazuma uporabljajo ustrezne določbe Protokola k Madridskemu sporazumu.“
Sporazum iz leta 1892
Člen 5(1) Sporazuma med Švico in Nemčijo o vzajemni zaščiti patentov, modelov in znamk, ki je bil 13. aprila 1892 podpisan v Berlinu, kakor je bil spremenjen (v nadaljevanju: sporazum iz leta 1892), določa, da škodljive posledice, ki na podlagi zakonodaj pogodbenic izhajajo iz dejstva, da neka tovarniška ali trgovska znamka ni bila uporabljena v določenem roku, ne nastanejo, če je do uporabe prišlo na ozemlju druge pogodbenice.
Dejansko stanje v sporih o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje
Družba Ferrari je imetnica te znamke:
Ta znamka je bila 22. julija 1987 registrirana pri Svetovni organizaciji za intelektualno lastnino kot mednarodna znamka št. 515107 za naslednje proizvode iz razreda 12 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen:
„Vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi, zlasti avtomobili, in njihovi deli“.
Ista znamka je bila 7. maja 1990 registrirana tudi pri Deutsches Patent- und Markenamt (nemški urad za patente in znamke, Nemčija) kot znamka št. 11158448 za naslednje proizvode iz razreda 12:
„Vozila, ki se uporabljajo na kopnem, zračna vozila in vodna vozila ter njihovi deli; motorji za kopenska vozila; sestavni deli vozil, in sicer vlečne kljuke, prtljažniki, prtljažniki za smuči, blatniki, snežne verige, zračni deflektorji, opore za glavo, varnostni pasovi, otroški varnostni sedeži.“
Landgericht Düsseldorf (deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija) je zaradi razveljavitve odredilo izbris dveh znamk družbe Ferrari, navedenih v točkah 14 in 15 te sodbe (v nadaljevanju skupaj: sporni znamki), ker družba Ferrari v neprekinjenem obdobju petih let ni resno uporabljala teh znamk v Nemčiji in Švici za proizvode, za katere sta bili registrirani, zato je družba Ferrari zoper odločbi tega sodišča vložila pritožbo pri Oberlandesgericht Düssseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu, Nemčija).
Predložitveno sodišče navaja, da je družba Ferrari v obdobju med letoma 1984 in 1991 tržila model športnega vozila pod imenom „Testarossa“, do leta 1996 pa modela 512 TR in F512 M, ki sta prvonavedeni model nasledila. Družba Ferrari naj bi leta 2014 proizvedla samo en primerek modela „Ferrari F12 TRS“. Iz navedb predložitvenega sodišča je razvidno, da je družba Ferrari v obdobju, ki je upoštevno za presojo uporabe spornih znamk, slednji uporabljala za označevanje nadomestnih delov in dodatkov za zelo draga luksuzna športna vozila, ki so se predhodno tržila pod tema znamkama.
Ker predložitveno sodišče meni, da pogoj za resno uporabo znamke ni vedno to, da mora biti uporaba znamke znatna, in tudi ob upoštevanju dejstva, da je družba Ferrari uporabljala sporni znamki za draga športna vozila, ki se že praviloma proizvajajo zgolj v majhnem številu primerkov, se ne strinja s stališčem prvostopenjskega sodišča, da obseg uporabe, na katero se sklicuje družba Ferrari, ne zadostuje za dokaz resne uporabe teh znamk.
Vendar se po mnenju predložitvenega sodišča ustvarjajo dvomi glede te uporabe, če je treba pri spornih znamkah upoštevati takšne posebnosti, ker ti znamki nista bili registrirani za draga luksuzna športna vozila, ampak na splošno za avtomobile in njihove dele. Predložitveno sodišče meni, da če bi bilo treba preučiti, ali sta se sporni znamki na masovnem trgu avtomobilov in njihovih delov resno uporabljali, bi bilo treba takoj ugotoviti neobstoj takšne uporabe.
Predložitveno sodišče dodaja, da družba Ferrari trdi, da je po pregledu dalje prodajala rabljena vozila, označena s spornima znamkama. Prvostopenjsko sodišče naj bi menilo, da to ni pomenilo nove uporabe spornih znamk, ker so bile po tem, ko so bili proizvodi, označeni s tema znamkama, prvič dani na trg, pravice, ki jih je iz teh znamk pridobila družba Ferrari, izčrpane in naj ta družba ne bi mogla prepovedati nadaljnje prodaje teh proizvodov.
Ker naj pojem „uporaba, ki zagotavlja ohranitev pravic iz znamke“, ne bi mogel imeti širšega obsega od pojma uporabe, s katero se posega v znamko, po mnenju prvostopenjskega sodišča uporaba, ki je imetnik te znamke tretjim osebam ne more prepovedati, ne more pomeniti uporabe, ki bi zagotavljala ohranitev pravic, povezanih z navedeno znamko. Družba Ferrari pa naj bi trdila, da je prodaja rabljenih vozil, označenih s spornima znamkama, pomenila novo priznanje zadevnega vozila z njene strani in da je zato pomenila novo uporabo, ki zagotavlja ohranitev pravic iz spornih znamk.
Predložitveno sodišče dodaja, da je družba Ferrari v okviru sporov o glavni stvari trdila, da je dobavila nadomestne dele in dodatke za vozila, označene s spornima znamkama, ter da je za ta vozila ponujala storitve vzdrževanja. Predložitveno sodišče v zvezi s tem navaja, da je prvostopenjsko sodišče ugotovilo, da je bil med letoma 2011 in 2016 z nadomestnimi deli, ki jih je družba Ferrari dejansko tržila za vozila, označena s spornima znamkama, ustvarjen promet v višini približno 17.000 EUR, kar naj ne bi pomenilo uporabe, ki bi zadostovala za ohranitev pravic, podeljenih s spornima znamkama. Res je, da naj bi na svetu obstajalo le 7000 primerkov vozil, označenih s spornima znamkama. Vendar naj s tem dejstvom samim po sebi ne bi bile pojasnjene majhne količine nadomestnih delov, ki se tržijo pod spornima znamkama.
Predložitveno sodišče se zaveda sodne prakse, ki izhaja iz sodbe z dne 11. marca 2003, Ansul (
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
), vendar opozarja, na eni strani, da je iz „Smernic za preizkus znamk Evropske unije“ (del C, oddelek 6, odstavek 2.8) Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) razvidno, da bi se ta sodna praksa še naprej morala uporabljati izjemoma.
Na drugi strani predložitveno sodišče meni, da imata spora o glavni stvari dodatno posebnost, ker naj bi sporni znamki zajemali tudi dele avtomobilov, tako da bi uporaba sodne prakse, ki izhaja iz sodbe z dne 11. marca 2003, Ansul (
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
), povzročila, da bi se uporaba spornih znamk za dele avtomobilov štela za uporabo teh znamk za avtomobile, čeprav naj se slednji pod navedenima znamkama ne bi tržili že več kot 25 let. Poleg tega naj bi se postavljalo vprašanje, ali resna uporaba znamke lahko izhaja iz dejstva, da njen imetnik še naprej ponuja nadomestne dele in ponuja storitve za proizvode, ki so se prej tržili pod to znamko, vendar ne da bi slednjo uporabljal za označevanje teh delov ali storitev.
V zvezi z ozemeljskim obsegom uporabe, ki ga zahteva člen 12(1) Direktive 2008/95, predložitveno sodišče opozarja, da se s to določbo zahteva uporaba „v državah članicah“. S sklicevanjem na sodbo z dne 12. decembra 2013, Rivella International/UUNT (
C‑445/12 P
,
EU:C:2013:826
, točki
in
), ugotavlja, da je Sodišče presodilo, da uporaba znamke v Švici ne dokazuje resne uporabe znamke v Nemčiji. Vendar naj bi v skladu s sodno prakso Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče, Nemčija) sporazum iz leta 1892 ostal veljaven, nemška sodišča pa bi ga morala uporabljati ob upoštevanju člena 351 PDEU. Takšna uporaba bi lahko kljub temu povzročila težave v primeru nemške znamke, ki je – čeprav je na podlagi nemškega prava ni mogoče izbrisati – prav tako ne bi bilo mogoče uveljavljati v ugovoru, da bi se preprečila registracija znamke Unije.
Nazadnje, predložitveno sodišče poudarja, da se v sporih o glavni stvari postavlja tudi vprašanje stranke, ki mora nositi dokazno breme glede resne uporabe znamke. V skladu z nemško sodno prakso naj bi bilo treba uporabiti splošna načela civilnega postopka, kar pomeni, da bi tudi v primeru zahteve za razveljavitev zaradi neuporabe registrirane znamke dokazno breme za dejstva, na katerih temelji ta zahteva, nosila tožeča stranka, čeprav gre za negativna dejstva, kot je neobstoj uporabe znamke.
Nemška sodna praksa naj bi – da bi se upoštevalo dejstvo, da tožeča stranka, ki zahteva razveljavitev, pogosto ne pozna natančnih okoliščin uporabe znamke – imetniku zadevne znamke nalagala sekundarno trditveno breme, da v celoti in podrobno predstavi način njene uporabe. Ko je ta obveznost imetnika znamke izpolnjena, mora stranka, ki zahteva izbris te znamke, to predstavitev zavrniti.
Uporaba teh načel v sporih o glavni stvari naj bi omogočala, da se ti rešijo, ne da bi se odredila preiskava, saj naj bi družba Ferrari dovolj podrobno predstavila okoliščine uporabe svoje znamke, predložila pa naj bi tudi dokaze, medtem ko naj bi se oseba DU omejila na izpodbijanje trditev družbe Ferrari, ne da bi sama predložila dokaze. Zato bi bilo treba šteti, da oseba DU ni zadostila dokaznemu bremenu. Če pa bi družba Ferrari, in sicer kot imetnica spornih znamk, nosila to zadnjenavedeno breme, bi bilo treba preučiti dokaze, ki jih je ta predložila.
V teh okoliščinah je Oberlandesgericht Düsseldorf (višje deželno sodišče v Düsseldorfu) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo naslednja vprašanja, ki so v obeh zadevah enaka:
„1.
Ali je treba pri presoji vprašanja, ali gre glede na način in obseg za resno uporabo znamke v smislu člena 12(1) Direktive 2008/95[…], ki je registrirana za široko kategorijo proizvodov – v tem primeru za kopenska vozila, zlasti avtomobile in njihove dele – ki pa se dejansko uporablja samo za poseben tržni segment, v tem primeru za draga luksuzna športna vozila in njihove dele, upoštevati celotni trg za kategorijo proizvodov, za katere je znamka registrirana, ali posebni tržni segment? Če zadošča uporaba v okviru posebnega tržnega segmenta, ali se lahko znamka v okviru postopka za izbris ohrani v veljavi glede tega tržnega segmenta?
2.
Ali se trgovanje imetnika znamke z rabljenimi proizvodi, ki jih je imetnik znamke že dal na trg na območju Evropskega gospodarskega prostora, šteje za uporabo znamke v smislu člena 12(1) Direktive 2008/95?
3.
Ali se znamka, ki ni registrirana samo za en proizvod, temveč tudi za dele teh proizvodov, uporablja tako, da se zagotavlja ohranitev pravic, ki iz nje izhajajo, če se proizvod, ki je označen z znamko, sicer več ne prodaja, kar pa ne velja za dodatke in nadomestne dele v zvezi s tem proizvodom, ki se tržijo pod to znamko?
4.
Ali je treba pri presoji, ali gre za resno uporabo, upoštevati tudi dejstvo, da imetnik znamke v zvezi s proizvodi, ki so že bili predmet trgovanja, zagotavlja nekatere storitve, ki jih sicer ne označuje z znamko?
5.
Ali je treba pri ugotavljanju uporabe znamke v zadevni državi članici (v obravnavanem primeru v Nemčiji) v smislu člena 12(1) Direktive 2008/95 upoštevati tudi uporabo znamke v Švici v skladu s členom 5 sporazuma [iz leta 1892]?
6.
Ali je združljivo z Direktivo 2008/95, da se imetniku znamke, katere razveljavitev se zahteva, naloži obsežno trditveno breme glede uporabe znamke, vendar tveganje glede nezmožnosti dokaza nosi vlagatelj zahteve za razveljavitev?“
Vprašanja za predhodno odločanje
Prvo in tretje vprašanje
Predložitveno sodišče s prvim in tretjim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 12(1) in člen 13 Direktive 2008/95 razlagati tako, da je treba za znamko, registrirano za kategorijo proizvodov in nadomestnih delov, ki te proizvode sestavljajo, kot so avtomobili in njihovi deli, šteti, da se je „resno uporabljala“ v smislu navedenega člena 12(1) za vse proizvode, ki spadajo v to kategorijo, in nadomestne dele, ki te proizvode sestavljajo, če se je tako uporabljala le za nekatere od teh proizvodov, kot so draga luksuzna športna vozila, oziroma zgolj za nadomestne dele ali dodatke za nekatere od navedenih proizvodov.
Prvič, treba je opozoriti, da se v skladu s členom 12(1) Direktive 2008/95 znamka lahko razveljavi, če se v neprekinjenem obdobju petih let ni resno uporabljala v državah članicah v zvezi z blagom ali storitvami, za katere je registrirana, in za njeno neuporabo ne obstajajo upravičeni razlogi.
Sodišče je presodilo, da je treba člen 12(1) Direktive 2008/95 razlagati tako, da se znamka „resno uporablja“, če se uporablja v skladu s svojo bistveno funkcijo zagotavljanja istovetnosti izvora proizvodov ali storitev, za katere je bila registrirana, da bi se ustvarilo ali ohranilo tržišče za te proizvode in storitve, pri čemer je izključena simbolična uporaba, katere edini cilj je ohranjanje pravic iz znamke (sodba z dne 11. marca 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, točka
).
Pri presoji resne uporabe znamke je treba upoštevati vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembni za ugotovitev, ali se znamka dejansko gospodarsko izkorišča, še posebej to, ali se v zadevnem gospodarskem sektorju taka uporaba šteje za upravičeno za ohranjanje ali ustvarjanje deleža na trgu za blago ali storitve, ki jih varuje znamka, naravo tega blaga ali storitev, značilnosti trga ter obseg in pogostost uporabe znamke (sodba z dne 11. marca 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, točka
).
Okoliščina, da se uporaba znamke ne nanaša na proizvode, ki so na novo ponujeni na trgu, temveč na proizvode, ki se že tržijo, ni taka, da bi tej uporabi odvzela resnost, če imetnik isto znamko dejansko uporablja za nadomestne dele, ki sestavljajo ali gradijo te proizvode, ali za proizvode ali storitve, ki se neposredno nanašajo na proizvode, ki se že tržijo in ki so namenjeni zadovoljevanju potreb strank, ki te proizvode ali storitve uporabljajo (sodba z dne 11. marca 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, točka
).
Iz te sodne prakse izhaja, da uporaba registrirane znamke s strani njenega imetnika za nadomestne dele, ki so sestavni del proizvodov, zajetih s to znamko, lahko pomeni „resno uporabo“ v smislu člena 12(1) Direktive 2008/95, ne le za same nadomestne dele, ampak tudi za proizvode, ki jih zajema navedena znamka. V zvezi s tem ni pomembno, da registracija navedene znamke ne zajema le celih proizvodov, ampak tudi njihove nadomestne dele.
Drugič, iz člena 13 Direktive 2008/95 je razvidno, da če razlog za razveljavitev, kot je ta iz člena 12(1) te direktive, obstaja le za nekatere vrste blaga ali storitev, za katere je ta znamka prijavljena ali registrirana, se razveljavitev nanaša le na zadevno blago ali storitve.
V zvezi s pojmom „nekatero blago ali storitve“ iz člena 13 Direktive 2008/95 je treba opozoriti, da bo potrošnik, ki želi kupiti proizvod ali storitev iz kategorije proizvodov ali storitev, ki je bila posebej natančno opredeljena in omejena, vendar znotraj katere niso možna očitna razlikovanja, z znamko, registrirano za to kategorijo proizvodov ali storitev, povezoval vse proizvode ali storitve, ki spadajo v to kategorijo, tako da bo ta znamka izpolnjevala svojo bistveno funkcijo zagotavljanja porekla teh proizvodov ali storitev. V teh okoliščinah zadostuje, da se od imetnika takšne znamke zahteva, da dokaže resno uporabo svoje znamke le za nekatero blago ali storitve, ki spadajo v to homogeno kategorijo (glej po analogiji sodbo z dne 16. julija 2020, ACTC/EUIPO,
C‑714/18 P
,
EU:C:2020:573
, točka
).
Nasprotno pa je treba glede proizvodov ali storitev, ki so zajeti v široki kategoriji, ki jo je mogoče razdeliti na več samostojnih podkategorij, od imetnika znamke, registrirane za to kategorijo proizvodov ali storitev, zahtevati, naj predloži dokaz o resni uporabi svoje znamke za vsako od teh samostojnih podkategorij, sicer bi lahko izgubil svoje pravice na podlagi znamke v zvezi s samostojnimi podkategorijami, za katere ni predložil takšnega dokaza (glej v tem smislu po analogiji sodbo z dne 16. julija 2020, ACTC/EUIPO,
C‑714/18 P
,
EU:C:2020:573
, točka
).
Če je namreč imetnik znamke registriral svojo znamko za široko paleto proizvodov ali storitev, ki bi jih morda lahko tržil, vendar tega ni storil v neprekinjenem obdobju petih let, njegov interes za varstvo njegove znamke za te proizvode ali storitve ne more prevladati nad interesom konkurentov, da uporabljajo enak ali podoben znak za navedene proizvode ali storitve oziroma celo zahtevajo registracijo tega znaka kot znamke (glej v tem smislu in po analogiji sodbo z dne 16. julija 2020, ACTC/EUIPO,
C‑714/18 P
,
EU:C:2020:573
, točka
).
Glede upoštevnega merila ali upoštevnih meril, ki jih je treba uporabiti za opredelitev skladne podkategorije proizvodov ali storitev, ki bi jo bilo mogoče obravnavati samostojno, je merilo cilja in namena zadevnih proizvodov ali storitev bistveno merilo za opredelitev samostojne podkategorije proizvodov (glej v tem smislu in po analogiji sodbo z dne 16. julija 2020, ACTC/EUIPO,
C‑714/18 P
,
EU:C:2020:573
, točka
).
Zato je treba konkretno presoditi – primarno ob upoštevanju proizvodov ali storitev, za katere je imetnik znamke dokazal uporabo svoje znamke – ali slednji sestavljajo samostojno podkategorijo glede na proizvode in storitve iz razreda zadevnih proizvodov in storitev, tako da se proizvodi ali storitve, za katere je bila resna uporaba znamke dokazana, primerjajo s kategorijo proizvodov ali storitev, ki jih je zajemala registracija te znamke (sodba z dne 16. julija 2020, ACTC/EUIPO,
C‑714/18
,
EU:C:2020:573
, točka
).
Iz ugotovitev, predstavljenih v točkah od 37 do 41 te sodbe, je razvidno, da pojem „poseben tržni segment“, na katerega se sklicuje predložitveno sodišče, ni upošteven za presojo vprašanja, ali se proizvodi ali storitve, za katere je imetnik znamke slednjo uporabil, uvrščajo v samostojno podkategorijo kategorije proizvodov ali storitev, za katere je bila ta znamka registrirana.
Kot je namreč razvidno iz točke 37 te sodbe, je v zvezi s tem pomembno le, ali bo potrošnik, ki želi kupiti proizvod ali storitev iz kategorije proizvodov ali storitev, na katero se nanaša zadevna znamka, s to znamko povezoval vse proizvode ali storitve, ki spadajo v to kategorijo.
Vendar takega primera ni mogoče izključiti zgolj zato, ker v skladu z ekonomsko analizo različni proizvodi ali storitve, ki so vključeni v navedeno kategorijo, spadajo na različne trge ali v različne segmente trga. To velja še toliko bolj, ker obstaja legitimen interes imetnika znamke, da razširi svoj obseg proizvodov ali storitev, za katere je njegova znamka registrirana (glej po analogiji sodbo z dne 16. julija 2020, ACTC/EUIPO,
C‑714/18 P
,
EU:C:2020:573
, točka
).
Ker predložitveno sodišče v obravnavanem primeru navaja, da je imetnik znamk iz postopka v glavni stvari ti znamki uporabljal za nadomestne dele in dodatke za „zelo draga luksuzna športna vozila“, je treba poudariti, prvič, da iz ugotovitev, navedenih v točkah 40 in od 42 do 44 te sodbe, izhaja, da zgolj dejstvo, da se proizvodi, za katere se je znamka uporabljala, prodajajo po posebej visoki ceni in lahko zato spadajo na poseben trg, ne zadostuje za to, da se šteje, da gre za samostojno podkategorijo razreda proizvodov, za katerega je bila ta znamka registrirana.
Drugič, res je, da gre pri vozilih, ki so opredeljena kot „športna“, za zmogljiva vozila in se zato lahko uporabljajo v avtomobilskem športu. Vendar gre le za enega od možnih namenov uporabe takšnih vozil, ki se enako kot katera koli druga vozila lahko uporabljajo za cestni prevoz oseb in njihovih osebnih predmetov.
Kadar proizvodi, na katere se nanaša znamka, kot je to pogosto, ustrezajo več ciljem in namenom, ni mogoče opredeliti obstoja ločene podkategorije proizvodov, ob upoštevanju – ločeno – vsakega od ciljev, ki se lahko dosega s temi proizvodi, saj tak pristop ne omogoča dosledne opredelitve samostojnih podkategorij in povzroča pretirano omejevanje pravic imetnika znamke (glej po analogiji sodbo z dne 16. julija 2020, ACTC/EUIPO, C‑714/18 P, EU:C:2020: 573, točka 51).
Iz tega sledi, da zgolj dejstvo, da so vozila, za katera se je uporabljala znamka, opredeljena kot „športna“, ne zadostuje za to, da bi se štelo, da spadajo v samostojno podkategorijo vozil.
Tretjič in nazadnje, pojem „luksuz“, na katerega se sklicuje z izrazom „luksuzna“, ki ga uporablja predložitveno sodišče, bi bil lahko upošteven za več vrst vozil, tako da okoliščina, da se vozila, za katera se je znamka uporabljala, opredelijo kot „luksuzna vozila“, prav tako ne zadostuje za to, da bi jih bilo mogoče šteti za samostojno podkategorijo vozil.
Iz tega je razvidno, kar mora preveriti predložitveno sodišče, da dejstvo, da je družba, ki je imetnica znamk iz postopka v glavni stvari, ti znamki uporabljala za nadomestne dele in dodatke za „zelo draga luksuzna športna vozila“, ne zadostuje za ugotovitev, da je ti znamki uporabljala le za nekatere proizvode, na katere se ti znamki nanašata, v smislu člena 13 Direktive 2008/95.
Vendar čeprav okoliščina, da se je znamka uporabljala za proizvode, opredeljene kot „zelo dragi“, ne more zadostovati za to, da bi se ti proizvodi šteli za samostojno podkategorijo proizvodov, za katere je bila ta znamka registrirana, pa ostaja upoštevna za presojo vprašanja, ali se je ta znamka „resno uporabljala“ v smislu člena 12(1) Direktive 2008/95.
Na podlagi te okoliščine je namreč mogoče dokazati, da kljub relativno majhnemu številu enot proizvodov, prodanih pod zadevno znamko, uporaba te znamke ni bila zgolj simbolična, ampak pomeni uporabo navedene znamke v skladu z njeno bistveno funkcijo, to uporabo pa je treba v skladu s sodno prakso, navedeno v točki 32 te sodbe, opredeliti kot „resno uporabo“ v smislu člena 12(1) Direktive 2008/95.
Ob upoštevanju vseh zgoraj navedenih preudarkov je treba na prvo in tretje vprašanje odgovoriti, da je treba člen 12(1) in člen 13 Direktive 2008/95 razlagati tako, da je treba za znamko, registrirano za kategorijo proizvodov in nadomestnih delov, ki te proizvode sestavljajo, šteti, da se je „resno uporabljala“ v smislu navedenega člena 12(1) za vse proizvode, ki spadajo v to kategorijo, in nadomestne dele, ki te proizvode sestavljajo, če se je tako uporabljala le za nekatere od teh proizvodov, kot so draga luksuzna športna vozila, oziroma zgolj za nadomestne dele ali dodatke za nekatere od navedenih proizvodov, razen če je iz upoštevnih dejstev in dokazov razvidno, da potrošnik, ki želi kupiti iste proizvode, slednje zaznava kot samostojno podkategorijo kategorije proizvodov, za katero je bila zadevna znamka registrirana.
Drugo vprašanje
Predložitveno sodišče z drugim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 12(1) Direktive 2008/95 razlagati tako, da lahko imetnik znamko resno uporablja, kadar naprej prodaja rabljene proizvode, dane na trg pod to znamko.
Poudariti je treba, da nadaljnja prodaja rabljenega proizvoda, označenega z znamko, sicer ne pomeni, da se ta znamka „uporablja“ v smislu sodne prakse, navedene v točki 32 te sodbe. Navedena znamka se je namreč uporabljala, ko jo je njen imetnik namestil na nov proizvod, ko je bil ta proizvod prvič dan na trg.
Vendar če imetnik zadevne znamke to znamko dejansko uporablja v skladu z njeno bistveno funkcijo, ki je zagotavljanje istovetnosti izvora proizvodov, za katere je bila registrirana, lahko taka uporaba ob nadaljnji prodaji rabljenih proizvodov pomeni „resno uporabo“ navedene znamke v smislu člena 12(1) Direktive 2008/95.
Člen 7(1) Direktive 2008/95, ki se nanaša na izčrpanje pravic iz znamke, to razlago potrjuje.
Iz te določbe je namreč razvidno, da pravica, ki za imetnika znamke izhaja iz znamke, temu imetniku ne dopušča, da prepove njeno uporabo za proizvode, ki so bili že dani na trg v Uniji pod to znamko s strani njenega imetnika ali z njegovim soglasjem.
Iz tega sledi, da se znamka lahko uporablja za proizvode, ki so bili že dani na trg pod to znamko. Dejstvo, da imetnik znamke tretjim osebam ne more prepovedati uporabe svoje znamke za proizvode, ki so že bili dani na trg pod to znamko, ne pomeni, da je sam ne more uporabljati za take proizvode.
Zato je treba na drugo vprašanje odgovoriti, da je treba člen 12(1) Direktive 2008/95 razlagati tako, da lahko imetnik svojo znamko resno uporablja, kadar naprej prodaja rabljene proizvode, ki so bili dani na trg pod to znamko.
Četrto vprašanje
Predložitveno sodišče s četrtim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 12(1) Direktive 2008/95 razlagati tako, da imetnik znamke svojo znamko resno uporablja, kadar opravlja nekatere storitve v zvezi s proizvodi, ki so se pred tem tržili pod to znamko, vendar ne da bi navedeno znamko uporabljal pri opravljanju teh storitev.
Kot izhaja iz sodne prakse Sodišča, navedene v točki 34 te sodbe, lahko to, da imetnik znamko, ki je registrirana za nekatere proizvode, dejansko uporablja za storitve, ki se neposredno nanašajo na proizvode, ki se že tržijo, in so namenjeni zadovoljevanju potreb strank, ki te proizvode uporabljajo, pomeni „resno uporabo“ te znamke v smislu člena 12(1) Direktive 2008/95.
Vendar iz iste sodne prakse izhaja, da takšna uporaba predpostavlja dejansko uporabo zadevne znamke pri zagotavljanju zadevnih storitev. Če se namreč ta znamka ne uporablja, očitno ne more iti za „resno uporabo“ v smislu člena 12(1) Direktive 2008/95.
Zato je treba na četrto vprašanje odgovoriti, da je treba člen 12(1) Direktive 2008/95 razlagati tako, da imetnik znamke svojo znamko resno uporablja, kadar opravlja nekatere storitve v zvezi s proizvodi, ki so se pred tem tržili pod to znamko, pod pogojem, da se te storitve zagotavljajo pod to znamko.
Peto vprašanje
Predložitveno sodišče s petim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 351 PDEU razlagati tako, da sodišču države članice omogoča uporabo sporazuma, ki je bil sklenjen pred 1. januarjem 1958 oziroma – za države, ki so pristopile k Uniji – pred datumom njihovega pristopa, kot je sporazum iz leta 1892, ki določa, da je treba uporabo znamke, registrirane v tej državi članici, na ozemlju tretje države pogodbenice tega sporazuma upoštevati pri ugotavljanju, ali se je ta znamka „resno uporabljala“ v smislu člena 12(1) Direktive 2008/95.
Poudariti je treba, da člen 12(1) Direktive 2008/95 v delu, v katerem se nanaša na resno uporabo znamke „v zadevni državi članici“, izključuje upoštevanje uporabe v tretji državi, kot je Švicarska konfederacija.
Ker pa je bil sporazum iz leta 1892 sprejet pred 1. januarjem 1958, se uporablja člen 351 PDEU. V skladu z drugim odstavkom te določbe morajo države članice ustrezno ukrepati, da bi odpravile nezdružljivosti med sporazumom, ki je bil sklenjen pred pristopom države članice, in Pogodbo o delovanju Evropske unije.
Iz tega izhaja, da mora predložitveno sodišče preveriti, ali je morebitno nezdružljivost prava Unije in sporazuma iz leta 1892 mogoče preprečiti, tako da se ta čim bolj in ob upoštevanju mednarodnega prava razloži v skladu s pravom Unije (glej po analogiji sodbo z dne 18. novembra 2003, Budějovický Budvar,
C‑216/01
,
EU:C:2003:618
, točka
).
Če skladna razlaga sporazuma iz leta 1892 ne bi bila mogoča, bi morala Zvezna republika Nemčija sprejeti potrebne ukrepe za odpravo nezdružljivosti tega sporazuma s pravom Unije, po potrebi z odpovedjo tega sporazuma. Vendar člen 351, prvi odstavek, PDEU do takšne odprave dovoljuje, da se ta sporazum še naprej uporablja (glej v tem smislu sodbo z dne 18. novembra 2003, Budějovický Budvar,
C‑216/01
,
EU:C:2003:618
, točke od 170 do 172).
Res je, kot je opozorilo predložitveno sodišče, da uporaba sporazuma iz leta 1892 s strani Zvezne republike Nemčije lahko povzroči težave, ker se na znamko, registrirano v Nemčiji, čeprav bi jo bilo mogoče ohraniti v registru samo na podlagi njene resne uporabe na ozemlju Švicarske konfederacije, ne bi bilo mogoče sklicevati v ugovor zoper registracijo znamke Unije, saj v primeru zahteve za dokaz glede resne uporabe te znamke, ki je vložena v okviru postopka z ugovorom, imetnik ne bi mogel predložiti takšnega dokaza zgolj za ozemlje Unije.
Vendar so te težave neizogibna posledica nezdružljivosti sporazuma iz leta 1892 s pravom Unije in lahko prenehajo le z odpravo te nezdružljivosti, kar mora storiti Zvezna republika Nemčija, v skladu s členom 351, drugi odstavek, PDEU.
Ob upoštevanju vseh zgoraj navedenih preudarkov je treba na peto vprašanje odgovoriti, da je treba člen 351, prvi odstavek, PDEU razlagati tako, da sodišču države članice omogoča uporabo sporazuma, ki je bil sklenjen med državo članico Unije in tretjo državo pred 1. januarjem 1958 oziroma – za države, ki so pristopile k Uniji – pred datumom njihovega pristopa, kot je sporazum iz leta 1892, ki določa, da je treba uporabo znamke, registrirane v navedeni državi članici, na ozemlju navedene tretje države upoštevati pri ugotavljanju, ali se je ta znamka „resno uporabljala“ v smislu člena 12(2) Direktive 2008/95, dokler ne bo z enim od ukrepov iz drugega odstavka te določbe mogoče odpraviti morebitnih neskladnosti med Pogodbo o delovanju Evropske unije in tem sporazumom.
Šesto vprašanje
Predložitveno sodišče s šestim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člen 12(1) Direktive 2008/95 razlagati tako, da dokazno breme v zvezi s tem, da se je znamka „resno uporabljala“ v smislu te določbe, nosi imetnik te znamke.
Predložitveno sodišče v zvezi s tem pojasnjuje, da v skladu s splošnimi načeli civilnega postopka, ki se uporabljajo v Nemčiji, v primeru zahteve za razveljavitev znamke zaradi neuporabe dokazno breme o neuporabi zadevne znamke nosi tožeča stranka, imetnik te znamke pa mora le v celoti in podrobno pojasniti, kako jo je uporabil, ne da bi za to predložil dokaz.
Poudariti je treba, da je v uvodni izjavi 6 Direktive 2008/95 med drugim sicer navedeno, da bi morale države članice ohraniti možnost prostega določanja postopka v zvezi z razveljavitvijo blagovnih znamk, pridobljenih z registracijo.
Vendar pa iz tega ni mogoče sklepati, da je vprašanje dokaznega bremena glede resne uporabe – v smislu člena 12(1) Direktive 2008/95 – v okviru postopka razveljavitve znamke zaradi neuporabe taka postopkovna določba, ki je v pristojnosti držav članic (glej po analogiji sodbo z dne 19. junija 2014, Oberbank in drugi,
C‑217/13 in C‑218/13
,
EU:C:2014:2012
, točka
).
Če bi namreč vprašanje dokaznega bremena glede resne uporabe znamke v okviru postopka za razveljavitev zaradi neuporabe zadevne znamke spadalo na področje nacionalnega prava držav članic, bi lahko to za imetnike znamk pomenilo različno varstvo v odvisnosti od zadevnega zakona, kar bi pomenilo, da cilj „enakega varstva v pravnih sistemih vseh držav članic“, ki je določen v uvodni izjavi 10 Direktive 2008/95 in ki je v njej opredeljen kot cilj „bistvenega pomena“, ne bi bil izpolnjen (glej po analogiji sodbo z dne 19. junija 2014, Oberbank in drugi,
C‑217/13 in C‑218/13
,
EU:C:2014:2012
, točka
in navedena sodna praksa).
Spomniti je tudi treba, da je Sodišče v sodbi z dne 26. septembra 2013, Centrotherm Systemtechnik/UUNT in centrotherm Clean Solutions (
C‑610/11 P
,
EU:C:2013:593
, točka
), v zvezi z razveljavitvijo znamke Unije presodilo, da načelo, v skladu s katerim mora imetnik znamke dokazati resno uporabo te znamke, dejansko zgolj izraža to, kar zahtevata razsodnost in osnovna zahteva po učinkovitosti postopka.
Sodišče je na podlagi tega ugotovilo, da mora načeloma imetnik znamke Unije, na katero se nanaša zahteva za razveljavitev, dokazati resno uporabo te znamke (sodba z dne 26. septembra 2013, Centrotherm Systemtechnik/UUNT in centrotherm Clean Solutions,
C‑610/11 P
,
EU:C:2013:593
, točka
).
Te ugotovitve pa veljajo tudi za dokaz resne uporabe znamke, registrirane v državi članici, v smislu člena 12(1) Direktive 2008/95.
Treba je namreč ugotoviti, da je imetnik izpodbijane znamke v najboljšem položaju, da priskrbi dokaze o konkretnih dejavnikih, ki podpirajo trditev, da se je znamka resno uporabljala (glej po analogiji sodbo z dne 19. junija 2014, Oberbank in drugi,
C‑217/13 in C‑218/13
,
EU:C:2014:2012
, točka
).
Zato je treba na šesto vprašanje odgovoriti, da je treba člen 12(1) Direktive 2008/95 razlagati tako, da dokazno breme v zvezi s tem, da se je znamka „resno uporabljala“ v smislu te določbe, nosi imetnik te znamke.
Stroški
Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (četrti senat) razsodilo:

1.
Člen 12(1) in člen 13 Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati tako, da je treba za znamko, registrirano za kategorijo proizvodov in nadomestnih delov, ki te proizvode sestavljajo, šteti, da se je „resno uporabljala“ v smislu navedenega člena 12(1) za vse proizvode, ki spadajo v to kategorijo, in nadomestne dele, ki te proizvode sestavljajo, če se je tako uporabljala le za nekatere od teh proizvodov, kot so draga luksuzna športna vozila, oziroma zgolj za nadomestne dele ali dodatke za nekatere od navedenih proizvodov, razen če je iz upoštevnih dejstev in dokazov razvidno, da potrošnik, ki želi kupiti iste proizvode, slednje zaznava kot samostojno podkategorijo kategorije proizvodov, za katero je bila zadevna znamka registrirana.

2.
Člen 12(1) Direktive 2008/95 je treba razlagati tako, da lahko imetnik svojo znamko resno uporablja, kadar naprej prodaja rabljene proizvode, dane na trg pod to znamko.

3.
Člen 12(1) Direktive 2008/95 je treba razlagati tako, da imetnik znamke svojo znamko resno uporablja, kadar opravlja nekatere storitve v zvezi s proizvodi, ki so se pred tem tržili pod to znamko, pod pogojem, da se te storitve zagotavljajo pod to znamko.

4.
Člen 351, prvi odstavek, PDEU je treba razlagati tako, da sodišču države članice omogoča uporabo sporazuma, ki je bil sklenjen med državo članico Evropske unije in tretjo državo pred 1. januarjem 1958 oziroma – za države, ki so pristopile k Uniji – pred datumom njihovega pristopa, kot je Sporazum med Švico in Nemčijo o vzajemni zaščiti patentov, vzorcev in znamk, podpisan v Berlinu 13. aprila 1892, kakor je bil spremenjen, ki določa, da je treba uporabo znamke, registrirane v navedeni državi članici, na ozemlju navedene tretje države upoštevati pri ugotavljanju, ali se je ta znamka „resno uporabljala“ v smislu člena 12(1) Direktive 2008/95, dokler ne bo z enim od ukrepov iz drugega odstavka te določbe mogoče odpraviti morebitnih neskladnosti med Pogodbo o delovanju Evropske unije in tem sporazumom.

5.
Člen 12(1) Direktive 2008/95 je treba razlagati tako, da dokazno breme v zvezi s tem, da se je znamka „resno uporabljala“ v smislu te določbe, nosi imetnik te znamke.

Podpisi
(
*1
)	Jezik postopka: nemščina.