CELEX: 62017CJ0129
Reenvio prejudicial
Marca da União Europeia
Diretiva 2008/95/CE
Artigo 5.o
Regulamento (CE) n.o 207/2009
Artigo 9.o
Direito do titular de uma marca de se opor à remoção por um terceiro de todos os sinais idênticos a essa marca e à aposição de novos sinais em produtos idênticos àqueles para que a referida marca foi registada tendo em vista a sua importação ou comercialização no Espaço Económico Europeu (EEE)

O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 5.
o
da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (
JO 2008, L 299, p. 25
), e do artigo 9.
o
do Regulamento (CE) n.
o
207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca [da União Europeia] (
JO 2009, L 78, p. 1
).
Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (a seguir «Mitsubish») e a Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV (a seguir «MCFE») à Duma Forklifts NV (a seguir «Duma») e à G.S. International BVBA (a seguir «GSI»), acerca de um pedido que visa, designadamente, que estas últimas deixem de remover os sinais idênticos às marcas de que a Mitsubishi é titular e de apor novos sinais em empilhadores Mitsubishi adquiridos fora do Espaço Económico Europeu (EEE).
Quadro jurídico
Os considerandos 1 e 2 da Diretiva 2008/95 enunciam:
«(1)
A Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas foi alterada quanto à substância. Por razões de clareza e racionalidade, deverá proceder‑se à codificação da referida diretiva.
(2)
As legislações que eram aplicadas nos Estados‑Membros em matéria de marcas, antes da entrada em vigor da Diretiva 89/104/CEE, comportavam disparidades suscetíveis de entravar a livre circulação dos produtos e a livre prestação de serviços e de distorcer as condições de concorrência no mercado comum. Importava, pois, aproximar estas legislações para assegurar o bom funcionamento do mercado interno.»
Nos termos do artigo 5.
o
desta diretiva, sob a epígrafe «Direitos conferidos pela marca»:
«1.   A marca registada confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir que um terceiro, sem o seu consentimento, faça uso na vida comercial:
a)
De qualquer sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais a marca foi registada;
b)
De um sinal relativamente ao qual, devido à sua identidade ou semelhança com a marca e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que a marca e o sinal se destinam, exista um risco de confusão, no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca.
[…]
3.   Pode nomeadamente ser proibido, caso se encontrem preenchidas as condições enumeradas [no n.
o
1]:
a)
Apor o sinal nos produtos ou na respetiva embalagem;
b)
Oferecer os produtos para venda ou colocá‑los no mercado ou armazená‑los para esse fim, ou oferecer ou fornecer serviços sob o sinal;
c)
Importar ou exportar produtos com esse sinal;
d)
Utilizar o sinal nos documentos comerciais e na publicidade.
[…]»
O artigo 7.
o
da referida diretiva, sob a epígrafe «Esgotamento dos direitos conferidos pela marca», enuncia, no seu n.
o
1:
«O direito conferido pela marca não permite ao seu titular proibir o uso desta para produtos comercializados na [União Europeia] sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.»
O Regulamento n.
o
207/2009 codificou o Regulamento (CE) n.
o
40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca [da União Europeia] (
JO 1994, L 11, p. 1
). O artigo 9.
o
do Regulamento n.
o
207/2009, sob a epígrafe «Direito conferido pela marca [da União Europeia]», dispunha:
«1.   A marca [da União Europeia] confere ao seu titular um direito exclusivo. O titular fica habilitado a proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial:
a)
Um sinal idêntico à marca [da União Europeia] para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta foi registada;
b)
Um sinal que, pela sua identidade ou semelhança com a marca [da União Europeia] e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela marca [da União Europeia] e pelo sinal, provoque o risco de confusão no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação entre o sinal e a marca;
[…]
2.   Pode nomeadamente ser proibido, se estiverem preenchidas as condições enunciadas no n.
o
1:
a)
Apor o sinal em produtos ou na respetiva embalagem;
b)
Oferecer os produtos, colocá‑los no comércio ou possuí‑los para esses fins, ou oferecer ou prestar serviços sob esse sinal;
c)
Importar ou exportar produtos sob esse sinal;
d)
Utilizar o sinal em documentos comerciais e na publicidade.
[…]»
O artigo 13.
o
do referido regulamento, sob a epígrafe «Esgotamento do direito conferido pela marca [da União Europeia]», dispunha, no seu n.
o
1:
«O direito conferido pela marca [da União Europeia] não permite ao seu titular proibir a sua utilização para produtos comercializados na [União Europeia] sob essa marca pelo titular ou com o seu consentimento.»
O Regulamento n.
o
207/2009 foi alterado pelo Regulamento (UE) 2015/2424 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que altera o Regulamento (CE) n.
o
207/2009 do Conselho sobre a marca da [União Europeia] e o Regulamento (CE) n.
o
2868/95 da Comissão relativo à execução do Regulamento (CE) n.
o
40/94 do Conselho sobre a marca [da União Europeia], e que revoga o Regulamento (CE) n.
o
2869/95 da Comissão relativo às taxas a pagar ao Instituto de Harmonização do Mercado Interno (marcas, desenhos e modelos) (
JO 2015, L 341, p. 21
), que entrou em vigor em 23 de março de 2016 e é aplicável aos factos do processo principal a partir dessa data.
O Regulamento 2015/2424 incluiu no artigo 9.
o
do Regulamento n.
o
207/2009 um novo n.
o
4, com a seguinte redação:
«Sem prejuízo dos direitos dos titulares adquiridos antes da data de depósito ou da data de prioridade da marca da UE, o titular dessa marca da UE fica igualmente habilitado a impedir que terceiros, no decurso de operações comerciais, introduzam na União produtos que não tenham sido aí introduzidos em livre prática, se tais produtos, incluindo a embalagem, forem provenientes de países terceiros e ostentarem, sem autorização, uma marca idêntica à marca da UE registada em relação a esses produtos, ou que não possa ser distinguida, nos seus aspetos essenciais, dessa marca.
O direito do titular de uma marca da UE nos termos do primeiro parágrafo caduca se, durante o processo para determinar se ocorreu uma violação da marca da UE, iniciado nos termos do Regulamento (UE) n.
o
608/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho[, de 12 de junho de 2013, relativo à intervenção das autoridades aduaneiras para assegurar o cumprimento da legislação sobre os direitos de propriedade intelectual e que revoga o Regulamento (CE) n.
o
1383/2003 do Conselho (
JO 2013, L 181, p. 15
)], o declarante ou o detentor dos produtos fornecer provas de que o titular da marca da UE não tem o direito de proibir a colocação dos produtos no mercado no país de destino final.»
Uma disposição análoga figura no artigo 10.
o
, n.
o
4, da Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (
JO 2015, L 336, p. 1
), que procedeu à reformulação da Diretiva 2008/95, revogando‑a com efeitos a partir de 15 de janeiro de 2019, mas que não é aplicável aos factos do processo principal.
Litígio no processo principal e questões prejudiciais
A Mitsubishi, com sede no Japão, é titular das seguintes marcas (a seguir «marcas Mitsubishi»):
–
A marca nominativa da União Europeia
MITSUBISH
I, registada em 24 de setembro de 2001 com o número 118042, que designa nomeadamente produtos compreendidos na classe 12 do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para Efeitos do Registo de Marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, incluindo veículos a motor, veículos elétricos e empilhadores;
–
a marca figurativa da União Europeia reproduzida em seguida, registada em 3 de março de 2000 com o número 117713, que designa nomeadamente produtos compreendidos na classe 12 do referido acordo, incluindo veículos a motor, veículos elétricos e empilhadores:
–
a marca nominativa Benelux
MITSUBISHI
, registada em 1 de junho de 1974 com o número 93812, que designa nomeadamente produtos compreendidos na classe 12, incluindo veículos e meios de transporte terrestres, e na classe 16, incluindo livros e material impresso;
–
a marca figurativa Benelux
MITSUBISHI
, registada em 1 de junho de 1974 com o número 92755, que designa produtos compreendidos na classe 12, incluindo veículos e meios de transporte terrestres, e na classe 16, incluindo livros e material impresso, idêntica à marca figurativa da União Europeia.
A MCFE, com sede nos Países Baixos, detém a exclusividade da produção e comercialização no EEE dos empilhadores das marcas Mitsubishi disponíveis na Europa.
A Duma, com sede na Bélgica, tem como principal atividade a compra e venda mundial de empilhadores novos e usados. Também comercializa os seus próprios empilhadores sob as denominações «GSI», «GS» ou «Duma». Anteriormente, foi distribuidora oficial dos empilhadores Mitsubishi na Bélgica.
A GSI, também com sede na Bélgica, está associada à Duma, com a qual partilha a administração e a sede. Fabrica e repara empilhadores que importa e exporta como grossista, juntamente com as suas peças de substituição, no mercado mundial. Adapta‑os às normas vigentes na Europa, atribui‑lhes números de série próprios e fornece‑os à Duma com as respetivas declarações de conformidade UE.
Resulta da decisão de reenvio que, no período compreendido entre 1 de janeiro de 2004 e 19 de novembro de 2009, a Duma e a GSI procederam à importação paralela no EEE de empilhadores com as marcas Mitsubishi, sem o consentimento do titular das mesmas.
A partir de 20 de novembro de 2009, a Duma e a GSI adquirem, fora do EEE, a uma empresa do grupo Mitsubishi empilhadores que introduzem no território do EEE onde os colocam em regime de entreposto aduaneiro. Uma vez nesse regime, removem das referidas mercadorias todos os sinais idênticos às marcas Mitsubishi, efetuam as alterações necessárias para os tornar conformes às normas em vigor na União, substituem as placas de identificação e os números de série e apõem‑lhes os seus próprios sinais. Em seguida, importam‑nos e comercializam‑nos tanto fora como dentro do EEE.
A Mitsubishi e a MCFE intentaram ações no rechtbank van koophandel te Brussel (Tribunal de Comércio de Bruxelas, Bélgica), na quais pediam designadamente a cessação dessas práticas. Tendo as ações sido julgadas improcedentes por sentença de 17 de março de 2010, interpuseram recurso para o hof van beroep te Brussel (Tribunal de Recurso de Bruxelas), requerendo a proibição tanto do comércio paralelo de empilhadores com as marcas Mitsubishi como da importação e comercialização de empilhadores dos quais tenham sido removidos os sinais idênticos a essas marcas e apostos novos sinais.
Perante este órgão jurisdicional, a Mitsubishi sustentou que a remoção dos sinais e a aposição de novos sinais nos empilhadores adquiridos fora do EEE, a remoção das placas de identificação e dos números de série, e a importação e comercialização dos referidos empilhadores no EEE violam os direitos que lhe são conferidos pelas marcas Mitsubishi. Alegou designadamente que a remoção dos sinais idênticos a essas marcas, sem o seu consentimento, constituía uma infração ao direito do titular da marca de controlar a primeira comercialização no EEE dos produtos que ostentam essa marca e desrespeitava as funções de indicação da origem e de qualidade, bem como as funções de investimento e de publicidade da marca. Observou, a este respeito, que, apesar dessa remoção, os empilhadores Mitsubishi continuavam a ser reconhecíveis pelo consumidor.
A Duma e a GSI alegaram, designadamente, que deviam ser consideradas como fabricantes dos empilhadores que adquirem fora do EEE, uma vez que efetuam alterações nos mesmos para os tornar conformes à regulamentação da União, e que, por conseguinte, tinham o direito de lhes apor os seus próprios sinais.
O órgão jurisdicional de reenvio, no que respeita à importação paralela no EEE dos empilhadores com as marcas Mitsubishi, considerou que tal prática constituía uma infração ao direito das marcas, tendo dado provimento aos recursos da Mitsubishi e da MCFE. No que se refere à importação e comercialização no EEE, a partir de 20 de novembro de 2009, dos empilhadores Mitsubishi provenientes de países não membros do EEE, dos quais foram removidos os sinais idênticos às marcas Mitsubishi e apostos novos sinais, sublinhou que o Tribunal de Justiça ainda não se pronunciou sobre a questão de saber se condutas como as da Duma e da GSI constituem um uso que o titular da marca pode proibir, enquanto indica que a jurisprudência do Tribunal de Justiça parece sugerir que uma resposta afirmativa a essa questão.
Nestas circunstâncias, o hof van beroep te Brussel (Tribunal de Recurso de Bruxelas) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:
«1.
a)
O artigo 5.
o
da Diretiva 2008/95/CE e o artigo 9.
o
do Regulamento (CE) n.
o
207/2009 do Conselho, […] também abrangem o direito do titular da marca de se opor à remoção, por um terceiro, sem o consentimento do titular da marca, de todos os sinais apostos nos produtos que sejam idênticos às marcas (
debranding
), quando se trate de produtos que nunca foram comercializados no Espaço Económico Europeu, como os produtos colocados num entreposto aduaneiro, e quando a remoção da marca por esse terceiro seja feita com vista à importação ou comercialização desses produtos no Espaço Económico Europeu?
b)
A resposta à referida questão a) será diferente se a importação ou a comercialização no Espaço Económico Europeu dos referidos produtos forem efetuadas sob um sinal distintivo próprio aposto por esse terceiro (
rebranding
)?
2)
A resposta à questão 1 será diferente se o consumidor médio relevante continuar a identificar os produtos assim importados ou comercializados, devido à sua aparência ou modelo, como provenientes do titular da marca?»
Quanto ao pedido de reabertura da fase oral do processo
Por requerimento apresentado na Secretaria do Tribunal de Justiça em 20 de junho de 2018, a Mitsubishi pediu a reabertura da fase oral, nos termos do artigo 83.
o
do Regulamento de Processo do Tribunal de Justiça. Em apoio desse pedido, a Mitsubishi alega, em substância, que as conclusões do advogado‑geral assentam num entendimento errado de que o uso na vida comercial, na aceção do artigo 5.
o
, n.
o
1, da Diretiva 2008/95 e do artigo 9.
o
, n.
o
1, do Regulamento n.
o
207/2009, pressupõe um ato positivo e percetível. Considera, além disso, que as referidas conclusões não respondem aos seus argumentos segundo os quais a remoção dos sinais prejudica as diferentes funções da marca.
Segundo o artigo 83.
o
do seu Regulamento de Processo, o Tribunal de Justiça pode, a qualquer momento, ouvido o advogado‑geral, ordenar a reabertura da fase oral do processo, designadamente se considerar que não está suficientemente esclarecido, ou quando, após o encerramento dessa fase, uma parte invocar um facto novo que possa ter influência determinante na decisão do Tribunal, ou ainda quando o processo deva ser resolvido com base num argumento que não foi debatido entre as partes ou os interessados referidos no artigo 23.
o
do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia.
Esta situação não se verifica no presente caso. Com efeito, não foi de maneira nenhuma alegada a existência de um facto novo. Além disso, a Mitsubishi, como os outros interessados que participaram no presente processo, teve a possibilidade de expor, tanto na fase escrita como na fase oral, os elementos de facto e de direito que considerou pertinentes para responder às questões apresentadas pelo órgão jurisdicional de reenvio, em especial sobre o conceito de «uso na vida comercial», na aceção do artigo 5.
o
, n.
o
1, da Diretiva 2008/95 e do artigo 9.
o
, n.
o
1, do Regulamento n.
o
207/2009. Assim, o Tribunal de Justiça considera, ouvido o advogado‑geral, que dispõe de todos os elementos necessários para decidir.
Por outro lado, no que se refere às apreciações formuladas pela Mitsubishi contra as conclusões do advogado‑geral, importa recordar, por um lado, que o Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia e o seu Regulamento de Processo não preveem a possibilidade de as partes apresentarem observações em resposta às Conclusões apresentadas pelo advogado‑geral (Acórdão de 20 de dezembro de 2017, Acacia e D’Amato,
C‑397/16 e C‑435/16
,
EU:C:2017:992
, n.
o
26 e jurisprudência aí referida).
Por outro lado, nos termos do artigo 252.
o
, segundo parágrafo, TFUE, ao advogado‑geral cabe apresentar publicamente, com toda a imparcialidade e independência, conclusões fundamentadas sobre as causas que, nos termos do Estatuto do Tribunal de Justiça da União Europeia, requeiram a sua intervenção. A este respeito, o Tribunal de Justiça não está vinculado pelas conclusões do advogado‑geral nem pela fundamentação em que este baseia essas conclusões. Por conseguinte, o desacordo de uma parte com as conclusões do advogado‑geral, sejam quais forem as questões nelas examinadas, não constitui, em si mesmo, um fundamento justificativo da reabertura da fase oral do processo (Acórdão de 20 de dezembro de 2017, Acacia e D’Amato,
C‑397/16 e C‑435/16
,
EU:C:2017:992
, n.
o
27 e jurisprudência aí referida).
Atendendo às considerações precedentes, o Tribunal de Justiça considera que não há que ordenar a reabertura da fase oral do processo.
Quanto às questões prejudiciais
Com as suas duas questões prejudiciais, que devem ser examinadas em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 5.
o
da Diretiva 2008/95 e o artigo 9.
o
do Regulamento n.
o
207/2009 devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca pode opor‑se a que um terceiro, sem o seu consentimento, remova todos os sinais idênticos a essa marca e aponha outros sinais em produtos colocados em entreposto aduaneiro como no processo principal, tendo em vista a sua importação ou comercialização no EEE, onde nunca foram comercializados.
O artigo 5.
o
, n.
o
1, da Diretiva 2008/95 e o artigo 9.
o
, n.
o
1, do Regulamento n.
o
207/2009, cujos conteúdos são idênticos, devem ser interpretados da mesma maneira (v., neste sentido, Despacho de 19 de fevereiro de 2009, UDV North America,
C‑62/08
,
EU:C:2009:111
, n.
o
42).
Para este efeito, há que recordar que a Diretiva 2008/95, que codificou a Diretiva 89/104, tem por objeto, como resulta dos seus considerandos 1 e 2, abolir as disparidades entre as legislações dos Estados‑Membros relativas às marcas, suscetíveis de entravar a livre circulação dos produtos e a livre prestação de serviços e de distorcer as condições de concorrência no mercado interno. O direito das marcas é um elemento essencial do sistema de concorrência não falseada que o direito da União pretende criar e manter. Neste sistema, as empresas devem estar em condições de conservar a clientela pela qualidade dos respetivos produtos ou serviços, o que só é possível graças à existência de sinais distintivos que permitem identificá‑los (Acórdão de 12 de novembro de 2002, Arsenal Football Club,
C‑206/01
,
EU:C:2002:651
, n.
os
46 e 47 e jurisprudência aí referida).
Recorde‑se igualmente que o artigo 7.
o
, n.
o
1, da Diretiva 2008/95 e o artigo 13.
o
, n.
o
1, do Regulamento n.
o
207/2009 limitam o esgotamento do direito conferido ao titular da marca aos casos em que os produtos são comercializados no EEE. Permitem ao titular comercializar os seus produtos fora do EEE sem que essa comercialização esgote os seus direitos no interior deste. Ao precisar que a comercialização fora do EEE não esgota o direito de o titular se opor à importação destes produtos feita sem o seu consentimento, o legislador da União permitiu assim ao titular da marca controlar a primeira comercialização no EEE dos produtos que a ostentam (v., neste sentido, Acórdãos de 16 de julho de 1998, Silhouette International Schmied,
C‑355/96
,
EU:C:1998:374
, n.
o
26; de 20 de novembro de 2001, Zino Davidoff e Levi Strauss,
C‑414/99 a C‑416/99
,
EU:C:2001:617
, n.
os
32 e 33, e de 18 de outubro de 2005, Class International,
C‑405/03
,
EU:C:2005:616
, n.
o
33).
A este respeito, o Tribunal de Justiça salientou reiteradamente que, para assegurar a proteção dos direitos conferidos pela marca, é essencial que o titular da marca registada num ou mais Estados‑Membros possa controlar a primeira comercialização no EEE dos produtos que ostentam essa marca (Acórdãos de 15 de outubro de 2009, Makro Zelfbedieningsgroothandel e o.,
C‑324/08
,
EU:C:2009:633
, n.
o
32; de 12 de julho de 2011, L’Oréal e o.,
C 324/09
,
EU:C:2011:474
, n.
o
60; e de 16 de julho de 2015, TOP Logistics e o.,
C‑379/14
,
EU:C:2015:497
, n.
o
31). Resulta, além disso, da jurisprudência do Tribunal de Justiça que esse direito do titular abrange todos os exemplares desse produto (v., neste sentido, Acórdãos de 1 de julho de 1999, Sebago e Maison Dubois,
C‑173/98
,
EU:C:1999:347
, n.
os
19 e 20, e de 3 de junho de 2010, Coty Prestige Lancaster Group,
C‑127/09
,
EU:C:2010:313
, n.
o
31).
Além disso, o artigo 5.
o
, n.
o
1, primeiro período, da Diretiva 2008/95 e o artigo 9.
o
, n.
o
1, primeiro período, do Regulamento n.
o
207/2009 conferem ao titular da marca registada um direito exclusivo, o qual, segundo o artigo 5.
o
, n.
o
1, alíneas a) e b), desta diretiva e o artigo 9.
o
, n.
o
1, alíneas a) e b), deste regulamento, permite ao titular proibir um terceiro de utilizar, sem o seu consentimento, na vida comercial, um sinal idêntico à marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta foi registada ou um sinal relativamente ao qual, pela sua identidade ou semelhança com a marca e pela identidade ou semelhança dos produtos ou serviços abrangidos pela marca e pelo sinal, exista, no espírito do público, um risco de confusão que compreende o risco de associação entre o sinal e a marca.
O Tribunal de Justiça já declarou diversas vezes que o referido direito exclusivo foi atribuído a fim de permitir ao titular da marca proteger os seus interesses específicos enquanto titular dessa marca, ou seja, assegurar que esta última possa cumprir as funções que lhe são próprias e que, assim, o exercício desse direito deve ser reservado aos casos em que o uso do sinal por um terceiro prejudica ou é suscetível de prejudicar as funções da marca. Entre essas funções figuram não apenas a função essencial da marca, que consiste em garantir aos consumidores a proveniência do produto ou do serviço, mas igualmente as suas outras funções, como, designadamente, garantir a qualidade desse produto ou desse serviço, ou as funções de comunicação, de investimento ou de publicidade (v. Acórdãos de 12 de novembro de 2002, Arsenal Football Club,
C‑206/01
,
EU:C:2002:651
, n.
o
51; de 18 de junho de 2009, L’Oréal e o.,
C‑487/07
,
EU:C:2009:378
, n.
o
58; de 23 de março de 2010, Google France e Google,
C‑236/08 a C‑238/08
,
EU:C:2010:159
, n.
os
77 e 79; e de 22 de setembro de 2011, Interflora e Interflora British Unit,
C‑323/09
,
EU:C:2011:604
, n.
os
37 e 38).
No que respeita a essas funções, importa recordar que a função essencial da marca é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem do produto ou do serviço designado pela marca, permitindo‑lhe distinguir esse produto ou serviço de outros que tenham proveniência diversa (Acórdão de 23 de março de 2010, Google France e Google,
C‑236/08 a C‑238/08
,
EU:C:2010:159
, n.
o
82 e jurisprudência aí referida). Serve, nomeadamente, para confirmar que todos os produtos ou serviços que ostentam essa marca foram fabricados ou prestados sob o controlo de uma única empresa, à qual pode ser atribuída a responsabilidade pela qualidade daqueles, de modo a que a marca possa desempenhar o seu papel de elemento essencial do sistema de concorrência leal (v., neste sentido, Acórdãos de 12 de novembro de 2002, Arsenal Football Club,
C‑206/01
,
EU:C:2002:651
, n.
o
48, e de 12 de julho de 2011, L’Oréal e o.,
C‑324/09
,
EU:C:2011:474
, n.
o
80).
A função de investimento da marca é entendida como a possibilidade de o seu titular a utilizar para adquirir ou conservar uma reputação suscetível de atrair e fidelizar consumidores. Assim, quando o uso por um terceiro, como um concorrente do titular da marca, de um sinal idêntico a essa marca para produtos ou serviços idênticos àqueles para os quais esta está registada perturba de maneira substancial a utilização, pelo referido titular, da sua marca para adquirir ou conservar uma reputação suscetível de atrair e de fidelizar consumidores, deve considerar‑se que esse uso prejudica a mesma função de investimento. O referido titular fica, consequentemente, habilitado a proibir esse uso ao abrigo do artigo 5.
o
, n.
o
1, alínea a), da Diretiva 2008/95 ou, em caso de marca da União Europeia, do artigo 9.
o
, n.
o
1, alínea a), do Regulamento n.
o
207/2009 (v., neste sentido, Acórdão de 22 de setembro de 2011, Interflora e Interflora British Unit,
C‑323/09
,
EU:C:2011:604
, n.
os
60 a 62).
A função de publicidade da marca, por sua vez, consiste em utilizar uma marca para fins publicitários, tendo em vista informar ou convencer o consumidor. Consequentemente, o titular de uma marca está habilitado a proibir que seja feito uso, sem o seu consentimento, de um sinal idêntico à sua marca para produtos ou serviços idênticos aos produtos ou serviços para os quais essa marca foi registada, quando esse uso seja suscetível de violar a utilização da marca, pelo seu titular, como elemento de promoção de vendas ou instrumento de estratégia comercial (v., neste sentido, Acórdão de 23 de março de 2010, Google France e Google,
C‑236/08 a C‑238/08
,
EU:C:2010:159
, n.
os
91 e 92).
No que respeita ao conceito de «uso na vida comercial», o Tribunal de Justiça já afirmou que a enumeração dos tipos de uso que o titular da marca pode proibir, constante do artigo 5.
o
, n.
o
3, da Diretiva 2008/95 e do artigo 9.
o
, n.
o
2, do Regulamento n.
o
207/2009, não é exaustiva (v. Acórdãos de 12 de novembro de 2002, Arsenal Football Club,
C‑206/01
,
EU:C:2002:651
, n.
o
38; de 25 de janeiro de 2007, Adam Opel,
C‑48/05
,
EU:C:2007:55
; n.
o
16, e de 23 de março de 2010, Google France e Google,
C‑236/08 a C‑238/08
,
EU:C:2010:159
, n.
o
65), e contém exclusivamente os comportamentos ativos do terceiro (v. Acórdão de 3 de março de 2016, Daimler,
C‑179/15
,
EU:C:2016:134
, n.
o
40).
O Tribunal de Justiça salientou igualmente que o uso, na vida comercial, de um sinal idêntico à marca ou que apresente semelhanças com esta pressupõe que esse uso se situe no contexto de uma atividade comercial que tenha em vista um proveito económico, e não no domínio privado (v. Acórdão de 16 de julho de 2015, TOP Logistics e o.,
C‑379/14
,
EU:C:2015:497
, n.
o
43 e jurisprudência aí referida). Especificou que o termo «uso» e a expressão «na vida comercial» não podem ser interpretados no sentido de que visam unicamente as relações imediatas entre um comerciante e um consumidor e, em particular, que existe uso de um sinal idêntico à marca quando o operador económico em causa faça uma utilização do referido sinal no âmbito da sua própria comunicação comercial (v. Acórdão de 16 de julho de 2015, TOP Logistics e o.,
C‑379/14
,
EU:C:2015:497
, n.
os
40 e 41 e jurisprudência aí referida).
No presente caso, resulta da decisão de reenvio que, sem o consentimento da Mitsubishi, a Duma e a GSI adquirem, fora do EEE, empilhadores Mitsubishi que colocam no território do EEE em regime de entreposto aduaneiro. Enquanto essas mercadorias se encontram no referido regime, removem totalmente das mesmas os sinais idênticos às marcas Mitsubishi, efetuam alterações destinadas a torná‑las conformes às normas vigentes na União, procedem à substituição das placas de identificação e dos números de série, apõem‑lhes os seus próprios sinais e, em seguida, importam‑nas e comercializam‑nas tanto dentro como fora do EEE.
Assim, diferentemente dos processos na origem dos acórdãos referidos no n.
o
31 do presente acórdão, os produtos em causa no processo principal não ostentam as marcas em causa quando são importados e comercializados no EEE, depois de terem sido colocados em regime de entreposto aduaneiro. Também diferentemente dos outros acórdãos referidos nos n.
os
34 a 39 do presente acórdão, não parece que os terceiros utilizem de alguma maneira, em especial na sua comunicação comercial, sinais idênticos às marcas em causa ou que apresentem semelhanças com elas. Isso também distingue o processo principal das circunstâncias referidas no n.
o
86 do Acórdão de 8 de julho de 2010, Portakabin (
C‑558/08
,
EU:C:2010:416
), mencionado pelo órgão jurisdicional de reenvio, no qual o Tribunal de Justiça salientou que, quando, sem o consentimento do titular de uma marca, o revendedor retira a menção dessa marca dos produtos e a substitui por uma etiqueta com o seu nome, de modo que a marca do fabricante dos produtos em causa fica inteiramente dissimulada, o titular da marca está habilitado a opor‑se a que o revendedor utilize a referida marca para anunciar essa revenda, porque isso prejudica a função essencial da marca.
No entanto, há que salientar, em primeiro lugar, que a remoção dos sinais idênticos à marca impede que os produtos para os quais essa marca está registada a tenham aposta na primeira vez que são comercializados no EEE e, portanto, priva o titular da mesma do benefício do direito essencial que lhe é reconhecido pela jurisprudência recordada no n.
o
31 do presente acórdão, de controlar a primeira comercialização no EEE dos produtos que ostentam a marca.
Em segundo lugar, a remoção dos sinais idênticos à marca e a aposição de novos sinais nos produtos para a sua primeira comercialização no EEE prejudicam as funções da marca.
No que respeita à função de indicação da origem, basta recordar que, no n.
o
48 do Acórdão de 16 de julho de 2015, TOP Logistics e o. (
C‑379/14
,
EU:C:2015:497
), o Tribunal de Justiça já salientou que qualquer ato de um terceiro que impeça o titular de uma marca registada num ou mais Estados‑Membros de exercer o seu direito de controlar a primeira comercialização no EEE de produtos que ostentem essa marca prejudica, pela sua natureza, a referida função essencial da marca.
O órgão jurisdicional de reenvio questiona‑se sobre a incidência que pode ter o facto de os produtos importados ou comercializados poderem ainda ser identificados pelo consumidor médio pertinente como provenientes do titular da marca, devido à sua aparência ou modelo. Refere, com efeito, que, apesar da supressão dos sinais idênticos à marca e da aposição de novos sinais nos empilhadores, os consumidores pertinentes continuam a reconhecê‑los como empilhadores Mitsubishi. A este propósito, há que observar que, apesar de a função essencial da marca poder ser afetada independentemente desse facto, o mesmo pode agravar os efeitos dessa afetação.
Além disso, a remoção dos sinais idênticos à marca e a aposição de novos sinais nos produtos dificultam a possibilidade de o titular da marca fidelizar a clientela pela qualidade dos seus produtos e afetam as funções de investimento e de publicidade da marca quando, como no caso em apreço, o produto em questão ainda não é comercializado com a marca do titular nesse mercado por este ou com o seu consentimento. Com efeito, o facto de os produtos do titular da marca serem comercializados antes de o mesmo lhes ter aposto a referida marca, de modo que os consumidores conhecerão os referidos produtos antes de poder associá‑los à marca em questão, pode perturbar significativamente o uso da mesma, pelo referido titular, para adquirir uma reputação suscetível de atrair ou fidelizar consumidores e para servir de elemento de promoção das vendas ou de instrumento de estratégia comercial. Além disso, tais atos privam o titular da possibilidade de, através de uma primeira comercialização no EEE, realizar o valor económico do produto que ostenta a marca e, por conseguinte, o seu investimento.
Em terceiro lugar, na medida em que prejudica o direito do titular da marca de controlar a primeira comercialização dos produtos que ostentam a referida marca no EEE, bem como as funções da mesma marca, a remoção dos sinais idênticos à marca e a aposição de novos sinais nos produtos por um terceiro, sem o consentimento do referido titular, com o fim de importar ou comercializar esses produtos no EEE e desrespeitando o direito do titular de proibir a importação dos produtos com a sua marca, são contrárias ao objetivo de assegurar uma concorrência leal.
Por último, à luz da jurisprudência recordada no n.
o
38 do presente acórdão, relativa ao conceito de «uso na vida comercial», importa sublinhar que a operação que consiste na remoção, por parte de um terceiro, dos sinais idênticos à marca para apor os seus próprios sinais implica um comportamento ativo por parte desse terceiro que se pode considerar constitutivo de um uso do sinal na vida comercial, uma vez que é efetuada tendo em vista a importação e a comercialização desses produtos no EEE e, portanto, no contexto de uma atividade comercial que visa um proveito económico, na aceção da jurisprudência recordada no n.
o
39 do presente acórdão.
Por todas as razões expostas, há que considerar que, ao abrigo do artigo 5.
o
da Diretiva 2008/95 e do artigo 9.
o
do Regulamento n.
o
207/2009, o titular da marca pode opor‑se aos referidos atos.
Não tem repercussões sobre essa conclusão o facto de a remoção dos sinais idênticos à marca e a aposição de novos sinais terem lugar quando as mercadorias ainda se encontram em regime de entreposto aduaneiro, uma vez que tais operações são efetuadas tendo em vista a importação e a comercialização dessas mercadorias no EEE, como demonstram, no processo principal, o facto de a Duma e a GSI efetuarem alterações nos empilhadores para os tornar conformes às normas em vigor na União, bem como, além disso, o facto de, posteriormente, estes serem, pelo menos em parte, efetivamente importados e comercializados no EEE.
Neste contexto, importa igualmente sublinhar que o artigo 9.
o
, n.
o
4, do Regulamento n.
o
207/2009, conforme alterado pelo Regulamento 2015/2424, que é aplicável aos factos do processo principal a partir de março de 2016, permite ao titular impedir que terceiros, no exercício da atividade comercial, introduzam na União produtos que não tenham sido aí colocados em livre prática, se tais produtos, incluindo a embalagem, forem provenientes de países terceiros e ostentarem, sem autorização, uma marca idêntica à marca da União registada para esses produtos, ou que não se possa distinguir, nos seus aspetos essenciais, da referida marca. Esse direito do titular da marca extingue‑se unicamente se, durante o processo para determinar se houve violação da marca, o declarante ou o detentor dos produtos apresentar provas de que o titular não tem o direito de proibir a sua colocação no mercado do país de destino final.
À luz das considerações precedentes, há que responder às questões submetidas que o artigo 5.
o
da Diretiva 2008/95 e o artigo 9.
o
do Regulamento n.
o
207/2009 devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca pode opor‑se a que um terceiro, sem o seu consentimento, remova todos os sinais idênticos a essa marca e aponha outros sinais em produtos colocados em entreposto aduaneiro, como no processo principal, tendo em vista a sua importação ou comercialização no EEE, onde nunca foram comercializados.
Quanto às despesas
Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Segunda Secção) declara:

O artigo 5.
o
da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas, e o artigo 9.
o
, do Regulamento (CE) n.
o
207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca [da União Europeia], devem ser interpretados no sentido de que o titular de uma marca pode opor‑se a que um terceiro, sem o seu consentimento, remova todos os sinais idênticos a essa marca e aponha outros sinais em produtos colocados em entreposto aduaneiro, como no processo principal, tendo em vista a sua importação ou comercialização no Espaço Económico Europeu (EEE), onde nunca foram comercializados.

Assinaturas
(
*1
)	Língua do processo: neerlandês.