CELEX: 62015TJ0577
Znak towarowy Unii Europejskiej
Postępowanie w sprawie unieważnienia prawa do znaku
Słowny unijny znak towarowy SHERPA
Wcześniejszy słowny krajowy znak towarowy SHERPA
Częściowe unieważnienie prawa do znaku
Przedmiot sporu przed izbą odwoławczą
Rzeczywiste używanie znaku towarowego
Artykuł 42 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 47 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2017/1001]
Artykuł 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 60 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (UE) 2017/1001]
Względna podstawa odmowy rejestracji
Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd
Artykuł 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 [obecnie art. 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia (UE) 2017/1001]

Okoliczności powstania sporu
W dniu 26 maja 2011 r. skarżący, Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez, dokonał w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) zgłoszenia unijnego znaku towarowego na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (
Dz.U. 2009, L 78, s. 1
), ze zmianami [zastąpionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (
Dz.U. 2017, L 154, s. 1
).
Znak towarowy, dla którego wystąpiono o rejestrację, to oznaczenie słowne SHERPA.
Towary i usługi, dla których wniesiono o rejestrację, należą między innymi do klas 9 i 42 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków z dnia 15 czerwca 1957 r., ze zmianami. W zgłoszeniu znaku towarowego owe towary i usługi odpowiadały dla każdej z wyżej wskazanych klas następującemu opisowi:
–
klasa 9: „podręczne i przenośne elektroniczne urządzenia cyfrowe do wysyłania i odbierania rozmów telefonicznych, faksów, poczty elektronicznej, treści wideo, wiadomości błyskawicznych, muzyki, prac audiowizualnych i innych prac multimedialnych oraz innych danych cyfrowych; odtwarzacze audio i wideo w formacie MP3 i innych formatach cyfrowych; komputery podręczne, urządzenia PDA, terminarze elektroniczne, notesy elektroniczne; magnetyczne nośniki danych; aparaty telefoniczne, telefony komórkowe, urządzenia gier komputerowych, wideofony, aparaty fotograficzne; radioodbiorniki; nadajniki radiowe; kamery wideo; sprzęt i oprogramowanie komputerowe; oprogramowanie komputerowe i oprogramowanie sprzętowe, mianowicie programy systemów operacyjnych, programy do synchronizacji danych oraz narzędzia programowe do opracowywania aplikacji do komputerów osobistych i przenośnych; oprogramowanie do rozpoznawania kartografii, oprogramowanie do zarządzania telefonią, oprogramowanie do telefonów komórkowych; oprogramowanie i sprzęt pozyskiwania informacji działający w oparciu o telefon; oprogramowanie do przekierowania wiadomości; oprogramowanie gier; nagrane programy komputerowe do zarządzania prywatnymi informacjami; oprogramowanie komputerowe do zarządzania bazami danych; poczta elektroniczna i usługi przesyłania wiadomości; oprogramowanie do synchronizacji baz danych; programy komputerowe do uzyskiwania dostępu do, wyszukiwania i przeszukiwania baz danych online; sprzęt komputerowy i oprogramowanie do komunikacji telefonicznej zintegrowanej z globalnymi komputerowymi sieciami informacyjnymi; części i akcesoria do urządzeń podręcznych oraz mobilnych cyfrowych urządzeń elektronicznych; części i akcesoria do telefonów komórkowych; torby na telefony komórkowe; futerały dopasowane do telefonów komórkowych; futerały na telefony komórkowe, skórzane lub z imitacji skóry; pokrowce na telefony komórkowe z tkaniny lub materiałów włókienniczych; baterie i akumulatory; baterie do ponownego ładowania; ładowarki; urządzenia do ładowania akumulatorów elektrycznych; słuchawki [zakładane na głowę]; słuchawki stereofoniczne; słuchawki zakładane do uszu; zestawy głośników stereo; głośniki; domowe głośniki audio; osprzęt głośnikowy do osobistych odtwarzaczy stereo; mikrofony; samochodowe zestawy audio; urządzenia do podłączania i ładowania przenośnych i podręcznych cyfrowych urządzeń elektronicznych; instrukcje użytkownika w postaci do odczytu elektronicznego, maszynowego lub komputerowego do użytku z wszystkimi wyżej wymienionymi towarami i sprzedawane w zestawie z nimi; części i osprzęt do wszystkich uprzednio wymienionych towarów, z wyłączeniem urządzeń i przyrządów do wyboru programów telewizyjnych i innych programów, a z jednoznacznym wyłączeniem wszelkiego rodzaju produktów wykorzystywanych w związku z pojazdami wojskowymi i pojazdami terenowymi (wojskowymi lub nie) oraz wszelkiego rodzaju produktami o przeznaczeniu wojskowym”;
–
klasa 42: „usługi w zakresie nauki; usługi w zakresie analiz i badań przemysłowych; projektowanie i rozwój sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego; usługi konsultacyjne dotyczące oprogramowania multimedialnego i audiowizualnego; wyszukiwarki do otrzymywania danych przez sieci komunikacyjne; usługi dostawcy aplikacji ASP obejmujące oprogramowanie używane w powiązaniu z usługami subskrypcji muzyki online, oprogramowanie umożliwiające użytkownikom odtwarzanie i programowanie muzyki oraz treści audio, wideo, tekstowych i multimedialnych związanych z rozrywką, oraz oprogramowanie zawierające muzyczne nagrania dźwiękowe i treści audio, wideo, tekstowe i multimedialne związane z rozrywką; udostępnianie drogą elektroniczną oprogramowania niepobieralnego do tymczasowego użytkowania, w celu umożliwienia użytkownikom programowania treści audio, wideo, tekstowych i innych treści multimedialnych, w tym muzyki, koncertów, nagrań wideo, programów radiowych, programów telewizyjnych, wiadomości, sportu, gier, imprez kulturalnych i programów rozrywkowych; obiekty online, za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, umożliwiające użytkownikom wybór kolejności nadawania treści audio, wideo, tekstowych i innych treści multimedialnych, w tym muzyki, koncertów, filmów wideo, radia, telewizji, wiadomości, sportu, gier, imprez kulturalnych, programów powiązanych z rozrywką; wyszukiwarki przeznaczone do otrzymywania danych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej; operacyjne wyszukiwarki; konsultacje w zakresie komputerów i pomoc przy zapisywaniu informacji na dyski komputerowe, wszystkie te usługi ujęte w klasie 42, niezwiązane z zapewnianiem dostępu (oprogramowaniem) do platform negocjacyjnych w celu realizacji i przeprowadzania operacji na papierach wartościowych oraz operacji w ramach innych instrumentów finansowych podlegających negocjacji (z wyjątkiem zapewniania dostępu do Internetu)”.
Zgłoszenie znaku towarowego zostało opublikowane w
Biuletynie Wspólnotowych Znaków Towarowych
nr 135/2011 z dnia 20 lipca 2011 r., a w dniu 27 kwietnia 2012 r. oznaczenie słowne SHERPA zostało zarejestrowane pod numerem 10000339 jako unijny znak towarowy.
W dniu 23 listopada 2012 r. interwenient, Núcleo de comunicaciones y control, SL, złożył w EUIPO wniosek o unieważnienie prawa do tego znaku na podstawie art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 60 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2017/1001] w związku z art. 8 ust. 1 lit. a) i b) wspomnianego rozporządzenia [obecnie art. 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia 2017/1001].
Ów wniosek dotyczył wszystkich towarów i usług oznaczanych spornym znakiem towarowym i był oparty na istnieniu wcześniejszego znaku towarowego, mianowicie hiszpańskiego znaku towarowego SHERPA, który został zarejestrowany w dniu 22 marca 1999 r. pod numerem 2187342 dla towarów z klasy 9, odpowiadających następującemu opisowi: „systemy do przetwarzania informacji, w szczególności systemy do nadzoru i kontroli”.
W postępowaniu przed Wydziałem Unieważnień skarżący domagał się, by interwenient wykazał rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego. Powyższe żądanie było oparte na art. 57 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 64 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2017/1001], zgodnie z którym właściciel unijnego znaku towarowego może zażądać dowodu na to, że w okresie pięciu lat poprzedzających datę złożenia wniosku o unieważnienie wcześniejszy znak towarowy był rzeczywiście używany na terytorium, na jakim jest on chroniony.
W następstwie tego żądania interwenient przedstawił dokumenty mające na celu wykazanie rzeczywistego używania jego znaku.
W dniu 31 lipca 2013 r. skarżący zmienił swoje zgłoszenie znaku towarowego poprzez dodanie na koniec wykazu towarów należących do klasy 9 następującego ograniczenia (zwanego dalej „ograniczeniem”): „z jednoznacznym wyłączeniem systemów do nadzoru i kontroli oraz systemów do przetwarzania informacji przeznaczonych do nadzoru i kontroli”.
W uwagach z dnia 11 października 2013 r. interwenient wskazał EUIPO, że pomimo tego ograniczenia podtrzymuje on swój wniosek o unieważnienie prawa do spornego znaku towarowego.
W dniu 27 lutego 2014 r. Wydział Unieważnień EUIPO wydał decyzję uwzględniającą częściowo złożony przez interwenienta wniosek o unieważnienie. W decyzji tej Wydział Unieważnień stwierdził, że przedstawione przez interwenienta dowody wykazywały używanie wcześniejszego znaku towarowego jedynie w odniesieniu do systemów do przetwarzania informacji oraz systemów do nadzoru i kontroli w procesach przemysłowych.
W dniu 25 kwietnia 2014 r. na podstawie art. 58–64 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 66–71 rozporządzenia 2017/1001) skarżący wniósł do EUIPO odwołanie od decyzji Wydziału Unieważnień.
W ramach tego postępowania skarżący złożył, w dniu 27 czerwca 2014 r., pismo przedstawiające podstawy odwołania. W tym samym dniu przedłożył on EUIPO inny dokument, zatytułowany „Uzupełniające pismo przedstawiające podstawy odwołania”. Złożenie obu tych pism nastąpiło przed upływem przewidzianego w tym celu terminu.
Decyzją z dnia 17 lipca 2015 r. (zwaną dalej „zaskarżoną decyzją”) Druga Izba Odwoławcza EUIPO oddaliła odwołanie. Uznawszy, że żadna ze stron nie zakwestionowała wyraźnie oceny dokonanej przez Wydział Unieważnień w zakresie dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, Izba Odwoławcza ograniczyła swoje badanie do analizy zastosowania art. 53 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 8 ust. 1 lit. a) i b) tego rozporządzenia.
W tych ramach Izba Odwoławcza zdefiniowała krąg odbiorców, jaki należało wziąć pod uwagę do celów oceny rozpatrywanych znaków. Jej zdaniem definicja ta jest zależna od rozpatrywanych towarów i usług. W przypadku towarów należących do klasy 9 uwzględniła ona ogół odbiorców i odbiorców wyspecjalizowanych, natomiast w przypadku usług należących do klasy 42 wzięła ona pod uwagę wyłącznie odbiorców wyspecjalizowanych (pkt 26 zaskarżonej decyzji).
Co się tyczy porównania towarów i usług, Izba Odwoławcza potwierdziła ocenę dokonaną przez Wydział Unieważnień, zgodnie z którą niektóre ze spornych towarów należących do klasy 9 są identyczne z oznaczanymi wcześniejszym znakiem towarowym towarami należącymi do klasy 9 (pkt 32, 33 i 34 zaskarżonej decyzji). Ponadto stwierdziła ona, podobnie jak Wydział Unieważnień, że niektóre pozostałe z oznaczanych spornym znakiem towarów należących do klasy 9 oraz niektóre oznaczone tym znakiem usługi należące do klasy 42 są podobne do towarów oznaczanych wcześniejszym znakiem towarowym (pkt 31, 36 i 37 zaskarżonej decyzji).
Jeżeli chodzi o porównanie oznaczeń, Izba Odwoławcza zgodziła się z oceną Wydziału Unieważnień, która nie została zakwestionowana przez strony, i stwierdziła identyczność tych oznaczeń (pkt 39 zaskarżonej decyzji).
Zważywszy na powyższe elementy, Izba Odwoławcza stwierdziła istnienie podwójnej identyczności, a mianowicie identyczności oznaczeń i identyczności części kolidujących ze sobą towarów. Uznała ona również, że w przypadku kolidujących ze sobą znaków towarowych istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w odniesieniu do pozostałej części towarów i usług oznaczonych spornym znakiem towarowym i uznanych za podobne (pkt 40–47 zaskarżonej decyzji).
Żądania stron
Skarżący wnosi do Sądu o:
–
stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji;
–
obciążenie EUIPO i – w danym wypadku – interwenienta kosztami postępowania, w tym kosztami poniesionymi w związku z postępowaniem przed Izbą Odwoławczą.
EUIPO wnosi do Sądu o:
–
oddalenie skargi;
–
obciążenie skarżącego kosztami postępowania.
Interwenient wnosi do Sądu o:
–
oddalenie skargi;
–
utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji;
–
obciążenie skarżącego kosztami postępowania.
Co do prawa
Na wstępie należy zauważyć, że poprzez swoje drugie żądanie interwenient wnosi do Sądu o wydanie wyroku potwierdzającego zaskarżoną decyzję.
W tym względzie należy stwierdzić, że zważywszy, iż „utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji” równa się oddaleniu skargi, to żądanie to ma w istocie na celu oddalenie skargi i pokrywa się z pierwszym żądaniem interwenienta (zob. wyrok z dnia 11 lipca 2017 r., Dogg Label/EUIPO – Chemoul (JAPRAG),
T‑406/16
, niepublikowany,
EU:T:2017:482
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo).
Ze swej strony na poparcie skargi o stwierdzenie nieważności skarżący przedstawia trzy zarzuty, dotyczące, po pierwsze, naruszenia art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 i art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie, odpowiednio, art. 70 ust. 1, art. 71 ust. 1 i art. 95 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001), po drugie, naruszenia art. 57 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009 w związku z art. 42 ust. 2 i 3 tego rozporządzenia (obecnie art. 47 ust. 2 i 3 rozporządzenia 2017/1001), a także zasady 22 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonującego rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (
Dz.U. 1995, L 303, s. 1
– wyd. spec. w jęz. polskim, rozdz. 17, t. 1, s. 189) [obecnie art. 10 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/1430 z dnia 18 maja 2017 r. uzupełniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej oraz uchylającego rozporządzenia Komisji (WE) nr 2868/95 i (WE) nr 216/96 (
Dz.U. 2017, L 205, s. 1
)], oraz, po trzecie, naruszenia art. 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009.
W przedmiocie zarzutu pierwszego, dotyczącego odmowy zbadania rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego
W zarzucie pierwszym skarżący krytykuje Izbę Odwoławczą za nieprzeanalizowanie rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, mimo że powinna była to uczynić na podstawie art. 63 ust. 1, art. 64 ust. 1 i art. 76 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009.
Zarzut ten opiera się na dwóch zarzutach szczegółowych.
W przedmiocie pierwszego zarzutu szczegółowego, dotyczącego niezbadania rzeczywistego używania wcześniejszego znaku mimo sformułowanego w tym zakresie żądania
W ramach pierwszego zarzutu szczegółowego skarżący podnosi, że rzeczywiste używanie winno zostać zbadane przez Izbę Odwoławczą, ponieważ wyraźnie wniósł on o dokonanie takiego badania w piśmie przedstawiającym podstawy odwołania.
EUIPO i interwenient kwestionują zasadność tego zarzutu szczegółowego.
Na wstępie należy przypomnieć, że w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza nie zbadała zasadności dokonanej przez Wydział Unieważnień oceny dowodu rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, uznawszy, że ocena ta nie została zakwestionowana w postępowaniu odwoławczym (zob. pkt 14 powyżej).
Ponadto warto wskazać, że na poparcie odwołania do Izby Odwoławczej skarżący przedstawił dwa pisma.
W pierwszym piśmie przedstawiającym podstawy odwołania zgodził się on z oceną dokonaną przez Wydział Unieważnień w zakresie rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego.
W drugim z tych pism, które określił jako „uzupełniające” względem pierwszego, skarżący wskazał między innymi, „że w jego interesie jest […], by Izba Odwoławcza, zgodnie z tym, co do niej należy, ponownie zbadała dowód używania przedstawiony przez wnoszącą o unieważnienie w odniesieniu do jej wcześniej zarejestrowanego znaku, na którym opiera swój wniosek o unieważnienie, ponieważ w ten sposób zostałoby potwierdzone, że nie zostało dowiedzione wystarczające używanie tego znaku, które pozwoliłoby na uzasadnienie tego wniosku” oraz że „tytułem posiłkowym zostałoby w ten sposób potwierdzone, że ów znak towarowy był używany w bardzo ograniczonym zakresie dla konkretnego towaru, który nie ma nic wspólnego z towarem i usługami oznaczanymi znakiem towarowym [skarżącego]” (s. 2 i 3 drugiego pisma).
Wyraziwszy w ten sposób wolę zakwestionowania oceny dokonanej przez Wydział Unieważnień w zakresie rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, skarżący wysunął w tym drugim piśmie rozmaite argumenty podważające tę ocenę (s. 3–8 drugiego pisma).
Na podstawie tych argumentów skarżący wskazał, że w jego przekonaniu „nie można […] stwierdzić, iż istnienie rzeczywistego używania [wcześniejszego] znaku towarowego zostało dowiedzione” (s. 8 drugiego pisma).
W pierwszej kolejności z powyższego przedstawienia wynika, że – jak wskazało EUIPO – w swym drugim piśmie skarżący zajął w odniesieniu do kwestii rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego stanowisko przeciwne do prezentowanego przezeń w tej samej kwestii w jego pierwszym piśmie przedstawiającym podstawy odwołania, i to mimo że ten drugi dokument został przedstawiony wyłącznie jako „uzupełniający” względem pierwszego, co wskazywało EUIPO, iż informacje przedstawione w drugim piśmie miały na celu jedynie poparcie stanowiska zajętego w pierwszym z nich.
W drugiej kolejności przedstawione przez skarżącego „pismo uzupełniające” zawiera dwa wykluczające się fragmenty – jeden kwestionujący ocenę dokonaną przez Wydział Unieważnień, a drugi akceptujący tę ocenę. Z jednej strony bowiem, jak zostało to podkreślone w pkt 32–34 powyżej, na stronach 2–8 tego pisma skarżący skrytykował stanowisko zajęte przez Wydział Unieważnień w kwestii rzeczywistego używania. Z drugiej zaś strony stwierdził on na stronie 8 wspomnianego pisma, że „jak […] wskazano w [jego] wcześniejszym piśmie, [zgadza się on] ze stwierdzeniem przez Wydział Unieważnień, iż »dowody używania przedstawione przez wnioskodawcę nie wykazywały, by znak był używany dla całej tej szerokiej kategorii towarów, lecz dowodziły używania wcześniejszego znaku towarowego wyłącznie w odniesieniu do systemów do przetwarzania informacji oraz systemów do nadzoru i kontroli w procesach przemysłowych«”.
W takiej sytuacji Izba Odwoławcza zastąpiłaby skarżącego, gdyby dokonała wyboru między zajmowanymi przez niego sprzecznymi stanowiskami i gdyby ustaliła w drodze dedukcji podstawy, na których jej zdaniem opierało się wysuwane żądanie. Zgodnie z orzecznictwem to do wnoszącego odwołanie należy wyznaczenie zakresu sporu poprzez precyzyjne i spójne sformułowanie wysuwanych przezeń żądań i argumentów. Przedstawione przez wnoszącego odwołanie dokumenty muszą zatem umożliwiać izbie odwoławczej zrozumienie przyczyn, dla których wnoszący odwołanie wnosi o uchylenie lub o zmianę decyzji [zob. podobnie wyroki: z dnia 28 kwietnia 2010 r., Claro/OHIM – Telefónica (Claro),
T‑225/09
, niepublikowany,
EU:T:2010:169
, pkt
; z dnia 16 maja 2011 r., Atlas Transport/OHIM – Atlas Air (ATLAS),
T‑145/08
,
EU:T:2011:213
, pkt
].
Podczas rozprawy przed Sądem skarżący wskazał, że pierwsze pismo wskazujące podstawy odwołania zawierało jego podstawową argumentację, którą jednak w następstwie złożenia drugiego pisma należało uznać za uzupełniającą, ponieważ jakkolwiek to drugie pismo zostało przedstawione jako uzupełniające, to ono stanowiło dla obrony skarżącego istotną zmianę, gdyż zawierało niedyskutowaną wcześniej kwestię, która stała się centralnym przedmiotem krytyki wysuwanej następnie przez tę stronę wobec zaskarżonej decyzji.
W tym względzie należy zauważyć, że – jak wskazało na rozprawie EUIPO, popierane w tym zakresie przez interwenienta – zgodnie z orzecznictwem przywołanym w pkt 37 powyżej pisma przedkładane EUIPO przez strony muszą być same w sobie zrozumiałe. W niniejszej sprawie przedstawione przez skarżącego dokumenty nie spełniały tego wymogu w momencie ich złożenia, jak zostało to wykazane w pkt 35–38 powyżej.
W tych okolicznościach Izba Odwoławcza miała słuszne powody, by wykluczyć pismo złożone przez skarżącego w drugiej kolejności ze względu na zawartą w tym dokumencie sprzeczność i na to, że zostało ono przedstawione jedynie jako pismo uzupełniające, przez co skarżący wskazał, iż główna argumentacja znajdowała się w piśmie złożonym w pierwszej kolejności.
Z tych względów wysuwany przez skarżącego pierwszy zarzut szczegółowy należy oddalić jako bezzasadny.
W przedmiocie drugiego zarzutu szczegółowego, dotyczącego ciągłości funkcjonalnej między instancjami EUIPO i dewolutywnego skutku odwołania
W ramach drugiego zarzutu szczegółowego skarżący twierdzi, że Izba Odwoławcza powinna zbadać rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego bez konieczności wysuwania w tym zakresie jakiegokolwiek żądania. Jego zdaniem niezależnie od takiego żądania badanie to jest obowiązkowe z uwagi na zasadę ciągłości funkcjonalnej istniejącej między instancjami EUIPO i na dewolutywny skutek, z jakim w tym kontekście wiąże się wniesienie odwołania. Z tej zasady i z tego skutku wynika jego zdaniem, że izby odwoławcze powinny opierać swoje decyzje na wszystkich okolicznościach faktycznych i prawnych wskazanych przez strony w pierwszej instancji.
EUIPO i interwenient nie zgadzają się z twierdzeniami skarżącego.
W tym względzie należy zauważyć, że zgodnie z orzecznictwem żądanie dowiedzenia rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego wprowadza do postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku szczególną i wstępną kwestię rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego, która z chwilą gdy zostaje podniesiona przez właściciela znaku, musi zostać rozstrzygnięta przed rozstrzygnięciem wniosku o unieważnienie w ścisłym znaczeniu [wyrok z dnia 13 września 2010 r., Inditex/OHIM – Marín Díaz de Cerio (OFTEN),
T‑292/08
,
EU:T:2010:399
, pkt
].
Ów szczególny i wstępny charakter wynika z tego, że analiza rzeczywistego używania prowadzi do ustalenia, czy do celów badania wniosku o unieważnienie wcześniejszy znak towarowy może być uważany za zarejestrowany dla rozpatrywanych towarów lub usług. Analiza ta nie wpisuje się zatem w ramy badania wniosku o unieważnienie w ścisłym znaczeniu, który jest oparty na istnieniu prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do tego znaku (zob. podobnie wyrok z dnia 13 września 2010 r., OFTEN,
T‑292/08
,
EU:T:2010:399
, pkt
).
Stąd też, w przypadku gdy kwestia rzeczywistego używania nie jest podnoszona przed izbą odwoławczą w sposób wyraźny, nie stanowi ona kwestii prawnej, która koniecznie musi zostać zbadana przez izbę odwoławczą w celu rozpatrzenia zawisłego przed nią sporu. W tych okolicznościach kwestia ta powinna zostać uznana za niestanowiącą części przedmiotu sporu przed izbą odwoławczą [zob. wyrok z dnia 12 marca 2014 r., El Corte Inglés/OHIM – Technisynthese (BTS),
T‑592/10
, niepublikowany,
EU:T:2014:117
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo].
Z powyższego wynika, że wbrew temu, co utrzymuje skarżący, ciągłość funkcjonalna między instancjami EUIPO i dewolutywny skutek odwołania do izby odwoławczej nie wywołują konsekwencji w postaci automatycznego objęcia badaniem przez izbę odwoławczą zagadnień związanych z rzeczywistym używaniem wcześniejszego znaku towarowego, jeżeli nie zostały one podniesione w sposób wyraźny w tym postępowaniu przez stronę wnoszącą odwołanie.
Drugi zarzut szczegółowy zarzutu pierwszego należy zatem oddalić, a co za tym idzie, w świetle odpowiedzi udzielonej na pierwszy zarzut szczegółowy zarzut pierwszy podlega oddaleniu w całości.
W przedmiocie zarzutu drugiego, dotyczącego błędu w ocenie w ramach analizy dowodów mających na celu wykazanie rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego
W ramach zarzutu drugiego skarżący utrzymuje, że wydana przez Wydział Unieważnień decyzja jest w zakresie dotyczącym używania wcześniejszego znaku towarowego obarczona błędem co do oceny, co stanowi naruszenie art. 42 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 i zasady 22 rozporządzenia nr 2868/95. W odpowiedzi na pytanie zadane przez Sąd na rozprawie skarżący wyjaśnił, że zarzut ten opiera się także na naruszeniu art. 57 ust. 2 i 3 rozporządzenia nr 207/2009, który dotyczy przedstawienia w toku postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku dowodów na rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego.
W swych pismach skarżący precyzuje, że zarzut ten jest wysuwany posiłkowo i powinien zostać rozpatrzony przez Sąd wyłącznie w razie oddalenia rozpoznanego powyżej zarzutu pierwszego. Jako że w pkt 48 powyżej wspomniany zarzut pierwszy został oddalony, należy przystąpić do rozpatrzenia zarzutu drugiego. W ramach tego zarzutu posiłkowego skarżący analizuje różne dokumenty przedstawione przez interwenienta w toku postępowania przed Wydziałem Unieważnień i wnosi do Sądu o stwierdzenie, że dokumenty te nie mają wymaganej mocy dowodowej, aby wykazać rzeczywiste używanie wcześniejszego znaku towarowego.
EUIPO i interwenient kwestionują dopuszczalność i zasadność tego zarzutu.
W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem skargi wnoszone do Sądu w dziedzinie znaków towarowych mają na celu przeprowadzenie kontroli zgodności z prawem decyzji wydawanych przez izby odwoławcze EUIPO. W tych ramach Sąd nie może ponownie badać okoliczności faktycznych w świetle dowodów przedstawionych po raz pierwszy w postępowaniu przed nim [zob. wyrok z dnia 16 kwietnia 2015 r., Matratzen Concord/OHIM – KBT (ARKTIS),
T‑258/13
, niepublikowany,
EU:T:2015:207
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo].
W niniejszej sprawie bezsporne jest, że Izba Odwoławcza nie przeprowadziła odrębnego i kompletnego badania dowodów przedstawionych przez interwenienta celem wykazania rzeczywistego używania wcześniejszego znaku towarowego oraz że wobec niewystąpienia przez skarżącą z wyraźnym wnioskiem w tym sensie nie była ona zobowiązana do przeprowadzenia takiego badania.
Wynika stąd, że na podstawie orzecznictwa przywołanego w pkt 52 powyżej dowody te nie mogą być analizowane przez Sąd, a zarzut drugi należy oddalić.
W przedmiocie zarzutu trzeciego, dotyczącego błędów popełnionych przy dokonywaniu oceny identyczności lub podobieństwa towarów i usług
W ramach zarzutu trzeciego, dotyczącego naruszenia art. 8 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia nr 207/2009 skarżący zarzuca Izbie Odwoławczej popełnienie błędów przy dokonywaniu oceny identyczności lub podobieństwa występujących między towarami i usługami oznaczanymi kolidującymi ze sobą znakami towarowymi.
W swych pismach skarżący wyjaśnia, że zarzut ten ma charakter jeszcze bardziej posiłkowy i podlega rozpatrzeniu, jeżeli nieważność zaskarżonej decyzji nie zostanie stwierdzona na podstawie zarzutów pierwszego i drugiego. Zważywszy, że te dwa ostatnie zarzuty zostały oddalone, należy rozpatrzyć zarzut trzeci poprzez przeprowadzenie na wstępie analizy twierdzeń formułowanych przez Izbę Odwoławczą w odniesieniu do właściwego kręgu odbiorców i porównania oznaczeń.
W przedmiocie właściwego kręgu odbiorców
Przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd należy wziąć pod uwagę przeciętnego konsumenta danej kategorii towarów, przyjmując jako założenie, że konsument ten jest właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny oraz że wykazywany przez niego poziom uwagi może różnić się w zależności od kategorii rozpatrywanych towarów lub usług [zob. wyrok z dnia 13 lutego 2007 r., Mundipharma/OHIM – Altana Pharma (RESPICUR),
T‑256/04
,
EU:T:2007:46
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo].
W pkt 26 zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że krąg odbiorców, do których kierowane są towary z klasy 9, obejmuje z jednej strony ogół odbiorców, a z drugiej strony odbiorców wyspecjalizowanych, którymi są przedsiębiorstwa posiadające określoną wiedzę lub specyficzne doświadczenie zawodowe. W tym samym punkcie wskazała ona, że usługi ujęte w klasie 42 są przeznaczone dla odbiorców posiadających wiedzę techniczną i naukową, którzy wykazują wyższy poziom uwagi. Ponieważ ustalenia te nie zostały zakwestionowane przez skarżącego i są zasadne, mogą zostać potwierdzone przez Sąd.
Ponadto Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 25 zaskarżonej decyzji, co nie zostało poddane krytyce przez skarżącego, że terytorium właściwe stanowi obszar Unii Europejskiej. W odpowiedzi na jedno z pytań zadanych na rozprawie EUIPO przyznało się do popełnienia błędu przy zdefiniowaniu terytorium właściwego w ten sposób, jednak podniosło, że błąd ten nie ma wpływu na zgodność z prawem zaskarżonej decyzji. Skarżący twierdził, że błąd ten mógł wpłynąć na ocenę podobieństwa konceptualnego kolidujących ze sobą znaków. W tym względzie należy zauważyć, że chociaż Izba Odwoławcza popełniła błąd – ponieważ skoro wcześniejszy znak towarowy jest znakiem hiszpańskim, to właściwym terytorium, jakie należało wziąć pod uwagę, jest terytorium Hiszpanii – to błąd ten pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem zaskarżonej decyzji. Zważywszy bowiem, że kolidujące ze sobą znaki są identyczne, nie może on zaważyć na ocenie ich podobieństwa wizualnego, fonetycznego czy też nawet konceptualnego lub na ocenie podobieństwa rozpatrywanych towarów i usług, która to ocena nie zależy od właściwego terytorium, co zresztą nie było też podnoszone w niniejszym wypadku.
W przedmiocie porównania oznaczeń
W niniejszej sprawie Izba Odwoławcza stwierdziła w pkt 39 zaskarżonej decyzji, że kolidujące ze sobą oznaczenia są identyczne, ponieważ składają się wyłącznie z wyrazu „sherpa”. Ustalenie to, które nasuwa się w sposób oczywisty i nie zostało zakwestionowane przez skarżącego, może zostać jedynie potwierdzone.
W przedmiocie porównania towarów i usług
–
W przedmiocie pierwszego zarzutu szczegółowego, dotyczącego oceny podobieństwa oznaczanych wcześniejszym znakiem towarowym towarów należących do klasy 9 i oznaczanych spornym znakiem towarowym usług należących do klasy 42
W zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza stwierdziła, że niektóre usługi z klasy 42 wskazane w przedłożonym przez skarżącego zgłoszeniu do rejestracji są podobne do oznaczanych wcześniejszym znakiem towarowym towarów należących do klasy 9.
Ocena ta została zakwestionowana przez skarżącego dla następujących usług: „usługi konsultacyjne dotyczące oprogramowania multimedialnego i audiowizualnego; wyszukiwarki do otrzymywania danych przez sieci komunikacyjne; wyszukiwarki przeznaczone do otrzymywania danych za pośrednictwem światowej sieci komputerowej”.
Dokonane przez Izbę Odwoławczą ustalenie podobieństwa jest również krytykowane przez skarżącego w odniesieniu do poniżej wymienionych usług: „usługi dostawcy aplikacji ASP obejmujące oprogramowanie używane w powiązaniu z usługami subskrypcji muzyki online, oprogramowanie umożliwiające użytkownikom odtwarzanie i programowanie muzyki oraz treści audio, wideo, tekstowych i multimedialnych związanych z rozrywką, oraz oprogramowanie zawierające muzyczne nagrania dźwiękowe i treści audio, wideo, tekstowe i multimedialne związane z rozrywką; udostępnianie drogą elektroniczną oprogramowania niepobieralnego do tymczasowego użytkowania, w celu umożliwienia użytkownikom programowania treści audio, wideo, tekstowych i innych treści multimedialnych, w tym muzyki, koncertów, nagrań wideo, programów radiowych, programów telewizyjnych, wiadomości, sportu, gier, imprez kulturalnych i programów rozrywkowych; obiekty online, za pośrednictwem globalnej sieci komputerowej, umożliwiające użytkownikom wybór kolejności nadawania treści audio, wideo, tekstowych i innych treści multimedialnych, w tym muzyki, koncertów, filmów wideo, radia, telewizji, wiadomości, sportu, gier, imprez kulturalnych, programów powiązanych z rozrywką”.
Zdaniem skarżącego usługi te nie są komplementarne względem sprzedawanego pod wcześniejszym znakiem towarowym oprogramowania mającego zastosowanie w przemyśle ani nie są też do niego podobne, ponieważ w odróżnieniu od tego oprogramowania z wymienionych powyżej usług może korzystać na raz tylko jeden użytkownik końcowy.
W tym względzie należy zauważyć, że jak stwierdziła Izba Odwoławcza, pierwsza grupa usług, wymieniona w pkt 62 powyżej, pozostaje w stosunku komplementarności do towarów oznaczanych wcześniejszym znakiem towarowym, dla których dowiedziono rzeczywistego używania.
Komplementarność wynika bowiem z faktu, że towary oznaczane wcześniejszym znakiem towarowym wymagają do korzystania z nich posłużenia się „oprogramowaniem” lub „aplikacjami”, o których wspomniała Izba Odwoławcza. Jednocześnie to „oprogramowanie” i te „aplikacje” nie mogą być udostępniane użytkownikom bez towarów umożliwiających ich wykorzystanie – towarów, do których zaliczają się systemy nadzoru i kontroli sprzedawane przez interwenienta pod wcześniejszym znakiem towarowym, dla których zostało dowiedzione używanie.
Oceny tej nie zmienia fakt wykorzystywania towarów oznaczanych wcześniejszym znakiem towarowym w procesach przemysłowych, ponieważ takie sformułowanie oznacza jedynie, że kiedy są one wykorzystywane w przemyśle, oznaczane tym znakiem towary związane z nadzorem i kontrolą mogą być przeznaczone dla dużej liczby użytkowników i wpisywać się w dynamikę analogiczną do tej charakteryzującej produkcję seryjną.
Tymczasem istnienie takiego stosunku komplementarności między towarami sprzedawanymi pod wcześniejszym znakiem towarowym a usługami oznaczanymi spornym znakiem towarowym nie stanowi przeszkody dla ich możliwego podobieństwa, zważywszy, że zgodnie z orzecznictwem podobieństwo należy oceniać z uwzględnieniem wszystkich istotnych czynników charakteryzujących wzajemny stosunek rozpatrywanych towarów i usług, w tym z uwzględnieniem ich charakteru, przeznaczenie, sposobu używania, jak również tego, czy konkurują one ze sobą, czy też się uzupełniają [zob. wyrok z dnia 11 lipca 2007 r., El Corte Inglés/OHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños),
T‑443/05
,
EU:T:2007:219
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo].
Istniejąca między towarami a usługami komplementarność, a w szczególności okoliczność, że jedne są używane w powiązaniu lub w zestawieniu z drugimi, może wzbudzać u właściwego kręgu odbiorców wrażenie, że te towary i usługi są podobne.
W niniejszej sprawie, ze względu na złożoność rozpatrywanych towarów i usług, a w szczególności z uwagi na trudność, nawet dla odbiorców wyspecjalizowanych, w odróżnieniu od tego, co należy do sprzętu, i tego, co stanowi oprogramowanie lub aplikację – zważywszy, że wszystkie te elementy powinny działać wspólnie – należy potwierdzić dokonane przez Izbę Odwoławczą ustalenie podobieństwa opartego na komplementarności.
Co się tyczy drugiej grupy usług, wymienionej w pkt 63 powyżej, mogą one zostać uznane, tak jak stwierdziła Izba Odwoławcza, za podobne – nawet jeżeli stopień podobieństwa jest niski – do towarów oznaczanych wcześniejszym znakiem towarowym, ponieważ owe usługi mogą być świadczone przez te same przedsiębiorstwa i są kierowane do tych samych odbiorców.
Z powyższych względów Izba Odwoławcza miała słuszne powody, by uznać, że rozpatrywane usługi są podobne do oznaczanych wcześniejszym znakiem towarowym towarów, dla których zostało dowiedzione rzeczywiste używanie.
–
W przedmiocie drugiego zarzutu szczegółowego, dotyczącego oceny podobieństwa oznaczanych wcześniejszym znakiem towarowym towarów należących do klasy 9 i oznaczanych spornym znakiem towarowym towarów należących do klasy 9
Jeżeli chodzi o porównanie towarów należących do klasy 9, Izba Odwoławcza stwierdziła w zaskarżonej decyzji, że wymienione poniżej towary, które są oznaczane spornym znakiem towarowym, są identyczne z towarami oznaczanymi wcześniejszym znakiem towarowym: „sprzęt i oprogramowanie komputerowe; oprogramowanie komputerowe i oprogramowanie sprzętowe, mianowicie programy systemów operacyjnych, programy do synchronizacji danych oraz narzędzia programowe do opracowywania aplikacji do komputerów osobistych i przenośnych; oprogramowanie do rozpoznawania kartografii, oprogramowanie do zarządzania telefonią, oprogramowanie do telefonów komórkowych; oprogramowanie i sprzęt pozyskiwania informacji działający w oparciu o telefon; oprogramowanie do przekierowania wiadomości; oprogramowanie gier; nagrane programy komputerowe do zarządzania prywatnymi informacjami; oprogramowanie komputerowe do zarządzania bazami danych; poczta elektroniczna i usługi przesyłania wiadomości; oprogramowanie do synchronizacji baz danych; programy komputerowe do uzyskiwania dostępu do, wyszukiwania i przeszukiwania baz danych online; sprzęt komputerowy i oprogramowanie do komunikacji telefonicznej zintegrowanej z globalnymi komputerowymi sieciami informacyjnymi”.
Ponadto Izba Odwoławcza stwierdziła, że inne towary, wymienione poniżej i również należące do klasy 9, są podobne do oznaczonych wcześniejszym znakiem towarowym towarów z klasy 9: „podręczne i przenośne elektroniczne urządzenia cyfrowe do wysyłania i odbierania rozmów telefonicznych, faksów, poczty elektronicznej, treści wideo, wiadomości błyskawicznych, muzyki, prac audiowizualnych i innych prac multimedialnych oraz innych danych cyfrowych; odtwarzacze audio i wideo w formacie MP3 i innych formatach cyfrowych; komputery podręczne, urządzenia PDA, terminarze elektroniczne, notesy elektroniczne; magnetyczne nośniki danych; aparaty telefoniczne, telefony komórkowe, urządzenia gier komputerowych, wideofony, aparaty fotograficzne; radioodbiorniki; nadajniki radiowe; kamery wideo; części i akcesoria do urządzeń podręcznych oraz mobilnych cyfrowych urządzeń elektronicznych; części i akcesoria do telefonów komórkowych; torby na telefony komórkowe; instrukcje użytkownika w postaci do odczytu elektronicznego, maszynowego lub komputerowego do użytku z wszystkimi wyżej wymienionymi towarami i sprzedawane w zestawie z nimi; części i osprzęt do wszystkich uprzednio wymienionych towarów, z wyłączeniem urządzeń i przyrządów do wyboru programów telewizyjnych i innych programów, a z jednoznacznym wyłączeniem wszelkiego rodzaju produktów wykorzystywanych w związku z pojazdami wojskowymi i pojazdami terenowymi (wojskowymi lub nie) oraz wszelkiego rodzaju produktami o przeznaczeniu wojskowym; z jednoznacznym wyłączeniem systemów do nadzoru i kontroli oraz systemów do przetwarzania informacji przeznaczonych do nadzoru i kontroli”.
W odniesieniu do tych wszystkich różnych towarów skarżący utrzymuje tytułem głównym, że przy dokonywaniu tych towarów w zaskarżonej decyzji Izba Odwoławcza nie uwzględniła wprowadzonego przez niego ograniczenia. Tymczasem owo ograniczenie wyklucza wszelką identyczność i wszelkie podobieństwo między towarami oznaczanymi spornym znakiem towarowym a towarami, do których odnosi się wcześniejszy znak towarowy.
Posiłkowo skarżący kwestionuje dokonaną przez Izbę Odwoławczą analizę prowadzącą do stwierdzenia identyczności i podobieństwa rozpatrywanych towarów.
EUIPO i interwenient nie zgadzają się z argumentacją skarżącego.
W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 26 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 [obecnie art. 31 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2017/1001] zgłoszenia unijnego znaku towarowego powinny zawierać wykaz towarów lub usług, w odniesieniu do których wnioskuje się o rejestrację.
Ponadto na podstawie art. 43 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 (obecnie art. 49 ust. 1 rozporządzenia 2017/1001) zgłaszający może w każdej chwili wycofać zgłoszenie unijnego znaku towarowego lub ograniczyć zawarty w nim wykaz towarów lub usług.
W niniejszej sprawie, jak zostało wskazane w pkt 9 powyżej, skarżący wprowadził ograniczenie w toku postępowania w sprawie unieważnienia prawa do znaku przed Wydziałem Unieważnień.
W następstwie tego ograniczenia wykaz oznaczanych spornym znakiem towarowym towarów należących do klasy 9 kończy się częścią zdania: „z jednoznacznym wyłączeniem systemów do nadzoru i kontroli oraz systemów do przetwarzania informacji przeznaczonych do nadzoru i kontroli”.
Poza samym wspomnieniem w pkt 30 i 35 zaskarżonej decyzji o ograniczeniu dotyczącym niektórych towarów, bez żadnego innego wskazania, doprecyzowania czy uzasadnienia, z decyzji tej nie wynika, by owo ograniczenie zostało wyraźnie objęte przez Izbę Odwoławczą szczegółową analizą w ramach jej oceny identyczności lub podobieństwa towarów należących do klasy 9, do których odnoszą się kolidujące ze sobą znaki towarowe.
Zgodnie zaś z orzecznictwem uwzględnienie takiego ograniczenia w toku postępowania administracyjnego może prowadzić, w zależności od okoliczności danej sprawy, do stwierdzenia, że towary uważane wcześniej za podobne mogą zostać uznane za niepodobne już do siebie [zob. podobnie wyrok z dnia 30 września 2015 r., Gat Microencapsulation/OHIM – BASF (KARIS),
T‑720/13
, niepublikowany,
EU:T:2015:735
, pkt
], co w razie identyczności kolidujących ze sobą znaków towarowych będzie oznaczało, iż w stosownym przypadku przepisem podlegającym zastosowaniu będzie już nie art. 8 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 207/2009, a art. 8 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.
W tych okolicznościach należy stwierdzić, że Izba Odwoławcza popełniła błąd, który mógł spowodować wadliwość oceny przeprowadzonej przez nią w zakresie identyczności lub podobieństwa oznaczanych kolidującymi ze sobą znakami towarowymi towarów należących do klasy 9.
Ponieważ popełniony przez Izbę Odwoławczą błąd mógł w decydujący sposób wpłynąć na treść zaskarżonej decyzji w zakresie dotyczącym zgłoszenia spornego znaku towarowego do rejestracji dla towarów należących do klasy 9, należy stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji w części związanej z oceną przeprowadzoną w odniesieniu do towarów z tej klasy [zob. podobnie wyrok z dnia 9 marca 2012 r., Colas/OHIM – García-Teresa Gárate i Bouffard Vicente (BASE-SEAL),
T‑172/10
, niepublikowany,
EU:T:2012:119
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo].
W swoich pismach EUIPO i interwenient wnieśli do Sądu zasadniczo o zmianę zaskarżonej decyzji, w przypadku gdyby Sąd uznał, że jest ona obarczona błędem w zakresie zbadania wprowadzonego ograniczenia.
W tym względzie należy przypomnieć, że zgodnie z orzecznictwem Sądowi przysługują kompetencje o charakterze reformatoryjnym, jednak wykonywanie tych kompetencji powinno ograniczać się do sytuacji, w których Sąd, po przeprowadzeniu kontroli oceny dokonanej przez izbę odwoławczą, jest w stanie określić na podstawie elementów stanu faktycznego i prawnego, jakie zostały ustalone, decyzję, jaką powinna była wydać izba odwoławcza. Sąd nie może zastąpić własną oceną oceny dokonanej przez izbę odwoławczą, a tym bardziej dokonać oceny, w przedmiocie której izba odwoławcza nie zajęła jeszcze swojego stanowiska (zob. podobnie wyrok z dnia 5 lipca 2011 r., Edwin/OHIM,
C‑263/09 P
,
EU:C:2011:452
, pkt
).
W okolicznościach niniejszej sprawy Sąd nie może skorzystać ze swoich kompetencji o charakterze reformatoryjnym bez przekroczenia granic wyznaczonych mu przez orzecznictwo, ponieważ Izba Odwoławcza nie zajęła w zaskarżonej decyzji stanowiska w przedmiocie zakresu i konsekwencji, jakie należało wyciągnąć z ograniczenia pod względem oceny identyczności lub podobieństwa oznaczonych kolidującymi ze sobą znakami towarów należących do klasy 9, co oznacza, że Sąd nie dysponuje w tym względzie oceną, którą mógłby, zgodnie z orzecznictwem, poddać kontroli i w razie potrzeby zmienić.
W tych okolicznościach należy uwzględnić drugi zarzut szczegółowy w ramach zarzutu trzeciego, stwierdzić nieważność zaskarżonej decyzji w zakresie dotyczącym zgłoszenia spornego znaku towarowego do rejestracji dla towarów należących do klasy 9 i – jak ostatecznie zasugerowało EUIPO na rozprawie – przekazać sprawę Izbie Odwoławczej celem ponownego orzeczenia w przedmiocie tego zgłoszenia.
Natomiast w zakresie, w jakim, po pierwsze, Izba Odwoławcza miała powody, aby stwierdzić, że oznaczane spornym znakiem towarowym usługi należące do klasy 42 są podobne do oznaczanych wcześniejszym znakiem towarowym towarów z klasy 9, dla których dowiedziono rzeczywistego używania (zob. pkt 72 powyżej), a po drugie, przeprowadzona przez Izbę Odwoławczą całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, niezakwestionowana specyficznie przez skarżącego, może zostać potwierdzona przez Sąd jako zasadna, niniejszą skargę należy oddalić w części dotyczącej zgłoszenia spornego znaku towarowego do rejestracji dla usług należących do klasy 42.
W przedmiocie kosztów
W skardze skarżący wniósł o obciążenie EUIPO i w danym wypadku interwenienta kosztami postępowania.
Zgodnie z art. 134 § 3 regulaminu postępowania przed Sądem w razie częściowego tylko uwzględnienia żądań każdej ze stron każda z nich pokrywa własne koszty. Jednakże, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, Sąd może orzec, że jedna ze stron pokrywa, oprócz własnych kosztów, część kosztów poniesionych przez stronę przeciwną. W niniejszej sprawie należy nakazać EUIPO pokrycie, poza własnymi kosztami, jednej trzeciej kosztów poniesionych przez skarżącą.
Na podstawie art. 138 § 3 regulaminu postępowania Sąd może rozstrzygnąć, że interwenient pokrywa własne koszty. W niniejszej sprawie interwenient popierający EUIPO pokryje własne koszty.
Co się tyczy żądania skarżącego dotyczącego kosztów postępowania przed Izbą Odwoławczą, do tej izby będzie należało rozstrzygnięcie, w świetle niniejszego wyroku, o związanych z tym postępowaniem kosztach [wyrok z dnia 4 października 2017 r., Gappol Marzena Porczyńska/EUIPO – Gap (ITM) (GAPPOL),
T‑411/15
, niepublikowany,
EU:T:2017:689
, pkt
].

Z powyższych względów
SĄD (pierwsza izba)
orzeka, co następuje:

1)
Stwierdza się nieważność decyzji Drugiej Izby Odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z dnia 17 lipca 2015 r. (sprawa R 1135/2014‑2) w zakresie dotyczącym oznaczanych spornym znakiem towarowym towarów z klasy 9.

2)
W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.

3)
EUIPO pokrywa własne koszty oraz jedną trzecią kosztów poniesionych przez Xabiera Uribego-Etxebarríę Jiméneza.

4)
Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez pokrywa dwie trzecie własnych kosztów.

5)
Núcleo de comunicaciones y control, SL, pokrywa własne koszty.

Pelikánová
Nihoul
Svenningsen
Wyrok ogłoszono na posiedzeniu jawnym w Luksemburgu w dniu 29 maja 2018 r.
Podpisy
(
*1
)	Język postępowania: hiszpański.
(
)	Punkt 88 w niniejszym tekście był przedmiotem zmian o charakterze językowym po pierwotnym umieszczeniu tego tekstu na stronie internetowej.