CELEX: 62016TJ0910
Marca da União Europeia
Processo de extinção
Marca figurativa da União Europeia TESTA ROSSA
Declaração parcial de extinção
Artigo 51.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.o 207/2009 [atual artigo 58.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/1001]
Prova da utilização
Utilização externa da marca controvertida
Igualdade de tratamento

Antecedentes do litígio
Em 8 de julho de 2008, a recorrente no processo T‑911/16 e interveniente no processo T‑910/16, a Wedl & Hofmann GmbH apresentou no Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) um pedido de registo de uma marca da União Europeia ao abrigo do Regulamento (CE) n.
o
40/94 do Conselho, de 20 de dezembro de 1993, sobre a marca comunitária (
JO 1994, L 11, p. 1
), conforme alterado [substituído pelo Regulamento (CE) n.
o
207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca da União Europeia (
JO 2009, L 78, p. 1
), este último substituído pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (
JO 2017, L 154, p. 1
)].
A marca cujo registo foi pedido é o seguinte sinal figurativo, para o qual foram reivindicadas as cores negra e vermelha (Pantone 186 C):
Os produtos e os serviços para os quais foi pedido o registo estão incluídos nas classes 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 e 38 na aceção do Acordo de Nice relativo à Classificação Internacional dos Produtos e dos Serviços para o Registo de Marcas, de 15 de junho de 1957, conforme revisto e alterado, e correspondem, para cada uma das classes, à seguinte descrição:
–
classe 7: «Moinhos de café sem ser manuais (elétricos)»;
–
classe 11: «Máquinas de café elétricas; aparelhos de cozedura elétricos, em especial aparelhos para a preparação de bebidas quentes e frias; aparelhos e máquinas para gelo»;
–
classe 20: «Mobiliário»;
–
classe 21: «Utensílios e recipientes para uso doméstico e para a cozinha; filtros para café (não elétricos); cafeteiras (não elétricas); moinhos para café manuais; vidraria, porcelana, em especial louças; louça para bebidas em vidro»;
–
classe 25: «Vestuário, em especial vestuário de ginástica e de desporto, aventais, camisas, polos e
T-shirts
; chapelaria»;
–
classe 28: «Jogos, brinquedos; artigos de ginástica e de desporto, em especial tacos de golfe, sacos de golfe, bolas de golfe, bolas de futebol, raquetes de ténis, sacos de ténis, bolas de ténis, não incluídos noutras classes»;
–
classe 30: «Café, chá, cacau, açúcar; pastelaria e gelados; chocolate; bebidas à base de chocolate; doces»;
–
classe 34: «Artigos para fumadores; fósforos»;
–
classe 38: «Telecomunicações, em especial fornecimento de ligações de telecomunicações a uma rede informática mundial».
O pedido de marca foi publicado no
Boletim de Marcas Comunitárias
n.
o
43/2008, de 27 de outubro de 2008. A marca foi registada em 11 de maio de 2009 sob o n.
o
007070519 para os produtos referidos no n.
o
3,
supra
.
Em 15 de outubro de 2014, o recorrente no processo T‑910/16 e interveniente no processo T‑911/16, Kurt Hesse, apresentou um pedido de extinção parcial da marca controvertida com fundamento no artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea a), do Regulamento n.
o
207/2009 [atual artigo 58.
o
, n.
o
1, alínea a), do Regulamento 2017/1001] para produtos e serviços das classes 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 e 38, com exceção dos produtos «café, chá, cacau, açúcar, chocolate, bebidas à base de chocolate; doces» da classe 30.
Em 17 de fevereiro de 2015, a Wedl & Hofmann formulou observações relativas à utilização da marca controvertida, no prazo previsto, e pediu o indeferimento do pedido de extinção, sem, contudo, produzir todas as provas da utilização. A Wedl & Hofmann remeteu por via postal as provas da utilização da marca, que deram entrada no EUIPO em 23 de fevereiro de 2015, após o decurso do prazo. Em 10 de maio de 2015, a Wedl & Hofmann apresentou documentos adicionais que visam provar a utilização séria da marca controvertida.
Em 17 de novembro de 2015, a Divisão de Anulação declarou a perda dos direitos da Wedl & Hofmann relativamente a todos os produtos e serviços abrangidos pelo pedido de extinção, com efeitos em 15 de outubro de 2014.
Em 13 de janeiro de 2016, a Wedl & Hofmann interpôs recurso no EUIPO, com fundamento nos artigos 58.
o
a 64.
o
do Regulamento n.
o
207/2009 (atuais artigos 66.
o
a 71.
o
do Regulamento 2017/1001), da decisão da Divisão de Anulação.
Por decisão de 5 de outubro de 2016 (a seguir «decisão impugnada»), a Primeira Câmara de Recurso do EUIPO deu provimento parcial ao recurso da Wedl & Hofmann e anulou parcialmente a decisão da Divisão de Anulação, tendo mantido o registo da marca controvertida para os «recipientes para uso doméstico e para a cozinha; vidraria, porcelana, em especial louças; louça para bebidas em vidro» da classe 21 e «Vestuário, em especial vestuário de ginástica e de desporto, aventais, camisas, polos e
T-shirts
; chapelaria» da classe 25 (a seguir «produtos controvertidos das classes 21 e 25»). A Câmara de Recurso considerou logo que os elementos de prova fornecidos tardiamente pela Wedl & Hofmann eram admissíveis com fundamento no artigo 76.
o
, n.
o
2, do Regulamento n.
o
207/2009 (atual artigo 95.
o
, n.
o
2, do Regulamento 2017/1001). A este respeito, recordou, no n.
o
22 da decisão impugnada, que o artigo 76.
o
do Regulamento n.
o
207/2009 conferia ao EUIPO um poder de apreciação para decidir se há ou não que ter em conta os factos e as provas produzidos tardiamente e acrescentou que o Tribunal de Justiça já declarou que, regra geral e salvo disposição em contrário, a apresentação de factos e de provas continua a ser possível após o termo dos prazos a que tal apresentação se encontra subordinada, nos termos do Regulamento n.
o
207/2009, e que não é de modo nenhum proibido ao EUIPO ter em conta factos e provas assim tardiamente invocados ou produzidos. Em seguida, a Câmara de Recurso sublinhou que a utilização de uma marca para o exterior não equivale necessariamente a uma utilização orientada para os consumidores finais e que não se pode excluir o caráter sério da utilização invocada pela Wedl & Hofmann apenas porque os atos comerciais invocados por esta não se dirigirem aos consumidores finais, mas a clientes industriais como licenciados ou franquiados. Por conseguinte, a Câmara de Recurso considerou que a Wedl & Hofmann, com base nas provas apresentadas, fez prova de uma utilização séria da marca controvertida no que respeita aos produtos controvertidos das classes 21 e 25. Por último, a Câmara de Recurso considerou que as provas eram insuficientes para demonstrar a utilização séria em relação aos restantes produtos e serviços abrangidos pelo pedido de extinção.
Pedidos das partes
Processo T‑910/16
K. Hesse conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
–
anular a decisão impugnada e declarar a perda dos direitos da Wedl & Hofmann igualmente para os produtos das classes 21 e 25;
–
condenar o EUIPO nas despesas.
O EUIPO e a Wedl & Hofmann concluem pedindo que o Tribunal Geral se digne:
–
negar provimento ao recurso;
–
condenar K. Hesse nas despesas.
Processo T‑911/16
A Wedl & Hofmann concluiu pedindo que o Tribunal Geral se digne:
–
anular ou reformar a decisão impugnada;
–
condenar o EUIPO nas despesas.
O EUIPO e K. Hesse concluem pedindo que o Tribunal Geral se digne:
–
negar provimento ao recurso;
–
condenar a Wedl & Hofmann nas despesas.
Quanto ao direito
Tendo as partes sido ouvidas quanto a esse ponto, importa apensar os presentes processos para efeitos da decisão que põe termo à instância, em conformidade com o artigo 19.
o
, n.
o
2, e o artigo 68.
o
, n.
o
1, do Regulamento de Processo do Tribunal Geral.
A título liminar, cumpre referir que a Câmara de Recurso entendeu que as provas de utilização demonstravam um uso sério da marca controvertida para os produtos controvertidos das classes 21 e 25. Em contrapartida, concluiu pela inexistência de utilização séria da marca controvertida para o resto dos produtos e dos serviços abrangidos pelo pedido de extinção. Com os seus respetivos recursos, K. Hesse pretende que seja julgado procedente o pedido de extinção para todos os produtos e serviços em causa e a Wedl & Hofmann pretende que o mesmo seja julgado totalmente improcedente.
Em apoio do seu recurso no processo T‑910/16, K. Hesse invoca um fundamento único, relativo, em substância, à violação do artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea a), do Regulamento n.
o
207/2009.
No processo T‑911/16, a Wedl & Hofmann invoca dois fundamentos relativos, o primeiro, à violação do artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea a), do Regulamento n.
o
207/2009, do artigo 15.
o
, n.
o
1, alínea a), do Regulamento n.
o
207/2009 [atual artigo 18.
o
, n.
o
1, alínea a), do Regulamento 2017/1001] e da regra 40, n.
o
5, do Regulamento (CE) n.
o
2868/95 da Comissão, de 13 de dezembro de 1995, que estabelece normas de execução do Regulamento n.
o
40/94 (
JO 1995, L 303, p. 1
) [atual artigo 19.
o
, n.
o
1, do Regulamento Delegado (UE) 2017/1430 da Comissão, de 18 de maio de 2017, que complementa o Regulamento n.
o
207/2009 e que revoga os Regulamentos (CE) n.
o
2868/95 e (CE) n.
o
216/96 (
JO 2017, L 205, p. 1
), lido em conjugação com a regra 22, n.
os
3 e 4, do Regulamento n.
o
2868/95 (atual artigo 10.
o
, n.
os
3 e 4, do Regulamento Delegado 2017/1430)], e, o segundo, à violação do princípio da igualdade de tratamento.
O Tribunal Geral considera que importa, em primeiro lugar, apreciar em conjunto o fundamento único no processo T‑910/16 e o primeiro fundamento no processo T‑911/16, uma vez que ambos se referem, em substância, à violação do artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea a), do Regulamento n.
o
207/2009 e, em segundo lugar, apreciar o segundo fundamento no processo T‑911/16.
A título liminar, importa constatar que as partes não contestam, no âmbito do processo no Tribunal Geral, a admissibilidade dos elementos de prova fornecidos pela Wedl & Hofmann na Divisão de Anulação.
É certo que, no n.
o
5 do seu articulado no âmbito do processo T‑911/16, e antes de apresentar os seus argumentos que visam contestar os pedidos da Wedl & Hofmann quanto ao mérito, K. Hesse indica que «o recurso não procede porque a recorrente comunicou […] as suas provas de utilização […] posteriormente ao termo do prazo de 17 de dezembro de 2015 imposto ao [EUIPO]». Em apoio da sua argumentação, K. Hesse cita, ainda, o Acórdão de 18 de julho de 2013, New Yorker SHK Jeans/IHMI (
C‑621/11 P
,
EU:C:2013:484
).
Todavia, uma vez que, com a sua contestação, K. Hesse conclui não pela anulação da decisão impugnada por um erro de direito que a Câmara de Recurso cometeu ao tomar esses elementos de prova em consideração, mas sim pela falta de provimento do recurso interposto pela Wedl & Hofmann, há que rejeitar essa argumentação por ser ineficaz.
Por último, ainda que se considere que, com essa argumentação, K. Hesse visa, na realidade, que o Tribunal Geral negue provimento ao recurso da Wedl & Hofmann e confirme a decisão impugnada por outro motivo que o invocado pela Câmara de Recurso na referida decisão, tal argumentação está votada ao fracasso. A este propósito, basta recordar que o Tribunal Geral procede a uma fiscalização da legalidade das decisões das instâncias do EUIPO. Se concluir que essa decisão, posta em causa num recurso que lhe foi submetido, está afetada por uma ilegalidade, deverá anulá‑la. Não pode negar provimento ao recurso substituindo a fundamentação da instância competente do EUIPO pela sua fundamentação [v. Acórdão de 9 de setembro de 2010, Axis/IHMI — Etra Investigación y Desarrollo (ETRAX),
T‑70/08
,
EU:T:2010:375
, n.
o
29 e jurisprudência referida].
Quanto ao fundamento único no processo T‑910/16 e ao primeiro fundamento no processo T‑911/16, relativo, em substância, à violação do artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea a), do Regulamento n.
o
207/2009
No âmbito do seu fundamento único no processo T‑910/16, K. Hesse entende que a Câmara de Recurso devia ter confirmado a extinção completa da marca controvertida.
No âmbito do seu primeiro fundamento no processo T‑911/16, a Wedl & Hofmann alega, em substância, que forneceu a prova da utilização séria em relação aos produtos e serviços para os quais a marca foi registada e não unicamente em relação aos produtos controvertidos das classes 21 e 25.
Nos termos do artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea a), do Regulamento n.
o
207/2009, é declarada a perda dos direitos do titular da marca da União Europeia, na sequência de pedido apresentado ao EUIPO ou de pedido reconvencional em ação de contrafação, se, durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca não tiver sido objeto de uma utilização séria na União Europeia em relação aos produtos ou serviços para a qual foi registada e se não existirem motivos justos para a sua não utilização.
Segundo o artigo 15.
o
, n.
o
1, alínea a), do Regulamento n.
o
207/2009, a prova da utilização séria de uma marca da União Europeia compreende também a prova da sua utilização sob uma forma que difira em elementos que não alterem o caráter distintivo da marca na forma sob a qual foi registada.
Nos termos da regra 22 do Regulamento n.
o
2868/95, aplicável aos processos de extinção em conformidade com a regra 40, n.
o
5, do mesmo regulamento, a prova da utilização de uma marca deve abranger o local, a duração, a importância e a natureza do uso que foi feito da marca e limita‑se, em princípio, à apresentação de elementos justificativos, como embalagens, etiquetas, tabelas de preços, catálogos, faturas, fotografias, anúncios nos jornais e declarações escritas referidas no artigo 76.
o
, n.
o
1, alínea f), do Regulamento n.
o
207/2009 [atual artigo 97.
o
, n.
o
1, alínea f), do Regulamento 2017/2001] [Acórdãos de 8 de julho de 2004, Sunrider/IHMI — Espadafor Caba (VITAFRUIT),
T‑203/02
,
EU:T:2004:225
, n.
o
37, e de 10 de setembro de 2008, Boston Scientific/IHMI — Terumo (CAPIO),
T‑325/06
, não publicado,
EU:T:2008:338
, n.
o
27].
Na interpretação do conceito de utilização séria, há que considerar o facto de que a
ratio legis
da exigência segundo a qual a marca deve ter sido objeto de uma utilização séria não visa avaliar o êxito comercial nem controlar a estratégia económica de uma empresa, nem tão‑pouco reservar a proteção das marcas apenas às explorações comerciais quantitativamente importantes [v. Acórdãos de 8 de julho de 2004, MFE Marienfelde/IHMI — Vétoquinol (HIPOVITON),
T‑334/01
,
EU:T:2004:223
, n.
o
32 e jurisprudência referida, e de 27 de setembro de 2007, La Mer Technology/IHMI — Laboratoires Goëmar (LA MER),
T‑418/03
, não publicado,
EU:T:2007:299
, n.
o
53 e jurisprudência referida].
Conforme decorre da jurisprudência, uma marca é objeto de uma utilização séria quando é utilizada em conformidade com a sua função essencial, que consiste em garantir a identidade de origem dos produtos e dos serviços para os quais foi registada, a fim de criar ou conservar um mercado para estes produtos ou serviços, com exclusão de usos de caráter simbólico que tenham como único objetivo a manutenção dos direitos conferidos pela marca (v., por analogia, Acórdão de 11 de março de 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, n.
o
43). Além disso, o requisito relativo à utilização séria da marca exige que esta, tal como é protegida no território pertinente, seja utilizada publicamente e para o exterior [v. Acórdãos de 6 de outubro de 2004, Vitakraft Werke Wührmann/IHMI — Krafft (VITAKRAFT),
T‑356/02
,
EU:T:2004:292
, n.
o
26 e jurisprudência referida, e de 4 de julho de 2014, Construcción, Promociones e Instalaciones/IHMI — Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL),
T‑345/13
, não publicado,
EU:T:2014:614
, n.
o
21 e jurisprudência referida].
A apreciação do caráter sério da utilização da marca deve assentar em todos os factos e circunstâncias destinados a estabelecer a realidade da exploração comercial da marca, especialmente, as utilizações consideradas justificadas num dado setor económico para manter ou criar partes de mercado em benefício dos produtos ou dos serviços protegidos pela marca, a natureza desses produtos ou desses serviços, as características do mercado, o alcance e a frequência da utilização da marca (v. Acórdão de 10 de setembro de 2008, CAPIO,
T‑325/06
, não publicado,
EU:T:2008:338
, n.
o
30 e jurisprudência referida).
Além disso, a utilização séria de uma marca não pode ser provada por meio de probabilidades ou de presunções, pelo contrário, deve assentar em elementos concretos e objetivos que provem uma utilização efetiva e suficiente da marca no mercado em causa [v. Acórdão de 23 de setembro de 2009, Cohausz/IHMI — Izquierdo Faces (acopat),
T‑409/07
, não publicado,
EU:T:2009:354
, n.
o
36 e jurisprudência referida]. Por conseguinte, há que proceder a uma apreciação global que leve em conta todos os fatores relevantes do caso em apreço e que implique uma certa interdependência dos fatores tomados em conta [v. Acórdão de 18 de janeiro de 2011, Advance Magazine Publishers/IHMI — Capela & Irmãos (VOGUE),
T‑382/08
, não publicado,
EU:T:2011:9
, n.
o
30 e jurisprudência referida].
É à luz das considerações anteriores que importa examinar a apreciação da Câmara de Recurso, tratando‑se, por um lado, do caráter sério da utilização da marca controvertida em relação aos produtos controvertidos das classes 21 e 25 e, por outro, da inexistência de caráter sério da utilização da marca controvertida para o resto dos produtos e serviços abrangidos pelo pedido de extinção.
A título liminar, há que salientar que, tendo o pedido de extinção da marca controvertida sido apresentado em 15 de outubro de 2014, o período de cinco anos referido no artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea a), do Regulamento n.
o
207/2009 decorre, como salientou acertadamente a Câmara de Recurso no n.
o
43 da decisão impugnada, de 15 de outubro de 2009 a 14 de outubro de 2014.
Para examinar o caráter sério da utilização da marca controvertida, a Câmara de Recurso baseou‑se nos elementos de prova seguintes apresentados pela Wedl & Hofmann, tal como descritos na decisão impugnada:
–
capturas de ecrã provenientes do sítio Internet «www.testarossacafe.com», incluindo informações relativas aos locais de implantação da Wedl & Hofmann enquanto exploradora de uma cadeia de «cafés‑bar» na Europa, na Ásia, no Médio Oriente e no Egito;
–
duas reproduções de uma camisola de futebol que designa, na parte da frente, a marca controvertida sob uma forma ligeiramente alterada;
–
duas versões impressas de anúncios publicitários e de fotografias de «cafés‑bar» da marca controvertida na Alemanha, na Hungria e no Reino Unido;
–
uma mensagem de correio eletrónico, datada de fevereiro de 2014, contendo a confirmação de uma encomenda de um anúncio publicitário para «café» da marca controvertida, no montante de 30000 euros, pela revista
Body & Soul
;
–
uma lista de localizações dos «cafés‑bar» da marca controvertida na Alemanha, em Itália, na Hungria, na Áustria e na Roménia desde 2009;
–
quatro versões impressas de um anúncio publicitário da cadeia comercial Müller para «café» da marca controvertida;
–
diferentes quadros elaborados pela titular da marca controvertida nos quais figuram as vendas entre 2009 e 2015 de produtos abrangidos pela marca controvertida, designadamente copos de cartão, guardanapos de papel, café, copos, cápsulas, canetas, talheres, cinzeiros, isqueiros, relógios, porta‑chaves e guarda-sóis, com as indicações correspondentes das quantidades e do valor das vendas dos produtos distribuídos bem como dos destinatários dessas vendas;
–
diferentes quadros elaborados pela titular da marca controvertida nos quais figuram encomendas e entregas de têxteis da marca controvertida, nos anos 2010 e 2012, com as indicações dos preços e dos destinatários;
–
diferentes fotografias de «cafés‑bar» da marca controvertida;
–
uma lista para a Roménia de produtos abrangidos pela marca controvertida vendidos aos diferentes franquiados, designadamente bombons, loiça, porcelana, artigos publicitários, sacos, guarda‑sóis,
pins
e vestuário, como aventais, bonés ou polos, com as indicações dos preços e das quantidades correspondentes;
–
uma fotografia que apresenta dois isqueiros com a marca controvertida;
–
uma troca de mensagens de correio eletrónico entre W e F, por meio das quais este último informa W de que a Wedl & Hofmann dispõe de um número de telefone desde 1998, que pode ser utilizado a partir da Alemanha, França, Itália e Suíça;
–
uma brochura publicitária da marca controvertida que apresenta, designadamente, a origem e o processo de fabrico e de produção do café da marca controvertida. Essa brochura apresenta igualmente cápsulas de café e outros produtos abrangidos pela marca controvertida, como chávenas e copos de café, máquinas de café, pacotes de açúcar, colheres, aventais, polos, sacos, bolsas para empregados e guardanapos de papel, todos com a marca controvertida;
–
uma brochura de franquia da marca controvertida que descreve o conceito de franquia e diferentes produtos designados sob a marca controvertida.
Em primeiro lugar, K. Hesse alega que as provas avançadas por Wedl & Hofmann não podem demonstrar a existência de uma utilização séria da marca controvertida para os produtos controvertidos das classes 21 e 25, uma vez que essas provas de uso não se referem a vendas a consumidores finais. A este respeito, K. Hesse alega que os quadros de vendas apresentados como prova da utilização pela Wedl & Hofmann destinam‑se a licenciados e franquiados, mas não provam que os produtos foram distribuídos aos consumidores finais.
O EUIPO e a Wedl & Hofmann contestam os argumentos de K. Hesse.
No caso em apreço, importa recordar que, segundo a jurisprudência, a utilização séria exige que esta seja utilizada publicamente e para o exterior (Acórdão de 8 de julho de 2004, VITAFRUIT,
T‑203/02
,
EU:T:2004:225
, n.
o
39; v., igualmente, nesse sentido, Acórdão de 11 de março de 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, n.
o
37). É igualmente exato que a apreciação do caráter sério da utilização da marca deve assentar em todos os factos e circunstâncias destinados a estabelecer a realidade da exploração comercial da marca, em especial, as utilizações consideradas justificadas num dado setor económico para manter ou criar partes de mercado em benefício dos produtos ou dos serviços protegidos pela marca, a natureza desses produtos ou desses serviços, as características do mercado, o alcance e a frequência da utilização da marca (v. Acórdão de 8 de julho de 2004, VITAFRUIT,
T‑203/02
,
EU:T:2004:225
, n.
o
40 e jurisprudência referida).
Todavia, a Câmara de Recurso, nos n.
os
58 e 59 da decisão impugnada, especifica com razão que essa utilização para o exterior não significa que se trate necessariamente de um uso orientado para os consumidores finais. Com efeito, o uso efetivo da marca refere‑se ao mercado no qual o titular da marca da União Europeia exerce as suas atividades comerciais e no qual espera explorar a sua marca. Assim, considerar que a utilização de uma marca para o exterior, na aceção da jurisprudência, consiste necessariamente num uso orientado para os consumidores finais equivaleria a excluir as marcas utilizadas apenas nas relações entre sociedades do âmbito de aplicação do Regulamento n.
o
207/2009. Com efeito, o público pertinente a que as marcas se devem dirigir não inclui unicamente os consumidores finais, mas igualmente os especialistas, clientes industriais e outros utilizadores profissionais [v. Acórdão de 7 de julho de 2016, Fruit of the Loom/EUIPO — Takko (FRUIT),
T‑431/15
, não publicado,
EU:T:2016:395
, n.
o
49 e jurisprudência referida].
A este respeito, como resulta dos numerosos documentos fornecidos pela Wedl & Hofmann enquanto prova da utilização da marca controvertida, é pacífico que a Wedl & Hofmann explora uma cadeia de «cafés‑bar» por intermédio dos seus franquiados e dos seus licenciados e que os produtos controvertidos das classes 21 e 25 são canalizados por estes últimos, no âmbito do acordo de franquia ou de licença, para o mercado junto dos consumidores finais. Assim, em conformidade com a jurisprudência constante do n.
o
38,
supra
, essas vendas podem demonstrar uma utilização pública da marca controvertida. Nessas condições, o facto de a Wedl & Hofmann não ter estabelecido relações diretas com os consumidores finais não é relevante.
Essa apreciação não pode ser posta em causa pelo argumento de K. Hesse, segundo o qual o facto de a Wedl & Hofmann ter celebrado contratos de franquia e de licença que impõem aos licenciados e aos franquiados várias obrigações em matéria de publicidade, de promoção e de comercialização equipararia o contrato de franquia ou de licença a simples relações com os seus funcionários e agentes, que não podem ser qualificadas de utilização séria na aceção do artigo 15.
o
do Regulamento n.
o
207/2009. A este respeito, o contrato de franquia ou de licença é um modo de organização corrente na vida comercial que não pode ser considerado uma utilização puramente interna. Há que reconhecer que, num mercado como o da União, para criar ou manter o escoamento dos produtos, como os que estão em causa no processo em apreço, é habitual dirigir‑se, por meio de atos de comércio, aos profissionais do setor, a saber, designadamente, aos revendedores. Assim, não se pode excluir, por princípio, que a utilização de uma marca demonstrada por atos de comércio dirigidos a profissionais do setor possa ser considerada uma utilização conforme à função essencial da marca, na aceção da jurisprudência referida no n.
o
30,
supra
(Acórdão de 7 de julho de 2016, FRIUT,
T‑431/15
, não publicado,
EU:T:2016:395
, n.
o
50).
Seja como for, importa assinalar que resulta dos elementos de prova, designadamente dos quadros de dados que apresentam as quantidades e o valor das vendas de produtos que foram distribuídos entre 2009 e 2015, que as encomendas são igualmente dirigidas a sociedades diferentes dos franquiados e dos licenciados. Tal demonstra que a utilização da marca controvertida foi feita publicamente e para o exterior e não unicamente no interior da empresa titular da marca controvertida ou numa rede de franquiados e de licenciados.
É, por isso, com razão, que a Câmara de Recurso concluiu que o requisito de que a marca seja utilizada publicamente e para o exterior se afigurava preenchido no caso em apreço.
Em segundo lugar, K. Hesse alega que o fornecimento dos produtos controvertidos das classes 21 e 25 pela Wedl & Hofmann não tem outra razão de ser comercial que não a de promover outros produtos ou serviços abrangidos pela marca controvertida, como o «café» ou o serviço de «café‑bar». Nessas condições, a aposição da marca controvertida nesses produtos não contribui para criar um escoamento para estes nem para os distinguir, no interesse dos consumidores, dos produtos provenientes de outras empresas, uma vez que esses produtos não estão em concorrência com outros produtos ou serviços no mercado.
O EUIPO e a Wedl & Hofmann contestam os argumentos de K. Hesse.
É jurisprudência assente que o conceito de utilização séria deve ser entendido como um uso efetivo, em conformidade com a função essencial da marca, que é garantir ao consumidor ou ao utilizador final a identidade de origem de um produto ou serviço, permitindo distinguir, sem confusão possível, esse produto ou serviço dos que têm proveniência diversa (Acórdãos de 11 de março de 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, n.
os
35 e 36, e de 9 de dezembro de 2008, Verein Radetzky‑Orden,
C‑442/07
,
EU:C:2008:696
, n.
o
13).
A este respeito, resulta desse conceito de utilização séria que a proteção da marca e os efeitos que o seu registo torna oponíveis a terceiros não poderiam perdurar se a marca perdesse a sua razão de ser comercial, que consiste em criar ou conservar um mercado para os produtos ou serviços que ostentam o sinal que a constitui, em relação aos produtos ou serviços provenientes de outras empresas (Acórdãos de 11 de março de 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, n.
o
37, e de 9 de dezembro de 2008, Verein Radetzky‑Orden,
C‑442/07
,
EU:C:2008:696
, n.
o
14).
Por conseguinte, para determinar se a utilização séria está ou não demonstrada, importa verificar se, através da utilização da marca, a empresa visa criar ou conservar um escoamento para os seus produtos ou os seus serviços na União face aos produtos ou serviços de outras empresas. Não será o caso se esses produtos ou serviços não entrarem em concorrência com os produtos propostos no mercado por outras empresas, isto é, se não forem nem se destinarem a ser distribuídos no circuito comercial [Acórdão de 9 de setembro de 2011, Omnicare/IHMI — Astellas Pharma (OMNICARE CLINICAL RESEARCH),
T‑289/09
, não publicado,
EU:T:2011:452
, n.
o
68].
No caso em apreço, embora não se possa excluir que os produtos controvertidos das classes 21 e 25 possam ser propostos com a finalidade última de levar o público pertinente a comprar o «café» vendido pela Wedl & Hofmann, não são, contudo, distribuídos para recompensar a compra de outros produtos, como o «café», nem para promover a venda destes últimos, uma vez que resulta dos elementos de prova apresentados pela Wedl & Hofmann, incluindo materiais publicitários, brochuras de franquia e listas de vendas, que os produtos controvertidos das classes 21 e 25 são reconhecidos e propostos separadamente com números de encomendas, quantidades e valores de vendas, independentemente do «café», ainda que se considere que este produto é aquele que é comercializado pela Wedl & Hofmann. Essas vendas constituem atos de utilização objetivamente adequados a criar ou a manter o escoamento dos produtos em questão, cujo volume comercial, em relação ao período e à frequência da utilização, não é tão baixo que leve a concluir que se trata de uma utilização puramente simbólica, mínima ou fictícia, com o único objetivo de manter a proteção do direito à marca. Por conseguinte, deve considerar‑se que se trata de produtos autónomos que visam um escoamento próprio.
Por outro lado, há que salientar que os produtos controvertidos das classes 21 e 25 são concorrentes de outros produtos semelhantes no mercado, designadamente quando são fornecidos por empresas presentes no mercado do café, que são igualmente suscetíveis de fornecer produtos como «copos de cartão», «chávenas de café», «copos» ou «pacotes de açúcar» para promover o seu produto principal, ou seja, o café.
Assim, há que considerar que, com essa utilização da sua marca, a Wedl & Hofmann visa criar ou manter um escoamento para os produtos controvertidos das classes 21 e 25 num mercado onde outras empresas estão presentes.
É, por isso, com razão, que a Câmara de Recurso concluiu que os documentos relativos à utilização da marca controvertida apresentados pela Wedl & Hofmann provam que a marca controvertida não tinha sido utilizada de forma puramente interna para os produtos controvertidos das classes 21 e 25, com o intuito exclusivo de promover a venda de outros produtos da Wedl & Hofmann.
Em terceiro lugar, a Wedl & Hofmann alega, em substância, que forneceu a prova da utilização séria para todos os produtos e serviços para os quais a marca foi registada e não unicamente em relação aos produtos controvertidos das classes 21 e 25. A este respeito, alega que, embora a Câmara de Recurso tenha apreciado corretamente os documentos apresentados como prova da utilização, devia ter concluído que foi feita prova bastante da utilização em relação a todos os produtos e serviços referidos no n.
o
3,
supra
.
O EUIPO e K. Hesse contestam os argumentos da Wedl & Hofmann.
No processo em apreço, há que concluir que os elementos apresentados pela Wedl & Hofmann não permitem considerar que a Câmara de Recurso cometeu um erro ao não admitir a existência de uma utilização séria da marca controvertida para os produtos e serviços diferentes dos produtos controvertidos das classes 21 e 25.
A este respeito, há que sublinhar que, como a Câmara de Recurso constatou com razão, a Wedl & Hofmann forneceu unicamente indicações suficientes quanto ao local, à duração e à importância da utilização da marca controvertida para os produtos controvertidos das classes 21 e 25, sob a forma, designadamente, de quadros onde figuram vários dados distintos relativos à data, ao país, aos produtos, aos preços e ao valor das vendas. Além disso, as indicações constantes dos quadros são corroboradas por outros elementos de prova, como fotografias, anúncios publicitários, uma brochura publicitária e uma brochura de franquia. Relativamente ao resto dos produtos e serviços, a Wedl & Hofmann não apresentou nenhum elemento de prova que permita demonstrar que esses produtos foram vendidos na União durante o período pertinente. Ora, compete à Wedl & Hofmann demonstrar a utilização séria da marca controvertida, a saber, fornecer um conjunto de elementos de prova fundamentados não em probabilidades ou presunções, mas em elementos concretos e objetivos, que lhe permitam demonstrar que a referida marca foi utilizada de forma efetiva e suficiente no mercado em causa (v., neste sentido e por analogia, Acórdão de 23 de setembro de 2009, acopat,
T‑409/07
, não publicado,
EU:T:2009:354
, n.
os
69 e 70).
Mais precisamente, em primeiro lugar, basta salientar que não se pode deduzir desses documentos nenhum indício nem nenhuma prova da utilização séria da marca controvertida no que respeita aos produtos das classes 7, 11, 20 e 28. A este propósito, há que sublinhar que a Wedl & Hofmann não apresentou nenhuma fatura, nenhuma nota de encomenda, nenhum volume de venda, nenhum volume publicitário nem nenhum dado que indique a quota de mercado de produtos como os «moinhos de café» da classe 7, «mobiliário» da classe 20, «jogos» e «brinquedos» da classe 28, «máquinas de café» e «aparelhos de cozedura elétricos» da classe 11 ou ainda «artigos de desporto» da classe 28, comercializados ao abrigo da marca controvertida. Além disso, relativamente ao «vestuário de ginástica e de desporto» da classe 25, a Câmara de Recurso observa com razão, no n.
o
66 da decisão impugnada, que, para admitir uma utilização séria desses produtos, não é suficiente apresentar apenas uma fotografia de uma camisola de futebol com a marca controvertida, sem elementos de prova adicionais.
Em segundo lugar, quanto aos produtos da classe 34, a saber, «artigos para fumadores» e «fósforos», cumpre salientar que, embora se encontre, com efeito, nos quadros de dados relativos às vendas fornecidos pela Wedl & Hofmann, vendas de «isqueiros» e de «cinzeiros», o seu volume é muito baixo, quase insignificante, em relação ao de outros produtos como o «café», os «copos de cartão» ou as «chávenas» ou «copos» para café. Os elementos de prova não permitem, por isso, saber se se trata de uma utilização pontual que não excede uma utilização simbólica ou de uma utilização suficientemente importante para ser considerada.
Em terceiro lugar, quanto aos serviços incluídos na classe 38, cumpre salientar que a prova da utilização também não foi fornecida. Com efeito, nenhum elemento atesta que a Wedl & Hofmann tenha fornecido serviços de telecomunicações. Como a Câmara de Recurso indica com razão, no n.
o
67 da decisão impugnada, o mero facto de a Wedl & Hofmann ter disponibilizado um número de telefone de serviço não prova que tenham sido prestados serviços de telecomunicações pela Wedl & Hofmann ao abrigo da marca controvertida. Com efeito, a mera disponibilização de um número de telefone de serviço ou de uma linha direta para clientela não constitui um serviço autónomo prestado contra remuneração por conta de um terceiro e não pode ser considerada suscetível de criar um escoamento, mas unicamente um serviço de assistência ligado à venda de produtos efetivamente comercializados pela titular da marca. Na falta de faturas ou de informações objetivas quanto ao volume de negócios gerado pela oferta desses serviços bem como de precisões sobre a data, a quantidade ou a qualidade das prestações fornecidas, a única troca de mensagens de correio eletrónico mencionada no n.
o
34,
supra
, não permite concluir que a marca controvertida tenha sido objeto de uma utilização séria.
Quanto ao pedido de audição de W, basta sublinhar que este deve, em todo o caso, ser indeferido, uma vez que, visto todos estes desenvolvimentos, o Tribunal Geral se pode pronunciar utilmente sobre o fundamento dos pedidos, dos meios e dos argumentos desenvolvidos.
Por conseguinte, é com razão que a Câmara de Recurso concluiu pela inexistência de caráter sério do uso da marca controvertida para os produtos e serviços diferentes dos produtos controvertidos das classes 21 e 25.
Resulta do exposto que, no processo T‑910/16, o fundamento único invocado por K. Hesse, relativo, em substância, à violação do artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea a), do Regulamento n.
o
207/2009, deve ser afastado. Por conseguinte, deve ser negado provimento ao recurso nesse processo.
Resulta igualmente do exposto que, no processo T‑911/16, o primeiro fundamento invocado pela Wedl & Hofmann, relativo, em substância, à violação do artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea a), do Regulamento n.
o
207/2009, deve igualmente ser afastado.
Quanto ao segundo fundamento no processo T‑911/16 relativo à violação do princípio da igualdade de tratamento
Com o seu segundo fundamento, a Wedl & Hofmann alega que é muito mais difícil provar a utilização séria de uma marca detida por uma pequena empresa como a sua. Segundo a Wedl & Hofmann, a decisão impugnada, ao impor‑lhe exigências elevadas quanto à produção de provas da utilização, viola o princípio da igualdade de tratamento.
O EUIPO e K. Hesse contestam os argumentos da Wedl & Hofmann.
Segundo jurisprudência constante, o princípio da igualdade de tratamento exige que situações comparáveis não sejam tratadas de maneira diferente e que situações diferentes não sejam tratadas de maneira igual, a menos que esse tratamento seja objetivamente justificado (Acórdãos de 17 de julho de 1997, National Farmers’ Union e o.,
C‑354/95
,
EU:C:1997:379
, n.
o
61, e de 16 de setembro de 2004, Merida,
C‑400/02
,
EU:C:2004:537
, n.
o
22).
Além disso, há que considerar que, embora a utilização séria seja apreciada caso a caso, a sua apreciação não consiste essencialmente em tomar em consideração o volume de negócios realizado ou o volume de vendas durante o período pertinente. Com efeito, o artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea a), do Regulamento n.
o
207/2009 e a regra 22, n.
o
3, do Regulamento n.
o
2868/95 não visam nem avaliar o sucesso comercial nem controlar a estratégia comercial de uma empresa nem ainda reservar a proteção das marcas apenas para as explorações comerciais quantitativamente importantes (v., por analogia, Acórdão de 8 de julho de 2004, VITAFRUIT,
T‑203/02
,
EU:T:2004:225
, n.
os
36 a 38).
Ora, a Câmara de Recurso considerou que as provas apresentadas pela Wedl & Hofmann não eram suficientes para demonstrar a utilização séria da marca controvertida para os produtos e serviços das classes 7, 11, 20, 21, 25, 28, 30, 34 e 38, com exceção dos produtos controvertidos das classes 21 e 25, após ter procedido a uma apreciação global, tendo em conta todos os fatores pertinentes do caso em apreço.
Além disso, a apreciação do caráter sério da utilização da marca não pode implicar uma diferença de tratamento entre pequenas e grandes empresas, uma vez que tal apreciação deve assentar em todos os factos e circunstâncias destinados a estabelecer a realidade da exploração comercial da marca, especialmente as utilizações consideradas justificadas num dado setor económico para manter ou criar partes de mercado em benefício dos produtos ou dos serviços protegidos pela marca, a natureza desses produtos ou desses serviços, as características do mercado, o alcance e a frequência da utilização da marca (Acórdão de 8 de julho de 2004, VITAFRUIT,
T‑203/02
,
EU:T:2004:225
, n.
o
40).
Daqui decorre que não se pode concluir por uma diferença de tratamento na apreciação da utilização séria de uma marca segundo a dimensão da empresa titular, já que o caráter sério da sua utilização é apreciado à luz dos mesmos critérios objetivos descritos no n.
o
68,
supra
, seja qual for a dimensão da empresa.
Resulta do exposto que, no processo T‑911/16, o fundamento relativo à violação do princípio da igualdade de tratamento deve ser afastado. Tendo esse fundamento e o fundamento relativo, em substância, à violação do artigo 51.
o
, n.
o
1, alínea a), do Regulamento n.
o
207/2009 sido afastados, é, por conseguinte, negado provimento ao recurso nesse processo na totalidade.
Quanto às despesas
Nos termos do artigo 134.
o
, n.
o
1, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido.
Tendo K. Hesse sido vencido, no processo T‑910/16, há que condená‑lo nas despesas, em conformidade com os pedidos do EUIPO e da Wedl & Hofmann.
Tendo a Wedl & Hofmann sido vencida, no processo T‑911/16, há que condená‑la nas despesas, em conformidade com os pedidos do EUIPO e de K. Hesse.

Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL GERAL (Quinta Secção)
decide:

1)
Os processos T‑910/16 e T‑911/16 são apensos para efeitos do acórdão.

2)
É negado provimento aos recursos.

3)
No processo T‑910/16, Kurt Hesse é condenado nas despesas.

4)
No processo T‑911/16, a Wedl & Hofmann GmbH é condenada nas despesas.

Gratsias
Labucka
Ulloa Rubio
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 4 de abril de 2019.
Assinaturas
(
*1
)	Língua do processo: alemão.