CELEX: 62015TJ0577
EU-varemærker
ugyldighedssag
EU-ordmærket SHERPA
det ældre nationale ordmærke SHERPA
erklæring om delvis ugyldighed
sagens genstand for appelkammeret
reel brug af varemærket
artikel 42, stk. 2, i forordning (EF) nr. 207/2009 (nu artikel 47, stk. 2, i forordning (EU) 2017/1001)
artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 60, stk. 2, litra a), i forordning 2017/1001]
relativ registreringshindring
risiko for forveksling
artikel 8, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra a) og b), i forordning 2017/1001]

Tvistens baggrund
Den 26. maj 2011 indgav sagsøgeren, Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez, en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om EU-varemærker (
EUT 2009, L 78, s. 1
), med senere ændringer (erstattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14.6.2017 om EU-varemærker (
EUT 2017, L 154, s. 1
)).
Det varemærke, der er søgt registreret, er ordmærket SHERPA.
De varer og tjenesteydelser, som registreringsansøgningen vedrører, henhører bl.a. under klasse 9 og 42 i Nice-arrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret. I EU-varemærkeansøgningen svarer disse varer og tjenesteydelser for hver klasse til følgende beskrivelse:
–
klasse 9: »håndholdte og mobile digitale elektroniske indretninger til afsendelse og modtagelse af telefonopkald, faxmeddelelser, elektronisk post, video, instant messaging, musik, audiovisuelle arbejder og andre multimediearbejder samt andre digitale data; MP3-afspillere samt lyd- og videoafspillere til andre digitale formater; håndholdte computere, personlige digitale hjælpeindretninger, elektroniske planlægningskalendere, elektroniske notesblokke; magnetiske databærere; telefonapparater, mobiltelefoner, computerspillemaskiner, videofoner, kameraer; radioenheder; radiosendere; videokameraer; computerhardware og ‑software; computersoftware og ‑firmware, nemlig operativsystemprogrammer, datasynkroniseringsprogrammer og hjælpeprogrammer til udvikling af applikationer til pc’er og lommecomputere; software til genkendelse af tegn, software til telefonistyring, software til mobiltelefoner; software og hardware til telefonbaserede informationshentningssystemer; software til omdirigering af meddelelser; software til spil; lagrede computerprogrammer til styring af personlig information; software til styring af databaser; elektronisk post og elektroniske meddelelser; software til synkronisering af databaser; computerprogrammer, der giver mulighed for adgang til, browsing på og søgning i onlinedatabaser; computerhardware og ‑software til integreret telefonkommunikation med computerstyrede globale informationsnetværk; dele og tilbehør til håndholdte og mobile digitale elektroniske apparater; dele og tilbehør til mobiltelefoner; tasker til mobiltelefoner; etuier til mobiltelefoner; etuier fremstillet af læder eller læderimitation til mobiltelefoner; covers fremstillet af stof eller tekstilmaterialer til mobiltelefoner; batterier og elementer; genopladelige batterier; opladere; opladere til elektriske batterier; hovedtelefoner; stereohovedtelefoner; øretelefoner; kasser til stereoanlæg; højttalere; højttalere til privatbrug; personlige stereohøjttalerapparater; mikrofoner; lydapparater til biler; apparater til skabelse af forbindelse til og opladning af bærbare og håndholdte digitale elektroniske anordninger; brugermanualer i elektronisk læsbar, maskinlæsbar eller computerlæsbar form til anvendelse sammen med og solgt som en enhed sammen med alle de førnævnte varer; dele og tilbehør til alle ovennævnte varer, med undtagelse af apparater og instrumenter til udvælgelse af fjernsynsprogrammer og andre programmer, og med udtrykkelig undtagelse af produkter af enhver art vedrørende militærkøretøjer og terrængående køretøjer (militære eller ikke-militære) samt varer af enhver art til militær anvendelse«
–
klasse 42: »videnskabelige tjenesteydelser; industriel analyse og forskning; design og udvikling af hard- og software; konsulentvirksomhed vedrørende multimediesoftware og audiovisuelt software; søgemaskiner til søgning af data via kommunikationsnetværk; applikationsudbydertjenester (ASP) vedrørende software til anvendelse i forbindelse med onlineabonnementer på musik, software, som gør det muligt for brugere at afspille og programmere musik og lyd, video, tekst og multimedieindhold i forbindelse med underholdningsvirksomhed, og software vedrørende musiklydoptagelser, lyd, video, tekst og multimedieindhold i forbindelse med underholdningsvirksomhed; udbydelse af midlertidig anvendelse af onlinesoftware, som ikke kan downloades, med henblik på at give brugere mulighed for at foretage programmering vedrørende lyd, video, tekst og andet multimedieindhold, inklusive musik, koncerter, videoer, radio, fjernsyn, nyheder, sport, spil, kulturelle arrangementer og programmer vedrørende underholdningsvirksomhed; udbydelse af onlinefaciliteter, via et globalt computernetværk, med henblik på at give brugere mulighed for at programmere og planlægge udsendelsen af lyd, video, tekst og andet multimedieindhold, inklusive musik, koncerter, videoer, radio, fjernsyn, nyheder, sport, spil, kulturelle arrangementer og programmer vedrørende underholdningsvirksomhed; tilvejebringelse af søgemaskiner til søgning af data på et globalt computernetværk; drift af søgemaskiner; rådgivning og support i forbindelse med computere vedrørende scanning af information ind på computerdiske, alle ovennævnte tjenesteydelser i klasse 42 ikke i forbindelse med formidling af adgang (software) til forhandlingsplatforme til gennemførelse og udførelse af værdipapirvirksomhed og handel med andre finansielle instrumenter (dog ikke udbydelse af adgang til internettet)«.
Varemærkeansøgningen blev offentliggjort i
EF-Varemærketidende
nr. 135/2011 den 20. juli 2011, og den 27. april 2012 blev ordtegnet SHERPA registreret som EU-varemærke under nr. 10000339.
Den 23. november 2012 indgav intervenienten, Núcleo de comunicaciones y control, SL, en ugyldighedsbegæring til EUIPO i henhold til artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 60, stk. 1, litra a), i forordning 2017/1001], sammenholdt med forordningens artikel 8, stk. 1, litra a) og b) [nu artikel 8, stk. 1, litra a) og b), i forordning 2017/1001].
Denne begæring vedrørte alle de varer og tjenesteydelser, der var omfattet af det anfægtede varemærke, og var støttet på et ældre varemærke, nemlig det spanske ordmærke SHERPA, der blev registreret den 22. marts 1999 under nr. 2187342 for varer, som henhører under klasse 9 svarende til følgende beskrivelse: »systemer til behandling af information og bl.a. systemer til overvågning og kontrol«.
Ved annullationsafdelingen anmodede sagsøgeren intervenienten om at godtgøre, at der var gjort reel brug af det ældre varemærke. Denne anmodning var støttet på artikel 57, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 64, stk. 2 og 3, i forordning 2017/1001), hvorefter indehaveren af et EU-varemærke kan kræve, at der inden for de seneste fem år forud for begæringen om ugyldighed er gjort reel brug af det ældre varemærke inden for det område, hvor det er beskyttet.
Som opfølgning på denne anmodning fremlagde intervenienten dokumentation med henblik på at godtgøre denne reelle brug.
Den 31. juli 2013 ændrede sagsøgeren sin varemærkeansøgning, idet selskabet indsatte følgende begrænsning i slutningen af listen over varer i klasse 9 (herefter »begrænsningen«): »[m]ed udtrykkelig undtagelse af systemer til overvågning og kontrol samt systemer til behandling af information rettet mod overvågning og kontrol«.
I sine bemærkninger af 11. oktober 2013 tilkendegav intervenienten over for EUIPO, at selskabet med undtagelse af begrænsningen fastholdt sin ugyldighedsbegæring vedrørende det anfægtede varemærke.
Den 27. februar 2014 traf annullationsafdelingen ved EUIPO afgørelse om delvist at imødekomme intervenientens ugyldighedsbegæring. Annullationsafdelingen fandt i denne afgørelse, at de af intervenienten fremlagte beviser godtgjorde, at der var gjort reel brug af det ældre varemærke udelukkende for så vidt angår systemer til behandling af information og systemer til overvågning og kontrol i industrielle processer.
Den 25. april 2014 indgav sagsøgeren en klage til EUIPO i henhold til artikel 58-64 i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 66-71 i forordning 2017/1001) over annullationsafdelingens afgørelse.
I forbindelse med denne procedure indgav sagsøgeren den 27. juni 2014 en skriftlig begrundelse for selskabets klage. Samme dag indgav sagsøgeren at andet dokument til EUIPO med overskriften »supplerende udtalelse om begrundelse for klagen«. Begge disse dokumenter blev indgivet, inden den herfor fastsatte frist udløb.
Ved afgørelse af 17. juli 2015 (herefter »den anfægtede afgørelse«) gav Andet Appelkammer ved EUIPO afslag på klagen. Henset til, at ingen af parterne udtrykte uenighed for så vidt angår den af annullationsafdelingen foretagne vurdering af beviset for reel brug af det ældre varemærke, begrænsede appelkammeret sin undersøgelse til en analyse af anvendelsen af artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 8, stk. 1, litra a) og b).
I denne forbindelse definerede appelkammeret den kundekreds, der skulle tages i betragtning med henblik på vurderingen af varemærkerne. Ifølge appelkammeret afhang denne definition af de pågældende varer og tjenesteydelser. Det drejede sig om den brede offentlighed og en specialiseret kundekreds for de varer, der henhører under klasse 9, men kun om en specialiseret kundekreds for de tjenesteydelser, der henhører under klasse 42 (den anfægtede afgørelses punkt 26).
Hvad angår sammenligningen af varerne og tjenesteydelserne tiltrådte appelkammeret den vurdering, som annullationsafdelingen havde foretaget, hvorefter visse af de anfægtede varer i klasse 9 var identiske med de varer, som var omfattet af det ældre varemærke i klasse 9 (i den anfægtede afgørelses punkt 32, 33 og 34). Appelkammeret fandt i øvrigt, ligesom annullationsafdelingen gjorde det, at visse andre varer, der er omfattet af det anfægtede varemærke under klasse 9, og at visse af de tjenesteydelser i klasse 42, der er omfattet af samme varemærke, er af lignende art som de varer, der er omfattet af det ældre varemærke (den anfægtede afgørelses punkt 31, 36 og 37).
Hvad angår sammenligningen af tegnene tilsluttede appelkammeret sig annullationsafdelingens vurdering, som parterne ikke har bestridt, med henblik på at konkludere, at disse var identiske (den anfægtede afgørelses punkt 39).
I lyset af de ovennævnte betragtninger konkluderede appelkammeret, at der var tale om en dobbeltidentitet, dvs. at tegnene var identiske, og at en del af de omtvistede varer var af samme art. Appelkammeret fandt også, at der var risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker for en anden del af varerne og for de tjenesteydelser, der er omfattet af det anfægtede varemærke, og som ansås for at være af lignende art (den anfægtede afgørelses punkt 40-47).
Parternes påstande
Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:
–
Den anfægtede afgørelse annulleres.
–
EUIPO og, i påkommende tilfælde, intervenienten tilpligtes at betale sagsomkostningerne, herunder omkostningerne i forbindelse med sagen for appelkammeret.
EUIPO har nedlagt følgende påstande:
–
Frifindelse.
–
Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
Intervenienten har nedlagt følgende påstande:
–
Frifindelse.
–
Den anfægtede afgørelse stadfæstes.
–
Sagsøgeren tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
Retlige bemærkninger
Det skal indledningsvis bemærkes, at intervenienten med sin anden påstand har anmodet Retten om ved dom at stadfæste den anfægtede afgørelse.
Det skal i denne forbindelse bemærkes, at intervenientens anden påstand – eftersom »den anfægtede afgørelse stadfæstes« svarer til frifindelse – i det væsentlige går ud på, at EUIPO og intervenienten skal frifindes, og således falder sammen med selskabets første påstand (jf. dom af 11.7.2017, Dogg Label mod EUIPO – Chemoul (JAPRAG),
T-406/16
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2017:482
, præmis
og den deri nævnte retspraksis).
Sagsøgeren har for sit vedkommende til støtte for sit annullationssøgsmål fremført tre anbringender vedrørende for det første tilsidesættelse af artikel 63, stk. 1, artikel 64, stk. 1, og artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 (nu henholdsvis artikel 70, stk. 1, artikel 71, stk. 1, og artikel 95, stk. 1, i forordning 2017/1001), for det andet tilsidesættelse af artikel 57, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009, sammenholdt med samme forordnings artikel 42, stk. 2 og 3 (nu artikel 47, stk. 2 og 3, i forordning 2017/1001), såvel som af regel 22 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2868/95 af 13. december 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 40/94 om EF-varemærker (
EFT 1995 L 303, s. 1
) (nu artikel 10 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/1430 af 18.5.2017 om supplerende regler til forordning nr. 207/2009 og om ophævelse af Kommissionens forordning nr. 2868/95 og (EF) nr. 216/96 (
EUT 2017, L 205, s. 1
)), og for det tredje tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra a) og b), i forordning nr. 207/2009.
Det første anbringende om afvisningen af at undersøge den reelle brug af det ældre varemærke
Med sit første anbringende har sagsøgeren foreholdt appelkammeret, at dette undlod at vurdere, om der var gjort reel brug af det ældre varemærke, hvilket det burde have gjort i henhold til artikel 63, stk. 1, artikel 64, stk. 1, og artikel 76, stk. 1, i forordning nr. 207/2009.
Dette anbringende er baseret på to klagepunkter.
Det første klagepunkt om den manglende undersøgelse af den reelle brug, på trods af en anmodning herom
Med det første klagepunkt har sagsøgeren gjort gældende, at appelkammeret burde have undersøgt den reelle brug, eftersom sagsøgeren udtrykkeligt havde anmodet appelkammeret om at foretage denne undersøgelse i sin begrundelse for klagen.
EUIPO og intervenienten har bestridt, at dette klagepunkt er velbegrundet.
Det skal indledningsvis bemærkes, at appelkammeret i den anfægtede afgørelse ikke efterprøvede rigtigheden af den af indsigelsesafdelingen foretagne vurdering vedrørende beviset for, at der var gjort reel brug af det ældre varemærke, henset til, at denne vurdering ikke var anfægtet for appelkammeret (jf. præmis 14 ovenfor).
Det skal derudover bemærkes, at sagsøgeren til støtte for sin klage til appelkammeret indgav to klagebegrundelser.
I den første begrundelse for klagen tilkendegav sagsøgeren sin enighed med den af annullationsafdelingen foretagne vurdering for så vidt angår den reelle brug af det ældre varemærke.
I den anden klagebegrundelse, som sagsøgeren præsenterede som »supplerende« i forhold til den første, anførte sagsøgeren bl.a., at »[d]et [var] i [dennes] interesse […], at appelkammeret – som det tilkom dette at gøre – foretog en fornyet vurdering af det bevis for brug, som indgiveren af ugyldighedsbegæringen havde fremlagt, og som anfægtedes i forhold til det ældre registrerede varemærke, som indgiveren er indehaver af, og hvilket denne støtt[ede] sin ugyldighedsbegæring på, idet det således [var] godtgjort, at der ikke [var] ført bevis for en brug af varemærket, der [var] tilstrækkelig til at kunne begrunde denne klage«, og at »det subsidiært derfor [var] godgjort, at varemærket kun [var] blevet brugt i meget begrænset omfang for en helt konkret vare, som ikke [havde] noget at gøre med den vare og de tjenesteydelser, der [var] omfattet af sagsøgerens varemærke« (s. 2 og 3 i den anden klagebegrundelse).
Idet sagsøgeren således meddelte, at selskabet havde til hensigt at kritisere annullationsafdelingens vurdering vedrørende den reelle brug af det ældre varemærke, fremførte det i øvrigt i dets anden klagebegrundelse forskellige argumenter, der var rettet mod denne vurdering (s. 3-8 i den anden klagebegrundelse).
På grundlag af disse argumenter angav sagsøgeren, at man efter selskabets opfattelse »ikke kunne konkludere, at der [var] ført bevis for reel brug af [det ældre varemærke]« (s. 8 i den anden klagebegrundelse).
For det første ses det af denne fremstilling, at sagsøgeren, således som EUIPO har anført, i selskabets anden klagebegrundelse vedrørende det samme spørgsmål indtog den modsatte holdning end den, det forsvarede i dets første klagebegrundelse, selv om det andet dokument netop alene blev præsenteret som »supplerende« i forhold til det første, hvilket er et adjektiv, der over for EUIPO tilkendegav, at de oplysninger der var fremlagt i den anden klagebegrundelse, alene var til støtte for de holdninger, der blev indtaget i den første.
For det andet lader det til, at den af sagsøgeren fremlagte »supplerende klagebegrundelse« indeholder to passager, der er indbyrdes uforenelige, idet den ene anfægter annullationsafdelingens vurdering, og den anden accepterer denne vurdering. På den ene side kritiserede sagsøgeren nemlig på s. 2-8 i denne klagebegrundelse annullationsafdelingens standpunkt for så vidt angår spørgsmålet om den reelle brug, som det er understreget i denne doms præmis 32-34 ovenfor. På den anden side bekræftede sagsøgeren på s. 8 i den nævnte begrundelse, at »selskabet, som anført i [dets] tidligere klagebegrundelse, således [var] enigt med annullationsafdelingen, når denne anfør[te], at »de beviser for brug, som indgiveren af ugyldighedsbegæringen havde fremlagt, ikke godt[gjorde], at der [var] gjort brug af dette varemærke for hele denne brede kategori af varer, men [viste], at der udelukkende [var] gjort brug af det ældre varemærke for så vidt an[gik] systemer til behandling af information og systemer til overvågning og kontrol i industrielle processer««.
I en sådan situation ville appelkammeret træde i stedet for klageren, hvis det foretog et valg mellem de modstridende holdninger, som klageren forsvarer, og såfremt det ved en følgeslutning fastslog de begrundelser, som påstanden efter appelkammerets opfattelse støttede sig på. I henhold til retspraksis påhviler det klageren at fastlægge rammerne for tvisten, idet denne præcist og konsekvent formulerer de påstande, der nedlægges, og de argumenter, der fremlægges. De af klageren fremlagte dokumenter skal i sig selv gøre det muligt for appelkammeret at forstå, hvorfor klageren anmoder det om at annullere eller omgøre en afgørelse (jf. i denne retning dom af 28.4.2010, Claro mod KHIM – Telefónica (Claro),
T-225/09
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2010:169
, præmis
, og af 16.5.2011, Atlas Transport mod KHIM – Atlas Air (ATLAS),
T-145/08
,
EU:T:2011:213
, præmis
).
Under retsmødet for Retten anførte sagsøgeren, at den første klagebegrundelse indeholdt selskabets hovedargumentation, men at denne skulle anses for at være blevet subsidiær som følge af indgivelsen af den anden klagebegrundelse, for så vidt som denne anden klagebegrundelse, selv om den blev præsenteret som værende supplerende, tilførte en væsentlig ændring til sagsøgerens forsvar, idet et punkt, der ikke var blevet drøftet tidligere, var blevet det centrale emne i den kritik, som denne part nu rettede mod den anfægtede afgørelse.
Således som EUIPO anførte under retsmødet – på dette punkt støttet af intervenienten – skal det i denne forbindelse bemærkes, at de klagebegrundelser, som parterne fremlægger for EUIPO skal være umiddelbart forståelige i sig selv i medfør af anvendelsen af den ovenfor i præmis 37 nævnte retspraksis. I den foreliggende sag opfyldte de af sagsøgeren fremlagte dokumenter ikke dette krav, da de blev fremlagt, således som dette er blevet anført i præmis 35-38 ovenfor.
Under disse omstændigheder var det med rette, at appelkammeret afviste den klagebegrundelse, som sagsøgeren fremlagde i anden omgang, i betragtning af den selvmodsigelse, som dette dokument indeholdt, og under hensyntagen til den omstændighed, at denne klagebegrundelse blev præsenteret som blot værende supplerende, idet sagsøgeren således angav, at hovedargumentationen var indeholdt i den klagebegrundelse, der var indgivet først.
Af disse grunde skal sagsøgerens første klagepunkt forkastes som ugrundet.
Det andet klagepunkt vedrørende den funktionelle kontinuitet mellem EUIPO’s instanser og den overførende virkning af klagen
Med sit andet klagepunkt har sagsøgeren gjort gældende, at appelkammeret skulle undersøge, om der var gjort reel brug af det ældre varemærke, uden at der skulle nedlægges en påstand herom. Ifølge sagsøgeren var en sådan undersøgelse påkrævet uafhængigt af en sådan påstand som følge af det princip om funktionel kontinuitet, der findes mellem EUIPO’s instanser, og den overførende virkning, der er forbundet med indbringelsen af klagen i denne sammenhæng. Det følger af dette princip og denne virkning, at appelkamrene skal basere deres afgørelser på samtlige de faktiske og retlige omstændigheder, som parterne har fremlagt i første instans.
EUIPO og intervenienten har bestridt sagsøgerens anbringender.
I denne henseende må det bemærkes, at det ifølge fast retspraksis gælder, at en anmodning om, at der føres bevis for reel brug af et ældre varemærke, tilføjer det specifikke og forudgående spørgsmål om den reelle brug af det ældre varemærke til ugyldighedsproceduren, der – når det er rejst af indehaveren af varemærket – skal være afgjort, før der kan foretages undersøgelse af indsigelsen i egentlig forstand (dom af 13.9.2010, Inditex mod KHIM – Marín Díaz de Cerio (OFTEN),
T-292/08
,
EU:T:2010:399
, præmis
).
Denne specifikke og forudgående karakter skyldes, at analysen af den reelle brug medfører, at det i forbindelse med behandlingen af ugyldighedsbegæringen bliver fastslået, om det ældre varemærke kan betragtes som registreret for de pågældende varer eller tjenesteydelser. Denne analyse falder således ikke ind under behandlingen af ugyldighedsbegæringen i egentlig forstand vedrørende risikoen for forveksling med dette varemærke (jf. i denne retning dom af 13.9.2010, OFTEN,
T-292/08
,
EU:T:2010:399
, præmis
).
Heraf følger det, at spørgsmålet om reel brug, når det ikke udtrykkeligt rejses for appelkammeret, ikke udgør et retligt spørgsmål, som nødvendigvis skal behandles af dette med henblik på løsning af den tvist, der er indbragt for det. Under disse omstændigheder skal dette spørgsmål anses for ikke at udgøre en del af sagsgenstanden, som den har foreligget for appelkammeret (jf. dom af 12.3.2014, El Corte Inglés mod KHIM – Technisynthese (BTS),
T-592/10
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2014:117
, præmis
og den deri nævnte retspraksis),
I modsætning til, hvad sagsøgeren har gjort gældende, følger det heraf, at den funktionelle kontinuitet mellem EUIPO’s instanser og den overførende virkning af den for appelkammeret indbragte klage ikke medfører, at dette automatisk skal tage stilling til spørgsmål vedrørende den reelle brug af det ældre varemærke, når disse spørgsmål ikke af sagsøgeren udtrykkeligt er blevet rejst for det.
Det første anbringendes andet klagepunkt skal således forkastes såvel som det første anbringende som helhed, henset til svaret på det første klagepunkt.
Det andet anbringende om et urigtigt skøn ved undersøgelsen af beviserne for reel brug af det ældre varemærke
Med sit andet anbringende har sagsøgeren gjort gældende, at der i annullationsafdelingens afgørelse for så vidt angår brugen af det ældre varemærke er foretaget et urigtigt skøn i strid med artikel 42, stk. 2, i forordning nr. 207/2009 og regel 22 i forordning nr. 2868/95. Som svar på Rettens spørgsmål i retsmødet præciserede sagsøgeren, at dette anbringende ligeledes vedrørte en tilsidesættelse af artikel 57, stk. 2 og 3, i forordning nr. 207/2009, der omhandler fremlæggelsen af beviser for den reelle brug af det ældre varemærke inden for rammerne af en sag om ugyldighed.
Sagsøgeren har i sine skriftlige indlæg præciseret, at dette anbringende er fremsat subsidiært og alene bør analyseres af Retten i tilfælde af, at denne skulle forkaste det første anbringende, som er blevet undersøgt ovenfor. Idet det første anbringende er blevet forkastet i præmis 48 ovenfor, skal det andet anbringende undersøges. I forbindelse med dette subsidiære anbringende har sagsøgeren analyseret forskellige dokumenter, som intervenienten har fremlagt under proceduren for annullationsafdelingen, i hvilken forbindelse sagsøgeren har anmodet Retten om at fastslå, at disse dokumenter ikke har den beviskraft, der er nødvendig for at godtgøre den reelle brug af det ældre varemærke.
EUIPO og intervenienten har gjort gældende, at anbringendet bør afvises fra realitetsbehandling, og at det er ugrundet.
Det bemærkes i denne forbindelse, at søgsmål, der er indbragt for Retten i varemærkesager, ifølge fast retspraksis tilsigter at efterprøve lovligheden af appelkamrene ved EUIPO’s afgørelser. I denne forbindelse kan Retten ikke foretage en fornyet undersøgelse af de faktiske omstændigheder i lyset af beviser, der for første gang fremlægges for den (jf. dom af 16.4.2015, Matratzen Concord mod KHIM – KBT (ARKTIS),
T-258/13
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2015:207
, præmis
og den deri nævnte retspraksis).
Det er i den foreliggende sag ubestridt, at appelkammeret undlod at foretage en selvstændig og fyldestgørende undersøgelse af den dokumentation, som intervenienten fremlagde med henblik på at godtgøre den reelle brug af det ældre varemærke, og at det ikke skulle foretage en sådan i mangel af en klar anmodning herom indgivet til det af sagsøgeren.
Det følger heraf, at denne dokumentation i henhold til den i præmis 52 ovenfor nævnte retspraksis ikke kan undersøges af Retten, og at det andet anbringende må forkastes.
Det tredje anbringende om fejl ved vurderingen af, om varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art
Med det tredje anbringende om tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra a) og b), i forordning nr. 207/2009 har sagsøgeren foreholdt appelkammeret, at dette begik fejl ved vurderingen af, om de af de omtvistede varemærker omfattede tjenesteydelser var af samme eller lignende art.
Sagsøgeren har i sine skriftlige indlæg præciseret, at dette anbringende er fremsat endnu mere subsidiært og skal undersøges, såfremt den anfægtede afgørelse ikke annulleres på grundlag af det første og det andet anbringende. Eftersom disse sidstnævnte er blevet forkastet, skal det tredje anbringende analyseres, idet der indledningsvis foretages en gennemgang af appelkammerets bemærkninger vedrørende den relevante kundekreds og sammenligningen af tegnene.
Den relevante kundekreds
Med henblik på bedømmelsen af risikoen for forveksling skal der tages hensyn til gennemsnitsforbrugeren af den pågældende kategori af varer, forudsat at denne forbruger først og fremmest er almindeligt oplyst, rimeligt opmærksom og velunderrettet, og derefter at dennes opmærksomhedsniveau kan variere, alt efter hvilken kategori af varer eller tjenesteydelser der er tale om (jf. dom af 13.2.2007, Mundipharma mod KHIM – Altana Pharma (RESPICUR),
T-256/04
,
EU:T:2007:46
, præmis
og den deri nævnte retspraksis).
Appelkammeret konstaterede i den anfægtede afgørelses punkt 26, at den kundekreds, der er relevant for varerne i klasse 9, dels omfattede den brede offentlighed, dels en specialiseret kundekreds bestående af virksomheder med en specifik viden eller erhvervsmæssig erfaring. I samme punkt anførte appelkammeret, at tjenesteydelserne i klasse 42 var rettet mod en kundekreds med videnskabelig og teknisk viden, hvis opmærksomhedsniveau var skærpet. Disse betragtninger kan, idet sagsøgeren ikke har anfægtet dem, og idet de er velbegrundede, tiltrædes af Retten.
Appelkammeret fandt i øvrigt i den anfægtede afgørelses punkt 25, uden at dette blev bestridt af sagsøgeren, at det relevante geografiske område var den Europæiske Union. EUIPO erkendte som svar på et spørgsmål stillet under retsmødet, at det begik en fejl, idet det således definerede det relevante geografiske område, men gjorde gældende, at denne fejl var uden betydning for lovligheden af den anfægtede afgørelse. Sagsøgeren har gjort gældende, at den nævnte fejl kunne have betydning for vurderingen af de omtvistede varemærkers begrebsmæssige lighed. I denne henseende skal det bemærkes, at selv om appelkammeret begik en fejl, idet det relevante geografiske område, der skulle tages i betragtning – derved, at det ældre varemærke er et spansk varemærke – er Spanien, har denne fejl ikke haft betydning for lovligheden af den anfægtede afgørelse. Denne fejl kan nemlig ikke påvirke vurderingen af de omtvistede varemærkers visuelle, fonetiske eller sågar begrebsmæssige lighed, eftersom varemærkerne er identiske, eller vurderingen af om de pågældende varer og tjenesteydelser er af lignende art, som ikke synes at være afhængig af det relevante geografiske område, hvilket i øvrigt ikke er blevet hævdet i den foreliggende sag.
Sammenligningen af tegnene
I den foreliggende sag fandt appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 39, at de omtvistede tegn, idet de udelukkende bestod af udtrykket »sherpa«, var identiske. Da dette tydeligvis er tilfældet og ikke anfægtes af sagsøgeren, kan denne konstatering tiltrædes.
Sammenligningen af varerne og tjenesteydelserne
–
Det første klagepunkt vedrørende vurderingen af, om varerne i klasse 9, som er omfattet af det ældre varemærke, og tjenesteydelserne i klasse 42, som er omfattet af det anfægtede varemærke, er af samme art
I den anfægtede afgørelse fandt appelkammeret, at visse af de tjenesteydelser i klasse 42, der er nævnt i den af sagsøgeren indgivne ansøgning om registrering, var af lignende art som de varer i klasse 9, der er omfattet af det ældre varemærke.
Denne vurdering er blevet anfægtet af sagsøgeren i forhold til følgende tjenesteydelser: »konsulentvirksomhed vedrørende multimediesoftware og audiovisuelt software; søgemaskiner til søgning af data via kommunikationsnetværk; tilvejebringelse af søgemaskiner til søgning af data på et globalt computernetværk«.
Den af appelkammeret foretagne konstatering om lighed kritiseres ligeledes af sagsøgeren for de nedenfor anførte tjenesteydelser: »applikationsudbydertjenester (ASP) vedrørende software til anvendelse i forbindelse med onlineabonnementer på musik, software, som gør det muligt for brugere at afspille og programmere musik og lyd, video, tekst og multimedieindhold i forbindelse med underholdningsvirksomhed, og software vedrørende musiklydoptagelser, lyd, video, tekst og multimedieindhold i forbindelse med underholdningsvirksomhed; udbydelse af midlertidig anvendelse af onlinesoftware, som ikke kan downloades, med henblik på at give brugere mulighed for at foretage programmering vedrørende lyd, video, tekst og andet multimedieindhold, inklusive musik, koncerter, videoer, radio, fjernsyn, nyheder, sport, spil, kulturelle arrangementer og programmer vedrørende underholdningsvirksomhed; udbydelse af onlinefaciliteter, via et globalt computernetværk, med henblik på at give brugere mulighed for at programmere og planlægge udsendelsen af lyd, video, tekst og andet multimedieindhold, inklusive musik, koncerter, videoer, radio, fjernsyn, nyheder, sport, spil, kulturelle arrangementer og programmer vedrørende underholdningsvirksomhed«.
Ifølge sagsøgeren er disse tjenesteydelser ikke supplerende i forhold til eller af lignende art som software, der har industrielle funktioner, og som sælges under det ældre varemærke, eftersom de førstnævnte tjenesteydelser – til forskel fra de sidstnævnte – alene kan anvendes af en eneste slutbruger ad gangen.
Således som appelkammeret fandt, skal det i denne forbindelse bemærkes, at den første række tjenesteydelser, der er nævnt i præmis 62 ovenfor, står i et supplerende forhold til de varer, der er omfattet af det ældre varemærke, og i forhold til hvilke der er ført bevis for reel brug.
Det supplerende forhold følger nemlig af, at de af det ældre varemærke omfattede varer, for at de kan bruges, forudsætter anvendelsen af »software« og »applikationer«, som omtales af appelkammeret. Tilsvarende ville denne »software« og disse »applikationer« ikke kunne leveres til brugerne uden varer, der muliggør anvendelsen heraf, herunder de systemer til overvågning og kontrol, som intervenienten markedsfører under det ældre varemærke, i forhold til hvilket der er godtgjort reel brug.
Denne vurdering ændres ikke af, at der gøres brug af de af det ældre varemærke omfattede varer i industrielle processer, eftersom sidstnævnte begreb alene betyder, at de varer til overvågning og kontrol, der er omfattet af dette varemærke, når der gøres brug af disse i en industriel sammenhæng, er rettet til et betydeligt antal brugere og indgår i en dynamik, der svarer til den dynamik, der er kendetegnende for serieproduktion.
Den omstændighed, at der foreligger et supplerende forhold mellem de varer, der sælges under det ældre varemærke, og de tjenesteydelser, der er omfattet af det anfægtede varemærke, er ikke til hinder for, at de muligvis er af lignende art, eftersom der i henhold til retspraksis ved ligheden skal tages hensyn til alle relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem de pågældende varer og tjenesteydelser, herunder deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden (jf. dom af 11.7.2007, El Corte Inglés mod KHIM – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños),
T-443/05
,
EU:T:2007:219
, præmis
og den deri nævnte retspraksis).
Det supplerende forhold, der findes mellem varer og tjenesteydelser, og navnlig den omstændighed, at de anvendes i kombination eller i forbindelse med hinanden, kan inden for den relevante kundekreds fremkalde den opfattelse, at disse varer og tjenesteydelser er af lignende art.
I den foreliggende sag skal appelkammerets konstatering om lighed på grundlag af det supplerende forhold tiltrædes under hensyntagen til de pågældende varers og tjenesteydelsers komplekse karakter og navnlig til de vanskeligheder, som selv en specialiseret kundekreds har, med at adskille, hvad der henhører under udstyr, og hvad der henhører under software eller applikationer, idet disse skal fungere indbyrdes.
Hvad angår den anden række tjenesteydelser, der er nævnt i præmis 63 ovenfor, kan disse anses for at være af lignende art – selv om lighedsgraden er svag i forhold til de varer, der er omfattet af det ældre varemærke, således som appelkammeret fandt – for så vidt som disse tjenesteydelser kan leveres af de samme virksomheder og er rettet mod den samme kundekreds.
Af disse årsager var det med rette, at appelkammeret fandt, at de pågældende tjenesteydelser var af lignende art som de varer, der er omfattet af det ældre varemærke, og i forhold til hvilke der er ført bevis for reel brug.
–
Det andet klagepunkt vedrørende vurderingen af, om varerne i klasse 9, som er omfattet af det ældre varemærke, og varerne i klasse 9, som er omfattet af det anfægtede varemærke, er af samme eller lignende art
Hvad angår sammenligningen af varerne i klasse 9 fandt appelkammeret i den anfægtede afgørelse, at de følgende varer, der er omfattet af det anfægtede varemærke, var af samme art som de varer, der er omfattet af det ældre varemærke: »computerhardware og ‑software; computersoftware og ‑firmware, nemlig operativsystemprogrammer, datasynkroniseringsprogrammer og hjælpeprogrammer til udvikling af applikationer til pc'er og lommecomputere; software til genkendelse af tegn, software til telefonistyring, software til mobiltelefoner; software og hardware til telefonbaserede informationshentningssystemer; software til omdirigering af meddelelser; lagrede computerprogrammer til styring af personlig information; software til styring af databaser; elektronisk post og elektroniske meddelelser; software til synkronisering af databaser; computerprogrammer, der giver mulighed for adgang til, browsing på og søgning i onlinedatabaser; computerhardware og ‑software til integreret telefonkommunikation med computerstyrede globale informationsnetværk«.
I øvrigt konstaterede appelkammeret, at andre varer, der er angivet nedenfor, og som ligeledes henhører under klasse 9, var af lignende art som de af det ældre varemærke omfattede varer i klasse 9: »håndholdte og mobile digitale elektroniske indretninger til afsendelse og modtagelse af telefonopkald, faxmeddelelser, elektronisk post, video, instant messaging, musik, audiovisuelle arbejder og andre multimediearbejder samt andre digitale data; MP3-afspillere samt lyd- og videoafspillere til andre digitale formater; håndholdte computere, personlige digitale hjælpeindretninger, elektroniske planlægningskalendere, elektroniske notesblokke; magnetiske databærere; telefonapparater, mobiltelefoner, videofoner, kameraer; radioenheder; radiosendere; videokameraer; dele og tilbehør til håndholdte og mobile digitale elektroniske apparater; dele og tilbehør til mobiltelefoner; brugermanualer i elektronisk læsbar, maskinlæsbar eller computerlæsbar form til anvendelse sammen med og solgt som en enhed sammen med alle de førnævnte varer; dele og tilbehør til alle ovennævnte varer, med undtagelse af apparater og instrumenter til udvælgelse af fjernsynsprogrammer og andre programmer, og med udtrykkelig undtagelse af produkter af enhver art vedrørende militærkøretøjer og terrængående køretøjer (militære eller ikke-militære) samt varer af enhver art til militær anvendelse; med udtrykkelig undtagelse af systemer til overvågning og kontrol samt systemer til behandling af information rettet mod overvågning og kontrol«.
Sagsøgeren har for så vidt angår disse forskellige varer principalt gjort gældende, at appelkammeret, da det foretog sammenligningen af disse varer i den anfægtede afgørelse, ikke tog hensyn til begrænsningen. Denne begrænsning omfattede imidlertid enhver lighed og enhver identitet mellem de af det anfægtede varemærke omfattede varer og de af det ældre varemærke omfattede varer.
Sagsøgeren har subsidiært anfægtet den analyse, som appelkammeret foretog med henblik på at konkludere, at de pågældende varer var af samme eller lignende art.
EUIPO og intervenienten har bestridt sagsøgerens argumentation.
Det skal i denne forbindelse bemærkes, at det i henhold til artikel 26, stk. 1, litra c), i forordning nr. 207/2009 [nu artikel 31, stk. 1, litra c), i forordning 2017/1001] gælder, at ansøgninger om registrering af EU-varemærker skal indeholde en fortegnelse over de varer eller tjenesteydelser, for hvilke der ansøges om registrering.
I øvrigt gælder det i henhold til artikel 43, stk. 1, i forordning nr. 207/2009 (nu artikel 49, stk. 1, i forordning 2017/1001), at ansøgeren til enhver tid kan tilbagetage sin ansøgning om registrering af EU-varemærket eller begrænse den deri angivne fortegnelse over varer eller tjenesteydelser.
Som det blev anført i præmis 9 ovenfor, indførte sagsøgeren i den foreliggende sag begrænsningen i forbindelse med ugyldighedssagen for annullationsafdelingen.
Som følge af begrænsningen slutter listen af varer i klasse 9, som er omfattet af det anfægtede varemærke, med et sætningsled, der angiver, at den gælder »[m]ed udtrykkelig undtagelse af systemer til overvågning og kontrol samt systemer til behandling af information rettet mod overvågning og kontrol«.
Ud over den blotte henvisning til begrænsningen i den anfægtede afgørelses punkt 30 og 35 i forhold til bestemte varer uden nogen anden angivelse, præcisering eller begrundelse, fremgår det ikke af denne afgørelse, at den nævnte begrænsning specifikt var genstand for en særskilt analyse fra appelkammerets side i forbindelse med dets vurderinger af, om de af de omtvistede varemærker omfattede varer i klasse 9 var af samme eller lignende art.
I henhold til retspraksis kan hensyntagen til en sådan begrænsning under den administrative procedure alt efter sagens omstændigheder imidlertid føre til, at varer, der tidligere blev anset for at være af samme art, alene blev anset for at være af lignende art (jf. i denne retning dom af 30.9.2015, Gat Microencapsulation mod KHIM – BASF (KARIS),
T-720/13
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2015:735
, præmis
), således at den relevante bestemmelse, i tilfælde af, at de omtvistede varemærker var identiske, i givet fald ikke længere ville være artikel 8, stk. 1, litra a), i forordning nr. 207/2009, men samme forordnings artikel 8, stk. 1, litra b).
Under disse omstændigheder må det fastslås, at appelkammeret begik en fejl, der kan have behæftet de vurderinger, som det foretog vedrørende spørgsmålet, om de af de omtvistede varemærker omfattede varer i klasse 9 var af samme eller lignende art, med en fejl.
Eftersom den fejl, som appelkammeret således begik, har kunnet have afgørende indflydelse på indholdet af den anfægtede afgørelse, for så vidt som den vedrørte ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke for varer i klasse 9, må den medføre, at den anfægtede afgørelse annulleres for så vidt angår vurderingen af varerne i denne klasse (jf. i denne retning dom af 9.3.2012, Colas mod KHIM– García-Teresa Gárate og Bouffard Vicente (BASE-SEAL),
T-172/10
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2012:119
, præmis
og den deri nævnte retspraksis).
I deres skriftlige indlæg har EUIPO og intervenienten i det væsentlige nedlagt påstand om, at Retten skal omgøre den anfægtede afgørelse, såfremt Retten finder, at denne er behæftet med en fejl for så vidt angår undersøgelsen af begrænsningen.
Det bemærkes i denne henseende, at det følger af retspraksis, at Retten har beføjelse til at omgøre en afgørelse, men at udøvelsen af denne beføjelse er begrænset til tilfælde, hvor Retten efter at have prøvet appelkammerets vurdering er i stand til på baggrund af de fastslåede faktiske og retlige omstændigheder at fastlægge den afgørelse, som appelkammeret var forpligtet til at træffe. Retten kan ikke sætte sin egen bedømmelse i stedet for appelkammerets og kan ej heller foretage en bedømmelse, som det nævnte appelkammer endnu ikke har taget stilling til (jf. i denne retning dom af 5.7.2011, Edwin mod KHIM,
C-263/09 P
,
EU:C:2011:452
, præmis
).
Under omstændighederne i den foreliggende sag ville Retten ikke kunne udøve denne beføjelse til at omgøre afgørelser uden at overskride de grænser, der i henhold til retspraksis gælder for den, eftersom appelkammeret i den anfægtede afgørelse ikke tog stilling til omfanget og virkningerne af begrænsningen for så vidt angik vurderingen af, om de af de omtvistede varemærker omfattede varer i klasse 9 var af samme eller lignende art, således at Retten i denne forbindelse ikke råder over en vurdering, som den i overensstemmelse med retspraksis ville kunne prøve samt i givet fald omgøre.
Under disse omstændigheder er der grundlag for at give sagsøgeren medhold i det tredje anbringendes andet klagepunkt, at annullere den anfægtede afgørelse, for så vidt som den vedrører ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke for varer i klasse 9, og – således som EUIPO endelig foreslog under retsmødet – at hjemvise sagen til appelkammeret, for at dette på ny kan træffe afgørelse om denne del af ansøgningen.
Derimod skal EUIPO, i det omfang appelkammeret for det første med rette fandt, at de af det anfægtede varemærke omfattede tjenesteydelser i klasse 42 var af samme art som de af det ældre varemærke omfattede varer i klasse 9 – i forhold til hvilke der var ført bevis for reel brug (jf. præmis 72 ovenfor) – og i det omfang den af appelkammeret foretagne helhedsvurdering af risikoen for forveksling, som sagsøgeren ikke har anfægtet specifikt, for det andet kan tiltrædes af Retten som velbegrundet, frifindes i nærværende søgsmål, for så vidt som det vedrører ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke for tjenesteydelser i klasse 42.
Sagsomkostninger
Sagsøgeren har i stævningen nedlagt påstand om, at EUIPO og i givet fald intervenienten tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
Ifølge artikel 134, stk. 3, i Rettens procesreglement bærer hver part sine egne omkostninger, hvis hver af parterne henholdsvis taber eller vinder på et eller flere punkter. Retten kan dog, hvis dette efter omstændighederne findes begrundet, beslutte, at en part, ud over at bære sine egne omkostninger, skal betale en del af modpartens omkostninger. I det foreliggende tilfælde bærer EUIPO sine egne omkostninger og betaler en tredjedel af sagsøgerens omkostninger.
I henhold til procesreglementets artikel 138, stk. 3, kan Retten træffe afgørelse om, at en intervenient skal bære sine egne omkostninger. I den foreliggende sag bærer intervenienten, der har interveneret til støtte for EUIPO, sine egne omkostninger.
Hvad angår sagsøgerens påstand vedrørende omkostningerne i forbindelse med sagen for appelkammeret tilkommer det appelkammeret på baggrund af nærværende dom at træffe afgørelse om de omkostninger, der er forbundet med denne sag (dom af 4.10.2017, Gappol Marzena Porczyńska mod EUIPO – Gap (ITM) (GAPPOL),
T-411/15
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2017:689
, præmis
).

På grundlag af disse præmisser
udtaler og bestemmer
RETTEN (Første Afdeling):

1)
Afgørelsen truffet den 17. juli 2015 af Andet Appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) (sag R 1135/2014-2) annulleres for så vidt angår de varer i klasse 9, som er omfattet af det anfægtede varemærke.

2)
I øvrigt frifindes EUIPO.

3)
EUIPO bærer sine egne omkostninger og betaler en tredjedel af de af Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez afholdte omkostninger.

4)
Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez bærer to tredjedele af sine egne omkostninger.

5)
Núcleo de comunicaciones y control, SL, bærer sine egne omkostninger.

Pelikánová
Nihoul
Svenningsen
Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 29. maj 2018.
Underskrifter
(
*1
) – Processprog: spansk.