CELEX: 62015TJ0577
Marcă a Uniunii Europene
Procedură de declarare a nulității
Marca Uniunii Europene verbală SHERPA
Marca națională verbală anterioară SHERPA
Declarare a nulității parțiale
Obiectul litigiului în fața camerei de recurs
Utilizare serioasă a mărcii
Articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 [devenit articolul 47 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1001]
Articolul 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 60 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul 2017/1001]
Motiv relativ de refuz
Risc de confuzie
Articolul 8 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 8 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul 2017/1001]

Istoricul cauzei
La 26 mai 2011, reclamantul, domnul Xabier Uribe‑Etxebarría Jiménez, a depus o cerere de înregistrare a unei mărci a Uniunii Europene la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO), în temeiul Regulamentului nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca Uniunii Europene (
JO 2009, L 78, p. 1
), cu modificările ulterioare [înlocuit prin Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (
JO 2017, L 154, p. 1
)].
Marca a cărei înregistrare s‑a solicitat este semnul verbal SHERPA.
Produsele și serviciile pentru care s‑a solicitat înregistrarea fac parte în special din clasele 9 și 42 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare. În cererea de înregistrare a mărcii, aceste produse și servicii corespundeau, pentru fiecare dintre aceste clase, descrierii următoare:
–
clasa 9: „Dispozitive electronice digitale portabile și mobile pentru emisia și recepția de apeluri telefonice, faxuri, corespondență electronică, conținuturi video, mesagerie instantanee, muzică, conținuturi audiovizuale și multimedia și alte date digitale; playere MP3 și alte playere audio și video digitale; laptopuri, PDA‑uri, organizatoare electronice, blocnotesuri electronice; suporturi de date magnetice; telefoane, telefoane mobile, aparate de jocuri pe calculator, videofoane, aparate fotografice; receptoare radio; emițătoare radio; camere video cu înregistrare; hardware și software; software și firmware, și anume programe pentru sisteme de operare, programe pentru sincronizarea datelor și instrumente pentru programe de dezvoltare a aplicațiilor pentru calculatoare personale și pentru laptopuri; software pentru recunoașterea caracterelor, software de gestionare telefonică, software pentru telefoane mobile; hardware și software pentru recuperarea informațiilor bazate pe telefonie; software pentru reorientarea mesajelor; jocuri pe calculator; programe de calculator preînregistrate pentru gestionarea informațiilor personale; software pentru gestionarea bazelor de date; software pentru mesagerie și pentru corespondență electronică; software pentru sincronizarea bazelor de date; programe de calculator pentru acces la bazele de date online și pentru navigare și căutare în bazele de date online; hardware și software care permit stabilirea unei comunicații telefonice integrate cu rețele informatice de informare mondiale; piese și accesorii pentru dispozitive electronice digitale portabile și mobile; piese și accesorii pentru telefoane mobile; huse pentru telefoane mobile; carcase pentru telefoane portabile; carcase de piele sau de înlocuitori de piele pentru telefoane mobile; huse pentru telefoane mobile din țesături sau din materiale textile; acumulatori și baterii; baterii reîncărcabile; încărcătoare; încărcătoare pentru baterii electrice; căști de ascultare; căști stereo; căști care se introduc în ureche; stații stereo; amplificatoare; difuzoare pentru locuință; difuzoare pentru aparate stereo personale; microfoane; aparate audio pentru autoturisme; aparate pentru racordarea și încărcarea dispozitivelor electronice analogice portabile; manuale de utilizare în format care poate fi decodat electronic, în mod automat sau pe calculator pentru a fi utilizate și vândute împreună cu toate produsele citate anterior; piese și părți constitutive ale tuturor produselor citate anterior, cu excepția aparatelor și a instrumentelor de selecționare a programelor de televiziune și a altor programe, și cu excepția expresă a tuturor categoriilor de produse utilizate în raport cu vehiculele militare și vehiculele de teren (militare sau de altă natură) și a tuturor categoriilor de produse utilizate în scopuri militare”;
–
clasa 42: „Servicii în domeniul științei; servicii de analiză și cercetare industriale; proiectare și dezvoltare de material hardware și software; servicii de consiliere în materie de software audiovizual și multimedia; furnizarea de motoare de căutare cu ajutorul cărora se pot obține informații prin intermediul unei rețele de comunicații; servicii de furnizor al aplicației pentru serviciul (ASP) care cuprinde un software utilizabil în legătură cu un serviciu de abonament muzical online, software cu ajutorul căruia utilizatorii pot să asculte și să programeze conținut muzical și legat de divertisment audio, video, textual și multimedia, și software care cuprinde înregistrări muzicale sonore, conținut legat de divertisment audio, video, textual și multimedia; furnizarea utilizării temporare a unui software care nu poate fi descărcat online cu ajutorul căruia utilizatorii pot programa conținut audio, video, textual și alte conținuturi multimedia, inclusiv muzică, concerte, programe video, radio, televiziune, actualități, sport, jocuri, manifestări culturale, și programe legate de divertisment; punere la dispoziție a unor infrastructuri online, prin intermediul unei rețele informatice mondiale, pentru a permite utilizatorilor să programeze planificarea conținutului audio, video, textual și a altor conținuturi multimedia, inclusiv muzică, concerte, programe video, radio, televiziune, știri, sport, jocuri, manifestări culturale, și programe legate de divertisment atunci când vor fi difuzate; furnizarea de motoare de căutare cu ajutorul cărora se pot obține informații pe o rețea informatică mondială; exploatarea de motoare de căutare; servicii de consiliere și de asistență în informatică pentru scanarea de informații pe dischete, toate aceste servicii din clasa 42 nefiind în niciun caz în raport cu furnizarea de acces (software) la platforme de tranzacționare pentru realizarea și executarea de operațiuni cu privire la valori mobiliare și de operațiuni cu privire la alte instrumente financiare negociabile (cu excepția furnizării accesului la internet)”.
Cererea de înregistrare a mărcii a fost publicată în
Buletinul mărcilor comunitare
nr. 135/2011 din 20 iulie 2011, iar semnul verbal SHERPA a fost înregistrat ca marcă a Uniunii Europene la 27 aprilie 2012, cu numărul 10000339.
La 23 noiembrie 2012, intervenienta, Núcleo de comunicaciones y control, SL a introdus la EUIPO o cerere de declarare a nulității în temeiul articolului 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 60 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul 2017/1001] coroborat cu articolul 8 alineatul (1) literele (a) și (b) din același regulament [devenit articolul 8 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul 2017/1001].
Această cerere privea totalitatea produselor și serviciilor vizate de marca contestată și era întemeiată pe existența unei mărci anterioare, și anume marca spaniolă verbală SHERPA, care a fost înregistrată la 22 martie 1999 cu numărul 2187342, pentru produse care fac parte din clasa 9 și corespund următoarei descrieri: „sisteme pentru prelucrarea datelor și în special sisteme de supraveghere și control”.
În fața diviziei de anulare, reclamantul a solicitat ca intervenienta să demonstreze utilizarea serioasă a mărcii anterioare. Această cerere era întemeiată pe articolul 57 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 64 alineatele (2) și (3) din Regulamentul 2017/1001], potrivit căruia titularul unei mărci a Uniunii Europene poate solicita dovada că, în cursul celor cinci ani care precedă data cererii de declarare a nulității, marca anterioară a făcut obiectul unei utilizări serioase, în cadrul teritoriului în care este protejată.
În urma acestei solicitări, intervenienta a prezentat documente care urmăreau să stabilească această utilizare serioasă.
La 31 iulie 2013, reclamantul a modificat cererea sa de înregistrare a mărcii, inserând următoarea limitare la finalul listei produselor care fac parte din clasa 9 (denumită în continuare „limitarea”): „cu excepția expresă a sistemelor de supraveghere și control și a sistemelor pentru prelucrarea datelor destinate supravegherii și controlului”.
În observațiile sale din 11 octombrie 2013, intervenienta a arătat în fața EUIPO că, în pofida limitării, își menținea cererea de declarare a nulității în privința mărcii contestate.
La 27 februarie 2014, divizia de anulare a EUIPO a pronunțat o decizie prin care a admis în parte cererea de declarare a nulității formulată de intervenientă. În această decizie, divizia de anulare a considerat că dovezile prezentate de intervenientă stabileau utilizarea mărcii anterioare numai în ceea ce privește sistemele pentru prelucrarea datelor și sistemele de supraveghere și control în procese industriale.
La 25 aprilie 2014, reclamantul a introdus la EUIPO o cale de atac împotriva deciziei diviziei de anulare, în temeiul articolelor 58-64 din Regulamentul nr. 207/2009 [devenite articolele 66-71 din Regulamentul 2017/1001].
În cadrul acestei proceduri, reclamantul a depus, la 27 iunie 2014, un memoriu de expunere a motivelor căii de atac. În aceeași zi, el a depus la EUIPO un alt document, intitulat „Memoriu suplimentar de expunere a motivelor căii de atac”. Pentru aceste două documente, depunerea a intervenit înainte de expirarea termenului prevăzut în acest scop.
Prin decizia din 17 iulie 2015 (denumită în continuare „decizia atacată”), Camera a doua de recurs a EUIPO a respins calea de atac. Considerând că niciuna dintre părți nu și‑a manifestat dezacordul în ceea ce privește aprecierea diviziei de anulare cu privire la dovada utilizării serioase a mărcii anterioare, aceasta și‑a limitat examinarea la analizarea aplicării articolului 53 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu articolul 8 alineatul (1) literele (a) și (b) din același regulament.
În acest cadru, camera de recurs a definit publicul care trebuie luat în considerare pentru aprecierea mărcilor. În opinia sa, această definiție depinde de produsele și de serviciile în cauză. Este vorba despre marele public și despre publicul specializat în ceea ce privește produsele care fac parte din clasa 9, însă numai despre publicul specializat în ceea ce privește serviciile care fac parte din clasa 42 (punctul 26 din decizia atacată).
În ceea ce privește compararea produselor și serviciilor, camera de recurs a confirmat aprecierea realizată de divizia de anulare potrivit căreia anumite produse contestate, care fac parte din clasa 9, erau identice cu produsele desemnate de marca anterioară, care fac parte din clasa 9 (punctele 32, 33 și 34 din decizia atacată). Pe de altă parte, camera de recurs a considerat, ca și divizia de anulare, că anumite alte produse aflate sub incidența mărcii contestate, aparținând clasei 9, și anumite servicii desemnate de aceeași marcă, aparținând clasei 42, erau similare produselor desemnate de marca anterioară (punctele 31, 36 și 37 din decizia atacată).
În ceea ce privește compararea semnelor, camera de recurs s‑a raliat la aprecierea diviziei de anulare, necontestată de părți, concluzionând că sunt identice (punctul 39 din decizia atacată).
Având în vedere elementele ce precedă, camera de recurs a reținut existența unei duble identități, respectiv identitatea semnelor și identitatea unei părți a produselor în conflict. Aceasta a apreciat deopotrivă că exista un risc de confuzie între mărcile în conflict pentru o altă parte a produselor și pentru servicii aflate sub incidența mărcii contestate, considerate a fi similare (punctele 40-47 din decizia atacată).
Concluziile părților
Reclamantul solicită Tribunalului:
–
anularea deciziei atacate;
–
obligarea EUIPO și, dacă va fi cazul, a intervenientei la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor efectuate în cadrul procedurii în fața camerei de recurs.
EUIPO solicită Tribunalului:
–
respingerea acțiunii;
–
obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată.
Intervenienta solicită Tribunalului:
–
respingerea acțiunii;
–
confirmarea deciziei atacate;
–
obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată.
În drept
Cu titlu introductiv, trebuie precizat că, prin intermediul celui de al doilea capăt de cerere, intervenienta solicită Tribunalului să pronunțe o hotărâre care să confirme decizia atacată.
În această privință, este necesar să se constate că, dat fiind că „a confirma decizia atacată” echivalează cu a respinge acțiunea, acest capăt de cerere urmărește în esență respingerea acțiunii și se confundă astfel cu primul capăt de cerere al intervenientei [a se vedea Hotărârea din 11 iulie 2017, Dogg Label/EUIPO – Chemoul (JAPRAG),
T‑406/16
, nepublicată,
EU:T:2017:482
, punctul
și jurisprudența citată].
La rândul său, reclamantul prezintă, în susținerea acțiunii în anulare, trei motive, întemeiate, în primul rând, pe încălcarea articolului 63 alineatul (1), a articolului 64 alineatul (1) și a articolului 76 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenite articolul 70 alineatul (1), articolul 71 alineatul (1) și, respectiv, articolul 95 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001], în al doilea rând, pe încălcarea articolului 57 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 207/2009 coroborat cu articolul 42 alineatele (2) și (3) din același regulament [devenit articolul 47 alineatele (2) și (3) din Regulamentul 2017/1001], precum și cu norma 22 din Regulamentul (CE) nr. 2868/95 al Comisiei din 13 decembrie 1995 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 40/94 al Consiliului privind marca comunitară (
JO 1995, L 303, p. 1
, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 189) [devenit articolul 10 din Regulamentul delegat (UE) 2017/1430 al Comisiei din 18 mai 2017 de completare a Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului privind marca Uniunii Europene și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2868/95 și (CE) nr. 216/96 ale Comisiei (
JO 2017, L 205, p. 1
)] și, în al treilea rând, pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul nr. 207/2009.
Cu privire la primul motiv, referitor la refuzul de a examina utilizarea serioasă a mărcii anterioare
Prin intermediul primului motiv, reclamantul reproșează camerei de recurs că nu a analizat utilizarea serioasă a mărcii anterioare, deși ar fi trebuit să procedeze astfel în temeiul articolului 63 alineatul (1), al articolului 64 alineatul (1) și al articolului 76 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009.
Acest motiv este întemeiat pe două obiecții.
Cu privire la prima obiecție, privind neexaminarea utilizării serioase, în pofida unei cereri formulate în acest sens
Prin intermediul primei obiecții, reclamantul susține că utilizarea serioasă trebuia să fie examinată de camera de recurs pentru că el a solicitat în mod expres această examinare în memoriul de expunere a motivelor căii de atac.
EUIPO și intervenienta contestă temeinicia acestei obiecții.
Cu titlu introductiv, trebuie amintit că, în decizia atacată, camera de recurs nu a controlat temeinicia aprecierii diviziei de anulare privind dovada utilizării serioase a mărcii anterioare, considerând că această apreciere nu a fost contestată în fața sa (a se vedea punctul 14 de mai sus).
În plus, trebuie precizat că, în susținerea căii de atac formulate, reclamantul a depus la camera de recurs două memorii.
În primul memoriu, el și‑a subliniat acordul cu privire la aprecierea realizată de divizia de anulare cu referire la utilizarea serioasă a mărcii anterioare.
În al doilea memoriu, pe care l‑a prezentat ca fiind „suplimentar” față de primul, reclamantul a arătat printre altele „că [era] în interesul [său] reexaminarea, de către camera de recurs, astfel cum [era] de atribuția acesteia să procedeze, dovada utilizării prezentată de solicitanta în procedura de declarare a nulității și contestată cu privire la marca înregistrată anterioară a cărei titulară este și pe care își întemeia[ză] procedura în declararea nulității, întrucât se [va] confirm[a] astfel că nu [a fost] dovedită utilizarea suficientă a mărcii, care să poată justifica această cale de atac”, și că, „în subsidiar, [se va] confirma astfel că marca [a fost] utilizată doar în mod foarte limitat pentru un produs cât se poate de concret care nu [avea] nicio legătură cu produsul și cu serviciile desemnate de marca reclamantului” (paginile 2 și 3 din cel de al doilea memoriu).
Anunțându‑și astfel intenția de a critica aprecierea realizată de divizia de anulare cu privire la utilizarea serioasă a mărcii anterioare, reclamantul a dezvoltat, pe de altă parte, în cuprinsul celui de al doilea memoriu, diverse argumente îndreptate împotriva acestei aprecieri (paginile 3-8 din al doilea memoriu).
Pe baza acestor argumente, reclamantul a arătat că, în opinia sa, „nu se poate […] concluziona că existența unei utilizări serioase a mărcii [anterioare] [a fost] dovedită” (pagina 8 din al doilea memoriu).
În primul rând, din această prezentare reiese că, după cum a arătat EUIPO, reclamantul a adoptat în al doilea memoriu, cu privire la chestiunea utilizării serioase a mărcii anterioare, o poziție contrară celei pe care o susținuse, cu privire la aceeași chestiune, în primul său memoriu, aceasta chiar în condițiile în care al doilea document a fost prezentat ca fiind „suplimentar” față de primul, adjectiv care indica EUIPO că informațiile furnizate în al doilea memoriu nu făceau decât să vină în susținerea pozițiilor adoptate în cadrul primului.
În al doilea rând, reiese că „memoriul suplimentar” depus de reclamant conține două pasaje incompatibile între ele, unul prin care se contestă aprecierea realizată de divizia de anulare, iar celălalt prin care se acceptă această apreciere. Astfel, pe de o parte, reclamantul a criticat, la paginile 2-8 din acest memoriu, poziția adoptată de divizia de anulare cu privire la chestiunea utilizării serioase, după cum s‑a subliniat la punctele 32-34 de mai sus. Pe de altă parte, el a afirmat, la pagina 8 din memoriul menționat, că, „după cum […] s‑a arătat în memoriul [său] precedent, [era] deci de acord cu divizia de anulare atunci când a afirm[at] că «dovezile de utilizare prezentate de solicitantă nu [au demonstrat] că marca [a fost] utilizată pentru întreaga categorie largă de produse, ci dovede[au] utilizarea mărcii anterioare numai în ceea ce privește sistemele pentru prelucrarea datelor și sistemele de supraveghere și control în procese industriale»”.
Într‑o asemenea situație, camera de recurs s‑ar substitui reclamantului dacă ar proceda la o alegere între pozițiile contradictorii pe care el le susține și dacă ar determina, prin deducții, motivele pe care, în opinia acesteia, s‑ar întemeia cererea. Potrivit jurisprudenței, revine reclamantului competența de a stabili cadrul litigiului prin formularea, în mod precis și coerent, a cererilor pe care le depune și a argumentelor pe care le invocă. Prin ele înseși, documentele depuse de reclamant trebuie să permită camerei de recurs să înțeleagă de ce reclamantul îi solicită camerei de recurs anularea sau modificarea unei decizii [a se vedea în acest sens Hotărârea din 28 aprilie 2010, Claro/OAPI – Telefónica (Claro),
T‑225/09
, nepublicată,
EU:T:2010:169
, punctul
, și Hotărârea din 16 mai 2011, Atlas Transport/OAPI – Atlas Air (ATLAS),
T‑145/08
,
EU:T:2011:213
, punctul
].
În ședința în fața Tribunalului, reclamantul a arătat că primul memoriu conținea argumentația sa principală, dar trebuia să se considere că memoriul respectiv a devenit subsidiar ca urmare a depunerii celui de al doilea memoriu în condițiile în care, deși a fost prezentat ca suplimentar, acest al doilea memoriu marca o schimbare importantă pentru apărarea reclamantului, un aspect nediscutat anterior devenind obiectul central al criticilor formulate din acel moment de partea respectivă împotriva deciziei atacate.
În această privință, trebuie arătat că, după cum a arătat EUIPO în ședință, susținut cu privire la acest aspect de intervenientă, memoriile depuse de părți la EUIPO trebuie să poată fi înțelese prin ele înseși în conformitate cu jurisprudența citată la punctul 37 de mai sus. În speță, documentele depuse de reclamant nu îndeplineau această cerință la momentul la care au fost depuse, după cum s‑a arătat la punctele 35-38 de mai sus.
În aceste condiții, camera de recurs era îndreptățită să înlăture memoriul depus de reclamant a doua oară, având în vedere contradicția pe care o conținea acest document și ținând seama de împrejurarea că acest memoriu era prezentat ca fiind doar suplimentar, având în vedere că reclamantul a precizat că argumentația principală se afla în memoriul depus mai întâi.
Pentru aceste motive, prima obiecție prezentată de reclamant trebuie să fie înlăturată ca nefondată.
Cu privire la a doua obiecție, referitoare la continuitatea funcțională între organele EUIPO și la efectul devolutiv al căii de atac
Prin intermediul celei de a doua obiecții, reclamantul susține că respectiva cameră de recurs trebuia să examineze utilizarea serioasă a mărcii anterioare, fără a trebui să se prezinte o cerere în acest sens. În opinia sa, această examinare se impunea, independent de o asemenea cerere, ca urmare a principiului continuității funcționale care există între organele EUIPO și a efectului devolutiv care ar fi asociat cu introducerea căii de atac în acest context. Din acest principiu și din acest efect ar decurge că respectivele camere de recurs ar trebui să își întemeieze deciziile pe toate elementele de fapt și de drept invocate de părți în primă instanță.
EUIPO și intervenienta contestă afirmațiile reclamantului.
În această privință, trebuie precizat că, potrivit jurisprudenței, o cerere privind dovedirea utilizării serioase a unei mărci anterioare adaugă la procedura de declarare a nulității chestiunea specifică și prealabilă a utilizării serioase a mărcii anterioare care, odată ce a fost ridicată de titularul mărcii, trebuie soluționată înainte de examinarea cererii de declarare a nulității propriu‑zise [Hotărârea din 13 septembrie 2010, Inditex/OAPI – Marín Díaz de Cerio (OFTEN),
T‑292/08
,
EU:T:2010:399
, punctul
].
Acest caracter specific și prealabil decurge din faptul că analiza utilizării serioase conduce la stabilirea aspectului dacă, în vederea examinării cererii de declarare a nulității, se poate considera că marca anterioară a fost înregistrată pentru produsele sau serviciile în cauză. Această analiză nu se înscrie, așadar, în cadrul examinării cererii de declarare a nulității propriu‑zise, întemeiată pe existența unui risc de confuzie cu marca respectivă (a se vedea în acest sens Hotărârea din 13 septembrie 2010, OFTEN,
T‑292/08
,
EU:T:2010:399
, punctul
).
În consecință, atunci când nu este invocată în mod expres în fața camerei de recurs, chestiunea utilizării serioase nu constituie un aspect de drept care trebuie să fie examinat în mod necesar de camera de recurs pentru soluționarea litigiului dedus judecății ei. În aceste împrejurări, trebuie să se considere că această chestiune nu face parte din obiectul litigiului dedus judecății camerei de recurs [a se vedea Hotărârea din 12 martie 2014, El Corte Inglés/OAPI – Technisynthese (BTS),
T‑592/10
, nepublicată,
EU:T:2014:117
, punctul
și jurisprudența citată].
Rezultă că, contrar celor susținute de reclamant, continuitatea funcțională dintre organele EUIPO și efectul devolutiv al căii de atac deduse judecății camerei de recurs nu au drept consecință ca aceasta să fie sesizată în mod automat cu chestiunile referitoare la utilizarea serioasă a mărcii anterioare atunci când aceste chestiuni nu au fost invocate în mod expres în fața acesteia de reclamant.
A doua obiecție din cadrul celui de al doilea motiv trebuie, așadar, să fie respins, precum și, dat fiind răspunsul prezentat la prima obiecție, primul motiv în totalitate.
Cu privire la al doilea motiv, întemeiat pe o eroare de apreciere la analiza elementelor de probă pentru a demonstra utilizarea serioasă a mărcii anterioare
Prin intermediul celui de al doilea motiv, reclamantul susține că decizia pronunțată de divizia de anulare este afectată, în ceea ce privește utilizarea anterioară a mărcii, de o eroare de apreciere care încalcă articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 și norma 22 din Regulamentul nr. 2868/95. Răspunzând la o întrebare adresată de Tribunal în ședință, reclamantul a precizat că motivul era întemeiat de asemenea pe încălcarea articolului 57 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 207/2009, care privește prezentarea de dovezi ale utilizării serioase a mărcii anterioare în cadrul unei proceduri în declararea nulității.
În observațiile sale scrise, reclamantul precizează că acest motiv este invocat cu titlu subsidiar și va trebui analizat de Tribunal numai în ipoteza în care acesta ar respinge primul motiv examinat mai sus. Întrucât acest prim motiv a fost respins la punctul 48 de mai sus, este necesar să se examineze cel de al doilea motiv. În cadrul acestui motiv subsidiar, reclamantul analizează diverse documente furnizate de intervenientă în cursul procedurii desfășurate în fața diviziei de anulare, solicitând Tribunalului să constate că aceste documente nu au forța probantă necesară pentru a stabili utilizarea serioasă a mărcii anterioare.
EUIPO și intervenienta contestă admisibilitatea și temeinicia motivului.
În această privință, trebuie amintit că, potrivit jurisprudenței, acțiunile deduse judecății Tribunalului în materie de mărci urmăresc să controleze legalitatea deciziilor adoptate de camerele de recurs ale EUIPO. În acest cadru, Tribunalul nu poate să reexamineze împrejurările de fapt în lumina unor elemente prezentate pentru prima dată în fața sa [a se vedea Hotărârea din 16 aprilie 2015, Matratzen Concord/OAPI – KBT (ARKTIS),
T‑258/13
, nepublicată,
EU:T:2015:207
, punctul
și jurisprudența citată].
În speță, este cert că respectiva cameră de recurs nu a examinat în mod autonom și complet elementele prezentate de intervenientă pentru stabilirea utilizării serioase a mărcii anterioare și că nu trebuia să procedeze astfel, în lipsa unei cereri clare în acest sens depuse în fața sa de reclamant.
În consecință, în conformitate cu jurisprudența citată la punctul 52 de mai sus, aceste elemente nu pot fi examinate de Tribunal, iar al doilea motiv trebuie respins.
Cu privire la al treilea motiv, întemeiat pe erori săvârșite la aprecierea identității sau a similitudinii produselor și serviciilor
Prin intermediul celui de al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea articolului 8 alineatul (1) literele (a) și (b) din Regulamentul nr. 207/2009, reclamantul reproșează camerei de recurs că a săvârșit erori la aprecierea identității sau a similitudinii care există între produsele și serviciile desemnate de mărcile în conflict.
În observațiile sale, reclamantul precizează că acest motiv este invocat cu titlu încă mai subsidiar și trebuie examinat în cazul în care decizia atacată nu este anulată pe baza primului și a celui de al doilea motiv. Întrucât acestea au fost respinse, trebuie analizat al treilea motiv menționat prin examinarea, cu titlu introductiv, a considerațiilor formulate de camera de recurs cu privire la publicul relevant și la compararea semnelor.
Cu privire la publicul relevant
Pentru aprecierea riscului de confuzie, trebuie să se ia în considerare consumatorul mediu pentru categoria produselor vizate, plecând de la premisa, mai întâi, că acest consumator este normal informat și suficient de atent și de avizat, apoi că nivelul său de atenție poate să varieze în funcție de categoria de produse sau servicii în cauză [a se vedea Hotărârea din 13 februarie 2007, Mundipharma/OAPI – Altana Pharma (RESPICUR),
T‑256/04
,
EU:T:2007:46
, punctul
și jurisprudența citată].
La punctul 26 din decizia atacată, camera de recurs a constatat că publicul interesat de produsele din clasa 9 cuprindea, pe de o parte, marele public și, pe de altă parte, un public specializat, alcătuit din întreprinderi cu cunoștințe sau cu o experiență profesională specifice. La același punct, ea a arătat că serviciile cuprinse în clasa 42 sunt destinate unui public cu cunoștințe științifice și tehnice, al cărui nivel de atenție este mai ridicat. Nefiind repuse în discuție de reclamant și fiind întemeiate, aceste aprecieri pot fi validate de Tribunal.
Pe de altă parte, camera de recurs a considerat la punctul 25 din decizia atacată, fără ca acest lucru să fie contestat de reclamant, că teritoriul relevant era cel al Uniunii Europene. Răspunzând la o întrebare adresată în ședință, EUIPO a admis că a săvârșit o eroare atunci când a definit astfel teritoriul relevant, dar a arătat că această eroare rămânea lipsită de incidență asupra legalității deciziei atacate. Reclamantul a susținut că eroarea respectivă putea avea incidență asupra aprecierii similitudinii conceptuale a mărcilor în conflict. În această privință, trebuie precizat că, deși camera de recurs a săvârșit o eroare din moment ce, marca anterioară fiind o marcă spaniolă, teritoriul relevant care trebuia luat în considerare era cel al Spaniei, această eroare a rămas fără incidență asupra legalității deciziei atacate. Astfel, ea nu este de natură să influențeze aprecierea similitudinii vizuale, fonetice sau chiar conceptuale a mărcilor în conflict, având în vedere că acestea sunt identice, sau aprecierea similitudinii produselor și serviciilor în cauză, cu privire la care nu reiese că poate depinde de teritoriul relevant, ceea ce de altfel nici nu s‑a susținut în speță.
Cu privire la compararea semnelor
În speță, camera de recurs a considerat, la punctul 39 din decizia atacată, că, fiind compuse exclusiv din termenul „sherpa”, semnele în conflict erau identice. Întrucât se impune de la sine și nu a fost contestată de reclamant, această constatare poate fi validată.
Cu privire la compararea produselor și serviciilor
–
Cu privire la prima obiecție, care privește aprecierea similitudinii produselor din clasa 9 aflate sub incidența mărcii anterioare și a serviciilor din clasa 42 desemnate de marca contestată
În decizia atacată, camera de recurs a considerat că anumite servicii din clasa 42 menționate în cererea de înregistrare depusă de reclamant erau similare cu produsele din clasa 9 aflate sub incidența mărcii anterioare.
Această apreciere este contestată de reclamant pentru serviciile următoare: „servicii de consiliere în materie de software audiovizual și multimedia; furnizarea de motoare de căutare cu ajutorul cărora se pot obține informații prin intermediul unei rețele de comunicații; furnizarea de motoare de căutare cu ajutorul cărora se pot obține informații pe o rețea informatică mondială”.
Constatarea similitudinii realizată de camera de recurs este de asemenea criticată de reclamant pentru serviciile enumerate în continuare: „servicii de furnizor al aplicației pentru serviciul (ASP) care cuprinde un software utilizabil în legătură cu un serviciu de abonament muzical online, software cu ajutorul căruia utilizatorii pot să asculte și să programeze conținut muzical și legat de divertisment audio, video, textual și multimedia, și software care cuprinde înregistrări muzicale sonore, conținut legat de divertisment audio, video, textual și multimedia; furnizarea utilizării temporare a unui software care nu poate fi descărcat online cu ajutorul căruia utilizatorii pot programa conținut audio, video, textual și alte conținuturi multimedia, inclusiv muzică, concerte, programe video, radio, televiziune, actualități, sport, jocuri, manifestări culturale, și programe legate de divertisment; punere la dispoziție a unor infrastructuri online, prin intermediul unei rețele informatice mondiale, pentru a permite utilizatorilor să programeze planificarea conținutului audio, video, textual și a altor conținuturi multimedia, inclusiv muzică, concerte, programe video, radio, televiziune, știri, sport, jocuri, manifestări culturale, și programe legate de divertisment atunci când vor fi difuzate”.
Potrivit reclamantului, aceste servicii nu sunt complementare față de sau similare cu software‑urile care au funcții industriale și sunt vândute sub marca anterioară, întrucât primele nu pot fi utilizate, spre deosebire de ultimele, decât de un singur utilizator final la un anumit moment.
În această privință, trebuie precizat că, după cum a considerat camera de recurs, prima serie de servicii, vizate la punctul 62 de mai sus, se află într‑un raport de complementaritate cu produsele desemnate de marca anterioară și pentru care a fost stabilită utilizarea serioasă.
Astfel, complementaritatea rezultă din faptul că produsele desemnate de marca anterioară necesită, pentru utilizarea lor, recurgerea la „software” și la „aplicații” care sunt menționate de camera de recurs. În același mod, respectivele „software” și „aplicații” nu pot fi furnizate utilizatorilor în lipsa unor produse cu ajutorul cărora pot fi utilizate, produse printre care figurează sistemele de supraveghere și control comercializate de intervenientă sub marca anterioară, a cărei utilizare a fost stabilită.
Această apreciere nu este afectată de utilizarea produselor vizate de marca anterioară în procese industriale din moment ce acest din urmă termen înseamnă numai că, atunci când sunt utilizate într‑un cadru industrial, produsele de supraveghere și control desemnate de această marcă pot avea ca destinatari un număr semnificativ de utilizatori și pot să se insereze într‑o dinamică analogă celei ce caracterizează producția de serie.
Or, existența unui asemenea raport între aceste produse vândute sub marca anterioară și serviciile desemnate de marca contestată nu împiedică posibila lor similitudine, dat fiind că, potrivit jurisprudenței, similitudinea trebuie apreciată ținând seama de toți factorii pertinenți ce caracterizează raportul dintre produsele și serviciile în cauză, inclusiv natura, destinația, utilizarea acestora, precum și caracterul lor concurent sau complementar [a se vedea Hotărârea din 11 iulie 2007, El Corte Inglés/OAPI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños),
T‑443/05
,
EU:T:2007:219
, punctul
și jurisprudența citată].
Astfel, complementaritatea care există între produse și servicii, în special împrejurarea că unele sunt utilizate în combinație sau împreună cu celelalte, poate suscita, în cadrul publicului relevant, percepția că aceste produse și aceste servicii sunt similare.
În speță, constatarea similarității întemeiate pe complementaritate, care a fost realizată de camera de recurs, trebuie validată având în vedere caracterul complex al produselor și serviciilor în cauză, în special dificultatea, chiar pentru un public specializat, de a separa ceea ce ține de hardware și ceea ce ține de software sau de aplicație, și unele, și celelalte trebuind să funcționeze simultan.
În ceea ce privește cea de a doua serie de servicii, vizate la punctul 63 de mai sus, ele pot fi considerate ca fiind similare chiar dacă gradul de similitudine cu produsele desemnate de marca anterioară este slab, astfel cum a decis camera de recurs, în măsura în care aceste servicii pot fi furnizate de aceleași întreprinderi și sunt destinate aceluiași public.
Pentru aceste motive, camera de recurs era îndreptățită să considere că serviciile în cauză erau similare cu produsele aflate sub incidența mărcii anterioare și în privința cărora utilizarea serioasă a fost stabilită.
–
Cu privire la a doua obiecție, referitoare la aprecierea identității sau a similitudinii produselor din clasa 9 aflate sub incidența mărcii anterioare și a produselor din clasa 9 desemnate de marca contestată
În ceea ce privește compararea produselor care fac parte din clasa 9, camera de recurs a considerat, în decizia atacată, că produsele următoare, care sunt desemnate de marca contestată, erau identice cu produsele aflate sub incidența mărcii anterioare: „hardware și software; software și firmware, și anume programe pentru sisteme de operare, programe pentru sincronizarea datelor și instrumente pentru programe de dezvoltare a aplicațiilor pentru calculatoare personale și pentru laptopuri; software pentru recunoașterea caracterelor, software de gestionare telefonică, software pentru telefoane mobile; hardware și software pentru recuperarea informațiilor bazate pe telefonie; software pentru reorientarea mesajelor; programe de calculator preînregistrate pentru gestionarea informațiilor personale; software pentru gestionarea bazelor de date; software pentru mesagerie și pentru corespondență electronică; software pentru sincronizarea bazelor de date; programe de calculator pentru acces la bazele de date online și pentru navigare și căutare în bazele de date online; hardware și software care permit stabilirea unei comunicații telefonice integrate cu rețele informatice de informare mondiale”.
Pe de altă parte, camera de recurs a constatat că alte produse, identificate în continuare și care fac parte de asemenea din clasa 9, erau similare cu produsele care fac parte din clasa 9 aflate sub incidența mărcii anterioare: „dispozitive electronice digitale portabile și mobile pentru emisia și recepția de apeluri telefonice, faxuri, corespondență electronică, conținuturi video, mesagerie instantanee, muzică, conținuturi audiovizuale și multimedia și alte date digitale; playere MP3 și alte playere audio și video digitale; laptopuri, PDA‑uri, organizatoare electronice, blocnotesuri electronice; suporturi de date magnetice; telefoane, telefoane mobile, videofoane, aparate fotografice; receptoare radio; emițătoare radio; camere video cu înregistrare; piese și accesorii pentru dispozitive electronice digitale portabile și mobile; piese și accesorii pentru telefoane mobile; manuale de utilizare în format care poate fi decodat electronic, în mod automat sau pe calculator pentru a fi utilizate cu și vândute împreună cu toate produsele citate anterior; piese și părți constitutive ale tuturor produselor citate anterior, cu excepția aparatelor și a instrumentelor de selecționare a programelor de televiziune și a altor programe, și cu excepția expresă a tuturor categoriilor de produse utilizate în raport cu vehiculele militare și vehiculele de teren (militare sau de altă natură) și a tuturor categoriilor de produse utilizate în scopuri militare; cu excepția expresă a sistemelor de supraveghere și control și a sistemelor pentru prelucrarea datelor destinate supravegherii și controlului”.
Cu privire la aceste diferite produse, reclamantul susține, cu titlu principal, că respectiva cameră de recurs nu a ținut seama de această limitare atunci când a procedat la compararea acestor produse în decizia atacată. Or, această limitare ar exclude orice identitate și orice similitudine a produselor desemnate de marca contestată cu produsele aflate sub incidența mărcii anterioare.
În subsidiar, reclamantul contestă analiza realizată de camera de recurs pentru a concluziona în sensul identității și, respectiv, al similitudinii produselor în cauză.
EUIPO și intervenienta resping argumentația reclamantului.
În această privință, trebuie amintit că, potrivit articolului 26 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 31 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul 2017/1001], cererile care vizează obținerea înregistrării mărcilor Uniunii Europene conțin lista produselor sau serviciilor pentru care se cere înregistrarea.
Pe de altă parte, potrivit articolului 43 alineatul (1) din Regulamentul nr. 207/2009 [devenit articolul 49 alineatul (1) din Regulamentul 2017/1001], solicitantul poate să își retragă oricând cererea de înregistrare a mărcii Uniunii Europene sau să restrângă lista produselor sau serviciilor pe care aceasta le conține.
În speță, după cum s‑a precizat la punctul 9 de mai sus, reclamantul a introdus limitarea în cursul procedurii de declarare a nulității desfășurate în fața diviziei de anulare.
Ca urmare a acestei limitări, lista produselor din clasa 9 desemnate de marca contestată se termină cu o parte de frază în care se arată că este înțeleasă „cu excepția expresă a sistemelor de supraveghere și control și a sistemelor pentru prelucrarea datelor destinate supravegherii și controlului”.
Dincolo de simpla menționare a limitării la punctele 30 și 35 din decizia atacată în raport cu anumite produse fără vreo altă indicație, precizare sau justificare, din această decizie nu reiese că limitarea respectivă a făcut în mod expres obiectul unei analize speciale, de către camera de recurs, în cadrul aprecierilor sale privind identitatea sau similitudinea produselor din clasa 9 aflate sub incidența mărcilor în conflict.
Or, potrivit jurisprudenței, a ține seama de o astfel de limitare în cursul procedurii administrative poate conduce la situația în care, în funcție de împrejurările din speță, produse care ar fi fost anterior considerate identice să nu mai fie considerate decât similare [a se vedea în acest sens Hotărârea din 30 septembrie 2015, Gat Microencapsulation/OAPI – BASF (KARIS),
T‑720/13
, nepublicată,
EU:T:2015:735
, punctul
], cu consecința, în cazul identității dintre mărcile în conflict, că, de la caz la caz, dispoziția aplicabilă nu mai este articolul 8 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul nr. 207/2009, ci articolul 8 alineatul (1) litera (b) din același regulament.
În aceste condiții, este necesar să se considere că respectiva cameră de recurs a săvârșit o eroare care a putut afecta aprecierile pe care le‑a realizat cu privire la identitatea sau la similitudinea produselor din clasa 9 aflate sub incidența mărcilor în conflict.
Din moment ce eroarea astfel săvârșită de camera de recurs a putut influența în mod hotărâtor conținutul deciziei atacate în măsura în care privea cererea de înregistrare a mărcii contestate pentru produse din clasa 9, această eroare trebuie să conducă la anularea deciziei atacate, în ceea ce privește aprecierea realizată referitor la produsele care fac parte din această clasă [a se vedea în acest sens Hotărârea din 9 martie 2012, Colas/OAPI – García‑Teresa Gárate et Bouffard Vicente (BASE‑SEAL),
T‑172/10
, nepublicată,
EU:T:2012:119
, punctul
și jurisprudența citată].
În observațiile lor scrise, EUIPO și intervenienta au solicitat în esență Tribunalului să modifice decizia atacată în cazul în care ar aprecia că este afectată de o eroare în ceea ce privește examinarea limitării.
În această privință, trebuie arătat că, potrivit jurisprudenței, Tribunalul dispune de competență de modificare, însă exercitarea acestei competențe se limitează la situațiile în care, după ce a controlat aprecierea făcută de camera de recurs, este în măsură să determine, pe baza elementelor de fapt și de drept astfel cum sunt stabilite, care este decizia pe care camera de recurs era obligată să o adopte. Tribunalul nu poate substitui aprecierea camerei de recurs cu propria apreciere și nici nu poate proceda la o apreciere cu privire la care camera de recurs respectivă nu s‑a pronunțat încă (a se vedea în acest sens Hotărârea din 5 iulie 2011, Edwin/OAPI,
C‑263/09 P
,
EU:C:2011:452
, punctul
).
În împrejurările din speță, Tribunalul nu ar putea exercita această competență de modificare fără a depăși limitele care îi sunt impuse de jurisprudență, din moment ce camera de recurs nu s‑a pronunțat, în decizia atacată, cu privire la domeniul de aplicare și la consecințele care trebuie deduse din limitare în ceea ce privește aprecierea identității sau a similitudinii produselor din clasa 9 aflate sub incidența mărcilor în conflict, astfel încât Tribunalul nu are la dispoziție, în această privință, o apreciere pe care, conform jurisprudenței, să o poată controla, precum și, dacă este cazul, să o modifice.
În aceste condiții, trebuie să se primească a doua obiecție a celui de al treilea motiv, să se anuleze decizia atacată, în măsura în care privește cererea de înregistrare a mărcii contestate pentru produsele din clasa 9, și, după cum a sugerat în cele din urmă EUIPO în ședință, să trimită cauza în fața camerei de recurs pentru ca aceasta să se pronunțe din nou asupra acestei părți a cererii.
În schimb, în condițiile în care, pe de o parte, camera de recurs era îndreptățită să considere că serviciile din clasa 42 aflate sub incidența mărcii contestate erau similare produselor din clasa 9 aflate sub incidența mărcii anterioare pentru care a fost stabilită utilizarea serioasă (a se vedea punctul 72 de mai sus) și în care, pe de altă parte, aprecierea globală a riscului de confuzie realizată de cameră, care nu a fost contestată expres de reclamant, poate fi validată de Tribunal ca întemeiată, este necesar să se respingă prezenta acțiune, în măsura în care privește cererea de înregistrare a mărcii contestate pentru serviciile din clasa 42.
Cu privire la cheltuielile de judecată
În cererea introductivă, reclamantul a solicitat ca EUIPO, precum și, dacă va fi cazul, intervenienta să fie obligate la plata cheltuielilor de judecată.
Potrivit articolului 134 alineatul (3) din Regulamentul de procedură al Tribunalului, în cazul în care părțile cad, fiecare, în pretenții cu privire la unul sau mai multe capete de cerere, fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată. Totuși, în cazul în care împrejurările cauzei justifică acest lucru, Tribunalul poate decide ca, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, o parte să suporte o fracțiune din cheltuielile de judecată efectuate de cealaltă parte. În speță, trebuie ca EUIPO să fie obligat să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, o treime din cheltuielile de judecată ale reclamantului.
În temeiul articolului 138 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, Tribunalul poate decide ca un intervenient să suporte propriile cheltuieli de judecată. În speță, intervenienta, care a intervenit în susținerea EUIPO, suportă propriile cheltuieli de judecată.
În ceea ce privește cererea reclamantului referitoare la cheltuielile efectuate în procedura desfășurată în fața camerei de recurs, este de competența camerei de recurs să statueze, în lumina prezentei hotărâri, cu privire la cheltuielile aferente acestei proceduri [Hotărârea din 4 octombrie 2017, Gappol Marzena Porczyńska/EUIPO – Gap (ITM) (GAPPOL),
T‑411/15
, nepublicată,
EU:T:2017:689
, punctul
].

Pentru aceste motive,
TRIBUNALUL (Camera întâi)
declară și hotărăște;

1)
Anulează Decizia Camerei a doua de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) din 17 iulie 2015 (cauza R 1135/2014‑2) în ceea ce privește produsele desemnate de marca contestată care aparțin clasei 9.

2)
Respinge în rest acțiunea.

3)
EUIPO suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și o treime din cele efectuate de domnul Xabier Uribe‑Etxebarría Jiménez.

4)
Domnul Uribe‑Etxebarría Jiménez suportă două treimi din propriile cheltuieli de judecată.

5)
Núcleo de comunicaciones y control, SL, suportă propriile cheltuieli de judecată.

Pelikánová
Nihoul
Svenningsen
Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 29 mai 2018.
Semnături
(
*1
)	Limba de procedură: spaniola.