CELEX: 62021TJ0222
Marca de la Unión Europea
Procedimiento de nulidad
Marca figurativa de la Unión Shoppi
Marca denominativa anterior de la Unión SHOPIFY
Motivo de denegación relativo
Inexistencia de riesgo de confusión
Artículos 8, apartado 1, letra b), y 53, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n.o 207/2009 [actualmente artículos 8, apartado 1, letra b), y 60, apartado 1, letra a), del Reglamento (UE) 2017/1001]
Falta de un elevado carácter distintivo de la marca anterior
Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión y del Euratom (Brexit)

)
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omissis
]
Fundamentos de Derecho
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omissis
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Sobre el carácter distintivo incrementado por el uso de la marca anterior
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omissis
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En primer lugar, por lo que respecta a las pruebas relativas al territorio del Reino Unido, en los apartados 71 a 74 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que el 1 de febrero de 2020, el Reino Unido se había retirado de la Unión en virtud del artículo 50 TUE y se había convertido en un tercer país. Si bien el Derecho de la Unión seguía aplicándose al Reino Unido y en su territorio durante un período transitorio, este período transitorio finalizó el 31 de diciembre de 2020, de conformidad con los artículos 126 y 127 del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (
DO 2020, L 29, p. 7
; en lo sucesivo, «Acuerdo de retirada»). A partir del 1 de enero de 2021, la legislación de la Unión en materia de marcas dejó de ser aplicable al Reino Unido y en su territorio, a menos que en el Acuerdo de retirada se disponga expresamente que se seguirá aplicando. La Sala de Recurso se refirió también al punto 2 de la Comunicación n.
o
2/20 del director ejecutivo de la EUIPO, de 10 de septiembre de 2020, relativa al impacto de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea en determinados aspectos de la práctica de la EUIPO.
La Sala de Recurso dedujo de ello que las pruebas relativas al renombre o al elevado carácter distintivo con respecto al Reino Unido dejaron de sustentar o de contribuir a la protección de una marca de la Unión a partir del 1 de enero de 2021, incluso si tales pruebas fueran anteriores al 1 de enero de 2021. En efecto, tal marca debía gozar de notoriedad o tener un elevado carácter distintivo «en la Unión» en el momento en que se tomó la decisión (véase también el punto 15 de la Comunicación n.
o
2/20, en lo que respecta al renombre). Por lo tanto, en la medida en que la recurrente insistió en el elevado carácter distintivo de la marca anterior en el Reino Unido, la Sala de Recurso estimó que esa prueba carecía de pertinencia a efectos del procedimiento incoado ante ella.
La recurrente sostiene que, si bien el momento en el que debe apreciarse el carácter distintivo incrementado por el uso es el de la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida, a saber, el 8 de mayo de 2017, el Reino Unido era todavía miembro de la Unión en ese momento y, por tanto, debían tenerse en cuenta las pruebas relativas a dicho territorio. En la vista, la recurrente invocó también la sentencia de 16 de marzo de 2022, Nowhere/EUIPO — Ye (APE TEES) (
T‑281/21
, recurrida en casación,
EU:T:2022:139
).
A este respecto, procede recordar que el Acuerdo de retirada, adoptado el 17 de octubre de 2019 y que entró en vigor el 1 de febrero de 2020, establece un período transitorio del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2020 (en lo sucesivo, «período transitorio»). Tras la expiración de este período transitorio, la retirada del Reino Unido de la Unión, comúnmente denominada «Brexit», produce plenos efectos.
El artículo 127 del Acuerdo de retirada establece que, salvo disposición en contrario, durante el período transitorio, el Derecho de la Unión seguirá siendo aplicable en el Reino Unido [sentencia de 23 de septiembre de 2020, Bauer Radio/EUIPO — Weinstein (MUSIKISS),
T‑421/18
,
EU:T:2020:433
, apartado
].
A sensu contrario
, como señaló la Sala de Recurso, a partir del 1 de enero de 2021, la legislación de la Unión en materia de marcas ya no es aplicable al Reino Unido ni en su territorio, a menos que en el Acuerdo de retirada se disponga expresamente que se seguirá aplicando.
En el caso de autos, consta que la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida es el 8 de mayo de 2017, es decir, antes de la expiración del período transitorio, y que la fecha de adopción de la resolución impugnada es el 18 de febrero de 2021, es decir, después de la expiración del período transitorio. Este contexto fáctico se distingue claramente del supuesto en el que la fecha de la resolución impugnada fuera anterior a dicha expiración [véase, en este sentido, la sentencia de 6 de octubre de 2021, Indo European Foods/EUIPO — Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice),
T‑342/20
, recurrida en casación,
EU:T:2021:651
, apartado
].
De la jurisprudencia del Tribunal se desprende que, en el marco de un procedimiento de nulidad, el titular de un derecho de propiedad industrial anterior, en particular una marca anterior, debe acreditar que puede prohibir el uso de la marca de la Unión controvertida no solo en la fecha de presentación de la solicitud o de prioridad de esa marca, sino también en la fecha en la que se pronuncia la EUIPO sobre la solicitud de nulidad [véase, en este sentido, la sentencia de 2 de junio de 2021, Style & Taste/EUIPO — The Polo/Lauren Company (Representación de un jugador de polo),
T‑169/19
,
EU:T:2021:318
, apartados
y
]. Lo mismo sucede,
a fortiori
, en el marco de un procedimiento de oposición [sentencia de 14 de febrero de 2019, Beko/EUIPO — ACER (ALTUS),
T‑162/18
, no publicada,
EU:T:2019:87
, apartados
a
].
De ello se deduce, en esencia, que, para que las pruebas del carácter distintivo incrementado por el uso de la marca anterior en el Reino Unido sean pertinentes para la solicitud de nulidad de la marca controvertida, es preciso que dicho uso siga siendo oponible en la fecha en la que la EUIPO se pronuncia sobre la solicitud de nulidad.
Pues bien, en el caso de autos, la fecha de la resolución impugnada, el 18 de febrero de 2021, es posterior a la expiración del período transitorio.
Por lo tanto, la Sala de Recurso estaba obligada a no tener en cuenta el uso de la marca anterior en el Reino Unido, que ya no era oponible a los coadyuvantes en la fecha de la resolución impugnada, y a rechazar las pruebas correspondientes.
Además, procede señalar, al igual que hace la EUIPO, que, habida cuenta del principio fundamental de territorialidad de los derechos de propiedad intelectual, enunciado en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento 2017/1001, tras la expiración del período transitorio, no puede surgir ningún conflicto en el Reino Unido entre la marca controvertida y la marca anterior, que ya no están protegidas en dicho territorio. En la fecha de la resolución impugnada, el público del Reino Unido ya no formaba parte del público de referencia de la Unión.
Por último, si bien es cierto que la fecha que debe tenerse en cuenta para evaluar el elevado carácter distintivo de la marca anterior es la fecha de presentación de la solicitud de la marca controvertida (véase la sentencia de 15 de octubre de 2020, athlon custom sportswear,
T‑349/19
, no publicada,
EU:T:2020:488
, apartado
y jurisprudencia citada), no es menos cierto que la exigencia de permanencia o de persistencia del derecho anterior a la fecha en que la EUIPO se pronuncia sobre la solicitud de nulidad constituye una cuestión de oponibilidad, previa a tal evaluación sobre el fondo.
[
omissis
]

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Novena)
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Condenar en costas a Shopify Inc.

Costeira
Kancheva
Zilgalvis
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 12 de octubre de 2022.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.
(
)	Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.