CELEX: 62015TJ0577
Marca de la Unión Europea
Procedimiento de nulidad
Marca denominativa de la Unión SHERPA
Marca denominativa nacional anterior SHERPA
Declaración de nulidad parcial
Objeto del litigio planteado ante la Sala de Recurso
Uso efectivo de la marca
Artículo 42, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º 207/2009 [actualmente artículo 47, apartado 2, del Reglamento (UE) 2017/1001]
Artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 60, apartado 2, letra a), del Reglamento 2017/1001]
Motivo de denegación relativo
Riesgo de confusión
Artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n.º 207/2009 [actualmente artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento 2017/1001]

Antecedentes del litigio
El 26 de mayo de 2011, el recurrente, el Sr. Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.
o
207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (
DO 2009, L 78, p. 1
), en su versión modificada [reemplazado por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (
DO 2017, L 154, p. 1
)].
La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo SHERPA.
Los productos y servicios para los que se solicitó el registro pertenecen, entre otras, a las clases 9 y 42 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada. En la solicitud de marca, estos productos y servicios correspondían, para cada una de estas clases, a la siguiente descripción:
–
Clase 9: «Dispositivos electrónicos digitales móviles y de mano para enviar y recibir llamadas telefónicas, faxes, correo electrónico, vídeo, mensajería instantánea, música, trabajos audiovisuales y otros multimedia y otros datos digitales; reproductores de MP3 y otros de audio y vídeo en formato digital; ordenadores portátiles, asistentes digitales personales, organizadores electrónicos, cuadernos electrónicos; soportes de datos magnéticos; teléfonos, teléfonos móviles, máquinas de juegos de ordenador, videoteléfonos, cámaras; receptores de radio; radiotransmisores; cámaras de vídeo;
hardware
y
software
para ordenadores;
software
y
firmware
, en concreto, programas de sistemas operativos, programas de sincronización de datos, y programas de herramientas de desarrollo para ordenadores personales y de mano;
software
para el reconocimiento de caracteres,
software
de gestión telefónica,
software
de telefonía móvil;
software
y
hardware
de recuperación de información basada en la telefonía;
software
para el redireccionamiento de mensajes;
software
de juegos para ordenadores; programas de ordenador pregrabados para la gestión de información personal;
software
para gestión de bases de datos; correo electrónico y programas de mensajería;
software
de sincronización de bases de datos; programas informáticos para el acceso, consulta y búsqueda de bases de datos en línea;
hardware
y
software
de ordenador para facilitar las comunicaciones telefónicas integradas con redes de información global informatizadas; partes y accesorios para dispositivos electrónicos digitales de mano y móviles; piezas y accesorios de teléfonos móviles; fundas para teléfonos móviles; estuches para teléfonos móviles; estuches de cuero o imitaciones de cuero para teléfonos móviles; fundas de tela o materias textiles para teléfonos móviles; pilas y baterías; baterías recargables; cargadores; cargadores de baterías eléctricas; auriculares; auriculares estéreo; auriculares que se insertan en las orejas; cajas estéreo; altavoces; altavoces de audio para la casa; aparatos personales de altavoces estereofónicos; micrófonos; equipos de sonido para automóviles; aparatos para conectar y cargar dispositivos electrónicos digitales portátiles y de mano; manuales de usuario en formato legible por medios electrónicos, legible por máquina o legible por ordenador para su uso con todos los productos mencionados y vendidos como una unidad con estos; partes y piezas para todos los productos mencionados, con excepción de los aparatos e instrumentos de selección de programas de televisión y otros programas, y con exclusión expresa de cualquier tipo de producto utilizado en relación con vehículos militares y vehículos todo terreno (militares o no) y cualquier tipo de producto con finalidad militar».
–
Clase 42: «Servicios científicos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores; servicios de consultas sobre multimedia y
software
audiovisual; servicios de motores de búsqueda para obtener datos a través de redes de comunicación; servicios de proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con
software
para su uso en conexión con servicios de suscripción a música en línea,
software
que permite al usuario reproducir y programar música y audio, vídeo, texto y contenidos multimedia relacionados con el esparcimiento y
software
con grabaciones sonoras musicales, audio, vídeo, texto y contenidos multimedia relacionados con el esparcimiento; facilitación de acceso temporal a
software
en línea no descargable que permite al usuario programar audio, vídeo, texto y otros contenidos multimedia, incluyendo música, conciertos, vídeos, radio, televisión, noticias, deportes, juegos, acontecimientos culturales y programas relacionados con el esparcimiento; prestación de servicios en línea, a través de una red informática global, que permitan al usuario la programación de audio, vídeo, texto y otros contenidos multimedia, incluyendo música, conciertos, vídeos, radio, televisión, noticias, deportes, juegos, acontecimientos culturales y programas de esparcimiento conforme sean emitidos; facilitación de motores de búsqueda informáticos para obtener datos en una red informática global; explotación de motores de búsqueda; servicios de consultas y apoyo informáticos para escanear información en discos informáticos, todos estos servicios de la clase 42 sin relación con la facilitación de accesos (
software
) a plataformas de negociación para la realización y ejecución de operaciones de valores mobiliarios y operaciones con otros instrumentos financieros negociables (excepto facilitación de accesos a Internet)».
La solicitud de registro fue publicada en el
Boletín de marcas comunitarias
n.
o
135/2011, de 20 de julio de 2011, y el signo denominativo SHERPA fue registrado como marca de la Unión el 27 de abril de 2012 con el número n.
o
10000339.
El 23 de noviembre de 2012, la coadyuvante, Núcleo de comunicaciones y control, S.L., presentó ante la EUIPO una solicitud de nulidad en virtud del artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento n.
o
207/2009 [actualmente artículo 60, apartado 1, letra a), del Reglamento n.
o
207/2009], en relación con el artículo 8, apartado 1, letras a) y b), de ese mismo Reglamento [actualmente artículo 8, apartado 1, letras a) y b) del Reglamento 2017/1001].
La solicitud de nulidad se refería a todos los productos y servicios designados por la marca controvertida y se basaba en la existencia de una marca anterior, a saber, la marca denominativa española SHERPA, que había sido registrada el 22 de marzo de 1999 con el número 2187342, para productos de la clase 9 correspondientes a la siguiente descripción: «Sistemas para el tratamiento de la información y especialmente sistemas de supervisión y control».
El recurrente solicitó ante la División de Anulación que la coadyuvante aportase la prueba del uso efectivo de la marca anterior. Esta solicitud se basaba en el artículo 57, apartados 2 y 3, del Reglamento n.
o
207/2009 [actualmente artículo 64, apartados 2 y 3, del Reglamento 2017/1001], en virtud del cual el titular de una marca de la Unión puede exigir la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la fecha de la solicitud de nulidad, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en el territorio en el que dicha marca está protegida.
A raíz de esta solicitud, la coadyuvante aportó una serie de documentos como prueba de ese uso efectivo.
El 31 de julio de 2013, el recurrente modificó su solicitud de marca e introdujo la limitación siguiente al final de la lista de productos de la clase 9 (en lo sucesivo, «limitación»): «con exclusión expresa de los sistemas de supervisión y control y sistemas para el tratamiento de la información destinados a la supervisión y control».
En sus observaciones de 11 de octubre de 2013, la coadyuvante indicó a la EUIPO que, a pesar de esta limitación, mantenía su solicitud de nulidad de la marca controvertida.
El 27 de febrero de 2014, la División de Anulación de la EUIPO dictó resolución estimando parcialmente la solicitud de nulidad formulada por la coadyuvante. En dicha resolución, la referida División consideró que las pruebas aportadas por la coadyuvante demostraban el uso de la marca anterior tan solo en lo que respecta a los sistemas para el tratamiento de la información y a los sistemas de supervisión y control para procesos industriales.
El 25 de abril de 2014, el recurrente interpuso recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Anulación al amparo de los artículos 58 a 64 del Reglamento n.
o
207/2009 [actualmente artículos 66 a 71 del Reglamento 2017/1001].
En el marco de dicho procedimiento, el recurrente presentó, el 27 de junio de 2014, un escrito en el que exponía los motivos de su recurso. Ese mismo día aportó a la EUIPO un segundo documento, titulado «Escrito complementario de los Motivos del Recurso». Ambos documentos fueron presentados antes de que hubiera finalizado el plazo establecido a tal efecto.
Mediante resolución de 17 de julio de 2015 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO desestimó el recurso. Al considerar que ninguna de las partes había manifestado su disconformidad con la apreciación de la prueba del uso efectivo de la marca anterior llevada a cabo por la División de Anulación, la Sala de Recurso limitó su examen al análisis de la aplicación del artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento n.
o
207/2009, en relación con el artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del mismo Reglamento.
En este contexto, la Sala de Recurso definió el público que debía tomarse en consideración para apreciar las marcas. Según dicha Sala, esta definición dependía de los productos y servicios en cuestión. Estimó que, para los productos de la clase 9, procedía tomar en consideración al público en general y al público especializado, mientras que, para los productos de la clase 42, solo debía tomarse en consideración al público especializado (apartado 26 de la resolución impugnada).
En lo que atañe a la comparación de los productos y servicios, la Sala de Recurso confirmó la apreciación efectuada por la División de Anulación según la cual algunos de los productos controvertidos comprendidos en la clase 9 eran idénticos a los productos designados por la marca anterior pertenecientes a la clase 9 (apartados 32, 33 y 34 de la resolución impugnada). Consideró además, al igual que la División de Anulación, que algunos de los otros productos amparados por la marca controvertida pertenecientes a la clase 9 y algunos servicios designados por esa misma marca comprendidos en la clase 42 eran similares a los productos designados por la marca anterior (apartados 31, 36 y 37 de la resolución impugnada).
En lo que concierne a la comparación de los signos, la Sala de Recurso suscribió la apreciación de la División de Anulación, que no había sido impugnada por las partes, y concluyó que eran idénticos (apartado 39 de la resolución impugnada).
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, la Sala de Recurso concluyó que existía una doble identidad, a saber, identidad de los signos e identidad de parte de los productos en conflicto. Estimó igualmente que existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto en lo que concierne a otra parte de los productos y servicios amparados por la marca controvertida, a los que consideró similares (apartados 40 a 47 de la resolución impugnada).
Pretensiones de las partes
El recurrente solicita al Tribunal que:
–
Anule la resolución impugnada.
–
Ordene a la EUIPO y, en su caso, a la parte coadyuvante, abonar las costas del procedimiento ante el Tribunal y las costas del recurso en que se haya incurrido ante la Sala de Recurso.
La EUIPO solicita al Tribunal que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas al recurrente.
La coadyuvante solicita al Tribunal que:
–
Desestime el recurso.
–
Confirme la resolución impugnada.
–
Condene en costas al recurrente.
Fundamentos de Derecho
Con carácter preliminar, procede señalar que, mediante su segunda pretensión, la coadyuvante solicita al Tribunal que dicte una sentencia confirmatoria de la resolución impugnada.
A este respecto, procede declarar que, habida cuenta de que «confirmar la resolución impugnada» equivale a desestimar el recurso, esta pretensión tiene esencialmente por objeto la desestimación del recurso y se confunde, así, con la primera pretensión de la coadyuvante [véase la sentencia de 11 de julio de 2017, Dogg Label/EUIPO — Chemoul (JAPRAG),
T‑406/16
, no publicada,
EU:T:2017:482
, apartado
y jurisprudencia citada].
Por su parte, el recurrente invoca, en apoyo de su recurso de anulación, tres motivos, basados, el primero, en la infracción de los artículos 63, apartado 1, 64, apartado 1, y 76, apartado 1, del Reglamento n.
o
207/2009 [actualmente artículos 70, apartado 1, 71, apartado 1, y 95, apartado 1, del Reglamento 2017/1001, respectivamente], el segundo, en la infracción del artículo 57, apartados 2 y 3, del Reglamento n.
o
207/2009, en relación con el artículo 42, apartados 2 y 3, de ese mismo Reglamento [actualmente artículo 47, apartados 2 y 3, del Reglamento 2017/1001], y de la regla 22 del Reglamento (CE) n.
o
2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) n.
o
40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (
DO 1995, L 303, p. 1
) [actualmente artículo 10 del Reglamento Delegado (UE) 2017/1430 de la Comisión, de 18 de mayo de 2017, que complementa el Reglamento n.
o
207/2009 y deroga los Reglamentos n.
o
2868/95 y (CE) n.
o
216/96 de la Comisión (
DO 2017, L 205, p. 1
)], y, el tercero, en la infracción del artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n.
o
207/2009.
Sobre el primer motivo, relativo a la negativa a examinar el uso efectivo de la marca anterior
Mediante su primer motivo, el recurrente reprocha a la Sala de Recurso no haber analizado el uso efectivo de la marca anterior, siendo así que, a su juicio, debería haberlo hecho en virtud de los artículos 63, apartado 1, 64, apartado 1, y 76, apartado 1, del Reglamento n.
o
207/2009.
Este motivo se fundamenta en dos consideraciones.
Sobre la primera consideración, relativa a la falta de examen del uso efectivo a pesar de que se había formulado una petición en este sentido
Mediante su primera consideración el recurrente sostiene que la Sala de Recurso debería haber examinado el uso efectivo, puesto que en el escrito en el que expuso los motivos del recurso le había pedido expresamente que procediera a tal examen.
La EUIPO y la coadyuvante cuestionan la procedencia de esta consideración.
Con carácter preliminar, procede recordar que, en la resolución impugnada, la Sala de Recurso no examinó la procedencia de la apreciación de la División de Anulación relativa a la prueba del uso efectivo de la marca anterior, al considerar que ninguna de las partes había cuestionado ante ella tal apreciación (véase el anterior apartado 14).
Por otro lado, es preciso señalar que el recurrente presentó ante la Sala de Recurso dos escritos en apoyo de su recurso.
En el primer escrito manifestó su conformidad con la apreciación del uso efectivo de la marca anterior llevada a cabo por la División de anulación.
En el segundo escrito, que se presentó con carácter «complementario», el recurrente indicó, en particular, que «interesa[ba] [a su] derecho que [la] Sala de [Recurso volviera] a examinar, como así le correspond[ía] la prueba de uso aportada por la [solicitante de la nulidad] respecto de su registro prioritario en el que basa[ba] la acción de nulidad, porque [confirmaría] que no se [había] acreditado un uso suficiente de la marca que [permitiera] sostener esta acción» y, «subsidiariamente, [confirmaría] que la marca solo se ha[bía] usado de forma muy limitada para un muy concreto producto que nada [tenía] que ver con el producto y los servicios que distinguen la marca [del recurrente]» (páginas 2 y 3 del segundo escrito).
Tras anunciar así su intención de criticar la apreciación del uso efectivo de la marca anterior llevada a cabo por la División de Anulación, el recurrente formuló además, en ese segundo escrito, distintas alegaciones dirigidas contra esta apreciación (páginas 3 a 8 del segundo escrito).
Basándose en estas alegaciones, el recurrente indicó que, a su juicio, «no [podía] concluirse que se [hubiera] acreditado el uso efectivo de la marca [anterior]» (página 8 del segundo escrito).
En primer lugar, de esta presentación se desprende, como indicó la EUIPO, que en su segundo escrito el recurrente adoptó, en lo que concierne a la cuestión del uso efectivo de la marca anterior, una posición contraria a la que había defendido, sobre esta misma cuestión, en su primer escrito, siendo así que ese segundo documento se había presentado como «complementario» del primero, adjetivo que indicaba a la EUIPO que la información aportada en el segundo escrito se limitaba a apoyar las posiciones defendidas en el primero.
En segundo lugar, consta que el «escrito complementario» aportado por el recurrente contiene dos pasajes mutuamente excluyentes, uno en el que rebate la apreciación realizada por la División de Anulación, y otro en el que la admite. En efecto, por un lado, el recurrente critica, en las páginas 2 a 8 de dicho escrito, la postura adoptada por la División de Anulación acerca del uso efectivo, como se ha puesto de relieve en los anteriores apartados 32 a 34. Por otro lado, en la página 8 del mismo escrito afirma que «tal como hemos indicado en nuestro escrito anterior coincidimos por lo tanto con la División de Anulación cuando afirma que “las pruebas de uso presentadas por la solicitante no demuestran que la marca ha sido utilizada para toda esa categoría amplia de productos, sino que muestran el uso de la marca anterior únicamente en relación con ‘sistemas para el tratamiento de la información y sistemas de supervisión y control en procesos industriales’”».
En tal situación, la Sala de Recurso se substituiría al recurrente si eligiese entre las posiciones contradictorias defendidas por este y determinase, mediante deducción, los motivos en que, a su juicio, se fundamenta la demanda. Según la jurisprudencia, es el recurrente quien ha de fijar el marco del litigio, formulando con precisión y coherencia sus pretensiones y los argumentos que esgrime. Por sí solos los documentos aportados por el recurrente deben permitir a la Sala de Recurso comprender por qué este le solicita que anule o modifique una resolución [véanse, en este sentido, las sentencias de 28 de abril de 2010, Claro/OAMI — Telefónica (Claro),
T‑225/09
, no publicada,
EU:T:2010:169
, apartado
, y de 16 de mayo de 2011, Atlas Transport/OAMI — Atlas Air (ATLAS),
T‑145/08
,
EU:T:2011:213
, apartado
].
En la vista celebrada ante el Tribunal, el recurrente indicó que el primer escrito contenía su argumentación principal, pero que debía considerarse que había adquirido carácter subsidiario a raíz de la presentación de su segundo escrito, puesto que, a pesar de haber sido presentado con carácter complementario, este segundo escrito había introducido una modificación importante en su defensa, pues un extremo que hasta entonces no había sido debatido pasó a ser el objeto central de las críticas formuladas por esa parte contra la resolución impugnada.
A este respecto, procede señalar que, como indicó la EUIPO en la vista, apoyada en este punto por la coadyuvante, de conformidad con la jurisprudencia citada en el anterior apartado 37, los escritos aportados por las partes ante la EUIPO deben ser comprensibles por sí solos. En el caso de autos, los documentos aportados por el recurrente no cumplían este requisito en el momento en que fueron presentados, como se ha indicado en los anteriores apartados 35 a 38.
En estas circunstancias, la Sala de Recurso pudo descartar fundadamente el escrito presentado por el recurrente en segundo lugar debido a la contradicción contenida en dicho documento y habida cuenta de que este escrito había sido presentado únicamente con carácter complementario, con lo que el recurrente había indicado que su argumentación principal se hallaba en el escrito presentado en primer lugar.
Por estas razones, procede desestimar la primera consideración del recurrente por carecer de fundamento.
Sobre la segunda consideración, relativa a la continuidad funcional entre los órganos de la EUIPO y al efecto devolutivo del recurso
Mediante su segunda consideración, el recurrente sostiene que la Sala de Recurso debería haber examinado el uso efectivo de la marca anterior sin que fuera necesario formular una petición en este sentido. Añade que este examen se impone, independientemente de que se haya presentado tal petición, debido al principio de continuidad funcional que existe entre los órganos de la EUIPO y al efecto devolutivo que se atribuye a la interposición de un recurso en este contexto. Del mencionado principio y del efecto devolutivo se deduce, según el recurrente, que las Salas de Recurso deben basar sus resoluciones en todos los elementos de hecho y de Derecho que las partes hayan alegado en el procedimiento ante la unidad que haya resuelto en primer lugar.
La EUIPO y la coadyuvante rebaten las alegaciones del recurrente.
A este respecto, es preciso señalar que, según la jurisprudencia, la petición de que se pruebe el uso efectivo de una marca anterior añade al procedimiento de nulidad la cuestión específica y previa del uso efectivo de la marca anterior, cuestión que, una vez planteada por el titular de la marca, debe resolverse antes de que se decida sobre la solicitud de nulidad propiamente dicha [sentencia de 13 de septiembre de 2010, Inditex/OAMI — Marín Díaz de Cerio (OFTEN),
T‑292/08
,
EU:T:2010:399
, apartado
].
Ese carácter específico y previo se deriva del hecho de que el análisis del uso efectivo permite determinar si, a los efectos del examen de la solicitud de nulidad, la marca anterior puede considerarse registrada para los productos o los servicios de que se trata. Así pues, este análisis no forma parte del examen de la solicitud de nulidad propiamente dicha, basada en la existencia de un riesgo de confusión con la marca anterior (véase, en este sentido, la sentencia de 13 de septiembre de 2010, OFTEN,
T‑292/08
,
EU:T:2010:399
, apartado
).
De ello se deduce que, cuando no se ha planteado específicamente ante la Sala de Recurso la cuestión del uso efectivo de la marca anterior, esta cuestión no constituye un punto de Derecho que deba ser necesariamente examinado por dicha Sala para resolver el litigio del que conoce. En tales circunstancias, ha de considerarse que la referida cuestión no forma parte del objeto del litigio sustanciado ante la Sala de Recurso [véase la sentencia de 12 de marzo de 2014, El Corte Inglés/OAMI — Technisynthese (BTS),
T‑592/10
, no publicada,
EU:T:2014:117
, apartado
y jurisprudencia citada].
De cuanto antecede resulta que, en contra de lo que afirma el recurrente, la continuidad funcional entre los órganos de la EUIPO y el efecto devolutivo de la interposición del recurso ante la Sala de Recurso no tienen como consecuencia que dicha Sala deba pronunciarse automáticamente sobre cuestiones relativas al uso efectivo de la marca anterior cuando la parte recurrente no le haya planteado expresamente tales cuestiones.
Por tanto, procede desestimar la segunda consideración del primer motivo así como, habida cuenta de la repuesta dada a la primera consideración, el primer motivo en su totalidad.
Sobre el segundo motivo, basado en la comisión de un error de apreciación al analizar las pruebas aportadas para demostrar el uso efectivo de la marca anterior
Mediante su segundo motivo, el recurrente aduce que la resolución dictada por la División de Anulación adolece de un error de apreciación en lo que concierne al uso anterior, lo que supone una infracción del artículo 42, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009 y de la regla 22 del Reglamento n.
o
2868/95. En respuesta a una pregunta formulada por el Tribunal en la vista, el recurrente precisó que este motivo se basa igualmente en la infracción del artículo 57, apartados 2 y 3, del Reglamento n.
o
207/2009, relativo a la presentación de pruebas del uso efectivo de la marca anterior en el ámbito de un procedimiento de nulidad.
En sus escritos, el recurrente precisa que este segundo motivo ha sido invocado con carácter subsidiario y que el Tribunal solo debe proceder a su examen en caso de que decida desestimar el primer motivo, analizado en los apartados anteriores. Dado que el primer motivo ha sido desestimado en el anterior apartado 48, procede examinar el segundo motivo. En el marco de este motivo subsidiario, el recurrente analiza varios documentos aportados por la coadyuvante durante el procedimiento sustanciado ante la División de Anulación y solicita al Tribunal que declare que esos documentos carecen de la fuerza probatoria requerida para demostrar el uso efectivo de la marca anterior.
La EUIPO y la coadyuvante ponen en tela de juicio la admisibilidad y la procedencia del presente motivo.
A este respecto, procede recordar que, según la jurisprudencia, el objeto de los recursos interpuestos ante el Tribunal en materia de marcas es controlar la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la EUIPO. En este contexto, el Tribunal no puede volver a examinar las circunstancias de hecho a la luz de los documentos presentados por primera vez ante él [véase la sentencia de 16 de abril de 2015, Matratzen Concord/OAMI — KBT (ARKTIS),
T‑258/13
, no publicada,
EU:T:2015:207
, apartado
y jurisprudencia citada].
En el caso de autos, consta que la Sala de Recurso no examinó de manera autónoma y completa los documentos aportados por la coadyuvante como prueba del uso efectivo de la marca anterior y que no estaba obligada a hacerlo, puesto que el recurrente no había formulado una petición clara en este sentido.
De cuanto antecede se deduce que, de conformidad con la jurisprudencia citada en el anterior apartado 52, el Tribunal no puede examinar los referidos documentos, y que procede, pues, desestimar el segundo motivo.
Sobre el tercer motivo, basado en la comisión de errores al apreciar la identidad o la similitud de los productos y servicios
Mediante su tercer motivo, basado en la infracción del artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento n.
o
207/2009, el recurrente reprocha a la Sala de Recurso haber incurrido en diversos errores al apreciar la identidad o la similitud existente entre los productos y servicios designados por las marcas en conflicto.
En sus escritos, el recurrente precisa que este motivo se invoca con carácter subsidiario de segundo grado para el hipotético caso de que la resolución impugnada no sea anulada por los motivos primero o segundo. Dado que estos motivos han sido desestimados, procede examinar este tercer motivo, analizando, con carácter preliminar, las consideraciones formuladas por la Sala de Recurso a propósito del público pertinente y de la comparación de los signos.
Sobre el público pertinente
Para apreciar el riego de confusión, debe tenerse en cuenta el consumidor medio de la categoría de productos considerada, teniendo presente, en primer término, que el consumidor medio está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz y, en segundo término, que su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [véase la sentencia de 13 de febrero de 2007, Mundipharma/OAMI — Altana Pharma (RESPICUR),
T‑256/04
,
EU:T:2007:46
, apartado
y jurisprudencia citada].
En el apartado 26 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso declaró que el público al que se destinaban los productos de la clase 9 incluía, por un lado, el público en general y, por otro, un público especializado, compuesto por clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos. En ese mismo apartado, señaló que los servicios de la clase 42 estaban dirigidos a un público con conocimientos científicos y técnicos, cuyo nivel de atención era más elevado. El Tribunal puede confirmar estas apreciaciones, dado que el recurrente no las ha impugnado y están fundadas.
Por otro lado, la Sala de Recurso declaró en el apartado 25 de la resolución impugnada que el territorio pertinente era el de la Unión Europea, extremo que no ha sido rebatido por el recurrente. En respuesta a una pregunta formulada en la vista, la EUIPO admitió que había incurrido en error al definir el territorio pertinente en esos términos, pero alegó que dicho error no afectaba a la legalidad de la resolución impugnada. El recurrente sostuvo que tal error podía influir en la apreciación de la similitud conceptual de las marcas en conflicto. A este respecto, procede señalar que, si bien la Sala de Recurso incurrió en error en la medida en que, al ser la marca anterior una marca española, el territorio pertinente era el de España, el error no afectó a la legalidad de la resolución impugnada. En efecto, el error en cuestión no pudo influir en la apreciación de la similitud visual, fonética, o incluso conceptual, de las marcas en conflicto, dado que estas son idénticas, ni en la apreciación de la similitud de los productos y servicios de que se trata, apreciación que consta que no puede depender del territorio pertinente, extremo que, por lo demás, no ha sido alegado en el caso de autos.
Sobre la comparación de los signos
En el caso de autos, la Sala de Recurso consideró, en el apartado 39 de la resolución impugnada, que, al estar compuestos exclusivamente por el término «sherpa», los signos en conflicto eran idénticos. Dado que esta apreciación resulta evidente y no ha sido rebatida por el recurrente, procede confirmar su validez.
Sobre la comparación de los productos y los servicios
–
Sobre la primera consideración, relativa a la apreciación de la similitud entre los productos pertenecientes a la clase 9 amparados por la marca anterior y los servicios de la clase 42 designados por la marca controvertida
En la resolución impugnada, la Sala de Recurso consideró que algunos servicios de la clase 42 mencionados en la solicitud de registro presentada por el recurrente eran similares a los productos pertenecientes a la clase 9 amparados por la marca anterior.
El recurrente pone en tela de juicio esta apreciación en lo que concierne a los servicios siguientes: «servicios de consultas sobre multimedia y
software
audiovisual; servicios de motores de búsqueda para obtener datos a través de redes de comunicación; facilitación de motores de búsqueda informáticos para obtener datos en una red informática global».
El recurrente critica igualmente la apreciación de la existencia de similitud efectuada por la Sala de Recurso en lo que concierne a los servicios enumerados a continuación: «servicios de proveedor de servicios de aplicaciones (ASP) con
software
para su uso en conexión con servicios de suscripción a música en línea,
software
que permite al usuario reproducir y programar música y audio, vídeo, texto y contenidos multimedia relacionados con el esparcimiento y
software
con grabaciones sonoras musicales, audio, vídeo, texto y contenidos multimedia relacionados con el esparcimiento; facilitación de acceso temporal a
software
en línea no descargable que permite al usuario programar audio, vídeo, texto y otros contenidos multimedia, incluyendo música, conciertos, vídeos, radio, televisión, noticias, deportes, juegos, acontecimientos culturales y programas relacionados con el esparcimiento; prestación de servicios en línea, a través de una red informática global, que permitan al usuario la programación de audio, vídeo, texto y otros contenidos multimedia, incluyendo música, conciertos, vídeos, radio, televisión, noticias, deportes, juegos, acontecimientos culturales y programas de esparcimiento conforme sean emitidos».
Según el recurrente, no existe ninguna similitud ni ninguna complementariedad entre estos servicios y los programas de ordenador con fines industriales vendidos bajo la marca anterior, puesto que, a diferencia de estos últimos, los primeros solo pueden ser utilizados por un usuario final único.
A este respecto, procede señalar que, tal como consideró la Sala de Recurso, la primera serie de servicios mencionados en el anterior apartado 62 tiene una relación de complementariedad con los productos designados por la marca anterior respecto de los que se ha demostrado un uso efectivo.
En efecto, la complementariedad se deriva del hecho de que los productos designados por la marca anterior requieren, para su uso, la utilización de «
software
» y de «aplicaciones», a los cuales hace referencia la Sala de Recurso. Del mismo modo, no sería posible proporcionar a los usuarios ese «
software
» y esas «aplicaciones» sin los productos que permiten su uso, entre los cuales figuran los sistemas de supervisión y control comercializados por la sociedad coadyuvante al amparo de la marca anterior cuyo uso ha quedado demostrado.
No afecta a esta apreciación el uso de los productos designados por la marca anterior en procesos industriales, dado que este último término tan solo significa que, cuando se utilizan en un ámbito industrial, los productos de supervisión y control designados por la marca anterior pueden tener como destinatarios a un número significativo de usuarios e integrarse en una dinámica análoga a la que caracteriza la producción en serie.
Pues bien, la existencia de tal relación de complementariedad entre esos productos vendidos con la marca anterior y los servicios designados por la marca controvertida no obsta a su posible similitud, toda vez que, según la jurisprudencia, la similitud debe apreciarse teniendo en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación existente entre los productos y los servicios de que se trata, incluyendo su naturaleza, destino y utilización, así como su carácter competidor o complementario [véase la sentencia de 11 de julio de 2007, El Corte Inglés/OAMI — Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños),
T‑443/05
,
EU:T:2007:219
, apartado
y jurisprudencia citada].
Así pues, la complementariedad existente entre productos y servicios, y, en particular, el hecho de que los unos se utilicen en combinación o en asociación con los otros, puede hacer que el público pertinente perciba que tales productos y servicios son similares.
En el caso de autos, debe considerarse fundada la apreciación de la similitud basada en la complementariedad llevada a cabo por la Sala de Recurso, habida cuenta de la complejidad de los productos y servicios de que se trata, y, en particular, de la dificultad, incluso para un público especializado, de distinguir entre el ámbito del
hardware
y el ámbito de los programas o aplicaciones, dado que los productos y servicios de uno y otro ámbito han de funcionar conjuntamente.
En lo que atañe a la segunda serie de servicios, mencionados en el anterior apartado 63, tales servicios pueden considerarse similares a pesar de que su grado de similitud con los productos designados por la marca anterior sea escaso, como declaró la Sala de Recurso, puesto que dichos servicios pueden ser ofrecidos por las mismas empresas y están destinados al mismo público.
Por estas razones, la Sala de Recurso consideró fundadamente que los servicios de que se trata eran similares a los productos amparados por la marca anterior en relación con los cuales ha quedado demostrado el uso efectivo.
–
Sobre la segunda consideración, relativa a la apreciación de la identidad o la similitud entre los productos pertenecientes a la clase 9 amparados por la marca anterior y los productos de la clase 9 designados por la marca controvertida
En lo que respecta a la comparación de los productos pertenecientes a la clase 9, la Sala de Recurso consideró, en la resolución impugnada, que los productos siguientes, designados por la marca controvertida, eran idénticos a los productos amparados por la marca anterior: «
hardware
y
software
para ordenadores;
software
y
firmware
, en concreto, programas de sistemas operativos, programas de sincronización de datos, y programas de herramientas de desarrollo para ordenadores personales y de mano;
software
para el reconocimiento de caracteres,
software
de gestión telefónica,
software
de telefonía móvil;
software
y
hardware
de recuperación de información basada en la telefonía;
software
para el redireccionamiento de mensajes; programas de ordenador pregrabados para la gestión de información personal;
software
para gestión de bases de datos; correo electrónico y programas de mensajería;
software
de sincronización de bases de datos; programas informáticos para el acceso, consulta y búsqueda de bases de datos en línea;
hardware
y
software
de ordenador para facilitar las comunicaciones telefónicas integradas con redes de información global informatizadas».
Por otra parte, la Sala de Recurso consideró que otros productos, enumerados a continuación y que también pertenecen a la clase 9, eran similares a los productos de la clase 9 amparados por la marca anterior: «dispositivos electrónicos digitales móviles y de mano para enviar y recibir llamadas telefónicas, faxes, correo electrónico, vídeo, mensajería instantánea, música, trabajos audiovisuales y otros multimedia y otros datos digitales; reproductores de MP3 y otros de audio y vídeo en formato digital; ordenadores portátiles, asistentes digitales personales, organizadores electrónicos, cuadernos electrónicos; soportes de datos magnéticos; teléfonos, teléfonos móviles, videoteléfonos, cámaras; receptores de radio; radiotransmisores; cámaras de vídeo; partes y accesorios para dispositivos electrónicos digitales de mano y móviles; piezas y accesorios de teléfonos móviles; manuales de usuario en formato legible por medios electrónicos, legible por máquina o legible por ordenador para su uso con todos los productos mencionados y vendidos como una unidad con estos; partes y piezas para todos los productos mencionados, con excepción de los aparatos e instrumentos de selección de programas de televisión y otros programas, y con exclusión expresa de cualquier tipo de producto utilizado en relación con vehículos militares y vehículos todo terreno (militares o no) y cualquier tipo de producto con finalidad militar; con exclusión expresa de los sistemas de supervisión y control y sistemas para el tratamiento de la información destinados a la supervisión y control».
A propósito de estos diferentes productos, el recurrente alega, con carácter principal, que, al proceder a la comparación de tales productos en la resolución impugnada, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta la limitación que el propio interesado había introducido. Pues bien, a su juicio, esta limitación excluye plenamente la identidad y toda similitud de los productos designados por la marca controvertida con los productos amparados por la marca anterior.
Con carácter subsidiario, el recurrente cuestiona el análisis llevado a cabo por la Sala de Recurso para concluir que existía identidad y similitud entre los productos en cuestión.
La EUIPO y la coadyuvante refutan la argumentación del recurrente.
A este respecto, procede recordar que, en virtud del artículo 26, apartado 1, letra c), del Reglamento n.
o
207/2009 [actualmente artículo 31, apartado 1, letra c), del Reglamento 2017/1001], las solicitudes de registro de marcas de la Unión deberán contener la lista de productos o de servicios para los que se solicite el registro.
Por otro lado, a tenor del artículo 43, apartado 1, del Reglamento n.
o
207/2009 [actualmente artículo 49, apartado 1, del Reglamento 2017/1001], el solicitante podrá en todo momento retirar su solicitud de marca de la Unión o limitar la lista de los productos o servicios que aquella contenga.
En el caso de autos, tal y como se ha indicado en el anterior apartado 9, el recurrente introdujo una limitación durante el procedimiento de nulidad sustanciado ante la División de Anulación.
A raíz de esta limitación, la lista de productos pertenecientes a la clase 9 designados por la marca controvertida termina con un inciso mediante el cual se indica que la lista se entenderá «con exclusión expresa de los sistemas de supervisión y control y sistemas para el tratamiento de la información destinados a la supervisión y control».
De la resolución impugnada no se desprende que la Sala de Recurso haya procedido a un examen particular de dicha limitación en el marco de sus apreciaciones acerca de la identidad o la similitud de los productos pertenecientes a la clase 9 amparados por las marcas en conflicto, más allá de la mera mención de la limitación en los apartados 30 y 35 de la resolución impugnada en relación con algunos productos, sin aportar mayores indicaciones, precisiones o justificaciones.
Pues bien, según la jurisprudencia, la consideración de tal limitación durante el procedimiento administrativo puede tener como consecuencia, en función de las circunstancias del caso concreto, que productos que en un primer momento podrían haberse considerado idénticos, posteriormente solo puedan considerarse similares [véase, en este sentido, la sentencia de 30 de septiembre de 2015, Gat Microencapsulation/OAMI — BASF (KARIS),
T‑720/13
, no publicada,
EU:T:2015:735
, apartado
], lo que, en caso de identidad de las marcas en conflicto, puede suponer que el precepto aplicable ya no sea la letra a) del artículo 8, apartado 1, del Reglamento n.
o
207/2009, sino la letra b) de esa misma disposición.
En estas circunstancias, procede considerar que la Sala de Recurso incurrió en un error que pudo viciar sus apreciaciones acerca de la identidad o la similitud de los productos de la clase 9 amparados por las marcas en conflicto.
Dado que el error cometido por la Sala de Recurso pudo influir de manera determinante en el contenido de la resolución impugnada en la medida en que esta resolución se refería a la solicitud de registro de la marca controvertida para los productos pertenecientes a la clase 9, debe anularse la resolución impugnada en lo que respecta a la apreciación realizada a propósito de los productos pertenecientes a la referida clase 9 [véase, en este sentido, la sentencia de 9 de marzo de 2012, Colas/OAMI — García-Teresa Gárate y Bouffard Vicente (BASE-SEAL),
T‑172/10
, no publicada,
EU:T:2012:119
, apartado
y jurisprudencia citada].
En sus escritos, la EUIPO y la coadyuvante solicitan esencialmente al Tribunal que modifique la resolución impugnada en caso de que estime que esta adolece de un error en lo que respecta al examen de la limitación.
A este respecto procede señalar que, según la jurisprudencia, el Tribunal dispone de una facultad de modificación, pero el ejercicio de esta facultad se circunscribe a las situaciones en las que el Tribunal, tras controlar la apreciación efectuada por la Sala de Recurso, está en condiciones de determinar, sobre la base de los elementos de hecho y de Derecho tal como han sido establecidos, la resolución que la Sala de Recurso tenía la obligación de adoptar. El Tribunal no puede sustituir la apreciación de la Sala de Recurso por la suya propia y tampoco puede proceder a una apreciación sobre la que dicha Sala todavía no se ha pronunciado (véase, en este sentido, la sentencia de 5 de julio de 2011, Edwin/OAMI,
C‑263/09 P
,
EU:C:2011:452
, apartado
).
En las circunstancias del caso de autos, el Tribunal no puede ejercer esa facultad de modificación sin sobrepasar los límites que le impone la jurisprudencia, ya que la Sala de Recurso no se pronunció en la resolución impugnada sobre el alcance y las consecuencias que debían deducirse de la limitación en lo que concierne a la apreciación de la identidad o la similitud de los productos pertenecientes a la clase 9 amparados por las marcas en conflicto, de modo que no existe a disposición del Tribunal, a este respecto, una apreciación que pueda controlar y, en su caso, modificar, de conformidad con la jurisprudencia.
Así pues, procede estimar la segunda consideración del tercer motivo, anular la resolución impugnada en la medida en que se refiere a la solicitud de registro de la marca controvertida para los productos pertenecientes a la clase 9 y, tal como la EUIPO propuso finalmente en la vista, devolver el asunto a la Sala de Recurso para que esta se pronuncie de nuevo sobre esa parte de la solicitud.
En cambio, en la medida en que, por un lado, la Sala de Recurso consideró fundadamente que los servicios pertenecientes a la clase 42 designados por la marca controvertida eran similares a los productos de la clase 9 amparados por la marca anterior, en relación con los cuales el uso efectivo había quedado demostrado (véase el anterior apartado 72), y habida cuenta de que, por otro lado, el Tribunal puede confirmar, por considerarla fundada, la apreciación global del riesgo de confusión llevada a cabo por la Sala de Recurso, apreciación que el recurrente no ha impugnado específicamente, procede desestimar el presente recurso en la medida en que se refiere a la solicitud de registro de la marca controvertida para los servicios comprendidos en la clase 42.
Costas
En su escrito de interposición del recurso, el recurrente solicita que se condene en costas a la EUIPO y, en su caso, a la parte coadyuvante.
En virtud del artículo 134, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, cada parte cargará con sus propias costas. Sin embargo, si se estimase que las circunstancias del caso lo justifican, el Tribunal podrá decidir que una de las partes cargue, además de con sus propias costas, con un porcentaje de las costas de la otra parte. En el caso de autos, procede condenar a la EUIPO a cargar, además de con sus propias costas, con un tercio de las costas del recurrente.
En virtud del artículo 138, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal podrá decidir que una parte coadyuvante cargue con sus propias costas. En el presente asunto, la parte coadyuvante, que ha intervenido en apoyo de la EUIPO, cargará con sus propias costas.
En lo que atañe a la pretensión del recurrente relativa a las costas del procedimiento sustanciado ante la Sala de Recurso, corresponderá a la Sala de Recurso pronunciarse, a la luz de la presente sentencia, sobre las costas correspondientes a dicho procedimiento [sentencia de 4 de octubre de 2017, Gappol Marzena Porczyńska/EUIPO — Gap (ITM) (GAPPOL),
T‑411/15
, no publicada,
EU:T:2017:689
, apartado
].

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)
decide:

1)
Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 17 de julio de 2015 (asunto R 1135/2014‑2), en la medida en que se refiere a los productos designados por la marca controvertida comprendidos en la clase 9.

2)
Desestimar el recurso en todo lo demás.

3)
La EUIPO cargará con sus propias costas y con un tercio de las costas en que haya incurrido el Sr. Xabier Uribe-Etxebarría Jiménez.

4)
El Sr. Uribe-Etxebarría Jiménez cargará con dos tercios de sus propias costas.

5)
Núcleo de comunicaciones y control, S.L., cargará con sus propias costas.

Pelikánová
Nihoul
Svenningsen
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 29 de mayo de 2018.
El Secretario
E. Coulon
El Presidente
S. Frimodt Nielsen
(
*1
)	Lengua de procedimiento: español.