CELEX: 62018CJ0720
Procedimiento prejudicial
Aproximación de las legislaciones
Marcas
Directiva 2008/95/CE
Artículo 12, apartado 1
Uso efectivo de una marca
Carga de la prueba
Artículo 13
Prueba del uso “para parte de los productos o servicios”
Marca que designa un modelo de automóvil cuya producción ha cesado
Uso de la marca para las piezas de recambio y para los servicios relacionados con ese modelo
Uso de la marca para automóviles de segunda mano
Artículo 351 TFUE
Convenio entre la República Federal de Alemania y la Confederación Suiza
Protección recíproca de las patentes, dibujos, modelos y marcas

Las peticiones de decisión prejudicial tienen por objeto la interpretación del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (
DO 2008, L 299, p. 25
).
Estas peticiones se han presentado en el contexto de dos litigios entre Ferrari SpA y DU, en relación con la cancelación, por falta de uso efectivo, de dos marcas de las que es titular Ferrari.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Los considerandos 6 y 10 de la Directiva 2008/95 tenían el siguiente tenor:
«(6)
Los Estados miembros deben reservarse igualmente total libertad para establecer las disposiciones de procedimiento relativas al registro, la caducidad o la nulidad de las marcas adquiridas por el registro. Les compete, por ejemplo, determinar la forma de los procedimientos de registro y de nulidad, decidir si los derechos anteriores deben invocarse en el procedimiento de registro o en el procedimiento de nulidad o en ambos, o bien, en el caso en el que se puedan invocar derechos anteriores en el procedimiento de registro, prever un procedimiento de oposición o un procedimiento de examen de oficio o ambos. Los Estados miembros deben conservar la facultad de determinar los efectos de la caducidad o de la nulidad de las marcas.
[…]
(10)
Es fundamental, para facilitar la libre circulación de productos y la libre prestación de servicios, garantizar que las marcas registradas gocen de la misma protección en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros. Ello, no obstante, sin perjuicio de que los Estados miembros tengan la facultad de conceder una protección más amplia a las marcas que hayan adquirido renombre.»
El artículo 7 de dicha Directiva, titulado «Agotamiento del derecho conferido por la marca», establecía en su apartado 1:
«El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma para productos comercializados en la [Unión Europea] con dicha marca por el titular o con su consentimiento.»
El artículo 10 de la citada Directiva, con la rúbrica «Uso de la marca», preveía, en su apartado 1, párrafo primero:
«Si, en un plazo de cinco años contados a partir de la fecha en que se haya concluido el procedimiento de registro, la marca no hubiere sido objeto de un uso efectivo por parte del titular en el Estado miembro de que se trate, para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a las sanciones previstas en la presente Directiva salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso.»
El artículo 12 de la referida Directiva, titulado «Causas de caducidad», disponía en su apartado 1:
«Podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, no hubiere sido objeto, en el Estado miembro de que se trate, de un uso efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada, y si no existieren causas que justifiquen la falta de uso.
Sin embargo, nadie podrá invocar la caducidad de una marca si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiere iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca.
El comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses antes de la presentación de la demanda de caducidad, plazo que empezará a correr, como muy pronto, al expirar el período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieren producido después de haberse enterado el titular de que podría presentarse la demanda de caducidad.»
El artículo 13 de la Directiva 2008/95, titulado «Causas de denegación, caducidad o nulidad relativas solo a parte de los productos o servicios», establecía:
«Cuando la causa de la denegación del registro o de la caducidad o de la nulidad de una marca solo exista para parte de los productos o servicios para los que la marca haya sido solicitada o registrada, la denegación del registro o la caducidad o la nulidad solo se extenderá a los productos o servicios de que se trate.»
Derecho alemán
El artículo 26 de la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Ley sobre la Protección de Marcas y Otros Signos Distintivos), de 25 de octubre de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082; en lo sucesivo, «Ley de Marcas»), titulado «Uso de la marca», establece:
«(1)   En la medida en que el disfrute de los derechos que confiere una marca registrada o el mantenimiento del registro dependan de que se haga uso de la marca, esta deberá ser utilizada de forma efectiva en el territorio nacional por el titular de la marca en relación con productos o servicios para los cuales esté registrada, a no ser que existan razones justificadas para no hacerlo.
(2)   El uso de la marca con el consentimiento del titular se considerará como hecho por el titular.
(3)   Se considera uso de una marca registrada también su uso en una forma que difiera de la forma bajo la que ha sido registrada, siempre que las divergencias no alteren el carácter distintivo de la marca. Lo mismo se aplicará cuando la forma en que se utilice la marca también esté registrada.
(4)   Se considerará como uso en el territorio nacional la colocación de la marca en productos o en su presentación o embalaje dentro del territorio nacional, aunque los productos estén destinados exclusivamente a la exportación.
(5)   Cuando se exija el uso de una marca dentro de los cinco años siguientes a la fecha de su registro y se haya formulado oposición contra el registro de una marca, la fecha de registro será sustituida por la fecha de conclusión del procedimiento de oposición.»
El artículo 49 de la Ley de Marcas, titulado «Caducidad», dispone lo siguiente:
«(1)   Se cancelará el registro de una marca, por caducidad de esta, si la marca no ha sido utilizada con arreglo al artículo 26 durante un período ininterrumpido de cinco años desde la fecha de registro. Sin embargo, nadie podrá invocar la caducidad de una marca si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiere iniciado o reanudado el uso de la marca con arreglo al artículo 26. No obstante, el comienzo o la reanudación del uso en el plazo de los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud de caducidad que empezó a correr, como muy pronto, al expirar el período ininterrumpido de cinco años de no utilización no se tomará en consideración si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de que el titular tuviese conocimiento de que podría presentarse la solicitud de caducidad. […]
[…]
(3)   Si la causa de caducidad solamente existiera para parte de los productos o servicios para los que esté registrada la marca, se cancelará el registro de la marca solo para los productos o los servicios de que se trate.»
El artículo 115 de la Ley de Marcas, titulado «Retirada posterior de la protección», establece lo siguiente:
«(1)   En lugar de la solicitud o demanda de caducidad de una marca (artículo 49) […], en el caso de marcas registradas a escala internacional, se presentará una solicitud o demanda de retirada
a posteriori
de la protección.
(2)   En caso de presentarse una solicitud de retirada de la protección con arreglo al artículo 49, apartado 1, por falta de uso de la marca, en lugar de la fecha de registro nacional se atenderá a la fecha:
1.
en que se reciba la comunicación de la concesión de la protección en la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, o
2.
en que expire el plazo previsto en el artículo 5, apartado 2, del Arreglo de Madrid relativo al registro de marcas, si en ese momento no se ha recibido la notificación a que se refiere el punto 1 ni una notificación de la denegación provisional de la protección.»
El artículo 124 de la Ley de Marcas, titulado «Aplicación por analogía de las disposiciones relativas a los efectos de las marcas internacionales registradas conforme al Arreglo de Madrid relativo al registro de marcas», dispone:
«Los artículos 112 a 117 se aplicarán por analogía a las marcas internacionales registradas cuya protección se extienda al territorio de la República Federal de Alemania de conformidad con el artículo 3 del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, y a este respecto las referencias a las disposiciones del Arreglo de Madrid que contienen los artículos 112 a 117 se entenderán hechas a las correspondientes disposiciones del Protocolo.»
Convenio de 1892
El artículo 5, apartado 1, del Convenio entre Suiza y Alemania sobre Protección Recíproca de las Patentes, Dibujos, Modelos y Marcas, firmado en Berlín el 13 de abril de 1892, en su versión modificada (en lo sucesivo, «Convenio de 1892»), establece que las consecuencias perjudiciales que, según las leyes de las Partes contratantes, resulten de que una marca industrial o comercial no se haya utilizado durante cierto tiempo no se producirán si se ha utilizado en el territorio de la otra Parte.
Hechos que dieron lugar a los litigios principales y cuestiones prejudiciales
Ferrari es el titular de la siguiente marca:
Esta marca se registró el 22 de julio de 1987 en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual como marca internacional n.
o
515107 para los siguientes productos de la clase 12 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada:
«Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática, incluidos los automóviles y sus piezas de recambio».
La misma marca se registró también el 7 de mayo de 1990 en la Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina Alemana de Patentes y Marcas, Alemania) como marca n.
o
11158448 para los siguientes productos de la clase 12:
«Vehículos terrestres, aeronaves y vehículos náuticos y sus piezas de recambio; motores para vehículos terrestres; partes constitutivas de automóviles, es decir, barras de remolque, portaequipajes, portaesquís, guardabarros, cadenas para nieve, deflectores de aire, reposacabezas, cinturones de seguridad, asientos infantiles de seguridad.»
El Landgericht Düsseldorf (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania) ordenó la cancelación, por caducidad, de las dos marcas de Ferrari mencionadas en los apartados 14 y 15 de la presente sentencia (en lo sucesivo, conjuntamente, «marcas controvertidas») debido a que, durante un período ininterrumpido de cinco años, Ferrari no había hecho un uso efectivo de esas marcas, en Alemania y Suiza, para los productos para los que estaban registradas, por lo que Ferrari apeló contra las resoluciones de ese Tribunal ante el Oberlandesgericht Düssseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania).
El órgano jurisdiccional remitente indica que, entre 1984 y 1991, Ferrari comercializó un modelo de coche deportivo con el nombre de «Testarossa» y, hasta 1996, los modelos 512 TR y F512 M, que lo sucedieron. Durante el año 2014, Ferrari produjo una sola unidad del modelo «Ferrari F12 TRS». De la información proporcionada por el órgano jurisdiccional remitente se desprende que, durante el período pertinente para apreciar el uso de las marcas controvertidas, Ferrari utilizó esas marcas para identificar piezas de recambio y accesorios de coches deportivos de lujo de precio muy elevado, que anteriormente se comercializaron con esas marcas.
Estimando que, para que se considere efectivo, el uso de una marca no siempre es necesario que sea intenso, y teniendo en cuenta también que Ferrari utilizó las marcas controvertidas para coches deportivos de elevado precio, de los que generalmente solo se fabrica un número reducido de unidades, el órgano jurisdiccional remitente no comparte la opinión del órgano jurisdiccional de primera instancia de que el alcance del uso invocado por Ferrari no es suficiente para demostrar el uso efectivo de esas marcas.
Sin embargo, según el órgano jurisdiccional remitente, es dudoso si tales particularidades deben tenerse en cuenta en el caso de las marcas controvertidas, en la medida en que esas marcas no fueron registradas para coches deportivos de lujo de elevado precio, sino, de manera general, para automóviles y sus piezas. El órgano jurisdiccional remitente considera que, si fuera necesario examinar si las marcas controvertidas han sido objeto de un uso efectivo en el mercado general de automóviles y de sus piezas, habría que concluir desde el principio que no ha habido tal uso.
El órgano jurisdiccional remitente añade que Ferrari afirma haber revendido, tras su inspección, vehículos de segunda mano con las marcas controvertidas. El órgano jurisdiccional de primera instancia consideró que ello no constituía un nuevo uso de las marcas controvertidas, ya que, tras la primera comercialización de los productos que llevaban esas marcas, los derechos que Ferrari obtenía de ellas se habían agotado y esta no podía prohibir la reventa de esos productos.
Dado que el concepto de «uso que puede garantizar el mantenimiento de los derechos vinculados a una marca» no puede tener un alcance más amplio que el del uso que infringe una marca, los actos de uso que no pueden ser prohibidos a terceros por el titular de esa marca no pueden, según el órgano jurisdiccional de primera instancia, constituir un uso que pueda garantizar el mantenimiento de los derechos vinculados a esa marca. Por su parte, Ferrari argumentó que la venta de vehículos de segunda mano que llevaban las marcas controvertidas implicaba un nuevo reconocimiento por su parte del vehículo de que se trataba y, por lo tanto, constituía un nuevo uso capaz de garantizar el mantenimiento de los derechos vinculados a las marcas controvertidas.
El órgano jurisdiccional remitente añade que, en los litigios principales, Ferrari sostuvo que había suministrado piezas de recambio y accesorios para los vehículos que llevaban las marcas controvertidas y había ofrecido servicios de mantenimiento para dichos vehículos. El órgano jurisdiccional remitente señala, a este respecto, que el órgano jurisdiccional de primera instancia constató que, entre 2011 y 2016, las piezas de recambio efectivamente comercializadas por Ferrari para los vehículos que llevaban las marcas controvertidas habían generado un volumen de negocios de aproximadamente 17000 euros, lo que no constituía un uso suficiente para el mantenimiento de los derechos conferidos por las marcas controvertidas. Ciertamente, solo hay 7000 coches en el mundo con las marcas controvertidas. Sin embargo, ese hecho por sí solo no explicaba la pequeña cantidad de piezas de recambio comercializadas con las marcas controvertidas.
Aun siendo consciente de la jurisprudencia resultante de la sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul (
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
), el órgano jurisdiccional remitente observa, por una parte, que de las «Directrices relativas al examen de las marcas de la Unión Europea» (parte C, sección 6, punto 2.8) de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) se desprende que la aplicación de esa jurisprudencia debe seguir siendo excepcional.
Por otra parte, el órgano jurisdiccional remitente considera que los litigios principales tienen la particularidad adicional de que las marcas controvertidas abarcan también piezas de automóviles, por lo que la aplicación de la jurisprudencia resultante de la sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul (
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
), tendría como consecuencia que el uso de las marcas controvertidas para piezas de automóviles se consideraría como uso de esas marcas para automóviles, aunque estos no se hayan comercializado con esas marcas desde hace más de 25 años. Además, se plantea la cuestión de si el uso efectivo de una marca puede resultar de que su titular siga ofreciendo piezas de recambio y servicios para productos comercializados anteriormente con esa marca, aunque no utilice la marca para designar esas piezas o servicios.
En cuanto a la extensión territorial del uso exigido por el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95, el órgano jurisdiccional remitente recuerda que esta disposición exige el uso «en el Estado miembro de que se trate». En efecto, basándose en la sentencia de 12 de diciembre de 2013, Rivella International/OAMI (
C‑445/12 P
,
EU:C:2013:826
), apartados
y
, considera que el Tribunal de Justicia ha declarado que el uso de una marca en Suiza no constituye una prueba del uso efectivo de una marca en Alemania. Sin embargo, según la jurisprudencia del Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania), el Convenio de 1892 sigue en vigor y debe ser aplicado por los tribunales alemanes, teniendo en cuenta el artículo 351 TFUE. Aun así, tal aplicación podría dar lugar a dificultades en el caso de una marca alemana que, si bien no puede ser cancelada en virtud de la legislación alemana, tampoco puede ser invocada en oposición para impedir el registro de una marca de la Unión.
Por último, el órgano jurisdiccional remitente señala que, en los litigios principales, se plantea también la cuestión de dilucidar qué parte debe soportar la carga de la prueba del uso efectivo de una marca. De conformidad con la jurisprudencia alemana, se deben aplicar los principios generales del procedimiento civil, lo que significa que, incluso en el caso de una solicitud de caducidad por falta de uso de una marca registrada, la carga de la prueba de los hechos en que se basa esa solicitud recae sobre el solicitante, aunque esos hechos sean negativos, como la falta de uso de una marca.
A fin de tener en cuenta el hecho de que el solicitante de la caducidad a menudo desconoce las circunstancias exactas del uso de una marca, la jurisprudencia alemana impone al titular de la marca en cuestión la carga secundaria de exponer, de manera completa y detallada, la forma en la que la ha utilizado. Una vez que se haya cumplido con esta carga del titular de la marca, corresponderá a la parte que solicita la cancelación de la marca rebatir esta declaración.
Según el órgano jurisdiccional remitente, la aplicación de esos principios a los litigios principales permitiría resolver estos sin ordenar diligencias, ya que Ferrari ha expuesto con suficiente detalle los actos de uso que había realizado y también ha ofrecido pruebas, mientras que DU se ha limitado a rechazar las afirmaciones de Ferrari, sin aportar ninguna prueba. Por lo tanto, debería considerarse que no ha cumplido con la carga de la prueba. Si, por el contrario, esta última carga recayera sobre Ferrari, como titular de las marcas controvertidas, sería necesario examinar las pruebas aportadas por ella.
En esas circunstancias, el Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Düsseldorf, Alemania) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales, que son idénticas en ambos asuntos:
«1)
Para responder a la pregunta de si, por su naturaleza y alcance, un uso es efectivo, en el sentido del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95 […], en el caso de una marca registrada para una categoría amplia de productos (en este caso, vehículos terrestres, en particular, automóviles y sus piezas de recambio), pero que de forma efectiva solo se utiliza para un determinado segmento de mercado (en este caso, coches deportivos de lujo de elevado precio y sus piezas de recambio), ¿ha de atenderse al mercado de toda la categoría de productos para la que está registrada la marca o puede atenderse al segmento de mercado específico? Si para valorar el uso basta la referencia al segmento de mercado específico, ¿procede mantener la marca en vigor en atención a dicho segmento de mercado en un procedimiento de caducidad?
2)
¿Constituye un uso de la marca a efectos del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95 la venta, por el titular de la marca, de productos de segunda mano que ya han sido comercializados por este en el Espacio Económico Europeo?
3)
En el caso de una marca que está registrada no solo para un producto, sino también para sus piezas de recambio, ¿existe un uso efectivo de la marca que permite garantizar el mantenimiento de los derechos vinculados a esta también para el producto si este ya no se comercializa, pero la marca se sigue utilizando para los accesorios y recambios del producto anteriormente comercializado con la marca y designado por ella?
4)
Para apreciar si el uso de la marca es efectivo, ¿debe tenerse en cuenta también si el titular de la marca ofrece determinadas prestaciones de servicios para los productos ya comercializados, aunque lo haga sin utilizar la marca?
5)
Para determinar el uso de la marca en el Estado miembro de que se trata (en el presente asunto, en Alemania) en el sentido del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95, ¿deben tenerse en cuenta también los usos de la marca en Suiza, de conformidad con el artículo 5 del Convenio [de 1892]?
6)
¿Es compatible con la Directiva 2008/95 imponer al titular de la marca cuya caducidad se ha solicitado una amplia carga de la prueba respecto al uso de la marca, pero imponer el riesgo de la imposibilidad de la prueba al solicitante de la caducidad?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Sobre las cuestiones prejudiciales primera y tercera
Mediante sus cuestiones prejudiciales primera y tercera, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si los artículos 12, apartado 1, y 13 de la Directiva 2008/95 deben interpretarse en el sentido de que ha de considerarse que una marca registrada para una categoría de productos y piezas de recambio que los componen, como los automóviles y sus piezas de recambio, ha sido objeto de un «uso efectivo», en el sentido del citado artículo 12, apartado 1, para todos los productos comprendidos en esa categoría y las piezas de recambio que los componen, si la marca solo ha sido objeto de tal uso para algunos de esos productos, tales como coches deportivos de lujo de elevado precio, o solamente para las piezas de recambio o los accesorios de algunos de los referidos productos.
En primer lugar, cabe recordar que, a tenor del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95, podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, no hubiere sido objeto, en el Estado miembro de que se trate, de un uso efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada, y si no existieren causas que justifiquen la falta de uso.
El Tribunal de Justicia ha declarado que el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca (sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, apartado
).
La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de esta, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca (sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, apartado
).
La circunstancia de que el uso de la marca no tenga relación con productos recientemente ofertados en el mercado, sino con productos ya comercializados, no priva a dicho uso de su carácter efectivo si su titular utiliza efectivamente la misma marca para piezas de recambio que forman parte de la composición o la estructura de esos productos o para productos o servicios que tengan una relación directa con los productos ya comercializados y cuyo objeto consista en satisfacer las necesidades de la clientela de estos (sentencia de 11 de marzo de 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, apartado
).
De esta jurisprudencia se desprende que el uso, por parte de su titular, de una marca registrada para piezas de recambio que forman parte integrante de los productos cubiertos por dicha marca puede constituir un «uso efectivo», en el sentido del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95, no solo para las propias piezas de recambio, sino también para los productos cubiertos por dicha marca. A este respecto, es irrelevante que el registro de la citada marca abarque no solo los productos enteros, sino también sus piezas de recambio.
En segundo lugar, del artículo 13 de la Directiva 2008/95 resulta que, cuando una causa de caducidad, como la prevista en el artículo 12, apartado 1, de dicha Directiva, solo exista para parte de los productos o servicios para los que la marca haya sido solicitada o registrada, la caducidad solo se extenderá a los productos o servicios de que se trate.
En cuanto al concepto de «parte de los productos o servicios» a que se refiere el artículo 13 de la Directiva 2008/95, cabe señalar que el consumidor que desee adquirir un producto o un servicio perteneciente a una categoría de productos o servicios definida de forma particularmente precisa y circunscrita, pero dentro de la cual no resulta posible establecer divisiones significativas, asociará a una marca registrada para esa categoría de productos o servicios todos los productos o servicios pertenecientes a dicha categoría, de manera que esa marca cumplirá su función esencial de garantizar el origen de tales productos o servicios. En estas circunstancias, basta con exigir al titular de tal marca que aporte la prueba del uso efectivo de su marca para una parte de los productos o servicios comprendidos en esa categoría homogénea (véase, por analogía, la sentencia de 16 de julio de 2020, ACTC/EUIPO,
C‑714/18 P
,
EU:C:2020:573
, apartado
).
En cambio, en lo que atañe a productos o servicios que forman parte de una categoría amplia, que puede subdividirse en varias subcategorías independientes, es necesario exigir al titular de una marca registrada para esa categoría de productos o servicios que aporte la prueba del uso efectivo de su marca para cada una de esas subcategorías independientes, sin lo cual podría perder sus derechos de marca respecto de las subcategorías independientes para las que no haya aportado dicha prueba (véase, por analogía, la sentencia de 16 de julio de 2020, ACTC/EUIPO,
C‑714/18 P
,
EU:C:2020:573
, apartado
).
En efecto, si el titular de una marca registró su marca para una amplia gama de productos o servicios que podría eventualmente comercializar, pero no lo ha hecho durante un período ininterrumpido de cinco años, su interés en beneficiarse de la protección de su marca para esos productos o servicios no puede prevalecer sobre el interés de los competidores en utilizar un signo idéntico o similar para esos productos o servicios, o incluso en solicitar el registro de ese signo como marca (véase, por analogía, la sentencia de 16 de julio de 2020, ACTC/EUIPO,
C‑714/18 P
,
EU:C:2020:573
, apartado
).
Por lo que respecta al criterio o a los criterios pertinentes que han de aplicarse para identificar una subcategoría coherente de productos o de servicios susceptible de ser considerada de forma independiente, el criterio de la finalidad o el destino de los productos o servicios de que se trate constituye el criterio esencial para la definición de una subcategoría independiente de productos (véase, por analogía, la sentencia de 16 de julio de 2020, ACTC/EUIPO,
C‑714/18 P
,
EU:C:2020:573
, apartado
).
Por lo tanto, es necesario apreciar de manera concreta, principalmente teniendo en cuenta los productos o servicios en relación con los cuales el titular de una marca aportó la prueba del uso de su marca, si esos productos o servicios constituyen una subcategoría independiente respecto de los productos comprendidos en la clase de productos o servicios de que se trate, de manera que los productos o servicios para los que se ha probado el uso efectivo de la marca se pongan en relación con la categoría de los productos o servicios a que se refiere la solicitud de registro de dicha marca (sentencia de 16 de julio de 2020, ACTC/EUIPO,
C‑714/18 P
,
EU:C:2020:573
, apartado
).
De las consideraciones expuestas en los apartados 37 a 41 de la presente sentencia se desprende que el concepto de «segmento de mercado específico», al que se refiere el órgano jurisdiccional remitente, no es, como tal, pertinente para apreciar la cuestión de si los productos o servicios para los que el titular de una marca la ha utilizado están comprendidos en una subcategoría independiente de la categoría de productos o servicios para la que se registró dicha marca.
En efecto, como se desprende del apartado 37 de la presente sentencia, el único factor pertinente a este respecto es si el consumidor que desea adquirir un producto o servicio comprendido en la categoría de productos o servicios amparados por la marca de que se trate asociará a dicha marca todos los productos o servicios pertenecientes a esa categoría.
Sin embargo, esa hipótesis no puede excluirse por el mero hecho de que, según un análisis económico, los diferentes productos o servicios incluidos en esa categoría pertenezcan a mercados diferentes o a segmentos diferentes de un mercado. Máxime cuando existe un interés legítimo del titular de una marca en ampliar la gama de productos o servicios para los que está registrada su marca (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 16 de julio de 2020, ACTC/EUIPO,
C‑714/18 P
,
EU:C:2020:573
, apartado
).
En el presente caso, en la medida en que el órgano jurisdiccional remitente manifiesta que el titular de las marcas controvertidas en los litigios principales utilizó dichas marcas para piezas de recambio y accesorios de «coches deportivos de lujo de elevado precio», hay que señalar, en primer lugar, que de las consideraciones expuestas en los apartados 40 y 42 a 44 de la presente sentencia se desprende que el mero hecho de que los productos para los que se ha utilizado una marca se vendan a un precio particularmente elevado y, por consiguiente, puedan pertenecer a un mercado determinado no basta para considerar que constituyen una subcategoría independiente de la clase de productos para los que se ha registrado esa marca.
En segundo lugar, es cierto que los coches calificados como «deportivos» son coches de alto rendimiento y, por lo tanto, es posible que se utilicen en el automovilismo. Sin embargo, este es solo uno de los posibles destinos de esos coches, que también pueden utilizarse, como cualquier otro coche, para el transporte por carretera de personas y sus pertenencias personales.
Pues bien, cuando los productos cubiertos por una marca tienen, como ocurre con frecuencia, varias finalidades o destinos, no cabe determinar la existencia de una subcategoría distinta de productos tomando en consideración aisladamente cada una de las finalidades que dichos productos pueden tener, pues un planteamiento de este tipo no permitiría identificar de manera coherente subcategorías autónomas, por lo que limitaría excesivamente los derechos del titular de la marca (véase, por analogía, la sentencia de 16 de julio de 2020, ACTC/EUIPO,
C‑714/18 P
,
EU:C:2020:573
, apartado
).
De ello se desprende que el mero hecho de que los coches de una marca se califiquen como «deportivos» no basta para considerar que pertenezcan a una subcategoría independiente de coches.
En tercer lugar, por último, el concepto de «lujo», al que se refieren los términos «de lujo» utilizados por el órgano jurisdiccional remitente, podría ser pertinente para varios tipos de coches, de modo que el hecho de que los coches para los que se ha utilizado una marca se clasifiquen como «coches de lujo» tampoco es suficiente para que se considere que constituyen una subcategoría independiente de coches.
Por lo tanto, resulta, sin perjuicio de la verificación por parte del órgano jurisdiccional remitente, que el hecho de que la sociedad titular de las marcas de que se trata en los litigios principales haya utilizado dichas marcas para piezas de recambio y accesorios de «coches deportivos de lujo de elevado precio» no basta para concluir que haya utilizado dichas marcas únicamente para una parte de los productos designados por ellas, en el sentido del artículo 13 de la Directiva 2008/95.
No obstante, aunque el hecho de que una marca haya sido utilizada para productos calificados como «de elevado precio» no puede bastar para considerar que dichos productos constituyen una subcategoría independiente de los productos para los que se registró dicha marca, sí es relevante para apreciar la cuestión de si esa marca ha sido objeto de un «uso efectivo», en el sentido del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95.
En efecto, esta circunstancia puede demostrar que, a pesar del número relativamente reducido de unidades de productos vendidos con la marca de que se trata, el uso que se hizo de dicha marca no fue puramente simbólico, sino que constituye un uso de ella conforme a su función esencial, uso que, según la jurisprudencia citada en el apartado 32 de la presente sentencia, debe calificarse de «uso efectivo», en el sentido del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95.
Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y tercera que los artículos 12, apartado 1, y 13 de la Directiva 2008/95 deben interpretarse en el sentido de que ha de considerarse que una marca registrada para una categoría de productos y piezas de recambio que los componen ha sido objeto de un «uso efectivo», en el sentido del citado artículo 12, apartado 1, para todos los productos comprendidos en esa categoría y las piezas de recambio que los componen, si la marca solo ha sido objeto de tal uso para algunos de esos productos, como los coches deportivos de lujo de elevado precio, o solamente para las piezas de recambio o los accesorios que componen algunos de los referidos productos, a menos que de los hechos y pruebas pertinentes se desprenda que el consumidor que desea adquirir los mismos productos los percibe como una subcategoría independiente de la categoría de productos para la que se ha registrado la marca en cuestión.
Sobre la segunda cuestión prejudicial
Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que una marca puede ser objeto de un uso efectivo por parte de su titular cuando este revende productos de segunda mano comercializados con dicha marca.
Cabe señalar que, ciertamente, la reventa, como tal, de un producto de segunda mano que lleva una marca no significa que esa marca sea «utilizada» en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 32 de la presente sentencia. En efecto, esa marca se usó cuando fue colocada por su titular en el producto nuevo cuando este se comercializó por primera vez.
No obstante, si el titular de la marca en cuestión utiliza efectivamente esa marca, de conformidad con su función esencial de garantizar la identidad de origen de los productos para los que fue registrada, al revender productos de segunda mano, dicho uso puede constituir un «uso efectivo» de la citada marca, en el sentido del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95.
El artículo 7, apartado 1, de la Directiva 2008/95, relativo al agotamiento de los derechos conferidos por la marca, confirma esta interpretación.
En efecto, de esta disposición se desprende que el derecho conferido por la marca no permite a su titular prohibir el uso de la misma para productos ya comercializados en la Unión con dicha marca por ese titular o con su consentimiento.
De ello se desprende que una marca puede utilizarse para productos ya comercializados con esa marca. El hecho de que el titular de la marca no pueda prohibir a terceros el uso de su marca para productos ya comercializados con ella no significa que no pueda utilizarla él mismo para dichos productos.
Por consiguiente, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que una marca puede ser objeto de un uso efectivo por parte de su titular cuando este revende productos de segunda mano comercializados con dicha marca.
Sobre la cuarta cuestión prejudicial
Mediante su cuarta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que una marca es objeto de un uso efectivo por parte de su titular cuando este presta determinados servicios en relación con los productos comercializados anteriormente con dicha marca, sin utilizarla, no obstante, en la prestación de esos servicios.
Como se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia citada en el apartado 34 de la presente sentencia, el uso efectivo, por parte de su titular, de una marca registrada para determinados productos, para servicios que se relacionan directamente con los productos ya comercializados y que están destinados a satisfacer las necesidades de los clientes de esos productos, puede constituir un «uso efectivo» de dicha marca, en el sentido del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95.
Sin embargo, de la misma jurisprudencia se desprende que ese uso presupone el uso efectivo de la marca de que se trate en la prestación de los servicios en cuestión. En efecto, a falta de uso de dicha marca, no puede hablarse evidentemente de «uso efectivo» de ella, en el sentido del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95.
Por consiguiente, procede responder a la cuarta cuestión prejudicial que el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que una marca es objeto de un uso efectivo por parte de su titular cuando este presta determinados servicios en relación con productos comercializados anteriormente con dicha marca, siempre que esos servicios se presten con la citada marca.
Sobre la quinta cuestión prejudicial
Mediante su quinta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 351 TFUE debe interpretarse en el sentido de que permite a un órgano jurisdiccional de un Estado miembro aplicar un convenio celebrado antes del 1 de enero de 1958 o, en el caso de los Estados que se adhieren a la Unión, antes de la fecha de su adhesión, como el Convenio de 1892, que establece que el uso de una marca registrada en ese Estado miembro en el territorio del Estado tercero que es Parte contratante de ese Convenio debe tomarse en consideración para determinar si dicha marca ha sido objeto de un «uso efectivo», en el sentido del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95.
Procede señalar que, en la medida en que el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95 se refiere al uso efectivo de una marca «en el Estado miembro de que se trate», excluye que se tome en consideración un uso efectuado en un Estado tercero, como la Confederación Suiza.
Sin embargo, como el Convenio de 1892 es anterior al 1 de enero de 1958, se aplica el artículo 351 TFUE. De conformidad con el párrafo segundo de dicha disposición, los Estados miembros tienen la obligación de recurrir a todos los medios apropiados para eliminar las incompatibilidades que existan entre un convenio celebrado con anterioridad a la adhesión de un Estado miembro y el Tratado FUE.
De ello se deduce que el órgano jurisdiccional remitente está obligado a comprobar si una eventual incompatibilidad entre el Derecho de la Unión y el Convenio de 1892 puede evitarse dando a este último, en la medida de lo posible y con observancia del Derecho internacional, una interpretación conforme con el Derecho de la Unión (véase, por analogía, la sentencia de 18 de noviembre de 2003, Budějovický Budvar,
C‑216/01
,
EU:C:2003:618
, apartado
).
Si no es posible una interpretación conforme del Convenio de 1892, la República Federal de Alemania estará obligada a adoptar las medidas necesarias para eliminar la incompatibilidad de ese Convenio con el Derecho de la Unión, si es necesario, denunciándolo. No obstante, a la espera de tal eliminación, el artículo 351 TFUE, párrafo primero, le autoriza a continuar aplicando ese convenio (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de noviembre de 2003, Budějovický Budvar,
C‑216/01
,
EU:C:2003:618
, apartados
a
).
Es cierto que, como señala el órgano jurisdiccional remitente, la aplicación del Convenio de 1892 por la República Federal de Alemania puede plantear dificultades, en la medida en que una marca registrada en Alemania, aunque pudiera mantenerse en el registro sobre la base de un uso efectivo únicamente en el territorio de la Confederación Suiza, no podría ser invocada para oponerse al registro de una marca de la Unión, dado que, en el caso de una solicitud de prueba del uso efectivo de esa marca presentada en el procedimiento de oposición, el titular de la citada marca no podría aportar esa prueba limitada al territorio de la Unión.
Sin embargo, esas dificultades son la consecuencia inevitable de la incompatibilidad del Convenio de 1892 con el Derecho de la Unión y solo podrían desaparecer mediante la eliminación de esa incompatibilidad, lo que la República Federal de Alemania está obligada a hacer de conformidad con el artículo 351 TFUE, párrafo segundo.
Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, procede responder a la quinta cuestión prejudicial que el artículo 351 TFUE, párrafo primero, debe interpretarse en el sentido de que permite a un órgano jurisdiccional de un Estado miembro aplicar un convenio celebrado entre un Estado miembro de la Unión y un Estado tercero antes del 1 de enero de 1958 o, en el caso de los Estados que se adhieren a la Unión, antes de la fecha de su adhesión, como el Convenio de 1892, que establece que el uso de una marca registrada en ese Estado miembro en el territorio del Estado tercero debe tomarse en consideración para determinar si dicha marca ha sido objeto de un «uso efectivo», en el sentido del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95, a la espera de que la aplicación de uno de los medios mencionados en el párrafo segundo de la citada disposición permita eliminar las posibles incompatibilidades entre el Tratado FUE y ese Convenio.
Sobre la sexta cuestión prejudicial
Mediante su sexta cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que la carga de la prueba de que una marca ha sido objeto de un «uso efectivo» con arreglo a dicha disposición incumbe al titular de esa marca.
El órgano jurisdiccional remitente precisa a este respecto que, de conformidad con los principios generales de procedimiento civil aplicables en Alemania, en caso de solicitud de caducidad de una marca por falta de uso, la carga de la prueba de la falta de uso de la marca de que se trate incumbe al solicitante, ya que el titular de dicha marca solo está obligado a exponer, de forma completa y detallada, la manera en que ha hecho uso de ella, sin aportar, no obstante, la prueba de tal uso.
Procede observar que es verdad que el considerando 6 de la Directiva 2008/95 afirma, en particular, que los Estados miembros deben reservarse total libertad para establecer las disposiciones de procedimiento relativas a la caducidad de las marcas adquiridas por el registro.
Pero no cabe deducir de lo anterior que la cuestión de la carga de la prueba del uso efectivo, en el sentido del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95, en el marco de un procedimiento relativo a la caducidad de una marca por falta de uso constituya una disposición de procedimiento de este tipo, competencia de los Estados miembros (véase, por analogía, la sentencia de 19 de junio de 2014, Oberbank y otros,
C‑217/13 y C‑218/13
,
EU:C:2014:2012
, apartado
).
En efecto, si la cuestión de la carga de la prueba del uso efectivo de una marca en el ámbito de un procedimiento de caducidad por falta de uso relativo a dicha marca fuera competencia del Derecho nacional de los Estados miembros, ello podría tener como consecuencia que la protección de los titulares de las marcas variara en función de la ley aplicable en cada caso, de manera que no se alcanzaría el objetivo de garantizar «la misma protección en los ordenamientos jurídicos de todos los Estados miembros», objetivo contemplado en el considerando 10 de la Directiva 2008/95 y calificado en este de «fundamental» (véase, por analogía, la sentencia de 19 de junio de 2014, Oberbank y otros,
C‑217/13 y C‑218/13
,
EU:C:2014:2012
, apartado
y jurisprudencia citada).
Cabe recordar también que, en la sentencia de 26 de septiembre de 2013, Centrotherm Systemtechnik/OAMI y Centrotherm Clean Solutions (
C‑610/11 P
,
EU:C:2013:593
), apartado
, el Tribunal de Justicia declaró, en relación con la caducidad de una marca de la Unión, que el principio según el cual incumbe al titular de la marca aportar la prueba del uso efectivo de esta se limita en realidad a traducir lo que postulan el sentido común y un imperativo elemental de eficacia del procedimiento.
El Tribunal de Justica ha deducido de lo anterior que incumbe, en principio, al titular de la marca de la Unión objeto de una solicitud de caducidad demostrar el uso efectivo de dicha marca (sentencia de 26 de septiembre de 2013, Centrotherm Systemtechnik/OAMI y Centrotherm Clean Solutions,
C‑610/11 P
,
EU:C:2013:593
, apartado
).
Pues bien, estas consideraciones también son válidas por lo que respecta a la prueba del uso efectivo, en el sentido del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95, de una marca registrada en un Estado miembro.
En efecto, es obvio que el titular de la marca controvertida es quien se encuentra en condiciones más favorables para aportar la prueba de actos concretos que permitan fundamentar la afirmación según la cual su marca ha sido objeto de un uso efectivo (véase, por analogía, la sentencia de 19 de junio de 2014, Oberbank y otros,
C‑217/13 y C‑218/13
,
EU:C:2014:2012
, apartado
).
Por consiguiente, procede responder a la sexta cuestión prejudicial que el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que la carga de la prueba de que una marca ha sido objeto de un «uso efectivo» con arreglo a dicha disposición incumbe al titular de esa marca.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara:

1)
Los artículos 12, apartado 1, y 13 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, deben interpretarse en el sentido de que ha de considerarse que una marca registrada para una categoría de productos y piezas de recambio que los componen ha sido objeto de un «uso efectivo», en el sentido del citado artículo 12, apartado 1, para todos los productos comprendidos en esa categoría y las piezas de recambio que los componen, si la marca solo ha sido objeto de tal uso para algunos de esos productos, como los coches deportivos de lujo de elevado precio, o solamente para las piezas de recambio o los accesorios que componen algunos de los referidos productos, a menos que de los hechos y pruebas pertinentes se desprenda que el consumidor que desea adquirir los mismos productos los percibe como una subcategoría independiente de la categoría de productos para la que se ha registrado la marca en cuestión.

2)
El artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que una marca puede ser objeto de un uso efectivo por parte de su titular cuando este revende productos de segunda mano comercializados con dicha marca.

3)
El artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que una marca es objeto de un uso efectivo por parte de su titular cuando este presta determinados servicios en relación con productos comercializados anteriormente con dicha marca, siempre que esos servicios se presten con la citada marca.

4)
El artículo 351 TFUE, párrafo primero, debe interpretarse en el sentido de que permite a un órgano jurisdiccional de un Estado miembro aplicar un convenio celebrado entre un Estado miembro de la Unión y un Estado tercero antes del 1 de enero de 1958 o, en el caso de los Estados que se adhieren a la Unión, antes de la fecha de su adhesión, como el Convenio entre Suiza y Alemania sobre protección recíproca de las patentes, dibujos, modelos y marcas, firmado en Berlín el 13 de abril de 1892, en su versión modificada, que establece que el uso de una marca registrada en ese Estado miembro en el territorio de ese Estado tercero debe tomarse en consideración para determinar si dicha marca ha sido objeto de un «uso efectivo», en el sentido del artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95, a la espera de que la aplicación de uno de los medios mencionados en el párrafo segundo de la citada disposición permita eliminar las posibles incompatibilidades entre el Tratado FUE y ese Convenio.

5)
El artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2008/95 debe interpretarse en el sentido de que la carga de la prueba de que una marca ha sido objeto de un «uso efectivo» con arreglo a dicha disposición incumbe al titular de esa marca.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.