CELEX: 62017CJ0084
Recurso de casación
Marca de la Unión Europea
Marca tridimensional que representa la forma de una tableta de chocolate de cuatro barras
Recurso de casación dirigido contra fundamentos de Derecho
Inadmisibilidad
Reglamento (CE) n.o 207/2009
Artículo 7, apartado 3
Prueba del carácter distintivo adquirido por el uso

Mediante sus recursos de casación respectivos, Société des produits Nestlé SA (en lo sucesivo, «Nestlé»), Mondelez UK Holdings & Services Ltd, antes Cadbury Holdings Ltd (en lo sucesivo, «Mondelez»), y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) solicitan la anulación de la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 15 de diciembre de 2016, Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO — Société des produits Nestlé (Forma de una tableta de chocolate) (T‑112/13, no publicada, en lo sucesivo, «sentencia recurrida»,
EU:T:2016:735
), por la que dicho Tribunal anuló la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO de 11 de diciembre de 2012 (asunto R 513/2011‑2), relativa a un procedimiento de nulidad entre Cadbury Holdings y Nestlé (en lo sucesivo, «resolución controvertida»).
Marco jurídico
A tenor del artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE) n.
o
207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea] (
DO 2009, L 78, p. 1
):
«La marca [de la Unión Europa] tendrá carácter unitario. Producirá los mismos efectos en el conjunto de la [Unión]: solo podrá ser registrada, cedida, ser objeto de renuncia, de resolución de caducidad o de nulidad, y solo podrá prohibirse su uso, para el conjunto de la [Unión]. Este principio se aplicará salvo disposición contraria del presente Reglamento.»
El artículo 7 del citado Reglamento disponía lo siguiente:
«1.   Se denegará el registro de:
[…]
b)
las marcas que carezcan de carácter distintivo;
[…]
2.   El apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación solo existieren en una parte de la [Unión].
3.   Las letras b), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiere adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.»
El artículo 52 de dicho Reglamento presentaba la siguiente redacción:
«1.   La nulidad de la marca [de la Unión Europea] se declarará, mediante solicitud presentada ante la [EUIPO] o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca:
a)
cuando la marca [de la Unión Europea] se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 7;
[…]
2.   Sin embargo, aun cuando se hubiera registrado la marca [de la Unión Europea] contraviniendo lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) o d), no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o los servicios para los cuales esté registrada.
3.   Si la causa de nulidad existiera únicamente para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca [de la Unión Europea], la nulidad de la marca solo podrá declararse para los productos o los servicios de que se trate.»
El artículo 65 del mismo Reglamento establecía lo siguiente:
«1.   Contra las resoluciones de las salas de recurso que recaigan en asuntos recurridos cabrá recurso ante el Tribunal de Justicia.
2.   El recurso se fundará en incompetencia, en quebrantamiento sustancial de forma, en violación de Tratado, del presente Reglamento o de cualquier norma jurídica relativa a su aplicación, o en desviación de poder.
3.   El Tribunal de Justicia será competente tanto para anular como para modificar la resolución impugnada.
4.   Podrán interponer recurso todas las partes en el procedimiento ante la sala de recurso, en tanto en cuanto la resolución de esta no haya estimado sus pretensiones.
5.   El recurso ante el Tribunal de Justicia se interpondrá en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la resolución de la sala de recurso.
6.   La [EUIPO] estará obligada a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia.»
Antecedentes de los litigios
Los antecedentes de los litigios figuran en los apartados 1 a 11 de la sentencia recurrida y, a efectos del presente procedimiento, pueden resumirse de la siguiente manera.
El 21 de marzo de 2002, Nestlé solicitó a la EUIPO el registro del siguiente signo tridimensional:
Se solicitó el registro para productos comprendidos en la clase 30, en el sentido del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada. El signo antes mencionado fue registrado como marca de la Unión Europea el 28 de julio de 2006, para los productos comprendidos en la clase 30, que corresponden a la siguiente descripción: «caramelos («
sweets
»), productos de panadería, artículos de pastelería, galletas, pasteles, barquillos» (en lo sucesivo, «marca en liza»).
El 23 de marzo de 2007, Cadbury Schweppes plc (que se convirtió en Cadbury Holdings y, más tarde, en Mondelez) presentó ante la EUIPO una solicitud de nulidad del registro con arreglo, en particular, al artículo 7, apartado 1, letra b), del Reglamento n.
o
207/2009. El 11 de enero de 2011, la División de Anulación de la EUIPO estimó dicha solicitud y declaró la nulidad de la marca en liza. Mediante la resolución controvertida, la Segunda Sala de Recurso de la EUIPO, resolviendo un recurso formulado por Nestlé, anuló la resolución de la División de Anulación. Consideró en concreto que, si bien, ciertamente, la marca en liza carecía del carácter distintivo inherente en relación con los productos para los que se había registrado, Nestlé había probado, conforme al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.
o
207/2009, que esa marca, por el uso que se había hecho de ella, había adquirido tal carácter en relación con los mismos productos.
Procedimiento ante el Tribunal General y sentencia recurrida
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal General el 19 de febrero de 2013, Mondelez interpuso recurso de anulación contra la resolución controvertida. Para fundamentar su recurso, invocó tres motivos. El Tribunal General solo examinó el primer motivo, relativo a la infracción del artículo 52, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009, en relación con el artículo 7, apartado 3, de dicho Reglamento, que se dividía en cuatro partes.
En los apartados 21 a 44 de la sentencia recurrida, el Tribunal General analizó y estimó la segunda parte del primer motivo de Mondelez. Tal como se desprende de los apartados 41 a 44 de la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó que la Sala de Recurso había considerado erróneamente que Nestlé había probado el uso de la marca en liza para los productos de panadería, los artículos de pastelería, los pasteles y los barquillos. Por lo tanto, el Tribunal General solo analizó las demás partes del primer motivo de Mondelez en lo relativo a los caramelos («
sweets
») y a las galletas. Ninguno de los recursos de casación se refiere a los apartados 21 a 44 de la sentencia recurrida.
En los apartados 45 a 64 de la sentencia recurrida, el Tribunal General analizó y desestimó la primera parte del primer motivo de Mondelez, acerca de la falta de uso de la marca en liza en la forma en que había sido registrada.
En los apartados 65 a 111 de la sentencia recurrida, el Tribunal General examinó y desestimó la tercera parte del primer motivo de Mondelez, relativa a la falta de uso de la marca en liza como indicador del origen y a la insuficiencia de los elementos de prueba sobre esta cuestión. En apoyo de esta decisión, por una parte, en el apartado 94 de la sentencia recurrida, el Tribunal General señaló que los elementos de prueba del uso efectivo de la marca en liza presentados por Nestlé ante la EUIPO constituían elementos pertinentes que, apreciados en su conjunto, podían demostrar que, a los ojos del público pertinente, dicha marca se percibía como una indicación del origen comercial de los productos de que se trataba. Por otra parte, en el apartado 107 de esa misma sentencia, el Tribunal General consideró que la Sala de Recurso había realizado un examen de la adquisición del carácter distintivo de la marca en liza gracias a la propia marca, pormenorizando sus conclusiones relativas a tal adquisición por lo que se refiere a Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos, Austria, Finlandia, Suecia y Reino Unido.
Por último, el Tribunal General analizó, en los apartados 112 a 178 de la sentencia recurrida, la cuarta parte del primer motivo de Mondelez. En el apartado 143 de dicha sentencia, señaló que la Sala de Recurso había incurrido en error al concluir, en síntesis, que, para demostrar el carácter distintivo adquirido por el uso de la marca en el conjunto de la Unión, bastaba con acreditar que, en la percepción de una parte significativa del público pertinente de la Unión, incluidos todos los Estados miembros y todas las regiones, la marca indicaba el origen comercial de los productos que designaba, sin que fuera necesario demostrar el carácter distintivo adquirido por una marca mediante su uso en cada uno de los Estados miembros de que se tratara.
No obstante, tal como se desprende de los apartados 144 y 145 de la sentencia recurrida, el Tribunal General estimó que no había de excluirse que, pese a la concepción jurídicamente errónea del criterio seguido para examinar si estaba probado el carácter distintivo de una marca adquirido por su uso en el conjunto de la Unión, la Sala de Recurso hubiera aplicado correctamente dicho criterio al examinar los elementos probatorios presentados por Nestlé. Consideró, por tanto, que procedía examinar la apreciación de estos elementos hecha por la Sala de Recurso.
Tras examinar los elementos probatorios relativos a Francia, Italia, España, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Austria, el Tribunal General concluyó, respectivamente, en los apartados 146, 148, 151, 153, 155, 158, 159, 164 y 167 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso consideró fundadamente que se había probado que la marca en liza había adquirido carácter distintivo por el uso en todos esos Estados miembros.
Sin embargo, en el apartado 173 de la sentencia recurrida, el Tribunal General puso de relieve que la Sala de Recurso no se había pronunciado expresamente acerca de si se había demostrado que la marca en liza había adquirido carácter distintivo en Bélgica, Irlanda, Grecia y Portugal y que tampoco había incluido a dichos Estados miembros entre aquellos respecto de los cuales había considerado probada tal adquisición.
De los apartados 177 a 179 de la misma sentencia se desprende que el Tribunal General estimó, por tanto, la cuarta parte del primer motivo invocado por Mondelez y anuló la resolución controvertida en su totalidad, dado que la Sala de Recurso no había efectuado válidamente el examen relativo al carácter distintivo adquirido por el uso de la marca en liza, al no pronunciarse dicho órgano sobre la percepción de la referida marca por el público pertinente, en particular en Bélgica, en Irlanda, en Grecia y en Portugal, y al no analizar los elementos probatorios presentados por Nestlé en lo que atañe a esos Estados miembros.
Pretensiones de las partes y procedimiento ante el Tribunal de Justicia
Mediante su recurso de casación en el asunto C‑84/17 P, Nestlé solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida por haber infringido el Tribunal General el artículo 7, apartado 3, y el artículo 52, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009.
–
Condene en costas a Mondelez.
Mediante su recurso de casación en el asunto C‑85/17 P, Mondelez solicita al Tribunal de Justicia que anule los apartados 37 a 44, 58 a 64, 78 a 111 y 144 a 169 de la sentencia recurrida así como el apartado 177 de esta, por cuanto señala: «en efecto, aunque se haya acreditado que la marca [en liza] había adquirido carácter distintivo por el uso en Dinamarca, Alemania, España, Francia, Italia, Países Bajos, Austria, Finlandia, Suecia y el Reino Unido».
Mediante su recurso de casación en el asunto C‑95/17 P, la EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Anule la sentencia recurrida.
–
Condene en costas a Mondelez.
Por resolución del Presidente del Tribunal de Justicia de 10 de mayo de 2017, se ordenó la acumulación de los asuntos C‑84/17 P, C‑85/17 P y C‑95/17 P a efectos de las fases escrita y oral del procedimiento, así como de la sentencia.
En su escrito de contestación, Nestlé solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime el recurso de casación en el asunto C‑85/17 P, por ser manifiestamente inadmisible o manifiestamente infundado, mediante auto o, subsidiariamente, mediante sentencia.
–
Condene en costas a Mondelez.
En su escrito de contestación, Mondelez solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Desestime los recursos de casación en los asuntos C‑84/17 P y C‑95/17 P.
–
Condene a Nestlé y a la EUIPO, respectivamente, a cargar con las costas en estos dos asuntos.
En su escrito de contestación, la EUIPO solicita al Tribunal de Justicia que:
–
Estime el recurso de casación en el asunto C‑84/17 P.
–
Desestime el recurso de casación en el asunto C‑85/17 P.
–
Condene a Mondelez a cargar con las costas en que haya incurrido la EUIPO.
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 13 de noviembre de 2017, la European Association of Trade Mark Owners (Marques) [Asociación Europea de Titulares de Marcas (Marques)] solicitó, con arreglo al artículo 40, párrafo segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se admitiera su intervención en el asunto C‑84/17 P en apoyo de las pretensiones de Nestlé, parte recurrente en dicho asunto. Por auto de 12 de enero de 2018, el Presidente del Tribunal de Justicia accedió a esta solicitud.
Sobre la petición de reapertura de la fase oral del procedimiento
Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 17 de mayo de 2018, Nestlé solicitó la reapertura de la fase oral del procedimiento, conforme al artículo 83 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.
En apoyo de su solicitud, por una parte, Nestlé invoca lo que, a su juicio, constituye un hecho nuevo, surgido después de la lectura de las conclusiones del Abogado General. Así, alega que había presentado en el procedimiento ante la EUIPO elementos para acreditar que, en lo concerniente al producto cubierto por la marca en liza, las pruebas aportadas respecto a los mercados danés, alemán, español, francés, italiano, neerlandés, austriaco, finlandés, sueco y del Reino Unido también eran válidas para los mercados belga, irlandés, griego, luxemburgués y portugués. Según Nestlé, la indicación en sentido contrario que figura en el punto 87 de las conclusiones del Abogado General resulta de una respuesta errónea de su abogado, que no comprendió el sentido de la pregunta que le había formulado en la vista el Abogado General.
Por otra parte, Nestlé aduce que la existencia de un error en la traducción en lengua inglesa de la sentencia de 24 de mayo de 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OAMI (
C‑98/11 P
,
EU:C:2012:307
), que menciona el Abogado General en el punto 70 de sus conclusiones, debe debatirse entre las partes.
Cabe recordar que ni el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ni su Reglamento de Procedimiento prevén la posibilidad de que las partes formulen observaciones en respuesta a las conclusiones presentadas por el Abogado General (sentencia de 21 de diciembre de 2016, Comisión/Aer Lingus y Ryanair Designated Activity,
C‑164/15 P y C‑165/15 P
,
EU:C:2016:990
, apartado
y jurisprudencia citada).
Con arreglo al artículo 252 TFUE, párrafo segundo, la función del Abogado General consiste en presentar públicamente, con toda imparcialidad e independencia, conclusiones motivadas sobre los asuntos que, de conformidad con el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, requieran su intervención. El Tribunal de Justicia no está vinculado por las conclusiones del Abogado General ni por la motivación que este desarrolla para llegar a las mismas.
Por consiguiente, el hecho de que una parte no esté de acuerdo con las conclusiones del Abogado General no puede constituir en sí mismo un motivo que justifique la reapertura de la fase oral, sin importar cuales sean las cuestiones examinadas en dichas conclusiones (sentencia de 28 de febrero de 2018, mobile.de/EUIPO,
C‑418/16 P
,
EU:C:2018:128
, apartado
).
No obstante, en virtud del artículo 83 de su Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia puede ordenar en todo momento, tras oír al Abogado General, la apertura o la reapertura de la fase oral del procedimiento, en particular si estima que la información de que dispone es insuficiente o cuando una parte haya invocado ante él, tras el cierre de esta fase, un hecho nuevo que pueda influir decisivamente en su resolución.
Esto no es lo que sucede en el caso de autos. En efecto, el Tribunal de Justicia considera, oído el Abogado General, que dispone de toda la información necesaria para pronunciarse y que no es necesario examinar el asunto a la luz de un hecho nuevo que pueda influir decisivamente en su resolución o de un argumento que no fue debatido ante él.
En efecto, las alegaciones de Nestlé, resumidas en el apartado 28 de la presente sentencia, no revelan la existencia de ningún hecho nuevo, en la medida en que se refieren a elementos que ya figuraban en autos antes de la vista. Estas alegaciones constituyen, en realidad, una tentativa de Nestlé de volver sobre las declaraciones realizadas por su abogado en la vista. En cuanto a las divergencias entre las diferentes versiones lingüísticas de la sentencia de 24 de mayo de 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OAMI (
C‑98/11 P
,
EU:C:2012:307
), procede señalar que, en la fecha de la vista, esa sentencia estaba disponible en todas las lenguas oficiales y, por tanto, las partes podían presentar sus observaciones sobre eventuales errores de traducción, si estimaban que tales errores eran especialmente pertinentes para los presentes asuntos.
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, el Tribunal de Justicia estima que no procede ordenar la reapertura de la fase oral del procedimiento.
Sobre los recursos de casación
Sobre la admisibilidad del recurso de casación en el asunto C‑85/17 P
Alegaciones de las partes
Nestlé sostiene que el recurso de casación de Mondelez es inadmisible, dado que esta solicita al Tribunal de Justicia únicamente que anule determinadas partes de los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida y no el fallo de la misma.
Mondelez arguye que su recurso de casación es admisible, a pesar de que el Tribunal General anulara la resolución controvertida en su totalidad. La desestimación, por parte del Tribunal General, de algunas de sus alegaciones influye en el examen que la Sala de Recurso tiene que efectuar a raíz de la anulación de la resolución controvertida. Dado que dicha Sala está vinculada por la desestimación de tales alegaciones, Mondelez estima que ha de poder impugnar la sentencia recurrida. En apoyo de su argumentación, invoca los apartados 19 a 26 de la sentencia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI (
C‑383/99 P
,
EU:C:2001:461
).
Apreciación del Tribunal de Justicia
En virtud del artículo 56, párrafos primero y segundo, del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, contra las resoluciones del Tribunal General que pongan fin al proceso podrá interponerse recurso de casación ante el Tribunal de Justicia por «cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido total o parcialmente desestimadas».
Las pretensiones de las partes en el procedimiento son, en principio, estimadas o desestimadas en el fallo de una sentencia. Así, el artículo 169, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento establece que las pretensiones del recurso de casación deberán tener por objeto la anulación, total o parcial, de la resolución del Tribunal General tal y como figura en el fallo de dicha resolución.
Como señaló el Abogado General en el punto 43 de sus conclusiones, esta disposición se refiere al principio fundamental en materia de recurso de casación según el cual este debe dirigirse contra el fallo de la resolución del Tribunal General y no puede limitarse a pretender la modificación de algunos de los fundamentos de Derecho de esta resolución (sentencia de 14 de noviembre de 2017, British Airways/Comisión,
C‑122/16 P
,
EU:C:2017:861
, apartado
).
En efecto, un recurso de casación por el que no se solicita la anulación, aunque sea parcialmente, de la sentencia recurrida, esto es, de su fallo, sino únicamente que se modifiquen determinados extremos de su motivación, es inadmisible (sentencia de 15 de noviembre de 2012, Al-Aqsa/Consejo y Países Bajos/Al-Aqsa,
C‑539/10 P y C‑550/10 P
,
EU:C:2012:711
, apartados
y
).
En el presente asunto, debe constatarse que las pretensiones del recurso de casación de Mondelez no tienen por objeto la anulación del fallo de la sentencia recurrida, sino únicamente de determinados extremos de su motivación.
Ciertamente, en la sentencia de 20 de septiembre de 2001, Procter & Gamble/OAMI (
C‑383/99 P
,
EU:C:2001:461
), apartados
a
, el Tribunal de Justicia acordó admitir a trámite un recurso de casación que no tenía por objeto la anulación de un punto concreto del fallo de una sentencia del Tribunal General, dado que de los fundamentos de Derecho de la sentencia se desprendía que el Tribunal General había tomado una decisión que no se enunciaba expresamente en su fallo.
No obstante, a diferencia de lo que sucedía en el asunto que dio lugar a esta última sentencia, no se desprende de los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida, a que se refiere el recurso de casación de Mondelez, que los mismos contengan una decisión del Tribunal General desestimatoria de una pretensión de esta.
En la resolución controvertida,
la Sala de Recurso consideró que la marca en liza carecía de carácter distintivo intrínseco pero había adquirido tal carácter por el uso, de modo que debía desestimarse la solicitud de Mondelez de que se declarara la nulidad de dicha marca
.
La primera parte de la resolución controvertida, que, por lo demás, era favorable a Mondelez, no fue objeto del litigio ante el Tribunal General, puesto que, como se desprende del apartado 16 de la sentencia recurrida, Nestlé había desistido en la vista de su pretensión de anulación de esta primera parte.
Así pues, solo se impugnaba ante el Tribunal General la segunda parte de la resolución controvertida
. A este respecto, de los apartados 12 y 15 de la sentencia recurrida se desprende que las pretensiones del recurso de Mondelez tenían por objeto únicamente la anulación de la resolución controvertida, así como la condena en costas de las demás partes.
Pues bien, aunque, en los apartados de la sentencia recurrida a que se refiere el recurso de casación de Mondelez, el Tribunal General desestimara determinadas alegaciones invocadas por esta en apoyo de su pretensión de anulación de la resolución controvertida, estimó otras y, en definitiva, estimó las pretensiones de anulación de Mondelez, dado que anuló la resolución controvertida en su totalidad.
De ello se infiere que el recurso de casación de Mondelez tiene por objeto únicamente que se modifiquen determinados fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida, de manera que procede declarar inadmisible tal recurso de casación, conforme a la jurisprudencia citada en el apartado 42 de la presente sentencia.
A la luz del carácter unívoco de la exigencia del artículo 169, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento, esta conclusión no puede enervarse sobre la base de la alegación de Mondelez según la cual la Sala de Recurso está vinculada por los fundamentos de Derecho de la sentencia recurrida, impugnados mediante su recurso de casación.
En cualquier caso, la fuerza de cosa juzgada se extiende únicamente a los fundamentos de Derecho de una sentencia en los que se basa necesariamente el fallo y que son, por ello, indisociables del mismo (sentencia de 15 de noviembre de 2012, Al-Aqsa/Consejo y Países Bajos/Al-Aqsa,
C‑539/10 P y C‑550/10 P
,
EU:C:2012:711
, apartado
y jurisprudencia citada).
Por consiguiente, en caso de anulación por el Tribunal General de una resolución de la EUIPO, no cabe considerar que los fundamentos de Derecho en los que se basó dicho órgano jurisdiccional para desestimar determinadas alegaciones formuladas por las partes han adquirido fuerza de cosa juzgada.
Así, en el presente asunto, en contra de lo que sostiene Mondelez, la Sala de Recurso no está vinculada por la desestimación de determinadas alegaciones por el Tribunal General y dicha sociedad podrá plantear, en su caso, esas mismas alegaciones en el marco de un eventual nuevo recurso contra la resolución que se adopte a raíz de la anulación de la resolución controvertida por el Tribunal General.
De las consideraciones anteriores resulta que procede declarar inadmisible el recurso de casación en el asunto C‑85/17 P.
Sobre los recursos de casación en los asuntos C‑84/17 P y C‑95/17 P
En apoyo de su recurso de casación en el asunto C‑84/17 P, Nestlé invoca un motivo único, basado en la infracción del artículo 52, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009, en relación con el artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento.
Por su parte, la EUIPO invoca dos motivos en apoyo de su recurso de casación en el asunto C‑95/17 P, el primero basado en el incumplimiento de la obligación de motivación y el segundo en la infracción del artículo 52, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009, en relación con el artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento.
No obstante, ha de constatarse, como hace el Abogado General en el punto 49 de sus conclusiones, que el primer motivo de este último recurso de casación, aunque formalmente se refiera al incumplimiento de la obligación de motivación, equivale, en realidad, a reprochar al Tribunal General el mismo error de Derecho que aquel al que se refiere el segundo motivo de este mismo recurso de casación. En efecto, mediante este primer motivo, la EUIPO alega que la interpretación del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.
o
207/2009 que efectúa el Tribunal General en el apartado 139 de la sentencia recurrida es contradictoria. Pues bien, de ser así, debería concluirse que el Tribunal General incurrió en error de Derecho al interpretar la citada disposición.
Por consiguiente, procede examinar conjuntamente el motivo único del recurso de casación en el asunto C‑84/17 P y los dos motivos del recurso de casación en el asunto C‑95/17 P.
Alegaciones de las partes
Nestlé, apoyada por Marques, y la EUIPO alegan que, al declarar, en el apartado 139 de la sentencia recurrida, que la adquisición de carácter distintivo por una marca mediante el uso debe demostrarse en todo el territorio de la Unión, y no solo respecto a una parte sustancial o a la mayor parte del mismo, y que, por consiguiente, no puede concluirse que se ha adquirido tal carácter cuando los elementos probatorios del uso no abarquen alguna parte de la Unión, aunque no sea sustancial o consista únicamente en un solo Estado miembro, el Tribunal General infringió el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.
o
207/2009, tal como lo interpreta el Tribunal de Justicia en su sentencia de 24 de mayo de 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OAMI (
C‑98/11 P
,
EU:C:2012:307
).
Según Nestlé, Marques y la EUIPO, el Tribunal General consideró, equivocadamente, que la Sala de Recurso había incurrido en error de Derecho al estimar que bastaba con probar que una parte significativa del público pertinente en el conjunto de la Unión, considerando todos los Estados miembros y todas las regiones, percibía una marca como una indicación del origen comercial de los productos protegidos por la marca en liza y que no era necesario acreditar el carácter distintivo adquirido por el uso en todos los Estados miembros afectados.
Por consiguiente, según las mencionadas partes, el Tribunal General consideró incorrectamente que la Sala de Recurso había incurrido en error de Derecho al concluir que la marca en liza había adquirido carácter distintivo mediante su uso, sin pronunciarse acerca de la percepción de dicha marca por parte del público pertinente en Bélgica, Irlanda, Grecia y Portugal, y sin analizar los elementos probatorios aportados en relación con esos Estados miembros.
Nestlé, Marques y la EUIPO sostienen que, al centrarse en los mercados nacionales considerados individualmente, esta decisión del Tribunal General es incompatible con el carácter unitario de la marca de la Unión Europea y con la propia existencia de un mercado único. Afirman que el carácter unitario de la marca de la Unión Europea implica que no se tengan en cuenta las fronteras territoriales de los Estados miembros en el marco de la apreciación de la adquisición de carácter distintivo por el uso, como confirma a su juicio el apartado 44 de la sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken (
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
).
En cambio, Mondelez considera que el Tribunal General interpretó y aplicó correctamente el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.
o
207/2009, así como la sentencia de 24 de mayo de 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OAMI (
C‑98/11 P
,
EU:C:2012:307
). Según aquella, no basta con que una marca de la Unión Europea sea distintiva en una parte importante de la Unión si no lo es en otra parte de ella, aunque esa otra parte consista únicamente en un solo Estado miembro.
Mondelez estima que una conclusión diferente lleva al resultado paradójico de que una solicitud de registro de marca, que hubiera debido denegarse por carecer de carácter distintivo en un solo Estado miembro, podrá no obstante registrarse como marca de la Unión Europea, por lo que podrá invocarse dicha marca ante los órganos jurisdiccionales de ese Estado miembro.
Apreciación del Tribunal de Justicia
Procede recordar que, a tenor del artículo 1, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009, la marca de la Unión tiene carácter unitario y produce los mismos efectos en el conjunto de la Unión.
Tal como señaló el Tribunal General, acertadamente, en los apartados 119 y 120 de la sentencia recurrida, del carácter unitario de la marca de la Unión resulta que, para que se admita su registro, un signo ha de poseer carácter distintivo en el conjunto de la Unión. Así, a tenor del artículo 7, apartado 1, letra b), del citado Reglamento, en relación con el apartado 2 del mismo artículo, debe denegarse el registro de una marca si carece de carácter distintivo en una parte de la Unión.
Pues bien, el artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.
o
207/2009, que permite el registro de los signos que hayan adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso, debe interpretarse a la luz de esta exigencia. Así, del carácter unitario de la marca de la Unión resulta que, para que se admita su registro, un signo ha de poseer un carácter distintivo, intrínseco o adquirido como consecuencia del uso, en el conjunto de la Unión.
A este respecto, debe indicarse de entrada que la sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken (
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
), invocada por Nestlé y la EUIPO, carece de pertinencia, puesto que versa sobre la interpretación del artículo 15, apartado 1, del referido Reglamento, relativo al uso efectivo de una marca de la Unión ya registrada.
Ciertamente, el Tribunal de Justicia ha declarado que los requisitos establecidos para verificar el uso efectivo de una marca en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento (CE) n.
o
40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (
DO 1994, L 11, p. 1
), disposición que se recoge sin modificación alguna en el artículo 15, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento n.
o
207/2009, son análogos a los relativos a la adquisición del carácter distintivo de un signo por el uso a efectos de su registro en el sentido del artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento (sentencia de 18 de abril de 2013, Colloseum Holding,
C‑12/12
,
EU:C:2013:253
, apartado
).
No obstante, es preciso destacar que, contrariamente al asunto que dio lugar a la sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken (
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
), donde el Tribunal de Justicia precisó que, para apreciar la existencia de un «uso efectivo en la Comunidad» en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento n.
o
207/2009, debe prescindirse de las fronteras del territorio de los Estados miembros, la sentencia de 18 de abril de 2013, Colloseum Holding (
C‑12/12
,
EU:C:2013:253
), no versa sobre el ámbito geográfico pertinente para apreciar la existencia de un uso efectivo en el sentido de dicha disposición, sino sobre la posibilidad de considerar que el requisito del uso efectivo de una marca en el sentido de la referida disposición se cumple cuando una marca registrada, que ha adquirido su carácter distintivo como consecuencia del uso de otra marca compuesta de la que constituye uno de los elementos, se utiliza únicamente a través de esta otra marca compuesta, o cuando solo se utiliza conjuntamente con otra marca, estando además la propia combinación de estas dos marcas registrada como marca.
Así pues, el apartado 34 de la sentencia de 18 de abril de 2013, Colloseum Holding (
C‑12/12
,
EU:C:2013:253
), no puede interpretarse en el sentido de que los requisitos establecidos para apreciar la extensión territorial que permite el registro de una marca por el uso son análogos a los que permiten el mantenimiento de los derechos del titular de una marca registrada.
Procede señalar asimismo que, en materia de uso efectivo de una marca de la Unión ya registrada, no existe disposición análoga a la del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009, de modo que no puede considerarse de entrada que no existe tal uso por el mero hecho de que la marca de que se trate no haya sido utilizada en una parte de la Unión.
Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que, aun cuando fuera justificado suponer que una marca de la Unión Europea sea utilizada en un territorio más vasto que el de un solo Estado miembro para que tal uso pudiera calificarse de «uso efectivo», no cabe excluir que, en determinadas circunstancias, el mercado de productos o servicios para los que se haya registrado una marca de la Unión se circunscriba por ello al territorio de un solo Estado miembro, de modo que el uso de esa marca en dicho territorio podría cumplir el requisito del uso efectivo de una marca de la Unión Europea (sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, apartado
).
En cambio, por lo que se refiere a la adquisición de carácter distintivo por una marca como consecuencia del uso que se ha hecho de ella, procede recordar que el Tribunal de Justicia ya ha indicado que un signo solo puede ser registrado como marca de la Unión, con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.
o
207/2009, si se aporta la prueba de que, por el uso que se ha hecho de él, ha adquirido carácter distintivo en la parte de la Unión en la que no tenía
ab initio
tal carácter en el sentido del apartado 1, letra b), del mismo artículo (sentencia de 22 de junio de 2006, Storck/OAMI,
C‑25/05 P
,
EU:C:2006:422
, apartado
). El Tribunal de Justicia ha precisado igualmente que la parte de la Unión a que se refiere el apartado 2 de dicho artículo puede estar constituida eventualmente por un solo Estado miembro.
Cabe colegir de lo anterior que, en lo que respecta a una marca que carece de carácter distintivo
ab initio
en el conjunto de los Estados miembros, tal marca solo puede registrarse en virtud de dicha disposición si se demuestra que ha adquirido carácter distintivo por el uso en todo el territorio de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de mayo de 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OAMI,
C‑98/11 P
,
EU:C:2012:307
, apartados
y
).
Es verdad que, en el apartado 62 de la sentencia de 24 de mayo de 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OAMI (
C‑98/11 P
,
EU:C:2012:307
), invocada por Nestlé y la EUIPO, el Tribunal de Justicia declaró que, aunque es cierto que la adquisición de carácter distintivo como consecuencia del uso de una marca debe probarse respecto de la parte de la Unión en la que esta marca no tenía
ab initio
tal carácter, resultaría excesivo exigir que se aportara la prueba de dicha adquisición respecto de cada uno de los Estados miembros.
No obstante, contra lo que alegan Nestlé y la EUIPO, de esta consideración no se deduce que, cuando una marca carezca de carácter distintivo intrínseco en el conjunto de la Unión, basta demostrar, para que se registre como marca de la Unión Europea en aplicación del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.
o
207/2009, que ha adquirido carácter distintivo por el uso en una parte significativa de la Unión, aun cuando tal prueba no se haya aportado en relación con cada uno de los Estados miembros.
A este respecto, debe subrayarse la distinción entre, por una parte, los hechos que deben probarse, a saber, la adquisición de carácter distintivo mediante el uso por un signo que carece de tal carácter intrínseco, y, por otra parte, los medios de prueba que puedan demostrar esos hechos.
En efecto, ninguna disposición del Reglamento n.
o
207/2009 exige acreditar con pruebas distintas la adquisición de carácter distintivo por el uso en cada Estado miembro considerado individualmente. Por tanto, no cabe excluir que elementos probatorios de la adquisición, por un signo determinado, de carácter distintivo mediante el uso sean pertinentes respecto a varios Estados miembros, incluso respecto al conjunto de la Unión.
En particular, tal como señaló esencialmente el Abogado General en el punto 78 de sus conclusiones, es posible que, en relación con determinados productos o servicios, los operadores económicos hayan reagrupado a varios Estados miembros en el seno de la misma red de distribución y hayan tratado a estos Estados miembros, en concreto desde el punto de vista de sus estrategias de comercialización, como si constituyeran un solo y único mercado nacional. En este supuesto, los elementos probatorios del uso de un signo en semejante mercado transfronterizo pueden ser pertinentes respecto a todos los Estados miembros de que se trate.
Lo mismo sucederá cuando, por la proximidad geográfica, cultural o lingüística entre dos Estados miembros, el público pertinente del primero posee un conocimiento suficiente de los productos o servicios presentes en el mercado nacional del segundo.
De estas consideraciones se desprende que, si bien no es necesario, a efectos del registro con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.
o
207/2009 de una marca que carece
ab initio
de carácter distintivo en el conjunto de los Estados miembros de la Unión, que se aporte la prueba, respecto a cada Estado miembro considerado individualmente, de la adquisición por esa marca de carácter distintivo mediante el uso, las pruebas aportadas deben permitir demostrar tal adquisición en el conjunto de los Estados miembros de la Unión.
Sentado lo anterior, la cuestión de dilucidar si los elementos probatorios presentados bastan para acreditar la adquisición, por un signo determinado, de carácter distintivo mediante el uso en la parte del territorio de la Unión en donde ese signo no poseía
ab initio
tal carácter se incardina en la apreciación de las pruebas que incumbe, en primer lugar, a las instancias de la EUIPO.
Esta apreciación está sujeta al control del Tribunal General, el cual, cuando se interpone un recurso ante él contra una resolución de una sala de recurso, es el único competente para comprobar los hechos y, por tanto, para apreciarlos. En cambio, salvo en el supuesto de desnaturalización, por parte del Tribunal General, de los datos que le fueron sometidos, la apreciación de los hechos no constituye una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación (sentencia de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI,
C‑104/00 P
,
EU:C:2002:506
, apartado
y jurisprudencia citada).
También es cierto que, si las instancias de la EUIPO o el Tribunal General, tras haber apreciado todos los elementos probatorios que se le han presentado, consideran que algunos de estos elementos bastan para demostrar la adquisición, por un signo determinado, de carácter distintivo mediante el uso en la parte de la Unión en la que carece de tal carácter
ab initio
y para justificar, así, su registro como marca de la Unión Europea, deben enunciar claramente esta decisión en sus respectivas resoluciones.
En el presente asunto, por una parte, de las consideraciones precedentes resulta que el Tribunal General estimó en el apartado 139 de la sentencia recurrida, sin incurrir en error de Derecho, que, a efectos de la aplicación del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.
o
207/2009, en el caso de una marca que no posee un carácter distintivo intrínseco en el conjunto de la Unión, el carácter distintivo adquirido por el uso de esta marca debe acreditarse en todo ese territorio, y no solo en una parte sustancial o en la mayor parte del territorio de la Unión, de modo que, aunque tal prueba pueda aportarse globalmente con respecto a todos los Estados miembros concernidos, o bien por separado respecto a diferentes Estados miembros o grupos de Estados miembros, no es, en cambio, suficiente que aquel a quien incumba la carga de la prueba se limite a presentar elementos probatorios de tal adquisición que no cubran una parte de la Unión, incluso consistente en un solo Estado miembro.
Por otra parte, a la luz de las mismas consideraciones, el Tribunal General estimó fundadamente, en los apartados 170 a 178 de la sentencia recurrida, que la resolución controvertida adolecía de un error de Derecho al considerar la Sala de Recurso que la marca en liza había adquirido un carácter distintivo por el uso que justificaba la aplicación, respecto a ella, del artículo 7, apartado 3, del Reglamento n.
o
207/2009, sin pronunciarse sobre la adquisición, por dicha marca, de tal carácter distintivo en Bélgica, Irlanda, Grecia y Portugal.
De lo anterior se infiere que el motivo único del recurso de casación en el asunto C‑84/17 P y los dos motivos del recurso de casación en el asunto C‑95/17 P son infundados y deben desestimarse, al igual que estos recursos de casación en su totalidad.
Costas
A tenor del artículo 184, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, el Tribunal de Justicia decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea infundado. El artículo 138, apartados 1 y 2, del mismo Reglamento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 184, apartado 1, de este, dispone, por un lado, que la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte, y, por otro lado, que, si son varias las partes que han visto desestimadas sus pretensiones, el Tribunal de Justicia decidirá sobre el reparto de las costas.
Al haber sido desestimados todos los recursos de casación, cada parte cargará con sus propias costas, incluida Marques, en su condición de parte coadyuvante en casación, conforme al artículo 140, apartado 3, del Reglamento de Procedimiento.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) decide:

1)
Desestimar los recursos de casación.

2)
Société des produits Nestlé SA, European Association of Trade Mark Owners (Marques), Mondelez UK Holdings & Services Ltd y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) cargarán con sus propias costas.

Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.