CELEX: 62021TJ0222
EU-varemærker
ugyldighedssag
EU-figurmærket Shoppi
det ældre EU-ordmærke SHOPIFY
relativ registreringshindring
ingen risiko for forveksling
artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 53, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 8, stk. 1, litra b), og artikel 60, stk. 1, litra a), i forordning (EU) 2017/1001]
det ældre varemærke mangler høj grad af særpræg
aftale om Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen og Euratom (Brexit)

)
[
udelades
]
Retlige bemærkninger
[
udelades
]
Det ældre varemærkes høje grad af særpræg som følge af brug
[
udelades
]
Hvad for det første angår beviserne vedrørende Det Forenede Kongeriges område fandt appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 71-74, at Det Forenede Kongerige den 1. februar 2020 var udtrådt af Unionen i henhold til artikel 50 TEU og var blevet et tredjeland. Hvis EU-retten fortsat fandt anvendelse på Det Forenede Kongerige og på dets område i en overgangsperiode, udløb denne overgangsperiode den 31. december 2020 i overensstemmelse med artikel 126 og 127 i aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (
EUT 2020, L 29, s. 7
, herefter »udtrædelsesaftalen«). Fra den 1. januar 2021 finder EU-lovgivningen på varemærkeområdet ikke længere anvendelse i Det Forenede Kongerige og på dets område, medmindre og i det omfang det udtrykkeligt er fastsat i udtrædelsesaftalen, at den fortsat skal finde anvendelse. Appelkammeret henviste ligeledes til punkt 2 i meddelelse nr. 2/20 af 10. september 2020 fra EUIPO’s administrerende direktør vedrørende indvirkningen af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen på visse aspekter af EUIPO’s praksis.
Appelkammeret udledte heraf, at beviserne vedrørende renomméet eller den høje grad af særpræg, der vedrører Det Forenede Kongerige, fra den 1. januar 2021 ikke længere kunne støtte eller bidrage til beskyttelsen af et EU-varemærke, selv om disse beviser forelå før den 1. januar 2021. Et sådant varemærke skulle nemlig have et renommé eller have en høj grad af særpræg »i Unionen« på det tidspunkt, hvor afgørelsen blev truffet (jf. ligeledes punkt 15 i meddelelse nr. 2/20 for så vidt angår renomméet). For så vidt som sagsøgeren insisterede på, at det ældre varemærke havde en høj grad af særpræg i Det Forenede Kongerige, fandt appelkammeret følgelig, at dette element var uden relevans for den sag, der var indbragt for appelkammeret.
Sagsøgeren har gjort gældende, at hvis det tidspunkt, hvor den høje grad af særpræg som følge af brug skal bedømmes, er tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om registrering af det anfægtede varemærke, dvs. den 8. maj 2017, var Det Forenede Kongerige på dette tidspunkt stadig medlem af Unionen, og beviserne vedrørende dette område skal derfor tages i betragtning. Under retsmødet har sagsøgeren ligeledes påberåbt sig dom af 16. marts 2022, Nowhere mod EUIPO – Ye (APE TEES) (
T-281/21
, under appel,
EU:T:2022:139
).
Det bemærkes i denne forbindelse, at udtrædelsesaftalen, der blev vedtaget den 17. oktober 2019, og som trådte i kraft den 1. februar 2020, fastsætter en overgangsperiode fra den 1. februar til den 31. december 2020 (herefter »overgangsperioden«). Efter udløbet af denne overgangsperiode har Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen, almindeligvis kaldet »Brexit«, fuld virkning.
I udtrædelsesaftalens artikel 127 er det fastsat, at medmindre andet er fastsat i aftalen, finder EU-retten fortsat anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i overgangsperioden (dom af 23.9.2020, Bauer Radio mod EUIPO – Weinstein (MUSIKISS),
T-421/18
,
EU:T:2020:433
, præmis
). Som appelkammeret har anført, finder EU-lovgivningen på varemærkeområdet derimod fra den 1. januar 2021 ikke længere anvendelse i Det Forenede Kongerige og på dets område, medmindre og i det omfang det udtrykkeligt fremgår af udtrædelsesaftalen, at den fortsat skal finde anvendelse.
I det foreliggende tilfælde er det ubestridt, at datoen for indgivelsen af ansøgningen om det anfægtede varemærke er den 8. maj 2017, dvs. inden udløbet af overgangsperioden, og at datoen for vedtagelsen af den anfægtede afgørelse er den 18. februar 2021, dvs. efter udløbet af overgangsperioden. En sådan faktisk kontekst adskiller sig klart fra det tilfælde, hvor datoen for den anfægtede beslutning ligger forud for det nævnte udløb (jf. i denne retning dom af 6.10.2021, Indo European Foods mod EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice),
T-342/20
, under appel,
EU:T:2021:651
, præmis
).
Det fremgår af Rettens praksis, at indehaveren af en ældre industriel ejendomsret, bl.a. et ældre varemærke, i forbindelse med en ugyldighedssag skal godtgøre, at brugen af det omtvistede EU-varemærke kan forbydes ikke alene på tidspunktet for indgivelsen af ansøgningen om dette varemærke eller dets prioritetsdato, men ligeledes på det tidspunkt, hvor EUIPO træffer afgørelse om ugyldighedsbegæringen (jf. i denne retning dom af 2.6.2021, Style & Taste mod EUIPO – The Polo/Lauren Company (Gengivelse af en polospiller),
T-169/19
,
EU:T:2021:318
, præmis
og
). Det samme gælder så meget desto mere i forbindelse med en indsigelsessag (dom af 14.2.2019, Beko mod EUIPO – Acer (ALTUS),
T-162/18
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2019:87
, præmis
-
].
Det følger i det væsentlige heraf, at for at beviserne for, at det ældre varemærke har en høj grad af særpræg som følge af brug i Det Forenede Kongerige, er relevante for begæringen om, at det anfægtede varemærke erklæres ugyldigt, skal denne brug stadig kunne gøres gældende på det tidspunkt, hvor EUIPO træffer afgørelse om ugyldighedsbegæringen.
I det foreliggende tilfælde ligger datoen for den anfægtede afgørelse, den 18. februar 2021, imidlertid efter udløbet af overgangsperioden.
Appelkammeret var derfor forpligtet til ikke at tage hensyn til brugen af det ældre varemærke i Det Forenede Kongerige, som ikke længere kunne gøres gældende over for intervenienterne på tidspunktet for den anfægtede afgørelse, og at forkaste beviserne herfor.
Det skal endvidere bemærkes, således som EUIPO har anført, at henset til det grundlæggende princip om intellektuelle ejendomsrettigheders geografiske begrænsning, der er fastsat i artikel 1, stk. 2, i forordning 2017/1001, kan der efter udløbet af overgangsperioden ikke opstå nogen konflikt i Det Forenede Kongerige mellem det anfægtede varemærke og det ældre varemærke, som ikke længere er beskyttet på dette område. På tidspunktet for den anfægtede afgørelse var kundekredsen i Det Forenede Kongerige ikke længere en del af den relevante kundekreds i Unionen.
Selv om det endelig ganske vist er korrekt, at det tidspunkt, der skal tages i betragtning ved vurderingen af det ældre varemærkes høje grad af særpræg, er datoen for indgivelsen af ansøgningen om det anfægtede varemærke (jf. dom af 15.10.2020, athlon custom sportswear,
T-349/19
, ikke trykt i Sml.,
EU:T:2020:488
, præmis
og den deri nævnte retspraksis), forholder det sig ikke desto mindre således, at kravet om, at den ældre rettighed skal være varig eller fortsat bestå på det tidspunkt, hvor EUIPO træffer afgørelse om ugyldighedsbegæringen, udgør et spørgsmål om, hvorvidt den kan gøres gældende, inden der foretages en sådan materiel prøvelse.
[
udelades
]

På grundlag af disse præmisser
udtaler og bestemmer
RETTEN (Niende Afdeling):

1)
Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes.

2)
Shopify Inc. betaler sagsomkostningerne.

Costeira
Kancheva
Zilgalvis
Afsagt i offentligt retsmøde i Luxembourg den 12. oktober 2022.
Underskrifter
(
*1
) – Processprog: engelsk.
(
) – Der gengives kun de præmisser i nærværende dom, som Retten finder det relevant at offentliggøre.