CELEX: 62021TJ0222
Marca da União Europeia
Processo de declaração de nulidade
Marca figurativa da União Europeia Shoppi
Marca nominativa anterior da União Europeia SHOPIFY
Motivo relativo de recusa
Inexistência de risco de confusão
Artigo 8.o, n.o 1, alínea b), e artigo 53.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (CE) n.o 207/2009 [atuais artigo 8.o, n.o 1, alínea b), e artigo 60.o, n.o 1, alínea a), do Regulamento (UE) 2017/1001]
Inexistência de caráter distintivo acrescido da marca anterior
Acordo de Saída do Reino Unido da União e da Euratom (Brexit)

)
[Omissis]
Questão de direito
[Omissis]
Quanto ao caráter distintivo acrescido da marca anterior
[Omissis]
Em primeiro lugar, no que se refere aos elementos de prova respeitantes ao território do Reino Unido, nos pontos 71 a 74 da decisão recorrida, a Câmara de Recurso considerou que, em 1 de fevereiro de 2020, o Reino Unido já não fazia parte da União ao abrigo do artigo 50.
o
TUE e que passara a ser um país terceiro. Embora o direito da União tenha continuado a aplicar‑se ao Reino Unido e no seu território durante um período de transição, este período de transição terminou em 31 de dezembro de 2020 em conformidade com o disposto nos artigos 126.
o
e 127.
o
do Acordo sobre a saída do Reino Unido da Grã‑Bretanha e da Irlanda do Norte da União Europeia e da Comunidade Europeia da Energia Atómica (
JO 2020, L 29, p. 7
, a seguir «Acordo de Saída»). A legislação da União no domínio das marcas não se aplica ao Reino Unido nem no seu território desde 1 de janeiro de 2021, exceto se e na medida em que a prossecução da sua aplicação tenha ficado expressamente prevista no Acordo de Saída. A Câmara de Recurso também se referiu ao ponto 2 da Comunicação n.
o
2/20 do diretor executivo do EUIPO, de 10 de setembro de 2020, relativa ao impacto da saída do Reino Unido da União nalguns aspetos do trabalho desenvolvido pelo EUIPO.
De tudo isto a Câmara de Recurso deduziu que desde 1 de janeiro de 2021 os elementos de prova relativos ao prestígio ou ao caráter distintivo acrescido referentes ao Reino Unido já não podem constituir a base nem podem contribuir para a proteção de uma marca da União Europeia, ainda que esses elementos de prova sejam anteriores a 1 de janeiro de 2021. Com efeito, semelhante marca tem de gozar de prestígio ou tem de possuir um caráter distintivo acrescido «na União» no momento em que a decisão é tomada (v., igualmente, ponto 15 da Comunicação n.
o
2/20, no que se refere ao prestígio). Por conseguinte, na medida em que a recorrente insistiu no caráter distintivo acrescido da marca anterior no Reino Unido, a Câmara de Recurso considerou que este elemento não era pertinente para efeitos do processo intentado.
A recorrente alega que se o momento em relação ao qual há que apreciar o caráter distintivo acrescido através da utilização é o momento da apresentação do pedido de registo da marca contestada, a saber, 8 de maio de 2017, nesse momento o Reino Unido ainda era membro da União e as provas relativas a este território devem assim ser tomadas em consideração. Na audiência, a recorrente também invocou o Acórdão de 16 de março de 2022, Nowhere/EUIPO — Ye (APE TEES) (
T‑281/21
, pendente de recurso,
EU:T:2022:139
).
A este respeito, há que recordar que o Acordo de Saída, que foi adotado em 17 de outubro de 2019 e entrou em vigor em 1 de fevereiro de 2020, prevê um período de transição entre 1 de fevereiro e 31 de dezembro de 2020 (a seguir «período de transição»). Desde que este período de transição terminou, a saída do Reino Unido da União, comummente denominada «Brexit», produziu totalmente os seus efeitos.
O artigo 127.
o
do Acordo de Saída prevê que, salvo disposição em contrário, o direito da União é aplicável no território do Reino Unido durante o período de transição [Acórdão de 23 de setembro de 2020, Bauer Radio/EUIPO — Weinstein (MUSIKISS),
T‑421/18
,
EU:T:2020:433
, n.
o
32].
A contrario
, conforme a Câmara de Recurso salientou, desde 1 de janeiro de 2021 que a legislação da União no domínio das marcas não se aplica ao Reino Unido nem no seu território, exceto se e na medida em que a prossecução da sua aplicação tenha ficado expressamente prevista no Acordo de Saída.
No presente caso, é facto assente que a data da apresentação da marca contestada é 8 de maio de 2017, ou seja, esta apresentação ocorreu em momento anterior ao termo do período de transição, e que a decisão impugnada foi adotada em 18 de fevereiro de 2021, ou seja, depois de terminar o período de transição. Semelhante contexto factual distingue‑se claramente da situação na qual a data da decisão impugnada é anterior à data de termo do período de transição [v., neste sentido, Acórdão de 6 de outubro de 2021, Indo European Foods/EUIPO — Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice),
T‑342/20
, pendente de recurso,
EU:T:2021:651
, n.
o
22].
Resulta da jurisprudência do Tribunal Geral que, no âmbito de um processo de declaração de nulidade, o titular de um direito de propriedade industrial anterior, nomeadamente uma marca anterior, deve demonstrar que pode proibir a utilização da marca da União Europeia controvertida não apenas na data de apresentação ou de prioridade dessa marca, mas também na data em que o EUIPO se pronuncia sobre o pedido de declaração de nulidade [v., neste sentido, Acórdão de 2 de junho de 2021, Style & Taste/EUIPO — The Polo/Lauren Company (Representação de um jogador de polo),
T‑169/19
,
EU:T:2021:318
, n.
os
29 e 30]. Sucede o mesmo,
a fortiori
, no âmbito de um processo de oposição [Acórdão de 14 de fevereiro de 2019, Beko/EUIPO — Acer (ALTUS),
T‑162/18
, não publicado,
EU:T:2019:87
, n.
os
41 a 43].
Daqui resulta, em substância, que para que as provas do caráter distintivo acrescido adquirido através da utilização da marca anterior no Reino Unido sejam pertinentes para o pedido de declaração de nulidade da marca contestada, é necessário que a referida utilização ainda seja oponível na data em que o EUIPO se pronuncia sobre o pedido de declaração de nulidade.
Ora, no presente caso, a data da decisão recorrida, 18 de fevereiro de 2021, é posterior ao termo do período de transição.
Por conseguinte, a Câmara de Recurso estava obrigada a não tomar em consideração a utilização da marca anterior no Reino Unido, que também não era oponível aos intervenientes na data da decisão recorrida, e a afastar as respetivas provas.
Além disso, há que salientar, à semelhança do EUIPO, que, atendendo ao princípio fundamental da territorialidade dos direitos de propriedade intelectual, enunciado no artigo 1.
o
, n.
o
2, do Regulamento 2017/1001, depois de decorrido o período de transição, não pode ocorrer no Reino Unido nenhum conflito entre a marca contestada e a marca anterior, que já não são protegidas neste território. Na data em que foi tomada a decisão recorrida, o público do Reino Unido já não fazia parte do público pertinente da União.
Por último, embora seja certo que a data a tomar em consideração para avaliar o caráter distintivo acrescido da marca anterior é a data de apresentação do pedido da marca contestada (v. Acórdão de 15 de outubro de 2020, athlon custom sportswear,
T‑349/19
, não publicado,
EU:T:2020:488
, n.
o
74 e jurisprudência referida), não deixa de ser certo que o requisito da permanência ou da persistência do direito anterior na data em que o EUIPO se pronuncia sobre o pedido de declaração de nulidade constitui uma questão de oponibilidade, prévia a essa avaliação quanto ao mérito.
[Omissis]

Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL GERAL (Nona Secção)
decide:

1)
É negado provimento ao recurso.

2)
A Shopify Inc. é condenada nas despesas.

Costeira
Kancheva
Zilgalvis
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 12 de outubro de 2022.
Assinaturas
(
*1
)	Língua do processo: inglês.
(
)	Apenas são reproduzidos os números do presente acórdão cuja publicação o Tribunal Geral considera útil.