CELEX: 62021TJ0222
Znamka Evropske unije
Postopek za ugotovitev ničnosti
Figurativna znamka Evropske unije Shoppi
Prejšnja besedna znamka Evropske unije SHOPIFY
Relativni razlog za zavrnitev
Neobstoj verjetnosti zmede
Člen 8(1)(b) in člen 53(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postala člen 8(1)(b) in člen 60(1)(a) Uredbe (EU) 2017/1001)
Neobstoj povečanega razlikovalnega učinka prejšnje znamke
Sporazum o izstopu Združenega kraljestva iz Unije in Euratoma (Brexit)

)
[…]
Pravo
[…]
Povečan razlikovalni učinek zaradi uporabe prejšnje znamke
[…]
Na prvem mestu, glede dokazov, ki se nanašajo na ozemlje Združenega kraljestva, je odbor za pritožbe v točkah od 71 do 74 izpodbijane odločbe štel, da je Združeno kraljestvo 1. februarja 2020 na podlagi člena 50 PEU izstopilo iz Unije in postalo tretja država. Čeprav se je pravo Unije v prehodnem obdobju še naprej uporabljalo za Združeno kraljestvo in na njegovem ozemlju, se je to prehodno obdobje v skladu s členoma 126 in 127 Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (
UL 2020, L 29, str. 7
, v nadaljevanju: Sporazum o izstopu) končalo 31. decembra 2020. Od 1. januarja 2021 se zakonodaja Unije na področju znamk za Združeno kraljestvo in na njegovem ozemlju ni več uporabljala, razen če – in v delu, v katerem – je bila njena nadaljnja uporaba izrecno določena s Sporazumom o izstopu. Odbor za pritožbe se je skliceval tudi na točko 2 Obvestila št. 2/20 izvršnega direktorja EUIPO z dne 10. septembra 2020 o vplivu izstopa Združenega kraljestva iz Unije na nekatere vidike delovanja EUIPO.
Odbor za pritožbe je na tej podlagi sklepal, da dokazi v zvezi z ugledom ali povečanim razlikovalnim učinkom, ki se nanašajo na Združeno kraljestvo, od 1. januarja 2021 ne morejo več niti podpirati niti prispevati k varstvu znamke Evropske unije, čeprav so ti dokazi izhajali iz obdobja pred 1. januarjem 2021. Taka znamka mora imeti namreč ugled ali povečan razlikovalni učinek „v Uniji“ v trenutku sprejetja odločbe (glej v zvezi z ugledom tudi točko 15 Obvestila št. 2/20). Ker je tožeča stranka vztrajala, da ima prejšnja znamka v Združenem kraljestvu povečan razlikovalni učinek, je odbor za pritožbe ocenil, da to dejstvo v okviru postopka, ki ga vodi, ni upoštevno.
Tožeča stranka trdi, da če je trenutek, glede na katerega je treba presojati povečan razlikovalni učinek, pridobljen z uporabo, datum vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke, to je 8. maj 2017, to pomeni, da je bilo Združeno kraljestvo takrat še vedno članica Unije, zaradi česar bi bilo treba upoštevati dokaze, ki se nanašajo na to ozemlje. Na obravnavi se je sklicevala tudi na sodbo z dne 16. marca 2022, Nowhere/EUIPO – Ye (APE TEES) (
T‑281/21
, v pritožbenem postopku,
EU:T:2022:139
).
V zvezi s tem je treba opozoriti, da Sporazum o izstopu, ki je bil sprejet 17. oktobra 2019 in je začel veljati 1. februarja 2020, določa prehodno obdobje od 1. februarja do 31. decembra 2020 (v nadaljevanju: prehodno obdobje). Od izteka tega prehodnega obdobja ima izstop Združenega kraljestva iz Unije, ki se običajno imenuje „Brexit“, polne učinke.
Člen 127 Sporazuma o izstopu določa, da se, če ni določeno drugače, pravo Unije v prehodnem obdobju še naprej uporablja na ozemlju Združenega kraljestva (sodba z dne 23. septembra 2020, Bauer Radio/EUIPO – Weinstein (MUSIKISS),
T‑421/18
,
EU:T:2020:433
, točka
).
A contrario
, kot je navedel odbor za pritožbe, to pomeni, da se od 1. januarja 2021 zakonodaja Unije na področju znamk za Združeno kraljestvo in na njegovem ozemlju ne uporablja več, razen če – in v delu, v katerem – je bila njena nadaljnja uporaba izrecno določena s Sporazumom o izstopu.
V obravnavani zadevi ni sporno, da je datum vložitve zahteve za registracijo izpodbijane znamke 8. maj 2017, to je pred iztekom prehodnega obdobja, in da je datum sprejetja izpodbijane odločbe 18. februar 2021, torej po izteku prehodnega obdobja. Tako dejansko stanje se jasno razlikuje od primera, ko bi bil datum sprejetja izpodbijane odločbe pred iztekom tega roka (glej v tem smislu sodbo z dne 6. oktobra 2021, Indo European Foods/EUIPO – Chakari (Abresham Super Basmati Selaa Grade One World’s Best Rice),
T‑342/20
, v pritožbenem postopku,
EU:T:2021:651
, točka
).
Iz sodne prakse Splošnega sodišča izhaja, da mora v okviru postopka za ugotovitev ničnosti imetnik prejšnje pravice industrijske lastnine, med drugim prejšnje znamke, dokazati, da lahko prepove uporabo sporne znamke Evropske unije ne le na dan vložitve ali prednostne pravice te znamke, ampak tudi na dan, ko se EUIPO izreče o zahtevi za ugotovitev ničnosti (glej v tem smislu sodbo z dne 2. junija 2021, Style & Taste/EUIPO – The Polo/Lauren Company (Upodobitev igralca pola),
T‑169/19
,
EU:T:2021:318
, točki
in
). Enako velja,
a fortiori
, v okviru postopka z ugovorom (sodba z dne 14. februarja 2019, Beko/EUIPO – Acer (ALTUS),
T‑162/18
, neobjavljena,
EU:T:2019:87
, točke od 41 do 43).
Iz tega v bistvu izhaja, da mora biti za to, da bi bili dokazi o povečanem razlikovalnem učinku zaradi uporabe prejšnje znamke v Združenem kraljestvu upoštevni v okviru presoje predloga za ugotovitev ničnosti izpodbijane znamke, izpolnjen še pogoj, da se je mogoče na to uporabo na dan, ko EUIPO sprejme odločitev v zvezi s predlogom za ugotovitev ničnosti, še vedno sklicevati.
V obravnavani zadevi pa je datum sprejetja izpodbijane odločbe 18. februar 2021, to je po izteku prehodnega obdobja.
Zato odbor za pritožbe ni smel upoštevati tega, kako se je v Združenem kraljestvu uporabljala prejšnja znamka, na katero se na dan sprejetja izpodbijane odločbe v postopku zoper interveniente ni bilo več mogoče sklicevati, in je moral zavrniti s tem povezane dokaze.
Poleg tega je treba – kot je navedel tudi EUIPO – opozoriti, da iz temeljnega načela teritorialnosti pravic intelektualne lastnine, vsebovanega v členu 1(2) Uredbe 2017/1001, izhaja, da po izteku prehodnega obdobja v Združenem kraljestvu ne more priti do nobenega navzkrižja med izpodbijano znamko in prejšnjo znamko, ki na tem ozemlju nista več zaščiteni. Na dan sprejetja izpodbijane odločbe javnost Združenega kraljestva ni bila več del upoštevne javnosti Unije.
Nazadnje, datum, ki ga je treba upoštevati pri presoji povečanega razlikovalnega učinka prejšnje znamke, je sicer res datum vložitve prijave izpodbijane znamke (glej sodbo z dne 15. oktobra 2020, athlon custom sportswear,
T‑349/19
, neobjavljena,
EU:T:2020:488
, točka
in navedena sodna praksa), vendar je trajanje ali nadaljnji obstoj prejšnje pravice na datum, ko EUIPO odloči o predlogu za ugotovitev ničnosti, predpostavka za to, da bi se bilo na to pravico mogoče sklicevati, zato je treba to vprašanje obravnavati pred tako vsebinsko presojo.
[…]

Iz teh razlogov je
SPLOŠNO SODIŠČE (deveti senat)
razsodilo:

1.
Tožba se zavrne.

2.
Družbi Shopify Inc. se naloži plačilo stroškov.

Costeira
Kancheva
Zilgalvis
Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 12. oktobra 2022.
Podpisi
(
*1
)	Jezik postopka: angleščina.
(
)	Navedene so le točke zadevne sodbe, za katere Splošno sodišče meni, da je njihova objava koristna.