CELEX: 62018CJ0809
Rechtsmittel
Unionsmarke
Verordnung (EG) Nr. 207/2009
Widerspruchsverfahren
Relatives Eintragungshindernis
Art. 8 Abs. 3
Geltungsbereich
Identität oder Ähnlichkeit der angemeldeten Marke mit der älteren Marke
Unionswortmarke MINERAL MAGIC
Anmeldung durch den Agenten oder den Vertreter des Inhabers der älteren Marke
Ältere nationale Wortmarke MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER

Mit seinem Rechtsmittel begehrt das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) die Aufhebung des Urteils des Gerichts der Europäischen Union vom 15. Oktober 2018, John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (
T‑7/17
, im Folgenden: angefochtenes Urteil,
EU:T:2018:679
), mit dem das Gericht die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des EUIPO vom 5. Oktober 2016 (Sache R 2087/2015‑1) zu einem Widerspruchsverfahren zwischen der Jerome Alexander Consulting Corp. und der John Mills Ltd (im Folgenden: streitige Entscheidung) aufgehoben hat.
Rechtlicher Rahmen
Völkerrecht
Die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums wurde am 20. März 1883 in Paris unterzeichnet, zuletzt revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 und geändert am 28. September 1979 (
United Nations Treaty Series
, Bd. 828, Nr. 11851, S. 305, im Folgenden: Pariser Verbandsübereinkunft). Art. 6
septies
dieser Übereinkunft lautet:
„(1)   Beantragt der Agent oder der Vertreter dessen, der in einem der Verbandsländer Inhaber einer Marke ist, ohne dessen Zustimmung die Eintragung dieser Marke auf seinen eigenen Namen in einem oder mehreren dieser Länder, so ist der Inhaber berechtigt, der beantragten Eintragung zu widersprechen oder die Löschung oder, wenn das Gesetz des Landes es zulässt, die Übertragung dieser Eintragung zu seinen Gunsten zu verlangen, es sei denn, dass der Agent oder Vertreter seine Handlungsweise rechtfertigt.
(2)   Der Inhaber der Marke ist unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 berechtigt, sich dem Gebrauch seiner Marke durch seinen Agenten oder Vertreter zu widersetzen, wenn er diesen Gebrauch nicht gestattet hat.
(3)   Den Landesgesetzgebungen steht es frei, eine angemessene Frist zu bestimmen, innerhalb welcher der Inhaber einer Marke seine in diesem Artikel vorgesehenen Rechte geltend machen muss.“
Art. 29 der Pariser Verbandsübereinkunft sieht in seinem Abs. 1 vor:
„a)
Diese Fassung der Übereinkunft wird in einer Urschrift in französischer Sprache unterzeichnet und bei der schwedischen Regierung hinterlegt.
b)
Amtliche Texte werden vom Generaldirektor nach Konsultierung der beteiligten Regierungen in deutscher, englischer, italienischer, portugiesischer, russischer und spanischer Sprache sowie in anderen Sprachen hergestellt, die die Versammlung bestimmen kann.
c)
Bei Streitigkeiten über die Auslegung der verschiedenen Texte ist der französische Text maßgebend.
…“
Art. 2 Abs. 1 des Übereinkommens über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums in Anhang 1 C des Übereinkommens von Marrakesch zur Errichtung der Welthandelsorganisation, das durch den Beschluss 94/800/EG des Rates vom 22. Dezember 1994 über den Abschluss der Übereinkünfte im Rahmen der multilateralen Verhandlungen der Uruguay-Runde (1986‑1994) im Namen der Europäischen Gemeinschaft in Bezug auf die in ihre Zuständigkeiten fallenden Bereiche (
ABl. 1994, L 336, S. 1
) genehmigt wurde (im Folgenden: TRIPS-Übereinkommen), sieht vor:
„In Bezug auf die Teile II, III und IV dieses Übereinkommens befolgen die Mitglieder die Artikel 1 bis 12 sowie Artikel 19 der Pariser Verbandsübereinkunft (1967).“
Unionsrecht
In Art. 8 („Relative Eintragungshindernisse“) der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die [Unionsmarke] (
ABl. 2009, L 78, S. 1
) heißt es:
„(1)   Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke ist die angemeldete Marke von der Eintragung ausgeschlossen,
a)
wenn sie mit der älteren Marke identisch ist und die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, mit den Waren oder Dienstleistungen identisch sind, für die die ältere Marke Schutz genießt;
b)
wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt; dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.
…
(3)   Auf Widerspruch des Markeninhabers ist von der Eintragung auch eine Marke ausgeschlossen, die der Agent oder Vertreter des Markeninhabers ohne dessen Zustimmung auf seinen eigenen Namen anmeldet, es sei denn, dass der Agent oder Vertreter seine Handlungsweise rechtfertigt.
…
(5)   Auf Widerspruch des Inhabers einer älteren Marke im Sinne des Absatzes 2 ist die angemeldete Marke auch dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn sie mit der älteren Marke identisch ist oder dieser ähnlich ist und für Waren oder Dienstleistungen eingetragen werden soll, die nicht denen ähnlich sind, für die die ältere Marke eingetragen ist, wenn es sich im Falle einer älteren [Unionsmarke] um eine in der [Union] bekannte Marke und im Falle einer älteren nationalen Marke um eine in dem betreffenden Mitgliedstaat bekannte Marke handelt und die Benutzung der angemeldeten Marke die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Marke ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen oder beeinträchtigen würde.“
Art. 52 („Absolute Nichtigkeitsgründe“) dieser Verordnung bestimmt:
„(1)   Die [Unionsmarke] wird auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für nichtig erklärt,
…
b)
wenn der Anmelder bei der Anmeldung der Marke bösgläubig war.
…“
Vorgeschichte des Rechtsstreits und streitige Entscheidung
Am 18. September 2013 meldete John Mills, die Klägerin im ersten Rechtszug, nach der Verordnung Nr. 207/2009 beim EUIPO eine Unionsmarke an.
Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen „MINERAL MAGIC“ (im Folgenden: angegriffene Marke).
Die Marke wurde für „Haarwasser; Schleifmittel; Seifen; Parfümeriewaren; Ätherische Öle; Kosmetika; Präparate zur Reinigung und Pflege von Haut, Kopfhaut und Haaren; Deodorants für den persönlichen Gebrauch (Parfümerieartikel)“ in Klasse 3 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet.
Die Anmeldung der Unionsmarke wurde im
Blatt für Gemeinschaftsmarken
Nr. 2014/14 vom 23. Januar 2014 veröffentlicht.
Am 23. April 2015 erhob Jerome Alexander Consulting, die Streithelferin im ersten Rechtszug, gemäß Art. 41 der Verordnung Nr. 207/2009 Widerspruch gegen die Eintragung der angegriffenen Marke für die in Rn. 9 des vorliegenden Urteils genannten Waren.
Der Widerspruch war auf folgende ältere Marken gestützt:
–
die amerikanische Wortmarke MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER Nr. 4274584 für „mineralhaltigen Gesichtspuder“;
–
die nicht eingetragene amerikanische Wortmarke MAGIC MINERALS für „Kosmetika“.
Der Widerspruch wurde mit dem Eintragungshindernis in Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 begründet.
Mit Entscheidung vom 18. August 2015 wies die Widerspruchsabteilung den Widerspruch zurück.
Am 15. Oktober 2015 legte Jerome Alexander Consulting gemäß den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 Beschwerde beim EUIPO ein.
Mit der streitigen Entscheidung hob die Erste Beschwerdekammer des EUIPO (im Folgenden: Beschwerdekammer) die Entscheidung der Widerspruchsabteilung auf und wies die Anmeldung der angegriffenen Marke auf der Grundlage von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 zurück.
Die Beschwerdekammer stellte erstens fest, dass Jerome Alexander Consulting darauf verzichtet habe, ihren Widerspruch auf die nicht eingetragene amerikanische Marke MAGIC MINERALS zu stützen, und sich somit nur auf die amerikanische Wortmarke MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER berufe.
Zweitens führte die Beschwerdekammer den Zweck von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 an, der den Missbrauch einer Marke durch den Agenten des Markeninhabers verhindern solle, und die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssten, damit ein Widerspruch auf der Grundlage dieser Bestimmung Erfolg habe: Der Widersprechende müsse Inhaber der älteren Marke sein, der Anmelder der Marke müsse Agent oder Vertreter des Markeninhabers sein oder gewesen sein, der Agent oder Vertreter des Markeninhabers müsse ohne dessen Zustimmung die Marke auf seinen eigenen Namen angemeldet haben, ohne dass es die Handlungsweise des Agenten oder Vertreters rechtfertigende Gründe gebe, und die Anmeldung müsse identische oder ähnliche Zeichen und Waren betreffen.
Drittens prüfte die Beschwerdekammer konkret, ob die Voraussetzungen erfüllt waren, um dem Widerspruch auf der Grundlage von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 stattgeben zu können. Zunächst hob sie zum Bestehen einer Agent-Auftraggeber-Beziehung hervor, dass die Begriffe „Agent“ und „Vertreter“ weit auszulegen seien.
Im vorliegenden Fall sehe die Vertriebsvereinbarung zwischen den Parteien vor, dass John Mills den Vertrieb der Waren von Jerome Alexander Consulting innerhalb der Union übernehme. Die Vereinbarung enthalte zudem Bestimmungen über ihren ausschließlichen Charakter, eine Wettbewerbsverbotsklausel sowie Bestimmungen zu den Rechten des geistigen Eigentums von Jerome Alexander Consulting. Die von Jerome Alexander Consulting vorgelegten Nachweise in Form von Bestellscheinen, von denen einer ein zwei Monate vor der Anmeldung der angegriffenen Marke liegendes Datum trage, belegten, dass eine über das bloße normale Verhältnis zwischen Lieferant und Händler hinausgehende bedeutende Geschäftsbeziehung vorgelegen habe. Somit habe zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Marke eine tatsächliche, effektive und dauerhafte Geschäftsbeziehung bestanden, die zu einer allgemeinen Treue- und Loyalitätspflicht geführt habe, und John Mills sei „Agentin“ im Sinne von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009.
Viertens hob die Beschwerdekammer hervor, dass Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 neben den Fällen, in denen die verglichenen Waren oder Dienstleistungen identisch seien, auch Fälle erfasse, in denen sie einander ähnelten. Im vorliegenden Fall seien die von den einander gegenüberstehenden Zeichen erfassten Waren identisch (da zu den von der angegriffenen Marke erfassten „Kosmetika“ der von der älteren Marke erfasste „mineralhaltige Gesichtspuder“ gehöre) oder ähnlich (da es zwischen den übrigen von der angegriffenen Marke erfassten Waren und den von der älteren Marke erfassten Waren Verbindungen gebe, weil sie dieselben Bestandteile enthalten könnten, oft von denselben Unternehmen hergestellt würden und in Drogerien und den gleichen Regalreihen von Einzelhandelsgeschäften zusammen angeboten würden).
Die einander gegenüberstehenden Zeichen wurden von der Beschwerdekammer als ähnlich eingestuft. Die ersten beiden Wortbestandteile, nämlich „magic“ und „minerals“, der älteren Marke und die Wortbestandteile der angegriffenen Marke seien auffallend ähnlich.
Die ältere Marke könne von den maßgeblichen Verkehrskreisen der Union als ein aus zwei Bestandteilen zusammengesetztes Zeichen wahrgenommen werden. Der Bestandteil „by jerome alexander“ werde als Bezeichnung des Stammhauses, d. h. des für das Produkt verantwortlichen Unternehmens, wahrgenommen, und der Bestandteil „magic minerals“ werde wahrscheinlich als Bezeichnung des Produkts selbst oder der Produktlinie wahrgenommen.
Dass das United States Patent and Trademark Office (USPTO, Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten) trotz der Existenz der Marke MINERAL MAGIC COSMETICS keine Einwände gegen die Eintragung der Marke MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER erhoben habe, bedeute nicht, dass zwischen ihnen keine Verwechslungsgefahr bestehe. Der Inhaber der Marke MINERAL MAGIC COSMETICS hätte nämlich insoweit Widerspruch erheben müssen. In Anbetracht all dieser Gesichtspunkte gab die Beschwerdekammer dem auf Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 gestützten Widerspruch statt.
Verfahren vor dem Gericht und angefochtenes Urteil
Mit Klageschrift, die am 5. Januar 2017 bei der Kanzlei des Gerichts einging, erhob John Mills Klage auf Aufhebung der streitigen Entscheidung.
John Mills stützte ihre Klage auf einen einzigen, aus drei Teilen bestehenden Klagegrund, mit dem sie die Verletzung von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 geltend machte. Erstens habe die Beschwerdekammer sie zu Unrecht als „Agentin“ oder „Vertreterin“ der Inhaberin der älteren Marke im Sinne dieser Bestimmung angesehen. Zweitens habe die Beschwerdekammer einen Rechtsfehler begangen, indem sie Art. 8 Abs. 3 für anwendbar erachtet habe, obwohl die einander gegenüberstehenden Zeichen nur ähnlich und nicht identisch seien. Drittens habe die Beschwerdekammer die Anwendbarkeit der genannten Bestimmung zu Unrecht bejaht, obwohl die von der älteren Marke und die von der angegriffenen Marke erfassten Waren nicht identisch seien.
Im angefochtenen Urteil hat das Gericht dem einzigen Klagegrund allein auf der Grundlage seines zweiten Teils stattgegeben und deshalb die streitige Entscheidung aufgehoben.
Anträge der Parteien
Das EUIPO beantragt,
–
das angefochtene Urteil aufzuheben und
–
John Mills die Kosten aufzuerlegen.
John Mills beantragt,
–
das Rechtsmittel zurückzuweisen und
–
dem EUIPO die Kosten aufzuerlegen.
Zum Rechtsmittel
Das EUIPO stützt sein Rechtsmittel auf zwei Gründe, mit denen es erstens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 rügt sowie zweitens eine widersprüchliche Begründung und einen Begründungsmangel hinsichtlich der Anwendung des Begriffs „Identität“.
Vorbringen der Parteien
Mit seinem ersten Rechtsmittelgrund macht das EUIPO geltend, das Gericht habe auf der Grundlage einer fehlerhaften Auslegung von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 in Rn. 37 des angefochtenen Urteils entschieden, dass diese Bestimmung nur Anwendung finden könne, wenn die ältere Marke und die vom Agenten oder Vertreter ihres Inhabers angemeldete Marke identisch und nicht nur ähnlich seien.
Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 solle nämlich den Missbrauch einer Marke durch den Agenten des Markeninhabers verhindern, da der Agent die Kenntnisse und die Erfahrung, die er während der Geschäftsbeziehung zwischen dem Inhaber und ihm erworben habe, ausnutzen und dadurch ungerechtfertigt Vorteile aus den vom Markeninhaber selbst erbrachten Anstrengungen und Investitionen ziehen könne. Eine solche Ausnutzung der Kenntnisse und solche ungerechtfertigten Vorteile beschränkten sich jedoch nicht auf die Eintragung und die Benutzung einer identischen Marke, sondern lägen auch dann vor, wenn der Agent die wesentlichen Bestandteile der älteren Marke missbrauchen wolle.
Durch die Ausführungen in den Rn. 25 und 26 des angefochtenen Urteils habe das Gericht eine unzutreffende Auslegung vorgenommen, die dem mit Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 verfolgten Ziel abträglich sei. Wie aus Rn. 25 des angefochtenen Urteils hervorgehe, sei das Gericht zu Recht davon ausgegangen, dass nach dieser Bestimmung ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der älteren Marke und der angemeldeten Marke bestehen müsse und dass ein solcher Zusammenhang nur denkbar sei, wenn die fraglichen Marken einander „entsprechen“. Der vom Gericht daraus in Rn. 26 des angefochtenen Urteils gezogene Schluss, dass die Marken identisch sein müssten, damit ein Missbrauch vorliege, widerspreche jedoch einer der Grundlagen des Markenrechts, wonach ein Zusammenhang zwischen zwei Zeichen unter Berücksichtigung aller übrigen Umstände des Einzelfalls durch verschiedene Ähnlichkeitsgrade hergestellt werden könne und nicht nur im Fall der Identität bestehe.
Angesichts des mit Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 verfolgten Ziels sei das für die Anwendung dieser Bestimmung relevante Kriterium die Gleichwertigkeit der in ihrer Gesamtheit analysierten Marken in wirtschaftlicher oder geschäftlicher Hinsicht. Zu klären sei, ob die angemeldete Marke der älteren Marke im Wesentlichen entspreche. Insoweit genüge es, wenn die betreffenden Zeichen in den Bestandteilen übereinstimmten, die maßgeblich zur Unterscheidungskraft der älteren Marke beitrügen.
Eine solche teleologische Auslegung stehe nicht im Widerspruch zur wörtlichen Auslegung von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009.
Wie das Gericht im angefochtenen Urteil ausgeführt habe, werde in Art. 8 Abs. 3 der Verordnung, anders als in Art. 8 Abs. 1 und in Art. 8 Abs. 5, der Grad der Nähe zwischen den einander gegenüberstehenden Marken für die Anwendung dieser Bestimmung nicht ausdrücklich genannt. Der Unionsgesetzgeber habe somit keinen Hinweis darauf geben wollen, dass sich Art. 8 Abs. 3 der Verordnung allein auf die Fälle völliger Identität der Marken sowie der von ihnen erfassten Waren und Dienstleistungen beschränken solle.
Diese Bestimmung greife vielmehr auf den Wortlaut von Art. 6
septies
der Pariser Verbandsübereinkunft zurück. Die in den vorbereitenden Arbeiten zu dieser Übereinkunft gegebene Erläuterung scheine jedoch eine Auslegung zu stützen, wonach diese Bestimmung Zeichen und Waren umfasse, die nicht völlig, sondern im Wesentlichen identisch, d. h. in geschäftlicher und wirtschaftlicher Hinsicht gleichwertig seien. Während die Übereinkunft Mindestschutznormen definiere, habe das Gericht Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 eine Bedeutung verliehen, die den Markeninhabern einen Schutz gewähre, der unter den in Art. 6
septies
der Pariser Verbandsübereinkunft vorgesehenen Schutzniveaus liege.
Im Übrigen sei die vom Gericht in den Rn. 27 bis 35 des angefochtenen Urteils vorgenommene Auslegung der Entstehungsgeschichte von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 widersprüchlich, da es insbesondere angeführt habe, dass mehrere Vorschläge, die Worte „ähnliche Marken“ zum Wortlaut dieser Bestimmung hinzuzufügen, von der Arbeitsgruppe abgelehnt worden seien, und daraus abgeleitet habe, dass der Unionsgesetzgeber die Anwendung dieser Bestimmung auf identische Marken habe beschränken wollen, obwohl der Begriff „Identität“ ebenfalls nicht in ihrem Wortlaut enthalten sei.
Darüber hinaus sei auch die vom Gericht in Rn. 35 des angefochtenen Urteils angestellte Erwägung widersprüchlich, wonach angesichts der Eindeutigkeit des Wortlauts von Art. 6
septies
der Pariser Verbandsübereinkunft nicht auf die Entstehungsgeschichte dieser Übereinkunft zurückzugreifen sei. Das Ergebnis, zu dem das Gericht im angefochtenen Urteil gelange, weiche nämlich von demjenigen ab, zu dem es im Urteil vom 13. April 2011, Safariland/HABM – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (
T‑262/09
,
EU:T:2011:171
, Rn.
), gelangt sei. Deshalb liege es auf der Hand, dass der Wortlaut von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 nicht hinreichend klar sei, um die Bezugnahme auf den Begriff „Identität“ als eindeutig einzustufen.
Da Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 verhindern solle, dass der Agent die Kenntnisse und die Erfahrung, die er während der Geschäftsbeziehung zwischen dem Markeninhaber und ihm erworben habe, ausnutzen und dadurch ungerechtfertigt Vorteile aus den vom rechtmäßigen Markeninhaber selbst erbrachten Anstrengungen und Investitionen ziehen könne, sei es nicht erforderlich, den genauen Grad der Ähnlichkeit zwischen den betreffenden Zeichen zu definieren oder die Fälle, auf die diese Bestimmung Anwendung finden solle, klar einzugrenzen.
Der Ansatz des Gerichts nehme diesem Eintragungshindernis die notwendige Flexibilität, um seinen Geltungsbereich den verschiedenen Arten anzupassen, auf die ein Agent versuchen könnte, die Marke seines Auftraggebers zu missbrauchen. Dies zeige die vorliegende Rechtssache, in der eine Agentin nur den ersten Teil der älteren Marke als Unionsmarke angemeldet habe, wobei sie die Reihenfolge der Wörter „MINERAL MAGIC“ umgekehrt und den Namen der Herstellerin weggelassen habe.
Zwar könne in einer Situation wie hier Bösgläubigkeit vorliegen, was zur Anwendung des Nichtigkeitsgrundes in Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 führe, doch spreche dieser Umstand nicht für eine enge Auslegung von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung. Die Entscheidung des Unionsgesetzgebers, im Fall nicht genehmigter Anmeldungen durch Agenten oder Vertreter des Inhabers der älteren Marke ein gesondertes Eintragungshindernis vorzusehen, erkläre sich durch die Notwendigkeit, insoweit so rasch wie möglich zu handeln, ohne dass der Markeninhaber die Eintragung der angemeldeten Marke abwarten müsse, um sie für nichtig erklären lassen zu können.
John Mills trägt vor, das Vorbringen des EUIPO beruhe auf einem fehlerhaften Ansatz, wonach Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009, da er keine ausdrückliche Voraussetzung der Identität oder Ähnlichkeit der Zeichen enthalte, insoweit neutral sei und daher die wörtliche Auslegung dieser Bestimmung mit ihrer teleologischen Auslegung übereinstimme, was es erlaube, die einander gegenüberstehenden Marken anhand ihrer bloßen Ähnlichkeit zu vergleichen.
Zwar würden in Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 die Begriffe „identisch oder ähnlich“ nicht ausdrücklich verwendet, doch schienen sowohl ihr Wortlaut als auch der von Art. 6
septies
der Pariser Verbandsübereinkunft mit der Erwähnung nur „der Marke“ Marken auszuschließen, die lediglich ähnlich seien. Wie das Gericht in den Rn. 24 und 25 des angefochtenen Urteils zu Recht festgestellt habe, könne somit aufgrund von Art. 8 Abs. 3 nur einem Widerspruch stattgegeben werden, der darauf gestützt werde, dass die vom Agenten oder Vertreter des Inhabers der älteren Marke angemeldete Marke mit der Marke des mutmaßlichen Auftraggebers identisch sei.
Das Gericht habe zu Recht zum einen in den Rn. 26 bis 35 des angefochtenen Urteils darauf hingewiesen, dass dieser Ansatz durch die Entstehungsgeschichte und durch andere Sprachfassungen der in Rede stehenden Bestimmung gestützt werde, und zum anderen in Rn. 36 des Urteils ausgeführt, dass der Umstand, dass in anderen Bestimmungen der Verordnung Nr. 207/2009 eine die Ähnlichkeit betreffende Voraussetzung ausdrücklich enthalten sei, einen zusätzlichen Hinweis darauf darstelle, dass Art. 8 Abs. 3 der Verordnung keine derartige Voraussetzung aufstelle.
Außerdem könne sich das EUIPO zur Stützung der von ihm geltend gemachten Auslegung nicht mit Erfolg auf das Urteil vom 13. April 2011, Safariland/HABM – DEF‑TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (
T-262/09
,
EU:T:2011:171
), berufen. Der Gerichtshof sei an dieses Urteil des Gerichts nicht gebunden, und dessen maßgebliche Randnummer (Rn. 61) enthalte keine Erörterung der Frage, um die es im Rahmen des vorliegenden Rechtsmittels gehe. Wie aus Rn. 74 des genannten Urteils hervorgehe, habe das Gericht nicht darüber entscheiden müssen, ob die Marken identisch oder ähnlich sein müssten, da die Klage mangels Vorliegens eines Vertretungsverhältnisses erfolglos geblieben sei.
Zudem gebe das EUIPO im Rahmen des teleologischen Ansatzes, den es zur Stützung eines weiten Verständnisses von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 geltend mache, nur eine vage Definition der nötigen Anforderungen. Das EUIPO behaupte nämlich sowohl, dass es für die Anwendung dieser Bestimmung ausreiche, wenn die Zeichen in den Bestandteilen übereinstimmten, die maßgeblich zur Unterscheidungskraft der älteren Marke beitrügen, als auch, dass es nicht erforderlich sei, den genauen Ähnlichkeitsgrad der Zeichen vorab zu definieren.
Dies sei falsch. Erstens habe die Beurteilung der Unterscheidungskraft keinen abstrakten Charakter, sondern müsse aus der Perspektive des relevanten Verbrauchers vorgenommen werden. Dabei handele es sich aber um den Verbraucher des Landes, in dem die ältere Marke eingetragen sei, was zu Beweisschwierigkeiten hinsichtlich des Verständnisses dieser Marke und des Grades der Unterscheidungskraft des übereinstimmenden Bestandteils führe.
Zweitens seien die vom EUIPO für die Anwendung von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 angeführten Kriterien weiter als diejenigen, die insbesondere im Rahmen der Beurteilung ähnlicher, zu einer Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung führender Marken angewendet würden, da eine bloße Übereinstimmung und nicht eine Ähnlichkeit ausreiche und auch keine Verwechslungsgefahr verlangt werde.
Diese Kriterien seien zudem weiter als die in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 für den erweiterten Schutz der in der Union bekannten Marken vorgesehenen, da diese Kriterien zum einen keine Wertschätzung innerhalb der Union, sondern nur eine Eintragung in einem Land, das Partei der Pariser Verbandsübereinkunft sei, verlangten und zum anderen nicht voraussetzten, dass die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausgenutzt werde.
Drittens könnten die vom EUIPO befürworteten Kriterien keine Rechtssicherheit gewährleisten und würfen Beweisprobleme auf. Das an Zeichen, die in den Bestandteilen übereinstimmten, die maßgeblich zur Unterscheidungskraft der älteren Marke beitrügen, anknüpfende Erfordernis bewirke, dass die Beteiligten am Verfahren vor dem EUIPO sowie das EUIPO selbst mit einer unmöglichen Aufgabe in Form der Bestimmung der in der Union eintragungsfähigen Zeichen konfrontiert würden, insbesondere aufgrund dessen, dass Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 Marken betreffe, die in Hunderten von Markenregistern von Drittstaaten enthalten sein könnten.
Angesichts dieser Schwierigkeiten behaupte das EUIPO, es sei möglich, jegliches Erfordernis der Identität oder Ähnlichkeit der Marken zu ignorieren und sich allein darauf zu konzentrieren, ob der Agent oder der Vertreter die Marke des Auftraggebers imitiert oder missbraucht habe. Zu diesem Zweck habe der Unionsgesetzgeber jedoch bereits eine gesonderte Bestimmung vorgesehen, und zwar Art. 52 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009, der die Nichtigkeit der Marke im Fall der Bösgläubigkeit des Anmelders bei ihrer Anmeldung betreffe.
Viertens sei bei einem teleologischen Ansatz der Geltungsbereich von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 auf den Sonderfall zu begrenzen, in dem ein Agent oder Vertreter „die Marke“ – also die ältere Marke und keine andere Marke – anzumelden versuche, ohne dass sein Verhalten gerechtfertigt werden könne. Diese Herangehensweise erleichtere die Anwendung der Bestimmung und ermögliche es den Unternehmen und dem EUIPO, die wahrscheinlichen Folgen eines auf ihr beruhenden Rechtsstreits vorherzusehen.
Würdigung durch den Gerichtshof
Mit seinem ersten Rechtsmittelgrund rügt das EUIPO, das Gericht habe gegen Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 verstoßen, indem es ihn dahin ausgelegt habe, dass er nur für den Fall der Identität der älteren Marke und der vom Agenten oder Vertreter ihres Inhabers angemeldeten Marke gelte.
Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs bei der Auslegung einer Bestimmung des Unionsrechts nicht nur deren Wortlaut, sondern auch der Zusammenhang, in den sie sich einfügt, und die Ziele zu berücksichtigen sind, die mit der Regelung, zu der sie gehört, verfolgt werden. Die Entstehungsgeschichte einer Bestimmung des Unionsrechts kann ebenfalls relevante Anhaltspunkte für ihre Auslegung liefern (Urteil vom 25. Juni 2020, A u. a. [Windkraftanlagen in Aalter und Nevele],
C‑24/19
,
EU:C:2020:503
, Rn.
sowie die dort angeführte Rechtsprechung).
Erstens ist zum Wortlaut von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 festzustellen, dass diese Bestimmung lediglich vorsieht, dass auf Widerspruch des Markeninhabers eine Marke, die der Agent oder Vertreter des Markeninhabers ohne dessen Zustimmung auf seinen eigenen Namen anmeldet, von der Eintragung ausgeschlossen ist, es sei denn, dass der Agent oder Vertreter seine Handlungsweise rechtfertigt.
Zwar legt der Wortlaut dieser Bestimmung einen engen Zusammenhang zwischen „der“ älteren Marke und der vom Agenten oder Vertreter des Inhabers der älteren Marke angemeldeten Marke nahe, doch stellt sie, wie das Gericht im Wesentlichen in Rn. 24 des angefochtenen Urteils ausgeführt hat, nicht ausdrücklich klar, ob sie nur Anwendung findet, wenn die vom Agenten oder Vertreter angemeldete Marke mit der älteren Marke identisch ist, oder ob sie auch für die Fälle gilt, in denen die einander gegenüberstehenden Marken ähnlich sind.
Zweitens geht zur Entstehungsgeschichte von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 aus den vorbereitenden Arbeiten zu dieser Bestimmung hervor, dass, wie das Gericht in den Rn. 26 bis 31 des angefochtenen Urteils sowie der Generalanwalt in den Nrn. 27 bis 30 seiner Schlussanträge ausgeführt haben, der Unionsgesetzgeber zwar ausdrücklich davon abgesehen hat, dort anzugeben, dass sie im Fall der Ähnlichkeit zwischen der älteren Marke und der vom Agenten oder Vertreter des Inhabers der älteren Marke angemeldeten Marke Anwendung findet.
Das Gericht musste jedoch ferner zum einen berücksichtigen, dass der Unionsgesetzgeber in dieser Bestimmung auch die im Vorentwurf der Verordnung über die Unionsmarke vorgesehene ausdrückliche Bezugnahme auf die Identität der älteren und der vom Agenten oder Vertreter ihres Inhabers angemeldeten Marke nicht beibehalten wollte.
Zum anderen durfte das Gericht entgegen seinen Ausführungen in Rn. 30 des angefochtenen Urteils nicht davon ausgehen, dass der Umstand, dass der Unionsgesetzgeber zweimal davon absah, explizit zu erwähnen, dass die betreffende Bestimmung bei ähnlichen Marken Anwendung findet, hinreichend seine entsprechende Absicht belegt, da den vorbereitenden Arbeiten nicht zu entnehmen ist, warum eine solche Bezugnahme auf die Ähnlichkeit der in Rede stehenden Marken unterblieb.
Folglich kann aus der Entstehungsgeschichte von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 nicht abgeleitet werden, dass wegen der fehlenden Nennung einer Ähnlichkeit der älteren Marke mit der vom Agenten oder Vertreter ihres Inhabers angemeldeten Marke der Geltungsbereich der Bestimmung allein auf die Fälle der Identität der einander gegenüberstehenden Marke beschränkt wäre.
Vielmehr geht aus der Entstehungsgeschichte hervor, dass Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 die Entscheidung des Unionsgesetzgebers zum Ausdruck bringt, im Wesentlichen Art. 6
septies
Abs. 1 der Pariser Verbandsübereinkunft wiederzugeben.
Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass es in dem u. a. die Ergebnisse der Arbeitsgruppe für den Vorschlag der Verordnung über die Gemeinschaftsmarke betreffenden Dokument Nr. 11035/82 des Rates vom 1. Dezember 1982, auf das sich das Gericht insbesondere in Rn. 32 des angefochtenen Urteils stützt, heißt, diese Gruppe habe ihre Zustimmung dazu erteilt, dass die Bestimmung in Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 im Sinne von Art. 6
septies
der Übereinkunft anzuwenden sei.
Als Partei des TRIPS‑Übereinkommens ist die Union überdies verpflichtet, ihr Markenrecht im Rahmen des Möglichen im Licht von Wortlaut und Zweck dieses Übereinkommens auszulegen (Urteil vom 16. November 2004, Anheuser-Busch,
C‑245/02
,
EU:C:2004:717
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung). Insbesondere sieht Art. 2 Abs. 1 des TRIPS-Übereinkommens vor, dass die Vertragsstaaten in Bezug auf die Teile II, III und IV dieses Übereinkommens die Art. 1 bis 12 sowie Art. 19 der Pariser Verbandsübereinkunft befolgen.
Hieraus folgt, dass Art. 6
septies
der Pariser Verbandsübereinkunft bei der Auslegung von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 zu berücksichtigen ist.
Insoweit wird zwar in Art. 6
septies
der Pariser Verbandsübereinkunft in der nach ihrem Art. 29 maßgebenden Fassung in französischer Sprache zur Bezeichnung der älteren Marke, wenn sie vom Agenten oder Vertreter des Inhabers der älteren Marke auf seinen eigenen Namen angemeldet wird, der Ausdruck „cette marque“ (diese Marke) verwendet.
Gleichwohl durfte das Gericht nicht allein aufgrund dieser Feststellung und ohne weitere Begründung in Rn. 34 des angefochtenen Urteils feststellen, dass diese Bestimmung der Pariser Verbandsübereinkunft nach ihrem Wortlaut nicht anders ausgelegt werden könne als dahin, dass die ältere Marke die gleiche sei wie die vom Agenten oder Vertreter des Inhabers der älteren Marke angemeldete Marke, und daraus in Rn. 35 des angefochtenen Urteils den Schluss ziehen, dass wegen des eindeutigen Wortlauts von Art. 6
septies
der Pariser Verbandsübereinkunft deren Entstehungsgeschichte nicht zu berücksichtigen sei.
Aus den Akten der Konferenz von Lissabon, die vom 6. bis 31. Oktober 1958 zur Revision der Pariser Verbandsübereinkunft stattfand und in deren Verlauf Art. 6
septies
eingeführt wurde, geht nämlich hervor, dass unter diese Bestimmung auch eine vom Agenten oder Vertreter des Inhabers der älteren Marke angemeldete Marke fallen kann, wenn die angemeldete Marke der älteren Marke ähnlich ist (Akten der Konferenz von Lissabon, S. 681).
Hieraus ergibt sich, dass der Auslegung nicht gefolgt werden kann, wonach Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009, weil darin die Identität oder die Ähnlichkeit der älteren Marke und der vom Agenten oder Vertreter des Inhabers der älteren Marke angemeldeten Marke nicht erwähnt werde, nur bei Identität der einander gegenüberstehenden Marken anwendbar sei, unter Ausschluss aller übrigen Faktoren.
Eine solche Auslegung würde drittens die Systematik dieser Verordnung in Frage stellen, da sie dazu führen würde, dass dem Inhaber der älteren Marke die Möglichkeit genommen würde, auf der Grundlage von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 der Anmeldung einer ähnlichen Marke durch seinen Agenten oder Vertreter zu widersprechen, während Letztere im Anschluss an eine solche Anmeldung berechtigt wären, u. a. nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung gegen die spätere Anmeldung der ursprünglichen Marke durch den Inhaber aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit der von dessen Agenten oder Vertreter angemeldeten Marke Widerspruch einzulegen.
Viertens bestätigt das mit Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 verfolgte Ziel eine Auslegung, wonach diese Bestimmung es dem Inhaber der älteren Marke gestattet, auch der Anmeldung einer ähnlichen Marke durch seinen Agenten oder Vertreter zu widersprechen.
Wie das Gericht in Rn. 25 des angefochtenen Urteils zutreffend ausgeführt hat, besteht der Zweck dieser Bestimmung darin, den Missbrauch der älteren Marke durch den Agenten oder Vertreter ihres Inhabers zu verhindern, da diese die Kenntnisse und die Erfahrung, die sie während der Geschäftsbeziehung zwischen dem Markeninhaber und ihnen erworben haben, ausnutzen und dadurch ungerechtfertigt Vorteile aus den von ihm erbrachten Anstrengungen und Investitionen ziehen könnten.
Es kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass ein solcher Missbrauch nur dann eintreten kann, wenn die ältere Marke und die vom Agenten oder Vertreter ihres Inhabers angemeldete Marke identisch sind, nicht aber dann, wenn die einander gegenüberstehenden Marken ähnlich sind.
Nach alledem hat das Gericht einen Rechtsfehler begangen, indem es die Anwendung von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 allein auf den Fall der Identität der älteren Marke und der vom Agenten oder Vertreter ihres Inhabers angemeldeten Marke beschränkt hat, unter Ausschluss der Ähnlichkeit beider Marken.
Daher ist dem ersten vom EUIPO geltend gemachten Rechtsmittelgrund stattzugeben, so dass das angefochtene Urteil aufzuheben ist, ohne dass die übrigen vom EUIPO zur Stützung dieses Rechtsmittelgrundes vorgebrachten Argumente oder der zweite Rechtsmittelgrund geprüft zu werden brauchen.
Zur Klage vor dem Gericht
Nach Art. 61 Abs. 1 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union hebt der Gerichtshof die Entscheidung des Gerichts auf, wenn das Rechtsmittel begründet ist. Er kann sodann den Rechtsstreit selbst endgültig entscheiden, wenn dieser zur Entscheidung reif ist, oder die Sache zur Entscheidung an das Gericht zurückverweisen.
Im vorliegenden Fall sieht der Gerichtshof den Rechtsstreit insbesondere angesichts dessen, dass die Klage auf einen einzigen, aus drei Teilen bestehenden Klagegrund eines Verstoßes gegen Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 gestützt wird, der vor dem Gericht streitig erörtert wurde und dessen Prüfung keine weitere prozessleitende Maßnahme oder Beweiserhebung erfordert, als entscheidungsreif an, so dass endgültig über ihn zu entscheiden ist.
Zum ersten Teil des einzigen Klagegrundes
Vorbringen der Parteien
Mit dem ersten Teil ihres einzigen Klagegrundes rügt John Mills, die Beschwerdekammer habe sie fälschlich als „Agentin“ oder „Vertreterin“ der Inhaberin der älteren Marke im Sinne von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 angesehen.
Insoweit sei die Beschwerdekammer in Rn. 20 der streitigen Entscheidung, gestützt auf das Urteil vom 13. April 2011, Safariland/HABM – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (
T‑262/09
,
EU:T:2011:171
, Rn.
), davon ausgegangen, dass die Begriffe „Agent“ und „Vertreter“ in dieser Bestimmung weit auszulegen seien.
Das Gericht habe in dem genannten Urteil jedoch anschließend festgestellt, dass die Widersprechende weder einen Beweis dafür beigebracht habe, dass mit dem Anmelder der angegriffenen Marke eine Vereinbarung wie zwischen einem Auftraggeber und seinem Agenten geschlossen worden sei, noch dafür, dass ein solches Verhältnis tatsächlich existiert habe.
Unter den Umständen der vorliegenden Rechtssache hätte die Prüfung der Klauseln der Vertriebsvereinbarung zwischen John Mills und der Inhaberin der älteren Marke die Beschwerdekammer zu dem Schluss veranlassen müssen, dass John Mills weder die Agentin der Markeninhaberin gewesen sei noch in einer Vertragsbeziehung gestanden habe, wonach sie deren Interessen vertreten habe.
Das EUIPO und Jerome Alexander Consulting halten den ersten Teil des einzigen Klagegrundes für unbegründet.
Würdigung durch den Gerichtshof
Soweit John Mills rügt, die Beschwerdekammer habe sie zu Unrecht als „Agentin“ der Inhaberin der älteren Marke im Sinne von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 eingestuft, ist darauf hinzuweisen, dass der Zweck dieser Bestimmung darin besteht, den Missbrauch der älteren Marke durch den Agenten oder Vertreter ihres Inhabers zu verhindern, da diese die Kenntnisse und die Erfahrung, die sie während der Geschäftsbeziehung zwischen dem Markeninhaber und ihnen erworben haben, ausnutzen und dadurch ungerechtfertigt Vorteile aus den von ihm erbrachten Anstrengungen und Investitionen ziehen könnten (siehe oben, Rn. 72).
Hieraus folgt, dass die Verwirklichung dieses Ziels eine weite Auslegung der Begriffe „Agent“ und „Vertreter“ im Sinne von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 erfordert. Diese Feststellung zur Bedeutung der die Eigenschaft des Markenanmelders im Verhältnis zum Inhaber der älteren Marke betreffenden Voraussetzung wird zudem dadurch untermauert, dass die beiden Begriffe nach dem Wortlaut der Bestimmung durch die beiordnende Konjunktion „oder“ verbunden sind; dies zeigt, dass sie in den verschiedenen Fällen der Vertretung der Interessen einer Partei durch eine andere anzuwenden ist.
Somit hat die Beschwerdekammer keinen Rechtsfehler begangen, als sie in Rn. 20 der streitigen Entscheidung ausgeführt hat, dass diese Begriffe so auszulegen seien, dass sie alle Formen der auf einer vertraglichen Vereinbarung, nach der eine der Parteien die Interessen der anderen vertrete, beruhenden Beziehungen abdeckten, so dass es für die Anwendung von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 ausreiche, wenn zwischen den Parteien eine Vereinbarung über eine geschäftliche Zusammenarbeit bestehe, die geeignet sei, ein Vertrauensverhältnis zu schaffen, indem sie dem Anmelder explizit oder implizit eine allgemeine Treue- und Loyalitätspflicht im Hinblick auf die Interessen des Inhabers der älteren Marke auferlege.
Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass nach den Feststellungen der Beschwerdekammer in den Rn. 22 und 23 der streitigen Entscheidung zwischen John Mills und der Inhaberin der älteren Marke eine Vertriebsvereinbarung des Inhalts bestand, dass die Markeninhaberin John Mills die Waren mit der Bezeichnung „Magic Minerals by Jerome Alexander“ liefern sollte und John Mills sich verpflichtete, diese Waren innerhalb der Union und weltweit zu vertreiben. Zudem enthielt diese Vereinbarung unstreitig Bestimmungen, wonach John Mills zumindest ein bevorzugter Vertriebshändler dieser Waren war, sowie eine Wettbewerbsverbotsklausel und Bestimmungen über die Rechte des geistigen Eigentums der Inhaberin der älteren Marke an diesen Waren. Darüber hinaus wurde der letzte Bestellschein, mit dem John Mills „Magic Minerals“-Produkte beim Markeninhaber bestellte, nur etwa zwei Monate vor dem Zeitpunkt ausgestellt, zu dem John Mills die angegriffene Marke anmeldete.
Hieraus ergibt sich in Anbetracht der in Rn. 85 des vorliegenden Urteils angestellten Erwägungen, dass die Beschwerdekammer in Rn. 25 der streitigen Entscheidung zu Recht zu dem Ergebnis gelangt ist, dass John Mills als „Agentin“ der Inhaberin der älteren Marke im Sinne von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 anzusehen sei.
Folglich ist der erste Teil des einzigen Klagegrundes als unbegründet zurückzuweisen.
Zum zweiten Teil des einzigen Klagegrundes
Vorbringen der Parteien
Mit dem zweiten Teil ihres einzigen Klagegrundes wirft John Mills der Beschwerdekammer zum einen vor, zu Unrecht entschieden zu haben, dass Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 schon dann herangezogen werden könne, wenn die ältere Marke der angegriffenen Marke nur ähnele und nicht mit ihr identisch sei. Zum anderen habe die Beschwerdekammer die Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken ebenfalls zu Unrecht anhand der Wahrnehmung durch die Verkehrskreise der Union beurteilt.
Das EUIPO und Jerome Alexander Consulting halten den zweiten Teil des einzigen Klagegrundes für unbegründet.
Würdigung durch den Gerichtshof
Soweit John Mills der Beschwerdekammer vorwirft, Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 im vorliegenden Fall wegen der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken für anwendbar erachtet zu haben, ist zum einen darauf hinzuweisen, dass diese Bestimmung nach den Ausführungen in den Rn. 54 bis 74 des vorliegenden Urteils auf Anmeldungen des Agenten oder Vertreters des Inhabers der älteren Marke sowohl dann anzuwenden ist, wenn die angemeldete Marke mit der älteren Marke identisch ist, als auch dann, wenn sie dieser ähnelt.
Zum anderen ergibt sich die Anwendung von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 zwar u. a. aus der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, doch besteht die spezifische Voraussetzung für den durch diese Bestimmung gewährleisteten Schutz darin, dass die Anmeldung vom Agenten oder Vertreter des Inhabers der älteren Marke im eigenen Namen und ohne Zustimmung des Inhabers vorgenommen wurde, ohne dass der Agent oder Vertreter seine Handlungsweise rechtfertigt. Daher ist die Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken zwecks Anwendung von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 nicht anhand des Bestehens von Verwechslungsgefahr zu beurteilen, da diese Voraussetzung Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung eigen ist (vgl. entsprechend Urteil vom 18. Juni 2009, L’Oréal u. a.,
C-487/07
,
EU:C:2009:378
, Rn.
bis
).
Sollte die Beschwerdekammer in den Rn. 34 und 35 der streitigen Entscheidung die Gefahr einer Verwechslung der einander gegenüberstehenden Marken zu Unrecht anhand ihrer Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise der Union beurteilt haben, ist darauf hinzuweisen, dass eine solche Erwägung jedenfalls nur ergänzenden Charakter gegenüber ihrer in Rn. 33 der streitigen Entscheidung getroffenen und nicht bestrittenen Feststellung hätte, wonach die fraglichen Zeichen bei einer Gesamtbetrachtung als ähnlich anzusehen sind.
Der zweite Teil des einzigen Klagegrundes ist daher als teils unbegründet und teils ins Leere gehend zurückzuweisen.
Zum dritten Teil des einzigen Klagegrundes
Vorbringen der Parteien
Mit dem dritten Teil ihres einzigen Klagegrundes macht John Mills zum einen geltend, die Beschwerdekammer sei aufgrund einer fehlerhaften Auslegung von Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 davon ausgegangen, dass diese Bestimmung nicht nur dann Anwendung finde, wenn die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden sei, mit den von der älteren Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen identisch seien, sondern auch dann, wenn diese sich ähnelten.
Zum anderen seien zwar die von der älteren Marke erfassten Waren mit der Bezeichnung „mineralhaltige Gesichtspuder“ und die von der Anmeldung der angegriffenen Marke erfassten „Kosmetika“ und „Präparate zur … Pflege [der] Haut“ identisch, doch sei dies bei den übrigen mit der angegriffenen Marke gekennzeichneten Waren nicht der Fall. Letztere und die von der älteren Marke erfassten Waren seien auch nicht ähnlich; zumindest sei eine solche Ähnlichkeit nicht bewiesen worden.
Das EUIPO und Jerome Alexander Consulting halten den dritten Teil des einzigen Klagegrundes für unbegründet.
Würdigung durch den Gerichtshof
Soweit John Mills der Beschwerdekammer vorwirft, Art. 8 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 im vorliegenden Fall für anwendbar erachtet zu haben, obwohl nicht alle Waren, auf die in der Anmeldung der angegriffenen Marke Bezug genommen werde, mit den von der älteren Marke erfassten Waren identisch seien, ist darauf hinzuweisen, dass in dieser Bestimmung zwar keine Rede von den Waren oder Dienstleistungen ist, für die die Marke angemeldet wird, doch besteht die wesentliche Funktion einer Marke darin, auf die betriebliche Herkunft der erfassten Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen (Urteil vom 12. September 2019, Deutsches Patent- und Markenamt [#darferdas?],
C‑541/18
,
EU:C:2019:725
, Rn.
).
Daher kann aus den in den Rn. 70 bis 73 des vorliegenden Urteils dargelegten, die Systematik dieser Bestimmung und das mit ihr verfolgte Ziel betreffenden Gründen ihre Anwendung nicht deswegen ausgeschlossen werden, weil die von der Anmeldung erfassten und die von der älteren Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen nicht identisch, sondern ähnlich sind.
Darüber hinaus ist im vorliegenden Fall zum einen darauf hinzuweisen, dass John Mills nicht bestreitet, dass die von der älteren Marke erfassten Waren mit der Bezeichnung „mineralhaltige Gesichtspuder“ und die von der Anmeldung der angegriffenen Marke erfassten „Kosmetika“ und „Präparate zur … Pflege [der] Haut“ identisch sind. Zum anderen hat die Beschwerdekammer in Rn. 31 der streitigen Entscheidung u. a. ausgeführt, dass die übrigen von den einander gegenüberstehenden Marken erfassten Waren dieselben Bestandteile enthalten könnten, oft von denselben Unternehmen hergestellt würden und in Drogerien und den gleichen Regalreihen von Einzelhandelsgeschäften zusammen angeboten würden. Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs sind bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen aber alle relevanten Faktoren zu beachten, die das Verhältnis zwischen den Waren oder Dienstleistungen kennzeichnen. Dazu gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenschaft als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren oder Dienstleistungen (Urteil vom 20. September 2017, The Tea Board/EUIPO,
C‑673/15 P bis C‑676/15 P
,
EU:C:2017:702
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Unter diesen Umständen war die Beschwerdekammer auf der Grundlage der in Rn. 31 der streitigen Entscheidung dargelegten Gesichtspunkte zu der Annahme berechtigt, dass sich die übrigen Waren ähneln.
Folglich ist der dritte Teil des einzigen Klagegrundes als unbegründet zurückzuweisen.
Daher ist die Klage insgesamt abzuweisen.
Kosten
Nach Art. 184 Abs. 2 seiner Verfahrensordnung entscheidet der Gerichtshof über die Kosten, wenn das Rechtsmittel begründet ist und er den Rechtsstreit selbst endgültig entscheidet.
Gemäß Art. 138 Abs. 1 der Verfahrensordnung, der nach deren Art. 184 Abs. 1 auf das Rechtsmittelverfahren Anwendung findet, ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.
Da das EUIPO und Jerome Alexander Consulting beantragt haben, John Mills zur Tragung der Kosten zu verurteilen, und diese mit ihrem Vorbringen unterlegen ist, sind ihr neben ihren eigenen Kosten die Kosten aufzuerlegen, die dem EUIPO durch das vorliegende Rechtsmittelverfahren und das Verfahren vor dem Gericht entstanden sind, sowie die Kosten, die Jerome Alexander Consulting durch das Verfahren vor dem Gericht entstanden sind.

Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Fünfte Kammer) für Recht erkannt und entschieden:

1.
Das Urteil des Gerichts der Europäischen Union vom 15. Oktober 2018, John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (
T‑7/17
,
EU:T:2018:679
), wird aufgehoben.

2.
Die von der John Mills Ltd in der Rechtssache T‑7/17 gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) vom 5. Oktober 2016 (Sache R 2087/2015‑1) erhobene Klage wird abgewiesen.

3.
Die John Mills Ltd trägt neben ihren eigenen Kosten die Kosten, die dem Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) durch das vorliegende Rechtsmittelverfahren und das Verfahren vor dem Gericht entstanden sind, sowie die Kosten, die der Jerome Alexander Consulting Corp. durch das Verfahren vor dem Gericht entstanden sind.

Unterschriften
(
*1
)	Verfahrenssprache: Englisch.