CELEX: 62015CJ0175
Reenvio prejudicial
Espaço de liberdade, segurança e justiça
Cooperação judiciária em matéria civil
Regulamento (CE) n.° 44/2001
Contratos que preveem a obrigação de cedência de marcas por uma empresa romena a outra empresa com sede social num Estado terceiro
Recusa
Cláusula atributiva de jurisdição a favor de um Estado terceiro
Comparência do demandado perante os tribunais romenos sem objeção
Regras de competência aplicáveis

O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação dos artigos 22.°, ponto 4, 23.°, n.
o
5, e 24.° do Regulamento (CE) n.
o
44/2001 do Conselho, de 22 de dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (
JO 2001, L 12, p. 1
).
Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a Taser International Inc. (a seguir «Taser International»), sociedade com sede nos Estados Unidos, à SC Gate 4 Business SRL (a seguir «Gate 4»), sociedade com sede na Roménia, e a C. M. Anastasiu, administrador da Gate 4, a respeito da execução da obrigação contratual, que impende sobre esta sociedade romena, de cedência de marcas à Taser International.
Quadro jurídico
Direito da União
O artigo 1.
o
, n.
o
1, do Regulamento n.
o
44/2001 tem a seguinte redação:
«O presente regulamento aplica‑se em matéria civil e comercial e independentemente da natureza da jurisdição. O presente regulamento não abrange, nomeadamente, as matérias fiscais, aduaneiras e administrativas.»
O artigo 2.
o
, n.
o
1, deste regulamento dispõe:
«Sem prejuízo do disposto no presente regulamento, as pessoas domiciliadas no território de um Estado‑Membro devem ser demandadas, independentemente da sua nacionalidade, perante os tribunais desse Estado.»
O artigo 22.
o
deste regulamento, incluído na secção 6 intitulada «Competências exclusivas», prevê:
«Têm competência exclusiva, qualquer que seja o domicílio:
[…]
4.
Em matéria de inscrição ou de validade de patentes, marcas, desenhos e modelos, e outros direitos análogos sujeitos a depósito ou a registo, os tribunais do Estado‑Membro em cujo território o depósito ou o registo tiver sido requerido, efetuado ou considerado efetuado nos termos de um instrumento comunitário ou de uma convenção internacional.
[…]»
Nos termos do artigo 23.
o
do mesmo regulamento:
«1.   Se as partes, das quais pelo menos uma se encontre domiciliada no território de um Estado‑Membro, tiverem convencionado que um tribunal ou os tribunais de um Estado‑Membro têm competência para decidir quaisquer litígios que tenham surgido ou que possam surgir de uma determinada relação jurídica, esse tribunal ou esses tribunais terão competência. Essa competência será exclusiva a menos que as partes convencionem em contrário. […]
[…]
5.   Os pactos atributivos de jurisdição bem como as estipulações similares de atos constitutivos de ‘trust’ não produzirão efeitos se forem contrários ao disposto nos artigos 13.°, 17.° e 21.°, ou se os tribunais cuja competência pretendam afastar tiverem competência exclusiva por força do artigo 22.
o
»
O artigo 24.
o
do Regulamento n.
o
44/2001 dispõe:
«Para além dos casos em que a competência resulte de outras disposições do presente regulamento, é competente o tribunal de um Estado‑Membro perante o qual o requerido compareça. Esta regra não é aplicável se a comparência tiver como único objetivo arguir a incompetência ou se existir outro tribunal com competência exclusiva por força do artigo 22.
o
»
Direito romeno
A Lei n.
o
84/1998 relativa às marcas e às indicações geográficas prevê, no seu artigo 41.
o
, n.
o
1:
«Os direitos relativos às marcas podem ser transferidos mediante cessão, independentemente da transferência da empresa de que fazem parte. A cessão deve ser efetuada por escrito e assinada pelas partes, sob pena de nulidade. […]»
Nos termos do artigo 42.
o
da mesma lei:
«(1)   O pedido de inscrição da cessão deve ser acompanhado de documento comprovativo da alteração de titularidade da marca.
(2)   O [Instituto Nacional de Marcas e Patentes (OSIM)] indefere o pedido de registo da cessão quando seja evidente que a mesma induziria o público em erro quanto à natureza, à qualidade ou à proveniência geográfica dos produtos ou serviços para os quais a marca foi registada, exceto se o beneficiário da transmissão acordar em limitar a transmissão da marca apenas aos produtos ou aos serviços para os quais aquela não seja enganosa.
(3)   A pedido do interessado e após pagamento do imposto previsto pela lei, o OSIM regista a cessão no Registo das Marcas e publica‑a no Boletim Oficial da Propriedade Industrial. A cessão é oponível a terceiros a partir da data da sua publicação».
A Lei n.
o
105/1992 sobre as relações de direito internacional privado dispõe, no seu artigo 154.
o
:
«Se as partes, por mútuo acordo, tiverem submetido um litígio ou eventuais litígios futuros decorrentes do negócio jurídico que celebraram à competência de um determinado tribunal, este será competente, salvo quando:
1.
se trate de um tribunal estrangeiro e o litígio seja da competência exclusiva de um tribunal romeno;
2.
se trate de um tribunal romeno e uma das partes demonstre que o litígio é da competência exclusiva de um tribunal estrangeiro.»
O artigo 157.
o
desta lei prevê:
«O tribunal a que o litígio for submetido verifica oficiosamente se é competente para conhecer de processos em matéria de direito internacional privado e, se considerar que nem ele nem nenhum outro tribunal romeno é competente, declara o pedido inadmissível por falta de competência dos tribunais romenos.»
Litígio no processo principal e questões prejudiciais
A Taser International, cuja sede social se situa nos Estados Unidos, celebrou, em 4 de abril e 12 de setembro de 2008, dois contratos de distribuição não exclusiva com a Gate 4. Nos termos desses contratos, a Gate 4 e o seu administrador, C. M. Anastasiu, obrigaram‑se a ceder à sua contraparte as marcas
Taser International
que haviam registado ou cujo registo haviam requerido na Roménia.
Na sequência da recusa da Gate 4 e de C. M. Anastasiu em cumprirem essa obrigação internacional, a Taser International intentou uma ação no Tribunalul Bucureşti (Tribunal de Bucareste). Não obstante esses contratos incluírem cláusulas atributivas de competência a favor de um tribunal situado nos Estados Unidos, a Gate 4 e C. M. Anastasiu compareceram no referido tribunal romeno sem contestar a competência deste. Por sentença de 31 de maio de 2011, o Tribunalul Bucureşti ordenou o cumprimento de todas as formalidades necessárias ao registo da cessão.
Na sequência da confirmação dessa sentença pelo Curtea de Apel Bucureşti (Tribunal de Recurso de Bucareste), a Gate 4 e C. M. Anastasiu interpuseram recurso no Înalta Curte de Casație și Justiție (Supremo Tribunal de Cassação e de Justiça). Embora a competência dos tribunais romenos para decidir o litígio jamais tenha sido contestada pelas partes, o órgão jurisdicional de reenvio entende que lhe incumbe decidir oficiosamente sobre essa questão.
É neste contexto que esse órgão jurisdicional se interroga sobre se o Regulamento n.
o
44/2001 é aplicável ao litígio sobre o qual é chamado a pronunciar‑se uma vez que as partes escolheram, para a resolução dos seus litígios, um tribunal de um Estado terceiro relativamente à União Europeia e não um dos tribunais dos Estados‑Membros, como prevê o artigo 23.
o
, n.
o
1, deste regulamento. Considera que tal cláusula atributiva da competência a favor de um Estado terceiro pode, só por esse facto, constituir um obstáculo à extensão tácita de competência prevista no artigo 24.
o
do mesmo regulamento.
Contudo, no caso de esta última norma ser aplicável, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber se deve, não obstante, declarar‑se incompetente com outro fundamento.
Além disso, importa verificar a aplicabilidade do artigo 22.
o
do Regulamento n.
o
44/2001, a fim de saber se um litígio relativo a uma obrigação de cedência de uma marca, que pode estar sujeita a registo nos termos da legislação nacional, está abrangido pelo âmbito de aplicação do ponto 4 deste artigo.
Nestas circunstâncias, o Înalta Curte de Casație și Justiție decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:
«1)
Deve o artigo 24.
o
do Regulamento [n.
o
44/2001] ser interpretado no sentido de que a expressão ‘casos em que a competência resulte de outras disposições do presente regulamento’ abrange também a situação em que as partes [num] contrato de cessão dos direitos sobre uma marca registada num Estado‑Membro da União […] determinaram, de modo inequívoco e incontestado, atribuir a competência para dirimir quaisquer litígios relativos ao incumprimento das obrigações contratuais aos tribunais de um Estado que não é membro da União […] e no qual a demandante tem a sua sede social, quando esta apresentou o seu pedido num tribunal de um Estado‑Membro da União […], em cujo território o demandado tem a sua sede social?
2)
Em caso de resposta afirmativa:
a)
Deve o artigo 23.
o
, n.
o
5, do mesmo regulamento ser interpretado no sentido de que não se refere a uma cláusula atributiva de jurisdição a favor de um Estado que não é membro da União […], pelo que o tribunal ao qual o pedido foi submetido, nos termos do artigo 2.
o
do referido regulamento, determinará a competência em conformidade com as normas de direito internacional privado da sua legislação nacional?
b)
Pode considerar‑se que um litígio relativo à execução, por via judicial, da obrigação, contratualmente assumida pelas partes no referido litígio, de cessão dos direitos sobre uma marca registada num Estado‑Membro da União […], tem por objeto direitos ‘sujeitos a depósito ou a registo’, na aceção do artigo 22.
o
, [ponto] 4, do referido regulamento, tendo em conta que, segundo a lei do Estado em que a marca foi registada, a cessão dos direitos sobre uma marca está sujeita a registo no Registo das Marcas e a publicação no Boletim Oficial da Propriedade Industrial?
3)
Em caso de resposta negativa [à primeira questão], opõe‑se o artigo 24.
o
do mesmo regulamento a que, numa situação como a descrita na questão prejudicial apresentada como hipotética, o tribunal ao qual o pedido foi submetido nos termos do artigo 2.
o
do referido regulamento se declare incompetente para decidir o litígio, ainda que o demandado tenha comparecido perante o tribunal, inclusivamente em última instância, sem impugnar a competência?»
Quanto às questões prejudiciais
Quanto à primeira questão e à segunda questão, alínea a)
Com a sua primeira questão e a sua segunda questão, alínea a), o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se os artigos 23.°, n.
o
5, e 24.° do Regulamento n.
o
44/2001 devem ser interpretados no sentido de que, no âmbito de um litígio relativo ao incumprimento de uma obrigação contratual, em que o demandante intentou uma ação nos tribunais do Estado‑Membro em cujo território o demandado tem a sua sede social, a competência desses tribunais é suscetível de decorrer do artigo 24.
o
desse regulamento quando o demandado não conteste a sua competência, mesmo que o contrato celebrado entre essas duas partes contenha uma cláusula atributiva de competência a favor dos tribunais de um Estado terceiro.
Importa recordar que o Regulamento n.
o
44/2001 é aplicável a um litígio entre um demandado com domicílio num Estado‑Membro e um demandante de um Estado terceiro (v., por analogia, acórdão Owusu,
C‑281/02
,
EU:C:2005:120
, n.
o
27).
Acresce que o artigo 24.
o
, primeiro período, do Regulamento n.
o
44/2001 estabelece uma regra de competência assente na comparência do demandado, aplicável a todos os litígios em que a competência do tribunal onde foi intentada a ação não decorra de outras disposições deste regulamento. Esta disposição é aplicável também aos casos em que a ação foi intentada em violação das disposições do referido regulamento e determina que a comparência do demandado possa ser considerada uma aceitação tácita da competência do tribunal onde foi intentada a ação e, portanto, uma extensão da sua competência (acórdão Cartier parfums‑lunettes e Axa Corporate Solutions assurances,
C‑1/13
,
EU:C:2014:109
, n.
o
34).
O artigo 24.
o
, segundo período, do Regulamento n.
o
44/2001 prevê exceções a essa regra geral. Estabelece que não há uma extensão tácita da competência do tribunal onde foi intentada a ação se o demandado deduzir uma exceção de incompetência, expressando assim a sua vontade de não aceitar a competência desse tribunal, ou se o litígio em causa for um dos litígios relativamente aos quais o artigo 22.
o
do referido regulamento estabelece regras de competência exclusiva (acórdão Cartier parfums‑lunettes e Axa Corporate Solutions assurances,
C‑1/13
,
EU:C:2014:109
, n.
o
35).
Assim, a regra geral relativa à extensão tácita da competência do tribunal onde foi intentada a ação é aplicável, exceto nos casos que figuram expressamente entre as exceções previstas no segundo período do referido artigo 24.
o
Uma vez que a extensão de competência por convenção atributiva de jurisdição, na aceção do artigo 23.
o
do Regulamento n.
o
44/2001, não figura entre essas exceções, o Tribunal de Justiça já declarou que não existem motivos relativos à sistemática geral ou aos objetivos desse regulamento que justifiquem considerar que as partes estariam impedidas de submeter um litígio a uma jurisdição distinta da fixada convencionalmente (v., neste sentido, acórdão ČPP Vienna Insurance Group,
C‑111/09
,
EU:C:2010:290
, n.
o
25).
Este raciocínio aplica‑se tanto às convenções atributivas de competência aos tribunais de um Estado‑Membro como às que atribuem competência a favor dos tribunais de um Estado terceiro, uma vez que a extensão tácita da competência nos termos do artigo 24.
o
, primeiro período, do Regulamento n.
o
44/2001 se baseia numa escolha deliberada das partes no litígio relativa a essa competência (v. acórdão A,
C‑112/13
,
EU:C:2014:2195
, n.
o
54). Por conseguinte, como decorre do número anterior do presente acórdão, a questão relativa à aplicabilidade do artigo 23.
o
deste regulamento é desprovida de pertinência.
À luz das considerações precedentes, importa responder à primeira questão e à segunda questão, alínea a), que os artigos 23.°, n.
o
5, e 24.° do Regulamento n.
o
44/2001 devem ser interpretados no sentido de que, no âmbito de um litígio relativo ao incumprimento de uma obrigação contratual, em que o demandante intentou uma ação nos tribunais do Estado‑Membro em cujo território o demandado tem a sua sede social, a competência desses tribunais é suscetível de decorrer do artigo 24.
o
desse regulamento quando o demandado não conteste a sua competência, mesmo que o contrato entre essas duas partes contenha uma cláusula atributiva de competência a favor dos tribunais de um Estado terceiro.
Quanto à segunda questão, alínea b)
Com a sua segunda questão, alínea b), o órgão jurisdicional de reenvio pergunta se os artigos 22.°, ponto 4, e 24.° do Regulamento n.
o
44/2001 devem ser interpretados no sentido de que um litígio relativo ao incumprimento de uma obrigação contratual de cedência de marcas, como o que está em causa no processo principal, está abrangido pelo âmbito de aplicação do referido artigo 22.
o
, ponto 4, e, por conseguinte, pelas exceções à regra geral de extensão tácita de competência do tribunal perante o qual foi intentada a ação, previstas no artigo 24.
o
, segundo período, desse regulamento.
Nos termos do artigo 22.
o
, ponto 4, do Regulamento n.
o
44/2001, em matéria de inscrição ou de validade de marcas, os tribunais do Estado‑Membro em cujo território o depósito ou o registo tiver sido requerido têm competência exclusiva. Assim, a aplicabilidade desta disposição ao litígio no processo principal determinaria a competência exclusiva dos tribunais romenos.
Contudo, nas circunstâncias que caracterizam o litígio no processo principal, não há que determinar se um pedido de execução da obrigação contratual de cedência de marcas é efetivamente abrangido pelo artigo 22.
o
, ponto 4, do Regulamento n.
o
44/2001, uma vez que os tribunais romenos são, em qualquer caso, competentes para decidir esse litígio. Com efeito, na hipótese de o referido artigo 22.
o
, ponto 4, ser aplicável ao litígio em causa, os tribunais cuja competência resulta desta disposição são os mesmos cuja competência é determinada nos termos do artigo 24.
o
, primeiro período, desse regulamento, na medida em que o demandado no processo principal compareceu perante os tribunais romenos sem contestar a sua competência.
À luz do exposto, não há que responder à segunda questão, alínea b).
Quanto à terceira questão
Com a sua terceira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber se o artigo 24.
o
do Regulamento n.
o
44/2001 deve ser interpretado no sentido de que se opõe, no âmbito de um litígio entre as partes num contrato que comporta uma cláusula atributiva de competência a favor dos tribunais de um Estado terceiro, a que o tribunal do Estado‑Membro em cujo território o demandado tem a sua sede social, onde foi intentada a ação, se declare incompetente oficiosamente, mesmo que o demandado não conteste a sua competência.
Como resulta da resposta à primeira e segunda questões submetidas, a existência de uma cláusula atributiva de competência a favor dos tribunais de um Estado terceiro não se opõe à aplicabilidade do artigo 24.
o
do Regulamento n.
o
44/2001.
Além disso, resulta dos considerandos 2 e 11 do Regulamento n.
o
44/2001 que este visa unificar as regras de conflito de jurisdição em matéria civil e comercial, por meio de regras de competência que apresentem um elevado grau de certeza jurídica. O Regulamento n.
o
44/2001 prossegue, assim, um objetivo de segurança jurídica que consiste em reforçar a proteção jurídica das pessoas estabelecidas na União, permitindo simultaneamente ao requerente identificar facilmente o órgão jurisdicional a que se pode dirigir e ao requerido prever razoavelmente aquele em que pode ser demandado (acórdão Falco Privatstiftung e Rabitsch,
C‑533/07
,
EU:C:2009:257
, n.
os
21 e 22).
Foi assim que o Tribunal de Justiça declarou que, na medida em que as regras de competência exclusiva, na aceção do artigo 22.
o
do Regulamento n.
o
44/2001, não se apliquem, o tribunal em que foi intentada a ação deve declarar‑se competente quando o demandado compareça e não deduza uma exceção de incompetência, constituindo tal comparência uma extensão tácita de competência na aceção do artigo 24.
o
deste regulamento (v., neste sentido, acórdão ČPP Vienna Insurance Group,
C‑111/09
,
EU:C:2010:290
, n.
os
26 e 33).
Por outro lado, o mesmo se verifica quando a competência do tribunal em que a ação foi intentada decorre do artigo 22.
o
do Regulamento n.
o
44/2001.
Com efeito, tendo em conta a posição que esta disposição ocupa no sistema deste regulamento e a finalidade prosseguida, as regras de competência previstas na referida disposição são dotadas de caráter exclusivo e imperativo, o qual se impõe com força específica tanto aos particulares como ao juiz (v., neste sentido, acórdão Solvay,
C‑616/10
,
EU:C:2012:445
, n.
o
44).
À luz destas considerações, há que responder à terceira questão que o artigo 24.
o
do Regulamento n.
o
44/2001 deve ser interpretado no sentido de que se opõe, no âmbito de um litígio entre as partes num contrato que comporta uma cláusula atributiva de competência a favor dos tribunais de um Estado terceiro, a que o tribunal do Estado‑Membro em cujo território o demandado tem a sua sede social, onde foi intentada a ação, se declare oficiosamente incompetente, mesmo que o demandado não conteste a sua competência.
Quanto às despesas
Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Sexta Secção) declara:

1)
Os artigos 23.°, n.
o
5, e 24.° do Regulamento (CE) n.
o
44/2001 do Conselho, de 22 de dezembro de 2000, relativo à competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial, devem ser interpretados no sentido de que, no âmbito de um litígio relativo ao incumprimento de uma obrigação contratual, em que o demandante intentou uma ação nos tribunais do Estado‑Membro em cujo território o demandado tem a sua sede social, a competência desses tribunais é suscetível de decorrer do artigo 24.
o
desse regulamento quando o demandado não conteste a sua competência, mesmo que o contrato entre essas duas partes contenha uma cláusula atributiva de competência a favor dos tribunais de um Estado terceiro.

2)
O artigo 24.
o
do Regulamento n.
o
44/2001 deve ser interpretado no sentido de que se opõe, no âmbito de um litígio entre as partes num contrato que comporta uma cláusula atributiva de competência a favor dos tribunais de um Estado terceiro, a que o tribunal do Estado‑Membro em cujo território o demandado tem a sua sede social, onde foi intentada a ação, se declare oficiosamente incompetente, mesmo que o demandado não conteste a sua competência.

Assinaturas
(
*1
)	Língua do processo: romeno.