CELEX: 62014TJ0335
Yhteisön tavaramerkki
Mitättömyysmenettely
Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki DoggiS
Aikaisemmat kansalliset kuviomerkit DoggiS
Aikaisemmat kansalliset sanamerkit DOGGIS ja DOGGIBOX
Aikaisemmat kansalliset kuviomerkit, jotka esittävät hotdogin muodossa olevaa henkilöä
Ensimmäisen kerran valituslautakunnassa esitetyt lisätodisteet
Asetuksen (EY) N:o 207/2009 76 artikla
Vilpillinen mieli
Asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta
Ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa esitetyt todisteet

Asian tausta
Kantaja José-Manuel Davó Lledó teki 18.2.2010 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (
EUVL L 78, s. 1
) nojalla.
Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki, jossa on punaisella merkintä:
Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29, 30 ja 43 ja vastaavat seuraavaa kuvausta:
—
luokka 29: ”Hampurilaiset; makkarat; lihaleikkeleet; käsitellyt hedelmät ja vihannekset; hedelmäsalaatit; kasvis- ja vihannessalaatit; kasviksista ja vihanneksista valmistetut salaatit; ranskalaiset; perunajalosteet; kerma; maito; perunatuotteet; liha, kala, siipikarja ja riista; lihauutteet; säilötyt, pakastetut, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset; hyytelöt, hillot, hedelmähillokkeet; munat, maito ja maitotuotteet; ravintoöljyt ja ‑rasvat”
—
luokka 30: ”Pizzat; päällystetyt voileivät; täytetyt kolmioleivät; leipomotuotteet; elintarvikejäätelöt; kastikkeet ruoanvalmistukseen; leipomotuotteet; jälkiruoat; salaattikastikkeet; suklaa; kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago, kahvinkorvike; jauhot ja viljavalmisteet, leipä, leivonnaiset ja makeiset, jäätelöt; hunaja, siirappi; hiiva, leivinjauhe; suola, sinappi; etikka, kastikkeet (mauste-); mausteet; jää”
—
luokka 43: ”Ravintolapalvelut; kahvilapalvelut; fast food ‑ravintoloiden tarjoamat palvelut; ravintolapalvelut ja noutoateriapalvelut; ravintola-, kahvila-, olutravintola-, pubi-, baari-, valmisateria- ja hotellipalvelut; ravintola- ja ateriapalvelut; ruoanvalmistus ja ‑keitto; pitopalvelut; pikaruokalat (välipalabaarit); ravitsemispalvelut; tilapäismajoitus”.
Tavaramerkkihakemus julkaistiin 12.4.2010 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 65/2010.
Riidanalainen tavaramerkki rekisteröitiin 14.12.2010 numerolla 8894826 kaikkia edellä 3 kohdassa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja varten.
Administradora y Franquicias América, SA ja Inversiones Ged Ltda (jäljempänä molemmat yhdessä mitättömyysvaatimuksen esittäjät) vaativat 6.6.2012 asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla jättämässään hakemuksessa riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista kaikkien niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten se oli rekisteröity.
Mitättömyysvaatimuksen esittäjien pääasialliset toimialat ovat baari-, ravintola-, kahvila- ja fast food ‑ravintolatoiminta sekä tämän sektorin franchising-käyttöoikeuksien myöntäminen, franchising-liiketoiminnan johtaminen ja sen harjoittaminen.
Inversiones Ged vetosi mitättömyysvaatimuksen tueksi seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin, joiden haltija se oli:
—
jäljempänä esitetty chileläinen kuviomerkki, jossa on punaiset kirjaimet ja keltainen tausta ja joka on rekisteröity 12.1.2004 numerolla 683048 luokkaan 43 kuuluvia ”lounasravintoloita, baareja ja ravintoloita” varten:
—
jäljempänä esitetty chileläinen kuviomerkki, jossa on punaiset kirjaimet ja keltainen tausta ja joka on rekisteröity 15.9.2008 numerolla 857568 luokkaan 43 kuuluvia ”ravintola-, baari-, lounasravintola-, kahvila-, teehuonepalveluja ja fast food ‑ravintoloiden tarjoamia palveluja” varten:
—
jäljempänä esitetty chileläinen kuviomerkki, jossa on punaiset kirjaimet ja keltainen tausta ja joka on rekisteröity 26.11.2007 numerolla 801904 kuvaamaan luokkiin 16, 25, 28 ja 32 kuuluvia tavaroita:
—
jäljempänä esitetty chileläinen kuviomerkki, joka on rekisteröity 21.6.2005 numerolla 728038 luokkaan 43 kuuluvia ”laitosten, jotka vastaavat pääasiallisesti elintarviketeollisuuden valmistuotteiden ja ‑juomien toimittamisesta ravintoloissa, itsepalveluravintoloissa, kahviloissa, teehuoneissa, lounasravintoloissa, ruokaloissa ja baareissa tapahtuvaa nauttimista varten, tarjoamia palveluja ja ruoan kotiintoimituspalveluita” varten:
—
jäljempänä esitetty chileläinen kuviomerkki, joka on rekisteröity 5.5.2005 numerolla 724717 luokkiin 16, 25, 28 ja 32 kuuluvia tavaroita varten:
—
chileläinen sanamerkki DOGGIS, joka on rekisteröity 6.12.2009 numerolla 867740 luokkaan 43 kuuluvia ”lounasravintoloita, baareja ja ravintoloita” varten
—
perulainen sanamerkki DOGGIS, joka on rekisteröity 12.6.2009 numerolla 352647 luokkaan 43 kuuluvia tavaroita varten
—
chileläinen sanamerkki DOGGIBOX, joka on rekisteröity 1.9.2009 numerolla 702110 luokkaan 32 kuuluvia tavaroita varten
—
jäljempänä esitetty chileläinen kuviomerkki, joka on rekisteröity 5.5.2005 numerolla 724718 samoja luokkaan 43 kuuluvia palveluja varten kuin chileläisellä tavaramerkillä numero 728038 suojatut palvelut:
—
jäljempänä esitetty chileläinen kuviomerkki, joka on rekisteröity 5.5.2005 numerolla 724716 luokkiin 16, 25, 28 ja 32 kuuluvia tavaroita varten:
—
jäljempänä esitetty brasilialainen kuviomerkki, joka on rekisteröity 22.6.1999 numerolla 819295671 luokkiin 38 ja 60 kuuluvia ”elintarvikealan tavaroita/palveluja” varten:
Administradora y Franquicias América vetosi puolestaan saman mitättömyysvaatimuksen tueksi seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin, joiden haltija se oli:
—
chileläinen sanamerkki COFFEE BREAK DOGGIS, joka on rekisteröity 13.12.2004 numerolla 711375 samoja luokkaan 43 kuuluvia palveluita varten kuin chileläisellä tavaramerkillä numero 728038 suojatut palvelut
—
jäljempänä esitetty chileläinen kuviomerkki, joka on rekisteröity 12.7.2006 numerolla 762423 luokkaan 42 kuuluvia ”ravintola-, baari-, lounasravintola-, kahvila- ja teehuonepalveluja” varten:
—
jäljempänä esitetty uruguaylainen kuviomerkki, joka on rekisteröity 14.5.2008 numerolla 387908 luokkaan 43 kuuluvia palveluita varten:
Mitättömyysvaatimuksen esittäjät täsmensivät, että kun Inversiones Ged halusi elokuussa 2011 rekisteröidä tavaramerkkinsä Doggis Espanjassa, sille selvisi, että kantajan nimiin oli rekisteröity seuraavat tavaramerkit: riidanalainen tavaramerkki, espanjalainen tavaramerkki doggis, joka on rekisteröity 2.6.2010 numerolla 2914857 luokkiin 29, 30, 39 ja 43 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten, ja kansainvälinen tavaramerkki doggis, joka on rekisteröity 16.3.2010 numerolla 1037118 luokkaan 43 kuuluvia palveluja varten. Mitättömyysvaatimuksen esittäjät lisäsivät, että ne olivat saaneet myös tietoonsa, että kantaja oli aluetunnusten ”doggis.es” ja ”doggis.com.es” haltija.
Mitättömyysvaatimuksen esittäjät väittivät, että kantaja oli jättänyt riidanalaista tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä ilmoittamatta siitä niille etukäteen ja ilman, että ne olisivat antaneet siihen suostumuksensa. Ne korostivat, että riidanalainen tavaramerkki oli verbaalisesti samanlainen kuin kaikki niiden aikaisemmat tavaramerkit ja että se oli visuaalisesti samanlainen kuin tietyt näistä tavaramerkeistä, että palvelut, joita riidanalaisella tavaramerkillä kuvattiin, olivat samoja kuin ne palvelut, joita suojellaan useilla niiden aikaisemmista tavaramerkeistä, ja että tavarat, joita riidanalaisella tavaramerkillä kuvattiin, olivat sellaisia palveluja, joista suurinta osaa suojellaan niiden aikaisemmilla tavaramerkeillä, täydentäviä tavaroita. Mitättömyysvaatimuksen esittäjät lausuivat lisäksi, että kantaja oli ollut riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen esittämisen aikaan tietoinen niiden aikaisempien tavaramerkkien olemassaolosta ja niiden toiminnasta, sellaisena kuin se on kuvattu edellä olevassa 7 kohdassa.
SMHV:n mitättömyysosasto hylkäsi 18.7.2013 tekemällään päätöksellä mitättömyysvaatimuksen kokonaisuudessaan.
Mitättömyysvaatimuksen esittäjät tekivät 18.9.2013 SMHV:ssä valituksen mitättömyysosaston päätöksestä.
SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hyväksyi 13.3.2014 tekemässään päätöksessä (jäljempänä riidanalainen päätös) mitättömyysvaatimuksen esittäjien valituksen, kumosi mitättömyysosaston päätöksen kokonaisuudessaan ja julisti riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinnin mitättömäksi. Lisäksi se velvoitti kantajan vastaamaan mitättömyys- ja valitusmenettelyiden kuluista.
Ensinnäkin valituslautakunta hyväksyi sen, että tietyt mitättömyysvaatimuksen esittäjien valituslautakunnassa ensimmäisen kerran esittämät lisätodisteet otettiin asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan mukaisesti huomioon; nämä todisteet olivat internetsivuston www.consultafranquicias.com ote sekä internetsivun es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html ote (riidanalaisen päätöksen 20 ja 21 kohta).
Toiseksi valituslautakunta katsoi, että riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämisen aikaan eli 18.2.2010 oli olemassa käsiteltävän asian kannalta merkityksellisiä laskuja, jotka osoittivat, että kantaja oli kiistattomasti tietoinen rekisteröinneillä numerot 683048, 857568 ja 801904 suojattujen chileläisten kuviomerkkien DoggiS olemassaolosta (riidanalaisen päätöksen 32 kohta). Valituslautakunta viittasi tämän arvioinnin tueksi kantajan internetsivuston otteisiin ja kantajan franchising-toimintaa koskeville internetsivustoille kantajan asettamien mainosten otteisiin (ks. riidanalaisen päätöksen 33–37 kohta).
Kolmanneksi valituslautakunta totesi riidanalaisen tavaramerkin luonteen huomioon ottaen, että riidanalainen tavaramerkki oli sama kuin aikaisemmat chileläiset kuviomerkit DoggiS ja että se oli rekisteröity samoja palveluja varten kuin nämä kuviomerkit ja sellaisia tavaroita varten, jotka olivat välttämättömiä kyseessä olevien ravintolapalvelujen tarjoamista varten. Se katsoi, että tämä samanlaisuus ei voinut olla ”pelkkää sattumaa” (riidanalaisen päätöksen 37–41 kohta).
Neljänneksi valituslautakunta totesi, että sinä ajankohtana, jona riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemus jätettiin, mitättömyysvaatimuksen esittäjien tavaramerkkiä doggis oli käytetty useiden vuosien ajan ja että siitä oli tullut viimeisten vuosien aikana yhä suositumpi Chilessä, mikä oli lujittanut sen mainetta kohdeyleisön keskuudessa (riidanalaisen päätöksen 42 kohta).
Viidenneksi valituslautakunta katsoi, että sen perusteella, etteivät mitättömyysvaatimuksen esittäjät olleet ilmaisseet kiinnostustaan niiden aikaisempien tavaramerkkien suojeluun Euroopan unionissa ennen riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämisajankohtaa, vaikka ne käyttivät aikaisempia tavaramerkkejään Chilessä, ei voitu osoittaa, ettei kantaja olisi toiminut vilpillisessä mielessä rekisteröintihakemuksen jättämisen aikaan, koska kyseinen seikka ”[kuului] [mitättömyysvaatimuksen] esittäjien omaan harkintaan (riidanalaisen päätöksen 43 kohta).
Kuudenneksi valituslautakunta katsoi, että sellaisen kuviomerkin, joka on sama kuin mitättömyysvaatimuksen esittäjien aikaisemmat kuviomerkit, hakeminen samoille palveluille kuin kyseisten aikaisempien kuviomerkkien kattamat palvelut sekä sellaisille tavaroille, jotka ovat välttämättömiä näiden palvelujen tarjoamista varten, ei pelkästään ole menettely, joka ei noudata mitään kaupallista logiikkaa, vaan sillä voidaan myös vahvistaa aikomus käyttää hyväksi edellä mainittuihin aikaisempiin tavaramerkkeihin liittyviä oikeuksia (riidanalaisen päätöksen 45 kohta).
Asianosaisten vaatimukset
Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
—
kumoaa riidanalaisen päätöksen ja pysyttää siten mitättömyysosaston päätöksen ja
—
velvoittaa SMHV:n ja mitättömyysvaatimuksen esittäjät korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut.
SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
—
hylkää kanteen ja
—
velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
Oikeudellinen arviointi
Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen koskee asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan rikkomista ja toinen kyseisen asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.
Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan rikkomista
Kantaja väittää, että valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 76 artiklaa, koska se on ottanut huomioon mitättömyysvaatimuksen esittäjien valituslautakunnassa ensimmäisen kerran esittämät todisteet – eli käsiteltävässä asiassa edellä 15 kohdassa mainitut internetsivuston ja internetsivun otteet – joilla tuetaan uusien tosiseikkojen perusteella esitettyä uutta perustetta.
Kyseessä olevat uudet tosiseikat ovat seuraavat:
—
se internetsivuston www.consultafranquicias.com otteesta johdettu tosiseikka, että kantaja oli todennut ”hotdogien suosion Amerikan mantereella” ja että sen ”tavoitteena oli valloittaa Eurooppa” (riidanalaisen päätöksen 35 kohta)
—
tosiseikka, että internetsivun es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html ote ”todistaa, että [kantaja] tiesi, että [latinalais-amerikkalaiset tavaramerkit] Doggis olivat olemassa jo aikaisemmin”, ja että kantaja mainostaa sanamuodoin ”Doggis on hotdogien franchising, jota arvostetaan suuresti kansainvälisesti”, että ”[sen] ketju on juuri etabloitunut Espanjaan ja [että] sen tavoitteena on tulla suurimmaksi hotdog-ketjuksi Euroopassa” (riidanalaisen päätöksen 36 kohta)
—
tosiseikka, että alla esitetyllä hotdogin muodossa olevalla henkilöllä, joka näkyy internetsivun es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html:n otteessa, on samankaltaisuuksia aikaisempien chileläisten tavaramerkkien numerot 728038 ja 724717 kanssa (riidanalaisen päätöksen 37 kohta).
SMHV vastaa pääpiirteissään, että se saa asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan mukaan ottaa huomioon tosiseikat ja todisteet, joihin on vedottu liian myöhään tai jotka on esitetty myöhässä, ja että sillä on laaja harkintavalta tämän osalta.
Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan sanamuoto on seuraava:
”1.   Menettelyssä [SMHV] tutkii tosiseikat viran puolesta; rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin.
2.   [SMHV] voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin osapuolet eivät ole vedonneet tai joita ne eivät ole esittäneet ajoissa.”
Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan sanamuodosta seuraa, että pääsäännön mukaan – ja ellei erikseen ole toisin säädetty – asian osapuolet voivat esittää tosiseikkoja ja todisteita niiden määräaikojen päättymisen jälkeen, jotka niiden esittämiselle on asetettu asetuksen N:o 207/2009 säännösten nojalla, eikä SMHV:tä ole millään tavoin kielletty ottamasta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin on vedottu tai jotka on esitetty tällä tavalla liian myöhään eli mitättömyysosaston asettamien määräaikojen päätyttyä ja mahdollisesti ensimmäisen kerran valituslautakunnassa (ks. vastaavasti tuomio 13.3.2007, SMHV v. Kaul,
C‑29/05 P
, Kok.,
EU:C:2007:162
,
kohta ja tuomio 18.7.2013, New Yorker SHK Jeans v. SMHV
C‑621/11 P
, Kok.,
EU:C:2013:484
,
kohta).
Kun asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdassa tarkennetaan, että SMHV ”voi” päättää olla ottamatta huomioon tosiseikkoja ja todisteita, joihin on vedottu tai jotka on esitetty liian myöhään, siinä annetaan SMHV:lle laaja harkintavalta päättää päätöksensä perustellen, onko nämä tosiseikat tai todisteet otettava huomioon vai ei (edellä 28 kohdassa mainittu tuomio SMHV v. Kaul,
EU:C:2007:162
,
ja
kohta ja edellä
kohdassa mainittu tuomio New Yorker SHK Jeans v. SMHV,
EU:C:2013:484
,
kohta).
Lisäksi harkintavallasta, jota SMHV käyttää arvioidessaan myöhään esitettyjen todisteiden mahdollista huomioon ottamista, on huomautettava, että tämä huomioon ottaminen on perusteltua erityisesti silloin, kun SMHV:n on ratkaistava asia mitättömyysmenettelyssä ja kun se katsoo, että yhtäältä liian myöhään esitetyt seikat ovat ensi arviolta mahdollisesti todella merkityksellisiä sen käsiteltävänä olevan mitättömyysvaatimuksen ratkaisun kannalta ja että toisaalta menettelyvaihe, jossa tällainen liian myöhäinen esittäminen tapahtuu, ja tähän liittyvät olosuhteet eivät ole esteenä niiden huomioon ottamiselle (ks. analogisesti edellä 28 kohdassa mainittu tuomio SMHV v. Kaul,
EU:C:2007:162
,
kohta ja edellä
kohdassa mainittu tuomio New Yorker SHK Jeans v. SMHV,
EU:C:2013:484
,
kohta).
Käsiteltävässä asiassa on todettava ensiksi, että riidanalaisen päätöksen perusteluista käy ilmi, että valituslautakunta on todella käyttänyt sillä asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan mukaan olevaa laajaa harkintavaltaa päättäessään päätöksensä perustellen ja ottaen asianmukaisesti huomioon kaikki merkitykselliset olosuhteet, että sen oli otettava huomioon sille ensimmäistä kertaa esitetyt kaksi täydentävää todistetta tehdäkseen siltä pyydetyn päätöksen.
Yksilöityään riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa kyseessä olevat todisteet, eli internetsivuston www.consultafranquicias.com otteen ja internetsivun es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html otteen, valituslautakunta esitti riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa seuraavaa:
”[Mitättömyysvaatimuksen] esittäjien valituslautakunnassa esittämät todisteet käsittävät asiakirjoja, joissa ainoastaan vahvistetaan sellaisen väitteen tueksi, jonka mukaan [kantaja] oli tiennyt aikaisempien tavaramerkkien olemassaolosta ja mitättömyysvaatimuksen esittäjien toiminnasta fast food ‑ravintolasektorilla, jo esitetyn internetsivun [www.doogis.es] sisältö ja täydennetään sitä. Näin ollen nämä asiakirjat on otettava huomioon [asetuksen N:o 207/2009] 76 artiklan 2 kohdan mukaisesti.”
Seuraavaksi on todettava, että valituslautakunta käytti asianmukaisesti sille asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdassa annettua harkintavaltaa hyväksyessään kyseisen kahden todisteen huomioon ottamisen.
Ensinnäkin – kuten valituslautakunta ja SMHV ovat aivan oikein tuoneet esiin – näillä kahdella riidanalaisella otteella ainoastaan tuetaan ja täydennetään mitättömyysvaatimuksen esittäjien jo alun perin mitättömyysosastossa esittämää näyttöä eli kantajan internetsivuston www.doggis.es.otteita.
Toiseksi on todettava, että kantajan mainitsemiin ja uudeksi väittämiin tosiseikkoihin (ks. edellä 25 kohta) oli jo viitattu otsikon ”Yritys” alla kantajan omalla internetsivustolla www.doggis.es, josta mitättömyysvaatimuksen esittäjät olivat esittäneet otteen mitättömyysosastossa. Tässä otteessa välitetään nimittäin samat ideat kuin riidanalaisessa kahdessa otteessa, kun siinä todetaan muun muassa seuraavaa:
—
”Doggis saapuu Espanjaan [kantajan] kanssa vuonna 2010 tavoitteena aloittaa sen maailmanlaajuinen laajentuminen franchising-järjestelmän avulla”
—
”Hotdog on tuote, joka on saavuttanut suuren suosion lukuisissa maailman maissa, kuten USA:ssa, Chilessä, Brasiliassa, Kolumbiassa, Saksassa jne.”
—
”Olemme ensimmäinen hotdogien franchising-ketju Espanjassa ja tarjoamme franchising-yrittäjillemme mahdollisuuden työskennellä sellaisen konseptimme suojassa, joka perustuu kokemukseemme, sektorin tuntemukseemme ja franchising-yrittäjille annettavaan jatkuvaan apuun, jo[i]hin oman hotdogien franchising-yrittäjyyden aloittamiseen valitsemillamme franchising-yrittäjillä on pääsy.”
Tähän on lisättävä, että internetsivun es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html otteessa esiintyvä hotdogin muodossa oleva henkilö näyttäytyi jo joissakin mitättömyysvaatimuksen esittäjien mitättömyysosastossa esittämissä internetsivuston www.doggis.es otteissa.
Kolmanneksi on todettava, että toisin kuin kantaja väittää, mitättömyysvaatimuksen esittäjät eivät ole vedonneet valituslautakunnassa riidanalaiseen kahteen otteeseen ja niihin liittyviin tosiseikkoihin jonkin uuden perusteen tueksi. Kuten valituslautakunta ja SMHV ovat aivan oikein korostaneet, näiden otteiden tarkoituksena oli nimittäin pelkästään tukea yhtä mitättömyysvaatimuksen esittäjien jo mitättömyysosastossa esittämää pääväittämää eli väittämää, jonka mukaan kantaja oli tietoinen niiden tavaramerkkien olemassaolosta ja niiden liiketoiminnasta silloin, kun se haki riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä (ks. mitättömyysosaston 18.7.2013 tekemän päätöksen viimeisen luvun 4 kohta).
Neljänneksi suorana jatkona edellä 37 kohdassa esitettyyn on todettava, että mitättömyysvaatimuksen esittäjät esittivät kaksi riidanalaista otetta liian myöhään tarkoituksenaan vastata mitättömyysosaston arviointiin, jonka mukaan ne eivät olleet esittäneet riittävää näyttöä siitä, että kantaja oli tiennyt etukäteen mitättömyysvaatimuksen esittäjien aikaisempien tavaramerkkien olemassaolosta (ks. mitättömyysosaston 18.7.2013 tekemän päätöksen 16 ja 17 kohta).
Kaikista edellä olevista seikoista seuraa, että mitättömyysvaatimuksen esittäjien ensimmäisen kerran valituslautakunnassa esittämät todisteet olivat todella merkityksellisiä asian ratkaisemisen kannalta. Lisäksi mitättömyysvaatimuksen esittäjät esittivät täydentävät todisteet silloin, kun ne jättivät valituksensa perusteet sisältävän kirjelmän, joten valituslautakunnan oli mahdollista käyttää objektiivisella tavalla ja päätöksensä perustellen sen harkintavaltaa edellä mainittujen todisteiden huomioon ottamisessa. Lisäksi on niin, kuten edellä 38 kohdassa on todettu, että ei voida katsoa, että mitättömyysvaatimuksen esittäjät olisivat käyttäneet määräaikoja väärin olemalla ilmeisen huolimattomia.
Ensimmäinen kanneperuste on näin ollen hylättävä perusteettomana.
Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista
Kantaja väittää, että valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaa katsoessaan, että kantaja toimi vilpillisessä mielessä riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättäessään.
SMHV kiistää kantajan argumentit ja vaatii toisen kanneperusteen hylkäämistä perusteettomana.
Aluksi on palautettava mieleen, että yhteisön tavaramerkin rekisteröimisjärjestelmä perustuu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdassa olevaan ”ensimmäisen hakijan” periaatteeseen. Tämän periaatteen mukaisesti tavaramerkki voidaan rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi vain siinä tapauksessa, että tätä ei estä aikaisempi tavaramerkki, joka voi olla yhteisön tavaramerkki, jäsenvaltiossa tai Beneluxin teollisoikeuksien virastossa rekisteröity tavaramerkki, tavaramerkki, jonka kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa, tai tavaramerkki, jonka kansainvälinen rekisteröinti on voimassa unionissa. Sitä vastoin – tämän rajoittamatta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan mahdollista soveltamista – ainoastaan se, että kolmas osapuoli käyttää rekisteröimätöntä tavaramerkkiä, ei ole esteenä saman tai samankaltaisen tavaramerkin rekisteröimiselle yhteisön tavaramerkiksi samoja tai samankaltaisia tuotteita tai palveluita varten (tuomio 11.7.2013, SA.PAR. v. SMHV – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI),
T‑321/10
, Kok.,
EU:T:2013:372
,
kohta). Sama pätee lähtökohtaisesti myös siihen, että kolmas osapuoli käyttää tavaramerkkiä, joka on rekisteröity unionin ulkopuolella (tuomio 21.3.2012, Feng Shen Technology v. SMHV – Majtczak (FS),
T‑227/09
, Kok.,
EU:T:2012:138
,
kohta).
Tähän sääntöön vaikuttaa erityisesti asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta, jonka mukaan yhteisön tavaramerkki on julistettava mitättömäksi SMHV:lle tehdyn vaatimuksen tai loukkauskanteeseen kohdistuvan vastakanteen perusteella, jos hakija on jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä. Tähän perusteeseen vetoavan hakijan, joka vaatii tavaramerkin julistamista mitättömäksi, on näytettävä toteen ne olosuhteet, joiden perusteella voidaan päätellä, että yhteisön tavaramerkin haltija jätti kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä (edellä 43 kohdassa mainittu tuomio GRUPPO SALINI,
EU:T:2013:372
,
kohta).
Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua ”vilpillisen mielen” käsitettä ei ole määritelty, rajattu eikä edes kuvattu millään tavoin unionin lainsäädännössä (tuomio 26.2.2015, Pangyrus v. SMHV – RSVP Design (COLOURBLIND),
T‑257/11
,
EU:T:2015:115
,
kohta).
Kuitenkin on niin, kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 27 kohdassa, että unionin tuomioistuin on tehnyt 11.6.2009 antamassaan tuomiossa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (
C‑529/07
, Kok.,
EU:C:2009:361
,
kohta) useita täsmennyksiä siihen, miten tätä käsitettä on tulkittava ja sovellettava yhteisön tavaramerkkiä koskevan säännöstön yhteydessä. Se totesi siten, että hakijan vilpillinen mieli oli arvioitava kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät, jotka olivat olemassa silloin, kun hakemus merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi jätettiin, ja etenkin
—
se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle tai palvelulle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan
—
hakijan aikomus estää tätä kolmatta jatkamasta tällaisen merkin käyttöä
—
sen oikeudellisen suojan aste, joka kolmannen merkillä ja rekisteröitäväksi haetulla merkillä on.
Kuten valituslautakunta on korostanut aivan oikein riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa, edellä 46 kohdassa luetellut tekijät ovat vain esimerkkejä sellaisista seikoista, jotka voidaan ottaa huomioon, kun ratkaistaan sitä, oliko tavaramerkin hakija mahdollisesti vilpillisessä mielessä tavaramerkin rekisteröintihakemusta jättäessään (tuomio 14.2.2012, Peeters Landbouwmachines v. SMHV – Fors MW (BIGAB),
T‑33/11
, Kok.,
EU:T:2012:77
,
kohta ja edellä
kohdassa mainittu tuomio GRUPPO SALINI,
EU:T:2013:372
,
kohta).
Näin ollen on katsottava, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisessa kokonaisvaltaisessa arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös riidanalaisen tavaramerkin muodostavan sanan tai kirjainyhdistelmän alkuperä ja se, kuinka tätä sanaa tai kirjainyhdistelmää on aikaisemmin käytetty tavaramerkkinä elinkeinotoiminnassa, kaupallinen logiikka, johon hakemuksen jättäminen kyseisestä sanasta tai kirjainyhdistelmästä muodostuvan tavaramerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi kuuluu, sekä kyseessä olevan hakemuksen jättämiseen johtaneiden tapahtumien aikajärjestys (ks. vastaavasti edellä 43 kohdassa mainittu tuomio GRUPPO SALINI,
EU:T:2013:372
,
kohta; tuomio 8.5.2014, Simca Europe v. SMHV – PSA Peugeot Citroën (Simca);
T‑327/12
, Kok.,
EU:T:2014:240
,
kohta ja edellä
kohdassa mainittu tuomio COLOURBLIND,
EU:T:2015:115
,
kohta).
Se, onko riidanalainen päätös laillinen siltä osin kuin valituslautakunta päätyi katsomaan siinä, että kantaja oli ollut vilpillisessä mielessä jättäessään riidanalaista tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen, on tutkittava edellä olevien seikkojen valossa.
Valituslautakunta on päätynyt tähän johtopäätökseen ensinnäkin katsottuaan, että kantaja oli ollut riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättäessään tietoinen rekisteröinneillä numerot 683048, 857568 ja 801904 suojattujen aikaisempien chileläisten kuviomerkkien DoggiS olemassaolosta (riidanalaisen päätöksen 32 kohta). Valituslautakunta päätteli kantajan tienneen niistä mitättömyysvaatimuksen esittäjien mitättömyysosastossa ja ensimmäisen kerran valituslautakunnassa esittämien internetsivustojen ja internetsivun otteiden perusteella (riidanalaisen päätöksen 33–37 kohta).
Tämän takia on ensinnäkin hylättävä kantajan väite, jonka mukaan tällaiseen johtopäätökseen ei voida päätyä mitättömyysosastossa esitettyjen tosiseikkojen ja todisteiden perusteella, jotka kantajan mukaan olivat ainoat tosiseikat ja todisteet, jotka valituslautakunta pystyi laillisesti ottamaan huomioon. Samaten on hylättävä kantajan vaatimus riidanalaisen päätöksen 35–37 kohdan mitättömäksi julistamisesta asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan rikkomisen takia.
Kuten ensimmäisen kanneperusteen tutkimisen yhteydessä on edellä 24–40 kohdassa todettu, valituslautakunta sai täysin perustellusti ottaa huomioon edellä olevassa 15 kohdassa mainitut internetsivuston ja internetsivun otteet, jotka mitättömyysvaatimuksen esittäjät olivat esittäneet ensimmäisen kerran valituslautakunnassa.
Toiseksi on todettava, että mitättömyysvaatimuksen esittäjien esittämistä eri todisteista käy oikeudellisesti riittävällä tavalla ilmi, että kantaja oli ollut tietoinen aikaisempien chileläisten kuviomerkkien DoggiS olemassaolosta jättäessään hakemuksensa riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä varten.
Tästä on todettava aluksi, että valituslautakunta on katsonut aivan oikein riidanalaisen päätöksen 34 kohdassa, että internetsivuston www.doggis.es otteesta (ks. edellä oleva 35 kohta), jossa kantaja kuvasi yritystä nimeltä Doggis España, käy ilmi, että Doggis ei ollut alun perin Espanjassa luotu tuotemerkki (”Doggis saapuu Espanjaan [kantajan] kanssa vuonna 2010”) vaan ulkomaalainen yritys, joka väitetään perustetun tähän maahan sitä varten, että siitä kehitetään maailmanlaajuinen tuotemerkki. Valituslautakunta on kiinnittänyt myös aivan oikein huomiota siihen, että tämä yritys oli esitetty kyseisessä otteessa ensimmäiseksi hotdogien Doggisin franchisingiksi Espanjassa ja että siinä mainittiin, että hotdogit ovat saavuttaneet suuren suosion ”lukuisissa maailman maissa, kuten USA:ssa, Chilessä, Brasiliassa, Kolumbiassa, Saksassa jne.”.
Kantaja on tosin todennut aivan oikein, että edellä olevat tiedot eivät olleet internetsivustolla www.doggis.es otsikon ”Franchising” alla, kuten riidanalaisen päätöksen 34 kohdassa on mainittu, vaan kyseisen sivuston otsikon ”Yritys” alla. Kuitenkin on selvää, että kyseessä on puhdas kirjoitusvirhe, jolla ei millään tavoin voida kyseenalaistaa valituslautakunnan toteamusten paikkansapitävyyttä.
Valituslautakunta on myös todennut aivan oikein riidanalaisen päätöksen 35 kohdassa, että internetsivuston www.consultafranquicias.com otteessa, jossa franchising Doggis esitetään ”fast food ‑ravintolaketjuksi, jonka perustuotteena ovat hotdogit”, mainitaan yhtäältä, että ”franchising Doggis” oli saapunut Espanjaan vuonna 2010 kantajan kanssa sen jälkeen kun kantaja oli todennut hotdogien suosion Amerikan mantereella ja että saapumisen tavoitteena oli aloittaa sen laajentuminen Euroopassa, ja toisaalta, ”että [osoittautui], että muut Amerikasta peräisin olevat fast food ‑ravintoloiden franchising-mallit [olivat] hyvin suosittuja koko maailmassa”. Tähän on lisättävä, että myös kyseisessä otteessa viitataan nimenomaisesti hotdogin Chilessä ja Brasiliassa saamaan suosioon.
Valituslautakunta on myös todennut täysin oikein riidanalaisen päätöksen 36 kohdassa, että internetsivun es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html otteessa todettiin, että ”Doggis on hotdogien franchising, jota arvostetaan suuresti kansainvälisesti”, että ”[kantajan] ketju on juuri etabloitunut Espanjaan ja sen tavoitteena on tulla suurimmaksi hotdog-ketjuksi Euroopassa”.
Kuten SMHV lausuu aivan oikein, edellä 54, 56 ja 57 kohdassa mainituista eri otteista käy ilmi, että kantaja oli teetättänyt ennen kuin se lanseerasi hotdogien pikaravintolasektorilla Espanjassa nimellä Doggis franchising-tuotemerkin tätä sektoria koskevan maailmanlaajuisen selvityksen ja oli todennut, että tämä tuote oli hyvin suosittu Amerikan mantereella ja etenkin Chilessä ja Brasiliassa, jotka ovat juuri ne maat, joissa mitättömyysvaatimuksen esittäjät olivat jo useiden vuosien ajan kehittäneet samalla nimellä franchising-verkostoa samalla sektorilla. Näin ollen kantaja oli ollut riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättäessään väkisinkin tietoinen paitsi mitättömyysvaatimuksen esittäjien franchising-verkostosta myös niiden aikaisemmista chileläisistä kuviomerkeistä Doggis.
Tämä johtopäätös on sitäkin selvempi siksi – kuten valituslautakunta on aivan oikein todennut riidanalaisen päätöksen 37 kohdassa – että aikaisemmat chileläiset kuviomerkit DoggiS, joissa on punaiset kirjaimet ja keltainen tausta, ja jäljempänä oleva merkki, jota kantaja käyttää internetsivullaan www.doggis.es ja franchising-toimintaa koskevilla internetsivustoilla olevissa mainoksissa, ovat samoja tai ainakin lähes samoja:
Se, että nämä merkit ovat samoja tai lähes samoja ja että edellä mainitut aikaisemmat tavaramerkit ja riidanalainen tavaramerkki ovat lähes samoja (ks. jäljempänä 76–78 kohta), ei selvästi voi olla sattumaa.
Viimeksi mainittua toteamusta ei voida kyseenalaistaa kantajan väitteellä, jonka mukaan punaisen ja keltaisen värin käyttäminen on täysin tavanomaista viitattaessa fast food ‑ravintoloihin ja erityisesti amerikkalaisiin hotdogien myyntiravintoihin, koska näillä väreillä viitataan ketsuppikastikkeen ja sinapin väreihin. Ensinnäkään pelkästään käytetyt värit eivät ole käsiteltävässä asiassa samoja vaan ne on sen lisäksi sovitettu yhteen samalla tavalla käyttämällä punaista kirjaimissa ja keltaista taustassa. Vaikka toiseksi on mahdollista, että näiden värien käyttäminen on tavanomaista fast food ‑ravintolasektorilla, hotdogien väriksi olisi aivan hyvin voitu valita muita värejä, muun muassa – kuten SMHV huomauttaa – ruskea, joka muistuttaa nakin ja sen ympärillä olevan sämpylän väristä.
Vastaavasti on katsottava, että valituslautakunta on todennut aivan oikein riidanalaisen päätöksen 37 kohdassa, että internetsivun es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html otteessa ja internetsivuston www.doggis.es otteissa oleva hotdogin muodossa oleva henkilö (ks. edellä 25 ja 36 kohta) ja aikaisemmat chileläiset tavaramerkit numerot 728038 ja 724717 ovat hyvin samankaltaisia (ks. edellä 8 kohta).
Se, että edellä tarkoitetut kaksi henkilöä ovat hyvin samankaltaisia, ei myöskään voi olla sattumaa. On varmasti tavallista, kuten kantaja esittää, että useissa fast food ‑ravintoloissa tuote puetaan ”ihmishahmoon”. Käsiteltävässä asiassa nämä henkilöt ovat kuitenkin yhteneviä asentonsa, väriensä asettelun, ilmaistun iloisuuden ja merkeissä olevien asusteiden, kuten baseball-kypärän, valkoisten hansikkaiden ja urheilukenkien osalta. Asiakirjoista, joihin kantaja on vedonnut tarkoituksenaan yrittää osoittaa, ettei tämäntyyppinen henkilö ole omintakeinen hotdogien fast food ‑ravintolasektorilla, on riittävää todeta, että ne on esitetty ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa ja että ne on näin ollen jätettävä tutkimatta vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti (ks. tuomio 27.6.2013, MOL v. SMHV – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (MOL Blue Card),
T‑367/12
,
EU:T:2013:336
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Kolmanneksi on todettava, ettei millään kantajan esittämällä argumentilla voida kyseenalaistaa valituslautakunnan johtopäätöstä, jonka mukaan kantaja oli tietoinen rekisteröinneillä numerot 683048, 857568 ja 801904 suojeltujen aikaisempien chileläisten kuviomerkkien DoggiS olemassaolosta silloin, kun se jätti riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen.
Näin ollen ei voida hyväksyä edellä olevan 35 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa mainitun internetsivuston www.doggis.es otteeseen perustuvaa kantajan argumenttia, jonka ”mukaan [on niin, että vaikka] tavoitteena oli aloittaa maailmanlaajuinen laajentuminen, tätä ei voida ymmärtää siten, että yritys ja tavaramerkki olivat olemassa aikaisemmin ja ne on sen jälkeen tuotu Amerikan mantereelta Espanjaan”.
Kyseisestä otteesta käy nimittäin ensinnäkin selvästi ilmi, että yritys ja tavaramerkki doggis olivat jo olemassa (ks. edellä 54 kohta) ja että kantaja esitteli itsensä henkilönä, joka oli vastuussa niiden tulosta Espanjan markkinoille. Toisaalta se, että kyseinen yritys ja tavaramerkki olivat olemassa ennen niiden ”maahantuontia” Espanjaan, ei ole millään tavoin ristiriidassa maailmanlaajuisen kehittymisen ”aloittamista” koskevan tavoitteen kanssa. Kuten SMHV on todennut aivan oikein, erityisesti latinalaisen Amerikan ja Espanjan välisten historiallisten ja kulttuuristen siteiden takia on täysin ymmärrettävää, että latinalaisamerikkalaisen tavaramerkin haltija valitsee Espanjan markkinat paikaksi, josta se aloittaa tavaramerkin laajentamisen Euroopan markkinoille. Sitä paitsi internetsivuston www.consultafranquicias.com (ks. edellä 56 kohta) otteeseen ja internetsivun es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html (ks. edellä 57 kohta) otteeseen sisältyvät tiedot vastaavat tätä kuvaa.
Myöskään ei voida hyväksyä kantajan argumenttia, jonka mukaan riidanalaisen päätöksen 35 kohdassa oleva viittaus amerikkalaisiin fast food ‑ravintoloihin, jotka ovat saavuttaneet suuren suosion maailmanlaajuisesti, on ymmärrettävä sellaisena viittauksena ”Yhdysvalloista tuleviin erittäin kuuluisiin pohjoisamerikkalaisiin tavaramerkkeihin, kuten Burger King, McDonald’s, pizza Hut jne.”, jonka kohdalla kukaan espanjalainen kuluttaja ei ajattele chileläistä fast food ‑ravintolayritystä.
Ensinnäkään internetsivuston www.consultafranquicias.com ote, josta edellä oleva viittaus on peräisin, ei sisällä mitään sellaista, minkä perusteella voitaisiin katsoa, että se koskisi pelkästään Pohjois-Amerikan markkinoita. Päinvastoin on todettava, että kyseisessä otteessa ei ainoastaan mainita nimenomaisesti ”Amerikan manteretta” yleensä vaan myös Etelä-Amerikan maat, kuten Chile, Brasilia ja Kolumbia. Toisaalta ei voida sulkea ensi näkemältä pois sitä, että on olemassa myös eteläamerikkalaisia, fast food ‑ravintolamarkkinoilla menestyneitä tuotemerkkejä ja että myös nämä tuotemerkit tulevat sellaisen espanjalaisen kohdeyleisön, johon sisältyy erityisesti kuluttajia, joilla on siteitä Etelä-Amerikan maihin, mieleen.
Kantajan väite, jonka mukaan Chilen ja Brasilian mainitseminen Yhdysvaltojen lisäksi internetsivustojen www.consultafranquicias.com ja www.doggis.es otteissa selittyy sillä, että kyse on taloudellisesti voimakkaimmin kasvavista maista ja näin ollen ”yhteyden luomisesta näiden maiden talouksien potentiaaliin Espanjassa aloitettavaksi suunnitellun franchising-järjestelmän tukemiseksi suoritettavaa laillista mainostamista varten”. Ensinnäkin tässä on nimittäin hämmästyttävää se, että kantaja mainitsee näissä otteissa Chilen ja Brasilian, jotka ovat juuri ne kaksi maata, joissa mitättömyysvaatimuksen esittäjät ovat tavaramerkkien doggis rekisteröintien haltijoita, eikä muita Etelä-Amerikan maita, kuten Argentiinaa ja Meksikoa, jotka kantaja nimeää kuitenkin kirjallisessa materiaalissaan myös taloudellisesti voimakkaasti kasvaviksi maiksi Amerikan mantereella. Toiseksi joka tapauksessa se, että kantaja on ottanut Chilen esimerkiksi maasta, jossa hotdog on saavuttanut suuren suosion, tarkoittaa, että kantaja oli tutkinut aikaisemmin kyseisen tuotteen markkinat tässä maassa, eikä se voinut silloin sivuuttaa kyseisillä markkinoilla esiintyviä tärkeimpiä tavaramerkkejä, joihin tavaramerkki doggis kuuluu.
Kantaja ei voi tukeutua siihen, ettei sen ja mitättömyysvaatimuksen esittäjien välillä ole ollut koskaan sopimussuhdetta tai sopimuksen ulkopuolista suhdetta.
Vaikka tällaisen suhteen olemassaolo saattaa riittää osoittamaan, että kantaja oli tietoinen etukäteen kyseisistä aikaisemmista tavaramerkeistä, tällaisen suhteen puuttuminen ei tarkoita, ettei kantaja ollut niistä tietoinen.
Kantajan väitteistä, joiden mukaan se ei ollut koskaan mennyt Chileen eikä sillä ole koskaan ollut aikomusta levittää tavaramerkkiään ja kaupallista konseptiaan Etelä-Amerikkaan, on riittävää todeta, että nämä väitteet ovat luonteeltaan puhtaasti subjektiivisia eivätkä ne riitä kumoamaan niitä objektiivia todisteita, jotka valituslautakunta otti huomioon johtopäätökseensä päätymistä varten.
Toiseksi riidanalaisesta päätöksestä käy ilmi, että valituslautakunta ei ole ottanut huomioon ainoastaan sitä, että kantaja oli tiennyt etukäteen aikaisemmista chileläisistä tavaramerkeistä, vaan se on myös todennut kantajan olleen vilpillisessä mielessä tiettyjen sellaisten objektiivisten tekijöiden, joilla voitiin selventää kantajat aikomukset, eli haetun tavaramerkin luonteen (riidanalaisen päätöksen 38–41 kohta), kyseisen tavaramerkin tunnettuusasteen (riidanalaisen päätöksen 42 kohta) ja kaupallisen logiikan, jonka osa riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättäminen oli (riidanalaisen päätöksen 45 kohta), perusteella.
Tästä on palautettava mieleen, ettei tavaramerkin hakijan tällainen tietämys yksistään riitä osoittamaan, että tavaramerkin hakija oli ollut vilpillisessä mielessä. Huomioon on otettava myös hakijan aikomus sillä hetkellä, jona rekisteröintihakemus jätettiin (edellä 46 kohdassa mainittu tuomio Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli,
EU:C:2009:361
,
ja
kohta). Vaikka tämä aikomus on tietenkin subjektiivinen seikka, se on kuitenkin määritettävä kyseiseen tapaukseen liittyvien objektiivisten olosuhteiden perusteella (edellä
kohdassa mainittu tuomio Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli,
EU:C:2009:361
,
kohta).
Ensinnäkin haetun tavaramerkin luonteesta on aluksi todettava, että tällä tekijällä voi olla merkitystä arvioitaessa sitä, onko menettely tapahtunut vilpillisessä mielessä (ks. vastaavasti edellä 46 kohdassa mainittu tuomio Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli,
EU:C:2009:361
,
kohta).
Valituslautakunta on todennut aivan oikein riidanalaisen päätöksen 39 kohdassa, että riidanalainen tavaramerkki ja numeroilla 683048, 857568 ja 801904 rekisteröidyt aikaisemmat chileläiset kuviomerkit DoggiS olivat samoja. Ainakin ne olivat lähes samoja.
Tästä on todettava ensinnäkin, että riidanalainen tavaramerkki ja kyseessä olevat aikaisemmat chileläiset tavaramerkit koostuvat samasta sanaosasta ”doggis”. Kantajan argumentti, jonka mukaan kyseinen sanaosa ei ole omintakeinen, ei voi menestyä. Nimittäin kannekirjelmän liitteiksi jätetyt asiakirjat, joihin tämä argumentti perustuu, on esitetty ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa ja ne on jätettävä sen takia tutkimatta (ks. edellä 63 kohta). Vaikka sitten oletettaisiin, että käsitteellä ”doggis” olisi jokin hotdogeihin liittyvä merkitys, on selvää – kuten jäljempänä 78 kohdassa selvitetään yksityiskohtaisemmin –, että tavassa, jolla tämä käsite esitetään kyseessä olevissa aikaisemmissa chileläisissä tavaramerkeissä, on useita sellaisia erikoispiirteitä, jotka tavataan samanlaisina riidanalaisessa tavaramerkissä.
Ensinnäkin on kiinnitettävä huomiota siihen, että kyseessä olevien aikaisempien chileläisten tavaramerkkien ja riidanalaisen tavaramerkin ulkoasut ovat samanlaisia seuraavilta osin:
—
käsite ”doggis” on kirjoitettu punaisella
—
käsite ”doggis” on kirjoitettu erityisellä – pyöristetyllä – kirjaisinlajilla
—
kirjain ”d” alussa ja kirjain ”s” lopussa on kirjoitettu isoilla kirjaimilla, kun taas keskellä olevat kirjaimet on kirjoitettu pienillä kirjaimilla
—
kirjaimet ”d” ja ”s” ovat paksumpia kuin keskellä olevat kirjaimet
—
kirjaimet ”o”, ”g” ja ”g” tulevat samalla tavalla ulos kärjestään.
Riidanalaisen tavaramerkki ja kyseessä olevat aikaisemmat chileläiset tavaramerkit eroavat ulkoasuiltaan ainoastaan siinä, että viimeksi mainituissa tavaramerkeissä on keltainen tausta, mikä ei ilmiselvästi riitä sulkemaan pois sitä, että nämä tavaramerkit synnyttävät saman kokonaisvaikutelman.
Edellä 77 ja 78 kohdassa todetun lisäksi tulee vielä se – asianosaisten kesken riidaton – seikka, että riidanalaiset tavaramerkit on rekisteröity samoja palveluja varten kuin kyseessä olevat aikaisemmat chileläiset tavaramerkit ja sellaisia tavaroita varten, jotka ovat välttämättömiä kyseessä olevien tavaramerkkien kattamien ravintolapalvelujen tarjoamista varten.
Kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 41 kohdassa aivan oikein, tämänasteinen samanlaisuus edellä mainittujen tavaramerkkien ja niiden kattamien talouden sektoreiden välillä ei selvästikään voi olla sattumaa.
Kyseessä olevien tavaramerkkien välisen äärimmäisen suuren samanlaisuuden takia kantajan argumentti, jonka mukaan sekä se että mitättömyysvaatimuksen esittäjät olivat saaneet vaikutteita samoista pohjoisamerikkalaista konsepteista tavaramerkkiensä suunnittelua varten, ei voi olla vakuuttava.
Toiseksi kyseessä olevien tavaramerkkien tunnettuusasteesta on palautettava mieleen, että tavaramerkin hakijan vilpillisen mielen olemassaolon arvioinnissa on mahdollista ottaa huomioon se, miten tunnettu merkki oli siihen aikaan, kun sen rekisteröintiä koskeva hakemus jätettiin, koska tällaisella tunnettuusasteella voitaisiin juuri perustella hakijan intressi varmistaa, että sen merkki saa laajempaa oikeudellista suojaa (edellä
kohdassa mainittu tuomio Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli,
EU:C:2009:361
,
ja
kohta).
Käsiteltävässä asiassa on todettava, että asiakirja-aineistosta ei käy ilmi, että riidanalaista tavaramerkkiä olisi jo käytetty rekisteröintihakemuksen jättämisen aikaan, kun taas mitättömyysvaatimuksen esittäjien mitättömyysvaatimuksen liitteeksi esittämistä asiakirjoista käy selvästi ilmi, että niiden tavaramerkkejä doggis oli käytetty jo usean vuoden ajan Chilessä ja että tavaramerkkien suosio oli kasvanut siellä viimeisten vuosien aikana, mikä lisäsi niiden tunnettuutta kohdeyleisön keskuudessa. Mitättömyysvaatimuksen esittäjillä on tässä maassa hyvin monta tuotemerkin Doggis alla toimivaa fast food ‑ravintolaa, ja ne ovat lisäksi olleet läsnä Brasiliassa vuodesta 2009 lähtien.
Kantajan perustetta, jonka mukaan chileläinen tavaramerkki numero 683048 on rekisteröity vasta vähän aikaa sitten eli tammikuussa 2004, ei voida hyväksyä. Kuten SMHV aivan oikein toteaa, on niin, että vaikka tavaramerkin pitkäaikainen käyttäminen voi olla sen tunnettuuden arvioimisessa huomioon otettava tekijä, tunnettuus ei kuitenkaan riipu yksistään tällaisesta tekijästä. Tavaramerkki voi saavuttaa fast food ‑ravintolasektorin kaltaisella sektorilla tietyn tunnettuuden melko lyhyessä ajassa muiden tekijöiden, kuten mainoskampanjoiden tai myyntipisteiden lukumäärän takia. Lisäksi kantaja esittelee itse internetsivulla es.negocius.com/franquicia-doggis_fv1793.html Doggisin ”hotdogien franchisingina, jota arvostetaan suuresti kansainvälisesti”.
Toisin kuin kantaja väittää, toteamus, jonka mukaan tavaramerkillä doggis on tietty tunnettuus, ei ole ristiriidassa sen kanssa, etteivät mitättömyysvaatimuksen esittäjät ole minkään tavaramerkkioikeuden haltijoita Espanjassa tai kansainvälisellä tasolla. Ensinnäkin mitättömyysvaatimuksen esittäjät ovat useiden tavaramerkkien doggis haltijoita latinalaisen Amerikan eri maissa (ks. edellä 8 ja 9 kohta). Toiseksi päätös suojella tavaramerkki rekisteröittämällä se on yksistään kyseisen tavaramerkin haltijan kaupalliseen strategiaan kuuluva asia eikä siitä, ettei sitä ole rekisteröity, ole välttämättä pääteltävä, ettei tavaramerkki ole läsnä markkinoilla tai ettei se ole tunnettu niillä.
Kantaja ei voi myöskään perustellusti väittää, että se, että mitättömyysvaatimuksen esittäjät eivät ole aluetunnuksen www.doggis.com haltijoita, osoittaa, että niillä oli ainoastaan vähäinen halu kehittää siitä maailmanlaajuinen tuotemerkki. Yhtäältä nimittäin päätös rekisteröittää aluetunnus on yksistään mitättömyysvaatimuksen esittäjien kaupalliseen strategiaan kuuluva asia. Toisaalta on todettava, että mitättömyysvaatimuksen esittäjillä oli selvästi aikomus kehittää toimintaansa Euroopan markkinoilla sen jälkeen kun ne olivat saaneet vakaan aseman Etelä-Amerikan markkinoilla, koska Inversiones Ged sai tietää riidanalaisen tavaramerkin olemassaolosta juuri silloin, kun se halusi rekisteröidä tavaramerkin doggis Espanjassa.
Kolmanneksi on todettava, että – kuten riidanalaisen päätöksen 45 kohdassa on tuotu aivan oikein esiin – se, että kantaja hakee sellaisen kuviomerkin, joka on lähes sama kuin tietyt mitättömyysvaatimuksen esittäjien aikaisemmat kuviomerkit, rekisteröintiä samoille palveluille kuin ne, joita kuvataan viimeksi mainituilla tavaramerkeillä, ja sellaisille tavaroille, jotka ovat välttämättömiä näiden palvelujen tarjoamista varten, ei vastaa mitään kaupallista logiikkaa. Lisäksi on todettava, että kantaja ei edes vetoa mihinkään kaupalliseen logiikkaan perustellakseen tämän menettelyn vaan tyytyy pääasiallisesti vain esittämään useiden perusteettomien argumenttien avulla, ettei se ollut tietoinen mitättömyysvaatimuksen esittäjien aikaisempien tavaramerkkien olemassaolosta silloin, kun esitti riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksensa.
Kaikkien edellä olevien seikkojen perusteella on katsottava, että valituslautakunta on päätellyt aivan oikein riidanalaisen päätöksen 44 ja 45 kohdassa, että kantaja oli vilpillisessä mielessä silloin, kun se jätti riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen. Kuten valituslautakunta on todennut aivan oikein riidanalaisen päätöksen 45 kohdassa, kantaja oli hakenut tätä rekisteröintiä kiistattomasti sen takia, että sen aikomuksena oli mitättömyysvaatimuksen esittäjien aikaisempiin tavaramerkkeihin liittyvien oikeuksien hyväksikäyttö. Etenkin se tapa, jolla kantaja esittelee franchising-ketjunsa yleisölle, vahvistaa kantajan aikomuksen paikkansapitävyyden. Nimittäin sen tosiseikan lisäksi, että riidanalainen tavaramerkki ja aikaisemmat chileläiset tavaramerkit numerot 683048, 857568 ja 801904 ovat lähes samat ja kattavat samantyyppiset toiminnot, erityisesti franchising-toiminnan hotdogien fast food ‑ravintolasektorilla, kantaja antaa ymmärtää – kuten mitättömyysvaatimuksen esittäjien SMHV:ssä käydyssä menettelyssä jättämistä asiakirjoista (ks. edellä 25 ja 35 kohta) käy ilmi, että sen franchising-ketju on sidoksissa ulkomaalaiseen franchising-ketjuun, jota arvostetaan suuresti kansainvälisesti, ja että se antaa tulevien franchising-yritystensä käyttöön kokemuksensa, sektorin tuntemuksensa ja jatkuvan apunsa.
Edellä olevaa johtopäätöstä ei voida kyseenalaistaa sillä kantajan väitteellä, jonka mukaan kantajan riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemus koskee kaupallisesti vakavasti otettavaa, tinkimätöntä, legitiimiä hanketta, jonka osalta ei millään tavoin spekuloida tavaramerkillä doggis, koska sillä on erityisesti pitkä kokemus franchising-sektorilla Espanjassa. Nimittäin nämä seikat eivät millään tavoin selitä sitä, miksi kyseiset tavaramerkit ovat lähes samoja ja miksi niiden kattamat palvelut ovat samoja. Lisäksi on todettava, että kokemus, johon kantaja vetoaa, koskee finanssialaa, joka eroaa täysin fast food ‑ravintola-alasta.
Kantaja tukeutuu myös Juzgado de lo Mercantil n
o
2 de Murcian (Murcian markkinaoikeus nro 2, Espanja) 10.5.2015 tavanomaisessa oikeudenkäyntimenettelyssä numero 263/2012 antamaan ja kantajan 18.5.2012 päivätyllä kirjeellä kirjaamoon toimittamaan tuomioon. Kantajan mukaan tämä tuomio on ”uusi tosiseikka” siltä osin kuin siinä hylätään muun muassa mitättömyysvaatimuksen esittäjien vaatimus kantajan espanjalaisen tavaramerkin doggis numero 2914857 mitättömäksi julistamisesta. Tästä tuomiosta käy kantajan mukaan kiistatta ilmi, ettei ole olemassa yhtään tosiseikkaa, jonka perusteella sen voitaisiin näyttää toimineen vilpillisessä mielessä silloin, kun se jätti kyseisen espanjalaisen tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen.
Myöskään tällä tuomiolla ei voida kyseenalaistaa edellä 89 kohdassa olevaa valituslautakunnan johtopäätöstä ilman, että tätä toteamusta varten olisi tarpeen lausua tämän uuden todisteen tutkittavaksi ottamisesta, jonka SMHV on kiistänyt.
Nimittäin ensinnäkin edellä mainitusta tuomiosta käy ilmi, että kyseinen tuomioistuin on suorittanut sen käsiteltäväksi saatetun mitättömyysvaatimuksen osalta pääasiallisesti tosiseikkoja koskevan analyysin, jonka se on tehnyt kyseessä olevan asian asianosaisten sille esittämien lukuisten todisteiden perusteella. On kuitenkin todettava, että tämä analyysi ei koske unionin tavaramerkkioikeuden tulkintaa, eikä kantaja selitä millään tavalla, miten näin on käynyt.
On vielä todettava, että kyseisessä tuomiossa viitataan siihen, että tuomioon on mahdollista hakea muutosta. Siten ei ole suljettu pois, ettei se ole saanut oikeusvoimaa.
Joka tapauksessa on lopuksi muistutettava siitä, että unionin tavaramerkkilainsäädäntö muodostaa säännöskokonaisuudesta koostuvan itsenäisen järjestelmän, jolla pyritään omiin tavoitteisiin ja jota sovelletaan kansallisista järjestelmistä riippumatta, ja SMHV:n valituslautakuntien päätösten lainmukaisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 207/2009 perusteella, sellaisena kuin unionin tuomioistuimet sitä ovat tulkinneet (tuomio 17.7.2008, L & D v. SMHV,
C‑488/06 P
, Kok.,
EU:C:2008:420
,
kohta).
Tästä seuraa, että toinen kanneperuste ja siten kanne kokonaisuudessaan on hylättävä.
Oikeudenkäyntikulut
Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla
UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)
on ratkaissut asian seuraavasti:

1)
Kanne hylätään.

2)
José-Manuel Davó Lledó velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Frimodt Nielsen
Dehousse
Collins
Julistettiin Luxemburgissa 28 päivänä tammikuuta 2016.
Allekirjoitukset
(
*1
)	Oikeudenkäyntikieli: espanja.