CELEX: 62017CJ0148
Procedimiento prejudicial
Derecho de marcas
Directiva 2008/95/CE
Artículo 14
Declaración a posteriori de la nulidad de una marca o de la caducidad de la misma
Fecha en la que han de concurrir los requisitos para que se declare la caducidad o la nulidad
Reglamento (CE) n.o 207/2009
Marca de la Unión Europea
Artículo 34, apartado 2
Reivindicación de la antigüedad de una marca nacional anterior
Efectos de dicha reivindicación sobre la marca nacional anterior

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 14 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (
DO 2008, L 299, p. 25
), y del artículo 34, apartado 2, del Reglamento (CE) n.
o
207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea] (
DO 2009, L 78, p. 1
).
Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre Peek & Cloppenburg KG, Hamburg (en lo sucesivo, «P & C Hamburg»), y Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (en lo sucesivo, «P & C Düsseldorf»), en relación con la declaración
a posteriori
de la invalidez de las marcas nacionales de las que P & C Hamburg era titular y a las que esta había renunciado con anterioridad.
Marco jurídico
Derecho de la Unión
Directiva 2008/95
Según el considerando 5 de la Directiva 2008/95:
«La presente Directiva no debe privar a los Estados miembros de la facultad de continuar protegiendo las marcas adquiridas por el uso, sino que solo debe regular sus relaciones con las marcas adquiridas mediante el registro.»
A tenor del artículo 1 de esta Directiva:
«La presente Directiva se aplicará a las marcas individuales de productos o de servicios, colectivas, de garantía o de certificación que hayan sido objeto de registro o de solicitud de registro en un Estado miembro o en la Oficina de propiedad intelectual del Benelux o que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en algún Estado miembro.»
El artículo 12 de la referida Directiva, titulado «Causas de caducidad», establece en su apartado 1:
«Podrá ser declarada la caducidad de una marca si, dentro de un período ininterrumpido de cinco años, no hubiere sido objeto, en el Estado miembro de que se trate, de un uso efectivo para los productos o servicios para los que esté registrada, y si no existieren causas que justifiquen la falta de uso.
Sin embargo, nadie podrá invocar la caducidad de una marca si, en el intervalo entre la expiración del período señalado y la presentación de la demanda de caducidad, se hubiere iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca.
El comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses antes de la presentación de la demanda de caducidad, plazo que empezará a correr, como muy pronto, al expirar el período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieren producido después de haberse enterado el titular de que podría presentarse la demanda de caducidad.»
El artículo 14 de la misma Directiva, que lleva la rúbrica «Declaración
a posteriori
de la nulidad de una marca o de la caducidad de la misma», dispone:
«Cuando para una marca [de la Unión] se alegue la antigüedad de una marca anterior que haya sido objeto de renuncia o que se haya extinguido, la nulidad de la marca anterior o la caducidad de la misma podrán declararse
a posteriori
.»
Reglamento n.
o
207/2009
El artículo 34 del Reglamento n.
o
207/2009, que lleva la rúbrica «Reivindicación de la antigüedad de marcas nacionales», establece:
«1.   El titular de una marca anterior registrada en un Estado miembro, incluidas las marcas registradas en el territorio del Benelux, o de una marca anterior que haya sido objeto de un registro internacional con efecto en un Estado miembro, que presente una solicitud de marca idéntica para registrarla como marca [de la Unión] para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada la marca anterior o que estén incluidos en estos productos o servicios, podrá prevalerse, para la marca [de la Unión], de la antigüedad de la marca anterior en lo que respecta al Estado miembro en el cual o para el cual esté registrada.
2.   El único efecto de la antigüedad, en virtud del presente Reglamento, será que, en caso de que el titular de la marca [de la Unión] renuncie a la marca anterior o la deje extinguirse, se considerará que continúa disfrutando de los mismos derechos que tendría si la marca anterior hubiera continuado registrada.
[…]»
El artículo 35 de este Reglamento, con la rúbrica «Reivindicación de la antigüedad después de registrada la marca [de la Unión]», dispone, en su apartado 1:
«El titular de una marca [de la Unión] que sea titular de una marca anterior idéntica registrada en un Estado miembro, incluidas las marcas registradas en el territorio del Benelux, o de una marca idéntica anterior que haya sido objeto de un registro internacional con efecto en un Estado miembro, para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada la marca anterior o que estén incluidos en ellos, podrá prevalerse de la antigüedad de la marca anterior por lo que respecta al Estado miembro en el cual o para el cual esté registrada.»
Directiva (UE) 2015/2436
La Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (
DO 2015, L 336, p. 1
), que refundió la Directiva 2008/95, entró en vigor el 12 de enero de 2016, con posterioridad a la fecha en la que acaecieron los hechos del litigio principal. Su artículo 6 está redactado en los siguientes términos:
«Cuando para la obtención de una marca de la Unión se reivindique la antigüedad de una marca nacional o de una marca registrada con arreglo a acuerdos internacionales que desplieguen sus efectos en el Estado miembro, y estas marcas hubieran sido objeto de renuncia o se hubieran extinguido, la nulidad o la caducidad de la marca en la que se base la reivindicación de antigüedad podrá declararse
a posteriori
, siempre que la nulidad o la caducidad se hubiese podido declarar en el momento de la renuncia o extinción. En tal caso la antigüedad dejará de surtir efecto.»
Derecho alemán
El artículo 49 de la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Ley relativa a la protección de las marcas y otros signos distintivos), de 25 de octubre de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082; en lo sucesivo, «Markengesetz»), titulado «Caducidad», establece, en su apartado 1, lo siguiente:
«A petición del interesado, se procederá a la cancelación de la inscripción de la marca en el Registro por razón de su caducidad si, después de su fecha de registro, ésta no ha sido utilizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 durante un período ininterrumpido de cinco años. Sin embargo, no podrá invocarse la caducidad de una marca si, tras la expiración de dicho período y antes de la presentación de la solicitud de cancelación de la inscripción, se hubiera iniciado o reanudado el uso de la marca de conformidad con el artículo 26. El comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud de cancelación de la inscripción, plazo que empezará a correr tras un período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso únicamente se hubieren producido después de haberse enterado el titular de la marca de que la solicitud de cancelación de la inscripción podría ser presentada. Cuando la solicitud de cancelación de la inscripción a que se hace referencia en el artículo 53, apartado 1, se haya presentado ante la Oficina de patentes, dicha solicitud será determinante para el cálculo del plazo de tres meses mencionado en la tercera frase, si el recurso mediante el que se solicita la cancelación de la inscripción en virtud del artículo 55, apartado 1, se interpone en el plazo de tres meses desde la notificación de la comunicación a que se refiere el artículo 53, apartado 4.»
El artículo 125c de la Markengesetz, titulado «Declaración
a posteriori
de la invalidez de una marca», dispone:
«1.   Si, para una marca [de la Unión Europea] solicitada o registrada, se revindica, con arreglo a los artículos 34 o 35 del Reglamento [n.
o
207/2009], la prioridad de una marca registrada en el Registro de la Oficina de Patentes y si la inscripción de la marca en dicho Registro ha sido cancelada por no renovación de la protección […], o por renuncia […], será posible declarar
a posteriori
, a instancia del interesado, la invalidez de dicha marca por caducidad o nulidad.
2.   La declaración de invalidez está sujeta a los mismos requisitos que la cancelación de la inscripción en el Registro por caducidad o nulidad. No obstante, solo cabe declarar la invalidez de una marca por caducidad con arreglo al artículo 49, apartado 1, si los requisitos para la cancelación conforme a dicha disposición ya concurrían en la fecha en la que se procedió a la cancelación de la inscripción de la marca por no renovación de la protección o por renuncia.
3.   El procedimiento de declaración de la invalidez se basará en las disposiciones que se aplican al procedimiento de cancelación de la inscripción de una marca registrada, si bien la declaración de invalidez de la marca sustituirá a su cancelación.»
Litigio principal y cuestiones prejudiciales
P & C Düsseldorf es titular de las marcas denominativas y figurativas alemanas PuC, registradas con los números 648526 y 648528, para prendas de vestir, cuya prioridad se remonta al año 1953.
P & C Hamburg es titular de una marca denominativa de la Unión PUC, registrada el 6 de abril de 2001 con el número 242446 para productos comprendidos en las clases 18 y 25 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, que incluyen, en particular, prendas de vestir y accesorios de moda. Esta marca goza, en el territorio alemán, de la antigüedad de dos marcas denominativas alemanas PUC, solicitadas y registradas para prendas de vestir en los años 1978 y 1982 con los números 966148 y 1027854.
El 11 de febrero de 2005, P & C Düsseldorf presentó una solicitud de cancelación de la inscripción de las marcas denominativas alemanas PUC por caducidad. Después de que P & C Hamburg solicitase voluntariamente ante la Deutsches Patent- und Markenamt (Oficina alemana de Patentes y Marcas) la cancelación de la inscripción de dichas marcas el 7 de julio de 2005, ambas partes en ese litigio le pusieron fin y la inscripción de las referidas marcas fue cancelada en los días 9 y 31 de agosto de 2005.
El 12 de marzo de 2010, P & C Düsseldorf interpuso recurso ante el Landgericht Hamburg (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Hamburgo, Alemania) con el fin de que se declarase que P & C Hamburg ya no podía invocar la antigüedad de las marcas denominativas alemanas PUC, alegando, con carácter principal, que cuando se canceló la inscripción de dichas marcas en el Registro por renuncia de esta sociedad, las referidas marcas ya estaban sujetas a cancelación por caducidad. Con carácter subsidiario, P & C Düsseldorf alegó que la inscripción de dichas marcas también podría haber sido cancelada en esa fecha debido a la existencia de derechos anteriores de los que era titular.
El Landgericht Hamburg (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Hamburgo) estimó el recurso mencionado en el apartado anterior, y el recurso de apelación, interpuesto por P & C Hamburg ante el Oberlandesgericht Hamburg (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Hamburgo, Alemania), fue desestimado por este último Tribunal. En su resolución, el Tribunal de apelación consideró que la demanda de P & C Düsseldorf estaba fundada con arreglo a los artículos 125c, apartados 1 y 2, y 49, apartado 1, de la Markengesetz, puesto que las marcas denominativas alemanas cuya inscripción había sido cancelada y cuya antigüedad se reivindicaba para la marca de la Unión PUC podrían haber sido canceladas por caducidad tanto en la fecha en la que se procedió a la cancelación de su inscripción por renuncia como en la fecha de la última vista celebrada ante dicho Tribunal.
P & C Hamburg interpuso entonces recurso de casación contra esta resolución ante el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania).
En primer lugar, el órgano jurisdiccional remitente afirma que el tribunal de apelación interpretó correctamente el artículo 125c, apartado 2, de la Markengesetz al considerar que los requisitos para la cancelación de la inscripción de una marca por caducidad debían concurrir no sólo en el momento de la renuncia a la marca, sino también en la fecha de la última vista celebrada ante el órgano jurisdiccional ante el que se había presentado la demanda de declaración de invalidez de dicha marca. Se pregunta, no obstante, si esta interpretación es compatible con el artículo 14 de la Directiva 2008/95.
Tras declarar que el referido artículo 14 no ofrece precisión alguna en lo que concierne a los requisitos que cabe exigir para la declaración
a posteriori
de la nulidad de la marca nacional anterior que ha sido objeto de renuncia o se ha extinguido, el órgano jurisdiccional remitente observa que del artículo 6 de la Directiva 2015/2436 se desprende que, de conformidad con esta, no puede exigirse que los requisitos para declarar la caducidad concurran igualmente en la fecha en la que se adopte la decisión que resuelva sobre la demanda de declaración
a posteriori
de la caducidad de la marca. Se pregunta si esta Directiva redefine los requisitos a que se halla sometida dicha declaración o si se limita a clarificar los requisitos ya aplicables en virtud del artículo 14 de la Directiva 2008/95.
En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente señala que, suponiendo que la interpretación del artículo 125c de la Markengesetz expuesta en el apartado 18 de la presente sentencia sea compatible con el artículo 14 de la Directiva 2008/95, se plantea entonces la cuestión de si, tras renunciar a sus marcas denominativas alemanas el 7 de julio de 2005, P & C Hamburg podía utilizarlas de manera que se garantizase el mantenimiento de los derechos derivados de ellas. Dado que el tribunal de apelación estimó que los actos de uso posteriores a la renuncia no podían tomarse en consideración ya que no tenían «efecto sanador», el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si ese análisis es correcto a la luz del artículo 34, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009 y alberga dudas, a este respecto, acerca del efecto de la reivindicación de la antigüedad de una marca nacional anterior para una marca de la Unión.
En estas circunstancias, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:
«1)
¿Es compatible con el artículo 14 de la Directiva 2008/95 que únicamente pueda declararse
a posteriori
la nulidad o la caducidad de una marca nacional, en la que se base la pretensión de antigüedad de una marca de la Unión Europea y que haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido, si se cumplen los requisitos de la nulidad o caducidad no solo en el momento de la renuncia a la marca o de su extinción, sino también en el momento de la resolución judicial relativa a dicha declaración?
2)
En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión prejudicial:
¿Tiene la reivindicación de la antigüedad con arreglo al artículo 34, apartado 2, del Reglamento (CE) n.
o
207/2009 el efecto de que se extingue la marca nacional y ya no puede seguir utilizándose de forma efectiva para garantizar la subsistencia de los derechos derivados de ella, o, por el contrario, se mantiene la marca nacional en virtud del Derecho de la Unión, aunque ya no exista en el registro del Estado miembro de que se trate, de manera que puede y debe seguir utilizándose de forma que permita garantizar la subsistencia de los derechos derivados de ella?»
Sobre las cuestiones prejudiciales
Mediante sus dos cuestiones prejudiciales, que procede examinar conjuntamente, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 14 de la Directiva 2008/95, leído en relación con el artículo 34, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una interpretación de la legislación nacional según la cual la nulidad o la caducidad de una marca nacional anterior cuya antigüedad se reivindique para una marca de la Unión únicamente pueden declararse
a posteriori
si los requisitos para declarar la nulidad o la caducidad concurrían no solo en la fecha en la que se renunció a esa marca nacional anterior o en la que esta se extinguió, sino también en la fecha en la que se adoptó la resolución judicial en la que se procedió a dicha declaración.
A este respecto, procede recordar que el artículo 34 del Reglamento n.
o
207/2009 prevé la posibilidad de que el titular de una marca nacional anterior que presente una solicitud de marca idéntica para registrarla como marca de la Unión para productos o servicios idénticos a aquellos para los que está registrada la marca nacional anterior reivindique, en su solicitud de registro de la marca de la Unión, la antigüedad de la marca nacional anterior en lo que respecta al Estado miembro en el cual o para el cual esté registrada. El artículo 35 de este Reglamento prevé una posibilidad similar en lo que concierne a la reivindicación de la antigüedad después del registro de una marca como marca de la Unión.
De conformidad con el artículo 34, apartado 2, del referido Reglamento, el único efecto de la reivindicación de la antigüedad de una marca nacional anterior es que, en caso de que el titular de esta última renuncie a ella o la deje extinguirse, se considerará que continúa disfrutando de los mismos derechos que tendría si la marca nacional anterior hubiera continuado registrada.
Para oponerse a tal reivindicación, el artículo 14 de la Directiva 2008/95 prevé la posibilidad de declarar
a posteriori
la nulidad o la caducidad de la marca nacional anterior que haya sido objeto de renuncia o se haya extinguido.
Si bien el artículo 14 de la Directiva 2008/95 no precisa la fecha en la que es preciso situarse para examinar si concurren los requisitos para que se declare la nulidad o la caducidad, de los términos y del objeto de dicha disposición se desprende que el examen de que se trata tiene como finalidad determinar de manera retrospectiva si dichos requisitos concurrían en la fecha en la que se renunció a la marca nacional anterior o en la que esta se extinguió. De ello se deduce que la exigencia en virtud de la cual los requisitos para que se declare la nulidad o la caducidad de la marca nacional anterior han de concurrir igualmente en la fecha en la que se resuelva acerca de la solicitud de declaración
a posteriori
de la nulidad o la caducidad de la marca no es conforme a la referida disposición.
Además, según se desprende de la resolución de remisión y de las observaciones de las partes en el litigio principal, tal exigencia se basa en la tesis según la cual los actos de uso de una marca nacional efectuados después de que se haya renunciado a ella pueden tener un efecto subsanador que permita garantizar el mantenimiento de los derechos que se derivaban de ella. Pues bien, esta tesis no se fundamenta ni en la Directiva 2008/95 ni el Reglamento n.
o
207/2009.
En efecto, procede señalar, de entrada, que la Directiva 2008/95 no contempla en modo alguno la posibilidad de hacer uso de una marca nacional a la que se haya renunciado. Además, del considerando 5 y del artículo 1 de dicha Directiva se desprende que ésta únicamente se aplica a las marcas que hayan sido objeto de registro o de una solicitud de registro, de modo que una marca cuya inscripción haya sido cancelada ya no existe a efectos de esa norma.
A continuación, del artículo 12, apartado 1, párrafo segundo, de la Directiva 2008/95 se desprende que el uso de la marca solo se toma en consideración hasta la fecha de presentación de la demanda de caducidad, o eventualmente tres meses antes en el supuesto contemplado en el tercer párrafo de esa disposición. Así pues, no sería coherente con esa disposición tomar en consideración en el marco de un procedimiento con el que se pretenda obtener una declaración
a posteriori
de la caducidad de una marca un uso posterior a la fecha en la que el propio titular declaró renunciar a esa marca o la dejó extinguirse.
Por último, del artículo 34, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009 se desprende que el único efecto de la antigüedad de una marca nacional anterior reivindicada para una marca de la Unión es que se considerará que el titular de esa marca nacional anterior, que renunció a ella o la dejó extinguirse, continúa disfrutando en el Estado miembro en el que en el cual o para el cual estaba registrada de los mismos derechos que tendría si la marca anterior hubiera continuado registrada. Esta disposición crea así una ficción con el fin de permitir al titular de la marca de la Unión seguir beneficiándose, en ese Estado miembro, de la protección de la que gozaba la marca nacional anterior cancelada, no de permitir a esta última seguir existiendo como tal. De ello se sigue, en particular, que el eventual uso del signo en cuestión después de la cancelación de su inscripción debe considerarse, en tal caso, un uso de la marca de la Unión y no un uso de la marca nacional anterior cancelada.
Además, la interpretación del artículo 14 de la Directiva 2008/95 realizada en el apartado 26 de la presente sentencia queda confirmada por el artículo 6 de la Directiva 2015/2436, que entró en vigor después de la fecha en que tuvieron lugar los hechos del litigio principal, la cual establece como único requisito para la declaración
a posteriori
de la nulidad de la marca nacional anterior o de la caducidad de esta que la nulidad o la caducidad hubieran podido declararse en el momento en que la marca fue objeto de renuncia o se extinguió.
Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones prejudiciales planteadas que el artículo 14 de la Directiva 2008/95, leído en relación con el artículo 34, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una interpretación de la legislación nacional según la cual la nulidad o la caducidad de una marca nacional anterior cuya antigüedad se reivindique para una marca de la Unión únicamente pueden declararse
a posteriori
si los requisitos para declarar la nulidad o la caducidad concurrían no solo en la fecha en la que se renunció a esa marca nacional anterior o en la que esta se extinguió, sino también en la fecha en la que se adoptó la resolución judicial en la que se procedió a dicha declaración.
Costas
Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara:

El artículo 14 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, leído en relación con el artículo 34, apartado 2, del Reglamento (CE) n.
o
207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca [de la Unión Europea], debe interpretarse en el sentido de que se opone a una interpretación de la legislación nacional según la cual la nulidad o la caducidad de una marca nacional anterior cuya antigüedad se reivindique para una marca de la Unión únicamente pueden declararse
a posteriori
si los requisitos para declarar la nulidad o la caducidad concurrían no solo en la fecha en la que se renunció a esa marca nacional anterior o en la que esta se extinguió, sino también en la fecha en la que se adoptó la resolución judicial en la que se procedió a dicha declaración.

Firmas.
(
*1
)	Lengua de procedimiento: alemán.