CELEX: 62017CJ0148
Predhodno odločanje
Pravo znamk
Direktiva 2008/95/ES
Člen 14
Naknadno ugotavljanje neveljavnosti znamke ali razveljavitve blagovne znamke
Dan, ko morajo biti izpolnjeni pogoji za razveljavitev ali neveljavnost
Uredba (ES) št. 207/2009
Znamka Evropske unije
Člen 34(2)
Zahteva po prednosti prejšnje nacionalne znamke
Učinki te zahteve na prejšnjo nacionalno znamko

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 14 Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (
UL 2008, L 299, str. 25
) in člena 34(2) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki [Evropske unije] (
UL 2009, L 78, str. 1
).
Ta predlog je bil vložen v okviru spora med družbama Peek & Cloppenburg KG, Hamburg (v nadaljevanju: P & C Hamburg), in Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (v nadaljevanju: P & C Düsseldorf), v zvezi z naknadno ugotovitvijo neveljavnosti nacionalnih znamk, katerih imetnik je bila družba P & C Hamburg in katerim se je ta predhodno odpovedala.
Pravni okvir
Pravo Unije
Direktiva 2008/95
V uvodni izjavi 5 Direktive 2008/95 je navedeno:
„Ta direktiva državam članicam ne bi smela odvzeti pravice do nadaljnjega varstva blagovnih znamk, pridobljenih z uporabo, temveč bi morala urejati le razmerje med njimi in blagovnimi znamkami, pridobljenimi z registracijo.“
Člen 1 te direktive določa:
„Ta direktiva se uporablja za vsako blagovno znamko glede blaga ali storitev, ki je predmet registracije ali prijave za registracijo v državi članici kot posamična blagovna znamka, kolektivna znamka ali garancijska ali certifikacijska znamka ali ki je predmet registracije ali prijave za registracijo v Uradu Beneluksa za intelektualno lastnino ali mednarodne registracije z učinkom v državi članici.“
Člen 12 navedene direktive, naslovljen „Razlogi za razveljavitev“, v odstavku 1 določa:
„Blagovna znamka se lahko razveljavi, če se v neprekinjenem obdobju petih let ni resno uporabljala v državah članicah v zvezi z blagom ali storitvami, za katere je registrirana, in za neuporabo ne obstajajo upravičeni razlogi.
Vendar nihče ne more zahtevati, naj se imetnikove pravice na blagovni znamki razveljavijo, če je v intervalu med iztekom petletnega obdobja in vložitvijo zahteve za razveljavitev prišlo do začetka ali ponovnega začetka resne uporabe blagovne znamke.
Začetek ali ponovni začetek uporabe v treh mesecih pred vložitvijo zahteve za razveljavitev, in najprej ob izteku neprekinjenega obdobja petih let neuporabe, pa se ne upošteva, če do priprav na začetek ali ponovni začetek pride šele potem, ko imetnik ugotovi, da lahko pride do vložitve zahteve za razveljavitev.“
Člen 14 iste direktive, naslovljen „Naknadno ugotavljanje neveljavnosti ali razveljavit[ve] blagovne znamke“, določa:
„Če se prednost prejšnje blagovne znamke, ki se ji je imetnik odpovedal ali dopustil, da preneha, zahteva za blagovno znamko [Evropske unije], se neveljavnost ali razveljavitev prejšnje blagovne znamke lahko ugotavlja naknadno.“
Uredba št. 207/2009
Člen 34 Uredbe št. 207/2009, naslovljen „Zahteva po prednosti starejše nacionalne blagovne znamke“, določa:
„1.   Imetnik prejšnje blagovne znamke, registrirane v državi članici, vključno z blagovno znamko, registrirano v državah Beneluksa ali po mednarodnih sporazumih in z učinkom v državah članicah, ki zahteva za enako blagovno znamko, enako blagovni znamki [Evropske unije], za blago ali storitve, ki so enake ali del tistih, za katere je bila registrirana prejšnja blagovna znamka, lahko za blagovno znamko [Evropske unije] zahteva prednost glede na prejšnjo blagovno znamko za državo članico, v kateri ali za katero je registrirana.
2.   Edini učinek prednosti po tej uredbi je ta, da če se imetnik blagovne znamke [Evropske unije] odpove prejšnji blagovni znamki ali dopusti, da njena registracija poteče, se šteje, da ima še naprej iste pravice, kot bi jih imel, če bi bila prejšnja blagovna znamka še naprej registrirana.
[…]“
Člen 35 te uredbe, naslovljen „Zahteva prednosti po registraciji blagovne znamke [Evropske unije]“, v odstavku 1 določa:
„Imetnik blagovne znamke [Evropske unije], ki je imetnik starejše enake blagovne znamke, registrirane v državi članici, vključno z državami Beneluksa, ali starejše enake blagovne znamke z mednarodno registracijo, veljavno v državi članici, za blago ali storitve, enake blagu ali storitvam, za katere je bila registrirana starejša blagovna znamka ali je bila v njih zajeta, lahko zahteva prednost starejše blagovne znamke za državo članico, v kateri ali za katero je bila registrirana.“
Direktiva (EU) 2015/2436
Direktiva (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (
UL 2015, L 336, str. 1
), s katero je bila prenovljena Direktiva 2008/95, je začela veljati 12. januarja 2016, po nastanku dejanskega stanja v sporu o glavni stvari. Njen člen 6 določa:
„Če se prednost starejše nacionalne blagovne znamke ali blagovne znamke, registrirane na podlagi mednarodnih sporazumov z učinkom v državi članici, ki se ji imetnik odpove ali dopusti, da njena registracija poteče, zahteva za blagovno znamko EU, se ničnost ali razveljavitev blagovne znamke, ki je podlaga zahteve po prednosti starejše znamke, lahko ugotavlja naknadno, če bi se ničnost ali razveljavitev lahko razglasila ob odpovedi blagovni znamki ali dopustitvi, da njena registracija poteče. V takem primeru prednost starejše blagovne znamke preneha učinkovati.“
Nemško pravo
Člen 49 Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (zakon o varstvu znamk in drugih razlikovalnih znakov) z dne 25. oktobra 1994 (BGBl. 1994 I, str. 3082, v nadaljevanju: Markengesetz), naslovljen „Razveljavitev pravic imetnika“, v odstavku 1 določa:
„Znamka se na zahtevo zaradi razveljavitve izbriše iz registra, če se v smislu člena 26 po dnevu njene registracije ni uporabljala v neprekinjenem obdobju petih let. Razveljavitve znamke pa ni mogoče zahtevati, če se znamka po koncu navedenega obdobja in pred vložitvijo zahteve za izbris začne ali ponovno začne uporabljati v smislu člena 26. Začetek ali ponovni začetek uporabe v trimesečnem obdobju pred vložitvijo zahteve za izbris, pri čemer je ta rok začel teči ob izteku neprekinjenega petletnega obdobja neuporabe, se ne upošteva, če do priprav na začetek ali ponovni začetek uporabe pride šele po tem, ko imetnik znamke ugotovi, da bi bilo mogoče vložiti zahtevo za izbris. Če je bila zahteva za izbris iz člena 53(1) vložena pri patentnem uradu, je vložitev zahteve pri patentnem uradu odločilna za izračun roka treh mesecev iz tretjega stavka, če je bila tožba za izbris na podlagi člena 55(1) vložena v roku treh mesecev po vročitvi sporočila iz člena 53(4).“
Člen 125c Markengesetz, naslovljen „Naknadna ugotovitev neveljavnosti znamke“, določa:
„1.   Če se je za prijavljeno ali registrirano znamko [Evropske unije], zahtevala prednost znamke, registrirane v registru patentnega urada v skladu s členom 34 ali 35 Uredbe [št. 207/2009], in če je bila znamka, registrirana v registru patentnega urada, izbrisana zaradi nepodaljšanja varstva […], ali odpovedi […], se lahko neveljavnost te znamke zaradi razveljavitve ali ugotovitve ničnosti na zahtevo ugotovi naknadno.
2.   Ugotovitev neveljavnosti poteka pod enakimi pogoji kot izbris zaradi razveljavitve ali ničnosti. Neveljavnost zaradi razveljavitve na podlagi člena 49(1) pa je mogoče ugotoviti le, če so pogoji za izbris v skladu s to določbo prav tako že obstajali na dan, ko je bila znamka izbrisana zaradi nepodaljšanja varstva ali odpovedi.
3.   Postopek za ugotovitev neveljavnosti temelji na določbah, ki se uporabljajo za postopek za izbris registrirane znamke, saj ugotovitev neveljavnosti znamke nadomesti njen izbris.“
Spor o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje
Družba P & C Düsseldorf je imetnica nemških besednih in figurativnih znamk PuC, registriranih pod številkama 648526 in 648528, s prednostjo iz leta 1953.
Družba P & C Hamburg je imetnica besedne znamke Evropske unije PUC, ki je bila registrirana 6. aprila 2001 pod številko 242446 za proizvode iz razredov 18 in 25 v smislu Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji proizvodov in storitev za registracijo znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, in se nanaša zlasti na oblačila in modne dodatke. Ta znamka ima na nemškem ozemlju prednost dveh starejših nemških besednih znamk PUC, ki sta bili za oblačila prijavljeni in registrirani med letoma 1978 in 1982 pod številkama 966148 in 1027854.
Družba P & C Düsseldorf je 11. februarja 2005 zaradi razveljavitve vložila tožbo za izbris nemških besednih znamk PUC. Ker je družba P & C Hamburg 7. julija 2005 od Deutsche Patent- und Markenamt (nemški urad za patente in znamke) prostovoljno zahtevala, naj ti znamki izbriše, sta obe stranki tega spora soglašali, naj se postopek ustavi, in navedeni znamki sta bili 9. oziroma 31. avgusta 2005 izbrisani.
Družba P & C Düsseldorf je 12. marca 2010 pri Landgericht Hamburg (deželno sodišče v Hamburgu, Nemčija) vložila tožbo, v kateri je predlagala, naj se družbi P & C Hamburg odvzame možnost zahtevati prednost starejših nemških besednih znamk PUC, pri čemer je primarno trdila, da bi bili lahko ti na dan, ko sta bili izbrisani zaradi odpovedi te družbe, prav tako izbrisani zaradi razveljavitve. Družba P & C Düsseldorf je podredno trdila, da bi bili lahko ti znamki na ta dan izbrisani tudi zaradi obstoja prejšnjih pravic, katerih imetnica je.
Landgericht Hamburg (deželno sodišče v Hamburgu) je tej tožbi ugodilo, pritožba, ki jo je družba P & C Hamburg vložila pri Oberlandesgericht Hamburg (višje deželno sodišče v Hamburgu, Nemčija), pa je bila zavrnjena. Pritožbeno sodišče je v svoji odločbi menilo, da je bil predlog družbe P & C Düsseldorf utemeljen na podlagi člena 125c(1) in (2) ter člena 49(1) Markengesetz, saj bi se lahko izbrisani nemški besedni znamki, katerih prednost se je zahtevala za znamko Evropske unije PUC, izbrisali zaradi razveljavitve tako na dan, ko sta bili izbrisani zaradi odpovedi, kot tudi na dan zadnje obravnave, ki je potekala pred njim.
Družba P & C Hamburg je tako zoper to odločbo pri Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče, Nemčija) vložila revizijo.
Prvič, predložitveno sodišče navaja, da je pritožbeno sodišče s tem, da je menilo, da bi morali biti pogoji za izbris znamke zaradi razveljavitve izpolnjeni ne le v trenutku odpovedi tej znamki, temveč tudi na dan zadnje obravnave pred sodiščem, ki je obravnavalo predlog za ugotovitev neveljavnosti navedene znamke, pravilno razlagalo člen 125c(2) Markengesetz. Sprašuje pa se, ali je ta razlaga v skladu s členom 14 Direktive 2008/95.
Predložitveno sodišče ob ugotovitvi, da člen 14 ne določa podrobnosti glede zahtev, ki jih je mogoče naložiti za naknadno ugotavljanje neveljavnosti prejšnje nacionalne znamke, ki je bila predmet odpovedi ali je prenehala, opozarja, da je iz člena 6 Direktive 2015/2436 razvidno, da na njegovi podlagi ni mogoče zahtevati, da so pogoji za razveljavitev izpolnjeni tudi na dan odločbe o tožbi za naknadno ugotovitev razveljavitve. Sprašuje se, ali je ta direktiva na novo opredelila zahteve, ki veljajo za tako ugotovitev, oziroma, ali samo pojasnjuje zahteve, ki se že uporabljajo na podlagi člena 14 Direktive 2008/95.
Drugič, predložitveno sodišče navaja, da se ob predpostavki, da je razlaga člena 125c Markengesetz iz točke 18 te sodbe v skladu s členom 14 Direktive 2008/95, tako postavlja vprašanje, ali je družba P & C Hamburg po tem, ko se je 7. julija 2005 odpovedala svojima nemškima besednima znamkama, lahko ti znamki uporabljala tako, da so se ohranile pravice iz teh dveh znamk. Ker je pritožbeno sodišče menilo, da uporabe po odpovedi ni mogoče upoštevati, saj ta ni imela „popravnega učinka“, se predložitveno sodišče sprašuje, ali je taka ocena pravilna glede na člen 34(2) Uredbe št. 207/2009, in se v zvezi s tem sprašuje o učinku zahteve po prednosti prejšnje nacionalne znamke za znamko Evropske unije.
V teh okoliščinah je Bundesgerichtshof (zvezno vrhovno sodišče) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji:
1.
Ali je združljivo s členom 14 Direktive 2008/95, če se lahko neveljavnost ali razveljavitev nacionalne znamke, ki je podlaga za zahtevo prednosti znamke EU in se ji je imetnik odpovedal ali je dopustil, da je prenehala, naknadno ugotovi samo, če pogoji za neveljavnost ali razveljavitev niso izpolnjeni samo ob odpovedi znamki ali dopustitvi njenega prenehanja, ampak tudi ob izdaji sodne odločbe o tej ugotovitvi?
2.
Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:
Ali je učinek zahteve po prednosti na podlagi člena 34(2) Uredbe št. 207/2009 ta, da pravica iz nacionalne znamke preneha in je ni več mogoče uporabljati, tako da se ohranijo pravice iz te znamke, ali pa nacionalna znamka ostane v veljavi na podlagi prava Unije, čeprav ni več vpisana v registru zadevne države članice, zaradi česar jo je mogoče in treba še naprej uporabljati, tako da se ohranijo pravice iz te znamke?“
Vprašanji za predhodno odločanje
Predložitveno sodišče z vprašanjema, ki ju je treba obravnavati skupaj, v bistvu sprašuje, ali je treba člen 14 Direktive 2008/95 v povezavi s členom 34(2) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da nasprotuje razlagi nacionalne zakonodaje, na podlagi katere je mogoče neveljavnost ali razveljavitev prejšnje nacionalne znamke, katere prednost se zahteva za znamko Evropske unije, ugotoviti naknadno le, če so bili pogoji za to neveljavnost ali razveljavitev izpolnjeni ne le na dan odpovedi tej prejšnji nacionalni znamki ali na dan njenega prenehanja, temveč tudi na dan izdaje sodne odločbe o tej ugotovitvi.
V zvezi s tem je treba opozoriti, da člen 34 Uredbe št. 207/2009 določa, da lahko imetnik prejšnje nacionalne znamke, ki vloži prijavo enake znamke, ki naj bi bila registrirana kot znamka Evropske unije, za proizvode in storitve, enake tistim, za katere je bila registrirana prejšnja nacionalna znamka, v zahtevi za registracijo znamke Evropske unije zahteva prednost, ki jo ima prejšnja nacionalna znamka v državi članici, v kateri ali za katero je bila registrirana. Člen 35 te uredbe določa podobno možnost zahteve po prednosti, potem ko je znamka registrirana kot znamka Evropske unije.
Edini učinek zahteve po prednosti prejšnje nacionalne znamke je v skladu s členom 34(2) te uredbe to, da če se ji njen imetnik odpove ali dopusti, da preneha, ima še naprej iste pravice, kot bi jih imel, če bila prejšnja nacionalna znamka še naprej registrirana.
Da do take zahteve ne bi prišlo, člen 14 Direktive 2008/95 določa možnost naknadnega ugotavljanja neveljavnosti ali razveljavitve prejšnje nacionalne znamke, ki je predmet odpovedi ali je prenehala.
Čeprav člen 14 Direktive 2008/95 ne določa, kateri trenutek je treba uporabiti za preučitev, ali so pogoji za neveljavnost ali razveljavitev izpolnjeni, pa je iz besedila in namena te določbe razvidno, da se zadevna preučitev nanaša na ugotovitev za nazaj, ali so bili ti pogoji izpolnjeni na dan odpovedi prejšnji nacionalni znamki ali na dan njenega prenehanja. Iz tega izhaja, da zahteva, da morajo biti pogoji za neveljavnost ali razveljavitev prejšnje nacionalne znamke izpolnjeni tudi na dan, ko je bilo odločeno o zahtevi za naknadno ugotovitev te neveljavnosti ali te razveljavitve, ni v skladu z navedeno določbo.
Poleg tega taka zahteva, kot je razvidno iz predložitvene odločbe in stališč strank v postopku v glavni stvari, temelji na trditvi, da ima lahko uporaba nacionalne znamke po tem, ko se ji je imetnik odpovedal, popravni učinek v smislu, da se lahko ohranijo pravice, ki izhajajo iz nje. Vendar taka trditev nima podlage niti v Direktivi 2008/95 niti v Uredbi št. 207/2009.
Najprej je treba namreč navesti, da možnost uporabe nacionalne znamke, ki se ji je imetnik odpovedal, nikakor ni določena v Direktivi 2008/95. Poleg tega je iz njene uvodne izjave 5 in njenega člena 1 razvidno, da se ta direktiva uporablja le za znamke, ki so bile predmet registracije ali zahteve za registracijo, tako da izbrisana znamka z vidika direktive ne obstaja več.
Dalje, iz člena 12(1), drugi pododstavek, Direktive 2008/95 je razvidno, da se uporaba znamke upošteva samo do dneva vložitve zahteve za razveljavitev oziroma tri mesece prej, če gre za primer iz tretjega pododstavka te določbe. Zato v okviru postopka za naknadno ugotavljanje razveljavitve znamke ne bi bilo v skladu s to določbo, če bi se upoštevala uporaba po dnevu, ko je njen imetnik sam izjavil, da se odpoveduje tej znamki, ali je dopustil, da je prenehala.
Nazadnje, iz člena 34(2) Uredbe št. 207/2009 je razvidno, da je edini učinek prednosti prejšnje nacionalne znamke, zahtevane za znamko Evropske unije, ta, da se šteje, da ima imetnik te prejšnje nacionalne znamke, ki se ji je odpovedal ali je dopustil, da je prenehala, v državi članici, v kateri ali za katero je bila registrirana, še vedno iste pravice, kot bi jih imel, če bi bila ta še vedno registrirana. Ta določba tako ustvarja domnevo, ki imetniku znamke Evropske unije omogoča, da v tej državi članici še naprej uživa varstvo, ki ga je imela izbrisana prejšnja nacionalna znamka, ne pa domneve, ki bi tej znamki omogočala, da kot taka obstaja še naprej. Iz tega zlasti sledi, da je treba morebitno uporabo zadevnega znaka po tem izbrisu v takem primeru šteti za uporabo znamke Evropske unije, in ne za uporabo izbrisane prejšnje nacionalne znamke.
Poleg tega je razlaga člena 14 Direktive 2008/95 iz točke 26 te sodbe potrjena s členom 6 Direktive 2015/2436, ki je začel veljati po nastanku dejanskega stanja v sporu o glavni stvari in ki kot edini pogoj za naknadno ugotovitev neveljavnosti ali razveljavitve prejšnje nacionalne znamke določa, da sta lahko neveljavnost ali razveljavitev razglašeni v trenutku, ko se je imetnik tej znamki odpovedal ali je dopustil, da je prenehala.
Glede na zgoraj navedeno je treba na postavljeni vprašanji odgovoriti, da je treba člen 14 Direktive 2008/95 v povezavi s členom 34(2) Uredbe št. 207/2009 razlagati tako, da nasprotuje razlagi nacionalne zakonodaje, na podlagi katere je mogoče neveljavnost ali razveljavitev prejšnje nacionalne znamke, katere prednost se zahteva za znamko Evropske unije, ugotoviti naknadno le, če so bili pogoji za to neveljavnost ali razveljavitev izpolnjeni ne le na dan odpovedi tej prejšnji nacionalni znamki ali na dan njenega prenehanja, temveč tudi na dan izdaje sodne odločbe o tej ugotovitvi.
Stroški
Ker je ta postopek za stranke v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (drugi senat) razsodilo:

Člen 14 Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami v povezavi s členom 34(2) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki [Evropske unije] je treba razlagati tako, da nasprotuje razlagi nacionalne zakonodaje, na podlagi katere je mogoče neveljavnost ali razveljavitev prejšnje nacionalne znamke, katere prednost se zahteva za znamko Evropske unije, ugotoviti naknadno le, če so bili pogoji za to neveljavnost ali razveljavitev izpolnjeni ne le na dan odpovedi tej prejšnji nacionalni znamki ali na dan njenega prenehanja, temveč tudi na dan izdaje sodne odločbe o tej ugotovitvi.

Podpisi
(
*1
)	Jezik postopka: nemščina.