CELEX: 62018CJ0809
Обжалване
Марка на Европейския съюз
Регламент (ЕО) № 207/2009
Производство по възражение
Относително основание за отказ
Член 8, параграф 3
Приложно поле
Идентичност или сходство на заявената марка с по-ранна марка
Словна марка на Европейския съюз „MINERAL MAGIC“
Заявка за регистрация, подадена от агента или представителя на притежателя на по-ранната марка
По-ранна национална словна марка „MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER

С жалбата си Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) иска да се отмени решението на Общия съд на Европейския съюз от 15 октомври 2018 г., John Mills/EUIPO — Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (T‑7/17, наричано по-нататък „обжалваното съдебно решение“,
EU:T:2018:679
), с което този съд е отменил решението на първи апелативен състав на EUIPO от 5 октомври 2016 г. (преписка R 2087/2015‑1), постановено в производство по възражение между Jerome Alexander Consulting Corp. и John Mills Ltd (наричано по-нататък „спорното решение“).
Правна уредба
Международното право
Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост е подписана в Париж на 20 март 1883 г., ревизирана е последно в Стокхолм на 14 юли 1967 г. и е изменена на 28 септември 1979 г. (
Recueil des traités des Nations unies
, том 828, № 11851, стр. 305, наричана по-нататък „Парижката конвенция“). Член 6 седмо от тази конвенция гласи:
„1)   Ако агентът или представителят на притежател на марка в една страна — членка на Съюза, поиска, без разрешение на правоносителя, регистрация на тази марка на негово собствено име, в една или повече от тези страни, титулярът има право да се противопостави на исканата регистрация или да поиска отхвърлянето ѝ, или ако законът на страната позволява това, да поиска прехвърляне на казаната регистрация в негова полза, щом като агентът или представителят не могат да представят оправдания за тази си дейност.
2)   Титулярът на марката има право, при резервите по алинея първа, по-горе, да се противопостави на използване на неговата марка от агента или представителя, щом като не се е съгласил с такова ползуване.
3)   Националните законодателства имат възможност да предвиждат справедлив срок, през време на който титулярът на една марка трябва да предяви правата си по настоящия член“.
Член 29, точка 1 от посочената конвенция предвижда:
„а)
Настоящият акт се подписва в един-единствен екземпляр на френски език, който ще бъде депозиран в архивите на правителството на Швеция.
b)
След консултации със заинтересованите правителства официални преводи от настоящия акт ще се направят на немски, английски, испански, италиански, португалски и руски език и на други езици, които може да посочи Общото събрание.
c)
В случай на разногласие при тълкуването на различните текстове, меродавен е френският текст.
[…]“.
Член 2, параграф 1 от Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост, фигуриращо в Приложение 1В от Споразумението от Маракеш за създаване на Световната търговска организация, одобрено с Решение 94/800/ЕО на Съвета от22 декември 1994 година относно сключването от името на Европейската общност, що се отнася до въпроси от нейната компетентност, на споразуменията, постигнати на Уругвайския кръг на многостранните преговори (1986—1994 г.) (
ОВ L 336, 1994 г., стр. 1
; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 10, стр. 3) (наричано по-нататък „Споразумението ТРИПС“), предвижда:
„Относно части II, III и IV от това споразумение страните членки следва да действат в съответствие с членове от 1 до 12 и чл. 19 от Парижката конвенция (1967)“.
Правото на Съюза
Член 8 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на [Европейския съюз] (
OВ L 78, 2009 г., стр. 1
), озаглавен „Относителни основания за отказ“, предвижда:
„1.   При възражение на притежателя на по-ранна марка се отказва регистрация на заявената марка:
а)
когато тя е идентична с по-ранната марка и когато стоките или услугите, за които се иска регистрация, са идентични със стоките и услугите, за които е защитена по-ранната марка;
б)
когато поради своята идентичност или сходство с по-ранната марка и поради идентичността или сходството на стоките или услугите, които двете марки обозначават, съществува вероятност от объркване в съзнанието на хората на територията, на която е защитена по-ранната марка; вероятността от объркване включва възможност за свързване с по-ранната марка.
[…]
3.   При възражение на притежателя на марката се отказва регистрация на марка, когато тя е поискана от агента или представителя на притежателя на марката, от негово собствено име и без съгласието на притежателя, освен ако този агент или този представител не обоснове действията си.
[…]
5.   При възражение на притежателя на по-ранна марка по смисъла на параграф 2 се отказва регистрация на марката, за която е била подадена заявката, когато тя е идентична или сходна на по-ранна марка и тя трябва да бъде регистрирана за стоки или услуги, които не са сходни на тези, за които е регистрирана по-ранната марка, когато, в случай на по-ранна марка на [Европейския съюз], тя се ползва с репутация в [Европейския съюз], а в случай на по-ранна национална марка, тя се ползва с репутация в съответната държава членка, и когато използването без основателна причина на марка, за която е била подадена заявка, извлича неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на по-ранната марка или би я увредило“.
Съгласно член 52 от този регламент, озаглавен „Абсолютни основания за недействителност“:
„1.   Марка на [Европейския съюз] се обявява за недействителна въз основа на искане, подадено до Службата, или въз основа на насрещен иск, предявен в производство за нарушение:
[…]
б)
когато заявителят е бил недобросъвестен при подаване на заявката за марка.
[…]“.
Обстоятелствата по спора и спорното решение
На 18 септември 2013 г. жалбоподателят в първоинстанционното производство John Mills подава в EUIPO на основание на Регламент № 207/2009 заявка за регистрация на марка на Европейския съюз.
Марката, чиято регистрация се иска, е словният знак „MINERAL MAGIC“ (наричана по-нататък „оспорената марка“).
Стоките и услугите, за които се иска регистрация, спадат към клас 3 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г. и отговарят на следното описание: „Лосиони за коса; препарати за лице с абразивни частици; сапуни; парфюмерия; етерични масла; козметични продукти; препарати за почистване и грижа за кожата, скалпа и косата; дезодоранти за лична употреба (парфюмерия)“.
Заявката за марка на Европейския съюз е публикувана в Бюлетин на марките на Общността 2014/14 от 23 януари 2014 г.
На 23 април 2015 г. Jerome Alexander Consulting, встъпила страна в първоинстанционното производство, подава възражение на основание член 41 от Регламент № 207/2009 срещу регистрацията на оспорената марка за стоките, посочени в точка 9 от настоящото решение.
Възражението се основава на следните по-ранни марки:
–
американската словна марка „MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER“ № 4274584 за следните стоки: „Минерална пудра за лице“,
–
нерегистрираната американска словна марка „MAGIC MINERALS“ за следните стоки: „Козметични продукти“.
В подкрепа на възражението са изтъкнати основанията, посочени в член 8, параграф 3 от този регламент.
С решение от 18 август 2015 г. отделът по споровете отхвърля възражението.
На 15 октомври 2015 г. Jerome Alexander Consulting подава пред EUIPO жалба на основание членове 58—64 от посочения регламент.
Със спорното решение първи апелативен състав на EUIPO (наричан по-нататък „апелативният състав“) отменя решението на отдела по споровете и на основание член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 отказва регистрацията на оспорената марка.
Първо, апелативният състав взема предвид факта, че встъпилата страна вече не основава възражението си на нерегистрираната американска марка „MAGIC MINERALS“ и съответно се позовава само на американската словна марка „MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER“.
Второ, апелативният състав посочва целта на член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009, която е да се избегне злоупотреба с марка от агента на притежателя ѝ, както и условията, които би трябвало да са изпълнени, за да се уважи възражение на основание на тази разпоредба, а именно: възразяващата страна да е притежател на по-ранната марка, заявителят на марката да е или да е бил агент или представител на притежателя, заявката да е подадена от името на агента или представителя без съгласието на притежателя и без да са налице основателни причини за действията на агента или представителя и заявката да се отнася до идентични или сходни знаци и стоки.
Трето, апелативният състав проверява дали в конкретния случай са изпълнени условията за уважаване на възражението на основание член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009. Преди всичко, що се отнася до наличието на правоотношение агент/доверител, апелативният състав подчертава, че понятията „агент“ и „представител“ трябва да се тълкуват в широк смисъл.
В случая апелативният състав констатира, че договорът за дистрибуция между страните предвижда John Mills да разпространява стоките на Jerome Alexander Consulting в рамките на Съюза. Той отбелязва също, че договорът съдържа клаузи за изключителност, клауза за забрана на конкурентна дейност, както и клаузи относно правата на интелектуална собственост на Jerome Alexander Consulting. Счита, че представените от Jerome Alexander Consulting доказателства — а именно формуляри за поръчка, единият от които e с дата два месеца преди датата на подаване от Jerome Alexander Consulting на заявката за регистрация на оспорената марка — свидетелстват за наличие на важни търговски отношения, които надхвърлят обикновените отношения между доставчик и дистрибутор. Така апелативният състав стига до извода, че към датата на подаване на заявката за регистрация на оспорената марка е било налице реално, ефективно и трайно търговско отношение, породило общо задължение за доверие и лоялност, и че John Mills е бил „агент“ по смисъла на член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009.
Четвърто, апелативният състав подчертава, че член 8, параграф 3 от този регламент се отнася, освен до хипотезите, в които сравняваните стоки или услуги са идентични, и до хипотезите, в които те са сходни. Той отбелязва, че в случая стоките, обозначени с конфликтните знаци, са идентични — обозначените с оспорената марка „козметични продукти“, които включват „минералната пудра за лице“, обозначена с по-ранната марка — или сходни — останалите стоки, обозначени с оспорената марка, които са свързани с обозначени с по-ранната марка стоки, тъй като могат да съдържат идентични съставки, често се произвеждат от едни и същи предприятия и се предлагат заедно в дрогериите и в едни и същи отдел в магазините за продажба на дребно.
Що се отнася до конфликтните знаци, апелативният състав счита, че те са сходни. Най-напред, той отбелязва поразителната прилика между, от една страна, първите два словни елемента, а именно „magic“ и „minerals“, на по-ранната марка, и от друга страна, словните елементи на оспорената марка.
След това той подчертава, че е възможно съответните потребители в Съюза да възприемат по-ранната марка като знак, съставен от два елемента. От една страна, елементът „by jerome alexander“ би бил възприет като обозначение на дружеството майка, т.е. отговорният за продукта субект, а от друга, елементът „magic minerals“ вероятно би бил възприет като обозначение на самия продукт или на линията продукти.
Накрая, той приема, че обстоятелството, че United States patent and trademark office (USPTO, Ведомство за патентите и марките в Съединените щати) не е възразило срещу регистрацията на марката „MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER“ въпреки съществуването на марка „MINERAL MAGIC COSMETICS“, не означава, че няма никаква вероятност те да бъдат объркани. Всъщност апелативният състав отбелязва, че притежателят на марката „MINERAL MAGIC COSMETICS“ е трябвало да подаде възражение в тази връзка. По всички тези съображения апелативният състав уважава възражението, подадено на основание член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009.
Производството пред Общия съд и обжалваното съдебно решение
На 5 януари 2017 г. John Mills подава в секретариата на Общия съд жалба за отмяна на спорното решение.
В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква едно-единствено основание за отмяна, а именно нарушение на член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009, твърденията по което са обособени в три части. В рамките на първата част твърди, че апелативният състав неправилно е приел, че John Mills е бил „агент“ или „представител“ по смисъла на посочената разпоредба на притежателя на по-ранната марка. В рамките на втората част твърди, че апелативният състав е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, че посочената разпоредба е приложима дори ако конфликтните знаци са просто сходни, а не идентични. В рамките на третата част твърди, че апелативният състав неправилно е приел, че тази разпоредба се прилага, макар стоките, обхванати от по-ранната марка, да не са идентични с обхванатите от заявената марка.
С обжалваното съдебно решение Общият съд, като приема за основателно твърдението по втората част от единственото основание за отмяна, решава, че това основание е налице и съответно отменя спорното решение.
Искания на страните
EUIPO иска от Съда:
–
да отмени обжалваното съдебно решение и
–
да осъди John Mills да заплати съдебните разноски.
John Mills иска от Съда:
–
да отхвърли жалбата и
–
да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.
По жалбата
В подкрепа на жалбата си EUIPO изтъква две основания, а именно, първо, нарушение на член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009, и второ, противоречие в мотивите и липса на мотиви във връзка с прилагането на понятието за идентичност.
Доводи на страните
В рамките на първото основание за обжалване EUIPO поддържа, че приетото от Общия съд в точка 37 от обжалваното съдебно решение — а именно че член 8, параграф 3 от този Регламент се прилага само ако по-ранната марка и марката, заявена от агента или представителя на притежателя на по-ранната марка, са идентични, а не просто сходни — се основава на неправилно тълкуване на тази разпоредба.
Всъщност член 8, параграф 3 от посочения регламент целял да се избегне злоупотреба с марка от агента на притежателя ѝ, тъй като агентът би могъл да използва придобитите в рамките на търговските си връзки с притежателя познания и опит, за да се облагодетелства неоснователно от вложените от притежателя усилия и средства. Такова използване на познанията и такова неоснователно облагодетелстване обаче са налице не само в случаите на регистрация и използване на идентична марка, но също и когато намерението на агента е да присвои съществените елементи на по-ранната марка.
Изводите на Общия съд в точки 25 и 26 от обжалваното съдебно били израз на неправилно тълкуване, което вреди на целта, преследвана с член 8, параграф 3 от същия регламент. Както следвало от точка 25 от това решение, Общият съд правилно приел, че тази разпоредба изисква наличието на пряка връзка между по-ранната и заявената марка, като такава връзка е възможна само ако въпросните марки „съвпадат“. Въпреки това, с направения в точка 26 от посоченото решение въз основа на тази констатация извод, че за да има злоупотреба, марките трябва да са идентични, Общият съд влизал в противоречие с едно от основните положения на правото на марките, а именно че наличието на връзка между два знака може да се установи при различни степени на сходство с оглед на всички други обстоятелства в случая, а не само в случай на идентичност.
Като се имала предвид целта на член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009, релевантният критерий за целите на прилагането на тази разпоредба била еквивалентността в икономически или търговски план на марките, разглеждани в тяхната цялост. Следвало да се прецени дали заявената марка по същество съответства на по-ранната марка. В това отношение било достатъчно съответните знаци да съвпадат по елементи, които по същество придават отличителния характер на по-ранната марка.
Такова телеологично тълкуване не противоречало на граматическото тълкуване на член 8, параграф 3 от този регламент.
Както отбелязал Общият съд в обжалваното съдебно решение, тази разпоредба, за разлика от член 8, параграф 1 и от член 8, параграф 5 от посочения регламент, не посочва изрично каква трябва да е степента на близост между конфликтните марки за целите на прилагането ѝ. Следователно намерението на законодателя на Съюза не било да предвиди, че член 8, параграф 3 от същия регламент се прилага само в случаите, когато марките и обозначените с тях стоки и услуги са строго идентични.
Напротив, тази разпоредба прибягвала до формулировката на член 6 седмо от Парижката конвенция. Обяснението, предоставено от подготвителните документи във връзка с тази конвенция, обаче изглеждало в подкрепа на тълкуване, според което тази разпоредба обхваща знаците и стоките, които са не строго, а по същество идентични, тоест са търговски и икономически еквивалентни. Докато посочената конвенция определяла минимални стандарти на закрила, Общият съд придал на член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 смисъл, който предоставял на притежателите на марки по-слаба закрила от предвидените в член 6 седмо от Парижката конвенция равнища.
Освен това направеният от Общия съд в точки 27—35 от обжалваното съдебно решение прочит на подготвителните документи във връзка с разпоредбата на член 8, параграф 3 от този регламент бил противоречив, като се има предвид, че позовавайки се по-специално на обстоятелството, че няколко предложения за включване на израза „сходни марки“ в текста на тази разпоредба са били отхвърлени от работната група, Общият съд стигнал до извода, че намерението на законодателя е било посочената разпоредба да се прилага само за идентичните марки, въпреки че понятието „идентичност“ също липсвало в текста на тази разпоредба.
Освен това, съображението, изтъкнато от Общия съд в точка 35 от това решение, а именно че с оглед на недвусмисления текст на член 6 седмо от Парижката конвенция, не може да се черпят доводи от подготвителните документи във връзка с тази конвенция, също било противоречиво. Всъщност изводът, до който стигал Общият съд в посоченото решение, бил различен от този, до който е стигнал в решение от 13 април 2011 г., Safariland/СХВП — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (
T‑262/09
,
EU:T:2011:171
, т.
). При това положение било очевидно, че текстът на член 8, параграф 3 от посочения регламент не бил достатъчно ясен, за да се приеме, че позоваването на понятието „идентичност“ е недвусмислено.
Като се имало предвид, че целта на член 8, параграф 3 от този регламент била да се попречи на агента да използва придобитите в рамките на търговските си връзки с притежателя познания и опит, за да се облагодетелства неоснователно от вложените от самия законен притежател усилия и средства, не било необходимо да се определя точната степен на прилика между съответните знаци или ясно да се ограничават случаите, в които тази разпоредба би трябвало да се прилага.
Подходът на Общия съд лишавал това основание за отказ от гъвкавостта, необходима за адаптиране на приложното му поле към различните начини, по които агент може да опита да злоупотреби с марката на своя доверител, както показвал случаят, разглеждан в настоящото дело, в който агентът заявил за регистрация като марка на Съюза само първата част от по-ранната марка, като обърнал реда на думите „MINERAL MAGIC“ и пропуснал името на производителя.
Макар че в случай като разглеждания може да е налице недобросъвестност и съответно да се приложи основанието за недействителност, предвидено в член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, това обстоятелство не подкрепяло стеснително тълкуване на член 8, параграф 3 от този регламент. Изборът на законодателя на Съюза да предвиди отделно основание в хипотезата на неразрешени заявки за регистрация, подадени от агенти или представители на притежателя на по-ранната марка, се обяснявал с необходимостта от предприемане на действия в тази връзка възможно най-рано, без да е необходимо притежателят да бъде принуждаван да чака заявената марка да бъде регистрирана, за да може да иска обявяването ѝ за недействителна.
John Mills поддържа, че съображенията на EUIPO са следствие от неправилен подход, съгласно който, като се имало предвид, че не предвижда изрично условие знаците да са идентични или сходни, член 8, параграф 3 от посочения регламент бил неутралeн в това отношение и съответно граматическото му тълкуване не противоречало на неговото телеологично тълкуване, позволяващо сравняване на конфликтните марки въз основа на простото им сходство.
Макар в тази разпоредба да не са изрично използвани понятията „идентични или сходни“, както текстът на член 6 седмо то Парижката конвенция, така и този на член 8, параграф 3 от този регламент с използването само на думата „марката“ изглежда изключвали марките, които са просто сходни. Ето защо, както правилно констатирал Общият съд в точки 24 и 25 от обжалваното съдебно решение, последната разпоредба позволявала да се уважи само възражение, основано на идентичност между марката, която е заявена от агента или представителя на притежателя на по-ранната марка, и притежаваната от предполагаемия доверител марка.
Правилно Общият съд посочил, от една страна, в точки 26—35 от обжалваното съдебно решение, че такъв подход се подкрепя от подготвителните документи, както и от текстовете на разглежданата разпоредба на други езици, и от друга страна, в точка 36 от посоченото решение, че обстоятелството, че други разпоредби от Регламент № 207/2009 изрично предвиждат условие, свързано със сходството, е допълнително указание, че член 8, параграф 3 от този регламент не изисква да е изпълнено такова условие.
Освен това EUIPO нямала основание да изтъква решение от 13 април 2011 г., Safariland/СХВП — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (
T‑262/09
,
EU:T:2011:171
), в подкрепа на тълкуването, което поддържа. Това решение на Общия съд не само не било задължително за Съда, но и в относимата точка от него, а именно точка 61, изобщо не бил обсъден въпросът, разглеждан в настоящото производство по обжалване. Както следвало от точка 74 от посоченото решение, на Общия съд не се наложило да се произнася по въпроса дали марките трябва да са идентични или сходни, тъй като жалбата е била отхвърлена, поради това че не е било изпълнено условието за наличие на представително правоотношение.
Освен това, в рамките на телеологичния подход, който изтъква в подкрепа на схващането на член 8, параграф 3 в широк смисъл, EUIPO давала само уклончиво определение на предвидените изисквания. Всъщност EUIPO твърдяла едновременно, от една страна, че за целите на прилагането на тази разпоредба било достатъчно знаците да съвпадат по елементи, които по същество придават отличителния характер на по-ранната марка, и от друга страна, че не било необходимо предварително да се определя точната степен на прилика между знаците.
Такива предложения били неправилни. Първо, преценката на отличителния характер не била абстрактна, а трябвало да се извърши от гледна точка на съответния потребител. Това обаче бил потребителят в страната, в която е регистрирана по-ранната марка, което пораждало трудности да се докаже как се възприема тази марка и каква е степента на отличителност на съответстващия елемент.
Второ, критериите, изтъкнати от EUIPO за целите на прилагането на член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, били по-широки по-специално от прилаганите при преценката на водещото до вероятност от объркване сходство между марки по член 8, параграф 1, буква б) от този регламент, тъй като било достатъчно просто съвпадане, а не сходство, и освен това не се изисквало да има вероятност от объркване
Тези критерии били също така по-широкообхватни от предвидените в член 8, параграф 5, който предоставя разширена защита за марките, ползващи се с репутация в Съюза, като се имало предвид, от една страна, че посочените критерии изискват не репутация в Съюза, а само регистрация в една от страни, подписали Парижката конвенция, а от друга, не изискват да се извлича неоснователно полза от отличителния характер или от репутацията на марката.
Трето, предложение от EUIPO критерии не позволявали да се гарантира правната сигурност и поставяли проблеми с доказването. Изискването за знаци, съвпадащи по елементи, които по същество придават отличителния характер на по-ранната марка, изправяло страните в производството пред EUIPO, както и самата EUIPO пред невъзможната задача да се опитват да определят знаците, които биха могли да бъдат регистрирани в Съюза, по-специално поради факта, че член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 се отнася до марки, които може да фигурират в стотици регистри на марки в трети страни.
Предвид тези трудности EUIPO твърдяла, че е невъзможно да се пренебрегне изцяло изискването на идентичност или сходство на марките с цел съсредоточаване единствено върху това дали агентът или представителят е имитирал или присвоил марката на доверителя. За целта обаче законодателят на Съюза вече бил предвидил отделна разпоредба, а именно член 52, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, който предвиждал недействителност на марката, когато заявителят е бил недобросъвестен при подаване на заявката за марка.
Четвърто, при следване на телеологичния подход приложното поле на член 8, параграф 3 от този регламент трябвало да бъде сведено само до специфичната хипотеза, в която агент или представител се опитва да регистрира „марката“, тоест по-ранната, а не различна марка, като действията му не могат да бъдат обосновани. Този подход улеснявал прилагането на тази разпоредба и позволявал на предприятията и на EUIPO да предвидят вероятните последици от основан на нея спор.
Съображения на Съда
В рамките на първото основание за обжалване EUIPO твърди, че Общият съд не е спазил член 8, параграф 3, като е тълкувал тази разпоредба в смисъл, че обхваща само хипотезата, в която по-ранната марка и марката, заявена за регистрация от агента или представителя на притежателя на по-ранната марка, са идентични.
В това отношение следва да се отбележи, че съгласно постоянната практика на Съда за тълкуването на разпоредба от правото на Съюза е необходимо да се има предвид не само текстът ѝ, но и нейният контекст и целите на правната уредба, от която тя е част. Генезисът на разпоредба от правото на Съюза също може да разкрие обстоятелства, които са релевантни за тълкуването ѝ (решение от 25 юни 2020 г., A и др. (Вятърни генератори в Алтер и Невеле),
C‑24/19
,
EU:C:2020:503
, т.
и цитираната съдебна практика).
Що се отнася на първо място до текста на член 8, параграф 3 от този регламент, следва да се отбележи, че тази разпоредба само предвижда, че при възражение на притежателя на марката се отказва регистрация на марка, когато тя е поискана от агента или представителя на притежателя на марката, от негово собствено име и без съгласието на притежателя, освен ако този агент или представител не обоснове действията си.
Така макар текстът ѝ да указва наличие на тясна връзка между марка
та
, която е по-ранна, и марката, заявена за регистрация от агента или представителя на притежателя на по-ранната марка, тази разпоредба не уточнява изрично, както по същество е констатирал Общият съд в точка 24 от обжалваното съдебно решение, дали се прилага само когато заявената от този агент или представител марка е идентична на по-ранната или в приложното ѝ поле попадат и случаите, в които конфликтните марки са сходни.
Що се отнася на второ място до генезиса на член 8, параграф 3 от посочения регламент, от подготвителните документи във връзка с тази разпоредба следва, както припомня Общият съд в точки 26—31 от обжалваното съдебно решение и както отбелязва и генералният адвокат в точки 27—30 от заключението си, че действително законодателят на Съюза изрично е отказал да посочи, че тази разпоредба с прилага в случай на сходство между по-ранната марка и марката, заявена от агента или представителя на притежателя на по-ранната марка.
Общият съд обаче е трябвало също така, от една страна, да отчете обстоятелството, че законодателят на Съюза не е възнамерявал и да остави в тази разпоредба изричното предвиждане на идентичност между по-ранната марка и марката, заявена от агента или представителя на притежателя на по-ранната марка, залегнало в предварителният проект за регламент на марката на Съюза.
От една страна, противно на посоченото в точка 30 от обжалваното съдебно решение, Общият съд не е можел да приеме, че обстоятелството, че законодателят на Съюза на два пъти е отказал да посочи изрично, че съответната разпоредба се прилага и в хипотезата на сходни марки, достатъчно ясно указва неговото намерение в това отношение, при положение че в подготвителните документи не са посочени причините за отказа му да предвиди сходство между съответните марки.
От това следва, че от подготвителните документи във връзка с член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 не може да се направи извод, че след като тази разпоредба не предвижда сходство между по-ранната марка и марката, заявена от агента или представителя на притежателя на по-ранната марка, приложното поле на посочената разпоредба е сведено само до случаите на идентичност между конфликтните марки.
За сметка на това от подготвителните документи следва, че член 8, параграф 3 от този регламент отразява волята на законодателя на Съюза по същество да възпроизведе член 6 седмо, параграф 1 от Парижката конвенция.
В това отношение следва да се отбележи, че в документ № 11035/82 на Съвета от 1 декември 1982 г., съдържащ в частност заключенията на работната група по Регламента относно марката на Общността, на който Общият съд основава изводите си по-специално в точка 32 от обжалваното съдебно решение, е посочено, че тази група е дала съгласието си за тълкуване на разпоредбата на член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009, съгласно което тя се прилага в смисъла на член 6 седмо от тази конвенция.
Освен това, щом като е страна по Споразумението ТРИПС, Съюзът е длъжен да тълкува своето законодателство относно марките, доколкото е възможно, в светлината на текста и целта на това споразумение (решение от 16 ноември 2004 г., Anheuser-Busch,
C‑245/02
,
EU:C:2004:717
, т.
и цитираната съдебна практика). По-специално член 2, параграф 1 от Споразумението ТРИПС предвижда, че относно части II, III и IV от това споразумение страните членки следва да действат в съответствие с членове от 1 до 12 и чл. 19 от Парижката конвенция.
Следователно, що се отнася до тълкуването на член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009, трябва да се има предвид член 6 седмо от тази конвенция.
В това отношение в текста на френски език, който съгласно член 29 от посочената конвенция е меродавният, член 6 седмо от същата използва — вярно, за да обозначи по-ранната марка, когато тя е заявена за регистрация от агента или представителя на притежателя на по-ранната марка от негово собствено име — израза „cette marque“ („тази марка“).
Въпреки това Общият съд не е можел, основавайки се само на тази констатация и без каквато и да било друга обосновка, да приеме, както е направил в точка 34 от обжалваното съдебно решение, че така както е формулирана, тази разпоредба от Парижката конвенция може да се тълкува само в смисъл че по-ранната марка и марката, заявена от агента или представителя на притежателя на по-ранната марка, са едни и същи, и въз основа на това в точка 35 от това решение да стигне до извода, че оглед на недвусмисления текст на член 6 седмо от Парижката конвенция, не следва да се вземат предвид подготвителните документи във връзка с тази конвенция.
Всъщност от актовете на Лисабонската конвенция, която е проведена от 6 до 31 октомври 1958 г. с цел ревизиране на Парижката конвенция и по време на която е добавен този член 6 седмо, следва, че тази разпоредба може да се приложи и за марка, заявена от агента или представителя на притежателя на по-ранната марка, когато заявената марка е сходна на посочената по-ранна марка (актове на Лисабонската конференция, стр. 681).
Следователно не може да се приеме тълкуване, съгласно което след като в член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 не се споменава идентичността или сходството между по-ранната марка и марката, заявена от агента или представителя на притежателя на по-ранната марка, тази разпоредба се прилага само в хипотезата на идентичност между конфликтните марки, без да се отчита нито един друг фактор.
На трето място такова тълкуване би поставило под въпрос общата система на този регламент, тъй като би лишило притежателя на по-ранната марка от възможността да се противопостави на основание член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 на регистрацията на сходна марка от неговия агент или представител, докато последният би имал право на възражение по-специално по член 8, параграф 1, буква б) от този регламент срещу подадена от посочения притежател последваща заявка за регистрация на първоначалната марка, основано на сходството ѝ с марката, регистрирана от агента или представителя на притежателя.
На четвърто място тълкуване, съгласно което член 8, параграф 3 от посочения регламент позволява на притежателя на по-ранната марка да възрази и срещу подадена от неговия агент или представител заявка за регистрация на сходна марка, се подкрепя от целта на тази разпоредба.
Както Общият съд правилно посочва в точка 25 от обжалваното съдебно решение, тази разпоредба цели да се избегне злоупотреба с по-ранната марка от страна на агента или представителя на нейния притежател, тъй като този агент или представител би могъл да използва придобитите по време на търговските си отношения с притежателя познания и опит и следователно да се облагодетелства неоснователно от направените от последния усилия и инвестиции.
Не може обаче да се приеме, че такава злоупотреба е възможна само в случаите, в които по-ранната марка и марката, заявена от агента или представителя на притежателя на по-ранната марка, са идентични, но не и в случаите, в които конфликтните марки са сходни.
От горните съображения следва, че като е свел приложимостта на член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 само до хипотезата на идентичност между по-ранната марка и марката, заявена от агента или представителя на притежателя на по-ранната марка, и е изключил приложимостта му в хипотезата на сходство между тях, Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото.
При това положение следва да се приеме, че е налице първото посочено от EUIPO основание за обжалване, и съответно да се отмени обжалваното съдебно решение, без да се обсъждат останалите доводи, изложени от EUIPO във връзка с това основание, и второто основание за обжалване.
По жалбата пред Общия съд
Съгласно член 61, първа алинея от Статута на Съда на Европейския съюз, ако жалбата е основателна, Съдът отменя решението на Общия съд. Той може сам да постанови окончателно решение по делото, когато фазата на производството позволява това, или да върне делото на Общия съд за постановяване на решение.
В случая, като се има предвид по-специално обстоятелството, че в жалбата в първоинстанционното производство е изтъкнато само едно основание за отмяна на спорното решение, а именно нарушение на член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009, твърденията по което са обособени в три части и че тези твърдения са били обсъдени в рамките на състезателно производство пред Общия съд и разглеждането им не налага предприемането на каквото и да било процесуално-организационно действие или действие по събиране на доказателства, Съдът счита, че делото е изяснено и може да се произнесе окончателно по него.
По първата част от единственото основание за отмяна
Доводи на страните
Твърдението на John Mills по първата част от единствено основание за отмяна е, че апелативният състав неправилно го е приел за „агент“ или „представител“ на притежателя на по-ранната марка по смисъла на член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009.
В това отношение в точка 20 от спорното решение, като се основал на решение от 13 април 2011 г., Safariland/СХВП — DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (
T‑262/09
,
EU:T:2011:171
, т.
), апелативният състав приел, че съдържащите се в тази разпоредба понятия „агент“ и „представител“ трябва да се тълкуват широко.
Въпреки това по-нататък в това съдебно решение Общият съд констатирал, че подателят на възражението не е доказал, че между нето и заявителя на оспорената марка е съществувал договор от вида, сключван между доверител и неговия агент, нито че фактически е било налице такова правоотношение.
При обстоятелствата по настоящото дело апелативният състав трябвало при разглеждане на клаузите на договора за дистрибуция между John Mills и притежателя на по-ранната марка да приеме, че John Mills не е било нито агент на този притежател, нито страна по договорно правоотношение, по силата на което да е представлявало интересите на посочения притежател.
EUIPO и Jerome Alexander Consulting поддържат, че твърдението по първата част от единственото основание за отмяна е неоснователно.
Съображения на Съда
Доколкото оплакването на John Mills е, че апелативният състав неправилно го е приел за „агент“ или „представител“ на притежателя на по-ранната марка по смисъла на член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009, следва да се отбележи, че както беше припомнено в точки 72 от настоящото решение, целта на тази разпоредба е да се да се избегне злоупотреба с по-ранната марка от страна на агента или представителя на нейния притежател, тъй като този агент или представител би могъл да използва придобитите по време на търговските си отношения с притежателя познания и опит и следователно да се облагодетелства неоснователно от направените от последния усилия и инвестиции.
От това следва, че постигането на тази цел изисква широко тълкуване на понятията „агент“ и „представител“ по смисъла на посочената разпоредба. Освен това тази констатация относно значението на условието заявителят на марката да притежава определено качество по отношение на притежателя на по-ранната марка се потвърждава от обстоятелството, че в текста на същата разпоредба тези две понятия са свързани със съюза „или“, което свидетелства за приложимостта на член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 в различните хипотези, в които едно лице представлява интересите на друго.
Следователно апелативният състав е могъл, без да допусне грешка при прилагане на правото, да приеме в точка 20 от спорното решение, че тази понятия трябва да се тълкуват по такъв начин, че да обхванат всички форми на отношения, основани на договорно споразумение, съгласно което една от страните представлява интересите на другата, така че за целите на прилагането на тази разпоредба е достатъчно между страните да съществува споразумение за търговско сътрудничество от такова естество, че да създаде отношение на доверие, като изрично или имплицитно наложи на заявителя общо задължение за доверие и за лоялност към интересите на притежателя на по-ранната марка.
В това отношение следва да се отбележи, че както следва от констатациите, направени от апелативния състав в точки 22 и 23 от спорното решение, между John Mills и притежателя на по-ранната марка е имало договор за дистрибуция, с който те са се споразумели притежателят на по-ранната марка да доставя на John Mills продукти с наименованието „Magic Minerals by Jerome Alexander“, а последното се е задължило да разпространява продуктите на притежателя на по-ранната марка в Европейския съюз и по света. Освен това, този договор е съдържал, което не се оспорва от John Mills, уговорки, съгласно които John Mills е бил най-малкото привилегирован доставчик на тези продукти, както и клауза за забрана на конкурентна дейност и уговорки относно правата на интелектуална собственост на притежателя на по-ранната марка върху тези продукти. Нещо повече, последният формуляр за заявка, с който John Mills е поръчало продукти с марката „Magic Minerals“ от притежателя на тази марка, е с дата само около два месеца преди подаването на заявката му за регистрация на оспорената марка.
От всичко това, като се имат предвид съображенията, изложени в точка 85 от настоящото решение, следва, че апелативният състав правилно е заключил в точка 25 от спорното решение, че John Mills трябва да бъде считано за „агент“ на притежателя на по-ранната марка по смисъла на член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009.
Следователно твърдението по първата част от второто основание следва да се отхвърли като неоснователно.
По втората част от единственото основание за отмяна
Доводи на страните
В рамките на втората част от единственото основание за отмяна John Mills упреква апелативния състав, от една страна, че неправилно е приел, че е достатъчно по-ранната марка да е просто сходна, а не идентична, и от друга страна, че също неправилно е преценил вероятността от объркване между конфликтните марки от гледна точка на възприемането от потребителите в Съюза.
EUIPO и Jerome Alexander Consulting поддържат, че твърденията по втората част от единственото основание за отмяна са неоснователни.
Съображения на Съда
Доколкото оплакването на John Mills е, че апелативният състав е приел, че член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 е приложим в разглеждания случай поради сходството между конфликтните марки, следва да се отбележи, от една страна, че както следва от точки 54—74 от настоящото решение, тази разпоредба се прилага за заявките за регистрация, подадени от агента или представителя на притежателя на по-ранната марка, както когато заявената марка е идентична с по-ранната марка, така и когато е сходна с нея.
От друга страна, следва да се отбележи, че макар прилагането на член 8, параграф 3 от този регламент да е следствие по-специално от сходството между конфликтните знаци, специфичното условие за гарантираната от тази разпоредба защита е заявката да е подадена от агента или представителя на притежателя на по-ранната марка, от негово собствено име, без съгласието на притежателя и без този агент или представител да обоснове действията си. При това положение сходството между конфликтните марки за целите на прилагането на член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009 не се преценява в зависимост от наличието на вероятност от объркване, тъй като това е условие по член 8, параграф 1, буква б) от този регламент (вж. по аналогия решение от 18 юни 2009 г., L'Oréal и др.,
C‑487/07
,
EU:C:2009:378
, т.
—
).
С това уточнение, доколкото апелативният състав неправилно е преценил в точки 34 и 35 от спорното решение вероятността от объркване между конфликтните марки според възприемането им от съответните потребители в Съюза, следва да се отбележи, че при всяко положение тази преценка е била в повече от необходимото, като се има предвид неоспорената констатация на апелативния състав в точка 33 от спорното решение, че въз основа на всеки от съответните знаци, разгледани като цяло, те трябва да се приемат за сходни.
Следователно твърденията по втората част на единственото основание за отмяна трябва да се отхвърлят като отчасти неоснователни и отчасти ирелевантни.
По третата част на единственото основание за отмяна
Доводи на страните
В рамките на третата част от единственото основание за отмяна John Mills изтъква, от една страна, че апелативният състав се е основал на неправилно тълкуване на член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009, за да приеме, че тази разпоредба трябва да се прилага не само когато стоките или услугите, за които е подадена заявката за регистрация на марка, са идентични с обхванатите от по-ранната марка, но също и когато са сходни.
От друга страна, макар обхванатите от по-ранната марка стоки, обозначени като „пудра за лице, съдържаща минерали“, да били идентични с „козметичните продукти“ и „продуктите за грижа за кожата“, посочени в заявката за регистрация на оспорената марка, те не били идентични с други стоки, обозначени с оспорената марка. Освен това стоките, обозначени с оспорената марка, и тези, обхванати от по-ранната марка, не били също така сходни или най-малкото сходството между тях не било доказано.
EUIPO и Jerome Alexander Consulting поддържат, че твърденията по третата част на единственото основание за отмяна са неоснователни.
Съображения на Съда
Доколкото оплакването на John Mills е, че апелативният състав е приел, че в случая се прилага член 8, параграф 3 от Регламент № 207/2009, въпреки че не всички стоки, посочени в заявката за регистрация на оспорената марка, са идентични със стоките, обхванати от по-ранната марка, следва да се припомни, че макар тази разпоредба да не споменава стоките или услугите, за които е заявена марката, основната функция на марката е да посочва търговския произход на обозначените с нея стоки или услуги (решение от 12 септември 2019 г., Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?),
C‑541/18
,
EU:C:2019:725
, т.
).
При това положение, по съображения, аналогични на изложените в точки 70—73 от настоящото решение, отнасящи се до общата система на тази разпоредба, както и до преследваната от нея цел, приложимостта на посочената разпоредба не може да бъде изключена поради обстоятелството, че стоките или услугите, посочени в заявката за регистрация, не са идентични, а сходни с обхванатите от по-ранната марка.
Освен това в случая следва да се отбележи, от една страна, че John Mills не оспорва, че обхванатите от по-ранната марка стоки, обозначени като „пудра за лице, съдържаща минерали“, са идентични с „козметичните продукти“ и „продуктите за грижа за кожата“, посочени в заявката за регистрация на оспорената марка. От друга страна, в точка 31 от спорното решение апелативният състав отбелязва по-специално, че що се отнася до другите стоки, обозначени с конфликтните марки, е възможно те да имат едни и същи съставки, често са произвеждани от едни и същи предприятия и са предлагани заедно в дрогериите и в едни и същи отдели в магазините за продажба на дребно. Съгласно постоянната практика на Съда обаче при преценката на сходството между съответните стоки или услуги следва да се вземат предвид всички релевантни фактори, които характеризират връзката между тези стоки или тези услуги. Тези фактори са по-специално естеството, предназначението и употребата на стоките или услугите и техният конкурентен или допълващ характер (решение от 20 септември 2017 г., The Tea Board/EUIPO,
C‑673/15 P—C‑676/15 P
,
EU:C:2017:702
, т.
и цитираната съдебна практика).
При тези обстоятелства апелативният състав е имал основание да приеме, въз основа на изложеното в тази точка 31, че другите стоки са сходни.
Ето защо твърденията по третата част от единственото основание за отмяна следва да се отхвърлят като неоснователни.
Поради това жалбата за отмяна на спорното решение трябва да се отхвърли изцяло.
По съдебните разноски
Съгласно член 184, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда, когато жалбата е основателна и Съдът се произнася окончателно по спора, той се произнася по съдебните разноски.
Съгласно член 138, параграф 1 от същия правилник, приложим по отношение на производството по обжалване по силата на член 184, параграф 1 от него, загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане.
Тъй като EUIPO и Jerome Alexander Consulting са поискали John Mills да бъде осъдено да заплати съдебните разноски и последното е загубило делото, то следва да бъде осъдено да понесе, освен направените от него съдебни разноски, също и съдебните разноски на EUIPO в настоящото производство по обжалване и в производството пред Общия съд и съдебните разноски на Jerome Alexander Consulting в производството пред Общия съд.

По изложените съображения Съдът (пети състав) реши:

1)
Отменя решение на Общия съд на Европейския съюз от 15 октомври 2018 г., John Mills/EUIPO — Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (
T‑7/17
,
EU:T:2018:679
).

2)
Отхвърля жалбата по дело T‑7/17, подадена от John Mills Ltd срещу решение на първи апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 5 октомври 2016 г. (преписка R 2087/2015‑1).

3)
Осъжда John Mills Ltd да понесе, освен направените от него съдебни разноски, и съдебните разноски на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) в настоящото производство по обжалване и в производството пред Общия съд, както и съдебните разноски на Jerome Alexander Consulting Corp. в производството пред Общия съд.

Подписи
(
*1
)	Език на производството: английски.