CELEX: 62015TJ0146
Marchio dell’Unione europea
Procedimento di decadenza
Marchio dell’Unione europea figurativo rappresentante un poligono
Uso effettivo di un marchio
Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
Forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo

Fatti
L’11 giugno 2001, la società cui è succeduta la ricorrente, la hyphen GmbH, presentava domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio dell’Unione europea (
GU 1994, L 11, pag. 1
), come modificato [sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2009, L 78, pag. 1
)].
Il marchio oggetto della domanda di registrazione è il segno figurativo in bianco e nero seguente:
I prodotti e i servizi per i quali era stata richiesta la registrazione rientrano nelle classi 3, 5, 9, 24, 25 e 42 ai sensi dell’accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, e corrispondono, per ciascuna classe, alla descrizione seguente:
—
classe 3: «Saponi; prodotti di profumeria; olii essenziali, cosmetici»;
—
classe 5: «Prodotti farmaceutici, veterinari e igienici»;
—
classe 9: «Tute per subacquei, indumenti antinfortunistici, antiradiazioni e antincendio, occhiali antiabbaglianti, visiere antiabbaglianti, occhiali (articoli ottici), astucci per occhiali e lenti a contatto, montature per occhiali, montature per occhiali a molla, lenti per occhiali, lenti a contatto ottiche, strumenti cronometrici»;
—
classe 24: «Tessuti e prodotti tessili (compresi nella classe 24)»;
—
classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria»;
—
classe 42: «Realizzazione e studio di prodotti tessili di ogni genere, in particolare di capi d’abbigliamento, articoli di cappelleria, accessori, scarpe e borse, disegno grafico, design industriale, realizzazione di prodotti atti a proteggere dalla radiazione solare».
Il marchio veniva registrato il 12 settembre 2002 con il numero 2255537 ed è stato rinnovato da allora.
Il 17 ottobre 2012, l’interveniente, la Skylotec GmbH, presentava domanda di decadenza, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, riguardante il marchio registrato, deducendo il mancato uso effettivo di detto marchio durante un periodo ininterrotto di cinque anni.
Con decisione del 28 aprile 2014, la divisione di annullamento respingeva la domanda di decadenza per i prodotti e i servizi seguenti:
—
classe 9: «Tute per subacquei»;
—
classe 24: «Tessuti (compresi nella classe 24)»;
—
classe 25: «Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria»;
—
classe 42: «Realizzazione e studio di prodotti tessili di ogni genere, in particolare di capi d’abbigliamento, articoli di cappelleria, accessori, scarpe e borse, realizzazione di prodotti atti a proteggere dalla radiazione solare».
La divisione di annullamento accoglieva, invece, la domanda di decadenza per i prodotti e i servizi seguenti, i quali non sono oggetto del presente ricorso:
—
classe 3: «Saponi; prodotti di profumeria; olii essenziali, cosmetici»;
—
classe 5: «Prodotti farmaceutici, veterinari e igienici»;
—
classe 9: «Tute per subacquei, indumenti antinfortunistici, antiradiazioni e antincendio, occhiali antiabbaglianti, visiere antiabbaglianti, occhiali (articoli ottici), astucci per occhiali e lenti a contatto, montature per occhiali, montature per occhiali a molla, lenti per occhiali, lenti a contatto ottiche, strumenti cronometrici»;
—
classe 24: «Tessuti e prodotti tessili (compresi nella classe 24)»;
—
classe 42: «Disegno grafico, design industriale».
La divisione di annullamento rilevava, in riferimento ai prodotti e ai servizi per i quali era stata respinta la domanda di decadenza, che, se è pur vero che i segni utilizzati presentavano alcune differenze rispetto alla forma nella quale il marchio era stato registrato, tali differenze non alteravano tuttavia il carattere distintivo del marchio registrato, in quanto la divergenza riguardava soltanto un elemento ornamentale banale, con forma di ellissi, privo di carattere distintivo proprio.
I segni utilizzati si presentavano nelle forme seguenti: (in prosieguo, rispettivamente: il «segno n. 1», il «segno n. 2» e il «segno n. 3») e la sola differenza tra il segno n. 1 e il segno n. 2 risiedeva nell’impiego del colore azzurro al posto del nero:
Avverso la decisione della divisione di annullamento l’interveniente proponeva, in data 13 giugno 2014, ricorso dinanzi all’EUIPO ai sensi degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.
Con decisione del 9 marzo 2015 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’EUIPO accoglieva il ricorso dichiarando la ricorrente decaduta dai propri diritti per i prodotti e i servizi restanti, ossia quelli menzionati al punto 6 supra. Essa riteneva, contrariamente alla divisione di annullamento, che l’uso idoneo ad assicurare il mantenimento dei diritti del marchio dell’Unione europea non fosse stato dimostrato né nella forma registrata né in una forma che costituisse una differenza accettabile, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 (punto 9 della decisione impugnata).
La commissione di ricorso riteneva, al punto 24 della decisione impugnata, che il metodo seguito dalla divisione di annullamento fosse inesatto, avendo quest’ultima supposto che la questione se il carattere distintivo del marchio fosse alterato dipendesse dalla questione se, isolatamente considerata, la configurazione aggiunta fosse, di per sé, distintiva. Orbene, secondo la commissione di ricorso, non sarebbe il carattere distintivo dell’aggiunta a rilevare, bensì il carattere distintivo, o più precisamente il carattere «che distingue», del marchio nella forma registrata. La commissione di ricorso aggiungeva che occorreva esaminare se quest’ultimo fosse stato alterato da ciò che era stato aggiunto.
La commissione di ricorso proseguiva affermando, al punto 25 della decisione impugnata, che il marchio, nella forma registrata, era un segno puramente grafico, configurato in maniera estremamente semplice, e che poteva eventualmente essere percepito come un osso per cani o come un manubrio, ma di certo non come un trattino (in inglese «hyphen»). Essa riteneva dunque, al successivo punto 26, che, nel caso di segni caratterizzati da una semplicità così estrema, le aggiunte o le alterazioni fossero tali da alterare la percezione complessiva del segno. Secondo la commissione di ricorso, il «carattere distintivo», ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009, non significa idoneità a servire da indicazione dell’origine, ma semplicemente percezione complessiva.
La commissione di ricorso rilevava, al punto 27 della decisione impugnata, quanto segue:
«Nella percezione complessiva prodotta, la forma utilizzata ha un effetto chiaramente differente. [Nella] forma utilizzata, il cerchio esterno e la zona centrale insieme hanno invece l’effetto di rappresentare un bottone. L’associazione a un osso per cani, possibile [nella] forma registrata, sparisce. Nell’insieme, il carattere distintivo della forma utilizzata è prodotta da una percezione complessiva grafica, alla quale il cerchio esterno e la zona centrale prendono parte alla stessa maniera e in modo inscindibile. È giustamente per il motivo che sia la forma registrata sia la forma usata utilizzano le forme geometriche di base più semplici che la percezione complessiva è diversa».
Richiamando in seguito la giurisprudenza del Tribunale, la commissione di ricorso affermava, ai punti 28 e 29 della decisione impugnata, che era permessa una modernizzazione dei marchi al fine di renderli attuali. Essa riteneva tuttavia che poteva essere aggiunto alla forma registrata il nome del fabbricante o altre indicazioni in quanto segno distintivo, sull’etichetta, sempre tridimensionali. Pertanto, secondo la commissione di ricorso, sarebbe ammissibile l’aggiunta dell’elemento verbale «hyphen c» ma non il cerchio esterno. Se la forma utilizzata fosse immaginata senza il cerchio, infatti, quest’ultimo non potrebbe già rappresentare da solo un marchio. La forma utilizzata non potrebbe essere, tantomeno, divisa concettualmente in due rappresentazioni visuali separate. Il cerchio esterno circonderebbe la parte centrale, di modo da non esistere individualmente.
Inoltre, la commissione di ricorso esaminava, ai punti da 31 a 39 della decisione impugnata, gli elementi di prova riguardanti unicamente i prodotti rientranti nella classe 24 e i servizi rientranti nella classe 42 già sottoposti alla valutazione della divisione di annullamento. Essa riteneva, da un lato, che la prova dell’uso del marchio anteriore risultasse infruttuosa per altri motivi quanto ai prodotti rientranti nella classe 24, ossia, in sostanza, la mancanza di prove sufficienti (punti 31 e 32 della decisione impugnata), e, dall’altro, che i documenti prodotti, quanto ai servizi rientranti nella classe 42, fossero totalmente inidonei a dimostrare l’uso di questi ultimi (punti da 33 a 39 della decisione impugnata).
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni la commissione di ricorso annullava parzialmente la decisione della divisione di annullamento, la quale aveva respinto una parte del ricorso dell’interveniente, di modo che la ricorrente è stata dichiarata decaduta da tutti i suoi diritti sul marchio registrato, compresi quelli relativi ai prodotti e ai servizi che rientrano nelle classi 9, 24, 25 e 42.
Inoltre, la decisione impugnata riproduceva il marchio registrato nella forma seguente:
Con decisione di rettifica del 26 maggio 2015, vale a dire adottata due mesi dopo la presentazione del presente del ricorso da parte della ricorrente, la commissione di ricorso precisava che la decisione impugnata comportava una rappresentazione leggermente alterata del marchio registrato, ossia quella riportata al punto 18 supra, al posto di quella che figura al punto 2 supra. La commissione di ricorso riteneva trattarsi di un errore di trascrizione nella forma di un errore di riproduzione che doveva essere corretto d’ufficio in applicazione della disposizione 53 del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di applicazione del regolamento n. 40/94 (
GU 1995, L 303, pag. 1
), come modificato dal regolamento (CE) n. 1041/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005 (
GU 2005, L 172, pag. 4
).
Conclusioni delle parti
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare l’EUIPO alle spese.
L’EUIPO e l’interveniente chiedono che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
La ricorrente deduce un motivo unico, nell’ambito del quale essa afferma, in sostanza, che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 207/2009 avendo ritenuto che il marchio registrato non fosse stato oggetto di uso idoneo ad assicurare i diritti acquisiti.
Occorre ricordare che dal considerando 10 del regolamento n. 207/2009 risulta che il legislatore ha ritenuto che la tutela del marchio anteriore è giustificata soltanto qualora esso sia effettivamente utilizzato. Conformemente a tale considerando, l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 prevede che il titolare del marchio dell’Unione europea sia dichiarato decaduto dai suoi diritti, in particolare su domanda presentata all’EUIPO, se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’Unione europea per i prodotti e i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009, è considerato come uso del marchio comunitario la sua utilizzazione «in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio [nella] forma in cui esso è stato registrato».
Si deve rilevare che dalla formulazione dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 si evince direttamente che l’uso del marchio in una forma che si differenzia da quella in cui esso è stato registrato è considerato come uso ai sensi del primo comma del medesimo articolo, purché non sia alterato il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato [sentenza del 18 giugno 2013, Specsavers International Healthcare e a.,
C‑252/12
,
EU:C:2013:497
, punto
; v. anche, in tal senso, sentenze dell’8 dicembre 2005, Castellblanch/UAMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH),
T‑29/04
,
EU:T:2005:438
, punto
; del 10 giugno 2010, Atlas Transport/UAMI – Hartmann (ATLAS TRANSPORT),
T‑482/08
, non pubblicata,
EU:T:2010:229
, punti
e
, e del 24 maggio 2012, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft/UAMI – Comercial Jacinto Parera (MAD),
T‑152/11
, non pubblicata,
EU:T:2012:263
, punto
].
Il carattere distintivo di un marchio ai sensi del regolamento n. 207/2009 significa che tale marchio è idoneo ad identificare il prodotto per il quale è richiesta la registrazione come proveniente da una determinata impresa e, quindi, a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (v. sentenza del 18 luglio 2013, Specsavers International Healthcare e a.,
C‑252/12
,
EU:C:2013:497
, punto
e giurisprudenza ivi citata; v. anche, in tal senso, sentenze del 29 aprile 2004, Procter & Gamble/UAMI,
da C‑468/01 P a C‑472/01 P
,
EU:C:2004:259
, punto
; dell’8 maggio 2008, Eurohypo/UAMI,
C‑304/06 P
,
EU:C:2008:261
, punto
, e del 12 luglio 2012, Smart Technologies/UAMI,
C‑311/11 P
,
EU:C:2012:460
, punto
).
Si deve precisare che l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 riguarda l’ipotesi in cui un marchio registrato, nazionale o dell’Unione europea, sia utilizzato in commercio in una forma leggermente differente rispetto a quella in cui sia stata effettuata la registrazione. Lo scopo di tale disposizione, che evita di imporre una rigida conformità tra la forma utilizzata del marchio e quella in cui il marchio è stato registrato, è di consentire al titolare di quest’ultimo di apportare al segno, in vista del suo sfruttamento commerciale, le variazioni che, senza modificarne il carattere distintivo, permettono di adattarlo meglio alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei prodotti o dei servizi da esso contraddistinti. Conformemente al suo scopo, l’ambito di applicazione ratione materiae di tale disposizione va considerato limitato alle situazioni in cui il segno concretamente utilizzato dal titolare di un marchio per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali quest’ultimo è stato registrato costituisce la forma in cui tale stesso marchio è sfruttato in commercio. In situazioni di questo tipo, allorché il segno utilizzato in commercio differisce dalla forma in cui è stato registrato unicamente per elementi trascurabili, in modo tale che i due segni possano essere considerati come complessivamente equivalenti, la citata disposizione prevede che l’obbligo di utilizzare il marchio registrato possa essere adempiuto fornendo la prova dell’utilizzazione del segno che ne costituisce la forma utilizzata in commercio [sentenze del 23 febbraio 2006, Il Ponte Finanziaria/UAMI – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE),
T‑194/03
,
EU:T:2006:65
, punto
; del 10 giugno 2010, ATLAS TRANSPORT,
T‑482/08
, non pubblicata,
EU:T:2010:229
, punto
, e del 5 dicembre 2013, Olive Line International/UAMI – Carapelli Firenze (Maestro de Oliva),
T‑4/12
, non pubblicata,
EU:T:2013:628
, punto
; v. anche, in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Specsavers International Healthcare e a.,
C‑252/12
,
EU:C:2013:497
, punto
; v. anche, per analogia, sentenza del 25 ottobre 2012, Rintisch,
C‑553/11
,
EU:C:2012:671
, punti
e
].
Pertanto, la constatazione di un’alterazione del carattere distintivo del marchio registrato richiede un esame del carattere distintivo e dominante degli elementi aggiunti basandosi sulle qualità intrinseche di ognuno di tali elementi nonché sulla posizione relativa dei diversi elementi nella configurazione del marchio [v. sentenza del 10 giugno 2010, ATLAS TRANSPORT,
T‑482/08
, non pubblicata,
EU:T:2010:229
, punto
e giurisprudenza ivi citata; sentenze del 5 dicembre 2013, Maestro de Oliva,
T‑4/12
, non pubblicata,
EU:T:2013:628
, punto
, e del 12 marzo 2014, Borrajo Canelo/UAMI – Tecnoazúcar (PALMA MULATA),
T‑381/12
, non pubblicata,
EU:T:2014:119
, punto
].
Ai fini di tale constatazione, occorre prendere in considerazione anche le qualità intrinseche e, in particolare, il grado più o meno elevato di carattere distintivo del marchio anteriore unicamente utilizzato in quanto parte di un marchio complesso o congiuntamente con un altro marchio. Più il carattere distintivo di quest’ultimo è debole, infatti, più sarà agevolmente alterato dall’aggiunta di un elemento di per sé distintivo e più il marchio in questione perderà la sua idoneità a essere percepito come un’indicazione dell’origine del prodotto. La considerazione inversa si impone parimenti [sentenza del 24 settembre 2015, Klement/UAMI – Bullerjan (Forma di una stufa da cucina),
T‑317/14
, non pubblicata,
EU:T:2015:689
, punto
].
Inoltre, secondo la giurisprudenza, quando un marchio è costituito o composto da più elementi e uno o più di essi non sono distintivi, l’alterazione di tali elementi o la loro omissione non è tale da incidere sul carattere distintivo del marchio nel suo insieme [v. sentenza del 21 gennaio 2015, Sabores de Navarra/UAMI – Frutas Solano (KIT, EL SABOR DE NAVARRA),
T‑46/13
, non pubblicata,
EU:T:2015:39
, punto
e giurisprudenza ivi citata].
Inoltre, occorre ricordare che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009, è necessario che le aggiunte al marchio registrato non alterino il carattere distintivo del marchio nella forma in cui è stato registrato, segnatamente in ragione della loro posizione accessoria nel segno o del loro carattere distintivo debole [sentenza del 21 giugno 2012, Fruit of the Loom/UAMI – Blueshore Management (FRUIT),
T‑514/10
, non pubblicata,
EU:T:2012:316
, punto
].
È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare se la commissione di ricorso abbia correttamente ritenuto, al punto 9 della decisione impugnata, che l’uso idoneo ad assicurare il mantenimento dei diritti del marchio dell’Unione europea non fosse stato dimostrato né nella forma registrata né in una forma accettabilmente differente, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009.
La commissione di ricorso ha annullato la decisione della divisione di annullamento, in base al rilievo che, in sostanza, come emerge dal punto 24 della decisione impugnata, quest’ultima non si sarebbe limitata a determinare, isolatamente, se la configurazione aggiunta fosse di per sé distintiva. La commissione di ricorso ha ritenuto, al contrario, in tale medesimo punto, che occorresse determinare se il carattere distintivo del marchio nella forma registrata fosse stato alterato da ciò che era stato aggiunto. Inoltre, la commissione di ricorso ha aggiunto che il marchio registrato era un segno puramente grafico, configurato in maniera estraneamente semplice (punto 25 della decisione impugnata) e che, nel caso di segni caratterizzati da una semplicità così estrema, le aggiunte o le alterazioni sono tali da alterare più facilmente la percezione complessiva del segno (punto 26 della decisione impugnata). La commissione di ricorso ha aggiunto che il carattere distintivo, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 non voleva significare idoneità a servire da indicazione dell’origine, ma semplicemente percezione complessiva.
Inoltre, la commissione di ricorso ha rilevato, al punto 28 della decisione impugnata, che, alla luce della forma utilizzata dalla ricorrente, non era più possibile parlare di una forma «modernizzata».
La commissione di ricorso ha precisato, al successivo punto 29, che tale conclusione non può essere inficiata dal fatto che sarebbe perfettamente ammissibile utilizzare un marchio come quello registrato allo stesso tempo di altri segni distintivi. Pertanto, l’aggiunta di elementi supplementari avrebbe altre conseguenze rispetto all’eliminazione di elementi della forma registrata. Tuttavia, in tali casi, occorrerebbe esigere, a parere della commissione di ricorso, che l’aggiunta costituisca un «elemento» autonomo, nel senso di poter, di per sé, agire in quanto marchio e di poter anche essere riconosciuto in quanto marchio autonomo nella forma utilizzata.
Con tali rilievi, la commissione di ricorso ha commesso, in limine, errori di diritto quanto all’esame del marchio registrato ancor prima di affrontare in concreto tale esame.
In primo luogo, come emerge dalla giurisprudenza menzionata al punto 28 supra, la constatazione di un’alterazione del carattere distintivo del marchio registrato richiede un esame del carattere distintivo e dominante degli elementi aggiunti alla luce delle qualità intrinseche di ognuno di tali elementi nonché della posizione relativa dei diversi elementi nella configurazione del marchio.
Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso al punto 24 della decisione impugnata, occorre, come effettuato dalla divisione di annullamento, procedere all’analisi, nel caso di specie, dell’elemento aggiunto basandosi sulla sua qualità intrinseca nonché sulla posizione di tale elemento nella configurazione del marchio.
In secondo luogo, affermando, al punto 26 della decisione impugnata, che il «carattere distintivo (…) non significa idoneità a servire da indicazione dell’origine», la commissione di ricorso si è discostata dalla giurisprudenza della Corte richiamata supra al punto 26, secondo cui, al contrario, il carattere distintivo di un marchio significa che tale marchio consente d’identificare il prodotto per il quale è richiesta la registrazione come proveniente da un’impresa determinata e, quindi, di distinguere tale prodotto da quelli delle altre imprese.
Ne consegue che, in primo luogo, non procedendo all’esame dell’elemento aggiunto conformemente alla giurisprudenza e, in secondo luogo, interpretando erroneamente l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso ha commesso errori di diritto. Occorre, pertanto, esaminare se da questi ultimi derivi una conseguenza quanto alla legittimità della decisione impugnata.
Anzitutto, occorre esaminare il segno n. 1 e il segno n. 2.
In primo luogo, occorre rilevare che il marchio registrato trae il suo carattere distintivo dalla presenza del solo elemento figurativo che lo compone, il quale, proprio in virtù della sua registrazione, è dotato di un carattere distintivo minimo.
A tal proposito, si deve rilevare che la Corte ha già avuto modo di affermare che, per non violare l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, dev’essere riconosciuto un certo grado di carattere distintivo a un marchio oggetto di registrazione. Ne consegue che non può essere ammesso che i marchi registrati siano generici, descrittivi o privi di qualsiasi carattere distintivo, in caso contrario la loro validità nell’ambito di un procedimento di decadenza sarebbe messa in discussione, circostanza che avrebbe come conseguenza la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2012, Formula One Licensing/UAMI,
C‑196/11 P
,
EU:C:2012:314
, punti
,
e
).
Pertanto, anche se il marchio registrato dovesse essere ritenuto privo di un elevato carattere distintivo, dovrebbe tuttavia essergli concesso il riconoscimento, proprio in considerazione della sua registrazione, di un carattere distintivo minimo.
In secondo luogo, occorre rilevare che, come già osservato dalla divisione di annullamento, l’elemento aggiunto nel segno n. 1 nonché uno degli elementi aggiunti nel segno n. 2, ossia il cerchio, in quanto costituisce unicamente una delle forme più semplici e più diffuse e rientra nelle figure geometriche di base, è privo di carattere distintivo, di modo che esso non possiede alcun carattere distintivo e dominante nella composizione del marchio registrato [v., in tal senso, sentenza del 24 novembre 2005, GfK/UAMI – BUS (Online Bus),
T‑135/04
,
EU:T:2005:419
, punto
].
In terzo luogo, lo spessore della linea del cerchio impiegato non può essere tale da consentire di ritenere che l’elemento aggiunto sia dotato di carattere distintivo. La distinzione, dedotta dall’EUIPO all’udienza, secondo cui il marchio registrato sarebbe alterato per il motivo che il cerchio non incornicerebbe quest’ultimo, bensì lo circonderebbe, appare un po’ artificiosa. Il cerchio circonda, infatti, il marchio registrato e, ponendo dei limiti intorno ad esso, produce parimenti l’effetto di inserirlo in una cornice, vale a dire di incorniciarlo.
In quarto luogo, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, al punto 27 della decisione impugnata, non può ritenersi che l’aggiunta del cerchio al marchio registrato produca l’effetto di creare una sorta di trasformazione, nel senso che, secondo quanto accertato dalla commissione di ricorso, i segni nn. 1 e 2 potrebbero piuttosto rappresentare un bottone, mentre il marchio registrato farebbe pensare a un osso per cani o a un manubrio.
Pertanto, erroneamente la commissione di ricorso ha ritenuto al punto 27 della decisione impugnata che, «[n]ella forma utilizzata, il cerchio esterno e la zona centrale form[avano] un’unità» e che «[i]l cerchio esterno e la zona centrale insieme [avevano] invece come effetto di rappresentare un bottone», nei limiti in cui, anche se il cerchio non può essere considerato come accessorio nella percezione complessiva, è tuttavia autonomo rispetto alla forma nella quale il marchio è stato registrato, in quanto quest’ultimo appare soltanto come una giustapposizione di un cerchio e di un elemento figurativo, senza che la percezione complessiva possa essere considerata tale da generare nella mente del pubblico una percezione distinta tra il marchio quale registrato e il marchio quale modificato, al punto che quest’ultimo suggerisce nella mente del pubblico un’immagine diversa rispetto a quella che restituisce il solo marchio registrato.
A tal proposito, si deve rilevare che il marchio registrato conserva il proprio carattere distintivo, a prescindere dal fatto che esso sia rappresentato nella sua forma nella quale è stato registrato oppure sia circondato da un cerchio, senza che si tenti, con paragoni aleatori e necessariamente inesatti, di effettuare un’associazione tra il marchio richiesto e un oggetto conosciuto, ossia un manubrio o un osso per cani, pur determinando un’associazione diversa tra i segni nn. 1 e 2 e un altro oggetto conosciuto, ossia un bottone, circostanza che non emerge manifestamente da un esame degli elementi summenzionati.
In quinto luogo, non può inoltre ritenersi che il marchio registrato e l’elemento aggiuntivo formino un tutto indissociabile, in quanto, anche se esso non è accessorio, l’elemento aggiunto si giustappone al marchio registrato, senza tuttavia confondersi con esso al punto che il pubblico, in presenza del marchio quale registrato e dei segni nn. 1 e 2 abbia l’impressione che questi ultimi evochino concetti distinti o rinviino a significati differenti. Si deve quindi necessariamente ritenere che i segni nn. 1 e 2 sono complessivamente equivalenti al marchio quale registrato.
A tal proposito, occorre fin d’ora ricordare che, nella sentenza del 24 maggio 2012, MAD (
T‑152/11
, non pubblicata,
EU:T:2012:263
) il Tribunale aveva affermato, implicitamente, ma necessariamente, ai punti 40 e 41 di detta sentenza, che il fatto che il marchio registrato in tale causa fosse circondato da un blasone non era tale da alterare il carattere distintivo del marchio quale registrato.
Se è pur vero che non può essere contestato il fatto che più il marchio registrato è dotato di un carattere distintivo debole, più quest’ultimo sarà agevolmente alterato dall’aggiunta di un elemento di per sé distintivo e più il marchio in questione perderà la sua idoneità ad essere percepito quale un’indicazione dell’origine del prodotto, e imponendosi parimenti la considerazione inversa (v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2015, Forma di una stufa da cucina,
T‑317/14
, non pubblicata,
EU:T:2015:689
, punto
), si deve, tuttavia, rilevare che, nel caso di specie, la semplice aggiunta al marchio registrato, nel segno n. 1 e nel segno n. 2, di un elemento privo anch’esso di qualsiasi carattere distintivo quale un cerchio non può avere come conseguenza l’alterazione di quest’ultimo, in quanto, in caso contrario, si lederebbe praticamente la possibilità per i titolari di marchi, come quello del marchio registrato, composti da un solo elemento figurativo di rendere attuale il marchio registrato al fine di modernizzarlo.
Orbene, nella percezione complessiva, l’elemento distintivo e dominante del segno utilizzato risiede nella forma risultante dal marchio registrato, essendo il cerchio totalmente privo di carattere distintivo. Pertanto, i segni nn. 1 e 2 traggono sempre il loro carattere distintivo dalla forma quale registrata, di modo che il consumatore continuerà a percepire l’elemento figurativo come un’indicazione dell’origine commerciale.
Parimenti, l’uso del colore azzurro nel segno n. 2 non è particolarmente originale, di modo che quest’ultimo non è né distintivo né dominante e non consente di ritenere che il marchio come registrato sia stato, per tal motivo, alterato (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2012, MAD,
T‑152/11
, non pubblicata,
EU:T:2012:263
, punto
).
Ne consegue che la commissione di ricorso è incorsa in un errore che inficia la legittimità della decisione impugnata per quanto concerne la constatazione dell’alterazione dovuta dal cerchio del marchio come registrato.
In secondo luogo, quanto al segno n. 3, va rilevato che esso è composto da tre elementi, ossia il marchio registrato, il cerchio che lo circonda nonché l’elemento verbale «hyphen c», posto sotto gli elementi figurativi, scritti in stampatello stilizzato e particolare, segnatamente in ragione del fatto che la lettera «y» si allunga nella lettera «h».
A tal proposito, si deve ricordare che, in caso di utilizzi simultanei di più segni, occorre assicurarsi, ai fini dell’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009, che un tale utilizzo non altera il carattere distintivo del segno registrato, riguardo segnatamente alle pratiche commerciali del settore (sentenza del 24 settembre 2015, Forma di una stufa da cucina,
T‑317/14
, non pubblicata,
EU:T:2015:689
, punto
; v. anche, in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2005, CRISTAL CASTELLBLANCH,
T‑29/04
,
EU:T:2005:438
,punti
et 34).
Orbene, l’impiego congiunto di un elemento figurativo e di un elemento verbale su un medesimo tessuto o articolo da abbigliamento non pregiudica la funzione d’identificazione svolta dal marchio registrato, in quanto, in tale settore, può non essere inusuale giustapporre un elemento figurativo con elemento verbale che può far riferimento al creatore o al suo fabbricante, senza che l’elemento figurativo perda la sua funzione di identificazione autonoma nella percezione complessiva. Tale considerazione si estende a tutti i prodotti e i servizi menzionati supra al punto 6.
Pertanto, alla vista del segno n. 3, l’attenzione del consumatore interessato si concentrerà tanto sull’elemento verbale quanto sull’elemento figurativo.
Ne consegue che, per quanto riguarda il segno n. 3, la semplice aggiunta dell’elemento verbale «hyphen c» non può essere considerata tale da alterare il carattere distintivo del marchio registrato, come affermato, in sostanza, della commissione di ricorso al punto 29 della decisione impugnata.
In terzo luogo, si deve rilevare che, per quanto riguarda i prodotti rientranti nella classe 24 e i servizi rientranti nella classe 42, la commissione di ricorso ha ritenuto, da un lato, infruttuosa la prova dell’uso del marchio anteriore, per motivi diversi con riguardo ai prodotti rientranti nella classe 24, ossia, in sostanza, per mancanza di prove sufficienti (punti 31 e 32 della decisione impugnata), e, dall’altro, per il fatto che i documenti prodotti, quanto ai servizi rientranti nella classe 42, risultavano totalmente inidonei a dimostrare l’uso dei medesimi (punti da 33 a 39 della decisione impugnata).
Pertanto, la commissione di ricorso ha dichiarato la decadenza per due motivi diversi e indipendenti l’uno dall’altro, ossia, da un lato, l’alterazione del marchio registrato e, dall’altro, la mancanza di prove d’uso effettivo del marchio.
La ricorrente non ha affatto contestato quest’ultimo rilievo effettuato dalla commissione di ricorso e non ha pertanto messo in discussione il mancato utilizzo del segno per quanto riguarda i prodotti rientranti nella classe 24 né ha indicato le ragioni per le quali i documenti che essa aveva prodotto avrebbero dovuto essere considerati come effettivamente tali da provare l’uso del marchio registrato per i servizi rientranti nella classe 42. In risposta a una quesito posto all’udienza dal Tribunale, la ricorrente non ha negato che, nel proprio ricorso, essa non aveva sviluppato alcun argomento specifico in relazione ai punti 31 e 39 della decisione impugnata.
Ne consegue che, indipendentemente dalla pretesa alterazione del marchio registrato, la decisione impugnata, atteso che la commissione di ricorso ha ritenuto che la prova dell’uso effettivo di detto marchio non fosse stata fornita con riguardo ai prodotti rientranti nella classe 24 e i servizi rientranti nella classe 42, deve essere parzialmente confermata, in quanto la ricorrente non ha contestato tale altro distinto motivo sul quale si è parimenti fondata la decisione in merito a detti prodotti, ossia la mancanza di prova dell’uso effettivo, di modo che la domanda di annullamento deve essere, a tal proposito, respinta.
In quarto luogo, per quanto riguarda, invece, i prodotti rientranti nelle classi 9 e 25, la decisione impugnata deve essere annullata, in quanto la commissione di ricorso ha dichiarato la decadenza del marchio registrato basandosi unicamente sulla constatazione dell’alterazione di quest’ultima. Orbene, come risulta dai punti da 33 a 55 supra, considerando che l’utilizzo dei segni nn. 1 e 2 costituisce un’alterazione del marchio registrato, la commissione di ricorso ha violato l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 207/2009 inficiando la legittimità della decisione impugnata.
Dalle suesposte considerazioni emerge che il motivo unico dev’essere accolto, di modo che la decisione impugnata dev’essere annullata avendo la commissione di ricorso ritenuto, in riferimento ai prodotti rientranti nelle classi 9 e 25, che la titolare del marchio registrato dovesse essere dichiarata decaduta dai suoi diritti.
Sulle spese
Ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché L’EUIPO è rimasto sostanzialmente soccombente, sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente, conformemente alla domanda di quest’ultima.
In forza dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, la Corte può decidere che una parte interveniente si faccia carico delle proprie spese. Nella fattispecie, l’interveniente, che è intervenuta a sostegno dell’EUIPO, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),
dichiara e statuisce:

1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 9 marzo 2015 (causa R 1506/2014-4) relativa a un procedimento di decadenza tra la Skylotec GmbH e la hyphen GmbH, è annullata in quanto la commissione di ricorso ha ritenuto, in riferimento ai prodotti rientranti nelle classi 9 e 25, ai sensi dell’accordo di Nizza, del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come rivisto e modificato, che la titolare del marchio dell’Unione europea registrato dovesse essere dichiarata decaduta dai suoi diritti.

2)
Il ricorso è respinto per il resto.

3)
L’EUIPO sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla hyphen.

4)
La Skylotec sopporterà le proprie spese.

Martins Ribeiro
Gervasoni
Madise
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 13 settembre 2016.
Firme
(
*1
)	Lingua processuale: il tedesco.