CELEX: 62015CJ0482
Hogere voorziening
Aanvraag voor Uniemerk
Beeldmerk met de woordelementen ‚bambino’ en ‚lük’
Oppositieprocedure
Ouder Uniebeeldmerk met het woordelement ‚bambino’
Gedeeltelijke weigering van inschrijving
Verval van het oudere merk waarop de oppositie was gebaseerd
Brief van de verzoekende partij waarbij het Gerecht op de hoogte is gebracht van dit verval
Weigering van het Gerecht om de brief aan het dossier van de zaak toe te voegen
Ontbrekende motivering

Westermann Lernspielverlage GmbH, voorheen Westermann Lernspielverlag GmbH (hierna: „Westermann”), verzoekt het Hof om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 15 juli 2015, Westermann Lernspielverlag/BHIM – Diset (bambinoLÜK) (
T‑333/13
, niet gepubliceerd,
EU:T:2015:490
; hierna: „bestreden arrest”), houdende verwerping van haar beroep tot vernietiging van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 3 april 2013 (zaak R 1323/2012‑2) inzake een oppositieprocedure tussen Diset, SA en Westermann (hierna: „litigieuze beslissing”).
Toepasselijke bepalingen
Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (
PB 2009, L 78, blz. 1
), in de versie die in casu van toepassing is, bepaalt:
„Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:
[...]
b)
wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.”
Artikel 65 van die verordening, „Beroep bij het Hof van Justitie”, bepaalt in de leden 1 tot en met 3:
„1.   Tegen de beslissingen in beroep van de kamer van beroep kan beroep worden ingesteld bij het Hof van Justitie [...].
2.   Beroep kan worden ingesteld wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van deze verordening of een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid.
3.   Het Hof van Justitie kan de bestreden beslissing vernietigen of herzien.”
Volgens artikel 69, onder c) en d), van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht kan de behandeling worden geschorst:
„[...]
c)
op verzoek van een hoofdpartij met instemming van de andere hoofdpartij;
d)
in andere bijzondere gevallen, wanneer dit voor een goede rechtsbedeling is vereist.”
Artikel 77 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, „Inlichtingen over de betekeningen”, bepaalt:
„1.   Ten behoeve van de procedure vermeldt het verzoekschrift of de wijze van betekening waarmee de vertegenwoordiger van de verzoeker instemt, die bedoeld in artikel 57, lid 4, dan wel de telefax is.
2.   Indien het verzoekschrift niet aan de in lid 1 bedoelde voorwaarden voldoet en zolang dit verzuim niet is hersteld, geschieden alle betekeningen aan de betrokken partij per aangetekende post aan het adres van de vertegenwoordiger van de partij. De regelmatige betekening wordt dan geacht plaats te vinden door afgifte van de aangetekende zending op het postkantoor van de plaats waar het Gerecht is gevestigd.”
Aan het geding ten grondslag liggende feiten
Op 5 mei 2010 heeft Westermann bij het EUIPO een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening nr. 207/2009.
Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, betreft het volgende beeldteken:
De waren waarvoor inschrijving werd gevraagd, behoren tot de klassen 9, 16 en 28 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd (hierna: „Overeenkomst van Nice”), en zijn omschreven als volgt:
—
klasse 9: „Allerlei beeld-, geluids-, beeldgeluids- en gegevensdragers (voor zover begrepen in klasse 9), met name videocassettes, schijfvormige geluidsdragers, muziekcassettes, cd’s, beeldplaten, dvd’s, cd-roms, cdi’s, diskettes, met name als elektronische uitgeverijproducten en voor leer- en onderwijsdoeleinden alsmede video- en computerspellen, in samenhang met een tv-apparaat te gebruiken, met name voor leer- en onderwijsdoeleinden; software, met name voor leer- en onderwijsdoeleinden; gegevensverwerkende apparatuur, computers en overige hardware alsmede onderdelen en accessoires hiervoor (voor zover begrepen in klasse 9), alle goederen, voor zover ze geen verband houden met motorvoertuigen of onderdelen van motorvoertuigen”;
—
klasse 16: „Allerlei drukwerken en uitgeverijproducten (voor zover begrepen in klasse 16), met name boeken, schriften, ordners, tijdschriften, dagbladen, kalenders, aanplakbiljetten, bladen, transparanten, folies, ansicht-, systeem-, land- en wandkaarten, met name voor leer- en onderwijsdoeleinden; leermiddelen en onderwijsmateriaal (uitgezonderd toestellen), met name in de vorm van drukwerken, spellen, globes, schoolborden en tekeninstrumenten voor schoolborden; foto’s (afdrukken en originelen); aanplakbiljetten; schrijfbehoeften en -instrumenten, met name vulpennen, balpennen, kleurpotloden en potloden; kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen), met name kantoorstempels, stempelkussens, stempelinkt, briefopeners, papiersnijders, brievenmandjes, dossiers, vloeimappen, perforators, nietmachines, paperclips en nietjes; overdrukplaatjes, wrijfplaatjes, stickers van papier en plastic”;
—
klasse 28: „Spellen, met name bordspellen, dominospellen, gezelschapsspellen, kaartspellen, pedagogische spellen en strategische spellen, in traditionele en ook in elektronische vorm (uitgezonderd als toestellen in samenhang met een tv-apparaat te gebruiken); speelgoederen en speeltuigen; elektronische video- en computerspellen, anders dan die welke uitsluitend in samenhang met een tv-apparaat worden gebruikt, met name voor leer- en onderwijsdoeleinden”.
De Uniemerkaanvraag is in
Uniemerkenblad
nr. 2010/122 van 6 juli 2010 gepubliceerd.
Op 14 september 2010 heeft Diset krachtens artikel 41 van verordening nr. 207/2009 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het betrokken merk voor de in punt 8 van dit arrest genoemde waren.
De oppositie was met name gebaseerd op het oudere Uniebeeldmerk nr. 3915121, dat op 6 juli 2004 was ingeschreven voor waren en diensten van de klassen 16, 28 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en dat hierna is weergegeven:
De waren en diensten die werden aangeduid door het oudere merk behoorden tot de klassen 16, 28 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice. Zij waren omschreven als volgt:
—
klasse 16: „Publicaties, tijdschriften, boeken en kinderverhalen”;
—
klasse 28: „Bouwblokken en educatieve spellen en speelgoederen voor kleine kinderen met uitzondering van jongenspoppen en meisjespoppen”;
—
klasse 41: „Diensten op het gebied van onderwijs; opleiding; ontspanning; sportieve en culturele activiteiten”.
Ter ondersteuning van de oppositie werd de weigeringsgrond van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 aangevoerd.
Op 25 mei 2012 heeft de oppositieafdeling van het EUIPO de oppositie gedeeltelijk toegewezen. Zij was van oordeel dat er gevaar voor verwarring in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 tussen de conflicterende tekens bestond, behalve voor de waren van klasse 16 in de zin van de Overeenkomst van Nice waarop de aanvraag tot inschrijving van het Uniemerk betrekking had, die zijn omschreven als volgt: „schrijfbehoeften en -instrumenten, met name vulpennen, balpennen, kleurpotloden en potloden; kantoorartikelen (uitgezonderd meubelen), met name kantoorstempels, stempelkussens, stempelinkt, briefopeners, papiersnijders, brievenmandjes, dossiers, vloeimappen, perforators, nietmachines, paperclips en nietjes; overdrukplaatjes, wrijfplaatjes, stickers van papier en plastic”.
Op 18 juli 2012 heeft Westermann krachtens de artikelen 58 tot en met 64 van verordening nr. 207/2009 bij het EUIPO beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling.
Bij de litigieuze beslissing heeft de tweede kamer van beroep van het EUIPO het beroep gedeeltelijk toegewezen en inschrijving van het betrokken merk toegestaan voor „software, met name voor leer- en onderwijsdoeleinden (alle goederen, voor zover ze geen verband houden met motorvoertuigen of onderdelen van motorvoertuigen)” en voor „gegevensverwerkende apparatuur, computers en overige hardware alsmede onderdelen en accessoires hiervoor (voor zover begrepen in klasse 9), alle goederen, voor zover ze geen verband houden met motorvoertuigen of onderdelen van motorvoertuigen”, alle van klasse 9 in de zin van de Overeenkomst van Nice, en heeft zij het beroep verworpen voor de andere waren van de klassen 9, 16 en 28 in de zin van die overeenkomst.
Procedure bij het Gerecht en bestreden arrest
Ter onderbouwing van haar beroep in eerste aanleg heeft Westermann één middel aangevoerd: schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.
Het Gerecht heeft dat middel ongegrond verklaard en het beroep van Westermann derhalve verworpen.
Conclusies van partijen voor het Hof
Westermann verzoekt het Hof het bestreden arrest te vernietigen, de zaak terug te verwijzen naar het Gerecht en het EUIPO te verwijzen in de kosten.
Het EUIPO verzoekt het Hof de hogere voorziening af te wijzen en Westermann te verwijzen in de kosten.
Hogere voorziening
Ter onderbouwing van haar hogere voorziening voert Westermann twee middelen aan: ten eerste, schending van het recht te worden gehoord en van het recht op een eerlijk proces, en ten tweede, schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.
Tweede middel
Argumenten van partijen
Met haar tweede middel, dat als eerste moet worden onderzocht, voert Westermann aan dat het Gerecht het recht en de feiten onjuist heeft opgevat door bij het onderzoek van de gegrondheid van de beoordeling van het gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken door de tweede kamer van beroep van het EUIPO in de litigieuze beslissing rekening te houden met het oudere merk waarop de oppositie tegen de door Westermann aangevraagde inschrijving van het merk is gebaseerd, terwijl dat oudere merk vervallen was verklaard en dus ten tijde van de indiening van haar beroep in eerste aanleg geen rechtsgevolgen meer sorteerde.
Uit de rechtspraak van het Hof, en met name uit het arrest van 11 november 1997, SABEL (
C‑251/95
,
EU:C:1997:528
, punt
), blijkt namelijk dat het gevaar voor verwarring tussen conflicterende merken globaal dient te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, met name de totaalindruk van deze merken.
Westermann stelt dat het Gerecht de zaak derhalve had moeten terugverwijzen naar de tweede kamer van beroep van het EUIPO om de oppositie te doen beoordelen op basis van de andere merken van Diset dan dit oudere merk.
Bovendien meent Westermann dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting toen het heeft geoordeeld dat het element „bambino” dominerend was in de conflicterende merken en het element „lük” te verwaarlozen was vanwege zijn secundaire positie in het samengestelde merk en voorts dat het beeldelement van een gestileerd kind minder onderscheidend was dan het woord „bambino” en dus te verwaarlozen in het samengestelde merk, en toen het tot de slotsom is gekomen dat een bestanddeel met een zwak onderscheidend vermogen een dominerend bestanddeel in een samengesteld merk kan vormen, kan bewerkstelligen dat andere bestanddelen van het merk op de achtergrond treden en kan leiden tot overeenstemming van de tekens en dus tot een gevaar voor verwarring.
Het EUIPO meent dat het tweede middel moet worden afgewezen.
Beoordeling door het Hof
Om te beginnen kan het Gerecht volgens vaste rechtspraak, zoals is bepaald in artikel 65, lid 2, van verordening nr. 207/2009, een beslissing van een kamer van beroep van het EUIPO alleen vernietigen of herzien „wegens onbevoegdheid, schending van wezenlijke vormvoorschriften, schending van het Verdrag, van [genoemde] verordening of een uitvoeringsregeling daarvan, of wegens misbruik van bevoegdheid”. Bijgevolg kan het Gerecht de beslissing die het voorwerp van het beroep vormt, slechts vernietigen of herzien indien de beslissing op de datum waarop zij werd genomen, gebrekkig was wegens één van deze vernietigings‑ of herzieningsgronden. Daarentegen kan het Gerecht deze beslissing niet vernietigen of herzien op gronden die na de vaststelling ervan aan het licht komen (zie arresten van 11 mei 2006, Sunrider/BHIM,
C‑416/04 P
,
EU:C:2006:310
, punten
en
, en 13 maart 2007, BHIM/Kaul,
C‑29/05 P
,
EU:C:2007:162
, punten
en
, en beschikking van 30 juni 2010, Royal Appliance International/BHIM,
C‑448/09 P
, niet gepubliceerd,
EU:C:2010:384
, punten
en
).
Het Hof heeft dan ook overwogen dat de te geven beslissing van een nationale rechterlijke instantie inzake het verval van een ouder merk waarop de oppositie is gebaseerd, niet in aanmerking kan worden genomen door het Gerecht bij zijn toetsing van de rechtmatigheid van de beslissing van de kamer van beroep van het EUIPO (zie in die zin arresten van 11 mei 2006, Sunrider/BHIM,
C‑416/04 P
,
EU:C:2006:310
, punt
, en 13 maart 2007, BHIM/Kaul,
C‑29/05 P
,
EU:C:2007:162
, punt
, en beschikking van 30 juni 2010, Royal Appliance International/BHIM,
C‑448/09 P
, niet gepubliceerd,
EU:C:2010:384
, punt
).
Bovendien heeft het Hof al geoordeeld dat de beslissing van de kamer van beroep van het EUIPO door het verval van het oudere merk na de indiening van het beroep voor het Gerecht niet zonder voorwerp noch zonder rechtsgevolgen is geraakt. De beoordeling in deze beslissing volgens welke er een gevaar voor verwarring bestaat tussen de conflicterende merken, sorteerde dus nog steeds rechtsgevolgen op het tijdstip waarop het Gerecht zijn arrest heeft gewezen (beschikking van 8 mei 2013, Cadila Healthcare/BHIM,
C‑268/12 P
, niet gepubliceerd,
EU:C:2013:296
, punten
‑
).
Gelet op die overwegingen en aangezien de effectieve datum van het verval van het oudere merk waarop de oppositie tegen de door Westermann aangevraagde inschrijving van het merk is gebaseerd (13 juni 2013) in casu na de datum van de litigieuze beslissing (3 april 2013) valt, moet worden vastgesteld dat het Gerecht niet gehouden was bij zijn toetsing van de rechtmatigheid van de litigieuze beslissing rekening te houden met de beslissing van het EUIPO waarbij dit merk vervallen is verklaard.
Daarnaast wordt het vervallen verklaarde Uniemerk ingevolge artikel 55, lid 1, van verordening nr. 207/2009 geacht niet de in deze verordening bedoelde rechtsgevolgen te hebben gehad vanaf de datum van de vordering tot vervallenverklaring.
Als het Gerecht gehouden was rekening te houden met een beslissing van het EUIPO waarbij een ouder merk waarop de oppositie is gebaseerd, vervallen wordt verklaard, hoewel die beslissing is gevallen op een datum na de datum van de beslissing van de kamer van het beroep van het EUIPO waarbij de oppositie gegrond is verklaard, zou dat in strijd zijn met de vaste rechtspraak van het Hof die in punt 27 van dit arrest is aangehaald, namelijk dat het Gerecht een dergelijke beslissing niet kan vernietigen of herzien op gronden die na de vaststelling ervan aan het licht komen.
Gelet op het voorgaande moet worden vastgesteld dat het Gerecht geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting van het recht bij het onderzoek van de gegrondheid van de beoordeling door de tweede kamer van beroep van het EUIPO, in de litigieuze beslissing, van het gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken, aangezien het oudere merk waarop de oppositie tegen de inschrijving van het door Westermann aangevraagde merk is gebaseerd, de door verordening nr. 207/2009 bedoelde effecten sorteerde.
Het door Westermann in dat verband aangevoerde argument moet derhalve worden verworpen.
Voor het overige zij in herinnering gebracht dat de hogere voorziening overeenkomstig artikel 256, lid 1, VWEU en artikel 58, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie beperkt is tot rechtsvragen. Het Gerecht is bij uitsluiting bevoegd om de relevante feiten vast te stellen en te beoordelen, alsook om de bewijselementen te beoordelen. De beoordeling van deze feiten en bewijselementen levert dus, behoudens het geval van een onjuiste opvatting daarvan, geen rechtsvraag op die als zodanig in hogere voorziening vatbaar is voor toetsing door het Hof (zie arrest van 11 mei 2006, Sunrider/BHIM,
C‑416/04 P
,
EU:C:2006:310
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak, en beschikking van 4 juni 2015, Junited Autoglas Deutschland/BHIM,
C‑579/14 P
, niet gepubliceerd,
EU:C:2015:374
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Een dergelijke onjuiste opvatting moet voorts duidelijk blijken uit de dossierstukken, zonder dat een nieuwe beoordeling van de feiten en het bewijs noodzakelijk is (zie in die zin arrest van 2 september 2010, Calvin Klein Trademark Trust/BHIM,
C‑254/09 P
,
EU:C:2010:488
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Onder deze omstandigheden moet worden opgemerkt dat het betoog van Westermann over de beoordeling door het Gerecht van de overeenstemming tussen de conflicterende tekens, met name tussen de elementen „bambino”, „lük” en het beeldelement van een gestileerd kind, niet-ontvankelijk is omdat het, onder het mom van een vermeende onjuiste opvatting van het recht, in werkelijkheid ertoe strekt de beoordeling door het Gerecht van deze feitelijke gegevens te betwisten, zonder een onjuiste opvatting ervan in te roepen. Deze feitelijke gegevens kunnen door het Hof in hogere voorziening niet worden getoetst.
Bijgevolg moet het tweede middel ten dele niet-ontvankelijk en ten dele ongegrond worden verklaard.
Eerste middel
Argumenten van partijen
Met haar eerste middel verwijt Westermann het Gerecht dat het heeft geweigerd een brief van 12 juni 2015, waarbij zij het Gerecht in kennis heeft gesteld van de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 22 mei 2015 (zaak R 2209/2014‑2) tot vervallenverklaring van het oudere merk waarop de oppositie was gebaseerd met terugwerkende kracht tot 13 juni 2013, toe te voegen aan het dossier van de zaak omdat dit document niet wordt genoemd in het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht.
Volgens Westermann heeft het Gerecht haar verhinderd relevante bewijsstukken over te leggen en heeft het derhalve haar recht om te worden gehoord en haar recht op een eerlijk proces geschonden door te weigeren deze brief in aanmerking te nemen en te weigeren in het bestreden arrest gewag te maken van de omstandigheid dat het oudere merk waarop de oppositie was gebaseerd, niet meer bestond op het moment dat dit arrest is gewezen.
In haar repliek voegt Westermann daaraan toe dat de litigieuze beslissing en het bestreden arrest haar grondrecht van eigendom hebben geschonden aangezien daarbij haar verzoek om inschrijving van een Uniemerk is afgewezen.
Bovendien voert Westermann aan dat het Gerecht, door zonder motivering te weigeren haar verzoeken in eerste aanleg om schorsing van de behandeling toe te wijzen, haar recht op een eerlijk proces en artikel 69, onder c) en d), en artikel 77 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht heeft geschonden.
Volgens Westermann waren deze verzoeken naar behoren onderbouwd en noodzakelijk voor een goede rechtsbedeling, zodat het Gerecht, nu het EUIPO zich er niet tegen verzette, deze verzoeken had moeten toewijzen.
Het EUIPO meent dat het eerste middel moet worden afgewezen.
Beoordeling door het Hof
Vooraf moet eraan herinnerd worden dat uit de punten 30 en 33 van dit arrest blijkt, ten eerste, dat het Gerecht niet gehouden was bij zijn toetsing van de rechtmatigheid van de litigieuze beslissing rekening te houden met de beslissing van het EUIPO tot vervallenverklaring van het oudere merk waarop de oppositie tegen de door Westermann aangevraagde inschrijving van het merk was gebaseerd, en ten tweede, dat dit oudere merk op de datum waarop de litigieuze beslissing was genomen, de door verordening nr. 207/2009 bedoelde rechtsgevolgen sorteerde.
Onder deze omstandigheden dient zowel het argument dat het Gerecht het recht om te worden gehoord en het recht op een eerlijk proces van Westermann heeft geschonden door zonder motivering te weigeren de brief van 12 juni 2015, waarbij Westermann het in kennis had gesteld van de beslissing van het EUIPO tot vervallenverklaring van het oudere merk, aan het dossier van deze zaak toe te voegen en door deze informatie in het bestreden arrest niet te vermelden, als het argument dat het Gerecht de door Westermann ingediende verzoeken om schorsing van de behandeling ten onrechte en zonder motivering heeft afgewezen, niet ter zake.
Deze argumenten kunnen namelijk niet afdoen aan de slotsom waartoe het Gerecht in het bestreden arrest is gekomen, namelijk dat de tweede kamer van beroep van het EUIPO op goede gronden heeft vastgesteld dat er gevaar voor verwarring tussen de conflicterende merken bestaat.
Voorts moet het argument dat de litigieuze beslissing en het bestreden arrest het grondrecht van eigendom van Westermann hebben geschonden, niet-ontvankelijk worden verklaard, aangezien het voor het eerst in repliek is aangevoerd.
Dientengevolge moet het eerste middel gedeeltelijk niet-ontvankelijk en gedeeltelijk niet ter zake dienend worden verklaard.
Aangezien geen van de door Westermann aangevoerde middelen kan slagen, moet de hogere voorziening in haar geheel worden afgewezen.
Kosten
Volgens artikel 138, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, dat krachtens artikel 184, lid 1, van dat Reglement van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen, voor zover dat is gevorderd. Aangezien Westermann in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vordering van het EUIPO te worden verwezen in de kosten.

Het Hof (Tiende kamer) verklaart:

1)
De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)
Westermann Lernspielverlage GmbH wordt verwezen in de kosten.

ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Engels.