CELEX: 62020CJ0466
Преюдициално запитване
Марки
Директива 2008/95/ЕО
Член 9
Регламент (ЕО) № 207/2009
Членове 54, 110 и 111
Изгубване на права вследствие на търпимост
Понятието „търпимост“
Прекъсване на срока за изгубване на права
Официално уведомително писмо
Дата на прекъсване на срока за изгубване на права в случай на започване на съдебно обжалване
Последици от изгубването на права
Искания за присъждане на обезщетение за вреди, за предоставяне на информация и за унищожаване на стоки

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на член 9 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (
ОВ L 299, 2008 г., стр. 25
), както и на членове 54 и 111 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността (
ОВ L 78, 2009 г., стр. 1
).
Запитването е отправено в рамките на спор между HEITEC AG (наричано по-нататък „Heitec“), от една страна, и HEITECH Promotion GmbH (наричано по-нататък „Heitech“) и RW, от друга страна, относно използването от последните на търговското наименование „HEITECH Promotion GmbH“ и на марки, съдържащи словния елемент „heitech“.
Правна уредба
Правото на Съюза
Директива 2008/95
Съображение 12 от Директива 2008/95 гласи:
„С оглед на правната сигурност и без несправедливо ощетяване на интересите на притежателя на по-ранна марка, е необходимо да се предвиди, че последният вече не може да иска обявяване на недействителност, нито да се противопостави на използването на марка, по-късна от неговата собствена, чиято употреба съзнателно е търпял през достатъчно продължителен период, освен ако заявката за по-късната марка е подадена недобросъвестно“.
Член 4 от тази директива, озаглавен „Други основания за отказ или недействителност при конфликти с по-ранни права“, гласи:
„1.   Марка не се регистрира, а ако бъде регистрирана, може да се обяви за недействителна:
a)
ако е идентична с по-ранна марка и стоките или услугите, за които марката е заявена или регистрирана, са идентични със стоките или услугите, за които е защитена по-ранната марка;
б)
ако поради нейната идентичност или сходство с по-ранна марка и идентичността или сходството на стоките или услугите, за които марките се отнасят, съществува вероятност от объркване на част от обществото; вероятността от объркване включва вероятност от свързване с по-ранната марка.
2.   „По-ранни марки“ по смисъла на параграф 1 са:
a)
марки, чиято дата на заявка за регистрация е по-ранна от датата на заявката за регистрация на марката, или съответно на приоритетите, претендирани по отношение на тези марки, и които марки принадлежат към следните категории:
i)
марки на [Европейския съюз],
ii)
марки, регистрирани в държавата членка, а за Белгия, Люксембург или Нидерландия — в Бюрото за индустриална собственост за Бенелюкс;
iii)
международно регистрирани марки, имащи действие в държавата членка;
б)
марки на [Европейския съюз], които основателно претендират предходност […];
в)
заявки за марки по букви а) и б), ако те бъдат регистрирани;
[…]
4.   Всяка държава членка допълнително може да предвиди марката да не бъде регистрирана, а ако е регистрирана, може да бъде обявена за недействителна, когато и доколкото:
a)
марката е идентична или сходна с по-ранна национална марка по смисъла на параграф 2 и е предназначена да бъде или е била регистрирана за стоки или услуги, които не са сходни с тези, за които е регистрирана по-ранната марка, ако по-ранната марка се ползва с репутация в съответната държава членка и ако използването без основание на по-късната марка би довело до несправедливо облагодетелстване от отличителния характер или репутацията на марка или би ги увредило;
б)
права върху нерегистрирана марка или друг знак, използван в търговската дейност, са придобити преди датата на заявяване за регистрация на последващата марка или съответно преди приоритетната дата, претендирана за заявката за регистрация на последващата марка, и тази нерегистрирана марка или друг знак предоставят на притежателя си право да забрани използването на по-късната марка;
в)
използването на марката може да бъде забранено на основание на по-ранно право, различно от правата по параграф 2 и по буква б), и по-специално:
i)
право на име;
ii)
право на изображение;
iii)
авторско право;
iv)
право на индустриална собственост;
[…]“.
Член 9 от посочената директива, озаглавен „Ограничения в резултат на бездействие“, гласи:
„1.   Когато в една държава членка притежателят на по-ранна марка по смисъла на член 4, параграф 2 в продължение на пет последователни години е търпял използването на по-късна марка, регистрирана в тази държава членка, като е знаел за това използване, той няма право да поиска обявяване на по-късната марка за недействителна на основата на по-ранната марка, нито да се противопостави на използването на по-късната марка по отношение на стоките или услугите, за които е използвана тази марка, освен ако заявката за регистриране на по-късната марка е подадена недобросъвестно.
2.   Всяка държава членка може да предвиди, че параграф 1 се прилага по отношение на притежателя на по-ранна марка по смисъла на член 4, параграф 4, буква а) или на друго по-ранно право по смисъла на член 4, параграф 4, буква б) или в).
3.   В случаите, посочени в параграфи 1 и 2, притежателят на по-късно регистрираната марка няма право да възрази срещу използването на по-ранното право, дори и ако това право вече не може да се противопостави на по-късната марка“.
Директива 2008/95, която отменя и заменя първата Директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (
ОВ L 40, 1989 г., стр. 1
; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 92), е отменена и заменена, считано от 15 януари 2019 г., с Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (
ОВ L 336, 2015 г., стр. 1
). Като се има предвид обаче моментът на настъпване на фактите в спора по главното производство, преюдициалното запитване трябва да се прецени с оглед на Директива 2008/95.
Регламент № 207/2009
Съгласно член 8 от Регламент № 207/2009, озаглавен „Относителни основания за отказ“:
„1.   При възражение на притежателя на по-ранна марка се отказва регистрация на заявената марка:
a)
когато тя е идентична с по-ранната марка и когато стоките или услугите, за които се иска регистрация, са идентични със стоките и услугите, за които е защитена по-ранната марка;
б)
когато поради своята идентичност или сходство с по-ранната марка и поради идентичността или сходството на стоките или услугите, които двете марки обозначават, съществува вероятност от объркване в съзнанието на хората на територията, на която е защитена по-ранната марка; вероятността от объркване включва възможност за свързване с по-ранната марка.
2.   За целите на параграф 1 „по-ранни марки“ означават:
a)
марки от следните видове, чиято дата на подаване на заявката е по-ранна от тази на подаване на заявката за регистрация на марка на [Европейския съюз], като се вземат предвид, когато е уместно, претендираните приоритети по отношение на тези марки:
i)
марки на [Европейския съюз];
ii)
марките, регистрирани в една държава членка или, когато става въпрос за Белгия, Люксембург или Нидерландия, в Бюрото за интелектуална собственост на Бенелюкс;
iii)
марките, които са предмет на международна регистрация и които имат действие в дадена държава членка;
iv)
марките, които са предмет на международна регистрация и които имат действие в [Европейския съюз];
б)
заявките за марки, посочени в буква а), при условие че бъдат регистрирани;
[…]
4.   При възражение на притежател на нерегистрирана марка или на друг знак, използван/а в процеса на търговия с по-голям обхват от местния, марката, за която се подава заявка, не се регистрира, когато и доколкото, съгласно законодателството на [Съюза] или законодателството на държавата членка, което е приложимо за този знак:
a)
правата по отношение на този знак са били придобити преди датата на подаването на заявката за регистрация на марка на [Европейския съюз] или — според случая — приоритетната дата, претендирана със заявката за регистриране на марка на [Европейския съюз];
б)
този знак предоставя на притежателя си правото да забрани използването на една по-скорошна марка.
[…]“.
Член 54 от този регламент, озаглавен „Изгубване на права вследствие на търпимост“, гласи:
„1.   Когато притежател на марка на [Европейския съюз], който е търпял в продължение на пет последователни години използването на последваща марка на [Европейския съюз] в [Съюза], като е знаел за това използване, не може повече да иска обявяването ѝ за недействителна, нито да се противопоставя на използването на последващата марка на основание на по-ранната марка, за стоките или услугите, за които е била използвана последващата марка, освен ако заявката за последващата марка на Общността е била извършена недобросъвестно.
2.   Когато притежателят на по-ранна национална марка, както е посочено в член 8, параграф 2, или на друг по-ранен знак, посочен в член 8, параграф 4, е търпял в продължение на пет последователни години използването на последваща марка на [Европейския съюз] в държавата членка, в която е защитена/защитен тази по-ранна марка или друг по-ранен знак, като е знаел за това използване, той не може повече да иска обявяването на последващата марка за недействителна, нито да се противопостави на използването на последваща марка на основание на по-ранна марка или на друг по-ранен знак за стоките или услугите, за които е била използвана последващата марка, освен ако заявката за последващата марка на [Европейския съюз] е била извършена недобросъвестно.
[…]“.
Член 110 от посочения регламент, озаглавен „Забрана за използване на марките на [Европейския съюз]“, предвижда в параграф 1:
„Освен ако не е предвидено друго, настоящият регламент не засяга правото, съществуващо по силата на законодателството на държавите членки, за завеждане на иск за нарушение на по-ранни права по смисъла на член 8 […], срещу използването на последваща марка на [Европейския съюз]. Искове за нарушение на по-ранни права по смисъла на член 8, параграфи 2 и 4, въпреки това не могат вече да бъдат предявявани, когато притежателят на предходното право не може повече, по силата на член 54, параграф 2, да иска обявяване на недействителността на марката на [Европейския съюз]“.
Член 111 от Регламент № 207/2009, озаглавен „По-ранни права с местен обхват“, гласи:
„1.   Притежателят на по-ранно право с местен обхват може да се противопостави на използването на марката на [Европейския съюз] на територията, където неговото право е защитено, доколкото законодателството на съответната държава членка позволява това.
2.   Параграф 1 спира да се прилага, ако притежателят на по-ранно право е търпял използването на марката на [Европейския съюз] на територията, където неговото право е защитено, за период от пет последователни години, като е знаел за това използване, освен ако подаването на заявката за марка на [Европейския съюз] е било направено недобросъвестно.
3.   Притежателят на марката на [Европейския съюз] не може да се противопостави на използването на правото, посочено в параграф 1, дори ако това право не може да бъде противопоставено на марката на [Европейския съюз]“.
Регламент № 207/2009 е отменен и заменен, считано от 1 октомври 2017 г., с Регламент (EC) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (
OВ L 154, 2017 г., стр. 1
). Като се има предвид обаче моментът на настъпване на фактите в спора по главното производство, преюдициалното запитване трябва да се прецени с оглед на Регламент № 207/2009.
Германското право
Член 21 от Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (Закон от 25 октомври 1994 г. за защита на марките и другите отличителни знаци) (BGBl. 1994 I, стр. 3082), в редакцията му, приложима към спора по главното производство (наричан по-нататък „Законът за марките“), гласи:
„1.   Притежателят на марка или търговско наименование няма право да забрани използването на по-късно регистрирана марка за стоките или услугите, за които марката е регистрирана, ако в продължение на период от пет последователни години е търпял използването на по-късна марка, като е знаел за това използване, освен в случаите, когато подаването на заявката за регистрация на по-късната марка е било направено недобросъвестно.
2.   Притежателят на марка или на търговско наименование няма право да забрани използването […] на по-късно търговско наименование […], ако в продължение на пет последователни години е търпял използването на [търговското наименование], като е знаел за това използване, освен ако към момента на придобиването на това право притежателят на правото е бил недобросъвестен.
[…]“.
Съгласно член 125b, точка 3 от Закона за марките:
„Когато срещу използването на по-късна марка, регистрирана по силата на настоящия закон, е направено позоваване на регистрирана марка на [Европейския съюз], член 21, параграф 1 […] се прилага mutatis mutandis“.
Спорът в главното производство и преюдициалните въпроси
Жалбоподателят в главното производство Heitec е притежател на словната марка на Европейския съюз „HEITEC“, заявена на 18 март 1998 г. с претенция за предходност към 13 юли 1991 г. и регистрирана на 4 юли 2005 г.
Жалбоподателят е вписан в търговския регистър през 1984 г. с наименованието Heitec Industrieplanung GmbH. През 1988 г. фирменото наименование е променено на Heitec GmbH. От 2000 г. той упражнява дейността си под наименованието Heitec AG.
Heitech, чийто управител е RW, е вписано в търговския регистър на 16 април 2003 г.
Heitech е притежател на германска фигуративна марка, съдържаща словния елемент „heitech promotion“, заявена на 17 септември 2002 г. и регистрирана на 4 февруари 2003 г., която то използва поне от 29 септември 2004 г., както и на фигуративна марка на Европейския съюз, съдържаща словния елемент „heitech“, заявена на 6 февруари 2008 г. и регистрирана на 20 ноември 2008 г., която то използва поне от 6 май 2009 г.
С писмо от 29 ноември 2004 г. Heitech се свързва с представителите на Heitec, за да установи дали последно посоченото дружество е съгласно да се сключи споразумение за едновременно съществуване на марките.
На 7 юли 2008 г. Heitec узнава за подаването на заявката на Heitech за регистрация на фигуративната марка на Европейския съюз, съдържаща словния елемент „heitech“.
С писмо от 22 април 2009 г. Heitec отправя до Heitech предупреждение относно използването от последното на търговското му наименование и на марката на Европейския съюз, съдържащи словния елемент „heitech“. В отговора си от 6 май 2009 г. Heitech отново предлага сключване на споразумение за едновременно съществуване на марките.
На 31 декември 2012 г. в Landgericht Nürnberg-Fürth (Областен съд Нюрнберг-Фюрт, Германия) по факс постъпва искова молба от Heitec срещу Heitech и RW. Исковата молба е с дата 15 декември 2012 г. С акт от 4 януари 2013 г. Heitec е приканено да внесе депозит за съдебните разноски.
На 12 март 2013 г. съдът указва на представителя на Heitec, че посоченият депозит за съдебните разноски не е бил внесен и че не са представени оригиналите на исковата молба.
С писмо от 23 септември 2013 г. Heitec уведомява Heitech, че отказва да сключи споразумение за едновременно съществуване на марките, като му предлага да сключи лицензионно споразумение и посочва, че е започнало съдебно производство.
С писмо от 29 декември 2013 г. Heitec уведомява Heitech, че основание за съдебното производство е търговското му наименование и че е притежател на марката на Европейския съюз „HEITEC“. То заявява, че съдебното производство е висящо.
На 30 декември 2013 г. Landgericht Nürnberg-Fürth (Областен съд Нюрнберг-Фюрт) получава съобщение от Heitec с дата 12 декември 2013 г., придружено от чек за съдебните разноски, както и нова искова молба с дата 4 октомври 2013 г.
На 14 януари 2014 г. този съд указва на Heitec, че е необходимо да предостави и исковата молба от 15 декември 2012 г., като отбелязва, че оригиналите все още не са представени. На 22 февруари 2014 г. въпросните оригинали са получени от посочения съд.
На 24 февруари 2014 г. същият съд указва на Heitec, че исканията в оригиналите на исковата молба, получени на 22 февруари 2014 г., не съвпадат с исканията в исковата молба, подадена на 31 декември 2012 г.
На 16 май 2014 г. Landgericht Nürnberg-Fürth (Областен съд Нюрнберг-Фюрт) открива подготвителната писмена фаза на производството и разпорежда на ответниците в главното производство да бъдат връчени копия от исковата молба от 15 декември 2012 г., които са направени от посочения съд. В крайна сметка това връчване е извършено на 23 май 2014 г.
С иска си Heitec предявява главни искания, при които като основание посочва нарушение на правата, предоставени му от търговското наименование HEITEC, а при условията на евентуалност, искания, основани на нарушение на неговата марка на Европейския съюз „HEITEC“. То иска Heitech да бъде осъдено да преустанови търговската си дейност под търговското наименование „HEITECH Promotion GmbH“, да преустанови поставянето на словните елементи „heitech promotion“ и „heitech“ върху стоки, както и да преустанови да продава или да рекламира стоки или услуги с тези знаци, да преустанови използването или прехвърлянето на използвания за търговска дейност интернет сайт heitech promotion.de и да се съгласи да бъде заличена фирмата му в търговския регистър. Освен това Heitec предявява искания за предоставяне на информация, за установяване на задължение за обезщетение за вреди, за унищожаване на стоки и за покриване на разноски по отправянето на предупреждение.
Landgericht Nürnberg (Областен съд Нюрнберг-Фюрт) осъжда Heitech да заплати на Heitec сума в размер на 1353,80 EUR, заедно с лихвите, за покриване на разноски по отправянето на предупреждение и отхвърля останалите искания на Heitec.
Heitec подава въззивна жалба срещу решението на Landgericht Nürnberg-Fürth (Областен съд Нюрнберг-Фюрт) пред Oberlandesgericht Nürnberg (Висш областен съд Нюрнберг, Германия).
Oberlandesgericht Nürnberg (Висш областен съд Нюрнберг) приема, че предявеният от Heitec иск е неоснователен, тъй като правото на Heitec да го предяви е било преклудирано. В това отношение посоченият съд отбелязва, че Heitech е използвало последващите си знаци през непрекъснат период от поне пет години и че Heitec е търпяло това използване, тъй като, въпреки че е знаело за използването, не е предприело достатъчни мерки, за да го преустанови.
Според посочената юрисдикция този иск не води до прекъсване на срока за изгубване на права, тъй като Heitech и RW са уведомени за него едва след изтичането на пет години от отправяне на предупреждението, предхождащо предявяването на посочения иск.
Heitec подава касационна жалба пред запитващата юрисдикция.
Тази юрисдикция констатира, че изходът от производството по обжалване зависи от това дали правото на Heitec да иска преустановяване на нарушението на неговите права и правото на последващи искания съгласно член 21, параграфи 1 и 2 от Закона за марките, и съгласно член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009 е погасено по давност.
Запитващата юрисдикция отбелязва, че преклузивният срок за исканията на Heitec, които по същество се отнасят до използването от Heitech на притежаваната от него германска марка, е уреден в член 21, параграф 1 от Закона за марките във връзка с член 125b, точка 3 от този закон, доколкото основание на тези искания е притежаваната от Heitec марка на Европейския съюз.
Запитващата юрисдикция уточнява, че с член 21, параграф 1 от Закона за марките се транспонира в германското право предвиденото в член 9 от Директива 2008/95 ограничаване в резултат на бездействие на правото на противопоставяне на използването на регистрирана марка, предоставено с марки (член 9, параграф 1 от Директива 2008/95) и с други знаци — сред които търговски наименования — използвани в търговската дейност (член 9, параграф 2 от Директива 2008/95).
Доколкото Heitec се противопоставя на използването на търговското наименование на Heitech, съгласно констатациите на запитващата юрисдикция преклузивният срок е уреден от член 21, параграф 2 от Закона за марките. В това отношение запитващата юрисдикция уточнява, че макар нормативното съдържание на тази разпоредба да надхвърля това на Директива 2008/95 и също така да не е отразено в член 54 от Регламент № 207/2009, същото следва да се тълкува въз основа на тълкуването, което следва да се даде на член 21, параграф 1 от Закона за марките в съответствие с тази директива.
Що се отнася до исканията на Heitec относно използването от Heitech на притежаваната от него марка на Европейския съюз, запитващата юрисдикция констатира, че относими са членове 54 и 110, както и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009.
Тази юрисдикция отбелязва, че Oberlandesgericht Nürnberg (Висш областен съд Нюрнберг) не е допуснал грешка при прилагане на правото, като е приел, че в случая поне от 6 май 2009 г. е било налице „използване“ по смисъла на член 21, параграфи 1 и 2 от Закона за марките, както и на членове 54 и 111 от Регламент № 207/2009, и че Heitec е узнало за това с писмото от 6 май 2009 г., което Heitech му е изпратило. Освен това било безспорно, че Heitech не е упреквано, че е действало недобросъвестно.
С оглед на тези обстоятелства е необходимо да се определи в какво точно се изразява „търпимостта“ по смисъла на член 9 от Директива 2008/95, както и на членове 54 и 111 от Регламент № 207/2009.
В това отношение, от една страна, следва да се уточни дали е възможно да се изключи търпимост не само когато е предявен иск или подадена жалба пред административен или съдебен орган, но и в случай на отправяне на предупреждение. От друга страна, е необходимо да се определи дали в случай на иск, за да се определи дали той е предявен преди датата на изтичане на срока за изгубване на права, следва да се вземе предвид датата на подаване на исковата молба или датата на получаването ѝ от ответника. В този контекст би било важно да се уточни дали в това отношение е релевантен фактът, че връчването на посочения акт е било забавено по вина на притежателя на по-ранната марка.
Освен това следвало да се определи дали изгубването на право се отнася само до искането за преустановяване на нарушение или също така до последващи или свързани с него искания, каквито са исканията за заплащане на обезщетения за вреди, за предоставяне на информация и за унищожаване на стоки.
При тези обстоятелства Bundesgerichtshof (Федерален върховен съд, Германия) решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси:
„1)
Може ли търпимост по смисъла на член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95, както и на член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009 да бъде изключена не само при предявяване на иск или подаване на жалба по административен или съдебен ред, но също така и чрез действия, извършени без намесата на административен орган или съд?
2)
При утвърдителен отговор на първия въпрос:
представлява ли отправянето на предупреждение, с което притежателят на по-ранния знак изисква от притежателя на по-късния знак, преди да бъде заведено съдебно производство, да се задължи да преустанови използването на знака и да сключи споразумение за неустойка в случай на нарушение, действие, противостоящо на търпимостта по смисъла на член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95, както и на член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009?
3)
Кое е от значение за изчисляването на петгодишния период на търпимост по смисъла на член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95, както и на член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009 в случай на съдебно обжалване — подаването на жалбата до съда или получаването на жалбата от ответника? В този контекст от значение ли е обстоятелството, че по вина на притежателя на по-ранната марка получаването на жалбата от ответника се забавя до момента, в който петгодишният период вече е изтекъл?
4)
Обхваща ли изгубването на права съгласно член 9, параграфи 1 и 2 от Директива 2008/95, както и член 54, параграфи 1 и 2 и член 111, параграф 2 от Регламент № 207/2009, освен правото да се иска преустановяване на нарушението, и правото на последващи искания съгласно правото относно марките за възстановяване на вреди, предоставяне на информация и унищожаване?“.
По преюдициалните въпроси
По първия и втория въпрос
С първия и втория си въпрос, които следва да се разгледат заедно, запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали член 9 от Директива 2008/95, както и членове 54 и 111 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкуват в смисъл, че действие като отправяне на предупреждение, с който притежателят на по-ранна марка или друго по-ранно право се противопоставя на използването на по-късна марка, без обаче да предявява иск или подава жалба по административен или съдебен ред, може да прекрати посочената в тези разпоредби търпимост.
Следва да се припомни, че режимът на изгубване на права вследствие на търпимост, предвиден в законодателството на Съюза в областта на марките, се вписва в целта да се постигне баланс между, от една страна, интереса на притежателя на дадена марка от запазване на нейната основна функция, и от друга страна, интереса на останалите икономически оператори от достъп до знаци, с които да могат да обозначават своите стоки и услуги (вж. в този смисъл решения от 27 април 2006 г., Levi Strauss,
C‑145/05
,
EU:C:2006:264
, т.
и от 22 септември 2011 г., Budějovický Budvar,
C‑482/09
,
EU:C:2011:605
, т.
).
По-специално с установяването на срока за изгубване на права вследствие на търпимост от пет последователни години, през които се е знаело за използването на по-късната марка, законодателят на Съюза е искал да гарантира, че защитата, която по-ранна марка предоставя на своя притежател, се ограничава до случаите, когато въпросният притежател проявява достатъчна бдителност, противопоставяйки се на използването от други оператори на знаци, които могат да нанесат вреди на тази марка (вж. в този смисъл решение от 27 април 2006 г., Levi Strauss,
C‑145/05
,
EU:C:2006:264
, т.
).
По-конкретно, както се подчертава в съображение 12 от Директива 2008/95, правилото за изгубване на права вследствие на търпимост има за цел да запази правната сигурност. Когато притежателят на по-ранна марка или на друго по-ранно право по смисъла на Директива 2008/95 или на Регламент № 207/2009 съзнателно е „търпял“ в продължение на непрекъснат период от пет години използването на по-късна марка, заявена добросъвестно, притежателят на последната марка следва да придобие правната сигурност, че това използване вече не може да бъде оспорено от притежателя на тази по-ранна марка или на това друго по-ранно право.
За целите на прилагането на това правило понятието „търпимост“, което има същия смисъл в Директива 2008/95 и в Регламент № 207/2009, означава, че притежателят на посочената по-ранна марка или на посоченото по-ранно право не предприема действия, въпреки че е знаел за използването на по-късна марка, на което би могъл да се противопостави. Лицето, което „е търпяло“, се въздържа да използва средствата, с които разполага, за да поправи това положение (вж. в този смисъл решение от 22 септември 2011 г., Budějovický Budvar,
C‑482/09
,
EU:C:2011:605
, т.
и
).
От тези обстоятелства следва, че притежателят на по-ранна марка или на друго по-ранно право губи правото си да иска обявяване на недействителност или да се противопостави на използването на по-късна марка, заявена добросъвестно, ако в продължение на пет последователни години, като е знаел за това използване, се е въздържал от предприемане на действие, което ясно изразява волята му да се противопостави на това използване и да поправи твърдяното нарушение на правата му.
Такова тълкуване на член 9 от Директива 2008/95, както и на членове 54 и 111 от Регламент № 207/2009 важи и за член 110 от този регламент, макар че последният член несъмнено не е посочен в поставените въпроси, но може да е релевантен в положение като разглежданото в главното производство. В това отношение следва да се отбележи, че посоченото в член 9 от Директива 2008/95 правило за изгубване на права вследствие на търпимост от датата на изтичане на срока от пет последователни години, когато се знае за използването на по-късната марка, се съдържа, що се отнася до марката на Европейския съюз, в членове 54, 110 и 111 от Регламент № 207/2009.
Що се отнася до това при какви условия трябва да се счита, че притежателят на по-ранната марка или друго по-ранно право е извършил действие, което поражда правните последици, посочени в точка 50 от настоящото решение, и следователно прекъсва срока за изгубване на права, Съдът постановява, че във всички случаи предявяването на иск или подаването на жалба по административен или съдебен ред преди датата на изтичане на този срок прекратява търпимостта и следователно възпрепятства изгубването на права (вж. в този смисъл решение от 22 септември 2011 г., Budějovický Budvar,
C‑482/09
,
EU:C:2011:605
, т.
).
Всъщност с предявяването на иск или подаването на жалба притежателят на по-ранната марка или на друго по-ранно право недвусмислено изразява волята си да се противопостави на използването на по-късната марка и да поправи твърдяното нарушение на правата му.
Когато, както в настоящия случай, предявяването на иск е предшествано от отправянето на предупреждение, с което притежателят на по-късната марка не се е съобразил, това предупреждение може да прекъсне срока за изгубване на права вследствие на търпимост, при условие че след незадоволителния отговор на предупреждението притежателят на по-ранната марка или на другото по-ранно право продължава да изразява своето възражение срещу използването на по-късната марка и да предприема мерките, с които разполага, за да предяви правата си.
За сметка на това, ако притежателят на по-ранната марка или на друго по-ранно право, след като е възразил срещу използването на по-късната марка чрез отправяне на предупреждение и след като е установил отказа на адресата на предупреждението да се съобрази с него или да започне преговори, не е продължил усилията си в разумен срок, за да поправи това положение, евентуално като предяви иск или подаде жалба по административен или съдебен ред, трябва да се заключи, че притежателят не е предприел мерките, с които е разполагал, за да преустанови твърдяното нарушение на неговите права.
Всяко тълкуване на член 9 от Директива 2008/95, както и на членове 54, 110 и 111 от Регламент № 207/2009, че изпращането на предупреждение само по себе си е достатъчно, за да се прекъсне срокът за изгубване на права, би позволило на притежателя на по-ранната марка или на друго по-ранно право да заобиколи режима на изгубване на права вследствие на търпимост, като многократно отправя предупреждения на интервали от около пет години. Подобно положение обаче би накърнило целите на режима на изгубване на права вследствие на търпимост, припомнени в точки 46—48 от настоящото решение, и би лишило този режим от полезното му действие.
С оглед на всички изложени по-горе съображения на първия и втория въпрос следва да се отговори, че член 9 от Директива 2008/95, както и членове 54, 110 и 111 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкуват в смисъл, че действие като отправянето на предупреждение, с което притежателят на по-ранна марка или на друго по-ранно право се противопоставя на използването на по-късна марка, без обаче да направи необходимото, за да постигне правнообвързващо решение на спора, не прекратява търпимостта и следователно не води до прекъсване на срока за изгубване на права, посочен в тези разпоредби.
По третия въпрос
С третия си въпрос запитващата юрисдикция иска по същество да се установи дали член 9 от Директива 2008/95, както и членове 54 и 111 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкуват в смисъл, че предявяването на иск, с който притежателят на по-ранна марка или на друго по-ранно право иска обявяване на недействителност на по-късна марка или се противопоставя на използването ѝ, може да се счита, че възпрепятства посоченото в тези разпоредби изгубване на права вследствие на търпимост, когато исковата молба, макар и подадена преди датата на изтичане на срока за изгубване на права, поради неполагането на дължима грижа от страна на ищеца е била връчена на ответника едва след тази дата.
Както бе припомнено в точка 52 от настоящото решение, предявяването на иск или подаването на жалба по административен или съдебен ред преди датата на изтичане на този срок прекратява търпимостта и следователно възпрепятства изгубването на права.
Що се отнася до въпроса към кой момент следва да се счита, че е предявен иска, в рамките на тълкуването на правилата, приети в областта на съдебното сътрудничество по граждански дела, Съдът е установил, че този момент може да бъде датата на подаване на исковата молба, като съответната юрисдикция все пак може да се счита за сезирана към този момент само при условие че ищецът не е пропуснал впоследствие да предприеме действията, които е длъжен да извърши, за да бъде документът съобщен или връчен на ответника (вж. по-специално решения от 6 октомври 2015 г., A,
C‑489/14
,
EU:C:2015:654
, т.
и от 4 май 2017 г., HanseYachts,
C‑29/16
,
EU:C:2017:343
, т.
).
Макар тези правила, приети в областта на съдебното сътрудничество по граждански дела, да не са формално приложими в случая, съдържанието им все пак е релевантно за отговора на третия въпрос. Всъщност срокът за изгубване на права засяга пряко и непосредствено възможността притежателят на по-ранната марка или на друго по-ранно право да се позове по съдебен ред на тази марка или на това право срещу притежателя на по-късната мярка. Следователно ищецът не е изгубил правата си, когато искът е подаден в този петгодишен срок.
В това отношение следва да се приеме, както отбелязва генералният адвокат в точка 53 от заключението си, че подаването на исковата молба обикновено отразява сериозното и недвусмислено намерение на ищеца да предяви правата си, което по принцип е достатъчно, за да се преустанови търпимостта и следователно да се прекъсне срокът за изгубване на права.
В някои случаи обаче действията на тази страна може да породят съмнения относно това намерение и относно сериозността на предявения през сезираната юрисдикция иск. Такъв по-специално е случаят, когато поради неполагане на дължима грижа от страна на ищеца нередовностите в исковата молба, която не отговаря на предвидените в националното право формални изисквания, за да бъде връчена на ответника, не са отстранени своевременно.
Всъщност при тези обстоятелства, за които отговорност носи ищецът, последният не може да претендира, че с подаването на исковата молба е престанал да проявява търпимост по отношение на използването на по-късната марка. Едва с отстраняването на нередовностите на този акт в съответствие с изискванията на приложимото национално право следва да се приеме, че ищецът недвусмислено е изразил ясно и сериозно намерение да защити правата си и че следователно искът може да се счита за действително предявен.
В случая от изложените в акта за преюдициално запитване данни, обобщени в точки 22—28 от настоящото решение, е видно, че съдът, пред който Heitec е подало на 31 декември 2012 г. искова молба, многократно се е свързал с представителя на Heitec, за да му обърне внимание на нередностите, които възпрепятстват връчването на Heitech и на RW както на този акт, така и на подадената впоследствие от Heitec нова искова молба. В крайна сметка, нередовностите на исковата молба изглежда са били отстранени в периода между 24 февруари 2014 г. — датата на последното напомняне, изпратено от сезирания от Heitec съд, и 16 май същата година — датата, на която този съд открива подготвителната писмена фаза на производството.
От акта за преюдициално запитване следва също, че според преценката на съда по съществото на спора, която запитващата юрисдикция следва да има предвид, на 6 май 2009 г. е било узнато, че по-късната марка е била използвана.
При тези условия запитващата юрисдикция следва да провери датата, на която нередовностите на исковата молба са били отстранени, така че сезираният съд да може да започне производството и да връчи този акт на ответниците в главното производство. Ако отстраняването на нередовностите е било извършено едва след изтичането на срока за изгубване на права вследствие на търпимост, запитващата юрисдикция следва да прецени дали това обстоятелство се дължи главно на поведението на ищеца по главното производство, което би могло да се характеризира като неполагане на дължимата грижа. Ако посочената юрисдикция приеме, че случаят е такъв, то тя би следвало да направи извод, че поради неполагането на дължима грижа от страна на Heitec искът му трябва да се счита за погасен по давност.
С оглед на всички изложени по-горе съображения на третия въпрос следва да се отговори, че член 9 от Директива 2008/95, както и членове 54, 110 и 111 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкуват в смисъл, че предявяването на иск, с който притежателят на по-ранна марка или на друго по-ранно право иска обявяване на недействителност на по-късна марка или се противопоставя на използването ѝ, не може да се счита, че възпрепятства посоченото в тези разпоредби изгубване на права вследствие на търпимост, когато исковата молба, макар и подадена преди датата на изтичане на срока за изгубване на права, поради неполагането на дължима грижа от страна на ищеца не е отговаряла на изискванията на приложимото национално право, за да бъде връчена, и нередовностите са били отстранени едва след тази дата по причини, за които отговорност носи ищецът.
По четвъртия въпрос
С четвъртия си въпрос запитващата юрисдикция по същество иска да се установи дали член 9 от Директива 2008/95, както и членове 54 и 111 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкуват в смисъл, че когато притежателят на по-ранна марка или на друго по-ранно право по смисъла на тези разпоредби изгубва правото си да иска обявяването на по-късна марка за недействителна и да поиска преустановяване на използването ѝ, това изгубване на права не му позволява също така да предявява последващи или свързани искания, като например искания за присъждане на обезщетение за вреди, за предоставяне на информация или за унищожаване на стоки.
Както бе посочено в рамките на разглеждането на първия и втория въпрос, притежателят на по-ранна марка или на друго по-ранно право, който, като знае за използването на по-късна заявена добросъвестно марка, се въздържа в продължение на непрекъснат период от пет години да действа по начин, който недвусмислено изразява волята му да се противопостави на това използване и да поправи твърдяното нарушение на правата му, изгубва правото да оспорва използването на тази по-късна марка.
Както отбелязва генералният адвокат в точка 64 от заключението си, би било в противоречие с целите на режима на изгубване на права вследствие на търпимост, а именно по-специално със запазването на правната сигурност, да се позволи при такова положение на посочения притежател след края на периода от пет последователни години да предяви иск срещу притежателя на тази по-късна марка, за да го осъди да заплати обезщетение за вреди или за да му наложи да изпълнява разпореждания.
Ако такъв иск или такива искания могат да бъдат предявени след датата на изтичане на срока за изгубване на права, това би означавало след тази дата да се остави непроменена възможността да се установи, че използването на по-късната марка нарушава по-ранната марка или по-ранното право, и на това основание да се вмени извъндоговорна отговорност на притежателя на по-късната марка. Такова тълкуване на режима на изгубване на права вследствие на търпимост обаче би накърнило целта, преследвана с този режим, да се даде сигурност на притежателя на по-късната марка, че използването ѝ вече не може да се оспорва с какъвто и да било способ за правна защита от този, който съзнателно я е търпял в продължение на непрекъснат период от пет години.
С оглед на всички изложени по-горе съображения на четвъртия въпрос следва да се отговори, че член 9 от Директива 2008/95, както и членове 54, 110 и 111 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкуват в смисъл, че когато притежателят на по-ранна марка или на друго по-ранно право по смисъла на тези разпоредби изгубва правото си да иска обявяването на по-късна марка за недействителна и да поиска преустановяване на използването ѝ, това изгубване на права не му позволява също така да предявява последващи или свързани искания, като например искания за присъждане на обезщетение за вреди, за предоставяне на информация или за унищожаване на стоки.
По съдебните разноски
С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване.

По изложените съображения Съдът (четвърти състав) реши:

1)
Член 9 от Директива 2008/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките, както и членове 54, 110 и 111 от Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Общността трябва да се тълкуват в смисъл, че действие като отправянето на предупреждение, с което притежателят на по-ранна марка или на друго по-ранно право се противопоставя на използването на по-късна марка, без обаче да направи необходимото, за да постигне правнообвързващо решение на спора, не прекратява търпимостта и следователно не води до прекъсване на срока за изгубване на права, посочен в тези разпоредби.

2)
Член 9 от Директива 2008/95, както и членове 54, 110 и 111 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкуват в смисъл, че предявяването на иск, с който притежателят на по-ранна марка или на друго по-ранно право иска обявяване на недействителност на по-късна марка или се противопоставя на използването ѝ, не може да се счита, че възпрепятства посоченото в тези разпоредби изгубване на права вследствие на търпимост, когато исковата молба, макар и подадена преди датата на изтичане на срока за изгубване на права, поради неполагането на дължима грижа от страна на ищеца не е отговаряла на изискванията на приложимото национално право, за да бъде връчена, и нередовностите са били отстранени едва след тази дата по причини, за които отговорност носи ищецът.

3)
Член 9 от Директива 2008/95, както и членове 54, 110 и 111 от Регламент № 207/2009 трябва да се тълкуват в смисъл, че когато притежателят на по-ранна марка или на друго по-ранно право по смисъла на тези разпоредби изгубва правото си да иска обявяването на по-късна марка за недействителна и да поиска преустановяване на използването ѝ, това изгубване на права не му позволява също така да предявява последващи или свързани искания, като например искания за присъждане на обезщетение за вреди, за предоставяне на информация или за унищожаване на стоки.

Подписи
(
*1
)	Език на производството: немски.