CELEX: 62017CJ0148
Prejudiciële verwijzing
Merkenrecht
Richtlijn 2008/95/EG
Artikel 14
Vaststelling achteraf van de nietigheid of het verval van een merk
Tijdstip waarop aan de voorwaarden voor nietigheid of verval moet zijn voldaan
Verordening (EG) nr. 207/2009
Uniemerk
Artikel 34, lid 2
Inroepen van de anciënniteit van een ouder nationaal merk
Rechtsgevolgen van dit inroepen voor het oudere nationale merk

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 14 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (
PB 2008, L 299, blz. 25
), en van artikel 34, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk (
PB 2009, L 78, blz. 1
).
Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Peek & Cloppenburg KG, Hamburg (hierna: „P&C Hamburg”), en Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (hierna: „P&C Düsseldorf”), over de vaststelling achteraf van de ongeldigheid van nationale merken waarvan P&C Hamburg houdster was en waarvan laatstgenoemde eerder afstand had gedaan.
Toepasselijke bepalingen
Unierecht
Richtlijn 2008/95
Overweging 5 van richtlijn 2008/95 luidt:
„De lidstaten dienen ondanks deze richtlijn de bevoegdheid te behouden tot het beschermen van de op grond van het gebruik verworven rechten op een merk, die deze richtlijn alleen wat betreft hun verhouding tot de door inschrijving verkregen rechten op een merk in aanmerking neemt.”
Artikel 1 van deze richtlijn bepaalt:
„Deze richtlijn is van toepassing op ieder merk voor waren of diensten dat in een lidstaat het voorwerp is van een inschrijving of een aanvrage om inschrijving als een individueel, collectief, garantie‑ of kwaliteitsmerk, dan wel het voorwerp is van een inschrijving of een aanvrage om inschrijving bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom of van een internationale inschrijving die rechtsgevolgen heeft in een lidstaat.”
Artikel 12 van voorgenoemde richtlijn, met als opschrift „Gronden voor vervallenverklaring”, bepaalt in lid 1:
„Een merk kan vervallen worden verklaard wanneer het gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de betrokken lidstaat is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken.
Vervallenverklaring van een merk kan echter niet worden gevorderd wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de vijfjarige periode en de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voor het eerst of opnieuw normaal is gebruikt.
Het begin van gebruik of hernieuwd gebruik binnen drie maanden die aan de instelling van de vordering tot vervallenverklaring voorafgaan, met dien verstande dat de periode van drie maanden ten vroegste na het verstrijken van de ononderbroken periode van vijf jaar van het niet gebruiken is ingegaan, wordt echter niet in aanmerking genomen indien de voorbereiding voor het begin van gebruik of het hernieuwde gebruik pas wordt getroffen nadat de merkhouder er kennis van heeft genomen dat de vordering tot vervallenverklaring kan worden ingesteld.”
Artikel 14 van deze richtlijn, „Vaststelling achteraf van nietigheid of vervallenverklaring van een merk”, bepaalt:
„Wanneer de anciënniteit van een ouder merk waarvan de houder afstand heeft gedaan of dat hij heeft laten vervallen, wordt ingeroepen voor een [Unie]merk, kan de nietigheid of vervallenverklaring van het oudere merk achteraf worden vastgesteld.”
Verordening nr. 207/2009
Artikel 34 van verordening nr. 207/2009, „Inroepen van de anciënniteit van een nationaal merk”, luidt:
„1.   De houder van een in een lidstaat ingeschreven ouder merk, met inbegrip van een op het grondgebied van de Benelux ingeschreven merk, of van een ouder merk waarvoor een internationale inschrijving met rechtsgevolgen in een lidstaat bestaat, die voor waren of diensten welke gelijk zijn aan of vallen onder de waren of diensten waarvoor het oudere merk ingeschreven is, de inschrijving van eenzelfde merk als [Unie]merk aanvraagt, kan voor het [Unie]merk de anciënniteit van het oudere merk inroepen met betrekking tot de lidstaat waar of waarvoor dit merk ingeschreven is.
2.   Het enige rechtsgevolg van de anciënniteit krachtens deze verordening bestaat erin, dat wanneer de houder van het [Unie]merk afstand doet van het oudere merk of het laat vervallen, hij geacht wordt dezelfde rechten te blijven genieten als wanneer het oudere merk ingeschreven was gebleven.
[…]”
Artikel 35 van deze verordening, „Inroepen van de anciënniteit na de inschrijving van het [Unie]merk”, bepaalt in lid 1:
„De houder van een [Unie]merk die voor waren of diensten die gelijk zijn aan of vallen onder de waren of diensten waarvoor een ouder merk is ingeschreven, houder is van dat oudere in een lidstaat ingeschreven merk, met inbegrip van een op het grondgebied van de Benelux ingeschreven merk, of van eenzelfde ouder merk waarvoor een internationale inschrijving met rechtsgevolgen in een lidstaat bestaat, kan de anciënniteit van het oudere merk inroepen met betrekking tot de lidstaat waarin of waarvoor dit merk ingeschreven is.”
Richtlijn (EU) 2015/2436
Richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (
PB 2015, L 336, blz. 1
), waarbij richtlijn 2008/95 herschikt is, is in werking getreden op 12 januari 2016, na de datum van de feiten van het hoofdgeding. Artikel 6 van deze richtlijn is als volgt geformuleerd:
„Wanneer de anciënniteit van een nationaal merk of van een merk, dat is ingeschreven ingevolge internationale overeenkomsten met werking in de lidstaat, waarvan de houder afstand heeft gedaan of dat hij heeft laten vervallen, wordt ingeroepen voor een Uniemerk, kan de nietigheid of het verval van het merk dat de basis vormt voor het inroepen van de anciënniteit, achteraf worden vastgesteld, mits dit merk nietig of vervallen had kunnen worden verklaard op het tijdstip waarop de houder daarvan afstand heeft gedaan of het heeft laten vervallen. In dat geval heeft de anciënniteit niet langer uitwerking.”
Duits recht
§ 49 van het Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (wet inzake de bescherming van merken en andere tekens) van 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, blz. 3082; hierna: „Markengesetz”), met als opschrift „Verval”, bepaalt in lid 1:
„De inschrijving van een merk zal op vordering wegens verval worden doorgehaald wanneer het merk na de datum van inschrijving gedurende een ononderbroken periode van vijf jaar niet is gebruikt in de zin van § 26. Vervallenverklaring van een merk kan echter niet worden gevorderd wanneer het merk in de periode tussen het verstrijken van de vijfjarige periode en de instelling van de vordering tot doorhaling voor het eerst of opnieuw is gebruikt in de zin van § 26. Het begin van gebruik of hernieuwd gebruik na een ononderbroken periode van vijf jaar niet-gebruik, binnen drie maanden voorafgaand aan de instelling van een vordering tot doorhaling wordt echter niet in aanmerking genomen indien de voorbereiding voor het begin van gebruik of het hernieuwde gebruik pas wordt getroffen nadat de merkhouder er kennis van heeft genomen dat de vordering tot doorhaling kan worden ingesteld. Indien de vordering tot doorhaling overeenkomstig § 53, lid 1, bij het octrooibureau wordt ingesteld, blijft de vordering bij het octrooibureau beslissend voor de berekening van de periode van drie maanden als bedoeld in de derde zin wanneer het beroep tot doorhaling overeenkomstig § 55, lid 1, werd ingesteld binnen drie maanden na kennisgeving van de mededeling als bedoeld in § 53, lid 4.”
§ 125c van het Markengesetz, „Vaststelling achteraf van de ongeldigheid van een merk”, luidt:
„1.   Wanneer de anciënniteit van een in het register van het octrooibureau opgenomen merk wordt ingeroepen voor een aangevraagd of ingeschreven [Uniemerk] overeenkomstig de artikelen 34 of 35 van verordening [nr. 207/2009], en wanneer het in het register van het octrooibureau opgenomen merk is doorgehaald wegens niet-verlenging van de beschermingsduur […] of wegens afstand ervan […], kan de ongeldigheid van dit merk wegens verval of nietigheid achteraf op vordering worden vastgesteld.
2.   De vaststelling van ongeldigheid geschiedt onder dezelfde voorwaarden als een doorhaling wegens verval of nietigheid. Desalniettemin kan de ongeldigheid van een merk wegens verval overeenkomstig § 49, lid 1, enkel worden vastgesteld indien de voorwaarden voor doorhaling krachtens deze bepaling ook reeds aanwezig waren op het tijdstip waarop het merk werd doorgehaald wegens niet-verlenging van de beschermingsduur of wegens afstand ervan.
3.   De procedure van vaststelling van ongeldigheid verloopt overeenkomstig de bepalingen die gelden voor de procedure van doorhaling van een ingeschreven merk, met dien verstande dat de vaststelling van ongeldigheid in de plaats treedt van de doorhaling van de inschrijving van het merk.”
Hoofdgeding en prejudiciële vragen
P&C Düsseldorf is houdster van de voor kledingstukken onder nummers 648526 en 648528 ingeschreven Duitse woord‑ en beeldmerken „PuC”, waarvan de voorrang teruggaat tot het jaar 1953.
P&C Hamburg is houdster van Uniewoordmerk „PUC”, dat op 6 april 2001 onder nummer 242446 is ingeschreven voor waren van de klassen 18 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd, en met name voor kleding en mode-accessoires. Voor dit merk wordt voor het Duitse grondgebied de anciënniteit ingeroepen van twee Duitse woordmerken „PUC”, die in 1978 en 1982 zijn aangevraagd en ingeschreven onder nummers 966148 en 1027854 voor kleding.
Op 11 februari 2005 heeft P&C Düsseldorf een vordering tot doorhaling wegens verval van de Duitse woordmerken „PUC” ingediend. Aangezien P&C Hamburg op 7 juli 2005 vrijwillig het Deutsche Patent- und Markenamt (Duits octrooi‑ en merkenbureau) heeft verzocht om de desbetreffende merken door te halen, hebben beide partijen verklaard de zaak zonder beslissing af te doen. Voorgenoemde merken werden op 9 en 31 augustus 2005 doorgehaald.
Op 12 maart 2010 heeft P&C Düsseldorf een vordering ingediend bij het Landgericht Hamburg (rechter in eerste aanleg Hamburg, Duitsland), waarmee zij beoogt dat P&C Hamburg zich niet meer kan beroepen op de anciënniteit van de Duitse woordmerken „PUC”. Primair voerde zij aan dat deze merken op de datum dat zij werden doorgehaald omdat deze onderneming er afstand van deed, tevens vatbaar waren voor doorhaling wegens verval. Subsidiair voerde P&C Düsseldorf aan dat deze merken op die datum tevens hadden kunnen worden doorgehaald op grond van het bestaan van oudere rechten waarvan zij houdster is.
Het Landgericht Hamburg heeft deze vordering toegewezen. Het hoger beroep van P&C Hamburg bij het Oberlandesgericht Hamburg (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Hamburg, Duitsland) werd verworpen. In zijn beslissing heeft de appelrechter geoordeeld dat de vordering van P&C Düsseldorf gegrond was overeenkomstig § 125c, leden 1 en 2, en § 49, lid 1, van het Markengesetz, aangezien de doorgehaalde Duitse merken, waarvan de anciënniteit werd ingeroepen voor het Uniemerk „PUC”, zowel ten tijde van de doorhaling ervan wegens afstand als ten tijde van de laatste mondelinge behandeling voor deze rechter, vatbaar waren voor doorhaling wegens verval.
Tegen deze beslissing heeft P&C Hamburg vervolgens beroep in „Revision” ingesteld bij het Bundesgerichtshof (hoogste federale rechter in burgerlijke en strafzaken, Duitsland).
In de eerste plaats zet de verwijzende rechter uiteen dat de appelrechter § 125c, lid 2, van het Markengesetz juist heeft uitgelegd door te overwegen dat aan de voorwaarden voor doorhaling van een merk wegens verval niet alleen moet zijn voldaan op het moment dat afstand werd gedaan van dit merk, maar ook op het moment van de laatste mondelinge behandeling voor de rechterlijke instantie waarbij een vordering tot vaststelling van de ongeldigheid van dit merk aanhangig was. Niettemin vraagt hij zich af of deze uitlegging verenigbaar is met artikel 14 van richtlijn 2008/95.
De verwijzende rechter stelt vast dat dit artikel 14 geen duidelijkheid verschaft over de voorwaarden waaronder de nietigheid van een ouder nationaal merk waarvan afstand is gedaan of dat is komen te vervallen, achteraf kan worden vastgesteld. Vervolgens merkt de verwijzende rechter op dat in het kader van de bij richtlijn 2015/2436 ingestelde regeling uit artikel 6 voortvloeit dat niet kan worden geëist dat de voorwaarden voor verval ook aanwezig zijn op het tijdstip van de rechterlijke beslissing over de vordering tot vaststelling achteraf van het verval. Hij vraagt zich af of deze richtlijn de voorwaarden voor een dergelijke vaststelling heeft geherdefinieerd, dan wel enkel de vereisten die reeds op grond van artikel 14 van richtlijn 2008/95 van toepassing waren, heeft verduidelijkt.
In de tweede plaats merkt de verwijzende rechter op dat, ervan uitgaande dat de uitlegging van § 125c van het Markengesetz, zoals uiteengezet in punt 18 van het onderhavige arrest, verenigbaar is met artikel 14 van richtlijn 2008/95, de vraag rijst of P&C Hamburg, nadat zij afstand heeft gedaan van haar Duitse woordmerken op 7 juli 2005, deze merken heeft kunnen gebruiken op een wijze die de instandhouding van de daaraan verbonden rechten verzekert. Aangezien de appelrechter van oordeel was dat gebruikshandelingen die zijn verricht nadat van die merken afstand was gedaan, niet in aanmerking kunnen worden genomen omdat deze handelingen geen „herstellende werking” hebben, vraagt de verwijzende rechter zich af of deze analyse juist is gelet op artikel 34, lid 2, van verordening nr. 207/2009 en wat in dit verband het effect is van het inroepen van de anciënniteit van een ouder nationaal merk voor een Uniemerk.
In deze omstandigheden heeft het Bundesgerichtshof de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
„1)
Is het verenigbaar met artikel 14 van richtlijn 2008/95/EG dat de nietigheid of vervallenverklaring van een nationaal merk dat de basis vormt voor het inroepen van de anciënniteit van een Uniemerk en waarvan de houder afstand heeft gedaan of dat hij heeft laten vervallen, achteraf alleen kan worden vastgesteld indien aan de voorwaarden voor nietigheid of vervallenverklaring is voldaan niet alleen op het tijdstip waarop van het merk afstand wordt gedaan of waarop het merk vervalt, maar ook op het tijdstip van de rechterlijke beslissing waarbij de nietigheid of de vervallenverklaring wordt vastgesteld?
2)
Indien de eerste vraag bevestigend moet worden beantwoord:
heeft het inroepen van de anciënniteit overeenkomstig artikel 34, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 als rechtsgevolg dat het nationale merkrecht vervalt en niet meer rechtsinstandhoudend kan worden gebruikt, of blijft het nationale merk op grond van het Unierecht gehandhaafd, ook wanneer het niet meer in het register van de betrokken lidstaat is opgenomen, zodat het merk nog steeds rechtsinstandhoudend kan en moet worden gebruikt?”
Beantwoording van de prejudiciële vragen
Met zijn twee vragen, die samen moeten worden behandeld, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 14 van richtlijn 2008/95, gelezen in samenhang met artikel 34, lid 2, van verordening nr. 207/2009, aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een uitlegging van de nationale wetgeving volgens welke de nietigheid of vervallenverklaring van een ouder nationaal merk, waarvan de anciënniteit wordt ingeroepen voor een Uniemerk, achteraf alleen kan worden vastgesteld indien aan de voorwaarden voor deze nietigheid of vervallenverklaring is voldaan niet alleen op het tijdstip waarop afstand is gedaan van dit oudere nationale merk of het is vervallen, maar ook op het tijdstip van de rechterlijke beslissing waarbij deze vaststelling plaatsvindt.
In dit verband moet eraan worden herinnerd dat artikel 34 van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat de houder van een ouder nationaal merk die inschrijving van eenzelfde merk als Uniemerk aanvraagt voor waren of diensten welke gelijk zijn aan de waren of diensten waarvoor het oudere merk ingeschreven is, in de aanvraag tot inschrijving van het Uniemerk de anciënniteit van het oudere nationale merk kan inroepen met betrekking tot de lidstaat waar of waarvoor dit merk ingeschreven is. Artikel 35 van deze verordening voorziet in een vergelijkbare mogelijkheid voor het inroepen van de anciënniteit na de inschrijving van een merk als Uniemerk.
Volgens artikel 34, lid 2, van deze verordening bestaat het enige rechtsgevolg van het inroepen van de anciënniteit van een ouder nationaal merk erin, dat wanneer de houder van dit merk er afstand van doet of het laat vervallen, hij geacht wordt dezelfde rechten te blijven genieten als wanneer het oudere nationale merk ingeschreven was gebleven.
Als verweer tegen een dergelijk inroepen voorziet artikel 14 van richtlijn 2008/95 in de mogelijkheid om achteraf de nietigheid of vervallenverklaring van het oudere nationale merk waarvan afstand is gedaan of dat is komen te vervallen, vast te stellen.
Hoewel artikel 14 van richtlijn 2008/95 niet preciseert welk tijdstip relevant is voor het onderzoek of aan de voorwaarden voor nietigheid of vervallenverklaring is voldaan, blijkt evenwel uit de bewoordingen en het doel van deze bepaling dat dit onderzoek erop is gericht om achteraf te bepalen of aan die voorwaarden was voldaan op de datum waarop afstand werd gedaan van het oudere nationale merk of waarop dit is komen te vervallen. Derhalve is het vereiste dat eveneens aan de voorwaarden voor de nietigheid of vervallenverklaring van het oudere nationale merk moet zijn voldaan op het tijdstip waarop op de vordering tot vaststelling achteraf van nietigheid of vervallenverklaring wordt beslist, niet in overeenstemming met voorgenoemde bepaling.
Zoals uit de verwijzingsbeslissing en de opmerkingen van de partijen in het hoofdgeding blijkt, is dit vereiste bovendien gebaseerd op de stelling dat het gebruik van een nationaal merk nadat hiervan afstand is gedaan, een rechtsinstandhoudend effect kan hebben. Een dergelijke stelling vindt echter noch in richtlijn 2008/95 noch in verordening nr. 207/2009 steun.
Allereerst moet immers worden opgemerkt dat richtlijn 2008/95 geenszins voorziet in de mogelijkheid om gebruik te maken van een nationaal merk waarvan reeds afstand is gedaan. Verder blijkt uit overweging 5 en artikel 1 van deze richtlijn dat zij alleen van toepassing is op merken die het voorwerp zijn van een inschrijving of een aanvraag om inschrijving, zodat een doorgehaald merk niet meer bestaat volgens deze richtlijn.
Voorts volgt uit artikel 12, lid 1, tweede alinea, van richtlijn 2008/95 dat alleen gebruik van het merk in aanmerking wordt genomen dat voorafgaat aan de datum van instelling van de vordering tot vervallenverklaring, eventueel verkort met drie maanden in het geval bedoeld in de derde alinea van deze bepaling. Het zou bijgevolg niet in lijn met deze bepaling zijn om in het kader van een procedure strekkende tot vaststelling achteraf van de vervallenverklaring van een merk een gebruik in aanmerking te nemen dat plaatsvindt na het tijdstip waarop de houder van het merk zelf heeft verklaard hiervan afstand te doen of het heeft laten vervallen.
Ten slotte volgt uit artikel 34, lid 2, van verordening nr. 207/2009 dat het enige rechtsgevolg van het inroepen van de anciënniteit van een ouder nationaal merk voor een Uniemerk erin bestaat dat wanneer de houder van dat oudere nationale merk hiervan afstand doet of het laat vervallen, hij geacht wordt in de lidstaat waar of waarvoor dit merk was ingeschreven, dezelfde rechten te blijven genieten als wanneer dit merk ingeschreven zou zijn gebleven. Deze bepaling creëert aldus een fictie die erop is gericht dat de houder van het Uniemerk in die lidstaat dezelfde bescherming kan blijven genieten als was toegekend aan het doorgehaalde oudere nationale merk, maar niet dat laatstgenoemd merk als zodanig kan blijven bestaan. Hieruit volgt onder meer dat een eventueel gebruik van het betrokken teken na diens doorhaling in een dergelijk geval moet worden beschouwd als een gebruik van het Uniemerk en niet van het doorgehaalde oudere nationale merk.
De uitlegging van artikel 14 van richtlijn 2008/95 in punt 26 van het onderhavige arrest wordt overigens bevestigd door artikel 6 van richtlijn 2015/2436, die in werking is getreden na de datum van de feiten in het hoofdgeding. Deze bepaling stelt als enige voorwaarde voor de vaststelling achteraf van nietigheid of vervallenverklaring van een ouder nationaal merk dat dit merk nietig of vervallen had kunnen worden verklaard op het tijdstip waarop de houder daarvan afstand heeft gedaan of het heeft laten vervallen.
Gelet op de voorgaande overwegingen dient op de gestelde vragen te worden geantwoord dat artikel 14 van richtlijn 2008/95, gelezen in samenhang met artikel 34, lid 2, van verordening nr. 207/2009, aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een uitlegging van de nationale wetgeving volgens welke de nietigheid of vervallenverklaring van een ouder nationaal merk, waarvan de anciënniteit wordt ingeroepen voor een Uniemerk, achteraf alleen kan worden vastgesteld indien aan de voorwaarden voor deze nietigheid of vervallenverklaring is voldaan niet alleen op het tijdstip waarop afstand is gedaan van dit oudere nationale merk of waarop het is vervallen, maar ook op het tijdstip van de rechterlijke beslissing waarbij deze vaststelling plaatsvindt.
Kosten
Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Tweede kamer) verklaart voor recht:

Artikel 14 van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, gelezen in samenhang met artikel 34, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het Uniemerk, moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een uitlegging van de nationale wetgeving volgens welke de nietigheid of vervallenverklaring van een ouder nationaal merk, waarvan de anciënniteit wordt ingeroepen voor een Uniemerk, achteraf alleen kan worden vastgesteld indien aan de voorwaarden voor deze nietigheid of vervallenverklaring is voldaan niet alleen op het tijdstip waarop afstand is gedaan van dit oudere nationale merk of waarop het is vervallen, maar ook op het tijdstip van de rechterlijke beslissing waarbij deze vaststelling plaatsvindt.

ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Duits.