CELEX: 62021TJ0273
Marchio dell’Unione europea
Procedimento di decadenza
Marchio dell’Unione europea tridimensionale
Forma di un biberon
Uso effettivo del marchio
Articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), e articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001
Natura dell’uso del marchio
Forma che differisce per elementi che non alterano il carattere distintivo
Obbligo di motivazione

)
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omissis
]
In diritto
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omissis
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Sulla domanda d’annullamento
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omissis
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Sul motivo unico, vertente sulla violazione dell’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento 2017/1001
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omissis
]
–
Sulla prima censura, vertente sull’identità tra la forma del prodotto e la forma del marchio contestato
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omissis
]
Si deve constatare, in via preliminare, che la versione inglese del regolamento 2017/1001 utilizza, da un lato, la parola «shape» al suo articolo 4, primo comma, il quale prevede che «possono costituire marchi UE tutti i segni, come (…) la forma dei prodotti o del loro imballaggio (…)». D’altro lato, la parola «form» figura all’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), dello stesso regolamento, il quale fa riferimento all’«utilizzazione del marchio UE in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio nella forma in cui esso è stato registrato». Orbene, va osservato che la versione francese di tale regolamento utilizza solo la parola «forme» in entrambe le disposizioni.
Di conseguenza, occorre anzitutto esaminare se la forma che costituisce il marchio contestato come utilizzato, vale a dire la forma tridimensionale nel senso della parola inglese «shape», differisca dalla forma in cui il marchio contestato è registrato. Occorre poi stabilire se l’aggiunta di elementi denominativi e figurativi abbia potuto condurre ad un uso in una forma (nel senso della parola inglese «form») che differisce dal marchio contestato come registrato, unicamente per elementi che non alterano il carattere distintivo di quest’ultimo. Infatti, deriva dalla giurisprudenza che una situazione come quella di cui trattasi nel caso di specie, in cui un marchio denominativo o figurativo è sovraimpresso ad un marchio tridimensionale, rientra nell’ipotesi di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a), dell’articolo 18 del regolamento 2017/1001, cioè quella dell’uso del marchio in una forma che si differenzia da quella in cui detto marchio è stato registrato (v., in tal senso, sentenza del 18 luglio 2013, Specsavers International Healthcare e a.,
C‑252/12
,
EU:C:2013:497
, punto
). Infine, occorre sottolineare che la presente censura verte unicamente sulla prima questione, mentre la seconda questione è esaminata nell’ambito della terza censura.
Anzitutto, dal precedente punto 2 risulta che il marchio contestato come registrato è costituito dalla forma di un biberon con una tettina, un coperchio corrispondente alla forma di detta tettina e una superficie striata sotto quest’ultima.
Pertanto, occorre esaminare se la commissione di ricorso abbia riconosciuto, come sostiene la ricorrente, che la forma che costituiva il marchio contestato come registrato era identica a quella che costituiva detto marchio quale era utilizzato. Al riguardo, va constatato che, nella decisione impugnata, sotto il titolo «Contesto giuridico», la commissione di ricorso ha osservato, citando la sentenza dell’8 dicembre 2005, Castellblanch/UAMI – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH) (
T‑29/04
,
EU:T:2005:438
, punto
), che il Tribunale aveva fatto riferimento alle situazioni in cui più segni venivano utilizzati contemporaneamente in modo autonomo e in cui, pertanto, il segno, come registrato, veniva percepito in modo indipendente all’interno della combinazione. Essa ha proseguito rilevando che non ci si trovava «nel caso di specie» nella situazione in cui il segno così come era registrato era utilizzato in una forma che differiva da quella in cui era stato registrato, ma nella situazione in cui erano utilizzati simultaneamente più segni.
Occorre rilevare, per quanto riguarda l’espressione «nel caso di specie» utilizzata dalla commissione di ricorso, che essa non figurava nel passaggio della sentenza dell’8 dicembre 2005, CRISTAL CASTELLBLANCH (
T‑29/04
,
EU:T:2005:438
), citato. Pertanto, come fa valere la ricorrente, si potrebbe intendere che la commissione di ricorso abbia ammesso, nelle circostanze del caso di specie, che il segno, così come era stato registrato, e il segno, così come era utilizzato, presentavano una forma identica. Tuttavia, nella sua analisi recante il titolo «La presente causa», la commissione di ricorso ha poi sottolineato che le forme presentate negli elementi di prova differivano dalla forma protetta dal marchio contestato in ragione di variazioni significative per natura, lunghezza e posizione, senza descrivere dette variazioni. Pertanto, dalla decisione impugnata risulta che quest’ultima non ha riconosciuto che la forma protetta dal marchio contestato come registrato e la forma costituente il marchio contestato come utilizzato fossero identiche.
Inoltre, da un lato, l’EUIPO fa valere che il coperchio è trasparente nel marchio contestato come utilizzato, il che consente di vedere la tettina e l’intero motivo striato dell’anello contrariamente al marchio contestato come registrato. Dall’altro lato, detto coperchio sarebbe meno fine nel marchio contestato come registrato e rivestirebbe una proporzione leggermente maggiore rispetto alle riproduzioni del marchio contestato così come è utilizzato, riportate qui di seguito:
Nel caso di specie, tenuto conto della forma che costituisce il marchio contestato come registrato (vale a dire la forma tridimensionale nel senso della parola inglese «shape»), descritta al precedente punto 40, occorre constatare che nessuna variazione tra quest’ultima e la forma che costituisce il marchio contestato quale è utilizzato, riprodotta al precedente punto 43, può essere considerata significativa. Infatti, tutt’e due sono la forma di un biberon, con una tettina, una superficie striata e un coperchio. È quindi praticamente impossibile che il pubblico di riferimento, composto dal grande pubblico e facente prova di un livello di attenzione medio, percepisca le differenze indicate dall’EUIPO, segnatamente in termini di proporzioni, dato che esse sono difficilmente percepibili ad occhio nudo. Pertanto, al di là della trasparenza del coperchio, la forma di biberon che costituisce il marchio contestato come utilizzato sarà percepita dal pubblico di riferimento come identica alla forma protetta dal marchio contestato come registrato.
Di conseguenza, occorre rilevare che la forma che costituisce il marchio contestato come utilizzato (vale a dire la forma tridimensionale nel senso della parola inglese «shape») è percepita come identica alla forma del marchio contestato come registrato.
[
omissis
]
–
Sulla terza censura, vertente, in sostanza, sul fatto che la combinazione di un marchio tridimensionale con un marchio figurativo o denominativo o con altri elementi non altera il carattere distintivo di tale marchio e che detti elementi non dominano l’impressione generale
[
omissis
]
In via preliminare, risulta dal precedente punto 44 che il marchio contestato come utilizzato è composto da una forma di biberon quasi identica al marchio contestato come registrato. Inoltre, su quest’ultima sono frequentemente apposti elementi denominativi e figurativi colorati supplementari come «big baby pop!», la cui lettera «i» stilizzata rappresenta un biberon, nonché il personaggio di un bambino ed un elemento figurativo che specifica il gusto del prodotto.
In primo luogo, va osservato che, nell’ambito di un procedimento di decadenza di un marchio, spetta in linea di principio al titolare del marchio dimostrare l’uso effettivo del marchio stesso (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2013, Centrotherm Systemtechnik/UAMI e centrotherm Clean Solutions,
C‑610/11 P
,
EU:C:2013:593
, punto
).
In secondo luogo, si deve constatare che il criterio dell’uso non può essere valutato al metro di elementi diversi a seconda che si tratti di determinare se tale criterio sia idoneo a far sorgere diritti concernenti un marchio o ad assicurare il mantenimento di tali diritti. Infatti, se è possibile acquisire la protezione in quanto marchio per un segno attraverso un certo uso che ne è fatto, la medesima forma d’uso deve poter assicurare il mantenimento di siffatta protezione. Si deve quindi considerare che i requisiti prevalenti quanto alla verifica dell’uso effettivo di un marchio, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, sono analoghi a quelli concernenti l’acquisizione del carattere distintivo di un segno, in seguito all’uso, ai fini della sua registrazione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, dello stesso regolamento (v., per analogia, sentenza del 18 aprile 2013, Colloseum Holding,
C‑12/12
,
EU:C:2013:253
, punti
e
).
Orbene, risulta dalla giurisprudenza che l’acquisizione di un carattere distintivo può risultare sia dall’uso di un elemento del marchio, in quanto parte di un marchio registrato, sia dall’uso di un marchio distinto in combinazione con un marchio registrato. In ambedue i casi è sufficiente che, in conseguenza di tale uso, gli ambienti interessati percepiscano effettivamente il prodotto o il servizio, designato dal solo marchio di cui viene chiesta la registrazione, come proveniente da una determinata impresa (v., per analogia, sentenze del 7 luglio 2005, Nestlé,
C‑353/03
,
EU:C:2005:432
, punto
, e del 18 aprile 2013, Colloseum Holding,
C‑12/12
,
EU:C:2013:253
, punto
).
Pertanto, alla luce dei precedenti punti 73 e 74, occorre sottolineare che un marchio registrato che sia utilizzato unicamente in quanto parte di un marchio complesso o congiuntamente con un altro marchio deve continuare ad essere percepito come un’indicazione dell’origine del prodotto in questione affinché un uso siffatto soddisfi la nozione di «uso effettivo» ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento 2017/1001 (v., per analogia, sentenza del 18 aprile 2013, Colloseum Holding,
C‑12/12
,
EU:C:2013:253
, punto
).
Inoltre, dalla giurisprudenza relativa all’acquisizione del carattere distintivo di un segno in seguito all’uso ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001 risulta che, anche se il marchio contestato ha potuto essere oggetto di uso in quanto parte di un marchio registrato o in combinazione con tale marchio, ciò non toglie che, ai fini della registrazione del marchio stesso, il richiedente la registrazione deve fornire la prova che solo detto marchio, rispetto agli altri marchi eventualmente presenti, è indicativo dell’origine dei prodotti come provenienti da una determinata impresa (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2015, Société des Produits Nestlé,
C‑215/14
,
EU:C:2015:604
, punto
).
Al riguardo, risulta dal precedente punto 73 che i requisiti prevalenti quanto alla verifica dell’uso effettivo di un marchio, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, sono analoghi a quelli concernenti l’acquisizione del carattere distintivo di un segno, in seguito all’uso, ai fini della sua registrazione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento. Inoltre, occorre ricordare che il Tribunale ha interpretato tale giurisprudenza considerando che il fatto che il pubblico di riferimento possa riconoscere il marchio contestato mediante il rinvio ad un altro marchio che designa gli stessi prodotti, e che è utilizzato congiuntamente, non significa che il marchio contestato non sia, di per sé, utilizzato come fonte di identificazione [v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 2016, Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO – Société des produits Nestlé (Forma di una tavoletta di cioccolato),
T‑112/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:735
, punto
, e del 28 febbraio 2019, Lotte/EUIPO – Générale Biscuit-Glico France (PEPERO original),
T‑459/18
, non pubblicata,
EU:T:2019:119
, punto
].
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che il titolare del marchio contestato dovesse dimostrare che detto marchio era sempre percepito come un marchio indipendente e che il fatto di combinarlo con un altro marchio non alterava il suo carattere distintivo. Inoltre, occorre sottolineare che la ricorrente ha prodotto nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO diversi elementi quali articoli e catture di schermate di siti Internet che offrono in vendita i prodotti designati dal marchio contestato, in cui questi ultimi erano descritti più volte come caramelle o succhiotti a forma di biberon. Peraltro, come fatto valere dalla ricorrente, il prodotto di cui trattasi è altresì designato come «la celebre confetteria a forma di biberon».
In terzo luogo, occorre ricordare che, nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza del 10 ottobre 2017, Forma di un forno (
T‑211/14 RENV
, non pubblicata,
EU:T:2017:715
), il Tribunale ha sottolineato che la condizione dell’uso effettivo di un marchio, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento 2017/1001, poteva essere soddisfatta quando il marchio fosse utilizzato insieme ad un altro marchio, purché il marchio continuasse ad essere percepito come un’indicazione dell’origine del prodotto in questione. Per il Tribunale era per l’appunto di tal genere la situazione in quella causa, giacché l’aggiunta del marchio denominativo non modificava la forma del marchio contestato, potendo il consumatore sempre distinguere la forma del marchio tridimensionale, che permaneva identica, come indicazione dell’origine dei prodotti (v., in tal senso, sentenza del 10 ottobre 2017, Forma di un forno,
T‑211/14 RENV
, non pubblicata,
EU:T:2017:715
, punto
). La Corte ha inoltre confermato che un marchio tridimensionale poteva essere utilizzato in combinazione con un elemento denominativo senza che ciò rimettesse necessariamente in discussione la percezione da parte del consumatore della forma come indicazione dell’origine commerciale dei prodotti (sentenza del 23 gennaio 2019, Klement/EUIPO,
C‑698/17 P
, non pubblicata,
EU:C:2019:48
, punto
).
In primo luogo, a tal riguardo, occorre constatare che le circostanze di fatto che caratterizzano le cause sfociate nelle sentenze del 23 gennaio 2019, Klement/EUIPO (
C‑698/17 P
, non pubblicata,
EU:C:2019:48
), e del 10 ottobre 2017, Forma di un forno (
T‑211/14 RENV
, non pubblicata,
EU:T:2017:715
), sono certamente diverse da quelle di cui trattasi. Tuttavia, l’aggiunta del marchio BIG BABY POP! e di alcuni altri elementi figurativi e denominativi sulla superficie del marchio contestato come è utilizzato non modifica la forma di quest’ultimo, in quanto il consumatore può sempre distinguere la forma del marchio tridimensionale, la quale resta identica ai suoi occhi. Inoltre, come risulta dal precedente punto 78, il prodotto di cui trattasi è descritto in diverse occasioni all’interno dei documenti prodotti nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO come una caramella a forma di biberon. A titolo di esempio, esso è anche designato, talvolta, come «la celebre confetteria a forma di biberon».
In secondo luogo, la circostanza che il marchio BIG BABY POP! possa facilitare la determinazione dell’origine commerciale delle caramelle di cui trattasi non è in contraddizione con il fatto che esso possa non alterare il carattere distintivo del marchio tridimensionale costituito dalla forma o dall’aspetto di detti prodotti, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento 2017/1001. Altrimenti, l’aggiunta relativamente comune di un elemento denominativo a un marchio tridimensionale, che può sempre facilitare la determinazione dell’origine commerciale dei prodotti interessati, comporterebbe necessariamente un’alterazione del carattere distintivo di tale marchio tridimensionale (v., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2019, Klement/EUIPO,
C‑698/17 P
, non pubblicata,
EU:C:2019:48
, punti
e
).
Inoltre, se è pur vero che, in caso di uso congiunto di un marchio tridimensionale con un altro marchio, può risultare più facile dimostrare l’alterazione del carattere distintivo di tale marchio tridimensionale che quella del carattere distintivo di un marchio denominativo o figurativo (v., in tal senso, sentenza del 24 settembre 2015, Forma di una stufa da cucina,
T‑317/14
, non pubblicata,
EU:T:2015:689
, punto
), occorre anche ricordare che, nel settore rilevante delle caramelle, dei dolciumi e dei confetti, la combinazione di una forma tridimensionale con ulteriori elementi denominativi o figurativi è comune.
A tal riguardo, occorre rilevare che è inconcepibile a livello commerciale e normativo vendere i prodotti di cui trattasi unicamente nella forma che costituisce il marchio contestato e senza alcuna etichetta sulla superficie, quand’anche, come sostiene l’EUIPO, il titolare del marchio contestato resti libero di scegliere il formato, il colore, le dimensioni e l’aspetto dell’etichetta che lo ricopre. Orbene, nel caso di specie, occorre sottolineare che gli elementi figurativi e denominativi apposti su detta forma non impediscono al consumatore medio di percepire quest’ultima nella sua interezza e al suo interno.
In terzo luogo, per quanto riguarda precisamente gli elementi figurativi e denominativi presenti sul marchio contestato come utilizzato, occorre rilevare che il marchio BIG BABY POP!, se occupa, certamente, una parte importante della superficie del prodotto, allude alla forma di biberon che costituisce il marchio contestato. Infatti, la lettera «i» stilizzata a forma di biberon richiama detta forma e la parola «baby», ossia neonato in inglese, fa riferimento agli utilizzatori dei biberon. Inoltre, la parola inglese «pop» può evocare la parola «lollipop», vale a dire lecca-lecca, ed è quindi solo debolmente distintiva rispetto ai prodotti tutelati dal marchio contestato.
Per quanto riguarda, poi, gli altri elementi figurativi o denominativi frequentemente rappresentati sugli esempi prodotti nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO, da un lato, occorre sottolineare che la rappresentazione del neonato nei tratti di un personaggio di disegno animato, anche se occasionalmente sostituita da altri personaggi, fa del pari riferimento al campo lessicale del biberon. Dall’altro lato, l’elemento figurativo che precisa il gusto del prodotto, quando è presente, ha una destinazione informativa e possiede pertanto un carattere distintivo debole rispetto ai prodotti di cui trattasi. Di conseguenza, non risulta contraddittorio ritenere che una parte degli elementi figurativi e denominativi alluda alla forma di biberon che costituisce il marchio contestato e che un’altra parte sia debolmente distintiva. Pertanto, poiché questi elementi sono meno appariscenti della forma del prodotto stesso e alla luce del precedente punto 81, si deve concludere inequivocabilmente che il consumatore è in grado di associare la forma protetta dal marchio contestato ad una determinata impresa e che il marchio continua quindi ad essere percepito come indicazione dell’origine dei prodotti (v., in tal senso, sentenze del 28 febbraio 2019, PEPERO original,
T‑459/18
, non pubblicata,
EU:T:2019:119
, punto
, e del 23 settembre 2020, Forma di un filo d’erba in una bottiglia,
T‑796/16
,
EU:T:2020:439
, punto
).
In quarto luogo, per quanto riguarda l’affermazione dell’interveniente secondo cui le fatture prodotte dalla ricorrente testimonierebbero che i prodotti designati dal marchio contestato sono associati all’espressione «big baby pop», occorre sottolineare che il fatto che la forma che costituisce il marchio contestato non compaia su dette fatture non consente di escludere che il consumatore identifichi quest’ultimo come indicazione dell’origine commerciale dei prodotti di cui trattasi. Infatti, se è vero che solo il marchio BIG BABY POP o la sua abbreviazione vi figurano, una tale prassi non è inusuale per documenti del genere, in cui l’uso di un elemento denominativo facilita il corso degli affari e in cui è difficilmente concepibile riprodurre la forma del biberon che costituisce il marchio contestato accanto a ciascun titolo designante i prodotti di cui trattasi.
Parimenti, tale conclusione non può essere modificata dal fatto che il marchio contestato quale è utilizzato è rivestito di diversi colori vivaci mentre è stato registrato senza colore. A tal riguardo occorre ricordare che i colori, secondo una giurisprudenza costante, se è vero che sono idonei a veicolare associazioni di idee e a suscitare sentimenti, sono, per contro, per loro natura, poco idonei a fornire informazioni precise. Ciò vale a maggior ragione in quanto essi sono abitualmente e ampiamente utilizzati nella pubblicità e nella commercializzazione dei prodotti e dei servizi per il loro potere attrattivo, al di fuori di qualsiasi messaggio preciso anche per prodotti come quelli di cui trattasi nel caso di specie. Aggiungasi che tali colori diversi, certamente vivaci, sono piuttosto banali e variano a seconda degli esempi prodotti del marchio contestato come utilizzato. Essi non sono, di per sé, eccezionali al punto da essere memorizzati per i prodotti di cui trattasi e sono da intendersi più che altro come elementi a scopo puramente estetico o di presentazione e non come indicazione dell’origine commerciale dei prodotti [v., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2017, Galletas Gullón/EUIPO – O2 Holdings (Forma di un pacchetto di biscotti),
T‑418/16
, non pubblicata,
EU:T:2017:746
, punto
e giurisprudenza ivi citata].
Alla luce di tutto quanto precede e tenuto conto del carattere distintivo medio del marchio contestato, occorre constatare che gli elementi figurativi e denominativi che ricoprono il marchio contestato come utilizzato, anche se possono facilitare la determinazione dell’origine commerciale dei prodotti considerati, non alterano il carattere distintivo del marchio contestato, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento 2017/1001, e non rimettono in discussione il fatto che la loro aggiunta possa essere considerata come fonte di un uso, in una variante accettabile, di quest’ultimo. Pertanto, la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che il marchio contestato si fosse fuso con gli elementi figurativi e denominativi supplementari per formare, agli occhi del consumatore di riferimento, un altro segno, mentre la forma che costituisce detto marchio continuava ad essere percepita dal pubblico di riferimento come indicazione dell’origine commerciale dei prodotti di cui trattasi.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre annullare la decisione impugnata.
Sulle spese
[
omissis
]

Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:

1)
La The Bazooka Companies, Inc., è ammessa a sostituirsi alla The Topps Company, Inc., in qualità di parte ricorrente.

2)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 10 marzo 2021 (procedimento R 1326/2020-2), è annullata.

3)
L’EUIPO è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla The Bazooka Companies.

4)
Il sig. Trebor Robert Bilkiewicz sosterrà le proprie spese.

Spielmann
Mastroianni
Gâlea
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 ottobre 2022.
Firme
(
*1
)	Lingua processuale: l’inglese.
(
)	Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.