CELEX: 62017CJ0148
Trimitere preliminară
Dreptul mărcilor
Directiva 2008/95/CE
Articolul 14
Constatarea a posteriori a nulității unei mărci sau a decăderii din drepturi a titularului acesteia
Data la care trebuie îndeplinite condițiile decăderii sau ale nulității
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Marcă a Uniunii Europene
Articolul 34 alineatul (2)
Revendicarea seniorității unei mărci naționale anterioare
Efectele acestei revendicări asupra mărcii naționale anterioare

Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 14 din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (
JO 2008, L 299, p. 25
), precum și a articolului 34 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca [Uniunii Europene] (
JO 2009, L 78, p. 1
).
Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între Peek & Cloppenburg KG, Hamburg (denumită în continuare „P & C Hamburg”), pe de o parte, și Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (denumită în continuare „P & C Düsseldorf”), pe de altă parte, în legătură cu constatarea
a posteriori
a nevalidității unor mărci naționale a căror titulară era P & C Hamburg și la care aceasta a renunțat anterior.
Cadrul juridic
Dreptul Uniunii
Directiva 2008/95
Considerentul (5) al Directivei 2008/95 are următorul cuprins:
„Prezenta directivă nu ar trebui să priveze statele membre de dreptul de a continua să protejeze mărcile dobândite prin utilizare, însă ar trebui să reglementeze numai raporturile lor cu mărcile dobândite prin înregistrare.”
Potrivit articolului 1 din această directivă:
„Prezenta directivă se aplică mărcilor individuale, colective, de garantare sau de certificare de produse și de servicii, care au făcut obiectul unei înregistrări sau al unei solicitări de înregistrare într‑un stat membru sau pe lângă Biroul pentru proprietate intelectuală al Benelux sau care au făcut obiectul unei înregistrări internaționale care produce efecte într‑un stat membru.”
Articolul 12 din directiva menționată, intitulat „Motive de decădere”, prevede la alineatul (1):
„Titularul unei mărci poate fi decăzut din drepturile sale dacă, pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca nu a fost utilizată în mod serios, în statul membru în cauză, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta este înregistrată și dacă nu există motive întemeiate pentru a nu fi fost utilizată.
Cu toate acestea, nici o persoană nu poate reclama decăderea din drepturi a titularului unei mărci dacă, între expirarea acestei perioade de cinci ani și prezentarea cererii de decădere, marca a început sau a reînceput să fie utilizată în mod serios.
Începerea sau reluarea utilizării, dacă are loc într‑un termen de trei luni înainte de prezentarea cererii de decădere, și cel mai devreme la expirarea perioadei neîntrerupte de cinci ani de neutilizare, nu este luată în considerare atunci când pregătirile pentru începerea sau reluarea utilizării intervin doar după ce titularul a luat la cunoștință că cererea de decădere ar putea fi prezentată.”
Articolul 14 din aceeași directivă, intitulat „Constatarea
a posteriori
a nulității unei mărci sau a decăderii din drepturi a titularului acesteia”, prevede:
„Atunci când senioritatea unei mărci anterioare, care a făcut obiectul unei renunțări sau a expirat, este invocată pentru o marcă [a Uniunii Europene], nulitatea mărcii anterioare sau decăderea din drepturi a titularului acesteia poate fi constatată
a posteriori
.”
Regulamentul nr. 207/2009
Articolul 34 din Regulamentul nr. 207/2009, intitulat „Revendicarea seniorității mărcii naționale”, prevede:
„(1)   Titularul unei mărci anterioare înregistrate într‑un stat membru, inclusiv o marcă înregistrată pe teritoriul Benelux, sau al unei mărci anterioare care a făcut obiectul înregistrării internaționale care produce efecte într‑un stat membru, care depune o cerere pentru înregistrarea unei mărci identice ca marcă [a Uniunii Europene] pentru produse sau servicii identice cu sau cuprinse în acelea pentru care a fost înregistrată o marcă anterioară, poate să se prevaleze pentru marca [Uniunii Europene] de senioritatea mărcii anterioare în ceea ce privește statul membru în care sau pentru care a fost înregistrată.
(2)   În temeiul prezentului regulament, unicul efect al seniorității este faptul că, atunci când titularul mărcii [Uniunii Europene] renunță la marca anterioară sau o lasă să se stingă, este considerat ca beneficiind în continuare de aceleași drepturi pe care le‑ar fi avut dacă marca anterioară continua să fie înregistrată.
[…]”
Articolul 35 din acest regulament, intitulat „Revendicarea seniorității după înregistrarea mărcii [Uniunii Europene]”, prevede la alineatul (1):
„Titularul unei mărci [a Uniunii Europene] care este titularul unei mărci anterioare identice, înregistrată într‑un stat membru, inclusiv o marcă înregistrată pe teritoriul Benelux, sau al unei mărci identice anterioare, care a făcut obiectul unei înregistrări internaționale care produce efecte într‑un stat membru, pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care a fost înregistrată marca anterioară sau conținute în acestea, poate să revendice senioritatea mărcii anterioare în ceea ce privește statul membru în care sau pentru care a fost înregistrată.”
Directiva (UE) 2015/2436
Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (
JO 2015, L 336, p. 1
), prin care Directiva 2008/95 a fost reformată, a intrat în vigoare la 12 ianuarie 2016, ulterior datei faptelor din litigiul principal. Articolul 6 din aceasta are următorul cuprins:
„În cazul în care senioritatea unei mărci naționale sau a unei mărci înregistrate în temeiul unor acorduri internaționale aplicabile în statul membru respectiv, care a făcut obiectul unei renunțări sau al unei decizii de expirare, este invocată pentru o marcă UE, nulitatea mărcii sau decăderea din drepturi a titularului acesteia, care stă la baza invocării seniorității, poate fi constatată
a posteriori
, cu condiția ca nulitatea sau decăderea din drepturi a titularului să fi putut fi declarată în momentul în care marca a făcut obiectul renunțării sau al deciziei de expirare. În acest caz, senioritatea încetează să producă efecte.”
Dreptul german
Articolul 49 din Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Legea privind protecția mărcilor și a altor semne distinctive) din 25 octombrie 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, denumită în continuare „Markengesetz”), intitulat „Decăderea din drepturi a titularului”, prevede la alineatul (1):
„La cerere, marca este radiată din registru pe motiv de decădere în cazul în care nu a fost utilizată în sensul articolului 26, după data înregistrării sale, pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani. Decăderea din drepturi a titularului unei mărci nu poate fi însă invocată dacă, după încheierea perioadei menționate și înainte de depunerea cererii de radiere, marca a început sau a reînceput să fie utilizată în sensul articolului 26. Începerea sau reluarea utilizării, care are loc într‑un termen de trei luni înainte de prezentarea cererii de radiere, acest termen începând să curgă după o perioadă neîntreruptă de cinci ani de neutilizare, nu este luată în considerare atunci când pregătirile pentru începerea sau pentru reluarea utilizării intervin doar după ce titularul mărcii a luat la cunoștință că cererea de radiere ar putea fi prezentată. În cazul în care cererea de radiere menționată la articolul 53 alineatul (1) a fost prezentată Oficiului pentru Brevete, cererea adresată acestuia rămâne decisivă pentru calcularea termenului de trei luni prevăzut în a treia teză, dacă cererea de radiere formulată în temeiul articolului 55 alineatul (1) a fost introdusă în termen de trei luni de la notificarea comunicării menționate la articolul 53 alineatul (4).”
Articolul 125c din Markengesetz, intitulat „Constatarea
a posteriori
a nevalidității mărcii”, prevede:
„(1)   În cazul în care, pentru o marcă [a Uniunii Europene] depusă sau înregistrată, a fost revendicată prioritatea unei mărci înregistrate în registrul Oficiului pentru Brevete în temeiul articolului 34 sau al articolului 35 din [Regulamentul nr. 207/2009], iar marca înregistrată în registrul Oficiului pentru Brevete a fost radiată ca urmare a neprelungirii duratei de protecție […] sau a renunțării […], se poate constata, la cerere,
a posteriori
, nevaliditatea acestei mărci pe motiv de decădere sau de nulitate.
(2)   Constatarea nevalidității se efectuează în aceleași condiții ca o radiere pe motiv de decădere sau de nulitate. Cu toate acestea, nevaliditatea pe motiv de decădere în temeiul articolului 49 alineatul (1) poate fi constatată doar atunci când condițiile pentru radiere în temeiul acestei dispoziții au fost îndeplinite deja la momentul radierii mărcii din cauza neprelungirii duratei de protecție sau a renunțării.
(3)   Procedura de constatare a nevalidității se întemeiază pe dispozițiile care se aplică procedurii de radiere a unei mărci înregistrate, considerându‑se că o constatare a nevalidității mărcii înlocuiește radierea acesteia.”
Litigiul principal și întrebările preliminare
P & C Düsseldorf este titulara mărcilor verbale și figurative germane PuC, înregistrate pentru articole de îmbrăcăminte, cu numerele 648526 și 648528, cu drept de prioritate din anul 1953.
P & C Hamburg este titulara mărcii verbale a Uniunii Europene PUC, care a fost înregistrată la 6 aprilie 2001 cu numărul 242446 pentru produse din clasele 18 și 25 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor, din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare, care corespund în special unor articole de îmbrăcăminte și unor accesorii de modă. Această marcă beneficiază, pe teritoriul german, de senioritatea a două mărci verbale germane PUC, depuse și înregistrate în cursul anilor 1978 și 1982, pentru articole de îmbrăcăminte, cu numerele 966148 și 1027854.
La 11 februarie 2005, P & C Düsseldorf a formulat o cerere de radiere a mărcilor verbale germane PUC pe motiv de decădere. Întrucât P & C Hamburg a sesizat în mod voluntar la 7 iulie 2005 Deutsches Patent- und Markenamt (Oficiul German pentru Brevete și Mărci), solicitându‑i radierea acestor mărci, cele două părți au decis să pună capăt litigiului, iar mărcile menționate au fost radiate la 9 și la 31 august 2005.
La 12 martie 2010, P & C Düsseldorf a formulat o acțiune în fața Landgericht Hamburg (Tribunalul Regional din Hamburg, Germania), prin care solicita ca P & C Hamburg să nu se mai poată prevala de senioritatea mărcilor verbale germane PUC, susținând în principal că, la data la care au fost radiate ca urmare a renunțării din partea acestei societăți, ele erau de asemenea susceptibile de a fi radiate pe motiv de decădere. Cu titlu subsidiar, P & C Düsseldorf a susținut că aceste mărci ar fi putut de asemenea să fie radiate la această dată ca urmare a existenței unor drepturi anterioare a căror titulară este.
Landgericht Hamburg (Tribunalul Regional din Hamburg) a admis acțiunea, iar apelul formulat în fața Oberlandesgericht Hamburg (Tribunalul Regional Superior din Hamburg, Germania) de P & C Hamburg a fost respins. În hotărârea sa, instanța de apel a considerat că cererea formulată de P & C Düsseldorf era întemeiată, în conformitate cu articolul 125c alineatele (1) și (2), precum și cu articolul 49 alineatul (1) din Markengesetz, întrucât mărcile verbale germane radiate, a căror senioritate era revendicată pentru marca Uniunii Europene PUC, erau susceptibile de radiere pe motiv de decădere atât la data la care acestea au fost radiate ca urmare a renunțării, cât și la data ultimei ședințe care a avut loc în fața sa.
Prin urmare, P & C Hamburg a formulat recurs împotriva acestei decizii în fața Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție, Germania).
În primul rând, instanța de trimitere arată că instanța de apel a efectuat o interpretare corectă a articolului 125c alineatul (2) din Markengesetz atunci când a considerat că cerințele de radiere a unei mărci pe motiv de decădere trebuiau îndeplinite nu doar la momentul renunțării la această marcă, ci și la data ultimei ședințe în fața instanței sesizate cu o cerere de constatare a nevalidității mărcii menționate. Totuși, instanța se întreabă dacă această interpretare este compatibilă cu articolul 14 din Directiva 2008/95.
Constatând că articolul 14 nu conține precizări cu privire la cerințele care pot fi impuse pentru constatarea
a posteriori
a nulității mărcii naționale anterioare care a făcut obiectul unei renunțări sau care a expirat, instanța de trimitere observă că din articolul 6 din Directiva 2015/2436 rezultă că nu i se poate impune, în temeiul acesteia, ca condițiile de decădere să fie de asemenea îndeplinite la data deciziei prin care instanța se pronunță asupra acțiunii în constatarea
a posteriori
a decăderii. Ea se întreabă dacă directiva menționată a redefinit cerințele căreia îi este supusă o asemenea constatare sau dacă aceasta nu a făcut decât să clarifice cerințele deja aplicabile în temeiul articolului 14 din Directiva 2008/95.
În al doilea rând, instanța de trimitere arată că, presupunând că interpretarea articolului 125c din Markengesetz expusă la punctul 18 din prezenta hotărâre este compatibilă cu articolul 14 din Directiva 2008/95, se ridică întrebarea dacă P & C Hamburg, după ce a renunțat la mărcile sale verbale germane la 7 iulie 2005, a putut utiliza mărcile respective astfel încât să poată asigura menținerea drepturilor aferente acestora. Întrucât instanța de apel a apreciat că actele de utilizare ulterioare renunțării nu puteau fi luate în considerare, aceste acte neavând „efect corectiv”, instanța de trimitere se întreabă dacă această analiză este corectă în raport cu articolul 34 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 și ridică în acest sens problema efectului revendicării pentru o marcă a Uniunii Europene a seniorității unei mărci naționale anterioare.
În aceste condiții, Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:
„1)
Este compatibilă cu articolul 14 din Directiva 2008/95 situația în care nulitatea unei mărci naționale sau decăderea din drepturi a titularului unei mărci naționale pe care se întemeiază revendicarea seniorității unei mărci a Uniunii Europene, care a făcut obiectul renunțării sau asupra căreia a expirat orice drept, să se poată constata
a posteriori
, doar în cazul în care condițiile pentru nulitate sau pentru decădere sunt îndeplinite nu numai la data renunțării la marcă sau a expirării acesteia, ci și la data pronunțării hotărârii judecătorești privind acțiunea în constatare?
2)
În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare:
Revendicarea seniorității în temeiul articolului 34 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 produce efectul că dreptul asupra mărcii naționale expiră și nu mai poate face obiectul unei utilizări de natură să conserve acest drept sau dreptul asupra mărcii naționale se menține în temeiul dreptului Uniunii chiar și atunci când aceasta din urmă nu mai există în registrul statului membru respectiv și, astfel, poate face sau trebuie să facă obiectul unei utilizări de natură să conserve dreptul asupra sa?”
Cu privire la întrebările preliminare
Prin intermediul celor două întrebări formulate, care trebuie examinate împreună, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 14 din Directiva 2008/95 coroborat cu articolul 34 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că se opune unei interpretări a legislației naționale potrivit căreia nulitatea unei mărci naționale anterioare sau decăderea din drepturi a titularului acesteia, marcă a cărei senioritate este revendicată pentru o marcă a Uniunii Europene, poate fi constatată
a posteriori
doar dacă condițiile acestei nulități sau ale acestei decăderi sunt îndeplinite nu numai la data la care s‑a renunțat la această marcă națională anterioară sau la data la care aceasta a expirat, ci și la data la care se pronunță hotărârea judecătorească prin care se efectuează constatarea respectivă.
În această privință, trebuie amintit că articolul 34 din Regulamentul nr. 207/2009 prevede posibilitatea ca titularul unei mărci naționale anterioare care depune o cerere de înregistrare a unei mărci identice ca marcă a Uniunii Europene pentru produse sau servicii care sunt identice cu cele pentru care a fost înregistrată marca națională anterioară să revendice, în cererea sa de înregistrare a mărcii Uniunii Europene, senioritatea mărcii naționale anterioare în ceea ce privește statul membru în care sau pentru care a fost înregistrată. Articolul 35 din acest regulament prevede o posibilitate similară de revendicare a seniorității ulterior înregistrării unei mărci ca marcă a Uniunii Europene.
Unicul efect al revendicării seniorității unei mărci naționale anterioare este, potrivit articolului 34 alineatul (2) din acest regulament, acela că, atunci când titularul său renunță la aceasta sau o lasă să se stingă, se consideră că beneficiază în continuare de aceleași drepturi pe care le‑ar fi avut dacă marca anterioară continua să fie înregistrată.
Pentru a se opune unei astfel de revendicări, articolul 14 din Directiva 2008/95 prevede posibilitatea de a constata
a posteriori
nulitatea mărcii naționale anterioare care a făcut obiectul unei renunțări sau a expirat sau decăderea din drepturi a titularului acestei mărci.
Deși articolul 14 din Directiva 2008/95 nu precizează care este data de la care este necesar să se examineze dacă sunt îndeplinite condițiile nulității sau ale decăderii, reiese totuși din formularea și din obiectul acestei dispoziții că examinarea în cauză urmărește să stabilească retroactiv dacă aceste condiții erau îndeplinite la data la care s‑a renunțat la marca națională anterioară sau la care aceasta a expirat. Rezultă că cerința potrivit căreia condițiile nulității mărcii naționale anterioare sau ale decăderii din drepturi a titularului acesteia trebuie de asemenea să fie îndeplinite la data la care s‑a soluționat cererea în constatarea
a posteriori
a acestei nulități sau a acestei decăderi nu este conformă cu dispoziția menționată.
În plus, o asemenea cerință se întemeiază, după cum reiese din decizia de trimitere și din observațiile părților din litigiul principal, pe teza potrivit căreia actele de utilizare a unei mărci naționale, după ce s‑a renunțat la aceasta, pot avea un efect corectiv de natură să asigure menținerea drepturilor aferente acesteia. Or, o astfel de teză nu își găsește temeiul nici în Directiva 2008/95, nici în Regulamentul nr. 207/2009.
Astfel, trebuie amintit în primul rând că posibilitatea de a utiliza o marcă națională la care s‑a renunțat nu este deloc avută în vedere de Directiva 2008/95. În plus, din considerentul (5) și din articolul 1 reiese că această directivă se aplică doar mărcilor care fac obiectul unei înregistrări sau al unei cereri de înregistrare, astfel că o marcă radiată nu mai există din perspectiva acesteia.
În continuare, din articolul 12 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2008/95 reiese că utilizarea mărcii este luată în considerare numai până la data de prezentare a cererii de decădere, avansată eventual cu trei luni în ipoteza prevăzută la al treilea paragraf al acestei dispoziții. Prin urmare, nu ar fi în concordanță cu această dispoziție să se ia în considerare, în cadrul unei proceduri având ca obiect constatarea
a posteriori
a decăderii din drepturi a titularului unei mărci, o utilizare ulterioară datei la care titularul însuși a declarat că renunță la această marcă sau că a lăsat‑o să expire.
În sfârșit, din articolul 34 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 reiese că unicul efect al seniorității unei mărci naționale anterioare revendicate pentru o marcă a Uniunii Europene este acela că titularul acestei mărci naționale anterioare, care a renunțat la aceasta sau a lăsat‑o să se stingă, se consideră că beneficiază în continuare, în statul membru în care sau pentru care a fost înregistrată, de aceleași drepturi ca cele pe care le‑ar fi avut dacă aceasta ar fi continuat să fie înregistrată. Această dispoziție creează astfel o ficțiune al cărei scop este de a permite titularului mărcii Uniunii Europene de a continua să beneficieze, în statul membru respectiv, de protecția de care beneficia marca națională anterioară care a fost radiată, iar nu de a‑i permite acesteia din urmă să continue să existe ca atare. Rezultă în special că orice eventuală utilizare a semnului în cauză după această radiere trebuie considerată, într‑un astfel de caz, utilizare a mărcii Uniunii Europene, iar nu a mărcii naționale anterioare radiate.
De asemenea, interpretarea articolului 14 din Directiva 2008/95 efectuată la punctul 26 din prezenta hotărâre este confirmată la articolul 6 din Directiva 2015/2436, intrată în vigoare ulterior datei faptelor din litigiul principal, care prevede drept condiție unică pentru constatarea
a posteriori
a nulității mărcii naționale anterioare sau a decăderii din drepturi a titularului acesteia ca nulitatea sau decăderea din drepturi să fi putut fi declarată în momentul în care această marcă a făcut obiectul renunțării sau a expirat.
Având în vedere considerațiile care precedă, este necesar să se răspundă la întrebările adresate că articolul 14 din Directiva 2008/95 coroborat cu articolul 34 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretat în sensul că se opune unei interpretări a legislației naționale potrivit căreia nulitatea unei mărci naționale anterioare sau decăderea din drepturi a titularului acesteia, marcă a cărei senioritate este revendicată pentru o marcă a Uniunii Europene, poate fi constatată
a posteriori
doar dacă condițiile acestei nulități sau ale acestei decăderi sunt îndeplinite nu numai la data la care s‑a renunțat la această marcă națională anterioară sau la data la care aceasta a expirat, ci și la data la care se pronunță hotărârea judecătorească prin care se efectuează această constatare.
Cu privire la cheltuielile de judecată
Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a doua) declară:

Articolul 14 din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci coroborat cu articolul 34 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 a Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca [Uniunii Europene] trebuie interpretat în sensul că se opune unei interpretări a legislației naționale potrivit căreia nulitatea unei mărci naționale anterioare sau decăderea din drepturi a titularului acesteia, marcă a cărei senioritate este revendicată pentru o marcă a Uniunii Europene, poate fi constatată
a posteriori
doar dacă condițiile acestei nulități sau ale acestei decăderi sunt îndeplinite nu numai la data la care s‑a renunțat la această marcă națională anterioară sau la data la care aceasta a expirat, ci și la data la care se pronunță hotărârea judecătorească prin care se efectuează această constatare
.

Semnături
(
*1
)	Limba de procedură: germana.