CELEX: 62020CJ0466
Trimitere preliminară
Mărci
Directiva 2008/95/CE
Articolul 9
Regulamentul (CE) nr. 207/2009
Articolele 54, 110 și 111
Limitare a drepturilor ca urmare a toleranței
Noțiunea de «toleranță»
Întreruperea termenului de limitare a drepturilor
Punere în întârziere
Data întreruperii termenului de limitare a drepturilor în cazul introducerii unei acțiuni în justiție
Efectele limitării drepturilor
Cereri de acordare a unor daune interese, de furnizare de informații și de distrugere de produse

Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 9 din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 2008, L 299, p. 25), precum și a articolelor 54 și 111 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (JO 2009, L 78, p. 1).
Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între HEITEC AG (denumită în continuare „Heitec”), pe de o parte, și HEITECH Promotion GmbH (denumită în continuare „Heitech”) și RW, pe de altă parte, în legătură cu utilizarea de către acestea din urmă a numelui comercial HEITECH Promotion GmbH și a mărcilor care cuprind elementul verbal „heitech”.

Cadrul juridic

Dreptul Uniunii

Directiva 2008/95
Considerentul (12) al Directivei 2008/95 enunța:
„Este necesar, din motive de securitate juridică și fără a aduce atingere într‑un mod inechitabil intereselor titularului unei mărci anterioare, să se prevadă ca acesta din urmă să nu mai poată să ceară anularea sau să se opună folosirii unei mărci ulterioare celei care îi aparține și a cărei folosință a tolerat‑o cu bună știință un timp îndelungat, cu excepția cazului în care cererea de marcă ulterioară a fost efectuată cu rea‑credință.”
Articolul 4 din această directivă, intitulat „Motive suplimentare de refuz sau de nulitate privind conflictele cu drepturi anterioare”, prevedea:
„(1)      Unei mărci îi este refuzată înregistrarea sau, dacă este înregistrată, poate fi declarată nulă:
(a)      atunci când este identică cu o marcă anterioară și când produsele sau serviciile pentru care marca a fost cerută sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată;
(b)      atunci când, din cauza identității sau similitudinii sale cu marca anterioară și din cauza identității sau a similitudinii produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, există, în mintea publicului, un risc de confuzie care conține riscul de asociere cu marca anterioară.
(2)      În înțelesul alineatului (1), «mărci anterioare» înseamnă:
(a)      mărcile a căror dată de depunere este anterioară celei a cererii de marcă [a Uniunii Europene], ținând seama, dacă este cazul, de dreptul de prioritate invocat pentru susținerea acestor mărci și care aparțin categoriilor următoare:
(i)      mărcile [Uniunii Europene];
(ii)      mărcile înregistrate în statul membru sau, în ceea ce privește Belgia, Luxemburgul și Țările de Jos, la Biroul pentru Proprietate Intelectuală al Benelux;
(iii)      mărcile care au făcut obiectul unei înregistrări internaționale care produce efecte în statul membru;
(b)      mărci [ale Uniunii Europene] care revendică în mod valabil senioritatea […];
(c)      cererile de mărci menționate la literele (a) și (b), sub rezerva înregistrării lor;
[…]
(4)      Un stat membru poate, de asemenea, să prevadă că unei mărci îi este refuzată înregistrarea sau, dacă este înregistrată, aceasta poate fi declarată nulă în cazul și în măsura în care:
(a)      marca este identică sau similară unei mărci naționale anterioare în sensul alineatului (2) și dacă este destinată să fie înregistrată sau a fost înregistrată pentru produse sau servicii care nu sunt similare celor pentru care marca anterioară este înregistrată, atunci când marca anterioară se bucură de renume în statul membru în cauză și când utilizarea mărcii ulterioare ar obține profit necuvenit, fără motive întemeiate, din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau când acesta le‑ar aduce atingere;
(b)      drepturile la o marcă neînregistrată sau la un alt semn utilizat în lumea afacerilor au fost dobândite înainte de data de depunere a cererii mărcii ulterioare sau, dacă este cazul, înainte de data priorității invocate în sprijinul cererii mărcii ulterioare și dacă această marcă neînregistrată sau acest alt semn conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare;
(c)      utilizarea mărcii poate fi interzisă în temeiul unui drept anterior, altul decât drepturile menționate la alineatul (2) și la litera (b) a prezentului alineat, respectiv:
(i)      un drept la nume;
(ii)      un drept la imagine;
(iii)      un drept de autor;
(iv)      un drept de proprietate industrială;
[…]”
Articolul  9 din directiva menționată, intitulat „Limitarea drepturilor ca urmare a toleranței”, prevedea:
„(1)      Titularul unei mărci anterioare în temeiul articolului 4 alineatul (2), care a tolerat, într‑un stat membru, folosirea unei mărci ulterioare înregistrate în acest stat membru timp de cinci ani consecutivi, având cunoștință despre această utilizare, nu mai poate solicita declararea nulității și nici să se opună utilizării mărcii ulterioare pe baza respectivei mărci anterioare pentru produsele sau serviciile pentru care marca ulterioară a fost utilizată, cu excepția cazului în care depunerea mărcii ulterioare a fost efectuată cu rea‑credință.
(2)      Orice stat membru poate să prevadă că alineatul (1) se aplică
mutatis mutandis
titularului unei mărci anterioare menționate la articolul 4 alineatul (4) litera (a) sau al unui alt drept anterior menționat la articolul 4 alineatul (4) litera (b) sau (c).
(3)      În cazurile menționate la alineatul (1) sau (2), titularul unei mărci înregistrate ulterior nu se poate opune utilizării dreptului anterior, chiar dacă acest drept nu mai poate fi invocat împotriva mărcii ulterioare.”
Directiva 2008/95, care a abrogat și a înlocuit Prima Directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92), a fost, la rândul său, abrogată și înlocuită, de la 15 ianuarie 2019, de Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 2015, L 336, p. 1). Totuși, ținând seama de data faptelor aflate la originea litigiului principal, cererea de decizie preliminară trebuie examinată în lumina Directivei 2008/95.

Regulamentul nr. 207/2009
Potrivit articolului 8 din Regulamentul nr. 207/2009, intitulat „Motive relative de refuz”:
„(1)      La opoziția titularului unei mărci anterioare, se respinge înregistrarea mărcii solicitate atunci când:
(a)      aceasta este identică cu marca anterioară și când produsele sau serviciile pentru care marca a fost solicitată sunt identice cu cele pentru care este protejată marca anterioară;
(b)      din cauza identității sau asemănării sale cu marca anterioară și din cauza identității sau asemănării produselor sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există un risc de confuzie pe teritoriul în care este protejată marca anterioară; riscul de confuzie include riscul de asociere cu marca anterioară.
(2)      În înțelesul alineatului (1), «mărci anterioare» înseamnă:
(a)      mărci a căror dată de depunere este anterioară cererii de înregistrare a mărcii [Uniunii Europene], ținând cont, dacă este cazul, de dreptul la prioritate invocat în sprijinul acestor mărci și care aparțin următoarelor categorii:
(i)      mărci [ale Uniunii Europene];
(ii)      mărci înregistrate într‑un stat membru sau, în ceea ce privește Belgia, Luxemburg și Țările de Jos, la Oficiul Benelux din domeniul proprietății intelectuale;
(iii)      mărci care au făcut obiectul unei înregistrări în temeiul acordurilor internaționale, care produc efecte într‑un stat membru;
(iv)      mărcile care au făcut obiectul unei înregistrări internaționale care produce efecte în [Uniunea Europeană];
(b)      cereri pentru mărci menționate la litera (a), sub rezerva înregistrării lor;
[…]
(4)      În cazul opoziției titularului unei mărci neînregistrate sau al unui alt semn utilizat în comerț cu un domeniu de aplicare care depășește domeniul local, marca solicitată este refuzată la înregistrare, atunci când și în măsura în care, în conformitate cu legislația [Uniunii] sau cu legislația statului membru care este aplicabilă acestui semn:
(a)      au fost dobândite drepturi pentru acest semn înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii [Uniunii Europene] sau, dacă este cazul, înaintea datei priorității invocate în sprijinul cererii de înregistrare a mărcii [Uniunii Europene];
(b)      acest semn conferă titularului dreptul de a interzice utilizarea unei mărci mai recente.
[…]”
Articolul  54 din acest regulament, intitulat „Limitare a drepturilor ca urmare a toleranței”, prevedea:
„(1)      Titularul unei mărci [a Uniunii Europene] care a tolerat timp de cinci ani consecutivi utilizarea unei mărci [a Uniunii Europene] ulterioare în cadrul [Uniunii], având cunoștință despre această utilizare, nu mai poate solicita declararea nulității și nici să se opună utilizării mărcii ulterioare pe baza respectivei mărci anterioare pentru produsele sau serviciile pentru care marca ulterioară a fost utilizată, cu excepția cazului în care depunerea mărcii [Uniunii Europene] ulterioare a fost efectuată cu rea‑credință.
(2)      Titularul unei mărci naționale anterioare menționate la articolul 8 alineatul (2) sau al unui alt semn anterior menționat la articolul 8 alineatul (4), care a tolerat timp de cinci ani consecutivi utilizarea unei mărci [a Uniunii Europene] ulterioare în cadrul statului membru în care această marcă anterioară sau acest alt semn anterior beneficiază de protecție, având cunoștință despre această utilizare, nu mai poate să solicite declararea nulității și nici să se opună utilizării mărcii ulterioare pe baza respectivei mărci anterioare sau a respectivului alt semn anterior pentru produsele sau serviciile pentru care marca ulterioară a fost utilizată, cu excepția cazului în care depunerea mărcii [Uniunii Europene] ulterioare a fost efectuată cu rea‑credință.
[…]”
Articolul  110 din regulamentul menționat, intitulat „Interdicția utilizării mărcilor [Uniunii Europene]”, prevedea la alineatul (1):
„Cu excepția cazului în care există o dispoziție contrară, prezentul regulament nu aduce atingere dreptului, existent în temeiul legislației statelor membre, de a introduce acțiuni în încălcarea drepturilor anterioare, în sensul articolului 8  […] împotriva utilizării unei mărci [a Uniunii Europene] ulterioare. Acțiuni în încălcarea drepturilor anterioare, în sensul articolului 8 alineatele (2) și (4), nu mai pot fi, cu toate acestea, introduse atunci când titularul dreptului anterior nu mai poate, în temeiul articolului 54 alineatul (2), să solicite nulitatea mărcii [Uniunii Europene].”
Articolul  111 din Regulamentul nr. 207/2009, intitulat „Drepturi anterioare cu domeniu de aplicare local”, prevedea:
„(1)      Titularul unui drept anterior cu sferă de aplicare locală poate să se opună utilizării mărcii [Uniunii Europene] pe teritoriul pe care acest drept este protejat în măsura în care dreptul statului membru respectiv permite acest lucru
(2)      Alineatul (1) încetează să se mai aplice în cazul în care titularul dreptului anterior a tolerat utilizarea mărcii [Uniunii Europene] pe teritoriul pe care acest drept este protejat, pe o perioadă de cinci ani consecutivi având cunoștință de această utilizare, în afară de cazul în care depunerea cererii de înregistrare a mărcii [Uniunii Europene] nu a fost efectuată cu rea‑credință.
(3)      Titularul mărcii [Uniunii Europene] nu poate să se opună utilizării dreptului menționat la alineatul (1), chiar dacă acest drept nu mai poate fi invocat împotriva mărcii [Uniunii Europene].”
Regulamentul nr. 207/2009 a fost abrogat și înlocuit, cu efect de la 1 octombrie 2017, prin Regulamentul (UE) 2017/1001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene (JO 2017, L 154, p. 1). Cu toate acestea, ținând seama de data faptelor aflate la originea litigiului principal, cererea de decizie preliminară trebuie examinată în raport cu Regulamentul nr. 207/2009.

Dreptul german
Articolul 21 din Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (Legea privind protecția mărcilor și a altor semne distinctive) din 25 octombrie 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082), în versiunea aplicabilă litigiului principal (denumită în continuare „Legea privind mărcile”) prevede:
„1.      Titularul unei mărci sau al unei denumiri comerciale nu are dreptul să interzică utilizarea unei mărci înregistrate ulterioare pentru produsele sau serviciile pentru care este înregistrată dacă a tolerat utilizarea acestei mărci pentru o perioadă de cinci ani consecutivi, având cunoștință despre această utilizare, cu excepția cazului în care depunerea mărcii ulterioare a fost efectuată cu rea‑credință.
2.      Titularul unei mărci sau al unei denumiri comerciale nu are dreptul să interzică utilizarea […] unei denumiri comerciale […] ulterioare dacă a tolerat utilizarea [acestei denumiri comerciale] pentru o perioadă de cinci ani consecutivi, având cunoștință despre această utilizare, cu excepția cazului în care titularul acestui drept a fost de rea‑credință la data dobândirii sale.
[…]”
Potrivit articolului  125b punctul 3 din Legea privind mărcile:
„În cazul în care o marcă a Uniunii Europene înregistrată este invocată împotriva utilizării unei mărci ulterioare înregistrate în temeiul prezentei legi, articolul  21 alineatul  (1) se aplică
mutatis mutandis
.”

Litigiul principal și întrebările preliminare
Reclamanta din litigiul principal, Heitec, este titulara mărcii Uniunii Europene verbale HEITEC, depusă la 18 martie 1998, cu revendicarea seniorității la 13 iulie 1991 și înregistrată la 4 iulie 2005.
Aceasta a fost înscrisă în registrul comerțului în 1984 sub denumirea Heitec Industrieplanung GmbH. Denumirea sa a fost modificată în anul 1988 și a devenit HEITEC GmbH. Din anul 2000, aceasta își desfășoară activitatea sub numele Heitec AG.
Heitech, al cărei administrator este RW, a fost înscrisă în registrul comerțului la 16 aprilie 2003.
Heitech este titulara unei mărci germane figurative care cuprinde elementul verbal „heitech promotion”, depusă la 17 septembrie 2002 și înregistrată la 4 februarie 2003, pe care o utilizează cel târziu de la 29 septembrie 2004, precum și a unei mărci a Uniunii Europene figurative care cuprinde elementul verbal „heitech”, depusă la 6 februarie 2008 și înregistrată la 20 noiembrie 2008, pe care o utilizează cel târziu de la 6 mai 2009.
Prin scrisoarea din 29 noiembrie 2004, Heitech a contactat reprezentanții Heitec pentru a întreba dacă aceasta din urmă va consimți să încheie un acord de coexistență.
La 7 iulie 2008, Heitec a avut cunoștință de depunerea cererii Heitech de înregistrare a mărcii Uniunii Europene figurative care conținea elementul verbal „heitech”.
Prin scrisoarea din 22 aprilie 2009, Heitec a pus în întârziere Heitech ca urmare a utilizării de către aceasta din urmă a denumirii sale comerciale și a mărcii Uniunii Europene care cuprinde elementul verbal „heitech”. În răspunsul său din 6 mai 2009, Heitech a propus din nou încheierea unui acord de coexistență.
La 31 decembrie 2012, Landgericht Nürnberg‑Fürth (Tribunalul Regional din Nürnberg‑Fürth, Germania) a primit, prin fax, un act de sesizare a instanței din partea Heitec îndreptat împotriva Heitech și a RW. Acest act avea data de 15 decembrie 2012.  Prin decizia din 4 ianuarie 2013, Heitec a fost invitată să plătească un avans din cheltuielile de judecată aferente procedurii.
La 12 martie 2013, instanța menționată a atras atenția reprezentantului Heitec asupra faptului că acest avans nu fusese plătit și că nu fuseseră depuse originalele actului de sesizare a instanței.
Prin scrisoarea din 23 septembrie 2013, Heitec a informat Heitech că refuza încheierea unui acord de coexistență, propunându‑i să încheie un acord de licență și declarând că a inițiat o procedură judiciară.
Prin scrisoarea din 29 decembrie 2013, Heitec a informat Heitech că se întemeia pe denumirea sa comercială și că era titulara mărcii Uniunii Europene HEITEC. Aceasta a declarat că procedura judiciară era în curs de desfășurare.
La 30 decembrie 2013, Landgericht Nürnberg‑Fürth (Tribunalul Regional din Nürnberg‑Fürth) a primit înscrisuri din partea Heitec datate 12 decembrie 2013, însoțite de un cec pentru cheltuielile de judecată aferente procedurii, precum și de un nou act de sesizare a instanței datat 4 octombrie 2013.
La 14 ianuarie 2014, instanța menționată a atras atenția Heitec asupra faptului că trebuia de asemenea notificat actul de sesizare a instanței din 15 decembrie 2012 și că, în consecință, i se solicita să depună originalele acestuia. Originalele au ajuns la instanța menționată la 22 februarie 2014.
La 24 februarie 2014, aceeași instanță a atras atenția Heitec asupra faptului că respectivele capete de cerere prezentate în originalele actului de sesizare a instanței primite la 22 februarie 2014 nu concordau cu cele prezentate în actul de sesizare a instanței depus la 31 decembrie 2012.
La 16 mai 2014, Landgericht Nürnberg‑Fürth (Tribunalul Regional din Nürnberg‑Fürth) a inițiat procedura scrisă prealabilă  și a dispus să se notifice către pârâții din litigiul principal copiile, întocmite de această instanță, ale actului de sesizare a instanței din 15 decembrie 2012. Această notificare a avut loc în cele din urmă la 23 mai 2014.
Prin acțiunea sa în instanță, Heitec a formulat, cu titlu principal, cereri întemeiate pe atingerea adusă drepturilor pe care i le conferă denumirea sa comercială HEITEC și, cu titlu subsidiar, cereri întemeiate pe încălcarea drepturilor asupra mărcii Uniunii Europene HEITEC. Aceasta a solicitat ca Heitech să fie obligată să se abțină să își identifice întreprinderea prin denumirea comercială HEITECH Promotion GmbH, să se abțină să aplice elementele verbale „heitech promotion” și „heitech” pe produse, precum  și să comercializeze sau să promoveze produse sau servicii sub aceste semne, să se abțină să utilizeze sau să cesioneze, în scopuri comerciale, site‑ul internet heitech promotion.de și să consimtă ca denumirea sa socială să fie radiată din registrul comerțului. Pe de altă parte, Heitec a formulat solicitări de informații, de constatare a unei obligații de reparare, de distrugere de produse și de plată a cheltuielilor de punere în întârziere.
Landgericht Nürnberg‑Fürth (Tribunalul Regional din Nürnberg‑Fürth) a obligat Heitech la plata către Heitec a unei sume de 1 353,80 euro, majorată cu dobânzi, cu titlu de cheltuieli de punere în întârziere și a respins celelalte cereri formulate de Heitec.
Heitec a declarat apel împotriva deciziei Landgericht Nürnberg‑Fürth (Tribunalul Regional din Nürnberg‑Fürth) la Oberlandesgericht Nürnberg (Tribunalul Regional Superior din Nürnberg, Germania).
Oberlandesgericht Nürnberg (Tribunalul Regional Superior din Nürnberg) a considerat că acțiunea în justiție formulată de Heitec era lipsită de temei, pentru motivul că Heitec era decăzută din drepturi. În această privință, instanța a arătat că Heitech a utilizat semnele sale ulterioare pentru o perioadă neîntreruptă de cel puțin cinci ani și că Heitec tolerase o astfel de utilizare, întrucât, deși avea cunoștință despre această utilizare, nu a luat măsuri suficiente pentru a pune capăt respectivei utilizări.
Potrivit acestei instanțe, respectiva acțiune în justiție nu întrerupsese termenul de limitare a drepturilor, din moment ce nu fusese notificată către Heitech și către RW decât după trecerea a cinci ani de la data punerii în întârziere de care fusese precedată acțiunea în justiție menționată.
Heitec a formulat recurs la instanța de trimitere.
Această instanță constată că soluționarea recursului depinde de aspectul dacă Heitec este, în temeiul articolului 21 alineatele 1 și 2 din Legea privind mărcile, precum și al articolului 54 alineatele (1) și (2) și al articolului  111 alineatul  (2) din Regulamentul nr. 207/2009, decăzută din dreptul său de a formula cererea în încetare și cererile accesorii.
Această instanță observă că decăderea Heitec din dreptul de a formula cereri care vizează în esență utilizarea de către Heitech a mărcii germane a cărei titulară este aceasta din urmă este reglementată de articolul  21 alineatul  1 din Legea privind mărcile coroborat cu articolul  125b punctul 3 din această lege, în măsura în care aceste cereri se întemeiază pe marca Uniunii Europene a cărei titulară este Heitec.
Ea precizează că articolul 21 alineatul 1 din Legea privind mărcile transpune în dreptul german limitarea drepturilor, prevăzută la articolul 9 din Directiva 2008/95, asupra mărcilor [articolul 9 alineatul (1) din Directiva 2008/95] și asupra altor semne – inclusiv denumirile comerciale – utilizate în comerț [articolul 9 alineatul (2) din Directiva 2008/95], de a se opune utilizării unei mărci înregistrate.
În măsura în care Heitec se opune utilizării denumirii comerciale a Heitech, limitarea drepturilor este, potrivit constatărilor instanței de trimitere, reglementată de articolul  21 alineatul  (2) din Legea privind mărcile. În această privință, instanța menționată precizează că, în pofida faptului că conținutul normativ al acestei dispoziții îl depășește pe cel al Directivei 2008/95 și nici nu este reflectat de articolul 54 din Regulamentul nr. 207/2009, acesta trebuie examinat pe baza interpretării conforme cu directiva menționată care trebuie dată articolului 21 alineatul 1 din Legea privind mărcile.
În ceea ce privește cererile Heitec care vizează utilizarea de către Heitech a mărcii Uniunii Europene a cărei titulară este Heitec, instanța de trimitere constată că articolele  54  și  110, precum  și articolul  111 alineatul  (2) din Regulamentul nr. 207/2009 sunt pertinente.
Această instanță observă că, fără a săvârși o eroare de drept, Oberlandesgericht Nürnberg (Tribunalul Regional Superior din Nürnberg) a constatat că „utilizarea”, în sensul articolului  21 alineatele 1 și 2 din Legea privind mărcile, precum și al articolelor 54 și 111 din Regulamentul nr. 207/2009, a existat în speță cel târziu începând cu 6 mai 2009 și că Heitec avusese cunoștință despre aceasta prin scrisoarea din 6 mai 2009 pe care Heitech i‑o adresase. Pe de altă parte, ar fi cert că nu se reproșează Heitech că a acționat cu rea‑credință.
Având în vedere aceste împrejurări, ar fi necesar să se stabilească în ce constă exact „toleranța”, în sensul articolului  9 din Directiva 2008/95, precum și al articolelor 54 și 111 din Regulamentul nr. 207/2009.
În această privință, pe de o parte, ar trebui să se precizeze dacă este posibil să se excludă o toleranță nu numai atunci când este introdusă o cale de atac în fața unei administrații sau o acțiune în justiție, ci și în cazul punerii în întârziere. Pe de altă parte, ar fi necesar să se stabilească dacă, în cazul unei acțiuni în justiție, trebuie să se ia în considerare drept temei, pentru a stabili dacă această acțiune a fost introdusă înainte de data expirării termenului de limitare a drepturilor, data depunerii actului de sesizare a instanței sau data primirii acestui act de către pârât. În acest context, ar trebui să se precizeze dacă faptul că notificarea actului menționat este întârziată din culpa titularului mărcii anterioare este relevant în această privință.
Pe de altă parte, ar trebui să se stabilească dacă limitarea drepturilor se aplică numai cererii în încetare sau și cererilor accesorii sau conexe acesteia din urmă, precum cele privind plata de daune interese, furnizarea de informații și distrugerea de produse.
În aceste condiții, Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție, Germania) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarele întrebări preliminare:
„1)      Este posibil să fie exclusă toleranța, în sensul articolului 9 alineatele (1) și (2) din Directiva 2008/95, precum și al articolului 54 alineatele (1) și (2) și al articolului 111 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, nu numai prin intermediul unei căi de atac introduse în fața unei autorități administrative sau al unei acțiuni în justiție, ci și printr‑un comportament adoptat fără intervenția unei autorități administrative sau judiciare?
2)      În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare:
O punere în întârziere prin care titularul semnului anterior solicită titularului semnului ulterior, înainte de inițierea unei proceduri judiciare, să se abțină de la utilizarea semnului și să se oblige la plata de penalități contractuale în cazul nerespectării constituie un comportament care se opune toleranței în sensul articolului 9 alineatele (1) și (2) din Directiva 2008/95, precum și al articolului 54 alineatele (1) și (2) și al articolului 111 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009?
3)      La calcularea, în cazul unei acțiuni judiciare, a termenului de limitare a drepturilor ca urmare a toleranței de cinci ani, prevăzut la articolul 9 alineatele (1) și (2) din Directiva 2008/95, precum și la articolul 54 alineatele (1) și (2) și la articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009, trebuie să se țină seama de data depunerii actului de sesizare a instanței sau de data primirii acestuia de către pârât? Prezintă relevanță, în acest context, faptul că primirea de către pârât a fost amânată, din culpa titularului mărcii anterioare, până după expirarea termenului de cinci ani?
4)      Limitarea drepturilor prevăzută la articolul 9 alineatele (1) și (2) din Directiva 2008/95, precum și la articolul 54 alineatele (1) și (2) și la articolul 111 alineatul (2) din Regulamentul nr. 207/2009 afectează, pe lângă acțiunea în încetarea încălcării, și cererile accesorii în materie de mărci, precum cererea de daune interese, de furnizare de informații și de distrugere?”

Cu privire la întrebările preliminare

Cu privire la prima
ș
i la a doua întrebare
Prin intermediul primei și al celei de a doua întrebări, care trebuie analizate împreună, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul  9 din Directiva 2008/95, precum și articolele 54 și 111 din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretate în sensul că un act precum o punere în întârziere, prin care titularul unei mărci anterioare sau al unui alt drept anterior se opune utilizării unei mărci ulterioare, fără a introduce însă o cale de atac administrativă sau o acțiune în justiție, este susceptibil să pună capăt toleranței prevăzute de aceste dispoziții.
Trebuie amintit că  regimul de limitare a drepturilor ca urmare a toleranței prevăzut în legislația Uniunii în materie de mărci se înscrie în obiectivul care constă în a realiza un echilibru între interesul titularului unei mărci de a respecta funcția esențială a acesteia, pe de o parte, și interesul altor operatori economici de a dispune de semne care să desemneze produsele și serviciile lor, pe de altă parte  (a se vedea în acest sens Hotărârea din 27 aprilie 2006, Levi Strauss, C‑145/05, EU:C:2006:264, punctul 29, precum și Hotărârea din 22 septembrie 2011, Budějovický Budvar, C‑482/09, EU:C:2011:605, punctul 34).
În special, prin instituirea unui termen de limitare a drepturilor ca urmare a toleranței de cinci ani consecutivi, având cunoștință despre utilizarea mărcii ulterioare, legiuitorul Uniunii a intenționat să asigure că protecția conferită de o marcă anterioară titularului său rămâne limitată la cazurile în care acesta se dovedește suficient de vigilent opunându‑se utilizării de către alți operatori a unor semne susceptibile să aducă atingere acestei mărci (a se vedea în acest sens Hotărârea din 27 aprilie 2006, Levi Strauss, C‑145/05, EU:C:2006:264, punctul 30).
Mai precis, astfel cum se subliniază în considerentul (12) al Directivei 2008/95, norma limitării drepturilor ca urmare a toleranței urmărește să mențină securitatea juridică. Atunci când titularul unei mărci anterioare sau al unui alt drept anterior, în sensul Directivei 2008/95 sau al Regulamentului nr. 207/2009, a „tolerat” în mod conștient, pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, utilizarea unei mărci ulterioare depuse cu bună‑credință, trebuie ca titularul acestei din urmă mărci să dobândească certitudinea juridică că respectiva utilizare nu mai poate fi pusă în discuție de titularul acestei mărci anterioare sau de acest alt drept anterior.
În vederea aplicării acestei norme, noțiunea de „toleranță”, care are același înțeles în Directiva 2008/95 și în Regulamentul nr. 207/2009, înseamnă că titularul mărcii anterioare menționate sau al acestui alt drept anterior rămâne inactiv în condițiile în care are cunoștință despre utilizarea unei mărci ulterioare căreia ar avea posibilitatea să se opună. Cel care a „tolerat” nu a luat măsurile pe care le avea la dispoziție pentru a remedia situația (a se vedea în acest sens Hotărârea din 22 septembrie 2011, Budějovický Budvar, C‑482/09, EU:C:2011:605, punctele 35 și 44).
Din aceste elemente rezultă că titularul unei mărci anterioare sau al unui alt drept anterior devine decăzut din dreptul de a solicita declararea nulității sau de a se opune utilizării unei mărci ulterioare depuse cu bună‑credință dacă, pentru o perioadă de cinci ani consecutivi având cunoștință despre această utilizare, nu a îndeplinit un act care exprimă în mod clar voința sa de a se opune utilizării respective și de a remedia pretinsa atingere adusă drepturilor sale.
O astfel de interpretare a articolului  9 din Directiva 2008/95, precum și a articolelor 54 și 111 din Regulamentul nr. 207/2009 este valabilă și pentru articolul  110 din acest regulament, acest din urmă articol nefiind, desigur, menționat în întrebările adresate, dar putând fi pertinent într‑o situație precum cea în discuție în litigiul principal. Este necesar să se observe, în această privință, că norma limitării drepturilor ca urmare a toleranței de la data expirării unui termen de cinci ani consecutivi în care s‑a  știut despre utilizarea mărcii ulterioare, prevăzută la articolul  9 din Directiva 2008/95, figurează, în ceea ce privește marca Uniunii Europene, la articolele 54, 110 și 111 din Regulamentul nr. 207/2009.
În ceea ce privește condițiile în care trebuie să se considere că titularul mărcii anterioare sau al unui alt drept anterior a îndeplinit un act care produce efectele menționate la punctul 50 din prezenta hotărâre și întrerupe, prin urmare, termenul de limitare a drepturilor, Curtea a statuat că, în orice caz, introducerea unei acțiuni administrative sau a unei acțiuni în justiție înainte de data expirării acestui termen pune capăt toleranței și, în consecință, întrerupe termenul de limitare a drepturilor ca urmare a toleranței (a se vedea în acest sens Hotărârea din 22 septembrie 2011, Budějovický Budvar, C‑482/09, EU:C:2011:605, punctul 49).
Astfel, prin introducerea unei asemenea căi de atac, titularul mărcii anterioare sau al unui alt drept anterior exprimă fără ambiguitate intenția sa de a se opune utilizării mărcii ulterioare și de a remedia pretinsa atingere adusă drepturilor sale.
În cazul în care, precum în speță, introducerea acestei acțiuni a fost precedată de o punere în întârziere la care titularul mărcii ulterioare nu s‑a conformat, această punere în întârziere poate întrerupe termenul de limitare a drepturilor ca urmare a toleranței, cu condiția ca, în urma răspunsului nesatisfăcător la respectiva punere în întârziere, titularul mărcii anterioare sau al celuilalt drept anterior să își manifeste în continuare opoziția față de utilizarea mărcii ulterioare și să ia măsurile pe care le are la dispoziție pentru a‑și valorifica drepturile.
În schimb, dacă titularul mărcii anterioare sau al unui alt drept anterior, cu toate că  și‑a exprimat opoziția față de utilizarea mărcii ulterioare printr‑o punere în întârziere, după ce a constatat refuzul destinatarului acestei puneri în întârziere de a se conforma acesteia sau de a iniția negocieri, nu și‑a continuat eforturile într‑un termen rezonabil pentru a remedia această situație, dacă este cazul prin introducerea unei căi de atac administrative sau a unei acțiuni în justiție, trebuie să se deducă de aici că acest titular nu a luat măsurile de care dispunea pentru a obține încetarea pretinsei atingeri aduse drepturilor sale.
Orice interpretare a articolului  9 din Directiva 2008/95, precum și a articolelor 54, 110 și 111 din Regulamentul nr. 207/2009, potrivit căreia trimiterea unei puneri în întârziere este suficientă, ca atare, pentru a întrerupe termenul de limitare a drepturilor ar permite titularului mărcii anterioare sau al unui alt drept anterior să eludeze regimul de limitare a drepturilor ca urmare a toleranței, trimițând în mod repetat, la intervale de aproape cinci ani, o scrisoare de punere în întârziere. Or, o astfel de situație ar aduce atingere obiectivelor regimului de limitare a drepturilor ca urmare a toleranței, amintite la punctele 48-46 din prezenta hotărâre, și ar priva acest regim de efectul său util.
Având în vedere ansamblul considerațiilor care precedă, trebuie să se răspundă la prima și la a doua întrebare că articolul  9 din Directiva 2008/95, precum și articolele 54, 110 și 111 din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretate în sensul că un act precum punerea în întârziere, prin care titularul unei mărci anterioare sau al unui alt drept anterior se opune utilizării unei mărci ulterioare, fără a lua însă măsurile necesare pentru a obține o soluție obligatorie din punct de vedere juridic, nu pune capăt toleranței și, în consecință, nu întrerupe termenul de prescripție menționat în dispozițiile respective.

Cu privire la a treia întrebare
Prin intermediul celei de a treia întrebări, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul  9 din Directiva 2008/95, precum și articolele 54 și 111 din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretate în sensul că se poate considera că împiedică limitarea drepturilor ca urmare a toleranței prevăzută de aceste dispoziții introducerea unei acțiuni în justiție prin care titularul unei mărci anterioare sau al unui alt drept anterior solicită declararea nulității unei mărci ulterioare sau se opune utilizării acesteia, în cazul în care actul de sesizare a instanței, deși a fost depus înainte de expirarea termenului de limitare a drepturilor, nu a fost, ca urmare a unei lipse de diligență a reclamantei, notificat pârâtei decât după această dată.
Astfel cum s‑a amintit la punctul 52 din prezenta hotărâre, introducerea unei căi de atac administrative sau a unei acțiuni în justiție înainte de data expirării acestui termen pune capăt toleranței și împiedică, în consecință, decăderea.
În ceea ce privește problema datei la care trebuie considerată introdusă o acțiune în justiție, Curtea, în cadrul interpretării pe care o dă unor norme adoptate în domeniul cooperării judiciare în materie civilă, a constatat că această dată poate fi cea a depunerii actului de sesizare a instanței, instanța respectivă neputând fi totuși considerată sesizată la acea dată decât cu condiția ca reclamantul să nu fi neglijat în continuare să ia măsurile pe care era obligat să le ia pentru ca actul să fie notificat sau comunicat pârâtului (a se vedea în special Hotărârea din 6 octombrie 2015, A, C‑489/14, EU:C:2015:654, punctul 32,  și Hotărârea din 4 mai 2017, HanseYachts, C‑29/16, EU:C:2017:343, punctul 29).
Deși aceste norme adoptate în materie de cooperare judiciară în materie civilă nu sunt aplicabile formal în speță, conținutul lor este totuși relevant pentru a răspunde la a treia întrebare. Astfel, termenul de limitare a drepturilor afectează în mod direct și imediat posibilitatea titularului mărcii anterioare sau al celuilalt drept anterior de a invoca această marcă sau acest drept în justiție, împotriva titularului mărcii ulterioare. Prin urmare, reclamanta nu este decăzută din drepturi atât timp cât acțiunea  este introdusă în acest termen de cinci ani.
În această privință, este necesar să se considere că, astfel cum a observat domnul avocat general la punctul 53 din concluzii, depunerea actului de sesizare a instanței reflectă în mod normal intenția serioasă și neechivocă a reclamantei de a‑și valorifica drepturile, ceea ce este suficient, în principiu, pentru a pune capăt toleranței și pentru a întrerupe, în consecință, termenul de decădere.
Comportamentul acestei părți poate totuși, în anumite cazuri, să ridice îndoieli cu privire la respectiva intenție și la caracterul serios al acțiunii întreprinse în fața instanței sesizate. Aceasta este situația în special atunci când, ca urmare a unei lipse de diligență din partea reclamantei, deși actul de sesizare a instanței nu îndeplinește cerințele de formă impuse de dreptul național în vederea notificării sale pârâtului, nu sunt îndreptate neregularitățile acestuia în timp util.
Astfel, în asemenea împrejurări imputabile reclamantei, aceasta din urmă nu poate pretinde că a pus capăt tolerării utilizării mărcii ulterioare prin depunerea actului de sesizare a instanței. Numai prin îndreptarea neregularităților acestui act, potrivit cerințelor dreptului național aplicabil, trebuie să se considere că reclamanta  și‑a manifestat în mod neechivoc intenția clară și serioasă de a‑și valorifica drepturile și că, în consecință, acțiunea poate fi considerată ca fiind efectiv introdusă.
În speță, din elementele prezentate în decizia de trimitere și rezumate la punctele 22-28 din prezenta hotărâre reiese că instanța la care Heitec depusese, la 31 decembrie 2012, un act de sesizare a instanței l‑a contactat în mod repetat pe reprezentantul Heitec pentru a atrage atenția asupra neregularităților care împiedicau notificarea, către Heitech și către RW, atât a acestui act, cât și a noului act de sesizare a instanței depus ulterior de Heitec. În definitiv, se pare că au fost îndreptate neregularitățile actului de sesizare a instanței între 24 februarie 2014, data ultimei scrisori de aducere aminte adresate Heitec de instanța sesizată, și data de 16 mai a aceluiași an, dată la care această instanță a deschis procedura scrisă preparatorie.
Din respectiva decizie reiese de asemenea că, potrivit aprecierilor instanței de fond de care ia act instanța de trimitere, luarea la cunoștință a utilizării mărcii ulterioare a avut loc la 6 mai 2009.
În aceste condiții, va reveni instanței de trimitere sarcina de a verifica data la care au fost îndreptate neregularitățile actului de sesizare a instanței astfel încât să permită instanței sesizate să inițieze procedura și să notifice acest act pârâților. Deși îndreptarea neregularităților nu a avut loc decât după expirarea termenului de limitare a drepturilor ca urmare a toleranței, ar reveni instanței de trimitere sarcina de a aprecia dacă această împrejurare a fost cauzată în principal de un  comportament al reclamantei din litigiul principal care poate fi caracterizat ca fiind o lipsă de diligență. Dacă respectiva instanță ar aprecia că aceasta a fost situația, i‑ar reveni sarcina de a concluziona că, din cauza lipsei de diligență a Heitec, trebuie să se considere că aceasta a fost decăzută din drepturi.
Având în vedere ansamblul considerațiilor care precedă, trebuie să se răspundă la a treia întrebare că articolul  9 din Directiva 2008/95, precum și articolele 54, 110 și 111 din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretate în sensul că nu se poate considera că împiedică limitarea drepturilor ca urmare a toleranței prevăzută de aceste dispoziții introducerea unei acțiuni în justiție prin care titularul unei mărci anterioare sau al unui alt drept anterior solicită declararea nulității unei mărci ulterioare sau se opune utilizării acesteia, în cazul în care actul de sesizare a instanței, deși a fost depus înainte de expirarea termenului de limitare a drepturilor, nu îndeplinea, ca urmare a unei lipse de diligență a reclamantei, cerințele legislației naționale aplicabile în privința notificării, iar neregularitățile au fost îndreptate abia după această dată pentru motive imputabile reclamantei.

Cu privire la a patra întrebare
Prin intermediul celei de a patra întrebări, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul  9 din Directiva 2008/95, precum și articolele 54 și 111 din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretate în sensul că, atunci când titularul unei mărci anterioare sau al unui alt drept anterior, în sensul acestor dispoziții, este decăzut din dreptul de a solicita declararea nulității unei mărci ulterioare și de a solicita încetarea utilizării acesteia, această decădere îl împiedică de asemenea să formuleze cereri accesorii sau conexe, cum ar fi cereri de acordare a unor daune interese, de a solicita informații sau de distrugere de produse.
Astfel cum s‑a arătat în cadrul examinării primei și a celei de a doua întrebări, titularul unei mărci anterioare sau al unui alt drept anterior care, deși a luat cunoștință despre utilizarea unei mărci ulterioare depuse cu bună‑credință, se abține, pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, să acționeze într‑un mod care exprimă fără ambiguitate intenția sa de a se opune acestei utilizări și de a remedia pretinsa atingere adusă drepturilor sale este decăzut din dreptul său de a pune în discuție utilizarea acestei mărci ulterioare.
Astfel cum a observat domnul avocat general la punctul 64 din concluzii, ar fi contrar obiectivelor sistemului de limitare a drepturilor ca urmare a toleranței, și anume în special păstrarea securității juridice, să se permită, într‑o astfel de situație, acestui titular să introducă, după sfârșitul acestei perioade de cinci ani consecutivi, o acțiune împotriva titularului acestei mărci ulterioare pentru obligarea acestuia la plata de daune interese sau impunerea unor somații.
Dacă o astfel de acțiune sau astfel de cereri ar putea fi admise după data expirării termenului de limitare a drepturilor, acest lucru ar însemna să se lase intactă, după această dată, posibilitatea de a se constata că utilizarea mărcii ulterioare aduce atingere mărcii anterioare sau dreptului anterior și de a atribui, în acest temei, o răspundere extracontractuală titularului mărcii ulterioare. Or, o astfel de interpretare a regimului de limitare a drepturilor ca urmare a toleranței ar aduce atingere finalității urmărite de acest regim de a conferi, la expirarea acestui termen, certitudinea titularului mărcii ulterioare că utilizarea acesteia nu mai poate fi contestată, sub nicio formă legală, de persoana care a tolerat‑o în mod conștient o perioadă neîntreruptă de cinci ani.
Având în vedere ansamblul considerațiilor care precedă, trebuie să se răspundă la a patra întrebare că articolul  9 din Directiva 2008/95, precum și articolele 54, 110 și 111 din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretate în sensul că, atunci când titularul unei mărci anterioare sau al unui alt drept anterior, în sensul acestor dispoziții, este decăzut din dreptul de a solicita declararea nulității unei mărci ulterioare și de a solicita încetarea utilizării acesteia, această decădere îl împiedică de asemenea să formuleze cereri accesorii sau conexe, cum ar fi cereri de acordare a unor daune interese, de a solicita informații sau de distrugere de produse.

Cu privire la cheltuielile de judecată
Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.
Pentru aceste motive, Curtea (Camera a patra) declară:
1)
Articolul 9 din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, precum și articolele 54, 110 și 111 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară trebuie interpretate în sensul că un act precum punerea în întârziere, prin care titularul unei mărci anterioare sau al unui alt drept anterior se opune utilizării unei mărci ulterioare, fără a lua însă măsurile necesare pentru a obține o soluție obligatorie din punct de vedere juridic, nu pune capăt toleranței și, în consecință, nu întrerupe termenul de prescripție menționat în dispozițiile respective.
2)
Articolul 9 din Directiva 2008/95, precum și articolele 54, 110 și 111 din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretate în sensul că nu se poate considera că împiedică limitarea drepturilor ca urmare a toleranței prevăzută de aceste dispoziții introducerea unei acțiuni în justiție prin care titularul unei mărci anterioare sau al unui alt drept anterior solicită declararea nulității unei mărci ulterioare sau se opune utilizării acesteia, în cazul în care actul de sesizare a instanței, deși a fost depus înainte de expirarea termenului de limitare a drepturilor, nu îndeplinea, ca urmare a unei lipse de diligență a reclamantei, cerințele legislației naționale aplicabile în privința notificării, iar neregularitățile au fost îndreptate abia după această dată pentru motive imputabile reclamantei.
3)
Articolul 9 din Directiva 2008/95, precum și articolele 54, 110 și 111 din Regulamentul nr. 207/2009 trebuie interpretate în sensul că, atunci când titularul unei mărci anterioare sau al unui alt drept anterior, în sensul acestor dispoziții, este decăzut din dreptul de a solicita declararea nulității unei mărci ulterioare și de a solicita încetarea utilizării acesteia, această decădere îl împiedică de asemenea să formuleze cereri accesorii sau conexe, cum ar fi cereri de acordare a unor daune interese, de a solicita informații sau de distrugere de produse.
Semnături
*
Limba de procedură: germana.