CELEX: 62018CJ0809
Hogere voorziening
Uniemerk
Verordening (EG) nr. 207/2009
Oppositieprocedure
Relatieve weigeringsgrond
Artikel 8, lid 3
Werkingssfeer
Gelijkheid of overeenstemming tussen het aangevraagde merk en het oudere merk
Uniewoordmerk MINERAL MAGIC
Aanvraag tot inschrijving door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder van het oudere merk
Ouder nationaal woordmerk MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER

Met zijn hogere voorziening verzoekt het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) om vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 15 oktober 2018, John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (
T‑7/17
,
EU:T:2018:679
; hierna: „bestreden arrest”), waarbij het Gerecht de beslissing van de eerste kamer van beroep van het EUIPO van 5 oktober 2016 (zaak R 2087/2015‑1) inzake een oppositieprocedure tussen Jerome Alexander Consulting Corp. en John Mills Ltd (hierna: „litigieuze beslissing”) heeft vernietigd.
Toepasselijke bepalingen
Internationaal recht
Het Verdrag van Parijs tot bescherming van de industriële eigendom is op 20 maart 1883 te Parijs ondertekend, op 14 juli 1967 te Stockholm laatstelijk herzien en op 28 september 1979 gewijzigd (
United Nations Treaty Series
, deel 828, nr. 11851, blz. 305; hierna: „Verdrag van Parijs”). Artikel 6 septies van dit verdrag bepaalt:
„1)   Indien de agent of de vertegenwoordiger van de houder van een merk in een der landen van de Unie, zonder de toestemming van deze houder de inschrijving van dat merk op eigen naam in één of meer van die landen vraagt, zal de houder het recht hebben om zich te verzetten tegen de gevraagde inschrijving, of om de doorhaling te vorderen, ofwel, indien de wet van het land dit toestaat, om de overdracht van de inschrijving te zijnen behoeve te vorderen, tenzij de agent of vertegenwoordiger zijn handelingen rechtvaardigt.
2)   De merkhouder heeft, onder voorbehoud van het bepaalde in het eerste lid, het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn merk door zijn agent of vertegenwoordiger, indien hij met dit gebruik niet heeft ingestemd.
3)   De nationale wetgevingen hebben de bevoegdheid te voorzien in een redelijke termijn, waarbinnen de merkhouder zijn in dit artikel voorziene rechten zal moeten uitoefenen.”
Artikel 29, lid 1, van dit verdrag bepaalt:
„a)
Deze Akte wordt ondertekend in één enkel exemplaar in de Franse taal en nedergelegd bij de Regering van Zweden.
b)
Officiële teksten worden vastgesteld door de Directeur-Generaal, na raadpleging van de betrokken Regeringen, in de Duitse, de Engelse, de Spaanse, de Italiaanse, de Portugese en de Russische taal en in andere door de Algemene Vergadering aan te wijzen talen.
c)
In geval van geschillen omtrent de uitlegging van de verschillende teksten is de Franse tekst gezaghebbend.”
Artikel 2, lid 1, van de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom, die is opgenomen in bijlage 1 C bij de Overeenkomst van Marrakesh tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie en die namens de Europese Gemeenschap is goedgekeurd bij besluit 94/800/EG van de Raad van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde (1986‑1994) voortvloeiende overeenkomsten (
PB 1994, L 336, blz. 1
) (hierna: „TRIPs-overeenkomst”), luidt:
„Wat betreft de delen II, III en IV van deze Overeenkomst leven de Leden de artikelen 1 tot en met 12 en 19 van het Verdrag van Parijs (1967) na.”
Unierecht
Artikel 8 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Uniemerk] (
PB 2009, L 78, blz. 1
, met rectificatie in
PB 2012, L 116, blz. 34
) heeft als opschrift „Relatieve weigeringsgronden” en bepaalt:
„1.   Na oppositie door de houder van een ouder merk wordt inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd:
a)
wanneer het gelijk is aan het oudere merk en wanneer de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd, dezelfde zijn als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven;
b)
wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk.
[...]
3.   Na oppositie door de houder wordt de inschrijving van een merk geweigerd indien deze door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder op eigen naam en zonder toestemming van de houder wordt aangevraagd, tenzij de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt.
[...]
5.   Na oppositie door de houder van een ouder merk in de zin van lid 2, wordt de inschrijving van het aangevraagde merk eveneens geweigerd, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en is aangevraagd voor waren of diensten die niet soortgelijk zijn aan die waarvoor het oudere merk ingeschreven is, indien het in geval van een ouder [Unie]merk een in de [Europese Unie] bekend merk en in geval van een ouder nationaal merk een in de betrokken lidstaat bekend merk betreft, en indien door het gebruik zonder geldige reden van het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel getrokken wordt uit of afbreuk gedaan wordt aan het onderscheidende vermogen of de reputatie van het oudere merk.”
Artikel 52 van die verordening, met als opschrift „Absolute nietigheidsgronden”, luidt:
„1.   Het [Uniemerk] wordt op vordering bij het Bureau of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure nietig verklaard, wanneer:
[...]
b)
de aanvrager bij indiening van de aanvrage te kwader trouw was.
[...]”
Voorgeschiedenis van het geding en litigieuze beslissing
Op 18 september 2013 heeft John Mills, verzoekster in eerste aanleg, bij het EUIPO een Uniemerkaanvraag ingediend krachtens verordening nr. 207/2009.
Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, is het woordteken „MINERAL MAGIC” (hierna: „litigieus merk”).
De waren waarvoor inschrijving is aangevraagd, behoren tot klasse 3 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn omschreven als volgt: „Haarlotions; schuurmiddelen; zepen; parfumerieën; vluchtige oliën; cosmetica; middelen voor het reinigen en verzorgen van de huid, de hoofdhuid en het haar; deodorantia voor persoonlijk gebruik”.
De Uniemerkaanvraag is op 23 januari 2014 in
Blad van gemeenschapsmerken
nr. 2014/14 gepubliceerd.
Op 23 april 2015 heeft Jerome Alexander Consulting, interveniënte in eerste aanleg, krachtens artikel 41 van verordening nr. 207/2009 oppositie ingesteld tegen de inschrijving van het litigieuze merk voor de in punt 9 hierboven genoemde waren.
De oppositie was gebaseerd op de volgende oudere merken:
–
het Amerikaanse woordmerk MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER nr. 4274584 ter aanduiding van de volgende waren: „Gezichtspoeder dat mineralen bevat”;
–
het niet-ingeschreven Amerikaanse woordmerk MAGIC MINERALS ter aanduiding van de volgende waren: „Cosmetica”.
Ter ondersteuning van de oppositie werden de gronden van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 aangevoerd.
Bij beslissing van 18 augustus 2015 heeft de oppositieafdeling de oppositie afgewezen.
Op 15 oktober 2015 heeft Jerome Alexander Consulting op grond van de artikelen 58 tot en met 64 van die verordening beroep ingesteld bij het EUIPO.
Bij de litigieuze beslissing heeft de eerste kamer van beroep van het EUIPO (hierna: „kamer van beroep”) de beslissing van de oppositieafdeling vernietigd en de inschrijving van het litigieuze merk geweigerd op grond van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009.
Ten eerste heeft de kamer van beroep akte genomen van het feit dat Jerome Alexander Consulting haar oppositie niet langer baseerde op het niet-ingeschreven Amerikaanse merk MAGIC MINERALS en dat zij zich aldus beperkte tot het inroepen van het Amerikaanse woordmerk MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER.
Ten tweede heeft de kamer van beroep verwezen naar de doelstelling van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009, dat beoogde misbruik van een merk door de gemachtigde van de merkhouder te voorkomen, en heeft zij ook de voorwaarden vermeld waaraan volgens haar moet zijn voldaan opdat een oppositie wordt toegewezen op grond van deze bepaling, namelijk dat de opposant houder van het oudere merk is, dat diegene die de inschrijving van het merk aanvraagt, de gemachtigde of de vertegenwoordiger van deze houder is of is geweest, dat de inschrijvingsaanvraag is ingediend op naam van de gemachtigde of de vertegenwoordiger zonder toestemming van deze houder en zonder legitieme redenen die de handelwijze van deze gemachtigde of deze vertegenwoordiger rechtvaardigen, en dat de aanvraag betrekking heeft op gelijke of overeenstemmende tekens en dezelfde of soortgelijke waren.
Ten derde is de kamer van beroep in concreto nagegaan of was voldaan aan die voorwaarden op grond waarvan de oppositie op basis van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 kon worden toegewezen. Om te beginnen heeft de kamer van beroep aangaande het bestaan van een relatie gemachtigde/lastgever benadrukt dat de termen „gemachtigde” en „vertegenwoordiger” in ruime zin moesten worden uitgelegd.
In casu heeft zij vastgesteld dat de distributieovereenkomst tussen partijen bepaalde dat John Mills de distributie van de waren van Jerome Alexander Consulting in de Unie op zich zou nemen. Zij heeft eveneens opgemerkt dat de overeenkomst bepalingen bevatte aangaande het exclusieve karakter van de overeenkomst, een niet-concurrentiebeding, en bepalingen aangaande de intellectuele-eigendomsrechten van Jerome Alexander Consulting. Zij was van mening dat de door Jerome Alexander Consulting overgelegde bewijzen, namelijk bestelbonnen waarvan er één dateerde van twee maanden vóór de aanvraag van het litigieuze merk, het bestaan bevestigden van een belangrijke handelsrelatie die verder ging dan een gewone, normale relatie tussen leverancier en distributeur. Bijgevolg heeft zij vastgesteld dat er op de datum van de aanvraag van het litigieuze merk een reële, daadwerkelijke en duurzame handelsrelatie bestond die een algemene verplichting tot vertrouwen en loyaliteit met zich bracht, en dat John Mills een „gemachtigde” in de zin van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 was.
Ten vierde heeft de kamer van beroep benadrukt dat artikel 8, lid 3, van die verordening niet alleen zag op gevallen waarin de vergeleken waren of diensten dezelfde waren, maar ook op gevallen waarin deze soortgelijk waren. Zij heeft erop gewezen dat de door de conflicterende tekens aangeduide waren in casu dezelfde waren, aangezien de door het litigieuze merk aangeduide „cosmetica” het door het oudere merk aangeduide „gezichtspoeder dat mineralen bevat” omvatten, of dat deze soortgelijk waren, aangezien de overige door het litigieuze merk aangeduide waren verband hielden met de door het oudere merk aangeduide waren, daar zij uit dezelfde ingrediënten konden bestaan, vaak door dezelfde ondernemingen werden vervaardigd en samen werden aangeboden in drogisterijen en in dezelfde gangen van detailhandelszaken.
Wat de conflicterende tekens betreft, heeft de kamer van beroep geoordeeld dat deze overeenstemden. Allereerst heeft zij gewezen op de frappante gelijkenis tussen de eerste twee woordelementen, namelijk „magic” en „minerals” van het oudere merk enerzijds, en de woordelementen van het litigieuze merk anderzijds.
Vervolgens heeft de kamer van beroep beklemtoond dat het oudere merk door het relevante publiek van de Unie kon worden opgevat als een teken met twee bestanddelen. Het bestanddeel „by jerome alexander” wordt opgevat als de aanduiding van de moedermaatschappij, namelijk de voor het product verantwoordelijke entiteit, en het bestanddeel „magic minerals” wordt waarschijnlijk opgevat als de aanduiding van het product zelf of van de productlijn.
Ten slotte heeft de kamer van beroep geoordeeld dat het feit dat het United States Patent and Trademark Office (USPTO; octrooi- en merkenbureau van de Verenigde Staten) geen bezwaar had gemaakt tegen de inschrijving van het merk MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER, ondanks het bestaan van het merk MINERAL MAGIC COSMETICS, niet noodzakelijk impliceerde dat er geen enkel gevaar voor verwarring van deze merken bestond. De kamer van beroep heeft er namelijk op gewezen dat de houder van het merk MINERAL MAGIC COSMETICS in dit verband oppositie had moeten instellen. Gelet op al deze elementen, heeft de kamer van beroep de oppositie op basis van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 toegewezen.
Procedure bij het Gerecht en bestreden arrest
Bij verzoekschrift, neergelegd ter griffie van het Gerecht op 5 januari 2017, heeft John Mills een beroep tot vernietiging van de litigieuze beslissing ingesteld.
Tot staving van haar beroep heeft zij één middel aangevoerd, inzake schending van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009, dat uiteenviel in drie onderdelen. Volgens het eerste onderdeel heeft de kamer van beroep ten onrechte geoordeeld dat John Mills een „gemachtigde” of een „vertegenwoordiger” van de houder van het oudere merk was in de zin van deze bepaling. In het kader van het tweede onderdeel voerde John Mills aan dat de kamer van beroep blijk had gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat deze bepaling van toepassing was, ook al waren de conflicterende tekens niet gelijk en stemden zij slechts overeen. Het derde onderdeel was gebaseerd op het feit dat de kamer van beroep – ten onrechte – had geoordeeld dat deze bepaling van toepassing was, ook al waren de door het oudere merk aangeduide waren en de door het litigieuze merk aangeduide waren niet dezelfde.
Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht, alleen op grond van het tweede onderdeel, het enige middel aanvaard en bijgevolg de litigieuze beslissing vernietigd.
Conclusies van partijen
Het EUIPO verzoekt het Hof:
–
het bestreden arrest te vernietigen en
–
John Mills te verwijzen in de kosten.
John Mills verzoekt het Hof:
–
de hogere voorziening af te wijzen en
–
het EUIPO te verwijzen in de kosten.
Hogere voorziening
Ter ondersteuning van zijn hogere voorziening voert het EUIPO twee middelen aan: ten eerste, schending van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 en, ten tweede, tegenstrijdige en ontoereikende motivering wat de toepassing van het begrip „gelijk” betreft.
Argumenten van partijen
Met zijn eerste middel voert het EUIPO aan dat het Gerecht op basis van een onjuiste uitlegging van artikel 8, lid 3, van die verordening in punt 37 van het bestreden arrest heeft overwogen dat deze bepaling slechts toepassing kan vinden als het oudere merk en het door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder van het oudere merk aangevraagde merk gelijk zijn, en niet slechts overeenstemmen.
Artikel 8, lid 3, van die verordening beoogt immers te voorkomen dat de gemachtigde van die houder misbruik maakt van dat merk, aangezien hij kan profiteren van de kennis en de ervaring die hij tijdens de handelsrelatie met de houder heeft opgedaan, en dus ongerechtvaardigd voordeel kan halen uit de inspanningen en de investeringen die de houder zelf heeft gedaan. Dit misbruik van kennis en dit ongerechtvaardigd voordeel zijn niet beperkt tot de inschrijving en het gebruik van een gelijk merk, maar doen zich ook voor wanneer de gemachtigde misbruik wil maken van de wezenlijke elementen van het oudere merk.
Met de verklaringen in de punten 25 en 26 van het bestreden arrest heeft het Gerecht een onjuiste uitlegging gegeven, die afbreuk doet aan het doel van artikel 8, lid 3, van die verordening. Zoals blijkt uit punt 25 van het bestreden arrest, heeft het Gerecht – terecht – geoordeeld dat deze bepaling een rechtstreeks verband vereist tussen het oudere merk en het merk waarvan inschrijving wordt aangevraagd, en dat een dergelijk verband enkel denkbaar is als de merken in kwestie „samenvallen”. Door in punt 26 van dat arrest uit deze vaststelling af te leiden dat de merken gelijk moeten zijn om van misbruik te kunnen spreken, gaat het Gerecht echter in tegen een van de grondslagen van het merkenrecht, namelijk dat een verband tussen twee tekens op basis van verschillende graden van overeenstemming kan worden vastgesteld, rekening houdend met alle andere omstandigheden van de zaak, en niet alleen wanneer zij gelijk zijn.
Gelet op het door artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 beoogde doel is het relevante criterium voor de toepassing van deze bepaling de gelijkwaardigheid, op economisch of commercieel vlak, van de merken, in hun geheel onderzocht. Beoordeeld dient te worden of het aangevraagde merk in wezen samenvalt met het oudere merk. Dienaangaande volstaat het dat de betrokken tekens samenvallen uit het oogpunt van elementen die wezenlijk bijdragen tot het onderscheidend vermogen van het oudere merk.
Die teleologische uitlegging is niet in strijd met de letterlijke lezing van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009.
Zoals het Gerecht in het bestreden arrest heeft opgemerkt, vermeldt deze bepaling, anders dan artikel 8, leden 1 en 5, van die verordening, niet uitdrukkelijk hoe verwant de conflicterende merken voor de toepassing ervan moeten zijn. De Uniewetgever heeft dus niet willen aangeven dat artikel 8, lid 3, van die verordening beperkt moest blijven tot de gevallen waarin de merken strikt gelijk zijn en de waren en diensten waarop deze betrekking hebben, volledig dezelfde zijn.
Integendeel, deze bepaling gaat terug op de bewoordingen van artikel 6 septies van het Verdrag van Parijs. De uiteenzetting in de ontstaansgeschiedenis van dit verdrag lijkt een uitlegging te ondersteunen volgens welke deze bepaling tekens en waren omvat die niet strikt, maar wezenlijk gelijk zijn, namelijk commercieel en economisch gelijkwaardig. Hoewel dit verdrag minimale beschermingsnormen vastlegt, heeft het Gerecht aan artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 een draagwijdte toegekend die merkhouders minder beschermt dan artikel 6 septies van het Verdrag van Parijs bepaalt.
Voorts is de lezing van de ontstaansgeschiedenis van artikel 8, lid 3, van deze verordening door het Gerecht in de punten 27 tot en met 35 van het bestreden arrest tegenstrijdig, onder meer omdat het uit de vaststelling dat verschillende voorstellen inzake de toevoeging van de termen „overeenstemmende merken” aan deze bepaling door de werkgroep zijn afgewezen, heeft afgeleid dat de Uniewetgever de bedoeling had om de toepassing van deze bepaling te beperken tot gelijke merken, terwijl ook het begrip „gelijk” in deze bepaling ontbreekt.
Bovendien is de bewering van het Gerecht in punt 35 van het bestreden arrest dat geen argument kan worden ontleend aan de ontstaansgeschiedenis van het Verdrag van Parijs, omdat de bewoordingen van artikel 6 septies van dit verdrag ondubbelzinnig zijn, ook tegenstrijdig. De conclusie van het Gerecht in het bestreden arrest wijkt immers af van de conclusie waartoe het is gekomen in het arrest van 13 april 2011, Safariland/BHIM – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (
T‑262/09
,
EU:T:2011:171
, punt
). Bijgevolg is het evident dat de bewoordingen van artikel 8, lid 3, van die verordening niet voldoende duidelijk zijn om te oordelen dat de verwijzing naar het begrip „gelijk” ondubbelzinnig is.
Aangezien artikel 8, lid 3, van die verordening beoogt te verhinderen dat de gemachtigde profiteert van de kennis en de ervaring die hij tijdens de handelsrelatie met de rechtmatige houder van het merk heeft opgedaan, en dus ongerechtvaardigd voordeel haalt uit de inspanningen en de investeringen die deze laatste zelf heeft gedaan, is het niet nodig om de exacte mate waarin de betrokken tekens op mekaar moeten lijken te omschrijven, of om duidelijke grenzen te stellen aan de situaties waarin deze bepaling van toepassing zou moeten zijn.
De benadering van het Gerecht ontneemt deze weigeringsgrond de nodige soepelheid om de werkingssfeer ervan aan te passen aan de verschillende manieren waarop een gemachtigde zou kunnen proberen om het merk van zijn lastgever te misbruiken, zoals blijkt uit de onderhavige zaak, waarin de gemachtigde heeft verzocht om inschrijving van alleen het eerste deel van het oudere merk als Uniemerk, en daarbij de woorden „MINERAL MAGIC” van plaats heeft verwisseld en de naam van de producent heeft weggelaten.
Een situatie als in casu aan de orde kon weliswaar kwade trouw uitmaken, en bijgevolg leiden tot de toepassing van de in artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 bepaalde nietigheidsgrond, maar deze omstandigheid pleit niet voor een restrictieve uitlegging van artikel 8, lid 3, van deze verordening. De keuze van de Uniewetgever om te voorzien in een afzonderlijke grond voor het geval van inschrijvingsaanvragen die door gemachtigden of vertegenwoordigers van de houder van het oudere merk zonder diens toestemming worden ingediend, wordt verklaard door de noodzaak om in dit verband zo snel mogelijk op te treden, zonder dat deze houder de inschrijving van het aangevraagde merk hoeft af te wachten om het nietig te kunnen laten verklaren.
John Mills stelt dat het betoog van het EUIPO voortvloeit uit de onjuiste benadering dat artikel 8, lid 3, van die verordening niet uitdrukkelijk vereist dat de tekens gelijk of overeenstemmend zijn en dienaangaande dus neutraal is, zodat de letterlijke uitlegging van deze bepaling strookt met de teleologische uitlegging ervan volgens welke de conflicterende merken kunnen worden vergeleken aan de hand van alleen de overeenstemming ervan.
Die bepaling gebruikt weliswaar niet uitdrukkelijk de bewoordingen „gelijk of overeenstemmend”, maar zowel de bewoordingen van artikel 6 septies van het Verdrag van Parijs als die van artikel 8, lid 3, van deze verordening lijken merken die slechts overeenstemmen uit te sluiten, doordat zij alleen „het merk” vermelden. Op basis van laatstgenoemde bepaling kan dus alleen een oppositie worden toegewezen die erop is gebaseerd dat het merk waarvan de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder van het oudere merk om inschrijving verzoekt, gelijk is aan het merk waarvan de veronderstelde lastgever houder is, zoals het Gerecht in de punten 24 en 25 van het bestreden arrest terecht heeft vastgesteld.
Het Gerecht heeft terecht opgemerkt, ten eerste, in de punten 26 tot en met 35 van het bestreden arrest, dat die aanpak steun vindt in de ontstaansgeschiedenis en in andere taalversies van de betrokken bepaling en, ten tweede, in punt 36 van dat arrest, dat de omstandigheid dat in andere bepalingen van verordening nr. 207/2009 uitdrukkelijk een voorwaarde inzake overeenstemming wordt gesteld, een extra aanwijzing is dat artikel 8, lid 3, van deze verordening niet vereist dat aan deze voorwaarde is voldaan.
Bovendien heeft het geen zin dat het EUIPO zich baseert op het arrest van 13 april 2011, Safariland/BHIM – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (
T‑262/09
,
EU:T:2011:171
), ter ondersteuning van de uitlegging waarop het zich beroept. Niet alleen bindt dit arrest van het Gerecht het Hof niet, maar bovendien bevat het relevante punt ervan, namelijk punt 61, geen debat over de vraag die in de onderhavige hogere voorziening aan de orde is. Zoals blijkt uit punt 74 van genoemd arrest, hoefde het Gerecht niet te oordelen over de vraag of de merken gelijk of overeenstemmend moeten zijn, aangezien het beroep niet kon slagen omdat niet was voldaan aan de voorwaarde inzake het bestaan van een vertegenwoordigingsrelatie.
Voorts geeft het EUIPO in het kader van de teleologische uitlegging waarop het zich beroept ter ondersteuning van een ruimere opvatting van artikel 8, lid 3, van die verordening slechts een vage omschrijving van de vereisten. Het EUIPO verklaart immers tegelijk dat, enerzijds, het voor de toepassing van deze bepaling volstaat dat de tekens overeenkomen in elementen die wezenlijk het onderscheidend vermogen van het oudere merk uitmaken en, anderzijds, dat het niet nodig is om de juiste mate van gelijkenis van de tekens vooraf vast te leggen.
Die suggesties kloppen niet. Ten eerste is de beoordeling van het onderscheidend vermogen geen abstracte beoordeling, maar moet deze worden verricht uit het oogpunt van de relevante consument. Dat is de consument van het land waar het oudere merk is ingeschreven, hetgeen leidt tot bewijsmoeilijkheden met betrekking tot het begrip van dit merk en de mate van onderscheidend vermogen van het overeenkomende element.
Ten tweede zijn de criteria die het EUIPO naar voren schuift voor de toepassing van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 ruimer dan de criteria die met name worden toegepast bij de beoordeling van overeenstemmende merken die leiden tot verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening, omdat louter een overeenkomst, en geen overeenstemming, volstaat en omdat verwarringsgevaar evenmin is vereist.
Die criteria zijn ook ruimer dan de criteria die zijn bepaald in artikel 8, lid 5, van die verordening, dat de in de Unie bekende merken een ruimere bescherming verleent, aangezien eerstgenoemde criteria geen bekendheid binnen de Unie vereisen, maar slechts een inschrijving in een land dat partij is bij het Verdrag van Parijs, en voorts evenmin vereisen dat ongerechtvaardigd voordeel wordt gehaald uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.
Ten derde kan op basis van de door het EUIPO voorgestelde criteria de rechtszekerheid niet worden gewaarborgd en leiden deze tot bewijsproblemen. Het vereiste inzake tekens die overeenkomen in elementen die wezenlijk het onderscheidend vermogen van het oudere merk uitmaken, heeft tot gevolg dat de partijen bij de procedure voor het EUIPO en het EUIPO zelf worden geconfronteerd met een onmogelijke taak die erin bestaat om te proberen te bepalen welke tekens in de Unie kunnen worden ingeschreven, met name doordat artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 betrekking heeft op merken die in honderden merkenregisters van derde landen kunnen voorkomen.
Gelet op deze moeilijkheden, stelt het EUIPO volgens John Mills dat alle vereisten inzake gelijkheid of overeenstemming van de merken kunnen worden genegeerd, om zich alleen te concentreren op de vraag of de gemachtigde of de vertegenwoordiger het merk van de lastgever heeft nagebootst of misbruikt. Daartoe heeft de Uniewetgever echter al een aparte bepaling vastgesteld, namelijk artikel 52, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009, dat betrekking heeft op de nietigheid van het merk wanneer de aanvrager te kwader trouw was bij de indiening van de merkaanvraag.
Ten vierde dient de werkingssfeer van artikel 8, lid 3, van die verordening krachtens een teleologische benadering te worden beperkt tot het specifieke geval waarin een gemachtigde of een vertegenwoordiger „het merk”, te weten het oudere merk, en niet een ander merk, wenst in te schrijven, zonder dat zijn houding kan worden gerechtvaardigd. Deze benadering vergemakkelijkt de toepassing van deze bepaling en laat bedrijven en het EUIPO toe om de waarschijnlijke gevolgen van een geschil op grond van deze bepaling te voorzien.
Beoordeling door het Hof
Met zijn eerste middel verwijt het EUIPO het Gerecht dat het artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 heeft geschonden doordat het deze bepaling aldus heeft uitgelegd dat deze alleen betrekking heeft op de situatie waarin het oudere merk en het merk dat door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder van het oudere merk is aangevraagd, gelijk zijn.
In dit verband zij eraan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak van het Hof bij de uitlegging van een Unierechtelijke bepaling niet enkel rekening moet worden gehouden met de bewoordingen ervan, maar ook met de context ervan en met de doelstellingen en het oogmerk van de regeling waarvan zij deel uitmaakt. De ontstaansgeschiedenis van een bepaling van Unierecht kan ook relevante gegevens voor de uitlegging van die bepaling bevatten [arrest van 25 juni 2020, A e.a. (Windturbines in Aalter en Nevele),
C‑24/19
,
EU:C:2020:503
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Wat in de eerste plaats de bewoordingen van artikel 8, lid 3, van deze verordening betreft, zij opgemerkt dat daarin alleen wordt bepaald dat na oppositie door de houder van het merk de inschrijving van een merk wordt geweigerd indien deze door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder van het merk op eigen naam en zonder toestemming van de houder wordt aangevraagd, tenzij de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt.
De bewoordingen van deze bepaling suggereren weliswaar een nauwe samenhang tussen „het” oudere merk en het merk dat door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder van het oudere merk wordt aangevraagd, maar deze bepaling geeft – zoals het Gerecht in punt 24 van het bestreden arrest in wezen heeft opgemerkt – dus niet uitdrukkelijk aan of zij alleen van toepassing is wanneer het door deze gemachtigde of vertegenwoordiger aangevraagde merk gelijk is aan het oudere merk, dan wel of ook gevallen waarin de conflicterende merken overeenstemmen onder deze bepaling kunnen vallen.
Wat in de tweede plaats de genese van artikel 8, lid 3, van die verordening betreft, blijkt uit de ontstaansgeschiedenis van deze bepaling dat – zoals het Gerecht in de punten 26 tot en met 31 van het bestreden arrest in herinnering heeft gebracht, en zoals de advocaat-generaal in de punten 27 tot en met 30 van zijn conclusie ook heeft opgemerkt – de Uniewetgever uitdrukkelijk heeft geweigerd om daarin aan te geven dat deze van toepassing is in geval van overeenstemming van het oudere merk met het door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder van het oudere merk aangevraagde merk.
Het stond echter ook aan het Gerecht, ten eerste, om rekening te houden met het feit dat de Uniewetgever in deze bepaling evenmin de uitdrukkelijke verwijzing heeft willen opnemen naar de gelijkheid van het oudere merk en het door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder daarvan aangevraagde merk, waarin het voorontwerp van verordening inzake het Uniemerk voorzag.
Ten tweede mocht het Gerecht – anders dan het in punt 30 van het bestreden arrest heeft verklaard – niet vaststellen dat de omstandigheid dat de Uniewetgever tweemaal heeft geweigerd om uitdrukkelijk te vermelden dat de betrokken bepaling van toepassing is in het geval van overeenstemmende merken, zijn bedoeling dienaangaande voldoende aantoont, aangezien in de ontstaansgeschiedenis niet wordt aangegeven waarom deze verwijzing naar de overeenstemming van de betrokken merken wordt geweigerd.
Daaruit volgt dat uit de ontstaansgeschiedenis van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 niet kan worden afgeleid dat de werkingssfeer van deze bepaling beperkt is tot de gevallen waarin de conflicterende merken gelijk zijn omdat in deze bepaling niet wordt verwezen naar een overeenstemming van het oudere merk met het door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder van het oudere merk aangevraagde merk.
Uit de ontstaansgeschiedenis blijkt daarentegen dat in artikel 8, lid 3, van die verordening de keuze van de Uniewetgever tot uiting komt om in wezen artikel 6 septies, lid 1, van het Verdrag van Parijs over te nemen.
Dienaangaande zij opgemerkt dat in document nr. 11035/82 van de Raad van 1 december 1982 inzake, onder meer, de besluiten van de werkgroep over het voorstel voor een verordening inzake het gemeenschapsmerk, waarop het Gerecht zich onder meer in punt 32 van het bestreden arrest baseert, wordt aangegeven dat deze werkgroep ermee akkoord was gegaan om artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 aldus uit te leggen dat het wordt toegepast in de zin van artikel 6 septies van het Verdrag van Parijs.
Aangezien de Unie partij is bij de TRIPs-overeenkomst, moet het Uniemerkenrecht bovendien zoveel mogelijk in het licht van de bewoordingen en het doel van deze overeenkomst worden uitgelegd (arrest van 16 november 2004, Anheuser-Busch,
C‑245/02
,
EU:C:2004:717
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak). Inzonderheid bepaalt artikel 2, lid 1, van de TRIPs-overeenkomst dat wat betreft de delen II, III en IV ervan, de staten die partij zijn bij deze overeenkomst de artikelen 1 tot en met 12 en 19 van het Verdrag van Parijs naleven.
Daaruit volgt dat voor de uitlegging van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 rekening moet worden gehouden met artikel 6 septies van dat verdrag.
Dienaangaande wordt in de Franse taalversie van artikel 6 septies van dat verdrag, die overeenkomstig artikel 29 ervan gezaghebbend is, inderdaad de uitdrukking „cette marque” („dat merk”) gebruikt om het oudere merk aan te duiden wanneer de inschrijving ervan op eigen naam wordt aangevraagd door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder van het oudere merk.
Het Gerecht mocht echter, alleen op basis van deze vaststelling en zonder andere rechtvaardiging, niet oordelen – zoals het in punt 34 van het bestreden arrest heeft gedaan – dat deze bepaling van het Verdrag van Parijs, gelet op de formulering ervan, enkel in die zin kan worden uitgelegd dat het oudere merk en het door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder daarvan aangevraagde merk gelijk zijn, en daaruit – in punt 35 van het bestreden arrest – afleiden dat er geen reden was om rekening te houden met de ontstaansgeschiedenis van artikel 6 septies van dit verdrag, gelet op de ondubbelzinnige bewoordingen van deze bepaling.
Uit de akten van de conferentie van Lissabon, die van 6 tot en met 31 oktober 1958 werd gehouden ter herziening van het Verdrag van Parijs en gedurende welke artikel 6 septies is ingevoerd, blijkt dat een merk dat wordt aangevraagd door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder van het oudere merk ook onder deze bepaling kan vallen wanneer het met dat oudere merk overeenstemt (akten van de conferentie van Lissabon, blz. 681)
Daaruit volgt dat niet kan worden ingestemd met een uitlegging volgens welke de toepassing van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009, bij gebreke van de vermelding daarin van de gelijkheid of de overeenstemming van het oudere merk met het merk dat door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder van het oudere merk wordt aangevraagd, beperkt is tot de gevallen waarin de conflicterende merken gelijk zijn, met uitsluiting van alle andere factoren.
Deze uitlegging zou in de derde plaats tot gevolg hebben dat de algemene opzet van die verordening op losse schroeven zou komen te staan omdat zij ertoe zou leiden dat de houder van het oudere merk de mogelijkheid wordt ontnomen om op basis van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 oppositie in te stellen tegen de inschrijving van een overeenstemmend merk door zijn gemachtigde of zijn vertegenwoordiger, terwijl deze laatsten zelf – als gevolg van deze inschrijving – op basis van met name artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening wel oppositie zouden mogen instellen tegen de latere aanvraag van deaz houder tot inschrijving van het oorspronkelijke merk, op grond dat dit overeenstemt met het merk dat door hem als gemachtigde of vertegenwoordiger is ingeschreven.
In de vierde plaats biedt het door artikel 8, lid 3, van die verordening beoogde doel steun voor een uitlegging volgens welke de houder van het oudere merk op basis van deze bepaling ook oppositie kan instellen tegen de aanvraag tot inschrijving van een overeenstemmend merk door zijn gemachtigde of zijn vertegenwoordiger.
Zoals het Gerecht in punt 25 van het bestreden arrest correct heeft opgemerkt, beoogt deze bepaling te voorkomen dat de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder van het oudere merk misbruik maakt van dit merk. Deze personen kunnen immers profiteren van de kennis en de ervaring die ze tijdens de handelsrelatie met de houder hebben opgedaan, en dus ongerechtvaardigd voordeel halen uit de inspanningen en de investeringen die de merkhouder heeft gedaan.
Er kan echter niet worden vastgesteld dat dat misbruik zich alleen kan voordoen in gevallen waarin het merk dat wordt aangevraagd door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder van het oudere merk gelijk is aan dit laatste, en niet in gevallen waarin de conflicterende merken overeenstemmen.
Uit de voorgaande overwegingen volgt dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de toepassing van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 te beperken tot de gevallen waarin het oudere merk en het merk dat wordt aangevraagd door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder van het oudere merk gelijk zijn, met uitsluiting van gevallen waarin deze merken overeenstemmen.
Bijgevolg moet het eerste middel van het EUIPO worden aanvaard en moet het bestreden arrest worden vernietigd, zonder dat de andere argumenten die door het EUIPO ter ondersteuning van dit middel zijn aangevoerd en het tweede middel van de hogere voorziening hoeven te worden onderzocht.
Beroep bij het Gerecht
Overeenkomstig artikel 61, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie vernietigt het Hof de beslissing van het Gerecht in geval van gegrondheid van het verzoek om hogere voorziening. Het kan dan zelf de zaak afdoen wanneer deze in staat van wijzen is, dan wel haar voor afdoening verwijzen naar het Gerecht.
In casu oordeelt het Hof dat dit beroep in staat van wijzen is en dat het dit zelf dient af te doen, met name gelet op het feit dat het beroep in eerste aanleg is gebaseerd op één middel, dat betrekking heeft op schending van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 en bestaat uit drie onderdelen waarover voor het Gerecht de standpunten zijn uitgewisseld en waarvan het onderzoek niet vereist dat extra maatregelen tot organisatie van de procesgang of van instructie van het dossier worden vastgesteld.
Eerste onderdeel van het enige middel
Argumenten van partijen
Met het eerste onderdeel van haar enige middel verwijt John Mills de kamer van beroep dat zij haar ten onrechte heeft beschouwd als een „gemachtigde” of een „vertegenwoordiger” van de houder van het oudere merk in de zin van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009.
Dienaangaande heeft de kamer van beroep in punt 20 van de litigieuze beslissing op grond van het arrest van 13 april 2011, Safariland/BHIM – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (
T‑262/09
,
EU:T:2011:171
, punt
), geoordeeld dat de termen „gemachtigde” en „vertegenwoordiger” in de zin van deze bepaling ruim moeten worden uitgelegd.
In genoemd arrest heeft het Gerecht vervolgens echter vastgesteld dat de opposante niet had bewezen dat een overeenkomst van het type dat een lastgever aan zijn gemachtigde bindt, was gesloten met de aanvrager van het litigieuze merk, en evenmin dat een dergelijke relatie feitelijk bestond.
In de omstandigheden van de onderhavige zaak had de kamer van beroep op basis van het onderzoek van de bepalingen van de distributieovereenkomst tussen John Mills en de houder van het oudere merk tot de vaststelling moeten komen dat John Mills niet de gemachtigde van de houder was, en evenmin een contractuele relatie had op grond waarvan zij diens belangen vertegenwoordigde.
Volgens het EUIPO en Jerome Alexander Consulting is het eerste onderdeel van het enige middel ongegrond.
Beoordeling door het Hof
Wat betreft het verwijt van John Mills dat de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat zij een „gemachtigde” van de houder van het oudere merk was in de zin van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009, zij opgemerkt dat deze bepaling – zoals in punt 72 van dit arrest in herinnering is gebracht – beoogt te voorkomen dat de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder van het oudere merk misbruik maakt van dit merk, aangezien dergelijke personen kunnen profiteren van de kennis en de ervaring die ze tijdens de handelsrelatie met de houder hebben opgedaan, en dus ongerechtvaardigd voordeel kunnen halen uit de inspanningen en de investeringen van de merkhouder.
Daaruit volgt dat een ruime uitlegging van de begrippen „gemachtigde” en „vertegenwoordiger” in de zin van die bepaling is vereist om dit doel te verwezenlijken. Deze vaststelling aangaande de betekenis van de voorwaarde inzake de hoedanigheid van de aanvrager van de inschrijving van het merk ten aanzien van de houder van het oudere merk wordt bovendien bevestigd door het feit dat deze twee begrippen in die bepaling verbonden zijn door het nevenschikkend voegwoord „of”, waaruit blijkt dat artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 van toepassing is in de verschillende gevallen waarin een partij de belangen van een andere vertegenwoordigt.
De kamer van beroep heeft dus geen blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door in punt 20 van de litigieuze beslissing te verklaren dat deze begrippen aldus moeten worden uitgelegd dat zij betrekking hebben op alle vormen van relaties die zijn gebaseerd op een contractuele overeenkomst waarbij een van de partijen de belangen van de andere vertegenwoordigt, zodat het voor de toepassing van die bepaling volstaat dat er tussen de partijen een commerciële samenwerkingsovereenkomst bestaat die een vertrouwensrelatie tot stand brengt doordat de aanvrager, uitdrukkelijk of stilzwijgend, een algemene vertrouwens- en loyaliteitsverplichting wordt opgelegd ten aanzien van de belangen van de houder van het oudere merk.
Dienaangaande zij opgemerkt dat er – zoals blijkt uit de vaststellingen van de kamer van beroep in de punten 22 en 23 van de litigieuze beslissing – sprake was van een distributieovereenkomst tussen John Mills en de houder van het oudere merk, waarbij was overeengekomen dat de houder de waren met de benaming „Magic Minerals by Jerome Alexander” aan John Mills zou leveren, en dat John Mills de waren van de houder in de Europese Unie en wereldwijd zou distribueren. Voorts betwist John Mills niet dat deze overeenkomst bepalingen bevatte op grond waarvan zij minstens een geprivilegieerde distributeur van deze waren was, alsook een niet-concurrentiebeding en bepalingen inzake de intellectuele-eigendomsrechten van de houder van het oudere merk op deze waren. Bovendien dateerde de laatste bestelbon waarmee John Mills „Magic Minerals”-waren heeft besteld bij de houder van dit merk van slechts ongeveer twee maanden vóór de indiening van haar aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk.
Uit deze elementen volgt dat de kamer van beroep, gelet op de overwegingen in punt 85 van dit arrest, in punt 25 van de litigieuze beslissing terecht heeft beslist dat John Mills moest worden beschouwd als een „gemachtigde” van de houder van het oudere merk, in de zin van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009.
Het eerste onderdeel van het enige middel dient dan ook ongegrond te worden verklaard.
Tweede onderdeel van het enige middel
Argumenten van partijen
Met het tweede onderdeel van haar enige middel verwijt John Mills de kamer van beroep, ten eerste, dat zij ten onrechte heeft geoordeeld dat het volstond dat het oudere merk gewoon overeenstemde met het litigieuze merk, in plaats van daaraan gelijk was, opdat artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 kon worden ingeroepen en, ten tweede, dat zij – eveneens ten onrechte – was uitgegaan van de perceptie van het publiek van de Unie om het gevaar voor verwarring van de conflicterende merken te beoordelen.
Volgens het EUIPO en Jerome Alexander Consulting is het tweede onderdeel van het enige middel ongegrond.
Beoordeling door het Hof
Wat betreft het verwijt van John Mills dat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 in casu van toepassing was omdat de conflicterende merken overeenstemden, zij ten eerste opgemerkt dat, zoals blijkt uit de punten 54 tot en met 74 van dit arrest, deze bepaling van toepassing is op inschrijvingsaanvragen van de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder van het oudere merk, zowel wanneer het aangevraagde merk gelijk is aan het oudere merk als wanneer het daarmee overeenstemt.
Ten tweede zij vastgesteld dat de toepassing van artikel 8, lid 3, van deze verordening weliswaar onder meer voortvloeit uit de overeenstemming van de conflicterende merken, maar de specifieke voorwaarde voor de door deze bepaling gewaarborgde bescherming erin bestaat dat de inschrijvingsaanvraag is gebeurd door de gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder van het oudere merk, op eigen naam en zonder toestemming van deze houder, en zonder dat de gemachtigde of de vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt. Bijgevolg wordt de overeenstemming van de conflicterende merken voor de toepassing van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 niet beoordeeld op basis van het bestaan van verwarringsgevaar, aangezien deze voorwaarde bij artikel 8, lid 1, onder b), van deze verordening hoort (zie naar analogie arrest van 18 juni 2009, L’Oréal e.a.,
C‑487/07
,
EU:C:2009:378
, punten
‑
).
Voor zover de kamer van beroep in de punten 34 en 35 van de litigieuze beslissing het gevaar voor verwarring van de conflicterende merken ten onrechte heeft beoordeeld op basis van de perceptie ervan door het relevante publiek van de Unie, dient te worden opgemerkt dat het hoe dan ook om een overweging ten overvloede gaat, gelet op de vaststelling van deze kamer, in punt 33 van de litigieuze beslissing, dat de betrokken tekens, elk in hun geheel beschouwd, moeten worden geacht overeen te stemmen, hetgeen niet wordt betwist.
Derhalve moet het tweede onderdeel van het enige middel van het beroep deels ongegrond en deels niet ter zake dienend worden verklaard.
Derde onderdeel van het enige middel
Argumenten van partijen
Met het derde onderdeel van haar enige middel voert John Mills aan dat de kamer van beroep op basis van een onjuiste uitlegging van artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 heeft geoordeeld dat deze bepaling niet alleen van toepassing is wanneer de waren of diensten waarvoor de inschrijving van het merk wordt aangevraagd en de waren of diensten die door het oudere merk worden aangeduid dezelfde zijn, maar ook wanneer deze soortgelijk zijn.
Voorts zijn de waren waarop het oudere merk betrekking heeft, aangeduid als „gezichtspoeder dat mineralen bevat”, weliswaar dezelfde als de „cosmetica” en de „middelen voor het verzorgen van de huid” waarop de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk betrekking heeft, maar dit geldt niet voor de andere door dit litigieuze merk aangeduide waren. Laatstgenoemde waren en de door het oudere merk aangeduide waren zijn bovendien evenmin soortgelijk; die soortgelijkheid is althans niet bewezen.
Volgens het EUIPO en Jerome Alexander Consulting is het derde onderdeel van het enige middel ongegrond.
Beoordeling door het Hof
Wat betreft het verwijt van John Mills dat de kamer van beroep heeft geoordeeld dat artikel 8, lid 3, van verordening nr. 207/2009 in casu van toepassing was, terwijl de waren waarnaar de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk verwees niet alle dezelfde waren als de door het oudere merk aangeduide waren, dient eraan te worden herinnerd dat deze bepaling de waren of diensten waarvoor het merk wordt aangevraagd weliswaar niet vermeldt, maar de wezenlijke functie van een merk erin bestaat de commerciële herkomst van de bedoelde waren of diensten aan te duiden [arrest van 12 september 2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?),
C‑541/18
,
EU:C:2019:725
, punt
].
Om redenen die analoog zijn aan de in de punten 70 tot en met 73 van dit arrest uiteengezette redenen, die de algemene opzet van deze bepaling en het ermee nagestreefde doel betreffen, kan de toepassing van deze bepaling dus niet worden uitgesloten omdat het bij de waren of diensten waarop de inschrijvingsaanvraag betrekking heeft en de door het oudere merk aangeduide waren of diensten niet gaat om dezelfde, maar om soortgelijke waren.
Voorts zij in casu opgemerkt dat John Mills niet betwist dat de waren waarop het oudere merk betrekking heeft, aangeduid als „gezichtspoeder dat mineralen bevat”, dezelfde zijn als de „cosmetica” en de „middelen voor het verzorgen van de huid” waarop de aanvraag tot inschrijving van het litigieuze merk betrekking heeft. Bovendien heeft de kamer van beroep in punt 31 van de litigieuze beslissing onder meer opgemerkt dat de andere door de conflicterende merken aangeduide waren uit dezelfde ingrediënten konden bestaan, vaak door dezelfde ondernemingen werden vervaardigd en samen werden aangeboden in drogisterijen en in dezelfde gangen van detailhandelszaken. Uit de vaste rechtspraak van het Hof blijkt dat bij de beoordeling van de soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten rekening moet worden gehouden met alle relevante factoren die de verhouding tussen deze waren of diensten kenmerken. Deze factoren omvatten inzonderheid de aard, de bestemming en het gebruik ervan, alsook het concurrerende dan wel complementaire karakter ervan (arrest van 20 september 2017, The Tea Board/EUIPO,
C‑673/15 P–C‑676/15 P
,
EU:C:2017:702
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
In die omstandigheden kon de kamer van beroep op basis van de in dat punt 31 genoemde elementen terecht oordelen dat die andere waren soortgelijk waren.
Het derde onderdeel van het enige middel dient dan ook ongegrond te worden verklaard.
Bijgevolg moet het beroep in zijn geheel worden verworpen.
Kosten
Op grond van artikel 184, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof beslist het Hof over de kosten, wanneer het bij gegrondheid van de hogere voorziening de zaak zelf afdoet.
Volgens artikel 138, lid 1, van dat Reglement, dat krachtens artikel 184, lid 1, ervan van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, wordt de in het ongelijk gestelde partij in de kosten verwezen voor zover dat is gevorderd.
Aangezien John Mills in het ongelijk is gesteld, moet zij overeenkomstig de vorderingen van het EUIPO en Jerome Alexander Consulting worden verwezen in haar eigen kosten, in die van het EUIPO voor de onderhavige hogere voorziening en voor de procedure voor het Gerecht, en in die van Jerome Alexander Consulting voor de procedure voor het Gerecht.

Het Hof (Vijfde kamer) verklaart:

1)
Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 15 oktober 2018, John Mills/EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (
T‑7/17
,
EU:T:2018:679
), wordt vernietigd.

2)
Het beroep in zaak T‑7/17, ingesteld door John Mills Ltd tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 5 oktober 2016 (zaak R 2087/2015‑1), wordt verworpen.

3)
John Mills Ltd draagt haar eigen kosten, die van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) voor de onderhavige hogere voorziening en voor de procedure voor het Gerecht, en die van Jerome Alexander Consulting Corp. voor de procedure voor het Gerecht.

ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Engels.