CELEX: 62020CJ0466
Reenvio prejudicial
Marcas
Diretiva 2008/95/CE
Artigo 9.o
Regulamento (CE) n.o 207/2009
Artigos 54.o, 110.o e 111.o
Preclusão por tolerância
Conceito de “tolerância”
Interrupção do prazo de preclusão
Interpelação
Data de interrupção do prazo de preclusão em caso de propositura de uma ação judicial
Efeitos da preclusão
Pedidos de indemnização, de informação e de destruição de produtos

O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 9.
o
da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (
JO 2008, L 299, p. 25
), e dos artigos 54.
o
e 111.
o
do Regulamento (CE) n.
o
207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária (
JO 2009, L 78, p. 1
).
Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio que opõe a HEITEC AG (a seguir «Heitec») à HEITECH Promotion GmbH (a seguir «Heitech») e a RW, a respeito da utilização, por estes últimos, da designação comercial HEITECH Promotion GmbH e de marcas com o elemento nominativo «heitech».
Quadro jurídico
Direito da União
Diretiva 2008/95
O considerando 12 da Diretiva 2008/95 enunciava:
«Importa, por razões de segurança jurídica e sem prejudicar de forma discriminatória os interesses do titular de uma marca anterior, estipular que este último deixe de poder requerer a declaração de nulidade ou opor‑se ao uso de uma marca posterior à sua, de que tiver conscientemente tolerado o uso durante um longo período, salvo se o registo da marca posterior tiver sido pedido com má‑fé.»
O artigo 4.
o
desta diretiva, sob a epígrafe «Outros motivos de recusa ou de nulidade relativos a conflitos com direitos anteriores», previa:
«1.   O pedido de registo de uma marca será recusado ou, tendo sido efetuado, o registo de uma marca ficará passível de ser declarado nulo:
a)
Se a marca for idêntica a uma marca anterior e se os produtos ou serviços para os quais o registo da marca for pedido ou a marca tiver sido registada forem idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca anterior está protegida;
b)
Se, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior, e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços a que as duas marcas se destinam, existir um risco de confusão, no espírito do público; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.
2.   Na aceção do n.
o
1, entende‑se por “marcas anteriores”:
a)
As marcas cuja data de pedido de registo seja anterior à do pedido de registo da marca, tendo em conta, se for o caso, o direito de prioridade invocado em apoio dessas marcas, e que pertençam às seguintes categorias:
i)
marcas [da União Europeia],
ii)
marcas registadas no Estado‑Membro ou, no que se refere à Bélgica, aos Países Baixos e ao Luxemburgo, no Instituto Benelux da Propriedade Intelectual,
iii)
marcas que tenham sido objeto de um registo internacional com efeitos no Estado‑Membro;
b)
As marcas [da União Europeia] para as quais seja validamente invocada a antiguidade […];
c)
Os pedidos de marcas referidas nas alíneas a) e b), sob reserva do respetivo registo;
[…]
4.   Os Estados‑Membros podem ainda prever que o pedido de registo de uma marca seja recusado ou, tendo sido efetuado, que o registo de uma marca fique passível de ser declarado nulo sempre que e na medida em que:
a)
A marca seja idêntica ou semelhante a uma marca nacional anterior na aceção do n.
o
2 e se destine a ser ou tiver sido registada para produtos ou serviços que não sejam semelhantes àqueles para os quais a marca anterior foi registada, sempre que a marca [da União] anterior goze de prestígio no Estado‑Membro em questão e sempre que o uso da marca posterior procure, sem justo motivo, tirar partido indevido do caráter distintivo ou do prestígio da marca [da União] anterior ou possa prejudicá‑los;
b)
O direito a uma marca não registada ou a um outro sinal usado na vida comercial tenha sido adquirido antes da data de apresentação do pedido de registo da marca posterior, ou, se for caso disso, antes da data da prioridade invocada em apoio do pedido de registo da marca posterior, e essa marca não registada ou esse outro sinal confira ao seu titular o direito de proibir o uso de uma marca posterior;
c)
A utilização da marca possa ser proibida por força de um direito anterior diferente dos direitos mencionados no n.
o
2 e na alínea b) do presente número e, nomeadamente, por força de:
i)
um direito ao nome,
ii)
um direito à imagem,
iii)
um direito de autor,
iv)
um direito de propriedade industrial;
[…]»
O artigo 9.
o
da referida diretiva, sob a epígrafe «Preclusão por tolerância», dispunha:
«1.   Quando, num Estado‑Membro, o titular de uma marca anterior referida no n.
o
2 do artigo 4.
o
, embora tendo conhecimento do facto, tiver tolerado o uso, nesse Estado‑Membro, de uma marca registada posterior por um período de cinco anos consecutivos, deixará de ter direito, com base nessa marca anterior, quer a requerer a declaração de nulidade do registo da marca posterior, quer a opor‑se ao seu uso, em relação aos produtos ou serviços para os quais a marca posterior tenha sido usada, salvo se o registo da marca posterior tiver sido efetuado de má‑fé.
2.   Qualquer Estado‑Membro pode prever que o n.
o
1 se aplique ao titular de uma marca anterior prevista na alínea a) do n.
o
4 do artigo 4.
o
, ou de um outro direito anterior previsto nas alíneas b) ou c) do n.
o
4 daquele mesmo artigo 4.
o
3.   Nos casos previstos nos n.
os
1 ou 2, o titular de uma marca registada posterior não terá o direito de se opor ao uso do direito anterior, mesmo [que] esse direito não possa já ser invocado contra a marca posterior.»
A Diretiva 2008/95, que tinha revogado e substituído a Primeira Diretiva 89/104/CEE do Conselho, de 21 de dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (
JO 1989, L 40, p. 1
), foi revogada e substituída, com efeitos a partir de 15 de janeiro de 2019, pela Diretiva (UE) 2015/2436 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2015, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas (
JO 2015, L 336, p. 1
). Todavia, tendo em conta a data dos factos na origem do litígio no processo principal, o pedido de decisão prejudicial deve ser examinado à luz da Diretiva 2008/95.
Regulamento n.
o
207/2009
Nos termos do artigo 8.
o
do Regulamento n.
o
207/2009, intitulado «Motivos relativos de recusa»:
«1.   Após oposição do titular de uma marca anterior, o pedido de registo de marca será recusado:
a)
Sempre que esta seja idêntica à marca anterior e sempre que os produtos ou serviços para os quais a marca é pedida sejam idênticos aos produtos ou serviços para os quais a marca está protegida;
b)
Quando, devido à sua identidade ou semelhança com a marca anterior e devido à identidade ou semelhança dos produtos ou serviços designados pelas duas marcas, exista risco de confusão no espírito do público do território onde a marca anterior está protegida; o risco de confusão compreende o risco de associação com a marca anterior.
2.   São consideradas “marcas anteriores”, na aceção do n.
o
1:
a)
As marcas cuja data de depósito seja anterior à do pedido de marca [da União Europeia], tendo em conta, se aplicável, o direito de prioridade invocado em apoio dessas marcas, e que pertençam às seguintes categorias:
i)
marcas [da União Europeia],
ii)
marcas registadas num Estado‑Membro ou, no que se refere à Bélgica, ao Luxemburgo e aos Países Baixos, no Instituto Benelux da Propriedade Intelectual,
iii)
marcas que tenham sido objeto de registo internacional com efeitos num Estado‑Membro,
iv)
marcas que tenham sido objeto de registo internacional com efeitos na [União Europeia];
b)
Os pedidos de marcas referidas na alínea a), sob reserva do respetivo registo;
[…]
4.   Após oposição do titular de uma marca não registada ou de outro sinal utilizado na vida comercial cujo alcance não seja apenas local, será recusado o pedido de registo da marca quando e na medida em que, segundo a legislação [da União] ou o direito do Estado‑Membro aplicável a esse sinal:
a)
Tenham sido adquiridos direitos sobre esse sinal antes da data de depósito do pedido de marca [da União Europeia] ou, se for caso disso, antes da data de prioridade invocada em apoio do pedido de marca [da União Europeia];
b)
Esse sinal confira ao seu titular o direito de proibir o uso de uma marca posterior.
[…]»
O artigo 54.
o
deste regulamento, sob a epígrafe «Prescrição por tolerância», dispunha:
«1.   O titular de uma marca [da União Europeia] que tenha tolerado a utilização de uma marca [da União Europeia] na União durante cinco anos consecutivos, com conhecimento desse uso, não pode pedir a anulação nem opor‑se à utilização da marca posterior, com base nessa marca anterior, em relação aos produtos ou serviços para que foi utilizada a marca posterior, a não ser que o depósito da marca [da União Europeia] posterior tenha sido efetuado de má‑fé.
2.   O titular de uma marca nacional anterior referida no n.
o
2 do artigo 8.
o
, ou de outro sinal anterior referido no n.
o
4 do artigo 8.
o
, que tenha tolerado a utilização de uma marca [da União Europeia] posterior durante cinco anos consecutivos no Estado‑Membro onde essa marca anterior ou outro sinal anterior se encontrem protegidos, com conhecimento dessa utilização, não pode pedir a anulação ou opor‑se à utilização da marca posterior, com base na marca anterior ou outro sinal anterior, para os produtos ou serviços para que foi utilizada a marca posterior, a não ser que o depósito da marca [da União Europeia] posterior tenha sido efetuado de má‑fé.
[…]»
O artigo 110.
o
do referido regulamento, sob a epígrafe «Proibição de utilização das marcas [da União Europeia]», previa, no seu n.
o
1:
«Salvo disposição em contrário, o presente regulamento não afeta o direito, existente por força da lei dos Estados‑Membros, de intentar ações contra o uso de uma marca [da União Europeia] posterior, por violação de direitos anteriores na aceção do artigo 8.
o
[…]. Deixará, no entanto, de ser possível intentar ações por violação de direitos anteriores na aceção dos n.
os
2 e 4 do artigo 8.
o
quando o titular do direito anterior já não puder, por força do n.
o
2 do artigo 54.
o
, pedir a nulidade da marca [da União Europeia].»
O artigo 111.
o
do Regulamento n.
o
207/2009, sob a epígrafe «Direitos anteriores de âmbito local», dispunha:
«1.   O titular de um direito anterior de âmbito local pode opor‑se ao uso da marca [da União Europeia] no território onde esse direito é válido, na medida em que o direito do Estado‑Membro em causa o permita.
2.   O n.
o
1 deixa de ser aplicável se o titular do direito anterior tiver tolerado o uso da marca [da União Europeia] no território onde esse direito é válido, durante cinco anos consecutivos, com conhecimento desse uso, salvo se o depósito da marca [da União Europeia] tiver sido efetuado de má‑fé.
3.   O titular da marca [da União Europeia] não pode opor‑se ao uso do direito referido no n.
o
1, mesmo que esse direito já não possa ser invocado contra a marca [da União Europeia].»
O Regulamento n.
o
207/2009 foi revogado e substituído, com efeitos a partir de 1 de outubro de 2017, pelo Regulamento (UE) 2017/1001 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, sobre a marca da União Europeia (
JO 2017, L 154, p. 1
). Todavia, tendo em conta a data dos factos na origem do litígio no processo principal, o pedido de decisão prejudicial deve ser examinado à luz do Regulamento n.
o
207/2009.
Direito alemão
O § 21 da Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (Lei Relativa à Proteção das Marcas e Outros Sinais Distintivos), de 25 de outubro de 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082), na sua versão aplicável ao litígio no processo principal (a seguir «Lei das Marcas»), prevê:
«1.   O titular de uma marca ou de uma designação comercial não tem o direito de proibir o uso de uma marca registada posterior para os produtos ou serviços para os quais está registada, se tiver tolerado o uso dessa marca durante um período de cinco anos consecutivos, tendo conhecimento desse uso, a menos que o pedido de registo da marca posterior tenha sido apresentado de má‑fé.
2.   O titular de uma marca ou de uma designação comercial não tem o direito de proibir o uso […] de uma designação comercial […] posterior se tiver tolerado o uso [dessa designação comercial] durante um período de cinco anos consecutivos, tendo conhecimento desse uso, a menos que o titular deste direito tenha agido de má‑fé à data da sua aquisição.
[…]»
Nos termos do §125b, n.
o
3, da Lei das Marcas:
«Se uma marca [da União Europeia] registada for invocada contra o uso de uma marca posterior registada nos termos da presente lei, aplica‑se
mutatis mutandis
o § 21.
o
, n.
o
1, […].»
Litígio no processo principal e questões prejudiciais
A recorrente no processo principal, a Heitec, é titular da marca nominativa da União Europeia HEITEC, pedida em 18 de março de 1998 com antiguidade reportada a 13 de julho de 1991 e registada em 4 de julho de 2005.
Foi inscrita no registo comercial em 1984 sob a denominação social Heitec Industrieplanung GmbH. A sua denominação social foi modificada em 1988, passando a ser Heitec GmbH. Desde o ano de 2000 que exerce a sua atividade sob a denominação social Heitec AG.
A Heitech, de que RW é gerente, foi inscrita no registo comercial em 16 de abril de 2003.
A Heitech é titular de uma marca figurativa alemã que contém o elemento nominativo «heitech promotion», cujo registo foi pedido em 17 de setembro de 2002 e que foi registada em 4 de fevereiro de 2003, que utiliza, pelo menos, desde 29 de setembro de 2004, sendo também titular de uma marca figurativa da União Europeia que contém o elemento nominativo «heitech», cujo registo foi pedido em 6 de fevereiro de 2008 e que foi registada em 20 de novembro de 2008, que utiliza, pelo menos, desde 6 de maio de 2009.
Por carta de 29 de novembro de 2004, a Heitech contactou os representantes da Heitec para perguntar se esta última estava disposta a celebrar um acordo de coexistência.
Em 7 de julho de 2008, a Heitec teve conhecimento do depósito do pedido da Heitech de registo da marca figurativa da União Europeia com o elemento nominativo «heitech».
Por carta de 22 de abril de 2009, a Heitec interpelou a Heitech devido à utilização, por esta última, da sua designação comercial e da marca da União Europeia contendo o elemento nominativo «heitech». Na sua resposta de 6 de maio de 2009, a Heitech propôs novamente a celebração de um acordo de coexistência.
Em 31 de dezembro de 2012, o Landgericht Nürnberg‑Fürth (Tribunal Regional de Nuremberga‑Fürth, Alemanha) recebeu, por telecópia, uma petição inicial da Heitec contra a Heitech e RW. Este ato continha a data de 15 de dezembro de 2012. Por Decisão de 4 de janeiro de 2013, a Heitec foi convidada a pagar um adiantamento para as despesas processuais.
Em 12 de março de 2013, esse órgão jurisdicional chamou a atenção do representante da Heitec para o facto de este adiantamento não ter sido pago e de os originais da petição inicial não terem sido apresentados.
Por carta de 23 de setembro de 2013, a Heitec informou a Heitech de que se recusava a celebrar um acordo de coexistência, propondo‑lhe a celebração de um contrato de licença e declarando ter intentado uma ação judicial.
Por carta de 29 de dezembro de 2013, a Heitec informou a Heitech de que se baseava na sua designação comercial e que era titular da marca da União Europeia HEITEC. Declarou que a ação judicial estava em curso.
Em 30 de dezembro de 2013, o Landgericht Nürnberg‑Fürth (Tribunal Regional de Nuremberga‑Fürth) recebeu documentos escritos da Heitec datados de 12 de dezembro de 2013, acompanhados de um cheque para pagamento das despesas processuais, bem como uma nova petição inicial datada de 4 de outubro de 2013.
Em 14 de janeiro de 2014, esse órgão jurisdicional chamou a atenção da Heitec para o facto de que era igualmente necessário notificar a petição inicial de 15 de dezembro de 2012 e que lhe era, por conseguinte, pedido que apresentasse os originais. Esses originais deram entrada no referido órgão jurisdicional em 22 de fevereiro de 2014.
Em 24 de fevereiro de 2014, o mesmo órgão jurisdicional chamou a atenção da Heitec para o facto de os pedidos constantes dos originais da petição inicial recebidos em 22 de fevereiro de 2014 não coincidirem com os pedidos constantes da petição inicial apresentada em 31 de dezembro de 2012.
Em 16 de maio de 2014, o Landgericht Nürnberg‑Fürth (Tribunal Regional de Nuremberg‑Fürth) deu início à fase escrita preparatória do processo e ordenou que fossem notificadas aos recorridos no processo principal cópias, elaboradas por esse órgão jurisdicional, da petição inicial de 15 de dezembro de 2012. Essa notificação acabou por ocorrer em 23 de maio de 2014.
Na sua ação judicial, a Heitec formulou, a título principal, pedidos com base na violação dos direitos que lhe confere a sua designação comercial HEITEC e, a título subsidiário, pedidos com base na contrafação da sua marca da União Europeia HEITEC. Concluiu pedindo que a Heitech fosse condenada a abster‑se de identificar a sua empresa pela designação comercial HEITECH Promotion GmbH, a abster‑se de apor os elementos nominativos «heitech promotion» e «heitech» em produtos, bem como de comercializar ou promover produtos ou serviços sob esses sinais, a abster‑se de utilizar ou de ceder, para fins comerciais, o sítio Internet heitech promotion.de e a consentir que a sua denominação social fosse eliminada do registo comercial. Por outro lado, a Heitec apresentou pedidos de informação, de declaração de uma obrigação de indemnização, de destruição de produtos e de pagamento de despesas de interpelação.
O Landgericht Nürnberg‑Fürth (Tribunal Regional de Nuremberga‑Fürth) condenou a Heitech a pagar à Heitec um montante de 1353,80 euros, acrescido de juros, a título de despesas de interpelação e julgou improcedentes os outros pedidos apresentados pela Heitec.
A Heitec interpôs recurso da decisão do Landgericht Nürnberg‑Fürth (Tribunal Regional de Nuremberg‑Fürth) no Oberlandesgericht Nürnberg (Tribunal Regional Superior de Nuremberga, Alemanha).
O Oberlandesgericht Nürnberg (Tribunal Regional Superior de Nuremberga) considerou que a ação judicial intentada pela Heitec não tinha fundamento, uma vez que o direito da Heitec tinha cessado por preclusão. A este respeito, referiu que a Heitech tinha utilizado os seus sinais posteriores durante um período ininterrupto de pelo menos cinco anos e que a Heitec tinta tolerado esse uso, visto que, embora tendo conhecimento desse uso, não tinha tomado medidas suficientes para lhe pôr termo.
Segundo esse órgão jurisdicional, essa ação judicial não tinha interrompido o prazo de preclusão, uma vez que a Heitech e RW só tinham sido citados após o decurso de cinco anos a contar da interpelação que precedera a referida ação judicial.
A Heitec interpôs recurso para o órgão jurisdicional de reenvio.
Este órgão jurisdicional constata que o desfecho do recurso depende da questão de saber se os pedidos de cessação e os pedidos acessórios da Heitec precludiram, em aplicação do § 21, n.
os
1 e 2, da Lei das Marcas, bem como do artigo 54.
o
, n.
os
1 e 2, e do artigo 111.
o
, n.
o
2, do Regulamento n.
o
207/2009.
Este órgão jurisdicional observa que a preclusão dos pedidos da Heitec que visam, em substância, o uso, pela Heitech, da marca alemã de que esta última é titular, é regulada pelo § 21, n.
o
1, da Lei das Marcas, lido em conjugação com o § 125b, n.
o
3, desta lei, na medida em que esses pedidos se baseiam na marca da União Europeia de que a Heitec é titular.
Clarifica que o § 21, n.
o
1, da Lei das Marcas transpõe para o direito alemão a preclusão, prevista no artigo 9.
o
da Diretiva 2008/95, do direito conferido pelas marcas (artigo 9.
o
, n.
o
1, da Diretiva 2008/95) e por outros sinais — incluindo as designações comerciais — utilizados na atividade comercial (artigo 9.
o
, n.
o
2, da Diretiva 2008/95), de se opor à utilização de uma marca registada.
Na medida em que a Heitec se opõe à utilização da designação comercial da Heitech, a preclusão é, segundo as constatações do órgão jurisdicional de reenvio, regulada pelo § 21, n.
o
2, da Lei das Marcas. A este respeito, este órgão jurisdicional especifica que, apesar de o conteúdo normativo dessa disposição ser mais amplo do que o da Diretiva 2008/95 e também não estar refletido no artigo 54.
o
do Regulamento n.
o
207/2009, há que a interpretar em harmonia com a interpretação conforme desta diretiva que há que se efetuar do § 21, n.
o
1, da Lei das Marcas.
No que respeita aos pedidos da Heitec relativos à utilização, pela Heitech, da marca da União Europeia de que esta é titular, o órgão jurisdicional de reenvio constata que os artigos 54.
o
e 110.
o
, bem como o artigo 111.
o
, n.
o
2, do Regulamento n.
o
207/2009 são pertinentes.
Esse órgão jurisdicional observa que o Oberlandesgericht Nürnberg (Tribunal Regional Superior de Nuremberga) não cometeu nenhum erro de direito ao declarar que a «utilização», na aceção do § 21, n.
os
1 e 2, da Lei das Marcas e dos artigos 54.
o
e 111.
o
do Regulamento n.
o
207/2009, tinha existido, no caso em apreço, o mais tardar a partir de 6 de maio de 2009, e que a Heitec tinha tido conhecimento da mesma pela carta de 6 de maio de 2009 que a Heitech lhe tinha enviado. Por outro lado, é pacífico que a Heitech não é acusada de ter agido de má‑fé.
Tendo em conta estas circunstâncias, é necessário determinar em que consiste exatamente a «tolerância», na aceção do artigo 9.
o
da Diretiva 2008/95 e dos artigos 54.
o
e 111.
o
do Regulamento n.
o
207/2009.
A este respeito, por um lado, há que esclarecer se é possível excluir uma tolerância não apenas quando haja propositura de uma ação perante uma autoridade administrativa ou judicial, mas também em caso de interpelação. Por outro lado, é necessário determinar se, em caso de ação judicial, há que tomar como base, para determinar se essa ação foi intentada antes da data do termo do prazo de preclusão, a data de apresentação da petição inicial ou a data da receção desse ato pelo demandado. Neste contexto, importa precisar se o facto de a notificação do referido ato se atrasar por culpa do titular da marca anterior é pertinente a este respeito.
Por outro lado, há que determinar se a preclusão afeta apenas o pedido de cessação ou também os pedidos acessórios ou conexos deste último, como os que visam o pagamento de uma indemnização, a prestação de informações e a destruição de produtos.
Nestas condições, o Bundesgerichtshof (Supremo Tribunal Federal, Alemanha) decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais:
«1)
A tolerância, na aceção do artigo 9.
o
, n.
os
1 e 2, da [Diretiva 2008/95], bem como do artigo 54.
o
, n.
os
1 e 2, e do artigo 111.
o
, n.
o
2, do [Regulamento n.
o
207/2009], pode ser excluída não só por uma ação perante uma autoridade administrativa ou judicial, mas também por um comportamento adotado sem a intervenção de uma autoridade administrativa ou judicial?
2)
Em caso de resposta afirmativa à primeira questão:
Uma interpelação pela qual o titular do sinal anterior, antes de intentar uma ação judicial, exige ao titular do sinal posterior que se comprometa a deixar de utilizar o sinal e a pagar penalidades contratuais em caso de infração constitui um comportamento que exclui a tolerância no sentido do artigo 9.
o
, n.
os
1 e 2, da [Diretiva 2008/95], do artigo 54.
o
, n.
os
1 e 2, e do artigo 111.
o
, n.
o
2, do [Regulamento n.
o
207/2009]?
3)
Para o cálculo do período de tolerância de cinco anos, previsto no artigo 9.
o
, n.
os
1 e 2, da [Diretiva 2008/95], bem como no artigo 54.
o
, n.
os
1 e 2, e no artigo 111.
o
, n.
o
2, do [Regulamento n.
o
207/2009], em caso de ação judicial, é determinante o momento em que é intentada a ação no órgão jurisdicional ou o momento em que a mesma é notificada à parte contrária? É relevante, neste contexto, que a notificação da ação à parte contrária se atrase, por causa imputável ao titular da marca anterior, até um momento posterior ao termo do prazo de cinco anos?
4)
A [preclusão] prevista no artigo 9.
o
, n.
os
1 e 2, da [Diretiva 2008/95], bem como no artigo 54.
o
, n.
os
1 e 2, e no artigo 111.
o
, n.
o
2, do [Regulamento n.
o
207/2009], abrange, além de direitos à cessação do uso, também direitos [acessórios] baseados no direito das marcas, como por exemplo os direitos de indemnização por perdas e danos e de informação e destruição?»
Quanto às questões prejudiciais
Quanto à primeira e segunda questões
Com a primeira e segunda questões, que importa examinar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 9.
o
da Diretiva 2008/95 e os artigos 54.
o
e 111.
o
do Regulamento n.
o
207/2009 devem ser interpretados no sentido de que um ato, como uma interpelação, através do qual o titular de uma marca anterior ou de outro direito anterior se opõe ao uso de uma marca posterior, sem no entanto intentar uma ação administrativa ou judicial é suscetível de pôr fim à tolerância prevista nestas disposições.
Importa recordar que o regime de preclusão previsto na legislação da União em matéria de marcas se inscreve no objetivo que consiste em equilibrar, por um lado, os interesses do titular de uma marca em salvaguardar a função essencial desta e, por outro, os interesses de outros operadores económicos em dispor de sinais suscetíveis de designar os seus produtos e serviços (v., neste sentido, Acórdãos de 27 de abril de 2006, Levi Strauss,
C‑145/05
,
EU:C:2006:264
, n.
o
29, e de 22 de setembro de 2011, Budějovický Budvar,
C‑482/09
,
EU:C:2011:605
, n.
o
34).
Em particular, ao instituir um prazo de preclusão por tolerância de cinco anos consecutivos com conhecimento do uso da marca posterior, o legislador da União pretendeu assegurar que a proteção conferida por uma marca anterior ao seu titular continua limitada aos casos em que este se mostra suficientemente vigilante, opondo‑se à utilização, por outros operadores, de sinais suscetíveis de violar essa marca (v., neste sentido, Acórdão de 27 de abril de 2006, Levi Strauss,
C‑145/05
,
EU:C:2006:264
, n.
o
30).
Mais especificamente, conforme sublinhado no considerando 12 da Diretiva 2008/95, a regra da preclusão por tolerância visa preservar a segurança jurídica. Quando o titular de uma marca anterior ou de outro direito anterior, na aceção da Diretiva 2008/95 ou do Regulamento n.
o
207/2009, tenha conscientemente «tolerado», durante um período ininterrupto de cinco anos, o uso de uma marca posterior depositada de boa‑fé, importa que o titular desta última marca adquira a certeza jurídica de que esse uso já não pode ser posto em causa pelo titular dessa marca anterior ou desse outro direito anterior.
Para efeitos da aplicação desta regra, o conceito de «tolerância», que tem o mesmo sentido na Diretiva 2008/95 e no Regulamento n.
o
207/2009, significa que o titular da referida marca anterior ou do referido outro direito anterior mantém‑se inativo quando tem conhecimento do uso de uma marca posterior à qual teria a possibilidade de se opor. Aquele que «tolerou» absteve‑se de tomar medidas ao seu alcance para sanar essa situação (v., neste sentido, Acórdão de 22 de setembro de 2011, Budějovický Budvar,
C‑482/09
,
EU:C:2011:605
, n.
os
35 e 44).
Resulta destes elementos que o titular de uma marca anterior ou de outro direito anterior fica impedido de pedir a declaração de nulidade ou de se opor ao uso de uma marca posterior depositada de boa‑fé se, durante um período de cinco anos consecutivos com conhecimento desse uso, se absteve de praticar um ato que exprime claramente a sua vontade de se opor ao referido uso e de sanar a pretensa violação dos seus direitos.
Esta interpretação do artigo 9.
o
da Diretiva 2008/95 e dos artigos 54.
o
e 111.
o
do Regulamento n.
o
207/2009 é igualmente válida para o artigo 110.
o
deste regulamento, que não vem, é certo, mencionado nas questões submetidas, mas que é suscetível de ser pertinente numa situação como a que está em causa no processo principal. A este respeito, há que observar que a regra da preclusão por tolerância a partir da data do termo de um prazo de cinco anos consecutivos com conhecimento do uso da marca posterior, enunciada no artigo 9.
o
da Diretiva 2008/95, figura, no que respeita à marca da União Europeia, nos artigos 54.
o
, 110.
o
e 111.
o
do Regulamento n.
o
207/2009.
Quanto à questão de saber em que condições se deve considerar que o titular da marca anterior ou de outro direito anterior praticou um ato que produz os efeitos referidos no n.
o
50 do presente acórdão e interrompe, assim, o prazo de preclusão, o Tribunal de Justiça declarou que, em todo o caso, a propositura de uma ação administrativa ou judicial antes do termo desse prazo põe fim à tolerância e impede, por conseguinte, a preclusão (v., neste sentido, Acórdão de 22 de setembro de 2011, Budějovický Budvar,
C‑482/09
,
EU:C:2011:605
, n.
o
49).
Com efeito, ao intentar essa ação, o titular da marca anterior ou de outro direito anterior exprime sem ambiguidade a sua vontade de se opor ao uso da marca posterior e de sanar a pretensa violação dos seus direitos.
Quando, como no caso em apreço, a propositura da ação tiver sido precedida de uma interpelação à qual o titular da marca posterior não deu cumprimento, essa interpelação é suscetível de interromper o prazo da preclusão por tolerância, desde que, na sequência da resposta insatisfatória à referida interpelação, o titular da marca anterior ou de outro direito anterior continue a manifestar a sua oposição à utilização da marca posterior e tome as medidas ao seu alcance para fazer valer os seus direitos.
Em contrapartida, se o titular da marca anterior ou de outro direito anterior, embora tendo manifestado a sua oposição ao uso da marca posterior através de uma interpelação, não tiver, depois de ter constatado a recusa do destinatário dessa interpelação em respeitá‑la ou em iniciar negociações, prosseguido os seus esforços num prazo razoável para sanar essa situação, eventualmente através da propositura de uma ação administrativa ou judicial, deve daí deduzir‑se que esse titular se absteve de tomar as medidas ao seu alcance para pôr termo à alegada violação dos seus direitos.
Qualquer interpretação do artigo 9.
o
da Diretiva 2008/95 e dos artigos 54.
o
, 110.
o
e 111.
o
do Regulamento n.
o
207/2009, segundo a qual o envio de interpelação basta, enquanto tal, para interromper o prazo de preclusão, permitiria ao titular da marca anterior ou de outro direito anterior contornar o regime da preclusão por tolerância enviando reiteradamente, com intervalos de quase cinco anos, uma carta de interpelação. Ora, essa situação prejudicaria os objetivos do regime da preclusão por tolerância, recordados nos n.
os
46 a 48 do presente acórdão, e privaria esse regime do seu efeito útil.
Tendo em conta todas as considerações precedentes, há que responder à primeira e segunda questões que o artigo 9.
o
da Diretiva 2008/95 e os artigos 54.
o
, 110.
o
e 111.
o
do Regulamento n.
o
207/2009 devem ser interpretados no sentido de que um ato, como uma interpelação, através do qual o titular de uma marca anterior ou de outro direito anterior se opõe ao uso de uma marca posterior sem, no entanto, fazer o necessário para obter uma solução juridicamente vinculativa não põe fim à tolerância e, por conseguinte, não interrompe o prazo de preclusão previsto nestas disposições.
Quanto à terceira questão
Com a sua terceira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 9.
o
da Diretiva 2008/95 e os artigos 54.
o
e 111.
o
do Regulamento n.
o
207/2009 devem ser interpretados no sentido de que se pode considerar que impede a preclusão por tolerância prevista nestas disposições a propositura de uma ação judicial através da qual o titular de uma marca anterior ou de outro direito anterior pede a declaração de nulidade de uma marca posterior ou se opõe à sua utilização, quando a petição inicial, embora tendo sido apresentada antes da data do termo do prazo de preclusão, só tenha, devido a uma falta de diligência do demandante, sido notificada ao demandado depois dessa data.
Como foi recordado no n.
o
52 do presente acórdão, a propositura de uma ação administrativa ou judicial antes do termo desse prazo põe fim à tolerância e impede, por conseguinte, a preclusão.
Quanto à questão de saber em que data se deve considerar que foi intentada uma ação judicial, o Tribunal de Justiça, no âmbito da sua interpretação de regras adotadas no domínio da cooperação judiciária em matéria civil, declarou que essa data pode ser a da apresentação do ato que determina o início da instância, só podendo, no entanto, considerar‑se que o processo foi instaurado nessa data, desde que o demandante não tenha posteriormente deixado de tomar as medidas que lhe incumbem para que seja feita a citação ou a notificação desse ato ao demandado (v., nomeadamente, Acórdãos de 6 de outubro de 2015, A,
C‑489/14
,
EU:C:2015:654
, n.
o
32, e de 4 de maio de 2017, HanseYachts,
C‑29/16
,
EU:C:2017:343
, n.
o
29).
Embora essas regras adotadas em sede de cooperação judiciária em matéria civil não sejam formalmente aplicáveis no caso em apreço, o seu conteúdo é, no entanto, pertinente para responder à terceira questão. Com efeito, o prazo de preclusão afeta direta e imediatamente a possibilidade de o titular da marca anterior ou do outro direito anterior invocar judicialmente essa marca ou esse direito, contra o titular da marca posterior. O demandante não está, portanto, impedido de exercer o seu direito desde que a ação seja intentada nesse prazo de cinco anos.
A este respeito, há que considerar, como observou o advogado‑geral no n.
o
53 das suas conclusões, que a apresentação da petição inicial manifesta claramente a intenção séria e inequívoca do demandante de fazer valer os seus direitos, o que, em princípio, é suficiente para pôr fim à tolerância e para interromper, por conseguinte, o prazo de preclusão.
O comportamento dessa parte pode, contudo, em certos casos, suscitar dúvidas quanto a essa intenção e ao caráter sério da ação no órgão jurisdicional onde foi intentada. É o que acontece, nomeadamente, quando, devido a uma falta de diligência do demandante, a petição inicial, por não responder aos requisitos formais exigidos pelo direito nacional para efeitos da sua notificação ao demandado, não é regularizada em tempo útil.
Com efeito, nessas circunstâncias imputáveis ao demandante, este não pode alegar ter posto fim à tolerância do uso da marca posterior mediante a apresentação da petição inicial. Só através da regularização desse ato, de acordo com os requisitos do direito nacional aplicável, é que se deve considerar que o demandante manifestou inequivocamente a intenção clara e séria de fazer valer os seus direitos e, por conseguinte, se pode considerar que ação foi efetivamente intentada.
No caso em apreço, resulta dos elementos expostos na decisão de reenvio e resumidos nos n.
os
22 a 28 do presente acórdão que o órgão jurisdicional junto do qual a Heitec apresentou uma petição inicial em 31 de dezembro de 2012, contactou reiteradamente o representante da Heitec para chamar a atenção para irregularidades que impediam a sua notificação, à Heitech e a RW, tanto desse ato como da nova petição inicial apresentada posteriormente pela Heitec. Definitivamente, a petição inicial parece ter sido regularizada entre 24 de fevereiro de 2014, data da última insistência enviada pelo órgão jurisdicional chamado a pronunciar‑se à Heitec, e 16 de maio do mesmo ano, data em que esse órgão jurisdicional deu início à fase escrita preparatória do processo.
Resulta igualmente desta decisão que, segundo as apreciações do juiz que conheceu do mérito da causa e que o órgão jurisdicional de reenvio regista, a tomada de conhecimento do uso da marca posterior ocorreu em 6 de maio de 2009.
Nestas condições, competirá ao órgão jurisdicional de reenvio verificar a data em que a petição inicial foi regularizada para permitir ao órgão jurisdicional onde a ação foi intentada dar início ao processo e notificar esse ato aos recorridos no processo principal. Se a regularização só tiver ocorrido após o termo do prazo de preclusão por tolerância, incumbirá ao órgão jurisdicional de reenvio apreciar se essa circunstância se ficou principalmente a dever a um comportamento da recorrente no processo principal que possa ser qualificado de falta de diligência. Se este órgão jurisdicional considerar que foi esse o caso, incumbir‑lhe‑á concluir que, devido à falta de diligência da Heitec, se deve considerar que esta está impedida de intentar ação.
Tendo em conta todas as considerações precedentes, há que responder à terceira questão que o artigo 9.
o
da Diretiva 2008/95 e os artigos 54.
o
, 110.
o
e 111.
o
do Regulamento n.
o
207/2009 devem ser interpretados no sentido de que não se pode considerar que a preclusão por tolerância prevista nestas disposições impeça a propositura de uma ação judicial através da qual o titular de uma marca anterior ou de outro direito anterior pede a declaração de nulidade de uma marca posterior ou se opõe à sua utilização, quando a petição inicial, embora tendo sido apresentada antes da data do termo do prazo de preclusão, não preenchia, devido a uma falta de diligência do demandante, os requisitos do direito nacional aplicável para efeitos de notificação e só foi regularizada após essa data por motivos imputáveis ao demandante.
Quanto à quarta questão
Com a sua quarta questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta, em substância, se o artigo 9.
o
da Diretiva 2008/95 e os artigos 54.
o
e 111.
o
do Regulamento n.
o
207/2009 devem ser interpretados no sentido de que, quando o titular de uma marca anterior ou de outro direito anterior, na aceção dessas disposições, está impedido de pedir a declaração de nulidade de uma marca posterior e de pedir a cessação da utilização da mesma, essa preclusão o impede igualmente de formular pedidos acessórios ou conexos, como pedidos de indemnização, de prestação de informações ou de destruição de produtos.
Como foi exposto no âmbito da análise da primeira e segunda questões, o titular de uma marca anterior ou de outro direito anterior que, tendo tomado conhecimento do uso de uma marca posterior depositada de boa‑fé, se abstenha, durante um período ininterrupto de cinco anos, de agir de uma maneira que exprima sem ambiguidade a sua vontade de se opor a esse uso e de sanar a pretensa violação dos seus direitos está impedido de pôr em causa o uso dessa marca posterior.
Como observou o advogado‑geral no n.
o
64 das suas conclusões, seria contrário aos objetivos do regime de preclusão por tolerância, a saber, nomeadamente, a preservação da segurança jurídica, permitir, nessa situação, a esse titular intentar, após o termo desse período de cinco anos consecutivos, uma ação contra o titular dessa marca posterior, a fim de o condenar no pagamento de uma indemnização ou de lhe impor injunções.
Se essa ação ou esses pedidos pudessem proceder após a data do termo do prazo de preclusão, isso equivaleria a deixar intacta, além dessa data, a possibilidade de obter a declaração de que o uso da marca posterior viola a marca anterior ou o direito anterior e fazer imputar, com esse fundamento, uma responsabilidade extracontratual ao titular da marca posterior. Ora, tal interpretação do regime de preclusão por tolerância poria em causa a finalidade, prosseguida por esse regime, de conferir, no termo desse prazo, a certeza ao titular da marca posterior de que o uso desta já não pode ser contestado, seja por que meio processual for, por quem o tolerou conscientemente durante um período ininterrupto de cinco anos.
Tendo em conta todas as considerações precedentes, há que responder à quarta questão que o artigo 9.
o
da Diretiva 2008/95 e os artigos 54.
o
, 110.
o
e 111.
o
do Regulamento n.
o
207/2009 devem ser interpretados no sentido de que, quando o titular de uma marca anterior ou de outro direito anterior, na aceção dessas disposições, está impedido de pedir a declaração de nulidade de uma marca posterior e de pedir a cessação da utilização da mesma, essa preclusão o impede igualmente de formular pedidos acessórios ou conexos, como pedidos de indemnização, de prestação de informações ou de destruição de produtos.
Quanto às despesas
Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis.

Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Quarta Secção) declara:

1)
O artigo 9.
o
da Diretiva 2008/95/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de outubro de 2008, que aproxima as legislações dos Estados‑Membros em matéria de marcas, e os artigos 54.
o
, 110.
o
e 111.
o
do Regulamento (CE) n.
o
207/2009 do Conselho, de 26 de fevereiro de 2009, sobre a marca comunitária, devem ser interpretados no sentido de que um ato, como uma interpelação, através do qual o titular de uma marca anterior ou de outro direito anterior se opõe ao uso de uma marca posterior sem, no entanto, fazer o necessário para obter uma solução juridicamente vinculativa não põe fim à tolerância e, por conseguinte, não interrompe o prazo de preclusão previsto nestas disposições.

2)
O artigo 9.
o
da Diretiva 2008/95 e os artigos 54.
o
, 110.
o
e 111.
o
do Regulamento n.
o
207/2009 devem ser interpretados no sentido de que não se pode considerar que a preclusão por tolerância prevista nestas disposições impeça a propositura de uma ação judicial através da qual o titular de uma marca anterior ou de outro direito anterior pede a declaração de nulidade de uma marca posterior ou se opõe à sua utilização, quando a petição inicial, embora tendo sido apresentada antes da data do termo do prazo de preclusão, não preenchia, devido a uma falta de diligência do demandante, os requisitos do direito nacional aplicável para efeitos de notificação e só foi regularizada após essa data por motivos imputáveis ao demandante.

3)
O artigo 9.
o
da Diretiva 2008/95 e os artigos 54.
o
, 110.
o
e 111.
o
do Regulamento n.
o
207/2009 devem ser interpretados no sentido de que, quando o titular de uma marca anterior ou de outro direito anterior, na aceção dessas disposições, está impedido de pedir a declaração de nulidade de uma marca posterior e de pedir a cessação da utilização da mesma, essa preclusão o impede igualmente de formular pedidos acessórios ou conexos, como pedidos de indemnização, de prestação de informações ou de destruição de produtos.

Assinaturas
(
*1
)	Língua do processo: alemão.