CELEX: 62015TJ0032
Марка на Европейския съюз
Заявка за регистрация на фигуративна марка на Европейския съюз „Mark1“
Абсолютно основание за отказ
Липса на отличителен характер
Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009

Обстоятелства, предхождащи спора
На 8 август 2013 г. жалбоподателят, GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH, подава до Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) заявка за регистрация на марка на Европейския съюз по силата на Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (
ОВ L 78, 2009 г., стр. 1
).
Марката, чиято регистрация се иска, е възпроизведеният по-долу фигуративен знак:
Стоките, за които се иска регистрация, спадат към класове 9 и 34 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 г. и за всеки от тези класове отговарят на следното описание:
—
клас 9: „Батерии за електронни цигари, електронни цигари, електронни пури, електронни пури, електронни цигарети, електронни цигарети, електронни лули, електронни лули за пушене и изпарители на тютюн, тютюневи продукти и заместители на тютюна; зарядни устройства за електронни цигари, електронни цигари, електронни пури, електронни пури, електронни цигарети, електронни цигарети, електронни лули, електронни лули и изпарители на тютюн, тютюневи продукти и заместители на тютюна; зарядни устройства за електрически батерии, адаптери за автомобили; кабели за електронни цигари, електронни цигари, електронни пури, електронни пури, електронни цигарети, електронни цигарети, електронни лули, електронни лули и изпарители на тютюн, тютюневи продукти и заместители на тютюна; електронни и електрически части за електронни цигари, електронни цигари, електронни пури, електронни пури, електронни цигарети, електронни цигарети, електронни лули, електронни лули и изпарители на тютюн, тютюневи продукти и заместители на тютюна“;
—
клас 34: „Тютюневи листа; тютюневи продукти, включени в клас 34, по-конкретно никотинови пластини на базата на тютюн за употреба през устата, пури, цигари, цигарети, тютюн и фин тютюн, тютюн за лула, емфие, заместители на тютюн, пури и цигари със заместители на тютюн, не за медицински или лечебни цели); артикули за пушачи, в частност кутийки за тютюн, кесии за цигари, цигарета, пепелници (всички горепосочени стоки неизработени от благородни метали или покритие от такива), хартия за цигари, табакери, филтри на цигари, лули, джобни машинки за свиване на цигари, запалки за цигари, включени в клас 34; кибрити; кутии за цигари от благородни метали; калъфи, кутии за цигари от благороден метал; цигарета от благороден метал; калъфи и кутии за пури от благороден метал и от дърво; сандъчета за пури от благороден метал; цигарета от благороден метал; електронни цигари, електронни цигари, електронни пури, електронни пури, електронни цигарети, електронни цигарети, електрически лули и електронни лули; разтвори, крушки и пълнители за електронни цигари, електронни цигари, електронни пури, електронни цигарети и електронни лули; течности за презареждане за употреба в електронни устройства за пушене и електронни цигари; пълнители за презареждане за електронни цигари и електронни устройства за пушене; изпарители на тютюн (пиви) за лична употреба и електронни цигари, и есенции и разтвори за тях и електронни устройства за пушене; пулверизатори за тютюн, тютюневи продукти и заместители на тютюна; части, компоненти за електронни цигари и електронни устройства за пушене и пулверизатори за тютюн, тютюневи продукти и заместители на тютюна; големи чанти и контейнери, особено за горепосочените стоки; части и резервни части за горепосочените стоки“.
С решение от 8 януари 2014 г. проверителят отхвърля заявката за регистрация за всички разглеждани стоки, с мотива че заявената марка е лишена от отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.
На 3 март 2014 г. жалбоподателят подава жалба до EUIPO срещу това решение.
С решение от 29 октомври 2004 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) първи апелативен състав на EUIPO отхвърля жалбата.
Апелативният състав приема, че съответните потребители включват както средния потребител, който е част от потребителите като цяло, така и средния потребител, който спада към специализираните потребители. Той отбелязва, че заявеният знак е фигуративна марка, която се състои от думата „mark“ и цифрата 1. Апелативният състав посочва, че цифрата 1 поначало се отнася до първия или най-добрия в дадено класиране и че думата „mark“ е английска дума, синоним на „trademark“, тоест марка. При това положение според апелативния състав заявеният знак е препратка към факта, че разглежданите стоки се намират на първа позиция в класирането на марките за цигари. Конфигурацията на рисунъка и на цветовете, а именно черно за думата „mark“ и червено за цифрата 1, не била достатъчна, за да придаде отличителен характер на заявения знак. Всъщност червеният цвят внушавал, че стоката е „номер 1“. Освен това шрифтът на буквите не бил необичаен. Следователно заявеният знак осъществявал само рекламна функция и не позволявал да се направи извод за произхода на стоките. Поради този мотив апелативният състав заключава, че същият не може да бъде регистриран.
Искания на страните
Жалбоподателят моли Общия съд:
—
да отмени обжалваното решение,
—
да осъди EUIPO да заплати съдебните разноски.
EUIPO иска от Общия съд:
—
да отхвърли жалбата като неоснователна,
—
да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.
От правна страна
В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква само едно правно основание, като твърди, че е налице нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.
На първо място, жалбоподателят посочва, че думата „mark“ не е описателна. Той поддържа, че в значението ѝ като марка или като синоним на английската дума „trademark“ е признак на голямо въображение да не се даде название на една стока, а същата да се квалифицира просто като марка. Впрочем думата би могла да се разбира и в смисъл на маркиране или ивица на немски, или като съкращение на старата германска парична единица. Освен това думата „mark“ се свързвала с много известно на английски лично име, за което жалбоподателят посочва определен брой прочути примери. Поради тези причини според жалбоподателя тази дума има отличителен характер.
Жалбоподателят отбелязва впрочем, че EUIPO е регистрирала в миналото думата „mark“ като марка, като понякога я свързва с цифри.
На второ място, жалбоподателят изтъква, че цифрата 1 се възприема като рекламно указание само когато е свързана с определен артикул и с думата „номер“. В конкретния случай от гледна точка на средния потребител само свързването на думата „mark“ и цифрата 1 нямало такова значение.
Жалбоподателят отбелязва, че EUIPO е регистрирала и марки, съдържащи цифрата 1, като марката Bank One за банкови и финансови услуги. Освен това той се позовава на решение на Bundespatentgericht (Федерален патентен съд, Германия).
Освен това жалбоподателят поддържа, че думата „mark“ е годна да бъде защитена. Вследствие на това нищо не обосновава възможността простото добавяне на цифрата 1 да я превърне в термин, лишен от отличителен характер.
Въпреки факта, че лозунгът на една реклама на цигари от марката „Mark Adams No1“ е „La marque n
o
1“, жалбоподателят твърди, че потребителят не възприема този лозунг в смисъл на класиране, що се отнася до най-продаваната марка. Обратно, според него средният потребител знае, че цигарите от тази марка не заемат първото място по продажби на пазара.
Във всички случаи, дори заявената марка да се тълкува като рекламен лозунг, това не е достатъчно основание да ѝ бъде отречен какъвто и да било отличителен характер според съдебната практика. Жалбоподателят изтъква, че рекламните лозунги са лишени от отличителен характер само когато тяхното използване за разглежданите стоки и услуги е обичайно и не са годни да служат като указание за произход. Настоящият случай обаче не е такъв.
На трето място, жалбоподателят твърди, че графичното изражение на заявената марка допринася за подсилването на нейния отличителен характер. Според него относително простата графична конфигурация на заявения знак позволява на потребителя лесно да го запомни, за да разпознае произхода на стоките. Впрочем фактът, че думата „mark“ е написана с малки букви в черен цвят и че цифрата 1 изпъква посредством два пъти по-голям шрифт в червен цвят, служел за разделянето на знака на два визуално отделни елемента.
С оглед на гореизложеното жалбоподателят поддържа, че заявеният знак има отличителен характер за стоките и услугите от класове 9 и 34.
EUIPO отхвърля тези доводи като неоснователни.
EUIPO изтъква в частност, че знак, който съдържа пряко хвалебствено твърдение, е отличителен само ако може да бъде възприет и като указание за произхода, което не е налице в конкретния случай поради изложените в обжалваното решение причини. Тя добавя, че фактът, че заявеният знак би могъл евентуално да има значения, различни от това, взето като основа в обжалваното решение, не е решаващ. Действително двусмислието само по себе си не може да предостави отличителен характер, при положение че едно от значенията е от естество да мотивира отказ за регистрация.
Освен това EUIPO поддържа, че графичната конфигурация на знака не установява в случая отличителния характер. Според съдебната практика решаващият въпрос е дали фигуративните елементи променят, от гледна точка на средния потребител, значението на марката за разглежданите стоки. EUIPO смята, че конкретният случай е сравним с други случаи, в които съдебната практика е приела, че графичната конфигурация не може да засегне преценката на словния елемент.
Накрая, предходните регистрации, съдържащи думата „mark“, свързана с цифра, не били сравними, защото отказът е мотивиран от значението на цифрата 1. Освен това законосъобразността на решенията на апелативния състав трябва да се преценява единствено въз основа на Регламент № 207/2009, а не въз основа на по-ранната практика на апелативните състави по вземане на решения.
Съгласно член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 се отказва регистрацията на „марките, които са лишени от отличителен характер“. Освен това член 7, параграф 2 от посочения регламент предвижда, че „параграф 1 се прилага, независимо че мотивите за отказ съществуват само в една част на [Европейския съюз]“.
Идеята, която стои в основата на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, е свързана с основната функция на марката, а именно да гарантира на потребителя или на крайния ползвателя търговския произход на стоката и услугата, обозначена с марката (решение от 21 януари 2011 г., BSH/СХВП (executive edition),
T‑310/08
, непубликувано,
EU:T:2011:16
, т.
).
Следователно абсолютното основание за отказ на регистрация, предвидено в член 7, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009, цели да гарантира възможността потребителят или крайният ползвател да отличава без възможно объркване тази стока или услуга от тези, които имат друг произход. Ето защо има отличителен характер по смисъла на тази разпоредба марката, която позволява да се установи, че стоката или услугата, за която се иска регистрация, произхожда от определено предприятие, и следователно да се отличи въпросната стока или услуга от тези на други предприятия (решение от 21 януари 2011 г., executive edition,
T‑310/08
, непубликувано,
EU:T:2011:16
, т.
).
Не е нужно марката да предоставя точна информация относно това кой е производителят на стоката или доставчикът на услугите. Достатъчно е марката да позволява на съответните потребители да разграничат обозначената с нея стока или услуга от тези, които имат друг търговски произход (решение от 21 януари 2011 г., executive edition,
T‑310/08
, непубликувано,
EU:T:2011:16
, т.
).
По смисъла на горепосочената разпоредба лишени от отличителен характер са знаците, които са негодни да изпълняват основната функция на марката, а именно да установява търговския произход на стоката или услугата, за да даде възможност по този начин на потребителя, който придобива обозначената с марката стока или услуга, при едно последващо придобиване да направи същия избор, ако опитът му се окаже положителен, или да направи друг избор, ако опитът му се окаже отрицателен (решение от 31 март 2004 г., Fieldturf/СХВП (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS),
T‑216/02
,
EU:T:2004:96
, т.
).
Отличителният характер трябва да се преценява, от една страна, по отношение на стоките или услугите, за които е поискана регистрацията, и от друга страна, по отношение на възприемането им от съответните потребители, които са относително осведомени и в разумни граници наблюдателни и съобразителни (решения от 31 март 2004 г., LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS,
T‑216/02
,
EU:T:2004:96
, т.
и от 21 януари 2011 г., executive edition,
T‑310/08
, непубликувано,
EU:T:2011:16
, т.
).
По отношение на марките, които се състоят от елементи, използвани освен това като рекламни лозунги, означения за качество или изрази, които приканват към закупуване на стоките или услугите, обозначени с тези марки, регистрацията им не е изключена поради подобно използване. Що се отнася до преценката на отличителния характер на такива марки, за тях не следва да се прилагат по-строги от приложимите за други знаци критерии (решения от 21 януари 2011, executive edition,
T‑310/08
, непубликувано,
EU:T:2011:16
, т.
и от 12 февруари 2014 г., Oetker Nahrungsmittel/СХВП (La qualité est la meilleure des recettes),
T‑570/11
, непубликувано,
EU:T:2014:72
, т.
).
Не би могло да се изисква един рекламен лозунг да се отличава с оригиналност и дори с поле на концептуално напрежение, което би предизвикало изненада и което по тази причина би могло да се запомни, за да може такъв лозунг да има отличителен характер (решения от 12 февруари 2014 г., La qualité est la meilleure des recettes,
T‑570/11
, непубликувано,
EU:T:2014:72
, т.
, и от 29 януари 2015 г., Blackrock/СХВП (INVESTING FOR A NEW WORLD),
T‑59/14
, непубликувано,
EU:T:2015:56
, т.
).
Освен това само обстоятелството, че дадена марка е възприемана от съответните потребители като промоционално послание и че поради хвалебствения ѝ характер по принцип е възможно да бъде използвана от други предприятия, не е достатъчно само по себе си, за да се направи изводът, че марката е лишена от отличителен характер (решение от 12 февруари 2014 г., La qualité est la meilleure des recettes,
T‑570/11
, непубликувано,
EU:T:2014:72
, т.
).
Хвалебственият подтекст на дадена словна марка обаче не изключва годността ѝ да гарантира на потребителите произхода на стоките или услугите, които обозначава. Така подобна марка може едновременно да бъде възприемана от съответните потребители като промоционално послание и като указание за търговския произход на стоките или услугите. От това следва, че доколкото потребителите възприемат марката като указание за този произход, фактът, че тя едновременно и дори предимно е схващана като промоционално послание, не влияе върху отличителния ѝ характер (решения от 21 януари 2010 г., Audi/СХВП,
C‑398/08 P
,
EU:C:2010:29
т. 45, от 12 февруари 2014 г., La qualité est la meilleure des recettes,
T‑570/11
, непубликувано,
EU:T:2014:72
, т.
и от 29 януари 2015 г., INVESTING FOR A NEW WORLD,
T‑59/14
, непубликувано,
EU:T:2015:56
, т.
).
С други думи, марка, състояща се от рекламен лозунг, трябва да бъде разглеждана като лишена от отличителен характер, ако може да се възприема от съответните потребители само като обикновено промоционално послание. Обратно, на такава марка трябва да се признае отличителен характер, ако освен промоционалната ѝ функция тя може да бъде възприемана от съответните потребители като указание за търговския произход на посочените стоки и услуги (определение от 12 юни 2014 г., Delphi Technologies/СХВП,
C‑448/13 P
, непубликувано,
EU:C:2014:1746
, т.
и решение от 24 ноември 2015 г., Intervog/СХВП (meet me),
T‑190/15
, непубликувано,
EU:T:2015:874
, т.
).
Що се отнася до фигуративните знаци, за целите на преценката на отличителния характер на разглеждания знак трябва да се разгледа дали фигуративните елементи позволяват на заявената марка да се отклонява от обикновеното възприемане на използваните словни елементи от гледна точка на средния потребител, който е в разумни граници наблюдателен (вж. в този смисъл решение от 24 ноември 2015 г., meet me,
T‑190/15
, непубликувано,
EU:T:2015:874
, т.
).
Конкретният случай следва да бъде разгледан именно в светлината на тези принципи.
Що се отнася до обозначените стоки, става въпрос за стоки на тютюнева основа и за електронни цигари, както и свързани стоки от класове 9 и 34.
По отношение на съответните потребители апелативният състав приема, без това да е оспорено от жалбоподателя, че става въпрос, от една страна, за широкия кръг потребители и от друга страна, за специализирани потребители. Като се има предвид, че заявената марка се състои от думата „mark“, която може да се разбира от англоговорящите потребители, апелативният състав правилно е взел предвид тези потребители, без да е длъжен да взема предвид и други потребители.
Доводите на жалбоподателя относно заявения знак могат да бъдат обобщени по същество, както следва. Първо, думата „mark“ би могла да има множество значения и следователно не може да се счита за лишена от отличителен характер. Второ, цифрата 1 не се възприема сама по себе си като рекламно послание. Дори заявеният знак да се тълкува като рекламен лозунг, той би имал отличителен характер. Tрето, отличителният характер бил подсилен от графичното изражение на знака.
В това отношение следва да се отбележи, че фактът, че думата „mark“ би могла да има множество значения, не е решаващ. Жалбоподателят не оспорва, че едно от тези значения е това на марка. Общият съд приема, в рамките на обща преценка на заявената марка, че същата има явно и основно хвалебствен и промоционален смисъл за съответните стоки. Действително тя внушава на съответните потребители главно идеята за „марка номер 1“ за стоките, посочени в заявката. Пред тази марка съответните потребители не биха стигнали до положение да възприемат в нея — освен промоционалната информация, че заявената марка е „номер 1“ — каквото и да е указание за търговския произход на същите стоки.
Хвалебственият и промоционален смисъл на заявения знак, незабавно възприет и схванат като такъв от съответните потребители, засенчват каквото и да било указание за търговския произход на съответните стоки, така че посочената марка няма да бъде запомнена от съответните потребители като указание за произход. Следва да се припомни, че според съдебната практика фактът, че дадена заявена марка би могла да има множество значения, не предполага непременно сам по себе си, че тя има отличителен характер, когато се възприема от съответните потребители като промоционално послание, а не като указание за търговския произход на разглежданите стоки или услуги (решение от 8 октомври 2015 г., Société des produits Nestlé/СХВП (NOURISHING PERSONAL HEALTH),
T‑336/14
, непубликувано,
EU:T:2015:770
, т.
). Дори фактът, че заявената марка може да има множество значения, да съставлява една от характеристиките, годни по принцип да придадат на знака отличителен характер, той не е определящият фактор, за да се констатира посоченият отличителен характер (решение от 29 януари 2015 г., INVESTING FOR A NEW WORLD,
T‑59/14
, непубликувано,
EU:T:2015:56
, т.
).
От това произтича, че заявената марка се състои по-скоро от промоционален лозунг без минимално необходимия отличителен характер, отколкото от указание за търговския произход на стоките. При това положение няма основание за преразглеждане на преценката на апелативния състав, според която тя не представлява сама по себе си елемент от естество да ѝ придаде отличителен характер.
Що се отнася до значението на фигуративните елементи, апелативният състав правилно е приел, че графичните елементи са прости и по никакъв начин не променят преценката за словния елемент на заявената марка.
В това отношение следва да се отбележи, че комбинацията от черно за думата и червено за цифрата, не твърде различният шрифт, както и разликата в размера на буквите и цифрата са толкова нехарактерни, че не придават никакъв отличителен характер на заявената марка в нейната цялост. Посочените елементи всъщност нямат нито един аспект, по-конкретно що се отнася до оригиналност или до начина, по който са комбинирани, позволяващ на марката да изпълни своята основна функция по отношение на стоките, за които се отнася заявката за регистрация.
Накрая, следва да се отхвърли и доводът на жалбоподателя, според който подходът на апелативния състав е в противоречие с предходна регистрация, като марки на Европейския съюз или национални, на няколко подобни знака.
Следва да се припомни, че EUIPO е длъжна да упражнява правомощията си в съответствие с общите принципи на правото на Съюза, каквито са принципът на равно третиране и принципът на добра администрация (решение от 10 март 2011 г., Agencja Wydawnicza Technopol/СХВП,
C‑51/10 P
, Сб.,
EU:C:2011:139
, т.
).
С оглед на последните два принципа EUIPO трябва, в рамките на проверката на дадена заявка за регистрация на марка на Европейския съюз, да вземе предвид вече постановените решения по подобни заявки и с особено внимание да разгледа въпроса дали трябва да се произнесе по същия начин (решение от 10 март 2011 г., Agencja Wydawnicza Technopol/СХВП,
EU:C:2011:139
, т.
).
При това положение прилагането на принципите на равно третиране и на добра администрация трябва да бъде съобразено с изискването за законосъобразност (решение от 10 март 2011 г., Agencja Wydawnicza Technopol/СХВП,
C‑51/10 P
,
EU:C:2011:139
, т.
).
Следователно лице, което заявява регистрацията на даден знак като марка, не би могло да се позовава в своя полза на евентуално допусната неправомерност по отношение на друго лице, за да постигне постановяване на идентично решение (решение от 10 март 2011 г., Agencja Wydawnicza Technopol/СХВП,
C‑51/10 P
,
EU:C:2011:139
, т.
).
Впрочем по съображения за правна сигурност, и по-точно за добра администрация, проверката на всяка заявка за регистрация трябва да бъде стриктна и пълна, за да се избегне неправомерната регистрация на марки. Тази проверка трябва да се извършва във всеки конкретен случай. Всъщност регистрацията на даден знак като марка зависи от специфични, приложими към фактическите обстоятелства на съответния случай критерии, целта на които е да се провери дали спрямо разглеждания знак не е приложимо някое основание за отказ (решение от 10 март 2011 г., Agencja Wydawnicza Technopol/СХВП,
C‑51/10 P
,
EU:C:2011:139
, т.
).
В конкретния случай се оказва, че за разлика от положението при някои предходни заявки за регистрация на знаци, настоящата заявка за регистрация се натъква на едно от абсолютните основания за отказ, посочени в член 7, параграф 1 от Регламент № 207/2009.
При тези условия, предвид липсата на отличителен характер на заявената марка, жалбоподателят не може полезно да се позове на предходни решения на EUIPO, както основателно отбелязва и апелативният състав в обжалваното решение.
Освен това трябва да се констатира, че както поддържа EUIPO, заявената марка не е сравнима със знаците, образувани от асоциирането на думата „mark“ и други цифри, като 10 или 11, или с римски цифри, като V или VII. При тези обстоятелства трябва да се отхвърли доводът, изведен от принципа на равно третиране, който изисква да не се третират по различен начин сходни положения и да не се третират еднакво различни положения, освен ако такова третиране не е обективно обосновано.
Що се отнася до решението на Bundespatentgericht (Федерален патентен съд), на което се позовава жалбоподателят, следва да се отбележи, че то не би могло само по себе си да обуслови преценката по настоящото дело. Всъщност правният режим на Европейския съюз относно марките е автономна система, съставена от съвкупност от правила, която преследва специфични цели и чието прилагане е независимо от всички национални правни системи. При това положение EUIPO и съответно съдът на Съюза не са обвързани от решенията, взети на равнището на държавите членки (решение от 15 май 2014 г., Katjes Fassin/СХВП (Yoghurt-Gums),
T‑366/12
, непубликувано,
EU:T:2014:256
, т.
).
От гореизложеното следва, че единственото изтъкнато от жалбоподателя основание следва да се отхвърли по същество.
По съдебните разноски
Съгласно член 134 параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. Тъй като е загубил делото, жалбоподателят следва да бъде осъден да понесе направените от него съдебни разноски, както и тези на EUIPO в съответствие с искането на последната.

По изложените съображения
ОБЩИЯТ СЪД (шести състав)
реши:

1)
Отхвърля жалбата.

2)
GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH понася направените от него съдебни разноски, както и тези на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

Frimodt Nielsen
Dehousse
Collins
Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 12 май 2016 година.
Подписи
(
*1
)	Език на производството: немски.