CELEX: 62015CJ0175
Begäran om förhandsavgörande
Område med frihet säkerhet och rättvisa
Civilrättsligt samarbete
Förordning (EG) nr 44/2001
Avtal med skyldighet för ett rumänskt bolag att till ett bolag med säte i tredjeland överlåta varumärkesrättigheter
Underlåten avtalsfullgörelse
Prorogationsklausul till förmån för tredjeland
Svaranden går i svaromål vid de rumänska domstolarna utan att framställa någon invändning
Tillämpliga bestämmelser om domstols behörighet

Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artiklarna 22 led 4, 23.5 och 24 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (
EGT L 12, 2001, s. 1
).
Begäran har framställts i ett mål mellan Taser International Inc. (nedan kallat Taser International), med säte i Förenta staterna, å ena sidan, och SC Gate 4 Business SRL (nedan kallat Gate 4), med säte i Rumänien, och dess direktör Cristian Mircea Anastasiu, å andra sidan, angående fullgörelse av det rumänska bolagets avtalsförpliktelse att överlåta varumärkesrättigheter till Taser International.
Tillämpliga bestämmelser
Unionsrätt
Artikel 1.1 i förordning nr 44/2001har följande lydelse:
”Denna förordning är tillämplig på privaträttens område, oberoende av vilket slag av domstol det är fråga om. Den omfattar i synnerhet inte skattefrågor, tullfrågor och förvaltningsrättsliga frågor.”
I artikel 2.1 i förordningen föreskrivs följande:
”Om inte annat föreskrivs i denna förordning, skall talan mot den som har hemvist i en medlemsstat väckas vid domstol i den medlemsstaten, oberoende av i vilken stat han har medborgarskap.”
Artikel 22 i förordningen, med rubriken ”Exklusiv behörighet”, föreskriver följande:
”Följande domstolar skall, oberoende av parternas hemvist, ha exklusiv behörighet:
…
4)
Om talan avser registrering eller giltighet av patent, varumärken, mönster och liknande rättigheter för vilka krävs deposition eller registrering, domstolarna i den medlemsstat där deposition eller registrering har begärts eller har ägt rum eller på grund av bestämmelserna i en gemenskapsrättsakt eller en internationell konvention anses ha ägt rum.
…”
Artikel 23 i samma förordning föreskriver:
”1.   Om parterna har träffat avtal om att en domstol eller domstolarna i en medlemsstat skall vara behöriga att avgöra en redan uppkommen tvist eller framtida tvister i anledning av ett bestämt rättsförhållande, och minst en av parterna har hemvist i en medlemsstat, skall endast den domstolen eller domstolarna i den medlemsstaten ha behörighet. En sådan behörighet skall vara exklusiv om parterna inte har träffat avtal om annat. …
…
5.   Avtal om domstols behörighet eller motsvarande bestämmelser i en handling varigenom en trust har bildats har ingen verkan om de strider mot bestämmelserna i artiklarna 13, 17 och 21 eller om de domstolar vilkas behörighet de utesluter har exklusiv behörighet enligt artikel 22.”
Artikel 24 i förordning nr 44/2001 har följande lydelse:
”Utöver den behörighet som en domstol i en medlemsstat har enligt andra bestämmelser i denna förordning, är domstolen behörig om svaranden går i svaromål inför denna. Detta gäller dock inte om svaranden gick i svaromål för att bestrida domstolens behörighet eller om en annan domstol har exklusiv behörighet enligt artikel 22.”
Rumänsk rätt
I artikel 41.1 i lag nr 84/1998 om varumärken och geografiska beteckningar föreskrivs följande:
”De rättigheter som är knutna till varumärket får överföras genom överlåtelse oberoende av överlåtelsen av rörelsen till vilken varumärket hör. Överlåtelsen är bara giltig om den sker genom en skriftlig handling som undertecknas av parterna. …”
I artikel 42 i nämnda lag stadgas följande:
”1.   Ansökan om anteckning av överlåtelsen ska åtföljas av den handling som bevisar att varumärket har en ny innehavare.
2.   Statens verk för patent och varumärken (OSIM) godkänner inte anteckningen av överlåtelsen om det klart framgår att allmänheten till följd av överlåtelsen vilseleds vad gäller arten, kvaliteten eller det geografiska ursprunget av de varor eller tjänster för vilka varumärket är registrerat. Detta gäller däremot inte om förvärvaren ger sitt medgivande till att begränsa överlåtelsen av varumärket till de varor eller tjänster för vilka varumärket inte kan uppfattas som vilseledande.
3.   På ansökan av den berörda personen och efter betalning av den lagstadgade avgiften antecknar OSIM överlåtelsen i Varumärkesregistret och offentliggör den i den officiella tidningen för industriell äganderätt. Överlåtelsen får göras gällande gentemot tredjeman från och med det datum då den offentliggörs.”
Lag nr 105/1992 om internationellt privaträttsliga förhållanden föreskriver följande i artikel 154:
”Om parterna genom särskild klausul har avtalat om att tvisten dem emellan – eller framtida tvister med anledning av den rättshandling som parterna har ingått – ska anhängiggöras vid en viss domstol, har nämnda domstol behörighet förutom i följande fall:
1.
Domstolen är utländsk, men tvisten omfattas av en rumänsk domstols exklusiva behörighet.
2.
Domstolen är rumänsk, men en av parterna bevisar att en utländsk domstol är exklusivt behörig.”
I artikel 157 i samma lag föreskrivs följande:
”Den domstol som handlägger målet prövar ex officio om domstolen är behörig att pröva talan i sak när det gäller internationellt privaträttsliga förhållanden. Om domstolen slår fast att varken den berörda domstolen eller en annan rumänsk domstol är behörig, ska domstolen avvisa talan, eftersom den inte omfattas av de rumänska domstolarnas behörighet.”
Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna
Taser International, med säte i Förenta staterna, ingick den 4 april och den 12 september 2008 två avtal med Gate 4 om icke-exklusiv distribution. I enlighet med dessa avtal förpliktade sig Gate 4 och dess direktör Cristian Mircea Anastasiu att till sina medkontrahenter överlåta varumärkena Taser International som de registrerat eller ansökt om registrering för i Rumänien.
Sedan Gate 4 och Cristian Mircea Anastasiu underlåtit att fullgöra denna avtalsförpliktelse väckte Taser International talan vid Tribunalul Bucureşti (domstol i första instans i Bukarest). Trots att dessa avtal innehöll prorogationsklausuler till förmån för en domstol i Förenta staterna, gick Gate 4 och Cristian Mircea Anastasiu i svaromål vid den rumänska domstolen utan att bestrida denna domstols behörighet. Genom dom av den 31 maj 2011 förpliktade Tribunalul Bucureşti (domstol i första instans i Bukarest) Gate 4 och Cristian Mircea Anastasiu att vidta alla erforderliga formella åtgärder för att registrera överlåtelsen av varumärkena.
Sedan Curtea de Apel Bucureşti (appellationsdomstol i Bukarest) fastställt denna dom, överklagade Gate 4 och Cristian Mircea Anastasiu till l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Högsta kassationsdomstolen). Eftersom parterna aldrig bestritt de rumänska domstolarnas behörighet, anser den hänskjutande domstolen att det åligger den att pröva denna fråga ex officio.
Mot denna bakgrund söker den hänskjutande domstolen klarhet i om förordning nr 44/2001 är tillämplig på tvisten, eftersom parterna utsett en domstol i ett tredjeland i förhållande till Europeiska unionen, och inte en domstol i en medlemsstat såsom föreskrivs i artikel 23.1 i förordningen. Den hänskjutande domstolen anser att en sådan prorogationsklausul till förmån för ett tredjeland i sig skulle kunna utgöra hinder mot ett tyst avtal om domstols behörighet enligt artikel 24 i samma förordning.
För det fall sistnämnda bestämmelse likväl visar sig vara tillämplig, undrar den hänskjutande domstolen om den ändå måste förklara sig obehörig att avgöra tvisten på grundval av någon annan bestämmelse.
Det bör även prövas om artikel 22 i förordning nr 44/2001 är tillämplig i målet, för att avgöra huruvida en tvist om en skyldighet att överlåta rättigheter till ett varumärke, som kan resultera i registrering i enlighet med nationell lagstiftning, omfattas av punkt 4 i nämnda artikel.
Mot denna bakgrund beslutade Înalta Curte de Casație și Justiție (Högsta kassationsdomstolen) att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfrågor till EU-domstolen:
”1.
Ska artikel 24 i förordning nr 44/2001 tolkas så, att uttrycket ’[u]töver den behörighet som en domstol i en medlemsstat har enligt andra bestämmelser i denna förordning’ även inbegriper det fall där parterna i ett avtal om överlåtelse av de rättigheter som är knutna till ett i en EU-medlemsstat registrerat varumärke klart och otvetydigt har avtalat om att domstolarna i en stat som inte är medlem av unionen och där käranden har hemvist (säte) ska vara behöriga att pröva talan angående fullgörande av avtalsförpliktelser, medan käranden har väckt talan vid en domstol i en medlemsstat där svaranden har hemvist (säte)?
2.
För det fall denna fråga besvaras jakande:
a)
Ska artikel 23.5 i förordning nr 44/2001 tolkas så, att den inte hänvisar till en prorogationsklausul till förmån för en stat som inte är medlem av unionen, vilket medför att den domstol som handlägger målet enligt artikel 2 i förordningen ska fastställa behörigheten mot bakgrund av internationellt privaträttsliga bestämmelser i den egna nationella lagstiftningen?
b)
Kan en domstolstvist angående fullgörelse av förpliktelsen att överlåta de rättigheter som är knutna till ett i en EU-medlemsstat registrerat varumärke och nämnda förpliktelse härleds från ett avtal som har ingåtts av parterna i samma tvist, anses gälla rättigheter ’för vilka krävs deposition eller registrering’ i enlighet med artikel 22 led 4 i förordningen, eftersom överlåtelsen av de rättigheter som är knutna till ett varumärke enligt lagstiftningen i den stat där varumärket är registrerat ska antecknas i varumärkesregistret och offentliggöras i den officiella tidningen för industriell äganderätt?
3.
Om [den första] frågan besvaras nekande, utgör då artikel 24 i förordning nr 44/2001 hinder mot att den domstol som handlägger målet enligt artikel 2 i förordningen, i en situation såsom den som beskrivs i [den första] tolkningsfrågan, slår fast att den inte är behörig att pröva talan i sak, även om svaranden har inställt sig i nämnda domstol, inklusive i sista instans, utan att framställa någon invändning om bristande behörighet?
Prövning av tolkningsfrågorna
Fråga 1 och fråga 2 a
Den hänskjutande domstolen har ställt frågorna 1 och 2 a för att få klarhet i huruvida artiklarna 23.5 och 24 i förordning nr 44/2001 ska tolkas så, att inom ramen för en tvist angående underlåtelse att fullgöra en avtalsförpliktelse där käranden har väckt talan vid domstolarna i den medlemsstat där svaranden har sitt säte, så kan dessa domstolars behörighet följa av artikel 24 i denna förordning då svaranden inte bestrider deras behörighet, trots att avtalet mellan de båda parterna innehåller en prorogationsklausul till förmån för domstolarna i ett tredjeland.
EU-domstolen erinrar härvid om att förordning nr 44/2001 är tillämplig på en tvist mellan en svarande med hemvist i en medlemsstat och en kärande från tredjeland (se, analogt, dom Owusu,
C‑281/02
,
EU:C:2005:120
, punkt
).
I artikel 24 första meningen i förordning nr 44/2001 föreskrivs dessutom en regel om behörighet på grund av att svaranden gått i svaromål som gäller alla tvister där domstolens behörighet inte följer av andra bestämmelser i förordningen. Denna bestämmelse är även tillämplig i de fall talan har väckts i strid med förordningens bestämmelser och innebär att den omständigheten att svaranden går i svaromål kan anses som ett tyst godkännande av domstolens behörighet och därmed som prorogation till förmån för den domstolen (dom Cartier parfums-lunettes och Axa Corporate Solutions assurances,
C‑1/13
,
EU:C:2014:109
, punkt
).
I artikel 24 andra meningen i förordning nr 44/2001 föreskrivs undantag till denna huvudregel. Denna bestämmelse innebär att det inte föreligger något tyst prorogationsavtal vad avser den ifrågavarande domstolens behörighet om svaranden gör en foruminvändning och därigenom uttrycker sin avsikt att inte godkänna domstolens behörighet, eller om det handlar om tvister som omfattas av reglerna om exklusiv behörighet i artikel 22 i denna förordning (dom Cartier parfums-lunettes och Axa Corporate Solutions assurances,
C‑1/13
,
EU:C:2014:109
, punkt
).
Huvudregeln om tyst godkännande av den ifrågavarande domstolens behörighet ska således tillämpas, utom i de fall som uttryckligen anges i de undantag som föreskrivs i andra meningen i nämnda artikel 24. Eftersom avtal om domstols behörighet genom ett prorogationsavtal, i den mening som avses i artikel 23 i förordning nr 44/2001, inte återfinns bland dessa undantag, har EU-domstolen redan funnit att det inte föreligger skäl motiverade av systematiken i förordningen eller av de mål som eftersträvas med förordningen för att parterna ska anses vara förhindrade att hänskjuta en tvist till en annan domstol än den som följer av bestämmelserna i förordningen (se, för ett liknande resonemang, dom ČPP Vienna Insurance Group,
C‑111/09
,
EU:C:2010:290
, punkt
).
Detta resonemang är tillämpligt såväl på avtal om domstols behörighet till förmån för domstolar i en medlemsstat, som på sådana avtal till förmån för domstolar i tredjeland, eftersom tyst prorogation enligt artikel 24 första meningen i förordning nr 44/2001 tillkommer genom att parterna till tvisten har gjort ett avsiktligt val i denna fråga (se dom A,
C‑112/13
,
EU:C:2014:2195
, punkt
). Det följer således av ovanstående punkt att frågan angående tillämpligheten av artikel 23 i förordningen saknar relevans.
Mot bakgrund av det ovan anförda ska tolkningsfrågorna 1 och 2 a besvaras enligt följande. Artiklarna 23.5 och 24 i förordning nr 44/2001 ska tolkas så, att inom ramen för en tvist angående underlåtelse att fullgöra en avtalsförpliktelse där käranden har väckt talan vid domstolarna i den medlemsstat där svaranden har sitt säte, så kan dessa domstolars behörighet följa av artikel 24 i denna förordning då svaranden inte bestrider deras behörighet, trots att avtalet mellan de båda parterna innehåller en prorogationsklausul till förmån för domstolarna i ett tredjeland.
Fråga 2 b
Den hänskjutande domstolen har ställt fråga 2 b för att få klarhet i huruvida artiklarna 22 led 4 och 24 i förordning nr 44/2001 ska tolkas så, att en tvist angående underlåtelse att fullgöra en avtalsförpliktelse att överlåta varumärkesrättigheter, såsom den i det nationella målet, omfattas av tillämpningsområdet för artikel 22 led 4, och därmed av de i artikel 24 andra meningen föreskrivna undantagen till huvudregeln om tyst prorogation till förmån för den domstol där talan har väckts.
Av artikel 22 led 4 i förordning nr 44/2001 följer att om talan avser registrering eller giltighet av varumärken, har domstolarna i den medlemsstat där deposition eller registrering har begärts exklusiv behörighet. För det fall denna bestämmelse befinns tillämplig medför det således att de rumänska domstolarna är exklusivt behöriga.
Under sådana omständigheter som de som är aktuella i det nationella målet saknas emellertid anledning att avgöra huruvida en talan om fullgörelse av en avtalsförpliktelse att överlåta varumärkesrättigheter faktiskt omfattas av artikel 22 led 4 i förordning nr 44/2001, eftersom de rumänska domstolarna i vilket fall som helst är behöriga att avgöra tvisten. För det fall artikel 22 led 4 vore tillämplig i målet, skulle nämligen de domstolar som var behöriga enligt denna bestämmelse vara desamma som de som var behöriga enligt artikel 24 första meningen i förordningen, eftersom svaranden i det nationella målet har gått i svaromål vid de rumänska domstolarna utan att bestrida deras behörighet.
Av det ovan anförda följer att det saknas anledning att besvara fråga 2 b.
Fråga 3
Den hänskjutande domstolen har ställt fråga 3 för att få klarhet i huruvida artikel 24 i förordning nr 44/2001 ska tolkas så, att den – inom ramen för en tvist mellan parter till ett avtal som innehåller en prorogationsklausul till förmån för domstolarna i ett tredjeland – utgör hinder mot att domstolen i den medlemsstat där svaranden har sitt säte, vid vilken domstol talan har väckts, förklarar sig obehörig att pröva tvisten ex officio, trots att svaranden inte bestrider denna domstols behörighet.
Såsom följer av svaren på den första och den andra tolkningsfrågan, hindrar inte förekomsten av en prorogationsklausul till förmån för domstolar i ett tredjeland tillämpligheten av artikel 24 i förordning nr 44/2001.
Det framgår dessutom av skäl 2 och 11 i förordning nr 44/2001 att förordningen syftar till att göra reglerna om behörighetskonflikter på privaträttens område mer enhetliga genom behörighetsbestämmelser som har en hög grad av förutsebarhet. Förordning nr 44/2001 syftar således till att främja rättssäkerheten genom att stärka rättsskyddet för personer bosatta inom unionen, på så sätt att en kärande utan svårighet kan avgöra vid vilken domstol han eller hon ska väcka talan och en svarande rimligtvis kan förutse var talan kan väckas mot denne (dom Falco Privatstiftung och Rabitsch,
C‑533/07
,
EU:C:2009:257
, punkterna
och
).
Följaktligen har EU-domstolen funnit att såvitt reglerna om exklusiv behörighet i enlighet med artikel 22 i förordning nr 44/2001 inte är tillämpliga, så måste den domstol där målet anhängiggjorts förklara sig behörig då svaranden gått i svaromål och inte framställt någon invändning om bristande behörighet, eftersom ett sådant svaromål utgör ett tyst prorogationsavtal i den mening som avses i artikel 24 i förordningen (se, för ett liknande resonemang, dom ČPP Vienna Insurance Group,
C‑111/09
,
EU:C:2010:290
, punkterna
och
).
Det förhåller sig inte på annat sätt då den ifrågavarande domstolens behörighet följer av artikel 22 i förordning nr 44/2001.
Med hänsyn till den position som denna bestämmelse intar i förordningens systematik och till det eftersträvade syftet, är nämligen de däri föreskrivna behörighetsreglerna exklusiva och tvingande såväl för enskilda som för den domstol där målet anhängiggjorts (se, för ett liknande resonemang, dom Solvay,
C‑616/10
,
EU:C:2012:445
, punkt
).
Mot bakgrund av dessa överväganden ska den tredje tolkningsfrågan besvaras enligt följande. Artikel 24 i förordning nr 44/2001 ska tolkas så, att den – inom ramen för en tvist mellan parter till ett avtal som innehåller en prorogationsklausul till förmån för domstolarna i ett tredjeland – utgör hinder mot att domstolen i den medlemsstat där svaranden har sitt säte, vid vilken domstol talan har väckts, förklarar sig obehörig att pröva tvisten ex officio, trots att svaranden inte bestrider denna domstols behörighet.
Rättegångskostnader
Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla.

Mot denna bakgrund beslutar domstolen (sjätte avdelningen) följande:

1)
Artiklarna 23.5 och 24 i rådets förordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område ska tolkas så, att inom ramen för en tvist angående underlåtelse att fullgöra en avtalsförpliktelse, där käranden har väckt talan vid domstolarna i den medlemsstat där svaranden har sitt säte, så kan dessa domstolars behörighet följa av artikel 24 i denna förordning då svaranden inte bestrider deras behörighet, trots att avtalet mellan de båda parterna innehåller en prorogationsklausul till förmån för domstolarna i ett tredjeland.

2)
Artikel 24 i förordning nr 44/2001 ska tolkas så, att den – inom ramen för en tvist mellan parter till ett avtal som innehåller en prorogationsklausul till förmån för domstolarna i ett tredjeland – utgör hinder mot att domstolen i den medlemsstat där svaranden har sitt säte, vid vilken domstol talan har väckts, förklarar sig obehörig att pröva tvisten ex officio, trots att svaranden inte bestrider denna domstols behörighet.

Underskrifter
(
*1
)	Rättegångsspråk: rumänska.