CELEX: 62018CJ0809
Appel
EU-varemærker
forordning (EF) nr. 207/2009
indsigelsessag
relativ registreringshindring
artikel 8, stk. 3
anvendelsesområde
identitet eller lighed mellem det ansøgte varemærke og det ældre varemærke
EU-ordmærket MINERAL MAGIC
agenten eller repræsentanten for indehaveren af det ældre varemærkes ansøgning om registrering
det ældre nationale ordmærke MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER

I appelskriftet har Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) nedlagt påstand om ophævelse af den dom, der blev afsagt af Den Europæiske Unions Ret den 15. oktober 2018, John Mills mod EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (
T-7/17
, herefter den appellerede dom,
EU:T:2018:679
), hvorved Retten annullerede den afgørelse, der var blevet truffet af Første Appelkammer ved EUIPO den 5. oktober 2016 (sag R 2087/2015-1) vedrørende en indsigelsessag mellem Jerome Alexander Consulting Corp. og John Mills Ltd (herefter »den omtvistede afgørelse«).
Retsforskrifter
Folkeretten
Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret blev undertegnet i Paris den 20. marts 1883 og senest revideret i Stockholm den 14. juli 1967 samt ændret den 28. september 1979 (
United Nation Treaty Series
, bind 828, nr. 11851, s. 305, herefter »Pariserkonventionen«). Artikel 6 g i denne konvention med overskriften »Varemærker: registrering foretaget af indehaverens agent eller repræsentant uden dennes samtykke« fastsætter:
»1)   Hvis den, der er agent eller repræsentant for nogen, som er indehaver af et mærke i et af unionslandene, uden nævnte mærkeindehavers samtykke, begærer mærket registreret i eget navn i et eller flere af disse lande, har indehaveren ret til at modsætte sig denne registrering eller at kræve mærket udslettet, eller hvis det pågældende lands love tillader det, kræve nævnte registrering overdraget til sig, medmindre vedkommende agent eller repræsentant kan retfærdiggøre sin handling.
2)   En mærkeindehaver skal være berettiget til, med det ovenfor i stk. (1) nævnte forbehold, at modsætte sig, at hans agent eller repræsentant tager hans mærke i brug, hvis han ikke har givet samtykke til en sådan brug.
3)   Hvert land har ret til i den nationale lovgivning at fastsætte en rimelig frist, inden hvilken mærkeindehaveren skal gøre de i nærværende artikel omtalte rettigheder gældende.«
Den nævnte konventions artikel 29 med overskriften »Undertegnelse, sprog, depositarens funktion« fastsætter i stk. 1:
»a)
Denne akt skal undertegnes i et eksemplar på fransk og skal deponeres hos Sveriges regering.
b)
Officielle tekster skal efter samråd med de interesserede regeringer udarbejdes af generaldirektøren på tysk, [engelsk, spansk], italiensk, portugisisk [og russisk] samt sådanne andre sprog, som forsamlingen måtte bestemme.
c)
I tilfælde af meningsforskelle med hensyn til fortolkningen af de forskellige tekster skal den franske tekst være gældende.
[…]«
Artikel 2, stk. 1, i aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder, der er indeholdt i bilag 1 C til Marrakeshoverenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, og som blev godkendt på Det Europæiske Fællesskabs vegne ved Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence (
EFT 1994, L 336, s. 1
) (herefter »TRIPS-aftalen«), bestemmer:
»For så vidt angår del II, III og IV i denne aftale […] skal medlemmerne efterkomme artikel 1 til 12 samt artikel 19 i [Pariserkonventionen] (1967).«
EU-retten
Artikel 8 i Rådets forordning (EF) nr. 207/2009 af 26. februar 2009 om [EU]-varemærker (
EUT 2009, L 78, s. 1
) med overskriften »Relative hindringer for registrering« fastsætter følgende:
»1.   Hvis indehaveren af et ældre varemærke rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, udelukket fra registrering:
a)
såfremt det er identisk med det ældre varemærke, og de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket søges registreret, er af samme art som de varer eller tjenesteydelser, for hvilke det ældre varemærke er beskyttet
b)
såfremt der i offentlighedens bevidsthed inden for det område, hvor det ældre varemærke er beskyttet, er risiko for forveksling, fordi det yngre varemærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en forbindelse med det ældre varemærke.
[…]
3.   Hvis varemærkeindehaveren rejser indsigelse, er et varemærke udelukket fra registrering, såfremt varemærkeindehaverens agent eller repræsentant uden indehaverens samtykke ansøger om registrering af varemærket i eget navn, medmindre agenten eller repræsentanten kan retfærdiggøre sin handling.
[…]
5.   Hvis indehaveren af et ældre varemærke efter stk. 2 rejser indsigelse, er det varemærke, der søges registreret, ligeledes udelukket fra registrering, hvis det er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og det søges registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre varemærke er registreret, når der, hvis det drejer sig om et ældre [EU]-varemærke, er tale om et i [Den Europæiske Union] velkendt varemærke, og der, hvis det drejer sig om et ældre nationalt varemærke, er tale om et i den pågældende medlemsstat velkendt varemærke, og brugen af det varemærke, der søges registreret, uden rimelig grund ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.«
Denne forordnings artikel 52 med overskriften »Absolutte ugyldighedsgrunde« har følgende ordlyd:
»1.   Et [EU]-varemærke erklæres ugyldigt efter indgivelse af begæring herom til […]kontoret eller ved fremsættelse af modkrav under en sag om varemærkekrænkelse:
[…]
b)
når ansøgeren ved indgivelsen af ansøgningen var i ond tro.
[…]«
Sagens baggrund og den omtvistede afgørelse
Den 18. september 2013 indgav John Mills, der var sagsøger i første instans, en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til EUIPO i medfør af forordning nr. 207/2009.
Det varemærke, der blev ansøgt registreret, var ordtegnet »MINERAL MAGIC« (herefter »det omtvistede varemærke«).
De varer, som varemærkeansøgningen vedrørte, henhører under klasse 3 i Nicearrangementet af 15. juni 1957 vedrørende international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker, som revideret og ændret, og svarede for hver af disse klasser til følgende beskrivelse: »hårlotions; slibemidler; sæber; parfumerivarer; æteriske olier; kosmetiske præparater; præparater til rensning og pleje af hud, hovedbund og hår; desodoriseringsmidler til personlig brug (parfumeri)«.
EU-varemærkeansøgningen blev offentliggjort i
EF-Varemærketidende
nr. 2014/14 af 23. januar 2014.
Den 23. april 2015 rejste Jerome Alexander Consulting, der var intervenient i første instans, indsigelse i henhold til artikel 41 i forordning nr. 207/2009 mod registreringen af det omtvistede varemærke for de varer, der er nævnt i nærværende doms præmis 9.
Indsigelsen var støttet på følgende ældre varemærker:
–
Det ældre amerikanske ordmærke MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER n
o
4274584, som omfatter følgende varer: »ansigtspudder, der indeholder mineraler«
–
det ikkeregistrerede amerikanske ordmærke MAGIC MINERALS, som omfatter følgende varer: »kosmetiske præparater«.
De grunde, der blev påberåbt til støtte for indsigelsen, var dem, der er omhandlet i denne forordnings artikel 8, stk. 3.
Ved afgørelse af 18. august 2015 forkastede indsigelsesafdelingen indsigelsen.
Den 15. oktober 2015 indgav Jerome Alexander Consulting en klage til EUIPO i medfør af den nævnte forordnings artikel 58-64.
Ved den omtvistede afgørelse ophævede Første Appelkammer ved EUIPO (herefter »appelkammeret«) indsigelsesafdelingens afgørelse og afslog registreringen af det omtvistede varemærke på grundlag af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009.
Appelkammeret noterede sig for det første, at Jerome Alexander Consulting havde undladt at støtte sin indsigelse på det ikkeregistrerede amerikanske varemærke MAGIC MINERALS, og at Jerome Alexander Consulting således havde begrænset sig til at påberåbe sig det amerikanske ordmærke MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER.
For det andet henviste appelkammeret til formålet med artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, der er at forhindre, at et varemærke misbruges af dets indehavers agent, og det anførte endvidere de betingelser, som skal være opfyldt, for at en indsigelse kan tages til følge på grundlag af denne bestemmelse, nemlig at indsigeren er indehaver af det ældre varemærke, at ansøgeren om varemærket er eller har været agent eller repræsentant for denne indehaver, at registreringsansøgningen er blevet indgivet i agenten eller repræsentantens navn uden den nævnte indehavers samtykke og uden, at der foreligger rimelige hensyn, der kan retfærdiggøre den nævnte agent eller repræsentants handlinger, og at ansøgningen vedrører tegn, der er identiske med eller ligner hinanden, og varer af samme eller lignende art.
For det tredje analyserede appelkammeret konkret, om betingelserne for, at indsigelsen kunne tages til følge på grundlag af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, var opfyldt. Hvad angik spørgsmålet om, hvorvidt der forelå et agent-/fuldmagtsgiver-forhold, fremhævede appelkammeret indledningsvis, at ordenen »agent« og »repræsentant« skulle fortolkes bredt.
I det foreliggende tilfælde konstaterede appelkammeret, at distributionsaftalen mellem parterne fastsatte, at John Mills påtog sig ansvaret for at distribuere Jerome Alexander Consultings varer inden for Unionen. Appelkammeret bemærkede ligeledes, at der i aftalen var indført bestemmelser vedrørende aftalens eksklusive karakter, en konkurrencebegrænsningsklausul og bestemmelser vedrørende Jerome Alexander Consultings intellektuelle ejendomsrettigheder. Appelkammeret fandt, at bevismidlerne – dvs. ordresedler, hvoraf en var dateret to måneder før indgivelsen af ansøgningen det omtvistede varemærke – som Jerome Alexander Consulting havde fremlagt, bekræftede, at der forelå et vigtigt handelsforhold, der var mere vidtgående end et normalt forhold mellem leverandør og distributør. Appelkammeret konkluderede derfor, at der forelå et reelt, faktisk og varigt handelsforhold, som skabte en generel tillids- og loyalitetsforpligtelse, på datoen for indgivelsen af ansøgningen om det omtvistede varemærke, og at John Mills var en »agent« som omhandlet i artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009.
For det fjerde fremhævede appelkammeret, at denne forordnings artikel 8, stk. 3, ud over de tilfælde, hvori de sammenlignede varer og tjenesteydelser var af samme art, også omfattede tilfælde, hvor de var af lignende art. Appelkammeret bemærkede, at i den foreliggende sag var de varer, som de omtvistede tegn omfatter, af samme art, idet »kosmetiske præparater«, som henhører under det omtvistede varemærke, omfatter »ansigtspudder, der indeholder mineraler«, som henhører under det ældre varemærke, eller af lignende art, idet de andre varer, som det omtvistede varemærke omfatter, har en forbindelse til de varer, der er omfattet af det ældre varemærke, fordi de kan være sammensat af identiske ingredienser, ofte er fremstillet af de samme virksomheder og udbydes side om side i materialhandelen og på de samme hylder i detailbutikkerne.
Hvad angik de omtvistede tegn fandt appelkammeret, at de lignede hinanden. Indledningsvis henviste appelkammeret til den slående lighed mellem på den ene side de to første ordbestanddele, dvs. »magic« og »minerals«, i det ældre varemærke, og på den anden side det omtvistede varemærkes ordbestanddele.
Dernæst fremhævede det, at det ældre varemærke af den relevante kundekreds i Unionen kunne opfattes som et tegn, der er sammensat af to bestanddele. For det første kunne bestanddelen »by jerome alexander« blive opfattet som identifikationen af moderselskabet, dvs. den enhed, der er ansvarlig for varen, og for det andet kunne bestanddelen »magic minerals« sandsynligvis blive opfattet som identifikationen af selve varen eller vareserien.
Endelig fandt appelkammeret, at den omstændighed, at United States Patent and Trademark Office (USPTO, Amerikas Forenede Staters patent- og varemærkekontor) ikke havde modsat sig registreringen af varemærket MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER til trods for, at varemærket MINERAL MAGIC COSMETICS findes, dog ikke betød, at der ikke forelå en risiko for forveksling mellem disse varemærker. Det bemærkede således, at indehaveren af varemærket MINERAL MAGIC COSMETICS burde havde rejst indsigelse i denne henseende. På baggrund af samtlige disse betragtninger tog appelkammeret indsigelsen til følge på grundlag af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009.
Sagsbehandlingen for Retten og den appellerede dom
Ved stævning indleveret til Rettens Justitskontor den 5. januar 2017 anlagde John Mills sag med påstand om annullation af den omtvistede afgørelse.
Til støtte for søgsmålet anførte John Mills et enkelt anbringende om en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, som var opdelt i tre led. Det første led var støttet på det forhold, at appelkammeret fejlagtigt havde fundet, at John Mills var en »agent« eller en »repræsentant« som omhandlet i denne bestemmelse, for indehaveren af det ældre varemærke. Inden for rammerne af det andet led gjorde John Mills gældende, at appelkammeret havde begået en retlig fejl, idet det fandt, at den nævnte bestemmelse fandt anvendelse, selv om de omtvistede tegn blot lignede hinanden og ikke var identiske. Det tredje led var støttet på det forhold, at appelkammeret fejlagtigt havde fundet, at denne bestemmelse fandt anvendelse, selv om de varer, der er omfattet af det ældre varemærke, ikke var af samme art som dem, der er omfattet af det ansøgte varemærke.
Ved den appellerede dom tog Retten alene på grundlag af det andet led det enkelte anbringende til følge og annullerede følgelig den omtvistede afgørelse.
Parternes påstande
EUIPO har nedlagt følgende påstande:
–
Den appellerede dom ophæves.
–
John Mills tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
John Mills har nedlagt følgende påstande:
–
Appellen forkastes.
–
EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.
Om appellen
Til støtte for appellen har EUIPO anført to anbringender om for det første en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, og for det andet en selvmodsigende begrundelse og en manglende begrundelse for så vidt angår begrebet »identitet«.
Parternes argumentation
Med det første anbringende har EUIPO gjort gældende, at det var på grundlag af en fejlagtig fortolkning af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, at Retten i den appellerede doms præmis 37 fastslog, at denne bestemmelse kun finder anvendelse, hvis det ældre varemærke og det varemærke, der er blevet ansøgt registreret af agenten eller repræsentanten for indehaveren af det ældre varemærke, er identiske og ikke blot ligner hinanden.
Nævnte forordnings artikel 8, stk. 3, har nemlig til formål at forhindre, at et varemærke misbruges af varemærkeindehaverens agent, idet agenten kan udnytte det kendskab og den erfaring, der er opnået i løbet af det forretningsmæssige forhold med denne indehaver, og følgelig utilbørligt drage fordel af den nævnte indehavers bestræbelser og investeringer. En sådan udnyttelse af kendskab og en sådan utilbørlig fordel begrænser sig ikke til registreringen og brugen af et identisk varemærke, men sker også, når agenten tilsigter at misbruge de væsentlige bestanddele i det ældre varemærke.
Med de bemærkninger, der fremgår af den appellerede doms præmis 25 og 26, foretog Retten en fejlagtig fortolkning, som modvirker det formål, der forfølges i den nævnte forordnings artikel 8, stk. 3. Som det fremgår af denne doms præmis 25, fandt Retten korrekt, at denne bestemmelse kræver, at der er en direkte forbindelse mellem det ældre varemærke og det varemærke, der er ansøgt registreret, og at en sådan forbindelse kun er mulig, hvis de omhandlede varemærker er »ens«. Ved i præmis 26 i den nævnte dom deraf at udlede, at varemærkerne skal være identiske, for at der kan være tale om misbrug, modsagde Retten dog et af grundlagene for varemærkeretten, hvorefter det kan godtgøres, at der er en forbindelse mellem to tegn, ved forskellige grader af lighed under hensyntagen til alle de andre omstændigheder i det foreliggende tilfælde og ikke blot i tilfælde af identitet.
Henset til det formål, der forfølges med artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, er det relevante kriterium for anvendelsen af denne bestemmelse ligeværdighed på det økonomiske og handelsmæssige plan for varemærkerne analyseret i deres helhed. Det skal vurderes, om det ansøgte varemærke i det væsentlige svarer til det ældre varemærke. I denne henseende er det tilstrækkeligt, at de omhandlede tegn er sammenfaldende med hensyn til de elementer, som i det væsentlige bibringer det ældre varemærke fornødent særpræg.
En sådan teleologisk fortolkning er ikke i modstrid med ordlydsfortolkningen af denne forordnings artikel 8, stk. 3.
Som Retten har bemærket i den appellerede dom, nævner denne bestemmelse til forskel fra nævnte forordnings artikel 8, stk. 1, og fra dens artikel 8, stk. 5, ikke udtrykkeligt graden af nærhed mellem de omtvistede varemærker med henblik på dens anvendelse. EU-lovgiver havde således ikke til hensigt at angive, at den samme forordnings artikel 8, stk. 3, skulle begrænses alene til tilfælde, hvor varemærkerne er helt ens, og de varer og tjenesteydelser, som de omfatter, er af samme art.
Denne bestemmelse gengiver tværtimod ordlyden i Pariserkonventionens artikel 6 g. Den forklaring, der er anført i forarbejderne til denne konvention, synes imidlertid at understøtte en fortolkning, hvorefter den nævnte bestemmelse omfatter tegn, der ikke er helt identiske, og varer, der ikke er af helt samme art, men som i det væsentlige er identiske, henholdsvis af samme art, dvs. handelsmæssigt og økonomisk ligeværdige. Selv om denne konvention fastsætter minimumsstandarder for beskyttelsen, tillagde Retten artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 en rækkevidde, der giver varemærkeindehaverne en beskyttelse, der er ringere end de beskyttelsesniveauer, der er fastsat i Pariserkonventionens artikel 6 g.
Den fortolkning, som Retten foretog i den appellerede doms præmis 27-35, af forarbejderne til den bestemmelse, der fremgår af denne forordnings artikel 8, stk. 3, er i øvrigt selvmodsigende, idet Retten bl.a., idet den anførte det forhold, at flere forslag vedrørende tilføjelsen af ordene »varemærker, der ligner hinanden« til denne bestemmelses ordlyd var blevet forkastet af arbejdsgruppen, deraf udledte, at EU-lovgiver havde til hensigt at begrænse anvendelsen af den nævnte bestemmelse til alene at gælde for identiske varemærker, selv om begrebet »identitet« heller ikke fremgår af denne bestemmelses ordlyd.
Det argument, som Retten har anført i denne doms præmis 35, hvorefter der ikke kan udledes et argument af forarbejderne til Pariskonventionen, henset til den utvetydige ordlyd af denne konventions artikel 6 g, er ligeledes selvmodsigende. Den konklusion, som Retten nåede frem til i den nævnte dom, var nemlig forskellig fra den, som Retten nåede frem til i dom af 13. april 2011, Safariland mod KHIM – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (
T-262/09
,
EU:T:2011:171
, præmis
). Det er derfor klart, at ordlyden af den nævnte forordnings artikel 8, stk. 3, ikke er tilstrækkeligt klar til, at det kan lægges til grund, at henvisningen til begrebet »identitet« er utvetydig.
Eftersom denne forordnings artikel 8, stk. 3, tilsigter at forhindre, at agenten udnytter det kendskab og den erfaring, der er opnået i løbet af handelsforholdet med den nævnte indehaver, og følgelig, at agenten drager utilbørlig fordel af de bestræbelser og den investering, som den legitime indehaver af varemærket selv har foretaget, er det ikke nødvendigt at definere den præcise grad af lighed mellem de omhandlede tegn eller at sætte klare grænser for de situationer, hvori denne bestemmelse skal finde anvendelse.
Rettens tilgang fratager denne registreringshindring den fleksibilitet, der er nødvendig for, at den kan tilpasse sit anvendelsesområde til de forskellige måder, hvorpå en agent kan forsøge at misbruge sin fuldmagtsgivers varemærke, således som det ses i nærværende sag, hvori agenten har ansøgt om registrering som EU-varemærke alene for den første del af det ældre varemærke, idet denne har byttet om på ordene »MINERAL MAGIC« og udeladt producentens navn.
Selv om en situation som den, der er omhandlet i det foreliggende tilfælde, kunne udgøre ond tro og derfor medføre anvendelsen af den ugyldighedsgrund, der er fastsat i artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, taler denne omstændighed dog ikke for en restriktiv fortolkning af denne forordnings artikel 8, stk. 3. EU-lovgivers valg om at fastsætte en særskilt grund i tilfælde af ikketilladte registreringsansøgninger indgivet af agenter eller repræsentanter for indehaveren af det ældre varemærke skyldes, at det er nødvendigt at handle hurtigst muligt i denne henseende, uden at det er nødvendigt at pålægge denne indehaver pligt til at afvente, at det ansøgte varemærke registreres, for at det kan annulleres.
John Mills har gjort gældende, at der med EUIPO’s argumentation er anlagt en fejlagtig tilgang, hvorefter den nævnte forordnings artikel 8, stk. 3, eftersom denne bestemmelse ikke indeholder en udtrykkelig betingelse om, at tegnene skal være identiske eller ligne hinanden, er neutral i denne henseende, og en ordlydsfortolkning af den nævnte bestemmelse følgelig vil være i overensstemmelse med en teleologisk fortolkning af denne, der gør det muligt at sammenligne de omtvistede varemærker på grundlag af deres lighed alene.
Selv om denne samme bestemmelse ikke udtrykkeligt anvender ordene »identisk eller lignende«, synes både ordlyden af Pariserkonventionens artikel 6 g og ordlyden af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, idet der kun henvises til »varemærket«, at udelukke varemærker, der kun ligner hinanden. Som Retten korrekt konstaterede i den appellerede doms præmis 24 og 25, tillader sidstnævnte bestemmelse således kun en indsigelse, der er rejst med den begrundelse, at det varemærke, som agenten eller repræsentanten for indehaveren af det ældre varemærke har ansøgt om registrering af, er identisk med det varemærke, som den formodede fuldmagtsgiver er indehaver af.
Retten bemærkede for det første korrekt i den appellerede doms præmis 26-35, at en sådan tilgang er understøttet af forarbejderne og af de andre sprogversioner af den omhandlede bestemmelse, og for det andet i den nævnte doms præmis 36, at det forhold, at en betingelse om ligheden er fastsat udtrykkeligt i de andre bestemmelser i forordning nr. 207/2009, udgør et yderligere indicium for, at denne forordnings artikel 8, stk. 3, ikke kræver, at en sådan betingelse er opfyldt.
EUIPO kan heller ikke med rette støtte sig på dom af 13. april 2011, Safariland mod KHIM – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (
T-262/09
,
EU:T:2011:171
), til støtte for den fortolkning, som kontoret har påberåbt sig. Ikke alene binder denne dom fra Retten ikke Domstolen; den afgørende præmis i denne dom, dvs. præmis 61, indeholder heller ingen drøftelse om det spørgsmål, der er omhandlet i nærværende appelsag. Som det fremgår af den nævnte doms præmis 74, skulle Retten ikke behandle spørgsmålet om, hvorvidt varemærkerne skal være identiske eller ligne hinanden, eftersom søgsmålet ikke blev taget til følge med den begrundelse, at betingelsen om, at der skal foreligge et repræsentationsforhold, ikke var opfyldt.
I forbindelse med den teleologiske tilgang, som EUIPO har gjort gældende til støtte for en udvidet forståelse af den nævnte forordnings artikel 8, stk. 3, er EUIPO i øvrigt kun fremkommet med en vag definition af de krævede betingelser. EUIPO har nemlig på én gang anført på den ene side, at det med henblik på anvendelsen af denne bestemmelse er tilstrækkeligt, at tegnene er sammenfaldende med hensyn til elementer, som det ældre varemærkes særpræg i det væsentlige består af, og på den anden side, at det ikke er nødvendigt på forhånd at definere den præcise grad af lighed mellem tegnene.
Sådanne synspunkter er fejlagtige. For det første er bedømmelsen af særpræget ikke en abstrakt vurdering, men skal foretages ud fra den relevante forbrugers synsvinkel. Imidlertid er denne forbruger forbrugeren i det land, hvori det ældre varemærke er registreret, hvilket skaber bevismæssige vanskeligheder med hensyn til forståelsen af dette varemærke og graden af særpræg for den overensstemmende bestanddel.
For det andet er de kriterier, som EUIPO har fremhævet med henblik på anvendelsen af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, videre end dem, der er blevet anvendt navnlig ved bedømmelsen af varemærker, der ligner hinanden, som giver anledning til en risiko for forveksling i henhold til denne forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), eftersom et simpelt sammenfald og ikke lighed er tilstrækkeligt, og der heller ikke er krav om en risiko for forveksling.
Disse kriterier er ligeledes videre end dem, der er fastsat i den nævnte forordnings artikel 8, stk. 5, som tildeler en udvidet beskyttelse til de velkendte varemærker i Unionen, eftersom de nævnte kriterier for det første ikke kræver et renommé inden for Unionen, men alene en registrering i et land, der er part i Pariserkonventionen, og de for det andet heller ikke kræver, at der er draget utilbørlig fordel af varemærkets særpræg eller renommé.
For det tredje gør de kriterier, som EUIPO har foreslået, det ikke muligt at garantere retssikkerheden, og de rejser bevismæssige problemer. Det krav, der er knyttet til tegn, som er sammenfaldende med hensyn til elementer, som det ældre varemærkes særpræg i det væsentlige består af, vil have til virkning, at parterne i sagen for EUIPO og EUIPO selv konfronteres med en umulig opgave, der består i at forsøge at fastlægge, hvilke tegn der kan registreres i Den Europæiske Union, navnlig fordi artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 vedrører varemærker, der kan fremgå af hundredevis af varemærkeregistre i tredjelande.
Henset til disse vanskeligheder hævder EUIPO, at det er umuligt at se bort fra et krav om identitet eller lighed mellem varemærkerne, og koncentrerer sig alene om spørgsmålet, om agenten eller repræsentanten har imiteret eller misbrugt fuldmagtsgiverens varemærke. Med henblik herpå har EU-lovgiver imidlertid allerede fastsat en særskilt bestemmelse, nemlig artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning nr. 207/2009, som vedrører et varemærkes ugyldighed, når ansøgeren ved indgivelsen af ansøgningen var i ond tro.
For det fjerde skal anvendelsesområdet for denne forordnings artikel 8, stk. 3, i medfør af en teleologisk fortolkning begrænses til det særlige tilfælde, hvor en agent eller en repræsentant ønsker at registrere »varemærket«, dvs. det ældre varemærke, og ikke et andet varemærke, uden at dennes adfærd kan retfærdiggøres. Denne tilgang letter anvendelsen af denne bestemmelse og gør det muligt for virksomhederne og for EUIPO at forudsige de sandsynlige konsekvenser af en tvist i henhold til denne bestemmelse.
Domstolens bemærkninger
Med det første anbringende har EUIPO kritiseret Retten for at have underkendt artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, idet den har fortolket denne bestemmelse således, at den kun omfatter den situation, hvor det ældre varemærke og det varemærke, som agenten eller repræsentanten for indehaveren af det ældre varemærke har ansøgt registreret, er identiske.
Det bemærkes i denne henseende, at det fremgår af Domstolens faste praksis, at der ved fortolkningen af en EU-retlig bestemmelse ikke blot skal tages hensyn til dennes ordlyd, men også til den sammenhæng, hvori den indgår, og de mål, der forfølges med den ordning, som den udgør en del af. En EU-retlig bestemmelses tilblivelseshistorie kan ligeledes give relevante elementer med henblik på dens fortolkning (dom af 25.6.2020, A. m.fl. (Vindmøller i Aalter og Nevele),
C-24/19
,
EU:C:2020:503
, præmis
og den deri nævnte retspraksis).
Hvad for det første angår ordlyden af denne forordnings artikel 8, stk. 3, bemærkes, at denne bestemmelse begrænser sig til at fastsætte, at hvis varemærkeindehaveren rejser indsigelse, er et varemærke udelukket fra registrering, såfremt varemærkeindehaverens agent eller repræsentant uden indehaverens samtykke ansøger om registrering af varemærket i eget navn, medmindre agenten eller repræsentanten kan retfærdiggøre sin handling.
Selv om den nævnte bestemmelses ordlyd antyder en nær forbindelse mellem »det« ældre varemærke og det varemærke, som agenten eller repræsentanten for indehaveren af det ældre varemærke har ansøgt registreret, præciserer denne bestemmelse således imidlertid ikke udtrykkeligt, således som Retten i det væsentlige har bemærket i den appellerede doms præmis 24, om den kun finder anvendelse, når det varemærke, der er blevet ansøgt registreret af denne agent eller denne repræsentant, er identisk med det ældre varemærke, eller om de tilfælde, hvor de omtvistede varemærker ligner hinanden, også kan være omfattet af den nævnte bestemmelse.
Hvad for det andet angår tilblivelseshistorien bag den nævnte forordnings artikel 8, stk. 3, fremgår det, således som Retten har bemærket i den appellerede doms præmis 26-31, og som generaladvokaten ligeledes har anført i punkt 27-30 i forslaget til afgørelse, af forarbejderne til denne bestemmelse, at EU-lovgiver ganske vist udtrykkeligt afslog at anføre deri, at den skulle finde anvendelse i tilfælde af, at der var lighed mellem det ældre varemærke og det varemærke, som agenten eller repræsentanten for indehaveren af det ældre varemærke har ansøgt om.
Det tilkom dog også Retten for det første at tage hensyn til det forhold, at EU-lovgiver heller ikke i denne bestemmelse ville beholde den udtrykkelige henvisning til identiteten mellem det ældre varemærke og det varemærke, som agenten eller repræsentanten for det ældre varemærke har ansøgt om, der var fastsat i udkastet til forordning om EU-varemærker.
For det andet kunne Retten ikke, i modsætning til det, som den bemærkede i den appellerede doms præmis 30, lægge til grund, at den omstændighed, at EU-lovgiver to gange har afstået fra at gøre udtrykkeligt opmærksom på det forhold, at den omhandlede bestemmelse ligeledes finder anvendelse i tilfælde, hvor varemærkerne ligner hinanden, til fulde beviser lovgivers hensigt i denne henseende, eftersom de grunde, der havde retfærdiggjort, at en sådan henvisning til ligheden mellem de omhandlede varemærker ikke blev medtaget, ikke fremgår af forarbejderne.
Det fremgår heraf, at det ikke kan udledes af forarbejderne til artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, at fordi der i denne bestemmelse ikke er nævnt en lighed mellem det ældre varemærke og det varemærke, som agenten eller repræsentanten for indehaveren af det ældre varemærke har ansøgt registreret, er anvendelsesområdet for den nævnte bestemmelse begrænset til alene de tilfælde, hvor de omtvistede varemærker er identiske.
Det fremgår derimod af forarbejderne, at denne forordnings artikel 8, stk. 3, afspejler EU-lovgivers valg om i det væsentlige at gengive Pariserkonventionens artikel 6 g, stk. 1.
I denne henseende bemærkes, at det i Rådets dok. nr. 11035/82 af 1. december 1982 vedrørende bl.a. arbejdsgruppens konklusioner angående forslaget til EF-varemærkeforordning, som Retten støttede sig på bl.a. i den appellerede doms præmis 32, er anført, at denne gruppe var nået til enighed om, at den bestemmelse, der fremgår af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, skal fortolkes således, at den finder anvendelse som omhandlet i denne konventions artikel 6 g.
Eftersom Unionen har indgået TRIPS-aftalen, er den i øvrigt forpligtet til i videst muligt omfang at fortolke sin lovgivning om varemærker i lyset af ordlyden af og formålet med TRIPS-aftalen (dom af 16.11.2004, Anheuser-Busch,
C-245/02
,
EU:C:2004:717
, præmis
og den deri nævnte retspraksis). Navnlig er det fastsat i TRIPS-aftalens artikel 2, stk. 1, at for så vidt angår del II, III og IV i denne aftale skal medlemmerne efterkomme artikel 1-12 samt artikel 19 i Pariserkonventionen.
Det følger heraf, at for så vidt angår fortolkningen af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, skal der tages hensyn til denne konventions artikel 6 g.
I denne henseende anvender den nævnte konventions artikel 6 g i den franske version, som i overensstemmelse med samme konventions artikel 29 er den gældende, ganske vist udtrykket »mærket« med henblik på at betegne det ældre varemærke, når indehaveren af det ældre varemærkes agent eller repræsentant har ansøgt om registrering af det i sit eget navn.
Imidlertid kunne Retten ikke på grundlag af denne konstatering alene og uden anden begrundelse, således som den har gjort det i den appellerede doms præmis 34, anføre, at denne bestemmelse i Pariserkonventionen, således som den er affattet, kun kan fortolkes således, at det ældre varemærke og det varemærke, som indehaveren af det ældre varemærkes agent eller repræsentant har ansøgt om, er ens, og deraf i denne doms præmis 35 drage den konsekvens, at der, henset til den utvetydige ordlyd af denne konventions artikel 6 g, ikke var anledning til at tage hensyn til forarbejderne til denne.
Det fremgår nemlig af akterne fra Lissabon-konferencen, der blev afholdt fra den 6. til den 31. oktober 1958 med henblik på revisionen af Pariskonventionen, og hvorunder denne artikel 6 g blev indført, at et varemærke, som det ældre varemærkes agent eller repræsentant har ansøgt om, også kan henhøre under denne bestemmelse, når dette ansøgte varemærke ligner det nævnte ældre varemærke (akterne fra Lissabon-konferencen, s. 681).
Det følger heraf, at en fortolkning, hvorefter anvendelsen af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, idet denne bestemmelse ikke nævner identitet eller lighed mellem det ældre varemærke og det varemærke, som agenten eller repræsentanten for indehaveren af det ældre varemærke har ansøgt om, er begrænset til den situation alene, at de omtvistede varemærker er identiske, idet enhver anden faktor udelukkes, ikke kan tiltrædes.
En sådan fortolkning ville for det tredje have til virkning, at der blev rejst tvivl om denne forordnings generelle opbygning, idet den ville føre til, at indehaveren af det ældre varemærke blev frataget muligheden for på grundlag af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 at modsætte sig, at dennes agent eller repræsentant registrerer et lignende varemærke, selv om sidstnævnte efter en sådan registrering vil have ret til at rejse indsigelse i medfør af bl.a. denne forordnings artikel 8, stk. 1, litra b), mod den nævnte indehavers senere ansøgning om registrering af det oprindelige varemærke på grund af dets lighed med det varemærke, som samme indehavers agent eller repræsentant har fået registreret.
For det fjerde er en fortolkning, hvorefter den nævnte forordnings artikel 8, stk. 3, også tillader indehaveren at det ældre varemærke at modsætte sig registreringen af et lignende varemærke, som dennes agent eller repræsentant har ansøgt om, underbygget af det formål, der forfølges med denne bestemmelse.
Som Retten selv korrekt har anført i den appellerede doms præmis 25, har denne bestemmelse til formål at forhindre, at det ældre varemærke misbruges af dets indehavers agent eller repræsentant, idet disse sidstnævnte kan udnytte det kendskab og den erfaring, der er opnået i løbet af det forretningsmæssige forhold med denne indehaver, og følgelig utilbørligt drage fordel af de bestræbelser og investeringer, som denne har foretaget.
Det kan imidlertid ikke lægges til grund, at et sådant misbrug kun kan opstå i de tilfælde, hvor det ældre varemærke og det varemærke, som indehaveren af det ældre varemærkemærkes agent eller repræsentant har ansøgt om, er identiske, og ikke i de tilfælde, hvor de omtvistede varemærker ligner hinanden.
Det følger af de ovenstående betragtninger, at Retten begik en retlig fejl, idet den begrænsede anvendelsen af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 til den situation alene, at det ældre varemærke og det varemærke, som agenten eller repræsentanten for indehaveren af det ældre varemærke har ansøgt registreret, er identiske, og udelukkede den omstændighed, at disse varemærker ligner hinanden.
Det første anbringende, som EUIPO har fremført, skal derfor tages til følge, og den appellerede dom skal følgelig ophæves, uden at det er fornødent at behandle de andre argumenter, som EUIPO har fremført til støtte for dette anbringende, eller det andet appelanbringende.
Søgsmålet for Retten
I henhold til artikel 61, stk. 1, i statutten for Den Europæiske Unions Domstol ophæver Domstolen den af Retten trufne afgørelse, hvis appellanten gives medhold. Domstolen kan i denne forbindelse enten selv træffe endelig afgørelse, hvis sagen er moden til påkendelse, eller hjemvise den til Retten til afgørelse.
I det foreliggende tilfælde finder Domstolen, bl.a. henset til den omstændighed, at sagen i første instans er støttet på et enkelt anbringende om en tilsidesættelse af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, som er opdelt i tre led, der har været genstand for en kontradiktorisk forhandling for Retten, og hvis undersøgelse ikke nødvendiggør vedtagelsen af supplerende foranstaltninger med henblik på sagens tilrettelæggelse eller oplysning af sagen, at dette søgsmål er modent til påkendelse, og at der skal træffes endelig afgørelse.
Det første led i det enkelte anbringende
Parternes argumentation
Med det første led i det enkelte anbringende har John Mills kritiseret appelkammeret for fejlagtigt at antage, at John Mills er en »agent« eller en »repræsentant« for indehaveren af det ældre varemærke som omhandlet i artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009.
I denne henseende fandt appelkammeret i den anfægtede afgørelses punkt 20, idet det støttede sig på dom af 13. april 2011, Safariland mod KHIM – DEF-TEC Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR) (
T-262/09
,
EU:T:2011:171
, præmis
), at ordene »agent« og »repræsentant«, der er omhandlet i denne bestemmelse, skal fortolkes vidt.
I denne dom konstaterede Retten imidlertid derefter, at indsigeren hverken havde ført beviset for, at der var blevet indgået en aftale som den, der knyttede en fuldmagtsgiver til dennes agent, med ansøgeren om det anfægtede varemærke, eller for, at der forelå en sådan tilknytning, henset til de faktiske omstændigheder.
Under omstændighederne i den foreliggende sag burde undersøgelsen af bestemmelserne i den distributionsaftale, der knyttede John Mills til indehaveren af det ældre varemærke, have ført til, at appelkammeret fandt, at John Mills hverken var agent for denne indehaver eller ansat i et kontraktforhold, i medfør af hvilket John Mills repræsenterede den nævnte indehavers interesser.
EUIPO og Jerome Alexander Consulting har gjort gældende, at det første led i det enkelte anbringende er ugrundet.
Domstolens bemærkninger
For så vidt som John Mills har kritiseret appelkammeret for fejlagtigt at fastslå, at John Mills var en »agent« for indehaveren af det ældre varemærke som omhandlet i artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, bemærkes, således som det blev anført i nærværende doms præmis 72, at denne bestemmelse har til formål at forhindre, at det ældre varemærke misbruges af dets indehavers agent eller repræsentant, idet disse sidstnævnte kan udnytte det kendskab og den erfaring, der er opnået i løbet af det forretningsmæssige forhold med denne indehaver, og følgelig utilbørligt drage fordel af de bestræbelser og investeringer, som denne har foretaget.
Det følger heraf, at opfyldelsen af dette formål kræver en vid fortolkning af begreberne »agent« og »repræsentant« som omhandlet i den nævnte bestemmelse. Denne konstatering med hensyn til betydningen af betingelsen om egenskaben af ansøgeren om registrering af varemærket i forhold til indehaveren af det ældre varemærke understøttes desuden af det forhold, at disse to begreber i henhold til samme bestemmelse er knyttet sammen ved den sideordnende konjunktion »eller«, der vidner om, at artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 kan anvendes i de forskellige tilfælde af repræsentation af en parts interesser ved en anden.
Appelkammeret begik derfor ikke en retlig fejl, da det i den omtvistede afgørelses punkt 20 udtalte, at disse begreber skal fortolkes således, at de omfatter alle former for forhold støttet på en kontraktmæssig aftale, hvorefter den ene af parterne repræsenterer den andens interesser, således at det med henblik på anvendelsen af denne bestemmelse er tilstrækkeligt, at der mellem parterne foreligger en aftale om handelsmæssigt samarbejde, der kan skabe et tillidsforhold, idet ansøgeren udtrykkeligt eller stiltiende pålægges en generel tillids- og loyalitetsforpligtelse, henset til indehaveren af det ældre varemærkes interesser.
I denne henseende bemærkes, således som det fremgår af de konstateringer, som appelkammeret foretog i den omtvistede afgørelses punkt 22 og 23, at der forelå en distributionsaftale mellem John Mills og indehaveren af det ældre varemærke, hvorved disse havde aftalt, at denne indehaver leverede varer under betegnelsen »Magic Minerals by Jerome Alexander« til John Mills, og John Mills påtog sig ansvaret for at distribuere den nævnte indehavers varer inden for Unionen og i hele verden. Denne aftale indeholdt i øvrigt – hvilket John Mills ikke har bestridt – bestemmelser, hvorefter John Mills i det mindste var privilegeret distributør af disse varer, en konkurrencebegrænsningsklausul og bestemmelser vedrørende indehaveren af det ældre varemærkes intellektuelle ejendomsrettigheder til disse varer. Endvidere var den sidste ordreseddel, hvorved John Mills bestilte »Magic Minerals«-varer hos indehaveren af dette varemærke, dateret kun ca. to måneder før indgivelsen af John Mills ansøgning om registrering af det omtvistede varemærke.
Det følger af disse oplysninger, at det, henset til de bemærkninger, der er anført i nærværende doms præmis 85, var med rette, at appelkammeret i den omtvistede afgørelses punkt 25 konkluderede, at John Mills skulle anses for at være en »agent« for indehaveren af det ældre varemærke som omhandlet i artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009.
Det følger heraf, at det første led i det enkelte anbringende skal forkastes som ugrundet.
Det andet led i det enkelte anbringende
Parternes argumentation
Med det andet led i det enkelte anbringende har John Mills kritiseret appelkammeret for dels, at det fejlagtigt fastslog, at det var tilstrækkeligt, at det ældre varemærke blot lignede, snarere end at være identisk med, det omtvistede varemærke, for at artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 kunne påberåbes, dels – ligeledes fejlagtigt – tog udgangspunkt i opfattelsen hos offentligheden i Unionen med henblik på bedømmelsen af en risiko for forveksling mellem de omtvistede varemærker.
EUIPO og Jerome Alexander Consulting har gjort gældende, at det andet led i det enkelte anbringende er ugrundet.
Domstolens bemærkninger
For så vidt som John Mills har kritiseret appelkammeret for at lægge til grund, at artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 fandt anvendelse i det foreliggende tilfælde på grund af ligheden mellem de omtvistede varemærker, bemærkes for det første, at denne bestemmelse, som det fremgår af nærværende doms præmis 54-74, finder anvendelse på ansøgninger om registrering indgivet af agenten eller repræsentanten for indehaveren af det ældre varemærke, både når det ansøgte varemærke er identisk med dette varemærke, og når det ligner det.
For det andet bemærkes, at mens anvendelsen af denne forordnings artikel 8, stk. 3, bl.a. følger af ligheden mellem de omtvistede varemærker, er den specifikke betingelse for den beskyttelse, der er sikret ved denne bestemmelse, at ansøgningen om registrering er blevet indgivet af agenten eller repræsentanten for indehaveren af det ældre varemærke, i eget navn og uden denne indehavers samtykke, og uden at denne agent eller denne repræsentant kan retfærdiggøre sin handling. Ligheden mellem de omtvistede varemærker med henblik på anvendelsen af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 skal følgelig ikke vurderes på grundlag af, om der foreligger en risiko for forveksling, idet denne betingelse er særlig for denne forordnings artikel 8, stk. 1, litra b) (jf. analogt dom af 18.6.2009, L’Oréal m.fl.,
C-487/07
,
EU:C:2009:378
, præmis
-
).
For så vidt som appelkammeret fejlagtigt i den omtvistede afgørelses punkt 34 og 35 bedømte risikoen for forveksling mellem de omtvistede varemærker på grundlag af den opfattelse, som den relevante kundekreds i Unionen har af dem, bemærkes, at en sådan bedømmelse under alle omstændigheder er overflødig, henset til det, som appelkammeret konstaterede i den omtvistede afgørelses punkt 33, hvorefter, og uden at dette er blevet anfægtet, det skulle anerkendes, at disse tegn skulle anses for at ligne hinanden på grundlag af hver af de omhandlede tegn betragtet i deres helhed.
Det andet led i det enkelte anbringende skal følgelig forkastes, idet det delvist er ugrundet, delvist uvirksomt.
Det tredje led i det enkelte anbringende
Parternes argumentation
Med det tredje led i det enkelte anbringende har John Mills for det første gjort gældende, at det var på grundlag af en fejlagtig fortolkning af artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009, at appelkammeret fandt, at denne bestemmelse kunne finde anvendelse, ikke kun når de varer eller tjenesteydelser, for hvilke registreringen af varemærket er ansøgt, og dem, der er omfattet af det ældre varemærke, er identiske, men også når de ligner hinanden.
For det andet har John Mills anført, at såfremt »præparater til ansigtet, der indeholder mineraler«, som er omfattet af det ældre varemærke og »kosmetiske præparater« samt »præparater til pleje af hud«, der er omfattet af ansøgningen om registrering af det omtvistede varemærke, er identiske, er dette ikke tilfældet for de andre varer, der er omfattet af det omtvistede varemærke. I øvrigt ligner de sidstnævnte varer og de varer, der er omfattet af det ældre varemærke, heller ikke hinanden, eller i det mindste er der ikke blevet godtgjort en sådan lighed.
EUIPO og Jerome Alexander Consulting har gjort gældende, at det tredje led i det enkelte anbringende er ugrundet.
Domstolens bemærkninger
For så vidt som John Mills har kritiseret appelkammeret for, at det antog, at artikel 8, stk. 3, i forordning nr. 207/2009 fandt anvendelse i det foreliggende tilfælde, selv om de varer, som ansøgningen om registrering af det omtvistede varemærke henviste til, ikke alle sammen var identiske med de varer, der var omfattet af det ældre varemærke, bemærkes, at selv om denne bestemmelse ikke nævner de varer eller tjenesteydelser, for hvilke varemærket er ansøgt, består varemærkets væsentligste funktion i at angive de omhandlede varer eller tjenesteydelsers handelsmæssige oprindelse (dom af 12.9.2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?),
C-541/18
,
EU:C:2019:725
, præmis
).
Af de samme grunde som dem, der er anført i nærværende doms præmis 70-73, og henset til den generelle opbygning af denne bestemmelse og det formål, som den forfølger, kan det derfor ikke udelukkes, at denne bestemmelse finder anvendelse, fordi de varer eller de tjenesteydelser, der er omfattet af registreringsansøgningen, og dem, der er omfattet af det ældre varemærke, ikke er identiske, men ligner hinanden.
I det foreliggende tilfælde skal det i øvrigt bemærkes, for det første, at John Mills ikke har anfægtet, at »præparater til ansigtet, der indeholder mineraler«, der er omfattet af det ældre varemærke, er identiske med »kosmetiske præparater« og »præparater til pleje af hud«, der er omfattet af ansøgningen om registrering af det omtvistede varemærke. For det andet bemærkede appelkammeret bl.a. i den anfægtede afgørelses punkt 31 for så vidt angår de andre varer, der er omfattet af de omtvistede varemærker, at disse kunne være sammensat af de samme ingredienser, at de ofte blev fremstillet af de samme virksomheder, og at de blev udbudt side om side i materialhandelen og på de samme hylder i detailbutikkerne. Det fremgår imidlertid af Domstolens faste praksis, at der ved vurderingen af ligheden mellem de omhandlede varer og tjenesteydelser skal tages hensyn til alle de relevante faktorer, der kendetegner forbindelsen mellem varerne og tjenesteydelserne. Disse faktorer omfatter navnlig deres art, deres anvendelsesformål og benyttelsen af dem, samt om de er i et konkurrenceforhold eller supplerer hinanden (dom af 20.9.2017, The Tea Board mod EUIPO,
C-673/15 P – C-676/15 P
,
EU:C:2017:702
, præmis
og den deri nævnte retspraksis).
Under disse omstændigheder var det med rette, at appelkammeret på grundlag af de oplysninger, der er anført i dette punkt 31, lagde til grund, at disse andre varer lignede hinanden.
Det tredje led i det enkelte anbringende skal følgelig forkastes som ugrundet.
Det følger af det ovenstående, at EUIPO skal frifindes i det hele.
Sagsomkostninger
I henhold til artikel 184, stk. 2, i Domstolens procesreglement træffer Domstolen afgørelse om sagsomkostningerne, såfremt appellen tages til følge, og Domstolen selv endeligt afgør sagen.
Ifølge procesreglementets artikel 138, stk. 1, som i medfør af dets artikel 184, stk. 1, ligeledes finder anvendelse i appelsager, pålægges det den tabende part at betale sagsomkostningerne, hvis der er nedlagt påstand herom.
Da EUIPO og Jerome Alexander Consulting har nedlagt påstand om, at John Mills pålægges at betale sagsomkostningerne, og John Mills har tabt sagen, bør det pålægges John Mills at bære sine egne omkostninger og at betale EUIPO’s omkostninger i forbindelse med nærværende appelsag og sagen for Retten samt de omkostninger, der er opstået for Jerome Alexander Consulting i forbindelse med sagen for Retten.

På grundlag af disse præmisser udtaler og bestemmer Domstolen (Femte Afdeling):

1)
Dommen afsagt af Den Europæiske Unions Ret den 15. oktober 2018, John Mills mod EUIPO – Jerome Alexander Consulting (MINERAL MAGIC) (
T-7/17
,
EU:T:2018:679
), ophæves.

2)
Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) frifindes i sag T-7/17, der blev anlagt af John Mills Ltd til prøvelse af afgørelse truffet af Første Appelkammer ved EUIPO den 5. oktober 2016 (sag R 2087/2015-1).

3)
John Mills Ltd bærer sine egne omkostninger og betaler EUIPO’s omkostninger i forbindelse med nærværende appelsag og sagen for Retten samt de omkostninger, der er opstået for Jerome Alexander Consulting Corp. i forbindelse med sagen for Retten.

Underskrifter
(
*1
) – Processprog: engelsk.