CELEX: 62017CJ0148
Rinvio pregiudiziale
Diritto dei marchi
Direttiva 2008/95/CE
Articolo 14
Constatazione a posteriori della nullità o della decadenza di un marchio di impresa
Data in cui devono sussistere le condizioni della decadenza o della nullità
Regolamento (CE) n. 207/2009
Marchio dell’Unione europea
Articolo 34, paragrafo 2
Rivendicazione della preesistenza di un marchio nazionale anteriore
Effetti di tale rivendicazione sul marchio nazionale anteriore

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 14 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (
GU 2008, L 299, pag. 25
), nonché dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea] (
GU 2009, L 78, pag. 1
).
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Peek & Cloppenburg KG, Hamburg (in prosieguo: la «P & C Hamburg») e la Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (in prosieguo: la «P & C Düsseldorf»), vertente sull’accertamento a posteriori dell’invalidità di marchi nazionali di cui la P & C Hamburg era titolare e ai quali quest’ultima aveva precedentemente rinunciato.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2008/95
Il considerando 5 della direttiva 2008/95 così recita:
«La presente direttiva non dovrebbe privare gli Stati membri del diritto di continuare a tutelare i marchi di impresa acquisiti attraverso l’uso ma dovrebbe disciplinare detti marchi solo per ciò che attiene ai loro rapporti con i marchi d’impresa acquisiti attraverso la registrazione».
A termini dell’articolo 1:
«La presente direttiva si applica ai marchi di impresa di prodotti o di servizi individuali, collettivi, di garanzia o certificazione che hanno formato oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione in uno Stato membro o presso l’Ufficio Benelux per la proprietà intellettuale o che sono oggetto di una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato membro».
L’articolo 12 della direttiva, intitolato «Motivi di decadenza», al paragrafo 1 stabilisce quanto segue:
«Il marchio di impresa è suscettibile di decadenza se entro un periodo ininterrotto di cinque anni esso non ha formato oggetto di uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato e se non sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso.
Tuttavia nessuno può affermare che un marchio di impresa sia decaduto qualora, tra la scadenza di detto periodo e la presentazione della domanda di decadenza, sia iniziato o reiniziato l’uso effettivo del marchio di impresa.
Eventuali preparativi per l’inizio o il reinizio dell’uso del marchio di impresa avviati solo dopo che il titolare abbia saputo che potrebbe essere presentata una domanda di decadenza, non vengono presi in considerazione ove intervengano nei tre mesi che precedono la presentazione della domanda di decadenza, e al massimo allo scadere del periodo ininterrotto di cinque anni di mancato uso».
Il successivo articolo 14, rubricato «Constatazione a posteriori della nullità o della decadenza di un marchio di impresa», dispone quanto segue:
«Quando per un marchio [dell’Unione europea] si invoca l’anzianità di un marchio anteriore che sia stato oggetto di rinuncia o di estinzione, è possibile constatare a posteriori la nullità o la decadenza di detto marchio».
Regolamento n. 207/2009
L’articolo 34 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Rivendicazione della preesistenza del marchio nazionale», stabilisce quanto segue:
«1.   Il titolare di un marchio anteriore registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato nel territorio del Benelux, o di un marchio anteriore che sia stato oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, che presenti una domanda di marchio identica destinata a essere registrata in quanto marchio [dell’Unione europea] per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio anteriore è stato registrato o contenuti in essi, può avvalersi, per il marchio [dell’Unione europea], della preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale è stato registrato.
2.   L’unico effetto della preesistenza ai sensi del presente regolamento è che il titolare del marchio [dell’Unione europea] che rinunci al marchio anteriore o lasci che si estingua, continua a beneficiare degli stessi diritti che avrebbe avuto se il marchio anteriore avesse continuato a essere registrato.
(…)».
Il successivo articolo 35, rubricato «Rivendicazione della preesistenza dopo la registrazione del marchio [dell’Unione europea]», al paragrafo 1 dispone quanto segue:
«Il titolare di un marchio [dell’Unione europea] registrato in uno Stato membro, compreso un marchio registrato sul territorio del Benelux, o di un marchio anteriore identico oggetto di una registrazione internazionale valida in uno Stato membro, per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato il marchio anteriore o contenuti in essi, può avvalersi della preesistenza del marchio anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale il marchio stesso è stato registrato».
Direttiva (UE) 2015/2436
La direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (
GU 2015, L 336, pag. 1
), che ha proceduto alla rifusione della direttiva 2008/95, è entrata in vigore il 12 gennaio 2016, successivamente alla data dei fatti oggetto del procedimento principale. Il suo articolo 6 così recita:
«Quando rispetto ad un marchio UE si invoca la preesistenza di un marchio nazionale o di un marchio oggetto di una registrazione internazionale con effetto nello Stato membro, che siano stati oggetto di rinuncia o di estinzione, è possibile constatare a posteriori la nullità o la decadenza del marchio che ha portato alla rivendicazione della preesistenza, a condizione che la nullità o la decadenza potessero essere dichiarate al momento in cui il marchio è stato oggetto di rinuncia o di estinzione. In tal caso, la preesistenza cessa di produrre i suoi effetti».
Normativa tedesca
L’articolo 49 del Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (legge sulla tutela dei marchi e degli altri segni distintivi), del 25 ottobre 1994 (BGBl. 1994 I, pag. 3082; in prosieguo: il «Markengesetz»), intitolato «Decadenza dei diritti del titolare», al paragrafo 1 così dispone:
«Il marchio è cancellato dal registro, su richiesta, per causa di decadenza se non è stato utilizzato ai sensi dell’articolo 26, successivamente alla data della sua registrazione, per un periodo ininterrotto di cinque anni. Tuttavia, la decadenza dei diritti del titolare di un marchio non può essere invocata se, successivamente alla fine di detto periodo e anteriormente al deposito della domanda di cancellazione, sia iniziata o ripresa l’utilizzazione del marchio ai sensi dell’articolo 26. L’inizio o la ripresa dell’utilizzazione del marchio, che avvenga nei tre mesi precedenti la presentazione della domanda di cancellazione, a condizione che tale termine inizi a decorrere dopo un periodo ininterrotto di cinque anni di mancata utilizzazione, non vengono presi in considerazione qualora le azioni prodromiche all’inizio o alla ripresa dell’utilizzazione del marchio abbiano luogo solo dopo che il titolare del marchio abbia appreso della possibilità di presentazione della domanda di cancellazione. Qualora la domanda di cancellazione ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1 sia stata presentata all’Ufficio dei brevetti, la domanda all’Ufficio dei brevetti resta determinante ai fini del computo del termine di tre mesi di cui al terzo periodo, qualora l’azione di cancellazione ai sensi dell’articolo 55, paragrafo 1, sia stata proposta entro tre mesi dalla notifica della comunicazione di cui all’articolo 53, paragrafo 4».
L’articolo 125c del Markengesetz, rubricato «Accertamento a posteriori dell’invalidità di un marchio», così dispone:
«1.   Se, per un marchio [dell’Unione europea] depositato o registrato, la priorità di un marchio registrato nel registro dell’Ufficio dei brevetti in forza dell’articolo 34 o 35 del regolamento [n. 207/2009] è stata rivendicata e se il marchio registrato nel registro dell’Ufficio dei brevetti è stato cancellato per mancata proroga della durata della protezione (…), o per rinuncia (…), l’invalidità di tale marchio può, su richiesta, essere accertata a posteriori per decadenza o nullità.
2.   La declaratoria di invalidità avviene alle stesse condizioni di una cancellazione per decadenza o nullità. Tuttavia, è possibile dichiarare l’invalidità di un marchio per decadenza ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1 solo qualora i requisiti per la cancellazione ai sensi di tale disposizione sussistessero già al momento della cancellazione del marchio per mancata proroga della durata della protezione o per rinuncia.
3.   La procedura di accertamento dell’invalidità si fonda sulle disposizioni applicabili alla procedura di cancellazione di un marchio registrato, fermo restando che la declaratoria dell’invalidità del marchio sostituisce la sua cancellazione».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
La P & C Düsseldorf è titolare dei marchi denominativi e figurativi tedeschi PuC, registrati per capi di abbigliamento ai numeri 648526 e 648528 con priorità risalente al 1953.
La P & C Hamburg è titolare di un marchio denominativo dell’Unione europea PUC, registrato il 6 aprile 2001 al numero 242446 per prodotti delle classi 18 e 25 ai sensi dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come riveduto e modificato, e corrispondenti, in particolare, a capi di abbigliamento e ad accessori di moda. Tale marchio beneficia, per il territorio tedesco, della preesistenza di due marchi denominativi tedeschi PUC, depositati e registrati nel corso degli anni 1978 e 1982, per capi di abbigliamento, ai numeri 966148 e 1027854.
L’11 febbraio 2005 la P & C Düsseldorf avviava un’azione di cancellazione per decadenza dei marchi denominativi tedeschi PUC. Poiché la P & C Hamburg, il 7 luglio 2005, aveva volontariamente richiesto al Deutsches Patent- und Markenamt (Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi) la cancellazione dei marchi medesimi, le due parti dichiaravano di porre termine alla controversia e i marchi venivano cancellati in data 9 e 31 agosto 2005.
Il 12 marzo 2010 la P & C Düsseldorf proponeva ricorso dinanzi al Landgericht Hamburg (Tribunal del Land di Amburgo, Germania), affinché la P & C Hamburg non potesse più avvalersi della preesistenza dei marchi denominativi tedeschi PUC, facendo valere, in via principale, che questi ultimi, alla data della loro cancellazione per rinuncia da parte della società medesima, potevano essere parimenti cancellati per decadenza. In subordine, la P & C Düsseldorf sosteneva che, in quel momento, sarebbe stato possibile estinguere i marchi anche per effetto dell’esistenza di diritti anteriori di cui essa era titolare.
Il Landgericht Hamburg (Tribunale del Land di Amburgo) accoglieva il ricorso e l’appello proposto dalla P & C Hamburg dinanzi all’Oberlandesgericht Hamburg (Tribunale superiore del Land di Amburgo, Germania) veniva respinto. Nella decisione del giudice d’appello è stata affermata la fondatezza della domanda della P & C Düsseldorf, ai sensi dell’articolo 125c, paragrafi 1 e 2, nonché dell’articolo 49, paragrafo 1, del Markengesetz, atteso che i marchi denominativi tedeschi estinti, di cui veniva rivendicata l’anteriorità per il marchio dell’Unione europea PUC, avrebbero potuto essere oggetto di estinzione per decadenza sia al momento della loro cancellazione per rinuncia sia al momento dell’ultima udienza tenutasi dinanzi al giudice medesimo.
Avverso tale decisione la P & C Hamburg proponeva quindi ricorso per cassazione (Revision) dinanzi al Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania).
In primo luogo, il giudice del rinvio rileva che il giudice d’appello ha effettuato un’interpretazione corretta dell’articolo 125c, paragrafo 2, del Markengesetz laddove ha ritenuto che le condizioni ai fini dell’estinzione di un marchio per decadenza dovessero sussistere non solo nel momento della rinuncia al marchio medesimo, bensì parimenti al momento dell’ultima udienza dinanzi all’organo giurisdizionale adito con la domanda di accertamento di invalidità di detto marchio. Esso si chiede, tuttavia, se tale interpretazione sia compatibile con l’articolo 14 della direttiva 2008/95.
A fronte del rilievo che quest’ultimo articolo non fornisce alcuna precisazione in merito ai requisiti che possono essere imposti ai fini dell’accertamento a posteriori della nullità del marchio nazionale anteriore che sia stato oggetto di rinuncia o di estinzione, il giudice del rinvio osserva che dall’articolo 6 della direttiva 2015/2436 discende che non è possibile esigere, in base alla direttiva stessa, che le condizioni ai fini della decadenza sussistano parimenti alla data della decisione sull’azione di accertamento a posteriori della decadenza. Il giudice medesimo si chiede se tale direttiva abbia ridefinito le condizioni cui detto accertamento è subordinato o se essa si sia limitata a chiarire le condizioni già applicabili in base all’articolo 14 della direttiva 2008/95.
In secondo luogo, il giudice del rinvio osserva che, anche ammesso che l’interpretazione dell’articolo 125c del Markengesetz esposta al punto 18 supra sia compatibile con l’articolo 14 della direttiva 2008/95, si pone allora la questione se la P & C Hamburg, dopo aver rinunciato ai propri marchi denominativi tedeschi il 7 luglio 2005, abbia potuto fare di tali marchi un uso idoneo a preservare i diritti ad essi inerenti. Poiché il giudice d’appello ha ritenuto che non si potesse tener conto degli atti di utilizzo successivi alla rinuncia, non avendo tali atti «effetto di sanatoria», il giudice del rinvio si chiede se tale tesi sia corretta alla luce dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 e nutre dubbi, al riguardo, circa l’effetto della rivendicazione per un marchio dell’Unione europea della preesistenza di un marchio nazionale anteriore.
In tale contesto, il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se sia compatibile con l’articolo 14 della direttiva 2008/95 il fatto che la nullità o la decadenza di un marchio nazionale, che abbia consentito di rivendicare la preesistenza di un marchio dell’Unione europea e che sia stato oggetto di rinuncia o di estinzione, possa essere dichiarata retroattivamente unicamente nel caso in cui le condizioni per dichiarare la nullità o la decadenza sussistessero non solo nel momento in cui il marchio sia stato oggetto di rinuncia o di estinzione, ma anche nel momento della declaratoria giurisdizionale di nullità o decadenza.
2)
In caso di risposta affermativa alla prima questione:
Se dalla rivendicazione della preesistenza ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 discenda che i diritti inerenti al marchio nazionale si estinguano e non possano più essere oggetto di uso idoneo ad assicurarne il mantenimento, ovvero se il marchio nazionale continui a sussistere sulla base del diritto dell’Unione, pur non esistendo più nel registro dello Stato membro interessato, con la conseguenza che esso possa e debba continuare a essere oggetto di un uso idoneo a preservare i diritti acquisiti».
Sulle questioni pregiudiziali
Con le due questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 14 della direttiva 2008/95, in combinato disposto con l’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, debba essere interpretato nel senso che osti a un’interpretazione della normativa nazionale secondo cui la nullità o la decadenza di un marchio nazionale anteriore, la cui preesistenza sia rivendicata per un marchio dell’Unione europea, possa essere accertata a posteriori unicamente qualora le condizioni di tale nullità o decadenza sussistessero non solo nel momento in cui tale marchio nazionale anteriore sia stato oggetto di rinuncia o di estinzione, bensì parimenti al momento della declaratoria giurisdizionale di nullità o decadenza.
Occorre ricordare, in proposito, che l’articolo 34 del regolamento n. 207/2009 prevede la possibilità, per il titolare di un marchio nazionale anteriore che presenti una domanda di marchio identica destinata a essere registrata in quanto marchio dell’Unione europea per prodotti o servizi identici a quelli per cui il marchio nazionale anteriore è stato registrato, di rivendicare, nella propria domanda di registrazione del marchio dell’Unione europea, la preesistenza del marchio nazionale anteriore per quanto concerne lo Stato membro nel quale o per il quale sia stato registrato. Il successivo articolo 35 prevede un’analoga possibilità di rivendicazione della preesistenza successivamente alla registrazione di un marchio come marchio dell’Unione europea.
L’unico effetto della rivendicazione della preesistenza di un marchio nazionale anteriore, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, di tale regolamento, è che, nel caso in cui il titolare del marchio medesimo vi rinunci o lasci che si estingua, si ritiene che questi continui a beneficiare degli stessi diritti che avrebbe avuto qualora il marchio nazionale anteriore avesse continuato a essere registrato.
Per opporsi a detta rivendicazione, l’articolo 14 della direttiva 2008/95 prevede la possibilità di dichiarare a posteriori la nullità o la decadenza del marchio nazionale anteriore che sia stato oggetto di rinuncia o di estinzione.
Sebbene l’articolo 14 della direttiva 2008/95 non precisi la data cui occorre far riferimento ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni della nullità o della decadenza, dai termini e dall’oggetto di tale disposizione risulta tuttavia che tale verifica è diretta a determinare retrospettivamente se tali condizioni fossero soddisfatte alla data di rinuncia o di estinzione del marchio nazionale anteriore. Ne consegue che il requisito secondo cui le condizioni della nullità o della decadenza del marchio nazionale anteriore devono parimenti sussistere alla data della decisione sulla domanda diretta alla dichiarazione a posteriori della nullità o decadenza non è conforme alla suddetta disposizione.
Inoltre, un requisito di tal genere, come risulta dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni delle parti nel procedimento principale, si basa sulla tesi secondo cui gli atti d’uso di un marchio nazionale, successivamente alla rinuncia al medesimo, possono avere un effetto di sanatoria tale da garantire il mantenimento dei diritti ad esso inerenti. Orbene, una tesi siffatta non trova alcun fondamento nella direttiva 2008/95 né nel regolamento n. 207/2009.
Infatti, occorre anzitutto rilevare che la possibilità di utilizzare un marchio nazionale che sia stato oggetto di rinuncia non è affatto prevista dalla direttiva 2008/95. Inoltre, dal considerando 5 e dall’articolo 1 di quest’ultima risulta che essa si applica unicamente ai marchi che siano stati oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione, cosicché un marchio cancellato non esiste più alla luce della direttiva stessa.
Dall’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2008/95 risulta, poi, che l’uso del marchio è preso in considerazione solamente fino alla data di presentazione della domanda di decadenza, eventualmente anticipata di tre mesi nell’ipotesi prevista al terzo comma della disposizione medesima. Non sarebbe quindi coerente con detta disposizione tener conto, nell’ambito di un procedimento diretto all’accertamento a posteriori della decadenza dei diritti del titolare di un marchio, di un uso successivo alla data in cui il titolare abbia esso stesso dichiarato di rinunciare a tale marchio o abbia lasciato che questo si estinguesse.
Infine, dall’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 emerge che l’unico effetto della preesistenza di un marchio nazionale anteriore rivendicata per un marchio dell’Unione europea è che il titolare di tale marchio nazionale anteriore, che vi abbia rinunciato o che abbia lasciato che si estingua, continua a beneficiare, nello Stato membro nel quale o per il quale era registrato, degli stessi diritti che avrebbe avuto qualora tale marchio avesse continuato ad esservi registrato. Tale disposizione opera quindi una fictio volta a consentire al titolare del marchio dell’Unione europea di continuare a beneficiare, in tale Stato membro, della tutela di cui beneficiava il marchio nazionale anteriore cancellato, e non a consentire a quest’ultimo di continuare ad esistere in quanto tale. Ne consegue, in particolare, che un eventuale uso del segno di cui trattasi successivamente alla cancellazione dev’essere considerato, in un caso del genere, quale uso del marchio dell’Unione europea e non del marchio nazionale anteriore cancellato.
Inoltre, l’interpretazione dell’articolo 14 della direttiva 2008/95 effettuata al punto 26 supra è confermata dall’articolo 6 della direttiva 2015/2436, entrata in vigore successivamente alla data dei fatti oggetto del procedimento principale, che prevede quale unico presupposto di un accertamento a posteriori della nullità o della decadenza del marchio nazionale anteriore la circostanza che la nullità o la decadenza dei diritti potesse essere dichiarata al momento in cui tale marchio sia stato oggetto di rinuncia o di estinzione.
Alla luce dei suesposti rilievi, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 14 della direttiva 2008/95, in combinato disposto con l’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a un’interpretazione della normativa nazionale secondo cui la nullità o la decadenza di un marchio nazionale anteriore, la cui preesistenza sia rivendicata per un marchio dell’Unione europea, può essere accertata a posteriori solo qualora le condizioni ai fini della nullità o della decadenza sussistessero non soltanto nel momento in cui tale marchio nazionale anteriore sia stato oggetto di rinuncia o di estinzione, bensì parimenti al momento della declaratoria giurisdizionale di nullità o decadenza.
Sulle spese
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 14 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, in combinato disposto con l’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea], dev’essere interpretato nel senso che esso osta a un’interpretazione della normativa nazionale secondo cui la nullità o la decadenza di un marchio nazionale anteriore, la cui preesistenza sia rivendicata per un marchio dell’Unione europea, può essere accertata a posteriori solo qualora le condizioni ai fini della nullità o della decadenza sussistessero non soltanto nel momento in cui tale marchio nazionale anteriore sia stato oggetto di rinuncia o di estinzione, bensì parimenti al momento della declaratoria giurisdizionale di nullità o decadenza.

Firme
(
*1
)	Lingua processuale: il tedesco.