CELEX: 62018TJ0268
Marca da União Europeia
Processo de oposição
Pedido de marca nominativa da União Europeia Luciano Sandrone
Marca nominativa da União Europeia anterior DON LUCIANO
Utilização séria da marca anterior
Artigo 47.o, n.os 2 e 3, do Regulamento (UE) 2017/1001
Motivo relativo de recusa
Artigo 8.o, n.o 1, alínea b), do Regulamento 2017/1001
Pedido de marca nominativa composta por um nome próprio e um apelido
Marca anterior composta por um título e um nome próprio
Neutralidade da comparação conceptual
Inexistência de risco de confusão

)
[Omissis]
Pedidos das partes
O recorrente conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
–
anular a decisão impugnada;
–
condenar o EUIPO nas despesas.
O EUIPO conclui pedindo que o Tribunal Geral se digne:
–
negar provimento ao recurso;
–
condenar o recorrente nas despesas.
Questão de direito
Em apoio do seu recurso, o recorrente invoca, em substância, dois fundamentos, relativos, o primeiro, à violação, pela Câmara de Recurso, do artigo 47.
o
, n.
os
2 e 3, do Regulamento 2017/1001, e o segundo, à violação, pela mesma Câmara, do artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do referido regulamento.
[Omissis]
Quanto à alegada violação do artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento 2017/1001
[Omissis]
Quanto à comparação dos sinais
[Omissis]
No presente processo, tanto a marca anterior como o sinal objeto do pedido de marca têm caráter nominativo. A Câmara de Recurso não considerou, antes de proceder à comparação visual, fonética e conceptual dos sinais em conflito, que estes continham um elemento dominante. Apenas durante a referida comparação precisou, em primeiro lugar, no que respeita à marca anterior, que a palavra «luciano» era mais distintiva do que o termo «don» (n.
o
51 da decisão impugnada). Em segundo lugar, quanto ao sinal objeto do pedido de marca, segundo a Câmara de Recurso, o caráter distintivo do elemento «luciano» é menor do que o do elemento «sandrone», que possui um valor intrínseco superior para os públicos espanhol, francês, italiano e português, pelo facto de se tratar de um apelido raro. Todavia, esta conclusão não é válida em todo o território da União, designadamente na Alemanha e na Finlândia, em que o elemento «luciano» é tão distintivo como o elemento «sandrone» (n.
os
48 e 50 da decisão impugnada).
O recorrente contesta esta última conclusão.
Importa, portanto, verificar se a apreciação efetuada pela Câmara de Recurso dos elementos distintivos e dominantes dos sinais em conflito enferma de erros de apreciação.
–
Quanto aos elementos distintivos e dominantes dos sinais em conflito
O sinal objeto do pedido de marca é composto por duas palavras, uma de sete letras, «luciano», e outra de oito letras, «sandrone». A marca anterior é igualmente composta por duas palavras, a primeira de três letras, «don», e a segunda de sete letras, «luciano».
Relativamente à marca anterior, há que salientar que o elemento «luciano» prevalece sobre o elemento «don», quanto mais não seja em razão da brevidade deste último, mas igualmente, como a Câmara de Recurso sublinhou no n.
o
51 da decisão impugnada, devido ao facto de ser entendido como um título espanhol que significa «senhor» ou como um título italiano dado aos sacerdotes, que, além disso, será entendido como tal por uma parte significativa do público da União, incluindo os públicos alemão e finlandês. Quanto a este aspeto, a Câmara de Recurso refere o dicionário alemão
Duden
. Assim, a Câmara de Recurso concluiu acertadamente, que, para o público pertinente, o elemento «luciano» era mais distintivo do que o elemento «don», o que, aliás, o recorrente não contesta. Todavia, esta constatação não prejudica a determinação do grau de caráter distintivo em que se baseia o elemento «luciano» enquanto tal (v. n.
o
102,
infra
).
Dito isto, embora o elemento «luciano» seja mais distintivo do que a palavra «don», não o é a ponto de tornar este último elemento negligenciável.
No que respeita ao sinal objeto do pedido de marca, como refere com razão, no n.
o
46 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso, as palavras que o compõem serão provavelmente entendidas como uma combinação de um nome próprio e de um apelido pelo público pertinente de todo o território da União. Em seguida, a Câmara de Recurso indicou que o apelido Sandrone não é entendido como um apelido comum, mesmo em Itália, e que, pelo contrário, o nome próprio Luciano é considerado muito comum em Espanha, em Itália e em Portugal, bem como em França, devido ao nome próprio correspondente Lucien (n.
o
47 da decisão impugnada). Assim, para o público desses territórios, reconheceu que o caráter distintivo do elemento «luciano» é menor do que o do elemento «sandrone», o qual, como apelido raro, possui um «valor intrínseco superior» (n.
o
48 da decisão impugnada).
A recorrente não contesta esta apreciação da Câmara de Recurso.
Em contrapartida, segundo a Câmara de Recurso, na Alemanha ou na Finlândia, o elemento «luciano» é considerado um nome próprio raro. A Câmara de Recurso invalidou igualmente a afirmação da Divisão de Oposição de que o nome próprio italiano Luciano era familiar para o público da União no seu conjunto graças à notoriedade do tenor italiano Luciano Pavarotti. Segundo a Câmara de Recurso, «tanto quanto é do seu conhecimento», o que é célebre é o apelido Pavarotti e não o nome completo Luciano Pavarotti, e uma parte significativa do público da União não se recorda do seu nome próprio (n.
o
48 da decisão impugnada). Com base nisso, a Câmara de Recurso concluiu que tanto o nome próprio Luciano como o apelido Sandrone eram raros para os públicos alemão e finlandês, pelo que, relativamente a esses públicos, o primeiro elemento era tão distintivo como o segundo (n.
o
50 da decisão impugnada).
Observe‑se, a este respeito, que, segundo a jurisprudência, é possível que, numa parte da União, o apelido tenha, em regra, um caráter distintivo mais elevado do que o do nome próprio. Há, no entanto, que ter em conta os elementos específicos do caso vertente, em especial, a circunstância de o apelido em causa ser pouco corrente ou, pelo contrário, muito comum, o que pode influenciar o caráter distintivo [Acórdãos de 5 de outubro de 2011, Cooperativa Vitivinícola Arousana/IHMI — Sotelo Ares (ROSALIA DE CASTRO),
T‑421/10
, não publicado,
EU:T:2011:565
, n.
o
50, e de11 de julho de 2018, Enoitalia/EUIPO — La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI),
T‑707/16
, não publicado,
EU:T:2018:424
, n.
o
38], bem como a eventual notoriedade da pessoa que pede que o seu nome próprio e o seu apelido, em conjunto, sejam registados como marca (Acórdão de 24 de junho de 2010, Becker/Harman International Industries,
C‑51/09 P
,
EU:C:2010:368
, n.
os
36 e 37).
No caso em apreço, há que observar, à semelhança do recorrente, que a afirmação da Câmara de Recurso de que o nome próprio Luciano é entendido como um nome raro na Alemanha ou na Finlândia não se baseia em nenhum elemento concreto.
A este respeito, há que salientar que o simples facto de um determinado nome não ser muito comum entre a população de um determinado Estado‑Membro não significa necessariamente que esse nome próprio seja entendido como raro pelo público pertinente nesse Estado‑Membro. Com efeito, um nome próprio relativamente conhecido à escala da União ou à escala internacional não será entendido como raro pelo público pertinente, mesmo nos Estados‑Membros em que esse nome próprio não é muito comum.
No caso em apreço, uma vez que a Câmara de Recurso salientou corretamente, no n.
o
47 da decisão impugnada, que o nome próprio Luciano é considerado um nome muito comum em Espanha, em Itália e em Portugal, bem como em França, ou seja, numa parte substancial da União, não se pode razoavelmente sustentar, tendo em conta os fluxos comerciais na União e os meios atuais de comunicação eletrónicos, que esse nome próprio seja entendido como raro pelos públicos pertinentes da Alemanha e da Finlândia. Por outras palavras, embora seja notório que o nome próprio Luciano não é muito comum na população presente na Alemanha e na Finlândia, este simples facto não significa de modo algum que esse nome próprio seja entendido como um nome raro nos referidos Estados‑Membros, como indicou a Câmara de Recurso no n.
o
48 da decisão impugnada.
Por conseguinte, há que concluir que, para o público da União no seu conjunto, o elemento mais distintivo do sinal objeto do pedido de marca é o elemento «sandrone», um apelido que não é considerado comum, sem que, no entanto, isso torne o elemento «Luciano» negligenciável.
Após ter examinado as qualidades intrínsecas de cada componente dos sinais em conflito e depois de as ter comparado com as das outras componentes, cumpre observar que a Câmara de Recurso devia ter destacado a presença de um elemento mais distintivo em cada um dos sinais em conflito, a saber, o elemento «luciano» na marca anterior, o que fez acertadamente, e o elemento «sandrone» no sinal objeto do pedido de marca, o que não fez, para uma parte do público pertinente, antes de proceder à comparação dos sinais em conflito nos planos visual, fonético e conceptual. As consequências desse erro serão determinadas posteriormente.
[Omissis]
–
Quanto à comparação conceptual
Nos n.
os
52 e 53 da decisão impugnada, a Câmara de Recurso indica que o público pertinente associará o sinal cujo registo é pedido a um nome próprio e a um apelido, ou seja, a uma pessoa específica (virtual ou real) chamada Luciano, membro da família Sandrone, e considerará, do mesmo modo, que a marca anterior designa uma pessoa chamada Luciano. A Câmara de Recurso deduziu daí que «[o]s consumidores, nomeadamente na Alemanha ou na Finlândia, podem, assim, interpretar as marcas em causa no sentido de que se referem à mesma pessoa (virtual ou real) caracterizada pelo inabitual nome “Luciano”». Por conseguinte, segundo a Câmara de Recurso, os sinais em conflito possuem um grau médio de semelhança no plano conceptual (n.
o
53 da decisão impugnada).
Tanto o recorrente como o EUIPO manifestam objeções a esse respeito. O recorrente alega que os sinais em conflito são diferentes no plano conceptual, ao passo que, segundo o EUIPO, a comparação entre os sinais é neutra no referido plano. Além disso, segundo o EUIPO, a jurisprudência é flutuante quanto a este aspeto na medida em que, em certos acórdãos, o juiz da União considerou possível proceder a uma comparação conceptual entre sinais com um apelido ou um nome próprio, ao passo que, noutros acórdãos, declarou que a comparação conceptual entre este tipo de sinais não é possível.
O Tribunal Geral considera, portanto, necessário precisar a jurisprudência sobre esse aspeto. A este respeito, importa recordar que a comparação conceptual tem por objeto comparar os «conceitos» que os sinais em conflito contêm. O termo «conceito» significa, segundo a definição que dele faz, por exemplo, o dicionário
Larousse
, uma «ideia geral e abstrata que o espírito humano forma de um objeto de pensamento concreto ou abstrato, e que lhe permite associar a esse mesmo objeto as diversas perceções que dele tem, e organizar os seus conhecimentos sobre ele».
Do mesmo modo, segundo a jurisprudência, a semelhança conceptual implica que os sinais em conflito coincidam no seu conteúdo semântico (Acórdão de 11 de novembro de 1997, SABEL,
C‑251/95
,
EU:C:1997:528
, n.
o
24).
Por conseguinte, quando um nome próprio ou um apelido não traduz uma «ideia geral e abstrata» e é desprovido de conteúdo semântico, não é portador de nenhum «conceito», pelo que não é possível a comparação conceptual entre dois sinais constituídos unicamente por esses nomes próprios ou apelidos.
Em contrapartida, a comparação conceptual continua a ser possível quando o nome próprio ou o apelido em causa se tornou símbolo de um conceito, em razão, por exemplo, da notoriedade da pessoa com esse nome próprio ou apelido, ou quando esse nome próprio ou apelido tem um conteúdo semântico claro e imediatamente reconhecível.
Assim, o Tribunal Geral já teve a possibilidade de afirmar que o público pertinente entendia as marcas compostas por apelidos ou nomes próprios como desprovidas de significado conceptual específico, exceto se o nome próprio ou o apelido for especialmente conhecido por ser o de uma pessoa famosa [v., neste sentido, Acórdãos de 18 de maio de 2011, IIC/IHMI — McKenzie (McKENZIE),
T‑502/07
, não publicado,
EU:T:2011:223
, n.
o
40; de 8 de maio de 2014, Pedro Group/IHMI — Cortefiel (PEDRO),
T‑38/13
, não publicado,
EU:T:2014:241
, n.
os
71 a 73, e de 11 de julho de 2018, ANTONIO RUBINI,
T‑707/16
, não publicado,
EU:T:2018:424
, n.
o
65].
No caso em apreço, a Câmara de Recurso não identificou nenhum conceito que possa ser associado ao nome próprio e ao apelido em causa. As partes também não apresentam argumentos nesse sentido.
Assim, o simples facto de o público pertinente associar o sinal cujo registo é pedido a um nome próprio e um apelido e, portanto, a uma pessoa específica, virtual ou real, e de a marca anterior ser entendida como designando uma pessoa chamada Luciano não é pertinente para efeitos da comparação dos sinais em conflito no plano conceptual.
Por conseguinte, a apreciação efetuada pela Câmara de Recurso segundo a qual os sinais em conflito apresentam um grau médio de semelhança no plano conceptual deve ser rejeitada. À semelhança do EUIPO, há que concluir que, no caso em apreço, não é possível efetuar uma comparação conceptual, uma vez que os nomes próprios e o apelido constantes dos sinais em conflito não contêm nenhum conceito.
Tendo em conta as considerações precedentes, cumpre confirmar as conclusões da Câmara de Recurso relativas à semelhança, pelo menos reduzida, entre os sinais em conflito nos planos visual e fonético, e rejeitá‑las no que respeita à semelhança média entre esses sinais no plano conceptual, uma vez que a comparação conceptual entre os referidos sinais não é possível no presente processo.
Quanto à apreciação global do risco de confusão
Há que afastar desde já o argumento do recorrente, que figura no n.
o
63 da petição inicial, segundo o qual o risco de confusão deve ser apreciado à luz da impressão do consumidor da União, e não dos consumidores de um ou dois países desta última (a Alemanha e a Finlândia, no caso em apreço). Com efeito, cumpre recordar que, para recusar o registo de uma marca da União Europeia, basta que um motivo relativo de recusa na aceção do artigo 8.
o
, n.
o
1, alínea b), do Regulamento 2017/1001 exista numa parte da União [v., neste sentido, Acórdão de 14 de dezembro de 2006, Mast‑Jägermeister/IHMI — Licorera Zacapaneca (VENADO com quadro e o.),
T‑81/03, T‑82/03 e T‑103/03
,
EU:T:2006:397
, n.
o
76 e jurisprudência referida]. Por conseguinte, o recorrente não tem razão quando alega que a Câmara de Recurso incorreu em erro ao basear‑se na existência de um risco de confusão unicamente em dois países da União para recusar o registo solicitado, independentemente da questão de saber se, no caso em apreço, o risco de confusão alegado para o consumidor alemão ou finlandês está ou não demonstrado.
No que respeita à apreciação do risco de confusão, resulta da jurisprudência que tal apreciação implica uma certa interdependência entre os fatores tomados em conta, nomeadamente entre a semelhança das marcas e a dos produtos ou serviços designados. Assim, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, e inversamente (Acórdãos de 28 de março de 2017, REGENT UNIVERSITY,
T‑538/15
, não publicado,
EU:T:2017:226
, n.
o
71, e de 8 de novembro de 2017, IST,
T‑80/17
, não publicado,
EU:T:2017:784
, n.
o
64).
Ao aplicar o princípio da interdependência recordado no n.
o
93,
supra
, a Câmara de Recurso concluiu que existia um risco de confusão entre os sinais em conflito, pelo menos para os públicos pertinentes alemão e finlandês, dado que os referidos sinais eram visual e foneticamente semelhantes no mínimo num grau reduzido e conceptualmente semelhantes num grau médio e que os produtos em causa eram idênticos ou semelhantes num grau médio.
Todavia, ao aplicar mecanicamente o princípio da interdependência, sem ter em conta todos os fatores pertinentes, a Câmara de Recurso não efetuou corretamente a apreciação global do risco de confusão.
Com efeito, impõe‑se recordar que, segundo a jurisprudência, embora seja verdade que, por força do princípio da interdependência, um reduzido grau de semelhança entre os produtos ou os serviços designados pode ser compensado por um elevado grau de semelhança entre as marcas, inversamente, nada impede que se afirme que, tendo em conta as circunstâncias de um caso em análise, não existe risco de confusão, mesmo em presença de produtos idênticos e de um reduzido grau de semelhança entre as marcas em conflito [Acórdão de 3 de junho de 2015, Giovanni Cosmetics/IHMI — Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI),
T‑559/13
,
EU:T:2015:353
, n.
o
132 (não publicado); v. igualmente, neste sentido, Acórdãos de 12 de julho de 2006, Vitakraft‑Werke Wührmann/IHMI — Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT),
T‑277/04
,
EU:T:2006:202
, n.
os
67 e 68, e de 17 de fevereiro de 2011, Annco/IHMI — Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT),
T‑385/09
,
EU:T:2011:49
, n.
os
44 e 48].
No caso em apreço, em primeiro lugar, a Câmara de Recurso não apreendeu corretamente a semelhança entre os sinais em conflito, ao concluir erradamente que o elemento «luciano» era tão distintivo como o elemento «sandrone» no sinal cujo registo era pedido e ao salientar erradamente a existência de uma semelhança conceptual média entre os sinais em conflito (v. n.
os
75 e 90,
supra
).
Em segundo lugar, a Câmara de Recurso não teve em conta as especificidades dos produtos em causa. Ora, segundo a jurisprudência, a perceção das marcas que tem o consumidor médio do tipo de produto ou serviço em causa desempenha um papel determinante na apreciação global do risco de confusão [Acórdão de 18 de setembro de 2012, Scandic Distilleries/IHMI — Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER),
T‑460/11
, não publicado,
EU:T:2012:432
, n.
o
27].
No caso em apreço, no mundo vitivinícola, os nomes importam muito, quer se trate de apelidos ou de nomes de domínio, uma vez que servem para referenciar e para designar os vinhos. De maneira geral, cumpre recordar que os consumidores estão habituados a designar e reconhecer os vinhos em função do elemento nominativo que serve para os identificar e que esse elemento designa, nomeadamente, o produtor ou a propriedade em que o vinho é produzido [Acórdãos de 27 de fevereiro de 2014, Pêra‑Grave/IHMI — Fundação Eugénio de Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA),
T‑602/11
, não publicado,
EU:T:2014:97
, n.
o
35, e de 11 de julho de 2018, ANTONIO RUBINI,
T‑707/16
, não publicado,
EU:T:2018:424
, n.
o
49; v., igualmente, neste sentido, Acórdão de 13 de julho de 2005, Julián Murúa Entrena,
T‑40/03
,
EU:T:2005:285
, n.
o
56]. Assim, é o elemento distintivo «sandrone» que servirá para identificar os vinhos do recorrente ou a denominação no seu conjunto, ou seja, «luciano sandrone», mas não unicamente o elemento «luciano».
Em terceiro lugar, a Câmara de Recurso também não teve em conta a frequência na utilização de nomes próprios ou apelidos espanhóis ou italianos, reais ou inventados, no setor vinícola e o facto de os consumidores estarem habituados às marcas com esses elementos, pelo que não julgarão, de cada vez que um nome próprio ou um apelido deste tipo aparece numa marca conjugado com outros elementos, que tal indica que os produtos para os quais é utilizado têm a mesma origem [v., neste sentido, Acórdão de 3 de junho de 2015, GIOVANNI GALLI,
T‑559/13
,
EU:T:2015:353
, n.
o
116 (não publicado) e jurisprudência referida].
Por conseguinte, no setor dos vinhos, em que a utilização de sinais constituídos por apelidos ou nomes próprios é muito corrente, é inverosímil que o consumidor médio possa crer que existe uma relação económica entre os titulares dos sinais em conflito pelo simples facto de estes partilharem o nome próprio italiano Luciano, que é considerado muito comum, segundo o n.
o
47 da decisão impugnada, em Espanha, França, Itália e Portugal, e que não se provou poder ser considerado raro noutros países da União. Assim, no que respeita às marcas para vinhos, este simples facto não permite concluir que existe um risco de confusão, uma vez que o público pertinente não espera que o referido nome próprio comum seja utilizado por um único produtor como elemento de uma marca [v., neste sentido, Acórdão de 8 de fevereiro de 2019, Serendipity e o./EUIPO — CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI),
T‑647/17
, não publicado,
EU:T:2019:73
, n.
o
71; v. igualmente, por analogia, Acórdão de 3 de junho de 2015, GIOVANNI GALLI,
T‑559/13
,
EU:T:2015:353
, n.
o
117 (não publicado)].
Em quarto lugar, a Câmara de Recurso também não tomou em consideração o reduzido caráter distintivo do elemento comum às duas marcas, a saber, «luciano», resultante de esse nome próprio poder designar um número potencialmente indeterminado de pessoas e de, consequentemente, a totalidade do público pertinente poder distinguir a marca anterior da marca cujo registo é pedido, uma vez que esta última inclui, além disso, o elemento «sandrone», um apelido com um valor intrínseco superior (v. n.
os
68 e 69,
supra
).
Esta conclusão é corroborada pela jurisprudência do Tribunal de Justiça, segundo a qual não se pode admitir que qualquer apelido constitutivo de uma marca anterior possa ser validamente oposto ao registo de uma marca composta por um nome próprio e esse apelido (v., neste sentido, Acórdão de 24 de junho de 2010, Becker/Harman International Industries,
C‑51/09 P
,
EU:C:2010:368
, n.
o
39). Não existe, assim, nenhum automatismo que permita concluir que existe um risco de confusão quando uma marca anterior que consiste num apelido é reproduzida noutra marca, acrescentando‑lhe um nome próprio. Este entendimento é igualmente válido quando a marca anterior consiste, designadamente, num nome próprio, e o sinal cujo registo é pedido, numa combinação desse nome próprio e de um apelido [Acórdão de 3 de junho de 2015, GIOVANNI GALLI,
T‑559/13
,
EU:T:2015:353
, n.
o
125 (não publicado)].
Tendo em conta o que precede, e considerando o reduzido grau de semelhança entre os sinais em conflito nos planos visual e fonético, bem como a impossibilidade de os comparar no plano conceptual, há que concluir que a Câmara de Recurso incorreu em erro ao considerar que existia um risco de confusão entre os referidos sinais.
Pelos fundamentos expostos, cumpre, pois, julgar procedente o segundo fundamento de recurso e anular a decisão impugnada, sem que seja necessário conhecer dos outros argumentos do recorrente, relativos, um, à notoriedade do sinal objeto do pedido de marca e, o outro, à prática decisória do EUIPO.
[Omissis]

Pelos fundamentos expostos,
O TRIBUNAL GERAL (Sétima Secção)
decide:

1)
A Decisão da Segunda Câmara de Recurso do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia (EUIPO) de 26 de fevereiro de 2018 (processo R 1207/2017‑2) é anulada.

2)
O EUIPO é condenado a suportar, além das suas próprias despesas, as efetuadas por Luciano Sandrone.

Tomljenović
Bieliūnas
Kornezov
Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 27 de junho de 2019.
Assinaturas
(
*1
)	Língua do processo: inglês.
(
)	Apenas são reproduzidos os números do presente acórdão cuja publicação o Tribunal Geral considera útil.