CELEX: 62013TJ0518
Unionsmarke
Nichtigkeitsverfahren
Unionswortmarke MACCOFFEE
Ältere Unionswortmarke McDONALD’S
Art. 53 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit Art. 8 Abs. 5 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009
Markenfamilie
Unlautere Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke
Nichtigerklärung

Vorgeschichte des Rechtsstreits
Am 13. Oktober 2008 meldete die Klägerin, die Future Enterprises Pte Ltd, nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (
ABl. 1994, L 11, S. 1
) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke [
ABl. 2009, L 78, S. 1
]) beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eine Unionsmarke an.
Bei der angemeldeten Marke handelt es sich um das Wortzeichen MACCOFFEE.
Die Marke wurde für folgende Waren der Klassen 29, 30 und 32 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet:
—
Klasse 29: „Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild; Fleischextrakte; konserviertes, gefrorenes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse; Gallerten (Gelees), Konfitüren, Fruchtmuse; Eier, Milch und Milchprodukte; Speiseöle und ‑fette; Molkereiprodukte; Rahm (Sahne); Schlagsahne; Präparate, die Getränken Sahne zusetzen (auf der Basis von Molkereiprodukten); Puddings aus Molkereiprodukten; Jogurt; Nahrungsmittel in Form von Snacks; Snacks auf Obstbasis; Snacks auf Kartoffelbasis; Kartoffelchips in Form von Imbissgerichten; Getränke aus Milch oder Milch enthaltend; Milchshakes“;
—
Klasse 30: „Kaffee, Tee, Kakao, Zucker, Reis, Tapioka, Sago, Kaffee-Ersatzmittel; Mehle und Getreidepräparate, Brot, feine Backwaren und Konditorwaren, Speiseeis; Honig, Melassesirup; Hefe, Backpulver; Salz, Senf; Essig, Saucen (Würzmittel); Gewürze; Kühleis; Kekse; Frühstückszerealien; gefrorene Süßwaren; Cracker; gefrorener Jogurt; Eiscreme; Brezeln; Süßwarenraspeln; Zuckerwaren; Süßigkeiten; Süßwarenriegel; Pfefferminzbonbons; Schokolade; Schokoladenkonfekt; Kuchen; Muffins; Popcorn; Snacks auf Getreidebasis; als Snack zubereitete Appetithäppchen; Maischips; Tortillas; feine Backwaren; Brot; Sandwiches; gefüllte Sandwiches; Wraps (Sandwiches); getoastete Sandwiches; Desserts, Puddings; löslicher Kaffee; lösliche Kaffeemischungen; Kaffeebohnen; Kaffee in gemahlener Form; Eiskaffee; Milchkaffee; Kakaogetränke mit Milch, Schokoladengetränke, Kaffee und Kaffeegetränke, Kakao und Getränke auf Kakaobasis; Teegetränke; Tee, nämlich Ginseng-Tee, schwarzer Tee, Oolong-Tee, Gerste- und Gerstenblatt-Tee; Früchtetee; Kräutertees (ausgenommen für medizinische Zwecke); Eistee“;
—
Klasse 32: „Biere; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Erfrischungsgetränke mit Tee- oder Kaffeegeschmack auf Fruchtbasis (soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind); alkoholfreie Getränke mit Tee- oder Kaffeegeschmack (soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind)“.
Die Anmeldung wurde im
Blatt für Gemeinschaftsmarken
Nr. 1/2009 vom 12. Januar 2009 veröffentlicht, und das Wortzeichen MACCOFFEE wurde am 29. Januar 2010 unter der Nr. 7307382 als Unionsmarke für alle oben in Rn. 3 genannten Waren eingetragen.
Am 13. August 2010 stellte die Streithelferin, die McDonald’s International Property Co. Ltd, einen Antrag auf Nichtigerklärung der angegriffenen Marke in Bezug auf alle Waren, für die sie eingetragen worden war.
Der Antrag auf Nichtigerklärung stützte sich auf die folgenden älteren Marken:
—
die am 1. April 1996 angemeldete und am 16. Juli 1999 unter der Nr. 62497 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30, 32 und 42 eingetragene Unionswortmarke McDONALD’S,
—
die am 18. April 2006 angemeldete und am 20. Juli 2007 unter der Nr. 5056429 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 29 und 30 eingetragene Unionswortmarke McFISH,
—
die am 24. Oktober 2005 angemeldete und am 20. April 2007 unter der Nr. 4699054 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30 und 43 eingetragene Unionswortmarke McTOAST,
—
die am 27. Juli 2005 angemeldete und am 7. August 2006 unter der Nr. 4562419 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30 und 43 eingetragene Unionswortmarke McMUFFIN,
—
die am 19. November 1999 angemeldete und am 11. Juni 2001 unter der Nr. 1391663 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 29 und 30 eingetragene Unionswortmarke McRIB,
—
die am 30. Juni 1998 angemeldete und am 8. September 1999 unter der Nr. 864694 für Waren und Dienstleistungen der Klasse 29 eingetragene Unionswortmarke McFLURRY,
—
die am 1. April 1996 angemeldete und am 4. August 1998 unter der Nr. 16196 für Waren und Dienstleistungen der Klasse 29 eingetragene Unionswortmarke CHICKEN McNUGGETS,
—
die am 1. April 1996 angemeldete und am 2. Februar 1998 unter der Nr. 16188 für Waren und Dienstleistungen der Klasse 30 eingetragene Unionswortmarke McCHICKEN,
—
die am 1. April 1996 angemeldete und am 19. Dezember 1997 unter der Nr. 15966 für Waren und Dienstleistungen der Klasse 30 eingetragene Unionswortmarke EGG McMUFFIN,
—
die am 1. April 1996 angemeldete und am 27. Oktober 1999 unter der Nr. 15941 für Waren und Dienstleistungen der Klasse 30 eingetragene Unionswortmarke McFEAST,
—
die am 1. April 1996 angemeldete und am 22. Dezember 1998 unter der Nr. 62638 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30 und 42 eingetragene Unionswortmarke BIG MAC;,
—
die am 1. Februar 2005 angemeldete und am 11. April 2006 unter der Nr. 4264818 für Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30 und 42 eingetragene Unionswortmarke PITAMAC
—
und die notorisch bekannte deutsche Marke McDonald’s für Waren und Dienstleistungen der Klassen 29, 30, 32 und 43.
Die Streithelferin machte hierfür die Gründe nach Art. 53 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit Art. 8 Abs. 1 Buchst. a und b, Abs. 2 Buchst. c und Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 geltend.
Auf Antrag der Klägerin, der Inhaberin der angegriffenen Marke, wurde die Streithelferin aufgefordert, gemäß Art. 57 Abs. 2 und 3 der Verordnung Nr. 207/2009 den Nachweis der ernsthaften Benutzung der älteren Marken, auf die sie den Antrag auf Nichtigerklärung stützte, zu erbringen.
Mit Entscheidung vom 27. April 2012 erklärte die Nichtigkeitsabteilung die angegriffene Marke nach Art. 53 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 allein auf der Grundlage der unter der Nr. 62497 eingetragenen älteren Unionswortmarke McDONALD’S vollständig für nichtig. Dies wurde damit begründet, dass in Anbetracht der von der Marke McDONALD’S erworbenen langjährigen Wertschätzung und der gedanklichen Verknüpfung zwischen dieser Marke und der angegriffenen Marke durch das maßgebliche Publikum die ernsthafte Gefahr bestehe, dass die Benutzung der angegriffenen Marke die Wertschätzung der Marke McDONALD’S ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutzen würde.
Am 26. Juni 2012 legte die Streithelferin gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung nach den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 beim EUIPO Beschwerde ein.
Mit Entscheidung vom 13. Juni 2013 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Erste Beschwerdekammer des EUIPO die Beschwerde der Klägerin in vollem Umfang zurück, wobei sie im Wesentlichen der Auffassung der Nichtigkeitsabteilung folgte, dass im vorliegenden Fall alle Voraussetzungen für die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 erfüllt seien. Hierzu stellte sie fest, dass die Marke McDONALD’S eine erhebliche Bekanntheit für Schnellrestaurants genieße. Zu den relevanten Faktoren, anhand deren beurteilt werden könne, ob das maßgebliche Publikum, nämlich die breite Öffentlichkeit innerhalb der Europäischen Union, die auch die von der Streithelferin erbrachten Schnellrestaurantdienstleistungen in Anspruch nähme, eine gedankliche Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken herstellen könnte, stellte sie fest, dass erstens die einander gegenüberstehenden Marken ähnlich seien, zweitens die von der Marke McDONALD’S erworbene erhebliche Bekanntheit sich auch auf die Verbindung des Präfixes „mc“ mit dem Namen eines Bestandteils der Speisekarte oder eines Nahrungsmittels erstrecke, drittens die Streithelferin Inhaberin einer Markenfamilie sei, die das Präfix „mc“ mit dem Namen eines Bestandteils der Speisekarte oder eines Nahrungsmittels verbinde (im Folgenden: Markenfamilie „Mc“), viertens die angegriffene Marke die der Markenfamilie „Mc“ gemeinsame Struktur wiedergebe und fünftens die mit den einander gegenüberstehenden Marken bezeichneten Dienstleistungen und Waren wegen der zwischen ihnen bestehenden engen Zusammenhänge einen gewissen Grad an Ähnlichkeit aufwiesen. Nach einer Beurteilung aller dieser Faktoren gelangte sie zu der Schlussfolgerung, dass das maßgebliche Publikum zwischen den einander gegenüberstehenden Marken eine gedankliche Verknüpfung herstellen und ein Großteil dieses Publikums die angegriffene Marke sogar mit der Markenfamilie „Mc“ verbinden könne. Die Herstellung einer gedanklichen Verknüpfung durch das maßgebliche Publikum könne zu einer Übertragung des Images der Marke McDONALD’S oder von mit dieser verbundener Merkmale auf die mit der angegriffenen Marke bezeichneten Waren führen, so dass es sehr wahrscheinlich sei, dass die Klägerin die Wertschätzung der Marke McDONALD’S in unlauterer Weise ausnutze. Schließlich stellte sie fest, dass die angegriffene Marke ohne rechtfertigenden Grund benutzt werde.
Anträge der Verfahrensbeteiligten
Die Klägerin beantragt im Wesentlichen,
—
die angefochtene Entscheidung für nichtig zu erklären;
—
dem EUIPO die Kosten aufzuerlegen.
Das EUIPO und die Streithelferin beantragen,
—
die Klage abzuweisen;
—
der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.
Rechtliche Würdigung
Vorbemerkungen zum rechtlichen Rahmen und zum Gegenstand des Rechtsstreits
Gemäß Art. 53 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 207/2009 wird eine Unionsmarke auf Antrag beim EUIPO u. a. dann für nichtig erklärt, wenn eine ältere Marke im Sinne von Art. 8 Abs. 2 dieser Verordnung, d. h. eine Marke mit einem früheren Anmeldetag als dem Tag der Anmeldung der Unionsmarke, deren Nichtigerklärung beantragt wurde, besteht und die Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 5 dieser Verordnung erfüllt sind. Aus der letztgenannten Bestimmung geht hervor, dass die Nichtigerklärung einer Unionsmarke selbst dann beantragt werden kann, wenn diese Marke für Waren oder Dienstleistungen eingetragen wurde, die denen, für die die ältere Marke eingetragen ist, nicht ähnlich sind.
Der erweiterte Schutz, welcher der älteren Marke somit durch Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 gewährt wird, setzt die Erfüllung mehrerer Voraussetzungen voraus. Erstens muss die ältere Unionsmarke vor der Marke, deren Nichtigerklärung beantragt wird, angemeldet worden sowie eingetragen sein. Zweitens muss die ältere Unionsmarke mit der Marke, deren Nichtigerklärung beantragt wird, identisch oder ihr ähnlich sein. Drittens muss die ältere Unionsmarke in der Union bekannt sein. Viertens muss die ohne rechtfertigenden Grund erfolgte Benutzung der Marke, deren Nichtigerklärung beantragt wird, die Gefahr herbeiführen, dass die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der Unionsmarke in unlauterer Weise ausgenutzt oder beeinträchtigt würde. Da diese Voraussetzungen zusammen erfüllt sein müssen, scheidet die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 aus, wenn nur eine von ihnen nicht vorliegt (vgl. Urteil vom 6. Juli 2012, Jackson International/HABM – Royal Shakespeare [ROYAL SHAKESPEARE],
T‑60/10
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2012:348
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Im vorliegenden Fall bestreitet die Klägerin weder, dass die Marke McDONALD’S am 1. April 1996 vor der angegriffenen Marke angemeldet und am 16. Juli 1999 eingetragen wurde (siehe oben, Rn. 6), noch, dass die Marke McDONALD’S eine erhebliche Bekanntheit für Schnellrestaurants genießt, so dass die Einhaltung der oben in Rn. 15 genannten ersten und dritten Voraussetzung für die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 unstreitig ist.
Dagegen widerspricht die Kläger bestimmten von der Beschwerdekammer vorgenommenen Beurteilungen, die diese in der angefochtenen Entscheidung zur Feststellung veranlasst haben, dass ein gewisser Grad an Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken vorhanden sei. Die Beschwerdekammer ist der Auffassung, dass aufgrund dieser Ähnlichkeit, des Bestehens der Markenfamilie „Mc“, der von dem Präfix „mc“ erlangten eigenen Unterscheidungskraft, der erheblichen Bekanntheit, die die Marke McDONALD’S genieße, wobei sich diese Bekanntheit auf das in Verbindung mit dem Namen eines Bestandteils der Speisekarte oder eines Nahrungsmittels verwendete Präfix „mc“ erstrecke, und eines gewissen Grades an Ähnlichkeit zwischen den mit den einander gegenüberstehenden Marken bezeichneten Waren und Dienstleistungen wegen der zwischen ihnen bestehenden engen Zusammenhänge, vom maßgeblichen Publikum eine gedankliche Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken hergestellt werden könne. Folglich sei es sehr wahrscheinlich, dass die Benutzung der angegriffenen Marke die Wertschätzung der Marke McDONALD’S ohne rechtfertigenden Grund in unlauterer Weise ausnutze. Der Streitgegenstand beschränke sich somit auf die Frage, ob die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung zu Recht die Beurteilungen der Nichtigkeitsabteilung bestätigt habe, wonach die oben in Rn. 15 genannte zweite und vierte Voraussetzung für die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 im vorliegenden Fall erfüllt seien.
Zum Vorliegen eines gewissen Grades an Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken
Die Klägerin macht geltend, dass die Feststellung der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung, die einander gegenüberstehenden Marken seien insgesamt zu einem gewissen Grad ähnlich, einen Beurteilungsfehler enthalte. Nach der Rechtsprechung müsse im vorliegenden Fall die bildliche Ähnlichkeit Vorrang haben, da Nahrungsmittel und Getränke in erster Linie visuell ausgewählt würden. Die einander gegenüberstehenden Marken seien jedoch bildlich sehr unterschiedlich und die Beschwerdekammer habe zu Unrecht angenommen, dass die Bestandteile „mac“ und „mc“ bildlich ähnlich seien. Zudem seien die einander gegenüberstehenden Marken in klanglicher Hinsicht sehr unterschiedlich. Die Präfixe „mac“ und „mc“ würden nicht gleich ausgesprochen. Im Englischen werde die angegriffene Marke aufgrund der Verwendung eines doppelten „c“„mac coffi“ ausgesprochen, während die Marke McDONALD’S „me don alds“ ausgesprochen werde und, wie sich aus der zur Akte des vorliegenden Verfahrens gereichten englischen Rechtsprechung ergebe, die zweite Silbe „don“ betont werde, was impliziere, dass der Bestandteil „mc“ in klanglicher Hinsicht ein untergeordneter Bestandteil dieser Marke sei. In begrifflicher Hinsicht macht die Klägerin geltend, dass die Marke McDONALD’S als ein Familienname verstanden werde, während die angegriffene Marke, obwohl sie den Bestandteil „mac“ enthält, bei dem es sich ebenfalls um ein verbreitetes Präfix gälischer (schottischer und irischer) Familiennamen handele, allgemein nicht als ein solcher Name verstanden werde, da dieser Bestandteil mit dem Begriff „coffee“ in Verbindung gebracht werde, der so verstanden werde, dass er Kaffee, d. h. ein aromatisches Heißgetränk, bezeichne. In diesem Kontext werde der Bestandteil „mac“ möglicherweise als Bezugnahme auf einen Begriff der amerikanischen Umgangssprache verstanden, der verwendet werde, um sich freundlich an einen Fremden zu richten, wie etwa in der Wendung „Hey Mac, you want a coffee?“ („Hey Mac, willst Du einen Kaffee?“). Die Klägerin ist der Ansicht, die Beschwerdekammer hätte den Antrag auf Nichtigerklärung mangels jeglicher Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken zurückweisen müssen; selbst wenn man annähme, dass diese Marken eine schwache Ähnlichkeit aufwiesen, ließe dies angesichts der Praxis des EUIPO nicht den Schluss auf die Herstellung einer gedanklichen Verknüpfung zwischen diesen Marken durch das maßgebliche Publikum zu.
Das EUIPO und die Streithelferin treten dem Vorbringen der Klägerin entgegen und beantragen, die von dieser geltend gemachten Rügen zurückzuweisen, da die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung mit der Feststellung, dass die einander gegenüberstehenden Marken insgesamt einen gewissen Grad an Ähnlichkeit aufwiesen, keinen Beurteilungsfehler begangen habe.
Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass der durch Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 gewährte Schutz nicht voraussetzt, dass zwischen den fraglichen Marken ein Grad der Ähnlichkeit festgestellt wird, der so hoch ist, dass für das maßgebliche Publikum eine Verwechslungsgefahr zwischen den Marken besteht. Es genügt, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken bewirkt, dass das maßgebliche Publikum die Marken gedanklich miteinander verknüpft (vgl. entsprechend Urteile vom 16. Mai 2007, La Perla/HABM – Worldgem Brands [NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC],
T‑137/05
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2007:142
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 16. Dezember 2010, Rubinstein/HABM – Allergan [BOTOLIST],
T‑345/08 und T‑357/08
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2010:529
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Das Vorliegen eines solchen Grades an Ähnlichkeit ist ebenso wie das Vorliegen eines Grades an Ähnlichkeit im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren des konkreten Falls umfassend zu beurteilen. Daher ist bei dieser umfassenden Beurteilung hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken in Bild, Klang oder Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Bestandteile zu berücksichtigen sind (vgl. entsprechend Urteil vom 16. Mai 2007, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC,
T‑137/05
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2007:142
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
In der vorliegenden Rechtssache ist unstreitig, dass keine Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Marken besteht. Der Streit beschränkt sich somit auf die Frage, ob die Beurteilungen der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung die Feststellung zulassen, dass die in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 aufgestellte Voraussetzung hinsichtlich des Vorliegens eines Mindestgrades an Ähnlichkeit zwischen den betreffenden Marken erfüllt ist.
Was zunächst die bildliche Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken anbelangt, ist festzustellen, dass es sich bei diesen Marken um Wortmarken handelt.
Wie die Klägerin zutreffend geltend macht, weisen die einander gegenüberstehenden Marken in bildlicher Hinsicht große Unterschiede auf, da sie, obwohl die Marke McDONALD’S aus neun Buchstaben und einem typografischen Zeichen und die angegriffene Marke aus neun Buchstaben besteht, nur vier Buchstaben, nämlich „m“, „c“, „o“ und „a“ gemein haben, von denen sich drei nicht an derselben Stelle in den einander gegenüberstehenden Marken befinden. Zwar beginnen diese Marken beide mit dem Buchstaben „m“ und ihre Buchstaben „c“ und „o“ befinden sich an zweiter und an vierter Stelle in der Marke McDONALD’S bzw. an dritter und an fünfter Stelle in der angegriffenen Marke. Ferner befinden sich die Buchstaben „m“ und „c“ im Anfangsbestandteil der einander gegenüberstehenden Marken, nämlich den Bestandteilen „mac“ und „mc“. Aus der Verwendung von Groß- oder Kleinbuchstaben kann im Übrigen keine Unähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken abgeleitet werden, da dieser Umstand unerheblich ist, weil sich der Schutz, der sich aus der Eintragung einer Wortmarke ergibt, auf das in der Anmeldung angegebene Wort und nicht auf die besonderen grafischen oder gestalterischen Aspekte erstreckt, die diese Marke möglicherweise annehmen kann (vgl. Urteil vom 29. April 2015, Chair Entertainment Group/HABM – Libelle [SHADOW COMPLEX],
T‑717/13
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2015:242
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung). Diese Feststellungen genügen jedoch nicht, um eine, und sei es auch nur geringgradige, bildliche Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken anzunehmen.
Die Kläger macht somit zu Recht geltend, dass die von der Beschwerdekammer in Rn. 38 der angefochtenen Entscheidung getroffene Feststellung, dass die einander gegenüberstehenden Marken zu einem geringen Grad bildlich ähnlich seien, falsch ist.
Was weiterhin die klangliche Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken betrifft, ist die Beurteilung der Beschwerdekammer in Rn. 39 der angefochtenen Entscheidung zu bestätigen, wonach die Anfangsbestandteile dieser Marken, nämlich die Bestandteile „mac“ und „mc“, beide „mak“ oder „mac“ ausgesprochen werden, wobei es sich bei dem Buchstaben „a“ um ein „Schwa“ oder einen schwachtonigen Vokal handelt, der – zumindest von einem Teil des maßgeblichen Publikums – wie in dem englischen Wort „ago“ ausgesprochen wird. Zwar können bestimmte zur Akte des vorliegenden Verfahrens gereichte Informationen die Stichhaltigkeit der offensichtlich unter Verweis auf den englischsprachigen Teil dieses Publikums getroffenen Beurteilung der Beschwerdekammer in Zweifel ziehen. Aus dem zweiten Satz der Rn. 44 des von der Klägerin vorgelegten Urteils des High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, des Vereinigten Königreichs vom 27. November 2001 in der Rechtssache Frank Yu Kwan Yuen/McDonald’s ergibt sich nämlich, dass „die erste Silbe von McCHINA … etwas anders als MAC ausgesprochen wird“. Die Gesamtheit oder ein Teil des englischsprachigen maßgeblichen Publikums könnte somit den Anfangsbestandteil der einander gegenüberstehenden Marken etwas anders aussprechen. Ein solcher Fehler – sofern er tatsächlich vorliegen sollte – hätte jedoch keine Auswirkung auf die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung, da, worauf das EUIPO zu Recht hinweist, der Teil dieses Publikums, der die Präfixe „mc“ und „mac“ als Präfixe gälischer Familiennamen auffasst, diese gleich ausspricht. Diese Präfixe werden traditionell gleich ausgesprochen, nämlich „mac“ (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 5. Juli 2012, Comercial Losan/HABM – McDonald’s International Property [Mc. Baby],
T‑466/09
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2012:346
, Rn.
und
, und vom 26. März 2015, Emsibeth/HABM – Peek & Cloppenburg [Nael],
T‑596/13
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2015:193
, Rn.
und
).
Ferner bleibt, selbst wenn man der Klägerin darin folgt, dass die Gesamtheit oder ein Teil des maßgeblichen Publikums den Vokal „a“ im Anfangsbestandteil der angegriffenen Marke voll, im Anfangsbestandteil der Marke McDONALD’S jedoch schwachtonig ausspricht, die Aussprache der Anfangsbestandteile der einander gegenüberstehenden Marken dennoch sehr ähnlich. Zwar sind die Endbestandteile dieser Marken, nämlich die Bestandteile „donald’s“ und „coffee“, in klanglicher Hinsicht unterschiedlich, da der bloße Umstand, dass ein darin enthaltener Buchstabe, nämlich der Buchstabe „o“, gleich ausgesprochen wird, insoweit vernachlässigbar ist. Jedoch kann aufgrund dieser Unterschiede die umfassende klangliche Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken, die sich aus der gleichen oder zumindest sehr ähnlichen Aussprache ihres Anfangsbestandteils, nämlich der Bestandteile „mac“ und „mc“ durch das maßgebliche Publikum ergibt, nicht in Abrede gestellt werden.
Demnach hat die Beschwerdekammer in Rn. 41 der angefochtenen Entscheidung zu Recht festgestellt, dass die einander gegenüberstehenden Marken zu einem gewissen Grad klanglich ähnlich sind.
Was die begriffliche Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken angeht, so kommen Marken einander dann recht nahe, wenn sie denselben Gedanken zum Ausdruck bringen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 16. Mai 2007, Merant/HABM – Focus Magazin Verlag [FOCUS],
T‑491/04
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2007:141
, Rn.
, und vom 11. Dezember 2008, Tomorrow Focus/HABM – Information Builders [Tomorrow Focus],
T‑90/06
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2008:567
, Rn.
).
Im vorliegenden Fall ist zunächst mit der Beschwerdekammer in den Rn. 42 und 66 der angefochtenen Entscheidung darauf hinzuweisen, dass die in den einander gegenüberstehenden Marken enthaltenen Bestandteile „mc“ und „mac“ in der Wahrnehmung eines Teils des maßgeblichen Publikums mit demselben Gedanken in Verbindung gebracht werden, nämlich dem an das Präfix eines gälischen Familiennamens, der vom englischsprachigen Teil des maßgeblichen Publikums sogar als Ausdruck für „Sohn von“ erkannt wird, und dass er für den übrigen Teil des maßgeblichen Publikums keine bestimmte Bedeutung hat (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 5. Juli 2012, Mc. Baby,
T‑466/09
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2012:346
, Rn.
, und vom 26. März 2015, Nael,
T‑596/13
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2015:193
, Rn.
). Wie das EUIPO zu Recht bemerkt, ist demjenigen Teil des maßgeblichen Publikums, der die Präfixe gälischer Familiennamen kennt, allgemein bekannt, dass diese unterschiedslos „mc“ oder „mac“ geschrieben werden. Ferner hat die Beschwerdekammer jedenfalls im Hinblick auf den englischsprachigen Teil des maßgeblichen Publikums zu Recht festgestellt, dass der Endbestandteil der angegriffenen Marke, nämlich der Bestandteil „coffee“, als Hinweis auf ein traditionell heiß serviertes aromatisches Getränk verstanden wird, das aus den Bohnen des Kaffeebaums hergestellt wird. Derjenige Teil des maßgeblichen Publikums, dem die Präfixe gälischer Familiennamen bekannt sind und der den Sinn des englischen Wortes „coffee“ versteht, kann die Verbindung dieser beiden Bestandteile in der angegriffenen Marke erkennen, zumal – wie die Beschwerdekammer zu Recht bemerkt – eine solche Verbindung der Präfixe „mac“ oder „mc“ mit einem Wort des allgemeinen Sprachgebrauchs nicht ungewöhnlich ist (Urteil vom 5. Juli 2012, Mc. Baby,
T‑466/09
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2012:346
). Die in der angegriffenen Marke vorliegende Verbindung zweier Begriffe, von denen der eine auf einen gälischen Familiennamen und der andere auf den Namen eines Getränks verweist, wird vom maßgeblichen Publikum mit größerer Wahrscheinlichkeit als Hinweis auf ein Getränk verstanden, das von einer Person schottischer oder irischer Herkunft hergestellt wird, denn – wie die Klägerin vorträgt – als Hinweis auf einen umgangssprachlichen Ausdruck, in dem der Begriff „mac“ verwendet wird, um sich freundlich an einen Fremden zu richten.
Aus alledem folgt, dass die einander gegenüberstehenden Marken eine gewisse begriffliche Ähnlichkeit aufweisen, weil beide zumindest von einem Teil des maßgeblichen Publikums als Hinweis auf einen Familiennamen gälischen Ursprungs wahrgenommen werden. Demnach hat die Beschwerdekammer in Rn. 42 der angefochtenen Entscheidung zu Recht befunden, dass die einander gegenüberstehenden Marken zu einem gewissen Grad begrifflich ähnlich sind.
Was schließlich die Frage betrifft, ob die Gesamtähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken so groß ist. dass das maßgebliche Publikum diese gedanklich miteinander verknüpft, auch wenn es sie nicht verwechselt, ist darauf hinzuweisen, dass diese Gesamtähnlichkeit unter Berücksichtigung der bildlichen, klanglichen und begrifflichen Ähnlichkeit dieser Marken sowie gegebenenfalls der Bewertung der Bedeutung bestimmt werden muss, die diesen einzelnen Elementen unter Berücksichtigung der Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen und der Bedingungen, unter denen sie vertrieben werden, beizumessen ist (vgl. in diesem Sinne entsprechend zur Beurteilung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr Urteil vom 22. Juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C‑342/97
,
EU:C:1999:323
, Rn.
).
Im vorliegenden Fall unterscheiden sich die einander gegenüberstehenden Marken in bildlicher Hinsicht, weisen jedoch in klanglicher und begrifflicher Hinsicht einen gewissen Grad an Ähnlichkeit auf, der sich aus ihrem jeweiligen Anfangsbestandteil, nämlich den Bestandteilen „mac“ und „mc“ ergibt. Diese klanglichen und begrifflichen Ähnlichkeiten zwischen den einander gegenüberstehenden Marken können nicht mit der von der Klägerin geltend gemachten Begründung vollständig außer Acht gelassen werden, dass die Vermarktungsweise der von der betreffenden Marke erfassten Waren auf einer vor allem visuellen Auswahl beruhe. Zwar ergibt sich aus der Rechtsprechung, dass, wenn die mit einer Marke bezeichneten Waren gängige Konsumartikel sind, die üblicherweise in Selbstbedienungsgeschäften verkauft werden, das maßgebliche Publikum die betreffende Marke beim Kauf gewöhnlich optisch wahrnimmt, so dass dem bildlichen Aspekt bei der umfassenden Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen dieser Marke und einer ihr gegenüberstehenden Marke eine größere Bedeutung zukommt (vgl. in diesem Sinne entsprechend zur Beurteilung des Vorliegens einer Verwechslungsgefahr Urteile vom 23. Mai 2007, Henkel/HABM – SERCA [COR],
T‑342/05
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2007:152
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 13. Dezember 2007, Cabrera Sánchez/HABM – Industrias Cárnicas Valle [el charcutero artesano],
T‑242/06
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2007:391
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung). Auch wenn die klangliche Ähnlichkeit in einem solchen Fall von geringerer Bedeutung ist (Urteil vom 13. Dezember 2007, el charcutero artesano,
T‑242/06
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2007:391
, Rn.
), da die Marke vom Verbraucher der betreffenden Ware üblicherweise nicht ausgesprochen wird, wird sie damit jedoch nicht vernachlässigbar und behält sogar ihre ganze Bedeutung, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass dem Kauf in bestimmten Fällen ein Gespräch über die betreffenden Waren und die betreffende Marke vorausgeht (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 23. Mai 2007, COR,
T‑342/05
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2007:152
, Rn.
, und vom 23. September 2011, NEC Display Solutions Europe/HABM – C More Entertainment [see more],
T‑501/08
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2011:527
, Rn.
) oder dass im Radio oder von anderen Verbrauchern mündlich Werbung für diese Waren gemacht wird (Urteil vom 23. September 2011, see more,
T‑501/08
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2011:527
, Rn.
). Auch wird in einem solchen Fall zwar die Bedeutung der begrifflichen Ähnlichkeit dadurch reduziert, dass der Verbraucher in Selbstbedienungsgeschäften wenig Zeit zwischen seinen aufeinanderfolgenden Käufen verliert und oft nicht alle Angaben auf den verschiedenen Produkten liest, sondern sich stärker durch den von ihren Etiketten oder Verpackungen hervorgerufenen bildlichen Gesamteindruck leiten lässt (Urteil vom 2. Dezember 2008, Ebro Puleva/HABM – Berenguel [BRILLO’S],
T‑275/07
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2008:545
, Rn.
), doch wird sie damit nicht vernachlässigbar, insbesondere wenn es sich bei den einander gegenüberstehenden Marken um Wortmarken handelt.
Die Berücksichtigung der klanglichen und begrifflichen Aspekte lässt den Schluss zu, dass die einander gegenüberstehenden Marken, auch wenn sie sich in bildlicher Hinsicht unterscheiden und aufgrund ihrer unterschiedlichen Endbestandteile auch in begrifflicher und klanglicher Hinsicht Unterschiede aufweisen, aufgrund der begrifflichen und klanglichen Ähnlichkeit ihres jeweiligen Anfangsbestandteils, nämlich der Elemente „mc“ und „mac“, insgesamt gleichwohl einen gewissen Grad an Ähnlichkeit aufweisen.
Folglich hat die Beschwerdekammer, auch wenn sie zu Unrecht entschieden hat, dass die einander gegenüberstehenden Marken zu einem geringen Grad bildlich ähnlich seien, in Rn. 48 der angefochtenen Entscheidung zu Recht festgestellt, dass die einander gegenüberstehenden Marken insgesamt zu einem gewissen Grad ähnlich sind. Der im Rahmen der Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken festgestellte Fehler kann mithin nicht zur Nichtigerklärung der angefochtenen Entscheidung führen.
Demnach ist festzustellen, dass die von der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung vorgenommenen Beurteilungen, wonach die oben in Rn. 15 wiedergegebene zweite Voraussetzung für die Anwendung von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 im vorliegenden Fall erfüllt seien, zutreffend sind, so dass alle gegen diese Beurteilungen gerichteten Rügen zurückzuweisen sind.
Zur Herstellung einer gedanklichen Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken durch das maßgebliche Publikum
Vorab ist darauf hinzuweisen, dass ein Auftreten der in Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 genannten Beeinträchtigungen die Folge einer gedanklichen Verknüpfung zwischen den betreffenden Marken durch das maßgebliche Publikum ist, d. h. der Herstellung einer gedanklichen Verknüpfung zwischen diesen Marken durch dieses Publikum, ohne dass sie jedoch verwechselt werden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 6. Juli 2012, ROYAL SHAKESPEARE,
T‑60/10
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2012:348
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung). Die Herstellung einer solchen gedanklichen Verknüpfung ist unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren des konkreten Falls umfassend zu beurteilen (vgl. Urteil vom 6. Juli 2012, ROYAL SHAKESPEARE,
T‑60/10
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2012:348
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung). Zu diesen Faktoren gehören der Grad der Ähnlichkeit der betreffenden Marken, die Art der von diesen Marken erfassten Waren und Dienstleistungen, für die die einander gegenüberstehenden Marken jeweils eingetragen sind, einschließlich des Grades der Nähe oder der Unähnlichkeit dieser Waren und Dienstleistungen sowie des betreffenden Publikums, das Ausmaß der Bekanntheit der älteren Marke, der Grad der der älteren Marke innewohnenden oder von ihr durch Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft und das Bestehen einer Verwechslungsgefahr für das Publikum (vgl. Urteil vom 6. Juli 2012, ROYAL SHAKESPEARE,
T‑60/10
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2012:348
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Im vorliegenden Fall tritt die Klägerin insbesondere den Beurteilungen der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidungen entgegen, wonach zum einen das Bestehen der Markenfamilie „mc“ ein relevanter Faktor für die Beurteilung der Frage sei, ob das maßgebliche Publikum eine gedankliche Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken herstelle, und zum anderen aufgrund der zwischen den fraglichen Dienstleistungen und Waren bestehenden engen Zusammenhänge ein gewisser Grad an Ähnlichkeit zwischen ihnen bestehe.
Zum Bestehen der Markenfamilie „Mc“ als relevanter Faktor bei der Beurteilung der Frage, ob das maßgebliche Publikum eine gedankliche Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken herstellt
Die Klägerin macht geltend, der Beschwerdekammer sei in der angefochtenen Entscheidung ein Beurteilungsfehler unterlaufen, indem sie festgestellt habe, dass das maßgebliche Publikum aufgrund des in der angegriffenen Marke enthaltenen Bestandteils „mac“ diese mit der aus der Marke McDONALD’S hervorgegangenen Markenfamilie „mc“ verbinden könne. Sie ist insoweit der Ansicht, dass die Rechtsprechung zur Markenfamilie eng ausgelegt werden müsse, da sie von dem allgemeinen Grundsatz abweiche, dass jede Marke umfassend zu beurteilen sei. Die von der Streithelferin zur Akte des Verfahrens vor dem EUIPO gereichten Unterlagen, nämlich die Speisekarten der Schnellrestaurants der Streithelferin, eine in den Jahren 1991 und 1992 durchgeführte unabhängige Umfrage sowie die Entscheidungen von Gerichten der Mitgliedstaaten, reichten nicht aus, um daraus die Schlussfolgerung abzuleiten, dass das Präfix „mc“ für das maßgebliche Publikum mit Nahrungsmitteln und Getränken verbunden sei. Bis auf ein Dokument, in dem die Marke McDONALD’S erwähnt werde, stammten alle diese Unterlagen aus dem Jahr 2010 und seien somit nach dem 13. Oktober 2008, dem Anmeldetag der angegriffenen Marke, erstellt worden. Ferner ergebe sich aus dem 1991 durchgeführten Teil der unabhängigen Befragung nur, dass die befragten Personen das Präfix „mc“ mit der Marke McDONALD’S in Verbindung brächten, während der 1992 durchgeführte Teil dieser Befragung, deren Ergebnisse durch eine tendenziöse Formulierung der gestellten Frage verfälscht sein könnten, nur die Schlussfolgerung zulasse, dass die Mehrzahl der befragten Personen gewusst habe, dass das Präfix „mc“ in Verbindung mit anderen Worten für Schnell- oder Selbstbedienungsrestaurants verwendet werde. Die Beschwerdekammer habe nicht davon ausgehen dürfen, dass die Ergebnisse der unabhängigen Befragung mehr als sechzehn Jahre später noch relevant seien und sich ihre Relevanz sogar noch verstärkt habe. Schließlich seien die Entscheidungen von Gerichten der Mitgliedstaaten nicht beweiskräftig, da sie das EUIPO nicht bänden und spezifische Situationen widerspiegelten. Aus der Rechtsprechung und aus Teil C Abschnitt 2 Kapitel 7 Punkt 2 Seite 4 der Richtlinien für die Verfahren vor dem EUIPO (im Folgenden: EUIPO-Richtlinien) gehe implizit hervor, dass das Konzept der Familienmarken im vorliegenden Fall nicht anwendbar sei, da der in der angegriffenen Marke enthaltene Bestandteil „mac“ nicht mit dem der Markenfamilie „Mc“ gemeinsamen Bestandteil „mc“ identisch sei. Der Bestandteil „coffee“ in der angegriffenen Marke, der auf den Namen eines Getränks verweise, unterscheide diese Marke von älteren Marken der Streithelferin, in denen das Präfix „mc“ mit dem hauptsächlich in Kleinbuchstaben geschriebenen Namen eines Bestandteils der Speisekarte oder eines Nahrungsmittels verbunden werde. Die Klägerin macht geltend, dass sie innerhalb der Union keine Getränke unter einer Marke verkaufe, die das Präfix „mc“ enthalte. Die zwischen der angegriffenen Marke und den älteren Marken der Streithelferin bestehenden Unterschiede seien hinreichend groß, um vom maßgeblichen Publikum wahrgenommen zu werden.
Hilfsweise trägt die Klägerin vor, dass die Marke McDONALD’S nicht dieselbe Struktur habe wie die älteren Marken der Streithelferin, in denen die Vorsilbe „mc“ mit dem Namen eines Bestandteils der Speisekarte oder eines Nahrungsmittels verbunden sei, so dass sie nicht zur Markenfamilie „mc“ gehöre. Die Benutzung des Bestandteils „mc“ und,
a fortiori
, des Bestandteils „mac“ sei nicht zu beanstanden, da es sich dabei um ein in gälischen Familiennamen gängiges Präfix handele, das in vielfältiger Weise benutzt werde, ohne dass Einwände dagegen erhoben würden.
Das EUIPO und die Streithelferin treten dem Vorbringen der Klägerin entgegen und machen geltend, dass die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung zu Recht festgestellt habe, dass das Vorliegen der Markenfamilie „Mc“ ein Faktor sei, der im Rahmen der Beurteilung der Frage, ob das maßgebliche Publikum eine gedankliche Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken hergestellt habe, zu berücksichtigen sei.
Wie oben in Rn. 37 ausgeführt, ist die Herstellung einer gedanklichen Verknüpfung zwischen den betreffenden Marken durch das maßgebliche Publikum unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren des konkreten Falls umfassend zu beurteilen (vgl. Urteil vom 6. Juli 2012, ROYAL SHAKESPEARE,
T‑60/10
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2012:348
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung). Zu den in diesem Zusammenhang relevanten Faktoren gehört das Bestehen einer älteren Markenfamilie (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 26. September 2012, IG Communications/HABM – Citigroup und Citibank [CITIGATE],
T‑301/09
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2012:473
, Rn.
). Ist nämlich der Antrag auf Nichtigerklärung auf das Bestehen mehrerer älterer Marken gestützt, die gemeinsame Merkmale aufweisen, infolge deren sie als Teil ein und derselben Markenfamilie angesehen werden können, kann sich die Herstellung einer gedanklichen Verknüpfung zwischen der Marke, deren Nichtigerklärung beantragt wird, und den älteren Marken durch das maßgebliche Publikum aus dem Umstand ergeben, dass die Erstgenannte Merkmale aufweist, die geeignet sind, sie mit der aus den Zweitgenannten bestehenden Familie in Verbindung zu bringen (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 13. September 2007, Il Ponte Finanziaria/HABM,
C‑234/06 P
,
EU:C:2007:514
, Rn.
und
).
Mehrere Marken weisen insbesondere dann Merkmale auf, aufgrund deren sie als Teil ein und derselben „Familie“ angesehen werden können, wenn sie insgesamt ein und dasselbe Unterscheidungsmerkmal unter Hinzufügung eines Bild‑ oder Wortbestandteils wiedergeben, der sie voneinander unterscheidet, oder wenn sie durch die Wiederholung ein und desselben Präfixes oder Suffixes aus einer Ursprungsmarke gekennzeichnet sind (Urteil vom 23. Februar 2006, Il Ponte Finanziaria/HABM – Marine Enterprise Projects [BAINBRIDGE],
T‑194/03
,
EU:T:2006:65
, Rn.
). Der Inhaber älterer Marken muss nicht den Nachweis dafür erbringen, dass diese Marken von dem maßgeblichen Publikum als Familie wahrgenommen werden (Urteil vom 25. November 2014, UniCredit/HABM,
T‑303/06 RENV und T‑337/06 RENV
,
EU:T:2014:988
, Rn.
bis
).
Vom maßgeblichen Publikum kann, wenn nicht genügend viele Marken benutzt werden, damit diese eine Familie bilden können, nicht erwartet werden, dass es in dieser Markenfamilie gemeinsame Merkmale entdeckt und eine gedankliche Verknüpfung zwischen dieser Familie und einer anderen Marke herstellt, die Bestandteile enthält, die diesen Merkmalen ähneln. Damit das maßgebliche Publikum eine gedankliche Verknüpfung zwischen der Marke, deren Nichtigerklärung beantragt wird, und einer älteren „Familie“ von Marken herstellen kann, müssen die zu dieser Familie gehörenden Marken auf dem Markt präsent sein (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteile vom 13. September 2007, Il Ponte Finanziaria/HABM,
C‑234/06 P
,
EU:C:2007:514
, Rn.
, und vom 23. Februar 2006, BAINBRIDGE,
T‑194/03
,
EU:T:2006:65
, Rn.
).
Der Inhaber der älteren Marken, der die Nichtigerklärung der jüngeren Unionsmarke beantragt, muss daher den Nachweis der tatsächlichen Benutzung einer genügenden Anzahl dieser Marken, damit sie eine „Familie“ von Marken bilden können, und demnach des Bestehens einer solchen Familie erbringen, damit beurteilt werden kann, ob das maßgebliche Publikum eine gedankliche Verknüpfung zwischen der Marke, deren Nichtigerklärung beantragt wird, und den älteren Marken, aus denen diese „Familie“ besteht (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteile vom 13. September 2007, Il Ponte Finanziaria/HABM,
C‑234/06 P
,
EU:C:2007:514
, Rn.
und
, und vom 23. Februar 2006, BAINBRIDGE,
T‑194/03
,
EU:T:2006:65
, Rn.
), oder auch nur zwischen der Marke, deren Nichtigerklärung beantragt wird, und der älteren Ursprungsmarke dieser „Familie“ herstellt.
In Anbetracht der oben in den Rn. 42 bis 45 angeführten Rechtsprechung ist zum einen zu prüfen, ob die Streithelferin den Nachweis der tatsächlichen Benutzung einer genügenden Anzahl ihrer älterer Marken, damit diese angesichts ihrer gemeinsamen Merkmale eine „Familie“ von Marken bilden können, erbracht hat, und zum anderen, ob die angegriffene Marke Bestandteile enthält, die den gemeinsamen Merkmalen dieser „Familie“ ähneln.
– Zur tatsächlichen Benutzung einer für die Bildung einer „Familie“ von Marken genügenden Anzahl älterer Marken
In den Rn. 57 und 86 der angefochtenen Entscheidung hat die Beschwerdekammer die Feststellungen der Nichtigkeitsabteilung bestätigt, dass die von der Klägerin vorgelegten Beweismittel ausreichten, um die ernsthafte Benutzung der Marke McDONALD’S für Schnellrestaurants zu belegen. In diesem Zusammenhang hat sie insbesondere auf die von der Streithelferin vorgelegten Beweismittel verwiesen, aus denen sich ergebe, dass diese Marke in einer von einem Beratungsunternehmen durchgeführten globalen Markenanalyse weltweit den sechsten Rang einnehme und Einkünfte in Höhe von 32 Milliarden Euro erwirtschafte; diese Beweismittel würden zudem durch Erklärungen, denen Produktetiketten, Speisekartenplakate und Werbematerial beigefügt seien, gestützt.
Ferner hat die Beschwerdekammer in den Rn. 58 bis 60 der angefochtenen Entscheidung darauf hingewiesen, dass die von der Streithelferin beigebrachten Beweise ausreichten, um festzustellen, dass Marken, die die Vorsilbe „mc“ mit einem anderen Wort verbänden, wie die Marken McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN und McFEAST, für Schnellrestaurants und Waren auf der Speisekarte von Schnellrestaurants, tatsächlich in einem Teil des Unionsgebiets auf dem Markt benützt würden. In diesem Zusammenhang hat sie insbesondere auf die in den Jahren 1991 und 1992 durchgeführte unabhängige Umfrage sowie auf die von der Streithelferin vorgelegten Entscheidungen nationaler Gerichte verwiesen.
Die Klägerin macht im vorliegenden Fall lediglich geltend, dass die von der Streithelferin vorgelegten Beweismittel nicht belegten, dass die tatsächliche Benutzung des Präfixes „mc“ in Verbindung mit einem anderen Wort im Gebiet der Union dafür ausgereicht habe, dass dieses Präfix innerhalb der maßgeblichen Zeiträume vom maßgeblichen Publikum mit Nahrungsmitteln und Getränken in Verbindung gebracht werde. Die Klägerin bestreitet somit nicht die tatsächliche Benutzung der älteren Marken, sondern, dass diese Benutzung dafür ausreichend gewesen sei, dem Präfix „mc“ in Verbindung mit einem anderen Wort eine eigene Unterscheidungskraft für Nahrungsmittel und Getränke zu verschaffen.
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdekammer in Rn. 59 der angefochtenen Entscheidung nur festgestellt hat, dass die tatsächliche Benutzung des Präfixes „mc“ in Verbindung mit einem anderen Wort zumindest in einem Teil des Unionsgebiets dafür ausreichend gewesen sei, dass dieses Präfix innerhalb der maßgeblichen Zeiträume vom maßgeblichen Publikum mit Schnellrestaurants und Waren auf der Speisekarte von Schnellrestaurants in Verbindung gebracht werde.
Mithin ist im vorliegenden Fall zu prüfen, ob die Streithelferin den Nachweis einer tatsächlichen Benutzung der oben in den Rn. 47 und 48 angeführten Marken erbracht hat, die dem Präfix „mc“ in Verbindung mit einem anderen Wort zumindest in einem Teil des Unionsgebiets eine eigene Unterscheidungskraft für Schnellrestaurants und Waren auf der Speisekarte von Schnellrestaurants verschaffen konnte.
Insoweit ist zu beachten, dass für die einen bestimmten Fall betreffende Prüfung, ob eine Marke tatsächlich benutzt wurde, eine umfassende Beurteilung der vorgelegten Unterlagen vorzunehmen ist, wobei alle relevanten Faktoren des Einzelfalls zu berücksichtigen sind. Eine solche Beurteilung muss anhand sämtlicher Tatsachen und Umstände erfolgen, die die tatsächliche geschäftliche Verwertung der Marke belegen können; dazu gehören insbesondere Verwendungen, die im betreffenden Wirtschaftszweig als gerechtfertigt angesehen werden, um Marktanteile für die durch diese Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu halten oder hinzuzugewinnen, die Art dieser Waren oder Dienstleistungen, die Merkmale des Marktes sowie der Umfang und die Häufigkeit der Benutzung der Marke (vgl. entsprechend Urteil vom 29. Februar 2012, Certmedica International und Lehning entreprise/HABM – Lehning entreprise und Certmedica International [L112],
T‑77/10 und T‑78/10
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2012:95
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Die ernsthafte Benutzung einer Marke lässt sich nicht mit Wahrscheinlichkeitsannahmen oder Vermutungen nachweisen, sondern muss auf konkreten und objektiven Umständen beruhen (vgl. entsprechend Urteil vom 23. September 2009, Cohausz/HABM – Izquierdo Faces [acopat],
T‑409/07
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2009:354
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Aus Regel 22 Abs. 4 der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommission vom 13. Dezember 1995 zur Durchführung der Verordnung Nr. 40/94 (
ABl. 1995, L 303, S. 1
), die nach Regel 40 Abs. 6 dieser Verordnung in Nichtigkeitsverfahren entsprechend anwendbar ist, ergibt sich jedoch, dass sich die Benutzungsnachweise grundsätzlich auf die Vorlage von Urkunden und Beweisstücken, wie Verpackungen, Etiketten, Preislisten, Katalogen, Rechnungen, Fotografien, Zeitungsanzeigen und auf die in Art. 78 Abs. 1 Buchst. f der Verordnung Nr. 207/2009 genannten schriftliche Erklärungen, die unter Eid oder an Eides statt abgegeben werden, beschränken.
Ferner ergibt sich aus Art. 57 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 42 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009, dass es sich bei den Zeiträumen, die für den Nachweis einer ernsthaften Benutzung der Marke McDONALD’S und,
a fortiori
, einer tatsächlichen Benutzung der anderen, von dieser Marke abgeleiteten älteren Marken, die nach Auffassung der Streithelferin eine „Familie“ von Marken bilden können, zu berücksichtigen sind, zum einen um den Zeitraum vom 12. Januar 2004 bis zum 11. Januar 2009 und zum anderen um den Zeitraum vom 13. August 2005 bis zum 12. August 2010 (im Folgenden: maßgebliche Zeiträume) handelt. Zwar können auch Umstände berücksichtigt werden, die vor oder auch nach diesen von den anwendbaren Vorschriften festgelegten Zeiträumen liegen. Dies setzt jedoch notwendig die Vorlage von Unterlagen voraus, die eine Benutzung der betreffenden Marken während dieser Zeiträume belegen (vgl. entsprechend Urteil vom 27. September 2012, El Corte Inglés/HABM – Pucci International [PUCCI],
T‑39/10
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2012:502
, Rn.
). Die Beschwerdekammer hat sich in Rn. 86 der angefochtenen Entscheidung somit zu Recht die Feststellungen der Nichtigkeitsabteilung in Rn. 24 ihrer Entscheidung, in der die maßgeblichen Zeiträume wie vorstehend beschrieben festgelegt werden, zu eigen gemacht.
Die von der Streithelferin im vorliegenden Fall vorgelegten Benutzungsnachweise sind in den Rn. 29 und 30 der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung aufgeführt.
Wie die Beschwerdekammer in den Rn. 57 und 86 der angefochtenen Entscheidung zu Recht ausgeführt hat, beweisen die vorgelegten, sich auf die maßgeblichen Zeiträume beziehenden Beweismittel rechtlich hinreichend die ernsthafte Benutzung der Marke McDONALD’S für Schnellrestaurants zumindest in einem Teil des Unionsgebiets. Aus diesen Beweismitteln ergibt sich nämlich, dass die Marke McDONALD’S während der maßgeblichen Zeiträume weltweit ständig eine der zehn wichtigsten Marken war und dass sie in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets intensiv für die Bezeichnung von Schnellrestaurants und Waren auf der Speisekarte von Schnellrestaurants benutzt wurde.
Wie die Beschwerdekammer in Rn. 58 der angefochtenen Entscheidung ferner zu Recht festgestellt hat und wie im Übrigen aus den von der Streithelferin vorgelegten Beweismitteln hervorgeht, hatte diese die Eintragung einer großen Anzahl von Marken, die das Präfix „mc“ mit einem anderen Wort verbinden, wie die Marken McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN und McFEAST für Schnellrestaurants und Waren auf der Speisekarte von Schnellrestaurants, bereits erwirkt oder diese im Laufe der maßgeblichen Zeiträume eintragen lassen. Des Weiteren hat sie die Marken McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN und EGG McMUFFIN in Deutschland und die Marken McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN und EGG McMUFFIN im Vereinigten Königreich zur Bezeichnung von Waren auf der Speisekarte von Schnellrestaurants und Werbematerial benutzt. Auch wenn die Streithelferin, wie die Klägerin anführt, keine Informationen zu den von den einzelnen fraglichen Waren erzielten Umsätzen geliefert hat, hat sie doch Schriftstücke zur Akte des Verfahrens vor dem EUIPO gereicht, die belegen, dass sie 2004 und 2009, d. h. innerhalb der maßgeblichen Zeiträume, 1262 und dann 1361 Niederlassungen in Deutschland bzw. 1250 und dann 1193 Niederlassungen im Vereinigten Königreich besaß. Ferner ergibt sich aus dem von der Streithelferin für Deutschland erstellten Jahresbericht 2009, der im Verfahren vor dem EUIPO vorgelegt wurde und Bestandteil der Akte des vorliegenden Verfahrens ist, dass ihre deutschen Niederlassungen in den Jahren 2008 und 2009 einen bedeutenden Umsatz erzielt haben. Aufgrund einer im Einklang mit dem Urteil vom 17. Februar 2011, J & F Participações/HABM – Plusfood Wrexham (Friboi) (
T‑324/09
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2011:47
, Rn.
und
), vorgenommenen umfassenden Beurteilung lässt sich im vorliegenden Fall feststellen, dass die Klägerin die Marken McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN und EGG McMUFFIN in Deutschland und im Vereinigten Königreich, d. h. in einem wesentlichen Teil des Unionsgebiets, während der maßgeblichen Zeiträume tatsächlich benutzt hat.
Wie die Beschwerdekammer in Rn. 59 der angefochtenen Entscheidung im Übrigen zu Recht hervorgehoben hat, haben Gerichte in Deutschland, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich während der maßgeblichen Zeiträume festgestellt, dass das Präfix „mc“ in Verbindung mit einem anderen Wort eine eigene Unterscheidungskraft für Schnellrestaurants und Waren auf der Speisekarte von Schnellrestaurants erworben habe. Zwar ist das EUIPO durch die Entscheidungen der nationalen Gerichte nicht gebunden und die Rechtsmäßigkeit von Entscheidungen des EUIPO kann nicht allein aufgrund von in früheren nationalen Entscheidungen enthaltenen Beurteilungen in Frage gestellt werden, da die Anwendung des Rechts der Unionsmarken von jedem nationalen System unabhängig ist, doch können diese Entscheidungen gleichwohl vom EUIPO als Anhaltspunkte im Rahmen der Beurteilung des Sachverhalts berücksichtigt werden (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 21. April 2004, Concept/HABM [ECA],
T‑127/02
,
EU:T:2004:110
, Rn.
und
, vom 9. Juli 2008, Reber/HABM – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli [Mozart],
T‑304/06
,
EU:T:2008:268
, Rn.
, und vom 25. Oktober 2012, riha/HABM – Lidl Stiftung [VITAL&FIT],
T‑552/10
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2012:576
, Rn.
). Entgegen dem Vorbringen der Klägerin konnte die Beschwerdekammer somit für ihre eigene Beurteilung des Sachverhalts in der angefochtenen Entscheidung die von den nationalen Gerichten während der maßgeblichen Zeiträume getroffenen Feststellungen, dass das Präfix „mc“ in Verbindung mit einem anderen Wort in dem von ihrer Zuständigkeit erfassten Gebiet in einer Weise benutzt worden sei, dass es eine eigene Unterscheidungskraft für Schnellrestaurants und Waren auf der Speisekarte von Schnellrestaurants erwerben konnte, als Anhaltspunkte berücksichtigen.
Wie die Beschwerdekammer in Rn. 59 der angefochtenen Entscheidung zu Recht ausgeführt hat, wurden diese Feststellungen der nationalen Gerichte im Übrigen durch die in den Jahren 1991 und 1992 durchgeführte unabhängige Umfrage bestätigt, aus der hervorging, dass das Präfix „mc“ von einem Teil des maßgeblichen Publikums weithin mit dem Zeichen McDONALD’S in Verbindung gebracht wurde und dass dasselbe Präfix in Verbindung mit einem anderen Wort weithin mit zu ein und derselben Unternehmensgruppe gehörenden Schnellrestaurants in Verbindung gebracht wurde. Diese aus der Zeit vor den maßgeblichen Zeiträumen stammenden Elemente konnten gemäß der oben in Rn. 55 angeführten Rechtsprechung von der Beschwerdekammer verwendet werden. Was die im Rahmen der unabhängigen Umfrage gestellten Fragen anbelangt, so gestattete es ihre Formulierung entgegen dem Vorbringen der Klägerin, objektiv zu prüfen, in welchem Maße das Präfix „mc“ von einem Teil des maßgeblichen Publikums, nämlich dem deutschen Verbraucher von Schnellrestaurant-Dienstleistungen, zum einen mit dem Zeichen McDONALD’S und zum anderen mit zu ein und derselben Unternehmensgruppe gehörenden Schnellrestaurants in Verbindung gebracht wurde. In Anbetracht der Zeit, aus der diese Ergebnisse stammen, ist zwar festzustellen, dass sie es nicht zulassen, einen Zusammenhang zwischen der Benutzung der Marke McDONALD’S und den älteren Marken McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN und EGG McMUFFIN, deren tatsächliche Benutzung oben in Rn. 58 festgestellt wurde, herzustellen. Letztere sind im Übrigen alle nach dem von der unabhängigen Umfrage erfassten Zeitraum eingetragen worden. Jedoch bestätigen diese Ergebnisse die Tatsache, dass das Präfix „mc“ in Verbindung mit einem anderen Wort bereits eine eigene Unterscheidungskraft für Schnellrestaurantdienstleistungen erworben hatte. Wie das EUIPO nämlich zu Recht geltend gemacht hat, deutet unter den vorliegenden Umständen nichts darauf hin, dass die im Rahmen der unabhängigen Umfrage getroffenen Feststellungen später entkräftet wurden, da, wie die Beschwerdekammer in Rn. 86 der angefochtenen Entscheidung hervorgehoben hat, die von der Streithelferin vorgelegten Beweismittel belegen, dass diese während der maßgeblichen Zeiträume weiterhin Marken, die das Präfix „mc“ mit einem Wort verbinden, hat eintragen lassen und dass die Marke McDONALD’S weltweit eine der bedeutendsten Marken geblieben ist. Dies beweist, dass die Streithelferin weiter investiert hat, um die Wertschätzung dieser Marke für Schnellrestaurantdienstleistungen zu erhalten.
Die von der Streithelferin beigebrachten Beweismittel belegen somit, dass die Benutzung der Marken McDONALD’S, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN und EGG McMUFFIN durch sie ausreichte, um sicherzustellen, dass das Präfix „mc“ in Verbindung mit dem Namen eines Bestandteils der Speisekarte oder eines Nahrungsmittels die zuvor zumindest in einem Teil des Unionsgebiets erworbene eigene Unterscheidungskraft für Schnellrestaurantdienstleistungen und Waren auf der Speisekarte von Schnellrestaurants behielt.
Demzufolge hat die Beschwerdekammer in Rn. 60 der angefochtenen Entscheidung zu Recht befunden, dass die Streithelferin genügend Angaben zur tatsächlichen Benutzung der oben in Rn. 58 aufgeführten Marken während der maßgeblichen Zeiträume gemacht hat.
Ferner hat die Beschwerdekammer in den Rn. 67 bis 69, 73 und 74 der angefochtenen Entscheidung zu Recht im Wesentlichen befunden, dass die von der Streithelferin beigebrachten Beweismittel rechtlich hinreichend belegen, dass das Präfix „mc“ in Verbindung mit dem Namen eines Bestandteils der Speisekarte oder eines Nahrungsmittels während der maßgeblichen Zeiträume zumindest in einem Teil des Unionsgebiets eine eigene Unterscheidungskraft für Schnellrestaurantdienstleistungen und Waren auf der Speisekarte von Schnellrestaurants erworben hatte, so dass dieses Präfix gemäß der oben in Rn. 43 angeführten Rechtsprechung geeignet war, die Existenz einer Markenfamilie zu kennzeichnen.
Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass die von der Marke McDONALD’S abgeleiteten Marken McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN und EGG McMUFFIN alle Voraussetzungen erfüllen, um eine „Familie“ von Marken im Sinne der oben in Rn. 43 angeführten Rechtsprechung zu bilden, da ihre Zahl ausreicht und sie ein und dasselbe Unterscheidungsmerkmal, nämlich den Bestandteil „mc“, unter Hinzufügung eines Wortbestandteils enthalten, der sie voneinander unterscheidet, und durch die Wiederholung ein und desselben aus der Marke McDONALD’S stammenden Präfixes – „mc“ – gekennzeichnet sind. Der Umstand, dass sich der zweite Bestandteil in der letztgenannten Marke auf einen Familiennamen bezieht, während er sich in den Marken, aus denen die Familie besteht, auf Waren auf der Speisekarte von Schnellrestaurants bezieht, ist entgegen dem Vorbringen der Klägerin unerheblich. Wie die Beschwerdekammer in Rn. 81 der angefochtenen Entscheidung nämlich zur Recht hervorgehoben hat, ist die für Schnellrestaurantdienstleistungen bekannte Marke McDONALD’S die Ursprungsmarke der Familie, mit der alle abgeleiteten Marken durch ein gemeinsames Merkmal, nämlich das Präfix „mc“, verbunden sind und von der sich diese alle aufgrund eines Endbestandteils derselben Art, der auf eines der Nahrungsmittel auf der Speisekarte von Schnellrestaurants der Streithelferin verweist, unterscheiden, wie in Rn. 61 der angefochtenen Entscheidung hervorgehoben wird.
Daher hat die Beschwerdekammer in den Rn. 58 und 60 der angefochtenen Entscheidung ebenfalls zu Recht entschieden, dass die älteren Marken eine „Markenfamilie“ bildeten und „als ‚Markenfamilie‘ “ benutzt worden sind.
– Zum Vorliegen von Bestandteilen in der angegriffenen Marke, die diese mit der Markenfamilie „Mc“ in Verbindung bringen können
Die Beschwerdekammer hat in den Rn. 63 und 64 der angefochtenen Entscheidung festgestellt, dass die angegriffene Marke Merkmale aufweise, die geeignet seien, sie mit der Markenfamilie „Mc“ in Verbindung zu bringen, denn erstens beginne diese Marke mit dem Präfix „mac“, das möglicherweise als nahezu identisch mit dem der Markenfamilie „Mc“ gemeinsamen Präfix „mc“ wahrgenommen werde, zweitens sei die Struktur der fraglichen Marke der der Markenfamilie „Mc“ gemeinsamen Struktur sehr ähnlich, und drittens befänden sich die Präfixe „mc“ und „mac“ in der angegriffenen Marke und in der Markenfamilie „Mc“ an derselben Stelle und hätten denselben Bedeutungsgehalt.
Hierzu ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer unter den vorliegenden Umständen zu Recht festgestellt hat, dass die angegriffene Marke Merkmale aufweist, die aus den oben in den Rn. 30 und 64 genannten Gründen geeignet sind, sie mit der Markenfamilie „Mc“ in Verbindung zu bringen.
Die von der Klägerin vorgetragenen Argumente, mit denen sie das Vorliegen von Merkmalen bestreitet, die geeignet sind, die angegriffene Marke mit der Markenfamilie „Mc“ in Verbindung zu bringen, überzeugen nicht.
Zum Vorbringen, der Anfangsbestandteil der angegriffenen Marke, nämlich der Bestandteil „mac“, sei dem der Markenfamilie „Mc“ gemeinsamen Präfix, nämlich dem Präfix „mc“, lediglich ähnlich, während Teil C („Widerspruch“) Abschnitt 2 Kapitel 7 Punkt 2 Seite 4 der EUIPO-Richtlinien vorsehe, dass der der angegriffenen Marke und der Markenfamilie gemeinsame Bestandteil „identisch oder sehr ähnlich“ sein müsse, genügt die Feststellung, dass der Anfangsbestandteil dieser Marke, nämlich der Bestandteil „mac“, zumindest von demjenigen Teil des maßgeblichen Publikums, dem die Präfixe gälischer Familiennamen bekannt sind, als dem der Markenfamilie „Mc“ gemeinsamen Bestandteil, nämlich dem Bestandteil „mc“, identisch oder äquivalent wahrgenommen wird.
Außerdem ist das auf den bildlichen Vergleich der einander gegenüberstehenden Marken gestützte Vorbringen unerheblich, da die angegriffene Marke wegen der zwischen ihr und der Markenfamilie „Mc“ bestehenden begrifflichen Identität und – in geringerem Maße – der klanglichen Identität sowie der identischen Struktur der angegriffenen Marke und dieser Markenfamilie in Verbindung gebracht werden kann (siehe oben, Rn. 69). Der Umstand, dass die angegriffene Marke und die älteren Marken dieser Markenfamilie bei ihrer tatsächlichen Benutzung durch die Verwendung von Klein- oder Großbuchstaben unterschieden werden können, ist gemäß der bereits oben in Rn. 24 angeführten Rechtsprechung jedenfalls unerheblich.
Ferner kommt dem Vorbringen zur unterschiedlichen Struktur der angegriffenen Marke und der älteren Marken der Markenfamilie „Mc“ zwar eine gewisse Erheblichkeit zu, doch ist es nicht geeignet, die Richtigkeit der Beurteilung der Beschwerdekammer in Frage zu stellen. Die Beschwerdekammer hat nämlich in Rn. 92 der angefochtenen Entscheidung zu Recht festgestellt, dass die Waren, für die die angegriffene Marke eingetragen war, und die sowohl Nahrungsmittel (einschließlich Eiscreme, Muffins, gefüllte Sandwiches und getoastete Sandwiches) als auch Getränke umfassten, eng mit den Dienstleistungen verbunden waren, für die die Marke McDONALD’S bekannt war, nämlich Schnellrestaurantdienstleistungen, in deren Rahmen den Kunden Nahrungsmittel und Getränke angeboten wurden (siehe unten, Rn. 76 ff.). Soweit die Klägerin ferner darauf hinweist, dass sie die angegriffene Marke nur für den Vertrieb von Getränken benutze, ist festzustellen, dass nach der Rechtsprechung nicht die Waren, für die die fragliche Marke auf dem Markt benutzt wurde, zu berücksichtigen sind, sondern diejenigen, für die sie eingetragen wurde (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 13. April 2005, Gillette/HABM – Wilkinson Sword [RIGHT GUARD XTREME sport],
T‑286/03
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2005:126
, Rn.
).
Das Vorbringen schließlich, dass die angegriffene Marke nicht die der Marke McDONALD’S eigene Struktur nachbilde, geht ins Leere. Entscheidend ist nämlich, dass die angegriffene Marke die gemeinsamen Merkmale nachbildet, durch die die älteren Marken der Markenfamilie „Mc“ miteinander verbunden sind und durch die sie sich von der Marke McDONALD’S, bei der es sich um die Ursprungsmarke dieser Markenfamilie handelt, unterscheiden.
Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer in Anbetracht der in Rn. 42 angeführten Rechtsprechung in den Rn. 99 und 100 der angefochtenen Entscheidung zu Recht befunden hat, dass das Bestehen der Markenfamilie „Mc“ im vorliegenden Fall ein Faktor ist, der im Rahmen der Beurteilung der Frage, ob das maßgebliche Publikum eine gedankliche Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken herstellt, zu berücksichtigen ist.
Zum Vorliegen eines gewissen Grades an Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Dienstleistungen und Waren
Die Klägerin macht geltend, der Beschwerdekammer sei in der angefochtenen Entscheidung ein Beurteilungsfehler unterlaufen, indem sie festgestellt habe, dass aufgrund der zwischen den fraglichen Dienstleistungen und Waren bestehenden engen Zusammenhänge ein gewisser Grad an Ähnlichkeit zwischen ihnen bestehe. Die fraglichen Dienstleistungen und Waren seien für die Marke McDONALD’S die Schnellrestaurantdienstleistungen, für die diese Marke bekannt sei, und für die angegriffene Marke die Waren, für die sie eingetragen worden sei, nämlich bestimmte Nahrungsmittel und Getränke, insbesondere Kaffee, Kaffee-Ersatzmittel, löslicher Kaffee, lösliche Kaffeemischungen, Kaffeebohnen und Kaffee in gemahlener Form der Klasse 30, die unter der betreffenden Marke verkauft würden (im Folgenden: Kaffee-Basiswaren). Aus der Entscheidungspraxis des EUIPO gehe hervor, dass Schnellrestaurantdienstleistungen auf der einen und Nahrungsmittel und Getränke auf der anderen Seite nicht ähnlich seien. Der Umstand, dass die Verbraucher der betreffenden Dienstleistungen und Waren dieselben seien, sei für die Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen diesen Dienstleistungen und Waren unerheblich, da die breite Öffentlichkeit innerhalb der Europäischen Union Dienstleistungen und Waren aller Art kaufe, die sowohl sehr ähnlich als auch sehr unterschiedlich sein könnten. Kaffee-Basiswaren wiesen keinerlei Ähnlichkeit mit Schnellrestaurantdienstleistungen auf, da sie in Supermärkten und Lebensmittelgeschäften und nicht in Schnellrestaurants verkauft würden, und die Verbraucher – sollten sie dort verkauft werden – nicht davon ausgingen, dass diese Restaurants für ihre Herstellung verantwortlich seien. Wie sowohl aus der Rechtsprechung als auch aus Teil C.2 Kapitel 2.B Abschnitt 5.3.3 der EUIPO-Richtlinien in ihrer zur Zeit des Sachverhalts geltenden Fassung hervorgehe, bedeute der Umstand, dass die Restaurants rohe Nahrungsmittel verwendeten und Nahrungsmittel servierten, nicht, dass Restaurantdienstleistungen und Nahrungsmittel ähnlich seien. Die vom EUIPO angeführte Rechtsprechung sei irrelevant, da sie sich auf Fertiggerichte beziehe. Die Klägerin ist der Ansicht, die Beschwerdekammer habe aufgrund der von der Streithelferin zur Akte des Verfahrens vor dem EUIPO gereichten Elemente nicht in Rn. 101 der angefochtenen Entscheidung behaupten können, dass Nahrungsmittel, wie etwa Ketchup, unter der Marke McDONALD’S in deutschen und italienischen Supermärkten verkauft worden seien.
Das EUIPO und die Streithelferin treten dem Vorbringen der Klägerin entgegen und machen geltend, dass der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung kein Beurteilungsfehler unterlaufen sei, als sie festgestellt habe, dass ein gewisser Grad an Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Dienstleistungen und Waren bestehe.
Vorab ist darauf hinzuweisen, dass Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 dahin auszulegen ist, dass sich ein Antrag auf Nichtigerklärung sowohl dann auf ihn stützen lässt, wenn die mit der älteren Unionsmarke bezeichneten Waren und Dienstleistungen und die Waren und Dienstleistungen, für die eine Unionsmarke eingetragen wurde, identisch oder ähnlich sind, als auch dann, wenn sie weder identisch noch ähnlich sind (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 22. März 2007, Sigla/HABM – Elleni Holding [VIPS],
T‑215/03
,
EU:T:2007:93
, Rn.
).
Gemäß der Rechtsprechung ist der Grad der Nähe oder der Unähnlichkeit der betroffenen Waren und Dienstleistungen in diesem Zusammenhang nur ein maßgeblicher Faktor zur Beurteilung der Frage, ob das maßgebliche Publikum eine gedankliche Verknüpfung zwischen den betreffenden Marken herstellt (vgl. Urteil vom 6. Juli 2012, ROYAL SHAKESPEARE,
T‑60/10
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2012:348
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der betroffenen Waren und Dienstleistungen sind alle Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis zwischen diesen Waren und Dienstleistungen kennzeichnen; dazu gehören insbesondere deren Art, Verwendungszweck und Nutzung sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Dienstleistungen (Urteil vom 29. September 1998, Canon,
C‑39/97
,
EU:C:1998:442
, Rn.
).
Wie oben in Rn. 71 ausgeführt, handelt es sich bei den im vorliegenden Fall zu vergleichenden Waren um die Dienstleistungen, für die die Marke McDONALD’S bekannt ist, nämlich Schnellrestaurantdienstleistungen, in deren Rahmen den Kunden Nahrungsmittel und Getränke angeboten werden, auf der einen Seite und um die Waren, für die die angegriffene Marke eingetragen ist und die bestimmte Nahrungsmittel und Getränke umfassen, auf der anderen Seite. Aus den oben in Rn. 71 genannten Gründen kann die Klägerin nicht geltend machen, dieser Vergleich müsse sich, was die angegriffene Marke betreffe, hauptsächlich auf Getränke beziehen, da sie diese Marke in der Praxis vor allem für den Vertrieb von Getränken benutze.
Es kann zwar kein Zweifel daran bestehen, dass Nahrungsmittel und Getränke auf der einen und Restaurantdienstleistungen auf der anderen Seite nicht von derselben Art sind und nicht denselben Verwendungszweck oder dieselbe Nutzung haben (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 12. Dezember 2014, Comptoir d’Épicure/HABM – A-Rosa Akademie [da rosa],
T‑405/13
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2014:1072
, Rn.
). Aus der Rechtsprechung ergibt sich jedoch, dass Nahrungsmittel im weiten Sinne, was Getränke einschließt, auf der einen und Restaurantdienstleistungen auf der anderen Seite trotz ihrer Unterschiede einen gewissen Grad an Ähnlichkeit aufweisen, da erstens die betreffenden Nahrungsmittel im Rahmen von Restaurantdienstleistungen verwendet und angeboten werden, so dass eine Komplementarität zwischen diesen Waren und Dienstleistungen besteht, zweitens die Restaurantdienstleistungen an denselben Orten, an denen die betreffenden Nahrungsmittel verkauft werden, angeboten werden können, und drittens die betreffenden Nahrungsmittel von denselben Unternehmen oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen, die verpackte Lebensmittel vertreiben, oder von Restaurants, die Fertiggerichte zum Mitnehmen verkaufen, stammen können (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 12. Dezember 2014, da rosa,
T‑405/13
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2014:1072
, Rn.
und
und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 4. Juni 2015, Yoo Holdings/HABM – Eckes-Granini Group [YOO],
T‑562/14
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2015:363
, Rn.
bis
).
Der Umstand, dass die von der Klägerin angeführten EUIPO-Richtlinien die oben in Rn. 80 angeführte Rechtsprechung nicht genau wiedergeben, ist unerheblich, da diese Richtlinien keine für die Auslegung der Bestimmungen des Unionsrechts verbindlichen Rechtsakte darstellen (Urteil vom 19. Dezember 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, Rn.
).
Im vorliegenden Fall ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die mit der angegriffenen Marke bezeichneten Nahrungsmittel im weiten Sinne im Rahmen der von der Streithelferin erbrachten Schnellrestaurantdienstleistungen verwendet und angeboten werden können. Bestimmte dieser mit der angegriffenen Marke bezeichneten Nahrungsmittel, wie Eiscreme, Muffins, gefüllte Sandwiches und getoastete Sandwiches, sind im Übrigen nicht bloße Zutaten, die als Grundlage für die in Schnellrestaurants servierten Speisen dienen, sondern entsprechen den auf der Speisekarte dieser Restaurants angebotenen Waren als solchen. Wie die Beschwerdekammer in Rn. 95 der angefochtenen Entscheidung zur Recht festgestellt hat, sind die betreffenden Nahrungsmittel und Restaurantdienstleistungen für dieselben Verbraucherkreise bestimmt. Mithin besteht eine Komplementarität zwischen diesen Waren und Dienstleistungen.
Was sodann die mit der angegriffenen Marke bezeichneten Nahrungsmittel betrifft, die Waren entsprechen, die als solche auf der Speisekarte von Schnellrestaurants verwendet oder angeboten werden, ist darauf hinzuweisen, dass diese an Ort und Stelle in den Betrieben selbst, in denen die Schnellrestaurantdienstleistungen der Streithelferin angeboten werden, verzehrt werden können.
Wie schließlich die Streithelferin ausführt, werden Schnellrestaurantdienstleistungen wie die von ihr angebotenen auch in Form des Verkaufs zum Mitnehmen angeboten. In einem solchen Fall tendiert der Verbraucher jedoch dazu, gedanklich eine Verbindung zwischen der auf der Verpackung der Waren zum Mitnehmen angebrachten Marke und der betrieblichen Herkunft dieser Waren herzustellen.
In Anbetracht der Ausführungen oben in den Rn. 82 bis 84 ist festzustellen, dass die Beurteilungen der Beschwerdekammer in den Rn. 92, 95, 96 und 101 der angefochtenen Entscheidung, wonach aufgrund der zwischen den fraglichen Dienstleistungen und Waren bestehenden engen Zusammenhänge ein gewisser Grad an Ähnlichkeit zwischen ihnen bestehe, zutreffend sind.
Da diese Gründe ausreichen, um die angefochtene Entscheidung zu rechtfertigen, sind die Rügen der Klägerin, die gegen die im zweiten Satz von Rn. 102 der angefochtenen Entscheidung enthaltene Hilfserwägung gerichtet sind, wonach bestimmte Waren der Streithelferin (Ketchup) in Supermärkten in Deutschland und Italien verkauft würden, nicht zu prüfen. Die Beschwerdekammer hat somit zu Recht insbesondere in Rn. 102 der angefochtenen Entscheidung geschlossen, dass das maßgebliche Publikum eine gedankliche Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken herstellen konnte.
Zur Gefahr einer unlauteren Ausnutzung der Wertschätzung der Marke McDONALD’S durch die ungerechtfertigte Benutzung der angegriffenen Marke
Vorab ist darauf hinzuweisen, dass die Herstellung einer solchen Verknüpfung durch das maßgebliche Publikum eine notwendige, aber als solche nicht ausreichende Voraussetzung für die Schlussfolgerung darstellt, dass eine der Beeinträchtigungen gegeben ist, gegen die Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 2007/2009 bekannte Marken schützt (vgl. Urteil vom 7. Dezember 2010, Nute Partecipazioni und La Perla/HABM – Worldgem Brands [NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC],
T‑59/08
,
EU:T:2010:500
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Um in den Genuss des Schutzes gemäß Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 zu gelangen, muss der Inhaber der älteren Unionsmarke nämlich den Nachweis erbringen, dass die ungerechtfertigte Benutzung der Marken, deren Nichtigerklärung beantragt wird, die Unterscheidungskraft oder die Wertschätzung der älteren Unionsmarke in unlauterer Weise ausnutzt oder beeinträchtigt (vgl. entsprechend Urteil vom 7. Dezember 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC,
T‑59/08
,
EU:T:2010:500
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Schon eine dieser drei Arten von Beeinträchtigungen genügt dafür, dass Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 anwendbar ist (vgl. entsprechend Urteil vom 7. Dezember 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC,
T‑59/08
,
EU:T:2010:500
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung), wobei sich sowohl die Nichtigkeitsabteilung als auch die Beschwerdekammer – in der angefochtenen Entscheidung – auf die Feststellung einer Beeinträchtigung aufgrund einer unlauteren Ausnutzung der Wertschätzung der Marke McDONALD’S beschränkt haben.
Die Klägerin macht geltend, der Beschwerdekammer sei in der angefochtenen Entscheidung ein Beurteilungsfehler unterlaufen, indem sie festgestellt habe, die Klägerin könne die Wertschätzung der Marke McDONALD’S durch die ungerechtfertigte Benutzung der angegriffenen Marke in unlauterer Weise ausnutzen. Sie macht geltend, die angefochtene Entscheidung beruhe auf der fehlerhaften Feststellung der durch das Präfix „mc“ der Marke McDONALD’S in Verbindung mit dem Namen eines Bestandteils der Speisekarte oder eines Nahrungsmittels erlangten Bekanntheit. Unter diesen Umständen könne nicht behauptet werden, dass die angegriffene Marke, die das Präfix „mac“ mit dem Begriff „coffee“ verbinde, vom maßgeblichen Publikum als eine Wiedergabe der Struktur der Marke McDONALD’S wahrgenommen werde. Die Beschwerdekammer habe einen Fehler begangen, als sie in Rn. 99 der angefochtenen Entscheidung festgestellt habe, angesichts des Umstands, dass sie die angegriffene Marke nur auf Kaffee und Kaffeeverpackungen anbringe, stehe außer Zweifel, dass sie versuche, die der Markenfamilie „Mc“ gemeinsame Struktur identisch wiederzugeben. In diesem Zusammenhang weist die Klägerin darauf hin, dass das EUIPO und die Streithelferin im vorliegenden Verfahren im Übrigen nicht behaupteten, dass sie die angegriffene Marke bösgläubig gewählt habe. Zudem habe die Streithelferin keine Markenverletzungsklage gegen sie erhoben. Eine zur Akte des Verfahrens vor dem EUIPO gereichte Zeugenaussage bestätige, dass die angegriffene Marke in gutem Glauben gewählt worden sei und dass deren Benutzung für den Verkauf von Kaffee damit zu erklären sei, dass der Bestandteil „coffee“ auf diese Ware verweise.
Die Klägerin wirft der Beschwerdekammer schließlich vor, sie habe die Marktrealität nicht berücksichtigt, obwohl, wenn die betreffenden Marken tatsächlich auf diesem Markt benutzt würden, der Inhaber der älteren Unionsmarke den Nachweis erbringen müsse, dass der Inhaber der Marke, deren Nichtigerklärung beantragt werde, die Wertschätzung seiner Marke tatsächlich in unlauterer Weise ausnutze. Die Beschwerdekammer habe den Umstand vernachlässigt, dass die einander gegenüberstehenden Marken in Bulgarien, Estland, Zypern, Lettland, Ungarn und Polen mindestens seit 1994 friedlich koexistiert hätten, und zwar selbst dann, wenn die angegriffene Marke, wie in Polen, intensiv benutzt worden sei. Nach Ansicht der Klägerin ist anzunehmen, dass die Marktrealität in der gesamten Union dieselbe sei. Dagegen lasse der Umstand, dass der Inhaber der älteren Marke gegen den Inhaber der Marke, deren Nichtigerklärung beantragt werde, gerichtlich vorgegangen sei, nicht die Feststellung zu, dass beim maßgeblichen Publikum eine Verwechslung, eine gedankliche Verknüpfung oder eine Übertragung des Images zwischen diesen Marken gegeben sei. Die intensive, dauerhafte, gutgläubige und friedliche Benutzung der angegriffenen Marke, die Kaffee-Basiswaren bezeichne, neben der Marke McDONALD’S, die für Schnellrestaurantdienstleistungen bekannt sei, stelle einen rechtfertigenden Grund für die Benutzung der angegriffenen Marke im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 dar.
Das EUIPO und die Streithelferin treten dem Vorbringen der Klägerin entgegen und machen geltend, dass der Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung kein Beurteilungsfehler mit der Schlussfolgerung unterlaufen sei, dass die ohne rechtfertigenden Grund erfolgte Benutzung der angegriffenen Marke durch die Klägerin die Wertschätzung der Marke in unlauterer Weise ausnutze.
In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das Vorliegen der Schädigung, die in der unlauteren Ausnutzung der Unterscheidungskraft oder der Wertschätzung der älteren Marke besteht, angesichts des Umstands, dass hier das Verbotene in dem vom Inhaber der jüngeren Marke aus der älteren Marke gezogenen Vorteil liegt, im Hinblick auf den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der Waren und Dienstleistungen zu beurteilen ist, für die die jüngere Marke eingetragen ist (vgl. entsprechend Urteil vom 27. November 2008, Intel Corporation,
C‑252/07
,
EU:C:2008:655
, Rn.
und
).
Das Vorliegen einer „unlauteren Ausnutzung der … Wertschätzung [einer] älteren [Unions-]Marke“ im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 setzt weder das Bestehen einer Verwechslungsgefahr noch die Gefahr einer Beeinträchtigung der Wertschätzung dieser Marke oder allgemein des Inhabers der Marke voraus (vgl. entsprechend Urteil vom 18. Juni 2009, L’Oréal u. a.,
C‑487/07
,
EU:C:2009:378
, Rn.
). Es ergibt sich aus der Benutzung einer Marke, die der älteren Unionsmarke ähnlich ist, durch einen Dritten, wenn dieser durch die Benutzung versucht, im Kielwasser dieser Marke von ihrer Anziehungskraft, ihrem Ruf und ihrem Ansehen zu profitieren und ohne finanzielle Gegenleistung die wirtschaftlichen Anstrengungen des Inhabers der älteren Unionsmarke zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images dieser Marke auszunutzen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 18. Juni 2009, L’Oréal u. a.,
C‑487/07
,
EU:C:2009:378
, Rn.
, und vom 7. Dezember 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC,
T‑59/08
,
EU:T:2010:500
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Zur Feststellung, ob die Benutzung der Marke, deren Nichtigerklärung beantragt wird, die Wertschätzung der älteren Unionsmarke in unlauterer Weise ausnutzt, ist eine umfassende Beurteilung aller relevanten Faktoren des konkreten Falls vorzunehmen, insbesondere des Ausmaßes der Bekanntheit und des Grades der Unterscheidungskraft der älteren Unionsmarke, des Grades der Ähnlichkeit der betreffenden Marken sowie der Art der betroffenen Waren und Dienstleistungen und des Grades ihrer Nähe. Hinsichtlich des Ausmaßes der Bekanntheit und des Grades der Unterscheidungskraft der älteren Unionsmarke liegt eine Beeinträchtigung umso eher vor, je größer die Unterscheidungskraft und die Wertschätzung dieser Marke sind. Je unmittelbarer und stärker die ältere Unionsmarke durch die Marke, deren Nichtigerklärung beantragt wird, in Erinnerung gerufen wird, desto größer ist die Gefahr, dass die gegenwärtige oder künftige Benutzung des Zeichens die Wertschätzung der älteren Unionsmarke in unlauterer Weise ausnutzt (vgl. Urteil vom 7. Dezember 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC,
T‑59/08
,
EU:T:2010:500
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Der Inhaber der älteren Unionsmarke ist nicht verpflichtet, das Vorliegen einer tatsächlichen und gegenwärtigen Beeinträchtigung im Sinne von Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 nachzuweisen. Ist nämlich vorhersehbar, dass sich eine solche Beeinträchtigung aus einer möglichen Benutzung der Marke, deren Nichtigerklärung beantragt wird, durch ihren Inhaber ergeben würde, kann der Inhaber der älteren Unionsmarke nicht dazu verpflichtet sein, das tatsächliche Eintreten dieser Beeinträchtigung abzuwarten, um diese Benutzung untersagen lassen zu können. Der Inhaber der älteren Unionsmarke muss allerdings das Vorliegen von Gesichtspunkten dartun, aus denen auf die ernsthafte Gefahr einer künftigen Beeinträchtigung geschlossen werden kann (vgl. Urteil vom 7. Dezember 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC,
T‑59/08
,
EU:T:2010:500
, Rn.
und
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Ist es dem Inhaber der älteren Unionsmarke gelungen, entweder das Vorliegen einer tatsächlichen und gegenwärtigen Beeinträchtigung seiner Marke oder, wenn es daran fehlt, das Vorliegen einer ernsthaften Gefahr einer solchen künftigen Beeinträchtigung darzutun, obliegt dem Inhaber der Marke, deren Nichtigerklärung beantragt wird, der Nachweis, dass es für die Benutzung dieser Marke einen rechtfertigenden Grund gibt (vgl. Urteil vom 7. Dezember 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC,
T‑59/08
,
EU:T:2010:500
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Anhand der vorstehend in den Rn. 93 bis 97 dargestellten Regeln ist das Vorbringen der Verfahrensbeteiligten gegen die Gründe zu prüfen, die die Beschwerdekammer in der angefochtenen Entscheidung dazu veranlasst haben, die Beurteilungen der Nichtigkeitsabteilung, wonach die ungerechtfertigte Benutzung der angegriffenen Marke die Wertschätzung der Marke McDONALD’S in unlauterer Weise ausnutze, zu bestätigen.
Im vorliegenden Fall ist die Beschwerdekammer in Rn. 90 der angefochtenen Entscheidung zu dem Ergebnis gelangt, dass das maßgebliche Publikum das für die von der angegriffenen Marke erfassten Waren maßgebliche Publikum sei, nämlich die breite Öffentlichkeit innerhalb der Union mit einem mittleren Aufmerksamkeitsgrad. Ferner hat sie in Rn. 108 der angefochtenen Entscheidung festgestellt, es sei hinreichend erwiesen, dass die ohne rechtfertigenden Grund erfolgte Benutzung der angegriffenen Marke die Wertschätzung der Marke McDONALD’S in unlauterer Weise ausnutze. Wie aus den Rn. 102 bis 108 dieser Entscheidung hervorgeht, war sie nämlich der Auffassung, es sei sehr wahrscheinlich, dass die angegriffene Marke in das Kielwasser der Marke McDONALD’S platziert worden sei, um von deren Anziehungskraft, Ruf und Ansehen zu profitieren und ohne finanzielle Gegenleistung die wirtschaftlichen Anstrengungen der Streithelferin zur Schaffung und Aufrechterhaltung des Images der Marke McDONALD’S auszunutzen. Auf der Grundlage aller Faktoren des konkreten Falls könne nämlich der Schluss gezogen werden, dass das maßgebliche Publikum oder ein wesentlicher Teil desselben gedanklich eine Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken herstellen könne, denn es könne beim Anblick der auf Waren, die in einem engen Zusammenhang mit Waren der Streithelferin stehen, angebrachten angegriffenen Marke, davon angezogen werden, dass diese Marke praktisch dasselbe Präfix wie die Marke McDONALD’S habe und deren Struktur wiedergebe, und könne diese Marke mit der Markenfamilie „Mc“, deren Ursprungsmarke die Marke McDONALD’S sei, in Verbindung bringen.
Die Beschwerdekammer ist somit zu dem Ergebnis gelangt, dass die Benutzung der angegriffenen Marke eine Übertragung des Images der Marke McDONALD’S oder der durch sie vermittelten Merkmale auf die mit der angegriffenen Marke bezeichneten Waren implizieren könne. Wie in den Rn. 99 bis 101 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, waren die für ihre Beurteilung relevanten Faktoren erstens die erhebliche Bekanntheit der Marke McDONALD’S, zweitens die von dem Präfix „mc“ in Verbindung mit dem Namen eines Bestandteils der Speisekarte oder eines Nahrungsmittels erworbene eigene Unterscheidungskraft für Schnellrestaurantdienstleistungen und Waren auf der Speisekarte von Schnellrestaurants, drittens der Umstand, dass die angegriffene Marke die der Markenfamilie „Mc“ eigene Struktur wiedergebe, und viertens der Umstand, dass die fraglichen Dienstleistungen und Waren wegen der zwischen ihnen bestehenden engen Zusammenhänge einen gewissen Grad an Ähnlichkeit aufwiesen.
Wie das EUIPO zu Recht bemerkt, widerspricht die Klägerin nicht der von der Beschwerdekammer vorgenommenen Beurteilung des maßgeblichen Publikums. Diese Bestimmung ist im Übrigen frei von Fehlern und ist zu bestätigen. Die von der angegriffenen Marke erfassten Waren sind nämlich für die breite Öffentlichkeit innerhalb der Union mit einem mittleren Aufmerksamkeitsgrad bestimmt. Zudem ist die Marke McDONALD’S am 16. Juli 1999 mit einem Prioritätsrecht vom 1. April 1996 eingetragen worden und genoss in der Union eine erhebliche Bekanntheit für Schnellrestaurants, was von der Klägerin im Übrigen nicht bestritten wird (siehe oben, Rn. 16).
Was die Rüge der Klägerin betrifft, die Beschwerdekammer habe in der angefochtenen Entscheidung nicht feststellen können, dass die Vorsilbe „mc“ in Verbindung mit dem Namen eines Bestandteils der Speisekarte oder eines Nahrungsmittels Bekanntheit für Schnellrestaurantdienstleistungen und Waren auf der Speisekarte von Schnellrestaurants erworben habe, ist darauf hinzuweisen, dass diese Rüge oben in Rn. 63 zurückgewiesen worden ist. Die Beschwerdekammer hat zu Recht festgestellt, dass sich die erhebliche Bekanntheit, die die Marke McDONALD’S genoss, auf die kennzeichnenden Merkmale der Markenfamilie „Mc“ erstreckte, ohne – wie die Klägerin geltend macht – prüfen zu müssen, ob jede der Marke, aus denen sich diese Markenfamilie zusammensetzt, eine bekannte Marke war.
Was die Rüge der Klägerin betrifft, sie habe nicht beabsichtigt, die der Markenfamilie „Mc“ gemeinsame Struktur in der angegriffenen Marke wiederzugeben, ist oben in Rn. 67 festgestellt worden, dass die Beschwerdekammer in den Rn. 61 und 99 der angefochtenen Entscheidung zu Recht befunden hat, dass die angegriffene Marke die Struktur der Markenfamilie „Mc“ wiedergab. Zwar durfte sich die Beschwerdekammer aus den oben in Rn. 79 dargelegten Gründen in Rn. 99 der angefochtenen Entscheidung weder darauf berufen, dass die Klägerin in der Praxis nur Kaffee unter der angegriffenen Marke vertreibe, noch daraus ableiten, dass mit der angegriffenen Marke die Struktur der Markenfamilie „Mc“ wiedergegeben werden sollte, doch bleibt dieser Fehler ohne Folgen für die Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung. Die fraglichen Gründe waren nämlich Hilfserwägungen in dieser Entscheidung und ändern nichts an der in ihrer Rn. 61 gezogenen Schlussfolgerung, dass die angegriffene Marke die der Markenfamilie „Mc“ gemeinsame Struktur wiedergebe. Die Beschwerdekammer hat somit in Rn. 99 der angefochtenen Entscheidung zu Recht befunden, dass die Existenz einer Markenfamilie „Mc“ bei der Beurteilung des Vorliegens einer unlauteren Ausnutzung als entscheidender Faktor zu berücksichtigen war.
Was die Rüge der Klägerin betrifft, es sei kein enger Zusammenhang zwischen den fraglichen Dienstleistungen und Waren gegeben, ist, wie bereits oben in Rn. 83 ausgeführt, darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdekammer in den Rn. 92, 95, 96 und 101 zu Recht festgestellt hat, dass aufgrund der zwischen den fraglichen Dienstleistungen und Waren bestehenden engen Zusammenhänge ein gewisser Grad an Ähnlichkeit zwischen ihnen besteht.
Gemäß der oben in Rn. 95 angeführten Rechtsprechung und in Anbetracht der oben in Rn. 73 gezogenen Schlussfolgerungen zur Relevanz des Faktors der Existenz einer Markenfamilie „Mc“ waren alle von der Beschwerdekammer berücksichtigten Faktoren für die umfassende Beurteilung relevant, ob durch die Benutzung der angegriffenen Marke die Wertschätzung der Marke McDONALD’S in unlauterer Weise ausgenutzt wurde.
Im Rahmen einer umfassenden Beurteilung dieser Faktoren hat die Beschwerdekammer, wie bereits oben in Rn. 99 ausgeführt, festgestellt, dass es sehr wahrscheinlich sei, dass die angegriffene Marke im Kielwasser der Marke McDONALD’S ausgenutzt worden sei, da das maßgebliche Publikum möglicherweise das Image der Marke McDONALD’S oder die durch sie vermittelten Merkmale auf die mit der angegriffenen Marke bezeichneten Waren übertrage.
Was die Rüge der Klägerin betrifft, die Beschwerdekammer habe bei dieser Beurteilung nicht die Marktrealität berücksichtigt, ist darauf hinzuweisen, dass die Beschwerdekammer gemäß der bereits oben in Rn. 96 angeführten Rechtsprechung nur zu prüfen hatte, ob der Inhaber der älteren Unionsmarke Gesichtspunkte angeführt hat, aus denen sie dem ersten Anschein nach auf die nicht nur hypothetische Gefahr einer künftigen unlauteren Ausnutzung schließen konnte. Eine solche Schlussfolgerung konnte auf der Grundlage logischer Ableitungen gezogen werden, die auf einer Wahrscheinlichkeitsprognose beruhten und für die die Gepflogenheiten der einschlägigen Branche sowie alle anderen Umstände des betreffenden Falles berücksichtigt wurden (Urteil vom 10. Mai 2012, Rubinstein und L’Oréal/HABM,
C‑100/11 P
,
EU:C:2012:285
, Rn.
).
Wie sich jedoch aus der vorstehenden Rn. 99 ergibt, hat die Beschwerdekammer nach einer umfassenden Prüfung der im vorliegenden Fall relevanten Faktoren festgestellt, dass eine ernsthafte Gefahr bestehe, dass das maßgebliche Publikum die angegriffene Marke mit der Markenfamilie „Mc“ verbinden und gedanklich eine Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken herstellen könne, und damit eine ernsthafte Gefahr, dass die Benutzung der angegriffenen Marke die Wertschätzung der Marke McDONALD’S in unlauterer Weise ausnutze.
Soweit die Klägerin der Beschwerdekammer u. a. vorwirft, sie habe nicht berücksichtigt, dass die einander gegenüberstehenden Marken in Bulgarien, Estland, Zypern, Lettland, Ungarn und Polen mindestens seit 1994 friedlich koexistiert hätten, sind diese Argumente zurückzuweisen. Von einer gegenwärtigen oder in der Vergangenheit bestehenden friedlichen Koexistenz der einander gegenüberstehenden Marken kann nämlich nicht gesprochen werden, da die Streithelferin gerade unter Berufung auf die Marke McDONALD’S einen Antrag auf Nichtigerklärung der angegriffenen Marke gestellt hat. Da dieser Antrag zudem weniger als sieben Monate nach Eintragung der angegriffenen Marke gestellt wurde, kann im vorliegenden Fall auch keine Verwirkung durch Duldung im Sinne von Art. 54 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 vorliegen. Soweit die Klägerin im Rahmen der vorliegenden Rüge in der Praxis eine friedliche Koexistenz der Marke McDONALD’S nicht mit der angegriffenen Marke, sondern mit bestimmten anderen ihrer mit der angegriffenen Marke identischen und mindestens seit 1994 in Bulgarien, Estland, Zypern, Lettland, Ungarn und Polen eingetragenen nationalen Marken geltend macht, ist – wie die Streithelferin zu Recht anmerkt – festzustellen, dass, selbst wenn man annähme, dass diese Marken seit dem jeweiligen Beitritt der betreffenden Mitgliedstaaten zur Union friedlich koexistiert hätten, dies nicht beweist, dass diese Koexistenz allgemein war und alle mit der angegriffenen Marke identischen und von der Klägerin innerhalb der Union eingetragenen nationalen Marken betraf. Die von der Streithelferin zur Akte des Verfahrens vor dem EUIPO gereichten nationalen Entscheidungen zeigen vielmehr, dass die Koexistenz der Marke McDONALD’S und der mit der angegriffenen Marke identischen nationalen Marken der Klägerin in Deutschland, Spanien, Schweden und im Vereinigten Königreich nicht „friedlich“ war, da die nationalen Marken der Klägerin Gegenstand mehrerer Rechtsstreitigkeiten vor den Gerichten dieser Mitgliedstaaten waren (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteile vom 3. September 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe,
C‑498/07 P
,
EU:C:2009:503
, Rn.
, und vom 8. Dezember 2005, Castellblanch/HABM – Champagne Roederer [CRISTAL CASTELLBLANCH],
T‑29/04
,
EU:T:2005:438
, Rn.
).
Jedenfalls kann, wie die Streithelferin zu Recht anmerkt, das Fehlen einer ernsthaften Gefahr, dass das maßgebliche Publikum in den fraglichen Mitgliedstaaten bestimmte andere, mit der angegriffenen Marke identische nationalen Marken der Klägerin mit der Markenfamilie „Mc“ verbinden und eine gedankliche Verknüpfung zwischen diesen Marken und der Marke McDONALD’S herstellen kann, nicht allein daraus abgeleitet werden, dass sich die Streithelferin der Eintragung nicht widersetzt oder keinen Antrag auf Nichtigerklärung dieser nationalen Marken gestellt hat (vgl. in diesem Sinne entsprechend zum Vorliegen einer Verwechslungsgefahr Urteil vom 11. Mai 2005, Grupo Sada/HABM – Sadia [GRUPO SADA],
T‑31/03
,
EU:T:2005:169
, Rn.
und
); dies gilt selbst bei einer erheblichen Benutzung dieser Marken, was der Klägerin zufolge in Polen der Fall gewesen sein soll.
Für ein solches Verhalten kann es nämlich zahlreiche Gründe geben, die nicht notwendigerweise mit der objektiven Wahrnehmung der betreffenden Marken durch das maßgebliche Publikum in den fraglichen Mitgliedstaaten zusammenhängen. Im vorliegenden Fall hat die Klägerin jedoch keine Umstände vorgetragen, aufgrund deren auf jede Fall ausgeschlossen werden könnte, dass die breite Öffentlichkeit in Bulgarien, Estland, Zypern, Lettland, Ungarn und Polen die mit der angegriffenen Marke identischen nationalen Marken mit der Markenfamilie „Mc“ verbinden und gedanklich eine Verknüpfung zwischen diesen nationalen Marken und der Marke McDONALD’S herstellen kann (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 26. September 2012, CITIGATE,
T‑301/09
, nicht veröffentlicht,
EU:T:2012:473
, Rn.
und die dort angeführte Rechtsprechung).
Zu prüfen bleibt noch die Rüge, mit der die Klägerin beanstandet, dass die Beschwerdekammer in den Rn. 114 bis 116 der angefochtenen Entscheidung nicht festgestellt habe, dass sie einen rechtfertigenden Grund für die Benutzung der angegriffenen Marke habe.
Aus Art. 8 Abs. 5 der Verordnung Nr. 207/2009 folgt, dass sich der Inhaber einer bekannten Marke wegen eines „rechtfertigenden Grundes“ im Sinne dieser Bestimmung gezwungen sehen kann, zu dulden, dass ein Dritter ein dieser Marke ähnliches Zeichen für eine Ware benutzt, die mit derjenigen identisch ist, für die die Marke eingetragen ist, wenn feststeht, dass dieses Zeichen vor Hinterlegung der bekannten Marke benutzt wurde und dass seine Benutzung für die identische Ware in gutem Glauben erfolgt (vgl. in diesem Sinne entsprechend Urteil vom 6. Februar 2014, Leidseplein Beheer und de Vries,
C‑65/12
,
EU:C:2014:49
, Rn.
).
Soweit das Zeichen, auf das sich die Klägerin im Rahmen der vorliegenden Rüge beruft, der angegriffenen Marke entspricht, ist diese vorstehend in Rn. 113 angeführte Rechtsprechung auf den vorliegenden Fall aus zwei Gründen nicht übertragbar. Zum einen wurde die angegriffene Marke, wie die Streithelferin zu Recht bemerkt, nicht vor der Marke McDONALD’S benutzt, da Letztere vor der angegriffenen Marke eingetragen worden war. Zum anderen kann, wie bereits oben in Rn. 109 ausgeführt, nicht festgestellt werden, dass die einander gegenüberstehenden Marken friedlich koexistiert hätten, da die Streithelferin ihre Rechte an der Marke McDONALD’S gerade durch einen fristgemäß gestellten Antrag auf Nichtigerklärung der angegriffenen Marke verteidigt hat.
Soweit die Zeichen, auf die sich die Klägerin im Rahmen der vorliegenden Rüge beruft, nationalen Marken, die sie in Bulgarien, Estland, Zypern, Lettland, Ungarn und Polen mindestens seit 1994 eintragen ließ, entsprechen, ist klarzustellen, dass, selbst wenn man annähme, dass diese Marken auf den betroffenen nationalen Märkten friedlich mit der Marke McDONALD’S koexistiert hätten, dies – wie oben in Rn. 109 ausgeführt – nicht impliziert, dass die Streithelferin die Benutzung der angegriffenen Marke auf dem gesamten Unionsmarkt duldet oder dulden muss.
Die Beschwerdekammer hat in den Rn. 114 bis 116 der angefochtenen Entscheidung somit zu Recht festgestellt, dass die Klägerin keinen rechtfertigenden Grund für die Benutzung der angegriffenen Marke hatte.
Da keine der von der Klägerin geltend gemachten Rügen durchgreift, ist die vorliegende Klage in vollem Umfang abzuweisen.
Kosten
Gemäß Art. 134 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.
Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr gemäß dem Antrag des EUIPO und der Streithelferin die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat
DAS GERICHT (Erste Kammer)
für Recht erkannt und entschieden:

1.
Die Klage wird abgewiesen.

2.
Die Future Enterprises Pte Ltd trägt die Kosten.

Kanninen
Pelikánová
Buttigieg
Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 5. Juli 2016.
Unterschriften
Inhaltsverzeichnis

Vorgeschichte des Rechtsstreits

Anträge der Verfahrensbeteiligten

Rechtliche Würdigung

Vorbemerkungen zum rechtlichen Rahmen und zum Gegenstand des Rechtsstreits

Zum Vorliegen eines gewissen Grades an Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken

Zur Herstellung einer gedanklichen Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken durch das maßgebliche Publikum

Zum Bestehen der Markenfamilie „Mc“ als relevanter Faktor bei der Beurteilung der Frage, ob das maßgebliche Publikum eine gedankliche Verknüpfung zwischen den einander gegenüberstehenden Marken herstellt

– Zur tatsächlichen Benutzung einer für die Bildung einer „Familie“ von Marken genügenden Anzahl älterer Marken

– Zum Vorliegen von Bestandteilen in der angegriffenen Marke, die diese mit der Markenfamilie „Mc“ in Verbindung bringen können

Zum Vorliegen eines gewissen Grades an Ähnlichkeit zwischen den fraglichen Dienstleistungen und Waren

Zur Gefahr einer unlauteren Ausnutzung der Wertschätzung der Marke McDONALD’S durch die ungerechtfertigte Benutzung der angegriffenen Marke

Kosten
(
*1
)	Verfahrenssprache: Englisch.