CELEX: 62017CJ0705
Ennakkoratkaisupyyntö
Tavaramerkit
Direktiivi 2008/95/EY
4 artiklan 1 kohdan b alakohta
Sekaannusvaara
Kokonaisvaikutelma
Aikaisempi tavaramerkki, jonka rekisteröinti sisältää erottamislausuman
Tällaisen erottamislausuman vaikutus aikaisemman tavaramerkin suojan laajuuteen

Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (
EUVL 2008, L 299, s. 25
) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa.
Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat Patent- och registreringsverket (Ruotsin patentti- ja rekisterivirasto, jäljempänä PRV) ja Mats Hansson, joka on Ruotsin kansalainen, ja jossa on kyse siitä, että sanamerkin ROSLAGSÖL rekisteröinti kansalliseksi tavaramerkiksi evättiin.
Asiaa koskevat oikeussäännöt
Unionin oikeus
Direktiivin 2008/95 johdanto-osan 4, 6, 8, 10 ja 11 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:
”(4)
Ei vaikuta tarpeelliselta lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä täydellisesti. On riittävää lähentää niitä kansallisia säännöksiä, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan.
– –
(6)
Jäsenvaltioiden olisi saatava vapaasti säätää menettelystä, jota noudatetaan rekisteröityjen tavaramerkkien rekisteröinnissä, menettämisessä tai mitättömäksi julistamisessa. Ne voivat esimerkiksi päättää tavaramerkin rekisteröintimenettelyn ja mitättömäksi julistamisessa noudatettavan menettelyn muodosta sekä siitä, tulisiko aikaisempiin oikeuksiin vedota rekisteröintimenettelyssä vai mitättömäksi julistamisessa noudatettavassa menettelyssä vai molemmissa menettelyissä, ja jos aikaisempien oikeuksien menettämisestä voidaan päättää rekisteröintimenettelyssä, ne voivat noudattaa menettelyä, jossa rekisteröintihakemusta vastaan voidaan tehdä väite, tai menettelyä, jossa tutkiminen tapahtuu viran puolesta, taikka molempia. – –
– –
(8)
Niiden päämäärien saavuttaminen, joihin tällä lainsäädännön lähentämisellä pyritään, edellyttää, että rekisteröidyn tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytykset ovat kaikissa jäsenvaltioissa pääsääntöisesti samat. – –
– –
(10)
Tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi on tärkeää varmistaa, että rekisteröidyt tavaramerkit saavat saman suojan kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä. Tämän ei kuitenkaan tulisi estää jäsenvaltioita halutessaan myöntämästä laajempaa suojaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille.
(11)
Rekisteröidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän. Tämän suojan olisi oltava ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat [ja] tavarat tai palvelut [ovat samat]. Suojaa olisi annettava myös, jos tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset [ja] tavarat tai palvelut [ovat samankaltaiset]. On välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite suhteessa sekaannusvaaraan. Sekaannusvaaran arvioinnin olisi riiputtava lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen välillä. Sekaannusvaaran toteamistavat ja erityisesti todistustaakkaa koskevien kysymysten olisi kuuluttava kansallisten menettelysäännösten alaan, eikä tämä direktiivi saisi estää soveltamasta tällaista lainsäädäntöä.”
Direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään seuraavaa:
”1.   Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:
– –
c)
yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia”.
Kyseisen direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään seuraavaa:
”1.   Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi:
– –
b)
jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.”
Mainitun direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään seuraavaa:
”1.   Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
– –
b)
merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.”
Tämän direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään seuraavaa:
”1.   Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:
– –
b)
tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä”.
Direktiivi 2008/95 on kumottu 15.1.2019 alkavin vaikutuksin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2015/2436 (
EUVL 2015, L 336, s. 1
), joka tuli voimaan 12.1.2016. Kun otetaan huomioon pääasiassa kyseessä oleva rekisteröintihakemuksen jättöpäivä, tätä ennakkoratkaisupyyntöä on kuitenkin tarkasteltava direktiivin 2008/95 säännösten kannalta.
[Euroopan unionin] tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (
EUVL 2009, L 78, s. 1
) 37 artiklan 2 kohdassa, jolla korvattiin yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (
EYVL 1994, L 11, s. 1
) 38 artiklan 2 kohta ja joka laadittiin samaa sanamuotoa käyttäen, säädettiin seuraavaa:
”Jos tavaramerkkiin kuuluu osatekijä, jolla ei ole erottamiskykyä ja jonka liittäminen tavaramerkkiin voi aiheuttaa epäselvyyttä tavaramerkin suojan laajuudesta, [Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)] voi asettaa tavaramerkin rekisteröinnin edellytykseksi sen, että hakija antaa selityksen, ettei hän aio vaatia yksinoikeutta tämän osatekijän osalta. Tämä erottamislausuma julkaistaan samanaikaisesti tavaramerkkiä koskevan hakemuksen tai tarvittaessa sen rekisteröinnin kanssa.”
Kyseinen asetuksen N:o 207/2009 37 artiklan 2 kohta on kumottu asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2424 (
EUVL 2015, L 341, s. 21
).
Ruotsin oikeus
Ruotsin tavaramerkkilain (varumärkeslagen (2010:1877), tavaramerkeistä vuonna 2010 annettu laki 1877, jäljempänä vuoden 2010 laki) 1 luvun 6 §:n mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan rekisteröinnillä.
Vuoden 2010 lain 1 luvun 10 §:n 1 momentin 2 kohdassa säädetään, että yksinoikeus rekisteröityyn tavaramerkkiin tarkoittaa sitä, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan merkkiä, joka sen vuoksi, että se on samanlainen tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää vaaran siitä, että merkin käytön seurauksena syntyy käsitys, että merkin käyttäjän ja tavaramerkin haltijan välillä on yhteys.
Vuoden 2010 lain 2 luvun 5 §:ssä täsmennetään, että yksi tässä luvussa asetetuista rekisteröinnin yleisistä edellytyksistä on se, että tavaramerkin on oltava erottamiskykyinen niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita se koskee.
Vuoden 2010 lain 2 luvun 8 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on samankaltainen kuin aikaisempi samoja tai samankaltaisia tavaroita varten oleva tavaramerkki, jos on olemassa sekaannusvaara, joka sisältää vaaran siitä, että tavaramerkin käytön seurauksena syntyy käsitys, että tavaramerkin käyttäjän ja rekisteröidyn tavaramerkin haltijan välillä on yhteys.
Vuoden 2010 lain 2 luvun 12 §:n 1 momentissa säädetään, että jos tavaramerkki sisältää osatekijän, jota ei voida rekisteröidä sellaisenaan, ja jos on ilmeinen vaara, että tavaramerkin rekisteröinti saattaa johtaa epävarmuuteen yksinoikeuden laajuudesta, kyseinen osatekijä voidaan jättää suojan ulkopuolelle rekisteröinnin yhteydessä erottamislausumalla.
Mainitun 12 §:n 2 momentissa täsmennetään, että mikäli kyseinen osatekijä täyttää tämän jälkeen rekisteröinnin edellytykset, se tai koko tavaramerkki voidaan saman säännöksen mukaan rekisteröidä uuden hakemuksen perusteella ilman tällaista poikkeusta.
Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset
Ruotsalainen yhtiö Norrtelje Brenneri Aktiebolag rekisteröi kansalliseksi tavaramerkiksi vuonna 2007 tavaroiden ja palvelujen kansainvälisestä luokituksesta tavaramerkkien rekisteröimistä varten 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, mukaiseen luokkaan 33 kuuluvia alkoholijuomia varten seuraavan sana- ja kuviomerkin (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki):
Tavaramerkin rekisteröintiin liitettiin erottamislausuma, jonka mukaan rekisteröinnin myötä ei synny yksinoikeutta sanaan ”RoslagsPunsch”. PRV vaati kyseisen erottamislausuman merkitsemistä rekisteriin edellytyksenä aikaisemman tavaramerkin rekisteröinnille, koska sana ”Roslags” viittaa maantieteelliseen alueeseen Ruotsissa ja sana ”Punsch” kuvaa yhtä niistä tavaroista, joita kyseinen rekisteröinti koskee.
Mats Hansson haki 16.12.2015 PRV:ltä sanamerkin ROSLAGSÖL rekisteröintiä kansalliseksi tavaramerkiksi Nizzan luokituksen mukaiseen luokkaan 32 kuuluville tavaroille ja erityisesti alkoholittomille juomille ja oluille.
PRV hylkäsi rekisteröintihakemuksen 14.7.2016 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että kyseisen merkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä on sekaannusvaara. PRV totesi, että molemmat merkit alkavat kuvailevalla sanalla ”Roslags”. Se seikka, että ne sisältävät muitakin sanoja tai kuvio-osia, ei poista merkkien samankaltaisuutta, koska sana ”Roslags” on hallitseva osatekijä molemmissa merkeissä. Lisäksi kyseiset merkit koskevat samoja tai samankaltaisia tavaroita, joiden jakelu voi tapahtua samojen myyntikanavien kautta samalle asiakaskunnalle.
Hansson valitti tästä päätöksestä Patent- och marknadsdomstoleniin (patentti- ja markkinatuomioistuin, Ruotsi) ja väitti, ettei kyseessä olevien merkkien välillä ole sekaannusvaaraa. Siltä osin kuin on kyse aikaisempaan tavaramerkkiin liittyvän erottamislausuman vaikutuksesta valitukseen, PRV esitti Patent- och marknadsdomstolenissa, että tavaramerkin osatekijältä, joka on jätetty suojan ulkopuolelle erottamislausumalla, on pääsääntöisesti katsottava puuttuvan erottamiskyky. Nyt käsiteltävässä asiassa aikaisempi tavaramerkki rekisteröitiin tällaisella erottamislausumalla, koska kyseinen tavaramerkki sisältää maantieteellistä aluetta kuvailevan sanan, nimittäin ”Roslags”.
PRV:n käytäntö, joka koskee maantieteellisten nimien erottamiskyvyn puuttumista, on ajan myötä muuttunut muun muassa 4.5.1999 annetun tuomion Windsurfing Chiemsee (
C-108/97 ja C-109/97
,
EU:C:1999:230
) 31 ja 32 kohdassa olevien periaatteiden soveltamisen vuoksi. Nykyisin sana ”Roslags” voidaan rekisteröidä sellaisenaan tavaramerkiksi ja sen voidaan katsoa olevan nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä olevien tavaroiden osalta erottamiskykyinen siten, että se voi jopa hallita aikaisemmasta tavaramerkistä saatavaa kokonaisvaikutelmaa. Näin ollen kyseisten merkkien samankaltaisuutta koskevasta kokonaisarvioinnista seuraa, että kohdeyleisölle voisi syntyä yhteisen osatekijän ”Roslags” perusteella se käsitys, että tavaroilla, joita tavaramerkit koskevat, on sama kaupallinen alkuperä.
PRV:n esittämän kannan vastaisesti Patent- och marknadsdomstolen hyväksyi Hanssonin valituksen ja hänen merkkinsä rekisteröinnin tavaramerkiksi todettuaan, ettei sekaannusvaaraa ole. Patent- och marknadsdomstolen täsmensi myös, että erottamislausumasta huolimatta sanat, joihin siinä viitataan, on otettava huomioon sekaannusvaaran arvioinnissa, koska ne voivat vaikuttaa aikaisemmasta tavaramerkistä saatavaan kokonaisvaikutelmaan ja siten kyseisen tavaramerkin suojan laajuuteen. Patent- och marknadsdomstolenin mukaan kyseessä olevan erottamislausuman tavoitteena oli selventää, että aikaisemman tavaramerkin rekisteröintiin perustuva yksinoikeus ei koskenut erottamislausumassa tarkoitettuja sanoja sellaisenaan.
PRV on hakenut muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioon Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolenista (immateriaali- ja markkinaoikeusasioissa ylioikeutena toimiva Svean hovioikeus, Ruotsi).
Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolenin mukaan direktiivissä 2008/95 ja siihen liittyvässä oikeuskäytännössä vahvistetaan, että kansallisen tavaramerkin suojaa koskevat aineelliset säännöt on käytännössä täysin yhdenmukaistettu unionin oikeuden tasolla, kun taas menettelysäännöt kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan. Siten se pohtii, voidaanko kansallista sääntöä, jossa sallitaan erottamislausuman lisääminen, pitää menettelysääntönä, vaikka sillä muutetaan arviointiperusteita, joiden perusteella kokonaisarviointi on tehtävä sekaannusvaaran tutkimiseksi kyseisen direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.
Patent- och marknadsöverdomstolenin mukaan on tältä osin epäselvää, voidaanko kyseistä säännöstä – kun otetaan erityisesti huomioon unionin tuomioistuimen vakiintunut oikeuskäytäntö, jonka mukaan sekaannusvaaran arvioinnin on perustuttava kokonaisvaikutelmaan ja kyseisen riskin kokonaisarvioinnissa kuluttajien käsityksillä on ratkaiseva merkitys – tulkita siten, että erottamislausuma voi vaikuttaa tähän arviointiin, kun aikaisemman tavaramerkin osatekijä on rekisteröinnin yhteydessä nimenomaisesti jätetty suojan ulkopuolelle tällä erottamislausumalla, jolloin kyseisellä osatekijällä on kokonaisvaikutelmaa tarkasteltaessa vähäisempi merkitys kuin sillä olisi ilman tällaista erottamislausumaa.
Jos tällainen lähestymistapa on direktiivin 2008/95 vastainen, on mainitun tuomioistuimen mukaan kysyttävä, sallitaanko direktiivissä se, että erottamislausuman johdosta aikaisemman tavaramerkin rekisteröinnin ei katsota kattavan erottamislausumassa tarkoitettua osatekijää eikä osatekijän näin ollen katsota kuuluvan kyseisen tavaramerkin suojan piiriin, vaan se voidaan jättää kyseisen direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran arvioinnin ulkopuolelle. Mainitun tuomioistuimen mukaan EUIPO näyttää käyttäneen tätä lähestymistapaa soveltaessaan asetuksen N:o 207/2009 37 artiklan 2 kohtaa.
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa myös, että kansallisten tuomioistuinten oikeuskäytäntö kansallisessa oikeudessa säädetystä erottamislausumasta ei ole yhtenäinen kyseisen direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran tarkastelun osalta.
Tässä tilanteessa Svea Hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:
”1)
Onko direktiivin 2008/95 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että sekaannusvaaraa arvioitaessa kaikista merkityksellisistä tekijöistä tehtävään kokonaisarviointiin voi vaikuttaa se, että tavaramerkin osatekijä on nimenomaisesti jätetty suojan ulkopuolelle rekisteröinnin yhteydessä, eli rekisteriin on merkitty erottamislausuma rekisteröinnin yhteydessä?
2)
Mikäli vastaus ensimmäiseen kysymykseen on myöntävä, voiko erottamislausuma siinä tapauksessa vaikuttaa kokonaisarviointiin siten, että toimivaltainen viranomainen ottaa huomioon kyseisen osatekijän mutta antaa sille rajatumman merkityksen siten, että osatekijän ei katsota olevan erottamiskykyinen, vaikka se tosiasiallisesti olisi erottava ja hallitseva aikaisemmassa tavaramerkissä?
3)
Mikäli vastaus ensimmäiseen kysymykseen on myöntävä ja vastaus toiseen kysymykseen on kieltävä, voiko erottamislausuma kuitenkin vaikuttaa kokonaisarviointiin jollain muulla tavalla?”
Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu
Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee ennakkoratkaisukysymyksillään, joita on syytä tarkastella yhdessä, lähtökohtaisesti sitä, onko direktiivin 2008/95 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että se on esteenä kansalliselle säännöstölle, jossa säädetään erottamislausumasta ja jonka mukaan erottamislausumassa tarkoitettu moniosaisen tavaramerkin osatekijä jätetään arvioinnin ulkopuolelle arvioitaessa tekijöitä, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä säännöksessä tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaolon kannalta, tai jonka mukaan tällaisella osatekijällä on alusta alkaen ja pysyvästi rajattu merkitys kyseisessä arvioinnissa.
Aluksi on syytä muistuttaa, että tavaramerkin pääasiallisena tehtävänä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, mahdollistamalla se, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta kyseisen tavaran tai palvelun muualta peräisin olevista tavaroista ja palveluista (ks. vastaavasti tuomio 16.9.2004, SAT.1 v. SMHV,
C‑329/02 P
,
EU:C:2004:532
,
kohta ja tuomio 8.6.2017, W. F. Gözze Frottierweberei ja Gözze,
C-689/15
,
EU:C:2017:434
,
kohta).
Direktiivillä 2008/95, jota sovelletaan sen 1 artiklan mukaan muun muassa kaikkiin tavaroita tai palveluja varten oleviin tavaramerkkeihin, jotka on rekisteröity tai joiden rekisteröimiseksi on tehty hakemus jäsenvaltiossa, pyritään sen johdanto-osan neljännen, kuudennen, kahdeksannen ja kymmenennen perustelukappaleen mukaan sellaisten kansallisten säännösten yhdenmukaistamiseen, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan. Kuten kyseisissä perustelukappaleissa täsmennetään, on tämän vuoksi tärkeää varmistaa, että rekisteröidyt tavaramerkit saavat saman suojan kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä ja että rekisteröidyn tavaramerkin saamisen edellytykset ovat kaikissa jäsenvaltioissa pääsääntöisesti samat, ja jäsenvaltioiden olisi saatava vapaasti säätää menettelystä, jota noudatetaan muun muassa kyseisten tavaramerkkien rekisteröinnissä.
Direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa täsmennetään tältä osin, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on muun muassa oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.
Direktiivin 2008/95 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa puolestaan säädetään, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.
Siten kyseisten säännösten tarkoituksena on suojata aikaisempien tavaramerkkien haltijoiden omia etuja ja taata se, että tavaramerkki osoittaa alkuperän, kun sekaannusvaara on olemassa (ks. vastaavasti tuomio 6.10.2005, Medion,
C-120/04
,
EU:C:2005:594
,
–
kohta ja tuomio 22.10.2015, BGW,
C-20/14
,
EU:C:2015:714
,
kohta).
Direktiivin 2008/95 kyseisissä säännöksissä tai sen muissakaan säännöksissä ei velvoiteta jäsenvaltioita ottamaan käyttöön tai kielletä niitä ottamasta käyttöön kansallisia säännöksiä, joissa säädetään, että merkin rekisteröinnin yhteydessä tavaramerkkiin voidaan liittää erottamislausuma. Kyseisissä säännöksissä ei myöskään täsmennetä tällaisen erottamislausuman vaikutusta mainitussa direktiivissä tarkoitetun sekaannusvaaran arviointiin.
Näin ollen on todettava – kuten julkisasiamies on tehnyt ratkaisuehdotuksensa 22 ja 24 kohdassa –, että jäsenvaltiot voivat lähtökohtaisesti antaa kansallisia säännöksiä, joissa sallitaan erottamislausumien merkitseminen rekisteriin rekisteröitäessä merkkejä tavaramerkiksi, riippumatta siitä, onko hakija vapaaehtoisesti pyytänyt tällaista erottamislausumaa vai onko sitä edellyttänyt rekisteröinnistä vastaava kansallinen virasto, ja edellyttäen, että kyseisillä erottamislausumilla ei haitata direktiivin 2008/95 säännösten tehokasta vaikutusta ja erityisesti aikaisempien tavaramerkkien haltijoiden suojaa sellaisten tavaramerkkien rekisteröintiä vastaan, jotka voivat aiheuttaa sekaannusvaaran kuluttajien tai loppukäyttäjien keskuudessa.
Tällaisten erottamislausumien vaikutukset eivät myöskään saisi vaarantaa direktiivin 2008/95 johdanto-osan kahdeksannessa ja kymmenennessä perustelukappaleessa mainittuja direktiivin tavoitteita eli sen varmistamista, että rekisteröidyn tavaramerkin saamisen edellytykset ovat kaikissa jäsenvaltioissa pääsääntöisesti samat ja että tavaramerkit saavat saman suojan kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä (ks. analogisesti tuomio 26.4.2007, Boehringer Ingelheim ym.,
C-348/04
,
EU:C:2007:249
,
ja
kohta; tuomio 19.6.2014, Oberbank ym.,
C-217/13 ja C-218/13
,
EU:C:2014:2012
,
ja
kohta ja tuomio 22.9.2011, Budějovický Budvar,
C-482/09
,
EU:C:2011:605
,
ja
kohta).
Nyt käsiteltävässä asiassa ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin esittää kolme mahdollista vaikutusta, jotka kansallisessa oikeudessa säädetyllä erottamislausumalla voi olla direktiivin 2008/95 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran tarkastelun suhteen. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että kansallista oikeutta koskevan ensimmäisen tulkinnan mukaan moniosaisen tavaramerkin osatekijä, jota tällainen erottamislausuma koskee, jää sekaannusvaaran tarkastelun ulkopuolelle. Kansallista oikeutta koskevan toisen tulkinnan mukaan tällainen osatekijä otetaan tosin huomioon tässä arvioinnissa, mutta sen merkitys on kuitenkin rajattu, vaikka se olisi todellisuudessa tavaramerkin erottava ja hallitseva osatekijä. Kolmannen tulkinnan mukaan tällainen osatekijä on otettava kyseisessä arvioinnissa huomioon niiden periaatteiden mukaisesti, joita unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sovelletaan sekaannusvaaran arvioinnissa.
Tältä osin on syytä muistuttaa, että direktiivin 2008/95 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä (ks. vastaavasti tuomio 29.9.1998, Canon,
C-39/97
,
EU:C:1998:442
,
kohta ja tuomio 8.5.2014, Bimbo v. SMHV,
C‑591/12 P
,
EU:C:2014:305
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran olemassaolo riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, käytettyyn tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin välillä sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen välillä. Näin ollen sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (ks. vastaavasti tuomio 29.9.1998, Canon,
C-39/97
,
EU:C:1998:442
,
kohta; tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C-342/97
,
EU:C:1999:323
,
kohta ja tuomio 10.4.2008, adidas ja adidas Benelux,
C-102/07
,
EU:C:2008:217
,
kohta).
Näihin tekijöihin kuuluu myös aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky, jonka perusteella kyseisen tavaramerkin suojan laajuus määräytyy. Unionin tuomioistuin on näet jo täsmentänyt, että sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä suurempi kyseisen tavaramerkin erottamiskyky on (ks. vastaavasti tuomio 8.11.2016, BSH v. EUIPO,
C‑43/15 P
,
EU:C:2016:837
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti sitä, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu. Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin. Kyseisten tekijöiden keskinäinen yhteys on ilmaistu direktiivin 2008/95 johdanto-osan 11 perustelukappaleessa, jonka mukaan on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite suhteessa sekaannusvaaraan (ks. vastaavasti tuomio 29.9.1998, Canon,
C-39/97
,
EU:C:1998:442
,
kohta ja tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C-342/97
,
EU:C:1999:323
,
kohta).
Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on samaten katsottu, ettei tavaramerkin heikko erottamiskyky sulje pois sekaannusvaaraa, ja näin on erityisesti siinä tapauksessa, että merkit ja niiden kattamat tavarat tai palvelut ovat samankaltaisia (ks. vastaavasti tuomio 8.11.2016, BSH v. EUIPO,
C‑43/15 P
,
EU:C:2016:837
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuutta tutkittaessa tämän kokonaisarvioinnin on perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan. Sillä, miten kyseisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Yleensä keskivertokuluttaja käsittää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia (ks. vastaavasti tuomio 11.11.1997, SABEL,
C-251/95
,
EU:C:1997:528
,
kohta; tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C-342/97
,
EU:C:1999:323
,
kohta ja tuomio 22.10.2015, BGW,
C-20/14
,
EU:C:2015:714
,
kohta).
Kun otetaan huomioon nämä periaatteet ja tämän tuomion 40–45 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö kokonaisuudessaan, on aluksi todettava, että kansallisessa oikeudessa säädetty erottamislausuma, jonka perusteella kyseisessä erottamislausumassa tarkoitettu moniosaisen tavaramerkin osatekijä jätetään erottamiskyvyn puuttumisen tai kuvailevuuden vuoksi arvioinnin ulkopuolelle arvioitaessa tekijöitä, jotka ovat merkityksellisiä direktiivin 2008/95 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaolon kannalta, on ristiriidassa tämän direktiivin vaatimusten kanssa.
Tällainen arvioinnin ulkopuolelle jättäminen saattaisi nimittäin johtaa siihen, että sekä merkkien samankaltaisuutta että aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä arvioidaan virheellisesti, mikä puolestaan muuttaisi direktiivin 2008/95 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran kokonaisarviointia, etenkin kun kyseiset tekijät ovat keskenään riippuvaisia – kuten tämän tuomion 43 kohdassa täsmennetään – ja tällä keskinäisellä riippuvuudella pyritään siihen, että – kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 41 kohdassa huomauttanut – kyseisen sekaannusvaaran arviointi kokonaisuutena vastaisi mahdollisimman läheisesti asianomaisten kuluttajien todellisia käsityksiä.
Kyseisten merkkien välisen samankaltaisuuden arvioinnin osalta on ensinnäkin syytä muistuttaa, että arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osista ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena ja ottamalla huomioon muun muassa niiden erottavat ja hallitsevat osat (ks. vastaavasti tuomio 22.10.2015, BGW,
C-20/14
,
EU:C:2015:714
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Siten jokaisessa yksittäistapauksessa on kyseessä olevan asian erityisolosuhteiden perusteella määritettävä – analysoimalla merkin osatekijöitä ja niiden suhteellista painoa kohdeyleisön havainnoinnissa – kyseessä olevien merkkien mainitun yleisön mielessä luoma kokonaisvaikutelma (ks. vastaavasti tuomio 8.5.2014, Bimbo v. SMHV,
C‑591/12 P
,
EU:C:2014:305
,
ja
kohta). Näin ollen ei voida etukäteen ja yleisesti katsoa, että kyseisten merkkien kuvailevat osatekijät olisi jätettävä samankaltaisuuden arvioinnin ulkopuolelle (ks. tältä osin määräys 7.5.2015, Adler Modemärkte v. SMHV,
C‑343/14 P
, ei julkaistu,
EU:C:2015:310
,
kohta).
Siltä osin kuin on toiseksi kyse aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvystä, unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että kyseinen erottamiskyky määräytyy muun muassa tämän tavaramerkin ominaispiirteiden perusteella eli myös sen perusteella, onko tavaramerkissä niitä tavaroita tai palveluja, joita varten se on rekisteröity, kuvailevia osia (ks. vastaavasti tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C-342/97
,
EU:C:1999:323
,
,
ja
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 43 kohdassa huomauttanut, sitä, miten merkki soveltuu niiden tavaroiden ja palvelujen, joita varten se on rekisteröity tavaramerkiksi, yksilöimiseen tietystä yrityksestä peräisin oleviksi, on arvioitava tukeutumalla merkkiin kokonaisuutena ja siten merkin kaikkien osien valossa, jolloin aikaisemman tavaramerkin yhden osatekijän jättäminen tämän tavaramerkin erottamiskyvyn arvioinnin ulkopuolelle voi vaikuttaa kyseisen tavaramerkin suojan laajuuteen.
Toiseksi on todettava, että syistä, jotka vastaavat tämän tuomion 48–51 kohdassa esitettyjä, kansallisessa oikeudessa säädetty erottamislausuma, jonka mukaan moniosaisen tavaramerkin osatekijä on alusta alkaen ja pysyvästi erottamiskyvytön ja jolla on siten direktiivin 2008/95 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran arvioinnissa vain rajallinen merkitys, on myös kyseisen säännöksen vaatimusten vastainen.
Tältä osin on ensiksi huomautettava, että moniosaisen tavaramerkin kuvailevilla, erottamiskyvyttömillä tai heikosti erottamiskykyisillä osatekijöillä – riippumatta siitä, viitataanko niihin pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa erottamislausumassa – on yleisesti pienempi painoarvo merkkien samankaltaisuuden arvioinnissa kuin erottamiskyvyltään merkittävämmillä osatekijöillä, joilla on myös suurempi mahdollisuus hallita kyseisen tavaramerkin synnyttämää kokonaisvaikutelmaa (ks. tältä osin tuomio 11.11.1997, SABEL,
C-251/95
,
EU:C:1997:528
,
kohta ja määräys 27.4.2006, L’Oréal v. SMHV,
C‑235/05 P
, ei julkaistu,
EU:C:2006:271
,
kohta).
Unionin tuomioistuin on kuitenkin jo täsmentänyt, että unionin tuomioistuimen vakiintuneessa oikeuskäytännössä edellytetty jokaisen merkin yksilöllinen arviointi merkistä seuraavan kokonaisvaikutelman määrittämiseksi on tehtävä kyseessä olevan asian erityisolosuhteiden perusteella eikä voida katsoa, että olisi noudatettava yleisiä olettamia (ks. vastaavasti tuomio 8.5.2014, Bimbo v. SMHV,
C‑591/12 P
,
EU:C:2014:305
,
kohta).
Toiseksi on todettava, että kun aikaisemman tavaramerkin ja merkin, jolle rekisteröintiä haetaan, yhteinen osatekijä on heikosti erottamiskykyinen tai kuvaileva kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen osalta, on totta, että kokonaisarviointi direktiivin 2008/95 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta sekaannusvaarasta johtaa harvoin toteamukseen, että kyseinen vaara olisi olemassa. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee kuitenkin, että tältä osin merkityksellisten tekijöiden keskinäisen riippuvuuden vuoksi tällaisen sekaannusvaaran olemassaoloa ei voida etukäteen ja kaikissa tapauksissa sulkea pois (ks. tältä osin määräys 29.11.2012, Hrbek v. SMHV,
C‑42/12 P
, ei julkaistu,
EU:C:2012:765
,
kohta ja tuomio 8.11.2016, BSH v. EUIPO,
C‑43/15 P
,
EU:C:2016:837
,
ja
–
kohta).
Edellä esitetystä seuraa, että se, että erottamislausumassa tarkoitetulta moniosaisen tavaramerkin osatekijältä katsotaan puuttuvan erottamiskyky ja että sillä on siten rajallinen painoarvo direktiivin 2008/95 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa, voi kylläkin tietyissä tilanteissa vastata merkityksellisen yleisön käsitystä kyseessä olevista merkeistä. Ei voida kuitenkaan katsoa, että asia olisi välttämättä aina näin, minkä seurauksena tällainen erottamislausuma voisi johtaa sellaisten merkkien rekisteröintiin, jotka voivat aiheuttaa kyseisessä säännöksessä tarkoitetun sekaannusvaaran mainitun yleisön keskuudessa.
Kolmanneksi on syytä korostaa, ettei tämän tuomion 46 ja 52 kohdassa omaksuttua tulkintaa voida kyseenalaistaa sillä, että pääasiassa kyseessä oleva erottamislausumassa tarkoitettu osatekijä on kansallisen oikeuden nojalla ja kuvailevan luonteensa vuoksi jätetty rekisteröidyn tavaramerkin suojan ulkopuolelle, minkä seurauksena sen huomioon ottaminen arvioitaessa tekijöitä, jotka ovat merkityksellisiä direktiivin 2008/95 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran toteamisen kannalta, johtaisi sellaisen suojan saamiseen, jota osatekijä ei nauttisi kyseisen direktiivin järjestelmän piirissä.
Toteamuksella sekaannusvaaran olemassaolosta suojataan nimittäin ainoastaan tiettyjen osatekijöiden yhdistelmää eikä tähän yhdistelmään kuuluvaa kuvailevaa osatekijää sellaisenaan (ks. analogisesti määräys 15.1.2010, Messer Group v. Air Products and Chemicals,
C‑579/08 P
, ei julkaistu,
EU:C:2010:18
,
kohta ja määräys 30.1.2014, Industrias Alen v. The Clorox Company,
C‑422/12 P
,
EU:C:2014:57
,
kohta). Näin ollen moniosaisen tavaramerkin haltija ei voi missään tapauksessa vaatia yksinoikeutta ainoastaan kyseisen tavaramerkin yhteen osatekijään, riippumatta siitä, viitataanko siihen kansallisessa oikeudessa säädetyssä erottamislausumassa vai ei.
Kuten julkisasiamies on huomauttanut ratkaisuehdotuksensa 26 ja 50 kohdassa, direktiivissä 2008/95 säädetään myös riittävistä takeista yhtäältä sen varmistamiseksi, että yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvia merkkejä, jotka ovat luonteeltaan kuvailevia niiden tavaroiden ja palvelujen luokkien osalta, joita varten rekisteröintiä haetaan, ei kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan saa rekisteröidä tai ne julistetaan mitättömiksi, minkä vuoksi muut taloudelliset toimijat voivat vapaasti käyttää niitä.
Toisaalta kyseisen direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdasta ilmenee, että kun merkki on pätevästi rekisteröity tavaramerkiksi, tämän tavaramerkin tuottama yksinoikeus ei tarkoita sitä, että tavaramerkin haltija saisi kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa ilmauksia, jotka ovat luonteeltaan kuvailevia kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta, kunhan tietyt edellytykset täyttyvät (ks. tältä osin tuomio 4.5.1999, Windsurfing Chiemsee,
C-108/97 ja C-109/97
,
EU:C:1999:230
,
ja
kohta; tuomio 10.4.2008, adidas ja adidas Benelux,
C-102/07
,
EU:C:2008:217
,
ja
kohta ja tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV,
C‑51/10 P
,
EU:C:2011:139
,
–
kohta).
On myös täsmennettävä, että kyseinen tulkinta on yhdenmukainen tämän tuomion 32 kohdassa mainittujen direktiivin 2008/95 tavoitteiden kanssa, koska direktiivillä pyritään varmistamaan, että rekisteröidyn kansallisen tavaramerkin suoja sekaannusvaaraa vastaan varmistetaan samoilla perusteilla ja siten yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa, kun otetaan erityisesti huomioon se, että useissa jäsenvaltioissa ei säädetä mahdollisuudesta rekisteröidä merkkejä tavaramerkeiksi yhdistämällä niihin tällainen erottamislausuma ja että näiden erottamislausumien tekemisen edellytykset ja niiden vaikutukset voivat vaihdella kulloisenkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaan.
Kaikista edellä esitetyistä seikoista seuraa, että direktiivin 2008/95 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että se on esteenä kansalliselle säännöstölle, jossa säädetään erottamislausumasta ja jonka mukaan erottamislausumassa tarkoitettu moniosaisen tavaramerkin osatekijä jätetään arvioinnin ulkopuolelle arvioitaessa kokonaisuutena tekijöitä, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä säännöksessä tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaolon kannalta, tai jonka mukaan tällaisella osatekijällä on alusta alkaen ja pysyvästi rajattu merkitys kyseisessä arvioinnissa.
Oikeudenkäyntikulut
Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että se on esteenä kansalliselle säännöstölle, jossa säädetään erottamislausumasta ja jonka mukaan erottamislausumassa tarkoitettu moniosaisen tavaramerkin osatekijä jätetään arvioinnin ulkopuolelle arvioitaessa kokonaisuutena tekijöitä, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä säännöksessä tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaolon kannalta, tai jonka mukaan tällaisella osatekijällä on alusta alkaen ja pysyvästi rajattu merkitys kyseisessä arvioinnissa.

Allekirjoitukset
(
*1
)	Oikeudenkäyntikieli: ruotsi.