CELEX: 62016CJ0381
Prejudiciële verwijzing
Verordening (EG) nr. 207/2009
Uniemerk
Artikel 16
Merk als deel van het vermogen
Behandeling van het Uniemerk als nationale merken
Artikel 18
Overgang van een merk ingeschreven op naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger van de merkhouder
Nationale bepaling op grond waarvan een vordering kan worden ingesteld tot revindicatie van de eigendom van een nationaal merk bij de inschrijving waarvan is gehandeld in strijd met de rechten van de houder of een wettelijke of contractuele verplichting niet is nagekomen
Verenigbaarheid met verordening nr. 207/2009

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van de artikelen 16 en 18 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Uniemerk] (
PB 2009, L 78, blz. 1
).
dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen Salvador Benjumea Bravo de Laguna en Esteban Torras Ferrazzuolo over de eigendom van een Uniebeeldmerk dat op naam van eerstgenoemde is ingeschreven.
Toepasselijke bepalingen
Unierecht
Overweging 15 van verordening nr. 207/2009 luidt als volgt:
„Om de [Uniemerken] beter te beschermen, wijzen de lidstaten in overeenstemming met hun nationale stelsel een zo beperkt mogelijk aantal nationale gerechten van eerste en tweede aanleg aan met bevoegdheid ter zake van inbreuk op en geldigheid van het [Uniemerk].”
Artikel 16 van die verordening, met als opschrift „Behandeling van [Uniemerken] als nationale merken”, bepaalt het volgende:
„1.   Tenzij in de artikelen 17 tot en met 24 anders wordt bepaald, wordt het [Uniemerk] als deel van het vermogen in zijn geheel en voor het gehele grondgebied van de [Unie] beschouwd als een nationaal merk dat ingeschreven is in de lidstaat waar, volgens het register van [Uniemerken]:
a)
de merkhouder op de betrokken dag zijn woonplaats of zetel had;
b)
indien het bepaalde onder a) niet van toepassing is, de merkhouder op de betrokken dag een vestiging had.
2.   Indien lid 1 niet van toepassing is, is de in dat lid bedoelde lidstaat de lidstaat waar het Bureau [voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)] zijn zetel heeft.
3.   Indien twee of meer personen als gezamenlijke merkhouders zijn ingeschreven in het register van [Uniemerken], wordt lid 1 toegepast op de eerst genoemde gezamenlijke houder; zo dit niet mogelijk is, op de eerstvolgende gezamenlijke merkhouders in volgorde van inschrijving. Indien lid 1 op geen van de gezamenlijke merkhouders van toepassing is, is lid 2 van toepassing.”
Artikel 18 van die verordening, met als opschrift „Overgang van een merk ingeschreven op naam van een gemachtigde”, bepaalt:
„Indien een [Uniemerk] zonder instemming van de merkhouder ingeschreven is op naam van de gemachtigde of vertegenwoordiger van de merkhouder, heeft deze het recht overgang van de inschrijving te zijnen behoeve te vorderen, tenzij de gemachtigde of vertegenwoordiger zijn handelwijze rechtvaardigt.”
In artikel 95, lid 1, van die verordening heet het:
„De lidstaten wijzen op hun grondgebied een zo gering mogelijk aantal nationale rechterlijke instanties van eerste en tweede aanleg aan, hierna ‚rechtbanken voor het [Uniemerk]’ te noemen, die de hun bij deze verordening opgedragen taken vervullen.”
Artikel 105, lid 3, van verordening nr. 207/2009 luidt als volgt:
„Het nationale recht inzake beroep in cassatie is van toepassing op beslissingen van de rechtbanken voor het [Uniemerk] van tweede aanleg.”
Spaans recht
Artikel 2, lid 2, van Ley 17/2001 de Marcas (wet 17/2001 inzake merken), van 7 december 2001 (BOE nr. 294 van 8 december 2001; hierna: „merkenwet”) bepaalt het volgende:
„Wanneer bij de aanvraag tot inschrijving van een merk wordt gehandeld in strijd met de rechten van een derde of een wettelijke of contractuele verplichting niet wordt nagekomen, kan de benadeelde bij de rechter de eigendom van het merk opeisen door daarvoor de benodigde revindicatievordering in te stellen vóór de datum van inschrijving dan wel binnen vijf jaar na publicatie van de inschrijving of vanaf het moment waarop is aangevangen met het gebruik van het ingeschreven merk overeenkomstig het bepaalde in artikel 39. Na indiening van de revindicatievordering zal de rechter het Spaanse octrooi‑ en merkenbureau daarvan op de hoogte stellen, ter aantekening in het merkenregister, en in voorkomend geval de procedure tot inschrijving van het merk schorsen.”
Hoofdgeding en prejudiciële vraag
Op 24 januari 2011 heeft Benjumea Bravo de Laguna een aanvraag tot inschrijving van een Uniemerk ingediend bij het EUIPO.
Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd is het volgende beeldteken:
Op 29 augustus 2011 heeft het EUIPO voormeld teken op naam van Benjumea Bravo de Laguna ingeschreven als Uniebeeldmerk nr. 9679093.
Van oordeel dat hij de rechtmatige houder van dat merk is, heeft Torras Ferrazzuolo bij de Juzgado de lo Mercantil de Alicante (handelsrechter Alicante, Spanje), onder meer een vordering ingesteld tot revindicatie van de eigendom van dat merk op grond van artikel 18 van verordening nr. 207/2009 en artikel 2, lid 2, van de merkenwet.
Die rechter heeft die vordering afgewezen omdat, ten eerste, alleen de regeling van artikel 18 van verordening nr. 207/2009 van toepassing is op Uniemerken, en niet de algemene regeling van artikel 2, lid 2, van de merkenwet, en, ten tweede, niet was voldaan aan de voorwaarden van artikel 18 van verordening nr. 207/2009.
In hoger beroep heeft de Audiencia Provincial de Alicante (rechter in tweede aanleg Alicante, Spanje) geoordeeld dat aangezien de revindicatieregeling van artikel 18 van verordening nr. 207/2009 alleen ziet op het geval van een gemachtigde of vertegenwoordiger die niet loyaal is, in casu de in artikel 2 van de merkenwet neergelegde regels voor de vordering tot revindicatie van een merk moesten worden toegepast.
Op basis van artikel 16 van verordening nr. 207/2009 heeft die rechter immers geoordeeld dat wanneer de uniforme voorschriften van die verordening niet van toepassing zijn, het Uniemerk als vermogensbestanddeel in zijn geheel en voor het gehele grondgebied van de Unie wordt behandeld als een nationaal merk dat is ingeschreven in de lidstaat waarin de merkhouder zijn zetel of woonplaats, of bij gebreke daarvan, een vestiging, heeft.
Voorts was de Audiencia Provincial de Alicante van oordeel dat in casu was voldaan aan de voorwaarden voor toewijzing van de revindicatievordering, en heeft hij bijgevolg verklaard dat Torras Ferrazzuolo houder is van het in geding zijnde merk.
Voor de verwijzende rechter, de Tribunal Supremo (hoogste rechterlijke instantie, Spanje), heeft Benjumea Bravo de Laguna aangevoerd dat de rechtsorde van de Unie slechts voorziet in de mogelijkheid voor een persoon om de eigendom van een merk op te eisen wanneer de inschrijving zonder de toestemming van die persoon op naam van zijn gemachtigde is verricht. Wanneer dat niet het geval is, kan geen vordering tot revindicatie van een Uniemerk worden ingesteld.
Torras Ferrazzuolo heeft daarentegen betoogd dat verordening nr. 207/2009 ruimte biedt voor de aanvullende toepassing van het nationale recht, zodat artikel 18 van deze verordening aldus kan worden uitgelegd dat het niet eraan in de weg staat dat, ingevolge het bepaalde in de nationale wetgeving van een lidstaat, een revindicatievordering kan worden ingesteld in andere gevallen dan het in voormeld artikel genoemde geval.
Van oordeel dat het bij hem aanhangige geding vragen betreffende de uitlegging van het Unierecht doet rijzen, heeft de Tribunal Supremo de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld:
„Verdraagt de omstandigheid dat een vordering tot revindicatie van een [Uniemerk] is ingesteld op andere gronden dan de in artikel 18 van verordening […] nr. 207/2009 […] genoemde gronden en met name plaatsvindt in overeenstemming met de gevallen als bedoeld in artikel 2, lid 2, van de […] merkenwet […], zich met het Unierecht en dan in het bijzonder met die verordening?”
Beantwoording van de prejudiciële vraag
Ontvankelijkheid
Torras Ferrazzuolo betoogt om te beginnen dat het verzoek om een prejudiciële beslissing niet-ontvankelijk is omdat de Tribunal Supremo niet bevoegd is om het in te dienen.
Hij voert aan dat de Tribunal Supremo niet bevoegd is voor de uitlegging van verordening nr. 207/2009 en steunt daarbij op artikel 95, lid 1, van deze verordening, waarin het heet dat de lidstaten „op hun grondgebied een zo gering mogelijk aantal nationale rechterlijke instanties van eerste en tweede aanleg aan[wijzen], […] ‚rechtbanken voor het [Unie]merk’ te noemen, die de hun bij deze verordening opgedragen taken vervullen”.
Hij stelt bovendien dat aangezien het verzoek om een prejudiciële beslissing in eerste noch in tweede aanleg is geformuleerd, er sprake is van een nieuwe vraag die niet kan worden onderzocht in het kader van een cassatieberoep.
Een dergelijk betoog kan echter niet worden aanvaard.
Ten eerste blijkt immers uit overweging 15 van verordening nr. 207/2009 dat artikel 95, lid 1, van deze verordening beoogt Uniemerken beter te beschermen door voor te schrijven dat de lidstaten gerechten van eerste en tweede aanleg dienen in te stellen die bevoegd zijn ter zake van inbreuk op en geldigheid van die merken.
Gelezen in het licht van artikel 105, lid 3, van verordening nr. 207/2009, dat bepaalt dat „het nationale recht inzake beroep in cassatie […] van toepassing [is] op beslissingen van de rechtbanken voor het [Uniemerk] van tweede aanleg”, mag artikel 95, lid 1, van verordening nr. 207/2009 evenwel niet aldus worden uitgelegd dat de cassatiegerechten van de lidstaten niet het recht hebben om die verordening uit te leggen in het kader van de bij hen aanhangige gedingen.
Ten tweede zij erop gewezen dat het volgens vaste rechtspraak niet aan het Hof staat te toetsen of de verwijzingsbeslissing overeenkomstig de nationale regels betreffende de rechterlijke organisatie en de procesgang is gegeven (arrest van 7 juli 2016, Genentech,
C‑567/14
,
EU:C:2016:526
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Overigens zij eraan herinnerd dat de in artikel 267 VWEU neergelegde procedure een instrument van samenwerking tussen het Hof en de nationale rechterlijke instanties is, waarmee het Hof de nationale rechterlijke instanties de uitleggingsgegevens met betrekking tot het Unierecht verschaft die deze voor de beslechting van de hun voorgelegde geschillen nodig hebben (arrest van 5 juli 2016, Ognyanov,
C‑614/14
,
EU:C:2016:514
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Volgens eveneens vaste rechtspraak kent artikel 267 VWEU de nationale rechterlijke instanties de meest uitgebreide bevoegdheid toe om zich tot het Hof te wenden indien zij menen dat een bij hen aanhangig geding vragen over de uitlegging of de geldigheid van bepalingen van het recht van de Unie opwerpt waarover ter beslechting van het hun voorgelegde geschil moet worden beslist. De nationale rechterlijke instanties mogen die bevoegdheid overigens uitoefenen op elk tijdstip in de procedure dat zij daarvoor geschikt achten (arrest van 5 juli 2016, Ognyanov,
C‑614/14
,
EU:C:2016:514
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Ten slotte zij eraan herinnerd dat overeenkomstig artikel 267, derde alinea, VWEU een nationale rechterlijke instantie zich in beginsel tot het Hof dient te wenden wanneer tegen haar beslissing volgens het nationale recht geen hoger beroep openstaat en voor haar een vraag over de uitlegging van het Unierecht wordt opgeworpen (zie met name arrest van 9 september 2015, Ferreira da Silva e Brito e.a.,
C‑160/14
,
EU:C:2015:565
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Bijgevolg is het verzoek om een prejudiciële beslissing ontvankelijk.
Ten gronde
Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of verordening nr. 207/2009 aldus moet worden uitgelegd dat zij in de weg staat aan de toepassing op een Uniemerk van een nationale bepaling op grond waarvan een persoon die is benadeeld door de inschrijving van een merk waarvoor bij de aanvraag tot inschrijving werd gehandeld in strijd met zijn rechten of een wettelijke of contractuele verplichting niet werd nagekomen, het recht heeft de eigendom van het merk op te eisen.
Om te beginnen zij eraan herinnerd dat artikel 16, lid 1, van verordening nr. 207/2009 bepaalt dat, „tenzij in de artikelen 17 tot en met 24 anders wordt bepaald, […] het [Uniemerk] als deel van het vermogen in zijn geheel en voor het gehele grondgebied van de [Unie] [wordt] beschouwd als een nationaal merk dat ingeschreven is in de lidstaat waar, volgens het register van [Uniemerken] de merkhouder op de betrokken dag zijn woonplaats of zetel[, of bij gebreke daarvan] een vestiging had […]”.
In dat verband zij opgemerkt dat artikel 18 van die verordening de Uniemerkhouder het recht verleent om overgang van de inschrijving van dat merk te zijnen behoeve te vorderen indien dat merk zonder zijn instemming is ingeschreven op naam van zijn gemachtigde of vertegenwoordiger.
Hieruit volgt dat de vordering tot revindicatie van de eigendom van een Uniemerk dat zonder instemming van de merkhouder is ingeschreven op naam van diens gemachtigde of vertegenwoordiger, uitsluitend wordt geregeld door verordening nr. 207/2009.
Artikel 18 van die verordening regelt daarentegen niet de vordering tot revindicatie van de eigendom van een Uniemerk in andere gevallen dan het geval waarin een merk zonder instemming van de merkhouder is ingeschreven op naam van diens gemachtigde of vertegenwoordiger.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 van verordening nr. 207/2009 moet derhalve het Uniemerk als deel van het vermogen, behalve in het geval bedoeld in artikel 18 van die verordening, worden beschouwd als een nationaal merk dat is ingeschreven in de lidstaat die volgens de criteria van artikel 16 wordt bepaald.
Voor zover er sprake is van niet onder artikel 18 van verordening nr. 207/2009 vallende situaties, is bijgevolg de nationale wettelijke regeling van die lidstaat van toepassing op vorderingen tot revindicatie van de eigendom van een Uniemerk.
Gelet op een en ander moet op de gestelde vraag worden geantwoord dat de artikelen 16 en 18 van verordening nr. 207/2009 aldus moeten worden uitgelegd dat zij niet in de weg staan aan de toepassing op een Uniemerk van een nationale bepaling als in het hoofdgeding, op grond waarvan een persoon die is benadeeld door de inschrijving van een merk waarvoor bij de aanvraag tot inschrijving werd gehandeld in strijd met zijn rechten of een wettelijke of contractuele verplichting niet werd nagekomen, het recht heeft de eigendom van het merk op te eisen, mits de betrokken situatie geen onder artikel 18 van die verordening vallende situatie is.
Kosten
Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Tiende kamer) verklaart voor recht:

De artikelen 16 en 18 van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Uniemerk] moeten aldus worden uitgelegd dat zij niet in de weg staan aan de toepassing op een Uniemerk van een nationale bepaling als in het hoofdgeding, op grond waarvan een persoon die is benadeeld door de inschrijving van een merk waarvoor bij de aanvraag tot inschrijving werd gehandeld in strijd met zijn rechten of een wettelijke of contractuele verplichting niet werd nagekomen, het recht heeft de eigendom van het merk op te eisen, mits de betrokken situatie geen onder artikel 18 van die verordening vallende situatie is.

ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Spaans.