CELEX: 62017CJ0705
Predhodno odločanje
Znamke
Direktiva 2008/95/ES
Člen 4(1)(b)
Verjetnost zmede
Celotni vtis
Prejšnja znamka, ob registraciji katere je bila vpisana izjava o odpovedi
Učinki take izjave o odpovedi na obseg varstva prejšnje znamke

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 4(1)(b) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (
UL 2008, L 299, str. 25
).
Ta predlog je bil vložen v okviru spora med Patent- och registreringsverket (urad za intelektualno lastnino, Švedska, v nadaljevanju: PRV) in Matsom Hanssonom, švedskim državljanom, zaradi zavrnitve registracije besednega znaka „ROSLAGSÖL“ kot nacionalne znamke.
Pravni okvir
Pravo Unije
V uvodnih izjavah 4, 6, 8, 10 in 11 Direktive 2008/95 je navedeno:
„(4)
Ne zdi se nujno lotiti popolnega približevanja zakonov o blagovnih znamkah v državah članicah. Zato bo dovolj, če se približevanje omeji na nacionalne določbe zakona, ki najbolj neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga.
[…]
(6)
Države članice bi morale imeti možnost še naprej prosto določiti postopek v zvezi z registracijo, razveljavitvijo in neveljavnostjo blagovnih znamk, pridobljenih z registracijo. Določijo lahko na primer način registracije blagovne znamke in postopkov za ugotavljanje neveljavnosti, odločajo o tem, ali naj se prejšnje pravice uveljavljajo v postopku registracije ali v postopku za ugotavljanje neveljavnosti ali v obeh, in, če omogočajo uveljavljanje prejšnjih pravic v postopku registracije, postopek ugovora ali preizkus pogojev po uradni dolžnosti ali oboje. […]
[…]
(8)
Doseganje ciljev, h katerim je usmerjeno približevanje zakonodaje, zahteva, da so pogoji pridobivanja in ohranjanja registrirane blagovne znamke na splošno enaki v vseh državah članicah. […]
[…]
(10)
Za zagotovitev prostega pretoka blaga in storitev je bistvenega pomena zagotoviti, da registrirane blagovne znamke v pravnih sistemih vseh držav članic uživajo enako varstvo. To pa ne sme preprečiti državam članicam, da po lastni izbiri določijo večji obseg varstva blagovnim znamkam, ki imajo ugled.
(11)
Varstvo, ki ga zagotovi registrirana blagovna znamka in katerega funkcija je zlasti zagotovitev, da blagovna znamka označuje izvor, bi moralo biti popolno v primeru enakosti blagovne znamke in znaka ter blaga ali storitev. Varstvo bi moralo veljati tudi v primerih podobnosti med blagovno znamko in znakom ter blagom ali storitvami. Neizogibno potrebno je podati interpretacijo koncepta podobnosti v zvezi z verjetnostjo zmede. Verjetnost zmede, katere upoštevanje je odvisno od številnih elementov, zlasti od prepoznavnosti blagovne znamke na tržišču, povezovanja, ki ga lahko povzroči uporabljen ali registriran znak, stopnje podobnosti med blagovno znamko ter označenim blagom ali storitvami, bi morala biti poseben pogoj za takšno varstvo. Načini, na katere se lahko ugotovi verjetnost zmede, in zlasti dokazno breme, bi morali biti predmet nacionalnih postopkovnih pravil, v katere ta direktiva ne bi smela posegati.“
Člen 3(1)(c) Direktive 2008/95 določa:
„1.   Ne registrira se ali, če je registrirano, se lahko razglasi za neveljavno naslednje:
[…]
(c)
blagovne znamke, ki jih sestavljajo izključno znaki ali označbe, ki lahko v gospodarskem prometu označujejo vrsto, kakovost, količino, namen, vrednost, geografski izvor ali čas proizvodnje blaga ali opravljanja storitev ali druge lastnosti blaga ali storitev“.
Člen 4(1)(b) te direktive določa:
„1.   Blagovna znamka se ne registrira ali, če je registrirana, se jo lahko razglasi za neveljavno:
[…]
(b)
če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovnimi znamkami, obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo blagovno znamko.“
Člen 5(1)(b) navedene direktive določa:
„1.   Registrirana blagovna znamka podeljuje imetniku izključne pravice. Imetnik ima pravico, da tretjim osebam, ki nimajo njegove privolitve, prepreči[…], da v gospodarskem prometu uporabljajo:
[…]
(b)
kateri koli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z blagovno znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z blagovno znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med znakom in blagovno znamko.“
Člen 6(1)(b) te direktive določa:
„1.   Blagovna znamka ne daje imetniku pravice, da tretji osebi prepove uporabo v gospodarskem prometu:
[…]
(b)
označb glede vrste, kakovosti, količine, namena, vrednosti, geografskega izvora, časa proizvodnje blaga ali opravljanja storitve ali drugih značilnosti blaga ali storitev“.
Direktiva 2008/95 je bila z učinkom od 15. januarja 2019 razveljavljena z Direktivo (EU) 2015/2436 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (
UL 2015, L 336, str. 1
), ki je začela veljati 12. januarja 2016. Vendar je treba ta predlog za sprejetje predhodne odločbe glede na datum prijave za registracijo iz postopka v glavni stvari preučiti z vidika določb Direktive 2008/95.
Člen 37(2) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki [Evropske unije] (
UL 2009, L 78, str. 1
), ki je nasledil člen 38(2) Uredbe Sveta (ES) št. 40/94 z dne 20. decembra 1993 o znamki Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 146) z enakim besedilom, je določal:
„Če blagovna znamka vsebuje element, ki ni razlikovalen, in če bi vključitev omenjenega elementa v blagovno znamko povzročila dvome glede obsega varstva blagovne znamke, lahko Urad [Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)] kot pogoj za registracijo omenjene blagovne znamke zahteva, naj prijavitelj navede, da odklanja vsako izključno pravico do takšnega elementa. Vsaka odklonitev se objavi skupaj s prijavo ali registracijo blagovne znamke [Evropske unije], odvisno od primera.“
Z Uredbo (EU) 2015/2424 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Uredbe št. 207/2009 ter Uredbe Komisije (ES) št. 2868/95 za izvedbo Uredbe št. 40/94 in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2869/95 o pristojbinah, ki se plačujejo Uradu za harmonizacijo notranjega trga (blagovne znamke in modeli) (
UL 2015, L 341, str. 21
) je bil navedeni člen 37(2) Uredbe št. 207/2009 razveljavljen.
Švedsko pravo
V skladu s členom 6 poglavja 1 varumärkslagen (2010:1877) (zakon št. 1877 iz leta 2010 o znamkah, v nadaljevanju: zakon iz leta 2010) se izključna pravica iz znamke pridobi z njeno registracijo.
Člen 10, prvi odstavek, točka 2, navedenega poglavja 1 zakona iz leta 2010 določa, da izključna pravica iz registrirane znamke pomeni, da ne sme nihče razen imetnika brez njegove privolitve v gospodarskem prometu uporabljati kateri koli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti z znamko in zaradi enakosti ali podobnosti blaga, ki je zajeto z znamko in znakom, v javnosti obstaja verjetnost zmede, ki vključuje verjetnost, da se bo ustvaril vtis, da obstaja povezava med uporabnikom znaka in imetnikom znamke.
V členu 5 poglavja 2 zakona iz leta 2010 je natančneje določeno, da je eden od splošnih pogojev za registracijo, ki jih nalaga to poglavje, to, da mora imeti znamka razlikovalni učinek za proizvode ali storitve, ki so z njo zajeti.
Člen 8, prvi odstavek, točka 2, poglavja 2 zakona iz leta 2010 določa, da se znamka ne registrira, če je podobna prejšnji znamki in če so proizvodi ali storitve, ki jih označujeta ti znamki, enaki ali podobni, ter če obstaja verjetnost zmede, ki vključuje verjetnost, da se bo ustvaril vtis, da obstaja povezava med uporabnikom znamke in imetnikom registrirane znamke.
Člen 12, prvi odstavek, poglavja 2 zakona iz leta 2010 določa, da če znamka vsebuje element, ki ga samega po sebi ni mogoče registrirati, in če obstaja očitna verjetnost, da bi lahko registracija povzročila negotovost o obsegu izključne pravice, se ta element ob registraciji lahko izključi iz varstva z izjavo o odpovedi.
V drugem odstavku navedenega člena 12 je natančneje določeno, da če navedeni element naknadno izpolni pogoje za registracijo, je mogoče v skladu s to določbo ta element ali znamko kot celoto registrirati na podlagi nove prijave, ki ne vsebuje take izjave o odpovedi.
Spor o glavni stvari in vprašanja za predhodno odločanje
Švedska družba Norrtelje Brenneri Aktiebolag je leta 2007 za alkoholne pijače iz razreda 33 Nicejskega aranžmaja o mednarodni klasifikaciji blaga in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. junija 1957, kakor je bil revidiran in spremenjen, kot nacionalno znamko registrirala ta besedni in figurativni znak (v nadaljevanju: prejšnja znamka):
Tej registraciji je priložena izjava o odpovedi, v kateri je navedeno, da se „z registracijo ne podeljuje izključna pravica nad izrazom ‚Roslagspunsch‘“. Vpis navedene izjave je zahteval PRV kot pogoj za registracijo prejšnje znamke, ker izraz „Roslags“ napotuje na regijo na Švedskem, izraz „Punsch“ pa opisuje enega od proizvodov, na katerega se ta registracija nanaša.
M. Hansson je 16. decembra 2015 pri PRV vložil prijavo za registracijo besednega znaka „ROSLAGSÖL“ kot nacionalne znamke za proizvode iz razreda 32 Nicejskega aranžmaja, zlasti za brezalkoholne pijače in piva.
PRV je z odločbo z dne 14. julija 2016 to prijavo za registracijo zavrnil zaradi verjetnosti zmede med tem znakom in prejšnjo znamko. PRV je ugotovil, da se nasprotujoča si znaka začneta z opisnim izrazom „Roslags“. Dejstvo, da sta poleg tega vsebovala druge besedne in figurativne elemente, naj ne bi v ničemer zmanjšalo podobnosti, saj naj bi bil izraz „Roslags“ prevladujoči element obeh znakov. Poleg tega naj bi se znaka nanašala na enake ali podobne proizvode, ki se lahko distribuirajo prek enakih prodajnih poti in so namenjeni istim potrošnikom.
M. Hansson je zoper to odločbo vložil tožbo pri Patent- och marknadsdomstolen (sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve, Švedska), v kateri je zatrjeval neobstoj kakršne koli verjetnosti zmede med zadevnima znakoma. PRV je glede vpliva izjave o odpovedi, podane v zvezi s prejšnjo znamko, na odločitev o tožbi pred navedenim sodiščem trdil, da mora za element znamke, ki je bil z izjavo o odpovedi izključen iz varstva, načeloma veljati, da nima razlikovalnega učinka. V obravnavani zadevi naj bi bila registracija prejšnje znamke dovoljena s takšno izjavo o odpovedi iz razloga, da navedena znamka vsebuje opisni izraz geografskega območja, in sicer „Roslags“.
Vendar naj bi se praksa PRV v zvezi s tem, da geografska imena nimajo razlikovalnega učinka, sčasoma spremenila, zlasti zaradi upoštevanja preudarkov iz točk 31 in 32 sodbe z dne 4. maja 1999, Windsurfing Chiemsee, (
C‑108/97 in C‑109/97
,
EU:C:1999:230
). Sam izraz „Roslags“ naj bi bilo zdaj mogoče registrirati kot znamko in naj bi imel razlikovalni učinek glede obravnavanih proizvodov, tako da bi lahko celo prevladoval v splošnem vtisu, ki ga ustvarja prejšnja znamka. Tako naj bi iz celovite presoje nasprotujočih si znakov izhajalo, da bi lahko upoštevna javnost zaradi skupnega elementa „Roslags“ dobila vtis, da imajo proizvodi, na katere se ta znaka nanašata, isti trgovinski izvor.
Patent- och marknadsdomstolen (sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve) se ni strinjalo s stališčem, ki ga je zagovarjal PRV, ter je tožbi M. Hanssona ugodilo in dovolilo registracijo njegovega znaka kot znamke, pri čemer je ugotovilo, da verjetnost zmede ne obstaja. Navedeno sodišče je tudi pojasnilo, da je treba kljub izjavi o odpovedi izraza, na katera se ta izjava nanaša, upoštevati v okviru presoje navedene verjetnosti, ker lahko vplivata na celotni vtis, ki ga daje prejšnja znamka, in zato na obseg varstva te znamke. Navedeno sodišče je menilo, da je namen te izjave natančno opredeliti, da z izključno pravico, ki izhaja iz registracije prejšnje znamke, niso zajeti posamezni izrazi, na katere se nanaša ta izjava.
PRV je zoper sodbo prvostopenjskega sodišča vložil pritožbo pri Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (pritožbeno sodišče v Stockholmu kot pritožbeno sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve, Švedska).
Navedeno sodišče pojasnjuje, da po njegovem mnenju Direktiva 2008/95 in sodna praksa, ki se nanjo nanaša, potrjujeta, da so stvarnopravna pravila v zvezi z varstvom nacionalne znamke načeloma v celoti harmonizirana na ravni prava Unije, medtem ko postopkovna pravila spadajo v pristojnost držav članic. Tako se sprašuje, ali je nacionalno pravilo, ki dovoljuje vložitev izjave o odpovedi, mogoče opredeliti kot „postopkovno pravilo“, čeprav učinkuje tako, da se spremenijo merila, na katerih temelji celovita presoja, ki jo je treba opraviti za preučitev verjetnosti zmede v smislu člena 4(1)(b) navedene direktive.
Glede tega se sprašuje, ali je mogoče to določbo – zlasti glede na ustaljeno sodno prakso Sodišča, ki zahteva, da presoja verjetnosti zmede temelji na celotnem vtisu in da ima zaznava potrošnikov odločilno vlogo pri celoviti presoji navedene verjetnosti – razlagati tako, da izjava o odpovedi lahko vpliva na to presojo kot posledica tega, da je bil element prejšnje znamke ob njeni registraciji s to izjavo o odpovedi izrecno izključen iz varstva, tako da se temu elementu v okviru analize celotnega vtisa pripiše manjši pomen, kot bi mu bil priznan, če take izjave o odpovedi ne bi bilo.
Če Direktiva 2008/95 nasprotuje takemu pristopu, se postavlja vprašanje, ali dovoljuje, da izjava o odpovedi učinkuje tako, da se za element, na katerega se nanaša, šteje, da ni bil zajet z registracijo prejšnje znamke in torej zanj ne velja varstvo iz te znamke, zaradi česar se lahko izključi iz analize verjetnosti zmede v smislu člena 4(1)(b) te direktive. Predložitveno sodišče meni, da je ta pristop uporabil EUIPO pri uporabi člena 37(2) Uredbe št. 207/2009.
Poleg tega navedeno sodišče opozarja, da sodna praksa nacionalnih sodišč v zvezi z učinki izjave o odpovedi, kot je določena v nacionalnem pravu, na analizo verjetnosti zmede v smislu člena 4(1)(b) navedene direktive ni enotna.
V teh okoliščinah je Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (pritožbeno sodišče v Stockholmu kot pritožbeno sodišče za intelektualno lastnino in gospodarske zadeve) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ta vprašanja:
„1.
Ali je treba člen 4(1)(b) Direktive 2008/95 razlagati tako, da lahko na celovito presojo vseh upoštevnih dejavnikov, ki jo je treba opraviti pri presoji verjetnosti zmede, vpliva okoliščina, da je bil element znamke ob njeni registraciji izrecno izključen iz varstva, in sicer je bila ob registraciji vpisana izjava o odpovedi?
2.
Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali lahko izjava o odpovedi v takem primeru vpliva na celovito presojo tako, da mora pristojni organ zadevni element upoštevati, vendar mu pripisati omejen pomen, in sicer, da se ne bo štelo, da ima razlikovalni učinek, čeprav je v prejšnji znamki dejansko razlikovalen in prevladujoč?
3.
Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, na drugo pa nikalen, ali lahko izjava o odpovedi kljub temu kakor koli drugače vpliva na celovito presojo?“
Vprašanja za predhodno odločanje
Predložitveno sodišče z vprašanji za predhodno odločanje, ki jih je treba preučiti skupaj, v bistvu sprašuje, ali je treba člen 4(1)(b) Direktive 2008/95 razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, v kateri je določena izjava o odpovedi, ki bi učinkovala tako, da se element sestavljene znamke, na katerega se ta izjava nanaša, izključi iz analize dejavnikov, ki so upoštevni za ugotavljanje obstoja verjetnosti zmede v smislu te določbe, ali da se takemu elementu vnaprej in trajno pripiše omejen pomen pri tej analizi.
V uvodu je treba opozoriti, da je glavna naloga znamke zagotoviti potrošniku ali končnemu uporabniku identiteto izvora označenega proizvoda ali storitve, tako da mu omogoča brez možne zmede razlikovati ta proizvod ali storitev od tistih, ki imajo drugo poreklo (glej v tem smislu sodbi z dne 16. septembra 2004, SAT.1/UUNT,
C‑329/02 P
,
EU:C:2004:532
, točka
, ter z dne 8. junija 2017, W. F. Gözze Frottierweberei in Gözze,
C‑689/15
,
EU:C:2017:434
, točka
).
Direktiva 2008/95, ki se v skladu s svojim členom 1 uporablja zlasti za vsako znamko glede blaga ali storitev, ki je predmet registracije ali prijave za registracijo v državi članici, je, kot je navedeno v njenih uvodnih izjavah 4, 6, 8 in 10, usmerjena k približevanju nacionalnih določb zakona, ki najbolj neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga. Kot je pojasnjeno v teh uvodnih izjavah, je zato bistvenega pomena zagotoviti, da registrirane znamke v pravnih sistemih vseh držav članic uživajo enako varstvo ter da so pogoji pridobivanja pravice na registrirani znamki na splošno enaki v vseh državah članicah, pri čemer imajo te države možnost še naprej prosto določiti postopkovne določbe zlasti v zvezi z registracijo navedenih znamk.
Glede tega člen 5(1)(b) Direktive 2008/95 natančneje določa, da so z registrirano znamko imetniku podeljene izključne pravice. Imetnik ima zlasti pravico, da tretjim osebam, ki nimajo njegove privolitve, prepreči, da v gospodarskem prometu uporabljajo kateri koli znak, pri katerem zaradi njegove enakosti ali podobnosti s to znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih z navedeno znamko in znakom, obstaja verjetnost zmede v javnosti, ki vključuje verjetnost povezovanja med navedenim znakom in registrirano znamko.
Člen 4(1)(b) Direktive 2008/95 določa, da se znamka ne registrira ali da se, če je registrirana, lahko razglasi za neveljavno, če zaradi enakosti ali podobnosti s prejšnjo znamko in enakosti ali podobnosti blaga ali storitev, označenih s tema znamkama, obstaja verjetnost zmede v javnosti, pri čemer verjetnost zmede vključuje verjetnost povezovanja s prejšnjo znamko.
Navedene določbe so tako namenjene varovanju posamičnih interesov imetnikov prejšnjih znamk in zagotavljajo funkcijo znamke kot označbe izvora, kadar obstaja verjetnost zmede (glej v tem smislu sodbi z dne 6. oktobra 2005, Medion,
C‑120/04
,
EU:C:2005:594
, točke od 24 do 26, in z dne 22. oktobra 2015, BGW,
C‑20/14
,
EU:C:2015:714
, točka
).
Niti te določbe niti kakšna druga določba Direktive 2008/95 pa ne vsebujejo obveznosti ali prepovedi za države članice, da v svoje nacionalno pravo uvedejo določbe, na podlagi katerih je lahko registraciji znaka kot znamke priložena izjava o odpovedi. V navedenih določbah prav tako niso pojasnjeni učinki takšne izjave na preučitev verjetnosti zmede v smislu navedene direktive.
V teh okoliščinah je treba – tako kot generalni pravobranilec v točkah 22 in 24 sklepnih predlogov – ugotoviti, da lahko države članice načeloma v svojih pravnih redih še naprej prosto uvajajo določbe, ki dovoljujejo vpisovanje izjav o odpovedi ob registraciji znakov kot znamk, pri čemer lahko take izjave prijavitelj da prostovoljno ali na zahtevo nacionalnega urada, pristojnega za navedeno registracijo, če navedene izjave ne ogrožajo polnega učinka določb Direktive 2008/95 in zlasti varstva, ki se zagotavlja imetnikom prejšnjih znamk zoper registracijo znamk, ki lahko ustvarjajo verjetnost zmede pri potrošnikih ali končnih uporabnikih.
Poleg tega učinki takih izjav ne smejo ogroziti ciljev Direktive 2008/95, na katera je opozorjeno v uvodnih izjavah 8 in 10 te direktive, in sicer, da se zagotovi, da so pogoji pridobivanja registrirane znamke na splošno enaki v vseh državah članicah in da registrirane znamke v pravnih sistemih vseh držav članic uživajo enako varstvo (glej po analogiji sodbe z dne 26. aprila 2007, Boehringer Ingelheim in drugi,
C‑348/04
,
EU:C:2007:249
, točki
in
; z dne 19. junija 2014, Oberbank in drugi,
C‑217/13 in C‑218/13
,
EU:C:2014:2012
, točki
in
, ter z dne 22. septembra 2011, Budějovický Budvar,
C‑482/09
,
EU:C:2011:605
, točki
in
).
V obravnavani zadevi predložitveno sodišče izpostavlja tri učinke, ki bi jih izjava o odpovedi, kot je določena v nacionalnem pravu, lahko imela na analizo verjetnosti zmede v smislu člena 4(1)(b) Direktive 2008/95. Navedeno sodišče ugotavlja, da bi bil po prvi razlagi nacionalnega prava element sestavljene znamke, na katerega se nanaša takšna izjava o odpovedi, izključen iz analize verjetnosti zmede. Po drugi razlagi navedenega prava bi bil tak element sicer upoštevan v okviru te analize, vendar bi moral biti pri tem njegov pomen omejen, čeprav bi bil dejansko razlikovalen in prevladujoč element navedene znamke. Po tretji razlagi bi bilo v bistvu treba ta element pri navedeni analizi upoštevati tako, da bi bila spoštovana načela, ki se uporabljajo za analizo verjetnosti zmede in kot izhajajo iz ustaljene sodne prakse Sodišča.
Glede tega je treba opozoriti, da je verjetnost zmede v smislu člena 4(1)(b) Direktive št. 2008/95 verjetnost, da bi javnost lahko mislila, da zadevni proizvodi ali storitve izvirajo iz istega podjetja ali, glede na primer, ekonomsko povezanih podjetij (glej v tem smislu sodbi z dne 29. septembra 1998, Canon,
C‑39/97
,
EU:C:1998:442
, točka
, ter z dne 8. maja 2014, Bimbo/UUNT,
C‑591/12 P
,
EU:C:2014:305
, točka
in navedena sodna praksa).
V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča je obstoj verjetnosti zmede odvisen od številnih dejavnikov, zlasti od prepoznavnosti znamke na trgu, povezovanja z njo, ki ga lahko povzroči uporabljen ali registriran znak, ali stopnje podobnosti med znamko in znakom ter označenimi proizvodi in storitvami. Verjetnost zmede je zato treba presojati celovito in pri tem upoštevati vse dejavnike, ki so upoštevni za obravnavani primer (glej v tem smislu sodbe z dne 29. septembra 1998, Canon,
C‑39/97
,
EU:C:1998:442
, točka
; z dne 22. junija 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C‑342/97
,
EU:C:1999:323
, točka
, ter z dne 10. aprila 2008, adidas in adidas Benelux,
C‑102/07
,
EU:C:2008:217
, točka
).
Med te dejavnike spada tudi razlikovalni učinek prejšnje znamke, ki določa obseg njenega varstva. Sodišče je namreč že pojasnilo, da je verjetnost zmede toliko večja, kolikor večji je razlikovalni učinek navedene znamke (glej v tem smislu sodbo z dne 8. novembra 2016, BSH/EUIPO,
C‑43/15 P
,
EU:C:2016:837
, točka
in navedena sodna praksa).
Celovita presoja verjetnosti zmede vključuje določeno soodvisnost med upoštevanimi dejavniki, zlasti med podobnostjo znamk ter podobnostjo označenih proizvodov ali storitev. Tako je lahko nizka stopnja podobnosti med označenimi proizvodi ali storitvami izravnana z visoko stopnjo podobnosti znamk in obratno. Soodvisnost med temi dejavniki je izražena v uvodni izjavi 11 Direktive 2008/95, v skladu s katero je neizogibno podati interpretacijo koncepta „podobnosti“ v zvezi z verjetnostjo zmede (glej v tem smislu sodbi z dne 29. septembra 1998, Canon,
C‑39/97
,
EU:C:1998:442
, točka
, in z dne 22. junija 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C‑342/97
,
EU:C:1999:323
, točka
).
Iz sodne prakse Sodišča tudi izhaja, da to, da ima znamka majhen razlikovalni učinek, ne izključuje verjetnosti zmede, zlasti če je podana podobnost znakov in zadevnih proizvodov ali storitev (glej v tem smislu sodbo z dne 8. novembra 2016, BSH/EUIPO,
C‑43/15 P
,
EU:C:2016:837
, točka
in navedena sodna praksa).
Ta celovita presoja mora, kar zadeva vizualno, slušno ali pojmovno podobnost nasprotujočih si znamk, temeljiti na celotnem vtisu, ki ga ustvarjata ti znamki. Zaznava znamk, ki jo ima povprečni potrošnik zadevnih proizvodov ali storitev, je pri celoviti presoji te verjetnosti odločilna. Glede tega je treba navesti, da povprečen potrošnik navadno zaznava znamko kot celoto in se ne posveča preučevanju njenih raznih podrobnosti (glej v tem smislu sodbe z dne 11. novembra 1997, SABEL,
C‑251/95
,
EU:C:1997:528
, točka
; z dne 22. junija 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C‑342/97
,
EU:C:1999:323
, točka
, in z dne 22. oktobra 2015, BGW,
C‑20/14
,
EU:C:2015:714
, točka
).
Glede na ta načela in celotno sodno prakso, na katero je opozorjeno v točkah od 40 do 45 te sodbe, je treba na prvem mestu ugotoviti, da izjava o odpovedi, ki je določena v nacionalnem pravu in ki bi učinkovala tako, da se element sestavljene znamke, na katerega se ta izjava nanaša, zaradi opisne narave ali neobstoja razlikovalnega učinka izključi iz analize dejavnikov, ki so upoštevni za ugotavljanje obstoja verjetnosti zmede v smislu člena 4(1)(b) Direktive 2008/95, ni združljiva z zahtevami iz te določbe.
Taka izključitev bi namreč lahko povzročila napačno presojo podobnosti med nasprotujočima si znakoma in razlikovalnega učinka prejšnje znamke, kar bi pripeljalo do drugačne celovite presoje verjetnosti zmede v smislu člena 4(1)(b) Direktive 2008/95, zlasti ker sta ta dejavnika, kot je bilo pojasnjeno v točki 43 te sodbe, soodvisna, pri čemer je ta soodvisnost, kot je generalni pravobranilec navedel v točki 41 sklepnih predlogov, namenjena temu, da se pri celotni presoji navedene verjetnosti zmede čim bolj upošteva dejansko zaznavanje upoštevne javnosti.
V zvezi s tem je treba opozoriti, prvič, da se presoja podobnosti med nasprotujočima si znakoma ne sme omejiti na upoštevanje zgolj enega sestavnega dela sestavljene znamke in na njegovo primerjanje z drugo znamko. Nasprotno, opraviti je treba primerjavo s preučitvijo zadevnih znamk, upoštevajoč vsako kot celoto, pri čemer je treba upoštevati zlasti razlikovalne in prevladujoče elemente teh znamk (glej v tem smislu sodbo z dne 22. oktobra 2015, BGW,
C‑20/14
,
EU:C:2015:714
, točka
in navedena sodna praksa).
Zato je treba v vsakem posamičnem primeru opraviti analizo sestavnih delov znaka in njihovega relativnega pomena za zaznavo javnosti, da se glede na posebne okoliščine zadeve ugotovi celotni vtis, ki ga ustvarita zadevna znaka na navedeno javnost (glej v tem smislu sodbo z dne 8. maja 2014, Bimbo/UUNT,
C‑591/12 P
,
EU:C:2014:305
, točki
in
). Torej ni mogoče že vnaprej in na splošno šteti, da morajo biti opisni elementi nasprotujočih si znakov izključeni iz presoje glede podobnosti med njima (glej v zvezi s tem sklep z dne 7. maja 2015, Adler Modemärkte/UUNT,
C‑343/14 P
, neobjavljen,
EU:C:2015:310
, točka
).
Drugič, v zvezi z razlikovalnim učinkom prejšnje znamke iz sodne prakse Sodišča izhaja, da se navedeni razlikovalni učinek določi zlasti glede na bistvene lastnosti te znamke, vključno s prisotnostjo ali odsotnostjo opisnih elementov proizvodov ali storitev, za katere je bila navedena znamka registrirana (glej v tem smislu sodbo z dne 22. junija 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C‑342/97
,
EU:C:1999:323
, točke 20, 22 in 23 ter navedena sodna praksa).
Kot je generalni pravobranilec navedel v točki 43 sklepnih predlogov, pa je treba to, ali je znak ustrezen za označitev tega, da proizvodi ali storitve, za katere je bil registriran kot znamka, izvirajo iz danega podjetja, preizkusiti glede na znak kot celoto in torej ob upoštevanju vseh njegovih sestavnih delov, zaradi česar izključitev katerega od elementov prejšnje znamke iz analize razlikovalnega učinka te znamke lahko vpliva na obseg njenega varstva.
Na drugem mestu je treba ugotoviti, da iz podobnih razlogov kot so tisti, ki so navedeni v točkah od 48 do 51 te sodbe, tudi izjava o odpovedi, določena v nacionalnem pravu, ki bi učinkovala tako, da bi se elementu sestavljene znamke, na katerega se ta izjava nanaša, vnaprej in trajno pripisalo, da nima razlikovalnega učinka, zaradi česar bi ta element imel zgolj omejen pomen pri analizi verjetnosti zmede v smislu člena 4(1)(b) Direktive 2008/95, ne bi bila združljiva z zahtevami iz te določbe.
Glede tega je treba navesti, prvič, da imajo elementi sestavljene znamke, ki so opisni, ki nimajo razlikovalnega učinka ali katerih razlikovalni učinek je majhen, ne glede na to, ali so predmet izjave o odpovedi, kakršna je ta iz postopka v glavni stvari, običajno pri analizi podobnosti med znakoma manjši pomen kot elementi z večjim razlikovalnim učinkom, za katere je prav tako bolj verjetno, da prevladajo pri celotnem vtisu, ki ga ustvarja ta znamka (glej v zvezi s tem sodbo z dne 11. novembra 1997, SABEL,
C‑251/95
,
EU:C:1997:528
, točka
, in sklep z dne 27. aprila 2006, L’Oréal/UUNT
C‑235/05 P
, neobjavljen,
EU:C:2006:271
, točka
).
Vendar je Sodišče že pojasnilo, da je treba posamično presojo vsakega znaka za ugotovitev celotnega vtisa, ki ga ta ustvarja, kot je zahtevana v ustaljeni praksi Sodišča, opraviti glede na posebne okoliščine zadeve in ni mogoče šteti, da zanjo veljajo splošne domneve (glej v tem smislu sodbo z dne 8. maja 2014, Bimbo/UUNT,
C‑591/12 P
,
EU:C:2014:305
, točka
).
Drugič, kadar prejšnja znamka in znak, katerega registracija se zahteva, sovpadata v elementu, ki ima majhen razlikovalni učinek ali ki je opisen glede na zadevne proizvode in storitve, celovita presoja verjetnosti zmede v smislu člena 4(1)(b) Direktive 2008/95 resda pogosto ne bo pripeljala do ugotovitve, da ta verjetnost obstaja. Vendar iz sodne prakse Sodišča izhaja, da zaradi soodvisnosti dejavnikov, ki so glede tega upoštevni, ugotovitev o obstoju take verjetnosti zmede ne more biti vnaprej in na splošno izključena (glej v zvezi s tem sklep z dne 29. novembra 2012, Hrbek/UUNT,
C‑42/12 P
, neobjavljen,
EU:C:2012:765
, točka
, ter sodbo z dne 8. novembra 2016, BSH/EUIPO,
C‑43/15 P
,
EU:C:2016:837
, točke 48 in od 61 do 64).
Na podlagi navedenega je treba ugotoviti, da bi lahko to, da se elementu sestavljene znamke, na katerega se nanaša izjava o odpovedi, pripiše nerazlikovalni učinek in torej omejen pomen pri celoviti presoji verjetnosti zmede v smislu člena 4(1)(b) Direktive 2008/95, v nekaterih položajih res ustrezalo temu, kako upoštevna javnost zaznava zadevna znaka. Vendar ni mogoče šteti, da bo nujno vedno tako, kar pomeni, da bi lahko izjava o odpovedi s takšnim učinkom pripeljala do registracije znakov, ki bi lahko pri navedeni javnosti povzročili verjetnost zmede v smislu te določbe.
Na tretjem mestu je treba poudariti, da razlage, ki je podana v točkah 46 in 52 te sodbe, ne more omajati okoliščina, da je element, na katerega se nanaša izjava o odpovedi iz postopka v glavni stvari, na podlagi nacionalnega prava in zaradi svoje opisne narave izključen iz varstva, ki ga uživa registrirana znamka, tako da bi njegovo upoštevanje pri analizi dejavnikov, ki so upoštevni za ugotavljanje verjetnosti zmede v smislu člena 4(1)(b) Direktive 2008/95, omogočilo, da se mu prizna varstvo, ki ga v sistemu navedene direktive ne sme uživati.
Ugotovitev, da obstaja verjetnost zmede, namreč pripelje do varstva zgolj določene kombinacije elementov, ne pa tudi do varstva samega opisnega elementa, ki je del te kombinacije (glej po analogiji sklepa z dne 15. januarja 2010, Messer Group/Air Products and Chemicals,
C‑579/08 P
, neobjavljen,
EU:C:2010:18
, točka
, in z dne 30. januarja 2014, Industrias Alen/The Clorox Company,
C‑422/12 P
,
EU:C:2014:57
, točka
). Zato imetnik sestavljene znamke nikakor ne more uveljavljati izključne pravice zgolj na elementu navedene znamke, in sicer ne glede na to, ali je ta element zajet z izjavo o odpovedi, ki je določena v nacionalnem pravu, ali ne.
Poleg tega, kot je generalni pravobranilec navedel v točkah 26 in 50 sklepnih predlogov, Direktiva 2008/95 določa zadostna jamstva, s katerimi se na eni strani zagotavlja, da se za znake, ki so sestavljeni izključno iz znakov ali označb, ki opisujejo kategorije proizvodov ali storitev, za katere je zahtevana registracija, na podlagi člena 3(1)(c) zavrne registracija ali se jih razglasi za neveljavne in jih tako lahko drugi gospodarski subjekti prosto uporabljajo.
Na drugi strani iz člena 6(1)(b) navedene direktive izhaja, da v primeru, da je znak veljavno registriran kot znamka, izključna pravica, ki jo ta znamka podeljuje, njenemu imetniku ne daje pravice, da tretji osebi prepove, da v gospodarskem prometu uporablja označbe, ki opisujejo zadevne proizvode in storitve, razen če so izpolnjeni nekateri pogoji (glej v zvezi s tem sodbe z dne 4. maja 1999, Windsurfing Chiemsee,
C‑108/97 in C‑109/97
,
EU:C:1999:230
, točki
in
; z dne 10. aprila 2008, adidas in adidas Benelux,
C‑102/07
,
EU:C:2008:217
, točki
in
, ter z dne 10. marca 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UUNT,
C‑51/10 P
,
EU:C:2011:139
, točke od 59 do 62).
Poleg tega je treba pojasniti, da je navedena razlaga v skladu z uresničevanjem ciljev Direktive 2008/95, ki sta navedena v točki 32 te sodbe, ker se z njo zagotavlja, da bo varstvo registrirane nacionalne znamke zoper verjetnost zmede zagotovljeno na podlagi enakih meril in torej enotno v vseh državah članicah, zlasti upoštevajoč okoliščino, da številne države članice ne določajo možnosti, da se znaki registrirajo kot znamke z dodatkom takih izjav o odpovedi, ter da se lahko pogoji za vpis teh izjav in njihovi učinki med zakonodajami teh držav članic razlikujejo.
Iz vseh zgornjih preudarkov izhaja, da je treba člen 4(1)(b) Direktive 2008/95 razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, v kateri je določena izjava o odpovedi, ki bi učinkovala tako, da se element sestavljene znamke, na katerega se ta izjava nanaša, izključi iz celovite analize dejavnikov, ki so upoštevni za ugotavljanje obstoja verjetnosti zmede v smislu te določbe, ali da se takemu elementu vnaprej in trajno pripiše omejen pomen pri tej analizi.
Stroški
Ker je ta postopek za stranki v postopku v glavni stvari ena od stopenj v postopku pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (peti senat) razsodilo:

Člen 4(1)(b) Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami je treba razlagati tako, da nasprotuje nacionalni ureditvi, v kateri je določena izjava o odpovedi, ki bi učinkovala tako, da se element sestavljene znamke, na katerega se ta izjava nanaša, izključi iz celovite analize dejavnikov, ki so upoštevni za ugotavljanje obstoja verjetnosti zmede v smislu te določbe, ali da se takemu elementu vnaprej in trajno pripiše omejen pomen pri tej analizi.

Podpisi
(
*1
)	Jezik postopka: švedščina.