CELEX: 62017CJ0705
Odesłanie prejudycjalne
Znaki towarowe
Dyrektywa 2008/95/WE
Artykuł 4 ust. 1 lit. b)
Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd
Całościowe wrażenie
Wcześniejszy znak towarowy zarejestrowany wraz z oświadczeniem o zrzeczeniu się prawa wyłącznego
Wpływ zrzeczenia się prawa wyłącznego na zakres ochrony wcześniejszego znaku towarowego

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (
Dz.U. 2008, L 299, s. 25
).
Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu między Patent- och registreringsverket (urzędem patentowym, Szwecja, zwanym dalej „PRV”) a Matsem Hanssonem, obywatelem szwedzkim, dotyczącego odmowy rejestracji słownego oznaczenia ROSLAGSÖL jako krajowego znaku towarowego.
Ramy prawne
Prawo Unii
Motywy 4, 6, 8, 10 i 11 dyrektywy 2008/95 przewidują:
„(4)
Nie wydaje się konieczne podejmowanie procesu zbliżenia przepisów państw członkowskich dotyczących znaków towarowych w pełnym zakresie. Wystarczające będzie ograniczenie tego procesu do tych przepisów prawa krajowego, które w sposób najbardziej bezpośredni oddziałują na funkcjonowanie rynku wewnętrznego.
[…]
(6)
Państwa członkowskie powinny posiadać także swobodę ustalania przepisów proceduralnych dotyczących rejestracji, wygaśnięcia i nieważności znaków towarowych nabytych przez rejestrację. Mogą one na przykład określać formę rejestracji znaku towarowego oraz procedury w sprawie unieważnienia, decydować o tym, czy prawa wcześniejsze powinny być powoływane w procedurze rejestracji albo w procedurze w sprawie unieważnienia bądź w obu procedurach, oraz, jeżeli dopuszczają one powoływanie praw wcześniejszych w procedurze rejestracji, mogą stosować procedurę wnoszenia sprzeciwu lub procedurę badania z urzędu, bądź oba rodzaje procedur […].
[…]
(8)
Osiągnięcie celów zamierzonych przez zbliżanie ustawodawstw wymaga, aby warunki dla uzyskania i utrzymania w mocy zarejestrowanego znaku towarowego były zasadniczo jednakowe we wszystkich państwach członkowskich […].
[…]
(10)
Dla ułatwienia swobodnego przepływu towarów i usług podstawowe znaczenie ma zapewnienie, by zarejestrowane znaki towarowe korzystały z takiej samej ochrony na podstawie systemów prawnych wszystkich państw członkowskich. Nie powinno to jednakże uniemożliwiać państwom członkowskim udzielania, z ich wyboru, szerokiej ochrony tym znakom towarowym, które cieszą się renomą.
(11)
Ochrona udzielana zarejestrowanemu znakowi towarowemu, która w szczególności ma mu zapewnić funkcję wskazania pochodzenia, powinna być całkowita w przypadku identyczności między znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub usługami. Ochrona powinna mieć zastosowanie również do przypadków podobieństwa między znakiem i oznaczeniem oraz towarami lub usługami. Pojęcie podobieństwa należy interpretować w odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, którego ocena zależy od wielu czynników, w szczególności rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, mogącego powodować skojarzenia ze znakiem używanym lub zarejestrowanym, stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem [oraz] między określonymi towarami lub usługami, powinno stanowić szczególny warunek dla takiej ochrony. Sposoby ustalania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w szczególności ciężar dowodu, powinny być określone w krajowych przepisach proceduralnych, których niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać”.
Artykuł 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/95 stanowi:
„1.   Nie są rejestrowane, a w przypadku gdy zostały już zarejestrowane, mogą zostać uznane za nieważne:
[…]
c)
znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług”.
Artykuł 4 ust. 1 lit. b) rzeczonej dyrektywy stanowi:
„1.   Znak towarowy nie podlega rejestracji, a już zarejestrowany znak uznaje się za nieważny, jeżeli:
[…]
b)
z powodu swej identyczności z wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego oraz identyczności z towarami lub usługami objętymi [oznaczonymi] wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do nich istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców], które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym”.
Artykuł 5 ust. 1 lit. b) omawianej dyrektywy brzmi następująco:
„1.   Rejestracja znaku towarowego pociąga za sobą przyznanie właścicielowi wyłącznych praw do tego znaku. Właściciel jest uprawniony do zakazania wszelkim osobom trzecim, które nie posiadają jego zgody, używania w obrocie handlowym:
[…]
b)
oznaczenia, w którego przypadku z powodu jego identyczności lub podobieństwa do znaku towarowego oraz identyczności lub podobieństwa towarów lub usług, których dotyczy znak towarowy i to oznaczenie, istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd opinii publicznej [odbiorców]; prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym”.
Artykuł 6 ust. 1 lit. b) rzeczonej dyrektywy stanowi:
„1.   Znak towarowy nie upoważnia właściciela do zakazania stronie trzeciej używania w obrocie handlowym:
[…]
b)
oznaczeń dotyczących rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego, czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub też innych właściwości towarów lub usług”.
Dyrektywa 2008/95 została uchylona z dniem 15 stycznia 2019 r. na mocy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (
Dz.U. 2015, L 336, s. 1
), która weszła w życie w dniu 12 stycznia 2016 r. Jednakże ze względu na dzień złożenia wniosku o rejestrację znaku towarowego rozpatrywanego w postępowaniu głównym niniejsze odesłanie prejudycjalne należy zbadać w świetle przepisów dyrektywy 2008/95.
Artykuł 37 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (
Dz.U. 2009, L 78, s. 1
), który zastąpił mający identyczne brzmienie art. 38 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie znaku towarowego (
Dz.U. 1994, L 11, s. 1
), przewidywał:
„W przypadku gdy znak towarowy zawiera element, który nie jest odróżniający, i jeżeli włączenie tego elementu do znaku towarowego może stwarzać wątpliwości co do zakresu ochrony znaku towarowego, [Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)] może żądać jako warunku rejestracji znaku towarowego, aby zgłaszający oświadczył, że nie będzie rościł wyłącznego prawa do tego elementu. Każde zrzeczenie się jest publikowane, w zależności od przypadku, łącznie ze zgłoszeniem lub rejestracją […] znaku towarowego [Unii Europejskiej]”.
Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie nr 207/2009 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego oraz uchylającego rozporządzenie Komisji (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (
Dz.U. 2015, L 341, s. 21
) wspomniany art. 37 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009 został uchylony.
Prawo szwedzkie
Zgodnie z § 6, ujętym w rozdziale 1 varumärkslagen (2010:1877) (ustawy nr 1877 z 2010 r. o znakach towarowych, zwanej dalej „ustawą z 2010 r.”), rejestracja znaku towarowego powoduje nabycie przez właściciela wyłącznych praw do tego znaku.
Paragraf 10 akapit pierwszy pkt 2 wspomnianego rozdziału 1 ustawy z 2010 r. przewiduje, że prawo wyłączne przyznane przez zarejestrowany znak towarowy oznacza, iż nikt poza jego właścicielem bez jego zgody nie może używać w obrocie handlowym oznaczenia, w którego przypadku z powodu jego identyczności albo podobieństwa do znaku towarowego lub identyczności albo podobieństwa towarów oznaczonych znakiem towarowym i tym oznaczeniem zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorów w błąd, co obejmuje także ryzyko, że posługiwanie się znakiem towarowym doprowadzi do powstania wrażenia, że istnieje związek pomiędzy podmiotem używającym znaku a właścicielem zarejestrowanego znaku towarowego.
Zgodnie z § 5 rozdziału 2 ustawy z 2010 r. jednym z ogólnych warunków rejestracji znaku towarowego przewidzianych w tym rozdziale jest posiadanie przez ten znak charakteru odróżniającego w odniesieniu do oznaczonych nim towarów lub usług.
Zgodnie z § 8 akapit pierwszy pkt 2, ujętym w rozdziale 2 ustawy z 2010 r., znak towarowy, ze względu na podobieństwo do wcześniejszego znaku towarowego dotyczącego takich samych lub podobnych towarów, nie może zostać zarejestrowany, w przypadku gdy istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, co obejmuje także ryzyko, że posługiwanie się znakiem towarowym doprowadzi do powstania wrażenia, że istnieje związek pomiędzy podmiotem używającym znaku a właścicielem zarejestrowanego znaku towarowego.
Zgodnie z § 12 akapit pierwszy rozdziału 2 ustawy z 2010 r. jeżeli znak towarowy zawiera element, który nie może zostać zarejestrowany samodzielnie oraz istnieje wyraźne ryzyko, że rejestracja znaku towarowego może doprowadzić do niepewności co do zakresu prawa wyłącznego przyznanego jego właścicielowi, element ten może zostać wyłączony z ochrony w chwili rejestracji w drodze oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wyłącznego.
W myśl powyższego § 12 akapit drugi jeżeli element ten następnie spełni warunki rejestracji, element ów lub też znak towarowy jako całość może zostać zarejestrowany na podstawie nowego zgłoszenia, bez wspomnianego wyłączenia.
Spór w postępowaniu głównym i pytania prejudycjalne
W 2007 r. szwedzka spółka Norrtelje Brenneri Aktiebolag zarejestrowała jako znak towarowy dla napojów alkoholowych należących do klasy 33 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego z dnia 15 czerwca 1957 r. dotyczącego międzynarodowej klasyfikacji towarów i usług dla celów rejestracji znaków, zrewidowanego i zmienionego, następujące oznaczenie słowno-graficzne (zwane dalej „wcześniejszym znakiem towarowym”):
Wspomniany znak towarowy został zarejestrowany wraz z oświadczeniem o zrzeczeniu się prawa wyłącznego mającym, zgodnie z którym „rejestracja nie przyznaje prawa wyłącznego do słowa »RoslagsPunsch«”. PRV domagał się złożenia tego oświadczenia jako warunku rejestracji wcześniejszego znaku towarowego, ponieważ słowo „Roslags” oznacza jeden z regionów Szwecji, zaś słowo „Punsch” wskazuje na jeden z towarów objętych tą rejestracją.
Pismem z dnia 16 grudnia 2015 r. M. Hansson złożył do PRV wniosek o rejestrację oznaczenia słownego „ROSLAGSÖL” jako krajowego znaku towarowego dla towarów należących do klasy 32 w rozumieniu Porozumienia nicejskiego, w szczególności w odniesieniu do napojów bezalkoholowych i piw.
Decyzją z dnia 14 lipca 2016 r. PRV oddalił ten wniosek o rejestrację ze względu na prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, jakie zachodzi między tym oznaczeniem a wcześniejszym znakiem towarowym. PRV stwierdził, że kolidujące ze sobą oznaczenia zaczynają się od określenia opisowego „Roslags”. Fakt, że wspomniane oznaczenia zawierają także dalsze słowa czy elementy graficzne, nie neguje ich podobieństwa, gdyż słowo „Roslags” jest dominującym elementem obu tych oznaczeń. Ponadto oznaczenia te dotyczą tych samych lub podobnych towarów, które mogą być rozprowadzane za pośrednictwem tych samych kanałów sprzedaży i mogą być kierowane do tych samych klientów.
Mats Hansson zaskarżył decyzję PRV do Patent- och marknadsdomstolen (sądu patentowego i gospodarczego, Szwecja), twierdząc, że między rozpatrywanymi oznaczeniami nie zachodzi prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd. Jeśli chodzi o wpływ oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wyłącznego dotyczącego wcześniejszego znaku towarowego na wynik skargi, PRV stwierdził przed tym sądem, że element znaku towarowego wyłączony z zakresu ochrony wskutek złożonego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wyłącznego należy co do zasady uznać za pozbawiony charakteru odróżniającego. W niniejszej sprawie wcześniejszy znak towarowy został zarejestrowany wraz z oświadczeniem o zrzeczeniu się prawa wyłącznego, ponieważ zawiera słowo będące nazwą obszaru geograficznego, to jest „Roslags”.
Tymczasem praktyka PRV w zakresie nieodróżniającego charakteru nazw geograficznych uległa w międzyczasie zmianie, głównie w celu wykonania wytycznych zawartych w pkt 31 i 32 wyroku z dnia 4 maja 1999 r., Windsurfing Chiemsee (
C‑108/97 i C‑109/97
,
EU:C:1999:230
). Słowo „Roslags” może wobec tego obecnie podlegać rejestracji jako znak towarowy i posiadać charakter odróżniający w odniesieniu do objętych nim towarów będących przedmiotem niniejszej sprawy, skutkiem czego może nawet zdominować całościowe wrażenie wywierane przez wcześniejszy znak towarowy. Z całościowej oceny kolidujących ze sobą oznaczeń wynika, że w związku ze wspólnym elementem „Roslags” właściwy krąg odbiorców może mieć wrażenie, że oznaczone nimi towary mają to samo pochodzenie handlowe.
Patent- och marknadsdomstolen (sąd patentowy i gospodarczy), wbrew argumentacji PRV, stwierdził brak prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, wobec czego uwzględnił skargę M. Hanssona i zarejestrował jego oznaczenie jako znak towarowy. Sąd ten wyjaśnił również, że pomimo złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wyłącznego objęte nim sformułowania muszą być wzięte pod uwagę przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, ponieważ mogą mieć one wpływ na całościowe wrażenie wywierane przez wcześniejszy znak towarowy, a w konsekwencji na zakres ochrony tego znaku. Zdaniem tego sądu oświadczenie to służy uściśleniu, że prawo wyłączne wynikające z rejestracji wcześniejszego znaku towarowego nie odnosi się do samych sformułowań objętych tym oświadczeniem.
PRV wniosło apelację od wyroku sądu pierwszej instancji do Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (sądu apelacyjnego w Sztokholmie, działającego jako sąd apelacyjny w sprawach dotyczących własności intelektualnej i gospodarczych, Szwecja).
Sąd ten wyjaśnia, że jego zdaniem dyrektywa 2008/95 i związane z nią orzecznictwo potwierdzają, iż co do zasady przepisy prawa materialnego dotyczące ochrony krajowych znaków towarowych zostały w pełni zharmonizowane na poziomie prawa Unii, podczas gdy przepisy proceduralne nadal należą do kompetencji państw członkowskich. Sąd ten zastanawia się zatem, czy przepis prawa krajowego pozwalający na złożenie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wyłącznego można uznać za „przepis proceduralny”, skoro powoduje on zmianę kryteriów, na podstawie których należy dokonywać całościowej oceny, jaką musi on przeprowadzić w celu zbadania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.
W tym względzie zastanawia się on nad tym, czy przepis ten można, w szczególności w świetle utrwalonego orzecznictwa Trybunału wymagającego, by ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd była oparta na całościowym wrażeniu, a decydującą rolę w całościowej ocenie wspomnianego prawdopodobieństwa odgrywał sposób postrzegania przez konsumentów, interpretować w ten sposób, że oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wyłącznego może mieć wpływ na tę ocenę, gdyż dany element wcześniejszego znaku towarowego został w chwili rejestracji wyraźnie wyłączony z zakresu ochrony za pomocą tego oświadczenia, skutkiem czego w ramach oceny całościowego wrażenia owa okoliczność ma mniejszą wagę niż gdyby takie zrzeczenie się nie nastąpiło.
Jeżeli dyrektywa 2008/95 stoi na przeszkodzie takiemu rozwiązaniu, w dalszej kolejności należy ustalić, czy dopuszcza ona, aby oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wyłącznego skutkowało tym, że element znaku towarowego, którego dotyczy to oświadczenie, został uznany za nieobjęty rejestracją wcześniejszego znaku towarowego, a więc nie korzystał z ochrony przyznanej przez ten znak, skutkiem czego nie trzeba by go brać pod uwagę przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy. Za takim rozwiązaniem zdaniem sądu odsyłającego ma opowiadać się EUIPO w ramach stosowania art. 37 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009.
Sąd odsyłający wskazuje również, że w orzecznictwie sądów krajowych nie ma zgody co do wpływu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wyłącznego przewidzianego w prawie krajowym na ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy.
W tych okolicznościach Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (sąd apelacyjny w Sztokholmie, działający jako sąd apelacyjny w sprawach dotyczących własności intelektualnej i gospodarczych) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:
„1)
Czy wykładni art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 należy dokonywać w ten sposób, że element znaku towarowego, który został wyraźnie wyłączony z zakresu ochrony przy jego rejestracji, to znaczy przy rejestracji złożono oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wyłącznego, może mieć znaczenie dla całościowej oceny wszystkich istotnych czynników, której trzeba dokonać przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd?
2)
Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca, to czy oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wyłącznego może mieć wpływ na całościową ocenę w ten sposób, że właściwy organ musi uwzględnić dany element, ale nadaje mu jedynie ograniczone znaczenie, czyli nie traktuje go jako mającego charakter odróżniający, nawet jeżeli element ten w rzeczywistości jest elementem odróżniającym i dominującym we wcześniejszym znaku towarowym?
3)
Jeżeli odpowiedź na pierwsze pytanie jest twierdząca, a na drugie jest przecząca, to czy oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wyłącznego może mimo wszystko wywrzeć wpływ na całościową ocenę w jakikolwiek inny sposób?”.
W przedmiocie pytań prejudycjalnych
Poprzez swoje pytania prejudycjalne, które należy rozpatrzyć łącznie, sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy wykładni art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 należy dokonywać w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego przewidującemu możliwość złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wyłącznego, którego skutkiem jest wyłączenie elementu złożonego znaku towarowego objętego tym oświadczeniem z oceny istotnych czynników pozwalających stwierdzić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu tego przepisu lub przyznanie temu elementowi, w sposób z góry i trwale przesądzający, mniejszej wagi w ramach tej oceny.
Na wstępie należy przypomnieć, że podstawowa funkcja znaku towarowego polega na zagwarantowaniu konsumentowi lub końcowemu użytkownikowi tożsamości pochodzenia towaru lub usługi oznaczonych tym znakiem, co umożliwia mu – bez ryzyka wprowadzenia w błąd – odróżnienie tego towaru lub tej usługi od towarów i usług o innym pochodzeniu (zob. podobnie wyroki: z dnia 16 września 2004 r., SAT.1/OHIM,
C‑329/02 P
,
EU:C:2004:532
, pkt
; a także z dnia 8 czerwca 2017 r., W.F. Gözze Frottierweberei i Gözze,
C‑689/15
,
EU:C:2017:434
, pkt
).
Dyrektywa 2008/95, która zgodnie ze swym art. 1 ma zastosowanie w szczególności do znaków towarowych w odniesieniu do towarów lub usług, które zostały zarejestrowane lub zgłoszone do rejestracji w państwie członkowskim, dokonuje, zgodnie z jej motywami 4, 6, 8 i 10, zbliżenia przepisów prawa krajowego, które w sposób najbardziej bezpośredni oddziałują na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Jak wskazano w tych motywach, najistotniejsze dla realizacji tego celu jest zapewnienie, aby zarejestrowane znaki towarowe korzystały z takiej samej ochrony na podstawie przepisów wszystkich państw członkowskich, a nabycie prawa do zarejestrowanego znaku towarowego odbywało się co do zasady w każdym państwie członkowskim na tych samych warunkach, pozostawiając tym państwom swobodę ustalania przepisów proceduralnych dotyczących w szczególności rejestracji wspomnianych znaków towarowych.
W tym względzie art. 5 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 wyjaśnia, że rejestracja znaku towarowego pociąga za sobą przyznanie właścicielowi wyłącznych praw do tego znaku. Właściciel zarejestrowanego znaku towarowego może w szczególności zakazać wszelkim osobom trzecim używania w obrocie handlowym oznaczenia, w przypadku którego z powodu identyczności lub podobieństwa ze znakiem towarowym oraz z powodu identyczności lub podobieństwa towarów oznaczonych znakiem towarowym i tym oznaczeniem istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd, obejmujące prawdopodobieństwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym.
Artykuł 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 przewiduje z kolei, że znak towarowy nie podlega rejestracji, a już zarejestrowany znak uznaje się za nieważny, jeżeli z powodu swej identyczności z wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do niego oraz identyczności z towarami lub usługami oznaczonymi wcześniejszym znakiem towarowym lub podobieństwa do nich istnieje prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd odbiorców, które obejmuje prawdopodobieństwo skojarzenia z wcześniejszym znakiem towarowym
Wspomniane przepisy służą ochronie indywidualnych interesów właścicieli wcześniejszych znaków towarowych i gwarantują funkcję wskazywania pochodzenia znaku towarowego, w razie gdyby mogło zachodzić prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (zob. podobnie wyroki: z dnia 6 października 2005 r., Medion,
C‑120/04
,
EU:C:2005:594
, pkt
–
; z dnia 22 października 2015 r., BGW,
C‑20/14
,
EU:C:2015:714
, pkt
).
Tymczasem ani te przepisy, ani też żaden inny przepis dyrektywy 2008/95 nie zawierają obowiązku czy zakazu wprowadzania przez państwa członkowskie do ich prawa krajowego przepisów przewidujących, że rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego możne towarzyszyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wyłącznego. Wspomniane przepisy nie precyzują również wpływu takiego oświadczenia na badanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu tej dyrektywy.
W tych okolicznościach należy stwierdzić, jak trafnie zauważył rzecznik generalny w pkt 22 i 24 opinii, że państwa członkowskie mają co do zasady swobodę w zakresie określania w swoim prawie krajowym przepisów zezwalających na umieszczanie w chwili rejestracji oznaczeń jako znaków towarowych oświadczeń o zrzeczeniu się prawa wyłącznego, niezależnie od tego, czy tego rodzaju oświadczenia są składane przez wnioskodawcę dobrowolne, czy też na polecenie właściwego urzędu krajowego, pod warunkiem że wspomniane oświadczenia nie naruszają skuteczności (effet utile) przepisów dyrektywy 2008/95, a w szczególności ochrony przyznanej właścicielom wcześniejszych znaków towarowych przed rejestracją znaków towarowych, które mogą stwarzać wśród konsumentów lub użytkowników końcowych prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd.
Ponadto skutki takich oświadczeń nie mogą podważać celów, które realizuje dyrektywa 2008/95, przypomnianych w jej motywach 8–10, które sprowadzają się do zapewnienia, aby nabycie prawa do zarejestrowanego znaku towarowego odbywało się co do zasady we wszystkich państwach członkowskich na tych samych warunkach, oraz do zagwarantowania takiej samej ochrony znaków towarowych w przepisach wszystkich państw członkowskich (zob. analogicznie wyroki: z dnia 26 kwietnia 2007 r., Boehringer Ingelheim i in.,
C‑348/04
,
EU:C:2007:249
, pkt
,
; z dnia 19 czerwca 2014 r., Oberbank i in.,
C‑217/13 i C‑218/13
,
EU:C:2014:2012
, pkt
,
; a także z dnia 22 września 2011 r., Budějovický Budvar,
C‑482/09
,
EU:C:2011:605
, pkt
,
).
Sąd odsyłający wskazuje również w niniejszym przypadku trzy możliwe skutki, jakie może wywoływać przewidziane w prawie krajowym oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wyłącznego na ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95. Zdaniem tego sądu zgodnie z pierwszą interpretacją prawa krajowego element złożonego znaku towarowego objęty takim oświadczeniem nie będzie brany pod uwagę przy ocenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Zgodnie z drugą interpretacją tego prawa wspomniany element wprawdzie zostanie uwzględniony w ramach tej oceny, ale jego waga zostanie umniejszona, nawet jeśli w rzeczywistości ów element stanowi odróżniający i dominujący element tego znaku. W myśl trzeciej interpretacji ów element musi zostać wzięty pod uwagę w ramach tej oceny zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie do analizy prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd określonymi w utrwalonym orzecznictwie Trybunału.
W tym względzie należy przypomnieć, że prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy nr 2008/95 zachodzi wtedy, gdy odbiorcy mogliby uznać, że dane towary lub usługi oznaczane zgłoszonym znakiem towarowym pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa co towary oznaczane wcześniejszym znakiem towarowym lub ewentualnie z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo (zob. podobnie wyroki: z dnia 29 września 1998 r., Canon,
C‑39/97
,
EU:C:1998:442
, pkt
; z dnia 8 maja 2014 r., Bimbo/OHIM,
C‑591/12 P
,
EU:C:2014:305
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo).
Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd zależy od wielu czynników, w szczególności rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, od mogącego powstać skojarzenia ze znakiem używanym lub zarejestrowanym, od stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem oraz między określanymi towarami lub usługami. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy zatem oceniać całościowo, biorąc pod uwagę wszystkie czynniki mające znaczenie w danej sprawie (zob. podobnie wyroki: z dnia 29 września 1998 r., Canon,
C‑39/97
,
EU:C:1998:442
, pkt
; z dnia 22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C‑342/97
,
EU:C:1999:323
, pkt
; a także z dnia 10 kwietnia 2008 r., adidas i adidas Benelux,
C‑102/07
,
EU:C:2008:217
, pkt
).
Jednym z tych czynników jest charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego, który określa zakres jego ochrony. Jak bowiem zauważył Trybunał, im bardziej odróżniający jest wcześniejszy znak towarowy, tym większe jest prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (zob. podobnie wyrok z dnia 8 listopada 2016 r., BSH/EUIPO,
C‑43/15 P
,
EU:C:2016:837
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo).
Całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd zakłada pewną współzależność branych pod uwagę czynników, a zwłaszcza podobieństwa znaków towarowych oraz podobieństwa oznaczonych nimi towarów lub usług. Stąd niski stopień podobieństwa pomiędzy objętymi znakiem towarami lub usługami może być zrównoważony wysokim stopniem podobieństwa między samymi znakami i odwrotnie. Współzależność pomiędzy tymi czynnikami została podkreślona w motywie 11 dyrektywy 2008/95, zgodnie z którym pojęcie „podobieństwa” należy interpretować w odniesieniu do prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd (zob. podobnie wyroki: z dnia 29 września 1998 r., Canon,
C‑39/97
,
EU:C:1998:442
, pkt
; z dnia 22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C‑342/97
,
EU:C:1999:323
, pkt
).
Podobnie, zgodnie z orzecznictwem Trybunału, okoliczność, że dany znak towarowy ma słabo odróżniający charakter, nie wyklucza prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, zwłaszcza gdy między danymi towarami i usługami występuje podobieństwo (zob. podobnie wyrok z dnia 8 listopada 2016 r., BSH/EUIPO,
C‑43/15 P
,
EU:C:2016:837
), pkt
i przytoczone tam orzecznictwo).
Całościową ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w zakresie, w jakim dotyczy ona wizualnego, fonetycznego lub konceptualnego podobieństwa kolidujących ze sobą znaków, należy oprzeć na wywieranym przez nie całościowym wrażeniu. Decydującą rolę w ramach całościowej oceny wspomnianego prawdopodobieństwa odgrywa sposób postrzegania znaków towarowych przez przeciętnego konsumenta danych towarów lub usług. W tym względzie przeciętny konsument postrzega zwykle znak towarowy jako całość i nie dokonuje analizy jego poszczególnych detali (zob. podobnie wyroki: z dnia 11 listopada 1997 r., SABEL,
C‑251/95
,
EU:C:1997:528
, pkt
; z dnia 22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C‑342/97
,
EU:C:1999:323
, pkt
; z dnia 22 października 2015 r., BGW,
C‑20/14
,
EU:C:2015:714
, pkt
).
W świetle tych zasad oraz orzecznictwa przypomnianego w pkt 40–45 niniejszego wyroku należy stwierdzić w pierwszej kolejności, że przewidziana w prawie krajowym możliwość złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wyłącznego, którego skutkiem jest wyłączenie elementu znaku złożonego znaku towarowego objętego tym oświadczeniem, ze względu na jego opisowy lub nieodróżniający charakter, z oceny istotnych czynników pozwalających stwierdzić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95, jest nie do pogodzenia z wymogami tego przepisu.
Takie wykluczenie może bowiem doprowadzić do wypaczenia wyniku oceny zarówno podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń, jak i odróżniającego charakteru wcześniejszego znaku towarowego, co prowadziłoby do zniekształcenia całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu wspomnianego art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95, i to tym bardziej, że, jak wskazano w pkt 43 niniejszego wyroku, owe czynniki są współzależne, przy czym wspomniana współzależność ma na celu – jak wskazał rzecznik generalny w pkt 41 opinii – zapewnienie, by cała ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd była jak najbardziej zbliżona do rzeczywistego sposobu postrzegania znaku towarowego przez właściwy krąg odbiorców.
Co się tyczy w tym względzie, po pierwsze, oceny podobieństwa kolidujących ze sobą oznaczeń, należy przypomnieć, że nie może ona ograniczać się do zbadania tylko jednego z elementów tworzących złożony znak towarowy i do porównania go z innym znakiem towarowym. Przeciwnie, porównania należy dokonać poprzez analizę danych znaków towarowych postrzeganych każdy jako całość, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących (zob. podobnie wyrok z dnia 22 października 2015 r., BGW,
C‑20/14
,
EU:C:2015:714
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo).
Wobec tego w każdym indywidualnym przypadku należy – przede wszystkim poprzez analizę elementów składowych oznaczenia oraz ich względnej wagi w postrzeganiu przez docelowy krąg odbiorców – ustalić, w zależności od szczególnych okoliczności danego przypadku, całościowe wrażenie, jakie dane oznaczenia wywołują w pamięci wspomnianych odbiorców (zob. podobnie wyrok z dnia 8 maja 2014 r., Bimbo/OHIM,
C‑591/12 P
,
EU:C:2014:305
, pkt
,
). Nie można zatem z góry i ogólnie założyć, że elementy opisowe kolidujących ze sobą oznaczeń powinny zostać wyłączone z oceny ich podobieństwa (zob. w tym względzie postanowienie z dnia 7 maja 2015 r., Adler Modemärkte/OHIM,
C‑343/14 P
, niepublikowane,
EU:C:2015:310
, pkt
).
Co się tyczy, po drugie, charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku towarowego, z orzecznictwa Trybunału wynika, że określenie tego charakteru odróżniającego zależy w szczególności od samoistnych cech tego znaku towarowego, w tym obecności lub braku elementów opisowych towarów lub usług, dla których wspomniany znak towarowy został zarejestrowany (zob. podobnie wyrok z dnia 22 czerwca 1999 r., Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C‑342/97
,
EU:C:1999:323
, pkt
,
,
i przytoczone tam orzecznictwo).
Tymczasem, jak zauważył rzecznik generalny w pkt 43 opinii, zdolność oznaczenia do wskazywania towarów lub usług, dla których oznaczenie to zostało zarejestrowane jako znak towarowy, powinna być oceniana w odniesieniu do oznaczenia postrzeganego jako całość, a zatem w świetle wszystkich jego elementów, skutkiem czego usunięcie z oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd jednego z elementów wcześniejszego znaku towarowego może mieć wpływ na zakres jego ochrony.
Należy zauważyć, w drugiej kolejności, że – z tych samych powodów co powody zostały w pkt 48–51 niniejszego wyroku – przewidziana w prawie krajowym możliwość złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wyłącznego, którego skutkiem jest przyznanie elementowi złożonego znaku towarowego objętego tym oświadczeniem, w sposób z góry i trwale przesądzający, charakteru nieodróżniającego, co powoduje umniejszenie jego wagi w ramach oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95, również jest nie do pogodzenia z wymogami tego przepisu.
W tym względzie należy zauważyć, po pierwsze, że elementy opisowe złożonego znaku towarowego, nieodróżniające lub mało odróżniające, objęte lub nieobjęte oświadczeniem o zrzeczeniu się prawa wyłącznego takim jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, generalnie odgrywają mniejszą wagę w ocenie podobieństwa danych oznaczeń niż elementy mające silniejszy charakter odróżniający oraz mogące bardziej zdominować całościowe wrażenie wywierane przez znak towarowy (zob. w tym względzie wyrok z dnia 11 listopada 1997 r., SABEL,
C‑251/95
,
EU:C:1997:528
, pkt
; postanowienie z dnia 27 kwietnia 2006 r., L’Oréal/OHIM,
C‑235/05 P
, niepublikowane,
EU:C:2006:271
, pkt
).
Niemniej jednak Trybunał wyjaśnił już, że indywidualna ocena każdego oznaczenia mająca na celu określenie całościowego wrażenia wywieranego przez nie, jakiej wymaga utrwalone orzecznictwo Trybunału, powinna zostać przeprowadzona z uwzględnieniem szczególnych okoliczności danego przypadku i nie można przyjąć, że podlega ona ogólnym domniemaniom (zob. podobnie wyrok z dnia 8 maja 2014 r., Bimbo/OHIM,
C‑591/12 P
,
EU:C:2014:305
, pkt
).
Po drugie, w sytuacji gdy zarówno wcześniejszy znak towarowy, jak i oznaczenie, o którego rejestrację wniesiono, dzielą element mający słabo odróżniający lub opisowy charakter w odniesieniu do oznaczonych nim towarów lub usług, prawdą jest, że całościowa ocena prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 nieczęsto doprowadzi do stwierdzenia istnienia tego prawdopodobieństwa. Jednakże z orzecznictwa Trybunału wynika, że możliwość stwierdzenia istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie może zostać z góry i bezwarunkowo wykluczona z uwagi na współzależność mających w tym względzie znaczenie czynników (zob. w tym względzie postanowienie z dnia 29 listopada 2012 r., Hrbek/OHIM,
C‑42/12 P
, niepublikowane,
EU:C:2012:765
, pkt
; a także wyrok z dnia 8 listopada 2016 r., BSH/OHIM,
C‑43/15 P
,
EU:C:2016:837
, pkt
,
–
).
Z powyższego wynika, że chociaż przyznanie elementowi złożonego znaku towarowego objętego oświadczeniem o zrzeczeniu się prawa wyłącznego charakteru nieodróżniającego, a w konsekwencji mniejszej wagi w ramach całościowej oceny prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95, może wprawdzie, w niektórych sytuacjach, odpowiadać sposobowi, w jaki dane oznaczenia postrzegane się przez właściwy krąg odbiorców, to jednak nie można uznać, że będzie tak w każdym przypadku, skutkiem czego oświadczenie o zrzeczeniu się prawa wyłącznego mające taki skutek może doprowadzić do rejestracji oznaczeń mogących w odczuciu wspomnianego kręgu odbiorców spowodować powstanie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu tego przepisu.
W trzeciej kolejności należy podkreślić, że interpretacji przyjętej w pkt 46 i 52 niniejszego wyroku nie zmienia okoliczność, że element objęty oświadczeniem o zrzeczeniu się prawa wyłącznego rozpatrywanym w postępowaniu głównym został ze względu na swój opisowy charakter wyłączony na mocy przepisów prawa krajowego z zakresu ochrony zapewnionej przez zarejestrowany znak towarowy, skutkiem czego jego uwzględnienie w ramach oceny czynników istotnych dla stwierdzenia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 przyznawałoby mu ochronę, z której nie powinien korzystać w systemie tej dyrektywy.
Stwierdzenie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w odniesieniu do dwóch znaków towarowych prowadzi bowiem wyłącznie do udzielenia ochrony określonej kombinacji elementów, nie chroniąc jednak samego elementu opisowego zawartego w tej kombinacji (zob. analogicznie postanowienia: z dnia 15 stycznia 2010 r., Messer Group/Air Products and Chemicals,
C‑579/08 P
, niepublikowane,
EU:C:2010:18
, pkt
; z dnia 30 stycznia 2014 r., Industrias Alen/The Clorox Company,
C‑422/12 P
,
EU:C:2014:57
, pkt
). W konsekwencji właściciel złożonego znaku towarowego w żadnym wypadku nie może powoływać się na prawo wyłączne tylko w odniesieniu do części tego znaku towarowego, niezależnie od złożenia przewidzianego w prawie krajowym oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wyłącznego.
Ponadto, jak trafnie zauważył rzecznik generalny w pkt 26 i 50 opinii, dyrektywa 2008/95 przewiduje wystarczające gwarancje, mające zapewnić z jednej strony, żeby na podstawie art. 3 ust. 1 lit. c) tej dyrektywy znaki towarowe złożone wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek o charakterze opisującym kategorie towarów lub usług, dla których wystąpiono o rejestrację, nie podlegały rejestracji, a już zarejestrowane mogły zostać uznane za nieważne, i mogły być swobodnie używane przez inne podmioty gospodarcze.
Z drugiej strony z art. 6 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy wynika, że jeżeli oznaczenie zostało prawidłowo zarejestrowane jako znak towarowy, wyłączne prawa przyznane przez znak towarowy nie uprawniają jego właściciela do zakazywania używania przez osoby trzecie w obrocie handlowym określeń o charakterze opisowym w odniesieniu do oznaczonych nim towarów lub usług, z zastrzeżeniem spełnienia pewnych warunków (zob. w tym względzie wyroki: z dnia 4 maja 1999 r., Windsurfing Chiemsee,
C‑108/97 i C‑109/97
,
EU:C:1999:230
, pkt
,
; z dnia 10 kwietnia 2008 r., adidas i adidas Benelux,
C‑102/07
,
EU:C:2008:217
, pkt
,
; a także z dnia 10 marca 2011 r., Agencja Wydawnicza Technopol/OHIM,
C‑51/10 P
,
EU:C:2011:139
, pkt
–
).
Należy też wyjaśnić, że powyższa wykładnia wpisuje się w realizowane przez dyrektywę 2008/95 cele, o których mowa w pkt 32 niniejszego wyroku, ponieważ ma ona na celu zagwarantowanie, by ochrona zarejestrowanego krajowego znaku towarowego przed prawdopodobieństwem wprowadzenia w błąd była zapewniona według tych samych kryteriów i jednolicie we wszystkich państwach członkowskich, w szczególności ze względu na okoliczność, że duża liczba państw członkowskich nie przewiduje możliwości rejestracji oznaczeń jako znaków towarowych wraz z takimi oświadczeniami i że warunki włączenia tych oświadczeń i ich skutki mogą różnić się w zależności od ustawodawstwa tych państw członkowskich.
Z powyższych rozważań wynika, że wykładni art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy 2008/95 należy dokonywać w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego przewidującemu możliwość złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wyłącznego, którego skutkiem jest wyłączenie elementu złożonego znaku towarowego objętego tym oświadczeniem z całościowej oceny istotnych czynników pozwalających stwierdzić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu tego przepisu lub przyznanie temu elementowi, w sposób z góry i trwale przesądzający, mniejszej wagi w ramach tej oceny.
W przedmiocie kosztów
Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (piąta izba) orzeka, co następuje:

Wykładni art. 4 ust. 1 lit. b) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych należy dokonywać w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przepisowi prawa krajowego przewidującemu możliwość złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wyłącznego, którego skutkiem jest wyłączenie elementu złożonego znaku towarowego objętego tym oświadczeniem z całościowej oceny istotnych czynników pozwalających stwierdzić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd w rozumieniu tego przepisu lub przyznanie temu elementowi, w sposób z góry i trwale przesądzający, mniejszej wagi w ramach tej oceny.

Podpisy
(
*1
)	Język postępowania: szwedzki.