CELEX: 62016CJ0381
Odesłanie prejudycjalne
Rozporządzenie (WE) nr 207/2009
Znak towarowy Unii Europejskiej
Artykuł 16
Znak towarowy jako przedmiot własności
Traktowanie unijnego znaku towarowego jako krajowego znaku towarowego
Artykuł 18
Przeniesienie znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz agenta lub przedstawiciela właściciela znaku towarowego
Przepis krajowy umożliwiający wytoczenie powództwa o ustalenie własności krajowego znaku towarowego zarejestrowanego z naruszeniem praw właściciela lub z naruszeniem zobowiązania wynikającego z ustawy lub z umowy
Zgodność z rozporządzeniem nr 207/2009]

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 16 i 18 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie [znaku towarowego Unii Europejskiej] (
Dz.U. 2009, L 78, s. 1
).
Wniosek ten został przedstawiony w ramach sporu pomiędzy Salvadorem Benjumeą Bravem de Laguną a Estebanem Torrasem Ferrazzuolem w przedmiocie własności graficznego unijnego znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz pierwszego z nich.
Ramy prawne
Prawo Unii
Motyw 15 rozporządzenia nr 207/2009 ma następujące brzmienie:
„Aby wzmocnić ochronę [unijnych] znaków towarowych, państwa członkowskie ustalą, uwzględniając własny system krajowy, możliwie ograniczoną liczbę sądów krajowych pierwszej i drugiej instancji mających właściwość w sprawach o naruszenie i ważność [unijnych] znaków towarowych”.
Zgodnie z art. 16 tego rozporządzenia, zatytułowanym „Traktowanie [unijnego] znaku towarowego jako krajowego znaku towarowego”:
„1.   Jeżeli art. 17–24 nie stanowią inaczej, [unijny] znak towarowy jako przedmiot własności traktowany jest w całości i na całym terytorium [Unii] tak jak krajowy znak towarowy zarejestrowany w państwie członkowskim, w którym według rejestru [unijnych] znaków towarowych:
a)
właściciel ma swoją siedzibę lub swoje miejsce zamieszkania w dacie dokonywania oceny;
b)
jeżeli lit. a) nie stosuje się, właściciel znaku ma przedsiębiorstwo w dacie dokonywania oceny.
2.   W przypadkach nieprzewidzianych w ust. 1 państwo członkowskie, określone w tym ustępie, jest państwem członkowskim, w którym Urząd [Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)] ma swoją siedzibę.
3.   Jeżeli dwie lub więcej osób wymienionych jest w rejestrze [unijnych] znaków towarowych jako współwłaściciele, ust. 1 stosuje się do pierwszego wymienionego współwłaściciela; jeżeli tej reguły nie można zastosować, przepis ma zastosowanie do kolejnych współwłaścicieli w porządku, w jakim są wymienieni. W przypadku gdy ust. 1 nie ma zastosowania do żadnego ze współwłaścicieli, stosuje się ust. 2”.
Artykuł 18, zatytułowany „Przeniesienie znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz agenta”, przewiduje:
„W przypadku gdy [unijny] znak towarowy został zarejestrowany na rzecz agenta lub przedstawiciela osoby, która jest właścicielem tego znaku towarowego, bez zgody właściciela, właściciel uprawniony jest do wystąpienia o przeniesienie na jego rzecz wspomnianej rejestracji, chyba że agent lub przedstawiciel usprawiedliwi swoje działanie”.
Artykuł 95 ust. 1 tegoż rozporządzenia stanowi:
„Państwa członkowskie wyznaczają na swoich terytoriach możliwie jak najmniejszą liczbę krajowych sądów i trybunałów działających jako sądy pierwszej i drugiej instancji, zwanych dalej »sądami w sprawach [unijnych] znaków towarowych«, które pełnią funkcje powierzone im na mocy niniejszego rozporządzenia”.
Zgodnie z art. 105 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009:
„Przepisy krajowe dotyczące dalszego odwołania stosuje się do orzeczeń sądów w sprawach [unijnych] znaków towarowych drugiej instancji”.
Prawo hiszpańskie
Artykuł 2 ust. 2 Ley 17/2001 de Marcas (ustawy 17/2001 o znakach towarowych) z dnia 7 grudnia 2001 r. (BOE nr 294, z dnia 8 grudnia 2001 r.) stanowi:
„W przypadku gdy znak towarowy został zgłoszony do rejestracji z naruszeniem praw osoby trzeciej lub z naruszeniem zobowiązania wynikającego z ustawy lub z umowy, osoba poszkodowana może domagać się przed sądem ustalenia prawa własności do znaku, jeżeli wystąpi z właściwym powództwem o ustalenie prawa do znaku przed datą dokonania rejestracji lub w terminie pięciu lat od dnia opublikowania rejestracji lub od chwili, w której zarejestrowany znak towarowy zaczął być używany zgodnie z postanowieniami art. 39. O wniesieniu pozwu o ustalenie prawa do znaku sąd powiadamia hiszpański urząd ds. patentów i znaków towarowych celem odnotowania tego faktu w rejestrze znaków towarowych i postanawia, w razie potrzeby, o zawieszeniu postępowania rejestrowego”.
Postępowanie przed sądem krajowym i pytanie prejudycjalne
W dniu 24 stycznia 2011 r. S. Benjumea Bravo de Laguna dokonał w EUIPO zgłoszenia unijnego znaku towarowego.
Znakiem towarowym, dla którego wystąpiono o rejestrację, jest następujące oznaczenie graficzne:
W dniu 29 sierpnia 2011 r. EUIPO zarejestrowało wspomniane oznaczenie na rzecz S. Benjumei Brava de Laguny jako graficzny unijny znak towarowy pod numerem 9679093.
Uważając się za prawowitego właściciela tego znaku, E. Torras Ferrazzuolo wniósł do Juzgado de lo Mercantil de Alicante (sądu gospodarczego w Alicante, Hiszpania) między innymi powództwo o ustalenie własności wspomnianego znaku towarowego oparte na art. 18 rozporządzenia nr 207/2009 oraz na art. 2 ust. 2 Ley 17/2001 de Marcas.
Wspomniany sąd oddalił to powództwo na podstawie tego, po pierwsze, że zastosowanie do unijnych znaków towarowych ma jedynie regulacja przewidziana w art. 18 rozporządzenia nr 207/2009, z wyłączeniem ogólnej regulacji, o której mowa w art. 2 ust. 2 Ley 17/2001 de Marcas, a po drugie, że przesłanki określone w art. 18 rozporządzenia nr 207/2009 nie zostały spełnione.
Rozpoznający apelację Audiencia Provincial de Alicante (sąd okręgowy w Alicante, Hiszpania) orzekł, że skoro regulacja ustalenia prawa do znaku przewidziana w art. 18 rozporządzenia nr 207/2009 dotyczy tylko przypadku nieuczciwego agenta lub przedstawiciela, należy zastosować w niniejszym przypadku przepisy dotyczące powództwa o ustalenie prawa do znaku towarowego przewidziane w art. 2 Ley 17/2001 de Marcas.
Opierając się na art. 16 rozporządzenia nr 207/2009, wspomniany sąd uznał bowiem, że poza jednolitymi normami, które przewiduje wspomniane rozporządzenie, unijny znak towarowy jako przedmiot własności jest traktowany w całości i na całym terytorium Unii jak krajowy znak towarowy zarejestrowany w państwie członkowskim, w którym właściciel ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a w ich braku – przedsiębiorstwo.
Uznając ponadto, że przesłanki wymagane w celu uwzględnienia powództwa o ustalenie prawa do znaku zostały w niniejszym przypadku spełnione, Audiencia Provincial de Alicante (sąd okręgowy w Alicante) orzekł, że E. Torras Ferrazzuolo jest właścicielem znaku towarowego rozpatrywanego w sprawie głównej.
Przed sądem odsyłającym, Tribunal Supremo (sądem najwyższym), S. Benjumea Bravo de Laguna podniósł, że porządek prawny Unii przewiduje możliwość domagania się przez daną osobę ustalenia własności znaku towarowego, tylko gdy rejestracja została dokona na rzecz agenta tej osoby bez jej zgody. W innym przypadku wytoczenie powództwa o ustalenie prawa do unijnego znaku towarowego jest jego zdaniem niemożliwe.
W przeciwieństwie do powyższego E. Torras Ferrazzuolo podniósł, że rozporządzenie nr 207/2009 zezwala na uzupełniające stosowanie prawa krajowego, tak że można interpretować art. 18 tego rozporządzenia w ten sposób, iż nie stoi on na przeszkodzie temu, by na mocy przepisów prawa krajowego danego państwa członkowskiego można było wnieść powództwo o ustalenie w przypadkach innych niż te przewidziane we wspomnianym artykule.
Uznawszy, że zawisły przed nim spór dotyczy wykładni prawa Unii Europejskiej, Tribunal Supremo (sąd najwyższy) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:
„Czy powództwo o ustalenie prawa do [unijnego] znaku towarowego z powodów innych niż wskazane w art. 18 [rozporządzenia nr 207/2009], a w szczególności tych określonych w art. 2 ust. 2 [Ley 17/2001 de Marcas] […], jest zgodne z prawem Unii, a dokładnie z rozporządzeniem [nr 207/2009]?”.
W przedmiocie pytania prejudycjalnego
W przedmiocie dopuszczalności
Estebano Torras Ferrazzuolo twierdzi na wstępie, że wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest niedopuszczalny na tej podstawie, że Tribunal Supremo (sąd najwyższy) nie jest właściwy do przedstawienia tego wniosku.
Opierając się na art. 95 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009, zgodnie z którym państwa członkowskie „wyznaczają na swoich terytoriach możliwie jak najmniejszą liczbę krajowych sądów i trybunałów działających jako sądy pierwszej i drugiej instancji, zwanych […] »sądami w sprawach [unijnych] znaków towarowych«, które pełnią funkcje powierzone im na mocy [tego] rozporządzenia”, podnosi on, że Tribunal Supremo (sąd najwyższy) nie jest właściwy do dokonywania wykładni wspomnianego rozporządzenia.
Twierdzi on, co więcej, że skoro wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym nie został sformułowany ani w pierwszej, ani w drugiej instancji, chodzi o nową kwestię, której nie można rozpatrzeć w ramach postępowania kasacyjnego.
Takiej argumentacji nie można jednak uwzględnić.
Po pierwsze, z motywu 15 rozporządzenia nr 207/2009 wynika bowiem, że art. 95 ust. 1 tego rozporządzenia ma na celu wzmocnienie ochrony unijnych znaków towarowych, nakładając na państwa członkowskie obowiązek ustanowienia sądów pierwszej i drugiej instancji mających właściwość w sprawach o naruszenie i ważność tych znaków towarowych.
Rozpatrywanego w świetle art. 105 ust. 3 rozporządzenia nr 207/2009, zgodnie z którym „przepisy krajowe dotyczące dalszego odwołania stosuje się do orzeczeń sądów w sprawach [unijnych] znaków towarowych drugiej instancji”, art. 95 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 nie można jednak interpretować w ten sposób, że sądy kasacyjne państw członkowskich byłyby pozbawione prawa interpretowania tego rozporządzenia w ramach toczącego się przed nimi postępowania.
Po drugie, należy podkreślić, że na mocy utrwalonego orzecznictwa do Trybunału nie należy badanie tego, czy postanowienie odsyłające zostało wydane zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi zasad ustroju i postępowania sądowego (wyrok z dnia 7 lipca 2016 r., Genentech,
C‑567/14
,
EU:C:2016:526
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo).
Co więcej, trzeba przypomnieć, że procedura przewidziana w art. 267 TFUE jest instrumentem współpracy pomiędzy Trybunałem i sądami krajowymi, dzięki któremu Trybunał dostarcza sądom krajowym elementów wykładni prawa Unii, które są niezbędne dla rozstrzygnięcia przedstawionych im sporów (wyrok z dnia 5 lipca 2016 r., Ognyanov,
C‑614/14
,
EU:C:2016:514
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo).
Zgodnie z równie utrwalonym orzecznictwem art. 267 TFUE przyznaje sądom krajowym jak najszersze uprawnienie do wystąpienia do Trybunału, jeśli uznają one, że w zawisłej przed nimi sprawie pojawiły się pytania związane z wykładnią lub oceną ważności przepisów prawa Unii wymagające udzielenia odpowiedzi w celu rozstrzygnięcia rozpatrywanego przez te sądy sporu. Sądy krajowe mają ponadto swobodę skorzystania z tego uprawnienia na każdym etapie postępowania, jaki uznają za stosowny (wyrok z dnia 5 lipca 2016 r., Ognyanov,
C‑614/14
,
EU:C:2016:514
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo).
Wreszcie należy przypomnieć, że zgodnie z art. 267 akapit trzeci TFUE sąd krajowy, którego orzeczenie nie podlega zaskarżeniu według prawa wewnętrznego, jest co do zasady zobowiązany zwrócić się do Trybunału, jeśli podniesiona została przed nim kwestia dotycząca wykładni prawa Unii (zob. w szczególności wyrok z dnia 9 września 2015 r., Ferreira da Silva e Brito i in.,
C‑160/14
,
EU:C:2015:565
, pkt
i przytoczone tam orzecznictwo).
Z powyższego wynika, że wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym jest dopuszczalny.
Co do istoty
Poprzez swoje pytanie sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, czy rozporządzenie nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że stoi ono na przeszkodzie stosowaniu do unijnego znaku towarowego przepisu krajowego, na mocy którego osoba poszkodowana poprzez rejestrację znaku towarowego zgłoszonego z naruszeniem jej praw lub z naruszeniem zobowiązania wynikającego z ustawy lub z umowy ma prawo domagać się ustalenia własności wspomnianego znaku towarowego.
Przede wszystkim należy przypomnieć, że art. 16 ust. 1 rozporządzenia nr 207/2009 stanowi, że „[j]eżeli art. 17–24 nie stanowią inaczej, [unijny] znak towarowy jako przedmiot własności traktowany jest w całości i na całym terytorium [Unii] tak jak krajowy znak towarowy zarejestrowany w państwie członkowskim, w którym według rejestru [unijnych] znaków towarowych […] właściciel ma swoją siedzibę lub swoje miejsce zamieszkania [a w ich braku] przedsiębiorstwo”.
W tym względzie należy zauważyć, że art. 18 tego rozporządzenia przyznaje właścicielowi unijnego znaku towarowego prawo wystąpienia o przeniesienie na jego rzecz rejestracji tego znaku towarowego, jeśli znak ten został zarejestrowany na rzecz jego agenta lub przedstawiciela i bez jego zgody.
Wynika z tego, że powództwo o ustalenie własności unijnego znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz agenta lub przedstawiciela właściciela tego znaku towarowego bez jego zgody jest wyłącznie regulowane rozporządzeniem nr 207/2009.
Artykuł 18 tego rozporządzenia nie reguluje natomiast powództwa o ustalenie własności unijnego znaku towarowego w przypadkach innych niż przypadek znaku towarowego zarejestrowanego na rzecz agenta lub przedstawiciela właściciela tego znaku towarowego bez jego zgody.
Tym samym zgodnie z tym, co przewiduje art. 16 rozporządzenia nr 207/2009, unijny znak towarowy jako przedmiot własności, poza przypadkiem przewidzianym w art. 18 tego rozporządzenia, powinien być traktowany jak krajowy znak towarowy zarejestrowany w państwie członkowskim określonym według kryterium ujętego we wspomnianym art. 16.
Zatem, o ile chodzi o sytuacje, które nie są objęte zakresem stosowania art. 18 rozporządzenia nr 207/2009, to regulacja krajowa tego państwa członkowskiego stosuje się do powództw o ustalenie własności unijnego znaku towarowego.
Przy uwzględnieniu całości powyższych rozważań na zadane pytanie należy odpowiedzieć, iż art. 16 i 18 rozporządzenia nr 207/2009 należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie stosowaniu do unijnego znaku towarowego przepisu krajowego – takiego jak rozpatrywany w postępowaniu głównym – na mocy którego osoba poszkodowana poprzez rejestrację znaku towarowego zgłoszonego z naruszeniem jej praw lub z naruszeniem zobowiązania wynikającego z ustawy lub z umowy ma prawo domagać się ustalenia własności wspomnianego znaku towarowego, o ile dana sytuacja nie zalicza się do sytuacji objętych art. 18 tego rozporządzenia.
W przedmiocie kosztów
Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed tym sądem, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi.

Z powyższych względów Trybunał (dziesiąta izba) orzeka, co następuje:

Artykuły 16 i 18 rozporządzenia Rady (WE) nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie [znaku towarowego Unii Europejskiej] należy interpretować w ten sposób, że nie stoją one na przeszkodzie stosowaniu do unijnego znaku towarowego przepisu krajowego – takiego jak rozpatrywany w postępowaniu głównym – na mocy którego osoba poszkodowana poprzez rejestrację znaku towarowego zgłoszonego z naruszeniem jej praw lub z naruszeniem zobowiązania wynikającego z ustawy lub z umowy ma prawo domagać się ustalenia własności wspomnianego znaku towarowego, o ile dana sytuacja nie zalicza się do sytuacji objętych art. 18 tego rozporządzenia.

Podpisy
(
*1
)	Język postępowania: hiszpański.