CELEX: 62016CJ0381
Ennakkoratkaisupyyntö
Asetus (EY) N:o 207/2009
EU-tavaramerkki
16 artikla
EU-tavaramerkki omistusoikeuden kohteena
EU-tavaramerkin rinnastaminen kansalliseen tavaramerkkiin
18 artikla
Tavaramerkin haltijan asiamiehen tai edustajan nimiin rekisteröidyn tavaramerkin siirtäminen
Kansallinen säännös, jolla mahdollistetaan haltijan oikeuksia loukkaavan tai lainsäädäntöön tai sopimukseen perustuvan velvollisuuden laiminlyövän rekisteröidyn kansallisen tavaramerkin siirtäminen
Yhteensopivuus asetuksen N:o 207/2009 kanssa

Ennakkoratkaisupyyntö koskee [EU-]tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (
EUVL 2009, L 78, s. 1
) 16 ja 18 artiklan tulkintaa.
Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Salvador Benjumea Bravo de Laguna ja Esteban Torras Ferrazzuolo ja jossa on kyse ensiksi mainitun nimiin rekisteröidyn EU-kuviomerkin omistusoikeudesta.
Asiaa koskevat oikeussäännöt
Unionin oikeus
Asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan 15 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:
”Jäsenvaltioiden olisi [EU-]tavaramerkkien suojan vahvistamiseksi, kansallisen järjestelmänsä huomioon ottaen nimettävä mahdollisimman rajallinen määrä ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuimia, joilla on toimivalta [EU-]tavaramerkin loukkausta ja voimassaoloa koskevissa asioissa.”
Kyseisen asetuksen 16 artiklassa, jonka otsikko on ”[EU-]tavaramerkin rinnastaminen kansalliseen tavaramerkkiin”, säädetään seuraavaa:
”Jollei 17–24 artiklassa toisin säädetä, [EU-]tavaramerkkiä varallisuusoikeutena käsitellään kokonaisuudessaan ja koko [unionin] alueella kuten kansallista rekisteröityä tavaramerkkiä siinä jäsenvaltiossa, jossa [EU-]tavaramerkkirekisterin mukaan:
a)
haltijan kotipaikka sijaitsee kyseisenä päivämääränä;
b)
jos a alakohtaa ei voida soveltaa, haltijan liike sijaitsee kyseisenä päivämääränä.
2.   Muissa kuin 1 kohdassa säädetyissä tapauksissa, mainitussa kohdassa tarkoitettu jäsenvaltio on se, jossa virasto [Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)] sijaitsee.
3.   Jos [EU-]tavaramerkkirekisteriin on merkitty useampi kuin yksi henkilö yhteishaltijaksi, 1 kohtaa sovelletaan ensimmäiseksi merkittyyn henkilöön; jos tämä ei ole mahdollista, sitä sovelletaan seuraaviin yhteishaltijoihin merkitsemisjärjestyksessä. Jos 1 kohtaa ei voida soveltaa yhteenkään yhteishaltijoista, sovelletaan 2 kohtaa.”
Mainitun asetuksen 18 artiklassa, jonka otsikko on ”Asiamiehen nimiin rekisteröidyn tavaramerkin siirtäminen”, säädetään seuraavaa:
”Jos [EU-]tavaramerkki on rekisteröity kyseisen tavaramerkin haltijan asiamiehen tai edustajan nimiin ilman haltijan lupaa, tällä on oikeus vaatia kyseisen rekisteröinnin siirtoa itselleen, jollei asiamies tai edustaja pysty perustelemaan toimiaan.”
Saman asetuksen 95 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:
”Jäsenvaltiot nimeävät alueellaan mahdollisimman rajoitetun määrän kansallisia ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuimia, jäljempänä ’[EU-]tavaramerkkejä käsittelevät tuomioistuimet’, joiden tehtävänä on hoitaa niille tällä asetuksella osoitetut tehtävät.”
Asetuksen N:o 207/2009 105 artiklan 3 kohdassa säädetään seuraavaa:
”Kansallisia säännöksiä asian saattamisesta edelleen ylemmän oikeusasteen käsiteltäväksi sovelletaan [EU-]tavaramerkkejä käsittelevien toisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksiin.”
Espanjan oikeus
Tavaramerkeistä 7.12.2001 annetun lain 17/2001 (Ley 17/2001 de Marcas, BOE nro 294, 8.12.2001; jäljempänä tavaramerkkilaki 17/2001) 2 §:n 2 momentissa säädetään seuraavaa:
”Kun tavaramerkin rekisteröintiä on haettu kolmannen oikeuksia loukaten taikka lainsäädäntöön tai sopimukseen perustuvaa velvollisuutta laiminlyöden, vahinkoa kärsinyt henkilö voi vaatia tuomioistuimessa tavaramerkin omistusoikeutta nostamalla asiasta asianmukaisen kanteen ennen rekisteröintipäivää tai viiden vuoden kuluessa rekisteröinnin julkaisemisesta tai siitä, kun rekisteröityä tavaramerkkiä on alettu käyttää 39 §:ssä säädetyn mukaisesti. Tavaramerkin tällaista siirtoa koskevan vaatimuksen saatuaan tuomioistuin ilmoittaa vaatimuksesta Espanjan patentti- ja tavaramerkkivirastolle vaatimuksen kirjaamiseksi tavaramerkkirekisteriin ja määrää tarvittaessa tavaramerkin rekisteröintimenettelyn keskeytettäväksi.”
Pääasia ja ennakkoratkaisukysymys
Benjumea Bravo de Laguna teki 24.1.2011 EUIPO:lle EU-tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen.
Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:
EUIPO rekisteröi 29.8.2011 kyseisen tavaramerkin Benjumea Bravo de Lagunan nimiin EU-kuviomerkkinä numerolla 9679093.
Pitäen itseään tavaramerkin laillisena haltijana Torras Ferrazzuolo teki Juzgado de lo Mercantil de Alicantessa (Alicanten kauppatuomioistuin, Espanja) asetuksen N:o 207/2009 18 artiklaan sekä tavaramerkkilain 17/2001 2 §:n 2 momenttiin perustuvan vaatimuksen kyseisen tavaramerkin omistusoikeuden siirtämisestä.
Kyseinen tuomioistuin hylkäsi tämän vaatimuksen yhtäältä sillä perusteella, että EU-tavaramerkkeihin sovelletaan vain asetuksen N:o 207/2009 18 artiklassa säädettyä järjestelmää lukuun ottamatta tavaramerkkilain 17/2001 2 §:n 2 momentin yleistä sääntöä, ja toisaalta sillä perusteella, etteivät asetuksen N:o 207/2009 18 artiklassa asetetut edellytykset täyttyneet.
Muutoksenhakuasiaa käsitellyt Audiencia Provincial de Alicante (Alicanten maakunnallinen ylioikeus, Espanja) totesi, että koska asetuksen N:o 207/2009 18 artiklassa säädetyillä tavaramerkin siirtovaatimusta koskevilla säännöksillä tarkoitetaan ainoastaan tilannetta, jossa asiamies tai edustaja on toiminut vilpillisesti, käsiteltävässä asiassa on sovellettava tavaramerkkilain 17/2001 2 §:ssä säädettyjä tavaramerkin siirtovaatimusta koskevia sääntöjä.
Kyseinen tuomioistuin totesi nimittäin asetuksen N:o 207/2009 16 artiklan perusteella, että mainitussa asetuksessa säädettyjen yhdenmukaisten sääntöjen lisäksi EU-tavaramerkkiä omistusoikeuden kohteena käsitellään kokonaisuudessaan ja koko unionin alueella kuten kansallista rekisteröityä tavaramerkkiä siinä jäsenvaltiossa, jossa haltijan kotipaikka tai sen puuttuessa liike sijaitsee.
Otettuaan huomioon lisäksi, että tavaramerkin siirtovaatimuksen hyväksymisedellytykset täyttyvät, Audiencia Provincial de Alicante totesi, että Torras Ferrazzuolo on pääasiassa kyseessä olevan tavaramerkin haltija.
Ennakkoratkaisupyynnön esittäneessä tuomioistuimessa, Tribunal Supremossa (ylin tuomioistuin, Espanja) Benjumea Bravo de Laguna väitti, ettei unionin oikeusjärjestyksessä säädetä henkilön mahdollisuudesta vaatia tavaramerkin omistusoikeuden siirtämistä, kun rekisteröinti on tehty kyseisen henkilön edustajan nimissä ilman sen lupaa. Tämän vuoksi EU-tavaramerkin siirtovaatimuksen tekeminen olisi mahdotonta.
Torras Ferrazzuolo väitti sitä vastoin, että asetuksessa N:o 207/2009 sallitaan kansallisen lainsäädännön soveltaminen täydentävästi siten, että kyseisen asetuksen 18 artiklaa olisi mahdollista tulkita siten, ettei se ole esteenä sille, että jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön säännösten nojalla tavaramerkin siirtovaatimus voidaan tehdä muissa kuin kyseisessä artiklassa säädetyissä tilanteissa.
Todettuaan, että käsiteltäväksi saatetussa asiassa on kyse unionin oikeuden tulkinnasta, Tribunal Supremo on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:
”Onko unionin oikeuden ja erityisesti asetuksen [N:o 207/2009] mukaista vaatia EU-tavaramerkin siirtämistä muilla kuin [asetuksen N:o 207/2009] 18 artiklassa mainituilla perusteilla, erityisesti – – [tavaramerkeistä annetun lain 17/2001] 2 §:n 2 momentissa säädetyissä tapauksissa?”
Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu
Tutkittavaksi ottaminen
Torras Ferrazzuolo väittää aluksi, että ennakkoratkaisupyyntö on jätettävä tutkimatta sillä perusteella, ettei Tribunal Supremo ole toimivaltainen esittämään sitä.
Tukeutumalla tältä osin asetuksen N:o 207/2009 95 artiklan 1 kohtaan, jossa säädetään, että jäsenvaltiot ”nimeävät alueellaan mahdollisimman rajoitetun määrän kansallisia ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuimia, jäljempänä ’[EU-]tavaramerkkejä käsittelevät tuomioistuimet’, joiden tehtävänä on hoitaa niille tällä asetuksella osoitetut tehtävät”, hän väittää, ettei Tribunal Supremo ole toimivaltainen tulkitsemaan kyseistä asetusta.
Hän väittää lisäksi, että koska ennakkoratkaisupyyntöä ei ole esitetty ensimmäisessä eikä toisessa oikeusasteessa, kyseessä on uusi kysymys, jota ei voida tutkia kassaatiovalituksen yhteydessä.
Tällaista väitettä ei kuitenkaan voida hyväksyä.
Yhtäältä asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan 15 perustelukappaleesta käy ilmi, että kyseisen asetuksen 95 artiklan 1 kohdassa pyritään vahvistamaan EU-tavaramerkkien suojaa edellyttämällä, että jäsenvaltiot perustavat ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuimia, joilla on toimivalta kyseisten tavaramerkkien loukkausta ja voimassaoloa koskevissa asioissa.
Luettuna asetuksen N:o 207/2009 105 artiklan 3 kohdan valossa, jossa säädetään, että ”kansallisia säännöksiä asian saattamisesta edelleen ylemmän oikeusasteen käsiteltäväksi sovelletaan [EU-]tavaramerkkejä käsittelevien toisen oikeusasteen tuomioistuinten päätöksiin”, asetuksen N:o 207/2009 95 artiklan 1 kohtaa ei kuitenkaan voida tulkita siten, ettei jäsenvaltioiden kassaatiotuomioistuimilla ole oikeutta tulkita kyseistä asetusta niissä vireillä olevissa asioissa.
Toisaalta on korostettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin tuomioistuimen tehtävänä ei ole arvioida sitä, onko päätös asian saattamisesta sen käsiteltäväksi tehty tuomioistuinten organisaatiota ja oikeudenkäyntimenettelyjä koskevien kansallisen oikeuden sääntöjen mukaisesti (tuomio 7.7.2016, Genentech,
C‑567/14
,
EU:C:2016:526
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Muilta osin on todettava, että SEUT 267 artiklalla luotu menettely on unionin tuomioistuimen ja kansallisten tuomioistuinten välisen yhteistyön väline, jonka avulla unionin tuomioistuin esittää kansallisille tuomioistuimille ne unionin oikeuden tulkintaan liittyvät seikat, joita nämä tarvitsevat ratkaistakseen käsiteltävikseen saatetut asiat (tuomio 5.7.2016, Ognyanov,
C‑614/14
,
EU:C:2016:514
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Samoin vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan SEUT 267 artiklassa annetaan kansallisille tuomioistuimille mitä laajimmat mahdollisuudet saattaa asia unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi, jos ne katsovat, että niiden käsiteltävänä olevassa asiassa on kysymys sellaisten unionin oikeuden säännösten tai määräysten tulkinnasta tai pätevyyden arvioinnista, joita tarvitaan niiden käsiteltäväksi saatetun riita-asian ratkaisemisessa. Lisäksi todettakoon, että kansalliset tuomioistuimet voivat vapaasti käyttää tätä mahdollisuutta missä tahansa asianmukaiseksi katsomassaan oikeudenkäyntimenettelyn vaiheessa (tuomio 5.7.2016, Ognyanov,
C‑614/14
,
EU:C:2016:514
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Lopuksi on muistutettava, että SEUT 267 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti kansallisella tuomioistuimella, jonka päätökseen ei kansallisen lainsäädännön mukaan saa hakea muutosta, on lähtökohtaisesti velvollisuus saattaa asia unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi, kun sille on esitetty unionin oikeuden tulkintaa koskeva kysymys (ks. mm. tuomio 9.9.2015, Ferreira da Silva e Brito ym.,
C‑160/14
,
EU:C:2015:565
,
kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
Tästä seuraa, että ennakkoratkaisupyyntö voidaan ottaa tutkittavaksi.
Asiakysymys
Kysymyksellään ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin tiedustelee pääasiallisesti, onko asetusta N:o 207/2009 tulkittava siten, että se on esteenä sellaisen kansallisen säännöksen soveltamiselle EU-tavaramerkkiin, jonka nojalla sen vuoksi, että tavaramerkki rekisteröidään henkilön oikeuksia loukaten tai lainsäädäntöön tai sopimukseen perustuvaa velvollisuutta laiminlyöden, vahinkoa kärsineellä henkilöllä on oikeus vaatia kyseisen tavaramerkin omistusoikeuden siirtämistä.
Aluksi on muistutettava, että asetuksen N:o 207/2009 16 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ”jollei 17–24 artiklassa toisin säädetä, [EU-]tavaramerkkiä varallisuusoikeutena käsitellään kokonaisuudessaan ja koko [unionin] alueella kuten kansallista rekisteröityä tavaramerkkiä siinä jäsenvaltiossa, jossa [EU-]tavaramerkkirekisterin mukaan – – haltijan kotipaikka sijaitsee [tai jos sitä ei ole] liike – –”.
Tältä osin on todettava, että kyseisen asetuksen 18 artiklassa annetaan EU-tavaramerkin haltijalle oikeus vaatia kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin siirtämistä itselleen, jos se on rekisteröity tämän asiamiehen tai edustajan nimiin ja ilman haltijan lupaa.
Tästä seuraa, että haltijan asiamiehen tai edustajan nimiin ilman haltijan lupaa rekisteröidyn EU-tavaramerkin siirtovaatimusta säännellään yksinomaan asetuksessa N:o 207/2009.
Kyseisen asetuksen 18 artiklassa sitä vastoin ei säännellä EU-tavaramerkin siirtovaatimusta muissa kuin niissä tapauksissa, joissa tavaramerkki on rekisteröity kyseisen tavaramerkin haltijan asiamiehen tai edustajan nimiin ilman haltijan lupaa.
Näin ollen asetuksen N:o 207/2009 16 artiklassa säädetyn mukaisesti EU-tavaramerkkiä varallisuusoikeutena on, muissa kuin kyseisen asetuksen 18 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa, käsiteltävä kuten kansallista rekisteröityä tavaramerkkiä kyseisessä 16 artiklassa säädettyjen kriteereiden mukaan määritetyssä jäsenvaltiossa.
Näin ollen siltä osin kuin tilanteet eivät kuulu asetuksen N:o 207/2009 18 artiklan soveltamisalaan, EU-tavaramerkin omistusoikeuden siirtovaatimukseen sovelletaan kyseessä olevan jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä.
Kaiken edellä esitetyn perusteella esitettyyn kysymykseen on vastattava, että asetuksen N:o 207/2009 16 ja 18 artiklaa on tulkittava siten, etteivät ne ole esteenä sellaisen pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen kansallisen säännöksen soveltamiselle EU-tavaramerkkiin, jonka nojalla sen vuoksi, että tavaramerkki rekisteröidään henkilön oikeuksia loukaten tai lainsäädäntöön tai sopimukseen perustuvaa velvollisuutta laiminlyöden, vahinkoa kärsineellä henkilöllä on oikeus vaatia kyseisen tavaramerkin omistusoikeuden siirtämistä, mikäli kyseessä oleva tilanne ei kuulu kyseisen asetuksen 18 artiklan mukaisiin tilanteisiin.
Oikeudenkäyntikulut
Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (kymmenes jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

[Euroopan unionin] tavaramerkistä 26.2.2009 annetun asetuksen (EY) N:o 207/2009 16 ja 18 artiklaa on tulkittava siten, etteivät ne ole esteenä sellaisen pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen kansallisen säännöksen soveltamiselle EU-tavaramerkkiin, jonka nojalla sen vuoksi, että tavaramerkki rekisteröidään henkilön oikeuksia loukaten tai lainsäädäntöön tai sopimukseen perustuvaa velvollisuutta laiminlyöden, vahinkoa kärsineellä henkilöllä on oikeus vaatia kyseisen tavaramerkin omistusoikeuden siirtämistä, mikäli kyseessä oleva tilanne ei kuulu kyseisen asetuksen 18 artiklan mukaisiin tilanteisiin.

Allekirjoitukset
(
*1
)	Oikeudenkäyntikieli: espanja.