CELEX: 62017CJ0705
Prejudiciële verwijzing
Merken
Richtlijn 2008/95/EG
Artikel 4, lid 1, onder b)
Verwarringsgevaar
Totaalindruk
Ouder merk dat is ingeschreven met een verklaring van afstand
Gevolgen van een dergelijke afstand voor de omvang van de bescherming van het oudere merk

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (
PB 2008, L 299, blz. 25
).
Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen de Patent- och registreringsverk (Zweeds bureau voor intellectuele eigendom; hierna: „PRV”) en Mats Hansson, een Zweedse staatsburger, over de weigering van inschrijving van het woordteken „ROSLAGSÖL” als nationaal merk.
Toepasselijke bepalingen
Unierecht
De overwegingen 4, 6, 8, 10 en 11 van richtlijn 2008/95 luiden:
„(4)
Het lijkt niet nodig, de merkenwetgevingen van de lidstaten volledig aan te passen. Het volstaat slechts die bepalingen van nationaal recht aan te passen welke het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt.
[...]
(6)
De lidstaten moeten tevens iedere vrijheid behouden, de inschrijvingsprocedure of verval of nietigheid van de door inschrijving verkregen rechten op een merk vast te stellen. Zij bepalen, bijvoorbeeld, de vorm van de inschrijvings- en nietigheidsprocedure, zij maken uit of oudere rechten in de inschrijvingsprocedure, in de nietigheidsprocedure of in beide procedures moeten worden ingeroepen en, zij voorzien ingeval oudere rechten in de inschrijvingsprocedure kunnen worden ingeroepen, in een oppositieprocedure en/of een ambtshalve onderzoek. [...]
[...]
(8)
Het doel van de aanpassing kan alleen worden bereikt indien de verkrijging en het behoud van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden. [...]
[...]
(10)
Het is, om het vrije verkeer van waren en de vrije dienstverlening te vergemakkelijken, van fundamenteel belang ervoor te zorgen dat ingeschreven merken in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten. Dit ontneemt evenwel de lidstaten niet het recht om bekende merken een ruimere bescherming te verlenen.
(11)
De door het ingeschreven merk verleende bescherming, waarvan de functie met name is het merk als aanduiding van herkomst te waarborgen, moet absoluut zijn wanneer het merk gelijk is aan het teken en de waren of diensten dezelfde zijn. De bescherming moet ook gelden wanneer het merk overeenstemt met het teken en de waren of diensten soortgelijk zijn. Het begrip overeenstemming moet in samenhang met het gevaar van verwarring worden uitgelegd. Het gevaar van verwarring, dat van vele factoren afhangt en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de geïdentificeerde waren of diensten, moet de grondslag voor de bescherming vormen. De wijze waarop het gevaar van verwarring kan worden vastgesteld, en in het bijzonder de bewijslast, moet een zaak van nationaal procesrecht zijn, waarop deze richtlijn geen betrekking moet hebben.”
Artikel 3, lid 1, onder c), van richtlijn 2008/95 bepaalt:
„1.   Niet ingeschreven worden of, indien ingeschreven, nietig verklaard kunnen worden:
[...]
c)
merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten”.
Artikel 4, lid 1, onder b), van deze richtlijn bepaalt:
„1.   Een merk wordt niet ingeschreven of kan, indien ingeschreven, worden nietig verklaard:
[...]
b)
wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met een ander merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk.”
Artikel 5, lid 1, onder b), van deze richtlijn is geformuleerd als volgt:
„1.   Het ingeschreven merk geeft de houder een uitsluitend recht. Dit recht staat de houder toe, iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe heeft verkregen het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden:
[...]
b)
dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.”
Artikel 6, lid 1, onder b), van dezelfde richtlijn bepaalt:
„1.   Het aan het merk verbonden recht staat de houder niet toe een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken:
[...]
b)
van aanduidingen inzake soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten”.
Richtlijn 2008/95 werd met ingang van 15 januari 2019 ingetrokken door richtlijn (EU) 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten (
PB 2015, L 336, blz. 1
), die op 12 januari 2016 in werking is getreden. Gelet op de datum van de inschrijvingsaanvraag die in het hoofdgeding aan de orde is, moet de onderhavige prejudiciële verwijzing evenwel worden onderzocht in het licht van de bepalingen van richtlijn 2008/95.
Artikel 37, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het [Uniemerk] (
PB 2009, L 78, blz. 1
), de opvolger van gelijkluidend artikel 38, lid 2, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (
PB 1994, L 11, blz. 1
), bepaalde:
„Wanneer het merk een bestanddeel zonder onderscheidend vermogen inhoudt en de opneming van dat bestanddeel in het merk twijfel kan doen rijzen over de omvang van de bescherming van het merk, kan het [Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)] als voorwaarde voor inschrijving van het merk verlangen, dat de aanvrager verklaart geen beroep te zullen doen op het uitsluitende recht op dit bestanddeel. Deze verklaring wordt tegelijk met de aanvrage of, in voorkomend geval, tegelijk met de inschrijving van het [Uniemerk] gepubliceerd.”
Bij verordening (EU) 2015/2424 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 tot wijziging van verordening nr. 207/2009 en van verordening (EG) nr. 2868/95 van de Commissie tot uitvoering van verordening nr. 40/94, en tot intrekking van verordening (EG) nr. 2869/95 van de Commissie inzake de aan het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) te betalen taksen (
PB 2015, L 341, blz. 21
), is dat artikel 37, lid 2, van verordening nr. 207/2009 ingetrokken.
Zweeds recht
Overeenkomstig artikel 6 van hoofdstuk 1 van de varumärkslag (2010:1877) (merkenwet nr. 1877 van 2010; hierna „wet van 2010”) wordt het aan het merk verbonden uitsluitende recht verkregen door inschrijving van het merk.
Artikel 10, eerste alinea, punt 2, van dit hoofdstuk 1 van de wet van 2010 bepaalt dat uit het aan een ingeschreven merk verbonden uitsluitende recht voortvloeit dat niemand anders dan de houder, zonder toestemming van laatstgenoemde, een teken in het economische verkeer mag gebruiken wanneer er vanwege de gelijkheid of overeenstemming met het merk en de gelijkheid of soortgelijkheid van de door het merk en het teken aangeduide waren bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar dat de indruk wordt gewekt dat er een band bestaat tussen de gebruiker van het teken en de houder van het merk.
Artikel 5 van hoofdstuk 2 van de wet van 2010 preciseert dat een van de in dit hoofdstuk gestelde algemene voorwaarden voor inschrijving is dat het merk onderscheidend vermogen moet hebben voor de waren of diensten waarvoor inschrijving wordt aangevraagd.
Volgens artikel 8, eerste alinea, punt 2, van hoofdstuk 2 van de wet van 2010 wordt een merk niet ingeschreven wanneer het overeenstemt met een ouder merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten indien daardoor verwarring kan ontstaan, daaronder begrepen het gevaar dat de indruk wordt gewekt dat er een band bestaat tussen de gebruiker van het merk en de houder van het ingeschreven merk.
Artikel 12, eerste alinea, van hoofdstuk 2 van de wet van 2010 bepaalt dat indien een merk een bestanddeel bevat dat als zodanig niet kan worden ingeschreven en er een duidelijk risico bestaat dat de inschrijving van het merk kan leiden tot onzekerheid over de omvang van het uitsluitende recht, dat bestanddeel bij de inschrijving van bescherming kan worden uitgesloten door een verklaring van afstand.
De tweede alinea van dit artikel 12 preciseert dat indien dat bestanddeel op een later moment aan de vereisten voor inschrijving voldoet, dat bestanddeel of het volledige merk na indiening van een nieuwe aanvraag kan worden ingeschreven zonder een dergelijke verklaring van afstand.
Hoofdgeding en prejudiciële vragen
In 2007 heeft de Zweedse vennootschap Norrtelje Brenneri Aktiebolag het hieronder afgebeelde woord- en beeldteken (hierna: „ouder merk”) als nationaal merk doen inschrijven voor alcoholhoudende dranken van klasse 33 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd:
Bij deze inschrijving was de volgende verklaring van afstand gevoegd: „de inschrijving verleent geen uitsluitend recht op het woord ‚RoslagsPunsch’”. De inschrijving van die verklaring was door de PRV geëist als voorwaarde voor inschrijving van het oudere merk, omdat de term „Roslags” verwijst naar een gebied in Zweden en de term „Punsch” de waren beschrijft waarop die inschrijving betrekking heeft.
Op 16 december 2015 heeft Hansson bij de PRV een aanvraag ingediend tot inschrijving van het woordteken ROSLAGSÖL als nationaal merk voor waren van klasse 32 in de zin van de Overeenkomst van Nice, inzonderheid voor alcoholvrije dranken en bieren.
Bij beslissing van 14 juli 2016 heeft de PRV deze inschrijvingsaanvraag afgewezen wegens gevaar voor verwarring van dit teken met het oudere merk. De PRV heeft vastgesteld dat de conflicterende tekens beginnen met de beschrijvende term „Roslags”. Dat de tekens ook andere woord- of beeldelementen omvatten, doet niets af aan de overeenstemming, aangezien het woord „Roslags” domineert in beide tekens. Bovendien hebben de tekens betrekking op dezelfde of soortgelijke waren die mogelijk dezelfde distributiekanalen en dezelfde klanten hebben.
Hansson heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld bij de Patent- och marknadsdomstol (rechtbank voor intellectuele-eigendomszaken en handelszaken, Zweden) en daarbij aangevoerd dat er geen gevaar voor verwarring van de betrokken tekens bestaat. Met betrekking tot de invloed van de verklaring van afstand inzake het oudere merk op de uitspraak op het beroep heeft de PRV voor deze rechterlijke instantie aangevoerd dat het bestanddeel van een merk dat van bescherming werd uitgesloten door een verklaring van afstand, in beginsel moet worden geacht elk onderscheidend vermogen te missen. In casu werd het oudere merk ingeschreven met een dergelijke verklaring van afstand omdat dit merk een term omvat die een geografisch gebied beschrijft, te weten de term „Roslags”.
De praktijk van de PRV inzake het ontbreken van onderscheidend vermogen van geografische benamingen is evenwel in de loop ter tijd gewijzigd, met name teneinde rekening te houden met de lessen die dienden te worden getrokken uit de punten 31 en 32 van het arrest van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee (
C‑108/97 en C‑109/97
,
EU:C:1999:230
). De term „Roslags” kan thans als zodanig als merk worden ingeschreven en heeft onderscheidend vermogen voor de in casu in geding zijnde waren, zodat het zelfs mogelijk is dat deze term domineert in de door het oudere merk opgeroepen totaalindruk. Uit de globale beoordeling van de conflicterende tekens vloeit derhalve voort dat het relevante publiek wegens het gemeenschappelijke element „Roslags” de indruk kan krijgen dat de door deze tekens aangeduide waren dezelfde commerciële herkomst hebben.
De Patent- och marknadsdomstol heeft, in tegenstelling tot het standpunt van de PRV, het beroep van Hansson toegewezen en de inschrijving van zijn teken als merk toegestaan. Daartoe heeft deze rechter vastgesteld dat er geen verwarringsgevaar bestond. Tevens heeft hij gepreciseerd dat, ondanks de verklaring van afstand, bij de beoordeling van dat gevaar rekening moet worden gehouden met de termen waarop die verklaring betrekking heeft, aangezien zij een invloed kunnen hebben op de totaalindruk die het oudere merk oproept, en dus op de omvang van de bescherming van laatstgenoemd merk. Volgens deze rechter wordt met die verklaring beoogd te preciseren dat het uitsluitende recht dat voortvloeit uit de inschrijving van het oudere merk geen betrekking had op de betreffende termen als zodanig.
De PRV heeft bij de Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstol (rechter in tweede aanleg Stockholm, zetelend als rechter in tweede aanleg voor intellectuele-eigendomszaken en handelszaken, Zweden), hoger beroep ingesteld tegen de beslissing van de rechter in eerste aanleg.
De Svea hovrätt zet uiteen dat richtlijn 2008/95 en de rechtspraak ter zake bevestigen dat de bepalingen van materieel recht inzake de bescherming van een nationaal merk in beginsel volledig zijn geharmoniseerd op Unieniveau, terwijl de procedurele regels tot de bevoegdheid van de lidstaten behoren. Derhalve vraagt deze rechter zich af of een nationale bepaling volgens welke bij merkinschrijving een verklaring van afstand kan worden toegevoegd, als een „procedurele regel” kan worden aangemerkt, hoewel die bepaling leidt tot wijziging van de criteria voor de globale beoordeling waartoe hij moet overgaan met het oog op het onderzoek van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, onder b), van bovengenoemde richtlijn.
In dit verband vraagt deze rechter zich af of deze bepaling, met name gelet op de vaste rechtspraak van het Hof die vereist dat de beoordeling van het verwarringsgevaar berust op de totaalindruk en dat de perceptie van de consument een beslissende rol speelt bij de globale beoordeling van dat gevaar, aldus mag worden uitgelegd dat een verklaring van afstand die beoordeling kan beïnvloeden doordat een bestanddeel van het oudere merk bij de inschrijving ervan uitdrukkelijk van bescherming is uitgesloten door middel van die verklaring van afstand, zodat in het kader van de analyse van de totaalindruk aan dit bestanddeel een beperkter gewicht wordt toegekend dan het geval zou zijn zonder een dergelijke verklaring.
Indien richtlijn 2008/95 zich daartegen verzet, rijst de vraag of zij toestaat dat de verklaring van afstand als gevolg heeft dat het bestanddeel waarop die verklaring betrekking heeft, wordt beschouwd als uitgesloten van de inschrijving van het oudere merk en dus van de door dit merk verleende bescherming, zodat het kan worden uitgesloten van de analyse van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, onder b), van deze richtlijn. Volgens de verwijzende rechter lijkt deze benadering te zijn gevolgd door het EUIPO bij de toepassing van artikel 37, lid 2, van verordening nr. 207/2009.
Bovendien wijst de verwijzende rechter erop dat de rechtspraak van de nationale rechterlijke instanties niet eenvormig is wat de gevolgen betreft die de verklaring van afstand waarin het nationale recht voorziet, heeft voor de analyse van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, onder b), van die richtlijn.
In deze omstandigheden heeft de Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstol, de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld:
„1)
Moet artikel 4, lid 1, onder b), van [richtlijn 2008/95] aldus worden uitgelegd dat de globale beoordeling van alle relevante factoren die moet plaatsvinden bij de beoordeling van het verwarringsgevaar, kan worden beïnvloed door het feit dat een bestanddeel van het merk bij inschrijving uitdrukkelijk van bescherming is uitgesloten, dat wil zeggen dat bij inschrijving een zogenaamde disclaimer is opgenomen?
2)
Indien het antwoord op de eerste vraag bevestigend luidt, kan de disclaimer in dat geval de globale beoordeling zodanig beïnvloeden dat de bevoegde autoriteit het betrokken bestanddeel in aanmerking neemt maar daaraan een beperkter gewicht toekent, zodat het niet wordt geacht onderscheidend vermogen te hebben zelfs indien het de facto onderscheidend vermogen heeft en domineert in het oudere merk?
3)
Indien het antwoord op de eerste vraag bevestigend luidt en het antwoord op de tweede vraag ontkennend, kan de disclaimer dan desondanks op enige andere wijze invloed hebben op de globale beoordeling?”
Beantwoording van de prejudiciële vragen
Met zijn prejudiciële vragen, die samen dienen te worden onderzocht, wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 aldus dient te worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling die voorziet in een verklaring van afstand waardoor een bestanddeel van een samengesteld merk, waarop die verklaring betrekking heeft, wordt uitgesloten van de analyse van de relevante factoren voor de vaststelling van verwarringsgevaar in de zin van die bepaling of waardoor aan een dergelijk bestanddeel meteen en permanent een beperkt gewicht wordt toegekend in die analyse.
Om te beginnen dient eraan te worden herinnerd dat de wezenlijke functie van het merk erin bestaat dat aan de consument of aan de eindverbruiker met betrekking tot de gemerkte waar of dienst de identiteit van oorsprong wordt gewaarborgd, in dier voege dat hij deze waar of dienst zonder gevaar voor verwarring kan onderscheiden van waren of diensten van andere herkomst (zie in die zin arresten van 16 september 2004, SAT.1/BHIM,
C‑329/02 P
,
EU:C:2004:532
, punt
, en 8 juni 2017, W. F. Gözze Frottierweberei en Gözze,
C‑689/15
,
EU:C:2017:434
, punt
).
Richtlijn 2008/95, die volgens artikel 1 ervan met name van toepassing is op merken voor waren of diensten die in een lidstaat het voorwerp zijn van een inschrijving of een inschrijvingsaanvraag, gaat volgens de overwegingen 4, 6, 8 en 10 ervan over tot een aanpassing van de bepalingen van nationaal recht die het meest rechtstreeks van invloed zijn op de werking van de interne markt. Zoals in die overwegingen is gepreciseerd, is het van fundamenteel belang ervoor te zorgen dat ingeschreven merken in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten en dat de verkrijging van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden, waarbij de lidstaten evenwel de vrijheid behouden om met name de inschrijvingsprocedure voor die merken vast te stellen.
Dienaangaande bepaalt artikel 5, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 dat het ingeschreven merk de houder een uitsluitend recht geeft. Dit recht staat de houder onder meer toe om iedere derde die niet zijn toestemming heeft verkregen, het gebruik van een teken in het economische verkeer te verbieden dat gelijk is aan of overeenstemt met het merk en gebruikt wordt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk.
Artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 bepaalt dat een merk niet wordt ingeschreven of, indien ingeschreven, nietig kan worden verklaard, wanneer het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor bij het publiek verwarring kan ontstaan, inhoudende de mogelijkheid van associatie met het oudere merk.
Die bepalingen strekken aldus tot bescherming van de individuele belangen van de houders van oudere merken en waarborgen de functie van herkomstaanduiding van het merk in geval van verwarringsgevaar (zie in die zin arresten van 6 oktober 2005, Medion,
C‑120/04
,
EU:C:2005:594
, punten
‑
, en 22 oktober 2015, BGW,
C‑20/14
,
EU:C:2015:714
, punt
).
Noch die bepalingen noch enige andere bepaling van richtlijn 2008/95 bevatten evenwel een verplichting of een verbod voor de lidstaten om in hun nationale recht bepalingen in te voeren volgens welke de inschrijving van een teken als merk vergezeld kan gaan van een verklaring van afstand. Die bepalingen preciseren evenmin de gevolgen van een dergelijke verklaring voor het onderzoek van het verwarringsgevaar in de zin van bovengenoemde richtlijn.
In deze omstandigheden en zoals de advocaat-generaal in de punten 22 en 24 van zijn conclusie heeft opgemerkt, dient te worden vastgesteld dat de lidstaten in beginsel de vrijhoud behouden om in hun nationale recht bepalingen vast te stellen die de inschrijving van een verklaring van afstand op het tijdstip van inschrijving van een teken als merk toestaan, ongeacht of dergelijke verklaringen vrijwillig door de aanvrager of op verzoek van het voor die inschrijving bevoegde nationale bureau worden afgelegd, voor zover dergelijke verklaringen geen afbreuk doen aan de nuttige werking van de bepalingen van richtlijn 2008/95 en met name aan de bescherming die de houders van oudere merken wordt geboden tegen de inschrijving van merken waardoor verwarring kan ontstaan bij de consument of de eindverbruiker.
Verder mogen de gevolgen van dergelijke verklaringen niet ertoe leiden dat afbreuk wordt gedaan aan de door richtlijn 2008/95 nagestreefde doelstellingen, die in de overwegingen 8 en 10 ervan in herinnering worden gebracht en die erin bestaan te verzekeren dat de verkrijging van het recht op een ingeschreven merk in alle lidstaten in beginsel afhankelijk wordt gesteld van gelijke voorwaarden en ervoor te zorgen dat ingeschreven merken in alle lidstaten dezelfde wettelijke bescherming genieten (zie naar analogie arresten van 26 april 2007, Boehringer Ingelheim e.a.,
C‑348/04
,
EU:C:2007:249
, punten
en
; 19 juni 2014, Oberbank e.a.,
C‑217/13 en C‑218/13
,
EU:C:2014:2012
, punten
en
, en 22 september 2011, Budějovický Budvar,
C‑482/09
,
EU:C:2011:605
, punten
en
).
In casu vermeldt de verwijzende rechter drie gevolgen die de verklaring van afstand waarin het nationale recht voorziet, kan hebben voor de analyse van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95. Volgens deze rechter bestaat een eerste uitlegging van het nationale recht erin dat het bestanddeel van een samengesteld merk waarop een dergelijke verklaring van afstand betrekking heeft, wordt uitgesloten van de analyse van het verwarringsgevaar. Volgens een tweede uitlegging van dat recht wordt een dergelijk bestanddeel weliswaar in aanmerking genomen in het kader van die analyse, maar dient het gewicht ervan voor die analyse te worden beperkt, ook al betreft het in werkelijkheid het onderscheidende en dominerende bestanddeel van dat merk. Een derde uitlegging houdt in wezen in dat een dergelijk bestanddeel bij die analyse in aanmerking dient te worden genomen op een wijze die in overeenstemming is met de uit de vaste rechtspraak van het Hof voortvloeiende beginselen inzake de analyse van het verwarringsgevaar.
In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat van verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 sprake is wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn (zie in die zin arresten van 29 september 1998, Canon,
C‑39/97
,
EU:C:1998:442
, punt
, en 8 mei 2014, Bimbo/BHIM,
C‑591/12 P
,
EU:C:2014:305
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Volgens vaste rechtspraak van het Hof hangt het bestaan van verwarringsgevaar van vele factoren af en met name van de bekendheid van het merk op de markt, van de vraag in hoeverre een associatie mogelijk is met het gebruikte of ingeschreven teken, van de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en van de soortgelijkheid van de aangeduide waren of diensten. Het verwarringsgevaar dient dus globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie in die zin arresten van 29 september 1998, Canon,
C‑39/97
,
EU:C:1998:442
, punt
; 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C‑342/97
,
EU:C:1999:323
, punt
, en 10 april 2008, adidas en adidas Benelux,
C‑102/07
,
EU:C:2008:217
, punt
).
Tot die factoren behoort tevens het onderscheidend vermogen van het oudere merk, dat bepalend is voor de omvang van de bescherming ervan. Het Hof heeft immers reeds gepreciseerd dat het verwarringsgevaar toeneemt naarmate het onderscheidend vermogen van het oudere merk sterker is (zie in die zin arrest van 8 november 2016, BSH/EUIPO,
C‑43/15 P
,
EU:C:2016:837
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
De globale beoordeling van het verwarringsgevaar veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de aangeduide waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd. De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in overweging 11 van richtlijn 2008/95, waarin wordt gesteld dat het begrip „overeenstemming” in samenhang met het verwarringsgevaar moet worden uitgelegd (zie in die zin arresten van 29 september 1998, Canon,
C‑39/97
,
EU:C:1998:442
, punt
, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C‑342/97
,
EU:C:1999:323
, punt
).
Tevens volgt uit de rechtspraak van het Hof dat het feit dat een merk een zwak onderscheidend vermogen heeft, verwarringsgevaar niet uitsluit, met name wanneer de tekens met elkaar overeenstemmen en de betrokken waren of diensten soortgelijk zijn (zie in die zin arrest van 8 november 2016, BSH/EUIPO,
C‑43/15 P
,
EU:C:2016:837
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Die globale beoordeling dient, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende merken betreft, te berusten op de door deze merken opgeroepen totaalindruk. De perceptie van de merken die de gemiddelde consument van de betrokken waren of diensten heeft, speelt een beslissende rol bij de globale beoordeling van dit gevaar. In dit verband neemt de gemiddelde consument een merk gewoonlijk waar als een geheel en let hij niet op de verschillende details ervan (zie in die zin arresten van 11 november 1997, SABEL,
C‑251/95
,
EU:C:1997:528
, punt
; 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C‑342/97
,
EU:C:1999:323
, punt
, en 22 oktober 2015, BGW,
C‑20/14
,
EU:C:2015:714
, punt
).
Gelet op deze beginselen en op de in de punten 40 tot en met 45 van het onderhavige arrest aangehaalde rechtspraak dient in de eerste plaats te worden vastgesteld dat een verklaring van afstand waarin het nationale recht voorziet en die als gevolg heeft dat een bestanddeel van een samengesteld merk waarop die verklaring betrekking heeft, wegens het beschrijvende of niet-onderscheidende karakter ervan wordt uitgesloten van de analyse van de relevante factoren voor de vaststelling van het bestaan van verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95, onverenigbaar is met de vereisten van die bepaling.
Een dergelijke uitsluiting kan immers als gevolg hebben dat zowel de overeenstemming tussen de conflicterende tekens als het onderscheidend vermogen van het oudere merk onjuist wordt beoordeeld, hetgeen zou leiden tot een gewijzigde globale beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95, te meer daar een onderlinge samenhang tussen deze factoren bestaat, zoals is gepreciseerd in punt 43 van het onderhavige arrest. Zoals de advocaat-generaal in punt 41 van zijn conclusie heeft opgemerkt, beoogt die onderlinge samenhang dat de gehele beoordeling van het verwarringsgevaar zo veel mogelijk overeenstemt met de werkelijke perceptie van het relevante publiek.
Wat ten eerste de beoordeling van de overeenstemming tussen de conflicterende tekens betreft, dient eraan te worden herinnerd dat niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in de beschouwing mag worden betrokken en worden vergeleken met een ander merk. Bij een dergelijke vergelijking dienen de betrokken merken juist elk in hun geheel te worden onderzocht, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan (zie in die zin arrest van 22 oktober 2015, BGW,
C‑20/14
,
EU:C:2015:714
, punt
en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Derhalve dienen in elk afzonderlijk geval de bestanddelen van een teken en hun relatieve gewicht in de perceptie van het doelpubliek te worden onderzocht teneinde op basis van de specifieke omstandigheden van het concrete geval vast te stellen welke totaalindruk het betrokken teken oproept bij dat publiek (zie in die zin arrest van 8 mei 2014, Bimbo/BHIM,
C‑591/12 P
,
EU:C:2014:305
, punten
en
). Er kan dus niet vooraf en in het algemeen worden geoordeeld dat de beschrijvende bestanddelen van de conflicterende tekens moeten worden uitgesloten van de beoordeling van de overeenstemming tussen die tekens (zie in dit verband beschikking van 7 mei 2015, Adler Modemärkte/BHIM,
C‑343/14 P
, niet gepubliceerd,
EU:C:2015:310
, punt
).
Wat ten tweede het onderscheidend vermogen van het oudere merk betreft, blijkt uit de rechtspraak van het Hof dat bij de vaststelling van dit onderscheidend vermogen met name rekening dient te worden gehouden met de intrinsieke eigenschappen van dit merk, waaronder de aan- of afwezigheid van elementen die de waren of diensten waarvoor dat merk is ingeschreven, beschrijven (zie in die zin arrest van 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C‑342/97
,
EU:C:1999:323
, punten
,
en 23 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Zoals de advocaat-generaal in punt 43 van zijn conclusie heeft opgemerkt, moet de vraag of het teken in staat is om de waren of diensten waarvoor het als merk werd ingeschreven, te identificeren als afkomstig van een bepaalde onderneming, worden beoordeeld op grond van het teken in zijn geheel, en dus in het licht van al zijn bestanddelen. Indien bij de beoordeling van het onderscheidend vermogen van het oudere merk een van de bestanddelen ervan buiten beschouwing wordt gelaten, kan dit dus de omvang van de bescherming van dit merk beïnvloeden.
In de tweede plaats dient te worden vastgesteld dat om soortgelijke redenen als die uiteengezet in de punten 48 tot en met 51 van het onderhavige arrest, een verklaring van afstand waarin het nationale recht voorziet en die als gevolg heeft dat aan een bestanddeel van een samengesteld merk waarop die verklaring betrekking heeft, meteen en permanent een niet-onderscheidend karakter wordt toegeschreven, zodat dit bestanddeel slechts een beperkt gewicht heeft in de analyse van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, onder b, van richtlijn 2008/95, eveneens onverenigbaar is met de vereisten van die bepaling.
In dit verband dient ten eerste erop te worden gewezen dat de beschrijvende, niet-onderscheidende of zwak onderscheidende bestanddelen van een samengesteld merk, ongeacht of zij het voorwerp uitmaken van een verklaring van afstand als in het hoofdgeding, over het algemeen een beperkter gewicht hebben in de analyse van de overeenstemming tussen de tekens dan bestanddelen met een zeer groot onderscheidend vermogen, die bovendien beter in staat zijn om te domineren in de door dit merk opgeroepen totaalindruk (zie in dit verband arrest van 11 november 1997, SABEL,
C‑251/95
,
EU:C:1997:528
, punt
, en beschikking van 27 april 2006, L’Oréal/BHIM,
C‑235/05 P
, niet gepubliceerd,
EU:C:2006:271
, punt
).
Niettemin heeft het Hof reeds gepreciseerd dat de afzonderlijke beoordeling van elk teken voor de vaststelling van de erdoor opgeroepen totaalindruk, zoals vereist volgens de vaste rechtspraak van het Hof, moet worden verricht op basis van de specifieke omstandigheden van het concrete geval, en niet kan worden aangenomen dat daarbij algemene vermoedens gelden (zie in die zin arrest van 8 mei 2014, Bimbo/BHIM,
C‑591/12 P
,
EU:C:2014:305
, punt
).
Ten tweede is het juist dat wanneer het oudere merk en het aangevraagde teken een bestanddeel gemeen hebben dat zwak onderscheidend of beschrijvend is voor de betrokken waren en diensten, de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 vaak niet zal leiden tot de vaststelling van het bestaan van dat gevaar. Uit de rechtspraak van het Hof vloeit evenwel voort dat, gelet op de onderlinge samenhang tussen de relevante factoren, de vaststelling van het bestaan van een dergelijk verwarringsgevaar niet vooraf en in alle gevallen mag worden uitgesloten (zie in dit verband beschikking van 29 november 2012, Hrbek/BHIM,
C‑42/12 P
, niet gepubliceerd,
EU:C:2012:765
, punt
, en arrest van 8 november 2016, BSH/EUIPO,
C‑43/15 P
,
EU:C:2016:837
, punten
en
‑
).
Uit het voorgaande volgt dat het toekennen, aan een bestanddeel van een samengesteld merk waarop een verklaring van afstand betrekking heeft, van een niet-onderscheidend karakter en dus van een beperkt gewicht bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95, in bepaalde gevallen kan overeenstemmen met de perceptie van de betrokken tekens door het relevante publiek. Evenwel kan niet worden geoordeeld dat dit noodzakelijkerwijs zo zal zijn in alle gevallen, zodat een verklaring van afstand die een dergelijk gevolg heeft, zou kunnen leiden tot de inschrijving van tekens die verwarringsgevaar bij dit publiek kunnen creëren in de zin van die bepaling.
In de derde plaats dient te worden beklemtoond dat aan de uitlegging in de punten 46 en 52 van het onderhavige arrest niet kan worden afgedaan door de omstandigheid dat het bestanddeel waarop de verklaring van afstand in het hoofdgeding betrekking heeft, krachtens het nationale recht en wegens het beschrijvend karakter ervan is uitgesloten van de aan een ingeschreven merk geboden bescherming, zodat de inaanmerkingneming ervan bij de analyse van de relevante factoren voor de vaststelling van verwarringsgevaar in de zin van artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 dit bestanddeel in staat zou stellen een bescherming te genieten die onmogelijk is in het stelsel van die richtlijn.
De vaststelling dat er sprake is van verwarringsgevaar leidt immers enkel tot de bescherming van een bepaalde combinatie van elementen, zonder evenwel een beschrijvend element dat deel uitmaakt van deze combinatie op zich te beschermen (zie naar analogie beschikkingen van 15 januari 2010, Messer Group/Air Products and Chemicals,
C‑579/08 P
, niet gepubliceerd,
EU:C:2010:18
, punt
, en 30 januari 2014, Industrias Alen/The Clorox Company,
C‑422/12 P
,
EU:C:2014:57
, punt
). De houder van een samengesteld merk kan derhalve in elk geval geen aanspraak maken op een uitsluitend recht op louter een bestanddeel van dit merk, ongeacht of dit bestanddeel het voorwerp uitmaakt van een in het nationale recht geregelde verklaring van afstand.
Bovendien, zoals de advocaat-generaal in de punten 26 en 50 van zijn conclusie heeft opgemerkt, voorziet richtlijn 2008/95 in voldoende waarborgen om ervoor te zorgen dat merken die uitsluitend bestaan uit tekens of benamingen die waren- of dienstencategorieën waarvoor de inschrijving is aangevraagd beschrijven, overeenkomstig artikel 3, lid 1, onder c), niet worden ingeschreven of worden nietig verklaard, en dus vrij kunnen worden gebruikt door andere marktdeelnemers.
Verder blijkt uit artikel 6, lid 1, onder b), van deze richtlijn dat wanneer een teken rechtsgeldig als merk is ingeschreven, het aan dit merk verbonden uitsluitende recht de houder ervan niet toestaat een derde te verbieden om in het economische verkeer gebruik te maken van aanduidingen die de betrokken waren en diensten beschrijven, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan (zie in dit verband arresten van 4 mei 1999, Windsurfing Chiemsee,
C‑108/97 en C‑109/97
,
EU:C:1999:230
, punten
en
; 10 april 2008, adidas en adidas Benelux,
C‑102/07
,
EU:C:2008:217
, punten
en
, en 10 maart 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/BHIM,
C‑51/10 P
,
EU:C:2011:139
, punten
‑
).
Verder dient te worden gepreciseerd dat die uitlegging bijdraagt tot de verwezenlijking van de doelstellingen van richtlijn 2008/95 waarnaar wordt verwezen in punt 32 van het onderhavige arrest, aangezien zij beoogt te waarborgen dat ingeschreven nationale merken tegen verwarringsgevaar worden beschermd volgens dezelfde criteria en dus op eenvormige wijze in alle lidstaten, met name gelet op de omstandigheid dat vele lidstaten niet voorzien in de mogelijkheid om een teken als merk in te schrijven met een dergelijke verklaring en de voorwaarden voor inschrijving van een dergelijke verklaring en de gevolgen ervan tussen de wetgevingen van de lidstaten kunnen variëren.
Uit alle voorgaande overwegingen volgt dat artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95 aldus moet worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling die voorziet in een verklaring van afstand waardoor een bestanddeel van een samengesteld merk, waarop die verklaring betrekking heeft, wordt uitgesloten van de globale analyse van de relevante factoren voor de vaststelling van verwarringsgevaar in de zin van die bepaling of waardoor aan een dergelijk bestanddeel meteen en permanent een beperkt gewicht wordt toegekend in die analyse.
Kosten
Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking.

Het Hof (Vijfde kamer) verklaart voor recht:

Artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een nationale regeling die voorziet in een verklaring van afstand waardoor een bestanddeel van een samengesteld merk waarop die verklaring betrekking heeft, wordt uitgesloten van de globale analyse van de relevante factoren voor de vaststelling van verwarringsgevaar in de zin van die bepaling of waardoor aan een dergelijk bestanddeel meteen en permanent een beperkt gewicht wordt toegekend in die analyse.

ondertekeningen
(
*1
)	Procestaal: Zweeds.