CELEX: 62018TJ0268
Marca de la Unión Europea
Procedimiento de oposición
Solicitud de marca denominativa de la Unión Luciano Sandrone
Marca denominativa anterior de la Unión DON LUCIANO
Uso efectivo de la marca anterior
Artículo 47, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) 2017/1001
Motivo de denegación relativo
Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001
Solicitud de una marca denominativa compuesta por un nombre de pila y un apellido
Marca anterior compuesta por un título y un nombre de pila
Neutralidad de la comparación conceptual
Inexistencia de riesgo de confusión

)
[
omissis
]
Pretensiones de las partes
El recurrente solicita al Tribunal que:
–
Anule la resolución impugnada.
–
Condene en costas a la EUIPO.
La EUIPO solicita al Tribunal que:
–
Desestime el recurso.
–
Condene en costas al recurrente.
Fundamentos de Derecho
En apoyo de su recurso, el recurrente invoca esencialmente dos motivos, el primero basado en que la Sala de Recurso infringió el artículo 47, apartados 2 y 3, del Reglamento 2017/1001 y el segundo basado en que la Sala infringió el artículo 8, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento.
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omissis
]
Sobre la infracción alegada del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001
[
omissis
]
Sobre la comparación de los signos
[
omissis
]
En el presente asunto, tanto la marca anterior como el signo objeto de la solicitud de marca tienen carácter denominativo. Antes de realizar la comparación visual, fonética y conceptual de los signos en conflicto, la Sala de Recurso no apreció que estos incluyeran un elemento dominante. Solo en el transcurso de dicha comparación precisó, en primer lugar, por lo que respecta a la marca anterior, que la palabra «luciano» era más distintiva que el término «don» (apartado 51 de la resolución impugnada). En segundo lugar, por lo que respecta al signo objeto de la solicitud de marca, el carácter distintivo del elemento «luciano» es, según la Sala de Recurso, menor que el del elemento «sandrone», que tiene un valor intrínseco superior para los públicos español, francés, italiano y portugués porque se trata de un apellido poco usual. Sin embargo, esta conclusión no es válida en todo el territorio de la Unión, en particular en Alemania y Finlandia, países en los que el elemento «luciano» resulta tan distintivo como el elemento «sandrone» (apartados 48 y 50 de la resolución impugnada).
El recurrente se opone a esta última conclusión.
Procede, pues, comprobar si la apreciación efectuada por la Sala de Recurso de los elementos distintivos y dominantes de los signos en conflicto adolece de errores de apreciación.
–
Sobre los elementos distintivos y dominantes de los signos en conflicto
El signo objeto de la solicitud de marca se compone de dos palabras, una de siete letras, «luciano», y otra de ocho letras, «sandrone». La marca anterior está compuesta también por dos palabras, la primera de tres letras, «don», y la segunda de siete letras, «luciano».
En cuanto a la marca anterior, debe señalarse que el elemento «luciano» prevalece sobre el elemento «don», sobre todo por la brevedad de este último, pero también, como señaló la Sala de Recurso en el apartado 51 de la resolución impugnada, por el hecho de que «don» se entenderá como un título español que significa «señor» o como un título italiano dado a los sacerdotes y, además, será entendido en ese sentido por una parte significativa del público de la Unión, incluidos los públicos alemán y finlandés. Respecto a este extremo, la Sala de Recurso se refirió al diccionario alemán
Duden
. Así pues, la Sala de Recurso concluyó acertadamente que, para el público pertinente, el elemento «luciano» era más distintivo que el elemento «don», extremo que, por lo demás, no discute el recurrente. Sin embargo, esta conclusión no incide en la determinación del grado de distintividad del elemento «luciano» como tal (véase el apartado 102 siguiente).
Dicho esto, si bien el elemento «luciano» resulta más distintivo que el término «don», no lo es hasta el punto de hacer que este último sea insignificante.
En cuanto al signo objeto de la solicitud de marca, como señaló fundadamente la Sala de Recurso en el apartado 46 de la resolución impugnada, las palabras que lo componen serán percibidas probablemente como una combinación de un nombre de pila y de un apellido por el público pertinente del conjunto del territorio de la Unión. La Sala de Recurso indicó además que el apellido Sandrone no se percibirá como un apellido corriente, ni siquiera en Italia, pero que, por el contrario, el nombre Luciano se considerará muy común en España, Italia y Portugal, así como en Francia, debido al nombre afín Lucien (apartado 47 de la resolución impugnada). Por ello, para el público de esos territorios, la Sala de Recurso reconoció que el carácter distintivo del elemento «luciano» es menor que el del elemento «sandrone», que, en cuanto apellido poco usual, tiene un «valor intrínseco superior» (apartado 48 de la resolución impugnada).
Las partes no refutan esta apreciación de la Sala de Recurso.
En cambio, según la Sala de Recurso, en Alemania o en Finlandia, el elemento «luciano» se considerará un nombre de pila poco usual. La Sala de Recurso también invalidó la afirmación de la División de Oposición de que el nombre italiano Luciano era familiar para el público de la Unión en su conjunto gracias a la notoriedad del tenor italiano Luciano Pavarotti. Según la Sala de Recurso, «hasta donde ella sabe», lo que resulta conocido es más bien el apellido Pavarotti, antes que la denominación completa Luciano Pavarotti, y una parte significativa del público de la Unión no será capaz de recordar el nombre de pila del tenor (apartado 48 de la resolución impugnada). Sobre esta base, la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que tanto el nombre Luciano como el apellido Sandrone eran poco usuales para los públicos alemán y finlandés, por lo que, para esos públicos, el primer elemento era tan distintivo como el segundo (apartado 50 de la resolución impugnada).
A este respecto, procede observar que, según la jurisprudencia, es posible que, en una parte de la Unión, el apellido tenga, por regla general, un carácter distintivo más elevado que el relativo al nombre de pila. No obstante, deben tenerse en cuenta los elementos propios del caso y, concretamente, la circunstancia de que el apellido de que se trate sea poco corriente o, por el contrario, muy común, lo cual puede afectar al carácter distintivo [sentencias de 5 de octubre de 2011, Cooperativa Vitivinícola Arousana/OAMI — Sotelo Ares (ROSALÍA DE CASTRO),
T‑421/10
, no publicada,
EU:T:2011:565
, apartado
, y de 11 de julio de 2018, Enoitalia/EUIPO — La Rural Viñedos y Bodegas (ANTONIO RUBINI),
T‑707/16
, no publicada,
EU:T:2018:424
, apartado
], y la posible notoriedad de la persona que solicita que su nombre y su apellido se registren conjuntamente como marca (sentencia de 24 de junio de 2010, Becker/Harman International Industries,
C‑51/09 P
,
EU:C:2010:368
, apartados
y
).
En el presente asunto, procede señalar, al igual que el recurrente, que la afirmación de la Sala de Recurso de que el nombre Luciano se percibe como un nombre de pila poco usual en Alemania o en Finlandia no se basa en ningún dato concreto.
A este respecto, ha de indicarse que el mero hecho de que un nombre de pila no sea muy corriente en la población de un determinado Estado miembro no significa necesariamente que ese nombre sea considerado poco usual por el público pertinente de dicho Estado miembro. En efecto, el público pertinente no percibirá como poco usual un nombre de pila relativamente conocido en la Unión o a escala internacional, ni siquiera en los Estados miembros en los que dicho nombre no sea muy común.
En el presente asunto, dado que la Sala de Recurso señaló correctamente, en el apartado 47 de la resolución impugnada, que el nombre Luciano se considerará un nombre de pila muy corriente en España, Italia y Portugal, así como en Francia, es decir, en una parte sustancial de la Unión, no puede sostenerse razonablemente, habida cuenta de los intercambios en el seno de la Unión y de los actuales medios de comunicación electrónicos, que dicho nombre será percibido como poco usual por los públicos pertinentes de Alemania y de Finlandia. Dicho de otro modo, si bien es notorio que el nombre Luciano no es muy común en la población presente en Alemania y en Finlandia, este mero hecho no significa en modo alguno que dicho nombre de pila se considere poco usual en dichos Estados miembros, como indicó la Sala de Recurso en el apartado 48 de la resolución impugnada.
Por lo tanto, debe concluirse que, para el público de la Unión en su conjunto, el elemento más distintivo del signo objeto de la solicitud de marca es el elemento «sandrone», un apellido que no se considera corriente, sin que ello haga que el elemento «luciano» sea insignificante.
Tras haber examinado las características intrínsecas de cada uno de los componentes de los signos en conflicto y haberlas comparado con las de los demás componentes, es preciso señalar que la Sala de Recurso debía haber destacado la presencia de un elemento más distintivo en cada uno de los signos en conflicto, a saber, el elemento «luciano» en la marca anterior, cosa que indicó acertadamente, y el elemento «sandrone» en el signo objeto de la solicitud de marca, cosa que no señaló, para una parte del público pertinente, antes de proceder a la comparación visual, fonética y conceptual de los signos en conflicto. Las consecuencias de este error se determinarán más adelante.
[
omissis
]
–
Sobre la comparación conceptual
En los apartados 52 y 53 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso indica que el público pertinente asociará el signo cuyo registro se solicita a un nombre de pila y un apellido, es decir, a una persona específica (virtual o real) llamada Luciano, miembro de la familia Sandrone, y considerará asimismo que la marca anterior designa a una persona llamada Luciano. La Sala de Recurso dedujo de ello que «los consumidores, en particular en Alemania o en Finlandia, podrían interpretar que las marcas de que se trata se refieren a la misma persona (virtual o real) caracterizada por el inhabitual nombre de “Luciano”». Los signos en conflicto presentan, pues, según la Sala de Recurso, un grado medio de similitud conceptual (apartado 53 de la resolución impugnada).
Tanto el recurrente como la EUIPO refutan este extremo. El recurrente alega que los signos en conflicto son diferentes conceptualmente, mientras que, según la EUIPO, la comparación entre los signos es neutra desde ese punto de vista. Además, según la EUIPO, la jurisprudencia es fluctuante a este respecto, ya que en determinadas sentencias el juez de la Unión ha considerado que es posible proceder a una comparación conceptual entre signos que contienen un apellido o un nombre de pila, mientras que en otras sentencias ha declarado que la comparación conceptual entre este tipo de signos no es posible.
Así pues, el Tribunal considera que es necesario precisar la jurisprudencia sobre este punto. A este respecto, resulta importante recordar que la comparación conceptual tiene por objeto comparar los «conceptos» que contienen los signos en conflicto. El término «concepto» significa, según la definición que da de él, por ejemplo, el diccionario
Larousse
, una «idea general y abstracta que el entendimiento humano forma de un objeto concreto o abstracto y que permite asociar a este mismo objeto las diversas percepciones que se tienen de él y organizar los conocimientos sobre él».
Asimismo, según la jurisprudencia, la similitud conceptual implica que los signos en conflicto concuerden en su contenido semántico (sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL,
C‑251/95
,
EU:C:1997:528
, apartado
).
Por lo tanto, cuando un nombre de pila o un apellido no refleja una «idea general y abstracta» y carece de contenido semántico, no encierra ningún «concepto», de ahí que no sea posible comparar conceptualmente dos signos constituidos únicamente por tales nombres o apellidos.
En cambio, la comparación conceptual sigue siendo posible cuando el nombre de pila o el apellido de que se trate se ha convertido en símbolo de un concepto, debido, por ejemplo, a la celebridad de la persona que se llama o se apellida así, o cuando ese nombre o ese apellido tiene un contenido semántico claro e inmediatamente reconocible.
El Tribunal ya ha tenido ocasión de declarar que el público pertinente considerará que las marcas compuestas por nombres de pila o apellidos carecen de significado conceptual particular, a menos que el nombre o el apellido sea especialmente conocido por tratarse del de una persona famosa [véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de mayo de 2011, IIC/OAMI — McKenzie (McKENZIE),
T‑502/07
, no publicada,
EU:T:2011:223
, apartado
; de 8 de mayo de 2014, Pedro Group/OAMI — Cortefiel (PEDRO),
T‑38/13
, no publicada,
EU:T:2014:241
, apartados
a
, y de 11 de julio de 2018, ANTONIO RUBINI,
T‑707/16
, no publicada,
EU:T:2018:424
, apartado
].
En el presente asunto, la Sala de Recurso no identificó ningún concepto que pueda vincularse al nombre de pila y al apellido de que se trata. Las partes tampoco han formulado alegaciones en este sentido.
Por lo tanto, el mero hecho de que el público pertinente asocie el signo cuyo registro se solicita a un nombre de pila y un apellido y, por ende, a una persona específica, virtual o real, y de que se considere que la marca anterior designa a una persona llamada Luciano carece de pertinencia a efectos de la comparación de los signos en conflicto desde el punto de vista conceptual.
En consecuencia, procede invalidar la apreciación efectuada por la Sala de Recurso según la cual los signos en conflicto presentan un grado medio de similitud conceptual. Al igual que la EUIPO, debe concluirse que, en el presente asunto, no es posible realizar una comparación conceptual, puesto que los nombres de pila y el apellido contenidos en los signos en conflicto no encierran ningún concepto.
A la luz de las consideraciones anteriores, cabe confirmar las conclusiones formuladas por la Sala de Recurso en relación con la similitud visual y fonética cuando menos baja de los signos en conflicto e invalidarlas por lo que se refiere a la similitud media de esos signos desde el punto de vista conceptual, pues la comparación conceptual entre dichos signos no es posible en el presente asunto.
Sobre la apreciación global del riesgo de confusión
Procede desestimar de entrada la alegación del recurrente, que figura en el apartado 63 del escrito de recurso, según la cual el riesgo de confusión debe apreciarse de acuerdo con la impresión del consumidor de la Unión y no con la de los consumidores de uno o dos países de esta (en este caso, Alemania y Finlandia), ya que, para denegar el registro de una marca de la Unión, basta con que un motivo de denegación relativo, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, exista tan solo en una parte de la Unión [véase, en este sentido, la sentencia de 14 de diciembre de 2006, Mast‑Jägermeister/OAMI — Licorera Zacapaneca (VENADO con marco y otros),
T‑81/03, T‑82/03 y T‑103/03
,
EU:T:2006:397
, apartado
y jurisprudencia citada]. Por consiguiente, carece de fundamento la alegación del recurrente de que la Sala de Recurso incurrió en error al basarse en la existencia de un riesgo de confusión únicamente en dos países de la Unión para denegar el registro solicitado, y ello independientemente de que, en el presente asunto, resulte acreditado o no el riesgo de confusión alegado para el consumidor alemán o finlandés.
Por lo que respecta a la apreciación del riesgo de confusión, de la jurisprudencia se desprende que esa apreciación implica cierta interdependencia entre los factores considerados y, en particular, entre la similitud de las marcas y la de los productos o servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede verse compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa [sentencias de 28 de marzo de 2017, Regent University/EUIPO — Regent’s College (REGENT UNIVERSITY),
T‑538/15
, no publicada,
EU:T:2017:226
, apartado
, y de 8 de noviembre de 2017, Steiniger/EUIPO — ista Deutschland (IST),
T‑80/17
, no publicada,
EU:T:2017:784
, apartado
].
Al aplicar el principio de interdependencia recordado en el apartado 93 anterior, la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que existía un riesgo de confusión entre los signos en conflicto al menos para los públicos pertinentes alemán y finlandés, habida cuenta de que dichos signos presentaban un grado cuando menos bajo de similitud visual y fonética y un grado medio de similitud conceptual y de que los productos de que se trata eran idénticos o similares a un nivel medio.
Sin embargo, al aplicar mecánicamente el principio de interdependencia, sin tener en cuenta todos los factores pertinentes, la Sala de Recurso no efectuó correctamente la apreciación global del riesgo de confusión.
En efecto, es preciso señalar que, según la jurisprudencia, si bien es cierto que, en virtud del principio de interdependencia, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede verse compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa, nada se opone a que, habida cuenta de las circunstancias de cada caso, se declare que no existe riesgo de confusión incluso ante productos idénticos y marcas en conflicto con un escaso grado de similitud [sentencia de 3 de junio de 2015, Giovanni Cosmetics/OAMI — Vasconcelos & Gonçalves (GIOVANNI GALLI),
T‑559/13
,
EU:T:2015:353
, apartado
(no publicado); véanse asimismo, en este sentido, las sentencias de 12 de julio de 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OAMI — Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT),
T‑277/04
,
EU:T:2006:202
, apartados
y
, y de 17 de febrero de 2011, Annco/OAMI — Freche et fils (ANN TAYLOR LOFT),
T‑385/09
,
EU:T:2011:49
, apartados
y
].
En el presente asunto, en primer lugar, la Sala de Recurso no apreció correctamente la similitud entre los signos en conflicto al concluir erróneamente que el elemento «luciano» era tan distintivo como el elemento «sandrone» en el signo cuyo registro se solicita y al señalar equivocadamente que existía una similitud conceptual media entre los signos en conflicto (véanse los apartados 75 y 90 anteriores).
En segundo lugar, la Sala de Recurso no tuvo en cuenta las particularidades de los productos de que se trata. Pues bien, según la jurisprudencia, la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio del tipo de producto o servicio de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión [sentencia de 18 de septiembre de 2012, Scandic Distilleries/OAMI — Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER),
T‑460/11
, no publicada,
EU:T:2012:432
, apartado
].
En el presente asunto, en el mundo vitivinícola, los nombres tienen gran relevancia, ya se trate de apellidos o de nombres de fincas, puesto que se emplean para distinguir y designar los vinos. Con carácter general, procede recordar que los consumidores están habituados a designar y a reconocer los vinos en función del elemento denominativo que sirve para identificarlos y que este elemento suele hacer referencia en particular al viticultor o la finca en la que se produce el vino [sentencias de 27 de febrero de 2014, Pêra-Grave/OAMI — Fundação Eugénio de Almeida (QTA S. JOSÉ DE PERAMANCA),
T‑602/11
, no publicada,
EU:T:2014:97
, apartado
, y de 11 de julio de 2018, ANTONIO RUBINI,
T‑707/16
, no publicada,
EU:T:2018:424
, apartado
; véase asimismo, en este sentido, la sentencia de 13 de julio de 2005, Murúa Entrena/OAMI — Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena),
T‑40/03
,
EU:T:2005:285
, apartado
]. Así pues, el elemento distintivo «sandrone» es el que servirá para identificar los vinos del recurrente, o bien la denominación completa, es decir, «luciano sandrone», pero no únicamente el elemento «luciano».
En tercer lugar, la Sala de Recurso tampoco tuvo presente la frecuente utilización de nombres de pila y apellidos españoles o italianos, reales o supuestos, en el sector vitícola ni el hecho de que los consumidores están acostumbrados a las marcas que incluyen tales elementos, de modo que no van a atribuir, en todos los casos en que un nombre de pila o un apellido de este tipo aparezca en una marca en relación con otros elementos, el mismo origen a todos los productos para los que se utiliza [véase, en este sentido, la sentencia de 3 de junio de 2015, GIOVANNI GALLI,
T‑559/13
,
EU:T:2015:353
, apartado
(no publicado) y jurisprudencia citada].
Por lo tanto, en el sector de los vinos, en el que el uso de signos formados por nombres de pila o apellidos es muy corriente, resulta poco probable que el consumidor medio pueda creer que existe un vínculo económico entre los titulares de los signos en conflicto por el mero hecho de que estos compartan el nombre italiano Luciano, que se considera muy común, según el apartado 47 de la resolución impugnada, en España, Francia, Italia y Portugal y para el que no se ha acreditado que pueda tenerse por poco usual en otros países de la Unión. En consecuencia, en relación con las marcas de vinos, este mero hecho no permite llegar a la conclusión de que existe un riesgo de confusión, puesto que el público pertinente no espera que dicho nombre de pila corriente sea utilizado por un solo productor como elemento de una marca [véase, en este sentido, la sentencia de 8 de febrero de 2019, Serendipity y otros/EUIPO — CKL Holdings (CHIARA FERRAGNI),
T‑647/17
, no publicada,
EU:T:2019:73
, apartado
; véase asimismo, por analogía, la sentencia de 3 de junio de 2015, GIOVANNI GALLI,
T‑559/13
,
EU:T:2015:353
, apartado
(no publicado)].
En cuarto lugar, la Sala de Recurso tampoco tomó en consideración el escaso carácter distintivo del elemento que comparten ambas marcas, a saber, «luciano», derivado de que este nombre de pila puede designar a un número potencialmente indeterminado de personas, ni que, por lo tanto, el conjunto del público pertinente podrá distinguir la marca anterior de la marca cuyo registro se solicita por el hecho de que esta última incluye, además, el elemento «sandrone», un apellido dotado de un valor intrínseco superior (véanse los apartados 68 y 69 anteriores).
Esta conclusión queda corroborada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, según la cual no cabe admitir que todo apellido constitutivo de una marca anterior pueda oponerse válidamente al registro de una marca formada por un nombre de pila y ese apellido (véase, en este sentido, la sentencia de 24 de junio de 2010, Becker/Harman International Industries,
C‑51/09 P
,
EU:C:2010:368
, apartado
). No existe pues ningún automatismo que permita concluir que existe riesgo de confusión cuando una marca anterior consistente en un apellido se reproduce en otra marca añadiendo un nombre de pila. Esta consideración también es válida cuando la marca anterior consiste, en particular, en un nombre de pila, y el signo cuyo registro se solicita, en una combinación de dicho nombre y de un apellido [sentencia de 3 de junio de 2015, GIOVANNI GALLI,
T‑559/13
,
EU:T:2015:353
, apartado
(no publicado)].
Habida cuenta de las consideraciones anteriores, dadas la escasa similitud visual y fonética de los signos en conflicto y la imposibilidad de compararlos conceptualmente, procede concluir que la Sala de Recurso incurrió en error al considerar que existía riesgo de confusión entre dichos signos.
Por todo ello, procede estimar el segundo motivo del recurso y anular la resolución impugnada, sin que sea necesario pronunciarse sobre las otras alegaciones del recurrente basadas, una, en el renombre del signo objeto de la solicitud de marca y, la otra, en la práctica decisoria de la EUIPO.
[
omissis
]

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Séptima)
decide:

1)
Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) de 26 de febrero de 2018 (asunto R 1207/2017‑2).

2)
Condenar a la EUIPO a cargar, además de con sus propias costas, con las del Sr. Luciano Sandrone.

Tomljenović
Bieliūnas
Kornezov
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 27 de junio de 2019.
Firmas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.
(
)	Solo se reproducen los apartados de la presente sentencia cuya publicación considera útil el Tribunal General.