CELEX: 62019CJ0143
Impugnazione
Marchio dell’Unione europea
Regolamento (CE) n. 207/2009
Articoli 15 e 66
Uso effettivo di un marchio collettivo dell’Unione europea
Marchio relativo a un sistema di raccolta e di recupero di rifiuti di imballaggio
Apposizione sull’imballaggio dei prodotti per i quali il marchio è registrato

Con la sua impugnazione, la Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH (in prosieguo: la «DGP») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 settembre 2018, Der Grüne Punkt/EUIPO — Halston Properties (Rappresentazione di un cerchio con due frecce) (
T‑253/17
,
EU:T:2018:909
; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso da essa proposto avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 20 febbraio 2017 (procedimento R 1357/2015‑5), relativa a una procedura di decadenza tra la Halston Properties s r o. e la DGP (in prosieguo: la «decisione controversa».
Contesto normativo
Il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2009, L 78, pag. 1
) è stato modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015 (
GU 2015, L 341, pag. 21
), il quale è entrato in vigore il 23 marzo 2016. In seguito, esso è stato abrogato e sostituito, con effetto dal 1
o
ottobre 2017, dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2017, L 154, pag. 1
). Tuttavia, tenuto conto della data dei fatti all’origine della controversia, la presente impugnazione deve essere esaminata alla luce del regolamento n. 207/2009, nella sua versione originaria.
L’articolo 9, paragrafo 1, di tale regolamento così disponeva:
«Il marchio [dell’Unione europea] conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:
(…)
b)
un segno che a motivo della sua identità o somiglianza col marchio [dell’Unione europea] e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio [dell’Unione europea] e dal segno, possa dare adito a un rischio di confusione per il pubblico (…)
(…)».
L’articolo 15, paragrafo 1, di detto regolamento era così formulato:
«Se entro cinque anni dalla registrazione il marchio [dell’Unione europea] non ha formato oggetto da parte del titolare di un uso effettivo [nell’Unione] per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato, o se tale uso è stato sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio [dell’Unione europea] è sottoposto alle sanzioni previste nel presente regolamento, salvo motivo legittimo per il mancato uso.
(…)».
Ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento:
«1.   Il titolare del marchio [dell’Unione europea] è dichiarato decaduto dai suoi diritti su domanda presentata all’Ufficio o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione:
a)
se il marchio, per un periodo ininterrotto di cinque anni, non ha formato oggetto di un uso effettivo [nell’Unione] per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato, e non vi sono ragioni legittime per la mancata utilizzazione (…);
(…)
2.   Se la causa di decadenza sussiste solo per una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio [dell’Unione europea] è registrato, il titolare decade dai suoi diritti soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi».
L’articolo 66 del regolamento n. 207/2009 disponeva quanto segue:
«1.   Possono costituire marchi (…) collettivi [dell’Unione europea] i marchi [dell’Unione europea] così designati all’atto del deposito e idonei a distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese. Possono depositare marchi (…) collettivi [dell’Unione europea] le associazioni di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti che, conformemente alla legislazione loro applicabile, hanno la capacità, a proprio nome, di essere titolari di diritti e obblighi di qualsiasi natura, di stipulare contratti o compiere altri atti giuridici e di stare in giudizio, nonché le persone giuridiche di diritto pubblico.
(…)
3.   Salvo disposizione contraria degli articoli da 67 a 74, le disposizioni del presente regolamento si applicano ai marchi (…) collettivi [dell’Unione europea]».
A termini dell’articolo 67 di tale regolamento:
«1.   La domanda di marchio (…) collettivo [dell’Unione europea] deve essere accompagnata, entro il termine prescritto, da un regolamento d’uso.
2.   Nel regolamento d’uso si devono indicare le persone abilitate a usare il marchio, le condizioni di appartenenza all’associazione e, qualora siano previste, le condizioni per l’utilizzazione del marchio, comprese le sanzioni. (…)».
La formulazione degli articoli 9, 15, 51, 66 e 67 del regolamento n. 207/2009 è stata nella sostanza ripresa agli articoli 9, 18, 58, 74 e 75 del regolamento 2017/1001.
Fatti e decisione controversa
In data 12 giugno 1996, la DGP ha presentato una domanda di registrazione come marchio collettivo dell’Unione europea del seguente segno figurativo (in prosieguo: il «marchio in questione»):
Tale registrazione è stata chiesta per prodotti rientranti nelle classi da 1 a 34 ai sensi dell’Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato (in prosieguo: l’«Accordo di Nizza»), nonché per servizi rientranti nelle classi 35, 39, 40 e 42 di quest’ultimo.
I prodotti interessati comprendevano beni di consumo quotidiano, come alimenti, bevande, articoli di abbigliamento, prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa nonché prodotti per uso professionale, come ad esempio prodotti destinati all’agricoltura e all’industria.
I servizi coperti consistevano nella seguente descrizione:
—
classe 35: «Pubblicità»;
—
classe 39: «Trasporto; imballaggio e deposito di merci»;
—
classe 40: «Trattamento di materiali; riciclaggio di materiali per imballaggio»;
—
classe 42: «Smaltimento rifiuti; programmazione per computer».
Ai sensi del regolamento d’uso allegato alla domanda di registrazione, il marchio in questione è creato «al fine di consentire ai consumatori e ai commercianti di riconoscere gli imballaggi che fanno parte del [sistema di riciclaggio della DGP] e per i quali è stato istituito un contributo al finanziamento del sistema, nonché i prodotti confezionati in tal modo e di distinguerli dagli altri imballaggi e prodotti».
Il marchio di cui trattasi è stato registrato il 19 luglio 1999. Tale registrazione è stata in seguito rinnovata.
Il 2 novembre 2012, la Halston Properties, una società di diritto slovacco, ha presentato una domanda di decadenza parziale di tale marchio ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, sulla base del rilievo che tale marchio non era stato oggetto di un uso effettivo per i prodotti per i quali era stato registrato.
Con decisione del 26 maggio 2015, la divisione di annullamento dell’EUIPO ha in parte accolto tale domanda. Essa ha dichiarato la DGP decaduta dai diritti ad essa conferiti dal marchio in questione a far data dal 2 novembre 2012 relativamente a tutti i prodotti per i quali esso era stato registrato, ad eccezione dei prodotti consistenti in imballaggi.
L’8 luglio 2015, la DGP ha proposto un ricorso avverso tale decisione della divisione di annullamento.
Detto ricorso è stato respinto dalla quinta commissione di ricorso dell’EUIPO mediante la decisione controversa.
Tale commissione di ricorso ha ritenuto che la DGP non avesse apportato la prova di aver fatto uso del marchio controverso conformemente alla sua funzione essenziale, vale a dire, quella di garantire l’identità d’origine dei prodotti per i quali esso era stato registrato. Il consumatore medio dell’Unione non percepirebbe il marchio in questione come indicazione dell’origine di tali prodotti, ma assocerebbe detto marchio a un comportamento ecologico delle imprese partecipanti al sistema di riciclaggio della DGP.
Benché l’imballaggio e il prodotto appaiano come un tutt’uno al momento della vendita, il suddetto consumatore percepirebbe detto marchio unicamente come un’indicazione della possibilità della raccolta e del recupero degli imballaggi dei prodotti di tali imprese secondo tale sistema. L’uso di questo marchio non avrebbe lo scopo di creare o di conservare uno sbocco per i prodotti stessi.
Ricorso dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 aprile 2017, la DGP ha chiesto l’annullamento della decisione controversa e la condanna dell’EUIPO alle spese.
A sostegno del suo ricorso, la DGP ha invocato un unico motivo, vertente su una violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 66 del medesimo regolamento, facendo valere che il marchio in questione era utilizzato non soltanto per i servizi per i quali detto marchio era registrato, ma anche per i prodotti oggetto di tale registrazione.
La DGP ha sottolineato, in particolare, che il marchio è apposto su imballaggi che costituiscono, insieme al prodotto imballato, una sola ed unica unità di vendita. Gli utilizzatori di detto marchio sarebbero non già fornitori di imballaggi, bensì fabbricanti o fornitori di prodotti. Il marchio in questione indicherebbe che detti prodotti provengono da imprese che si sono impegnate affinché il trattamento degli imballaggi avvenga secondo il sistema della DGP. Inoltre, poiché tale marchio è associato, da parte del pubblico, ad un comportamento ecologico di questi fabbricanti e distributori, esso esprimerebbe una «qualità immateriale» dei prodotti.
Il Tribunale ha respinto il ricorso.
Innanzitutto, esso ha esposto i criteri alla luce dei quali occorreva valutare se il marchio in questione fosse stato oggetto di un uso effettivo.
A tal riguardo, il Tribunale ha considerato, al punto 26 della sentenza, che, come risultava dalla giurisprudenza della Corte, «un marchio forma oggetto di un uso effettivo allorché assolve alla sua funzione essenziale, che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio» e che, «allo stesso modo, la funzione essenziale di un marchio collettivo dell’Unione europea è distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione che ne è titolare da quelli di altre imprese».
Ai punti da 27 a 29 di tale sentenza, esso ha ricordato che la verifica dell’effettività dell’uso del marchio deve consistere in una valutazione globale che tiene conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie, quali la natura dei prodotti o dei servizi contraddistinti dal marchio e gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per creare o per conservare quote di mercato.
Di seguito, pur prendendo atto, al punto 33 della sentenza impugnata, che il marchio in questione era oggetto di un uso effettivo in quanto marchio collettivo in numerosi Stati membri dell’Unione su imballaggi di prodotti, il Tribunale ha considerato, allo stesso modo della commissione di ricorso, che l’uso effettivo di tale marchio sugli imballaggi non comporta la prova di un uso effettivo per i prodotti.
Il Tribunale ha precisato, al punto 36 di detta sentenza, che il pubblico di riferimento è, nella fattispecie, costituito principalmente dal grande pubblico, e ha constatato, al successivo punto 38, che tale pubblico identifica il marchio in questione come indicazione che gli imballaggi possono essere raccolti e valorizzati secondo un determinato sistema.
Nei punti successivi della medesima sentenza, il Tribunale ha considerato che il marchio in questione non indica, invece, l’origine dei prodotti.
A tal riguardo, esso ha dichiarato, al punto 41 della sentenza impugnata, che «è vero che il marchio [in questione], conformemente alla sua funzione in quanto marchio collettivo, fa riferimento al fatto che il produttore o il distributore dei prodotti (…) fa parte del sistema di accordo di licenza della [DGP] e segnala, conseguentemente, un certo comportamento ecologico di tale impresa». Ciò posto, il pubblico di riferimento è perfettamente in grado di distinguere tra un marchio che indica l’origine commerciale del prodotto e un marchio che indica il recupero dei rifiuti di imballaggio. Inoltre, occorre tener conto del fatto che «i prodotti stessi sono di regola designati dai marchi che appartengono a società differenti».
Il Tribunale ha giudicato, al punto 42 di detta sentenza, che «l’uso del marchio [in questione] in quanto marchio collettivo che designa i prodotti dei membri dell’associazione distinguendoli dai prodotti che provengono da imprese che non fanno parte di tale associazione sarà percepito dal pubblico di riferimento come un uso relativo agli imballaggi. (…) [I]l comportamento ecologico dell’impresa, grazie alla sua affiliazione al sistema di accordo di licenza della [DGP], sarà attribuito dal pubblico di riferimento alla possibilità del trattamento ecologico dell’imballaggio e non ad un simile trattamento del prodotto imballato medesimo, che può rivelarsi inadeguato ad un trattamento ecologico».
Infine, il Tribunale ha considerato, ai punti 44 e 45 della sentenza impugnata, che l’uso del marchio in questione non aveva per obiettivo neppure di creare o di conservare uno sbocco per i prodotti. Detto marchio sarebbe conosciuto dal consumatore solo come l’indicazione che l’imballaggio, grazie al contributo del fabbricante o del distributore del prodotto, sarà smaltito e recuperato ove il consumatore porti l’imballaggio in un punto di raccolta locale. Pertanto, l’apposizione del suddetto marchio sull’imballaggio esprimerebbe semplicemente il fatto che il fabbricante o il distributore di questo prodotto opera nel rispetto del requisito fissato dalla normativa dell’Unione, secondo la quale l’obbligo di recupero dei rifiuti di imballaggio spetta a tutte le imprese. Secondo il Tribunale, nel caso, poco probabile, in cui il consumatore optasse per l’acquisto di un prodotto basandosi unicamente sulla qualità dell’imballaggio, resterebbe sempre il fatto che detto marchio crea o conserva uno sbocco non già rispetto a tale prodotto, ma esclusivamente per quanto riguarda l’imballaggio di quest’ultimo.
Conclusioni delle parti
La DGP chiede che la Corte voglia:
–
annullare la sentenza impugnata;
–
statuire in via definitiva accogliendo le domande formulate in prima istanza o, in subordine, rinviare la causa al Tribunale, e
–
condannare l’EUIPO alle spese.
L’EUIPO chiede che la Corte voglia:
–
respingere l’impugnazione e
–
condannare la DGP alle spese.
Sull’impugnazione
A sostegno della propria impugnazione, la DGP fa valere, in sostanza, un unico motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 66 di tale regolamento.
Argomenti delle parti
Secondo la DGP, il Tribunale ha frainteso l’interpretazione della nozione di «uso effettivo» di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, quale essa risulta dalla giurisprudenza della Corte, e ha omesso di tenere in debito conto delle caratteristiche dei marchi collettivi dell’Unione europea, enunciate all’articolo 66 di tale regolamento. La sentenza impugnata sarebbe, di conseguenza, viziata da errori di diritto.
La DGP osserva, in particolare, che il Tribunale ha considerato privo di rilevanza il fatto, nondimeno constatato ai punti 41 e 42 della sentenza impugnata, che l’uso del marchio in questione indica al pubblico di riferimento che i prodotti sugli imballaggi dei quali esso è apposto provengono tutti da imprese che si sono affiliate al sistema della DGP e che detto uso esprime un comportamento ecologico comune a tali imprese.
Quando ha escluso tali elementi, relativi alla commercializzazione dei prodotti per i quali il marchio in questione è registrato, dalla sua valutazione dell’esistenza di un «uso effettivo» di detto marchio, il Tribunale avrebbe omesso di fondare siffatta valutazione sulla funzione essenziale dei marchi collettivi dell’Unione europea. Tale errore di diritto l’avrebbe in seguito indotto a considerare che l’uso del marchio in questione riguardava non già i prodotti per i quali esso era stato registrato, ma era riservato agli imballaggi di questi ultimi, anche se sarebbe stato pacifico che gli utilizzatori del marchio in questione commercializzano prodotti e non sono fabbricanti o distributori di materiali di imballaggio.
Secondo la DGP, nel diritto dei marchi, i prodotti e le loro confezioni, quando formano un tutt’uno e sono messi in vendita come una sola e unica unità, devono essere valutati congiuntamente. La valutazione effettuata dal Tribunale seguirebbe un approccio contrario, che l’avrebbe indotto a considerare, ai punti 44 e 45 della sentenza impugnata, senza applicare criteri di valutazione pertinenti, che l’uso del marchio collettivo in questione non persegue l’obiettivo di creare o di conservare uno sbocco per i prodotti dei membri dell’associazione titolare di detto marchio.
Gli errori commessi dal Tribunale nella sentenza impugnata in merito ai criteri di valutazione dell’esistenza di un uso effettivo sarebbero altresì resi evidenti dalla motivazione, che appare al punto 41 di detta sentenza, secondo cui i prodotti di cui trattasi «sono di regola designati da marchi che appartengono a società differenti». A tale proposito, la DGP osserva che frequentemente avviene che un marchio collettivo venga utilizzato per prodotti di imprese differenti e che è ovvio che queste ultime appongano marchi individuali sui loro prodotti o sulle confezioni degli stessi. Tuttavia, siffatto uso simultaneo del marchio collettivo e dei marchi individuali non costituirebbe affatto un indizio dell’assenza di un uso effettivo del marchio collettivo.
L’EUIPO sostiene che il motivo unico, nella misura in cui non sia irricevibile, è comunque infondato.
Affinché si possa dichiarare che un marchio collettivo è stato oggetto di un «uso effettivo» relativamente ai prodotti per i quali è registrato, sarebbe necessario che detto marchio sia stato utilizzato «come» marchio collettivo per tali prodotti.
Di conseguenza, non sarebbe sufficiente che il marchio in questione sia stato utilizzato in un rapporto qualsiasi con i prodotti per i quali è registrato. Secondo l’EUIPO, deve invece sussistere un nesso obiettivo e sufficientemente concreto tra il marchio collettivo e i prodotti interessati. In mancanza di un tale nesso, sarebbe necessario concludere che il marchio collettivo non è utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale, che consiste nel distinguere i prodotti o servizi dei membri dell’associazione che ne è titolare da quelli di altre imprese.
Nel caso di specie, non sussisterebbe alcun collegamento di questo tipo. L’adesione dei fabbricanti e distributori al sistema della DGP riguarderebbe unicamente gli imballaggi, vale a dire il confezionamento dei prodotti, e non i prodotti in sé. Il fatto che il prodotto e il suo confezionamento costituiscano un’unità di vendita non cambierebbe tale conclusione.
Pertanto, a giusto titolo il Tribunale ha dichiarato che l’uso del marchio in questione fornisce al pubblico pertinente indicazioni sull’imballaggio e non sul prodotto imballato.
L’argomento della DGP relativo a un uso simultaneo di marchi individuali e collettivi sarebbe privo di rilevanza. In tal senso, l’EUIPO rileva che, indipendentemente dall’esistenza di una simile circostanza, deve essere dimostrato l’uso effettivo del marchio collettivo per i prodotti per i quali esso è stato registrato.
L’EUIPO concorda altresì con la valutazione del Tribunale circa l’eventualità che l’uso del marchio in questione abbia avuto per oggetto di creare o di conservare uno sbocco per i prodotti per i quali il marchio in questione è registrato. A tal riguardo, esso osserva che il requisito consistente nello scopo di creare o di conservare uno sbocco per i prodotti si applica ai marchi collettivi tanto quanto ai marchi individuali. Nel caso di specie, l’apposizione del marchio in questione sul confezionamento dei prodotti potrebbe essere rilevante nella decisione di acquisto del consumatore solo a motivo dell’imballaggio. Ciò dimostrerebbe che l’uso di questo marchio non ha per oggetto di creare o di conservare uno sbocco per i prodotti.
Giudizio della Corte
In assenza di disposizioni contrarie negli articoli da 67 a 74 del regolamento n. 207/2009, gli articoli 15 e 51 di tale regolamento fanno parte, in forza dell’articolo 66, paragrafo 3, del medesimo regolamento, delle disposizioni di quest’ultimo che si applicano ai marchi collettivi dell’Unione europea.
Pertanto, in conformità degli articoli 15 e 51 di tali articoli, il titolare di un simile marchio è dichiarato decaduto dai diritti da quest’ultimo conferiti se, per un periodo ininterrotto di cinque anni ed in assenza di un giustificato motivo per il mancato uso, il marchio non ha formato oggetto di un uso effettivo nell’Unione per i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato. Se tale causa di decadenza sussiste solo per una parte di tali beni o servizi, la decadenza viene dichiarata relativamente ai beni o ai servizi interessati.
Benché le constatazioni del Tribunale riguardanti l’uso di un marchio siano di tipo fattuale e non possano quindi, salvo nel caso di uno snaturamento dei fatti, essere contestate nell’ambito di un’impugnazione, un motivo d’impugnazione vertente su una violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 è comunque ricevibile qualora riguardi i criteri alla luce dei quali il Tribunale deve valutare l’esistenza di un uso effettivo ai sensi di tale disposizione (v., in tal senso, sentenza dell’11 ottobre 2017,
C‑501/15 P
, EUIPO/Cactus,
EU:C:2017:750
, punto
). Ciò si verifica nel caso di specie, dato che il motivo unico dell’impugnazione riguarda i criteri alla luce dei quali occorre valutare l’esistenza di un uso effettivo, ai sensi della suddetta disposizione, di un marchio collettivo dell’Unione europea, tenuto conto delle caratteristiche di questo tipo di marchio.
Nel merito, occorre ricordare che, come sottolineato dal Tribunale di primo grado al punto 26 della sentenza impugnata, la funzione essenziale di un marchio collettivo dell’Unione europea è di distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione che ne è titolare da quelli di altre imprese (sentenza del 20 settembre 2017, The Tea Board/EUIPO,
da C‑673/15 P a C‑676/15 P
,
EU:C:2017:702
, punto
).
Pertanto, a differenza di un marchio individuale, un marchio collettivo non ha la funzione di indicare al consumatore quale sia «l’identità di origine» dei prodotti o dei servizi per i quali esso è stato registrato, dato che tale funzione, che mira a garantire al consumatore che i prodotti o i servizi interessati sono stati fabbricati o forniti sotto il controllo di un’unica impresa, alla quale può essere attribuita la responsabilità della loro qualità, è propria dei marchi individuali (v., in particolare, sentenza dell’8 giugno 2017, W.F. Gözze Frottierweberei e Gözze,
C‑689/15
,
EU:C:2017:434
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
Si deve osservare, al riguardo, che l’articolo 66 del regolamento n. 207/2009 non richiede affatto che i fabbricanti, i produttori, i prestatori di servizi o i commercianti che si affiliano al titolare dell’associazione di un marchio collettivo dell’Unione europea facciano parte dello stesso gruppo di società che produce o fornisce prodotti o servizi sotto un unico centro di controllo. Tale regolamento non osta a che i membri di tale associazione siano concorrenti, ciascuno dei quali utilizza il marchio collettivo che indica la sua appartenenza a tale associazione, da un lato, e un marchio individuale che indica l’identità di origine dei suoi prodotti o servizi, dall’altro.
Dalla giurisprudenza della Corte richiamata al punto 26 della sentenza impugnata deriva altresì che l’uso di un marchio è oggetto di un uso effettivo quando viene utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale, al fine di creare o di conservare uno sbocco per i prodotti e i servizi per i quali è registrato (v., in particolare, per quanto riguarda i marchi individuali, le sentenze dell’11 marzo 2003,
C‑40/01
, Ansul,
EU:C:2003:145
, punto
, e del 3 luglio 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO,
C‑668/17 P
,
EU:C:2019:557
, punto
).
Tale giurisprudenza si applica, mutatis mutandis, ai marchi collettivi dell’Unione europea. Infatti, questi marchi fanno parte, come i marchi individuali, dell’ambito del commercio. Per poter essere qualificato come «effettivo» ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, il loro uso deve pertanto perseguire concretamente l’obiettivo delle imprese interessate di creare o di conservare uno sbocco per i loro prodotti e servizi.
Ne consegue che un marchio collettivo dell’Unione europea è oggetto di un uso effettivo quando viene utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale, che è quella di distinguere i prodotti o i servizi dei membri dell’associazione che ne è titolare da quelli di altre imprese, al fine di creare o di conservare uno sbocco per detti prodotti e servizi.
Più in particolare, un marchio di questo tipo è oggetto di un uso conforme alla sua funzione essenziale a partire dal momento in cui esso consente al consumatore di comprendere che i prodotti o servizi in questione provengono da società che sono affiliate all’associazione, titolare del marchio, e di distinguere così tali prodotti o servizi da quelli provenienti da società che non lo sono.
Orbene, al punto 41 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ammesso che il marchio in questione, conformemente alla sua funzione di marchio collettivo, fa riferimento al fatto che il produttore o il distributore dei prodotti controversi fa parte del sistema di accordo di licenza della ricorrente.
Ne consegue che un simile marchio collettivo è utilizzato conformemente alla sua funzione essenziale, senza che questa conclusione possa essere rimessa in discussione, tenuto conto di quanto è stato esposto al punto 54 della presente sentenza, dalla affermazione, contenuta al punto 41 della sentenza impugnata, che il pubblico di riferimento è perfettamente in grado di distinguere tra un marchio che indica l’origine commerciale del prodotto e un marchio che indica il recupero dei rifiuti di imballaggio del prodotto stesso.
È vero che il Tribunale ha altresì rilevato, al punto 44 della sentenza impugnata, che la ricorrente non era riuscita a dimostrare che l’uso del marchio in questione mirasse a creare o di conservare uno sbocco per i prodotti controversi, cosicché non poteva sussistere un uso effettivo dello stesso in relazione a tali prodotti.
Tuttavia, ai fini della valutazione dell’esistenza di tale requisito, era necessario, secondo la costante giurisprudenza della Corte, esaminare se il marchio in questione fosse effettivamente utilizzato «sul mercato» dei prodotti o dei servizi interessati. Detto esame doveva essere realizzato valutando, in particolare, gli usi considerati giustificati, nel settore economico interessato, per conservare o creare quote di mercato per i prodotti o servizi contrassegnati dal marchio, la natura di tali prodotti o servizi, le caratteristiche del mercato, nonché l’ampiezza e la frequenza dell’uso del marchio (v., in particolare, sentenze dell’11 marzo 2003, Ansul,
C‑40/01
,
EU:C:2003:145
, punti
e
, nonché del 3 luglio 2019, Viridis Pharmaceutical/EUIPO,
C‑668/17 P
,
EU:C:2019:557
, punti
e
).
Tuttavia, benché il Tribunale abbia effettivamente menzionato tali criteri al punto 27 della sentenza impugnata, si deve tuttavia constatare che ha omesso di applicarli al caso di specie.
Come emerge dai punti 3 e 41 della sentenza impugnata, era pacifico dinanzi al Tribunale che il marchio in questione fosse stato registrato per prodotti molto svariati, rientranti in una vasta gamma di categorie di prodotti compresi nelle classi da 1 a 34, ai sensi dell’Accordo di Nizza, e che i prodotti così coperti fossero imballati al momento dell’immissione in commercio. Era inoltre pacifico che tali imballaggi divenissero rifiuti dopo che il consumatore avesse disimballato o utilizzato il prodotto.
Il Tribunale ha peraltro constatato, ai punti 41 e 42 di tale sentenza, che l’uso del marchio in questione è in concreto percepito dal pubblico di riferimento come atto ad indicare la circostanza che i fabbricanti e i distributori dei prodotti interessati si sono affiliati al sistema comune di trattamento ecologico istituito dalla DGP, e che tale sistema consente al consumatore, in caso di acquisto di tali prodotti, di portare i rifiuti di imballaggio presso un punto di raccolta locale ai fini del loro smaltimento e del loro recupero. Il Tribunale ha altresì considerato, al punto 44 di detta sentenza, che, agendo in tal modo, i suddetti fabbricanti e distributori si conformano all’obbligo ad essi incombente in forza del diritto dell’Unione, di contribuire al recupero dei rifiuti di imballaggio dei prodotti.
Pur avendo così constatato che le imprese affiliate al sistema della DGP indicano in modo concreto, mediante l’apposizione del marchio in questione sulle confezioni dei loro prodotti, a quale sistema di raccolta e di recupero dei rifiuti di imballaggio esse partecipano, nella loro qualità di fabbricanti e di distributori, il Tribunale di primo grado ha giudicato, ai punti 44 e 45 della sentenza impugnata, che non era stato dimostrato che l’uso del marchio in questione perseguisse effettivamente l’obiettivo di creare o di conservare uno sbocco per i loro prodotti.
In base ai criteri di valutazione stabiliti nella giurisprudenza della Corte menzionata al punto 62 della presente sentenza, il Tribunale – prima di pervenire a tale conclusione e di pronunciarsi quindi sulla decadenza del titolare dai diritti dal medesimo detenuti sul marchio in questione per la quasi totalità dei prodotti per i quali esso è registrato – era tenuto ad esaminare se l’uso debitamente dimostrato nel caso di specie, vale a dire l’apposizione del marchio in questione sulle confezioni dei prodotti delle imprese affiliate al sistema della DGP, fosse considerato, nei settori economici interessati, giustificato per conservare o creare quote di mercato per taluni prodotti.
Un siffatto esame, che doveva anche riguardare la natura dei prodotti interessati e delle caratteristiche dei mercati sui quali essi sono immessi in commercio, è assente nella sentenza impugnata. Il Tribunale ha sì ritenuto che il consumatore comprende che il sistema della DGP riguarda la raccolta locale e il recupero degli imballaggi dei prodotti e non la raccolta o il recupero dei prodotti in sé, però non ha debitamente considerato se l’indicazione al consumatore, al momento dell’immissione in commercio dei prodotti, della messa a disposizione di un simile sistema di raccolta locale e di smaltimento ecologico dei rifiuti di imballaggio apparisse giustificata, nei settori economici interessati o in alcuni di essi, per conservare o creare quote di mercato per taluni prodotti.
Se, a tale riguardo, non era possibile aspettarsi che il Tribunale operasse tale esame separatamente per ciascuna delle descrizioni dettagliate dei prodotti contenuti nell’atto di registrazione del marchio in questione, era tuttavia opportuno, stante la diversità dei prodotti interessati da un simile marchio, fornire un esame che distinguesse diverse categorie di prodotti in funzione della loro natura e delle caratteristiche dei mercati e che valutasse, per ciascuna di tali categorie di prodotti, se l’uso del marchio in questione perseguisse effettivamente l’obiettivo di conservare o di creare quote di mercato.
Sotto tale profilo, alcuni dei settori economici interessati riguardano prodotti di consumo quotidiano, come alimenti, bevande, prodotti per l’igiene personale e per la pulizia della casa, idonei a generare quotidianamente rifiuti di imballaggio che i consumatori devono gettare via. Non si può pertanto escludere che l’indicazione sull’imballaggio di prodotti di questo tipo, da parte del fabbricante o del distributore, dell’affiliazione a un sistema di raccolta locale e di trattamento ecologico dei rifiuti di imballaggio possa influenzare le decisioni di acquisto dei consumatori e, in tal modo, contribuire alla conservazione o alla creazione di quote di mercato relative a tali prodotti.
Orbene, al punto 45 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato ad affermare, in modo generale e per l’insieme dei prodotti controversi, che, sebbene la scelta del consumatore sia influenzata dalla qualità dell’imballaggio del prodotto interessato, il marchio in questione creerebbe o conserverebbe uno sbocco rispetto agli altri operatori economici unicamente per quanto riguarda l’imballaggio e non il prodotto interessato. Un simile ragionamento non risponde ai criteri ricordati al punto 62 della presente sentenza e induce peraltro a considerare, in modo contraddittorio, che, anche qualora l’uso del marchio in questione contribuisse all’acquisto dei prodotti sulla cui confezione esso è apposto, tale uso debba essere considerato estraneo alla conservazione o alla creazione di uno sbocco per tali prodotti.
Occorre altresì rilevare che la necessità, ai fini della valutazione del carattere effettivo dell’uso di un marchio, di un esame che tenga debitamente conto della natura dei prodotti o dei servizi interessati nonché delle caratteristiche dei rispettivi mercati e che distingua, di conseguenza, fra vari tipi di prodotti o servizi, laddove questi ultimi siano molto diversificati, riflette adeguatamente la delicatezza della posta in gioco di tale valutazione. Tale valutazione stabilisce, infatti, se il titolare di un marchio sia decaduto dai diritti su quest’ultimo e, in caso affermativo, per quali prodotti o servizi viene dichiarata la decadenza.
A quest’ultimo proposito, è certamente importante assicurare il rispetto del requisito di un uso che concretamente persegua l’obiettivo di creare o di conservare uno sbocco per i prodotti e i servizi per i quali il marchio è stato registrato, affinché il titolare di quest’ultimo non resti indebitamente protetto con riferimento a prodotti o servizi la cui commercializzazione non sia veramente promossa da tale marchio. Ciò nondimeno, è altrettanto importante che i titolari dei marchi e, nel caso di un marchio collettivo, i loro membri possano, in modo debitamente protetto, sfruttare il proprio segno nell’ambito del commercio.
Avendo omesso di effettuare l’esame di cui alla giurisprudenza citata al punto 62 della presente sentenza, il Tribunale ha commesso un errore nel diritto nell’applicazione della nozione di «uso effettivo» ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.
Di conseguenza, il motivo unico di impugnazione è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata.
Sul ricorso dinanzi al Tribunale
Dall’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea risulta che, quando l’impugnazione è accolta, la Corte può statuire in via definitiva sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.
Nel caso di specie, la Corte dispone degli elementi necessari per statuire in via definitiva sul motivo unico dedotto nel ricorso di primo grado.
Dalla decisione impugnata, il cui contenuto è esposto ai punti 19 e 20 della presente sentenza, risulta che la quinta commissione di ricorso dell’EUIPO si è basata su motivi che corrispondono, nella sostanza, a quelli contenuti nella sentenza impugnata. Infatti, il Tribunale ha sostanzialmente ripreso il ragionamento di tale commissione di ricorso. Come si evince dal punto 74 della presente sentenza, tale motivazione è errata in diritto in quanto ignora la portata della nozione di «uso effettivo» di cui all’articolo 15 del regolamento n. 207/2009.
Di conseguenza, occorre annullare la decisione impugnata.
Sulle spese
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte stessa statuisce definitivamente sulla controversia, quest’ultima statuisce sulle spese.
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
Poiché l’EUIPO è rimasto soccombente, occorre condannarlo a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla DGP nell’ambito sia della presente impugnazione che del procedimento di primo grado, conformemente alla domanda della DGP.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

1)
La sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 settembre 2018, Der Grüne Punkt/EUIPO – Halston Properties (Rappresentazione di un cerchio con due frecce) (
T‑253/17
,
EU:T:2018:909
), è annullata.

2)
La decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), del 20 febbraio 2017 (procedimento R 1357/2015‑5), è annullata.

3)
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH nell’ambito sia della presente impugnazione che del procedimento di primo grado.

Firme
(
*1
)	Lingua processuale: il tedesco.