CELEX: 62013TJ0518
Marca de la Unión Europea
Procedimiento de nulidad
Marca denominativa de la Unión MACCOFFEE
Marca denominativa anterior de la Unión McDONALD’S
Artículo 53, apartado 1, letra a), y artículo 8, apartado 5, del Reglamento (CE) n.º 207/2009
Familia de marcas
Ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior
Declaración de nulidad

Antecedentes del litigio
El 13 de octubre de 2008, la demandante, Future Enterprises Pte Ltd, presentó una solicitud de registro de marca de la Unión ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en virtud del Reglamento (CE) n.
o
40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (
DO 1994, L 11, p. 1
), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) n.
o
207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (
DO 2009, L 78, p. 1
)].
La marca cuyo registro se solicitó es el signo denominativo MACCOFFEE.
Los productos para los que se solicitó el registro están comprendidos en las clases 29, 30 y 32 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada y se corresponden, para cada una de esas clases, con la descripción siguiente:
—
Clase 29: «Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; productos lácteos; nata [producto lácteo]; nata batida; preparaciones para dar cremosidad a bebidas (basadas en lácteos); pudines de leche; yogur; productos alimenticios en forma de aperitivos; aperitivos a base de frutas; aperitivos a base de patatas; patatas fritas en forma de aperitivos; bebidas hechas de o que contienen leche; batidos de leche»;
—
Clase 30: «Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo; galletas; cereales para desayuno; dulces helados; galletitas saladas; yogures helados; helados cremosos; pretzels (galletas saladas); bocaditos de confitería; confites; golosinas; barritas de caramelo; caramelos de menta; chocolate; confitería de chocolate; pastel; molletes; palomitas de maíz; aperitivos a base de cereales; alimentos salados preparados en forma de aperitivo; chips de maíz; tortillas; repostería; pan; sándwiches; bocadillos rellenos; enrollados “wraps” (sándwiches); sándwiches tostados; puddings de postre; café instantáneo; mezclas de café instantáneas; granos de café; café en forma molida; café helado; bebidas de café con leche; bebidas de cacao con leche, bebidas a base de chocolate, café y bebidas a base de café, bebidas de cacao y a base de cacao; bebidas a base de té; té, en concreto té de gingseng, té negro, té oolong, té de cebada y de hojas de cebada; tés de frutas; tisana (que no sean para uso médico); té helado»;
—
Clase 32: «Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas; refrescos basados en fruta con sabor a té o café (que no se incluyan en otras clases); bebidas sin alcohol con sabor a té o café (que no se incluyan en otras clases)».
La solicitud de marca de la Unión se publicó en el
Boletín de Marcas Comunitarias
n.
o
1/2009, de 12 de enero de 2009, y el signo denominativo MACCOFFEE se registró como marca de la Unión el 29 de enero de 2010, con el número 7307382, para todos los productos mencionados en el apartado 3 anterior.
El 13 de agosto de 2010, la parte coadyuvante, McDonald’s International Property Co. Ltd, presentó una demanda de nulidad de la marca impugnada para todos los productos para los que había sido registrada.
La demanda de nulidad se basaba en las siguientes marcas anteriores:
—
la marca denominativa de la Unión McDONALD’S, presentada el 1 de abril de 1996 y registrada el 16 de julio de 1999 con el número 62497, para los productos y servicios incluidos en las clases 29, 30, 32 y 42;
—
la marca denominativa de la Unión McFISH, presentada el 18 de abril de 2006 y registrada el 20 de julio de 2007 con el número 5056429, para los productos incluidos en las clases 29 y 30;
—
la marca denominativa de la Unión McTOAST, presentada el 24 de octubre de 2005 y registrada el 20 de abril de 2007 con el número 4699054, para los productos y servicios incluidos en las clases 29, 30 y 43;
—
la marca denominativa de la Unión McMUFFIN, presentada el 27 de julio de 2005 y registrada el 7 de agosto de 2006 con el número 4562419, para los productos y servicios incluidos en las clases 29, 30 y 43;
—
la marca denominativa de la Unión McRIB, presentada el 19 de noviembre de 1999 y registrada el 11 de junio de 2001 con el número 1391663, para los productos incluidos en las clases 29 y 30;
—
la marca denominativa de la Unión McFLURRY, presentada el 30 de junio de 1998 y registrada el 8 de septiembre de 1999 con el número 864694, para los productos incluidos en la clase 29;
—
la marca denominativa de la Unión CHICKEN McNUGGETS, presentada el 1 de abril de 1996 y registrada el 4 de agosto de 1998 con el número 16196, para los productos incluidos en la clase 29;
—
la marca denominativa de la Unión McCHICKEN, presentada el 1 de abril de 1996 y registrada el 2 de febrero de 1998 con el número 16188, para los productos incluidos en la clase 30;
—
la marca denominativa de la Unión EGG McMUFFIN, presentada el 1 de abril de 1996 y registrada el 19 de diciembre de 1997 con el número 15966, para los productos incluidos en la clase 30;
—
la marca denominativa de la Unión McFEAST, presentada el 1 de abril de 1996 y registrada el 27 de octubre de 1999 con el número 15941, para los productos incluidos en la clase 30;
—
la marca denominativa de la Unión BIG MAC, presentada el 1 de abril de 1996 y registrada el 22 de diciembre de 1998 con el número 62638, para los productos y servicios incluidos en las clases 29, 30 y 42;
—
la marca denominativa de la Unión PITAMAC, presentada el 1 de febrero de 2005 y registrada el 11 de abril de 2006 con el número 4264818, para los productos y servicios incluidos en las clases 29, 30 y 42;
—
y la marca alemana McDonald’s, notoriamente conocida, para los productos y servicios incluidos en las clases 29, 30, 32 y 43.
Los motivos alegados por la parte coadyuvante fueron los contemplados en el artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento n.
o
207/2009, en relación con su artículo 8, apartados 1, letras a) y b), 2, letra c), y 5.
A instancias de la demandante, titular de la marca impugnada, se instó a la parte coadyuvante a que aportara la prueba del uso efectivo de las marcas anteriores en las que basaba su demanda, de conformidad con el artículo 57, apartados 2 y 3, del Reglamento n.
o
207/2009.
Mediante resolución de 27 de abril de 2012, la División de Anulación declaró íntegramente nula la marca impugnada, con arreglo al artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento n.
o
207/2009, en relación con su artículo 8, apartado 5, basándose únicamente en la marca denominativa anterior de la Unión McDONALD’S, registrada con el número 62497, debido a que, habida cuenta de la consolidada notoriedad adquirida por la marca McDONALD’S y del establecimiento, en la mente del público pertinente, de un vínculo entre ella y la marca impugnada, existía un riesgo serio de que con el uso sin justa causa de la marca impugnada se obtenga una ventaja desleal de la notoriedad de la marca McDONALD’S.
El 26 de junio de 2012, la demandante interpuso un recurso ante la EUIPO contra la resolución de la División de Anulación al amparo de los artículos 58 a 64 del Reglamento n.
o
207/2009.
Mediante resolución de 13 de junio de 2013 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), la Primera Sala de Recurso de la EUIPO desestimó íntegramente el recurso de la demandante, adhiriéndose, en esencia, a la alegación de la División de Anulación de que se habían cumplido en el caso de autos todas las condiciones para aplicar el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009. A este respecto, declaró que la marca McDONALD’S gozaba de considerable notoriedad en relación con los servicios de comida rápida. Respecto a los factores pertinentes que permiten apreciar si el público pertinente, a saber, el público en general dentro de la Unión Europea, que recurre también a los servicios de comida rápida prestados por la parte coadyuvante, podía establecer un vínculo entre las marcas en conflicto, indicó, en primer término, que las marcas en conflicto eran similares, en segundo término, que la considerable notoriedad adquirida por la marca McDONALD’S se extendía también a la combinación del prefijo «mc» con el nombre de un elemento de la carta o de un producto alimenticio, en tercer término, que la parte coadyuvante era propietaria de una familia de marcas que combinaba el prefijo «mc» con el nombre de un elemento de la carta o de un producto alimenticio (en lo sucesivo, «familia de marcas “Mc”», en cuatro término, que la marca impugnada reproducía la estructura común de la familia de marcas «Mc» y, por último, que los servicios y productos designados por las marcas en conflicto presentaban cierto grado de similitud debido a los estrechos vínculos existentes entre ellos. Con arreglo a una apreciación global de todos estos factores, llegó a la conclusión de que el público pertinente podía establecer mentalmente un vínculo entre las marcas en conflicto e incluso, gran parte de él, asociar la marca impugnada con la familia de marcas «Mc». Pues bien, consideró que el establecimiento de tal vínculo en la mente del público pertinente podía implicar una transferencia de la imagen de la marca McDONALD’S o de las características asociadas a ella a los productos designados por la marca impugnada, de modo que era muy probable que la demandante obtuviera una ventaja desleal de la notoriedad de la marca McDONALD’S. Por último, observó que el uso de la marca impugnada no tenía justa causa.
Pretensiones de las partes
La demandante solicita, en esencia, al Tribunal que:
—
Anule la resolución impugnada.
—
Condene en costas a la EUIPO.
La EUIPO y la parte coadyuvante solicitan al Tribunal que:
—
Desestime el recurso.
—
Condene en costas a la demandante.
Fundamentos de Derecho
Observaciones preliminares relativas al marco jurídico y al objeto del litigio
En virtud del artículo 53, apartado 1, letra a), del Reglamento n.
o
207/2009, una marca de la Unión se declarará nula mediante solicitud presentada ante la EUIPO cuando exista una marca anterior en el sentido del artículo 8, apartado 2, de dicho Reglamento, a saber, una marca cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la marca de la Unión cuya anulación se hubiese solicitado y se cumplan las condiciones del artículo 8, apartado 5, de ese mismo Reglamento. De esta última disposición se desprende que cabe solicitar la anulación de una marca de la Unión incluso cuando dicha marca haya sido registrada para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que lo fue la marca anterior.
La protección ampliada que confiere de este modo a la marca anterior el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009 presupone el concurso de varias condiciones. En primer término, la marca anterior de la Unión debe haberse presentado antes de aquella cuya anulación se hubiese solicitado y debe estar registrada. En segundo término, la marca anterior de la Unión y aquella cuya anulación se hubiese solicitado deben ser idénticas o similares. En tercer término, la marca anterior de la Unión debe gozar de notoriedad en la Unión. En cuarto término, el uso sin justa causa de la marca de la Unión cuya anulación se ha solicitado debe llevar a que pueda obtenerse una ventaja desleal del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior de la Unión o a que pueda ser perjudicial para el carácter distintivo o la notoriedad de ésta. Dado que estas condiciones son acumulativas, basta con que no concurra una de ellas para que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009 no resulte aplicable [véase la sentencia de 6 de julio de 2012, Jackson International/OAMI — Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE),
T‑60/10
, no publicada,
EU:T:2012:348
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el caso de autos, la demandante no niega ni que la solicitud de la marca McDONALD’S hubiese sido presentada antes que la de la marca impugnada, el 1 de abril de 1996, y que la marca hubiese sido registrada el 16 de julio de 1999 (véase el apartado 6 anterior), ni que la marca McDONALD’S goce en la Unión de considerable notoriedad en relación con los servicios de comida rápida, de modo que no se cuestiona la observancia de las condiciones primera y tercera para aplicar el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009 recordados en el apartado 15 anterior.
En cambio, la demandante refuta determinadas apreciaciones que llevaron a la Sala de Recurso, en la resolución impugnada, a declarar que existía cierto grado de similitud entre las marcas en conflicto. Considera que, debido a esta similitud, a la existencia de la familia de marcas «Mc», al carácter distintivo propio adquirido por el prefijo «mc», a la considerable notoriedad de la que goza la marca McDONALD’S, que se extiende al prefijo «mc», utilizado junto con el nombre de un elemento de la carta o de un producto alimenticio, y a cierto grado de similitud entre los productos y los servicios designados por las marcas en conflicto, como consecuencia de los estrechos vínculos existentes entre ellos, cabe establecer un vínculo en la mente del público pertinente entre las marcas en conflicto. En consecuencia, estima muy probable que el uso sin justa causa de la marca impugnada obtenga una ventaja desleal de la notoriedad de la marca McDONALD’S. Concluye que el objeto del litigio se circunscribe, por tanto, a saber si la Sala de Recurso ratificó justificadamente en la resolución impugnada las apreciaciones de la División de Anulación de que se cumplían en el caso de autos las condiciones segunda y cuarta para aplicar el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009 recordadas en el apartado 15 anterior.
Sobre la existencia de cierto grado de similitud entre las marcas en conflicto
La demandante sostiene que la Sala de Recurso incurrió en un error de apreciación en la resolución impugnada al concluir que las marcas en conflicto eran globalmente similares, hasta cierto punto. Alega que, de conformidad con la jurisprudencia, la similitud visual debe prevalecer en el caso de autos dado que los productos alimenticios y las bebidas se seleccionan, ante todo, de manera visual. Pues bien, considera que las marcas en conflicto son muy distintas desde el punto de vista visual y la Sala de Recurso estimó erróneamente que los elementos «mac» y «mc» eran visualmente similares. También sostiene que, desde el punto de vista fonético, las marcas en conflicto son muy distintas. Los prefijos «mac» y «mc» no se pronuncian del mismo modo. En inglés, como consecuencia de que se utilice una «c» doble, la marca impugnada se pronuncia «mac coffi», mientras que la marca McDONALD’S se pronuncia «me don alds» y, como se desprende de la jurisprudencia inglesa incorporada a los autos del presente procedimiento, se acentúa en la segunda sílaba «don», lo que implica que el elemento «mc» sea un elemento secundario de dicha marca desde el punto de vista fonético. En el plano conceptual, la demandante alega que la marca McDONALD’S se entiende como un apellido, mientras que la marca impugnada, aunque contenga el elemento «mac», que también es un prefijo corriente de los nombres patronímicos de origen gaélico (escocés e irlandés), no se entiende globalmente como tal apellido, puesto que dicho elemento se asocia con el término «coffee», que se entiende en el sentido de que designa café, a saber, una bebida aromática caliente. En este contexto, el elemento «mac» de la marca impugnada probablemente se entienda en el sentido de que remite a un término argótico americano para dirigirse amistosamente a un extraño, como en la expresión «Hey Mac, you want a coffee?» («Eh Mac, ¿quieres un café?»). Al no existir ninguna similitud entre las marcas en conflicto, la demandante estima que la Sala de Recurso debió desestimar la demanda de nulidad y observa que, aun suponiendo que dichas marcas sean ligeramente similares, ello no permite, habida cuenta de la práctica de la EUIPO, concluir que se establezca en la mente del público pertinente un vínculo entre ellas.
La EUIPO y la parte coadyuvante refutan las alegaciones de la demandante y solicitan la desestimación de los motivos formulados por ella sobre la base de que la Sala de Recurso no incurrió en ningún error de apreciación en la resolución impugnada al concluir que existía cierto grado de similitud global entre las marcas en conflicto.
A este respecto, procede recordar que la protección conferida por el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009 no se supedita a que se aprecie un grado de similitud tal entre las marcas controvertidas que en la mente del público afectado exista riesgo de confusión entre ellas. Basta con que el grado de similitud entre dichas marcas conlleve que el público pertinente establezca un vínculo entre ellas [véanse, por analogía, las sentencias de 16 de mayo de 2007, La Perla/OAMI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC),
T‑137/05
, no publicada,
EU:T:2007:142
, apartado
y jurisprudencia citada, y de 16 de diciembre de 2010, Rubinstein/OAMI — Allergan (BOTOLIST),
T‑345/08 y T‑357/08
, no publicada,
EU:T:2010:529
, apartado
y jurisprudencia citada].
La existencia de tal grado de similitud, al igual que la existencia de cierta similitud, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento n.
o
207/2009, debe apreciarse globalmente, considerando todos los factores pertinentes en el caso de que se trate. Por consiguiente, esta apreciación global, en lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas consideradas, debe basarse en la impresión de conjunto que producen, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (véase, por analogía, la sentencia de 16 de mayo de 2007, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC,
T‑137/05
, no publicada,
EU:T:2007:142
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el presente litigio, no se cuestiona que no existe riesgo de confusión entre las marcas en conflicto. Por tanto, el debate se circunscribe a saber si las apreciaciones de la Sala de Recurso en la resolución impugnada permiten declarar que se cumplía la condición relativa a la existencia de un grado mínimo de similitud entre las marcas consideradas, planteada por el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009.
Por lo que respecta, en primer lugar, a la similitud visual de las marcas en conflicto, procede señalar que dichas marcas son marcas denominativas.
Como acertadamente observa la demandante, las marcas en conflicto presentan grandes diferencias desde el punto de vista visual puesto que, pese a que la marca McDONALD’S se compone de nueve letras y un signo tipográfico y la marca impugnada de nueve letras, sólo tienen en común cuatro letras, a saber, las letras «m», «c», «o» y «a», de las que tres no ocupan la misma posición en las marcas en conflicto. Es cierto que ambas marcas empiezan por la letra «m» y sus letras «c» y «o» se sitúan, respectivamente, en las posiciones segunda y cuarta en la marca McDONALD’S y en las posiciones tercera y quinta en la marca impugnada. Además, las letras «m» y «c» figuran en la parte inicial de las marcas en conflicto, a saber, los elementos «mac» y «mc». Por otra parte, la disparidad entre las marcas en conflicto no puede deducirse del uso de minúsculas o mayúsculas, pues tal circunstancia es irrelevante, dado que la protección derivada del registro de una marca denominativa se refiere a la palabra indicada en la solicitud de registro y no a los aspectos gráficos o estilísticos particulares que esta marca pueda eventualmente adoptar [véase la sentencia de 29 de abril de 2015, Chair Entertainment Group/OAMI — Libelle (SHADOW COMPLEX),
T‑717/13
, no publicada,
EU:T:2015:242
, apartado
y jurisprudencia citada]. No obstante, estas apreciaciones no bastan para concluir que las marcas en conflicto sean similares visualmente, aun ligeramente.
Por tanto, la demandante sostiene justificadamente que la conclusión de que las marcas en conflicto eran ligeramente similares desde el punto de vista visual a la que llegó la Sala de Recurso en el apartado 38 de la resolución impugnada es errónea.
Por lo que respecta, en segundo lugar, a la similitud fonética de las marcas en conflicto, procede confirmar la apreciación de la Sala de Recurso, en el apartado 39 de la resolución impugnada, de que las partes iniciales de dichas marcas, a saber, los elementos «mac» y «mc», se pronuncian ambas «mak» o «mac», ya que la letra «a» es una «schwa» o una vocal murmurada pronunciada como en el término inglés «ago», al menos por parte del público pertinente. Es cierto que determinadas pruebas incorporadas a los autos del presente procedimiento pueden hacer dudar de la procedencia de la apreciación recogida en ese sentido por la Sala de Recurso al referirse claramente a la parte anglófona de dicho público. En efecto, de la segunda frase del apartado 44 de la sentencia de la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division [Tribunal Supremo (Inglaterra y Gales), Chancery Division, Reino Unido], de 27 de noviembre de 2001, en el asunto Frank Yu Kwan Yuen/McDonald’s, presentada por la demandante, resulta que «la primera sílaba de McCHINA [...] se pronuncia de manera ligeramente distinta a MAC». Por consiguiente, parece que todo el público pertinente anglófono, o parte de él, podría pronunciar de manera ligeramente distinta la parte inicial de las marcas en conflicto. No obstante, tal error, suponiendo que exista, seguiría sin afectar a la legalidad de la resolución impugnada puesto que, como acertadamente señala la EUIPO, la parte de ese público que percibe los prefijos «mc» y «mac» como los prefijos de nombres patronímicos gaélicos los pronuncia igual. Dichos prefijos se pronuncian tradicionalmente del mismo modo, «mac» [véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de julio de 2012, Comercial Losan/OAMI — McDonald’s International Property (Mc. Baby),
T‑466/09
, no publicada,
EU:T:2012:346
, apartados
y
, y de 26 de marzo de 2015, Emsibeth/OAMI — Peek & Cloppenburg (Nael),
T‑596/13
, no publicada,
EU:T:2015:193
, apartados
y
].
Además, aun admitiendo, como sostiene la demandante, que todo o parte del público pertinente pronuncia completamente la vocal «a» que figura en la parte inicial de la marca impugnada, mientras que murmura la que figura en la parte inicial de la marca McDONALD’S, no es menos cierto que las pronunciaciones de las partes iniciales de las marcas en conflicto siguen siendo muy similares. Es cierto que las partes finales de dichas marcas, a saber, los elementos «donald’s» y «coffee», son distintas desde el punto de vista fonético, pues el mero hecho de que una letra en ellas, la letra «o», se pronuncie de la misma manera es desdeñable al respecto. Sin embargo, estas diferencias no permiten negar que exista cierta similitud fonética global entre dichas marcas, derivada de la idéntica o, al menos, muy similar pronunciación por el público pertinente de sus partes iniciales, a saber, los elementos «mac» y «mc».
Así pues, la Sala de Recurso concluyó justificadamente, en el apartado 41 de la resolución impugnada, que las marcas en conflicto eran fonéticamente similares, hasta cierto punto.
Por lo que respecta a la similitud conceptual de las marcas en conflicto, procede recordar que, según la jurisprudencia, las marcas son lo bastante próximas cuando evocan la misma idea [véanse, en este sentido, las sentencias de 16 de mayo de 2007, Merant/OAMI — Focus Magazin verlag (FOCUS),
T‑491/04
, no publicada,
EU:T:2007:141
, apartado
, y de 11 de diciembre de 2008, Tomorrow Focus/OAMI — Information Builders (Tomorrow Focus),
T‑90/06
, no publicada,
EU:T:2008:567
, apartado
].
En el caso de autos, es necesario señalar, en primer lugar, al igual que la Sala de Recurso en los apartados 42 y 66 de la resolución impugnada, que los elementos «mc» y «mac» que figuran en las marcas en conflicto se asocian, en la mente de parte del público pertinente, con una misma idea, concretamente, con el prefijo de un nombre patronímico gaélico, que la parte anglófona del público pertinente incluso identifica en el sentido de que significa «hijo de» y que no reviste ningún significado particular para el resto del público pertinente (véanse, en este sentido, las sentencias de 5 de julio de 2012, Mc. Baby,
T‑466/09
, no publicada,
EU:T:2012:346
, apartado
, y de 26 de marzo de 2015, Nael,
T‑596/13
, no publicada,
EU:T:2015:193
, apartado
). Como justificadamente observa la EUIPO, es notorio, para la parte del público pertinente que conoce los prefijos de los nombres patronímicos gaélicos, que los mismos se escriben indistintamente «mc» o «mac». Además, acertadamente, al menos para la parte anglófona del público pertinente, la Sala de Recurso estimó que la parte final de la marca impugnada, a saber, el elemento «coffee», se entendía como referido a una bebida aromática, tradicionalmente servida caliente, procedente de los granos del cafeto. La parte del público pertinente que conoce los prefijos de los nombres patronímicos gaélicos y entiende el sentido del término inglés «coffee» es capaz de descubrir en la marca impugnada la asociación de esos dos elementos, tanto más cuanto, como legítimamente observa la EUIPO, tal asociación del prefijo «mac» o «mc» con una palabra del lenguaje corriente no tiene nada de inhabitual (sentencia de 5 de julio de 2012, Mc. Baby,
T‑466/09
, no publicada,
EU:T:2012:346
). El público pertinente probablemente entienda más bien la asociación, en la marca impugnada, de un término que remite a un nombre patronímico gaélico y de otro término que remite al nombre de una bebida como una referencia a una bebida producida por una persona de origen escocés o irlandés que referida, como sostiene la demandante, a una expresión familiar en la que el término «mac» se utiliza para dirigirse amistosamente a un extraño.
De lo anterior resulta que las marcas en conflicto presentan cierta similitud conceptual en la medida en que ambas son percibidas, al menos por parte del público pertinente, como referidas a un nombre patronímico de origen gaélico. En consecuencia, la Sala de Recurso consideró justificadamente, en el apartado 42 de la resolución impugnada que las marcas en conflicto eran conceptualmente similares, hasta cierto punto.
Por último, por lo que respecta a la similitud global que existe entre las marcas en conflicto, suficiente para que el público pertinente establezca entre ellas un vínculo, aun cuando no las confunda, hay que recordar que debe determinarse tomando en consideración las similitudes gráfica, fonética y conceptual de dichas marcas y, en su caso, la evaluación de la importancia relativa que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que estos se comercializan (véase, en este sentido y por analogía, por lo que respecta a la apreciación de la existencia de riesgo de confusión, la sentencia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer,
C‑342/97
,
EU:C:1999:323
, apartado
).
En el caso de autos, las marcas en conflicto difieren en el plano visual pero presentan cierto grado de similitud en los planos fonético y conceptual, que deriva de sus respectivas partes iniciales, concretamente los elementos «mac» y «mc». Estas similitudes fonética y conceptual entre las marcas en conflicto no pueden desdeñarse por completo debido a que, como alega la demandante, el modo de comercialización de los productos que llevan la marca en cuestión se base en una selección ante todo visual. De la jurisprudencia resulta que cuando los productos designados por una marca son productos de consumo corriente, vendidos normalmente en almacenes en régimen de autoservicio, el público pertinente, al comprar, suele percibir la marca en cuestión visualmente, de modo que el aspecto visual reviste más importancia en la apreciación global de la similitud entre esa marca y otra marca con la que está en conflicto [véanse, en este sentido y por analogía, en lo relativo a la apreciación de que exista riesgo de confusión, las sentencias de 23 de mayo de 2007, Henkel/OAMI — SERCA (COR),
T‑342/05
, no publicada,
EU:T:2007:152
, apartado
y jurisprudencia citada, y de 13 de diciembre de 2007, Cabrera Sánchez/OAMI — Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano),
T‑242/06
, no publicada,
EU:T:2007:391
, apartado
y jurisprudencia citada]. No obstante, pese a que, en tal caso, la similitud fonética tiene una importancia reducida (sentencia de 13 de diciembre de 2007, el charcutero artesano,
T‑242/06
, no publicada,
EU:T:2007:391
, apartado
), puesto que, por lo general, el consumidor de los productos en cuestión no tendrá que pronunciar la marca, no se vuelve desdeñable e incluso conserva toda su importancia, dado que no se excluye que, en ciertos supuestos, hubiese tenido lugar una comunicación oral sobre los productos y la marca en cuestión antes del acto de compra [véanse, en este sentido, las sentencias de 23 de mayo de 2007, COR,
T‑342/05
, no publicada,
EU:T:2007:152
, apartado
, y de 23 de septiembre de 2011, NEC Display Solutions Europe/OAMI — C More Entertainment (see more),
T‑501/08
, no publicada,
EU:T:2011:527
, apartado
] o que dichos productos sean objeto de publicidad verbal, en la radio o a través de otros consumidores (sentencia de 23 de septiembre de 2011, see more,
T‑501/08
, no publicada,
EU:T:2011:527
, apartado
). Asimismo, aunque, en tal caso, la importancia de la similitud conceptual es reducida por el hecho de que en los almacenes en régimen de autoservicio, el consumidor pierde poco tiempo entre sus compras sucesivas y con frecuencia no realiza una lectura de todas las indicaciones que figuran en los diferentes productos, sino que se deja guiar en mayor medida por el impacto visual global producido por sus etiquetas o envases [sentencia de 2 de diciembre de 2008, Ebro Puleva/OAMI — Berenguel (BRILLO’S),
T‑275/07
, no publicada,
EU:T:2008:545
, apartado
], no se vuelve desdeñable, en particular, en caso de que las marcas en conflicto sean marcas denominativas.
Pues bien, considerar los aspectos fonético y conceptual permite concluir que, aun cuando las marcas en conflicto difieran desde el punto de vista visual y presenten también diferencias en los planos conceptual y fonético como consecuencia de sus distintas partes finales, presentan cierto grado de similitud global debido a la similitud conceptual y fonética de sus respectivas partes iniciales, concretamente los elementos «mc» y «mac».
En consecuencia, si bien la Sala de Recurso resolvió erróneamente que las marcas en conflicto presentaban una ligera similitud en el plano visual (véase el apartado 25 anterior), concluyó justificadamente, en el apartado 48 de la resolución impugnada, que las marcas en conflicto eran globalmente similares, hasta cierto punto. Por tanto, el error indicado al apreciar la similitud entre las marcas en conflicto no debe llevar a la anulación de la resolución impugnada.
Así pues, hay que señalar que las apreciaciones de la Sala de Recurso en la resolución impugnada de que, en el caso de autos, se cumplía la segunda condición para aplicar el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009, recordada en el apartado 15 anterior, son fundadas y, por tanto, han de desestimarse todos los motivos formulados contra dichas apreciaciones.
Sobre el establecimiento, en la mente del público pertinente, de un vínculo entre las marcas en conflicto
Con carácter preliminar, es necesario recordar que las infracciones mencionadas en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009, cuando se producen, son la consecuencia de la relación que el público pertinente realiza entre las marcas consideradas, es decir, del vínculo que establece entre dichas marcas, aun cuando no las confunda (véase, en este sentido, la sentencia de 6 de julio de 2012, ROYAL SHAKESPARE,
T‑60/10
, no publicada,
EU:T:2012:348
, apartado
y jurisprudencia citada). El establecimiento de tal vínculo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos (véase la sentencia de 6 de julio de 2012, ROYAL SHAKESPARE,
T‑60/10
, no publicada,
EU:T:2012:348
, apartado
y jurisprudencia citada). Entre dichos factores figuran el grado de similitud entre las marcas consideradas; la naturaleza de los productos o servicios designados por dichas marcas, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público relevante; la intensidad del renombre de la marca anterior; la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseca o adquirida por el uso, y la existencia de un riesgo de confusión por parte del público (véase la sentencia de 6 de julio de 2012, ROYAL SHAKESPARE,
T‑60/10
, no publicada,
EU:T:2012:348
, apartado
y jurisprudencia citada).
En el caso de autos, la demandante refuta las apreciaciones de la Sala de Recurso en la resolución impugnada de que, por una parte, la existencia de la familia de marcas «Mc» es un factor pertinente para apreciar el establecimiento, en la mente del público pertinente, de un vínculo entre las marcas en conflicto y, por otra, de que existe cierto grado de similitud entre los servicios y los productos controvertidos, como consecuencia de los estrechos vínculos que existen entre ellos.
Sobre la existencia de la familia de marcas «Mc» como factor pertinente para apreciar el establecimiento, en la mente del público pertinente, de un vínculo entre las marcas en conflicto
La demandante sostiene que la Sala de Recurso incurrió en un error de apreciación en la resolución impugnada al concluir que, debido al elemento «mac» que figura en la marca impugnada, el público pertinente podía asociarla con la familia de marcas «Mc», salida de la marca McDONALD’S. Estima al respecto que la jurisprudencia relativa a la familia de marcas debe ser de interpretación estricta pues constituye una excepción al principio general de que toda marca debe apreciarse globalmente. A su juicio, las pruebas incorporadas por la parte coadyuvante a los autos del procedimiento ante la EUIPO, a saber, las cartas de los establecimientos de comida rápida de la parte coadyuvante, una investigación independiente llevada a cabo en 1991 y 1992 y las resoluciones de órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, no bastaban para concluir que el prefijo «mc» se asociase, en la mente del público pertinente, con los productos alimenticios y las bebidas. Sostiene que salvo un documento que menciona a la marca McDONALD’S, todas esas pruebas databan de 2010 y son, por tanto, posteriores al 13 de octubre de 2008, fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca impugnada. Además, la parte de la investigación independiente llevada a cabo en 1991 sólo revela que las personas interrogadas asocian el prefijo «mc» con la marca McDONALD’S, mientras que la parte de esa misma investigación llevada a cabo en 1992, cuyos resultados pueden haber sido falseados con una redacción tendenciosa de la pregunta formulada, únicamente permite concluir que la mayoría de las personas interrogadas sabían que el prefijo «mc», junto con otras palabras, se utilizaba en relación con servicios de comida rápida o en régimen de autoservicio. Según la demandante, la Sala de Recurso no tenía razones para presumir que las conclusiones de la investigación independiente sigan siendo pertinentes más de dieciséis años después y que su pertinencia se viese incluso reforzada. Por último, las resoluciones de órganos jurisdiccionales de los Estados miembros examinadas por la Sala de Recurso no son determinantes pues no vinculan a la EUIPO ni reflejan situaciones concretas. La demandante observa que, de la jurisprudencia y de la parte C, sección 2, capítulo 7, punto 2, página 4, de las Directrices relativas a los procedimientos ante la EUIPO (en lo sucesivo, «Directrices de la EUIPO»), se desprende implícitamente que el concepto de familia de marcas no es aplicable en el caso de autos ya que el elemento «mac» que figura en la marca impugnada no es idéntico al elemento «mc», común a la familia de marcas «Mc». El elemento «coffee», que figura en la marca impugnada y remite al nombre de una bebida, diferencia dicha marca de las marcas anteriores de la parte coadyuvante al combinar el prefijo «mc» con el nombre de un elemento de la carta o de un producto alimenticio, escrito básicamente en minúsculas. La demandante invoca que la parte coadyuvante no vende bebidas en la Unión con una marca que incluya el prefijo «mc». Considera que las diferencias que existen entre la marca impugnada y las marcas anteriores de la parte coadyuvante son lo suficientemente importantes como para que el público pertinente las perciba.
Subsidiariamente, la demandante sostiene que la marca McDONALD’S no tiene la misma estructura que las demás marcas anteriores de la parte coadyuvante, que combinan el prefijo «mc» con el nombre de un elemento de la carta o de un producto alimenticio, de modo que no pertenece a la familia de marcas «Mc». El uso del elemento «mc» y,
a fortiori
, del elemento «mac» no sería criticable pues se trata de un prefijo corriente en los nombres patronímicos gaélicos, que se utiliza de muchas maneras sin plantear objeciones.
La EUIPO y la parte coadyuvante refutan las alegaciones de la demandante y sostienen que la Sala de Recurso declaró acertadamente en la resolución impugnada que la existencia de la familia de marcas «Mc» era un factor que debía considerarse para apreciar el establecimiento, en la mente del público pertinente, de un vínculo entre las marcas en conflicto.
Como se ha observado en el apartado 37 anterior, el establecimiento, en la mente del público pertinente, de un vínculo entre las marcas consideradas debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos (véase la sentencia de 6 de julio de 2012, ROYAL SHAKESPARE,
T‑60/10
, no publicada,
EU:T:2012:348
, apartado
y jurisprudencia citada). Entre los factores pertinentes al respecto figura la existencia de una familia de marcas anteriores [véase, en este sentido, la sentencia de 26 de septiembre de 2012, IG Communications/OAMI — Citigroup y Citibank (CITIGATE),
T‑301/09
, no publicada,
EU:T:2012:473
, apartado
]. En efecto, en el caso en que la demanda de nulidad de una marca se base en la existencia de varias marcas anteriores que presentan características comunes que permiten que se las considere parte de una misma familia, el establecimiento en la mente del público pertinente de un vínculo entre la marca cuya nulidad se solicita y las marcas anteriores puede resultar de que la primera presente características que puedan vincularla a la familia compuesta de las segundas (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI,
C‑234/06 P
,
EU:C:2007:514
, apartados
y
).
Varias marcas tienen unas características que permiten que se considere que forman parte de una misma «familia», cuando reproducen íntegramente un mismo elemento distintivo con el añadido de un elemento gráfico o denominativo que las diferencia una de otra, o cuando se caracterizan por la repetición de un mismo prefijo o sufijo extraído de una marca originaria [sentencia de 23 de febrero de 2006, Il Ponte Finanziaria/OAMI — Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE),
T‑194/03
,
EU:T:2006:65
, apartado
]. El titular de las marcas anteriores no tiene que aportar la prueba de que el público pertinente percibe dichas marcas como una familia (sentencia de 25 de noviembre de 2014, UniCredit/OAMI,
T‑303/06 RENV y T‑337/06 RENV
,
EU:T:2014:988
, apartados
a
).
No obstante, no cabe esperar del público pertinente, si no se usa un número suficiente de marcas que pudiera constituir una familia, que detecte características comunes en dicha familia ni que establezca un vínculo entre esa familia y otra marca que contenga elementos que guarden relación con dichas características. Por consiguiente, para que el público pertinente pueda establecer un vínculo entre la marca cuya anulación se solicita y una «familia» de marcas anteriores, las marcas pertenecientes a ésta deben estar presentes en el mercado (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI,
C‑234/06 P
,
EU:C:2007:514
, apartado
, y de 23 de febrero de 2006, BAINBRIDGE,
T‑194/03
,
EU:T:2006:65
, apartado
).
Por consiguiente, corresponde al titular de las marcas anteriores que solicita la nulidad de la marca posterior de la Unión aportar la prueba del uso efectivo de un número de ellas que baste para constituir una «familia» de marcas y, por tanto, demostrar la existencia de ésta para que pueda apreciarse si el público pertinente establece un vínculo entre la marca cuya anulación se solicita y las marcas anteriores que componen dicha «familia» (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 13 de septiembre de 2007, Il Ponte Finanziaria/OAMI,
C‑234/06 P
,
EU:C:2007:514
, apartados
y
, y de 23 de febrero de 2006, BAINBRIDGE,
T‑194/03
,
EU:T:2006:65
, apartado
) o incluso sólo entre la marca cuya anulación se solicita y la marca anterior originaria de esa misma «familia».
Habida cuenta de la jurisprudencia citada en los apartados 42 a 45 anteriores, hay que comprobar, por una parte, si la parte coadyuvante ha aportado la prueba del uso efectivo de un número suficiente de sus marcas anteriores que pudiera constituir, a la vista de sus características comunes, una «familia» de marcas y, por otra parte, si la marca impugnada contiene elementos que guarden relación con las características comunes de dicha «familia».
– Sobre el uso efectivo de un número suficiente de marcas anteriores que constituyan una «familia» de marcas
En los apartados 57 y 86 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso confirmó las conclusiones de la División de Anulación de que las pruebas aportadas por la parte coadyuvante bastaban para acreditar el uso efectivo de la marca McDONALD’S en relación con servicios de comida rápida. A este respecto, remitió a las pruebas presentadas por la parte coadyuvante que acreditaban que dicha marca ocupaba el sexto puesto mundial en el análisis global de marcas realizado por una sociedad de consultoría y que los servicios vendidos bajo dicha marca generan ingresos de unos 32000 millones de euros, que venían también corroborados por unas declaraciones a las que se habían incorporado etiquetas de productos, anuncios de cartas y material promocional.
Por otra parte, en los apartados 58 a 60 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso indicó que las pruebas aportadas por la parte coadyuvante bastaban para apreciar el uso efectivo en el mercado de las marcas que combinan el prefijo «mc» con otra palabra, tales como las marcas McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN y McFEAST, en relación con servicios de comida rápida y productos que figuran en la carta de los establecimientos de comida rápida en parte del territorio de la Unión. A este respecto, remitió a la investigación independiente llevada a cabo en 1991 y 1992 y a las resoluciones de órganos jurisdiccionales nacionales presentadas por la parte coadyuvante.
En el caso de autos, la demandante se limita a sostener que las pruebas presentadas por la parte coadyuvante no demuestran que el uso efectivo del prefijo «mc», junto con otra palabra, haya bastado en el territorio de la Unión para que, en los períodos pertinentes, dicho prefijo se asocie en la mente del público pertinente con los productos alimenticios y las bebidas. Así pues, la demandante no niega el uso efectivo de las marcas anteriores, sino el hecho de que dicho uso haya bastado para que el prefijo «mc», junto con otra palabra, adquiera carácter distintivo propio en relación con los productos alimenticios y las bebidas.
Con carácter preliminar, hay que señalar que, en el apartado 59 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso únicamente señaló que el uso efectivo del prefijo «mc», junto con otra palabra, había bastado, al menos en parte del territorio de la Unión, para que, en los períodos pertinentes, en la mente del público pertinente, se asocie dicho prefijo con los servicios de comida rápida y con los productos que figuran en la carta de los establecimientos de comida rápida.
En el caso de autos, procede comprobar, por tanto, si la parte coadyuvante ha aportado la prueba del uso efectivo de las marcas citadas en los apartados 47 y 48 anteriores, que pudiera haber conferido al prefijo «mc», junto con otra palabra, un carácter distintivo propio en relación con los servicios de comida rápida y con los productos que figuran en la carta de los establecimientos de comida rápida, al menos en parte del territorio de la Unión.
Sobre este particular hay que observar que, para examinar en un supuesto concreto el carácter efectivo del uso de una marca, ha de realizarse una apreciación global de las pruebas presentadas, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del asunto. Tal apreciación debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de la marca, en particular los usos de la misma que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por dicha marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado, la magnitud y la frecuencia del uso de la marca [véase, por analogía, la sentencia de 29 de febrero de 2012, Certmedica International y Lehning entreprise/OAMI — Lehning entreprise y Certmedica International (L112),
T‑77/10 y T‑78/10
, no publicada,
EU:T:2012:95
, apartado
y jurisprudencia citada].
El uso efectivo de una marca no puede demostrarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos [véase, por analogía, la sentencia de 23 de septiembre de 2009, Cohausz/OAMI — Izquierdo Faces (acopat),
T‑409/07
, no publicada,
EU:T:2009:354
, apartado
y jurisprudencia citada].
No obstante, de la regla 22, apartado 4, del Reglamento (CE) n.
o
2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento n.
o
40/94 (
DO 1995, L 303, p. 1
), aplicable
mutatis mutandis
en los procedimientos de nulidad de conformidad con la regla 40, apartado 6, de dicho Reglamento, resulta que la prueba del uso deberá limitarse preferentemente a la presentación de documentos y objetos acreditativos, como envases, etiquetas, listas de precios, catálogos, facturas, fotografías, anuncios en periódicos y a las declaraciones escritas prestadas bajo juramento o declaraciones solemnes a que hace referencia el artículo 78, apartado 1, letra f), del Reglamento n.
o
207/2009.
Además, del artículo 57, apartado 2, del Reglamento n.
o
207/2009, en relación con su artículo 42, apartado 2, se desprende que los períodos que deben considerarse para establecer la existencia de un uso efectivo de la marca McDONALD’S y,
a fortiori
, de un uso efectivo de las demás marcas anteriores, derivadas de aquélla y que pueden constituir, a juicio de la parte coadyuvante, una «familia» de marcas son, por una parte, el período comprendido entre el 12 de enero de 2004 y el 11 de enero de 2009 y, por otra parte, el período comprendido entre el 13 de agosto de 2005 y el 12 de agosto de 2010 (en lo sucesivo, «períodos pertinentes»). Es cierto que cabe considerar hechos posteriores o incluso anteriores a los períodos definidos de este modo por la normativa aplicable, pero supeditado necesariamente a la presentación de documentos que demuestren el uso de las marcas en cuestión durante dichos períodos [véase, por analogía, la sentencia de 27 de septiembre de 2012, El Corte Inglés/OAMI — Pucci International (PUCCI),
T‑39/10
, no publicada,
EU:T:2012:502
, apartado
]. Así pues, la Sala de Recurso asumió justificadamente, en el apartado 86 de la resolución impugnada, las apreciaciones que figuran en el apartado 24 de la resolución de la División de Anulación que definen del modo antes citado los períodos pertinentes.
Las pruebas del uso presentadas en el caso de autos por la parte coadyuvante se relacionan en los apartados 29 y 30 de la resolución de la División de Anulación.
Como acertadamente afirma la Sala de Recurso en los apartados 57 y 86 de la resolución impugnada, las pruebas presentadas referidas a los períodos pertinentes establecen de forma suficiente en Derecho el uso efectivo, al menos en parte del territorio de la Unión, de la marca McDONALD’S en relación con los servicios de comida rápida. En efecto, dichas pruebas acreditan que, durante los períodos pertinentes, la marca McDONALD’S siguió siendo una de las diez marcas más importantes a escala mundial y que se hizo un uso intensivo de ella en una parte sustancial del territorio de la Unión para designar servicios de comida rápida y productos que figuran en la carta de los establecimientos de comida rápida.
Además, como declaró justificadamente la Sala de Recurso en el apartado 58 de la resolución impugnada y como resulta, por otra parte, de las pruebas presentadas por la parte coadyuvante, ésta ya había obtenido el registro o había registrado, durante los períodos pertinentes, numerosas marcas que combinan el prefijo «mc» con otra palabra, tales como las marcas McFISH, McTOAST, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN, EGG McMUFFIN y McFEAST, en relación con servicios de comida rápida y productos que figuran en la carta de los establecimientos de comida rápida. Además, utilizó las marcas McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN y EGG McMUFFIN en Alemania y las marcas McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN y EGG McMUFFIN en el Reino Unido para designar productos que figuran en la carta de los establecimientos de comida rápida y en el material promocional. Aun cuando, como observa la demandante, la parte coadyuvante no ha informado acerca del volumen de negocios realizado por cada uno de los productos controvertidos, ha incorporado a los autos del procedimiento ante la EUIPO documentos que acreditan que, en 2004 y 2009, es decir, durante los períodos pertinentes, poseía, respectivamente, 1262 y después 1361 establecimientos en Alemania y 1250 y después 1193 establecimientos en el Reino Unido. Además, del informe anual de 2009 redactado por la parte coadyuvante para Alemania, presentado en el procedimiento ante la EUIPO y que figura en los autos del presente procedimiento, resulta que sus establecimientos alemanes realizaron un importante volumen de negocios en 2008 y 2009. Apreciadas en su conjunto, de conformidad con la solución expuesta en la sentencia de 17 de febrero de 2011, J & F Participações/OAMI — Plusfood Wrexham (Friboi) (
T‑324/09
, no publicada,
EU:T:2011:47
, apartados
y
), dichas pruebas permiten constatar, en el caso de autos, el uso efectivo por la parte coadyuvante de las marcas McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN y EGG McMUFFIN en Alemania y en el Reino Unido, a saber, en una parte sustancial del territorio de la Unión, durante los períodos pertinentes.
Por otra parte, como justificadamente ha puesto de manifiesto la Sala de Recurso en el apartado 59 de la resolución impugnada, órganos jurisdiccionales de Alemania, España, Suecia y el Reino Unido declararon, durante los períodos pertinentes, que el prefijo «mc», junto con otra palabra, había adquirido carácter distintivo propio en relación con servicios de comida rápida y productos que figuran en la carta de los establecimientos de comida rápida. Aunque la EUIPO no está vinculada por las resoluciones dictadas por las autoridades nacionales y, puesto que la aplicación del Derecho de marcas de la Unión es independiente de todo sistema nacional, la legalidad de la resoluciones de la EUIPO no puede ser desvirtuada basándose únicamente en apreciaciones que figuran en resoluciones nacionales anteriores, resoluciones que, no obstante, la EUIPO puede considerar indicios en la apreciación de los hechos del litigio [véanse, en este sentido, las sentencias de 21 de abril de 2004, Concept/OAMI (ECA),
T‑127/02
,
EU:T:2004:110
, apartados
y
; de 9 de julio de 2008, Reber/OAMI — Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart),
T‑304/06
,
EU:T:2008:268
, apartado
, y de 25 de octubre de 2012, riha/OAMI — Lidl Stiftung (VITAL&FIT),
T‑552/10
, no publicada,
EU:T:2012:576
, apartado
]. Por consiguiente, contrariamente a lo que afirma la demandante, la Sala de Recurso, a efectos de su propia apreciación de los hechos del litigio, podía tener en cuenta en la resolución impugnada, como indicios, apreciaciones realizadas por los órganos jurisdiccionales nacionales durante los períodos pertinentes, de las que resultaba que, en el territorio de su competencia, el uso del prefijo «mc», junto con otra palabra, había sido tal que le había permitido adquirir carácter distintivo propio en relación con los servicios de comida rápida y los productos que figuran en la carta de los establecimientos de comida rápida.
Como justificadamente indicó la Sala de Recurso en el apartado 59 de la resolución impugnada, las apreciaciones así realizadas por los órganos jurisdiccionales nacionales se vieron asimismo corroboradas por la investigación independiente llevada a cabo en 1991 y 1992, de la que resultó que, en la mente de parte del público pertinente, el prefijo «mc» se asociaba mayoritariamente con el signo McDONALD’S y que ese mismo prefijo, junto con otra palabra, se asociaba mayoritariamente con establecimientos de comida rápida pertenecientes a un mismo grupo. De conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 55 anterior, la Sala de Recurso podía utilizar estos datos, anteriores a los períodos pertinentes. Por lo que respecta a las preguntas planteadas en la investigación independiente, hay que observar, al contrario de lo que sostiene la demandante, que su formulación permitía comprobar objetivamente en qué medida se asociaba, en la mente de parte del público pertinente, a saber del consumidor alemán de servicios de comida rápida, el prefijo «mc», por una parte, con el signo McDONALD’S y, por otra, con servicios de comida rápida pertenecientes a un mismo grupo. En cuanto a la concreta antigüedad de dichos resultados, procede observar que los mismos no permiten relacionar el uso de la marca McDONALD’S con las marcas anteriores McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN y EGG McMUFFIN, cuyo uso efectivo ha sido acreditado en el apartado 58 anterior. Por lo demás, todas estas marcas fueron registradas con posterioridad al período cubierto por la investigación independiente. No obstante, dichos resultados corroboran que, en el momento en que se usaron dichas marcas, el prefijo «mc», junto con otra palabra, ya había adquirido carácter distintivo propio en relación con los servicios de comida rápida. En efecto, como acertadamente observa la EUIPO, nada permite concluir, en las circunstancias del caso de autos, que las apreciaciones realizadas en la investigación independiente fueran posteriormente anuladas puesto que, como puso de manifiesto la Sala de Recurso en el apartado 86 de la resolución impugnada, las pruebas presentadas por la parte coadyuvante acreditan que, durante los períodos pertinentes, siguió registrando marcas que combinan el prefijo «mc» con otra palabra y que la marca McDONALD’S siguió siendo una de las marcas más importantes a escala mundial, lo que prueba que la parte coadyuvante siguió invirtiendo para mantener la notoriedad de esa marca en relación con los servicios de comida rápida.
Así pues, las pruebas presentadas por la parte coadyuvante demuestran que el uso que hizo de las marcas McDONALD’S, McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN y EGG McMUFFIN bastó para que, en los períodos pertinentes, el prefijo «mc», junto con el nombre de un elemento de la carta o de un producto alimenticio, conservase el carácter distintivo propio que había adquirido anteriormente en relación con los servicios de comida rápida y con los productos que figuran en la carta de los establecimientos de comida rápida, al menos en parte del territorio de la Unión.
En consecuencia, la Sala de Recurso consideró acertadamente, en el apartado 60 de la resolución impugnada, que la parte coadyuvante había facilitado suficientes indicaciones en cuanto al hecho de que las marcas anteriores mencionadas en el apartado 58 anterior habían sido objeto de uso efectivo durante los períodos pertinentes.
Además, la Sala de Recurso consideró justificadamente, en esencia, en los apartados 67 a 69, 73 y 74 de la resolución impugnada, que las pruebas presentadas por la parte coadyuvante demostraban, de modo suficiente en Derecho, que en los períodos pertinentes el prefijo «mc», junto con el nombre de un elemento de la carta o de un producto alimenticio, había adquirido carácter distintivo propio en relación con los servicios de comida rápida y con los productos que figuran en la carta de los establecimientos de comida rápida, al menos en parte del territorio de la Unión, de modo que, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 43 anterior, dicho prefijo era apto para determinar la existencia de una familia de marcas.
Por último, procede observar que las marcas McMUFFIN, McRIB, McFLURRY, CHICKEN McNUGGETS, McCHICKEN y EGG McMUFFIN, derivadas de la marca McDONALD’S, cumplen todos los requisitos para formar una «familia» de marcas en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 43 anterior puesto que son lo suficientemente numerosas y reproducen íntegramente un mismo elemento distintivo, concretamente el elemento «mc», con el añadido de un elemento denominativo que las diferencia unas de otras y que se caracterizan por la repetición de un mismo prefijo, «mc», extraído de la marca McDONALD’S. El hecho de que en esta última marca, el segundo elemento se refiera a un nombre patronímico, mientras que en las marcas que componen la familia se refiera al nombre de un producto que figura en la carta de los establecimientos de comida rápida es irrelevante, al contrario de lo que sostiene la demandante. En efecto, como acertadamente puso de manifiesto la Sala de Recurso en el apartado 81 de la resolución impugnada, la marca McDONALD’S, notoria en relación con los servicios de comida rápida, es la marca originaria de la familia con la que todas las marcas derivadas se relacionan mediante una característica común, el prefijo «mc», y de la que todas se disocian por un mismo tipo de elemento final, que remite a uno de los productos alimenticios que figuran en la carta de los establecimientos de comida rápida de la parte coadyuvante, como se ha indicado en el apartado 61 de la resolución impugnada.
Así pues, la Sala de Recurso decidió también justificadamente, en los apartados 58 y 60 de la resolución impugnada, que las marcas anteriores formaban «una familia de marcas» y habían sido utilizadas «como una “familia de marcas”».
– Sobre la presencia en la marca impugnada de elementos que pueden relacionarla con la familia de marcas «Mc»
En los apartados 63 y 64 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso estimó que la marca impugnada presentaba características que podían relacionarla con la familia de marcas «Mc» puesto que, en primer término, dicha marca empezaba con el prefijo «mac», que probablemente se perciba como casi idéntico al prefijo común de la familia de marcas «Mc», en segundo término, la estructura de la marca en cuestión era muy similar a la común a la familia de marcas «Mc» y, por último, los prefijos «mc» y «mac» ocupaban en la marca impugnada y en la familia de marcas «Mc» la misma posición y tenían el mismo contenido semántico.
Hay que señalar a este respecto que, en las circunstancias del caso de autos, la Sala de Recurso declaró justificadamente que la marca impugnada presentaba características que podían relacionarla con la familia de marcas «Mc» por las razones indicadas en los apartados 30 y 64 anteriores.
Las alegaciones formuladas por la demandante para refutar la existencia de características que puedan relacionar a la marca impugnada con la familia de marcas «Mc» no son convincentes.
En cuanto a la alegación de que el elemento inicial de la marca impugnada, a saber, el elemento «mac», sólo es similar al prefijo común de la familia de marcas «Mc», a saber, el prefijo «mc», mientras que el punto 2, página 4, del capítulo 7, de la sección 2, de la parte C, «Oposición», de las Directrices de la EUIPO establece que el componente común de la marca impugnada y de la familia de marcas debe ser «idéntico o muy similar», basta señalar que, al menos la parte del público pertinente que conoce los prefijos de los nombres patronímicos gaélicos percibe el elemento inicial de esa marca, el elemento «mac», como idéntico o equivalente al elemento inicial común de la familia de marcas «Mc», el elemento «mc».
Por otra parte, las alegaciones basadas en la comparación visual de las marcas en conflicto son irrelevantes ya que lo que permite relacionar la marca impugnada con la familia de marcas «Mc» es la identidad conceptual y, en menor medida, la identidad fonética existente entre los elementos iniciales de la marca impugnada y de dicha familia de marcas, así como la idéntica estructura de la primera y de las segundas (véase el apartado 69 anterior). En cualquier caso, el hecho de que, en su uso real, la marca impugnada y las marcas anteriores de dicha familia de marcas puedan distinguirse empleando minúsculas o mayúsculas no tiene transcendencia, de conformidad con la jurisprudencia ya citada en el apartado 24 anterior.
Además, la alegación basada en la distinta estructura de la marca impugnada y de las marcas anteriores de la familia de marcas «Mc», aunque reviste cierta pertinencia, no puede desvirtuar la procedencia de la apreciación de la Sala de Recurso. En efecto, la Sala de Recurso concluyó justificadamente, en el apartado 92 de la resolución impugnada, que los productos para los que estaba registrada la marca impugnada y que abarcaban tanto productos alimenticios (incluidos los helados cremosos, los molletes, los bocadillos rellenos y los sándwiches tostados) como bebidas, estaban estrechamente vinculados a los servicios para los que la marca McDONALD’S tenía notoriedad, a saber, los servicios de comida rápida en los que se servían a los clientes productos alimenticios y bebidas (véanse, a continuación, los apartados 76 y siguientes). Además, en la medida en que la demandante indica que sólo utiliza la marca impugnada para comercializar bebidas, procede señalar que, de conformidad con la jurisprudencia, no deben tenerse en cuenta los productos para los que la marca controvertida se utiliza efectivamente en el mercado, sino aquellos para los que está registrada [véase, en este sentido, la sentencia de 13 de abril de 2005, Gillette/OAMI — Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport),
T‑286/03
, no publicada,
EU:T:2005:126
, apartado
].
Por último, la alegación de que la marca impugnada no reproduce la misma estructura que la de la marca McDONALD’S es inoperante. En efecto, lo que importa es que la marca impugnada reproduzca las características comunes que relacionan a las marcas anteriores de la familia de marcas «Mc» y mediante las que se diferencian de la marca McDONALD’S, que es la marca originaria de esa familia de marcas.
En definitiva, procede declarar que la Sala de Recurso tenía razones, habida cuenta de la jurisprudencia citada en el apartado 42 anterior, para considerar, en los apartados 99 y 100 de la resolución impugnada, que la existencia de la familia de marcas «Mc» era, en el caso de autos, un factor que debía tenerse en cuenta para apreciar el establecimiento, en la mente del público pertinente, de un vínculo entre las marcas en conflicto.
Sobre la existencia de cierto grado de similitud entre los servicios y los productos controvertidos
La demandante sostiene que la Sala de Recurso incurrió en un error de apreciación en la resolución impugnada al declarar que existía cierto grado de similitud ente los servicios y los productos controvertidos como consecuencia de los estrechos vínculos existentes entre ellos. A su juicio, los servicios y productos controvertidos son, por lo que respecta a la marca McDONALD’S, los servicios de comida rápida para los que dicha marca goza de notoriedad, y, para la marca impugnada, los productos para los que fue registrada, a saber, ciertos productos alimenticios y ciertas bebidas y, en particular, el café, los sucedáneos del café, el café instantáneo, las mezclas de café instantáneas, los granos de café y el café en forma molida, incluidos en la clase 30 (en lo sucesivo, «productos basados en café»), que se venden bajo la marca en cuestión. Sostiene que de la práctica resolutoria de la EUIPO resulta que los servicios de restauración, por una parte, y los productos alimenticios y las bebidas, por otra, no son similares. El hecho de que los consumidores de los servicios y productos controvertidos sean los mismos es irrelevante para apreciar la existencia de similitud entre dichos servicios y productos pues, en la Unión, el público en general compra todo tipo de servicios y productos, que pueden ser tanto muy similares como muy diferentes. Los productos basados en café no son en modo alguno similares a los servicios de comida rápida pues se venden en los supermercados y en las tiendas de ultramarinos y no en los establecimientos de comida rápida y, si lo fuesen, los consumidores no creerían que dichos establecimientos son responsables de su fabricación. El hecho de que los establecimientos de restauración utilicen productos alimenticios brutos y sirvan productos alimenticios no significa que los servicios de restauración sean similares a los productos alimenticios, como resulta tanto de la jurisprudencia como de la parte C.2, capítulo 2.B, sección 5.3.3, de las Directrices de la EUIPO, en la redacción vigente en el momento de los hechos. La demandante considera que la jurisprudencia citada por la EUIPO no es pertinente pues se refiere a los alimentos preparados. Estima que las pruebas incorporadas por la parte coadyuvante a los autos del procedimiento ante la EUIPO no permitían a la Sala de Recurso afirmar, en el apartado 101 de la resolución impugnada, que productos alimenticios como el kétchup se vendían bajo la marca McDONALD’S en supermercados alemanes e italianos.
La EUIPO y la parte coadyuvante refutan las alegaciones de la demandante y sostienen que la Sala de Recurso no incurrió en ningún error de apreciación en la resolución impugnada al declarar que existía cierto grado de similitud entre los servicios y productos controvertidos.
Con carácter preliminar debe recordarse que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009 debe interpretarse en el sentido de que puede ser invocado en apoyo de una demanda de anulación, tanto cuando los productos y servicios designados por la marca anterior de la Unión y los productos y servicios para los que se registró una marca de la Unión son idénticos o similares como cuando no son ni idénticos ni similares [véase, en este sentido, la sentencia de 22 de marzo de 2007, Sigla/OAMI — Elleni Holding (VIPS),
T‑215/03
,
EU:T:2007:93
, apartado
].
De conformidad con la jurisprudencia, el grado de proximidad o de diferenciación entre los productos o servicios en cuestión es, en este contexto, únicamente un factor pertinente para apreciar el establecimiento, en la mente del público pertinente, de un vínculo entre las marcas consideradas (véase la sentencia de 6 de julio de 2012, ROYAL SHAKESPEARE,
T‑60/10
, no publicada,
EU:T:2012:348
, apartado
y jurisprudencia citada).
Para apreciar la similitud entre los productos o los servicios en cuestión procede tener en cuenta todos los factores que caracterizan la relación entre esos productos y servicios, que incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario (sentencia de 29 de septiembre de 1998, Canon,
C‑39/97
,
EU:C:1998:442
, apartado
).
Como se ha observado en el apartado 71 anterior, los servicios y los productos que deben compararse en el caso de autos son, por una parte, los servicios con respecto a los cuales la marca McDONALD’S tiene notoriedad, a saber los servicios de comida rápida, en los que se suministran a los clientes productos alimenticios y bebidas y, por otra parte, los productos para los que está registrada la marca impugnada, que abarcan determinados productos alimenticios y bebidas. Por las razones expuestas en el apartado 71 anterior, la demandante no tiene razones para afirmar que dicha comparación debe recaer principalmente, en cuanto a la marca impugnada, en las bebidas, ya que, en la práctica, utiliza dicha marca sobre todo para comercializar bebidas.
Es indiscutible que los productos alimenticios y las bebidas, por una parte, y los servicios de restauración, por otra, no tienen la misma naturaleza, el mismo destino ni reciben un mismo uso [véase, en este sentido, la sentencia de 12 de diciembre de 2014, Comptoir d’Épicure/OAMI — A-Rosa Akademie (da rosa),
T‑405/13
, no publicada,
EU:T:2014:1072
, apartado
]. No obstante, de la jurisprudencia se desprende que los productos alimenticios en un sentido amplio, que incluye las bebidas, por una parte, y los servicios de restauración, por otra, presentan, pese a sus diferencias, cierto grado de similitud, puesto que, en primer término, los productos alimenticios en cuestión se utilizan y proponen en los servicios de restauración, de modo que existe cierta complementariedad entre dichos productos y servicios, en segundo término, los servicios de restauración pueden proponerse en los mismos lugares que aquellos en los que se venden los productos alimenticios en cuestión y, en tercer término, dichos productos alimenticios pueden proceder de las mismas empresas o de empresas vinculadas económicamente que comercializan productos envasados o de restaurantes que venden comida preparada para llevar [véanse, en este sentido, las sentencias de 12 de diciembre de 2014, da rosa,
T‑405/13
, no publicada,
EU:T:2014:1072
, apartados
y
y jurisprudencia citada, y de 4 de junio de 2015, Yoo Holdings/OAMI — Eckes-Granini Group (YOO),
T‑562/14
, no publicada,
EU:T:2015:363
, apartados
a
].
El hecho de que las Directrices de la EUIPO citadas por la demandante no reflejen con exactitud al respecto la jurisprudencia mencionada en el apartado 80 anterior no tiene trascendencia, dado que dichas Directrices no constituyen actos jurídicos vinculantes para la interpretación de las disposiciones del Derecho de la Unión (sentencia de 19 de diciembre de 2012, Leno Merken,
C‑149/11
,
EU:C:2012:816
, apartado
).
En el caso de autos, hay que señalar en primer lugar que los productos alimenticios en sentido amplio designados por la marca impugnada pueden ser utilizados y propuestos en los servicios de comida rápida prestados por la parte coadyuvante. Algunos de los productos alimenticios designados por la marca impugnada, como los helados cremosos, los molletes, los bocadillos rellenos y los sándwiches tostados, tampoco son meros ingredientes que sirvan de base a comida servida en los establecimientos de comida rápida, sino que se corresponden con productos propuestos como tales en la carta de tales establecimientos. Por consiguiente, como la Sala de Recurso justificadamente indicó en el apartado 95 de la resolución impugnada, los productos alimenticios y los servicios de restauración controvertidos se dirigen a los mismos consumidores. Así pues, existe cierta complementariedad entre esos productos y servicios.
En segundo lugar, en cuanto a los productos alimenticios designados por la marca impugnada que se corresponden con productos utilizados o propuestos, como tales, en la carta de los establecimientos de comida rápida, procede poner de relieve que pueden consumirse
in situ
, en los propios establecimientos en los que se proponen los servicios de comida rápida de la parte coadyuvante.
Por último, como indica la parte coadyuvante, unos servicios de comida rápida como los suyos también se prestan para llevar. Pues bien, en tal caso, el consumidor tiende a establecer un vínculo entre la marca que figura en el envase de los productos para llevar y el origen comercial de los mismos.
Habida cuenta de las observaciones que figuran en los apartados 82 a 84 anteriores, hay que declarar que las apreciaciones de la Sala de Recurso que figuran en los apartados 92, 95, 96 y 101 de la resolución impugnada de que existe cierto grado de similitud entre los servicios y los productos controvertidos, como consecuencia de los estrechos vínculos que existen entre ellos, están fundadas.
Dado que esta fundamentación basta para justificar la resolución impugnada, no procede examinar las alegaciones de la demandante dirigidas contra la motivación formulada a mayor abundamiento que figura en la segunda frase del apartado 102 de la resolución impugnada, basada en que determinados productos de la parte coadyuvante (kétchup) se venden en los supermercados de Alemania e Italia. Así pues, la Sala de Recurso concluyó acertadamente, en particular en el apartado 102 de la resolución impugnada, que el público pertinente podía establecer mentalmente un vínculo entre las marcas en conflicto.
Sobre el riesgo de que se obtenga una ventaja desleal de la notoriedad de la marca McDONALD’S con el uso sin justa causa de la marca impugnada
Con carácter preliminar, procede recordar que el establecimiento en la mente del público pertinente de un vínculo entre las marcas consideradas constituye una condición necesaria pero, de por sí, insuficiente para que se aprecie la existencia de uno de los menoscabos contra los que el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009 garantiza la protección de las marcas notorias [véase la sentencia de 7 de diciembre de 2010, Nute Partecipazioni y La Perla/OAMI — Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC),
T‑59/08
,
EU:T:2010:500
, apartado
y jurisprudencia citada].
En efecto, para poderse acoger a la protección establecida en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009, el titular de la marca anterior de la Unión tiene que probar que el uso sin justa causa de la marca cuya anulación se solicita se aprovecha indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior de la Unión o que dicho uso les es perjudicial (véase, por analogía, la sentencia de 7 de diciembre de 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC,
T‑59/08
,
EU:T:2010:500
, apartado
y jurisprudencia citada).
Basta que concurra uno solo de estos tres tipos de menoscabos para que resulte aplicable el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009 (véase, por analogía, la sentencia de 7 de diciembre de 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC,
T‑59/08
,
EU:T:2010:500
, apartado
y jurisprudencia citada), observándose que tanto la División de Anulación como la Sala de Recurso se limitaron en la resolución impugnada a declarar que existía un menoscabo constituido por la ventaja desleal obtenida de la notoriedad de la marca McDONALD’S.
La demandante sostiene que la Sala de Recurso incurrió en un error de apreciación en la resolución impugnada al declarar que podía obtener una ventaja desleal de la notoriedad de la marca McDONALD’S con el uso sin justa causa de la marca impugnada. Observa que la resolución impugnada se basa en la errónea apreciación de la notoriedad adquirida por el prefijo «mc» de la marca McDONALD’S, junto con el nombre de un elemento de la carta o de un producto alimenticio. En estas circunstancias, estima erróneo afirmar que el público pertinente perciba que la marca impugnada, que combina el prefijo «mac» con el término «coffee», reproduzca la estructura de la marca McDONALD’S. A juicio de la demandante, la Sala de Recurso incurrió en un error en el apartado 99 de la resolución impugnada al declarar que, dado que sólo ponía la marca impugnada en el café y en los envases de café, sin duda pretendía reproducir, del mismo modo, la estructura común de la familia de marcas «Mc». Señala al respecto que, en el presente procedimiento, la EUIPO y la parte coadyuvante tampoco afirman que haya elegido la marca impugnada de mala fe. Además, la parte coadyuvante tampoco entabló contra ella ninguna acción por infracción. La demandante sostiene que un testimonio que incorporó a los autos del procedimiento ante la EUIPO acredita que la marca impugnada fue elegida de buena fe y que su uso para vender café se explica por el hecho de que el elemento «coffee» remite a ese producto.
Por último, la demandante reprocha a la Sala de Recurso que no haya tenido en cuenta la realidad del mercado pese a que, cuando las marcas en cuestión se utilizan efectivamente en él, el titular de la marca anterior de la Unión debe aportar la prueba de que el titular de la marca cuya anulación se solicita obtiene realmente una ventaja desleal de la notoriedad de su marca. Estima que la Sala de Recurso no consideró el hecho de que en Bulgaria, Estonia, Chipre, Letonia, Hungría y Polonia, al menos desde 1994, las marcas en conflicto coexistieron pacíficamente, incluso cuando, como en Polonia, el uso de la marca impugnada fue intensivo. A juicio de la demandante, hay que suponer que la realidad del mercado es la misma en toda la Unión. En cambio, el hecho de que el titular de las marcas anteriores entablara acciones contra el titular de la marca cuya anulación se solicita no es un dato que permita constatar, en la mente del público pertinente, la existencia de confusión, el establecimiento de un vínculo o de una transferencia de imagen entre dichas marcas. La demandante sostiene que el uso intensivo, prolongado, de buena fe y pacífico, al lado de la marca McDONALD’S, notoria en relación con los servicios de comida rápida, de la marca impugnada que designa ciertos productos basados en café constituye justa causa para el uso de esta marca, con arreglo al artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009.
La EUIPO y la parte coadyuvante refutan las alegaciones de la demandante y sostienen que la Sala de Recurso no incurrió en ningún error de apreciación en la resolución impugnada al concluir que el uso sin justa causa de la marca impugnada por la demandante obtenía una ventaja desleal de la notoriedad de la marca McDONALD’S.
A este respecto, es necesario recordar que la existencia de la infracción consistente en obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior —ya que lo que se prohíbe es la ventaja obtenida de dicha marca por el titular de la marca posterior— deberá apreciarse en relación con el consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca posterior, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véase, por analogía, la sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation,
C‑252/07
,
EU:C:2008:655
, apartados
y
).
La existencia de una «ventaja desleal obtenida [de la notoriedad] de [una] marca anterior [de la Unión]», según el artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009, no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para la notoriedad de dicha marca o, en términos más generales, para el titular de ésta (véase, por analogía, la sentencia de 18 de junio de 2009, L’Oréal y otros,
C‑487/07
,
EU:C:2009:378
, apartado
). Aquélla resulta de que un tercero use una marca parecida a la marca anterior de la Unión cuando, mediante dicho uso, pretende situarse en el espacio que esta ocupa para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar así el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca anterior de la Unión para crear y mantener la imagen de ésta, sin compensación económica (véanse, en este sentido, las sentencias de 18 de junio de 2009, L’Oréal y otros,
C‑487/07
,
EU:C:2009:378
, apartado
, y de 7 de diciembre de 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC,
T‑59/08
,
EU:T:2010:500
, apartado
y jurisprudencia citada).
Para determinar si el uso de la marca cuya anulación se solicita se aprovecha indebidamente de la notoriedad de la marca anterior de la Unión ha de procederse a realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos, entre los cuales figuran, concretamente, la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior de la Unión, el grado de semejanza entre las marcas consideradas, así como la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate. En relación con la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior de la Unión, cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de dicha marca, más fácilmente cabe admitir la existencia de un menoscabo. Además, cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca anterior de la Unión por la marca cuya anulación se solicita, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro del signo se aproveche indebidamente de la notoriedad de la marca anterior de la Unión (véase la sentencia de 7 de diciembre de 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC,
T‑59/08
,
EU:T:2010:500
, apartado
y jurisprudencia citada).
El titular de la marca anterior de la Unión no está obligado a demostrar la existencia de un menoscabo efectivo y actual contra su marca, en el sentido del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009. En efecto, cuando sea previsible que el uso que el titular de la marca cuya anulación se solicite pueda llegar a hacer de su marca vaya a dar lugar a tal menoscabo, no se puede obligar al titular de la marca anterior de la Unión a esperar que se produzca efectivamente el menoscabo para poder exigir la prohibición de ese uso. No obstante, el titular de la marca anterior de la Unión deberá probar que existen elementos que permiten llegar a la conclusión de que existe un riesgo serio de que tal menoscabo se produzca en el futuro (véase la sentencia de 7 de diciembre de 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC,
T‑59/08
,
EU:T:2010:500
, apartados
y
y jurisprudencia citada).
En caso de que el titular de la marca anterior de la Unión logre demostrar la existencia de un menoscabo efectivo y actual contra su marca o, en su defecto, de un serio riesgo de que tal menoscabo se cause en el futuro, corresponderá al titular de la marca cuya anulación se solicite probar que el uso de esta marca se ha realizado con justa causa (véase la sentencia de 7 de diciembre de 2010, NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC,
T‑59/08
,
EU:T:2010:500
, apartado
y jurisprudencia citada).
Procede examinar las alegaciones de las partes dirigidas contra la fundamentación que permitió a la Sala de Recurso confirmar, en la resolución impugnada, las apreciaciones de la División de Anulación de que el uso sin justa causa de la marca impugnada obtenía una ventaja desleal de la notoriedad de la marca McDONALD’S a la luz de las reglas expuestas en los apartados 93 a 97 anteriores.
En el caso de autos, la Sala de Recurso concluyó, en el apartado 90 de la resolución impugnada, que el público pertinente era el pertinente para los productos designados por la marca impugnada, concretamente el público en general dentro de la Unión que da muestras de un nivel de atención medio. Además, concluyó en el apartado 108 de la resolución impugnada que estaba suficientemente acreditado que el uso sin justa causa de la marca impugnada obtenía una ventaja desleal de la notoriedad de la marca McDONALD’S. Como se desprende de los apartados 102 a 108 de esa misma resolución, estimó, en efecto, que era muy probable que la marca impugnada se situase en el espacio que ocupa la marca McDONALD’S para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotase así el esfuerzo comercial realizado por la parte coadyuvante para crear y mantener la imagen de la marca McDONALD’S, sin compensación económica. Estima que todos los factores del caso de autos permiten efectivamente concluir que el público pertinente, o parte sustancial del mismo, podía establecer mentalmente un vínculo entre las marcas en conflicto puesto que, al ver puesta la marca impugnada en productos estrechamente vinculados a los de la parte coadyuvante, podía sentirse atraído por el hecho de que esta marca tuviese prácticamente el mismo prefijo y reprodujese la misma estructura que la marca McDONALD’S y asociar dicha marca con la familia de marcas «Mc», de la que la marca McDONALD’S era la marca originaria.
Por tanto, la Sala de Recurso concluyó que el uso de la marca impugnada podía implicar una transferencia de la imagen de la marca McDONALD’S —o de las características que proyecta— a los productos designados por la marca impugnada. Los factores pertinentes para su apreciación fueron, como se ha indicado en los apartados 99 a 101 de la resolución impugnada, en primer término, la considerable notoriedad de la marca McDONALD’S, en segundo término, el carácter distintivo propio adquirido por el prefijo «mc», junto con el nombre de un elemento de la carta o de un producto alimenticio, en relación con los servicios de comida rápida y los productos que figuran en la carta de los establecimientos de comida rápida, en tercer término, el hecho de que la marca impugnada reprodujese la misma estructura que la familia de marcas «Mc» y, por último, el hecho de que los servicios y productos controvertidos presentasen cierto grado de similitud como consecuencia de los estrechos vínculos existentes entre ellos.
Como observa acertadamente la EUIPO, la demandante no refuta la apreciación del público pertinente realizada por la Sala de Recurso. Por lo demás, tal definición no es errónea y ha de ser confirmada. En efecto, los productos que llevan la marca impugnada se destinan al público en general dentro de la Unión que da muestras de un nivel de atención medio. Por otra parte, la marca McDONALD’S fue registrada el 16 de julio de 1999, con un derecho de prioridad a 1 de abril de 1996, y gozaba en la Unión de una considerable notoriedad en relación con los servicios de comida rápida, lo que la demandante tampoco refuta (véase el apartado 16 anterior).
Por lo que respecta a la alegación de la demandante de que la Sala de Recurso no podía apreciar en la resolución impugnada la notoriedad adquirida por el prefijo «mc», junto con el nombre de un elemento de la carta o de un producto alimenticio, en relación con los servicios de comida rápida y los productos que figuran en la carta de los establecimientos de comida rápida, procede observar que esta alegación fue desestimada en el apartado 63 anterior. La Sala de Recurso tenía razones para concluir que la considerable notoriedad de la que gozaba la marca McDONALD’S se extendía a los elementos característicos de la familia de marcas «Mc», sin tener que indagar, como sostiene la demandante, si todas las marcas que componen dicha familia eran marcas notorias.
En cuanto a la alegación de la demandante de que no tuvo intención de reproducir la estructura común de la familia de marcas «Mc» en la marca impugnada, en el apartado 67 anterior se ha señalado que la Sala de Recurso había considerado justificadamente, en los apartados 61 y 99 de la resolución impugnada, que la marca impugnada reproducía la estructura de la familia de marcas «Mc». Aunque ciertamente, por los motivos expuestos en el apartado 79 anterior, la Sala de Recurso no tenía razones para argüir, en el apartado 99 de la resolución impugnada, que la demandante en la práctica sólo comercializaba café con la marca impugnada ni para deducir de ello que la marca impugnada trataba de reproducir la estructura de la familia de marcas «Mc», no es menos cierto que el error cometido de este modo no afecta a la legalidad de la resolución impugnada. En efecto, la motivación controvertida se formula a mayor abundamiento en dicha resolución y no modifica la conclusión, basada en el apartado 61 de esa misma resolución, de que la marca impugnada reproduce la estructura común de la familia de marcas «Mc». Así pues, la Sala de Recurso consideró acertadamente, en el apartado 99 de la resolución impugnada, que la existencia de una familia de marcas «Mc» era un factor decisivo que debía tenerse en cuenta para apreciar la existencia de una ventaja desleal.
Por lo que respecta al motivo de la demandante basado en que no existe vínculo estrecho entre los servicios y los productos controvertidos, procede recordar, como ya se ha puesto de manifiesto en el apartado 83 anterior, que en los apartados 92, 95, 96 y 101 de la resolución impugnada la Sala de Recurso concluyó justificadamente que existía cierto grado de similitud entre los servicios y los productos controvertidos, como consecuencia de los estrechos vínculos existentes entre ellos.
De conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 95 anterior y habida cuenta de las conclusiones extraídas, en el apartado 73 anterior, acerca de la pertinencia del factor basado en la existencia de una familia de marcas «Mc», todos los factores expuestos por la Sala de Recurso eran pertinentes para apreciar globalmente la existencia de una ventaja desleal obtenida de la notoriedad de la marca McDONALD’S con el uso de la marca impugnada.
En una apreciación global de todos estos factores, la Sala de Recurso, como ya se ha indicado en el apartado 99 anterior, declaró que era muy probable que la marca impugnada fuese explotada en el espacio que ocupa la marca McDONALD’S como consecuencia de la transferencia de la imagen de la segunda o de las características que ésta proyecta en los productos designados por la primera que el público pertinente podía realizar.
En relación con el motivo de la demandante basado en que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta la realidad del mercado al formular dicha apreciación, procede observar que la Sala de Recurso únicamente debía indagar, de conformidad con la jurisprudencia ya citada en el apartado 96 anterior, si el titular de la marca anterior de la Unión había aportado elementos que le permitan concluir
prima facie
que existe un riesgo futuro no hipotético de aprovechamiento indebido. Tal conclusión podía extraerse mediante deducciones lógicas a partir de un análisis de las probabilidades y teniendo en cuenta las prácticas habituales en el sector comercial pertinente, así como cualquier otra circunstancia del caso de autos (sentencia de 10 de mayo de 2012, Rubinstein y L’Oréal/OAMI,
C‑100/11 P
,
EU:C:2012:285
, apartado
).
Pues bien, como resulta del apartado 99 anterior, la Sala de Recurso concluyó al finalizar un análisis global de los factores pertinentes en el caso de autos que existía un riesgo serio de que el público pertinente pueda asociar la marca impugnada con la familia de marcas «Mc» y establecer mentalmente un vínculo entre las marcas en conflicto, de modo que existía un riesgo serio de que el uso de la marca impugnada obtenga una ventaja desleal de la notoriedad de la marca McDONALD’S.
Dado que la demandante reprocha, en particular, a la Sala de Recurso que no haya tenido en cuenta la circunstancia de que las marcas en conflicto habían coexistido pacíficamente en Bulgaria, Estonia, Chipre, Letonia, Hungría y Polonia, al menos desde 1994, deben desestimarse sus alegaciones. En efecto, no cabe considerar que las marcas en conflicto coexistan o hubiesen coexistido pacíficamente precisamente porque la parte coadyuvante presentó una demanda de anulación de la marca impugnada mencionando la marca McDONALD’S. Además, al haberse presentado dicha demanda sin que hubiesen transcurrido siete meses desde el registro de la marca impugnada, no pudo producirse en el caso de autos la caducidad por tolerancia con arreglo al artículo 54, apartado 1, del Reglamento n.
o
207/2009. Aunque, en el presente motivo, la demandante invoca, en la práctica, la coexistencia pacífica de la marca McDONALD’S, no con la marca impugnada, sino con algunas de sus marcas nacionales, idénticas a la marca impugnada, registradas en Bulgaria, Estonia, Chipre, Letonia, Hungría y Polonia, al menos desde 1994, hay que señalar, como acertadamente observa la parte coadyuvante, que, aun suponiendo que dichas marcas hubiesen coexistido pacíficamente desde la respectiva entrada de esos Estados miembros en la Unión, ello no demuestra que dicha coexistencia hubiese sido general ni referida a todas las marcas nacionales, idénticas a la marca impugnada, registradas por la demandante en la Unión. En el caso de autos, las resoluciones nacionales incorporadas por la parte coadyuvante a los autos del procedimiento ante la EUIPO demuestran, por el contrario, que la coexistencia de la marca McDONALD’S y de las marcas nacionales de la demandante, idénticas a la marca impugnada, no fue «pacífica» en Alemania, España, Suecia y Reino Unido, ya que las marcas nacionales de la demandante han sido objeto de varios litigios ante los órganos jurisdiccionales de dichos Estados miembros [véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe,
C‑498/07 P
,
EU:C:2009:503
, apartado
, y de 8 de diciembre de 2005, Castellblanch/OAMI — Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH),
T‑29/04
,
EU:T:2005:438
, apartado
].
En cualquier caso, como justificadamente observa la parte coadyuvante, no cabe deducir que no exista riesgo serio de que el público pertinente en los Estados miembros en cuestión pueda asociar algunas otras marcas nacionales de la demandante, idénticas a la marca impugnada, con la familia de marcas «Mc» y establecer mentalmente un vínculo entre dichas marcas nacionales y la marca McDONALD’S de la sola circunstancia de que la parte coadyuvante no se haya opuesto al registro o no haya solicitado la anulación de dichas marcas nacionales [véase, en este sentido y por analogía, por lo que respecta a la existencia de riesgo de confusión, la sentencia de 11 de mayo de 2005, Grupo Sada/OAMI — Sadia (GRUPO SADA),
T‑31/03
,
EU:T:2005:169
, apartados
y
], incluso en el supuesto de que el uso de dichas marcas haya sido importante, como así ocurrió, según la demandante, en Polonia.
En efecto, muchos pueden haber sido los motivos para no haber impugnado, no necesariamente relacionados con la percepción que el público pertinente tenga objetivamente, en los Estados miembros en cuestión, de las marcas consideradas. Pues bien, en el caso de autos, la demandante no ha aportado ninguna prueba que permita excluir, en cualquier caso, que el público en general búlgaro, estonio, chipriota, letón, húngaro o polaco pueda asociar las marcas nacionales de la demandante, idénticas a la marca impugnada, con la familia de marcas «Mc» y establecer mentalmente un vínculo entre dichas marcas nacionales y la marca McDONALD’S (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 26 de septiembre de 2012, CITIGATE,
T‑301/09
, no publicada,
EU:T:2012:473
, apartado
y jurisprudencia citada).
Queda por analizar el motivo que la demandante dirige, en esencia, a la Sala de Recurso de no haber declarado, en los apartados 114 a 116 de la resolución impugnada, que contaba con una causa justa para usar la marca impugnada.
Del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.
o
207/2009 se desprende que puede obligarse al titular de una marca notoria, en virtud de una justa causa en el sentido de dicha disposición, a tolerar el uso por un tercero de un signo semejante a dicha marca para un producto idéntico a aquel para el cual se registró esa marca, siempre que ese signo se haya utilizado con anterioridad a la presentación de la solicitud de registro de la marca notoria y que el producto idéntico haya sido utilizado de buena fe (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 6 de febrero de 2014, Leidseplein Beheer y de Vries,
C‑65/12
,
EU:C:2014:49
, apartado
).
En el caso de autos, aunque el signo que invoca la demandante en el presente motivo se corresponde con la marca impugnada, hay que indicar que la jurisprudencia citada en el apartado 113 anterior no es aplicable por dos motivos. Por una parte, como justificadamente observa la parte coadyuvante, la marca impugnada no fue utilizada con anterioridad a la marca McDONALD’S, que fue registrada antes que la marca impugnada. Por otra, como ya se ha puesto de manifiesto en el apartado 109 anterior, no cabe declarar que las marcas en conflicto hubiesen coexistido pacíficamente precisamente porque la parte coadyuvante defendió sus derechos sobre la marca McDONALD’S presentando una demanda de anulación de la marca impugnada en los plazos exigidos.
Aunque los signos que invoca la demandante en el presente motivo se corresponden con marcas nacionales, idénticas a la marca impugnada, que registró en Bulgaria, Estonia, Chipre, Letonia, Hungría y Polonia, al menos desde 1994, ha de precisarse que, incluso suponiendo que dichas marcas hubiesen coexistido pacíficamente con la marca McDONALD’S en dichos mercados nacionales, eso no implica, como se ha señalado en el apartado 109 anterior, que la parte coadyuvante tolere o deba tolerar el uso de la marca impugnada en todo el mercado de la Unión.
Así pues, la Sala de Recurso declaró justificadamente, en los apartados 114 a 116 de la resolución impugnada, que la demandante carecía de justa causa para usar la marca impugnada.
Al no haber prosperado ninguno de los motivos formulados por la demandante, procede desestimar íntegramente el presente recurso.
Costas
A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal, la parte que haya visto desestimadas sus pretensiones será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.
Por haber sido desestimado el recurso, procede condenar en costas a la demandante, según lo solicitado por la EUIPO y la parte coadyuvante.

En virtud de todo lo expuesto,
EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Primera)
decide:

1)
Desestimar el recurso.

2)
Condenar en costas a Future Enterprises Pte Ltd.

Kanninen
Pelikánová
Buttigieg
Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 5 de julio de 2016.
Firmas
Índice

Antecedentes del litigio

Pretensiones de las partes

Fundamentos de Derecho

Observaciones preliminares relativas al marco jurídico y al objeto del litigio

Sobre la existencia de cierto grado de similitud entre las marcas en conflicto

Sobre el establecimiento, en la mente del público pertinente, de un vínculo entre las marcas en conflicto

Sobre la existencia de la familia de marcas «Mc» como factor pertinente para apreciar el establecimiento, en la mente del público pertinente, de un vínculo entre las marcas en conflicto

– Sobre el uso efectivo de un número suficiente de marcas anteriores que constituyan una «familia» de marcas

– Sobre la presencia en la marca impugnada de elementos que pueden relacionarla con la familia de marcas «Mc»

Sobre la existencia de cierto grado de similitud entre los servicios y los productos controvertidos

Sobre el riesgo de que se obtenga una ventaja desleal de la notoriedad de la marca McDONALD’S con el uso sin justa causa de la marca impugnada

Costas
(
*1
)	Lengua de procedimiento: inglés.