CELEX: 62018TJ0722
EU-varumärke
Ogiltighetsförfarande
EU-figurmärket BASIC
Äldre nationella handelsnamnen basic och basic AG
Relativa registreringshinder
Användning i affärslivet av ett kännetecken i mer än bara lokal omfattning
Artiklarna 8.4, och 53.1 c i förordning (EG) nr 207/2009 (nu artiklarna 8.4 och 60.1 c i förordning (EU) 2017/1001)
Delvis ogiltighetsförklaring
Beslut fattat efter tribunalens ogiltigförklaring av ett tidigare beslut
Återförvisning av ärendet till en överklagandenämnd
Den som återförvisat saknade behörighet
Artikel 1d i förordning (EG) nr 216/96
Anslutningsöverklagande

Bakgrund till tvisten
Den 29 januari 2007 ansökte klaganden, Repsol, SA, hos Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), om registrering av ett EU-varumärke enligt rådets förordning (EG) nr 40/94 av den 20 december 1993 om gemenskapsvarumärken (
EGT L 11, 1994, s. 1
), i ändrad lydelse (vilken ersatts av rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om EU-varumärken (
EUT L 78, 2009, s. 1
), i ändrad lydelse, vilken i sin tur ersatts av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1001 av den 14 juni 2017 om EU-varumärken (
EUT L 154, 2017, s. 1
)).
Det sökta varumärket utgörs av det nedan återgivna figurkännetecknet, med färgerna blå, röd, orange och vit:
De varor och tjänster som registreringsansökan avsåg omfattas bland annat av klasserna 35 och 39 i Niceöverenskommelsen om internationell klassificering av varor och tjänster vid varumärkesregistrering av den 15 juni 1957, med ändringar och tillägg, och motsvarar för var och en av de klasserna följande beskrivning:
–
Klass 35 ”Detaljhandelsförsäljning av tobak, tidningar, batterier, leksaker”,
–
Klass 39 ”Tjänster för distribution av baslivsmedel, konditorivaror och godsaker, glass, färdiglagad mat, tobak, tidningar, batterier, leksaker”.
Ansökan om registrering av EU-varumärke offentliggjordes i
Bulletinen för gemenskapsvarumärken
nr 34/2007 av den 16 juli 2007.
Det omstridda varumärket registrerades den 4 maj 2009 under nummer 5648159.
Intervenienten, Basic AG Lebensmittelhandel, ingav den 26 september 2011 en ansökan om delvis ogiltighetsförklaring av det omstridda varumärket för de tjänster som avses i punkt 3 ovan.
Denna ansökan grundades på artikel 53.1 a i förordning nr 207/2009 (nu artikel 60.1 a i förordning 2017/1001), jämförd med artikel 8.1 b i samma förordning (nu artikel 8.1 b i förordning 2017/1001). och på artikel 53.1 c i förordning nr 207/2009 (nu artikel 60.1 c i förordning 2017/1001), jämförd med artikel 8.4 i samma förordning (nu artikel 8.4 i förordning 2017/1001).
Till stöd för sin ansökan om ogiltighetsförklaring åberopade intervenienten, i den mån den grundade sig på artikel 53.1 a och artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009, följande äldre EU-figurmärke, för vilket ansökan hade ingetts den 15 januari 2004, vilket hade registrerats den 29 april 2005 och vederbörligen förnyats:
Detta äldre varumärke avsåg varor och tjänster i klasserna 29–33, 35, 42 och 43.
Till stöd för sin ansökan om ogiltighetsförklaring åberopade intervenienten, i den mån ansökan grundade sig på artikel 53.1 c, jämförd med artikel 8.4 i förordning nr 207/2009, ”näringskännetecknen” – i den mening som avses i 5 § Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (lag om skydd för varumärken och andra särskiljande tecken) av den 25 oktober 1994 (BGBl. 1994 I, s. 3082, och BGBl. 1995 I, s. 156) – basic och basic AG, som det använder i affärslivet i Tyskland och i Österrike för att tillhandahålla tjänster i fråga om ”detaljförsäljning av livsmedel, apoteksvaror, biologiska varor och andra gängse konsumentvaror, restaurangtjänster (livsmedel)”.
Till stöd för sina rättigheter till dessa näringskännetecken bifogade intervenienten en rad bevis till sin ansökan om ogiltighetsförklaring. Dessa bevis omfattades av skärmdumpar som skrivits ut från intervenientens webbplats, årsredovisningar för åren 2004–2006, skrivelser från en leverantör, en leveransförteckning, fakturor, försäljningsstatistik, en förklaring under ed som upprättats av en medlem på dess avdelning för marknadsföring, tabeller med en redogörelse för bolagets omsättning, affärsbroschyrer, reklammaterial, ett diplom för ”årets entreprenör år 2006” som tilldelats två av dess ledare, pressklipp från åren 2003–2006 och ett avgörande från Landgericht München I (Regiondomstolen i München I, Tyskland) av den 9 september 2006.
Intervenienten hänvisade även, i sin ansökan om ogiltighetsförklaring, till de relevanta bestämmelserna i 5 § och 15 § lagen om skydd för varumärken och andra särskiljande kännetecken samt till avgöranden från tyska domstolar där dessa bestämmelser tolkas.
Den 24 maj 2012 besvarade intervenienten yttranden som klaganden ingett den 29 december 2011 och ingav en rad bevis för att det äldre EU-figurmärke som återges i punkt 8 ovan verkligen hade använts. Intervenienten lade fram ytterligare bevisning i en bilaga till det yttrande som bolaget ingav den 4 mars 2013.
I beslut av den 8 oktober 2013 biföll annulleringsenheten ansökan om ogiltighetsförklaring på grundval av artikel 53.1 c i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 8.4 i den förordningen, och ogiltigförklarade till viss del det omtvistade varumärket, nämligen i den del det registrerats för de tjänster som avses ovan i punkt 3. Annulleringsenheten fann att det följaktligen inte var nödvändigt att pröva den ogiltighetsgrund som baserades på artikel 53.1 a, jämförd med artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.
Den 2 december 2013 överklagade klaganden annulleringsenhetens beslut till EUIPO enligt artiklarna 58–64 i förordning nr 207/2009 (nu artiklarna 66–71 i förordning 2017/1001).
Genom beslut av den 11 augusti 2015 fastställde EUIPO:s första överklagandenämnd annulleringsenhetens beslut och avslog överklagandet. Överklagandenämnden ansåg att annulleringsenheten hade tillämpat den ogiltighetsgrund som föreskrivs i artikel 53.1 c i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 8.4 i samma förordning, på ett korrekt sätt. Överklagandenämnden konstaterade härvid bland annat att det framgick av den bevisning som intervenienten hade lagt fram att de äldre kännetecknen basic och basic AG hade använts i näringsverksamhet i mer än bara lokal omfattning i den mening som avses i sistnämnda bestämmelse. I likhet med annulleringsenheten fann överklagandenämnden att det inte var nödvändigt att pröva den ogiltighetsgrund som baserades på artikel 53.1 a och artikel 8.1 b i förordning nr 207/2009.
Genom ansökan som inkom till tribunalens kansli den 29 oktober 2015 väckte klaganden talan om ogiltigförklaring av överklagandenämndens beslut av den 11 augusti 2015, vilken registrerades under målnummer T‑609/15.
Genom dom av den 21 september 2017, Repsol YPF/EUIPO – Basic (BASIC) (
T‑609/15
,
EU:T:2017:640
), ogiltigförklarade tribunalen överklagandenämndens beslut av den 11 augusti 2015 med motiveringen att överklagandenämnden inte enbart på grundval av den bevisning som låg till grund för beslutet, det vill säga den bevisning som anges i punkt 11 ovan, kunde slå fast att villkoret om användning av de åberopade kännetecknen i näringsverksamhet var uppfyllt. Tribunalen påpekade, beträffande den relevanta tiden, att det ålåg intervenienten att visa att kännetecknen basic och basic AG användes i näringsverksamhet i Tyskland inte bara vid tidpunkten för ingivandet av ansökan om registrering av det omstridda varumärket, utan även vid tidpunkten för ingivandet av ansökan om ogiltighetsförklaring. Även om den aktuella bevisningen visar att kännetecknen i fråga användes i näringsverksamhet i Tyskland vid den första tidpunkten, styrker den däremot inte att de fortfarande användes vid den senare tidpunkten.
Den 24 januari 2018 återförvisade direktören för överklagandenämnderna, till följd av domen av den 21 september 2017, BASIC (
T‑609/15
,
EU:T:2017:640
), ärendet till andra överklagandenämnden, under referensnummer R 178/2018–2, på grundval av kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1430 av den 18 maj 2017 om komplettering av förordning (EG) nr 207/2009 och om upphävande av förordningarna (EG) nr 2868/95 och (EG) nr 216/96 (
EUT L 205, 2017, s. 1
), i ändrad lydelse (ersatt av kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/625 av den 5 mars 2018 om komplettering av förordning 2017/1001, och om upphävande av den delegerade förordningen 2017/1430 (
EUT L 104, 2018, s. 1
), och närmare bestämt artikel 35.4 i denna (nu artikel 35.4 i den delegerade förordningen 2018/625).
Genom beslut av den 22 augusti 2018 (nedan kallat det överklagade beslutet) ogiltigförklarade andra överklagandenämnden, efter att ha prövat var och en av de ogiltighetsgrunder som intervenienten åberopat, annulleringsenhetens beslut i den del det beslutet innebar att ansökan om ogiltighetsförklaring för tjänsterna ”detaljhandelsförsäljning av tobak, tidningar, batterier, leksaker” i klass 35 och ”distribution av tobak, tidningar, batterier, leksaker” i klass 39 bifölls. Däremot fastställde den det beslutet i den del det innebar att ansökan om ogiltighetsförklaring avseende ”[t]jänster för distribution av baslivsmedel, konditorivaror och godsaker, glass, färdiglagad mat” i klass 39 bifölls. Den kom fram till de slutsatserna, bland annat efter att vid sin prövning av den ogiltighetsgrund som föreskrivs i artikel 53.1 c i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 8.4 i den förordningen, ha beaktat den bevisning som intervenienten hade ingett den 24 maj 2012 (se punkt 13 ovan).
Parternas argument
De yrkanden som framställts till stöd för huvudöverklagandet
Klaganden har yrkat att tribunalen ska
–
ogiltigförklara det överklagade beslutet, och
–
förplikta EUIPO och intervenienten att ersätta rättegångskostnaderna.
EUIPO och intervenienten har yrkat att tribunalen ska
–
ogilla överklagandet, och
–
förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.
De yrkanden som framställts till stöd för anslutningsöverklagandet
Intervenienten har yrkat att tribunalen ska
–
ogiltigförklara det överklagade beslutet i den del det innebär att annulleringsenhetens beslut ogiltigförklaras, och
–
förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.
Klaganden har yrkat att tribunalen ska
–
ogilla anslutningsöverklagandet, och
–
förplikta intervenienten att ersätta kostnaderna för sin svarsskrivelse med anledning av anslutningsöverklagandet.
EUIPO har yrkat att tribunalen ska
–
i första hand, bifalla anslutningsöverklagandet i den del det avser delvis ogiltigförklaring av det överklagade beslutet på grund av åsidosättande av artikel 53.1 c i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 8.4 i samma förordning,
–
i andra hand, ogilla anslutningsöverklagandet i den del det avser delvis ogiltigförklaring av det överklagade beslutet på grund av åsidosättande av artikel 53.1 a i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 8.1 b i samma förordning.
Rättslig bedömning
Klaganden har åberopat två grunder till stöd för sin talan i huvudöverklagandet. Den första grunden, som har åberopats i första hand, avser åsidosättande av artikel 65.6 i förordning nr 207/2009 (nu artikel 72.6 i förordning 2017/1001). Den andra grunden, som åberopats i andra hand, avser åsidosättande av artikel 8.4 i förordning nr 207/2009.
Till stöd för anslutningsöverklagandet har intervenienten åberopat två grunder. Den första grunden avser felaktig tillämpning av ogiltighetsgrunden i artikel 53.1 c i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 8.4 i samma förordning. Den andra grunden avser felaktig tillämpning av ogiltighetsgrunden i artikel 53.1 a i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 8.1 b i samma förordning.
Klagandens första grund består av två delar. I samband med den första delen har klaganden gjort gällande att målet omfördelades till andra överklagandenämnden på en felaktig rättslig grund, nämligen artikel 35.4 i den delegerade förordningen 2017/1430. I samband med den andra delgrunden har klaganden gjort gällande att artikel 65.6 i förordning nr 207/2009 har åsidosatts, genom att i huvudsak kritisera överklagandenämnden för att ha åsidosatt rättskraften hos domen av den 21 september 2017, BASIC (
T‑609/15
,
EU:T:2017:640
), genom att i det överklagade beslutet, vid prövningen av den ogiltighetsgrund som föreskrivs i artikel 53.1 c i förordning nr 207/2009, jämförd med artikel 8.4 i samma förordning, beakta den kompletterande bevisning som förebringats den 24 maj 2012.
EUIPO och intervenienten har bestritt klagandens argument.
Vad gäller den första delen av klagandens första grund, konstaterar tribunalen, vilket för övrigt är ostridigt mellan parterna, att den bestämmelse på grundval av vilken målet borde ha tilldelats en överklagandenämnd till följd av domen av den 21 september 2017, BASIC (
T‑609/15
,
EU:T:2017:640
), var artikel 1d i kommissionens förordning (EG) nr 216/96 av den 5 februari 1996 om processordningen för överklagandenämnderna vid Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller) (
EGT L 28, 1996, s. 11
), i dess lydelse enligt kommissionens förordning (EG) nr 2082/2004 av den 6 december 2004 (
EUT L 360, 2004, s. 8
), och inte artikel 35.4 i den delegerade förordningen 2017/1430.
Även om artikel 80 i den delegerade förordningen 2017/1430 innebar att bland annat förordning nr 216/96 upphävdes, föreskrevs i den artikeln att denna förordning skulle fortsätta att vara tillämplig ”på pågående förfaranden där [den delegerade förordningen 2017/1430] i enlighet med artikel 81 inte gäller förrän de förfarandena har avslutats”. Det framgick av artikel 81.2 j i den delegerade förordningen 2017/1430 att avdelning V i denna, som bland annat innehöll artikel 35.4, inte var tillämplig på överklaganden som ingetts till överklagandenämnden före den 1 oktober 2017. Detta är fallet i förevarande mål, eftersom domen av den 21 september 2017, BASIC (
T‑609/15
,
EU:T:2017:640
), genom vilken överklagandenämndens beslut av den 11 augusti 2015 ogiltigförklarades i sin helhet, fick till följd att detta beslut retroaktivt undanröjdes från rättsordningen och att klagandens överklagande till EUIPO av annulleringsenhetens beslut av den 2 december 2013, det vill säga före den 1 oktober 2017, på nytt omfattades av ett pågående förfarande.
I artikel 1d i förordning nr 216/96, i ändrad lydelse, med rubriken ”Handläggning av ett ärende efter beslut av domstolen”, föreskrevs följande:
”1.   Om det till följd av ett beslut av domstolen som helt eller delvis ogiltigförklarar ett beslut av en överklagandenämnd eller stornämnden blir nödvändigt enligt artikel [65].6 i [förordning nr 207/2009] att ompröva ärendet i någon av överklagandenämnderna, skall presidiet bestämma om ärendet skall handläggas av den nämnd som fattade beslutet, av en annan nämnd eller av stornämnden.
2.   Om ärendet underställs en annan nämnd, får inte någon av de ledamöter som fattade det ifrågasatta beslutet ingå. Denna bestämmelse är inte tillämplig om ärendet underställs stornämnden.”
I artikel 35.4 i den delegerade förordningen 2017/1430 föreskrevs följande:
”När ett beslut av en överklagandenämnd i ett ärende har annullerats eller ändrats genom en lagakraftvunnen dom i tribunalen eller, i förekommande fall, domstolen, ska direktören för överklagandenämnderna för att följa den domen i enlighet med artikel 65.6 i förordning … nr 207/2009 omfördela ärendet i enlighet med punkt 1 till en överklagandenämnd, där inga av de ledamöter som fattade det annullerade beslutet sitter, utom i de fall då ärendet hänskjuts till den stora överklagandenämnden … eller om det annullerade beslutet fattades av besvärskammaren.”
Enligt artikel 1d.1 i förordning nr 216/96, i ändrad lydelse, var överklagandenämndernas presidium behörigt att fatta beslut om att omfördela ett ärende till en överklagandenämnd till följd av en dom om ogiltigförklaring, medan detta beslut enligt artikel 35.4 i den delegerade förordningen 2017/1430 omfattades av behörigheten för överklagandenämndernas direktör. Tribunalen finner således att beslutet, i det aktuella fallet, att omfördela ärendet till andra överklagandenämnden till följd av domen av den 21 september 2017, BASIC (
T‑609/15
,
EU:T:2017:640
), fattades av en myndighet som inte var behörig att göra det, i förevarande fall direktören för överklagandenämnderna.
EUIPO har, utan att ifrågasätta ovanstående slutsats, gjort gällande att även om omfördelningen av det aktuella ärendet gjordes på grundval av artikel 35.4 i den delegerade förordningen 2017/1430, var den i praktiken förenlig med kraven i artikel 1d i förordning nr 216/96, i ändrad lydelse. Enligt EUIPO kan det nämligen anses att presidiet i det aktuella fallet granskade och godkände omfördelningen av ärendet till andra överklagandenämnden, eftersom det vid sitt möte den 23 april 2018 inte framförde några invändningar mot denna omfördelning, vilken omnämndes i en rapport som, i enlighet med ett beslut av direktören för överklagandenämnderna, tillämplig sedan den 1 oktober 2017, godkändes av denna och presenterades för presidiet för att upplysa om de ärenden som ogiltigförklarats under en viss tid och för att ge presidiet möjlighet att yttra sig över deras omfördelning.
Dessa påståenden måste avvisas. Enbart den omständigheten att presidiet har informerats om ett beslut om omfördelning som fattats av en obehörig myndighet, det vill säga en annan myndighet än presidiet självt, och att det inte har framställt några invändningar mot detta beslut, kan inte innebära att presidiet ska anses vara upphovsman till beslutet och följaktligen att den rättsstridighet som konstaterats i punkt 34 ovan har avhjälpts. Det ska i detta sammanhang påpekas att EUIPO inte har åberopat någon bestämmelse som gör det möjligt att komma fram till motsatt slutsats.
Tribunalen underkänner även EUIPO:s argument, som intervenienten anslutit sig till vid förhandlingen, att följden skulle ha blivit densamma om artikel 1d i förordning nr 216/96, i ändrad lydelse, skulle ha tillämpats i förevarande fall, i den meningen att ärendet även då skulle ha tilldelats en överklagandenämnd för ny prövning, och enligt vilket klaganden inte förklarat på vilket sätt tillämpningen av artikel 35.4 i den delegerade förordningen 2017/1430 skulle ha orsakat klaganden skada snarare än den ovannämnda bestämmelsen.
Det är riktigt att det av rättspraxis framgår att ett förfarandefel kan leda till att ett beslut helt eller delvis ogiltigförklaras endast om det styrks att det överklagade beslutet i avsaknad av detta förfarandefel hade kunnat få ett annat innehåll (se dom av den 1 februari 2018, Philip Morris Brands/EUIPO – Explosal (Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel),
T‑105/16
,
EU:T:2018:51
, punkt
och där angiven rättspraxis).
I förevarande mål ska det emellertid konstateras att EUIPO:s argument avseende den inverkan som åsidosättandet av artikel 1d i förordning nr 216/96, i ändrad lydelse, haft på innehållet i det överklagade beslutet är rent spekulativt. Presidiet skulle enligt den bestämmelsen visserligen ha omfördelat ärendet till en överklagandenämnd för förnyad prövning. Det skulle även då ha kunnat välja andra överklagandenämnden. Presidiet skulle emellertid likaväl ha kunnat omfördela ärendet till en annan överklagandenämnd, inbegripet den som fattat det beslut som ogiltigförklarats av tribunalen, utan att i så fall, till skillnad från vad som följer av artikel 35.4 i den delegerade förordningen 2017/1430, ha varit tvunget att sammanställa den på ett sådant sätt att ingen av de ledamöter som deltog i detta beslut ingick. Eftersom valet och sammansättningen av överklagandenämnden föregår beslutsfattandet och har en avgörande inverkan på beslutets innehåll, är det inte möjligt att vare sig påstå eller vederlägga att överklagandenämndens beslut skulle ha varit ett annat om ärendet hade återförvisats till en annan överklagandenämnd (se, för ett liknande resonemang, dom av den 3 juli 2013, Cytochroma Development/harmoniseringskontoret – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN),
T‑106/12
, ej publicerad,
EU:T:2013:340
, punkt
).
Det är slutligen utan framgång som EUIPO har gjort gällande den omständigheten att klaganden vid den andra överklagandenämnden inte tagit upp frågan att ärendet omfördelats på en felaktig rättslig grund, trots att klaganden, i skrivelse från överklagandenämndernas kansli av den 24 januari 2018, det vill säga nästan sju månader innan det överklagade beslutet antogs, hade underrättats om att ärendet hade hänskjutits till den överklagandenämnden med stöd av artikel 35.4 i den delegerade förordningen 2017/1430. Denna skrivelse var nämligen endast en informationsskrivelse som inte innehöll någon uppmaning att inkomma med eventuella yttranden.
Av det ovan anförda följer att huvudöverklagandet ska bifallas såvitt avser den första grundens första del och att det överklagade beslutet ska ogiltigförklaras i sin helhet. Härvid finns inte anledning att pröva vare sig den andra delen av denna grund eller den andra grunden för detta överklagande. Eftersom denna ogiltigförklaring får till följd att anslutningsöverklagandet, som avser delvis ogiltigförklaring av det överklagade beslutet, förlorar sitt föremål, saknas anledning att avgöra detsamma.
Rättegångskostnader
Enligt artikel 134.1 i rättegångsreglerna ska tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Enligt artikel 137 i rättegångsreglerna ska tribunalen i mål där det inte finns anledning att döma i saken besluta om kostnader enligt vad den finner skäligt.
Klaganden har yrkat att EUIPO och intervenienten ska förpliktas att bära sina rättegångskostnader och ersätta klagandens rättegångskostnader. Eftersom EUIPO och intervenienten har tappat målet rörande huvudöverklagandet, ska klagandens yrkande bifallas. EUIPO och intervenienten ska var för sig ersätta hälften av klagandens rättegångskostnader.
Vad gäller anslutningsöverklagandet ska EUIPO och intervenienten förpliktas att bära sina rättegångskostnader och var för sig ersätta hälften av klagandens rättegångskostnader, eftersom detsamma saknar föremål till följd av att huvudöverklagandet ska bifallas.

Mot denna bakgrund beslutar
TRIBUNALEN (tredje avdelningen)
följande:

1)
Det beslut som meddelades av andra överklagandenämnden vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 22 augusti 2018 (ärende R 178/2018–2) ogiltigförklaras.

2)
Det finns inte längre anledning att döma i anslutningsöverklagandet.

3)
EUIPO och Basic AG Lebensmittelhandel ska bära sina rättegångskostnader och var för sig ersätta hälften av de rättegångskostnader som uppkommit för Repsol, SA.

Collins
Kreuschitz
De Baere
Avkunnad vid offentligt sammanträde i Luxemburg den 9 december 2020.
Underskrifter
(
*1
)	Rättegångsspråk: engelska.