CELEX: 62021TJ0346
Uniemerk
Procedure inzake vervallenverklaring
Uniewoordmerk Gufic
Normaal gebruik van het merk
Artikel 58, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001
Publiek gebruik en gebruik naar buiten toe
Omvang van het gebruik
Aard en vorm van het gebruik
Gebruik voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven

(
)
[
omissis
]

In rechte
[
omissis
]

Derde grief: onjuiste beoordeling van het gebruik van het
litigieuze
merk voor de als „geneesmiddelen” ingeschreven waren
[
omissis
]
Er zij aan herinnerd dat de indeling van de waren en diensten op grond van de Overeenkomst van Nice in wezen tot doel heeft de behoeften van de markt weer te geven, en niet een kunstmatige opsplitsing van de waren op te leggen. Zo bevatten de klassenomschrijvingen „algemene benamingen” met betrekking tot de sector waartoe de waren of diensten „in beginsel” behoren. Ook zij eraan herinnerd dat de indeling van de waren en diensten krachtens de Overeenkomst van Nice zelf uitsluitend voor administratieve doeleinden wordt verricht. Zij beoogt namelijk enkel het opstellen en de behandeling van merkaanvragen te vergemakkelijken, door bepaalde klassen en categorieën van waren en diensten voor te stellen. Overigens kan de Classificatie van Nice op zich niet bepalend zijn voor de aard en de kenmerken van de betrokken waren [zie arrest van 28 mei 2020, Korporaciya „Masternet”/EUIPO – STAYER Ibérica (STAYER), T‑681/18, niet gepubliceerd, EU:T:2020:222, punt 40 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
Bovendien is de indeling van een waar volgens andere regels van Unierecht in beginsel niet doorslaggevend voor de indeling ervan met het oog op de inschrijving van een Uniemerk. Uit artikel 33, lid 1, van verordening 2017/1001 blijkt immers in wezen dat de waren en diensten voor de inschrijving van een Uniemerk overeenkomstig de Classificatie van Nice worden ingedeeld. Voorts zijn de door verzoekster aangehaalde wetgevingshandelingen van de Unie weliswaar van groot belang voor de betrokken sector, aangezien zij het proces van vervaardiging, etikettering en distributie van geneesmiddelen waarborgen, maar hebben zij niet noodzakelijkerwijs invloed op de wijze waarop de waren en diensten in de Classificatie van Nice worden ingedeeld. In dit verband mag de wezenlijke functie van het merk niet worden verward met de andere functies die het merk in voorkomend geval ook kan vervullen, zoals het waarborgen van de kwaliteit van de betrokken waar. Bijgevolg is de indeling van een waar volgens andere regels van Unierecht, zoals die van richtlijn 2001/83, in beginsel niet doorslaggevend voor de indeling ervan met het oog op de inschrijving van een Uniemerk [zie arrest van 6 oktober 2021, Dermavita Company/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM), T‑372/20, niet gepubliceerd, EU:T:2021:652, punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak].
In dit verband heeft het Hof gepreciseerd dat uit het gebruik door het Gerecht van de woorden „in beginsel” voortvloeide dat het Gerecht niet op algemene wijze uitsloot – en dus erkende  – dat rekening kan worden gehouden met Unierechtelijke bepalingen bij de beoordeling van het normale gebruik van een merk in de zin van artikel 18 van verordening 2017/1001 en dat, gelet op de specifieke omstandigheden van het onderzochte geval, deze bepalingen doorslaggevend kunnen zijn voor de indeling van de betrokken waren (zie in die zin beschikkingen van 3 december 2020, Dermavita/EUIPO, C‑400/20 P, niet gepubliceerd, EU:C:2020:997, punt 17, en 4 mei 2021, Dermavita/EUIPO, C‑26/21 P, niet gepubliceerd, EU:C:2021:355, punt 17).
De loutere stelling dat de betrokken waren „geneesmiddelen” van klasse 5 zijn, volstaat evenwel niet [zie naar analogie arrest van 14 februari 2017, Pandalis/EUIPO – LR Health & Beauty Systems (Cystus), T‑15/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:75, punt 57].
Voor de beoordeling van het normale gebruik in het licht van het merkenrecht is in casu relevant of de waren waarvoor het merk is gebruikt, te weten de betrokken waren, dezelfde zijn als de waren waarvoor het merk in klasse 5 is ingeschreven [zie naar analogie arrest van 18 november 2020, Dermavita/EUIPO – Allergan Holdings France (JUVEDERM ULTRA), T‑643/19, niet gepubliceerd, EU:T:2020:549, punt 29].
Voor de merkenrechtelijke warencategorie is de verschijningsvorm van de betrokken waren, bijvoorbeeld door de verpakking of etikettering, van onmiskenbaar belang. Die verschijningsvorm bepaalt immers bij welke  warencategorie de consument de waar indeelt (conclusie van advocaat-generaal Kokott in de zaak Pandalis/EUIPO, C‑194/17 P, EU:C:2018:725, punt 33).
Hieruit volgt dus dat de wijze waarop het relevante publiek de waren waarvoor het litigieuze merk is ingeschreven opvat, doorslaggevend is voor de beoordeling van het normale gebruik van dit merk.
Wat in het bijzonder de perceptie van de in richtlijn 2001/83 bedoelde geneesmiddelen door het relevante publiek  betreft, heeft het Hof bovendien reeds geoordeeld dat rekening moet worden gehouden met de houding van een met een gemiddeld onderscheidingsvermogen begiftigde consument, bij wie de vorm van een waar een bijzonder vertrouwen zou kunnen doen ontstaan, zoals het vertrouwen dat geneesmiddelen in de regel wekken wegens de garanties ten aanzien van hun fabricage en verhandeling. De uiterlijke vorm van die waar kan weliswaar een serieuze aanwijzing vormen voor de kwalificatie ervan als geneesmiddel naar aandiening, doch onder deze vorm moet niet alleen de vorm van de waar zelf worden verstaan, maar ook die van de verpakking welke de waar om handelspolitieke redenen op een geneesmiddel kan doen gelijken (zie arrest van 15 november 2007, Commissie/Duitsland, C‑319/05, EU:C:2007:678, punt 47 en aldaar aangehaalde rechtspraak).
Dienaangaande zij opgemerkt dat partijen het in hun schriftelijke stukken en ter terechtzitting eens waren over het feit dat de beoordeling van het normale gebruik voor de waren waarvoor het litigieuze merk is ingeschreven, moet worden gebaseerd op de perceptie door het relevante publiek, dat in casu bestaat uit zowel eindverbruikers als specialisten.
Tegen de achtergrond van deze overwegingen dient te worden vastgesteld of het relevante publiek in casu de betrokken waren zal opvatten als „geneesmiddelen” van klasse 5 waarvoor het litigieuze  merk is gebruikt.
Het is waar dat het Gerecht reeds heeft geoordeeld dat de – zelfs exclusieve – verkoop van waren in apotheken nog niet betekent dat het noodzakelijkerwijs om geneesmiddelen gaat [zie in die zin arrest van 17 november 2017, Endoceutics/EUIPO – Merck (FEMIBION), T‑802/16, niet gepubliceerd, EU:T:2017:818, punt 38]. De door verzoekster niet betwiste omstandigheid dat een waar  uitsluitend wordt afgeleverd in een apotheek op vertoon van een medisch recept, is evenwel een relevante factor waarmee rekening moet worden gehouden bij de kwalificatie van de waren als geneesmiddelen.
Om tot de slotsom te komen dat het litigieuze merk is gebruikt voor geneesmiddelen van klasse 5, heeft de kamer van beroep zich bovendien gebaseerd op rechterlijke en administratieve beslissingen in de bijlagen AG 11, AG 13, AG 14, AG 23, en AG 24, die in wezen erop wijzen dat de betrokken waren „onschadelijke” geneesmiddelen zijn en dat het litigieuze merk wordt geacht te zijn gebruikt voor geneesmiddelen in de zin van die klasse. In dit verband blijkt in het bijzonder uit de arresten van het Oberlandesgericht München (hoogste rechterlijke instantie van de deelstaat Beieren, München, Duitsland) van 24 februari 2011 en 16 mei 2013 (bijlagen AG 11 en AG 14) dat de betrokken waren moesten worden ingedeeld als geneesmiddelen naar aandiening in de zin van artikel 1, punt 2, van richtlijn 2001/83, omdat, ten eerste, op de verpakkingen de vermelding „ayurvedic medicine” was aangebracht alsmede de aanduiding  van de ontstekingsziekten voor  de behandeling waarvan de waren bestemd waren  en, ten tweede, de consument door het vereiste van een medisch recept de indruk kreeg dat het ging om een middel voor de behandeling van menselijke ziekten en  dus om een geneesmiddel.
Gelet op het belang van de verschijningsvorm voor de perceptie van de betrokken waren door het relevante publiek, zoals in punt 99 hierboven is aangegeven, kon de kamer van beroep derhalve, op basis van de in punt 105 hierboven vermelde arresten van het Oberlandesgericht München en rekening houdend met het feit dat deze waren uitsluitend werden verkocht in een apotheek op vertoon van een medisch recept, alsook met de vermeldingen en aanduidingen die op de verpakkingen waren aangebracht en die het relevante publiek in staat stelden de waren gemakkelijk als geneesmiddelen op te vatten, terecht van oordeel zijn dat deze waren moesten worden ingedeeld als geneesmiddelen in de zin van klasse 5 van de Classificatie van Nice.
Verzoeksters argumenten kunnen niet afdoen aan deze vaststelling.
Verzoeksters argument, dat alleen geneesmiddelen naar werking die een farmacologisch effect hebben, als geneesmiddelen in de zin van klasse 5 kunnen worden beschouwd, faalt. Zoals in punt 101 hierboven in herinnering is gebracht, is voor geneesmiddelen als bedoeld in richtlijn 2001/83 de perceptie door het relevante publiek van belang. Hieruit volgt dat een waar die door de aandieningsvorm ervan door de consument als een geneesmiddel kan worden opgevat, ook kan worden aangemerkt als geneesmiddel in de zin van klasse 5.
Bijgevolg falen ook verzoeksters andere argumenten, volgens welke voor de betrokken waren zowel in de lidstaat van invoer (Duitsland) als in de staat van oorsprong (India) geen VHB was verleend. Het ontbreken van een VHB, te weten een omstandigheid waarvan de consument niet noodzakelijkerwijs op de hoogte is, kan immers niet afdoen aan de vaststelling dat het relevante publiek, gelet op de in punt 106 hierboven vermelde elementen, deze waren gemakkelijk als geneesmiddelen zal kunnen opvatten.
Gelet op het voorgaande heeft verzoekster niet aangetoond dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door rekening te houden met de door interveniënte overgelegde bewijzen, in hun geheel beschouwd, teneinde in punt 76 van de bestreden beslissing tot de slotsom te komen dat, uitgaande van de perceptie door het relevante publiek,  het litigieuze merkt werd gebruikt voor „geneesmiddelen” van klasse 5, en in punt 78 van die beslissing dat de schending van het recht hoe dan ook irrelevant was in het kader van het onderzoek naar het normale gebruik van dat merk. Bijgevolg moet de derde grief ongegrond worden verklaard.
[
omissis
]
HET GERECHT (Vijfde kamer),
rechtdoende, verklaart:
1)
Het beroep wordt verworpen.
2)
Hecht Pharma GmbH draagt haar eigen kosten en die van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).
3)
Gufic BioSciences Ltd draagt haar eigen kosten.
Spielmann
Brkan
Gâlea
Uitgesproken ter openbare terechtzitting te Luxemburg op 11 januari 2023.
ondertekeningen
*
Procestaal: Duits.
Enkel de punten van dit arrest waarvan het Gerecht publicatie nuttig acht, worden weergegeven.