CELEX: 62018TJ0722
Марка на Европейския съюз
Производство за обявяване на недействителност
Фигуративна марка на Европейския съюз „BASIC“
По-ранни национални търговски наименования „basic“ и „basic AG“
Относителни основания за отказ
Използване в процеса на търговията на знак с по-голям обхват от местния
Член 8, параграф 4 и член 53, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009 (понастоящем член 8, параграф 4 и член 60, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1001)
Обявяване на частична недействителност
Решение, взето след отмяната от Общия съд на предходно решение
Отнасяне на делото до апелативен състав
Липса на компетентност на органа, извършил отнасянето
Член 1г от Регламент (ЕО) № 216/96
Насрещна жалба

Обстоятелствата по спора
На 29 януари 2007 г. жалбоподателят, Repsol, SA, подава заявка за регистрация на марка на Европейския съюз в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) на основание на Регламент (ЕО) № 40/94 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (
ОВ L 11, 1994 г., стр. 1
; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146), изменен (заменен с Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (
ОВ L 78, 2009 г., стр. 1
), изменен и на свой ред заменен с Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (
OВ L 154, 2017 г., стр. 1
).
Марката, чиято регистрация се иска, е следният фигуративен знак, заявен в синьо, червено, оранжево и бяло:
Услугите, за които се иска регистрация, спадат по-конкретно към класове 35 и 39 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година и за всеки от тези класове по-специално отговарят на следното описание:
–
клас 35: „Търговия на дребно с тютюн, преса, батерии, играчки“;
–
клас 39: „Услуги за дистрибуция на основни хранителни стоки, сладкарски изделия и захарни сладкарски изделия, сладолед, готова храна, тютюн, преса, батерии, играчки“.
Заявката за марка на Европейския съюз е публикувана в
Бюлетин на марките на Общността
№ 34/2007 от 16 юли 2007 г.
Спорната марка е регистрирана на 4 май 2009 г. под номер 5648159.
На 26 септември 2011 г. встъпилата страна, Basic AG Lebensmittelhandel, подава искане спорната марка да се обяви за частично недействителна, що се отнася до услугите, посочени в точка 3 по-горе.
Искането се основава на член 53, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 60, параграф 1, буква а) от Регламент 2017/1001) във връзка с член 8, параграф 1, буква б) от същия регламент (понастоящем член 8, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001) и на член 53, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 60, параграф 1, буква в) от Регламент 2017/1001) във връзка с член 8, параграф 4 от същия регламент (понастоящем член 8, параграф 4 от Регламент 2017/1001).
В подкрепа на искането си за обявяване на недействителност — доколкото е основано на разпоредбите на член 53, параграф 1, буква а) във връзка с член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009 — встъпилата страна се позовава на следната по-ранна фигуративна марка на Европейския съюз, заявена на 15 януари 2004 г., регистрирана на 29 април 2005 г. и надлежно подновена:
Тази по-ранна марка обозначава стоки и услуги от класове 29—33, 35, 42 и 43.
В подкрепа на искането си за обявяване на недействителност — доколкото е основано на разпоредбите на член 53, параграф 1, буква в) и на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009 — встъпилата страна се позовава на „фирмени знаци“ по смисъла на член 5 от Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (Закон за защита на марките и други отличителни знаци) от 25 октомври 1994 г. (BGBl. 1994 I, стр. 3082, и BGBl. 1995 I, стр. 156) „basic“ и „basic AG“, които използвала в процеса на търговия в Германия и в Австрия при доставката на услуги за „търговия на дребно с хранителни стоки, дрогерийни изделия, биологични продукти и други потребителски стоки за ежедневна употреба и ресторантьорство“.
За да обоснове правата си върху тези фирмени знаци, встъпилата страна привежда редица доказателства към своето искане за обявяване на недействителност, които включват снимки, направени от екрана на нейния интернет сайт, годишните ѝ отчети от 2004 г. до 2006 г., писма от доставчик, известие за доставка, фактури, статистически данни за продажби, клетвена декларация на служител от маркетинговия ѝ отдел, таблици с реализираните от нея обороти, търговски брошури, промоционални и рекламни материали, сертификат „Предприемач на 2006 г.“, връчен на двама нейни управители, публикации в пресата от 2003—2006 г. и съдебно решение на Landgericht München I (Областен съд Мюнхен I, Германия) от 9 септември 2006 г.
В искането си за обявяване на недействителност встъпилата страна цитира освен това релевантните разпоредби на членове 5 и 15 от Закона за защита на марките и други отличителни знаци, както и решения на германските съдилища, в които се тълкуват тези разпоредби.
На 24 май 2012 г. встъпилата страна отговаря на становището, подадено от жалбоподателя на 29 декември 2011 г., и привежда редица доказателства, за да установи, че по-ранната фигуративна марка на Европейския съюз, възпроизведена в точка 8 по-горе, е била реално използвана. Тя представя допълнителни доказателства в приложение на становището си от 4 март 2013 г.
С решение от 8 октомври 2013 г. отделът по отмяна уважава искането за обявяване на недействителност на основание член 53, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 8, параграф 4 от същия регламент и обявява спорната марка за частично недействителна, а именно в частта, в която е била регистрирана за услугите, посочени в точка 3 по-горе. Отделът по отмяна счита, че поради това не е необходимо да разглежда основанието за недействителност въз основа на разпоредбите на член 53, параграф 1, буква а) и член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.
На 2 декември 2013 г. жалбоподателят подава пред EUIPO жалба срещу решението на отдела по отмяна на основание членове 58—64 от Регламент № 207/2009 (понастоящем членове 66—71 от Регламент 2017/1001).
С решение от 11 август 2015 г. първи апелативен състав на EUIPO потвърждава решението на отдела по отмяна и отхвърля жалбата. Според него отделът по отмяна е приложил правилно основанието за недействителност, предвидено в член 53, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 8, параграф 4 от същия регламент. В това отношение той по-специално констатира, че представените от встъпилата страна доказателства надлежно установяват, че по-ранните знаци „basic“ и „basic AG“ са били използвани в процеса на търговия с обхват, по-голям от местния по смисъла на последната разпоредба. Подобно на отдела по отмяна апелативният състав приема, че не е необходимо да се разглежда основанието за недействителност, предвидено в разпоредбите на член 53, параграф 1, буква а) и член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 207/2009.
На 29 октомври 2015 г. жалбоподателят подава в секретариата на Общия съд жалба за отмяна на решението на апелативния състав от 11 август 2015 г., по която е образувано дело с номер T‑609/15.
С решение от 21 септември 2017 г., Repsol YPF/EUIPO — Basic (BASIC) (
T‑609/15
,
EU:T:2017:640
) Общият съд отменя решението на апелативния състав от 11 август 2015 г., като приема, че само въз основа на доказателствата, на които основал това решение — а именно посочените в точка 11 по-горе — той не е имал право да заключи, че е изпълнено условието за използване на посочените знаци в процеса на търговия. Общият съд отбелязва, що се отнася до релевантния период, че встъпилата страна е следвало да докаже, че знаците „basic“ и „basic AG“ са били използвани в процеса на търговия в Германия не само към датата, на която е подадена заявката за регистрацията на спорната марка, но и към датата, на която е подадено искането за обявяване на недействителност. При все това, макар разглежданите доказателства да установявали надлежно, че посочените знаци са били използвани в процеса на търговия в Германия към първата дата, те все пак не доказвали, че те все още били използвани и към втората дата.
На 24 януари 2018 г., след решение от 21 септември 2017 г., BASIC (
T‑609/15
,
EU:T:2017:640
), на основание на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1430 на Комисията от 18 май 2017 година за допълнение на Регламент № 207/2009 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2868/95 и (ЕО) № 216/96 (
OВ L 205, 2017 г., стр. 1
), изменен (заменен с Делегиран регламент (ЕС) 2018/625 на Комисията от 5 март 2018 година за допълнение на Регламент 2017/1001 и за отмяна на Делегиран регламент 2017/1430 (
OВ L 104, 2018 г., стр. 1
), и по-конкретно на член 35, параграф 4 (понастоящем член 35, параграф 4 от Делегиран регламент 2018/625), председателят на апелативните състави отнася делото до втори апелативен състав с референтен номер R 178/2018‑2.
С решение от 22 август 2018 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“), след като проверява всяко от основанията за недействителност, изтъкнати от встъпилата страна, втори апелативен състав отменя решението на отдела по отмяна в частта, в която е уважил искането за обявяване на недействителност за услугите за „[т]ърговия на дребно с тютюн, преса, батерии, играчки“ от клас 35 и „[у]слуги[те] за дистрибуция на тютюн, преса, батерии, играчки“ от клас 39. От друга страна, той потвърждава последното решение в частта, в която уважава искането за обявяване на недействителност за „[у]слуги за дистрибуция на основни хранителни стоки, сладкарски изделия и захарни сладкарски изделия, сладолед, готова храна“ от клас 39. Той стига до тези изводи по-специално след като при своята проверка на основанието за недействителност, предвидено в член 53, параграф 1, буква в) от Регламент№ 207/2009 във връзка с член 8, параграф 4 от същия регламент, той взема предвид доказателствата, представени от встъпилата страна на 24 май 2012 г. (вж. т. 13 по-горе).
Искания на страните
По исканията, представени в подкрепа на главната жалба
Жалбоподателят моли Общия съд:
–
да отмени обжалваното решение,
–
да осъди EUIPO и встъпилата страна да заплатят съдебните разноски.
EUIPO и встъпилата страна искат от Общия съд:
–
да отхвърли жалбата,
–
да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.
По исканията, представени в подкрепа на насрещната жалба
Встъпилата страна моли Общия съд:
–
да отмени обжалваното решение в частта му, в която отменя решението на отдела по отмяна,
–
да осъди жалбоподателя да заплати съдебните разноски.
Жалбоподателят моли Общия съд:
–
да отхвърли насрещната жалба,
–
да осъди встъпилата страна да заплати съдебните разноски, направени от него за писмения му отговор на насрещната жалба.
EUIPO моли Общия съд:
–
да уважи насрещната жалба в частта, в която се иска частична отмяна на обжалваното решение поради нарушение на член 53, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 8, параграф 4 от същия регламент,
–
при условията на евентуалност, да отхвърли насрещната жалба в частта, в която се иска частична отмяна на обжалваното решение поради нарушение на член 53, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 8, параграф 1, буква б) от същия регламент.
От правна страна
В подкрепа на главната жалба жалбоподателят излага две основания. Първото основание, изтъкнато като главно, е нарушение на член 65, параграф 6 от Регламент № 207/2009 (понастоящем член 72, параграф 6 от Регламент 2017/1001). Второто основание, изтъкнато при условията на евентуалност, е нарушение на член 8, параграф 4 от Регламент № 207/2009.
В подкрепа на насрещната жалба встъпилата страна излага две основания. Първото е неправилно прилагане на основанието за недействителност, предвидено в член 53, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 8, параграф 4 от същия регламент. Второто е неправилно прилагане на основанието за недействителност, предвидено в член 53, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 8, параграф 1, буква б) от същия регламент.
Във връзка с първото си основание жалбоподателят излага две твърдения. Първото твърдение е, че делото е било преразпределено на втори апелативен състав на неправилно правно основание, а именно член 35, параграф 4 от Делегиран регламент 2017/1430. Второто твърдение е нарушение на член 65, параграф 6 от Регламент № 207/2009, като по същество оплакването е за това, че апелативният състав не зачел силата на пресъдено нещо, с която се ползва решение от 21 септември 2017 г., BASIC (
T‑609/15
,
EU:T:2017:640
), като в обжалваното решение при своята проверка на основанието за недействителност, предвидено в член 53, параграф 1, буква в) от Регламент № 207/2009 във връзка с член 8, параграф 4 от същия регламент, взел предвид допълнителните доказателства, представени на 24 май 2012 г.
EUIPO и встъпилата страна оспорват доводите на жалбоподателя.
Що се отнася до първото твърдение по първото повдигнато от жалбоподателя основание, следва да се констатира, че — и впрочем по този въпрос страните не спорят — разпоредбата, въз основа на която делото е трябвало да бъде преразпределено на апелативен състав след решението от 21 септември 2017 г., BASIC (
T‑609/15
,
EU:T:2017:640
), е член 1г от Регламент (ЕО) № 216/96 на Комисията от 5 февруари 1996 година за установяване на процедурни правила за организацията на дейността на апелативните състави към Службата за хармонизация във вътрешния пазар (марки и дизайн) (
OВ L 28, 1996 г., стр. 11
; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 221), изменен с Регламент (EO) № 2082/2004 на Комисията от 6 декември 2004 г. (
OВ L 360, 2004 г., стр. 8
; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 2, стр. 64), а не член 35, параграф 4 от Делегиран регламент 2017/1430.
Всъщност, макар член 80 от Делегиран регламент 2017/1430 да отменя по-специално Регламент № 216/96, той все пак предвижда, че последният продължава да се прилага „за текущите производства, за които не е приложим […] [Делегиран регламент 2017/1430] в съответствие с член 81 от него, до приключването на тези производства“. От член 81, параграф 2, буква й) от Делегиран регламент 2017/1430 обаче следва, че дял V, в който се намира по-специално член 35, параграф 4, не се прилага към жалби, подадени пред апелативния състав преди 1 октомври 2017 г. Настоящият случай е именно такъв, като се има предвид, че решение от 21 септември 2017 г., BASIC (
T‑609/15
,
EU:T:2017:640
), което отменя изцяло решението на апелативния състав от 11 август 2015 г., е довело до заличаване с обратна сила на последното решение от правния ред и до нова висящност на жалбата, подадена от жалбоподателя пред EUIPO срещу решението на отдела по отмяна на 2 декември 2013 г., а именно преди 1 октомври 2017 г.
Член 1г от изменения Регламент № 216/96, озаглавен „Отнасяне на дело след [решение] на Съда на [Европейския съюз]“, предвижда следното:
„1.   Ако съгласно член [65], параграф 6 от регламент [№ 207/2009], необходимите мерки за спазване на [решението] на Съда на [Европейския съюз], анулиращо цялото или част от решение на апелативен състав или на [г]олемия състав, включват преразглеждане от апелативните състави на делото, предмет на посоченото решение, президиумът решава дали делото да се отнесе до състава, който е взел решението, или до друг състав, или до [г]олемия състав.
2.   Ако делото се отнесе до друг състав, този състав не може да включва членове, които са [участвали в постановяването на] оспорваното решение. Тази разпоредба не се прилага, ако делото се отнесе до [г]олемия състав“.
Член 35, параграф 4 от Делегиран регламент 2017/1430 предвижда:
„Ако решение на апелативния състав по дадено дело е отменено или променено с окончателно решение на Общия съд или, според случая, на Съда, с оглед съобразяване с това решение в съответствие с член 65, параграф 6 от Регламент […] № 207/2009 председателят на апелативните състави преразпределя делото в съответствие с параграф 1 от настоящия член към апелативен състав, който не включва членовете, приели отмененото решение, освен ако делото бъде отнесено към разширения апелативен състав („голям състав“) или ако отмененото решение е взето от големия състав“.
Така в приложение на член 1г, параграф 1 от изменения Регламент № 216/96 решението за преразпределяне на делото на даден апелативен състав вследствие на отменително съдебно решение е от компетентността на президиума на апелативните състави, докато в приложение на член 35, параграф 4 от Делегиран регламент 2017/1430 това решение е от компетентността на председателя на апелативните състави. Ето защо следва да се приеме, че в настоящия случай решението за преразпределяне на делото на втори апелативен състав след решение от 21 септември 2017 г., BASIC (
T‑609/15
,
EU:T:2017:640
) е било взето от орган, който не имал такава компетентност, в случая председателят на апелативните състави.
Без да поставя под въпрос този извод, EUIPO твърди, че макар преразпределянето на съответното дело да е извършено на основание член 35, параграф 4 от Делегиран регламент 2017/1430, на практика то е отговаряло на изискванията, предвидени в член 1г от изменения Регламент № 216/96. Според EUIPO всъщност може да се приеме, че в настоящия случай президиумът е разгледал и одобрил преразпределянето на делото на втори апелативен състав, при положение че на своето заседание от 23 април 2018 г. той не направил никакви възражения срещу това преразпределяне, което е посочено в доклад, който съгласно решение на председателя на апелативните състави, приложимо от 1 октомври 2017 г., е одобрен от последния и представен на президиума, за да го информира за делата, отменени през даден период, и за да му даде възможност да изрази евентуални съображения относно тяхното преразпределяне.
Тези твърдения трябва да бъдат отхвърлени. Всъщност само фактът, че президиумът е бил уведомен за решение за преразпределяне, взето от орган, който не е компетентен — а именно орган, различен от него самия — и че не е отправил никакво възражение срещу това решение, не би могъл да означава, че той трябва да се приеме за негов автор и следователно че е била отстранена незаконосъобразността, установена в точка 34 по-горе. В този контекст трябва да се отбележи, че EUIPO не посочва нито една нормативна разпоредба, която може да доведе до обратния извод.
Следва да се отхвърли също и доводът на EUIPO — към който в съдебното заседание се присъединява и встъпилата страна — а именно че резултатът щял да е същият дори ако в случая бе приложен член 1г от изменения Регламент № 216/96, в смисъл че делото отново е щяло да бъде преразпределено на апелативен състав, за да бъде преразгледано, а жалбоподателят не обяснявал с какво би му навредило прилагането на член 35, параграф 4 от Делегиран регламент 2017/1430 вместо прилагането на горепосочената разпоредба.
Вярно е, че от съдебната практика следва, че процесуално нарушение води до цялостна или частична отмяна на решение само в случаите, когато се установи, че при липсата на това нарушение обжалваното решение би имало различно съдържание (вж. решение от 1 февруари 2018 г., Philip Morris Brands/EUIPO — Explosal (Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES Raquel),
T‑105/16
,
EU:T:2018:51
, т.
и цитираната съдебна практика).
В случая обаче се налага изводът, че доводът на EUIPO, свързан с последиците, които нарушаването на член 1г от изменения Регламент № 216/96 има за съдържанието на обжалваното решение, е изцяло спекулативен. Вярно е, че в приложение на тази разпоредба президиумът би преразпределил делото на апелативен състав, за да може да се произнесе отново по него. Вярно е също така, че и президиумът е можел да избере втори апелативен състав. Той обаче по същия начин би могъл да преразпредели делото на друг апелативен състав, в това число на състава, взел отмененото от Общия съд решение, при това без да се налага в последната хипотеза — за разлика от онова, което следва от член 35, параграф 4 от Делегиран регламент 2017/1430 — да формира състава така, че да не включва някой от членовете, участвали във вземането на това решение. Като се има предвид, че изборът и формирането на апелативния състав е етап, който предхожда вземането на решение и оказва решаващо влияние върху неговото съдържание, не е възможно нито да се твърди, нито да се отрече, че като отнася делото до друг апелативен състав, решението, което той ще трябва да вземе, би било различно (вж. в този смисъл решение от 3 юли 2013 г., Cytochroma Development/OHMI — Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN),
T‑106/12
, непубликувано,
EU:T:2013:340
, т.
).
Накрая, напразно EUIPO изтъква обстоятелството, че жалбоподателят не е поставял пред втори апелативен състав въпроса за преразпределяне на делото на неправилно правно основание, въпреки че с писмо на секретариата на апелативните състави от 24 януари 2018 г., т.е. близо седем месеца преди да бъде прието обжалваното решение, той е бил уведомен, че делото ще бъде отнесено до този апелативен състав на основание член 35, параграф 4 от Делегиран регламент 2017/1430. Всъщност, тъй като това писмо е било само за информация, то не е съдържало покана за представяне на евентуални коментари.
От всички изложени по-горе съображения следва, че първото твърдение по първото основание на главната жалба трябва да бъде прието, а обжалваното решение — отменено изцяло, без да е необходимо да се разглежда второто твърдение по това основание, нито пък второто основание на тази жалба. Тъй като тази отмяна прави безпредметна насрещната жалба, с която се иска частична отмяна на обжалваното решение, няма основание за произнасяне по нея.
По съдебните разноски
Съгласно член 134, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. Съгласно член 137 от Процедурния правилник, когато липсва основание за произнасяне по същество, Общият съд определя съдебните разноски по своя преценка.
В случая, тъй като EUIPO и встъпилата страна губят делото по главната жалба, те следва да бъдат осъдени да понесат направените от тях съдебни разноски, както и разноските на жалбоподателя, в съответствие с неговото искане. В това отношение EUIPO и встъпилата страна понасят, всяка от тях, половината от съдебните разноски на жалбоподателя.
Що се отнася до насрещната жалба, като се има предвид, че неоснователността на главната жалба оставя без предмет насрещната жалба, EUIPO и встъпилата страна следва също така да бъдат осъдени да понесат направените от тях съдебни разноски, както и всяка от тях — половината от съдебните разноски на жалбоподателя.

По изложените съображения
ОБЩИЯТ СЪД (трети състав)
реши:

1)
Отменя решението на втори апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) от 22 август 2018 г. (преписка R 178/2018‑2).

2)
Липсва основание за произнасяне по насрещната жалба.

3)
EUIPO и Basic AG Lebensmittelhandel понасят направените от тях съдебни разноски, както и всеки от тях — половината от съдебните разноски на Repsol, SA.

Collins
Kreuschitz
De Baere
Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 9 декември 2020 година.
Подписи
(
*1
)	Език на производството: английски.