CELEX: 62017TJ0307
Marchio dell’Unione europea
Procedimento di dichiarazione di nullità
Marchio figurativo dell’Unione europea che raffigura tre strisce parallele
Impedimento alla registrazione assoluto
Assenza di carattere distintivo acquisito mediante l’uso
Articolo 7, paragrafo 3, e articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuti articolo 7, paragrafo 3, e articolo 59, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001]
Forma d’uso che non può essere presa in considerazione
Forma che differisce dalla forma con la quale il marchio è stato registrato per variazioni non trascurabili
Inversione dello schema dei colori

I.

Fatti
Il 18 dicembre 2013 la ricorrente, adidas AG, ha presentato una domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), in forza del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2009, L 78, pag. 1
), come modificato [sostituito dal regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2017, L 154, pag. 1
)].
Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è riprodotto qui di seguito:
Nella domanda di registrazione, il marchio è identificato come marchio figurativo ed è descritto nei seguenti termini:
«Il marchio è costituito da tre strisce parallele equidistanti di uguale larghezza, applicate sul prodotto in qualsiasi direzione».
I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nella classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, del 15 giugno 1957, come rivisto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Abbigliamento; scarpe; cappelleria».
Il marchio è stato registrato il 21 maggio 2014 con il numero 12442166.
Il 16 dicembre 2014 l’interveniente, Shoe Branding Europe BVBA, ha presentato una domanda di dichiarazione di nullità del marchio controverso, sulla base dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 59, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2017/1001], in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001].
Il 30 giugno 2016 la divisione di annullamento ha accolto la domanda di dichiarazione di nullità presentata dall’interveniente, sulla base del rilievo che il marchio controverso era privo di qualsiasi carattere distintivo, sia intrinseco sia acquisito in seguito all’uso.
Contro la decisione della divisione di annullamento la ricorrente ha presentato, il 18 agosto 2016, un ricorso dinanzi all’EUIPO, a norma degli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009 (divenuti articoli da 66 a 71 del regolamento 2017/1001). In tale ricorso, essa non ha contestato l’assenza di carattere distintivo intrinseco del marchio controverso, ma, al contrario, ha sostenuto che detto marchio aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso ai fini dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuti articolo 7, paragrafo 3, e articolo 59, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001).
Con decisione del 7 marzo 2017 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la seconda commissione di ricorso dell’EUIPO ha respinto il ricorso.
Anzitutto, la commissione di ricorso ha rilevato che il marchio controverso era stato validamente registrato come marchio figurativo (punto 20 della decisione impugnata). In seguito, essa ha confermato la valutazione della divisione di annullamento secondo la quale tale marchio era privo di carattere distintivo intrinseco (punto 22 della decisione impugnata). Infine, la stessa ha esaminato gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente e ha considerato che la stessa non aveva dimostrato che detto marchio avesse acquisito, in tutta l’Unione europea, un carattere distintivo in seguito all’uso (punto 69 della decisione impugnata). Di conseguenza, la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio controverso fosse stato registrato in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e che, pertanto, dovesse essere dichiarato invalido (punto 72 della decisione impugnata).
II.

Conclusioni delle parti
La ricorrente, sostenuta dall’associazione Marques (in prosieguo: l’«associazione interveniente»), chiede che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese.
L’EUIPO chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese;
–
condannare l’associazione interveniente a sopportare le proprie spese.
L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare la ricorrente alle spese.
III.

In diritto
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente, sostenuta dall’associazione interveniente, fa valere un motivo di ricorso unico, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, letto in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento, nonché con i principi di tutela del legittimo affidamento e di proporzionalità.
Si può considerare che tale motivo di ricorso consti di due parti, dal momento che la ricorrente, in sostanza, fa valere, in primo luogo, che la commissione di ricorso ha, erroneamente, escluso numerosi elementi di prova sulla base del fatto che essi riguardavano segni diversi dal marchio controverso e, in secondo luogo, che la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione ritenendo che non fosse dimostrato che il marchio controverso aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto nel territorio dell’Unione.
A.

Considerazioni preliminari
Da un lato, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. In forza dell’articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento (divenuto articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001), tale impedimento alla registrazione assoluto trova applicazione anche se esiste solo per una parte dell’Unione. Tuttavia, in forza dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, detto impedimento non osta alla registrazione di un marchio se lo stesso ha acquisito, per i prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione, un carattere distintivo in seguito dell’uso che ne è stato fatto.
Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009, su domanda presentata all’EUIPO, il marchio dell’Unione europea è dichiarato nullo allorché lo stesso è stato registrato in contrasto con le disposizioni dell’articolo 7 del medesimo regolamento. Tuttavia, in forza dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, qualora il marchio dell’Unione europea sia stato registrato in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento non può essere dichiarato nullo se, in seguito all’uso che ne è stato fatto, dopo la registrazione ha acquisito carattere distintivo per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato.
Emerge pertanto dall’articolo 7, paragrafo 3, e dall’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 che, nell’ambito di un procedimento di dichiarazione di nullità, l’assenza di carattere distintivo intrinseco di un marchio registrato non comporta la nullità di detto marchio se quest’ultimo ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto, prima della sua registrazione o tra la sua registrazione e la data della domanda di nullità [v., in tal senso, sentenza del 14 dicembre 2017, bet365 Group/EUIPO – Hansen (BET 365),
T‑304/16
,
EU:T:2017:912
, punto
e giurisprudenza ivi citata].
Si deve parimenti rammentare che il carattere distintivo di un marchio, che sia intrinseco o acquisito in seguito all’uso, comporta che tale marchio è idoneo a identificare il prodotto per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da un’impresa determinata e, dunque, a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese (v., in tal senso e per analogia, sentenze del 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee,
C‑108/97 e C‑109/97
,
EU:C:1999:230
, punto
, e del 18 giugno 2002, Philips,
C‑299/99
,
EU:C:2002:377
, punto
).
Tale carattere distintivo, intrinseco o acquisito in seguito all’uso, deve essere valutato, da un lato, rispetto ai prodotti o servizi per i quali viene richiesta la registrazione, e, dall’altro, rispetto alla percezione che di esso abbia il pubblico di riferimento (v., per analogia, sentenze del 18 giugno 2002, Philips,
C‑299/99
,
EU:C:2002:377
, punti
e
, e del 12 febbraio 2004, Koninklijke KPN Nederland,
C‑363/99
,
EU:C:2004:86
, punti
e
).
Nel caso di specie, il pubblico di riferimento per i prodotti per i quali il marchio controverso è stato registrato, vale a dire abbigliamento, scarpe e cappelleria, è costituito da tutti i potenziali consumatori di tali prodotti nell’Unione, vale a dire sia il pubblico in generale che il pubblico specializzato.
È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare le due parti del motivo di ricorso unico menzionate al punto 15 supra.
B.

Sulla prima parte, vertente sull’ingiustificata esclusione di taluni elementi di prova
Nell’ambito della prima parte del motivo di ricorso, la ricorrente, sostenuta dall’associazione interveniente, addebita alla commissione di ricorso di aver escluso numerosi elementi di prova sulla base del fatto che riguardavano segni diversi dal marchio controverso. Tale motivo di ricorso si baserebbe, anzitutto, su un’erronea interpretazione del marchio controverso e, poi, su un’erronea applicazione della «legge delle varianti autorizzate». Occorre esaminare in ordine successivo tali due censure.
1.

Sulla prima censura, vertente sull’erronea interpretazione del marchio controverso
Nell’ambito della prima censura, la ricorrente, sostenuta dall’associazione interveniente, afferma che, ritenendo che il marchio controverso fosse stato rivendicato solo in determinate dimensioni e, in particolare, in un determinato rapporto tra l’altezza e la larghezza, la commissione di ricorso ha erroneamente interpretato tale marchio. Infatti, detto marchio costituirebbe un «motivo di superficie» che può essere riprodotto in dimensioni e proporzioni differenti in funzione dei prodotti ai quali esso si applica. In particolare, le tre strisce parallele equidistanti che costituiscono il marchio controverso sarebbero idonee ad essere prolungate o tagliate in modi diversi, tra cui in obliquo. Essa aggiunge, basandosi sulle direttive concernenti l’esame dell’EUIPO e sul legittimo affidamento che ne deriva, di poter fare affidamento sul fatto che il marchio di cui trattasi costituisce un marchio a motivi, anche se è stato registrato come marchio figurativo.
L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente e dell’associazione interveniente.
Al fine di rispondere all’argomento della ricorrente e dell’associazione interveniente, in primo luogo, occorre rammentare che, in forza dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 4 del regolamento 2017/1001) possono costituire marchi dell’Unione europea tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, a condizione che tali segni siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.
In secondo luogo, occorre notare che la registrazione può aver luogo solo sulla base ed entro i limiti della domanda di registrazione presentata all’EUIPO dal richiedente. Ne consegue che l’EUIPO non può tener conto delle caratteristiche del marchio richiesto che non sono indicate nella domanda di registrazione o nei documenti di accompagnamento [v. sentenza del 25 novembre 2015, Jaguar Land Rover/UAMI (Forma di un autoveicolo),
T‑629/14
, non pubblicata,
EU:T:2015:878
, punto
e giurisprudenza ivi citata].
A tale riguardo, le caratteristiche di un marchio devono essere valutate alla luce di una serie di fattori.
Anzitutto, ai sensi della regola 1, paragrafo 1, lettera d), e della regola 3, paragrafi 2 e 5, del regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (
GU 1995, L 303, pag. 1
) [divenuti articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e articolo 3, paragrafi da 6 a 8 e paragrafo 3, lettere b) e f), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626, della Commissione, del 5 marzo 2018, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento n. 2017/1001 e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 (
GU 2018, L 104, pag. 37
)], quando è rivendicata una rappresentazione grafica o un colore particolare, la domanda di marchio dell’Unione europea deve contenere la rappresentazione grafica, se del caso a colori, del marchio.
Il requisito della rappresentazione grafica ha lo scopo specifico di definire il marchio stesso, al fine di determinare l’oggetto esatto della tutela conferita attraverso il marchio d’impresa registrato al suo titolare (v., per analogia, sentenze del 12 dicembre 2002, Sieckmann,
C‑273/00
,
EU:C:2002:748
, punto
, e del 24 giugno 2004, Heidelberger Bauchemie,
C‑49/02
,
EU:C:2004:384
, punto
). Conseguentemente, spetta al richiedente depositare una rappresentazione grafica del marchio che corrisponda proprio all’oggetto della tutela che intende ottenere. Una volta che il marchio è stato registrato, il titolare dello stesso non può richiedere una tutela più ampia di quella conferita da detta rappresentazione grafica [v., in tal senso, sentenza del 30 novembre 2017, Red Bull/EUIPO – Optimum Mark (Combinazione dei colori blu e argento),
T‑101/15 e T‑102/15
, con impugnazione pendente,
EU:T:2017:852
, punto
].
Successivamente, la regola 3, paragrafo 3, del regolamento n. 2868/95 prevede che la domanda di registrazione «può contenere una descrizione del marchio». Pertanto, una volta che una descrizione è presente nella domanda di registrazione, tale descrizione deve essere considerata congiuntamente alla rappresentazione grafica (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 30 novembre 2017, Combinazione dei colori blu e argento,
T‑101/15 e T‑102/15
, con impugnazione pendente,
EU:T:2017:852
, punto
).
Infine, l’EUIPO deve parimenti esaminare il carattere distintivo del marchio di cui è chiesta la registrazione, alla luce del tipo di marchio scelto dal richiedente nella sua domanda di registrazione (v., in tal senso, ordinanza del 21 gennaio 2016, Enercon/UAMI,
C‑170/15 P
, non pubblicata,
EU:C:2016:53
, punti
,
e
).
In terzo luogo, occorre rilevare che, contrariamente al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431, della Commissione, del 18 maggio 2017, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento n. 207/2009 (
GU 2017, L 205, pag. 39
) (sostituito dal regolamento d’esecuzione 2018/626), né il regolamento n. 207/2009 né il regolamento n. 2868/95, applicabili alla data di deposito della domanda di dichiarazione di nullità, menzionano i «marchi di motivo», né tanto meno i «marchi figurativi», come categorie particolari di marchi.
Tuttavia, anche prima dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione 2017/1431, il Tribunale ha riconosciuto che un segno designato come marchio figurativo poteva consistere in una serie di elementi che si ripetono regolarmente [v., in tal senso, sentenza del 9 novembre 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Raffigurazione di un motivo di linee ondulate incrociate),
T‑579/14
,
EU:T:2016:650
, punti
,
,
e
]. Pertanto, fino all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione 2017/1431, un marchio a motivi poteva essere registrato come marchio figurativo, qualora si trattasse di un’immagine [v., in tal senso, sentenza del 19 settembre 2012, Fraas/UAMI (motivo a quadri di colore grigio chiaro, grigio scuro, beige, rosso scuro e marrone),
T‑326/10
, non pubblicata,
EU:T:2012:436
, punto
].
Nel caso di specie, secondo la domanda di registrazione, il marchio controverso è stato registrato come marchio figurativo, sulla base della rappresentazione grafica e della descrizione di cui ai paragrafi 2 e 3 supra.
Al punto 38 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha interpretato il marchio controverso come segue:
«Esso consiste in tre fini strisce nere verticali e parallele, su fondo bianco, circa cinque volte più alte che larghe. Esso ha relativamente poche caratteristiche: il rapporto altezza/larghezza (pressoché 5:1), lo spazio bianco equidistante tra le strisce nere e il fatto che le strisce siano parallele».
Si deve constatare che tale interpretazione del marchio controverso corrisponde strettamente alla rappresentazione grafica sulla base della quale detto marchio è stato registrato. In particolare, la commissione di ricorso ha correttamente concluso che esisteva un rapporto di circa 5 a 1 tra l’altezza e la larghezza totale del marchio controverso. Inoltre, la commissione di ricorso ha correttamente tenuto conto dell’uguale spessore delle tre strisce parallele nere e dei due spazi bianchi che separano tali strisce.
La ricorrente tuttavia contesta tale interpretazione del marchio controverso, sostenendo, da un lato, che un marchio figurativo può essere registrato senza indicazione della sua portata o delle sue proporzioni (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 10 luglio 2014, Apple,
C‑421/13
,
EU:C:2014:2070
, punti
e
) e, dall’altro, che il marchio controverso è un marchio a motivi. In tali circostanze, la rappresentazione grafica del marchio controverso avrebbe solo la funzione di mostrare un disegno costituito da tre strisce parallele equidistanti, indipendentemente dalla lunghezza delle strisce o dal modo in cui vengono tagliate.
Tale argomento non può essere accolto.
In primo luogo, si deve rilevare che, sebbene la commissione di ricorso, nella decisione impugnata, abbia caratterizzato il marchio controverso tenendo conto delle proporzioni relative dei vari elementi che compongono tale marchio, come quest’ultimo era stato rappresentato nella domanda di registrazione, essa, al contrario, non ha definito il marchio controverso facendo riferimento alle dimensioni nelle quali detto marchio, considerato nel suo insieme, potrebbe essere riprodotto sui prodotti di cui trattasi. Ne consegue che, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l’interpretazione del marchio controverso da parte della commissione di ricorso non rimette in discussione il fatto che tale marchio non è stato rivendicato in dimensioni particolari.
In secondo luogo, la ricorrente riconosce che il marchio controverso è stato validamente registrato come marchio figurativo. Orbene, risulta dalla giurisprudenza citata al punto 30 supra che un marchio figurativo è, in via di principio, registrato nelle proporzioni indicate nella sua rappresentazione grafica. Tale constatazione non può essere rimessa in discussione dalla sentenza del 10 luglio 2014, Apple (
C‑421/13
,
EU:C:2014:2070
, punti
e
), dedotta dalla ricorrente. Infatti, tale sentenza si limita ad indicare che un disegno può essere registrato come marchio, nonostante esso non disponga di indicazioni relative alla dimensione e alle proporzioni dell’oggetto che rappresenta. Al contrario, tale sentenza non implica che il marchio possa essere registrato senza che siano definite le proporzioni del segno stesso.
In terzo luogo, la ricorrente sostiene invano che tale marchio costituisce non un marchio figurativo ordinario, ma un marchio a motivi le cui proporzioni non sarebbero definite.
A tal riguardo, anzitutto, non risulta né dalla rappresentazione grafica del marchio controverso né dalla descrizione di detto marchio che esso sia composto da una serie di elementi che si ripetono regolarmente.
In seguito, l’affermazione della ricorrente secondo cui l’oggetto della tutela conferita dal marchio controverso sarebbe costituito da tre strisce parallele equidistanti, a prescindere dalla loro lunghezza o dal modo in cui esse sono tagliate, non è suffragata da alcun elemento concreto. Orbene, da un lato, tale affermazione è in contraddizione con la rappresentazione grafica del marchio controverso, che mostra un segno caratterizzato da un rapporto di circa 5 a 1 tra l’altezza e la larghezza totale nonché dalla sua forma rettangolare mentre le tre strisce che lo compongono sono tagliate ad angolo retto. Dall’altro lato, tale affermazione non è corroborata dalla descrizione del marchio controverso, che si limita a ricordare che tale marchio è composto da «tre strisce parallele di larghezza equidistante» e a precisare che tali strisce possono essere «applicate sul prodotto in qualsiasi direzione», senza menzionare che la lunghezza delle strisce potrebbe essere modificata o che le strisce potrebbero essere tagliate in obliquo.
Infine, sebbene sia vero che, prima dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione 2017/1431, le direttive concernenti l’esame dell’EUIPO indicavano che «[c]onformemente alla prassi dell’Ufficio, i marchi raffiguranti un motivo [erano] da considerarsi “figurativi”», dette direttive non fornivano una definizione di tali marchi a motivo diversa da quella risultante dalla giurisprudenza menzionata al punto 34 supra. Infatti, tali direttive precisavano che «un marchio figurativo [poteva] essere considerato un marchio “con motivi” quando [consisteva] esclusivamente di un insieme di elementi che si [ripetevano] periodicamente».
In tali circostanze, si deve concludere che il marchio controverso è un marchio figurativo ordinario e non un marchio a motivi. Conseguentemente, da un lato, la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore nell’interpretare il marchio controverso e, dall’altro lato, la ricorrente non può, in ogni caso, avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento al fine di contestare tale interpretazione.
Ne consegue che la prima censura dev’essere respinta.
2.

Sulla seconda censura, vertente sull’erronea applicazione della «legge delle varianti autorizzate»
Nell’ambito della seconda censura, la ricorrente, sostenuta dall’associazione interveniente, afferma che la commissione di ricorso ha erroneamente applicato la «legge delle varianti autorizzate». Essa definisce tale legge come la regola secondo la quale l’uso di un marchio in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo di detto marchio nella forma in cui esso è stato registrato si considera alla stregua di un uso di detto marchio. Essa sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, tutti i documenti che essa ha prodotto sono relativi a forme di uso del marchio controverso per le quali il carattere distintivo di detto marchio non risulta alterato. Pertanto, tali forme di uso sarebbero pertinenti ai fini della valutazione relativa a se il marchio controverso abbia acquisito un carattere distintivo.
Prima di esaminare la fondatezza di tale censura, occorre, in limine, definire il termine «uso» del marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
a)

Sulla nozione di uso del marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009
La ricorrente, sostenuta dall’associazione interveniente, fa valere che la nozione di uso del marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretata allo stesso modo della nozione di uso effettivo di un marchio di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento (divenuto articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001), che include, in alcuni casi, l’uso di detto marchio in forme che differiscono da quella in cui tale marchio è stato registrato.
L’EUIPO e l’interveniente contestano tale interpretazione. Essi sostengono che la nozione di «uso» di cui all’articolo 7, paragrafo 3, e all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 è più ristretta rispetto a quella di «uso effettivo» di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento. A loro avviso, al fine di dimostrare che un marchio ha acquisito un carattere distintivo, il titolare del marchio potrebbe invocare soltanto l’uso del marchio come è stato registrato. Solo variazioni trascurabili potrebbero essere accettate.
Occorre determinare se, per quanto riguarda le forme di uso del marchio che possono essere prese in considerazione, la nozione di «uso» del marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 deve o meno essere interpretata allo stesso modo della nozione di «uso effettivo» di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del medesimo regolamento.
A tale riguardo, occorre rammentare che l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento 2017/1001] dispone che costituisce parimenti un uso effettivo di un marchio registrato «l’utilizzazione del marchio [stesso] in una forma che si differenzia per taluni elementi che non alterano il carattere distintivo del [detto] marchio nella forma in cui esso è stato registrato». Emerge da tale disposizione che un marchio registrato deve essere considerato come oggetto di un uso effettivo nel momento in cui si fornisce la prova dell’uso di tale marchio in una forma leggermente differente da quella della registrazione (sentenza del 13 settembre 2007, Il Ponte Finanziaria/UAMI,
C‑234/06 P
,
EU:C:2007:514
, punto
).
Si deve osservare che, evitando di esigere una stretta conformità tra la forma utilizzata in commercio e quella in cui il marchio è stato registrato, l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 è diretto a consentire al titolare di detto marchio di apportare a quest’ultimo, in occasione del suo sfruttamento commerciale, le variazioni che, senza modificarne il carattere distintivo, permettono di meglio adattarlo alle esigenze di commercializzazione e di promozione dei prodotti o dei servizi interessati (sentenze del 25 ottobre 2012, Rintisch,
C‑553/11
,
EU:C:2012:671
, punto
, e del 18 luglio 2013, Specsavers International Healthcare e a.,
C‑252/12
,
EU:C:2013:497
, punto
).
Per contro, a differenza dell’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009, l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 52, paragrafo 2, dello stesso regolamento, non prevedono esplicitamente l’uso del marchio in una forma che differisce dalla forma con cui tale marchio è stato oggetto di registrazione e, eventualmente, registrato.
Tale differenza di formulazione si spiega con il fatto che le disposizioni di cui al punto 55 supra si basano su una logica diversa. Infatti, l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 si applica solo ad un marchio già registrato e il cui carattere distintivo non è oggetto di contestazione. Tale articolo consente pertanto di mantenere la tutela del marchio mediante la prova del suo uso, se del caso con talune forme che si differenziano dalla forma con cui esso è stato registrato. Al contrario, l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 52, paragrafo 2, del medesimo regolamento scaturiscono dall’idea che l’uso, rispettivamente, di un segno intrinsecamente non distintivo e di un marchio erroneamente registrato nonostante la mancanza di carattere distintivo può consentire, in determinati casi, a tale segno o a tale marchio di essere o rimanere registrati. In altre parole, l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 ha come punto di partenza la registrazione di un marchio e comporta il successivo esame del suo uso, mentre l’articolo 7, paragrafo 3, e l’articolo 52, paragrafo 2, del medesimo regolamento hanno come punto di partenza l’uso di un segno al fine di ottenere, se del caso, la sua registrazione o di mantenerla.
Nondimeno l’esigenza, menzionata al punto 54 supra, di apportare talune modifiche ad un marchio ai fini del suo sfruttamento commerciale è valida anche per il periodo durante il quale tale marchio ha, eventualmente, acquisito un carattere distintivo in seguito al suo uso, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
Per tale motivo il criterio dell’uso non può essere valutato alla luce di elementi diversi a seconda che si tratti di determinare se il criterio stesso sia idoneo a far sorgere diritti concernenti un marchio o ad assicurare il mantenimento di questi ultimi. Se è possibile acquisire la protezione in quanto marchio per un segno attraverso un certo uso che ne è fatto, la medesima forma d’uso deve poter assicurare il mantenimento di siffatta protezione. Pertanto, per quanto riguarda le forme d’uso, i requisiti prevalenti quanto alla verifica dell’uso effettivo di un marchio sono analoghi a quelli concernenti l’acquisizione del carattere distintivo di un segno in seguito all’uso ai fini della sua registrazione (sentenza del 18 aprile 2013, Colloseum Holding,
C‑12/12
,
EU:C:2013:253
, punti
e
; v., parimenti, in tal senso e per analogia, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Nestlé,
C‑353/03
,
EU:C:2005:61
, paragrafo
).
Ne consegue che le forme d’uso di un marchio di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, ivi comprese quelle che differiscono solo per «elementi che non alterano il carattere distintivo di [tale] marchio», devono essere prese in considerazione non solo al fine di determinare se tale marchio sia stato oggetto di un uso effettivo ai sensi di tale disposizione, ma anche ai fini di determinare se tale marchio ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
È vero che, nell’ambito dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, sarebbe inappropriato parlare di alterazione del carattere distintivo ancor prima di aver determinato se il marchio ha acquisito o meno un siffatto carattere.
Orbene, è stato statuito che l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 contempla situazioni nelle quali la forma del segno utilizzata nel commercio differisce dalla forma con cui tale segno è stato registrato unicamente per elementi trascurabili, in modo tale che le due forme possono essere considerate come complessivamente equivalenti [v., in tal senso, sentenze del 15 dicembre 2015, LTJ Diffusion/UAMI – Arthur e Aston (ARTHUR & ASTON),
T‑83/14
,
EU:T:2015:974
, punto
e giurisprudenza ivi citata, e del 13 settembre 2016, hyphen/EUIPO – Skylotec (Rappresentazione di un poligono),
T‑146/15
,
EU:T:2016:469
, punto
].
In tali circostanze, come sostiene correttamente la ricorrente, la nozione di uso di un marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretata nel senso che si riferisce non solo all’uso del marchio nella forma in cui esso è stato sottoposto alla registrazione e, se del caso, registrato, ma anche all’uso del marchio in forme che differiscono da quella forma solo per variazioni trascurabili e che possono, quindi, essere considerate come complessivamente equivalenti a tale forma.
Nel caso di specie, si deve rilevare che la commissione di ricorso, in sostanza, ha applicato il criterio di cui al punto 61 supra. La commissione di ricorso, infatti, ha menzionato l’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento n. 207/2009 (punto 30 della decisione impugnata) e ha precisato che tale disposizione consentiva di tener conto dell’uso di un segno che differiva dalla forma con cui un segno era stato registrato unicamente per elementi trascurabili, in modo tale che i due segni potevano essere considerati come complessivamente equivalenti (punto 32 della decisione impugnata). Essa ha altresì indicato che, in linea di principio, non era necessario nel contesto dell’articolo 7, paragrafo 3, di detto regolamento, che il marchio fosse riprodotto negli elementi di prova esattamente come era stato registrato (punto 69 della decisione impugnata).
b)

Sull’applicazione della «legge delle varianti autorizzate»
La ricorrente addebita alla commissione di ricorso di non aver tenuto debitamente conto della «legge delle varianti autorizzate» ritenendo, erroneamente, in primo luogo, che, in presenza di un marchio estremamente semplice, anche una lieve differenza potesse portare a una significativa alterazione delle caratteristiche del marchio così come era stato registrato, in secondo luogo, che l’uso del marchio controverso con la forma di uno schema di colori invertito alterasse necessariamente il carattere distintivo di tale marchio, in terzo luogo, che taluni elementi di prova mostrassero un segno con due strisce, anziché tre, e, in quarto luogo, che l’uso di strisce inclinate modificasse il carattere distintivo di tale marchio.
L’EUIPO e l’interveniente contestano gli argomenti della ricorrente.
In via preliminare, si deve rilevare che l’argomento della ricorrente mira, in sostanza, a contestare la parte della decisione impugnata nella quale la commissione di ricorso ha esaminato se il marchio controverso era presente o meno negli elementi di prova prodotti dalla ricorrente (punti da 29 a 45 della decisione impugnata). Tali elementi di prova consistono principalmente in immagini, derivanti da cataloghi o altro materiale pubblicitario, che mostrano prodotti recanti segni differenti.
Al termine del proprio esame, la commissione di ricorso ha ritenuto, come, prima di essa, la divisione di annullamento, che la maggior parte dei documenti prodotti dalla ricorrente non riguardasse il marchio controverso stesso, ma altri segni che differivano significativamente da tale marchio (v., in particolare, punti 33, 42 e 69 della decisione impugnata).
In particolare, ai punti 39, 40 e 43 della decisione impugnata, la commissione di ricorso ha riprodotto i seguenti esempi di elementi di prova che, secondo la stessa, non sono tali da dimostrare l’uso del marchio controverso:
È alla luce di tali elementi che occorre esaminare i quattro addebiti invocati dalla ricorrente avverso la decisione impugnata (punto 64 supra) e poi determinare se la commissione di ricorso ha potuto legittimamente ignorare i documenti prodotti dalla ricorrente.
1)

Sulla considerazione del carattere estremamente semplice del marchio controverso
La commissione di ricorso ha qualificato il marchio controverso come «estremamente semplice», dal momento che tale marchio presentava relativamente poche caratteristiche e consisteva in tre linee nere parallele in una configurazione rettangolare su fondo bianco (punti 37, 38 e 69 della decisione impugnata). Essa ha ritenuto che, data l’estrema semplicità del marchio controverso, anche una lieve differenza poteva comportare una significativa alterazione delle caratteristiche del marchio come è stato registrato (punto 69 della decisione impugnata).
A tal riguardo, da un lato, si deve rilevare che la ricorrente non contesta il carattere estremamente semplice del marchio controverso.
Dall’altro lato, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, occorre considerare che, in presenza di un marchio estremamente semplice, anche modifiche minori apportate a detto marchio possono costituire variazioni non trascurabili, di modo che la forma modificata non potrà essere considerata come complessivamente equivalente alla forma registrata di tale marchio. Infatti, più un marchio è semplice, meno è idoneo ad avere un carattere distintivo e più un cambiamento a tale marchio può incidere su una delle sue caratteristiche essenziali e alterare pertanto la percezione di tale marchio da parte del pubblico pertinente (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 13 settembre 2016, Rappresentazione di un poligono,
T‑146/15
,
EU:T:2016:469
, punti
e
e giurisprudenza ivi citata).
Ne consegue che la commissione di ricorso non ha commesso errori prendendo in considerazione il carattere estremamente semplice del marchio controverso.
2)

Sulle conseguenze dell’inversione dello schema dei colori
La commissione di ricorso ha affermato che, sebbene il marchio controverso consistesse in tre strisce nere su fondo bianco, si poteva, tuttavia, ammettere che esso equivaleva, in sostanza, «a tre strisce colorate su un fondo più chiaro» (punto 38 della decisione impugnata). Al contrario, la commissione di ricorso ha ritenuto che occorresse escludere, in particolare, gli elementi di prova in cui lo schema dei colori era invertito, vale a dire quelli che mostrano strisce bianche (o chiare) su un fondo nero (o scuro) (punti 38 e 42 della decisione impugnata).
La ricorrente, sostenuta dall’associazione interveniente, fa valere che, contrariamente a quanto ritenuto dalla commissione di ricorso, l’uso del marchio controverso con la forma di uno schema di colori invertito non altera il carattere distintivo di tale marchio. Infatti, il marchio controverso è stato registrato in bianco e nero e senza rivendicazione di un colore particolare. Ne conseguirebbe che l’uso di detto marchio in varie combinazioni di colori che rispettano il contrasto tra le tre strisce e il fondo costituirebbe un uso di detto marchio ai fini dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009.
A tale riguardo, va osservato che il marchio controverso è un marchio figurativo che non contiene alcun elemento denominativo e che presenta poche caratteristiche (punto 36 supra). Una di tali caratteristiche è l’uso di tre strisce nere su fondo bianco. Detta caratteristica è all’origine di un contrasto specifico tra, da un lato, le tre strisce nere e, dall’altro, il fondo bianco nonché gli spazi bianchi che separano tali strisce.
In dette circostanze, tenuto conto, in particolare, dell’estrema semplicità del marchio controverso e della rilevanza della caratteristica descritta al punto 76 supra, il fatto di invertire lo schema dei colori, mantenendo un netto contrasto tra le tre strisce e il fondo, non può essere qualificato come variazione trascurabile rispetto alla forma registrata del marchio controverso.
Ne consegue che la commissione di ricorso era legittimata a non tener conto degli elementi di prova che mostrano non il marchio controverso, ma altri segni che consistono in tre strisce bianche (o chiare) su fondo nero (o scuro).
Tale conclusione, che riguarda in particolare tutte le immagini riprodotte al punto 68 supra, ad eccezione di due immagini che mostrano tre strisce parallele di colore nero strettamente associate ad un logo costituito dalla parola «adidas», non può essere rimessa in discussione dagli altri argomenti della ricorrente e dell’associazione interveniente.
In primo luogo, la ricorrente sostiene che l’approccio della commissione di ricorso è in contrasto con quello adottato da taluni giudici nazionali, e segnatamente da due giudici tedeschi e un giudice francese. Tali giudici non avrebbero tratto alcuna conseguenza dall’inversione dello schema dei colori.
A tale riguardo, si deve rammentare che il regime dei marchi dell’Unione europea è un sistema autonomo, costituito da un complesso di norme, che persegue obiettivi ad esso specifici e la cui applicazione è indipendente da qualsiasi sistema nazionale (sentenza del 25 ottobre 2007, Develey/UAMI,
C‑238/06 P
,
EU:C:2007:635
, punto
). Conseguentemente, il marchio controverso deve essere valutato esclusivamente sulla base della normativa dell’Unione pertinente e le decisioni rese dai giudici nazionali non possono in ogni caso rimettere in causa la legittimità della decisione impugnata [ordinanza del 22 ottobre 2014, Repsol YPF/UAMI,
C‑466/13 P
, non pubblicata,
EU:C:2014:2331
, punto
; v., parimenti, in tal senso, sentenza del 12 novembre 2008, Lego Juris/UAMI – Mega Brands (Mattoncino Lego rosso),
T‑270/06
,
EU:T:2008:483
, punto
].
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l’approccio seguito dalla commissione di ricorso la pone in una «situazione impossibile» a causa della soluzione adottata dalla seconda commissione di ricorso in una decisione del 28 novembre 2013 (adidas/Shoe Branding Europe BBVA, procedimento R 1208/2012-2, punto 78). In tale decisione, la seconda commissione di ricorso avrebbe considerato che un altro marchio della ricorrente, che rappresenta strisce bianche su un fondo nero, dovrebbe essere applicato in quanto tale sul prodotto, vale a dire sotto forma di un rettangolo nero contenente strisce bianche. Secondo la ricorrente, risulterebbe dalla combinazione di tale decisione e della decisione impugnata che essa non potrebbe in pratica far valere né le forme d’uso che consistono in tre strisce di colore nero su fondo bianco né quelle che consistono in tre strisce bianche su fondo nero.
A tale riguardo, si deve rispondere che, per motivi di certezza del diritto e di buona amministrazione, l’esame di ogni domanda di registrazione deve essere rigoroso e completo per evitare che dei marchi restino indebitamente registrati. Tale esame deve avvenire in ogni caso concreto. Infatti, la registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, applicabili nell’ambito delle circostanze di fatto del caso di specie, destinati a verificare se il segno di cui trattasi non rientri in un impedimento alla registrazione (v., per analogia, sentenza del 10 marzo 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/UAMI,
C‑51/10 P
,
EU:C:2011:139
, punto
). Ne consegue che, nella presente controversia, la ricorrente non può utilmente invocare le conseguenze che per la stessa potrebbe avere una distinta decisione dell’EUIPO relativa ad un segno diverso dal marchio controverso. Inoltre, si deve rammentare che la decisione del 28 novembre 2013, anche a voler supporre che abbia avuto l’importanza e le conseguenze che la ricorrente le attribuisce, è stata annullata dalla sentenza del 21 maggio 2015, adidas/UAMI – Shoe Branding Europe (Due strisce parallele su una scarpa) (
T‑145/14
, non pubblicata,
EU:T:2015:303
).
In terzo luogo, la ricorrente richiama varie sentenze con le quali il Tribunale ha dichiarato che l’uso di alcuni marchi in varie combinazioni di colori, compreso uno schema di colori invertito, non alterava il carattere distintivo di tali marchi. Orbene, per quanto riguarda soluzioni del caso di specie e alla luce della giurisprudenza di cui al punto 83 supra, un simile argomento non può essere accolto nell’ambito della presente controversia. A fortiori, trattandosi di una questione distinta, la ricorrente non può nemmeno invocare altre sentenze con cui il Tribunale ha statuito che l’inversione dello schema dei colori non ostava, in determinate situazioni, a che due marchi in conflitto fossero considerati simili ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001].
In quarto luogo, la ricorrente e l’associazione interveniente fanno valere che l’approccio della commissione di ricorso – consistente nel prendere in considerazione il grado di semplicità o complessità del marchio e nel constatare l’assenza di equivalenza del segno utilizzato quando lo schema dei colori è invertito – non tiene debitamente conto del principio, di cui all’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, secondo cui tutti i segni riproducibili graficamente possono costituire, in linea di principio, marchi dell’Unione europea. Secondo le stesse, un simile approccio comporterebbe che alcuni segni, come quelli costituiti da un motivo o registrati in bianco e nero e, in seguito, utilizzati in vari formati e in diversi colori, sarebbero automaticamente esclusi dalla tutela di cui godono i marchi dell’Unione europea.
A tal riguardo, si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 207/2009, i segni di cui a tale disposizione possono costituire marchi dell’Unione europea solo se idonei a distinguere i prodotti di un’impresa da quelli di altre imprese. Inoltre, l’approccio della commissione di ricorso che consiste nel verificare, tenendo conto delle caratteristiche del marchio controverso, se quest’ultimo ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso, per principio, non osta alla registrazione di talune categorie di segni come marchi dell’Unione europea. Ne consegue che tale approccio non viola l’articolo 4 del regolamento n. 207/2009.
In quinto luogo, la ricorrente e l’associazione interveniente invocano l’impatto sproporzionato che l’approccio della commissione di ricorso potrebbe avere per i titolari dei marchi. Esse spiegano che, se detto approccio fosse confermato, i titolari dei marchi avrebbero difficoltà a dimostrare che i loro marchi, compresi quelli apposti su abbigliamento, avevano acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso, cosicché sarebbero in pratica costretti a registrare, sistematicamente, tutti i loro marchi in schemi di colori invertiti nonché in diverse combinazioni di colori.
Tuttavia, da un lato, si deve rammentare che le commissioni di ricorso sono tenute ad applicare le disposizioni del regolamento n. 207/2009 e, in particolare, a rifiutare o a annullare la registrazione dei marchi che siano privi di qualsiasi carattere distintivo, indipendentemente dalle conseguenze sfavorevoli che ne risulterebbero per i titolari dei marchi. Dall’altro lato, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 riflette un obiettivo di interesse generale che si confonde, nel caso di specie, con la funzione essenziale del marchio, che consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio contrassegnato dal marchio, consentendogli di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa (sentenze del 16 settembre 2004, SAT.1/UAMI,
C‑329/02 P
,
EU:C:2004:532
, punto
, e dell’8 maggio 2008, Eurohypo/UAMI,
C‑304/06 P
,
EU:C:2008:261
, punto
). In considerazione dell’obiettivo d’interesse generale, le implicazioni per i titolari dei marchi dell’applicazione delle disposizioni del regolamento n. 207/2009 non possono essere considerate eccessive. Pertanto, l’approccio adottato dalla commissione di ricorso non era incompatibile con il principio di proporzionalità.
3)

Sulle immagini che mostrano due strisce nere su fondo bianco
La commissione di ricorso ha osservato che talune immagini prodotte dalla ricorrente presentavano segni che in realtà hanno non tre bensì solo due strisce parallele nere (o scure) che contrastano con un fondo bianco (o chiaro) (punti 39, 41 e 42 della decisione impugnata). Tale constatazione riguarda in particolare le prime nove immagini riprodotte al punto 68 supra.
La ricorrente contesta tale affermazione della commissione di ricorso. Infatti, da un lato, la commissione di ricorso si sarebbe contraddetta traendo questa conclusione soltanto per una parte delle immagini prodotte. Dall’altro, le immagini in discussione mostrerebbero segni contenenti non due strisce nere (o scure) su fondo bianco (o chiaro), ma tre strisce bianche (o chiare) su fondo nero (o scuro).
A tale riguardo, si deve osservare che, ammettendo, come sostiene la ricorrente, che le immagini in discussione mostrino in realtà segni che consistono in tre strisce bianche (o chiare) su fondo nero (o scuro), si deve allora ritenere che tali immagini mostrino usi del marchio controverso sotto forme per le quali lo schema dei colori è invertito. In tali circostanze, detti documenti devono, in ogni caso, essere respinti per i motivi indicati ai punti 77 e 78 supra.
Di conseguenza, la circostanza che la commissione di ricorso abbia affermato, erroneamente, che alcune immagini mostravano segni costituiti da due strisce nere (o scure) su fondo bianco (o chiaro) non ha alcuna incidenza sulla legittimità della decisione impugnata.
4)

Sulle immagini che mostrano strisce inclinate
Per quanto riguarda la decima immagine riprodotta al punto 68 supra, la commissione di ricorso ha osservato che, sebbene detta immagine mostrasse un’atleta che indossava un capo di abbigliamento contraddistinto da un marchio a tre strisce, le strisce erano tuttavia inclinate secondo un’angolazione diversa da quella che caratterizza il marchio controverso nella sua forma registrata (punto 41 della decisione impugnata). Essa ha stimato che, in tale situazione, le «dimensioni» del marchio controverso non fossero più rispettate (punto 42 della decisione impugnata).
La ricorrente contesta la possibilità di escludere immagini sulla base del solo rilievo che le strisce rappresentate sarebbero inclinate. Essa sostiene che le strisce sono apposte su prodotti indossati da atleti e che, di conseguenza, la loro inclinazione e la loro direzione dipendono dal movimento di tali atleti come pure dalla piegatura e dalla presentazione dei prodotti. Al fine di illustrare la sua tesi, essa riproduce nel suo ricorso quattro immagini che mostrano atleti in movimento che indossano capi di abbigliamento recanti un marchio costituito da tre strisce parallele, non verticali ma inclinate.
A tal riguardo, da un lato, si deve rilevare che l’immagine menzionata al punto 93 supra e respinta dalla commissione di ricorso mostra un segno il cui schema dei colori è invertito. Lo stesso vale per le quattro immagini menzionate al punto 94 supra e invocate dalla ricorrente. Pertanto, dette cinque immagini devono, in ogni caso, essere respinte per i motivi indicati ai punti 77 e 78 supra.
D’altro lato, la ricorrente non individua alcuna immagine che mostra un marchio a tre strisce che rispetti lo schema dei colori e che sarebbe comunque stato respinto o ignorato dalla commissione di ricorso, sulla base del solo rilievo che le strisce rappresentate erano inclinate.
Di conseguenza, la ricorrente non può utilmente contestare alla commissione di ricorso di aver constatato che, su alcune immagini, le strisce rappresentate erano inclinate.
5)

Conclusione sull’applicazione della «legge delle varianti autorizzate»
La ricorrente non formula nessun’altra critica dell’analisi della commissione di ricorso in merito alle diverse immagini prodotte dalla ricorrente, segnatamente, quelle riportate al punto 68 supra.
In particolare, da un lato, la ricorrente non rimette in discussione l’esclusione, da parte della commissione di ricorso delle ultime quattro immagini riprodotte al punto 68 supra. Dette immagini mostrano segni complessi costituiti al contempo da un logo composto dal nome «adidas» e un elemento figurativo composto da tre strisce in un triangolo, in un trifoglio o in una forma rotonda. Peraltro, nel corso dell’udienza, la ricorrente ha espressamente ammesso la non pertinenza di tali immagini.
Dall’altro lato, la ricorrente non contesta il fatto che alcune immagini consistono in fotografie di scarpe su cui è apposto un segno costituito da tre strisce parallele di colore chiaro, nettamente più spesse e più brevi di quelle che costituiscono il marchio controverso, nella sua forma registrata, e tagliate in modo obliquo. Lo stesso vale, in particolare, per tre immagini di scarpe, riprodotte al punto 68 supra e escluse ai punti 41 e 42 della decisione impugnata. Orbene, oltre al fatto che, in tale situazione, lo schema dei colori non è rispettato, la modifica simultanea dello spessore e della lunghezza delle strisce nonché del modo in cui sono tagliate incide significativamente su molteplici caratteristiche del marchio controverso descritte al punto 36 supra.
Pertanto, le immagini di cui ai punti 99 e 100 supra sono relative a forme di uso diverse dalla forma con cui il marchio controverso è stato registrato. Le differenze constatate costituiscono variazioni non trascurabili, di modo che le forme di uso in discussione non possono essere considerate complessivamente equivalenti alla forma registrata del marchio controverso.
Inoltre, benché la ricorrente abbia invocato, in particolare, in udienza, la possibilità di utilizzare il marchio controverso in forme che non rispettano la proporzione di circa 5 a 1 menzionata ai punti 36 e 37 supra, dalla motivazione della decisione impugnata non risulta che la commissione di ricorso abbia escluso le forme di uso del marchio controverso sulla base del solo rilievo che esse non avevano rispettato detta proporzione.
In tali circostanze, la conclusione della commissione di ricorso secondo cui i segni figuranti nella maggior parte delle immagini prodotte differivano significativamente dalla forma registrata del marchio controverso non risulta erronea. Pertanto la commissione di ricorso ha correttamente respinto tali immagini sulla base del rilievo che erano relative a segni diversi dal marchio controverso. Di conseguenza, la ricorrente non è legittimata a dedurre una violazione della «legge delle varianti autorizzate».
Pertanto, la seconda censura e, conseguentemente, la prima parte del motivo di ricorso unico devono essere respinte nel loro insieme.
C.

Sulla seconda parte, vertente su un errore di valutazione circa l’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso
Nell’ambito della seconda parte del motivo di ricorso, la ricorrente fa valere, in sostanza, che la commissione di ricorso ha commesso un errore di valutazione nel ritenere che essa non avesse dimostrato che il marchio controverso aveva acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso che ne era stato fatto nell’Unione.
La ricorrente sostiene di aver prodotto numerosi elementi di prova che devono essere valutati complessivamente e indipendentemente dal colore, dalla lunghezza e dall’inclinazione delle strisce rappresentate. Tali elementi di prova dimostrerebbero l’uso intensivo del «marchio a tre strisce parallele equidistanti» nonché il riconoscimento di tale marchio da parte del pubblico pertinente e il fatto che esso lo percepirà come idoneo a designare i prodotti della ricorrente. Detta prova sarebbe fornita in relazione all’intero territorio dell’Unione, e ciò anche alla luce dei soli documenti che mostrano il marchio controverso nella sua forma registrata.
Occorre rilevare, in limine, che, al fine di dimostrare che il marchio controverso ha acquisito un carattere distintivo, la ricorrente non può avvalersi di tutti gli elementi di prova che mostrano un marchio costituito da tre strisce parallele equidistanti. Infatti, emerge dalla risposta fornita alla prima parte del motivo di ricorso che gli elementi di prova pertinenti sono soltanto quelli che mostrano il marchio controverso, nella sua forma registrata o, eventualmente, in forme che sono complessivamente equivalenti, circostanza che esclude le forme di uso caratterizzate da un’inversione dello schema dei colori o dal mancato rispetto di altre caratteristiche essenziali del marchio controverso.
Pertanto, in un primo momento, si deve determinare se la commissione di ricorso ha correttamente valutato la pertinenza dei vari elementi di prova prodotti dinanzi ad essa dalla ricorrente al fine di stabilire che il marchio controverso era stato utilizzato e aveva acquisito un carattere distintivo. In un secondo momento, occorrerà esaminare, alla luce di tutti gli elementi prodotti, se la commissione di ricorso abbia correttamente ritenuto che tale prova non fosse stata fornita in relazione all’area geografica pertinente, ossia quella dell’Unione.
1.

Sulla pertinenza degli elementi di prova prodotti
Secondo costante giurisprudenza, per valutare l’acquisizione da parte di un marchio del carattere distintivo in seguito all’uso che ne è stato fatto, possono essere prese in considerazione, in particolare, la quota di mercato detenuta dal marchio, l’intensità, l’estensione geografica e la durata dell’uso di tale marchio, l’entità degli investimenti effettuati dall’impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica il prodotto o il servizio come proveniente da un’impresa determinata grazie al marchio, nonché le dichiarazioni delle camere di commercio e dell’industria o di altre associazioni professionali (sentenze del 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee,
C‑108/97 e C‑109/97
,
EU:C:1999:230
, punto
, e del 18 giugno 2002, Philips,
C‑299/99
,
EU:C:2002:377
, punto
).
La quota di mercato detenuta dal marchio, come pure la quota di volume pubblicitario per il mercato dei prodotti di cui trattasi rappresentata dagli investimenti pubblicitari intrapresi per promuovere un marchio, possono dunque essere un’indicazione rilevante al fine di valutare se tale marchio abbia acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso (sentenza del 22 giugno 2006, Storck/UAMI,
C‑25/05 P
,
EU:C:2006:422
, punti
e
).
Gli elementi menzionati ai punti 109 e 110 supra devono essere valutati complessivamente (sentenze del 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee,
C‑108/97 e C‑109/97
,
EU:C:1999:230
, punto
, e del 7 luglio 2005, Nestlé,
C‑353/03
,
EU:C:2005:432
, punto
).
Qualora, sulla scorta di tali elementi, si possa ritenere che gli ambienti interessati o quantomeno una parte significativa di questi identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa determinata, se ne deve concludere che la condizione stabilita dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 è soddisfatta (v., per analogia, sentenza del 4 maggio 1999, Windsurfing Chiemsee,
C‑108/97 e C‑109/97
,
EU:C:1999:230
, punto
).
Nel caso di specie, gli elementi di prova forniti dalla ricorrente possono essere raggruppati in varie categorie, vale a dire, anzitutto, le immagini già dedotte in occasione dell’esame della prima parte del motivo di ricorso, poi, i dati relativi al fatturato e alle spese per il marketing e la pubblicità, in seguito, gli studi di mercato, e, infine, gli altri elementi di prova.
a)

Sulle immagini
L’analisi delle immagini prodotte dalla ricorrente rimette ampiamente in questione la pertinenza di tali documenti.
Infatti, in primo luogo, dall’esame della prima parte del motivo di ricorso emerge che la commissione di ricorso ha giustamente respinto la maggior parte delle immagini prodotte dinanzi all’EUIPO dalla ricorrente sulla base del rilievo che tali immagini, e in particolare quelle riportate nella decisione impugnata, riguardavano segni che non erano complessivamente equivalenti alla forma registrata del marchio controverso.
È vero che, come è stato rilevato al punto 106 supra, la ricorrente fa valere di aver prodotto, in particolare, dinanzi al Tribunale, «numerosi» elementi di prova che mostrano il marchio controverso avente «proprio» o «quasi» le stesse «dimensioni» di quelle della forma registrata del medesimo marchio.
Tuttavia, non risulta dai documenti prodotti in allegato al ricorso che essi conterrebbero un numero significativo di elementi di prova che rappresentano segni complessivamente equivalenti alla forma registrata del marchio controverso. Orbene, occorre rammentare, da un lato, che la ricorrente ha prodotto dinanzi all’EUIPO quasi 12000 pagine di elementi di prova e, dall’altro, che sia la divisione di annullamento sia la commissione di ricorso le hanno addebitato di non aver prodotto prove dell’uso del marchio controverso stesso. Tuttavia, occorre constatare che, dinanzi al Tribunale, la ricorrente non ha individuato tra le immagini prodotte nel corso del procedimento dinanzi all’EUIPO, quelle che consentirebbero di dimostrare l’uso del marchio richiesto nella sua forma registrata o in forme complessivamente equivalenti.
In secondo luogo, si deve rilevare che talune immagini escluse dalla commissione di ricorso – tra cui le prime tre immagini riprodotte al punto 68 supra – presentano un marchio a tre strisce apposto su borse per lo sport, che non fanno parte dei prodotti di cui trattasi. Pertanto, alla luce della giurisprudenza di cui al punto 20 supra, tali elementi di prova non sono, in ogni caso, pertinenti.
In terzo luogo, anche se è vero che alcune immagini prodotte dalla ricorrente corrispondono al marchio controverso e sono, dunque, in grado di dimostrare un certo uso di detto marchio, tali immagini non forniscono tuttavia, in assenza di qualsiasi altro elemento, alcuna indicazione circa la portata e la durata di detto uso o circa l’impatto di tale uso sulla percezione di detto marchio da parte del pubblico di riferimento. Di conseguenza, dette immagini non consentono di dimostrare che tale uso è stato sufficiente affinché una parte significativa del pubblico di riferimento identifichi grazie al marchio controverso il prodotto come proveniente da una determinata impresa.
b)

Sui dati relativi al fatturato e alle spese per il marketing e la pubblicità
La ricorrente, in particolare, ha prodotto dinanzi all’EUIPO una dichiarazione giurata che presenta il «marchio adidas» o «marchio a tre strisce» e comporta, per tutti i 28 Stati membri dell’Unione, dati riguardanti il fatturato dell’impresa gestita dalla ricorrente nonché l’importo delle spese per il marketing e la pubblicità sostenute da tale impresa. In detta dichiarazione giurata si è precisato che i prodotti venduti dall’impresa recano quasi tutti il «marchio a tre strisce» e che la maggior parte del suo materiale pubblicitario mostra tale marchio. Detta dichiarazione fornisce anche indicazioni relative alle quote di mercato del «marchio adidas» in alcuni Stati membri, vale a dire Germania, Francia, Polonia e Regno Unito. Inoltre, fornisce una sintesi dell’attività di sponsorizzazione della ricorrente nell’ambito delle manifestazioni e competizioni sportive.
Al pari della divisione di annullamento, la commissione di ricorso ha riconosciuto il carattere «considerevole» delle cifre presenti nella dichiarazione giurata (punto 46 della decisione impugnata). A tale riguardo, non vi è dubbio che la ricorrente abbia utilizzato in modo intenso e duraturo alcuni dei suoi marchi all’interno dell’Unione e destinato importanti investimenti alla promozione di questi ultimi.
Tuttavia, la commissione di ricorso ha ritenuto, correttamente, che non fosse possibile stabilire un nesso tra le cifre fornite dalla ricorrente e il marchio controverso nonché tra tali dati e i prodotti di cui trattasi (punti 46 e 70 della decisione impugnata).
Infatti, le cifre fornite dalla ricorrente riguardano l’insieme dell’attività dell’impresa, considerando indistintamente tutti i prodotti e tutti i marchi. Essi comprendono quindi, da un lato, la vendita e la promozione di prodotti non pertinenti, come le borse per lo sport (v. punto 118 supra), e, dall’altro, la vendita e la promozione dei prodotti che recano esclusivamente segni diversi dal marchio controverso.
Inoltre, la maggior parte degli esempi di marketing sportivo e di materiale pubblicitario dedotti dalla ricorrente dinanzi all’EUIPO e riprodotti nel ricorso o prodotti in allegato a tale ricorso mostrano dei segni a tre strisce che, a causa, in particolare, di un’inversione dello schema dei colori non sono complessivamente equivalenti alla forma registrata del marchio controverso.
In tali circostanze, i dati relativi al fatturato e alle spese per il marketing e la pubblicità non consentono di dimostrare che il marchio controverso è stato utilizzato e ha acquisito un carattere distintivo in ragione del suo uso.
c)

Sugli studi di mercato
La ricorrente ha prodotto dinanzi all’EUIPO 23 studi di mercato realizzati tra il 1983 e il 2011 in Germania, Estonia, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Romania, Finlandia, Svezia e Regno Unito.
La commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza, che, dal momento che molti degli studi di mercato prodotti dalla ricorrente non riguardavano il marchio controverso come registrato, tali studi non fossero pertinenti al fine di dimostrare che il marchio controverso aveva acquisito un carattere distintivo in seguito al suo uso nei territori degli Stati membri interessati (punti da 48 a 50 della decisione impugnata).
A tale proposito, è opportuno operare una distinzione tra due categorie di studi di mercato tra quelli presentati dalla ricorrente dinanzi all’EUIPO.
In primo luogo, si deve rilevare che, dinanzi al Tribunale, la ricorrente menziona esplicitamente e produce nuovamente cinque studi di mercato condotti tra il 2009 e il 2011, in Germania, Estonia, Spagna, Francia e Romania. Detti studi di mercato sono stati effettuati utilizzando la stessa metodologia e sulla base di una rappresentazione grafica identica a quella riprodotta al punto 2 supra. Essi hanno contribuito a determinare, sulla base di un questionario, un «grado di carattere distintivo» del marchio controverso, definito come la percentuale di intervistati che percepiscono detto marchio come proveniente da un’unica impresa quando è utilizzato in relazione con l’abbigliamento sportivo o le attrezzature sportive. Secondo la conclusione di tali studi di mercato, detto grado di carattere distintivo si attesta, per il grande pubblico, al 57% in Germania, al 48,3% in Estonia, al 47,1% in Spagna, al 52,0% in Francia e al 30,6% in Romania. Per il pubblico specializzato che acquista o utilizza, o che può acquistare o utilizzare, abbigliamento sportivo o attrezzature sportive, il grado di carattere distintivo è più elevato e raggiunge il 63,5% in Germania, il 52,4% in Estonia, il 62,7% in Spagna, il 62,7% in Francia e il 43,2% in Romania.
Pertanto, risulta dai cinque studi di mercato di cui al punto 129 supra, da un lato, che essi riguardano l’uso del marchio controverso, nella sua forma registrata, e dall’altro che misurano concretamente la percezione di tale marchio da parte del pubblico di riferimento. Inoltre, né la commissione di ricorso, né l’EUIPO, né l’interveniente hanno contestato la metodologia adottata per realizzare tali studi di mercato. Ne consegue che detti studi sono, in linea di principio, elementi pertinenti al fine di stabilire che il marchio controverso ha acquisito un carattere distintivo a seguito dell’uso che ne è stato fatto.
Tuttavia, si deve rilevare che, durante la realizzazione dei cinque studi di mercato, menzionati al punto 129 supra, ai partecipanti era stato precedentemente chiesto se fossero già stati in presenza di tale marchio per quanto riguarda abbigliamento sportivo o attrezzature sportive. Vista l’insistenza della ricorrente circa l’uso del marchio controverso in occasione di attività e competizioni sportive, non si può escludere che la formulazione di tale domanda preliminare abbia agevolato, nella mente degli intervistati, l’associazione di detto marchio ad un’impresa determinata. In tali condizioni, la pertinenza, per quanto riguarda i prodotti di cui trattasi, degli studi di mercato di cui al punto 129 supra deve essere attenuata.
In secondo luogo, occorre rilevare che, nelle sue memorie, la ricorrente si limita a fare allusione agli altri 18 studi di mercato che ha prodotto dinanzi all’EUIPO e ad indicare che la commissione di ricorso ha respinto tali studi di mercato in modo sommario.
Orbene, si deve constatare che detti 18 studi di mercato sono stati realizzati a proposito di segni che non sono complessivamente equivalenti alla forma registrata del marchio controverso, in particolare in ragione dell’inversione dello schema dei colori o della modifica di altre caratteristiche essenziali del marchio controverso, come il numero di strisce.
Pertanto, alcuni studi, condotti in Germania nel 1983, in Spagna nel 1986, nel 1991, nel 2008 e nel 2009, in Francia nel 2011, in Italia nel 2009, in Finlandia nel 2005, in Svezia nel 2003 e nel Regno Unito nel 1995, si riferiscono ai segni costituiti da due, tre o quattro strisce parallele apposte su una scarpa. Tali strisce, di lunghezza, spessore e colore variabili sono sempre poste in modo specifico sulla scarpa e tagliate in obliquo (v., per esempio, le tre immagini riprodotte al punto 68 supra e menzionate al punto 100 supra).
Altri studi di mercato condotti in Germania nel 2001 e nel 2004, in Spagna nel 1995, in Italia nel 2004 e nel 2009, nei Paesi Bassi nel 2004, riguardano i segni costituiti da due o tre strisce bianche apposte su capi di abbigliamento di colore nero. Lo studio condotto nei Paesi Bassi nel 2004 riguarda anche i marchi costituiti da due strisce nere apposte su capi di abbigliamento di colore bianco. Inoltre, molti di questi studi riguardano l’esistenza di un rischio di confusione derivante dall’uso dei segni rappresentati, e non l’acquisizione da parte degli stessi di un carattere distintivo in seguito all’uso.
Infine, alcuni studi di mercato, effettuati nel 1984 in Germania e nel 1991 in Spagna, avevano ad oggetto non la rappresentazione grafica di un marchio figurativo, ma solo le parole «tre strisce» in tedesco e in spagnolo.
In tali circostanze, la ricorrente non è legittimata a lamentarsi del fatto che la commissione di ricorso ha respinto i 18 studi di mercato menzionati ai precedenti punti da 132 a 136 supra.
d)

Sugli altri elementi di prova
La ricorrente ha parimenti prodotto molti altri elementi di prova dinanzi all’EUIPO e poi dinanzi al Tribunale e, in particolare, decisioni dei giudici nazionali o articoli di stampa che menzionano la notorietà del proprio «marchio a tre strisce».
Tuttavia, nell’ambito della seconda parte del motivo di ricorso, la ricorrente non ha fatto riferimento espressamente e precisamente a tali elementi di prova. In particolare, essa non indica quali decisioni dei giudici nazionali e articoli di stampa sarebbero pertinenti per rimettere in discussione la valutazione della commissione di ricorso per quanto riguarda l’acquisizione, da parte del marchio controverso, di un carattere distintivo.
È vero che, nell’ambito della prima parte del motivo di ricorso, la ricorrente fa valere, da un lato, due decisioni di giudici tedeschi e, dall’altro, una decisione di un giudice francese in seguito confermata in appello. Tali decisioni, già menzionate al punto 80 supra e prodotte all’allegato A.8 del ricorso, avrebbero riconosciuto la notorietà e, pertanto, il carattere distintivo dei marchi della ricorrente nonché l’uso effettivo di cui sono stati oggetto.
Tuttavia, occorre rilevare, da un lato, che le decisioni dei due giudici tedeschi si riferiscono, in maniera generale, ai «marchi a tre strisce» della ricorrente e, dall’altro, che la decisione del giudice francese è stata resa in relazione ad un marchio costituito da tre strisce bianche apposte su una scarpa e contrastanti con un fondo nero. Pertanto, dal momento che non riguardano forme d’uso idonee ad essere considerate equivalenti alla forma registrata del marchio controverso, tali decisioni non sono pertinenti al fine di dimostrare che tale marchio ha acquisito carattere distintivo in seguito all’uso.
2.

Sulla prova dell’uso del marchio controverso e dell’acquisizione da parte dello stesso di un carattere distintivo in tutta l’Unione
Si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001), il marchio dell’Unione europea ha un carattere unitario e produce gli stessi effetti in tutta l’Unione.
Risulta dal carattere unitario del marchio dell’Unione europea che, per essere ammesso alla registrazione, un segno deve avere carattere distintivo, intrinseco o acquisito in seguito all’uso, in tutta l’Unione (sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holdings & Services,
C‑84/17 P, C‑85/17 P e C‑95/17 P
,
EU:C:2018:596
, punto
).
Ne consegue che, per quanto riguarda un marchio privo di carattere distintivo intrinseco nel complesso degli Stati membri, un siffatto marchio può essere registrato in forza di tale disposizione soltanto se è dimostrato che esso ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso in tutto il territorio dell’Unione (v., sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holdings & Services,
C‑84/17 P, C‑85/17 P e C‑95/17 P
,
EU:C:2018:596
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
Benché sia vero che l’acquisizione, da parte di un marchio, di un carattere distintivo in seguito all’uso debba essere dimostrata per la parte dell’Unione in cui esso non aveva un carattere intrinseco, sarebbe tuttavia eccessivo pretendere che la prova di tale acquisizione venga fornita con riferimento a ciascun singolo Stato membro (v. sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holdings & Services,
C‑84/17 P, C‑85/17 P e C‑95/17 P
,
EU:C:2018:596
, punto
e giurisprudenza ivi citata).
Nessuna disposizione del regolamento n. 207/2009 impone infatti di stabilire con prove distinte l’acquisizione del carattere distintivo in seguito all’uso in ciascun singolo Stato membro. Non può essere pertanto escluso che elementi di prova dell’acquisizione, da parte di un segno determinato, del carattere distintivo in seguito all’uso presentino una rilevanza riguardo a più Stati membri, se non a tutta l’Unione (sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holdings & Services,
C‑84/17 P, C‑85/17 P e C‑95/17 P
,
EU:C:2018:596
, punto
).
In particolare, è possibile che, per taluni prodotti o servizi, gli operatori economici abbiano raggruppato più Stati membri all’interno della medesima rete di distribuzione e abbiano trattato detti Stati membri, in particolare dal punto di vista delle loro strategie di marketing, come se costituissero uno stesso e unico mercato nazionale. In tale ipotesi, gli elementi di prova dell’uso di un segno in un siffatto mercato transfrontaliero possono avere una rilevanza per tutti gli Stati membri interessati (sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holdings & Services,
C‑84/17 P, C‑85/17 P e C‑95/17 P
,
EU:C:2018:596
, punto
).
Lo stesso accade qualora, a motivo della prossimità geografica, culturale o linguistica tra due Stati membri, il pubblico di riferimento del primo abbia una conoscenza sufficiente dei prodotti o dei servizi presenti nel mercato nazionale del secondo (sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holdings & Services,
C‑84/17 P, C‑85/17 P e C‑95/17 P
,
EU:C:2018:596
, punto
).
Da tali considerazioni risulta che, sebbene non sia necessario, ai fini della registrazione, sulla base dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009, di un marchio privo di carattere distintivo intrinseco nel complesso degli Stati membri dell’Unione, che sia fornita la prova, per ciascun singolo Stato membro, dell’acquisizione da parte del marchio in parola del carattere distintivo in seguito all’uso, le prove fornite devono consentire di dimostrare una siffatta acquisizione in tutti gli Stati membri dell’Unione (sentenza del 25 luglio 2018, Société des produits Nestlé e a./Mondelez UK Holdings & Services,
C‑84/17 P, C‑85/17 P e C‑95/17 P
,
EU:C:2018:596
, punto
). Lo stesso vale per quanto riguarda la registrazione di un marchio sulla base dell’articolo 52, paragrafo 2, di detto regolamento.
Nel caso di specie, è pacifico che il marchio controverso è privo di carattere distintivo intrinseco in tutta l’Unione. Pertanto, la commissione di ricorso ha giustamente esaminato se tale marchio avesse acquisito un carattere distintivo per il pubblico pertinente in tutto il territorio dell’Unione (v. punto 22 della decisione impugnata).
Si deve constatare che, tra gli elementi di prova prodotti dalla ricorrente e esaminati ai punti da 114 a 141 supra, i soli ad essere, in una certa misura, pertinenti sono i cinque studi di mercato analizzati ai punti da 129 a 131 supra.
Orbene, tali studi sono stati effettuati soltanto in cinque Stati membri e coprono quindi solo una parte del territorio dell’Unione.
Tuttavia, la ricorrente, sostenuta dall’associazione interveniente, deduce la giurisprudenza secondo la quale non è affatto richiesto che gli stessi tipi di elementi di prova vengano prodotti per ogni Stato membro [sentenze del 28 ottobre 2009, BSC/UAMI – Deere (Combinazione dei colori verde e giallo),
T‑137/08
,
EU:T:2009:417
, punto
, e del 15 dicembre 2016, Mondelez UK Holdings & Services/EUIPO – Société des produits Nestlé (Forma di una tavoletta di cioccolato),
T‑112/13
, non pubblicata,
EU:T:2016:735
, punto
]. Essa fa valere di aver prodotto, per ciascuno Stato membro, altri documenti relativi, in particolare, al suo fatturato nonché all’importo degli investimenti effettuati per promuovere il marchio controverso. Tali documenti dimostrerebbero che il marchio controverso è utilizzato in modo analogo in diversi Stati membri e, di conseguenza, che i mercati nazionali di tutti gli Stati membri sono comparabili. Pertanto, valutati complessivamente, i diversi elementi di prova prodotti dalla ricorrente consentirebbero di dimostrare che il marchio controverso ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso in tutto il territorio dell’Unione.
Tale argomento non può essere accolto.
Infatti, da un lato, la ricorrente non individua alcun elemento di prova pertinente, ad eccezione dei cinque studi di mercato di cui ai punti 129 e 151 supra. Pertanto, essa non dimostra di aver prodotto elementi di prova pertinenti per quanto riguarda i 23 Stati membri non interessati da tali studi di mercato.
Dall’altro lato, la sola produzione di dati relativi al suo fatturato e alle spese per il marketing e la pubblicità, che sono stati raccolti Stato membro per Stato membro, non può essere sufficiente a dimostrare l’esistenza di uno o più mercati transnazionali costituiti da diversi Stati membri. In particolare, la ricorrente non dimostra che, a causa dell’organizzazione delle reti di distribuzione e delle strategie di marketing degli operatori economici, o a causa della conoscenza da parte del pubblico di riferimento, i mercati nazionali dei 23 Stati membri non oggetto degli studi di mercato di cui ai punti 129 e 151 sono comparabili a quelli dei mercati nazionali dei cinque Stati membri in cui tali studi sono stati effettuati. Inoltre, anche se la ricorrente fa valere, al fine di dimostrare l’uso del marchio controverso, la sua sponsorizzazione di manifestazioni sportive di portata europea e internazionale, essa non afferma né dimostra, a sostegno di tale argomento vertente sulla sua attività di sponsorizzazione, che i mercati di diversi Stati membri sono comparabili.
Di conseguenza, anche ammettendo che essi siano del tutto pertinenti, i risultati dei cinque studi di mercato di cui ai punti 129 e 151 supra non possono essere estesi a tutti gli Stati membri né essere completati e corroborati, negli Stati membri non contemplati da detti studi, dagli altri elementi di prova prodotti dalla ricorrente.
In tali circostanze, i diversi elementi di prova prodotti dalla ricorrente, anche se valutati complessivamente, da un lato, non consentono di dimostrare un uso del marchio controverso in tutto il territorio dell’Unione e, dall’altro, non sono sufficienti, in ogni caso, a dimostrare che, in seguito a tale uso, il marchio controverso è divenuto idoneo, in tutto il suo territorio, ad identificare i prodotti per i quali è stato registrato, e, quindi, a distinguere tali prodotti da quelli di altre imprese.
Ne consegue che la commissione di ricorso non ha commesso alcun errore di valutazione nel ritenere che la ricorrente non avesse dimostrato che il marchio controverso aveva acquisito, in tutto il territorio dell’Unione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne era stato fatto.
Pertanto, la seconda parte del motivo di ricorso e, di conseguenza, il motivo di ricorso unico nella sua interezza devono essere respinti.
Da quanto precede risulta che il ricorso dev’essere respinto.
IV.

Sulle spese
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
Nel caso di specie, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’EUIPO e dall’interveniente, conformemente alle domande di questi ultimi.
Inoltre, in forza dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può decidere che una parte interveniente si faccia carico delle proprie spese. Nel caso di specie, l’associazione interveniente sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Nona Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:

1)
Il ricorso è respinto.

2)
L’adidas AG è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e dalla Shoe Branding Europe BVBA.

3)
La Marques si farà carico delle proprie spese.

Gervasoni
Madise
da Silva Passos
Kowalik‑Bańczyk
Mac Eochaidh
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 giugno 2019.
Firme
Indice

I. Fatti

II. Conclusioni delle parti

III. In diritto

A. Considerazioni preliminari

B. Sulla prima parte, vertente sull’ingiustificata esclusione di taluni elementi di prova

1. Sulla prima censura, vertente sull’erronea interpretazione del marchio controverso

2. Sulla seconda censura, vertente sull’erronea applicazione della «legge delle varianti autorizzate»

a) Sulla nozione di uso del marchio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009

b) Sull’applicazione della «legge delle varianti autorizzate»

1) Sulla considerazione del carattere estremamente semplice del marchio controverso

2) Sulle conseguenze dell’inversione dello schema dei colori

3) Sulle immagini che mostrano due strisce nere su fondo bianco

4) Sulle immagini che mostrano strisce inclinate

5) Conclusione sull’applicazione della «legge delle varianti autorizzate»

C. Sulla seconda parte, vertente su un errore di valutazione circa l’acquisizione di un carattere distintivo in seguito all’uso

1. Sulla pertinenza degli elementi di prova prodotti

a) Sulle immagini

b) Sui dati relativi al fatturato e alle spese per il marketing e la pubblicità

c) Sugli studi di mercato

d) Sugli altri elementi di prova

2. Sulla prova dell’uso del marchio controverso e dell’acquisizione da parte dello stesso di un carattere distintivo in tutta l’Unione

IV. Sulle spese
(
*1
)	Lingua processuale: l’inglese.