CELEX: 62016CJ0425
Rinvio pregiudiziale
Proprietà intellettuale e industriale
Marchio dell’Unione europea
Regolamento (CE) n. 207/2009
Articolo 96, lettera a)
Azione per contraffazione
Articolo 99, paragrafo 1
Presunzione di validità
Articolo 100
Domanda riconvenzionale di nullità
Relazione tra un’azione per contraffazione e una domanda riconvenzionale di nullità
Autonomia processuale

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea (
GU 2009, L 78, pag. 1
).
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Hansruedi Raimund e la sig.ra Michaela Aigner relativa a un’azione per contraffazione di un marchio denominativo dell’Unione europea e a una domanda riconvenzionale di nullità di tale marchio.
Contesto normativo
Ai sensi del considerando 16 del regolamento n. 207/2009 «[è] indispensabile che le decisioni sulla validità e sulle contraffazioni dei marchi [dell’Unione europea] abbiano effetto e si estendano all’intera [Unione europea], essendo questo il solo mezzo per evitare decisioni contrastanti dei tribunali e dell’Ufficio [dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)], e per impedire che venga compromesso il carattere unitario del marchio [dell’Unione europea]».
L’articolo 1, paragrafo 2, di questo regolamento così dispone:
«Il marchio [dell’Unione europea] ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta [l’Unione]: può essere registrato, trasferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo uso può essere vietato soltanto per l’intera [Unione]. Tale principio si applica salvo disposizione contraria del presente regolamento».
Conformemente all’articolo 6 di detto regolamento, il marchio dell’Unione europea si acquisisce con la registrazione.
L’articolo 52 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Motivi di nullità assoluta», prevede al paragrafo 1, lettera b), quanto segue:
«1.   Su domanda presentata all’[EUIPO] o su domanda riconvenzionale in un’azione per contraffazione, il marchio [dell’Unione europea] è dichiarato nullo allorché:
(…)
b)
al momento del deposito della domanda di marchio il richiedente ha agito in malafede.
(…)».
L’articolo 96, lettere a) e d), di questo regolamento enuncia quanto segue:
«I tribunali dei marchi [dell’Unione europea] hanno competenza esclusiva:
a)
per tutte le azioni in materia di contraffazione e, qualora siano contemplate dalla legislazione nazionale, per le azioni relative alla minaccia di contraffazione di marchi [dell’Unione europea];
(…)
d)
per domande riconvenzionali di decadenza o di annullamento del marchio [dell’Unione europea] di cui all’articolo 100».
L’articolo 99 di detto regolamento, intitolato «Presunzione di validità – Difesa nel merito», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:
«I tribunali dei marchi [dell’Unione europea] considerano valido il marchio [dell’Unione europea] a meno che il convenuto ne contesti la validità mediante una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità».
Ai sensi dell’articolo 100 del regolamento n. 207/2009:
«1.   La domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità può essere fondata soltanto sui motivi di decadenza o di nullità previsti dal presente regolamento.
2.   Un tribunale dei marchi [dell’Unione europea] respinge una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità se una decisione pronunciata dall’[EUIPO], nei confronti delle stesse parti, su una domanda con il medesimo oggetto e il medesimo titolo, è già divenuta definitiva.
(…)
4.   Il tribunale dei marchi [dell’Unione europea] presso il quale viene proposta una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio [dell’Unione europea] comunica all’[EUIPO] la data in cui la domanda riconvenzionale è stata proposta. [L’EUIPO] la iscrive nel registro dei marchi [dell’Unione europea].
(…)
6.   Se un tribunale dei marchi [dell’Unione europea] ha pronunciato una sentenza, poi passata in giudicato, in merito a una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio [dell’Unione europea], ne deve essere trasmessa copia all’[EUIPO]. Le parti possono chiedere informazioni in merito a tale trasmissione. L’[EUIPO] iscrive nel registro dei marchi [dell’Unione europea] la menzione della sentenza alle condizioni previste nel regolamento d’esecuzione.
(…)».
L’articolo 104, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento così dispone:
«1.   Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, il tribunale dei marchi [dell’Unione europea] adito per un’azione contemplata dall’articolo 96, diversa da un’azione di accertamento di non contraffazione, sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, ove la validità del marchio [dell’Unione europea] sia già contestata dinanzi a un altro tribunale dei marchi [dell’Unione europea] con una domanda riconvenzionale o sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità presso l’[EUIPO].
2.   Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, l’[EUIPO] al quale sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti, ovvero a richiesta di una delle parti e sentite le altre, quando la validità del marchio [dell’Unione europea] sia già stata contestata dinanzi a un tribunale dei marchi [dell’Unione europea] con una domanda riconvenzionale. Tuttavia, qualora una delle parti nel procedimento dinanzi al tribunale dei marchi [dell’Unione europea] lo chieda, il tribunale, sentite le altre parti, può sospendere il procedimento. In tal caso l’[EUIPO] prosegue il procedimento dinanzi a esso pendente».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
Il sig. Raimund, titolare del marchio denominativo dell’Unione europea Baucherlwärmer, commercializza dal 2000, con tale marchio, erbe per preparati a base alcolica. Dal canto suo, la sig.ra Aigner propone anch’essa in vendita una miscela di erbe da aggiungere a superalcolici, dalla stessa parimenti denominata Baucherlwärmer.
Il sig. Raimund ha proposto dinanzi all’Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna, Austria) un’azione per contraffazione del marchio dell’Unione europea di cui è titolare, affinché fosse inibito alla sig.ra Aigner l’uso del segno «Baucherlwärmer» per i prodotti e servizi delle classi interessate da detto marchio. Dal canto suo, la sig.ra Aigner, convenuta nel procedimento principale, ritenendo in particolare che il sig. Raimund avesse ottenuto la titolarità di detto marchio agendo in modo contrario all’etica e in mala fede, ha proposto dinanzi a questo giudice una domanda riconvenzionale di nullità dello stesso marchio.
L’Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna) ha deciso di sospendere il procedimento riguardante tale domanda riconvenzionale fino alla pronuncia definitiva sull’azione per contraffazione, che costituisce l’oggetto del procedimento principale. Poiché l’ordinanza di sospensione del procedimento relativo alla domanda riconvenzionale è stata annullata, tale procedimento è ancora pendente in primo grado. Quanto all’azione per contraffazione, l’Handelsgericht Wien (Tribunale di commercio di Vienna) l’ha respinta per il motivo che il deposito del marchio dell’Unione europea era stato effettuato dal sig. Raimund in mala fede.
L’Oberlandesgericht Wien (Tribunale superiore del Land di Vienna, Austria) ha confermato in sede di appello la pronuncia di primo grado, pertanto il sig. Raimund ha proposto un’impugnazione per
Revision
(ricorso per revisione) dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria).
Il giudice del rinvio considera che il ricorrente nel procedimento principale abbia effettivamente acquisito in mala fede il marchio dell’Unione europea controverso nel procedimento principale e che di conseguenza tale marchio debba essere dichiarato nullo, in applicazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009. Tuttavia tale giudice nutre dubbi sulla questione, sollevata dal sig. Raimund nell’ambito della sua impugnazione, se i giudici di primo e secondo grado avrebbero potuto pronunciarsi in ordine alla malafede nel contesto del procedimento relativo all’azione per contraffazione quando non era intervenuta una decisione definitiva sulla domanda riconvenzionale di nullità del marchio.
Tenuto conto del fatto che la convenuta nel procedimento principale deduce un motivo di nullità assoluta, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, che, secondo l’articolo 99, paragrafo 1, di tale regolamento, non può essere validamente invocato nell’ambito di un’azione per contraffazione a meno che il convenuto proponga una domanda riconvenzionale fondata su un motivo siffatto, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) chiede se sia sufficiente proporre una domanda riconvenzionale motivata con l’acquisizione in mala fede dei diritti di marchio affinché l’azione per contraffazione possa essere respinta prima ancora che sia intervenuta una pronuncia su tale domanda riconvenzionale (prima opzione); o se l’azione per contraffazione possa essere respinta per tale motivo soltanto se il marchio interessato sia, almeno simultaneamente, dichiarato nullo sulla base della domanda riconvenzionale (seconda opzione); o ancora, se l’eccezione basata sull’acquisizione in mala fede dei diritti di marchio possa essere accolta, nell’ambito dell’azione per contraffazione, soltanto se previamente il marchio sia stato definitivamente dichiarato nullo a seguito di domanda riconvenzionale (terza opzione).
Il giudice del rinvio indica che, nel caso di specie, l’accoglimento o il rigetto dell’azione per contraffazione dipende soltanto dall’eccezione di nullità. Esso propone alla Corte di seguire la seconda opzione, nel senso che dall’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 risulterebbe che un’azione per contraffazione può essere respinta per la presenza di un motivo di nullità solo qualora venga accolta almeno simultaneamente la domanda riconvenzionale fondata su questo stesso motivo. Il giudice del rinvio considera che la semplice proposizione di tale domanda riconvenzionale non dovrebbe essere sufficiente, ma che, in senso inverso, non dovrebbe essere indispensabile attendere che la decisione su tale domanda riconvenzionale divenga definitiva. Esso precisa che l’eventuale esistenza di un obbligo di attendere che la decisione sulla domanda riconvenzionale sia divenuta definitiva, l’eventuale riunione dei procedimenti avviati con l’azione di contraffazione e con la domanda riconvenzionale e le modalità della procedura di ricorso dovrebbero valutarsi solo alla luce del diritto processuale nazionale.
Il giudice del rinvio rileva inoltre che l’opzione che esso propone alla Corte di adottare garantisce che l’eccezione di nullità o di decadenza inter partes, sollevata nel procedimento per contraffazione, sia accolta solo se, nel procedimento attivato dalla domanda riconvenzionale, il marchio venga dichiarato nullo o decaduto con efficacia erga omnes per lo stesso motivo. In particolare, il ricorrente nel procedimento principale avviato con l’azione di contraffazione, soccombente in primo grado, per essere vittorioso dinanzi alle giurisdizioni superiori, deve impugnare sia la decisione sull’azione per contraffazione, sia quella in merito alla domanda riconvenzionale. Nel caso in cui egli contesti la sola decisione sull’azione per contraffazione, la sua impugnazione sarebbe destinata al rigetto, perché la decisione adottata a seguito di domanda riconvenzionale, rivestita dell’autorità di cosa giudicata, osterebbe a priori all’accoglimento dell’azione per contraffazione.
Tuttavia, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ammette che il senso letterale o la finalità dell’articolo 99 del regolamento n. 207/2009 potrebbero anche condurre a un’interpretazione diversa da quella proposta.
Di conseguenza, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha disposto la sospensione del procedimento sottoponendo alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se un’azione per contraffazione di un marchio UE [articolo 96, lettera a), del regolamento n. 207/2009] fondata sull’eccezione di deposito in malafede della domanda di marchio [articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009] possa essere respinta qualora, pur avendo il resistente proposto una domanda riconvenzionale di nullità del marchio dell’Unione europea basata su tale eccezione (articolo 99, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009), il giudice non si sia ancora pronunciato su detta domanda.
2)
In caso di soluzione negativa: se il giudice possa respingere l’azione per contraffazione fondata sull’eccezione di deposito in malafede della domanda di marchio qualora accolga almeno contestualmente la domanda riconvenzionale di nullità, oppure se, ai fini della decisione sull’azione per contraffazione, debba in ogni caso attendere fino al passaggio in giudicato della decisione in merito alla domanda riconvenzionale».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 debba essere interpretato nel senso che l’azione per contraffazione avviata dinanzi a un tribunale dei marchi dell’Unione europea, conformemente all’articolo 96, lettera a), di tale regolamento, può essere respinta per un motivo di nullità assoluta, come quello previsto all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, senza che tale tribunale abbia accolto la domanda riconvenzionale di nullità proposta dal convenuto nell’ambito di tale azione di contraffazione, in base all’articolo 100, paragrafo 1, di detto regolamento, e fondata su questo stesso motivo di nullità.
Secondo una giurisprudenza costante della Corte, nell’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, occorre tenere conto non solo dei termini in cui queste sono redatte, ma altresì del contesto in cui sono inserite e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fanno parte (sentenze del 19 settembre 2000, Germania/Commissione,
C‑156/98
,
EU:C:2000:467
, punto
; del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e a.,
C‑509/09 e C‑161/10
,
EU:C:2011:685
, punto
, e del 26 luglio 2017, Jafari,
C‑646/16
,
EU:C:2017:586
, punto
).
Con riferimento al testo dell’articolo 99 del regolamento n. 207/2009, intitolato «Presunzione di validità – Difesa nel merito» e che figura alla Sezione 2 di tale regolamento relativa alle controversie in materia di contraffazione e di validità dei marchi dell’Unione europea, in esso è stabilito, al paragrafo 1, che i tribunali dei marchi dell’Unione europea considerano valido il marchio dell’Unione europea a meno che il convenuto ne contesti la validità mediante una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità.
Anche se da tale disposizione risulta quindi che il marchio dell’Unione europea gode di una presunzione di validità che, nell’ambito di un’azione per contraffazione, può essere confutata mediante una domanda riconvenzionale di nullità, si deve tuttavia constatare che il solo testo di detta disposizione non consente di determinare se, qualora il convenuto con un’azione di contraffazione opponga a tale azione un motivo di nullità del marchio e proponga inoltre una domanda riconvenzionale di nullità, fondata su questo stesso motivo di nullità, il tribunale dei marchi dell’Unione europea debba accogliere tale domanda riconvenzionale prima di poter respingere l’azione per contraffazione.
Con riferimento al contesto in cui s’inserisce l’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, si deve rilevare che l’articolo 104, paragrafo 1, di tale regolamento esige che, se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, il tribunale dei marchi dell’Unione europea, adito per un’azione contemplata dall’articolo 96 di detto regolamento, sospende il procedimento ove la validità del marchio dell’Unione europea sia già contestata dinanzi a un altro tribunale dei marchi dell’Unione europea o sia stata presentata una domanda di decadenza o di nullità presso l’EUIPO.
Pertanto, un’interpretazione dell’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, secondo cui basterebbe che una domanda riconvenzionale di nullità venga proposta dinanzi a un tribunale dei marchi dell’Unione europea affinché quest’ultimo, prima ancora di pronunciarsi su tale domanda, possa statuire sull’azione per contraffazione avviata ai sensi dell’articolo 96, lettera a), di tale regolamento, basandosi sullo stesso motivo di nullità invocato in detta domanda riconvenzionale, avrebbe l’illogica conseguenza che le disposizioni di detto regolamento relative alla connessione delle cause pendenti dinanzi a diversi tribunali dei marchi dell’Unione europea sarebbero più restrittive di quelle relative alla connessione delle cause pendenti dinanzi a uno stesso tribunale dei marchi dell’Unione europea.
Quanto all’obiettivo perseguito dal regolamento n. 207/2009, si deve ricordare che il suo articolo 1, paragrafo 2, sancisce il carattere unitario del marchio dell’Unione europea. Producendo gli stessi effetti in tutta l’Unione, esso può, giusta la disposizione suddetta, essere registrato, trasferito, formare oggetto di una rinuncia, di una decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità, e il suo uso può essere vietato soltanto per l’intera Unione.
Al riguardo, il considerando 16 di tale regolamento prevede che le decisioni sulla validità dei marchi dell’Unione europea abbiano effetto e si estendano all’intera Unione, essendo questo il solo mezzo per evitare decisioni contrastanti dei tribunali e dell’EUIPO, e per impedire che venga compromesso il carattere unitario dei marchi dell’Unione europea.
Discende quindi dall’obiettivo di tale regolamento che, per assicurare il carattere unitario del marchio dell’Unione europea, la decisione di un tribunale dei marchi dell’Unione europea con cui si dichiara, nell’ambito di una domanda riconvenzionale di nullità proposta in applicazione dell’articolo 100, paragrafo 1, dello stesso regolamento, la nullità di un marchio dell’Unione europea ha necessariamente un effetto erga omnes nell’insieme dell’Unione.
L’effetto erga omnes di una tale decisione è peraltro confermato sia dall’articolo 100, paragrafo 6, del regolamento n. 207/2009, secondo cui un tribunale dei marchi dell’Unione europea deve trasmettere all’EUIPO una copia della sentenza, passata in giudicato, in merito a una domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità di un marchio dell’Unione europea, sia dalle norme in materia di connessione di cui all’articolo 104 di tale regolamento e ricordate al punto 25 della presente sentenza.
Al contrario, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 64 delle sue conclusioni, la decisione di tale tribunale emessa a seguito di un’azione per contraffazione esplica efficacia solo inter partes, cosicché, una volta divenuta definitiva, tale decisione vincola solo le parti intervenute nel relativo procedimento.
Tale ipotesi si verifica quando, come nel procedimento principale, il tribunale dei marchi dell’Unione europea respinge l’azione per contraffazione a causa dell’esistenza di un motivo di nullità assoluta, come la mala fede del richiedente al momento del deposito della domanda di marchio ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, senza avere previamente statuito sulla domanda riconvenzionale di nullità proposta dal convenuto nell’ambito di detta azione.
Occorre tuttavia rilevare che, tenuto conto del carattere unitario del marchio dell’Unione europea e dell’obiettivo di evitare decisioni contrastanti in materia, la dichiarazione di nullità di un marchio dell’Unione europea fondata su un siffatto motivo di nullità assoluta deve valere per l’insieme dell’Unione e non soltanto per le parti intervenute nel procedimento per contraffazione. Tale esigenza comporta che il tribunale dei marchi dell’Unione europea interessato statuisca sulla domanda riconvenzionale di nullità prima di statuire sull’azione per contraffazione.
Pertanto, il tribunale dei marchi dell’Unione europea deve accogliere la domanda riconvenzionale di nullità del marchio dell’Unione europea proposta, ai sensi dell’articolo 100, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, nell’ambito di un’azione per contraffazione di questo stesso marchio, ai sensi dell’articolo 96, lettera a), di tale regolamento, prima di poter respingere quest’ultima azione per lo stesso motivo di nullità assoluta.
Dalle considerazioni che precedono, risulta che l’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 dev’essere interpretato nel senso che l’azione per contraffazione avviata dinanzi a un tribunale dei marchi dell’Unione europea, conformemente all’articolo 96, lettera a), di tale regolamento, non può essere respinta per un motivo di nullità assoluta, come quello previsto all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, senza che tale tribunale abbia accolto la domanda riconvenzionale di nullità proposta dal convenuto nell’ambito di tale azione di contraffazione, in base all’articolo 100, paragrafo 1, dello stesso regolamento, e fondata su questo stesso motivo di nullità.
Sulla seconda questione
Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se le disposizioni del regolamento n. 207/2009 debbano essere interpretate nel senso che il tribunale dei marchi dell’Unione europea può respingere l’azione per contraffazione ai sensi dell’articolo 96, lettera a), di tale regolamento, per un motivo di nullità assoluta, quale quello previsto all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, anche qualora la decisione sulla domanda riconvenzionale di nullità, proposta conformemente all’articolo 100, paragrafo 1, dello stesso regolamento, e fondata su questo stesso motivo di nullità, non sia divenuta definitiva.
Dalla risposta alla prima questione risulta che, al fine di garantire il carattere unitario del marchio dell’Unione europea e di evitare il rischio di decisioni contrastanti, l’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 obbliga il tribunale dei marchi dell’Unione europea ad accogliere la domanda riconvenzionale, proposta in base all’articolo 100, paragrafo 1, di tale regolamento, prima di poter respingere l’azione per contraffazione, ai sensi dell’articolo 96, lettera a), di detto regolamento.
Tuttavia, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 80 delle sue conclusioni, il regolamento n. 207/2009 non contiene alcuna norma che richieda che la decisione con cui è accolta la domanda riconvenzionale di nullità sia divenuta definitiva affinché il tribunale dei marchi dell’Unione europea possa respingere l’azione per contraffazione, né alcuna norma che vieti a tale tribunale di attendere, per respingere l’azione per contraffazione, che la decisione di accoglimento della domanda riconvenzionale di nullità sia divenuta definitiva.
Infatti, nessuna disposizione di tale regolamento subordina la possibilità, per il tribunale dei marchi dell’Unione europea, di respingere l’azione per contraffazione di un marchio per un motivo di nullità, alla condizione che sia divenuta definitiva la decisione con cui quest’ultimo abbia accolto, per questo stesso motivo di nullità, la domanda riconvenzionale di nullità di tale marchio, mentre tale requisito è previsto in altri casi all’articolo 100 di detto regolamento.
In tale contesto occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte, in mancanza di una disciplina dell’Unione in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro, in forza del principio dell’autonomia processuale, designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione, fermo restando che, tuttavia, gli Stati membri sono tenuti a garantire in ogni caso la tutela effettiva di tali diritti (v., in tal senso, sentenze del 30 settembre 2003, Köbler,
C‑224/01
,
EU:C:2003:513
, punto
, e del 27 giugno 2013, Agrokonsulting,
C‑93/12
,
EU:C:2013:432
, punto
).
In tal senso, in osservanza del principio di cooperazione leale, sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto dell’Unione non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (principio di effettività) (sentenze del 16 dicembre 1976, Rewe-Zentralfinanz e Rewe-Zentral,
33/76
,
EU:C:1976:188
, punto
; del 14 dicembre 1995, Peterbroeck,
C‑312/93
,
EU:C:1995:437
, punto
, e del 27 giugno 2013, Agrokonsulting,
C‑93/12
,
EU:C:2013:432
, punto
).
Dalla giurisprudenza della Corte risulta che gli obblighi derivanti dai principi di equivalenza e di effettività valgono, in particolare, per la definizione delle modalità procedurali relative alle azioni fondate sul diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 27 giugno 2013, Agrokonsulting,
C‑93/12
,
EU:C:2013:432
, punto
e giurisprudenza citata).
Nel caso di specie, risulta dall’ordinanza di rinvio che nel diritto austriaco, secondo la giurisprudenza dell’Oberster Gerichtshof (Corte suprema), un’azione per contraffazione può essere respinta per il motivo di nullità del marchio dell’Unione europea soltanto se essa è dichiarata, perlomeno simultaneamente, nulla in base a una domanda riconvenzionale. Secondo tale giudice, un siffatto requisito garantisce che l’eccezione di nullità nel contesto dell’azione per contraffazione, che ha solo un effetto inter partes, possa essere accolta soltanto se il marchio dell’Unione europea sia dichiarato nullo per lo stesso motivo nell’ambito del procedimento relativo alla domanda riconvenzionale, con efficacia erga omnes.
Si deve sottolineare, al riguardo, che come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 86 delle sue conclusioni, quando, come nel procedimento principale, lo stesso giudice deve pronunciarsi sia su un’azione per contraffazione di un marchio, sia su una domanda riconvenzionale di nullità di questo stesso marchio, l’esigenza di coerenza con la decisione adottata da tale giudice in relazione alla domanda riconvenzionale gli impedirà di pronunciare una decisione contrastante nell’ambito del procedimento avviato con l’azione per contraffazione.
Certamente, il tribunale dei marchi dell’Unione europea è tenuto ad attendere l’esito del procedimento relativo alla domanda riconvenzionale di nullità per pronunciarsi nel procedimento relativo all’azione per contraffazione. Tuttavia, come correttamente rilevato dal giudice del rinvio, vincolare l’esito del procedimento relativo all’azione per contraffazione al comportamento delle parti nei procedimenti relativi ai ricorsi avverso la decisione di accoglimento della domanda riconvenzionale di nullità comporterebbe, con ogni probabilità, gravi ritardi nell’ambito di tale procedimento. Si deve ricordare al riguardo che, come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 89 delle sue conclusioni, dal momento che le parti di entrambe le controversie coincidono, esse dispongono di armi di difesa identiche e devono sopportare le conseguenze del loro comportamento. L’eventualità che una delle parti cerchi di ritardare, con successive impugnazioni, il passaggio in giudicato delle sentenze emesse in primo grado, non può quindi prevalere sull’obbligo del giudice di risolvere la controversia dinanzi ad esso pendente.
Pertanto, la trattazione congiunta, da parte del tribunale dei marchi dell’Unione europea, della domanda riconvenzionale di nullità, fondata sull’articolo 100, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, e dell’azione di contraffazione, proposta in applicazione dell’articolo 96, paragrafo a), di tale regolamento, risulta tale da garantire l’osservanza del principio di effettività.
Con riferimento al principio di equivalenza, si deve rilevare che, nel caso di specie, la Corte non dispone di elementi che possano indurre a dubitare della conformità a tale principio di una prassi giurisprudenziale, come quella dell’Oberster Gerichtshof (Corte suprema), ricordata al punto 43 della presente sentenza, circostanza che spetta a questo giudice verificare.
Si deve pertanto rispondere alla seconda questione che le disposizioni del regolamento n. 207/2009 devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a che il tribunale dei marchi dell’Unione europea possa respingere l’azione per contraffazione si sensi dell’articolo 96, lettera a), di tale regolamento, per un motivo di nullità assoluta, quale quello previsto all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, anche qualora la decisione sulla domanda riconvenzionale di nullità, proposta conformemente all’articolo 100, paragrafo 1, dello stesso regolamento, e fondata su questo stesso motivo di nullità, non sia divenuta definitiva.
Sulle spese
Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

1)
L’articolo 99, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che l’azione per contraffazione avviata dinanzi a un tribunale dei marchi dell’Unione europea, conformemente all’articolo 96, lettera a), di tale regolamento, non può essere respinta per un motivo di nullità assoluta, come quello previsto all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, senza che tale tribunale abbia accolto la domanda riconvenzionale di nullità proposta dal convenuto nell’ambito di tale azione di contraffazione, in base all’articolo 100, paragrafo 1, dello stesso regolamento, e fondata su questo stesso motivo di nullità.

2)
Le disposizioni del regolamento n. 207/2009 devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a che il tribunale dei marchi dell’Unione europea possa respingere l’azione per contraffazione ai sensi dell’articolo 96, lettera a), di tale regolamento, per un motivo di nullità assoluta, quale quello previsto all’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, anche qualora la decisione sulla domanda riconvenzionale di nullità, proposta conformemente all’articolo 100, paragrafo 1, dello stesso regolamento, e fondata su questo stesso motivo di nullità, non sia divenuta definitiva.

Firme
(
*1
)	Lingua processuale: il tedesco.