Supremo Tribunal de Justiça — 6.ª Secção (Cível)

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça:

C..., SPA, sociedade italiana com sede em ..., Venezia, em Itália, instaurou em 28/6/06 a presente acção declarativa, sob a forma de processo ordinário, contra O... - S.G.P.S., S.A., sociedade portuguesa, com sede na Rua Mouzinho de Albuquerque, ..., 4450-205 Matosinhos, e concluiu pedindo que seja declarada a anulação da marca nacional n.º 376.707 designada por “K’AN“, da ré, nos termos do disposto no artigo 266º do Código da Propriedade Industrial, com todas as legais consequências.

Invocou para tanto que a Ré requereu o registo de marca nacional a que coube o nº 376.707, designada por “K’AN”, destinada a assinalar produtos das classes 25ª (vestuário e calçado), 3ª (Perfumes), 9ª (Óculos) e 18ª (Marroquinaria), todos da Classificação Internacional, o que lhe foi concedido sem que a autora se apercebesse.

Acrescentou que ela autora é titular da marca comunitária nº ..., designada por “KOAN”, abrangendo as classes 14ª (metais preciosos e respectivas ligas, etc), 18ª (couro e imitações de couro, etc), 24ª (tecidos e outros produtos têxteis não compreendidos noutras classes, coberturas de cama e de mesa), 25ª (vestuário, sapatos e chapelaria), 35ª (publicidade e festão de negócios sociais, etc) e 42ª (franchising), a qual foi renovada encontrando-se válida até 01.04.2016.

Mais alegou, que o registo da marca da R. foi obtido ilegalmente face à prioridade da marca da A. e à expressa violação do disposto na alínea m) do artigo 239º do C.P.I. e bem assim do disposto no artigo 242º do mesmo Código, dado o prestígio da sua marca, que tem sido continuadamente usada no mercado comunitário e alvo de dispendioso investimento publicitário.

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Citada, a Ré contestou por excepção e por impugnação.

Invocou, desde logo, que a autora não apresentou qualquer reclamação contra o pedido de registo de marca apresentado por ela ré e que o prazo de validade do registo da marca comunitária é de 10 anos a contar da data do depósito do pedido, caducando os direitos de propriedade industrial quando tiver expirado o seu prazo de duração, o que sucedeu in casu, dado que a data de depósito do pedido é de 01.04.1996.

Acrescentou que no demais não assiste qualquer razão à A., sendo certo que os produtos abrangidos pelas classes 3ª e 9ª da marca da Ré não são idênticos aos comercializados pela A. e que gozam da protecção conferida pela sua marca.

Concluiu pedindo que sejam julgadas procedentes as excepções deduzidas e, em consequência, que a Ré seja absolvida do pedido e sempre a acção improcedente, por não provada, com as legais consequências.

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Notificada a A. do teor da contestação, apresentou o articulado de fls. 175 e ss., em que rebateu a matéria de excepção.

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Foi depois proferido despacho saneador que decidiu não haver excepções dilatórias nem nulidades secundárias, julgou improcedente a excepção de caducidade deduzida pela ré, e, conhecendo desde logo do mérito, julgou a acção parcialmente procedente, declarando anulada a marca nacional n.º 376.707, da ré, designada por “K’AN”, destinada aos produtos das classes 18ª e 25ª.

Baseou-se para tanto nos seguintes factos que deu por assentes:

1. A Ré requereu o registo de marca nacional a que coube o nº 376.707 designada por “K’AN”, destinada aos seguintes produtos das classes da Classificação Internacional: da classe 3ª (perfumes); da classe 9ª (óculos); da classe 18ª (marroquinaria) e da classe 25ª (vestuário e calçado).

2. A A. é titular da marca comunitária nº ..., designada por “KOAN” abrangendo as classes 14ª (metais preciosos e respectivas ligas, etc), 18ª (couro e imitações de couro, etc), 24ª (tecidos e outros produtos têxteis não compreendidos noutras classes, coberturas de cama e de mesa), 25ª (vestuário, sapatos e chapelaria), 35ª (publicidade e festão de negócios sociais, etc) e 42ª (franchising) a qual foi renovada encontrando-se válida até 01.04.2016.

Apelou a ré, sem sucesso, uma vez que a Relação negou provimento à apelação, confirmando consequentemente a sentença ali recorrida.

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Do acórdão que assim decidiu interpôs a ré a presente revista, formulando, em alegações, as seguintes conclusões:

1ª - Decidiu a Relação confirmar a decisão da 1ª instância no sentido de anular a marca nacional n.º 376.707, da recorrente, designada por “K’AN”, destinada aos produtos das classes 18ª e 25ª, satisfazendo assim a pretensão da recorrida nesta parte, sustentando que a marca da recorrente “oferece acentuadíssimas semelhanças gráficas e fonéticas” com a marca da recorrida e que essas semelhanças são capazes de confundir facilmente os consumidores ou de determinar erro ou confusão;

2ª - Não ocorre qualquer das situações que levaram à decisão da procedência parcial do pedido;

3ª - Verificados estão os requisitos constantes das als. a) e b) do n.º 1 do art.º 245º do C.P.I., que não foram postos em causa, pelo que apenas o requisito da al. c), que as instâncias consideraram preenchido, no sentido de as marcas terem tal semelhança gráfica e fonética capaz de induzir o consumidor em erro ou confusão;

4ª - Tem entendido a melhor doutrina que há risco de erro ou confusão sempre que a semelhança possa dar origem a que um sinal seja tomado por outro, ou a que o público considere que há identidade de origem ou proveniência dos produtos ou serviços a que os sinais se destinam (Carlos Olavo, “Propriedade Industrial”, 1997);

5ª - As duas marcas dos autos, K’AN e KOAN, são ambas exclusivamente nominativas, pelo que se deve atender ao confronto sob os aspectos gráfico e fonético (Puppo Correia, “Direito Comercial”, 5ª edição, págs. 355 a 357), indo a Jurisprudência, em regra, no mesmo sentido;

6ª - Relativamente ao aspecto gráfico, temos que a marca da recorrida se escreve com quatro letras maiúsculas, “KOAN”, a marca da recorrente escreve-se com apenas três letras, tendo entre as duas primeiras um apóstrofo, sendo só a primeira delas maiúscula e as demais minúsculas, “K’AN”, matéria que só foi parcialmente apreciada no acórdão recorrido, pois não faz, como devia, um juízo comparativo objectivo, apurando se existe risco de confusão tomando em conta o consumidor ou utilizador final medianamente atento;

7ª - É que, resulta com toda a clareza dos documentos que se encontram juntos com a petição inicial o aspecto gráfico da marca da recorrente é “K’AN”, composto por uma letra maiúscula no início, e de outros documentos juntos com a mesma peça que a marca da recorrida tem um aspecto gráfico completamente distinto daquele, escrevendo a marca com quatro letras maiúsculas, “KOAN”;

8ª - É inequívoco que a apontada diferença é clara e resulta desde logo do aspecto gráfico dos vocábulos de modo que não induz em erro o consumidor medianamente atento; seja em comparação ou analisados individualmente ambos os registos gráficos, qualquer consumidor médio, mesmo não o fazendo em simultâneo, mas de uma forma sucessiva, entre um sinal e a memória que possa ter do outro naturalmente não os confundia:

KOAN / K’AN

9ª - Relativamente ao aspecto fonético, também se verifica que os vocábulos são distintos: a marca da recorrida é composta por quatro letras lidas duas a duas, ou seja, tem duas sílabas pronunciadas isoladamente, KO e AN, ao passo que a marca da recorrente é composta por três letras e um apóstrofo, formando uma única sílaba pronunciada de uma só vez, K’AN;

10ª - É assim completamente diversa a forma de leitura de uma e de outra marca, daí resultando estímulos sonoros diferentes resultantes da sua pronúncia: enquanto a marca da recorrida é pronunciada em dois momentos por ter duas sílabas, a marca da recorrente tem uma única sílaba e lê-se num único momento;

11ª - Um consumidor que num estabelecimento comercial pretender adquirir um produto da recorrente jamais pronunciará, ao pedir ao funcionário, a marca da recorrida, ou lerá essa marca por confusão com a da recorrente, num reclamo;

12ª - É assim forçoso concluir que a marca da recorrente não é anulável por força do disposto nas als. a) e b) do n.º 1 do art.º 266º, nem a sua concessão infringiu o disposto no art.º 239º, al. m), ambos do C.P.I.;

13ª - O acórdão recorrido violou designadamente as als. a) e b) do n.º 1 do art.º 266º, al. m) do art.º 239º, e art.º 317º, todos do C.P.I., e 659º e 660º do C.P.C.

Termina pedindo a revogação do acórdão recorrido e a improcedência total da acção, pela validade dos registos feitos pela recorrente.

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Em contra alegações, a autora pugnou pela confirmação daquele acórdão.

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Colhidos os vistos legais, cabe decidir, tendo em conta os factos assentes acima indicados.

A única questão a decidir é a de saber se existe susceptibilidade de erro ou confusão, no que ao consumidor mediano se refere, entre a marca nacional da recorrente, designada por “K’AN”, e a marca comunitária da recorrida, designada por “KOAN”.

Nos termos do art.º 222º, n.º 1, do Cód. da Propriedade industrial, a marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

Finalidade da marca é, assim, a distinção entre produtos ou serviços oriundos de uma empresa dos oriundos de outra empresa, no que parece ser uma consagração legal do ensinamento de José G. Pinto Coelho, segundo o qual as marcas designam e identificam as mercadorias ou produtos sobre que se exerce a actividade económica do seu proprietário relacionando-os com a pessoa deste e com o seu exercício mercantil (“Lições de Direito Comercial”, Vol. I, 1957, pg. 334).

As marcas em confronto na hipótese dos autos são de forma clara marcas exclusivamente nominativas, uma vez que são constituídas apenas por uma palavra, cada uma delas, embora a da recorrente inclua um sinal gráfico, denominado apóstrofo, sendo que, porém, como é sabido, o apóstrofo tem por função essencial indicar a supressão, ou elisão, de uma letra numa palavra.

A este propósito estabelece a alínea m) do artº 239º do Código da Propriedade Industrial a recusa do registo de marcas “que contenham em todos ou alguns dos seus elementos, reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem para produtos ou serviços idênticos ou afins, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada”.

Por sua vez, as al.ªs a), b), e c) do nº 1 do artigo 245º do mesmo Código prescrevem que a marca registada se considera imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente, “a marca registada tiver prioridade; sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins; tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto”.

Este normativo constitui uma afirmação do princípio da novidade ou da especialidade da marca acolhido pela nossa lei.

Por outro lado, para que a marca desempenhe a sua função (jurídica e económica) é concedida ao seu titular, por via do respectivo registo, a propriedade e o exclusivo da mesma para os produtos e serviços a que esta se destina (art.º 224º, n.º 1, do C.P.I.).

Ora, como sinal distintivo que é de mercadorias ou produtos, a marca há-de ser constituída de modo tal que não seja susceptível de ser confundida com outra anteriormente registada para o mesmo produto ou semelhante.

De harmonia com o disposto no citado artº 245º, considera-se imitada ou usurpada, total ou parcialmente, por outra, a marca primeiramente registada que seja destinada a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins aos que sejam objecto daquela outra, quando tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

Assim, pode dizer-se que uma certa marca é imitação de outra adoptada para o mesmo produto ou para produto semelhante quando, postas em confronto, elas se confundem, mas também quando, tendo-se à vista apenas uma delas, se deve concluir que ela é susceptível de ser tomada, pelo consumidor médio, por outra de que ele tenha conhecimento, situação esta última que é notoriamente a mais comum, uma vez que o consumidor normal, quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem, normalmente, à vista as duas marcas para as comparar, comprando o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória ( cfr. Prof. Ferrer Correia, in Lições de Direito Comercial, 1973, 1º vol., pág. 329 ), sem pensar na possibilidade de a marca que está a ver ser imitação da marca que recorda.

Por outro lado, como resulta daquele dispositivo, a imitação não implica necessariamente uma cópia, ou seja, igualdade total, podendo ser parcial e pressupondo então a existência simultânea de elementos diferentes e de elementos comuns. O que importa é verificar se, neste caso, os elementos diferentes possibilitam que a marca possua, no seu conjunto, capacidade ou eficácia distintiva, pois, não acontecendo tal, isto é, sendo a semelhança com a outra tão grande que possa determinar a confusão entre as duas, deve considerar-se verificada a existência de imitação.

É, pois, como bem se refere na sentença da 1ª instância e se reafirma no acórdão recorrido, à semelhança do conjunto, e não à natureza ou grau das diferenças que entre as marcas existam, que se deve atender para aferir da existência ou não de imitação. Como tem sido geralmente entendido na jurisprudência, a imitação de marca deve ser aferida menos pelas diferenças que ofereçam os diversos pormenores que a integram, considerados isolada e separadamente, do que pela semelhança entre os demais elementos que a constituem e que tornam o conjunto confundível com uma marca anteriormente registada ou susceptível de ser a ela associado. Neste sentido se pode apontar os acórdãos deste Supremo de 25/3/04 e de 10/5/07, entre outros, ambos inscritos in

www.dgsi.pt

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Ora, na hipótese dos autos, em que não estão em causa a prioridade da marca registada da recorrida nem a identidade ou afinidade de produtos (os das classes 18ª e 25ª, respectivamente de marroquinaria e de vestuário e calçado) pelas duas marcas assinalados, apesar das diferenças salientadas pela recorrente existem elementos comuns às duas marcas que originam uma forte semelhança entre elas, quer de ordem gráfica, - tanto mais que a marca da autora, sendo apenas nominativa, não tem de revestir determinado desenho, podendo ser utilizada com letras minúsculas por nada na lei lhe impor o contrário, e que o aludido apóstrofo na marca da recorrente sugere precisamente a existência de uma letra suprimida que o consumidor médio pode pensar ser o “o” existente na marca da autora por ele recordada -, quer de ordem fonética, - face ao “K” inicial e à parte final de ambas as expressões, com o som nitidamente dominante “AN” -, susceptível de gerar nesse tipo de consumidor, normalmente distraído em relação aos pormenores, confusão ou erro, levando-o a adquirir algum produto da marca da recorrente, quer por se ter convencido de que se trata da marca que tem em mente, quer por se ter convencido da existência de alguma associação da marca da recorrente com a marca da recorrida.

Pelo que essa semelhança, cuja existência é, aliás, objecto de matéria de facto e, por isso, insindicável por este Supremo (art.º 729º, n.º 2, do Cód. Proc. Civil), conduz à qualificação da situação como sendo a de imitação de marcas, o que permite, nessa parte, ou seja, quanto aos produtos das classes 18ª e 25º, a anulação pedida, nos termos do art.º 266º, n.º 1, al. a), do C.P.I.

Assim, não se pode considerar violado pelo acórdão recorrido qualquer dos dispositivos como tal indicados pela recorrente, tanto mais que aquele acórdão não deixa de remeter para a fundamentação dada pela sentença da 1ª instância, a que aditou outros argumentos, pelo que, sem necessidade de mais considerações, nomeadamente da eventual possibilidade de concorrência desleal, e não havendo para decidir qualquer outra questão suscitada pela recorrente nas conclusões das suas alegações, não se lhe pode reconhecer razão.

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Pelo exposto, acorda-se em negar a revista, confirmando-se o acórdão recorrido.

Custas pela recorrente.

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Lisboa, 17 de Abril de 2008

Silva Salazar (Relator)

Nuno Cameira

Sousa Leite