Supremo Tribunal de Justiça — 6.ª Secção (Cível)

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça

Inconformadas com o despacho de 3 de Setembro de 1996, do Ex.mo Chefe de Divisão de marcas nacionais da Direcção de Serviços de Marcas do I.N.P.I. que admitiu o registo da marca nacional n.º 311.539 "Kadoc",

A , sociedade anónima de direito francês, com sede em 8-26, Rue Villiot, F-75012 Paris, e B , norte-americana, com sede em 343, State Street, Rechester, 4, Nova lorque, Estados Unidos da América, interpuseram recurso desse despacho para o Tribunal Cível da comarca de Lisboa, formulando, na parte interessante, as seguintes conclusões:

- em 19 de Julho de 1995, a sociedade C requereu ao INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial o registo da marca nacional n.º 311.539 "Kadoc";

- conforme requerido, a marca nacional n.º 311.539 "Kadoc" destinava-se a assinalar os seguintes produtos:

- artigos de vestuário, incluindo "t-shirts" (classe 25ª);

- isqueiros (classe 34ª);

- serviços de discotecas (classe 41ª);

- O pedido de registo da marca nacional n.º 311.539 "Kadoc" foi publicado, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 185°, n.º 1, do Código da Propriedade Industrial, no Boletim da Propriedade Industrial n.º 7/1995, de 8 de Novembro de 1995;

- em 8 de Janeiro de 1996, e no uso da faculdade que lhes é concedida pelo artigo 186° do Código da Propriedade Industrial, as ora recorrentes apresentaram uma reclamação contra o pedido de registo da marca nacional n.º 311.539 "Kadoc";

- na reclamação apresentada as ora recorrentes alegaram que:

- a primeira recorrente é titular, entre outros, do registo internacional da marca n.º R 226.503 "Kodak" que se encontra protegida, em Portugal, por despacho do INPI, de 21 de Novembro de 1960 (artigo 4° do Acordo de Madrid de 14 de Abril de 1891, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 41734, de 16 de Julho de 1958);

- a segunda recorrente é titular dos nomes de estabelecimento n.os 4.140 "Kodak" e 12.238 "Kodak" que se encontram registados, por despacho do INPI, desde 16 de Janeiro de 1925 e 7 de Maio de 1962;

- posteriormente, a C apresentou, no processo administrativo que precedeu o despacho recorrido e que decorreu perante o INPI, uma contestação em que procurou rebater os argumentos explanados pelas ora recorrentes na reclamação apresentada;

- em 29 de Maio de 1996, as ora recorrentes apresentaram, nos termos do artigo 17°, n.º 2, do Código da Propriedade Industrial, uma exposição suplementar;

- apesar disso, foi concedido provimento parcial à pretensão das recorrentes tendo sido parcialmente deferido o registo da marca nacional n.º 311.539 "Kadoc" (publicação efectuada no Boletim da Propriedade Industrial n.º 9/1996, de 31 de Dezembro de 1996;

...

- a marca nacional não preenche os requisitos mínimos ;

- a primeira recorrente é titular, entre outros, do registo internacional da marca "Kodak" que se encontra protegida, em Portugal, por despacho do INPI, de 21 de Novembro de 1960;

- esta marca internacional destina-se a assinalar, entre outros, os produtos das classes 25ª e 34ª: "vestuário" e "fósforos, artigos para fumadores, papéis par enrolar cigarros, tabacos manufacturados";

- a primeira recorrente é ainda titular dos registos, entre outros, das marcas internacionais n.os R 383.963, 467.792, 468.973, 468.794 e 575.862 "Kodak" que se destinam a assinalar os seguintes serviços da classe 41ª: "produção de filmes, aluguer de filmes, de aparelhos fotográficos e cinematográficos, de aparelhos de projecção de slides e de cinema";

- as marcas internacionais n.os R 383.963, 467.792, 468.973, 468.974 e 575.862 "Kodak" gozam de protecção em Portugal desde, respectivamente, 24 de Fevereiro de 1982, 6 de Maio de 1983, 6 de Junho de 1983, 1 de Junho de 1983 e 12 de Outubro de 1992;

- a "Kodak" é uma marca que goza de grande prestígio em Portugal que advém da antiguidade da marca, da qualidade dos produtos que assinala e da publicidade que lhe é feita, quer através de anúncios, quer ainda através do patrocínio dos mais variados eventos de natureza desportiva, tais como campeonatos do mundo e jogos olímpicos;

- a simples existência das marcas internacionais "Kodak" constitui, por si só, fundamento suficiente e bastante para que seja recusado totalmente o registo da marca nacional n.º 311.539 "Kadoc";

- a decisão de recusa do registo da marca nacional é a única que se conforma com a jurisprudência dos tribunais em matéria de marcas de grande prestígio ou de excepcional renome;

- a segunda recorrente é titular de dois estabelecimentos localizados em Lisboa e no Porto, denominados "Kodak", registados sob os n.os 4.140 e 12.238, desde 16 de Janeiro de 1925 e 7 de Maio de1962;

- a expressão "Kodak" constitui o nome comercial das recorrentes sendo por essa expressão que são reconhecidas e individualizadas no mercado;

- do confronto entre "Kodak" e "Kadoc" verifica-se existir manifesta e acentuada semelhança gráfica, fonética e morfológica, sendo superior o número das semelhanças existentes relativamente às diferenças;

- são inevitáveis as situações de erro ou confusão a que a marca nacional darias origem se viesse a coexistir com a marca, nome comercial e nome dos estabelecimentos das recorrentes;

...

- a C ao pretender registar, no nosso país, a marca nacional 311.539 "Kadoc" mais não faz do que procurar, sem justo motivo, tirar partido do carácter distintivo e grande prestígio que a marca "Kodak" goza em Portugal;

- o registo da marca nacional n.º 311.539 "Kadoc" viola o disposto nos artigos 189°, n.º 1, alíneas f) e m), 191º, 193°, n.º 1, 25°, n.º 1, alínea d), e 212° do C.P.I. e o artigo 8° da Convenção da União de Paris, de 20 de Março de 1883, confirmada e ratificada pela carta de Lei de 17 de Abril de 1884, vigorando actualmente com a redacção dada pela Revisão de Estocolmo de 14/7/1963.

Pedem que, na procedência do recurso, seja revogado o despacho recorrido, recusando-se o registo.

Admitido o recurso e ordenada a notificação a que se referem os artigos 40° e 41° do Decreto-Lei n.º 16/95 de 24 de Janeiro, o INPI não apresentou resposta.

Mas a recorrida C apresentou contestação alegando, em suma, que:

- em 9 de Setembro de 1995 solicitou o registo da marca nacional n.º 311.539 "Kadoc", destinada a assinalar os seguintes produtos: artigos de vestuário incluindo t-shirts, isqueiros e serviços de discotecas, pedido que foi publicado no Boletim da Propriedade Industrial n.º 7, de 8 de Novembro de 1995;

- em 3 de Setembro de 1996 o processo foi submetido a estudo tendo sido proposta a concessão da marca para os serviços de discoteca e a recusa para as restantes classes por imitação das marcas internacionais n.º 226.503 "Kodak" e dos nomes de estabelecimento n.os 4.140 e 12.236 "Kodak";

...

- os produtos assinalados pelas marcas internacionais invocadas pelas recorrentes nada têm a ver com os serviços de discoteca;

- as recorrentes não articulam um único facto tendente a sustentarem a afirmação de que se trate de uma marca de grande prestigio ou de excepcional renome;

- não está demonstrado que os estabelecimentos eKadocistam fisicamente;

- o nome do estabelecimento é um sinal que se destina a identificar um determinado estabelecimento e se este deixa de existir, deixa de existir a realidade a assinalar;

- as recorrentes não alegam qual das actividades desenvolvidas nesses estabelecimentos;

- a primeira recorrente não tem actividade em Portugal, tendo como actividade o fabrico e comércio de material e produtos fotográficos, radiográficos, cinematográficos, químicos, trabalhos fotográficos, matérias plásticas, fabrico e comércio de material cientifico, óptico, electrónico, electrotécnico, de registo e produção de sinais, sons e imagens, documentos, máquinas e aparelhos de escritório, papéis impressos, mobílias e todos objectos relativos a estes artigos;

- a segunda recorrente tem como objecto o negócio, por grosso e a retalho, em Portugal, de artigos fotográficos, materiais e acessórios, substâncias e artigos ou mercadorias relacionados com aqueles;

- o nome comercial ou firma encontra a sua protecção legal limitada ao âmbito da exclusividade ditado pelo seu objecto social;

- nenhuma das actividades incluídas no objecto social das recorrentes tem algo a ver, ainda que remotamente, com serviço de discoteca;

- a recorrida explora há cerca de dez anos um conhecido estabelecimento de discoteca sito em Albufeira, no Algarve, que dá pelo nome de "Kadoc"

- trata-se de uma das mais conhecidas discotecas do Algarve, inúmeras vezes referida pela imprensa como local de reunião de inúmeras personalidades em férias;

- pela localização, é conhecida por gente de todo o país e por estrangeiros;

- é nessa discoteca que se situam os serviços de discoteca que a marca "Kadoc" pretende assinalar;

- até ao dia de hoje, não ocorreu um único caso de confusão entre a discoteca "Kadoc" e a marca das recorrentes;

- não existe concorrência entre as recorrentes e a recorrida uma vez que não se encontram no mesmo segmento de mercado, nem disputam a mesma clientela;

- é diversa a grafia e a fonética dos sinais.

Saneado o processo e considerando

-	inexistir possibilidade de confusão entre a marca "Kodak" e a marca "Kadoc";

-	inexistir identidade ou semelhança entre os produtos e serviços assinalados por cada uma das marcas, embora deva considerar-se a marca "Kodak" notoriamente conhecida;

-	não estar demonstrado que a recorrida pretenda tirar partido indevido do carácter distintivo ou do grande prestígio da marca "Kodak";

-	inexistir fundamento para protecção da marca "Kodak", nos termos da parte final do art. 6º-bis da Convenção de Paris; e

-	inexistir possibilidade de confusão entre as marcas "Kodak" e "Kadoc", atentas as diferenças gráfica e fonética entre ambas as expressões e a inexistência de proximidade ente os produtos e serviços a que se destinam o estabelecimento "Kodak" e os serviços assinalados pela marca "Kadoc",

o Ex.mo Juiz negou provimento ao recurso.

Inconformadas, apelaram as Recorrentes, mas a Relação de Lisboa confirmou a bem elaborada decisão, nos termos do n.º 5 do art. 713º do CPC.

Daí a presente revista, insistindo pela recusa da marca da Recorrida, pelas razões antes invocadas perante a Relação.

Como resulta da alegação que coroaram com as seguintes Conclusões

A) - O Acórdão que manteve a decisão em 1ª Instância e consequentemente o despacho do INPI que concedeu parcialmente o registo da marca nacional n.º 311539 "Kadoc" para "serviços de discoteca", na classe 41ª, deverá ser revogado por violação do art. 191º do CPI.

B) - As expressões "Kadoc" e "Kodak" apresentam acentuadas semelhanças gráficas e fonéticas, e até se considerarmos a respectiva morfologia.

C) - As marcas em confronto, quando globalmente consideradas, apresentam conjuntos extremamente semelhantes, de tal modo que induzem facilmente em erro ou confusão o público consumidor, como de resto acabou por concluir o INPI ao recusar a marca "Kadoc" para os produtos das classes 25ª e 34ª.

D) - No mesmo sentido pode indicar-se o recente Acórdão da Relação de Lisboa de 6 de Junho de 2002, que ao decidir o recurso interposto pela ora Recorrida C da decisão de INPI que recusou o mesmo registo de marca para os produtos das classes 25ª e 34ª considerou que há imitação da marca "Kadoc" em relação à marca "Kodak".

E) - As marcas "Kodak" das Recorrentes são símbolos de renome mundial, merecedores por isso da protecção extensiva que a lei confere para as marcas de grande prestígio.

F) - As marcas "Kodak" das Recorrentes só assim se podem considerar, como aliás reconheceram as Instâncias.

G) - Não recai sobre as ora Recorrentes o ónus de demonstrar nos autos que a Recorrida "pretende tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca ou possa prejudicá-los".

H) - A protecção da marca de grande prestígio não decorre da prova que o respectivo titular faça de que terceiros estão a usar a marca e consequentemente a tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca.

I) - A ser assim não se compreenderia que o art. 191º do CPI pudesse operar logo na fase do pedido, permitindo a recusa do registo da marca que reproduzisse ou imitasse uma marca de grande prestígio, logo na respectiva fase administrativa.

J) - O que o normativo em apreço sugere é uma razoável probabilidade de que o requerente da marca possa, com o registo e respectivo uso, afectar esse estatuto especial de que goza a marca anterior, sendo que isso não está dependente de qualquer demonstração que as Recorrentes façam ou não façam nos autos.

L) - Seria até contraditório com o escopo do normativo em causa qualquer exigência nesse sentido, pois a marca que atingiu um estatuto tal que até merece, por parte da lei, uma protecção extensiva, não tem de acarretar para o respectivo titular o ónus ou encargo de ter de demonstrar que terceiros tiram ou pretendem tirar, sem justo motivo, partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca, ou que possam prejudicá-los.

M) - É sobre a requerente do registo que recairá o ónus de demonstrar, e provar, ter justo motivo para, no caso em apreço, registar e usar a marca "Kadoc", semelhante às prestigiadas marcas "Kodak" das Recorrentes.

N) - Caso o registo da marca "Kadoc" venha a ser concedido para a classe 41ª, as marcas "Kodak" das Recorrentes serão grave e inapelavelmente afectadas na sua imagem, reputação e valor comercial.

O) - Não restam dúvidas de que a Recorrida procura, ilicitamente, tirar partido desse grande prestígio atingido pelas marcas "Kodak" das Recorrente, beneficiando do poder sugestivo das suas afamadas marcas.

P) - Estar-se-ia assim contribuindo, decisivamente, para a perda do seu prestígio comercial e consequentemente para a diminuição, senão mesmo banalização, do seu elevado valor económico.

Q) - Levando a associações negativas que podem resultar na afectação da reputação ou imagem da marca perante os consumidores.

R) - À recorrida não é certamente indiferente esta constatação, pois cedo se apercebeu do poder e do prestígio que as marcas "Kodak" gozam em Portugal, como de resto em todo o mundo.

S) - De resto, sempre seria de aceitar que a marca "Kadoc" iria necessariamente prejudicar, quer o carácter distintivo, quer o grande prestígio de que gozam as marcas "Kodak" das Recorrentes, não podendo o registo ser parcialmente concedido, sob pena da frontal e flagrante violação do art. 191º do CPI.

T) - As Instâncias deveriam assim ter decidido pela recusa do registo da marca nacional n.º 311.539 "Kadoc" para a classe 41ª, já que só essa decisão se coaduna com uma interpretação correcta das disposições legais em vigor sobre esta matéria, designadamente o artigo 191º do CPI, que neste âmbito é mero corolário da Directiva Comunitária 89/104/CEE.

A Recorrida defendeu a manutenção do julgado, depois de opinar pela não admissão do recurso por terem as Recorrentes reproduzido na revista o texto das suas alegações na apelação.

Colhidos os vistos de lei e nada obstando, cumpre decidir a questão submetida à nossa apreciação, a de saber se é de recusar o registo da marca da Recorrida.

Mas antes e para tanto veremos que as Instâncias tiveram por assentes, nemine discrepante, os seguintes

Factos

1 - A primeira recorrente é titular, entre outros, do registo internacional da marca número R226.503 "Kodak", protegida em Portugal por despacho do INPI, de 21 de Novembro de 1960, destinada a assinalar, entre outros, os produtos das classes 25ª e 34ª, vestuário e fósforos, artigos para fumadores, papéis para enrolar cigarros e tabacos manufacturados, respectivamente.

2 - A primeira recorrente é ainda titular dos registos de marcas internacionais números R383.963, 467.792, 468.974 e 575.862 "Kodak", destinadas a assinalar os serviços da classe 41ª, ou seja, produção de filmes, aluguer de filmes, de aparelhos fotográficos e cinematográficos, aparelhos de projecção de slides e de cinema.

3 - Estas marcas gozam de protecção em Portugal desde 24/2/1982, 6/5/1983, 6/6/1983, 1/6/1983 e 12/10/1992 respectivamente.

4 - A "Kodak" é publicitada através de anúncios e do patrocínio de eventos, designadamente de natureza desportiva, tais como campeonatos do mundo e jogos olímpicos.

5 - A segunda recorrente é titular do estabelecimento registado sob os números 4.140 e 12.238, desde 16/1/1925 e 7/5/1962, respectivamente.

6 - Em 9 de Setembro de 1995, a C apresentou um pedido de registo da marca número 311.539 "Kadoc" destinada a assinalar artigos de vestuário (classe 25ª), isqueiros (classe 34ª) e serviços de discoteca (classe 41ª).

7 - As recorrentes apresentaram reclamação contra tal pedido.

8 - Pelo INPI, em 3/9/1996 foi emitido parecer do seguinte teor: "A meu ver, a oposição é procedente por se apurar que entre as marcas registanda e registada se verificam cumulativamente os requisitos do conceito jurídico de imitação previsto no art. 193º do C.P.I., ou seja:

- a marca registada tem prioridade;

- ambas se destinam a assinalar produtos ou serviços iguais;

- e têm tal semelhança gráfica e fonética que induzem facilmente em erro ou confusão de forma a que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto. Acresce ainda que os nomes de estabelecimento muito embora não sejam reproduzidos, vendem-se lá produtos que a requerente pede que sejam protegidos para a sua marca.

Assim, e nos termos do art. 187º, n.º 4, conjugado com o art.º 189º n.º l, m), ambos do C.P.I., proponho a recusa do presente pedido de registo por violação nos termos do art. 25º, n.º 1, alínea d), do mesmo Código, mas só para os produtos das classes 25ª e 34ª, concedendo para a classe 41ª":

9 - Sobre este parecer foi proferido, em 3/9/1996, despacho de "concordo e defiro parcialmente".

10 - Encontra-se registada na Conservatória do Registo Comercial de Oeiras a sociedade B cujo objecto consiste no negócio por grosso e a retalho em Portugal ou em qualquer parte, de artigos fotográficos, materiais e acessórios, substâncias e artigos ou mercadorias em relação com os mesmos e ainda outros.

11 - Encontra-se registado em nome da segunda recorrente, sob os nos 4.140 e 12.238, o nome do estabelecimento "Kodak", desde 16/1/1925 e 7/5/1962, respectiva-mente.

12 - A marca "Kodak" é objecto de publicidade através de anúncios e patrocínio de variados eventos de natureza desportiva, tais como campeonatos mundiais e jogos olímpicos.

Analisando o aplicável Direito

Começaremos por afastar a questão prévia da não admissibilidade do recurso por terem as Recorrentes, praticamente, repetido, na revista, as alegações da apelação.

A lei impõe ao Recorrente o ónus de alegar e formular conclusões, com as especificações referidas nas al. a) a c) do n.º 2 do art. 690º do CPC quando, como é o caso, se trate de recurso de revista. Nada mais.

Nem podia ser de outra forma se, como acontece, a Relação se limitou a negar provimento ao recurso, remetendo para os fundamentos da decisão recorrida.

Termos em que se desatende a questão suscitada.

Entrando na decisão do recurso e visto o disposto no art. 684º, n.º 3, do CPC, vemos que as Recorrentes deixaram de questionar o decidido quanto à protecção internacional da marca "Kodak" e ao outro fundamento de recusa que seria a existência do nome de estabelecimento comercial "Kodak", da titularidade da Segunda Recorrente.

Limitaram, assim, o objecto do recurso à questão de saber se o registo da marca "Kadoc" devia ter sido - e deve ser - recusado com fundamento no disposto no art. 191º do CPI, ou seja, por as marcas "Kodak" das Recorrentes gozarem da protecção extensiva dispensada às marcas de grande prestígio.

Não deixam, porém, as Recorrentes de afirmar a semelhança da marca registanda com as suas, por forma a dever concluir-se que aquela induz facilmente o consumidor em erro (Conclusões A a D).

Exame que, como veremos, sempre se impõe na análise do comando expresso no art. 191º do CPI.

São, pois, questões a reexaminar:

I - (In)existência de imitação da marca "Kodak" pela aqui em causa, registada sob o n.º 311.539 "X";

II - Marca notoriamente conhecida e respectiva protecção;

III - Marca de grande prestígio e respectiva protecção;

Estas questões - e aqueloutras agora abandonadas - foram objecto de decisão muito bem fundamentada, fruto de madura análise dos factos assentes e de correcta interpretação dos preceitos legais aplicáveis, circunstância que levou a Relação a confirmá-la nos vistos termos do n.º 5 do art. 713º do CPC. O mesmo poderíamos nós fazer, mas acrescentaremos algumas, poucas, notas.

I Questão

Nos presentes autos está em causa decisão do I.N.P.I. que deferiu parcialmente o pedido de registo da marca n.º 311.539 "Kadoc", alegando as Recorrentes que existe imitação relativamente à marca do registo internacional n.º 226.503, 383.963, 467.792, 468.973, 468.974 e 575.862 "Kodak".

Nos termos do art. 1º do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Dec-Lei n.º 16/95, de 24 de Janeiro, a propriedade industrial desempenha a função social de garantir a lealdade da concorrência pela atribuição de direitos privativos, bem como pela repressão da concorrência desleal.

Um destes direitos privativos é a marca, sinal utilizado por um empresário para distinguir os produtos (produtos corpóreos e incorpóreos, os serviços) sobre que incide a sua actividade económica - art. 167º do CPI. (1)

A marca concretiza a boa ou má reputação comercial do empresário, uma vez que é uma forma de indicação da proveniência do produto ou serviço (2) .

É que, satisfeitas as prescrições legais, designadamente a relativa ao registo (art. 167º do CPI), o titular da marca goza da propriedade e do exclusivo dela, devendo ser recusado o registo de outras marcas que, em todos ou alguns dos seus elementos, contenham reprodução ou imitação no todo ou em parte de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço ou produto ou serviço similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor - art. 189º, n.º 1, al. m), e 207º do CPI.

No nosso ordenamento jurídico a marca «pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos, letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas» (artigo 165º do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Dec.-Lei n.º 16/95, de 24 de Janeiro).

E essa distinção pode resultar da combinação de cores entre si ou com sinais gráficos, dizeres ou outros elementos por forma peculiar e distintiva (artigo 166º, n.º 1, al. d), do CPI).

O conceito de imitação consta do artigo 193º, n.º 1, do referido diploma.

Nos termos desta norma, "a marca registada considera-se imitada ou usurpada, no todo ou em parte, por outra quando, cumulativamente:

a) - a marca registada tiver prioridade;

b) - sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta;

c) - tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão ou que compreenda o risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto".

«Precisando o conceito de imitação há que notar que, como resulta dos apontados arts. 189°, n° 1, al. m), e 207°, a marca não pode ser igual ou semelhante a outra já registada, aferindo-se o grau de semelhança proibido pela existência de confundibilidade com outra no mercado. Ou seja: não será nova a marca que puder ser confundida com outra já existente anteriormente no mercado.

Mas note-se que a confundibilidade só é relevante se ambas as marcas (a mais antiga e a mais recente) se destinarem a produtos ou serviços «idênticos ou de afinidade manifesta» [art. 193°, n° 1, al. b)], pois só nessas hipóteses é que o uso da marca mais moderna pode levar, pela captação da clientela dos produtos ou serviços em que a outra é usada, a prejudicar o titular desta. Daí que o antigo sistema de registo por classes tenha sido substituído pelo de registo por produtos ou serviços (arts 181 °, n° 1, al. b, 184° e 192°).

Note-se que a novidade exigida pela lei diz exclusivamente respeito às marcas, nada tendo a ver com os produtos ou serviços: estes podem ser completamente destituí-dos de originalidade; a marca é que tem de ser nova, no sentido legal.

E como se afere a existência de imitação de uma marca por outra? Como se aquilata se ela é ou não confundível com outra anteriormente registada para os mesmos produtos ou serviços?

Para este fim, o legislador consagra dois critérios: um subjectivo e outro objectivo.

Da al. c) do n° 1 e da 2ª parte do n° 2 do art. 193°, resulta o critério subjectivo: haverá violação do princípio da novidade quer as duas marcas se confundam quando postas em confronto, quer suceda que, estando apenas à vista a marca a constituir (a mais moderna), se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra ou associada com outra de que se tenha conhecimento, a menos que o observador proceda a um exame atento, ou confronto.

A al. c) considera imitada a marca que for tão parecida com outra, que o consumidor só as possa distinguir depois de exame atento ou confronto de uma com a outra.

...

Estas duas formulações normativas, complementares uma da outra harmonizam-se perfeitamente com a concepção de BÉDARRIDE, largamente acolhida pela doutrina e a jurisprudência, segundo o qual «a questão da imitação deve ser apreciada pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca e não pelas dissemelhanças que poderiam oferecer os diversos pormenores, considerados isolados e separadamente».

Deste modo, se a semelhança de conjunto, entre a marca anterior protegida e a mais recente, sem consideração dos pormenores diferenciadores, gerar a possibilidade de confusão, pela fácil indução em erro do consumidor, haverá imitação da primeira pela segunda.

E que consumidor será este? Entende-se geralmente que não é um consumidor concreto, mas um consumidor abstracto, não de todo e qualquer produto ou serviço, mas sim daquele a que a marca se destina. O critério de confundibilidade a ter em conta será, portanto, colocado na perspectiva do consumidor médio dos produtos ou serviços em questão, tomando em conta o estrato ou estratos populacionais a que primordialmente são destinados.

Haverá, aliás, que atender à espécie de marca de que se trata. Assim, nas marcas nominativas, deverá proceder-se a um confronto sobre os aspectos gráficos e fonético» (3) .

Porque a lei - art. 193º, n.º 1, do CPI - exige verificação cumulativa dos três aludidos requisitos, não basta, para que uma marca se considere imitada ou usurpada, que entre as marcas se verifique a apreciada confundibilidade.

«Para que uma marca se considere imitada por outra é, ainda, necessário que ambas se destinem a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta.

É a consagração do princípio da especialidade. Como diz Pinto Coelho, referido por Pedro Sousa e Silva, no estudo «O princípio da especialidade das marcas. A regra e a excepção: as marcas de grande prestígio», publicado na Revista da Ordem dos Advogados, Janeiro de 1998, págs. 377 e seguintes, «uma marca não tem de ser distinta de toda e qualquer outra marca já existente, seja qual for o produto para que tiver sido adoptada e esteja sendo usada; tem de ser distinta, e portanto nova, no sentido de que não deve confundir-se com qualquer outra que tenha sido usada para produtos do mesmo género.

Consoante é notado por Pedro Sousa e Silva, estudo citado, pág. 395, «toda a doutrina conflui na ideia de limitar o âmbito da exclusividade do uso das marcas ao círculo de produtos concorrentes ou afins daqueles para que a mesma foi registada.

Tal princípio constitui, além do mais, uma regra de bom-senso. Se alguém adoptar como marca nominativa, para certo produto, uma palavra de uso comum, seria absurdo que tal palavra deixasse de poder ser usada para todo e qual-quer outro produto.»

Que deve entender-se, porém, por «afinidade manifesta» dos produtos ou serviços?

Ainda com Sousa e Silva, estudo cit., pág. 396, entende-se que «só deverão ter- -se por afins produtos ou serviços que apresentem entre si um grau de semelhança ou proximidade suficiente para permitir, ainda que parcialmente, uma pro-cura conjunta, para satisfação de idênticas necessidades dos consumidores (4) ».

Ora, no caso sub judice - concluímos como o Ex.mo Juiz - não se verificam os requisitos para que se conclua pela existência de imitação da marca "Kodak" pela marca "Kadoc" da recorrida.

Em primeiro lugar, não existe identidade entre os produtos e serviços assina-lados pela marca "Kodak" e os serviços assinalados pela marca "Kadoc".

A marca número R226.503 "Kodak" destina-se a assinalar os produtos das classes 25ª e 24ª, vestuário e fósforos, artigos para fumadores, papéis para enrolar cigarros e tabacos manufacturados, respectivamente.

As marcas internacionais números R383.963, 467.792, 468.974 e 575.862 "Kodak", destinam-se a assinalar os serviços da classe 41ª, ou seja, produção de filmes, aluguer de filmes, de aparelhos fotográficos e cinematográficos, aparelhos de projecção de slides e de cinema.

A marca n.º 311.539 "Kadoc", a cujo registo se opõem as Recorrentes, destina- -se a assinalar serviços de discoteca.

Não se verifica, assim, o requisito da al. b) do n.º 1 do art. 193º do CPI, pois não existe identidade nem afinidade - e muito menos manifesta - entre os produtos e serviços identificados pelas marcas em confronto.

Mas também se não se verifica o terceiro requisito, a semelhança requerida pela al. c) do mesmo n.º 1 do art. 193º.

A marca n.º 311.539 é unicamente constituída pelo vocábulo "Kadoc".

Entre as expressões «"Kodak"» e «"Kadoc"» não existe, no seu conjunto, semelhança gráfica e fonética susceptível de induzir em erro o consumidor, mesmo o