Supremo Tribunal de Justiça — 7.ª Secção (Cível)

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça:

1. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial concedeu a "A, S.A.", o registo da marca nacional "Mateus", com o nº. 274.245, para publicidade, material publicitário e textos publicitários.

C recorreu sem êxito junto da 5ª. Vara Cível de Lisboa, com fundamento em ser titular do nome de estabelecimento "Casa de Mateus", com o nº. 2713, em vigor desde Julho de 1943, de que a marca seria imitação.

A Relação de Lisboa, no recurso que lhe foi levado, revogou a decisão da 1ª. instância, e deu provimento ao recurso contencioso.

Vem, agora, pedida revista pela "A, S.A.", com fundamento em que o acórdão recorrido viola os artº. . . 165º e 193º, 1, c, CPI (1), pois não há confusão entre os dois objectos em confronto, além de que os acordos entre a "A, S.A." e o E, relativos à marca "«Mateus»", destinada a vinhos e seus derivados ou compostos, não têm qualquer aplicação ao caso.

C contra-alegou, procurando demonstrar que, pelo contrário, os ditos acordos anteriores constituem o quadro de referência da actuação das partes quanto a registos futuros da marca "«Mateus»", à luz dos quais a pretensão da "A, S.A." é ilegal.

2. No acórdão impugnado, foi dada como provada a seguinte factualidade:

. o INPI (2) concedeu à recorrida "A, S.A.", o registo da marca "«Mateus»" (fls. 1, do apenso), destinada a publicidade: difusão de material publicitário (folhetos, prospectos, impressos, amostras) e publicação de textos publicitários;

. o registo da designação "Casa de Mateus", no INPI, pelo titular da "Casa de Mateus", data de 23.06.1944 e o registo da marca "«Mateus»", por parte da "A, S.A.", ocorreu em 23 de Novembro de 1944;

. o titular da "Casa de Mateus" concedeu à recorrida o direito de registar e usar a seu favor o rótulo com a marca "«Mateus»", ostentando uma vista do seu palácio, mediante contrapartidas, em 20 de Maio de 1958 (fls. 51 e seguintes), o que foi renovado em 07.04.1962;

. posteriormente foi realizada transacção pela qual o recorrente C desistiu das contrapartidas da recorrida que anteriormente haviam sido negociadas, mantendo-se que ficava assegurada à representada do primeiro outorgante ("A, S.A.") o direito de requerer novos registos nominativos e figurativos das referidas marcas, unicamente para protecção das mesmas actualmente exploradas quanto a vinhos e seus derivados ou compostos, tais como sangria, pop wines e outros;

. tudo sem prazo limite.

3. O artº. 189º, 1, f, CPI, aprovado pelo DL 16/95, de 24/1, elege como um dos fundamentos de recusa de marca o conter ela a firma, denominação social, nome ou insígnia de estabelecimento que não pertença ao requerente do registo.

O recorrido C entende que a marca em litígio preenche aquela previsão legal, tendo em conta que o elemento gráfico "«Mateus»", de que é exclusivamente constituída, faz parte do núcleo essencial do nome de estabelecimento "Casa de Mateus", amplamente conhecido no país e no exterior, onde goza de grande prestígio, tanto no meio económico como no cultural.

O registo e uso da marca "«Mateus»", pela "A, S.A.", prejudicaria, assim, seriamente os objectivos associados à função distintiva do nome de estabelecimento "Casa de Mateus", de que o recorrido é titular.

Após algum tempo de pacíficas e cordiais relações, iniciadas no tempo do anterior E, e quando a "A, S.A.", ainda sob a forma de sociedade por quotas, se denominava "Sociedade Comercial F, Lda.", as partes entraram em ruptura a propósito do direito da "A, S.A." a registar e usar marcas contendo como elemento nuclear a palavra "«Mateus»".

As ditas relações tiveram início no longínquo ano de 1944, quando, em contrato firmado a 22.02, E, o então E, e dono do palácio de ..., sito na freguesia de ..., município de Vila Real, concedeu à referida "Sociedade Comercial F, Lda.", mediante compensações, o direito de registar, para ser usada como marca dos vinhos que comercializava, a palavra "«Mateus»" ostentando uma vista daquele palácio.

Em 07.04.62, na acção que a dita sociedade intentara contra o mesmo E, realizou-se uma transacção, que foi homologada por sentença transitada em julgado, na qual o E reafirmou aquela autorização, e reconheceu à contraparte o direito de registar como marcas de vinhos as palavras "São «Mateus»" e "S. «Mateus»".

Mais tarde, em 30.07.74, nova transacção foi realizada, agora já com o actual E, na qual se convencionou que a "Sociedade Comercial F, Lda.", representada por G, era, em definitivo, exclusiva dona das marcas, quer nominativas, quer figurativas, "«Mateus»", "São «Mateus»" e "S. «Mateus»", ostentado a primeira uma vista do palácio de ..., e tinha o direito de requerer novos registos nominativos e figurativos das referidas marcas, unicamente para protecção das actualmente exploradas, quanto a vinhos e seus derivados ou compostos.

Apesar de tudo, os problemas e litígios não pararam, de tal modo que, nos últimos anos, este Supremo Tribunal foi solicitado a intervir, pelo menos, por três vezes, em acórdãos de 12.12.96, in revista 418/96, 2ª. secção, de 18.11.97, de 17.03.98, in revista 991/98, 1ª. secção, e de 15.12.98, in revista 947/98, da 1ª. secção.

Em todos esses casos, tratou-se, como agora, de confrontar a precedência do nome de estabelecimento "Casa de Mateus" com a marca "«Mateus»", meramente nominativa, destinada, no primeiro caso, a anúncios, publicações publicitárias, publicidade e relações públicas, no segundo caso, a publicidade e negócios, no terceiro caso, a vestuário e calçado desportivo.

De todas as vezes, o Supremo concluiu pela inexistência de razões para recusa do registo da marca, por entender que não há qualquer elemento de conexão entre ela e o dito nome de estabelecimento que leve o público a associar um e outra, e, desse modo, a provocar algum perigo de confusão. E, também, por entender que os acordos pregressos, estabelecidos entre o titular da "Casa de Mateus" e a "A, S.A." não têm aplicação às marcas de que se tratava.

Um outro caso, a que se reporta o acórdão de 18.02.99, in revista 1210/98, da 2ª secção, foi enquadrado pelo Supremo nos ditos acordos, mas não pode servir de exemplo porque, aí, tratava-se de uma marca mista, "Mateus White", com a imagem do palácio e um outro motivo figurativo.

O caso do presente recurso é substancialmente idêntico ao dos três antes referidos acórdãos, a marca agora em causa tem, até, destino muito próximo de duas das ali discutidas, sendo, portanto, pertinentes, aqui, os argumentos expendidos naquelas anteriores decisões deste Supremo Tribunal.

Do nome de estabelecimento ("Casa de Mateus"), de que o recorrido é titular, a marca agora em causa incorpora, e como elemento exclusivo, a palavra "«Mateus»", que, assim isolada, nenhuma conexão aparenta com o palácio de ... (a "Casa de Mateus"), sequer com a localidade de ... .

Tal como já foi dito, noutras decisões do Supremo, "«Mateus»" é nome de várias localidades, nome próprio, apelido, alcunha, nome de um dos santos maiores da Igreja.

Nesta perspectiva, a marca está, também, ao abrigo das proibições absolutas que se encontram prescritas nos artº. 166º, 1, b, 188º, 1, b, e 189º, 1, l, CPI.

Apropriação, a haver, teria de ser do nome completo: "Casa de Mateus". Só nestas circunstâncias é que se poderia verificar o engano do público quanto à origem do produto ou serviço marcado, só assim se cumpriria o fundamento de recusa de registo a que se reporta a já citada alínea f, do nº. 1, do artº. 189º, CPI, e, também, a da alínea l.

A improbabilidade de confusão do público, nessa perspectiva, é tanto mais forte quanto é certo que não existe concorrência entre as actividades em que se inserem o nome de estabelecimento e a marca em presença, sabendo-se que, precisamente, a proibição da indicada alínea f só deve operar, em princípio, quando se trate de actividades em relação de concorrência.

A marca "«Mateus»", quando associada a vinhos e seus derivados ou compostos, é, por outro lado, uma marca de prestígio nacional e internacional, pertence à recorrente "A, S.A.", e, nesta perspectiva, poderá dizer-se que o registo agora em causa não passará de um alargamento do destino da mesma marca, a pedido do respectivo titular.

Não há como não reconhecer que o primitivo acordo de 1944, realizado numa época em que a economia era sobretudo fundiária, e em que pouco valor se dava, ainda, aos bens imateriais do comércio, criou uma amarra entre a "Casa de Mateus" e a "A, S.A." que será difícil desatar: muita gente pensará que o palácio fará parte do património da "A, S.A."; outros, porventura, atribuirão a origem do vinho "«Mateus»" àquela Casa ilustre.

Esta confusão original poderá ser uma desvantagem, ou uma vantagem, para uma ou para ambas as entidades.

Em todo o caso, o registo e uso de uma nova marca "«Mateus»", sem vista do palácio, destinada a assinalar outros bens ou serviços, só poderia constituir, como se disse, imitação da marca, não do nome do estabelecimento.

A confusão originária paira a montante.

Dirá o recorrido C que o registo e uso como marca do nome "«Mateus»" tem enquadramento normativo nos acordos referidos, realizados entre as partes, nos termos dos quais não será permitido à "A, S.A." alargar o destino da marca (e, também, das marcas "São «Mateus»" e "S. «Mateus»") a outros produtos ou a quaisquer serviços, restando-lhe apenas, quanto a novos registos, o direito de os requerer em relação a marcas de protecção ou defesa daquelas outras.

Em tudo o que saísse fora da actividade comercial dos vinhos seus derivados e compostos, o registo e uso do nome "«Mateus»", como marca, cairia na dita proibição legal.

Mas não é assim, como já ficou dito.

O primitivo acordo de 1944 teve uma única justificação objectiva, que foi a de a então "Sociedade Comercial F, Lda.", pretender dar à marca "«Mateus»" uma feição mista (o nome "«Mateus»", ostentando uma imagem do palácio de ...), e de o não poder fazer sem autorização do dono do imóvel (87º, 4, f, CPI40 (3), a que, na actualidade, corresponde o artº. 182º, 1, h).

Essa e só essa, pois, embora, já então, existisse o nome de estabelecimento do recorrido, ele não constituía, como não constitui agora, impedimento ao registo e uso de uma marca "«Mateus»", simplesmente nominativa.

Vistas assim as coisas, tem razão a recorrente "A, S.A." na afirmação de que os antecedentes convénios das partes não interferem na resolução do presente problema.

O primitivo acordo e os que lhe sucederam tiveram como objectivo regular o registo e uso, como marca, da imagem do palácio de ... associada à palavra "«Mateus»".

É essa a função que servem e que, de algum modo, lhe foi reconhecida no citado acórdão relativo ao caso "Mateus White".

4. Pelo exposto, dão total procedência ao recurso interposto pela "A, S.A.", e, em consequência, concedem a revista, para que fique a vigorar a decisão da 1ª. instância.

Custas, aqui e nas instâncias, pelo aqui recorrido, C

Lisboa, 5 de Junho de 2003

Quirino Soares

Neves Ribeiro

Araújo de Barros

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(1) Código da Propriedade Industrial.

(2) Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

(3) Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto 30679, de 24.08.40, então em vigor.