Supremo Tribunal de Justiça — 7.ª Secção (Cível)

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça:

"A" intentou, em 2 de Maio de 2001, no Tribunal Judicial de Cantanhede, acção com processo ordinário contra "Caves Marquês de Marialva - Comércio de Vinhos, L.da", peticionando a anulação da denominação social da ré.

Alegou, para tanto, em síntese, que:

- É titular do registo de marca n° 252 445 (Caves Marquês de Marialva), requerido em 10/01/1989 e concedido em 25/05/1995, destinado a vinhos.

- À ré foi concedido o certificado de admissibilidade de denominação social pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas em 05/11/1991, tendo a ré sido constituída em 21/04/1992 e matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede em 28/04/1992.

- A denominação social da ré e a marca da autora são, pela sua semelhança, susceptíveis de confusão ou erro, já que o termo Caves Marquês de Marialva, que constitui a marca da autora é o elemento característico da denominação social da ré.

- A semelhança existente entre a denominação social (posterior) da ré e a marca da autora é tal que o público é facilmente induzido em erro quanto à respectiva titularidade, tanto mais que a autora e a ré exercem a mesma actividade: comércio de vinhos provenientes da mesma região, têm a sede na mesma localidade e o mesmo âmbito territorial.

- A lei submete a marca e a denominação social ao princípio da novidade ou exclusividade, do qual decorre a necessidade de distinção e inconfundibilidade, não só com outras marcas e denominações, mas também com os demais sinais distintivos do comércio.

- O Dec.lei n° 42/89, de 3 de Fevereiro, consagra o referido princípio da exclusividade da firma e confere especial significado à existência de nomes de estabelecimento, insígnias ou marcas de tal forma semelhantes que possam induzir em erro sobre a respectiva titularidade.

- Tal diploma estabelece que o direito à exclusividade da firma ou denominação social só se constitui após o seu registo definitivo, o que não obsta, porém, à possibilidade de declaração de nulidade, anulação ou revogação do direito ao uso da firma ou denominação social por sentença judicial, estabelecendo, por outro lado, o n° 3 do art. 5° do Código da Propriedade Industrial que os registos de marca constituem fundamento de recusa ou anulação de denominações sociais ou firmas com eles confundíveis e cujos pedidos de constituição sejam posteriores aos respectivos pedidos de registo.

Citada, contestou a ré, excepcionando com a caducidade do pedido de anulação da denominação social. Por impugnação, sustentou a improcedência da acção, porquanto foi a "Sociedade C", com sede na Quinta da Torre, em Coimbra, que criou e começou a usar a expressão Caves Marquês de Marialva em Portugal para vinhos, e quem primeiro pediu o registo da aludida expressão, que tomou o n° 233.455, tendo, depois, a ré adquirido os direitos resultantes do referido pedido de registo, por meio de arrematação pública, em 31/05/1993, pela qual pagou 610.000$00.

Deduziu ainda reconvenção, pedindo que se declare a anulação da marca n° 252 445 - Caves Marquês de Marialva - da autora e se proíba, em conformidade, a utilização por ela da mesma marca.

A autora replicou, pugnando pela improcedência das excepções invocadas pela ré e pela inadmissibilidade da reconvenção, ou, de qualquer modo, pela respectiva improcedência.

Foi, em seguida, proferido despacho saneador que admitiu liminarmente a reconvenção e julgou improcedente a excepção de caducidade invocada pela ré. Conhecendo do mérito da causa, julgou a acção procedente e improcedente o pedido reconvencional.

Inconformada, apelou a ré, sem êxito, porquanto o Tribunal da Relação de Coimbra, em acórdão de 9 de Dezembro de 2003, decidiu negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.

Interpôs, então, a ré recurso de revista, pretendendo a revogação do acórdão impugnado, de forma a ser mantida a denominação social da recorrente "Caves Marquês de Marialva - Comércio de Vinhos, L.da".

Em contra-alegações pugna a recorrida pela confirmação do julgado.

Verificados os pressupostos de validade e de regularidade da instância, corridos os vistos, cumpre decidir.

Nas alegações da revista formulou a recorrente as conclusões seguintes (sendo, em princípio, pelo seu teor que se delimitam as questões a apreciar - arts. 690º, nº 1 e 684º, nº 3, do C.Proc.Civil):

1. A denominação social da recorrente foi requerida junto do Registo Nacional de Pessoas Colectivas, em 29 de Outubro de 1991, tendo-lhe sido concedida a sua actual denominação social, em 5 de Novembro de 1991. A recorrente constituiu-se em 21 de Abril de 1992, por escritura pública lavrada no Cartório Notarial de Cantanhede, e esta constituição foi apresentada a registo junto da competente Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede, em 28 de Abril de 1992.

2. A recorrente tem usado ininterruptamente a sua denominação social, desde 1992.

3. A recorrida apresentou a acção sub judice no dia 2 de Março de 2001, razão porque, nesta data, já se encontrava precludido qualquer hipotético direito à anulação do direito da recorrente à sua denominação social, de que a recorrida tivesse sido hipotética titular (artigo 215º do CPI de 1995, aplicável às denominações sociais).

4. E não se alegue a má fé da ora recorrente, porquanto só o registo definitivo da marca da ora recorrida leva ao conhecimento de terceiros o seu direito e esse registo definitivo data de 25 de Maio de 1995.

5. A recorrente foi constituída, antes da data de concessão da marca da recorrida, e adquiriu, em 31 de Maio de 1993, da Sociedade C, a marca nacional número 233 455 Caves Marquês de Marialva, como tal antes do referido dia 25 de Maio de 1995.

6. De facto, a segurança e a certeza jurídica, bem como o regular desenvolvimento de um mercado concorrencial implicam, necessariamente, que um sinal distintivo - um direito - ao cristalizar-se de boa fé no mercado por mais de cinco anos não possa vir a ser posto em causa, decorrido esse prazo de cinco anos.

7. Este princípio, válido entre marcas - o sinal distintivo por excelência - deve também ser válido entre uma marca e outro sinal distintivo, como a denominação social (vide Parecer do Professor Carlos Olavo, a pags. 23 e segs.).

8. A questão da preclusão do direito à anulação da denominação social da recorrente foi, aliás e ao contrário do que decidiu o acórdão recorrido, levantada pela recorrente na sua contestação (artigos 1º a 7º), não lhe tendo sido, é certo, dada a correcta configuração jurídica.

9. No entanto, às partes só compete alegar factos. É função do juiz a configuração jurídica dos factos (artigo 664º do Código de Processo Civil).

10. Além disso, como estão em causa princípios de defesa da ordem e interesse público, esta matéria - a da preclusão do direito da ora recorrida à anulação da denominação social da recorrente - não está na disponibilidade das partes, sendo, sempre por isso, do conhecimento oficioso do tribunal.

11. Quem criou e começou a usar em meados de 1986 a expressão Caves Marquês de Marialva para vinhos foi a Sociedade C, com sede na Quinta da Torre, em Coimbra, próximo de Cantanhede.

12. Foi ainda a mesma Sociedade C que primeiro pediu junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial o registo da expressão Caves Marquês de Marialva, como marca para vinhos, designadamente para assinalar "vinhos da região demarcada da Bairrada".

13. A recorrente adquiriu de boa fé os direitos resultantes do referido pedido de registo (nº 233 455 Caves Marquês de Marialva) à Sociedade C, por meio de arrematação pública em 31 de Maio de 1993.

14. O pedido de registo adquirido pela recorrente, relativo à marca nacional 233 455 Caves Marquês de Marialva foi apresentado em 5 de Fevereiro de 1986, enquanto o pedido de registo da ora recorrida, relativo à marca nacional 252 445 Caves Marquês de Marialva, foi apresentado mais tarde, apenas em 10 de Janeiro de 1989.

15. Aquando do registo definitivo da ora recorrente em 1992, existiam duas expectativas de aquisição do direito ao uso da expressão Caves Marquês de Marialva, sendo a da recorrente anterior à da recorrida, porquanto remonta a 5 de Fevereiro de 1986.

16. Além disso, para o juízo sobre a susceptibilidade de confusão ou erro entre as denominações sociais e os demais sinais distintivos, a lei aplicável na altura da concessão da denominação social da ora recorrente exigia que os sinais em presença estivessem definitivamente constituídos, não bastando a mera pendência de pedidos de sinais distintivos (art. 2º, nº 5, do Dec.lei nº 42/89, de 3 de Fevereiro).

17. Ora, houve uma clara e inequívoca alteração legislativa: os pedidos de registo de marca que relevavam, no âmbito do Dec.lei nº 425/83, de 6 de Dezembro, para efeitos de recusa de denominação social ou firma, deixam de ser relevantes, para o mesmo efeito, nos termos do Dec.lei nº 42/89, de 3 de Fevereiro, só relevando o registo efectivamente concedido.

18. No mesmo sentido dispõem as normas dos arts. 74º e 146º do CPI de 1940: somente com o registo, o titular de uma marca gozará do direito ao exclusivo de utilização da mesma.

19. Ainda no mesmo sentido, o Ac. STJ de 22 de Julho de 1986, in BMJ nº 359, pag. 751: no período entre o momento em que é pedido o registo da marca e aquele em que ele é concedido, o mesmo pedido não confere àquele que primeiro requereu o registo, o direito de impedir que outro igualmente o use.

20. Aquando do registo definitivo da ora recorrente, em 1992, não existia qualquer direito privativo registado que devesse ser considerado, pelo que a utilização da expressão Caves Marquês de Marialva na composição da firma da recorrente não viola qualquer direito da recorrida, a cuja marca só foi concedido o registo definitivo em 25 de Maio de 1995.

21. Se a lei desse relevância a simples pedidos de registo de marca, seria ao pedido de registo da marca nacional 233 455 Caves Marquês de Marialva apresentado pela Sociedade C, o qual foi o primeiro a ser apresentado, e que à data da concessão da denominação social da ora recorrente, ainda era um pedido pendente de decisão, pedido esse que, obviamente, se sobrepunha ao pedido de registo da requerida. Pelo que em nenhuma circunstância o pedido de registo da marca requerida nº 252 445 Caves Marquês de Marialva podia ser impeditivo da concessão da denominação social da recorrente.

22. Por outro lado, nos termos do art. 2º do Dec.lei nº 376/97, de 24 de Dezembro, os vinhos são produtos de marca obrigatória, determinando o disposto na al. c) do nº 1 do Anexo II da Portaria nº 1070/98, de 30 de Dezembro, a aposição na rotulagem do vinho da menção da denominação social do produtor, ou do engarrafador, ou de um vendedor estabelecido na União Europeia. É sempre obrigatória na rotulagem dos vinhos, portanto, a existência de, pelo menos, dois sinais distintivos: uma marca e uma firma.

23. Seguindo a preclara opinião do Professor Carlos Olavo (in douto Parecer citado, a pags. 19 e segs.), "as semelhanças que se possam verificar entre a marca e a firma, são, assim, desfeitas pela necessária aposição obrigatória dos dois já referidos sinais distintivos, o que permite atribuir o seu a seu dono".

24. A recorrente tem sempre que utilizar marca própria nos vinhos que comercializa, assim como a recorrida tem sempre que indicar, nos vinhos que comercializa, além da marca Caves Marquês de Marialva, a sua própria designação social.

25. Assim, no âmbito específico do comércio de vinhos, por força das regras especiais a que esse comércio está sujeito, as semelhanças existentes entre uma firma e marca alheia não determinam, por si só, susceptibilidade de erro ou confusão sobre a titularidade daquela firma, nem desta marca.

26. Inexistindo tal susceptibilidade de erro ou confusão, não havia que tomar em consideração, para a admissibilidade da firma Caves Marquês de Marialva - Comércio de Vinhos, L.da, a existência da marca 252 445 Caves Marquês de Marialva, destinada a vinhos.

27. Ao ter decidido como decidiu, o acórdão recorrido violou o disposto no art. 2º, nº 5, do Dec.lei nº 42/89, de 3 de Fevereiro, no art. 215º do CPI de 1995, no art. 333º, nº 1, do Código Civil, bem como nos arts. 496º e 664º do Código de Processo Civil.

É a seguinte a matéria de facto que no acórdão impugnado foi tida como assente:

i) - a ré pediu o certificado de admissibilidade de denominação social em 29/10/1991, tendo-lhe sido concedido pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas em 05/11/1991 e, em conformidade com a autorização do RNPC, a ré constituiu-se em 21/04/1992 sob a denominação "Caves Marquês de Marialva - Comércio de Vinhos, L.da", por escritura pública lavrada no Cartório Notarial de Cantanhede e encontra-se matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede desde 28/04/1992 (docs. fls. 14, 15 e 77);

ii) - a autora é titular do registo de marca n° 252.445 (Caves Marquês de Marialva), requerido em 10/01/1989 e concedido em 25/05/1995, destinado a vinhos (classe 33ª) - fls. 12 e 13;

iii) - a "Sociedade C" pediu, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o registo da expressão Caves Marquês de Marialva como marca para vinhos em 05/02/1986, pedido esse que tomou o n° 233.455 (fls. 78 a 80);

iv) - este pedido de registo da marca n° 233.455 veio a ser recusado pelo INPI em 25/05/1995, por não estar devidamente instruído, tendo a respectiva recusa sido confirmada pelo Ac. RL de 25/09/1997 (fls. 122 a 127);

v) - a ré, em arrematação pública, em 31/05/1993, no âmbito do processo executivo n° 388-B/85 que correu termos na 2ª Secção do 3° Juízo do Tribunal Cível de Coimbra, licitou e foram-lhe adjudicados os direitos resultantes do pedido de registo n° 233.455 - Caves Marquês de Marialva (fls. 78 a 94);

vi) - autora e ré exercem a mesma actividade de comércio de vinhos, provenientes da mesma região - Região Demarcada da Bairrada;

vii) - autora e ré têm a sua sede na mesma localidade, Cantanhede, e aí desenvolvem actividade;

viii) - autora e ré têm o mesmo âmbito territorial, uma vez que recrutam a sua clientela e operam em Portugal, com especial incidência na Zona da Região Demarcada da Bairrada;

ix) - correu termos a acção n° 203/99 do 2° Juízo deste Tribunal (Cantanhede), que, julgada procedente e já transitada em julgado, determinou a anulação do nome do estabelecimento da ora ré (Caves Marquês de Marialva) (certidão junta a fls. 242 a 267);

Suscita a recorrente, nas suas alegações de recurso, fundamentalmente, três questões de que, por isso, importa conhecer:

I. Saber se se verifica a excepção de caducidade ou de preclusão quanto ao exercício do direito da autora de pedir a anulação da denominação social da ré.

II. Determinar se ocorre prevalência da denominação social da ré sobre a marca da autora, impeditiva da procedência da acção.

III. Em todo o caso, averiguar se dado o tipo de produtos comercializados pelas partes não existe susceptibilidade de erro ou confusão entre a denominação social da recorrente e a marca da autora.

Quanto à primeira questão, podemos constatar que a ré, na contestação da acção, invocou a excepção de caducidade do direito da autora de pedir a anulação da sua denominação social.

Alegou para tanto, em síntese, que após pedido de certificado de admissibilidade de nome, apresentado no RNPC em 29 de Outubro de 1991, e deferido em 5 de Novembro de 1991, se constituiu por escritura de 21 de Abril de 1992 e foi registada na Conservatória do Registo Comercial em 29 de Abril de 1992. Que, não havendo o Dec.lei nº 42/89, de 3 de Fevereiro, estabelecido qualquer prazo de caducidade do direito de pedir a anulação da denominação social deverá aplicar-se a disposição do art. 287º, nº 1, do C.Civil, razão por que um ano depois da sua constituição, isto é, em 29 de Abril de 1993, teria caducado o direito da autora, sendo que a acção foi apenas intentada em 2 de Março de 2001.

Na réplica, sem pôr em causa os factos alegados pela ré, pugnou a autora pela não verificação da caducidade, pelas seguintes razões: a) é aplicável ao caso em apreço o disposto no art. 5º, nºs 2 3 e 4 do actual Código da Propriedade Industrial que estabelece o prazo de 10 anos, a contar da constituição das sociedades, para a propositura das respectivas acções de anulação; b) não é aplicável à situação o preceituado no art. 287º, nº 1, do C.Civil; c) sem prescindir, o vício que inquina a denominação da ré ainda não cessou, pelo que o prazo de caducidade não iniciou o seu decurso.

Antes ainda da prolação do despacho saneador a ré fez juntar aos autos douto parecer (fls. 146 a 174) em que, no tocante à caducidade da acção se defende a aplicabilidade a todos os casos de confronto entre sinais distintivos do comércio da disposição do art. 215º, nº 1, do Código da Propriedade Industrial, segundo a qual "o titular de uma marca registada que, tendo conhecimento do facto, tiver tolerado o uso de uma marca registada posterior durante um período de cinco anos consecutivos, deixará de ter direito, com base na sua marca anterior, a requerer a anulação do registo da marca posterior ou a opor-se ao seu uso em relação aos produtos ou serviços para os quais a marca posterior tenha sido usada, salvo se o registo da marca posterior tiver sido efectuado de má fé".

Ora, no despacho saneador que veio a ser proferido (fls. 282 a 284), decidiu o M.mo Juiz considerar improcedente a excepção de caducidade deduzida, fundamentalmente por entender que o prazo de caducidade seria de 10 anos, ainda não decorridos à data da propositura da acção. Acresce que nenhuma referência foi feita à posição avançada no Parecer que havia sido junto ao processo.

Na apelação, retomando a opinião defendida no Parecer junto aos autos, sustentou a ré, além do mais, na conclusão XXVII), que "a apelada apresentou a acção sub judice no dia 2 de Março de 2001, razão por que, nesta data, já se encontrava precludido qualquer hipotético direito à anulação do direito da apelante à sua denominação social, de que a ora apelada tivesse sido hipotética titular (art. 215º do CPI de 1995" - fls. 328 e 329).

Entendeu-se, porém, no acórdão recorrido que esta invocação constitui "questão nova, que não foi debatida no tribunal da 1ª instância, e uma vez que respeita a matéria sobre a disponibilidade das partes (cfr. arts. 303º e 333º do C.Civil) não pode este tribunal tomar dela conhecimento" (fls. 401).

Sem embargo, não deixou o acórdão de admitir a eventualidade de se poder conhecer oficiosamente da questão, concluindo pela improcedência da tese da apelante. (1)

No âmbito da revista defende a recorrente que a questão da preclusão do direito à anulação da denominação social da recorrente foi por ela levantada na sua contestação (artigos 1º a 7º), não lhe tendo sido, é certo, dada a correcta configuração jurídica. No entanto, às partes só compete alegar factos. É função do juiz a configuração jurídica dos factos (artigo 664º do Código de Processo Civil). Além disso, como estão em causa princípios de defesa da ordem e interesse público, esta matéria - a da preclusão do direito da ora recorrida à anulação da denominação social da recorrente - não está na disponibilidade das partes, sendo, sempre, por isso, do conhecimento oficioso do tribunal (conclusões 8ª a 10ª).

Vem sendo pacífica a jurisprudência nacional no entendimento de que, como resulta do disposto nos arts. 676º, nº 1, 680º, nº 1, 684º, nº 3 e 690º do C.Proc.Civil, "os recursos são meios de obter o reexame de questões já submetidas à apreciação dos tribunais inferiores e não para criar decisões sobre matéria nova, não submetida ao julgamento do tribunal a quo". (2)

Importa, no entanto, e para tal efeito, caracterizar o conceito de questão nova para podermos verificar se efectivamente estamos, in casu, perante uma situação que, não tendo sido colocada anteriormente no percurso impugnatório, escapa, nesta altura, à possibilidade de conhecimento. (3)

Dispõe o nº 2 do art. 660º do C.Proc.Civil que "o juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação...".

Sendo que, na apreciação das questões suscitadas, "o juiz não está sujeito às alegações das partes no tocante à indagação, interpretação e aplicação das regras de direito, mas só pode servir-se dos factos articulados pelas partes, sem prejuízo do disposto no artigo 264º" (art. 664º do C.Proc.Civil).

Assim, "se é da competência do juiz indagar e interpretar a regra de direito, pertence-lhe evidentemente a operação delicada da qualificação jurídica dos factos. As partes fornecem os factos ao juiz; mas a sua qualificação jurídica, o seu enquadramento no regime legal, é função própria do magistrado, no exercício da qual ele procede com a liberdade assinalada no art. 664º" (...) Todavia, a sua actividade "tem de manter-se dentro do limite fundamental que lhe marca a acção (ou a contestação, acrescentamos) e portanto não pode alterar as afirmações que identificam a razão e as conclusões". (4)

Mas, em contrapartida, "o juiz está vinculado às afirmações das partes na apresentação dos factos e deve, em regra, abster-se de considerar factos que elas não tenham alegado. Deve, especialmente, abster-se de admitir como existentes factos relevantes para a decisão da causa, mas que não constem do processo (quod non est in actis non est in mundo). Ainda que saiba que o facto é diverso daquele que a parte lhe apresenta, não pode, no julgamento, fazer uso da sua ciência privada e ocasional". (5)

Ora, a excepção da caducidade do direito da autora constitui precisamente uma real e concreta questão que, nesta acção, foi colocada ao tribunal para que dela conhecesse. (6)

A ré alegou (ou fez seus os alegados pela autora) os factos necessários ao conhecimento da excepção deduzida: a data da sua constituição, com a denominação anulanda, a data em que foi concedido à autora o registo da marca, bem como a data em que a acção foi instaurada.

A qualificação jurídica que eventualmente fez dessa questão (aliás veja-se que no Parecer junto aos autos a questão já se mostra juridicamente tratada segundo o enquadramento agora pretendido) não vinculava o tribunal, sempre obrigado a aplicar adequadamente o direito aos factos.

Por isso, se a recorrente discordava na apelação (e continua a discordar) apenas da qualificação e aplicação das normas jurídicas, sustentando que deviam ter sido aplicadas outras, é óbvio que não está a suscitar questão nova, antes se limita a impugnar a decisão de direito relativa à questão que, desde a contestação, levantara.

Consequentemente, cremos, não se está perante questão nova de que na revista se não possa conhecer (e sobre a qual, aliás, como acima vimos, a própria Relação subsidiariamente se pronunciou).

É facto que à recorrente foi concedido o certificado de admissibilidade de denominação em 05/11/1991 e esta veio a constituir-se, com a denominação "Caves Marquês de Marialva - Comércio de Vinhos, L.da", em 21/04/1992, por escritura pública lavrada no Cartório Notarial de Cantanhede, encontrando-se matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede desde 28/04/1992.

Sucede, porém, que a recorrida veio, em 2 de Março de 2001, peticionar a anulação daquela denominação social.

Impõe-se, portanto, averiguar se o fez tempestivamente ou se, em contrapartida, já não tinha (porque caducara ou se encontrava precludido) o direito de intentar a acção.

No conhecimento desta questão, importa considerar, antes de mais, as normas que, na altura, regulamentavam a matéria de registo de firmas e denominações sociais (Dec.lei nº 42/89, de 3 de Fevereiro (7), bem como, acessoriamente, e na medida em que se justificar a sua aplicação, os preceitos do Código da Propriedade Industrial (Decreto nº 30679 de 24/08/1940 (8).

O artigo 6º do Dec.lei nº 42/89, depois de estabelecer que "o direito à exclusividade da firma ou denominação só se constitui após o registo definitivo pelo respectivo titular no serviço legalmente competente" (nº 1) esclarece que tal "não prejudica a possibilidade de declaração de nulidade, anulação ou revogação do direito à exclusividade por sentença judicial ou por declaração da sua perda, nos termos da lei" (nº 3).

Por sua vez dispunha o art. 123º do Código da Propriedade Industrial de 1940 que "a nulidade do registo (da marca) só pode resultar de sentença judicial que será registada na Repartição da Propriedade Industrial, em presença de certidão junta ao processo pelo interessado e depois de publicada no Boletim". Acrescentando os §§ 1º e 2º que "as acções competentes poderão ser propostas dentro do prazo de 5 anos a contar da data da concessão do registo por quem tiver interesse directo na sua anulação", sendo todavia que "o direito de pedir a anulação da marca registada de má fé não prescreve".

Parece evidente que o art. 6º do Dec.lei nº 42/89 não fixava, directa e concretamente, qualquer prazo para que tal acção fosse intentada.

Já, no entanto, o art. 123º do CPI de 1940 (qualificando, ao que parece, a situação como de prescrição) estabelecia o prazo de 5 anos para ser requerida a nulidade do registo feito de boa fé.

Importa, portanto, face a tais preceitos, averiguar se pode defender-se, pura e simplesmente, que na inexistência de qualquer prazo para a propositura da acção esta poderia ser intentada a todo o tempo (9), ou se haverá que aplicar-se à determinação do prazo para exercer os direitos conferidos (prazo de caducidade, nos termos do disposto no art. 303º, nº 2, do C.Civil) o constante da lei geral, ou seja, do Código Civil.

Ou se pode entender-se, atenta afinal a mesma natureza de sinais distintivos do comércio de que se revestem, além de outros, a denominação social, a marca, o nome do estabelecimento (10), que devem ser aplicadas, analogicamente, as disposições do art. 123º e §§ 1º e 2º do CPI de 1940.

Tudo dependendo, a nosso ver, em primeira análise, do sentido que se atribuir à expressão "nos termos da lei" utilizada naquele nº 3 do art. 6º do Dec.lei nº 42/89.

Para tal efeito, importa ter em conta, não só a redacção da norma mas ainda a evolução legislativa, na parte que releva, do regime das denominações sociais e das marcas.

De facto, "a interpretação evolutiva é sempre mera aplicação do direito, e repousa em dois cânones: a ratio legis é objectiva (não a ratio do criador da lei) e é actual (não a ratio histórica do tempo em que a lei foi feita). Assim pode acontecer que uma norma ditada para certa ordem de relações adquira mais tarde um destino e função diversa" (11).

Ora, o art. 35° do actual regime do Registo Nacional de Pessoas Colectivas (Dec.lei nº 129/98, de 13 de Maio) estabelece, à semelhança do anterior: "1. Após o registo definitivo é conferido o direito ao uso exclusivo de firma ou denominação no âmbito territorial especialmente definido para a entidade em causa nos artigos 36° a 43°. 2 - O certificado de admissibilidade de firma ou denominação constitui mera presunção de exclusividade. Salvo no caso de decisão judicial, a atribuição do direito ao uso exclusivo ou a declaração de perda do direito ao uso de qualquer firma ou denominação efectuadas pelo RNPC não podem ser sindicadas por qualquer entidade, ainda que para efeitos de registo comercial. 4 - O disposto nos nºs 1 e 2 não prejudica a possibilidade de declaração de nulidade, anulação ou revogação do direito à exclusividade por sentença judicial ou a declaração da sua perda nos termos dos artigos 60º e 61°".

Certo que o Código da Propriedade Industrial de 1995, que entrou em vigor em 1 de Junho de 1995, veio estabelecer nos nºs 3 e 4 do art. 5° que "os registos de marca, denominações de origem, nomes e insígnias de estabelecimento, constituem fundamento de recusa ou de anulação de denominações sociais ou firmas com eles confundíveis e cujos pedidos de constituição sejam posteriores aos respectivos pedidos de registo" e que "as acções de anulação decorrentes do disposto no número anterior, só são admissíveis no prazo máximo de 10 anos a contar da constituição da sociedade".

O mesmo CPI prescreve, no entanto, em similitude com o anterior, no art. 215°, que "o titular de uma marca registada que, tendo conhecimento do facto, tiver tolerado o uso de uma marca registada posterior durante um período de cinco anos consecutivos, deixará de ter direito, com base na sua marca anterior, a requerer a anulação do registo da marca posterior ou a opor-se ao seu uso em relação aos produtos ou serviços para os quais a marca posterior tenha sido usada, salvo se o registo da marca posterior tiver sido efectuado de má-fé (nº 1) e que tal prazo é de caducidade e conta-se a partir do momento em que o titular conheceu ou devia ter conhecido o facto (nº 2).

Antes de mais, a referência feita no art. 6º do Dec.lei nº 42/89 para os termos da lei deve significar, porque o diploma em que está inserto não regula os termos em que a acção é proposta, que a acção há-de ser intentada de acordo com os pressupostos substantivos e adjectivos da lei geral, isto é, dos Códigos Civil e de Processo Civil.

E assim aplicar-se-ia o art. 287º, nº 1, do C.Civil, que determina que "só têm legitimidade para arguir a anulabilidade as pessoas em cujo interesse a lei a estabelece, e só dentro do ano subsequente à cessação do vício".

Claro que se pode dizer - e com razão - que, quer a concessão, quer o registo da denominação social, não revestem a natureza de negócios jurídicos. Todavia, a concessão do certificado de admissibilidade e o próprio registo constituem actos jurídicos, na medida em que traduzem uma "acção humana lícita cujos efeitos jurídicos, embora eventualmente - ou até normalmente - concordantes com a vontade do seu autor, não é, todavia, determinada pelo conteúdo desta vontade, mas directa e imperativamente pela lei, independentemente daquela eventual ou normal concordância".(12)

Por tais razões nada obstaria à aplicação à acção de anulação, porquanto a analogia de situações o justifica (art. 295º do C.Civil) da norma do referido artigo 287º que estabelece o prazo de caducidade para a acção de anulação dos negócios jurídicos.

E não se diga, em defesa da tempestividade da acção, que o prazo de caducidade não se iniciou dado tratar-se de um facto de natureza continuada que ainda não cessou. Certo que o uso da denominação social pela ré se tem mantido desde que ela se constituiu como sociedade. Todavia, o que em concreto está em causa não é a proibição desse uso - apenas efeito mediato que a recorrente pretende obter com a acção - mas a anulação da referida denominação, cujo registo e existência resultaram de um acto simples e instantâneo - a decisão que a concedeu - ocorrido em 1991.

Estaria, assim, nesta perspectiva, caducado o direito da recorrida (a mesma solução resultaria da aplicação analógica do art. 123º do CPI de 1940 - claro que se teria de saber se existiu ou não má fé da parte da recorrida - uma vez que já teriam decorrido, até à dada da propositura da acção, mais de 5 anos desde a data do registo).

Poderá, em contrapartida defender-se - como aliás se afirma na decisão da 1ª instância - que a referência aos termos da lei do art. 6º do Dec.lei nº