Supremo Tribunal de Justiça — 7.ª Secção (Cível)

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça:

I. Relatório:

AA UK Limited e AA Unipessoal, Lda., intentaram, ao abrigo do disposto nos artigos 3.º, nº 8. da Lei 62/2011, de 12 De Dezembro, e 18.º, n.º 9, 46.º, n.º 3 al.a, subalínea iii), e 59.º, n.º1al. f) da lei 63/2011, de 14 de Dezembro, a presente acção especial contra BB Farmacêutica, Lda., pedindo a anulação parcial de decisão arbitral interlocutória.

Alegaram, em resumo, as requerentes que:

- em acção arbitral intentada contra a ré que tinha por objecto a defesa dos direitos das requerentes emergentes de patente europeia (EP ‘637) e de certificado complementar de protecção (CCP 197) relativos a medicamentos genéricos, aquela defendeu-se por excepção, arguindo a invalidade dos direitos de propriedade industrial invocados;

- na sequência o Tribunal Arbitral emitiu decisão interlocutória em que se considerou competente para apreciar e conhecer da invalidade invocada pela requerida;

- todavia, a invalidade de uma patente só pode ser declarada pelo Tribunal da Propriedade Intelectual em acção intentada nos termos do artigo 35º do Código da Propriedade Industrial, sendo a acção de nulidade ou anulação, junto de um tribunal judicial, o único meio facultado para a elisão da presunção de validade de um título de propriedade industrial.

Citada a ré para, no prazo de 30 dias, se opor ao pedido e oferecer prova, nada disse.

Saneado o processo, o Tribunal da Relação de … proferiu acórdão, decidindo «julgar procedente a acção de anulação e, em consequência, anular a decisão do Tribunal Arbitral proferida em 30-05-2016, no sentido de aquele Tribunal ser competente para apreciar as questões suscitadas relativamente à validade da patente EP 817637 e do CPP 197, a título incidental».

Inconformada, interpôs a ré BB Farmacêutica, Lda., recurso de revista excepcional para este Supremo Tribunal de Justiça, tendo a Formação a que alude o nº 3 do artigo 672º do Código de Processo Civil determinado a distribuição dos autos como revista normal.

Na alegação oportunamente apresentada formulou, no que ao mérito do recurso respeita, as seguintes conclusões:

«M. O regime do artigo 35º do CPI apenas atribui competência exclusiva aos tribunais judiciais quando o que se pretende é obter a declaração de nulidade ou a anulação da patente, com eficácia erga omnes, mas não impede a apreciação da nulidade incider tantum, ou a título de excepção.

N. A Recorrente limitou-se a contestar que a substância activa contida nos seus medicamentos violasse a patente mediante a alegação dos factos que demonstram que a patente em causa não preenche os requisitos de novidade e de passo inventivo, sendo por isso nula e, nessa medida inoponível à Recorrente.

O. A Lei n.5 62/2011 impôs a submissão destes litígios a arbitragem necessária, sem estabelecer qualquer limitação dos meios de defesa do Demandado, os quais, nessa medida, são os mesmos que poderiam ser invocados perante o tribunal judicial.

P. De acordo com a Proposta de Lei nº 13/XII, a intenção do legislador foi consagrar um mero sistema alternativo de arbitragem em relação aos tribunais de primeira instância, com recurso para o Tribunal da Relação.

Q. O sistema de arbitragem necessária só pode ser considerado um verdadeiro sistema alternativo em relação aos tribunais de primeira instância caso sejam assegurados ao Demandado os mesmos meios de defesa de que o Réu dispõe junto do Tribunal do Estado.

R. Se o Tribunal da Relação sustenta a tese de que o artigo 359 do CPI não permite ao Tribunal Arbitral conhecer dessa defesa, o mesmo é dizer que a Recorrente fica sem defesa.

S. A interpretação do artigo 35º do CPI como constituindo um impedimento à dedução de defesa por excepção com fundamento na invalidade da patente no âmbito da arbitragem necessária ao abrigo da Lei n.º 62/2011 constitui uma violação grave e deliberada do princípio constitucional do processo justo e equitativo, em violação dos n.ºs 1 e 4 do art.º 202 da CRP.

T. A presunção prevista no artigo 4º, nº 2 do CPI (a que alude o despacho recorrido), relativa aos requisitos da concessão da patente, é uma mera presunção júris tantum, o que permite ao demandado fazer a prova do contrário, só assim se garantindo uma justa composição do litígio.

U. O acesso ao direito e tutela jurisdicional efectiva corresponde, a uma garantia basilar de protecção dos restantes direitos fundamentais, pela via judiciária, constituindo, por isso, um alicerce estruturante do Estado de Direito democrático.

V. Seria uma flagrante injustiça (e um desrespeito pelo principio da igualdade) o tribunal arbitral necessário condenar alguém por infracção de uma patente inválida, sendo certo que tal nunca aconteceria se o litígio fosse julgado pelo Tribunal do Estado.

W. A interpretação da Lei n.9 62/2011 de 12 de Dezembro no sentido de que "não se afigura, pois, ficar abrangida a discussão sobre a existência ou a validade da própria validade da patente (...) mesmo que a título incidental" é inconstitucional face aos princípios do processo justo e equitativo previsto no artigo 209, n.9 4 da Constituição da República Portuguesa.

X. O Tribunal da Relação faz igualmente uma incorrecta interpretação do artigo 1115 da LOSJ, porquanto não foi requerido ao Tribunal Arbitral que revogasse a patente ou que declarasse a nulidade dessa patente com eficácia erga omnes.

Y. O Tribunal da Relação omite qualquer menção ao disposto no n.º 1 do artigo 91º, do CPC, o qual determina que o tribunal competente para a acção é igualmente competente para as questões suscitadas como meio de defesa.

Z. No sistema bifurcado alemão, não há o risco do réu na acção de infracção da patente ser condenado quando existam e sejam considerados procedentes os fundamentos da invalidade da patente, pelo que os direitos de defesa do réu estão e a garantia de um processo justo e equitativo estão plenamente salvaguardados.

AA. A arbitrabilidade da questão relativa ao preenchimento dos requisitos de patenteabilidade de uma invenção (novidade e/ou actividade inventiva) já se encontra prevista no ordenamento jurídico português, mais concretamente no artigo 48º, n.º 1 do Código da Propriedade Industrial.

BB. E relativamente ao recurso judicial, o artigo 39º, al. a) do CPI estabelece que cabe recurso, de plena jurisdição, para o tribunal competente, das decisões do Instituto Nacional da Propriedade Industrial que concedam ou recusem direitos de propriedade industrial (sublinhado nosso).

CC. A eficácia relativa de uma decisão no âmbito de processo judicial em que a invalidade do direito de propriedade industrial seja arguida pela Ré é entre nós pacificamente aceite, sem que resultem "patentes relativamente oponíveis".

DD. A realização da justiça material na acção tendente a exercer um direito seria colocada de forma intransponível em causa, caso se admitisse uma condenação de um Réu por uma alegada infracção de um direito, quando este direito não preenche os requisitos legais para a sua validade.

EE. O artigo 104º do CPI determina de forma expressa que os direitos decorrentes de uma patente podem ser inoponíveis.

FF. Os tribunais arbitrais têm admitido de forma unânime a apresentação de defesa com base na excepção peremptória de não infracção das patentes de processo ou utilização, com decisões manifestamente contraditórias, cabendo ao Tribunal da Relação de Lisboa a devida uniformização de jurisprudência sempre que tal se revele necessário.

GG. A posição assumida pelo Tribunal da Relação de … permitirá o monopólio de um titular de um direito mesmo que esse direito seja inválido e ilegal.

HH. A possibilidade de o alegado infractor da patente arguir por via de excepção ou pedir incidentalmente a declaração de nulidade de patente, como matéria de defesa, em processos arbitrais, é um dado adquirido na esmagadora maioria dos ordenamentos jurídicos de direito de patente, designadamente nos Estados Unidos da América, em França e em Itália.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente, e consequentemente ser revogado o acórdão proferido pelo Tribunal da Relação de Lisboa».

Contra-alegaram as autoras, defendendo a confirmação do acórdão recorrido.

Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.

II. Fundamentos:

Delimitado o objecto do recurso pelas conclusões da alegação das demandantes, ora recorrentes, a questão que se coloca é a de saber se assiste competência ao tribunal arbitral necessário, previsto no artigo 2º da Lei nº 62/11, de 12 de Dezembro, para conhecer, a título meramente incidental - por via de excepção –, da questão da nulidade da patente de medicamento, anteriormente registada, com efeitos limitados às relações inter partes.

Antes de entrarmos na apreciação desta concreta questão, importa relembrar que, de harmonia com o disposto no artigo 101.º n.º 1 do Código da Propriedade Industrial (CPI), a patente de invenção confere ao respectivo titular um direito exclusivo de exploração de um invento durante 20 anos, a contar do respectivo pedido (art.º 99.º do CPI), atribuindo-lhe o direito de, no território nacional (art.º 101.º n.º 1 do CPI), “impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o fabrico, a oferta, a armazenagem, a introdução no comércio ou a utilização de um produto objecto de patente, ou a importação ou posse do mesmo, para algum dos fins mencionados” (n.º 2 do art.º 101.º do CPI).

Já o certificado complementar de protecção (CCP) consubstancia um mecanismo de prorrogação do prazo de duração da patente, admitido para os medicamentos e para os produtos fitofarmacêuticos, de harmonia com o que dispõem os artigos 115.º e 116.º do CPI e o Regulamento n.º 469/2009, do Parlamento Europeu e do Conselho de 6 de maio de 2009, o qual codificou esta matéria, inicialmente regulada pelo Regulamento (CEE) n.º 1786/2, do Conselho, de 19 de Julho de 1992).

A patente provém de uma autoridade administrativa, no exercício de um poder público regulado pela lei, e faz presumir a validade do direito da propriedade industrial até decisão em contrário, a proferir pelo tribunal competente, que declare nulo ou anule o respectivo registo (Código da Propriedade Industrial anotado, Coordenado por Jorge Campinos e Luís Couto Gonçalves, Almedina, 2010, pág. 91). Com efeito, o titular de uma patente goza da presunção legal (iuris tantum) da verificação dos respectivos requisitos (artigo no º 4.º do CPI), presunção ilidível de acordo com o disposto no artigo 350.º do Código Civil.

Feito este breve enquadramento legal, entremos na apreciação da questão que constitui o cerne do presente recurso.

No caso vertente, o Tribunal Arbitral reconheceu ter competência para decidir da invalidade de patente incidentalmente colocada na contestação, pela via da defesa por excepção, fundamentando-se, entre o mais, no seguinte:

«(…), tem sido controvertida na doutrina e têm sido proferidas decisões contraditórias em processos arbitrais e do Tribunal da Relação de … sobre a admissibilidade de apreciação, a título incidental, das questões de invalidade de patentes.

A preocupação em assegurar a possibilidade de as Demandadas verem apreciada a questão da invalidade da patente acentua-se, em face do princípio constitucional da proibição da indefesa que decorre do princípio da tutela judicial efectiva, em situações como a do presente processo, em que é essa alegada invalidade o único fundamento de defesa invocado.

O Tribunal da Relação de …, alterando a jurisprudência inicialmente adoptada já decidiu várias vezes que os tribunais arbitrais previstos na lei 62/2011, de 12 de Dezembro, devem conhecer, a título incidental, das questões de invalidade de patente invocadas por via de excepção, quando por só dessa forma «é respeitado o princípio essencial e básico do contraditório, enquanto reconhecimento do direito à defesa, direito que que tem, aliás, assento no art. 20.° da nossa CRP e que, de outro modo seria violado» (1) pelo que é inquestionável, no mínimo, ter de se reconhecer que se está perante uma questão de solução duvidosa, em que se justificará, por isso, fazer aplicação do princípio pro actione que enforma o nosso direito processual (2), que conduz à conclusão de que se deverá concretizar tal conhecimento quando tal seja necessário para assegurar os princípios constitucionais da proibição da indefesa e do direito a um processo equitativo, que, assim, se sobreporão às razões de interesse público, subjacentes a todos direitos, que constituem o primacial fundamento para afastar a possibilidade de apreciação incidental da invalidade de direitos de propriedade industrial.

Mas, o que é certo é que esse conhecimento incidental da questão da invalidade não deixa de ter os inconvenientes apontados anteriormente pelo mesmo Tribunal da Relação de … (3), pelo que só poderá ser considerado como o menor de dois males.

Por isso, esse conhecimento incidental só se pode justificar quando não for viável nem razoável, numa ponderação conjugada dos interesses conflituantes das partes que se entrechocam nos processos arbitrais, a utilização da alternativa que é a suspensão da instância para conhecimento da questão da invalidade pelo TPI que elimina os inconvenientes que podem advir de eventual declaração de invalidade da patente a título incidental sem a concomitante eliminação jurídica do respectivo registo»

No referido acórdão de 11-03-2016, decidiu-se suspender a instância por estar pendente no Tribunal da Propriedade Intelectual uma acção em que era questionada a validade da patente 817637, mas esse processo está extinto.

Por força do referido princípio pro actione, em face [da] referida divergência jurisprudencial, é de adoptar a linha jurisprudencial do Tribunal da Relação de Lisboa no sentido da competência dos tribunais arbitrais para a apreciação incidental da invalidade de títulos de propriedade industrial, para cuja fundamentação se remete, pelo que se decide ser este Tribunal Arbitral competente para apreciar as questões suscitadas relativamente à validade da EP 817637 e do CPP 197, a título incidental».

O acórdão recorrido, por sua vez, decidiu em sentido oposto e revogou o acórdão proferido pelo Tribunal Arbitral, nele se consignando, designadamente, o seguinte:

“Determina o art. 2 da lei 62/2011, de 12-12: «Os litígios emergentes da invocação de direitos de propriedade industrial, incluindo os procedimentos cautelares, relacionados com medicamentos de referência, na acepção da alínea ii) do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de Agosto, e medicamentos genéricos, independentemente de estarem em causa patentes de processo, de produto ou de utilização, ou de certificados complementares de protecção, ficam sujeitos a arbitragem necessária, institucionalizada ou não institucionalizada».

Sucede que de acordo com o nº 1 do art. 35 do CPI a declaração de nulidade ou a anulação dos direitos de propriedade industrial «só podem resultar de decisão judicial».

A propósito da inarbitrabilidade das questões relativas à validade dos direitos de propriedade industrial refere César Bessa Monteiro que «as matérias que envolvam a titularidade ou validade de um direito de Propriedade Industrial não podem ser submetidas a arbitragem, nomeadamente porque nenhuma decisão arbitral poderia ser exequível erga omnes. Pode dizer-se que as matérias relativas à titularidade de um direito de propriedade industrial ou à sua validade não dizem respeito exclusivamente às partes interessadas, mas em muitos casos, estão também envolvidos terceiros e ainda interesses públicos, como é o caso, por exemplo, da protecção do consumidor. Além disso, o registo tem como finalidade alertar terceiros para a titularidade do direito e por isso mesmo qualquer decisão que implique a alteração do mesmo deveria, consequentemente, ser emitida somente por uma autoridade pública».

Também Pedro Silva e Sousa entende que a anulação ou declaração de invalidade «não pode ser conhecida a título meramente incidental ou por via de excepção processual, pois enquanto um DPI não se extinguir por efeito de uma decisão transitada em julgado, continuará a produzir plenamente os seus efeitos».

Escrevendo-se no «Código da Propriedade Industrial Anotado» relativamente à arbitragem necessária respeitante a medicamentos: «Um dos pontos mais controvertidos é o de saber se o tribunal arbitral tem competência para apreciar a validade da patente por excepção, com eficácia inter partes. O entendimento mais razoável é o de que tal não deve ser possível “de iure constituto”.

O artigo 35º, nº 1 do CPI estabelece que “a declaração de nulidade ou a anulação dos direitos de propriedade industrial só podem resultar de decisão judicial”.

A invalidade das situações registadas não se “verifica” nem se “constata” incidentalmente, tendo sempre de ser declarada judicialmente para produzir os seus efeitos.

Pelo exposto, entre outras razões, é de rejeitar a possibilidade de invocação da invalidade da patente por via de excepção, com meros efeitos inter partes, quer em acções que corram termos nos tribunais estaduais quer em tribunais arbitrais (…)

A razão pela qual o CPI remete para a competência exclusiva dos Tribunais judiciais a decisão sobre a invalidade funda-se no reconhecimento de que os direitos de propriedade industrial (direitos fundamentais) não se encontram na disponibilidade absoluta dos respectivos titulares.

Se, por disposição legal (art. 35.º, nº 1 do CPI), os tribunais arbitrais não têm competência para apreciar a validade, em razão da matéria, logicamente que não poderão apreciar tal questão por via de excepção. A incompetência dos tribunais arbitrais reveste natureza substantiva e não meramente processual. Quando a lei veda aos tribunais arbitrais o conhecimento da invalidade das patentes, a norma deve ser considerada como uma norma de ordem pública, compreensível pelo princípio da tipicidade e das garantias legais destes direitos.

Não é aceitável a declaração por tribunais arbitrais da invalidade relativa da patente que é um direito absoluto registado (…)».

Todavia, este entendimento não é unânime, havendo posições divergentes – assim, por exemplo, Dário Moura Vicente, argumentando que «não seria aceitável que a competência dos tribunais arbitrais constituídos nos termos da lei n.º 62/2011 se cingisse à determinação da ocorrência da alegada violação de um direito de propriedade industrial e à eventual condenação dos demandados nas sanções a ela inerentes, excluindo-se a possibilidade de esses mesmos tribunais se pronunciarem sobre os meios de defesa aduzidos pelos demandados que contendam com a validade ou a vigência dos títulos de propriedade industrial em causa». E isto «pela flagrante injustiça que representaria a eventual condenação, por um tribunal arbitral necessário, do suposto infractor de um direito de propriedade industrial alheio cujo título fosse inválido»; pela incompatibilidade com o princípio do contraditório que constitui uma das traves mestras do processo justo ou equitativo que o art. 20.º, n.º 4, da Constituição garante; porque de outro modo «se teria introduzido na ordem jurídica portuguesa, pelo que respeita aos processos que correm perante os tribunais arbitrais necessários criados pela lei n.º 62/2011, uma injustificada derrogação ao princípio geral conforme o qual o tribunal competente para a acção é também competente para conhecer dos incidentes que nela se levantem e das questões que o réu suscite como meio de defesa».

Esta divergência de posições vem-se reflectindo a nível da jurisprudência.

(…)

A argumentação constante dos acórdãos desta Relação de 13-2-2014, 21-5-2015 e 4-2-2016, tal como a manifestada nas posições doutrinais acima transcritas e que vão no mesmo sentido, afiguram-se convincentes, sobrepondo-se às de sentido oposto – e que foi adoptada na decisão interlocutória cuja anulação é pretendida.

Concluímos, pois, que o Tribunal Arbitral não tem competência para apreciar a matéria de excepção invocada pela Demanada BB Farmacêutica, Lda., sobre a validade da EP 817637 e do CPP 197; fazendo-o pronunciar-se-á sobre questões que ultrapassam aquelas que a lei impõe e permite que por ele sejam decididas e sobre as quais não se deveria pronunciar”.

A Lei n.º 62/2011, de 12 de Dezembro, submeteu a composição dos litígios emergentes de direitos da propriedade industrial relativos a medicamentos de referência e medicamentos genéricos à arbitragem necessária (cfr. artigos 1.º e 2.º).

Com tal regime pretendeu o legislador criar um mecanismo através do qual se obtivesse, num curto espaço de tempo, uma decisão de mérito quanto à existência, ou não, de violação dos direitos da propriedade industrial respeitantes a tais medicamentos, excluindo, em princípio, os tribunais estaduais da apreciação desses litígios.

Simplesmente, tem-se suscitado a questão da competência do tribunal arbitral para apreciar da validade/nulidade da patente devidamente registada em relação à qual se invocou a existência de direitos da propriedade industrial incompatíveis com a AIM do medicamento genérico.

Tal acontece quando, como sucedeu no caso presente, é suscitada em sede de contestação a invalidade da patente (v.g. por falta do requisito da actividade inventiva) por forma a obstar aos direitos que pretendem ser exercidos, ao abrigo do artigo 3.º da mencionada Lei, pelos titulares dos direitos de propriedade industrial já registada.

Duas correntes de sentido oposto se desenharam quer na jurisprudência, quer na doutrina, uma restritiva e outra mais abrangente, ampliativa.

Os argumentos no sentido de uma ou de outra posição – competência ou incompetência do tribunal arbitral necessário – encontram-se sobejamente discutidos tanto em decisões arbitrais, como nos diversos arestos da Relação que as têm apreciado em sede de recurso.

A questão foi apreciada, pela primeira vez, neste Supremo Tribunal no Acórdão de 14-12-2016 (Revista nº 1248/14.6YRLSB.S1, acessível em

www.dgsi.pt/jstj

), aí se resumindo tais posições nos seguintes termos:

«(…) a doutrina e a jurisprudência mostram-se divididas quanto à possibilidade de, nesse processo, pendente perante o tribunal arbitral necessário, ser invocada, a título de estrito meio de defesa, como mera excepção peremptória, a referida nulidade da patente, cabendo então ao tribunal arbitral apreciá-la, mediante decisão cuja eficácia permaneceria confinada exclusivamente ao processo em causa, não produzindo a decisão proferida, mesmo nos casos em que julgasse demonstrada a invocada nulidade da patente, os típicos efeitos de caso julgado material.

Sustentando esta possibilidade, podem citar-se nomeadamente Remédio Marques (A Arbitrabilidade da Excepção de Invalidade da Patente no Quadro da Lei nº 62/2011, in Revista de Direito Intelectual, nº 2/2014, pag. 215), Dário Moura Vicente ( O regime Especial de Resolução de Conflitos em Matéria de Patentes, in ROA, Ano 72, pag. 981) e José Alberto Vieira ( A competência do Tribunal Arbitral Necessário para Apreciar a Excepção de Invalidade da Patente Registada, in Revista de Direito Intelectual, , nº2/2015, pag. 195).

Em sentido contrário, podem invocar-se nomeadamente Manuel Oehen Mendes (Breves Considerações sobre a Incompetência dos Tribunais Arbitrais Portugueses Para Apreciarem a Questão da Invalidade das Patentes e dos Certificados Complementares de Protecção para Medicamentos, in Estudos de Direito Intelectual em Homenagem ao Prof. Doutor José de Oliveira Ascensão, pag. 927) e Evaristo Mendes (Arbitragem Necessária. Invalidade de Patente, Direito a uma Tutela Jurisdicional Efectiva e Questões Conexas, in Propriedades Intelectuais, 2015, nº 3, pag. 103)».

No que se refere à questão de mérito, entendeu este mesmo acórdão não ser de seguir a primeira tese, uma vez que consentir na dedução incidental da excepção peremptória de nulidade da patente implicaria uma indiscutível disfuncionalidade, ao permitir que «sobre tal matéria seja proferida decisão jurisdicional pelo tribunal arbitral, cujos efeitos permanecem circunscritos ao processo, não se repercutindo no registo da patente: na verdade, tal orientação permite que subsista intocado o registo constitutivo da patente, apesar da prolação de decisão jurisdicional que, no âmbito de tal processo, considerou nula a patente registada – conduzindo a que a dita patente passe a funcionar intermitentemente na ordem jurídica, sendo o direito ao uso exclusivo que essencialmente a caracteriza invocável contra a generalidade dos sujeitos, mas já não contra aquele ou aqueles que tivessem obtido procedência quanto à matéria da excepção peremptória de nulidade, incidentalmente suscitada e decidida sem eficácia erga omnes…» (cfr. fls. 15 do acórdão)

Por outro lado, a «dissociação entre declaração (embora puramente incidental) de nulidade da patente e mera actividade de acertamento dos requisitos essenciais de patenteabilidade» – defendida pela referida tese – não parece que «possa ter lugar num sistema em que é constitutivo o ato administrativo de reconhecimento dos títulos de propriedade industrial – levando necessariamente a que a desconsideração, em qualquer processo e sob que forma for, da titularidade de uma patente devidamente reconhecida tenha de envolver um juízo acerca da própria validade desta.»

«Deste modo, passando necessariamente a desconsideração de certo título constitutivo do direito patenteado, impugnado pelo requerido no processo arbitral, por uma verificação judicial acerca da nulidade da patente, objecto de reconhecimento constitutivo pela competente entidade administrativa, não pode o tribunal arbitral onde pende o procedimento consequente ao pedido de AIM, pronunciar-se, ainda que a título puramente incidental, sobre tal matéria, já que a mesma pressupõe necessariamente o exercício da competência exclusiva que, no nosso sistema jurídico, está reservada ao TPI» (pág. 18 do acórdão).

Assim, e erigindo como primeiro argumento fundamental da tese ampliativa – que admite a competência do tribunal arbitral – a invocação, no plano infraconstitucional, da regra constante do artigo 91.º do Código de Processo Civil, segundo a qual o tribunal competente para a acção é também competente para conhecer dos incidentes que nela se levantem e das questões que o réu suscite como meio de defesa, sustenta o aresto do STJ que vimos acompanhando, que a dita regra não tem natureza absoluta, identificando diversas outras situações em que a mesma cede, tornando inviável ao réu suscitar e ver incidentalmente apreciada determinada matéria que, em regra, constituiria o substrato de certa excepção peremptória.

Nesse sentido, apontam-se três tipos de situações que, conforme a inviabilidade da suscitação da excepção, se prendem com: (i) a peculiar natureza da relação material controvertida; (ii) com razões atinentes à competência exclusiva do tribunal, e (iii) com expressa opção legislativa que impõe que determinado facto, ainda que dotado de eficácia extintiva da pretensão, apenas possa ser invocado sob a capa da figura processual da reconvenção (cfr. pág. 11 do acórdão).

Em todas essas situações justifica-se um regime de excepção à regra do citado artigo 91.º, n.º 1, do Código de Processo Civil, sendo, pois, a situação em causa nos autos apenas mais um desses casos, justificado pelas prementes razões que são apontadas pelos defensores da tese que nega a competência incidental dos tribunais arbitrais necessários para apreciar a validade da patente e que aí se acompanharam.

Especialmente impressivo parece-nos o paralelismo apontado no referido Acórdão do STJ com os casos de direitos reais em que o registo assume excepcionalmente natureza constitutiva, como ocorre de forma paradigmática, com o registo da hipoteca.

Pergunta-se na fundamentação do mencionado aresto:

«(…) será admissível, por exemplo, que – na acção de cumprimento, pendente entre credor hipotecário e devedor, este possa limitar-se a invocar, com efeitos circunscritos a esse processo, a nulidade do negócio constitutivo da hipoteca, fazendo valer esse meio de defesa como pura excepção peremptória, não tendo a decisão judicial que julgue procedente a excepção qualquer eficácia fora do processo e subsistindo, assim, intocado o registo da hipoteca cujo acto constitutivo foi incidentalmente julgado nulo – podendo consequentemente a hipoteca (cujo registo constitutivo permaneceria intocado) ser feita valer, noutras acções de dívida, contra quaisquer outros credores comuns do mesmo devedor?»

Questionando-se se, nesses casos, será juridicamente congruente e, muito em particular, compatível com a norma constante actualmente do artigo 8º do Código do Registo Predial, segundo a qual (em claro reforço de um princípio de inquisitoriedade) - e abandonando a tradicional necessidade de formulação de um pedido, acessório e consequencial, visando projectar os efeitos da decisão judicial no registo – entender que a impugnação judicial de factos registados faz presumir o pedido de cancelamento do respectivo registo (cfr. págs. 16 e 17 do acórdão)

Assim, afigura-se-nos que também no campo dos direitos de propriedade industrial, em particular no que se refere à questão do conhecimento da validade do direito de propriedade industrial