Supremo Tribunal de Justiça — 7.ª Secção (Cível)

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça:

1. "A" intentou acção, com processo ordinário, contra o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, B, S.R.L.", e "C-Sociedade de Fomento Hortícola, Lda", pedindo que seja declarada a nulidade de registo das marcas "CHANDLER" e "SELVA", destinadas a plantas de morango - concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, a favor, e em nome, da Ré B, S.R.L., como propriedade desta, com todas as consequências legais, designadamente a cassação do respectivo título;

e que, a Ré, "C-Sociedade de Fomento Hortícola, Lda", licenciada pela primeira ré, para usar as ditas marcas, seja condenada a reconhecer que o direito de utilização em Portugal, das designações "Chandler" e "Selva", é público, e pode ser utilizado por qualquer pessoa.

2. Fundamentou o pedido, na parte que aqui releva, no seguinte:

A B solicitou, em Outubro de 1984, ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que sejam protegidas, em Portugal, as marcas industriais e comerciais destinadas a plantas de morango, consistentes nas denominações "Chandler" e "Selva"; conforme solicitado, em 6 de Maio de 1990, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial registou, a favor da B, a marca "Chandler" e a marca "Selva".

E a R., C, tem celebrado contratos de sublicenciamento com diversos viveiristas portugueses, porque, para o efeito, licenciada pela B, titular de ambos os registos.

Contudo, as marcas "Chandler" e "Selva" não podem ser registadas, por o seu objecto ser insusceptível de protecção, sendo nulos os registos dessas duas marcas.

3. A Ré B a Ré C vieram contestar, pugnando pela improcedência da acção, alegando o direito à protecção das duas registadas marcas, porque, em síntese, em 1 de Outubro de 1984, não existia em Portugal qualquer protecção sobre variedades vegetais e respectivas denominações; nem estava previsto, legalmente, qualquer regime de direitos de obtentor de vegetais, protecção que só veio a ser instituído, pelo DL n.º 213/90, de 28 de Junho de 1990, o qual veio a ser regulamentado pela Portaria n.º 940/90, de 4 de Outubro; à data da concessão dos registos das marcas "Chandler" e "Selva", que são marcas de fantasia, não existia em Portugal, qualquer direito de terceiro anterior ou norma legal proibitiva que obstasse ao registo de tais marcas.

4. A sentença, na parte agora útil, julgou a acção improcedente; e a Relação de Coimbra confirmou este resultado ( fls.523).

5. O autor pede revista.

E diz, nas conclusões (fls.552) - pelas quais se delimita o âmbito de conhecimento do objecto do recurso proposto (artigos 684°, n.º2 e n.º 3, e 690°, n.º 1, do CPC) - o seguinte:

A - Por alegação do A. e aceitação da Ré, ficou fixado na Especificação sob as letras "N" e "O", e referido nos pontos 13 e 14 da matéria de facto, dada como provada na sentença do Tribunal da Relação de Coimbra, que existem duas plantas de morangueiro - conjunto de caracteres hereditários constantes que permanecem ao longo da descendência e que apresentam isolamento reprodutivo;

B- A espécie biologicamente define-se dessa maneira - conjunto de caracteres hereditários constantes que permanecem ao longo da descendência e que apresentam isolamento reprodutivo;

C - A matéria de facto, dada como provada, refere também essas plantas,

que são, cada uma delas, uma espécie - assim o deixou confessado a Ré -

e têm o nome de "Chandler" e "Selva".

D - Também ficou fixado na matéria de facto que "Chandler" e "Selva" são designações de fantasia;

F - Competia à Ré provar que essas designações de fantasia tinham sinais distintivos daqueles que identificam as, como a Ré deixou confessado, espécies "Chandler" e "Selva", o que não foi feito;

G - A sentença do Tribunal da Relação de Coimbra, a quo, viola assim, o disposto na alínea b), do art.º 156º, do Código da Propriedade Industrial de 1995 e o § primeiro do Código da Propriedade Industrial de 1940;

(Há lapso evidente na indicação destas normas, pois o recorrente só pode ter querido referir o artigo 166º, alínea b), e o § 1º, do artigo 79º, do Código da Propriedade Industrial, na redacção de 1995, e de 1940, respectivamente).

6. Questão a resolver e direito aplicável:

Há alguma confusão nas conclusões transcritas.

Vamos tentar fazer o esclarecimento possível, para se perceber bem, e decidir, o que está em causa.

A questão colocada pela revista consiste em saber, se as denominações "Chandler" e "Selva" atribuídas às duas categorias de plantas de morangueiro, gozam da protecção legal devida à marca nacional; ou se, pelo contrário, essas denominações não deveriam, na altura, ter sido registadas como marcas nacionais, e, por via disso, os dois registos feitos devem se anulados ou, mesmo declarados nulos, como pretende o recorrente. ( Ponto 1; e ponto 2, in fine).

E há confusão - dizíamos - porque o recorrente, a um tempo, tanto diz que "Chandler" e "Selva" são espécies botânicas (conclusões: A, B e C); como diz que são designações de fantasia (conclusões: D e F).

Ora, o que está exactamente em questão saber aqui, é, se estamos em presença de espécies naturais (de plantas de morangueiro), ou se estamos em presença de designações de fantasia.

(Talvez por isto, e com alguma razão, a recorrida tenha classificado as alegações do recorrente de «imperceptíveis, confusas, ambíguas e falaciosas, com deficiente citação das normas legais que nada têm a ver com a matéria dos autos - fls-361 e 361 verso, - Da formulação das alegações da revista»).

Não podemos evitar antecipar esta incongruência das conclusões transcritas, sob pena de se prejudicar a metodologia de tratamento do objecto da revista, tal como vem proposto pelo recorrente.

6.1. Parece-nos útil ao desenvolvimento, começar por estabelecer algum critério de rigor, relativamente à definição de espécie ou variedade vegetal - questão sobre a qual repousa toda a ambiguidade, acima referida, sendo necessário partir daquela definição, para se perceber o que se discute neste conflito.

E é útil para se perceber o conflito, porque o recorrente vem dizer (fls. 550/551- e apoia toda a sua argumentação nisso mesmo), que: «O Autor e réus acordaram que "Chandler" e "Selva" são duas espécies de plantas, com caracteres hereditários constante». E reconhece a seguir: «Porventura, a afirmação que a autora e réus fazem não será correcta do ponto de vista biológico. Todavia, tal facto é indiferente para o presente caso e têm que se tirar as conclusões face à matéria de facto dada como provada». [( Fls.551; e conclusões: A), B), C e D)].

6.2.Vejamos, então, a definição de espécie (ou variedade de espécie) vegetal:

Trata-se de conjuntos vegetais pertencentes ao mesmo táxon botânico da ordem mais baixa conhecida, conjunto esse que, pode ser definido pela expressão das características resultantes de um determinado genótipo ou combinação de genótipos, e considerado como uma entidade, tendo em conta a sua aptidão para ser reproduzido tal e qual. (Ou seja: sem alteração dos seus caracteres).

É, pois, esta a noção de variedade ou espécie vegetal, colhida do direito da biotécnologia vegetal, e em vigor, no estado actual de evolução da ciência e do conhecimento da matéria botânica a que lhe diz respeito. (1)

6.3. Ora, seguindo (e identificando) a prova fixada definitivamente neste processo, vem assente que, na natureza, existe uma planta com a denominação técnica de fragaria vesca, que é conhecida vulgarmente por "morangueiro", (2) e que dá frutos conhecidos por "morangos". (Alínea N da Especificação).

A partir da referida espécie (3) selvagem, foram feitos desenvolvimentos científicos que conduziram à produção de duas plantas de morangueiro designadas por "Chandler" e "Selva". (Alínea O).

Em 1 de Outubro de 1984, a ré, Zanzivivai, requereu ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial a protecção em Portugal, dessas designações de Chandler", e de "Selva", como marcas destinadas a plantas de morango (Alínea C).

Em 6 de Maio de 1990, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, deferindo ao requerido, registou, a favor da requerente - a ré, B - essas designações como marcas destinadas a plantas de morangos. (Alínea D).

As marcas "Chandler" e "Selva" são distintivas, consistindo em marcas de fantasia, que não descrevem ou indicam quaisquer características ou

propriedades dos produtos por elas assinalados. (Quesito 11º).

As expressões "Chandler" e "Selva" são usadas e reconhecidas no mercado de viveiristas e de produtores de morangos como marcas, cumprindo a sua função identificadora e de relacionamento do produto que identificam, como a sua fonte de produção, o produtor ou o seu comerciante. (Quesito 12°).

6.4. Como resultava do artigo 76º do Código da Propriedade Industrial de 1940, vigente na altura em que foram requeridas e registadas, como marcas, as denominações das plantas, "Chandler e " Selva «o direito ao registo de marca cabia, nomeadamente, aos agricultores e produtores, para assinalarem os produtos da agricultura, da pecuária e, em geral, de qualquer exploração agrícola, zootécnica, florestal ou extractiva».

É o que dispõe o artigo 168º, alínea c), do Código da Propriedade Industrial de 1995, e o novo Código (a vigorar desde 1 de Julho de 2003), no artigo 225º, alíneas c) e d).

Por outro lado, a noção legal de marca (actual artigo 222º, que reproduz no essencial os seus precedentes, de 1940 e de 1995) (4) consiste no sinal distintivo e individualizador do serviço ou do produto, prevenindo a confusão entre serviços ou produtos, protegendo o consumidor a quem faculta a opção de poder escolher; e protegendo o titular do registo, garantindo a protecção da lealdade de concorrência, pela atribuição do direito privativo ao uso exclusivo do sinal do produto ou serviço marcado.

É, medidas as distâncias, a protecção registada do "nome, e do bom nome" do produto ou do serviço, junto do mercado concorrencial a que se destina.

6.5. O que acontece é que, as duas designações marcárias em questão, não são cientificamente variedades vegetais, no sentido que se começou por definir.

Está assente que são marcas de fantasia: O próprio recorrente o afirma nas conclusões D) e F), como já se sublinhou (ponto 6).

Não identificam qualquer espécie vegetal, mas sim o resultado de desenvolvimento cientifico de determinada espécie vegetal (essa sim: espécie ou variedade vegetal definida no ponto 6).

Consequentemente, os nomes (marcas) atribuídas às plantas de morango, desenvolvidas e obtidas a partir da espécie vegetal, e registados, segundo o direito marcário, vigente à época, não podem por isso, deixar de ser protegidos.

Correndo o risco de repetir ideias anteriores, mas vincando o pensamento expendido, trata-se de proteger marcas atribuídas a plantas conhecidas e reputadas no mercado de viveiristas e de produtores de morangos, como "nomes de reputação", cumprindo uma função distintiva e sinalizadora de certa planta transformada de morangueiro - e não propriamente sinalizando cientificamente uma espécie ou variedade vegetal de planta de morangueiro.

Espécie esta, definida pela expressão das características resultantes de um determinado genótipo ou combinação de genótipos e considerada como uma entidade, tendo em conta a sua aptidão para ser reproduzida, sem alteração dos seus caracteres de identidade. E não uma fantasia marcária reputada e identificada como uma planta de morangueiro, assim conhecida e comerciada no espaço de mercado correspondente, especialmente o de viveiristas!

Em linguagem vulgar facilmente se percebe que a Pêra "Rocha", o Arroz "Carolino", a Maçã "Bravo de Esmolfe", o Fajão "Catarino"... não deixam de ser o fruto, a semente (ou a planta), conforme a espécie que em causa estiver. Mas para alem da espécies (a pêra; o arroz; a maçã, ou o fajão ...) pode haver, a elas alocadas, as designações distintivas e identificadoras, susceptíveis de protecção, para efeitos de marca e, como tal registáveis, verificados os demais pressupostos de registo da marca (nacional, comunitária ou internacional).

Mas não são as espécies, propriamente ditas que estão em causa!

6.6. Efectivamente, o que o artigo 79º, §1º, do Código da Propriedade Industrial de 1940, em vigor ao tempo dos registos, não permitia, era o registo de marca de espécies de produtos, como ponderou a decisão recorrida (fls. 522); proibição que passou para o correspondente artigo 166º, alínea b), do Código de 1995 ( e actual artigo 223º, alínea c), do Código em vigor.

É verdade que, a ser assim, "Chandler" e "Selva" - a serem, como dizem aqueles artigos, «sinais constituídos por indicações que possam servir o comércio para designar a espécie... do produto ou da prestação do serviço ou outras características dos mesmos» - a situação teria conduzido, à época, à recusa do registo.

Era a lição que se retiraria desta disposição, alegadamente ofendida pela decisão recorrida. (Conclusão G).

E então, sim, se legitimaria agora, a declaração de nulidade do registo de ambas as marcas, uma vez que não poderiam ter sido registadas, por o seu objecto ser insusceptível de protecção, sendo nulos os registos dessas duas marcas. (Artigos: 76º e 79º do Código da Propriedade Industrial de 1940; 32º- 1, alínea a), do Código da Propriedade Industrial de 1995; e artigo 33º do Código actual).

Só que, já verificámos ( pontos: 6.1 a 6.5.) que não estamos em presença de espécies ou de variedades vegetais puras; mas transformadas, por mecanismos de desenvolvimento científico, a partir do genótipo, que levou a atribuir um nome ao resultado obtido, em cada qual dos desenvolvimentos estudados. Nome ou designação, de "Chandler" e de "Selva", que a primeira ré registou, a seu tempo, como marca de produto vegetal ( e não de espécie - insista-se).

Em resumo: Estão em causa, neste processo, designações de fantasia, como o próprio recorrente reconhece, nas conclusões D) e F).

Não se trata de espécies botânicas, mas de menções de fantasia de carácter identificativo, no mercado dos consumidores a que se destinam. E é isto que é essencial - no quadro em que a acção, vem proposta e contestada. Como é este o quadro em que foram formuladas, a apelação e a presente revista.

7. E ainda que se invoque, como faz o recorrente, que competiria á ré fazer a prova de que se trata de duas espécies de plantas distintas (fls.551; e conclusão F), não pode deixar de observar-se-lhe que, à ré (à primeira, titular do registo) sempre lhe aproveitaria a presunção do registo prevista pelo artigo 204º, e os direitos consequentes conferidos pelo artigo 207º, ambos do Código da Propriedade Industrial de 1995 (actuais artigos 257º/259º).

E quem tem uma presunção legal em seu beneficio, não carece de fazer a prova do facto a que ela conduz. (Artigo 350º-1, do Código Civil).

E certo é ainda que, ela, recorrente, não logrou a prova do contrário da presunção!

8. Ponderando o exposto, acordam no Supremo Tribunal de Justiça, em negar provimento à revista, confirmando a decisão recorrida.

Custas pelo recorrente.

Lisboa, 20 de Novembro de 2003.

Neves Ribeiro

Araújo Barros

Oliveira Barros

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(1) Definição dada pelo artigo 5º, n.º2, do Regulamento n.º 2100/94, do Conselho, de 27 de Julho de 1994, relativo à protecção das variedades vegetais, que vigora na União Europeia, desde 1 de Setembro de 1994. O diploma interno regulador da matéria, e já muito ultrapassado, é o Decreto- lei n.º 213/90, de 28 de Junho, que não dá qualquer definição de variedade ou espécie vegetal. (Regime jurídico do direito do obtentor vegetal).

Sucede que o artigo 3º do Decreto-lei n.º 266/03, de 25 de Outubro, relativo à comercialização de materiais de propagação vegetativa de videira, se "apropriou" (como não poderia deixar de ser) da definição científica - que outra não existe, no estado actual de evolução da informação e conhecimento sobre a matéria das chamadas "obtenções vegetais", seus clones e sua patenteabilidade. A patenteabilidade só pode ser concedida a espécies vegetais distintas, homogéneas, estáveis e novas, quer segundo ambos os Decretos - Leis indicados, quer segundo o Regulamento aprovado pela Portaria n.º 940/90, de 4 de Outubro - artigo 3º alínea e), quer segundo o Regulamento da União Europeia, também mencionado acima.

Este Regulamento vigora, entre nós, por força do artigo 249º do Tratado CE (ex-artigo 189º), tendo em consideração o disposto no artigo 8º, n.º3, da Constituição da República.

(2) Morangueiro "Designação vulgarmente atribuída à Fragaria Vesca, pertencente à família das rosáceas (Grande Dicionário EDICLUBE - palavra Morangueiro).

(3) Conjunto de coisas semelhantes entre si por terem uma ou várias características comuns (idem, Dicionário-palavra Espécie).

(4) Corresponde à noção prevista pelo artigo 4º do Regulamento n.º 40/94, do Conselho, de 20 de Dezembro de 1993, sobre a marca comunitária; e ainda, pelo artigo 2º da Directiva, n.º89/104, do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, que harmoniza as legislações dos Estados membros em matérias de marcas.