Supremo Tribunal de Justiça — 7.ª Secção (Cível)

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça

ENATUR – EMPRESA NACIONAL DE TURISMO S.A., instaurou acção declarativa de condenação contra ILIDH – INSTITUTO LUSO- ILÍRIO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, pedindo:

a) a declaração de nulidade do registo da marca nacional nº 535589 titulado pela Ré;

b) subsidiariamente, a declaração da anulabilidade do registo da marca nacional nº 535589 titulado pela Ré;

c) a condenação da Ré a abster-se de usar a expressão “Pousada(s)” designadamente como denominação social, marca, logótipo, nome de domínio, sinalética, merchandising, nos media social para assinalar produtos idênticos ou afins aqueles designados pelos direitos prioritários da Autora;

d) a condenação da Ré no pagamento de uma sanção pecuniária compulsória em valor a determinar pelo Tribunal por cada dia de violação do peticionado na al c), a contar da data do trânsito em julgado da sentença até efectivo e integral cumprimento.

Alegou para tanto e em síntese, ser titular das marcas nacionais nº 284804 “Pousadas de Portugal”, nº 497126 “Pousadas de Portugal” e nº 402806 “Adegas das Pousadas de Portugal”, dos logótipos nº 235 e nº 26294, das marcas da União Europeia nº 10742559 “Pousadas de Portugal” e nº 10738871 “Pousadas de Portugal”, bem como do nome de domínio

www.pousadas.pt

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Por sua vez, a Ré é titular da marca nacional nº 535589 “Pousada de Mafra – Palácio dos Marqueses”, concedida em 23.1.2015, para assinalar produtos e serviços das classes 16ª, 25ª, 28ª e 43ª.

Contudo, ex vi do art 11 do DL 39/2008 de 7.3, o termo legal “Pousada” identifica determinados estabelecimentos hoteleiros explorados pela Autora ou por terceiros que com esta hajam contratado tal exploração, o que não é o caso ora Ré. Donde, o uso dessa expressão pela Ré é contrária à lei e viola regras de ordem pública, induzindo o publico em erro acerca da natureza ou qualidade do serviço, fundamentos determinantes da nulidade do respectivo registo da marca nos termos do art 33 nº 1 al c), 238 nº 1 e 4 a 6 e 265 todos do CPI.

Caso assim não se entenda, deverá o registo da marca em análise ser anulada por virtude do direito de expressão “Pousada” não lhe pertencer nos termos do art 34 nº 1 do CPI, além de imitar as marcas prioritárias tituladas pela Autora, marcas essas de prestígio, devendo-se nesta sede atender ao seu elevado carácter distintivo considerado relevante na aferição da confundibilidade entre os sinais, beneficiando do estatuto plasmado nos art 241 e 242 do CPC.

Mais acresce ser a coexistência entre elas causadora de prejuízos à Autora, além de configurar a actuação da Ré uma situação de concorrência desleal.

Citada, a Ré ofereceu contestação, pugnando pela improcedência da acção e a sua absolvição o pedido.

Alegou no essencial, que a Autora não detém o monopólio sobre a expressão “Pousada”, não sendo legítima a interpretação por si apresentada do art 11º do DL 39/2008, devendo antes se entender como uma definição de estabelecimentos hoteleiros, que nada tem a ver com as marcas, não merecendo qualquer respaldo no CPI a protecção deste monopólio, como seria expectável caso existisse.

Refuta, igualmente, por não demonstrada a invocada notoriedade e prestígio das marcas tituladas pela Autora, bem assim como a não verificação dos pressupostos de imitação de marca ou de concorrência desleal, argumento a propósito desta última conviver a Autora com muitas outras marcas contendo a expressão “Pousada”.

Feito o julgamento, foi proferida sentença que julgou a acção improcedente, decisão confirmada por acórdão da de Lisboa.

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Ainda inconformada, a Autora interpôs recurso de revista excepcional, que foi admitido por acórdão da formação (no nº 3 do art. 672º), que considerou estar preenchido o pressuposto da alínea a) do nº 2 do art. 672º, com a seguinte fundamentação:

Importa saber se a exegese do art. 231º nº 3, alínea d) do actual Código de Propriedade Industrial, na redação do DL nº 110/2018 de 10.12. (…) contempla uma abordagem interpretativa dos artºs. 11º, 41º e 42º do DL nº 39/2008 de 7 de março do Regime Jurídico de Instalação, Exploração e Funcionamento dos empreendimentos turísticos, envolve uma temática que justifica a excecionalidade da revista e o acesso ao terceiro grau de jurisdição, por forma a reforçar a segurança e a certeza na aplicação do direito.

Conquanto se reconheça que o Regime Jurídico da Instalação, Exploração e Funcionamento dos empreendimentos turísticos cura da regulação da actividade dos empreendimentos turísticos e do acesso à mesma, ao passo que do regime da Propriedade Industrial apura da possibilidade de existência de imitação, usurpação, potencialidade de indução em erro ou concorrência desleal, sempre com vista a garantir o bom funcionamento do mercado e, consequentemente de toda a economia, impõe-se sublinhar que a questão de saber se admissibilidade de instalação do empreendimento turístico em apreço tem, ou não, cruzamento relevante com o regime da propriedade industrial, encerra complexidade bastante e de atualidade indiscutível, a par de impor à respectiva subsunção jurídica, um detalhado exercício de exegese.

A solução encontrada, retirada da exegese dos mencionados diplomas, condizente a saber se são confluentes as questões incidentes sobre a suscetibilidade de licenciamento de alojamentos com as de propriedade intelectual, é suscetível de influir no modo como as instâncias apreciarão casos semelhantes, extravasando o simples interesse particular.

Afigura-se-nos, pois, estar objetivamente justificada a necessidade de excecional intervenção deste Tribunal, com vista a obter uma solução orientadora sobre a matéria trazida a juízo.

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A Recorrente conclui do seguinte modo as suas alegações:

1ª. A presente acção foi intentada pela A./Apelante, e aqui Recorrente, ENATUR – Empresa nacional de Turismo S.A., contra a associação ILIDH – Instituto Luso-Ilírio para o Desenvolvimento Humano, peticionando-se:

(…)

2ª. O Tribunal da Propriedade Intelectual julgou a acção intentada pela Apelante totalmente improcedente, tendo a Apelante, inconformada com a sentença proferida pelo tribunal a quo, interposto recurso para o Tribunal da Relação de Lisboa. Com data de 05 de Janeiro de 2021, foi proferido Acórdão pelos Venerandos Juízes Desembargadores que compõem a Secção da Propriedade Intelectual, Concorrência, Regulação e Supervisão do Tribunal da Relação de Lisboa, que confirmou a sentença impugnada, julgando também improcedente a apelação.

3ª. O Acórdão aqui sindicado, determinou a improcedência do recurso de Apelação da A./Apelante, dele se extraindo o seguinte sumário:

«I. O Decreto-lei n.º 39/2008 de 7 de Março que «Aprova o regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos» não visou criar regimes de exclusividade onomástica ou relativos ao uso de símbolos atribuindo titularidade privativa sobre determinados vocábulos para efeitos de constituição de marcas mas apenas regular uma actividade;

II. A questão da admissibilidade de instalação de empreendimento turístico não tem cruzamento relevante com as da propriedade industrial já que, enquanto aí se cura da regulação da actividade dos empreendimentos turísticos e acesso à mesma, aqui o que importa é averiguar da possibilidade de existência de imitação, usurpação ou concorrência desleal, sempre com vista a garantir o bom funcionamento do mercado e, consequentemente, de toda a economia;

III. «Pousada» corresponde a vocábulo do léxico lusitano de uso comum que não se demonstrou que tenha adquirido eficácia distintiva específica e exclusiva com o curso dos anos face ao exercício da actividade da Recorrente.»

4ª. Estamos perante uma única situação fáctica: o nome/denominação/sinal/marca/classificação (o que se lhe queira chamar) POUSADA DE MAFRA – PALÁCIO DOS MARQUESES, que a Apelada pode usar enquanto marca, para assinalar serviços de alojamento, mas que não pode usar como “nome” do seu estabelecimento de alojamento local, porquanto não preenche os requisitos para que possa beneficiar da classificação “Pousada”, tipo de estabelecimento que subjectivamente só pode ser explorado pela aqui Apelante, ou por um seu licenciado, nos termos do art.º 11.º do DL n.º 39/2008. VI.

5ª. No entendimento da aqui recorrente, a decisão do Acórdão resultou de uma errónea aplicação e interpretação das disposições conjugadas do artigo 231º, nº 3, alínea d) ex vi artigo 259.º do actual CPI, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 110/2018, de 10 de Dezembro (correspondendo à redacção do anterior artigo 238.º, n.º 4, alínea d), ex vi da alínea a) do nº 1 do artigo 265º do anterior CPI), nomeadamente, quando interpretado em conjunto com as disposições previstas nos artigos 11.º, 41.º e 42.º do Decreto-lei n.º 39/2008 de 7 de Março (que aprova o regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos).

6ª. A questão jurídica subjacente ao presente recurso incide, por conseguinte, na interpretação e aplicação daquelas normas e, mais concretamente, na determinação de poder ou não subsistir uma marca que induz o consumidor padrão em erro ou confusão, quanto a uma categoria de estabelecimento hoteleiro que lhe não pertence, a de pousada, cuja designação lhe foi inclusivamente recusada pelo Turismo de Portugal, I.P., e que também induz o consumidor em erro ou confusão quanto à sua origem empresarial, fazendo crer que existem pelo menos, relações económicas entre as distintas proveniências empresariais.

7ª. Estas questões, foram objecto de decisão pela Relação, tratando-se de questões com uma repercussão que vai muito para além dos interesses das partes no caso concreto e que, por esse facto, justifica a sua reapreciação, a título excepcional, pelo STJ, por se revestir de extrema relevância jurídica (alínea a) do art. 672.º, n.º 1) porque não têm ainda solução sedimentada, razão pela qual se justifica a intervenção do STJ na prossecução da sua função jurisprudencial uniformizadora que evite, de ora em diante, dissonâncias interpretativas que ponham em causa a boa aplicação do Direito. Tal relevância resulta ainda do carácter paradigmático e exemplar de que se reveste uma vez que qualquer decisão que sobre ela verse, ainda que com eficácia inter partes, acabará por afectar o funcionamento do mercado, em que operam consumidores, nacionais e estrangeiros, que indirectamente serão afectados pelo sentido em que a questão fique resolvida.

8ª. Está, verdadeiramente em causa, uma necessidade premente de esclarecimento quanto à boa aplicação do direito, para que não se permita, como pela via plasmada pelo Acórdão colocado em crise, que o conteúdo do DL n.º 39/2008 fique afectado irremediavelmente, v.g., o conteúdo da norma do seu art.º 11.º, tal como o próprio direito de propriedade industrial marcário, que não poderá ser usado tal como a lei exige a um seu titular que o faça, por impossibilidade legal.

9ª. Do que supra se expôs resulta que não existe in casu uma simples divergência interpretativa, que não serve de fundamento à Revista, mas antes sim, uma exigência de intervenção do Supremo como garante da segurança jurídica, impedindo, em suma, a prolação de decisões contraditórias como agora ocorrem:

- Por um lado, existe uma decisão do Turismo de Portugal, I.P, que impede a Apelada de usar a expressão “POUSADA” no estabelecimento de Alojamento Local que aquela explora (vide

Doc. A.

que aqui se junta e se dá por integralmente reproduzido para os devidos efeitos, ao abrigo do art.º 680.º n.º 1 do CPC, ex vi art.º 679.º do CPC, cuja junção é tempestiva e admissível em face da sua superveniência, tendo a Apelante apenas tomado conhecimento da sua existência já após a interposição do recurso de apelação).

- E por outro, a Apelada é titular do registo da marca para assinalar, entre outros, os serviços de ALUGUER DE ALOJAMENTO TEMPORÁRIO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO na classe 43ª.

10ª. Portanto, transitasse o acórdão se aqui não fora sindicado como é, deparávamo-nos com uma situação mediante a qual, a R./Apelada não pode a usar a expressão “POUSADA” no, e para identificar o, seu Alojamento Local, mas pode ser titular de uma marca registada contendo a expressão “POUSADA” para assinalar, entre outros, serviços de ALUGUER DE ALOJAMENTO TEMPORÁRIO; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO., que a Apelada explora e amplamente divulga e promove, criando um risco sério, grave e actual de indução em erro do consumidor, e de associação à origem empresarial da Apelante, o que merece o seu total repúdio.

11ª. A manutenção do registo da referida marca, permite que um titular de direitos de propriedade industrial válidos e em vigor, a aqui Recorrente, veja o seu direito de exclusivo afectado, irremediavelmente, aceitando-se como possível que o consumidor seja induzido em erro ou confusão, sem contudo se censurar tal comportamento, e, igualmente se aceitando que em virtude da decisão do Instituto de Turismo de Portugal ora junta, o próprio titular da marca colocada em crise, se seja impedido de a poder usar o que a tornará vulnerável à caducidade por falta de uso sério, nos termos das disposições conjugadas dos artigos n.º 267.º e 268.º do actual CPI. XIII.

12º. O que contraria a função da própria marca, podendo levar à caducidade da mesma por falta de uso. Em suma, o Recorrido pode, mas não pode usar o nome “POUSADA.” para identificar serviços de alojamento. Pode, segundo o direito de marcas, o único que o Acórdão da Relação entende ser aplicável ao caso, mas não pode segundo o Decreto-lei n.º 39/2008, de 7 de Março de 2008, alterado pelo Decreto-lei n.º 186/2015 de 3 de Setembro e pelo Decreto-lei n.º 80/2017 de 30 de Junho, doravante designado apenas por DL n.º 39/2008, que estabelece o regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos.

13ª. A análise da marca em causa, titulada pela Apelada, e em especial no que se refere aos concretos serviços de alojamento que essa marca visa proteger, no que ao âmbito de protecção da norma do artigo 231.º n.º 3 alínea d) do actual CPI diz respeito - elementos de uma marca susceptíveis de induzirem o público em erro - deve ser lida e interpretada também em conjunto com o disposto no Decreto-lei n.º 39/2008.

14ª. Do referido Decreto-Lei resultou a aprovação do regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos, sendo determinado mais precisamente no seu art.º 11.º, que o termo “POUSADAS” respeita a uma classificação de certos estabelecimentos hoteleiros “quando explorados diretamente pela ENATUR – Empresa Nacional de Turismo, S.A., ou por terceiros mediante celebração de contratos de franquia ou de cessão de exploração e instalados em imóveis classificados como de interesse nacional, de interesse público ou de interesse municipal ou em edifícios que, pela sua antiguidade, valor arquitetónico e histórico, sejam representativos de uma determinada época”.

15ª. Pelo que em matéria respeitante a serviços de alojamento, “pousada” é uma classificação de estabelecimentos hoteleiros (artigo 11º do referido decreto-lei) os quais por sua vez correspondem a uma tipologia de empreendimentos turísticos (cfr. Artº 2º e 4º do diploma citado) explorados pela Apelante, não podendo nunca ser irrelevante esta exclusividade que resulta da lei, e que por lei é atribuída à Apelante… independentemente de outros players gostarem, ou não dessa exclusividade, a verdade é que ela resulta da lei.

16ª. Nessa medida e neste contexto dos serviços de alojamento, a expressão POUSADA tem uma função a cumprir, constituindo um indicador da própria natureza, qualidades dos estabelecimentos que prestam serviços de alojamento, tal como uma marca tem um primordial função, que é a garantir o seu uso não enganoso e a garantia de identificação de proveniência empresarial, distinguindo os produtos e serviços por si assinalados, dos produtos e serviços assinalados por outras empresas e respectivas marcas. Em ambos está presente uma afirmação do princípio da verdade, mas a níveis distintos: um no quadro do uso dos elementos referenciadores de um determinado tipo de alojamento, outro no que concerne à protecção do consumidor ao nível do Direito da Propriedade Industrial, v.g., Direito das Marcas, quanto a marcas enganadoras ou mesmo potencialmente enganadoras .

17ª. Aqui radica a maior das incongruências originadas pela solução preconizada pelo Acórdão aqui sindicado, caso não seja revogado e substituído por outro que declare a nulidade da marca em causa nos autos: o estabelecimento de alojamento da Apelada não pode usar a designação POUSADA para identificar o seu estabelecimento, nem mesmo um nome que seja meramente sugestivo de POUSADA, mas, já pode usar a expressão POUSADA DE MAFRA – PALÁCIO DOS MARQUESES enquanto marca para assinalar os serviços que presta!

18ª. Na medida em que o sinal registando usa o termo POUSADA como marca, e não obstante o faça entre outros elementos do sinal, para

referenciar serviços de alojamento

, tem de se concluir ser susceptível de induzir o público em erro quanto à natureza e qualidades dos serviços a que se destina e, portanto, o respectivo pedido de registo deveria ter sido recusado por motivos.

19ª. Até porque a exclusividade do uso do termo POUSADA a que se refere o DL n.º 39/2008, tem uma componente subjectiva – que tem a ver com a sua atribuição a uma certa entidade – e uma componente objectiva – os empreendimentos turísticos têm que ser instalados em imóveis classificados como de interesse nacional, de interesse público ou de interesse municipal ou em edifícios que, pela sua antiguidade, valor arquitetónico e histórico, sejam representativos de uma determinada época.

20ª. Ponderadas as normas do DL n.º 39/2008, e em vista da situação do registo de marca, na parte em que se refere a serviços de alojamento, este registo ao usar a designação “Pousada”, que também é definição de categoria de empreendimentos que prestam serviços de alojamento, cai obviamente, na previsão da alínea d) no nº 3 do artigo 231º do CPI (anterior artigo 238, nº 1 alínea a) e nessa medida deveria ter sido recusado, impondo-se portanto, que seja declarado nulo.

21ª. No entendimento da aqui recorrente, ainda que não se entenda existirem motivos absolutos de recusa conforme supra se expôs, hipótese que se coloca meramente à cautela por dever de patrocínio, ainda assim o Acórdão recorrido decidiu contrariando a lei, e as melhores doutrina e jurisprudência, porquanto deveria ter considerado preenchido o conceito legal de imitação de marca, extraindo-se a necessária conclusão de que existem motivos relativos de recusa (art.º 232.º do CPI actual), que fundamentam a subsidiariamente peticionada anulação do registo de marca em causa nos presentes autos.

22ª. De facto, o acórdão aqui sindicado, e no que ao requisito plasmado na alínea c) do art.º 238.º n.º 1 do actual CPI diz respeito, mal andou ao considerar que não existia semelhança bastante entre os sinais em confronto, que fosse susceptível de induzir em erro ou confusão o consumidor, quando como é sabido, a existência ou não, de risco de confusão, depende de uma apreciação global de vários factores interdependentes, incluindo: (i) o grau da semelhança dos produtos e serviços, (ii) a semelhança dos sinais, (iii) os elementos distintivos e dominantes dos sinais em situação de conflito, (iv) o carácter distintivo da marca anterior, e (v) o público relevante.

23ª. Da observação dos sinais é possível concluir sem necessidade de maiores considerandos, que a marca da Apelada inclui o elemento verbal característico e dominante das marcas prioritárias da Apelante - o termo POUSADA(S) - e, ainda a preposição “DE” pela mesma ordem e sequência havendo, portanto, identidade parcial, gráfica, fonética e conceptual destes elementos.

24ª. A Apelante não ignora que as marcas em confronto apresentam elementos não semelhantes; porém, as diferenças existentes não são susceptíveis de afastar o risco de confusão, até porque o consumidor, conhecendo há muito a marca POUSADAS DE PORTUGAL, identifica a sua origem com a rede nacional das POUSADAS DE PORTUGAL facilmente associará a marca da Apelada como sendo mais uma POUSADA das POUSADAS DE PORTUGAL.

25ª. São várias e conhecidas as unidades hoteleiras que integram a rede das POUSADAS DE PORTUGAL, daí que, até pela reputação e distintividade que as mesmas foram granjeando ao longo dos anos, muito facilmente o consumidor possa ser levado a crer que a marca da Apelada se refere a mais uma POUSADA DE PORTUGAL (marca que este já conhece, e que facilmente lhe virá à mente) e, portanto, poderá ser levado a crer que o sinal tem a mesma origem empresarial ou pelo menos uma qualquer ligação ou associação empresarial, v.g. económica, entre os diferentes sinais e as respectivas origens empresariais.

26ª. A decisão do Acórdão resultou assim também de uma errónea aplicação e interpretação das disposições conjugadas dos artigos 232º a 235º ex vi do artigo 260º, nº 1 a), do actual CPI, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 110/2018 (correspondendo, grosso modo, à redacção dos anteriores artigos 239.º a 242º, ex vi do nº 1 do artigo 266, do anterior CPI), devendo ser revogado.

27ª. Deverá, portanto, conceder-se provimento ao recurso, revogando-se o douto Acórdão recorrido, e determinando-se a declaração de nulidade da marca nacional n.º 535589 em obediência ao estatuído nas disposições conjugadas do artigo 231º, nº 3, alínea d) ex vi artigo 259.º do actual CPI, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 110/2018, de 10 de Dezembro (correspondendo à redacção do anterior artigo 238.º, n.º 4, alínea d), ex vi da alínea a) do nº 1 do artigo 265º do anterior CPI), nomeadamente, quando interpretado em conjunto com as disposições previstas nos artigos 11.º, 41.º e 42.º do Decreto-lei n.º 39/2008 de 7 de Março (que aprova o regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendimentos turísticos), ou subsidiariamente anulando-se o registo da marca nacional n.º 535589 nos termos das disposições conjugadas dos artigos 232º a 235º ex vi do artigo 260º, nº 1 a), do actual CPI, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 110/2018 (artigos 239.º a 242º, ex vi do nº 1 do artigo 266, do anterior CPI).

A Recorrida respondeu pugnando pela não admissão da revista excepcional.

Questões a decidir.

- Se deve declarar-se a nulidade do registo da marca nacional nº 535589 “Pousada de Mafra – Pousada dos Marqueses”, nos termos do art. 231º, nº 3, alínea d) do CPI, por ser “suscetível de induzir o público em erro (…) sobre a natureza, qualidades (…) do produto ou serviço a que se destina”;

Ou, subsidiariamente,

- Anular-se o registo da referida marca por confundibilidade com o registo da marca da Autora (arts. 232º e 235º do CPI).

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Fundamentação.

A decisão recorrida assentou no seguinte acervo factual:

1. A Autora é titular da marca nacional nº 284804 “POUSADAS DE PORTUGAL”, assinalando “serviços hoteleiros” na classe 43ª da classificação internacional de Nice”, cujo pedido foi apresentado no INPI em 24.7.1992 e concedida em 22.3.1994.

2. A Autora é titular da marca nacional nº 497126, assinalando produtos na classe 29ª e serviços nas classes 35ª, 41ª e 43ª da classificação internacional de Nice”, cujo pedido foi apresentado no INPI em 19.3.2012 e concedida em 1.6.2012.

2A. A Autora é titular da marca da União Europeia nº 10742559 POUSADAS DE PORTUGAL, assinalando produtos na classe 29ª e serviços nas classes 35ª, 41ª e 43ª da classificação internacional de Nice”, cujo pedido foi apresentado em 20.3.2012 e concedida em 25.1.2013.

2B. A Autora é titular da marca da União Europeia nº 10738871 assinalando , produtos na classe 29ª e serviços nas classes 35ª, 41ª e 43ª da classificação internacional de Nice”, cujo pedido foi apresentado em 19.3.2012 e concedida em 25.9.2012

3. A Autora é titular da marca nacional nº 402806, assinalando produtos na classe 32ª e 33ª da classificação internacional de Nice”, cujo pedido foi apresentado no INPI em 2.6.200