Supremo Tribunal de Justiça — 7.ª Secção (Cível)

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça:

1. Relatório:

AA instaurou, em 18.05.2001, acção declarativa ordinária, contra Hidra - Indústria de …, S.A., pedindo que:

a) fosse anulada a firma ou denominação social da sociedade ré, nos termos e para os efeitos do art. 5°, nº 3 do CPI, e cancelado o respectivo registo na competente Conservatória do Registo Comercial, com todas as consequências legais;

b) fosse declarada a ilicitude do uso da expressão “Hidra” por parte da sociedade ré;

c) fosse condenada a sociedade ré a abster-se de usar a expressão “Hidra” ou qualquer outra com esta confundível, sob toda e qualquer forma, na sua actividade comercial;

d) fosse anulado o registo das marcas nacionais nº 280.964 e nº 280.965, por violação dos artigos 33º, nº 1, al. b), 189º, nº 1. al. m) e 193º, todos do Código da Propriedade Industrial;

e) e fosse anulado o registo da insígnia de estabelecimento nº 9492, por violação dos artigos 33º, nº 1, al. b) e 231º, nº 1, al. f), todos do Código da Propriedade Industrial.

Alegou, para tanto e em resumo, o seguinte:

A autora é uma empresa alemã que se dedica ao fabrico e comercialização de tubos de metal e de outros adequados à substituição de metal, sendo titular em Portugal do registo:

- da marca internacional nº2R 224 148 “HYDRA”, concedida por despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial de 04.08.1960, destinada a assinalar produtos incluídos na classe 6ª da Classificação Internacional de Nice, aprovada nos termos do artigo 6º do Decreto-lei nº 176/80, de 31/05, nomeadamente “tubagens flexíveis em metal”;

- da marca internacional nº R 344 963 “HYDRA”, concedida por despacho do INPI de 15.11.1969, que se destina a assinalar diversos produtos incluídos nas classes 6ª e 17ª da Classificação Internacional de Nice, nomeadamente “tubos e tubagens flexíveis”;

- da marca internacional nº R 390 799 “HYDRA”, concedida por despacho do INPI de 19/09/1973, que se destina a assinalar diversos produtos incluídos nas classes 6ª, 11ª, 17ª e 19ª da Classificação Internacional de Nice, nomeadamente, “tubos e tubagens flexíveis”.

Tais marcas caracterizam-se pelo sinal exclusivamente nominativo “HYDRA”, que distingue os respectivos produtos.

Em 21.05.1991, foi requerido o registo de constituição da sociedade ré, que adoptou a denominação social de “Hidra - Indústria de …, Lda”, tendo sido requerido, em 09.01.2001, registo da sua transformação em sociedade anónima, passando a sua denominação social a “HIDRA - Indústria de …, S.A.”

De acordo com o seu pacto social, esta sociedade tem por objecto social “a fabricação de acessórios de plástico para a construção”, tendo sede social em ..., concelho de Azambuja, e podendo a administração “criar estabelecimentos, sucursais, delegações ou quaisquer formas de representação social, bem como deslocar a sede social”.

A sociedade ré, em 04.03.1992, havia requerido a protecção da marca nacional nº 280.964 “HIDRA”, concedida por despacho do INPI de 29.10.1993, destinada a assinalar os seguintes produtos da classe 17ª da Classificação Internacional de Nice: “ tubos flexíveis não metálicos, partes e acessórios para os mesmos (não incluídos noutras classes)” e da marca nacional nº 280.965 “HIDRA”, também concedida por despacho do INPI de 29.10.1993, destinada a assinalar os seguintes produtos da classe 19ª da Classificação Internacional de Nice: “tubos rígidos não metálicos, partes e acessórios para os mesmos (não incluídos noutras classes) ”.

A ré requereu ainda na mesma data o registo de insígnia n° 9492 “HIDRA”, concedido por despacho do INPI de 04.11.1993.

A designação da denominação social da ré e das marcas e sigla por esta registadas, violam gravemente os direitos da autora, decorrentes dos seus registos internacionais. A ré contestou por impugnação e por excepção, invocando a prescrição do direito da autora, a inexistência do direito de anulação do registo da marcas nacionais nº 280.964 e nº 280.965, a caducidade derivada da falta de renovação da concessão dos registos, a caducidade do direito da autora, pelo decurso do prazo de 5 anos, a contar do conhecimento dos factos pela autora, nos termos do art. 215º do Código da Propriedade Industrial, a existência de consentimento da autora e, bem assim, o não uso da marca por parte da autora.

Replicou a autora, pugnando pela improcedência das excepções invocadas.

No despacho saneador relegou-se para a decisão final o conhecimento das excepções.

O Tribunal de 1ª instância proferiu sentença, julgando a acção procedente e, em consequência, decidiu:

a) - a anulação do registo da firma “Hidra - Indústria de …, S.A”, da ré, com o consequente cancelamento desse registo no Registo Nacional de Pessoas Colectivas e no Registo Comercial;

b) - a anulação dos registos das marcas nº 280.964 “Hidra” e nº 280.965 “'Hidra”, ambas da ré;

c) - a anulação do registo da insígnia n° 9492 “Hidra” da ré;

d) – e condenou a ré a abster-se de usar, sob toda e qualquer forma, no exercício da sua actividade, o sinal “Hidra”.

Inconformada, apelou a ré.

O Tribunal da Relação de Évora, por acórdão de 9 de Outubro de 2014, julgou a apelação procedente, revogou a sentença recorrida e, com base na invocada excepção peremptória da caducidade do direito da autora, que julgou verificada, absolveu a ré dos pedidos contra si deduzidos.

A autora recorreu de revista para este Supremo Tribunal. Foi proferido acórdão, em 15 de Abril de 2015, que, concedendo parcialmente a revista, revogou o acórdão recorrido na parte em que julgou verificada a excepção da caducidade do direito da autora e ordenou que o Tribunal da Relação conhecesse das demais questões cujo conhecimento se havia considerado prejudicado.

Proferiu, de novo, o Tribunal da Relação acórdão, em 10 de Março de 2016, julgando a apelação improcedente e confirmando a sentença da 1ª instância.

Recorre, agora, a ré de revista.

Na respectiva alegação aduziu a seguinte síntese conclusiva:

«A. O presente recurso é interposto do acórdão do Tribunal da Relação de Évora, que julgou improcedente a apelação da ré recorrente e confirmou a sentença recorrida nos segmentos apreciados da caducidade das marcas da autora, resultante da falta de renovação e do não uso e da inexistência de confusão entre produtos e designações.

B. Não se resigna a recorrente quanto às questões ora decididas, que reputa violadoras da lei, por erro de interpretação e aplicação, para além de não terem acolhimento na factualidade definitivamente assente na 1ª Instância - Deste modo;

C. É sabido que o titular da marca tem não só o direito de a usar mas também o dever de a usar, sob pena de violação do princípio geral da lealdade de concorrência e por isso, o CPI de 1940, aprovado pelo Decreto n.° 30 679, de 24 de Agosto, previa, no n.° 3 do art.° 124.°, que o registo da marca caducava "se a marca não for usada durante três anos consecutivos, salvo caso de força maior devidamente justificada.". O Dec.-Lei n.° 176/80, de 30.5 introduziu depois alterações ao nível da caducidade das marcas.

D. A razão de ser de tais alterações consta no preâmbulo do diploma, que se transcreve: "A efectivação da caducidade por falta de uso da marca é uma exigência de todas as legislações, incluindo a portuguesa, mas que tem sido entre nós inoperante e que manifestamente convém tornar eficaz. Assim, será possível considerar caducos muitos registos de marcas que nos chegam do estrangeiro, que não têm sido aplicados em Portugal e que, por isso mesmo, constituem, sem qualquer utilidade prática, um impedimento para novos registos."

E. A obrigatoriedade do uso da marca foi igualmente consagrada de forma expressa, ao nível comunitário, na Directiva do Conselho, de 21.12.1988 (89/104/CEE), que visou a harmonização das legislações do Estados-membros em matéria de marcas e assim, no artigo 10.° n.° 1 determinou-se que "se, num prazo de cinco anos a contar da data do encerramento do processo do registo, a marca não tiver sido objecto de uso sério pelo seu titular, no Estado-membro em questão, para os produtos ou serviços para que foi registada, ou se tal uso tiver sido suspenso durante um período ininterrupto de cinco anos, a marca fica sujeita às sanções previstas na presente directiva, salvo justo motivo para a falta de uso.".

F. O Código de Propriedade Industrial aprovado pelo Decreto-Lei n.° 16/95, de 24 de Janeiro, integrou no seu seio normas destinadas a cumprir a aludida Directiva (cfr. art.°216.°) e também o actual CPI tem em conta o aludido instrumento comunitário.

G. Veja-se o n.° 1 do art.° 269.° que estipula-se que "a caducidade do registo deve ser declarada se a marca não tiver sido objecto de uso sério durante cinco anos consecutivos, salvo justo motivo e sem prejuízo do disposto no n.° 4 e no artigo 268.°", enquanto que o n.° 4 do art.° 269.° estabelece que "o registo não caduca se, antes de requerida a declaração de caducidade, já tiver sido iniciado ou reatado o uso sério da marca, sem prejuízo do que se dispõe no n.° 4 do artigo anterior."

H. Nos termos do n.° 1 do art.° 256.° do CPI, "de cinco em cinco anos, a contar da data do registo, salvo quando forem devidas as taxas relativas à renovação, deve ser apresentada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial uma declaração de intenção de uso da marca.".

I. A falta da referida declaração terá como efeito que a marca não será oponível a terceiro, No CPI de 1995 a obrigação de declaração de intenção de uso foi prevista em termos idênticos aos que passaram para o actual Código (art.° 195.° do CPI de 1995), com a diferença de que no CPI de 1995 manteve-se a expressa menção, herdada do Dec.-Lei n.° 176/80, de que sem a falta de declaração de intenção de uso presumir-se-ia que esta não estava a ser usada, certo, sendo, ser precisamente este o diploma legal à luz do qual, deverá ser regido o caso vertente - Ora a grande verdade;

J. É que à data da instauração da acção, a autora não tinha, manifestamente, sequer renovado, por uma única vez as marcas 344.963 e 390.799 fo que só sucedeu em Novembro e Maio de 2002, respectivamente) enquanto, que a marca 224.148. o tinha feito, mas já em 28 de Julho de 1994, daí resultando, à saciedade a manifesta caducidade das mesmas.

K. Por seu turno, o titular do registo da marca deve fazer desta um "uso sério" e este uso sério é, conforme vem sendo ponderado pela jurisprudência comunitária, o uso efectivo da marca, em conformidade com a sua função essencial que é garantir a identidade de origem dos produtos ou serviços para os quais a marca foi registada, a fim de criar ou conservar um mercado para estes produtos e serviços, com exclusão de usos de carácter simbólico que tenham como único objectivo a manutenção dos direitos conferidos pela marca.

L. A falta de uso sério da marca pelo período ininterrupto de cinco anos fundamenta a caducidade da marca, e é seu titular que tem de fazer a prova desse mesmo uso, ao contrário do entendimento consignado no acórdão recorrido.

M. Neste campo específico, a única coisa que resultou demonstrada cinge-se ao ponto 13 dos factos provados, ora transcrito "A autora comercializou em Portugal produtos com as suas marcas registadas referidas em 2), 3) e 4) entre Dezembro de 1999 e Fevereiro de 2003, conforme as facturas juntas ais autos a fls. 212-216 e 252-283.";

N. E só isto, não demonstra o uso das marcas em apreço, muito menos um uso sério das mesmas, o que significa que as marcas da autora apelada em apreço estão, como estavam, manifestamente caducas, tendo o acórdão recorrido violado por erro de interpretação e aplicação o disposto no artigo 216° do CPI em vigor e aplicável à data da entrada da p.i. - Não concedendo;

O. A marca é um sinal destinado a individualizar produtos ou mercadorias e a permitir a sua individualização, sendo que a possibilidade de indução em erro reporta-se aos sinais em si mesmo considerados e logo que se verifique, do ponto de vista do consumidor médio, uma situação desse género, estaremos em face de uma imitação de marca in C. J., Ano XI, Tomo 2º, pág. 24).

P. Por seu turno, é bastamente salientado pela doutrina que o agente do juízo de semelhança é o consumidor, não o técnico do sector, nem a pessoa especialmente atenta, donde, a confusão ou erro devem ser fáceis, não interessando para o efeito observadores perspicazes, capazes de fazerem ligações que escapam à maioria das pessoas (Oliveira Ascensão in Direito Comercial - Vol. 11-Direito Industrial - pág. 155).

Q. No caso sub judice, a questão que se coloca é a de saber se os produtos a que se referem são idênticos ou de afinidade manifesta e se há semelhança entre os sinais. A apelante, contrariamente à decisão recorrida, entende que são manifestas as diferenças entre os produtos e que não é fácil a confusão.

R. Efectivamente, de acordo com o princípio da especialidade, a marca há-de ser constituída por forma tal que não se confunda com outra anteriormente adoptada para o mesmo produto ou semelhante.

S. Ora, temos para nós como incontroverso, que as marcas da autora e da recorrente respeitam a produtos diferentes, destinam-se a mercados diferentes e a diferentes clientelas, não existindo perigo de confusão entre os consumidores de uma e outra marcas e mais a mais, a autora não tem sequer, uma delegação ou sucursal em território nacional e há muitos e bons anos (bem mais de 10) que nada comercializa em Portugal.

T. A autora não provou que os seus produtos são idênticos aos da ré, que se destinam a mercados idênticos e a idênticas clientelas. Isso, aliás, até seria de prova impossível, já que a autora se dedica à produção de componentes metálicos, especialmente, em aço inox, destinados, na sua larga maioria à indústria automóvel, enquanto que a recorrente se destina à indústria de plásticos, destinados a redes de águas e de saneamento básico.

U. O acórdão recorrido, é por isso, também ele violador do disposto no artigo 144° do CPI.

Nestes termos, nos melhores de direito aplicável e sempre com o mui douto Suprimento de V.Exas., deverá ser dado integral provimento ao presente recurso de apelação e em consonância, revogado o acórdão recorrido, julgando a acção totalmente improcedente».

Contra-alegou a recorrida, defendendo a manutenção do acórdão recorrido.

Colhidos os vistos novamente, cumpre apreciar e decidir.

2. Fundamentos:

De facto:

A facticidade julgada provada nos autos é a seguinte:

1) A autora é uma empresa registada na Alemanha, cujo objecto consiste, além do mais, no fabrico e comercialização de tubos de metal, tubos flexíveis e todo o tipo de produtos metálicos e produtos de materiais de todo o tipo adequados para a substituição de metal.

2) Por despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) de 04 de Agosto de 1960, foi concedido em Portugal o registo, a favor da autora, da marca internacional nº 2R 224 148 “HYDRA”, registada na Secretaria Internacional em 28 de Setembro de 1959, registo esse sucessivamente renovado em 28 de Setembro de 1979 e em 28 de Setembro de 1999, a qual se destina a assinalar produtos fabricados e comercializados pela autora, incluídos na classe 6ª da Classificação Internacional de Nice (aprovada nos termos do artigo 6º do Decreto-lei nº 176/80, de 31 de Maio), nomeadamente “tubagens flexíveis em metal”, conforme os documentos de fls. 32-35, 89-95 e 163-165.

3) Por despacho do INPI de 15 de Novembro de 1969, foi concedido em Portugal o registo, a favor da autora, da marca internacional nº R 344 963 “HYDRA”, registada na Secretaria Internacional em 20 de Março de 1968, registo esse renovado em 20 de Março de 1988, a qual se destina a assinalar diversos produtos fabricados e comercializados pela autora, incluídos nas classes 6ª e 17a da Classificação Internacional de Nice, nomeadamente: “ tubos e tubagens flexíveis enganchados com garra, unidos por soldadura forte, soldados, colados, estirados sem soldadura e por extrusão, de parede simples e múltiplos em metais, incluindo ligas de metais, bem como tubos e tubagens flexíveis, onduladas, foles dos que se podem deformar e elásticos fabricados nesses materiais, particularmente para instrumentos de medição ou de regulação, para válvulas sem bucha e para outras armações para estancar, para compensação de dilatações de tubulações e para o amortecimento de vibrações, etc.; tubagens flexíveis, enroladas através de faixas profiladas em metais e incluindo ligas de metais igualmente para juntas; todos os produtos acima referidos igualmente com revestimentos de e/ou envolvidos em metais e ligas de metais, borracha e sucedâneos da borracha e em matérias plásticas para estancar e de tomadas de reacções, de resistência química e de ajustamento da condução do calor e das constantes eléctricas e magnéticas; platinas em arco ou deformadas sob a forma cónica achatada com ou sem abertura central, igualmente com ondulações concêntricas (membranas) para o fabrico de caixas aneróides com uma ou mais câmaras, respectivamente foles com membranas tendo os bordos soldados, unidos, colados, engastados e aparafusados; caixas aneróides com várias câmaras, fabricadas a partir de tubagens estiradas sem soldadura pela formação de ondulações profundas e circulares”.

4) Por despacho do INPI de 19 de Setembro de 1973, foi concedido em Portugal o registo, a favor da autora, da marca internacional nº R 390 799 “HYDRA”, registada na Secretaria Internacional em 07 de Julho de 1972, registo esse renovado em 07 de Julho de 1992, a qual se destina a assinalar diversos produtos fabricados e comercializados pela autora, incluídos nas classes 6ª, 11ª, 17a e 19a da Classificação Internacional de Nice, nomeadamente: “Dispositivos de suportes e de suspensões deformáveis ou móveis para tubagens, particularmente suportes e suspensões variáveis e constantes, amortecedores de vibrações, rolamentos de rolos para tubagens e elementos de união para tubagens; tubos para as obras públicas e a construção, em especial tubos de cinta para cabos de protensão, tubos de molde perdido, tubos para o molde de pilares; ancoragens e reforços de distância para moldes perdidos; todos os produtos acima citados em metais. Tubos e cintas de ventilação em metais e/ou borracha, sucedâneos da borracha ou em matérias plásticas. Dispositivos de suportes e de suspensões deformáveis ou móveis para tubagens, particularmente suportes e suspensões variáveis e constantes, amortecedores de vibrações, rolamentos de rolos para tubagens e elementos de união para tubagens; todos os produtos acima referidos em borracha e sucedâneos da borracha ou em matérias plásticas. Tubos para as obras públicas e a construção, em especial tubos de cinta para cabos de protensão, moldes perdidos, tubos para o molde de pilares; ancoragens e reforços de distância para moldes perdidos; todos os produtos acima referidos em borracha e sucedâneos da borracha ou em matérias plásticas”.

5) Em 21 de Maio de 1991 foi registada na Conservatória do Registo Comercial de Azambuja a constituição da sociedade ré, com a denominação social “HIDRA - Indústria de …, Lda.”

6) Em 09 de Janeiro de 2001, foi requerido e efectuado, na Conservatória do Registo Comercial de Azambuja, o registo da sua transformação em sociedade anónima, com a denominação social “HIDRA - Indústria de …, S.A.”.

7) A sede social da ré situa-se em …, Azambuja, podendo a administração criar estabelecimentos, sucursais, delegações ou quaisquer formas de representação social, bem como deslocar a sede social.

8) A ré tem como objecto social a fabricação de acessórios de plástico para a construção.

9) Em 04 de Março de 1992, a ré requereu a protecção das seguintes marcas nacionais:

a) marca nacional nº 280.964 “HIDRA”, a qual veio a ser concedida por despacho do INPI de 29 de Outubro de 1993, conforme publicação no Boletim Oficial da Propriedade Industrial de 29 de Abril de 1994, destinada a assinalar os seguintes produtos da classe 17ª da Classificação Internacional de Nice: “tubos flexíveis não metálicos, partes e acessórios para os mesmos (não incluídos noutras classes)”;

b) marca nacional nº 280.965 “HIDRA”, a qual veio a ser concedida por despacho do INPI de 29 de Outubro de 1993, conforme publicação no Boletim Oficial da Propriedade Industrial de 29 de Abril de 1994, destinada a assinalar os seguintes produtos da classe 19ª da Classificação Internacional de Nice: “tubos rígidos não metálicos, partes e acessórios para os mesmos (não incluídos noutras classes) ”.

10) Na mesma data, a ré requereu o registo da insígnia nº 9492 “HIDRA”, o qual foi concedido por despacho do INPI de 04 de Novembro de 1993, conforme publicação no Boletim Oficial da Propriedade Industrial de 31 de Maio de 1994.

11) Em 24 de Fevereiro de 2000, através do Agente Oficial da Propriedade Industrial, Engenheiro BB, a ré apresentou junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial uma reclamação contra a protecção em Portugal da marca internacional nº 715.212 “HYDRAGAS”, registada em nome da autora, invocando as suas marcas e insígnia registadas referidas em 9) e 10), conforme o documento de fls. 173-179, a qual foi notificada, por aquele Instituto, aos agentes da autora, “CC & DD”, através do ofício datado de 10 de Março de 2000 e junto a fls. 180.

12) A autora apresentou junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, em 28 de Julho de 1994, 14 de Novembro de 2002 e 10 de Maio de 2002, as declarações de intenção de uso das marcas internacionais nº 2R 224.148, nº R 344.963 e nº R 390.799, respectivamente.

13) A autora comercializou em Portugal produtos com as suas marcas registadas referidas em 2), 3) e 4), entre Dezembro de 1999 e Fevereiro de 2003, conforme as facturas juntas aos autos a fls. 212-216 e 252-283.

14) A ré fabrica, comercializa e publicita em todo o país produtos com as marcas referidas em 9), desde a data do registo destas.

15) A autora apenas teve conhecimento do uso pela ré das marcas e insígnia referidas em 9) e 10) aquando da notificação referida em 11).

16) A presente acção foi instaurada no dia 18 de Maio de 2001, para os termos da qual a ré foi citada a 23 de Abril de 2002.

2.2. De direito:

Tendo presentes as conclusões da alegação, as quais delimitam o objecto do recurso, a menos que se verifique questão de conhecimento oficioso, e julgada, em definito, improcedente a excepção peremptória da caducidade do direito da autora, ora recorrida, as questões a decidir são as seguintes:

- caducidade das marcas da autora por falta de apresentação da declaração de intenção de uso, por falta de uso sério e por não renovação;

- inexistência de confundibilidade entre as marcas em confronto e os produtos por estas assinalados.

Da caducidade das marcas:

1. Na síntese da sua alegação recursiva, concretamente nas alíneas A) a N), a ré, aqui recorrente, sustenta que, ao contrário do decidido pelas instâncias, as marcas da autora se encontram caducadas, argumentando, essencialmente, que:

- o titular da marca tem o direito, mas também o dever de a usar, sob pena de violação do princípio geral da lealdade da concorrência;

- a lei previa e prevê a caducidade do registo da marca no caso da mesma não ser usada, tendo variado o prazo fixado, falando inclusivamente num uso sério da mesma, correspondente ao seu uso efectivo;

- na vigência do artigo 195.º do Código da Propriedade Industrial de 1995, exigia-se a apresentação de uma «declaração de intenção de uso» da marca, de cinco em cinco anos, sob pena de inoponibilidade da marca e do funcionamento da presunção de que a mesma não estaria a ser utilizada;

- no momento da instauração da acção a autora não havia renovado duas das suas marcas, o que só fez posteriormente, e quanto à restante já tinham decorrido cinco anos desde a última renovação.

- a falta de uso sério da marca pelo período de cinco anos fundamenta a sua caducidade nos termos do artigo 216.º do referido Código da Propriedade Industrial, competindo ao seu titular fazer prova do uso da mesma, o que a factualidade provada não demonstra.

A ré defende na sua contra-alegação tese inversa.

Relativamente a esta problemática, o acórdão recorrido considerou que não ocorreu a invocada caducidade por não ter sido requerida, por um lado, e por terem sido apresentadas declarações de intenção de uso ou renovadas as marcas, por outro, salientando que a caducidade sempre teria de ser declarada pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INP), o que não sucedeu no caso vertente. Considerou ainda recair sobre a ré o ónus da prova da inexistência de uso sério das marcas.

Começaremos por referir que, no caso, tem aplicação o regime jurídico instituído pelo Código da Propriedade Industrial (CPI) de 1995, uma vez que a propositura da presente acção ocorreu durante sua vigência, ou seja, antes da entrada em vigor do DL nº 36/2003, que aprovou o Código da Propriedade Industrial de 2003, actualmente vigente, subsumindo-se o regime jurídico da caducidade dos direitos de propriedade industrial e, em particular, das marcas aos dispositivos insertos nos artigos 36.º, 195.º, 205.º e 216.º daquele primeiro código de 1995.

O artigo 36º nº 1 do referido CPI de 1995 contemplava duas causa de caducidade dos direitos de propriedade industrial. Esta podia verificar-se por ter expirado o seu prazo de duração (al. a)) e por falta de pagamento de taxas (al. b)).

Para além destas causas de caducidade, outras estavam previstas no mesmo código associadas ao não uso da marca registada pelo respectivo titular por forma a evitar, como refere Luís Couto Gonçalves, citando Franceschelli (Direito de Marcas, Almedina, 2000, pág. 175), que os registos de marcas sejam ocupados por «cimiteri e fantasmi di marchi»

Assim, a caducidade da marca podia operar por falta de apresentação da «declaração de intenção de uso», nos termos do artigo 195º, e por falta de «uso sério da marca» durante cinco anos consecutivos, salvo justo motivo, de acordo com a al. a) do nº 1 do artigo 216º do CPI em causa.

Vejamos, em primeiro lugar, se ocorre a caducidade fundada em falta de apresentação da «declaração de intenção de uso», como defende a ré, obrigatoriedade legal que se manteve no Código da Propriedade Industrial de 2003 (artigo 256º nº 1) e que veio a cessar, entretanto, com o DL nº 143/2008, de 25 de Julho, diploma que aprovou medidas de simplificação de acesso à propriedade industrial e, neste particular, eliminou a necessidade de apresentação periódica da aludida declaração, abreviadamente designada por DIU.

Dispunha o artigo 195.º, n.ºs 1, 3 e 4 do CPI de 1995:

“1. De cinco em cinco anos, a contar da data do registo, salvo quando forem devidas as taxas relativas à renovação, deverá ser apresentada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial uma declaração de intenção de uso da marca, sem a qual esta se presumirá não usada”.

(…)

3. As marcas para as quais essa declaração não foi apresentada não serão oponíveis a terceiros, sendo declarada a caducidade do respectivo registo a requerimento de qualquer interessado, ou quando se verifique prejuízo de direitos de terceiros no momento da concessão de outros registos.

4. Se não tiver sido pedida nem declarada a caducidade do registo, este será novamente considerado em pleno vigor desde que o titular faça prova de uso da marca.

(…)”.

Não decorre deste preceito que a não apresentação da «declaração de intenção de uso» no referido prazo de cinco anos, a contar do registo, determine a caducidade imediata da respectiva marca. Ou seja, que a falta de apresentação da «declaração de intenção de uso» constitua uma causa “automática” de caducidade da marca, apenas se presumindo esta como não usada.

A própria letra do artigo 195.º do CPI de 1995 condiciona, expressamente, a caducidade do respectivo registo a prévio requerimento de qualquer interessado na obtenção de uma declaração nesse sentido ou a sua declaração oficiosa quando se verifique prejuízo de direitos de terceiros no momento da concessão de outros registos, possibilitando, se não tiver sido pedida ou declarada a caducidade, que, ulteriormente, se considere o registo da marca em pleno vigor se vier a ser feita prova de uso da mesma pelo seu titular.

Este regime encontra-se, aliás, em sintonia com o estabelecido no artigo 36.º do mesmo código, preceito que, para além de dispor que os pedidos de caducidade deveriam ser apresentados no INPI, sendo a caducidade anotada e publicada, dizia expressamente que:

“4. A caducidade só produz efeitos depois de declarada em processo que corre os seus termos no Instituto Nacional da Propriedade Industrial”.

O entendimento de que a falta de apresentação da «declaração de intenção de uso», também conhecida por “DIU”, não é, só por si, causa imediata de caducidade do registo da marca quer em face do Código da Propriedade Industrial de 1995, quer do de 2003, é defendido por Jorge Cruz, em anotação ao correspondente artigo 256.º do CPI, na versão de 2003 (Código da Propriedade Industrial, Lisboa, 2003).

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