Supremo Tribunal de Justiça — 7.ª Secção (Cível)

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça:

Relatório

I – “AA GMBH & CO.KG”, “BB GMBH” e “CC, LDA.” intentaram contra “DD FARMACÊUTICA, S.A.. a presente acção, no Tribunal Arbitral competente, pedindo que a mesma seja julgada procedente e, consequentemente, a ré condenada no seguinte:

a) a abster-se de, em território português, ou tendo em vista a comercialização nesse território, importar, fabricar, armazenar, introduzir no comércio, vender ou oferecer os medicamentos genéricos contendo como princípio ativo o Telmisartan e Hidroclorotiazida em associação fixa, enquanto a EP 502314 e o CCP 41, e as EP 1467712, EP 1545467, EP 2120884 e EP 2260833 se encontrarem em vigor;

b) a não transmitir a terceiros as AIMs identificadas no artigo 88º da petição incial, até à referida data de caducidade dos direitos ora exercidos;

c) a pagar a totalidade dos encargos da acção arbitral;

d) a pagar uma sanção pecuniária compulsória, nos termos do artigo 829º-A do Código Civil, de valor não inferior a € 50 000,00 (cinquenta mil euros) por cada dia de atraso no cumprimento da condenação que vier a ser proferida.

A ré contestou, por excepção e por impugnação, tendo a final pugnado pela total improcedência da acção.

As autoras responderam às excepções invocadas, pugnando pela sua inverificação.

Percorrida a subsequente tramitação, foi proferido acórdão arbitral que, na total improcedência da acção, absolveu a ré dos pedidos.

Apelaram as autoras, tendo a Relação de Lisboa, na parcial procedência do recurso, ordenado o desentranhamento do documento n.º 3, alterado alguns pontos da matéria de facto e revogado o recorrido acórdão arbitral, condenando a ré no seguinte:

a) “a abster-se de, em território português, ou tendo em vista a comercialização nesse território, importar, fabricar, armazenar, introduzir no comércio, vender ou oferecer os medicamentos genéricos contendo como princípio ativo o Telmisartan e Hidroclorotiazida em associação fixa, enquanto as EP 1467712, EP 1545467, EP 2120884 e EP 2260833 se encontrarem em vigor;

b) a não transmitir a terceiros, até à data de caducidade dos direitos respeitantes às EP indicadas em a), as três AIM publicadas, todas elas, no dia 19/12/2012 e cujas cópias constituem os documentos nºs 9 a 11 juntos com a petição inicial e que foram requeridas, também todas elas, no dia 07 /12/2012, que contêm as seguintes referências comuns, diferenciando-se apenas nas dosagens quer dos medicamentos quer dos medicamentos de referência a que correspondem e visam substituir (umas 40mg+12,5mg, outras 80mg+12,5mg e as terceiras 80mg+25mg):

Nome do requerente da Autorização de Introdução no Mercado: DD FARMACÊUTICA, SA,

Morada do requerente da Autorização de Introdução no Mercado: Rua …, 19 27…- …, Portugal,

Substância(s) do medicamento: Hidroclorotiazida; Telmisartan,

DCI do medicamento: Telmisartan + Hidroclorotiazida,

Forma farmacêutica do medicamento: comprimido,

Medicamento de referência: MicardisPlus,

Forma farmacêutica do medicamento de referência: comprimido”.

Agora inconformada, interpôs a ré recurso de revista, finalizando a sua alegação, com as conclusões que se transcrevem:

1) O presente recurso vem interposto do acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa que decidiu parcialmente procedente a apelação interposta pelas ora Recorridas, da decisão proferida, por unanimidade, pelo Tribunal Arbitral constituído no âmbito da arbitragem necessária iniciada pelas Recorridas, nos termos da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, e que, consequentemente, decidiu:

• Altera[r] a parte da deliberação arbitral através da qual foram enunciados os factos provados na ação nos termos indicados nos pontos 6.2.7 e 6.3.3 do presente acórdão;

• Revoga[r] o decreto absolutório do acórdão arbitral recorrido, decretando em sua substituição que:

i. Vai a Demandada condenada a abster-se de, em território português, ou tendo em vista a comercialização nesse território, importar, fabricar, armazenar, introduzir no comércio, vender ou oferecer os medicamentos genéricos contendo como princípio ativo o Telmisartan, Hidroclorotiazida em associação fixa identificada na petição inicial enquanto as EP 1467712, EP 1545467, EP 2120884 e EP 2260833 se encontrarem em vigor;

ii. Vai a Demandada condenada a não transmitir a terceiros, até à data de caducidade dos direitos respeitantes às EP indicadas em i), as três AIMs publicadas, todas elas, no dia 19/12/2012 e cujas cópias constituem os documentos n.ºs 9 a 11 juntos com a petição inicial (…);

iii. Vai a Demandada absolvida do pedido de condenação no pagamento de sanção pecuniária compulsória por cada dia de atraso no cumprimento das condenações decretadas em i) e ii).

2) O presente recurso é fundamentado no erro de interpretação e de aplicação da lei substantiva e na violação da lei de processo, nos termos previstos no artigo 674.º, n.º 1, alíneas a) e b), do CPC.

3) O recurso de Revista, ordinário, que tem por objeto sentenças da Relação em sede de recurso de decisões no âmbito da arbitragem necessária realizada ao abrigo da Lei n.º 62/2011, de 12 de dezembro, é admissível, como já consignou esse Venerando Supremo Tribunal, em douto acórdão de 23/06/2016, processo 1248/14.6YRLSB.S1.

4) A admissibilidade do presente recurso funda-se na interpretação, sufragada nesse aresto, do artigo 3.º, n.º 7 da Lei n.º 62/2011, quando conjugado com o artigo 59.º, n.º 8 da Lei n.º 63/2011 (Lei da Arbitragem Voluntária).

5) A interposição do presente recurso de revista ordinária é ainda admissível nos termos do artigo 629.º, n.º 2, alínea d), por a decisão do Tribunal a quo estar em frontal oposição ao acórdão do mesmo Tribunal da Relação de Lisboa, 6.ª Secção, proferido no âmbito do processo 850/15.3YRLSB em 18 de fevereiro de 2016, cf. doc. n.º 1 (acórdão fundamento).

6) Nessa sede, haverá sempre recurso desde que não esteja esse recurso vedado por insuficiência do valor da causa e da sucumbência, conquanto existam duas ou mais decisões das Relações em oposição com aquela emanada do Tribunal a quo, tiradas no domínio da mesma legislação e sobre a mesma questão fundamental de direito, o que se verifica quando confrontados o acórdão fundamento e a douta decisão do Tribunal a quo.

7) No acórdão fundamento discutiu-se se um medicamento genérico composto, entre outras, pelas substâncias ativas Telmisartan e Hidroclorotiazida violava as patentes sob discussão nestes autos, apresentando as mesmas substâncias ativas e um processo de produção tecnologicamente igual ao do medicamento genérico sob apreciação in casu.

8) Ademais, estava em causa a suposta infração dos direitos de propriedade industrial das aqui Recorridas, ali Recorrentes, por esse medicamento, o que configura uma mesma questão fundamental de direito. Em concreto, no acórdão fundamento foram invocadas a EP 502314 e respetivo Certificado Complementar de Proteção n.º 41 (CCP 41), a EP 1467712, a EP 1545467 e a EP 2120884, que estão também sob discussão nos presentes autos.

9) A questão foi discutida ao abrigo do artigo 101.º do Código da Propriedade Industrial (Decreto-Lei n.º 36/2003, de 5 de Março), norma também ela determinante na decisão do Tribunal a quo, pelo que nos movemos, em ambas as situações, no domínio da mesma legislação.

10) Apesar da perfeita analogia das situações, no âmbito do processo n.º 850/15.3YRLSB tanto o Tribunal Arbitral como o Tribunal da Relação de Lisboa, no referido acórdão fundamento, entenderam que aquelas soluções técnicas não infringem as patentes das Recorridas ali invocadas, nem em sentido literal, nem por equivalência, ao passo que no presente caso, com exceção da EP 502314 e respetivo CCP 41, cuja vigência caducou no dia 12 de dezembro de 2013, o acórdão recorrido entendeu que os medicamentos genéricos da Recorrente infringem a EP’712, a EP’467 e a EP’884.

11) O Tribunal a quo veio, em conformidade com o peticionado pelas Apelantes, aqui recorridas, alterar os factos provados n.ºs 91), 92), 93), 110) e 113), bem como aditar ao acervo de factos dados como provados, o facto n.º 114).

12) Na alteração ao facto provado n.º 91), o Tribunal a quo eliminou as referências “o comprimido produzido pela Demandada não é em duas camadas ao contrário do que está definido nas patentes em vigor da titularidade das Demandantes”, por haver considerado que tais informações constituem “declarações conclusivas e não factos concretos”.

13) Tal entendimento é porém errado, em virtude de o facto provado n.º 91) constituir efetivamente um facto concreto que transpõe as circunstâncias de que, (i) o comprimido genérico sub judice não assume uma composição em bicamada, (ii) divergindo assim dos medicamentos das aqui Recorridas, que no texto das respetivas patentes são qualificados como comprimido em bicamada.

14) Por outro lado, ao eliminar do acervo de factos provados a factualidade contida no anterior facto provado n.º 91), o Tribunal a quo entrou em contradição consigo mesmo porquanto havia considerado que o comprimido da aqui Recorrente não está estruturado em duas camadas, em evidente oposição com o que “está definido nas patentes em vigor da titularidade das Demandantes”.

15) A decisão do Tribunal a quo no sentido de alterar, ou verdadeiramente eliminar, o anterior facto provado n.º 91) é ainda de censurar porquanto está em manifesta contradição com o acórdão arbitral que bem esclareceu que o comprimido genérico sub judice (em monocamada) é diferente das invenções protegidas pelas EP’s 1467712, 2260833 e 1545467 que protegem um medicamento em bicamada, conforme resulta dos factos provados n.ºs 51), 80), 87) e 89), bem como da apreciação expendida em torno da análise da primeira questão técnica.

16) A alteração factual promovida pelo Tribunal a quo surge ainda, sem a necessária justificação, em contradição com o teor do relatório pericial apresentado nos autos, onde, conforme expresso nos quesitos I.1, I.3, I.7, II.A 14, II.C 32, II.C 33, II.C 34, II.C 40. II.C 41 se apurou que a composição em monocamada do medicamento genérico da Recorrente é contrária/diferente das soluções patenteadas pelas ali Demandantes, aqui Recorridas.

17) O Tribunal a quo ainda andou mal ao subtrair ao acervo de factos considerados provados o teor do original facto provado n.º 92) porquanto também este constitui efetivamente um facto concreto que transmite que (i) a solução tecnológica/arquitetura do comprimido genérico sob apreciação (em bicamada) é diferente das soluções protegidas pelas patentes das aqui Recorridas, em razão de (ii) a composição uniforme do medicamento numa mistura de pós ou num co-granulado (conforme a do medicamento genérico) ter sido a solução desejada mas não alcançada nos produto e processo protegidos pelas EP’s 1467712 e 2260833, no âmbito dos quais se teve de recorrer à formulação de um comprimido com duas camadas.

18) A eliminação do facto provado n.º 92) diverge, sem justificação atendível, do teor do facto provado n.º 83) – que se manteve inalterado – e não reflete o teor do relatório pericial que conforme resulta dos quesitos II.A 12, II.A 13, II.C 38, II.C 39, II.C 40 e II.F 74 concluiu no inequívoco sentido de que a solução tecnológico que subjaz ao medicamento genérico sob apreciação – onde as substâncias ativas estão homogeneamente distribuídas sem necessidade de estruturar o comprimido em duas camadas – veio resolver o problema da incompatibilidade entre substâncias que se verificava, através de uma solução que as titulares das patentes 1467712 e 2260833 pretenderam alcançar, mas sem sucesso.

19) O Tribunal a quo eliminou a parte do facto provado n.º 93) que estatuía que as duas matrizes microscopicamente diferentes contidas no comprimido genérico de composição uniforme “não correspondem ao comprimido de dupla camada protegido nas patentes da titularidade das Demandantes”, por haver considerado que tal segmento textual constituía uma declaração conclusiva e não um facto concreto.

20) Porém, o segmento textual subtraído assume natureza de facto e transmite a circunstância de que a composição uniforme do medicamento genérico não corresponde à geometria em bicamada do comprimido protegido pelas patentes europeias n.ºs 1467712 e 2260833.

21) Por outro lado, a eliminação parcial do facto provado n.º 93), que o Tribunal a quo também não cuidou de devidamente justificar, afigura-se contrária quer ao entendimento do Tribunal Arbitral vertido no facto provado n.º 51), quer ao teor do relatório pericial que nos quesitos II.C 33, II.C 34 e II.C 41 refere que a solução encontrada no medicamento genérico sob apreciação não corresponde às soluções patenteadas, porquanto – entre todas as outras diferenças demonstradas – o medicamento genérico é de composição uniforme, contrariamente aos produto e processos patenteados pelas Recorridas que protegem um medicamento em bicamada.

22) Por último, ao eliminar a segunda parte da redação do facto provado n.º 93), o Tribunal a quo, mais uma vez, entrou em contradição consigo mesmo, na medida em que havia já admitido em sede de fundamentação à alteração do facto provado n.º 91) que não existem duas camadas no comprimido genérico, não se verificando assim motivo para a eliminação parcial do facto.

23) A alteração efetuada pelo Tribunal a quo quanto ao facto provado n.º 110) releva quanto a duas questões essenciais, a saber, (i) se a área superficial do manitol usado no medicamento da Recorrente é da mesma gama que a área superficial do sorbitol reivindicado na EP’884; e (ii) se o manitol e o sorbitol são substâncias diferentes, ainda que funcionalmente equivalentes.

24) Quanto à primeira questão, o próprio Tribunal a quo afirma que os peritos não dispunham de informação sobre as áreas superficiais do sorbitol nem do manitol.

25) Tanto que, do depoimento da testemunha EE aludido na fundamentação do Tribunal não se pode concluir rigorosamente nada quanto àquelas áreas superficiais.

26) Acresce que, nada resultou provado quanto à área superficial do manitol utilizado nos comprimidos da Recorrente.

27) A redação do facto 110), ao eliminar o trecho “uma vez que são substâncias diferentes” descura ainda os factos provados sob o ponto 106) e 107), onde foram dadas como provadas as diferenças entre os dois excipientes, manitol e sorbitol.

28) Termos em que, a alteração levada a cabo pelo Tribunal recorrido quanto ao facto 110) peca por duas razões: (i) dá como provado que as áreas superficiais do sorbitol e do manitol são da mesma gama sem que tal encontre o mínimo suporte na prova produzida; e (ii) é fundamentada no depoimento de uma testemunha que é completamente incongruente com a factualidade assente no ponto 106), o que resulta na incompatibilidade da factualidade vertida no ponto 110) - após alteração - com a matéria provada sob os pontos 106) e 107).

29) A matéria dada como provada no ponto 113) pelo Tribunal Arbitral na sua redação original vem na sequência lógica da factualidade dada como provada nos factos 64), 90), 111) e 112) e no seguimento do penúltimo parágrafo da página 36 do acórdão arbitral.

30) O Tribunal a quo entendeu que, pelo simples facto de o medicamento genérico conter o excipiente povidona e de esta substância ter, entre outras, propriedades tensioativas, ficaria provado que a povidona é usada como agente tensioativo nos comprimidos da Recorrente.

31) No entanto, dos depoimentos indicados no acórdão recorrido não se retira que no contexto da formulação do medicamento da Recorrente a povidona seja usada como tensioativo.

32) Ao ter considerado que a povidona é usada no fabrico dos comprimidos da Recorrente com aquela função específica, o Tribunal a quo desviou-se do sentido das respostas do colégio pericial, que afirmou categoricamente que aquele comprimido não contém nenhum agente tensioativo.

33) O que vem dito resulta ainda da resposta ao quesito I.1., onde os peritos que formaram a maioria concluíram de forma cristalina que o processo de fabrico do medicamento genérico não é idêntico nem equivalente ao processo descrito na EP’467, precisamente porque para este processo o uso de um tensioativo é um elemento diferenciador.

34) Conclui-se assim que os depoimentos invocados pelo Tribunal a quo não autorizam a desconsideração pela prova resultante do relatório pericial supra citada, pelo que aquele Tribunal não poderia nunca ter alterado o facto 113) nos termos em que o fez.

35) Ao ter aditado o facto provado n.º 114) aos factos provados considerando apenas depoimentos de algumas testemunhas e olvidando por completo o teor do relatório pericial relevante para a matéria, o Tribunal a quo deu por provado um facto que não corresponde à realidade material.

36) Ademais, no acórdão não se referem os motivos que levaram o Tribunal a quo a não considerar o relatório pericial, que é farto nas respostas que dá sobre a matéria relevante nesta sede.

37) Termos em que o aditamento do ponto 114) aos factos não tem qualquer sustento na prova produzida, sendo por isso, ilegal.

38) Torna-se patente que o Tribunal a quo se distanciou em vários pontos, e com o intuito de alterar a matéria de facto decorrente da decisão do Tribunal Arbitral, daquela que era a opinião maioritária (e por vezes unânime) do colégio de peritos, em domínios que o Tribunal a quo afirmou recorrente e veementemente se afiguravam extremamente complexos, bem como o litígio daí decorrente, em virtude da tecnicidade das matérias sob apreciação.

39) A modificação da matéria de facto assim operada consubstancia uma subvalorização infundada da prova pericial, acompanhada da violação do dever de fundamentação, consagrado no artigo 154.º, n.º 1, e no artigo 607.º, n.º 4, ambos do CPC, e que corresponde aliás a um imperativo constitucional vertido no artigo 205.º, n.º 1 da Lei Fundamental.

40) Pese embora exista liberdade de apreciação da prova, e em particular, da prova pericial, consagrada no artigo 607.º, n.º 5 do CPC, a livre apreciação da prova não pode corresponder a um exercício discricionário e até arbitrário por parte do julgador.

41) Em particular, os nossos Tribunais superiores não hesitam em identificar um dever de especial fundamentação quando o juiz decide em desconformidade com o sentido unânime ou quase unânime de um laudo pericial. Nesse sentido se pronunciaram os Tribunais da Relação de Lisboa (em 11/07/2010, processo 949/05.4TBOVR-A.L1-8), do Porto (em 16/02/1998, processo 9751295, e em 26/01/2000, processo 9921333), de Coimbra (em 24/04/2012, processo 4857/07.6TBVIS.C1) e de Guimarães (em 19/02/2015, processo 165/10.3TBMUR-A.G1).

42) Tendo em consideração que a matéria dos autos reveste-se de grande complexidade técnica, não é lícito ao Tribunal recorrido descartar as conclusões técnicas que mereceram a concordância da maioria (e por vezes unanimidade) do painel de peritos, de forma pouco ou nada fundamentada, sendo impercetíveis as razões que levaram a tal desconsideração do relatório pericial.

43) A discordância do Tribunal a quo com o sentido da prova pericial não foi fundada em provas alternativas com igual ou superior credibilidade, como exige o dever de especial fundamentação densificado pela jurisprudência.

44) Desta forma, o Douto Tribunal a quo não fundamentou de forma suficiente a sua sentença, em violação da lei de processo, em especial dos números 3 e 4 do artigo 607.º e do artigo 154.º, ambos do CPC, sendo que essa violação do dever de fundamentação implica sem mais a revogação da sentença, que aqui se pede.

45) Mais ainda, a deficiente fundamentação do acórdão recorrido, por desrespeito do dever de especial fundamentação, atinge uma garantia constitucional da Recorrente, isto é, o direito a ser destinatária de uma sentença formal e materialmente fundamentada, o que aqui se argui para os devidos efeitos.

46) Os erros incorridos pelo Tribunal a quo e a falta de fundamentação devida quanto à decisão sobre a matéria de facto são erros de aplicação do direito, que em todo o caso são sempre sindicáveis em sede de recurso de revista, conforme afirmado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal (acórdão de 28/06/2012, processo n.º 3728/07.0TVLSB.L1.S1 e acórdão de 21/06/2016, processo n.º 2683/12.0TJLSB).

47) A modificação da matéria de facto por parte do Tribunal a quo, que se cingiu a apenas alguns dos factos, provocou incoerências insanáveis entre elementos da factualidade dada como provada, pelo que é impossível que o Tribunal a quo possa alcançar uma solução jurídica correta para os casos sub iudice, pois a operação jurídica típica do processo aqui controvertido (a saber, a verificação da violação, ou não violação, de certas patentes pelo medicamento da Recorrente) depende inelutavelmente de uma correta conformação da factualidade, sem a qual a aplicação das normas jurídicas aos factos fica comprometida.

48) Inelutavelmente, essas incoerências implicam que o acórdão recorrido padeça de vícios na aplicação do direito que justificam que este Supremo Tribunal o revogue.

49) Ao ter considerado que os medicamentos genéricos da Recorrente infringem, por equivalência, o âmbito de proteção das patentes europeias EP 1467712, EP 1545467, EP2120884 e EP 2260833 das Recorridas, o Tribunal a quo laborou numa errónea interpretação da doutrina dos equivalentes e numa indevida aplicação do artigo 101.º do CPI, o que culminou numa violação dos normativos legais substantivos aplicáveis ao litígio sub judice.

50) A EP‘712 reivindica um método de produção de um comprimido farmacêutico de duas camadas compreendendo Telmisartan e Hidroclorotiazida. A EP‘833 protege um comprimido farmacêutico de duas camadas compreendendo Telmisartan e um diurético obtido através do processo constante na EP’712.

51) O cerne essencial destas patentes consiste na separação das substâncias ativas em duas camadas para ultrapassar o problema técnico existente à data de prioridade da patente da incompatibilidade da Hidroclorotiazida com os compostos básicos presentes nas formulações convencionais de Telmisartan (ponto 84) dos factos provados).

52) Ao invés, resultou provado que o medicamento genérico da Recorrente constitui um comprimido de composição uniforme e geometria convencional, onde não são observáveis ou cindíveis duas camadas (pontos 90) e 91) dos factos provados). No comprimido da Recorrente a solução encontrada para minimizar o contacto entre os granulados de Telmisartan e Hidroclorotiazida e ultrapassar os problemas de instabilidade daí advenientes consiste no revestimento do granulado de Telmisartan com povidona, [não na separação dos granulados por camadas (ponto 25) dos factos provados)].

53) Nesta diferença reside a evidência de que as referidas patentes protegem, respetivamente, um processo e um produto, diferentes do medicamento da Recorrente.

54) A solução técnica que é proposta no medicamento genérico da Recorrente foi concedida pelo Instituto Europeu de Patentes como uma patente de produto válida e eficaz - EP 2029112 -, pelo que aquela solução (i) constitui efetivamente uma solução inovadora face ao problema técnico que as titulares das patentes sub judice enfrentaram, (ii) não está abrangida pelo texto das EP‘712 ou EP‘833, e (iii) não estava ao alcance do perito médio na especialidade.

55) Esta constatação bastaria para demonstrar que as soluções técnicas em confronto nunca poderiam ser consideradas iguais, nem tão pouco equivalentes, uma vez que existe na solução proposta nos medicamentos genéricos da Recorrente um efeito material técnico distinto. A não ser assim, tal solução nunca poderia ter sido objeto de patente autónoma avaliada e concedida anos depois das patentes sub judice.

56) Tanto a doutrina como a jurisprudência portuguesas entendem que, para que se verifique a equivalência entre os inventos ou soluções técnicas em confronto, é necessário que estejam verificadas três condições cumulativas, a saber: (i) identidade do efeito técnico; (ii) identidade funcional ou semelhança dos meios; e (iii) evidência da equivalência - acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa de 17/09/2009, (Relatora Ondina Carmo Alves).

57) No caso em apreço, resulta claro que os elementos modificados para obter o comprimido genérico não estavam efetivamente ao alcance de um perito na especialidade, a partir da interpretação lógica e objetivista do conteúdo das reivindicações das patentes das Recorridas. Ou seja, não existe qualquer evidência de equivalência, já que a solução técnica proposta no medicamento genérico não era de facto evidente face ao estado da técnica à data das patentes das Recorridas, tendo aliás sido declaradamente tida por impossível.

58) Face à prova produzida quanto ao facto de o comprimido da Recorrente ser uma composição uniforme, i.e., não separada por camadas, onde os granulados de Telmisartan e Hidroclorotiazida são misturados e posteriormente prensados para originar o comprimido final (ponto 90) dos factos provados), e à novidade e atividade inventiva da EP’112 que protege aquele comprimido, fica também arredada a identidade funcional face aos inventos das EP’712 e EP’833, que são relativos a comprimidos em bicamada.

59) O que ficou dito quanto à EP’712 aplica-se igualmente à EP’833, a qual diz respeito a um comprimido farmacêutico de duas camadas obtido através do processo constante da EP’712.

60) A análise de uma hipotética infração por equivalência quanto ao método de secagem dos granulados deve ser feita à luz dos elementos interpretativos que derivam do texto de patente. Na EP’712 foi especificamente reivindicada a “secagem por pulverização”, atribuindo-lhe vantagens que não reconheceram à granulação em leito fluidizado - método que ficou deliberadamente omisso nas reivindicações da patente e que foi o adotado pela Recorrente.

61) Mediante a reivindicação específica da secagem por pulverização e a descrição das vantagens deste método sobre o método de granulação em leito fluidizado, ao interpretar o texto da patente o perito médio teria depreendido que a granulação por secagem por pulverização era um requisito essencial ou particular da invenção para o titular da patente, obrigando a que exista uma correspondência literal com o que está expresso na reivindicação para que se verifique infração da patente por equivalência (Improver vs. Remington e acórdãos do TCA – Sul de 02/06/2010 e de 13/10/2010, citando Couto Gonçalves).

62) Resultou provado que o comprimido da Recorrente não é estruturado em duas camadas (ponto 90) dos factos provados), pelo que não se pode considerar que o processo de produção do medicamento genérico da Recorrente segue os passos (iii), (iv), (v) e (vi) da reivindicação 13 da EP’712, os quais se julgaram consistentes com a criação de um comprimido em duas camadas (ponto 89) dos factos provados). Sendo a EP’712 uma patente de processo de produção com seis passos cumulativos, basta que o fabrico do medicamento da Recorrente não siga um desses passos para que não se verifique infração.

63) Sendo a EP’833 uma patente de produto, o ónus da prova de que o medicamento genérico da Recorrente infringe as reivindicações da patente cabia às Recorridas e não à aqui Recorrente, conforme resulta do artigo 98.º do Código da Propriedade Industrial e n.º 1 do artigo 342.º do Código Civil, sendo certo que as Recorridas não lograram demonstrar a alegada infração. Por outro lado, a inversão do ónus da prova prevista no artigo 98.º do CPI também não pode operar face à EP’712, na medida em que, sendo a associação entre o Telmisartan e a Hidroclorotiazida já conhecida do estado da técnica à data do depósito daquela patente (ponto 54) dos factos provados), o produto obtido através do processo constante na EP’712 não era, à data relevante, um produto novo.

64) Inexistindo qualquer infração às EP’712 e EP’833, direta ou por equivalência, por parte da Recorrente e por referência ao medicamento genérico objeto dos presentes autos, ao ter condenado a Recorrente a abster-se de comercializar os seus medicamentos genéricos o Tribunal recorrido violou o disposto no artigo 101.º do CPI.

65) A EP’467 refere-se a composições farmacêuticas sólidas compreendendo Telmisartan, um agente básico, um tensioativo ou emulsionante, e um diluente hidrossolúvel (ponto 63) dos factos provados). De acordo com a EP’467 a presença de um tensioativo ou emulsionante é essencial para a invenção (ponto 65) dos factos provados).

66) Os medicamentos da Recorrente contêm o excipiente povidona, que serve para revestir o granulado de Telmisartan e assim reduzir o contacto daquele ingrediente ativo com o granulado de Hidroclorotiazida (pontos 17), 22), 23) e 26) dos factos provados).

67) Apesar de no acórdão recorrido nada se dizer quanto à concreta infração da EP’467 pelos medicamentos genéricos, a Recorrente supõe que terá sido porventura à luz da alteração do facto 113) efetuada na mesma sede, que o Tribunal a quo assumiu que a utilização da povidona, por ser (também) um tensioactivo, infringe a patente.

68) No entanto, a conclusão de que no comprimido da Recorrente a povidona é usada como / produz necessariamente o mesmo efeito que um agente tensioativo não é autorizada, nem mesmo à luz da alteração ao facto 113) levada a cabo pelo Tribunal a quo. Do facto de a povidona ter, entre muitas outras, características de tensioativo não resulta necessariamente que ela cumpra sempre essa função.

69) Resulta da prova produzida nos autos e dos factos provados 17), 22), 23), 26), 111) e 112) precisamente que a presença da povidona tanto nos medicamentos genéricos como no contexto da EP’467 está relacionada com outras das funções que aquele excipiente pode desempenhar.

70) Concretamente no contexto da EP’467 a povidona é referida na página 6 da descrição, on