Supremo Tribunal de Justiça — 2.ª Secção (Cível)

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça:

A, titular, desde 30/4/1992, do registo de marca «Tavar» com o nº 229846 do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) para a classe 25ª «Confecções», do despacho do Presidente do INPI, de 9/9/1997, que declarou a caducidade do registo da referida marca e que deferiu o pedido de registo da marca «Tavar», com o nº 306272, para calçado, apresentado por B, interpôs recurso para os Tribunais Cíveis de Lisboa, pedindo que:

a) a decisão que declarou a caducidade do registo seja anulada e substituída por outra que declare válido e em vigor o referido registo, sob pena de violação do disposto no artigo 190 (marca notória) e nº 8 do artigo 216 do Código da Propriedade Industrial (CPI);

b) consequentemente seja anulada a decisão que concedeu a B o registo da marca «Tavar»;

c) quando assim se não entenda, se julgue nula a mesma decisão por falta de notificação ao autor da pretensão do referido B a fim de poder contestar a dita pretensão em obediência ao princípio do contraditório, anulando-se todo o processado e notificando-se o autor para ilidir a presunção constante do nº 1 do artigo 195 do CPI.

Não houve oposição e logo foi proferida sentença de improvimento do recurso, com o fundamento de que, apesar da marca do recorrente, apresentar características de uma marca notória, o certo é que, sujeita à presunção contida no nº 1 do artigo 195 do CPI (presunção de não utilização da marca se, de 5 em 5 anos, contados da data do registo, não for apresentada no INPI uma declaração de intenção de uso da marca), não foram utilizados pelo titular os meios legais destinados a ilidir tal presunção e, consequentemente, a entidade administrativa não podia deixar de conceder o registo pretendido, declarando a caducidade do registo do recorrente.

O A apelou desta sentença para a Relação de Lisboa, que, no entanto, a confirmou.

Insiste agora o A, com a presente revista, no seu desiderato para o que formula as seguintes conclusões:

1.	O artigo 195 do Código de Propriedade Industrial em vigor contém uma norma sui generis no cotejo das leis europeias e donde resulta uma solução ilógica, qual seja a de que não declarar que se pretende usar no futuro uma marca faz presumir que não se usou a marca no passado;

2.	Todavia, a presunção do artigo 195, nº 1 é, nos termos da lei, uma presunção juris tantum como reconhece o douto acórdão da Relação de que se recorre;

3.	Assim sendo, trata-se de uma presunção ilidível, não nos termos do artigo 195, nº 4 do CPI, que nem sequer pode aqui ser aplicado, pois foi declarada a caducidade do registo da marca do recorrente, mas sim nos termos do artigo 195, nº 1 do CPI;

4.	Ao admitir que a marca do recorrente reúne os pressupostos que a qualificam como marca notória e efectivamente usada, a douta decisão deveria não só ter considerado ilidida a presunção juris tantum do artigo 195, nº 1 do CPI como, em consequência, subsumir a situação ao artigo 190 do mesmo CPI, que consagra os efeitos da notoriedade de uma marca;

5.	Tendo sido ilidida a presunção pela constatação da notoriedade marca e seu uso efectivo, cabe a quem aplicar a lei dela extrair todas as consequências, incluindo a revogação da declaração de caducidade do registo da marca do recorrente.

O recorrido B contra-alegou no sentido da negação da revista.

Corridos os vistos, cumpre decidir.

O acórdão sob recurso fixou como provados os seguintes factos:

1º O recorrente foi titular do registo da marca nacional nº 229846 «Tavar», que assinala «Confecções», incluída na classe 25ª, concedida por despacho datado de 20/4/1992, publicado no Boletim da Propriedade Industrial nº 4/1992 e pedido em 6/5/1985;

2º Por despacho de 9/9/1997, publicado no Boletim da Propriedade Industrial nº 10/1997 foi declarada a caducidade daquela marca com o fundamento de que foi pedido o registo da marca nacional nº 306272 «Tavar», que se confunde com aquela, mas o seu titular não apresentou a declaração de intenção de uso;

3º Em 30/12/1994 B requereu a concessão de registo da marca nacional nº 306272 «Tavar», destinada a assinalar «calçado», incluída na classe 25ª, o que foi deferido por despacho de 9/9/1997, publicado no Boletim da Propriedade Industrial nº 9/97, de 31/12/1997.

A questão a resolver continua a ser a de averiguar se se mostra ilidida, nos termos do nº 1 do artigo 195 do CPI a presunção de não uso da marca «Tavar», titulada pelo recorrente para «confecções».

As instâncias responderam negativamente à pergunta com o argumento fundamental de que, conforme decorre do referido artigo, designadamente dos seus nºs 3 e 4, a possibilidade de ilidir essa presunção juris tantum - presunção esta decorrente da falta de apresentação (quinquenal), no INPI, da declaração de intenção de uso da marca - preclude com o pedido ou a declaração da caducidade do registo.

Adiantamos desde já que estamos perfeitamente concordes com este entendimento, pois que não pode ser outra a interpretação a extrair do normativo legal sob análise.

Como argumento novo defende agora o recorrente que a presunção em jogo é a ilidível nos termos do nº 1, que não a ilidível nos termos do nº 4 do artigo 195.

Mas não é assim.

Da leitura sequencial de todos os números do artigo 195 do CPI resulta claramente que a presunção é só uma - a de que se presume o não uso da marca se o respectivo titular não fizer, de cinco em cinco anos a contar do registo, a apresentação no INPI da declaração de intenção de uso (nº 1).

Se essa declaração não for feita, no prazo estabelecido no nº 2 (um ano, contando-se seis meses antes do termo do prazo quinquenal e seis meses depois), a marca, por força do nº 3, torna-se inoponível a terceiros, podendo então ser declarada a caducidade do respectivo registo:

- ou a requerimento de qualquer interessado;

- ou oficiosamente, quando se verifique o prejuízo de direitos de terceiros no momento da concessão de outros registos.

Se a caducidade do registo (por falta de apresentação da declaração de intenção do uso) não tiver sido pedida ou declarada, então é que o titular da marca poderá fazer prova do uso - ilidir a presunção, portanto -, considerando-se o registo em pleno vigor.

É o que prescreve, com toda a linearidade, o nº 4 do artigo 195.

O registo considerar-se-á renovado mesmo sem a prova do uso.

Só que - conforme prescreve o nº 5 com a remissão que faz para os nºs 3 e 4 - enquanto essa prova não for feita, o registo continuará inoponível a terceiros e poderá ser declarada a sua caducidade nos termos do nº 3.

É, assim, inquestionável que a presunção do não uso da marca por não ter sido apresentada a declaração de intenção (do seu uso) só pode ser ilidida se e enquanto não for pedida ou declarada a caducidade do respectivo registo.

Trata-se, sem dúvida, de um regime duro, de consequências draconianas, que lança mão, como diz o recorrente, de uma presunção bizarra (da omissão declarativa de um projectado uso futuro presume-se um não uso passado) e que posterga o contraditório na declaração de caducidade.

Não esqueçamos, porém, a vitalidade e a rapidez que hoje caracterizam a vida jurídico-comercial em todas as sua vertentes, designadamente na da propriedade industrial, em que os pedidos de registo dos distintivos comerciais se sucedem em catadupa, exigindo arquivos sempre e cada vez mais actualizados.

Actualização permanente esta que não se compadece com laxismos, quer da parte dos serviços, quer da parte dos interessados.

Como já salientava o preâmbulo do DL 176/80, de 30 de Maio, que instituiu a obrigatoriedade da declaração de intenção de uso da marca - concedendo, embora, um prazo de um ano, contado da publicação do aviso de caducidade, para a presunção se ilidida com a prova do uso -- a efectivação da caducidade por falta de uso da marca é uma exigência de todas as legislações.

Assim, com o apertado regime do artigo 195 compele-se o titular do registo de marca a estar atento por forma a apresentar atempadamente a declaração de intenção de uso, ou, se falhar no cumprimento dessa obrigação - e antecipando-se sempre ao pedido ou à declaração de caducidade do registo - a apressar-se na comprovação do uso da marca a que este respeita, pedindo a sua renovação.

Argumenta ainda o recorrente que, tendo admitido a notoriedade da marca em causa e o seu efectivo uso, o acórdão sob recurso «deveria não só ter considerado ilidida a presunção juris tantum do artº 195º, nº 1 do C.P.I. como, em consequência, subsumir a situação ao artº 190º do mesmo C.P.I., que consagra os efeitos da notoriedade de uma marca.

O recorrente insiste em extrair consequências favoráveis à sua tese do facto de as instâncias terem admitido que a marca sob discussão reúne os pressupostos de marca notória e efectivamente usada.

Defende o recorrente que deve subsumir-se a situação ao artigo 190 do CPI.

Ora, começando por corroborar o entendimento das instâncias, a circunstância de uma marca ser notória (artigo 190 do CPI), ou até de grande prestígio (artigo 191) não isenta o respectivo titular de apresentar a declaração de intenção de uso nos termos e com as consequências previstas no vários números do artigo 195 do CPI, já analisados, uma vez que o uso efectivo não é elemento necessariamente componente dessas espécies de marcas.

Onde a lei não distingue não deve o intérprete distinguir.

Significa isto, por um lado e fundamentalmente, que, atenta a interpretação da norma supra expendida, essas características (notoriedade e comprovado uso) de nada valem se, como é o caso, a caducidade do registo já tiver sido declarada.

Por outro lado, esta declaração de caducidade equivale obviamente a falta de registo.

Ora, o nº 2 do artigo 190 do CPI exige o pedido de registo da marca para que o respectivo titular possa intervir no processo de recusa previsto no nº 1 do mesmo artigo.

Enfim e parafraseando o douto acórdão sob recurso:

«...como o recorrente não proferiu a declaração que se lhe impunha nos termos do artigo 195 n. 1 do CPI e como não ilidiu a presunção de não uso anteriormente à declaração de caducidade do registo, ficou ele na mesma posição em que ficaria quem utiliza marca notória não registada o que equivale a dizer que é nesta exacta medida que os seus direitos poderão ser salvaguardados.

Mas não seguramente por via da procedência do presente recurso pois, vistas as conclusões, não se pode aceitar, ainda que se considere que é marca notória a marca recorrente, que possa ele lograr revogar uma declaração de caducidade do registo da respectiva marca por meio de prova do uso dela num momento ulterior àquele em que a lei o permite.».

DECISÃO

Pelo exposto nega-se a revista, com custas a cargo do recorrente.

Lisboa, 24 de Outubro de 2002

Ferreira Girão,

Luís Fonseca,

Eduardo Baptista.