Supremo Tribunal de Justiça — 2.ª Secção (Cível)

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça:

"A, Lda." intentou a presente acção, com processo ordinário, contra "B, Lda." pedindo a sua condenação a pagar-lhe a indemnização de 10.000.000$00, com juros desde a citação, a indemnização por prejuízos futuros, a determinar em decisão ulterior, e a retirar do mercado todos os produtos que comercializa com a marca/designação de "Cuprilec".

Para o efeito, alega, em síntese, que celebrou com a sociedade britânica "C, Ltd", em cujo nome está registada a marca "Cuprinol", um contrato de licença de "know-how" através do qual aquela concedeu à Autora licença para a comercialização dos produtos, com a referida marca, em regime de exclusividade para todo o território nacional, comercializando a R. um produto semelhante ao da Autora, com a designação "Cuprilec", recorrendo à imitação e usurpação da marca "Cuprinol", com o que causou e continua a causar prejuízos à autora.

Citada, a R. contestou dizendo, fundamentalmente, que muitos anos antes de serem comercializados os produtos com a marca "Cuprinol", já vendia um produto com a marca "Cuprilec", pouco comercializado, não tendo imitado ou usurpado aquela outra marca nem causado qualquer prejuízo à autora.

Termina, pedindo a improcedência da acção.

Na 1ª instância foi proferida sentença onde se condenou a R. a retirar do mercado todos os produtos que comercializa com a designação de "Cuprilec" ou "Cubrilec" e a pagar à Autora a indemnização de 4.000.000$00, e juros desde a citação, e se relegou para execução de sentença o pagamento de indemnização por prejuízos futuros.

Tendo essa sentença sido confirmada pelo acórdão de fls. 186 a 191, a R., irresignada, voltou a recorrer, agora para este Supremo Tribunal, formulando nas suas alegações as seguintes conclusões:

1 - A marca "Cuprilec" é constituída por dois vocábulos: Cupri, referente a cobre que entra na composição do produto, Lec, abreviatura de Lecar, marca da empresa concorrente.

2 - O termo "Cupri" é de utilização genérica e não pode ser apropriado por um indivíduo ou empresa, fazendo parte da denominação de diversos produtos em cuja composição entra o cobre.

3 - A comparação entre as marcas deve ser feita analisando os vocábulos que as compõem para se poder aferir correctamente o risco de confusão.

4 - Quer a diferença de preço entre os produtos, quer a notoriedade do "Cuprinol" tornam impossível o risco de confusão para um consumidor médio entre a marca "Cuprilec" e a marca "Cuprinol".

Pede a revogação do acórdão recorrido.

Respondeu a Autora pugnando pela improcedência do recurso.

Corridos os vistos legais, cabe decidir.

A Relação considerou provados os seguintes factos:

1 - No âmbito da sua actividade, a Autora celebrou, em 05/07/1991, um contrato com a sociedade "C, Ltd", nos termos do qual, a segunda concedeu à primeira licença de comercialização dos produtos com as marcas nºs. 162277 e 162276 "Cuprinol".

2 - As marcas nacionais nºs. 162277 e 162276 "Cuprinol", destinadas a assinalar "composições químicas utilizadas como preservativos para artigos têxteis, revestimentos preservativos para madeira, obra em pedra, obra em tijolo e metais", encontram-se registadas a favor da sociedade "C, Ltd" desde 1950.

3 - A Autora comercializa vernizes/imunizadores para tratamento de madeiras com a marca "Cuprinol".

4 - Pelo menos, desde finais de 1999 a R. comercializa produtos para aplicação em madeira com a designação "Cuprilec" castanho e "Cuprilec" incolor, associados à marca "Lecar", que pertence à ré.

5 - Produtos estes que não foram fabricados, comercializados ou distribuídos pela autora.

6 - A autora é empresa conceituada no sector das tintas e vernizes.

7 - O produto da marca "Cuprinol" é comercializado pela A. em embalagens de litro cujo preço de venda ascende a cerca de 1.600$00.

8 - O produto com a designação "Cuprilec" é comercializado pela R., em iguais embalagens, pelo preço de 150$00.

9 - Após a celebração do contrato referido em 1), a Autora produziu vernizes para madeira, para serem comercializados sob a marca "Cuprinol", que lhe permitiram atingir, ao fim de oito anos, um volume de vendas não inferior a 2.500.000$00.

10 - Mas, entre 1992 e 1999, a Autora apenas conseguiu obter receitas no valor de 2.261.670$00.

11 - E, naquele período, a Autora deixou de vender aqueles produtos, pelo menos no valor global de cerca de 4.000.000$00, devido à comercialização pela R. de produtos com a designação "Cuprilec".

12 - A R. comercializa produtos sob a designação "Cuprilec" em Portugal desde 1974.

13 - Em Maio de 2000, a R. alterou a designação "Cuprilec" para "Cubrilec".

A única questão que se coloca é a de saber se a designação "Cuprilec", alterada em Maio de 2000 para "Cubrilec", utilizada pela R., é uma imitação da marca registada "Cuprinol".

É inquestionável que ambas as marcas são nominativas, e que há afinidade entre os produtos que com aquelas marcas são comercializados pela R. e Autora, como resulta dos factos elencados sob os itens 2), 3) e 4).

É pacífico que a marca é um sinal destinado a individualizar produtos ou mercadorias e a permitir a sua diferenciação de outros da mesma espécie.

Para Pupo Correia, in "Direito Comercial", 5ª ed., 1997, pgs. 346, "A marca serve, antes de mais, para identificar os produtos ou serviços em si mesmos, distinguindo-os dos demais seus congéneres.

Esta função identificadora e distintiva é extremamente importante, pois é através dela que a marca favorece e protege a empresa no jogo da concorrência.

A identificação dos produtos através da marca permite, de forma eficaz, referenciar os produtos por um índice qualidade e prestígio e por isso ela é um factor de publicidade indispensável: retendo na memória a marca dos produtos ou serviços, o consumidor irá ter propensão para preferi-los aos da mesma espécie, desde que tenha ficado satisfeito com eles, ou por ter a marca com referência de renome difundido ou de qualidade consagrada".

Segundo o disposto no art. 207º do Cód. Prop. Industrial, aprovado pelo DL nº. 16/95, de 24.01, aqui aplicável, "O registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o uso, na sua actividade económica, de qualquer sinal idêntico ou confundível com essa marca para produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais aquela foi registada, ou que, em consequência da identidade ou semelhança entre os sinais ou da afinidade dos produtos ou serviços, cria, no espírito do consumidor, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca".

Por sua vez, prescreve o art. 193, do mesmo Diploma legal, o seguinte: "1- A marca registada considera-se imitada ou usurpada, no todo ou em parte, por outra quando, cumulativamente:

a) A marca registada tiver prioridade;

b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta;

c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto".

In casu, não se suscitam quaisquer dúvidas quanto à verificação dos requisitos previstos nas supra als. a) e b), necessários para a existência da imitação.

Vejamos, então, se ocorre ou não o requisito previsto na al. c).

A este propósito, diz Ferrer Correia, in Lições de Direito Comercial, I, pgs. 329: "... a imitação de uma marca por outra existirá, obviamente, quando, postas em confronto, elas se confundam. Mas, existirá ainda, convém sublinhá-lo, quando, tendo-se em vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que é susceptível de ser tomada por outra de que se tem conhecimento.

Este processo de aferição da novidade é o que melhor tutela o interesse que a lei visa proteger - o interesse em que não se confundam, através da marca, mercadorias idênticas ou afins pertencentes a empresários diversos.

Com efeito, o consumidor, quando compara determinado produto marcado com sinal semelhante a outro que já conhecia não tem à vista (em regra) as duas marcas, para fazer delas um exame comparativo. Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória".

Reproduzindo uma citação do Prof. José Gabriel Pinto Coelho, feita no acórdão deste Supremo Tribunal de 03/11/1981, no B.M.J., nº. 311, pgs. 403, "a imitação deve ser apreciada, menos pelas dissemelhanças que ofereçam os diversos pormenores isoladamente, do que pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca".

E, o risco de confusão de marcas há-de ser aferido em função do registo de memoriação do consumidor médio dos produtos a que elas se reportam, baseado na afinidade desses mesmos produtos e na semelhança gráfica, figurativa ou fonética dos elementos constituintes das marcas em confronto.

Por outro lado, as marcas devem ser apreciadas pelo conjunto dos seus elementos, e não, apenas, em relação a alguns deles, sendo a imagem do conjunto a que mais é retida na memória do consumidor médio.

Debruçando-nos sobre o caso sub juditio, constata-se, como foi julgado nas instâncias, que se estando perante marcas nominativas, é o elemento fonético o predominante no registo de memoriação e, portanto, o de mais intensidade distintiva.

Confrontando a marca "Cuprinol" com a designação "Cuprilec" verifica-se que ambas têm a mesma raiz, o prefixo "Cupri", que é o elemento mais sonante e o primeiro a ficar retido na memória.

A afirmação da recorrente de que esse prefixo é de utilização genérica, fazendo parte da denominação de diversos produtos em cuja composição entre o cobre, é insubsistente porque não tem apoio factual.

Assim, decorre, do que se acaba de expor, que a semelhança fonética e gráfica supra descrita é idónea a levar o consumidor médio a associar as referidas marcas e designação, não só aos mesmos produtos como à mesma empresa.

Daí que a designação dos produtos da ré seja imitação da marca "Cuprinol".

Termos em que se julga o recurso improcedente e se confirma o acórdão recorrido.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 22 de Abril de 2004

Abílio de Vasconcelos,

Duarte Soares,

Ferreira Girão.