Supremo Tribunal de Justiça — 2.ª Secção (Cível)

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça:

"Compal-Companhia Produtora de Conservas Alimentares, S.A" vem pedir revista do acórdão da Relação de Lisboa confirmativo da sentença que julgou improcedente o recurso que a ora recorrente interpusera do despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), proferido em 28/11/98 e publicado no Boletim da Propriedade Industrial em 31/3/99, o qual concedeu protecção em Portugal ao registo da marca internacional nº. 682.858 «CONTAL», pertencente à ora recorrida "B, A.G."

A recorrente conclui a sua alegação assim:

1. A marca internacional nº. 682.858 «CONTAL» constitui imitação dos registos de marca nacional anteriores nº. 117.449 «COMPAL», nº. 117.450 «COMPAL», nº. 117.451 «COMPAL», nº. 117.452 «COMPAL», nº. 130.038 «COMPAL», nº. 130.039 «COMPAL», nº. 130.040 «COMPAL», nº. 130.041 «COMPAL» da recorrente, pois verificam-se os três requisitos cumulativos da figura jurídica da imitação (artigo 193º do CPI).

2. Os registos da marca nacional «COMPAL» são prioritários face ao pedido de protecção em Portugal da marca internacional nº. 682.858 «CONTAL».

3. Os produtos a que se destinam as marcas são idênticos ou manifestamente afins, como aliás reconhece o próprio acórdão recorrido.

4. As expressões em confronto apresentam semelhanças gráficas e fonéticas óbvias que induzem o consumidor médio em erro ou confusão fácil, ou permitem uma associação com marca anteriormente registada, só lhe sendo possível uma distinção após exame atento ou mesmo confronto.

5. Tal foi aliás o entendimento do Instituto de Harmonização do Mercado Interno (Marcas, Desenhos e Modelos), ao recusar o pedido de registo de marca comunitária nº. 629641 «CONTAL» para todos os produtos da Classe 32 e para inúmeros produtos das Classes 29ª e 30ª.

6. Deve apreciar-se o confronto entre as marcas em causa do ponto de vista do consumidor médio, pois é esse que a lei visa proteger, de acordo com a doutrina e a jurisprudência correntes e constante.

7. Verifica-se um grave risco de associação entre as duas marcas em confronto, pois o consumidor facilmente pensará que os produtos sob o sinal «CONTAL» estarão relacionados com os produtos «COMPAL», tendo em especial atenção que se tratam de produtos de consumo massificado, aos quais o consumidor dedica menos atenção na aquisição.

8. Esta associação poderá ser prejudicial para a recorrente, que verá o seus produtos associados a outra entidade que poderá não manter os padrões de qualidade e garantia que a recorrente pratica há mais de 50 anos.

9. Verificados todos os requisitos cumulativos da figura jurídica da imitação deve aplicar-se a cominação prevista na lei, ou seja, a recusa do pedido de registo da marca internacional nº. 682.858 (artigo 189º, nº. 1, al. m) do CPI).

10. A marca «COMPAL» goza de notoriedade em Portugal, tal como defende o douto acórdão recorrido.

11. Dada a semelhança entre as expressões em confronto, a comercialização de produtos com a marca «CONTAL» é susceptível de constituir acto de concorrência desleal, o que nos termos do artigo 25º, nº. 1, al. d) e artigo 260º, al. a) do CPI, determina a recusa de protecção em Portugal à referida marca.

Termina pedindo a revogação do acórdão recorrido e junta Parecer do Professor Carlos Olavo.

A recorrida contra-alegou, propugnando a confirmação do julgado.

Corridos os vistos, cumpre decidir.

O acórdão sob recurso fixou os seguintes factos provados:

1º- A recorrente é titular dos registos de marca nacional «COMPAL» nº. 11.450, «COMPAL» nº. 117.451, «COMPAL» nº. 130.038, «COMPAL» nº. 130.039, «COMPAL» nº. 130.039, «COMPAL» nº. 130.041, que se destinam a produtos das 30ª, 31ª e 32ª da Classificação Internacional;

2º- A marca internacional nº. 682.858 «CONTAL» destina-se a produtos idênticos das mesmas Classes 29ª, 30ª, 31ª, 32ª e ainda da Classe 33ª;

3º- "Compal-Companhia Produtora de Conservas Alimentares, SA" veio, ao abrigo do disposto no artigo 2º do DL 16/95, de 24/1 e nos artigos 38º e sgs. do Código da Propriedade Industrial (CPI), interpor recurso do despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), proferido em 28/11/98 e publicado no Boletim da Propriedade Industrial em 31/3/99, que concedeu protecção em Portugal ao registo de marca internacional nº. 682.858 «Contal», pertencente à sociedade alemã "Rewe-Zentral, AG";

4º- A marca questionada é composta pela expressão «Contal» e foi depositada na Secretaria Internacional da Organização Mundial da Propriedade Industrial em 9/10/97, destinando-se a produtos das classes 29ª a 33ª;

5º- Por sua vez, a recorrente é titular dos seguintes registos de marcas nacionais:

- nº. 117.449 «Compal», concedida em 12/6/53 e relativa a produtos da classe 29ª;

- nº. 117.450 «Compal», concedida em 12/6/53 e relativa a produtos da classe 30ª;

- nº. 117.451 «Compal», concedida em 12/6/53 e relativa a produtos da classe 32ª;

- nº. 130.039 «Compal», concedida em 8/6/66 e relativa a produtos da classe 30ª;

- nº. 130.040 «Compal», concedida em 8/6/66 e relativa a produtos da classe 31ª;

- nº. 130.041 «Compal», concedida em 8/6/66 e relativa a produtos da classe 32ª;

6º- A marca questionada e aquelas de que a recorrente é titular são exclusivamente nominativas.

Antes de entrarmos na abordagem do objecto do recurso, há que decidir sobre a questão suscitada pela recorrida na sua contra-alegação a (in)admissibilidade do documento junto pela recorrente, a fls. 210-225, com a sua peça alegatória.

Defendendo que o documento não é superveniente, como exige o artigo 727º do Código de Processo Civil, pretende a recorrida o seu desentranhamento, devendo ainda não ser consideradas as alegações da recorrente vertidas nos parágrafos 31 a 38 e 41, bem como na conclusão E).

Entendemos, porém, que não é caso disso.

O documento em apreço é a cópia de uma decisão do Instituto de Harmonização no Mercado Interno (Marcas e Desenhos e Modelos), proferida em 29/6/2001 e que recusou o pedido de registo da marca comunitária nº. 629642 «CONTAL» para todos os produtos da Classe 32 e para inúmeros produtos das Classes 29ª a 30ª.

Ora, dada a fase processual em que foi junto, sabendo-se que a fixação da matéria de facto pertence às instâncias, que não ao Supremo, é evidente que tal documento só pode ser entendido - e como tal aceite a sua junção aos autos - como um mero parecer técnico e nunca como um meio probatório de qualquer facto.

Nesta conformidade e porque a lei admite a junção de pareceres de advogados, professores ou técnicos até se iniciarem os vistos dos juízes - artigo 706º, nº. 2, aplicável à revista nos termos do artigo 726º, ambos do CPCivil - , decide-se indeferir, na sua totalidade, a pretensão da recorrida.

Cinge-se o objecto do recurso à questão de saber se a marca registanda «CONTAL» constitui, apreciada no seu conjunto, uma imitação da marca «COMPAL», constante de anteriores registos, sendo certo que quanto aos outros dois requisitos legais da imitação - prioridade e identidade ou afinidade de produtos - nenhuma dúvida se levanta.

Quanto a este último requisito (identidade ou afinidade de produtos) entende a recorrida que ele não se verifica relativamente a alguns produtos, designadamente nas classes 29, 30 e 33, sendo certo que a Relação não se pronunciou sobre a questão, apesar de a recorrida, nas suas alegações do recurso de apelação, ter chamado «a atenção do Tribunal para essa situação».

Mas, sendo assim, deveria a recorrida ter arguido a correspondente nulidade do acórdão da Relação por omissão de pronúncia, como impõe o nº. 3 do artigo 668º do Código de Processo Civil, referido à alínea d) do nº. 1 do mesmo artigo.

Não o tendo feito, dada a insupribilidade oficiosa da nulidade, tem a mesma que se considerar sanada, mantendo-se inalterável a matéria de facto fixada pelas instâncias e acima reproduzida, nomeadamente o que consta em supra 2º:

«A marca internacional nº. 682858 «Contal» destina-se a produtos idênticos das mesmas classes 29ª, 30ª, 31ª, 32ª e ainda da classe 33ª». (o sublinhado é nosso).

O caso foi apreciado por ambas as instâncias à luz do Código da Propriedade Industrial aprovado pelo DL 16/95, de 24/1 (CPI95), vigente à data do impugnado despacho do INPI.

Entretanto e a partir de 1 de Julho passado entrou em vigor o novo Código de Propriedade Industrial, aprovado pelo DL 36/2003, de 5 de Março (CPI03), diploma legal este que, quanto à extensão do âmbito de aplicação do novo Código, estabelece o seguinte:

«As disposições deste Código aplicam-se aos pedidos de registo de marcas..., efectuados antes da sua entrada em vigor e que ainda não tenham sido objecto de despacho definitivo.».

Significa isto que deveremos apreciar o caso à luz do novo Código, do que não resultará nem qualquer dificuldade acrescida, nem qualquer surpresa interpretativa, dado que, exceptuando pequenas diferenças de redacção, mantém-se - pelo menos no que concerne ao regime das marcas - a essência da ratio normativa plasmada no revogado CPI95, sendo certo que a Directiva comunitária 89/104/CE, de 21/12/88 continua a ser, a nível europeu, a fonte comum nesta matéria.

Assim é que, quanto à constituição da marca, o nº. 1 do artigo 222º do CPI03 reproduz ipsis verbis o nº. 1 do artigo 165º do CPI95:

«A marca pode ser constituída por um sinal ou conjunto de sinais susceptíveis de representação gráfica, nomeadamente palavras, incluindo nomes de pessoas, desenhos letras, números, sons, a forma do produto ou da respectiva embalagem, desde que sejam adequados a distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas».

Ressalta, portanto, desta norma que a função distintiva continua a ser considerada a função principal da marca, pois que esta serve fundamentalmente para distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas.

Couto Gonçalves, na sua obra Função Distintiva da Marca, página 152, considera que não ficamos a saber, exclusivamente, por aquela disposição legal (nº. 1 do artigo 165º do CPI95), «se a função distintiva é a função principal da marca ou se é a única função autónoma da marca» e redefine a função distintiva do seguinte modo:

«A marca, para além de indicar, em grande parte dos casos, que os produtos ou serviços provêm sempre de uma empresa ou de uma empresa sucessiva que tenha elementos consideráveis de continuidade com a primeira (no caso da transmissão desvinculada) ou ainda que mantenha com ela relações actuais de natureza contratual e económica (nas hipóteses da licença de marca registada usada ou da marca de grupo, respectivamente), também indica, sempre, que os produtos ou serviços se reportam a um sujeito que assume em relação aos mesmos o ónus pelo seu uso não enganoso.

O ónus consubstancia-se no facto de o titular da marca, sob a cominação da perda do seu direito, ter necessidade de garantir o seu uso não enganoso. Isto significa que qualquer uso da marca, praticado pelo titular ou por terceiro com o seu consentimento, susceptível de provocar um engano negativo relevante junto do público, em relação às características essenciais dos produtos ou serviços marcados, sem que os consumidores tenham sido disso, prévia ou imediatamente, informados, pode implicar a caducidade do registo da marca.» (ob. cit. páginas 267-268).

Seja como for, a verdade é que o novo Código veio enfatizar a primordialidade da função distintiva da marca ao estabelecer inovatoriamente, na alínea a) do nº. 1 do artigo 223º, como primeira excepção às condições previstas no artigo 222º para a constituição da marca, precisamente as marcas desprovidas de qualquer carácter distintivo.

O titular de marca registada adquire o direito de a usar, em exclusivo, para os produtos indicados no seu pedido de registo, pelo que os terceiros, ao escolherem as marcas para os seus produtos e serviços, têm que evidenciar espírito criativo e inovatório, por forma a que as marcas que pretendem registar, por um lado, cumpram a referida função distintiva e, pelo outro, não sejam iguais ou confundíveis para os mesmos produtos ou serviços, ou para os produtos ou serviços que revelem uma relação de afinidade (principio da especialidade) - cfr. artigo 224º, nº. 1 do CPI03, correspondente ao artigo 167º, nº. 1 do CPI95.

Nos termos da alínea m) do artigo 239º do CPI03, o registo de marcas que contenham, em todos ou alguns dos seus elementos, reprodução ou imitação, no todo ou em parte, de marca anteriormente registada por outrem, para produtos ou serviços idênticos ou afins que possa induzir em erro ou confusão o consumidor ou que compreenda o risco de associação com a marca registada.

Confrontando esta norma com a correspondente do CPI95 - al. m) do artigo 189º - a única diferença a salientar é o acrescentamento, na parte final, da expressão «ou que compreenda o risco de associação com marca registada».

Não estamos perante uma inovação conceitual destinada a alargar o âmbito da reprodução ou da imitação de marcas.

Trata-se apenas de um ajuste redactorial em coerência com o que já constava da al. c) do nº. 1 do artigo 193º do CPI95, norma definidora do conceito de imitação ou de usurpação.

Este conceito está, actualmente, previsto no artigo 245º do CPI03, cujo nº. 1 tem a seguinte redacção:

«1- A marca registada considera-se imitada ou usurpada por outra, no todo ou em parte, quando, cumulativamente:

a) A marca registada tiver prioridade;

b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou afins;

c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não as possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.».

Constitui, na sua essência, a reprodução do nº. 1 do artigo 193º do CPI95.

Exceptuadas pequenas alterações no estilo redactorial, denotadoras da preocupação de um maior rigor sintático, a única alteração significativa é o acrescentamento, na alínea c), de outra semelhança, para além da semelhança gráfica, figurativa ou fonética.

Chegou agora a altura de, perante o exposto, decidirmos se se verificam ou não os pressupostos de imitação da marca «COMPAL», titulada pela recorrente sob os vários registos acima enumerados, e a marca «CONTAL», que a recorrida pretende registar, tendo já obtido despacho favorável da entidade competente (INPI) e a confirmação do mesmo pelas instâncias.

Para que uma marca registada se possa considerar imitada ou usurpada por outra é necessário concluir que se verificam, cumulativamente, os três requisitos alineados no nº. 1 do artigo 245º do CPI03 (artigo 193 do CPI95) e que sinteticamente se podem resumir assim:

- prioridade de registo;

- identidade ou afinidade dos produtos ou serviços;

- semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra.

Como se disse, já está definitivamente assente a verificação dos dois primeiros.

A discussão mantém-se quanto ao terceiro.

A lei não enumera - nem nunca poderia enumerar, sob pena de estrangulamento da actividade económica - os casos de semelhança entre marcas.

Apenas indica os critérios para a determinar, cabendo ao intérprete e aplicador da lei, designadamente à jurisprudência, a tarefa de decidir, caso a caso e à luz desses critérios, sobre a sua verificação e consequente relevância para efeitos de recusa de registo.

Convém, por isso, relembrar alguns princípios ou regras que se vêm firmando quer na doutrina, quer, especialmente na jurisprudência, no âmbito desta específica actividade hermenêutica.

São eles:

- é matéria de facto saber se existe ou não semelhança e é matéria de direito apurar quer da existência ou não de imitação em face das semelhanças ou dissemelhanças fixadas pelas instâncias, quer se a imitação assenta numa semelhança capaz de determinar erro ou confusão;

- o juízo comparativo deve ser objectivo, apurando-se se existe risco de confusão tomando em conta o consumidor ou utilizador final medianamente atento;

- para a formulação desse juízo relevam menos as dissemelhanças que ofereçam os diversos pormenores isoladamente do que a semelhança que resulta do conjunto dos elementos componentes, devendo ainda tomar-se em conta a interligação entre os produtos e serviços, por um lado, e, por outro, os sinais que os diferenciam.

(Cfr. por todos e para referenciar um dos mais recentemente publicados, o acórdão do STJ de 15/2/2000, CJSTJ, I-97 e os trabalhos do Professor Carlos Olavo nele citados, bem como o Parecer da sua autoria junto aos autos).

As duas marcas em confronto - COMPAL e CONTAL - são ambas exclusivamente nominativas.

Conforme se lê no acórdão recorrido:

«... apresentam semelhanças, sobretudo, no plano fonético.

As primeiras sílabas das duas palavras - «com» e «con» - são foneticamente idênticas, bem como é idêntico o som final das duas - «al». Mas já a consoante inicial da segunda e última sílaba da palavra, que designa a marca da recorrente, tem sonoridade muito diferente da letra «t» que compõe a marca da Apelada ...

No plano gráfico, as semelhanças são menos intensas que ao nível fonético, porquanto as duas letras centrais são distintas de uma palavra para a outra, sendo certo que ambas as palavras em causa têm seis letras. Mas consideradas no todo que as compõe as marcas distinguem-se.

Conforme e doutamente se refere na sentença, o termo «Compal» não é facilmente associável com qualquer palavra ou ideia de uso geral, a não ser obviamente, com a marca da recorrente, que é, há longos anos, abundantemente conhecida em Portugal, conforme é público e notório.».

E perante o exposto conclui a Relação, como concluiu a 1ª instância, que as marcas não são confundíveis por um consumidor médio, nem associáveis entre si como provenientes do mesmo operador económico.

Mas, salvo o devido respeito, concluíram mal, pois que, na formulação do juízo comparativo, seguiram caminho inverso ao que deve ser tomado.

Na verdade, o seu juízo comparativo assentou prática e essencialmente na diferente sonoridade entre as consoantes «p» na palavra «Compal» e «t» na palavra «Contal».

Mas o que releva neste juízo comparativo - de acordo com um dos princípios acima relembrados - é a semelhança que resulta do conjunto dos elementos componentes das marcas, que não a análise atomística das suas diferenças.

Na feliz afirmação de Kohler, citado no acórdão do STJ, de 3/11/81, BMJ 311º-402 e também reproduzida no Parecer junto aos autos, é por intuição sintética e não por dissecação analítica que deve proceder-se à comparação.

Ora, salta à vista e principalmente ao ouvido que a apontada diferença é claramente mitigada - se não mesmo abafada (permita-se-nos a expressão) - pela intensa semelhança que resulta - mais em termos de sonoridade do que de visibilidade - do conjunto dos fonemas que integram as palavras em confronto, com especial relevância, como se assinala no douto Parecer junto, para a grande proximidade entre as respectivas sílabas tónicas («tal» e «pal»).

Há assim semelhança gráfica e fonética - mais nesta do que naquela - entre as duas marcas nominativas que pode induzir facilmente em erro o consumidor medianamente atento, ao menos em termos de associar a marca que se pretende registar «Contal» à marca já registada «Compal», considerando-a até uma derivação desta e da iniciativa do mesmo produtor.

Risco de associação este tanto mais agravado quanto é certo que a marca registanda «Contal» se destina a produtos idênticos ao da registada, de consumo massificado e em cujo mercado a «Compal» goza de consabida notoriedade.

Por isso só um consumidor especialmente atento, depois de as confrontar, é que as poderá distinguir, sendo certo que, como adverte o Professor Carlos Olavo no seu Parecer, essa comparação normalmente é feita, pelo consumidor médio, não em simultâneo, mas de uma forma sucessiva, entre um sinal e a memória que possa ter do outro.

Por tudo isto entendemos que, inexoravelmente, soçobra o argumento semântico ou ideográfico, adminiculativamente aduzido pelas instâncias e pela recorrida, no sentido da eficácia distintiva da marca «Contal» assentar também no facto de esta palavra lembrar a palavra «conta», de uso corrente, ao contrário do que acontece com a palavra «COMPAL», que «não é facilmente associável com qualquer palavra ou ideia de uso geral, a não ser, obviamente, com a marca da recorrente, que é, há longos anos, abundantemente conhecida em Portugal, conforme é público e notório.».

Ora, é precisamente por causa desta reconhecida notoriedade da marca «COMPAL» que o consumidor médio, perante produtos idênticos - que nada têm a ver com a palavra «conta» - , comercializados com a marca «CONTAL», associará muito mais facilmente esta àquela, em detrimento absoluto da referida representação ideográfica.

Comprovado que está o preenchimento dos requisitos legais da imitação da marca «COMPAL» pela marca «CONTAL», o registo desta tem de ser recusado, não só por força do disposto no artigo 239º, al. m) do CPI03 (artigo 189º, nº. 1, al. m) do CPI95) mas também por força do disposto no artigo 24º, nº. 1, al. d) do CPI03 (artigo 25º, nº. 1, al. d) do CPI95) com referência ao artigo 317º, al. a) do CPI03 (artigo 260º, al. a) do CPI95) ou seja, por concorrência desleal.

Não obsta à integração deste ilícito o facto de o acórdão recorrido ter decidido não fornecerem os autos elementos que permitam concluir que a recorrida, titular da marca «CONTAL», pretenda, com o seu uso, tirar partido indevido do carácter distintivo ou do prestígio da marca «COMPAL», ou prejudicá-la ou já o tenha feito.

É que, para a lei - cfr. as disposições legais acima citadas -, o registo deve ser recusado não só quando se verifica a referida intenção dolosa, mas também quando se verificam os actos tipificados como concorrência desleal, independentemente dessa intenção.

Na verdade e para o que agora releva, prescrevem os citados normativos que são fundamento de recusa de registo o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção, considerando-se actos de concorrência desleal, entre outros, os susceptíveis de criar confusão com o estabelecimento, os produtos, os serviços ou o crédito dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregue.

Ora, cremos ser despiciendo acrescentar seja o que for ao que já foi explanado no sentido de se encontrar comprovada esta susceptibilidade de confusão entre as duas marcas em confronto e decorrente da pretensão da recorrida em fazer registar a sua marca.

DECISÃO

Pelo exposto concede-se a revista, revogando-se o acórdão recorrido e em consequência o despacho do INPI de 28/11/98, publicado no BPI em 31/3/99, devendo ser indeferido o pedido de registo da marca internacional nº. 682.858 «CONTAL».

Custas pela recorrida.

Lisboa, 2 de Outubro de 2003

Ferreira Girão

Luís Fonseca

Lucas Coelho