Supremo Tribunal de Justiça — 2.ª Secção (Cível)

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça:

I - AA intentou contra BB Ldª, acção de anulação da marca nacional nº 397.745 “ecoinside“, alegando que é titular de várias registos de marcas comunitárias e, entre elas, da marca “intel inside”, marca notória e de prestígio, beneficiando de protecção, face ao princípio da especialidade, bastando a confusão entre os sinais para que o sinal posterior seja recusado.

A marca “ecoinside” concedida à R. para a classe 42, reproduz na totalidade a marca “inside” e traduz uma reprodução da marca anterior da A. susceptível de induzir em erro ou confusão o consumidor e, assim, deveria ter sido recusada.

A R. contestou para afirmar que a sua marca não é confundível com as marcas da A. porque a marca globalmente reconhecida e distintiva da A. é “intel”, sendo a outra palavra sub-categoria dessa marca.

A sua marca “ecoinside” é gráfica e foneticamente distinta da marca “intel inside” e até de “inside”, não ocorrendo qualquer susceptibilidade de confusão pelo facto de a sua marca incluir a palavra “inside”.

Considerando que inexiste confusão de marcas, imitação ou qualquer acto susceptível de ser qualificado como concorrência desleal, concluiu pela improcedência da acção.

Foi requerida pela R. a intervenção acessória do INPI, a qual foi admitida.

Na primeira instância a acção foi julgada improcedente.

Tendo a A. recorrido, a Relação revogou a sentença e julgou a acção procedente.

A R. interpôs recurso de revista, concluindo essencialmente que não existe semelhança entre as duas marcas e que, por isso, deve ser revogado o acórdão recorrido, sendo retomada a sentença de 1ª instância.

Houve contra-alegações.

Cumpre decidir.

II - Factos provados:

a) A A. é uma entidade de grande renome e excepcional reputação, a nível mundial, na área da informática, sendo titular de vários registos de marca, entre os quais os seguintes:

- Marca Comunitária n.º 1.532.365 “inside”, nas classes 35, 37, 38, 41 e 42 (doc. 1);

- Marca Comunitária n.º 539 “intel inside”, nas classes 9, 16, 38 e 42 (doc. 2);

- Marca Comunitária n.º 3.003.175 “intel inside”, nas classes 9, 16, 38 e 42 (doc. 3);

- Marca Comunitária n.º 2.949.824 “intel inside centrino”, na classe 9 (doc. 4);

- Marca Comunitária n.º 2.991.396 “intel inside your music”, nas classes 9, 38 e 42 (doc. 5);

- Marca Comunitária n.º 4.795.639 “intel inside”, na classe 9 (doc. 6);

- Marca Comunitária n.º 1.531.755, “inside”, nas classes 5, 6 e 7 (doc. 7);

- Marca Comunitária n.º 2.100.477, “inside”, nas classes 1, 3 e 4 (doc. 8);

- Marca Comunitária n.º 2.099.158, “inside”, nas classes 8, 11, 13 e 14 (doc. 9);

- Marca Comunitária n.º 2.100.030, “inside”, nas classes 8, 11, 13 e 14 (doc. 10);

- Marca Comunitária n.º 2.098.713, “inside”, nas classes 29, 30, 31 e 33 (doc. 11);

- Marca Comunitária n.º 2.098.606, “inside”, nas classes 29, 30, 31 e 33 (doc. 12);

- Marca Comunitária n.º 004.782.165, “intel core duo inside badge”, nas classes 29, 30, 31 e 33 (doc. 13);

- Marca Nacional n.º 445.764 “intel inside”, na classe 9 (doc. 14).

b) As marcas da A. identificam na

classe

42

:

“Serviços de consultoria relativa à Internet, nomeadamente através do fornecimento de acesso a redes informáticas mundiais para utilização interactiva; serviços informáticos, nomeadamente o aluguer de tempo de acesso para utilizadores múltiplos acederem a redes informáticas e sistemas de servidores informáticos para a transferência e a difusão de uma vasta gama de informações; fornecimento de e aluguer de tempo de acesso a bases de dados informáticas, sistemas de servidores informáticos, redes informáticas e redes informáticas de comunicações interactivas, todos nos domínios da tecnologia da informação, informática, hardware, software, instalação de computadores, reparação de computadores, manutenção de computadores, assistência relativa a computadores, segurança informática, teleconferência, negócios, finanças, jogos, música, multimédia, gráficos, educação, divertimento, teatro, filmes cinematográficos, notícias, meteorologia, desporto, viagens, estilos de vida, compras, passatempos e interesses em geral; fornecimento de serviços em linha para interacção em tempo real com outros utilizadores de computadores; prestação de informações sobre a instalação, utilização, configuração, reparações, manutenção, assistência, aperfeiçoamento e actualização de software e redes informáticas; serviços de consultoria sobre hardware, software, equipamento de rede informática, videoconferência e comunicações; concepção de normas e/ou especificações para utilização por terceiros nos domínios do hardware, software, equipamentos para redes informáticas, teleconferência e comunicações; serviços de concepção de software, hardware e redes informáticas, incluídos na classe internacional 42.”

c) Na

classe

9

, as marcas da A. identificam, nomeadamente:

Computadores; hardware; semicondutores; microprocessadores e outros dispositivos de semicondutores; circuitos integrados; conjuntos de microplacas de computador; placas mãe e placas filhas de computadores; microcomputadores: estações de trabalho informáticas; processadores programáveis por software; aparelhos, dispositivos e equipamentos informáticos móveis; computadores portáteis; computadores portáteis; computadores portáteis; dispositivos periféricos para computador; assistentes pessoais digitais; software; firmware e software de sistema operativo de computador; hardware e software de rede para telecomunicações e computadores; servidores; adaptadores, comutadores, dispositivos de encaminhamento e enroladores de redes informáticas; modems sem fio e com fio, placas e dispositivos de comunicação; telemóveis; aparelhos telefónicos portáteis; discos ópticos, suportes de dados ópticos, leitores ópticos; suportes para dados magnéticos; aparelhos de comando à distância sem fios para a transmissão, o registo, a leitura e a reprodução do som, de imagens e/ou de dados; aparelhos e equipamentos electrónicos para ligação à distância sem fios a uma rede informática e/ou rede de telecomunicações; interfaces; programas de computador; monitores; teclados de computadores; acessórios; peças, acessórios e aparelhos de ensaio para todos os artigos atrás referidos; telefones, hardware e software para telecomunicações; computadores e suas peças e periféricos, unidades de tratamento de informação e suas peças; software.”

d) A R. solicitou o registo da marca nacional n.º 397.745 “ecoinside” em 1-2-06.

e) O referido registo foi concedido por despacho de 12-9-08, tendo esta decisão sido publicada no dia 24-9-08.

f) A marca “ecoinside” identifica, nomeadamente, na classe 42:

“Aluguer de computadores; consultadoria em computadores; programação para computadores; concepção de sistemas informáticos; consultadoria em computadores; elaboração (concepção) de programas de computador; instalação de programas de computador; programas para computadores; aluguer de programas de computador”.

g) A marca “ecoinside” corresponde também à denominação social da R.

III – Decidindo:

1. No acórdão recorrido, a verificação dos pressupostos da confundibilidade foi expressamente confinada ao confronto entre a marca “ecoinside” registada pela R. (assinalada no doc. de fls. 148) e a marca “intel inside” registada pela A. (assinalada designadamente no doc. de fls. 99), tendo sido considerada excluída do anterior recurso de apelação a apreciação da mesma questão relativamente a outras marcas nacionais ou comunitárias da A.

Por isso, considerando que o presente recurso de revista foi deduzido pela R. que então ficou vencida, o objecto do recurso mantém-se, importando apenas reapreciar se deve ser confirmado ou infirmado o acórdão recorrido quando considerou existirem razões para anular o registo da marca da R. “ecoinside” com fundamento no pré-registo da marca da A. “intel inside”.

Antecipando a conclusão, diremos que a ponderação dos mesmos elementos que determinaram a Relação a revogar a sentença de 1ª instância levam este Supremo Tribunal a retomá-la, revogando o acórdão recorrido, já que sob nenhum dos critérios de aferição, mais generalista ou mais específico, se pode asseverar a existência de confundibilidade relevante para efeitos de anulação da marca registada pela R.

Em termos muito directos: comparados ambas as marcas e analisadas no contexto da área específica que abarcam, à luz de uma observação generalista ou mesmo de uma observação mais atenta, não há qualquer razão para se tutelar o risco de confusão relativamente a produtos ou serviços que cada uma delas pretende distinguir.

Solução contrária levaria a que fosse caucionada a favor da A. a exclusividade do uso de um termo “inside”, vulgar da língua inglesa, sem qualquer função verdadeiramente distintiva, efeito que deve ser impedido mesmo quando pretendido por entidades que, dotadas de maior poderia económico transnacional, procuram assegurar essa exclusividade em toda a parte e por todos os meios.

2. Não existe qualquer divergência relativamente às considerações jurídicas expostas no acórdão recorrido. Aliás, nem as partes, nem as instâncias divergiram quanto às regras com que o legislador, em abstracto, pretendeu regular a conflitualidade inerente a marcas tuteladas pelo Código da Propriedade Industrial.

Perante a clareza da situação que se nos apresenta, pouparemos nas considerações adicionais que, na realidade, apenas poderiam consistir na repetição de argumentos que foram arrolados no acórdão recorrido, ainda que para sustentar um resultado inverso.

Tendo sido negada à A. a qualificação da marca “intel inside” como marca de grande prestígio, está reconhecida, no entanto, como marca notória, conclusão que, aliás, não foi posta em causa no presente recurso.

Foram feitas no acórdão recorrido considerações em redor do critério de aferição da confundibilidade entre marcas, considerando a perspectiva do consumidor médio ou do consumidor especialista na área de informática ou partindo de uma metodologia em que a percepção de ambas as marcas não é simultânea, mas sucessiva.

Também quanto a estas considerações de pendor jurídico estamos em total acordo, subscrevendo todas as apreciações que foram expostas e que foram bem ilustradas com alusões aos textos legais, à jurisprudência nacional e à doutrina.

As divergências restringem-se à integração naquelas regras e considerações jurídicas da concreta situação em que nos surgem em confronto as marcas “intel inside” e “ecoinside”.

Ao invés do que se concluiu o acórdão recorrido, parece-nos óbvio que não há razões para afirmar a sua confundibilidade. Não existe esse risco quando se analisa a marca na sua globalidade, quando se separam os seus dois elementos constitutivos (intel-inside e eco-inside), quando se atenta apenas no elemento gráfico, quando se associa ao elemento gráfico o elemento sonoro, quando se faz a distinção silábica ou quando se analisam em bloco ambas as marcas.

Não existe risco de confundibilidade das marcas nem sob a perspectiva gráfica, nem fonética; nem associadas, nem analisadas em separado; nem soletradas, nem apreciadas em conjunto; nem aferidas em função de um consumidor médio, nem de um consumidor especializado. Risco ainda mais distante se considerarmos, como se faz no acórdão recorrido, que a marca da R. apresenta elementos figurativos “que incidem sobretudo na representação gráfica dos elementos nominativos” (cfr. doc. fls. 148).

O que é verdadeiramente distintivo na marca da A. é a designação “intel” que, sem dúvida, constitui um factor identitário dos produtos ou dos serviços que pretende assinalar, como, aliás, o comprovam documentos juntos pela própria A. (“Best Global Brands”): rankings de diversas marcas, surgindo a marca “intel” com inequívoco relevo, mas sem qualquer associação a outros elementos nominativos ou figurativos (docs. fls. 103 a 111).

Já o termo “inside”, além de não apresentar “carácter distintivo”, nos termos exigidos pelo art. 222º, nº 2, do CPI, constitui um termo usual (art. 223º, nº 1, al. d)). Assim, nem em termos individualizados, nem associado à marca “intel” pode ser impedido o seu uso, mesmo quando seja para identificar produtos ou serviços que a A. comercialize ou a que a mesma se dedique.

3. Como se disse, inexiste no caso o risco de confusão que a protecção das marcas visa evitar, quer sob a perspectiva do consumidor médio de produtos ou serviços que cada uma das marcas abarca, quer sob a do consumidor especializado que claramente não vê o seu juízo perturbado, nem com o confronto simultâneo de ambas as marcas, nem com o confronto sucessivo.

Basta analisar alguns elementos documentais que foram juntos aos autos pela R. ou uma simples busca na Internet referente ao temo “inside”, para se constatar o elevado número de marcas ou de denominações comerciais que integram, de forma simples ou conjugada, tal elemento. E ainda que, porventura, nenhuma dessas marcas se destine a identificar os produtos e serviços que se encontram protegidos pela marca da A. (facto que não está demonstrado), não pode deixar de impressionar a vulgarização de um termo da língua inglesa, afastando, deste modo, o perigo de confusão que a A., sem razão, veio invocar e que a Relação veio acolher.

Não cremos igualmente que a notoriedade de que goza a marca “intel inside” seja de molde a justificar a protecção do segundo elemento, já que a notoriedade reconhecida se centra fundamentalmente no termo “intel”, sendo o segundo elemento da composição meramente secundário.

IV – Face ao exposto, acorda-se em julgar procedente a revista, revogando-se o acórdão recorrido, sendo retomada a sentença de 1ª instância.

Custas da revista e em ambas as instâncias

a cargo da A.

Notifique.

Remeta ao INPI certidão do acórdão.

Lisboa, 15 de Maio de 2013

Abrantes Geraldes (Relator)

Bettencourt de Faria

Pereira da Silva