Supremo Tribunal de Justiça — 2.ª Secção (Cível)

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça:

1.

"A" recorreu para o Tribunal Cível da comarca de Lisboa do despacho proferido em 09.10.98 pelo Chefe de Divisão de Marcas Internacionais do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (doravante apenas designado por INPI) que recusou parcialmente a protecção, em Portugal, ao registo de marca internacional n.º 680.230 "TTrafficHelp", com o fundamento de que o primeiro elemento Traffic, detentor da maior força caracterizadora do conjunto nominativo da marca registanda, reproduz gráfica e foneticamente o primeiro elemento da marca de registo internacional n.º 628.787, "TRAFFIC EUROPE", de que é titular B, sendo susceptível de com esta marca se confundir facilmente, além de que ambas assinalam, nas classes 16, 41 e 42 produtos e serviços idênticos ou afins.

Alegou a recorrente, em síntese, que não existe qualquer risco de confusão entre a marca de que é titular e a agora referida, não se verificando os pressupostos do conceito de imitação de marca, vertidos no art. 193º do CPI.

Por sentença de 23.10.2002, o Ex.mo Juiz da 11ª Vara Cível de Lisboa julgou procedente o recurso, revogando o despacho recorrido, por entender. em síntese, que "as marcas em confronto não se confundem aos olhos do consumidor médio".

Com esta decisão não se conformou a recorrida B, que dele interpôs o pertinente recurso de apelação, no qual sustentou que a marca da A constitui imitação daquela sua marca internacional "TRAFFIC EUROPE" e também da sua marca nacional n.º 224.831, "TRAFFIC".

E a Relação de Lisboa, em acórdão oportunamente proferido, julgou procedente o recurso, revogando a sentença apelada e repristinando o despacho do INPI que negara parcialmente o registo da marca em questão.

De novo inconformada, a A traz agora a este Supremo Tribunal recurso de revista, pondo em causa o dito acórdão da Relação de Lisboa.

O recurso, devidamente minutado, finaliza com a enunciação das seguintes conclusões:

I - As marcas em confronto devem ser comparadas no seu conjunto, de acordo com a orientação pacífica na doutrina e na jurisprudência;

II - A letra T, grafada em magenta e associada aos pequenos quadrados cinzentos que a precedem e que se lhe seguem é, como consta dos autos, um sinal distintivo comum a muitas das marcas da recorrente, que estabelece uma ligação, evidente e explícita, dos vários produtos ou serviços que comercializa à respectiva procedência empresarial;

III - Esse grafismo traduz uma elevada originalidade na marca da recorrente ao mesmo tempo que simboliza o sector nuclear dos seus negócios (as telecomunicações), factores que estão totalmente ausentes da marca da recorrida;

IV - No plano gráfico, as marcas em causa não são susceptíveis de confusão fácil, pois é visual e foneticamente distinta uma marca formada por duas palavras grafadas em maiúsculas, com o mesmo tipo de letra e com as mesmas dimensões, de outra formada por letras e palavras associadas a elementos gráficos e figurativos simbólicos;

V - Outro tanto sucede no plano fonético, em que a marca anterior se lê de uma forma escorreita, sem nada que a interrompa ou perturbe, enquanto na da recorrente há uma nítida separação entre o T inicial e os restantes elementos;

VI - Os sons resultantes das menções orais às duas marcas são distintos: "TRÁFIQUEURÓPE" a da recorrida, "TÊ-TRÁFIQUE-ÉLPE, a da recorrente;

VII - Os sons iniciais e finais são totalmente distintos: "TRÁ" e "RÓPE" no primeiro caso, "TÊ" e "ÉLPE", no segundo;

VIII - A existência de elementos comuns nas componentes de cada marca não produz qualquer risco de erro ou confusão fácil, pois para os respectivos destinatários médios estão perfeita e suficientemente identificados os produtos ou serviços e a respectiva origem empresarial;

IX - Assim, não se verifica o requisito do conceito legal de imitação, previsto no art. 193º n.º 1, alínea c).

A recorrida apresentou contra-alegações, reafirmando a tese que defendera no recurso para a Relação, e pugnando pela improcedência do recurso.

Corridos os vistos legais, cumpre agora decidir.

2.

São os seguintes os factos provados:

I - A ora recorrente é titular da marca internacional "TTrafficHelp" n.º 680.230, registada em 21 de Abril de 1997 na OMPI - Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle e publicada no n.º 20/1997 da "Gazette OMPI des Marques Internationales", publicado em 20.11.97;

II - A referida marca destina-se a assinalar produtos e serviços das classes 9ª, 14ª, 16ª, 18ª, 25ª, 28ª, 35ª, 36ª, 37ª, 38ª, 41ª e 42ª da classificação internacional de produtos e serviços;

III - O aviso de pedido de protecção em Portugal relativo ao mencionado registo internacional, para efeitos de oposição por terceiros, foi publicado no Boletim da Propriedade Industrial n.º 12/97, de 31.03.98, tendo a B deduzido reclamação administrativa;

IV - Por despacho proferido em 09.10.98 e publicado no BPI n.º 10/98, de 29.01.99, foi - com a fundamentação referida no relatório deste acórdão - recusada a protecção em Portugal da marca "TTrafficHelp" n.º 680.230 para os produtos da classe 16, os serviços da classe 41 e os "services de programmation" da classe 42, e concedido o registo da marca para os restantes serviços da classe 42ª e restantes classes de produtos e serviços constantes do pedido;

V - A marca referida em I tem a apresentação gráfica e figurativa constante de fls. 2 do processo de registo apenso;

VI - A apelante tem registadas a seu favor, anteriormente ao pedido da recorrida, as marcas nacional n.º 224.831 "TRAFFIC", e internacional n.º 628.787 "TRAFFIC EUROPE", destinando-se aos produtos da classe 42ª, a primeira, e a segunda aos produtos e serviços das classes 16ª, 41ª e 42ª, constantes de fls. 171.

3.

Como decorre das conclusões da alegação da recorrente - pelas quais se define o âmbito do recurso - uma única questão se coloca a este Tribunal: a da efectiva verificação ou não verificação do requisito do conceito legal de imitação de marca, a que se refere a alínea c) do n.º 1 do art. 193º do CPI - é dizer, se existe entre a marca da A, "TTrafficHelp", e a aludida marca internacional n.º 628.787, "TRAFFIC EUROPE", da recorrida, com registo prioritário no nosso País, semelhança gráfica, figurativa ou fonética susceptível de induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou de nele criar o risco de associação entre ambas, de tal modo que este as não possa distinguir senão depois de exame atento ou confronto.

Já a Relação, aliás, se quedou pela abordagem desta questão, tendo precisado, por forma clara, os limites da sua apreciação, escrevendo a tal propósito:

No caso dos autos, não está em causa o preenchimento dos dois primeiros requisitos da imitação de marcas, estando as partes de acordo na verificação desses dois requisitos.

A única questão aqui em causa consiste em saber se a semelhança entre elas é de molde a permitir a confundibilidade entre elas.

Por outras palavras: o que importa decidir é se existe, para o consumidor português, risco de confusão ou de associação da marca da recorrente com esta marca internacional da recorrida.

A questão deverá decidir-se no âmbito da normatividade emanada do Código da Propriedade Industrial aprovado pelo Dec-lei 16/95, de 24 de Janeiro, que entrou em vigor em 1 de Junho de 1995 (1).

Vejamos, pois.

3.1. - As marcas são signos (ou sinais) susceptíveis de representação gráfica destinados sobretudo a distinguir certos produtos de outros produtos idênticos ou afins (2).

A importância do registo de uma marca resulta do facto de ser através deste que se adquire a propriedade da marca e o consequente direito de a usar em exclusivo.

Com efeito, nos termos do n.º 1 do art. 167º do citado CPI de 1995 (a que pertencem os normativos referidos na exposição subsequente sem referência a outro corpo de leis), "aquele que adopta certa marca para distinguir os produtos ou serviços de uma actividade económica ou profissional gozará da propriedade e do exclusivo dela desde que satisfaça as prescrições legais, designadamente a relativa ao registo".

E, de acordo com o preceituado no art. 207º, "o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o uso, na sua actividade económica, de qualquer sinal idêntico ou confundível com essa marca para produtos ou serviços idênticos ou afins àqueles para os quais aquela foi registada, ou que, em consequência da identidade ou semelhança entre os sinais ou da afinidade dos produtos ou serviços, cria, no espírito do consumidor, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca".

É, pois, um sistema de registo constitutivo o que existe em relação à marca - o direito apenas existe se e na medida em que esteja registado a favor do respectivo titular; não há nenhum direito exclusivo sobre uma determinada marca se esta não estiver registada (3).

O processo de registo da marca vem regulado nos arts 181º e segts, constando dos arts 188º e segts os casos de recusa do registo.

Será, designadamente, recusado o registo das marcas que, em todos ou alguns dos seus elementos, contenham reprodução ou imitação no todo ou em parte de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou serviço, ou produto ou serviço similar ou semelhante, que possa induzir em erro ou confusão o consumidor [art. 189º - 1. m)].

Por seu turno, o conceito de imitação acha-se vazado no art. 193º, cujo n.º 1 dispõe, a tal respeito:

"A marca registada considera-se imitada ou usurpada, no todo ou em parte, por outra quando, cumulativamente:

a) A marca registada tiver prioridade;

b) Sejam ambas destinadas a assinalar produtos ou serviços idênticos ou de afinidade manifesta;

c) Tenham tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão, ou que compreenda um risco de associação com a marca anteriormente registada, de forma que o consumidor não possa distinguir as duas marcas senão depois de exame atento ou confronto.

Considerou a Relação, relativamente às marcas em questão, que a marca ".T...Traffic .Help", embora gráfica e figurativamente seja diferente das marcas "Traffic" e "Traffic Europe", foneticamente são muito semelhantes e podem permitir a confundibilidade pelo consumidor normal, sobretudo se as marcas não estiverem em confronto.

(...) o elemento comum às marcas, a palavra "Traffic", prevalece, avulta, destaca-se no conjunto das marcas compostas de vários vocábulos e constitui a totalidade da outra marca.

E (...) a letra T, da marca da ora recorrente, que esta refere como sendo a iniciadora das (suas) várias marcas, visando estabelecer a ligação dos vários produtos ou serviços que comercializa à respectiva proveniência empresarial, não tem um grau de preponderância suficiente para obnubilar a observação ou apagar a reminiscência do elemento dominante "Traffic".

E acrescentou que sobretudo pelo aspecto fonético, as marcas são susceptíveis de ser confundidas pelo consumidor médio, e que o elemento das marcas mais forte, o vocábulo "Traffic", constitui, só por si, uma das marcas da apelante alegadamente imitadas pela marca da apelada em causa e, por isso, esta última pode induzir o consumidor médio em erro ou confusão sobre a proveniência desta marca com provindo do grupo empresarial da apelante.

E o facto de a marca da apelada não ser apenas nominativa, mas conter a configuração figurativa que se referiu, não tem grande potencialidade de distinção por quase se limitar aos vocábulos em causa, sendo a coloração e a disposição das palavras de tal maneira discreta que não tem relevância para fazer um contraste bastante, idóneo a afastar a semelhança, sobretudo fonética, com as marcas da apelante.

Será de sufragar este entendimento?

3.2. - A al. m) do n.º 1 do art. 189º reproduz, com ligeiras alterações de forma, o n.º 12º do art. 93º do Código de 1940, pelo que os princípios sedimentados a partir da insistente e reflectida análise a que este preceito foi submetido, ao longo de várias décadas, pela doutrina e jurisprudência nacionais, mantêm plena validade face ao texto daquela indicada alínea m).

Pode, pois, continuar a afirmar-se que a aplicabilidade da citada al. m) - que pressupõe a existência de imitação, nos termos definidos no art. 193º - depende da verificação cumulativa dos seguintes requisitos:

- semelhança gráfica, figurativa ou fonética;

- identidade ou afinidade de produtos; e

possibilidade de indução fácil do consumidor em erro ou confusão.

O primeiro e o terceiro destes requisitos constituem a fattispecie da acima aludida alínea c) do n.º 1 do art. 193º, de cuja verificação (ou não verificação) se cura no presente recurso.

A respeito do primeiro de tais requisitos há que salientar desde logo, como o faz o Prof. J. G. Pinto Coelho (4), que imitação não significa o mesmo que identidade. Imitação supõe a existência de elementos diferentes, a par de elementos comuns; e o que cumpre apreciar é se as diferenças existentes têm virtualidade para afastar a possibilidade de fácil confusão.

Por outro lado, não são apenas as marcas muito parecidas - que só por confronto directo se podem distinguir - que se devem ter como imitadas.

A imitação de marca deve ser apreciada, menos pelas dissemelhanças que ofereçam os diversos pormenores considerados isolada e separadamente do que pela semelhança que resulta do conjunto dos elementos que constituem a marca. É este princípio, enunciado por Bédarride, que deve servir como critério orientador do julgador.

Idêntico entendimento é expresso pelo Prof. Pinto Coelho, nas suas "Lições de Direito Comercial", quando escreve:

Sempre que a marca, no seu conjunto, forma uma semelhança tal com outra que possa determinar a confusão entre as duas, deve considerar-se a marca como imitada; deve olhar-se, insiste-se, à semelhança do conjunto e não à natureza das dissemelhanças ou ao grau das diferenças que as separam.

É preciso considerar-se - refere ainda o mesmo autor - que o público geralmente não está a pensar na imitação, na existência ou inexistência de imitação. Liga um produto, que lhe agradou, a certa marca, de que conserva uma ideia mais ou menos precisa. E deve evitar-se que outro comerciante adopte uma marca que, ao olhar distraído do público possa apresentar-se como sendo a que ele busca.

Cremos ser este também o pensamento do Prof. Ferrer Correia, para quem a imitação existirá quando "tendo-se à vista apenas a marca a constituir, se deva concluir que ela é susceptível de ser tomada por outra de que se tenha conhecimento" (5).

Este processo de aferição da novidade é, na lição do Ilustre Professor, o que melhor tutela o interesse que a lei visa proteger - o interesse em que se não confundam, através da marca, mercadorias idênticas ou afins pertencentes a empresários diversos.

Com efeito, como já fora evidenciado por Paul Roubier (6) e é enfatizado pelo insigne Mestre coimbrão, a comparação entre duas marcas deve ser feita tendo em conta que o comprador, quando compra um produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem simultaneamente as marcas sob os olhos para as comparar. Compra o produto por se ter convencido de que a marca que o assinala é aquela que retinha na memória. Por isso, também o Juiz não deve colocar uma das marcas ao lado da outra para proceder a um exame simultâneo das duas; o que deve fazer é examiná-las sucessivamente, de maneira a perguntar-se se a impressão deixada pela primeira é semelhante à da segunda, colocando-se em posição semelhante à do consumidor, que, por não ter as duas marcas ao mesmo tempo diante dos olhos, não pode fazer um exame comparativo, tendo de decidir com o auxílio da sua memória.

Quando em causa estão marcas nominativas, o aspecto mais relevante é o da semelhança fonética, aquele que a memória melhor retém.

Certo é, todavia, que os normativos acima citados, na medida em que traduzem a aplicação de uma Directiva comunitária - a Directiva n°89/104/CEE do Conselho, de 21 de Dezembro de 1989, respeitante à aproximação das legislações dos Estados-Membros em matéria de marcas - devem, como resulta de jurisprudência constante do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, ser interpretados em conformidade com tal Directiva (7).

Ora, o Tribunal de Justiça, interpretando os arts. 4º e 5º n.º 1, alíneas b) e c) da Directiva, correspondentes aos indicados preceitos do CPI, decidiu (8), em primeiro lugar, que o artigo 4°, n°1, alínea b) só é aplicável existindo risco de confusão. Rejeitou, assim, a interpretação proposta por certos Estados-Membros, segundo a qual esse preceito abrangeria o risco de associação propriamente dito, ou seja a situação em que a percepção do sinal distintivo suscite no público a recordação da marca, sem todavia as confundir (9).

E, quanto ao risco de confusão, considera aquele Tribunal que a apreciação de tal risco "depende de numerosos factores e designadamente do conhecimento da marca no mercado, da associação que pode ser feita com o sinal utilizado ou registado, do grau de semelhança entre a marca e o sinal e entre os produtos ou serviços designados". Trata-se, pois, de risco que, tal como assinalado pelos autores supra referidos, deve ser apreciado globalmente, sendo que tal apreciação, no que respeita à semelhança visual, auditiva ou conceitual das marcas em causa, deve ser fundada numa impressão de conjunto, tendo em conta, nomeadamente, os elementos distintivos e dominantes dessas marcas.

Resulta, na verdade, do texto do artigo 4°, n°1, alínea b), da Directiva ("...exista, no espírito do público, risco de confusão") que é a percepção das marcas por parte de um consumidor médio a determinante na apreciação global do risco de confusão. Ora, o consumidor médio apercebe-se normalmente de uma marca como um todo, não procedendo a um exame detalhado da mesma.

Importa, assim, ter em conta estes princípios para a decisão do presente recurso.

Ora, no caso sub judicio, apreciando, no seu conjunto, as marcas em confronto, acerca de cuja notoriedade ou conhecimento no mercado nada consta nos autos (10), verifica-se que estão em equação marcas nominativas complexas, em que o elemento individualizante - o que melhor desperta a atenção do consumidor médio e que este melhor guarda na memória - é, inquestionavelmente, a palavra "Traffic", que constitui, como expressivamente se refere em recente acórdão deste Tribunal (11) , "o núcleo ou coração" de ambas as marcas.

A esse elemento mais apelativo adiciona-se apenas, na marca da recorrida, uma designação geográfica (Europe), de natureza claramente acessória, secundária. Na marca da recorrente, acrescenta-se-lhe o T inicial, grafado em magenta, antecedido por um pequeno quadrado e seguido por outros três, todos de cor cinzenta, e o elemento final, Help, antecedido por outro pequeno quadrado cinzento. E, tal como se evidenciou no acórdão deste Tribunal a que acima se fez alusão, bem como no acórdão recorrido, também aqui podemos dizer que é o vocábulo "Traffic" que, no seu efeito auditivo e visual, fonética e graficamente se destaca, avulta, e prevalece numa e noutra das marcas em questão, propiciando a indução do consumidor em erro ou confusão. Os demais elementos de ambas as marcas são, a nosso ver, menos susceptíveis de interessar e impressionar a atenção do consumidor médio - o mesmo se dizendo da utilização de letras maiúsculas ou minúsculas - não tendo, por isso, a eficácia distintiva que a recorrente enfatiza nas suas alegações de recurso.

Não parece, pois, que mereça censura a argumentação do acórdão recorrido, que acima deixámos transcrita. Bem ao contrário, ela merece a nossa inteira adesão. A assinalada semelhança fonética entre as duas marcas é susceptível de gerar erro ou confusão fáceis entre os consumidores. Com efeito, e como já deixamos evidenciado, o consumidor, quando compra determinado produto marcado com um sinal semelhante a outro que já conhecia, não tem à vista, em regra, as duas marcas para fazer delas um exame comparativo. E certo é também que a lei não visa, por desnecessária, a protecção do consumidor atento, mas sim do consumidor médio, isto é, apenas medianamente atento (12).

Ademais, e como decorre da citada al. c) do n.º 1 do art. 193º, o risco de confusão abrange também o risco de associação. Ou seja: existe risco de confusão não só quando os consumidores podem ser induzidos a tomar uma marca por outra e, consequentemente, um produto por outro (acreditando erroneamente tratar-se da mesma marca e do mesmo produto), mas também quando, distinguindo embora os sinais, ligam um ao outro e, em consequência, um produto ao outro, acreditando erradamente tratar-se de marcas e produtos pertencentes a sujeitos com relações de coligação ou licença, ou de marcas comunicando análogas qualidades dos produtos (13). E também este risco de associação da marca "TTrafficHelp" à marca "TRAFFIC EUROPE" se nos afigura evidente, em termos de o consumidor não lograr distingui-las senão depois de exame atento ou confronto.

Improcedem, pois, na sua globalidade, as conclusões da alegação da recorrente.

4.

Face ao exposto, nega-se a revista.

Custas pela recorrente.

Após trânsito, dê-se cumprimento ao preceituado no art. 44º (do CPI de 1995).

Lisboa, 25 de Março de 2004

Santos Bernardino

Bettencourt de Faria

Moitinho de Almeida

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(1) O Dec-lei 16/95 foi revogado pelo Dec-lei 36/2003, de 5 de Março, que entrou em vigor em 1 de Julho de 2003 e aprovou o CPI actualmente em vigor.

(2) Cf. J. M. Coutinho de Abreu, Marcas, in BFDUC, vol. LXXIII, pág. 121.

(3) Cf. Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Liv. Almedina, 1997, pág. 65/67.

(4) In Rev. Leg. Jur., ano 96º, pág. 312.

(5) Lições de Direito Comercial, vol. I, 1965, pág. 347.

(6) Le Droit de la Propriété Industrielle, 1952/54, pág. 360 e seguintes.

(7) Cf., neste sentido o acórdão deste Supremo Tribunal, na revista 1757/02, desta 2ª Secção.

(8) Acórdão de 11.11.97 (Sabel, C - 251/95, na Colectânea, 1997, p. I - 6191).

(9) Diferente é o risco de associação a que alude a 2ª parte do n.º 1 do art. 193º do CPI, a que ao deante se faz alusão - risco de a semelhança entre os sinais possa levar o público a considerar que há identidade de proveniência entre os produtos ou serviços a que os sinais se destinam.

(10) A notoriedade de uma marca agrava o risco de confusão, por via da lembrança viva e persistente que uma marca notória deixa na memória do público.

(11) Ac. de 26.04.2001, Col. Jur.- Acs. do STJ, ano IX, tomo 2, pág. 37, respeitante a questão idêntica à aqui debatida, envolvendo as mesmas entidades interessadas e a mesma marca ("Traffic Europe") da aqui recorrida, em confronto com a marca da recorrente "T-TrafficFleet".

(12) Excluem-se, assim, do conceito de consumidor médio, quer os peritos na especialidade quer o consumidor particularmente distraído ou descuidado (Acs. do STJ, de 18.11.75, BMJ 251/187 e de 27.03.79, BMJ 285/352, e Carlos Olavo, Propriedade Industrial, Almedina, Coimbra -1997, pág. 56).

(13) Cf. J. M. Coutinho de Abreu, ob. e loc. cits., pág. 145.