Supremo Tribunal de Justiça — 2.ª Secção (Cível)

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça

1. A interpôs recurso do despacho de 3 de Janeiro de 1994 do Director do Serviço de Marcas do InstitutoNacional da Propriedade Industrial, publicado no B.P.I. de 29 de Julho de 1994, que recusou o pedido de registo da marca nacional n. 203950 "Ignis Portugal" por se confundir com a Marca Internacional n. 238405 "Ignis" nos termos do artigo 93 n. 12 do C.P.I. de 1940.

2. Foi negado provimento ao recurso por decisão de 14 de Outubro de 1996.

3. A Ignis Portugal apelou. A Relação de Lisboa, por acórdão de 26 de Fevereiro de 1998, concedeu provimento ao recurso, revogando a decisão recorrida e admitindo o registo da marca n. 203950, nos termos pretendidos pela recorrente.

4. B pede revista, formulando as seguintes conclusões:

1) Ao admitir o registo de marca n. 203950, nos termos pretendidos pela apelante, excedeu o Tribunal os poderes meramente anulatórios, que são os que resultam do artigo 203 do C.P.I. de 1940, 6. do ETAF e 114 da

C.R.P., estando, por consequência, o douto acórdão viciado de excesso de pronúncia, nos termos do disposto no artigo 668 n. 1, alínea d), do Código de Processo Civil.

2) Ao dar como provada a titularidade pela apelante do registo de insígnia n. 6558 "A", que lhe havia sido negado por acórdão transitado em julgado, do Supremo Tribunal de Justiça, e bem assim, ao dar como provada a titularidade dos registos ns. 176364, 203071 e 224838, sem que os mesmos estivessem provados por certidão, violou o douto acórdão o disposto nos artigos 190 e 197 do C.P.I. de 1940 e 364 n. 1, do Código Civil.

3) Ao dar como provada a comercialização de produtos com a marca A por parte da apelante, desde 1959, violou a douta sentença o disposto no artigo 653 n. 2 do Código de Processo Civil.

4) Ao considerar que os produtos assinalados pelas marcas em litígio não eram idênticos nem afins, quando decorre que se trata dos mesmos produtos designados de forma diversa, violou o douto acórdão o disposto nos artigos 93 n. 12 e 94 do C.P.I. de 1940.

5. A apresentou contra-alegações, onde salienta que:

1) Nos termos da Lei o caso "sub judice" é da exclusiva competência dos Tribunais comuns, havendo recurso nos termos gerais (artigos 203 e 209 do C.P.I. de 1940 e artigo 2 do Decreto-Lei n. 16/95, de 24 de Janeiro, que aprovou o actual C.P.I., bem como o artigo 43, deste último diploma legal).

2) O Tribunal da Relação de Lisboa actuou estritamente no âmbito dos poderes inerentes à decisão de um recurso de apelação, pelo que o douto acórdão recorrido não está ferido de excesso de pronúncia.

3) O expendido pelo recorrente no número três das conclusões das respectivas alegações de recurso não constitui fundamento de recurso pelo que não deve ser objecto de apreciação.

Corridos os vistos, cumpre decidir.

II

Elementos a tomar em conta:

1. A requereu em 26 de Setembro de 1979 o registo da marca nacional n. 203950 "A" destinada aos seguintes produtos:

- acumuladores de calor, incluindo painéis solares;

- aparelhos para a desodorização do ar, incluindo exaustores de cheiros;

- aparelhos de ventilação, incluindo exaustores de fumo;

- fornos;

- utensílios de cozinha, incluindo fritadeiras e grelhadores.

2. Esse registo de marca n. 203950 foi recusado por despacho do Director de Serviço de marca, de 3 de Janeiro de 1994, publicado no B.P.I. n. 1/94, de 29 de Julho de 1994 por "se verificar que entre as marcas em conflito (n. 203950 e a n. 238405) se apura confusão fácil por se tratar de uma reprodução.

3. B é titular do registo de marca internacional n. 238405 "A" protegida em Portugal por despacho de 25 de Outubro de 1961 e destinada a assinalar produtos da classe 7. (máquinas de lavar roupa, de lavar louça, grupos motocompressores, máquinas de polir, batedores, centrifugadores, similares, de classe 11 (estufas, estufas dessecantes, condicionadores de ar) e da classe 20 (móveis de cozinha);

4. B, é titular ainda do registo de marca mista número

C 382004A, contendo o vocábulo "A", com a qual assinala produtos de classe 11. (instalações estacionárias e móveis de refrigeração de ar quente, de secagem, de climatização, aquecedores, grelhadores, etc).

5. A é titular, desde 4 de Setembro de 1962, do registo de marca misto número 176364, integrando os dizeres "A", destinada a fogões, produtos da classe 11.;

6. A é também titular, desde 5 de Março de 1991, do registo de marca nominativa "A", número 203071, destinada a aparelhos de desodorização do ar, incluindo exaustores de cheiros e aparelhos de ventilação, incluindo exaustores de fumo.

7. A é ainda titular, desde 2 de Julho de 1991, do registo de marca nominativo "A", número 224838, destinado a "aspiradores de pó" eléctricos, máquinas para encerar eléctricas.

8. A desde 1959 que tem vindo a fabricar e comercializar, ininterruptamente, no mercado nacional, electrodomésticos, com a marca "A", de que é titular.

9. A é titular desde 1986 da insígnia número 6558, constituída pelo vocábulo "A" e por um facho.

III

Questões a apreciar no presente recurso.

A apreciação e a decisão do presente recurso, delimitado pelas conclusões das alegações, passa, fundamentalmente, pela análise de três questões: a primeira, se houver excesso de pronúncia; a segunda, se houver erro na apreciação da prova; a terceira, se existe confusão de marca a fundamentar recurso de registo.

Abordemos tais questões.

IV

Se houve excesso de pronúncia.

1. Posição da recorrente:

Sustenta que estava vedado ao Tribunal, no âmbito dos poderes que lhe são conferidos pelo artigo 203 do CPI, de 40, exceder a natureza meramente anulatória que do mesmo resulta, em conjugação com o disposto no artigo 6 do ETAF, aprovado pelo Decreto-Lei n. 129/84, de 27 de Abril, supletivamente aplicável, porquanto:

- o despacho em causa configura um verdadeiro acto administrativo cujo conhecimento contencioso o legislador entendeu por bem retirar à competência dos

Tribunais Administrativos (cfr. artigo 203 do C.P.I. de

40) deferindo-a aos Tribunais Comuns.

É um típico recurso de anulação (Oliveira Ascensão - Direito Comercial - Direito Industrial, II, página383), ou, dito de outro modo, os recursos contenciosos são, salvo disposição em contrário, de mera legalidade e têm por objecto a declaração de invalidade ou anulação dos actos recorridos (Freitas do Amaral, Direito Administrativo, Volume IV, páginas 74 e 103).

No caso em apreço, tem a recorrente como certo que interpretando o artigo 6 do ETAF em harmonia com o artigo 111 n. 1 da Constituição da República Portuguesa, estava vedado ao Tribunal da Relação praticar um acto administrativo, consubstanciado na ordem de realização de um determinado registo.

Conclui que o acórdão recorrido enferma da nulidade prevista no artigo 668 n. 1 alínea d), do Código de Processo Civil: o Tribunal ter conhecido de questão de que não podia tomar conhecimento.

2. Posição da recorrida:

Sustenta que a Relação de Lisboa não extravasou "... os limites inerentes ao poder judicial", antes actuou estritamente no âmbito dos poderes inerentes à decisão de um recurso de apelação, porquanto:

Se o legislador tivesse pretendido que os recursos dos despachos do INPI de concessão ou recusa, entre outros, de registo de marcas, fossem julgados em sede de contencioso administrativo, de acordo com as regras inerentes a este ramo de Direito, não teria, expresso e taxativamente, enunciado a competência do Tribunal da Comarca de Lisboa (Tribunal Comum).

Acresce que o acórdão recorrido não tem por objecto decisão proferida em sede de recurso contencioso, mas sim de sentença da 2. Secção do 5. Juízo Cível da Comarca de Lisboa. Trata-se, pois, de recurso judicial.

Aliás, o artigo 43 do actual C.P.I. é claro ao dispor que da decisão do Tribunal da Comarca de Lisboa haverá recurso nos termos gerais.

Acresce que nos termos do artigo 44 do C.P.I. quando a decisão definitiva transitar em julgado, a Secretaria do Tribunal remeterá cópia ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial para efeito de publicação do respectivo texto e do correspondente aviso no boletim e sua competente anotação.

Que dizer?

3. Quando se recorre de despacho do Director de Serviço de Marcas do Instituto Nacional de Propriedade Industrial para o Tribunal Comum de 1. instância, em conformidade com o artigo 203 do Código da Propriedade

Industrial de 1940, recorre-se manifestamente de um acto administrativo.

Quando se recorre da decisão do Tribunal de 1. instância para a Relação e para o Supremo Tribunal não se recorre de um acto administrativo mas de uma decisão judicial.

Daqui a oportunidade de se saber se os Tribunais Comuns intervêm aqui no exercício da função jurisdicional ou ocasionalmente no desempenho da função administrativa.

Por outras palavras: serão recursos de mera legalidade ou de plena jurisdição.

A esta questão responde-nos AFONSO QUEIRÓ nos seguintes termos:

"os "direitos de propriedade industrial" são direitos de natureza privada para cuja constituição e extinção se exige a intervenção ou ingerência do poder público, no exercício da chamada "administração pública do direito privado".

"Esse "poder público" é, pelo que respeita à constituição dos referidos direitos, em princípio, a Administração. É esta, em regra, realmente que, após a observância de um certo processo administrativo, concede ou recusa a concessão das patentes, dos depósitos de modelos ou desenhos e dos registos de marcas, de recompensas, de nomes ou insígnias de estabelecimento e de denominações de origens.

Esta concessão e esta recusa são actos administrativos e constituem, portanto, manifestações da função administrativa do Estado.

Como todos os actos administrativos, podem enfermar de vícios - e designadamente de violação de lei por erro de facto. Para garantia e efectivação da legalidade, a lei, nestes casos, em vez de consagrar o processo normal que consistiria em consentir que estes actos fossem impugnados perante o Tribunal Administrativo competente, reservando-se à Administração o encargo de, em obediência ao que fosse julgado, substituir a concessão pela recusa ou a recusa pela concessão - não senhor: faculta aos interessados "recorrer" para o Tribunal da Comarca de Lisboa, afim de este rever o acto da Administração e pronunciar uma decisão que é, materialmente falando, um acto administrativo de "declaração constitutiva" precisamente equivalente se a lei tivesse consagrado aquela primeira via de tutela da legalidade, em cumprimento do que fosse decidido pelo Tribunal administrativo.

"Noutras palavras: os Tribunais Comuns não intervêm aqui no exercício da função jurisdicional; intervêm ocasionalmente no desempenho da função administrativa" - REVISTA LEGISLAÇÃO e JURISPRUDÊNCIA, ano 98, páginas 14 e 15.

4. Também não deixa de ser uma achega, para a tomada de posição na questão colocada, os ensinamentos de FREITAS do AMARAL sobre a natureza e objecto do recurso contencioso.

A este propósito escreve:

"os Tribunais administrativos não podem substituir-se à administração activa no exercício da função administrativa: só podem exercer a função jurisdicional. Por isso não podem modificar os actos administrativos, nem praticar outros actos administrativos em substituição daqueles que reputem ilegais, nem sequer podem condenar a administração a praticar este ou aquele acto administrativo.

"Isto é assim porque o recurso contencioso de anulação é, como diz a lei, um contencioso de mera legalidade ou um contencioso de mera anulação e não um contencioso de plena jurisdição.

E acrescenta:

"Há casos excepcionais em que a lei admite que o Tribunal vá além disto: são os casos em que se está perante aquilo a que, na esteira do direito francês, se chama contencioso de plena jurisdição.

Mas são casos excepcionais (um destes é o que se verifica, em matéria de urbanismo, a partir do novo regime jurídico das operações de loteamento urbano, aprovado pelo Decreto-Lei n. 400/84, de 31 de Dezembro" - DIREITO ADMINISTRATIVO, Volume IV, 1988, páginas 116 e 117 e nota 1.

5. Não poderemos deixar de tomar em consideração para a tomada de posição na questão enunciada a distinção entre recurso de anulação e recurso de plena jurisdição, distinção dada pelos conselheiros FERREIRA

PINTO e GUILHERME da FONSECA quando escrevem:

"Estamos no domínio dos recursos de mera legalidade, porque o tribunal limita-se a declarar a invalidade do acto impugnado, declarando-o nulo ou anulando-o, consoante a espécie de invalidade que se verifica, sem tirar quaisquer consequências da sua decisão, sendo à administração que compete praticar, depois, os actos que forem necessários para a reintegração da legalidade violada.

"Contrapõem-se os recursos de plena jurisdição em que o próprio tribunal procede à justa composição dos litígios que lhe são submetidos, entre a resistência dos litigantes" - DIREITO PROCESSUAL ADMINISTRATIVO, 1. edição, página 29.

6. O que se deixa exposto em 3) a 5), permite-nos precisar que por um lado, os tribunais comuns intervém, por força do disposto no artigo 203 do Código de

Propriedade Industrial de 1940, no desempenho de função administrativa e, por outro lado, os recursos para os Tribunais comuns (1. instância, Relação e Supremo Tribunal de Justiça) não são recursos de mera legalidade mas de plena jurisdição.

AFONSO QUEIRÓ chega a este resultado; expressivamente diz que: "os interessados recorrem para o Tribunal da Comarca de Lisboa, afim deste rever o acto da Administração e pronunciar uma decisão que é, um acto administrativo de declaração constitutiva precisamente equivalente se a lei tivesse consagrado aquela primeira via de tutela de legalidade, em cumprimento do que fosse decidido pelo Tribunal Administrativo" - REVISTA citada, página 15.

Dito de outro modo, a decisão (decisões) dos Tribunais

Comuns têm os efeitos próprios da sentença judicial (a exequibilidade ou efeito executivo) e não o efeito da sentença em recurso contencioso que concede provimento

(o efeito executório, ou seja, o dever jurídico para a Administração de executar a sentença).

Aqui se encontra o desvio consagrado no artigo 203 do C.P.I., desvio com o mesmo alcance da restrição consignada no artigo 6 do ETAF, de sorte haver equiparação entre o regime dos casos excepcionais do recurso contencioso de plena legalização e o atribuído aos Tribunais Comuns: ambos são de plena jurisdição.

A presente conclusão não infirmada pela doutrina dos acórdãos deste S.T.J. de 10 de Julho de 1997

(Colectânea de Acórdãos do S.T.J., ano V, Tomo II, página 167) e de 10 de Dezembro de 1997 - Colect., Acórdãos do S.T.J., ano V, tomo III, página 162 - B.M.J. n. 472, 507.

Concluindo, como se concluiu, afastada se encontra a invocada nulidade do acórdão recorrido: excesso de pronúncia.

V

Se houve erro na apreciação da prova.

1. A recorrente sustenta que houve erro na apreciação da prova, porquanto foi dado como provado, por um lado, que a recorrida A era, desde 1986, titular de uma insígnia "A", sob o n. 6556, sem que tenha sido apresentada certidão comprovativa do registo da insígnia que, nos termos do disposto nos artigos 190 e 197 do C.P.I. de 1940, constitui o meio de prova de tal facto.

Por outro lado, não poderá ser dada como provada a vigência dos registos de marca números 176364, 203071 e 224838, por também não estarem provados pela forma legalmente exigida.

Acresce que o facto constante do n. 7 da matéria tida como provada (A desde 1959 que tem vindo a fabricar e comercializar, ininterruptamente, no mercado nacional, electrodomésticos, com a marca A, de que é titular) foi dado como provado sem que se tivesse feito a remissão para o meio de prova que o suportasse, ao arrepio do disposto no artigo 653 n. 2, do Código de Processo Civil.

2. A recorrida sustenta que, por um lado, a matéria referente à insígnia 6556 é de todo em todo irrelevante para a decisão pleito, sendo certo que o douto acórdão recorrido, quer ao longo de toda a apreciação do "caso sub judice", quer na respectiva conclusão, não fez qualquer menção directa ou indirecta à falada insígnia.

Por outro lado, relativamente aos registos de marca ns. 176364, 203071 e 224838 junta certidões de tais registos de marca.

3. Debrucemo-nos sobre a qualificada como erro na apreciação da

prova.

4. Como se sabe este Supremo Tribunal de Justiça não tem competência para conhecer da matéria de facto, a não ser nos casos excepcionais previstos no segmento final do n. 2 do artigo 722 do Código de Processo

Civil: o primeiro, para o caso do Tribunal recorrido ter dado como provado um facto sem que se tenha produzido a prova que, segundo a lei, é indispensável para demonstrar a sua existência; o segundo, quando se tenha desrespeitado as normas que regulam a força probatória dos diversos meios de prova admitidos no nosso sistema jurídico.

Pois bem:

Escapa a este Supremo Tribunal apreciar a matéria que a Relação deu como provada em 7) - a corresponder ao facto referido em 8), do parágrafo II do presente acórdão -, dado que a mesma não é abarcada em qualquer das duas hipóteses contempladas, referidas no segmento final do n. 2 do artigo 722, do Código de Processo Civil.

As demais matérias de facto apontadas (ora constantes dos referidos em 5) a 7) e 9), do parágrafo II do presente acórdão) só podem ser provadas através de certidões comprovativas do registo das marcas e insígnias - artigos 190 e 197 do Código de Propriedade

Industrial, de 40 - sendo certo que se verifica (cfr. certidões juntas com as alegações), com ressalva da matéria de facto constante em 9): "A é titular desde 1986 da insígnia n. 6558, constituída pelo vocábulo "A" e por um facho.

Na verdade, tal matéria não se encontra provada através de certidão a que se refere as citadas disposições legais, de sorte que se exclui a mesma matéria de facto fixada pela Relação.

VI

Se existe confusão de marcas a fundamentar recusa de registo.

1. Posição da Relação e da recorrente:

1a) A Relação de Lisboa decidiu não existir fundamento para recusa do registo da marca n. 203950, com base em que: não há semelhança entre os produtos que a A pretende comercializar através da marca mista e aqueles que B comercializa com as marcas "A" e "C".

A aproximação que ocorre entre alguns destes produtos, designadamente os electrodomésticos utilizáveis na cozinha, integra a noção de produto de "afinidade manifesta", a que se refere o artigo 94 do C.P.I. de 1940.

Os produtos a que se referem os três registos da marca "A" - de que é titular a "A - devem ter-se como "semelhantes" tanto àqueles que pretende ver incluído no novo registo como aos que são objecto da marca da B.

Se duas empresas fazem uso legítimo da mesma marca (porque regularmente registadas em seu nome) durante longo período de tempo, para produtos com certa afinidade, a função essencial desse marca fica prejudicada, nas relações entre essas empresas, na medida em que se terá consumado a possibilidade de confusão dos respectivos produtos.

Nestas circunstâncias, não tem aplicação relevante o artigo 93 n. 2 do C.P.I. de 40, uma vez que a "marca anteriormente registada" tanto o foi "por outrem" como pelo requerente de novos produtos, e a recusa só terá então justificação quando esses novos produtos forem semelhantes aos englobados na marca de outra empresa e não da empresa requerente.

1b) A recorrente B, sustenta que a revista deve ser concedida, porquanto: os produtos assinalados pelas marcas em confronto são os mesmos designados de forma diversa:

- a análise da afinidade de produtos supõe que se haja entendido que os produtos não são os mesmos. Só partindo do princípio segundo o qual estamos perante produtos diferentes é que podemos verificar se, ainda assim, se os mesmos se encontram numa relação de afinidade;

- as marcas "A" da ora recorrente possuem indiscutível prioridade sobre os sinais da recorrida e, designadamente, sobre o sinal objecto da presente lide.

Que dizer?

2. Antes demais, temos de sublinhar que a Relação considerou, por um lado, não haver semelhança entre os produtos que a "A" (recorrente) pretende comercializar através da marca mista "A" e aqueles que a B, comercializa com as marcas "A" e "C": acumuladores de calor, incluindo painéis solares, exaustores, fornos grelhadores ou fritadeiras sejam semelhantes a máquinas de lavar roupa, aspiradores, estufas ou móveis para cozinha.

Por outro lado, a Relação considerou que a aproximação entre alguns destes produtos, designadamente os electrodomésticos utilizáveis na cozinha (fornos, utensílios de cozinha, fritadeiras e grelhadores) integra a noção de produto de "afinidade manifesta", a que se refere o artigo 94 do C.P.I., de 40.

A Relação precisou, deste modo, só existir semelhança (afinidade) entre os electrodomésticos utilizáveis na cozinha da marca que se pretende registar e produtos das marcas registadas da ora recorrente (B), em termos de susceptibilidade de erro ou confusão, o que, em rigor, constitui matéria de facto, excluída da competência deste Supremo Tribunal de Justiça - artigo

722 n. 2, do Código de Processo Civil.

3. Fechado este parêntesis, temos que a questão a apreciar se reconduz a saber se há fundamento para recusa do registo da marca nacional n. 203950 "A" no que concerne aos electrodomésticos utilizáveis na cozinha (fornos, utensílios de cozinha, fritadeiras e grelhadores).

A solução a dar a tal questão passa por uma análise sumária quer da função da marca (jurídica e económica) quer das prerrogativas concedidas ao titular da marca na sequência da função da mesma.

Passemos, pois, a essa análise.

4. Do ponto de vista jurídico, têm sido apontadas às marcas diversas funções.

Enquanto que para FERRER CORREIA a função jurídica da marca é apenas a de individualizar produtos ou mercadorias e permitir a sua diferenciação de outras da mesma espécie - LIÇÕES DE DIREITO COMERCIAL - volume I, 1973, página 312 - já para JOSÉ G. PINTO COELHO, "as marcas designam e identificam as mercadorias ou produtos sobre que se exerce a actividade económica do seu proprietário, relacionando-os com a pessoa deste e com o seu exercício mercantil", - LIÇÕES DE DIREITO COMERCIAL, volume 1, 1957, página 334.

5. A função jurídica da marca assinalado por FERRER CORREIA está mais conforme com a sua função económica: constitui instrumento de diferenciação entre produtos ou serviços semelhantes, permitindo assim que se realize uma associação, na mente do consumidor, entre a marca que assinala um produto ou serviço e as diversas características que lhe venha a atribuir.

Dito de outro modo, conforme SOUSA e SILVA diz:

"A marca funciona como um centro de interpretação, por parte dos consumidores, das qualidades ou defeitos que atribuem a um dado produto ou serviço, por obra de diversos factores, como sejam a experiência própria ou alheia, a publicidade ou a reputação de que goza a própria marca ou até o respectivo titular, quando conhecido".

E acrescenta:

"Este mecanismo de associação de ideias permite que uma empresa, mediante o recurso às marcas, promova as suas vendas através de políticas de qualidade ou campanhas publicitárias e que veja assim fixar-se uma clientela em torno da marca ou mesmo em torno da própria empresa" - DIREITO COMUNITÁRIO e PROPRIEDADE INDUSTRIAL, páginas 46 e 47.

6. Para que a marca desempenhe a sua função (jurídica e económica) é concedida ao seu titular a propriedade exclusiva da mesma - artigo 74 do C.P.I., de 40, exclusividade esta traduzida quer de outrem não poder obter posteriormente o registo da mesma ou de marca idêntica para o mesmo produto ou semelhante - artigo 93 n. 12, do C.P.I., de 40 - e se obtiver a sujeição à anulação do registo - artigo 122 n. 2 do C.P.I. de 40 - quer o de exigir indemnização por usurpação da sua marca, - artigo 453, do Código Civil.

A exclusividade da marca registada por parte do seu titular é complementada, garantida (defendida) com as disposições delituosas dos artigos 212 e 217 do C.P.I. de 40) que punem a reprodução e o uso não autorizados, bem como a imitação da marca, por terceiros, assim como a venda, oferta de venda e colocação em circulação de produtos assinalados por marcas contrafeitas, imitadas ou fraudulentamente usadas.

7. Presentes a função da marca (jurídica e económica) e as prerrogativas concedidas ao titular da marca na sequência da sua função, em conjugação com a matéria fáctica fixada, temos de precisar que, no caso "sub judice", existem duas situações que pesem decisivamente para a solução da questão.

A primeira, é a da recorrida A ser titular de três registos da marca "A" que explora desde 1959, ou seja, desde muitos anos, antes do registo da marca invocada pela recorrente B, para diversos produtos englobados na categoria genérica de electrodomésticos ou aparelhos de uso doméstico.

A segunda, é a recorrente e a recorrida fazerem uso legítimo da mesma marca para produtos com certa afinidade, de sorte que a função quer jurídica quer económica da mesma fica prejudicada nas suas relações, na medida em que se terá consumado a possibilidade de confusão dos respectivos produtos.

Face a estas situações, as prerrogativas concedidas aos respectivos titulares (recorrente e recorrida) não se podem impor reciprocamente, neutralizam-se. Nem um nem outro pode vir a sofrer as sanções criminais por violação dos artigos 212 e 217 do C.P.I. de 40, sendo certo que a nenhum deles assiste o direito de indemnização nos termos do artigo 483 do Código Civil, uma vez que não se configura a usurpação de marca.

Tudo isto se passa por serem titulares de marcas de produtos com certa semelhança ou afinidade.

Se assim é, não se vê razões para que qualquer um destes titulares (recorrente e recorrido) não possa registar a marca de produtos afins ou semelhantes aos da marca já registada: as prerrogativas de cada um dos titulares das marcas já registadas ficaram neutralizadas, na medida em que se terá consumado a possibilidade de confusão dos respectivos produtos.

Nestas circunstâncias, não tem aplicação o artigo 93 n.

12, do C.P.I., de 40 uma vez que (conforme salienta o acórdão deste Supremo Tribunal de Justiça de 23 de

Setembro de 1997, Revista n. 40/97, 1. Secção) "a marca anteriormente registada" tanto o foi "por outrem" como pelo requerente da inclusão de "novos produtos, e a recusa só então justificação quando esses produtos forem semelhantes aos englobados na marca da outra empresa e não da empresa e não da empresa requerente".

Conclui-se, assim, não haver fundamento para recusa do registo da marca da recorrida A para produtos semelhantes aos usados legitimamente.

VII

Conclusão:

1) Os Tribunais comuns intervém por força do disposto no artigo 203 do C.P.I., de 40, no desempenho de função administrativa, sendo os recursos de plena jurisdição e não de mera legalidade.

2) Constitui matéria de facto, em termos de susceptibilidade de erro ou de confusão, ter a Relação precisado existir semelhança (afinidade) entre produtos de marca que se pretende registar e das marcas registadas da ora recorrente.

3) Para que a marca desempenhe a sua função (jurídica e económica) é concedida ao seu titular diversas prerrogativas (as consignadas nos artigos 74, 93, n. 12, 122 n. 2, todos do C.P.I., de 40) complementadas com as disposições delituais dos artigos 212 e 217 do C.P.I., de 1940;

4) Se duas empresas fazem uso legítimo da mesma marca para produtos com certa afinidade, as prerrogativas concedidas aos respectivos titulares neutralizam-se - na medida em que ter-se-á consumado a possibilidade da confusão dos respectivos produtos, de sorte que não tem aplicação o artigo 93 n. 12 do C.P.I., de 40, se uma dessas empresas pretender registar marca de produtos semelhantes aos da marca registada.

Face a tais conclusões, terá de precisar-se que:

1) não há excesso de pronúncia do acórdão recorrido ao revogar a decisão da 1. instância e ao admitir o registo da marca n. 203950, nos termos pretendidos pela "A".

2) Não há fundamento para recusa do registo da marca n. 203950 da recorrida A para produtos semelhantes aos usados legitimamente.

3) O acórdão recorrido não merece censura dado ter observado o afirmado em 1) e 2).

Termos em que se nega a revista.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 12 de Janeiro de 1999

Miranda Gusmão,

Sousa Inês,

Nascimento Costa.

5 Juízo Cível - Processo n. 383/94

Tribunal da Relação de Lisboa - Processo n. 5338/97 -

6. Secção.