Supremo Tribunal de Justiça — 1.ª Secção (Cível)

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça:

I - Da Tramitação Processual

A e B, intentaram providência cautelar não especificada para apreensão de máquinas de cortar azulejos, importadas e comercializadas por C, ao abrigo do disposto no artigo

45 do CPI (Decreto-Lei 16/95, de 24 de Janeiro) e artigo

399 do CPC, com fundamento de que esta, numa manobra de concorrência desleal, mandou fabricar em Taiwan, importou e comercializa, cortadores de azulejos que, em tudo, são a cópia fiel e servil do seu cortador de azulejos T-3.

A B vende os cortadores da A, a inúmeros grossistas e retalhistas que, seguidamente, os revendem ao público consumidor.

A atitude da requerida determinou a confusão no mercado nacional e internacional, pondo em causa a imagem da 1. requerente e o seu prestígio granjeado ao longo de vários anos e com grandes investimentos, causando a ambas as requerentes avultados prejuízos pelo desvio da sua clientela e destruição do seu próprio mercado.

Respondeu a requerida, alegando que, efectivamente, era enorme o prestígio das máquinas da 1. requerente, da marca Rubi, confirmando a importação e comercialização de máquinas idênticas, mas distintas, oriundas de Taiwan, insusceptíveis de confusão por parte do consumidor por serem de qualidade inferior às máquinas das requerentes, pelo que não é possível causar-lhes prejuízos.

Acresce que a patente das máquinas das requerentes já caducou por terem decorrido mais de 15 anos desde o seu registo, pelo que a invenção já caiu no domínio público, o que legitima a importação e comercialização de máquinas idênticas.

Inquirida prova testemunhal o Mmo. Juiz indeferiu a requerida providência, visto a patente registada a favor da requerente A ter caído no domínio público por caducidade.

Agravaram as requerentes, com sucesso, tendo sido decretada a providência.

II-Do Recurso

1-Das Conclusões

Inconformada, recorreu a requerida para este Supremo Tribunal, concluindo, deste modo, as suas alegações: a- Tanto as inovações técnicas, como as características de forma e apresentação dos produtos, na medida em que lhes confiram um aspecto original, são reconhecidas pela lei como susceptíveis de apropriação exclusiva, por patente, modelo ou desenho industrial. b- Todavia o legislador só temporariamente consente as excepções ao princípio da liberdade que esses direitos privativos representam, assinalando a todos eles limites de duração. c- Não pode, assim, considerar-se que é ilícita a comercialização de produtos que imitem outros já existentes em sistemas ou configurações não protegidos por direitos privados desse tipo, sob pena de se negar sentido a esses direitos e efeitos à sua caducidade, e de se possibilitar uma apropriação virtualmente eterna dos elementos susceptíveis de constituírem o seu objecto, quando a lei quis subordinar o seu uso exclusivo a limites temporais. d- A cópia de elementos não protegidos é, pelo contrário, livre, e o efeito natural da caducidade dos direitos privativos que conferem a faculdade da exploração exclusiva dos atributos técnicos ou formais dos produtos

é a licitude da sua imitação. e- Assim, para que o conceito de concorrência desleal por confusão de produtos possa ser compatibilizado com o regime legal dos direitos privativos de propriedade industrial, há que assinalar-lhe um critério específico, que aflorou nos articulados mas não foi devidamente valorado e a matéria de facto provada não permite reconhecer, que é o da susceptibilidade de indução dos compradores em erro quanto a uma proveniência, com o mérito que lhe possam associar. f- É nesse erro que consiste a confusão relevante em termos de concorrência desleal, por se operar então uma transferência de clientela que deixa de resultar das regras do jogo competitivo, com a liberdade que este comporta de fruição das potencialidades comerciais inerentes a concepções não protegidas, conjugada com a disputa ao nível dos preços. g- A constatada similitude física dos bens que a ora recorrente importa e comercializa, com aqueles que as recorridas produzem, reconduz-se a um caso de reprodução de elementos não protegidos, que é lícita na ausência dessa protecção. h- E respeita a uma realidade que, no mercado de artefactos técnicos de uso profissional, não reveste importância decisiva no reconhecimento pelos compradores da identidade das mercadorias, é dizer, da sua proveniência, já que esta se revela sobretudo através de elementos extrínsecos, como a marca e outros dizeres nos bens e prospectos que as acompanham na sua comercialização. i- Pelo que não permite concluir pela possibilidade de estabelecer nos consumidores confusão quanto à origem dos produtos, por forma a poder afirmar-se a existência de concorrência desleal. j- O Acórdão recorrido fez errada interpretação e aplicação do conceito de concorrência desleal, consagrado no artigo 212 do antigo e no artigo 260 do novo CPI.

As requerentes pugnaram pela confirmação do julgado.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.

2- Dos Factos Provados:

As requerentes são empresas que fabricam e comercializam produtos para a construção civil, sendo a sua actividade principal a fabricação e a comercialização de cortadores e acessórios da marca Rubi, para corte e colocação de cerâmicas (azulejos, grés, granitos, mármores, etc.).

A A, foi fundada em 1953 no seguimento da invenção, em 1951, pelos seus fundadores, D e E, de um cortador para mosaicos ao qual foi, desde logo, atribuída a marca Rubi.

Desde a sua fundação até aos nossos dias a A, expandiu-

-se por todo o mundo e tornou-se a empresa líder no respectivo sector do mercado internacional.

A B foi constituída em 1983 e é a filial portuguesa da

A tendo, como é evidente, por actividade principal a comercialização de cortadores de azulejos com a marca Rubi.

A qualidade, o prestígio e a fiabilidade dos produtos Rubi conferem à marca Rubi o estatuto de líder do mercado português, assegurando mais de 90% das vendas dos cortadores manuais.

Esta posição no mercado foi conseguida através de grandes investimentos, nomeadamente em investigações, e tem vindo a ser construída ao longo de vários anos.

A marca Rubi n. 377256 encontra-se internacionalmente registada e protegida em Portugal.

A B vende os seus cortadores e inúmeros grossistas e retalhistas que, seguidamente, os vendem ao público consumidor e garante a esses grossistas e retalhistas uma formação pormenorizada sobre o funcionamento e constituição das suas máquinas Rubi, para que estes estejam aptos a esclarecer toda e qualquer dúvida que o consumidor possa ter e para que possam ser todos bons vendedores do produto em questão.

As requerentes possuem, inclusivamente, unidades móveis de demonstração e assistência.

Alguns desses grossistas e retalhistas são clientes da B há inúmeros anos, como é o caso de C, ora requerida.

A requerida desde sempre comercializou os cortadores Rubi, sendo mesmo uma das melhores clientes das requerentes.

Entre os cortadores em questão salienta-se o modelo T-3.

A requerida importou de Taiwan e lançou há alguns meses, no mercado, o seu cortador que é exactamente idêntico ao cortador das ora requerentes.

Com efeito, a embalagem é igual, a cor da embalagem é idêntica - verde -, a máquina é aparentemente exactamente igual, as cores da máquina são quase idênticas, as partes que não têm qualquer função útil na máquina, ou seja, que são apenas mero design, são exactamente iguais e até os erros que a Rubi T-3 tem foram copiados na máquina que a requerida vende.

É difícil ao consumidor normal distinguir os cortadores Rubi dos cortadores em questão.

O consumidor só poderá distinguir os dois cortadores em questão se tiver simultaneamente as duas máquinas à sua frente e proceder a um exame atento das mesmas.

No próprio catálogo da empresa de Taiwan que fabrica o cortador de azulejos para a requerida este aparece identificado como "Rubi Type" (Tipo Rubi).

A empresa de Taiwain tem no seu catálogo diversos cortadores de azulejos que são totalmente distintos dos das requerentes.

Existem no mercado diversos cortadores de azulejos com ou sem embalagens que são totalmente distintos dos das requerentes.

A qualidade das máquinas é diferente e a assistência ao consumidor também.

Os produtos Rubi têm garantia e assistência assegurada, o que se não verifica com o produto da requerida.

O cortador com macanismo separador Rubi T-3 da A foi sem dúvida um artigo de sucesso que muito contribuiu para a projecção que esta empresa alcançou, enquanto detentora exclusiva da faculdade da sua exploração económica, pela titularidade do correspondente direito de patente, cujo pedido de registo em Portugal foi apresentado em 10 de Agosto de 1978 e publicado com o n. 68412 no Boletim da Propriedade Industrial n. 08/78, de 16 de Maio de 1979, tendo sido deferido por despacho de 12 de Maio de 1980, publicado no n. 05/80, de 28 de Novembro de 1980, do mesmo Boletim.

3- Das Questões a Decidir

São duas as questões a decidir:

-se, independentemente de um direito privativo, se pode verificar concorrência desleal.

-se a cópia de um invento, cuja patente caiu no domínio público, pode reproduzir outros elementos para além dos que estavam patenteados.

4- Dos Direitos Privativos e da Concorrência Desleal.

O Código da Propriedade Industrial aprovado pelo DL 30679, de 24 de Agosto de 1940, sob cuja vigência se passaram os factos a que se reportam os autos, dispunha no artigo 1: "A propriedade industrial desempenha a função social de garantir a lealdade da concorrência, pela atribuição de direitos privativos sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza".

Por sua vez o artigo 212 estabelecia: "Constitui concorrência desleal todo o acto de concorrência contrário

às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica. São como tais expressamente proibidos..."

O Código de Propriedade Industrial constituía legislação especial cuja vigência foi expressamente ressalvada pelo artigo 1303 do C.Civil de 1966.

Os citados preceitos foram alterados pelo novo CPI, aprovado pelo DL 15/95, de 24 de Janeiro, passando o artigo 212 a 260, confirmando a orientação jurisprudencial anterior firmada na sequência do Ac. do STJ de 21 de Novembro de 1951, Bol. 22, 347, de que o tratamento jurídico da protecção dos direitos privativos da propriedade industrial é diferente do da protecção contra os actos de concorrência desleal, constituindo esta um instituto autónomo, se bem que ambas tenham como escopo comum garantir a lealdade da concorrência.

Dos dois enunciados preceitos do CPI verifica-se, como salienta o Dr. Carlos Olavo, Concorrência Desleal e Direito Industrial, 57, estudo publicado no livro Concorrência Desleal, 1997, que reuniu intervenções feitas no Curso sobre Concorrência Desleal, promovido pela Faculdade de Direito de Lisboa de 19 a 22 de Junho de 1995, que a propriedade industrial reconduz-se, essencialmente a duas ordens de ideias:

- a atribuição da faculdade de utilizar, de forma exclusiva ou não, certas realidades imateriais, que abrange os chamados direitos privativos da propriedade industrial;

- a imposição de determinados deveres no sentido de os vários agentes económicos que operam no mercado procederem honestamente.

A violação de direitos privativos constata-se objectivamente, só por si, não significando necessariamente concorrência desleal.

Como ensina o Prof. Oliveira Ascensão, Concorrência Desleal, 1994, 43, a concorrência desleal traz uma tutela autonóma, que intervém independentemente da tutela de um direito privativo. Neste sentido, Dr. Patrício Paúl, Da Concorrência Desleal, 45, e Prof. José Gabriel Pinto Coelho, O Conceito de Concorrência Desleal, 243 e segs., em Concorrência Desleal, colectânea de textos de apoio da AAFDL, 1996.

Para que exista concorrência desleal é preciso que se verifiquem os pressupostos que a caracterizam.

5 - Da Concorrência Desleal:

Seguindo o Prof. Oliveira Ascensão, op. cit., diremos que são elementos constitutivos da concorrência desleal: o acto de concorrência, que seja contrário às normas e usos honestos, referentes a qualquer ramo da actividade económica.

É sempre necessário uma actividade concorrencial, medida através de um critério de mercado, que se projecte no público, procurando influir sobre a clientela.

As normas são padrões sociais de comportamento, tal como os usos: umas e outros deverão ser honestos, tal como é usual praticar-se entre concorrentes no mesmo ramo de actividade económica, sem nunca atingirem a desonestidade, sob pena de poderem incorrer em concorrência desleal.

Qualquer ramo de actividade económica significa que a concorrência tem um âmbito económico, abrangendo, por isso, a concorrência desleal entre empresas agrícolas, no domínio dos serviços, das profissões liberais, excluídas as intelectuais não encaradas de um ponto de vista económico mas pelo prisma de um alto nível deontológico dos serviços prestados, etc.

6 - Da Matéria de Facto e da Matéria de Direito:

A jurisprudência tem entendido uniformemente, desde o Ac. do STJ de 7 de Janeiro de 1958, Bol. 73, 636, que na concorrência desleal por actos susceptíveis de criar confusão, tal como no que toca às marcas, saber se a imitação assenta numa semelhança capaz de determinar erro ou confusão é questão de direito, mas é matéria de facto saber se essa semelhança existe ou não.

Ver, também, o Ac. do STJ de 3 de Julho de 1986, Bol. 359,

726:

7- Da Actividade dos Autos:

Ficou provado, relativamente à máquina produzida pela

A, e à comercializada pela R, que mandou fabricar em Taiwan, sendo insindicável por constituir matéria de facto, que a embalagem é igual e a cor idêntica - verde -, a aparência das máquinas é exactamente igual e as suas cores são quase idênticas, as partes que não têm qualquer função útil na máquina, ou seja, que são apenas mero design, são exactamente iguais e até os erros que a Rubi

T-3 tem foram copiados na máquina que a requerida vende.

É dificil ao consumidor normal distinguir os cortadores Rubi dos cortadores em questão.

Como vimos, saber se essa a imitação assenta numa semelhança capaz de determinar erro ou confusão é questão de direito.

Do circunstancialismo provado resulta que se está perante uma cópia servil, quase total das características da máquina e da apresentação da embalagem, susceptível de criar confusão - n. 1 do artigo 212 do CPI -, de influenciar o público, de modo a confundir as empresas, desviando a clientela da Autora para a Ré.

Como bem se compreende, e como se diz no Parecer da PGR de

30 de Maio de 1957, Bol. 69, 449, tal facto tem de ser considerado como uma agressão directa à consciência ética do comerciante médio, sendo uma conduta que a consciência corrente e a sensibilidade normal dos homens da indústria e do comércio repudiam decididamente como desonesta.

Por isso, constitui concorrência desleal a cópia e a comercialização da máquina de cortar azulejos Rubi, que reproduz outros elementos da original, para além dos que estavam patenteados e cuja patente caducou, de modo a criar confusão com o modelo original.

Não tem qualquer interesse o facto de a patente do invento poder ter caído no domínio público.

8- Das Conclusões.

I- O tratamento jurídico da protecção dos direitos privativos da propriedade industrial é diferente do da protecção contra os actos de concorrência desleal, constituindo esta um instituto autónomo, se bem que ambas tenham como escopo comum garantir a lealdade da concorrência.

II- A violação de direitos privativos constata-se objectivamente, só por si, não significando necessariamente concorrência desleal; para que esta exista é preciso que se verifiquem os pressupostos que a caracterizam.

III- São elementos constitutivos da concorrência desleal: o acto de concorrência que seja contrário às normas e usos honestos, referentes a qualquer ramo da actividade económica.

IV- É sempre necessário uma actividade concorrencial, medida através de um critério de mercado, que se projecte no público, procurando influir sobre a clientela.

V- As normas são padrões sociais de comportamento, tal como os usos: umas e outros deverão ser honestos, tal como

é usual praticar-se entre concorrentes no mesmo ramo de actividade económica, sem nunca atingirem a desonestidade, sob pena de poderem incorrer em concorrência desleal.

VI- Qualquer ramo de actividade económica significa que a concorrência tem um âmbito económico, abrangendo, por isso, a concorrência desleal entre empresas agrícolas, no domínio dos serviços, das profissões liberais, excluídas as intelectuais não encaradas de um ponto de vista económico mas pelo prisma de um alto nível deontológico dos serviços prestados, etc.

VII- Na concorrência desleal por actos susceptíveis de criar confusão, tal como no que toca às marcas, saber se a imitação assenta numa semelhança capaz de determinar erro ou confusão é questão de direito, mas é matéria de facto saber se essa semelhança existe ou não.

8- Da Decisão

Nega-se provimento ao agravo e confirma-se a decisão recorrida.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 18 de Novembro de 1997.

Aragão Seia,

Lopes Pinto,

Ribeiro Coelho.