Supremo Tribunal de Justiça — 1.ª Secção (Cível)

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça:

1 - A, titular da marca internacional n. R.316686 "TAMOL", no 14. Juízo Cível de Lisboa, interpôs recurso do despacho de 2 de Abril de 1990 do Sr. Director do Serviço de Marcas do I.W.P.J., ao abrigo dos artigos 203 e seguinte do C.P.I., que concedeu parcialmente protecção, em Portugal, ao registo de marca internacional n. 534631 "TAMOIL" para produtos da classe 18, dada a confusão, acolhida no n. 12 do artigo 93 do C.P.I..

A sentença de folhas 81-82, negando provimento ao recurso, manteve o despacho.

Em apelação o douto Acórdão da Relação de Lisboa folhas 125 a 128, revogando-a, ordenou que se profira despacho a recusar o registo requerido, referente à marca internacional 534631 "TAMOIL" para os produtos de classe 18.

Daí a presente revista.

2 - A recorrente TAMOIL Itália, S.P.A., nas suas alegações conclui: a) Os produtos assinalados pelas marcas "sub judice" não são idênticos, nem semelhantes, dado que não apresentam "manifesta afinidade". b) Consideradas as marcas no seu conjunto, são suficientemente distintas, independentemente de exercer atento ou confronto, pelo que não há possibilidade de indução fácil do consumidor em erro ou confusão. c) Não existe uma clientela comum para os produtos em causa que possa ser desviada de um dos titulares da marca para o outro, pelo que nunca poderá vir a existir concorrência desleal entre os titulares das marcas em confronto. d) Ainda que se venha a decidir que a complementaridade existente entre um artigo de couro e um preparado para limpar o couro seria motivo para impedir a coexistência de marcas, tal facto não obsta a manter-se o despacho e sentença recorridos para todos os demais produtos, como sejam "malas de viagem e malas de mão", "chapéus de chuva, chapéus de sol e bengalas", "chicotes e selaria".

A recorrida defendeu o Acórdão, bem como o Ministério Público.

3 - Corridos os vistos, cumpre decidir.

4 - Está provado pela Relação: a) A recorrida, então apelante, é titular do registo de marca internacional n. R.316686 "TAMOL", protegida em

Portugal por despacho de 24 de Junho de 1967. b) A referida marca destina-se a assinalar os produtos seguintes:

- Produto chimiquer pour l'industrie, apprêts, matiérs à tanner": classe 1.

- Mordants, laques, vernis, colorants pour la lessive, matiérs à détaches": classe 2

- Matiérs à conserver le cuir": classe 3 c) Por despacho de 20 de Novembro de 1990, foi concedida protecção ao registo internacional 534631 "TAMOIL", para todos os produtos, excluindo os produtos de classe 1. d) A marca 534631 destina-se a assinalar além de outros, os seguintes produtos:

- "cuir et imitation du cuir, produits en ces matiérs non compris dans l'outres classes; peaux d'animaux; malls, et valises; paraplui, poresols et cannes; porrits et sellerie".

5 - A nossa lei não dá, directamente, um conceito de marca.

Do artigo 74 do C.P.I. pode-se tirar um conceito muito amplo, caracterizado como sinal distintivo que serve para identificar o produto proposto ao consumidor, permitindo a sua diferenciação.

Para além das marcas de fábrica ou de comércio,

Portugal admite marca de serviços, destinados precisamente a identificar e proteger um serviço - artigo 6 da Convenção da União de Paris, incluído na Conferência de Lisboa, de Outubro 1958, introduzido no direito português pelo Decreto-Lei 176/80, de 30 de Maio, artigo 7.

Foi o jurista alemão Isay quem, em 1929, apresentou a formulação tripartida das funções da marca:

- indicar a origem de mercadorias - Hewrenftfunktion

- garantir a sua qualidade - garantiefunktion

- ser instrumento de publicidade - wesbefunktion.

A marca protege o interesse particular do seu titular e o interesse público.

É ponto indiscutível que a sua função fundamental é distinguir o produto ou serviço a que se aplica visando "estabelecer uma relação entre um produto ou serviço e um determinado agente económico, independentemente da individualização concreta deste". Dr. Carlos Olavo, Col. Jurisp. XII, 1987, Página 21, tomo 2, face à transmissibilidade de marca nos termos do artigo 118 n. 1 do C.P.I..

Apoiamos o Acórdão da Relação de Lisboa de 29 de Maio de 1979 quando afirma "a protecção de marca visa uma ampla gama de valores, tais os da reputação ou prestígio e confiança do respectivo produto, crédito e lucro do titular da respectiva patente, como ainda a boa fé, o bem estar, a saúde e a própria vida dos utentes e consumidores".

É um lugar comum afirmar-se que o fenómeno de produção e distribuição em massa, aliado a modernas e refinadas técnicas publicitárias, alteraram o papel económico da marca.

Daí que a função publicitária represente grande interesse para o empresário titular da marca, na medida em que lhe facilita a entrada e a permanência no mercado.

Só que é questionável a sua recepção pelo direito.

É exacto que a mencionada tese da tripartição de funções de Isay teve imensos seguidores: Na Alemanha, Hubmam e Reines; em França, Rontres; em Itália, Ascarelli e Franceschelli e em Espanha, Diaz Velano; o certo é que ela aí foi combatida - ver Vangetti, Natura e funzioni giuridiche del marchio, em Problemi del Diritto Judustiale, 1961, Páginas 1161 e 1169 e seguintes.

A lei uniforme do Benelux, sobre marcas, que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1971, no seu artigo 13.A.2 dispõe que o direito exclusivo de marca permite ao seu titular opor-se a todo o uso de uma marca idêntica ou semelhante que, sem justo motivo, se efectuou no tráfico económico em condições susceptíveis de causar prejuízo ao titular da marca.

E tem-se julgado que o fundamento da norma se radica na função publicitária de marca.

Entre nós tal estará vasado na disciplina legal definidora de concorrênia desleal - artigo 212 do C.P.I..

6 - Os grandes princípios que pautam as marcas são:

(Prof. Oliveira Ascensão, Direito Comercial II, Industrial, 1988, Páginas 139 e seguintes)

- factualitatividade - artigo 75;

- especialidade - artigo 90;

- verdade - 93 ns. 10 e 11;

- Independência - Convenção de Berna artigo 6 alíneas 1 e 3;

- Imutabilidade - artigo 83;

- Não conexão com o estabelecimento comercial - artigo

118 parágrafo 1.

- Novidade - artigos 90 parágrafos 1, 3 e 4, 93 ns. 12 e 94.

Interessa-nos a novidade: a marca tem de ser nova.

Recusa-se o registo de marca que contenha "reprodução ou imitação total ou parcial de marca anteriormente registada por outrem, para o mesmo produto ou produto semelhante, que possa induzir em erro ou confusão no mercado" - n. 12 artigo 93.

Paralelamente o artigo 94 estatui:

"Considera-se imitada ou usurpada no todo ou em parte a marca destinada a objectos ou produtos inscritos no reportório sob o mesmo número, ou sob números diferentes mas de afinidade manifesta, que tenha tal semelhança gráfica, figurativa ou fonética com outra já registada que induza facilmente em erro ou confusão o consumidor, não podendo este distinguir as duas senão depois do exame atento ou confronto".

Daí que face a estas disposições e ao artigo 217 ns. 1 e 2 com terceiro lesa uma marca através das figuras de contrafacção e imitação.

Aquela traduz-se na reprodução ou cópia servil de outra marca; esta na semelhança com outra, que leva à confusão do consumidor ou de quem vai receber o serviço, partindo a lei da sua distracção, no sentido de que o imitador, colocando certas diferenças materiais, procure lançar a confusão.

7 - Frente à infinita gama de meios que o imitador se pode servir para lançar a confusão, a lei veio estabelecer critérios para surpreender a existência de uma imitação, que legitime a recusa:

- Aparente semelhança gráfica, figurativa ou fonética com outra marca anteriormente registada por outrém que não permita distinguir as duas senão depois de exame atento ou confronto.

- Destinem-se ambas as marcas a assinalar o mesmo produto ou serviços ou produto e serviço semelhantes, ou seja, que haja identidade ou manifesta afinidade de produtos ou serviços.

- Resultando a possibilidade de indução fácil do consumidor em erro ou confusão.

8 - O douto Acórdão recorrido considerou que entre as marcas "TAMOL" e "TAMOIL" há semelhanças gráfica e fonética.

E bem.

A única diferença está no "I" intercalar, irrelevante no conjunto das duas expressões, com a correlativa fácil possibilidade de confusão na memória do consumidor.

São palavras homofónicas.

Paralelamente foi decidido que houve imitação:

- Rioten e Diolen - Ac. do Supremo Tribunal de Justiça de 9 de Fevereiro de 1971, Bol. 204, Página 168.

- Matos e Magos - Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 14 de Março de 1972.

- Guoso e Guloso - Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 6 de Janeiro de 1974, Bol. 233, Página 214.

- Litec e Litux - Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça 23 de Julho de 1980.

- Ori e Oxi - Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 3 de Novembro de 1981.

- Rbum Negrita e Rbum Negrito - Acórdão da Relação de Lisboa de 27 de Abril de 1966.

- Gravistat e Gravitest - Acórdão da Relação de Lisboa, 29 de Maio de 1979 etc, etc.

9 - O douto Acórdão recorrido concluiu que estávamos perante produtos afins, relacionados com o mesmo material - o couro.

O registo de uma marca é efectuado por produtos.

Uma marca anteriormente registada está garantida frente a contrafacção ou imitação de outra perante:

- Os mesmos produtos - artigo 93 n. 12.

- Produtos inscritos no reportório sob o mesmo número - artigo 94, substituído pela classificação internacional de produtos e serviços instituído pelo Acordo de Nice, de 15 de Junho de 1957, pelo Decreto-Lei 176/80, de 30 de Maio.

- Produtos similares - artigo 92.

- Produtos semelhantes - artigo 93 n. 12.

- Produtos de afinidade manifesta - artigo 94.

- Produtos idênticos ou semelhantes artigos 95 e 122 n. 4.

As expressões produtos "similares", "semelhantes", "afinidade manifesta" e "idênticos" representam a mesma realidade jurídica.

A lei não define o conteúdo de afinidade.

A doutrina e a jurisprudência estrangeiras não são uniformes quanto a tal.

Entre nós é jurisprudência assente que ela é aferida quando os produtos concorrentes no mercado têm a mesma utilidade e finalidade - por todos Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 21 de Maio de 1981, Bol. 307,

Página 291.

Seja, como sucedâneos, seja, como complementares - Ac. do Supremo Tribunal de Justiça de 2 de Dezembro de 1993.

É que a concorrência entre produtos no mercado não existe apenas quando tais bens se apresentem numa relação de substituição, mas sim também, quando os bens produzidos ou trocados estiverem entre si numa relação de complementaridade, por se integrarem em determinado processo produtivo, ou por só em conjunto serem economicamente úteis - Dr. Patrício Paúl, Concorrência Desleal, Coimbra Editora, 1965, Página 128.

Ora, como vimos, os produtos protegidos pela marca TAMOIL, classe 18 são:

- couro e imitação de couro, artigos destes materiais não compreendidos noutras classes;

- peles de animais;

- malas de viagem e malas de mão;

- chapéus de chuva, chapéus de sol e bengalas;

- chicotes e selaria.

E pela marca "TAMOL":

- produtos químicos para a indústria, preparativos, matérias tonantes.

- Produtos, lacas, vernizes, corantes para a lixívia, matérias para limpar;

- matérias para conservar o couro:

Há que saber que "a classificação por produtos e serviços visa tão somente facilitar o processo de registo de marcas, e não restringir, por qualquer forma, a noção de usurpação de marca "Dr. Carlos Olavo), C.J., Ano XII, 1987, tomo 2, Página 24.

O que importa para aferir a afinidade é, como se disse, a função e aplicação dos produtos.

O couro é o elemento material que relaciona as duas marcas: ambas se destinam ao mesmo sector de mercado, de couros.

"A relação de semelhança apenas se reporta aos produtos de classe dos assinalados pela marca prioritária e aos que, pertencendo, embora, a classe diferente, tenham afinidade manifesta com os assinalados, por essa mesma marca. Não compreende, pois, todos os produtos de classe ou das classes a que pertencem os "afins". Mas abrange as designações genéricas, como, no caso "molls et valiero", ainda que - afinidade apenas ocorra quanto a alguma ou algumas espécies do género" - Acórdão do

Supremo Tribunal de Justiça de 2 de Dezembro de 1993.

A conexão de complementaridade é surpreendida pelo consumidor que compra um artigo de couro de marca "TAMOIL" pensando que está revestida, preparada, envernizada com "TAMOL", marca que em seu entender lhe garante a qualidade que pretendia adquirir.

Desta forma há que concluir que a afinidade só não é manifesta quanto a "chapéus de chuva", "chapéus de sol" e "bengalas".

10 - Haverá a possibilidade de concorrência desleal?

A propriedade industrial desempenha a função social de garantir a lealdade da concorrência, pela atribuição de direito privativo sobre os diversos processos técnicos de produção e desenvolvimento da riqueza - artigo 1 C.P.I..

Através do princípio da especialidade a marca visa proteger a concorrência e evitar ou impedir a concorrência desleal, ao assegurar a sua capacidade distintiva relativamente a marcas já adoptadas para o mesmo produto ou serviço ou para produtos ou serviços semelhantes.

Só que é ainda fundamento de recurso da marca "o reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal ou que esta é possível independentemente da sua intenção" - n. 4 artigo 187.

Paralelamente todos os actos susceptíveis de criar confusão com o estabelecimento, os produtos, os serviços ou crédito dos concorrentes, qualquer que seja o meio empregado, são índices de concorrência desleal por serem actos de concorrência contrários às normas e usos honestos de qualquer ramo de actividade económica - artigo 212 n. 1.

Aqui entra por excelência, como vimos, a função publicitária da marca.

Scherer - Industrial Market Structure and Economic Performance, 2. edição, Boston, 1980, Páginas 375 e seguintes - destaca que os produtos são também diferenciados pela imagem subjectiva que projectam na mente dos consumidores.

Tal imagem realiza-se por meio da publicidade e promoção pessoal de vendas.

Sustenta, assim, que em circunstâncias normais, a marca possui, por si mesma, sales appeal ou selling power, tornando-se instrumento Colleton di clientela exercendo uma visão attractiva sobre o consumidor, que pode ser independente tanto da qualidade dos produtos ou serviços diferenciados, como de reputação da empresa titular.

Há que convir que o bem jurídico protegido pelos artigos 187 n. 4 e 212 não é a marca, mas sim o próprio estabelecimento em si, a empresa do industrial ou do comerciante.

"Em última análise ambas visam, é certo, a tutela da empresa. Só que essa tutela se efectiva em dois momentos e planos distintos: primeiro, através das normas que protegem o interesse do comerciante na utilização de cada um dos elementos de sua organização mercantil, mormente dos sinais distintivos do seu comércio; depois, onde essa primeira forma de protecção não alcance, por intermédio de outros que, dirigindo-se contra todos os actos de concorrência não conforme aos usos honestos do comércio e susceptíveis de causar dano

à empresa, visam a entidade económica que é a própria empresa, em si mesma, como bem jurídico autónomo" - Professor Ferrer Correia, R.D.E.S., ano VI, ns. 1 a 3, Página 111.

Desta forma o mesmo facto pode ser surpreendido por um só destes dois ilícitos ou por ambos, ao mesmo tempo.

Esta última situação surgirá quando a marca não garante a lealdade de concorrência e simultaneamente vá fomentar ou facilitar a concorrência desleal, bastando, para tanto, que esta se apresente objectivamente possível, através de causação de prejuízos, que se cifrarão em desvio ou subtracção de clientela, em benefício do autor do facto.

E o consumidor médio-apressado e distraído pode ficar confuso: são as semelhanças que criam a confusão.

11 - Termos em que, concedendo-se parcialmente a revista, se revoga o douto Acórdão recorrido apenas na parte em que recusa protecção em território português à marca "TAMOIL" n. 534631 para os produtos da classe 18 - parapluies, parasolo e cannes (chapéus de chuva, chapéus de sol e bengalas).

Custas pela recorrente e recorrida na proporção de 3/4 e 1/4, respectivamente.

Oportunamente cumpre o artigo 210 do C.P.I..

Lisboa, 26 de Setembro de 1995.

Torres Paulo,

Ramiro Vidigal,

Cardona Ferreira,

Oliveira Branquinho,

Carlos Caldas.