Supremo Tribunal de Justiça — 1.ª Secção (Cível)

ACORDAM NO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

I.

AA, S.R.L., sociedade registada em Itália, intentou acção declarativa, sob a forma de processo ordinário, contra BB - Importação e Representações, S.A..

Pede, a final, em primeiro lugar, a reversão total, a seu favor, da marca “Foinox”, concedida à ré em 05-02-2001, sob o n.º ......, pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), ao abrigo das disposições conjugadas dos arts. 226.° e 34.°, n.º 2, do Código da Propriedade Industrial (CPI); caso assim se não entenda, que seja anulada a referida marca, concedida à ré, com base nas disposições conjugadas dos arts. 226.° e 34.°, n.º 1, al. b), 266.°, n.º 1, al. a), e 239.°, al. f), 317.°, als. a) e c), e 266.°, n.º 1, al. b), todos do CPI, e, ainda, art. 8.° da Convenção da União de Paris; por último, deve a ré ser condenada a pagar-lhe uma indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais, a liquidar em execução de sentença, acrescida dos juros de mora, desde a citação até integral pagamento e, em qualquer caso, deve ser condenada a abster-se de utilizar o sinal distintivo ”marca” nos seus produtos, papel timbrado, facturação ou em quaisquer outros elementos utilizados na sua actividade comercial, bem como a abster-se de proceder ao pedido de registo como marca de sinal distintivo de qualquer outra forma semelhante ou confundível com o sinal distintivo “marca”.

Alegou, para tanto e em síntese, que tal registo visou o aproveitamento do prestígio e fama da autora e contribuiu para a diminuição da sua credibilidade comercial ao instalar no consumidor a confusão relativamente à origem dos produtos por aquela marca denominados dado que a marca “marca” se encontra registada em Itália a seu favor.

A ré contestou, invocando, no essencial, que a autora não beneficiava, aquando do registo da marca (pela ré), de qualquer direito ou prioridade de registo sobre aquela, sustentando, igualmente, que o uso de um sinal não registado não pode consubstanciar facto gerador de concorrência desleal já que a lei a qualifica como marca livre.

Concluiu pedindo que a acção seja julgada improcedente.

No despacho saneador foi conhecido o mérito da causa, tendo a acção sido julgada improcedente.

Inconformada, a autora apelou, tendo o Tribunal da Relação do Porto confirmado a decisão recorrida.

Subsequentemente, a autora interpôs recurso de revista para o Supremo Tribunal de Justiça (STJ), o qual anulou o acórdão recorrido e determinou a ampliação da matéria de facto.

Remetidos os autos à 1.ª Instância, foi estabelecida a matéria de facto assente e elaborada a base instrutória, efectuando-se audiência de discussão e julgamento, tendo o tribunal respondido à base instrutória através do despacho de fls. 1136-1138, que não teve qualquer reclamação.

Seguidamente, foi proferida sentença que julgou a acção improcedente, absolvendo a ré de todos os pedidos.

Após apelação da autora, a Relação do Porto, por acórdão que faz fls. 1485 a 1511, julgou improcedente o recurso, confirmando a sentença.

Novamente inconformada, a autora recorre de revista para este tribunal, concluindo o recurso com as seguintes conclusões:

“1. O registo da marca nacional n.º 000000, “Foinox”, é inválido, por a Recorrida o ter obtido, sem autorização da Recorrente, da qual foi distribuidora e vendedora durante vários anos, desde 1994 - facto provado 5; cf. art.º 169.° do CPI/95 e art.º 6.°- septies da Convenção de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial de 20/03/1883.

2. Sem tal autorização, o registo de marca é anulável, nos termos do art.º 214.°, n.º 1, b) do CPI/95.

3. O 33.°, n.º 2 do CPI/95 prevê que, se reunir as condições legais, pode o interessado pedir, em vez da anulação, a reversão total ou parcial do título em seu favor.

4. À data em que a Recorrida apresentou o pedido de registo da marca “marca” em Portugal (12/10/2000) já a Recorrente havia pedido o registo da mesma marca em Itália (19/04/1999).

5. Sendo aplicáveis, mesmo que por mera analogia, as regras de prioridade portuguesas (art.º 11.°, n.º 1 do CPI/95), não se suscita qualquer dúvida de que o registo de marca da Recorrente goza de prioridade em face do registo de marca da Recorrida.

6. O legislador utiliza no art.º 169.° do CPI/95 a expressão «titular de uma marca num dos países da União», quando é óbvio que o objecto da titularidade incide sobre um registo e não sobre uma marca.

7. O art.º 6.º - septies da Convenção da União de Paris e do art.º 196.°, n.º 1 do CPI/95 não exclui a protecção dos «titulares de marcas» de todos os países em que esse direito não se adquire pelo registo, mas pela simples prioridade do uso (internacionalmente designada por “first to use”) ou pela notoriedade que a marca haja alcançado.

8. A (co)existência, a nível mundial, de diversos sistemas de aquisição de direitos de marca - inclusivamente através do uso -, não admite a interpretação do art.º 6.º - septies da Convenção da União de Paris e do art.º 196.°, n.º 1 do CPI/95 que faz depender a protecção aí consagrada da existência prévia de um registo de marca.

9. A interpretação que subjaz ao acórdão recorrido afasta-se do sentido razoável que o legislador pretendeu conferir ao art.º 196.°, n.º 1 do CPI/95, e que não foi, decerto, o de excluir a protecção dos «titulares de marcas» dos (muitos) países-membros da União de Paris que não têm um sistema de aquisição de direitos de marca igual ao Português.

10. A invocação da relevância de um direito de marca adquirido à luz da lei de Propriedade Industrial da Itália não constitui uma questão nova, mas argumento de direito, cuja invocação se tornou indispensável com a decisão da 1.ª Instância - e se mantém, em face da decisão recorrida -, por as Instâncias terem interpretado e aplicado o art.º 196.°, n.º 1 do CPI/95 e o art.º 6.º - septies da Convenção da União de Paris, sem conhecer, como deviam, da lei que regula a aquisição do direito de marca no país de origem de quem a reclama - in casu, a lei italiana - e se ter(em) circunscrito à lei portuguesa, desvirtuando o seu alcance e, desse modo, fazendo uma errada interpretação e aplicação desta ao caso dos autos.

11. Conclui-se que o acórdão recorrido violou o disposto nos art.ºs 11.°, 170.° 196.°, n.º 1 e 214.°, n.º 1, b) do CPI/95, devendo por isso ser revogado, sendo a acção julgada totalmente procedente por provada.

12. O registo da marca “Foinix”, pela Ré, infringe o direito ao nome comercial “Foinix, S.R.L”, previamente constituído em Itália.

13. Os factos provados 1, 5 e 8 são suficientes para provocar a invalidade do registo da marca nacional n.º 000000, "marca”, nos termos do art.º 33.°, n.° 1, al. b) do CPI/95 - referido ao art.º 189.° n.º 1, al. f) -, e no art.º 8.° da já referida CUP.

14. No acórdão recorrido faz-se uma interpretação do disposto no art.º 8.° da CUP, que colide com o próprio texto da norma, reduzindo a quase nada o seu efeito útil.

15. Por via do art.º 8.° da CUP, todos os países-membros da União de Paris obrigaram-se a dar um tratamento mais favorável aos nomes comerciais dos outros países-membros, que beneficiam de uma isenção de registo ou de depósito em todos os restantes países da União.

16. Uma denominação social portuguesa será protegida na Itália, independentemente de registo nesse país (mesmo que esse registo for exigido às sociedade italianas), e, segundo a referida regra de reciprocidade, uma denominação social italiana gozará de protecção em Portugal, independentemente de registo no nosso país.

17. É por força desse espírito “unionista” que os países-membros (incluindo Portugal e a Itália) decidiram perfilhar a regra de protecção nacional dos nomes comerciais estrangeiros, que serão protegidos num dado país - membro sem terem de cumprir as exigências de registo do mesmo.

18. Para além de errada interpretação da lei, no acórdão recorrido faz-se, até, uma deficiente leitura do acórdão da Relação de Lisboa de 15/01/2007 (Apelação n.º 00000) que foi invocado, pois neste concluiu-se que «A protecção do nome comercial ao abrigo do art.º 8, da Convenção da União de Paris, impõe o uso ou o facto do referido nome ser notoriamente conhecido no país onde se pretenda a referida protecção» - e não apenas este último caso.

19. A matéria de facto dada como provada permite concluir que a denominação social “AA, S.R.L.”, da Recorrente, é usada e conhecida em Portugal - desde logo, pela Recorrida... - vd. facto 5.

20. A documentação que está junta aos autos sobre o relacionamento comercial entre as partes e as próprias regras da experiência conduzem a concluir que os produtos “Foinox” da Recorrente que foram vendidos em Portugal pela Recorrida continham a indicação do nome da fabricante, para além da marca “Foinox”.

21. O quadro factual provado não permite qualquer dúvida do uso em Portugal da denominação social da Recorrente, pelas formas usuais no comércio, isto é, na facturação, em referências na rotulagem de produtos, em catálogos, na correspondência comercial, documentos oficiais de importação e circulação de bens, etc.

22. Mas... o art.º 8.° da CUP nem sequer exige que o nome comercial seja usado ou notoriamente conhecido no país em que é reclamada a sua protecção...

23. Desde há muito que existe jurisprudência em sentido oposto a esse, sendo disso exemplo, o douto acórdão da Relação de Lisboa, de 06/10/88 (sumário publicado no B.M.J, n.º 380, p. 527), no qual se concluiu que a legislação interna sobre firmas ou denominações sociais «(...) por força dos princípios constitucionais, não pode contradizer ou limitar a Convenção da União de Paris, publicada no Diário do Governo de 6 de Fevereiro de 1950».

24. Nesse douto acórdão acrescenta-se que «O nome comercial que goza de protecção no país de origem, não carece de estar registado nos outros países da União para aí beneficiar do princípio da exclusividade ou novidade».

25. E também o Supremo Tribunal de Justiça se pronunciou no mesmo sentido em várias ocasiões, por exemplo, no acórdão de 11/07/61 (Proc.º n.º 58568), onde concluiu que «A firma, ou a denominação social, e o nome de estabelecimento de empresa de país membro da União de Paris gozam de protecção em Portugal, sem obrigação de registo, por força do art. 8.° da respectiva Convenção, para o efeito de ser impedida a sua imitação por empresas portuguesas, mormente se na firma ou nome imitado se contém designação de uma marca protegida pelo registo.» - in B.M.J. n.º 109-1961, pp. 676-683.

26. Tendo sido dado como provado que a denominação social “AA, S.RL.” está protegida na Itália (desde 19/01/1989), e que é conhecida em Portugal (por ter sido utilizada nas suas relações comerciais com vários distribuidores dos seus produtos em Portugal, nomeadamente, a Recorrida), desde 1994 (data muito anterior à do pedido de registo em Portugal da marca “Foinox”, apresentado pela Recorrida em 12/10/2000), deve aquela denominação social beneficiar da protecção consagrada artigo 8.° da CUP, para o efeito de impedir o registo da marca “Foinox”, pela Recorrida.

27. Conclui-se que o acórdão recorrido viola o art.º 33.°, n.º 1, al. b) do CPI/95 - referido ao art.º 189.°, n.º 1, al. f) -, e o art.º 8.° da CUP, devendo ser revogado, e julgada a acção procedente por provada.

28. A conduta da Ré - de registar em nome próprio uma marca igual à denominação social e marca da empresa que representava, ora Recorrente - consubstancia um comportamento de concorrência desleal e, por consequência, que o registo daquela marca deve ser revertido para a Recorrente ou, subsidiariamente, invalidado.

29. E o art.°25.º, n.º 1, al. d) do CPI/95 estabelecia como fundamento geral de recusa da patente, modelo, desenho ou registo «O reconhecimento de que o requerente pretende fazer concorrência desleal, ou de que esta é possível independentemente da sua intenção».

30. O registo da marca Foinox pela Recorrida (distribuidora de produtos com a marca “marca” da Recorrente) possibilita a prática de actos de confusão sobre a origem dos produtos com marca igual à que anteriormente distribuía, mas de origem empresarial diversa.

31. A aquisição de tal registo pela Recorrida é de considerar, no mínimo, como possibilitando a concorrência desleal independentemente da intenção da recorrida, pois as marcas são iguais, mas os produtos são de origem diversa.

32. E o uso da marca Foinox, pela Recorrida, também possibilita a prática de actos de confusão com a pessoa da Recorrente, tendo em conta que a marca registada pela Recorrida e a denominação social da Recorrente caracterizam-se pela mesma expressão Foinox.

33. No acórdão recorrido, considera-se que não ficou provado que a Recorrida tenha praticado algum acto de concorrência desleal, mas o art.º 25.°, n.º 1, al. d) do CPI/95 também previa como fundamento de recusa ou invalidação do registo de marca que a concorrência desleal é possível, em abstracto, isto é, independentemente da intenção do requerente.

34. Enquanto fundamento de invalidação do registo de marca, a concorrência desleal pode ser enquadrada no art.º 33, n.º 1, al. a) do CPI/95, por o seu objecto ser insusceptível de protecção.

35. E, em sentido semelhante, o art.º 133.°, n.º 1, alínea c) do Código do Procedimento Administrativo (CPA) fulmina com a nulidade o acto cujo objecto constitua um crime.

36. Na vigência do CPI/95 a concorrência desleal é um ilícito criminal custando por isso admitir que não possa ser invalidado o registo de uma marca que serve ou pode servir para praticar esse crime!

37. Na interpretação da lei não deve perder-se de vista que, no domínio do CPI/2005, a concorrência desleal era uma das infracções contra a propriedade industrial (art.º 257.º), tipificada como ilícito criminal (art.º 260.º).

38. Se um registo de marca deveria ser recusado quando o INPI reconhecesse que poderia servir para fazer concorrência desleal (isto é, para praticar um crime), também não pode ser mantido em vigor, nas mesmas circunstâncias, se o uso da marca pode servir ou serve para praticar esse mesmo crime.

39. Para o caso de não ser julgado procedente o pedido de reversão do título a favor da Recorrente, ou, subsidiariamente, o pedido de anulação do mesmo, deverá, então, ainda subsidiariamente, ser declarada a nulidade do registo e a proibição do uso da marca “Fonix”, nos termos do art.º 32.°, n.º 1, a) do CPI/95 e do art.º 133.°, n. ° 1, c) do CPA - aplicável subsidiariamente ao procedimento especial previsto no CPI/95, nos termos do n.º 1 do art.º 2.°do CPA

Nestes termos, nos melhores de direito e com o sempre mui douto suprimento de Vossas Excelências, deve ser concedida a revista, revogar-se o acórdão recorrido e, por consequência, julgar-se a acção totalmente procedente, por provada, assim se fazendo JUSTIÇA!” (sic).

A ré contra-alegou, pronunciando-se pela confirmação da decisão tomada no acórdão recorrido.

Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.

II.

A. Previamente à apreciação do recurso, vejamos a matéria de facto apurada nas instâncias:

1. A autora “AA, S.R.L.” foi constituída em 19 de Janeiro de 1989 com a denominação social “AA, S.R.L.” denominação social esta que usa, até à presente data na sua actividade comercial tendo por objecto: projecto-produção-comércio de equipamentos de electricidade e gás para uso doméstico, profissional, industrial, além de abatedores de temperatura, instalação e aparelhos para refrigeração (alínea A) dos factos assentes).

2. A ré “BB, Importação e Representações, S.A.” foi constituída em 30 de Janeiro de 1990 e tem por objecto a importação e representação de máquinas e comércio por grosso e a indústria de construção civil, a compra, venda e revenda de propriedades e revenda de adquiridos (alínea B) dos factos assentes).

3. No decurso da sua actividade, a autora requereu o registo da marca “marca” em Itália, em 19 de Abril de 1999, para assinalar os seguintes produtos: fornos (com excepção de fornos utilizados em experiências), sistemas de arrefecimento para fornos, congeladores, equipamento de produção de calor, de vapor, de cozedura e congelação, bem como equipamento de ventilação, de distribuição de água e para instalações sanitárias, tendo a mesma sido concedida sob o n.º 000000, em 23 de Maio de 2002 (alíneas C) e D) dos factos assentes).

4. A autora é titular dos seguintes sinais distintivos: denominação social “AA, S.R.L.” desde 19 de Janeiro de 1989: marca italiana n.º 000000 Foinox requerida em 19 de Abril de 1999 e concedida em 23 de Maio de 2002 e nomes de domínio “.it” e “.com” desde 31 de Julho de 1997 e 7 de Novembro de 2000, respectivamente (alínea D’) dos factos assentes).

5. Em Portugal, a autora recorreu, entre outras sociedades, à ré como distribuidora e vendedora dos produtos no mercado Português, desde 1994 (alínea E) dos factos assentes).

6. A autora requereu em Julho de 1997 e Novembro de 2000, respectivamente, os nomes de domínio de Internet .it e .com (alínea F) dos factos assentes).

7. A autora requereu o registo da marca comunitária n.º 000000 Foinox – nominativa – em 11 de Fevereiro de 2003 para assinalar fornos, aparelhos, instrumentos, dispositivos e recipientes de refrigeração e de congelação, aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de calor, de cozedura e de congelação, aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refrigeração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água (alínea G) dos factos assentes).

8. A ré, sem que em momento algum informasse a autora, requereu, para si, junto do Instituto Nacional da Propriedade Industrial o registo da marca nacional Foinox em 12 de Outubro de 2000, destinando-se a assinalar os seguintes produtos: fornos eléctricos e a gás, incluindo fornos mistos, fornos de padaria e pastelaria, fornos de convecção e abatedores de temperatura (aparelhos de arrefecimento), tendo-lhe o mesmo sido concedido em 5 de Fevereiro de 2001, sob o n.º ...... (alínea H) dos factos assentes).

9. Com base no pedido de registo português, a ré apresentou igualmente pedido de registo de marca internacional em Espanha, França e Inglaterra, indicando a data do pedido português como data de prioridade e fundamento para a marca internacional, que veio a ser concedida em 5 de Março de 2001, sob o n.º 000000 (alínea I) dos factos assentes).

10. A autora foi contactada por alguns distribuidores (resposta ao n.º 4 da base instrutória).

B. O objecto do recurso está delimitado pelas conclusões constantes das alegações da recorrente – cf. arts. 684.º, n.º 3, e 690.º, n.º 1, do Código de Processo Civil (CPC), no regime anterior ao introduzido pelo D.L. n.º 303/2007, de 24-08, aqui aplicável (arts. 11.º e 12.º deste diploma)

[1]

– cujo cerne, repetindo substancialmente as conclusões já inseridas na apelação, se aglutina em torno de três questões:

violação do disposto no art. 169.º do CPI, por a ré ter registado a marca Foinox, em Portugal, sem autorização da autora;

violação da protecção concedida à denominação social da autora, nos termos do estatuído no art. 8.º da Convenção da União de Paris (CUP);

concorrência desleal, por violação do determinado no art. 260.º, n.º 1, do CPI.

Antes, porém, analisar-se-á a questão prévia consistente em saber se a circunstância da autora (apenas) nas alegações da sua apelação ter aludido à legislação italiana sobre marca constituirá questão nova.

B1 – Questão prévia:

Pacificado que, em termos de lei aplicável a estes autos, é o CPI de 1995, aprovado pelo DL n.º 16/95, de 24-01 (entretanto revogado pelo DL n.º 36/2003, de 05-03) que haverá que ponderar na decisão do litígio, importará, todavia, iniciar por dirimir a questão prévia, implícita nos alegações e contra-alegações, que se prende com a existência ou não de uma questão nova, no que concerne ao chamamento do direito de propriedade industrial italiano, pela autora/recorrente, apenas em sede de apelação.

Os recursos constituem o meio próprio para a reapreciação das decisões proferidas pelos tribunais recorridos, daí decorrendo que o tribunal ad quem não se pode pronunciar sobre matéria não submetida previamente à apreciação do tribunal a quo.

Em suma, os recursos visam modificar a decisão de que se recorre, e não conhecer de questões novas, não submetidas à apreciação do tribunal recorrido.

Harmonicamente, decorre do estatuído nos arts. 676.º, n.º 1, e 684.º, n.º 3, do CPC, que os recursos não podem versar questões que as partes não tenham consignado à apreciação dos tribunais de instância, nos articulados da causa, e que não foram apreciadas anteriormente, comportando esta regra duas excepções: a) situações em que a lei determina expressamente o contrário; b) situações em que está em causa matéria de conhecimento oficioso.

Isto dito, e contrariamente ao entendido no acórdão da Relação, considera-se que a referência efectuada pela autora ao direito italiano e ao regime de protecção da marca aí vigente, conquanto sujeito ao disposto no art. 348.º do Código Civil (CC), não constitui, de per si, questão nova que coíba o tribunal de recurso de a apreciar, antes se enquadrando no patamar da qualificação jurídica dos factos, a que o tribunal sempre poderá oficiosamente recorrer, nos termos do art. 664.º do CPC (dado, aliás, que o juiz não está sujeito às alegações das partes no tocante à indagação, interpretação e aplicação das regras do direito).

Destarte, considera-se que a argumentação jurídica carreada em sede de recurso, pela autora, não constitui, nem se confunde, com qualquer questão nova, sendo o respectivo regime jurídico, a que a autora alude, atendido (se necessário se revelar) no âmbito da presente revista.

B2 – Violação do disposto no art. 169.º do CPI, por a ré ter registado a marca Foinox, em Portugal, sem autorização da autora.

A autora, como se disse, peticiona a reversão a seu favor da marca “marca”, concedida à ré, sua distribuidora em Portugal, a qual fora atribuída pelo INPI sob o n.º ......, tendo subsidiariamente pedido a anulação da marca respectiva (caso não lhe seja concedida a reversão), bem como a condenação da ré no pagamento de uma indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais, em valor a liquidar em execução de sentença.

[2]

Contestou a ré, sustentando que a autora não beneficiava, aquando do registo da marca Foinox, de qualquer direito ou prioridade e que o uso de um sinal não registado não pode consubstanciar facto gerador de concorrência desleal já que a lei o qualifica como marca livre.

São estes, sumariamente, os parâmetros em que nos movemos, sem olvidar que o pleito opõe uma sociedade comercial de direito italiano e uma sociedade comercial de direito português.

[3]

Do art. 1.º do CPI de 1995 (versão a que nos referiremos ao longo deste acórdão) deflui que a propriedade industrial desempenha a função social de garantir a lealdade da concorrência pela atribuição de direitos privativos, bem como pela repressão da concorrência desleal.

Face ao CPI, o título de registo de uma marca obtém-se após um procedimento administrativo formalizado, regulado pelas normas especiais dos arts. 181.º a 187.º e pelas normas gerais dos arts. 10.º a 28.º.

[4]

A marca, de acordo com o estatuído na parte final do n.º 1 do art. 165.º do CPI serve para “distinguir os produtos ou serviços de uma empresa dos de outras empresas” – trata-se da denominada função distintiva da marca.

[5]

É um sinal sensível aposto em (ou acompanhando) produtos ou serviços para os distinguir dos produtos ou serviços idênticos ou similares dos concorrentes.

[6]

Constitui o paradigma dos sinais distintivos do comércio

[7]

tendo como função primacial identificar a proveniência de um produto ou serviço relacionando-o, perante os seus destinatários, a uma determinada empresa

[8]

, servindo para identificar esse produto ou serviço, distinguindo-os dos produzidos ou prestados por uma outra empresa.

[9]

Resumindo, é o sinal que serve para diferenciar a origem empresarial do produto ou serviço proposto ao consumidor, e, por isso, se integra nos sinais distintivos do comércio, destinando-se a individualizar produtos, mercadorias ou serviços, e a permitir a sua diferenciação de outros da mesma espécie.

[10]

Em diversos sistemas jurídicos europeus, o direito à marca adquire-se, em princípio, através do registo, o qual reveste eficácia constitutiva. Tais sistemas são ditos de registration based: esta solução funda-se essencialmente em considerações de certeza e segurança jurídica.

[11]

A lei portuguesa consagra o sistema de registo constitutivo ou atributivo da propriedade das marcas: a propriedade de uma marca adquire-se através do respectivo registo no INPI. O registo confere ao seu titular o direito de propriedade e do exclusivo da marca para os produtos e serviços a que ela se destina, conforme resulta do art. 167.º, n.º 1, do CPI.

Analogamente, o art. 207.º preceitua que “o registo da marca confere ao seu titular o direito de impedir a terceiros, sem o seu consentimento, o uso, na sua actividade económica, de qualquer sinal idêntico ou confundível com essa marca para produtos ou serviços idênticos, ou afins àqueles para os quais aquela foi registada, ou que, em consequência da identidade ou semelhança entre os sinais ou da afinidade dos produtos ou serviços, cria, no espírito do consumidor, um risco de confusão que compreenda o risco de associação entre o sinal e a marca”.

O direito à marca é, consequentemente, em face do ordenamento jurídico português, um direito que decorre do registo de um dado sinal distintivo, inexistindo direito exclusivo sobre um determinado sinal se este não estiver registado.

[12]

Como bem se enfatiza no acórdão recorrido (socorrendo-se dos ensinamentos de Carlos Olavo): o bem imaterial que é objecto desse direito [à marca] apenas se reconduz, em termos directos e imediatos, ao seu titular desde que tal conste do registo, o que se trata de aplicação do princípio geral segundo o qual os direitos privativos da propriedade industrial estão sujeitos a um sistema de registo constitutivo ou atributivo.

[13]

De acordo com o já mencionado art. 167.º, n.º 1, do CPI: “Aquele que adopta certa marca para distinguir os produtos ou serviços de uma actividade económica ou profissional gozará da propriedade e do exclusivo dela desde que satisfaça as prescrições legais, designadamente a relativa ao registo” – i.e., o registo confere ao seu titular o direito de propriedade e exclusividade da marca – acrescentando o art. 6.º, n.º 1, que: “A prova dos direitos de propriedade industrial referidos no presente diploma faz-se por meio dos títulos de patente, modelo, desenho e de registo correspondentes às diversas categorias nele reguladas”.

Não haverá, assim, qualquer direito exclusivo sobre um qualquer sinal se este não estiver devidamente registado: repete-se, o direito à marca (tal como outros direitos privativos da propriedade industrial) está sujeito a um sistema de registo constitutivo ou atributivo.

Todavia, embora, em termos de direito positivo português, a utilização da marca, sem que a mesma tenha sido registada, não confira qualquer direito, a lei atendeu a tal utilização, mitigando, em certas situações o princípio do carácter constitutivo do registo.

[14]

Com efeito, o art. 171.º, n.º 1, estabelece que: “Aquele que usar marca livre ou não registada por prazo não superior a seis meses terá, durante esse prazo, direito de prioridade para efectuar o registo, podendo reclamar contra o requerido por outrem durante o mesmo prazo” – ou seja, o pré-uso da marca não é título, só fundamenta a prioridade prevista no referido preceito.

[15]

Concluindo, no sistema português, a propriedade da marca não resulta do seu uso, mas sim do seu registo, de tal forma que prevalecerá o direito de quem primeiro a registou e não daquele que primeiro a usou: a utilização de um sinal distintivo/marca sem que haja sido efectuado o competente registo não confere qualquer direito à marca, mas apenas um simples direito de prioridade para requerer o registo.

[16]

No caso dos autos, perante a matéria de facto assente, verifica-se que, aquando do registo da marca “marca” por parte da ré, a autora não era titular do registo dessa marca, visando esta, com a acção em apreço, impugnar o registo da marca – requerido junto do INPI e por ele concedido –, tendo o mesmo sido apresentado em 12-10-2000 e concedido em 05-02-2001 (sendo certo que a ré requereu, igualmente, o registo da marca internacional em Espanha, França e Inglaterra, que lhe foi concedido em 05-03-2001).

Indo à questão em concreto, e ao preceito legal indicado pela autora/recorrente, emerge do art. 169.º do CPI que: “O agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pode pedir o seu registo mediante autorização do mesmo titular” – refere-se a norma à União Internacional para a Protecção da Propriedade Industrial, criada pela já mencionada Convenção de Paris de 20-03-1883 e suas revisões (CUP) – art. 3.º, n.º 1.

[17]

A aplicação do regime estabelecido no CPI, pressupõe a existência de um direito sobre uma marca validamente adquirido, num dos países da União para a Protecção da Propriedade Industrial ou da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Assim, se um sinal não se encontra registado como uma marca em Portugal ou em qualquer outro país da União ou da OMC, trata-se de uma marca livre.

Alcança