Supremo Tribunal de Justiça — 1.ª Secção (Cível)

Acordam no Supremo Tribunal de Justiça:

"A" interpôs recurso do despacho do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, publicado no Boletim da Propriedade Industrial nº 10 de 1998, de 99.01.29, que concedeu protecção em Portugal ao registo da marca internacional nº 679.359 TARGA ASSISTANCE requerida por B, alegando confundibilidade e imitação por falta de eficácia distintiva em relação à marca internacional nº R 379.525 TARGA da requerente, além desta ser marca de grande prestígio.

Respondendo, o INPI defendeu a correcção do despacho por não ofender o princípio da especialidade e não poder ocorrer concorrência desleal por a Porsche não ter protegido, em Portugal, serviços com a maca TARGA.

Contraalegando, a recorrida defendeu a manutenção do despacho recorrido.

Instruído o processo, procedeu o recurso por sentença a revogar o despacho recorrido e anular o registo da marca nº 679.359 TARGA ASSISTANCE.

Apelou a ré, sem êxito.

Novamente inconformada, a ré pediu revista, concluindo, em suma e no essencial, em suas alegações -

- o Supremo Tribunal de Justiça pode censurar, por ser matéria de direito, a conclusão da Relação sobre imitação ou possibilidade de confusão juridicamente relevantes, o que

- in casu, se impõe quer porque formuladas apenas sobre «terem idêntica utilidade destinando-se a satisfazer necessidades análogas» quer por a lei exigir que a afinidade seja manifesta, o que aqui também não ocorre nem invocada foi;

- a escolha da palavra TARGA deveu-se a puros critérios de marketing, em que pesou o facto de, já por 2 vezes, a ter utilizado em automóveis do seu fabrico - TARGA ORO e UNO TARGA e não a qualquer desígnio de concorrência desleal;

- não é pelo facto de recorrente e recorrida serem concorrentes no ramo automóvel que se induz que nos ramos dos serviços para que requereu o registo haja ou possa haver concorrência desleal

- e não está provado, nem alegado foi, que a recorrida actue em Portugal no domínio desses serviços;

- julgar mantendo o acórdão recorrido seria fazer tábua rasa do princípio fundamental da uniformidade de jurisprudência consagrado no art- 732-A CPC;

- violado o disposto no art. 193-1 CPI.

Contraalegando, a recorrida defendeu a confirmação do acórdão.

Colhidos os vistos.

Matéria de facto que as instâncias consideraram provada:

a)- por despacho proferido por delegação do senhor Presidente do INPI, com data de 98.09.29, foi concedido à recorrente o registo da marca internacional nº 679.359 TARGA ASSISTANCE, publicado no Boletim da Propriedade Industrial nº 10-1998, de 99.01.29, destinada a assinalar, no âmbito das classes 35 a 39 os seguintes serviços «35 - Publicidade, gestão de negócios comerciais, administração comercial e trabalhos de escritório; 36 - Seguros, negócios financeiros, negócios monetários e negócios imobiliários; 37 - Construção, reparação e serviços de instalação; 38 - Telecomunicações; 39 - Transporte, embalagem e entreposto de mercadorias e organização de viagens»;

b)- a recorrida é titular do registo da marca internacional TARGA, protegido em Portugal por despacho do INPI de 84.10.30, destinada a assinalar, no âmbito da classe 12 «Automóveis e seus componentes»;

c)- o referido registo, propriedade da recorrida, é anterior ao registo concedido à recorrente FIAT;

d)- a recorrida PORSCHE e a recorrente FIAT são fabricantes de automóveis, cujas marcas são mundialmente conhecidas;

e)- a marca TARGA foi amplamente usada pela PORSCHE para assinalar um famoso modelo de automóvel com essa marca.

Decidindo: -

1.- A recorrente não requereu o julgamento ampliado da revista.

Contrariamente ao por esta afirmado não foi lavrado acórdão uniformizador (o ac. do STJ proferido em 99.10.12, acima referido, que ela tem por particularmente relevante, não o é).

Tão pouco constitui caso julgado que imponha a sua força para este. Diversamente do que a recorrente defende - ser o único em que os elementos constitutivos da marca são rigorosamente os mesmos dos do acórdão recorrido - os serviços para que através do registo pretende a protecção não são os mesmos, apenas aparenta, prima facie, uma coincidência tão só parcial nos das classes 36, 37 e 39.

Goza do valor da autoridade de caso julgado e vale ainda pelos ensinamentos da sua fundamentação, nada mais.

Por outro lado, há que considerar adquirido para os autos um facto que desse acórdão não consta (embora o Supremo Tribunal de Justiça, porque tribunal de revista, aplique definitivamente o regime jurídico que julgue adequado aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido - art. 729,1 CPC, pode e deve considerar adquiridos para o processo factos que o deviam ter sido pelas instâncias mas que o não tenham sido).

Não se descortina razão em, como de imediato se verá no nº seguinte, sugerir que se proceda a julgamento ampliado.

2.- O cerne do recurso é constituído pelo conceito de ‘afinidade’ de serviços, rectius, pela discrepância na sua concretização prática uma vez que sobre a sua noção, elaborada pela doutrina e pela jurisprudência, não subsistem divergências profundas - quais os limites da exclusividade do uso das marcas, é aqui, na aplicação concreta do princípio da especialidade e da novidade que estas surgem (os outros dois requisitos - prioridade do registo e semelhança gráfica e fonética, que, in casu, é identidade capaz de induzir o consumidor em confusão no risco de associação entre ambas - não são questionados, de tão evidente que é a sua existência).

Daí que, a este propósito, seja de todo conveniente dar uma panorâmica do litígio em que a PORSCHE e a FIAT se envolveram.

As partes instruíram o processo com decisões judiciais relativas a marcas registandas internacionais pela ré e a que a autora se opõe com base na sua internacional nº 379.525, em todas sendo usada a designação TARGA, e ainda dois doutos pareceres.

Assim,

- marca registanda nº 679.359 TARGA ASSISTANCE (para serviços das classes 36, 37 e 39) - acórdão do Tribunal da Relação de Munique, Alemanha, proferido em 00.04.06 (fls. 132-172), já transitado, confirmando a sentença do Tribunal da Comarca de Munique (1º Juízo), proferida em 99.06.30 (fls. 56-101), recusando a protecção do registo;

- marca registanda nº 647.085 TARGA (para serviços da classe 36) - o mesmo acórdão do Tribunal da Relação de Munique, recusando a protecção do registo; acórdão do STJ de 02.04.23 (fls. 375-406, dactilografado a fls. 463-477), concedendo essa protecção;

- marca registanda nº 644.3346 TARGA (para serviços das classes 36, 37, 39 e 40) - o mesmo acórdão do Tribunal da Relação de Munique, recusando a protecção do registo; acórdão do STJ de 99.10.12 (fls. 341-361, mas dactilografado a fls. 249-257; neste, ainda para serviços das classes 39 e 41), concedendo essa protecção;

- marca registanda nº 679.442 TARGA SYSTEM (para serviços das classes 36 e 37) - o mesmo acórdão do Tribunal da Relação de Munique, recusando a protecção do registo; na sequência do acórdão do STJ de 01.12.06 (fls. 301-312), o acórdão da Relação de Lisboa de 02.03.07 (fls. 320-332, que a fls. 576-582 foi repetido), do qual não foi admitido recurso (acórdão do STJ de 02.11.07, fls. 584-587), que lhe recusou a protecção do registo (antes, fora decidido em sentido oposto - sentença a fls. 174-177 e acórdão a fls. 230-242);

- marca registanda nº 679.533 TARGA SERVICE (para serviços das classes 36, 37 e 39) - o mesmo acórdão do Tribunal da Relação de Munique, recusando a protecção do registo; o acórdão do STJ de 03.10.30 (fls. 802-812), que recusou a protecção do registo (confirmou o acórdão da Relação de Lisboa de 03.02.11, fls. 429-435, que, por sua vez, confirmara a sentença da 7ª Vara Cível de Lisboa, a fls. 223-229);

- marca registanda nº 699.365 TARGA SERVICES (para serviços das classes 35 a 41) - decisão da Comissão Federal Suíça de Recursos de Propriedade Intelectual, proferida em 01.08.29 (fls. 268-295), já transitada, recusando a protecção do registo;

- parecer do Prof. Doutor C, apresentado pela FIAT (fls. 478-525) e no sentido por ela defendido (concessão da protecção), relativo à marca registanda nº 647.085;

- parecer do Dr. D, apresentado pela PORSCHE (fls. 588-640) e no sentido por ela defendido (recusa da protecção), relativo às marcas registandas nº 644.346 e 647.085.

3.- A afinidade não é excluída quando colocados face a face ‘serviços’ e ‘coisas’, não se a pode questionar apenas dentro do mesmo círculo seja ele o de serviços seja o de produtos (o facto de assinalarem produtos ou serviços de classes diferentes não a exclui).

Com efeito, desde logo isso se deve concluir quer de uma das propriedades da marca - a sua capacidade e eficácia distintiva - quer do texto da lei (CPI95- 189, 1 m), e 193-1 b) e 2).

Afirmá-lo não dispensa, antes exige, a análise das características de cada um ou uma, de conhecer o fim e as utilidades que esta serve, as necessidades que pretende proteger e o público a que se destina e confrontando-as com as daquela concluir sobre o papel (principal ou acessório) de uma face ao outro (independência ou conexão e, neste caso, em que medida e de que tipo).

Como ensinava Pinto Coelho, ‘uma marca não tem de ser distinta de toda e qualquer outra marca já existente, seja qual for o produto para que tiver sido adoptada e esteja sendo usada; tem de ser distinta, e portanto nova, no sentido de que não deve confundir-se com qualquer outra que tenha sido usada para produtos do mesmo género’ (citação apud Pedro Sousa e Silva in O princípio da especialidade das marcas - ROA, Jan. 1998). Acrescenta Sousa e Silva, no referido artigo, que ‘toda a doutrina conflui na ideia de limitar o âmbito da exclusividade do uso das marcas ao círculo de produtos concorrentes ou afins daqueles para que a mesma foi registada’ (p. 395).

Não é a circunstância de as empresas desenvolverem actividade no mesmo campo que ipso facto impede de reivindicarem para si a protecção do registo, tudo depende do que daquela análise se concluir. O ter-se patenteado um invento ou registado uma marca não confere à empresa que o fez uma exclusividade em absoluto, sem limites mesmo (mas também o inventor ou o criador da marca não podem reivindicar a protecção do registo se o não tiverem feito lavrar ou contra quem o fez prioritariamente).

Continuando nesse artigo, defende o seu autor que por afinidade manifesta ‘só deverão ter-se por afins produtos ou serviços que apresentem entre si um grau de semelhança ou proximidade suficiente para permitir, ainda que parcialmente, uma procura conjunta, para satisfação de idênticas necessidades dos consumidores’ (p. 396).

Cumpre abrir um parêntesis - não é a mera notoriedade de uma marca que lhe confere o estatuto de ‘marca de grande prestígio’ (vd., ac. STJ de 99.05.25, rec. 432/99, 2ª sec), com o que afasta o princípio da especialidade, exige-se antes um elevado grau de notoriedade.

A notoriedade da marca TARGA não se deve confundir com a das marcas PORSCHE e FIAT, estas sim de grande prestígio nem a classificação destas pode arrastar idêntica para aquela.

Retomando a questão da relação de afinidade.

Como refere o antes citado acórdão do STJ de 01.12.06 - ‘Pode existir afinidade entre produtos ou serviços destinados a satisfazer necessidades diferentes mas que, na organização económica, industrial ou comercial, costumem aparecer associados (por operações para obtenção do mesmo produto final, por habitualmente serem comercializados na mesma espécie de estabelecimentos, ou prestados pelos mesmos agentes). Noutros casos, a prestação de serviço aparece, na organização económica da sociedade, como instrumental em relação à aquisição e utilização de um produto’.

4.- Deve considerar-se como facto adquirido que os produtos e os serviços que com a marca TARGA, respectivamente, a PORSCHE e a FIAT identificam estão conexionados com o comércio de viaturas que uma e outra fabricam, produzem.

TARGA, marca com elevada capacidade distintiva, é constituída por uma designação de fantasia. Marca conhecida dentro do mundo automóvel e apenas neste vivendo. Por isso, o público a considerar como consumidor dos seus serviços e produtos circunscreve-se a um círculo específico, de per si restrito àquele universo de pessoas.

A razão de ser da existência da demandante e da demandada é o reino automóvel, nele e para ele desenvolvem a sua actividade.

As marcas registada e registanda espelham-no, para ele foram criadas e não para ou só para o mundo exterior ao mesmo (aliás, a recorrente reconheceu, inclusive ao alegar na revista - vd., 1º § de fls. 720, confirmando o anteriormente alegado - isto mesmo ao afirmar que a concebeu no objectivo de fornecer serviços aos condutores dos seus automóveis em toda a Europa).

Uma, a registada, para produtos; outra, a registanda, para serviços.

Em relação àqueles, estes, face à descrição dos serviços que se pretendem proteger e círculo de pessoas a que se destinam, são serviços complementares, conexos e acessórios do seu fabrico e comercialização, há uma relação de instrumentalidade desses serviços para aqueles produtos.

ASSISTANCE é um elemento descritivo genérico sem capacidade distintiva.

Este aditamento (como no citado acórdão do STJ de 03.10.30 se afirmou, a propósito do aditamento ‘Service’), sem eficácia distintiva, é susceptível de induzir facilmente o consumidor em erro ou confusão, sendo irrecusável o risco de associação entre ambas, isto é, aqui entre Targa Assistance e, simplesmente Targa.

A conclusão de facto retirada pelas instâncias encontra apoio na factualidade provada e reforçada pelo citado facto adquirido impõe-se ao Supremo Tribunal de Justiça.

5.- Assiste razão à recorrente quando afirma que as instâncias se não pronunciaram, e deviam tê-lo feito, em termos de ‘afinidade manifesta’.

Porém, daí não se segue automaticamente a procedência do recurso.

Porque afinidade manifesta constitui uma conclusão de direito é cognoscível por dever de ofício.

Conforme se referiu antes requer-se uma análise em concreto e não uma apreciação em abstracto.

A marca registada TARGA foi intencionalmente associada a uma outra, esta de grande prestígio, PORSCHE e, como se refere no acórdão de 03.10.30, «quanto maior for a eficácia distintiva e o conhecimento da marca no mercado, maior é a probabilidade de situações de errada associação dos sinais em confronto - menor, por consequência, devendo ser a exigência no tocante à afinidade entre produtos e serviços: mormente assim quando se trate de organizações comerciais de grande dimensão, com aptidão para fornecer produtos e serviços complementares de diversa ordem, conexos com a respectiva actividade industrial ou comercial principal».

Acresce que «as marcas exclusivas têm geralmente um elevado grau de notoriedade, mesmo entre os consumidores que não fazem parte dos possíveis compradores de tais automóveis».

Da factualidade provada e considerações já traçadas e do facto de a lei visar, «além do mais, a protecção do consumidor, em termos de, através» das marcas, «poder ajuizar da boa qualidade dos produtos e/ou serviços» impõe-se «concluir, num critério económico de afinidade, traduzido na procura conjunta em ordem à satisfação de necessidades idênticas, e face à provada relação de aproximação na percepção pela massa geral do público a que os produtos e serviços em confronto se destinam que, conduzido o consumidor, por esse modo, a crer que o que lhe é proposto pela Fiat sob a marca Targa» Assistance «provem da Porsche, a utilização dessa marca é susceptível de gerar confusão ou de induzir o consumidor em erro facilitando a difusão dos serviços da primeira, assim favorecida à custa do renome da segunda».

Inelutável concluir pela afinidade manifesta entre os produtos da marca registada e os serviços da marca registanda.

Porque violado o princípio da especialidade havia que ter sido recusado o registo da recorrente.

Prejudicado assim o conhecimento do outro fundamento do recurso - a ausência de concorrência desleal.

Termos em que se nega a revista.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 26 de Outubro de 2004

Lopes Pinto

Pinto Monteiro

Lemos Triunfante