Oberlandesgericht Köln ()
Urteil vom 2001-03-23, Aktenzeichen 6 U 193/99
ECLI:DE:OLGK:2001:0323.6U193.99.00

Tenor

1

T a t b e s t a n d

2

Die Parteien sind in B. (T.) ansässige Unternehmen, die sich mit
der Herstellung und dem Vertrieb von Bier befassen.

3

Gegenstand des Verfahrens ist die zu Gunsten der Beklagten
eingetragene Wort/Bildmarke Nr. 2 100 990 "B.er B.", deren
Ausgestaltung aus der Einblendung auf Seite 5 dieses Urteils
ersichtlich ist. Die Klägerin beanstandet diese Marke als
verwechslungsfähig mit der prioritätsälteren IR-Marke 2 "B.ER".

4

Der Ort B. blickt - ähnlich wie der ebenfalls in T. gelegene Ort
P. - auf eine weit über 100 Jahre alte Tradition als Braustätte
zurück. Die dort vorhandenen Unternehmen sind im Laufe der
wechselvollen Geschichte des Landes mehrfach umbenannt und
umstrukturiert worden. Nach dem zweiten Weltkrieg wurden sie im
Jahre 1947 unter der anfänglichen Bezeichnung C.b. p. n.p. C.B. zu
einem einzigen (staatlichen) Unternehmen zusammengefasst. Aus
diesem Unternehmen sind später beide Parteien hervorgegangen.

5

Zunächst wurde aus jenem einzigen, damals als "J. p."
firmierenden Unternehmen durch staatlichen Akt der damaligen
sozialistischen T. mit Wirkung zum 1.1. 1967 die Klägerin
ausgegliedert. Wegen der Einzelheiten der Unternehmenserrichtung,
die auch einen Übergang u.a. bestehender Markenrechte vorsah, wird
auf den Bescheid des Ministeriums für Landwirtschaft und Ernährung
der t. sozialistischen Republik vom 22.6.1970 (Anlage K 16, in
Übersetzung Bl.154) verwiesen. Nach der politischen Wende wurde im
Jahre 1992 - ebenfalls durch Ausgliederung aus dem erwähnten,
inzwischen als P. C.B. firmierenden Unternehmen - die Beklagte
gegründet. Wegen der weiteren Einzelheiten der Unternehmenshistorie
der Parteien wird auf die als Anlage K 15 (= Bl.146) vorgelegte
Übersicht Bezug genommen.

6

Die später mehrfach verlängerte Klagemarke "B.er" für Bier ist
bereits im Jahre 1960 zu Gunsten des in jener Zeit noch allein
existierenden Unternehmens J. p. eingetragen worden. Die
Schutzrechte aus dieser IR-Marke sind später auf die damals noch
bestehende DDR erstreckt worden, die ebenfalls beantragte
Schutzrechtserstreckung auch auf die Bundesrepublik Deutschland ist
demgegenüber versagt worden.

7

Im Jahre 1969 beantragte die Klägerin die Übertragung jener
Marke und der weiteren in der Anlage K 20 (Übersetzung Bl.172)
aufgeführten Marken auf sich. Die Parteien streiten u.a. über die
Frage, ob es sich bei der daraufhin erfolgten Markenübertragung um
eine Leerübertragung gehandelt, die Klägerin selbst damals das Bier
also gar nicht hergestellt oder vertrieben hat. Unstreitig hat die
Klägerin jedoch spätestens im Jahre 1991 selbst den Vertrieb von
Bier nach Deutschland übernommen. Sie ist inzwischen als Inhaberin
der IR - (Wort-)Marke "B.er" bei der O. eingetragen.

8

Mit Priorität zum 27.4.1994 ist zu Gunsten der Beklagten die
streitgegenständliche Marke ebenfalls für Bier eingetragen
worden.

9

Die Klägerin, die sich in erster Instanz auch auf die weiteren
aus den Anlagen K 6, K 7, K 9 und K 10 (= Bl.31 ff) ersichtlichen
Marken gestützt hat, hat behauptet, sie und ihre Vorgänger hätten
B.er Bier auch in Deutschland so bekannt gemacht, dass der
Verbraucher bei einem als "B.er" bezeichneten Bier annehme, das
Bier stamme von ihr. Sie hat weiter behauptet, von Beginn ihrer
Gründung an selbst das Bier vertrieben zu haben. Sie hat die
Auffassung vertreten, aus Rechtsgründen erstrecke sich der Schutz
der erwähnten Marke nunmehr auf ganz Deutschland und es bestehe
angesichts der Identität des Wortes "B.er" in dem angegriffenen
Zeichen mit ihrer Marke auch Verwechslungsgefahr.

10

Die Klägerin hat sinngemäß b e a n t r a g t,

11

die Beklagte zu verurteilen,

12

es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der
Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zur Höhe von
500.000 DM, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zur
Dauer von 6 Monaten zu unterlassen, Biere so zu kennzeichnen
und/oder Bierflaschen so zu etikettieren, wie dies auf der
nachfolgenden Seite 5 dieses Urteils als Marke wiedergegeben
ist.

13

2.)in die Löschung der auf der
nachfolgenden Seite 5 dieses Urteils wiedergegebenen Marke 2 100
990 gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt
einzuwilligen.

14

Die Beklagte hat b e a n t r a g t,

15

die Klage abzuweisen.

16

KANZLEI:

17

BITTE ABLICHTUNG VON BLATT 3 FERTIGEN,
ALS SEITE 5 BEZEICHNEN UND IN DEN AUSFERTIGUNGEN ANSTELLE DIESER
SEITE HIER EINFÜGEN.

18

Die Beklagte hat die Auffassung vertreten, die Klägerin könne
die geltendgemachten Ansprüche weder aus der Klagemarke, noch aus
einer der übrigen aufgeführten Marken oder aus § 3 UWG herleiten.
Hierzu hat sie insbesondere behauptet, die Klägerin habe keinen
eigenen Gewerbebetrieb gehabt und selber kein Bier hergestellt oder
vertrieben. Dieser Umstand habe - so hat sie weiter vorgetragen -
auch nach damaligem Recht der DDR einer wirksamen Übertragung der
Marke entgegengestanden. Im übrigen handele es sich bei "B.er" um
eine geografische Herkunftsangabe, die als solche mit Blick auf
Art. 3 Abs. c der ersten Richtlinie 89/104/EWG nicht als Marke
eintragungsfähig sei. Die Beklagte hat sich weiter auf einen von
ihr gegen die Klagemarke gestellten Antrag auf Schutzentziehung
berufen. Dieser Antrag ist inzwischen durch Beschluss des Deutschen
Patent- und Markenamtes - S 280/98 Lösch - vom 2.1.2001 mit der
Begründung als unzulässig verworfen worden, die Frist des § 50
Abs.2 S.2 MarkenG sei abgelaufen.

19

Das L a n d g e r i c h t hat - noch vor jener Entscheidung des
Deutschen Patent- und Markenamtes - die Beklagte antragsgemäß
verurteilt.

20

Die Klägerin habe die erwähnte Marke wirksam erworben, weil sie
ausweislich der erwähnten staatlichen Bescheide unter Übertragung
aller Vermögenswerte der ehemaligen t. Aktienbrauerei gegründet
worden sei. Im übrigen sei die Markenübertragung spätestens mit der
durch die Beklagte eingeräumten Aufnahme des Gewerbebetriebes
wirksam geworden. Es bestehe aus im einzelnen ausgeführten Gründen
auch Verwechslungsgefahr. Soweit sich die Beklagte auf ein
Freihaltebedürfnis von "B.er" berufe, sei ihr das verwehrt, weil
sie selbst das Zeichen auch kennzeichnend verwende.

21

Schließlich stehe den Ansprüchen auch die angebliche
Löschungsreife der Klagemarke nicht entgegen. Denn ein etwaiger
Löschungsanspruch der Beklagten bestehe mit Blick auf die
10-Jahresfrist des § 50 Abs.2 S.2 MarkenG jedenfalls jetzt nicht
mehr. Die Frist habe mit der Eintragung der Marke, bzw. mit
Schutzbewilligung für die DDR in den 60-iger Jahren zu laufen
begonnen. Dem stehe auch § 20 ErstrG nicht entgegen, weil diese
Bestimmung durch das jüngere Markengesetz verdrängt werde. Im
übrigen könne die Beklagte schon deswegen nicht gegen die
Schutzrechtserstreckung auf das Gebiet der früheren DDR vorgehen,
weil ihre Rechtsvorgängerin das Zeichen selbst angemeldet und
später der Klägerin übertragen habe und nicht dagegen vorgegangen
sei. Vor diesem Hintergrund greife auch der Gesichtspunkt der
Verwirkung zu Lasten der Beklagten ein.

22

Ihre B e r u f u n g gegen dieses Urteil begründet die Beklagte
wie folgt:

23

Die klägerischen Ansprüche ließen sich weder auf die IR-Marke
2., noch auf die übrigen klageweise geltendgemachten Ansprüche
stützen, überdies stehe etwaigen Ansprüchen mit Blick auf die
gemeinsame Unternehmensgeschichte der Einwand des
Rechtsmissbrauches entgegen.

24

Ansprüche aus der erwähnten IR-Marke scheiterten schon an deren
Löschungsreife. Entgegen der Auffassung des Landgerichts sei der
Löschungsanspruch nicht verfristet, weil, was auch aus der
Begründung des Markengesetzes hervorgehe, das speziellere
Erstreckungsgesetz, dessen einschlägiger § 20 eine Befristung nicht
vorsehe, von § 152 MarkenG nicht erfasst werde und auch nach
Inkrafttreten des Markengesetzes fortgelte. Auch der Gesichtspunkt
der Verwirkung greife insoweit nicht, weil sie und ihre
Rechtsvorgängerin vor dem Inkrafttreten des Erstreckungsgesetzes
keinen Anlass gehabt hätten, den Anspruch geltend zu machen, zumal
damals beide sogar noch zum selben Konzern gehört hätten.

25

Der - wie dargelegt erstinstanzlich inzwischen bereits
verworfene - Antrag auf Schutzentziehung sei auch begründet, weil
die Marke "B.er", wie dies § 20 ErstrG vorsehe, weder nach dem
damaligen Recht der DDR noch nach dem im maßgeblichen Zeitpunkt der
Anmeldung der streitgegenständlichen Marke in der Bundesrepublik
Deutschland noch in Kraft befindlichen früheren Warenzeichengesetz
schutzfähig gewesen sei. Nach beiden Rechtsordnungen stelle "B.er"
eine nicht schutzfähige geografische Herkunftsangabe dar, was sich
für das Warenzeichengesetz schon aus der Ablehnung der
Schutzrechtserstreckung ergebe. Zudem bestehe angesichts der
jahrzehnte alten Brautradition in B. auch ein erhebliches
Freihaltebedürfnis. Vor diesem Hintergrund habe eine
Schutzfähigkeit nur entstehen können, wenn sich die Bezeichnung in
den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hätte. Das sei indes -
zumindest im Jahre 1994 noch - nicht der Fall gewesen.

26

Darüber hinaus sei die Klägerin aber auch nicht rechtswirksam
Inhaberin der Marke geworden. Maßgeblich sei insoweit das Recht der
früheren DDR, weil durch die internationale Registrierung für
dieses Land Schutz beansprucht worden sei. Der im Jahre 1966 in der
DDR noch maßgebliche § 11 Warenzeichengesetz DDR habe für eine
wirksame Übertragung der Marke indes die Übertragung auch des
Geschäftsbetriebes oder doch des Teils, zu dem das Zeichen gehöre,
vorausgesetzt. An dieser Voraussetzung habe sich auch durch das
Inkrafttreten des Warenkennzeichengesetzes der DDR im Jahre 1984,
das diese Verbindung nicht mehr vorgesehen habe, nichts geändert,
weil dieses Gesetz keine Rückwirkung entfaltet habe. Tatsächlich
sei die Marke auch - wie die Beklagte im einzelnen darlegt - im
Jahre 1966 ohne den Geschäftsbetrieb auf die Klägerin übertragen
worden. Dieser Mangel habe auch nicht durch die tatsächliche
Abspaltung der Klägerin im Jahre 1991 geheilt werden können.
Vielmehr habe es eines neuen Übertragungsaktes bedurft, an dem es
indes fehle.

27

Es bestehe auch keine Verwechslungsgefahr, weil der Klagemarke
als reine geografische Herkunftsangabe praktisch keine
Schutzfähigkeit zukomme. Das Landgericht habe sich diesbezüglich zu
Unrecht auf die Entscheidung "F." des BGH (WRP 98,752 ff) gestützt,
weil die Sachverhalte nicht gleichgesetzt werden könnten. Im
übrigen komme der Grundsatz zum tragen, dass bei Kollisionszeichen,
die schutzunfähige Teile enthielten, diese keine
Verwechslungsgefahr begründen könnten. Das müsse nämlich erst Recht
gelten, wenn das Klagezeichen überhaupt nur aus einem
schutzunfähigen Zeichen bestehe.

28

Auch aus den andern Zeichen könne die Klägerin nicht vorgehen,
weil bezüglich dieser aus im einzelnen dargelegten Gründen eine
Verwechslungsgefahr nicht bestehe und wettbewerbsrechtliche
Ansprüche neben markenrechtlichen nicht geltendgemacht werden
könnten.

29

Schließlich erhebt die Beklagte den Einwand des
Rechtsmissbrauchs: angesichts des Umstandes, dass beide Parteien
aus demselben staatlichen Unternehmen hervorgegangen seien, sei es
rechtsmissbräuchlich, dass die Klägerin bei der Ausnutzung der noch
von dem staatlichen Unternehmen geschaffenen Markenrechte versuche,
ihren zufälligen zeitlichen Vorsprung zu Lasten eines aus demselben
Unternehmen stammenden Wettbewerbers zu monopolisieren.

30

Die Beklagte b e a n t r a g t,

31

das Urteil des Landgerichts Köln vom
30.9.1999 - 31 O 4/99 - abzuändern und die Klage abzuweisen.

32

Die Klägerin b e a n t r a g t,

33

die Berufung zurückzuweisen.

34

Sie verteidigt das angefochtene Urteil, durch das das
Landgericht zu Recht eine Verletzung ihrer Markenrechte aus der
IR-Marke 238203 angenommen habe.

35

Entgegen der Auffassung der Beklagten sei diese Marke wirksam
auf sie übertragen worden und rechtsbeständig. Hierzu beruft sich
die Klägerin auf ein als Anlage BE 1 vorgelegtes Rechtsgutachten
von Prof. Dr. T., auf das wegen der Einzelheiten Bezug genommen
wird. Über die von dem Landgericht angeführten Gründe hinaus sei
die Marke auch deswegen schutzfähig, weil sich "B.er" aus den von
dem Gutachter dargelegten Gründen im Sinne des § 8 Abs.3 MarkenG
durchgesetzt habe. Diesbezüglich tritt sie zudem Beweis an durch
Einholung einer Meinungsumfrage.

36

Die Klägerin hält auch ihren Vortrag aufrecht, wonach es sich
nicht um eine Leerübertragung gehandelt hat. Im Gegenteil sei sie -
so behauptet die Klägerin unter Anführung von Vortrag aus einer
gerichtlichen Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Konzern
A.-B. und Vorlage von weiteren Anlagen - bereits von ihrer Gründung
an nicht nur Markeninhaberin gewesen, sondern auch selbst
geschäftlich tätig geworden. Überdies sei insoweit jedenfalls im
Jahre 1990 durch eine Auseinandersetzungs- und
Übergangsvereinbarung, die die Klägerin als Anlage BE 2 vorlegt,
Heilung eingetreten. Schließlich stützt sie sich zu dieser Frage
auf ein Schreiben des t. Landwirtschaftsministeriums vom 23.3.2000
(Anlage BE 14) wegen dessen Wortlautes in deutscher Sprache auf die
Anlage BE 15 verwiesen wird.

37

Zu Recht habe die Kammer auch die Verwechslungsgefahr bejaht.
Mit dem Landgericht sei insbesondere davon auszugehen, dass die
Beklagte sich schon deswegen auf die angeblich beschreibende
Funktion der Wortmarke B.er nicht berufen könne, weil sie selbst
das Zeichen auch beschreibend benutze.

38

Schließlich handele sie auch ersichtlich nicht
rechtsmissbräuchlich, umgekehrt sei es die Beklagte, die sich
bemühe, an dem von ihr, der Klägerin, wiederaufgebauten guten Ruf
der alten Biermarke zu partizipieren.

39

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhaltes wird auf die
bis zur letzten mündlichen Verhandlung am 2.1.2001 gewechselten
Schriftsätze, die sämtlich Gegenstand der mündlichen Verhandlung
waren, sowie den der Klägerin nachgelassenen Schriftsatz vom
6.2.2001 und den sich hierauf beziehenden Schriftsatz der Beklagen
vom 8.2.2001 Bezug genommen.

40

Die Klägerin hat nach Schluss der mündlichen Verhandlung durch
Schriftsatz vom 13.2.2001 noch weiter vorgetragen und insbesondere
die Berufungserwiderung nebst Anlagen aus der erwähnten
Auseinandersetzung mit dem amerikanischen Unternehmen A.-B. Inc.
vorgelegt. Der Senat hat diesen Schriftsatz nicht zum Anlass
genommen, die mündliche Verhandlung wiederzueröffnen. In ihm etwa
enthaltene neue Tatsachenbehauptungen sind der vorliegenden
Entscheidung nicht zugrundegelegt worden.

41

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

42

Die Berufung ist zulässig, aber nicht begründet. Zu Recht hat
das Landgericht die Beklagte antragsgemäß verurteilt.

43

Die Schutzrechte aus der IR-Marke 2. "B.ER" erstrecken sich auf
die Bundesrepublik Deutschland und die Klägerin ist Inhaberin
dieser Wortmarke. Schließlich besteht zwischen den
streitgegenständlichen Marken im Sinne des § 14 Abs.2 Ziff.2
MarkenG Verwechslungsgefahr.

44

A

45

Die IR-Marke 2. "B.ER", aus der die Klägerin im
Berufungsverfahren allein noch vorgeht, genießt auch in der
Bundesrepublik Deutschland Schutz. Das gilt trotz der früheren
Verweigerung der Schutzrechtserstreckung und ergibt sich aus § 4
Abs.1 ErstrG. Denn die Marke war an dem danach maßgeblichen Datum
des 1.5.1992 auf dem Gebiet der früheren DDR geschützt.

46

Der Schutz der IR-Marke war - wovon die Parteien übereinstimmend
ausgehen - im Jahre 1960 durch förmliche Entscheidung der
zuständigen Stellen auf das Gebiet der DDR erstreckt worden.

47

Der auf diese Weise zunächst begründete Schutz hat in der DDR
auch am 1.5.1992 noch bestanden. Das gilt selbst dann, wenn
entsprechend der Behauptung der Beklagten mit der Marke
gekennzeichnetes Bier ausschließlich auf Messen und in Interhotels,
wo mit Westwährung bezahlt werden musste, verkauft worden ist.
Hierzu kommt es nicht darauf an, ob ein solcher exklusiver Vertrieb
in diesem Umfang nach den einschlägigen Bestimmungen der DDR eine
hinreichende Benutzung darstellte, was indes sogar sehr
wahrscheinlich ist. Denn auch nach dem Warenzeichengesetz der DDR
stellte die mangelnde ausreichende Benutzung keinen Grund für eine
Löschung von Amts wegen dar. § 14 WZG DDR, der die Gründe für eine
Amtslöschung aufzählt, sieht eine Löschung wegen mangelnder
Benutzung nicht vor. Ob die Marke wegen fehlender Benutzung auf
Antrag hätte gelöscht werden können, kann dahinstehen, weil ein
derartiger Antrag nicht gestellt war.

48

Genießt die - hier im übrigen ersichtlich hinreichend benutzte -
Klagemarke aus den vorstehenden Gründen Schutz in der
Bundesrepublik Deutschland, so kann sich die Beklagte auch nicht
mit Erfolg darauf berufen, der Marke sei der Schutz gem. § 115
Abs.1 MarkenG wieder zu entziehen, weil es sich bei B.er um eine
reine geografischen Herkunftsangabe handele und deswegen ein
absolutes Eintragungshindernis vorliege.

49

Insoweit kann offen bleiben, ob dies schon aus dem Umstand
folgt, dass das Patent- und Markenamt inzwischen den
Löschungsantrag der Beklagten abgewiesen hat, und ob durch § 22
Abs.1 Ziff.2 MarkenG ("wenn ein Antrag zurückzuweisen wäre,
weil...") ohne Rücksicht auf ein schwebendes oder noch zulässiges
Antragsverfahren der rein materiell-rechtlich begründete Einwand
eröffnet wird, die Klägermarke hätte im Zeitpunkt der
Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke wegen
absoluter Schutzhindernisse gelöscht werden können (vgl. etwa
Ingerl/Rohnke, MarkenG § 22 Rz. 12).

50

Gem. § 22 Abs.2 Ziff.2 MarkenG könnte die Klägerin nämlich nur
dann keine Rechte aus der IR-Marke B.er gegen die Beklagte
herleiten, wenn diese im Zeitpunkt der Veröffentlichung der
Eintragung der angegriffenen Marke am 10.10.1996 wegen absoluter
Eintragungshindernisse hätte gelöscht werden können. Mit Blick auf
den Umstand, dass die Schutzrechtserstreckung der Klagemarke
bereits vor dem Inkrafttreten des Markengesetzes am 1.1. 1995
erfolgt ist, setzt dies gem. § 162 Abs.2 MarkenG zusätzlich voraus,
dass auch nach dem früheren (west-)deutschen Warenzeichengesetz
Löschungsreife eingetreten war. Vor dem Hintergrund, dass die
Klagemarke über das Gebiet der früheren DDR hinaus in der
Bundesrepublik Deutschland nur aufgrund Erstreckung gem. § 4 ErstrG
Schutz genießt, ist gem. § 20 Abs.1 ErstrG weiter erforderlich,
dass die Marke auch nach dem Recht der früheren DDR nicht
schutzfähig ist. Indes fehlt es bereits an den nach dem
Markengesetz bestehenden Voraussetzungen. Danach hätte die Marke -
soweit es hier in Betracht kommt - gem. §§ 51 Abs.4 Ziff.2, 50
Abs.1 Ziff.3 MarkenG gelöscht werden können, wenn ihrer Eintragung
im Zeitpunkt der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen
Marke Eintragungshindernisse aus § 8 MarkenG entgegengestanden
hätten. Das ist indes nicht der Fall.

51

Dies ergibt sich allerdings entgegen der Auffassung der Klägerin
und des von ihr beauftragten Gutachters sowie des deutschen Patent-
und Markenamtes nicht schon daraus, dass die in § 50 Abs.2 S.2
MarkenG für die Löschung wegen absoluter Schutzhindernisse u.a. aus
§ 8 MarkenG bestimmte Antragsfrist von 10 Jahren vom Zeitpunkt der
Eintragung an bereits abgelaufen ist. Denn diese Frist ist,
zumindest mit einem Fristbeginn ab Eintragung bzw. - wie es im
vorliegenden Falle stattdessen in Betracht kommt - ab der dieser
entsprechenden Schutzrechtserstreckung auf das Gebiet der früheren
DDR im Jahre 1960, im Streitfall nicht anzuwenden. Das ergibt sich
aus § 20 Abs.1 ErstrG, wonach es allein auf die Löschungsreife nach
dem früheren westdeutschen WZG einerseits und dem bis dahin in der
DDR geltenden Recht andererseits ankommt, die beide eine Befristung
nicht vorsehen. Diese bereits vor dem Markengesetz in Kraft
getretene Bestimmung ist später, insbesondere im Rahmen der
Umsetzung der Markenrechtsrichtlinie und der Schaffung des
Markengesetzes aufrechterhalten und nicht geändert worden.

52

Allein der Umstand, dass das Markengesetz an die Stelle des
früheren Warenzeichengesetzes getreten ist, rechtfertigt es nicht,
die Bestimmung des § 20 ErstrG seitdem so anzuwenden, als seien
darin nunmehr anstelle der Bestimmungen des früheren
Warenzeichengesetzes diejenigen des Markengesetzes aufgeführt. Es
trifft auch nicht zu, dass - wie der Gutachter meint - nach
allgemeinen Auslegungsregeln die Bestimmungen des Markengesetzes
als des jüngeren Gesetzes den Vorrang haben müssten. Denn das
Markengesetz regelt nicht etwa die Materie mit, die auch den
Regelungsgegenstand des Erstreckungsgesetzes darstellt, sondern die
Frage der Erstreckung von entweder nur in der früheren DDR oder nur
in der Bundesrepublik Deutschland in ihren früheren Grenzen
bestehenden Markenrechten war nicht im früheren Warenzeichengesetz
und ist auch nicht im heutigen Markengesetz, sondern war und ist
allein im Erstreckungsgesetz geregelt, das indes die Befristung
nicht vorsieht. Es kommt hinzu, dass es auch einen guten Sinn
macht, die 10-Jahresfrist auf Erstreckungsfälle nicht anzuwenden.
Denn bis zur politischen Wende in der DDR bestand zum einen wegen
der unterschiedlichen Wirtschaftssysteme kaum ein Anlass, gegen
dort bestehende Marken aus der Bundesrepublik Deutschland
vorzugehen, und zum anderen war dies faktisch auch zumindest nahezu
unmöglich. Der Senat lässt die Frage offen, ob die 10-Jahresfrist
aus dem Rechtsgedanken des § 50 Abs.2 S.2 MarkenG heraus
möglicherweise mit einem Fristbeginn vom Beginn der Erstreckung am
1.1. 1992 an gelten könnte, weil sie dann jedenfalls noch nicht
abgelaufen wäre.

53

Die Eintragung der streitgegenständlichen Wort/Bildmarke "B.er
B." in die Markenrolle ist am 10.10.1996 veröffentlicht worden. Zu
diesem gem. § 22 Abs.2 Ziff.2 MarkenG maßgeblichen Zeitpunkt
standen der Eintragung der Wortmarke "B.er" absolute
Schutzhindernisse aus den allein in Betracht kommenden § 8 Abs.2
Ziff.1 und 2 MarkenG indes nicht (mehr) entgegen.

54

Der Bezeichnung "B.er" fehlte im Jahre 1996 für Bier weder im
Sinne des § 8 Abs.2 Ziff.1 MarkenG jegliche Unterscheidungskraft
noch hätte sich die Beklagte auf ein Freihaltebedürfnis im Sinne
des § 8 Abs.2 Ziff.2 MarkenG an dieser Bezeichnung berufen können.
Der Senat hat erhebliche Zweifel, ob angenommen werden könnte, der
Marke "B.er" habe von Anfang an als reine Ortsangabe im Sinne des §
8 Abs.2 Ziff.1 MarkenG jegliche Unterscheidungskraft gefehlt. Diese
Frage kann indes ebenso offen bleiben wie diejenige, ob etwa wegen
der langjährigen dortigen Brautradition ein Freihaltebedürfnis an
der geografischen Herkunftsangabe "B.er" für Bier bestanden hat.
Denn in dem maßgeblichen Zeitpunkt im Oktober 1996 hatte sich die
Bezeichnung "B.er" für das von der Klägerin vertriebene Importbier
in den beteiligten deutschen Verkehrskreisen durchgesetzt, weswegen
sich die Beklagte gem. § 8 Abs.3 MarkenG auf beide
Schutzhindernisse nicht (mehr) berufen kann.

55

Die Klägerin vertreibt unter der Marke "B.er" seit vielen
Jahrzehnten - und damit insbesondere auch lange Jahre vor der
Erstreckung des Markenschutzes - auch in der Bundesrepublik
Deutschland Bier. Dies ist dem Senat aus persönlicher Erinnerung
bekannt. Der Export des Bieres nach Deutschland ist nach dem
unwidersprochen gebliebenen Vortrag der Klägerin flächendeckend
erfolgt und hat gerade in den Jahren ab 1990 noch erheblich
zugenommen. Die unwidersprochen gebliebene klägerische Angabe der
Exportmenge von 220.000 hl nach Deutschland bezieht sich zwar auf
das Jahr 1997, lässt aber den Schluss auf einen nicht wesentlich
geringeren Export in dem maßgeblichen vorangegangenen Jahr 1996 zu.
Ausgehend von den in der Klageschrift mitgeteilten Exportzahlen für
die Jahre 1994 und 1997 ist die Ausfuhr im Mittel jährlich um etwa
7 % gesteigert worden. Die auf diese Weise bei den Verbrauchern in
Deutschland im Oktober 1996 erreichte Bekanntheit reicht zur
Begründung der Verkehrsdurchsetzung aus. Dabei ist zu
berücksichtigen, dass nach den maßgeblichen Gesamtumständen ein
besonders hoher Bekanntheitsgrad der Marke nicht einmal
erforderlich ist. Der E. hat in der Entscheidung "C." (GRUR
99,723,727) ausdrücklich und überzeugend dargelegt, dass eine lange
und intensive Benutzung dann erforderlich sei, wenn es sich um eine
sehr bekannte geografische Bezeichnung oder um eine Bezeichnung
handele, die bereits für eine bestimmte Warengruppe bekannt sei
(Erwägungsgrund 50). Beides ist hier indes nicht der Fall. Die
deutschsprachige Bezeichnung "B." für den betreffenden Ort in T.,
der in der Landessprache mit "C.B." völlig anders bezeichnet wird,
ist und war im Jahre 1996 in Deutschland nicht sehr bekannt. Im
Gegenteil rührt zumindest der größte Teil der Bekanntheit der
Bezeichnung "B." in Deutschland nicht von dem Ortsnamen, sondern
von dem klägerischen Bier her. "B." wird damit - soweit der Begriff
überhaupt als Ortsname erkannt wird - als der Ort wahrgenommen, aus
dem das gleichnamige Bier stammt. Erst Recht stand B. nicht als
geografische Bezeichnung für eine andere Warengruppe als das von
der Klägerin vertriebene Bier. Zumindest die aus den vorstehenden
Gründen nicht gesteigerten Anforderungen an die
Verkehrsdurchsetzung waren im Oktober 1996 durch die
jahrzehntelange Marktpräsenz von mit der Marke "B.er"
gekennzeichnetem Bier, das nach dem ebenfalls unwidersprochenen
Vortrag der Klägerin in erster Instanz an dritter Stelle der
Importbiere steht, erfüllt.

56

Aus den vorstehenden Gründen geht der Einwand der Löschungsreife
bereits deswegen fehl, weil er nach den einschlägigen Bestimmungen
des Markengesetzes unbegründet ist. Es kommt hinzu, dass auch nach
dem - kumulativ anwendbaren - früheren Warenzeichengesetz
jedenfalls die später gem. § 4 Abs.3 WZG eingetretene
Verkehrsdurchsetzung dem Löschungsanspruch entgegenstehen dürfte
(vgl. zur Problematik Baumbach/Hefermehl, Warenzeichengesetz,
12.Aufl. § 10 RZ 6 m.w.N.).

57

Die Schutzkraft der IR-Marke 2. "B.er" erstreckt sich damit auf
die Bundesrepublik Deutschland, ohne im vorliegenden Verfahren dem
Einwand der Löschungsreife wegen absoluter Eintragungshindernisse
ausgesetzt zu sein.

58

Ihre Schutzfrist ist im übrigen noch nicht abgelaufen, sondern
über den 5.12.2000 hinaus erneut verlängert worden. Hiervon ist
auszugehen, nachdem die Klägerin in dem ihr nachgelassenen
Schriftsatz die aus Bl.554 ersichtliche Verlängerungsurkunde in
Kopie vorgelegt und die Beklagte anschließend erklärt hat, die
fristgerechte Verlängerung der Marke nicht zu bestreiten.

59

B

60

Die IR-Marke 2. "B.er" steht auch der Klägerin zu.
Markeninhaberin war zwar ursprünglich deren Rechtsvorgängerin, die
J. p., die Markenrechte sind aber mit deren Gründung zum 1.1.1967
auf die Klägerin übertragen worden.

61

Der Übergang des Rechts an der Marke auf die Klägerin ist
deswegen zu vermuten, weil die Klägerin, wie sich aus den als Bl.
286 und 544 in Kopie bei den Akten befindlichen Eintragungsurkunden
ergibt, inzwischen in dem Markenregister der O. als Markeninhaberin
geführt wird.

62

Diese Vermutung ist durch den Vortrag der Beklagten nicht
widerlegt. Diese hält die Übertragung der Marke für den Rechtsraum
der damaligen DDR und damit seit der Erstreckung auch für die
Bundesrepublik Deutschland für unwirksam, weil nur die Marke, nicht
aber auch der Geschäftsbetrieb übertragen worden sei. Das trifft
indes nicht zu. Nach der damals in der DDR in Kraft befindlichen
Bestimmung des § 11 Abs.1 WZG (DDR) waren derartige sog.
Leerübertragungen von Marken zwar unwirksam, um eine solche
Leerübertragung hat es sich aber nicht gehandelt. Überdies würde
die von der Beklagten eingeräumte spätere Aufnahme des Vertriebs
von Bier mit der Marke "B.er" durch die Klägerin einen etwaigen
Mangel der Leerübertragung jedenfalls geheilt haben.

63

Ausweislich der als Anlage K 16 (in deutscher Übersetzung ab
Bl.154) vorgelegten Bescheide des Ministeriums für
Nahrungsmittelindustrie vom 21.12.1966 und des Ministeriums für
Landwirtschaft und Ernährung der t. sozialistischen Republik vom
22.6.1970 ist die Klägerin bei ihrer Gründung mit dem gesamten
Vermögen und den Rechten der früheren t. Aktienbrauerei
einschließlich bestehender Markenrechte ausgestattet worden. Dabei
handelte es sich - wie aus der als Anlage K 15 vorgelegten
Übersicht über die Historie der beteiligten Brauereien hervorgeht -
um eine Rechtsvorgängerin der J. p., zu deren Gunsten die Marke
zunächst eingetragen war. Diese Ausstattung mit dem Vermögen und
den Rechten jenes Unternehmens bestätigt die sich aus den Urkunden
ergebende Vermutung und steht der Annahme entgegen, es könnte an
der Übertragung des Geschäftsbetriebes fehlen. Eine Leerübertragung
liegt auch bei Zugrundelegung des Vortrags der Beklagten nicht vor.
Danach hatte die Klägerin nach ihrer Gründung noch bis zur Wende zu
Beginn der 1990-iger Jahre keine eigene wirtschaftliche Funktion,
sondern war nur untergeordneter Bestandteil der J. p.. Diese habe
noch bis zum 1.1. 1991 als einheitliches staatliches Unternehmen
die Geschäfte geführt, ohne dass ihre Untergliederungen, zu denen
die Klägerin gehört habe, eine irgendwie geartete wirtschaftliche
oder rechtliche Eigenständigkeit besessen hätten. Dies allein steht
indes der Wirksamkeit der Übertragung der Marke unter
Berücksichtigung der besonderen Gegebenheiten nicht entgegen. Denn
das Verbot der Leerübertragung nach dem damaligen Recht der DDR
hatte - auch unter Berücksichtigung der hierzu von der Beklagten
angeführten Kommentierung von Hierse/Hoffmann/Schröter - den Sinn,
ein Auseinanderfallen von der Marke einerseits und dem
Geschäftsbetrieb, in dem die Ware hergestellt oder vertrieben wird,
andererseits mit dem Ziel zu verhindern, den Verkehr vor
Täuschungen zu schützen (vgl. für die entsprechende Bestimmung im §
8 Abs.1 WZG Baumbach/Hefermehl, a.a.O. § 8 RZ 8). Derartige
Täuschungen sind indes von vornherein ausgeschlossen, wenn die Ware
zwar nicht von dem Markeninhaber selbst hergestellt oder vertrieben
wird, dieser aber in den Betrieb des Herstellers wirtschaftlich
integriert ist und sich als Bestandteil von dessen einheitlichem
Unternehmen darstellt. Ebenso droht die von den erwähnten
Kommentatoren des Rechts der DDR als Gesetzesmotiv angeführte zu
befürchtende Gleichgültigkeit bei der Produktion der Ware in der
gegebenen Konstellation ersichtlich nicht. Es kommt hinzu, dass die
Klägerin auch nach dem Vortrag der Beklagten von ihrer Gründung an
nicht funktionslos war, sondern im Rahmen des Exports in den
Handelpapieren geführt wurde. Berücksichtigt man weiter, dass nach
§ 11 Abs.1 WZG-DDR die Übertragung eines Teiles des
Geschäftsbetriebs genügte, so kann die erwähnte Vermutung auch dann
nicht als widerlegt angesehen werden, wenn die Klägerin wirklich
die von der Beklagten behauptete rein untergeordnete unselbständige
Stellung innerhalb der J. p. gehabt haben sollte.

64

Wollte man dies anders sehen, so würde sich im übrigen im
Ergebnis nichts daran ändern, dass die Klägerin jedenfalls seit
Beginn der 1990-iger Jahre Markeninhaberin ist. Denn der unstreitig
seitdem erfolgende eigenständige Vertrieb von Bier durch die
Klägerin hat - das bisherige Fehlen der Geschäftsübertragung
unterstellt - diesen Mangel jedenfalls geheilt. Die Aufnahme des
Vertriebs des Biers nunmehr eigenständig durch die Klägerin stellte
- soweit diese nicht ohnehin bereits geschehen war - ohne weiteres
eine teilweise Übernahme des Geschäftsbetriebs der J. p. dar. Denn
die Klägerin hat auch nach dem Vortrag der Beklagten nicht
losgelöst von jenem bis dahin staatlichen Unternehmen einen neuen
Vertrieb von Bier begonnen, sondern dies mit dessen Einverständnis
und auf Grund einer von dem Konzern getroffenen Entscheidung an
dessen Stelle getan. Auch der von der Beklagten angeführte lange
Zeitablauf zwischen der Markenübertragung im Rahmen der Gründung
der Klägerin und dem Beginn des eigenständigen Vertriebs von Bier
stünde der Heilung nicht entgegen. Nach der Rechtsprechung des BGH
zur vergleichbaren Rechtslage nach § 8 Abs.1 WZG (GRUR 71,573 f -
"Nocado"), die ausdrücklich die Möglichkeit des Auseinanderfallens
von Markenübertragung und Geschäftsübergang anerkannt hat, war
allerdings ein gewisser zeitlicher Zusammenhang zwischen beiden
Elementen erforderlich. Unter der gebotenen Berücksichtigung der
besonderen Umstände des Falles und insbesondere der durch die
damalige sozialistische Wirtschaftordnung in der damaligen T.
geprägten Verhältnisse steht indes der Zeitablauf der Heilung nicht
entgegen. Angesichts des Umstandes, dass das Bier durchgängig von
dem staatlichen Unternehmen J. p. hergestellt und vertrieben worden
war und die Klägerin auch nach dem Vortrag der Beklagten in dem
Zeitraum nicht etwa neben der J. p. Bier vertrieben hatte, sondern
(lediglich) eine unselbständige Untergliederung der J. p. gewesen
war, trat die Übertragung der Marke auf die Klägerin überhaupt erst
in dem späteren Zeitpunkt für den Verkehr in Erscheinung, zu dem
die Klägerin als eigenständige Bierproduzentin auf dem Markt
aufgetreten ist, weswegen aus der Sicht des Verkehrs der
erforderliche auch zeitliche Zusammenhang gewahrt war.

65

C

66

Die angegriffene Wort/Bildmarke B.er B. ist mit der nach alledem
in der Bundesrepublik Deutschland geschützten und der Klägerin
zustehenden IR-Marke B.er im Sinne des § 14 Abs.2 Ziff.2 MarkenG
verwechslungsfähig. Der Verkehr wird die Marken teilweise
unmittelbar verwechseln und teilweise annehmen, bei der
angegriffenen Marke handele es sich um ein neues Produkt der
Klägerin.

67

Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich - wie das Landgericht
unter Hinweis auf die gefestigte einschlägige Rechtsprechung
bereits zutreffend dargestellt hat - nicht nur nach der Ähnlichkeit
der Marken und der Waren, mit denen sie versehen werden bzw. für
die sie eingetragen sind, sondern auch nach der Kennzeichnungskraft
der Klägermarke.

68

Diese ist angesichts der festgestellten Verkehrsdurchsetzung
nicht als gering, sondern zumindest als durchschnittlich
einzustufen. Die betreffenden Waren sind nicht nur ähnlich, sondern
als Importbier sogar identisch. Die Marken sind auch hochgradig
ähnlich, was bei der gebotenen Gesamtabwägung aller drei Elemente
die Verwechslungsgefahr begründet.

69

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der sich gegenüberstehenden
Marken ist nach ebenfalls ständiger Rechtsprechung jeweils von
deren Gesamteindruck auszugehen. Dieser Grundsatz verbietet es
indes nicht, einzelne Bestandteile des Gesamtzeichens als dieses
prägend anzusehen und deshalb bei bestehender Übereinstimmung des
Drittzeichens mit dem so geprägten Gesamtzeichen eine
Verwechslungsgefahr anzunehmen (vgl. z.B. BGH GRUR 96,198 f -
"springende Raubkatze"; WRP 98,752,754 - "Flämiger"). Ausgehend
hiervon hat das Landgericht zutreffend angenommen, dass das
angegriffene Wort/Bild-Zeichen von seinem Bestandteil "B.er"
geprägt werde. Den diesbezüglichen Ausführungen der Kammer auf S.13
f des angefochtenen Urteils (Bl. 366 f d.A.) schließt der Senat
sich an (§ 543 Abs.1 ZPO). Der wie eine bloße Verzierung wirkende
bildliche Teil der Marke tritt schon deswegen zurück, weil der
Verkehr sich bei kombinierten Zeichen wegen der leichteren
Merkbarkeit grundsätzlich eher an dem Wortbestandteil orientiert
(BGH a.a.O. - "springende Raubkatze" S.200 m.w.N.) und dieser hier
überdies durch seine optische Hervorhebung augenfällig das Zeichen
beherrscht. Dem Wortbestandteil "B." kommt deswegen eine nur
untergeordnete Bedeutung zu, weil es sich dabei um eine
gebräuchliche, ursprünglich im Gegensatz zu dem Begriff "Hofbräu"
stehende Gattungsbezeichnung für unterschiedliche Biersorten
handelt. Der Verkehr wird sich deswegen an dem Begriff "B.er"
orientieren und die angegriffene Marke auf diesen Bestandteil
reduzieren. Dem steht schließlich nicht entgegen, dass es sich bei
"B.er" für sich genommen um eine rein beschreibende geografische
Herkunftsangabe handelt. Es trifft zwar zu, dass nach der
Rechtsprechung des BGH (a.a. O. "Flämiger" S.752 m.w.N.) innerhalb
einer Marke auch die blickfangartige Herausstellung eines
Begriffes, der eine rein beschreibende Funktion hat, vom Verkehr in
der Regel nicht als Herstellerangabe verstanden wird. Das ist aber
dann doch der Fall, wenn der Begriff trotz seines rein
beschreibenden Inhalts von einem beachtlichen Teil der in Betracht
kommenden Verkehrskreise als (markenmäßige) Warenkennzeichnung
aufgefasst wird. So liegt es indes hier. Wegen der angesprochenen
Bekanntheit von "B.er" als Marke für Bier wird der Verkehr dem
identischen Element "B.er" in der angegriffenen Marke ebenfalls
kennzeichnende Funktion beimessen, weswegen dieses das angegriffene
Zeichen prägt.

70

Vor diesem Hintergrund besteht zunächst die Gefahr, dass der
Verkehr ein mit der angegriffenen Marke gekennzeichnetes Bier wegen
der Identität des Begriffes "B.er" als ein solches ansieht, dass
von demselben Hersteller stammt, der auch das mit der Klagemarke
gekennzeichnete Bier vertreibt. Überdies wird es angesichts der
sich anbietenden Verkürzung der angegriffenen Marke auf "B.er" etwa
bei mündlichen Bestellungen auch zu unmittelbaren Verwechslungen
der mit den streitgegenständlichen Marken versehenen Biere
kommen.

71

Damit liegen die Voraussetzungen sowohl des geltendgemachten
Unterlassungsanspruches aus § 14 Abs.2 Ziff.2, Abs.5 MarkenG, als
auch des Anspruches auf Zustimmung zur Löschung der IR-Marke 238203
"B.ER" aus § 51 Abs.1 MarkenG vor.

72

Die Geltendmachung dieser Ansprüche durch die Klägerin ist
schließlich auch nicht rechtsmissbräuchlich. Der hierzu von der
Beklagten angeführte Umstand des gemeinsamen Ursprungs der Parteien
aus demselben zuletzt staatlichen Unternehmen reicht dafür nicht
aus. Innerhalb jenes Konzerns ist im Rahmen der Ablösung des
früheren sozialistischen Wirtschaftssystems die Entscheidung
getroffen worden, dass die damals schon lange Jahre existente
Klägerin als Markeninhaberin nunmehr den Biervertrieb zumindest
teilweise übernehmen sollte. Vor diesem Hintergrund ist es nicht
rechtsmissbräuchlich, wenn die Klägerin ihre bestehenden
Markenrechte auch gegen solche Wettbewerber durchsetzt, die - wie
die Beklagte - später aus demselben ursprünglichen Unternehmen bzw.
dessen Rechtsnachfolger hervorgegangen sind.

73

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs.1 ZPO.

74

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§
708 Nr.10, 711 ZPO. Hinsichtlich des Anspruches auf Einwilligung in
die Löschung der Marke findet eine Vollstreckung vor Rechtskraft
mit Blick auf die Bestimmung des § 894 ZPO nicht statt.

75

Die gemäß § 546 Abs.2 ZPO festgesetzte Beschwer der Beklagten
entspricht dem Wert ihres Unterliegens im Rechtsstreit.

76

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird unter
nachfolgender Differenzierung endgültig auf 1.500.000,00 DM
festgesetzt:

77

Antrag auf Unterlassung
1.000.000,00 DM

Antrag auf Einwilligung in die Löschung
__500.000,00 DM

Gesamtstreitwert
1.500,000,00 DM