Bundesgerichtshof ()
Urteil vom 2019-03-07, Aktenzeichen I ZR 195/17
ECLI:DE:BGH:2019:070319UIZR195.17.0

Tenor

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 26. Oktober 2017 aufgehoben, soweit zum Nachteil der Beklagten erkannt worden ist.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückverwiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

1

Die Klägerin ist Inhaberin der am 3. Mai 1991 angemeldeten und am 27. September 1991 eingetragenen deutschen Wortmarke Nr. 2004517 "SAM" (Klagemarke), die Schutz für Bekleidungsstücke beansprucht.

2

Die Beklagte gehört zu den in Deutschland führenden Anbietern von Markenmode für Herren und betreibt mehrere Online-Shops, in denen sie Bekleidungsstücke verschiedener Hersteller anbietet. Dort bot sie am 25. März 2015 Jeanshosen der Herstellerin L. GmbH & Co. KG unter der Bezeichnung "EUREX BY BRAX" an. Links ist jeweils ein Foto einer Herrenhose eingeblendet. Rechts befindet sich unter der blickfangmäßigen Überschrift "EUREX BY BRAX" eine textliche Erläuterung des Angebots. Im Anschluss folgt eine stichpunktartige Auflistung. Zu deren Beginn findet sich die Angabe "Modell: Sam". Es folgen weitere Stichpunkte "Details", "Verschluss", "Obermaterial" und "Farbe". Nachfolgend ist eines dieser Angebote ausschnittsweise beispielhaft eingeblendet:

3

Die Klägerin ist der Ansicht, die Beklagte nutze das Zeichen "Sam" als Zweitmarke und verletze damit die Klagemarke. Sie hat die Beklagte deshalb mit Schreiben vom 25. März 2015 abgemahnt. Daraufhin hat die Herstellerin die Klägerin vor dem Landgericht München mit Erfolg auf Unterlassung von Verwarnungen ihrer Abnehmer in Anspruch genommen (LG München I, Urteil vom 26. September 2017 - 33 O 19313/16, juris).

4

Die Klägerin hat beantragt, es der Beklagten unter Androhung näher bezeichneter Ordnungsmittel zu verbieten, im geschäftlichen Verkehr unter der Bezeichnung "Modell: SAM" Bekleidungsstücke anzubieten und/oder anbieten zu lassen, wenn dies wie in zwei - konkret bezeichneten - Angeboten geschieht. Außerdem hat die Klägerin Erstattung ihrer Abmahnkosten nebst Zinsen begehrt.

5

Das Landgericht hat der auf Unterlassung gerichteten Klage stattgegeben und den auf Ersatz der Abmahnkosten gerichteten Klageantrag abgewiesen. Die dagegen gerichtete Berufung der Beklagten hat das Berufungsgericht zurückgewiesen; die im Hinblick auf die Erstattung der Abmahnkosten eingelegte Anschlussberufung der Klägerin hatte bis auf einen Teil des Zinsanspruchs Erfolg (OLG Frankfurt, GRUR-RR 2018, 102 = WRP 2018, 113).

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Mit der vom Berufungsgericht zugelassenen Revision, deren Zurückweisung die Klägerin beantragt, verfolgt die Beklagte ihren auf vollständige Abweisung der Klage gerichteten Antrag weiter.

Entscheidungsgründe

7

A. Das Berufungsgericht hat angenommen, der Klägerin stehe gegen die Beklagte ein Anspruch auf Unterlassung der Verwendung der Bezeichnung "Sam" aus § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG unter dem Gesichtspunkt der Doppelidentität zu. Die Beklagte habe ein mit der Klagemarke identisches Zeichen für Waren benutzt, die mit denjenigen identisch seien, für die die Klagemarke Schutz beanspruche. Die beanstandete Verwendung verletze die Herkunftsfunktion der Klagemarke. Diese sei originär kennzeichnungskräftig. Die Beklagte verwende das Zeichen "Sam" nicht rein beschreibend. Der Anspruch auf Ersatz der Kosten für die danach berechtigte Abmahnung sei nach den Regeln der Geschäftsführung ohne Auftrag begründet.

8

B. Die Revision der Beklagten hat Erfolg. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, der Klägerin stehe wegen des beanstandeten Verhaltens der Beklagten ein Unterlassungsanspruch wegen der Verwendung des angegriffenen Zeichens nach § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG und ein Anspruch auf Erstattung der Abmahnkosten nebst Zinsen zu, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

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I. Die Revision ist unbeschränkt zulässig. Der Entscheidungssatz des Berufungsurteils enthält keine Beschränkung der Revisionszulassung. In der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist zwar anerkannt, dass sich eine Eingrenzung der Zulassung der Revision auch aus den Entscheidungsgründen ergeben kann. Nach dem Grundsatz der Rechtsmittelklarheit müssen die Parteien allerdings zweifelsfrei erkennen können, welches Rechtsmittel für sie in Betracht kommt und unter welchen Voraussetzungen es zulässig ist. Die bloße Angabe des Grundes für die Zulassung der Revision reicht nicht, um von einer nur beschränkten Zulassung des Rechtsmittels auszugehen (BGH, Urteil vom 9. November 2017 - I ZR 134/16, GRUR 2018, 417 Rn. 18 = WRP 2018, 466 - Resistograph).

10

Das Berufungsgericht hat in seinen Entscheidungsgründen ausgeführt, es sei noch nicht hinreichend geklärt, ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen davon auszugehen sei, dass der Verkehr im Online-Handel die Verwendung eines Modellnamens als bloße Artikelbezeichnung auffasse und nicht zugleich als zeichenmäßige Benutzung ansehe. Das Berufungsgericht hat damit lediglich den Grund für die Revisionszulassung angegeben, ohne das Rechtsmittel zu beschränken.

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II. Die Revision ist begründet.

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1. Der auf Wiederholungsgefahr gestützte und in die Zukunft gerichtete Unterlassungsanspruch aus § 14 Abs. 5 Satz 1 MarkenG besteht nur, wenn die beanstandete Handlung sowohl nach dem zur Zeit der beanstandeten Handlung geltenden Recht als auch nach dem zur Zeit der Revisionsentscheidung geltenden Recht rechtsverletzend war (vgl. BGH, Urteil vom 16. November 2017 - I ZR 91/16, GRUR 2018, 311 Rn. 11 = WRP 2018, 332 - Handfugenpistole). Nach dem Zeitpunkt der von der Klägerin beanstandeten Handlung am 25. März 2015 ist das im Streitfall maßgebliche Recht mit Wirkung ab 14. Januar 2019 durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2015/2436 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2015 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Marken [Markenrechtsmodernisierungsgesetz - MaMoG]) novelliert worden (BGBl. I 2018, S. 2357). Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 MarkenG nF enthält vor der Aufzählung der drei Verletzungstatbestände nunmehr eine Passage, aus der sich ergibt, dass die markenrechtsverletzende Benutzung "in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen" erfolgen muss. Der Verletzungstatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist unverändert geblieben. In der Sache hat sich durch diese Ergänzung des § 14 Abs. 2 MarkenG nichts geändert. Deshalb besteht auch kein Anlass, die mündliche Verhandlung wegen dieser Gesetzesänderung nach § 156 Abs. 1 ZPO wiederzueröffnen (vgl. BGH, Urteil vom 14. Januar 2016 - I ZR 61/14, GRUR 2016, 516 Rn. 11 = WRP 2016, 581 - Wir helfen im Trauerfall).

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2. Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass die Beklagte mit der Benutzung des Zeichens "Sam" ohne Zustimmung des Markeninhabers im geschäftlichen Verkehr ein mit der Klagemarke identisches Zeichen für Waren benutzt hat, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt.

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a) Wer ohne Zustimmung des Inhabers der Marke im geschäftlichen Verkehr - in Bezug auf Waren (§ 14 Abs. 2 MarkenG nF) - ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren benutzt, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt, kann nach § 14 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 5 MarkenG vom Inhaber der Marke bei Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG setzte zunächst Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 Buchst. a MarkenRL aF und setzt nunmehr Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a der am 12. Januar 2016 in Kraft getretenen MarkenRL nF um. Sie ist daher richtlinienkonform auszulegen. Nach Art. 5 Abs. 1 Satz 1 und 2 Buchst. a MarkenRL aF gewährt die eingetragene Marke ihrem Inhaber das ausschließliche Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie eingetragen ist. Nach Art. 10 Abs. 1 und 2 Buchst. a MarkenRL nF erwirbt der Inhaber der Marke mit ihrer Eintragung, unbeschadet der von Inhabern vor dem Zeitpunkt der Anmeldung oder dem Prioritätstag der eingetragenen Marke erworbenen Rechte das ausschließliche Recht, Dritten zu verbieten, ohne seine Zustimmung im geschäftlichen Verkehr, in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen, ein Zeichen zu benutzen, wenn das Zeichen mit der Marke identisch ist und für Waren oder Dienstleistungen benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist.

15

b) Die Beklagte hat das Zeichen "Sam" ohne Zustimmung des Inhabers der Klagemarke benutzt.

16

c) Die Beklagte hat das Zeichen "Sam" im geschäftlichen Verkehr benutzt. Eine Benutzung im geschäftlichen Verkehr liegt vor, wenn die Benutzung im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit und nicht im privaten Bereich erfolgt (EuGH, Urteil vom 23. März 2010 - C-236/08 bis C-238/08, Slg. 2010, I-2417 = GRUR 2010, 445 Rn. 50 - Google France und Google). Im Streitfall wird das Zeichen "Sam" im Zusammenhang mit einer auf einen wirtschaftlichen Vorteil gerichteten kommerziellen Tätigkeit benutzt, weil es auf der Internetseite angezeigt wird, auf der die Beklagte Hosen zum Verkauf anbietet.

17

d) Die Beklagte hat das Zeichen "Sam" für Waren (Hosen) benutzt, die mit den Waren identisch sind, für die die Klagemarke (Bekleidungsstücke) Schutz genießt.

18

e) Das Berufungsgericht hat ohne Rechtsfehler angenommen, dass das in dem Internetangebot der Beklagten verwendete Zeichen "Sam" mit der Klagemarke "SAM" identisch ist.

19

aa) Das Kriterium der Zeichenidentität ist zwar restriktiv auszulegen. Zeichenidentität setzt grundsätzlich eine vollständige Übereinstimmung der kollidierenden Zeichen voraus; unschädlich sind jedoch so geringfügige Unterschiede zwischen den Zeichen, dass sie einem Durchschnittsverbraucher entgehen können (EuGH, Urteil vom 20. März 2003 - C-291/00, Slg. 2003, I-2799 = GRUR 2003, 422 Rn. 50 bis 54 - Arthur/Arthur et Félicie).

20

Der Umstand, dass das Zeichen "Sam" klein und die Klagemarke "SAM" groß geschrieben ist, steht der Annahme von Identität danach nicht entgegen. Beschränken sich die Unterschiede der zu vergleichenden Zeichen auf die Groß- oder Kleinschreibung einer Buchstabenfolge, so führen sie regelmäßig aus dem Identitätsbereich noch nicht hinaus (EuGH, Urteil vom 22. September 2011 - C-323/09, Slg. 2011, I-8625 = GRUR 2011, 1124 Rn. 33 - Interflora/M&S Interflora Inc.; BGH, Urteil vom 15. Februar 2018 - I ZR 138/16, GRUR 2018, 924 Rn. 40 = WRP 2018, 1074 - ORTLIEB).

21

bb) Das Berufungsgericht hat in diesem Zusammenhang dem Umstand, dass die in Rede stehende Jeanshose unter der Marke "EUREX BY BRAX" vertrieben wird, zu Recht keine Bedeutung beigemessen. Dieser Umstand steht der Annahme der Zeichenidentität nicht entgegen. In den angegriffenen Angeboten besteht zwischen der Marke "EUREX BY BRAX" und dem Zeichen "Sam" keine räumliche Verbindung, durch die der angesprochene Verkehr zu der Annahme gelangen kann, es bestehe ein einheitliches Zeichen "EUREX BY BRAX Sam".

22

cc) Das Berufungsgericht hat der Klagemarke allein das Zeichen "Sam" gegenübergestellt. Es ist ersichtlich davon ausgegangen, dass der vorangestellte Begriff "Modell" und der nachfolgende Doppelpunkt als rein beschreibender Zusatz vollständig hinter "Sam" zurücktreten und auf den Gesamteindruck keinen Einfluss haben. Das lässt keinen Rechtsfehler erkennen. Der Zusatz "Modell" ist zum einen von dem Zeichen "Sam" durch einen Doppelpunkt abgesetzt und außerdem rein beschreibend. Er ist deshalb für den Zeichenvergleich nicht maßgeblich. Die Revision erhebt insofern auch keine Rügen.

23

3. Die Beurteilung des Berufungsgerichts, die Benutzung des Zeichens "Sam" durch die Beklagte habe die Herkunftsfunktion der Klagemarke "SAM" beeinträchtigt, hält der rechtlichen Nachprüfung nicht stand.

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a) Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union kann der Inhaber einer Marke der Benutzung eines mit dieser Marke identischen Zeichens für Waren oder Dienstleistungen, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist, nur widersprechen, wenn diese Benutzung eine der Funktionen der Marke beeinträchtigen kann. Zu den Funktionen der Marke gehören neben der Hauptfunktion, der Gewährleistung der Herkunft der Ware oder Dienstleistung, auch ihre anderen Funktionen wie unter anderem die Gewährleistung der Qualität der mit ihr gekennzeichneten Ware oder Dienstleistung oder die Kommunikations-, Investitions- oder Werbefunktion (vgl. EuGH, Urteil vom 18. Juni 2009 - C-487/07, Slg. 2009, I-5185 = GRUR 2009, 756 Rn. 58 - L'Oréal/Bellure; EuGH, GRUR 2010, 445 Rn. 76 f. - Google France und Google; EuGH, Urteil vom 8. Juli 2010 - C-558/08, Slg. 2010, I-6959 = GRUR 2010, 841 Rn. 29 f. - Portakabin/Primakabin). Kann die Benutzung des mit der Marke identischen Zeichens keine der Funktionen der Marke beeinträchtigen, kann der Markeninhaber ihr auf der Grundlage von Art. 5 Abs. 1 Buchst. a MarkenRL aF nicht widersprechen (EuGH, GRUR 2010, 841 Rn. 29 - Portakabin/Primakabin). Die Benutzung zu rein beschreibenden Zwecken verwirklicht keinen der Verletzungstatbestände des Artikels 5 Abs. 1 MarkenRL aF (EuGH, Urteil vom 12. November 2002 - C-206/01, Slg. 2002, I-10273 = GRUR 2003, 55 Rn. 54 - Arsenal Football Club), genauso wenig wie eine Verwendung, bei der es ausgeschlossen ist, dass die benutzte Marke im Verkehr als betriebliches Herkunftszeichen aufgefasst wird (EuGH, Urteil vom 14. Mai 2002 - C-2/00, Slg. 2002, I-4187 = GRUR 2002, 692 Rn. 17 - Hölterhoff).

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Nach der Rechtsprechung des Senats liegt eine beeinträchtigende Benutzung des Zeichens vor, wenn es durch den Dritten markenmäßig oder - was dem entspricht - als Marke verwendet wird und diese Verwendung die Funktionen der Marke und insbesondere ihre wesentliche Funktion, den Verbrauchern die Herkunft der Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, beeinträchtigt oder beeinträchtigen kann (BGH, Urteil vom 11. April 2013 - I ZR 214/11, GRUR 2013, 1239 Rn. 20 = WRP 2013, 1601 - VOLKSWAGEN/Volks.Inspektion; Urteil vom 23. September 2015 - I ZR 78/14, GRUR 2015, 1201 Rn. 68 = WRP 2015, 1487 - Sparkassen-Rot/Santander-Rot; BGH, GRUR 2018, 924 Rn. 25 - ORTLIEB).

26

Bei der Beurteilung, ob der Verkehr eine Bezeichnung als Herkunftshinweis versteht und in der konkret in Rede stehenden Verwendung eines Zeichens einen Herkunftshinweis sieht, ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warensektor abzustellen (vgl. BGH, Urteil vom 22. Juli 2004 - I ZR 204/01, GRUR 2004, 865, 866 [juris Rn. 33] = WRP 2004, 1281 - Mustang). Von einer kennzeichenmäßigen Verwendung ist auszugehen, wenn ein nicht unerheblicher Teil des angesprochenen Verkehrs in einem Zeichen den Hinweis auf die Herkunft einer Ware oder Dienstleistung aus einem bestimmten Unternehmen sieht (BGH, Urteil vom 5. Februar 2009 - I ZR 167/06, GRUR 2009, 484 Rn. 61 = WRP 2009, 616 - METROBUS). Diese Beurteilung obliegt im Wesentlichen dem Tatrichter. Im Revisionsverfahren ist daher nur zu prüfen, ob der Tatrichter den Rechtsbegriff zutreffend erfasst und ohne Widerspruch zu Denkgesetzen und Erfahrungssätzen geurteilt hat und ob das gewonnene Ergebnis von den getroffenen Feststellungen getragen wird (st. Rspr.; vgl. nur BGH, Urteil vom 21. Oktober 2015 - I ZR 23/14, GRUR 2016, 197 Rn. 28 = WRP 2016, 199 - Bounty; Urteil vom 28. April 2016 - I ZR 254/14, GRUR 2016, 1301 Rn. 36 = WRP 2016, 1510 - Kinderstube; Urteil vom 10. November 2016 - I ZR 191/15, GRUR 2017, 730 Rn. 23 = WRP 2017, 811 - Sierpinski-Dreieck).

27

b) Das Berufungsgericht hat angenommen, die Herkunftsfunktion der Klagemarke sei beeinträchtigt. Der Bezeichnung "Sam" komme originäre Unterscheidungskraft zu. Aus der konkreten Benutzung der Bezeichnung durch die Beklagte ergebe sich aus der maßgeblichen Sicht des Durchschnittsverbrauchers keine glatt beschreibende Verwendung. Werde in der Werbung ein Produkt mit einem unterscheidungskräftigen Begriff in einer Weise bezeichnet, die weder beschreibend noch dekorativ verstanden werde, sei im Regelfall von einer kennzeichenmäßigen Verwendung auszugehen. Es spiele keine Rolle, dass die Bezeichnung "Sam" nicht drucktechnisch hervorgehoben sei und sich nicht in der Artikelüberschrift befinde.

28

Etwas anderes könne nur dann gelten, wenn die angesprochenen Verkehrskreise die Modellbezeichnung "SAM" keinem bestimmten Hersteller zuordneten. Hierfür gebe es keine hinreichenden Anhaltspunkte. Dafür sprächen auch nicht die Kennzeichnungsgewohnheiten im Bekleidungssektor. Der Verkehr sei im Bekleidungssektor zwar daran gewöhnt, dass Hersteller Hosen und andere Kleidungsstücke mit Vornamen als Modellbezeichnungen versähen. Auch wenn es keine brancheneinheitliche Übung sämtlicher Hersteller und Händler gebe, sei die Praxis so häufig anzutreffen, dass sie dem Durchschnittsverbraucher nicht verborgen geblieben sei. Diese weit verbreitete Praxis bestätigten auch die Branchenverbände und Modeunternehmen in ihren von der Lieferantin der Beklagten eingeholten Erklärungen. Dies schließe jedoch nicht aus, dass der Durchschnittsverbraucher solche Bezeichnungen als Herkunftshinweis auffasse. Eine Verwendung als Herkunftshinweis sei nur dann ausgeschlossen, wenn dem Verkehr bekannt wäre oder er davon ausginge, dass ein- und derselbe Vorname nicht nur von einem, sondern von mehreren Herstellern als Modellbezeichnung verwendet werden könne. Hierfür gebe es keine hinreichenden Anhaltspunkte. Es genüge nicht, dass 35 Vornamen in Deutschland jeweils von zehn verschiedenen Herstellern und Anbietern als Modellbezeichnungen verwendet würden. Der Name "Sam" gehöre jedenfalls nicht dazu. Angesichts der großen Anzahl an Bekleidungsangeboten könne es nur auf einem Zufall beruhen, wenn einem Verbraucher ein- und derselbe Vorname zur Bezeichnung von Bekleidungsartikeln verschiedener Hersteller in einem überschaubaren Zeitraum mehrfach begegne und ihm die Übereinstimmung auffalle.

29

Es komme auf die Sicht des Durchschnittsverbrauchers an, der gelegentlich Kleidung kaufe. Die Auffassung dieser Verkehrskreise könne das Berufungsgericht aus eigener Sachkunde beurteilen. Dem Durchschnittsverbraucher sei nicht bekannt, dass verschiedene Hersteller häufig die gleichen Modellbezeichnungen verwendeten. Er nehme dies auch nicht an.

30

Die angesprochenen Verkehrskreise gingen nicht davon aus, dass es sich bei der Bezeichnung "Sam" um ein bloßes Bestellzeichen handele. Im Übrigen gehe der Durchschnittsverbraucher selbst dann von einer herkunftshinweisenden Bedeutung aus, wenn er erkenne, dass die Modellbezeichnung auch internen Zwecken dienen solle, um die Hose innerhalb der Kollektion zu individualisieren.

31

c) Gegen diese Beurteilung des Berufungsgerichts wendet sich die Revision im Ergebnis mit Erfolg.

32

aa) Die Revision rügt allerdings vergeblich, dass das Berufungsgericht bei der Frage, ob eine herkunftshinweisende Benutzung des angegriffenen Zeichens vorliegt, auf die Verkehrsauffassung des Durchschnittsverbrauchers abgestellt und sich auf das eigene Erfahrungswissen seiner Mitglieder gestützt hat.

33

(1) Das Berufungsgericht kann die Feststellungen zum Verkehrsverständnis selbst treffen, wenn die Richter zu den angesprochenen Verkehrskreisen gehören (BGH, Urteil vom 29. Juni 2006 - I ZR 110/03, GRUR 2006, 937 Rn. 27 = WRP 2006, 1133 - Ichthyol II; Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 82/08, juris Rn. 23 - CCCP). Die angegriffenen Angebote der Beklagten richten sich ersichtlich an jedermann. Das Berufungsgericht hat deshalb zu Recht auf die Sicht des Durchschnittsverbrauchers abgestellt.

34

(2) Die Revision macht ohne Erfolg geltend, das Berufungsgericht habe den Verkehrskreis zu weit gezogen, wenn es auf den Durchschnittsverbraucher abgestellt habe, der gelegentlich Kleidung kaufe. Konkret gehe es hier um ein Angebot im Internet. Es sei demgemäß nur auf Käufer abzustellen, die Kleidung im Internet kauften. Dies seien nicht alle Käufer von Bekleidung, sondern vornehmlich solche, die nach ihnen bereits bekannten Produkten suchten, deren Produktmerkmale sie bereits aus früheren Käufen kennten.

35

Damit kann die Revision schon deshalb nicht durchdringen, weil es sich dabei um im Revisionsverfahren nicht berücksichtigungsfähigen neuen Sachvortrag handelt (§ 559 ZPO). Die Revision verweist nicht darauf, dass die Beklagte entsprechenden Vortrag bereits in den Tatsacheninstanzen gehalten hätte.

36

Im Übrigen richten sich die streitgegenständlichen Angebote erkennbar an alle potentiellen Erwerber und gerade nicht nur an denjenigen Verbraucher, der seine Kleidung im Internet kauft. Insofern besteht zwischen einem Katalog des Versandhandels in Papierform und den beanstandeten Online-Angeboten kein grundlegender Unterschied. Angesprochen von derartigen Angeboten sind im einen wie im anderen Fall alle Verbraucher, damit auch die Mitglieder des Berufungsgerichts. Darauf, ob diese tatsächlich bereits Bekleidungsstücke im Internet gekauft haben, kommt es nicht an.

37

bb) Die Revision macht auch ohne Erfolg geltend, das Berufungsgericht habe den von der Beklagten vorgelegten Erklärungen der Dachverbände der Bekleidungsindustrie und der Bekleidungshersteller insofern Bedeutung beimessen müssen, als diese die Einschätzung der Fachunternehmen vom Verbraucherverständnis dokumentierten.

38

Die Verbände und Hersteller teilen darin mit, dass in der Bekleidungsindustrie Vornamen ausschließlich dazu verwendet würden, Modelle innerhalb der Kollektion zu unterscheiden, nicht dagegen dazu, die Bekleidungsstücke eines Herstellers von den Bekleidungsstücken anderer Hersteller. Des Weiteren heißt es in diesen Erklärungen, dass es ausgeschlossen erscheine, dass der Verbraucher in den Vornamen einen Hinweis auf eine bestimmte betriebliche Herkunft sehe.

39

Das Berufungsgericht hat sich mit den vorgelegten Erklärungen der Dachverbände hinreichend auseinandergesetzt. Es hat zutreffend angenommen, dass diese Erklärungen nicht erkennen lassen, auf welcher Grundlage die Dachverbände ihre Einschätzung vom Verbraucherverständnis gewonnen haben. Dasselbe gilt für die Erklärungen der Bekleidungshersteller. Das Berufungsgericht hat sich mit diesen zwar nicht ausdrücklich auseinandergesetzt. Hierzu bestand aber auch keine Veranlassung, da die Erklärungen der Bekleidungshersteller in den das Verbraucherverständnis betreffenden Passagen mit den Erklärungen der Dachverbände praktisch wortgleich sind. Soweit in diesen Erklärungen zum Ausdruck gebracht wird, die Wahl der Vornamen diene den Zwecken des jeweiligen Herstellers, ist dies für die Frage, ob der Verbraucher darin einen Herkunftshinweis erblickt, ohnehin unmaßgeblich.

40

cc) Der Beurteilung der Verkehrsauffassung durch das Berufungsgericht steht auch nicht von vornherein der Umstand entgegen, dass das Landgericht München I in dem Rechtsstreit, mit dem der Hersteller der in Rede stehenden Hosen die hiesige Klägerin wegen der von ihr gegenüber der Beklagten wegen der auch hier zur Beurteilung stehenden Internetangebote ausgesprochenen Abmahnung auf Unterlassung einer unberechtigten Abnehmerverwarnung in Anspruch genommen hat, von einer abweichenden Verkehrsauffassung ausgegangen ist (Urteil vom 26. September 2017 - 33 O 19313/16, juris). Ein Berufungsgericht ist nicht gehindert, zur Verkehrsauffassung von der ersten Instanz abweichende Feststellungen zu treffen. Dies gilt auch, soweit es sich nicht um das im Berufungsverfahren zur Überprüfung stehende erstinstanzliche Urteil, sondern ein Urteil eines anderen erstinstanzlichen Gerichts handelt. Sollte in beiden Verfahren dieselbe Markenverletzung in Rede stehen und zudem der Prozessstoff identisch sein, obliegt es dem Berufungsgericht jedoch, in seiner Entscheidung darzulegen, aus welchen Gründen es die abweichende Beurteilung für unzutreffend erachtet.

41

dd) Die Revision hat jedoch im Ergebnis Erfolg, weil das Berufungsgericht im Streitfall keine für seine Annahme einer markenmäßigen Verwendung des Zeichens "SAM" tragfähigen Feststellungen getroffen hat. Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts genügt für die Annahme einer kennzeichenmäßigen Verwendung eines Zeichens nicht, dass das Zeichen originär unterscheidungskräftig ist und die konkrete Verwendung nicht glatt beschreibend erfolgt. Die Tatsache, dass ein Zeichen vom angesprochenen Verkehr als Herkunftshinweis für die in Rede stehenden Waren oder Dienstleistungen und damit als Marke erkannt wird, muss anhand der Umstände des Einzelfalls positiv festgestellt werden. An solchen Feststellungen fehlt es.

42

(1) Nach der noch zum Warenzeichenrecht ergangenen Rechtsprechung des Senats kommt es für die Frage der zeichenmäßigen Benutzung eines Zeichens nicht auf dessen Zweckbestimmung durch den Verwender, sondern allein darauf an, ob der angesprochene Verkehr das Zeichen auch als Hinweis auf die Herkunft der Ware aus einem bestimmten Betrieb versteht (BGH, Urteil vom 19. Dezember 1960 - I ZR 39/59, GRUR 1961, 280, 281 [juris Rn. 8] - Tosca). Ob dies der Fall ist, ist nach den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen (BGH, Urteil vom 26. November 1987 - I ZR 123/85, GRUR 1988, 307 [juris Rn. 16] - Gaby). Diese Grundsätze gelten weiterhin. Dabei wird die Verkehrsauffassung auch durch die konkrete Aufmachung bestimmt, in der die angegriffene Bezeichnung dem Publikum entgegentritt (vgl. EuGH, Urteil vom 12. Juni 2008 - C-533/06, Slg. 2008, I-4231 = GRUR 2008, 698 Rn. 64 - O2/Hutchison; BGH, Urteil vom 20. Dezember 2001 - I ZR 60/99, GRUR 2002, 809, 811 [juris Rn. 37 bis 39] = WRP 2002, 982 - FRÜHSTÜCKS-DRINK I; Urteil vom 14. Januar 2010 - I ZR 92/08, GRUR 2010, 838 Rn. 20 = WRP 2010, 1043 - DDR-Logo; Urteil vom 9. Februar 2012 - I ZR 100/10, GRUR 2012, 1040 Rn. 19 = WRP 2012, 1241 - pjur/pure; Urteil vom 3. November 2016 - I ZR 101/15, GRUR 2017, 520 Rn. 26 = WRP 2017, 555 - MICRO COTTON). Abzustellen ist auf die Kennzeichnungsgewohnheiten in dem maßgeblichen Warensektor, insbesondere die Art und Weise, in der Kennzeichnungsmittel bei den betreffenden Waren üblicherweise verwendet werden. Im Bekleidungssektor gibt es verschiedene Kennzeichnungsgewohnheiten. Ob der Verkehr ein auf einem Bekleidungsstück angebrachtes Zeichen als Hinweis auf die Herkunft des Bekleidungsstücks oder als bloßes dekoratives Element auffasst, kann nach der Art und der Platzierung des Zeichens variieren. Dagegen wird der Verkehr in Zeichen, die sich auf eingenähten Etiketten auf der Innenseite von Bekleidungsstücken befinden, regelmäßig einen Herkunftshinweis sehen (BGH, Beschluss vom 21. Juni 2018 - I ZB 61/17, GRUR 2018, 932 Rn. 18 = WRP 2018, 1196 - #darferdas?). Wird ein Zeichen auf der Verpackung oder in der Werbung für Bekleidungsstücke verwendet, kann seine blickfangmäßige Herausstellung für eine markenmäßige Verwendung sprechen (vgl. BGH, GRUR 2012, 1040 Rn. 19 - pjur/pure; GRUR 2017, 520 Rn. 26 - MICRO COTTON). Erforderlich ist jedoch in jedem Einzelfall die Feststellung, dass der angesprochene Verkehr in der konkret in Rede stehenden Art der Verwendung einen Hinweis auf einen bestimmten Hersteller des in Rede stehenden Kleidungsstücks erblickt. Diesen Anforderungen wird das Berufungsurteil nicht gerecht.

43

(2) Das Berufungsgericht hat allerdings zu Recht angenommen, dass einer markenmäßigen Verwendung eines Vornamens entgegenstünde, wenn dieser Vorname von mehreren Herstellern für ihre Bekleidungsstücke als Modellbezeichnung verwendet würde und dies dem angesprochenen Verkehr geläufig wäre. Nach den Feststellungen des Berufungsgerichts gilt dies jedoch nicht für den Namen "Sam", der den deutschen Verkehrskreisen zwar als Vorname geläufig ist, jedoch nicht als Modellbezeichnung unterschiedlicher Hersteller.

44

Entgegen der Ansicht der Revision hat das Berufungsgericht damit nicht eine Verkehrsauffassung festgestellt, die im Gegensatz zur Branchenübung steht. Die Branchenübung besteht nach den Feststellungen des Berufungsgerichts darin, dass die Hersteller zur Benennung ihrer Modelle Vornamen verwenden. Sie liegt jedoch nicht darin, dass verschiedene Hersteller für ihre Modelle durchgehend identische Vornamen verwenden. Eine solche Doppelverwendung durch unterschiedliche Hersteller kommt zwar vor. Das Berufungsgericht hat jedoch ohne Rechtsfehler angenommen, dass nicht ersichtlich sei, dass der angesprochene Verkehr wisse oder annehme, dass identische Vornamen von verschiedenen Herstellern verwendet würden.

45

Die Revision macht demgegenüber ohne Erfolg geltend, der Internetnutzer sei in der Lage, eine derartige Übereinstimmung bei den Modellnamen festzustellen. Darin liegt neuer Sachvortrag, der im Revisionsverfahren nicht zulässig ist (§ 559 ZPO). Die Revision legt nicht dar, dass die Beklagte derartigen Vortrag in den Tatsacheninstanzen gehalten hätte. Soweit sie auf zu den Akten gereichte Anlagen verweist, ergibt sich daraus lediglich, dass es Parallelnutzungen von Vornamen durch verschiedene Hersteller in Online-Shops gibt, über die Bekleidungsstücke vertrieben werden. Das bedeutet jedoch nicht, dass dem angesprochenen Verkehr diese Praxis bekannt ist und dass er deshalb davon ausgeht, dass ein Vorname kein Hinweis auf eine Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen wäre. Die Revision setzt mit ihrer abweichenden Beurteilung in unzulässiger Weise ihre eigene Würdigung an die Stelle derjenigen des Tatrichters, ohne einen Rechtsfehler aufzuzeigen.

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(3) Die Revision macht ohne Erfolg geltend, Vornamen würden im Internet - wie Bestellzeichen beim Versandhandel mit gedruckten Katalogen - lediglich als Suchzeichen verwendet, die der schnelleren Orientierung dienten und als Kürzel für bestimmte Produkteigenschaften anzusehen seien. Die Tatsache, dass ein Zeichen als Suchzeichen verwendet wird, sagt nichts darüber aus, ob der Verkehr in dem Suchzeichen einen Herkunftshinweis erkennt oder nicht.

47

(4) Entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts rechtfertigt allein der Umstand, dass eine rein beschreibende Verwendung des Zeichens "Sam" nicht festgestellt werden kann, nicht die Annahme seiner kennzeichenmäßigen Verwendung. Bei der Verwendung eines mit einer Marke identischen Zeichens als Produkt- oder Modellbezeichnung muss im Verletzungsverfahren vielmehr positiv festgestellt werden, ob der Verkehr darin einen Herkunftshinweis für die in Rede stehende Ware sieht.

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Der Umstand, dass der angesprochene Verkehr die Übung in der Textilbranche kennt, für Bekleidungsstücke neben der Erstmarke Vornamen in Katalogen, Preislisten und Dekorationen zu verwenden, führt ebenfalls nicht zwingend zu der Annahme, dass ein Vorname in einem Angebot für ein Bekleidungsstück in jedem Fall als Herkunftshinweis erkannt wird. Die Gewöhnung des Verkehrs an die Verwendung von Zweitkennzeichen spricht für sich allein gleichfalls nicht dafür, dass im konkreten Fall das Zeichen "Sam" als Zweitmarke erfasst wird (vgl. hierzu BGH, Urteil vom 8. Februar 2007 - I ZR 71/04, GRUR 2007, 592 Rn. 14 = WRP 2007, 958 - bodo Blue Night; Beschluss vom 11. Mai 2017 - I ZB 6/16, GRUR 2017, 1043 Rn. 30 = WRP 2017, 1209 - Dorzo). Der Senat hat es bei besonders häufig vorkommenden Vornamen für möglich gehalten, dass die Annahme einer zeichenmäßigen Benutzung ausgeschlossen ist, weil der Verkehr sie als bloße Modellbezeichnungen und nicht als betrieblichen Herkunftshinweis versteht (vgl. dazu BGH, GRUR 1961, 280, 281 [juris Rn. 20] - Tosca; BGH Urteil vom 20. März 1970 - I ZR 7/69, GRUR 1970, 552, 553 [juris Rn. 16] - Felina-Britta, BGH, GRUR 1988, 307 [juris Rn. 18] - Gaby). Daraus kann jedoch nicht der Umkehrschluss gezogen werden, dass weniger gebräuchliche Vornamen wie der Vorname "Sam" unabhängig von den konkreten Umständen des Einzelfalls stets als Herkunftshinweis verstanden werden.

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Dies kommt zwar insbesondere bei bekannten Dachmarken oder bekannten Modellbezeichnungen in Betracht. So ist für Jeanshosen das Modell "501" bekannt und wird vom Verkehr als Herkunftshinweis auf den Hersteller "Levi's" verstanden. Dass ein solches Verkehrsverständnis auch für die hier in Rede stehende Modellbezeichnung "Sam" vorliegt, hat das Berufungsgericht aber nicht festgestellt.

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III. Danach ist auf die Revision der Klägerin das angegriffene Urteil aufzuheben und die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen (§ 563 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Der Senat kann in der Sache nicht selbst entscheiden, weil sie nicht zur Endentscheidung reif ist (§ 563 Abs. 3 ZPO), weil weitere tatsächliche Feststellungen zum maßgeblichen Verkehrsverständnis zu treffen sind. Das Berufungsgericht wird im wiedereröffneten Berufungsverfahren erneut zu prüfen haben, ob der angesprochene Verkehr in der von der Klägerin angegriffenen Verwendung des Zeichens "Sam" einen Hinweis auf die Herkunft der zum Verkauf angebotenen Hose sieht. Dabei wird es alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen haben.

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1. Maßgeblich sind insbesondere die Kennzeichnungsgewohnheiten der Bekleidungsbranche. Bei Jeanshosen stellt die Anbringung des Zeichens direkt an dem Bekleidungsstück, etwa durch ein Einnähen innen im Bund oder außen am Bund auf einem angenähten Lederstück, typischerweise eine herkunftshinweisende Verwendung dar (vgl. OLG Frankfurt, GRUR-RR 2018, 339, 342 [juris Rn. 64, 67] = WRP 2018, 989). Der Aufdruck der Modellbezeichnung auf an den Hosen befestigten Verkaufsetiketten kann je nach den Umständen ebenfalls als Herkunftshinweis verstanden werden (vgl. OLG Frankfurt, GRUR-RR 2018, 339, 342 [juris Rn. 65, 67]).

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2. Bei der Beurteilung, ob eine Modellbezeichnung in Verkaufsangeboten in Katalogen oder im Internet als Herkunftshinweis erkannt wird, sind diese Angebote in ihrer Gesamtheit in den Blick zu nehmen.

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a) Ist eine Modellbezeichnung als solche bekannt wie etwa das Zeichen "501" für Jeanshosen, spricht viel dafür, dass der Verkehr eine entsprechende Modellbezeichnung auch ohne zusätzliche Nennung eines Herstellerkennzeichens oder einer Dachmarke als Marke auffasst. Ist eine Modellbezeichnung bekannt, wird der Verkehr sie in einem Verkaufsangebot außerdem auch dann als Herkunftshinweis auffassen, wenn sie darin nicht in besonderer Weise hervorgehoben ist.

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b) Kann von einer Bekanntheit der Modellbezeichnung nicht ausgegangen werden, muss bei der Prüfung, ob ihre Verwendung herkunftshinweisend verstanden wird, die Gestaltung des in Rede stehenden Angebots in den Blick genommen werden. Dabei kann die Art ihrer Verwendung dafür sprechen, dass der Verkehr sie als Marke auffasst. Dies kann insbesondere dann angenommen werden, wenn sie in unmittelbarem Zusammenhang mit der Hersteller- oder Dachmarke verwendet wird. Dagegen wird der angesprochene Verkehr in der Verwendung einer nicht als Marke bekannten Modellbezeichnung an einer unauffälligen Stelle in der Angebotsbeschreibung regelmäßig keine markenmäßige Verwendung sehen.

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c) Wird eine Modellbezeichnung verwendet, die mit einer bekannten Marke identisch ist, spricht dies dafür, dass der angesprochene Verkehr die Modellbezeichnung in einem Angebot im Internet oder in einem Verkaufsprospekt, unabhängig von der Art ihrer Verwendung innerhalb dieses Angebots, als Marke auffassen wird.

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IV. Eine Vorlage an den Gerichtshof der Europäischen Union nach Art. 267 Abs. 3 AEUV ist nicht veranlasst (vgl. EuGH, Urteil vom 6. Oktober 1982 - C-283/81, Slg. 1982, 3415 Rn. 21 = NJW 1983, 1257 - C.I.L.F.I.T.; Urteil vom 1. Oktober 2015 - C-452/14, GRUR Int. 2015, 1152 Rn. 43 - Doc Generici, mwN). Im Streitfall stellt sich keine entscheidungserhebliche Frage zur Auslegung des Unionsrechts, die nicht bereits durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt oder nicht zweifelsfrei zu beantworten ist.

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