Oberlandesgericht Düsseldorf ()
Urteil vom 2011-05-05, Aktenzeichen I-2 U 9/10
ECLI:DE:OLGD:2011:0505.I2U9.10.00

Tenor

I.

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 15. Dezember 2009 verkündete Urteil der 4b Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf teilweise abgeändert und insgesamt wie folgt neu gefasst:

Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt, an die Klägerin 4.565,38 € nebst Zinsen in Höhe von 5%-Punkten über dem Basiszinssatz seit dem 9. Dezember 2008 zu zahlen.

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

II.

Von den Kosten des Rechtsstreits erster und zweiter Instanz haben die Klägerin 90 % und die Beklagten 10 % zu tragen.

III.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Den Parteien wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der jeweils anderen Partei durch Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des auf Grund dieses Urteils vollstreckbaren Betrages abzuwenden, wenn nicht diese vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet.

IV.

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 45.000,-- Euro festgesetzt.

1

G r ü n d e :

2

I.

3

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und in englischer Verfahrenssprache veröffentlichten europäischen Patents 0 366 XXX (Klagepatent, Anlage K 1; deutsche Übersetzung [DE 689 01 YYY T2] Anlage K 1). Aus diesem Schutzrecht nimmt sie die Beklagten noch auf Rechnungslegung, Auskunftserteilung, Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz sowie Erstattung von außergerichtlichen Abmahnkosten in Anspruch.

4

Die dem Klagepatent zugrunde liegende Anmeldung wurde am 24. Oktober 1989 unter Inanspruchnahme zweier japanischer Prioritäten vom 25. Oktober 1988 und 4. April 1989 eingereicht. Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 24. Juni 1992. Der deutsche Teil des Klagepatents wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Registernummer DE 689 01 YYY geführt (vgl. Anlage K 1a). Das Klagepatent ist am 24. Oktober 2009 infolge Zeitablaufs erloschen.

5

Das Klagepatent betrifft eine Kassette für eine elektrische Klammermaschine. Der im vorliegenden Rechtsstreit in erster Linie geltend gemachte Anspruch 1 des Klagepatents lautet wie folgt:

6

"A staple sheet cartridge for a dispensing staple sheets to a stapling machine comprising:

7

a staple sheet accommodating section comprising,

8

a front wall wherein a staple sheet let-off opening is formed in the lower portion of said front wall so as to allow said staple sheets to exit from said accommodating section,

9

two side walls having staple sheet supporting members extending along the lower edges of said side walls and at right angles of said side walls so as to hold said staple sheets from exiting the open bottom of said accommodating section and,

10

a rear wall,

11

a guide manner extending forward from the lower end of the outer surface of said front wall with a top portion covering the top of the staple sheet while in conveyance and guide surfaces for guiding the sides of the staple sheet along a staple sheet conveyor belt, and

12

a retaining protrusion formed on a lower surface of said top portion of said guide member in such a manner that, when said cartridge is mounted on said stapling machine, the distance between the upper surface of said conveyor belt and the bottom of said retaining protrusion is less than, or equal to, the thickness of the staple sheet.”

13

In der vom Deutschen Patent- und Markenamt veröffentlichten deutschen Übersetzung (Anlage K 1a) lautet dieser Anspruch wie folgt:

14

"Krampenbogenkassette zur Abgabe von Krampenbögen an eine Heftmaschine mit:

15

einem Aufnahmeabschnitt für Krampenbögen, der umfasst

16

eine vordere Wandung, in deren unteren Abschnitt eine Auslassöffnung für Krampenbögen ausgebildet ist, die es erlaubt, dass die Krampenbögen aus dem Aufnahmeabschnitt austreten können,

17

zwei Seitenwandungen mit Trageteilen für Krampenbögen, die sich längs der Unterkanten der Seitenwandungen und unter rechten Winkeln zu diesen Seitenwandungen erstrecken und die Krampenbögen derart halten, dass diese nicht durch den offenen Boden des Aufnahmeabschnitts austreten können und

18

eine Rückwandung,

19

einem Führungsteil, das sich von dem unteren Ende der Außenfläche der vorderen Wandung vorwärts erstreckt, mit einem oberen Abschnitt, der den oberen Teil des Krampenbogens während des Fördervorgangs bedeckt und mit Führungsflächen zur Führung der Seiten des Krampenbogens längs eines Förderbandes für Krampenbögen und

20

einem Haltevorsprung, der auf einer unteren Fläche des oberen Abschnitts des Führungsteils in einer Weise ausgebildet ist, dass im befestigten Zustand der Kassette auf der Heftmaschine der Abstand zwischen der oberen Fläche des Förderers und dem Boden des Haltevorsprungs geringer oder gleich der Dicke des Krampenbogens ist.

21

Wegen des Wortlauts der nur "insbesondere" geltend gemachten Unteransprüche 2 und 6 wird auf die Klagepatentschrift der Bezug genommen.

22

Die nachfolgend wiedergegebenen Figuren 3 (a) bis 3 (c) der Klagepatentschrift erläutern die Erfindung anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels. Figur 3 (a) zeigt eine perspektivische Ansicht einer erfindungsgemäßen Ausführungsform, Figur 3 (b) zeigt eine Schnittansicht und Figur 3 (c) zeigt eine Schnittansicht entlang der Linie x-x der Figur 3 (b).

23

Die in Österreich geschäftsansässige Beklagte zu 1., deren Geschäftsführer der Beklagte zu 2. ist, ist auf dem Gebiet des Vertriebs von Büromaschinen und Verbrauchsmaterialien tätig. Zu ihrem Sortiment gehören u.a. Krampenbogenkassetten des Typs "D 2" mit der Artikelnummer GR50310ZZZ (angegriffene Ausführungsform). Ein Muster einer solchen Krampenbogenkassette hat die Klägerin als Anlage K 3 vorgelegt. Die generelle Ausgestaltung der angegriffenen Ausführungsform ergibt sich ferner aus den von der Klägerin als Anlagen K 4 und K 5 zu den Akten gereichten Lichtbildern sowie den drei Abbildungen auf der rechten Seite der von den Beklagten überreichten Anlage LS 4, auf welche Bezug genommen wird.

24

Die Klägerin bezog das von ihr als Anlage K 3 vorgelegte Muster von einer Firma Kothes aus Kempen. Sie behauptet, dass diese die Ware über das Internet bei der A GmbH erworben habe, was die Beklagten mit Nichtwissen bestreiten. Unstreitig ist, dass die A GmbH die angegriffene Ausführungsform von der Beklagten zu 1. bezog, wobei zwischen den Parteien allerdings streitig ist, wo die Übergabe der Ware stattfand und ob die Beklagte zu 1. wusste bzw. ob für sie erkennbar war, dass die Krampenbogenkassetten in der Bundesrepublik Deutschland auf den Markt gebracht werden sollten.

25

Mit Schreiben vom 7. Mai 2008 (Anlage K 18) mahnte die Klägerin die Beklagten wegen Verletzung des Klagepatents durch den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform sowie wegen einer Verletzung des deutschen Teils ihres europäischen Patents 0 608 YXY wegen des Vertriebs von Klammerdrahtbogenpaketen ab. Letztere Produkte sind Gegenstand des vom Landgericht in erster Instanz abgetrennten, in der Berufungsinstanz ebenfalls beim Senat anhängigen Verfahrens I- 2 U 10/10 (LG Düsseldorf 4b O 49/09).

26

Mit ihrer Klage hat die Klägerin die Beklagten wegen unmittelbarer, hilfsweise mittelbarer Verletzung des Klagepatents auf Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung, Rückruf/Entfernung, Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz sowie auf Erstattung von Abmahnkosten in Anspruch genommen. Im Hinblick auf den nach Klageerhebung eingetretenen Zeitablauf des Klagepatents haben die Parteien den Rechtsstreit in der Hauptsache betreffend den Unterlassungsantrag im ersten Rechtszug übereinstimmend für erledigt erklärt. Den ursprünglich auch geltend gemachten Rückruf- und Entfernungsanspruch hat die Klägerin in erster Instanz zurückgenommen.

27

Die Klägerin hat vor dem Landgericht behauptet, die Beklagten hätten die A GmbH mit der angegriffenen Ausführungsform beliefert. Die Beklagte zu 1. habe die Spedition B damit beauftragt, die angegriffene Ausführungsform zur A GmbH in die Bundesrepublik Deutschland zu liefern. Aufgrund der langjährigen Geschäftsbeziehung mit diesem Unternehmen sei der Beklagten zu 1. bekannt gewesen, dass die A GmbH die Ware in der Bundesrepublik Deutschland vertreibe. Zudem habe die Beklagte zu 1. der A GmbH am 11. August 2006 per Email ein die angegriffene Ausführungsform betreffendes Angebot gemacht. Aus dem von ihr als Anlage K 17a vorgelegten Angebot ergebe sich, dass die Beklagte zu 1. die angegriffene Ausführungsform direkt in Deutschland angeboten und dorthin geliefert habe. Mit der angegriffenen Ausführungsform hätten die Beklagten das Klagepatent verletzt, und zwar jedenfalls mittelbar. Die angegriffene Ausführungsform verfüge zwar selbst nicht über seitliche Führungen für die Krampenbögen. Solche Führungen seien aber in der dazugehörigen Heftmaschine vorhanden. Wenn die angegriffene Ausführungsform in diese eingesetzt sei, sei das Klagepatent daher mit äquivalenten Mitteln verwirklicht. Die angegriffene Ausführungsform könne ausschließlich mit der Heftmaschine gemäß dem von ihr als Anlage K 3a überreichten Muster verwendet werden. Im eingebauten Zustand, auf den es entscheidend ankomme, seien damit zwei seitliche Führungsflächen vorhanden.

28

Die Beklagten haben vorab die internationale Zuständigkeit des angerufenen Gerichts gerügt und um Klageabweisung gebeten. Sie haben geltend gemacht, dass sie die angegriffenen Produkte nicht in Deutschland angeboten und auch nicht nach Deutschland geliefert oder hier in Verkehr gebracht hätten. Die A GmbH habe die Beklagte zu 1. kontaktiert und die angegriffene Ausführungsform zum Zwecke des Weitervertriebs in Osteuropa, insbesondere nach Tschechien, geordert. Die Bestellerin habe die Ware durch die in Österreich ansässige Spedition B im Lager der Beklagten zu 1. in Österreich abholen lassen. Das von der Klägerin in Bezug genommene Angebot (Anlage K 17a) betreffe andere Produkte. Außerdem lasse sich diesem Angebot nicht entnehmen, dass die Ware nach Deutschland habe gesendet werden sollen. Vor diesem Hintergrund seien die deutschen Gerichte international nicht zuständig. Auch seien sie – die Beklagten – nicht passivlegitimiert. Darüber hinaus verletze die angegriffene Ausführungsform das Klagepatent weder unmittelbar noch mittelbar. Bei der angegriffenen Ausführungsform fehle es sowohl an einem Führungsteil, das den oberen Teil des Krampenbogens während des Fördervorgangs bedecke, als auch an Führungsflächen zur Führung der Seiten des Krampenbogens längs des Förderbandes. Ferner weise die angegriffene Ausführungsform auch keinen Haltevorsprung auf, der entsprechend der Lehre des Klagepatents in einem Abstand zum Förderband angeordnet sei, der geringer oder gleich der Dicke eines Krampenbogens sei.

29

Durch Urteil vom 15. Dezember 2009 das Landgericht dem Klagebegehren nach den zuletzt gestellten Anträgen überwiegend entsprochen, wobei es in der Sache wie folgt erkannt hat:

30

"I.

31

Die Beklagten werden als Gesamtschuldner verurteilt,

32

1.

33

der Klägerin Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie in dem Zeitraum vom 24.07.1992 bis zum Ablauf des 24.10.2009

34

Krampenbogenkassetten zur Abgabe von Krampenbögen an eine Heftmaschine mit einem Aufnahmeabschnitt für Krampenbögen, der umfasst

35

eine vordere Wandung, in deren unteren Abschnitt eine Auslassöffnung für Krampenbögen ausgebildet ist, die es erlaubt, dass die Krampenbögen aus dem Aufnahmeabschnitt austreten können,

36

zwei Seitenwandungen mit Trageteilen für Krampenbögen, die sich längs der Unterkanten der Seitenwandungen und unter rechten Winkeln zu diesen Seitenwandungen erstrecken und die Krampenbögen derart halten, dass diese nicht durch den offenen Boden des Aufnahmeabschnitts austreten können und

37

eine Rückwandung,

38

ein Führungsteil, das sich von dem unteren Ende der Außenfläche der vorderen Wandung vorwärts erstreckt, mit einem oberen Abschnitt, der den oberen Teil des Krampenbogens während des Fördervorgangs bedeckt und

39

einen Haltevorsprung, der auf einer unteren Fläche des oberen Abschnitts des Führungsteils in einer Weise ausgebildet ist, dass im befestigten Zustand der Kassette auf der Heftmaschine der Abstand zwischen der oberen Fläche des Förderers und dem Boden des Haltevorsprungs geringer oder gleich der Dicke des Krampenbogens ist,

40

zur Benutzung in einer Heftmaschine, wobei nach dem Einbau der Krampenbogenkassette in die Heftmaschine rechts und links vom Führungsteil der Krampenbogenkassette, jeweils in Verlängerung der beiden Seitenwände der Krampenbogenkassette Führungsflächen zur Führung der Seiten des Krampenbogens längs eines Förderers für Krampenbogen vorhanden sind

41

in der Bundesrepublik Deutschland angeboten oder geliefert haben,

42

und zwar unter Angabe (mit jeweiliger Produktnummer)

43

a) der Herkunft und des Vertriebsweges der bezeichneten Produkte unter Angabe der Namen und Anschriften der Hersteller, der Lieferanten und anderen Vorbesitzer der bezeichneten Produkte sowie der bezahlten Preise, der gewerblichen Abnehmer oder Auftraggeber sowie über die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse,

44

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer,

45

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

46

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet sowie bei Internetwerbung der jeweiligen Domain, Schaltungszeiträume, Zugriffszahlen, sowie bei Auftritten auf Messen und anderen Ausstellungen der Orte und Zeiten,

47

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

48

wobei die Angaben zu den Einkaufspreisen nur für die Zeit seit dem 01.09.2008 zu machen sind und die Beklagten zum Nachweis der Angaben zu a) und b) die entsprechenden Einkaufs- und Verkaufsbelege (Rechnungen) in Kopie vorzulegen haben;

49

2.

50

an die Klägerin 7.427,20 € zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 09.12.2008 zu zahlen.

51

52

II.

53

Es wird festgestellt, dass die Beklagten verpflichtet sind, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu Ziffer I. bezeichneten und in dem Zeitraum vom 24.07.1992 bis zum Ablauf des 24.10.2009 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird."

54

Zur Begründung hat das Landgericht – soweit für das Berufungsverfahren von Bedeutung – im Wesentlichen ausgeführt:

55

Die Klage sei zulässig. Denn die Kammer sei nach Art. 5 Nr. 3 EuGVVO international zuständig. Die Klage sei auch bis auf einen Teil der geltend gemachten Abmahnkosten begründet. Die angegriffene Ausführungsform verletze das Klagepatent mittelbar. Sie sei ein wesentliches Element der Erfindung. Denn der gesamte Patentanspruch beziehe sich auf eine Krampenbogenkassette. Die angegriffene Ausführungsform sei auch objektiv dazu geeignet, zur Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

56

Sie verwirkliche neben den unstreitig verwirklichten Merkmalen insbesondere auch dasjenige Merkmal von Patentanspruch 1, wonach das Führungsteil einen oberen Abschnitt aufweise, der den oberen Teil des Krampenbogens während des Fördervorgangs bedecke. Dass das Führungsteil bei der angegriffenen Ausführungsform von dem Aufnahmeabschnitt der Kassette nur um ca. 1/5 der Länge der Seitenwand hervorrage, so dass es den Krampenbogen weder auf der gesamten Länge noch auf der gesamten Breite überdecke, stehe der Verwirklichung dieses Merkmals nicht entgegen. Erfindungsgemäß müsse sich der obere Abschnitt des Führungsteils nicht so weit nach vorne erstrecken, dass er den Krampenbogen auf seinem gesamten Förderweg überdecke. Patentanspruch 1 lasse offen, wie weit sich das Führungsteil vorwärts erstrecken solle. Auch werde nicht gefordert, dass der Bogen während des gesamten Fördervorgangs von dem Führungsteil bedeckt sein solle.

57

Nicht wortsinngemäß, aber äquivalent verwirklicht sei das Merkmal von Patentanspruch 1, wonach das Führungsteil Führungsflächen zur Führung der Seiten des Krampenbogens längs eines Förderbandes für Krampenbögen aufweise. Zwar weise das an der angegriffenen Krampenbogenkassette angebrachte und sich nach vorne erstreckende Führungsteil keine seitlichen Führungsflächen auf. Allerdings seien solche seitlichen Führungsflächen an der Heftmaschine vorhanden, die die Klägerin als Anlage K 3a vorgelegt habe. Die in der Heftmaschine gelagerten schwarzen Wandungen verlängerten dann, wenn man die Krampenbogenkassette in die Heftmaschine einsetze, die Seitenwände der Kassette und führten damit die Krampenbögen auf ihrem Förderweg seitlich. Es sei für den Fachmann aufgrund seiner Fachkenntnisse nahe liegend, die seitlichen Führungsflächen an der Heftmaschine anstatt an dem Führungsteil der Krampenbogenkassette anzubringen. Der Fachmann entnehme dem in Rede stehenden Merkmal, dass das Klagepatent keine näheren Vorgaben dazu mache, ob bzw. wie die seitlichen Führungsflächen mit dem oberen Abschnitt des Führungsteils verbunden sein sollten. Ferner werde dem Fachmann in der Figur 3 (c) verdeutlicht, dass auch Elemente, die an der Heftmaschine angebracht sind, zur Führung der Krampenbögen beitragen könnten. Schließlich werde der Fachmann auch durch die Klagepatentbeschreibung zu der Überlegung angeregt, dass in der Heftmaschine seitliche Führungen für die Krampenbögen vorgesehen werden könnten.

58

Die angegriffene Ausführungsform verwirkliche auch das Merkmal, wonach die Krampenbogenkassette einen Haltevorsprung aufweise, der auf einer unteren Fläche des oberen Abschnitts des Führungsteils in einer Weise ausgebildet sei, dass im befestigten Zustand der Kassette auf der Heftmaschine der Abstand zwischen der oberen Fläche des Förderbandes und dem Boden des Haltevorsprungs geringer oder gleich der Dicke des Krampenbogens sei. Wenn es in diesem Merkmal heiße, der Spalt könne auch schmaler sein als die Dicke des Krampenbogens, verstehe der Fachmann dies dahin, dass damit nur der Zustand beschrieben sein könne, bevor der Krampenbogen in den Spalt eingeführt werde. Entgegen der Ansicht der Beklagten setze das betreffende Merkmal nicht voraus, dass der Haltevorsprung eine Abschrägung aufweise, die dem Krampenbogen das Einlaufen in den Spalt erleichtere.

59

Die subjektiven Voraussetzungen einer mittelbaren Patentbenutzung lägen ebenfalls vor. Die Klägerin habe mehrfach behauptet, dass die angegriffene Ausführungsform ausschließlich mit der Heftmaschine gemäß Anlage K 3a einsetzbar sei. Dies sei von den Beklagten bloß pauschal bestritten worden; eine patentfreie Nutzungsmöglichkeit sei nicht konkret behauptet worden.

60

Die Passivlegitimation der Beklagten sei ebenfalls gegeben.

61

Wegen der weiteren Einzelheiten der Begründung wird auf das landgerichtliche Urteil Bezug genommen.

62

Gegen dieses Urteil haben die Beklagten Berufung eingelegt, mit der sie eine vollständige Abweisung der Klage begehren. Unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vorbringens machen die Beklagten geltend:

63

Zu Unrecht habe das Landgericht die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte bejaht. Die angegriffene Ausführungsform sei bei der Beklagten zu 1. nur zum Zwecke des Weitervertriebs in Osteuropa, namentlich Tschechien, geordert worden. Der Weitervertrieb der Produkte innerhalb der Bundesrepublik Deutschland sei ihnen nicht bekannt gewesen.

64

Rechtlich unzutreffend habe das Landgericht ferner eine mittelbare (äquivalente) Verletzung des Klagepatents bejaht. Gegenstand des Klagepatents sei eine Krampenbogenkassette. Eine solche Kassette könne daher nicht ein Mittel darstellen, das sich auf ein wesentliches Teil der Erfindung beziehe; es fehle insoweit bereits an einem Ansatzpunkt für eine mittelbare Patentverletzung. Unter dem Mantel der "mittelbaren Patentverletzung" versuche die Klägerin vielmehr einen unzulässigen Elementen- oder Teilschutz des Klagepatents herbeizuführen. Die angegriffene Ausführungsform weise unstreitig keine seitlichen Führungsflächen auf. Das betreffende Merkmal sei auch nicht äquivalent verwirklicht. Dass die von der Klägerin in Bezug genommenen Wände der Heftmaschine als seitliche Führungsflächen für die Krampenbögen dienten, werde bestritten. Jedenfalls seien die betreffenden Wände anschließend an das Führungsteil angeordnet und führten die Krampenbögen erst nach dem Verlassen des Führungsteils der Krampenbogenkassette. Die beiden anderen streitigen Merkmale seien ebenfalls nicht verwirklicht.

65

Zumindest scheide ein Schadensersatzanspruch mangels Verschuldens aus, weil sie davon ausgegangen seien, dass die von der A GmbH georderten Waren für Osteuropa bestimmt seien.

66

Die Beklagten beantragen,

67

das landgerichtliche Urteil abzuändern und die Klage insgesamt abzuweisen.

68

Die Klägerin beantragt,

69

die Berufung zurückzuweisen.

70

Sie verteidigt das angefochtene Urteil und tritt dem Berufungsvorbringen der Beklagten entgegen, wobei sie unter Wiederholung und Vertiefung ihres erstinstanzlichen Vortrags geltend macht:

71

Zu Recht habe das Landgericht seine internationale Zuständigkeit sowie die Passivlegitimation der Beklagten bejaht. Mit der angegriffenen Ausführungsform hätten die Beklagten, wie das Landgericht ebenfalls zutreffend entschieden habe, das Klagepatent mittelbar verletzt. Das Klagepatent fordere nicht, dass der Krampenbogen während des gesamten Fördervorgangs, d. h. an jeder Stelle des Bogens zwischen dem Verlassen der Kassette und der Heftstelle, von dem Führungsteil bedeckt sein solle. Das betreffende Merkmal werde daher durch die angegriffene Ausführungsform wortsinngemäß verwirklicht. Das die Führungsflächen betreffende Merkmal von Patentanspruch 1 sei äquivalent verwirklicht, weil die Heftmaschine, mit der die angegriffene Ausführungsform ausschließlich verwandt werde, seitliche Führungsflächen für die Krampenbögen aufweise. Entgegen der Auffassung der Beklagten werde damit kein erfindungswesentliches Merkmal weggelassen.

72

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.

73

II.

74

Die Berufung der Beklagten ist zulässig und im Wesentlichen begründet. Die Klage ist zwar, wie das Landgericht zutreffend entschieden hat, zulässig. Entgegen der Ansicht des Landgerichts stehen der Klägerin die noch geltend gemachten Ansprüche auf Rechnungslegung, Auskunftserteilung und Schadensersatz jedoch nicht zu, weil die Beklagten das Klagepatent mit der angegriffenen Ausführungsform nicht verletzt haben. Keinen Erfolg hat die Berufung lediglich hinsichtlich eines Teils der der Klägerin vom Landgericht zuerkannten Abmahnkosten. Insoweit steht der Klägerin ein anteiliger Erstattungsanspruch in Höhe von 4.565,38 € zu, weil die Abmahnung auch das europäische Patent 0 608 YXY betraf, dessen Patentanspruch 10 die Beklagten durch den Vertrieb der in dem Parallelverfahren angegriffenen Klammerdrahtbogenpakete verletzt haben. Im Einzelnen gilt Folgendes:

75

A.

76

Ohne Erfolg macht die Berufung geltend, das Landgericht habe zu Unrecht die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte bejaht. Zwar kann die Berufung darauf gestützt werden, dass das Gericht des ersten Rechtszugs seine internationale Zuständigkeit zu Unrecht angenommen hat. Denn die Vorschrift des § 513 Abs. 2 ZPO bezieht sich nicht auf die internationale Zuständigkeit (BGH, NJW 2004, 1456; BGH, NJW 2005, 1660, 1662; Zöller/Heßler, ZPO, 27. Aufl. § 513 ZPO Rdnr. 8 m. w. Nachw.) Die Rüge der Beklagten, es fehle an der internationalen Zuständigkeit der deutschen Gerichte, ist jedoch unbegründet. Wie das Landgericht zutreffend entschieden hat, folgt die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte aus Art. 5 Nr. 3 EG der EG-Verordnung Nr. 44/2001 vom 22. Dezember 2000 des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVVO). Die EuGVVO ist hier anwendbar, weil Patentverletzungsprozesse zu den Zivil- und Handelssachen nach Art. 1 Abs. 1 EuGVVO gehören und weil die Beklagten ihren Sitz innerhalb eines der Mitgliedstaaten haben (Art. 2 Abs. 1, Art. 60 Abs. 1 EuGVVO).

77

1.

78

Nach Art. 5 Nr. 3 EuGVVO kann eine Person, die ihren Wohnsitz in dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaats hat, in einem anderen Vertragsstaat vor dem Gericht des Ortes verklagt werden, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist, wenn eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichsteht, oder wenn Ansprüche aus einer solchen Handlung den Gegenstand des Verfahrens bilden. Unter die Zuständigkeit des Gerichtsstands der unerlaubten Handlung nach Art. 5 Nr. 3 EuGVVO fallen Klagen, die Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche wegen Patentverletzung zum Gegenstand haben. Der Ort des schädigenden Ereignisses im Sinne des Art. 5 Nr. 3 EuGVVO ist neben dem Handlungsort auch der Erfolgsort (EuGH, GRUR Int. 1998, 298 Rdnr. 20 – Shevill; BGH, GRUR 2006, 513, 514 f. – Arzneimittelwerbung im Internet). Demgemäß gelten bei Distanzdelikten, bei denen der Ort der Handlung und der des Erfolgseintritts verschieden sind, beide alternativ als Tatort. Der an erster Stelle als Anknüpfungspunkt für die internationale Gerichtszuständigkeit für Deliktsklagen genannte Handlungsort ist überall da gegeben, wo der Täter gehandelt, d. h. eine auf die Tatbestandsverwirklichung gerichtete Tätigkeit vorgenommen hat. Das kann bei Übermittlung der Willenserklärung im Rahmen einer Telekommunikation auch an dem Ort der Fall sein, an dem eine Kundgabehandlung optisch oder akustisch wahrgenommen werden kann (OLG Koblenz, NJW-RR 2008, 148, 149). In den Fällen des Angebotes liegt der Handlungsort daher grundsätzlich nicht nur am Absende-, sondern auch am Empfangsort. Der ferner als Anknüpfungspunkt für die internationale Gerichtszuständigkeit für Deliktsklagen in Betracht kommende Erfolgsort ist der Ort, an dem das schädigende Ereignis eingetreten ist (EuGH, GRUR Int. 1998, 298 Rdnr. 20 – Shevill; BGH, GRUR 2006, 513, 514 f. – Arzneimittelwerbung im Internet). Dies ist der Ort, an dem die (behauptete) Verletzung des geschützten Rechtsguts eingetreten ist (vgl. BGH, GRUR 2005, 431, 432 – HOTEL MARITIME). Bei einer Patentverletzung befindet sich der Erfolgsort immer dort, wo der mutmaßlich verletzte nationale Schutzrechtsteil belegen ist (vgl. Kühnen/Geschke, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 4. Aufl., Rdnr. 491).

79

Nicht anders als bei der örtlichen Zuständigkeit genügt es auch für die Bejahung der internationalen Zuständigkeit, dass eine zuständigkeitsbegründende Verletzungshandlung vom Kläger behauptet wird (Kühnen/Geschke, a.a.O., Rdnr. 491). Sie ist vom Gericht für die Zwecke der Zulässigkeit in tatsächlicher Hinsicht nicht aufzuklären (Kühnen/Geschke, a.a.O., Rdnr. 495). Ebenso wenig kommt es darauf an, ob das dem Beklagten vorgeworfene Tun tatsächlich eine Schutzrechtsverletzung ergibt (Kühnen/Geschke, a.a.O., Rdnr. 495). Es reicht vielmehr aus, dass eine Verletzung behauptet wird und diese nicht von vornherein ausgeschlossen ist (vgl. BGH, GRUR 2005, 431, 432 – HOTEL MARITIME; GRUR 2006, 513, 515 – Arzneimittelwerbung im Internet; Kühnen/Geschke, a.a.O., Rdnr. 495). Zu versagen ist die internationale Zuständigkeit nur dann, wenn von vornherein ausgeschlossen werden kann, dass das behauptete Verhalten des Beklagten einen Schutzrechtseingriff darstellt (BGH, GRUR 2005, 431, 432 – Hotel Maritime; Kühnen/Geschke, a.a.O., Rdnr. 495) oder wenn der vorgetragene Sachverhalt im Hinblick auf den Auslandsbezug aus Rechtsgründen Ansprüche nicht begründen kann (vgl. LG Mannheim, InstGE 5, 179 – Luftdruck-Kontrollvorrichtung; Kühnen/Geschke, a.a.O., Rdnr. 495).

80

2.

81

Im Entscheidungsfall liegt nach dem Vortrag der Klägerin sowohl der Handlungsort als auch der Erfolgsort in Bezug auf die den Beklagten vorgeworfene Patentverletzung in Deutschland.

82

Die Klägerin wirft den Beklagten eine (mittelbare) Verletzung des deutschen Teils des Klagepatents vor, die dadurch begangen worden sei, dass die Beklagte zu 1. die angegriffenen Krampenbogenkassetten der in Deutschland geschäftsansässigen A GmbH angeboten und diese – unter Einschaltung eines Dritten – auch nach Deutschland an die A GmbH geliefert habe.

83

Nach dem Vortrag der Klägerin hat die Beklagte zu 1. die angegriffenen Krampenbogenkassetten der A GmbH im Inland angeboten. Die Klägerin hat hierzu als Anlage K 17a ein an die A GmbH gerichtetes Angebot der Beklagten zu 1. vom 11. August 2006 vorgelegt, welches der A GmbH unstreitig als Email von der Beklagten zu 1. übermittelt worden ist. Dieses Angebot der Beklagten zu 1. betrifft u. a. das Produkt "D2" mit der Artikelnummer GR 50310ZZZ. Bei diesem Produkt handelt es sich nach dem Vortrag der Klägerin um die angegriffene Ausführungsform. Soweit die Beklagten in erster Instanz geltend macht haben, die Anlage K 17a betreffe "andere Produkte", kommt es im Rahmen der Zuständigkeitsprüfung hierauf nicht an, weil allein auf den Klägervortrag abzustellen ist. Darüber hinaus ist das diesbezügliche Bestreiten der Beklagten – wie das Landgericht im Rahmen der Begründetheitsprüfung zutreffend ausgeführt hat – auch völlig unzureichend und daher unerheblich, weil die Beklagten nicht vortragen, um welches andere Produkt es sich bei dem angebotenen Produkt "D2" mit der Artikelnummer GR 50310ZZZ handeln soll. Nach den unangegriffenen Feststellungen des Landgerichts bietet die Beklagte zu 1. die angegriffene Ausführungsform als Krampenbogenkassetten "D 2" mit der Artikelnummer GR50310ZZZ an. Eben dieses Produkt hat sie der A GmbH ausweislich der Anlage K 17a angeboten. In der Übermittlung des Angebots gemäß Anlage K 17a liegt ein Anbieten der angegriffenen Ausführungsform im Inland, weil die betreffende Email der A GmbH bestimmungsgemäß hier zugegangen ist.

84

Soweit die Klägerin behauptet, die Beklagte zu 1. habe die angebotenen Krampenbogenkassetten – unter Einschaltung der Spedition B – auch nach Deutschland an die A GmbH geliefert, liegt ferner der Erfolgsort der behaupteten Patentverletzung in Deutschland. Dabei kommt es nicht einmal entscheidend darauf an, ob die Beklagte zu 1. die mit der Lieferung nach Deutschland betraute Spedition selbst beauftragt hat und/oder bis zu welchem Zeitpunkt die Beklagte zu 1. nach den getroffenen vertraglichen Vereinbarungen der an der Versendung der in Deutschland ausgelieferten Ware beteiligten Unternehmen im Eigentum oder Besitz der Ware gewesen ist. Zumindest kommt nach dem Vortrag der Klägerin, nach welchem die A GmbH die als patentverletzend beanstandeten, von der Beklagten zu 1. bezogenen Krampenbogenkassetten in Deutschland weitervertrieben hat, eine Verantwortlichkeit der Beklagten für von der A GmbH in Deutschland begangene Verletzungshandlungen in Betracht. Als Verletzer verantwortlich ist nämlich nicht nur derjenige, der die geschützte Erfindung selbst rechtswidrig benutzt, sondern auch derjenige, der sich an der patentverletzenden Handlung beteiligt bzw. an dieser mitgewirkt hat, sei es als Nebentäter, Mittäter, Anstifter oder Gehilfe. In grenzüberschreitenden Fällen ist daher auch ein im Ausland ansässiger Lieferant für die Verletzung inländischer Patentrechte mitverantwortlich, wenn er die patentverletzenden Vorrichtungen in Kenntnis des Klagepatents und in Kenntnis des Bestimmungslandes liefert und damit den inländischen Vertrieb bewusst und willentlich mitverursacht (BGH, GRUR 2002, 509 – Funkuhr). Für die patentrechtliche Beurteilung kommt es hierbei nicht darauf an, ob und bis zu welchem Zeitpunkt der ausländische Lieferant nach den vertraglichen Vereinbarungen der an der Versendung und dem Import der in Deutschland ausgelieferten Ware beteiligten Unternehmen im Eigentum oder Besitz der Ware gewesen ist (BGH, GRUR 2002, 509 – Funkuhr). Da jeder Beteiligte bereits für eine fahrlässige Verletzung des Klagepatents, für die jede vorwerfbare Verursachung der Rechtsverletzung einschließlich der ungenügenden Vorsorge gegen solche Verstöße genügen kann, einzustehen hat – gegebenenfalls neben anderen als Nebentäter im Sinne des § 840 Abs. 1 BGB –, ist in derartigen Fällen auch unerheblich, ob der im Ausland ansässige Lieferant vorsätzlich mit einem inländischen Haupttäter, Mittäter oder Gehilfen zusammengewirkt hat (BGH, GRUR 2002, 509 – Funkuhr). Den ausländischen Hersteller oder Händler patentverletzender Vorrichtungen trifft daher eine Mitverantwortung schon dann, wenn er seine Erzeugnisse an einen inländischen Abnehmer liefert, von dem er weiß, dass dieser die Ware bestimmungsgemäß im Bundesgebiet weiter vertreibt (LG Düsseldorf, InstGE 1, 154, 155 – Rohrverzweigung; InstGE 3, 174, 175 – Herzkranzgefäß-Dilatationskatheter; Benkard/Scharen, PatG/GebrMG, 10. Aufl., § 9 PatG Rdnr. 11). Es reicht aus, wenn der ausländische Lieferant weiß, dass das Inland Bestimmungsland ist, weil er bereits dadurch den inländischen Vertrieb bewusst und willentlich mitverursacht hat (LG Düsseldorf, InstGE 3, 174; Benkard/Scharen, PatG/GebrMG, 10. Aufl., § 9 PatG Rdnr. 11). Der Gerichtsstand der unerlaubten Handlung nach Art. 5 Nr. 3 EuGVVO ist daher auch gegenüber einem ausländischen Hersteller oder Händler patentverletzender Vorrichtungen gegeben, der seine Erzeugnisse an einen inländischen Abnehmer liefert, von dem er weiß, dass dieser die Ware bestimmungsgemäß im Bundesgebiet weiter vertreibt (vgl. LG Düsseldorf, InstGE 1, 154, 155 – Rohrverzweigung – zu § 32 ZPO).

85

Im Streitfall wirft die Klägerin den Beklagten zwar eine mittelbare Patentverletzung vor (Art. 64 EPÜ i.V. mit §§ 10, 9 Nr. 1 PatG). Insoweit gelten gewisse Besonderheiten. Gemäß § 10 Abs. 1 PatG hat das Patent – bei Vorliegen bestimmter subjektiver Voraussetzungen – die Wirkung, dass es jedem Dritten verboten ist, ohne Zustimmung des Patentinhabers im Geltungsbereich des Patentgesetzes anderen als zur Benutzung der Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich des Patentgesetzes anzubieten oder zu liefern. Der Tatbestand weist einen "doppelten Inlandsbezug" auf: Sowohl das Anbieten und Liefern des Mittels durch den Dritten (den mittelbaren Verletzer) als auch die vom Angebotsempfänger bzw. Belieferten vorgesehene Benutzung müssen im Inland erfolgen (vgl. LG Düsseldorf, InstGE 2, 82 – Lasthebemagnet I; LG Mannheim, InstGE 5, 179 – Luftdruck-Kontrollvorrichtung; Benkard/Scharen, a.a.O., § 10 PatG, Rdnr. 14; Scharen, GRUR 2008, 944, 946; Kühnen/Geschke, a.a.O., Rdnr. 140). In der Rechtsprechung ist hierzu bereits entschieden worden, dass der erforderliche "doppelte Inlandsbezug" nicht gegeben sein soll, wenn ein im Ausland ansässiger Beklagter ein Mittel im Sinne des § 10 PatG an einen ebenfalls im Ausland ansässigen Abnehmer liefert, welcher seinerseits das Mittel innerhalb einer patentgemäßen Vorrichtung verwendet und die Vorrichtung ins Inland liefert (LG Mannheim, InstGE 5, 179 – Luftdruck-Kontrollvorrichtung). Bei dieser Sachlage fehle es an einem Angebot bzw. an einer Lieferung durch den "mittelbaren Verletzer" im Inland. Vor diesem Hintergrund seien die Voraussetzungen einer Haftung des Beklagten wegen Beteiligung an einer im Inland begangenen (vorsätzlichen) Patentverletzung nicht schlüssig dargetan, wenn behauptet werde, die Beklagte liefere im Ausland nicht patentverletzende Teile an einen Abnehmer, der diese Teile dann innerhalb patentgemäßer Vorrichtungen verwende und die Vorrichtungen ins Inland liefere. Denn das geschilderte Verhalten des Teilelieferanten sei für sich genommen keine Beteiligung an einer im Inland begangenen unerlaubten Handlung. Deshalb lasse sich die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte in einem solchen Fall nicht aus Art. 5 Nr. 3 EuGVVO herleiten (LG Mannheim, InstGE 5, 179 – Luftdruck-Kontrollvorrichtung). Ob dem beizutreten ist, bedarf keiner abschließenden Entscheidung, weil eine solche Fallgestaltung hier nicht vorliegt. Zum einen hat die Beklagte zu 1. – wie ausgeführt – mit der an die A GmbH versandten Email gemäß Anlage K 17a einem

inländischen

Abnehmer im

Inland

ein die angegriffene Ausführungsform betreffendes Angebot unterbreitet. Zum anderen hat sie die angegriffene Ausführungsform hier auch nicht an einen ausländischen, sondern an einen

inländischen

Abnehmer geliefert. Nach dem maßgeblichen Vortrag der Klägerin war den Beklagten hierbei aufgrund der langjährigen Geschäftsbeziehung mit der A GmbH bekannt, dass diese die angegriffene Ausführungsform in Deutschland weitervertreibt. Unter diesen Umständen ist der erforderliche Inlandsbezug gegeben. Denn es reicht im Rahmen des § 10 Abs. 1 PatG anerkanntermaßen aus, dass der wegen mittelbarer Verletzung des Schutzrechts in Anspruch Genommene vom Ausland aus ins Inland einem Dritten zur Benutzung im Inland anbietet und/oder vom Ausland aus an den Dritten zur Benutzung im Inland liefert (vgl. LG Mannheim, InstGE 5, 179 – Luftdruck-Kontrollvorrichtung; Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 10 Rdnr. 15; Benkard/Scharen, a.a.O., § 10 PatG, Rdnr. 14). Nach dem Vortrag der Klägerin war dies hier der Fall. Da den Beklagten hiernach bekannt war, dass die A GmbH die bei der Beklagten zu 1. bestellten Krampenbogenkassetten in Deutschland weitervertreiben wollte, war ihnen auch bewusst, dass in der Bundesrepublik Deutschland ansässige Endabnehmer die von der Beklagten zu 1. an die A GmbH gelieferten Kassetten zusammen mit entsprechenden Heftmaschinen verwenden würden, worin nach Auffassung der Klägerin eine Benutzung der Erfindung liegen soll. Dass die A GmbH als Abnehmerin der Beklagten zu 1. diese Verwendung selbst nicht vorgenommen hat, steht der Annahme einer mittelbaren Patentverletzung nicht entgegen. Es reicht aus, dass der belieferte inländische Abnehmer das Mittel bestimmungsgemäß an inländische Endabnehmer weiterliefert, die die Erfindung dann im Inland benutzen.

86

Soweit die Beklagten behaupten, die A GmbH habe die in Rede stehenden Klammerdrahtbogenpakete nur zum Zwecke des Weitervertriebs in Osteuropa, namentlich Tschechien, geordert, kommt dem im Rahmen der Zuständigkeitsprüfung keine Bedeutung zu. Nach zutreffender, vom erkennenden Senat geteilter Auffassung kommt es im Rahmen der Zuständigkeitsprüfung allein auf den Klägervortrag an. Das gilt auch, soweit dieselben Tatsachen sowohl für die Zulässigkeit als auch für die Begründetheit der Klage erheblich sind. Von der Klagepartei behauptete doppelrelevante Tatsachen werden im Rahmen der Zuständigkeitsprüfung als gegeben unterstellt. Ob sie tatsächlich gegeben sind, ist allein eine Frage der Begründetheit (so genannte doppelrelevante Tatsachen; vgl. BGH, VersR 2008, 1129, 1130 = NJW-RR 2008, 516; BGHZ 124, 237, 240 f. = NJW 1994, 1413; BGHZ 132, 105, 110 = NJW 1996, 1411; BGH, NJW-RR 2010, 1554). Maßgeblich ist somit allein der Vortrag der Klägerin. Nach diesem hat die von der Beklagten zu 1. belieferte A GmbH gegenüber den Beklagten zu keinem Zeitpunkt behauptet oder zum Ausdruck gebracht, dass die bei der Beklagten zu 1. Bezogene Ware für den Weitervertrieb in Osteuropa bestimmt seien. Die gegenteilige Behauptung der Beklagten ist im Übrigen – wie das Landgericht im Rahmen der Begründetheitsprüfung zutreffend ausgeführt hat – auch ohne Substanz.

87

B.

88

Das Klagepatent betrifft eine Krampenbogenkassette für eine elektrische Klammer- bzw. Heftmaschine.

89

Derartige Heftmaschinen können maschinell mehrere Papierblätter zusammenheften und werden z. B. in Fotokopiermaschinen eingesetzt. In diesen Heftmaschinen sind die Krampen (Heftklammern) in einem geraden, d. h. noch nicht gebogenen Zustand hintereinander angeordnet, so dass sie eine viereckige Fläche (den so genannten Krampenbogen) bilden. Weil die Krampen vorgestanzt sind, können sie leicht aus dem Viereck herausgelöst und vereinzelt werden. Die Krampenbögen können in einer Kassette gestapelt werden. Bevor ein Krampen als Heftklammer zum Einsatz kommt, muss er über ein Fördermittel aus der Kassette heraus zu einem Abschnitt befördert werden, an dem er zuerst U-förmig umgebogen und in die Papierblätter eingetrieben wird und in dem schließlich die freien Enden umgebogen werden.

90

Das Klagepatent führt in ihrer Einleitung aus, dass bei herkömmlichen Heftern die Krampen in einer Rolle ausgebildet sind, indem die Krampen mittels eines Klebers auf ein Band aufgebracht sind. Diese Rolle wird dann in eine Kassette geladen und so in den Hefter eingebracht. Die einzelnen Krampen werden sodann mit einer Klinke dem Form- und Antriebsabschnitt zugeführt (Anlage K 1a, Seite 1, Zeilen 21 bis 28). An diesem Stand der Technik kritisiert die Klagepatentschrift als nachteilig, dass die Herstellung der Krampenrolle aufwändig ist und dass außerdem das Band dazu neigt, sich von der Rolle zu lösen, wenn die Antriebseinheit eine ausgebildete Krampe antreibt; dadurch kann der Krampeneintreibvorgang behindert werden (Anlage K 1a, Seite 1, Zeilen 28 bis 35).

91

Als nächstliegenden Stand der Technik erwähnt die Klagepatentschrift die US 4 623 082, welche eine Krampebogenkassette offenbart, bei der die Krampen nicht auf eine Rolle gezogen sind, sondern in Bogenform aneinander befestigt sind. Die Funktionsweise dieses Standes der Technik erläutert die Klagepatentschrift anhand der nachfolgend wiedergegeben Figuren 1 (a) bis 2 (b).

92

Figur 1 (a) zeigt die vorbekannte Krampenbogenkassette (A), in der sich ein Stapel Krampenbögen befindet. Durch ein Niederdrückteil (6) wird der Stapel nach unten gedrückt. Mittels eines Förderbandes (7) wird der unterste Krampenbogen (S) in Richtung einer Auslassöffnung (3), die in Figur 2 (a) gezeigt ist, befördert und auf diesem Wege dem Form- und Antriebsabschnitt des Hefters zugeführt. Auf dem Weg dorthin wird der Krampenbogen zwischen der Oberfläche (7a) des Förderbandes (7) und der unteren Fläche (13b) eines Führungsteils (13), das in Figur 1 (b) im Querschnitt gezeigt ist, gehalten. Um die Förderung des Krampenbogens nicht durch übermäßige Reibung zwischen dem Führungsteil und dem Krampenbogen zu behindern, ist der Kontaktbereich zwischen beiden Teilen minimiert. Dies wird dadurch bewerkstelligt, dass ein Ausnehmungsabschnitt (13c) in der unteren Fläche des Führungsteils (13) derart vorgesehen ist, dass lediglich die Kanten des Krampenbogens in Kontakt mit dem Führungsteil (13) sind. Die Breite des Förderbandes ist wesentlich geringer als die des Krampenbogens, wodurch die Kanten des Krampenbogens durch das Führungskader nach unten geschoben und die Mitte des Krampenbogens durch das Förderband nach oben geschoben wird. Dies verleiht dem Krampenbogen, wie Figur 1 (b) veranschaulicht, eine Krümmung, durch welche der Kontaktbereich zwischen dem Krampenbogen und dem Führungsteil minimiert wird. Dadurch wird zwar einerseits die Reibungskraft zwischen dem Krampenbogen und dem Führungsteil verringert, andererseits wird aber auch die Förderwirkung durch das Förderband erschwert (vgl. Anlage K 1a, Seite 2, Zeilen 13, bis Seite 2, Zeile 5).

93

Um die Förderwirkung zu sichern, sieht die US 4 623 082 – in den Figuren nicht gezeigte – magnetische Einrichtungen vor, die direkt unterhalb des Förderbandes (7) angeordnet sind und einen ausreichenden Kontakt zwischen Krampenbogen und Förderband bewirken sollen. Um ein magnetisches Feld mit ausreichender Kraft zu bewirken, müssen die magnetischen Einrichtungen so nah wie möglich an dem Förderbandes angeordnet sein, vorzugsweise in Kontakt mit diesem stehen (Anlage K 1a, Seite 2, Zeilen 7 bis 14). Da sich das Förderband bewegt, bewirkt die aus der Relativbewegung zwischen den Magneteinrichtungen und dem Förderband resultierende Reibungskraft an der Schnittstelle mit den Magneteinrichtung allerdings eine vorzeitige Abnutzung des Förderbandes, was die Klagepatentschrift als nachteilig beanstandet (Anlage K 1a, Seite 2, Zeilen 14 bis 16). Außerdem bemängelt sie, dass die magnetische Einrichtung nicht über den gesamten Weg des Krampenbogens effektiv ist, weil die Magneteinrichtung infolge ihrer Anordnung zwischen den beiden Rollen des Förderbandes längenmäßig begrenzt ist (Anlage K 1a, Seite 2, Zeilen 17 bis 20). Darüber hinaus kritisiert die Klagepatentschrift an dem Stand der Technik gemäß der US 4 623 082 als nachteilig, dass es zu einer periodischen Hemmung von Krampenbögen in der Auslassöffnung kommen kann. Wie in Figur 2 (a) gezeigt, tendieren die Krampenbögen des verbleibenden Stapels nämlich dazu, sich dann, wenn der unterste Krampenbogen herausbefördert wird, zu verbiegen, wodurch es zu einem Verklemmen in der Auslassöffnung kommen kann (Anlage K 1a, Seite 2, Zeile 26, bis Seite 3, Zeile 10).

94

Dem Klagepatent liegt vor diesem Hintergrund die Aufgabe (das technische Problem) zu Grunde, eine Krampenbogenkassette für einen elektrischen Hefter bereitzustellen, in dem in der Kassette gestapelte Krampenbögen reibungslos und zuverlässig zu dem Form- und Antriebsabschnitt des Hefters gefördert werden (Anlage K 1a, Seite 3, Zeilen 14 bis 18).

95

Zur Lösung dieser Problemstellung schlägt Anspruch 1 des Klagepatents eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen vor:

96

(1) Krampenbogenkassette (A) zur Abgabe von Krampenbögen (S) an eine Heftmaschine.

97

(2) Die Krampenbogenkassette (A) hat

98

(2.1) einen Aufnahmeabschnitt (1) für Krampenbögen (S),

99

ein Führungsteil (13) und

100

einen Haltevorsprung (14).

101

Der

Aufnahmeabschnitt

(1) für Krampenbögen (S) umfasst

102

eine vordere Wandung (2), in deren unteren Abschnitt eine Auslassöffnung (3) für Krampenbögen (S) ausgebildet ist, die es erlaubt, dass die Krampenbögen (S) aus dem Aufnahmeabschnitt (1) austreten können,

103

zwei Seitenwandungen (10) mit Trageteilen (12) für Krampenbögen (S), wobei die Trageteile (12)

104

sich längs der Unterkanten der Seitenwandungen (10) und unter rechten Winkeln zu diesen Seitenwandungen (10) erstrecken und

die Krampenbögen (S) derart halten, dass diese nicht durch den offenen Boden (11) des Aufnahmeabschnitts (1) austreten können,

105

(3.3) eine Rückwandung.

106

(4) Das

Führungsteil

(13),

107

(4.1) erstreckt sich von dem unteren Ende der Außenfläche der vorderen Wandung (2) vorwärts,

108

109

(4.2) weist einen oberen Abschnitt auf, der den oberen Teil des Krampenbogens (S) während des Fördervorgangs bedeckt, und

110

(4.3) weist Führungsflächen (13a) zur Führung der Seiten des Krampenbogens (S) längs eines Förderbandes (7) für Krampenbögen (S) auf.

111

(5) Der

Haltevorsprung

(14)

112

ist auf einer unteren Fläche (13b) des oberen Abschnitts des Führungsteils (13) ausgebildet ist,

113

und zwar in einer Weise, dass im befestigten Zustand der Kassette (A) auf der Heftmaschine der Abstand (W 3) zwischen der oberen Fläche (7a) des Fördererbandes (7) und dem Boden (14b) des Haltevorsprungs (14) geringer oder gleich der Dicke des Krampenbogens (S) ist.

114

Die Klagepatentschrift hebt in der besonderen Patentbeschreibung hervor, dass dadurch, dass der Spalt (W3) zwischen der unteren Fläche (14b) des (Rück-)Haltevorsprungs (14) und der Oberfläche (7a) des Fördererbandes (7) geringer ist als die Dicke (W2) des Krampenbogens eine senkrechte Kraft auf den Krampenbogen (S) ausgeübt wird, wenn sich dieser unterhalb des Haltevorsprungs (14) befindet. Der Haltevorsprung (14) dient nach den Angaben der Patentschrift dazu, sicherzustellen, dass der Krampenbogen flach auf dem Förderer (7) gehalten wird, wodurch der Kontakt zwischen dem Krampenbogen und dem Förderband (7) maximiert wird. Diese zusätzliche senkrechte Kraft und der maximierte Kontaktbereich dienen der Maximierung der Reibungskraft (F) an der Schnittstelle des Förderers (7) und des Krampenbogens (S), wobei eine reibungslose, positive Förderung des Krampenbogens in den Form- und Antriebsabschnitt des Hefters geschaffen wird, ohne dass zusätzliche Magneteinrichtungen erforderlich sind (Anlage K 1a, Seite 7, Zeilen 22 bis 37).

115

C.

116

Die angegriffenen Krampenbogenkassetten machen von der technischen Lehre des Klagepatents weder unmittelbar noch mittelbar Gebrauch.

117

1.

118

Eine – vom Landgericht auch nicht in Betracht gezogene –

unmittelbare

Patentverletzung liegt, worauf im Hinblick auf die Ausführungen der Klägerin im Verhandlungstermin vorsorglich hinzuweisen ist, nicht vor.

119

a)

120

Nach § 9 Satz 1 PatG hat das Patent die Wirkung, dass allein der Patentinhaber die patentierte Erfindung benutzen darf. Eine unmittelbare Patentverletzung liegt nur vor, wenn ein Dritter etwas benutzt, das

alle

Mittel in sich vereint, die nach den Angaben im Patentanspruch notwendig sind, um die geschützte Lehre zum technischen Handeln zu verwirklichen. Ist der benutzte Gegenstand insoweit in einer oder mehrerer Hinsicht unvollständig, scheidet eine Verurteilung wegen Patentverletzung auf Grund von § 9 PatG aus (Scharen, GRUR 2008, 944). Der Schutzbereich eines Patents umfasst keine Unter- oder Teilkombinationen der Merkmale der beanspruchten technischen Lehre (BGH, GRUR 2007, 1059 – Zerfallszeitmessgerät; GRUR 2009, 653 – Straßenbaumaschine). Wer nicht alle Anspruchsmerkmale verwirklicht, kann deshalb grundsätzlich nur wegen mittelbarer Patentverletzung – unter den hierfür aufgestellten besonderen Tatbestandsvoraussetzungen des § 10 PatG – haftbar sein.

121

b)

Das gilt auch im Streitfall, weil die angegriffene Ausführungsform selbst nicht alle Merkmale von Patentanspruch 1 verwirklicht. Dabei kann dahinstehen, ob die angegriffene Ausführungsform die streitigen Merkmale (3.2) und (4.2) der vorstehenden Merkmalsgliederung verwirklicht. Sie entspricht jedenfalls den Vorgaben des Merkmals (3.2) nicht.

122

aa)

123

Das Klagepatent beansprucht Schutz für eine

Krampenbogenkassette

. Gegenstand des Patentanspruchs 1 – wie auch der Unteransprüche des Klagepatents – ist hingegen keine aus einer Krampenbogenkassette und einer Heftmaschine bestehende Einheit bzw. Gesamtvorrichtung. Patentanspruch 1 nimmt zwar zur Beschreibung des Gegenstandes der Erfindung in Merkmal (4.2) auf eine Heftmaschine, mit der die beanspruchte Krampenbogenkassette zusammenwirken soll, Bezug, indem er betreffend den erfindungsgemäß vorgesehenen Haltevorsprung (14) vorgibt, dass dieser auf einer unteren Fläche des oberen Abschnitts des Führungsteils in einer Weise ausgebildet ist, dass im befestigten Zustand der Kassette "auf der Heftmaschine" der Abstand zwischen der oberen Fläche des Förderers und dem Boden des Haltevorsprungs geringer oder gleich der Dicke des Krampenbogens ist. Gegenstand des Klagepatents ist aber gleichwohl nur eine Krampenbogenkassette.

124

Die unter Schutz gestellte Krampenbogenkassette weist anspruchsgemäß ein Führungsteil auf (Merkmal (1.2)). Dieses erstreckt sich nach der Lehre des Klagepatents von dem unteren Ende der Außenfläche der vorderen Wandung der Kassette vorwärts (Merkmal (3.1)) und weist auf:

125

einen oberen Abschnitt, der den oberen Teil des Krampenbogens (S) während des Fördervorgangs bedeckt (Merkmal (3.2)),

126

und

127

Führungsflächen zur Führung der Seiten des Krampenbogens längs eines Förderbandes für Krampenbögen (Merkmal (3.3).

128

Es kann dahinstehen, ob der Fachmann Patentanspruch 1 entnimmt, dass die Führungsflächen an dem sich von dem unteren Ende der Außenfläche der vorderen Wandung der Kassette vorwärts erstreckenden oberen Abschnitt des Führungsteils angeordnet sein sollen oder ob die Führungsflächen – wovon das Landgericht ausgegangen ist – z. B. auch separat von dem oberen Abschnitt vorne an der Krampenbogenkassette angebracht sein können. Die Führungsflächen müssen klagepatentgemäß jedenfalls zwingend an der

Kassette

selbst angeordnet sein. Denn sie sind anspruchsgemäß Teil der Krampenbogenkassette.

129

bb)

130

Die angegriffene Ausführungsform weist in dem Zustand, in welchem sie angeboten und geliefert wird, unstreitig keine Führungsflächen zur Führung der Seiten des Krampenbogens längs eines Förderbandes für Krampenbögen auf. Solche Führungsflächen sind bei der von der Beklagten zu 1. angebotenen Krampenbogenkassette weder an dem in der Anlage K 4 mit der Bezugsziffer 13 gekennzeichneten, sich von dem unteren Ende der Außenfläche der vorderen Wandung vorwärts erstreckenden "Führungsteil", noch an einer Stelle der vorderen Kassettenwandung angebracht. Im nicht eingebauten Zustand verwirklicht die angegriffene Ausführungsform das Merkmals (3.2) deshalb nicht wortsinngemäß.

131

cc)

132

Im Lieferzustand wird das Merkmal (3.2) von der angegriffenen Ausführungsform auch nicht mit patentrechtlich äquivalenten Mitteln verwirklicht. Denn die von der Beklagten zu 1. allein angebotene Krampenbogenkassette selbst weist kein Ersatzmittel auf, das die Funktion der in Merkmal (3.2) beschriebenen Führungsflächen erfüllen könnte. Führungsflächen zur Führung der Seiten des Krampenbogens weist allenfalls die Heftmaschine auf, von der die Klägerin als Anlage K 3a ein Muster überreicht hat. Es kann insoweit zugunsten der Klägerin unterstellt werden, dass die schwarzen Seitenwände dieses Hefters eine seitliche Führung des Krampenbogens auf seinem Förderweg zur Heftstelle gewährleisten, wie zu ihren Gunsten davon ausgegangen werden kann, dass die angegriffene Ausführungsform nur zusammen mit der von der Klägerin als Anlage K 3a vorgelegten Heftmaschine kombiniert werden kann. Daran, dass die von der Beklagten zu 1. allein vertriebene Kassette über keine seitlichen Führungsflächen oder vergleichbare Mittel verfügt, vermag dies nichts zu ändern.

133

dd)

Eine unmittelbare Patentverletzung lässt sich vorliegend auch nicht damit begründen, dass der Benutzer die angegriffene Krampenbogenkassette bestimmungsgemäß in die – über entsprechende Führungsflächen verfügende – Heftmaschine der Klägerin einsetzt und die Beklagten sich dieses voraussehbare Handeln der Nutzer zurechnen lassen müssen.

134

(1)

135

In dem Bestreben, dem Patentinhaber einen ausreichenden Patentschutz als Ausgleich für die der Allgemeinheit zur Verfügung gestellte Bereicherung der Technik zu gewährleisten und ihn gegen offensichtliche Umgehungsversuche zu sichern, hat der Bundesgerichtshof zwar in seiner Rechtsprechung zum Patentgesetz 1968 bei einem

Kombinations

patent angenommen, dass sich das Verbot der Herstellung patentgeschützter Gegenstände nicht nur auf den letzten die Herstellung unmittelbar herbeiführenden Tätigkeitsakt bezieht und dass daher unter bestimmten Voraussetzungen schon die Herstellung von Teilen einer geschützten Vorrichtung patentverletzend sei (vgl. BGH, GRUR 1971, 78, 80 – Dia-Rähmchen V; GRUR 1977, 250, 252 – Kunststoffhohlprofil, jew. m. w. Nachw.). Unter diesen Voraussetzungen hat er folgerichtig neben der Herstellung dieser Teile auch deren Feilhalten und Vertreiben als patentverletzend angesehen, und zwar unabhängig davon, ob der letzte Herstellungsakt im Einzelfall ebenfalls als patentverletzend zu beurteilen ist oder nicht (BGH, GRUR 1971, 78, 80 – Dia-Rähmchen V). Der Bundesgerichtshof hat in diesem Zusammenhang von "erfindungsfunktionell individualisierten" Teilen gesprochen, worunter verstanden worden ist, dass es sich um Teile einer Kombination handelt, die einerseits zumindest nicht ohne weiteres auch außerhalb der geschützten Gesamtvorrichtung verwendet werden können und andererseits eine solche Ausgestaltung erhalten haben, die sie durch ihre erfindungsgemäße Anpassung an die geschützte Gesamtvorrichtung aus der Zahl anderer vergleichbarer Einzelteile heraushebt und durch eine solche Individualisierung in unmittelbare Beziehung zu dem Erfindungsgedanken setzt (BGH, GRUR 1971, 78, 80 – Dia-Rähmchen V, m. w. Nachw.). Der Bundesgerichtshof hat später zwar deutlich gemacht, dass die Feststellung, dass es sich um ein der Gesamtkombination angepasstes ("erfindungsfunktionell individualisiertes") Teil handelt, noch nicht die rechtliche Folgerung trägt, dass dessen Herstellung und Vertrieb ein auf die Kombination erteilte Patent unmittelbar verletzt. Eine unmittelbare Verletzung eines Kombinationspatents sei grundsätzlich nur zu bejahen, wenn die angegriffene Ausführungsform von der Gesamtheit der Kombinationsmerkmale Gebrauch mache (BGH, GRUR 1982, 165, 166 – Rigg). In seiner Rechtsprechung zum Patentgesetz 1968 hat er bei einem Kombinationspatent eine unmittelbare – statt einer nur mittelbaren – Patentverletzung aber dennoch für möglich gehalten, wenn das angebotene oder gelieferte Teil bereits alle wesentlichen Merkmale des geschützten Erfindungsgedankens aufweist und es zu seiner Vollendung allenfalls noch der Hinzufügung selbstverständlicher, für den Erfindungsgedanken nebensächlicher Zutaten bedarf (BGH, GRUR 1977, 250, 252 – Kunststoffhohlprofil; GRUR 1982, 165, 166 – Rigg, jew. m. w. Nachw.).

136

In Rechtsprechung und Literatur wird davon ausgegangen, dass diese Rechtsprechung auch für das Patentgesetz 1981 heranzuziehen ist (vgl. LG Düsseldorf, Entscheidungen der 4. Zivilkammer [Entsch.] 1999, 75, 77 – Verglasungsklotz; InstGE 1, 4, 30 f. – Cam-Carpet; Mes, PatG/GebrMG, 2. Aufl., § 9 Rdnr. 25 ff.; vgl. a. Rübel, GRUR 2002, 561, 564; kritisch Benkard/Scharen, a.a.O., 10. Aufl., § 9 PatG Rdnr. 34). Dem hat sich im Grundsatz auch der Senat angeschlossen. Wie er erst kürzlich entschieden hat (Urt. v. 24.02.2011 – I- 2 U 122/09), kommt nach neuem Recht bei der Lieferung eines Teils einer Gesamtvorrichtung weiterhin eine unmittelbare Schutzrechtsverletzung in Betracht wenn in dem benutzten Teil der Erfindungsgedanke bis auf selbstverständliche, für die im Patent unter Schutz gestellte technische Lehre unbedeutende Zutaten bereits verwirklicht ist. Zwar ist zu bedenken, dass das Patentgesetz 1981 ausdrücklich zwischen der (in § 9 PatG geregelten) unmittelbaren und der (in § 10 PatG normierten) mittelbaren Patentverletzung unterscheidet, wobei § 14 PatG und – der vorliegend einschlägige – Art. 69 EPÜ den Schutzbereich strikt an die Patentansprüche (mit der Gesamtheit seiner Merkmale) knüpfen (vgl. a. Benkard/Scharen a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 34). Wer nicht alle Anspruchsmerkmale verwirklicht, kann grundsätzlich nur wegen mittelbarer Patentverletzung - unter den hierfür aufgestellten besonderen Tatbestandsvoraussetzungen des § 10 PatG – haftbar sein. Hinzu kommt, dass der Bundesgerichtshof (GRUR 2007, 1059, 1062 f. – Zerfallszeitmessgerät; GRUR 2009, 653 – Straßenbaumaschine) den Schutz einer Unterkombination ablehnt und in seiner Rechtsprechung zur mittelbaren Verletzung (BGH, GRUR 2004, 758, 761 – Flügelradzähler) betont, dass alles das, was Aufnahme in den Patentanspruch gefunden hat, regelmäßig schon deshalb ein wesentliches Erfindungselement darstellt. Diese Konsequenz darf nicht dadurch unterlaufen werden, dass trotz Fehlens eines Anspruchsmerkmals auf eine unmittelbare Patentverletzung erkannt wird. Andererseits läge ein klarer Fall unmittelbarer Verletzung vor, wenn dem Abnehmer die fehlende Zutat – vorher, gleichzeitig oder hinterher – von einem Dritten geliefert worden wäre. Unter solchen Umständen läge eine arbeitsteilige (je nach der Willenslage) mit- oder nebentäterschaftliche Verwirklichung aller Anspruchsmerkmale vor, was zur Feststellung einer durch beide Akteure gemeinsam begangenen unmittelbaren Patentverletzung führen würde. Ist der Belieferte bereits im Besitz der fehlenden Zutat oder wird er sich diese im Anschluss an die fragliche Lieferung mit Sicherheit besorgen, um sie mit dem gelieferten Gegenstand zur patentgeschützten Gesamtvorrichtung zu kombinieren, liegt ein wertungsmäßig vergleichbarer Zurechnungssachverhalt vor. Der Handelnde baut bei seiner Lieferung gezielt darauf, dass die fehlende (Allerwelts-)Zutat beim Empfänger entweder bereits vorhanden ist (so dass ihre abermalige Bereitstellung sinnlos ist) oder aber vom Belieferten problemlos selbst besorgt werden kann und auch tatsächlich beschafft werden wird, um den gelieferten Gegenstand seiner bestimmungsgemäßen Verwendung zuzuführen. Der Handelnde macht sich bei einer solchen Sachlage mit seiner Lieferung die Vor- oder Nacharbeit seines Abnehmers bewusst zu Eigen, was es rechtfertigt, ihm diese Vor- oder Nacharbeit so zuzurechnen, als hätte er die Zutat selbst mitgeliefert.

137

(2)

138

Auf diese Rechtsgrundsätze kann sich die Klägerin vorliegend jedoch nicht mit Erfolg berufen. Das Klagepatent betrifft – wie ausgeführt – keine aus Krampenbogenkassette und Heftmaschine bestehende Einheit, welche der Nutzer durch das Einsetzen der angegriffenen Krampenbogenkassette in eine anderweitig bezogene Heftmaschine herstellt.

139

Der Benutzer der Vorrichtung stellt auch keine Krampenbogenkassette mit Führungsflächen her. Denn die angegriffene Ausführungsform selbst weist nach dem Einsetzen in die Heftmaschine keine an

ihr

angeordneten Führungsflächen auf. Die Führungsflächen sind auch nach dem Einsetzen der Kassette in die Heftmaschine an der Heftmaschine vorgesehen, nicht aber an der Krampenbogenkassette. Was der Benutzer herstellt, wenn er die angegriffene Krampenbogenkassette in eine Heftmaschine der Klägerin einsetzt, ist eine Einheit aus Heftmaschine und Krampenbogenkassette. Da die Heftmaschine über seitliche Führungsflächen verfügt, weist auch die aus Heftmaschine und Krampenbogenkassette bestehende

Einheit

nach dem Zusammenbau beider Vorrichtungen Führungsflächen auf. Eine solche Einheit ist aber nicht Gegenstand des Klagepatents. Durch das Einsetzen der Krampenbogenkassette in die Heftmaschine werden die Führungsflächen der Heftmaschine hingegen nicht zu solchen der Krampenbogenkassette. Das Klagepatent differenziert zwischen der Krampenbogenkassette, für die es Schutz beansprucht, und der Heftmaschine, in die die unter Schutz gestellte Krampenbogenkassette eingesetzt werden kann. Das Führungsteil mit den seitlichen Führungsflächen ordnet das Klagepatent der Krampenbogenkassette zu, an der diese Flächen angeordnet sein sollen. Weist – wie bei der angegriffenen Ausführungsform – die Krampenbogenkassette keine seitlichen Führungsflächen auf, sondern nur die Heftmaschine, in die die Krampenbogenkassette eingesetzt werden kann, so werden an der Heftmaschine vorgesehene Führungsflächen nicht zu solchen der Krampenbogenkassette.

140

Ohne Erfolg macht die Klägerin geltend, es könne für die patentrechtliche Beurteilung keinen Unterschied machen, ob nun eine getrennte Lieferung von als Führungsflächen dienenden Seitenwänden erfolge oder ob die fehlenden Führungsflächen mit einer quasi an diesen noch zusätzlich "daranhängenden" Heftmaschine vertrieben würden. Im Streitfall liefern weder die Beklagte noch ein Dritter separate Führungsflächen für die Krampenbogenkassette, welche der Benutzer an der angegriffenen Ausführungsform anbringt, indem er sie z. B. durch Anstecken oder Einrasten körperlich mit der Kassette verbindet, so dass die Führungsflächen – wie vom Klagepatent verlangt – zu einem Bestandteil der Kassette werden. Soweit die Klägerin die Heftmaschine als "Führungsteil" ansehen will, an dem quasi noch die Heftmaschine "daranhängt", vermag dies nicht zu überzeugen. Das Klagepatent differenziert – wie ausgeführt – zwischen der unter Schutz gestellten Krampenbogenkassette und der Heftmaschine, in die die Krampenbogenkassette eingesetzt werden kann, und ordnet das Führungsteil mit seinen Führungsflächen der Krampenbogenkassette zu. Betrachtet man die angegriffene Ausführungsform und die Heftmaschine der Klägerin, in die die angegriffene Ausführungsform eingesetzt werden kann, so weist aus dem Blickwinkel des Klagepatents auch nach dem Einsetzen allein die Heftmaschine Führungsflächen auf. Allein diese Betrachtung entspricht auch den technischen Gegebenheiten. Denn die als Führungsflächen in Bezug genommenen Seitenwände sind ersichtlich solche der Heftmaschine, mit der sie fest verbunden sind.

141

Darüber hinaus kann hier – was eine unmittelbare Patentverletzung anbelangt – auch nicht davon die Rede sein, dass in dem benutzten Teil, also in der angegriffenen Krampenbogenkassette, der Erfindungsgedanke bereits bis auf selbstverständliche, für die im Patent unter Schutz gestellte technische Lehre unbedeutende Zutaten verwirklicht ist. Das Klagepatent hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine Krampenbogenkassette für eine Heftmaschine bereitzustellen, in welcher in der Kassette gestapelte Krampenbögen reibungslos und zuverlässig zu dem Form- und Antriebsabschnitt des Hefters gefördert werden. Zur sicheren Führung der Krampenbögen zu dem Form- und Antriebsabschnitt des Hefters sieht das Klagepatent ein Führungsteil an der Krampenbogenkassette vor, welches mit Führungsflächen ausgestattet ist, die der Führung der Seiten des Krampenbogens längs eines Förderbandes dienen. Den bei der angegriffenen Ausführungsform fehlenden Führungsflächen kommt insoweit eine wichtige Funktion zu, die die angegriffene Ausführungsform selbst in keiner Weise erfüllen kann. Diese Funktion muss vielmehr vollständig von einer Heftmaschine übernommen werden.

142

2.

Entgegen der Auffassung des Landgerichts haben die Beklagten das Klagepatent mit der angegriffenen Ausführungsform auch nicht

mittelbar

verletzt (Art. 64 EPÜ i.V. mit §§ 10, 9 Nr. 3 PatG).

143

a)

144

Nach § 10 PatG ist es jedem Dritten verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers in der Bundesrepublik Deutschland anderen als zur Benutzung der patentierten Erfindung berechtigten Personen Mittel, die sich auf ein wesentliches Element der Erfindung beziehen, zur Benutzung der Erfindung im Geltungsbereich dieses Gesetzes anzubieten oder zu liefern, wenn der Dritte weiß oder wenn es aufgrund der Umstände offensichtlich ist, dass diese Mittel dazu geeignet und bestimmt sind, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Der in § 10 PatG normierte Gefährdungstatbestand der mittelbaren Patentverletzung bezweckt, die unberechtigte Benutzung der geschützten Erfindung bereits im Vorfeld zu verhindern (BGH, GRUR 1992, 40 – beheizbarer Atemluftschlauch; GRUR 2004, 758, 760 – Flügelradzähler; GRUR 2006, 839, 841 – Deckenheizung; GRUR 2007, 773, 775 – Rohrschweißverfahren; Senat, InstGE 9, 66, 69 f. – Trägerbahnöse; vgl. a. Scharen, GRUR 2008, 944). Er verbietet deshalb schon das Anbieten und das Liefern von Mitteln, die den Belieferten in den Stand setzen, die geschützte Erfindung unberechtigt zu benutzen. Der Tatbestand der mittelbaren Patentverletzung setzt deshalb voraus, dass es sich bei dem Mittel um ein solches handelt, das geeignet ist, zur Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Unter der "Eignung" des Mittels, für die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden, ist die Eignung des angegriffenen körperlichen Gegenstandes zu verstehen, im Zusammenwirken mit weiteren Elementen in eine Gestaltung gebracht zu werden, die von allen Merkmalen des unter Patentschutz stehenden Gegenstandes Gebrauch macht und damit eine Benutzungshandlung im Sinne von Paragraph § 9 PatG verwirklicht (BGH, GRUR 2005, 848, 850 – Antriebsscheibenaufzug). Ob das Mittel hierfür geeignet ist, beurteilt sich nach der objektiven Beschaffenheit des Gegenstandes, der angeboten oder geliefert wird (BGH, GRUR 2005, 848, 850 – Antriebsscheibenaufzug; GRUR 2007, 679, 683 – Haubenstretchautomat; GRUR 2007, 773, 775 – Rohrschweißverfahren). Das Mittel muss so ausgebildet sein, dass eine unmittelbare Benutzung der geschützten Lehre mit allen ihren Merkmalen durch die Abnehmer möglich ist (BGH, GRUR 1992, 40 – beheizbarer Atemluftschlauch; GRUR 2007, 773, 775 – Rohrschweißverfahren; Senat, InstGE 9, 66, 70 – Trägerbahnöse).

145

b)

Bei der angegriffenen Ausführungsform handelt es sich um kein Mittel, das in diesem Sinne geeignet ist, zur Benutzung der Erfindung verwendet zu werden. Denn auch der Endabnehmer, der die angegriffene Krampenbogenkassette bestimmungsgemäß mit einer Heftmaschine kombiniert, indem er die Kassette in diese einsetzt, benutzt den Gegenstand der Erfindung nicht. Er bringt die angegriffene Ausführungsform nämlich nicht in eine Gestaltung, die von

allen

Merkmalen des unter Patentschutz stehenden Gegenstandes Gebrauch macht. Er lässt die Krampenbogenkassette, welche jedenfalls das Merkmal (3.2) nicht verwirklicht, vielmehr unverändert, so dass die Kassette selbst auch nach dem Einsetzen in die Heftmaschine keine seitlichen Führungsflächen im Sinne des Merkmals (3.2) aufweist. Führungsflächen weist – wie ausgeführt – auch nach dem Einsetzen der Kassette in die Heftmaschine allein die Heftmaschine auf.

146

c)

147

Davon, dass das Merkmal (3.2) durch das Einsetzen der angegriffenen Ausführungsform in die Heftmaschine nicht wortsinngemäß verwirklicht wird, ist auch das Landgericht ausgegangen. Es hat allerdings angenommen, dass die angegriffene Ausführungsform dieses Merkmal mit patentrechtlich äquivalenten Mitteln dadurch verwirkliche, dass die Heftmaschine seitliche Führungsflächen für die Krampenbögen aufweise. Dem kann jedoch nicht gefolgt werden.

148

Unter dem rechtlichen Gesichtspunkt der Äquivalenz kann – wovon das Landgericht im Ansatz zutreffend ausgegangen ist – eine vom Wortsinn abweichende Ausführungsform nur dann in den Schutzbereich einbezogen werden, wenn sie das der Erfindung zu Grunde liegende Problem mit abgewandelten, aber objektiv im Wesentlichen gleichwirkenden Mitteln löst und seine Fachkenntnisse den Fachmann befähigen, die abgewandelten Mittel als im Wesentlich gleichwirkend aufzufinden, wobei die Überlegungen, die der Fachmann anstellen muss, derart am Sinngehalt der im Schutzanspruch unter Schutz gestellten technischen Lehre orientiert sein müssen, dass der Fachmann die abweichende Ausführung mit ihren abgewandelten Mitteln als eine der gegenständlichen Lösung gleichwertige Lösung in Betracht zieht (vgl. BGHZ 150, 161 ff. = GRUR 2002, 511 ff. – Kunststoffhohlprofil; BGHZ 150, 149 ff. = GRUR 2002, 515, 518 – Schneidmesser I; BGH, GRUR 2002, 519, 521 – Schneidmesser II; GRUR 2002, 527, 528 f. – Custodiol II; GRUR 2007, 410, 415 f. – Kettenradanordnung; GRUR 2007, 959, 961 – Pumpeinrichtung, GRUR 2007, 1059, 1063 – Zerfallzeitmessgerät).

149

Diese Voraussetzungen patentrechtlicher Äquivalenz sind im Streitfall nicht erfüllt. Denn die angegriffene Ausführungsform weist – wie ausgeführt – auch nach dem Einsetzen in die Heftmaschine kein Ersatzmittel auf, das die Funktion der in Merkmal (3.2) beschriebenen Führungsflächen erfüllen könnte. Führungsflächen sind – unterstellt – ausschließlich an der von der angegriffenen Krampenbogenkassette zu unterscheidenden Heftmaschine vorgesehen. Diese ist jedoch kein Teil der vom Klagepatent geschützten Vorrichtung. Handelt es sich bei der Heftmaschine aber um einen anderen Gegenstand, kann in dessen Ausgestaltung kein Ersatzmittel in Bezug auf die vom Klagepatent allein unter Schutz gestellte Krampenbogenkassette erblickt werden. Das Ersatzmittel liegt außerhalb des Gegenstandes des Klagepatents. Bei rechtlich zutreffender Betrachtung verzichtet die angegriffene Ausführungsform vollständig auf seitliche Führungsflächen. Solche weist nur die vom Klagepatent nicht umfasste Heftmaschine auf. Nach der Lehre des Klagepatents soll aber die Krampenbogenkassette selbst solche Führungsflächen bereitstellen. Für die vom Landgericht angestellten Äquivalenzüberlegungen ist insoweit kein Raum. Sie kämen allenfalls dann zum Tragen, wenn das Klagepatent eine aus Krampenbogenkassette und Heftmaschine bestehende Einheit schützen würde.

150

Letztlich stehen einer Einbeziehung der angegriffenen Ausführungsform in den Schutzbereich des Klageschutzrechts auch Gründe der Rechtssicherheit entgegenstehen. Denn das Gebot der Rechtssicherheit steht gleichgewichtig neben dem Gesichtspunkt eines angemessenen Schutzes der erfinderischen Leistung. Daraus leitet der Bundesgerichtshof in ständiger Rechtsprechung ab, dass der durch Auslegung zu ermittelnde Sinngehalt der Patentansprüche nicht nur den Ausgangspunkt, sondern die maßgebliche Grundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs bildet; diese hat sich an den Schutzansprüchen auszurichten (BGHZ 106, 84, 90 f. = GRUR 1989, 205 – Schwermetalloxidationskatalysator; BGHZ 150, 149, 154 = GRUR 2002, 515 – Schneidmesser I; BGH, GRUR 1989, 903, 904 – Batteriekastenschnur; GRUR 1993, 886, 889 – Weichvorrichtung I; GRUR 2002, 519, 521 – Schneidmesser II; GRUR 2002, 527, 528 – Custodiol II; GRUR 2007, 1059, 1062 – Zerfallszeitmessgerät). Mit dem Gebot der Rechtssicherheit soll erreicht werden, dass der Schutzbereich eines Patentes für Außenstehende hinreichend sicher vorhersehbar ist; sie sollen sich darauf verlassen, dass die im Patent unter Schutz gestellte Maschine mit den Merkmalen des Patentanspruches vollständig umschrieben ist (BGH, GRUR 1992, 594, 596 – Mechanische Betätigungsvorrichtung; GRUR 1992, 305, 307 – Heliumeinspeisung; Benkard/Scharen, a.a.O., § 14 Rdnr. 100). Der Anmelder hat dafür zu sorgen, dass in den Schutzansprüchen alles niedergelegt ist, wofür er Schutz begehrt (BGH, GRUR 1987, 626, 628 – Rundfunkübertragungssystem; GRUR 1989, 903, 905 – Batteriekastenschnur; GRUR 1992, 594, 596 – mechanische Betätigungsvorrichtung; GRUR 2002, 511, 512 – Kunststoffrohrteil; GRUR 2002, 519, 522 – Schneidmesser II; GRUR 2002, 527, 528 f. – Custodiol II). Die Leser der Patentschrift müssen sich darauf verlassen können, dass das, was im Patent unter Schutz gestellt ist, im Patentanspruch hinreichend deutlich bezeichnet ist (BGH, GRUR 1987, 626, 628 – Rundfunkübertragungssystem). Unterlässt es der Anmelder, in den Patentansprüchen alles niederzulegen, wofür er Schutz begehrt, muss er sich mit einem entsprechend engeren Schutzbereich zufrieden geben. Er ist an die technische Lehre gebunden, die er unter Schutz hat stellen lassen. Begehrt der Anmelder nur Schutz für eine Krampenbogenkassette mit einem seitliche Führungsflächen aufweisenden Führungsteil, nicht hingegen für eine solche Führungsflächen aufweisende Einheit aus Heftmaschine und Krampenbogenkassette, kann er nicht erwarten, dass unter das Patent auch Krampenbogenkassetten fallen, die – wie die angegriffene Ausführungsform – keine seitlichen Führungsflächen aufweisen, aber in Heftmaschinen verwendet werden können, die ihrerseits über solche Führungsflächen verfügen.

151

D.

152

Haben die Beklagten das Klagepatent mit der angegriffenen Ausführungsform nicht benutzt, stehen der Klägerin die vom Landgericht zuerkannten Ansprüche auf Schadensersatz, Rechnungslegung und Auskunftserteilung gegen die Beklagten nicht zu. Ferner kann die Klägerin von der Beklagten auch keine Abmahnkosten erstattet verlangen, soweit diese das Klagepatent betreffen. Der Klägerin steht gegen die Beklagten allerdings ein Anspruch aus §§ 683 Satz 1, 677, 670 BGB und aus § 139 Abs. 2 PatG i. V. m. § 249 BGB auf Erstattung anteiliger Abmahnosten in Höhe 4.565,38 € zu, weil die von der Klägerin mit Schreiben vom 7. Mai 2008 (Anlage K 18) ausgesprochene Abmahnung nicht nur das Klagepatent, sondern auch das europäische Patent 0 608 YXY betraf, dessen Anspruch 10 die Beklagten mit den von der Klägerin in dem Parallelverfahren angegriffenen Klammerdrahtbogenpaketen verletzt haben.

153

Mit dem Schreiben vom 7. Mai 2008 hat die Klägerin die Beklagten auch wegen Verletzung des deutschen Teils ihres europäischen Patents 0 608 YXY durch den Vertrieb von Klammerdrahtbogenpaketen abgemahnt, und zwar sowohl wegen Verletzung des Anspruchs 1 als auch wegen Verletzung des Anspruchs 10 dieses Patents. Die auf den Patentanspruch 10 des EP 0 608 YXY gestützte Abmahnung ist begründet gewesen, die den Anspruch 1 betreffende Abmahnung hingegen nicht. Soweit die Klägerin die Beklagten in dem Parallelverfahren 4b O 49/09 wegen Verletzung des EP 0 608 YXY in Anspruch genommen haben, hat das Landgericht die auf den Anspruch 1 dieses Patents gestützten Klageanträge durch Urteil vom 15. Dezember 2009 (4b O 49/09) rechtskräftig abgewiesen. Hingegen hat es dem Klagebegehren entsprochen, soweit dieses auf Patentanspruch 10 des EP 0 608 YXY gestützt gewesen ist. Die gegen diese Entscheidung eingelegte Berufung der Beklagten hat der Senat in dem Berufungsverfahren I- 2 U 10/10 durch Urteil vom heutigen Tage zurückgewiesen. Wie der Senat in dieser Entscheidung, auf die zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen wird, im Einzelnen ausgeführt hat, haben die Beklagten mit den dort angegriffenen Klammerdrahtbogenpaketen Anspruch 10 des EP 0 608 YXY verletzt. Die Abmahnung der Klägerin ist damit hinsichtlich des Patentanspruchs 10 des EP 0 608 YXY begründet gewesen, hinsichtlich des Patentanspruchs 1 des EP 0 608 YXY sowie in Bezug auf das vorliegende Klagepatent hingegen nicht.

154

Richtet sich die Höhe der Abmahnkosten nach dem Gegenstandswert der Abmahnung, sind die Kosten einer – wie hier – nur teilweise berechtigten Abmahnung nur zu ersetzen, soweit die Abmahnung berechtigt war. Dabei ist die Höhe des Ersatzanspruchs nach dem Verhältnis des Gegenstandswerts des berechtigten Teils der Abmahnung zum Gegenstandswert der gesamten Abmahnung zu bestimmen (BGH, GRUR 2010, 744 – Sondernewsletter; GRUR 2010, 939, 942 – Telefonwerbung nach Unternehmenswechsel).

155

Auszugehen ist hier von einem Gesamtgegenstandswert von 400.000,-- €, von dem gemäß der vom Landgericht vorgenommenen Aufteilung, welche von den Parteien nicht beanstandet wird, 50.000,-- € auf das vorliegende Klagepatent und 350.000,-- € auf das im Parallelverfahren geltend gemachte EP 0 608 YXY entfallen, wovon von letzterem Teilwert wiederum 157.500,-- € auf den Anspruch 1 des EP 0 608 YXY und 192.500,-- € auf den verletzten Anspruch 10 des EP 0 608 YXY entfallen. Auf den berechtigten Teil der Abmahnung entfallen damit 192.500,-- €.

156

Unter Zugrundelegung jeweils einer 1,8-Gebühr für den Rechtsanwalt sowie den Patentanwalt, gegen welche die Berufung keine Einwände erhebt, belaufen sich die insgesamt entstandenen Abmahnkosten bei einem Gesamtgegenstandswert von 400.000,-- € auf 9.511,20 € (2 x 1,8 Geschäftsgebühr [2 x 4.755,60 € = 9.511,20 €] + 2 x 20,00 € Pauschale). Hiervon kann die Klägerin 48 % erstattet verlangen. Das sind 4.565,38 €.

157

III.

158

Die Kostenentscheidung folgt aus § 92 Abs. 1 und § 91a Abs. 1 ZPO. Soweit die Parteien den Rechtsstreit in der Hauptsache betreffend den ursprünglich auch geltend gemachten Unterlassungsanspruch in erster Instanz im Hinblick auf den Zeitablauf des Klagepatents übereinstimmend für erledigt erklärt haben, sind die diesbezüglichen Kosten des Rechtsstreits der Klägerin nach § 91a Abs. 1 ZPO aufzuerlegen gewesen, weil der Klägerin – wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt – mangels Benutzung des Klagepatents ein Unterlassungsanspruch nach Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG gegen die Beklagten nicht zustand.

159

Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus den §§ 708 Nr. 10, 711, 108 Abs. 1 Satz 1 ZPO.

160

Es bestand keine Veranlassung, die Revision zuzulassen, weil die hierfür in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen ersichtlich nicht vorliegen. Als Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO noch erfordern die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder die Fortbildung des Rechts eine revisionsgerichtliche Entscheidung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

161

Y X Z