Landgericht Düsseldorf (Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2010-12-16, Aktenzeichen 4b O 216/09
ECLI:DE:LGD:2010:1216.4B.O216.09.00

Tenor

I. Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000,00 €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, zu unterlassen, in der Bundesrepublik Deutschland mobile Einstiegshilfen zum Einsteigen in Kanalöffnungen mit einem zu einem Ringmantel gebogenen breiten Metallband, das durch Vergrößerung des Ringdurchmessers in einer Kanalöffnung festklemmbar ist und an dem ein in aufrechter Position arretierbare Haltegriffkonstruktion gelenkig befestigt ist, und mit einem im Inneren zwischen den beiden offenen Enden des Ringmantels gelenkig angeordneten Spreizgetriebe, mit dem der Abstand zwischen den offenen Enden und damit der Durchmesser des Ringmantels einstellbar ist, wobei das Spreizgetriebe eine Spindel aufweist und auf der Spindel zwei einander gegenüberliegende Anlenkteile mit Innengewinde in Bereich unterschiedlicher Gewindeorientierung gelagert sind herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den benannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;

2. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die zu Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 01.12.2003 begangen hat, und zwar unter Angabe

a) der Herstellungsmengen und –zeiten,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und –preisen (ggf. Typenbezeichnungen) sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und –preisen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden und dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten übernimmt und ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist;

3. die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder in ihrem Eigentum befindlichen Erzeugnisse gemäß Ziffer I.1. und die in ihrem Eigentum stehenden Materialien und Geräte, die vorwiegend zur Herstellung dieser Erzeugnisse gedient haben, zu vernichten oder an einen vom Kläger zu bestimmenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben,

4. die unter Ziffer I.1. bezeichneten Erzeugnisse gegenüber den gewerblichen und kommunalen Abnehmern unter Hinweis auf den gerichtlich (Urteil vom heutigen Tage) festgestellten patentverletzenden Zustand der Sache und mit der verbindlichen Zusage zurückzurufen, etwaige Entgelte zu erstatten sowie notwendige Verpackungs- und Transportkosten zu übernehmen.

II. Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist,

der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die in Ziffer I.1. bezeichneten seit dem 01.12.2003 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III. Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens.

IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 500.000,00 € vorläufig vollstreckbar.

V. Der Streitwert wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

1

T a t b e s t a n d :

2

Die Klägerin ist seit dem 27. April 2006 alleinige im Patentregister eingetragene Inhaberin des Europäischen Patents XXX (im Folgenden: Klagepatent), welches mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Registernummer XXX eingetragen ist. Das Klagepatent wurde am 6. Oktober 1998 unter Inanspruchnahme einer deutschen Priorität vom 2. Dezember 1997 angemeldet. Die Veröffentlichung der Anmeldung erfolgte am 9. Juni 1999. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 12. März 2003 veröffentlicht. Das Klagepatent, welches eine mobile Einstiegshilfe betrifft, steht in Kraft. Die Beklagte erhob Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent, über die noch nicht entschieden ist. Als Erfinder sind Herr XXX und Herr XXX eingetragen. Ursprünglich war die XXX GmbH aus Duisburg als Mitinhaberin des Klagepatents eingetragen.

3

Der Hauptanspruch 1 des Klagepatents hat folgenden Wortlaut:

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„Mobile Einstiegshilfe zum Einsteigen in Kanalöffnungen mit einem zu einem Ringmantel (1) gebogenen breiten Metallband, das durch die Vergrößerung des Ringdurchmessers in einer Kanalöffnung festklemmbar ist und an dem eine in aufrechter Position arretierbare Haltegriffkonstruktion (2) gelenkig befestigt ist, und mit einem im Inneren zwischen den beiden offenen Enden des Ringmantels (1) gelenkig angeordneten Spreizgetrieben (4), mit dem der Abstand zwischen den offenen Enden und damit der Durchmesser des Ringmantels (1) einstellbar ist, wobei das Spreizgetriebe (4) eine Spindel (3) aufweist,

5

dadurch gekennzeichnet,

6

dass auf der Spindel (3) zwei einander gegenüberliegende Anlenkteile (6, 7) mit Innengewinde in Bereichen unterschiedlicher Gewindeorientierung gelagert sind.“

7

Die nachfolgende Abbildung stammt aus dem Klagepatent (Figur 2) und zeigt eine seitliche Schnittansicht einer patentgemäßen Einstiegshilfe mit Blick auf das Spreizgetriebe.

8

Bis zum Jahr 1999 stellte die Klägerin für die XXX GmbH mobile Einstiegshilfen her und belieferte diese. Danach wurden aufgrund zwischen der Klägerin und der XXX GmbH auftretenden Problemen mobile Einstiegshilfen sowohl von der Klägerin als auch von der XXX GmbH hergestellt und vertrieben. Die XXX GmbH wurde insolvent. Das Insolvenzverfahren wurde am 13. Mai 2005 eingeleitet. Die am 30. September 1997 gegründete XXX GmbH war die Vorgängergesellschaft der Beklagten. Die Vorgängergesellschaft der XXX GmbH war die XXX GmbH, die ihrerseits im Jahr 1998 insolvent wurde.

9

Der Insolvenzverwalter der XXX GmbH veräußerte die Rechte an dem Klagepatent an die Klägerin. Hierzu schlossen sie ein Kauf- und Übertragungsvertrag am 27. bzw. 31.10.2005.

10

Die Beklagte stellt her und vertreibt mobile Einstiegshilfen, die sie auf ihrer Internetseite bewirbt (im Folgenden: angegriffene Ausführungsform) und wie folgt ausgestaltet sind:

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(Anlage K7, Bild Nr. 3)

13

Mit Schreiben vom 25. September 2009 fordert die Klägerin die Beklagte auf, die Herstellung und den Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform zu unterlassen. Dies lehnte die Beklagte mit der Begründung ab, dass einer der Miterfinder, Herr XXX, die Beklagte zur Nutzung der Erfindung ermächtigt habe.

14

Die Klägerin behauptet, dass nunmehr die XXX GmbH alleinige Lizenznehmerin der Klägerin und Vertriebsberechtigte für die patentgemäße mobile Einstiegshilfe sei. Die XXX GmbH sei nicht berechtigt gewesen Rechte an dem Patent auf die Beklagte zu übertragen. Herr XXX habe die Erfindung allein getätigt. Herr XXX sei nur aufgrund seiner guten Kontakte im Markt als Miterfinder aufgeführt worden. Dies ergebe sich auch daraus, dass die Konstruktionszeichnungen von dem bei der Klägerin beschäftigten Herrn XXX auf Anweisung des Herrn XXX angefertigt worden seien.

15

Sie ist der Ansicht, dass die angegriffene Ausführungsform das Klagepatent wortsinngemäß verletze.

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Die Klägerin beantragt,

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die Beklagte zu verurteilen,

18

wie erkannt.

19

Die Beklagte beantragt,

20

die Klage abzuweisen;

21

hilfsweise:

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den Rechtsstreit bis zur Entscheidung über die Nichtigkeitsklage auszusetzen.

23

Das Klagepatent sei zwar von der Klägerin und der Vorgängergesellschaft der Beklagten gemeinsam entwickelt worden, wobei aber Herr XXX alleiniger Erfinder des Klagepatents sowie des Gebrauchsmusters XXX sei, welches im Klagepatent zum Stand der Technik aufgeführt wird. Insbesondere Herr XXX habe an der Erfindung nicht mitgewirkt.

24

Die Beklagte ist der Auffassung, dass sie zum Vertrieb der angegriffenen Ausführungsform berechtigt sei. Hierzu trägt sie vor, dass der Erfinder Herr XXX zur Benutzung der Erfindung aufgrund eines faktischen Vertragsverhältnisses berechtigt gewesen sei und als freier Mitarbeiter der Beklagten und deren Vorgängergesellschaften diesen ein Nutzungsrecht an der Erfindung eingeräumt habe. Zudem habe es vor zwölf Jahren (im Jahr 1997) eine Absprache zwischen der Klägerin und der XXX GmbH, die Vorgängergesellschaft der Beklagten, zur parallelen Produktion gegeben. Dieses Recht habe die XXX GmbH an die Beklagte übertragen. Seitdem stelle die XXX GmbH die Einstiegshilfen für die XXX GmbH und die Beklagte her.

25

Zudem könne sich die Beklagte auf ein privates Vorbenutzungsrecht berufen. Die XXX GmbH, die die Vorgängergesellschaft der XXX GmbH gewesen sei, habe bereits vor dem Prioritätszeitpunkt an die Stadt XXX erfindungsgemäße Einstiegshilfen vertrieben. Das Vorbenutzungsrecht sei auf die Vertriebsabteilung der XXX GmbH – verkörpert durch die von Herrn XXX und Herrn XXX selbst geführte Kundenkartei – übergegangen. Die Beklagte leite ihre Rechte von der Geschäftsführerin Frau XXX ab, die für ein von ihr gewährtes Darlehen an die XXX GmbH die Betriebs- und Geschäftsausstattung und damit auch das Vorbenutzungsrecht am 1. Oktober 2002 gepfändet habe und mit Eintritt des Sicherungsfalls auf die Beklagte übertragen habe.

26

Jedenfalls sei das Klagepatent nicht rechtsbeständig. Die Erfindung sei zum Prioritätszeitpunkt nicht neu gewesen. Die beim Tiefbauamt der Stadt XXX erfolgte Benutzung einer mobilen Einstiegshilfe stelle eine offenkundige Vorbenutzung dar. Die XXX offenbare den Erfindungsgehalt des Klagepatents in neuheitsschädlicher Weise. Es habe außerdem keines erfinderischen Schritt bedurft, ausgehend von der XXX die dort offenbarte Einstiegshilfe derart abzuändern, dass das Zahnstangengetriebe durch eine Spindel mit zwei gegenläufigen Anlenkteilen ersetzt werde. Dies gelte umso mehr, als bereits die XXX verschiedene, nicht abschließend zu verstehende Lösungsmöglichkeiten für das Getriebe der mobilen Einstiegshilfe nenne. Die Möglichkeit der Ausgestaltung einer Spreizschere habe zum Prioritätszeitpunkt zum allgemeinen Fachwissen gehört, was die Druckschriften XXX und XXX belegten.

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Wegen der weiteren Einzelheiten des Parteivorbringens wird auf die gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen Bezug genommen.

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E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

29

Die zulässige Klage ist begründet. Die Klägerin hat einen Anspruch auf Unterlassung gemäß Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 139 Abs. 1 PatG, Auskunft und Rechnungslegung gemäß § 140b Abs. 1 PatG, §§ 242, 259 BGB, Vernichtung (§ 140a Abs. 1 PatG), Rückruf nach § 140a Abs. 3 PatG und dem Grunde nach auch auf Schadensersatz nach § 139 Abs. 1 PatG. Zu einer Aussetzung des Rechtsstreits bis zur Entscheidung über die Nichtigkeitsklage besteht kein Anlass.

30

I.

31

Das Klagepatent betrifft eine mobile Einstiegshilfe zum Einsteigen in Kanalöffnungen.

32

Häufig ist es nötig, bestehende Kanäle einer Revision zu unterziehen. Hierzu ist es vorgesehen, dass Wartungspersonal in von der Straße oder Gehwegen zugänglich senkrechte Kanäle einsteigt, die normalerweise mit Kanaldeckeln verschlossen sind. Diese senkrechten Kanäle weisen an der Kanalwandung üblicherweise Metallbügel auf, die vom Wartungspersonal als Trittstufen und Haltegriffe verwendet werden können, sofern sich das Personal im Kanal befindet. Direkt am Einstieg in den Kanal, bzw. oberhalb der Kanalöffnung ist kein Hilfsmittel vorhanden, um dem Wartungspersonal einen sicheren Einstieg zu ermöglichen. Dieser Sicherheitsmangel ist besonders dann relevant, wenn das Personal z.B. mit Atemschutzgeräten in die Kanäle einsteigt, wobei es passieren kann, das ein Arbeiter das Gleichgewicht verliert und sich verletzt. Außerdem ist es gesetzlich zwingend notwendig, dass oberhalb von Einstiegsstellen mit ortsfest montierten Steigleitern bzw. Steigeisengängen geeignete Haltevorrichtungen vorhanden sein müssen, um einen sicheren Ein- und Ausstieg zu gewährleisten (Gemeinde-Unfall-Versicherungsverband).

33

Um einen sicheren Einstieg in Kanalöffnungen zu gewährleisten, ist es bekannt, in der Öffnung eine Vorrichtung durch Verspannung zu befestigen, die dem Wartungspersonal beim Einstieg sicheren Halt bietet. Derartige Vorrichtungen, die z.B. aus der XXX bekannt sind, weisen ein zu einem Ringmantel gebogenes breites Metallband auf, dessen Enden einander überlappen und das durch Vergrößerung des Ringdurchmessers in der Kanalöffnung festklemmbar ist, wobei ein in aufrechter Position arretierter Griff dem Personal Halt geben soll. Die Vergrößerung des Durchmessers und damit die klemmende Wirkung erfolgt über eine im Inneren des Ringes angeordnete gebogene Zahnstange über die die beiden Metallbandenden gegeneinander verschoben werden. Um eine Verspannung in der Kanalöffnung zu erreichen, wird die Zahnstange über ein Ritzel angetrieben. Problematisch ist hierbei, dass diese Art des Antriebs keine Selbsthemmung aufweist, sodass das Ritzel mit einer Sperre versehen werden muss, um zu verhindern, dass sich die Spannung des Ringmantels von selbst löst. Hierbei wird es als unvorteilhaft empfunden, dass die Sperre nur in diskreten Stellungen des Ritzels wirkt. Daher ist es teilweise nötig, die Verspannung des Ringmantels um eine Ritzelteilung zu lösen, um eine Sperrwirkung zu erreichen. Das bedeutet jedoch, dass sich durch die Reduktion der Maximalverspannung zwangsläufig die Einstiegshilfe in der Kanalöffnung lockert, was aus Sicherheitsgründen nicht akzeptabel ist.

34

Eine ähnliche Vorrichtung ist auch aus der XXX bekannt, wobei die dort offenbarte Vorrichtung eine Gewindestange umfasst, auf der eine am Ringmantel befestigte Hülse durch normale Muttern verschoben wird, sodass zur Verstellung eine erhebliche Schraubarbeit geleistet werden muss.

35

Weiterhin ermöglichen die Einstiegshilfen nach dem Stand der Technik aufgrund der geringen Verstellmöglichkeiten der Zahn- bzw. Gewindestange nur eine Befestigung in Kanalöffnungen eines vorgegebenen Durchmessers. Für verschiedene Durchmesser müssen daher verschiedene Einstiegshilfen mitgeführt werden.

36

Es ist ebenfalls nicht möglich, diese Einstiegshilfen in Kanalöffnungen zu verwenden, die am inneren Rand Vorsprünge aufweisen, um Befestigungsschrauben von Kanaldeckeln aufzunehmen, die in Regionen verwendet werden, wo häufig Überschwemmungen auftreten, wobei durch das aus dem Kanal drückende Wasser die Deckel von den Öffnungen abgehoben werden können.

37

Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine mobile Einstiegshilfe bereit zu stellen, die ein größtmögliches Maß an Sicherheit bietet, einfach und wirtschaftlich herzustellen ist und darüber hinaus flexibel einsetzbar ist.

38

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt das Klagepatent eine Vorrichtung nach dem Hauptanspruch 1 vor, der wie folgt gegliedert werden kann:

39

1. Mobile Einstiegshilfe zum Einsteigen in Kanalöffnungen mit einem zu einem Ringmantel (1) gebogenen breiten Metallband.

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2. Das Metallband ist durch Vergrößerung des Ringdurchmessers in einer Kanalöffnung festklemmbar.

41

3. An dem Metallband ist eine in aufrechter Position arretierbare Haltegriffkonstruktion (2) gelenkig befestigt

42

4. und mit einem in Inneren zwischen den beiden offenen Ende des Ringmantels (1) gelenkig angeordneten Spreizgetriebe.

43

5. Mit dem Spreizgetriebe (4) ist der Abstand zwischen den offenen Enden und damit der Durchmesser des Ringmantels (1) einstellbar,

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6. wobei das Spreizgetriebe (4) eine Spindel (3) aufweist.

45

7. Auf der Spindel (3) sind zwei einander gegenüberliegende Anlenkteile (6, 7) mit Innengewinde in Bereichen unterschiedlicher Gewindeorientierung gelagert.

46

II.

47

Die Beklagte verletzt das Klagepatent. Dem Vorwurf der Klägerin, dass die angegriffene Ausführungsform in wortsinngemäßer Weise von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch mache, tritt die Beklagte zu Recht nicht entgegen. Die Ablichtungen der angegriffenen Ausführungsform zeigen die Verwirklichung aller Merkmale des Patentanspruchs 1 in wortsinngemäßer Weise.

48

Ein Recht zur Benutzung der technischen Lehre des Klagepatents steht der Beklagten nicht zu.

49

Sie ist weder aufgrund eines ihr eingeräumten Nutzungsrechts am Klagepatent berechtigt noch aus einem Vorbenutzungsrecht gemäß § 12 PatG zur Benutzung des Klagepatents befugt. Auch die vermeintliche Erfindereigenschaft des Herrn XXX berechtigt nicht zur Benutzung des Klagepatents.

50

1.

51

Die Beklagte hat kein Recht zur Nutzung der technischen Lehre des Klagepatents aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung bzw. einer Lizenz.

52

Mangels entgegenstehender Angaben waren die Klägerin und die XXX GmbH Mitinhaber des Klagepatents im Sinne einer Bruchteilsgemeinschaft (vgl. hierzu BGH, GRUR 2005, 663 – gummielastische Masse II), sodass jeder Bruchteilsinhaber das Patent selbst nutzen kann (§ 745 BGB) und über seinen Anteil auch nach § 747 BGB verfügen kann, wobei entgegen der Auffassung der Klägerin etwaige vertragliche Vereinbarungen zwischen der Klägerin und der XXX GmbH über die Benutzung des Klagepatents dahinstehen können. Unabhängig davon, wer zur Produktion und zum Vertrieb der erfindungsgemäßen mobilen Einstiegshilfe aufgrund etwaiger vertraglicher Vereinbarungen berechtigt gewesen ist oder ob ein Verfügungsverbot über die Klagepatentinhaberschaft zwischen den ursprünglichen Mitinhabern des Klagepatents vereinbart worden ist, wäre dies für eine tatsächlich erfolgte Verfügung oder Lizenzvergabe unerheblich. Jeder Mitinhaber ist zur Vergabe von einfachen Lizenzen befugt. Eine entsprechende vertragliche Vereinbarung würde allenfalls eine vertragliche Verletzung darstellen, nicht aber die Unwirksamkeit der Verfügung oder der Lizenzvergabe zur Folge haben.

53

Eine Übertragung eines Nutzungsrechts an dem Klagepatent vor der Insolvenz der XXX GmbH hat die Beklagte nicht hinreichend dargelegt. Hierzu trägt sie zwei Sachverhalte vor, die sich gegeneinander nicht nur überlagern sondern ausschließen. Im Ergebnis legt keine der Sachverhaltsvarianten die Einräumung eines Nutzungsrechts an dem Patent dar.

54

Auf der einen Seite meint die Beklagte, dass mit der Übernahme des Herrn XXX durch die Beklagte die Vertriebsabteilung der XXX GmbH in Form der Kundenkontakte und damit auch die Befugnis zum Vertrieb der erfindungsgemäßen Einstiegshilfe zum Januar 2004 auf die Beklagte übergegangen sei. Auf der anderen Seite behauptet sie, die gesamte Betriebs- und Geschäftsausstattung sei einschließlich der Kundendaten der XXX GmbH und damit auch die Nutzungsrechte an dem Klagepatent durch Vereinbarung am 1. Oktober 2002 an Frau XXX zur Sicherheit verpfändet worden, die Ende 2003 durch Übertragung der gepfändeten Gegenstände auf die Beklagte ihr Pfandrecht verwertet habe. Das Pfandrecht erstreckt sich laut Vertragstext auf folgende Gegenstände:

55

„Als Sicherheit dafür verpfändet die XXX GmbH die Betriebs- und Geschäftsausstattung, die sich in den Räumlichkeiten der XXX GmbH befinden, einschließlich aller Vertriebsunterlagen wir Fotos, Prospekte, Zeichnungen, EDV-Anlage mit allen Programmen und Kundendaten. Die XXX GmbH verpflichtet sich der Gläubigerin das Anlageverzeichnis zum Stichtag 1. Oktober 2002 zu übergeben. Die Verpfändung erstreckt sich auch auf zukünftig sich neu ergebende Kunden- und Geschäftskontakte.“ (Anlage rop 13)

56

Mit der Verwertung in Form der Übertragung auf die Beklagte hätte die XXX GmbH keine Rechte mehr an den verpfändeten Gegenständen gehabt und hätte sie daher auch nicht mehr Anfang 2004 auf die Beklagte übertragen können. Es ist daher von dem zuletzt vorgetragenen Sachverhalt, d.h. der Verpfändung an Frau XXX auszugehen, auch wenn die Beklagte diesen nur im Rahmen des Vorbenutzungsrechts anführt. Die Verpfändung kann ggf. nicht nur ein etwaiges Vorbenutzungsrecht, sondern auch ein Recht an der Nutzung der technischen Lehre des Klagepatents betreffen.

57

Zum einen ist davon auszugehen, dass das vertraglich vereinbarte Pfandrecht zumindest an den beweglichen Sachen nicht wirksam bestellt worden ist, da die Betriebs- und Geschäftsausstattung, wie z.B. die EDV-Anlage, zur Fortführung des Geschäftsbetriebes notwendig war und daher wohl nicht an Frau XXX übergeben wurde. Die Übergabe der Pfandsache ist aber Voraussetzung zur Entstehung des Pfandrechts (§ 1205 BGB). Die Verwertung hätte auch lediglich durch Verkauf erfolgen dürfen (§ 1228 BGB). Die Übertragung an die Beklagte wäre daher keine pfandrechtliche Verwertung.

58

Selbst wenn im Wege der Auslegung davon ausgegangen werden würde, dass Frau Peters Sicherungseigentum an den beweglichen Sachen erworben hätte und nur die Rechte mit einem Pfandrecht belastet worden wären, würde sich dies nicht auf ein etwaiges Nutzungsrecht an dem Klagepatent erstrecken. Die Vereinbarung vom 1. Oktober 2002 bezieht sich lediglich auf die dort genannten Gegenstände, d.h. alle beweglichen Sachen aus den Geschäftsräumen der XXX GmbH und alle Kundendaten. Der Bezug auf die Geschäftsräume macht deutlich, dass die Verpfändung sich nur auf bewegliche Sachen beziehen sollte mit Ausnahme der Kundendaten und der Computerprogramme, die aber ebenfalls räumlich begrenzt auf die Programme sind, die auf der EDV-Anlage aufgespielt worden sind. Der XXX GmbH gehörende weitere Rechte sind hiervon nicht erfasst. Auch in diesem Vorgang kann keine Einräumung eines Nutzungsrechts oder einer Lizenz gesehen werden, da die Beklagte nicht hinreichend dargelegt hat, dass ein Nutzungsrecht am Klagepatent mit den verpfändeten Gegenständen übertragen worden ist.

59

Aber auch die ursprünglich vorgetragene Sachverhaltsvariante legt nicht die Einräumung eines Rechts an dem Patent dar. Inwiefern die Überleitung der „Vertriebsverantwortung“ oder der „Vertriebsabteilung“ von der XXX GmbH auf die Beklagte auch die Übertragung von Rechten an oder aus dem Klagepatent beinhalten soll, wird nicht dargelegt. Auch eine etwaige zentrale Bedeutung der Kundenkontakte für das Unternehmen führt nicht zwangsläufig zu der Annahme, dass diesen Kontakten Rechte des Unternehmens anhaften.

60

2.

61

Die Beklagte kann sich auch nicht auf ein Vorbenutzungsrecht im Sinne des § 12 PatG stützen.

62

Ein Recht aus der Vorbenutzung zur Weiterbenutzung gemäß § 12 PatG setzt voraus, dass bei demjenigen, der das Vorbenutzungsrecht einwendet, Erfindungsbesitz schon im Prioritätszeitpunkt vorhanden war, also ein Besitz an der durch das Klagepatent geschützten Erfindung; ein solcher Erfindungsbesitz ist Voraussetzung der Aufnahme (oder Vorbereitung) von Benutzungshandlungen. Besitz an der Erfindung ist vorhanden, wenn der Erfindungsgedanke in Gestalt der technischen Lehre des Klagepatents in einer Weise erkannt war, welche die tatsächliche Ausführung der Erfindung zuverlässig, nicht lediglich in Form von „Zufallstreffern“ ermöglichte (Schulte-Kühnen, PatG, 8. Auflage, § 12, Rn. 9).

63

Hier hat die Beklagte bereits nicht hinreichend dargelegt, dass die XXX GmbH zum Prioritätszeitpunkt, d.h. am 2. Dezember 1997, im Besitz der Erfindung war. Es ist nicht ersichtlich, dass die das Vorbenutzungsrecht begründende mobile Einstiegshilfe alle Merkmale der patentgemäßen Einstiegshilfe verwirklicht. Insbesondere das als Anlage rop 11 der Akte beigefügte Lichtbild eines Spreizgetriebes zeigt nicht den Erfinderbesitz, da allein aus der Abbildung nicht ersichtlich ist, in welcher Form dieses Spreizgetriebe im Zusammenhang mit einer mobilen Einstiegshilfe Verwendung gefunden hat. Daher kann dahinstehen, ob eine Übertragung des vermeintlichen Vorbenutzungsrechts hier durch die Beklagte hinreichend dargelegt worden ist.

64

3.

65

Schließlich ist es auch für ein Nutzungsrecht unerheblich, ob Herr XXX entgegen der Eintragung im Patentregister alleiniger Erfinder des Klagepatents war. Der Erfinder kann keine Rechte aus dem erteilten Patent herleiten. Hierzu ist allein der Patentinhaber befugt (§ 9 PatG).

66

III.

67

Der Klägerin stehen die beantragten Ansprüche zu.

68

Die Klägerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Unterlassung des weiteren Vertriebs und Herstellung der angegriffenen Ausführungsform gemäß § 139 Abs. 1 PatG, da die Benutzung des Erfindungsgegenstands ohne Berechtigung erfolgt. Allerdings bedarf es keines ausdrücklichen Verbots des Herstellenlassens. Diese Formulierung entspricht nicht dem Gesetzeswortlaut und ist überflüssig, da das Herstellen nicht nur das eigenhändige Herstellen umfasst. Die Streichung dieser Handlungsvariante dient daher lediglich der Anpassung an den Gesetzeswortlaut und ist daher keine teilweise Abweisung der Klage.

69

Weiterhin hat die Klägerin gegen die Beklagte dem Grunde nach einen Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 139 Abs. 1 und 2 PatG, weil die Beklagte die Patentverletzung schuldhaft beging. Als Fachunternehmen hätte die Beklagte die Patentverletzung und die fehlende Berechtigung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass der Klägerin als Inhaberin des Klagepatents durch die Patentverletzung ein Schaden entstanden ist. Das für die Zulässigkeit des Feststellungsantrags gemäß § 256 Abs. 1 ZPO erforderliche Feststellungsinteresse ergibt sich daraus, dass die Klägerin derzeit nicht in der Lage ist, den konkreten Schaden zu beziffern und ohne eine rechtskräftige Feststellung der Schadensersatzpflicht die Verjährung von Schadensersatzansprüchen droht.

70

Der Klägerin steht gegen die Beklagte auch ein Anspruch auf Rechnungslegung und Auskunft aus Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 140b Abs. 1 PatG, §§ 242, 259 BGB zu. Der Anspruch auf Auskunft über die Herkunft und den Vertriebsweg der angegriffenen Ausführungsform ergibt sich aufgrund der unberechtigten Benutzung des Erfindungsgegenstands unmittelbar aus § 140b Abs. 1 PatG, der Umfang der Auskunftspflicht aus § 140b Abs. 3 PatG. Die weitergehende Auskunftspflicht und die Verpflichtung zur Rechnungslegung folgen aus §§ 242, 259 BGB, damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihm zustehenden Schadensersatzanspruch zu beziffern. Die Klägerin ist im Übrigen auf die Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und die Beklagte wird durch die von ihnen verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet. Hinsichtlich etwaiger nichtgewerblicher Abnehmer ist der der Anspruch um den Wirtschaftsprüfervorbehalt von Amts wegen zu ergänzen (OLG Düsseldorf, InstGE 3, 176 – Glasscheibenbefestiger; Kühnen/Geschke, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 3. Auflage, Rn. 438).

71

Schließlich hat die Klägerin gegen die Beklagte einen Anspruch auf Vernichtung der angegriffenen Ausführungsform aus § 140a Abs. 1 PatG. Die für den Vernichtungsanspruch erforderlichen Voraussetzungen des § 140a Abs. 1 PatG liegen vor. Darüber hinaus hat die Beklagte nicht in Abrede gestellt, zumindest im Besitz der beanstandeten mobilen Einstiegshilfe zu sein. Dies liegt bereits deswegen nahe, da diese Beklagte ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland hat und die angegriffene Ausführungsform hier vertreibt. Eine Unverhältnismäßigkeit der Vernichtung hat die Beklagte nicht behauptet und umfasst daher auch die Geräte und Materialien zur Herstellung der angegriffenen Ausführungsform. Der Rückrufanspruch ergibt sich aus § 140a Abs. 3 PatG.

72

IV.

73

Zu einer nach § 148 ZPO möglichen Aussetzung der Verhandlung zumindest bis zu einer erstinstanzlichen Entscheidung des Bundespatentgerichts über die gegen das Klagepatent gerichtete Nichtigkeitsklage der Beklagten besteht derzeit keine hinreichende Veranlassung.

74

Nach ständiger Rechtsprechung der Kammer (Mitt. 1988, 91 – Nickel-Chrom-Legierung; BlPMZ 1995, 121 – Hepatitis-C-Virus), die auch vom Oberlandesgericht Düsseldorf (GRUR 1979, 188 – Flachdachabläufe; Mitt. 1997, 257, 258 – Steinknacker) und vom Bundesgerichtshof (GRUR 1987, 284 – Transportfahrzeug) gebilligt wird, stellen ein Einspruch gegen das Klagepatent oder die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als solche noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen, weil dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist. Die Interessen der Parteien sind vielmehr gegeneinander abzuwägen, wobei grundsätzlich dem Interesse des Patentinhabers an der Durchsetzung seines erteilten Patents Vorrang gebührt. Angesichts des Umstandes, dass ein Patent seinem Inhaber nur ein zeitlich begrenztes Monopolrecht verleiht und dass ein wesentlicher Teil dieses Rechtes, nämlich der Unterlassungsanspruch gegenüber einem Patentverletzer, durch eine Aussetzung der Verhandlung des Verletzungsrechtsstreits praktisch suspendiert würde, kommt eine Aussetzung wegen eines gegen das Klagepatent anhängigen Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens nur dann in Betracht, wenn ein Widerruf oder eine Vernichtung des Klageschutzrechtes nicht nur möglich, sondern mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist. Ist dies nicht der Fall, so verdient das Interesse des Patentinhabers an einer alsbaldigen Durchsetzung seiner – zeitlich ohnehin begrenzten – Rechte aus dem Patent den Vorrang vor dem Interesse der Gegenpartei, nicht aus einem Patent verurteilt zu werden, das sich möglicherweise später als nicht rechtsbeständig erweist. Eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für einen Widerruf oder eine Vernichtung des Klagepatents wiederum kann regelmäßig dann nicht angenommen werden, wenn der ihm am nächsten kommende Stand der Technik bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigt worden ist oder wenn neuer Stand der Technik lediglich belegen soll, dass das Klagepatent nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, sich jedoch auch für eine Bejahung der Erfindungshöhe, die von der wertenden Beurteilung der hierfür zuständigen Instanzen abhängt, zumindest noch vernünftige Argumente finden lassen. Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze besteht keine Veranlassung zur Aussetzung des vorliegenden Verletzungsrechtsstreits.

75

1.

76

Die Beklagte hat nicht dargelegt, dass die patentgemäße mobile Einstiegshilfe offenkundig und damit neuheitsschädlich vorbenutzt worden ist. Hierzu kann auf die Ausführungen zum Vorbenutzungsrecht verwiesen werden.

77

2.

78

Aufgrund oben genannten Erwägungen kann die als neuheitsschädlich entgegengehaltene XXX nicht zur Aussetzung des Rechtsstreits nach § 148 ZPO herangezogen werden, da diese Druckschrift bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigt worden ist (vgl. Kühnen/Geschke, Die Durchsetzung von Patenten in der Praxis, 4. Auflage, Rn. 1047). Es ist nicht ersichtlich, dass im Erteilungsverfahren die Druckschrift fehlerhaft und in nicht mehr vertretbarer Weise Berücksichtigung gefunden hat, sodass es nicht überwiegend wahrscheinlich ist, dass das Bundespatentgericht die Rechtsbeständigkeit des Klagepatents verneinen wird.

79

3.

80

Aus demselben Grund ist auch keine überwiegende Wahrscheinlichkeit dargetan, dass die Nichtigkeitsklage Erfolg haben wird, soweit die Kombination der oben genannten Druckschrift mit dem allgemeinen Fachwissen oder mit der XXX als für den Fachmann naheliegend geltend gemacht wird. Auch diese Druckschrift ist bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigt worden. Das dort zur Verstellung des Ringmantels offenbarte Zahnstangengetriebe legt die Verwendung eines Spreizgetriebes wie im Klagepatent nicht nahe.

81

4.

82

Auch die XXX legt die patentgemäße Erfindung nicht derart nahe, dass eine überwiegende Wahrscheinlichkeit für die Vernichtung des Klagepatents besteht. Diese Druckschrift offenbart einen Scherenwagenheber, der zum Anheben eines Fahrzeugs dient. Die Funktion ist hier eine andere als beim Klagepatent. Es wird ein Fahrzeug mit dem Scherenwangenheber angehoben, während das Klagepatent das Spreizgetriebe zum Verstellen und zum Arretieren des Ringmantels in einer bestimmten Position verwendet. Diese Verwendung wird für den Fachmann nicht aus der XXX nahegelegt.

83

5.

84

Auch die XXX offenbart einen Wagenheber in Form eines Scherenwagenhebers. Aufgrund der unterschiedlichen Verwendungsweise legt auch diese Druckschrift die Verwendung eines Spreizgetriebes zum Arretieren und Verstellen des Ringmantels beim Klagepatent nicht derart nahe, dass eine Vernichtung des Klagepatents wahrscheinlich ist.

85

6.

86

Die XXX offenbart eine Spannvorrichtung für Baumständer, bei der ein Spindelgetriebe mit gegenläufigen Gewindeorientierungen auf der Spindel eingerichtet ist. Ein Spreizgetriebe kommt hier aber nicht zum Einsatz, sodass allein die Verwendung einer Spindel die Erfindung, die dem Klagepatent zugrunde liegt, nicht nahelegt. Die Offenbarung eines Spindelgetriebes mit gegenläufiger Gewindeorientierung allein – auch nicht in Kombination mit der XXX - regt den Fachmann nicht zur Gestaltung einer patentgemäßen mobilen Einstiegshilfe an.

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7.

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Dasselbe gilt für die XXX. Auch bei der hier offenbarten Hubvorrichtung ist kein patentgemäßes Spreizgetriebe offenbart und ein zum Klagepatent unterschiedlicher Anwendungsbereich betroffen.

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8.

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Das Vorgenannte gilt auch für die XXX, die eine Aufspannvorrichtung für Bremsbacken betrifft. Auch hier wir lediglich die Verwendung eines Spindelgetriebes veröffentlicht.

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V.

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Die Entscheidung über die Kosten und über die vorläufige Vollstreckbarkeit finden ihre Grundlage in §§ 91, 709 ZPO.