Landgericht Hamburg (Ordentliche Gerichtsbarkeit)
EuGH-Vorlage vom 2016-04-14, Aktenzeichen 327 O 140/13

Tenor

I. Dem Gerichtshof der Europäischen Union werden nach Art. 267 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt:

1. Ist der Begriff „derselben Handlungen“ in Art. 109 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke dahin auszulegen, dass die Unterhaltung und Benutzung einer welt- und damit auch unionsweit identisch aufrufbaren Internetpräsenz unter derselben Domain, deretwegen Verletzungsklagen zwischen denselben Parteien bei Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten anhängig gemacht worden sind, von denen das eine Gericht wegen Verletzung einer Unionsmarke und das andere Gericht wegen Verletzung einer nationalen Marke angerufen worden ist, dieses Tatbestandsmerkmal erfüllen?

2. Ist der Begriff „derselben Handlungen“ in Art. 109 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke dahin auszulegen, dass die Unterhaltung und Benutzung welt- und damit auch unionsweit im Internet unter den Domains „facebook.com“ und/oder „youtube.com“ und/oder „twitter.com“ identisch aufrufbarer Inhalte jeweils - bezogen auf die jeweilige Domain „facebook.com“ und/oder „youtube.com“ und/oder „twitter.com“ - unter demselben Benutzernamen, deretwegen Verletzungsklagen zwischen denselben Parteien bei Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten anhängig gemacht worden sind, von denen das eine Gericht wegen Verletzung einer Unionsmarke und das andere Gericht wegen Verletzung einer nationalen Marke angerufen worden ist, jeweils dieses Tatbestandsmerkmal erfüllen?

3. Ist Art. 109 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke dahin auszulegen, dass sich das im Wege einer „Verletzungsklage“ wegen der Verletzung einer Unionsmarke durch die Unterhaltung einer welt- und damit auch unionsweit identisch aufrufbaren Internetpräsenz unter derselben Domain „später angerufene Gericht“ eines Mitgliedsstaates, bei dem gemäß den Artt. 97 Abs. 2, 98 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke in Bezug auf die in einem jeden Mitgliedsstaat begangenen oder drohenden Verletzungshandlungen Ansprüche geltend gemacht werden, nach Art. 109 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke nur für das Gebiet desjenigen anderen Mitgliedsstaates, in dem ein Gericht wegen der Verletzung einer mit der bei dem „später angerufene[n] Gericht“ geltend gemachten Unionsmarke identischen und für identische Waren geltenden nationalen Marke durch die Unterhaltung und Benutzung derselben welt- und damit auch unionsweit identisch aufrufbaren Internetpräsenz unter derselben Domain „zuerst“ angerufen worden war, im Umfang der Doppelidentität für unzuständig zu erklären hat, oder hat sich das „später angerufene Gericht“ in diesem Fall im Umfang der Doppelidentität für die gesamten bei ihm gemäß den Artt. 97 Abs. 2, 98 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke in Bezug auf die in einem jeden Mitgliedsstaat begangenen oder drohenden Verletzungshandlungen und mithin unionsweit geltend gemachten Ansprüche für unzuständig zu erklären?

4. Ist Art. 109 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke dahin auszulegen, dass sich das im Wege einer „Verletzungsklage“ wegen der Verletzung einer Unionsmarke durch die Unterhaltung und Benutzung welt- und damit auch unionsweit im Internet unter den Domains „facebook.com“ und/oder „youtube.com“ und/oder „twitter.com“ identisch aufrufbarer Inhalte jeweils - bezogen auf die jeweilige Domain „facebook.com“ und/oder „youtube.com“ und/oder „twitter.com“ - unter demselben Benutzernamen „später angerufene Gericht“ eines Mitgliedsstaates, bei dem gemäß den Artt. 97 Abs. 2, 98 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke in Bezug auf die in einem jeden Mitgliedsstaat begangenen oder drohenden Verletzungshandlungen Ansprüche geltend gemacht werden, nach Art. 109 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke nur für das Gebiet desjenigen anderen Mitgliedsstaates, in dem ein Gericht wegen der Verletzung einer mit der bei dem „später angerufene[n] Gericht“ geltend gemachten Unionsmarke identischen und für identische Waren geltenden nationalen Marke durch die Unterhaltung und Benutzung derselben welt- und damit auch unionsweit im Internet unter den Domains „facebook.com“ und/oder „youtube.com“ und/oder „twitter.com“ identisch aufrufbarer Inhalte jeweils - bezogen auf die jeweilige Domain „facebook.com“ und/oder „youtube.com“ und/oder „twitter.com“ - unter demselben Benutzernamen „zuerst“ angerufen worden war, im Umfang der Doppelidentität für unzuständig zu erklären hat, oder hat sich das „später angerufene Gericht“ in diesem Fall im Umfang der Doppelidentität für die gesamten bei ihm gemäß den Artt. 97 Abs. 2, 98 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke in Bezug auf die in einem jeden Mitgliedsstaat begangenen oder drohenden Verletzungshandlungen und mithin unionsweit geltend gemachten Ansprüche für unzuständig zu erklären?

5. Ist Art. 109 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke dahin auszulegen, dass die Rücknahme einer wegen der Verletzung einer Unionsmarke durch die Unterhaltung einer welt- und damit auch unionsweit identisch aufrufbaren Internetpräsenz unter derselben Domain bei dem „später angerufene[n] Gericht“ eines Mitgliedsstaates anhängig gemachten Verletzungsklage, bei dem zunächst gemäß den Artt. 97 Abs. 2, 98 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke in Bezug auf die in einem jeden Mitgliedsstaat begangenen oder drohenden Verletzungshandlungen Ansprüche geltend gemacht worden waren, in Bezug auf das Gebiet desjenigen anderen Mitgliedsstaates, in dem ein Gericht wegen der Verletzung einer mit der bei dem „später angerufene[n] Gericht“ geltend gemachten Unionsmarke identischen und für identische Waren geltenden nationalen Marke durch die Unterhaltung und Benutzung derselben welt- und damit auch unionsweit identisch aufrufbaren Internetpräsenz unter derselben Domain „zuerst“ angerufen worden war, einer Unzuständigkeitserklärung des „später angerufene[n] Gericht[s]“ nach Art. 109 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke im Umfang der Doppelidentität entgegensteht?

6. Ist Art. 109 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke dahin auszulegen, dass die Rücknahme einer wegen der Verletzung einer Unionsmarke durch die Unterhaltung und Benutzung welt- und damit auch unionsweit im Internet unter den Domains „facebook.com“ und/oder „youtube.com“ und/oder „twitter.com“ identisch aufrufbarer Inhalte jeweils - bezogen auf die jeweilige Domain „facebook.com“ und/oder „youtube.com“ und/oder „twitter.com“ - unter demselben Benutzernamen bei dem „später angerufene[n] Gericht“ eines Mitgliedsstaates anhängig gemachten Verletzungsklage, bei dem zunächst gemäß den Artt. 97 Abs. 2, 98 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke in Bezug auf die in einem jeden Mitgliedsstaat begangenen oder drohenden Verletzungshandlungen Ansprüche geltend gemacht worden waren, in Bezug auf das Gebiet desjenigen anderen Mitgliedsstaates, in dem ein Gericht wegen der Verletzung einer mit der bei dem „später angerufene[n] Gericht“ geltend gemachten Unionsmarke identischen und für identische Waren geltenden nationalen Marke durch die Unterhaltung und Benutzung derselben welt- und damit auch unionsweit im Internet unter den Domains „facebook.com“ und/oder „youtube.com“ und/oder „twitter.com“ identisch aufrufbarer Inhalte jeweils - bezogen auf die jeweilige Domain „facebook.com“ und/oder „youtube.com“ und/oder „twitter.com“ - unter demselben Benutzernamen „zuerst“ angerufen worden war, einer Unzuständigkeitserklärung des „später angerufene[n] Gericht[s]“ nach Art. 109 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke im Umfang der Doppelidentität entgegensteht?

7. Ist Art. 109 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke dahin auszulegen, dass aus der Formulierung „wenn die betreffenden Marken identisch sind und für identische Waren oder Dienstleistungen gelten“ bei Vorliegen einer Markenidentität eine Unzuständigkeit des „später angerufene[n] Gericht[s]“ nur insoweit folgt, als die Unionsmarke und die jeweilige nationale Marke für dieselben Waren und/oder Dienstleistungen eingetragen sind, oder ist das „später angerufene Gericht“ gänzlich unzuständig, auch wenn die bei diesem Gericht geltend gemachte Unionsmarke noch für weitere - von der anderen, nationalen Marke nicht geschützte - Waren und/oder Dienstleistungen geschützt ist, mit denen eine Identität oder Ähnlichkeit der angegriffenen Handlungen in Betracht kommt?

II. Dieses Verfahren wird bis zum Eingang einer Antwort des Gerichtshofs der Europäischen Union auf die Vorlagefragen gemäß Ziff. I im Umfang

1. des Hauptklageantrags zu Ziff. I 1 aus der Klageschrift vom 11.03.2013 in der Fassung gemäß den Schriftsätzen vom 11.11.2014, 12.03.2015 und 10.09.2015, soweit mit diesem eine Unterlassung „für Arzneimittel, Waren zur Haut- und Gesundheitspflege“ begehrt wird,

2. der auf den Hauptklageantrag zu Ziff. I 1 aus der Klageschrift vom 11.03.2013 in der Fassung gemäß den Schriftsätzen vom 11.11.2014, 12.03.2015 und 10.09.2015 in dem Umfang gemäß Ziff. II 1 (Unterlassungsbegehr „für Arzneimittel, Waren zur Haut- und Gesundheitspflege“) bezogenen weiteren Hauptklageanträge zu den Ziff. I 4, I 5 und I 6 aus der Klageschrift vom 11.03.2013 in der Fassung gemäß den Schriftsätzen vom 11.11.2014, 12.03.2015 und 10.09.2015,

3. des Hilfsantrages gemäß den Seiten 5 bis 6 des Schriftsatzes vom 22.12.2015, soweit dieser als Hilfsantrag zu den Hauptanträgen gemäß Ziff. II 1 und II 2 im Umfang des Unterlassungsbegehrs „für Arzneimittel, Waren zur Haut- und Gesundheitspflege“ gestellt worden ist, sowie

4. des mit der Ordnungsziffer „1.” versehenen Hilfsantrages in dem Schriftsatz vom 22.12.2015 mit Ausnahme desjenigen Antragsteiles, dem der Buchstabe „tt)“ vorangestellt ist, und der mit den Ordnungsziffern „2.“ und „3.” versehenen Hilfsanträge in dem Schriftsatz vom 22.12.2015, soweit sich diese auf den mit der Ordnungsziffer „1.” versehenen Hilfsantrag in dem Schriftsatz vom 22.12.2015 mit Ausnahme desjenigen Antragsteiles, dem der Buchstabe „tt)“ vorangestellt ist, beziehen

ausgesetzt.

III. Im Umfang

1. des Hauptklageantrags zu Ziff. I 1 aus der Klageschrift vom 11.03.2013 in der Fassung gemäß den Schriftsätzen vom 11.11.2014, 12.03.2015 und 10.09.2015, soweit mit diesem eine Unterlassung für „Dienstleistungen im Bereich des Gesundheitswesens“ begehrt wird,

2. der auf den Hauptklageantrag zu Ziff. I 1 aus der Klageschrift vom 11.03.2013 in der Fassung gemäß den Schriftsätzen vom 11.11.2014, 12.03.2015 und 10.09.2015 in dem Umfang gemäß Ziff. III 1 (Unterlassungsgebehr für „Dienstleistungen im Bereich des Gesundheitswesens“) bezogenen weiteren Hauptklageanträge zu den Ziff. I 4, I 5 und I 6 aus der Klageschrift vom 11.03.2013 in der Fassung gemäß den Schriftsätzen vom 11.11.2014, 12.03.2015 und 10.09.2015, und

3. des Hilfsantrages gemäß den Seiten 5 bis 6 des Schriftsatzes vom 22.12.2015, soweit dieser als Hilfsantrag zu den Hauptanträgen gemäß Ziff. III 1 und III 2 im Umfang des Unterlassungsbegehrs für „Dienstleistungen im Bereich des Gesundheitswesens“ gestellt worden ist,

wird das Verfahren zunächst gemäß Art. 109 Abs. 1 lit. b) Alt. 1 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Unionsmarke ausgesetzt.

IV. Es wird angeordnet, dass die mit der Klage im Umfang der Klageanträge zu den Ziff. I 2 und I 3 sowie zu den Ziff. I 4 bis I 6, soweit sich diese auf die Klageanträge zu den Ziff. I 2 und I 3 beziehen, aus der Klageschrift vom 11.03.2013 in der Fassung gemäß den Schriftsätzen vom 11.11.2014, 12.03.2015 und 10.09.2015 sowie die auf diese Hauptanträge bezogenen Hilfsanträge gemäß den Schriftsätzen vom 12.03.2015 und vom 22.12.2015 in einem getrennten Prozess verhandelt werden. Die Parteien werden in diesem abgetrennten Verfahren einen separaten gerichtlichen Hinweis erhalten.

V. Es wird angeordnet, dass die mit der Klage im Umfang der Klageanträge zu Ziff. II aus der Klageschrift vom 11.03.2013 in der Fassung gemäß den Schriftsätzen vom 11.11.2014, 12.03.2015 und 10.09.2015 sowie die auf diese Hauptanträge bezogenen Hilfsanträge gemäß den Schriftsätzen vom 12.03.2015 und vom 22.12.2015 in einem getrennten Prozess verhandelt werden. Die Parteien werden in diesem abgetrennten Verfahren einen separaten gerichtlichen Hinweis erhalten.

Gründe

I.

1

Zu den Vorlagefragen

2

(Tenor zu Ziff. I)

1.

3

Gegenstand und wesentliche Argumente der Parteien des Ausgangsverfahrens

4

Die Klägerin macht gegen die Beklagten Unterlassungs- und Annexansprüche wegen der Verwendung des Wortes „MERCK“ in einer Reihe von Domains, Kennzeichen, Internetpräsenzen, Internetplattformen und geschäftlichen Bezeichnungen in Deutschland sowie darüber hinaus in der Europäischen Union geltend.

5

Die Klägerin ist ein pharmazeutisch-chemisches Unternehmen mit rd. 40.000 Mitarbeitern, das in 67 Ländern der Welt tätig ist. Ihr Unternehmensbereich Pharma umfasst rezeptpflichtige Arzneimittel sowie Produkte für die Selbstmedikation. Die Klägerin ist Rechtsnachfolgerin der im neunzehnten Jahrhundert gegründeten Geschäftssozietät Merck.

6

Im Jahre 1891 wurde in den Vereinigten Staaten von Amerika die offene Handelsgesellschaft Merck & Co. als Tochtergesellschaft der Rechtsvorgängerin der Klägerin gegründet. Diese ist die Rechtsvorgängerin der Beklagten zu 2). Das Unternehmen wurde im Jahr 1908 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt und in „Merck & Co., Inc.“ umbenannt. Im Jahre 1917 gab der Alien Property Custodian in den Vereinigten Staaten von Amerika die Beschlagnahme des Unternehmens Merck & Co., Inc., bekannt. Die daraufhin an die Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika übergebenen, im Besitz deutscher Familienmitglieder der Familie Merck befindlichen Anteile an der Merck & Co., Inc., wurden im Jahr 1919 von Georg Merck zurückerworben. Seit diesem Zeitpunkt ist das Unternehmen wirtschaftlich vollständig von der Rechtsvorgängerin der Klägerin getrennt.

7

Die Beklagte zu 2) produziert und vertreibt in erster Linie Arzneimittel und Impfstoffe, daneben auch Produkte zur Haut- und Gesundheitspflege. Sie beschäftigt etwa 86.000 Angestellte in 140 Ländern und hat weltweit 31 Fabriken. Damit ist sie das zweitgrößte Pharma-Unternehmen der Welt. Ihre Produkte werden in mehr als 200 Ländern vertrieben. Die Beklagte zu 2) hat ihren Sitz seit 1993 in White House Station im US-Bundesstaat New Jersey. Zuvor war die Beklagte zu 2) in Rahway, ebenfalls im US-Bundesstaat New Jersey, ansässig. In der Europäischen Union hat die Beklagte zu 2) die folgenden Tochtergesellschaften:

8

Belgien: Merck Sharp & Dohme B.V.

9

Dänemark: Merck Sharp & Dohme Denmark

10

Deutschland: MSD Sharp & Dohme GmbH

11

Estland: Merck Sharp Dohme OÜ

12

Finnland: MSD Finland Oy

13

Frankreich: Merck Sharp & Dohme-Chibret

14

Griechenland: Merck Sharp & Dohme ΑΦΒΕΕ

15

Großbritannien: Merck Sharp & Dohme, Ltd.

16

Irland: Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Ltd.

17

Italien: Merck Sharp & Dohme Italia S.p.A.

18

Litauen: UAB „Merck Sharp & Dohme“

19

Niederlande: Merck Sharp & Dohme BV

20

Österreich: Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

21

Polen: MSD Polska Sp. z o.o.

22

Portugal: Merck Sharp & Dohme Ida.

23

Rumänien: Merck Sharp & Dohme Romania SRL

24

Schweden: Merck Sharp & Dohme Sweden AB

25

Slowenien: Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc. Affiliate Ljublijana

26

Slowakei: Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc.

27

Spanien: Merck Sharp & Dohme de España, SA

28

Tschechien: Merck Sharp & Dohme, IDEA, Inc.

29

Ungarn: MSD Hungary Ltd.

30

Im Jahr 1953 fusionierte die Beklagte zu 2) mit der Pharma-Gruppe Sharp & Dohme, die ein funktionierendes Betriebsnetz im Ausland mitbrachte. Im Jahre 2009 wurde die Beklagte zu 2) im Zuge eines Unternehmenszusammenschlusses zu einer hundertprozentigen Tochter der Schering-Plough Corp. und benannte sich in Merck Sharp & Dohme Corp. um. Die Schering Plough Corp. blieb weiter bestehen und wurde in Merck & Co. & Inc., umbenannt. Sie ist die Beklagte zu 1). Die Beklagte zu 1) ist die in den Vereinigten Staaten von Amerika börsenorientierte Muttergesellschaft der Beklagten zu 2). Das operative Geschäft wird von der Beklagten zu 2) geleitet. Die Beklagte zu 1) betraute die Beklagte zu 2) damit, die Außendarstellung der Beklagten zu 1) im Internet zu übernehmen, z. B. die Veröffentlichung von für Aktionäre der Beklagten zu 1) relevanten Informationen.

31

Die Beklagte zu 3) ist die deutsche Tochtergesellschaft der Unternehmensgruppe um die Beklagten zu 1) und zu 2).

32

Im Hinblick auf die Domains „merck.com“, „merckresponsibility.com“, „mercknewsroom.com“, „merckengage.com“, „merckvaccines.com“, „merckmanuals.com“, „merckservices.com“, „merckbooks.com“, „merck-animal-health.com“, „migrainesupport.com“ und „msdformotherssupport.com“ ist ausweislich der Online-Datenbank „Who.is“ jeweils die Beklagte zu 2) „Registrant“ und die Beklagte zu 1) „Administrative Contact“ (sog. Admin-C). Abgesehen von ihren jeweiligen Firmen sind die dort angegebenen Kontaktdaten (postalische Adresse, Mail-Adresse (merck-domains@merck.com), Telefon- und Faxnummer) der Beklagten zu 1) und zu 2) jeweils identisch.

33

Von der zentralen Website „www.merck.com“ wird ein Nutzer aus Deutschland oder anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union teilweise über Links auf Unterwebseiten geleitet, die weitere Inhalte der Internetpräsenz der Beklagtenseite enthalten, insbesondere „www.merckresponsibility.com“, „www.mercknewsroom.com“, „www.merckformothers.com“, „www.merckservices.com“, „www.merckengage.com“, „www.merckvaccines.com“, „www.merck-animal-health.com“ und „www.merckbooks.com“.

34

Im Rahmen keiner dieser Domains bzw. Webseiten machen die Beklagten zu 1) und zu 2) von der Möglichkeit des sog. Geotargeting Gebrauch, so dass diese mit ihren sämtlichen Inhalten in identischer Form jeweils weltweit abrufbar sind.

35

Unter dem 17.11.1932 kam zwischen der Rechtsvorgängerin der Klägerin und der Rechtsvorgängerin der Beklagten zu 2) ein sog. „TREATY AGREEMENT“ zustande (Anlage B 2). In der Präambel dieses Vertrages heißt es u. a. wie folgt:

36

„The business of Merck & Co., Inc., and its use of the word ‘Merck’ in connection therewith has been almost exclusively confined to the United States, its territories and dependencies (the word ‘territories’ wherever used herein meaning Alaska and Hawaii and the word ‘dependencies’ wherever used herein meaning Porto Rico, Virgin Islands, the Panama Canal Zone, Samoa, Guam and the Wake and Midway Islands) and Canada, while the business of E. Merck and its use of the name ‘Merck’ has been almost exclusively confined to the remainder of the world, except that both parties have business in Cuba, the West Indies and the Philippine Islands (said Philippine Islands, while dependencies of the United States, are not included in the definition of that word as used herein) in connection with which they have used the world ‘Merck’. The parties hereto have carried on their respective businesses under conditions of mutual cooperation and respect for the rights of the other and they desire to confirm and establish covenants and principles of mutual cooperation and helpfulness in carrying on their respective businesses.“

37

Durch Consent Judgement vom 06.10.1945 hob der District Court of the United States for the District of New Jersey den Vertrag gemäß Anlage B 2 auf und untersagte der Rechtsvorgängerin der Beklagten zu 2) die weitere Befolgung dieses Vertrages (Anlage B 3).

38

Ziff. 1 des Vertrages gemäß Anlage B 2 lautet wie folgt:

39

„E. Merck recognizes and confirms the right of Merck & Co., Inc. to the exclusive use of the word ‘Merck’ in the United States, its territories and dependencies, and Canada, and the right to use said name jointly with E. Merck in Cuba, the West Indies and the Philippines, whether said word ‘Merck’ is used alone or in conjunction with or combination with any other word or in connection with any patent or trade-mark or in any other way.“

40

Ziff. 2 des Vertrages gem. Anlage B 2 lautet wie folgt:

41

„Merck & Co., Inc. recognizes and confirms the right of E. Merck to the exclusive use of the word ‘Merck’ in the entire world, except the United States, its territories and dependencies, and Canada, and except in Cuba, the West Indies and the Philippine Islands, where Merck & Co., Inc. recognizes the right of E. Merck to use said name jointly with Merck & Co., Inc. The right of E. Merck to use the name ‘Merck’ as herein recognized and confirmed by Merck & Co., Inc. means the right to use said name alone or in conjunction with or combination any another word or in connection with any patent or trade-mark or in any other way.“

42

Unter dem 12.09.1955 kam ein neuer Vertrag (Agreement) zwischen der Rechtsvorgängerin der Klägerin und derjenigen der Beklagten zu 2) zustande (Anlage B 4). Dieser enthält in seinen Ziffern 3 ff. für das Gebiet Deutschlands und der übrigen derzeitigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union relevante Regelungen betreffend die Verwendung bestimmter geschäftlicher Bezeichnungen und Marken.

43

In dieser Vereinbarung war in Ziff. 3 b) für Deutschland Folgendes geregelt:

44

„Merck & Co. recognizes the exclusive right of E. Merck to the use of the trademark Merck in Germany and in such country will not use or attempt to acquire rights in any trademark containing Merck.“

45

In Ziff. 4 hieß es im Hinblick auf „all other countries“ (in der Präambel definiert als „all countries of the world other than the United States, Canada, Germany, Cuba and the Philippines“):

46

„In all other countries Merck & Co. shall promptly and in any event no later than three years after the effective date of this agreement cancel all existing registrations, withdraw all applications and discontinue all use of the trademark Merck, Merck Cross and MerckMerckMerck.“

47

Im Hinblick auf die Benutzung von „Merck“ als Unternehmensbezeichnung enthielt der Vertrag im Hinblick auf „all other countries“ im oben genannten Sinne in Ziff. 8 folgende Regelung:

48

„In all other countries Merck & Co. shall promptly and in any event no later than three years of the effective date of this agreement discontinue all use of the following corporate names:

49

Merck (Pan America) Inc.,

50

Industrias Farmacéuticas Merck (Norte Americana) S.A.

51

Merck & Co. (Great Britain) Ltd.“

52

Abgesehen hiervon gestattete der Vertrag der Beklagtenseite für Deutschland die Benutzung von Unternehmensbezeichnungen „Merck & Co. Inc.“ oder „Merck & Co. Limited“ sowie „Merck Sharp & Dohme“ nur mit einem konkret spezifizierten aufklärenden geografischen Zusatz (Ziff. 3 a). Entsprechendes galt für „all other countries“ im Hinblick auf „Merck & Co. Inc.“ und „Merck & Co. Limited“ gemäß Ziff. 5.

53

Der Vertrag gem. Anlage B 4 wurde in der Folgezeit durch denjenigen vom 01.01.1970 (Anlage K 1) ersetzt. Dieser definiert unter seinen Ziffern 1 lit. a) - c) die aus dem Vertrag Verpflichteten. Unter seinen Ziffern 3 ff. lautet er auszugsweise wie folgt:

54

“3.) a) E. Merck will not object to the use in Germany by Merck & Co. of

55

(i) Merck & Co., Inc. or Merck & Co. Limited as all or part of a firmname or corporate name provided such names are geographically identified with the United States or Canada as follows: „Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., U.S.A.“, and „Merck & Co. Limited, Montreal, Canada“, all words being given equal prominence.

56

(ii) „Merck Sharp & Dohme“ as all or part of a firm name, corporate name or name of a corporate subdivision, provided such names are geographically identified with a country other than Germany, all words being given equal prominence.

57

b) Merck. & Co. recognizes the exclusive right of E. Merck to the use of the trademark Merck in Germany and in such country will not use or attempt to acquire rights in any trade mark containing Merck.

58

All other countries:

59

4.) In all other countries E. Merck recognizes that „Merck Sharp & Dohme“ as a trademark or name is not confusingly similar to any of the trademarks or names used or owned by E. Merck and E. Merck will not object to Merck & Co.’s use and registration of Merck Sharp & Dohme as all or part of a trademark, tradename or corporate name. When requested E. Merck shall so state in writing. The embellishments of design of such trademarks shall not imitate marks owned by E. Merck.

60

5.) In all other countries E. Merck will not object to the use by Merck & Co. as all or part of a firm-name or corporate name of „Merck & Co., Inc.“ used in association with words such as „Rahway, N.J., U.S.A.“ which identify it geographically with the United States or „Merck & Co. Limited“ used in association with words such as „Montreal Canada“ which identify it with Canada, all words being given equal prominence.

61

6.) In all other countries Merck & Co. recognizes that E. Merck is entitled to use the word „Merck“ or combinations such as „E. Merck“ as a trademark or name provided that any such marks or names adopted in the future shall not be confusingly similar to marks or names adopted or used by Merck & Co. under Paragraphs 4 and 5 above. When requested Merck & Co. shall so state in writing.“

62

Unter dem 24.11.1975 kam es zu einem weiteren Vertrag zwischen der Rechtsvorgängerin der Klägerin und der Rechtsvorgängerin der Beklagten zu 2) (Anlage K 2). Dieser lautet auszugsweise, in seinen Ziff. 3 und 5, wie folgt:

63

„3. Interpretation of the Phrase 'All Words Being Given Equal Prominence‘ in the January 1, 1970 Agreement

64

The phrase ‘all words being given equal prominence’ as used in paragraphs 2a, 3a (i), 3a (ii) and 5 of the January 1, 1970 Agreement does not require that the firm name or corporate name and the geographic identification be in lettering of the same size but does require that the geographic identification associated with the firm name or corporate name be in close proximity thereto and in letter size that is readily legible and in reasonable proportion to the letter size of the firm name or corporate name.

65

[…]

66

5. Journal Advertising

67

Merck & Co., Inc. and E. Merck, including their subsidiaries and affiliates, will not object in any country to the use by the other of the term MERCK as a trademark in advertisements appearing in journals which emanate from countries where the respective company has the right to use the trademark MERCK.”

68

Die Klägerin ist Inhaberin der deutschen Wortmarke „MERCK“ Nr. DDM 4119/45659 DD mit einer Priorität vom 11.01.1900, die Schutz für Waren in den internationalen Klassen 1 bis 5 u. a. „Arzneimittel und Verbandstoffe für Menschen und Tiere, Verbandswatte und -mulle, Tier- und Pflanzenvertilgungsmittel, Desinfektionsmittel, Drogen aus dem Pflanzenreich, nämlich Kräuter, Wurzeln, Stängel, Stammteile, Blätter, Blüten und Früchte und Teile derselben, Alkoloide, ätherische und fette Öle, Harze, Gummiharze sowie alle aus Pflanzen herstellbaren Präparate, Drogen aus dem Tierreich, nämlich Moschus [...]“ genießt (Anlage K 3).

69

Die Klägerin ist ferner Inhaberin der Unionswortmarke „MERCK“ Nr. 283986 mit einer Priorität vom 01.04.1996, die u. a. für „pharmazeutische und veterinärmedizinische Erzeugnisse sowie Präparate für die Gesundheitspflege“ in Klasse 5, „Magnetaufzeichnungsträger, Schallplatten; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldgetätigte Apparate; Registrierkassen, Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer“ in Klasse 9, „Papier, Pappe (Karton) und Waren aus diesen Materialien, soweit in Klasse 16 enthalten; Druckereierzeugnisse“ in Klasse 16 sowie die Dienstleistungen „ärztliche Versorgung, Gesundheits- und Schönheitspflege; Dienstleistungen auf dem Gebiet der Tiermedizin und der Landwirtschaft; wissenschaftliche und industrielle Forschung; Erstellen von Programmen für die Datenverarbeitung“ in Klasse 42 geschützt ist.

70

Neben ihren Domains betreiben die Beklagten zu 1) und zu 2) Internetpräsenzen auf der „Sozialmedia“ Plattform „Facebook“, „Twitter“ sowie dem Internet-Videoportal „YouTube“. Die Karriereseite „https://www.facebook.com/pages/merck-carrieres/44283616752? ref-ts&fref=ts“ wurde am 19.08.2008 registriert. Die facebook-Präsenz „facebook.com/MerckBeWell“ wurde am 23.08.2011 registriert. Der Twitter-account „twitter.com/merck“ wurde am 28.04.2009 registriert. Der Twitter-account „twitter.com/merckmanual“ wurde am 09.01.2012 registriert. Der Twitter-account „twitter.com/merckcarrieres1“ wurde am 30.03.2009 registriert. Der YouTube-Kanal „www.youtube.com/users/merck“ wurde 2011 etabliert. Das älteste dort eingestellte Video wurde am 19.09.2011 hochgeladen.

71

Die Beklagte zu 2) bietet ferner Anwendungssoftware - sog. „Apps“ - an, tat dies allerdings nicht vor August 2008.

72

Die streitgegenständlichen Internetauftritte der Beklagten zu 1) und zu 2) weisen durchgängig den Copyright-Vermerk „Copyright © 2009-2014 Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc.“ auf. Die Jahreszahl neben dem Symbol © und dem Namen des Copyright-Inhabers zeigt gemäß Art. III Abs. 1 Universal Copyright Convention (UCC) das jeweilige Erstveröffentlichungsjahr der so bezeichneten Inhalte an.

73

Die Inhalte der Webseiten unter der Domain „Merck.com“ sind nahezu ausschließlich in englischer Sprache verfasst. In deutscher Sprache sind auf dieser lediglich an in Deutschland und Österreich ansässige potentielle Zulieferer der Beklagten zu 2) gerichtete Einkaufsbedingungen, Allgemeine Geschäftsbedingungen, der Beklagten zu 2) über die Unterseite „http://www.merck.com/policy/termsofuse/procurement_terms_conditions.html“ abrufbar. Über die Domains „jobs.merck.com“ und „merck-jobs.com“ sind ferner auch deutschsprachige Stellenangebote von Konzernunternehmen der Beklagten zu 1) und zu 2) im Internet abrufbar.

74

Über den jeweiligen Link „Terms of Use“ am jeweils unteren Seitenrand der Internetauftritte unter den Domains „merck.com“, „merckengage.com“, „merckvaccines.com“, „merckmanuals.com“, „merckbooks.com“, „merck-animal-health.com“, „msdformothers.com“ und „migrainesupport“ können Besucher dieser Webseiten jeweils die URL „http://www.merck.com/policy/terms_of_use/home.html“ öffnen, unter der es im Eingangssatz wie folgt heißt:

75

„This website is maintained by Merck Sharp & Dohme Corp. („MERCK“) and is intended for use by the residents of the U. S. and its territories who are 18 years of age or older.“

76

Am oberen Seitenrand der Internetpräsenz unter der Domain „merckvaccines.com“ heißt es zudem wie folgt:

77

„For U. S. healthcare professionals only“.

78

Dies galt im Zeitpunkt der Klageerhebung auch für den Internetauftritt unter der Domain „merckservices.com“.

79

Am unteren Rand der Internetseite „www.merckengage.com“ heißt es u. a. wie folgt:

80

„This site is intended for residents of the United States, its territories and Puerto Rico“.

81

Im Rahmen des Facebook-Profils „Facebook/MerckBeWell“ heißt es unter der dortigen Spartenangabe „Gesundheit/Medizin/Medikamente“ wie folgt:

82

„This site is intended only for residents of the United States and its territories. Merck, known as MSD outside the United States and Canada, is an innovative, global healthcare [...]“.

83

Darunter befindet sich ein Link „Info“, durch dessen Anklicken der vollständige Satz

84

„Merck, known as MSD outside the United States and Canada, is an innovative, global healthcare leader which is committed to improving health and well-being around the world“

85

sichtbar wird.

86

Der Hinweis

87

„This site is intended only for residents of the United States and its territories“

88

unter der Spartenangabe „Gesundheit/Medizin/Medikamente“ befindet sich auch im Rahmen des Facebook-Profils „Facebook.com/merckformothers“ der Beklagten zu 1) und zu 2).

89

Im oberen Teil des Twitter-Accounts der Beklagten zu 1) und zu 2) unter „twitter.com/merck“ heißt es u.a. wie folgt:

90

„Intended for U. S. residents only“.

91

Dieser Satz befindet sich an einer ähnlichen Stelle auch im Rahmen des Twitter-Accounts der Beklagten zu 1) und zu 2) unter „Twitter.com/MerckAH“.

92

Zur rechtserhaltenden Benutzung ihrer Marken „MERCK“ legt die Klägerin auf den Seiten 10 bis 46 ihres Schriftsatzes vom 08.05.2014 (Bl. 847 bis 883 d. A. (Band IV)) Screenshots ihres Internetauftrittes in mehreren Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie Ablichtungen von Produktverpackungen vor. Zur Nutzung des Kennzeichens „MERCK“ als Unternehmenskennzeichen in Deutschland sowie in anderen Ländern außerhalb des nordamerikanischen Kontinentes legt die Klägerin in den Anlagekonvoluten K 23 bis K 34 Abbildungen von Produktverpackungen, Anzeigen, Messeauftritten, Internetauftritten und Rechnungen, gegliedert nach Jahrzehnten, beginnend ab 1900, vor, wegen deren Inhalten auf diese verwiesen wird. In den Anlagen K 36 bis K 40 legt die Klägerin ferner ihre Geschäftsberichte der Jahre 2008 bis 2010, 2012 und 2013 vor, aus denen sich u. a. ihre weltweiten Umsätze in diesen Jahren u. a. im Bereich Pharma ergeben.

93

Sowohl die Klägerin als auch die Merck Registry Holdings, Inc., deren Muttergesellschaft die Beklagte zu 1) ist, bewarben sich bei der Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) um die Top-Level Domain „.merck“. Die Merck Registry Holdings, Inc., bewarb sich ferner um die Top-Level-Domain „.merckmsd“. Diese Bewerbungen befinden sich derzeit noch im Prüfungsverfahren.

94

Am 01.10.2014 verkaufte die Beklagtenseite ihre Consumer Products-Sparte, in welcher sie zuvor die sog. „Coppertone“-Produkte zur Hautpflege herstellte und vertrieb, an die Bayer AG. Keine der Beklagten hatte zuvor selbst diese Produkte in das Gebiet der oder im Gebiet der Europäischen Union vertrieben.

95

Die Klägerin machte am 08.03.2013 vor dem High Court of Justice, Chancery Division, Royal Courts of Justice, Intellectual Property, eine Klage u. a. gegen die Beklagten zu 1) und zu 2) anhängig (Anlage B 1). In der diesbezüglichen „Claim Form“ heißt es unter „Brief details of claim“ u. a. wie folgt:

96

„The Claimant's claim is for infringement of UK registered trademarks Nos. 1,123,545, 1,558,154 and International trademarks Nos. (U.K.) 770,116 and 770,038 for and including the word MERCK and breach of a contract made on 1 January 1970 between the First Defendant and the Claimant relating to use of the trademark MERCK, and the Claimant seeks the following relief:

97

(1) An injunction to restrain the Defendants and each of them from infringing UK registered trademarks Nos. 1,123,545, 1,558,154, and International trademarks Nos. (U. K.) 770,116 and 770,038;

98

(2) Delivery up, alternatively destruction or obliteration on oath, of all articles and documents the sale or use of which with would contravene the foregoing injunction that are in the possession, custody or control of the Defendants and each of them;

99

(3) A declaration that the First Defendant [scil. = die hiesige Beklagte zu 2)] has breached the contract made on 1 January 1970 between the First Defendant and the Claimant;

100

(4) Damages for breach of contract together with interest thereon;

101

(5) An inquiry as to damages suffered by the Claimant for trademark infringement, alternatively at the Claimant's option, an account of profits accruing to the Defendants and each of them by reason of the acts complained of together with an order that the Defendants do pay to the Claimant such sum as may be found due upon the taking of such inquiry or account together with interest thereon“.

102

Die vorliegende Klage ist am 11.03.2013 bei dem erkennenden Gericht anhängig gemacht worden. Sie ist der Beklagten zu 3) am 15.04.2013 zugestellt worden. Der Beklagten zu 2) ist die Klage am 08.11.2013 zugestellt worden. Der Beklagten zu 1) ist die Klage am 19.09.2013 zugestellt worden.

103

Mit Schriftsatz vom 08.05.2014 (Bl. 858 ff. (1014 und 1062) d. A. (Band V)) hat die Klägerin die Klage zu den Ziff. I 1 c), I 2, I 3, soweit sie sich auf das Twitter-Profil „twitter.com/Merckff“ bezieht, zurück genommen und die Klage zu den Ziff. I 1 c), I 2, I 3, soweit sie sich auf das Twitter-Profil „twitter.com/MerckJobs“ bezieht, für erledigt erklärt. Mit Schriftsätzen vom 11.11.2014, 12.03.2015, 10.09.2015 und 22.12.2015 hat die Klägerin ihre Klageanträge weiter modifiziert, Hilfsanträge gestellt und ergänzt und eine Klagerücknahme im Umfang von für das Gebiet des Vereinigten Königreiches von Großbritannien und Nordirland geltend gemachten Ansprüchen erklärt. Letzteren Klagerücknahmen im Umfang von von der Klägerin für das Gebiet des Vereinigten Königreiches von Großbritannien und Nordirland geltend gemachten Ansprüchen hat die Beklagtenseite widersprochen.

104

Die Klägerin ist der Auffassung, die Zugänglichkeit der von ihr vorgelegten Screenshots auch in der Europäischen Union bzw. in Deutschland ohne Geotargeting-Beschränkungen verletzten sie, die Klägerin, in ihren Zeichenrechten. Diese Internetauftritte hätten auch in der Europäischen Union bzw. in Deutschland einen „commercial effect“, zumal sich die Beklagten an mehreren Stellen ihrer Webpräsenzen als weltweit tätiges Unternehmen darstellten. Soweit die Klägerin unionsweite Ansprüche geltend mache, greife Art. 109 Abs. 1 lit. a) UMV nicht. Jedenfalls aber aufgrund der wirksam erfolgten Teilklagerücknahme betreffend das Gebiet des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland sei Art. 109 Abs. 1 lit. a) UMV nicht (mehr) einschlägig.

105

Die Klägerin stellt die Anträge aus der Klagschrift vom 11.03.2013 in der Fassung gemäß den Schriftsätzen vom 11.11.2014, 12.03.2015 und 10.09.2015 sowie Hilfsanträge gemäß den Schriftsätzen vom 12.03.2015 und vom 22.12.2015.

106

Die Beklagten beantragen, die Klage in erster Linie als unzulässig abzuweisen und im Übrigen insgesamt abzuweisen.

107

Die Beklagten sind der Auffassung, die Klage sei jedenfalls insoweit, als unionsweite Ansprüche wegen der Verletzung der Unionsmarke der Klägerin geltend gemacht würden, bereits unzulässig gemäß Art. 109 Abs. 1 lit. a) UMV. Sowohl nach dem Wortlaut als auch nach dem Sinn und Zweck jener Vorschrift habe sich das später angerufene Gericht im Umfang der Doppelidentität insgesamt für unzuständig zu erklären. Die teilweise Klagerücknahme im Prozessrechtsverhältnis zwischen der Klägerin und den Beklagten zu 1) und zu 2) betreffend das Territorium des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland sei mangels Zustimmung der Beklagten zu dieser nach mündlicher Verhandlung zur Hauptsache wirkungslos. Aber auch diese teilweise Klagerücknahme - deren Wirksamkeit unterstellt - ändere nichts an der Rechtsfolge des Art. 109. Abs. 1 lit. a) UMV, da sowohl nach dem Wortlaut als auch nach dem Sinn und Zweck jener Vorschrift, der in der Vermeidung einander widersprechender Entscheidungen der im Sinne von Art. 109 Abs. 1 lit. a) UMV angerufenen Gerichte verschiedener Mitgliedstaaten im harmonisierten Markenrecht liege, sich das später angerufene Gericht insgesamt, also, sofern letzteres dasjenige Gericht ist, das wegen Verletzung einer Unionsmarke angerufen worden ist, im Umfang der gemäß den Artt. 97 Abs. 2, 98 Abs. 1 lit. a) UMV in Bezug auf die in einem jeden Mitgliedsstaat begangenen oder drohenden Verletzungshandlungen und mithin unionsweit geltend gemachten Ansprüche, für unzuständig zu erklären habe. Im Übrigen sei das Verfahren nach Art. 109 Abs. 1 lit. b) UMV und den Artt. 29 Abs. 1, 30 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 auszusetzen.

108

Zudem lägen rechtlich - auch unter Berücksichtigung der in der Vergangenheit zwischen den Parteien zustande gekommenen Vereinbarungen - keine Markenverletzungen vor.

109

Die Kammer hat mit den Parteien am 13.11.2014 und am 18.02.2016 mündlich verhandelt. Auf die Protokolle der mündlichen Verhandlungen vom 13.11.2014 und vom 18.02.2016 wird verwiesen.

110

Im Übrigen wird zur Vervollständigung des Sachvortrages der Parteien und der Prozessgeschichte auf den Akteninhalt verwiesen.

2.

111

Begründung der Vorlage

a.

112

Die dem Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Ziff. I des Tenors gestellten Vorlagefragen beruhen auf der Erwägung, dass die Kammer die Vorschrift des Art. 109 Abs. 1 lit a) UMV vorliegend aufgrund des von der Klägerin bereits am 08.03.2013 angerufenen High Court of Justice, Chancery Division, Royal Courts of Justice, Intellectual Property, des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland für einschlägig erachtet.

b.

113

Der Wortlaut des Art. 109 Abs. 1 lit. a) UMV ermöglicht nach der Auffassung der Kammer keine teilweise - territorial begrenzte - Unzuständigkeitserklärung des später angerufenen Gerichts, wenn das später angerufene Gericht dasjenige ist, das wegen Verletzung einer Unionsmarke angerufen worden ist und bei diesem - wie vorliegend - gemäß den Artt. 97 Abs. 2, 98 Abs. 1 lit. a) UMV Ansprüche in Bezug auf die in einem jeden Mitgliedsstaat begangenen oder drohenden Verletzungshandlungen geltend gemacht werden.

114

Das ist Gegenstand der Vorlagefragen zu den Ziff. I 1 bis I 4.

115

Auch unter Berücksichtigung der travaux préparatoires sowie von Sinn und Zweck des Art. 109 Abs. 1 lit. a) UMV erscheint eine territorial begrenzte Unzuständigkeitserklärung in einem Fall wie dem vorliegenden nicht möglich.

116

Die travaux préparatoires aus den 1980er-Jahren haben das Internet und die sog. Social Media noch nicht berücksichtigen können. Art. 81 Abs. 1a des überarbeiteten Vorschlages der Europäischen Kommission für eine Verordnung über die Unionsmarke vom 31.07.1984 hatte noch wie folgt gelautet:

117

„Any person who, in one of the Member States, has brought an infringement action on the basis of a Community trade mark, or a national trade mark which does not give identical rights to those given by the Community trade mark, may not bring a new action against the same respondent or his assignee in respect of the same or an identical later infringement, in respect of the other trade mark.”

118

Erwägungsgrund 17 der UMV lautet wie folgt:

119

„Es soll vermieden werden, dass sich in Rechtsstreitigkeiten über denselben Tatbestand zwischen denselben Parteien voneinander abweichende Gerichtsurteile aus einer Unionsmarke und aus parallelen nationalen Marken ergeben. Zu diesem Zweck soll, sofern Klagen in demselben Mitgliedstaat erhoben werden, sich nach nationalem Verfahrensrecht - das durch diese Verordnung nicht berührt wird - bestimmen, wie dies erreicht wird; hingegen erscheinen, sofern Klagen in verschiedenen Mitgliedstaaten erhoben werden, Bestimmungen angebracht, die sich an den Vorschriften über Rechtshängigkeit und damit im Zusammenhang stehenden Verfahren der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 orientieren.“

120

Unbehelflich erscheint insoweit vor dem Hintergrund der besonderen von Art. 109 Abs. 1 lit. a) UMV geregelten Situation im harmonisierten Markenrecht, dass in der englischen Sprachfassung des Art. 109 Abs. 1 lit. a) UMV der Begriff „wegen derselben Handlungen“ den Wortlaut „involving the same cause of action“ aufweist, die sich so auch in der englischen Sprachfassung des Art. 29 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 wiederfindet, die in der deutschen Sprachfassung dieser Norm „wegen desselben Anspruchs“ lautet, zumal Erwägungsgrund 17 mit der Formulierung „die sich an den Vorschriften über Rechtshängigkeit und damit im Zusammenhang stehenden Verfahren der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 orientieren“ (Hervorhebung durch die Kammer) die Berücksichtigung der markenrechtlichen Besonderheiten auch in diesem Zusammenhang ermöglicht und erfordert. Die Möglichkeit eines uneingeschränkten Rückgriffes auf zu Art. 29 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 ergangene Rechtsprechung erscheint vor diesem Hintergrund nicht eröffnet.

c.

121

Aus den vorgenannten Gründen kann nach Auffassung der Kammer auch die Teilklagerücknahme durch die Klägerin betreffend das Gebiet des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland nicht zu einer Zulässigkeit der vorliegenden Klage führen, soweit sie auf die Verletzung der Unionsmarke der Klägerin gestützt ist und unionsweite Ansprüche - mit Ausnahme des Gebietes des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland - geltend gemacht werden.

122

Das ist Gegenstand der Vorlagefragen zu den Ziff. I 5 und I 6.

123

Die Zulässigkeit der Teilklagerücknahme durch die Klägerin betreffend das Gebiet des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland richtet sich nach deutschem Zivilprozessrecht und ist zwischen den Parteien streitig. Eine Unzulässigkeit der Teilklagerücknahme führt zu deren Unwirksamkeit. Die Kammer wird in ihrer Schlussentscheidung auch über die Zulässigkeit der Teilklagerücknahme und deren etwaige Rechtsfolgen zu befinden haben.

d.

124

Die Vorlagefrage zu Ziff. I 7 soll im Ergebnis eine Klärung darüber herbeiführen, ob in der in jener Vorlagefrage beschriebenen Situation (auch und gegebenenfalls vorrangig) Art. 109 Abs. 1 lit. a) UMV oder (nur) Art. 109 Abs. 1 lit. b) Alt. 1 UMV Anwendung findet, soweit der Schutzbereich der bei dem „später angerufene[n] Gericht“ geltend gemachten Unionsmarke weiter ist als derjenige der bei dem „zuerst angerufenen“ Gericht geltend gemachten identischen nationalen Marke.

125

Insoweit hat die Kammer daher das Verfahren zunächst nur nach dem - insoweit jedenfalls einschlägigen - Art. 109 Abs. 1 lit. b) Alt. 1 UMV ausgesetzt.

3.

126

Rechtsprechung

127

Zu den Vorlagefragen der Kammer existiert nach Kenntnis der Kammer keine Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Union oder nationaler mitgliedstaatlicher Gerichte.

128

Den rationes decidendis der Entscheidungen des OLG Düsseldorf, Urteil vom 08.11.2005, Az. I-20 U 110/04 (BeckRS 2011, 17100) und des Supreme Court of Judicature, Court of Appeal (Civil Division) des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland, vom 12.03.2003, Az. 2002/0972 (The Prudential Assurance Company Limited vs. The Prudential Insurance Company of America) lassen sich die Vorlagefragen gemäß dem Tenor zu Ziff. I beantwortende Ausführungen nicht entnehmen, da die hiesigen Vorlagefragen in jenen Fällen nicht entscheidungserheblich gewesen sind.

129

Obiter dicta aber hat auch das OLG Düsseldorf in seiner benannten Entscheidung in Bezug auf u. a. Art. 105 der Verordnung (EG) Nr. 40/94, der Vorgängernorm des Art. 109 UMV, betont, dass aus dieser Vorschrift hervorgehe,

130

„dass nach der Gemeinschaftsmarkenverordnung widersprüchliche Entscheidungen der nationalen Gerichte vermieden werden sollen, um eine Beeinträchtigung des einheitlichen Charakters der Gemeinschaftsmarke zu vermeiden“,

131

dies freilich unter gleichzeitiger Betonung der - von dem vorlegenden Gericht geteilten, für die Beantwortung der Vorlagefragen aber nicht erheblichen - weiteren Rechtsauffassungen, dass letzteres nichts daran ändere, „dass […] ein Unterlassungsgebot nur beschränkt auf einen Mitgliedsstaat ausgesprochen werden [könne]“ und „[d]ie Unzulässigkeit eines solchen eingeschränkten Benutzungsverbots und der entsprechend territorial beschränkten Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs […] in der Gemeinschaftsmarkenverordnung nicht vorgesehen [sei] und […] den vorstehend genannten Vorschriften nicht entnommen werden [könne]“.

4.

132

Gemeinschaftsrechtliche Vorschriften

133

Art. 109 Abs. 1 lit. a) UMV lautet wie folgt:

134

„Artikel 109

135

Gleichzeitige und aufeinander folgende Klagen aus
Unionsmarken und aus nationalen Marken

136

(1) Werden Verletzungsklagen zwischen denselben Parteien wegen derselben Handlungen bei Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten anhängig gemacht, von denen das eine Gericht wegen Verletzung einer Unionsmarke und das andere Gericht wegen Verletzung einer nationalen Marke angerufen wird,

137

a) so hat sich das später angerufene Gericht von Amts wegen zugunsten des zuerst angerufenen Gerichts für unzuständig zu erklären, wenn die betreffenden Marken identisch sind und für identische Waren oder Dienstleistungen gelten. Das Gericht, das sich für unzuständig zu erklären hätte, kann das Verfahren aussetzen, wenn der Mangel der Zuständigkeit des anderen Gerichts geltend gemacht wird;“.

II.

138

Aussetzung gemäß Art. 109 Abs. 1 lit. b) Alt. 1 UMV

139

(Tenor zu Ziff. III)

140

Die Aussetzung des Verfahrens gemäß dem Tenor zu Ziff. III beruht - vorbehaltlich der Antwort des Gerichtshofes der Europäischen Union auf die Vorlagefragen, insbesondere jene gemäß dem Tenor zu Ziff. I 7 - auf Art. 109 Abs. 1 lit. b) Alt. 1 UMV.

III.

141

Prozesstrennung

142

(Tenor zu den Ziff. IV und V)

143

Die Prozesstrennung gemäß dem Tenor zu den Ziff. IV und V beruht auf § 145 Abs. 1 ZPO, da mit der Klage mehrere Ansprüche geltend gemacht worden sind und es aus sachlichen Gründen gerechtfertigt ist, diese in getrennten Prozessen zu verhandeln.

144

Die abtrennten Verfahrensteile können unabhängig von den Vorlagefragen weiterbetrieben werden. Ein Zuwarten auf eine Entscheidung des Gerichtshofes der Europäischen Union über den Vorlagebeschluss gemäß Ziff. I würde die Entscheidung über die in den abgetrennten Prozessrechtsverhältnissen geltend gemachten Ansprüche unnötig verzögern.

145

Zöllner

Führer

El Sarise

Vorsitzende Richterin
am Landgericht

Richter
am Landgericht

Richter
am Amtsgericht