Oberlandesgericht Köln ()
Urteil vom 2003-03-28, Aktenzeichen 6 U 113/02
ECLI:DE:OLGK:2003:0328.6U113.02.00

Tenor

Die Berufung der Beklagten gegen das am 16.05.2002 verkündete Urteil der 31. Zivilkammer des Landgerichts Köln - 31 O 710/01 - wird auf ihre Kosten zurückgewiesen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar, soweit nicht die Verurteilung der Beklagten in Ziffer I.2. der angefochtenen Entscheidung in Rede steht, in den Schutzverzicht auf die IR-Marke 753 998 "TOSCA BLUE" für den Bereich der Bundesrepublik Deutschland einzuwilligen.

Die Beklagte darf die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleis-tung abwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Die Sicherheitsleistung beträgt hinsichtlich des titulierten Unterlassungsanspruchs 250.000,-- EUR und hinsichtlich des Kostenerstattungsanspruchs der Klägerin 120% des zu vollstreckenden Betrages.

Beiden Parteien wird gestattet, die Sicherheitsleistung auch durch schriftliche, unwiderrufliche, unbedingte und unbefristete Bürgschaft eines im Inland zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinsti-tuts zu erbringen.

Die Revision wird nicht zugelassen.

1

B e g r ü n d u n g :

2

I.

3

Die Klägerin, die Firma M. GmbH & Co. KG, vertreibt unter
der Marke "TOSCA", deren Inhaberin sie ist, seit dem Jahre 1921 ein
Parfum und daraus entwickelte Parfümeriewaren, die in Serien mit
überwiegend blauer Verpackung angeboten werden. Wegen der
Einzelheiten der Markenlage wird auf den Inhalt der Klageschrift
verwiesen. Die Beklagte, die Firma M. s.r.l., hat ihren Sitz in
Bergamo/Italien. In Italien und anderen europäischen Ländern
vertreibt sie seit einigen Jahren hochwertige Ledergürtel und
-taschen, Lederbekleidung und Lederschuhe unter der Bezeichnung
"TOSCA BLU". Dieses Zeichen

4

hat sie sich mit Zeitrang vom 30.01.2001 als IR-Marke 753 998
für die Warenklassen 18 und 25 registrieren lassen.

5

Die Klägerin hat für ihre Wortmarken "TOSCA" unter
gleichzeitigem Vortrag zu den getätigten Umsätzen und ihrem
Werbeaufwand Verkehrsgeltung in Anspruch genommen und hat mit ihrer
Klage Schutz vor Verwässerung begehrt. Die Beklagte hat die
internationale wie auch die örtliche Zuständigkeit des Landgerichts
in Abrede gestellt und die Auffassung vertreten, die
tatbestandlichen Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
lägen nicht vor.

6

Das Landgericht hat die Beklagte antragsgemäß verurteilt und zur
Begründung seiner Entscheidung im wesentlichen ausgeführt, es sei
international und örtlich zuständig, die angegriffene IR-Marke sei
der bekannten Klagemarke stark ähnlich, diese werde in ihrer
Unterscheidungskraft beeinträchtigt, deshalb stünden der Klägerin
die erhobenen Ansprüche aus § 14 Abs. 2 Nr. 3 in Verbindung mit
Abs. 5 MarkenG sowie §§ 115 Abs. 1, 51 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr. 3
MarkenG zu. Gegen diese Entscheidung, auf die wegen der weiteren
Einzelheiten und auch des weiteren Sachvortrags der Parteien
verwiesen wird (Bl. 192 ff. d.A.), wendet sich die Beklagte mit
ihrer Berufung. Sie wiederholt und vertieft ihr erstinstanzliches
Vorbringen und vertritt namentlich die Auffassung, die Wortmarke
"TOSCA" der Klägerin sei nicht verkehrsbekannt und erst recht nicht
berühmt. Eine Verwässerungsgefahr bestehe nicht, die
tatbestandlichen Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
lägen nicht vor.

7

Die Beklagte beantragt,

8

die angefochtene Entscheidung zu ändern
und die Klage abzuweisen.

9

Die Klägerin beantragt,

10

die Berufung zurückzuweisen.

11

Auch die Klägerin wiederholt und vertieft ihr erstinstanzlichen
Vorbringen und vertritt nunmehr die Auffassung, der erhobene
Unterlassungsanspruch folge bereits aus § 14 Abs. 2 Nr. 2 in
Verbindung mit Abs. 5 MarkenG.

12

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird
auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst
Anlagen Bezug genommen, die sämtlich Gegenstand der mündlichen
Verhandlung waren.

13

II.

14

Die Berufung der Beklagten ist zulässig, hat in der Sache aber
keinen Erfolg. Dabei kann offen bleiben, ob im Streitfall die
tatbestandlichen Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG
erfüllt sind, namentlich ob diese Vorschrift die Warenunähnlichkeit
voraussetzt oder das Gegenteil der Fall ist (zu letzteren vgl. die
Vorlageentscheidung "Davidoff" des Bundesgerichtshofs vom
27.04.2000 [veröffentlicht u.a. in GRUR 2000, 875 ff. = WRP 2000,
1142 ff.] und das hierzu ergangene Urteil des Europäischen
Gerichtshofes vom 09.01.2003, insbesondere Erwägungsgrund 30, in
der Rechtssache C-292/00, veröffentlicht - soweit ersichtlich -
bislang nur in WRP 2003, 370, 374). Denn wie der Senat mit den
Parteien im Termin zur mündlichen Verhandlung bereits im einzelnen
erörtert hat, besteht hinsichtlich der sich gegenüberstehenden
Marken Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG,
so dass der Unterlassungsanspruch und infolgedessen auch der
Anspruch auf Einwilligung in die Löschung der IR-Marke bezogen auf
das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland bereits aus diesem Grunde
gegeben ist, § 14 Abs. 5 und §§ 115 Abs. 1, 51 Abs. 1, 9 Abs. 1 Nr.
2 MarkenG.

15

Über diesen Anspruch zu befinden ist der Senat befugt, auch wenn
die Beklagte in ihrer Berufungsbegründung die Rüge der fehlenden
internationalen und örtlichen Zuständigkeit des Landgerichts Köln
wiederholt hat. In diesem Zusammenhang ist es nicht
entscheidungserheblich, ob § 513 Abs. 2 ZPO n.F., wonach die
Berufung nicht darauf gestützt werden kann, dass das Gericht des
ersten Rechtszuges seine Zuständigkeit zu Unrecht angenommen habe,
nicht nur die örtliche und sachliche (insoweit allgemeine Meinung;
vgl. statt vieler: Zöller/Gummer, ZPO, 23. Aufl. 2002, § 513 Rn.
6), sondern auch die internationale Zuständigkeit meint. Dies ist
zweifelhaft, weil § 513 Abs. 2 ZPO n.F. im Gegensatz zu den
Bestimmungen der §§ 512 a, 549 Abs. 2 ZPO a.F. dem Wortlaut nach
insoweit keine Beschränkung enthält, so dass dieser Umstand dafür
spricht, dass auch das (etwaige) Fehlen der internationalen
Zuständigkeit nach der Neufassung des § 513 Abs. 2 ZPO in der
Berufungsinstanz nicht gerügt werden kann (vgl. dazu:
Zöller/Gummer, a.a.O., § 513 Rn. 8 unter Hinweis auf die
unterschiedlichen Auffassungen von Schellhammer [MDR 2001, 1141,
1146] und Geimer, Internationales Zivilprozessrecht, 4. Aufl. 2001,
Rn. 38). Letztlich kann das aber offen bleiben. Denn selbst wenn §
513 Abs. 2 ZPO n.F. die sonst von Amts wegen auch im
Berufungsverfahren vorzunehmende Prüfung der internationalen
Zuständigkeit nicht ausschließt, eine solche vielmehr weiterhin
geboten sein sollte, (so BGH, Urteil vom 28.11.2002, BGH-Report
2003, 248/249) führt das zu keinem abweichenden Ergebnis. Denn mit
dem Landgericht und der ganz herrschenden Meinung zumindest im
juristischen Schrifttum (vgl. dazu nur: Zöller/Geimer, ZPO, 22.
Aufl. 2001, Art. 5 GVÜ Rn. 14 a) ist auch der Senat der Auffassung,
dass Art. 5 Nr. 3 des hier noch anzuwendenden Brüsseler
Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und
Handelssachen auch vorbeugende Unterlassungsklagen der vorliegenden
Art erfasst. Selbst hierauf kommt es jedoch entscheidend nicht mehr
an, nachdem der Mailänder Prozessbevollmächtigte der Beklagten im
Termin zur mündlichen Verhandlung vor dem Senat - allerdings nicht
protokolliert - erklärt hat, mit der IR-Marke versehene Waren der
Beklagten würden jedenfalls in München und damit in der
Bundesrepublik Deutschland vertrieben.

16

Was den von der Klägerin erhobenen Unterlassungsanspruch angeht,
gewährt der Erwerb des Markenschutzes ihr ein ausschließliches
Recht (§§ 4, 14 Abs. 1 MarkenG), und Dritten ist es bei
anderweitiger Unterlassungspflicht (§ 14 Abs. 5 MarkenG) untersagt,
ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Ähnlichkeit des Zeichens
mit der Marke und der Ähnlichkeit der durch die Marke und das
Zeichen erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von
Verwechslungen besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen
mit der Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird, § 14 Abs. 2
Nr. 2 MarkenG. Damit kommt es im Streitfall entscheidend auf die
Frage der Verwechslungsgefahr an, eine Frage, die nach allgemeiner
Meinung (siehe statt vieler nur: BGH GRUR 1995, 808, 810
"P3-plastoclin" und BGH WRP 2000, 535, 539 "Attaché/Tisserand",
jeweils m.w.N.) eine Rechtsfrage ist. Diese Beurteilung der
Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG ist nach
ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs vom Standpunkt
eines durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen
Adressaten der betreffenden Art von Waren unter Berücksichtigung
aller Umstände des Einzelfalles vorzunehmen, namentlich der
Kennzeichnungskraft der Klagemarke, der Nähe der in Betracht zu
ziehenden Waren, für welche die Zeichen jeweils in Gebrauch sind
oder gebracht werden sollen, sowie des Grades der Ähnlichkeit der
zu vergleichenden Kennzeichnungen (vgl. hierzu zuletzt etwa BGH WRP
2002, 537 ff. "Bank 24"; BGH GRUR 2001, 507 ff. = WRP 2001, 694 ff.
"EVIAN/REVIAN" und BGH GRUR 2000, 506 ff. "Attaché/Tisserand").
Dabei besteht eine Wechselwirkung zwischen den in Betracht zu
ziehenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der
Ähnlichkeit der mit ihnen gekennzeichneten Waren sowie der
Kennzeichnungskraft der älteren Marke, so dass ein geringer Grad
der Ähnlichkeit der Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit
der Marken oder durch eine erhöhte Kennzeichnungskraft ausgeglichen
werden kann und umgekehrt (vgl. u.a. aus jüngerer Zeit BGH GRUR
2001, 158, 159 f. = WRP 2001, 41 "Drei-Streifen-Kennzeichnung" und
BGH GRUR 2000, 506, 508 = WRP 2000, 535 "Attaché/Tisserand" sowie
BGH WRP 2002, 537 ff. "Bank 24", jeweils m.w.N.). Die anhand dieser
Kriterien vorzunehmende Würdigung hat sich am Gesamteindruck der
sich gegenüberstehenden Zeichen zu orientieren, wobei zu
berücksichtigen ist, dass die Übereinstimmungen im maßgeblichen
Gesamteindruck stärker im Erinnerungsbild haften bleiben, und dass
deshalb bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr grundsätzlich mehr
auf die gegebenen Übereinstimmungen der zu vergleichenden
Kennzeichnungen abzuheben ist, als auf die Abweichungen (ständige
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs; vgl. etwa BGH GRUR 1999,
735, 736 "Monoflam/Polyflam" und BGH GRUR 1998, 924, 925 = WRP
1998, 875 "Salvent/Salventerol", jeweils m.w.N.).

17

Auf der Basis dieser Beurteilungskriterien kann zunächst
entgegen der von der Beklagten geäußerten und vom Landgericht
stillschweigend gebilligten Auffassung nicht von dem Fehlen der von
§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG vorausgesetzten Warenähnlichkeit
ausgegangen werden. Dieser weder im Markengesetz noch in der Ersten
Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedsstaaten über die Marken (89/104/EWG) vom 21.12.1988
definierte Begriff der Warenähnlichkeit ist nach der amtlichen
Begründung zu § 9 des Entwurfs eines Markenrechtsreformgesetzes ein
neuer eigenständiger Rechtsbegriff, der mit dem im alten
Warenzeichengesetz verwendeten Begriff der Warengleichartigkeit
nicht identisch ist (statt vieler: Ingerl/Rohnke, MarkenG 1998, §
14 Rn. 235). Er ist nicht isoliert aus sich heraus, sondern - so
der Erwägungsgrund 10 zur vorgenannten Richtlinie 89/104/EWG - "im
Hinblick auf die Verwechslungsgefahr" auszulegen (statt aller:
Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rn. 236). Danach ist die
Warenähnlichkeit dann zu bejahen, wenn zwischen den betreffenden
Erzeugnissen so enge Beziehungen bestehen, dass sich den Abnehmern,
wenn sie an den Waren dasselbe Zeichen angebracht sehen, der
Schluss aufdrängt, dass diese Waren vom selben Unternehmer stammen
(Ingerl/Rohnke, a.a.O., Rn. 236 unter Hinweis auf die in GRUR Int.
1994, 614, 615 veröffentlichte Entscheidung "Ideal Standard II" des
Europäischen Gerichtshofes). Zu den Faktoren, die das Verhältnis
der Waren kennzeichnen, zählen nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs insbesondere Art, Verwendungszweck und Nutzung
sowie ihre Eigenart als miteinander konkurrierende oder aber
einander ergänzende Waren (BGH GRUR 2001, 507, 508/509
"EVIAN/REVIAN"; BGH GRUR 1999, 245, 246 = WRP 1999, 196 "LIBERO";
BGH GRUR 1999, 496, 497 = WRP 1999, 528 "TIFFANY"; BGH GRUR 2000,
886, 887 "Bayer/BeiChem"). Von einem Fehlen jeglicher
Warenähnlichkeit und damit von der Nichtanwendbarkeit des § 14 Abs.
2 Nr. 2 MarkenG kann nur ausgegangen werden, wenn von vornherein
die Möglichkeit ausgeschlossen erscheint, dass ein verhältnismäßig
großer Abstand der Waren durch besondere Nähe oder Identität der
Zeichen sowie durch eine besondere Kennzeichnungskraft der
Klagemarke ausgeglichen werden kann. Nur dann, wenn angesichts des
Abstandes der Waren voneinander trotz großer Ähnlichkeit der Marken
und trotz besonders hoher Kennzeichnungskraft der älteren Marke die
Annahme einer Verwechslungsgefahr von vornherein ausgeschlossen
ist, fehlt es an der für die Vorschrift des § 14 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG notwendigen Warenähnlichkeit (vgl. BGH, a.a.O.,
"EVIAN/REVIAN", insbesondere auch im ersten Leitsatz).

18

Damit lässt sich im Streitfall die für den Unterlassungsanspruch
der Klägerin notwendige Warenähnlichkeit im Rechtssinne nicht
verneinen: Zwar ist es richtig, dass Lederwaren, Gürtel, modische
Schuhe etc. auf der einen sowie Parfums und Parfümeriewaren auf der
anderen Seite im allgemeinen von verschiedenen Herstellern stammen
und dies dem durchschnittlich informierten Verbraucher auch bekannt
ist. An der Warenähnlichkeit im Rechtssinne ändert das gleichwohl
nichts. Denn hier hat schon das Landgericht, wenn auch in anderem
Zusammenhang, zutreffend den unstreitigen Sachvortrag der Parteien
aufgegriffen, wonach es in der Modebranche einer ständigen und auch
praktizierten Übung entspricht, die Produkte anderer Firmen und
insbesondere Parfums markenrechtlich zu lizenzieren. Der
Durchschnittsverbraucher weiß, das Unternehmen aus der Modebranche
dritten Unternehmen und insbesondere solchen, die sich mit der
Herstellung und dem Vertrieb von Parfums befassen, Lizenzen
erteilen und ihnen so gestatten, z.B. die Modemarken "JOOP", "Hugo
Boss" und "Calvin Klein" für Parfums markenmäßig zu benutzen. Schon
aus diesem Grunde kann nicht davon ausgegangen werden, der Abstand
der im Streitfall in Rede stehenden Waren sei so groß, dass die
Annahme einer Verwechslungsgefahr im Rechtssinne von vornherein
ausgeschlossen erscheine. Daran ändert auch der Umstand nichts,
dass nach dem unstreitigen Sachvortrag der Parteien in der
Bundesrepublik Deutschland Lizenzierungen bislang nur in die eine
Richtung erfolgen, indem Markennamen aus der Modebranche für
Parfums verwendet werden. Denn abgesehen davon, dass diese
Tatsache, was die Mitglieder des Senats zu beurteilen sich aus
eigener Sachkunde und Erfahrung in der Lage sehen, dem
Durchschnittsverbraucher nicht bekannt ist und er nicht analysiert,
dass die ihm bekannte Lizenzierung im Bereich Mode und Parfums nur
eine bestimmte Richtung erfolgt, verbietet sich schon aus Gründen
der Logik die Annahme, im Rechtssinne seien modische Lederwaren auf
der einen und Parfums auf der anderen Seite ähnliche Waren,
umgekehrt gelte das aber nicht.

19

Sieht der Verkehr modische Lederwaren auf der einen und
Parfümeriewaren auf der anderen Seite aber zumindest wegen der
tatsächlichen Lizenzierungspraxis als einander ergänzende Waren an,
und folgt daraus, dass im Streitfall die tatbestandlichen
Voraussetzungen des Rechtsbegriffs der Warenähnlichkeit als erfüllt
anzusehen sind, kann auch das Vorliegen der weiteren
Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG im Ergebnis nicht
zweifelhaft sein: Der klägerischen Wortmarke "TOSCA" kommt von
Hause aus eine zumindest durchschnittliche Kennzeichnungskraft zu.
Es kann dahinstehen, ob auch heute noch davon ausgegangen werden
könnte, bei "TOSCA" handele es sich um eine kraft überragender
Verkehrsgeltung entstandene "berühmte" Marke, wie es der
Bundesgerichtshof vor mehr als 40 Jahren in seiner Entscheidung
"TOSCA" (BGH GRUR 1961, 280, 282 f.) angenommen hat. Denn
jedenfalls kann kein Zweifel daran bestehen, dass die von Hause aus
durchschnittliche Kennzeichnungskraft von "TOSCA" eine deutliche
Steigerung erfahren hat, so dass der Klagemarke "TOSCA" zumindest
eine gesteigerte Kennzeichnungskraft beizumessen ist. Das folgt aus
der über 80jährigen Marktpräsenz von mit der Wortmarke "TOSCA"
versehenen Parfümeriewaren und den von der Klägerin unbestritten
vorgetragenen und bereits vom Landgericht verwerteten Umsatzzahlen,
Werbeaufwendungen und Marktanteilen. Allein in den 90iger Jahren
hat die Klägerin Millionenbeträge für Werbung und Verkaufsförderung
aufgewandt und in der Zeit von 1993 bis 2000 einen Umsatz von rund
210.000.000,-- DM brutto erzielt. Unstreitig steht sie in ihrem
Produktsegment in der Spitzengruppe des Marktes.

20

Die von den Parteien verwendeten Marken sind einander aus den
vom Landgericht bereits genannten Gründen, die der Senat in Bezug
nimmt, hochgradig ähnlich. Sie unterscheiden sich praktisch nur
dadurch, dass die Beklagte der Bezeichnung "TOSCA" in optisch
abgesetzter Form den Wortbestandteil "BLU" folgen lässt. Im
maßgeblichen Bereich der Bundesrepublik Deutschland assoziiert der
angesprochene Verkehr, was die Mitglieder des Senats wiederum aus
eigener Sachkunde und Erfahrung zu beurteilen in der Lage sind, mit
diesem Wortbestandteil "BLU" sofort die Farbe "Blau", er erkennt
darin eine beschreibende Farbangabe. Jedenfalls bleibt der von der
Kennzeichnung "TOSCA" deutlich abgesetzte Bestandteil "BLU" derart
hinter der maßgeblichen Kennzeichnung "TOSCA" zurück, dass er bei
der Beurteilung der Markenähnlichkeit letztlich außer Betracht zu
bleiben hat. In Anbetracht der gesteigerten Kennzeichnungskraft
sowie der dem angesprochenen Verkehr sattsam bekannten Verbindung
zwischen Mode und Parfum und der daraus folgenden Warenähnlichkeit
besteht deshalb Verwechslungsgefahr im Rechtssinne. Die Beklagte
ist folglich gemäß § 14 Abs. 5 MarkenG verpflichtet, die (weitere)
Verwendung ihrer IR-Marke "TOSCA BLU" in der Bundesrepublik
Deutschland zu unterlassen und insoweit auch in die Löschung ihrer
Marke einzuwilligen.

21

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO. Die
Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708
Nr. 10, 711, 108 ZPO. Sie trägt den Umstand Rechnung, dass die in
Ziffer I.2. des landgerichtlichen Urteils titulierte
Einwilligungserklärung der Beklagten gemäß § 894 Abs. 1 ZPO erst
dann als abgegeben gilt, wenn das Urteil des Senats in Rechtskraft
erwachsen ist.

22

Die Voraussetzungen für eine Zulassung der Revision nach § 543
Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 ZPO liegen nicht vor. Der Rechtssache kommt
weder grundsätzliche Bedeutung zu noch erfordern Belange der
Rechtsfortbildung oder Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung
einer Entscheidung durch den Bundesgerichtshof. Streitentscheidend
ist vielmehr eine über den entschiedenen Fall nicht hinausweisende
Subsumtion eines individuellen, insbesondere bei der Beurteilung
der Warenähnlichkeit im wesentlichen tatrichterlich zu
beurteilenden Sachverhalts unter Normen und Rechtsgrundsätze, die
in der höchstrichterlichen Rechtsprechung, namentlich in den
vorerwähnten Entscheidungen "EVIAN/REVIAN", "Bank 24" sowie
"Davidoff" des Bundesgerichtshofs bereits eine Klärung erfahren
haben.

23

Der Wert der mit diesem Urteil verbundenen Beschwer der
Beklagten übersteigt den Betrag von 20.000,-- EUR.