Europäischer Gerichtshof ()
Urteil vom 2016-09-22, Aktenzeichen T-512/15
ECLI:EU:T:2016:527

URTEIL DES GERICHTS (Sechste Kammer)

22. September 2016 (
*1
)

„Unionsmarke — Nichtigkeitsverfahren — Unionsbildmarke SUN CALI — Ältere nationale Bildmarke CaLi co — Relatives Eintragungshindernis — Verwechslungsgefahr — Art. 8 Abs. 1 Buchst. b und Art. 53 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 — Vertretung vor der Beschwerdekammer — Tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der Union — Wirtschaftlich verbundene juristische Personen — Art. 92 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009“

In der Rechtssache T‑512/15

Sun Cali, Inc. mit Sitz in Denver, Colorado (Vereinigte Staaten), Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt C. Thomas,

Klägerin,

gegen

Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), vertreten durch E. Zaera Cuadrado als Bevollmächtigten,

Beklagter,

andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer des EUIPO:

Abercrombie & Fitch Europe SA mit Sitz in Mendrisio (Schweiz),

wegen einer Klage gegen eine Entscheidung der Fünften Beschwerdekammer des EUIPO vom 3. Juni 2015 (Verbundene Sachen R 1260/2014-5 und R 1281/2014-5) betreffend ein Nichtigkeitsverfahren zwischen Abercrombie & Fitch Europe und Sun Cali

erlässt

DAS GERICHT (Sechste Kammer)

zum Zeitpunkt der Beratung unter Mitwirkung des Präsidenten S. Frimodt Nielsen sowie der Richter A. M. Collins und V. Valančius (Berichterstatter),

Kanzler: E. Coulon,

aufgrund der am 4. September 2015 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klageschrift,

aufgrund der am 25. November 2015 bei der Kanzlei des Gerichts eingegangenen Klagebeantwortung,

aufgrund des Umstands, dass keiner der Verfahrensbeteiligten binnen der Frist von drei Wochen nach der Mitteilung, dass das schriftliche Verfahren abgeschlossen ist, die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt hat, und des daher gemäß Art. 106 Abs. 3 der Verfahrensordnung des Gerichts ergangenen Beschlusses, ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden,

folgendes

Urteil

Vorgeschichte des Rechtsstreits

1

Am 20. November 2006 meldete die Klägerin, die Sun Cali, Inc., nach der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates vom 20. Dezember 1993 über die Gemeinschaftsmarke (ABl. 1994, L 11, S. 1) in geänderter Fassung (ersetzt durch die Verordnung [EG] Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die Gemeinschaftsmarke [ABl. 2009, L 78, S. 1]) beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) eine Unionsmarke an.

2

Dabei handelt es sich um folgendes Bildzeichen:

3

Es wurden folgende Waren und Dienstleistungen der Klassen 18, 25, 35 und 45 des Abkommens von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken vom 15. Juni 1957 in revidierter und geänderter Fassung angemeldet:

—

Klasse 18: „Handtaschen“;

—

Klasse 25: „Damenbekleidungsstücke, nämlich Wäsche, Büstenhalter, Schlüpfer, Bustiers, Bodys, Nachthemden, Bademäntel, Korsettleibchen Kleider, T‑Shirts, Blusen. Sweater, Jeans, Anzüge, Jacken, Röcke, Badeanzüge, Sonnenkleider Sonnenschutz und Umhängetücher; Herrenbekleidung; Bekleidungsstücke und Schuhe für Kinder“;

—

Klasse 35: „Einzelhandelsdienstleistungen für Bekleidungsstücke, Schuhe und Handtaschen“;

—

Klasse 45: „Modeberatung; Garderobenmanagement, Imageberatung; Persönliche Einkaufsdienste für Dritte“.

4

Die Anmeldung der Unionsmarke wurde im Blatt für Gemeinschaftsmarken Nr. 20/2007 vom 21. Mai 2007 veröffentlicht.

5

Am 21. November 2007 wurde die Bildmarke unter der Nr. 5482369 als Unionsmarke eingetragen.

6

Am 16. Oktober 2012 reichte die Abercrombie & Fitch Europe SA einen Antrag auf Nichtigerklärung der Bildmarke der Klägerin für alle von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen ein.

7

Zur Stützung dieses Antrags wurden die relativen Nichtigkeitsgründe in Art. 53 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 geltend gemacht.

8

Der Antrag auf Nichtigerklärung wurde auf die folgende ältere italienische Bildmarke gestützt, die am 7. April 2008 für alle Waren der Klasse 25 eingetragen worden war.

9

Mit Entscheidung vom 17. März 2014 gab die Nichtigkeitsabteilung dem Antrag auf Nichtigerklärung teilweise statt und erklärte die angefochtene Marke hinsichtlich der Waren der Klassen 18 und 25 für nichtig, da sie in Anbetracht des in beiden Marken enthaltenen Elements „cali“, des dominierenden Bestandteils der älteren Marke, eine Verwechslungsgefahr zwischen der älteren Marke und der angefochtenen Marke für Waren der genannten Klassen als gegeben sah. Dagegen wies die Nichtigkeitsabteilung den Antrag auf Nichtigerklärung der angefochtenen Marke für die Dienstleistungen der Klassen 35 und 45 zurück, da sie keine Ähnlichkeit zwischen diesen Dienstleistungen und den Waren der Klasse 25 sah.

10

Die Klägerin und Abercrombie & Fitch Europe legten am 14. bzw. 16. Mai 2014 beim EUIPO gemäß den Art. 58 bis 64 der Verordnung Nr. 207/2009 jeweils Beschwerde gegen die Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung ein.

11

Mit Entscheidung vom 3. Juni 2015 (im Folgenden: angefochtene Entscheidung) wies die Fünfte Beschwerdekammer des EUIPO zum einen die Beschwerde der Klägerin wegen nicht ordnungsgemäßer Vertretung gemäß Art. 92 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 zurück und gab zum anderen der Beschwerde von Abercrombie & Fitch Europe teilweise statt und erklärte die angefochtene Marke auch hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 35 für nichtig. Insoweit war sie der Ansicht, dass unter Berücksichtigung der Ähnlichkeit zwischen den genannten Dienstleistungen und den Waren der Klasse 25 eine Verwechslungsgefahr zwischen der älteren Marke und der angefochtenen Marke bestehe.

Anträge der Parteien

12

Die Klägerin beantragt,

—

die angefochtene Entscheidung aufzuheben;

—

dem EUIPO die Kosten aufzuerlegen.

13

Das EUIPO beantragt,

—

die Klage abzuweisen;

—

der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Rechtliche Würdigung

1. Zu den erstmals beim Gericht vorgelegten Schriftstücken

14

Die Klägerin hat der Klageschrift mehrere Dokumente als Anlagen beigefügt, die belegen sollen, dass sie im Verfahren vor der Beschwerdekammer angemessen vertreten gewesen sei, und ihr Vorbringen stützen sollen, dass die ältere Marke als Variante des italienischen Begriffs „calcio“ verstanden werden könnte. Es handelt sich u. a. um die Anlagen 3 und 18 bis 22.

15

Das EUIPO macht geltend, diese Dokumente seien für unzulässig zu erklären, da sie in den Verfahren bei ihm nicht vorgelegt worden seien.

16

Es ist darauf hinzuweisen, dass die Klage beim Gericht auf die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der von den Beschwerdekammern des EUIPO erlassenen Entscheidungen im Sinne von Art. 65 der Verordnung Nr. 207/2009 gerichtet ist. Nach Art. 65 Abs. 2 der Verordnung Nr. 207/2009 kann das Gericht die Entscheidung einer Beschwerdekammer des EUIPO nur „wegen Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung des EG-Vertrags, [der] Verordnung [Nr. 207/2009] oder einer bei ihrer Durchführung anzuwendenden Rechtsnorm oder wegen Ermessensmissbrauch“ aufheben oder abändern. Aus dieser Bestimmung ergibt sich insbesondere, dass das Gericht die mit der Klage angefochtene Entscheidung nur aufheben oder abändern kann, wenn zum Zeitpunkt ihres Erlasses einer dieser Gründe für ihre Aufhebung oder Abänderung vorlag. Dagegen kann das Gericht die Entscheidung nicht aus Gründen aufheben oder abändern, die erst nach ihrem Erlass eingetreten sind (vgl. Urteil vom 13. März 2007, HABM/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, Rn. 53 und die dort angeführte Rechtsprechung). Aus dieser Bestimmung folgt auch, dass Tatsachen, die die Beteiligten nicht vor den Stellen des EUIPO vorgetragen haben, auch im Stadium der Klage beim Gericht nicht mehr vorgetragen werden können. Dem Gericht obliegt es, die Rechtmäßigkeit der von der Beschwerdekammer erlassenen Entscheidung dadurch zu überprüfen, dass es die von der Beschwerdekammer vorgenommene Anwendung des Rechts der Europäischen Union unter Berücksichtigung insbesondere des ihr vorliegenden Sachverhalts einer Kontrolle unterzieht, es kann aber für die Ausübung dieser Kontrolle nicht Tatsachen berücksichtigen, die vor ihm neu vorgetragen worden sind (Urteil vom 13. März 2007, HABM/Kaul, C‑29/05 P, EU:C2007:162, Rn. 54). Somit ist es nicht Aufgabe des Gerichts, im Licht ihm erstmals vorgelegter Beweise den Sachverhalt neu zu überprüfen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 24. November 2005, Sadas/HABM – LTJ Diffusion [ARTHUR ET FELICIE], T‑346/04, EU:T:2005:420, Rn. 19 und die dort angeführte Rechtsprechung).

17

Soweit im vorliegenden Fall die oben in Rn. 14 genannten Dokumente erstmals beim Gericht vorgelegt worden sind, können sie für die Kontrolle der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Entscheidung nicht berücksichtigt werden und sind daher zurückzuweisen.

2. Zur Begründetheit

18

Die Klägerin führt zwei Klagegründe an, nämlich erstens einen Verstoß gegen Art. 92 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 und zweitens einen Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b dieser Verordnung.

Zum ersten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 92 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009

19

Im Rahmen des ersten Klagegrundes trägt die Klägerin zum einen vor, sie habe sich gemäß Art. 92 Abs. 3 Satz 1 der Verordnung Nr. 207/2009 durch einen Angestellten ihrer Zweigniederlassung in Deutschland vor dem EUIPO vertreten lassen können, da es sich bei dieser Zweigniederlassung um eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende Handelsniederlassung in der Union im Sinne dieser Vorschrift gehandelt habe. Zum anderen könne sie sich, selbst wenn diese Zweigniederlassung nicht als eine ihr gehörende tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende Handelsniederlassung in der Union anerkannt werden sollte, dennoch gemäß Art. 92 Abs. 3 Satz 2 der Verordnung Nr. 207/2009 durch einen der Angestellten dieser Niederlassung vor dem EUIPO vertreten lassen, da sie wirtschaftlich mit dieser verbunden sei.

20

Das EUIPO tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen.

21

Gemäß Art. 92 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 können sich natürliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz oder einer tatsächlichen und nicht nur zum Schein bestehenden gewerblichen oder Handelsniederlassung in der Gemeinschaft vor dem EUIPO durch einen ihrer Angestellten vertreten lassen. Angestellte einer juristischen Person im Sinne dieses Absatzes können auch andere juristische Personen, die mit der erstgenannten Person wirtschaftlich verbunden sind, vertreten, selbst wenn diese anderen juristischen Personen weder Wohnsitz noch Sitz noch eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der Union haben.

22

Art. 93 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 bestimmt, dass die Vertretung natürlicher oder juristischer Personen vor dem Amt nur durch einen Rechtsanwalt, der in einem der Mitgliedstaaten zugelassen ist und seinen Geschäftssitz in der Union hat, wahrgenommen werden kann, soweit er in diesem Staat die Vertretung auf dem Gebiet des Markenwesens ausüben kann, oder durch zugelassene Vertreter, die in einer beim EUIPO geführten Liste eingetragen sind.

23

Erstens ist unstreitig, dass die Klägerin, Inhaberin der angefochtenen Marke, eine juristische Person des Privatrechts mit Sitz in Denver, Colorado (Vereinigte Staaten), ist und dass sie vor der Beschwerdekammer durch eine natürliche Person vertreten war, die, wie den Akten zu entnehmen ist, zum einen als ihre Generaldirektorin und zum anderen als Angestellte einer in München gelegenen Handelsniederlassung, die der Klägerin gehören soll, auftritt.

24

Zweitens ist den Akten zu entnehmen, dass das EUIPO die Klägerin mit Schreiben vom 3. März 2015 aufgefordert hatte, im Verfahren vor der Beschwerdekammer einen zugelassenen Vertreter im Sinne von Art. 93 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 zu benennen. Mit diesem Schreiben teilte das EUIPO der Klägerin mit, es habe ernsthafte Zweifel, ob diese nach Art. 92 Abs. 3 dieser Verordnung durch einen Angestellten vertreten werden könne. In ihrem Antwortschreiben vom 23. April 2015 beschränkte sich Klägerin auf das Vorbringen, da sie eine Handelsniederlassung in München habe, stehe es ihr frei, sich gemäß Art. 92 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 durch einen der Angestellten dieser Niederlassung vertreten zu lassen. Ungeachtet der von dem EUIPO geäußerten Zweifel fügte die Klägerin ihrer Antwort keinen Beweis bei, der ihre Behauptungen hätte belegen können, und begnügte sich mit einem Verweis auf die Leitlinien des EUIPO.

25

Drittens ist den Akten ebenfalls zu entnehmen, dass die andere Verfahrensbeteiligte vor der Beschwerdekammer, Abercrombie & Fitch Europe, in ihrer Stellungnahme zur Beschwerde der Klägerin vor der Beschwerdekammer vorgetragen hat, dass die Klägerin mangels einer tatsächlichen und nicht nur zum Schein bestehenden Handelsniederlassung in Deutschland vor der Beschwerdekammer nicht ordnungsgemäß vertreten gewesen sei. Zur Stützung dieser Behauptung machte Abercrombie & Fitch Europe geltend, dass die Klägerin, deren Wohnsitz und Sitz nicht in Deutschland lägen, sich gemäß Art. 13 des deutschen Handelsgesetzbuchs bei dem Gericht zur Eintragung hätte anmelden müssen, in dessen Bezirk sie die Handelsniederlassung habe betreiben wollen, was sie nicht getan habe. Zum Beleg dieses Vorbringens fügte Abercrombie & Fitch Europe zum einen einen Auszug aus dem Gemeinsamen Registerportal der Länder bei, aus dem hervorging, dass in Deutschland keine Handelsniederlassung mit den Begriffen „sun cali“ eingetragen war, und zum anderen einen Handelsregisterauszug der Stadt München, in dem die Eintragung einer Handelsniederlassung mit der Firmenbezeichnung SUN CALI Inc. als Einzelunternehmen auf den Namen der Angestellten, die die Klägerin vor der Beschwerdekammer vertrat und die auch ihre Generaldirektorin war, bescheinigt wurde.

26

Was im vorliegenden Fall als Erstes die Frage betrifft, ob die Klägerin eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende gewerbliche oder Handelsniederlassung in der Union im Sinne von Art. 92 Abs. 3 Satz 1 der Verordnung Nr. 207/2009 besaß, ist darauf hinzuweisen, dass die Klägerin vor der Beschwerdekammer als Beweise zur Stützung ihres Vorbringens Auszüge einer Internetseite, www.suncali.de, vorlegte, auf der eine Postadresse in München genannt war, an der sich eine Niederlassung befinden sollte, die Waren unter der angefochtenen Marke vertreiben sollte, sowie Fotos, die die Fassade dieser Niederlassung darstellen sollten.

27

Außerdem legte die Klägerin dem EUIPO am 27. Mai 2014 eine von ihrer Generaldirektorin unterzeichnete Bescheinigung vor, durch die diese in ihrer Eigenschaft als Angestellte der in München gelegenen Handelsniederlassung ermächtigt wurde, sie insbesondere im Rahmen des in Rede stehenden Beschwerdeverfahrens zu vertreten.

28

Es ist festzustellen, dass diese der Beschwerdekammer von der Klägerin vorgelegten Beweise, nämlich erstens Auszüge aus einer Internetseite, zweitens Fotografien, die die Fassade einer in München gelegen Handelsniederlassung darstellen sollen, und drittens eine Bescheinigung, in der eine Angestellte zu ihrer Vertretung ermächtigt wird, unter den besonderen Umständen des vorliegenden Falles nicht geeignet sind, das Bestehen einer tatsächlichen und nicht nur zum Schein bestehenden gewerblichen oder Handelsniederlassung in der Union im Sinne von Art. 92 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 zu belegen.

29

Zum einen kann diesen Beweisen zwar entnommen werden, dass es sich bei der wirtschaftlichen Tätigkeit der genannten Niederlassung um den Einzelhandelsverkauf von Bekleidung, Schuhen und Accessoires handelt. Bloße Auszüge aus dem Internet und Fotografien reichen jedoch als solche ohne das Vorliegen weiterer Beweise nicht aus, um die Existenz einer tatsächlichen und nicht nur zum Schein bestehenden Handelsniederlassung in der Union nachzuweisen.

30

Zum anderen erfordert der Begriff der Zweigniederlassung nach der Rechtsprechung einen Mittelpunkt geschäftlicher Tätigkeit, der auf Dauer als Außenstelle eines Stammhauses hervortritt, eine Geschäftsführung hat und sachlich so ausgestattet ist, dass er in der Weise Geschäfte mit Dritten betreiben kann, dass diese, obgleich sie wissen, dass möglicherweise ein Rechtsverhältnis mit dem im Ausland ansässigen Stammhaus begründet wird, sich nicht unmittelbar an dieses zu wenden brauchen, sondern Geschäfte an dem Mittelpunkt geschäftlicher Tätigkeit abschließen können, der dessen Außenstelle ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 22. November 1978, Somafer, 33/78, EU:C:1978:205, Rn. 12). Die Beweise, die die Klägerin zur Stützung ihres Vorbringens vorlegt, sie habe eine deutsche Zweigniederlassung, sind offensichtlich nicht geeignet, zu belegen, dass diese von ihr behauptete Niederlassung ihre Außenstelle ist und folglich eine Zweigniederlassung der Klägerin sein kann.

31

Außerdem bestärken die der Beschwerdekammer von Abercrombie & Fitch Europe vorgelegten Beweise, insbesondere der deutsche Handelsregisterauszug, dem nicht zu entnehmen ist, dass die Klägerin eine in Deutschland eingetragene Niederlassung hat, den aus den von der Klägerin vorgelegten Beweisen gezogenen Schluss, dass die Niederlassung, die in München gelegen sein soll, nicht als tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende, der Klägerin gehörende Handelsniederlassung in der Union angesehen werden kann.

32

Somit hat die Beschwerdekammer zu Recht festgestellt, dass der Beweis, dass die Klägerin eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende Niederlassung im Sinne von Art. 92 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 in der Union hat, nicht erbracht worden ist.

33

Was als Zweites die Frage betrifft, ob ein Angestellter einer juristischen Person, die ihren Sitz oder ihren Wohnsitz oder eine tatsächliche und nicht nur zum Schein bestehende Niederlassung in der Union hat, eine andere, außerhalb der Union niedergelassene juristische Person, hier die Klägerin, aufgrund des Bestehens wirtschaftlicher Verbindungen zwischen diesen juristischen Personen im Sinne von Art. 92 Abs. 3 Satz 2 der Verordnung Nr. 207/2009 vertreten kann, so hat die Klägerin sich damit begnügt, vor der Beschwerdekammer des EUIPO das Bestehen solcher Verbindungen zu behaupten, ohne andere Beweise als die oben in den Rn. 26 und 27 genannten vorzulegen.

34

Zum einen ergibt sich aber, wie oben in Rn. 25 dargelegt, aus den Akten, dass die Niederlassung in Deutschland als Einzelunternehmen im Handelsregister der Stadt München auf den Namen der natürlichen Person eingetragen ist, die von der Klägerin als Angestellte dieser Niederlassung bezeichnet wird. Ein Einzelunternehmen ohne Rechtspersönlichkeit fällt nicht unter Art. 92 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009, so dass es ihm nicht möglich ist, nach dieser Bestimmung eine außerhalb der Union niedergelassene juristische Person, mit der sie gegebenenfalls im Sinne dieser Vorschrift wirtschaftlich verbunden ist, zu vertreten.

35

Zum anderen erlauben es jedenfalls – selbst wenn angenommen wird, dass die Niederlassung in Deutschland, auf die sich die Klägerin beruft, eine juristische Person ist – die der Beschwerdekammer von der Klägerin vorgelegten Beweise nicht, sich zu vergewissern, dass die Klägerin mit dieser Niederlassung wirtschaftlich verbunden ist.

36

Insoweit ist festzustellen, dass bloße Auszüge von Internetseiten sowie Fotos als solche ohne weitere Beweise nicht ausreichen, eine wirtschaftliche Verbindung zwischen der in Deutschland gelegenen Niederlassung und der Klägerin nachzuweisen. Diese Beweise sind nämlich nicht geeignet, die Zugehörigkeit dieser beiden Personen z. B. zu derselben Gruppe oder das Bestehen von Mechanismen der Betriebsführung zu kennzeichnen, aufgrund deren eine dieser Personen die andere kontrolliert.

37

Somit hat die Beschwerdekammer zu Recht angenommen, dass der Beweis für das Bestehen wirtschaftlicher Verbindungen zwischen der Klägerin und der Niederlassung in Deutschland im Sinne von Art. 92 Abs. 3 der Verordnung Nr. 207/2009 nicht erbracht war.

38

Folglich hat die Beschwerdekammer in Rn. 37 der angefochtenen Entscheidung rechtsfehlerfrei befunden, dass die Beschwerde der Klägerin gegen Art. 92 der Verordnung Nr. 207/2009 verstoße und somit nicht zulässig sei.

39

Der erste Klagegrund ist daher zurückzuweisen. Somit ist der Antrag der Klägerin auf Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, soweit diese die Beschwerde der Klägerin vor der Beschwerdekammer betrifft, nicht begründet.

40

Hinsichtlich der von Abercrombie & Fitch Europe bei der Beschwerdekammer eingelegten Beschwerde ist darauf hinzuweisen, dass die Klägerin, auch wenn sie nicht vertreten war und jedenfalls keine Stellungnahme abgegeben hat, gemäß Art. 59 der Verordnung Nr. 207/2009 von Rechts wegen an diesem Beschwerdeverfahren beteiligt war. Sie bleibt somit gemäß Art. 65 Abs. 4 der Verordnung Nr. 207/2009 befugt, die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung zu beantragen, soweit mit dieser der von Abercrombie & Fitch Europe eingelegten Beschwerde stattgegeben wurde; demgemäß ist der von der Klägerin vor dem Gericht geltend gemachte zweite Klagegrund zu prüfen.

Zum zweiten Klagegrund: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009

41

Im Rahmen des zweiten Klagegrundes macht die Klägerin geltend, dass die Beschwerdekammer das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen zu Unrecht bejaht habe. Insbesondere habe die Beschwerdekammer irrig eine Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen einerseits und den erfassten Waren und Dienstleistungen andererseits festgestellt, aufgrund deren sie eine Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 35 angenommen habe.

42

Das EUIPO tritt dem Vorbringen der Klägerin entgegen.

43

Gemäß Art. 53 Abs. 1 Buchst. a in Verbindung mit Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 wird eine Gemeinschaftsmarke auf Antrag des Inhabers einer älteren Marke für nichtig erklärt, wenn wegen ihrer Identität oder Ähnlichkeit mit der älteren Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die beiden Marken erfassten Waren oder Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen in dem Gebiet besteht, in dem die ältere Marke Schutz genießt. Dabei schließt die Gefahr von Verwechslungen die Gefahr ein, dass die Marke mit der älteren Marke gedanklich in Verbindung gebracht wird.

44

Nach ständiger Rechtsprechung liegt Verwechslungsgefahr dann vor, wenn das Publikum glauben könnte, dass die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aus demselben Unternehmen oder gegebenenfalls aus wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen stammen. Nach dieser Rechtsprechung ist die Verwechslungsgefahr im Sinne dieser Vorschrift nach der Wahrnehmung der betreffenden Waren oder Dienstleistungen durch die maßgeblichen Verkehrskreise und unter Berücksichtigung aller maßgebenden Umstände des Einzelfalls, vor allem der Wechselbeziehung zwischen Zeichenähnlichkeit und Ähnlichkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen umfassend zu beurteilen (vgl. Urteil vom 9. Juli 2003, Laboratorios RTB/HABM – Giorgio Beverly Hills [GIORGIO BEVERLY HILLS], T‑162/01, EU:T:2003:199, Rn. 30 bis 33 und die dort angeführte Rechtsprechung].

45

Für die Anwendung des Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 setzt eine Verwechslungsgefahr voraus, dass Identität oder Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Marken und Identität oder Ähnlichkeit der durch sie erfassten Waren oder Dienstleistungen besteht. Hierbei handelt es sich um kumulative Voraussetzungen (vgl. Urteil vom 22. Januar 2009, Commercy/HABM – easyGroup IP Licensing [easyHotel], T‑316/07, EU:T:2009:14, Rn. 42 und die dort angeführte Rechtsprechung).

Zur Begründung der angefochtenen Entscheidung

46

Die in Rn. 45 der angefochtenen Entscheidung gegebene Begründung ist zwar sehr knapp, doch ist insoweit die ausführlichere Begründung zu berücksichtigen, die in der Entscheidung der Nichtigkeitsabteilung enthalten ist. Aufgrund dessen, dass die Beschwerdekammer diese Entscheidung hinsichtlich des Vergleichs der Zeichen bestätigt hat, und unter Berücksichtigung der funktionalen Kontinuität zwischen Nichtigkeitsabteilungen und Beschwerdekammern, die in Art. 64 Abs. 1 der Verordnung Nr. 207/2009 zum Ausdruck kommt (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 13. März 2007, HABM/Kaul, C‑29/05 P, EU:C:2007:162, Rn. 30, und vom 10. Juli 2006, La Baronia de Turis/HABM – Baron Philippe de Rothschild [LA BARONNIE], T‑323/03, EU:T:2006:197, Rn. 57 und 58), sind diese Entscheidung und ihre Begründung Teil des Kontextes, in dem die angefochtene Entscheidung ergangen ist, ein Kontext, der der Klägerin bekannt ist und dem Gericht eine vollständige Rechtmäßigkeitskontrolle der Begründetheit der Verwechslungsgefahr ermöglicht (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 21. November 2007, Wesergold Getränkeindustrie/HABM – Lidl Stiftung [VITAL FIT], T‑111/06, nicht veröffentlicht, EU:T:2007:352, Rn. 64).

Zum maßgeblichen Publikum

47

Nach der Rechtsprechung ist bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf einen normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der betreffenden Art von Waren oder Dienstleistungen abzustellen. Zu berücksichtigen ist auch, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach Art der betreffenden Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann (vgl. Urteil vom 13. Februar 2007, Mundipharma/HABM – Altana Pharma [RESPICUR], T‑256/04, EU:T:2007:46, Rn. 42 und die dort angeführte Rechtsprechung).

48

Im vorliegenden Fall ist in Anbetracht der Art der betreffenden Waren und Dienstleistungen und des Umstands, dass die zur Stützung des Nichtigkeitsantrags geltend gemachte Marke in Italien geschützt ist, die Feststellung der Beschwerdekammer in den Rn. 43 und 44 der angefochtenen Entscheidung zu bestätigen, dass die Verwechslungsgefahr im Wesentlichen aus der Sicht des maßgeblichen Publikums geprüft werden muss, das durch das allgemeine Publikum, d. h. den italienischen Durchschnittsverbraucher, gebildet wird.

Zum Vergleich der Waren und Dienstleistungen

49

Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit der betreffenden Waren oder Dienstleistungen sind nach ständiger Rechtsprechung alle erheblichen Faktoren zu berücksichtigen, die das Verhältnis kennzeichnen, in dem diese zueinander stehen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere ihre Art, ihre Zweckbestimmung und ihre Nutzung sowie ihr Charakter als miteinander konkurrierende oder einander ergänzende Waren. Es können auch andere Faktoren wie beispielsweise die Vertriebswege der betreffenden Waren berücksichtigt werden (vgl. Urteil vom 11. Juli 2007, El Corte Inglés/HABM – Bolaños Sabri [PiraÑAM diseño original Juan Bolaños], T‑443/05, EU:T:2007:219, Rn. 37 und die dort angeführte Rechtsprechung).

50

Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdekammer in Rn. 41 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, dass die in Klasse 35 genannten Dienstleistungen des Einzelhandels einen Vertriebsweg der Waren der Klasse 25 darstellten, so dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen diesen Waren und diesen Dienstleistungen genüge, um beim maßgeblichen Publikum den Eindruck zu erwecken, sie stammten von demselben Unternehmen oder von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.

51

Die Klägerin tritt dem entgegen und macht geltend, dass die geringe Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zwischen den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen berücksichtigt werden müsse.

52

Insoweit ist vorab darauf hinzuweisen, dass der Grad der Ähnlichkeit zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen keinen Einfluss hat auf die Beurteilung der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, auf die sich diese Zeichen beziehen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 24. Juni 2014, Hut.com/HABM – Intersport France [THE HUT], T‑330/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:569, Rn. 28). Die Wechselwirkung zwischen diesen beiden Faktoren kann nämlich nur bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr geprüft werden. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt.

53

Folglich ist das Vorbringen der Klägerin, es bestehe eine Wechselwirkung zwischen der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen auf der einen und der Ähnlichkeit der in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen auf der anderen Seite, zurückzuweisen.

54

Waren oder Dienstleistungen ergänzen einander, wenn zwischen ihnen ein enger Zusammenhang in dem Sinne besteht, dass die eine für die Verwendung oder Inanspruchnahme der anderen unentbehrlich oder wichtig ist, so dass die Verbraucher denken könnten, die Verantwortung für die Herstellung dieser Waren oder die Erbringung dieser Dienstleistungen liege bei demselben Unternehmen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 24. Juni 2014, Hut.com/HABM – Intersport France [THE HUT], T‑330/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2014:569, Rn. 24).

55

Im vorliegenden Fall beziehen sich die oben in Rn. 3 genannten „Einzelhandelsdienstleistungen für Bekleidungsstücke, Schuhe und Handtaschen“ der Klasse 35, für die die angefochtene Marke angemeldet wurde, auf Waren, die mit den von der älteren Marke erfassten Waren identisch sind, nämlich u. a. Bekleidungsstücke und Schuhe der Klasse 25.

56

Es ist festzustellen, dass kennzeichnend für das Verhältnis zwischen diesen Dienstleistungen und diesen Waren eine enge Verbindung in dem Sinne ist, dass die genannten Waren unerlässlich oder zumindest wichtig für die Erbringung der Dienstleistungen sind, auf die sich die Marke bezieht, da diese Dienstleistungen gerade anlässlich des Verkaufs der genannten Waren erbracht werden. Die Dienstleistungen und die Waren, auf die sich die einander gegenüberstehenden Marken beziehen, sind somit durch ein Verhältnis der Komplementarität verbunden, wie die Beschwerdekammer in Rn. 41 der angefochtenen Entscheidung zu Recht ausgeführt hat.

57

Unter diesen Umständen ist, den Ausführungen der Beschwerdekammer in Rn. 41 der angefochtenen Entscheidung folgend, der Schluss zu ziehen, dass die Waren und Dienstleistungen, auf die sich die einander gegenüberstehenden Marken beziehen, eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen.

Zum Vergleich der Zeichen

58

Nach der Rechtsprechung sind zwei Marken ähnlich, wenn sie aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise hinsichtlich eines oder mehrerer relevanter Aspekte mindestens teilweise übereinstimmen (Urteil vom 23. Oktober 2002, Matratzen Concord/HABM – Hukla Germany [MATRATZEN], T‑6/01, EU:T:2002:261, Rn. 30). Bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen in Bild, Klang oder Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den sie hervorrufen, wobei insbesondere ihre unterscheidungskräftigen und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind. Für die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr kommt es entscheidend darauf an, wie die Marken auf den Durchschnittsverbraucher dieser Waren oder Dienstleistungen wirken. Der Durchschnittsverbraucher nimmt dabei eine Marke regelmäßig als Ganzes wahr und achtet nicht auf ihre verschiedenen Einzelheiten (vgl. Urteil vom 12. Juni 2007, HABM/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, Rn. 35 und die dort angeführte Rechtsprechung).

– Zu den Unterscheidungsmerkmalen

59

Zur Bestimmung der Unterscheidungskraft eines Markenbestandteils ist zu beurteilen, inwieweit er dazu beitragen kann, die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen worden ist, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und damit diese Waren oder Dienstleistungen von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Bei dieser Beurteilung sind insbesondere die dem betreffenden Bestandteil innewohnenden Eigenschaften darauf zu prüfen, ob dieser Bestandteil in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen worden ist, beschreibend ist oder nicht (Urteile vom 13. Juni 2006, Inex/HABM – Wiseman [Darstellung einer Kuhhaut], T‑153/03, EU:T:2006:157, Rn. 35, und vom 13. Dezember 2007, Cabrera Sánchez/HABM – Industrias Cárnicas Valle [el charcutero artesano], T‑242/06, nicht veröffentlicht, EU:T:2007:391, Rn. 51).

60

Im vorliegenden Fall macht die Klägerin im Wesentlichen geltend, dass die Bildelemente der angefochtenen Marke sehr hohe Unterscheidungskraft besäßen.

61

Zum einen ist darauf hinzuweisen, dass bei Marken, die aus Wort- und Bildbestandteilen bestehen, grundsätzlich davon auszugehen ist, dass die Kennzeichnungskraft der Wortbestandteile die der Bildbestandteile übertrifft, weil ein Durchschnittsverbraucher zur Bezugnahme auf die fragliche Ware eher den Namen der Marke nennen wird, als ihren Bildbestandteil zu beschreiben (vgl. Urteil vom 7. Februar 2013, AMC‑Representações Têxteis/HABM – MIP Metro [METRO KIDS COMPANY], T‑50/12, nicht veröffentlicht, EU:T:2013:68, Rn. 29 und die dort angeführte Rechtsprechung).

62

Zum anderen tritt wegen der Vielzahl der im Bekleidungssektor verwendeten Formen die grafische Darstellung eines Herzens und der Hälfte eines Herzens nicht so hervor, dass sie die Aufmerksamkeit des Verbrauchers besonders anzieht. Dieser wird darin nur eine dekorative Darstellung sehen, der er aber keine besondere Aufmerksamkeit schenken und um deren Prüfung er sich keine Gedanken machen wird.

63

Folglich ist entgegen dem Vorbringen der Klägerin festzustellen, dass die Bildelemente der angefochtenen Marke zwar nicht vernachlässigbar sind, für die Waren der Klasse 25 und die Dienstleistungen der Klasse 35 aber keine hohe Unterscheidungskraft aufweisen.

– Zur visuellen und zur klanglichen Ähnlichkeit

64

Die Beschwerdekammer hat in Rn. 45 der angefochtenen Entscheidung die Würdigung der Nichtigkeitsabteilung, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen ähnlich seien, gebilligt. Die Beschwerdekammer sah die Ähnlichkeit auf visueller und klanglicher Ebene durch das beiden gemeinsame Element „cali“ als gegeben an.

65

Die Klägerin trägt im Wesentlichen vor, die Zeichen seien in visueller und klanglicher Hinsicht verschieden. Der Durchschnittsverbraucher schenke den am Anfang der Marke stehenden Bestandteilen eine höhere Aufmerksamkeit, und es gebe keine Ähnlichkeit zwischen dem Wortbestandteil „sun“ am Anfang der angefochtenen Marke und dem Wortbestandteil „cali“ am Anfang der älteren Marke.

66

Insoweit trifft es sicher zu, dass der durchschnittliche Verbraucher den Bestandteilen am Anfang einer Marke mehr Aufmerksamkeit schenkt, doch können bei manchen Marken vorliegende besondere Umstände eine Ausnahme von dieser Regel bewirken (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 20. November 2007, Castellani/HABM – Markant Handels und Service [CASTELLANI], T‑149/06, EU:T:2007:350, Rn. 54).

67

Außerdem sind nach der oben in Rn. 58 angeführten Rechtsprechung zwei Marken einander ähnlich, wenn sie aus der Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise hinsichtlich eines oder mehrerer relevanter Aspekte zumindest teilweise übereinstimmen.

68

Im vorliegenden Fall genügt die bloße Stellung des Wortbestandteils „sun“ am Anfang des beanstandeten Zeichens nicht, um diesen zum dominierenden Bestandteil für den durch dieses Zeichen vermittelten Gesamteindruck zu machen, so dass die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr hinsichtlich der visuellen, phonetischen oder begrifflichen Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen auf den von ihnen vermittelten Gesamteindruck gestützt werden muss und nicht nur auf den am Anfang stehenden Wortbestandteil.

69

Zum einen stimmen die Wortbestandteile der einander gegenüberstehenden Zeichen teilweise überein, da in den beiden einander gegenüberstehenden Marken der Wortbestandteil „cali“ enthalten ist, der vier von sieben Buchstaben der angefochtenen Marke und vier von sechs Buchstaben der älteren Marke ausmacht. Somit stimmen bei den Wortbestandteilen der einander gegenüberstehenden Marken mehr als die Hälfte der Buchstaben, aus denen sie bestehen, überein.

70

Zum anderen ist zu beachten, dass entgegen dem Vorbringen der Klägerin das ältere Zeichen genauso wie das angefochtene Zeichen sehr wohl aus zwei Wortbestandteilen besteht, und zwar „cali“ und „co“. Berücksichtigt man nämlich, dass der Wortbestandteil „cali“ in Großbuchstaben geschrieben ist, dass ein Zwischenraum zwischen den beiden Wortbestandteilen besteht und dass für den Wortbestandteil „co“ Kleinbuchstaben verwendet werden, kann nicht gesagt werden, dass die ältere Marke aus einem einzigen Wortbestandteil, „calico“, bestehe. Somit stimmen die einander gegenüberstehenden Zeichen insoweit überein, als jedes von ihnen den Wortbestandteil „cali“ enthält. Sie sind somit hinsichtlich ihrer Wortbestandeile teilweise gleich.

71

Außerdem ist festzustellen, dass die Klägerin nichts vorträgt, was die Feststellung in Frage stellen könnte, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen angesichts des ihnen gemeinsamen Wortbestandteils „cali“ in visueller und klanglicher Hinsicht eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen. In Anbetracht der Identität der Wortbestandteile „cali“ in den einander gegenüberstehenden Zeichen sind die ungleichen Bestandteile, bei denen es sich insbesondere um ihre Bildbestandteile und die Wortbestandteile „co“ und „sun“ handelt, als ungeeignet anzusehen, beim maßgeblichen Publikum den Eindruck auszuräumen, dass diese Zeichen bei umfassender Betrachtung in visueller und klanglicher Hinsicht eine gewisse Ähnlichkeit aufweisen.

– Zur begrifflichen Ähnlichkeit

72

Die Beschwerdekammer hat in Rn. 45 der angefochtenen Entscheidung ausgeführt, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen für den Teil des maßgeblichen Publikums, der den gemeinsamen Bestandteil „cali“ mit „California“ (Kalifornien), einem amerikanischen Bundesstaat, assoziiere, in begrifflicher Hinsicht ähnlich seien.

73

Die Behauptung, dass das maßgebliche Publikum die ältere Marke als Variante des italienischen Begriffs „calcio“ verstehen könnte, wird durch keinen zulässigen Beweis untermauert (siehe oben, Rn. 14 bis 17) und kann deshalb nicht als belegt angesehen werden.

74

Die Beschwerdekammer hat demnach rechtsfehlerfrei festgestellt, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen für den Teil des maßgeblichen Publikums, der den gemeinsamen Bestandteil „cali“ begrifflich mit „California“ (Kalifornien) assoziiere, in begrifflicher Hinsicht ähnlich seien.

75

Nach alledem hat die Beschwerdekammer rechtsfehlerfrei befunden, dass die einander gegenüberstehenden Zeichen nach einem Gesamteindruck ähnlich seien.

Zur Verwechslungsgefahr

76

Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der erfassten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (Urteile vom 29. September 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, Rn. 17, und vom 14. Dezember 2006, Mast-Jägermeister/HABM – Licorera Zacapaneca [VENADO mit Rahmen u. a.], T‑81/03, T‑82/03 und T‑103/03, EU:T:2006:397, Rn. 74).

77

Die Beschwerdekammer sah in Anbetracht der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen eine Verwechslungsgefahr im Hinblick auf die Dienstleistungen der Klasse 35, da eine gewisse Ähnlichkeit mit den Waren der Klasse 25 bestehe.

78

Die Klägerin macht geltend, dass wegen der Verschiedenheit der einander gegenüberstehenden Zeichen keine Verwechslungsgefahr bestehe.

79

Im vorliegenden Fall folgt aus der oben in den Rn. 49 bis 75 durchgeführten Prüfung, dass unter Berücksichtigung des gewissen Grades an Ähnlichkeit zwischen den betreffenden Waren und Dienstleistungen, der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen in visueller und klanglicher Hinsicht, soweit sie aufgrund des gemeinsamen Wortbestandteils „cali“ teilweise übereinstimmen, ihrer Ähnlichkeit für einen Teil des maßgeblichen Publikums auf begrifflicher Ebene sowie der durchschnittlichen Aufmerksamkeit diese Publikums eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 besteht.

80

Folglich hat die Beschwerdekammer in Rn. 47 der angefochtenen Entscheidung rechtsfehlerfrei befunden, dass in Anbetracht der Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Zeichen hinsichtlich der Dienstleistungen der Klasse 35, auf die sich die angefochtene Marke bezieht, eine Verwechslungsgefahr bestehe, da diese Dienstleistungen eine gewisse Ähnlichkeit mit den Waren der Klasse 25 aufwiesen.

81

Daher ist der zweite Klagegrund zurückzuweisen.

82

Nach alledem ist die Klage abzuweisen.

Kosten

83

Gemäß Art. 134 Abs. 1 der Verfahrensordnung des Gerichts ist die unterliegende Partei auf Antrag zur Tragung der Kosten zu verurteilen.

84

Da die Klägerin unterlegen ist, sind ihr gemäß dem Antrag des EUIPO die Kosten aufzuerlegen.

Aus diesen Gründen hat

DAS GERICHT (Sechste Kammer)

für Recht erkannt und entschieden:

1.

Die Klage wird abgewiesen.

2.

Die Sun Cali, Inc. trägt die Kosten.

Frimodt Nielsen

Collins

Valančius

Verkündet in öffentlicher Sitzung in Luxemburg am 22. September 2016.

Unterschriften

(
*1
)	Verfahrenssprache: Englisch.