Oberlandesgericht Karlsruhe ()
Urteil vom 2011-01-26, Aktenzeichen 6 U 27/10

Tenor

1. Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des Landgerichts Mannheim vom 12.01.2010 (Az. 2 O 44/09) im Kostenpunkt aufgehoben und – unter Abweisung der weitergehenden Klage – in Ziffer 1 wie folgt neu gefasst:

Die Beklagte wird verurteilt, in die Löschung ihrer beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 39509427 eingetragenen Wortmarke "ILLU" insoweit einzuwilligen, als sie für Druckereierzeugnisse und Verlagserzeugnisse mit Ausnahme von Magazinen und Zeitschriften, Zeitungen, Broschüren und Lichtbildererzeugnissen (soweit in Klasse 16 enthalten) und für die Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen mit Ausnahme von Magazinen und Zeitschriften, Zeitungen, Broschüren und Lichtbildererzeugnissen, für die Veröffentlichung und Herausgabe von Lehr- und Informationsmaterial einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformationen sowie für die Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträger Schutz beansprucht.

2. Die weitergehende Berufung der Beklagten wird zurückgewiesen.

3. Von den Kosten des Rechtsstreits trägt die Klägerin 4/5, die Beklagte 1/5.

4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Die Vollstreckung der Klägerin gemäß Ziff. 1 kann gegen Sicherheitsleistung in Höhe von EUR 20.000,00 abgewendet werden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Im Übrigen kann die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 % des aus dem Urteil vollstreckbaren Betrages abgewendet werden, wenn nicht die Gegenseite vor der Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des jeweils beizutreibenden Betrages leistet.

5. Die Revision wird zugelassen.

Gründe

I.

1

Die Klägerin begehrt die Löschung der für die Beklagte eingetragenen Wortmarke "ILLU".

2

Die Parteien sind konkurrierende Verlagsunternehmen. Die Beklagte ist Inhaberin der am 07.08.1995 in das Register des Deutschen Patent- und Markenamtes für die Klassen 16 und 41 eingetragenen Wortmarke "ILLU" (Anlage K1). Neben weiteren Marken mit dem Bestandteil "Illu" ist die Beklagte auch Inhaberin einer eingetragenen deutschen Wortmarke "SUPER ILLU".

3

Mit Schreiben vom 5.3.2008 wies die Klägerin die Beklagte auf die Löschungsreife der streitgegenständlichen Marke "ILLU" hin. Am 13.10.2008 stellte die Klägerin Antrag auf Löschung dieser Marke wegen Verfalls beim Deutschen Patent- und Markenamt, dem die Beklagte mit Schreiben vom 11.11.2008 widersprach. Hiervon wurde die Klägerin am 24.11.2008 in Kenntnis gesetzt. Die vorliegende Klage ging am 24.2.2009 ein.

4

Die S. Verlag GmbH & Co. KG, ein Tochterunternehmen der Beklagten, gibt eine wöchentlich erscheinende Zeitschrift mit dem Titel "SUPER illu " heraus. Die Zeitschrift hatte im Jahr 2007 eine verkaufte Auflage zwischen 471.000 und 526.000 Exemplaren. Die letzten beiden Hefte des Jahres 2008 verkauften sich in einer Auflage von 616.000 und 419.000 Exemplaren, das erste Heft des Jahres 2009 in einer Auflage von 419.000 Exemplaren. Sie erreicht damit etwa 2,64 Millionen Leser.

5

Am 28.8.2008 veröffentlichte die S. Verlag GmbH & Co.KG das erste und am 13.11.2008 das zweite Sonderheft zur Zeitschrift "SUPER illu " mit dem Titel "illu" und dem Untertitel "Das Star-Magazin von SUPERillu". Seit dem 28.1.1998 bis zum 28.3.2007 wurde eine Fernsehsendung "SUPER ILLU TV" ausgestrahlt. Unter www.super-illu.de wird ein Internetauftritt betrieben.

6

Am 19.2.2009 wurde eine die Marke "Illu" angreifende Klage aus dem Jahr 2008 (Landgericht Mannheim, Az. 7 O 44/08) gegen die hiesige Beklagte zurückgenommen.

7

Die Klägerin ist der Auffassung, die angegriffene Wortmarke "ILLU" sei wegen Verfalls löschungsreif, da sie von der Beklagten weder innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren ab der Eintragung noch danach rechtserhaltend benutzt worden sei. Die Beklagte meint dagegen, die im Rahmen einer Konzernlizenz erfolgte Benutzung des Zeichens "SUPER illu " wirke für die Streitmarke rechtserhaltend.

8

Mit dem angegriffenen Urteil, auf das wegen aller Einzelheiten Bezug genommen wird, hat das Landgericht die Beklagte entsprechend dem Antrag der Klägerin wie folgt erkannt:

9

Die Beklagte wird verurteilt, in die Löschung ihrer beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 39509427 für die Waren/Dienstleistungen der Klasse 16 (Druckereierzeugnisse und Verlagserzeugnisse, insbesondere Magazine; Zeitschriften, Zeitungen und Broschüren, Bücher; Lichtbildererzeugnisse, Fotografien(soweit in Klasse 16 enthalten)) und der Klasse 41 (Veröffentlichung und Herausgabe von Druckereierzeugnissen, insbesondere von Magazinen, Zeitungen und Zeitschriften, Broschüren und Büchern, sowie von Lehr- und Informationsmaterial einschließlich gespeicherter Ton- und Bildinformationen, Produktion von Ton- und Bildaufzeichnungen auf Ton- und Bildträger) eingetragenen Wortmarke "ILLU" einzuwilligen.

10

Es hat ausgeführt, die Streitmarke sei wegen Verfalls zu löschen. Eine rechtserhaltende Benutzung könne nicht in der erstmals am 28.8.2008 erfolgten Herausgabe der Sonderhefte mit dem Titel "illu" gesehen werden, weil die Klägerin mit Schreiben vom 5.3.2008 die Beklagte auf die Löschungsreife der streitgegenständlichen Marke hingewiesen habe, so dass die Zeichenbenutzung in den Zeitraum von drei Monaten vor Stellung des Löschungsantrags falle und damit gemäß § 49 Abs. 1 S.3 MarkenG unberücksichtigt bleibe. Aus den Angriffen auf die Streitmarke (Landgericht Mannheim, Az. 7 O 44/08) könne eine Einschränkung des Benutzungszwangs nicht gefolgert werden; dies gehöre zur Risikosphäre des Markeninhabers.

11

Die Benutzung des Zeichens "SUPER illu " als Zeitschriftentitel stelle keine rechtserhaltende Benutzung der angegriffenen Wortmarke "ILLU" gemäß § 26 MarkenG dar. Zwar handele es sich wohl um eine (auch) markenmäßige Benutzung. Die Abweichung in der Benutzungsform verändere aber den kennzeichnenden Charakter der eingetragenen und angegriffenen Wortmarke "ILLU", so dass die Benutzung des Zeichens "SUPER illu " nach § 26 Abs.3 S.1 MarkenG keine Benutzung der eingetragenen Marke darstelle. "SUPER illu " stelle einen Gesamtbegriff dar, den der Verkehr nicht in seine Bestandteile aufspalte, da hierfür wegen der Kürze und einfachen Aussprechbarkeit des Begriffs kein Bedürfnis bestehe; außerdem werde das Zeichen in der benutzten Form als ein Wort zusammengeschrieben. Es setze sich aus den zwei beschreibenden Elementen "Super" und "Illu" zusammen, von denen keines das Gesamtzeichen präge. "Illu" sei im Bereich der Druckerzeugnisse nur der beschreibende Hinweis auf eine Illustrierte und werde als Bezeichnung für eine bebilderte Publikation verwendet. Dieser beschreibende Gehalt bleibe auch in der zusammengesetzten Bezeichnung "Superillu" erhalten. Zur Abgrenzung von anderen Illustrierten werde der Verkehr diejenige, die "super" sei, auch gerade so bezeichnen. Damit werde der Bestandteil "Super" nicht vernachlässigt. Hierfür spreche auch die Gestaltung des Schriftbildes des Titels, in der der Bestandteil "SUPER" durch Großbuchstaben hervorgehoben werde. Die von der Beklagten vorgelegten Leserbriefe rechtfertigten keine andere Beurteilung, ebensowenig die vorgetragenen Ergebnisse von Marktuntersuchungen. Auf die Frage der Richtlinienkonformität komme es somit nicht an. Für Fernsehen und Internet sei nicht vorgetragen, wer die Zeichen benutze.

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Mit der hiergegen gerichteten Berufung verfolgt die Beklagte ihr auf Abweisung der Löschungsklage gerichtetes Begehren weiter. Sie trägt vor, das Landgericht habe zu Unrecht eine Rechtfertigung der Nichtbenutzung nach § 26 Abs. 2 MarkenG verneint. Dem Markeninhaber sei nicht zuzumuten, bei Anhängigkeit eines Löschungsverfahrens die Vermarktung unter dem angegriffenen Zeichen zu beginnen. Dass ein Zuwarten mit der Zeichenbenutzung bis zur Abwehr dieses Angriffs unschädlich sei, ergebe sich aus der Parallele zu § 26 Abs. 5 MarkenG. Jedenfalls habe das Landgericht die Benutzung von "SUPER illu " zu Unrecht nicht als rechtserhaltend angesehen. Auf die zur Frage der Verwechslungsgefahr entwickelten Grundsätze der Zeichenähnlichkeit könne im Rahmen von § 26 Abs. 3 MarkenG nicht zurückgegriffen werden. "SUPER illu " sei entgegen der Darstellung des Landgerichts kein kurzer Begriff; er sei auch nicht als Wort zusammengeschrieben. Dem widerspreche schon die Annahme, dass "SUPER" innerhalb des Zeichens hervorgehoben sei. "Illu" sei nicht beschreibend und daher nicht kennzeichnungslos oder kennzeichnungsschwach; zudem habe das Landgericht insoweit die Darlegungs- und Beweislast verkannt, die bei der Klägerin liege. Das Vorbringen der Klägerin zum Verkehrsverständnis sei fehlerhaft gewürdigt.

13

Die Klägerin beantragt unter Verteidigung des angefochtenen Urteils die Zurückweisung der Berufung. Allerdings sei das Landgericht zu Unrecht von einer Zustimmung auch zur abweichenden Benutzung der Marke im Rahmen der Konzernlizenz ausgegangen. Jedenfalls aber sei die Benutzung von "SUPER illu " für die Streitmarke nicht rechtserhaltend. Der Bestandteil "Illu" sei allenfalls schwach kennzeichnungskräftig, so dass sich Abweichungen stärker auswirkten als bei einem kennzeichnungsstarken Bestandteil. Bei fehlender Verwechslungsgefahr, wie sie das Oberlandesgericht München für das Verhältnis zwischen "SUPER illu " und "Illu" festgestellt habe, führe die Abweichung auch zu einer Veränderung des kennzeichnenden Charakters im Sinne von § 26 Abs. 3 MarkenG. Die von der Beklagten vorgelegten Unterlagen (Leserbriefe, Privatgutachten) änderten hieran entgegen der Auffassung der Beklagten nichts.

II.

14

Die zulässige Berufung hat in der Sache überwiegend Erfolg.

15

1. Nach § 49 Abs. 1 S. 1 MarkenG tritt Löschungsreife einer Marke wegen Verfalls ein, wenn die Marke nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht gemäß § 26 MarkenG benutzt worden ist. Eine rechtserhaltende Benutzung im Sinne von § 26 Abs. 1 MarkenG setzt voraus, dass die Marke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, im Inland ernsthaft benutzt worden ist, es sei denn, dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.

16

Das Landgericht ist davon ausgegangen, dass die im Jahr 2008 erfolgte Benutzung des Zeichens "ILLU" für Zeitschriften nach § 49 Abs. 1 S. 3, 4 MarkenG für die Rechtserhaltung nicht geltend gemacht werden könne. Die hiergegen gerichteten Berufungsangriffe haben keinen Erfolg. Die Beklagte bezweifelt zu Recht nicht, dass die deutlich nach Ablauf des Fünfjahreszeitraums erfolgte Benutzungsaufnahme grundsätzlich deshalb für die Rechtserhaltung unberücksichtigt zu bleiben hat, weil sie innerhalb von 3 Monaten vor der (maßgeblichen, vgl. §§ 49 Abs. 1 S. 3, 4 MarkenG, 167 ZPO) Stellung des Löschungsantrags beim Patentamt erfolgt sind. Sie ist aber der Auffassung, für die Nichtbenutzung habe wegen des beim Landgericht Mannheim anhängig gewesenen Löschungsverfahrens (Az. 7 O 44/08) ein berechtigter Grund gemäß § 26 Abs. 1 MarkenG bestanden. Dem kann nicht gefolgt werden. Dabei kommt es nicht darauf an, auf welchen Grund der genannte Löschungsantrag gestützt wurde. Denn es muss wegen des Aktenzeichens und mangels gegenteiliger Anhaltspunkte davon ausgegangen werden, dass dieser Angriff ebenfalls erst deutlich nach Ablauf des 5-Jahres-Zeitraums nach § 49 Abs. 1 MarkenG gestellt worden ist. Damit besteht keine Grundlage für die von der Beklagten geltend gemachte Parallelwertung mit § 26 Abs. 5 MarkenG, der eine Verlängerung der Benutzungsschonfrist für die Dauer eines Widerspruchsverfahrens gegen die Eintragung vorsieht. Jedenfalls solche Angriffe auf eine Marke, die außerhalb der Benutzungsschonfrist erfolgten, gehören aber zum Risiko des Markeninhabers und können die über die Benutzungsschonfrist hinausreichende Nichtbenutzung daher nicht rechtfertigen (vgl. Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 26 Rz. 257 f. m.w.N.). Dass die Löschungsklage die Zeichenbenutzung im Streitfall nicht unzumutbar machte, wird im Übrigen durch den Umstand indiziert, dass die "ILLU"-Zeitschriften noch während der Anhängigkeit des besagten Verfahrens erschienen sind.

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2. Entgegen der Auffassung des Landgerichts genügt aber die Benutzung des Zeichens "SUPER illu ", um den Verfall der Streitmarke zu vermeiden.

18

a) Der Senat hat keinen Zweifel daran, dass die S. Verlag GmbH & Co. KG, bei der es sich um eine Tochtergesellschaft der beklagten Markeninhaberin handelt, das Zeichen "SUPER illu " mit deren Zustimmung benutzt hat (§ 26 Abs. 3 MarkenG). Konkrete Anhaltspunkte für die vollkommen unplausible Annahme, dass die über mehr als ein Jahrzehnt andauernde Benutzung ohne Zustimmung der Beklagten erfolgt sein könnte, sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

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b) Es handelt sich nicht nur um eine rein werktitelmäßige, sondern auch um eine markenmäßige Benutzung. Gerade der von der Klägerin betonte Umstand, dass Titel- und Markenschutz unterschiedliche Zielrichtungen haben, spricht dafür, dass in der Benutzung eines Zeichens als Titel eines Druckerzeugnisses nicht nur ein Hinweis zur Unterscheidung des Werks von anderen, sondern auch ein Hinweis auf die betriebliche Herkunft dieses Erzeugnisses liegen kann (vgl. BGH GRUR 2000, 504 – FACTS ; BGH GRUR 2006, 152 – GALLUP ). Dass ein solcher Fall hier gegeben ist, hat das Landgericht zutreffend wegen des erheblichen, langdauernden kommerziellen Erfolges der Zeitschrift "SUPER illu " angenommen. Die Annahme entspricht dem anerkannten Erfahrungssatz, dass der Verkehr die Verwendung eines Begriffs umso eher als namens- oder zeichenmäßig ansieht, je mehr der Begriff ihm bereits als Namens- oder Warenkennzeichnung - sei es auch eines anderen als des konkreten Benutzers - bekannt ist (BGH GRUR 1994, 908 sub II.1.b.cc – WIR IM SÜDWESTEN ).

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c) Die Benutzung von "SUPER illu " stellt eine rechtserhaltende Benutzung der Streitmarke "ILLU" dar. Es handelt sich um die Benutzung in einer von der Eintragung abweichenden Form, ohne dass die Abweichung den kennzeichnenden Charakter der Marke veränderte, § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG. Maßgeblich ist, ob der Verkehr das abweichend benutzte Zeichen gerade bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch mit der eingetragenen Marke gleichsetzt, d.h. in der benutzten Form noch dieselbe Marke sieht (BGH GRUR 2009, 772 Rz. 39 – Augsburger Puppenkiste ; GRUR 2008, 714 Rz. 27 – idw ). Bei der Hinzufügung eines Zeichenbestandteils (hier: SUPER) kommt es darauf an, dass der Verkehr den hinzugefügten Bestandteilen keine maßgebende eigene kennzeichnende Wirkung beimisst (BGH GRUR 2008, 616 Rz. 12 – AKZENTA m.w.N.). Soweit es um das Verkehrsverständnis geht, kann der Senat die erforderlichen Feststellungen selbst treffen. Die Ermittlung des Verkehrsverständnisses ist keine Tatsachenfeststellung, sondern Anwendung eines speziellen Erfahrungswissens (BGHZ 156, 250 – Marktführerschaft ; BGH GRUR 2007, 1079 Rz. 36 – Bundesdruckerei ; BGH GRUR 2008, 1002 Rz. 27 f. - Schuhpark ), über das der Senat aufgrund seiner ständigen Befassung mit Kennzeichenstreitsachen verfügt. Im Übrigen gehören die Senatsmitglieder zu den angesprochenen Verkehrskreisen der bundesweit angebotenen Zeitschrift (vgl. BGH a.a.O. – Marktführerschaft ; BGH GRUR 2009, 669 Rz. 16 - POST II ). Die Feststellung des Verkehrsverständnisses kann auch dann aus eigener Sachkunde getroffen werden, wenn ein anderes Kennzeichengericht die Frage gegenteilig gewürdigt hat (vgl. BGH GRUR 2008, 1002 Rz. 28 – Schuhpark ).

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aa) Zu Recht ist das Landgericht davon ausgegangen, dass der Bestandteil "SUPER" in "SUPER illu " für sich genommen keinerlei kennzeichnende Wirkung hat. Es handelt sich insoweit um einen ubiquitären Zusatz, der ähnlich wie "plus" dem so bezeichneten Produkt lediglich die Aura des Herausragenden verleihen soll, als Hinweis auf die betriebliche Herkunft des Produkts aber schlechterdings auszuscheiden ist. Auf die Frage, ob der Zusatz der eigentlichen Kennzeichnung voran- (wie bei "SUPER") oder nachgestellt ist (wie bei "plus"), kommt es nach dem Verkehrsverständnis nicht an; insoweit handelt es sich nur um umgangssprachliche Üblichkeiten. Auch der Umstand, dass "SUPER" im Streitfall in Großbuchstaben geschrieben ist, ändert nichts; dies dient lediglich der Verstärkung der marktschreierischen Anpreisung.

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bb) Kennzeichnend ist aber der Bestandteil "illu". Der Würdigung, dass "illu" im Zusammenhang mit Druckerzeugnissen ein rein beschreibender, abkürzender Hinweis auf eine Illustrierte sei (so OLG München, Urt. v. 24.09.2009, Az. 29 U 2929/09), vermag sich der Senat nicht anzuschließen. Entscheidend hierfür ist, dass "illu" kein Wort der deutschen Sprache und auch keine gebräuchliche Abkürzung für das Wort "Illustrierte" ist. Es ist weder vorgetragen noch dem Senat anderweitig bekannt, dass relevante Teile des Verkehrs "illu" als – auch umgangssprachliche – Bezeichnung für beliebige Illustrierte (also außerhalb der "[SUPER-]illu"-Zeitschriften) verwendeten. Es handelt sich somit um eine Wortschöpfung, was deutlich gegen die Verneinung jeglicher Kennzeichnungskraft spricht. Dass der Phantasiebegriff "illu" erkennbar in Anlehnung an das Wort Illustrierte entstanden ist, schließt die Annahme eines kennzeichnenden Charakters nicht aus. Eine bloße Anlehnung an ein die Ware bezeichnendes Wort lässt die Kennzeichnungskraft des Zeichens nicht stets und nicht einmal typischerweise entfallen; die nachträgliche Aufschlüsselbarkeit des angedeuteten beschreibenden Sinngehalts bei Kenntnis des Produkts ist den sog. "sprechenden Zeichen" wesenseigen und belegt nicht etwa eine glatt beschreibende Angabe (Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rz. 563 ff., 566 m.w.N.). Im Streitfall es handelt sich um den typischen Fall eines "sprechenden Zeichens": Aus der Gattungsbezeichnung wird durch eine nicht naheliegende Veränderung (hier: Verkürzung) ein in der Alltagssprache ungebräuchlicher Phantasiebegriff, der aber seine Herkunft aus der Gattungsbezeichnung noch erkennen lässt (vgl. die Beispiele bei Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 14 Rz. 564 f., z.B. BGH GRUR 2009, 1055 Rz. 30 – air-dsl [für schnellen, kabellosen Internetzugang]; OLG Hamburg GRUR-RR 2003, 266 – Corn Pops [für Produkte aus gerösteten aufgebrochenen Getreidekörnern]).

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cc) Damit kann dem Landgericht nicht darin zugestimmt werden, dass die Marke "SUPER illu " in einer Weise benutzt wird, bei der der Verkehr " illu " nicht als selbständigen Bestandteil wahrnimmt. Im Gesamtzeichen "SUPER illu " ist "illu" allein kennzeichnend. Es kommt hinzu, dass "SUPER" und " illu " in der Schreibweise deutlich voneinander abgesetzt sind (Groß-/Kleinschrift, Kursivdruck von "illu"), so dass die Abgrenzung aufgrund der Kennzeichnungskraft durch die schriftbildliche Abgrenzung verstärkt wird. In klanglicher Hinsicht ist ohnehin nicht zwischen einer aus einem oder aus zwei Worten bestehenden Schreibweise zu unterscheiden; immerhin spricht der Umstand, dass der Sprachfluss zwischen "Super" und "illu" unterbrochen wird, ebenfalls eher für selbständige Bestandteile.

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Aus dem Vorstehenden ergibt sich zudem, dass die Benutzung von "SUPER illu " im Hinblick auf die Streitmarke "ILLU" die Voraussetzungen des § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG erfüllt: Da in "SUPER illu " allein "illu" kennzeichnend ist und die Anpreisung "SUPER" als Herkunftshinweis ausscheidet, stellt "SUPER illu " eine unwesentliche, weil die Kennzeichnungskraft nicht beeinflussende Abwandlung der Marke "ILLU" dar, die durch die Benutzung von "SUPER illu " rechtserhaltend benutzt worden ist.

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d) Etwas anderes ergibt sich nicht aus dem Umstand, dass die Beklagte neben einer Reihe von anderen Zeichen mit dem Bestandteil "ILLU" auch die Marke "SUPER ILLU" registriert hat. Nach § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG ist Satz 1 der Vorschrift auch dann anzuwenden, wenn die Marke auch in der benutzten Form eingetragen ist. Mit dieser Vorschrift hat der Gesetzgeber in Abweichung von der Rechtsprechung zum Warenzeichenrecht klargestellt, dass es auf die Eintragung des abgewandelten Zeichens gerade nicht ankommt. Entgegen einer teilweise vertretenen Ansicht (vgl. Lange WRP 2008, 697; OLG Köln GRUR 2009, 958) ist § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG nicht wegen Verstoßes gegen höherrangiges Gemeinschaftsrecht unanwendbar. Nach Art. 10 Abs. 1 lit. a MRRL gilt als Benutzung der Marke auch die Benutzung in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinträchtigt wird; damit stimmt das nationale Recht (§ 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG) inhaltlich überein. Eine Einschränkung für den Fall, dass die abgewandelte Form ihrerseits als Marke eingetragen ist, enthält der Text der Markenrechtsrichtlinie nicht.

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Aus der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 13.09.2007 (C-234/06 P; Il Ponte Finanziaria Spa/HABM, WRP 2007, 1322 – BAINBRIDGE ) folgt nichts anderes. Allerdings führt der EuGH zu Art. 15 Abs. 2 lit. a GMV, der im Wesentlichen mit Art. 10 Abs. 1 lit a MRRL identisch ist (a.a.O. Rz. 83), aus:

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"Auch wenn es die oben in den Randnrn. 81 und 82 genannten Vorschriften [Art. 15 Abs. 1, Abs. 2 lit. a GMV] gestatten, eine eingetragene Marke als eine benutzte Marke anzusehen, wenn der Beweis erbracht wird, dass die Marke in einer Form benutzt wurde, die von der Form, in der sie eingetragen wurde, geringfügig abweicht, erlauben sie es jedenfalls nicht, den einer eingetragenen Marke zukommenden Schutz mittels des Nachweises ihrer Benutzung auf eine andere Marke, deren Benutzung nicht nachgewiesen ist, mit der Begründung auszuweiten, dass die letztgenannte Marke nur eine leichte Abwandlung der erstgenannten Marke darstelle.

Der dritte Rechtsmittelgrund ist daher als unbegründet zurückzuweisen."

(EuGH a.a.O. Rz. 86, 87 – BAINBRIDGE ).

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Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass im Streitfall das benutzte Zeichen "SUPER illu " mit der eingetragenen Marke "SUPER ILLU" nicht identisch ist. Wegen der Schreibweise in einem statt in zwei Worten und wegen der Schreibweise von " illu " in kursiven Kleinbuchstaben liegt vielmehr auch im Verhältnis zur eingetragenen Marke "SUPER ILLU" eine – allerdings den kennzeichnenden Charakter unberührt lassende – Abwandlung vor (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 26 Rz. 146; Ströbele/Hacker, MarkenG, 9. Aufl., § 26 Rz. 112, jeweils m.w.N.). Eine (hier zunächst unterstellte) Einschränkung der rechtserhaltenden Wirkung einer unwesentlich abgewandelten Zeichenbenutzung nach der zitierten Entscheidungspassage würde aber nach Auffassung des Senats jedenfalls voraussetzen, dass das benutzte Zeichen identisch als Marke eingetragen ist. Der bloße Umstand, dass eine Marke eingetragen ist, die dem benutzten Zeichen noch ähnlicher ist als die Streitmarke, kann für den Ausschluss der rechtserhaltenden Wirkung jedenfalls nicht ausreichen, denn die Beantwortung der Frage, zu welchem von mehreren eingetragenen Zeichen das benutzte Zeichen das größte Maß an Ähnlichkeit aufweist, kann in vielen Fällen zu praktisch kaum lösbaren Abgrenzungsproblemen führen (vgl. zu ähnlichen Konstellationen von Mühlendahl, WRP 2009, 1, 8 f.). Der Senat ist aber weitergehend der Auffassung, dass die Äußerung des EuGH auf die vorliegende Fallkonstellation nicht bezogen werden kann.

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Die Entscheidung des EuGH hat ein gegen die Eintragung einer Gemeinschaftsmarke "BAINBRIDGE" gerichtetes Verfahren zum Gegenstand, bei dem sich die dortige Klägerin auf Verwechslungsgefahr mit elf älteren Zeichen berief, die durchweg den Bestandteil "Bridge" enthielten. Die Verwechslungsgefahr wurde einerseits im Einzelvergleich der Zeichen, andererseits aber auch unter dem Gesichtspunkt der Markenfamilie bzw. des Serienzeichens geltend gemacht. Die Beschwerdekammer des HABM und, ihr folgend, das EuG hatten aus der Beurteilung der Verwechslungsgefahr von vornherein fünf der elf Marken ausgeschieden, weil deren Benutzung nicht nachgewiesen sei. Der EuGH befasst sich zunächst (erster Rechtsmittelgrund, Rz. 24-53) mit Aspekten der Verwechslungsgefahr beim Einzelvergleich älterer Marken mit der Marke "BAINBRIDGE" und bestätigt die Auffassung des EuG, dass insoweit Verwechslungsgefahr nicht vorliege. Sodann (fünfter Rechtsmittelgrund, Rz. 54-67) behandelt der EuGH die Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt der Markenfamilie bzw. der Serienmarken und führt aus, dass eine solche Annahme voraussetzt, dass die der angeblichen Familie oder Serie angehörenden älteren Marken auf dem Markt präsent sind ; nur dann könne beim Publikum der irrige Eindruck entstehen, dass auch das angemeldete Zeichen zu der Serie oder Familie gehöre (a.a.O. Rz. 63 f.). Eine solche Präsenz auf dem Markt sei zu Recht nicht festgestellt worden (a.a.O. Rz. 65 f.) Im Folgenden (dritter Rechtsmittelgrund, Rz. 68-76) prüft der EuGH, ob für die Marke "THE BRIDGE", die zu den mangels Benutzung nicht berücksichtigten gehörte, fehlerhafte Anforderungen an eine "ernsthaften Benutzung" gestellt worden seien. Dies wird mit dem Hinweis verneint, das EuG habe in Einklang mit den Anforderungen des Urteils erörtert, ob Umfang und Häufigkeit der Benutzung der Marke geeignet seien zu verdeutlichen, dass diese "tatsächlich, stetig und mit stabilem Erscheinungsbild auf dem Markt präsent" gewesen sei (a.a.O. Rz. 74). Im weiteren Verlauf (dritter Rechtsmittelgrund, Rz. 78-88) befasst sich der Europäische Gerichtshof dann mit der Rüge, die ältere Kollisionsmarke "Bridge" hätte nicht mangels Benutzung unberücksichtigt bleiben dürfen, weil die nur unwesentlich abweichende Marke "THE BRIDGE" für dieselben Waren benutzt worden sei. Dieser Rechtsmittelgrund war nach dem Ausgeführten von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil das EuG gerade eine Benutzung der Marke "THE BRIDGE" ohne Rechtsfehler verneint hatte. Nach Wiedergabe der maßgeblichen Bestimmungen führt der Europäische Gerichtshof denn auch aus, dass eine Benutzung der Marke "THE BRIDGE" nicht nachgewiesen sei und schon deshalb nicht die Benutzung der Marke "Bridge" belegen könne, so dass es auf die Frage, ob die Abweichung der Zeichen die Unterscheidungskraft unbeeinflusst lasse, nicht ankomme (a.a.O. Rz. 85). In Rz. 86 folgen dann die oben zitierten Ausführungen. In der weiteren Folge (vierter Rechtsmittelgrund, Rz. 88-104) befasst sich der Gerichtshof schließlich mit der Frage, ob die unberücksichtigt gelassenen Marken deswegen hätten berücksichtigt werden müssen, weil sie als "Defensivmarken" nach italienischem Recht vom Benutzungszwang ausgenommen seien; die Frage wird verneint.

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Aus dem so zusammengefassten Duktus der Entscheidungsgründe ergibt sich zunächst, dass die zitierten Ausführungen für die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs nicht tragend sind; es handelt sich um ein – ausdrücklich als solches kenntlich gemachtes – obiter dictum . Weitergehend ist nach Auffassung des Senats für die zitierten Ausführungen von Bedeutung, dass in dem vom EuGH zu entscheidenden Fall Verwechslungsgefahr (wenn auch nicht allein, so doch vor allem) unter dem Gesichtspunkt des Einschiebens in eine Markenserie in Betracht kam. Soweit Verwechslungsgefahr unter dem Gesichtspunkt des Serienzeichens geltend gemacht, versteht es sich, dass eine hinreichend große Zeichenserie "auf dem Markt präsent" und damit für den Verkehr wahrnehmbar sein muss. Eine die Verwechslungsgefahr begründende Zeichenserie entsteht nicht dadurch, dass viele sehr ähnliche Zeichen im Register eingetragen, aber nur eines von ihnen tatsächlich benutzt ist. Dass sich die Ausführungen des EuGH auf diesen für die ihm vorliegende Fallkonstellation relevanten Aspekt bezogen, legt der Umstand nahe, dass der EuGH in der zitierten Passage nicht von Rechtserhaltung, sondern von einer "Ausweitung des Schutzes" einer benutzten Marke spricht. In der Tat würde es, wenn man die Regel über die Benutzung unwesentlich abgewandelter Zeichen auch bei der Beantwortung der Frage anwendete, ob eine die Verwechslungsgefahr begründende Zeichenserie vorliegt, zu einer nicht zu rechtfertigenden Ausweitung des Schutzes der benutzten Marke kommen.

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Würde die zitierte Äußerung, für die der EuGH keine Begründung gibt, auch auf die vorliegende Konstellation der beantragten Löschung wegen Verfalls angewandt, so bedeutete dies eine nicht zu rechtfertigende Ungleichbehandlung desjenigen, der (vorsorglich) auch die unwesentlich abgewandelte Form der Marke hat registrieren lassen, gegenüber demjenigen, der eine solche Registrierung nicht vorgenommen hat. Während letzterer nach Art. 15 Abs. 2 lit. a GMV, Art. 10 Abs. 1 lit a MRRL und § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG seine Marke durch Benutzung der unwesentlich abgewandelten Form ohne weiteres erhalten könnten, würde ersterer seine Marke nach Ablauf der Benutzungsschonfrist allein deshalb verlieren, weil er auch die abgewandelte Form als Marke hat eintragen lassen. Für diese Konsequenz ist eine Rechtfertigung nicht erkennbar. Weder der Wortlaut noch der Sinn der einschlägigen Vorschriften gebieten eine solche Schlechterstellung. Die Eintragung einer Vielzahl ähnlicher Marken ist erlaubt; einem Missbrauch kann durch sachgerechte Handhabung des Kriteriums der unwesentlichen, die Kennzeichnungskraft der Marke nicht beeinflussenden Abwandlung vorgebeugt werden. Da die Beurteilung, ob eine solche unwesentliche Abwandlung vorliegt, naturgemäß mit erhebliche Unsicherheiten behaftet ist, entspricht die vorsorgliche Eintragung auch der abgewandelten Form regelmäßig dem wohlverstandenen Interesse des Markeninhabers, der sich eine gewisse Flexibilität in der Zeichenbenutzung erhalten will. Ihn mit dem Verlust einer Marke zu "bestrafen", obwohl er fünf Jahre lang eine Marke benutzt hat, deren kennzeichnender Charakter vom Verkehr mit dem der anderen Marke gleichgesetzt wird, erscheint vor dem Hintergrund der Art. Art. 15 Abs. 2 lit. a GMV, Art. 10 Abs. 1 lit a MRRL und § 26 Abs. 3 S. 1 MarkenG, die dem Markeninhaber einen angemessenen Gestaltungsspielraum einräumen sollen, nicht angemessen (ebenso Ingerl/Rohnke, MarkenR, 3. Aufl., § 26 Rz. 125, 128, 197; Eichelberger WRP 2009, 1490, 1492 ff.; vgl. auch von Mühlendahl WRP 2009, 1, 7 ff.).

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Über die streitgegenständliche Konstellation hat der EuGH nicht entschieden. Entgegen der Auffassung von Lange (WRP 2008, 693, 697 ff.) gibt auch die Beurteilung, dass die italienische Regelung über Defensivmarken mit dem Gemeinschaftsrecht nicht vereinbar ist (EuGH a.a.O. Rz. 88 ff.), das Ergebnis nicht vor (vgl. von Mühlendahl a.a.O. S. 9; Eichelberger a.a.O. S. 1492). Der Senat geht vielmehr aus den genannten Gründen davon aus, dass durch die Entscheidung des EuGH § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG nicht derogiert ist. Der Senat hält eine Vorlage an den EuGH aus den genannten Gründen nicht für geboten.

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3. Damit ist die Marke "ILLU" für Magazine und Zeitschriften sowie deren Veröffentlichung und Herausgabe rechtserhaltend benutzt worden. Im Rahmen der nach der herrschenden Meinung zu § 49 Abs. 3 MarkenG zur Frage der Löschung teilbenutzter Oberbegriffe bevorzugten sog. "erweiterten Minimallösung" (vgl. Ingerl/Rohnke, a.a.O., § 49 Rz. 26 ff.; Ströbele/ Hacker , a.a.O., § 49 Rz. 44 ff., je m.w.N.) sind im Interesse der geschäftlichen Bewegungsfreiheit des Markeninhabers zusätzlich zu den tatsächlich benutzten diejenigen Waren und Dienstleistungen im Verzeichnis zu belassen, die nach der Verkehrsauffassung zum gleichen Waren-/Dienstleistungsbereich gehören (vgl. BGH GRUR 2009, 60 Rz. 32 – LOTTOCARD m.w.N.). Im Streitfall gehören Zeitungen, Broschüren und Lichtbildererzeugnisse zum gleichen Warenbereich wie Zeitschriften und Magazine; Entsprechendes gilt für die Veröffentlichung und Herausgabe dieser Erzeugnisse im Verhältnis zur Veröffentlichung und Herausgabe von Zeitschriften und Magazinen. Hinsichtlich der weiteren Waren und Dienstleistungen hat es bei der vom Landgericht erkannten Löschung zu verbleiben. Eine Abstrahierung von den benutzten Zeitschriften auf die eingetragenen Oberbegriffe "Druckerei- und Verlagserzeugnisse" scheidet nach der erweiterten Minimallösung aus.

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Die Kostenentscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO. Dabei wird davon ausgegangen, dass die Klagabweisung 4/5 des Wertes des Streitgegenstandes ausmacht. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr. 10, 711 ZPO. Die Revision war nach § 543 Abs. 2 ZPO zuzulassen. Die Frage, inwieweit § 26 Abs. 3 S. 2 MarkenG auf Fälle der vorliegenden Art anwendbar ist, hat grundsätzliche Bedeutung. Zudem weicht die vorliegende Entscheidung bei der Beurteilung der Kennzeichnungskraft des Bestandteils "illu" in "SUPER illu " von der zitierten Entscheidung des Oberlandesgerichts München ab.