Landgericht Düsseldorf (Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 2014-03-28, Aktenzeichen 4a O 11/13
ECLI:DE:LGD:2014:0328.4A.O11.13.00

Tenor

I. Die Klage wird als unzulässig abgewiesen, soweit die Klägerin mit ihr Ansprüche der Icon IP, Inc., Logan, Utah 84321, U.S.A., wegen Verletzung des europäischen Patents EP A im eigenen Namen geltend macht (Unterlassung und Vernichtung). Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

II. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klägerin auferlegt.

III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 Prozent des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.

Die Sicherheitsleistung kann auch durch eine unwiderrufliche, unbedingte, unbefristete und selbstschuldnerische Bürgschaft einer in der Europäischen Union als Zoll- oder Steuerbürgin anerkannten Bank oder Sparkasse erbracht werden.

1

Tatbestand

2

Die Klägerin nimmt die Beklagte wegen Verletzung des europäischen Patents B (im Folgenden: Klagepatent) auf Unterlassung, Rechnungslegung, Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen, Vernichtung sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht dem Grunde nach in Anspruch. Das Klagepatent wurde am 26.03.2001 unter Inanspruchnahme der Priorität der US C vom 18.08.2000 in englischer Verfahrenssprache angemeldet. Die Anmeldung wurde am 18.06.2003 offengelegt. Die Veröffentlichung der Erteilung des Klagepatents erfolgte am 31.08.2011. Der deutsche Teil des Klagepatents ist in Kraft. Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 08.07.2013 vor dem Bundespatentgericht Nichtigkeitsklage gegen das Klagepatent erhoben (Anlagenkonvolut B5).

3

Das Klagepatent, dessen Inhaberin die D ist, trägt die Bezeichnung „System zur Interaktion mit Übungsgeräten“. Der von der Klägerin unter anderen geltend gemachte Patentanspruch 1 lautet:

4

„Ein Übungsgerät (10) konfiguriert zur Verwendung in der Durchführung einer Übung durch einen Benutzer und das es dem Benutzer erlaubt ein Übungsprogramm, welches auf einem Kommunikationssystem gespeichert ist, auszuwählen, wobei das Übungsgerät umfasst:

5

(a) eine Übungsvorrichtung (12) umfassend ein bewegliches Element zum Bewegen während der Durchführung einer Übung durch den Benutzer, wobei die Übungsvorrichtung einen oder mehrere Betriebsparameter hat;

6

(b) ein Signalerfassungsmittel (16), welches konfiguriert ist, mit der Übungsvorrichtung zu kommunizieren und ein erstes Signal von dem Benutzer zu erfassen;

7

(c) ein Empfangsmittel, welches konfiguriert ist, mit dem Signalerfassungsmittel zu kommunizieren und ein paketiertes zweites Signal zu empfangen; und

8

(d) ein Steuerungsmittel, welches auf das paketierte zweite Signal reagiert, um die Betriebsparameter der Übungsvorrichtung zu steuern.“

9

Hinsichtlich der Formulierung der lediglich „insbesondere“ (Unteranspruch 2) bzw. „und/oder“ geltend gemachten Unteransprüche (2, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 20, 21, 28, 30, 31, 32 und 41) wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf den Schriftsatz der Klägerin vom 04.12.2013 sowie die Klagepatentschrift Bezug genommen.

10

Die Beklagte bietet verschiedene Fitnessgeräte, z.B. Rad-, Renn- oder Crosstrainer und Ergometer an, die über eine USB-Schnittstelle mit einem herkömmlichen Computer eines Benutzers verbunden werden können, darunter ein Ergometer mit der Bezeichnung RE7 (Anlage rop 4). Darüber hinaus bietet die Beklagte unter der Bezeichnung E auch eine Software an, die nach Installation auf dem Computer eines Benutzers eine Interaktion mit dem Ergometer RE7 ermöglicht. Auf der Homepage der Beklagten unter der Domain F wird unter der Rubrik „Software“ auf dieses Computerprogramm hingewiesen. Dort findet sich eine Verlinkung auf die Internetseite F , auf der das entsprechende Computerprogramm in der aktuellen Version 2.0 z.B. über die mit der Seite unter F verlinkte Seite G bezogen werden kann. Auf der gleichen Seite lässt sich auch ein für ältere Fitnessgeräte erforderlicher USB-Treiber kostenfrei herunterladen (Anlagen rop 5 und rop 6). Wenn ein Benutzer die Software E (nachfolgend „KWT“) auf seinem PC installiert und den PC mit dem Ergometer RE 7 über die USB-Schnittstelle verbindet, kann der Benutzer mit dem Computerprogramm hinterlegte Strecken auswählen und nachfahren. Dabei hat er die Möglichkeit, sich die ausgewählte Tour auf dem Bildschirm anzeigen zu lassen. Die Software KWT verfügt auch über eine Online-Funktionalität, bei der Benutzer auf einen unter der Internetseite F arbeitenden Server der Beklagten zugreifen und nach entsprechender Registrierung exklusiv dort hinterlegte Strecken auf ihren PC herunterladen oder simulierte Online-Rennen mit vorgegebenen Tourdaten gegeneinander fahren können („H “) (Anlage rop 7).

11

Weiterhin vermarktet die Beklagte unter der Bezeichnung „Racer S“ ein sogenanntes „Speedbike“, das – ohne Umgewöhnung – ein Training wie auf einem Rennrad ermöglichen soll (Anlage rop 8). Dieses Trainingsgerät verfügt über eine Bluetooth-Schnittstelle, mit der es mit einem Smartphone verbunden werden kann. Hierzu bietet die Beklagte auf ihrer Internetseite unter der Domain I unter der Rubrik „Downloads“ das Computerprogramm „S-Fit“ als App zum kostenlosen Download für verschiedene Android-Smartphones über die Verkaufsplattform Google-Play an. Eine entsprechende App der Beklagten für IOS-Geräte wird über den Appstore von Apple angeboten (Anlage rop 9). Beide Apps ermöglichen eine Interaktion eines Smartphones mit dem Racer S. Nach der Installation kann ein Nutzer zwischen drei verschiedenen Modi (Fun, Challenge und Expert) wählen. Im Modus „Fun“ wird dem Nutzer ein Burger unter Angabe der entsprechenden Kalorienzahl angezeigt, der sukzessive verschwindet, je mehr Kalorien der Nutzer verbraucht. Im Modus „Challenge“ hat der Nutzer die Möglichkeit, realistische Trainingsrouten mit unterschiedlichen Geländeprofilen nachzufahren.

12

Nach Auffassung der Klägerin macht die Beklagte durch das Angebot ihres USB-Fitness-Gerätes RE7 und des mit einer Bluetooth-Schnittstelle versehenden Racer S unter Hinweis auf die jeweils kompatible Software bzw. App aus dem eigenen Haus von der technischen Lehre des Klagepatents unmittelbar und mittelbar Gebrauch. Eine mittelbare Patentverletzung liege auch in dem Anbieten der Software bzw. App sowie dem Bereithalten der Internetseite unter der Domain F , um Benutzern nach Installation des entsprechenden Computerprogramms und einer Registrierung auf der Internetseite die Teilnahme an simulierten Rennen gegen andere Nutzer zu ermöglichen.

13

Die Klägerin, die in der Klageschrift zunächst vorgetragen hat, Inhaberin des Klagepatents zu sein, behauptet auch zuletzt, sie sei hinsichtlich der von ihr geltend gemachten Ansprüche aktivlegitimiert und beruft sich zum Nachweis hierfür auf eine von ihr mit der Anlage rop 12 in Kopie und in der mündlichen Verhandlung im Original vorgelegte Prozessstandschafts- und Abtretungserklärung, aufgrund derer sie bereits zum Zeitpunkt der Einreichung der Klageschrift ermächtigt worden sei, die zum Gegenstand der Klage gemachten Ansprüche im eigenen Namen bzw. aus abgetretenem Recht geltend zu machen. Der die Prozessstandschafts- und Abtretungserklärung für die Patentinhaberin und die Klägerin jeweils unterzeichnende Herr J sei zeichnungsberechtigter „Officer“, nämlich der sogenannte „Secretary“ der Gesellschaft und „General Counsel“, was der Beklagten auch bekannt sei, weil sie mit ihm persönlich Vergleichsgespräche zur außergerichtlichen Beilegung des US-Verletzungsverfahrens aus dem parallelen US-Patent geführt habe. Auch sei die Vergleichsvereinbarung mit der Beklagten zur Beilegung des US-Verfahrens von Herrn J in seiner Eigenschaft als vertretungsberechtigter „Officer“ sowohl für die Patentinhaberin als auch die Klägerin unterzeichnet worden (Anlage rop 13). Person, Unterschrift und Zeichnungsberechtigung des Herrn J seien der Beklagten daher positiv bekannt. Die Patentinhaberin sei desweiteren eine 100%ige und von der Klägerin beherrschte Gesellschaft, deren einziger Geschäftszweck das Halten von Schutzrechten sei. Bereits im Hinblick auf das Beherrschungsverhältnis und die geschäftliche Tätigkeit der Klägerin, das heißt den weltweiten Vertrieb unter Nutzung der bei der Patentinhaberin befindlichen Schutzrechte, verstehe es sich von selbst, dass diese zur Nutzung der Schutzrechte befugt sei und ein Interesse an ihrer Durchsetzung habe. Schließlich belege auch der Umstand, dass Herr J in den „Annual Franchise Tax Reports“ der Patentinhaberin und der Beklagten für das Jahr 2013 jeweils als Officer und Director bezeichnet werde, dass er für beide Gesellschaften zeichnungsberechtigt sei. Es sei nach dem Recht des US-Bundesstaates Delaware erforderlich, dass diese Erklärungen durch vertretungsbefugte Personen ausgestellt werden.

14

Mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 20.02.2014 hat die Klägerin mitgeteilt, dass sie aufgrund eines nach Schluss der mündlichen Verhandlung gestellten Antrages auf Umschreibung als Inhaberin des Klagepatents in das Register des Deutschen Patent- und Markenamtes eingetragen sei (Anlage rop 15).

15

Nachdem sie ihr Klagebegehren zunächst nur auf den Hauptanspruch und insbesondere Unteranspruch 2 des Klagepatents gestützt hat, und nachdem sie den Antrag auf Rückruf und Entfernung auf die Zeit seit dem 30.09.2011 eingeschränkt sowie die Anträge auf Feststellung der Pflicht zur Zahlung einer Entschädigung zurückgenommen hat, beantragt die Klägerin zuletzt,

16

A.

17

I. die Beklagte zu verurteilen,

18

1. es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu € 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, zu unterlassen,

19

ein Übungsgerät konfiguriert zur Verwendung in der Durchführung einer Übung durch einen Benutzer, das es dem Benutzer erlaubt, ein Übungsprogramm, welches auf einem Kommunikationssystem gespeichert ist, auszuwählen, wobei das Übungsgerät umfasst: eine Übungsvorrichtung umfassend ein bewegliches Element zum Bewegen während der Durchführung einer Übung durch den Benutzer, wobei die Übungsvorrichtung einen oder mehrere Betriebsparameter hat; ein Signalerfassungsmittel, welches konfiguriert ist, mit der Übungsvorrichtung zu kommunizieren und ein erstes Signal von dem Benutzer zu erfassen; ein Empfangsmittel, welches konfiguriert ist, mit dem Signalerfassungsmittel zu kommunizieren und ein paketiertes zweites Signal zu empfangen; und ein Steuerungsmittel, welches auf das paketierte zweite Signal reagiert, um die Betriebsparameter der Übungsvorrichtung zu steuern,

20

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecke einzuführen oder zu besitzen,

21

2. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses vollständig darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer A. I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 30.09.2011 begangen hat, und zwar unter Angabe

22

a) der Herstellungsmengen und -zeiten, der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie der Einkaufspreise,

23

b) der einzelnen Lieferungen und Bestellungen, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Liefer- und Bestellmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer und der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,

24

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,

25

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Herstellungs- und Verbreitungsauflage, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

26

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

27

- wobei die Beklagte hinsichtlich der Angaben zu lit. a) und b) Rechnungen in Kopie vorzulegen hat,

28

- wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nicht-gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten übernimmt und ihn ermächtigt, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter nicht-gewerblicher Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist;

29

3. die im unmittelbaren oder mittelbaren Besitz und/oder Eigentum der Beklagten befindlichen unter Ziffer A. I. 1. beschriebenen Erzeugnisse zu vernichten oder nach Wahl der Beklagten an einen von der Klägerin zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf Kosten der Beklagten herauszugeben;

30

4. die vorstehend zu Ziffer A. I. 1. bezeichneten, seit dem 30.09.2011 im Besitz gewerblicher Abnehmer befindlichen Erzeugnisse zurückzurufen, indem diejenigen gewerblichen Abnehmer, die sich im Besitz dieser Erzeugnisse befinden, darüber schriftlich informiert werden, dass das Gericht mit dem hiesigen Urteil auf eine Verletzung des Klagepatents erkannt hat, ihnen ein Angebot zur Rücknahme dieser Erzeugnisse durch die Beklagte unterbreitet wird und den gewerblichen Abnehmern für den Fall der Rückgabe der Erzeugnisse eine Erstattung des gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreises bzw. eines sonstigen Äquivalents für die zurückgerufenen Erzeugnisse sowie die Übernahme der Verpackungs- und Transport- bzw. Versendungskosten für die Rückgabe zugesagt wird und die Erzeugnisse wieder an sich zu nehmen;

31

II. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer A. I. 1. bezeichneten, seit dem 30.09.2011 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird;

32

B.

33

I. die Beklagte zu verurteilen,

34

1. es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu € 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, zu unterlassen.

35

eine Übungsvorrichtung, insbesondere Laufbänder und Ergometer, mit einem beweglichen Element zum Bewegen während der Durchführung einer Übung durch den Benutzer, wobei die Übungsvorrichtung einen oder mehrere Betriebsparameter hat,

36

welche dazu geeignet ist, mit einem Übungsgerät, konfiguriert zur Verwendung in der Durchführung einer Übung durch einen Benutzer, und das es dem Benutzer erlaubt, ein Übungsprogramm, welches auf einem Kommunikationssystem gespeichert ist, auszuwählen, umfassend ein Signalerfassungsmittel, welches konfiguriert ist, mit der Übungsvorrichtung zu kommunizieren und ein erstes Signal von dem Benutzer zu erfassen, ein Empfangsmittel, welches konfiguriert ist, mit dem Signalerfassungsmittel zu kommunizieren und ein paketiertes zweites Signal zu empfangen und ein Steuerungsmittel, welches auf das paketierte zweite Signal reagiert, um die Betriebsparameter der Übungsvorrichtung zu steuern, verwendet zu werden,

37

Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder an solche zu liefern,

38

ohne blickfangmäßig herausgestellt darauf hinzuweisen, dass die Übungsvorrichtung nicht für die Verwendung mit der Software ‘WORLD TOURS“ und/oder “S-FIT“, geeignet ist.

39

2. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses vollständig darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer B. I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 30.09.2011 begangen hat, und zwar unter Angabe

40

a) der Herstellungsmengen und -zeiten, der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie der Einkaufspreise,

41

b) der einzelnen Lieferungen und Bestellungen, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Liefer- und Bestellmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer und der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren,

42

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,

43

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Herstellungs- und Verbreitungsauflage, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

44

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

45

- wobei die Beklagte hinsichtlich der Angaben zu lit. a) und b) Rechnungen in Kopie vorzulegen hat,

46

- wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nicht-gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten übernimmt und ihn ermächtigt, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter nicht-gewerblicher Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist;

47

II. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer B. I. 1. bezeichneten, seit dem 30.09.2011 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird;

48

C.

49

I. die Beklagte zu verurteilen,

50

1. es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu € 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, zu unterlassen,

51

Computerprogramme und/oder Apps,

52

die dazu geeignet sind, mit einem Übungsgerät, konfiguriert zur Verwendung in der Durchführung einer Übung durch einen Benutzer und das es dem Benutzer erlaubt, ein Übungsprogramm, welches auf einem Kommunikationssystem gespeichert ist, auszuwählen, wobei das Übungsgerät umfasst: eine Übungsvorrichtung umfassend ein bewegliches Element zum Bewegen während der Durchführung einer Übung durch den Benutzer, wobei die Übungsvorrichtung einen oder mehrere Betriebsparameter hat, ein Signalerfassungsmittel, welches konfiguriert ist, mit der Übungsvorrichtung zu kommunizieren und ein erstes Signal von dem Benutzer zu erfassen, ein Empfangsmittel, welches konfiguriert ist, mit dem Signalerfassungsmittel zu kommunizieren und ein paketiertes zweites Signal zu empfangen und ein Steuerungsmittel, welches auf das paketierte zweite Signal reagiert, um die Betriebsparameter der Übungsvorrichtung zu steuern, verwendet zu werden,

53

Abnehmern im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland anzubieten und/oder zum Download bereitzustellen und/oder an solche zu liefern;

54

2. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses vollständig darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer C. I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 30.09.2011 begangen hat, und zwar unter Angabe

55

a) der Herstellungsmengen und -zeiten, der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer sowie der Einkaufspreise,

56

b) der einzelnen Lieferungen und Bestellungen und Downloads, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Liefer- und Bestellmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der Abnehmer und der Verkaufsstellen, für welche die Erzeugnisse bestimmt waren, wobei im Falle eines Downloads von Software anzugeben ist, über welchen Server diese Software heruntergeladen wurde und wobei die Beklagte auch die Zahl der zur Nutzung der Software bei ihr registrierten Benutzer anzugeben hat,

57

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Typenbezeichnungen, Angebotsmengen, -zeiten und -preisen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger,

58

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Herstellungs- und Verbreitungsauflage, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

59

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

60

- wobei die Beklagte hinsichtlich der Angaben zu lit. a) und b) Rechnungen in Kopie vorzulegen hat,

61

- wobei der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften ihrer nicht-gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, dieser gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten und in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte die durch dessen Einschaltung entstehenden Kosten übernimmt und ihn ermächtigt, der Klägerin auf Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter nicht-gewerblicher Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist;

62

II. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer C. I. 1. bezeichneten, seit dem 30.09.2011 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird;

63

D.

64

I. die Beklagte zu verurteilen,

65

1. es bei Meidung eines vom Gericht für jeden Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu € 250.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder einer Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Falle mehrfacher Zuwiderhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren, zu unterlassen,

66

Webseiten, die im Zusammenwirken mit Computerprogrammen geeignet sind, mit einem Übungsgerät, konfiguriert zur Verwendung in der Durchführung einer Übung durch einen Benutzer und das es dem Benutzer erlaubt, ein Übungsprogramm, welches auf einem Kommunikationssystem gespeichert ist, auszuwählen, wobei das Übungsgerät umfasst: eine Übungsvorrichtung umfassend ein bewegliches Element zum Bewegen während der Durchführung einer Übung durch den Benutzer, wobei die Übungsvorrichtung einen oder mehrere Betriebsparameter hat, ein Signalerfassungsmittel, welches konfiguriert ist, mit der Übungsvorrichtung zu kommunizieren und ein erstes Signal von dem Benutzer zu erfassen, ein Empfangsmittel, welches konfiguriert ist, mit dem Signalerfassungsmittel zu kommunizieren und ein paketiertes zweites Signal zu empfangen und ein Steuerungsmittel, welches auf das paketierte zweite Signal reagiert, um die Betriebsparameter der Übungsvorrichtung zu steuern, verwendet zu werden,

67

für Abnehmer im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland bereitzuhalten,

68

2. der Klägerin unter Vorlage eines einheitlichen, geordneten Verzeichnisses vollständig darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie die zu Ziffer D. I. 1. bezeichneten Handlungen seit dem 30.09.2011 begangen hat, und zwar unter Angabe

69

a) der Zahl der zur Nutzung der Webseite registrierten Benutzer,

70

b) der Zahl der Zugriffe auf die Webseite, aufgeschlüsselt nach Kalenderjahren und Monaten,

71

c) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Herstellungs- und Verbreitungsauflage, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

72

II. festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer D. I. 1. bezeichneten, seit dem 30.09.2011 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

73

Die Beklagte beantragt,

74

die Klage abzuweisen,

75

hilfsweise

76

den Rechtsstreit bis zur Entscheidung des Bundespatentgerichts über die Nichtigkeitsklage gegen den deutschen Teil des Europäischen Patentes EP B auszusetzen.

77

Sie meint, die angegriffenen Ausführungsformen würden von der technischen Lehre des Klagepatents keinen Gebrauch machen, so dass eine mittelbare Patentverletzung ausschiede. Unabhängig von der Verwirklichung von Merkmalen des Klagepatentanspruchs sei in der vorliegenden Konstellation jedenfalls eine unmittelbare Patentverletzung ausgeschlossen, weil die Beklagte ihre Trainingsgeräte nicht als Teile einer Kombination mit der angegriffenen Software KWT bzw. der App „Sfit“ anbiete.

78

Die Beklagte ist der Auffassung, sich aufgrund der öffentlichen Vorstellung eines Heimsportgerätes, das mit einem PC und der darauf installierten Software ERGO KONZEPT auf der Messe ISPO vom 01.02.1998 bis zum 04.02.1998 und vom 02.08.1998 bis 05.08.1998 gegenüber den Ansprüchen der Klägerin auf ein Vorbenutzungsrecht berufen zu können. Die Software und das entsprechende Zubehör seien unter der Bezeichnung „ERGO KONZEPT“ seit dem Jahr 1998 vertrieben worden (Anlagen B 1 bis B 4).

79

Im Übrigen werde das Klagepatent im Stand der Technik neuheitsschädlich vorweggenommen.

80

Die Klägerin tritt diesem Vorbringen entgegen.

81

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen sowie das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 11.02.2014 verwiesen.

82

Entscheidungsgründe:

83

Die Klage ist in dem aus dem Tenor ersichtlichen Umfang unzulässig. Im Übrigen ist sie zulässig aber nicht begründet.

84

Soweit die Klägerin Ansprüche auf Unterlassung und Vernichtung verfolgt, ist sie für die Umstände, die ihre Prozessführungsbefugnis begründen, beweisfällig geblieben. Das gleiche gilt im Hinblick auf die von ihr geltend gemachten Ansprüche auf Rechnungslegung, Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht dem Grunde nach für ihre Aktivlegitimation.

85

I.

86

Die Klage ist hinsichtlich der geltend gemachten Unterlassungsansprüche und des Anspruchs auf Vernichtung, §§ 139 Abs. 1, 140a Abs. 1 PatG, unzulässig. Es fehlt bereits an der Prozessführungsbefugnis der Klägerin.

87

1.

88

Die Beklagte durfte sich zur Behauptung der Klägerin, der die Prozesstandschafts- und Abretungserklärung gemäß Anlage rop 12 für die Klägerin und die Patentinhaberin allein unterzeichnende Herr J sei für die Vertragsparteien der Erklärung zeichnungsberechtigt gewesen, in zulässiger Weise mit Nichtwissen erklären. Denn die von der Beklagten behauptete Vertretungsmacht des Unterzeichners des genannten Dokuments hängt von Tatsachen ab, die nicht Gegenstand der Wahrnehmung der Beklagten waren, § 138 Abs. 4 ZPO.

89

a)

90

Die Beklagte war an einem Bestreiten mit Nichtwissen nicht bereits dadurch gehindert, dass Herr K , wie die Klägerin behauptet, maßgeblich an Vergleichsgesprächen beteiligt gewesen sei, die die Beklagte mit der Klägerin zur Beilegung eines Patentverletzungsverfahrens in den Vereinigten Staaten geführt habe und dass Herr K in seiner Eigenschaft als vertretungsberechtigter „Officer“ sowohl für die Klägerin als für die Patentinhaberin die mit der Anlage rop 13 vorgelegte Vergleichsvereinbarung unterzeichnet habe, mit der dieses Verfahren beendet wurde. Wie die Beklagte, die bestreitet, Herrn K persönlich zu kennen, zu Recht anmerkt, könnte der Umstand, dass Herr K zum Zeitpunkt der Unterzeichnung jenes Vertrages zeichnungsberechtigt war, allenfalls ein Indiz dafür darstellen, dass er auch am 03.02.2013, an dem Tag, als die Prozessstandschafts- und Abtretungserklärung gemäß Anlage rop12 unterschrieben worden sein soll, mit Vertretungsmacht für die Klägerin und die Patentinhaberin handelte. Dass dies tatsächlich der Fall war, entzieht sich aber, wie festgestellt, der Wahrnehmung der Beklagten. Zudem würde eine entsprechende Indizwirkung vorliegend auch durch den Umstand entkräftet, dass die Beklagte in der mündlichen Verhandlung unwidersprochen darauf hingewiesen hat, dass Herr J nicht in einer Liste mit für die Patentinhaberin benannten zeichnungsberechtigten Personen aufgeführt ist, die ihren Prozessbevollmächtigten anlässlich des gegen das Klagepatent initiierten Nichtigkeitsverfahrens zur Verfügung gestellt wurde.

91

b)

92

Auch soweit die Beklagte mit Nichtwissen bestritten hat, dass nach dem Recht des Staates Delaware ein nach steuerrechtlichen Vorschriften im „Annual franchise tax report“ benannter „Secretary“ oder „Officer“ einer Gesellschaft stets berechtigt sei, die Gesellschaft im Außenverhätlnis wirksam zu vertreteten, gilt nichts anderes. Die Beklagte muss das Recht des US-Bundesstaates Delaware nicht kennen und darf sich insoweit mit Nichtwissen zu der Frage erklären, ob danach eine entsprechende Anscheinsvollmacht zu bejahen wäre. Auch insoweit ist es nicht ihre sondern allein Sache der Klägerin, zu den Vertretungsverhältnissen der Klägerin und der Patentinhaberin nach dem hierauf anwendbaren Recht des jeweiligen Gründungsstaates Delaware substantiiert vorzutragen.

93

2.

94

Die von der Beklagten bestrittene Prozessführungsbefugnis kann auch nicht damit begründet werden, dass die Patentinhaberin nach Behauptung der Klägerin eine 100%ige und von ihr beherrschte Gesellschaft ist, deren einziger Geschäftszweck das Halten von Schutzrechten für die Klägerin als operative Gesellschaft sei. Bei der Klägerin und der Patentinhaberin handelt es sich um unterschiedliche juristische Personen. Weder aus den Beherrschungsverhältnissen noch aus dem Umstand, dass die Klägerin allein für das operative Geschäft zuständig ist, kann geschlossen werden, dass die Klägerin automatisch und ohne vertraglich durch die Patentinhaberin hierzu ermächtigt worden zu sein, berechtigt ist, auf Schutzrechten der Patentinhaberin beruhende Verbietungs- und Vernichtungsrechte im eigenen Namen geltend zu machen. Gleichermaßen ergibt sich eine Prozessführungsbefugnis der Klägerin auch nicht aus dem durch ihre Prozessbevollmächtigten in der mündlichen Verhandlung vorgebrachten Umstand, dass die Patentinhaberin im Rahmen des durch die Beklagte initiierten Nichtigkeitsverfahrens positive Kenntnis von der vorliegenden Verletzungsklage erlangt habe und das Vorgehen der Klägerin dulde. Diese nur pauschale Behauptung der Klägerin genügt nicht, um Feststellungen zum Vorliegen der Voraussetzungen einer Duldungs- oder Anscheinsvollmacht zu treffen.

95

3.

96

Ein Beweisantritt der Klägerin für die Zeichnungsberechtigung des Herrn J durch das Zeugnis des Herrn J und des Herrn L erfolgte erstmals in der mündlichen Verhandlung am 11.02.2014. Dieser Beweisantritt war als verspätet zurückzuweisen, weil seine Zulassung nach Überzeugung der Kammer die Erledigung des Rechtsstreits verzögern würde, § 296 Abs. 2 ZPO. Denn zur Erhebung des Beweises durch Vernehmung der benannten Zeugen wäre mindestens ein weiterer Verhandlungstermin erforderlich.

97

Auch beruht diese Verspätung auf grober Nachlässigkeit. Grobe Nachlässigkeit im Sinne des § 296 Abs. 2 ZPO liegt vor, wenn eine Partei oder ihr Prozessbevollmächtigter die prozessuale Sorgfalt in ungewöhnlich großem Maß verletzt und dasjenige unbeachtet gelassen hat, was jedem, der einen Prozess führt, hätte einleuchten müssen (Zöller, ZPO, 30. Auflage, § 296 ZPO, Rn. 27). Eine grobe Verletzung der prozessualen Sorgfalt in diesem Sinne ist vorliegend zu bejahen. Die Klägerin hat in der Klageschrift in Widerspruch zu den tatsächlichen Verhältnissen vorgetragen, sie und nicht die Patentinhaberin sei Inhaberin des Klagepatents. Abhängig von der Frage, zu welchem Zeitpunkt die von ihr vorgelegte Prozessstandschafts- und Abtretungserklärung gemäß Anlage rop 12 unterzeichnet wurde, hat die Klägerin die für die Prozessführungsbefugnis und die Aktivlegitimation relevanten Umstände entweder vor Klageerhebung nicht geprüft oder aber ihre Prozessbevollmächtigten insoweit nicht fehlerfrei instruiert. Zum anderen hat sie, – spätestens nachdem dieser grobe Fehler infolge der Klageerwiderung offenbar geworden war –, die Entscheidung getroffen, die mit der Klage geltend gemachte Rechte in Prozessstandschaft für die Patentinhaberin und aus abgetretenem Recht weiterzuverfolgen. Zu diesem Zeitpunkt, als der Haupttermin zur mündlichen Verhandlung durch den Austausch zweier Schriftsätze schon in einem erheblichen Maße vorbereitet war, hat die Klägerin zur den ihre Prozessführungsbefugnis begründenden Umständen aber nicht vorgetragen, ohne zugleich für alle im Zusammenhang hiermit stehenden Tatsachenbehauptungen Beweis anzutreten.

98

Ein geeigneter Beweisantritt zu diesem Zeitpunkt wäre aber aus Sicht eines jeden Prozessführenden erforderlich gewesen. Denn den Prozessbevollmächtigten der Klägerin musste zu diesem Zeitpunkt bewusst sein, dass – im Falle eines stets möglichen Bestreitens der die Prozess- und Sachbefugnis begründenden Umstände – ein Beweisangebot nicht mehr innerhalb des für den vorliegenden Prozess angeordneten Fristenregimes würde erfolgen können. Denn nach den durch Beschluss der Kammer anlässlich des frühen ersten Termins vom 14.02.2013 gesetzten Fristen zur schriftsätzlichen Vorbereitung des Haupttermins war nicht vorgesehen, dass die Klägerin nach der am 21.01.2014 ablaufenden Duplikfrist ein weiteres Mal schriftsätzlich würde erwidern können. Ein Beweisangebot konnte dann aber nur noch in einem weiteren Schriftsatz nach Ablauf der Duplikfrist und kurz vor der mündlichen Verhandlung erfolgen, um noch ohne Verspätung eine Beweisfrage durch Vernehmung eines Zeugen in dem für den 11.02.2014 vorgesehenen Verhandlungstermin beantworten zu können. Ein solches prozessuales Vorgehen bot demnach ein erhebliches Risiko dafür, dass Fristen zur Ladung von im Ausland ansässigen Zeugen nicht mehr würden eingehalten werden können, sofern ein entsprechender Schriftsatz nicht unmittelbar nach Erhalt der Duplik abgesetzt werden konnte.

99

Dieses Risiko hat sich vorliegend realisiert. Die Klägerin hat zudem weder in ihrem letzten vorbereitenden Schriftsatz vom 07.02.2014 einen Beweis für die ihre Prozessführungsbefugnis begründenden Umstände angeboten noch die von ihr hierfür später benannten Zeugen vorsorglich mitgebracht, obwohl die Beklagte in ihrem Schriftsatz vom 20.01.2014 die Zeichnungsbefugnis der die Prozessstandschafts- und Abtretungserklärung gemäß Anlage rop 14 unterzeichnenden Person und die Existenz eines Lizenzvertrages zwischen der Patentinhaberin und der Klägerin bestritten hatte.

100

Die von der Klägerin in der mündlichen Verhandlung zur Erklärung des verspäteten Beweisantritts mitgeteilte Begründung, sie habe nicht damit gerechnet, dass die Beklagte die Vertretungsberechtigung des Herrn J bestreiten würde, ist nicht geeignet, eine in diesem Sinne festgestellte Verletzung der prozessualen Sorgfaltspflicht durch die Beklagte zu entkräften. Dies ist bereits deshalb zu verneinen, weil die Beklagte genau dies in ihrem Schriftsatz vom 20.01.2014 – also vor der mündlichen Verhandlung – getan hatte.

101

4.

102

Die Zurückweisung des durch die Klägerin angebotenen Zeugenbeweises ist vorliegend auch sachgemäß. Denn die Klägerin hätte es grundsätzlich in der Hand gehabt, die von ihr behaupteten Vertretungsbefugnisse ohne unverhältnismäßigen Aufwand in einer eine Vernehmung von Zeugen vermeidenden Weise zu belegen. Hierfür hätte genügt, dass sie für die Patentinhaberin und sich selbst notariell beglaubigte und mit einer Apostille gemäß dem Haager Übereinkommen vom 05.10.1961 versehene Erklärungen des jeweiligen Secretary der Gesellschaft zur Akte reicht (vgl. Kühnen, Hdb Patentverletzung, 6. Auflage, Rn.837).

103

II.

104

Im Hinblick auf die Ansprüche der Klägerin auf Rechnungslegung, Rückruf und Entfernung aus den Vertriebswegen, sowie Feststellung der Schadensersatzpflicht ist die Klage unbegründet. Die Klägerin ist für ihre Behauptung, die entsprechenden Ansprüche seien wirksam von der Patentinhaberin an sie abgetreten worden, beweisfällig geblieben. Der auch insoweit erst in der mündlichen Verhandlung angebotene Beweis für die Zeichnungsbefugnis des die Abtretungserklärung gemäß Anlage rop 12 unterzeichnenden Herrn J war als verspätet zurückzuweisen. Zur Begründung kann auf die Ausführungen unter Ziffer I. Bezug genommen werden.

105

III.

106

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 Abs. 1 Satz 1 (1. Hs) ZPO i. V. m. § 269 Abs. 3 S. 2 ZPO.

107

Das Urteil ist gemäß §§ 709 S. 1 und 2, 108 ZPO vorläufig vollstreckbar.

108

Der Streitwert wird auf € 1.000.000,- festgesetzt.

109

Die Ausführungen der Klägerin in ihrem nicht nachgelassenen Schriftsatz vom 20.02.2014 boten keinen Anlass, die Verhandlung ausnahmsweise wiederzueröffnen, § 156 Abs. 1 ZPO. Insoweit war für die Kammer maßgeblich, dass die in der Übertragung des Klagepatents liegende Änderung der tatsächlichen Umstände allein durch die Klägerin und die Patentinhaberin herbeigeführt wurden und dass beide hierfür nur wenige Tage benötigten. Dafür, dass die Umschreibung und die Eintragung nicht rechtzeitig vor Schluss der mündlichen Verhandlungen erfolgten, waren demnach ausschließlich die Klägerin und die Patentinhaberin verantwortlich. Solche Nachlässigkeiten auszugleichen, ist nicht Sinn der Möglichkeit, die mündliche Verhandlung wiederzueröffnen.