Oberlandesgericht Köln ()
Urteil vom 2000-01-28, Aktenzeichen 6 U 100/99
ECLI:DE:OLGK:2000:0128.6U100.99.00

Tenor

1

T a t b e s t a n d :

2

Die Klägerin zu 1), die Firma S. + Partner Unternehmensberatung
GmbH mit Sitz in E., befaßt sich mit der Zertifizierung von
Qualitätssicherungs-/Qualitätsmanagementsystemen und von Personal.
Für diesen Bereich ist zu ihren Gunsten mit Priorität vom
25.05.1994 die Wortmarke "EUROCERT" eingetragen. Die Klägerin zu
2), die Firma EUROCERT Gesellschaft zur Zertifizierung von Personal
und Qualitätsmanagementsystemen mbH, wurde im August 1994 gegründet
und ist seither unter ihrem Firmennamen "EUROCERT" im
geschäftlichen Verkehr tätig. Der Gegenstand des Unternehmens der
Klägerin zu 2) ist eine Dienstleistung, die darin besteht,
Unternehmenspersonal, ggf. nach Beratung und Schulung durch ein
anderes Unternehmen, nach bestimmten DIN-Normen zu bescheinigen,
daß sie die Qualitätsanforderungen an ein Managementsystem
erfüllen. Die Klägerin zu 2) befaßt sich namentlich mit der
Zertifizierung von Personal nach der europäischen Norm EN 45013 und
der Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen nach DIN ISO
9001 (EN 29001), DIN ISO 9002 (EN 29002) und DIN ISO 9003 (EN
29003). Dabei benutzt sie nicht nur die Wortmarke 2 092 700
"EUROCERT", sondern auch die zu Gunsten der Klägerin zu 1) für die
Waren-/Dienstleistungen "Zertifizierung von Qualitätsmanagement und
Personal für Unternehmen gemäß EN 45012; Zertifizierung von
Personal gemäß EN 45013 (EN - Europäische Norm)" eingetragene
Wort-/Bildmarke "EUROCERT" mit der Nr. 2 068 500 (im folgenden:
"EUROCERT im Sternenkranz"). Beide Marken werde zur Verdeutlichung
nachfolgend bildlich wiedergegeben:

3

Genügen die von den Klägerinnen geprüften Unternehmen bestimmten
Qualitätsanforderungen, stellt die Klägerin zu 2) dem Unternehmen
und dem in ihm tätigen Personal ein Zertifikat aus, aus dem
ersichtlich ist, daß das Personal zum Beispiel die Prüfung zum
Erwerb des Zertifikats "Qualitätsmanagement-Beauftragter",
"Qualitätsmanagement-Fachkraft" oder "Qualitäts-
management-Fachauditor" nach den Zertifizierungsrichtlinien der
Klägerin zu 2) bestanden hat. Das Unternehmen selbst erhält ggf.
ein Zertifikat der aus Blatt 89 d.A. ersichtlichen Art, mit dem ihm
bescheinigt wird, daß es ein Qualitätsmanagementsystem eingeführt
hat und dieses anwendet. Muster solcher von der Klägerin zu 2)
vergebenen Zertifikate für ein Qualiätsmanagementsystem einerseits
und eine "Qualitätsmanagement-Beauftragte" andererseits, die
allesamt die Firmenbezeichnung der Klägerin zu 2) und die
Wort-/Bildmarke "EUROCERT im Sternenkranz" tragen, werden
nachfolgend zur Verdeutlichung bildlich in Schwarz/Weiß-Kopie
wiedergeben:

4

Soweit die Klägerin zu 2) die beiden Klagemarken bei der
Zertifizierung von Personal und der Zertifizierung von
Qualitätsmanagementsystemen verwendet, ist sie aufgrund von
Nutzungsverträgen vom 16.08.1994 und 17.03.1995 Lizenznehmerin der
Klägerin zu 1), und zwar sowohl hinsichtlich der Wortmarke
"EUROCERT" als auch hinsichtlich der Wort-/Bildmarke "EUROCERT im
Sternenkranz". Die Klägerin zu 1) hat der Klägerin zu 2), die die
Bezeichnung "EUROCERT" seit Jahren nicht nur auf den von ihr
erteilten Zertifikaten, sondern auch in der Werbung, in
Zeitschriften, im Internet und auch anläßlich des Auftretens auf
Veranstaltungen benutzt, ihre Zustimmung erteilt, die Rechte aus
den zum Gebrauch überlassenen Marken im eigenen Namen geltend zu
machen.

5

Der Beklagte befaßt sich u.a. mit der Zertifizierung von
Umweltmanagementsystemen und Qualitätsmanagementsystemen sowie
Entsorgungsfachbetrieben. Er tritt nach seinem unbestrittenen
Vortrag in der mündlichen Verhandlung vom 26.11.1999 im
geschäftlichen Verkehr seit Mai 1995 unter der Bezeichnung "Ö.
EuroCert e.V." auf. Er ist Teil einer nach seinem unstreitigen
Vorbringen im Verkehr nur wenig bekannten Unternehmensgruppe, die
aus den Firmen Ö. C. GmbH, Ö. A. GmbH, Ö. E. GmbH, Ö. S. GmbH, Ö.
A. GmbH und Ö. EuroCert e.V. Zertifizierungsstelle besteht. Die
Parteien streiten darüber, ob und inwieweit der Beklagte die
weitere Verwendung seines Namensbestandteils "EuroCert" zu
unterlassen und in die Löschung des Firmenbestandteils
einzuwilligen hat. Außerdem verlangen die Klägerinnen von dem
Beklagten Auskunftserteilung und Schadenersatzfeststellung.
Zwischen den Parteien ist unstreitig, daß im deutschsprachigen Raum
(Deutschland, Österreich, Schweiz) zahlreiche akkreditierte
Zertifizierer für Qualitätsmanagementsysteme tätig sind, die den
Wortbestandteil "Zert" oder "Cert" in ihrem Firmennamen verwenden.
Zum Beispiel gibt es die "AdvoCert Zertifizierungsgesellschaft für
Rechtsanwälte mbH", die "BAYCERT Zertifizierungsgesellschaft", die
"CERTQUA GmbH", die "GlobalCert GmbH" oder z.B. die
Zertifizierungsstelle des RWTÜV e.V., den "TÜV Cert". Wegen der
weiteren Einzelheiten der zahlreichen Gesellschaften pp., die die
Bestandteile "Zert" oder "Cert" in ihrem Firmennamen benutzen, wird
auf die von den Klägerinnen mit der Klageschrift vom 09.11.1998 als
Anlage 1 zu den Akten gereichte Liste der akkreditierten
Zertifizierer sowie die aktualisierte Liste aus dem Internet
verwiesen, die die Klägerinnen als Anlage 12 zu ihrem
erstinstanzlichen Schriftsatz vom 22.02.1999 zu den Akten gereicht
haben (Blatt 119 ff. d.A.).

6

Diesem Rechtsstreit vorausgegangen war eine zwischen den
Parteien geführte Korrespondenz, die im August 1995 begann und im
Februar 1996 vorläufig endete, dann aber ab Ende Mai 1998 erneut
geführt wurde und sich bis Mitte September 1998 erstreckte. Unter
dem 14.08.1995 mahnte die Klägerin zu 2) den Beklagten wegen der
von ihm geführten Bezeichnung "EuroCert" unter Fristsetzung bis zum
20.09.1995 ab. Nach Fristverlängerung antwortete der Beklagte unter
dem 27.09.1995, äußerte u.a. Bedenken hinsichtlich der
Rechtsbeständigkeit der Marken "EUROCERT" und "EUROCERT im
Sternenkranz" und drohte Löschungsantrag für den Fall an, dass eine
einvernehmliche außergerichtliche Klärung der Angelegenheit nicht
herbeigeführt werden könne. Alsdann schlug der Beklagte den
Abschluss einer Koexistenzvereinbarung vor. Auf das nicht
vollständig bei den Akten befindliche Schreiben des damaligen
Prozessbevollmächtigten Rechtsanwalt M. der Klägerin zu 1) vom
21.12.1995 (Blatt 282 d.A.) antwortete der Beklagte unter dem
26.01.1996 (Blatt 283 d.A.), das nunmehr vorliegende
Unterlassungsbegehren verstehe er in der Weise, dass es im
wesentlichen um den Firmenbestandteil "EURO" gehe und dass bei
einer künftigen Firmierung "Ö.-... Cert e.V." die Gefahr einer
möglichen Verwechslung ausgeräumt sei. Alsdann bat der Beklagte um
Bestätigung, dass das Schreiben vom 21.12.1995 in dieser Hinsicht
richtig interpretiert worden sei. Dieses Schreiben des Beklagten
vom 26.01.1996 sandte der Prozessbevollmächtigte der Klägerin zu 1)
seiner Mandantin am 29.01.1996 mit der Bitte um Stellungnahme zu.
Auf diesem Schreiben vom 29.01.1996 vermerkte die Klägerin zu 1)
unter dem 01.02.1996, sie sei mit dieser Regelung einverstanden.
Daraufhin schrieb Rechtsanwalt M. unter dem 06.02.1996 an die
Prozessbevollmächtigten des Beklagten und teilte diesen folgendes
mit:

7

Betr.: Fa. EUROCERT GmbH ./. Ö.
EuroCert e.V.

8

Bezug: Ihr Schreiben vom 26.1.96

9

Sehr geehrte Herren Kollegen,

10

auf Ihr o.a. Schreiben wird erwidert,
daß meine Mandantin mit der von Ihnen vorgeschlagenen Regelung
einverstanden ist.

11

Insoweit bitte ich das entsprechende
kurzfristig zu veranlassen.

12

Mit freundlichen kollegialen
Grüßen"

13

Zwischen den Parteien ist streitig, ob dieses Schreiben vom
06.02.1996 den Prozessbevollmächtigten des Beklagten zugegangen
ist. Jedenfalls geschah in der Folgezeit zunächst nichts, bis
Patentanwalt Dr. M. der Klägerin zu 1) unter dem 25.05.1998
mitteilte, dass der Beklagte nach wie vor unter seinem Namen "Ö.
EuroCert e.V." tätig sei und aus der Abmahnung von Rechtsanwalt M.
keinerlei Konsequenzen gezogen habe. Daraufhin bat die Klägerin zu
1) Patentanwalt Dr. M. unter dem 03.06.1998, den Beklagten
abzumahnen. Die Abmahnung erfolgte noch am selben Tag. Sie wurde
mit anwaltlichem Schreiben des Beklagten vom 19.06.1998
zurückgewiesen. Schließlich erklärte der Beklagte nach
zwischenzeitlich erfolgter weiterer Korrespondenz mit Schreiben vom
11.09.1998 u.a., er sei bereit, die weitere Verwendung der
Bezeichnung "EuroCert" strafbewehrt zur Unterlassung zu erklären,
allerdings erst mit Wirkung vom dem 01.09.2001. Dieses Angebot wies
die Klägerin zu 1) wegen des beanspruchten
Weiterbenutzungszeitraums mit Schreiben vom 14.09.1998 als
inakzeptabel zurück.

14

Die Klägerinnen haben die Auffassung vertreten, die Verwendung
des Namensbestandteils "EUROCERT" durch den Beklagten verletzte sie
in ihren Firmen- und Markenrechten. Wegen der weiteren Einzelheiten
des diesbezüglichen erstinstanzlichen Vorbringens der Klägerinnen
wird der Inhalt der Klageschrift vom 09.11.1998 sowie der
Schriftsätze vom 28.01., 22.02. und 19.03.1999 (Blatt 1 ff., Blatt
58 ff., Blatt 68 ff. und Blatt 138 ff. d.A.) in Bezug genommen.

15

Die Klägerinnen haben beantragt,

16

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17

I. den Beklagten zu verurteilen,

18

1.
es bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall
der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu DM
500.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6
Monaten zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr mit der
Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen, Zertifizierung von
Entsorgungsfachbetrieben und Begutachterschulungen den Namen "Ö.
Eurocert e.V." zu führen;

2.
in die Löschung des Namens "Ö. EuroCert e.V." beim
zuständigen Registergericht einzuwilligen;

3.
Auskunft darüber zu erteilen, in welchem Umfang
seit dem 14. März 1995 er Handlungen gemäß Ziffer I 1 begangen,
insbesondere welche Umsätze er getätigt und welche Werbemaßnahmen
er veranlaßt hat, und zwar unter Darlegung der Gestehungskosten,
aufgeschlüsselt nach DM-Werten und Kalendermonaten.

19

II.
festzustellen, daß der Beklagte verpflichtet ist,
den Klägerinnen allen Schaden zu ersetzen, der diesen aus den in
Ziff. I 1 beschriebenen Handlungen seit dem 14. März 1995
entstanden ist und/oder noch entstehen wird.

20

Der Beklagte hat beantragt,

21

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22

die Klage abzuweisen.

23

Er hat die Auffassung vertreten, die Bezeichnung "EUROCERT" sei
nicht schutzfähig, weil sie aus zwei schutzunfähigen Begriffen
gebildet sei, denen auch in ihrer Kombination eine markenrechtliche
Unterscheidungskraft nicht zukomme. Außerdem sei eine
Verwechslungsgefahr ausgeschlossen, weil in seinem - des Beklagten
- Namen der Bestandteil "EuroCert" einen rein beschreibenden
Charakter habe, während der prägende Namensbestandteil "Ö." sei.
Wegen der weiteren Einzelheiten des erstinstanzlichen
Sachvorbringens des Beklagten wird der Inhalt seiner
Klageerwiderungsschrift vom 08.01.1999 und seines Schriftsatzes vom
09.03.1999 (Blatt 42 ff. und Blatt 131 ff. d.A.) in Bezug
genommen.

24

Durch das angefochtene Urteil, auf das wegen der Einzelheiten
ebenfalls verwiesen wird (Blatt 152 ff. d.A.), hat das Landgericht
den Beklagten im wesentlichen den Klageanträgen der Klägerinnen
folgend zur Unterlassung, zur Auskunftserteilung und zur
Löschungsbewilligung verurteilt. Außerdem hat es die grundsätzliche
Schadenersatzverpflichtung des Beklagten festgestellt. Lediglich
hinsichtlich des Umfangs des geltend gemachten Auskunfts- und
Schadenersatzfeststellungsanspruchs hat es die Klage teilweise
abgewiesen. Zur Begründung seiner Entscheidung hat das Landgericht
im wesentlichen ausgeführt, der Unterlassungsanspruch der
Klägerinnen ergebe sich aus §§ 4, 5, 14 Abs. 2 Nr. 1, 15 Abs. 2, 30
Abs. 3 Markengesetz, weil die Verwendung der Bezeichnung "EUROCERT"
in der Namensbezeichnung des Beklagten geeignet sei, Verwechslungen
mit der Marke der Klägerin zu 1) bzw. den von den Klägerinnen unter
dieser Marke angebotenen Dienstleistungen hervorzurufen oder den
fälschlichen Eindruck eines wirtschaftlichen oder organisatorischen
Zusammenhangs zwischen dem Beklagten und der Klägerin zu 2) zu
erwecken. Der die geschäftliche Bezeichnung der Klägerin zu 2)
prägende Firmenbestandteil "EUROCERT" besitze wenn auch nur
schwache, so jedoch originäre Unterscheidungskraft. Die für den
Unterlassungsanspruch notwendige Verwechslungsgefahr sei auch unter
Berücksichtigung des Umstandes gegeben, daß der Beklagte die
Bezeichnung "EuroCert" nur in Verbindung mit "Ö." verwende.

25

Gegen das ihm am 27.05.1999 zugestellte Urteil der 4. Kammer für
Handelssachen des LG Köln vom 29.04.1999 hat der Beklagte am
Montag, dem 28.06.1999, Berufung eingelegt und diese nach
zweifacher Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist bis zum
06.09.1999 mit einem an diesem Tag bei Gericht eingegangenen
Schriftsatz begründet.

26

Der Beklagte wiederholt und vertieft sein erstinstanzliches
Vorbringen zur Schutzfähigkeit und zum Schutzumfang der Marken der
Klägerin zu 1) und des Firmennamens der Klägerin zu 2) und verweist
darauf, er habe zwischenzeitlich unstreitig beim Deutschen Patent-
und Markenamt unter der Nr. 396.09.968 die Eintragung der Wortmarke
"EUROCERT" für die Dienstleistungen "Technische Beratung,
Erstellung von technischen Gutachten" erreicht (vgl. Blatt 221/22
d.A.). Die Marke "EUROCERT" sei unstreitig am 23.12.1988 von den
P.-Werken AG in Aarbergen für verschiedene Waren und u.a. die
genannten Dienstleistungen angemeldet und am 15.05.1990 unter der
Nr. 1.157.050 in das Markenregister eingetragen worden. Bereits
1995 - so behauptet der Beklagte unter Vorlage eines auf November
1995 datierten Vertrages (Blatt 299 d.A.) - habe sich die Firma
P.-Werke AG ihm gegenüber verpflichtet, die Nutzung der Bezeichnung
"EUROCERT" durch ihn zu dulden, im Dezember 1998 habe man sich
darauf geeinigt, die Marke zu teilen und den die Dienstleistungen
betreffenden Teil auf ihn - den Beklagten - zu übertragen. Die
Firma P.-Werke AG habe die Marke "EUROCERT" sowohl für die
geschützten Waren als auch für die geschützten Dienstleistungen bis
Dezember 1998 umfangreich benutzt. Wenngleich er - der Beklagte -
nicht die Absicht habe, gegen die Klägerinnen aus dieser Marke
hinsichtlich der Firmenbezeichnung der Klägerin zu 2) und der zu
Gunsten der Klägerin zu 1) eingetragenen Marken vorzugehen, könne -
so meint der Beklagte - die Klage keinen Erfolg mehr haben, weil
ihm wegen des Markenerwerbs von der Firma P.-Werke AG die älteren
Rechte zustünden. Wegen der weiteren Einzelheiten des
zweitinstanzlichen Vorbringens des Beklagten wird der Inhalt seiner
Berufungsschrift vom 06.09.1999 (Blatt 302 ff. d.A.) in Bezug
genommen.

27

Der Beklagte beantragt,

28

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29

das Urteil der 4. Kammer für
Handelssachen des Landgerichts Köln vom 29.04.1999 - 84 0 70/98 -
zu ändern und die Klage abzuweisen,

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31

hilfsweise für den Fall des
Unterliegens,

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33

das Urteil nicht für vorläufig
vollstreckbar zu erklären und ihm ggf. eine angemessene
Aufbrauchfrist zu gewähren.

34

Die Klägerinnen beantragen,

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36

die Berufung mit der Maßgabe
zurückzuweisen, daß der Beklagte mit dem Klageantrag zu 1.
verurteilt werden soll,

37

es bei Vermeidung eines vom Gericht für jeden Fall
der Zuwiderhandlung festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu DM
500.000,00, ersatzweise Ordnungshaft, oder Ordnungshaft bis zu 6
Monaten zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr bei der
Zertifizierung von Umweltmanagementsystemen, Zertifizierung von
Entsorgungsfachbetrieben und Begutachterschulungen den Namen "Ö.
EuroCert e.V." zu führen.

38

Die Klägerinnen sind der Auffassung, der Beklagte sei ihnen
gegenüber bereits aufgrund der in den Jahren 1995 und 1996
geführten Korrespondenz aus Vertrag verpflichtet, die weitere
Verwendung der Bezeichnung "Ö. EuroCert e.V." zu unterlassen.
Jedenfalls bedeute die Verwendung der Bezeichnung "EUROCERT" durch
den Beklagten, dessen weiterer Firmenbestandteil vom Verkehr
buchstabiert und nicht als Wort gelesen werde, eine Marken- und
Firmenrechtsverletzung, die hinzunehmen sie nicht verpflichtet
seien. Außerdem bestreiten die Klägerinnen die rechtserhaltende
Benutzung der Marke "EUROCERT" durch die Firma P.-Werke AG
hinsichtlich der Dienstleistungen auf dem Sektor "Technische
Beratung, Technische Gutachten", und sind der Auffassung, die von
dem Beklagten erworbene Marke sei bereits im Dezember 1998
löschungsreif gewesen. Im übrigen erweise sich das Verhalten des
Beklagten als unlauterer Behinderungswettbewerb im Sinne der
"NEUTREX-" und "Analgin"- Entscheidungen des Bundesgerichtshofs.
Der Beklagte müsse sich den Vorwurf gefallen lassen, die Marke
zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen. Etwaige
Gegenansprüche des Beklagten aus der erworbenen Marke seien
überdies verwirkt.

39

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird
auf den in der mündlichen Verhandlung vorgetragenen Inhalt der
zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst sämtlichen
Anlagen ergänzend Bezug genommen. Die nachgelassenen Schriftsätze
der Parteien vom 03.12.1999 (Blatt 331 f. d.A.) und 13.12.1999
(Blatt 329 ff. d.A.) haben vorgelegen, ebenso der Schriftsatz des
Beklagten vom 16.12.1999 (Blatt 534 f. d.A.).

40

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

41

Die zulässige Berufung des Beklagten hat auch in der Sache
Erfolg. Sie führt zur Änderung des angefochtenen Urteils und zur
Abweisung der Klage. Der erhobene Unterlassungsanspruch wie auch
die geltend gemachten Folgeansprüche einschließlich des
Löschungsanspruchs stehen den Klägerinnen unter keinem rechtlichen
Gesichtspunkt zu.

42

Ein vertraglicher Unterlassungsanspruch aus §§ 305, 241 BGB
stünde den Klägerinnen selbst dann nicht zu, wenn sie in der Lage
wären, für ihre Behauptung, die Prozessbevollmächtigten des
Beklagten hätten ihr Schreiben vom 06.02.1996 erhalten, geeigneten
Beweis anzutreten und diesen Beweis alsdann zu führen. Denn auch
dann, wenn in tatsächlicher Hinsicht von einem Zugang des
Schreibens vom 06.02.1996 ausgegangen werden könnte, wäre zwischen
den Parteien ein Unterlassungsverpflichtungsvertrag schon deshalb
nicht wirksam zustandegekommen, weil der Inhalt des Schreibens des
Beklagten vom 26.01.1996 kein entsprechendes Angebot beinhaltet. In
diesem Schreiben wird den Klägerinnen nämlich nicht etwa
angetragen, die weitere Verwendung der Namensbezeichnung "Ö.
EuroCert e.V." (strafbewehrt) zu unterlassen. Das Schreiben vom
26.01.1996 beinhaltet vielmehr lediglich die Anfrage, ob die
Klägerinnen die Verwechslungsgefahr als ausgeräumt ansähen, wenn
der Beklagte die weitere Verwendung des seiner Ansicht nach
freihaltebedürftigen Firmenbestandteils "Euro" unterlasse. Dass die
Klägerinnen dieses Schreiben des Beklagten vom 26.01.1996 selbst
nicht als den Beklagten bindendes Angebot, sondern lediglich als
Anfrage verstanden haben, deren Beantwortung in bestimmter Weise
den künftigen Abschluss eines Unterlassungsverpflichtungsvertrages
und gleichzeitiger Freizeichnung des Firmennamens "Ö. ... Cert
e.V." ermöglichen könnte, folgt aus dem Inhalt ihres Schreibens vom
06.02.1996. Denn dort heißt es nach dem Hinweis, man sei mit der
vorgeschlagenen Regelung einverstanden, ausdrücklich, man bitte,
"das entsprechende kurzfristig zu veranlassen". Daraus folgt, dass
auch die Klägerinnen seinerzeit nicht davon ausgingen, ein den
Beklagten bindendes Vertragsangebot in Händen zu halten.

43

Kann demnach von einer vertraglichen Unterlassungsverpflichtung
des Beklagten keine Rede sein, ergibt sich der
Unterlassungsanspruch der Klägerinnen auch nicht aus Marken-
und/oder Firmenrecht.

44

Was einen möglichen Unterlassungsanspruch der Klägerinnen aus §
14 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 1, § 1 Nr. 1, § 4
Nr. 1 MarkenG angeht, kann die Wort/-Bildmarke "EUROCERT im
Sternenkranz" bei der Prüfung der tatbestandlichen Voraussetzungen
der §§ 14 Abs. 5 i.V.m. Abs. 2 Nr. 2 und Abs. 1, § 1 Nr. 1, § 4 Nr.
1 MarkenG außer Betracht bleiben, weil der Beklagte unstreitig nur
den Wortbestandteil "EUROCERT" in bestimmter Schreibweise verwendet
und eine markenrechtswidrige Verletzung der Wort/-Bildmarke
"EUROCERT im Sternenkranz" ersichtlich nicht in Betracht kommt,
wenn der Beklagte durch die Führung seines Namens schon die Rechte
der Klägerinnen aus der Wortmarke "EUROCERT" nicht verletzt. Genau
das ist aber der Fall.

45

Nach § 14 Abs. 1 MarkenG gewährt der Erwerb des Markenschutzes
nach § 4 MarkenG dem Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht.
Dritten ist es bei anderweitiger Unterlassungspflicht (§ 14 Abs. 5
MarkenG) untersagt, ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren
oder Dienstleistungen zu benutzen, die mit denjenigen identisch
sind, für die sie Schutz genießt (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), oder
ein Zeichen zu benutzen, wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit
des Zeichens mit der Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der
durch die Marke und das Zeichen erfassten Waren oder
Dienstleistungen für das Publikum die Gefahr von Verwechslungen
besteht, einschließlich der Gefahr, dass das Zeichen mit der Marke
gedanklich in Verbindung gebracht wird (§ 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG).
Da mangels Markenidentität nur ein Verstoß des Beklagten gegen § 14
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG in Betracht kommt, kommt es entscheidend auf
die Frage der Verwechslungsgefahr an, eine Frage, die nach
allgemeiner Meinung eine reine Rechtsfrage ist (siehe statt vieler
nur BGH GRUR 1995, 808, 810 "P3-plastoclin" m.w.N.). Nach ständiger
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. etwa: GRUR 1986, 775,
776 "Sali Toft" oder BGH GRUR 1996, 777, 778 "JOY") ist zur
Beurteilung der zeichenrechtlichen Verwechslungsgefahr der
gegenüberstehenden Bezeichnungen auf den Gesamteindruck des
jeweiligen Zeichens abzustellen. An diesem das Kennzeichenrecht
beherrschenden Grundsatz hat sich auch durch die Umsetzung der
Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom 21.12.1988 zur
Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die
Marken durch das Markengesetz nichts geändert. Das hat der
Bundesgerichtshof wiederholt ausgesprochen (vgl. BGH a.a.O., "Sali
Toft" und "JOY" sowie BGH GRUR 1996, 198, 199 "Springende
Raubkatze"; BGH GRUR 1996, 200, 201 "Innovadiclophlont"; BGH GRUR
1996, 404, 405 - "Blendax Pep"; BGH GRUR 1996, 406 - "JUWEL").
Dieser in das Markenrecht übernommene Grundsatz, der besagt, daß
die sich gegenüberstehenden Zeichen (Adäquates gilt, was mit Blick
auf den erhobenen firmenrechtlichen Unterlassungsanspruch bereits
an dieser Stelle festgehalten werden kann, für sich
gegenüberstehende Firmenbezeichnungen) nur in ihrer Gesamtheit
betrachtet werden dürfen, gilt auch dann, wenn das ältere Zeichen
sich in einem jüngeren zusammengesetzten Zeichen (oder einer
entsprechenden Firmenbezeichnung) identisch wiederfindet (BGH,
a.a.O., "JOY", "Blendax Pep" und "JUWEL"). Er schließt die
Erkenntnis ein, daß einem einzelnen Bestandteil eines Zeichens eine
besondere, das Gesamtzeichen prägende Kennzeichnungskraft
beigemessen werden kann und daß deshalb bei einer Übereinstimmung
einer Bezeichnung mit dem so geprägten Zeichen die
Verwechslungsgefahr zu bejahen sein kann (BGH GRUR 1996, 404, 405 -
"Blendax Pep").

46

Auf der Basis dieser Kriterien teilt der Senat die Auffassung
des Landgerichts, dass der Wortmarke "EUROCERT" von Haus aus eine
gewisse Unterscheidungskraft zukommt, dass diese jedoch gering ist.
Die Kennzeichnungskraft des Begriffs "EUROCERT" ist als gering
einzustufen, weil nach ständiger Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs Begriffen, die sich erkennbar aus beschreibenden
Elementen ableiten, regelmäßig nur eine geringfügige
Unterscheidungskraft beigemessen werden kann (BGH GRUR 1985, 808,
810 "P3-plastoclin" mit weiteren Nachweisen aus der
Rechtsprechung). Die aus den Worten "EURO" und "CERT"
zusammengesetzte Wortmarke der Klägerin zu 1) beinhaltet zwar keine
glatt beschreibende Angabe in dem Sinne, dass jedermann der
zusammengesetzten Bezeichnung nur einen einzigen Wortsinn geben
würde. Es kann jedoch nicht unberücksichtigt bleiben, dass sich die
Parteien und namentlich auch die Klägerin zu 1) in einem ganz
bestimmten Marktsegment bewegen, indem sie nämlich spezielle
Dienstleistungen anbieten, hier die Zertifizierung von Personal-
und Qualitätsmanagement-Systemen, wobei der Europabezug dieser
Tätigkeit auf der Hand liegt und im übrigen von keiner Partei in
Abrede gestellt wird. Der von zahlreichen Wettbewerbern der
Parteien verwendete Zeichenbestandteil "Cert" wird vom
angesprochenen Verkehr als bloßer Hinweis auf die angebotenen
Dienstleistungen der Zertifizierer und damit auch der Klägerinnen
verstanden. Dem Wortbestandteil "Euro" kommt eine
Unterscheidungskraft nicht zu. Andererseits handelt es sich bei den
Wortbestandteilen der Marke "EUROCERT" jeweils um abgekürzte Worte,
die - würde man sie isoliert verwenden - für sich genommen keinen
eindeutigen Sinn ergäben. Wenn auch die Wortbestandteile "Euro"
oder "Europa" auf der einen Seite und auch das abgekürzte, der
englischen Sprache entlehnte Wort "cert" demnach jeweils für sich
genommen nicht schutzfähig sein könnten, ist in der Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs jedoch anerkannt, dass auch selbständig
nicht schutzfähige Bestandteile unter bestimmten Voraussetzungen
durchaus geeignet sein können, zur Prägung eines Gesamteindrucks
beizutragen (BGH GRUR 1995, 808, 810 - "P3-plastoclin" mit weiteren
Nachweisen aus der Rechtsprechung und der Literatur). Ungeachtet
der beschreibenden Anklänge des Begriffs "EUROCERT" als Hinweis auf
einen "EURO-Zertifizierer", eine "europäische Zertifizierung", eine
"europaweite Zertifizierung" oder auch eine "Zertifizierung nach
europäischen Normen" kann deshalb der Wortmarke "EUROCERT" zwar
keine besonders hohe oder auch nur normale originäre
Unterscheidungskraft zugesprochen werden. Andererseits ist sie
trotz der beschreibenden Anklänge aber nicht so gering, dass ihr
jegliche Unterscheidungskraft abgesprochen werden könnte und sie
deshalb gemäß § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht hätte in das
Markenregister eingetragen werden dürfen.

47

Ist deshalb davon auszugehen, dass der Wortmarke "EUROCERT" und
auch - was schon an dieser Stelle festgehalten werden kann - der
Firmenbezeichnung "EUROCERT" der Klägerin zu 2) eine gewisse
Unterscheidungskraft zukommt, die aber wegen ihrer beschreibenden
Anklänge als gering zu bezeichnen ist, kann in tatsächlicher
Hinsicht nicht davon ausgegangen werden, dass der geringe Grad der
Kennzeichnungskraft der Marke "EUROCERT" durch Verkehrsbekanntheit
eine maßgebliche Stärkung erfahren haben könnte. Zwar ist
anerkannt, dass die Kennzeichnungskraft einer Marke u.a. durch die
tatsächlichen Gegebenheiten im Markt dadurch eine Stärkung erfahren
haben kann, dass die Marke im Verkehr eine gewisse Bekanntheit
erlangt. So, wie ein über eine ursprüngliche, allerdings nur
schwache Unterscheidungskraft verfügender Firmenbestandteil durch
seiner Bekanntheit in der Branche eine gestärkte
Kennzeichnungskraft erlangen kann (BGH GRUR 1997, 468, 469
"NetCom"), kann es auch für die Unterscheidungskraft einer schwach
kennzeichnenden Marke von Bedeutung sein, ob und inwieweit die
Marke in der Branche bekannt ist. Im Streitfall kann jedoch von
einer maßgeblichen Stärkung des geringen Grads der
Kennzeichnungskraft der Marke "EUROCERT" durch Verkehrsbekanntheit
im vorbezeichneten Sinne nicht ausgegangen werden. Abgesehen davon,
dass sich die Klägerinnen nicht ausdrücklich darauf berufen haben,
die Kennzeichnungskraft der Marke "EUROCERT" einerseits und der
Firmenbezeichnung "EUROCERT" anderseits sei durch tatsächliche
Gegebenheiten im Markt nachhaltig gestärkt worden, haben die
Klägerinnen zwar eine Reihe von Zeitungsberichten und auch weitere
Unterlagen vorgelegt, die belegen, dass die Klägerinnen, namentlich
die Klägerin zu 2), im Markt durchaus geschäftliche Aktivitäten
entwickelt hat. Tatsachen, die Rückschlüsse auf eine Bekanntheit
der Firmen- und Markenbezeichnung "EUROCERT" im
Zertifizierungswesen zuließen und die den Rückschluss erlaubten,
der nur geringe Grad der Kennzeichnungskraft der Bezeichnung
"EUROCERT" habe eine maßgebliche Stärkung erfahren, sind jedoch
nicht schlüssig vorgetragen. Über erzielte Umsätze und die
Marktbedeutung der Klägerin zu 2), aber auch die der
Markeninhaberin, der Klägerin zu 1), ist entsprechendes
Tatsachenmaterial nicht vorgetragen worden. Deshalb kommt es im
übrigen für die Frage der Stärkung der Kennzeichnungskraft durch
Bekanntheit im Verkehr nicht entscheidend darauf an, dass die
Klägerinnen ihre Dienstleistungen unter der (Firmen-) Bezeichnung
"EUROCERT" erst seit wenigen Monate angeboten hatten, als sich die
nach ihrer Auffassung verwechslungsfähigen Bezeichnungen erstmals
im Verkehr begegneten.

48

Die hiernach nur mit geringer Kennzeichnungskraft versehene
Wortmarke "EUROCERT" und die Bezeichnung "Ö. EuroCert e.V." stehen
sich entgegen der Auffassung des Landgerichts nicht
verwechslungsfähig gegenüber. Dabei ist nochmals hervorzuheben,
dass die sich gegenüberstehenden Bezeichnungen nach ständiger
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH GRUR 1996, 777, 778
"JOY", GRUR 1996, 404, 405 - "Blendax Pep" und BGH GRUR 1996, 406
"JUWEL") in ihrer Gesamtheit betrachtet werden müssen, so dass es
bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr unzulässig ist, der
Wortmarke "EUROCERT" lediglich den Namensbestandteil "EuroCert"
gegenüberzustellen. Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich folglich
danach, ob die Wortmarke "EUROCERT" auf der einen Seite und die
Bezeichnung "Ö. EuroCert e.V." auf der anderen Seite miteinander
verwechslungsfähig sind. Dabei besteht die Besonderheit, dass es
sich bei der Bezeichnung "Ö.", den der Verkehr entgegen der
Darstellung der Klägerinnen nicht nur buchstabiert, sondern als
zusammenhängendes Wort liest, um den Namen der Firmengruppe
handelt, zu der der Beklagte gehört. Das ist von Bedeutung, weil in
der Rechtsprechung zwar anerkannt ist, dass der Inhaber einer
älteren eingetragenen Wortmarke grundsätzlich davor geschützt
werden können muss, dass sich ein anderer das Markenwort durch
bloße Voranstellung seines Firmennamens in sonst identischer Form
aneignet (vgl. z.B.: BPatG, GRUR 1996, 889, 890 "M.LIP marina").
Grundsätzlich ist dabei zu berücksichtigen, dass der Firmenname im
allgemeinen weitgehend in den Hintergrund tritt (BGH GRUR 1970, 314
"Gentry"). Der Bundesgerichtshof hat nicht nur in der genannten
Entscheidung, sondern in ständiger Rechtsprechung die Auffassung
vertreten, dass einem Zeichenbestandteil schon deshalb eine den
Gesamteindruck prägende Kraft zukommen kann, weil der andere
Bestandteil in der Sicht des Verkehrs in seiner Bedeutung als
Produktbezeichnung nicht sonderlich ins Gewicht fällt. Als Beispiel
für Fälle solcher Art hat der Bundesgerichtshof insbesondere den
Fall angeführt, dass in der Marke ein vom Verkehr erkennbarer Name
oder Firmenbestandteil verwendet wird. In einem solchen Fall tritt
die bloße Herstellerangabe im allgemeinen weitgehend in den
Hintergrund, weil der Verkehr die Waren meist nicht nach dem Namen
des Herstellers unterscheidet, sondern seine Aufmerksamkeit auf die
sonstigen Merkmale zeichenmäßiger Kennzeichnung richtet (vgl. nur
BGH GRUR 1996, 404, 405 "Blendax Pep" mit zahlreichen weiteren
Nachweisen). Andererseits hat der Bundesgerichtshof aber auch
betont, dass es verfehlt wäre, von einem Regelsatz auszugehen,
wonach einer Herstellerangabe als Bezeichnungsbestandteil eine
prägende Kraft für das Gesamtzeichen stets abzusprechen sei.
Vielmehr muss es der Beurteilung des Einzelfalles vorbehalten
bleiben, ob in der Sicht des Verkehrs die Herstellerangabe im
Gesamtzeichen in den Hintergrund tritt oder nicht. Dabei ist dem
Umstand Rechnung zu tragen, dass die Art der Zeichengestaltung und
-verwendung der Herkunftsbezeichnung als Zeichenbestandteil,
insbesondere neben einem nur schwach kennzeichnenden Bestandteil,
die Vorstellung des Verkehrs bestimmen kann, die Herstellerangabe
werde als eine zusätzliche Unterscheidungshilfe in einer für das
Gesamtzeichen prägenden Art eingesetzt (vgl. u.a. BGH a.a.O.,
"Blendax Pep", S. 405 am Ende sowie BGH GRUR 1996, 406, 407
"JUWEL"). Insoweit kommt es maßgeblich darauf an, welche besonderen
Gegebenheiten der Zeichengestaltung vorliegen und welche
Bezeichnungsgewohnheiten auf dem maßgeblichen Warensektor üblich
sind. Namentlich ist die Beurteilung, wie die Bedeutung der
Herstellerangabe in einem Zeichen für den Gesamteindruck des
Zeichens zu werten ist, davon abhängig, ob die Herstellerangabe als
solche dem Verkehr bekannt ist oder nicht. Grundsätzlich liegt
nämlich nur bei der Verwendung von Namen bekannter
Produktionsunternehmen für den Verkehr die Annahme nahe, das
Unternehmen verwende die bekannte Herstellerangabe zusammen mit
zahlreichen produktbezogenen Sortennamen, weshalb dem anderen,
neben dem Unternehmensnamen verwendeten Zeichenbestandteil eine das
Gesamtzeichen prägende, ein bestimmtes Produkt des Unternehmens
kennzeichnende Bedeutung zukomme (BGH GRUR 1996, 404, 407 -
"Blendax Pep"). Im Einzelfall kann bei der Verwendung des Namens
des Herstellers oder eines Firmenbestandteils im Warenzeichen/der
Marke eine Prägung des Gesamteindrucks durch den verbleibenden,
nicht in dem Unternehmensnamen bestehenden Bestandteil angenommen
werden, weil - wie gesagt - der Verkehr die Waren oft nicht nach
dem Namen der Hersteller unterscheidet, sondern seine
Aufmerksamkeit auf die sonstigen Merkmale zeichenmäßiger
Kennzeichnung richtet (BGH, a.a.O., "Blendax Pep" und "JUWEL").

49

Für den Streitfall bedeuten diese Grundsätze: Der Beklagte hat
bereits in erster Instanz, und zwar auf Seite 4 seiner
Klageerwiderung vom 08.01.1999 (Blatt 45 d.A.), von den Klägerinnen
unbestritten vorgetragen, die Bezeichnung "Ö." sei das Kennzeichen
einer gesamten Unternehmensgruppe, die Bezeichnung "Ö." sei im
Verkehr nicht bekannt. Die Klägerinnen haben das nicht in Abrede
gestellt. Auch ihr Vortrag in ihrem nachgelassenen Schriftsatz vom
14.12.1999, dort Seite 4 (Blatt 343 d.A.) stellt das nicht in
Abrede, wenn dort von einer "derzeit noch begrenzte(n) Bekanntheit"
des Firmengruppenhinweises die Rede ist. Die mangelnde Bekanntheit
des Begriffs "Ö." beim angesprochenen Verkehr ist im Streitfall
insoweit von entscheidender Bedeutung, als der Bundesgerichtshof in
seinen vorgenannten Entscheidungen zwar immer wieder betont hat, im
Einzelfall könne bei der Verwendung des Namens des Herstellers oder
eines Firmenbestandteils in einem Gesamtzeichen eine Prägung des
Gesamteindrucks durch den verbleibenden, nicht mit dem Firmennamen
übereinstimmenden Bestandteil angenommen werden, im Streitfall aber
wiederum Besonderheiten vorliegen, die die Annahme verbieten, der
verbleibende Teil "EuroCert" präge den Gesamteindruck. Hier ist
nach Auffassung des Senats dem Umstand maßgebliche Bedeutung
beizumessen, dass Angaben mit deutlich erkennbaren
dienstleistungsbeschreibenden Bezügen wie hier "EuroCert" nur eine
geringe Kennzeichnungskraft haben und dass ihnen damit nur ein
geringer Einfluss auf den Gesamteindruck zukommen kann, der sich
aus den beiden Bestandteilen "Ö." einerseits und "EuroCert"
andererseits ergibt. Da die Kennzeichnungskraft des
Namensbestandteils "EUROCERT" des Beklagten ebenso wie die
Wortmarke der Klägerin zu 1) und die Firmembezeichnung der Klägerin
zu 2) nur als gering einzustufen ist, kann im Streitfall anders als
bei dem Lebenssachverhalt, der der Entscheidung "Blendax Pep" des
Bundesgerichtshofs zugrundegelegen hat, nicht davon ausgegangen
werden, dass dem weiteren Bezeichnungsbestandteil "Ö." als
"Herstellerangabe" oder als Bezeichnung der
Dienstleistungsunternehmensgruppe eine mitprägende Bedeutung für
den Gesamteindruck von vornherein abzusprechen ist. In dieser
Beurteilung sieht sich der Senat durch die Entscheidung "IONOFIL"
des Bundesgerichtshofs vom 10.07.1997 (GRUR 1997, 897 ff.)
bestätigt. Dort hat der Bundesgerichtshof nämlich in einem Fall, in
dem das Wortzeichen "IONOFIL" mit dem älteren Zeichen "VOCO
Ionofil" kollidierte, zunächst den Grundsatz betont, dass nach
seiner ständigen Rechtsprechung eine bloße Herstellerangabe als
Bestandteil einer Marke im allgemeinen weitgehend in den
Hintergrund tritt, weil der Verkehr die Waren, sofern es sich nicht
um den Warenbereich der Bekleidung handelt, meist nicht nach dem
Namen des Herstellers unterscheidet, sondern seine Aufmerksamkeit
auf die sonstigen Merkmale zeichenmäßiger Kennzeichnung richtet.
Dann aber hat der Bundesgerichtshof weiter ausgeführt, die Zeichen
stünden sich verwechslungsfähig gegenüber, weil "VOCO" eine
Herstellerangabe sei, dass diese Herstellerangabe zwar
grundsätzlich als zusätzliche Unterscheidungshilfe in einer für das
Gesamtzeichen prägenden Art eingesetzt werden könne, dass es im zu
entscheidenden Fall jedoch anders sei, weil der weitere
Zeichenbestandteil "Ionofil" nicht nur eine schwach, sondern eine
normal kennzeichnungskräftige Wirkung habe. In diesem Punkt
unterscheidet sich der Streitfall namentlich von der Entscheidung
"Ionofil" und der Entscheidung des Bundespatentgerichts "M.LIP
marina" (GRUR 1996, 889 ff.), auf die sich die Klägerinnen zur
Stützung ihrer Rechtsauffassung berufen haben.

50

Besteht demnach zwischen der Wortmarke "EUROCERT" und der
Firmenkennzeichnung des Beklagten entgegen der Auffassung der
Klägerinnen und auch des Landgerichts keine Verwechslungsgefahr,
ist damit zugleich gesagt, dass die Klage auch nicht etwa deshalb
Erfolg haben kann, weil die Klägerin zu 1) Inhaber der
Wort-Bildmarke "EUROCERT im Sternenkranz" ist. Zwar entspricht es
bezogen auf die Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils einer
Wort-Bildmarke der vorliegenden Art der ständigen Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs, dass sich der Verkehr eher an dem Wort- als
an dem Bildbestandteil eines solchen kombinierten Wort-Bildzeichens
zu orientieren pflegt (vgl. nur: BGH GRUR 1996, 267, 269 "Aqua" mit
weiteren Nachweisen). Soweit damit entscheidend auf die
Kennzeichnungskraft des Wortbestandteils der Marke "EUROCERT im
Sternenkranz" abzustellen ist, kann diese Kennzeichnungskraft im
Streitfall aber nicht weitergehen als die Kennzeichnungskraft der
Wortmarke "EUROCERT".

51

Stehen die Unterlassungs- und die Folgeansprüche der Klägerin zu
1) deshalb aus Markenrecht nicht zu, ohne dass es darauf ankäme, ob
der Beklagte möglicherweise jetzt über eine prioritätsältere Marke
verfügt, aus der er ohne Verstoß gegen § 1 UWG ältere Rechte
herleiten könnte, folgt aus dem Gesagten zugleich, dass die
Klägerin zu 2) den geltend gemachten Unterlassungsanspruch nicht
mit Erfolg auf Firmenrecht stützen und aus § 15 Abs. 4 in
Verbindung mit § 15 Abs. 2 MarkenG herleiten kann. Denn auch hier
gilt das zu den beiden Marken der Klägerin zu 1) Gesagte
entsprechend: Wenngleich der Firmenbezeichnung "EUROCERT" eine
gewisse, nicht durch Verkehrsbekanntheit gestärkte
Kennzeichnungskraft zuzubilligen ist, scheitert der
firmenrechtliche Unterlassungsanspruch der Klägerin zu 2) an der
gleich zu beurteilenden und damit ebenfalls nicht gegebenen
Verwechslungsgefahr.

52

Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO. Die Entscheidung
über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711,
108 ZPO.

53

Die gem. § 546 Abs. 2 ZPO festzusetzende Beschwer der
Klägerinnen übersteigt 60.000,00 DM.