Oberlandesgericht Düsseldorf ()
Urteil vom 2014-06-12, Aktenzeichen I-2 U 86/09
ECLI:DE:OLGD:2014:0612.I2U86.09.00

Tenor

I.

Die Berufung der Beklagten gegen das am 09.06.2009 verkündete Urteil der4a. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf wird zurückgewiesen mit der Maßgabe, dass

1.

der Unterlassungsausspruch (Tenor zu I. 1.) des landgerichtlichen Urteils nach Teil-Erledigung der Hauptsache gegenstandslos ist;

2.im Tenor zu I. 2. im ersten Absatz des landgerichtlichen Urteils die Worte „seit dem 11.07.1992“ durch die Worte „in der Zeit vom 11.07.1992 bis zum 09.05.2010“ ersetzt werden;

3.im Tenor zu I. 2. des landgerichtlichen Urteils die Aussprüche zu b), c) und d) gestrichen werden und der 2. Spiegelstrich-Zusatz nach dem Wort „wobei“ entfällt;

4.der Tenor zu I. 3. des landgerichtlichen Urteils wie folgt gefasst wird:

„die in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum befindlichen, unter Ziffer I. 1. beschriebenen Erzeugnisse zu vernichten sind, soweit sich diese Erzeugnisse bereits bis zum 09.05.2010 in ihrem Besitz oder Eigentum der Beklagten befunden haben“;

5.im Tenor zu II. 2. des landgerichtlichen Urteils die Worte „seit dem 25.08.2001“ durch die Worte „in der Zeit vom 25.08.2001 bis zum 09.05.2010“ und die Worte „seit dem 02.01.2003“ durch die Worte „in der Zeit vom 02.01.2003 bis zum 09.05.2010“ ersetzt werden.

II.

Die Beklagte hat die Kosten des Berufungsverfahrens zu tragen.

III. Dieses Urteil und das Urteil des Landgerichts sind vorläufig vollstreckbar. Der Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 200.000,00 EUR abzuwenden, falls nicht die Beklagte zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

IV.

Die Revision wird nicht zugelassen.

V.

Der Streitwert für das Berufungsverfahren wird auf 300.000,00 EUR festgesetzt.

1

G r ü n d e :

2

I.

3

Die Klägerin zu 2. ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und in englischer Verfahrenssprache veröffentlichten europäischen Patents 0 472 XXX (Klagepatent, Anlage K 1; deutsche Übersetzung Anlage K 1b), das die Bezeichnung „B“ trägt und an dem der Klägerin zu 1. nach dem – von der Beklagten bestrittenen – Vortrag der Klägerinnen eine ausschließliche Lizenz erteilt worden sein soll. Aus diesem Schutzrecht nehmen die Klägerinnen die Beklagte noch auf Rechnungslegung, Auskunftserteilung, Vernichtung der als patentverletzend angegriffenen Nukleinsäuren sowie Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz und zur Leistung einer angemessenen Entschädigung in Anspruch.

4

Die dem Klagepatent zugrunde liegende Anmeldung wurde am 09.05.1990 unter Inanspruchnahme von Prioritäten vom 16.05.1989 und 07.11.1989 angemeldet und am 04.03.1992 offengelegt. Die Veröffentlichung der Erteilung des Klagepatents erfolgte am 25.07.2001. Der deutsche Teil des Klagepatents wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Registernummer DE 690 33 XXY geführt (vgl. Anlage K1b). Das Klagepatent wurde in einem Einspruchsbeschwerdeverfahren beschränkt aufrechterhalten. Es ist mit Ablauf des 09.05.2010 durch Zeitablauf erloschen.

5

Der im vorliegenden Rechtsstreit allein geltend gemachte Anspruch 1 des Klagepatents hat folgenden Wortlaut:

6

„A purified nucleic acid comprising a nucleotide sequence encoding an enzyme having PNGase activity produced by the bacterium Flavobacterium meningosepticum, wherein said nucleotide sequence has at least 90% homology with the PNGase F gene present in pGB29, ATCC 67987”

7

Die deutsche Übersetzung dieses Anspruchs lautet wie folgt:

8

„Gereinigte Nucleinsäure, welche eine Nucleotidsequenz umfasst, die für ein Enzym mit PNGase-Aktivität codiert, welches von dem Bakterium Flavobacterium meningosepticum produziert wird, wobei die Nucleotidsequenz eine mindestens 90%-ige Homologie mit dem PNGase F-Gen aufweist, welches in pGB29, ATCC 67987 vorliegt.“

9

Auf eine von der Beklagten erhobene Nichtigkeitsklage hat das Bundespatentgericht den deutschen Teil des Klagepatents für nichtig erklärt. Auf die Berufung der Klägerin zu 2. hat der Bundesgerichtshof durch Urteil vom 29.10.2013 (X ZR 141/10, BeckRS 2014, 02863; Anlage K 28) das Urteil des Bundespatentgerichts abgeändert und die Nichtigkeitsklage abgewiesen.

10

Die Beklagte stellt her und vertreibt die Enzym-Produkte „C“ in Lösung in den Einheiten 100 (0,1 ml) mit der Bestellnummer 11 365 169 001, 250 (0,25 ml) mit der Bestellnummer 11 365 177 00 und 1250 (1,25 ml) mit der Bestellnummer 1 643 037. Darüber hinaus stellt sie her und vertreibt „D“ auch als gefriergetrocknetes Material (sog. Lyophilisat), und zwar in den Einheiten 100 mit der Bestellnummer 11 365 185 001 sowie 250 mit der Bestellnummer 11 365 193 001. Zur Herstellung dieser Produkte hat die Beklagte eine bestimmte DNA-Sequenz verwendet.

11

Die Klägerin sieht hierin eine Verletzung des Klagepatents. Sie hat vor dem Landgericht geltend gemacht:

12

Die Ausgangs-DNA-Sequenz, mittels derer die Enzym-Produkte der Beklagten hergestellt werden, sei in der als Anlage K 11 vorgelegten Veröffentlichung von Lemp et al. aus dem Jahre 1990 beschrieben. Die dort gezeigte DNA-Sequenz verwirkliche sämtliche Merkmale des Patentanspruchs 1 wortsinngemäß. Sie weise insbesondere eine mindestens 90%-ige Homologie mit dem PNGase F-Gen auf, welches in pGB29, ATCC 67987 vorliege. Die anspruchsgemäße DNA-Sequenz des PNGase F-Gens sei in der Figur 3 der als Anlage K 12 vorgelegten, von den Erfindern E und F stammenden Veröffentlichung aus dem Jahre 1990 (nachfolgend nur: E et al.) offenbart. Ein Vergleich der Protein-kodierenden-Bereiche der Sequenzen gemäß Anlagen K 11 und K 12 unter Gegenüberstellung von 1062 Nukleotiden ergebe eine Homologie von 99% (Anlage K 13). Die Identität der in der Anlage K 12 offenbarten DNA-Sequenz mit dem anspruchsgemäßen DNA-Abschnitt werde durch Auszüge aus den ATCC- und NCBI-Datenbanken (Anlage K 16) bestätigt. Die in dem Datenbankauszug gemäß Anlage K 16 wiedergegebene DNA-Sequenz sei mit derjenigen aus Anlage K 12 identisch. Vorsorglich habe sie außerdem einen weiteren Abgleich der in der Anlage K 16 wiedergegebenen anspruchsgemäßen Sequenz mit der in der Anlage K 11 offenbarten Sequenz vorgenommen. Die Sequenz gemäß Anlage K 11 sei in der NCBI-Genbank unter der Nummer M57237.1 hinterlegt (vgl. Anlage K 17). Ein Abgleich dieser Sequenz (Anlage K 17) mit der anspruchsgemäßen Sequenz gemäß Anlage K 16 ergebe wiederum eine 99%-ige Homologie.

13

Die Beklagte, die um Abweisung der Klage und hilfsweise um Aussetzung des Rechtsstreits bis zur rechtskräftigen Erledigung des Nichtigkeitsverfahrens gebeten hat, hat eine Verletzung des Klagepatents in Abrede gestellt und geltend gemacht:

14

Sie habe niemals eine gereinigte Nukleinsäure im Sinne des Klagepatents hergestellt und auch keine Zelllinie im Geltungsbereich des Klagepatents in Besitz gehabt. Insbesondere habe sie auch keine gereinigten Nukleinsäuren angeboten, in Verkehr gebracht, gebraucht oder zu diesen Zwecken eingeführt oder besessen. Sie habe die von Lemp et al. erhaltene Sequenz (Anlage K 11) modifiziert, um gegenüber der Verwendung der natürlichen Signalsequenz und des natürlichen Promotors eine verbesserte Ausbeute an dem codierten Enzym in E. coli zu erhalten. Hierzu sei ein 1,05 kb Tagl/EcoRV-Fragment mit dem kodierenden Bereich der reifen N-Glycosidase F, dem 10 Aminosäuren am N-Terminus fehlten, zusammen mit einem synthetischen Sphl-TagI-Linker, der diese zehn Aminosäuren substituiere, in den Sphal/Smal geschnittenen Expressionsvektor pmglSphl ligiert worden. Wie aus dem als Anlage B 15 vorgelegten, nachfolgend auszugsweise wiedergegebenen Sequenzvergleich hervorgehe, ergebe eine Gegenüberstellung der von ihr verwendeten Nukleotidsequenz mit der von E et. al mitgeteilten Sequenz einen Homologiewert von lediglich 82,1%:

15

Darüber hinaus seien die Klageansprüche verjährt, weil den Klägerinnen das in Rede stehende „G“ spätestens seit 1999 bekannt gewesen sei.

16

Durch Urteil vom 09.06.2009 hat das Landgericht dem Klagebegehren nach den zuletzt gestellten Anträgen zum Teil entsprochen und in der Sache wie folgt erkannt:

17

„I.

18

Die Beklagte wird verurteilt,

19

es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000 EUR – ersatzweise Ordnungshaft – oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu zwei Jahren, wobei die Ordnungshaft an den Geschäftsführern der Beklagten zu vollziehen ist, zu unterlassen, in der Bundesrepublik Deutschland

20

gereinigte Nukleinsäuren, welche eine Nukleotidsequenz umfassen, die für ein Enzym mit PNGase-Aktivität codiert, welches von dem Bakterium Flavobacterium meningosepticum produziert wird, wobei die Nucleotidsequenz eine mindestens 90%-ige Homologie mit dem PNGase F-Gen aufweist, welches in pGB29, ATCC 67987 vorliegt,

21

herzustellen, zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen;

22

2.

23

den Klägerinnen darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die unter Ziffer I. 1. genannten Handlungen seit dem 11.07.1992 begangen hat, und zwar unter Angabe

24

a) der Herstellungsmengen und -zeiten;

25

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und-preisen (und gegebenenfalls Typenbezeichnungen) sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer;

26

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und-preisen (und ggf. Typenbezeichnungen) sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger;

27

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Kalendervierteljahren unter Angabe der Werbeträger, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet;

28

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

29

wobei

30

- der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nichtgewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt den Klägerinnen einem von den Klägerinnen zu bezeichnenden, ihnen gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen, vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, den Klägerinnen auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist;

31

- die Beklagte zum Nachweis der Angaben zu b) und c) die entsprechenden Einkaufs- und Verkaufsbelege (Rechnungen oder Lieferscheine) in Kopie vorzulegen hat;

32

- die Beklagte die Angaben zu e) nur für die Zeit ab dem 25.08.2001 zu machen hat

33

und wobei die Beklagte sämtliche Angaben gegenüber der Klägerin zu 1) nur für den Zeitraum ab dem 02.01.2003 vorzunehmen hat;

34

3.

35

die in ihrem Eigentum und/oder unmittelbaren oder mittelbaren Besitz befindlichen Erzeugnisse gemäß Ziffer I. 1. zu vernichten.

36

II.Es wird festgestellt,

37

1.

38

dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin zu 2) für die unter Ziffer I. 1. bezeichneten und in der Zeit vom 11.07.1992 bis zum 24.08.2001 begangenen Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen;

39

2.

40

dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin zu 2) allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die seit dem 25.08.2001 begangenen, unter Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird sowie der Klägerin zu 1) allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die seit dem 02.01.2003 begangenen, unter Ziffer I. 1. bezeichneten Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

41

III.

42

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.“

43

Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt:

44

Die Klage sei im tenorierten Umfang begründet. Keinen Erfolg habe sie lediglich insoweit, als die Klägerinnen auch Ansprüche in Bezug auf das Anbieten undIn-Verkehr-Bringen gereinigter Nukleinsäuren einschließlich der Einfuhr und dem Besitz zu diesen Zwecken geltend machten.

45

Neben der Klägerin zu 2. als eingetragener Patentinhaberin sei auch die Klägerin zu 1. aktivlegitimiert. Die Klägerinnen hätten schlüssig dargetan und durch die von ihnen überreichten Unterlagen hinreichend nachgewiesen, dass die Klägerin zu 1. Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz an dem Klagepatent sei.

46

Die Beklagte mache bei der Herstellung der in Rede stehenden Enzym-Produkte von der Lehre des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch. Die für die Herstellung dieser Produkte verwendete DNA-Sequenz stelle eine gereinigte Nukleinsäure im Sinne des Klagepatents dar. Diese kodiere für ein Enzym mit PNGase-Aktivität, wobei das Enzym von dem Bakterium Flavobacterium meningosepticum produziert werde. Auch weise die betreffende Nukleotidsequenz eine mindestens 90%-ige Homologie mit dem PNGase F-Gen auf, welches in pGB29, ATCC 67987 vorliege. Entgegen der Auffassung der Beklagten sei für die Bestimmung der geforderten Homologie nicht die vollständige Gensequenz, wie sie hinterlegt sei, mit der kodierenden Nukleotidsequenz der bei der Herstellung der Enzym-Produkte verwendeten gereinigten Nukleinsäure zu vergleichen. Entscheidend sei vielmehr, dass der kodierende Teil der zur Herstellung verwendeten Nukleotidsequenz eine 90%-ige Homologie mit dem PNGase F-Gen der hinterlegten Nukleotidsequenz und damit mit dem für PNGase F kodierenden Teil der hinterlegten Sequenz aufweise. Zu Recht hätten die Klägerinnen ihrer Berechnung die in der Publikation von E et al. (Anlage K 12) wiedergegebene Nukleotidsequenz als Referenzsequenz, wie sie in pGB29 vorliege, zugrunde gelegt. Die dort dargestellte Sequenz stimme in ihrem – allein maßgeblichen – kodierenden Teil mit dem PNGase F-Gen, welches in pGB29, ATCC 67987 vorliege, überein. Die Klägerinnen hätten unter Vorlage von Auszügen aus den Datenbanken ATCC und NCBI (Anlage K 16) substantiiert dargelegt, dass die hinterlegte Gensequenz mit der Gensequenz gemäß Anlage K 12 übereinstimme. Die Identität der in Figur 3 der Anlage K 12 dargestellten Nukleotidsequenz mit dem in pGB29, ATCC 67987 hinterlegten PNGase F-Gen sei von der Beklagten nicht erheblich bestritten worden. Entscheidend sei allein die Homologie und damit die inhaltliche Übereinstimmung des für PNGase F kodierenden Bereichs. Ob vor oder nach dem für PNGase F kodierenden Bereich zusätzliche Nukleotidsequenzen, z.B. für das Starter- oder Signalpeptid oder den Promotor, angeordnet seien, so dass die Nukleinsäuresequenz insgesamt eine größere Länge und damit eine unterschiedliche Größe aufweise, sei für die Identität der in Figur 3 der Anlage K 12 dargestellten Sequenz mit der in pGB29, ATCC 67987 hinterlegten Sequenz ohne Bedeutung. Dass die in der Anlage K 12 dargestellte Sequenz demgegenüber in ihrem für PNGase F kodierenden Bereich inhaltlich nicht mit dem in pGB29, ATCC 67987 hinterlegten PNGase F-Gen übereinstimme, habe die Beklagte nicht behauptet. Vergleiche man den von der Beklagten in der Anlage B 15 als kodierenden Bereich bezeichneten Bereich mit der diesem Bereich entsprechenden Sequenz bei E et al., ergebe sich eine Übereinstimmung von rund 99,7%. Lege man demgegenüber wie in der Anlage K 16 als kodierenden Bereich die zwischen den Positionen 139 und 1203 angeordneten Nukleotide zugrunde, betrage die Homologie noch 90,97%.

47

Die den Klägerinnen zuerkannten Klageansprüche seien nicht verjährt. Auf die dreijährige Regelverjährungsfrist könne sich die Beklagte bereits deshalb nicht berufen, weil sie nicht vorgetragen habe, wann die Klägerinnen Kenntnis von der konkreten Verletzungshandlung – der Herstellung und dem Gebrauch der durch Patentanspruch 1 beanspruchten gereinigten Nukleinsäure – gehabt hätten. Auch die absolute Verjährungsfrist stehe den geltend gemachten Ansprüchen nicht entgegen. Die Beklagte trage selbst vor, dass sich die Parteien bis zum Jahr 2004 in Vergleichsverhandlungen befunden hätten, so dass die Verjährungsfrist bis zu diesem Zeitpunkt gehemmt gewesen sei. Entsprechend sei die mindestens zehnjährige absolute Verjährungsfrist im Zeitpunkt der Zustellung der Klage an die Beklagte noch nicht verstrichen gewesen.

48

Wegen der weiteren Einzelheiten der Begründung wird auf das landgerichtliche Urteil Bezug genommen.

49

Gegen dieses Urteil hat die Beklagte Berufung eingelegt. In der Berufungsinstanz haben die Parteien den Rechtsstreit hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs gemäß Ziffer I 1. des landgerichtlichen Urteils übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt, nachdem das Klagepatent durch Ablauf seiner gesetzlichen Schutzdauer erloschen ist.

50

Die Beklagte macht unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vorbringens geltend:

51

Die Klägerin zu 1. sei nicht aktivlegitimiert. Die Klägerinnen hätten das Vorliegen einer ausschließlichen Lizenz weder substantiiert dargetan noch nachgewiesen.

52

Außerdem habe das Landgericht das Klagepatent falsch ausgelegt. Der Begriff „Gen“ könne nicht auf die kodierenden Sequenzen beschränkt werden. Zum Gen gehörten neben den kodierenden Bereichen (Exons) vielmehr auch die dazwischen geschalteten nicht kodierenden Bereiche (Introns), insbesondere alle Abschnitte, die an der Regulation des Kopiervorgangs beteiligt seien. Sowohl vor der Transkriptionseinheit als auch zwischen Exons und Introns lägen regulatorische Elemente wie z.B. Enhancer oder Promoter. Nur die Gesamtheit der kodierenden Information und der regulatorischen Sequenzen fungiere als Gen. Wenn Patentanspruch 1 eine mindestens 90%-ige Homologie mit dem PNGase F-Gen verlange, welches in pGB29, ATCC 67987 vorliege, sei deshalb das gesamte Gen gemeint, welches in pGB29, ATCC 67987 vorliege. Die Auslegung des Begriffs „Gen“ dahin, dass hierunter nur die für das „reife“ Enzym kodierenden Bereiche zu verstehen sei, stehe nicht nur im Widerspruch zum Anspruchswortlaut, sondern auch zum fachmännischen Verständnis des Begriffs. Zur Bestimmung der vom Patentanspruch geforderten Homologie sei außerdem die genaue Kenntnis der Sequenz des hinterlegten Gens erforderlich. Auf vermeintliche Erkenntnisquellen, die im Klagepatent nicht erwähnt und erst nach dessen Prioritätstag veröffentlicht worden seien, könne nicht abgestellt werden. Die angebliche Übereinstimmung in den kodierenden Sequenzen habe das Landgericht ausschließlich aus Auszügen aus den Datenbanken gefolgert. Die Einträge in den Genbanken beruhten allerdings ausschließlich auf Angaben des Miterfinders E. Zu Unrecht habe das Landgericht ihr die Darlegungs- und Beweislast dafür auferlegt, ob die in der Veröffentlichung von E et al. offenbarte Sequenz Unterschiede zu der proteinkodierenden Sequenz des hinterlegten Klons aufweise.

53

Hiervon ausgehend habe das Landgericht zu Unrecht eine Verletzung des Klagepatents bejaht: Die Klägerinnen hätten zu der Nukleotidsequenz des Gens in dem hinterlegten Konstrukt pGB29 nicht substantiiert vorgetragen. Selbst wenn man aber die von E et al. mitgeteilte Sequenz von 1201 Nukleotiden heranziehe, ergebe ein Vergleich mit einer entsprechenden Länge der von ihr im Jahre 1991 konstruierten Nukleinsäure ausweislich der Anlage B 15 nur eine Homologie von 82,1%. Zu einer höheren Übereinstimmung von 99,7% sei das Landgericht allein dadurch gelangt, dass es auf der Grundlage eines fehlerhaften Verständnisses des Begriffes „Gen“ ausschließlich die kodierenden Bereiche miteinander verglichen habe. Soweit das Landgericht ferner einen Vergleich ausschließlich der kodierenden Sequenz in der Anlage K 16 mit der in Anlage B 15 wiedergegebenen Sequenz vorgenommen habe und dabei zu einem angeblichen Homologiewert von 90,97% gelangt sei, sei auch dieser Vergleich unzutreffend, weil nicht die kodierenden Sequenzen miteinander zu vergleichen seien, sondern das gesamte Gen.

54

Zu Unrecht habe das Landgericht außerdem die von ihr erhobene Einrede der Verjährung nicht durchgreifen lassen. Die Klägerinnen hätten Kenntnis von der angeblichen Verletzung des Klagepatents gehabt. Die Kenntnis sei der Grund für die vorprozessualen Schreiben der Klägerinnen und der zwischen den Parteien geführten Verhandlungen gewesen.

55

Schließlich sei der Tenor des landgerichtlichen Urteils fehlerhaft. Es sei weder vorgetragen noch ersichtlich, dass sie die angegriffene Nukleinsäure jemals in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland eingeführt habe. Nicht nachvollziehbar sei ferner, warum das Landgericht sie in Bezug auf Lieferungen, Angebote und Werbung zur Rechnungslegung verurteilt habe, obgleich es das Bestehen diesbezüglicher Ansprüche ausdrücklich verneint habe. Auch habe das Landgericht übersehen, dass der mögliche Schadensersatzanspruch des Patentinhabers auf die Form des entgangenen Gewinns beschränkt sei.

56

Die Beklagte beantragt,

57

das angefochtene Urteil teilweise abzuändern und die Klage insgesamt abzuweisen.

58

Die Klägerinnen beantragen,

59

die Berufung zurückzuweisen.

60

Sie verteidigen das landgerichtliche Urteil, soweit das Landgericht der Klage entsprochen hat, und treten den Ausführungen der Beklagten unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Sachvortrages wie folgt entgegen:

61

Die Klägerin zu 1. sei ausschließliche Lizenznehmerin. Dies ergebe sich aus den von ihnen vorgelegten Unterlagen.

62

Durch das Herstellen und Gebrauchen der angegriffenen Nukleotidsequenz habe die Beklagte das Klagepatent verletzt. Die Sequenz des PNGase F-Gens werde in den Anlagen K 12 und K 16 mit dem Fachmann geläufigen und üblichen Mitteln charakterisiert. Einer Sequenzierung einer Probe des tatsächlich hinterlegten Gens bedürfe es nicht. Gleichwohl hätten sie nunmehr eine Probe des hinterlegten Gens erhalten und diese sequenzieren lassen (Anlagen K 22, K 23). Die untersuchte DNA-Sequenz stimme fast vollständig mit der Sequenz aus Anlage K 16 überein; in dem kodierenden Bereich gebe es nur eine einzige Abweichung. Ein Abgleich der kodierenden Region der sequenzierten DNA-Sequenz aus ATCC 67987 mit der gemäß Anlage K 11/K 17 habe immer noch eine Homologie von 99,8% ergeben. Schließlich habe ein Abgleich der kodierenden Region der sequenzierten DNA-Sequenz aus ATCC 67987 mit der von der Beklagten in Anlage B 15 wiedergegebenen Sequenz eine Homologie von 99,7% bei drei Abweichungen in den verschiedenen Sequenzen ergeben.

63

Das die Homologie betreffende Anspruchsmerkmal verstehe der Fachmann dahin, dass jeweils die kodierenden Bereiche der in Frage stehenden DNA-Sequenzen verglichen würden.

64

Die Beklagte tritt dem Berufungsvorbringen der Klägerinnen entgegen. Sie bestreitet, dass den im Berufungsrechtszug vorgelegten Untersuchungsberichten gemäß Anlagen K 22 und K 23 eine Sequenzanalyse des Plasmids pGB 29 zugrunde liegt, wie es im Jahre 1989 unter der Nummer 67987 bei der ATCC hinterlegt wurde. Außerdem wendet sie ein, dass sich bei einem Vergleich der gesamten Nukleotidsequenz gemäß der Anlage B 15 mit der in dem nunmehr von den Klägerinnen vorgelegten Untersuchungsbericht gemäß Anlage K 22 wiedergegebenen Gensequenz aus ATCC 67987 nur ein Homologiegrad von 81,80% ergebe (Anlage B 19).

65

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.

66

II.

67

Die zulässige Berufung der Beklagten ist im Wesentlichen unbegründet. Zu Recht hat das Landgericht beide Klägerinnen als aktivlegitimiert angesehen und zu Recht ist es ferner zu dem Ergebnis gelangt, dass die Beklagte mit der von ihr zur Herstellung der unter der Bezeichnung „D“ vertriebenen Enzym-Produkte verwendeten Nukleinsäure von der Lehre des Klagepatents Gebrauch gemacht hat. Erfolg hat die Berufung lediglich soweit das Landgericht die Beklagte im Rahmen ihrer Verurteilung zur Rechnungslegung auch zur Angabe der einzelnen Lieferungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer (Urteilsausspruch zu I. 2. b), der einzelnen Angebote sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger (Urteilsausspruch zu I. 2. c) und der betriebenen Werbung (Urteilsausspruch zu I. 2. d) verpflichtet hat, weshalb der Senat die diesbezüglichen Aussprüche – unter Abweisung der Klage insoweit – gestrichen hat. Zur Klarstellung hat der Senat im Tenor außerdem deklaratorisch ausgesprochen, dass der Unterlassungsausspruch des angefochtenen Urteils entfällt, nachdem die Parteien den Rechtsstreit hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs im Hinblick auf den zwischenzeitlichen Ablauf der gesetzlichen Schutzdauer des Klagepatents in zweiter Instanz übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt haben. Mit Rücksicht auf den Ablauf der gesetzlichen Schutzdauer des Klagepatents hat der Senat außerdem den Rechnungslegungs-, den Schadensersatzfeststellungs- und den Vernichtungsausspruch entsprechend angepasst.

68

A.

69

Beide Klägerinnen sind aktivlegitimiert.

70

a)Die Klägerin zu 1. ist als Inhaberin einer ausschließlichen Lizenz an dem Gegenstand des Klagepatents klageberechtigt.

71

aa)Der ausschließliche Lizenznehmer hat – im Gegensatz zum einfachen Lizenznehmer – ein eigenes Klagerecht. Er hat selbstständig gegen einen Verletzer des Patents wegen der Beeinträchtigung seines ausschließlichen Benutzungsrechts die Ansprüche aus §§ 139 ff. PatG (vgl. Benkard/Rogge/Grabinski, PatG/GebrMG, 10. Aufl., § 139 PatG Rdnr. 17; Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 PatG Rdnr. 95 und 97m. w. Nachw.). Der ausschließliche Lizenznehmer ist damit nicht auf eine Abtretung von Ansprüchen angewiesen und kann Ersatz seines eigenen, durch die Verletzungshandlungen entstandenen Schadens verlangen (BGH GRUR 2004, 758, 763 – Flügelradzähler; GRUR 2009, 896, 899 – Tintenpatrone I).

72

bb)Voraussetzung für die Aktivlegitimation ist freilich, dass das ausschließliche Lizenzrecht dem Kläger wirksam eingeräumt ist.

73

(1)Für die Einräumung und für die Übertragung eines ausschließlichen Lizenzrechts an einem deutschen Patent oder dem deutschen Teil eines europäischen Patents gilt nach dem sog. Schutzlandprinzip deutsches Recht.

74

(1.1)

75

Hinsichtlich der Übertragung eines Patents gelten anerkanntermaßen die Regeln des Internationalen Immaterialgüterrechts, die zum Bestand des autonomen deutschen Kollisionsrechts gehören und für den Bereich des geistigen Eigentums darüber bestimmen, welcher Rechtsordnung der immaterialgüterrechtliche Sachverhalt mit Auslandsberührung zur Beurteilung zugewiesen wird (vgl. Kühnen GRUR 2014, 137, 142). Die besagten kollisionsrechtlichen Grundsätze werden vom Schutzlandprinzip (lex loci protectionis) beherrscht, welches nicht nur für die Voraussetzungen und Folgen einer Schutzrechtsverletzung gilt, sondern ebenso über die Entstehung, die Rechteinhaberschaft, den Bestand und die Übertragung (vgl. zur Markenübertragung: BGH GRUR 2002, 972, 973 – FROMMIA; GRUR 2010, 828, 829 – DiSC) des Patents entscheidet (Kühnen, a.a.O.; Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 Rdnr. 225 m. w. Nachw.). Die Anknüpfung an das Schutzlandprinzip ist zwingend und einer abweichenden Rechtswahl der Parteien nicht zugänglich. Sie bedeutet, dass für die Anforderungen an die Übertragung eines Patents das Recht desjenigen Staats heranzuziehen ist, in dem das Patent seinen territorialen Schutz entfaltet. Bei deutschen Patenten und deutschen Teilen europäischer Patente ist dies Deutschland (Kühnen, a.a.O.). Die lex fori protectionis gilt uneingeschränkt auch dann, wenn in demselben Vertragswerk neben dem deutschen Patent noch weitere ausländische Schutzrechte übertragen werden (OLG München, GRUR-RR 2006, 130; Kühnen, a.a.O.).

76

(1.2)

77

Für die Einräumung und für die Übertragung einer ausschließlichen Lizenz an dem Patent gilt nichts anderes. Da die Einräumung einer ausschließlichen Lizenz als dinglicher Rechtsakt im Sinne einer beschränkten Übertragung bzw. Teilrechtsabspaltung vom Mutterrecht zu verstehen ist (Busse/Hacker, Patentgesetz, 7. Aufl., § 15 Rdnr. 58 m. w. Nachw.), ist auf die Einräumung einer solchen Lizenz wie bei einer Vollübertragung zwingend das Schutzlandprinzip anzuwenden (Busse/Hacker, a.a.O., § 15 Rdnr. 157; vgl. hierzu auch LG Mannheim, InstGE 13, 65 – UMTS-fähiges Mobiltelefon II; LG Düsseldorf, Urt. v. 24.04.2012 – 4b O 273/10, juris; Urt. v. 11.12.2012 – 4a O 54/12, juris; Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 PatG Rdnr. 225). Für die Anwendung des allgemeinen Schuldvertrags-IPR bleibt allenfalls Raum, soweit es um die rein obligatorischen Teile des Lizenzvertrags geht (Busse/Hacker, a.a.O., § 15 Rdnr. 157). Entsprechendes hat auch für die Übertragung der dinglichen Lizenzberechtigung zu gelten. Denn zu den nicht disponiblen Schutzwirkungen des Patents gehört nicht nur die Übertragbarkeit des Patents selbst, sondern auch die Übertragbarkeit der Nutzungsrechte (Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 PatG Rdnr. 225).

78

(2)

79

Für die Aktivlegitimation ist das Verfügungsgeschäft maßgeblich. Nach deutschem Recht ist eine ausschließliche Lizenz übertragbar, sofern nichts Gegenteiliges vereinbart ist (Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 PatG Rdnr. 103; vgl. auch BGH, GRUR 1969, 560, 561 – Frischhaltegefäß). Die dingliche Lizenzberechtigung ist damit grundsätzlich frei übertragbar ohne Zustimmung des Lizenzgebers. Lediglich bei einem engen Vertrauensverhältnis der Vertragspartner kann die Übertragbarkeit als stillschweigend ausgeschlossen anzusehen sein (Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 PatG Rdnr. 103 m. w. Nachw.). Von der Übertragung der (dinglichen) Lizenzberechtigung gemäß §§ 413, 398 BGB ist der Eintritt in den Lizenzvertrag zu unterscheiden (vgl. Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 PatG Rdnr. 104). Der Eintritt eines Dritten in den Lizenzvertrag auf Seiten des Lizenznehmers vollzieht sich nach deutschem Recht im Wege der Rechtsübertragung (§§ 398 ff BGB) und der Schuldübernahme (§§ 415 ff BGB) mit Zustimmung des Lizenzgebers (Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 PatG Rdnr. 104). Bei einer solchen Übernahme des Lizenzvertrages handelt es sich um einen dreiseitigen Vertrag eigener Art, bei dem die ursprünglichen Vertragspartner und der den alten ersetzende neue Lizenznehmer zusammenwirken (BGH NJW-RR 1990, 1251; Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 PatG Rdnr. 104; Busse/Hacker, a.a.O., § 15 Rdnr. 79). Dabei ist die Zustimmung des Lizenzgebers ein notwendiger Bestandteil der Vertragsübertragung (BGH NJW-RR 1990, 1251, 1252; Busse/Hacker, a.a.O., § 15 Rdnr. 79). Die Zustimmung kann allerdings gesondert, sogar im Voraus (Benkard/Ullmann, a.a.O., § 15 PatG Rdnr. 104 m. w. Nachw.) und auch konkludent erteilt (vgl. BGH NJW-RR 1990, 1251, 1252) werden. Im Streitfall kommt es auf eine solche Zustimmung allerdings nicht an, weil für die Frage der Aktivlegitimation der Klägerin zu 1. allein das Verfügungsgeschäft, d.h. die Übertragung der dinglichen Lizenzberechtigung maßgeblich ist. Insoweit kann dahinstehen, nach welchem Recht der Eintritt der Klägerin zu 1. in ein bestehende Lizenzvertragsverhältnis zu beurteilen ist und ob nach dem insoweit anzuwendenden Recht im Streitfall die Voraussetzungen eines wirksamen Vertragseintritts erfüllt sind.

80

cc)In Anwendung der vorstehend wiedergegebenen Rechtsgrundsätze ist die Klägerin zu 1. im Streitfall aktivlegitimiert:

81

(1)

82

Ursprüngliche Lizenznehmerin war die H (UK), Ltd. (nachfolgend nur: H Ltd.), der die Klägerin zu 2. mit dem als Anlage K 4 vorgelegten Lizenzvertrag vom 15.02.1997 (deutsche Übersetzung Anlage K 4a) eine ausschließliche Lizenz an dem Klagepatent erteilt hatte (vgl. Ziffer 2.1. i.V.m. Ziff. 1.1.). Diese erstmalige Lizenzeinräumung zugunsten der H Ltd. war wirksam. Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, ist in dem zwischen der Klägerin zu 2. und der H Ltd. abgeschlossenen Lizenzvertrag zwar ausdrücklich nur das parallele US-Patent5 238 XXY genannt. Gemäß seiner Ziffer 1.1. sollte der Lizenzvertrag aber auch „alle ausländischen Gegenstücke“ erfassen. Bei dem Klagepatent handelt es sich unstreitig um ein solches „ausländisches Gegenstück“. Die Klägerin zu 2. war auch Vertragspartei des Lizenzvertrages gemäß Anlage K 4. Soweit die Beklagte in erster Instanz eingewandt hat, der in Rede stehende Lizenzvertrag sei von der I, Cambridge, MA 02139 abgeschlossen worden, während die Klägerin zu 2. ihren Sitz ausweislich des Rubrums in Framingham, USA habe, hat das Landgericht unangegriffen und auch zutreffend festgestellt, dass es sich bei der im Vertrag bezeichneten Lizenzgeberin um die Klägerin zu 2. handelt, die ausweislich des zu den Akten gereichten Internetauszuges Niederlassungen sowohl in Cambridge als auch in Framingham besaß.

83

(2)Die H Ltd. hat ihre ausschließliche Lizenz wirksam auf die Glyco Inc. übertragen.

84

Wie die Klägerinnen durch den im Berufungsrechtszug als Anlage K 25 (deutsche Übersetzung Anlage K 25a) auszugsweise vorgelegten „Vertrag über den Kauf und Verkauf der biochemischen Produktlinie der aktuellen Produktforschungsabteilung der H (UK) Ltd“ vom 04.05.1999 nachgewiesen haben, hat die H Ltd. die biochemische Produktlinie der Forschungsprodukteabteilung ihres Unternehmens an die Glyko Inc. veräußert. Gemäß Ziffer 2.1 des Übertragungsvertrages sind mit diesem Vertrag u.a. die Vermögensgegenstände („Assets“) veräußert worden, zu denen gemäß der in Ziffer 1 des Vertrages enthaltenen Definition u.a. geistiges Eigentum, Patentlizenzen und Verträge gehören. Bei der der H Ltd. an dem Gegenstand des Klagepatents erteilten Lizenz handelt es sich um eine „Patentlizenz“. Außerdem gehören zu den unter den Übertragungsvertrag fallenden „Verträgen“ ausdrücklich auch „Lizenzverträge“. Die erfassten Lizenzverträge sind in Anhang 8 des Übertragungsvertrages aufgelistet. Dort ist auch der zwischen der Klägerin zu 2. und der H Ltd. abgeschlossene „Lizenzvertrag vom 15.02.1997“ aufgeführt. Die H Ltd. hat damit ihre ausschließliche Lizenz auf die Glyco. Inc. übertragen, wozu sie mangels gegenteiliger Anhaltspunkte berechtigt war. Ohne dass es für das Verfügungsgeschäft hierauf entscheidend ankommt, hat die Klägerin zu 2. der Lizenzübertragung als Lizenzgeberin auch zugestimmt. Denn sie hat sich ausweislich des von ihr am 20.10.1999 gegengezeichneten Schreibens der H Ltd. vom 26.07.1999 (Anlage K 5; deutsche Übersetzung Anlage K 5a) ausdrücklich damit einverstanden erklärt, dass der in der Betreffzeile des Anschreibens bezeichnete Lizenzvertrag vom 15.02.1997 auf die Glyco Inc. übergeht.

85

(3)

86

Die Glyco Inc. hat die von der H Ltd. erworbene ausschließliche Lizenz ihrerseits wiederum auf die Klägerin zu 1. übertragen.

87

Aus der von den Klägerinnen in erster Instanz vorgelegten Anlage K 15 geht hervor, dass die Klägerin zu 1. die Glyco-Produktlinie betreffend Enzyme, Reagenzien und Mittel der Kohlehydrat-Analyse am 02.01.2003 erworben hat und dass diese Produkte die biochemische Reagenzlinie der Qxford Ltd., die die Glyco Inc. am 04.05.1999 kaufte, einschließt. Den zwischen der Glyco Inc. als übertragendem Unternehmen und der Klägerin zu 1. als erwerbendem Unternehmen geschlossenen Übertragungsvertrag haben die Klägerinnen zwar nicht vorgelegt. Einer solchen Vorlage bedurfte es jedoch auch nicht, weil die Beklagte den Vortrag der Klägerinnen, wonach die Glyco Inc. ihre gesamte Produktlinie einschließlich der Nutzungsrechte aus dem diesen Produktbereich betreffenden Lizenzvertrag mit der Klägerin zu 2. auf die Klägerin zu 1. übertragen hat, nicht konkret bestritten hat. Eingewandt hat die Beklagte nur, dass ein Übergang der Lizenz am Klagepatent von der H Ltd. auf die Glyco Inc. nicht schlüssig dargelegt bzw. ein solcher Erwerb unwirksam sei (vgl. Schriftsatz vom 16.06.2010, S. 3 [Bl. 251 GA]). Allein auf diesen Übertragungsvorgang beziehen sich auch ihre Ausführungen in dem zuletzt eingereichten Schriftsatz vom 21.03.2014 (Seiten 3-4 [Bl. 443-444 GA] ).

88

Die Übertragung der Lizenz auf die Klägerin zu 1. war wiederum wirksam, zumal ihr die Klägerin zu 2. zugestimmt hat. Letzteres ergibt sich daraus, dass die Klägerinnen im Zuge der Übertragung des Geschäftsbetriebs von der Glyco Inc. auf die Klägerin zu 1. ausweislich des als Anlage K 3 vorgelegten Vertrages (deutsche Übersetzung Anlage K 3a) eine „Zusatzvereinbarung zum H/Genzyme Lizenzabkommen, ausgeführt am 15.02.1997“ geschlossen haben. Mit dieser Zusatzvereinbarung ist der Klägerin zu 1. unter Abänderung des Lizenzvertrages vom 15.02.1999 eine exklusive gebührenpflichtige Lizenz an dem Klagepatent von der Klägerin zu 2. erteilt worden. Die Klägerinnen haben sich hiermit darüber geeinigt, dass die Klägerin zu 1. anstelle der Glyco Inc. an dem Klagepatent berechtigt sein soll. Die Klägerin zu 2. hat damit zugleich ihr Einverständnis mit der Übertragung der Lizenz von der Glyco Inc. auf die Klägerin zu 1. zum Ausdruck gebracht. Dass die besagte Zusatzvereinbarung nicht auch von der Glyco Inc. unterzeichnet wurde, ist im vorliegenden Zusammenhang ohne Belang. Entscheidend ist, dass die Glyco Inc. – wovon auszugehen ist – ihre Lizenz im Zuge der Übertragung ihres Geschäftsbetriebs auf die Klägerin zu 1. übertragen hat. Hierzu war sie in der Lage, weil sie die Lizenz zuvor wirksam von der H Ltd. erworben hatte.

89

Die Lizenz ist damit auf die Klägerin zu 1. übergegangen. Das Ergebnis ist kein anderes, wenn man annimmt, dass der Klägerin zu 1. mit der Zusatzvereinbarung unter Aufhebung der ihr von der Qxford Inc. übertragenen Lizenz eine neue (nicht: weitere) Lizenz von der Klägerin zu 2. eingeräumt worden ist.

90

Mit Recht ist das Landgericht schließlich davon ausgegangen, dass der Annahme einer Lizenzerteilung zugunsten der Klägerin zu 1. bzw. einer Lizenzübertragung auf die Klägerin zu 1. nicht entgegensteht, dass in der Zusatzvereinbarung nicht ausdrücklich definiert ist, wer „Lizenznehmerin“ ist. Dass es sich bei der Lizenznehmerin nur um die Klägerin zu 1. handeln kann, liegt auf der Hand, weil die Zusatzvereinbarung zwischen ihr und der Klägerin zu 2. abgeschlossen worden ist. Da die Klägerin zu 2. als Patentinhaberin naturgemäß Lizenzgeberin ist, kann es sich bei der „Lizenznehmerin“ nur um die Klägerin zu 1. als die andere Vertragspartei handeln. Eine weitere Partei war an dem Abschluss der Zusatzvereinbarung nicht beteiligt und die Zusatzvereinbarung enthält auch keine Anhaltspunkte für eine Lizenzeinräumung zugunsten eines Dritten. Grund für den Abschluss der Zusatzvereinbarung zwischen den Klägerinnen war offensichtlich der Umstand, dass die Klägerin zu 1. die gesamte Produktlinie betreffend Enzyme, Reagenzien und Mittel der Kohlehydrat-Analyse von Glyco erworben hatte. Für die Fortsetzung des betreffenden Geschäftsbetriebes bedurfte die Klägerin zu 1. auch der der Glyco Inc. von der Klägerin zu 2. eingeräumten Lizenz, welche die Glyco Inc. mangels entsprechenden Geschäftsbetriebes nicht mehr benötigte.

91

b)Neben der Klägerin zu 1. ist – was die Beklagte zu Recht nicht in Zweifel zieht – auch die Klägerin zu 2. aktivlegitimiert.

92

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH GRUR 2008, 896, 898 – Tintenpatrone I; GRUR 2011, 71, 712 – Cinch-Stecker) verliert der Patentinhaber mit der Vergabe einer ausschließlichen Lizenz nicht notwendigerweise seine materiellen Ansprüche aus dem lizenzierten Schutzrecht. Solange der Patentinhaber an der Ausübung der Lizenz durch den Lizenznehmer wirtschaftlich partizipiert, behält er vielmehr eine Rechtsposition, die es ihm erlaubt, aus eigenem Recht gegen Patentverletzer vorzugehen. Erforderlich für das Bestehen von Ansprüchen des Patentinhabers nach Vergabe einer ausschließlichen Lizenz ist sein „Betroffensein“ durch die Patentverletzung, welches darin begründet sein kann, dass ihm aus der Lizenzvergabe fortdauernde Vorteile (z.B. aufgrund einer vereinbarten Umsatz- oder Stücklizenz, einer Warenbezugsverpflichtung des Lizenznehmers oder einer Alleingesellschafterstellung beim Lizenznehmer) erwachsen, die ein berechtigtes Interesse daran erkennen lassen, dass der Patentinhaber um seiner eigenen materiellen Vorteile willen gegen die Schutzrechtsverletzung einschreitet. In Fällen des „Betroffenseins“ stehen die in den §§ 139 ff. PatG für den Fall einer Patentverletzung vorgesehenen Ansprüche mithin zwei Rechtssubjekten zu, nämlich einerseits dem ausschließlichen Lizenznehmer (dem mit der Lizenzerteilung eine quasidingliche Berechtigung am Lizenzpatent eingeräumt worden ist) und anderseits dem Patentinhaber (dem weiterhin die formelle Berechtigung am Lizenzpatent zusteht). Die doppelte Anspruchsberechtigung gegenüber dem Schutzrechtsverletzer ist dabei keine sich gegenseitig ausschließende konkurrierende, sondern eine kumulative dergestalt, dass beiden Anspruchsprätendenten (dem Lizenznehmer und dem Patentinhaber) jeweils eigene Ansprüche zustehen, die selbständig nebeneinander treten und die dementsprechend auch unabhängig voneinander geltend gemacht und verfolgt werden können (BGH, GRUR 2012, 430 – Tintenpatrone II).

93

Nach diesen Rechtsgrundsätzen ist im Streitfall auch die Klägerin zu 2. neben der Klägerin zu 1. aktivlegitimiert, weil diese ihr nach Ziffer 3.1 des Lizenzvertrages vom 15.02.1997 in Verbindung mit der Zusatzvereinbarung auch umsatzabhängige Lizenzgebühren schuldet, so dass der Klägerin zu 2. aus der Lizenzvergabe fortdauernde materielle Vorteile erwachsen. Da keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Klägerin zu 1. die vereinbarten Lizenzgebühren nicht entrichtet, wogegen auch spricht, dass die Klägerinnen übereinstimmend von einem zwischen ihnen bestehenden wirksamen Lizenzvertrag ausgehen, gilt letzteres selbst dann, wenn die Klägerin zu 1. nicht wirksam in das bestehendes Lizenzvertragsverhältnis eingetreten sein und durch die mit der Klägerin zu 2. geschlossene Zusatzvereinbarung auch kein neues eigenständiges Lizenzvertragsverhältnis begründet worden sein sollte.

94

B.

95

Das Klagepatent betrifft eine Nukleinsäuresequenz zur Herstellung des Enzyms Peptid-N4-(N-acetyl-β-N-glucosamyl)-asparaginamidase (PNGase F).

96

Ein Enzym ist ein Stoff, der eine oder mehrere biochemische Reaktionen katalysieren kann. Fast alle Enzyme sind Proteine. Enzyme haben wichtige Funktionen im Stoffwechsel von Organismen: Sie steuern den überwiegenden Teil biochemischer Reaktionen. Enzyme können zudem als so genannte Forschungswerkzeuge eingesetzt werden.

97

Bei Tieren und Pflanzen sind sowohl Proteine an den Zell-Oberflächen als auch ausgeschiedene Proteine häufig mit Zuckerketten dekoriert. Diese Oligosaccharide sind bei der Untersuchung der Proteine manchmal hinderlich. Für die Charakterisierung der Proteine sollen die Zuckerketten entfernt werden, ohne dass weitere strukturelle Veränderungen am Protein stattfinden. Einige Bakterien scheiden Enzyme aus, die Zuckerketten spalten, um freigesetzte Fragmente als Nahrungsquelle zu nutzen. Diese Enzyme, Glycosidasen genannt, spalten entweder endständig (Exoglycosidasen) oder innerhalb der Zuckerkette (Endoglycosidasen), so dass entweder einzelne Zucker oder Oligosaccharide aus der Kette freigesetzt werden (Gutachten Prof. Hantke, Anlage K 29, Seite 1).

98

Die im Flavobacterium meningosepticum (Bezeichnung zum Prioritätszeitpunkt, heutiger Name: Elizabethkingia meningoseptica) vorkommenden Enzyme PNGase F und Endo-β-N-acetylglucosaminidase (Endo F) als Glycosidasen spalten stickstoffverknüpfte Kohlehydratketten von Glykoproteinen ab. Obwohl beide Enzyme nur die an der Aminosäure Asparagin (N) verknüpften Oligosaccharide (N-glykosidische Verbindungen) abspalten, bringen sie unterschiedliche Spaltprodukte hervor. Die PNGase F spaltet zwischen dem Asparaginrest und dem endständigen Zuckerrest, so dass die Kohlehydratketten in voller Länge abgespaltet werden. Endo F hingegen spaltet die Bindung zwischen den beiden endständigen Zuckereinheiten, wodurch um eine Zuckereinheit verkürzte Kohlehydratketten freigesetzt werden (BGH, Urteil vom 29.10.2013 – X ZR 141/10, Anlage K 28 [nachfolgend: NU], Seite 4 Rdnr. 5).

99

Die unterschiedlichen Aktivitäten von PNGase und Endo F bei Glycoproteinen und Glycopeptiden sind in der nachfolgend eingeblendeten Figur 1 der Klagepatentschrift schematisch dargestellt:

100

In dieser Figur stellen die Wellenlinien ein Peptid oder Protein dar. „Asn“ kennzeichnet einen Asparagin-Rest und „Asp“ bezeichnet einen Asparaginsäure-Rest. Die ausgefüllten quadratischen Kästchen stellen einen N-Acetylglucosamin-Rest, die offenen Kreise stellen Mannose dar. Darüber hinaus ist mit offenen Rauten Galactose dargestellt, während die ausgefüllten Kreise für Sialinsäure stehen (Anlage K 1b, Abs. [0026]). Während PNGase F bei Glycoproteinen und Glycopeptiden die Bindung zwischen einem N-Acetylglucosamin-Rest und einem Asparagin-Rest spaltet, spaltet Endo F die Bindung zwischen zwei benachbartenN-Acetylglucosamin-Resten. Demgemäß liefert PNGase F eine Kohlehydratkette mit voller Länge, während Endo F eine gekürzte Kette liefert (vgl. Anlage K 1b, Abs. [0008]).

101

Um die spezifischen Spalteigenschaften der PNGase F für Analysen nutzen zu können, was insbesondere für Strukturanalysen von Glykoproteinen nützlich ist, müssen die aus dem Flavobacterium meningosepticum gewonnenen Glykosidasemischungen aufgetrennt werden (BGH, NU, Seite 4 Rdnr. 5).

102

Der Klagepatentschrift zu Folge wiesen die im Stand der Technik bekannten Präparate sowohl Endo-F- als auch PNGase F-Aktivität auf. Eine teilweise Auftrennung der beiden Enzymaktivitäten wurde durch Differential-Ammoniumsulfatfällung und Säulenchromatographie erzielt (vgl. Anlage K 1b, Abs. [0003]). Die Klagepatentschrift erwähnt außerdem u.a. die Veröffentlichung von Tarentino et al., 24, Biochem. 4665, 1985, die die Auftrennung von Endo F und PNGase F durch Ammoniumsulfatfällung und Gelfitration auf TSK HW-55 (S) beschreiben, wobei ausgeführt wird, dass die erhaltene PNGase F-Aktivität nahezu frei von Endo F ist.

103

Das Klagepatent betrifft das technische Problem, eine von Endo F freie PNGase F zur Verfügung zu stellen und hierfür die erforderlichen Zwischenschritte zu entwickeln (BGH, NU, Seite 5 Rdnr. 6).

104

Zur Lösung dieser Problemstellung schlägt Patentanspruch 1 die Kombination der folgenden Merkmale vor:

105

(1) Gereinigte Nukleinsäure, welche eine Nukleotidsequenz umfasst.

106

(2) Die Nukleotidsequenz kodiert für ein Enzym mit PNGase-Aktivität.

107

(3) Das Enzym wird von dem Bakterium Flavobacterium meningosepticum produziert.

108

(4) Die Nukleotidsequenz weist eine mindestens 90%-ige Homologie mit dem PNGase F-Gen auf, welches in pGB29, ATCC 67987 vorliegt.

109

Vorgeschlagen wird danach eine gereinigte Nukleinsäure, die eine für das von Flavobacterium meningosepticum produzierte Enzym mit PNGase-F-Aktivität kodierende Nukleotidsequenz – mit einer mindestens 90%-igen Homologie mit dem PNGase-F-Gen in dem bei der American Type Culture Collection (ATCC) unter Nr. 67987 hinterlegten Plasmid pGB29 – enthält. Die Lösung der angegebenen Aufgabe besteht somit in der Herstellung einer Nukleinsäure, welche es wiederum ermöglicht, durch Expression des Gens in einem geeigneten Wirtsorganismus das gewünschte Enzym auf rekombinantem Wege ohne eine Endo-F-Aktivität bereitzustellen (BGH, NU, Seite 5 Rdnr. 7).

110

Hinsichtlich der Vorteile der Erfindung heißt es in der Klagepatentbeschreibung ([0014]) u.a.:

111

„Im Gegensatz zu den kommerziellen Präparaten (…) und anderen Präparaten von PNGase F, die, wie oben beschrieben, aus natürlich vorkommenden Zellen isoliert sind, liefert die vorliegende Erfindung PNGase frei von Kontamination mit Endo F ohne eine wesentliche Verringerung der Ausbeute an PNGase F. Die PNGase der Erfindung vermeidet störende Einwirkung von Endo F bei PNGase-Präparaten und vereinfacht so die detaillierte Strukturanalyse der Oligosaccharide von Glycopeptiden und Glycoproteinen und die Erzeugung von Oligosacchariden mit voller Länge aus diesen Glycopeptiden und Glycoproteinen. Zusätzlich kann eine Endo F-Kontamination ein Protein- oder Peptidprodukt zum Ergebnis haben, dass ein oder mehrere einzelne N-Acetylglucosamin-Reste an ihm verbleibend aufweist, und kann auch eine heterogene Mischung derartiger Peptidprodukte zum Ergebnis haben. Die vollständige Deglycosylierung ist bei der Peptid-Sequenzierung und in Untersuchungen über die Funktionen der Kohlenhydrate der Glycoproteine wünschenswert.“

112

C.

113

Mit der zu Herstellung ihrer Enzym-Produkte verwendeten Nukleinsäure hat die Beklagte von der Lehre des Klagepatents wortsinngemäß Gebrauch gemacht.

114

1.Die von der Beklagten für die Herstellung der streitgegenständlichen Enzym-Produkte verwendete DNA-Sequenz stellt, wie das Landgericht unangegriffen und auch zutreffend festgestellt hat, in wortsinngemäßer Verwirklichung des Merkmals (1) eine gereinigte Nukleinsäure im Sinne des Klagepatents dar. Das zieht die Beklagte in der Berufungsinstanz nicht mehr in Zweifel. Außer Streit steht zwischen den Parteien auch, dass die von der Beklagten verwendete DNA-Sequenz für ein Enzym mit PNGase-Aktivität kodiert (Merkmal (2)) und dass dieses Enzym von dem Bakterium Flavobacterium meningosepticum produziert wird (Merkmal (3)).

115

2.

116

Entgegen der Auffassung der Beklagten verwirklicht die angegriffene DNA-Sequenz auch das Merkmal (4), nach dem die Nukleotidsequenz der gereinigten Nukleinsäure eine mindestens 90%-ige Homologie mit dem PNGase F-Gen aufweist, welches in pGB29, ATCC 67987 vorliegt.

117

a)

118

Das angesprochene PNGase F-Gen liegt in pGB29 vor. Bei „pGB29“ handelt es sich um den Träger der Nukleinsäuresequenz, der am 16.05.1989 bei der American Type Culture Collection (ATCC), einer biologischen Hinterlegungsstelle für Kulturen und Reagenzien, unter der Nummer 67987 hinterlegt wurde (Anlage K 1b, Abs. [0010] und [0021]). Träger einer Nukleinsäuresequenz kann z.B. ein Plasmid sein. Das im Anspruch erwähnte pGB29, das in Figur 2 der Klagepatentschrift schematisch dargestellt, ist ein solches Plasmid.

119

b)Anspruchsgemäß muss die Nukleotidsequenz eine mindestens 90%-ige Homologie mit dem in pGB29 vorliegenden PNGase F-Gen aufweisen. Zu überprüfen ist damit eine Homologie mit dem Hinterlegungsgegenstand.

120

(1)

121

Die Nukleotidsequenz des in dem Hinterlegungsgegenstand vorliegenden PNGase F-Gens ist in der Klagepatentschrift nicht schriftlich niedergelegt. Insbesondere findet sich in ihr keine der Figur 3 des Aufsatzes von E et al. (Anlage K 12) entsprechende Figur. Die Klagepatentschrift erwähnt den – erst nach dem Prioritätstag des Klagepatents veröffentlichten – Aufsatz von E et al. auch nicht, weshalb dieser nicht auslegungsrelevant ist. Demgemäß ist auch die in der Figur 3 dieser Veröffentlichung wiedergegebene DNA-Sequenz des PNGase F-Gens für die Auslegung des Merkmals (4) nicht maßgeblich ist, sofern sich diese von der tatsächlichen Sequenz des PNGase F-Gens, wie dieses in pGB29, ATCC 67987 vorliegt, unterscheidet. Entsprechendes gilt für die in der Datenbank der ATCC zur Nr. 67987 bzw. der Datenbank des National Center für Biotechnology Information (NCBI) zur Nr. J05411 abrufbare Sequenz (Anlage K 16), die unstreitig allein auf Angaben des Miterfinders E beruht, die aber nicht durch eigene Sequenzierungen des unter der Nummer 67987 bei der ATCC hinterlegten Plasmids pGB29 seitens der Hinterlegungsstelle oder anderer Behörden überprüft worden ist.

122

Dahinstehen kann, ob sich die Klägerinnen mangels gegenteiliger Anhaltspunkte auf die Richtigkeit der über die öffentlichen Datenbanken abrufbaren DNA-Sequenz des PNGase F-Gens verlassen durften, sie ihrer Darlegungs- und Beweislast durch die Vorlage der entsprechenden Datenbankeinträge genügt haben und es insoweit der Beklagten oblegen hat, etwaige Abweichungen der mitgeteilten DNA-Sequenz von der tatsächlichen Sequenz des hinterlegten Gens aufzuzeigen, oder ob die Klägerinnen – jedenfalls nach dem Bestreiten der Identität durch die Beklagte – gehalten gewesen sind, eine Sequenzanalyse einer Probe des bei der ATCC unter der Nummer 67987 hinterlegten Gens durchzuführen und deren Ergebnisse mitzuteilen. Hierauf kommt es nicht an, weil die Klägerinnen nunmehr eine Sequenzierung einer Probe des tatsächlich hinterlegten PNGase F-Gens durch ein Analyseinstitut haben durchführen lassen und die Ergebnisse dieser Untersuchung (Anlage K 23/23a) in zweiter Instanz vorgelegt haben.

123

Wie aus dem Appendix I der von den Klägerinnen ferner vorgelegten Vergleichsuntersuchungen gemäß Anlage K 22 (deutsche Übersetzung Anlage K 22a) hervorgeht, gibt es tatsächlich gewisse Unterschiede zwischen der Nukleotidsequenz des bei der ATCC unter der Nummer 67987 hinterlegten PNGase F-Gens und der von E et al. (Anlage K 12) mitgeteilten Sequenz, welche der über die NCBI-Datenbank abrufbaren Sequenz (Anlage K 16) entspricht. So ist das im kodierenden Bereich liegende Nukleotid 618 in der hinterlegten Sequenz des PNGase F-Gens ein „G“, wohingegen dieses Nukleotid in der von E et al. mitgeteilten Sequenz ein „C“ ist. Ferner liegt eine Auslassung in Nukleotid 1272 vor und gibt es sechs Unterschiede in den Positionen 1310 bis 1315, wobei diese Auslassung und die letztgenannten Abweichungen allerdings außerhalb des kodierenden Bereichs liegen.

124

(2)Die in dem nunmehr vorgelegten Untersuchungsbericht wiedergegebene Nukleotidsequenz ist der vorliegenden Prüfung zugrunde zu legen.

125

Soweit die Beklagte zunächst beanstandet hat, dass sich aus dem von den Klägerinnen vorgelegten Analysebericht des Instituts Quintarabio nicht ergebe, dass der Untersuchungsgegenstand direkt von ATCC bezogen worden sei, und sie deshalb bestritten hat, dass den als Anlage K 22 und K 23 vorgelegten Untersuchungsberichten eine Sequenzanalyse des Plasmids pGB29 zugrunde liegt, so, wie es im Jahre 1989 bei ATCC unter der Nummer 67987 hinterlegt worden ist, haben die Klägerinnen im Einzelnen dargetan, dass eine Probe der unter der Hinterlegungsnummer 67987 bei der ATCC hinterlegten DNA-Sequenz untersucht worden ist, die die Klägerin zu 1. bei der ATCC bestellt hatte und nach Erhalt an das Analyseinstitut weitergeleitet hat. Zum Nachweis des Erhalts der Probe von der ATCC haben sie als Anlage K 26 eine Eingangsbestätigung der Klägerin zu 1. nebst der Produktinformation der ATCC zur hinterlegten DNA-Sequenz mit der Nummer ATCC 67987 vorgelegt. Diesem Vortrag der Klägerinnen ist die Beklagte nicht mehr entgegengetreten. Für seine Richtigkeit spricht im Übrigen auch der Inhalt des Untersuchungsberichts gemäß Anlage K 23, der sich ausdrücklich auf eine „DNA Sequenzanalyse des pGB29 Inserts“ bezieht und in dem ausdrücklich die Bezeichnung „ATCC67987“ angegeben ist. Anhaltspunkte dafür, dass sich der Analysebericht gemäß Anlage K 22 nicht auf die von der Klägerin zu 1. bei der ATCC bestellte, sondern eine andere Probe bezieht, sind weder dargetan noch ersichtlich. Die Beklagte behauptet insbesondere nicht, dass sie selbst eine Probe des bei der ATCC hinterlegten PNGase F-Gens sequenziert habe und zu anderen Ergebnissen als das von den Klägerinnen beauftragte Analyseinstitut gelangt sei.

126

In welchem Jahr die von der ATCC an die Klägerin zu 1. gelieferte und von dem Analyseinstitut in deren Auftrag untersuchte Probe generiert wurde, ist irrelevant. Da es sich unstreitig um eine Hinterlegung gemäß den Bestimmungen des Budapester Vertrages bei der ATCC handelt, ist gewährleistet, dass das dort erhältliche Material genetisch identisch mit dem ursprünglich hinterlegten Material ist. Dies ist gerade der Sinn einer solchen Hinterlegung.

127

Ohne Erfolg bleibt auch der Einwand der Beklagten, die Klägerinnen hätten zeigen müssen, weshalb die Sequenz, die durch die neue Sequenzierung ermittelt worden ist, eine andere ist als diejenige, die von E et al. ermittelt wurde. Die Beklagte hat stets einen Abgleich mit der tatsächlich bei der ATCC unter der Hinterlegungsnummer ATCC 67987 hinterlegten Sequenz verlangt. Eine Sequenzanalyse des tatsächlich hinterlegten PNGase F-Gens haben die Klägerinnen nunmehr vorgelegt. Dass die präsentierte Sequenzanalyse unrichtig ist, behauptet die Beklagte nicht. Sie legt insbesondere keine eigenen Analyseergebnisse vor, obgleich sie sich selbst eine Probe bei der ATCC hätte beschaffen können. Auf die von den Klägerinnen angestellten weiteren Vergleiche mit den in den Anlagen K 12 und K 16 wiedergegebenen Sequenzen kommt es nicht mehr an. Im Übrigen lassen sich die Unterschiede zwischen der im Analysebericht gemäß Anlage K 22 wiedergegebenen Sequenz und der von E et al. (Anlage K 12) mitgeteilten Sequenz nach den plausiblen und unwidersprochen gebliebenen Erläuterungen der Klägerinnen damit erklären, dass die Sequenzierung von DNA zum Prioritätszeitpunkt des Klagepatents noch ein vergleichsweise fehlerbehaftetes Verfahren war. Die eigentlichen Sequenzierungsreaktionen wurden nämlich mit radioaktiv markierten Nukleotiden durchgeführt. Anschließend führte man eine Gelelektrophorese durch, ein Röntgenfilm wurde aufgelegt und schließlich wurden aus der Lage der Schwärzungen Rückschlüsse auf die Nukleotidsequenz gezogen. Im Idealfall erhielt man so zwar ein gut „lesbares“ Gel. Oftmals erhielt man aber auch nur schwer lesbare, verschmierte oder komprimierte Gele, so dass diese Fehler vergleichsweise häufig vorkamen.

128

c)

129

Zutreffend ist das Landgericht davon ausgegangen, dass es im Rahmen des Merkmals (4) darauf ankommt, ob der kodierende Genbereich der beanspruchten Nukleinsäure eine 90%-ige Homologie mit dem kodierenden Sequenzabschnitt des in pGB29 vorliegenden PNGase F-Gens aufweist.

130

aa)

131

Nach der Anspruchsformulierung und den dortigen Rückbezügen ist eindeutig, dass die Nukleotidsequenz auf eine bestimmte Homologie mit dem Hinterlegungsgegenstand zu überprüfen ist. „Die“ Nukleotidsequenz ist diejenige, die im Eingang des Patentanspruchs erwähnt wird, nämlich die „Nukleotidsequenz, die für ein Enzym mit PNGase-Aktivität kodiert“. Als erster Partner des Homologievergleichs ist daher der kodierende Sequenzabschnitt bestimmt. Bezüglich des zweiten Partners des Homologievergleichs bezieht sich der Patentanspruch sprachlich zwar allgemein auf das hinterlegte „PNGase F-Gen“, welches in pGB29, ATCC 67987 vorliegt. Da sich nur Gleiches miteinander vergleichen lässt, ist aber klar, dass auf Seiten des Referenzobjektes ebenfalls nur der kodierende Bereich für den anzustellenden Homologievergleich in Betracht zu ziehen ist. Dass der Patentanspruch das Referenzobjekt nicht konkret so benennt, erklärt sich daraus, dass die maßgebliche Nukleotidfolge im Patent nicht schriftlich niedergelegt, sondern lediglich in dem hinterlegten Gegenstand enthalten ist. Hinterlegt ist aber nun einmal das gesamte Gen, weshalb es richtig ist, das Gen als Prüfungsmaßstab zu benennen. Dem Fachmann ist klar, dass insoweit nicht die gesamte Basenfolge gemeint ist, sondern nur die kodierenden Genbereiche, weil nur in Bezug auf sie eine Homologieprüfung stattzufinden hat. Insoweit kann dahinstehen, ob der Fachmann unter dem Begriff „Gen“ üblicherweise die Gesamt-DNA-Sequenz einschließlich Exons (kodierende Bereiche), Introns (nicht kodierende Bereiche) und nicht kodierender Transkriptions-Kontroll-Regionen versteht oder ob sich dieser Begriff nach seiner üblichen Verwendung auch (nur) auf einen Protein-kodierenden DNA-Abschnitt beziehen kann. Auf den üblichen Inhalt bzw. die übliche Verwendung des Begriffs „Gen“ kommt es hier nicht an, weil das Klagepatent aus sich selbst heraus auszulegen ist. Maßgebend ist daher, dass dem Fachmann im Rahmen des Klagepatents schon nach der Anspruchsformulierung klar ist, dass mit „PNGase F-Gen“ nicht die Gesamt-DNA-Sequenz, sondern nur der kodierende Genbereich des Hinterlegungsgegenstandes gemeint sein kann.

132

bb)Dass es nicht auf einen Vergleich des kodierenden Genbereichs der beanspruchten Nukleinsäure mit der (längeren) Gesamt-Nukleotidsequenz des in pGB29 vorliegenden PNGase F-Gens ankommen kann, ergibt sich für den Fachmann zudem aus der einfachen Überlegung, dass bei einem solchen Abgleich von vornherein kaum eine über 90%-ige Übereinstimmung vorliegen kann, Patentanspruch 1 eine solche aber zulässt und fordert und der Fachmann bestrebt sein wird, eine identische oder möglichst identische Nukleotidsequenz zu verwenden. Wie die Klägerinnen im Verhandlungstermin unwidersprochen vorgetragen haben, ergibt sich bei einem Abgleich des kodierenden Sequenzabschnitts des PNGase F-Gens mit der gesamten (längeren) Nukleotidsequenz des PNGase F-Gens tatsächlich auch keine über 90%-ige Übereinstimmung, so dass bei einer solchen Anspruchsauslegung das Merkmal (4) nicht einmal im Hinblick auf das in pGB29 vorliegende PNGase F-Gen erfüllt wäre. Ist dem so, kann es nicht auf einen Abgleich nur des kodierenden Sequenzabschnitts der beanspruchten Nukleinsäure mit der gesamten Nukleotidsequenz des in pGB29 vorliegenden PNGase F-Gens ankommen. Nur das steht auch in Einklang mit der Erfahrung, dass Fachleute bestrebt sind, einem Patent einen sinnvollen Gehalt zu entnehmen (BGH, GRUR 2008, 887, 889 – Momentanpol II; GRUR 2009, 653, 654 – Straßenbaumaschine; GRUR 2011, 701, 703 – Okklusionsvorrichtung). Auf einen Abgleich mit der Gesamt-Sequenz des in pGB29 vorliegenden PNGase F-Gens könnte es nur dann ankommen, wenn diese mit der gesamten Nukleotidsequenz, jedenfalls aber nicht nur mit dem kodierenden Genbereich der beanspruchten Nukleinsäure zu vergleichen wäre. Eine solche Betrachtung verbietet sich jedoch, weil nach der insoweit völlig eindeutigen Anspruchsformulierung der kodierende Sequenzabschnitt als erster Partner des anzustellenden Homologievergleichs bestimmt ist.

133

cc)Aus der Klagepatentbeschreibung ergibt sich nichts Gegenteiliges. Dieser entnimmt der Fachmann vielmehr ebenfalls, dass es entscheidend auf die kodierenden Genbereiche ankommt. In Bezug auf die geforderte Homologie heißt es in den Absätzen [0021] und [0022] der Klagepatentschrift nämlich u.a. (Unterstreichung hinzugefügt):

134

„[0021] Die Nucleinsäuresequenz weist eine mindestens 90%-ige Homologie mit der DNA-Sequenz eines PNGase F-Gens auf, das in pGB29 vorliegt, welches bei der ATCC hinterlegt ist und dem die Nummer 67987 zugeordnet wurde. Mit Homologie ist die Fähigkeit gemeint, speziell mit irgendeinem Teil der Nucleinsäure zu hybridisieren, welche für das PNGase F-Gen codiert, das in pGB29 vorliegt. ...“

135

„[0022] Mit spezifischer Hybridisierung sind Bedingungen gemeint, unter welchen irgendein Teil der Nucleinsäure, die für PNGase F in pGB29 codiert, in der Lage ist, mit einer anderen DNA-Sequenz zu hybridisieren, um den Nachweis und die Isolierung irgendeiner DNA-Sequenz zu gestatten, welche für ein Protein mit PNGase-Aktivität in Anwesenheit von nicht damit in Beziehung stehenden Sequenzen codiert, wie die genomische DNA irgendeines Organismus, ...“

136

Auch daraus erschließt sich dem Fachmann, dass es bei dem Homologievergleich um einen Abgleich mit der hinterlegten DNA-Sequenz im kodierenden Bereich geht.

137

Soweit die Klagepatentschrift in den vorzitierten Beschreibungsstellen auf die Fähigkeit der Hybridisierung abstellt, ist mit dem Begriff der Hybridisierung in erster Linie die Frage angesprochen, ob zwei DNA-Stränge, die komplementäre Abschnitte besitzen, miteinander binden können. Eine solche Bindung ist bei genau spiegelbildlichen DNA-Sequenzen immer gegeben. Darüber hinaus können sich auch die DNA-Sequenzen aneinander anlagern, bei denen nicht alle Abschnitte genau spiegelbildlich sind, sondern sich in kleineren Bereichen Abweichungen ergeben. Da eine DNA-Sequenz jeweils aus zwei komplementären Strängen besteht, kann von einer Übereinstimmung der DNA-Sequenzen auf die Hybridisierungsfähigkeit des anderen, komplementären Strangs geschlossen werden. Zwar mag – wie die Beklagte einwendet – der Begriff der Hybridisierung für die Feststellung einer (mindestens) 90%-igen Homologie keinen rechten Sinn ergeben. Das ändert aber nichts daran, dass der Fachmann sowohl der Anspruchsformulierung als auch der Klagepatentbeschreibung entnimmt, dass es im Rahmen des Merkmals (4) um einen Sequenzabgleich mit dem kodierenden Bereich der DNA-Sequenz des PNGase F-Gens in dem hinterlegten Plasmid geht.

138

Aus den von der Beklagten im Verhandlungstermin in Bezug genommenen Beschreibungsstellen in den Absätzen [0037] und [0038] lässt sich nicht herleiten, dass es nicht nur auf einen Vergleich bloß mit dem kodierenden Bereich des hinterlegten PNGase F-Gens ankommt, sondern bei dem Homologievergleich auch weitere Gen-Bereiche einzubeziehen sind. Wie die Beklagte im Termin erläutert hat, ergibt sich aus den betreffenden Beschreibungsstellen, dass bei dem PNGase F-Gen, das von dem in Absatz [0038] erwähnten Plasmid pGB57 getragen wird, der Signalsequenzbereich abgeschnitten wurde. Soweit die Beklagte im Hinblick auf diesen Umstand und die Bezugnahme auf das – das PNGase F-Gen mit dem Signalsequenz tragende – Plasmid pGB29 im Patentanspruch herleiten will, dass es bei dem Homologievergleich auf die Gesamt-Sequenz des von dem hinterlegten Plasmid pGB29 getragenen PNGase F-Gens ankommt, vermag dies nicht zu überzeugen. Die kodierenden Genbereiche des von dem im Patentanspruch in Bezug genommenen Plasmid pGB29 getragenen PNGase F-Gens und des von dem in der Beschreibung erwähnten Plasmids pGB57 getragenen PNGase F-Gens sind identisch. Ein Plasmid war von der Patentanmelderin zu hinterlegen und auf dieses Plasmid war im Patentanspruch als Referenzobjekt zu verweisen. Da die kodierenden Bereiche des von beiden Plasmiden getragenen Gens identisch sind, konnte prinzipiell das eine oder andere Plasmid im Patentanspruch in Bezug genommen werden. Aus Informationsgründen lag es allerdings nahe, das Plasmid mit der vollständigen Gensequenz (pGB29) zu hinterlegen und auf eben dieses Plasmid im Patentanspruch zu verweisen. Dafür, dass mit der im Patentanspruch verwandten Angabe „PNGase F-Gen“ nicht nur der kodierende Genbereich des Hinterlegungsgegenstandes gemeint ist, lässt sich aus dem Verweis auf das Plasmid pGB29 im Patentanspruch deshalb nichts herleiten.

139

dd)

140

Die vorstehende Auslegung wird durch eine weitere Erwägung gestützt: Die Klagepatentschrift behandelt ausdrücklich die Expression von PNGase F in E. coli (vgl. z.B. Abs. [0021]). Diesbezüglich weiß der Fachmann, dass – wie die Klägerinnen unwidersprochen vorgetragen haben – für eine optimale Expression von PNGase F in E. coli gerade nicht die regulatorischen Elemente, Signalsequenzen usw. des Flavobacteriums meningosepticum zu verwenden sind, sondern die für E. coli optimierte Elemente, wie z.B. coli-Promotoren und E. coli-Signalsequenzen. Auch vor diesem Hintergrund ist nicht verständlich, wieso es auf einen Homologievergleich mit dem gesamten Sequenz des PNGase F-Gens auf dem hinterlegten Plasmid pGB29 ankommen sollte. Ein solcher Vergleich macht dann nämlich keinen Sinn.

141

ee)

142

Auf ein angeblich in dem Aufsatz von E et al. (Anlage K 12) zum Ausdruck kommendes Verständnis der beiden Miterfinder kommt es nicht an, weil die Klagepatentschrift aus sich heraus auszulegen ist. Die in Bezug genommene Veröffentlichung wird – wie ausgeführt – vom Klagepatent nicht erwähnt und ist deshalb nicht auslegungsrelevant. Der in Rede stehende Aufsatz befasst sich im Übrigen auch nicht mit dem Klagepatent. Allein daraus, dass die die Nukleotidsequenz des PNGase F-Gens wiedergebende Figur 3 dieser Veröffentlichung auch nicht kodierende Bereiche umfasst, lässt sich im Übrigen auch nicht ableiten, dass es nach Auffassung der Erfinder im Rahmen des erst später Patentanspruchs 1 nicht nur auf einem Vergleich mit dem kodierenden Bereich des hinterlegten PNGase F-Gens ankommen soll.

143

ff)

144

Ohne Erfolg macht die Beklagte ferner geltend, dass die Kenntnis der hinterlegten Nukleotidsequenz ohne zusätzliche (nachveröffentlichte) Informationen keine Rückschlüsse darauf erlaube, wo der kodierende Sequenzteil beginne. Wie die Klägerinnen schriftsätzlich unwidersprochen erläutert haben, sind dem Fachmann elementare Grundregeln bekannt, mit denen ein kodierender Sequenzteil bestimmt werden kann. So ist dem Fachmann geläufig, dass jeweils eine Dreierfolge von Nukleotiden (A, C, G und T) auf der DNA die Information für eine bestimmte Aminosäure enthält. Ferner weiß der Fachmann, dass eine kodierende Sequenz üblicherweise mit einem ATG-Kodon beginnt. Schließlich weiß er, dass der kodierende Sequenzteil mit einem so genannten Stoppkodon endet, bei dem es sich um eine der folgenden drei Dreierfolgen handelt: TAG, TAA und TGA. Kennt der Fachmann die Nukleinsäuresequenz einer bestimmten DNA, kann er sämtliche ATG-Kodons identifizieren und im zweiten Schritt ermitteln, wie viele weitere Dreierfolgen an Nukleotiden auf dieses ATG-Kodon folgen, bis ein Stoppkodon in der Sequenz liegt. Die Anzahl der so ermittelten Kodons entspricht der Anzahl der Aminosäuren, die von dieser DNA kodiert werden. Wie die Klägerinnen unwidersprochen vorgetragen haben, war aus dem Stand der Technik zudem bekannt, dass die PNGase F ein Molekulargewicht von etwa 30.000 Dalton aufweist. Proteine bestehen aus Aminosäuren, wobei von einem durchschnittlichen Molekulargewicht von 110 für eine Aminosäure ausgegangen wird. Daraus folgt, dass die PNGase F überschlagsmäßig etwa 273 Aminosäuren aufweisen muss. Aufgrund dieser überschlägigen Abschätzung war dem Fachmann bekannt, dass er in dem sequenzierten Abschnitt nach einer Abfolge von etwa 273 Kodons in der DNA suchen muss. Der Fachmann würde deshalb nach dem oben beschriebenen Prinzip nach einer Abfolge von Aminosäuren suchen, die mit einem ATG beginnt (das für MET kodiert), auf das weit über 200 Kodons, die für Aminosäuren kodieren, folgen, bis ein Stoppkodon die Sequenz beendet. Analysiert der Fachmann die Nukleotidsequenz des PNGase F-Gens nach diesen Regeln und berücksichtigt er alle möglichen Alternativen (von denen es insgesamt sechs Arten gibt, um die DNA zu analysieren) so findet sich ausweislich der von den Klägerinnen vorgelegten Anlage K 24 nur eine Alternative (die erste in der Anlage K 24), die die genannten Bedingungen erfüllt, nämlich mit MET beginnt und mit einem Stoppkodon endet, wobei dazwischen über 200 Kodons/Aminosäuren liegen. Die Methode der Ermittlung eines solchen „Leserahmens“ war dem Fachmann am Prioritätstag des Klagepatents unstreitig bekannt, so dass es ihm auch ohne zusätzliche nachveröffentlichte Angaben möglich war zu ermitteln, wo der kodierende Bereich des PNGase F-Gens liegt. Dem diesbezüglichen Vortrag der Klägerinnen ist die Beklagte nicht entgegengetreten. Unabhängig davon würde es sich insoweit auch nur um ein Offenbarungsproblem handeln, das der vorstehenden Auslegung des Patentanspruchs nicht entgegensteht.

145

d)Da es somit entscheidend (nur) darauf ankommt, ob der kodierende Sequenzabschnitt der von der Beklagten benutzten DNA-Sequenz eine mindestens 90%-ige Homologie mit dem kodierenden Bereich des in pGB29 vorliegenden PNGase F-Gens aufweist, entspricht die von der Beklagten zur Herstellung ihrer Enzym-Produkte verwendete Nukleinsäure auch den Vorgaben des Merkmals (4), und zwar unter Zugrundelegung aller relevanter Unterlagen:

146

Nach dem von den Klägerinnen durchgeführten Abgleich des kodierenden Bereichs des in pGB29 vorliegenden PNGase F-Gens mit dem kodierenden Bereich der von der Beklagten benutzten DNA-Sequenz, wie sie sich aus der von der Beklagten in erster Instanz vorgelegten Anlage B 15 ergibt, weist die Sequenz der Beklagten bei drei Abweichungen eine Homologie von 99,7 % auf (vgl. Anlage K 22, Appendix III).

147

Unter Zugrundelegung der von der Beklagten im Berufungsrechtzug vorgelegten Gegenüberstellung der Sequenzen gemäß Anlage B 19 ist das Merkmal (4) ebenfalls verwirklicht. Die Gegenüberstellung gemäß Anlage B 19 ist zunächst insoweit zu korrigieren, als dort in Bezug auf die angegriffene Ausführungsform bei Nukleotid 439 ein „G“ (Guanin) angegeben ist, wohingegen in der die angegriffene Sequenz wiedergebenden Anlage B 15 der Beklagten ein „C“ (Cytosin) angegeben ist. Da die Beklagte auch auf den diesbezüglichen Hinweis der Klägerinnen nicht vorgetragen haben, dass die Wiedergabe gemäß Anlage B 15 insoweit falsch sei, ist davon auszugehen, dass es in der Anlage B 19 zu einem Übertragungsfehler gekommen ist, so dass die Gegenüberstellung in Bezug auf die angegriffene Ausführungsform dahin zu berichtigen ist, dass Nukleotid 439 ein „C“ ist. Darüber hinaus ist die Gegenüberstellung gemäß Anlage B 19 dahin zu korrigieren, dass in einer Reihe 78 und nicht nur 77 Nukleotide angegeben sind. Der kodierende Bereich liegt nach der von den Beklagten überreichten Anlage B 15 zwischen Nukleotid 265 und Nukleotid 1201 (vgl. auch Anlage K 22, Apendix III). In diesem Sequenzabschnitt liegt bei einem Abgleich des hinterlegten Gens mit dem entsprechenden Sequenzabschnitt der angegriffenen Ausführungsform – unter Berücksichtigung der Korrektur in Position 439 – nur eine einzige Abweichung vor, nämlich in Position 822 („T“ bei den hinterlegten Sequenz, „A“ bei der angegriffenen Sequenz). Es ergibt sich damit sogar eine Homologie von 99,9%. Bei Nichtberücksichtigung des Fehlers in Position 439 ergibt sich immer noch eine Homologie von 99,8%.

148

Erfüllt ist das Merkmal (4) unter Zugrundelegung der Anlage B 19 selbst dann, wenn man im Rahmen des anzustellenden Homologievergleichs auf die Sequenzabschnitte von dem Nukleotid 139 bis zu dem Nukleotid 1200 abstellt. Gleicht man den Sequenzabschnitt des hinterlegten Gens angefangen vom Nukleotid 139 bis zum Nukleotid 1200, d.h. eine Sequenz mit einer Länge von 1062 Nukleotiden, mit dem entsprechenden Sequenzbereich der angegriffenen Ausführungsform ab, ergibt sich trotz der Abweichung in Position 822 und den weiteren Abweichungen im Anfangsbereich (von Position „ATGAGAAAACTA…“ bis „…GTAAATGCTC“ in der hinterlegten DNA-Sequenz) immer noch eine Homologie von rund 91%.

149

Letztlich stellt die Beklagte auch gar nicht in Abrede, dass sich bei einem Abgleich nur der kodierenden Sequenzabschnitte eine Homologie von mindestens 90% ergibt, so dass die angegriffene Ausführungsform unter Zugrundelegung der hier vertretenen, zutreffenden Auslegung des Patentanspruchs auch das Merkmal (4) verwirklicht.

150

D.

151

Das Landgericht hat unter Ziffer IV. der Entscheidungsgründe des angefochtenen Urteils im Einzelnen ausgeführt, aufgrund welcher weiteren Tatumstände und Rechtsvorschriften den Klägerinnen die zuerkannten Ansprüche gegen die Beklagte im Hinblick auf die Verletzung des Klagepatents zustehen und dabei zu Recht u.a. auf Art. 64 Abs. 1 EPÜ, § 139 Abs. 2 PatG sowie auf die §§ 140a, 140b PatG sowie §§ 242, 259 BGB verwiesen. Auf diese Darlegungen wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen, jedoch mit folgender Maßgabe:

152

1.Soweit das Landgericht die Beklagte im Rahmen ihrer Verurteilung zur Rechnungslegung auch zur Angabe der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen (und gegebenenfalls Typenbezeichnungen) sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer (Urteilsausspruch zu I. 2. b), der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen (und ggf. Typenbezeichnungen) sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger (Urteilsausspruch zu I. 2. c) sowie ferner der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Kalendervierteljahren unter Angabe der Werbeträger, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet (Urteilsausspruch zu I. 2. d) verurteilt hat, kann der Rechnungslegungsausspruch keinen Bestand haben. Das Landgericht hat die Klage – zu Recht – insoweit abgewiesen, als die Klägerinnen mit dieser gegen die Beklagte auch Ansprüche in Bezug auf das Anbieten und/oder In-Verkehr-Bringen gereinigter Nukleinsäuren einschließlich der Einfuhr und des Besitzes zu diesen Zwecken geltend gemacht haben. Stehen den Klägerinnen insoweit aber keine Ansprüche gegen die Beklagte zu, muss diese in Bezug auf die Benutzungshandlungen des Anbietens und In-Verkehr-Bringens auch keine Auskunft erteilen bzw. Rechnungslegungsangaben machen. Hinsichtlich der verurteilten Benutzungshandlungen sind diese Angaben ohne Bedeutung.

153

2.Der Ausspruch über die festgestellte Schadensersatzpflicht der Beklagten gegenüber der Klägerin zu 1. und der Klägerin zu 2. ist nicht zu beanstanden. Der Patentinhaber, der an dem Patent eine ausschließliche Lizenz vergeben hat, kann den Verletzer unabhängig von dem ausschließlichen Lizenznehmer auf Schadensersatz in Anspruch nehmen; Patentinhaber und Lizenznehmer sind nicht Mitgläubiger (BGH, GRUR 2008, 896 – Tintenpatrone I). Die Schadensberechnung auf der Grundlage des Verletzergewinns und der Lizenzanalogie bei Vergabe einer ausschließlichen Lizenz steht auch nicht nur dem Lizenznehmer zur Seite und der die Lizenz vergebende Rechtsinhaber ist nicht auf eine konkrete Schadensberechnung beschränkt (BGH, a.a.O.). Dem Patentinhaber steht demgemäß auch ein eigener Anspruch auf Auskunft und Rechnungslegung zu, mit dem er sämtliche Angaben beanspruchen kann, die er benötigt, um sich für eine der Schadensausgleichsmethoden zu entscheiden und seinen Anspruch nach der gewählten Methode zu beziffern (BGH, a.a.O.).

154

3.Die Beklagte ist trotz des zwischenzeitlichen Zeitablaufs des Klagepatents weiterhin gemäß § 140a PatG zur Vernichtung solcher patentverletzender Gegenstände verpflichtet, die sich bis zum 09.05.2010 (Ablauf des Klagepatents) in der Bundesrepublik Deutschland in ihrem Besitz oder Eigentum befunden haben und die sich auch derzeit noch in der Bundesrepublik Deutschland in ihrem Besitz oder Eigentum befinden. Der Ablauf des Schutzrechts lässt den Vernichtungsanspruch hinsichtlich derjenigen Gegenstände, für die er einmal entstanden ist, nicht ohne Weiteres entfallen (Senat, Mitt. 2009, 400, 401 – Rechnungslegungsanspruch; Kühnen, GRUR 2009, 288; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 6. Aufl., Rdnr. 1213–1216; Benkard/Rogge/Grabinski, PatG/GebrMG, 10. Aufl., § 140a PatG Rdnr. 7; Busse/Kaes, Patentgesetz, 7. Aufl., § 140a PatG Rdnr. 9, 19). Etwas anderes gilt ausnahmsweise unter besonderen Umständen (vgl. Kühnen, a.a.O., Rdnr. 1215 f.). Für solche besonderen Umstände ist im Streitfall jedoch nichts dargetan und auch nichts ersichtlich.

155

Soweit das Landgericht die Beklagte antragsgemäß verurteilt hat, die in ihrem Eigentum und/oder unmittelbaren oder mittelbaren Besitz befindlichen Erzeugnisse gemäß Ziffer I. 1. zu vernichten, hat der Senat diesen Ausspruch im Hinblick auf den zwischenzeitliche Ablauf des Klagepatents dahin konkretisiert, dass nur im unmittelbaren oder mittelbaren Besitz oder Eigentum der Beklagten befindlichen unter Ziffer I. 1. beschriebenen Erzeugnisse zu vernichten sind, die sich bereits bis zum 09.05.2010 im Besitz oder Eigentum der Beklagten befunden haben.

156

E.

157

Die von der Beklagten erhobene Einrede der Verjährung greift nicht durch.

158

Im Hinblick auf die in Rede stehenden Ansprüche wegen möglicher Benutzungshandlungen in der Zeit vom 11.07.1992 bis zum 09.05.2010 (nämlich Entschädigung für die Zeit vom 11.07.1992 bis zum 24.08.2001 und Schadensersatz für die Zeit 25.01.2001 bis zum 09.05.2010) sowie die am 02.07.2008 erfolgte Klageerhebung gilt Folgendes:

159

a)

160

Auf Ansprüche, die erst nach dem 01.01.2002 entstanden sind, weil die Benutzungshandlung erst nach dem 01.01.2002 stattgefunden hat, sind die durch das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz vom 26.11.2001 eingeführten Verjährungsregelungen anzuwenden. Danach verjähren Ansprüche auf Unterlassung, Auskunft und Rechnungslegung drei Jahre nach Anspruchsentstehung und Kenntniserlangung bzw. grob fahrlässiger Unkenntnis des Gläubigers von den anspruchsbegründenden Tatsachen und der Person des Schuldners, wobei die Frist mit dem Schluss des Jahres beginnt, in dem beides eingetreten ist (Art. 64 EPÜ i.V.m. § 141 Satz 1 PatG i.V.m. §§ 195, 199 Abs. 1 BGB), spätestens aber 10 Jahre ab Anspruchsentstehung (Art. 64 EPÜ i.V.m. § 141 Satz 1 PatG i.V.m. §§ 199 Abs. 3 Nr. 1 BGB). Für den Anspruch auf Schadensersatz gilt gleiches, jedoch läuft hier zusätzlich eine absolute 30 jährige Verjährungsfrist von der Verletzungshandlung an (Art. 64 EPÜ i.V.m. § 141 Satz 1 PatG i.V.m. §§ 195, 199 Abs. 1, Abs. 3 Nr. 1 und 3 BGB). Der Anspruch auf Entschädigung verjährt drei Jahre nach Anspruchsentstehung und Kenntniserlangung bzw. grob fahrlässiger Unkenntnis des Gläubigers von den anspruchsbegründenden Tatsachen und der Person des Schuldners, wobei die Frist mit dem Schluss des Jahres beginnt, in dem beides eingetreten ist, spätestens aber 10 Jahre ab Anspruchsentstehung, wobei die Besonderheit gilt, dass die Verjährung frühestens ein Jahr nach Erteilung des Patents eintritt (Art. II § 1 Abs. 1 Satz 2 IntPatÜG, §§ 33 Abs. 3, 141 Satz 1 PatG, §§ 195, 199 Abs. 3 Nr. 1 BGB).

161

aa)Eine verjährungsrelevante Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis der Klägerinnen von den anspruchsbegründenden Tatsachen kann nach dem Gesagten nicht festgestellt werden. Die von der Beklagten begangene Verletzungshandlung liegt in der im Inland erfolgten Herstellung der angegriffenen Nukleinsäure sowie der Verwendung der angegriffenen Nukleinsäure zur Herstellung der Enzym-Produkte „D“. Dass die Klägerinnen im verjährungsrelevanten Zeitraum Kenntnis davon hatten, dass die Beklagte ihre Enzym-Produkte in der Bundesrepublik Deutschland mit einer unter das Klagepatent fallenden gereinigten Nukleinsäure herstellt und/oder die zur Herstellung der Enzym-Produkte benötigte gereinigte Nukleinsäuresequenz hier herstellt, lässt sich nicht feststellen. Die für den Beginn der relevanten Verjährung entscheidende „Kenntnis“ setzt dabei voraus, dass die haftungsbegründenden Tatsachen zu „Tat“ und „Täter“ so vollständig und sicher bekannt sind, dass sie einen zwar nicht risikolosen, aber doch einigermaßen aussichtsreichen Erfolg einer Klage versprechen und dem Verletzten daher bei verständiger Würdigung der Sachlage eine Klage zuzumuten ist (BGH, GRUR 2012, 1279 – Das große Rätselheft). Ausreichend ist die Möglichkeit, eine Feststellungs- oder Stufenklage zu erheben (BGH, GRUR 2012, 1248 – Fluch der Karibik). Ein solches Wissen der Klägerinnen ist hier nicht ersichtlich.

162

Insbesondere ergibt sich eine entsprechende Kenntnis nicht aus der von der Beklagten vorgelegten Korrespondenz. In dem Schreiben der Klägerin zu 2. an die seinerzeit noch als Boehringer Mannheim GmbH firmierende Beklagte vom 17.12.1993 (Anlagenkonvolut K 10/10a) wird lediglich auf das Klagepatent hingewiesen und mitgeteilt, dass die Beklagte eine N-Glycanese vermarktet, „die offenbar unter das Patent“ fällt. Insoweit wird lediglich ein Verdacht geäußert, wobei sich dieser nur auf die nicht unter das Klagepatent fallenden Enzym-Produkte als solche bezieht. Das ferner vorgelegte Schreiben der Klägerin zu 2. vom 23.08.1994 (Anlagenkonvolut K 10/10a) richtet sich nicht an die Beklagte, sondern an die mit dieser verbundene Boehringer Mannheim USA. Zwar heißt es in diesem Schreiben, in dem auf das parallele US-Patent und entsprechende Patentrechte in Europa und Japan hingewiesen wird, dass, soweit die Klägerin zu 2. wisse, die Boehringer Mannheim USA („Ihr Unternehmen“) ohne Lizenz auch rekombinante N-Glycanase herstellt bzw. verwendet und/oder vertreibt. Daraus ergibt sich aber nicht, dass die Klägerin zu 2. Kenntnis von der zur Herstellung verwandten DNA-Sequenz hatte. Jedenfalls ergibt sich aus diesem Schreiben aber nicht, dass sie Kenntnis von einer Herstellung durch die Beklagte in der Bundesrepublik Deutschland hatte. Dies ergibt sich auch nicht aus dem außerdem vorgelegten Schreiben der ursprünglichen Lizenznehmerin H vom 22.05.1998 (Anlagenkonvolut K 10/10a), welches sich ebenfalls nicht an die Beklagte, sondern Boehringer Mannheim USA richtet und mit welchem (allein) von diesem Unternehmen eine schriftliche Bestätigung erbeten wird, dass jegliche/s Herstellung, Verwendung, Verkauf/oder Angebot zum Verkauf „in den Vereinigten Staaten“ und/oder Import „in die Vereinigten Staaten“ von Produkten, die unter die Ansprüche des US-Patents fallen, eingestellt wird. Was in den anschließenden Verhandlungen der Parteien, die nach dem Vorbringen der Beklagten bis zum Jahre 2004 stattfanden, besprochen wurde, teilt die Beklagte nicht mit, weshalb auch nicht feststellbar ist, dass die Klägerinnen in diesem Zeitraum eine verjährungsrelevante Kenntnis erlangt haben.

163

bb)

164

Die eingangs dargelegten absoluten Verjährungsfristen wurden durch die rechtzeitige Klageerhebung gehemmt (§§ 204 Abs. 1 Nr. 1, 209 BGB). Da sich die Parteien bis zum Jahr 2004 in Vergleichsverhandlungen befanden, wäre eine Verjährungsfrist gemäß § 203 BGB überdies bis zu diesem Zeitpunkt gehemmt gewesen.

165

b)

166

In Bezug auf Ansprüche der Klägerin zu 2., die vor dem 01.01.2002 entstanden sind, weil die Benutzung vor dem 01.01.2002 stattgefunden hat, gilt Folgendes:

167

aa)

168

Ansprüche, die am 01.01.2002 nach altem Recht verjährt waren, bleiben verjährt (Art. 229 § 6 Abs. 1 Satz 1 EGBGB). Nach altem Recht ist auf alle Ansprüche § 141 PatG a.F. anzuwenden, wonach die Ansprüche in drei Jahren von dem Zeitpunkt an verjähren, in dem der Berechtigte von der Verletzung und der Person des Verpflichteten Kenntnis erlangt, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in 30 Jahren von der Verletzung an.

169

Auch hier gilt im Hinblick auf die relative Verjährungsfrist das oben Gesagte. Die absolute Verjährungsfrist von 30 Jahren wurde ebenfalls durch die Klageerhebung gehemmt (§ 204 Abs. 1 Nr. 1 BGB a.F.).

170

bb)

171

Für vor dem 01.01.2002 entstandene, aber noch nicht verjährte Ansprüche gilt nach Art. 229 § 6 Abs. 3, 4 EGBGB Übergangsrecht. Da das neue Recht vorliegend die Verjährungsfrist verkürzt, ist die neue Frist relevant, die allerdings bezüglich der relativen Verjährung nicht mit dem 01.01.2002 beginnt, sondern erst mit der Kenntniserlangung (BGH, NJW 2007, 1584; NJW 2007, 2034; NJW 2008, 2576). Auch insoweit ist daher aus den unter lit. a) genannten Gründen keine Verjährung eingetreten.

172

IIII.

173

Die Kostenentscheidung folgt für die erste Instanz aus § 92 Abs. 1 und für die Berufungsinstanz aus §§ 92 Abs. 2 Nr. 1, 91a Abs. 1 ZPO.

174

Soweit die Parteien in der Berufungsinstanz den Rechtsstreit hinsichtlich des (verbliebenen) Unterlassungsanspruchs übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt haben, sind die diesbezüglichen Kosten des Berufungsverfahrens den Beklagten aufzuerlegen gewesen, weil den Klägerinnen – wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt – bis zum Ablauf des Klagepatents ein Unterlassungsanspruch nach Art. 64 Abs. 1 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG in dem vom Landgericht zuerkannten Umfang zustand. Ohne Erfolg beanstandet die Beklagte, dass das Landgericht sie nicht nur zur Unterlassung der Herstellung und des Gebrauchens der im Tenor zu I. 1. des landgerichtlichen Urteils beschriebenen gereinigten Nukleinsäuren, sondern auch zur Unterlassung der Einfuhr solcher Nukleinsäuren zu den vorgenannten Zwecken verurteilt hat. Entgegen der Auffassung der Beklagten steht diese Verurteilung nicht im Widerspruch zu den einleitenden Ausführungen in den Entscheidungsgründen des angefochtenen Urteils, wo es heißt, dass die Klägerinnen gegen die Beklagte keine Ansprüche in Bezug auf das Anbieten oder In-Verkehr-Bringen gereinigter Nukleinsäuren im Sinne des Klagepatents einschließlich der Einfuhr und dem Besitz zu diesen Zwecken haben. Die dort angesprochenen (nicht bestehenden) Ansprüche in Bezug auf die Einfuhr der angegriffenen Nukleinsäuren beziehen sich allein auf die Einfuhr zum Zwecke des Anbietens und/oder In-Verkehr-Bringens („… einschließlich der Einfuhr … zu diesen Zwecken“). Richtig ist zwar, dass die Klägerinnen nicht dargetan haben, dass die Beklagte die angegriffenen Nukleinsäuren zum Zwecke des Gebrauchens (= Herstellung von Enzym-Produkten) in die Bundesrepublik Deutschland eingeführt hat. Da die Beklagte im Inland eine patentgemäße Nukleinsäure zur Herstellung ihrer Enzym-Produkte benutzt hat, bestand jedoch die Gefahr, dass sie im Rahmen ihres Geschäftsbetriebs auch von konzernverbundenen Unternehmen oder anderen Dritten im Ausland hergestellte patentgemäße Nukleinsäuren zum Zwecke der hiesigen Herstellung ihrer Enzym-Produkte in die Bundesrepublik Deutschland einführt. Während das Anbieten und/oder In-Verkehr-bringen von Nukleinsäuren durch die Beklagte absolut fern lag, weil es sich hierbei um ein anderes Geschäftsfeld handelt, war eine solche Benutzung hier ohne Weiteres denkbar und möglich. Ob die Beklagte die zur im Inland erfolgenden Produktion ihrer Enzym-Produkte benötigte Nukleinsäure selbst herstellt oder von konzernverbundenen, im Ausland ansässigen Unternehmen oder sonstigen Dritten herstellen lässt, dürfte in erster Linie eine Organisations- bzw. Kostenfrage gewesen sein, die sich fortlaufend ändern konnte.

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Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus den §§ 708 Nr. 10, 711, 108 Abs. 1 Satz 1 ZPO.

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Es besteht keine Veranlassung, die Revision zuzulassen, weil die hierfür in § 543 ZPO aufgestellten Voraussetzungen nicht vorliegen. Als Einzelfallentscheidung hat die Rechtssache weder grundsätzliche Bedeutung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 1 ZPO noch erfordern die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung oder die Fortbildung des Rechts eine revisionsgerichtliche Entscheidung im Sinne des § 543 Abs. 2 Nr. 2 ZPO.

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X Y Z