Oberlandesgericht Düsseldorf ()
Urteil vom 2010-01-28, Aktenzeichen I-2 U 125/08
ECLI:DE:OLGD:2010:0128.I2U125.08.00

Tenor

I.

Die Berufung gegen das am 7. Oktober 2008 verkündete Urteil der 4b Zivil-kammer des Landgerichts Düsseldorf wird zurückgewiesen.

II.

Die Kosten des Berufungsverfahrens werden der Beklagten auferlegt.

III.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Der Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung der Klägerin durch Sicherheitsleistung in Höhe von 200.000,-- Euro abzuwenden, falls nicht die Klägerin zuvor Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

IV.

Der Streitwert für das Berufungsverfahren beträgt 255.000,-- €.

V.

Die Revision wird nicht zugelassen.

1

I.

2

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des unter Inanspruchnahme einer japanischen Unionspriorität vom November 1992 im November 1993 angemeldeten europäischen Patents 0 599 xxx B 1 (im Folgenden: Klagepatent), dessen Erteilung im Oktober .2001 veröffentlicht worden ist. Als Vertragsstaat ist unter anderem die Bundesrepublik Deutschland benannt.

3

Das in englischer Verfahrenssprache abgefasste Klagepatent trägt die Bezeichnung "Verfahren und Gerät zur Bildkodierung und Verfahren und Gerät zur Bilddekodierung". Patentanspruch 11, der im Rechtsstreit allein interessiert, lautet in deutscher Übersetzung wie folgt:

4

"Bilddecodierverfahren zum Decodieren eines codierten Bildsignals, das in einem Codiervorgang durch Codieren von Bilddaten, zusammengesetzt aus Vollbildern, erzeugt worden ist, wobei jedes Vollbild zwei Halbbilder umfasst, wobei das Verfahren die folgenden Schritte aufweist:

5

Extrahieren eines Signals von dem codierten Bildsignal, wobei das extrahierte Signal anzeigt, ob die Vollbilder des codierten Bildsignals durch eine Vollbild-Einheit-Codierung durch Dividieren eines Vollbilds in eine Vielzahl von kleinen Blöcken des Vollbilds codiert worden ist, wobei jedes aus Pixeln beider der zwei Halbbilder zusammengesetzt wird, die in dem Vollbild umfasst sind, und Codieren jedes der kleinen Blöcke des Vollbilds, oder codiert durch eine Halbbild-Einheit-Codierung durch Dividieren eines Vollbilds in eine Vielzahl von kleinen Blöcken des ersten Halbbilds, wobei jeder aus Pixeln von nur einem der zwei Halbbilder zusammengesetzt ist, die in dem Vollbild umfasst sind, und in eine Vielzahl von kleinen Blöcken des zweiten Halbbilds, wobei jeder aus Pixeln von nur dem anderen der zwei Halbbilder zusammengesetzt ist, die in dem Vollbild umfasst sind, und Codieren jedes kleinen Blocks des ersten und zweiten Halbbilds, und Decodieren jedes Vollbilds des codierten Bildsignals auf einer Basis Vollbild für Vollbild oder auf einer Basis Halbbild für Halbbild in Abhängigkeit des extrahierten Signals."

6

Die Klägerin hat das Klagepatent in einen Patentpool eingebracht, der von der A LA L.L.C USA, einer US-amerikanischen Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach dem Recht des Staates Delaware, verwaltet wird (nachfolgend A LA). Der Patentpool beruht auf einer Vereinbarung betreffend die Erteilung von Lizenzen für Patente, die für die Einführung einer ISO-Norm mit der Bezeichnung A-2 zur Übertragung und Speicherung von Videosignalen notwendig sind. Die Vereinbarung wurde zwischen Inhabern von Patenten, die für die Einhaltung der A-2-Norm (nach deren Ansicht) als notwendig angesehen wurden, sowie der A LA und einer weiteren Gesellschaft geschlossen. Um u.a. die Einführung der Norm zu beschleunigen, haben die Mitglieder der A LA eine weltweite einfache Patentlizenz erteilt. A LA verpflichtete sich ihrerseits, jedem Unternehmen, das die A-2-Norm einführen möchte, einfache (Unter-)Lizenzen zu Standardbedingungen zu erteilen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben 25 Lizenzgeber über 800 Patente für ca. 57 Länder in den A-2-Patentpool eingebracht. Mehr als 1.400 Lizenznehmer sind derzeit weltweit nach dem Standardvertrag lizenziert. Die A LA bietet Unternehmen, die den A-2-Standard nutzen wollen, den Abschluss eines Standard-Lizenzvertrages an.

7

Die Beklagte hat – nach Erlass des landgerichtlichen Urteils – vorsorglich ihr Interesse am Erhalt einer Lizenz für das Territorium der Bundesrepublik Deutschland bekundet und erklärt, dass sie "eine Lizenz des A LA für Benutzungshandlungen in der Bundesrepublik Deutschland zu den Konditionen des A LA Standardlizenzvertrages" abschließen möchte.

8

Die in Griechenland ansässige Beklagte stellt her und vertreibt DVDs. Nach ihrem eigenen zweitinstanzlichen Vorbringen ist sie der drittgrößte, nach den Angaben der Klägerin der größte DVD-Hersteller in Griechenland. Unstreitig stellte sie jedenfalls im Jahr 2007 insgesamt 28 Mio. und im Jahr 2008 ca. 29 Mio. DVDs her.

9

Die Beklagte lieferte am 30. März 2007 insgesamt 500 von ihr hergestellte DVDs mit dem Titel "Erdbebenmessung in Deutschland" an eine Lieferadresse in Köln. Anlass für diese Lieferung war eine von der Klägerin initiierte Bestellung einer Frau Manuela B. Diese nahm erstmals am 9. Februar 2009 per Email unter der Bezeichnung "exC manuela B" und Angabe einer Geschäftsadresse in Frankfurt/Main Kontakt mit der Beklagten auf und bat diese um ein Angebot für die Herstellung von 500 DVDs. Frau B teilte in diesem Zusammenhang mit, dass der Beklagten ein "DVD-Master auf einem DLT-Tape Type IV" ("DVD Master on a DLT-Tape Type IV") zur Verfügung gestellt werde, und bat um Information, ob das Format für die Produktion der Beklagten geeignet sei. Dieses Email beantwortete die Beklagte am 12. Februar 2007 positiv. Weiterhin heißt es in dem Email:

10

"The above prices are EX-WORKS and do not include any copyrights or royalty fees for which you should secure us".

11

Daraufhin bestellte Frau B – wiederum unter der Bezeichnung "exC manuela B"– mit Email vom 27. Februar 2007 die angefragten 500 DVDs bei der Beklagten, wobei sie angab, dass die Video-Daten "GEMA-frei" seien. Außerdem teilte sie mit, die Druck- und Videodaten unverzüglich nach Griechenland zu senden. Mit unter dem Briefkopf "ExC Manuela B" verfasstem Schreiben vom 2. März 2007 wurden der Beklagten ein "DVD-Master auf einem DLT-Tape TYP IV" sowie Printdaten im PDF-Format übersandt. Gleichzeitig wurde die Beklagte darum gebeten, die DVDs an eine Adresse der "ExC Manuela B" in Köln zu liefern. Zur Produktion der bestellten DVDs fertigte die Beklagte zunächst einen so genannten Glassmaster an, auf den sie die bereits auf dem "DLT-Tape" komprimierten Daten übertrug. Den "Glassmaster" benutzte sie anschließend als Vorlage für die Herstellung eines so genannten Stampers (= Stempel), mit dessen Hilfe die Dateninhalte der ursprünglichen Pressvorlage in das Kunststoff- bzw. Polycarbonatscheiben der DVDs eingeprägt wurden. Die fertigen DVDs lieferte die Beklagte auftragsgemäß an die angegebene Anschrift und stellte sie mit Schreiben vom 29. März 2007 in Rechnung.

12

Die Klägerin sieht in dem geschilderten Verhalten eine Verletzung des Klagepatents. Mit ihrer Klage hat sie die Beklagte deshalb auf Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung sowie Feststellung ihrer Verpflichtung zum Schadensersatz in Anspruch genommen. Einen ursprünglich ebenfalls erhobenen Vernichtungsanspruch hat die Klägerin in erster Instanz zurückgenommen.

13

Die Klägerin hat vor dem Landgericht geltend gemacht: Die Beklagte sei der größte DVD-Hersteller Griechenlands, zu deren Standardgeschäft die Belieferung europäischer und mithin auch deutscher DVD-Kunden gehöre. Die von der Beklagten hergestellten und nach Deutschland gelieferten DVDs verletzten das Klagepatent. Das geschützte Decodierverfahren gehöre zum A-2-Standard und sei für die Einhaltung dieses Standards essentiell. Bei den DVDs der Beklagten handele es sich um optische Datenträger mit gemäß dem A-2-Standard decodierten Videoinhalten und somit um unmittelbare Erzeugnisse des patentgeschützten Verfahrens (§ 9 Satz 2 Nr. 3 PatG).

14

Die Beklagte, die um Klageabweisung gebeten hat, hat die internationale und örtliche Zuständigkeit des angerufenen Landgerichts Düsseldorf gerügt und außerdem eine Verletzung des Klagepatents in Abrede gestellt. Sie hat geltend gemacht: Die Klägerin habe die Lieferung der in Rede stehenden DVDs nach Köln allein zu dem Zweck provoziert, sich den Gerichtsstand des Landgerichts Düsseldorf aus sachfremden Erwägungen, nämlich allein deshalb zu erschleichen, weil sie das Klagepatent bereits in der Vergangenheit erfolgreich vor dem angerufenen Gericht durchgesetzt habe. Es sei ihr (der Beklagten) trotz intensiver Recherche nicht gelungen, die Firma ExC zu ermitteln. Diese sei weder unter der Geschäftsanschrift in Frankfurt noch unter der in Köln angegebenen Lieferanschrift bekannt gewesen. Sie (die Beklagte) unterhalte keine geschäftlichen Beziehungen nach Deutschland. Bei dem in Rede stehenden Geschäft habe es sich um die einzige Lieferung nach Deutschland seit Juni 1995 gehandelt. Es seien in dieser Zeit auch keine Bestellungen akzeptiert worden. Nur aufgrund der mit 500 Stück als gering zu bezeichnenden Stückzahl der Bestellung sei es der Klägerin gelungen, ihre internen Kontrollmechanismen zu umgehen. Die zuständige Sachbearbeiterin hätte bei einem größeren Bestellvolumen Rücksprache mit einem Vorgesetzten gehalten und sich danach erkundigt, ob eine Lieferung nach Deutschland überhaupt ausgeführt werden dürfe. Die Klägerin handele außerdem rechtsmissbräuchlich, wenn sie – ohne Anhaltspunkte für eine drohende Verletzungshandlung – eine Lieferung patentverletzender DVDs nach Deutschland provoziere, um sie (die Beklagte) "hereinzulegen". Aufgrund dessen sei die Klage auch in der Sache unbegründet. Außerdem bestreite sie, dass sie das Klagepatent bei ihrer Produktion einsetze.

15

Durch Urteil vom 7. Oktober 2008 hat das Landgericht dem Klagebegehren nach den zuletzt gestellten Anträgen entsprochen und in der Sache wie folgt erkannt:

16

I.

17

Die Beklagte wird verurteilt,

18

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 250.000,-- €, ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungsfalle Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, zu unterlassen,

19

optische Datenträger mit codierten Bilddaten eines Bildcodierverfahrens zum Decodieren eines codierten Bildsignals

20

in der Bundesrepublik Deutschland anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzuführen oder zu besitzen,

21

das in einem Codiervorgang durch Codieren von Bilddaten, zusammengesetzt aus Vollbildern, erzeugt worden ist, wobei jedes Vollbild zwei Halbbilder umfasst, wobei das Verfahren die folgenden Schritte aufweist:

22

Extrahieren eines Signals von dem codierten Bildsignal, wobei das extrahierte Signal anzeigt,

23

ob die Vollbilder des codierten Bildsignals durch eine Vollbild-Einheit-Codierung durch Dividieren eines Vollbilds in eine Vielzahl von kleinen Blöcken des Vollbilds codiert worden ist, wobei jedes aus Pixeln beider der zwei Halbbilder zusammengesetzt wird, die in dem Vollbild umfasst sind, und Codieren jedes der kleinen Blöcke des Vollbilds,

24

oder codiert durch eine Halbbild-Einheit-Codierung durch Dividieren eines Vollbilds in eine Vielzahl von kleinen Blöcken des ersten Halbbilds, wobei jeder aus Pixeln von nur einem der zwei Halbbilder zusammengesetzt ist, die in dem Vollbild umfasst sind, und in eine Vielzahl von kleinen Blöcken des zweiten Halbbilds, wobei jeder aus Pixeln von nur dem anderen der zwei Halbbilder zusammengesetzt ist, die in dem Vollbild umfasst sind, und Codieren jedes kleinen Blockes des ersten und zweiten Halbbilds,

25

Decodieren jedes Vollbilds des codierten Bildsignals auf einer Basis Vollbild für Vollbild oder auf einer Basis Halbbild für Halbbild in Abhängigkeit des extrahierten Signals;

26

2. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang sie (die Beklagte) die vorstehend zu Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen seit dem 10.11.2001 begangen hat,

27

und zwar unter Angabe

28

der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Lieferanten und anderer Vorbesitzer unter Vorlage der Liefer- und Rechnungsunterlagen in Kopie,

der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen einschließlich der Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Abnehmer unter Vorlage der Liefer- und Rechnungsunterlagen in Kopie,

der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und -preisen einschließlich der Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der Angebotsempfänger,

der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgeschlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

29

w o b e i

30

der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden, ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten, vereidigten Wirtschaftsprüfer mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland mitzuteilen, sofern die Beklagte dessen Kosten trägt und ihn ermächtigt und verpflichtet, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnung enthalten ist.

31

II.

32

Es wird festgestellt, dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die unter Ziffer I.1. bezeichneten, seit dem 10.11.2001 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

33

Zur Begründung hat das Landgericht im Wesentlichen ausgeführt:

34

Die Klage sei zulässig. Das Landgericht Düsseldorf sei für die Entscheidung des Rechtsstreits nach Art. 5 Nr. 3 EG VO 44/2001 international und gemäß § 32 ZPO örtlich zuständig. Sich auf diesen Gerichtsstand zu berufen, sei der Klägerin nicht wegen rechtsmissbräuchlichen Verhaltens verwehrt. Ein Testkauf sei ein grundsätzlich zulässiges Mittel im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes. Es sei auch nicht rechtsmissbräuchlich, einen Testkauf durchzuführen, um hierdurch einen bestimmten Gerichtsstand (hier: in Düsseldorf) zu begründen. Testkäufe seien nur bei Vorliegen besonderer Umstände als sittenwidrig anzusehen, nämlich dann, wenn mit ihnen lediglich die Absicht verfolgt werde, den Mitbewerber "hereinzulegen" oder wenn verwerfliche Mittel angewandt würden, um ein unzulässiges Geschäft herbeizuführen. Solche Umstände lägen hier nicht vor. Es sei nicht ersichtlich, dass die Klägerin sich durch die Beauftragung von Frau B in irgendeiner Weise verwerflicher Mittel bedient habe oder dass Frau B selber solche Mittel angewandt habe. Auch sei nicht geltend gemacht, dass der Klägerin oder Frau B bekannt gewesen sei, dass mit einer Bestellung von "nur" 500 DVDs eine Bearbeitung des Auftrages wahrscheinlicher sei. Es sei ferner auch nicht ersichtlich, dass der Testkauf nur dazu gedient habe, die Beklagte hereinzulegen, ohne dass Anhaltspunkte für eine bereits begangene oder drohende Patentverletzung im Bereich der Bundesrepublik Deutschland vorgelegen hätten. Die Beklagte sei unstreitig ein auf dem betreffenden Markt bedeutendes Unternehmen in Griechenland mit einer Produktion von 28 Mio. DVDs im Jahr 2007. Die Beklagte sei dem Vortrag der Klägerin nicht entgegengetreten, dass die Belieferung europäischer DVD-Kunden zu ihrem Standardgeschäft gehöre. Sie habe insoweit lediglich geltend gemacht, dass der tatsächliche und strategische Schwerpunkt ihrer Unternehmensaktivitäten in Griechenland liege. Bestritten habe die Beklagte lediglich, dass sie seit Juni 1995 Bestellungen aus Deutschland akzeptiert oder Lieferungen nach Deutschland vorgenommen habe. Zugestanden habe sie hingegen, dass sie international tätig sei. Bereits dies spreche dafür, dass patentverletzende DVDs aus der Produktion der Beklagten auch in Deutschland Verbreitung fänden, weil es sich hierbei um eine flüchtige Ware handele. Hierfür sprächen im Übrigen auch die weiteren – durch den Testkauf an den Tag getretenen – Umstände. Auch das von der Klägerin initiierte Veranlassen einer Lieferung nach Köln, um eine für sie vermeintlich "günstige Rechtsprechung" des Landgerichts Düsseldorf auszunutzen, führe nicht zu der Annahme einer rechtsmissbräuchlichen Vorgehensweise. Es sei grundsätzlich nicht zu beanstanden, wenn der Kläger das ihm bequemste oder genehmste Gericht auswähle, also beispielsweise sein Heimatgericht oder das Gericht mit der ihm am günstigsten erscheinenden Rechtsprechung.

35

Die Klage sei auch begründet. Nach dem gesamten Inhalt der Verhandlungen sei davon auszugehen, dass die Beklagte bei ihrer DVD-Herstellung auf das dem Patent zugrunde liegende Decodierverfahren zurückgreife. Nach dem unwidersprochenen Vorbringen der Klägerin seien die DVDs der Beklagten auf gängigen DVD-Geräten abspielbar und stelle der A-2-Standard das in der Praxis dominierende Codierverfahren dar. Der A-2-Standard kenne ein Verfahren zum Decodieren eines codierten Bildsignals wie es das Klagepatent lehre. Da der A-2-Standard das Klagepatent umfasse und außerdem ausreichende Anhaltspunkte dafür bestünden, dass die Beklagte im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit auch von den das Klagepatent betreffenden Optionen des Standards Gebrauch gemacht habe, sei es Sache der Beklagten darzutun, dass und weshalb es trotz Befolgung des A-2-Standards nicht zu einer patentgemäßen Verfahrensführung gekommen sei. Dieser Darlegungslast sei die Beklagte nicht nachgekommen.

36

Gegen dieses Urteil hat die Beklagte Berufung eingelegt, mit der sie ihr vor dem Landgericht erfolglos gebliebenes Klageabweisungsbegehren weiter verfolgt. Die Beklagte macht geltend:

37

Sie habe nur ein Mal 500 DVDs nach Deutschland geliefert. Diese seien auf der Grundlage bereits komprimierter Daten hergestellt und vervielfältigt worden, welche sie von der Testkäuferin der Klägerin erhalten gehabt habe. Auf dem ihr zur Verfügung gestellten "DLT-Tape-Typ IV" seien – was zwischen den Parteien unstreitig ist – bereits nach dem A-2-Standard komprimierte Daten vorhanden gewesen. Sie habe die Daten nicht verändert und damit kein einziges Patent aus dem A-2-Pool verwendet. Bei den DVDs handele es sich im Übrigen nicht um unmittelbare Verfahrensprodukte im Sinne von § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG. Bei chronologischer Betrachtung seien die DVDs nicht mehr das unmittelbare Produkt des patentierten Verfahrens. Die Anwendung des patentgemäßen Verfahrens ende spätestens mit der Erstellung des "DLT-Tapes". Außerdem wiesen DVDs auch andere charakteristische Eigenschaften auf als komprimierte und dekomprimierte Daten; der Verkehr differenziere zwischen Daten und handelsfähigen DVDs. Jedenfalls handele es sich bei den angegriffenen DVDs deshalb um keine unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse, weil sie diese nicht unter Anwendung des klagepatentgemäßen Verfahrens hergestellt habe. Sie selbst habe lediglich bereits komprimierte Daten kopiert.

38

Etwaige Verbietungsrechte der Klägerin seien im Übrigen erschöpft, weil nicht sie (die Beklagte) die Decodierung vorgenommen habe, sondern Frau B, die für die Klägerin das "DLT-Tape" hergestellt und sodann an sie verschickt habe. Frau B habe die Daten mit der Software eines Unternehmens (der Apple Inc.) bearbeitet, das Lizenznehmerin sämtlicher Patente aus dem A-2-Pool sei. Frau B sei daher durch einen Lizenzvertrag der A LA mit diesem Unternehmen autorisiert gewesen, Daten in das A-2-Format zu komprimieren und zu dekomprimieren. Die Erschöpfung gelte auch für das unmittelbare Verfahrensprodukt, welches hier aus den komprimierten Daten auf dem "DLT-Tape" bestehe. Für die rechtliche Beurteilung sei es unerheblich, ob sich die Daten auf einem "DLT-Tape" befänden oder ob sie auf eine DVD übertragen werden würden. Die Aufzeichnungsstruktur bleibe nämlich völlig identisch und es finde lediglich ein schlichter Wechsel des Speichermediums statt.

39

Selbst wenn man jedoch zu der Ansicht gelange, dass eine Patentverletzung zu bejahen sei, könne sich die Klägerin auf diese eine Patentverletzung nicht berufen, weil sie sich selbst durch das Provozieren des Rechtsverstoßes rechtsmissbräuchlich verhalten habe. Dies führe einerseits dazu, dass das angerufene Gericht nicht zuständig sei, und andererseits dazu, dass der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht bestehe. Die Klägerin habe einen Testkauf fingiert, der aufgrund der ihn begleitenden Umstände als unzulässig zu qualifizieren sei. Ein unzulässiger Testkauf liege immer dann vor, wenn ein Wettbewerber ohne hinreichende Anhaltspunkte für bereits begangene oder bevorstehende Rechtsverletzungen lediglich die Absicht verfolge, den Mitbewerber "hereinzulegen". Das sei hier der Fall. Es hätten keine Anhaltspunkte für eine Lieferbereitschaft nach Deutschland bestanden. Die Einzellieferung an Frau B habe außerhalb ihres regelmäßigen Absatzgebiets stattgefunden, wobei die zu Grunde liegende Bestellung unter Verstoß gegen eine interne Arbeitsanweisung ausgeführt worden sei. Die betreffende Arbeitsanweisung habe sich auf alle Bestellungen über 400 Stück bezogen, und zwar unabhängig davon, ob die Bestellung DVDs oder CDs betroffen habe. Sie (die Beklagte) habe alles getan, um in ihrem Betrieb Mechanismen einzurichten, die sicherstellten, dass schutzrechtsverletzende Lieferungen nicht ausgeführt würden. Unzutreffend sei, dass die Belieferung europäischer DVD-Kunden ein Standardgeschäft von ihr sei. Den Großteil ihrer Produktion setze sie in Griechenland ab; nur einen geringen Teil exportiere sie, und zwar überwiegend in das arabische Ausland. Hätte die Klägerin tatsächlich einen regulären Testkauf durchführen wollen, hätte diese ihr unkomprimierte Daten geliefert, um herauszufinden, ob sie (die Beklagte) tatsächlich eine Codierung nach dem A-2-Standard wähle. In diesem Fall wäre von ihr (der Beklagten) eines der anderen möglichen Codierungsverfahren ausgewählt worden. Darüber hinaus habe die Klägerin auch verwerfliche Mittel angewandt, um ein unzulässiges Geschäft herbeizuführen. Die Übersendung des "DLT-Tapes" mit der Aufforderung, auf dieser Grundlage DVDs zu reproduzieren und zu liefern, sei als verwerflich zu qualifizieren. Sie sei in die Irre geführt und getäuscht worden, da sie davon habe ausgehen müssen, dass die auf dem "DLT-Tape" enthaltenen Daten problemlos in Deutschland verwendet werden könnten. Eine Überprüfung des "DLT-Tapes" sei ihr nicht möglich gewesen und hierzu sei sie auch nicht verpflichtet gewesen. Zudem habe Frau B versichert, die Reproduktion der bereits komprimierten Daten sei bezüglich einer möglichen Rechtsverletzung unbedenklich.

40

Außerdem habe sie – um das Prozesskostenrisiko zu reduzieren – eine umfassende Unterlassungserklärung abgegeben, welche insbesondere auch die Nutzung der Technologie des Klagepatents umfasse. Die Unterlassungserklärung sei wirksam. Überdies habe sie wirksame interne Maßnahmen ergriffen, um rechtswidrige Exporte nach Deutschland zu unterbinden.

41

Darüber hinaus beruft sich die Beklagte auf den kartellrechtlichen Lizenzeinwand. Sie trägt hierzu vor, dass sie sich für versehentliche Patentverletzungen in Deutschland durch eine Lizenz absichern wolle. Dazu, ihr eine Poollizenz für Benutzungshandlungen in Deutschland zu erteilen, bestehe jedoch keine Bereitschaft. Die A LA sei nur zur Erteilung einer weltweiten Poollizenz bereit, welche auch Nutzungen in Ländern umfasse, für die kein Patentschutz bestehe. Ein sachlicher Grund, warum ihr entsprechendes Lizenzangebot abgelehnt worden sei, sei nicht ersichtlich. Das Verlangen einer weltweiten Lizenz rechtfertige sich insbesondere nicht durch eine Verwaltungsvereinfachung.

42

Die Beklagte beantragt,

43

das landgerichtliche Urteil abzuändern und die Klage abzuweisen.

44

Die Klägerin beantragt,

45

die Berufung zurückzuweisen.

46

Sie verteidigt das landgerichtliche Urteil als zutreffend und macht unter Wiederholung und Ergänzung ihres erstinstanzlichen Vortrags geltend:

47

Das Landgericht habe zu Recht seine Zuständigkeit angenommen, und zwar sowohl seine internationale als auch seine örtliche Zuständigkeit. Darauf, dass das Gericht der ersten Instanz seine Zuständigkeit zu Unrecht angenommen habe, könne die Berufung ohnehin nicht gestützt werden. Sofern diejenigen Tatsachen, die die örtliche Zuständigkeit begründeten mit denjenigen Umständen zusammenfielen, aus denen sich die internationale Zuständigkeit ergebe, wie dies hier der Fall sei, gelte gleiches auch hinsichtlich der internationalen Zuständigkeit. Für die Annahme eines rechtsmissbräuchlichen Verhaltens bestehe kein Anhaltspunkt. Es sei vorliegend seitens eines für die Beklagte nicht bekannten Dritten eine Liefermöglichkeit angefragt und nach Bejahen dieser Liefermöglichkeit eine Bestellung aufgegeben worden, die sodann seitens der Beklagten durchgeführt worden sei. Soweit in der Korrespondenz auf ein DVD-Master auf einem "DLT-Tape Typ IV" hingewiesen worden sei, sei es allein darum gegangen herauszufinden, ob die Beklagte sich tatsächlich wie ein Replikator verhalte und ob die Beklagte des weiteren auf jede beliebige Anfrage bereit sei, ihre nach Maßgabe des A-2-Standards hergestellten DVDs in die Bundesrepublik Deutschland zu liefern.

48

Dass von der Beklagten nicht sämtliche Handlungen in der Herstellungskette, beginnend von der Filmaufzeichnung bis hin zur Herstellung der fertigen DVD, selbst verwirklicht worden seien, habe rechtlich keine Bedeutung. Die Beklagte habe sich wie in einer arbeitsteiligen Wirtschaft üblich verhalten, indem sie einzelne Stufen in dieser Kette von anderen habe durchführen lassen, um sich deren Arbeitsergebnisse zu Nutze zu machen. Insoweit ergebe sich die Haftung der Beklagten für die vorliegend zugelieferte Herstellung und den Vertrieb von "DLT-Tapes" unter Zurechnungsgesichtspunkten. Seitens der Beklagten habe Kenntnis darüber bestanden, dass die von ihr herzustellenden und in die Bundesrepublik Deutschland zu liefernden DVDs A-2-codierte Daten hätten aufweisen sollen. Dies habe sich schon daraus ergeben, dass für die Tätigkeit der Beklagten ein "DVD-Master auf einem DLT-Tape Typ IV" habe geliefert werden sollen.

49

Bei den von der Beklagten hergestellten DVDs handele es sich um unmittelbare Verfahrenserzeugnisse. Das Klagepatent sei auf ein bestimmtes Verfahren der Datendecodierung gerichtet, wobei sich das Ergebnis des Verfahrens in Form eines optischen Datenträgers mit Audio- und/oder Videosignalen zur Übertragung von Audio- und/oder Videosignalen widerspiegele.

50

Der von der Beklagten in zweiter Instanz erhobene Erschöpfungseinwand sei verspätet. Abgesehen davon könne von einer Erschöpfung auch nicht die Rede sein. Die Testbestellung sei gerade zu dem Zweck erfolgt zu überprüfen, ob die Beklagte DVD-Herstellungsaufträge für Deutschland annehme. Die Testbestellerin verfüge über keine Patentverwertungslizenzen der Klägerin und sei auch nicht Inhaberin einer A-2-Pool-Lizenz. Frau B habe zu keiner Zeit die Befugnis gehabt, ihrerseits von den Lehren des A-2-Standards Gebrauch zu machen. Es liege bei einem Testkauf auf der Hand, dass derjenige, der ihn veranlasse, seinerseits mit dem Verhalten des Veranlassten von vornherein nicht einverstanden sei. Im Übrigen sei der betreffende DVD-Master zu keinem Zeitpunkt Gegenstand des Geschäftsverkehrs gewesen.

51

Die von der Beklagten abgegebene Unterlassungsverpflichtungserklärung sei unzureichend.

52

Auf eine auf Deutschland geographisch beschränkte A-2-Standard-Poollizenz habe die Beklagte keinen Anspruch. Es bedeute insbesondere keine zu missbilligende Diskriminierung der Beklagten, wenn seitens der A LA ein auf ein einzelnes territoriales Gebiet (hier: Bundesrepublik Deutschland) bezogenes Poollizenzangebot zurückgewiesen werde. Das Verlangen einer weltweiten Lizenz bedeute auch nicht, dass Lizenzgebühren für Handlungen verlangt würden, die patentfrei seien. In Griechenland bestünden nämlich eine Reihe von A-2-Pool-Patenten.

53

Es bestehe schließlich auch kein Anlass zu der Annahme, dass die Wiederholungsgefahr durch Vorsichts- und Abwehrmaßnahmen der Beklagten ausgeräumt worden sei. Die vermeintliche "Vorsichtsmaßnahme" habe schon den in Rede stehenden Patentverletzungstatbestand nicht verhindert.

54

Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.

55

II.

56

Die Berufung der Beklagten bleibt ohne Erfolg.

57

Zulässigkeit der Klage:

58

Gegen die Zulässigkeit der Klage bestehen keine durchgreifenden Bedenken.

59

1.

60

Ob das Landgericht seine örtliche Zuständigkeit zu Recht bejaht hat, ist im Rechtsmittelzug nicht mehr zu überprüfen. Nach § 513 Abs. 2 ZPO kann die Berufung nicht darauf gestützt werden, dass das Gericht erster Instanz seine Zuständigkeit zu Unrecht angenommen hat. Selbst wenn die Klägerin die Zuständigkeit des Landgerichts Düsseldorf für den vorliegenden Patentverletzungsrechtsstreit "erschlichen" hätte, lassen sich daraus im zweiten Rechtszug im Hinblick auf § 513 Abs. 2 ZPO – hinsichtlich der vom Landgericht bejahten örtlichen Zuständigkeit – keine prozessualen Konsequenzen mehr ziehen. Die Vorschrift dient der Verfahrensbeschleunigung und soll die Sacharbeit der ersten Instanz auch bei fehlerhafter Annahme der Zuständigkeit erhalten (vgl. BT-Drs 14/4722 S. 94; BGH, NJW 2005, 1660, 1662; Zöller, ZPO, 27. Aufl., § 513 ZPO Rdnr. 6). Dabei macht es keinen Unterschied, ob die Vorinstanz ihre Zuständigkeit zu Unrecht bejaht oder ob der Kläger deren Zuständigkeit erschlichen hat (vgl. OLG Düsseldorf [3. FamS], FamRZ 1987, 281; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 67. Aufl., § 513 ZPO Rdnr. 4). § 513 Abs. 2 ZPO schließt die Nachprüfung der vom Gericht erster Instanz angenommenen örtlichen Zuständigkeit durch das Berufungsgericht schlechthin, d.h. unter jedem erdenklichen rechtlichen Gesichtspunkt aus.

61

2.

62

Dagegen kann die Berufung darauf gestützt werden, dass das Gericht des ersten Rechtszugs seine internationale Zuständigkeit zu Unrecht angenommen hat. Denn die Vorschrift des § 513 Abs. 2 ZPO bezieht sich nicht auf die internationale Zuständigkeit (BGH, NJW 2004, 1456; BGH, NJW 2005, 1660, 1662; Zöller, a.a.O. § 513 ZPO Rdnr. 8; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, a.a.O., § 513 ZPO Rdnr. 5 m.w.N.). Die Rüge der Beklagten, es fehle an der internationalen Zuständigkeit der deutschen Gerichte, ist jedoch unbegründet. Wie das Landgericht zutreffend entschieden hat, ist die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte für die von der Klägerin erhobene Patentverletzungsklage nach Art. 5 Nr. 3 EG VO 44/2001 gegeben.

63

a)

Art. 5 Nr. 3 EG VO 44/2001 bestimmt, dass ein Angehöriger eines Vertragsstaates (Griechenland) vor den Gerichten eines anderen Vertragsstaates (Deutschland) in Anspruch genommen werden kann, wenn dieser dort eine unerlaubte Handlung begangen hat. Es ist in diesem Zusammenhang ohne Belang, dass die Klägerin selbst keinen Sitz in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Gemeinschaft hat. Denn die Zuständigkeitsverordnung gilt auch für Ausländer aus Drittstaaten, die ebenfalls einen Anspruch auf Justizgewährung haben (vgl. Zöller, a.a.O., Art. 2 EuGVVO Rdnr. 13). Der besondere Gerichtsstand der unerlaubten Handlung, der nach Wahl des Klägers zur Anwendung kommt, verdankt seine Existenz dem Umstand, dass zwischen der Streitigkeit und anderen Gerichten als denen des Staates, in dem der Beklagte seinen Wohnsitz hat, eine besonders enge Beziehung besteht, die aus Gründen einer geordneten Rechtspflege und einer sachgerechten Gestaltung des Prozesses eine Zuständigkeit dieser sitzfremden Gerichte rechtfertigt (vgl. LG Düsseldorf, GRUR Int. 1999, 775, 776 f. – Impfstoff II, m. w. N.). Zuständigkeitsbegründend im Rahmen des Art. 5 Nr. 3 EG VO 44/2001 ist sowohl der Handlungs- wie auch der Erfolgsort des Schadenseintritts, wobei für die Bejahung der internationalen Zuständigkeit die Behauptung einer die Zuständigkeit hervorbringenden Verletzungshandlung durch den Kläger genügt.

64

b)

65

Vorliegend nimmt die Klägerin die Beklagte wegen Verletzung des deutschen Teils des Klagepatents auf Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung und Schadensersatz in Anspruch. Anlass hierfür ist die unstreitige Lieferung der Beklagten von 500 DVDs an einen vermeintlichen Abnehmer in der Bundesrepublik Deutschland. Durch diese Lieferung hat die Beklagte die von der Klägerin als patentverletzend angesehenen DVDs im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland in den Verkehr gebracht. Der Handlungsort liegt damit im Inland und hier liegt auch der Erfolgsort, welcher sich bei einer Patentverletzung immer dort befindet, wo der mutmaßlich verletzte nationale Schutzrechtsteil belegen ist. Ob die Beklagte das Klagepatent durch die in Rede stehende inländische Begehungshandlung tatsächlich verletzt hat, ist allein eine Frage der Begründetheit der Klage.

66

c)

67

Die Beklagte kann gegen die Annahme des internationalen Gerichtsstands nicht mit Erfolg den Arglisteinwand mit der Begründung erheben, die Klägerin habe den Kompetenztatbestand arglistig herbeigeführt, indem sie die Bestellerin veranlasst habe, sich die streitgegenständlichen DVDs nach Deutschland liefern zu lassen. Dieser unstreitige Sachverhalt rechtfertigt es nicht, von einer unbeachtlichen Provokationsbestellung zu sprechen, durch die der internationale Gerichtsstand nicht begründet werden könne. Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, zeigt die – problemlose – Ausführung einer solchen Bestellung im Allgemeinen die grundsätzliche Lieferbereitschaft der Beklagten (vgl. OLG München, GRUR 1990, 677 – Postervertrieb). Für die Bejahung der internationalen Zuständigkeit reicht dies in der Regel – so auch hier – aus.

68

Soweit das Oberlandesgericht München in der vom Landgericht in Bezug genommenen, zum Urheberrecht ergangenen Entscheidung (GRUR 1990, 677 – Postervertrieb) ausgeführt hat, dass eine solche Einzellieferung für die Annahme der "Verbreitung" eines Werks im Sinne von § 17 Abs. 1 UrhG (nur) dann als unbeachtlich angesehen werden könne, wenn sie außerhalb des regelmäßigen Absatzgebietes nur ausnahmsweise aufgrund einer ausdrücklichen Bestellung vorgenommen worden sei, lässt sich diese Betrachtung auf das Patentrecht nicht übertragen. Denn auch eine einmalige und außerhalb des regelmäßigen Absatzgebietes aufgrund einer ausdrücklichen Bestellung vorgenommene Lieferung von patentverletzenden Erzeugnissen an einen Abnehmer in der Bundesrepublik Deutschland stellt ein Inverkehrbringen eines Erzeugnisses, das Gegenstand eines Patents ist, im Sinne des § 9 Satz 2 Nr. 1 PatG dar.

69

Davon abgesehen bestehen hier – wie noch ausgeführt wird – letztlich auch keine Anhaltspunkte für ein unlauteres Verhalten der Klägerin bei der Testbestellung.

70

d)

Die von der Beklagten in Bezug genommene Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm (NJW 1987, 138) ist, was die hier allein zu prüfende internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte anbelangt, ebenfalls nicht einschlägig. Im Streitfall besteht zwischen der vorliegenden Patentverletzungsstreitigkeit und den angerufenen deutschen Gerichten eine besonders enge Beziehung. Zu entscheiden ist nämlich über die Verletzung des deutschen Teils eines europäischen Patents durch eine bereits im Inland begangene Handlung, wobei die Verletzungsfrage und die sich daraus ergebenden Rechtsfolgen ausschließlich nach dem deutschen materiellen Recht zu beurteilen sind. Die – vom Oberlandesgericht Hamm in dem von ihm entschiedenen Fall vermisste – Sachnäche liegt hier unzweifelhaft vor.

71

e)

Für die Prüfung der internationalen Zuständigkeit, also der Frage, ob die deutschen oder ausländische Gerichte zuständig sind, gänzlich irrelevant ist der Umstand, dass die Testkäuferin gegenüber der Beklagten eine Geschäftsadresse in Frankfurt angegeben, dann aber veranlasst hat, dass die Lieferung der von ihr bestellten DVDs an eine Adresse in Köln erfolgt. Die internationale Zuständigkeit der deutschen Gerichte wäre auch gegeben gewesen, wenn die Beklagte die angegriffenen DVDs an die angegebene Geschäftsadresse in Frankfurt geliefert hätte. Unabhängig davon ist es aus den zutreffenden Gründen der angefochtenen Entscheidung ohnehin nicht als missbräuchlich anzusehen ist, wenn der Kläger von mehreren möglichen Gerichten das ihm genehmste auswählt, z. B. dasjenige Gericht, das mit dem Klagepatent und/oder den sich mutmaßlich ergebenden Rechtsfragen bereits befasst war.

72

Das Klageschutzrecht:

73

Das Klagepatent betrifft ein Verfahren zur Bilddecodierung, insbesondere ein Verfahren zur Bilddecodierung, das zum Übertragen und Aufzeichnen digitaler Bilder effektiv ist.

74

Ausgehend von der Ähnlichkeit aufeinanderfolgender Bilder beruht die Datenkompression auf dem Prinzip, nicht jedes Videobild mit seiner gesamten Datenmenge zu übertragen, sondern Einzelbilder im Bildstrom zur Kompression anderer, ihm ähnlicher Bilder heranzuziehen. Dieses als "interframe-dropping" bezeichnete Verfahren basiert auf drei Kategorien von Bildtypen, die verschiedene Codierungsverfahren verwenden und einen variierenden Komprimierungsgrad aufweisen. Zu unterscheiden sind intrarahmen-codierte Bilder (I-Bilder) von interrahmen-codierten Bildern, wobei letztere wiederum P-Bilder oder B-Bilder sein können. I-Bilder stellen Referenzbilder für die von ihnen abhängigen P- und B-Bilder dar. Sie werden unter Verwendung von Informationen nur von sich selbst codiert und stellen Zugriffspunkte auf die codierte Sequenz bereit, an denen die Decodierung beginnen kann. Ihre Kompression ist gering. P-Bilder sind demgegenüber solche, die in Anwendung bewegungskompensierter Prädiktion von einem vergangenen Referenzvollbild oder -teilbild, und zwar einem I- oder einem P-Bild, codiert sind. Sie ermöglichen im Vergleich zu I-Bildern eine deutlich höhere Kompressionsrate und werden im Allgemeinen als Referenz für weitere Prädiktion verwendet. B-Bilder schließlich sind unter Verwendung bewegungskompensierter Prädiktion aus einem bzw. mehreren vergangenen und/oder zukünftigen Referenzvollbildern codiert. Sie liefern – wegen ihres Rückgriffs auf mehrere Referenzbilder – den höchsten Kompressionsgrad.

75

Dem Klagepatent liegt die Aufgabe zugrunde, eine effektive Codierung zu ermöglichen.

76

Zu diesem Zweck schlägt Patentanspruch 11 ein zum Codiervorgang reziprokes Decodierverfahren vor, das sich durch folgende Merkmale auszeichnet:

77

Bilddecodierverfahren zum Decodieren eines codierten Bildsignals.

78

Das codierte Bildsignal ist in einem Codiervorgang durch Codieren von Bilddaten erzeugt worden.

79

Die Bilddaten sind aus Vollbildern zusammengesetzt, wobei jedes Vollbild zwei Halbbilder umfasst.

80

81

Das Bilddecodierverfahren weist die folgenden Schritte auf:

82

Extrahieren eines Signals von dem codierten Bildsignal;

83

Decodieren jedes Vollbilds des codierten Bildsignals

84

auf einer Basis Vollbild für Vollbild oder auf einer Basis Halbbild für Halbbild

85

86

in Abhängigkeit von dem extrahierten Signal.

87

Das extrahierte Signal zeigt an, ob die Vollbilder des codierten Bildsignals

88

durch eine Vollbild-Einheit-Codierung

89

durch Dividieren eines Vollbilds in eine Vielzahl von kleinen Blöcken des Vollbilds codiert worden ist,

90

91

wobei jeder Block aus Pixeln beider der zwei Halbbilder zusammengesetzt wird, die in dem Vollbild umfasst sind,

92

und wobei jeder der kleinen Blöcke des Vollbilds codiert ist;

93

oder durch eine Halbbild-Einheit-Codierung

94

durch Dividieren eines Vollbilds in eine Vielzahl von kleinen Blöcken des ersten Halbbilds und in eine Vielzahl von kleinen Blöcken des zweiten Halbbilds codiert worden ist,

95

wobei jeder Block des ersten Halbbildes aus Pixeln von nur einem der zwei Halbbilder zusammengesetzt ist, die in dem Vollbild umfasst sind,

96

jeder Block des zweiten Halbbildes aus Pixeln von nur dem anderen der zwei Halbbilder zusammengesetzt ist, die in dem Vollbild umfasst sind,

97

und jeder der kleinen Blöcke des ersten und zweiten Halbbilds codiert ist.

98

Der Durchschnittsfachmann versteht ohne weiteres, dass die Decodierung der Bildsignale in derselben Weise vorgenommen werden muss wie die vorausgegangene Codierung erfolgt ist. Wurde z.B. auf der Basis Vollbild für Vollbild codiert, ist es notwendig, dass auch die Decodierung auf derselben Basis, d.h. Vollbild für Vollbild, stattfindet. Weil dem so ist, muss für das Decodierverfahren bekannt sein, in welcher Weise die zu decodierenden Bilddaten jeweils codiert worden sind. Nicht nur der die eigentliche Codierung betreffende Patentanspruch 1 sieht aus diesem Grund vor, dass die codierten Bilddaten mit einem ihre jeweilige Codierungsart – Vollbild für Vollbild oder Teilbild für Teilbild – anzeigenden Signal (Kennzeichen) versehen werden. Spiegelbildlich hierzu ordnet auch der das streitbefangene Decodierungsverfahren beschreibende Nebenanspruch 11 an, dass die Bilddaten in Abhängigkeit von eben diesem (die Codierungsart kennzeichnenden) Signal vorgenommen wird. Damit das "Kennzeichnungssignal" - wie es seine Aufgabe ist - die Decodierung steuern kann, muss es zu Beginn des Decodierungsverfahrens ausgelesen werden. Merkmal (4) sieht dementsprechend vor, dass das die Codierungsart repräsentierende Signal vor der Decodierung von dem codierten Bildsignal "extrahiert" wird. Das "Extrahieren" dient ersichtlich dem Zweck, Aufschluss darüber zu erhalten, ob das zu decodierende Bild in einer Vollbild-Einheit oder in einer Teilbild-Einheit codiert worden ist und demzufolge auch auf derselben Basis decodiert werden muss.

99

Dem Fachmann ist dabei geläufig, dass die geschilderte Decodierung nicht nur in einem Decodierer (der z.B. Teil eines DVD-Players ist) erfolgt, sondern dass es einer - lokalen - Decodierung des gerade codierten Bildsignals auch im Zuge der Codierung abhängiger (P- oder B-)Bilder bedarf. Sie ist notwendig, um das in Bezug genommene (I- oder P-)Bild als Referenzobjekt für die abhängige Codierung zur Verfügung zu haben.

100

Wegen der weiteren Einzelheiten der technischen Lehre des Klagepatents wird auf die Ausführungen des Landgerichts im angefochtenen Urteil verwiesen, gegen die die Berufung keine Einwände erhebt.

101

Patentbenutzung:

102

Nach dem gesamten Inhalt der Verhandlungen (§ 286 Abs. 1 ZPO) ist davon auszugehen, dass die angegriffenen DVDs ihre Entstehung (u.a.) der Anwendung des patentgemäßen Decodierfahrens verdanken.

103

1.

Auf den angegriffenen DVDs sind unstreitig A-2-codierte Daten enthalten. Die Beklagte, die den ihr von der Testkäuferin als Ausgangsmaterial zur Verfügung gestellten "DVD-Master" in Form eines "DLT-Tapes Typ IV" zwischenzeitlich hat untersuchen lassen, trägt in zweiter Instanz selbst vor, dass auf dem der Produktion der angegriffenen DVDs zugrunde liegenden "DLT-Tape" nach dem A-2-Standard komprimierte bzw. im A-2-Format codierte Daten vorhanden waren. Dieses "DLT-Tape" bzw. dieser "Master" diente unstreitig – in üblicher Weise – als Pressvorlage für die von der Beklagten vorgenommene Herstellung der DVDs. Die Beklagte verwendete den "Master" zunächst zur Herstellung eines "Glassmasters", der wiederum die Vorlage für die Herstellung eines "Stampers" (= Stempels) bildete, bei dem es sich – ähnlich einer Matrize – um eine Negativabbildung der Dateninhalte des "DLT-Tapes" bzw. "Masters" handelt. Mit Hilfe des "Stampers" wurden die Dateninhalte der ursprünglichen Pressvorlage von der Beklagten in Kunststoff- bzw. Polycarbonatscheiben eingeprägt, die als DVDs aus dem Produktionsprozess hervorgingen.

104

2.

105

Nach den unangegriffenen Feststellungen des Landgerichts kennt der A-2-Standard ein Verfahren zum Decodieren eines codierten Bildsignals wie es das Klagepatent lehrt. Das greift die Berufung nicht an.

106

3.

107

Das Landgericht ist aufgrund der festgestellten Befolgung des A-2-Standards mangels gegenteiliger Anhaltspunkte davon ausgegangen, dass es bei der Codierung der Daten jeweils zu einer patentgemäßen Verfahrensführung gekommen ist. Auch dies greift die Berufung nicht konkret an. Dass es trotz Befolgung des A-2-Standards beim sog. "Authoring" (vgl. LG Düsseldorf, InstGE 7, 70, 83 Tz. 46 – Videosignal-Codierung I) nicht zu einer patentgemäßen Decodierung gekommen ist, behauptet die Beklagte, die das ihr als Ausgangsmaterial zur Verfügung gestellte "DLT-Tape" überprüft hat, nicht. Sie macht auch nicht geltend, dass sie trotz Untersuchung des "DLT-Tapes" hierzu keine Angaben machen könne. Die Beklagte stellt eine Benutzung des Klagepatents vielmehr nur mit der Begründung in Abrede, dass eine reine DVD-Vervielfältigung unter Verwendung eines vorgegebenen "DLT-Tapes" keine patentverletzende Verfahrensanwendung darstelle. Ist es jedoch bei der Datenkomprimierung zu einer patentgemäßen Verfahrensführung gekommen, handelt es sich auch bei den Daten, die sich auf den von der Beklagten unter Verwendung dieser Pressvorlage hergestellten DVDs befinden, denknotwendig um solche Daten, die unter Anwendung des klagepatentgemäßen Verfahrens erzeugt wurden. Denn die A-2-Daten werden bei allen weiteren Verfahrensschritten unstreitig nicht mehr verändert.

108

Unmittelbares Verfahrenserzeugnis:

109

Die angegriffenen DVDs stellen entgegen der Auffassung der Beklagten unmittelbare (körperliche) Erzeugnisse des durch Patentanspruch 11 des Klagepatents geschützten Verfahrens dar (§ 9 Satz 2 Nr. 3 PatG).

110

Nach Art. 64 Abs. 2 EPÜ bzw. § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG erstreckt sich der Patentschutz auf die durch ein Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse, wenn Gegenstand des europäischen Patents ein Verfahren ist. Hintergrund der in den besagten Vorschriften enthaltenen Regelung ist die Vorstellung des Gesetzgebers, dass der Inhaber eines Verfahrenspatents den ihm zustehenden wirtschaftlichen Wert der Erfindung nicht in angemessener Weise ausschöpfen kann, wenn ihm nicht auch der Handel mit den durch das Verfahren unmittelbar hervorgebrachten Erzeugnissen vorbehalten bleibt (LG Düsseldorf, InstGE 7, 70, 84 Tz. 59 – Videosignal-Codierung I, m. w. Nachw.).

111

1.)

112

Darauf, ob auch nichtkörperliche Verfahrenserzeugnisse unter den Verfahrenserzeugnisschutz fallen (vgl. hierzu Benkard, PatG GebrMG, 10. Aufl., § 9 PatG Rdnr. 53; Mes, GRUR 2009, 305 f.), kommt es im vorliegenden Fall nicht an. Denn mit der Klage werden optische Datenträger (DVDs) angegriffen, auf denen die Daten mit Hilfe von entlang einer Aufzeichnungsspur vorgesehenen Vertiefungen und Erhebungen gespeichert sind, d.h. körperliche Erzeugnisse gemäß § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG (vgl. LG Düsseldorf, InstGE 7, 70, 85 Tz. 60 – Videosignal-Codierung I; BPatG, Mitt 1969, 75; Bruchhausen, GRUR 1979, 743; Benkard, EPÜ, Art. 64 Rdnr. 25; Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 9 PatG Rdnr. 100 ff.; Wolfram, Mitt 2003, 57; Mes, GRUR 2009, 305, 307). Hingegen stehen im Streitfall als Verfahrenserzeugnisse keine Videosignale oder Daten als solche, d.h. ohne jegliche Materialisierung im Streit.

113

2.)

114

Das erfindungsgemäße Verfahren zur Bilddecodierung gemäß dem Klagepatent ist ein Herstellungs-, und nicht bloß ein Arbeitsverfahren (zur Abgrenzung beider Verfahren vgl. BGH, GRUR 1998, 130 – Handhabungsgerät; BGH, GRUR 1990, 508 – Spreizdübel; BGH, GRUR 1986, 163 – Borhaltige Stähle; BGH, GRUR 1951, 314 – Motorblock). Es lehrt, wie mittels der benannten Verfahrensschritte aus einem bestimmten Ausgangsprodukt ein von diesem abweichendes Endprodukt entsteht (vgl. LG Düsseldorf, InstGE 7, 70, 86 Tz. 64 – Videosignal-Codierung I). Gegenteiliges macht die Beklagte auch nicht geltend.

115

3.)

116

Die angegriffenen DVDs sind "unmittelbare" Erzeugnisse des erfindungsgemäßen Decodierverfahrens.

117

a)

118

Eine "Unmittelbarkeit" zwischen Verfahren und Erzeugnis im Sinne des § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG ist zunächst und ohne weiteres dann zu bejahen, wenn es sich bei dem angegriffenen Produkt um einen Gegenstand handelt, der mit Abschluss des allerletzten Schritts des geschützten Verfahrens erhalten wird (vgl. OLG Karlsruhe, InstGE 11, 15 – SMD-Widerstand; Benkard, PatG GebrMG, 10. Aufl., § 9 PatG Rdnr. 55; Busse, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 105; Kraßer, Patentrecht, 6. Aufl., a.a.O., S. 774 ff.; Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 9 PatG Rdnr. 84). Das patentierte Verfahren muss allerdings nicht in jedem Fall der allerletzte Schritt in der zum angegriffenen Produkt führenden Herstellungskette sein. Losgelöst von der vorstehenden, rein zeitlich-chronologischen Betrachtung ist eine "Unmittelbarkeit" nach zutreffender Auffassung vielmehr auch dann gegeben, wenn sich das angegriffene Erzeugnis zwar nicht als Resultat des zeitlich letzten Verfahrensschritts darstellt, sondern als ein Zwischenprodukt, das im Anschluss an das patentgeschützte Verfahren weiteren Behandlungsmaßnahmen unterzogen worden ist, sofern das patentierte Verfahren zur Hervorbringung des Erzeugnisses bestimmungsgemäß und nach der Verkehrsanschauung wesentlich beigetragen hat und das durch die Erfindung geschaffene Erzeugnis seine charakteristischen Eigenschaften und seine Selbständigkeit durch die weiteren Behandlungsschritte nicht eingebüßt hat (vgl. OLG Karlsruhe, InstGE 11, 15 – SMD-Widerstand; LG Düsseldorf, Entscheidungen 1997, 31, 37 – Halbleiterbauelement; LG Düsseldorf, InstGE 7, 70, 87 Tz. 69 – Videosignal-Codierung I; Court of Appeal, GRUR Int. 1998, 718 – Pioneer Electronics/Warner Music; Benkard, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 55; Beier/Ohly, GRUR Int. 1996, 973 ff.; Busse, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 106 ff.; Kraßer, a.a.O., S. 774 ff.; Schulte, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 84 m.w.N.).

119

Ebenso wie Art. 64 Abs. 2 EPÜ verfolgt auch § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG die Aufgabe, das Interesse des Patentinhabers an einem effektiven Schutz seiner Erfindung mit dem Interesse der Allgemeinheit an Handlungsfreiheit im Wirtschaftsleben und an Rechtssicherheit zu einem gerechten Ausgleich zu bringen. Der bezweckte Schutz des Verfahrenserzeugnisses ist wirtschaftlich nur dann sinnvoll gewährleistet, wenn er das Verfahrensprodukt in der Form erfasst, in der es verkehrsfähig ist. Diese Verkehrsfähigkeit wird heutzutage, wo aufgrund der modernen industriellen Produktion bei der Herstellung überwiegend mehrstufig und arbeitsteilig verfahren wird, oftmals erst durch einen letzten Verfahrensschritt erreicht, mag dieser letzte Schritt im Vergleich zu einem vorgelagerten innovativen Verfahrensschritt häufig auch relativ unbedeutend sein. Bei der Anwendung eines streng chronologischen Ansatzes wäre der Erfinder unter solchen Umständen schutzlos gestellt. Den Patentschutz nur bei einstufigen Verfahren oder solchen, die den letzten Schritt eines mehrstufigen Verfahrens darstellen, eingreifen zu lassen, ist sachlich nicht gerechtfertigt, wenn der Erfindungsgedanke für das Wesen des Endprodukts charakteristisch bleibt. Derartiges könnte auch nicht im Interesse der Allgemeinheit sein, weil ein Erfinder anderenfalls keinen Anreiz hätte, seine Erfindung preiszugeben und damit für die Gemeinschaft verwertbar zu machen.

120

b)

121

Wie das Landgericht Düsseldorf in seiner Entscheidung "Videosignal-Codierung I" (InstGE 7, 70, 87 f. Tz. 69 – 74) zutreffend ausgeführt hat, sind bei Anwendung dieser rechtlichen Grundsätze die zur Herstellung einer DVD benötigten "DLT-Tapes", "DVD-Rs", "Master" sowie "Stamper" als unmittelbar durch das geschützte Decodierverfahren hervorgebracht anzusehen.

122

Für die "Master" ist dabei entscheidend, dass nach Abschluss sämtlicher in Patentanspruch 11 vorgesehenen Verfahrensschritte die Informations- und Aufzeichnungsstrukturen im Arbeitsspeicher der Encodersteckkarten und danach auf der Festplatte des Rechners gespeichert sind. Mittels dieser dem Ende des Verfahrensablaufs folgenden Speicherung werden die A-2-Videodaten dauerhaft materialisiert. Insoweit handelt es sich um das (erste) Zwischenprodukt, da die auf der Festplatte gespeicherten Daten anschließend einer DVD-Formatierung und sodann einer Aufzeichnung bzw. Speicherung auf einem anderen Aufzeichnungsträger, den "DLT-Tapes", "DVD-Rs" bzw. "Mastern", unterzogen werden. Weil weder die Transformierung in das DVD-Format noch die Speicherung auf den Aufzeichnungsträgern zu einer weiteren Bearbeitung oder Veränderung der unter Anwendung des erfindungsgemäßen Verfahrens gewonnenen Daten führt, diese mithin ihre durch das Verfahren hervorgerufenen charakteristischen Eigenschaften ohne Einschränkung beibehalten, ist die mit dem Komprimierungsverfahren verbundene Identität auch in den "Mastern" gewahrt. Die durch das Komprimieren gewonnene Aufzeichnungsstruktur, die durch das erfindungsgemäße Verfahren erst ermöglicht wird, geht nicht verloren; ein unabhängiges und selbständiges neues Produkt ist nicht zu erkennen. Zwar erfolgt eine Übertragung und Speicherung der Daten von der Festplatte auf verschiedene Aufzeichnungsträger. Dies geschieht jedoch ohne eine Veränderung oder Bearbeitung der bereits gemäß dem A-2-Standard codierten Bilddaten; es handelt sich um nichts anderes als den schlichten Wechsel eines Speichermediums. Die Materialisierung der nach dem durchgeführten Verfahren gewonnenen Informations- und Aufzeichnungsstruktur erfolgt - unter Beibehaltung dieser Strukturen - anstatt auf der Festplatte nunmehr auf einer Kunststoff- bzw. Polycarbonatscheibe. Der Austausch des Substrats ist lediglich als eine andere "Verpackung" anzusehen, die den hinreichenden Zusammenhang zwischen dem patentgemäßen Verfahren und seinem Erzeugnis (einer bestimmten Aufzeichnungsstruktur) nicht zerfallen lässt (vgl. BGH, GRUR 2004, 495 – Signalfolge).

123

Die gleiche Beurteilung ist für die "Stamper" vorzunehmen. Auch wenn sie – ähnlich einer Matrize – eine Negativabbildung der Dateninhalte der Master sind, bleiben die ursprünglich mit dem klagepatentgemäßen Verfahren gewonnenen Informations- und Aufzeichnungsstrukturen unverändert. Eine Bearbeitung oder Veränderung der dem A-2-Standard entsprechenden Daten bei der Erstellung des "Stampers" erfolgt nicht, weswegen es sich auch bei den "Stampern" um Erzeugnisse handelt, die unmittelbar aus dem Übertragungsverfahren nach Patentanspruch 1 hervorgegangen sind.

124

Nichts anderes kann für das hier in Rede stehende Endprodukt, die DVD, gelten (vgl. auch LG Düsseldorf, GRUR-RR 2009, 119 = NJOZ 2009, 930, 939; LG Düsseldorf, InstGE 10, 66 – Videosignal-Codierung III). Auch sie sind ein unmittelbares Verfahrenserzeugnis, weil die ursprünglich mit dem klagepatentgemäßen Verfahren gewonnenen Informations- und Aufzeichnungsstrukturen auf ihnen unverändert enthalten sind. Diese haben ihre charakteristischen Eigenschaften und ihre Selbständigkeit nicht durch die weiteren Herstellungsschritte eingebüßt. Außerdem sind die mit dem erfindungsgemäßen Verfahren gewonnenen Informations- und Aufzeichnungsstrukturen für die DVD prägend, weil diese nur hierdurch mit nach dem A-2-Standard arbeitenden Wiedergabegeräten abgespielt werden kann.

125

c)

126

Für den von § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG angeordneten Verfahrenserzeugnisschutz ist allein entscheidend, dass das fragliche Produkt (DVDs) als unmittelbares Resultat des patentgeschützten Herstellungsverfahrens anzusehen ist. Es bleibt den Verbietungsrechten des Schutzrechtsinhabers auch dann ausgesetzt, wenn es sich nicht mehr in der Hand desjenigen befindet, der das patentgemäße Verfahren durchgeführt hat. Die Beklagte kann deswegen nicht entlasten, dass die in ihren DVDs erhalten gebliebene Aufzeichnungsstruktur nicht von ihr selbst, sondern von dritter Seite hervorgebracht worden ist.

127

Erschöpfung:

128

Die Verbietungsrechte aus dem Klagepatent sind nicht erschöpft, weder dadurch, dass zur Herstellung des später von der Beklagten zur Produktion ihrer DVDs verwendeten "DLT-Tapes" Codierungssoftware eines Anbieters (Apple Inc.) verwendet worden sein soll, der eine Lizenzvereinbarung mit A LA getroffen haben soll, noch dadurch, dass die im Auftrag der Patentinhaberin handelnde Testkäuferin der Beklagten ein "DLT-Tape" mit den bereits erfindungsgemäß decodierten Daten zur Produktion überlassen hat.

129

1.

130

Mit der Frage, ob eine Erschöpfung der Patentrechte eingetreten sein kann, weil die auf "DLT-Tapes", "DVD-Rs" oder "Mastern" gespeicherten Daten bzw. Signale in einem Codierer unter Einsatz von Codiergeräten (Codierungsvorrichtungen und Codierungssoftware) codiert worden sind, für die die Anbieter der Codiergeräte eine Lizenzvereinbarung mit A LA getroffen haben, hat sich das Landgericht bereits in seiner Entscheidung "Videosignal-Codierung I" (InstGE 7, 70, 89 f. Tz. 75 – 79) befasst und im dortigen Fall eine Erschöpfung zu Recht und mit zutreffender Begründung verneint.

131

a)

132

Erschöpfung meint den Verbrauch des Patentrechts. Der Einwand ist begründet, wenn die Partei, die sich darauf beruft, schlüssig darlegen kann, dass der Patentinhaber selbst oder ein mit dessen Zustimmung handelnder Dritter das patentierte Erzeugnis oder das unmittelbare Erzeugnis eines patentierten Verfahrens in einem der Vertragsstaaten der Europäischen Union in Verkehr gebracht hat (BGH, GRUR 1997, 116 – Prospekthalter; BGH, GRUR 2001, 223 – Bodenwaschanlage; Benkard, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 16 m.w.N.). Besonderheiten gelten allerdings für Verfahrenspatente. Das Inverkehrbringen einer zur Ausübung eines Verfahrens geeigneten Vorrichtung durch den Patentinhaber oder einen mit dessen Zustimmung handelnden Dritten hat regelmäßig keine Erschöpfung des Verfahrenspatents zur Folge. Denn hierdurch wird nicht das Verfahren selbst in den Verkehr gebracht, sondern nur die Vorrichtung (Benkard, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 25). Demgemäß hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung "Fullplastverfahren" (GRUR 1980, 38, 39) entschieden, dass durch die Veräußerung einer Vorrichtung, mit deren Hilfe ein durch ein Patent geschütztes Verfahren ausgeübt werden kann, eine Erschöpfung des Verfahrenspatents auch dann nicht eintritt, wenn der Veräußerer zugleich Inhaber des Verfahrenspatents ist.

133

Das gilt nicht nur bei der Veräußerung einer ungeschützten Vorrichtung, mit deren Hilfe ein geschütztes Verfahren ausgeübt werden kann (BGH, GRUR 1980, 38, 39 – Fullplastverfahren; BGH, GRUR 2001, 223, 224 - Bodenwaschanlage; Benkard, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 25; Busse, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 152; Mes, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, 2. Aufl., § 9 PatG Rdnr. 56; Schulte, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 24), sondern gleichermaßen bei Veräußerung einer durch dasselbe oder ein anderes Patent des Inhabers geschützten Vorrichtung (Kraßer, a.a.O., S. 803; Benkard, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 25). Wenn auch die Vorrichtung patentiert ist, erschöpft sich mit deren Lieferung nur die Befugnis, auf Grund des Sachpatents den Gebrauch der Vorrichtung zu untersagen. Es tritt also Erschöpfung der Rechte aus dem Sachteil des Patents ein. Sofern das geschützte Verfahren im bestimmungsgemäßen Gebrauch der Vorrichtung besteht, gerät der bezüglich des Sachpatents anzuwendende Erschöpfungsgrundsatz damit zwar in Konflikt mit den fortbestehenden Befugnissen aus dem Verfahrensteil desselben (oder eines anderen) Patents (Kraßer, a.a.O., S. 803). Dieser Konflikt lässt sich jedoch nicht dadurch lösen, dass sich die Befugnis des Patentinhabers, die Anwendung des Verfahrens zu untersagen, in einem solchen Fall mit dem vom Patentinhaber gebilligten Inverkehrbringen der Vorrichtung erschöpft. Denn es bleibt auch unter den genannten Umständen dabei, dass das durch den Verfahrensanspruch geschützte Verfahren selbst nicht in den Verkehr gebracht wird und dass auch keine unmittelbare Benutzungshandlung in Ausübung des Verfahrenspatents vorgenommen wird (vgl. Benkard, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 25). Die Vorrichtung ist – was das Verfahrenspatent anbelangt – eben nicht patentfrei, weshalb der Grundsatz von der Erschöpfung – in Bezug auf den Verfahrensanspruch – keine Anwendung finden kann (vgl. Benkard, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 25).

134

b)

135

Ob derjenige, der vom Inhaber des Patents eine zur Ausübung des geschützten Verfahrens erforderliche Vorrichtung erworben hat, zum Gebrauch der Vorrichtung und infolgedessen zur Durchführung des patentgeschützten Verfahrens berechtigt ist, beantwortet sich allein danach, ob Anhaltspunkte dafür bestehen, dass dem Erwerber mit dem Verkauf der Vorrichtung eine stillschweigende Erlaubnis (einfache Lizenz) zur Verfahrensbenutzung erteilt worden ist (Benkard, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 25; Kraßer, a.a.O., S. 803 f.). Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bejaht eine konkludente Lizenzerteilung, sofern nicht ausnahmsweise ausdrückliche entgegenstehende Abreden bestehen (§§ 133, 157, 242 BGB; vgl. BGH, GRUR 1980, 38, 39 – Fullplastverfahren; BGH, GRUR 2001, 4097, 409 – Bauschuttsortieranlage; BGH, GRUR 2007, 773, 776 - Rohrschweißverfahren; Senat, InstGE 9, 66, 73 – Trägerbahnöse).

136

Im Streitfall liegen solche Lizenzerteilungsverbote ausweislich des A-2-Poollizenzvertrages vor. Die in Rede stehende Codierungssoftware gehört ebenso wie das Codierungsgerät zu den in Artikel 2.3 angesprochenen "Datenverschlüsselungsprodukten" oder "Datenverschlüsselungssoftware". Die Bedingungen des Standard-Lizenzvertrages berechtigen gemäß Ziffer 2.3 (lediglich) zur Herstellung, zum Verkauf, zum Angebot und zum sonstigen Vertrieb von Codierungsprodukten, Übertragungscodierungsprodukten, Codierungssoftware und gebündelter Codierungssoftware, wohingegen der Gebrauch der lizenzierten Produkte nur zu anderen Zwecken als der Codierung eines A-2-Videoereignisses auf einem A-2-gepackten Medium erlaubt ist. Ausdrücklich beinhaltet die Lizenz nicht die Erlaubnis zur Codierung eines oder mehrerer A-2-Videoereignisse zur Aufnahme auf einem A-2-gepackten Medium durch gewerbliche Kunden der Codiergeräte-Lizenznehmer. Vor dem Hintergrund dieser Beschränkungsregelung verbietet sich die Annahme, die den Codiergeräteherstellern bzw. Codiersoftwareproduzenten eingeräumte Lizenz umfasse auch den Gebrauch der lizenzierten Geräte auf der Abnehmerstufe, weil der Verkauf eines Codiergerätes bzw. der Codiersoftware wirtschaftlich nur Sinn mache, wenn die veräußerte Vorrichtung auch in Betrieb genommen werden dürfe. Abgesehen davon, dass in dem genannten Lizenzvertrag etwas anderes vereinbart wurde, kann sich die Benutzungserlaubnis auf der Stufe der Codiergeräteabnehmer selbstverständlich aus einer eigenen Lizenznahme an dem Klagepatent ergeben (vgl. LG Düsseldorf, InstGE 7, 70, 89 f. Tz. 79 – Videosignal-Codierung I). Nach dem Vorbringen der Klägerin entspricht es auch der Praxis, dass an den Schutzrechten des A-2-Standards eine auf die Benutzung der Codiergeräte begrenzte Lizenz erteilt wird.

137

Gegen die Zulässigkeit und Wirksamkeit der vertraglichen Lizenzbeschränkung sind rechtliche Bedenken nicht zu erheben (vgl. LG Düsseldorf, InstGE 7, 70, 89 f. Tz. 79 – Videosignal-Codierung I). Grundsätzlich steht es dem Patentinhaber als Ausfluss seiner alleinigen Verfügungsmacht über den Erfindungsgegenstand frei, den Inhalt der Lizenzgewährung nach seinem Ermessen zu bestimmen. Eine Beschränkung der Erlaubnis auf eine bestimmte Art der Benutzung ist grundsätzlich zulässig. Denn eine Lizenz kann auf einzelne der dem Patentinhaber vorbehaltenen Benutzungsarten beschränkt werden. Die Beschränkung grenzt die Benutzungserlaubnis hinsichtlich lizenzierter Benutzungshandlungen von anderen, die nicht lizenziert werden, ab. Die Handlungen, welche die Beschränkung dem Lizenznehmer wie auch sonstigen Dritten verwehrt, sind diesen schon auf Grund der grundsätzlichen Ausschlusswirkung des Patents untersagt. Wegen der fehlenden Einräumung der Benutzungserlaubnis muss der Lizenznehmer ihm nicht vorbehaltene Handlungen unterlassen. Die Erschöpfung reicht infolge dessen nur so weit wie die von der Lizenzerteilung erfassten Benutzungshandlungen (Benkard, a.a.O., § 15 PatG Rdnr. 72). Erzeugnisse, die unter Missachtung der eingeräumten Lizenzbefugnisse in den Verkehr gelangt sind, verletzen das Patent. Sie werden nicht gemeinfrei, so dass auch der Abnehmer des Lizenznehmers durch das Gebrauchen solcher Gegenstände eine Patentverletzung begeht (vgl. Benkard, a.a.O., § 15 PatG Rdnr. 73).

138

2.

139

An dem bisherigen Ergebnis ändert sich nichts dadurch, dass der Beklagten das "DLT-Tape" zur Anfertigung der in Auftrag gegebenen DVDs mit Billigung der Patentinhaberin überlassen worden ist.

140

a)

141

Zugunsten der Beklagten kann angenommen werden, dass ihr das "DLT-Tape" übereignet und zum endgültigen Verbleib bei ihr übergeben worden ist. Eine Erschöpfung der Verbietungsrechte scheidet auch unter diesen Umständen aus. Sie scheitert bereits daran, dass das "DLT-Tape" nicht in einer das Klagepatent konsumierenden Weise in Verkehr gelangt ist. Nach gefestigter Rechtsprechung (vgl. nur BGH, GRUR 2007, 882 – Parfümtester) liegt ein zur Erschöpfung führendes "Inverkehrbringen" vor, wenn der die Erfindung verkörpernde Gegenstand unter Begebung der eigenen Verfügungsgewalt tatsächlich in die Verfügungsgewalt einer anderen Person übergeht

und

wenn der Schutzrechtsinhaber dadurch den wirtschaftlichen Wert der Erfindung realisiert hat. Zwar ist hierzu nicht unbedingt ein Absatzgeschäft im Rahmen des regulären Handelsverkehrs notwendig; vielmehr ist ein "Inverkehrbringen" auch dann anzunehmen, wenn der Gegenstand vom Hersteller als Anschauungs- und Testgerät zur Absatzförderung an einen Vertreiber geliefert wird ohne die Pflicht, den Gegenstand nach Gebrauch an den Hersteller zurückzugeben (BGH, GRUR 2007, 882 – Parfumtester; OLG Hamburg, GRUR-RR 2004, 355 – Parfumtester). Vorliegend ist der Beklagten die Verfügungsgewalt an dem "DLT-Tape" jedoch im Zusammenhang und zu dem ausschließlich Zweck eines Testkaufs übertragen worden, welcher dazu diente, die Rechtstreue der Beklagten im Hinblick auf die Beachtung des Klagepatents zu verifizieren. Bei dieser Zielsetzung geschah die Überlassung nicht unter Umständen, bei denen die Klägerin als Patentinhaberin ihren wirtschaftlichen Nutzen aus der patentierten Erfindung gezogen hat.

142

b)

143

Eine (stillschweigende) Erlaubnis zur Herstellung und/oder zum Vertrieb der angegriffenen DVDs ist der Beklagten mit der Übersendung des "DLT-Tapes" ebenfalls nicht eingeräumt worden. Auch für die Beurteilung einer konkludenten Lizenzerteilung ist ein objektiver Maßstab anzulegen. Es ist danach zu fragen, ob der gegebene Sachverhalt für einen unbefangenen, mit allen Umständen des Falles vertrauten Beobachter die Annahme gerechtfertigt hätte, dass der Beklagten mit der Übergabe des "DLT-Tapes" von der Patentinhaberin die Erlaubnis erteilt wird, das Klagepatent zu benutzen. Dies ist zu verneinen. Die Beklagte wusste bei Auftragserteilung nicht (und für sie sollte auch nicht erkennbar sein), dass die Bestellerin B auf Veranlassung der Klägerin tätig wird. Ebenso wie beim bloßen Kauf eines patentverletzenden Gegenstandes durch einen Testkäufer verbietet sich deshalb auch im Streitfall die Annahme, die Patentinhaberin sei mit der Herstellung und/oder dem Vertrieb der patentverletzenden DVDs einverstanden gewesen. Bei einem Testkauf liegt es – ganz im Gegenteil - auf der Hand, dass derjenige, der ihn veranlasst, mit dem Verhalten des Veranlassten von vornherein nicht einverstanden ist. Denn der Patentinhaber, der einen Testkauf in Gang setzt, will bloß in Erfahrung bringen, ob der "Testverkäufer" Patentverletzungshandlungen begeht, und bejahendenfalls die sich daraus ergebenden Verbietungsrechte geltend machen, die gerade ein rechtswidriges Tun voraussetzen.

144

Testkauf:

145

Ohne Erfolg macht die Berufung geltend, das Landgericht habe die von der Klägerin erhobenen Klageansprüche deshalb verneinen müssen, weil das zugrunde liegende Testgeschäft unzulässig bzw. rechtsmissbräuchlich gewesen sei.

146

1.

147

Die Zulässigkeit von Testkäufen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes richtet nach den von der Rechtsprechung entwickelten allgemeinen Grundsätzen (BGH, GRUR 1992, 612, 614 – Nicola). Danach sind Testkäufe grundsätzlich zulässig (vgl. BGH, GRUR 1965, 612, 615 – Warnschild; BGH, GRUR 1965, 607, 609 – Funkmietwagen; BGH, GRUR 1981, 827, 828 – Vertragswidriger Testkauf; BGH, GRUR 1989, 113, 114 – Mietwagen-Testfahrt; BGH, GRUR 1992, 612, 614 – Nicola; OLG Hamm, Urt. v. 13.07.2004 – 4 U 48/04, BeckRS 2005 03659; OLG Karlsruhe, GRUR 1984, 75 – Provozierter Verstoß; OLG Karlsruhe, GRUR 1994, 130, 131 – Testpatient; LG Düsseldorf, InstGE 10, 193, 197 – Geogitter; Baumbach/Hefermehl/Köhler/Bornkamm, Wettbewerbsrecht, 24. Aufl., § 11 UWG Rdnr. 2.41; Ahrens/Bähr, Der Wettbewerbsprozess, 6. Aufl., Kap. 27 Rdnr. 26; Teplitzky, Wettbewerbsrechtliche Ansprüche, 7. Aufl., Kap. 47 Rdnr. 29). Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, sind Testkäufe ein weithin unentbehrliches Mittel zur Überprüfung des Wettbewerbsverhaltens von Mitbewerbern. Für ihren Erfolg ist es unvermeidlich, den Zweck zu verbergen (vgl. BGH, GRUR 1965, 612, 614 – Warnschild; BGH, GRUR 1999, 1017, 1018 – Kontrollnummernbeseitigung; Baumbach/Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O., § 11 UWG Rdnr. 2.41). Es ist rechtlich grundsätzlich auch unbedenklich, wenn Testkäufe nicht von dem Wettbewerber selbst, sondern von seinem anwaltlichen Vertreter oder einem sonstigen Dritten durchgeführt werden (vgl. BGH, GRUR 1999, 1017, 1018 – Kontrollnummernbeseitigung). Nichts anderes gilt, wenn die Klägerin oder ihr Anwalt einen Dritten mit der Durchführung des Testkaufs beauftragt. Lediglich bei Vorliegen besonderer Umstände sind solche Testkäufe als sittenwidrig anzusehen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann dies insbesondere der Fall sein, wenn mit ihnen lediglich die Absicht verfolgt wird, den Mitbewerber "hereinzulegen" (vgl. BGH, GRUR 1965, 612, 614 – Warnschild; GRUR 1989, 113, 114 – Mietwagen-Testfahrt; BGH, GRUR 1992, 612, 614 – Nicola; GRUR 1999, 1017, 1018 – Kontrollnummernbeseitigung; Baumbach/Hefermerhl/Köhler/Bornkamm, a.a.O. § 11 UWG Rdnr. 2.41) oder wenn verwerfliche Mittel angewandt werden, um ein unzulässiges Geschäft herbeizuführen (vgl. BGH, GRUR 1965, 607, 609, 607 – Funkmietwagen; BGH, GRUR 1989, 113, 114 – Mietwagen-Testfahrt; BGH, GRUR 1992, 612, 614 – Nicola). Hierunter fallen insbesondere die in den Bereich der Strafbarkeit reichenden oder anderweitig verwerflichen Mittel, u.a. die Anwendung besonderer Verführungskunst. Verwerfliche Mittel sind auch rechtswidrige Handlungen des testenden Mitbewerbers, und zwar nicht nur Straftaten, sondern auch sonstige von der Rechtsordnung verbotene Handlungen, weil grundsätzlich Rechtsverletzungen nicht deshalb hingenommen werden können, damit konkurrierende Unternehmen ihre wettbewerblichen Interessen besser verfolgen können (BGH, GRUR 1989, 113, 114 – Mietwagen-Testfahrt; BGH, GRUR 1992, 612, 614 – Nicola; vgl. auch BGH, GRUR 1965, 612 – Warnschild; BGH, GRUR 1965, 607, 609 – Funkmietwagen; BGH, GRUR 1985, 447, 450 – Provisionsweitergabe).

148

2.

149

Diese im Wettbewerbsrecht entwickelten Grundsätze finden auch im Patentrecht Anwendung. Ob die Wettbewerber bestehende Patente beachten, ist auch im Bereich der technischen Schutzrechte oftmals nur anhand von Testkäufen gerichtsverwertbar festzustellen. Dabei geht es nicht nur um die Beweisbarkeit eines bereits anderweitig festgestellten Verstoßes, sondern nicht selten gerade darum, dass überhaupt erst mit Hilfe des Testkaufes verlässliche Erkenntnisse darüber gewonnen werden können, ob der ins Auge gefasste Wettbewerber zu patentverletzenden Handlungen bereit ist und/oder solche wahrscheinlich und vom Schutzrechtsinhaber unbemerkt bereits begangen hat. Zu denken ist an technische Erfindungen, deren Benutzung typischerweise in einem dem Schutzrechtsinhaber nicht zugänglichen Raum stattfindet. Neben Verfahrenserfindungen gehört hierzu auch das vorliegend streitbefangene Klagepatent, weil die unter Verwendung des A-2-Standards hergestellten DVDs eine außerordentlich flüchtige Ware darstellen, deren betriebliche Herkunft für den Patentinhaber ggf. nur aufwändig nachzuvollziehen ist. Überwachungsmaßnahmen des Patentinhabers durch Testkäufe sind vor diesem Hintergrund auch und speziell im Bereich des Patentrechts bisweilen absolut notwendig, jedenfalls zur Rechtsverfolgung sinnvoll, deshalb grundsätzlich nicht zu beanstanden (vgl. zum Sortenschutzrecht BGH, GRUR 1992, 612, 614 – Nicola; vgl. auch LG Düsseldorf, InstGE 10, 193, 197 – Geogitter) und nur bei Vorliegen besonderer Umstände als rechtsmissbräuchlich anzusehen.

150

3.

151

Im Streitfall liegen solche besonderen Umstände nicht vor.

152

a)

Dass die von der Klägerin bzw. ihren Patentanwälten veranlasste Testbestellung nur dazu dienen sollte, die Beklagte in unzulässiger Weise "hereinzulegen", um sie mit einem Patentverletzungsrechtsstreit überziehen zu können, vermag der Senat nicht festzustellen.

153

Zutreffend ist, dass der Bundesgerichtshof eine Sittenwidrigkeit des Testkaufs unter dem Gesichtspunkt des "Hereinlegens" eines Mitbewerbers in Betracht zieht, wenn hinreichende Anhaltspunkte für eine bereits begangene oder bevorstehende Rechtsverletzung fehlen (vgl. BGH, GRUR 1965, 612, 614 – Warnschild; BGH, GRUR 1999, 1017, 1018 – Kontrollnummernbeseitigung; vgl. auch Baumbach/Hefermehl/Köhler/Bornkamm, a.a.O. § 11 UWG Rdnr. 2.41). Näher präzisiert hat der Bundesgerichtshof dieses Erfordernis allerdings nicht und er hat – soweit ersichtlich – eine derartige Fallgestaltung bisher auch noch nicht als gegeben angesehen. Nach Auffassung des Senats sind an das Vorliegen des Ausnahmetatbestandes strenge Anforderungen zu stellen. Es kann namentlich nicht verlangt werden, dass – im Sinne einer Erstbegehungsgefahr – konkrete Tatsachen vorgelegen haben, die die greifbare und unmittelbar bevorstehende Besorgnis von Verletzungshandlungen gerechtfertigt haben. Es genügt vielmehr, dass die generelle Gefahr einer Patentverletzung bestand; diese darf nur nicht völlig fern gelegen haben, also praktisch "aus der Luft gegriffen" sein.

154

Letzteres war hier nicht der Fall. Die Beklagte gehört ihren eigenen Angaben zufolge zu den größten DVD-Herstellern in Griechenland. Nach ihrem Vorbringen ist sie der drittgrößte griechische Produzent. Die von der Klägerin überreichten Unterlagen sprechen sogar dafür, dass die Beklagte der größte DVD-Hersteller in Griechenland ist. Unstreitig hat die Beklagte jedenfalls im Jahr 2007 insgesamt 28 Mio. DVDs und im Jahr 2008 sogar 29 Mio. DVDs produziert. Diesen von der Klägerin vorgetragenen Zahlen ist die Beklagte auch in der Berufungsinstanz nicht substanziell entgegen getreten. Die damit als unstreitig zu behandelnde jährliche Produktionsmenge der Beklagten ist beträchtlich. Angesichts einer Einwohnerzahl Griechenlands von ca. 10,5 Mio. ergibt sich daraus schlüssig, dass die DVD-Produktion der Beklagten nicht allein für den griechischen Markt vorgesehen ist, womit übereinstimmt, dass die Beklagte unstreitig DVDs ins Ausland liefert. Sie räumt in zweiter Instanz einen Export ihrer Waren ausdrücklich ein und hat bereits in erster Instanz zugestanden, dass sie international tätig ist. Zwar behauptet die Beklagte, dass der Export nur einen geringen Teil ihrer Produktion umfasse und "überwiegend in das arabische Ausland" erfolge. Allein die Tatsache der Exportorientierung lässt es aber als hinreichend möglich erscheinen, dass die Beklagte die von ihr produzierten DVDs bei entsprechender Nachfrage auch in andere Länder - und damit auch nach Deutschland - liefert. Das gilt umso mehr, als die Beklagte nach ihrem eigenen Vorbringen bloß "überwiegend in das arabische Ausland" exportiert, was zwingend bedeutet, dass sie zu irgendeinem Teil eben auch in andere Länder liefert. Ist dem aber so, besteht nach der eigenen Einlassung der Beklagten die potentielle Gefahr von Exporten auch in die Bundesrepublik Deutschland. Wie die Klägerin in erster Instanz unwidersprochen vorgetragen hat, stehen die europäischen DVD-Hersteller in einem regen Wettbewerb zueinander, wobei sie DVDs regelmäßig nicht nur für den jeweiligen Heimatmarkt, sondern auch und gerade für die Bundesrepublik Deutschland als den größten Absatzmarkt in Europa herstellen. Als Beispiele hat die Klägerin in diesem Zusammenhang auf Hersteller in Österreich, Frankreich, Italien und Spanien ansässige DVD-Hersteller verwiesen.

155

Das alles sprach und spricht dafür, dass patentverletzende DVDs aus der Produktion der Beklagten in Deutschland Verbreitung finden konnten und auch künftig noch finden können. Bei DVDs handelt es sich um äußerst flüchtige Ware, deren Vertrieb von der Beklagten nicht gesteuert werden muss und der in Abhängigkeit vom Zielland auch keine besondere Vertriebsstruktur erfordert, erst recht keine solche, die eine bisher nicht ausführbare Lieferung nach Deutschland erst möglich machen würde. Auch die Beklagte zeigt nicht auf, inwiefern es einen logistischen, spezielle Vorkehrungen betrieblicher Art erfordernden Unterschied machen soll, ob patentgemäße DVDs z.B. nach Dubai oder nach Deutschland ausgeliefert werden. Wie einfach eine Bestellung von der Beklagten hergestellter DVDs durch einen in Deutschland ansässigen Kunden möglich ist, hat die von der Klägerin veranlasste Testbestellung exemplarisch gezeigt. Die von der Testkäuferin aufgegebene Bestellung ist von der Beklagten ohne Weiteres entgegengenommen und problemlos ausgeführt worden.

156

Ob der Prozessbevollmächtigte der Klägerin im Verhandlungstermin vor dem Landgericht nachträglich davon gesprochen hat, die Beklagte sei wohl in diese Falle "hineingetappt", spielt für die rechtliche Bewertung des Verhaltens der Klägerin bzw. der Testkäuferin keine Rolle. Letztlich ist jedes Testgeschäft im weitesten Sinne eine Art "Falle", in welche der Betroffene, wenn er den Abschluss des Geschäfts nicht ablehnt, "hineintappt".

157

b)

Die Klägerin hat auch keine verwerflichen Mittel angewandt, um das Geschäft herbeizuführen.

158

aa)

159

Die Testkäuferin B ist gegenüber der Beklagten wie ein normaler Kunde aufgetreten. Dass sie der Beklagten einen "DVD-Master auf einem DLT-Tape Type IV" als Ausgangsmaterial zur Verfügung gestellt hat, ändert daran nichts. "Master" werden von einem Authoring-Studio üblicherweise entweder an den Kunden oder direkt an ein Presswerk ausgeliefert (vgl. LG Düsseldorf, InstGE 7, 70, 843 4. Tz. 52 – Videosignal-Codierung I; Berufungsbegründung, Seite 9). Im Falle der Auslieferung an den Kunden obliegt es diesem, den "Master" dem Presswerk zur Verfügung zu stellen. Genau so ist hier verfahren worden. Hat sich aber der Testkäufer genauso verhalten, wie sich Verkehrsteilnehmer in derartigen Fällen zu benehmen pflegen, scheidet die Annahme, die Testperson habe mit verwerflichen Mitteln auf einen Verstoß bzw. eine Rechtsverletzung hingewirkt, grundsätzlich aus (vgl. z.B. BGH, GRUR 1965, 607, 609 – Funkmietwagen; BGH, GRUR 1965, 612, 614 – Warnschild; OLG Karlsruhe, GRUR 1984, 75 – Provozierter Verstoß; OLG Hamm, Urt. v. 13.07.2004 – 4 U 48/04, BeckRS 2005 03659; Ahrens/Bähr, a.a.O., Kap. 27 Rdnr. 26 m.w.N.). Erst wenn der Testkäufer den Verletzer – anders als ein normaler Kunde – gewissermaßen in den Verstoß bzw. die Rechtsverletzung treibt, kann ein solcher Testkauf nicht mehr als Beleg für die Rechtstreue des Verletzers dienen (vgl. OLG Hamm, Urt. v. 13.07.2004 – 4 U 48/04, BeckRS 2005 03659 m.w.N.). Dafür fehlen im Streitfall jegliche Anhaltspunkte.

160

bb)

161

Die Testkäuferin musste die Beklagte des Weiteren nicht zur Annahme und Durchführung der Bestellung überreden bzw. sonstwie nachhaltig auf die Beklagte einwirken. Das in Rede stehende Geschäft ist ohne Schwierigkeiten zustande gekommen und von der Beklagten auch ohne Weiteres ausgeführt worden.

162

cc)

Da die Übersendung eines "Masters" nichts Ungewöhnliches ist, sondern der Üblichkeit entspricht, kann auch nicht vom Einsatz besonderer Verführungskunst oder unfairer Mittel seitens der Testkäuferin die Rede sein. Die Testkäuferin hat die Beklagte nicht darüber getäuscht, dass es sich bei dem übersandten "DLT-Tape" um ein im A-2-Standard codiertes "DLT-Tape" handelt. Über die Codierung bzw. das Daten-Format hat sie gegenüber der Beklagten weder unzutreffende noch irreführende Angaben gemacht. Über die Codierung bzw. das Daten-Format ist die Testkäuferin von der Beklagten auch nicht befragt worden.

163

Soweit die Beklagte geltend macht, sie habe keine Möglichkeit gehabt, eine Überprüfung des "DLT-Tapes" vorzunehmen, mag dahinstehen, ob dies im Tatsächlichen zutrifft. Zumindest hätte die Beklagte – die spätestens auf Grund der vorangegangenen Korrespondenz mit der A LA wusste, dass es A-2-Poolpatente gab – sich bei der Testkäuferin erkundigen können und müssen, ob das ihr zur Verfügung gestellte "DLT-Tape" im A-2-Format codierte Daten enthält. Diese Nachfrage, welche die Beklagte unstreitig nicht gestellt hat, war umso angebrachter und notwendiger, als der A-2-Standard nach den unangegriffenen Feststellungen des Landgerichts das in der Praxis dominierende Codierverfahren darstellt und es sich deswegen für die Beklagte geradezu aufdrängen musste, dass es sich bei dem ihr überlassenen Tape um ein im A-2-Standard codiertes "DLT-Tape" handeln kann. In Anbetracht dessen kommt es nicht mehr darauf an, ob sich – wie die Klägerin behauptet – für die fachkundige Beklagte ohnehin aus der Angabe "DVD Master on a DLT-Tape Type IV" ergab, dass die zu liefernden DVDs im A-2-Format codierte Daten aufweisen sollten.

164

dd)

Dass die Testkäuferin der Beklagten "versichert" hat, die Reproduktion der bereits komprimierten und codierten Daten sei bezüglich einer möglichen Rechtsverletzung unbedenklich, trifft nicht zu. Wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat, wird der Hinweis der Beklagten in ihrem Email vom 12. Februar 2007 auf "copyrights or royalty fees” aus der maßgeblichen Sicht eines objektiven Erklärungsempfängers nur auf urheberrechtliche Belange bezogen, also auf Urheberrechte und zugehörige Lizenzgebühren. Denn insoweit trägt der Besteller die Verantwortung für die Inhalte, die von dem Replikator lediglich in seinem Auftrag vervielfältigt werden. Dementsprechend hat die Testkäuferin das besagte Schreiben der Beklagten mit Email vom 27. Februar 2007 auch dahingehend beantwortet, dass die Video-Daten "GEMA-frei" seien. Diese Erklärung war auch aus Sicht der Beklagten völlig ausreichend, wie daran deutlich wird, dass die Beklagte keinen Anlass gesehen hat, weitere Nachfragen bzw. Rückfragen an die Testkäuferin B zu richten. Solche wären jedoch unbedingt zu erwarten gewesen, wenn es der Beklagten tatsächlich um Lizenzgebühren "für sämtliche möglicherweise bestehenden Rechte, einschließlich gewerblicher Schutzrechte", gegangen wäre, zu denen sich die Testkäuferin in ihrem Antwort-Email zweifelsfrei nicht geäußert hatte. Die Beklagte konnte und durfte hiernach nicht davon ausgehen – und sie ist bei lebensnaher Betrachtung der Umstände seinerzeit selbstverständlich auch nicht davon ausgegangen -, dass die Bestellerin etwaige Lizenzgebühren für gewerbliche Schutzrechte, insbesondere für einschlägige Patente, abgeführt hatte und als Lizenznehmerin zur Benutzung solcher Schutzrechte berechtigt war.

165

ee)

166

Dem Umstand, dass die Bestellung der Testkäuferin ein Volumen von lediglich 500 Stück umfasste, kommt keine Bedeutung zu. Soweit die Beklagte unter Hinweis auf ein Email vom 4. Juli 2006 eine angeblich interne "Arbeitsanweisung" geltend macht, wonach erst die besagte geringe Stückzahl es ermöglicht habe, ihre betrieblichen Kontrollmechanismen zu umgehen, vermag dies nicht zu überzeugen. In dem von der Beklagten angesprochenen Schriftstück heißt es sinngemäß, dass alle Bestellungen mit einem Volumen von über 400 Stück DVDs/CDs mit allen erforderlichen Informationen Herrn Ioannidis vorzulegen sind und nur nach Erteilung seiner schriftlichen Bestätigung ausgeführt werden dürfen, und dass die Mitarbeiter in allen Fällen zwingend vor der Ausführung eines Auftrages sicherstellen sollen, dass alle Lizenzen und Gebühren in Bezug auf gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte geklärt sind und allein von den Kunden der Beklagten an die Rechteinhaber gezahlt werden. Eine Vorlagepflicht an den General Manager und Leiter der Verkaufsabteilung der Beklagten bestand demnach bei Bestellungen ab 400 Stück (vgl. auch Berufungsbegründung, Seiten 19 und 20). Ist dem aber so, ist schon im Ansatz nicht nachvollziehbar, wie die "Kontrollmechanismen" der Beklagten mit einer Bestellmenge von 500 Stück gezielt hätten umgangen werden können. Darüber hinaus behauptet die Beklagte – wie das Landgericht zutreffend ausgeführt hat – auch selbst nicht, dass der Klägerin oder der Testkäuferin bekannt gewesen sei, dass mit einer Bestellung von "nur" 500 Stück eine positive Bearbeitung des Auftrages wahrscheinlicher sei. Es ist weder dargetan noch ersichtlich, dass und auf welchem Wege die Klägerin, ihre Patentanwälte oder die Testkäuferin Kenntnis von der im Prozess vorgelegten "Arbeitsanweisung" erhalten haben könnten.

167

ff)

Daraus, dass die Testkäuferin gegenüber der Beklagten eine Lieferanschrift angegeben hat, die von ihrer Geschäftsanschrift abwich und unter welcher Anschrift nach den Angaben der Beklagten ein Geschäftsbetrieb oder ein Hinweis auf die Firma der Testkäuferin nicht zu finden ist, kann die Beklagte nichts herleiten. Das Geschäft ist ordnungsgemäß abgewickelt worden. Die DVDs sind an die angegebene Empfängeradresse geliefert worden. Die Rechnung ist von der Testkäuferin auch bezahlt worden. Irgendein rechtserheblicher Nachteil ist der Beklagten durch die Angabe der Kölner Lieferanschrift nicht entstanden.

168

gg)

Ohne Erfolg macht die Beklagte schließlich geltend, die Testkäuferin habe eine Geheimhaltungspflicht sowie Interessenwahrungspflicht aus dem Kaufvertrag mit der Beklagten verletzt, indem sie "belastende" Dokumente an Dritte, nämlich die Klägerin, weitergegeben habe. Wie bereits ausgeführt, ist es für den Erfolg von Testkäufen unvermeidlich, den Zweck zu verbergen, und ist es grundsätzlich unbedenklich, den Testkauf von einem Dritten als Strohmann durchführen zu lassen. In einem solchen Fall liegt es auf der Hand, dass der Dritte den Rechtsinhaber über die Einzelheiten des Geschäfts informiert. Nichts anderes ist hier geschehen. Eine Geheimhaltungspflicht ist weder vereinbart worden noch ist ersichtlich, dass hier Geschäftsgeheimnisse der Beklagten in Rede stehen.

169

G.

Zwangslizenzeinwand:

170

Ob die Beklagte aufgrund kartellrechtlicher Vorschriften – anstelle einer weltweiten Poollizenz oder einer Einzellizenz – als dritte Option eine auf Deutschland beschränkte Poollizenz beanspruchen kann, bedarf keiner Erörterung. Der Einwand der Beklagten, die Klägerin sei aufgrund der Standardbindung des Klagepatents als Inhaberin einer marktbeherrschenden Stellung verpflichtet, ihr eine Lizenz an dem Klagepatent einzuräumen, wobei der Lizenzierungsanspruch auch den Verbietungsrechten aus dem Patent entgegen gehalten werden könne, schlägt schon deshalb fehl, weil es Sache der Beklagten gewesen wäre, ihren Lizenzanspruch durch die Vorlage eines spezifizierten Lizenzangebotes geltend zu machen und die sich daraus für die Vergangenheit (zumindest für die im Zusammenhang mit dem Testkauf bereits vorgefallenen Benutzungshandlungen) ergebenden Vertragspflichten angebotsgerecht zu erfüllen (BGH, GRUR 2009, 694 – Orange-Book-Standard). Da die Benutzung eines Patents regelmäßig nicht unentgeltlich verlangt werden kann und der Gestattungseinwand des Benutzers infolgedessen lediglich dahin geht, dass ihm die Benutzung der Erfindung gegen Zahlung einer angemessenen Lizenzgebühr erlaubt wird, hat der Beklagte ein konkretes, aufgrund seiner Regelungsdichte annahme- und verhandlungsfähiges Lizenzangebot zu unterbreiten (BGH, GRUR 2009, 694 – Orange-Book-Standard; OLG Düsseldorf, InstGE 10, 129 – Druckerpatrone II). Das gilt nicht nur dann, wenn der Patentinhaber zwar grundsätzlich zur Lizenzierung bereit ist, die Parteien jedoch über die nähere Ausgestaltung der Lizenzvereinbarung (d.h. über einzelne Klauseln) streiten, sondern gleichermaßen dann, wenn der Patentinhaber die Einräumung eines Benutzungsrechtes in der vom Beklagten gewünschten Art (z.B. in Gestalt einer territorial beschränkten Poollizenz) kategorisch ablehnt. Denn auch in diesem Fall kann dem Lizenzsucher ein Benutzungsrecht regelmäßig nur gegen Entgelt zustehen, das demgemäß offeriert werden muss. Die unberechtigte Weigerung des Patentinhabers über die vom Beklagten gewünschte Lizenzierung zu verhandeln, hat lediglich zur Folge, dass mangels konkreter anderslautender Formulierungsvorschläge des Patentinhabers prima facie von der Angemessenheit des vom Lizenzsucher unterbreiteten Angebotes auszugehen ist.

171

Vorliegend hat es die Beklagte versäumt, einen von ihr für angemessen gehaltenen, aus sich heraus annahmefähigen Lizenzvertragstext vorzulegen. Soweit sie sich auf die "Konditionen des A LA-Standardlizenzvertrages" bezieht, genügt dies nicht. Der Standardvertrag liegt zwar vor; es fehlt aber jeglicher Sachvortrag dazu, ob in ihm das Lizenzgebiet auf Deutschland einfach begrenzt werden kann, ohne dass es hierdurch zu irgendwelchen Unklarheiten oder Widersprüchlichkeiten kommt, die die Klägerin nicht hinnehmen muss, weil sie dem Angebot seine Annahmefähigkeit nehmen. Schon die Frage, an welchen (in Deutschland geltenden) Schutzrechten überhaupt eine Lizenz nachgefragt wird, ist nicht mit der gebotenen, einen vernünftigen Zweifel ausschließenden Klarheit ersichtlich. Die Offerte der Beklagten lässt nicht eindeutig erkennen, ob eine Lizenznahme nur an den mit einer Verletzungsklage verfolgten Standard-Schutzrechten gewollt ist oder auch an denjenigen, die in Deutschland gelten aber nicht Gegenstand der gerichtlichen Auseinandersetzung sind. Abgesehen davon ist das Lizenzverlangen auch an den falschen Adressaten, nämlich den Prozessbevollmächtigten der Klägerin gerichtet. In Bezug auf ihn ist nichts dafür ersichtlich, dass er alle diejenigen Schutzrechtsinhaber vertritt, die Pool-Patente in Deutschland halten, an denen die Beklagte eine gebündelte Benutzungsgestattung erhalten will. Die Beklagte ist weiterhin nicht ihrer Pflicht nachgekommen, für die Vergangenheit vertragsgerecht, d.h. wahrheitsgemäß und vollständig, über ihre lizenzpflichtigen Benutzungshandlungen Rechnung zu legen und entsprechende Lizenzgebühren zu zahlen. Weder hat die Beklagte zum Zwecke der Auskunftserteilung eine Erklärung dazu abgegeben, ob es außer dem Testkauf weitere Benutzungen des Klagepatents gegeben hat, noch hat sie irgendwelche Vergütungszahlungen vorgenommen, die jedenfalls im Hinblick auf den Testkauf geschuldet waren.

172

Rechtsfolgen:

173

Dass die Beklagte im Hinblick auf die vorstehend dargelegte Schutzrechtsverletzung zur Unterlassung und, weil sie das Klagepatent schuldhaft verletzt hat, auch zum Schadenersatz verpflichtet ist und der Klägerin, um ihr die Berechnung ihrer Ansprüche auf Schadenersatz zu ermöglichen, über den Umfang ihrer Verletzungshandlungen Rechnung zu legen hat, ist vom Landgericht im angefochtenen Urteil zutreffend dargelegt worden. Auf diese Ausführungen wird zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen. Im Hinblick auf das Berufungsvorbringen der Beklagten sind lediglich die nachfolgenden Hinweise veranlasst:

174

1.

Da die Beklagte, wie vorstehend ausgeführt, entgegen § 9 Satz 2 Nr. 1 und Nr. 3 PatG eine patentierte Erfindung benutzt hat, kann die Klägerin als Inhaberin des benutzten Klagepatents sie nach § 139 Abs. 1 PatG in Verbindung mit Art. 64 Abs. 1 EPÜ auf Unterlassung in Anspruch nehmen. Die Gefahr weiterer künftiger Rechtsverletzungen ergibt sich daraus, dass die Beklagte im Rahmen ihrer gewerblichen Tätigkeit die angegriffenen Handlungen bereits vorgenommen hat und deshalb vermutet wird, dass sie dieses Verhalten auch in Zukunft wiederholen wird.

175

a)

176

Eine – auch nur einmalige – Schutzrechtsverletzung begründet die auf Lebenserfahrung beruhende tatsächliche Vermutung der Gefahr der Wiederholung der geschehenen rechtswidrigen Handlung (vgl. BGH, GRUR 1992, 612, 614– Nicola; BGH, GRUR 2003, 1031, 1033 - Kupplung für optische Geräte). Nur ausnahmsweise ist die Wiederholungsgefahr bei besonderen Umständen trotz geschehener Verletzung zu verneinen, wofür der Verletzer darlegungs- und beweispflichtig ist (Benkard, a.a.O., § 139 PatG Rdnr. 29 f.).

177

Solche Umstände sind hier nicht feststellbar. Ohne Erfolg macht die Beklagte geltend, dass die in Rede stehende Bestellung lediglich unter Verstoß gegen eine interne "Arbeitsanweisung" ausgeführt worden sei. Insoweit kann dahinstehen, ob die betreffende "Arbeitsanweisung" im fraglichen Zeitraum bereits bestand. Zur wirksamen Unterbindung weiterer Lieferungen patentverletzender DVDs in die Bundesrepublik Deutschland ist sie schon deshalb nicht geeignet, weil danach nur Bestellungen von über 400 Stück DVDs anzeige- und genehmigungspflichtig sind. Die Beklagte trägt selbst vor, dass nur ihr General Manager und Leiter der Verkaufsabteilung im jeweiligen Einzelfall prüfen könne, welche Schutzrechtssituation bestehe (vgl. Berufungsbegründung, Seite 20). Die weitere Anweisung, die Mitarbeiter sollten in allen Fällen zwingend vor der Ausführung eines Auftrags sicherstellen, dass alle Lizenzen und Gebühren in Bezug auf gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte geklärt seien und allein von den Kunden der Beklagten an die Rechteinhaber gezahlt würden, ist erkennbar unzureichend. Weder wird den Sachbearbeitern erläutert, in welcher Weise dies geschehen soll, noch wird ihnen mitgeteilt, welche konkreten Rechte jeweils betroffen sein können und unter welchen Bedingungen von einer hinreichenden Klärung der Schutzrechtslage auszugehen ist. Letztlich zeigt die Beklagte auch nicht auf, wie ihr General Manager und Leiter der Verkaufsabteilung die Schutzrechtssituation üblicherweise prüft. Weitere "Vorsichtsmaßnahmen" hat die Beklagte nach derm in Rede stehenden Lieferfall patentverletzender DVDs nach Deutschland nicht getroffen. Jedenfalls trägt die Beklagte in dieser Hinsicht nichts Konkretes vor.

178

b)

179

Die damit wegen der begangenen Rechtsverletzung zu vermutende Wiederholungsgefahr ist nicht entfallen. An die Beseitigung der Wiederholungsgefahr sind strenge Anforderungen zu stellen (Benkard, a.a.O., § 139 PatG Rdnr. 30 m.w.N.). Eine Wiederholungsgefahr kann grundsätzlich nur durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung ausgeräumt werden (st. Rspr., vgl. BGH, GRUR 1992, 318, 319 – Jubiläumsverkauf; BGH, GRUR 1999, 1017, 1019 – Kontrollnummernbeseitigung; BGH, GRUR 2001, 453, 455 – TCM-Zentrum; BGH, GRUR 2008, 996, 999 – Clone-CD; BGH, GRUR 2008, 1108, 1110 – Haus & Grund III; BGH, WM 2009, 2026 – DAX; BGH, GRUR 2009, 845, 849 – Internet-Videorecorder). Hingegen genügen grundsätzlich weder das bloße Versprechen, die angegriffene Handlung nicht erneut zu begehen, noch die Aufgabe der Betätigung, in deren Rahmen die Verletzung erfolgt ist, um die tatsächliche Vermutung für das Vorliegen einer Wiederholungsgefahr zu widerlegen (st. Rspr., vgl. BGH, GRUR 2000, 605, 608 - comtes/ComTel; BGH, WM 2009, 2026 – DAX; BGH, GRUR 2009, 845, 849 – Internet-Videorecorder). Regelmäßig kann die durch die Rechtsverletzung begründete Wiederholungsgefahr auch in solchen Fällen nur durch die Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung – das heißt durch eine uneingeschränkte, bedingungslose und unwiderrufliche Unterwerfungserklärung unter Übernahme einer angemessenen Vertragsstrafe für jeden Fall der Zuwiderhandlung (vgl. BGH, GRUR 1996, 290, 291 – Wegfall der Wiederholungsgefahr I; BGH, GRUR 1997, 379, 380 – Wegfall der Wiederholungsgefahr II) – ausgeräumt werden. Diese muss eindeutig und hinreichend bestimmt sein sowie den ernstlichen Willen erkennen lassen, die fragliche Handlung nicht (mehr) zu begehen.

180

Vorliegend hat die Beklagte, vertreten durch Herrn C, dem Leiter der Finanzen, zwar in seiner in Kopie überreichten eidesstattlichen Versicherung eine Unterlassungserklärung des Inhalts abgegeben, dass sie keine "DVDs, die die streitgegenständlichen Patente" verwirklichen, nach Deutschland liefert, wobei sie sich für den Fall der Zuwiderhandlung verpflichtet hat, eine Vertragsstrafe in einer angemessenen, von der Klägerin festzusetzenden, im Streitfall vom zuständigen Gericht zu überprüfenden Höhe zu zahlen. Diese Erklärung hat sie im Berufungsrechtszug durch ihren Prozessbevollmächtigten bekräftigen und wiederholen lassen (Schriftsatz v. 28.08.2009, Seite 20). Beide Erklärungen sind jedoch unzureichend. Eine Unterlassungserklärung muss nach Inhalt und Umfang dem entsprechen, was auch Inhalt eines entsprechenden Unterlassungsantrages und der Urteilsformel wäre (vgl. BGH, GRUR 1997, 379, 380 – Wegfall der Wiederholungsgefahr II; Senat, Mitt. 2003, 264, 267 – Antriebsscheibenaufzug; Teplitzky, a.a.O., Kap. 8 Rdnr. 16 m.w.N.). Dem wird das Unterlassungsversprechen, das die Beklagte abgegeben hat, ersichtlich nicht gerecht. Denn die Formulierung "DVDs, die die streitgegenständlichen Patente verwirklichen" ist zu unbestimmt. Weder werden die betreffenden DVDs nach dem Wortlaut der verletzten Patentansprüche beschrieben, noch wird das vorliegende Klagepatent überhaupt bezeichnet. Dass hier in mehreren Verfahren Unterlassungserklärungen verschiedenen Inhalts abgegeben werden müssten, was mit einem gewissen Aufwand verbunden sein mag, befreit die Beklagte nicht davon, eine hinreichend bestimmte Unterlassungserklärung zu formulieren. Auch die Klägerin muss in den einzelnen Verfahren jeweils bestimmte Klageanträge stellen. Außerdem werden die zu unterlassenden Begehungshandlungen in der vorliegenden Unterlassungserklärung nicht konkret bezeichnet und es werden auch nicht alle zu unterlassenden Handlungen aufgeführt. Angesprochen ist lediglich die "Lieferung". Diese Formulierung kennt weder § 9 Satz 2 Nr. 1 noch § 9 Satz 2 Nr. 3 PatG. Auch wenn Unterwerfungserklärungen wie andere Willenserklärungen der Auslegung nach den allgemeinen Regeln zugänglich sind (vgl. BGH, GRUR 1996, 290, 291 – Wegfall der Wiederholungsgefahr I), muss sich der Patentinhaber mit einer derart unbestimmten, möglicherweise Auslegungsschwierigkeiten hervorrufenden Unterwerfungserklärung nicht zufrieden geben.

181

2. Nach Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG hat die Beklagte der Klägerin außerdem allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die schutzrechtsverletzenden Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird. Die Beklagte hat die ihr zur Last gelegten Handlungen schuldhaft begangen, nämlich zumindest fahrlässig im Sinne des § 276 Abs. 1 Satz 2 BGB.

182

a)

183

Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt (§ 276 Abs. 2 BGB). Der Vorwurf der Fahrlässigkeit setzt voraus, dass der objektiv patentverletzend Handelnde den patentverletzenden Charakter seines Verhaltens bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen und vermeiden können. Die Sorgfaltsanforderungen, die zur Vermeidung des Fahrlässigkeitsvorwurfs erfüllt sein müssen, sind hoch. Da sich grundsätzlich jeder Gewerbetreibende vor Aufnahme einer Benutzungshandlung nach etwa entgegenstehenden Schutzrechten Dritter zu vergewissern hat und die erfolgte Patenterteilung in allgemein zugänglichen Quellen bekannt gemacht wird, kann aus dem Vorliegen einer rechtswidrigen Benutzung des Patents in aller Regel auf ein (zumindest fahrlässiges) Verschulden des Benutzers geschlossen werden (vgl. BGH, GRUR 1977, 250, 252 – Kunststoffhohlprofil I; BGH, GRUR 1993, 460, 464 – Wandabstreifer). Das gilt nicht nur für ein herstellendes Unternehmen, sondern prinzipiell in gleicher Weise für ein lediglich vertreibendes Unternehmen. Von Gewerbetreibenden wird generell erwartet, dass sie sich über fremde Schutzrechte informieren, die ihren Tätigkeitsbereich betreffen, und dass sie auch deren Schutzbereich prüfen, sofern die Art ihrer gewerblichen Tätigkeit es nicht als ausgeschlossen erscheinen lässt, dass von geschützten Gegenständen oder Verfahren Gebrauch gemacht wird (vgl. LG Mannheim, InstGE 7, 14, 16 – Halbleiterbaugruppe). Sofern eine eigene Schutzrechtsprüfung mit besonderem Aufwand verbunden ist, besteht zumindest die Verpflichtung, sich bei seinem Vorlieferanten zu vergewissern, ob die notwendige Überprüfung von diesem oder einem früheren Glied in der Vertriebskette mit der gebotenen Sorgfalt durchgeführt worden ist (BGH, GRUR 2006, 575, 577 – Melanie).

184

b)

185

Nach diesen Rechtsgrundsätzen hat die Beklagte fahrlässig gehandelt. Selbst wenn die im Ausland ansässige Beklagte als Replikator zu einer eigenen Untersuchung des ihr vom Besteller zur Verfügung gestellten "DLT-Tapes" im Hinblick auf eine mögliche Schutzrechtsverletzung nicht verpflichtet gewesen sein sollte, hat die Beklagte ihre Sorgfaltspflichten jedenfalls dadurch verletzt, dass sie sich vor der Lieferung der DVDs nicht einmal bei der Bestellerin in verlässlicher Weise darüber vergewissert hat, ob diese bereits mit der gebotenen Sorgfalt geprüft hat, ob die anhand des "DLT-Tapes" anzufertigenden DVDs Schutzrechte in der Bundesrepublik Deutschland verletzen. Eine solche Nachfrage war für die Beklagte leicht durchzuführen und von ihr als Exporteur selbst produzierter DVDs unbedingt zu verlangen.

186

III.

187

Die Kostenentscheidung folgt aus § 97 Abs. 1 ZPO.

188

Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich aus §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.

189

Anlass, die Revision zuzulassen, besteht nicht. Es handelt sich um eine Einzelfallentscheidung ohne grundsätzliche Bedeutung, die keine entscheidungserheblichen Rechtsfragen aufwirft, deren Beantwortung durch den Bundesgerichtshof zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich wäre.