Oberlandesgericht Köln ()
Urteil vom 2001-09-07, Aktenzeichen 6 U 215/00
ECLI:DE:OLGK:2001:0907.6U215.00.00

Tenor

1

T a t b e s t a n d

2

Die Klägerin vertreibt in der Bundesrepublik Deutschland u.a.
das den Wirkstoff L. enthaltende Fertigarzneimittel "A.". Die
Bezeichnung "A." ist zu Gunsten der T. E. GmbH - wie aus der Anlage
K 1 zur Klageschrift ersichtlich - als Marke u.a. für Arzneimittel
geschützt. Die T. E. GmbH hat der Klägerin eine Lizenz zur Nutzung
des erwähnten Zeichens erteilt und sie ermächtigt, gegen
Rechtsverletzungen durch Dritte in eigenem Namen
einzuschreiten.

3

Das stoffidentische Arzneimittel wird in Italien durch die Fa.
W.L. S./C. hergestellt und unter der Bezeichnung "Z." in den
Verkehr gebracht.

4

Die Beklagte importiert das letztgenannte Arzneimittel "Z." aus
Italien und bringt es hier nach Umetikettierung der italienischen
Originalpackung und Beifügung einer deutschsprachigen
Packungsbeilage in der aus dem überreichten Originalexemplar
(Anlage K 2 = Hüllen Bl. 14 d.A.) ersichtlichen Aufmachung unter
der Bezeichnung A. in den Verkehr. Auf der Umverpackung ist dabei
der Hinweis angegeben, dass es sich bei A. um eine eingetragene
Marke der T. E. GmbH handelt.

5

Neben der Beklagten führt auch die K.P. GmbH das Arzneimittel
"Z." aus Italien nach Deutschland ein, wo sie es unter der
genannten Originalbezeichnung auf den Markt bringt.

6

Das Arzneimittel wird überdies auch noch durch andere Firmen
hergestellt und unter verschiedenen Bezeichnungen in Deutschland,
Italien und anderen europäischen Staaten vertrieben. So bringt u.a.
die Fa. A. das von ihr hergestellte Arzneimittel in Deutschland und
in Frankreich unter ihrer Marke "L." auf den Markt; in Italien wird
das Arzneimittel ferner durch T. Italia unter L. in den Verkehr
gebracht. Hinsichtlich der näheren Einzelheiten insoweit wird auf
die Aufstellung im Schriftsatz der Klägerin vom 30.04.2001 (dort S.
4 = 185 d.A.) Bezug genommen.

7

Die Klägerin sieht in der Verwendung der Marke "A." durch die
Beklagte eine den Tatbestand des § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG
verwirklichende Verletzung der ihrer Lizenzgeberin in bezug auf die
Marke A. zustehenden Rechte und nimmt die Beklagte auf Unterlassung
und Auskunft in Anspruch; sie verlangt ferner die Feststellung,
dass die Beklagte zum Schadensersatz verpflichtet ist.

8

Der Austausch der ursprünglichen Bezeichnung "Z." des aus
Italien importierten, von W.L. S. hergestellten Arzneimittels gegen
die im Einfuhrland Deutschland verwendete Marke "A." stehe, so hat
die Klägerin zur Begründung der vorbezeichneten Klagebegehren
ausgeführt, dabei namentlich auch nicht mit den Grundsätzen in
Einklang, wie sie der Europäische Gerichtshof in den Fällen des
Parallelimports von Arzneimitteln zur Legitimierung der Ersetzung
der ursprünglichen Marke durch die im Einfuhrmitgliedsland benutzte
Marke entwickelt habe.

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Die Klägerin hat beantragt,

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die Beklagte zu verurteilen,

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1. es bei Meidung eines für jeden Fall
der Zuwiderhandlung

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festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zur
Höhe von 500.000,00 DM

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zu unterlassen,

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das in Italien von L. hergestellte und
dort von W. vertriebene

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Arzneimittel Z. 15 und 30 mg-Kapseln im
geschäftlichen Verkehr

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in der Bundesrepublik Deutschland unter
der Marke A.

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anzubieten und/oder in den Verkehr zu
bringen und/oder anbieten

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und/oder in den Verkehr bringen zu
lassen, wie nachstehend wieder-

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gegeben

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22

2. ihr, der Klägerin, Auskunft darüber
zu erteilen,

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seit wann Handlungen gemäß Ziff. I. 1.
begangen worden sind,

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dies unter Darlegung der Vertriebswege,
der Abnehmer, der Stück-

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zahlen sowie der dafür erzielten
Erlöse, diese gestaffelt nach

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Quartalen;

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festzustellen, dass die Beklagte verpflichtet ist, ihr, der
Klägerin,

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allen Schaden zu ersetzen, der ihr aus
Handlungen der unter Ziff.

29

I.1. beschriebenen Art bereits
entstanden ist oder noch entstehen

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wird.

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Die Beklagte hat beantragt,

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die Klage abzuweisen.

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Nach Ansicht der Beklagten ist die Ersetzung der das aus Italien
importierte Arzneimittel kennzeichnenden Originalbezeichnung durch
die im Einfuhrland Deutschland verwendete Klagemarke berechtigt. In
Begründung dieses Standpunkts hat sie unter Auseinandersetzung mit
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur sog.
Markenersetzung bei parallelimportierten Arzneimitteln ausgeführt,
dass die hier zu beurteilende Geltendmachung der Klagemarke "A."
durch die Klägerin zu dem Zweck, sich dem Vertrieb des
umetikettierten Arzneimittels unter dieser Marke im Inland zu
widersetzen, zu einer mit den Artikeln 28, 30 EGV unvereinbaren
künstlichen Abschottung zwischen den Mitgliedsstaaten führen
würde.

34

Das Landgericht hat der Klage mit Urteil vom 03.11.2000, auf
welches zum Zwecke der Sachdarstellung Bezug genommen wird,
stattgegeben. Die von der Beklagten zum Vertrieb des Arzneimittels
im Inland vorgenommene Umbenennung verletze, so hat das Landgericht
zur Begründung seiner Entscheidung im wesentlichen ausgeführt, die
in bezug auf die Klagemarke bestehenden Rechte der Markeninhaberin
und begründe die von der Klägerin geltend gemachten Ansprüche auf
Unterlassung, Auskunft und Feststellung der Schadensersatzpflicht
nach Maßgabe der §§ 4, 14 MarkenG. Die Beklagte sei auch nach dem
von ihr eingewandten Gesichtspunkt der gemäß Artikel 28, 30 EGV
unzulässigen künstlichen Marktabschottung nicht zur vorliegend
beanstandeten Verwendung der Klagemarke befugt, weil - was das
Landgericht unter näherer Befassung mit den Entscheidungen
"Pharmacia & Upjohn" ( WRP 1999, 1264 ff) sowie "Bristol-Myers
Squibb" (WRP 1996, 880 ff) des Europäischen Gerichtshofs erläutert
hat - das Recht des Markeninhabers, sich dem Markenaustausch zu
widersetzen, danach nur dann ausgeschlossen werden könne, wenn die
Markenersetzung objektiv notwendig sei. Davon könne im Streitfall
nicht die Rede sein, weil sich die Beklagte mit dem Inlandsvertrieb
des aus Italien importieren Arzneimittels unter der Marke "A."
allenfalls wirtschaftliche Vorteile verspreche. Diese reichten
indessen nicht aus, um i.S. der Rechtsprechung des Europäischen
Gerichtshofs die Notwendigkeit der Markenersetzung begründen zu
können.

35

Gegen dieses ihr am 10.11.2000 zugestellte Urteil hat die
Beklagte am Montag, den 11.12.2000 Berufung eingelegt, die sie nach
Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist bis zum 12.03.2001
mittels eines unter diesem Datum eingegangenen Schriftsatzes
begründet hat.

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Die Beklagte wiederholt ihr erstinstanzliches Vorbringen und
hält insbesondere an dem von ihr noch vertiefend dargestellten
Standpunkt fest, dass die Geltendmachung der Rechte aus der
Klagemarke als eine nach Maßgabe der Artikel 28, 30 EGV unzulässige
künstliche Markabschottung zu qualifizieren sei. Das Landgericht,
so führt die Beklagte aus, sei bei der im Rahmen der Anwendung der
Artikel 28, 30 EGV vorgenommenen Abwägung zu Unrecht zu dem
Ergebnis gelangt, dass sie - die Beklagte - nicht berechtigt sei,
das aus Italien importierte Arzneimittel "Z." in Deutschland unter
der hier gebräuchlichen Bezeichnung "A." zu vertreiben. Die
Klägerin S.lte die Märkte der Europäischen Union und des
Europäischen Wirtschaftsraums in regionale Teilmärkte auf, indem
sie dasselbe Arzneimittel über konzernabhängige Unternehmen
und/oder Lizenznehmer ohne erkennbaren Grund unter teilweise
abweichenden Bezeichnungen in den Verkehr bringe. Durch diese
Vertriebs- und Markenpolitik werde die gegenseitige Durchdringung
der Märkte innerhalb der Europäischen Union und des Europäischen
Wirtschaftsraums erheblich erschwert. Die Klägerin verfolge damit
ganz offensichtlich den Zweck, die nationalen Märkte innerhalb der
Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraums
gegeneinander abzuschotten. Danach stehe fest, dass die Klägerin
ihre Marke bewusst zu Marktabschottungszwecken einsetze, was für
sich allein ausreiche, um sie nach Maßgabe der Art. 28, 30 EGV
unter dem Aspekt der künstlichen Marktabschottung daran zu hindern,
sich dem streitbefangenen Gebrauch ihrer Marke zu widersetzen. Für
sie, die Beklagte, habe die Vorgehensweise der Klägerin zur Folge,
dass ein effektiver Marktzutritt des verfahrensgegenständlichen
Arzneimittels in Deutschland unter der im italienischen Markt
verwendeten Bezeichnung "Z." nicht gegeben sei. Schon aus diesem
Grund könne die in dem angefochtenen Urteil zum Ausdruck gebrachte
Wertung nicht überzeugen, ihr - der Beklagten - stehe kein die
Markenersetzung objektiv notwendig machender Grund zur Seite.
Jedenfalls aber müsse das nunmehr in Anbetracht einer von ihr
zwischenzeitlich recherchierten, für Arzneimittel eingetragenen
Drittmarke "R." gelten. Denn die Inhaberin dieser Drittmarke habe
bereits ernsthaft zu erkennen gegeben, dass sie mit der Verwendung
der Bezeichnung "Z." für das hier in Frage stehende Arzneimittel
wegen einer damit verbundenen Verwechslungsgefahr nicht
einverstanden sei.

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Die Beklagte beantragt,

38

das Urteil des Landgerichts Köln vom 03.11.2000 - 81 O 108/00
-

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abzuändern und die Klage abzuweisen.

40

Die Klägerin beantragt,

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die Berufung zurückzuweisen.

42

Zu Recht, so führt die ihr erstinstanzliches Vorbringen im
übrigen wiederholende und vertiefende Klägerin in Verteidigung des
angefochtenen Urteils aus, habe das Landgericht dem Einwand des
Beklagten, die Ausübung der Rechte aus der Klagemarke diene dem
Zweck der künstlichen Marktabschottung, den Erfolg versagt. Es
bestünden von der Klägerin im einzelnen dargestellte objektive
Gründe dafür, das Arzneimittel unter unterschiedlichen
Bezeichnungen in den verschiedenen Ländern der Europäischen Union
und des Europäischen Wirtschaftsraums zu vertreiben. Dabei treffe
es auch keineswegs zu, dass es sich bei den Herstellern und
Vertreibern des Arzneimittels sämtlich um konzernabhängige
Unternehmen handele. Mit einer Absicht, die Märkte abzuschotten,
habe das nichts zu tun. Auch sei die Beklagte nicht gehindert, das
importierte Mittel in Deutschland unter der Ursprungsbezeichnung
"Z." zu vermarkten, was - wie die Klägerin näher erläutert - auch
mit Blick auf die recherchierte Drittmarke "R." gelte. Schließlich
bestehe erst Recht kein Zwang, die ursprüngliche
Arzneimittelbezeichnung "Z." gerade durch die Klagemarke zu
ersetzen.

43

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten im Vorbringen der
Parteien wird auf ihre in beiden Instanzen gewechselten
Schriftsätze samt Anlagen Bezug genommen.

44

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

45

Die zulässige Berufung hat in der Sache keinen Erfolg. Das
Landgericht hat der Beklagten zu Recht untersagt, das in Italien
von L. hergestellte Arzneimittel in Deutschland unter der Marke
"A." anzubieten und/oder zu vertreiben, wie es in dem angefochtenen
Tenor im einzelnen dargestellt ist. Ebenso wenig ist die
Verurteilung der Beklagten zur Auskunftserteilung und die
Feststellung des Landgerichts zu beanstanden, dass die Beklagte aus
der streitgegenständlichen Handlungsweise der Klägerin zum
Schadensersatz verpflichtet ist.

46

Die Markenverletzung seitens der Beklagten ergibt sich aus § 14
Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Indem die Beklagte das aus Italien
importierte Arzneimittel "Z." in Deutschland umetikettiert und mit
der Klagemarke "A." kennzeichnet, benutzt sie ohne Zustimmung des
Markeninhabers ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren, die
mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz genießt. Auf den
Erschöpfungsgrundsatz nach Maßgabe des § 24 MarkenG kann sich die
Beklagte insoweit nicht berufen. Der Erschöpfungsgrundsatz greift
immer nur dann, wenn eben die Marke von dem Anspruchsgegner benutzt
wird, unter der der Markeninhaber oder mit seiner Zustimmung ein
Dritter die Ware vorher in den Verkehr gebracht hat. So liegt der
Fall hier indessen nicht, da die Beklagte gerade nicht die Marke
"Z." verwendet, unter der das Arzneimittel im Ausfuhrstaat
(Italien) in den Verkehr gebracht worden ist, sondern diese gegen
eine andere Marke, nämlich die der Klägerin lizenzierte Marke "A.",
austauscht (vgl. dazu auch EuGH, Urteil vom 12.10.1999 - Pharmacia
& Upjohn, zu Art. 7 der ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates
vom 21.12.1988 unter Erwägungsgrund 28).

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Dagegen wendet die Beklagte in erster Linie ein, nach der
ständigen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs sei die
Geltendmachung markenrechtlicher Ansprüche auch dann gemäß Art. 28,
30 EGV (früher Art. 30, 36 EGV) ausgeschlossen, wenn ein
Arzneimittel im Ausfuhrstaat unter einer anderen Bezeichnung
vertrieben werde als im Einfuhrstaat und der Importeur das
Arzneimittel mit der im Inland gebräuchlichen Marke neu
kennzeichne. In der Tat kann nach dieser Rechtsprechung die
Geltendmachung des Rechts an der Marke durch den Markeninhaber eine
verschleierte Beschränkung im Sinne von Art. 30 EGV (früher Art. 36
EGV) darstellen, wenn erwiesen ist, dass die Benutzung der Marke
durch den Inhaber unter Berücksichtigung des von ihm angewandten
Vermarktungssystems zur künstlichen Abschottung der Märkte zwischen
den Mitgliedsstaaten beitragen würde und der Markeninhaber sich
darüber hinaus nicht auf die Wahrung bestimmter schutzwürdiger
Interessen berufen kann (vgl. die oben zitierte Entscheidung
Pharmacia & Upjohn sowie die Urteile des EuGH vom 11.07.1996 in
der Sache Bristol-Myers Squibb, WRP 99, 880 sowie in Sachen Eurim
Pharm, WRP 96, 867). Der vorliegende Streitfall unterscheidet sich
jedoch in einem entscheidenden Punkt von den
Sachverhaltskonstellationen, die der Beurteilung in den genannten
Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs zugrunde lagen. Dort
waren die Inhaber der ausgetauschten, im Ausland verwendeten Marke
und der Inlandsmarke entweder identisch oder aber in einem Konzern
verbundene (Tochter-, Schwester-) Unternehmen; zudem waren die
Markeninhaber durchweg auch die Hersteller. So liegen die Dinge in
dem vom Senat zu beurteilenden Fall gerade nicht. Das
streitbefangene Arzneimittel wird in wirkstoffidentischer
Zusammensetzung in Deutschland unter insgesamt vier Bezeichnungen
(A., L., L. und Z.) von insgesamt - die Beklagte nicht mitgezählt -
sieben Unternehmen in den Verkehr gebracht, darunter vier
Parallelimporteuren (K., M., E.M., P. West). Die Beklagte hat
nichts dazu vorgetragen, und dafür gibt es auch sonst keine
Anhaltspunkte, dass sie - mit Ausnahme der Klägerin - zur
T.-Unternehmensgruppe gehörten. Soweit dritte Unternehmen wie L. in
Italien oder A. das Arzneimittel in stoffidentischer
Zusammensetzung selbst herstellen, geschieht dies in Lizenz der T.
C. I. Ltd. in O., Japan. Anders als in den o.g. vom Europäischen
Gerichtshof entschiedenen Fällen vertreiben mithin (lizensierte)
Hersteller ihr eigenes Produkt jeweils unter einer eigenen Marke in
verschiedenen europäischen Ländern, und die inkriminierte
Markenrechtsverletzung besteht darin, dass im Zuge des Imports des
Arzneimittels nach Deutschland die Marke des Herstellers entfernt
und die für einen anderen Hersteller eingetragene Marke ohne dessen
Zustimmung für das Arzneimittel benutzt wird. Ein derartiges Recht
kann dem Importeur einer Ware nicht eingeräumt werden. Die
Hauptfunktion der Marke besteht darin, dem Verbraucher oder
Endabnehmer die Ursprungsidentität der mit ihr versehenen Ware zu
garantieren, indem ihm ermöglicht wird, diese Ware ohne
Verwechslungsgefahr von Waren anderer Herkunft zu unterscheiden
(vgl. Urteil des EuGH in Sachen Bristol-Myers Squibb a. a.O. zu Rz.
47). Dem kann die Beklagte nicht entgegenhalten, dass es sich bei
"Z." und "A." um ein wirkstoffgleiches Medikament handele und die
T.-Gruppe Inhaberin der "Patentrechte" an der Rezeptur des
Arzneimittels sei. Die vom Europäischen Gerichtshof beschriebene
Herkunftsfunktion der Marke bezieht sich nämlich nicht auf den
"Erfinder" oder "Patentinhaber", sondern auf den Hersteller, indem
die Marke dafür Gewähr zu bieten hat, dass alle Waren, die mit ihr
versehen sind, unter der Kontrolle eines einzigen Unternehmens
hergestellt worden sind, das für ihre Qualität verantwortlich
gemacht werden kann (vgl. Fezer, Markenrecht, 2. Aufl., Einleitung
Rn. 36).

48

Die Beklagte hat dem in der mündlichen Berufungsverhandlung
entgegengehalten, die Rezeptur, also die vorgegebene
Zusammensetzung der einzelnen Wirkstoffe, sei das allein
Entscheidende; die daran anknüpfende standardisierte Herstellung
führe zu keinerlei Unterschieden in der Produktqualität, so dass
auf die Person des Herstellers nichts ankomme. Selbst wenn das
richtig wäre - plausibel erscheint dem Senat allenfalls die
Behauptung, in den in der Europäischen Gemeinschaft ansässigen
Unternehmen sei das Herstellungsniveau kaum unterscheidbar -, würde
dies zu keiner anderen rechtlichen Beurteilung führen. Zum einen
ändert das nichts an dem Umstand, dass die Verbraucher und
Endabnehmer verschiedenen Herstellern auch unterschiedliches
Vertrauen entgegenbringen, das durch die Markenfunktion gerade zu
schützen ist; zum anderen könnte die einheitlich zu handhabende
Beurteilung der Funktion der Marke sich nicht an den Besonderheiten
gerade des Arzneimittelsektors ausrichten.

49

Die Beklagte hat gegen die rechtliche Beurteilung des Senats in
der mündlichen Verhandlung noch eingewandt, die vom Europäischen
Gerichtshof missbilligte Marktabschottung könne alsdann leicht über
den Umweg erzielt werden, dass ein Hersteller nicht selbst in
verschiedenen Ländern der Europäischen Gemeinschaft das
Arzneimittel unter verschiedenen Marken vertreibe, sondern sich, um
den europarechtlichen Bindungen zu entkommen, ortsansässiger
Lizenznehmer als Hersteller des Arzneimittels bediene. In der Tat
würde sich in Fällen, in denen erwiesenermaßen der Lizenzgeber die
Kontrolle über den Herstellungsprozess in der Hand behalten und die
eigene Herstellung nur formal delegiert hat, um dem Ziel der
Marktabschottung in der Gemeinschaft näher zu kommen, die Frage
stellen, ob die Lizenzvergabe wie ein Strohmanngeschäft und der
Lizenzgeber weiterhin als Hersteller zu behandeln sein könnte.
Konkrete Anhaltspunkte für eine derartige Vorgehensweise der
T.-Unternehmensgruppe hat die Beklagte indessen nicht vorgetragen;
sie sind auch sonst nicht ersichtlich. Etwas derartiges kann auch
nicht im Sinne einer tatsächlichen Vermutung unterstellt werden. Es
gibt keinen Lebenserfahrungssatz dahin, dass Lizenzvergaben im
Arzneimittelbereich dem genannten Zweck der Marktabschottung
dienlich sein sollen.

50

Nach alledem führt die Verwirklichung der markenrechtlichen
Unterlassungsansprüche nicht zu einer nach den Art. 28, 30 EGV
unzulässigen Einfuhrbeschränkung, so dass die Berufung mit der
Kostenfolge des § 97 ZPO zurückzuweisen war.

51

Die weiteren Nebenentscheidungen folgen aus §§ 708 Nr. 10, 711
ZPO.