Landgericht Düsseldorf (Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 1999-04-29, Aktenzeichen 4 O 320/97
ECLI:DE:LGD:1999:0429.4O320.97.00

Tenor

I.

Die Beklagten werden verurteilt,

1.

es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 500.000,- DM - ersatzweise Ordnungshaft - oder einer Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen,

a)

Immunoassay-Kits zur Analyse von Proben auf die Anwesenheit von Antikörpern, die gegen ein HCV-Antigen gerichtet sind,

anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu ge-brauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

die ein Polypeptid in einem geeigneten Behälter enthalten, wobei das Polypeptid in im wesentlichen isolierter Form vorliegt und eine Sequenz von mindestens 10 aufeinanderfolgenden Aminosäuren umfaßt, die von dem Genom des Hepatitis-C-Virus (HCV) kodiert wird und eine antigene HCV-Determinante umfaßt, wobei HCV charakterisiert ist durch

(i)

einen positiven Strang des RNA-Genoms,

(ii)

wobei das Genom ein offenes Leseraster (ORF) umfaßt, welches ein Polyprotein kodiert, und

(iii)

wobei das Polyprotein eine Aminosäurensequenz umfaßt, die mindestens 40 % Homologie mit der 859 Aminosäuren umfassenden Sequenz der nach-stehenden wiedergegebenen Figur 14-1 bis 14-3 aufweist:

b)

immobilisierte Polypeptide, die nicht das gp 53 Protein von BVDV sind, zur Verwendung in einem Immunoassay zum Nachweis von Antikörpern gegen Hepatitis-C-Virus (HCV)

anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu ge-brauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

die eine antigene Determinante umfassen, die durch einen Anti-HCV-Antikörper gebunden wird, welcher Immunoassay zum Nachweis eines Antikörpers gegen Hepatitis-C-Virus folgende Schritte umfaßt:

(b1)

Bereitstellung eines Polypeptids, umfassend eine antigene Determinante, an die der Anti-HCV-Antikörper bindet, wobei die antigene Determinante eine aufeinanderfolgende Aminosäurensequenz umfaßt, die von dem HCV-Genom kodiert wird, und wobei HCV folgendermaßen charakterisiert ist:

(i)

ein positiver Strang des RNA-Genoms,

(ii)

wobei das Genom ein offenes Leseraster (ORF) umfaßt, welches ein Polyprotein kodiert, und

(iii)

wobei das Polyprotein eine Aminosäurensequenz umfaßt, die mindestens 40 % Homologie mit der 859 Aminosäuren umfassenden Sequenz der vorstehend unter 1. a) wiedergegebenen Figur 14-1 bis 14-3 aufweist;

(b2)

Inkubation einer biologischen Probe mit dem Polypeptid unter Bedingungen, die die Ausbildung des Antigen-Antikörper-Komplexes erlauben, und

(b3)

Bestimmung, ob der das Polypeptid umfassende Anti-gen-Antikörper-Komplex ausgebildet wurde;

c)

rekombinante HCV-Polypeptide

anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

die durch Inkubation einer Wirtszelle unter Bedin-gungen hergestellt worden sind, die zur Expression der kodierenden Sequenz führen, wobei die Wirtszelle mit einem rekombinanten Vektor transformiert ist, der eine kodierende Sequenz enthält, die funktionell mit einer Kontrollsequenz verknüpft ist, und die kodierende Sequenz ein DNA-Polynukleotid ist, das ein Polypeptid kodiert, welches eine Sequenz von mindestens 10 aufeinanderfolgenden Aminosäuren umfaßt, die von dem Genom des Hepatitis-C-Virus (HCV) kodiert wird und eine HCV-Antigendeterminante umfaßt, wobei HCV folgendermaßen charakterisiert ist:

(i)

ein positiver Strang des RNA-Genoms,

(ii)

wobei das Genom ein offenes Leseraster (ORF) umfaßt, welches ein Polyprotein kodiert, und

(iii)

wobei das Polyprotein eine Aminosäurensequenz umfaßt, die mindestens 40 % Homologie mit der 859 Aminosäuren umfassenden Sequenz der unter 1. a) wiedergegebenen Figur 14-1 bis 14-3 aufweist;

2.

den Klägerinnen darüber Rechnung zu legen, in wel-chem Umfang sie die zu 1. bezeichneten Handlungen seit dem 16. Januar 1994 begangen haben, und zwar unter Angabe

a) der Menge der erhaltenen oder bestellten Erzeugnisse sowie der Namen und Anschriften der Hersteller, Liefe¬ran¬ten und anderer Vorbesitzer,

b) der einzelnen Lieferungen, aufgeschlüsselt nach Liefer¬mengen, -zeiten und -preisen und Typen¬bezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Ab¬nehmer und Auftraggeber,

c) der einzelnen Angebote, aufgeschlüsselt nach Angebots¬men¬gen, -zeiten und -preisen und Typen¬be¬zeich¬nungen

d) der betriebenen Werbung, aufgeschlüsselt nach Werbe¬trä¬gern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Ver¬breitungsgebiet,

e) der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufge-schlüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

3.

die in der Bundesrepublik Deutschland in ihrem un-mittelbaren und mittelbaren Besitz oder Eigentum befindlichen, unter I. 1 a) bis c) bezeichneten Erzeugnisse nach ihrer Wahl zu vernichten oder an einen von den Klägerinnen zu benennenden Treuhänder zum Zwecke der Vernichtung auf ihre - der Beklagten - Kosten herauszugeben.

II.

Es wird festgestellt, daß die Beklagten als Gesamtschuldner verpflichtet sind, den Klägerinnen allen Schaden zu ersetzen, der ihnen durch die zu I.1. bezeichneten, seit dem 16. Januar 1994 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

III.

Die Widerklage wird abgewiesen.

IV.

Von den Gerichtskosten und den außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu 1. haben die Beklagten zu 1. und zu 2. als Gesamtschuldner 50 % und die Beklagte zu 1. allein weitere 50 % zu tragen. Die außergerichtlichen Kosten der Klägerin zu 2. werden den Beklagten zu 1. und zu 2. als Gesamtschuldnern auferlegt. Ihre außergerichtlichen Kosten tragen die Beklagten zu 1. und zu 2. jeweils selbst.

V.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 10.000.000,-- DM vorläufig vollstreckbar.

Die Sicherheit kann auch durch die unbedingte Bürgschaft einer in Deutschland ansässigen, als Zoll- und Steuerbürgin zugelassenen Bank oder Sparkasse erbracht werden.

1

T a t b e s t a n d:

2

Die Klägerin zu 1. ist eingetragene Inhaberin des unter anderem mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 318 216 (vgl. Anlagen K 1a und K 1b; nachfolgend: Klagepatent), das die Bezeichnung "NANBV diagnostics and vaccines" (NANBV-Diagnostika und -Vakzine) trägt und auf einer am 18. November 1988 unter Inanspruchnahme mehrerer Unionsprioritäten von 1987 und 1988 eingereichten Anmeldung beruht, die am 31. Mai 1989 veröffentlicht wurde. Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte am 15. Dezember 1993. Beim Deutschen Patentamt wird das Klagepatent unter dem Aktenzeichen 38 86 363 geführt (vgl. Anlage K 1b).

3

Die Klägerin zu 2. ist ausschließliche Lizenznehmerin an dem Gegenstand des Klagepatents.

4

Das Klagepatent, das in Kraft steht, betrifft Diagnostika zum Nachweis von gegen Hepatitis-C-Viren (HCV) gerichteten Antikörpern. Wegen Verletzung des Klagepatents nehmen die Klägerinnen die Beklagten auf Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung, Vernichtung und Feststellung ihrer Schadenersatzpflicht in Anspruch.

5

Gegen die Erteilung des Klagepatents ist unter anderem von der Beklagten zu 1. Einspruch eingelegt worden. Durch Zwischenentscheidung vom 10. April 1996 (vgl. Anlagen K 2 und K 2a) hat die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes festgestellt, daß das Klagepatent, angesichts von Änderungen, mit denen die Klägerin zu 1. das Patent im Einspruchsverfahren verteidigt hat, den Anforderungen des Europäischen Patentübereinkommens genügt. Gegen diese Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die Beklagte zu 1. Beschwerde erhoben. Die in diesem Rechtsstreit interessierenden, in englischer Verfahrenssprache abgefaßten Patentansprüche 1, 13, 15, 30, 45, 54, 55 und 56 haben in der von den Klägerinnen hier geltend gemachten Fassung des Einspruchsverfahrens folgenden Wortlaut (vgl. Anlage K 3):

6

1.

7

A polypeptide in substantially isolated form comprising a contiguous sequence of at least 10 amino acids encoded by the genome of hepatitis C virus (HCV) and comprising an HCV antigenic determinant, wherein HCV is characterized by:

8

(i) a positive stranded RNA genome;

9

(ii) said genome comprising an open reading frame (ORF) encoding a polyprotein; and

10

(iii)said polyprotein comprising an amino acid sequence having at least 40 % homology to the 859 amino acid sequence in Figure 14.

11

13.

12

An immunoassay kit comprising a polypeptide according to any one of claims 1 to 12 in a suitable container.

13

15.

14

An immunoassay for detecting antibody against hepatitis C virus (HCV) (anti-HCV antibody), which immunoassay comprises:

15

(a)

16

providing a polypeptide comprising an antigenic determinant bindable by said anti-HCV antibody, wherein said antigenic determinant comprises a contiguous amino acid sequence encoded by the HCV genome and wherein HCV is characterized by:

17

(i) a positive stranded RNA genome;

18

(ii) said genome comprising an open reading frame (ORF) encoding a polyprotein; and

19

(iii)said polyprotein comprising an amino acid sequence having at least 40% homology to the 859 amino acid sequence in Figure 14,

20

(b)

21

incubating a biological sample with said polypeptide under conditions that allow for the formation of antibody-antigen complex; and

22

(c)

23

determining whether antibody-antigen complex comprising said polypeptide is formed.

24

30.

25

An immobilised polypeptide for use in the immunoassay of any one of claims 15 to 29 wherein the polypeptide comprises an antigenic determinant bindable by an anti-HCV antibody as defined in claim 15, provided that said polypeptide is not the gp53 protein of BVDV.

26

45.

27

A DNA polynucleotide encoding a polypeptide, which polypeptide comprises a contiguous sequence of at least 10 amino acids encoded by the genome of hepatitis C virus (HCV) and comprising an HCV antigenic determinant, wherein HCV is characterized by:

28

(i) a positive stranded RNA genome;

29

(ii) said genome comprising an open reading frame (ORF) encoding a polyprotein; and

30

(iii)said polyprotein comprising an amino acid sequence having at least 40 % homology to the 859 amino acid sequence in Figure 14.

31

54.

32

A recombinant vector comprising a coding sequence which comprises a DNA polynucleotide according to any one of claims 43 to 53.

33

55.

34

A host cell transformed by a recombinant vector according to claim 54 wherein the coding sequence is operably linked to a control sequence capable of providing for the expression of the coding by the host cell.

35

56.

36

A method of producing a recombinant HCV polypeptide comprising incubating a host cell according to claim 55 under conditions that provide for the expression of the coding sequence.

37

In der von den Klägerinnen mitgeteilten deutschen Übersetzung (vgl. Anlage K 3) lauten diese Ansprüche wie folgt:

38

1.

39

Polypeptid in im wesentlichen isolierter Form, umfassend eine benachbarte Sequenz von mindestens 10 Aminosäuren, die von dem Genom des Hepatitis-C-Virus (HCV) codiert wird und eine antigene HCV-Determinante umfaßt, wobei HCV charakterisiert ist durch:

40

(i) einen positiven Strang des RNA-Genoms;

41

(ii) das Genom umfaßt ein offenes Leseraster (ORF), welches ein Polyprotein codiert; und

42

(iii)das Polyprotein umfaßt eine Aminosäurensequenz, die mindestens 40 % Homologie mit der 859 Aminosäuren umfassenden Sequenz in Figur 14 aufweist.

43

13.

44

Immunoassay-Kit, umfassend ein Polypeptid nach einem der Ansprüche 1 bis 12 in einem geeigneten Behälter.

45

15.

46

Immunoassay zum Nachweis eines Antikörpers gegen Hepatitis-C-Virus (HCV) (Anti-HCV-Antikörper), wobei der Immunoassay folgende Schritte umfaßt:

47

(a)

48

Bereitstellung eines Polypeptids, umfassend eine antigene Determinante, an die der Anti-HCV-Antikörper bindet, wobei die antigene Determinante eine benachbarte Aminosäurensequenz umfaßt, die von dem HCV-Genom codiert wird, und wobei HCV folgendermaßen charakterisiert ist:

49

(i) ein positiver Strang des RNA-Genoms;

50

(ii) das Genom umfaßt ein offenes Leseraster (ORF), welches ein Polyprotein codiert; und

51

(iii)das Polyprotein umfaßt eine Aminosäurensequenz, die mindestens 40 % Homologie mit der 859 Aminosäuren umfassenden Sequenz in Figur 14 aufweist,

52

(b)

53

Inkubation einer biologischen Probe mit dem Polypeptid unter Bedingungen, die die Ausbildung des Antikörper-Antigen-Komplexes erlauben; und

54

c)

55

Bestimmung, ob der das Polypeptid umfassende Antikörper-Antigen-Komplex ausgebildet wurde.

56

30.

57

Immobilisiertes Polypeptid zur Verwendung in einem Immunoassay nach einem der Ansprüche 15 bis 29, wobei das Polypeptid eine antigene Determinante umfaßt, die durch einen Anti-HCV-Antikörper gemäß der Definition in Anspruch 15 gebunden wird, vorausgesetzt, daß das Polypeptid nicht das gp53 Protein von BVDV ist.

58

45.

59

DNA-Polynucleotid, das ein Polypeptid codiert, wobei das Polypeptid eine benachbarte Sequenz von mindestens 10 Aminosäuren umfaßt, die von dem Genom von Hepatitis-C-Virus (HCV) codiert wird und eine HCV-Antigendeterminante umfaßt, wobei HCV folgendermaßen charakterisiert ist:

60

(i) ein positiver Strang des RNA-Genoms;

61

(ii) das Genom umfaßt ein offenes Leseraster (ORF), welches ein Polyprotein codiert; und

62

(iii)das Polyprotein umfaßt eine Aminosäurensequenz, die mindestens 40 % Homologie mit der 859 Aminosäuren umfassenden Sequenz in Figur 14 aufweist.

63

54.

64

Rekombinanter Vektor, umfassend eine codierende Sequenz, die ein DNA-Polynucleotid nach einem der Ansprüche 43 bis 53 umfaßt.

65

55.

66

Wirtszelle, transformiert mit einem rekombinanten Vektor nach Anspruch 54, wobei die codierende Sequenz funktionell mit einer Kontrollsequenz verknüpft ist, die die Expression der codierenden Sequenz durch die Wirtszelle ermöglicht.

67

56.

68

Verfahren zur Herstellung eines rekombinanten HCV-Polypeptids, umfassend die Inkubation einer Wirtszelle nach Anspruch 55 unter Bedingungen, die zur Expression der codierenden Sequenz führen.

69

Gegenüber den erteilten Klagepatentansprüchen unterscheiden sich die vorstehend wiedergegeben Ansprüche in der Fassung des Einspruchsverfahrens dadurch, daß in den Patentanspruch 1 die Angabe "HCV" zwischen die Worte "antigene Determinante" (nunmehr: "antigene HCV-Determinante") und in den Patentanspruch 30 ein Disclaimer aufgenommen ist, wobei sich die Nummerierungen der eingetragenen Patentansprüche 15 ff. durch Streichung eines früheren Anspruchs jeweils um eine Ziffer auf die vorstehend angegebenen Nummern erniedrigt haben. Wegen des Wortlauts der in englischer Verfahrenssprache abgefaßten erteilten Patentansprüche und deren in der Klagepatentschrift mitgeteilten deutschen Übersetzungen wird im übrigen auf die Klagepatentschrift nach Anlage K 1a verwiesen.

70

Im Hinblick auf die Herstellung und Vermarktung von Immunoassays zum Nachweis von HCV gründeten die Klägerin zu 1. und das US-amerikanische Unternehmen ( … ) ein Joint Venture, in dessen Rahmen die Klägerin zu 1. mit der Durchführung der Forschung und Entwicklung im Bereich HCV-Diagnostik und die Klägerin zu 2., die eine 100%-ige Tochtergesellschaft von ( … ) ist, mit der Vermarktung und dem Verkauf entsprechender HCV-Immunoassays betraut wurde. Zur Durchführung ihrer Aufgaben im Rahmen des Joint Ventures mit der Klägerin zu 1. erhielt die Klägerin zu. 2 eine ausschließliche Lizenz an dem Gegenstand des Klagepatents mit dem Recht, einzelne Unterlizenzen an andere Diagnostikhersteller zu vergeben (vgl. Anlage B 10). In Ausübung dieses Rechts hat die Klägerin zu 2. Unterlizenzen an dem europäischen Klagepatent und dessen ausländischen Entsprechungen an die Firma ( … ) (weltweit), die Firma ( … ) (Europa, Afrika und bestimmte andere Länder) und die Firma ( … ) (Asien mit Beschränkungen) erteilt. Ferner war die Firma ( … ) Lizenznehmerin (in bestimmten Ländern außerhalb der Europäischen Union, vorwiegend Südamerika und Asien). Durch die Übernahme von ( … ) durch Abbot ist diese Lizenz gegenstandslos geworden.

71

Zwischen der Beklagten zu 1. und den Klägerinnen wurden in der Vergangenheit Gespräche bzw. Verhandlungen über eine mögliche Zusammenarbeit und die Erteilung einer Lizenz auf dem Gebiet von HCV geführt (vgl. Anlagen B 12, B 1, B 13, B 14, B 17 und K 30), wobei die Parteien darüber streiten, wann die Verhandlungen begannen und ob sich diese von Anfang an auch auf den Bereich der HCV-Immunoassays bezogen.

72

Die Parteien streiten ferner darüber, ob ( … ), ein bis 1994 bei den ( … ), einer Einrichtung des US-amerikanischen Staates, beschäftigter Forschungswissenschaftler, der dort seit 1977 Forschungen zum Non-A-Non-B-Virus (NANB-Virus) betrieb und mit dem die Klägerin zu 1. gegen Ende 1982 eine Zusammenarbeit begann, Miterfinder der Erfindung nach dem Klagepatent ist. Diesbezüglich setzte etwa Mitte 1989 eine Kontroverse zwischen der Klägerin zu 1. einerseits und ( … ) sowie ( … ) andererseits ein. Diese Kontroverse initiierte Vergleichsverhandlungen, die zum Abschluß einer von der Klägerin zu 1., von ( … ) sowie von ( … ) am 3. bzw. 12. März 1990 unterzeichneten Vereinbarung mit Wirkung vom 1. April 1990 ( … ) vgl. Anlage B 2) führten, in der es auszugsweise heißt:

73

"WITNESSETH:

74

WHEREAS, CHIRON is seeking patents in the names of several CHIRON scientists for certain inventions relating to a causative agent of Non-A Non-B Hepatitis (NANBH) based of the cloning on the Hepatitis C Virus (HCV):

75

( … ), parties to this Agreement, have collaborated in research on NANBH beginning in 1982;

76

( … ) have expressed their belief on the information available to them that ( … ) is an inventor of the aforesaid inventions;

77

( … ) has concluded on the basis of its investigation and the information available to it that ( … ) is not an inventor of the aforesaid inventions;

78

( … ), the parties wish to avoid litigation arising from any disputes related to rights and obligations arising from any disputes related to rights and obligations arising under that collaboration; and

79

( … ), the parties wish to cooperate in the expeditions development of the inventions and ensure access to the inventions for the benefit of the public health.

80

NOW, THEREFORE, for and in consideration of the promises hereinafter contained, the parties hereto agree as follows:

81

ARTICLE 1

82

1.1

83

For purposes of this Agreement, CHIRON PATENTS shall means:

84

(a) the United States patent applications listed in Exhibit 1.1. of this Agreement;

85

(b) any United States patent application owned by CHIRON that is a divisional, continuation or continuation-in-part of the United States patent applications listed in Exhibit 1.1. of this Agreement; and

86

(c) any United States letters patent issuing on a patent application included under subparagraphs 1.1.(a) or 1.1.(b), above.

87

1.2.

88

For purposes of this Agreement, NORTH AMERICA shall means the United States and Canada, as well as the territories and possessions of each.

89

ARTICLE II

90

2.1.

91

CDC on behalf of itself, the United States and any agency or instrumentality thereof, and DR. BRADLEY hereby forever release, discharge and assign to ( … ) their entire right, title and interest in and to, any and all claims, actions and the like based in law or equity known or unknown, now existing or which right arise hereafter, (a) against ( … ) or ( … ) (past or present) ( … ) (past or present) or licensees arising from actions occurring prior to the date of this Agreement and related to any collaboration among ( … ), ( … ); or (b) regarding the inventorship, ownership or control of ( … ) PATENTS or foreign counterparts thereof. ( … ) hereby assign to ( … ) any and all right title and interest in or to ( … ) and the inventions claims therein.

92

(Bei dem vorstehend kursiv wiedergegebenen Textteil handelt es sich um eine handschriftliche Ergänzung im Original)

93

...

94

Article III

95

( … ) agrees to pay the total sum of two million two hundred fifty thousand dollars ($ 2,250,000) as follows: ..."

96

Im Jahre 1994 erhob ( … ) unter anderem gegen die Klägerinnen vor dem United States District Court of the Northern District of California eine Klage, mit der er unter anderem die Feststellung, daß er zumindest Miterfinder aller Ansprüche in dem US-Patent 5 560 671 ("671-Patent") und der damit zusammenhängenden oder darauf basierenden Patentanmeldungen sei, sowie die Rückgängigmachung der Vereinbarung vom 12. März 1990 wegen Tatsachenirrtums, Rechtsirrtums und Betruges begehrte. Diese Klage wurde vom United States District Court of the Northern District of California, der befand, daß ( … ) keine Tatsachen vorgebracht habe, die ausreichen, um einen Anspruch geltend zu machen, auf den Rechtsschutz gewährt werden könne, zunächst durch Entscheidung vom 15. November 1995 abgewiesen, wobei ( … ) allerdings die Möglichkeit eingeräumt wurde, die Klageschrift abzuändern, um zusätzliche Tatsachen zur Unterstützung des vorgebrachten Grundes eines einseitigen Irrtums über die Bedeutung und Auswirkungen von Vertragsbestimmungen anzuführen. ( … ) reichte daraufhin am 14. Dezember 1995 eine zweite, abgeänderte Klageschrift (vgl. Anlagen K 18 und K 18a) ein. Durch Entscheidung des United States District Court of the Northern District of California vom 16. Juli 1996 (Anlagen K 19 und K 19a) wurde diese Klage sodann in ihrer Gesamtheit abgewiesen, wobei ( … ) keine weitere Gelegenheit zur Abänderung gewährt wurde. Auf die Berufung ( … ) wurde diese Entscheidung vom United States Court of Appeals for the Federal Circuit durch Entscheidung vom 20. Februar 1998 (Anlagen K 20 und K 20a) bestätigt.

97

Mit einer frühestens im Januar 1988 geschlossenen Vereinbarung (vgl. Anlage B 49) übertrug ( … ) seine vermeintlichen Rechte an der HCV-Erfindung nach dem Klagepatent auf die Beklagte zu 1.

98

Die Beklagte zu 2. bietet an und vertreibt unter der Produktbezeichnung "( … ) " einen Analysekit mit der Kurzangabe "Anti-HCV EIA" für einen Enzymimmunoassay zum Nachweis von Antikörpern in Humanserum oder -plasma, der von der in der Schweiz ansässigen Beklagten zu 1. hergestellt wird und den die Beklagte zu 2. von dieser bezieht. Die Klägerinnen haben als Anlage K 10 eine Faltschachtel dieses Produkts, als Anlage K 11 eine von den Beklagten stammende Testbeschreibung und Gebrauchsanweisung sowie als Anlage K 12 eine weitere, von der Beklagten zu 1. stammende Produktbeschreibung überreicht.

99

Die Klägerinnen sehen hierin eine wortlautgemäße Verletzung des Klagepatents.

100

Sie beantragen, nach dem sie sich mit ihren Klageanträgen zunächst auch gegen die Herstellung der beanstandeten Erzeugnisse gewandt haben,

101

zu erkennen wie geschehen.

102

Die Beklagten beantragen,

103

die Klage abzuweisen,

104

hilfsweise die Verhandlung bis zur rechtskräftigen Entscheidung über das gegen das Klagepatent anhängige Einspruchs-/Beschwerdeverfahren auszusetzen,

105

ferner hilfsweise, ihnen im Falle ihrer Verurteilung zur Rechnungslegung nach ihrer Wahl vorzubehalten, die Namen und Anschriften ihrer Abnehmer und Angebotsempfänger nur einem von den Klägerinnen zu bezeichnendem, zur Verschwiegenheit gegenüber den Klägerinnen verpflichtetem vereidigtem Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, sofern sie diesen ermächtigen, den Klägerinnen darüber Auskunft zu geben, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Rechnungslegung enthalten ist.

106

Widerklagend beantragt die Beklagte zu 1.,

107

die Klägerin zu 1. zu verurteilen, auf sie, die Beklagte zu 1., einen hälftigen Mitinhaberanteil an dem deutschen Anteil des europäischen Klagepatents zu übertragen und gegenüber dem Europäischen Patentamt in ihrer Eintragung als hälftige Mitinhaberin des deutschen Anteils des europäischen Klagepatents einzuwilligen,

108

hilfsweise, festzustellen, daß sie - die Beklagte zu 1. - aus abgetretenem Recht aufgrund der Miterfinderstellung ( … ) zu 1/2 zur Mitbenutzung des Klagepatents berechtigt ist.

109

Die Klägerin zu 1. beantragt,

110

die Widerklage abzuweisen.

111

Die Beklagten machen geltend, daß die Klage unbegründet sei, weil die Beklagte zu 1. aus abgetretenem Recht (Anlage B 49) aufgrund einer Miterfinderstellung des ( … ) an dem Klagepatent berechtigt sei. ( … ) sei Miterfinder der Erfindung nach dem Klagepatent. Denn er habe bezüglich des ersten zentralen Elements des Gegenstandes der Erfindung, nämlich der Auswahl und der Zurverfügungstellung geeigneten Ausgangsmaterials den entscheidenden Beitrag geleistet, und er habe auch bezüglich des zweiten zentralen Elements des Gegenstandes der Erfindung, nämlich der zu verwendenden Methode, die Richtung vorgegeben. Darüber hinaus habe er einen wichtigen Beitrag durch die von ihm verbesserte Pelletierungsmethode zum Erfolg der Untersuchungen geleistet. Die zwischen der Klägerin zu 1. und ( … ) geschlossene Vereinbarung nach Anlage B 2 stehe der Mitberechtigung der Klägerin zu 1. aus abgetretenem Recht nicht entgegen, weil ( … ) mit dieser keine Rechte bezüglich ausländischer, d. h. nicht US-amerikanischer Patente und Patentanmeldungen an die Klägerin zu 1. abgetreten habe.

112

Überdies, so die Beklagten weiter, sei aus dem von den Klägerinnen unterbreiteten Sachvortrag eine Verletzung des Klagepatents nicht ableitbar. Das Vorhandensein einer "antigenen HCV-Determinante" in der Aminosäuren, womit gemeint sei, daß die Determinante für HCV spezifisch sei, d. h. daß keine Kreuzreaktivität (keine Reaktivität mit Nicht-Hepatitis-C-Viren) stattfinde, sei nicht schlüssig dargetan.

113

Außerdem stünden, so die Beklagten, den Klägerinnen die geltend gemachten Ansprüche auch aus kartellrechtlichen Erwägungen nicht zu. Es liege nämlich eine mißbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung durch die Klägerinnen gemäß Art. 86 EG-Vertrag vor, weil die Klägerinnen sich grundlos und willkürlich weigerten, ihnen eine Lizenz an dem Gegenstand des Klagepatents zu erteilen, und unangemessene Lizenzgebühren und Preise für ihre Produkte verlangten. Infolge der Mißbräuchlichkeit der Verweigerung einer Lizenz könnten die Klägerinnen ihren Unterlassungsanspruch nicht auf die von ihnen behauptete Patentverletzung stützen. Die Klägerinnen seien vielmehr aus Art. 86 EG-Vertrag zur Erteilung einer entsprechenden Lizenz verpflichtet und verhielten sich mißbräuchlich, wenn sie dennoch Unterlassung begehrten.

114

Überdies verstoße die klageweise Geltendmachung der erhobenen Ansprüche im Hinblick auf die zwischen den Klägerinnen und der Beklagten zu 1. geführten Lizenzverhandlungen, die seit 1990 fortwährend geführt worden seien und die den gesamten Bereich der HCV-Diagnostik betroffen hätten, auch gegen Treu und Glauben. Aufgrund der Verhandlungen seien sie davon ausgegangen, eine HCV-Lizenz zu erhalten.

115

Ihren Aussetzungsantrag begründen die Beklagten damit, daß sich das Klagepatent im anhängigen Einspruchs-/Beschwerdeverfahren als nicht rechtsbeständig erweisen werde.

116

Mit ihrer Widerklage macht die Beklagte zu 1. einen auf die von den Beklagten behauptete Miterfinderstellung des ( … ) gestützten Vindikationsanspruch gegen die Klägerin zu 1. geltend. Dessen Geltendmachung sei, so die Beklagte zu 1., weder durch das zwischen ( … ) und der Klägerin zu 1. abgeschlossene "Agreement of Settlement" gemäß Anlage B 2, noch durch die in den Vereinigten Staaten von Amerika gegen ( … ) ergangene Entscheidung ausgeschlossen.

117

Die Klägerin zu 1. tritt dem Vorbringen der Beklagten ebenso wie die Klägerin zu 2. entgegen. Die Klägerinnen stellen in Abrede, daß ( … ) Miterfinder der Erfindung nach dem Klagepatent ist. Darüber hinaus machen sie geltend, daß der von den Beklagten erhobene Einwand der widerrechtlichen Entnahme daran scheitere, daß bereits von dem US-amerikanischen Gericht, dessen Urteil anzuerkennen sei, entschieden worden sei, daß ( … ) keine Rechte an dem europäischen Klagepatent zustünden. Zudem habe ( … ), von dem die Beklagte zu 1. ihre angeblichen Rechte ableite, auch in dem "Agreement of Settlement" gemäß Anlage B 2 auf sämtliche Rechte aus der dem Klagepatent zugrundeliegenden Erfindung verzichtet und diese Rechte auf die Klägerin zu 1. übertragen. Aus den vorgenannten Gründen sei damit auch die von der Beklagten zu 1. erhobene Widerklage unzulässig bzw. unbegründet, weil dieser die materielle Rechtskraft des anzuerkennenden rechtskräftigen Urteils des US-amerikanischen Gerichts entgegenstehe. Die Unbegründetheit der Widerklage ergebe sich jedenfalls daraus, daß ( … ) auf seine Rechte aus seiner behaupteten Miterfinderstellung im Hinblick auf das Klagepatent verzichtet und diese an die Klägerin zu 1. abgetreten habe. Zudem sei die Widerklage auch deshalb abzuweisen, weil die Beklagte zu 1. die Vindikationsklage nicht innerhalb einer Frist von zwei Jahren nach der Veröffentlichung der Patenterteilung erhoben habe und die Klägerin zu 1. beim Erwerb des Klagepatents aufgrund der mit ( … ) geschlossenen Vereinbarung gutgläubig gewesen sei. Darüber hinaus sei eine aktive (klageweise) Geltendmachung etwaiger aus einer Miterfinderstellung ( … ) resultierender Ansprüche in jedem Falle gemäß Art. II Ziff. 2.1 der zwischen ( … ) und der Klägerin zu 1. abgeschlossenen Vergleichsvereinbarung nach Anlage B 2 ausgeschlossen. Da die widerklagend erhobene Vindikationsklage nicht fristgerecht eingereicht worden sei, könnten die Beklagten der Verletzungsklage im übrigen auch den Einwand der widerrechtlichen Entnahme von vornherein nicht entgegenhalten.

118

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den vorgetragenen Inhalt der wechselseitigen Schriftsätze der Parteien und der von ihnen überreichten Anlagen Bezug genommen.

119

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e:

120

Die Klage ist zulässig und begründet, während die Widerklage keinen Erfolg hat.

121

A.

122

Auf die Einrede der mangelnden Prozeßkostensicherheit gemäß § 110 Zivilprozeßordnung (ZPO) haben sich die Beklagten im letzten Verhandlungstermin nicht mehr berufen, weshalb die Kammer davon ausgeht, daß die Beklagten diese von ihnen zunächst erhobene Einrede im Hinblick auf die bekannte Rechtsprechung der Kammer (vgl. Zwischenurteil vom 4.3.1997, 4 0 379/96 - Prozeßkostensicherheit I; Zwischenurteil vom 28.8.1997, 4 O 162/97; vgl. ferner Zwischenurteil der Kammer vom 4.3.1997 - 362/96 - Prozeßkostensicherheit II, Entscheidungen 1997, 20 Geschmacksmustersache, bestätigt durch OLG Düsseldorf, Urteil vom 3. März 1988, 20 U 65/97), nach der ein in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässiger Kläger in Patentstreitsachen nicht zur Leistung einer Prozeßkostensicherheit verpflichtet ist, nicht aufrechterhalten haben.

123

B.

124

Die Klage ist begründet.

125

Den Klägerinnen stehen die gegen die Beklagten geltend gemachten Ansprüche auf Unterlassung, Rechnungslegung, Auskunftserteilung, Vernichtung und Schadensersatz gemäß §§ 9, 139 Abs. 1 und Abs. 2, 140a Abs. 1, 140b Abs. 1 und Abs. 2 Patentgesetz (PatG), §§ 242, 259 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) zu, weil die Beklagten das Klagepatent schuldhaft verletzen. Zu einer Aussetzung des Rechtsstreits im Hinblick auf das gegen das Klagepatent anhängige Einspruchs-/Beschwerdeverfahren besteht keine Veranlassung.

126

I.

127

Das Klagepatent betrifft ein durch das HCV-Genom kodiertes Polypeptid, einen Immunoassay-Kit zur Analyse von Proben auf die Anwesenheit von Antikörpern, die gegen ein HCV-Antigen gerichtet sind, ein immobilisiertes Polypeptid zur Verwendung in einem Immunoassay zum Nachweis eines HCV-Antikörpers und ein Verfahren zur Herstellung eines rekombinanten HCV-Polypeptids.

128

Mit dem Begriff "Hepatitis" werden allgemein übertragbare Lebererkrankungen bezeichnet, die überwiegend durch Viren induziert werden. Seit langem sind eine Reihe von Hepatitisviren bekannt, zu denen etwa das Hepatitis-A-Virus (HAV) und das Hepatitis-B-Virus (HBV) gehören. Durch diagnostische Tests fand man heraus, daß die meisten Fälle von Posttransfusionshepatitis durch keinen der bekannten Erreger verursacht werden. Verschiedene Reihen experimenteller und klinischer Nachweise legten die Vermutung nahe, daß der auslösende Faktor für die sogenannte Non-A-Non-B-Hepatitis (NANBH) gleichfalls virusartiger Natur ist. Die Übertragung der NANBH durch Bluttransfusion vom Menschen auf den Schimpansen erbrachte den Beweis, daß die NANBH auf einem übertragbaren infektiösen Erreger oder mehreren Erregern beruht. Der oder die Erreger selbst konnten jedoch nicht identifiziert werden. Es gab auch weder Klarheit noch Übereinstimmung zwischen den Fachleuten über Identität oder Spezifität der NANBH-Erregern verbundenen Antigen-Antikörper-Systeme.

129

Aus diesem Stand der Technik hat die Erfindung die Isolierung und Charakterisierung eines neu entdeckten, ätiologischen NANBH-Erregers, des Hepatitis-C-Virus (HCV) zum Gegenstand (vgl. Anlage K 1b, Seite 6).

130

Bei Viren handelt es sich um eine Gruppe von Zellparasiten, die aus Nukleinsäuren und Proteinen aufgebaut sind. Viren können sich nicht selbst vermehren, sondern sind darauf angewiesen, in eine Wirtszelle einzudringen und ihre Nukleinsäurensequenz in das Genom der Wirtszelle zu integrieren. Die Wirtszelle ist nun gezwungen, mit ihrem eigenen auch das Virus-Genom zu vermehren, die von dem Genom kodierten Proteine herzustellen und auf diese Weise neue Viruspartikel zu produzieren. Das Virus besteht aus einer äußeren Proteinhülle und einem inneren Proteinkern, welcher auch als Core oder Capsid bezeichnet wird. Der Kern enthält die viruseigenen Nukleinsäuren, die im Falle des HCV einzelsträngige Ribonukleinsäuren (RNA) sind.

131

Treten Viren in den menschlichen Körper ein, so werden sie von dessen Immunsystem als fremd erkannt und dieses mobilisiert Abwehrmechanismen, mit deren Hilfe der menschliche Körper die eingedrungenen Viren bekämpft. In der ersten Stufe dieser "Körperverteidigung" werden sehr spezifische Proteine, die Antikörper, erzeugt. Diese erkennen bestimmte Bereiche des eingedrungenen Fremd-Proteins. Die Erkennungsstellen für Antikörper, die von der Aminosäurensequenz eines Proteins gebildet werden und an der Antikörper bindet, bezeichnet man als antigene Determinante oder Epitope. Diejenigen Aminosäurensequenzen, auf denen sich die antigenen Determinanten befinden, werden in ihrer Gesamtheit als Antigene bezeichnet. Antigene umfassen mithin antigene Determinanten (Epitope), und diese können jeweils mit den dazu passenden, spezifischen Antikörpern reagieren. Das Eindringen des Antigens in den Körper stimuliert die Bildung von spezifischen, zu der jeweiligen antigenen Determinante passenden Antikörpern. Die Bindung des Antikörpers an die zu ihm passende antigene Determinante leitet die Zerstörung des Antigens (hier: des Virus) ein. Zirkuliert also im Körper eines Menschen ein bestimmter Antikörper, kann im Umkehrschluß gefolgert werden, daß der Körper mit einem Antigen infiziert ist oder zumindest mit einem Antigen Kontakt gehabt haben muß, welches das dazu passende Epitop trägt. Durch den Nachweis bestimmter Antikörper lassen sich damit Individuen identifizieren, die mit einem bestimmten Virus (hier: HCV) Kontakt haben oder die diesen in sich tragen.

132

Um das HCV zu identifizieren, wurde erfindungsgemäß Serum eines Schimpansen mit einer chronischen HCV-Infektion, das einen hohen Titer (Konzentration) des Virus, das heißt mindestens 106 Schimpanseninfektionsdosen/ml (CID/ml) enthielt, bereitgestellt. Die in dem Serum enthaltenen Viruspartikel wurden isoliert, die Nukleinsäuren extrahiert und zu einsträngigen Sequenzen denaturiert. Die denaturierten Nukleinsäuren dienten sodann als Matrize zur Konstruktion einer cDNA-Bank für das virale Genom. Dabei wandte man das von Huynh (1985) beschriebene Klonierungsverfahren an, mit der Ausnahme, daß Random-dt-Primer Oligo-dt-Primer ersetzten. Die so erhaltenen doppelsträngigen cDNA wurden fraktioniert und das eluierte Material mit einer ungefähren mittleren Größe von 400, 300, 200 und 100 Basenpaaren in lambda-gt-11-Phagen kloniert. Die lambda-gt11-cDNA-Bank suchte man sodann auf Epitope ab, die Bindungsspezifität gegenüber einem Serum aufwiesen, das von einem NANBH-infizierten Patienten stammte. Dabei wurden etwa 106 Phagen mit Patientenseren nach dem Verfahren von Huynh et al. (1981) abgesucht. Fünf positive Phagen konnten identifiziert werden. Die fünf Phagen wurden gereinigt und sodann nach dem gleichen Verfahren auf Bindungsspezifität gegenüber Seren von 8 verschiedenen Menschen, die zuvor mit dem NANBH-Erreger infiziert worden waren, getestet. Einer der Phagen (5-1-1) kodierte ein Polypeptid, das immunologisch mit 5 der 8 getesteten Seren reagierte. Hingegen reagierte dieses Polypeptid nicht mit Seren von 7 nichtinfizierten Blutspendern. Damit war der Nachweis geführt, daß die Polynukleotidsequenz des Phagen 5-1-1 eine Aminosäurensequenz mit einer oder mehreren epitopen Stellen kodiert, die spezifisch von Seren von Patienten mit NANBH-Infektionen erkannt werden (vgl. Anlage K 1b, Seiten 34, 73). Nachfolgend wird unten in der Abbildung die cDNA-Sequenz des rekombinanten Phagen 5-1-1 gezeigt (klonierte dDNA-Sequenz) und oben das von dieser kodierte Polypeptid (Aminosäurensequenz):

133

Die Verfügbarkeit der cDNA in dem rekombinanten Phagen 5-1-1 ermöglichte die Isolierung anderer Klone, die zusätzliche Segmente der cDNA des viralen Genoms enthalten. Durch Absuchen der erwähnten lambda-gt11-cDNA-Bank wurden unter Verwendung eines synthetischen Polynukleotids, das von der Sequenz der klonierten 5-1-1 cDNA abgeleitet ist, drei weitere Klone (81, 1-2 und 91) identifiziert. Die cDNA, die in diesen Klonen enthalten waren, wurden sequenziert. Sie sind stark homolog und unterscheiden sich nur in zwei Bereichen. Unter Verwendung der Technik zur Isolierung überlappender cDNA-Sequenzen wurden Klone identifiziert, die zusätzlich stromaufwärts und stromabwärts HCV-cDNA-Sequenzen enthalten. Die lambda-gt11-Stämme, die von der HCV-cDNA-Bank und von den Klonen 5-1-1, 81, 1-2 und 91 repliziert wurden, wurden gemäß dem Budapester Vertrag bei der American Type Culture Collection (ATCC), Rockville, Maryland, hinterlegt.

134

Durch die Erfindung werden, wie die Klagepatentschrift insbesondere im Abschnitt II ausführt, cDNA-Replikate von Teilen des HCV-Genom bereitgestellt, die Polypeptidsequenzen der im HCV-Genom kodierten HCV-Antigene verfügbar und die Produktion von Polypeptiden gestatten, die als Reagentien in diagnostischen Tests Verwendung finden können. Enthält eine Blutprobe HCV-Antikörper, so binden diese an die HCV-antigenen Determinanten der erfindungsgemäßen Polypeptide, wodurch die Bestimmung ermöglicht wird, ob eine Blutprobe HCV-Antikörper enthält.

135

Gegenstand von Patentanspruch 1 des Klagepatents in der Fassung des Einspruchsverfahrens ist

136

1.

137

ein Polypeptid in im wesentlichen isolierter Form;

138

2.

139

das Polypeptid umfaßt eine Sequenz von mindestens 10 aufeinanderfolgenden Aminosäuren ("a contiguous sequence of at least 10 amino acids"), die

140

a)

141

von dem Genom des Hepatitis-C-Virus (HCV) kodiert wird und

142

b)

143

eine antigene HCV-Determinante enthält;

144

3.

145

dabei ist HCV charakterisiert durch

146

a)

147

einen positiven Strang des RNA-Genoms,

148

b)

149

das ein offenes Leseraster (ORF) umfaßt, welches ein Polyprotein kodiert, und

150

c)

151

welches (Polyprotein) eine Aminosäurensequenz umfaßt, die mindestens 40 % Homologie mit der aus 859 Aminosäuren bestehenden Sequenz in Figur 14 der Klagepatentschrift aufweist.

152

Soweit es im vorstehenden Merkmal 2 heißt "eine Sequenz von mindestens 10 aufeinander folgenden Aminosäuren", entspricht diese Formulierung der in der Klagepatentschrift gemäß Anlage K 1a mitgeteilten deutschen Übersetzung des Patentanspruches 1 (vgl. Seite 85; Zeilen 44/45) und kann im Hinblick auf den maßgeblichen englischsprachigen Anspruchswortlaut, in dem es heißt, "a contiguous sequence of at least 10 amino acids", nicht beanstandet werden. Die in der Merkmalsgliederung der Beklagten gemäß Anlage B 7 enthaltene Formulierung "eine benachbarte Sequenz von mindestens 10 Aminosäuren", die der Wortwahl im Anspruch 1 der veröffentlichten deutschen Übersetzung der Klagepatentschrift gemäß Anlage K 1b entspricht, besagt inhaltlich nichts anderes. Die Formulierungen sind synonym. Der angesprochene Durchschnittsfachmann versteht unter beiden Formulierungen, daß es sich um eine Kette von mindestens 10 Aminosäuren handelt.

153

Gegenstand von Patentanspruch 13 in Verbindung mit Patentanspruch 1 des Klagepatents ist ein Immunoassay-Kit mit folgenden Merkmalen:

154

1.

155

Es handelt sich um einen ein Immunoassay-Kit;

156

2.

157

der Immunoassay-Kit umfaßt ein Polypeptid in einem geeigneten Behälter;

158

3.

159

das Polypeptid ist so wie in den Merkmalen des Anspruchs 1 des Klagepatents charakterisiert.

160

Gegenstand der Patentansprüche 30 und 15 des Klagepatents ist ein immobilisiertes Polypeptid, das gemäß dem im Einspruchsverfahren in den Patentanspruch 30 aufgenommenen Disclaimer nicht das gp53 Protein von BVDV ist, zu Verwendung in einem Immunoassay nach Patentanspruch 15 mit folgenden Merkmalen:

161

1.

162

Immobilisiertes Polypeptid zur Verwendung in einem Immunoassay zum Nachweis eines Antikörpers gegen Hepatitis-C-Virus (HCV) (Anti-HCV-Antikörper);

163

2.

164

das Polypeptid ist nicht das gp53 Protein von BVDV;

165

3.

166

der Immunoassay umfaßt folgende Schritte:

167

a)

168

Bereitstellung eines Polypeptids, das eine antigene Determinante umfaßt, an die der Anti-HCV-Antikörper bindet;

169

aa)

170

die antigene Determinante umfaßt eine aufeinanderfolgende Aminosäurensequenz ("a contiguous amino acid sequence"), die von dem HCV-Genom kodiert wird;

171

bb)

172

das HCV ist so wie in Merkmal 3a bis c von Anspruch 1 des Klagepatents charakterisiert;

173

b)

174

Inkubation einer biologischen Probe mit dem Polypeptid unter Bedingungen, die die Ausbildung des Antikörper-Antigen-Komplexes erlauben;

175

c)

176

Bestimmung, ob der das Polypeptid umfassende Antikörper-Antigen-Komplexe ausbildet.

177

Der in den Anspruch aufgenommene Disclaimer gemäß dem vorstehenden Merkmal 2 wird in der Entscheidungsbegründung der Einspruchsabteilung gemäß Anlagen K 2 und K 2a in den Abschnitten 10.3.3 und 12.3, auf die Bezug genommen wird, erörtert. Er betrifft die Kreuzreaktivität einiger auf dem HCV-Polyprotein enthaltener Epitope mit Epitopen auf dem gp53 Protein des BVD-Virus.

178

Gegenstand des Patentanspruchs 56 in Verbindung mit den Ansprüchen 45, 54 und 55 ist schließlich ein

179

1.

180

Verfahren zur Herstellung eines rekombinanten HCV-Polypeptids;

181

2.

182

das Verfahren umfaßt die Inkubation einer Wirtszelle unter Bedingungen, die zur Expression der kodierten Sequenz führen;

183

3.

184

die Wirtszelle wird mit einem rekombinanten Vektor transformiert;

185

4.

186

der rekombinante Vektor umfaßt eine kodierende Sequenz;

187

5.

188

die kodierende Sequenz

189

a)

190

ist funktionell mit einer Kontrollsequenz verknüpft, die die Expression der kodierenden Sequenz durch die Wirtszelle ermöglicht und

191

b)

192

ein DNA-Polynukleotid umfaßt;

193

6.

194

das DNA-Polynukleotid kodiert ein Polypeptid entsprechend den Merkmalen 2 bis 3c) von Anspruch 1 des Klagepatents.

195

Der hier verwendete Begriff "HCV" bezeichnet, wie in der Klagepatentschrift (Anlage K 2a, Seite 18) erläutert wird, einen Virustyp, der NANBH hervorruft, und attenuierte Stämme oder defekte interferierende Teilchen, die davon abgeleitet sind. Das HCV-Genom besteht aus RNA. Es ist bekannt, daß RNA-haltige Viren eine relativ hohe spontane Mutationsrate besitzen. Auch diese multiplen Stämme fallen unter die beschriebenen HCV-Typen. Obwohl die in der Klagepatentschrift gegebenen Informationen nur von einem HCV-Stamm abgeleitet sind, reichen sie aus, so heißt es dort weiter (a.a.O., Seite 19), um einem Virustaxonomisten die Identifizierung anderer Stämme, die unter den Typ fallen, zu ermöglichen. Da HCV-Stämme evolutionär verwandt sind, wird angenommen, daß die Gesamthomologie des Genoms auf der Nukleotidebene 40 % oder größer ist und es zusätzlich dazu entsprechende Sequenzen von mindestens etwa 13 aufeinanderfolgenden Nukleotiden gibt.

196

Der Begriff "Polynukleotid" meint eine polymere Form von Nukleotiden beliebiger Länge, entweder Ribonukleotide oder Desoxyribonukleotide (a.a.O., Seite 23). Ein offenes Leseraster (ORF) ist ein Bereich einer Polynukleotidsequenz, der ein Polypeptid kodiert (a.a.O., Seite 25).

197

Der Begriff "Epitop" bezeichnet nach den Ausführungen in der Klagepatentschrift eine antigene Determinante eines Polypeptids. Die Klagepatentschrift gibt an (a.a.O., Seite 25 letzter Absatz bis Seite 26 erster Absatz), daß ein Epitop drei Aminosäuren in räumlicher Konfiguration, die für das Epitop einzigartig ist, umfassen kann. Im allgemeinen besteht das Epitop aus mindestens fünf solcher Aminosäuren und üblicherweise aus mindestens acht bis zehn solcher Aminosäuren. Verfahren zur Bestimmung der räumlichen Konfirmation von Aminosäuren - so die Klagepatentschrift weiter - sind auf dem Fachgebiet bekannt und umfassen beispielsweise Röntgenkristallographie und zweidimensionale kernmagnetische Resonanz.

198

Nach den weiteren Erläuterungen der Klagepatentschrift bezeichnet der Begriff "Polypeptid" eine Molekülkette aus Aminosäuren und bezieht sich nicht auf eine spezifische Länge des Produkts. Darunter fallen also nicht nur kürzere Aminosäureketten wie Oligopeptide und Peptide, sondern auch längere Verbindungen wie Proteine (a.a.O., Seite 26) bzw. mehrere Proteine, sogenannten Polyproteine.

199

Unter einem Polypeptid "in im wesentlichen isolierter Form" im Sinne des Klagepatents ist ein solches zu verstehen, das aus seiner natürlichen Umgebung isoliert und damit technisch verfügbar gemacht worden ist. Ob das Polypeptid nach der Isolierung, etwa zu Konservierungszwecken, in ein anderes Medium gebracht wird, ist unerheblich. Das ergibt sich auch im Umkehrschluß aus dem Unteranspruch 14, der eine Zusammensetzung umfassend als Polypeptid in im wesentlichen isolierter Form vorsieht, das sich im Gemisch mit einem pharmazeutisch verträglichen Excipienten befindet. Zudem wird auf die Unteransprüche 12 und 18 verwiesen, die ein Polypeptid, das an eine feste Phase gebunden ist bzw. einen Immunoassay, wobei das Polypeptid an einen festen Träger geknüpft ist, betreffen.

200

II.

201

Mit der angegriffenen Ausführungsform "COBAS CORE" ("Anti-HCV-EIA") machen die Beklagten von der Lehre der geltend gemachten Klagepatentansprüche Gebrauch.

202

1.

203

Hinsichtlich des angegriffenen Analysekits "COBAS CORE" für einen Enzymimmunoassay zum Nachweis von Antikörpern in Humanserum oder -plasma ("Anti-HCV EIA") lassen sich folgende Feststellungen treffen:

204

Auf Seite 12 der als Anlage K 11 vorgelegten Testbeschreibung und Gebrauchsanweisung der Beklagten wird zunächst unter Bezugnahme auf Veröffentlichungen der Erfinder (Literaturhinweise 2, 4, 7 und 8) das Hepatitis-C-Virus (HCV) beschrieben. Im letzten Absatz auf Seite 12 der Anlage K 11 wird sodann erläutert, daß bei den ersten serologischen Anti-HCV-Assays als Antigen auf der Festphase das Protein c100-3 verwendet worden ist. Bei diesem handelt es sich um das in der Klagepatentschrift beschriebene Protein c100-3 (vgl. Seiten 98 bis 103 und 131 ff der Anlage K 1b). Es wird in der Anlage K 11 ausgeführt, daß in Anti-HCV-Tests der zweiten und dritten Generation zusätzliche Epitope aus Core-, NS3-, NS4- und NS5-Proteinen hinzugenommen worden sind. Hinsichtlich des angegriffenen Testkits "COBAS CORE" ist sodann auf Seite 13 der Anlage K 11 angegeben, daß im ersten Inkubationsschritt Proben und Kontrollen mit rekombinanten Antigenen aus der Core-, NS3- und NS5-Region des HCV inkubiert werden, die auf Polystyrolkugeln geschichtet sind. Antikörper, die gegen diese HCV-Antigene gerichtet sind, binden an die rekombinanten Proteine auf den Polystyrolkugeln, und die Bindung wird enzymisch nachgewiesen.

205

Die Zuordnung der in der Gebrauchsanweisung gemäß Anlage K 11 bezeichneten Virusregionen Core, NS3, NS4 und NS5 zu dem Gesamtvirusgenom sowie zu den von der Beklagten tatsächlich verwandten Polypeptiden ("Proteinen") geht aus der als Anlage K 12 vorgelegten weiteren Produktbeschreibung der Beklagten zu 1. hervor. Die Figur 2 der Anlage K 12 (vgl. auch Anlage K 13) gibt an, aus welchen Bereichen der jeweiligen Virusregionen die verwendeten antigenen Polypeptide stammen und wie lang die ausgewählten Sequenzen der jeweiligen antigenen Polypeptide bezogen auf die jeweilige Virusregion sind. Der Figur 2 ist insoweit zu entnehmen, daß der angegriffene Anti-HCV-Immunoassay die rekombinant hergestellten (vgl. Anlage K 11, Seite 13, 2. Abs.) antigenen Polypeptide c680 aus der Virusregion Core, NS3b und KN3 aus der Virusregion NS3, KN4-1 aus der Virusregion NS4 und NS5a aus der Virusregion NS5 enthält.

206

Der Disclaimer gemäß dem Patentanspruch 30 - der in der Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 10. April 1996 gemäß Anlage K 2 in den Abschnitten 10.3.3 und 12.3 erörtert wird - spielt, wie zwischen den Parteien unstreitig ist, bei der angegriffenen Ausführungsform keine Rolle. Denn der in den Anspruch aufgenommene Disclaimer betrifft die Kreuzreaktivität einiger auf dem HCV-Polyprotein enthaltener Enitope mit Enitopen auf dem gp53 Protein des BVD-Virus. Auf dem HCV-Polyprotein liegen sämtliche der betroffenen Enitope in der E2-Region. Von der Virusregion E2 abgeleitete Polypeptide enthält der angegriffene Testkit ausweislich der Figur 2 aber nicht.

207

Wie in der Figur 2 der Anlage K 12 angegeben ist, umfaßt das Genom 9030 Nukleotide entsprechend 3010 Aminosäuren. Die Struktur des HCV-Genoms ist in der als Anlage K 14 (K 14a) überreichten Veröffentlichung von Hougthon et. Al in Hepatology 14, 381 bis 388 (1991) unstreitig im Detail beschrieben (vgl. insbesondere Figur 1 der Anlage K 14).

208

Die Polypeptide liegen in dem angegriffenen Testkit der Beklagten im wesentlichen in isolierter Form vor und umfassen Sequenzen von Aminosäuren, die entsprechend dem Code des Virusgenoms aufeinanderfolgen bzw. "benachbart" sind. Dies geht bereits aus der Figur 2 der Anlage K 12 hervor, die zeigt, daß jeweils isolierte, in sich selbst jedoch zusammenhängende vom Virusgenom codierte Abschnitte als Polypeptide c680, NS3b, KN3, KN4-1 und NS5a verwendet werden. Zusätzlich kann insoweit auf die als Anlage K 15 überreichte Veröffentlichung von Bednar et al. in Berichte der ÖGKC 18, 7 bis 9 (1995) verwiesen werden, aus der sich ergibt, daß die Proteine des Analysekits der Beklagten aus E.coli exprimiert sind und daß es sich nicht um Fusionsproteine handelt. Letzteres schließt unstreitig sowohl aus, daß Polypeptide ("Proteine") verschiedener Regionen miteinander fusioniert sind, als auch, daß innerhalb der einzelnen Polypeptide kürzere Sequenzabschnitte (etwa weniger als 10 Aminosäuren), die im Rahmen des Virusgenoms nicht benachbart sind, miteinander zu größeren Einheiten fusioniert worden sind. All dies ist zwischen den Parteien im übrigen auch unstreitig.

209

Das Vorhandensein von Epitopen geht unter anderem aus den Anlagen K 11 und K 15 hervor, in denen darauf hingewiesen wird, daß "weitere Epitope" zur Verbesserung der klinischen Sensitivität sowie der klinischen Spezifität des HCV-Antikörpernachweises eingeführt worden sind (vgl. Anlage K 11, Seite 12, letzter Absatz; Anlage K 15, linke Spalte "Zusammenfassung").

210

Die von den Beklagten verwendeten Polypeptide sind erklärtermaßen von dem Hepatitis-C-Virus abgeleitet (vgl. Anlagen K 11 und K 12). Zur Definition des Begriffs "Hepatitis-C-Virus" berufen sich die Beklagten in der Gebrauchsanweisung gemäß Anlage K 11 auf Veröffentlichungen der Erfinder des Klagepatents (vgl. Seite 12, 1. Abschnitt unter "Zusammenfassung und Erläuterung des Tests"). Dies spricht dafür, daß die Beklagten den gleichen Virusstamm verwendet, wie er von den Erfindern des Klagepatents isoliert und beschrieben worden ist. Da die Beklagten dies nicht bestreiten, stellt sich im Streitfall die Frage nach der Homologie des HCV-Genotyps der Beklagten mit der Sequenz nach Figur 14 nicht.

211

2.

212

Der vorstehend beschriebene Testkit der Beklagten erfüllt sämtliche Merkmale des Patentanspruches 13 in Verbindung mit dem Patentanspruch 1 des Klagepatents.

213

Wie zwischen den Parteien - zu Recht - unstreitig ist, handelt es sich bei der angegriffenen Ausführungsform um einen Immunoassay-Kit im Sinne des Patentanspruchs 13, nämlich um einen Analysekit für einen Enzymimmunoassay zum Nachweis von HCV-Antikörpern in Humanserum oder -plasma (Merkmal 1 des Patentanspruch 13), welcher Polypeptide in einem geeigneten Behälter umfaßt (Merkmal 2 des Patentanspruchs 13).

214

Ferner ist auch mindestens eines der benutzten Polypeptide entsprechend dem Merkmal 3 des Patentanspruchs 13 so wie den Merkmalen des Patentanspruchs 1 des Klagepatents charakterisiert.

215

Denn der angegriffene Immunoassay-Kit enthält Polypeptide in im wesentlichen isolierter Form (Merkmal 1 des Patentanspruches 1), welche eine Sequenz von mindestens 10 aufeinanderfolgenden Aminosäuren umfassen (Merkmal 2 des Patentanspruches 1). Die Polypeptide werden von dem Genom des Hepatitis—Virus kodiert (Merkmal 2a des Patentanspruches 1) und umfassen antigene Determinanten. Das Virus ist charakterisiert durch einen positiven Strang des RNA-Genoms, das ein offenes Leseraster (ORF) umfaßt, welches ein Polyprotein kodiert, wobei das Polyprotein eine Aminosäurensequenz umfaßt, die mindestens 40 % Homologie mit der aus 859 Aminosäuren bestehenden Sequenz in Figur 14 der Klagepatentschrift aufweist (Merkmale 3a bis 3b des Patentanspruches 1). Daß die vorgenannten Merkmale wortlautgemäß erfüllt sind, steht zwischen den Parteien auch außer Streit.

216

Wortlautgemäß verwirklicht ist ferner das Merkmal 2b des Patentanspruches 1, wonach das Polypeptid eine antigene

HCV

-Determinante enthält.

217

Soweit die Beklagten diesbezüglich einen fehlenden Vortrag zur Benutzung eines linearen Epitops oder eines entsprechenden Konfigurationsepitops rügen, hat dieser Einwand schon deshalb keinen Erfolg, weil der Patentanspruch 1 des Klagepatents derartige antigenen Determinanten (Epitope) nicht nennt. Vielmehr ist der Patentanspruch 1 auf ein Polypeptid gerichtet, welches mindestens 10 aufeinanderfolgende Aminosäuren, die von dem Genom des Hepatitis-C-Virus kodiert werden, aufweist und welches eine antigene Determinante umfaßt. Die Konformation der Epitope ist im Patentanspruch 1 nicht angesprochen.

218

Die Klägerinnen haben im übrigen aber auch dargelegt, daß sich auf den von den Beklagten benutzten Polypeptiden mit Routineverfahren zahlreiche lineare Epitope nachweisen lassen. Sie haben diesbezüglich als Anlagen K 25 und K 25', auf die Bezug genommen wird, eine farbig angelegte Aminosäurensequenz der Figur 47 der Klagepatentschrift überreicht, in der die jeweiligen Aminosäuren im Einbuchstabencode (zur Erläuterung siehe Anlage K 26) angegeben sind und in der die ungefähren Positionen der von den Beklagten verwendeten Polypeptide, die nahezu vollständig in der Figur 47 enthalten sind, sowie der in den entsprechenden Bereichen vorhandenen linearen Epitope markiert sind. Alle rot markierten Abschnitte weisen die von den Beklagten benutzten Polypeptide aus. Der blau unterstrichene Bereich kennzeichnet das Polypeptid c100 (c100-3) gemäß dem Klagepatent. Hiernach stimmt das von den Beklagten benutzte Polypeptid KN4-1 etwa mit dem ersten Drittel des Klons c100 gemäß dem Klagepatent überein. Die Epitop-Bereiche sind in den Anlagen K 25 und K 25' als blaue Klammern eingezeichnet. Der Richtigkeit der diesbezüglichen Ausführungen der Klägerinnen sind die Beklagten nicht konkret entgegengetreten.

219

Entgegen der Ansicht der Beklagten muß auch davon ausgegangen werden, daß die antigene Determinante der angegriffenen Ausführungsform eine solche ist, die HCV-spezifisch ist.

220

Was unter einem Epitop bzw. einer antigenen Determinante zu verstehen ist, wird in der Klagepatentschrift selbst definiert. Diese gibt an (Anlage K 1b, Seite 25 letzter Absatz bis Seite 26 erster Absatz), daß der Begriff Epitop eine antigene Determinante eines Polypeptids bezeichnet. Ein Epitop, so die Patentschrift, kann drei Aminosäuren in räumlicher Konfiguration, die für das Epitop einzigartig ist, umfassen. Im allgemeinen besteht das Epitop aus mindestens fünf solcher Aminosäuren und üblicherweise aus mindestens acht bis zehn solcher Aminosäuren. Verfahren zur Bestimmung der räumlichen Konfirmation von Aminosäuren - so die Klagepatentschrift weiter - sind auf dem Fachgebiet bekannt und umfassen beispielsweise Röntgenkristallographie und zweidimensionale kernmagnetische Resonanz. Zusätzlich zu dieser Erläuterung einer "antigenen Determinante" findet sich in der Klagepatentschrift (Anlage K 1b, Seite 19, vorletzter Absatz) auch eine Umschreibung dessen, was unter einem "

HCV

-Epitop" zu verstehen ist. Denn die Patentschrift sagt, daß HCV ein Epitop kodiert, das immunologisch mit einem Epitop des HCV-Genoms, von dem die in der Patentschrift beschriebenen cDNAs abgeleitet sind, identifizierbar ist. Das Epitop wird bevorzugt von einer in der Patentschrift beschriebenen cDNA kodiert. Das Epitop ist, so die Klagepatentschrift, im Vergleich mit anderen bekannten Flaviviren "HCV-spezifisch". Die "Einzigartigkeit" des Epitops, so die Klagepatentschrift, kann durch dessen immunologische Reaktivität mit HCV und durch die fehlende immunologische Reaktivität mit anderen Flavivirustypen bestimmt werden. Verfahren zur Bestimmung der immunologischen Reaktivität sind - so die Patentschrift - auf dem Fachgebiet bekannt, beispielsweise mittels Radioimmunoassay, mittels ELISA-Assay, mittels Hämagglutination.

221

Dem ist zu entnehmen, daß mit der Angabe "HCV-Determinante" eine Determinante gemeint ist, die für HCV spezifisch ist, was auch bedeutet, daß keine signifikante Kreuzreaktivität stattfindet, d. h. keine signifikante Reaktivität mit Antikörpern gegen Nicht-Hepatitis-C-Viren gegeben ist. Dies steht im Einklang mit den Ausführungen der Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes in ihrer Zwischenentscheidung vom 10. April 1996 (Anlagen K 2/K 2a), nach denen eine HCV-Antigendeterminante eine Antigendeterminante ist, die ein von dem HCV-Genom codiertes Epitop enthält, das von Antikörpern erkannt wird, die bei mit HCV infizierten Personen, nicht aber bei nicht-infizierten Personen vorhanden sind (Anlage K 2a, Seite 19, vorletzter Absatz, Seite 21, zweiter Absatz). Denn danach muß das Epitop, um sich als "antigene HVC-Determinante" zu qualifizieren, zum einen von einem Antikörper erkannt werden, der in HCV-infizierten Individuen vorhanden ist, und darf zum anderen nicht von einem Antikörper erkannt werden, der aus dem Serum eines nicht HCV-infizierten Patienten stammt.

222

Unter Zugrundelegung des Vorbringens der Parteien muß davon ausgegangen werden, daß die angegriffene Ausführungsform diesen Vorgaben entspricht. Wie bereits ausgeführt, benutzen die Beklagten unstreitig Polypeptide, die mit Abschnitten der Aminosäurensequenz des im Klagepatent offenbarten HCV-Stammes identisch übereinstimmen (vgl. Anlage K 25/K 25', welche die Figur 47 des Klagepatents wiedergibt). Wie die Klägerinnen dargetan haben und die Beklagten nicht in Abrede gestellt haben, weisen die von den Beklagten benutzten Polypeptide zahlreiche lineare Epitope auf, welche mit Antikörpern reagieren, die im Serum HCV-infizierter Patienten vorhanden sind. Es ist damit jedenfalls ein Epitop vorhanden, das von Antikörpern erkannt wird, die in HCV-infizierten Individuen vorhanden sind. Dies geht im übrigen auch aus Testbeschreibung und Gebrauchsanweisung der Beklagten gemäß Anlage K 11 hervor, in der es auf Seite 13 u. a. heißt, daß Antikörper, die gegen die dort genannten HCV-Antigene gerichtet sind, an die rekombinanten Proteine anbinden, und dies liegt auch auf der Hand, da der von den Beklagten angebotene Test ansonsten schlechthin unbrauchbar wäre.

223

Hinzu kommt, daß die Beklagte zu 1. im Einspruchsverfahren (vgl. Anlage K 38a/K 38b) selbst ausgeführt hat, einen Immunoassay konstruiert zu haben, der jedes Merkmal des erteilten Patentanspruches 16 des Klagepatents erfüllt. Das in dem dort genannten Assay eingesetzte Polypeptid ist als KN4-1 bezeichnet und auf Seite 15 oben der Anlage K 38a wiedergegeben. Es handelt sich dabei um die letzten 55 Aminosäuren des Polypeptids KN4-1, wie es in dem angegriffenen Testkit der Beklagten verwendet wird. Die im Einspruchsverfahren als KN4-1 bezeichnete Sequenz umfaßt die Aminosäuren 1689 bis 1743 der Figur 47 der Klagepatentschrift. In der Anlage K 25’ ist der betreffende Sequenzabschnitt auf Seite 3 gelb markiert. Unstreitig umfaßt das von den Beklagten verwendete Epitop die von dem Gutachten der Klägerin, Prof. Geysen, identifizierten Epitope 1694 bis 1701 und 1695 bis 172. Im Einspruchsverfahren hat die Beklagte zu 1. diesbezüglich angegeben, daß das verwendete Polypeptid KN4-1 mindestens eine "antigene Determinante" enthält, weil einige der getesteten Proben ein positives Ergebnis lieferten, welches eine Infektion mit dem HCV-Virus aufzeigte. Die Tatsache, daß 31 der insgesamt 162 Proben nach den Darlegungen der Beklagten zu 1. im Einspruchsverfahren kein positives Ergebnis lieferten, weil sie mit einem Virusstamm infiziert waren, der eine in dem Bereich des von der Beklagten gewählten Abschnitts des Polypeptids KN4-1 abweichende Aminosäurensequenz aufwies, ist dabei für die vorliegend zu beurteilende Frage der Verletzung des Klagepatents irrelevant. Denn es reicht aus, daß ein oder gegebenenfalls auch mehrere HCV-Stämme identifiziert werden können; es müssen aber nicht sämtliche HCV-Stämme identifizierbar sein. Die gegenteilige Auffassung der Beklagten findet in der Klagepatentschrift keine Stütze, und die Kammer vermag auch der Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung vom 10. April 1996 gemäß Anlage K 2 nicht zu entnehmen, daß sich die Einspruchsabteilung im einem gegenteiligen Sinne geäußert hat.

224

Davon, daß bei der angegriffenen Ausführungsform eine signifikante Bindung nicht HCV-assoziierter Antikörper nicht gegeben ist, muß mangels gegenteiliger Anhaltspunkte ausgegangen werden. Denn der von den Beklagten angebotene Testkit wäre ansonsten nicht in der Lage, seinen bestimmungsgemäßen Zweck zu erfüllen. Es wäre dann nämlich nicht möglich, mittels des angegriffenen Analysekits HCV-belastete Proben von unbelasteten Proben zu unterscheiden. Daß ihr Testkit insoweit problematisch ist, machen die Beklagten auch nicht geltend. Es ist weder dargetan noch ersichtlich, daß bei ihrem Testkit tatsächlich eine Kreuzreaktivität stattfindet. Soweit die Beklagten sich auf eine denkbare bzw. nicht auszuschließende Kreuzreaktivität berufen, können sie hiermit nicht gehört werden. Den der von ihnen erhobene "Einwand der Kreuzreaktivität" läßt sich in der geltend gemachten Allgemeinheit schlechterdings nicht widerlegen, sondern nur für konkrete Antikörper. Insoweit fehlt es aber an jeglichem Vorbringen der Beklagten.

225

Damit ist dargetan, daß die Beklagten mit der angegriffenen Ausführungsform den Gegenstand der Erfindung gemäß dem Patentanspruch 13 in Verbindung mit dem Patentanspruch 1 des Klagepatents benutzen.

226

3.

227

Die Beklagten machen ferner von der Lehre des Patentanspruchs 30 Gebrauch, welcher ein immobilisiertes Polypeptid zur Verwendung in einem Immunoassay nach Patentanspruch 15 schützt.

228

Wie aus der Seite 13 ("Testprinzip") der Anlage K 11 hervorgeht, werden die in dem Testkit der Beklagten, bei dem es sich um einen Analysekit für einen Enzymimmunoassay zum Nachweis von HCV-Antikörpern in Humanserum oder -plasma handelt, enthaltenen Proteine mit einer biologischen Probe unter Bedingungen inkubiert, die die Ausbildung des Antikörper-Antigen-Komplexes erlauben, und es wird nachfolgend bestimmt, ob der das Polypeptid umfassende Antikörper-Antigen-Komplex ausgebildet worden ist.

229

Die verwandten Polypeptide, welche unstreitig nicht das gp53 Protein von BVDV sind, sind durch Expression rekombinanter DNA hergestellt und an einen festen Träger (Polystyrolkugeln) geknüpft. Es handelt sich demgemäß um immobilisierte Polypeptide zur Verwendung in einem Immunoassay im Sinne des Patentanspruchs 30. Die Verwirklichung der Merkmale dieses Anspruchs bestreiten die Beklagten im übrigen - mit Ausnahme des erfolglosen Bestreitens des Vorhandenseins einer antigenen HCV-Determinante - auch gar nicht.

230

4.

231

Schließlich handelt es sich bei dem von den Beklagten benutzten Polypeptiden auch um ein unmittelbares Erzeugnis des Verfahrens gemäß dem Patentanspruch 56 in Verbindung mit den Ansprüchen 56, 45, 54 und 55 des Klagepatents.

232

Wie bereits ausgeführt, werden die in dem angegriffenen Enzymimmunoassay der Beklagten enthaltenen Polypeptide rekombinant hergestellt. In der Anlage K 15 ist angegeben, daß als rekombinante Wirtszelle E. coli verwendet wird. Diese Wirtszelle muß zwangsläufig zur Erzielung der Expression mit einem rekombinantem Vektor transformiert sein, welcher ein DNA-Polynukleotid enthält, das für das gemäß Patentanspruch 1 definierte Polypeptid kodiert. Daß die von ihnen benutzten Polypeptide nach dem erfindungsgemäßen Verfahren gemäß dem Patentanspruch 56 in Verbindung mit den Ansprüchen 56, 45, 54 und 55 des Klagepatents hergestellt werden, stellen die Beklagten - abgesehen von dem erfolglosen Bestreiten der Verwirklichung des Merkmals 2b des Anspruchs 1, auf das in Merkmal 6 verwiesen wird - auch nicht in Abrede.

233

III.

234

Ohne Erfolg bleibt der Einwand der Beklagten, die Beklagte zu 1. sei aus abgetretenem (übertragenem) Recht aufgrund einer Miterfinderstellung des Herrn Dr. Bradley an dem Klagepatent berechtigt.

235

Zwar ist anerkannt, daß der (Mit-)Erfinder oder sein Rechtsnachfolger im Verletzungsprozeß jedenfalls vor Ablauf der Vindikationsfristen des § 8 Satz 3 und 4 PatG bzw. des hier - da es sich um ein europäisches Patent handelt - anzuwendenden Art. II § 5 Abs. 2 des Gesetzes über internationale Patentübereinkommen (IntPatÜG) gegenüber dem Kläger, der seine Klage auf ein ihm gegenüber unberechtigt erlangtes Patent stützt, den Einwand erheben kann, das Patent sei ihm gegenüber unberechtigt erlangt (vgl. hierzu Benkard/Rogge, Patentgesetz/Gebrauchsmustergesetz, 9. Auflage, § 8 PatG Rdnr. 11; OLG Karlsruhe, GRUR 1983, 67, 69). Denn in diesem Fall greift der Einwand der allgemeinen Arglist aus § 242 BGB durch. Im Streitfall können sich die Beklagten auf diesen Einwand jedoch nicht berufen. Dabei kann in tatsächlicher Hinsicht dahinstehen, ob ( … ) Miterfinder der Erfindung nach dem Klagepatent ist. Einer Aufklärung dieser zwischen den Parteien streitigen Frage bedarf es nicht. Denn es ist zum einen aufgrund der rechtskräftigen Entscheidung des US-amerikanischen Gerichts davon auszugehen, daß ( … ) keinerlei Rechte an dem Klagepatent aus der von den Beklagten behaupteten Miterfinderstellung zustehen. Zum anderen hat ( … ) auch mit dem "Agreement of Settlement" gemäß Anlage B 2 auf etwaige Rechte an dem Klagepatent verzichtet bzw. diese auf die Klägerin zu 1. übertragen, so daß er diese später nicht mehr auf die Beklagte zu 1. übertragen konnte.

236

1.

237

Auf die angebliche Miterfinderschaft ( … ) gestützte Ansprüche auf Einräumung der Rechtsstellung als Miterfinder und Mitinhaber des Klagepatents sind bereits Gegenstand des zwischen ( … ) und den Klägerinnen in den Vereinigten Staaten von Amerika vor dem United States District Court of the Northern District of California geführten Rechtsstreits gewesen, der die Klage ( … ) durch Urteil vom 16. Juli 1996 (Anlage K 19/K 19a) abgewiesen hat. Dieses Urteil ist, nachdem es auf die von ( … ) eingelegte Berufung vom United States Court of Appeals for the Federal Circuit durch Urteil vom 20. Februar 1998 (Anlage K 20/K 20a) bestätigt worden ist, rechtskräftig.

238

a)

239

In dem US-amerikanischen Verfahren hat ( … ) die umfassende Einräumung aller Rechte aus seiner angeblichen Miterfinderschaft auch in bezug auf ausländische (nicht US-amerikanische) Patenten und Patentanmeldungen begehrt. Die dortigen Klageanträge (vgl. "Prayer for Relief", Ziff. VI der zweiten, geänderten Klageschrift vom 14. Dezember 1995 gemäß Anlage K 18/K 18a) haben sich jeweils insbesondere auf die Rechte an dem sog. "671-Patent" bezogen. Bei diesem handelt es sich um das US-Patent 5 530 671, das auf den US-Patentanmeldungen 122 714, 139 886, 161 072, 191 263, 263 584 und 271 450 beruht. Das hiesige Klagepatent nimmt die Prioritäten derselben Anmeldungen in Anspruch und ist unstreitig im wesentlichen inhaltsgleich mit dem "671-Patent". Unter Punkt A. seiner Klageschrift gemäß Anlage K 18 hat ( … ) in dem US-amerikanischen Rechtsstreit beantragt, festzustellen, daß er wenigstens Miterfinder hinsichtlich aller Patentansprüche des "671-Patents" und bezüglich derjenigen Erfindungen, die in den Patentanmeldungen beansprucht sind, die mit dem "671-Patent" zusammenhängen oder darauf basieren. Unter B. hat er beantragt, den Commissioner anzuweisen, die Namen ( … ), ( … ) und ( … ) aus dem "671-Patent" zu streichen und aus allen anderen Patenten, national und

ausländisch

, sowie allen und jeden Patentanmeldungen, die Bezug auf das "671-Patent" haben oder in irgendeiner Weise darauf beruhen, und die Übertragung derselben auf die Klägerin zu 1. zu vernichten und zu verfügen, daß er - ( … ) - dem "671-Patent" und allen korrespondierenden

ausländischen

Patenten zumindest als Miterfinder hinzugefügt wird. Mit diesen Anträgen und den weiteren Anträgen, die sich ebenfalls zum Teil auf Auslandspatente und -Patentanmeldungen beziehen (vgl. insbesondere Antrag E), hat ( … ) die umfassende Einräumung aller Rechte aus seiner behaupteten Miterfinderschaft auch in bezug auf ausländische Patentanmeldungen und Patente und damit insbesondere auf das bereits am 18. November 1988 angemeldete Klagepatent, dessen Erteilung am 19. Mai 1994 veröffentlicht worden ist, begehrt. Daß ( … ) in dem US-amerikanischen Verfahren Ansprüche auf Inhaberschaft an Auslandspatenten und -patentanmeldungen geltend gemacht hat, wird von den Beklagten letztlich auch gar nicht in Abrede gestellt.

240

b)

241

Das hierauf gerichtete Klagebegehren ( … ) ist in dem US-amerikanischen Rechtsstreit rechtskräftig abgewiesen worden. Dies hat nach US-amerikanischem Recht zur Folge, daß damit zwischen der Klägerin zu 1. und ( … ), aber auch zwischen der Klägerin zu 1. und der Beklagten zu 1. als Rechtsnachfolgerin ( … ) rechtskräftig entschieden ist, daß ( … ) keine Rechte an ausländischen HCV-Patenten und Patentanmeldungen und somit auch keine Rechte an dem Klagepatent aus einer etwaigen Miterfinderstellung zustehen.

242

Wie sich aus der von den Klägerinnen als Anlage K 21 überreichten Stellungnahme von ( … ) ergibt, gilt im US-amerikanischen Recht die Doktrin der rechtskräftig entschiedenen Sache ("doctrine of res judicata") bzw. Doktrin der Anspruchsausschließung ("claim preclusion"). Diese besagt, daß ein rechtskräftiges Urteil aufgrund einer Sachentscheidung über eine Klage ausschließt, daß die Parteien oder diejenigen, die in einer Rechtsbeziehung zu ihnen stehen, Streitfragen, die in diesem Prozeß zur Sprache gebracht wurden oder hätten zur Sprache gebracht werden können, erneut rechtshängig machen ("a final judgement on the merits of an action precludes the parties or their privies from relitigating issue that were or could have been raised in that action"), wie dies etwa der Supreme Court of the United Staates in der von ( … ) in Anlage K 21 zitierten Entscheidung ( … ) gegen ( … ) (449 U.S. 90,94 [1980]) formuliert hat. Wie sich aus der dort zitierten Entscheidung des Supreme Courts ergibt, wird die Partei auch mit Einwendungen ("collateral estoppel") ausgeschlossen, soweit diese den Feststellungen des früheren Urteils widersprechen (vgl. Anlage K 21 Seite 4/Anlage K 21a Seite 4). Dies wird auch durch die als Anlage K 35 überreichte Entscheidung des Supreme Courts in der Sache Federated Department Stores gegen Moitie (452 U.S. 394, 399 [1981]) bestätigt, in der der Supreme Court festgestellt hat, daß ein endgültiges Urteil in der Sache die Möglichkeit ausschließt, daß die Parteien oder ihre "privies" über Fragen, die in dem Verfahren angesprochenen wurden oder hätten angesprochen werden können, neu prozessieren.

243

Diese Grundsätze werden von den Beklagten auch nicht in Frage gestellt. Insoweit ist zwischen den Parteien auch nicht streitig, daß es für die Rechtskraftwirkungen nach US-amerikanischem Recht gemäß den Ausführungen der Klägerinnen auch nicht auf die Formulierung der Klageanträge ankommt. Die res-judicata-Doktrin erfaßt vielmehr alle Ansprüche eines Klägers aufgrund eines Vorgangs oder einer Reihe von verbundenen Vorgängen, aus der/denen sich der Klagegrund ergibt, so daß hier unerheblich ist, daß Dr. Bradley in dem US-amerikanischen Verfahren keinen entsprechend der Rechtsfolge von Art. II § 5 Abs. 1 IntPatÜG formulierten Klageantrag in Bezug auf das Klagepatent gestellt hat. Wie aus dem von den Klägerinnen überreichten Privatgutachten von ( … ) hervorgeht (Anlage K 21, Seite 5), hängt die Anspruchsausschließung von den geltend gemachten Ansprüchen ("claims") bzw. dem geltend gemachten Klagegrund ("cause of action") und nicht von den zur Begründung der erhobenen Ansprüche angeführten Rechtsmeinungen ab. Ein rechtskräftiges Urteil aufgrund einer Sachentscheidung verbietet nach US-amerikanischen Recht weitere Ansprüche durch Parteien oder diejenigen, die in einer gemeinsamen Rechtsbeziehung zu ihnen stehen, auf der Basis desselben Klagegrundes (vgl. Anlage K 21, Seite 5 Fn. 5 unter Hinweis auf Montana v. U.S., 440 U.S. 147, 153 [1983]). Erhebt ein Kläger eine neue Klage, mit der er sich um denselben oder in etwa denselben Rechtsschutz bemüht und bloß eine andere Rechtsvoraussetzung oder einen anderen Rechtsgrund anführt, so stellt dies nach US-amerikanischem Recht keine Erhebung eines neuen Anspruchs dar (vgl. Anlage K 21, Seite 5 Fn. 5 unter Hinweis auf Nevada v. U.S., 463 U.S. 110,128-130 [1983]). Aufgrund dessen kann sich die Beklagte zu 1. als Rechtsnachfolgerin von ( … ) nach US-amerikanischem Recht nicht etwa darauf berufen, daß ( … ) seine Klageanträge in dem US-amerikanischen Verfahren mit der Unwirksamkeit der zwischen ihm und der Klägerin zu 1. geschlossenen Vergleichsvereinbarung gemäß Anlage B 2 begründet hat, während sie selbst nunmehr argumentiert, diese Vereinbarung umfasse nicht die Rechte an ausländischen Patenten und Patentanmeldungen.

244

Daß die Abweisung der Klage ( … ) durch den United States District Court of the Northern District of California auf der Grundlage der Federal Rule of Civil Procedure 12 (b)(6) erfolgt ist, die eine Abweisung der Klage auf Antrag des Beklagten wegen Unvermögens, einen wirksamen Anspruch zu benennen ("failure to state a claim upon which relief can be granted"), betrifft und wegen deren genauen Wortlauts auf Blatt 306 bis 308 der Akten Bezug genommen wird, steht der Anwendung der vorstehend angeführten Grundsätze nicht entgegen.

245

Ausweislich der als Anlage K 33 überreichten, bereits angesprochenen Entscheidung des Supreme Courts of the United Staates in der Sache Federated Department Stores gegen Moitie (452 U.S. 394 [1981]) hat sich der Supreme Court bereits mit der Frage des Umfangs der Rechtskraft eines auf Rule 12 (b)(6) beruhenden Urteils befaßt. Der Supreme Court führt in dieser Entscheidung aus (vgl. Anlage K 33, Seite 398), daß es zu den Grundsätzen der Rechtskraft, wie sie im case law vom Gericht entwickelt wurden, wenig hinzuzufügen gibt. Das oberste Bundesgericht der Vereinigten Staaten von Amerika sagt ausdrücklich, daß ein endgültiges Urteil in der Sache die Möglichkeit ausschließt, daß die Parteien oder ihre "privies" über Fragen, die in dem Verfahren angesprochenen wurden oder hätten angesprochen werden können, neu prozessieren, wobei auf Seite 399 (Fn. 3) auch gesagt wird, daß die Klageabweisung wegen unzureichender Klagebegründung gemäß der Federal Rule of Civil Procedure 12 (b) (6) ein Urteil in der Sache ist. Eine Rechtskraftdurchbrechung hat der Supreme Court in der Sache Federated Department Stores abgelehnt.

246

Daß ein auf der Grundlage der Federal Rule of Civil Procedure 12 (b)(6) ergehendes klageabweisendes Urteil in Rechtskraft erwachsen kann und einem solchen Urteil die genannten Rechtskraftwirkungen zukommen können, wollen die Beklagten, wie sie im Verhandlungstermin klargestellt haben, auch gar nicht bestreiten. So heißt es auch in dem von den Beklagten überreichten Ergänzungsgutachten von ( … ) gemäß Anlage B 56 nunmehr ausdrücklich, daß Abweisungen gemäß Rule 12 (b)(6) einen Tatbestand ausschließende ("issue-preclusive effect") oder sogar Ansprüche ausschließende Wirkung ("claim-preclusive effect") haben können (Anlage B 56/B56a, Seite 4). Die Beklagten machen allerdings geltend, daß dem Urteil des United States District Court vom 16. Juli 1996 diese ausschließende Wirkung zu versagen sei, weil das US-Gericht die Rule 12 (b)(6) fehlerhaft angewandt habe bzw. ( … ) unfair behandelt worden sei. Dies kann die erkennende Kammer nach dem Vorbringen der Beklagten aber nicht feststellen. Hiergegen spricht vielmehr, daß das Urteil des United States District Courts vom United States Court of Appeals for the Federal Circuit durch Urteil vom 20. Februar 1998 (Anlage K 20/K 20a) einstimmig bestätigt worden ist. In dem Berufungsurteil hat der United States Court of Appeals insbesondere festgestellt, daß der United States District Court die widersprüchlichen Behauptungen in der zweiten abgeänderten Klageschrift ( … ) nicht als wahrheitsgetreu zu akzeptieren brauchte. Das Berufungsgericht hat ferner festgestellt, daß die Bewertung der zweiten abgeänderten Klageschrift korrekt und fair gewesen sei. Einen Ermessensmißbrauch aufgrund der Streichung der abgeänderten und widersprüchlichen Tatsachenbehauptungen hat es ausdrücklich verneint. Daß diese Bewertung offensichtlich unzutreffend ist, vermag die Kammer nicht zu erkennen. Nach den vorgelegten Unterlagen kann sie nicht feststellen, daß die Rule 12 (b)(6) vom dem US-amerikanischen Gericht offensichtlich fehlerhaft angewandt und/oder ( … ) unfair behandelt worden ist.

247

Es mag sein, daß - wie in dem Gutachten von ( … ) gemäß Anlage B 56 ausgeführt wird - US-amerikanische Gerichtsentscheidungen existieren, in denen die Auffassung verteten wird, daß es unfair sei, einer Abweisung gemäß der Rule 12 (b)(6) eine präjudizierende Wirkung zuzuerkennen, wenn dem Kläger keine Möglichkeit gewährt worden sei, die Abweisung durch Klageänderung zu vermeiden, wobei die Beklagten die angesprochenen Urteile allerdings nicht vorgelegt haben. Ob dies stets gelten soll und ob diese Auffassung unbestritten ist, kann hier jedoch dahinstehen, weil der United States District Court of the Northern District of California ( … ) jedenfalls eine Abänderungsmöglichkeit insoweit gewährt hat, als er ihm mit der Entscheidung vom 15. November 1995 ausdrücklich gestattet hat, zusätzliche Tatsachen zur Stützung des geltend gemachten Anspruchs auf Rückgängigmachung der Vergleichsvereinbarung hinsichtlich des vorgebrachten Grundes eines einseitigen Irrtums über die Bedeutung und Auswirkungen von Vertragsbestimmungen anzuführen. Im weiteren Verfahren hat der United States District Court of the Northern District of California sodann nur den widersprüchlichen Vortrag ( … ) nicht berücksichtigt, wozu er nach den Ausführungen des Court of Appeals for the Federal Circuit berechtigt gewesen ist.

248

Dies hat zur Folge, daß nach US-amerikanischem Recht eine erneute Klage von ( … ) vor einem US-amerikanischen Gericht auf Einräumung von Inhaberrechten an ausländischen HCV-Patenten und damit auch an dem Klagepatent aufgrund einer etwaigen Miterfinderstellung infolge des rechtskräftigen Urteils des United States District Court of the Northern District of California ausgeschlossen wäre. Ebenso wäre ( … ) vor einem US-amerikanischen Gericht mit einer auf einen Anspruch auf Einräumung der Mitinhaberschaft an dem Klagepatent gestützten Einwendung ausgeschlossen. Denn nach US-amerikanischem Recht hat ein rechtskräftiges Urteil, wie bereits ausgeführt, auch den Ausschluß von Einwendungen einer Partei zur Folge, soweit diese den Feststellungen eines früheren rechtskräftigen Urteils widersprechen (vgl. Anlage K 21a, Seite 4).

249

Entsprechendes gilt für die Beklagte zu 1., die ihre angeblichen Rechte von ( … ) ableitet. Denn nach der Doktrin der rechtskräftig entschiedenen Sache ("doctrine of res judicata") bzw. der Anspruchsausschließung ("claim preclusion") werden, wie sich schon aus der bereits angesprochenen Entscheidung des Supreme Courts of the United Staates in der Sache Allen ergibt, auch diejenigen, die in einer gemeinsamen Rechtsbeziehung zu den Parteien stehen ("privies"), von einem erneuten Rechtsstreit ausgeschlossen (vgl. auch die als Anlage K 35 überreichte Entscheidung des Supreme Courts in der Sache Federated Department Stores v. Moitie, 452 U.S. 394, 398 [1981]). Ferner ist in diesem Zusammenhang auf die als Anlage K 35 überreichte Entscheidung des United Staates Court of Appeals in der Sache Schimmels, die auch in dem Privatgutachten der Klägerinnen gemäß Anlage K 21 auf Seite 5 angesprochenen ist, zu verweisen, in der der United Staates Court of Appeals ausführt, daß die "Doktrine of privity" die endgültige Wirkung eines Urteils auf Nichtparteien erstreckt, die mit den Parteien in gemeinsamer Rechtsbeziehung ("in privity") stehen (Anlage K 35, Seite 875 Ziff. 4). In dieser Entscheidung wird auch näher definiert, was unter "privies" zu verstehen ist. Hiernach ist "privity" für Zwecke der Anwendung der Doktrin der rechtskräftig entschiedenen Sache ein rechtlicher Begriff, der eine Person bezeichnet, deren Interessen derart mit denen der Partei des früheren Rechtsstreits übereinstimmen, daß sie genau das gleiche Recht bezüglich des Streitgegenstandes repräsentiert (Anlage K 35, Seite 875 Ziff. 5). Auf Seite der Anlage K 35 ist klargestellt, daß der Rechtsnachfolger einer Partei an alle gegen den Rechtsvorgänger ergangenen Urteile gebunden ist. Wie sich aus dem ( … ) -Gutachten (Anlage K 21, Seite 6) ergibt, findet sich eine entsprechende Feststellung auch in §§ 43 (1)(b) und 55 (2)(a) des Restatement (Second) of Judgements (1982), wo ausgeführt wird, daß ein Zessionar durch das Urteil gegen seinen Zedenten mit Bezug auf Eigentumsrechte eindeutig an dieses Urteil gebunden ist, weil die Grundsätze der Anspruchspräklusion mit gleicher Kraft auch für diejenigen gelten, die in einer gemeinsamen Rechtsbeziehung zu den tatsächlich prozeßführenden Parteien stehen.

250

c)

251

Das Urteil des United States District Court of the Northern District of California vom 16. Juli 1996 ist gemäß § 328 der Zivilprozeßordnung (ZPO) anzuerkennen. Denn die in der vorgenannten Vorschrift aufgestellten Anerkennungsvoraussetzungen sind erfüllt.

252

Es handelt sich um ein rechtskräftiges Urteil in einem Zivilrechtsstreit. Als solches ist es anerkennungsfähig.

253

Im Verhältnis zur Gerichtsbarkeit der im US-Bundesstaat Kalifornien ansässigen Gerichte ist die Gegenseitigkeit im Sinne von § 328 Abs. 1 ZPO verbürgt (BGHZ 118, 312, 326; vgl. ferner Stein/Jonas/Roth, Kommentar zur ZPO, 21. Aufl., § 328 Rdnr. 182; Zöller, ZPO, 20. Aufl., Anh. III; Baumbach/Lauterbach/Hartmann, ZPO, 57. Aufl., Anh. § 328 "Vereinigte Staaten"). Dem vorzitierten Urteil des Bundesgerichtshofes lag zwar eine Entscheidung eines Gerichtes des Staates Kalifornien zugrunde und nicht - wie im Streitfall - eines in Kalifornien ansässigen US-Bundesgerichtes. Die Verbürgung der Gegenseitigkeit gilt aber gleichermaßen für die in Kalifornien ansässigen Bundesgerichte. Dies beruht darauf, daß die Anerkennung ausländischer Entscheidungen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht bundesrechtlich normiert ist. Mangels bundesstaatlicher Normen müssen Bundesgerichte - insoweit - auf das gliedstaatliche Recht des Staates ihres Sitzes zurückgreifen (vgl. von Hoffmann/Rau, RIW 1998, 344, 350).

254

Der United States District Court of the Northern District of California ist nach deutschem Recht für den zwischen ( … ) und der Klägerin zu 1. geführten Rechtsstreit international zuständig gewesen, und zwar unabhängig davon, ob man einen Zuständigkeitsbezug zum Hoheitsgebiet des Gesamtstaates USA genügen läßt, also auf das Völkerrechtssubjekt USA abstellt (vgl. z. B. Zöller/Geimer, a.a.O., § 328 Rdnr. 97a; Hoffmann/Rau, RIW 1998, 344, 352) oder auf den jeweiligen US-Bundesstaat - hier: Kalifornien - als Urteilsstaat im Sinne des § 328 Abs. 1 Nr. 1 ZPO (so z. B. OLG Hamm, RIW 1997, 960, 961; Stein/Jonas/Roth, a.a.O., § 328 Rdnr. 88). Denn die hiesige Klägerin zu 1. und Hauptbeklagte in dem US-amerikanischen Prozeß hat ihren Verwaltungs- und Hauptgeschäftssitz nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern gerade auch im Bundesstaat Kalifornien, weshalb nach deutschem Zivilprozeßrecht nicht nur die US-amerikanischen Gerichte, sondern auch die kalifornischen Gerichte entsprechend § 17 Abs. 1 ZPO zuständig gewesen sind.

255

Die hiesigen Klägerinnen haben sich auf das dem Urteil des United States District Courts of the Northern District of California zugrundeliegende Verfahren nicht nur eingelassen, sondern auch erfolgreich verteidigt, § 328 Abs. 1 Nr. 2 ZPO.

256

Das Urteil des US-amerikanischen Gerichts ist nicht mit einem in Deutschland erlassenem oder einem anzuerkennenden früheren ausländischen Urteil oder einem hier früher rechtshängig gewordenen Verfahren unvereinbar, § 328 Abs. 1 Nr. 4 ZPO.

257

Schließlich führt die Anerkennung des US-amerikanischen Urteils auch nicht zu einem Ergebnis, das mit wesentlichen Grundsätzen des deutschen Rechts offensichtlich unvereinbar ist. Ein Verstoß gegen den Ordre Public ist nicht ersichtlich. Insbesondere kann auch nach deutschem Recht eine Klage bereits mangels schlüssiger Darlegung eines Anspruchs durch Urteil abgewiesen werden, wobei das Gericht nicht einmal in jedem Fall vor der Klageabweisung im Rahmen seiner Hinweispflicht aus § 139 ZPO auf Schlüssigkeitsbedenken hinzuweisen hat. So ist das Gericht grundsätzlich nicht verpflichtet, einen anwaltlich vertretenen Kläger darauf hinzuweisen, daß sein Klagebegehren nicht schlüssig ist (BGH, NJW 1984, 310; etwas anderes gilt, wenn im Laufe des Rechtsstreits Unklarheiten hinsichtlich des Sachvortrages auftreten). Dies gilt insbesondere dann, wenn der Gegner bereits die unzulängliche Substantiierung des Vortrags der klagenden Partei gerügt hat (BGH, NJW 1984, 310, 311; vgl. auch Zöller/Greger, a.a.O., § 139 ZPO Rdnr. 12). Ferner ist auch nach deutschem Zivilprozeßrecht ein Vortrag unbeachtlich, wenn er widersprüchlich ist oder wenn die Partei gegen die ihr obliegende Wahrheitspflicht (§ 138 Abs. 1 ZPO) verstößt, so etwa, wenn das Gericht zu der Überzeugung gelangt, daß die Partei selbst nicht an die Richtigkeit glaubt, oder das Gericht das Vorbringen für eine willkürliche, ohne greifbaren Anhaltspunkt ausgesprochene Vermutung hält, die Behauptung also nach seiner Auffassung "ins Blaue hinein" aufgestellt worden ist (vgl. hierzu z. B. BGH, NJW-RR 1987, 1403).

258

d)

259

Gegenstand der Anerkennung eines ausländischen Urteils ist auch dessen materielle Rechtskraft (vgl. Stein/Jonas, a.a.O., § 328 Rdn. 12 u. 13; Zöller/Geimer, a.a.O., § 328 Rdn. 28), wobei im Entscheidungsfall der dargelegte objektive und subjektive Umfang der materiellen Rechtskraft nach US-amerikanischem Recht nicht über die Rechtskraftwirkungen nach deutschem Recht hinausgeht. Denn danach ist Gegenstand der Rechtskraft das Bestehen oder Nichtbestehen der geltend gemachten Rechtsfolge aufgrund des vorgetragenen Tatsachenkomplexes (vgl. Stein/Jonas/Roth, a.a.O., § 322 Rdnr. 101, 105). Diesbezüglich kommt es nicht auf die konkrete Formulierung der Anträge, sondern auf den wesentlichen Kern des Antrages an (vgl. Stein/Jonas, a.a.O., § 322 Rdnr. 102). Die Rechtskraft erfaßt grundsätzlich alle Ansprüche, soweit sie aus einem vorgetragenen Sachverhalt (Lebenssachverhalt) zur Begründung der geltend gemachten Rechtsfolge hergeleitet werden (Stein/Jonas/Roth, a.a.O., § 322 Rdnr. 109 m.w.N). Im US-amerikanischen Verfahren hat ( … ) die umfassende Einräumung der aus seiner behaupteten Miterfinderschaft resultierende Mitinhaberschaftsrechte u. a. an ausländischen Patenten und Patentanmeldungen und damit auch am Klagepatent als Rechtsfolge geltend gemacht. Der hierauf gerichtete Anspruch ist auf den Tatsachenkomplex (Lebenssachverhalt) gestützt worden, daß ( … ) Miterfinder sei und das "Agreement of Settlement" gemäß Anlage B 2 seine Miterfinderrechte nicht ausschließe. Genau dies ist nunmehr Gegenstand der vorliegenden Widerklage, mit der die Beklagte zu 1. aus übertragenem Recht ( … ) die Einräumung eines hälftigen Mitinhaberanteils an dem Klagepatent begehrt. Die subjektive Erstreckung von ( … ) auf die Beklagte zu 1. geht ebenfalls nicht über die Rechtskraftwirkungen nach deutschem Recht hinaus. Auch hier erstreckt sich die Rechtskraftwirkung eines Urteils gemäß §§ 322 Abs. 1, 325 Abs. 1 ZPO auf den Rechtsnachfolger, so etwa bei Abtretung eines Anspruchs nach Rechtskraft des Urteils (vgl. hierzu BGH, NJW 1983, 2032).

260

Aus all dem ergibt sich zum einen, daß aufgrund der anzuerkennenden Rechtskraftwirkung des Urteils des United States District Court of the Northern District of California eine erneute Klage mit identischem Streitgegenstand nicht in Betracht kommt, so daß die von der Beklagten zu 1. gegen die Klägerin zu 1. erhobene Widerklage - wie bereits jetzt festgestellt werden kann und noch näher dargelegt wird - keinen Erfolg haben kann, weil ihr derselbe Streitgegenstand zugrundeliegt wie der von ( … ) in den Vereinigten Staaten von Amerika erhobenen und dort abgewiesenen Klage. Zum anderen ergibt sich aus der anzuerkennenden Rechtskraftwirkung, daß sich die Beklagte zu 1. als Rechtsnachfolgerin ( … ) nicht erfolgreich mit dem Einwand der widerrechtlichen Entnahme gegen die Klageansprüche verteidigen kann. Zwar liegt insoweit, weil die Rechte aus der behaupteten Miterfinderstellung den auf Patentverletzung gestützten Klageansprüche der Klägerinnen von den Beklagten nur entgegengehalten werden, ein anderer Streitgegenstand als in dem US-amerikanischen Prozeß vor. Die bereits von dem US-amerikanischen Gericht entschiedene Frage, ob ( … ) Rechte an dem Klagepatent aus der behaupteten Miterfinderstellung zustehen, ist aber präjudiziell für die im vorliegenden Rechtsstreit von den Klägerinnen mit der Klage geltend gemachten Ansprüche wegen Verletzung des Klagepatents, weshalb das erkennende Gericht von der Vorentscheidung des US-amerikanischen Gerichts nicht abweichen darf. Ist die in einem Vorprozeß entschiedene Rechtsfolge nämlich Vorfrage für die Entscheidung des nachfolgenden Rechtsstreits, besteht die Rechtskraftwirkung in einer Bindungswirkung (vgl. BGH, NJW 1993, 3204, 3205; NJW 1995, 1757; NJW 1995, 2993; Zöller/Vollkommer, a.a.O., Vor § 322 Rdnr. 19 u. 22 m. w. N.). Dies gilt auch bei anzuerkennenden ausländischen Urteilen. Bei Präjudizialität von Vorfragen ist das deutsche Gericht an die ausländische res judicata gebunden (Zöller/Geimer, a.a.O., § 322 Rdnr. 30).

261

Da die Rechtskraft des Urteils des United States District Court of the Northern District of California das erkennende Gericht somit bindet, scheitert der von der Beklagten zu 1. erhobene Einwand, sie sei aus übertragenen Rechts des Dr. Bradley an dem Klagepatent berechtigt, weshalb auch die Beklagte zu 2. von diesem Einwand der Beklagten zu 1. nicht profitieren kann.

262

2.

263

Der von den Beklagten erhobene Einwand der widerrechtlichen Entnahme ist aber auch deshalb nicht gerechtfertigt, weil ( … ) im Jahre 1998 keine Rechte an dem Klagepatent aus einer Miterfinderschaft, sofern ihm solche zuvor tatsächlich zugestanden haben sollte, mehr auf die Beklagte zu 1. hat übertragen können. Denn er hat bereits zuvor mit dem "Agreement of Settlement" gemäß Anlage B 2 vom 4./12. März 1990 sämtliche Rechte im Zusammenhang mit der dem Klagepatent zugrundeliegenden Erfindung auf die Klägerin zu 1. übertragen bzw. auf diese verzichtet.

264

a)

265

Auf die zwischen ( … ) und der Klägerin zu 1) abgeschlossene Vergleichsvereinbarung gemäß Anlage B 2 findet US-amerikanisches Recht Anwendung, wobei zwischen den Parteien unstreitig ist, daß hier vom Recht des Staates Georgia auszugehen ist (vgl. hierzu das von den Beklagten vorgelegte Gutachten von ( … ) gemäß Anlage B 47, Seite 4). Die Kammer ist selbst in der Lage, den zwischen der Klägerin zu 1. und ( … ) geschlossenen Vertrag gemäß Anlage B 2 unter Anwendung dieses Rechts auszulegen. Denn die Parteien haben zu den nach US-amerikanischem Recht maßgeblichen Auslegungsgrundsätze hinreichend vorgetragen und Materialien vorgelegt. Die Auslegung von Verträgen ist ureigene richterliche Aufgabe, weshalb im Streitfall - ebenso wie bei der bereits erörterten Frage der Rechtskraftwirkungen des US-amerikanischen Urteils - kein Anlaß besteht, zu dieser Frage ein Sachverständigengutachten einzuholen.

266

Angesichts der Ausführungen der Parteien und der von ihnen überreichten Unterlagen zu den nach US-amerikanischem Recht maßgeblichen Auslegungsgrundsätzen kann festgestellt werden, daß es auch nach US-amerikanischen Recht und insbesondere nach dem Recht des Staates Georgia primär auf den wirklichen Willen der Vertragsparteien ankommt. So heißt es im Georgia Code Ann. § 13-2-3 ausdrücklich, daß es die "kardinale Regel" der Auslegung ist, den "wahren Willen" der Parteien festzustellen ("the cardinal rule of construction is to ascertain the intention of the parties"). Entsprechend hat auch der Supreme Court des Staates Georgia in der Sache ( … ) gegen ( … ) (235 GA 382, 384 [GA 1975] entschieden, daß es Gegenstand der Auslegungsregeln ist, den "wahren Willen" der Parteien zu erforschen, und hierzu der "Vertrag als Ganzes" genommen und dieser zusammen mit den Begleitumständen betrachtet werden muß. Ferner betont der Supreme Court des States Georgia in der vorzitierten Entscheidung, daß jede andere Regel "nachrangig" ist. Ferner führt auch der Court of Appeals of Georgia in der auch von ( … ) in seinem Gutachten nach Anlage B 47 angeführten Entscheidung vom 15. März 1994 in Sachen Paces Partnership gegen Grant (vgl. Anlage K 32) aus, daß bei der Feststellung des Willens der Parteien das Gericht den Parteiwillen unter Berücksichtigung des ganzen Vertrages feststellen und jede seiner Bestimmungen so auslegen soll, daß sie mit den anderen Bestimmungen des Vertrages im Einklang steht. Das heißt, so der Court of Appeals of Georgia, daß bei der Auslegung von Verträgen entscheidend ist, den "wesentlichen Zweck" des Vertrages zu bestimmen, von dem angenommen werden müsse, daß er die Gedanken der Parteien beeinflußt hat, statt darauf zu achten, wie dieser Wille im Detail zum Ausdruck gebracht worden sei. Daß es im Rahmen der Auslegung nach US-amerikanischem Rechtsverständnis insbesondere auch auf den Zweck des Vertrages ankommt, geht auch aus dem von den Beklagten überreichten Privatgutachten von ( … ) (vgl. Anlage B 55, Seite 2) hervor und wird auch in dem von den Beklagten ferner zur Akte gereichten Gutachten von ( … ) (Anlage B 47, Seite 9) gesagt.

267

b)

268

Geht man hiervon aus, so führt dies zu dem Ergebnis, daß ( … ) mit dem "Agreement of Settlement" gemäß Anlage B 2 auf sämtliche Rechte an der dem Klagepatent zugrundeliegenden Erfindung verzichtet bzw. - was im Ergebnis keinen Unterschied macht - diese auf die Klägerin zu 1. übertragen hat. Dies ergibt sich zwingend aus Art. II Ziff. 2.1 der Vergleichsvereinbarung, die ihrem Wortlaut nach eindeutig ist.

269

Gemäß der in Art. II Ziff. 2.1 Satz 1 getroffenen Regelung hat ( … ) gegenüber der Klägerin zu 1. in bezug auf die Erfinderstellung, Inhaberschaft oder Berechtigung bzw. Kontrolle an/von "Chiron-Patenten" - dieser Begriff ist in Art. I. der Vergleichsvereinbarung definiert und erfaßt im wesentlichen alle US-amerikanischen Patente und Patentanmeldungen aufgrund von Erfindungen, die in einer Anlage 1.1 näher bezeichnet sind - oder ausländischen Gegenstücke ("foreign counterparts") davon endgültig einen Verzicht, Erlaß und auch eine Übertragung erklärt, und zwar in bezug auf alle schuldrechtlichen und dinglichen Rechte und Anteile, auf deren wie auch immer geartete außergerichtliche und gerichtliche oder sonstige Geltendmachung, und zwar unabhängig von der Rechtsgrundlage, von der Kenntnis und der Entstehungszeit. Art. II § 2.1 Satz 1 enthält insoweit eine allumfassende Regelung betreffend die Erfinderstellung, Inhaberschaft oder Kontrolle ("regarding the inventorship, ownership or control") von ( … ) an den Chiron-Patenten und

ausländischen Gegenstücken

("foreign counterparts") hierzu, womit alle ausländischen Patente und Patentanmeldungen aufgrund derselben Erfindungen gemeint sind. Bezüglich all dieser Patente und Patentanmeldungen regelt Art. II § 2.1 Satz 1, daß CDC und Dr. Bradley gegenüber der Klägerin zu 1. endgültig ("forever") den

Verzicht

, den Erlaß und die

Übertragung

("release, discharge and assign") aussprechen, und zwar in bezug auf alle schuldrechtlichen und

dinglichen Rechte

und Anteile ("entire right, title and interest") und auf deren wie auch immer geartete außergerichtliche und gerichtliche oder sonstige Geltendmachung ("in and to, any and all claims, actions and the like"), und zwar unabhängig von der Rechtsgrundlage ("based in law or equity"), von der Kenntnis ("known or unknown") und der Entstehungszeit ("now existing or which might rise hereafter").

270

Dies kann nur so verstanden werden, daß Dr. Bradley damit auch sämtliche Rechte an und aus seiner (etwaigen) Miterfinderstellung an den "Chiron-Patenten" und deren ausländischen Gegenstücken ("foreign counterparts") auf die Klägerin zu 1. übertragen bzw. in bezug auf alle (quasi-) dinglichen Rechte aus seiner angeblichen Miterfinderschaft an den ausländischen Patenten und damit auch am Klagepatent verzichtet hat.

271

Die handschriftlich von der Klägerin zu 1. vor Vertragsunterzeichnung in die Vertragsurkunde eingefügte Satz 2 des Art. II Ziff. 2.1, wonach ( … ) und ( … ) ihre gesamten Rechte ("any and all right, title and interest) an Chiron-Patenten ("in or at CHIRON Patents") und den darin beanspruchten Erfindungen ("and the inventions claimed therein") auf die Klägerin zu 1. übertragen (""), steht dem nicht entgegen.

272

Zwar gibt es, was die Kammer nicht verkennt, zweifellos einen Unterschied in der Formulierung zwischen dem ersten und dem zweiten Satz des Art. II Ziff. 2.1, also zwischen dem maschinenschriftlichen und dem handschriftlichen Teil dieser Vertragsbestimmung. Dieser Unterschied läßt sich auch für die Anwendung zweier Rechtssätze nutzbar machen, die von den Beklagten bzw. in den von ihnen vorgelegten Gutachten zitiert werden, daß nämlich zu ersten derjenigen Auslegung der Vorzug zu geben sei, nach der jedem vertraglichen Begriff eine spezifische Bedeutung zukommt (vgl. Bl. 295 d. A. und Anlage K 32), und zum zweiten bei Zweifeln hinsichtlich der richtigen Auslegung derjenigen Lesart der Vorzug zu geben sei, die sich gegen die die Urkunde errichtende Partei wendet ("contra proferentem"; vgl. hierzu die ( … ) -Gutachten gemäß Anlagen B 47, Seite 15, und Anlage B, Seite 3 f., unter Hinweis auf O.C.G.A. § 13-2-2 [5][1998] und Restatment of Contracts [Second] § 206; ferner das ( … ) -Gutachten gemäß Anlage B 55, Seite 2). Zentral sind diese beiden Auslegungsgrundsätze aber nicht; sie sind rein formal. Zunächst einmal muß es - wie sich aus den einleitenden Ausführungen über die Grundsätze der Vertragsauslegung ergibt - darum geben, aus dem Kontext des Vertrages den Sinngehalt dessen zu erfassen, was die Parteien zum Gegenstand ihrer vertraglichen Einigung machen wollen. Dies gesteht auch der Gutachter der Beklagten, ( … ), zu, wenn er in seinem Ergänzungsgutachten gemäß Anlage B 54 (Seite 9/10) sagt, daß den Klägern sicherlich zuzugeben ist, daß sich im US-amerikanischen zahllos Erklärungen des Inhalts finden, daß der Zweck der Vertragsauslegung darin besteht, die Absicht der Parteien aufzudecken. Ebenso richtig ist zwar, daß sich die Absichten der Vertragsparteien - wie ( … ) weiter sagt - der direkten Wahrnehmung entziehen und es daher auf den Vertragstext ankommt. Gleichwohl muß aber eben dieser Vertragstext vernünftig und im Zusammenhang gelesen werden.

273

Berücksichtigt man dies und vergegenwärtigt man sich neben dem Wortlaut des Art. II Ziff. 2.1 Satz 1 des Vertrages nach Anlage B 2 den Zweck des Vertrages, so kann kein Zweifel daran bestehen, daß ( … ) auch sämtliche Rechte an und aus seiner (etwaigen) Miterfinderstellung an ausländischen Patenten und damit auch am Klagepatent auf die Klägerin zu 1. übertragen hat. Alles andere würde nämlich keinen Sinn machen. Bei dem zwischen der Klägerin und ( … ) abgeschlossenen Vertrag handelt es sich um eine Vergleichsvereinbarung. In deren Einleitung heißt es zum Zweck der Vereinbarung, daß die Parteien beabsichtigen, Klagen aufgrund jeglicher Auseinandersetzungen in bezug auf Rechte und Verpflichtungen aus der Zusammenarbeit der Parteien zu vermeiden. Ziel des Vergleichsvertrages ist mithin die Vermeidung von Klagen aufgrund von irgendwelchen Meinungsverschiedenheiten in bezug auf Rechte und Verpflichtungen aus der Zusammenarbeit der Parteien in Zusammenhang mit der in Rede stehenden HCV-Erfindung gewesen. Dieses Ziel sollte offensichtlich dadurch erreicht werden, daß ( … ) und ( … ) auf ihre Rechte aus der streitigen Miterfinderschaft von ( … ) verzichten und diese auf die Klägerin übertragen, wofür die Klägerin im Gegenzug insgesamt 2,25 Mio. US-Dollar an ( … ) und ( … ) zahlt (Art. III § 3.1). Dadurch sollten jegliche Streitigkeiten über die Erfinderschaft und/oder Inhaberschaft im Zusammenhang mit der Mitarbeit von ( … ) vermieden werden. Dieser Vertragszweck konnte aber nur dadurch erreicht werden, daß neben den Rechten an den US-amerikanischen Patenten auch solche an den ausländischen (nicht US-amerikanischen) Patentanmeldungen und Patenten auf die Klägerin zu 1. übertragen werden. Wäre dies nicht beabsichtigt gewesen, wäre ein neuerlicher Streit geradezu vorprogrammiert gewesen. Auseinandersetzungen wollten die Parteien mit dem Vergleichsvertrag jedoch gerade vermeiden. Ein Grund dafür, warum man im Hinblick auf den soeben geschilderten Vertragszweck hinsichtlich der Übertragung zwischen US-Patenten und ausländischen Patenten und Patentanmeldungen hätte differenzieren sollen, ist weder dargetan noch ersichtlich.

274

Vor diesem Hintergrund muß davon ausgegangen werden, daß der handschriftliche Teil des Art II Ziff. 2.1 nur eine formale, aber keine materielle Änderung des Vergleichstextes beinhaltet. Denn mit der in Art. II § 2.1 Satz 1 getroffenen Regelung hat Dr. Bradley bereits hinsichtlich der US-amerikanischen Chiron-Patente - und ihrer ausländischen Gegenstücke - sämtliche Rechte aus seiner streitigen Miterfinderstellung auf die Klägerin zu 1. übertragen bzw. auf diese zugunsten der Klägerin zu 1. verzichtet.

275

Soweit von den Beklagten unter Berufung auf die von ihnen vorgelegten Gutachten geltend gemacht wird, eine Auslegung dahin, daß ( … ) auf Rechte an ausländischen Patenten verzichtet bzw. solche auf die Klägerin zu 1. übertragen habe, übergehe den Unterschied zwischen einem bloßen Klageverzicht und der Übertragung geistigen Eigentums (vgl. Anlage B 47, Seiten 7-10; Anlage B 55, Seite 4), vermag dies nicht zu überzeugen. Denn diese Auslegung beinhaltet offensichtlich eine unzulässige Verkürzung des Regelungsgehalts des Satzes 1 des Art. II Ziff. 2.1 der Vergleichsvereinbarung. Dieser enthält eben nicht ein bloßes "promise not to sue", sondern vielmehr außer dem Verzicht ("release, discharge") auch eine ausdrückliche

Übertragung

("assign"), bezogen auf alle Rechte ("entire right, title and interest in and to, any and all claims, actions and the like"), was von den Beklagten bei ihrer Argumentation vernachlässigt wird.

276

Soweit in den von den Beklagten überreichten Gutachten mit Verweis auf Ellis, Patent Assignment § 370A (3d ed 1955) darauf hingewiesen wird, daß für die ohne ausdrückliche Erwähnung bereits getätigter ausländischer Patentanmeldungen Abtretung eines US-Patents und der ihm zugrundeliegenden Erfindung die Vermutung gilt, daß eine Übertragung der Rechte an den ausländischen Patenten und den noch anhängigen ausländischen Patentanmeldungen nicht beabsichtigt ist (vgl. Anlage B 47, Seite 12 ff, Anlage B 54, Seite 3; Anlage B 55, Seite 3) steht dies der hier vertretenen Vertragsauslegung schließlich ebenfalls nicht entgegen. Denn diese sicherlich richtige Vermutung würde im Streitfall der Annahme einer Übertragung von Rechten an ausländischen Patenten und Patentanmeldungen von ( … ) auf die Klägerin zu 1. nur dann entgegenstehen, wenn die Vertragsparteien im Vertrag

nur

- gemäß dem handschriftlichen Teil des Art. II Ziff. 2.1 - vereinbart hätten: "( … ) and ( … ) hereby assign to ( … ) any and all right title and interest in or to ( … ) PATENTS and the inventions claims therein". Dies ist indes nicht der Fall. Vielmehr ist hier in dem vorangestellten maschinenschriftlichen Teil ausdrücklich gesagt worden, daß ( … ) eben auch auf seine Rechte an den ausländischen Patenten verzichtet bzw. diese auf die Klägerin zu 1. überträgt.

277

Daß der handschriftliche Teil des Art. II Ziff. 2.1 der Vergleichsvereinbarung nur eine formale, aber keine materielle Änderung des Vergleichstextes beinhaltet, scheint im übrigen auch der United States District Court for the Northern District of California in seinem Urteil vom 15. Juli 1996 gemäß Anlage K 19 so gesehen zu haben. Zwar hat sich dieser mit der Frage, welche Rechte im einzelnen von ( … ) auch die Klägerin zu 1. mit dem "Agreement of Settlement" nach Anlage B 2 übertragen worden sind, nicht ausdrücklich beschäftigt. In seiner Entscheidung hat er aber immerhin die angeblich von einem Anwalt von CDC abgegebene Erklärung, die in Art. II § 2.1 handschriftlich eingefügte Regelung beinhalte bloß eine geringfügige formale Änderung, als eine zutreffende Aussage ("accurate statement and not a misrepresentation") beurteilt (vgl. Anlage K 19 Seite 13/14).

278

Der von den Beklagten erhobene Einwand der widerrechtlichen Entnahme scheitert damit auch aus materiell-rechtlichen Gründen.

279

IV.

280

1.

281

Da die Beklagten den Gegenstand des Klagepatents rechtswidrig benutzt haben, sind sie den Klägerinnen zur Unterlassung verpflichtet, § 139 Abs. 1 PatG.

282

Neben der Klägerin zu 1. ist auch die Klägerin zu 2. aktiv legitimiert. Als ausschließliche Lizenznehmerin hat sie selbständig gegen die Beklagten als Verletzer des Klagepatents und damit auch ihres ausschließlichen Benutzungsrechts die Ansprüche aus § 139 PatG (vgl. Benkard/Rogge, a.a.O., § 139 PatG Rdn. 17 m.w.N.).

283

Die ausgesprochene Unterlassungsverpflichtung trifft auch die in der Schweiz ansässige Beklagte zu 1. Denn sie hat den angegriffenen Analysekit "COBAS CORE, auch wenn sie diesen bisher nicht selbst in die Bundesrepublik Deutschland exportiert haben sollte, im Inland dadurch in den Verkehr gebracht, daß sie ihre deutsche Vertriebsgesellschaft, die Beklagte zu 2., zu diesem Zwecke mit der angegriffenen Ausführungsform beliefert hat. Dabei kommt es nicht darauf an, ob das Erzeugnis im Inland oder im Ausland in die Verfügungsgewalt der Beklagten zu 2. übergegangen ist. Denn die Handlungen der Beklagten zu 1. sind jedenfalls unmittelbar darauf gerichtet gewesen, daß die angegriffene Ausführungsform über die Beklagte zu 2. im Inland angeboten wird und hier in den Verkehr gelangt. Entscheidend ist insoweit, daß die angegriffenen Erzeugnisse von vornherein zielgerichtet an die Beklagte zu 2. geliefert werden, um hier - wie geschehen - bestimmungsgemäß angeboten zu werden und in den Verkehr zu gelangen.

284

2.

285

Die Beklagten haben den Klägerinnen außerdem Schadensersatz zu leisten, § 139 Abs. 2 PatG. Denn als Fachunternehmen hätten beide Beklagte die Patentverletzung bei Anwendung der im Geschäftsverkehr erforderlichen Sorgfalt zumindest erkennen können, § 276 BGB. Gemäß § 840 Abs. 1 BGB haften die Beklagten als Gesamtschuldner, weil die Beklagte zu 2. ausschließlich ihr zu diesem Zwecke von der Beklagten zu 1. gelieferte Erzeugnisse angeboten und in den Verkehr gebracht hat. Da es hinreichend wahrscheinlich ist, daß beiden Klägerinnen durch die rechtsverletzenden Handlungen der Beklagten ein Schaden entstanden ist, der von den Klägerinnen jedoch noch nicht beziffert werden kann, weil sie den Umfang der rechtsverletzenden Benutzungshandlungen ohne ihr Verschulden nicht im einzelnen kennt, ist ein rechtliches Interesse der Klägerinnen an einer Feststellung der Schadensersatzverpflichtung anzuerkennen, § 256 ZPO.

286

3.

287

Außerdem sind die Beklagten zur Rechnungslegung verpflichtet, damit die Klägerinnen in die Lage versetzt wird, den ihnen zustehenden Schadensersatzanspruch beziffern zu können, § 242 BGB. Denn die Klägerinnen sind auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügen, und die Beklagten werden durch die von ihnen verlangten Auskünfte - die auch für die Zeit nach Schluß der mündlichen Verhandlung zu erteilen sind, § 259 ZPO - nicht unzumutbar belastet.

288

4.

289

Gemäß § 140b PatG haben die Beklagten ferner über den Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse Auskunft zu erteilen. Die nach Absatz 2 dieser Vorschrift geschuldeten Angaben sind in der Urteilsformel zu I.2 mit den Angaben zusammengefaßt, die zum Zwecke der Rechnungslegung zu machen sind.

290

Dem Begehren der Beklagten, ihnen nachzulassen, die Namen und Anschriften ihrer gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger einem vereidigten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, kann die Kammer nicht entsprechen. Der Anspruch auf Angabe der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer ergibt sich auch aus § 140b PatG, und der Zweck des in dieser Vorschrift normierten erweiterten Auskunftsanspruchs, dem Verletzten weitere als Beteiligte an der Schutzrechtsverletzung in Betracht kommende Personen namhaft zu machen, zu denen auch die gewerblichen Abnehmer gehören, verlangt es, daß der Verletzte ihrer Namen und Anschriften unmittelbar und ohne Zwischenschaltung eines Wirtschaftsprüfers mitgeteilt bekommt. Andernfalls müßte er sich die Namen und Anschriften von dritter Seite besorgen und könnte beim Wirtschaftsprüfer lediglich nachfragen, ob die von ihm anderweitig recherchierten Angaben in der Rechnungslegung enthalten sind. Gerade an dieser Stelle soll der erweiterte Auskunftsanspruch die Lage des verletzten Schutzrechtsinhabers verbessern. Die Beklagten hätten deshalb Gründe dafür darlegen müssen, weshalb die Mitteilung der Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer im Streitfall unverhältnismäßig sein soll. Allein der Umstand, daß es sich bei den Parteien um Wettbewerber handelt, ist dafür nicht hinreichend. Bei dieser Sachlage ist auch nicht ersichtlich, weshalb es den Beklagten, wenn sie zur Mitteilung der gewerblichen Abnehmer verpflichtet sind, unzumutbar sein sollte, auch die Namen und Anschriften der gewerblichen Angebotsempfänger mitzuteilen.

291

5.

292

Der geltend gemachte Vernichtungsanspruch ist schließlich aus § 140 a Abs. 1 PatG gerechtfertigt.

293

V.

294

Die zuerkannten Klageansprüche sind nicht verwirkt.

295

Allgemein ist ein Recht dann verwirkt, wenn der Berechtigte es längere Zeit hindurch nicht geltend gemacht hat und der Verpflichtete sich nach dem gesamten Verhalten des Berechtigten darauf einrichten durfte und auch darauf eingerichtet hat, daß dieser das Recht auch in Zukunft nicht geltend machen werde (Palandt/Heinrichs, BGB, 56. Aufl., § 242 BGB Rdnr. 87 m. w. N.). Die Verwirkung ist damit ein typischer Fall der unzulässigen Rechtsausübung wegen widersprüchlichen Verhaltens (Palandt/Heinrichs, a.a.O., § 242 BGB Rdnr. 87); der Verstoß gegen Treu und Glauben liegt in der illoyalen Verspätung der Rechtsausübung. Die Verwirkung eines Rechts setzt zunächst voraus, daß seit der Möglichkeit, das Recht geltend zu machen, eine längere Zeit verstrichen ist (sog. Zeitmoment). Die erforderliche Dauer des Zeitablaufs richtet sich dabei nach den Umständen des Einzelfalls. Während des für die Verwirkung erforderlichen Zeitraums darf der Berechtigte nichts zur Durchsetzung seines Rechts getan haben. Außerdem muß der Berechtigte durch sein Verhalten einen Vertrauenstatbestand geschaffen haben (sog. Umstandsmoment). Der Verpflichtete muß sich dabei aufgrund des Verhaltens des Berechtigten darauf eingerichtet haben, dieser werde sein Recht nicht mehr geltend machen, und wegen des geschaffenen Vertrauenstatbestandes muß die verspätete Geltendmachung des Rechts als eine mit Treu und Glauben unvereinbare Härte erscheinen (Palandt/Heinrichs, a.a.O., § 242 BGB Rdnr. 87 m. w. N.).

296

Von diesen Grundsätzen ist auch im Patentrecht auszugehen, wobei allerdings wegen des zeitlich begrenzten Ausschließungscharakters des Patents an die Voraussetzungen der Verwirkung strenge Voraussetzungen zu stellen sind (vgl. Kammer, GRUR 1990, 119 - Strickwarenhandel II; Benkard/Bruchhausen, a.a.O., § 9 PatG Rdnr. 64). Eine Verwirkung kann hier erst dann in Betracht kommen, wenn die verspätete Geltendmachung von Ansprüchen infolge besonderer Umstände gegen Treu und Glauben verstößt. Zu einem relevanten Zeitablauf muß insbesondere stets ein Verhalten des "Gläubigers" hinzukommen, das geeignet ist, beim "Schuldner" den Eindruck zu erwecken, er werde künftig von Ansprüchen verschont werden, und ferner ein entsprechendes Verhalten des "Schuldners", nämlich daß er sich hierauf (gutgläubig) eingerichtet hat (vgl. hierzu auch BGH, GRUR 1994, 597, 601/602 - Zerlegvorrichtung für Baumstämme).

297

Diese Voraussetzungen sind im Streitfall nicht erfüllt. Denn es kann jedenfalls nicht festgestellt werden, daß die Beklagten sich aufgrund des Verhaltens der Klägerinnen darauf einrichten durften, daß diese ihre Rechte aus dem Klagepatent nicht bzw. nicht mehr geltend machen würden.

298

Die Beklagten haben schon nicht hinreichend substantiiert dargetan und belegt, daß sich die zwischen der Beklagten zu 1. und der Klägerin zu 1. geführten Gespräche von Anfang an, also ab den frühen neunziger Jahren auch auf den hier streitgegenständlichen Bereich der Immunoassays und nicht nur, wie von den Klägerinnen behauptet, auf den Bereich der nucleinsäuregestützten Assays bezogen haben. Das von den Beklagten als Anlage B 12 überreichte Schreiben der Klägerin zu 1. vom 25. Januar 1991 betrifft ausschließlich HCV/PCR-Tests. Dem von den Klägerinnen überreichten Schreiben vom 26. Juni 1991 an die Beklagte zu 1. gemäß Anlage K 30 ist ebenfalls nur zu entnehmen, daß es nach den Vorstellungen der Klägerin zu 1. bloß um bestimmte HCV/PCR-Anwendungen ging. Daß es sich hierbei nur um einen Aspekt der zwischen den Parteien seinerzeit geführten Gespräche gehandelt hat, ist dem vorgenannten Schreiben nicht zu entnehmen. Das als Anlage B 14 vorgelegte (interne) Memo stammt erst vom 6. März 1996. Daß es den Beklagten nach ihrem Vorbringen "um eine möglichst breite Lizenzierung für HCV, die nicht nur den Bereich der nucleinsäuregestützten HCV-Diagnose, sondern auch die Immunoassays abdecken sollte", ging, sagt nichts darüber aus, daß die Klägerin zu 1. eine umfassende Lizenzerteilungsbereitschaft hat erkennen lassen und insoweit von Beginn an ernsthafte Lizenzverhandlungen auch hinsichtlich des hier streitgegenständlichen Bereichs der Immunoassays geführt worden sind.

299

Selbst wenn man aber zugunsten der Beklagten unterstellen wollte, daß Lizenzgespräche bereits seit 1990 auch hinsichtlich der hier in Rede stehenden HCV-Immunoassays zwischen der Klägerin zu 1. und der Beklagten zu 1. geführt worden sind, haben die Beklagten nichts zum konkreten Inhalt dieser Lizenzgespräche, die sich von Anfang der frühen neunziger Jahre bis September 1998 hingezogen haben sollen, vorgetragen. Insoweit ist nicht dargetan, welchen Inhalt die Verhandlungen gehabt haben und es kann dementsprechend auch nicht festgestellt werden, ob es sich um konkrete und ernsthafte Lizenzverhandlungen gehandelt hat. Insbesondere kann weder festgestellt werden, daß die Lizenzverhandlungen unmittelbar vor einem Abschluß gestanden haben, noch daß die Beklagten zu irgendeinem Zeitpunkt fest mit der Erteilung einer Lizenz an dem Klagepatent haben rechnen dürfen. Insoweit fehlt es an jeglichem substantiierten Vorbringen der Beklagten. So wird nicht vorgetragen, daß den Klägerinnen ein konkretes Angebot unterbreitet worden ist. Auch ist nicht etwa dargetan, daß die Klägerin zu 1. zu irgendeinem Zeitpunkt den Abschluß eines entsprechenden Lizenzvertrages nur noch als bloße Formsache hingestellt hat und/oder das Nichtzustandekommen eines Lizenzvertrages aus Sicht der Beklagten letztlich völlig überraschend gewesen ist und sie hiermit nicht mehr gerechnet haben. Dagegen, daß die Lizenzverhandlungen bereits vor einem Abschluß gestanden haben und/oder die Beklagte zu 1- aufgrund bestimmter Umstände auf eine Lizenzerteilung vertraut haben, spricht vielmehr sogar das von den Beklagten als Anlage B 14 vorgelegte interne Memo über ein am 6. März 1996 stattgefundenes Treffen, in dem es heißt, daß ( … ) "aller Wahrscheinlichkeit nach HCV niemals für unsere Immunologie-Aktivitäten lizenzieren" wird.

300

Im übrigen wird aber auch der für den Verwirkungstatbestand erforderlicher Vertrauenstatbestand grundsätzlich nicht schon durch die Bereitschaft des Patentinhabers zu Lizenzverhandlungen und lose Lizenzverhandlungen geschaffen. Ein vernünftiges Unternehmen tätigt Investitionen zur Vermarktung einer Lizenz erst dann, wenn diese "unter Dach und Fach" ist. Etwas anderes mag dann gelten, wenn einer Lizenzerteilung aus Sicht beider Parteien nichts mehr im Wege steht. Hierzu haben die Beklagten aber nichts vorgetragen. Sollten die Beklagten entsprechend ihrem Vorbringen tatsächlich schon frühzeitig Investitionen für den Bereich HCV-Immuno getätigt haben, anstatt den Ausgang der Lizenzverhandlungen abzuwarten, so fällt dies unter den gegebenen Umständen allein in ihren Verantwortungsbereich und vermag einen Vertrauenstatbestand nicht zu begründen. Daß die Klägerinnen zu irgendeinem Zeitpunkt erklärt oder sonstwie zum Ausdruck gebracht haben, daß die Beklagten mit ihren Aktivitäten im Hinblick auf eine zu erwartende Lizenzerteilung beginnen könnten, ist nicht dargetan.

301

Schließlich haben sich die Klägerinnen mit der Durchsetzung ihrer Ansprüche unter den gegebenen Umständen auch nicht übermäßig viel Zeit gelassen. Nach dem Vorbringen der Beklagten sollen die Klägerinnen Anfang 1995 von deren Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten Kenntnis erlangt haben. Gemäß dem weiteren Vorbringen der Beklagten sind die Tests dann in der ersten Hälfte des Jahres 1995 Kunden angeboten worden, wobei in Deutschland Probelieferungen erst im April 1995 erfolgt sind und offizieller Verkaufsstart für die HCV-Tests erst im

Januar 1996

gewesen ist. Patentverletzungshandlungen sind hiernach im Inland erst ab April 1995 erfolgt, wobei es sich zunächst nur um Probelieferungen gehandelt hat. Daß die Klägerinnen von diesen Probelieferungen, über deren Umfang nichts mitgeteilt ist, Kenntnis gehabt haben, ist nicht dargetan. Bereits mit Schreiben vom 31. Januar 1997 (Anlage K 35) ist die Beklagte zu 1. von der Klägerin zu 1. dazu aufgefordert worden, Patentverletzungen zu unterlassen. Ihre auf die Verletzung des Klagepatents gestützte Klage haben die Klägerinnen am 27. August 1997 bei Gericht eingereicht. Besondere Umstände, aufgrund derer im Streitfall für eine Verwirkung schon ein solch verhältnismäßig kurzer Zeitablauf ausreichen könnte, sind nicht ersichtlich. Dies gilt selbst dann, wenn man hier bereits auf die Kenntnis der Klägerinnen von den vorläufigen Forschungs- und Entwicklungsergebnissen der Beklagten abstellen wollte, weil auch ein Zeitraum von ca. zwei Jahren und acht Monaten im Rahmen der Verwirkung noch relativ kurz ist. Daß die Klägerinnen bereits vor Anfang 1995 von Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten der Beklagten Kenntnis erlangt haben, ist weder dargetan noch unter Beweis gestellt. Auch ist nicht konkret dargetan, daß die Beklagten nach der Kenntniserlangung der Klägerinnen von ihren Aktivitäten aufgrund eines etwaigen Fortschreitens der zwischen den Klägerinnen und der Beklagten zu 1. geführten Lizenzgespräche darauf vertraut haben und nach den Umständen auch darauf haben vertrauen dürfen, daß mit der Geltendmachung von Ansprüchen wegen Verletzung des Klagepatents nicht zu rechnen ist. Vielmehr spricht hiergegen wiederum das von den Beklagten als Anlage B 14 vorgelegte interne Memo über das am 6. März 1996 und damit kurz nach der Markteinführung der HCV-Tests in Deutschland stattgefundene Treffen, aus dem hervorgeht, daß sich die Beklagten durchaus darüber bewußt gewesen sind, daß es "aller Wahrscheinlichkeit nach" nicht zu einer Lizenzerteilung kommen würde.

302

VI.

303

Die zuerkannten Klageansprüche sind schließlich auch nicht aus kartellrechtlichen Gründen gemäß Art. 86 EG-Vertrag (EGV) ausgeschlossen.

304

Dabei kann dahinstehen, ob das Vorbringen der Beklagten die Feststellung erlaubt, daß die Klägerinnen eine marktbeherrschende Stellung innehaben, die sie im Sinne des Art. 86 EGV mißbräuchlich ausnutzen. Hierauf kommt es letztlich aus rechtlichen Gründen nicht an, weil sich die Beklagten im Entscheidungsfall nicht mit einem hierauf gestützten Einwand verteidigen können.

305

Zwar scheitert der auf Art. 86 EGV gestützte Einwand der Beklagten nicht daran, daß diese EG-kartellrechtliche Bestimmung, wie die Klägerinnen wohl meinen, bei Patentverletzungsklagen von vornherein nicht zu berücksichtigen ist. Es ist insoweit nicht von vornherein ausgeschlossen, daß sich ein wegen Patentverletzung in Anspruch genommener Beklagter im Patentverletzungsstreit unter Berufung auf einen Verstoß gegen Art. 86 EGV mit dem Einwand der unzulässigen Rechtsausübung verteidigen kann, sofern er aus einer solchen Zuwiderhandlung einen Anspruch auf Abschluß eines Lizenzvertrages gegen den Patentinhaber oder ausschließlichen Lizenznehmer herleiten kann. Denn ein Verstoß gegen Art. 86 EG-Vertrag hat nicht etwa nur die Nichtigkeit von Verträgen gemäß § 134 BGB zur Folge (hierzu Langen/Bunte, Kommentar zum deutschen und europäischen Kartellrecht, 8. Aufl., Art. 86 Rdnr. 207 ff). Als weitere Rechtsfolgen von Verstößen gegen Art. 86 EG-Vertrag sind auch Schadensersatz- und Unterlassungsansprüche denkbar, deren Voraussetzungen nach nationalem Recht zu prüfen sind (Langen/Bunte, a.a.O., Art. 86 Rdnr. 209). Als Anspruchsgrundlage kommt dabei insbesondere § 823 Abs. 2 BGB in Betracht, sofern der Charakter von Art. 86 EGV als Schutzgesetz bejaht wird (Langen/Bunte, a.a.O., Art. 86 Rdnr. 209). Mit Blick auf Art. 85 Abs. 1 EGV hat der Bundesgerichtshof den Schutzcharakter EG-kartellrechtlicher Bestimmungen auch bereits anerkannt (BGH,, WuW/E 1643, 1645 - BMW-Importe; GRUR 1999, 276, 277 - Depotkosmetik). Da die Art. 85 und 86 der Verwirklichung derselben Ziele dienen, wird die grundsätzliche Eignung von Art. 86 EGV als Schutzgesetz ebenfalls zu bejahen sein (vgl. hierzu Emmerich, Kartellrecht, 8. Aufl., Seite 468; Langen/Bunte, a.a.O., Art. 86 Rdnr. 209 m. w. N.). Was Zuwiderhandlungen gegen Art. 85 Abs. 1 EGV anbelangt, wird vom Bundesgerichtshof allerdings betont, daß sich nicht allgemein sagen läßt, ob dem einzelnen aus solchen im Rahmen von § 823 Abs. 2 BGB ein Anspruch erwächst, sondern dies für den einzelnen Fall entschieden werden muß (GRUR 1999, 276, 277 - Depotkosmetik), was bei Zuwiderhandlungen gegen Art. 86 EGV nicht anders zu beurteilen ist. Maßgeblich ist hierbei nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes nicht die Wirkung des wettbewerbswidrigen Verhaltens, sondern die Frage, ob der Anspruchsteller zu dem vom Gesetzgeber ins Auge gefaßten geschützten Personenkreis gehört und ob gerade ein Rechtsschutz, wie er wegen der behaupteten Verletzung in Anspruch genommen wird, gewährt werden sollte (BGH, a.a.O. - Depotkosmetik). Hiervon ausgehend ist nach Auffassung des Bundesgerichtshofes ein Anspruch auf Belieferung vom Schutzzweck des Art. 85 EGV nicht erfaßt, weshalb ein solcher Anspruch (Kontrahierungszwang) nicht aus §§ 823 Abs. 2, 249 BGB hergeleitet werden kann (BGH, a.a.O. - Depotkosmetik). Dies könnte im Entscheidungsfall dagegen sprechen, daß den Beklagten - unterstellt es läge tatsächlich ein Verstoß gegen Art. 86 EGV vor - ein Anspruch auf Abschluß eines Lizenzvertrages aus §§ 823 Abs. 2, 249 BGB i.V.m. Art. 85 EGV gegen die Klägerinnen zusteht. Wenn ein solcher Anspruch aber nicht bestehen würde, so könnten sich die Beklagten im Streitfall auch nicht mit dem Einwand der unzulässigen Rechtsausübung gemäß § 242 BGB gegen die gegen sie erhobenen Patentverletzungsansprüche verteidigen. Denn bei diesem Einwand kann es sich nur um einen dolo-petit-Einwand handeln, der voraussetzt, daß ein Anspruch auf Abschluß eines Lizenzvertrages besteht.

306

Letztlich muß diese Frage an dieser Stelle aber nicht abschließend entschieden werden. Denn selbst wenn man annimmt, daß sich aus §§ 823 Abs. 2, 249 BGB i.V.m. Art. 85 EGV ein Anspruch auf Abschluß eines Lizenzvertrages ergeben kann, kann sich der wegen Patentverletzung Inanspruchgenommene nicht bloß mit Berufung hierauf verteidigen, sondern muß auch bestrebt sein, diesen Anspruch gegen den Berechtigten durchzusetzen. Ob dies voraussetzt, daß er diesen Anspruch in einem anderen Rechtsstreit oder aber widerklagend im Patentverletzungsrechtsstreit selbst geltend macht, kann insoweit dahinstehen. Voraussetzung dafür, daß sich der wegen Patentverletzung Beklagte auf den auf § 242 BGB i.V.m. §§ 823 Abs. 2, 249 BGB und Art. 85 EGV gestützten Einwand mit Erfolg berufen kann, ist in jedem Fall, daß er dem klagenden Patentinhaber bzw. ausschließlichen Lizenznehmer ein konkretes und angemessenes Angebot auf Abschluß eines Lizenzvertrages unterbreitet, das dieser nicht aus sachlichen Gründen ausschlagen kann. Denn allenfalls dann könnte es gerechtfertigt sein, daß sich der Benutzer des Gegenstandes eines Patents über die in § 9 PatG normierten Verbote hinwegsetzt. Ein auf den Abschluß eines Lizenzvertrages zu angemessenen Bedingungen gerichtetes konkretes Vertragsangebot haben die Beklagten den Klägerinnen hier jedoch nicht unterbreitet. Jedenfalls haben sie dies nicht dargetan, weshalb sie sich auch nicht auf den Einwand einer unzulässigen Rechtsausübung stützen können.

307

VII.

308

Zu einer nach § 148 ZPO möglichen Aussetzung der Verhandlung besteht keine hinreichende Veranlassung.

309

Nach ständiger Rechtsprechung der Kammer (Mitt. 1988, 91 - Nickel-Chrom-Legierung; BlPMZ 1995, 121 - Hepatitis-C-Virus I, Anlage K 4), die auch vom Oberlandesgericht Düsseldorf (GRUR 1979, 188 - Flachdachabläufe) und vom Bundesgerichtshof (GRUR 1987, 284 - Transportfahrzeug) gebilligt wird (vgl. hierzu auch Krieger, GRUR 1996, 941) stellen ein Einspruch gegen das Klagepatent oder die Erhebung einer Nichtigkeitsklage als solche noch keinen Grund dar, den Verletzungsrechtsstreit auszusetzen, da dies faktisch darauf hinauslaufen würde, dem Angriff auf das Klagepatent eine den Patentschutz hemmende Wirkung beizumessen, die dem Gesetz fremd ist (§ 58 Abs. 1 PatG). Die Interessen der Parteien sind vielmehr gegeneinander abzuwägen, wobei grundsätzlich dem Interesse des Patentinhabers an der Durchsetzung seines erteilten Patents Vorrang gebührt. Die Aussetzung kommt deshalb nur in Betracht, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit ein Widerruf oder eine Vernichtung des Klagepatents zu erwarten ist. Dies wiederum kann regelmäßig dann nicht angenommen werden, wenn der dem Klagepatent am nächsten kommende Stand der Technik bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigt worden ist oder wenn neuer Stand der Technik lediglich belegen soll, daß das Klagepatent nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht, sich jedoch auch für eine Bejahung der Erfindungshöhe, die von der wertenden Beurteilung der hierfür zuständigen Instanzen abhängt, zumindest noch vernünftige Argumente finden lassen. Dies gilt nach der Rechtsprechung der Kammer grundsätzlich auch dann, wenn es sich - wie hier - um einen komplexen und schwierigen Fall handelt (vgl. BlPMZ 1995, 121, 126 - Hepatitis-C-Virus I).

310

Hiervon ausgehend besteht im Streitfall, nachdem die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes durch Zwischenentscheidung vom 10. April 1996 (vgl. Anlage K 2/K 2a) festgestellt hat, daß das Klagepatent in der hier geltend gemachten Fassung den Anforderungen des Europäischen Patentübereinkommens genügt, zu einer Aussetzung des Rechtsstreits keine hinreichende Veranlassung. Die Einspruchsabteilung des Europäischen Patentamtes hat sich in ihrer Zwischenentscheidung mit den von der Beklagten zu 1. sowie den weiteren Einsprechenden vorgebrachten Einspruchsgründen ausführlich auseinandergesetzt. Dies gilt insbesondere für den von der Beklagten zu 1. geltend gemachten Einspruchsgrund der unzureichenden Offenbarung gemäß Art. 100 b) EPÜ (vgl. Ziffern 11.5 ff der Entscheidung) und die von ihr geltend gemachte neuheitsschädliche Vorwegnahme der Patentansprüche 1 und 15 gemäß Art. 100 a) i.V.m. Art. 52 Abs. 1, 54 EPÜ durch das Deka-Peptid des Ross-River-Virus (vgl. Ziffer 10.2 der Entscheidung). Daß die diesbezüglichen Ausführungen der Einspruchsabteilung erkennbar unrichtig sind, kann nicht festgestellt werden, zumal weder der zugrundeliegende Einspruch, noch die angesprochenen Entgegenhaltungen, noch die Beschwerdebegründung von den Beklagten vorgelegt worden sind.

311

Soweit der Einspruch ferner darauf gestützt wird, daß der Gegenstand des Klagepatents über den Inhalt der Anmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehe (Art. 100 c EPÜ), weil sich der Anspruch 1 des Klagepatents in Merkmal 3c darauf beschränke, 40 % Homologie mit der aus 859 Aminosäuren bestehenden Sequenz in Figur 14 vorzuschreiben, während die eingereichte Anmeldung nur eine Gesamthomologie von 40 % offenbare, die sich auf eine bestimmte Region nicht selektiv anwenden lasse, hat auch die Kammer hierzu bereits in ihrem als Anlage K 4 überreichten Urteil vom 20. Dezember 1994 in der Sache 4 O 357/93 (BlPMZ 1995, 121 - Hepatitis-C-Virus I) Stellung genommen und ist zu dem Ergebnis gelangt, daß der geltend gemachte Einspruchsgrund nach Art. 100 c) EPÜ nicht vorliegen dürfte. Hieran hält die Kammer auch nach nochmaliger Prüfung fest und verweist zur Vermeidung von Wiederholungen auf ihre diesbezüglichen Ausführungen unter V. 1. a) in der Entscheidung gemäß Anlage K 4. Eines weiteren Eingehens auf die Argumentation der Einspruchsabteilung, die sich in ihrer Zwischenentscheidung ebenfalls mit dem Merkmal 3c beschäftigt hat (vgl. Ziffern 5.2 ff und 7.2 der Entscheidung), und die hiergegen von den Beklagten erhobenen Einwände bedarf es deshalb nicht, zumal die Beklagten auch die von ihnen zitierte Veröffentlichung von Linnen et al. (Science, Vol. 271, 1996) betreffend das von ihnen angesprochene Hepatitis-C-Virus nicht vorgelegt haben.

312

C.

313

Die von der Beklagten zu 1. erhobene Widerklage hat keinen Erfolg.

314

I.

315

Wie sich aus den Ausführungen unter B. III. 1. ergibt, steht der Widerklage bereits die Rechtskraft des anzuerkennenden Urteils des United States District Courts of the Northern District of California entgegen, was zu ihrer Unbegründetheit führt.

316

Zwar führt nach deutschem Prozeßrecht das Vorliegen eines rechtskräftigen deutschen Urteils zwischen denselben Parteien über denselben Streitgegenstand zur Klageabweisung als unzulässig. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes gilt dies jedoch nicht bei ausländischen Urteilen. Hiernach schließt ein im Ausland ergangenes Urteil grundsätzlich eine Klage im Inland nicht aus (vgl. BGH, NJW 1986, 2193; NJW 1987, 1146; vgl. ferner OLG Düsseldorf, FamRZ 1989, 97, 98; KG, IPRax 1994, 455, 456; OLG Braunschweig, NJW-RR 1989, 1097; Stein/Jonas/Roth, a.a.O., § 328 ZPO Rdnr. 13 m.w.N.) Es ist lediglich, soweit das ausländische Urteil - wie hier - anzuerkennen ist, eine inhaltlich übereinstimmende Sachentscheidung zu treffen. Das deutsche Gericht darf also nur in der Sache nicht von der Entscheidung des ausländischen Erstgerichtes abweichen. Das rechtfertigt sich daraus, daß die Verbindlichkeit einer ausländischen Entscheidung sich für das deutsche Recht nicht von selbst versteht. Deshalb steht § 328 ZPO einer unterschiedlichen Behandlung in- und ausländischer Entscheidungen bei der Prüfung der Zulässigkeit einer Klage nicht entgegen (Stein/Jonas/Roth, a.a.O., § 328 ZPO Rdnr. 13 m.w.N.).

317

II.

318

Abgesehen davon ist die Widerklage aber auch deshalb unbegründet, weil Dr. Bradley der Beklagten zu 1. im Jahre 1998 keine etwaige Miterfinderrechte mehr übertragen konnte, weil er zuvor bereits, wie unter B. III. 2. ausgeführt worden ist, mit dem "Agreement of Settlement" gemäß Anlage B 2 sämtliche Rechte an der dem Klagepatent zugrundeliegenden Erfindung auf die Klägerin zu 1. übertragen bzw. auf diese zugunsten der Klägerin zu 1. verzichtet hatte.

319

III.

320

Den hilfsweise gestellten Widerklageantrag versteht die Kammer dahin, daß dieser nur für den Fall gestellt ist, daß die Kammer den maschinenschriftlichen Teil des Art. II Ziff,. 2.1 ("general release clause") der Vereinbarung gemäß Anlage B 2 nur als die Erhebung einer Vindikationsklage hindernd einordnen sollte, d. h. hierdurch bloß eine klageweise Geltendmachung von Rechten ausgeschlossen wird(vgl. Bl. 421, 398 f). Wie bereits dargelegt, hat Dr. Bradley durch die in Rede stehende Vereinbarung aber nicht bloß auf die klageweise (aktive) Geltendmachung von Rechten verzichtet, sondern sämtliche Rechte an der dem Klagepatent zugrundeliegenden Erfindung in materiell-rechtlicher Hinsicht auf die Klägerin zu 1. übertragen bzw. auf diese Rechte zugunsten der Klägerin zu 1. verzichtet, so daß der Hilfsantrag nicht zum Tragen kommt. Im übrigen hätte auch er aus den genannten Gründen keinen Erfolg.

321

D.

322

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 2, 100 Abs. 4 ZPO. Soweit die Beklagten im Verhandlungstermin ihre Klage teilweise zurückgenommen haben, indem sie die Begehungshandlung des "Herstellens" aus ihren Klageanträgen gestrichen haben, sieht die Kammer gemäß § 92 Abs. 2 ZPO von einer anteiligen Kostenbeteiligung der Klägerinnen ab, weil diese Teilrücknahme nicht ins Gewicht fällt und hierdurch keine besonderen Kosten veranlaßt worden sind.

323

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 709 Satz 1, 108 Abs. 1 ZPO.

324

Der

Streitwert

beträgt für die Klägerin zu 1. und die Beklagte zu 1. 20 Mio. DM, wovon 10 Mio. DM auf die Klage und 10 Mio. DM auf die Widerklage entfallen, und für die Klägerin zu 2. und die Beklagte zu 2. 10 Mio. DM.