Landgericht Düsseldorf (Ordentliche Gerichtsbarkeit)
Urteil vom 1995-07-04, Aktenzeichen 4 O 211/95
ECLI:DE:LGD:1995:0704.4O211.95.00

Tenor

I.

Der Antragsgegnerin wird unter Androhung eines für jeden Fall der

Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes

bis zu 500.000,-- DM, ersatzweise Ordnungshaft, untersagt,

1.

Sportschuhe mit der Kennzeichnung

D

einzuführen oder auszuführen und/oder anzubieten, feilzuhalten

oder in den Verkehr zu bringen, soweit die so gekennzeichneten

Sportschuhe nicht unter dieser Bezeichnung von der Antragstellerin

oder mit ihrer Zustimmung im Inland, in einem der übrigen Mitglieds-

staaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertrags-

staat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in

den Verkehr gebracht worden sind,

2.

Die durch das Hauptzollamt Düsseldorf – Zollamt Reisholz –

(Geschäftszeichen: SV 1204 B – 11 11 (K 11 180/95)) beschlag-

nahmten, zu 1. Bezeichneten Sportschuhe nach Deutschland

einzuführen.

II.

Der weitergehende Antrag wird zurückgewiesen.

III.

Die Kosten des Verfahrens werden zu 1/5 der Antragstellerin und

zu 4/5 der Antragsgegnerin auferlegt.

IV.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

Die Antragstellerin kann die Zwangsvollstreckung der Antragsgegnerin

wegen der Kosten durch Sicherheitsleistung in Höhe von 3.000,00 DM

abwenden, wenn nicht die Antragsgegnerin vor der Zwangsvoll-

streckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. Die Sicherheiten

können auch durch die selbstschuldnerische Bürgschaft einer in

Deutschland ansässigen großen Bank oder öffentlichen Sparkasse

erbracht werden.

1

T a t b e s t a n d :

2

Die Antragstellerin ist eingetragene Inhaberin der am 27. November 1976 angemeldeten und am 9. Februar 1977 unter anderem für Schuhe eingetragenen deutschen Marke 954 674 D (Verfügungsmarke, Anlage A 1), deren Schutzdauer am 27. November 1986 um 10 Jahre verlängert worden ist.

3

Durch Verfügung vom 1. Juni 1995 (Anlage A 2) beschlagnahmte das Hauptzollamt Düsseldorf eine für die Antragsgegnerin bestimmte Lieferung im Umfang von etwa 11,4 Tonnen Sportschuhen, die mit der Bezeichnung D versehen sind; diese Schuhe sind in Taiwan, Südkorea und der Volksrepublik China hergestellt und an die amerikanische Lizenznehmerin der Antragstellerin, die D America inc. geliefert worden, die sie ihrerseits an eine amerikanische Kette von Sportfachgeschäften lieferte, von der sie über einen Zwischenlieferanten zur Antragsgegnerin gelangen sollten.

4

Die Antragstellerin hält den Vertrieb dieser Sportschuhe in der Bundesrepublik Deutschland für eine Verletzung ihrer Rechte an der Verfügungsmarke und macht geltend: Im Falle ihres Vertriebes gelangten die beschlagnahmten Sportschuhe ohne ihre Zustimmung in die Bundesrepublik Deutschland. Aus dem auszugsweise vorgelegten Lizenzvertrag (Anlage A 11) ergebe sich, daß sie ihrer amerikanischen Lizenznehmerin nur gestattet habe, die hier interessierenden Sportschuhe in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, auf den Bermudas und in der Karibik in den Verkehr zu bringen, nicht aber außerhalb dieser Gebiete. Die der amerikanischen Lizenznehmerin zum Vertrieb in den im Lizenzvertrag genannten Gebieten gegebene Zustimmung könne die Antragsgegnerin ihr seit Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 nicht mehr entgegenhalten; nach dessen § 24 trete eine Erschöpfung der Markenrechte nur noch ein, wenn der Markeninhaber oder ein mit seiner Zustimmung handelnder Dritter die mit der geschützten Marke gekennzeichnete Ware im Inland, in einem der übrigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht habe, und hierzu gehöre kein Staat aus dem der amerikanischen Lizenznehmerin überlassenen Vertriebsgebietes. Daß § 153 MarkenG in bestimmten Fällen der nach bisherigem Recht legitimen Zeichenbenutzung auch unter der Geltung des neuen Markenrechtes ein Weiterbenutzungsrecht einräume, ändere daran nichts; § 153 MarkenG gelte nicht für den Fall der Erschöpfung und wolle für unter der Geltung des früheren Warenzeichnungsgesetzes (WZG) begonnene Benutzungshandlungen den durch § 24 MarkenG abgelösten Grundsatz der weltweiten Erschöpfung nicht aufrechterhalten.

5

Die Geltendmachung des Verwahrungsanspruchs zur Sicherung der späteren Vernichtung der Sportschuhe sei notwendig, um die Antragsgegnern daran zu hindern, die beschlagnahmten Schuhe zunächst ins Ausland zu verbringen und von dort in die Bundesrepublik Deutschland einzuführen.

6

Die Antragstellerin beantragt,

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I.

8

der Antragsgegnerin unter Androhung eines für jeden Fall der

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Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu 500.000,-- DM,

10

ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Wiederholungs-

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falle Ordnungshaft bis zu zwei Jahren, zu untersagen,

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Sportschuhe mit der Kennzeichnung

13

D

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einzuführen oder auszuführen und/oder anzubieten, feilzuhalten

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oder in den Verkehr zu bringen, soweit die so gekennzeichneten

16

Sportschuhe nicht unter dieser Bezeichnung von der Antragstellerin

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oder mit ihrer Zustimmung im Inland, in einem der übrigen

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Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen

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Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen

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Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind;

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II.

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der Antragsgegnerin aufzugeben, die durch das Hauptzollamt

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Düsseldorf – Zollamt Reisholz (Geschäftszeichen: SV 1204 B – 11 11

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(K 11 180/95)) beschlagnahmten, zu I. bezeichneten Sportschuhe

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an einen von der Antragstellerin zu beauftragenden Gerichtsvollzieher

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zum Zwecke der Verwahrung im Hinblick auf eine spätere Vernichtung

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herauszugeben oder wahlweise in Verwahrung des Hauptzollamtes

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Düsseldorf – Zollamt Reisholz – zu belassen, bis über die Ansprüche

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der Antragstellerin rechtskräftig entschieden ist.

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Die Antragsgegnerin beantragt,

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den Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung zurückzuweisen.

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Sie stellt eine Verletzung der Markenrechte der Antragstellerin in Abrede und macht geltend: Sie habe sich auf die Verwertung von Restposten spezialisiert, die sich in den Fachgeschäften als schwer verkäuflich erwiesen hätten; sie kaufe für den Weitervertrieb im In- und Ausland in großem Maßstab Restposten ein und handele hierbei insbesondere mit Markenwaren der Sportartikelindustrie. Auch bei den beschlagnahmten Sportschuhen handele es sich um solche Ware; sie – die Antragsgegnerin – habe sie in den Vereinigten Staaten von Amerika über den in der Schweiz ansässigen Zwischenhändler Elf erworben und verkauft. Unter der Geltung des am 31. Dezember 1994 außer Kraft getretenen WZG habe ihr die Einfuhr und der Vertrieb einer unveränderten Originalware im Inland nicht untersagt werden können, weil nach den zum WZG von der höchstrichterlichen Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen die Zeichenrechte erschöpft seien, wenn ein mit Zustimmung des Zeicheninhabers handelnder Dritter diese Ware im Ausland – in welchem Staat auch immer – in den Verkehr gebracht habe. Auch nach Inkrafttreten des neuen Markengesetzes gelte der Grundsatz der internationalen Erschöpfung weiter; die demgegenüber eingeschränkte Regelung des § 24 MarkenG sei nicht abschließend. Auch in den Vereinigten Staaten von Amerika könne die Antragstellerin wegen eingetretener Erschöpfung keine Ansprüche aus ihren eingetragenen Marken herleiten.

33

In jedem Fall dürfte die beantragte einstweilige Verfügung schon deshalb nicht ergehen, weil im Hauptsacheverfahren eine Vorabentscheidung des Europäischen Gerichtshofes eingeholt werden müsse, weshalb die Erfolgsaussichten im Hauptsacheverfahren völlig unsicher seien. Auch wenn im Verfügungsverfahren eine solche Vorlage nicht in Betracht komme, weil sie mit dem Sinn und Zweck eines Eilverfahrens unvereinbar sei, seien die einschneidenden Maßnahmen einer einstweiligen Verfügung bei einer so unklaren Rechtslage nicht zu rechtfertigen, zumal die beschlagnahmten Sportschuhe mit Zustimmung der Antragstellerin in den Vereinigten Staaten von Amerika in den Verkehr gelangt seien. Da die Antragstellerin im Ergebnis für eine Verwertung der streitbefangenen Schuhe ihre Zustimmung gegeben habe, sei auch deren Export nach Europa gerechtfertigt. § 24 Abs. 1 des MarkenG verfolge nicht den Zweck, die strengen Voraussetzungen an den Nachweis eines zulässigen selektiven Vertriebsbindungssystems zu ersetzen; daher stelle die Geltendmachung der markenrechtlichen Unterlassungsansprüche auch eine unzulässige Rechtsausübung dar.

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Außerdem seien die beschlagnahmten Schuhe nicht für Nordamerika bestimmt gewesen, sondern für den europäischen Markt. Sämtliche Schuhkartons seien mit einem Strichcode versehen, wie er in Europa Verwendung finde, die Farbe der Schuhe sei an erster Stelle in deutscher und dann in französischer und in englischer Sprache angegeben, und die Angabe der Schuhgröße beziehe sich an zwei Stellen des Kartons auf Deutschland und danach erst auf Großbritannien, Frankreich und die USA.

35

Im Übrigen sei eine Vernichtung der beschlagnahmten Schuhe unverhältnismäßig; sie seien auch ohne Verletzung der Markenrechte der Antragstellerin anderweitig verwertbar.

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Wegen weiterer Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.

37

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

38

Der Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung ist im Wesentlichen begründet. Die Antragstellerin hat das Vorliegen der Voraussetzungen für einen im Wege der einstweiligen Verfügung durchsetzbaren Unterlassungsanspruch nach § 14 Abs. 5 MarkenG glaubhaft gemacht, nicht dagegen das Vorliegen der Voraussetzungen eines Vernichtungsanspruches, so dass der zu dessen Sicherung gestellte Antrag auf Inverwahrungnahme der beschlagnahmten Sportschuhe unbegründet ist.

39

I.

40

Die Antragsgegnerin hat es zu unterlassen, Sportschuhe mit der für die Antragstellerin geschützten Kennzeichnung D einzuführen oder auszuführen und/oder anzubieten, feilzuhalten oder in den Verkehr zu bringen, soweit die so gekennzeichneten Sportschuhe nicht unter dieser Bezeichnung von der Antragstellerin oder einem mit ihrer Zustimmung handelnden Dritten im Inland, in einem der übrigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht worden sind. Daraus folgt, dass sie auch die durch das Hauptzollamt Düsseldorf beschlagnahmten mit der Verfügungsmarke versehenen Sportschuhe nicht nach Deutschland einführen darf. Wie sich bereits aus der Geltendmachung des Unterlassungsanspruches ergibt, hat die Antragstellerin einem Vertrieb der beschlagnahmten und für die Antragsgegnerin bestimmten mit "adidas" gekennzeichneten Sportschuhe in der Bundesrepublik Deutschland nicht zugestimmt, so dass es der Antragsgegnerin nach § 14 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 3 Nr. 2 und 4 MarkenG untersagt ist, die mit der Verfügungsmarke versehenen Sportschuhe hier anzubieten, in den Verkehr zu bringen, einzuführen oder auszuführen.

41

Dass die amerikanische Lizenznehmerin der Antragstellerin – D America Inc. – die Sportschuhe bereits in den Vereinigten Staaten von Amerika auf den Markt gebracht hat und sie von dort über den Schweizer Zwischenhändler Elf an die Antragsgegnerin gelangt sind, braucht die Antragstellerin nicht als Zustimmung gegen sich gelten zu lassen. Zwar galt, solange das WZG in Kraft war, der von der höchstrichterlichen Rechtsprechung entwickelte Grundsatz der internationalen Erschöpfung. Sofern an der betreffenden Ware keine unautorisierten Veränderungen vorgenommen worden waren (vgl. RGZ 100, 22 – Meißner Porzellan; 103, 359 – Singer; BGH GRUR 1990, 678 – Herstellerkennzeichen auf Unfallwagen), waren die Rechte aus einem Warenzeichen erschöpft, wenn der Zeicheninhaber oder ein mit seiner Zustimmung handelnder Dritter die mit dem schutzbeanspruchten Zeichen versehene Ware im Inland oder im Ausland in den Verkehr gebracht hatte (BGH GRUR 1964, 372 – Maja; 1973, 468 – Cinzano; 1984, 545 – Schamotte-Einsätze), weil – so der BGH – die Herkunftsfunktion des Warenzeichens seinem Inhaber mit Rücksicht auf die Bedürfnisse des Wirtschaftsverkehrs nicht die Befugnis verleihe, nach dem ersten Inverkehrbringen auch den weiteren Vertrieb solcher Waren für sich zu monopolisieren. Seit Inkrafttreten des Markengesetzes am 1. Januar 1995 ist die Lehre von der internationalen Erschöpfung jedoch nicht mehr anwendbar; nach § 24 Abs. 1 tritt eine Erschöpfung der Markenrechte nur noch ein, wenn der Inhaber oder ein mit seiner Zustimmung handelnder Dritter die mit der geschützten Marke gekennzeichnete Ware im Inland, einem der übrigen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in den Verkehr gebracht hat. Mit dieser Regelung hat der deutsche Gesetzgeber die Erste Richtlinie des Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten über die Marken (9/104/EWG, Bundestagsdrucksacke 12/6581 Seite 143 ff.) in nationales Recht umgesetzt, wobei Artikel 7 nur von einer EG-weiten Erschöpfung ausging, die der deutsche Gesetzgeber mit Rücksicht auf das in § 24 genannte Abkommen über den europäischen Wirtschaftsraum der hieran beteiligten Staaten ausgedehnt hat. Der deutsche Gesetzgeber hat in der Begründung zu § 24 Abs. 1 MarkenG (Bundestags-Drucksache 12/6581, Seite 81) unmißverständlich zum Ausdruck gebracht, mit dieser Bestimmung die bisher geltende Lehre von der internationalen Erschöpfung abzulösen und an ihre Stelle eine nur noch auf das Gebiet der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraumes begrenzte Erschöpfung zu setzen.

42

Entgegen der Auffassung der Antragsgenerin ist es nicht möglich, gegen diesen ausdrücklich erklärten Willen des Gesetzgebers § 24 Abs. 1 MarkenG nicht als abschließende Regelung zu betrachten und neben der Bestimmung den Grundsatz der internationalen Erschöpfung weiterhin beizubehalten. Soweit diese Ansicht in der Literatur vertreten wird mit der Begründung, Artikel 7 der Richtlinie lege nur den Mindestumfang des erschöpfungsrelevanten Gebietes fest und zwinge den Gesetzgeber nur, in jedem Fall eine EU-weite Erschöpfung vorzusehen, stelle ihm aber frei, noch weiter zu gehen und gestatte ihm deshalb auch die Anerkennung der internationalen Erschöpfung (Beier, GRUR Int. 1989, 603, 615, v. Gamm, WRP 1993, 793, 795; Mailänder, Festschrift für Gaedertz 1992, 369, 389; Ebenroth, Gewerblicher Rechtsschutz und europäische Warenverkehrsfreiheit, 1993 Seite 27 ff.; Ingerl/Rohnke, NJW 1994, 1247, 1253), vermag sich die Kammer dem nicht anzuschließen. Diese Auffassung ist mit der Intention der Richtlinie unvereinbar, die nur eine EG-weite Erschöpfung vorsieht und damit bewußt und gewollt von einer territorial unbegrenzten Erschöpfung Abstand genommen hat, wie sie vorausgegangene Richtlinien-Entwürfe noch vorgeschlagen hatten (vgl. zur Entstehungsgeschichte der Richtlinie Harte-Bavendamm/Scheller, WRP 1994, 571, 574 bis 575). Ohnehin stellt sich die Frage, ob die Richtlinie dem Gesetzgeber zwingend vorgeschrieben hat, den Erschöpfungsgrundsatz auf das Gebiet der Europäischen Union und des Europäischen Wirtschaftsraumes zu beschränken, nicht mehr, nachdem der deutsche Gesetzgeber wie aus der amtlichen Begründung ersichtlich in § 24 MarkenG die Erschöpfung auf den vorgenannten Bereich beschränkt und den nach bisherigem Recht geltenden Grundsatz der internationalen Erschöpfung bewußt und gewollt abgelöst hat (vgl. Bundestagsdrucksache 12/6581, Seite 81 linke Spalte Absätze 1 und 2, rechte Spalte Absatz 1). An diese Entscheidung des Gesetzgebers sind die Gerichte gebunden.

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Ohne Erfolg bleibt auch der Einwand der Antragsgegnerin, Unterlassungsansprüche der Antragstellerin seien nach § 153 Abs. 1 MarkenG ungeachtet der durch § 24 Abs. 1 MarkenG geschaffenen neuen Rechtslage ausgeschlossen, weil sie auch nach dem bisher geltenden Rechte nicht bestanden hätten, nachdem das Inverkehrbringen mit D gekennzeichneter Sportschuhe durch die amerikanische Lizenznehmerin der Antragstellerin in den Vereinigten Staaten von Amerika auch durch die Zeichenrechte aus der Verfügungsmarke erschöpft habe. § 153 Abs. 1 MarkenG erfaßt keine Fallgestaltungen, in denen nach bisherigem Recht Unterlassungsansprüche an einer internationalen Erschöpfung der Markenrechte scheiterten. Zwar ist das dem Wortlaut der Bestimmung nicht unmittelbar zu entnehmen, denn aus ihm ergibt sich nur, dass die Rechte aus einer Marke nach dem MarkenG nicht gegen die Weiterbenutzung dieser Marke geltend gemacht werden können, wenn dem Inhaber einer vor dem 1. Januar 1995 eingetragenen Marke nach den bis dahin geltenden Vorschriften gegen die Benutzung keine Ansprüche wegen Verletzung zustanden. Dass dieses "Weiterbenutzungsrecht" nicht besteht, wenn nach bisherigem Recht die Ansprüche des Markeninhabers daran scheiterten, dass die mit der angegriffenen Marke versehenen Waren im Ausland außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraumes in den Verkehr gelangt waren und die Zeichenrechte sich hierdurch erschöpft hatten, ergibt sich jedoch aus einer dem Sinn und Zweck des § 153 MarkenG entsprechenden Auslegung der Vorschrift. Die Zustimmung soll Artikel 5 Abs. 4 der vorgenannten Richtlinie in nationales Recht umsetzen (Bundestags-Drucksache 12/6581, Seite 129, rechte Spalte Absatz 2). Die Richtlinie sieht dort ein Weiterbenutzungsrecht nur in solchen Fällen rechtmäßiger "Altbenutzungen" vor, in denen nach bisherigem Recht das Zeichen wegen fehlender Warengleichartigkeit oder fehlender Verwechslungsgefahr rechtmäßig benutzt werden konnte, sich nach neuem Recht aber Unterlassungsansprüche ergeben, weil die nunmehr geltenden Begriffe der Ähnlichkeit von Zeichen oder von Waren oder Dienstleistungen ausgelegt werden oder markenrechtliche Verbietungsansprüche auf der Grundlage bekannter Marken auch außerhalb des Ähnlichkeitsbereiches geltend gemacht werden können. Sie bezieht sich damit im Kern auf die im heutigen § 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG geregelte und im Streitfall vorliegende Fallgestaltung, in der ein mit der geschützten Marke identisches Zeichen für Waren benutzt wird, die mit denjenigen identisch sind, für die die Marke eingetragen ist (Artikel 5 Abs. 1 a der Richtlinie), ist in Artikel 5 Abs. 4 der Richtlinie nicht genannt, und auch die amtliche Begründung zu § 153 MarkenG erwähnt diese Fallgestaltung nicht, sondern befaßt sich über die Richtlinie hinaus nur mit den Ansprüchen aus geschäftlichen Bezeichnungen, für die es ebenfalls bei der nach altem Recht bestehenden Grenzziehung bleiben soll, wenn der Inhaber der geschäftlichen Bezeichnung nach dem neuen Markengesetz über das bisherige Recht hinausgehende Ansprüche hat (Bundestags-Drucksache 12/6581, Seite 129, linke Spalte Absatz 3).

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Ein allgemeines Weiterbenutzungsrecht in allen Fällen einer noch unter dem alten Recht unangreifbar begonnenen Zeichenbenutzung begründete für alle vor Inkrafttreten des Markengesetzes eingetragenen Marken ein zeitlich unbegrenztes Nebeneinander zweier verschiedener Rechtslagen, was mit dem Zweck der von der Richtlinie angestrebten Vereinheitlichung des Markenrechts in Europa unvereinbar wäre, und schaffte für alle Altmarken in großem Umfang Ausnahmetatbestände von der grundsätzlich angestrebten Begrenzung des Erschöpfungsgrundsatzes auf dem Gebiet des europäischen Wirtschaftsraumes. Soweit die Kammer in ihrem von der Antragsgegnerin als Anlage AG 2 vorgelegten Urteil vom 14. Februar 1995 (4 0 174/94) § 153 MarkenG im gegenteiligen Sinne ausgelegt hat, hält sie hieran nicht mehr fest.

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Dass die Antragstellerin ihren Unterlassungsansprüche im Wege der einstweiligen Verfügung durchsetzen kann, ergibt sich aus dem auch auf markenrechtliche Ansprüche anwendbaren § 25 des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb (UWG), gemäß dem die Dringlichkeit vermutet wird. Es besteht auch kein Grund, dem Antrag mit Rücksicht auf die höchstrichterlich noch ungeklärte Rechtslage der Erfolg zu versagen. Soweit die Kammer ihm entsprochen hat, haben die Interessen der in ihren Rechten verletzten Antragstellerin Vorrang, die Einfuhr der beschlagnahmten Sportschuhe zu verhindern. Demgegenüber ist der Antragsgegnerin ………….

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………………………. ohne die Rechte der Antragstellerin zu verletzen.

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III.

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Entsprechend den Anteilen des beiderseitigen Obsiegens bzw. Unterliegens hat die Kammer die Kosten des Verfügungsverfahrens nach § 92 Abs. 1 der Zivilprozessordnung (ZPO) auf beide Parteien verteilt. Die Anordnungen zur vorläufigen Vollstreckbarkeit ergeben sich für die Zwangsvollstreckung der Antragsgegnerin aus den §§ 708 Nr. 6, 711, 108 Abs. 1 Satz 1 ZPO, während das Urteil für die Antragstellerin als dem Verfügungsantrag stattgebende Entscheidung ohne besonderen Ausspruch vorläufig vollstreckbar ist.

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Streitwert: 500.000,-- DM.

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A Dr. B C