Oberlandesgericht Düsseldorf ()
Urteil vom 2010-04-08, Aktenzeichen I-2 U 108/06
ECLI:DE:OLGD:2010:0408.I2U108.06.00

Tenor

Auf die Berufung wird das Schlussurteil der 4b. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom August 2006 – 4b O 136/03 – abgeändert.

I.

Die Beklagte wird verurteilt,

1. es bei Meidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung vom Gericht festzusetzenden Ordnungsgeldes bis zu 250.000,- €, ersatzweise Ordnungshaft oder Ordnungshaft bis zu sechs Monaten, im Falle wiederholter Zuwiderhandlung bis zu insgesamt zwei Jahren, zu unterlassen,

Klimaschränke zum Lagern einer Vielzahl von Objekten mit

mindestens einer, mittels eines öffenbaren Schleusenfensters verschlossenen Schleusenfensteröffnung in einer Wandung des Klimaschranks, sowie

einer Lageranlage, welche integral mit dem Klimaschrank ausgebildet ist, und welche aufweist

eine Lagervorrichtung

mit einem im Klimaschrank angeordneten Lagerschacht, der mehrere übereinander angeordnete Lagerstellen für jeweils eines der Objekte enthält, und

mit einer außerhalb des Klimaschranks im Bereich der Schleusenfensteröffnung befindlichen Übergabestelle zur kurzzeitigen Aufnahme der Objekte vor und nach ihrer Lagerung,

eine Transporteinrichtung mit einem zur Aufnahme jeweils eines Objektes ausgebildeten Objektträger, welche Transporteinrichtung aufweist,

eine Vertikal-Verschiebevorrichtung, um den Objektträger längs einer Vertikalachse A über die Höhe der Lagervorrichtung zu verschieben und in eine Übergabehöhe für eine der Lagerstellen oder die Übergabestelle zu bringen,

eine Horizontal-Drehvorrichtung, um den Objektträger um die Vertikalachse A zu verschwenken und ihn auf eine der Lagerstellen oder die Übergabestelle auszurichten, und

eine Horizontalverschiebevorrichtung, um den Objektträger zwischen einer inneren Transportlage, in welcher er vertikal verschiebbar und horizontal verschwenkbar ist, und einer äußeren Übergabelage, in welcher er beim Übergang der Objekte zwischen dem Objektträger und einer der Lagerstellen oder der Übergabestelle angeordnet ist, zu verschieben,

wobei die Abmessungen der Schleusenfensteröffnung knapp über den Abmessungen des ein Objekt tragenden Objektträgers liegen,

herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken einzuführen oder zu besitzen,

bei denen die Lagervorrichtung genau zwei Lagerschächte aufweist, welche fest und sternartig um die Vertikalachse angeordnet sind, derart,

dass ihre vertikalen Mittelebenen sich in der Vertikalachse schneiden,

wobei die Ein- bzw. Austrittsöffnungen der Lagerschächte auf die Vertikalachse A ausgerichtet sind,

wobei jeder Lagerschacht schräg zur Wandung angeordnet ist;

2. der Klägerin darüber Rechnung zu legen, in welchem Umfang die Beklagte die zu I 1 bezeichneten Handlungen seit dem 05.07.2002 begangen hat, und zwar unter Angabe

a. der Herstellungsmengen und –zeiten,

b. der einzelnen Lieferungen, aufgClüsselt nach Liefermengen, -zeiten und -preisen und Typenbezeichnungen sowie den Namen und Anschriften der gewerblichen Abnehmer,

c. der einzelnen Angebote, aufgClüsselt nach Angebotsmengen, -zeiten und –preisen und Typenbezeichnungen sowie der Namen und Anschriften der jeweiligen gewerblichen Angebotsempfänger,

d. der betriebenen Werbung, aufgClüsselt nach Werbeträgern, deren Auflagenhöhe, Verbreitungszeitraum und Verbreitungsgebiet,

e. der nach den einzelnen Kostenfaktoren aufgClüsselten Gestehungskosten und des erzielten Gewinns,

wobei die vorstehend zu e) genannten Angaben nur für die Zeit seit dem 26.03.2003 zu machen sind

und der Beklagten vorbehalten bleibt, die Namen und Anschriften der nicht gewerblichen Abnehmer und Angebotsempfänger statt der Klägerin einem von dieser zu bezeichnenden und ihr gegenüber zur Verschwiegenheit verpflichteten Wirtschaftsprüfer mitzuteilen, der seinen Sitz in der Bundesrepublik Deutschland hat, sofern die Beklagten dessen Kosten tragen und ihn ermächtigen und verpflichten, der Klägerin auf konkrete Anfrage mitzuteilen, ob ein bestimmter Abnehmer oder Angebotsempfänger in der Aufstellung enthalten ist.

II.

Es wird festgestellt,

1. dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin für die zu I 1 bezeichneten, in der Zeit vom 05.07.2002 bis zum 25.03.2003 bezeichneten Handlungen eine angemessene Entschädigung zu zahlen,

2. dass die Beklagte verpflichtet ist, der Klägerin allen Schaden zu ersetzen, der ihr durch die zu I 1 bezeichneten, seit dem 26.03.2003 begangenen Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte zu tragen.

Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagten bleibt nachgelassen, die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung i.H.v. 1.000.000,- € abzuwenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Der Streitwert für die Berufungsinstanz wird auf 1.000.000,- € festgesetzt.

1

I.

2

Die Klägerin ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und in deutscher Verfahrenssprache veröffentlichten europäischen Patents 1 211 xxx (Klagepatent, Anlage K 1), das auf einer im August .2000 unter Inanspruchnahme einer schweizerischen Priorität vom September 1999 eingereichten Anmeldung beruht, die im Juni 2002 veröffentlicht wurde. Die Veröffentlichung der Patenterteilung erfolgte im Februar .2003. Das Patent betrifft einen Klimaschrank.

3

Klagepatentanspruch 1, der in erster Instanz allein streitgegenständlich war, lautet:

4

"Klimaschrank zum Lagern einer Vielzahl von Objekten (1), umfassend

5

mindestens eine, mittels eines öffenbaren Schleusenfensters (24) verschlossenen Schleusenfensteröffnung in einer Wandung (22) des Klimaschranks (12), sowie

eine Lageranlage (15), welche integral mit dem Klimaschrank (12) ausgebildet ist, und welche aufweist

eine Lagervorrichtung (14) mit einem im Klimaschrank (12) angeordneten Lagerschacht (14.1, 14.2), der mehrere übereinander angeordnete Lagerstellen (13) für jeweils eines der Objekte (1) enthält, und mit einer außerhalb des Klimaschrankes (12) im Bereich der Schleusenfensteröffnung befindlichen Übergabestelle (34) zur kurzzeitigen Aufnahme der Objekte (1) vor und nach ihrer Lagerung,

eine Transporteinrichtung (16) mit einem zur Aufnahme jeweils eines Objektes (1) ausgebildeten Objektträger (36), welche Transporteinrichtung (16) aufweist eine Vertikal-Verschiebevorrichtung (40), um den Objektträger (36) längs einer Vertikalachse (A) über die Höhe der Lagervorrichtung (14) zu verschieben und in eine Übergabehöhe für eine der Lagerstellen (13) oder die Übergabestelle (34) zu bringen, eine Horizontal-Drehvorrichtung (38), um den Objektträger (36) um die Vertikalachse (A) zu verschwenken und ihn auf eine der Lagerstellen (13) oder die Übergabestelle (34) auszurichten, und eine Horizontal-Verschiebevorrichtung (42), um den Objektträger (36) zwischen einer inneren Transportlage, in welcher er vertikal verschiebbar und horizontal verschwenkbar ist, und einer äußeren Übergabelage, in welcher er beim Übergang der Objekte (1) zwischen dem Objektträger (36) und einer der Lagerstellen (13) oder der Übergabestelle (34) angeordnet ist, zu verschieben,

6

wobei die Abmessungen der Schleusenfensteröffnung knapp über den Abmessungen des ein Objekt (1) tragenden Objektträgers (36) liegen,

7

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

8

dass die Lagervorrichtung (14) genau zwei Lagerschächte (14.1, 14.2) aufweist, welche fest und sternartig um die Vertikalachse (A) angeordnet sind, derart, dass ihre vertikalen Mittelebenen sich in der Vertikalachse (A) schneiden, wobei die Ein- bzw. Austrittsöffnungen der Lagerschächte (14.1, 14.2) schräg zur Wandung (22) angeordnet sind, und wobei die Lagerschächte (14.1, 14.2) in gegenüberliegenden Hälften des Klimaschranks angeordnet sind."

9

In Klagepatentanspruch 13, der wie die Ansprüche 14 und 15 in der Berufung hilfsweise geltend gemacht wird, heißt es:

10

"Klimaschrank nach einem der vorangehenden Ansprüche,

11

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

12

dass er eine in einer Wandung (18) angeordnete und mit einer Türe (20) verschlossene Türöffnung aufweist, welche dazu bestimmt ist, bei geöffneter Türe (20) einen Transportweg für mindestens einen der Lagerschächte (14.1, 14.2) der Lagervorrichtung (14), welcher mindestens teilweise mit Objekten (1) gefüllt sein kann, zu bilden."

13

Klagepatentanspruch 14 lautet:

14

"Klimaschrank nach Anspruch 13,

15

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

16

dass die Wandung (18) gegenüber der Türe gegenüber der Wandung (22) der Schleusenöffnung (24) liegt und die zwei Lagerschächte (14.1, 14.2) auf gegenüber liegenden Seiten einer sich durch die Vertikalachse (A) und senkrecht durch die Wandungen (22, 24) erstreckenden Ebene liegen."

17

Klagepatentanspruch 15 lautet:

18

"Klimaschrank nach Anspruch 14,

19

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,

20

dass die Vertikalachse (A) zwischen der Türöffnung und der Schleusenfensteröffnung angeordnet ist."

21

Die nachfolgenden Zeichnungen zeigen den Gegenstand der Erfindung anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels in Form einer Draufsicht (Figur 1) und in Form einer Seitenansicht (Figur 2).

22

In den Jahren 1995 bis 2001 arbeiteten die Parteien zusammen, wobei die Klägerin im Wesentlichen die Entwicklung und Herstellung von Handlingsystemen für Laborschränke betrieb. Die Klimaschränke mit den eingebauten Handlingsystemen wurden sodann als Produkte der Beklagten vertrieben. In diesem Zusammenhang schlossen die Parteien am 28.11.1997 in schriftlicher Form eine Geheimhaltungsvereinbarung, welche zum Inhalt hat, dass im Falle eines Transfers von geheimen Informationen der Mitteilende in Bezug auf gewerbliche Schutzrechte allein berechtigt bleibt (Ziffer 4) und der Mitteilungsempfänger keine Nutzungsrechte erhält (Ziffer 4), sondern ihm ein Gebrauch nur zum Zwecke der Kooperation gestattet wird (Ziffer 2b). Was geheime Informationen im Vertragssinne sind, wird in Ziffer 1.1 abschließend definiert. Sie lautet wie folgt:

23

"Geheime Informationen" im Sinne dieser Vereinbarung sind alle Informationen, die die eine Partei ("mitteilende Partei") der anderen Partei ("empfangende Partei") aufgrund dieser Vereinbarung übermittelt, sei es schriftlich, mündlich, auf Datenträgern gespeichert, in Form von Mustern, Modellen oder sonstwie. Hierbei ist bei schriftlich mitgeteilten Informationen vorausgesetzt, dass sie als vertraulich, geheim oder dergleichen gekennzeichnet sind. Für mündlich mitgeteilte Informationen ist vorausgesetzt, dass sie bei der mündlichen Mitteilung als vertraulich, geheim oder dergleichen bezeichnet und dass sie danach innerhalb von 14 Kalendertagen in ihrem wesentlichen Inhalt kurz gefasst schriftlich wiederholt und dabei schriftlich als vertraulich, geheim oder dergleichen gekennzeichnet werden.

24

Wegen des weiteren Inhalts der Vereinbarung wird auf die zur Gerichtsakte gereichte Kopie (Anlage K 17) Bezug genommen.

25

Die Beklagte stellt her und vertreibt unter der Oberbezeichnung "Cytomat 2" verschiedene Modelle von Klimaschränken, wegen deren Ausgestaltung auf die Anlagen K 7 bis K 9 verwiesen wird (angegriffene Ausführungsform). Dass die angegriffene Ausführungsform von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch macht, ist unstreitig. Die Parteien streiten seit der rechtskräftigen Abweisung der von der Beklagten erhobenen, auf Umschreibung des Patents gerichteten Widerklage nur noch darüber, ob der Beklagten ein privates Vorbenutzungsrecht zusteht.

26

Die Klägerin ist der Auffassung, dass dies nicht der Fall ist.

27

Ihre auf Unterlassung, Rechnungslegung, Entschädigung und Schadensersatz gerichtete Klage hat das Landgericht durch das vorliegend angefochtene Schlussurteil mit der Begründung abgewiesen, der Klägerin stünden die geltend gemachten Ansprüche nicht zu, da die angegriffene Ausführungsform zwar von der technischen Lehre des Klagepatents Gebrauch mache, die Beklagte sich aber gemäß § 12 PatG auf ein Vorbenutzungsrecht berufen könne. Sie sei zum Prioritätszeitpunkt im Erfindungsbesitz gewesen und habe auch Veranstaltungen zur alsbaldigen Aufnahme der gewerblichen Nutzung getroffen. Die Voraussetzungen von § 12 Abs.1 S.4 BGB lägen nicht vor. Zum einen beruhe der Erfindungsbesitz der Beklagten auch nach dem Vorbringen der Klägerin nicht in vollem Umfang auf deren Mitteilung. Zum anderen sei nicht festzustellen, dass sich die Klägerin bei der Mitteilung ihre Rechte für den Fall der Patenterteilung vorbehalten habe. Die Erklärung eines ausdrücklichen Vorbehalts behaupte die Klägerin selbst nicht. Auch sei unstreitig nicht nach dem in der Geheimhaltungsvereinbarung vorgesehen Prozedere verfahren worden. Des Weiteren ergebe sich ein Schutzrechtsvorbehalt nicht aus den sonstigen Umständen. Schließlich habe die Beklagte der Klägerin die Erfindung nicht widerrechtlich entnommen, da die Klägerin für das von ihr mitgeteilte Detail keinen Geheimhaltungsschutz reklamiert habe.

28

Hiergegen macht die Klägerin mit der Berufung geltend, die Beklagte habe unredlich gehandelt, indem sie die ihr im Rahmen der GCäftsbeziehung mitgeteilten vertraulichen Informationen weiter benutzt habe. In diesem Zusammenhang behauptet die Klägerin, die Geheimhaltungsvereinbarung sei von den Parteien nicht strikt dem Wortlaut gemäß gelebt worden. Vielmehr habe die Vereinbarung bestanden, ausgetauschte schriftliche und mündliche Informationen – auch ohne besondere Kennzeichnung – als vertraulich zu behandeln. Einem Vorbenutzungsrecht der Beklagten stehe zudem entgegen, dass sie keine Handlungen i.S.v. § 9 PatG vorgenommen habe. Die Beklagte sei im Frühjahr 2000 nicht in der Lage gewesen, ein funktionstüchtiges Gerät im Sinne des Klagepatents zu liefern, da die Entwicklung nicht abgClossen gewesen sei. Auch subjektiv habe bei der Beklagten zum Prioritätsdatum der ernstliche Wille zu alsbaldigen Umsetzung gefehlt.

29

Die Klägerin beantragt mit dem Hauptantrag,

30

- mit Ausnahme des Wirtschaftsprüfervorbehalts - wie erkannt.

31

Wegen ihrer Hilfsanträge wird auf das Sitzungsprotokoll vom 17.04.2008 (Bl. 622 f GA) verwiesen.

32

Die Beklagte beantragt,

33

die Berufung zurückzuweisen.

34

Sie wiederholt und vertieft ihr erstinstanzliches Vorbringen und bestreitet nunmehr insbesondere, dass es einen Zusammenarbeitsvertrag zwischen den Parteien gegeben hat.

35

Wegen des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

36

Das Gericht hat Beweis erhoben gemäß BeweisbCluss vom 21.04.2008 (Bl. 625 ff GA) in der Fassung vom 02.07.2008 (Bl. 658 ff GA) durch Vernehmung der Zeugen A und B. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Sitzungsprotokoll vom 18.08.2008 (Bl. 692 ff GA) verwiesen.

37

II.

38

Die zulässige Berufung hat in der Sache Erfolg.

39

Die Klage ist gem. Art. 64 EPÜ, §§ 9 S.2 Nr.1, 33 Abs.1, 139 Abs.1 und 2, 140b PatG, 242, 259 BGB begründet.

40

1.)

41

Das Klagepatent betrifft einen Klimaschrank zur Lagerung temperaturempfindlicher Objekte.

42

Nach dem Stand der Technik waren solche Lagerbehältnisse bekannt. Als gattungsbildend nennt die Klagepatentschrift u.a. das Gebrauchsmuster DE-U 296 13 557, welches ein klimatisiertes Lagerbehältnis gemäß des Oberbegriffs von Anspruch 1 bCreibt. Hieran und an den sonstigen vorbekannten Lageranlagen erachtet die Klagepatentschrift als nachteilig, dass sie die Anforderungen nicht erfüllen, welche beim Transportieren und Lagern von Objekten, besonders anlässlich der Verarbeitung kleiner Mengen einer großen Anzahl von Substanzen, auftreten. Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe der Erfindung, einen Klimaschrank bereit zu stellen, der eine möglichst rationelle Manipulation von einzelnen Objekten erlaubt und kompakt aufgebaut ist (Anlage K 1 Sp. 3 Z. 27 - 31).

43

Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt Anspruch 1 des Klagepatents folgende Merkmale vor:

44

Klimaschrank (12) zum Lagern einer Vielzahl von Objekten (1).

45

Der Klimaschrank (12) besitzt

46

mindestens eine Schleusenfensteröffnung in einer Wandung (22) des Klimaschrankes (12),

47

eine Lageranlage (15), welche integral mit dem Klimaschrank (12) ausgebildet ist und

48

eine Türöffnung, die in einer Wandung (18) des Klimaschrankes angeordnet und mit einer Türe (20) verschlossen ist.

49

Die Schleusenfensteröffnung

50

ist mittels eines öffenbaren Schleusenfensters (24) verschlossen und

51

hat Abmessungen, die knapp über den Abmessungen des ein Objekt (1) tragenden Objektträgers (36) liegen.

52

Die Lageranlage (15) weist

53

eine Lagervorrichtung (14) und

54

eine Transporteinrichtung (16) auf.

55

Die Lagervorrichtung (14) besitzt

56

57

genau zwei im Klimaschrank (12) angeordnete Lagerschächte (14.1., 14.2), von denen jeder über mehrere übereinander angeordnete Lagerstellen (13) für jeweils eines der Objekte (1) verfügt,

58

und eine Übergabestelle (34).

59

Die Lagerschächte (14.1, 14.2)

60

sind fest und sternartig um die Vertikalachse (A) angeordnet, und zwar derart, dass

61

ihre vertikalen Mittelebenen sich in der Vertikalachse (A) schneiden und

62

die Ein- bzw. Austrittsöffnungen der Lagerschächte (14.1, 14.2.) auf die Vertikalachse (A) ausgerichtet sind,

63

sind schräg zur Wandung (22), welche die Schleusenfensteröffnung aufweist, angeordnet und

64

in gegenüberliegenden Hälften des Klimaschrankes untergebracht,

65

liegen auf gegenüberliegenden Seiten einer Ebene, die sich durch die Vertikalachse (A) und senkrecht durch die Wandungen (22, 24) erstreckt.

66

Die Übergabestelle (34)

67

befindet sich außerhalb des Klimaschrankes (12) im Bereich der Schleusenfensteröffnung und

68

dient zur kurzzeitigen Aufnahme der Objekte (1) vor und nach ihrer Lagerung.

69

Die Transporteinrichtung (16)

70

ist mit einem Objektträger (36) zur Aufnahme jeweils eines Objektes (1) ausgestattet und weist auf:

71

eine Vertikal-Verschiebevorrichtung (40),

72

um den Objektträger (36) längs einer Vertikalachse (A) über die Höhe der Lagervorrichtung (14) zu verschieben und in eine Übergabehöhe für eine der Lagerstellen (13) oder die Übergabestelle (34) zu bringen,

73

eine Horizontal-Drehvorrichtung (38),

74

um den Objektträger (36) um die Vertikalachse (A) zu verschwenken und ihn auf eine der Lagerstellen (13) oder die Übergabestelle (34) auszurichten, und

75

eine Horizontal-Verschiebevorrichtung (42),

76

77

um den Objektträger (36) zwischen einer inneren Transportlage, in welcher er vertikal verschiebbar und horizontal verschwenkbar ist, und einer äußeren Übergabelage, in welcher er beim Übergang der Objekte (1) zwischen dem Objektträger (36) und einer der Lagerstellen (13) oder der Übergabestelle (34) angeordnet ist, zu verschieben.

78

Die Türöffnung ist dazu bestimmt, bei geöffneter Türe (20) einen Transportweg für mindestens einen der Lagerschächte (14.1, 14.2) der Lagervorrichtung (14) – welche mindestens teilweise mit Objekten (1) gefüllt sein kann – zu bilden.

79

Die Wandung (18) der Türe (20) liegt gegenüber der Wandung (22) der Schleusenöffnung (24).

80

Die Vertikalachse (A) ist zwischen der Türöffnung und der Schleusenfensteröffnung angeordnet.

81

Dass die von der Beklagten hergestellte und vertriebene angegriffene Ausführungsform von diesen Merkmalen Gebrauch macht, ist zwischen den Parteien unstreitig.

82

2.)

83

Zur Legitimation dieser Benutzungshandlungen kann sich die Beklagte nicht auf ein Vorbenutzungsrecht gem. § 12 Abs.1 S.1 PatG berufen.

84

a)

85

Die Beklagte befand sich zum Prioritätszeitpunkt zwar im Besitz der vollständigen, dem Klagepatent zugrunde liegenden Entwicklung, wobei der Erfindungsgedanke von ihr auch wiederholbar erkannt war. Jedenfalls ein Teil des ihr zurechenbaren Wissens ihrer Mitarbeiter ist aber auf einen zuvor durchgeführten Wissenstransfer zwischen der Klägerin und der Beklagten bzw. den entsprechenden Mitarbeitern zurückzuführen.

86

Soweit die Beklagte zuvor selber einen Klimaschrank entwickelt hatte, fehlte diesem zumindest das Merkmal 7 b) der obigen Gliederung, wie sich aus der Anlage B 3 ergibt.

87

Nach der in der zweiten Instanz durchgeführten Beweisaufnahme steht zur Überzeugung des Senats fest, dass dem Mitarbeiter C der Beklagten auf der D in E im Juni 1998 der von der Klägerin entwickelte F 40 in seiner Funktion - zum Teil sogar anhand von Skizzen - erläutert worden ist. Dies hat der Zeuge A glaubhaft bekundet. Er hat ausgesagt, als Angestellter bei G, einem Kunden der Klägerin, auf der D 1998 an dem Gespräch zwischen Herrn I von der Klägerin und Herrn C von der Beklagten teilgenommen zu haben. Hintergrund sei gewesen, dass kleine Klimaschränke für G damals sehr interessant gewesen seien und G deshalb Interesse daran gehabt habe, dass solche in Serie gehen, da Sonderanfertigungen immer mit Ersatzteilproblemen verbunden seien. Dies habe er – der Zeuge – Herrn C verdeutlicht, der daraufhin mehr über das Gerät habe wissen wollen. Deshalb habe der Zeuge ihm mitgeteilt, wie sich G das Gerät von der Bautiefe, Höhe der Abgabe der Proben etc. vorstelle, und Herr I habe die Funktionsweise des F 40 erläutert. Es sei ausdrücklich über die Türöffnung und die Anordnung der Stacker gesprochen worden. Herr C habe Probleme bei der ihm vorgestellten V-förmigen Anordnung gesehen. Neben der Türöffnung nach vorne (Schleuse), die möglichst klein sein sollte, sei auch über die Türöffnung gegenüber gesprochen worden, die in der Natur des Aufbaus eines solchen Klimaschrankes liege (vgl. Seite 2 bis 10 des Sitzungsprotokolls vom 18.08.2008, Bl. 693 bis 701 GA). Diese Aussage ist glaubhaft. Der Zeuge hat das Gespräch sowohl nach Ort, Zeit und Inhalt konkret und nachvollziehbar gCildert. Seine Antworten auf Nachfragen fügen sich in die spontan gemachten Angaben nahtlos ein. Gründe, an der Glaubwürdigkeit des Zeugen zu zweifeln, liegen nicht vor. Über die allgemeinen Beziehungen von G zur Klägerin liegen keine Kontakte des Zeugen zu einer der Parteien vor.

88

Auch ist der Senat davon überzeugt, dass der Beklagten spätestens seit Januar 1999 die Fotos übermittelt waren, die der Gerichtsakte als Anlage K 32 anliegen. Dies hat der Zeuge B, der bis zu seiner Pensionierung Mitarbeiter der Beklagten war, überzeugend bekundet. Er hat bestätigt, dass die Beklagte spätestens im Januar 1999 die Fotos, wie sie als Anlage K 32 zur Gerichtsakte gereicht wurden, von der Klägerin erhalten hat. Die Schrift, mit der der Vermerk auf der Rückseite der Fotos "1/99" niedergelegt wurde, hat der Zeuge als seine Schrift identifiziert und erklärt, er habe auf Fotos immer notiert, wann er diese erhalten habe. Auf den ihm vorgelegten Fotos hat der Zeuge zudem "das von ihm ca. ein Jahr zuvor skizierte Prinzip" wiedererkannt, wobei er ersichtlich die Skizze Anlage B 3 meinte. Zu dieser befragt hat er erklärt, die mittige Anordnung der Transportvorrichtung auf den Fotos der Klägerin basiere nicht auf der Skizze gemäß der Anlage B 3. Sie zeige eine V-förmige Anordnung der Stacker, aber keine mittige Anordnung der Transportvorrichtung.

89

Damit steht ein Transfer bei der Beklagten nicht vorhandenen Wissens seitens der Klägerin an die Beklagte fest. Einer Vernehmung des GCäftsführers der Klägerin als Partei zu der weiteren Behauptung der Klägerin, bereits am 09.05.1999 sei der Klägerin von der Beklagten in den GCäftsräumen der Klägerin ein Klimaschrank des Typs F 40 gezeigt und erläutert worden, bedurfte es vor diesem Hintergrund nicht mehr.

90

Aus den zutreffenden Gründen der angefochtenen Entscheidung, auf die zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug genommen wird, hatte die Beklagte ihren Erfindungsbesitz zum Prioritätszeitpunkt auch durch Veranstaltungen zur alsbaldigen Aufnahme der Benutzung der Erfindung bekräftigt.

91

b)

92

Zusätzlich zu den in § 12 Abs.1 PatG genannten Handlungen ist nach der Rechtsprechung für den Erwerb eines Vorbenutzungsrechts aber das Vorliegen weiterer Voraussetzungen notwendig. Denn § 12 PatG hat den Zweck, aus Billigkeitsgründen einen vorhandenen oder bereits angelegten gewerblichen Besitzstand des Vorbenutzers zu schützen und damit die unbillige Zerstörung in zulässiger, insbesondere rechtlich unbedenklicher Weise gCaffener Werte zu verhindern. Ausgehend davon wird eine ausreichende Benutzungshandlung oder Veranstaltung nur dann als gegeben erachtet, wenn der Handelnde selbständigen Erfindungsbesitz erlangt und diesen redlich erworben und ausgeübt hat (vgl. BGH GRUR 2002, 231 (233) – Biegevorrichtung m.w.N.). Redlich erworben ist der Erfindungsbesitz dann, wenn der Benutzer sich für befugt halten durfte, die erfindungsgemäße Lehre für eigene Zwecke anzuwenden. Dies ist zwar nicht schon dadurch ausgClossen, dass der Erfindungsbesitz vom Inhaber des Patents oder dessen Rechtsvorgängern abgeleitet wird. Unredlich handelt der Benutzer aber, wenn er die gCützte Lehre widerrechtlich entnommen hat (vgl. BGH a.a.O., GRUR 1964, 673 (675) – Kasten für Fußabtrittsroste).

93

In Konkretisierung dieser Grundsätze hat der BGH nunmehr entschieden, dass ein Vorbenutzungsrecht in der Regel ausgClossen ist, wenn der Benutzer und der Erfinder in vertraglicher Beziehung stehen und der Erfindungsbesitz im Zusammenhang mit der Erfüllung dieses Vertrages erlangt wurde. In diesem Fall kann und muss jede Vertragspartei aus den vertraglichen Vereinbarungen entnehmen, ob und welche Rechte ihr in Bezug auf Erfindungen der anderen Seite zustehen. Werden die Rechte an solchen Erfindungen im Vertrag abgetreten oder zumindest ein schuldrechtlicher Anspruch auf Abtretung begründet, hat der begünstigte Teil hinreichende Möglichkeiten, die gCützte Lehre für seine Zwecke zu nutzen. Macht er von diesen Möglichkeiten keinen Gebrauch oder stehen ihm derartige Rechte weder nach dem Vertrag noch nach dem Gesetz zu, kann er redlicherweise nicht erwarten, dennoch zur weiteren Nutzung der Erfindung befugt zu sein. Zur Entstehung eines Vorbenutzungsrechts gegenüber dem Erfinder kann es weder im einen noch im anderen Fall kommen (BGH Entscheidung vom 10.09.2009 (Az.: Xa ZR 18/08) IWW Abrufnr. 093662 = GRUR-Prax 2009, 13 – Füllstoff).

94

In Anwendung dieser Rechtsprechung ist festzustellen, dass die Beklagte nicht erwarten konnte, das ihr von der Klägerin vermittelte Wissen nach Beendigung der Zusammenarbeit der Parteien unentgeltlich weiter nutzen zu dürfen. Aus dieser Zusammenarbeit resultierte eine jedenfalls konkludent eingegangene und in Form der Geheimhaltungsvereinbarung aus dem Jahr 1997 (Anlage K 17) zum Teil auch schriftlich fixierte vertragliche Beziehung, die für beide Parteien Rechte und Pflichten begründete. Dies war zwischen den Parteien bis zur Veröffentlichung der Füllstoff-Entscheidung des BGH auch unstreitig. Soweit die Beklagte erstmals im Schriftsatz vom 19.03.2010 die Ansicht vertritt, es habe zwischen den Parteien keine "vertragliche Zusammenarbeitsbeziehung" gegeben, kann dem nicht gefolgt werden. Dass in tatsächlicher Hinsicht die beiderseitigen Aufgaben so, wie es in der Präambel der Geheimhaltungsvereinbarung (Anlage K 17) bCrieben wird, verteilt waren, stellt die Beklagte nicht in Abrede, ist zudem unangegriffen im Tatbestand des erstinstanzlichen Urteils festgestellt und ergibt sich im Übrigen auch aus der Aussage des bis zu seiner Pensionierung für die Beklagte tätigen Zeugen B. Diese Aufgabenteilung ist in rechtlicher Hinsicht als jedenfalls konkludent, also durch schlüssiges Verhalten gClossener Vertrag zu werten. Denn ein Vertrag ist nichts anderes als die von zwei oder mehr Personen erklärte Willensübereinstimmung über die Herbeiführung eines rechtlichen Erfolges (vgl. Palandt-Ellenberger, BGB, 68. Aufl., Einf. V. § 145 Rdnr.5). Dem wirksamen Zustandekommen eines solchen Vertrages zwischen den Parteien steht der von der Beklagten in Bezug genommene "Letter of Intent" (Anlage K 21) und die darin vereinbarte Schriftform nicht entgegen. Vielmehr wird in Ziff.1 des Letters of Intent zunächst die zwischen den Parteien bestehende GCäftsbeziehung bestätigt. Sodann heißt es, dass diese GCäftsbeziehung durch einen in schriftlicher Form beabsichtigten "langfristigen Zusammenarbeitsvertrag" zum einen bekräftigt und zum anderen so gestärkt werden soll, "dass der bestmögliche Erfolg gemeinsam erzielt werden kann". Es kann dahinstehen, ob die Schriftform nach dem Willen der Parteien ein Wirksamkeitserfordernis darstellen sollte oder nur zur Beweissicherung gedacht war und ob in der sodann bis zum Jahr 2001 andauernden Zusammenarbeit ohne Abschluss eines schriftlichen Vertrages eine Aufhebung des Schriftformerfordernisses zu erblicken ist. Selbst wenn von einem nicht aufgehobenen Wirksamkeitserfordernis auszugehen sein sollte, berührt das nicht die Wirksamkeit der Vereinbarungen der Parteien zur bisherigen Zusammenarbeit, welche unverändert fortgesetzt worden ist, sondern bezieht sich nur auf eine beabsichtigte Modifikation der Zusammenarbeit, die nicht zustande gekommen ist.

95

Unstreitig sind der Beklagten Rechte an den Erfindungen der Klägerin, von denen die Beklagte aufgrund der Zusammenarbeit Kenntnis erlangte, nicht ausdrücklich eingeräumt worden. Dass die Klägerin anlässlich des streitgegenständlichen Wissenstransfers von der vereinbarten Geheimhaltungsklausel keinen Gebrauch gemacht hatte, konnte die Beklagte redlicherweise auch nicht als "quasi vertragliche" Überlassung des transferierten Wissens verstehen. Selbst wenn die Geheimhaltungsklausel von den Parteien zuvor strikt gehandhabt worden sein sollte, was die Klägerin in Abrede stellt, konnte aus der Sicht eines durchschnittlichen Erklärungsempfängers mit den Kenntnissen der Beklagten ohne das Hinzutreten weiterer Anhaltspunkte allein aufgrund des klägerischen Unterlassens, die streitgegenständlichen Informationen als "geheim" zu kennzeichnen, nicht der sichere Eindruck entstehen, die Klägerin gebe wissentlich und willentlich alle Rechte an dem mitgeteilten Wissen für alle Zeit auf. Solche Anhaltspunkte sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

96

Der Umstand, dass die Klägerin nach der Aussage des Zeugen A ihr Wissen in seinem Beisein mit der Beklagten geteilt hatte, sprach nicht für die Freigabe der mitgeteilten Informationen. Denn der Zeuge nahm bei dem von ihm gCilderten Gespräch erkennbar nicht die Rolle eines außen stehenden Dritten ein. Da der F 40 von der Klägerin gerade im Hinblick auf die von der Kundin G mitgeteilten Spezifikationen für das Nano-Screening entwickelt worden war, war der für die Fa. G arbeitende Zeuge insoweit als zum erweiterten Kreis des Entwicklungsteams gehörig anzusehen.

97

Dieses Ergebnis steht auch in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung zur Lizenzvergabe. Danach deckt die Lizenz alle, aber eben auch nur diejenigen Ausführungsformen ab, die eine Patentverletzung wären, wenn sie nicht durch die Lizenz gestattet wären (BGH GRUR 2005, 845 – Abgasreinigungsvorrichtung). Es wird deshalb, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, nicht mehr übertragen, als zur Erreichung des Vertragszwecks notwendig ist. Auf den Fall der Zusammenarbeit übertragen bedeutet dies, dass die zur Erreichung des Zwecks der Zusammenarbeit überlassenen Informationen nur während der Zusammenarbeit benutzt werden dürfen und nicht mehr nach ihrer Beendigung.

98

3.)

99

Aus der vorstehend dargelegten Schutzrechtsverletzung bzw. –benutzung ergeben sich folgende Rechtsfolgen:

100

a)

Da die Beklagte entgegen § 9 Nr. 1 PatG eine patentierte Erfindung benutzt hat, kann die Klägerin sie nach Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 1 PatG auf Unterlassung in Anspruch nehmen.

101

b)

Nach Art. 64 EPÜ i.V.m. § 139 Abs. 2 PatG hat die Beklagte der Klägerin außerdem allen Schaden zu ersetzen, der dieser durch die schutzrechtsverletzenden Handlungen entstanden ist und noch entstehen wird.

102

Die Beklagte hat die ihr zur Last gelegten schutzrechtsverletzenden Handlungen schuldhaft begangen, nämlich zumindest fahrlässig im Sinne des § 276 Abs. 1 Satz 2 BGB. Hätte sie als einschlägig tätige Gewerbetreibende die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beachtet, hätte sie sich vor der Aufnahme der Verletzungshandlungen über die Schutzrechtslage informiert; im Rahmen dieser Nachforschungen wäre sie auf das Klagepatent gestoßen und hätte jedenfalls bei zutreffender rechtlicher Beratung ohne Schwierigkeiten feststellen können, dass die angegriffenen Klimaschränke von der dort unter Schutz gestellten Lehre Gebrauch machen und dass ihr kein Recht zur Benutzung des Klagepatents zusteht.

103

Die Klägerin hat auch das nach § 256 Abs. 1 ZPO notwendige Feststellungsinteresse daran, die Verpflichtung der Beklagten zum Schadenersatz zunächst nur dem Grunde nach feststellen zu lassen, statt auf Leistung zu klagen. Dass ihr die schutzrechtsverletzenden Handlungen der Beklagten Schaden zugefügt haben, erscheint hinreichend wahrscheinlich; beziffern kann die Klägerin die ihr daraus erwachsenden Ansprüche jedoch erst, wenn die Beklagte ihr über den Umfang der begangenen angegriffenen Handlungen Rechnung gelegt hat.

104

c)

Damit die Klägerin in die Lage versetzt wird, den ihr zustehenden Schadensersatzanspruch beziffern zu können, ist die Beklagte zur Rechnungslegung verpflichtet, §§ 242, 259 BGB. Denn die Klägerin ist auf die zuerkannten Angaben angewiesen, über die sie ohne eigenes Verschulden nicht verfügt, und die Beklagte wird durch die von ihr verlangten Auskünfte nicht unzumutbar belastet.

105

Gemäß § 140b PatG hat die Beklagte ferner über den Vertriebsweg der rechtsverletzenden Erzeugnisse Auskunft zu erteilen. Die nach Absatz 2 dieser Vorschrift gCuldeten Angaben sind in der Urteilsformel zu I. 2. mit den Angaben zusammengefasst, die zum Zwecke der Rechnungslegung zu machen sind. Hinsichtlich der nichtgewerblichen Abnehmer und der Angebotsempfänger ist der Beklagten allerdings – worüber von Amts wegen zu befinden war (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., § 140b PatG Rdnr. 69 m. w. Nachw.) – ein Wirtschaftsprüfervorbehalt einzuräumen.

106

III.

107

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs.1 ZPO. Die Beklagte ist sowohl hinsichtlich der Klage als auch hinsichtlich der Widerklage in vollem Umfang unterlegen.

108

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf §§ 708 Nr.10, 711 ZPO.

109

Anlass, die Revision zuzulassen, besteht nicht. Es handelt sich um eine Einzelfallentscheidung ohne grundsätzliche Bedeutung, die keine entscheidungserheblichen Rechtsfragen aufwirft, deren Beantwortung durch den Bundesgerichtshof zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich wäre.