Oberlandesgericht Köln ()
Urteil vom 2001-01-19, Aktenzeichen 6 U 119/00
ECLI:DE:OLGK:2001:0119.6U119.00.00

Tenor

1

T a t b e s t a n d :

2

Die Klägerin, Herstellerin und Vertreiberin von Arzneimitteln in
der Bundesrepublik Deutschland, ist Inhaberin der deutschen
Wortmarke Nr. 642 090 "DONA". Diese Marke ist mit Priorität zum
28.06.1951 für die Waren "Arzneimittel" in der internationalen
Klasse 5 registriert. Unter ihrer Marke vertreibt die Klägerin seit
1974 in der Bundesrepublik Deutschland ein apotheken-, aber nicht
verschreibungspflichtiges D-Glucosaminsulfathaltiges Präparat zur
Funktionsverbesserung und Schmerzlinderung bei leichter bis
mittelschwerer Gonarthrose. Das Präparat wird in der Roten Liste in
der Gruppe "Analgetika/Antirheumatika" geführt. In den Jahren 1990
bis 1994 erzielte die Klägerin mit ihrem Arzneimittel "DONA"
jährliche Umsätze zwischen 20,3 und 38,4 Mio. DM (1990 ca. 20,3
Mio. DM, 1991 ca. 28,7 Mio. DM, 1992 ca. 38,4 Mio. DM, 1993 ca.
25,2 Mio. DM und 1994 ca. 23 Mio. DM).

3

Die Beklagte zu 1) stellt ebenfalls Arzneimittel her. Zu ihrer
Produktpalette gehört gleichfalls ein D-Glucosaminsulfathalti-ges
Präparat gegen Gonarthrose, das von den Beklagten zu 2) und 3)
unter der Bezeichnung "PROGONA" in der Bundesrepublik Deutschland
seit dem 15.10.1997 in einer bestimmten Aufmachung vertrieben wird.
Wegen der konkreten Packungsgestaltung wird auf die von der
Klägerin zu den Akten gereichten Originalpackungen sowie die
nachfolgend wiedergegebene Farbkopie der Vorderseite der Verpackung
verwiesen:

4

Die Beklagte zu 1) ist mit Priorität zum 07.12.1994 Inhaberin
der Marke Nr. 2 086 734 "PROGONA", die beim Deutschen Patent- und
Markenamt in der Warenklasse 5 für "Humanarzneimittel zur inneren
Anwendung, zur Behandlung von rheumatischen Erkrankungen/Arthrosen"
eingetragen ist. Das ebenfalls apotheken-, aber nicht
verschreibungspflichtige antiphlogistische und antirheumatische,
unter der Bezeichnung "PROGONA" vertriebene Medikament dient der
Behandlung von leichten und mittelschweren Gonarthrosen.

5

Die Klägerin hat die Beklagten auf Unterlassung und
Auskunftserteilung in Anspruch genommen und die Feststellung der
grundsätzlichen Schadenersatzpflicht der Beklagten begehrt. Darüber
hinaus hat sie von der Beklagten zu 1) Einwilligung in die Löschung
der Markenregistrierung "PROGONA" gegenüber dem Deutschen Patent-
und Markenamt verlangt. Sie hat die Auffassung vertreten, die
Wortmarken "DONA" und "PROGONA" stünden sich im Sinne des § 14 Abs.
2 Nr. 2 MarkenG und der bis Ende 1994 geltenden Bestimmungen des
Warenzeichengesetzes verwechslungsfähig gegenüber. Der Silbe "PRO"
komme bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine
eigenständige Bedeutung nicht zu. Das gelte insbesondere für die
konkrete Verwendungsform. Dort trete die Silbe "PRO" wegen ihrer
konkreten Ausgestaltung insbesondere in farblicher Hinsicht
deutlich zurück, sie falle dem Betrachter nicht ins Auge und habe
deshalb bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr außer Ansatz zu
bleiben. Wegen der Bezeichnungsähnlichkeit glaube der Verkehr im
übrigen, bei den beiden Präparaten handele es sich um Produkte
desselben Unternehmens.

6

Die Klägerin hat beantragt,

7

8

I.

9

10

die Beklagten zu verurteilen,

11

12

1.

13

14

es bei Meidung eines für jeden Fall der
Zuwiderhandlung verwirkten Ordnungsgeldes bis zu 500.000,00 DM,
ersatzweise Ordnungshaft bis zu sechs Monaten zu unterlassen, im
geschäftlichen Verkehr die Zeichen

15

16

"PROGONA"

17

18

auch wie nachstehend wiedergegeben

19

20

21

22

für "Humanarzneimittel zu inneren
Anwendung, zur Behandlung von rheumatischen Erkrankungen/Arthrosen"
zu verwenden, insbesondere

23

24

das vorbenannte Zeichen auf den
vorbenannten Waren oder deren Verpackung oder Aufmachung
anzubringen;

25

26

unter dem vorbenannten Zeichen die
vorbenannten Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu
den genannten Zwecken zu besitzen;

27

28

das vorbenannte Zeichen in
Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen;

29

30

2.

31

32

über die Handlungen gem. Ziffer 1
Auskunft zu erteilen, insbesondere über Namen und Adressen der
Hersteller, der Lieferanten und anderer Vorbesitzer, der
gewerblichen Abnehmer oder der Auftraggeber sowie über die Menge
der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen oder bestellten, mit
dem Zeichen "PROGONA" gekennzeichneten Waren;

33

34

II.

35

36

die Beklagte zu 1) zu verurteilen,

37

38

in die Löschung der Markenregistrierung
Nr. 2 086 734 "PROGONA" gegenüber dem Deutschen Patent- und
Markenamt einzuwilligen;

39

40

III.

41

42

festzustellen, dass die Beklagten
verpflichtet sind, - ihr - der Klägerin sämtlichen Schaden zu
ersetzen, der ihr aus den unter Ziffer I.1. bezeichneten Handlungen
entstanden ist bzw. künftig entstehen wird.

43

Die Beklagten haben beantragt,

44

45

die Klage abzuweisen.

46

Sie haben die Auffassung vertreten, für den geltend gemachten
Unterlassungs- und Löschungsanspruch fehle es schon an der nach dem
Markengesetz notwendigen Verwechslungsgefahr. Mit Rücksicht darauf,
dass die Klägerin - insoweit unstreitig - ihr Präparat "DONA" in
den letzten fünf Jahren nur für Arzneimittel der Gruppe
"Analgetika/Antirheumatika" benutzt habe, hätten sie - die
Beklagten - Anspruch auf Teillöschung der Marke "DONA" wegen
Nichtbenutzung außerhalb der Benutzungsschonfrist.

47

Im Wege der Widerklage haben die Beklagten deshalb
beantragt,

48

49

die Klägerin zu verurteilen, gegenüber
dem Deutschen Patent- und Markenamt in die Teillöschung der
DE-Marke 642 090 "DONA" durch Einschränkung des Warenverzeichnisses
auf

50

51

52

"Arzneimittel, nämlich
Analgetika/Antirheuma-tika"

53

54

einzuwilligen.

55

Die Klägerin hat beantragt,

56

57

die Widerklage abzuweisen.

58

Durch das von beiden Parteien mit der Berufung angefochtene
Urteil, auf das wegen der Einzelheiten verwiesen wird (Blatt 99 ff.
d.A.), hat das Landgericht die Beklagten dazu verurteilt, das
Zeichen "PROGONA" in der konkreten Verwendungsform für
Humanarzneimittel zur inneren Anwendung und zur Behandlung von
rheumatischen Erkrankungen/Arthrosen zu verwenden. Außerdem hat es
die Beklagten unter zeitlicher Befristung auf den 15.10.1997 zur
Auskunftserteilung verurteilt und ihre grundsätzliche
Schadenersatzverpflichtung festgestellt. Die weitergehende Klage
der Klägerin hat es abgewiesen und die Klägerin auf die Widerklage
antragsgemäß zur Einwilligung in die Teillöschung ihrer Marke
"DONA" verurteilt. Zur Begründung seiner Entscheidung hat das
Landgericht im wesentlichen ausgeführt, hinsichtlich der Wortmarken
"DONA" und "PROGONA" bestehe keine für einen Unterlassungsanspruch
notwendige Verwechslungsgefahr im Sinne der §§ 14 Abs. 2 Nr. 2
MarkenG, 31 WZG. Dies gelte allerdings nicht für die konkrete
Ausgestaltung der Marke auf der Verpackung des von den Beklagten zu
2) und 3) vertriebenen Präparates. Wegen der konkreten farblichen
Ausgestaltung der Silbe "PRO" falle diese dem flüchtigen Betrachter
nicht ins Auge, sie bleibe ihm nicht in Erinnerung, deshalb sei in
die Prüfung der Verwechslungsgefahr letztlich nur die Silbe "GONA"
einzubeziehen. In dieser konkreten Form seien die klägerische Marke
und die von den Beklagten benutzte Marke verwechslungsfähig.
Bezogen auf die konkrete Verwendungsform seien auch der
Schadenersatzfeststellungsanspruch aus § 14 Abs. 6 MarkenG und der
der Durchsetzung des Schadenersatzanspruches dienende
Auskunftsanspruch im wesentlichen begründet. Allerdings könne die
Klägerin nicht die Einwilligung in die Löschung der Marke "PROGONA"
der Beklagten zu 1) verlangen. Darüber hinaus sei die Klägerin
gemäß §§ 55, 49 MarkenG wegen eingetretenen Teilverfalls
verpflichtet, durch die Einschränkung des Warenverzeichnisses auch
"Arzneimittel, nämlich Analgetika/Antirheumatika" in die
Teillöschung ihrer Marke "DONA" einzuwilligen.

59

Gegen das ihnen am 05. bzw. 06.07.2000 zugestellte Urteil haben
sowohl die Klägerin als auch die Beklagten am 04. bzw. 02.08.2000
Berufung eingelegt und diese innerhalb der verlängerten
Berufungsbegründungsfristen begründet. Die Klägerin wiederholt und
vertieft ihr erstinstanzliches Vorbringen und ist weiterhin der
Auffassung, die beiden Marken "DONA" und "PROGONA" stünden sich
unabhängig von der konkreten Verwendungsform verwechslungsfähig
gegenüber. Das Landgericht habe die erhobenen
Unterlassungsansprüche deshalb zu Unrecht lediglich hinsichtlich
der konkreten Verwendungsform als begründet angesehen. Außerdem
habe das Landgericht bei seiner Entscheidung über die Widerklage
unberücksichtigt gelassen, dass nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs die Benutzung einer Marke für eine bestimmte
Ware gleichzeitig eine rechtserhaltende Benutzung für solche Waren
darstelle, die zum gleichen Warenbereich gehörten. Deshalb könne
keine Rede davon sein, sie - die Klägerin - habe die Marke "DONA"
nur für eine Arzneimittelspezialität genutzt und müsse aus diesem
Grunde in die Teillöschung der Marke einwilligen.

60

Die Klägerin beantragt deshalb,

61

62

die Widerklage abzuweisen und die
Beklagten zu verurteilen,

63

64

I.1.

65

66

es bei Meidung eines für jeden Fall der
Zuwiderhandlung verwirkten Ordnungsgeldes bis zu 500.000,00 DM,
ersatzweise Ordnungshaft, oder der Ordnungshaft bis zu sechs
Monaten zu unterlassen,

67

68

im geschäftlichen Verkehr das
Zeichen

69

70

"PROGONA"

71

72

für "Humanarzneimittel zur inneren
Anwendung, zur Behandlung vor rheumatischen Erkrankungen/Arthrosen"
zu verwenden, insbesondere

73

74

a)

75

76

das vorbenannte Zeichen auf den
vorbenannten Waren oder deren Verpackung oder Aufmachung
anzubringen;

77

78

b)

79

80

unter dem vorbenannten Zeichen die
vorbenannten Waren anzubieten, in den Verkehr zu bringen oder zu
den genannten Zwecken zu besitzen;

81

82

c)

83

84

das vorbenannte Zeichen in
Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen;

85

86

I.2.

87

88

über die Handlungen gemäß Ziffer I.1.
Auskunft seit dem 15.10.1997 zu erteilen, insbesondere über die
Namen und Adressen der gewerblichen Abnehmer oder der Auftraggeber
sowie über die Menge der hergestellten, ausgelieferten, erhaltenen
oder bestellten, mit dem Zeichen "PROGONA" gekennzeichneten
Waren;

89

90

II.

91

92

festzustellen, dass die Beklagten
verpflichtet sind, ihr - der Klägerin - sämtlichen Schaden zu
ersetzen, der ihr seit dem 15.10.1997 aus den unter Ziffer I.1.
bezeichneten Handlungen entstanden ist bzw. künftig entstehen
wird.

93

Die Beklagten beantragen,

94

95

die Berufung der Klägerin
zurückzuweisen und die Klage insgesamt abzuweisen.

96

Auch die Beklagten wiederholen und vertiefen ihr
erstinstanzliches Vorbringen und vertreten weiterhin die
Auffassung, auch bezogen auf die konkrete Verwendung der Marke
"PROGONA" fehle es an der für den Unterlassungsanspruch nach dem
Warenzeichen- und Markengesetz notwendigen Verwechslungsgefahr.

97

Die Klägerin beantragt,

98

99

die Berufung der Beklagten
zurückzuweisen.

100

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird
auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze nebst
Anlagen Bezug genommen, die mit Ausnahme des nicht nachgelassenen
Schriftsatzes der Beklagten vom 09.01.2001 (Blatt 218 ff. d.A.)
sämtlich Gegenstand der mündlichen Verhandlung waren.

101

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

102

Die Berufungen der Parteien sind in formeller Hinsicht nicht zu
beanstanden und deshalb zulässig. Das Rechtsmittel der Klägerin hat
nur insoweit Erfolg, als die von den Beklagten erhobene Widerklage
in Rede steht, während die Berufung der Beklagten zur gänzlichen
Abweisung der Klage führt.

103

Der Klägerin stehen die ihr vom Landgericht zuerkannten und erst
recht die darüber hinaus geltend gemachten Unterlassungsansprüche
und insbesondere auch die erhobenen Annexansprüche in Form des
Auskunfts- und Schadenersatzfeststellungsbegehrens nicht zu.
Ansprüche aus § 3 und/oder § 1 UWG kommen ersichtlich nicht in
Betracht, solange - wie hier - keine besonderen
Unlauterkeitsmomente schlüssig vorgetragen sind, sondern lediglich
eine zeichen-/markenrechtliche Verwechslungsgefahr behauptet wird.
Die tatbestandlichen Voraussetzungen für den sich ggf. aus dem
Markengesetz ergebenden Sonderrechtsschutz sind indes nicht
schlüssig vorgetragen.

104

Im Ausgangspunkt zutreffend ist die Auffassung des Landgerichts,
dass die Unterlassungsklage nur dann Erfolg haben kann, wenn sie
sowohl nach altem Warenzeichenrecht als auch nach neuem Markenrecht
begründet ist. Das folgt aus den Übergangsvorschriften der §§ 152,
153 MarkenG. Zwar vertreiben die Beklagten Arzneimittel unter der
Marke "PROGONA" erst seit 1997. Das Warenzeichen "PROGONA" ist
allerdings vor dem 01.01.1995 eingetragen worden, die behauptete
Verletzungshandlung liegt damit vor dem maßgeblichen, in §§ 152,
153 MarkenG bestimmten Zeitpunkt. Für eine Entscheidung des
Rechtsstreits kommt es indes nicht darauf an, ob die Klägerin vor
Inkrafttreten des Markengesetzes Unterlassungs- und Folgeansprüche
aus den §§ 15, 24 Abs. 1, 31 WZG hätte herleiten können. Denn der
Unterlassungsanspruch der Klägerin aus § 14 Abs. 5 MarkenG wie auch
die geltend gemachten Annexansprüche scheitern an der - im
Geltungsbereich des Warenzeichengesetzes allerdings nicht anders zu
beurteilenden - notwendigen Verwechslungsgefahr im Sinne des § 14
Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

105

Der Erwerb des Markenschutzes nach § 4 MarkenG gewährt dem
Inhaber der Marke ein ausschließliches Recht, § 14 Abs. 1 MarkenG.
Dritten ist es bei anderweitiger Unterlassungspflicht (§ 14 Abs. 5
MarkenG) untersagt, ein mit der Marke identisches Zeichen für Waren
zu benutzen, die mit denjenigen identisch sind, für die sie Schutz
genießt (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG), oder ein Zeichen zu benutzen,
wenn wegen der Identität oder Ähnlichkeit des Zeichens mit der
Marke und der Identität oder Ähnlichkeit der durch die Marke und
das Zeichen erfassten Waren für das Publikum die Gefahr von
Verwechslungen besteht, § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG.

106

Ob bei einander gegenüberstehenden Zeichen/Marken die Gefahr
einer Verwechslung besteht, ist nach deren jeweiligem
Gesamteindruck festzustellen. Dabei kommt es auf die Nähe der in
Betracht zu ziehenden Waren, auf die Kennzeichnungskraft der
Klagemarke sowie auf das Maß der Ähnlichkeit der zu vergleichenden
Bezeichnungen an, wobei zwischen diesen die Verwechslungsgefahr
bestimmenden Faktoren eine Wechselwirkung dergestalt besteht, dass
der Ähnlichkeitsgrad um so geringer sein kann, je größer die
Kennzeichnungskraft und/oder die Warennähe ist, während umgekehrt
ein höherer Ähnlichkeitsgrad erforderlich ist, wenn die
Kennzeichnungskraft der Klagemarke nur schwach und/oder der
Warenabstand größer ist. Das hat das Landgericht ebenso zutreffend
herausgestellt wie die Tatsache, dass diese von der Rechtsprechung
zu den §§ 24, 31 WZG entwickelten Grundsätze (siehe z.B. BGH GRUR
1995, 50, 51 "indorektal/indohexal" und BGH GRUR 1993, 118, 119
"corvaton/corvasal") gleichermaßen für die Prüfung der
Verwechslungsgefahr im Rahmen von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG Geltung
haben (vgl. etwa BGH GRUR 2000, 875, 876 "Davidoff"; BGH WRP 1998,
755, 757 "nitragin" sowie EuGH GRUR 1998, 387 "Springende
Raubkatze" zur Auslegung von Art. 4 Abs. 1 b) MarkenRL, der durch §
14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG umgesetzt worden ist).

107

Zur Beurteilung der zeichenrechtlichen/markenrechtlichen
Verwechslungsgefahr, eine Frage, die nicht Tatsachen-, sondern
Rechtsfrage ist (statt vieler: BGH GRUR 1995, 808, 810
"P3-plastoclin"), ist nach ständiger Rechtsprechung im Grundsatz
auf den Gesamteindruck des jeweiligen Zeichens und nicht auf
einzelne Zeichenbestandteile abzustellen; ein Elementenschutz
einzelner Bestandteile kommt grundsätzlich nicht in Betracht, eine
zergliedernde, semantische Betrachtungsweise ist grundsätzlich
unzulässig (vgl. hierzu u.a.: BGH WRP 2000, 529, 531 "ARD-1"; BGH
WRP 2000, 173, 174 "RAUSCH/ELFI RAUCH"; BGH GRUR 1996, 775, 776
"Sali Toft" und BGH GRUR 1996, 777, 778 "JOY" und BGH GRUR 1999,
735, 736 "Monoflam/Polyflam", jeweils m.w.N.). An diesem das
Kennzeichenrecht beherrschenden Grundsatz hat sich, wie der
Bundesgerichtshof wiederholt ausgesprochen hat (vgl. BGH a.a.O.,
"Sali Toft" und "JOY" sowie BGH GRUR 1996, 198, 199 "Springende
Raubkatze"; BGH GRUR 1996, 200, 201 "Innovadiclophlont"; BGH GRUR
1996, 404, 405 "Blendax Pep"; BGH GRUR 1996, 406 "Juwel"), auch
durch die Umsetzung der Ersten Richtlinie 89/104/EWG des Rates vom
21.12.1988 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedsstaaten über die Marken durch das Markengesetz nichts
geändert. Die Notwendigkeit einer solchen Gesamtbetrachtung beruht
auf der Erwägung, dass der markenrechtliche Schutz von der
eingetragenen Gestaltung der Marke auszugehen hat und eine
Ähnlichkeit der Marke mit einem angegriffenen Zeichen nur in bezug
auf die konkrete Form, in der dieses verwendet wird, festgestellt
werden kann (BGH GRUR 1999, 583, 584 "LORA DI RECUARO" sowie BGH
GRUR 1996, 775, 776 "Sali Toft"). Wenngleich der Schutz eines aus
einem zusammengesetzten Zeichen herausgelösten Elements dem
Markenrecht grundsätzlich fremd ist, schließt das allerdings nicht
aus, dass einem einzelnen Zeichenbestandteil unter Umständen eine
besondere, das gesamte Zeichen prägende Kennzeichnungskraft
beizumessen ist und deshalb bei Übereinstimmung der Bezeichnungen
in dem jeweils prägenden Bestandteil die Gefahr einer Verwechslung
der beiden Gesamtbezeichnungen zu bejahen sein kann (BGH GRUR 1996,
200, 201 "Innovadiclophlont"; BGH WRP 1998, 990, 991
"ALKA-SELTZER"; BGH WRP 1999, 189, 191 "Tour de culture"; BGH WRP
1998, 988, 989 "ECCO II", jeweils mit weiteren Nachweisen).

108

So wie sich der Verkehr bezogen auf die Kennzeichnungskraft des
Wortbestandteils einer Wort-/Bildmarke im Zweifel eher an dem Wort-
als an dem Bildbestandteil eines solchen kombinierten
Wort-/Bildzeichens zu orientieren pflegt (vgl. hierzu BGH GRUR
1996, 267, 269 "Aqua" mit weiteren Nachweisen), ist bei reinen
Wortmarken der vorliegenden Art bei der Beurteilung der
Kennzeichnungskraft und vor allen Dingen der Verwechslungsfähigkeit
der sich gegenüberstehenden Marken überdies davon auszugehen, dass
im maßgeblichen Gesamteindruck zum einen regelmäßig die
übereinstimmenden Merkmale mehr hervortreten als die Unterschiede,
zum anderen, dass der Verkehr im allgemeinen stärker den Wortanfang
als das Wortende beachtet. Auch das hat der Bundesgerichtshof
mehrfach entschieden, teilweise im Zusammenhang mit der Prüfung der
Verwechslungsgefahr von Firmenbezeichnungen (siehe etwa BGH WRP
1999, 530, 532 "Cefallone"; BGH GRUR 1999, 735, 736
"Monoflam/Polyflam"; BGH WRP 1998, 875, 876 "Salvent/Salventerol";
BGH GRUR 1975, 370, 371 "Protesan" und - bezogen auf eine
Firmenbezeichnung - BGH NJW 1992, 695, 696 "dipa-dib"). Ein
Erfahrungssatz, wonach einzelne Bestandteile eines Zeichens ohne
weiteres vom Verkehr nicht zur Kenntnis genommen würden, existiert
dabei nicht (BGH GRUR 1996, 774, 775 "falke-run/LE RUN"; siehe auch
OLG Hamburg, NJWE-Wettbewerbsrecht 2000, 186, 188 "Giordano"). Auch
besteht für den Verkehr im allgemeinen kein Anlass, Markenwörter zu
verkürzen (BGH GRUR 1999, 735, 736 "Monoflam/Polyflam" und BGH WRP
2000, 1152, 1154 "Pappagallo"). Letztlich ist für die Entscheidung
des Rechtsstreits von Bedeutung, dass nach der neueren
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bei der Beurteilung des
Gesamteindrucks einer Marke als Voraussetzung für die Prüfung der
Verwechslungsgefahr nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG nicht (mehr),
wie es aber in der angefochtenen Entscheidung anklingt, auf einen
flüchtigen, sondern auf einen durchschnittlich informierten,
aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher der
betreffenden Art von Waren oder Dienstleistungen abzustellen ist
(vgl. hierzu insbesondere BGH GRUR 2000, 506 "Attaché/
Tisserand").

109

Auf der Basis dieser Kriterien ist das Landgericht mit
zutreffenden Überlegungen zu dem Ergebnis gelangt, dass die
Klägerin, soweit nicht die mit der Klage ebenfalls angegriffene
konkrete Verwendungsform der beanstandeten Marke in Rede steht,
mangels Verwechslungsgefahr nicht Unterlassung der Verwendung des
Zeichens "PROGONA" verlangen kann und dass und warum die
Entscheidung des Bundesgerichtshofs "Sana/Schosana" (BGH GRUR 1993,
972 ff.) dieser Beurteilung nicht entgegensteht. Der Senat sieht
insoweit von einer erneuten Darstellung der die Entscheidung
tragenden Gründe ab, nimmt die insoweit überzeugenden Ausführungen
des Landgerichts gemäß § 543 Abs. 1 ZPO ausdrücklich in Bezug und
fasst nachfolgend zusammen, warum das Berufungsvorbringen der
Klägerin ihm keine Veranlassung gibt, die Verwechslungsgefahr
anders zu beurteilen, als das Landgericht es getan hat:

110

Bei der Marke "DONA" handelt es sich um eine reine, mit normaler
Kennzeichnungskraft ausgestattete Phantasiebezeichnung. Die
Kennzeichnungskraft mag dadurch eine gewisse Steigerung erfahren
haben, dass die Klägerin mit ihrem Präparat "DONA" seit 1974 auf
dem deutschen Markt vertreten ist und mit ihrem Produkt auch im
Kollisionszeitpunkt nicht unbeachtliche Umsätze erzielt hat. Aber
auch in diesem Fall, nämlich beim Vorliegen einer im Grundsatz
normalen und durch Marktpräsenz in gewissem Umfang gesteigerten
Kennzeichnungskraft und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass
die beiden mit den Marken "DONA" einerseits und "PROGONA"
andererseits versehenen Präparate der Parteien warenidentisch sind,
kann - soweit nicht die von den Beklagten tatsächlich benutzte Form
des Zeichens "PROGONA" in Rede steht - von einer markenrechtlichen
Verwechslungsgefahr nicht ausgegangen werden, und zwar weder in
schriftbildlicher noch in klanglicher Hinsicht. Ein entscheidender,
ins Auge fallender und auch nicht zu überhörender Unterschied
zwischen der aus zwei Silben bestehende Phantasiebezeichnung "DONA"
einerseits und der von den Beklagten verwendeten Marke liegt schon
darin, dass das Wort "PROGONA" aus drei Silben besteht. Die Silbe
"PRO" führt zu einer deutlichen Klangabweichung und auch zu einer
deutlichen Abweichung im Schriftbild. Bei der notwendigen
Gesamtbetrachtung, namentlich unter Berücksichtigung der Umstände,
dass der Verkehr im Zweifel mehr auf den Wortanfang eines Wortes
achtet, im Allgemeinen zu Verkürzungen von Markenwörtern keinen
Anlass hat und kein Erfahrungssatz besteht, dass er Bestandteile
eines Zeichens nicht zur Kenntnis nimmt, und im Rahmen der
Gesamtwürdigung eine zergliedernde, semantische Betrachtungsweise
unzulässig ist, liegt die Annahme, gleichwohl könne der
angesprochene Verkehr die Bezeichnung "PROGONA" unmittelbar oder
mittelbar mit der Phantasiebezeichnung "DONA" verwechseln, auch aus
Sicht des Senats fern. Dafür, dass die Silbe "PRO" eine übliche
Vorsilbe für medizinische Präparate und Fachbegriffe sein könnte,
spricht nichts. Erst recht kann nicht davon ausgegangen werden,
dass der angesprochene Verkehr und damit letztlich insbesondere
auch der Endverbraucher und nicht nur Fachkreise wie z.B. Apotheker
oder Ärzte den beschreibenden Anklang der Marke "PROGONA" ("PRO" =
"für" und "GONA" = "Gelenk") erkennen. Soweit die Marke im
geschäftlichen Verkehr Fachkreisen oder aber sonstigen Personen mit
klassischer Bildung begegnet, denen der beschreibende Bezug der
Marke "PROGONA" nicht verborgen bleibt, liegt die Annahme, diese
Fachkreise könnten "PROGONA" mit der Phantasiebezeichnung "DONA"
verwechseln, erst recht wenig nahe.

111

Hat das Landgericht demgemäß den geltend gemachten
Unterlassungsanspruch wie auch die Folgeansprüche zu Recht
abgewiesen, soweit die Marke "PROGONA" generell und nicht nur ihre
konkrete Verwendungsform in Rede steht, vermag sich der Senat
allerdings im übrigen seiner Auffassung, in der konkreten
Verwendungsform stünden sich "DONA" und "PROGONA"
verwechslungsfähig gegenüber, weil - verkürzt wiedergegeben - die
Silbe "PRO" auf der Verpackung wegen ihrer konkreten farblichen
Ausgestaltung praktisch nicht lesbar sei und insoweit deshalb bei
der Beurteilung der Verwechslungsgefahr allein auf den Wortbestand
"GONA" abzustellen sei, nicht anzuschließen. Vielmehr kann das
landgerichtliche Urteil insoweit keinen Bestand haben, es ist auf
die Berufung der Beklagten zu ändern und die Klage abzuweisen.

112

Ständen sich die Zeichen "DONA" und "GONA" für Arzneimittel der
gleichen Spezies und damit für identische Waren gegenüber, spräche
aus den vom Landgericht angeführten Gründen allerdings alles für
eine Verwechslungsgefahr in schriftbildlicher und vor allen Dingen
auch klanglicher Hinsicht. Indes geht das Urteil des Landgerichts
von falschen tatsächlichen Voraussetzungen aus. Soweit die Kammer
den Standpunkt der Klägerin geteilt hat, die in einem hellen Grün
ausgestaltete Silbe "PRO" trete gegenüber der dunkelgrünen Silbe
"gona" deutlich zurück, sie falle nicht ins Auge und sei deshalb
bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr außer Ansatz zu lassen,
trifft das nicht zu. Hiervon hat sich der Senat durch die
Inaugenscheinnahme der von der Klägerin zu den Akten gereichten
Originalverpackungen der mit der Marke "PROGONA" versehenen
Arzneimittel der Beklagten überzeugt. Zwar fällt die auf dem weißen
hellen Untergrund der Packungsgestaltung in hellgrüner Schrift
abgebildete Silbe "PRO" möglicherweise nicht so ins Auge wie die in
dunkelgrüner Schrift gehaltene Silbe "gona". Das ändert aber nichts
daran, dass auch der Wortbestandteil "PRO" deutlich lesbar ist und
- worauf maßgeblich abzustellen ist - von einem durchschnittlich
informierten, aufmerksamen und verständigen Betrachter auch dann
nicht übersehen werden kann, wenn der Kauf eines solchen
apotheken-, aber nicht verschreibungspflichtigen Medikaments für
ihn ein Alltagsgeschäft darstellen sollte, bei dessen Abwicklung er
eher flüchtig handeln könnte. Letzteres zieht der Senat allerdings
insoweit in Zweifel, als auch der flüchtige Verbraucher beim Kauf
eines Medikaments, das er seinem Körper zuführt und das - wie er
weiß - auch Nebenwirkungen haben kann, im Zweifel aufmerksamer sein
wird als z.B. beim Kauf eines Lebensmittels des täglichen
Bedarfs.

113

Stehen sich damit aber auch bezogen auf die konkrete
Verwendungsform bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr die
Zeichen "DONA" und "PROGONA" gegenüber, besteht auch insoweit keine
Verwechslungsgefahr im Sinne von § 14 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Das mit
der Berufung angefochtene Urteil des Landgerichts konnte demgemäß
keinen Bestand haben, soweit die Beklagten bezogen auf die konkrete
Verwendungsform der Marke "PROGONA" zur Unterlassung und zur
Auskunftserteilung verurteilt worden sind und ihre grundsätzliche
Schadenersatzverpflichtung festgestellt worden ist.

114

Gleiches gilt, soweit das Landgericht die Klägerin auf die
Widerklage der Beklagten verurteilt hat, durch Einschränkung des
Warenverzeichnisses auf "Arzneimittel, nämlich
Analgetika/Antirheumatika" in die Teillöschung ihrer Marke "DONA"
gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt einzuwilligen. Denn
entgegen der Auffassung des Landgerichts ist ein Teilverfall im
Sinne des § 49 Abs. 3 MarkenG nicht eingetreten, dementsprechend
besteht auch der auf den Widerklageantrag der Beklagten titulierte
Löschungsanspruch nicht.

115

Nach § 49 Abs. 3 in Verbindung mit § 26 MarkenG tritt
Teilverfall ein, wenn die Marke für einen Teil der Waren, für die
sie eingetragen ist, nach dem Tag der Eintragung innerhalb eines
ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht benutzt worden
ist. Damit hängt die Entscheidung des Streitfalls, soweit die
Widerklage in Rede steht, entscheidend davon ab, ob für die Frage
der rechtserhaltenden Benutzung innerhalb der Benutzungsschonfrist
von dem Oberbegriff auszugehen ist, für den die Marke eingetragen
ist, hier "Arzneimittel", oder ob der Schutzbereich angesichts der
nahezu unüberschaubaren Vielzahl von medizinischen Präparaten auf
die benutzte Spezialware einzuengen ist. Dieses Problem ist in der
Rechtsprechung und der Literatur unter den Schlagworten
"Minimallösung" und "Maximallösung" diskutiert worden und nach wie
vor heftig umstritten (vgl. statt vieler die Darstellung und die
Nachweise bei Ingerl/Rohnke, Markengesetz, § 49 Rn. 22 ff. und § 25
Rn. 24 ff.). Während das Bundespatentgericht in ständiger Praxis
bei der im Widerspruchsverfahren vorzunehmenden Kollisionsprüfung
die sog. "erweiterte Minimallösung" anwendet und die Auffassung
vertritt, in den Fällen, in denen eine Marke für den Oberbegriff
"Arzneimittel" eingetragen, aber nur für ein spezielles Präparat
benutzt werden solle, müsse der unmittelbare Schutzbereich auf die
übergeordnete Hauptgruppe der "Roten Liste" beschränkt werden (vgl.
hierzu BPatG, GRUR 1997, 652, 653 "IMMUNINE"; BPatG, GRUR 1997, 840
"Lindora/Linola"; BPatG, GRUR 1995, 488, 489 "APISOL/Aspisol" und
zu den entsprechenden Vorschriften des Warenzeichengesetzes BPatG,
GRUR 1980, 54 "Mastu", gelegentlich auch als "MAST REDIPAC"
bezeichnet). Wäre diese Auffassung der Entscheidung des
Rechtsstreits zu Grunde zu legen, müsste der Auffassung des
Landgerichts zugestimmt werden, dass die Benutzung der Marke "DONA"
für ein D-Glucosaminsulfathaltiges Präparat zur
Funktionsverbesserung und Schmerzlinderung bei leichter bis
mittelschwerer Gonarthrose eine rechtserhaltende Benutzung nur für
die übergeordnete Hauptgruppe in der "Roten Liste" und damit
"Analgetika/Antirheumatika", nicht aber auch für "Arzneimittel"
darstellt. Der Senat sieht sich indes außerstande, diese ständige,
für das Widerspruchsverfahren entwickelte Spruchpraxis des
Bundespatentgerichts auch auf das vorliegende Löschungsbegehren zu
übertragen, wenn - wie hier - eine aus einer reinen
Phantasiebezeichnung bestehende Marke für die Ware "Arzneimittel"
eingetragen, dann aber nur für ein bestimmtes medizinisches
Präparat benutzt worden ist. In seiner Rechtsprechung zum bis Ende
1994 geltenden Warenzeichengesetz hatte der Bundesgerichtshof stets
eine enge Beschränkung des Warenzeichenschutzes auf die benutzte
Spezialware im Interesse der wirtschaftlichen Bewegungsfreiheit des
Markeninhabers abgelehnt und sowohl für den Fall, dass überhaupt
nur ein Oberbegriff im Verzeichnis vorhanden war, als auch bei
Vorhandensein weiterer, benachbarter konkreter Warenbegriffe neben
der benutzten konkreten Ware diejenigen Waren von der Löschung
ausgenommen, die nach der Auffassung des Verkehrs nicht lediglich
als gleichartig im Sinne des Warenzeichengesetzes, sondern als zum
"gleichen Warenbereich" gehörend angesehen wurden (vgl.
insbesondere die Entscheidung "Taurus" des Bundesgerichtshofs vom
13.07.1989, BGH GRUR 1990, 39 ff., sowie BGH GRUR 1999, 164, 166
"John Lobb" und die weiteren Nachweise bei Ingerl/Rohnke, a.a.O., §
49 Rn. 23). In der Praxis bedeutete das, dass stets geprüft werden
musste, ob es sich um "gleiche Waren" handelte, also solche, deren
Eigenschaften und Zweckbestimmungen im weiten Umfange
übereinstimmten, oder ob lediglich Warengleichartigkeit bestand.
Ungeachtet der schwierigen, aus der Sicht des angesprochenen
Verkehrs zu beurteilenden Frage, ob eine bestimmte Ware einer
anderen gleich oder nur gleichartig war, folgt aus dieser
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs jedenfalls, dass es im
Interesse der wirtschaftlichen Betätigungsfreiheit des
Markeninhabers nicht gerechtfertigt ist, ihn stets darauf zu
verweisen, er habe eine z.B. für "Textilien" eingetragene Marke nur
für Jeanshosen, nicht aber Jeanshemden benutzt, deshalb sei nunmehr
die Teillöschung der Marke angezeigt. Im Streitfall ist es
demgegenüber so, dass die Klägerin als Inhaberin der für
Arzneimittel eingetragenen Marke "DONA" de facto nie die
Möglichkeit hatte, verschiedene Medikamente mit verschiedenen
Indikationsgebieten unter derselben Phantasiebezeichnung "DONA" und
damit derselben Marke im Markt anzubieten. Den Mitgliedern des
Senats ist jedenfalls kein Fall bekannt und ein solcher ist von den
Parteien auch nicht vorgetragen, in dem ein Hersteller
verschiedener Arzneimittel diese nach Art, Dosierung,
Anwendungsgebiet etc. unterschiedlichen Arzneimittel unter
demselben Markennamen verbreitet hätte. Dann aber erfordert es die
wirtschaftliche Betätigungsfreiheit des Markeninhabers, auch
Konkurrenzunternehmen daran zu hindern, die für ein bestimmtes
Medikament benutzte Marke für andere Arzneimittel zu verwenden,
jedenfalls dann, wenn es sich - wie im Streitfall - um eine reine
Phantasiebezeichnung handelt. Denn sonst müsste der Inhaber einer
für "Arzneimittel" eingetragenen, aber z.B. nur für Antirheumatika
benutzten Marke es hinnehmen, dass ein anderes Unternehmen unter
dieser als Marke registrierten Phantasiebezeichnung Hustensaft und
Schnupfenspray verkauft und ein drittes Unternehmen unter dieser
Bezeichnung ein medizinisches Präparat gegen Bluthochdruck
vertreibt. Dadurch würde indes der Markeninhaber in seiner
geschäftlichen Bewegungsfreiheit nachdrücklich und ungebührlich
derart eingeengt, dass im Streitfall nach Auffassung des Senats
eine Situation vorliegt, die mit derjenigen vergleichbar ist, die
dem Bundesgerichtshof seinerzeit unter der Geltung des alten
Warenzeichenrechts dazu bewogen hat, eine tatsächliche
Benutzungshandlung durch Fiktion auf weitere "gleiche" Waren zu
erstrecken. Der Senat sieht, dass seine Auffassung zur Frage der
rechtserhaltenden Benutzung der Marke "DONA" nicht nur für
Analgetika/Antirheumatika, sondern für Arzneimittel schlechthin der
ständigen Spruchpraxis des Bundespatentgerichts im
Widerspruchsverfahren zuwiderläuft. Mit Rücksicht darauf, dass
bislang - soweit ersichtlich - eine höchstrichterliche Entscheidung
zur Frage der Teillöschungsverpflichtung in Fallkonstellationen der
vorliegenden Art nicht ergangen ist, die Sache mithin
grundsätzliche Bedeutung hat, hat der Senat gemäß § 546 Abs. 1 Satz
1 Nr. 1 ZPO die Revision zugelassen, um den Beklagten Gelegenheit
zu geben, zu dieser Problematik eine solche höchstrichterliche
Entscheidung herbeizuführen.

116

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 92 Abs. 1, 97 Abs. 1
ZPO.

117

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht
auf §§ 708 Nr. 10, 711, 108 ZPO.