Oberlandesgericht Karlsruhe ()
Beschluss vom 2012-10-16, Aktenzeichen 6 W 72/12

Tenor

I. Auf die sofortige Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss des Landgerichts Mannheim vom 07.08.2012 (Az. 2 O 178/12) im Kostenpunkt aufgehoben und im Übrigen wie folgt neu gefasst:

Zur Ermöglichung der Beweisanordnung im Verfahren LG Mannheim 2 OH 1/12 / OLG Karlsruhe 6 W 71/12 werden gegenüber den Antragsgegnerinnen zu 1 und 2 im Wege der einstweiligen Verfügung – aufgrund der besonderen Eilbedürftigkeit sowie zur Sicherstellung der Effektivität der Beweisaufnahme ohne vorherige Ladung und Anhörung der Antragsgegnerinnen – die folgenden Anordnungen getroffen:

1. Neben dem Sachverständigen haben die Antragsgegnerinnen zu 1 und 2 folgenden anwaltlichen Vertretern der Antragstellerin die Anwesenheit während der Begutachtung zu gestatten:

- Rechtsanwalt Dr. M. oder Dr. K., Sozietät XXX,

sowie

- einen Patentanwalt der Sozietät XXX.

2. Die unter Ziffer I. 1. bezeichneten Personen werden verpflichtet, Tatsachen, die im Zuge des selbständigen Beweisverfahrens zu ihrer Kenntnis gelangen und den Geschäftsbetrieb der Antragsgegnerinnen betreffen, geheim zu halten, und zwar auch gegenüber der Antragstellerin und deren Mitarbeitern.

3. Den Antragsgegnerinnen zu 1 und 2 wird – mit sofortiger Wirkung und für die Dauer der Begutachtung – untersagt,

eigenmächtig Veränderungen an den in ihrem Besitz stehenden, zum Zwecke der Mikroperforation für das Unternehmen Y und/oder ein mit diesem verbundenes Unternehmen zum Zwecke der Herstellung der Produkte A1, A2, A3 und A4 (nachstehend: angegriffene Ausführungsformen) eingesetzten Maschinen, an den damit zusammenhängenden Vorrichtungen, Werkzeugen und sonstigen Materialien sowie den zugehörigen Konstruktionszeichnungen, Bedienungsanleitungen und sonstigen technischen Daten vorzunehmen, insbesondere vorhandene Nadelwalzen oder Nadelbretter zu entfernen und/oder zu verändern.

4. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen das unter I.3. bezeichnete Verbot wird den Antragsgegnerinnen zu 1 und 2 ein Ordnungsgeld bis zu EUR 250.000,00 – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft von bis zu 6 Monaten angedroht, wobei die Ordnungshaft jeweils an den Geschäftsführern der Antragsgegnerinnen zu vollstrecken ist.

5. Die Antragsgegnerinnen zu 1 und 2 haben es zu dulden, dass der Sachverständige – sofern er dies für erforderlich hält –

a. das Betriebsgelände sowie Betriebs- und Geschäftsräume der Antragsgegnerinnen zu 1 und 2 betritt;

b. zur Mikroperforation bei der Herstellung der angegriffenen Ausführungsformen geeignete Maschinen sowie damit zusammenhängende Vorrichtungen, Werkzeuge und sonstige Materialien, Konstruktionszeichnungen, Bedienungsanleitungen, Stücklisten und sonstige technische Daten oder Unterlagen mit Bezug auf diese Maschinen in Augenschein nimmt und dies detailliert schriftlich, elektronisch, fotografisch, filmisch und auf sonstige Weise dokumentiert, insbesondere hierzu Ton- und Bildmaterialien (Tonaufnahmen, Fotografien, Filmaufnahmen, Fotokopien, Scans, Screenshots etc.) anfertigt und hierfür geeignete technische Vorrichtungen (Fotoapparate, Filmkameras, Fotokopierer, Scanner, etc.) verwendet, sich Notizen macht und hierfür ein Diktiergerät verwendet;

c. zur Mikroperforation bei der Herstellung der angegriffenen Ausführungsformen geeignete Maschinen sowie damit zusammenhängende Vorrichtungen, Werkzeuge und sonstige Materialien unter Zuhilfenahme der vorhandenen und/oder mitgebrachten Hilfsmittel in Gang setzt, damit Mikroperforationen durchführt und sie im laufenden Betrieb untersucht, um festzustellen, auf welche Weise und mit welchen technischen Mitteln die Mikroperforation erreicht wird und welcher Spannung die Folie hierbei ausgesetzt ist, und dies auf unter Ziffer I.5.b. genannte Weise dokumentiert;

d. zur Mikroperforation bei der Herstellung der angegriffenen Ausführungsformen geeignete Maschinen sowie damit zusammenhängende Vorrichtungen, Werkzeuge und sonstige Materialien zerlegt, soweit dies erforderlich ist um festzustellen, auf welche Weise und mit welchen technischen Mitteln die Mikroperforation erreicht wird und welcher Spannung die Folie hierbei ausgesetzt ist, und dies auf unter Ziffer I.5.b. genannte Weise detailliert dokumentiert; die Duldungspflicht steht unter dem Vorbehalt dass die Antragstellerin für den Ausgleich etwaiger Schäden, die den Antragsgegnerinnen zu 1 und 2 durch die Ausführung der dort vorgesehenen Maßnahmen entstehen, Sicherheit durch Bankbürgschaft eines in der Europäischen Union ansässigen Kreditinstituts in Höhe von EUR 100.000,00 leistet;

e. Maschinen, Vorrichtungen, Energiequellen, Werkzeuge, Ausrüstungen, logistische Mittel und sonstige Materialien mitbringt und/oder verwendet, die zur Ingangsetzung und/oder dem Auseinanderbau von zur Mikroperforation geeigneten Maschinen sowie damit zusammenhängenden Vorrichtungen, Werkzeugen und sonstigen Materialien erforderlich sind, insbesondere Polymerfolie, und dies auf unter Ziffer I.5.b. genannte Weise detailliert dokumentiert;

f. zur Durchführung der vorgenannten Ingangsetzung und/oder des vorgenannten Ingangsetzung Auskünfte von sachkundigem Personal der Antragsgerinnen zu 1 und 2 einholt;

g. die unter Ziffern I.5.b, I.6.c und I.6.e genannten Konstruktionszeichnungen, Bedienungsanleitungen, Stücklisten und sonstigen technischen Daten der zur Mikroperforation geeigneten Maschinen und andere Unterlagen in Bezug auf diese Maschinen kopiert und die angefertigten Kopien mitnimmt;

h. vorgefundene mikroperforierte Polymerfolien in Augenschein nimmt, ein Bestandsverzeichnis darüber aufstellt, mindestens 9 (neun) Proben davon zieht und diese mitnimmt sowie dies auf unter Ziffer I.5.b. genannte Weise detailliert dokumentiert; die Duldungspflicht steht unter dem Vorbehalt, dass die Antragstellerin Sicherheit in Höhe von 500,00 Euro (in bar gegen Empfangsquittung oder durch Bankbürgschaft eines in der Europäischen Union ansässigen Kreditinstituts) leistet;

i. Ausdrucke von den unter Ziffern I.5.b, I.6.c und I.6.e genannten, auf Datenträgern gespeicherten Daten und Dokumenten anfertigt und die angefertigten Ausdrucke mitnimmt und dies auf unter Ziffer I.5.b. genannte Weise detailliert dokumentiert; ab einem Volumen des einzelnen Dokuments von mehr als 150 Druckseiten können alternativ elektronische Kopien gefertigt und mitgenommen werden; auch dies ist in der unter Ziffer I.5.b. genannten Weise zu dokumentieren;

j. zur Ausführung der vorgenannten Anfertigung von Ausdrucken und Fotokopien mitgebrachte Computer (einschließlich Druckern, Plottern und sonstigen Ausgabegeräten) und/oder mitgebrachte Fotokopierer verwendet; die Antragsgegnerinnen zu 1 und 2 können stattdessen den Ausdruck auf ihren Computern, Ausgabegeräten oder Fotokopierern gestatten;

l. Räume, Möbel, Behältnisse und Fahrzeuge öffnet, um den zur Ausführung der unter Ziffern I.5. und I.6. beschriebenen Vorgänge erforderlichen Zugang zu erhalten.

6. Die Antragsgegnerinnen zu 1 und 2 werden verpflichtet,

a. dem Sachverständigen Zugang zu dem Betriebsgelände sowie zu Betriebs- und Geschäftsräumen der Antragsgegnerinnen zu 1 und 2 zu gewähren, soweit dies für die Durchführung der Besichtigung erforderlich ist;

b. dem Sachverständigen sämtliche Vorrichtungen auf dem Betriebsgelände sowie in den Betriebs- und Geschäftsräumen der Antragsgegnerinnen zu benennen, die von den Antragsgegnerinnen zu 1 und 2 zur Mikroperforation bei der Herstellung der angegriffenen Ausführungsformen eingesetzt werden oder wurden, und den Sachverständigen an den jeweiligen Standort der Vorrichtungen zu führen;

c. dem Sachverständigen Zugang zu Korrespondenz (einschließlich Verträgen) zu gewähren, welche die Antragsgegnerinnen mit dem oben genannten Unternehmen Y geführt haben, soweit diese Korrespondenz technische Informationen über die auszuführende Mikroperforation enthält;

d. den Zugang zu den in Ziffern I.5.b, I.6.c und I.6.e genannten Dokumenten, soweit sie in elektronischer Form vorliegen, zum Zwecke des Ausdrucks oder ggf. der Fertigung einer elektronischen Kopie zu gewähren und dazu ggf. erforderliche Zugangsinformationen wie Passwörter etc. verdeckt einzugeben;

e. dem Sachverständigen die im Rahmen der Nadelung für das genannte Unternehmen Y verwendeten Programmeinstellungen und Nadelungsprotokolle auszuhändigen oder zugänglich zu machen,

f. Räume, Möbel, Behältnisse und Fahrzeuge aufzuschließen oder dem Sachverständigen den jeweiligen Schlüssel auszuhändigen, um den zur Ausführung der vorgenannten Vorgänge erforderlichen Zugang zu ermöglichen;

g. dem Sachverständigen bei Bedarf eine ausreichende Menge an Betriebsmaterialien (Treibstoff, Schmiermittel, Kühlmittel, Folie usw.) zur Verfügung zu stellen, um die unter Ziffern II.5. beschriebenen Vorgänge auszuführen, und den Verbrauch insoweit zu dulden; die Verpflichtung steht unter dem Vorbehalt, dass die Antragstellerin zuvor eine Sicherheitsleistung in Höhe von EUR 500,00 (bar gegen Empfangsquittung oder Bankbürgschaft eines in der Europäischen Union ansässigen Kreditinstituts) erbringt;

h. dem Sachverständigen die zur vorgenannten Ingangsetzung und/oder zum Auseinanderbau der genannten Maschinen sowie damit zusammenhängenden Vorrichtungen, Werkzeuge und sonstigen Materialien erforderlichen Informationen zu geben und sich jeglicher Behinderung der genannten Arbeiten zu enthalten.

II. Der weitergehende Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wird zurückgewiesen.

III. Von den Kosten des Verfügungsverfahrens tragen die Antragsgegnerinnen zu 1 und 2 gesamtschuldnerisch 2/3, die Antragstellerin 1/3.

V. Der Streitwert des einstweiligen Verfügungsverfahrens wird auf EUR 100.000,00 festgesetzt.

Gründe

I.

1

Die in Frankreich ansässige Antragstellerin ist Inhaberin des in französischer Verfahrenssprache erteilten europäischen Patents EP 1 180 186 B2 (Anlage Ast.1, Übersetzung Anlage Ast.1a), das eine flexible Polymerfolie für aufgespannte Strukturen und eine Unterdecke mit dieser Folie schützt (matériau polymère en feuille souple pour structures tendues et faux-plafonds comprenant ce matériau; nachstehend: Streitpatent). Die Erteilung des am 20.03.2000 angemeldeten Streitpatents wurde am 14.01.2009 (in geänderter Form nach Erstveröffentlichung am 26.01.2005) veröffentlicht. Das Streitpatent steht in Kraft. Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

2

„Flexible Polymerfolie (1 ) mit einer Stärke (e1) von weniger als einem halben Millimeter zur Herstellung von aufgespannten Strukturen wie insbesondere Unterdecken, dadurch gekennzeichnet, dass sie Mikroreliefs enthält, die sich über eine Höhe (h) von einigen Mikrometern bis 100 Mikrometer erstrecken, wobei diese Mikroreliefs (2) durch Heraustreiben des Werkstoffs geformt werden, der die Polymerfolie (1) bildet und der dadurch einen höheren Schallabsorptionskoeffizient aufweist als der gleiche Werkstoff ohne diese Reliefs, wobei die Mikroreliefs durch einen Verfahrensschritt der Nadelung erhalten werden, bei dem der Werkstoff, der die Folie bildet, gemäß einem vorbestimmten Muster stellenweise bis zur Mikroperforation herausgetrieben wird, wobei der Verfahrensschritt der Nadelung ausgeführt wird, während die Folie einer Spannung in der Größenordnung der Spannung bei ihrer letztendlichen Verwendung in einer aufgespannten Struktur ausgesetzt ist.“

3

Wegen des weiteren Inhalts der Patentschrift wird auf Anlagen Ast.1, 1a Bezug genommen.

4

Die Antragstellerin hat gegenüber einem Konkurrenzunternehmen, der Y, wegen der von diesem unter der Bezeichnung „B“ angebotenen Spanndecken und wegen des darauf gegründeten Verdachts der Patentverletzung beim Tribunal de Grande Instance de Paris die Anordnung der Verletzungsbeschlagnahme („saisie contrefaçon“) erwirkt. Die Produktreihe „B“ umfasst die Produkte A1, A2, A3 und A4 (angegriffene Ausführungsformen). Die Eigenschaften der erstgenannten drei Produkte werden in einem von der Antragstellerin in Auftrag gegebenen Gutachten des Französischen Instituts für Textilien und Bekleidung IFTH beschrieben, das vom 10.06.2012 datiert.

5

Die genannte Anordnung ist am 21.07.2011 vollzogen worden. Im Zuge dieses Verfahrens hat die Antragstellerin Kenntnis von Urkunden und Aussagen erlangt, denen zufolge die Y von Oktober 2008 bis Juli 2011 von der Antragsgegnerin zu 1, deren Geschäftsgegenstand die Lohnperforation ist, mit mikroperforierten Folien beliefert worden ist.

6

Die Antragsgegnerinnen zu 2 und 3 werden von denselben Geschäftsführern vertreten wie die Antragsgegnerin zu 1 und haben dieselbe Geschäftsadresse. Die Antragsgegnerin zu 2 ist ausweislich des Handelsregisterauszugs nach Anlage Ast.16 im Bereich der industriellen Fertigung von Werkzeugen und des Vertriebs von Werkzeugnormteilen tätig; nach ihrem Internetauftritt (Anlage Ast.17) bietet sie neben Perforiermaschinen und -werkzeugen auch Lohnperforation, u.a. von Folien, mit einer Nadeldichte bis zu 100 Löchern/cm2 an. Die Antragsgegnerin zu 3 ist ein Metallbauunternehmen, dessen Geschäftsgegenstand nach dem Handelsregisterauszug in Anlage Ast.20 insbesondere in der Herstellung von Metallfenstern, Metalltüren, Überdachungen, Wintergärten, Sonnenschutzanlagen, Gittern und Geländern besteht. Die Antragstellerin richtet ihren Antrag vorsorglich auch gegen die Antragstellerin zu 3, weil sie befürchtet, dass die eingesetzten Maschinen sich im Eigentum und/oder in den Räumen der Antragsgegnerin zu 3 befinden könnten.

7

Die Antragstellerin trägt vor, die angegriffenen Ausführungsformen machten von der Lehre des Streitpatents wortsinngemäßen Gebrauch. Dies stehe hinsichtlich aller räumlich-körperlichen Anspruchsmerkmale nachweislich fest; hinsichtlich der auf das Herstellungsverfahren der Nadelung bezogenen Anspruchsmerkmale bestehe aufgrund der im Gutachten getroffenen Feststellungen eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese ebenfalls verwirklicht würden. Aufgrund der zwischen den Unternehmen bestehenden Verbindungen liege nahe, dass die Antragsgegnerin zu 1 entweder Mikroperforationsmaschinen verwende, die von der Antragsgegnerin zu 2 oder der E GmbH hergestellt worden seien, oder aber die von der Y in Auftrag gegebenen Perforationen ganz oder teilweise von der Antragsgegnerin zu 2 ausführen lasse, z.B. als Subunternehmerin. Die von diesen Unternehmen beworbenen Perforationsgeräte hätten maximale Nadelungsdichten, die die Lochdichte der angegriffenen Ausführungsformen ermöglichten. Zudem sei die Nadelung praktisch die einzige verfügbare Technik, um die festgestellten Mikroreliefs herzustellen; alle anderen Methoden (Laser, Pressluft, Hochdruckwasserstrahl etc.) seien unpraktikabel oder unrentabel. Es sei auch wahrscheinlich, dass die Nadelung ausgeführt werde, während die Folie einer der letztendlichen Verwendung in etwa entsprechenden Spannung ausgesetzt sei; so werde sichergestellt, dass die Mikroreliefs die erwünschten Dimensionen hätten und nicht verzerrt würden.

8

Die Antragstellerin ist der Auffassung, der geltend gemachte Besichtigungsanspruch ergebe sich aus §§ 809 BGB, 140c PatG. Die Antragsgegnerinnen hätten die Besichtigung durch einen Sachverständigen zu dulden; soweit ihnen positive Mitwirkung auferlegt werden solle, sie diese erforderlich, da ansonsten die Durchsetzung des Besichtigungsanspruchs unmöglich sei.

9

Die Antragstellerin beantragt die Durchführung des selbständigen Beweisverfahrens (insoweit Gegenstand des Verfahrens LG Mannheim 2 OH 1/12 / OLG Karlsruhe 6 W 71/12) und einer begleitenden einstweiligen Verfügung (Gegenstand des vorliegenden Verfahrens) wie folgt:

10

Im selbständigen Beweisverfahren und im Wege der einstweiligen Verfügung wird folgender Beschluss erlassen:

11

I. Es wird die Durchführung des selbständigen Beweisverfahrens gemäß § 485 Abs. 1 ZPO – aufgrund der besonderen Eilbedürftigkeit sowie zur Sicherstellung der Effektivität der Maßnahmen ohne vorherige Ladung und Anhörung der Antragsgegnerinnen, hilfsweise aufgrund mündlicher Verhandlung, deren Anberaumung für diesen Fall beantragt wird – angeordnet:

12

1. Es soll durch Einholung eines schriftlichen Sachverständigengutachtens Beweis darüber erhoben werden, ob die Antragsgegnerinnen in ihren Betriebsstätten in S Mikroreliefs durch einen Verfahrensschritt der Nadelung erhalten, bei dem der Werkstoff, der die Folie bildet, gemäß einem vorbestimmten Muster stellenweise bis zur Mikroperforation herausgetrieben wird, und bei dem der Verfahrensschritt der Nadelung ausgeführt wird, während die Folie einer Spannung in der Größenordnung der Spannung bei ihrer letztendlichen Verwendung in einer aufgespannten Struktur ausgesetzt ist, wozu die insoweit angesetzte Spannung gemessen wird.

13

2. Zum Sachverständigen wird Herr Dipl.-Ing. (FH) B, gegebenenfalls unter Hinzuziehung seiner Mitarbeiter, bestellt.

14

3. Dem Sachverständigen wird – im Interesse der Wahrung etwaiger Betriebsgeheimnisse der Antragsgegnerinnen, die bei der Begutachtung zutage treten könnten – aufgegeben, jeden unmittelbaren Kontakt mit der Antragstellerin zu vermeiden und die notwendige Korrespondenz entweder über das Gericht oder mit den nachfolgend unter Ziffer II. 1. bezeichneten anwaltlichen Vertretern der Antragstellerin zu führen. Der Sachverständige hat darüber hinaus auch gegenüber Dritten Verschwiegenheit zu wahren.

15

4. Die Begutachtung hat – aufgrund der besonderen Eilbedürftigkeit sowie zur Sicherstellung der Effektivität der Beweisaufnahme – ohne vorherige Ladung und Anhörung der Antragsgegnerinnen zu erfolgen.

16

II. Im Wege der einstweiligen Verfügung werden – aufgrund der besonderen Eilbedürftigkeit sowie zur Sicherstellung der Effektivität der Beweisaufnahme ohne vorherige Ladung und Anhörung der Antragsgegnerinnen, hilfsweise aufgrund mündlicher Verhandlung, deren Anberaumung für diesen Fall hiermit beantragt wird – die folgenden Anordnungen getroffen:

17

1. Neben dem Sachverständigen haben die Antragsgegnerinnen folgenden anwaltlichen Vertretern der Antragstellerin die Anwesenheit während der Begutachtung zu gestatten:

18

- Rechtsanwalt Dr. M oder Rechtsanwalt Dr. K, XXX,

19

sowie

20

- einen Patentanwalt der Sozietät XXX.

21

2. Die unter Ziffer II. 1. bezeichneten Personen werden verpflichtet, Tatsachen, die im Zuge des selbständigen Beweisverfahrens zu ihrer Kenntnis gelangen und den Geschäftsbetrieb der Antragsgegnerinnen betreffen, geheim zu halten, und zwar auch gegenüber der Antragstellerin und deren Mitarbeitern.

22

3. Den Antragsgegnerinnen wird – mit sofortiger Wirkung und für die Dauer der Begutachtung – untersagt, eigenmächtig Veränderungen an den in ihrem Besitz stehenden, zur Perforation geeigneten Maschinen, insbesondere den zum Zwecke der Mikroperforation für das Unternehmen Y und/oder ein mit diesem verbundenes Unternehmen eingesetzten Maschinen, an den damit zusammenhängenden Vorrichtungen, Werkzeugen und sonstigen Materialien sowie den zugehörigen Konstruktionszeichnungen, Bedienungsanleitungen und sonstigen technischen Daten vorzunehmen, insbesondere vorhandene Nadelwalzen oder Nadelbretter zu entfernen und/oder zu verändern.

23

4. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen das unter II.3. bezeichnete Verbot wird den Antragsgegnerinnen ein Ordnungsgeld bis zu EUR250.000,00 – ersatzweise Ordnungshaft – oder Ordnungshaft von bis zu 6 Monaten angedroht, wobei die Ordnungshaft jeweils an den Geschäftsführern der Antragsgegnerinnen zu vollstrecken ist.

24

5. Die Antragsgegnerinnen haben es zu dulden, dass der Sachverständige und gegebenenfalls seine Mitarbeiter – sofern sie dies für erforderlich halten –

25

a. das Betriebsgelände sowie Betriebs- und Geschäftsräume der Antragsgegnerinnen betreten,

26

b. zur Mikroperforation geeignete Maschinen sowie damit zusammenhängende Vorrichtungen, Werkzeuge und sonstige Materialien, Konstruktionszeichnungen, Bedienungsanleitungen, Stücklisten und sonstige technische Daten oder andere Unterlagen in Bezug auf diese Maschinen in Augenschein nehmen und dies detailliert schriftlich, elektronisch, fotografisch, filmisch und auf sonstige Weise dokumentieren, insbesondere hierzu Ton- und Bildmaterialien (Tonaufnahmen, Fotografien, Filmaufnahmen, Fotokopien, Scans, Screenshots etc.) anfertigen und hierfür geeignete technische Vorrichtungen (Fotoapparate, Filmkameras, Fotokopierer, Scanner, etc.) verwenden, sich Notizen machen und hierfür ein Diktiergerät verwenden,

27

c. zur Mikroperforation geeignete Maschinen sowie damit zusammenhängende Vorrichtungen, Werkzeuge und sonstige Materialien unter Zuhilfenahme der vorhandenen und/oder mitgebrachten Hilfsmittel in Gang setzen, damit Mikroperforationen durchführen und sie im laufenden Betrieb untersuchen, um festzustellen, auf welche Weise und mit welchen technischen Mitteln die Mikroperforation erreicht wird und welcher Spannung die Folie hierbei ausgesetzt ist, und dies auf unter Ziffer II. 5. b. genannte Weise dokumentieren,

28

d. zur Mikroperforation geeignete Maschinen sowie damit zusammenhängende Vorrichtungen, Werkzeuge und sonstige Materialien zu zerlegen, um festzustellen, auf welche Weise und mit welchen technischen Mitteln die Mikroperforation erreicht wird und welcher Spannung die Folie hierbei ausgesetzt ist, und dies auf unter Ziffer II. 5. b. genannte Weise detailliert dokumentieren,

29

e. Maschinen, Vorrichtungen, Energiequellen, Werkzeuge, Ausrüstungen, logistische Mittel und sonstige Materialien mitbringen und/oder verwenden, die zur Ingangsetzung und/oder dem Auseinanderbau von zur Mikroperforation geeigneten Maschinen sowie damit zusammenhängenden Vorrichtungen, Werkzeugen und sonstigen Materialien erforderlich sind, insbesondere Polymerfolie, und dies auf unter Ziffer II.5.b. genannte Weise detailliert dokumentieren,

30

f. zur Durchführung der vorgenannten Ingangsetzung und/oder des vorgenannten Ingangsetzung die Unterstützung jeder anwesender Person verlangen,

31

g. die unter Ziffer II.5.b. genannten Konstruktionszeichnungen, Bedienungsanleitungen, Stücklisten und sonstigen technischen Daten der zur Mikroperforation geeigneten Maschinen und andere Unterlagen in Bezug auf diese Maschinen kopieren und die angefertigten Kopien mitnehmen,

32

h. vorgefundene mikroperforierte Polymerfolien in Augenschein nehmen, ein Bestandsverzeichnis darüber aufstellen, mindestens 9 (neun) Proben davon ziehen und diese mitnehmen, sowie dies auf unter Ziffer II.5.b. genannte Weise detailliert dokumentieren,

33

i. die Dateien, in denen die unter Ziffern II.5. und II.6. beschriebenen Daten und Dokumente gespeichert sind, kopieren und die angefertigten Kopien mitnehmen, und dies auf unter Ziffer II. 5. b. genannte Weise detailliert dokumentieren,

34

j. Ausdrucke von den unter Ziffern II. 5. und II. 6. beschriebenen, auf Datenträgern gespeicherten Daten und Dokumenten anfertigen und die angefertigten Ausdrucke mitnehmen, und dies auf unter Ziffer II.5.b. genannte Weise detailliert dokumentieren,

35

k. der Sachverständige und gegebenenfalls seine Mitarbeiter die unter Ziffern II.5. und II.6. beschriebenen Vorgänge, Daten und Dokumente auf unter Ziffer II.5.b. genannte Weise detailliert dokumentieren,

36

l. zur Ausführung der unter Ziffern II.5. und II.6. genannten Anfertigung von Ausdrucken und Fotokopien die Computer (einschließlich Druckern, Plottern und sonstigen Ausgabegeräten) und/oder Fotokopierer der Antragsgegnerinnen und/oder mitgebrachte Computer und/oder mitgebrachte Fotokopierer verwenden,

37

m. im Falle des Nichtvorhandenseins eines einsatzfähigen Fotokopierers die zu fotokopierenden Unterlagen vorübergehend zwecks Anfertigung von Fotokopien an einen Ort außerhalb der Räumlichkeiten der Antragsgegnerinnen verbringen mit der Maßgabe, sie anschließend zurückzugeben,

38

und

39

n. Räume, Möbel, Behältnisse und Fahrzeuge öffnen, um den zur Ausführung der unter Ziffern II.5. und II.6. beschriebenen Vorgänge erforderlichen Zugang zu erhalten, und zu diesem Zweck alle erforderlichen Suchen und/oder Untersuchungen durchführen und/oder Feststellungen treffen.

40

6. Die Antragsgegnerinnen werden verpflichtet,

41

a. dem Sachverständigen und gegebenenfalls seinen Mitarbeitern Zugang zu dem Betriebsgelände sowie zu Betriebs- und Geschäftsräumen der Antragsgegnerinnen zu gewähren, soweit dies für die Durchführung der Besichtigung erforderlich ist,

42

b. dem Sachverständigen und gegebenenfalls seinen Mitarbeitern sämtliche Vorrichtungen auf dem Betriebsgelände sowie in den Betriebs- und Geschäftsräumen der Antragsgegnerinnen zu benennen, die von den Antragsgegnerinnen – insbesondere im Auftrag des Unternehmens Y – zur Mikroperforation eingesetzt werden oder wurden, und den Sachverständigen an den jeweiligen Standort der Vorrichtungen zu führen,

43

c. dem Sachverständigen und gegebenenfalls seinen Mitarbeitern Zugang zu der vollständigen Geschäftskorrespondenz zu gewähren, welche die Antragsgegnerinnen mit dem Unternehmen Y geführt haben, insbesondere zu Verträgen mit der Y, zu von der Y an die Antragsgegnerinnen gelieferten technischen Informationen über die auszuführende Mikroperforation und zu den Angeboten der Antragsgegnerin zu 1) an die Y vom 26.01.2004 und 03.06.2004, insbesondere mit den Angebotsnummern 04013777 und 04064018, sowie zu dem/den Schreiben der Antragsgegnerin zu 1) an die Y vom 21.03.2006,

44

d. dem Sachverständigen und gegebenenfalls seinen Mitarbeitern Zugang zu allen Unterlagen der Buchhaltung zu gewähren einschließlich Lieferscheinen und Quittungen sowie Unterlagen über Rechnungsprüfungen, um festzustellen, in welchem Umfang die Antragsgegnerinnen im Auftrag des Unternehmens Y Folien mikroperforiert haben,

45

e. dem Sachverständigen und gegebenenfalls seinen Mitarbeitern Zugang zu allen Bank- und Finanzunterlagen zu gewähren einschließlich Kontoauszügen, Kontoübersichten und Überweisungsbelegen, um festzustellen, in welchem Umfang die Antragsgegnerinnen im Auftrag des Unternehmens Y Folien mikroperforiert haben,

46

f. dem Sachverständigen und gegebenenfalls seinen Mitarbeitern Zugang zu allen Computern, Datenbanken, CAD-Systemen und zu sämtlichen Datenträgern, Dateien und Verzeichnissen zu gewähren, auf oder in denen die unter Ziffern II. 5. und II. 6. beschriebenen Daten und Dokumente gespeichert sind,

47

g. dem Sachverständigen und gegebenenfalls seinen Mitarbeitern das jeweilige Passwort für den Zugang zu allen Computern, Datenbanken, CAD-Systemen und zu sämtlichen Datenträgern, Dateien und Verzeichnissen mitzuteilen oder verdeckt einzugeben, auf oder in denen die unter Ziffern II. 5. und II. 6. beschriebenen Daten und Dokumente gespeichert sind,

48

h. dem Sachverständigen und gegebenenfalls seinen Mitarbeitern die im Rahmen der Nadelung für die Y verwendeten Programmeinstellungen und Nadelungsprotokolle auszuhändigen,

49

i. Räume, Möbel, Behältnisse und Fahrzeuge aufzuschließen oder dem Sachverständigen den jeweiligen Schlüssel auszuhändigen, um den zur Ausführung der unter Ziffern II. 5. und II. 6. beschriebenen Vorgänge erforderlichen Zugang zu ermöglichen,

50

j. dem Sachverständigen bei Bedarf eine ausreichende Menge an Betriebsmaterialien (Treibstoff, Schmiermittel, Kühlmittel, Folie usw.) zur Verfügung zu stellen, um die unter Ziffern II. 5. und II. 6. beschriebenen Vorgänge auszuführen, und den Verbrauch insoweit zu dulden, wenn die Antragstellerin zuvor eine Sicherheitsleistung in Höhe von EUR 250,00 erbringt, wobei die Sicherheitsleistung dadurch erbracht werden kann, dass die Antragstellerin den genannten Betrag den Antragsgegnerinnen am Tag der Besichtigung vor der Inbetriebnahme gegen Ausstellung einer Empfangsquittung in bar übergibt,

51

k. den Sachverständigen bei der Durchführung der vorgenannten Ingangsetzung und/oder dem Auseinanderbau von zur Mikroperforation geeigneten Maschinen sowie damit zusammenhängenden Vorrichtungen, Werkzeugen und sonstigen Materialien zu unterstützen und bei Bedarf die Mikroperforation von Polymerfolien eigenständig durchzuführen,

52

und

53

l. zur Ausführung der unter Ziffern II. 5. und II. 6. genannten Anfertigung von Ausdrucken und Fotokopien dem Sachverständigen und gegebenenfalls seine Mitarbeitern das jeweilige Passwort für den Zugang zu allen Computern (einschließlich Druckern, Plottern und sonstigen Ausgabegeräten) und/oder Fotokopierern der Antragsgegnerinnen mitzuteilen oder verdeckt einzugeben.

54

III. Nach Vorlage des schriftlichen Gutachtens werden die Antragsgegnerinnen Gelegenheit erhalten, zu etwaigen Geheimhaltungsinteressen, die auf ihrer Seite bestehen, Stellung zu nehmen. Das Gericht wird alsdann darüber entscheiden, inwieweit der Antragstellerin das Gutachten zur Kenntnis gebracht wird.

55

IV. Die Kosten des einstweiligen Verfügungsverfahrens tragen die Antragsgegnerinnen gesamtschuldnerisch.

56

V. Der Streitwert für das selbständige Beweisverfahren wird auf EUR 250.000,00, der des einstweiligen Verfügungsverfahrens auf EUR 100.000,00 festgesetzt.

57

Mit dem angefochtenen Beschluss, auf den Bezug genommen wird, hat das Landgericht den Erlass der beantragten einstweiligen Verfügung abgelehnt. Es fehle an einem Verfügungsgrund, weil die Besichtigung zur Begründung etwaiger patentrechtlicher Ansprüche nicht erforderlich im Sinne des § 140c Abs. 1 S. 1 PatG sei. Beim vorliegenden product-by-process-Anspruch sei der Patentschutz zwar auf eine Sache gerichtet, die aber teilweise durch das Verfahren ihrer Herstellung umschrieben sei. Sollten die entsprechenden Merkmale entsprechend der Darstellung der Antragstellerin den Polymerfolien keine besonderen Produkteigenschaften verleihen, bedürfe es zum Nachweis einer Verletzung des product-by-process-Anspruchs keiner Prüfung des Herstellungsverfahrens. Weil es sich um einen Erzeugnisanspruch handele, könnten verfahrensbeschreibende Merkmale, die ohne Einfluss auf die räumlich-körperlichen Eigenschaften seien, bei der Subsumtion der angegriffenen Ausführungsform unter das Streitpatent außen vor bleiben. Soweit mit den auf das Herstellungsverfahren bezogenen Merkmalen dagegen bestimmte Sacheigenschaften verbunden sein sollten, könnten diese am angegriffenen Produkt festgestellt und der Verletzungsnachweis ohne Besichtigung des Herstellungsverfahrens geführt werden. Aus den gleichen Erwägungen scheide auch ein Besichtigungsanspruch nach § 809 BGB aus.

58

Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit der am 27.08.2012 beim Oberlandesgericht Karlsruhe eingelegten sofortigen Beschwerde, mit der sie die o.g. Anträge weiterverfolgt. Sie ist der Auffassung, das Landgericht habe die Anforderungen an die Erforderlichkeit im Sinne des § 140c Abs. 1 S. 1 PatG überspannt. Der Patentinhaber sei nur dann auf einen Nachweis der Verletzung ohne Besichtigung verwiesen, wenn diese alternative Nachweismöglichkeit objektiv gleichermaßen geeignet und zumutbar sei; andere Deutungen seien mit der Enforcement-Richtlinie 2004/48/EG nicht vereinbar. Vorliegend sei der Nachweis anhand der angegriffenen Produkte nicht gleichermaßen geeignet und zumutbar.

II.

59

Die zulässige sofortige Beschwerde hat in der Sache teilweise Erfolg.

60

A. Verfügungsgrund

61

Für den Erlass der beantragten einstweiligen Verfügung besteht ein Verfügungsgrund. Trotz des Umstands, dass die Antragstellerin mit der Einreichung des die Beschwerdebegründung ergänzenden Schriftsatzes vom 02.10.2012 etwa fünf Wochen zugewartet hat, kann die erforderliche Dringlichkeit unter den hier gegebenen Umständen (noch) bejaht werden.

62

Entgegen einer in Rechtsprechung und Literatur vertretenen Auffassung (OLG Düsseldorf GRUR-RR 2011, 289 f. = InstGE 13, 126; OLG Düsseldorf Mitt 2011, 151 = InstGE 12, 105 [zu § 101a Abs. 3 UrhG]; Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl., § 140c Rn. 47; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 5. Aufl., Rn. 317; ders., GRUR 2005, 185, 194; Tilmann GRUR 2005, 737) ist die Prüfung der Dringlichkeit im Rahmen einer Duldungsverfügung nach § 140c Abs. 3 S. 1 PatG nicht entbehrlich. Der Senat teilt die (im Rahmen eines Kennzeichenrechtsstreits geäußerte) Auffassung des Oberlandesgerichts Köln, dass auch für eine zur Durchsetzung eines Besichtigungsanspruchs dienende einstweilige Verfügung ein Verfügungsgrund erforderlich ist, der eine besondere Dringlichkeit der Durchsetzung des geltend gemachten Anspruchs voraussetzt (vgl. OLGR Köln 2009, 258; vgl. auch Senat, Beschl. v. 18.05.2010, 6 W 28/10, unveröff.; Fitzner/Lutz/Bodewig, Patentrechtskommentar, 4. Aufl., § 140c Rn. 35; Zöllner GRUR-Prax 2010, 74, 76). Entscheidend für die Annahme der Eilbedürftigkeit im Verfügungsverfahren ist dabei, ob sich bei Berücksichtigung aller Umstände und der Interessen der Parteien ergibt, dass der antragstellenden Partei die mit der Durchführung eines Hauptsacheverfahrens bis zum erstinstanzlichen Urteil immer verbundene Verzögerung nicht zugemutet werden kann (vgl. Senat in GRUR-RR 2009, 442 – Vorläufiger Rechtsschutz).

63

Für Duldungsverfügungen nach § 140 c Abs. 3 PatG gilt insoweit im Grundsatz nichts anderes. Dass § 140 c Abs. 3 PatG die erforderliche Dringlichkeit fingierte, kann der Vorschrift angesichts der einschränkungslosen Verweisung auf §§ 935 ff. ZPO nicht entnommen werden. Da der Besichtigungs- und Vorlageanspruch auch im Hauptsacheverfahren durchgesetzt werden kann (LG Düsseldorf InstGE 8, 103), folgt aus der Verweisung auf §§ 935 bis 940 ZPO vielmehr, dass eine Geltendmachung im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes nur dann in Betracht kommt, wenn die für den Erlass einer einstweiligen Verfügung nach den allgemeinen Vorschriften geltenden Voraussetzungen erfüllt sind, also auch die für einen Verfügungsgrund erforderliche Dringlichkeit gegeben ist. Dem kann auch nicht entgegengehalten werden, bei einem solchen Verständnis sei der Besichtigungsanspruch kein wirksames Mittel zur Beweissicherung im Sinne des Artikels 7 Abs. 1 S. 1 der Enforcement-Richtlinie 2004/48/EG (so aber OLG Düsseldorf GRUR-RR 2011, 289 f.). Die Enforcement-Richtlinie verlangt nur, dass die Mitgliedsstaaten schnelle und wirksame Maßnahmen zur Sicherung der rechtserheblichen Beweismittel für eine behauptete oder befürchtete Schutzrechtsverletzung zur Verfügung stellen müssen. Das ist durch die Einführung von §§ 140c f. PatG und der parallelen Vorschriften geschehen. Die Richtlinie verlangt nicht, dass derartige Rechtsbehelfe voraussetzungslos bzw. unbegrenzt zur Verfügung stehen.

64

Allerdings ist der Zweck der Regelung, eine schnelle und wirksame Sicherung der rechtserheblichen Beweismittel zu ermöglichen, im Rahmen richtlinienkonformer Anwendung in die zur Beurteilung der Dringlichkeit gebotene Abwägung einzubeziehen. Deshalb dürfen bei der Geltendmachung von Ansprüchen auf Vorlage von Urkunden oder auf Duldung der Besichtigung nach die Anforderungen an die Dringlichkeit nicht überspannt werden. Wegen der immanenten Gefahr, dass Beweismittel nicht mehr greifbar sind, wird bei diesen Ansprüchen in der Regel von der erforderlichen Dringlichkeit auszugehen sein (vgl. Kühnen GRUR 2005, 185, 193 f.); gegenüber der – auch in diesen Fällen grundsätzlich möglichen (vgl. OLG Frankfurt, Beschl. v. 10.06.2010, 15 U 192/09, juris-Rn. 35) – Annahme, dass der Antragsteller durch Zuwarten vor Einreichung des Verfügungsantrags zu erkennen gegeben habe, dass die Sache ihm nicht eilig sei, ist daher größere Zurückhaltung geboten als in Fällen einstweiliger Verfügungen, die auf Unterlassung von Verletzungshandlungen gerichtet sind.

65

Vor diesem Hintergrund kann das Verhalten der Antragstellerin im Streitfall nicht dahin gedeutet werden, dass die Angelegenheit für sie nicht die erforderliche Eilbedürftigkeit besitzt. Nachdem das vom 10.06.2012 datierende Gutachten über die technische Untersuchung der sichergestellten Folien vorlag, hat sie den vorliegenden Antrag hinreichend zeitnah eingereicht. Gegen die Zurückweisung des Antrags durch das Landgericht hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 27.08.2012 rechtzeitig sofortige Beschwerde eingelegt und diese mit einer – wenn auch nur knapp zusammenfassenden – Begründung versehen; eine ausführliche Begründung hat sie einem gesonderten Schriftsatz vorbehalten. Mit der Einreichung dieses Schriftsatzes hat die Antragstellerin dann zwar etwa fünf Wochen zugewartet; daraus allein kann aber in der gegebenen Situation nicht der Schluss gezogen werden, die Angelegenheit besitze für die Antragstellerin nicht die erforderliche Dringlichkeit.

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B. Verfügungsanspruch

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Die Antragstellerin hat gegen die Antragsgegnerinnen zu 1 und 2 dem Grunde nach einen Vorlage- und Besichtigungsanspruch nach § 140c Abs. 1 PatG. Die Vorschrift setzt voraus, dass der in Anspruch Genommene mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eine patentierte Erfindung im Sinne der §§ 9 bis 13 PatG benutzt und dass die begehrte Vorlage oder Besichtigung zur Begründung der Ansprüche des Patentinhabers erforderlich ist.

68

1. Das Streitpatent betrifft Folien geringer Stärke zur Herstellung von Unterdecken, Zwischendecken, falschen Wänden etc. Nach der Beschreibung werden solche Folien aus Polymeren wegen ihrer günstigen Eigenschaften (Feuerfestigkeit, Luftdichtigkeit, Staub- oder Feuchtigkeitsdichtigkeit, einfache Instandhaltung) für diesen Einsatzzweck genutzt. Als Nachteil werden die ungünstigen akustischen Eigenschaften (starker Nachhall) genannt. Zahlreiche Versuche zur Lösung dieses Problems werden geschildert; keine dieser Lösungen sei aber zur Verbesserung der akustischen Eigenschaften von Wänden oder abgehängten Decken geeignet. Als Aufgabe der Erfindung wird formuliert, eine flexible Polymerfolie zu schaffen, die für aufgespannte Dekorations-, Verkleidungs- oder Anzeige-Strukturen wie insbesondere Unterdecken, falsche Wände verwendet werden kann, wobei dieser Werkstoff erheblich verbesserte akustische Eigenschaften aufweist. Ferner solle ein Werkstoff wie der genannte geschaffen werden, dessen äußeres Erscheinungsbild vollkommen an seine jeweilige Verwendung angepasst werden kann, sowohl im gewerblichen Bereich wie auch im Krankenhausbereich, für Gemeinschaftseinrichtungen oder moderne oder historische Wohngebäude. Zur Lösung schlägt das Streitpatent eine Folie mit folgenden Merkmalen vor:

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1) Es handelt sich um eine flexible Polymerfolie;

70

2) die Folie weist eine Stärke von weniger als einem halben Millimeter auf;

71

3) die Folie dient zur Herstellung von aufgespannten Strukturen wie insbesondere Unterdecken;

72

4) die Folie enthält Mikroreliefs;

73

5) die Mikroreliefs erstrecken sich über eine Höhe (h) von einigen Mikrometern bis 100 Mikrometer;

74

6) durch die Mikroreliefs weist der Werkstoff einen höheren Schallabsorptionskoeffizient auf als der gleiche Werkstoff ohne diese Reliefs;

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7) die Mikroreliefs werden durch Heraustreiben des Werkstoffs geformt, der die Polymerfolie bildet;

76

8) die Mikroreliefs werden durch einen Verfahrensschritt der Nadelung erhalten,

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9) bei der Nadelung wird der Werkstoff, der die Folie bildet, gemäß einem vorbestimmten Muster stellenweise bis zur Mikroperforation herausgetrieben;

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10) der Verfahrensschritt der Nadelung wird ausgeführt, während die Folie einer Spannung in der Größenordnung der Spannung bei ihrer letztendlichen Verwendung in einer aufgespannten Struktur ausgesetzt ist.

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Die geschützte Folie wird also zunächst durch äußere, räumlich-körperliche Beschaffenheitsmerkmale charakterisiert: Ihre Stärke beträgt weniger als einen halben Millimeter, und sie weist Mikroreliefs mit einer Höhe von maximal 100 Mikrometern auf. Die Mikroreliefs werden ferner mittelbar durch ihre Funktion beschrieben: Sie müssen so gestaltet sein, dass der mit ihnen versehene Werkstoff einen höheren Schallabsorptionskoeffizient auf als der gleiche Werkstoff ohne diese Reliefs.

80

Die Merkmale 7-10 befassen sich dagegen mit dem Verfahren, durch das die Mikroreliefs erzeugt werden: Sie werden aus dem Folienmaterial herausgetrieben (Merkmal 7), und zwar durch Nadelung (Merkmal 8). Die Nadelung zeichnet sich dadurch aus, dass der Werkstoff gemäß einem vorbestimmten Muster stellenweise bis zur Mikroperforation herausgetrieben wird (Merkmal 9). Schließlich schreibt Merkmal 10 vor, dass die Nadelung ausgeführt wird, während die Folie unter einer dem späteren Einsatz entsprechenden Spannung steht.

81

Die letztgenannten Merkmale werden in der Beschreibung wie folgt erläutert:

82

„[0024] Das Verfahren zur Herstellung einer Folie aus einem Werkstoff wie oben dargestellt enthält einen Verfahrensschritt der Nadelung, bei dem der Werkstoff, der die Folie bildet, gemäß einem vorbestimmten Muster stellenweise bis zur Mikroperforation herausgetrieben wird. Der Verfahrensschritt der Nadelung wird ausgeführt, ohne dass an der Folie ein Abnehmen von Material erfolgt. Der äußerste Durchmesser der in dem Nadelungsverfahren eingesetzten Nadeln ist kleiner als ein Zehntel Millimeter, beispielsweise in der Größenordnung von vier Hundertstel Millimeter. Der Verfahrensschritt der Nadelung erfolgt, während die Folie einer Spannung in der Größenordnung der Spannung bei ihrer letztendlichen Verwendung in einer aufgespannten Struktur ausgesetzt wird.“

83

„[0040] Diese Nadelung erfolgt, während die Folie 1 einer Spannung ausgesetzt wird. Diese Spannung liegt in der Größenordnung jener Spannung, der die Folie an ihrem Verwendungsort ausgesetzt ist, beispielsweise in einer aufgespannten Unterdecke.“

84

In den Zeichnungen und in den übrigen, sie erläuternden Teilen der Beschreibung (Rn. [0025]-[0039] und [0041]-[0107]) werden die Folie und die Mikroreliefs (Fig. 1a-1c; Rn. [0038] f. und [0041]-[0049]), und – sehr ausführlich – die durch letztere erzielten akustischen Eigenschaften der Folie dargestellt (Fig. 2-10; Rn. [0050]-[0107]).

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2. Bei den Merkmalen 7-10, deren Verwirklichung im Rahmen des vorliegenden Verfahrens überprüft werden soll, handelt es sich um sog. product-by-process-Merkmale, die den Gegenstand eines Sachpatents durch das zu seiner Herstellung angewandte Verfahren beschreiben. Überwiegend wird davon ausgegangen, dass die Beschreibung des Herstellungsverfahrens in einem Sachanspruch der mittelbaren Umschreibung der Sacheigenschaften diene, so dass der Schutzbereich des Sachanspruchs nicht auf Erzeugnisse beschränkt ist, die tatsächlich durch das in den product-by-process-Merkmalen beschriebene Herstellungsverfahren erhalten wurden (vgl. BGH GRUR 2001, 1129 juris-Rn. 71 – Zipfelfreies Stahlband; BGH GRUR 1993, 651 juris-Rn. 47 – Tetraploide Kamille, unter Verweis auf BGHZ 57, 1, 22 – Trioxan; Kühnen, Handbuch der Patentverletzung, 5. Aufl., Rn. 63 und 2063; Mes, PatG, 3. Aufl., § 14 Rn. 108; Fitzner/Lutz/Bodewig, Patentrechtskommentar, 5. Aufl., § 1a PatG Rn. 34). In der bereits zitierten Entscheidung „Trioxan“ wurde jedoch eine Beschränkung des Schutzbereichs auf Erzeugnisse, die tatsächlich nach dem genannten Verfahren hergestellt worden sind, für möglich erachtet; eine solche Anspruchsfassung sei trotz der Vorschrift des § 6 S. 2 PatG a.F. (entspr. § 9 S. 2 Nr. 3 PatG n.F.) nicht rechtsmissbräuchlich (BGH a.a.O. juris-Rn. 76 – Trioxan). Dementsprechend wird in der Kommentarliteratur und in der neueren Rechtsprechung eine solche Beschränkung teilweise nicht von vornherein ausgeschlossen; maßgeblich sei insoweit der durch Auslegung zu ermittelnde technische Sinngehalt des Anspruchs (vgl. BGH LMuR 2010, 153 juris-Rn. 23: „Auch unter Berücksichtigung der Beschreibung des Streitpatents liegen hier besondere Hinweise für eine Beschränkung des Schutzbereichs für das Erzeugnis auf den zu seiner Kennzeichnung herangezogenen Verfahrensweg nicht vor“. Offen auch Benkard/Scharen, PatG, 10. Aufl., § 14 Rn. 46; Benkard/Scharen, EPÜ, 2. Aufl., Art. 69 Rn. 48).

86

Wenn eine Beschränkung eines Sachanspruchs auf Erzeugnisse, die tatsächlich durch das angegebene Verfahren hergestellt wurden, im Grundsatz möglich wäre, käme diese zumindest für Merkmal 10 ernsthaft in Betracht. Denn es ist kaum erkennbar, inwieweit das Erfordernis, dass die Nadelung unter Anwendung einer Spannung erfolgt, die derjenigen bei der späteren Verwendung entspricht, über die vorangehenden Merkmale hinaus zur mittelbaren Umschreibung der Sacheigenschaften der geschützten Folie und ihrer Mikroreliefs dienen sollte. Die Folie ist ja gerade nicht nur in der Form geschützt, die sich bei Anwendung der dem Verwendungszweck entsprechenden Spannung ergibt.

87

3. Die Frage, ob eine Patentverletzung nur dann vorliegt, wenn die angegriffenen Ausführungsformen nach dem in den Merkmalen 7-10 umschriebenen Verfahren hergestellt wurden oder werden, bedarf im vorliegenden Verfahrensstadium aus mehreren Gründen keiner abschließenden Entscheidung.

88

a) § 140c Abs. 1 PatG verlangt als Voraussetzung des Vorlage- und Besichtigungsanspruchs die hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass die geschützte Erfindung benutzt wird. Dass die Patentverletzung nicht sicher feststellbar ist, schließt den Anspruch also nicht aus. Unsicherheit kann insoweit nicht nur im Hinblick auf tatsächliche Umstände der Benutzung, sondern auch im Hinblick auf patentrechtliche Fragen bestehen. Schon aus dem Wesen des Besichtigungsanspruchs als Hilfsanspruch, der einen Patentverletzungsprozess erst ermöglichen soll, ergibt sich, dass im Verfahren nach § 140c PatG nicht abschließend über den Schutzbereich zu entscheiden ist; dies ist vielmehr dem späteren, ggf. über die Instanzen zu führenden Verletzungsprozess vorbehalten. Bei Bestehen rechtlicher Unsicherheit im dargestellten Sinne muss es also für die Annahme der hinreichenden Wahrscheinlichkeit einer Patentverletzung ausreichen, dass die entsprechende Beurteilung der Rechtslage ernsthaft in Betracht kommt (vgl. Kühnen, a.a.O., Rn. 275).

89

b) Wenn Anspruch 1 in dem Sinne zu deuten wäre, dass nur solche Folien, die tatsächlich nach dem Verfahren gemäß der Merkmale 7-10 hergestellt wurden, in seinen Schutzbereich fallen, wäre die Antragstellerin auf die Besichtigung des Herstellungsverfahrens zum Beweis einer Patentverletzung angewiesen; die Besichtigung wäre somit „erforderlich“ im Sinne des § 140c Abs. 1 S. 1 PatG. Im Streitfall besteht die hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass das anspruchsgemäße Nadelungsverfahren angewandt wird. Das ergibt sich aus dem als Anlage Ast.25/25a vorliegenden technischen Gutachten. Dessen „Schlussfolgerung“ lautet:

90

„Die verschiedenen Untersuchungen, welche unser Institut durchgeführt hat, erlauben es festzustellen, dass die beschichteten Folien A1, A2 und A3, welche mit der Marke B bezeichnet sind und uns anvertraut worden sind, folgende Merkmale aufweisen:

91

- Eine Stärke der beschichteten Folien von weniger als einem halben Millimeter.

92

- Das Vorhandensein von Mikroreliefs, welche durch einen Materialrückfluss in der Beschichtung hervorgerufen wird, für die eine Höhe zwischen 5 und 35 µm gemessen werden konnte.

93

- Längliche Perforationsprofile, welche höchstwahrscheinlich hervorgerufen werden durch Spannungen der beschichteten Folien während des Vorganges der Mikroperforation, was mit großer Wahrscheinlichkeit die Benutzung der Nadelungstechnologie vermuten lässt.“

94

c) Wenn die Merkmale 7-10 dagegen nicht verlangen, dass die patentgemäßen Folien tatsächlich nach dem genannten Verfahren hergestellt werden, sondern lediglich mittelbar die körperlichen oder funktionalen Eigenschaften der geschützten Folie beschreiben, wäre entgegen der Auffassung des Landgerichts die Erforderlichkeit im Sinne des § 140c Abs. 1 S. 1 PatG gleichwohl zu bejahen. Erforderlich ist die Besichtigung oder Vorlage dann, wenn der Anspruchsteller nicht auf einfacherem, ihm zumutbarem Weg zur Gewinnung der nötigen Beweise gelangen kann (Fitzner/Lutz/Bodewig/Pitz, a.a.O., § 140c Rn. 15). Bei dem genannten Verständnis der product-by-process-Merkmale wäre zwar eine Darlegung der Patentverletzung anhand einer mikroskopischen Untersuchung der angegriffenen Folien theoretisch möglich. Dieser Weg wäre aber mit wesentlich höheren Ungewissheiten und Risiken für verbunden und damit der Antragstellerin nicht in gleicher Weise zumutbar wie der Weg über die Besichtigung des Herstellungsverfahrens. Denn wie sich schon aus den obigen Ausführungen ergibt, ist die Frage, welche konkreten räumlich-körperlichen Eigenschaften sich gerade aus anspruchsgemäßen Nadelungsverfahren (im Unterschied zu anderen denkbaren Herstellungsverfahren) ergeben, aufgrund der Patentschrift schwierig zu beantworten. Genau diese Schwierigkeit ist der typische Grund dafür, dass Merkmale des Herstellungsverfahrens in einen Sachanspruch aufgenommen werden (vgl. Mes, a.a.O., § 14 Rn. 106; Fitzner/Lutz/Bodewig, a.a.O., § 1a Rn. 34). Der wesentlich sicherere Weg, die Benutzung der patentierten Erfindung darzulegen und zu beweisen, besteht in dem Nachweis, dass das anspruchsgemäße Herstellungsverfahren tatsächlich angewandt wird. Ebenso, wie sich die Patentschrift zur Umschreibung des geschützten Gegenstands auf die Darstellung des zu seiner Herstellung angewandten Verfahrens zurückzieht, kann sich in einem solchen Fall der Patentinhaber auf den Hinweis beschränken, die durch die product-by-process-Merkmale umschriebenen Produkteigenschaften seien bei der angegriffenen Ausführungsform schon deshalb – notwendig – vorhanden, weil sie tatsächlich nach dem anspruchsgemäßen Verfahren hergestellt wird.

95

4. Es besteht die hinreichende Wahrscheinlichkeit im Sinne der genannten Vorschrift, dass die Antragsgegnerin zu 1 an die Y mikroperforierte Folien mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 geliefert hat. Die im Rahmen der saisie contrefaçon sichergestellten Rechnungen, die die Antragsgegnerin zu 1 an die Y gerichtet hat, legen nahe, dass sie die angegriffenen Ausführungsformen an die Y geliefert hat. Die genannten Ausführungsformen sind Gegenstand des Sachverständigengutachtens nach Anlage Ast.25 (vgl. dort S. 2). Zu Recht hat die Antragstellerin darauf hingewiesen, dass sich die Verwirklichung der Merkmale 1-6 mit (mindestens) hinreichender Wahrscheinlichkeit aus dem Gutachten nach Anlagen Ast.25/25a und aus den vorgelegten Produktinformationen der Y ergibt.

96

Unterlagen, die direkt auf eine Beteiligung der Antragsgegnerin zu 2 an der (wahrscheinlichen) Patentverletzung hinweisen, sind nicht vorhanden. Gleichwohl rechtfertigen die glaubhaft gemachten Umstände auch insoweit die Annahme, dass die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer Patentverletzung oder – was ausreichend ist (vgl. Fitzner/Lutz/Bodewig/Pitz, a.a.O., § 140c Rn. 5) – einer Beteiligung der Antragsgegnerin zu 2 an der Patentverletzung der Antragsgegnerin zu 1 im Sinne einer Mittäterschaft oder Beihilfe besteht. Denn die Antragsgegnerin zu 2 hat nicht nur denselben Geschäftssitz und dieselben gesetzlichen Vertreter, sondern befasst sich ausweislich ihrer eigenen Internetdarstellung ebenfalls mit Mikroperforation; sie stellt zudem die entsprechenden Maschinen her. Es liegt damit nahe, dass sie an der möglichen Patentverletzung durch die Antragsgegnerin zu 1 mitgewirkt hat und dass auch der für eine Zurechnung erforderliche subjektive Tatbestand erfüllt ist.

97

Dagegen ist die hinreichende Wahrscheinlichkeit einer Beteiligung der Antragsgegnerin zu 3 an einer möglichen Patentverletzung nicht dargetan. Dass sie ebenfalls dieselbe Adresse und dieselben Geschäftsführer hat wie die Antragsgegnerin zu 1, genügt unter den hier gegebenen weiteren Umständen nicht. Die Antragsgegnerin ist auf einem völlig anderen Geschäftsgebiet (Metallbau) tätig; die Befürchtung der Antragstellerin, Maschinen oder Räume, mit bzw. in denen die mögliche Patentverletzung begangen wird, könnten in ihrem Eigentum stehen, stellt sich vor diesem Hintergrund als rein spekulativ dar.

98

C. Rechtsfolgen

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1. Auf die statthafte (vgl. Zöller/Herget, ZPO, 29. Aufl., § 490 Rn. 4; Kühnen a.a.O. Rn. 349) und auch sonst zulässige sofortige Beschwerde der Antragstellerin hat der Senat im Verfahren LG Mannheim 2 OH 1/12 / OLG Karlsruhe 6 W 71/12 das selbständige Beweisverfahren gemäß den Anträgen I. angeordnet, allerdings nur gegenüber den Antragsgegnerinnen zu 1 und 2. Als Sachverständiger ist nur der von der Antragstellerin genannte Herr Dipl.-Ing. B, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Herstellung und Einsatz von Folien aus Kunststoffen, zu bestellen; die Hinzuziehung von – nicht näher benannten – Mitarbeitern kann nicht im Vorhinein pauschal gestattet werden.

100

2. Auf die ebenfalls zulässige sofortige Beschwerde ist im vorliegenden Verfahren die beantragte Duldungsverfügung (§ 140c Abs. 3 PatG) gegenüber den Antragsgegnerinnen zu 1 und 2 mit den nachfolgend dargestellten Maßgaben zu erlassen.

101

a) Die Duldungsanordnung ist wiederum auf Maßnahmen des Sachverständigen zu begrenzen. Dass die Hinzuziehung von Mitarbeitern notwendig wird, ist zumindest im derzeitigen Stand nicht ersichtlich; jedenfalls kommt eine pauschale Einbeziehung von Mitarbeitern, deren Identität und Funktion nicht bekannt ist, nicht in Betracht.

102

b) Die Anträge Ziff. II.3 und Ziff. II.5.b (sowie die darauf bezogenen Anträge) gehen insofern zu weit, als sie auf jegliche zur Mikroperforation geeigneten Maschinen bezogen sind. Sie sind zu konkretisieren auf die zur Herstellung der angegriffenen Ausführungsformen bestimmten Maschinen.

103

c) Gemäß Antrag II.5.d sollen die Antragsgegnerinnen das Zerlegen der fraglichen Maschinen dulden. Dies stellt einen schwerwiegenden Eingriff in die Rechte der Antragsgegnerinnen dar. Auf der anderen Seite ist hochwahrscheinlich, dass der Beweiszweck – Prüfung der Verwirklichung der Verfahrensmerkmale 7-10 – nur dann erreichbar ist, wenn bestimmte Hindernisse, die einer Besichtigung entgegenstehen, beseitigt werden. Bei Abwägung dieser Interessen ist zum einen die Duldungsanordnung strikt zu begrenzen auf diejenigen Maßnahmen, die für den Beweiszweck unerlässlich sind. Zum anderen ist den Antragsgegnerinnen der mit einem erheblichen Risiko (insbesondere der Beschädigung der Maschine) verbundene Eingriff nur dann zuzumuten, wenn Sicherheit für etwa entstehende Schäden geleistet wird. Im Rahmen des nach § 938 Abs. 1 ZPO bestehenden Ermessens ist daher die Duldung nur unter der Voraussetzung geeigneter Sicherheitsleistung anzuordnen.

104

d) Die Änderungen gegenüber den Anträgen II.5.e und II.5.f dienen der Konkretisierung.

105

e) Gemäß Antrag II.5.h sollen die Antragsgegnerinnen u.a. dulden, dass der Sachverständige von vorgefundenen Polymerfolien mindestens 9 Proben zieht und mitnimmt. Entsprechend dem unter c) Ausgeführten kann die Duldung nur unter der Voraussetzung angemessener Sicherheitsleistung angeordnet werden.

106

f) Ein gesondertes Bedürfnis für die Anordnungen gemäß der Anträge II.5.i bis II.5.k ist nicht ersichtlich. Antrag II.5.l ist dahin abzuändern, dass die Antragsgegnerinnen primär die Fertigung von Ausdrucken und Fotokopien auf mitgebrachten Geräten zu dulden haben; sie können dies dadurch abwenden, dass sie eigene Geräte zur Verfügung stellen. Bei besonders umfangreichen Dokumenten ist die Fertigung einer elektronischen Kopie zu dulden. Angesichts dessen besteht kein berechtigtes Interesse daran, Unterlagen zwecks Fertigung von Kopien aus den Räumlichkeiten der Antragsgegnerinnen zu entfernen (Antrag II.5.m).

107

g) Mit den Anträgen II.6.c-e sollen die Antragsgegnerinnen verpflichtet werden, dem Sachverständigen Zugang zur gesamten Geschäftskorrespondenz mit der Y sowie zu sämtlichen Lieferscheinen, Quittungen, Rechnungsprüfungsunterlagen und Bank- und Finanzunterlagen zu gewähren. Die Anträge können zumindest in dieser Form nicht gewährt werden. Der Sachverständige ist Ingenieur, der die Verwirklichung der Verfahrensschritte nach den Merkmalen 7-10 prüfen soll. Dass ihm die genannten Geschäftsunterlagen zur Verfügung gestellt werden sollen, erscheint jedenfalls nicht sachgerecht. Ob ein Anspruch auf Vorlage der Geschäftsunterlagen gemäß § 140c Abs. 1 S. 1, 2 PatG in Betracht kommt, ist in Ermangelung eines sachdienlichen Antrags und spezifisch darauf bezogenen Vortrags nicht zu entscheiden; notwendig wäre insbesondere Vortrag zur Verhältnismäßigkeit einer Vorlage (§ 140c Abs. 2 PatG) im jetzigen Stadium, in dem das Vorliegen einer Patentverletzung nicht feststeht. Zudem wäre das Verhältnis zum Vorlageanspruch nach § 140d Abs. 1, Abs. 3 PatG zu erörtern.

108

h) Mit Antrag II.6.f sollen die Antragsgegnerinnen verpflichtet werden, dem Sachverständigen Zugang zu praktisch sämtlichen in Betracht kommenden EDV-Systemen und Datenbeständen zu gewähren. Diese Duldungspflicht ist jedenfalls in ihrem Umfang unverhältnismäßig. Sie ist zu begrenzen auf den Fall, dass die genannten Dokumente nicht in Papierform, sondern nur in elektronischer Form vorliegen; den Antragsgegnerinnen ist dann zuzumuten, den Ausdruck dieser Dokumente nach Maßgabe der Ausführungen unter f) zu dulden.

109

k) Eine umfassende Verpflichtung zum positiven Tätigwerden des Antragsgegners (Antrag II.6.k am Ende) besteht nicht (Kühnen a.a.O. Rn. 323 Fn. 344). Den berechtigten Interessen der Antragstellerin genügt die Anordnung, die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und sich obstruktiver Maßnahmen zu enthalten.

III.

110

Die Entscheidung über die Kosten des Verfügungsverfahrens (Kühnen a.a.O. Rn. 323 Fn. 348) beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO. Die Festsetzung des Gegenstandswerts folgt der plausiblen Angabe der Antragstellerin.