Hanseatisches Oberlandesgericht ()
Urteil vom 2016-07-07, Aktenzeichen 5 U 23/16

Tenor

1. Auf die Berufung der Antragsgegnerin wird das Urteil des Landgerichts Hamburg, Zivilkammer 27, vom 24.09.2015 abgeändert:

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung wird abgewiesen.

Der Antragsteller trägt die Kosten des Rechtsstreits in erster und zweiter Instanz.

Gründe

I.

1

Der Antragsteller macht gegen die Antragsgegnerin einen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch geltend.

2

Im Jahre 1984 eröffnete im Hamburger Schanzenviertel am ... Seit 2003 gehörte der Betrieb M. (Anlage B 8). Am 22.05.2013 wurde das vorläufige Insolvenzverfahren, am 24.09.2013 das Insolvenzverfahren über Vermögen von M. eröffnet (Anlage B 9). Am 12.08.2013 erfolgte die Einstellung des Restaurantbetriebs und die Schließung des „…".

3

Am 29.08.2013 meldete der Sohn von M. D., die streitgegenständliche Wortbildmarke DE Nr. 3... beim DPMA an, die Schutz für die „Verpflegung von Gästen in Restaurants“ beansprucht (Anlage ASt 6).

4

Am 14.09.2013 gründeten der Antragsteller und D. die „… – T. GbR“ (Vorvertrag in Anlage B 5/B 15). Nach Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen seiner Mutter M. erwarb D. Inventar des Restaurants aus der Insolvenzmasse. Ob es sich hierbei um das gesamte Inventar handelt, ist zwischen den Parteien streitig. Am 08.10.2013 wurde die Verfügungsmarke eingetragen.

5

Im Oktober 2013 wurde das Restaurant „…" durch den Antragsteller und D. neu eröffnet (Anlage ASt 1).

6

In der Folgezeit kam es zu Unstimmigkeiten zwischen dem Antragsteller und D.. Diese kamen überein, die GbR aufzulösen. Letzterer beabsichtigte, das „…" als Einzelunternehmen fortzuführen. Vor diesem Hintergrund schlossen der Antragsteller und D. am 07.08.2014 die als Anlage ASt 2 vorgelegte „Vereinbarung". Darin übertrug D. dem Antragsteller unter B. II. § 1 Abs. 4 u. a.

7

„die Rechte an der eingetragenen Marke [...]. Der Rechtsübergang betrifft alle für die Marke bei Anmeldung angegebenen, beziehungsweise bereits eingetragenen Waren und Dienstleistungen. Mitübertragen werden - sofern zutreffend - auch alle Kennzeichenrechte wie Werktitelrechte, Unternehmenskennzeichenrechte sowie zugunsten des Inhabers registrierte Domains, die aus einem der Wortbestandteile der Marke gebildet sind."

8

Darüber hinaus übertrug D. unter B. III. dem Antragsteller zur „Sicherung aller gegenwärtigen und künftigen, auch bedingten und befristeten Ansprüche“ alle beweglichen Gegenstände sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung, die sich an dem Standort … befanden.

9

Bereits seit Februar 2014 war eine Räumungsklage u.a. gegen den Antragsteller als einen der Mieter der Betriebsstätte am ... bei dem Landgericht Hamburg (311 O 63/14) anhängig. In der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht Hamburg vom 08.08.2014 schlossen der Antragsteller und H. mit U., dem Vermieter der Räume …, einen gerichtlichen Vergleich (Anlage B 16). Danach endete das Mietverhältnis mit Wirkung zum 31.08.2014. Weiterhin liegt als Anlage B 6 ein handschriftlicher „Aufhebungsvertrag“ des Antragstellers und D. - ebenfalls vom 08.08.2014 und mit Wirkung zum 31.08.2014 - vor.

10

Am 29.01.2015 stellte der Antragsteller den Antrag auf Umschreibung der Verfügungsmarke. Die Umschreibung konnte wegen einer bestehenden Verfügungsbeschränkung zunächst nicht erfolgen (Anlage ASt 4).

11

Am 01.04.2015 wurde die Antragsgegnerin im Handelsregister eingetragen (Anlage ASt 11). Mit „Markenkauf- und Übertragungsvertrag“ vom 01.05.2015 übertrug D. die Verfügungsmarke auf die Antragsgegnerin (Anlage (B) 1/B 18). In § 3 Abs. 3 dieser Vereinbarung garantierte D. u.a.,

12

„dass die Marke bis zum Zeitpunkt der Übertragung nicht verpfändet oder zur Sicherheit übertragen wurde und keine Nutzungsrechte oder sonstigen dinglichen Rechte eingeräumt wurden [...]

13

und in § 3 Abs. 4 u.a.,

14

[…], dass durch die Benutzung der Marke keine Rechte Dritter verletzt werden [...]."

15

Seit dem 07.05.2015 betreibt die Antragsgegnerin das Restaurant "…" (Anlage ASt 12). Mit Wirkung vom 16.06.2015 ist der Antragsteller nunmehr als Markeninhaber eingetragen (Anlage ASt 6/B 2).

16

Mit Schreiben seiner Prozessbevollmächtigten vom 22.06.2015 ließ der Antragsteller die Antragsgegnerin daraufhin auffordern, die Benutzung des Zeichens …" zu unterlassen (Anlage ASt 7). Die Antragsgegnerin wies die Unterlassungsforderung mit Schreiben ihrer Prozessbevollmächtigten unter Hinweis auf ihre eigene Markeninhaberschaft zurück (Anlage ASt 8) und erhob ihrerseits Klage auf Löschung der Verfügungsmarke sowie Unterlassung ihrer Verwendung (Gesch.-Nr.: 315 O 271/15). Am 24.08.2015 erweiterte die Antragsgegnerin die Klage auf Löschung der Verfügungsmarke im Hinblick auf ihr zustehende Nutzungsrechte an der Krakenfigur (Anlage HHB 6).

17

Der Antragsteller hat vorgetragen,
die Antragsgegnerin sei zur Unterlassung der Zeichennutzung verpflichtet, denn er sei Inhaber des prioritätsälteren Zeichens. Die Vereinbarung mit D. vom 07.08.2014 sei rechtlich wirksam. Die von der Antragsgegnerin insoweit erhobenen Einwände, insbesondere der Vorwurf der Sittenwidrigkeit, seien ausnahmslos unsubstantiiert und lebensfremd. D. habe seinerzeit ein "Doppelspiel" getrieben. Er habe von langer Hand geplant, ihn, den Antragsteller, nicht nur aus dem Mietverhältnis zu drängen, sondern die Führung des Restaurants wieder allein zu übernehmen. In diesem Zusammenhang habe D. mit dem Vermieter der Räumlichkeiten, U.K., einvernehmlich zusammengewirkt (Anlage ASt 18).

18

Es sei D. gewesen, der die GbR in eine finanzielle Schieflage gebracht und damit die Beendigung der gemeinsamen Zusammenarbeit gegen seine, des Antragstellers, Interessen herbeigeführt habe. Er, der Antragsteller, habe D. wegen zahlreicher Unregelmäßigkeiten, u.a. Entnahmen aus der Restaurantkasse, bereits am 31.03.2014 zur ordnungsgemäßen Geschäftsführung anhalten und abmahnen müssen (Anlagen ASt 14 und ASt 15). Auch aus weiterem Schriftverkehr ergebe sich die seinerzeit prekäre und angespannte Situation, die allein auf das Fehlverhalten von D. zurückzuführen sei (Anlagen ASt 16 und ASt 17). In dieser für ihn, den Antragsteller, unerträglichen Situation habe er sich entschließen müssen, gezwungenermaßen einer Auflösung der GbR zuzustimmen. In diesem Zusammenhang seien zahlreiche Gespräche über die Konditionen einer Auseinandersetzung mit D. geführt worden, insbesondere auch über den Kaufpreis.

19

Soweit die Antragsgegnerin Einwendungen gegen die Wirksamkeit der Vereinbarung vom 07.08.2014 erhebe, sei es ihr nicht gelungen, diese darzulegen und glaubhaft zu machen. Im streitigen einstweiligen Verfügungsverfahren mit mündlicher Verhandlung seien die gleichen Beweislastgrundsätze anzuwenden wie im Hauptsacheverfahren. Die gegenteilige Auffassung der Antragsgegnerin sei unzutreffend.

20

Eine wirksame Anfechtung der Auseinandersetzungsvereinbarung liege nicht vor. Eine widerrechtliche Drohung gegenüber Herrn G. habe es nicht gegeben. Der Vortrag dazu sei auch lebensfremd und unglaubhaft. Es sei noch nicht einmal eine Anfechtung gegenüber dem tatsächlichen Anfechtungsgegner – ihm, dem Antragsteller, – erfolgt. Eine Drohung, das Restaurant finanziell in den Ruin zu treiben, habe er nie ausgesprochen. Eine derartige Erklärung wäre auch sinnwidrig gewesen, weil er, der Antragsteller, für alle Verbindlichkeiten der GbR persönlich gehaftet habe und sich damit unmittelbar selbst geschädigt hätte. Im Übrigen habe D. – wenn er dies gewollt habe – die GbR jederzeit kündigen können. Soweit die Antragsgegnerin versuche, D. als geschäftlich unerfahren darzustellen, sei dies ersichtlich unzutreffend. Immerhin habe er über Jahre ein erfolgreiches Fischrestaurant mit beträchtlichem Umsatz und einer Vielzahl von Mitarbeitern geführt. Auch von der Ausnutzung einer Zwangslage könne keine Rede sein. Eine ungleiche Verhandlungsposition habe trotz fehlender anwaltlicher Vertretung auf Seiten von D. nicht vorgelegen. Tatsächlich habe dieser wiederholt Änderungswünsche geäußert und auch durchgesetzt.

21

Die Vereinbarung vom 07.08.2014 sei auch nicht wegen Wuchers sittenwidrig. D. sei seinerzeit von einem Wert des Restaurants in Höhe von € 1 Mio. ausgegangen. Dies sei auch der tatsächliche Marktwert gewesen. Über den Verkaufswert der Gesellschafteranteile hätten die Parteien der GbR damals mehrere Wochen verhandelt und sich schließlich auf € 400.000,- geeinigt. Zum Zeitpunkt der Auflösung der GbR im August 2014 habe diese Umsatzerlöse von rund € 484.000,- erwirtschaftet, sodass mit einem Jahresumsatz von rund € 726.223,- zu rechnen gewesen sei (BWA in Anlage ASt 19). Der Kaufpreis von € 400.000,- sei auch deshalb angemessen gewesen, weil in ihm u.a. der Einstandspreis in Höhe von € 170.000,- enthalten sei, den D. nie gezahlt habe. Zudem sei die Zahlung des Vermieters an ihn, den Antragsteller, in Höhe von € 45.000,- in Abzug zu bringen, sodass der Kaufpreis im Ergebnis lediglich € 185.000,- ausgemacht habe. Der Vorwurf des Wuchers sei damit schon nicht im Ansatz begründet. Tatsächlich habe D. auch eine Vielzahl seiner Verpflichtungen aus der Auseinandersetzungsvereinbarung nicht oder nur teilweise erfüllt. Im Außenverhältnis sei hierfür weiterhin er, der Antragsteller, verantwortlich.

22

Von einer Sittenwidrigkeit der Sicherungsübereignung unter dem Gesichtspunkt einer Knebelung bzw. einer Übersicherung durch Kumulation könne nicht die Rede sein. Der Vortrag der Antragsgegnerin sei auch insoweit vollständig unsubstantiiert. Es treffe insbesondere nicht zu, dass die Marke der einzige werthaltige Gegenstand von D. gewesen sei.

23

Auch soweit die Antragsgegnerin die Absicht einer Steuerhinterziehung behaupte, sei ihr Sachvortrag nicht nur unzutreffend, sondern auch unsubstantiiert und nicht einlassungsfähig. Die Geheimhaltungsvereinbarung mit Strafbewehrung sei ausdrücklich auf Wunsch von D. aufgenommen worden. Sie habe im Übrigen wechselseitig gegolten. Von einem Einschüchterungseffekt könne keine Rede sein.

24

Die Verwahrung der unterzeichneten Vereinbarung durch die Kanzlei der Antragsteller-Vertreter sei im ausdrücklichen Interesse von D. geschehen. Dieser habe sichergehen wollen, dass die Vereinbarung Dritten nicht zur Kenntnis gelange. In die Vereinbarung habe D. jederzeit Einsicht nehmen können und dies zuletzt Ende Juni/Anfang Juli 2015 auch getan. Eine Verweigerung der Herausgabe habe es nicht gegeben. Eine Aushändigung habe zu dem aus dem E-Mail-Schriftverkehr ersichtlichen Zeitpunkt lediglich wegen eines Auslandsaufenthalts seines anwaltlichen Vertreters nicht erfolgen können.

25

Auf die im Ursprungsvertrag vereinbarte aufschiebende Bedingung hätten die dortigen Parteien in dem „Nachtrag zur Vereinbarung vom 07.08.2014“ vom 11.08.2014 mit Zahlung eines Betrages von € 17.184,87 verzichtet. Dieser Betrag sei zwischenzeitlich an ihn, den Antragsteller, gezahlt worden, so dass die Regelung wirksam eingetreten sei.

26

Prioritätsbessere Ansprüche aus einem Unternehmenskennzeichen stünden der Antragsgegnerin ebenfalls nicht zu. Mit der endgültigen Schließung des "…" am 12.08.2013 habe zugleich der Schutz des Unternehmenskennzeichens geendet. Zum 31.08.2013 seien alle Arbeitsverhältnisse beendet worden. Das Unternehmenskennzeichen sei mit Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 24.09.2013 in die Insolvenzmasse gefallen. Es treffe nicht zu, dass D. das Kennzeichen anschließend von der Insolvenzverwalterin erworben habe. Auch im Übrigen sei eine Übertragung des Unternehmens im Sinne von § 23 HGB nicht erfolgt.

27

Mit der Neugründung am 17.10.2013 sei vielmehr ein neues Unternehmenskennzeichen begründet worden. Zuvor sei allerdings am 29.08.2013 bereits die Verfügungsmarke beim DPMA angemeldet und am 08.10.2013 auch veröffentlicht worden. Damit setze sich die Marke als prioritätsbesseres Recht gegenüber dem Unternehmenskennzeichen durch. In der späteren Neueröffnung liege nicht eine Fortführung des bisherigen Betriebs des "…". Im Übrigen sei mit der Raumsicherungsübereignung im Rahmen der Vereinbarung vom 07.08.2014 auch eine Übertragung des Unternehmenskennzeichens erfolgt.

28

Die Behauptung der Antragsgegnerin, die Krakenfigur sei im Jahr 2005 von S. C. geschaffen worden, sei unzutreffend. Tatsächlich existiere diese Figur praktisch seit Anbeginn des Restaurants. Die ursprüngliche Krakenfigur habe der Gesellschafter der M. Gaststättenbetriebs GmbH & Co. KG, ... entworfen und gezeichnet. Diese Gesellschaft habe das Lokal „…" Mitte der 80er Jahre gegründet und sodann betrieben (Anlage ASt 20). E. M. sei damit einverstanden gewesen, dass die Gesellschaft die Krakenfigur nutze und habe ihr ein entsprechendes unentgeltliches Nutzungsrecht eingeräumt. Nach Auflösung der GbR im Jahre 1988 habe R. G. Senior das Lokal „…" als Einzelkaufmann weiter geführt. Ohne ein gesondertes Nutzungsrecht an der Krakenfigur zu erwerben, habe R. G. Senior die Krakenfigur auf Tellern, Speisekarten und in Werbeflyern genutzt (Anlagen ASt 21 bis ASt 23). Der Umstand, dass die Speisekarte mit der Krakenfigur Preise aus DM-Zeiten zeige, widerlege die Behauptung der Antragsgegnerin, das Motiv sei erst im Jahr 2005 geschaffen worden.

29

Mit Vertrag vom 21.09.2015 habe er, der Antragsteller, von E. M. die ausschließlichen wirtschaftlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte der Krakenfigur für gastronomische Zwecke erworben (Anlage ASt 24). Frau C. habe die Krakenfigur im Jahre 2005 weder entworfen noch eigenständig gemalt. Die auf der Anlage HHB 3 abgebildete Person habe allenfalls nach Vorlage der bereits bestehenden Krakenfigur den Kraken an die Wand des Restaurants gemalt.

30

Er habe die Durchsetzung seiner Ansprüche zügig betrieben, so dass auch ein Verfügungsgrund gegeben sei. Erst nachdem er davon Kenntnis erlangt habe, dass die Antragsgegnerin unter der Bezeichnung "…" firmiert, habe für ihn Veranlassung zur rechtlichen Durchsetzung seiner zunächst nur sicherungshalber übertragenen markenrechtlichen Ansprüche bestanden.

31

Einen mit der Antragsschrift gestellten Auskunftsantrag über Umsätze und Gewinne hat der Antragsteller bereits in erster Instanz fallen gelassen.

32

Der Antragsteller hat in erster Instanz beantragt:

33

1. Der Antragsgegnerin wird es bei Vermeidung eines für jeden Fall der Zuwiderhandlung fälligen Ordnungsgeldes bis zu € 250.000,- ersatzweise Ordnungshaft bis zu 6 Monaten oder Ordnungshaft bis zu 6 Monaten, im Wiederholungsfall Ordnungshaft bis zu 2 Jahren,

34

untersagt,

35

ohne Zustimmung des Antragstellers im geschäftlichen Verkehr die nachstehend wiedergegebene Bezeichnung/Wort-Bildmarke
für gastronomische Zwecke, insbesondere dem Betrieb von Gaststätten, zu benutzen, insbesondere die vorstehend bezeichnete Wort-Bildmarke auf Schildern, Plakaten, Speisekarten, Internetpräsenzen anzubringen, unter der vorstehend bezeichneten Wort-Bildmarke die Verpflegung von Gästen anzubieten oder die vorstehend bezeichnete Wort-Bildmarke in Geschäftspapieren oder in der Werbung zu benutzen;

36

2. Der Antragsgegnerin wird es aufgegeben, mit der vorstehend zu 1. wiedergegebenen Wort-Bildmarke versehene Schilder, Plakate, Beschriftungen, Internetpräsenzen, die sich im Besitz oder im Eigentum der Antragsgegnerin befinden, an einen Gerichtsvollzieher als Sequester zur Verwahrung herauszugeben.

37

Die Antragsgegnerin hat beantragt,

38

den Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung zurückzuweisen.

39

Die Antragsgegnerin hat vorgetragen,
markenrechtliche Ansprüche stünden dem Antragsteller nicht zu. Er sei hierfür schon nicht aktivlegitimiert, denn sie, die Antragsgegnerin, sei durch den Vertrag mit D. vom 01.05.2015 Markeninhaberin geworden. Hierzu hatte die Antragsgegnerin zunächst eine eidesstattliche Versicherung von D. vom 25.06.2015 eingereicht, in der dieser versichert, dass er „zu keiner Zeit Rechte an dem Kennzeichen „… an Herrn T. übertragen" habe (Anlage (B) 3).

40

Der vorangegangene Markenübertragungsvertrag zwischen dem Antragsteller und D. vom 07.08.2014 stehe dem nicht entgegen. Es treffe zwar zu, dass die Auseinandersetzungsvereinbarung eine Sicherungsabtretung der Marke "…" an den Antragsteller enthalte. Das für den Eintritt des Sicherungsfalls von beiden Seiten ausgefüllte Formular zur Anzeige des Rechtsübergangs (Anlage ASt 3) sei treuhänderisch von dem Prozessbevollmächtigten des Antragstellers, Rechtsanwalt E., verwahrt worden, der die Vereinbarung auch maßgeblich entworfen habe. Diese Vereinbarung sei indes sittenwidrig im Sinne von § 138 BGB und damit nichtig. Dies betreffe die Vereinbarung im Ganzen, jedenfalls aber die Sicherungsübertragung der Marke als einzigem werthaltigen Vermögensgegenstand. Die Darlegungs- und Glaubhaftmachungslast dafür, dass die von ihr, der Antragsgegnerin, geltend gemachten Einwendungen (un)begründet seien, liege nach zutreffender Rechtsprechung nicht bei ihr, sondern bei dem Antragsteller.

41

Die Vereinbarung sei in rechtswidriger Weise durch Drohung des Antragstellers zu Stande gekommen. Dieser habe D. gedroht, andernfalls die Räumungsklage mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln in die Länge zu ziehen, D. finanziell ausbluten zu lassen und in den Ruin zu treiben. In dieser Weise auf Druck des Antragstellers vor die Wahl gestellt, habe D. schließlich die Auseinandersetzungsvereinbarung unterzeichnet (eidesstattliche Versicherung von D. in Anlage B 12). Andernfalls wäre es ihm nicht möglich gewesen, das Restaurant weiterzuführen, weil der Antragsteller angekündigt habe, ansonsten einem Räumungsvergleich nicht zuzustimmen.

42

Die Sittenwidrigkeit ergebe sich zudem aus einem auffälligen bzw. besonders groben Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung. Der vereinbarte Verkaufspreis für die hälftige Beteiligung des Antragstellers sei massiv überzogen und am Markt nicht ansatzweise erzielbar gewesen. Bei einem besonders groben Missverhältnis wie hier werde die verwerfliche Gesinnung vermutet. Es liege ein wucherähnliches Geschäft vor. Der Kaufpreis von € 400.000,- für einen halben Geschäftsanteil sei extrem überzogen. Dies ergebe sich nicht nur aus der ursprünglichen Bewertung bei Gründung der GbR, sondern auch aus der Bewertung durch die Insolvenzverwalterin (Anlage B 21). Der verkaufte GbR-Anteil sei tatsächlich überhaupt nicht werthaltig gewesen. Der Geschäftsbetrieb sei nach den Erkenntnissen der Insolvenzverwalterin defizitär gewesen. Hierzu macht die Antragsgegnerin im Einzelnen weitere Ausführungen. Neben seinen finanziellen Verpflichtungen habe D. u.a. auch in vertragliche Verpflichtungen eintreten und hierbei finanzielle Verbindlichkeiten übernehmen müssen, die ihn weiterhin erheblich finanziell belastet hätten, wie zum Beispiel in den Gastronomievertrag mit der C. Brauerei (Anlage B 22).

43

Zudem habe der Antragsteller die Zwangslage und die Unerfahrenheit von D. ausgebeutet und ihn damit durch Knebelung zum Vertragsschluss bestimmt. D. habe den Untergang des traditionsreichen Familienbetriebes einschließlich des persönlich lange verbundenen Personals unbedingt vermeiden wollen. Diese Zwangslage habe der Antragsteller ausgenutzt. Hierfür sprächen unter anderem bereits die auffälligen Sicherungsmaßnahmen, die einseitig zulasten des D. gingen. Dieser habe nicht nur ein notarielles Schuldanerkenntnis mit Zwangsvollstreckungsunterwerfung (Ziffer I.), sondern daneben eine Markenübertragung zur Sicherheit (Ziffer II.) und eine Raumsicherungsübereignung (Ziffer III.) akzeptieren müssen. Hierin liege eine vollständige Knebelung des D.. Die finanzielle Notlage des D. zeige sich bereits darin, dass er seinerzeit noch nicht einmal in der Lage gewesen sei, seinen anwaltlichen Berater zu bezahlen. Aufgrund der ihm auf Druck und Drohung des Antragstellers auferlegten finanziellen Verpflichtungen sei es D. unmöglich gewesen, das Restaurant in der Folgezeit noch wirtschaftlich zu führen. Angesichts der finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Antragsteller habe er die laufenden Zahlungen für das Restaurant nicht begleichen können. Er habe auch andere Gläubiger nicht mehr befriedigen können. Damit habe eine wirtschaftliche Erdrosselung vorgelegen. Dies gelte auch mit Blick auf die Höhe der D. eingeräumten Ratenzahlungen von ursprünglich € 6.000,- und später € 9.000,-. Auf Grund dieser Situation habe er das Restaurant deshalb an sie, die Antragsgegnerin, veräußern müssen.

44

Die Sicherungsübertragung der Marke sei zudem deshalb nichtig, weil ein Fall der Übersicherung aufgrund von Kumulation vorliege. Der Antragsteller sei bereits durch die notarielle Unterwerfungserklärung und die Möglichkeit, in das gesamte Vermögen von D. vollstrecken zu können, ausreichend abgesichert gewesen. Weiterer Sicherheiten habe es nicht bedurft. Die Raumsicherungsübereignung sei zudem für sich genommen sittenwidrig gewesen, denn der Antragsteller selbst habe bereits am 27.03.2012 eine entsprechende Raumsicherungsübereignung an die Firma G. vorgenommen (Anlage B 24). Diese habe ebenfalls das frühere und zukünftige Inventar der Gaststätte am N… erfasst.

45

Die sittenwidrige Übervorteilung des D… sei dadurch verschärft worden, dass er bei der Vereinbarung nicht anwaltlich, der Antragsteller hingegen durch seinen Prozessbevollmächtigten Rechtsanwalt E… vertreten gewesen sei. Hierdurch sei eine massiv ungleiche Verhandlungssituation entstanden. Zudem habe Rechtsanwalt E... Parteiverrat betrieben, indem er die Verwahrung der einzigen Vertragsurkunde des Gegners treuhänderisch vorgenommen und damit D. zugleich jede Möglichkeit genommen habe, sich unbeeinflusst von der Verhandlungssituation über den Inhalt der übernommenen Verpflichtungen zu unterrichten. Einen weiteren schweren Parteiverrat habe Rechtsanwalt E... dadurch begangen, dass er D… trotz dessen ausdrücklichen Wunsches die Herausgabe der Vertragsurkunde verweigert habe.

46

Die Vereinbarung habe zudem offensichtlich einer beabsichtigten Steuerhinterziehung gedient. Anders sei die getroffene Geheimhaltungsvereinbarung mit Strafbewehrung (Ziff. IV.) nicht zu erklären. Die insoweit festgelegte hohe Strafbewehrung von € 100.000,- habe D. massiv in Angst versetzt. Der Vertrag sei deshalb auch wegen Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot gemäß § 134 BGB nichtig.

47

D… habe die Vereinbarung vom 07.08.2014 einschließlich Sicherungsübertragung Ende Juli 2014 gegenüber Rechtsanwalt E… wegen Drohung angefochten (Anlage B 20). Er sei von dem Antragsteller durch die widerrechtliche Drohung, das Räumungsverfahren ansonsten in die Länge zu ziehen und ihn in den Ruin zu treiben, zum Abschluss der Vereinbarung veranlasst worden. Dieser Zweck sei verwerflich gewesen.

48

Der Vertrag habe zudem gemäß Ziff. A.I. § 3 Abs. 3 unter einer dreifachen aufschiebenden Bedingung gestanden, die nicht eingetreten sei. Es sei ihr nicht bekannt, dass die insoweit erforderlichen Voraussetzungen erfüllt worden seien.

49

D… sei zum Zeitpunkt des "Markenkauf- und Übertragungsvertrages" vom 01.05.2015 der eingetragene Inhaber der Verfügungsmarke gewesen. Angesichts der strafbewehrten Geheimhaltungspflicht habe er ihr, der Antragsgegnerin, die vorangegangene Sicherungsabtretung der Marke an den Antragsteller verschwiegen.

50

Schließlich stünden ihr, der Antragsgegnerin, gegenüber der für den Antragsteller registrierten Marke prioritätsältere, nicht-eingetragene Rechte an dem Unternehmenskennzeichen "…" zu. Die Bezeichnung gehe auf das vor Jahrzehnten von den Eltern des D. gegründete Traditionsrestaurant zurück. Das Unternehmenskennzeichen habe gemäß § 23 HGB nur gemeinsam mit dem Unternehmen erworben werden können. D… habe das Unternehmenskennzeichen seinerzeit mit dem Inventar der Gaststätte von der Insolvenzverwalterin erworben. Das Kennzeichen sei auf einer Vielzahl von Betriebsgegenständen (Gaststättenschild, Speisekarten usw.) enthalten gewesen. Die Absicht zur Übertragung ergebe sich zweifelsfrei aus den Umständen. Eine ausdrückliche Einwilligung der Insolvenzverwalterin oder eine Zustimmung der Insolvenzschuldnerin sei hierfür nicht erforderlich gewesen.

51

Demgegenüber habe der Antragsteller das Unternehmenskennzeichen nicht durch die Vereinbarung vom 07.08.2014 erwerben können, selbst wenn diese als wirksam unterstellt werde. Denn mit dieser Vereinbarung sei gerade nicht der Geschäftsbetrieb des Restaurants "..." auf den Antragsteller übertragen worden. Eine isolierte Übertragung des Unternehmenskennzeichens scheide aus. Vielmehr habe der Antragsteller den Geschäftsbetrieb zum 31.08.2014 zu Gunsten von D... ausdrücklich aufgegeben. Dieses deutlich prioritätsältere Unternehmenskennzeichen habe D... sodann wirksam mit der Vereinbarung vom 01.05.2015 auf sie, die Antragsgegnerin, übertragen können.

52

Darüber hinaus sei sie, die Antragsgegnerin, Inhaberin der ausschließlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte an der Krakenfigur, die den Bildbestandteil der Verfügungsmarke bilde. S. C. habe diese Krakenfigur im Jahre 2005 entworfen und an die Rückseite des Lokals an seinem ursprünglichen Standort …, Hamburg, gemalt (Anlagen HHB 2 + HHB 3). Das Besondere an dieser Krakendarstellung seien neben dem skeptisch-genervten Blick des gleich zu verspeisenden Tiers die Tatsache, dass es trotz der comichaften Vermenschlichung keinen Mund und statt der für Kraken typischen 8 Fangarme nur 5 Tentakeln habe. Es handele sich hierbei um ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Ein einfaches, nicht übertragbares und auch nicht unterlizenzfähiges wirtschaftliches Nutzungs- und Verwertungsrecht an der Krakenfigur habe die Künstlerin seinerzeit Frau M. allein zum Zwecke der Nutzung in den ursprünglichen Gaststättenräumen im ... eingeräumt.

53

Mit Vertrag vom 21.08.2015 habe die Künstlerin S. C. sodann ihr, der Antragsgegnerin, das räumlich, zeitlich und inhaltlich unbegrenzte, ausschließliche, übertragbare und unterlizenzierbare Recht zur Nutzung, Vervielfältigung und Verbreitung eingeräumt, soweit die Nutzung im Gastronomiebereich im weitesten Sinne betroffen sei (Anlage HHB 5).

54

Bei der Krakendarstellung in der Verfügungsmarke handele es sich um eine direkte Übernahme der Krakenfigur von S. C. bzw. eine unfreie Bearbeitung. Dementsprechend sei die Marke bereits unter Verletzung der Urheberrechte von S. C. angemeldet und zur Eintragung gebracht worden. Das Urheberrecht an der Krakenfigur sei prioritätsälter als die Verfügungsmarke. Die Verfügungsmarke sei deshalb insgesamt löschungsreif. Eine Aufteilung in Wort- und Bildbestandteile scheide aus. Der Löschungsanspruch erfasse die Marke als Ganzes. Ihr stehe gegenüber einer Inanspruchnahme aus der Marke deshalb der Einwand des „dolo agit“ gemäß § 242 BGB zu.

55

Darüber hinaus stehe ihr ein weiterer urheberrechtlich begründeter Löschungsanspruch zu, den sie den Ansprüchen aus der Verfügungsmarke entgegenhalte. Sie, die Antragsgegnerin, sei auch Inhaberin der ausschließlichen wirtschaftlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte der konkreten Krakendarstellung in einer Unterwasserwelt, die der Markeneintragung zugrunde liege (Anlage HHB 8). Es handele sich insoweit um eine Darstellung in Airbrush-Technik, die der Dekorationskünstler Liberto Duarte auf der Grundlage der Krakenfigur geschaffen habe, die S. C... im Jahr 2005 erstellt habe. Sie habe am 22.09.2015 von dem Dekorationskünstler Liberto Duarte ausschließliche urheberrechtliche Nutzungsrechte an diesem (Bearbeiter-)Urheberrecht des Künstlers erworben (Anlage HHB 9). Auch auf dieses Recht sei die Löschungsklage zusätzlich gestützt (Anlage HHB 10). Auch insoweit erhebe sie im vorliegenden Rechtsstreit den „dolo agit“-Einwand.

56

Der Rechtsstreit sei auch nicht dringlich. Der Antragsteller habe trotz fortlaufender Nutzung der Marke mit der Geltendmachung seiner Ansprüche über Monate zugewartet. Er habe seit seinem Umschreibungsantrag beim DPMA vom 29.01.2015 die Markennutzung durch ihren Rechtsvorgänger D... geduldet. Dies zeige, dass ihm die Angelegenheit nicht wirklich dringlich sei. Die Eintragung in das Markenregister habe er nicht abwarten dürfen. Er sei bereits seit Eintritt des Sicherungsfalls Markeninhaber gewesen. Dies reiche aus. Zudem fehle es auch in Bezug auf die Krakenfigur an dem Verfügungsgrund der Dringlichkeit, denn der Antragsteller sei aus diesen Gründen gehindert, die Verfügungsmarke selbst zu nutzen. Im Rahmen der vorzunehmenden Abwägung seien ihre, der Antragsgegnerin, Interessen vorrangig. Durch eine Nutzungsbeschränkung in Bezug auf das Zeichen "..." werde der erhebliche Goodwill des Restaurants unwiederbringlich zerstört bzw. zumindest irreparabel geschädigt.

57

Das Landgericht Hamburg hat mit dem angegriffenen Urteil vom 24.09.2015 die beantragte einstweilige Verfügung erlassen. Hiergegen richtet sich die form- und fristgerecht eingelegte Berufung der Antragsgegnerin. Die Antragsgegnerin verfolgt in zweiter Instanz ihr Antragsabweisungsbegehren unter Vertiefung ihres erstinstanzlichen Sachvortrags weiter.

58

Die Antragsgegnerin trägt weiter vor,
das Landgericht habe zu Unrecht die Nichtigkeit der Vereinbarung vom 07.08.2014 verneint. Neben den bereits in 1. Instanz vorgetragenen Umständen sei der Vertrag vom 07.08.2014 auch deshalb sittenwidrig, weil er durch ein kollusives Zusammenwirken des Antragstellers und D... auf eine Täuschung des Vermieters U... (und weiterer Geschäftspartner wie Getränkelieferanten) über die Kreditwürdigkeit des D... gerichtet gewesen sei. Ebenfalls zu Unrecht habe das Landgericht der eidesstattlichen Versicherung von D. G. keine Bedeutung beigemessen.

59

Das Landgericht habe die Vereinbarung vom 07.08.2014 unzutreffend ausgelegt und sei deshalb zu dem fehlerhaften Ergebnis gekommen, ein fehlender Bedingungseintritt erfasse nicht die Markenrechtsübertragung. Es treffe auch nicht zu, dass die Parteien die Vereinbarung anders "gelebt" hätten. Insgesamt ergebe sich, dass die Vermutungswirkung zu Gunsten des Antragstellers als Markeninhaber als widerlegt anzusehen sei.

60

In jedem Fall stünden ihr gegenüber der Marke aber prioritätsbessere Gegenrechte zu. Sie könne sich auf ein prioritätsälteres Unternehmenskennzeichen berufen. Dieses habe D... mit dem Unternehmen von der Insolvenzverwalterin aus der Insolvenz erworben. Er habe dieses sodann in die GbR mit dem Antragsteller eingebracht. Nach deren Auflösung sei das Kennzeichenrecht an D... zurückgefallen. Im Verhältnis zwischen dem Antragsteller und D... sei die Übereignung des Inventars im Rahmen des gerichtlichen Vergleichs mit dem Vermieter (Anlage B 16) als konkludenter Verzicht des Antragstellers auf die Raumsicherungsübereignung anzusehen. Das Inventar sei somit schon am 08.08.2014 wieder zu Gunsten von D... von der Sicherungsabrede freigeworden. Zugleich sei damit auch das Recht an der Unternehmensbezeichnung freigeworden.

61

Schließlich habe das Landgericht verkannt, dass ihr darüber hinaus aufgrund der von dem Künstler Liberto Duarte abgeleiteten Nutzungsrechte aus einem Bearbeiterurheberrecht relevante Gegenrechte zustünden, die sie der Inanspruchnahme aus der Verfügungsmarke entgegenhalten könne.

62

Ohnehin sei auch die Darstellung des Antragstellers, die ursprüngliche Krakenfigur sei von E... entworfen worden, unzutreffend. Tatsächlich habe R... Senior dieses Werk schon früher im Jahr 1985/1984 ohne Mitwirkung Dritter geschaffen (eidesstattliche Versicherungen in Anlagen B 25, B 29, B 38 und B 39). Letztendlich habe sie, die Antragsgegnerin, auch die insoweit bestehenden Nutzungsrechte über die Insolvenzverwalterin von der Erbin M... erworben. Sie halte diese ebenfalls dem Verfügungsanspruch entgegen.

63

Die Antragsgegnerin beantragt nunmehr,

64

das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 24.09.2015 (Az. 327 O 311/15) abzuändern und die einstweilige Verfügung unter Zurückweisung des auf ihren Erlass gerichteten Antrags aufzuheben.

65

Der Antragsteller beantragt,

66

die Berufung zurückzuweisen.

67

Er verteidigt das landgerichtliche Urteil auf der Grundlage der bereits erstinstanzlich gestellten Anträge.

68

Der Antragsteller trägt ergänzend vor,
die Behauptung der Antragsgegnerin, die Vereinbarung vom 07.08.2014 habe der Täuschung des Vermieters U... über die Kreditwürdigkeit von D... gedient, sei unzutreffend. Entgegen der Äußerung des Vermieters in der mündlichen Verhandlung am 08.08.2014, künftig keine Geschäfte mit D... führen zu wollen, sei eine spätere Geschäftstätigkeit - und in diesem Zusammenhang die planmäßige Beendigung des bestehenden Mietverhältnisses - tatsächlich schon von langer Hand geplant gewesen. Dies ergebe sich aus dem Wortlaut der als Anlage ASt 18 vorgelegten E-Mail des Rechtsanwalts K... Wenn dementsprechend von einem kollusives Zusammenwirken zu sprechen sei, dann nicht etwa zwischen ihm, dem Antragsteller, und D..., sondern vielmehr zwischen D... und der Antragsgegnerin. Wie nahe D... der Antragsgegnerin stehe, ergebe sich auch daraus, dass dieser zunächst und zeitweilig deren Gesellschafter gewesen sei (Anlage ASt 25 bis ASt 28).

69

Eine beabsichtigte Täuschung über die Kreditwürdigkeit von D... müsse auch deshalb ausscheiden, weil der Vermieter Kenntnis von dem in Anlage B 15 eingereichten Vorvertrag gehabt und diesen selbst in den mietrechtlichen Rechtsstreit eingeführt habe. Daraus seien die Verbindlichkeiten von D... ersichtlich gewesen. An der Kreditwürdigkeit von D... hätten auch deshalb keine ernsthaften Zweifel bestehen können, weil dieser als Erbe seines verstorbenen Vaters Eigentümer von Ländereien in Portugal gewesen sei (Anlagen ASt 30 und ASt 31).

70

Aus dem angeblich von Liberto Duarte geschaffenen Werk könne die Antragsgegnerin keine Gegenrechte herleiten. Die Unterwasserwelt stelle sich lediglich als Beiwerk von untergeordneter Rolle dar. Charakteristisch sei allein das Krakensymbol.

71

Wegen der tatsächlichen Feststellungen im Übrigen wird auf den Tatbestand des landgerichtlichen Urteils, daneben wird auf die von den Parteien zur Akte gereichten Schriftsätze nebst Anlagen sowie auf die Sitzungsprotokolle des Landgerichts Hamburg vom 13.08. und 24.09.2015 sowie des Senats vom 08.06.2016 Bezug genommen.

II.

72

Die zulässige Berufung der Antragsgegnerin ist in der Sache auch begründet. Dem Antragsteller steht der geltend gemachte markenrechtliche Unterlassungsanspruch im Ergebnis nicht zu. Das Urteil vom 24.09.2015, mit dem das Landgericht Hamburg die beantragte einstweilige Verfügung gegen die Antragsgegnerin erlassen hat, ist deshalb unter Zurückweisung des auf deren Erlass gerichteten Antrags abzuändern.

73

1. Dem Antragsteller steht der geltend gemachte Unterlassungsanspruch gemäß § 14 Abs. 5, Abs. 2 Nr. 1 MarkenG wegen der Verwendung der „Bezeichnung/Wort-Bildmarke“ "…" nicht zu, weil die Antragsgegnerin dem Antragsteller insoweit rechtswirksam Gegenrechte entgegen halten kann, die seinen Anspruch zu Fall bringen.

74

a. Dabei geht der Senat zu Gunsten des Antragstellers davon aus, dass dieser als in das Markenregister eingetragener Inhaber grundsätzlich berechtigt ist, aus der Wort-Bildmarke DE ... "..." markenrechtliche Unterlassungsansprüche zu verfolgen.

75

aa. Für die Frage der Aktivlegitimation des Antragstellers ist entscheidend, ob er "Inhaber der Marke" DE … im Sinne von § 14 Abs. 5 MarkenG ist. Er ist als (letzter) "Inhaber" in das Markenregister eingetragen worden (Anlage ASt 6, Rdn. 730). Die Inhaberschaft an einer Marke wird indes nicht durch die Registereintragung, sondern durch Rechtsgeschäft erworben. Die Registereintragung zeichnet einen derartigen Rechtserwerb nur im Außenverhältnis nach. Die Registereintragung ist nicht konstitutiv für die Markeninhaberschaft, sondern lediglich deklaratorisch. Jedoch wird gemäß § 28 Abs. 1 MarkenG vermutet, dass das durch die Eintragung einer Marke begründete Recht dem im Register als Inhaber Eingetragenen zusteht. Diese Vermutung streitet für den Antragsteller.

76

bb. Die Parteien streiten darüber, ob die Registereintragung mit der tatsächlichen Rechtslage im Einklang steht oder nicht. D... hat die Marke mit Vereinbarung vom 01.05.2015 auf die Antragsgegnerin übertragen. Die Frage, ob diese Markenrechtsübertragung wirksam gewesen ist, hängt davon ab, ob D... seinerseits zu diesem Zeitpunkt noch Markeninhaber gewesen ist. Er hatte die Marke indes bereits Monate zuvor mit Vereinbarung vom 07.08.2014 (Anlage ASt 2) an den Antragsteller zur Sicherheit übertragen. Der Antragsteller wäre deshalb Markeninhaber geblieben und die Übertragung auf die Antragsgegnerin vom 01.05.2015 im Verhältnis zu ihm unwirksam, wenn die "Vereinbarung" vom 07.08.2014 rechtswirksam, insbesondere weder nichtig noch angefochten oder nur bedingt wirksam ist.

77

cc. Die Wirksamkeit des Vertrages ist in Abschnitt „A“ unter Ziff. I § 3 Abs. 3 in dreifacher Hinsicht unter eine aufschiebende Bedingung gestellt worden. Die Auffassung der Antragsgegnerin, diese Bedingung sei nicht eingetreten und die Vereinbarung sei deshalb nicht wirksam geworden, teilt der Senat allerdings nicht. Unabhängig von sonstigen Umständen, die auch nach Auffassung des Senats dagegen sprechen, dass die Markenrechtsübertragung ebenfalls unter eine aufschiebende Bedingung gestellt worden ist, heißt es in dem „Nachtrag zur Vereinbarung vom 07.08.2014“ vom 11.08.2014 in dem handschriftlichen Zusatz: „Damit wird auf die aufschiebende Bedingung nach A.I. §§ 3, 5 verzichtet.“ Diese Regelung ist eindeutig. Der Bedingungseintritt steht nicht eindeutig unter dem Vorbehalt, dass die zuvor geregelte Zahlung von € 17.184,87 auch tatsächlich erfolgt sein muss. Die Auffassung der Antragsgegnerin, diese "Ersatzbedingung" aus der Vereinbarung vom 11.08.2014 habe erst nach Zahlung der dort vereinbarten Raten entfallen sollen, findet nach Auffassung des Senats in dem Wortlaut keine unmissverständliche Stütze. Ohnehin hat der Antragsteller aber auch ausdrücklich behauptet, dass diese Zahlung erfolgt ist. Dem ist die Antragsgegnerin nicht ausreichend substantiiert entgegen getreten. Diese Frage des Bedingungseintritts kann gleichwohl im Ergebnis letztlich offen bleiben.

78

dd. Die Antragsgegnerin hat sich darüber hinaus mit umfangreichem Vortrag bereits in erster Instanz auf eine Nichtigkeit der Vereinbarung vom 07.08.2014 unter dem Gesichtspunkt der Sittenwidrigkeit bzw. des Wuchers gem. § 138 BGB bzw. unter dem Gesichtspunkt des Verstoßes gegen ein gesetzliches Verbot gem. § 134 BGB unter verschiedenen Aspekten berufen:

79

- Wucher (Auffälliges Missverhältnis von Leistung und Gegenleistung + Ausbeutung der
- Zwangslage und Unerfahrenheit)
- Knebelung des Schuldners
- Übersicherung aufgrund der Kumulation der Sicherheiten

80

- Markenübertragung
- Raumsicherungsübertragung
- notarielle Schuldanerkenntnis mit Unterwerfung unter die Zwangsvollstreckung

81

- Geplante Steuerhinterziehung
- Abschluss unter Drohung (Anfechtungsgrund)
- Parteiverrat durch den mitwirkenden Rechtsanwalt

82

Die genannten Aspekte wären zwar grundsätzlich geeignet, zur Unwirksamkeit eines Vertrages zu führen, wenn die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind. Dies dürfte nach der Beurteilung des Senats indes nicht der Fall sein, so dass die Einwände der Antragsgegnerin im Ergebnis - und zwar sowohl bei einer Einzel- als auch bei einer Gesamtbetrachtung - nicht geeignet wären, der rechtlichen Wirksamkeit der Vereinbarung entgegen zu stehen.

83

ee. Letztlich bedarf jedoch auch die Frage der Wirksamkeit der Vereinbarung vom 07.08.2014 für die Entscheidung des vorliegenden Rechtsstreits keiner abschließenden Klärung. Der Senat kann zu Gunsten des Antragstellers unterstellen, dass es der Antragsgegnerin nicht gelungen ist, die für den Antragsteller streitende Vermutungswirkung der Markeninhaberschaft aus § 28 MarkenG zu widerlegen, dieser durch die genannte Vereinbarung mit D. wirksam - und unbedingt - die Rechte an der Wort-Bildmarke DE … "..." erworben hat und der Antragsteller damit für die Verfolgung des Verfügungsanspruchs grundsätzlich aktivlegitimiert ist. Selbst in diesem Fall könnte der Antragsteller der Antragsgegnerin die streitgegenständliche Verwendung der Bezeichnung bzw. Wort-Bildmarke "..." in der in den Verfügungsantrag eingeblendeten Gestaltung nicht rechtswirksam untersagen.

84

b. Denn die Antragsgegnerin kann einer solchen Inanspruchnahme durch den Antragsteller Gegenrechte entgegensetzen, an denen die Durchsetzung des markenrechtlichen Unterlassungsanspruchs jedenfalls ihr gegenüber scheitert. Die Antragsgegnerin kann dem Antragsteller Gegenrechte entsprechend § 986 Abs. 1 BGB bzw. den Einwand des Rechtsmissbrauchs gem. § 242 BGB entgegenhalten, denn ihr steht gegenüber der Inanspruchnahme aus der Verfügungsmarke gemäß §§ 13 Abs. 2 Nr. 3, 51 Absatz 1 MarkenG in Verbindung mit §§ 97 Abs. 1, 2 Abs. 1 Nr. 4 und Abs. 2, 3, 17 UrhG ein Löschungsanspruch aus einem (prioritätsbesseren) urheberrechtlichen Nutzungsrecht an der „Krakendarstellung“ des Liberto Duarte zu.

85

aa. Die Antragsgegnerin macht gegenüber der Verfügungsmarke Gegenrechte mit der Behauptung geltend, diese seien prioritätsälter und hätten zur Folge, dass die Verfügungsmarke löschungsreif ist.

86

aaa. Gem. § 13 Abs. 1 MarkenG kann die Eintragung einer Marke gelöscht werden, wenn ein anderer vor dem für den Zeitrang der eingetragenen Marke maßgeblichen Tag ein sonstiges, nicht in den §§ 9 bis 12 aufgeführtes Recht erworben hat und dieses ihn berechtigt, die Benutzung der eingetragenen Marke im gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland zu untersagen.

87

bbb. Nach § 13 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gehören zu den sonstigen Rechten im Sinne des Abs. 1 insbesondere auch Urheberrechte. § 6 Abs. 1 MarkenG bestimmt, dass im Falle des Zusammentreffens von Rechten im Sinne der §§ 4, 5 und 13 MarkenG für die Bestimmung des Vorrangs der Rechte ihr Zeitrang maßgeblich ist. Der Zeitrang wird in § 6 Abs. 2 und 3 MarkenG bestimmt. Für die Bestimmung des Zeitrangs von Rechten im Sinne des § 5 MarkenG (Unternehmenskennzeichen) und § 13 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG (Urheberrecht) ist danach der Zeitpunkt maßgeblich, zu dem das Recht erworben wurde. Ein Urheberrecht entsteht mit der Schöpfung des Werks.

88

bb. Die Antragsgegnerin beruft sich zunächst auf ein prioritätsbesseres Recht an einem Unternehmenskennzeichen "..." i.S.v. § 5 Abs. 2 Satz 1 MarkenG, und zwar mit Priorität aus den 1980er Jahren. Ein solches prioritätsälteres Recht könnte sie der Verfügungsmarke erfolgreich entgegenhalten, wenn ihr ein derartiges Recht zusteht. Ob dies der Fall ist, kann der Senat indes aus den nachfolgend angeführten Gründen dahinstehen lassen.

89

cc. Es bedarf ebenfalls keiner abschließenden Entscheidung, ob sich die Antragsgegnerin auf ein urheberrechtliches Nutzungsrecht gem. § 31 Abs. 1 UrhG an der bzw. einer Krakenfigur berufen kann, die derjenigen gleicht bzw. in rechtlich relevanter Weise ähnlich ist, die Gegenstand des Bildanteils der Verfügungsmarke "..." ist. Der Senat muss im Rahmen des vorliegenden Rechtsstreits insbesondere nicht darüber entscheiden, ob dieses Krakenmotiv erst im Jahre 2005 von S... geschaffen worden oder wesentlich älter ist, nämlich im Jahr 1987 von E... oder gar bereits im Jahr 1984/1985 von R... jeweils allein oder von beiden gemeinsam in Miturheberschaft erschaffen worden ist.

90

dd. Denn jedenfalls hat die Antragsgegnerin durch Vereinbarung vom 22.09.2015 (Anlage HHB 9) durch den Dekorationsmaler Liberto Duarte an der von ihm geschaffenen „Krakendarstellung“ in einer Unterwasserwelt das räumlich, zeitlich und inhaltlich unbegrenzte, ausschließliche, übertragbare und unterlizenzierbare Recht zur Nutzung, Vervielfältigung und Verbreitung für den Gastronomiebereich erworben. Der Künstler Liberto Duarte hat die ursprüngliche „Krakenfigur“, die in seiner „Krakendarstellung“ enthalten ist, zwar unstreitig nicht selbst geschaffen. Ihm steht jedoch an seiner „Krakendarstellung“ ein eigenes Bearbeiterurheberrecht i.S.v. § 3 UrhG zu, das die Antragsgegnerin als Nutzungsberechtigte einer Inanspruchnahme aus der Verfügungsmarke entsprechend § 986 Abs. 1 BGB bzw. unter dem Gesichtspunkt des Rechtsmissbrauchs gem. § 242 BGB entgegen halten kann.

91

aaa. Allerdings handelt es sich – wovon auch das Landgericht zutreffend ausgegangen ist - bei der „Krakendarstellung“ des Dekorationsmalers Liberto Duarte um eine unfreie Bearbeitung der – von wem auch immer geschaffenen – ursprünglichen „Krakenfigur“ i.S.v. § 23 UrhG. Denn trotz der hinzugefügten Elemente (Wasser, Licht, Luftblasen, Meeresboden usw.) „scheint“ das ursprüngliche Werk unverkennbar durch.

92

(1) Bei der Frage, ob in freier Benutzung eines geschützten älteren Werkes ein neues Werk geschaffen worden ist, kommt es entscheidend auf den Abstand an, den das neue Werk zu den entlehnten eigenpersönlichen Zügen des benutzten Werkes hält (BGH GRUR 2011, 803, 806 - Lernspiele; BGH GRUR 2011, 134, 137 - Perlentaucher). Dabei ist kein zu milder Maßstab anzuwenden. Eine freie Benutzung setzt daher voraus, dass angesichts der Eigenart des neuen Werks die entlehnten Züge des geschützten älteren Werks verblassen (BGH GRUR 2011, 134, 137 – Perlentaucher; BGH GRUR Int. 1999, 884, 885 – Lara’s Tochter; BGH GRUR 1958, 402, 404 – Lili Marleen). Die Grenze für die Zulässigkeit einer derartigen Anknüpfung wird nicht überschritten, wenn trotz der Anlehnung ein neues selbstständiges Werk entsteht, dessen Prägung einen eigentümlichen Charakter aufweist (BGH GRUR 1958, 402, 404 – Lili Marleen). In der Regel geschieht dies dadurch, dass die dem geschützten älteren Werk entlehnten eigenpersönlichen Züge in dem neuen Werk in einer Weise zurücktreten, dass das neue Werk nicht mehr in relevantem Umfang das ältere benutzt, so dass dieses nur noch als Anregung zu neuem, selbstständigen Werkschaffen erscheint (BGH GRUR 2011, 134, 137 – Perlentaucher; BGH GRUR Int. 1999, 884, 885 – Lara’s Tochter).

93

(2) Davon kann im vorliegenden Fall ersichtlich nicht die Rede sein, wie die nachfolgend eingeblendete Gegenüberstellung belegt, ohne dass es insoweit weiterer Ausführungen bedarf:

94

Dementsprechend unternimmt es die Antragsgegnerin zu Recht auch nicht, sich auf eine freie Benutzung i.S.v. § 24 UrhG zu stützen. Dieses Unterfangen wäre ersichtlich aussichtslos. Obwohl die „Krakendarstellung“ Abweichungen aufweist, verblasst dahinter in keiner Weise das Original der „Krakenfigur“. Daran ändert die Ausführung in Farbe und das Hinzufügen der "Unterwasserwelt" nichts. Der Krake scheint gleichwohl unverkennbar durch. Das Landgericht hat deshalb zutreffend eine freie Benutzung i.S.v. § 24 UrhG verneint.

95

bbb. Die Antragsgegnerin beruft sich vielmehr auf das Entstehen eines selbstständigen Bearbeiterurheberrechts nach § 3 Satz 1 UrhG durch Liberto Duarte und hält die ihr insoweit übertragenen Nutzungsrechte (Vertrag vom 22.09.2009 in Anlage HHB 9) der Inanspruchnahme aus der Verfügungsmarke entgegen. Hiermit hat sie Erfolg, denn bei der „Krakendarstellung“ handelt es sich um eine urheberrechtsschutzfähige Bearbeitung der "Krakenfigur" im Sinne von § 3 Satz 1 UrhG.

96

(1) Nach dieser Vorschrift werden Bearbeitungen eines Werkes unbeschadet des Urheberrechts am bearbeiteten Werk wie selbstständige Werke geschützt, wenn sie sich als persönliche geistige Schöpfung des Bearbeiters darstellen. Die Bearbeitung ist ein Unterfall der unfreien Benutzung. Das Originalwerk bleibt zwar in der Bearbeitungsfassung erkennbar und scheint mit seinen Wesenszügen und Eigenheiten durch. Zugleich setzt eine schutzfähige Bearbeitung i.S.v. § 3 UrhG jedoch stets voraus, dass das Ergebnis seinerseits urheberrechtliche Werkqualität aufweist (BGH GRUR 1968, 321, 324 – Haselnuss; BGH GRUR 1991, 533 – Brown Girl II). Es entstehen dadurch zwei urheberrechtsschutzfähige Werke. Der Individualität des Originalwerks wird somit die Individualität des Bearbeiters "aufgeprägt". Auf diese Weise erhält der bearbeitende Urheber Schutz für seine Bearbeitung, während der Urheber des Ausgangswerks sein Urheberrecht nicht durch die Bearbeitung des Werkes verliert (Schricker/Loewenheim, 4. Aufl., § 3 Rn. 40; Möhring/Nicolini/Ahlberg, UrhG, § 3 Rn. 2).

97

(2) Eine derartige Situation liegt hier vor. Bei der von Liberto Duarte geschaffenen „Krakendarstellung“ handelt es sich um ein neues Werk der bildenden Kunst i.S.v. § 2 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2 UrhG. Die Antragsgegnerin hat sich für die Begründung eines Urheberrechtsschutzes der Werkbearbeitung im Wesentlichen auf die nachfolgend dargestellten Gestaltungsmerkmale berufen.

98

Der Senat muss aus Anlass dieses Rechtsstreits nicht darüber entscheiden, ob sämtliche Gestaltungsmerkmale zur Werkqualität der Bearbeitung beitragen können, insbesondere ob dies etwa in Bezug auf den Schriftzug „...“, die Reihenfolge der Fangarme oder die Gestaltung der Saugnäpfe der Fall ist. Urheberrechtliche Werkqualität im Rahmen von § 3 UrhG offenbart sich indes in jedem Fall darin, dass der Künstler ein Figurenmotiv in die Darstellung eines Gesamtbildes und damit zugleich eine zweidimensionale Gestaltung in eine dreidimensionale transformiert hat. Durch diese Transformation wird eine Gesamtgestaltung erzielt, in der die isolierte „Krakenfigur“ letztlich "in ihrem Element lebt". Die von dem Künstler Liberto Duarte geschaffene „Unterwasserwelt“ mit einem farblich und räumlich ausgestalteten Meeresgrund, einer welligen Textur des Wassers, den aufsteigenden Luftblasen und dem einfallenden Sonnenlicht stellt sich nicht lediglich als „dekoratives Beiwerk“ dar, sondern gibt der „Krakendarstellung“ ein eigenschöpferisches Gepräge, das zwar auf die ebenfalls geschützte "Krakenfigur" erkennbar Bezug nimmt und diese mit umfasst, zugleich aber als Transformation der Figur in seinen natürlichen "Lebensraum" erhebliche eigene künstlerische Akzente setzt und insoweit die Voraussetzungen eines eigenständigen urheberrechtlichen Werks erfüllt.

99

ccc. Dieses Bearbeiterurheberrecht von Liberto Duarte wird durch die Verfügungsmarke verletzt. Denn die Verfügungsmarke ist - wenngleich in schwarz-weißer Darstellung - mit der Bearbeitung von Liberto Duarte weitgehend identisch ist.

100

Weder die unterschiedliche Farbgebung noch die Abweichungen in Bezug auf den Meeresboden oder andere unterscheidende Nuancen reichen aus, um der graphischen Gestaltung der Verfügungsmarke in Bezug auf das von Liberto Duarte geschaffene Bearbeitungswerk gem. § 3 UrhG den Charakter einer unfreien Bearbeitung i.S.v. § 23 UrhG zu nehmen. Aus der Tatsache, dass die Verfügungsmarke die „Krakendarstellung“ übernommen hat, ergibt sich zudem zwangsläufig, dass das urheberrechtliche Werk prioritätsälter als die Verfügungsmarke, also vor deren Anmeldetag - 29.08.2013 – geschaffen worden ist, ohne dass es dabei auf den exakten Schöpfungszeitpunkt ankommt.

101

ddd. Der Bearbeiter Liberto Duarte durfte bzw. darf seine Bearbeitung ohne eine Zustimmung des Originalurhebers zwar nicht aktiv benutzen. Denn durch die Bearbeitung wird zugleich auch das Originalwerk benutzt. Trotz dieser Abhängigkeit vom Originalwerk erwächst aus dem Bearbeiterurheberrecht jedoch zugleich ein originär entstandenes Ausschließlichkeitsrecht zur Abwehr von Rechtsverletzungen. Hierauf kann sich auch die Antragsgegnerin wirksam gegenüber dem Antragsteller berufen.

102

(1) Der Bearbeiter hat hinsichtlich der Bearbeitung ein selbstständiges Verbietungsrecht, das er unabhängig vom Originalurheber – und damit auch ohne dessen Einwilligung – geltend machen kann (Schricker/Loewenheim, a.a.O., § 3 Rn. 39). Damit gewährt das Bearbeiterurheberrecht dem Berechtigten einen Schutz gegen eine rechtsverletzende Übernahme seiner Bearbeitung durch Dritte. Ebenso kann er unabhängig vom Originalurheber Nutzungsrechte an der Bearbeitung einräumen (BGH GRUR 1962, 370, 374 – Schallplatteneinblendung). Dieser muss dann allerdings der Verwertung selbst zustimmen.

103

(2) Durch die Vereinbarung vom 22.09.2015 mit Liberto Duarte sind der Antragsgegnerin umfassende Nutzungsrechte an der "Krakendarstellung" eingeräumt worden, die Gegenstand des Bearbeiterurheberrechts ist. Zwar berechtigt diese Vereinbarung die Antragsgegnerin noch nicht, die "Krakendarstellung" in rechtlich einwandfreier Weise selbst zu benutzen, wenn sie nicht zugleich auch die Einwilligung des Originalurhebers der "Krakenfigur" eingeholt hat. Die Frage, ob dies der Fall ist, steht zwischen den Parteien im Streit. Sie hängt maßgeblich davon ab, von wem die Krakenfigur wann - allein oder gemeinschaftlich – geschaffen worden ist.

104

(3) Diese Frage bedarf indes auch in diesem Zusammenhang keiner Klärung. Denn dem Inhaber des Bearbeiterurheberrechts steht unabhängig davon in jedem Fall ein eigenes, von der Einwilligung des Originalurhebers unabhängiges, selbstständiges Verbietungsrecht gegen eine rechtsverletzende Benutzung des von ihm selbst durch Bearbeitung entstandenen Werks zu (BGH GRUR 1955, 351, 354 – Indeta). Dieses Abwehrrecht ist durch die ersichtlich als umfassend beabsichtigte Rechtsübertragung in § 2 der Vereinbarung vom 22.09.2015 von Liberto Duarte ebenfalls auf die Antragsgegnerin übertragen worden. Dieser Parteiwille ergibt sich letztlich zweifelsfrei auch daraus, dass dieser Vertrag erst im Verlauf des vorliegenden Rechtsstreits geschlossen worden ist und die Antragsgegnerin ersichtlich in eine rechtliche Position versetzen sollte, sich gegen eine Inanspruchnahme aus der Verfügungsmarke erfolgreich zur Wehr zu setzen.

105

(4) Allerdings kann der in Anspruch genommene Verletzer dem Antragsteller ältere Rechte Dritter grundsätzlich nicht entgegenhalten, denn diese entfalten ihre Vorrangwirkung grundsätzlich nur zugunsten des Inhabers. Zudem war die Verfügungsmarke zum Zeitpunkt der Übertragung der Nutzungsrechte von Liberto Duarte auf die Antragsgegnerin bereits eingetragen. Nach zutreffender höchstrichterlicher Rechtsprechung steht dem in Anspruch genommenen Rechtsverletzer jedoch in entsprechender Anwendung des Rechtsgedankens von § 986 Abs. 1 BGB die Einrede aus einem prioritätsälteren Recht eines Dritten dann zu, wenn der in Anspruch genommene Rechtsverletzer aufgrund vertraglicher Gestattung zur Benutzung des älteren Rechts des Dritten berechtigt ist und das Recht des Dritten gegenüber dem Anspruchsteller durchsetzbar ist, d.h. der Dritte von diesem seinerseits Unterlassung verlangen können (Ingerl/Rohnke, MarkenG, 3. Aufl., § 14 Rdn. 39, m.w.N.). So verhält es sich auch im vorliegenden Fall. Die Antragsgegnerin hat zur Abwehr berechtigende Nutzungsrechte wirksam von Liberto Duarte erworben, der seinerseits von dem Antragsteller eine Unterlassung der Nutzung der Verfügungsmarke verlangen könnte.

106

dd. Die insoweit erworbene Rechtsposition kann die Antragsgegnerin dem Antragsteller im vorliegenden Rechtsstreit wenn nicht schon gemäß dem Vorstehenden unmittelbar entsprechend § 986 Abs. 1 BGB als Gegenrecht, so doch jedenfalls gemäß § 242 BGB mit dem Einwand des Rechtsmissbrauchs erfolgreich entgegenhalten.

107

aaa. Die Verfügungsmarke beschränkt sich - wie dargelegt - nicht auf die Abbildung der „Krakenfigur“, sondern basiert entscheidend auf der von Liberto Duarte geschaffenen „Krakendarstellung“. Selbst wenn man zu Gunsten des Antragstellers davon ausgehen wollte, dass die „Krakenfigur“ ausschließlich von E... geschaffen worden ist und der Antragsteller insoweit mit Vereinbarung vom 21.09.2015 (Anlage ASt 24) ausschließliche Nutzungsrechte erworben hat, berechtigt ihn dies in urheberrechtlicher Hinsicht noch nicht dazu, die auf ihn eingetragene Verfügungsmarke rechtlich unbeanstandet zu nutzen. Hierzu wäre vor Eintragung der Verfügungsmarke vielmehr nicht nur die Einwilligung des Originalurhebers der „Krakenfigur“, sondern auch die Einwilligung des Inhabers des Bearbeiterurheberrechts an der „Krakendarstellung“ einzuholen gewesen, um die Marke in rechtlich einwandfreier Form benutzen zu können (vgl. Dreier/Schulze, UrhG, 5. Aufl., § 3 Rdn. 50). Diese Einwilligung hat der Antragsteller unstreitig nicht erlangt. Vielmehr hat der Inhaber des Bearbeiterurheberrechts der Antragsgegnerin die ausschließlichen Nutzungsrechte übertragen, derer indes der Antragsteller für eine beanstandungsfreie Markennutzung zwingend bedarf.

108

bbb. Da dem Antragsteller diese Einwilligung durch Liberto Duarte unzweifelhaft fehlt, kann die Antragsgegnerin ihrer Inanspruchnahme aus der Verfügungsmarke den Einwand des rechtsmissbräuchlichen Verhaltens aus § 242 BGB („Dolo agit qui petit quod statim redditurus est“) erfolgreich entgegenhalten. Danach handelt treuwidrig, wer von einem anderen eine Leistung fordert, die er sofort wieder zurückgewähren müßte.

109

(1) Allerdings berührt das von der Antragsgegnerin erhobene Gegenrecht nicht die markenrechtliche Aktivlegitimation des Antragstellers als solche, selbst wenn vor Eintragung der Marke die Einwilligung auch des Inhabers des Bearbeiterurheberrechts einzuholen gewesen wäre. Dies ändert nichts daran, dass die Verfügungsmarke als eingetragenes Registerrecht i.S.v. § 28 Abs. 1 MarkenG grundsätzlich dem Antragsteller – und nicht einer anderen Person - als eingetragenem Inhaber „zusteht“. Hiervon zu unterscheiden ist die Frage, ob der Antragsteller wegen entgegenstehender Rechte Dritter auch materiell-rechtlich zur „Benutzung“ der Marke befugt ist. Fehlt dem eingetragenen Markeninhaber diese Befugnis, so ist der in Anspruch genommene Rechtsverletzer unter den vorstehend genannten Umständen befugt, dem Markeninhaber diese fehlende Nutzungsbefugnis entgegen zu halten.

110

(2) Bei dem Verbot der unzulässigen Rechtsausübung handelt es sich um einen allgemeinen Rechtsgrundsatz, der auch im Markenrecht gilt. Schon zum früheren Recht war anerkannt, dass die Berufung auf eine nur formale Rechtsstellung als Inhaber eines Kennzeichenrechts den Grundsätzen von Treu und Glauben widerspricht und daher rechtsmissbräuchlich ist (vgl. u.a. BGH GRUR 1955, 299 - Koma). Bei den zunächst entschiedenen Fallgestaltungen stellte sich die Frage des Missbrauchs des formalen Zeichenrechts zumeist im Blick auf ein sittenwidriges Handeln beim Erwerb des Zeichenrechts (vgl. u.a. BGH GRUR 1967, 490, 492 - Pudelzeichen). Allerdings konnte auch die Ausübung eines - selbst eines schutzwürdigen - Zeichenrechts als missbräuchlich behandelt werden, sofern besondere Umstände hinzutraten (vgl. BGH GRUR 1970, 138, 139 - Alemite). Diese Rechtsgrundsätze hat der Bundesgerichtshof in der Entscheidung „Classe E“ (BGH GRUR 2001, 242, 244 – Classe E) auch für den Geltungsbereich des Markengesetzes betont.

111

(3) Derart besondere Umstände liegen auch im vorliegenden Fall vor. Denn ohne die Einwilligung des Inhabers des Bearbeiterurheberrechts ist die Verfügungsmarke gem. § 51 Abs. 1 MarkenG löschungsreif, weil ihr ältere Rechte i.S.v. § 13 Abs. 2 Nr. 3 UrhG entgegenstehen. Damit handelt der Antragsteller treuwidrig, wenn er von einem anderen (der Antragsgegnerin) ein Verhalten (Unterlassung) fordert, das er sofort (auf eine Löschungsklage der Antragsgegnerin) wieder zurücknehmen müßte. In einem derartigen Fall steht dem Antragsteller trotz seiner formal unverändert bestehenden Rechtsposition als Markeninhaber der geltend gemachte Unterlassungsanspruch nicht zu.

112

(4) Die Antragsgegnerin als Inhaberin ausschließlicher Nutzungsrechte an dem Bearbeiterurheberrecht kann diese Löschungsreife nicht nur gem. § 55 Abs. 1 MarkenG im Klagewege in einem Hauptsacheverfahren als selbstständigen Angriff geltend machen. Sie ist – wenn sie selbst, wie hier, aus der löschungsreifen Marke in einem Verfahren des einstweiligen Rechtsschutzes auf Unterlassung in Anspruch genommen wird – gleichermaßen befugt, dieser Inanspruchnahme zur Abwehr den Einwand des Rechtsmissbrauchs aus § 242 BGB entgegenzuhalten. Dies betrifft sowohl den geltend gemachten Unterlassungsanspruch gem. § 14 Abs. 5 MarkenG als auch den zum Gegenstand des Verfügungsantrags zu Ziff. 2 gemachten Vernichtungsanspruch gem. § 18 MarkenG.

113

2. Da der Antragstellerin mithin bereits der geltend gemachte Verfügungsanspruch nicht zusteht, bedarf es keiner Ausführungen dazu, ob ihr der für eine Verfolgung ihrer Ansprüche im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes erforderliche Verfügungsgrund gem. §§ 935, 940 ZPO zur Seite steht.

114

3. Die Kostenentscheidung beruht auf § 91 ZPO.