Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 mars 2010, 09-11.813, Inédit
Juridiction : Cour de cassation
Formation : CHAMBRE_COMMERCIALE
Date de la décision : 2010-03-09
Numéro d'affaire : 09-11813
Solution : Cassation
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 2009-01-14
Président : Mme Favre (président)
Avocats : SCP Boullez, SCP Boulloche

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Orient marketing service ( la société Orient), société de droit autrichien, titulaire de la marque de thé "Anadolu Cay Thé", déposée le 23 septembre 1987 en Autriche, et le 17 décembre 2001 en France, a autorisé le 26 juin 1992 la société Alimex, son distributeur, à déposer en France cette marque, sous son nom propre ; que le 26 mai 1992, la société Globe 2000 a déposé, auprès de l'Inpi, la marque de thé "Anadolu'm Cay Thé", laquelle a été cédée en 2001 à la société Orient ; que le 17 mai 2004, cette dernière a demandé l'annulation de la marque "Anadolu Cay Thé" déposée par la société Alimex et l'a assignée en contrefaçon et concurrence déloyale ; que la société Alimex a, à titre reconventionnel, sollicité la déchéance de la marque "Anadolu'm Cay Thé" pour défaut d'exploitation ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que pour écarter la déchéance de la marque "Anadolu'm Cay Thé" que la société Orient avait acquise de la société Globe 2000, l'arrêt retient qu'à la suite de la cession, l'exploitation de la marque a repris au vu des factures produites en date des années 2002 à 2005 établies par la société Orient à l'adresse de divers clients ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les factures afférentes au thé de marque "Anadolu'm Cay Thé" établies en dehors du territoire français, pouvaient être prises en considération pour justifier d'une exploitation continue de la marque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur ce moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu que pour écarter la déchéance de la marque "Anadolu'm Cay Thé, l'arrêt retient encore que l'exploitation de la marque a repris au vu de deux constats d'huissier établis à Strasbourg, l'un le 12 juin 2007 duquel il résulte que l'huissier s'est rendu chez trois commerçants où il a trouvé du thé de cette marque, l'autre le 12 février 2007 démontrant la vente d'un paquet de thé de la marque "Anadolu" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les constats d'huissier précités, notamment celui du 12 juin 2007 postérieur à la demande de déchéance, pouvaient être prises en considération pour justifier d'une exploitation continue de la marque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence de la partie du dispositif critiquée par le second moyen et portant annulation pour indisponibilité de la marque "Anadolu Cay Thé" que la société Alimex avait déposée dès lors que la déchéance encourue par la société Orient lui interdit de se prévaloir de toute antériorité à l'égard de la société Alimex ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Orient marketing service aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Alimex la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Alimex PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande formée par la société ALIMEX, afin de voir prononcer la déchéance de la marque ANADOLU'm CAY THE que la société ORIENT avait acquise de la société GLOBE 2000 ; AUX MOTIFS QUE cette marque a été acquise par l'acte de cession susvisé signé le 24 octobre 2001 par la société ORIENT avec Maître Y... ès qualités de liquidateur de la SARL GLOBE 2000 avec l'autorisation du Juge Commissaire ; qu'il est exact que dans cet acte il est précisé que la marque n'était plus exploitée et que son acquisition se faisait aux risques et périls de la société, une telle situation s'expliquant par les difficultés de la SARL GLOBE 2000 ayant abouti à sa liquidation judiciaire ; que suite à cette cession, l'exploitation de la marque a repris au vu des factures produites en date des années 2002 à 2005 établies par la société ORIENT à l'adresse de divers clients ainsi que d'un mail du 30 mars 2007 émanant du Groupe STASSEN basé au SRI LANKA ; qu'enfin chacune des parties produit un constat d'huissier : - l'un de la SCP LEVY-VICCI établi le 12 juin 2007 à la demande de la société ORIENT lui demandant de réaliser un constat d'achat de thé de marque ANADOLU'm, duquel il résulte que l'huissier s'est rendu chez trois commerçants strasbourgeois ce jour-là où il a trouvé à acheter cette marque de thé ; l'autre de la SCP SCHAEFFER établi le 12 février 2007 à la demande de la SARL ALIMEX lui demande de se rendre dans quatre commerces de la Communauté Urbaine de STRASBOURG afin d'y acheter un paquet de thé de marque ANADOLU, lequel ce jour-là a pu réaliser cet achat de thé "de marque ANADOLU" en provenance d'ORIENT ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, et dès lors que l'huissier mandaté par elle avait pour seule consigne d'acheter du thé de marque ANADOLU, il ne saurait être déduit des résultats de ce second constat l'inexploitation de la marque ANADOLU'm CAY THE par la société ORIENT, ce qui est au surplus démenti par le premier constat d'huissier susvisé ; que, dès lors qu'il résulte des pièces que la société ORIENT exploitait bien avant 2001 la marque ANADOLU CAY TEE et à partir de 2001 cette marque et la marque ANADOLU'm CAY THE, aucune déchéance n'est dès lors encourue, l'usage sérieux de cette dernière marque par son nouvel acquéreur depuis 2001 étant établi ; ET QUE, sur le préjudice, la société ORIENT fonde sa demande sur la concurrence déloyale fondée sur la contrefaçon de sa marque ANADOLU CAY TEE afin de justifier de la perte de parts de marché et permettre d'apprécier l'ampleur de son préjudice ; que, cependant le seul préjudice subi ne peut découler que de la perte de marché découlant de la contrefaçon de la marque ANADOLU'm CAY TEE ; qu'avant 2001 il est constant que cette marque déposée en 1992 a été en partie inexploitée, sans que des éléments ne soient fournis sur le préjudice du propriétaire de l'époque, la société GLOBE 2000 ; que, de même, pour la période postérieure à 2001, et comme devant les premiers juges, l'appelante ne verse aucune pièce de nature à établir sa perte de parts de marché ; qu'enfin il n'appartient pas à la Cour de palier par une expertise la carence des parties dans l'administration de la preuve ; qu'en conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société ORIENT de sa demande d'expertise et de sa demande en dommages et intérêts ; 1. ALORS QU'en application de l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, la déchéance d'une marque est encourue lorsque son titulaire n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans, à compter de la date à laquelle la procédure d'enregistrement est terminée ; qu'en raison du principe de territorialité de la marque, les actes d'usage d'une marque ne sont regardés comme sérieux que s'ils sont accomplis sur le territoire français ; que la société ALIMEX a soutenu dans ses conclusions récapitulatives (p. 8), que la société ORIENT MARKETING SERVICE ne pouvait pas rapporter la preuve d'un usage sérieux de la marque, en versant aux débats des factures afférentes à des ventes réalisées en dehors de France ; qu'en décidant que l'exploitation de la marque a repris au vu des factures que la société ORIENT MARKETING SERVICE avait établies entre 2002 et 2005, à l'adresse de divers clients ainsi qu'un mail du 30 mars 2007 émanant du groupe STASEN qui est basé au Sri Lanka, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces factures afférentes à des opérations qui, pour avoir été réalisées en dehors du territoire français, pouvaient être prises en considération pour justifier d'une exploitation continue de la marque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle. 2. ALORS QUE le titulaire de la marque, pour échapper à la déchéance qu'il encourt pour défaut d'exploitation, doit justifier d'un usage sérieux qui ait pour but de créer et de maintenir des parts de marché pour les produits ou services concernés, sans qu'il puisse se résumer à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque ; qu'en se bornant à constater que la marque a été exploitée au vu de factures et de constat d'huissier, tout en constatant que la société ORIENT MARKETING SERVICE ne justifiait d'aucune part de marché dont elle aurait été privée du fait de l'exploitation par la société ALIMEX d'une marque prétendument contrefaisante (arrêt attaqué, p. 10 dernier alinéa ; p. 11), la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un usage sérieux de la marque ; qu'ainsi, elle a violé l'article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ; 3. ALORS QU'aux termes de l'article L 714-5, alinéa 4, du Code de la propriété intellectuelle, « l'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande » ; qu'en retenant que l'usage de la marque ANADOLU'm CAY THE serait prouvé par le constat d'huissier établi le 12 juin 2007, après que la société ALIMEX en eut sollicité la déchéance pour défaut d'exploitation, la Cour d'appel a violé la disposition précitée. SECOND MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé pour indisponibilité la marque ANADOLU que la société ALIMEX avait déposée, pour indisponibilité ; AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L.711-4 du Code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieurement enregistrée ou notoirement connue ; que, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la marque ANADOLU CAY a été déposée en France par la société AL1MEX, le 26 juin 1992, soit un mois après qu'ait été déposée le 26 mai 1992, la marque ANADOLU'm CAY THE dont la société ORIENT est devenue propriétaire ; que c'est à la société ALIMUX, défenderesse à l'action en nullité, à prouver la forclusion par tolérance du titulaire des droits antérieurs ; que si la société ORIENT vient rétroactivement aux droits de la société GLOBE 2000, IL n'en demeure pas moins que la tolérance de la société intimée à l'égard de la société appelante, mise en évidence par le jugement du Tribunal de Grande Instance de SAVERNE du 14 février 2000, ne vise que les marques ANADOLU CAY TEE et ANADOLU'm CAY THE ; qu'en revanche, et dès lors que la forclusion ne bénéficie qu'au déposant de bonne foi, il appartient à la société ALIMEX de prouver la tolérance de la SARL GLOBE 2000, avant la cession de 2001, à l'égard de la marque ANADOLU CAY THE ; qu'en l'absence de cette preuve en l'espèce, il n'y a pas forclusion et il y a lien d'examiner l'indisponibilité du signe à cette période ; que les deux marques déposées en 1992 concernent des produits identiques (thé) ; que de plus les signes en cause, pour ne pas être identiques, sont similaires et doivent être appréciés globalement, c'est-à-dire tant au plan visuel qu'auditif et conceptuel, cette comparaison se faisant à partir des signes tels que déposés ; qu'il s'agit de deux signes complexes composés d'une marque verbale et d'un signe figuratif ; que, s'agissant de la marque verbale, tous deux contiennent le terme dominant ANADOLU ; qu'au plan auditif, l'adjonction de la lettre "m" n'est pas déterminante, ne s'agissant pas d'une lettre d'attaque, mais d'une terminaison douce ne faisant que prolonge la mélodie d'ANADOLU que, de même, au plan visuel, la lettre "m" figure en petits caractères et ne nuit pas à la similitude visuelle des deux termes ; que, s'agissant du signe figuratif, il s'agit dans les deux cas d'ustensiles permettant la conservation du thé et sa consommation et sont placés au-dessus de la marque verbale ; que s'il ne sont pas identiques (samovar pour la marque d'ALIMEX et théière à deux étages pour celle de GLOBE 2000), il est manifeste qu'ALIMEX a copié le dessin entourant la marque verbale déposée par la société ORIENT en 1987 ; qu'enfin au plan conceptuel, si le terme ANADOLU désigne une région de Turquie productrice de thé, il s'agit seulement d'un terme évocateur, les emballages précisant une provenance étrangère de leur contenu ; que, de plus rien ne démontre que seuls les commerce turcs vendraient ces produits ; que dans ces conditions, si la similitude très forte des marques verbales est quelque peu atténuée par la similitude des signes figuratifs, l'impression d'ensemble laisse subsister un réel risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne ; que, dès lors il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la marque ANADOLU CAY The déposée par la société ALIMEX ; ALORS QU'en application des articles 624 et 625, alinéa 2, du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation emportera nécessairement celle du chef de l'arrêt annulant pour indisponibilité la marque ANADOLU que la société ALIMEX avait déposée, dès lors que la déchéance encourue par la société ORIENT MARKETING SERVICE, pour défaut d'exploitation de la marque, lui interdit de se prévaloir de toute antériorité à l'égard de la société ALIMEX.