Cour d'appel de Versailles, du 20 mai 1999, 1996-7769

LES FAITS Monsieur Philippe X... a, le 15 juin 1992, déposé en classe 3 la marque "MAC COSMETICS IS A REGISTERED TRADE MARK OF MAKE-UP ART COSMETICS". La société MAKE-UP ART COSMETICS LLC, exposant qu'elle était propriétaire de la marque "MAC" déposée le 6 novembre 1991, en classe 3, pour l'avoir acquise de la société MAKE-UP ART LIMITED, selon cession inscrite au registre national des marques le 10 février 1995, a assigné Monsieur X... en contrefaçon et en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de NANTERRE. Par jugement en date du 11 juin 1996, le tribunal de grande instance de NANTERRE a : - dit que la marque 92/422651 déposée le 15 juin 1992 par Monsieur X... était la contrefaçon de la marque dont la société MAKE-UP ART COSMETICS est titulaire, - prononcé la nullité de cette marque, - ordonné l'inscription de la décision au registre national des marques par les soins du greffier ou de l'une des parties, conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 30 janvier 1992, - interdit à Monsieur X... de faire usage sous quelque forme que ce soit des termes "MAC" et "MAKE-UP COSMETICS" sous astreinte de 800 francs par infraction constatée, - condamné Monsieur X... à payer à la société MAKE-UP ART COSMETICS la somme de 40.000 francs en réparation de son préjudice, - autorisé la publication du dispositif de la décision dans deux journaux ou revues au choix de la société MAKE-UP ART COSMETICS LLC, aux frais de Monsieur X... dans la limite de 10.000 francs par insertion, - ordonné l'exécution provisoire et condamné Monsieur X... à payer à la société MAKE-UP ART COSMETICS LLC une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration au greffe en date du 28 août 1996, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision, à laquelle il fait grief d'avoir retenu que la marque par lui déposée le 15 juin 1992 dans la classe 3 était contrefaisante de la marque "MAC", dont la société MAKE-UP COSMETICS se dit propriétaire depuis son acquisition par cession le 10 février 1995, alors que la marque "MAC", qui n'a été déposée que le 6 novembre 1991 par la société MAKE-UP ART COSMETICS LIMITED, l'a été postérieurement à l'utilisation que faisait, pour le même type de produits, la société SCEP, dont "MAQUILLAGE ARTISTIQUE CONTEMPORAIN", et dont il a été le gérant depuis 1987, de ladite marque et ce bien que l'article L.711-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que ne peut être adoptée comme marque unique une marque portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque notoirement connue, à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l'ensemble du territoire. En outre, Monsieur X... considère qu'il ne peut lui être reproché d'avoir inscrit les termes "MAKE-UP ART COSMETICS" dans son dépôt de marque, alors que ces termes étaient utilisés depuis 1987 sur certains des produits commercialisés par la SCEP, notamment des mascaras. Enfin, il fait valoir que Monsieur Christian Y... a déposé le 17 octobre 1990 à l'INPI la marque "MACH FUSION". Monsieur X... demande donc à la Cour de : - réformer le jugement entrepris, - débouter la société MAKE-UP ART COSMETICS de toutes ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La société MAKE-UP ART COSMETICS conclut à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur X..., faisant valoir qu'il se contente de demander à la Cour de réformer le jugement sans indiquer les dispositions du jugement qu'il critique et de débouter la concluante de l'intégralité de ses demandes, alors qu'elle n'en avait, à la date de conclusions de Monsieur X..., formulé aucune. Subsidiairement, sur le fond, la société MAKE-UP ART COSMETICS conclut au débouté de Monsieur X... et développe les moyens suivants : - Monsieur X... ne pourrait invoquer de prétendus droits antérieurs dont le titulaire aurait été la société SCEP, puisqu'aux termes de l'article 714-3 paragraphe 3, seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article 711-4, - en tout état de cause, Monsieur X... n'apporterait pas la preuve de ce que la société SCEP aurait utilisé le nom commercial "MAQUILLAGE ARTISTIQUE CONTEMPORAIN" et aurait commercialisé certains de ses produits sous la marque "MAC", d'autres avec la mention "MAKE-UP ART COSMETICS", pas plus qu'il n'apporte la preuve de ce que la société SCEP ait effectivement été titulaire d'un droit antérieur opposable à la concluante, notamment d'une marque notoire, d'une enseigne, d'un nom commercial connus sur l'ensemble du territoire, - pas davantage, Monsieur X... ne pourrait lui opposer la marque "MACH FUSION" déposée par Monsieur Y... sous le n° 1622089, cette marque lui ayant été cédée par un acte de cession inscrit au registre national des marques le 4 septembre 1995, soit postérieurement à l'assignation qui lui a été signifiée le 21 mars 1995. En outre, l'enregistrement de la marque "MACH FUSION" ne viserait aucun des produits pour lesquels la marque "MAKE-UP ART COSMETICS" est enregistrée. La société MAKE-UP ART COSMETICS demande donc à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de : - dire que la marque déposée le 15 juin 1992 par Monsieur X... sous le n°92/422651 porte atteinte aux droits de la concluante sur sa dénomination sociale, - dire que Monsieur X... s'est rendu coupable d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la concluante par la présentation de la marque en cause, - en conséquence, interdire à Monsieur X... tout usage sous quelque forme que ce soit et en particulier à titre de marque de dénomination sociale et/ou de nom commercial des termes et expressions "MAKE-UP ART COSMETICS" et "MAC", seuls ou en quelques combinaisons que ce soit, ainsi que tout signe commercial pouvant prêter à confusion avec la marque n° 1703786 de la société MAKE-UP ART COSMETICS et ce sous astreinte de 1.000 francs HT par infraction constatée passé un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, - dire que Monsieur X... devra, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, procéder à la radiation de l'enregistrement de la marque litigieuse, - dire qu'à défaut de radiation dans ce délai, la concluante sera autorisée à procéder à cette radiation sur simple production d'une expédition de l'arrêt à intervenir et ce aux dépens de Monsieur X..., - dire que cette décision, passée en autorité de la chose jugée, sera inscrite au registre national des marques sur simple réquisition du greffier, - ordonner la destruction sous le contrôle d'un huissier par elle choisi, des stocks de produits et d'emballages contrefaisants détenus pour ou par Monsieur X..., ainsi que de tous les papiers à lettre, cartes de visite, tarifs, brochures et imprimés et plus généralement de tous documents portant les termes "MAC" et "MAKE-UP ART COSMETICS", et ce aux frais de Monsieur X..., - condamner Monsieur X... à lui payer le somme de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts, - autoriser la concluante à faire publier le dispositif de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux et périodiques choisis par elle et ce aux frais avancés de Monsieur X..., - condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 100.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. SUR CE, SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE MONSIEUR X... Considérant que contrairement à ce que prétend la société MAKE-UP ART COSMETICS, les demandes de Monsieur X... sont recevables en ce qu'elles tendent à faire réformer le jugement de première instance dans son ensemble, et ce sans qu'il soit besoin de préciser chacun des chefs du dispositif qu'il entend contester ; Que de même, le fait que Monsieur X... ait sollicité le débouté de l'intégralité des demandes de la société MAKE-UP ART COSMETICS avant les conclusions de celle-ci ne fait pas obstacle à la recevabilité de sa demande, puisque d'une part celle-ci pouvait se rapporter aux demandes formulées en première instance par la société MAKE-UP ART COSMETICS, et d'autre part puisque l'intimée a effectivement formulé postérieurement ses propres demandes ; Qu'il y a donc lieu de déclarer les demandes de Monsieur X... recevables ; SUR L'EXISTENCE DE LA CONTREFAOEON Considérant que la société MAKE-UP ART COSMETICS LLC a acquis de la société MAKE-UP ART COSMETICS LIMITED, par cession inscrite au registre national des marques le 1er février 1995, la marque "MAC", laquelle avait été enregistrée par la société cessionnaire le 6 novembre 1991 sous le n° 1703786 ; Considérant que Monsieur Philippe X... a déposé le 15 juin 1992, en classe 3, la marque "MAC COSMETICS IS A REGISTERED TRADE MARK OF MAKE-UP ART COSMETICS" ; Considérant que la société MAKE-UP ART COSMETICS LLC fait grief à cette marque d'être contrefaisante de la marque "MAC", par elle acquise le 1er février 1995, aux motifs qu'un des termes reprend à l'identique le terme "MAC" et que cette marque a été déposée pour des produits similaires à ceux visés par le dépôt de la marque 1703786 "MAC", à savoir des produits cosmétiques ; Considérant que Monsieur X... a répliqué que la société SCEP, dont il a été le gérant à partir de 1987 et qui avait pour nom commercial "MAQUILLAGE ARTISTIQUE CONTEMPORAIN", a utilisé la marque "MAC" pour commercialiser des produits cosmétiques, qu'ainsi la société SCEP était titulaire d'un droit antérieur sur la marque "MAC" ; Considérant cependant que Monsieur X..., qui n'a produit aucune pièce aux débats, n'apporte pas la preuve d'une quelconque utilisation de la marque "MAC" par la société SCEP ; Que néanmoins, d'après les propres écritures de Monsieur X..., les prétendus droits antérieurs qu'il invoque seraient en fait la propriété de la société SCEP, qu'ainsi l'article 714-3 paragraphe 3 du code de la propriété intellectuelle disposant que seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L.711-4, Monsieur X... n'est pas fondé à invoquer des droits dont il n'est pas le titulaire ; Considérant que Monsieur X... oppose également à la société MAKE-UP ART COSMETICS LLC qu'une marque "MACH FUSION" a été déposée en 1990 par Monsieur Y... sous le n° 1622089, sans apporter d'ailleurs de précisions sur le sens qu'il entend donner à ce moyen ; Que la société MAKE-UP ART COSMETICS précise cependant que cette marque n'a été acquise par Monsieur X... que postérieurement à l'assignation qui lui a été signifiée le 21 mars 1995, qu'elle produit à cet égard la demande d'inscription au registre national des marques datée du 4 septembre 1995 ; Qu'ainsi, le moyen tiré du dépôt de la marque "MACH FUSION" n'est pas opposable à la société MAKE-UP ART COSMETICS ; Considérant donc que la marque "MAC COSMETICS IS A REGISTERED TRADE MARK OF MAKE-UP ART COSMETICS", déposée le 15 juin 1992 reproduit la marque "MAC" déposée antérieurement par la société MAKE-UP ART COSMETICS LLC et constitue un acte de contrefaçon ; Que dès lors, par application des articles 711-4 et 714-3, il convient de prononcer la nullité de la marque "MAC COSMETICS IS A REGISTERED TRADE MARK OF MAKE-UP ART COSMETICS", et ce d'autant plus que la marque "MAC COSMETICS IS A REGISTERED TRADE MARK OF MAKE-UP ART COSMETICS", porte atteinte à la dénomination sociale de la société MAKE-UP ART COSMETICS LLC d'une part par la reproduction à l'identique de ladite dénomination sociale dans le texte même de la marque contrefaisante, et d'autre part en ce que l'usage de la formule anglaise "IS A REGISTERED TRADE MARK" tend à entretenir une confusion dans l'esprit du public en laissant croire que la marque litigieuse est américaine et correspond à la marque "MAC" déposée par la société MAKE-UP ART COSMETICS LLC ; SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Considérant que la société MAKE-UP ART COSMETICS n'invoque ni ne justifie d'aucun fait différent constitutif de concurrence déloyale ; Qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de ce chef ; SUR LA REPARATION Considérant que s'il est certain que la marque de Monsieur X... est contrefaisante de celle de la société MAKE-UP ART COSMETICS, cette dernière, qui sollicite la condamnation de Monsieur X... à lui payer la somme de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts, ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant de l'atteinte à la marque et à la dénomination sociale ; que dès lors, la somme de 40.000 francs allouée par les premiers juges constitue une juste réparation de son préjudice ; Considérant en revanche que les mesures suivantes contribuent à l'effectivité de la réparation de la société MAKE-UP ART COSMETICS, et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a : - prononcé l'interdiction pour Monsieur X... de tout usage sous quelque forme que ce soit et en particulier à titre de marque de dénomination sociale et/ou de nom commercial des termes et expressions "MAKE ART COSMETICS" et "MAC", seuls ou en quelques combinaisons que ce soit, ainsi que tout signe commercial pouvant prêter à confusion avec la marque n° 1703786 de la société MAKE-UP ART COSMETICS LLC et ce sous astreinte de 800 francs HT par infraction constatée, passé un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, - dit que Monsieur X... devra dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, procéder à la radiation de l'enregistrement de la marque litigieuse, - dit qu'à défaut de radiation dans ce délai, la société MAKE-UP ART COSMETICS sera autorisée à procéder à cette radiation sur simple production d'une expédition de la décision à intervenir et ce aux dépens de Monsieur X..., - dit que cette décision, passée en autorité de la chose jugée, sera inscrite au registre national des marques sur simple réquisition du greffier, - dit que le dispositif de la présente décision pourra être publié dans deux publications aux choix de la société MAKE-UP ART COSMETICS aux frais de Monsieur X... et dans la limite de 10.000 francs par insertion ; Considérant que la destruction des stocks de produits et d'emballages contrefaisants, et autres documents détenus pour ou par Monsieur X... et portant les termes "MAC" et "MAKE-UP ART COSMETICS", excède la juste réparation du préjudice, la mesure d'interdiction étant suffisante ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MAKE-UP ART COSMETICS LLC les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour sa défense en cause d'appel ; qu'il convient de lui allouer une somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que Monsieur X..., qui succombe, doit être condamné aux entiers dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, DECLARE Monsieur X... recevable en son appel ; L'EN DEBOUTE ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; ET Y AJOUTANT, REJETTE la demande de destruction formée par la société MAKE-UP ART COSMETICS ; CONDAMNE Monsieur X... à payer à la société MAKE-UP ART COSMETICS LLC la somme de DIX MILLE FRANCS (10.000 francs) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier, Le Président, Catherine CONNAN Colette GABET-SABATIER

Sommaire : MARQUE DE FABRIQUE - Perte - Nullité du dépôt - Causes - Fraude - Applications diverses Dans un litige portant sur la contestation d'un dépôt de marque, le déposant qui argue de l'antériorité de l'usage de ladite marque par la société dont il était le gérant doit rapporter la preuve de l'utilisation invoquée, alors que, de surcroît, en vertu de l'article L 714-3 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle, seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fon- dement de l'article L 711-4 du même code. Lorsqu'il résulte des propres écritur- es du gérant évoqué que les droits antérieurs prétendus auraient été la proprié- té de la société antérieurement gérée par lui, l'intéressé ne peut être fondé à invoquer des droits dont il n'est pas titulaire. Il en résulte en l'espèce que, la marque litigieuse reproduisant une marque déposée antérieurement, cette reproduction constitue un acte de contrefaçon. Il convient de prononcer la nullité d'une telle marque, en application des articles L 711-4 et L 714-3 précités, et a fortiori lorsque la marque contrefaisante porte atteinte à la dénomination sociale de la société propriétaire de la marque protégée, d'une part par la reproduction à l'identique de cette dénomination sociale dans son intitulé même et d'autre part en ce que l'usage d'une formule anglaise " is a registred trade mark " tend à entretenir une confusion dans l'esprit du public en laissant croire que la marque litigieuse est américaine et correspond à la marque protégée MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Contrefaçon Dès lors que celui dont la marque a été contrefaite ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui résultant de l'atteinte à la marque et à la déno- mination sociale, l'allocation de dommages et intérêts ne saurait excéder ce qui constitue une juste réparation, sans préjudice des mesures qui contribuent à l'effectivité de la réparation telles que radiation de la marque contrefaisante et interdiction, sous astreinte, d'utiliser sous quelque forme que soit tout signe commercial pouvant prêter à confusion avec la marque contrefaite