職務発明は、企業の従業者等が、その職務上で行った発明である。従業者発明とも呼ばれる。

## 概要

企業は一般に職務発明を奨励するため発明報奨制度を設けており、多くの国では職務発明制度が法律で定められている。発明報奨は、時期的には、特許出願時、実施や権利化前、自社で実施した時や他者へのライセンス・権利譲渡をした時等に付与され、その内容としては、金銭的報奨、非金銭的報奨、人事処遇等がある。

## 日本における職務発明

### 概要

日本の特許法における職務発明は、「従業者等」(会社の従業員など)が職務上行った発明のことである。

特許法は、発明をした者が特許を受ける権利を有すると定めており(特許法29条1項柱書)、会社の従業者が職務上発明を行った場合でも、特許を受ける権利は従業者個人に原始的に帰属する。しかし会社が多額の開発投資を行った結果として生まれた発明について従業者個人が特許を取得することとなれば、会社は開発投資に見合った収益を得られず、開発投資への意欲を失わせてしまう。

そこで、使用者と従業者との利益のバランスをとるため、特許法では、会社には通常実施権(後述)が認められている。また、「使用者等」(会社など)は、契約や勤務規則などによってあらかじめ定めておけば、職務発明を発明者である従業員から承継すること(予約承継)ができる(特許法35条2項の反対解釈)。

出願等の煩雑な手続や特許の有効利用の面から、実務上は予約承継の方法がとられることが多いが、一般的に会社は従業者に対して社会的に強い立場にあるため、予約承継を認めることによって発明者たる従業者の権利を不当に害するおそれがある。そこで、会社が従業員から職務発明を承継した場合、会社は「相当の対価」を従業者に支払わなければならないことを定めている(特許法35条3項)。2004年に、この規定に基づいて会社に対して200億円の支払いを命じる判決(詳細は#職務発明に関する主な判例・裁判例参照)がでたこと等をきっかけに、社会的にも職務発明が注目されるようになった。

このように、使用者と従業者との利益のバランスをとるため、特許法35条は、従業者・会社双方の貢献によってなされた職務発明ゆえの「利害調整規定」と言われる。

なお、特許法35条は実用新案法、意匠法において準用されている(実用新案法11条3項、意匠法15条3項)。

### 職務発明の要件(特許法35条1項)

- 「使用者等」(使用者、法人、国、地方公共団体)の「従業者等」(従業者、法人の役員、国家公務員、地方公務員)が行った発明であること。
- 発明が使用者等の業務範囲に属し、かつ、発明が従業者等の現在又は過去の職務に属すること。

### 職務発明の対価

前述の通り、特許法は、予約承継を認める一方で、従業員が会社に職務発明についての特許を受ける権利を譲渡した場合には「相当の対価」を請求できることを定めている。これが、特許法の中にありながら、35条が「労働法の一部を構成する」(後述する東京高裁「光ディスク事件」判決など)とも言われるゆえんである。「相当の対価」の額については、会社が一方的に定めることができず、従業者の同意が必要である。会社が一方的に定めた対価に対して、従業者に争いがある場合には裁判所がこれを算出し、不足分についての支払を命じることができる(後述する最高裁平成15年4月22日判決)。このように、会社が一方的に定めた「相当な対価」の額は最終的に裁判所が判断することとなるため、会社にとっては、社内の職務発明規定などに基づいて相当と思われる対価を支払っていても、従業員から訴訟を起こされるリスクをゼロにすることができない。

#### 平成16年改正法

そのため、企業関係者の間から職務発明について定めた特許法35条を改正するように求める声が高まり、平成16年の特許法改正で特許法35条4項が改正された上で同5項が追加され、対価に対して従業者の同意がない場合など不合理と認められる場合にのみ裁判所が対価を算出することとなった。改正の検討作業においては、職務発明の対価を全面的に契約に委ねる案が主に企業関係者から強く主張された一方、学識経験者などの間では従業員の権利を守るために平成16年改正前の規定を維持するべきであるとの主張も根強く、結局、両者の折衷案的な現在の規定に落ち着いた。

#### 平成27年改正法

平成16年改正によって社内規定等が尊重されて訴訟が減ることを期待する声がある一方、結局は裁判所が対価を算定する制度は残っており、改正前と実質的な差異は少ないと見る見方もある。企業関係者などから再度特許法35条を改正して対価について全面的に契約に委ねるべきとの主張が依然としてあった。

そこで、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会での検討や、閣議決定を経て、職務発明制度の見直しを含む「特許法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第55号)が成立。2015年7月10日に公布され、2016年4月1日に施行された。本改正法では、契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたとき、その特許を受ける権利は原始的に使用者等に帰属することとされた。法案の閣議決定前には、「従業員との合意で社内規則や契約方法を決めたケースに限り」使用者に帰属するとの要件が盛り込まれると報道されたが、実際の法案にはこのような要件は明記されなかった。35条の「相当の対価」を決定する手続については、経済産業大臣が手続指針を定めることとされ、2016年4月22日に「特許法第35条第6項に基づく発明を奨励するための相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する指針」が経済産業省告示として公表されている。

#### 法定通常実施権

前述のように、職務発明についての特許を受ける権利は従業者等に原始的に帰属することから、従業者等がこれを使用者等に承継させずに、自ら特許権を取得したり、特許を受ける権利を他の者に承継させてその者が特許権を取得することがありうる。その場合、使用者等はその発明を実施することができなくなり、発明を完成させるための開発投資を回収できなくなる。そこでそのような事態を防止するため、使用者等以外の者が職務発明について特許を受けた場合には、使用者等に無償かつ全範囲の通常実施権が発生する(特許法35条1項)。

同条5項(旧4項)の「発明により使用者等が受けるべき利益の額」は、実施を独占することで見込まれる額であり、上の通常実施権行使による利益を含まないとされる(東京地方裁判所平成23年1月28日判決。平成20年ワ22178号)。これによれば、対価が少ないとき、発明者は通常実施権で利益が上がっていることを理由に対価の増額を主張することができない。

#### 消滅時効

職務発明の予約承継による従業者等の対価請求権にも消滅時効が存在する。対価請求権は債権なので、民法167条1項により10年で消滅する(商法522条が適用されて5年で消滅するという学説もある)。消滅時効の起算点は、勤務規則等で対価の支払時期が規定されている場合にはその支払時期であり(最高裁平成15年4月22日判決)、支払時期が規定されていない場合には特許を受ける権利を使用者等に承継させたときである(大阪高裁平成6年5月27日判決)。

会社の従業員が在職中に会社を相手に対価の支払を請求する訴訟を提起することは困難なので、退職後に訴訟となることが多いが、その際には上記の消滅時効に留意する必要がある。

### 職務発明に関する主な判例・裁判例

- 最高裁昭和43年12月13日判決(民集22巻13号2972頁)

- 大阪地裁平成6年4月28日判決(判例時報1542号115頁)

- 最高裁平成15年4月22日判決「オリンパス事件」(民集57巻4号477頁)

- 最高裁平成18年10月17日判決「光ディスク事件」(民集第60巻8号2853頁)

- 東京地裁平成16年1月30日判決「青色発光ダイオード事件」

- 東京地裁平成16年2月24日判決「アスパルテーム事件」

- 東京地裁平成22年6月23日判決