Wyrok NSA, sygn. akt II GSK 2664/17
Naczelny Sąd Administracyjny
Data orzeczenia: 2019-11-13 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6461 Wynalazki
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżony wyrok i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny
Powołane przepisy: article: art. 153
journal: Dz.U. 2018 poz 1302
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity

SENTENCJA

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Gabriela Jyż Sędzia NSA Joanna Sieńczyło-Chlabicz (spr.) Sędzia del. WSA Arkadiusz Tomczak Protokolant Konrad Piasecki po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2019 r. na rozprawie w Izbie Gospodarczej skargi kasacyjnej K.N.V. w E. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lutego 2017 r. sygn. akt VI SA/Wa 148/16 w sprawie ze skargi K.N.V. w E. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia patentu na wynalazek 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz K.N.V. w E. 1.500 (jeden tysiąc pięćset) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego.


UZASADNIENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 21 lutego 2017 r., sygn. akt VI SA/Wa 148/16, oddalił skargę K. N.V. z siedzibą w E., H. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie udzielenia patentu na wynalazek.

Z uzasadnienia wyroku Sądu I instancji wynika, że za podstawę rozstrzygnięcia przyjął on następujące ustalenia:

I

Zgłoszenie międzynarodowe oznaczone nr [...] pt.: "Nośnik danych, urządzenie i sposób odtwarzania nośnika danych oraz sposób wytwarzania nośnika danych" weszło w fazę krajową w dniu 11 sierpnia 2000 r. Zostało ono dokonane w imieniu K. N.V, H. (dalej: skarżąca) oraz S., J. i uzyskało patent europejski EP 1101223 dnia 27 września 2006 r.

Decyzją z dnia [...] sierpnia 2007 r. Urząd Patentowy RP odmówił udzielenia patentu na wynalazek pt. "Sposób i urządzenie do odtwarzania nośnika danych" uznając, że przedmiot zgłoszenia nie jest rozwiązaniem technicznym.

Decyzja została wydana na podstawie art. 10 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r., Nr 26, poz. 117 z późn. zm. – dalej: ustawa o wynalazczości), mającej zastosowanie na podstawie art. 315 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117 z późn. zm. - dalej: p.w.p.) oraz art. 49 ust. 1 p.w.p.

Po ponownym rozpatrzeniu sprawy decyzją z dnia [...] kwietnia 2008 r. Urząd Patentowy RP utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Decyzja ta została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który wyrokiem z dnia 26 stycznia 2009 r. (sygn. akt VISA/Wa 1139/08) uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję.

Następnie Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 17 lutego 2010 r. (sygn. akt II GSK406/09) uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. z uwagi na naruszenie przez Sąd I instancji art. 141 § 4 p.p.s.a.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, po ponownym rozpoznaniu sprawy, wyrokiem z dnia 30 czerwca 2010 r. (sygn. akt VI SA/Wa 595/10) oddalił skargę K.N.V. z siedzibą w E.

Następnie Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 19 marca 2012 r. o sygn. akt II GSK 85/11 uchylił zaskarżony wyrok, a także uchylił decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] kwietnia 2008 r. utrzymującą w mocy decyzję z dnia [...] sierpnia 2007 r. o odmowie udzielenia patentu na wynalazek.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał za zasadne zarzuty naruszenia art. 10 ustawy o wynalazczości poprzez jego błędną wykładnię, art. 27 ust 1 TRIPS poprzez jego pominięcie oraz § 34 pkt 1 zarządzenia Prezesa UP poprzez jego zastosowanie - które obejmowało zarówno zaskarżony wyrok Sądu I instancji jak i zaskarżoną decyzję Urzędu Patentowego RP, co uzasadniało jej uchylenie na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit a p.p.s.a.

Naczelny Sąd Administracyjny m.in. wskazał, że o ile nie budzi wątpliwości, iż z uwagi na datę zgłoszenia wynalazku przesłanki zdolności patentowej należy oceniać w świetle ustawy o wynalazczości, to jednak nie można pominąć całego kontekstu normatywnego, w jakim Urząd Patentowy RP rozstrzygał sprawę, bowiem przesłanki zdolności patentowej powinny podlegać ocenie przy uwzględnieniu aktualnego w dacie decyzji stanu wiedzy (zmiennego z natury rzeczy), jak też celów tej ustawy, których realizacja musi uwzględniać dynamikę procesów społecznych, wpływających na zmianę samego prawa bądź jego interpretacji.

Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że w świetle art. 10 ustawy o wynalazczości wynalazkiem podlegającym opatentowaniu jest nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, niewynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogące się nadawać do stosowania. Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że jak wynika z treści tego przepisu ustawodawca odstąpił od skonstruowania definicji wynalazku, poprzestając na określeniu przesłanek zdolności patentowej. Także w p.w.p. definicja wynalazku nie została określona, zaś wskazane w art. 24 p.w.p. przesłanki zdolności patentowej, jakkolwiek w warstwie tekstowej różniące się w stosunku do art. 10 ustawy o wynalazczości, pojęciowo pokrywają się, a ich znaczenie normatywne w istocie rzeczy nie różni się. Zgodnie z art. 24 p.w.p. patenty są udzielane - bez względu na dziedzinę techniki - na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Tak określone przesłanki zdolności patentowej odpowiadają - w warstwie normatywnej - przesłankom określonym w ustawie o wynalazczości.

Naczelny Sąd Administracyjny zauważył też, że analogicznie przedstawia się to zagadnienie na gruncie Konwencji o udzielaniu patentów europejskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737; dalej: Konwencja). Zgodnie z jej art. 52 ust. 1 Konwencji patenty europejskie udzielane są na wszelkie wynalazki we wszystkich dziedzinach techniki pod warunkiem, że są one nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Urząd Patentowy RP wydając decyzję we wskazanym wyżej kontekście normatywnym, miał obowiązek wszechstronnej analizy źródła podstawy prawnej decyzji stosowania prawa, przy uwzględnieniu okoliczności braku normatywnego zróżnicowania przepisów określających przesłanki zdolności patentowej w ustawie o wynalazczości w odniesieniu do przepisów zarówno prawa własności przemysłowej, jak i Konwencji.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego ma to istotne znaczenie, gdyż normatywna tożsamość cech konstytutywnych wynalazku (przesłanek zdolności patentowej) we wskazanych wyżej przepisach, nakłada na organ stosujący prawo obowiązek ich interpretowania w sposób jednolity, celem uniknięcia rozbieżności w stosowaniu prawa w identycznym bądź bardzo podobnym stanie faktycznym.

Naczelny Sąd Administracyjny wyraził pogląd, że skoro krajowe przepisy kształtujące przesłanki zdolności patentowej odpowiadają przesłankom określonym w Konwencji, to należy je interpretować w taki sam sposób, zaś ustalając dyrektywy interpretacyjne niezbędne jest uwzględnienie miejsca, jakie zajmuje Konwencja w krajowym porządku prawnym (jako umowa międzynarodowa, ratyfikowana na podstawie zgody wyrażonej w ustawie (Dz. U. z 2003, nr 193, poz. 1885). Postulat zgodności interpretacyjnej ma istotne znaczenie w wymiarze ponadkrajowym (obszarze stosowania Konwencji), przy czym Sąd II instancji podniósł, że nie można pominąć poglądu, iż w państwach związanych Konwencją, nie tylko należy dostosowywać prawa do postanowień Konwencji, ale należy również w maksymalny sposób brać pod uwagę praktykę EUP i w zasadzie się do niej dostosować.

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał też, że potrzeba jednolitości interpretacyjnej w analogicznych przypadkach była także kilkakrotnie wyrażana w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, który jednolicie przyjmuje, że kiedy przepisy prawa krajowego dotyczące sytuacji o charakterze wyłącznie wewnętrznym są tożsame z przepisami prawa wspólnotowego, dla w szczególności uniknięcia dyskryminacji lub ewentualnego zakłócenia konkurencji niewątpliwie w interesie Wspólnoty jest, by w celu uniknięcia rozbieżności interpretacyjnych mogących powstać w przyszłości przepisy lub pojęcia przejęte z prawa wspólnotowego były interpretowane w sposób jednolity, niezależnie od warunków, w jakich mają zostać zastosowane.

Naczelny Sąd Administracyjny podzielił wyrażoną przez Trybunał Sprawiedliwości UE dyrektywę interpretacyjną uznając, że może i powinna być ona zastosowana w procesie wykładni polskich przepisów regulujących przesłanki zdolności patentowej (w obecnym i poprzednim stanie prawnym) odpowiadającym przesłankom określonym w Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

W tym stanie rzeczy, Naczelny Sąd Administracyjny uznał za wadliwy pogląd Sądu I instancji, że test technicznego charakteru jest samodzielnym kryterium, poprzedzającym badanie dalszych przesłanek nowości, nieoczywistości i stosowalności. Przesłanki te muszą być zbadane łącznie, zaś ocena technicznego charakteru wynalazku powinna być konsekwencją oceny spełniania wszystkich ustawowych przesłanek, w odniesieniu do skonkretyzowanego zgłoszenia patentowego, bo dopiero wówczas organ stosujący prawo może zrekonstruować zindywidualizowaną i konkretną normę prawa administracyjnego uwzględniającą specyfikę zgłoszonego wynalazku. Zatem w przypadku przedmiotowego zgłoszenia, z uwagi na omówiony wyżej kontekst normatywny, organ stosujący prawo nie może wykluczyć, że wobec opisanego w zgłoszeniu - bezpośredniego bądź dalszego - efektu technicznego, zgłoszenie to spełnia przesłanki z art. 10 ustawy o wynalazczości.

Za uzasadniony w tym kontekście Naczelny Sąd Administracyjny uznał także zarzut naruszenia art. 27 ust. 1 Porozumienia w Sprawie Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (Dz. U. z 1996 r. Nr 32, poz. 143 - dalej: TRIPS), który stanowi, że patenty będą udzielane na wszystkie wynalazki, produkty i procesy ze wszystkich dziedzin technicznych, niezależnie od tego czy dotyczą one produktu czy procesu, pod warunkiem, że są nowe, zawierają element wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Z jego treści nie sposób zatem również wywieść, że którakolwiek z wymienionych w nim przesłanek zdolności patentowej wynalazku ma charakter samodzielny czy też, że wskazano w nim kolejność badawczą przedmiotu zgłoszenia.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że z uzasadnienia zarówno zaskarżonej decyzji, jak i wyroku Sądu I instancji wynikało, iż wywiedziono ją z przepisów wykonawczych do ustawy o wynalazczości, przy czym Urząd Patentowy RP powołał także przepisy wykonawcze do p.w.p. Sąd II instancji przypomniał, że w uprzednim wyroku wyraził wiążący pogląd prawny, iż w tej sprawie nie miały zastosowania przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2001 r. w sprawie dokonywania badania zgłoszeń wynalazków i wzorów przemysłowych, natomiast miały zastosowanie przepisy zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP.

Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z poglądem skarżącego, że § 34 pkt 1 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego nie może być podstawą uzyskania jakichkolwiek praw. Rzeczą bezsporną jest to, że w obowiązującej Ustawie Zasadniczej zarządzenie nie stanowi źródła powszechnie obowiązującego prawa (art. 84 ust. 1 Konstytucji RP). Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego stało się zarządzeniem mającym charakter wewnętrzny, które nie może stanowić podstawy materialnoprawnej decyzji (art. 93 ust. 1 i 2 Konstytucji).

Rozpoznając sprawę ponownie Urząd Patentowy RP decyzją z dnia [...] lutego 2013 r. utrzymał w mocy decyzję z dnia [...] sierpnia 2007 r. o odmowie udzielenia patentu na ww. wynalazek.

Następnie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2014 r. sygn. akt VI SA/Wa 1088/13 - działając na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2002 Nr 153 poz. 1270, z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.) - uchylił decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] lutego 2013 r.

Zdaniem WSA Urząd Patentowy RP - wydając zaskarżoną decyzję - dopuścił się przede wszystkim mającego istotny wpływ na wynik sprawy naruszenia przepisu art. 153 p.p.s.a., albowiem - wbrew normie prawnej wyrażonej w tym przepisie - niezastosował się w pełni do oceny prawnej oraz wskazań co do dalszego postępowania zawartych w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanym w dniu 19 marca 2012 r., w sprawie sygn. akt II GSK 85/11.

Ponadto, zdaniem WSA, Urząd Patentowy RP naruszył art. 7 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a., a także art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p., przy czym naruszenie polegało na niewyjaśnieniu wszystkich okoliczności istotnych dla prawidłowego i pełnego rozstrzygnięcia sprawy oraz dokonaniu w następstwie tego nieprawidłowej (niepełnej) oceny przesłanki nieoczywistości (poziomu wynalazczego), w rozumieniu przepisu art. 10 ustawy o wynalazczości w zw. z art. 315 ust. 2 p.w.p.

Rozpoznając sprawę ponownie Urząd Patentowy RP - decyzją z dnia [...] listopada 2015 r. - utrzymał w mocy decyzję z dnia [...] sierpnia 2007 r.

Jako podstawę prawną decyzji wskazano art. 10 ustawy o wynalazczości mający zastosowanie na podstawie art. 315 ust. 3 oraz art. 245 ust. 1 p.w.p.

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że przedmiot zgłoszenia patentowego P.342605, określony poprawionymi zastrzeżeniami patentowymi nr 1-16 z dnia 17.03.2008r. - stanowi rozwiązanie o charakterze technicznym - stosownie do art. 10 ustawy o wynalazczości.

W opisie przedmiotowego zgłoszenia przedstawiono urządzenie i sposób scharakteryzowane poprzez ich cechy techniczne i poprzez ciąg czynności technicznych w sensie oddziaływania na materię. Przedmiot zgłoszenia rozwiązuje problem techniczny, jakim jest zestawienie sygnału wideo z sygnałem generacji obiektów graficznych w celu zapewnienia wizualnej interakcji pomiędzy użytkownikiem a urządzeniem. W związku z tym Urząd uznał, że przedmiotowe rozwiązanie jest rozwiązaniem o charakterze technicznym.

Organ podał, że przedmiot zgłoszenia patentowego P.342605, określony poprawionymi zastrzeżeniami patentowymi nr 1-16 z dnia 17 marca 2008 r. jest nowy - stosownie do art. 10 ustawy o wynalazczości. W związku z przeprowadzonym badaniem (tj. dokumenty [...] i [...]) Urząd uznał, że zastrzeżone rozwiązania różni się od powołanego stanu techniki, a zatem jest nowe.

Natomiast UP podkreślił jednak, że przedmiot zgłoszenia patentowego P.342605, określony poprawionymi zastrzeżeniami patentowymi nr 1-16 z dnia 17.03.2008r. nie spełnia wymogu nieoczywistości - stosownie do art. 10 ustawy o wynalazczości. W ocenie Urzędu urządzenia przedstawione w opisie zgłoszenia nr W09831116A2 ([...]) oraz w amerykańskim opisie patentowym nr US5493638A ([...]) realizują sposób, mający cechy zbieżne ze sposobem według zgłoszenia określonym zastrzeżeniami patentowymi nr 11-16, a mianowicie obejmujący wprowadzanie danych wejściowych użytkownika czy uzyskiwanie wizualnej odpowiedzi zwrotnej.

W świetle powyższego UPRP uznał, że zastosowanie dwuczęściowego programu umożliwiającego wyświetlanie obiektów graficznych w odpowiedzi na żądanie użytkownika i tym samym generowanie wizualnego sprzężenia zwrotnego w urządzeniach znanych z opisów nr W09831116A2 i nr US5493638A, jest wynikiem rutynowego postępowania znawcy z dziedziny konstrukcji urządzeń do generowania grafiki, polegającym na kompilacji znanych środków technicznych, stosowanych zgodnie z ich przeznaczeniem, co daje wynik oczekiwany.

Organ uznał też, że przedmiot zgłoszenia patentowego P.342605, określony poprawionymi zastrzeżeniami patentowymi nr 1-16 z dnia 17.03.2008r. jest stosowalny - stosownie do art. 10 ustawy o wynalazczości.

Po wykonaniu badania UPRP stwierdził, że przedmiot zgłoszenia nadaje się do stosowania.

Zdaniem organu, nie jest istotne, że każde z przeciwstawionych rozwiązań różni się w jakiejś mierze od przedmiotu zgłoszenia P.342605, gdyż UPRP nie postawił zarzutu braku nowości rozwiązania, lecz zarzut niespełnienia wymogu nieoczywistości.

Odnosząc się do stanowiska zgłaszającego, który wskazywał, że UPRP nie odniósł się do części znamiennej zastrzeżeń patentowych, a jedynie porównał cechy znajdujące się w części przedznamiennej podkreślono, że organ nie odniósł się do części znamiennej zastrzeżeń, gdyż nie było możliwe porównanie struktury i funkcjonalności dwuczęściowego programu sterującego z innym programem w stanie techniki. Ostatecznie Urząd Patentowy RP stanął na stanowisku, że można uznać za udowodniony w świetle wskazanego stanu techniki, zarzut niespełnienia wymogu nieoczywistości przez zgłoszone rozwiązanie.

UPRP wskazał też, że mając na uwadze przepisy p.p.s.a., zastosował się do zaleceń zawartych w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2012 r., tj. w zakresie łącznego zbadania charakteru technicznego, nowości, oczywistości i przemysłowej stosowalności zgłoszonego rozwiązania oraz do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Warszawie z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 21 lutego 2017 r. oddalił skargę K.N.V. z siedzibą w E.

Sąd I instancji stwierdził, że Urząd Patentowy RP wydając zaskarżoną decyzję nie dopuścił się naruszenia przepisu art. 153 p.p.s.a., albowiem - wbrew zarzutowi skargi - zastosował się do oceny prawnej oraz wskazań co do dalszego postępowania zawartych w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wydanym w dniu 19 marca 2012 r., w sprawie sygn. akt II GSK 85/11 oraz do wskazań zawartych w wyroku WSA z dnia 24 kwietnia 2014 r., w sprawie sygn. akt akt VI SA/Wa 1088/13.

Przede wszystkim Urząd Patentowy RP zastosował się do zaleceń zawartych w ww. wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, odnośnie łącznego zbadania charakteru technicznego, nowości, oczywistości i przemysłowej stosowalności zgłoszonego rozwiązania, wykorzystał te wytyczne do oceny technicznego charakteru spornego rozwiązania oraz do oceny przesłanki "nieoczywistości rozwiązania".

WSA przypomniał, że w art. 10 ustawy o wynalazczości chodziło o rozwiązanie przez wynalazcę pewnego problemu o charakterze technicznym. Stwierdził, że nie są rozwiązaniami o charakterze technicznym pomysły o charakterze abstrakcyjno - myślowym. Kategoria ta obejmuje projekty, których przedmiotem jest przede wszystkim rozwiązanie problemu intelektualnego, a nie zwiększenie arsenału sposobów wykorzystania materii. Odnosząc powyższe do wynalazku, należy przyjąć, że w świetle prawa polskiego, musi on wiązać się z oddziaływaniem na materię poprzez jej nowe techniczne wykorzystanie, a rezultatem wynalazku musi być wytwór materialny o nowej budowie lub składzie albo nowy sposób technicznego oddziaływania na materię.

Sąd I instancji stwierdził, że na podstawie obecnych uregulowań za wynalazek nie zostanie uznane rozwiązanie, jeżeli nie dotyczy ono wytworu materialnego nadającego się do wykorzystania, określonego za pomocą cech technicznych odnoszących się do jego budowy lub składu ani określonego sposobu technicznego oddziaływania na materię bądź nowego zastosowania substancji stanowiącej część stanu techniki.

Kwestia ustalenia sposobu rozumienia "charakteru technicznego" wynalazku jest istotna, gdyż test technicznego charakteru jest samodzielnym kryterium uznania rozwiązania za wynalazek w rozumieniu wyżej powołanego przepisu i poprzedza badanie dalszych przesłanek charakteryzujących wynalazek (wynikających także z art. 10 ustawy o wynalazczości), to jest: nowości, nieoczywistości i stosowalności. Przesłanki te są badane dopiero po stwierdzeniu, że zgłoszone rozwiązanie ma charakter techniczny.

Zdaniem WSA taką metodę postępowania przyjął Urząd Patentowy RP i była ona prawidłowa.

Dalej Sąd I instancji wyjaśnił, że zgłaszający powinien w zgłoszeniu ujawnić wynalazek w sposób umożliwiający zbadanie przesłanek z art. 10 ustawy o wynalazczości. Zawartość poszczególnych elementów zgłoszenia doprecyzowywało zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego w § 3-11. Istotne znaczenie miały zastrzeżenia patentowe, które w myśl § 6 ust. 1 zarządzenia, powinny określać zastrzegany wynalazek przez podanie, w sposób wyczerpujący i odpowiedni dla przedmiotu żądanej ochrony, wszystkich koniecznych cech technicznych rozwiązania. Zastrzeżenia nie powinny podawać, jakich cech wynalazek nie posiada. Nie powinny one też zawierać sformułowań mających charakter oceny wynalazku lub oceny poszczególnych jego cech.

Odnosząc się następnie do argumentacji skarżącej, że rozwiązanie powinno mieć udzielony patent w Polsce, skoro został udzielony patent europejski EP 1 101 223 przez EUP na podstawie Konwencji, której Polska jest stroną – Sąd I instancji wskazał, że z mocy art. 315 ust. 3 p.w.p. do oceny ustawowych warunków do uzyskania patentu omawianego zgłoszenia miało zastosowanie prawo o wynalazczości. Ustawa ta została uchylona z dniem 22 sierpnia 2001 r. na mocy art. 327 p.w.p. Wobec Polski zaś Konwencja weszła w życie dnia 1 marca 2004 r., na mocy oświadczenia rządowego z dnia 27 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 79, poz. 738), czyli już po uchyleniu ustawy o wynalazczości.

Ponadto na mocy art. 52 ust. 1 Konwencji patenty europejskie udzielane są na wszelkie wynalazki we wszystkich dziedzinach techniki pod warunkiem, że są one nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Należy zatem przyjąć, że w rozumieniu Konwencji wynalazek patentowalny musi mieć także charakter techniczny. Wymóg ten potwierdzają zasady 27 i 29 Regulaminu wykonawczego stanowiącego integralną część Konwencji.

Zdaniem Sądu I instancji brak jest podstaw do twierdzenia, że wynalazek według Konwencji może nie być rozwiązaniem technicznym. Pojęcia: "rozwiązanie o charakterze technicznym" ani "technika" nie są także zdefiniowane w Konwencji. Wobec tego kształtowanie tych pojęć zależy od praktyki EUP. Udzielenie patentu przez EUP na przedmiotowe rozwiązanie nie oznacza, że automatycznie ma zostać udzielony patent przez Urząd Patentowy RP. Ponadto Sąd I instancji podkreślił, że przystąpienie Polski do Konwencji nie wyłącza ustawodawstwa krajowego.

II

W skardze kasacyjnej K. N.V. z siedzibą w E., H. oraz S., J. zaskarżyły powyższy wyrok w całości, wnosząc o jego uchylenie w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie oraz zasądzenie kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W przypadku zaś przyjęcia, że nie są uzasadnione zarzuty dot. naruszenia przepisów postępowania podniesione w pkt I a-b petitum skargi kasacyjnej wniosły o uchylenie zaskarżonego wyroku i decyzji UPRP oraz zasądzenie kosztów postępowania wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Zaskarżonemu wyrokowi zarzucono:

I. Na podstawie art. 174 pkt 2 p.p.s.a. naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy, tj.:

a) art. 153 p.p.s.a. poprzez jego niezastosowanie i pominięcie przy orzekaniu w przedmiotowej sprawie oceny prawnej wyrażonej w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2012 r., sygn. akt II GSK 85/11 wiążących UPRP przy wydawaniu decyzji z dnia [...] listopada 2015 nr [...], a dotyczących sposobu interpretacji przepisu art. 10 ustawy o wynalazczości, zgodnego z wykładnią Konwencji mającą wyraz w praktyce orzeczniczej Europejskiego Urzędu Patentowego,

b) art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. w związku z art. 7 oraz art. 77 § 1 k.p.a. poprzez ich niezastosowanie i pominięcie, wyrażające się w zaaprobowaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchybień UPRP, polegających na niedokonaniu w trakcie prowadzonego postępowania dokładnego zbadania wszystkich okoliczności sprawy w zakresie oceny przesłanek udzielenia patentu i w konsekwencji nieprawidłowe ustalenie, że rozwiązanie skarżącego nie spełnia przesłanki nieoczywistości, podczas gdy prawidłowa ocena zebranego w sprawie materiału dowodowego powinna doprowadzić UPRP do wniosku, że rozwiązanie zgłoszone do opatentowania przez skarżącego jest zdefiniowane w części znamiennej zastrzeżenia przez co najmniej jedną cechą techniczną, która nadaje rozwiązaniu przymiot jego nieoczywistości.

II. Na podstawie art. 174 pkt 1 p.p.s.a. naruszenie prawa materialnego, tj.:

a) art. 10 ustawy o wynalazczości w związku z art. 315 § 3 p.w.p, poprzez:

(i) jego błędną wykładnię polegającą na nieprawidłowej interpretacji pojęcia "rozwiązanie o charakterze technicznym" skutkującej nieprawidłowym przyjęciem, że charakter techniczny ma tylko takie rozwiązanie, które jest zdefiniowane w zastrzeżeniu w części znamiennej przez "cechy techniczne" związane z bezpośrednim oddziaływaniem tego rozwiązania na materię lub związane z materialną postacią tego rozwiązania, z pominięciem rozważań dotyczących zdolności patentowej wynalazków implementowanych za pomocą komputera i rozwiązań które są scharakteryzowane przez "cechy techniczne" nie związane bezpośrednio z materialną postacią rozwiązania lub bezpośrednim oddziaływaniem tego rozwiązania na materię, ale przez "cechy techniczne", które skutkują rozwiązaniem problemu technicznego oraz powodują dalszy skutek techniczny,

(ii) jego błędną wykładnię polegającą na nieprawidłowej interpretacji pojęcia "nieoczywistości rozwiązania" skutkującej przyjęciem, że "cecha techniczna", która może stanowić wkład techniczny przyczyniający się do nieoczywistości rozwiązania musi być związana z bezpośrednim oddziaływaniem tego rozwiązania na materię lub musi być związana z materialną postacią tego rozwiązania, z pominięciem rozważań dotyczących zdolności patentowej wynalazków implementowanych za pomocą komputera i rozwiązań które są scharakteryzowane przez "cechy techniczne" nie związane bezpośrednio z materialną postacią rozwiązania lub bezpośrednim oddziaływaniem tego rozwiązania na materię, ale przez "cechy techniczne", które skutkują rozwiązaniem problemu technicznego oraz powodują dalszy skutek techniczny,

b) art. 33 ust. 3 p.w.p. poprzez jego błędną wykładnię polegającą na:

(i) przyjęciu, iż przepis ten ma charakter nie proceduralny lecz materialny i zarazem dookreśla przesłanki zdolności patentowej na gruncie p.w.p., stanowiąc podstawę do interpretacji art. 10 ustawy o wynalazczości oraz art. 24 p.w.p. podczas gdy prawidłowa wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, że przepis ten wskazuje elementy zgłoszenia patentowego, nie odnosząc się natomiast do oceny przesłanek zdolności patentowej,

(ii) przyjęciu, że przepis ten definiuje "cechę techniczną w kategorii sposób jako czynność polegającą tylko i wyłącznie na bezpośrednim a nie również pośrednim przetwarzaniu materii oraz że przepis ten definiuje "cechę techniczną" w kategorii urządzenie/system/produkt jako opisującą strukturę i budowę wyłącznie materialną a nie również funkcjonalną, z pominięciem rozważań dotyczących zdolności patentowej wynalazków implementowanych za pomocą komputera i rozwiązań które są scharakteryzowane przez "cechy techniczne" nie związane bezpośrednio z materialną postacią rozwiązania lub bezpośrednim oddziaływaniem na materię, ale przez "cechy techniczne" dotyczące pośredniego oddziaływania na materię lub pośrednio struktury materialnej i skutkujące rozwiązaniem problemu technicznego oraz powodujące dalszy skutek techniczny,

c) art. 91 ust. 2 Konstytucji RP w zw. z art. 6, zasadą 6 pkt 3 oraz art. 27 ust. 1 Układu o współpracy patentowej (Patent Cooperation Treaty) poprzez jego niezastosowanie i w konsekwencji pominięcie w swoich rozważaniach faktu, że przepis art. 33 ust. 3 p.w.p. interpretowany zgodnie z wykładnią stosowaną przez UPRP jest sprzeczny z Zasadą 6 pkt 3 Regulaminu PCT w związku z art. 27 ust. 1 PCT, co w przypadku zastosowania dotychczasowej wykładni art. 33 ust. 3 p.w.p. przez UPRP winno prowadzić do zastosowania do rozpatrywania zgłoszenia wynalazku badanego przez UPRP przepisu Zasady 6 pkt 3 Regulaminu PCT w miejsce art. 33 ust. 3 p.w.p.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej jej autor przedstawił argumenty na poparcie podniesionych zarzutów.

W piśmie z dnia 29 października 2019 r. kasator rozwinął argumentację na poparcie zarzutów wniesionej skargi kasacyjnej.

III

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna zawiera usprawiedliwione podstawy.

Zgodnie z art. 183 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm. - dalej jako p.p.s.a.), Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę w granicach skargi kasacyjnej, bierze jednak z urzędu pod rozwagę nieważność postępowania. W sprawie nie występują, enumeratywnie wyliczone w art. 183 § 2 p.p.s.a., przesłanki nieważności postępowania sądowoadministracyjnego. Z tego względu, przy rozpoznaniu sprawy, Naczelny Sąd Administracyjny związany był granicami skargi kasacyjnej.

Odnosząc się do zarzutów skargi kasacyjnej, jak również wspierającej je argumentacji oraz powołanych podstaw kasacyjnych należy zauważyć, iż te ostatnie łączą się z naruszeniem zarówno przepisów prawa materialnego, jak i przepisów postępowania. W tego rodzaju sytuacji, Sąd czyni przedmiotem rozpoznania w pierwszej kolejności zarzuty związane z uchybieniem przepisom postępowania, gdyż uznanie ich zasadności może czynić przedwczesnym rozpatrywanie pierwszego typu zarzutów.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekający w rozpoznawanej sprawie uznaje za zasadny zarzut naruszenia przez Sąd I instancji art. 153 p.p.s.a., wskazany w punkcie I lit. a) petitum skargi kasacyjnej.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego rację ma autor skargi kasacyjnej, że Sąd I instancji nie zastosował się przy orzekaniu i przeprowadzaniu kontroli zaskarżonej decyzji Urzędu Patentowego do oceny prawnej i wskazań zawartych w wyroku NSA z dnia 19 marca 2012 r., sygn. akt II GSK 85/11.

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie orzekającym w rozpoznawanej sprawie podkreśla, że zagadnieniem mającym zasadnicze znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy jest właśnie kwestia związania wyrokiem NSA z dnia 19 marca 2012 r., sygn. akt II GSK 85/11. Bowiem WSA w Warszawie – kontrolując ponownie wydaną decyzję UP – na mocy wyroku z dnia 24 kwietnia 2014 r. o sygn. akt VI SA/Wa 1088/13, który został wydany po cyt. wyroku NSA, uchylił zaskarżoną decyzję UP - na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c p.p.s.a. - ze względu na naruszenie przez organ przepisów postępowania, a zwłaszcza naruszenie art. 153 p.p.s.a. W tym wyroku WSA nie formułował nowych wskazań, tylko podniósł niezastosowanie się przez organ do oceny prawnej i wskazań zawartych w wyroku NSA z dnia 19 marca 2012 r., sygn. akt II GSK 85/11.

Zgodnie z art. 153 p.p.s.a. ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia. Przez ocenę prawną należy rozumieć wytyczne sądu odnoszące się do stanu faktycznego, wykładni przepisów prawa materialnego i procesowego, jak i sposobu ich zastosowania jako podstawy do wydania decyzji w konkretnej sprawie. Ocena prawna określa prawidłowy sposób działania organu w toku ponownie prowadzonego postępowania administracyjnego oraz daje wskazania co do kierunku, w którym powinno zmierzać przyszłe postępowanie w celu wyeliminowania popełnionych błędów, czy uchybień procesowych dostrzeżonych przez sąd.

Związanie sądu oceną prawną wyrażoną w wyroku wydanym w danej sprawie oznacza, że przy niezmienionym stanie faktycznym i prawnym nie może on formułować ocen odmiennych od wiążącej go oceny prawnej, ale musi się do niej zastosować oraz konsekwentnie reagować na naruszenie tych zasad przez organ przy rozpoznawaniu skargi na akt wydany po wyroku formułującym ocenę prawną. Reguła wyrażona w przepisie art. 153 p.p.s.a. ma charakter bezwzględnie obowiązujący i wywiera skutki w dwóch płaszczyznach, mianowicie ani organ administracji publicznej, ani sąd administracyjny - orzekając ponownie w tej samej sprawie - nie mogą pominąć oceny prawnej wyrażonej wcześniej w orzeczeniu, gdyż ocena ta wiąże je w sprawie. Obowiązek podporządkowania się ocenie prawnej wyrażonej w wyroku sądu może być wyłączony tylko w wypadku zmiany stanu prawnego lub istotnej zmiany okoliczności faktycznych, a także po wzruszeniu wyroku zawierającego ocenę prawną, w przewidzianym do tego trybie. Takiej sytuacji w rozpoznawanej sprawie jednak nie ma.

Powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych i stanowisko doktryny w tym zakresie, Naczelny Sąd Administracyjny w rozpoznawanej sprawie zauważa, iż niezastosowanie się do oceny prawnej wyrażonej przez sąd we wcześniejszym wyroku narusza zasadę związania oceną prawną i oznacza, że podjęty akt lub czynność są wadliwe. Naruszenie art. 153 p.p.s.a. uzasadnia zaskarżenie aktu lub czynności na tej podstawie i powoduje jej uchylenie przez sąd, stanowiąc gwarancję przestrzegania orzeczeń sądu administracyjnego.

Sąd w zaskarżonym wyroku z dnia 21 lutego 2017 r. o sygn. akt VI SA/Wa 148/16, nie poddał kontroli zaskarżonej decyzji UP RP z dnia [...] listopada 2015 r. pod względem zastosowania się przez organ do oceny prawnej i wskazań co do dalszego prowadzenia postępowania, które zostały bardzo wyraźnie, szeroko i precyzyjnie wskazane przez NSA w wyroku z dnia 19 marca 2012 r. o sygn. akt II GSK 85/11.

Sąd I instancji ograniczył się jedynie do lakonicznego, ogólnego stwierdzenia, że: "(...) Urząd Patentowy RP, wydając sporną decyzję z dnia [...] listopada 2015 r., wykonał wskazania zawarte w uzasadnieniu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2012 r., sygn. akt II GSK 85/11" (s. 9 uzasadnienia zaskarżonego wyroku).

Natomiast analiza treści uzasadnienia zaskarżonego wyroku Sądu I instancji wyraźnie wskazuje, że dokonując kontroli zaskarżonej decyzji UP RP z dnia [...] listopada 2015 r., WSA nie wziął pod uwagę oceny prawnej i wskazań dotyczących prawidłowej wykładni art. 10 ustawy o wynalazczości, w szczególności konieczności uwzględnienia przy interpretacji tego przepisu w zakresie oceny technicznego charakteru zgłoszonego rozwiązania, oraz przesłanek zdolności patentowej art. 52 ust. 1 Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, praktyki orzeczniczej i wytycznych EUP, zastosowania art. 27 ust. 1 TRIPS, a także niestosowania § 34 ust. 1 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego RP z dnia 23 marca 1993 r. jako podstawy prawnej udzielenia lub odmowy udzielenia patentu na wynalazek.

Sąd I instancji – kontrolując zaskarżoną decyzję UP RP – nie zastosował się do wskazań wynikających z cyt. wyroku NSA dotyczących prawidłowej wykładni art. 10 ustawy o wynalazczości, że przy interpretacji wymogu technicznego charakteru rozwiązania oraz badania przesłanek zdolności patentowej należy przyjmować w maksymalnym stopniu jego europejską wykładnię, korzystając przede wszystkim z dorobku praktyki orzeczniczej Europejskiego Urzędu Patentowego oraz z tzw. "Wytycznych EUP". Nie wziął pod uwagę postulatu zgodności interpretacyjnej w zakresie oceny przesłanek zdolności patentowej z art. 10 ustawy o wynalazczości w kontekście art. 52 ust. 1 Konwencji oraz art. 27 ust. 1 TRIPS.

Zamiast wykonania oceny prawnej i wskazań zawartych w cyt. wyroku NSA, Sąd I instancji stwierdził – analizując sposób rozumienia wynalazku i charakteru technicznego rozwiązania – że: "(..) należy przyjąć, że w świetle prawa polskiego, musi on wiązać się z oddziaływaniem na materię poprzez jej nowe techniczne wykorzystanie, a rezultatem wynalazku musi być wytwór materialny o nowej budowie lub składzie albo nowy sposób technicznego oddziaływania na materię" (s. 10 uzasadnienia). Powyższe wyraźnie wskazuje na zastosowanie przez Sąd I instancji § 34 ust. 1 zarządzenia Prezesa UP RP, pomimo, że NSA w cyt. wyroku kilkakrotnie podkreślał, że przepisy tego zarządzenia, w tym § 34 ust. 1 - nie mogą być podstawą jakichkolwiek praw, w tym patentu na wynalazek (s. 13 uzasadnienia ww. wyroku NSA). Sąd I instancji wskazywał jako podstawę prawną swoich wywodów przepisy zarządzenia Prezesa UP RP – wbrew temu, że NSA w cyt. wyroku wyraźnie podkreślił, że w dacie zgłoszenia przedmiotowego wynalazku do ochrony przed UP (11 sierpnia 2000 r.) zarządzenie Prezesa Urzędu Patentowego było zarządzeniem wewnętrznym w rozumieniu art. 93 ust. 1 Konstytucji RP i nie mogło stanowi podstawy materialnoprawnej decyzji o odmowie udzielenia patentu na przedmiotowy wynalazek.

Ponadto lektura uzasadnienia zaskarżonego wyroku Sądu I instancji wskazuje, że w istocie Sąd I instancji prowadzi polemikę ze stanowiskiem wyrażonym przez NSA i dokonuje własnej oceny pozostającej w sprzeczności z oceną prawną i wskazaniami zawartymi w wyroku NSA z dnia 19 marca 2012 r. o sygn. akt II GSK 85/11, co skutkuje naruszeniem art. 153 p.p.s.a. W tym miejscu podkreślenia wymaga, że związanie sądu administracyjnego, w rozumieniu art. 153 p.p.s.a. oznacza, że nie może on formułować nowych ocen prawnych, które są sprzeczne z wyrażonym wcześniej poglądem, lecz zobowiązany jest do podporządkowania się mu w pełnym zakresie oraz konsekwentnego reagowania w razie stwierdzenia braku zastosowania się organu administracji publicznej do wskazań w zakresie dalszego postępowania.

Wobec uznania za usprawiedliwiony zarzutu naruszenia przez Sąd I instancji art. 153 p.p.s.a. odnoszenie się do pozostałych zarzutów, podniesionych w petitum skargi kasacyjnej, w tym zarzutów naruszenia przepisów prawa materialnego, należy uznać za przedwczesne.

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zastosuje się do oceny prawnej i wskazań zawartych w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2012 r., sygn. akt II GSK 85/11 i dokona kontroli zaskarżonej decyzji UP RP przez pryzmat tej oceny i wytycznych. Badanie zarówno technicznego charakteru zgłoszonego przez skarżącą rozwiązania, jak i przesłanek zdolności patentowej, w tym nieoczywistości zgłoszonego przedmiotowego rozwiązania, powinno być dokonywane z uwzględnieniem wykładni art. 52 ust. 1 Konwencji monachijskiej, art. 27 ust. 1 TRIPS, a także Wytycznych EUP w sprawie badań patentowych (Guidelines for Examination in the European Patent Office) oraz praktyki orzeczniczej EUP. Ponownie rozpoznając sprawę Wojewódzki Sąd Administracyjny weźmie pod uwagę, że w praktyce orzeczniczej Europejskiego Urzędu Patentowego stosowane są obecnie, od wielu już lat, znacznie bardziej liberalne kryteria oceny zdolności patentowej wynalazków realizowanych przy użyciu komputera aniżeli w początkowym okresie obowiązywania Konwencji.

Zważywszy na przytoczone wyżej względy Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok na podstawie art. 185 § 1 p.p.s.a. i przekazał sprawę Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

O kosztach postępowania kasacyjnego orzeczono na podstawie art. 203 pkt 1 p.p.s.a. w zw. z § 14 ust. 1 pkt 2 lit. a w zw. § 14 ust. 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1800 ze zm.).