Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 749/12
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2012-08-21 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Zdzisław Romanowski Sędziowie Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka (spr.) Sędzia WSA Magdalena Maliszewska Protokolant st. sekr. sąd. Jadwiga Rytych po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 sierpnia 2012 r. sprawy ze skargi S. z siedzibą w C., Francja na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2011 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy "JENNIFER & JENNIFER" nr [...] 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej kwotę 1617 (jeden tysiąc sześćset siedemnaście) złotych na rzecz S. z siedzibą w C., Francja tytułem zwrotu kosztów postępowania


UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] października 2011 r. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej oddalił sprzeciw S. z siedzibą w C., Francja dotyczący unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy "JENNIFER & JENNIFER" o numerze R-A, udzielonego na rzecz N. S.a.r.I. z siedzibą w Z., Szwajcaria.

Jako podstawę prawną swego rozstrzygnięcia organ wskazał przepisy art. 246 i 247 ust. 2 w związku z art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r., Nr 491 poz. 508 z późn. zm.- dalej p.w.p) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p.

Do wydania powyższej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:

W dniu [...] kwietnia 2011 r. Urząd Patentowy PR wydał decyzję o rejestracji znaku towarowego słowno-graficznego "JENNIFER & JENNIFER" zgłoszonego 18 kwietnia 2006 r. pod numerem R-A przeznaczonego dla towarów w klasie 25; obuwie.

W dniu [...] marca 2009 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw S. z siedzibą w C., Francja (skarżąca) wobec udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy JENNIFER & JENNIFER o numerze R-A na rzecz N. s.a.r.I. z siedzibą w Z. Szwajcaria (uprawniony), przeznaczony do oznaczania butów w klasie 25. Jako podstawę prawną wnoszący sprzeciw wskazał art. 246 w związku art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.. Wskazał na przysługujące mu prawo do międzynarodowego znaku towarowego "JENNYFER" o numerze IR-B z pierwszeństwem do dnia 29 maja 2000 r., przeznaczonego do oznaczania towarów w klasie 25; odzież, nakrycia głowy, paski, rękawiczki i bielizna damska. Wnoszący sprzeciw podniósł, że podobne są zarówno towary jak też same oznaczenia i tym samym zachodzi ryzyko wprowadzenia w błąd konsumentów co do pochodzenia towarów.

W odpowiedzi na sprzeciw, uprawniony uznał sprzeciw za bezzasadny wskazując, że znaki posiadają graficzne elementy, słowo "Jennyfer" lub "Jennifer" jest popularnym imieniem żeńskim co powoduje, że trudno jest stwierdzić podobieństwo między oznaczeniami. Także w przypadku towarów nie występuje podobieństwo. Wobec powyższego, zdaniem uprawnionego, nie można stwierdzić niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd konsumentów co do pochodzenia towarów.

Wobec uznania sprzeciwu za bezzasadny przez uprawnionego sprawa została przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym.

W toku postępowania spornego skarżący wywodził, że elementy słowne dominują w porównywanych znakach. Dodał, że konieczna jest ich całościowa ocena, a analiza winna dotyczyć porównania podobieństwa nie różnic. Ponadto podniósł, że imię Jennifer nie jest popularne w Polsce i oznaczenia te mają charakter fantazyjny. Przedłożył też kopię decyzji czeskiego urzędu patentowego mocą której decyzji unieważnione zostało prawo wyłączne do znaku "JENNIFER & JENNIFER", chronionego na terytorium republiki czeskiej w trybie krajowym. Złożył też wydruki ze stron internetowych sklepów mających w swojej ofercie zarówno odzież, nakrycia głowy, paski, rękawiczki, bieliznę damską objęte znakiem wnoszącego sprzeciw, jak i buty objęte spornym znakiem.

Ustosunkowując się o tych zarzutów uprawniony wskazywał, że nie zachodzi podobieństwo między towarami, do oznaczania których przeznaczone są przeciwstawione oznaczenia, ponadto towarów tych nie można zaliczyć do kategorii produktów impulsywnych. Uprawniony ponadto stwierdził, że powołana decyzja czeskiego urzędu patentowego nie jest wiążąca w przedmiotowej sprawie.

Oddalając sprzeciw Urząd Patentowy zacytował treść przepisów art. 246 p.w.p. oraz art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. i powołał się na stanowisko doktryny, według którego przed rozpoczęciem porównywania znaków konieczne jest porównanie wykazów towarów i usług. (por. "Komentarz do ustawy Prawo znaków towarowych", Warszawa 1997, str. 84, R. Skubisz).

Przytoczył też orzecznictwo sądów administracyjnych, iż "przy ocenie podobieństwa towarów i usług należy mieć na uwadze wszystkie istotne czynniki, które charakteryzują wzajemny stosunek tych towarów i usług. Czynniki te obejmują między innymi charakter towarów, ich przeznaczenie, sposób użytkowania, jak również to czy konkurują ze sobą, czy też wzajemnie się uzupełniają". (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 marca 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 1332/07). Dopełnienie powyższej tezy stanowi zasada wyrażona w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 20 grudnia 2007 r., sygn. akt GSK 279/07), według której "dla uznania identyczności towarów nie jest konieczne używanie identycznych sformułowań. Przy ocenie jednorodzajowości (identyczności) towarów stosuje się różnorakie kryteria, takie jak przeznaczenie towarów, zasadę działania, krąg odbiorców, do których są skierowane towary, sposób działania, sprzedaży (dystrybucji) towarów, czas użytkowania, pomocniczo wygląd towarów".

Idąc tym tokiem rozumowania organ zauważył, że znak sporny przeznaczony jest do oznaczania butów ujętych w klasie 25. Natomiast wykaz znaku towarowego "JENNYFER" o numerze IR-B zawiera towary z klasy 25: odzież, nakrycia głowy, paski, rękawiczki i bielizna damska. Urząd Patentowy uznał zatem, że "między towarami nie zachodzi stosunek identyczności lub podobieństwa". Ocena podobieństwa towarów została dokonana przez Urząd Patentowy "na podstawie wyżej wskazanych tez z orzecznictwa (przede wszystkim odrębne przeznaczenie i funkcje). Dokonując analizy porównawczej, z uwzględnieniem wskazanych powyżej tez z orzecznictwa, Kolegium Orzekające miało na uwadze, że porównywane towary są przedmiotem zainteresowania przeciętnych konsumentów, właściwie poinformowanych".

Poddając natomiast porównaniu podobieństwo znaków w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, Urząd Patentowy stwierdził, że odnośnie płaszczyzny wizualnej znaki towarowe mają słowno-graficzny charakter i tu brak jest podobieństwa. Oznaczenie IR-B składa się z trzech sylab (odpowiednio: JE, NNY oraz FER) i ma 8 liter (kolejno: j, e, n, n, y, f, e oraz r). Jest to jedno słowo. Z kolei znak sporny składa się z dwóch słów oraz łącznika ,,&". Są to identyczne słowa "Jennifer", " które składają się z trzech sylab (odpowiednio: JE, NNI oraz FER). W porównywanych znakach pokrywają się zasadniczo wszystkie litery za wyjątkiem czwartej od końca (odpowiednio: y oraz i). Zdaniem organu istotna jest grafika, bowiem oba znaki zostały przedstawione za pomocą fantazyjnej, niepodobnej do siebie, czcionki.

Co do podobieństwa na płaszczyźnie fonetycznej Urząd Patentowy wskazał, że wymowa porównywanych znaków jest zbliżona - słychać w wymowie podobne dźwięki. Istotne jest jednak to, że w znaku spornym występują dwa elementy słowne, zatem w tym przypadku nie ma podstawy do stwierdzenia podobieństwa porównywanych znaków. Odnośnie płaszczyzny znaczeniowej, z uwagi na fantazyjny charakter oznaczenia spornego; "JENNIFER & JENNIFER"- Urząd Patentowy RP nie miał podstaw do stwierdzenia podobieństwa lub jego braku na tej płaszczyźnie. Co prawda wyraz "Jennyfer" i "Jennifer" nawiązują do imion występujących w językach obcych, to jednak przez przeciętnych odbiorców określenia te nie muszą być w ten sposób interpretowane.

Stwierdzając brak podobieństwa między porównywanymi oznaczeniami w ww. trzech płaszczyznach Urząd Patentowy wskazał, że przy dokonywaniu oceny podobieństwa znaków towarowych organ oparł się na ogólnym wrażeniu wywieranym przez oznaczenia, z uwzględnieniem elementów o charakterze odróżniającym i dominującym, podzielając tezę z wyroku WSA w Warszawie z dnia 14 września 2007 r. (sygn. akt VI SA/Wa 878/07), zgodnie z którą "przy porównaniu znaków należy uwzględnić ogólne całościowe wrażenie, jakie porównywane oznaczenia wywierają u odbiorcy, a zatem dla odbiorcy decydujące znaczenie mają elementy dominujące, jakie występują w porównywanych znakach. Jeżeli zatem elementem dominującym w obu znakach są ich cechy wspólne, to zachodzi między nimi podobieństwo stwarzające ryzyko konfuzji w znaczeniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Jeżeli natomiast dominują różnice, to ryzyko takiej konfuzji jest mało prawdopodobne u przeciętnego, dobrze zorientowanego, rozważnego odbiorcy określonego rodzaju towarów."

Badając ostatnią przesłankę wskazaną w art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. czyli możliwość, wskutek używania znaku towarowego, spowodowania wśród części odbiorców błędu polegającego w szczególności na skojarzeniu między znakami Urząd Patentowy stwierdził, że we wszystkich sprawach, w których powstaje problem podobieństwa przeciwstawionych znaków towarowych, jest on wypadkową dwóch - ściśle ze sobą powiązanych - elementów: po pierwsze - podobieństwa oznaczeń, a po drugie podobieństwa (jednorodzajowości) towarów/usług dla których znaki są zgłaszane, zarejestrowane lub używane (wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 lutego 2010 r. sygn. akt VI SA/Wa 1904/09), według tych zasad:

- "im większe podobieństwo między towarami, tym surowsze wymagania co do koniecznych cech odróżniających konkurujące znaki. Jednorodzajowość towarów wzmaga ryzyko pomyłki" (zob. U. Promińska, Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2004).

- im bardziej są podobne towary (jeżeli wcześniej stwierdzono ich podobieństwo tym większa możliwość uznania znaków za podobne do siebie." (zob. R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, Warszawa 1997),

- całościowa ocena podobieństwa znaków powinna uwzględniać pewną współzależność między czynnikami, które brane są pod uwagę, a w szczególności współzależność między podobieństwem znaków towarowych a podobieństwem towarów i usług tymi znakami oznaczanych. Niewielkie podobieństwo określonych towarów lub usług może bowiem zostać zrekompensowane wysokim stopniem podobieństwa znaków towarowych i odwrotnie (zob. wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 10 października 2006 r., sygn. akt T-172/05).

- w przypadku, gdy towary oznaczone spornymi znakami towarowymi są identyczne to ta identyczność skutkuje tym, iż zakres ewentualnych różnic między przedmiotowymi oznaczeniami ulega zmniejszeniu". (wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 7 września 2006 r. (sygn. akt T-133/05).

Urząd Patentowy RP zaznaczył, iż miał na uwadze także warunki obrotu dotyczące przedmiotowych towarów, w szczególności fakt że klienci nabywając tego rodzaju towary zachowują się szczególnie rozważnie i analizują znak w sposób dokładny. Dlatego też uznał, że buty i odzież nie należą do kategorii tzw. towarów impulsywnych. Zdaniem organu przeciętny konsument nie będzie miał problemów z rozróżnieniem znaków JENNYFER oraz JENNIFER & JENNIFER, szczególnie z uwagi na fakt, że nie są one do siebie wizualnie podobne.

Skargę na decyzję Urzędu Patentowego RP złożyła Spółka S. z siedzibą w C., Francja, wnosząc o jej uchylenie.

Zaskarżonej decyzji zarzuciła:

1. naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 7, art. 8, art. 77 § 1 i § 4, art. 80, art. 107 § 3 k.p.a. przez:

- błędne ustalenie stanu faktycznego polegające na przyjęciu, że porównywane w sprawie towary, tj. "buty" zawarte w wykazie spornego znaku towarowego oraz "odzież, nakrycia głowy, paski, rękawiczki i bielizna damska" zawarte w wykazie znaku przeciwstawionego nie są towarami podobnymi - z uwagi na przede wszystkim odrębne przeznaczenie i funkcje;

- błędne ustalenie stanu faktycznego polegające na przyjęciu, że znak sporny nie jest podobny do znaku przeciwstawionego, na skutek błędnej oceny ww. oznaczeń na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej;

- błędne ustalenie stanu faktycznego polegające na niewyjaśnieniu wszystkich okoliczności mających wpływ na ocenę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w tym siły odróżniającej znaku JENNYFER oraz typowych warunków obrotu towarami oznaczonymi porównywanymi znakami i wynikającego stąd poziomu uwagi przeciętnego odbiorcy;

- nieprawidłowe uzasadnienie zaskarżonej decyzji, wynikające z błędnego ustalenia stanu faktycznego w zakresie braku podobieństwa towarów oraz braku podobieństwa pomiędzy znakiem spornym i przeciwstawionym oraz niedokonania oceny przedstawionych w sprawie materiałów dowodowych;

2. naruszenie prawa materialnego przez niewłaściwe zastosowanie art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. na skutek błędnej oceny poszczególnych przesłanek określonych w tym przepisie.

Uzasadniając skargę w zakresie naruszenia przepisów postępowania skarżąca podnosi, że Urząd Patentowy nie odniósł się do materiałów dowodowych złożonych przez strony do akt i nie dokonał ich oceny. Ze sformułowań zawartych w zaskarżonej decyzji nie można odszyfrować, jakimi motywami kierował się organ przy podjęciu decyzji przyjmując, że towary, tj. z jednej strony "buty" z drugiej m.in. "odzież, nakrycia głowy", ujęte łącznie w klasie 25, nie są identyczne lub podobne. Zdaniem skarżącej, o ile można się zgodzić, że buty i ubrania nie są towarami identycznymi, to całkowity brak podobieństwa stwierdzony przez Urząd Patentowy z uwagi na ,,przede wszystkim odrębne przeznaczenie i funkcje" jest zupełnie niezrozumiały. Zdaniem strony buty i odzież mają podobne przeznaczenie i pełnią podobną funkcję, tj. służą do okrycia ciała ludzkiego i zabezpieczenia przed czynnikami zewnętrznymi. Jedyna różnica polega na tym, że buty nosi się na stopach/nogach, okrycia głowy na głowie, rękawiczki na rękach, a ubranie na pozostałych częściach ludzkiego ciała.

Po drugie, w ocenie strony, Urząd Patentowy powołując się w sposób nieprecyzyjny na tezy z orzecznictwa de facto nie dokonał jakiejkolwiek analizy podobieństwa towarów. Nie zbadał, z jakich materiałów produkowane są porównywane towary, nie wziął pod uwagę , że często takie towary jak buty i odzież, czy nakrycia głowy, są tych samych kanałach dystrybucji. Ścisły podział na sklepy obuwnicze i odzieżowe jest przeszłością. Bardzo często ubrania i buty, a także wszelkiego rodzaju akcesoria, można zakupić w tym samym sklepie, a już na pewno pod jednym dachem w bardzo powszechnych obecnie galeriach. Buty i odzież są to z pewnością towary wzajemnie się uzupełniające. Normą społeczną jest jednoczesne noszenie zarówno butów jak i odzieży.

Także za niejasną skarżąca uznała wypowiedź organu dotyczącą pomyłki konsumentów, bowiem przy badaniu towarów nie chodzi o to, czy konsumenci porównywane towary pomylą, tj. czy pomylą buty z ubraniem lub rękawiczkami, ale chodzi o to, czy mogą przypuszczać, że towary te pochodzą z tego samego przedsiębiorstwa, jeśli oznaczy się je podobnym oznaczeniem.

Skarżąca stwierdza, że niezrozumiałe jest również dlaczego Urząd Patentowy RP stwierdziwszy brak podobieństwa towarów analizował w zaskarżonej decyzji podobieństwo oznaczeń, skoro jak sam zauważył - powołując się na autorytet - ,,problem jednorodzajowości (podobieństwa) towarów stanowi kwestię rozstrzyganą przed badaniem podobieństwa oznaczeń. Dopiero stwierdzenie jednorodzajowości towarów uzasadnia rozpoczęcie badania podobieństwa oznaczeń. (...)". [vide: s. 4 zaskarżonej decyzji]. Zdaniem skarżącej tylko przy założeniu, że pomiędzy porównywanymi towarami istnienie "jakiś" stopień podobieństwa, ocena podobieństwa oznaczeń ma w ogóle - zgodnie z przyjętymi od lat regułami - rację bytu.

Niezależnie od powyższego analiza oznaczeń przeprowadzona przez organ jest nacechowana błędami.

Co do płaszczyzny wizualnej, grafika sprowadza się wyłącznie do użycia innej czcionki dla prawie identycznych słów, zatem błędnie organ przypisał grafice istotne znaczenie w niniejszej sprawie.

W zakresie płaszczyzny fonetycznej Urząd Patentowy błędnie uznał, że powtórzenie tego samego słowa całkowicie wyłącza podobieństwo do jego "pojedynczej" wersji. W opinii Urzędu Patentowego RP dźwięk "dżenyfer" jest całkowicie różny od dźwięku "dżenyfer i dżenyfer". Z przytoczonego powyżej zdawkowego uzasadnienia, skarżąca nie jest w stanie zrozumieć, jakimi motywami kierował się UP RP przyjmując całkowity brak podobieństwa fonetycznego pomiędzy badanymi znakami.

Podobnie nie są jasne motywy, którymi kierował się organ stwierdzając, że nie ma podstaw do oceny porównywanych oznaczeń w płaszczyźnie znaczeniowej, gdyż są one fantazyjne, choć "nawiązują do imion występujących w językach obcych". [vide: s. 6 zaskarżonej decyzji]. Zdaniem skarżącej biorąc pod uwagę fakt, że imię Jennifer jest w Polsce bardzo dobrze znane z racji popularności takich gwiazd muzyki i filmu jak choćby Jennifer Lopez, czy Jennifer Aniston, wypowiedź organu zupełnie traci sens. Natomiast zdaniem skarżącej porównywane znaki są fantazyjne dla oznaczonych nimi towarów, ale nie są wyrazami fantazyjnymi, tylko znanymi w Polsce, przynajmniej części odbiorców, imionami żeńskimi. Na tej podstawie organ winien był dokonać oceny podobieństwa porównywanych znaków w płaszczyźnie znaczeniowej, czego nie uczynił.

Błędna ocena przesłanki prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd polegała w ocenie skarżącej na wcześniej popełnionych błędach, które doprowadziły do mylnych wniosków i nie zachodzi ryzyko konfuzji.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy wnosił o jej oddalenie, przywołując argumentacje zawartą w decyzji.

Uczestnik postępowania wnosił o oddalenie skargi, podkreślając w piśmie z dnia [...] sierpnia 2012 r., brak uzasadnionych podstaw do jej uwzględnienia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 1 § 1 i 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. W świetle powołanego przepisu ustawy Wojewódzki Sąd Administracyjny w zakresie swojej właściwości ocenia zaskarżoną decyzję administracyjną z punktu widzenia jej zgodności z prawem materialnym i przepisami postępowania administracyjnego, według stanu faktycznego i prawnego obowiązującego w dacie wydania tej decyzji.

Ponadto, co wymaga podkreślenia, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (vide: art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Dokonując oceny zasadności wniesionej przez skargi Sąd doszedł do przekonania, że skarga jest zasadna.

Rozstrzygnięcie dokonane przez Urząd Patentowy narusza obowiązujące w tym zakresie prawo oraz metodologię porównywania znaków towarowych, uznane w nauce prawa i praktyce, zaś argumenty zawarte w skardze okazały się uzasadnione.

Materialnoprawną podstawą zaskarżonej decyzji jest art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., zgodnie z którym nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Powyższy przepis określa tzw. względną przeszkodę udzielenia prawa ochronnego i jak podkreśla się w literaturze przedmiotu jest to klasyczna przeszkoda w udzieleniu praw wyłącznych. Generalnie przepis ten ma na celu ochronę obrotu gospodarczego (w tym interesów uprawnionych przedsiębiorców) przed możliwością wywołania błędu co do pochodzenia towaru.

W rozpoznawanej sprawie jej istota sprowadza się do zagadnienia oceny ryzyka wprowadzenia w błąd odbiorców, w szczególności ryzyka skojarzenia zgłoszonego znaku ze znakiem wcześniejszym.

Do ochrony zgłoszony został znak słowno-graficzny JENNIFER & JENNIFER, natomiast znak towarowy zarejestrowany z pierwszeństwem od dnia 29 maja 2000 r., to znak towarowy słowno-graficzny "JENNYFER".

Punktem wyjścia przy ocenie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd jest ocena, czy przeciwstawione znaki są identyczne lub podobne i czy odnoszą się do towarów identycznych lub podobnych.

Problem podobieństwa towarów stanowi kwestię wstępną rozstrzyganą przed badaniem podobieństwa oznaczeń, albowiem dopiero stwierdzenie podobieństwa towarów uzasadnia rozpoczęcie badania podobieństwa oznaczeń. Przy ustalaniu podobieństwa towarów bierze się pod uwagę takie kryteria jak rodzaj towarów, ich przeznaczenie oraz warunki ich zbytu, a więc szeroko rozumiany związek techniczny i ekonomiczny pomiędzy porównywanymi towarami.

Znak towarowy słowno-graficzny "JENNYFER" o numerze IR-B z pierwszeństwem do dnia 29 maja 2000 r., przeznaczony do oznaczania towarów w klasie 25; odzież, nakrycia głowy, paski, rękawiczki i bielizna damska, natomiast zgłoszony znak "JENNIFER & JENNIFER" również słowno-graficzny o numerze R-A na rzecz N. s.a.r.I. z siedzibą w Z. Szwajcaria (uprawniony), przeznaczony jest do oznaczania butów w klasie 25. Zatem oba porównane znaki przeznaczone zostały do oznaczania towarów z klasy 25 Oceniając to podobieństwo towarów, Urząd Patentowy stwierdził, że "między towarami nie zachodzi stosunek identyczności lub podobieństwa. Ocena podobieństwa towarów została dokonana na podstawie wyżej wskazanych tez z orzecznictwa (przede wszystkim odrębne przeznaczenie i funkcje)" - str. 4 decyzji.

W ocenie Sądu rozpoznając sprawę w ten sposób Urząd Patentowy dopuścił się naruszenia przepisów postępowania, a w szczególności art. 7 k.p.a., art. 77 § 1 k.p.a., art. 80 k.p.a., w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na ostateczny wynik sprawy.

Przede wszystkim należy stwierdzić, że przystępując do porównania znaków towarowych należy najpierw ocenić podobieństwo lub identyczność towarów do oznaczania których służą oba znaki. Dopiero przesądzenie o jednorodzajowości towarów implikuje konieczność dokonania porównania oznaczeń (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 stycznia 2009 r., sygn akt VI SA/Wa 1671/08, Lex nr 510739).

Odnosząc się do oceny jednorodzajowości towarów przeprowadzonej przez organ zauważyć należy, że nie jest ona pełna. Organ nie dokonał bowiem oceny podobieństwa towarów w klasie 25; odzieży, nakryć głowy, pasków, rękawiczek i bielizny damskiej oraz będących w tej samej klasie towarowej ; butów. Zarówno odzież, nakrycia głowy, paski, rękawiczki, i bielizna damska ,jak też oraz buty są towarami co do których zachodziła konieczność dokładnego zbadania, czy pomiędzy tymi towarami występuje podobieństwo, do jakiego odnosi się art.132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. Bez dokonania takiej oceny i mając na uwadze zasady na jakich oparte jest przypisanie danego towaru do określonej klasy, stanowisko organu o braku podobieństwa w zakresie towarów sklasyfikowanych w klasie 25 uznać trzeba za przedwczesne i nieodnoszące się do wszystkich okoliczności faktycznych sprawy. Dlatego też rację na strona skarżąca wywodząc, iż w praktyce stanowisko Urzędu Patentowego ograniczyło się jedynie do stwierdzenia braku podobieństwa lub identyczności pomiędzy ww. bez ich jakiejkolwiek analizy.

Co prawda organ w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji przytoczył tezy zawarte orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z dnia 20 grudnia 2007 r., sygn. akt GSK 279/07), według której "dla uznania identyczności towarów nie jest konieczne używanie identycznych sformułowań. Przy ocenie jednorodzajowości (identyczności) towarów stosuje się różnorakie kryteria, takie jak przeznaczenie towarów, zasadę działania, krąg odbiorców, do których są skierowane towary, sposób działania, sprzedaży (dystrybucji) towarów, czas użytkowania, pomocniczo wygląd towarów", jednakże nie zastosował jej w praktyce. W ocenie Sądu, przytoczenie przez organ w uzasadnieniu decyzji tez z orzecznictwa sądów administracyjnych nie jest wystarczające do uznania, że organ wszechstronnie zbadał sprawę w aspekcie jednorodzajowości towarów.

Istotnie, według cytowanego przez Urząd Patentowy orzecznictwa sądowego oraz doktryny dopiero stwierdzenie jednorodzajowości towarów uzasadnia rozpoczęcie badania podobieństwa oznaczeń (por. "Komentarz do ustawy Prawo znaków towarowych" ,Warszawa 1997, str. 84, R. Skubisz). Jednocześnie należy wskazać, że przy ustalaniu podobieństwa towarów bierze się pod uwagę takie kryteria jak rodzaj towarów, ich przeznaczenie oraz warunki ich zbytu, a więc szeroko rozumiany związek techniczny i ekonomiczny pomiędzy porównywanymi towarami. Takiej pogłębionej analizy , dotyczącej szczegółowego porównania spornych towarów z uwzględnieniem wszystkich ww. kryteriów podobieństwa zabrakło w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Słusznie zatem strona skarżąca zarzuca, że Urząd Patentowy de facto nie dokonał jakiejkolwiek analizy podobieństwa towarów. Nie zbadał, z jakich materiałów produkowane są porównywane towary, nie wziął pod uwagę, że często takie towary jak buty i odzież, czy nakrycia głowy, są rozprowadzane w tych samych kanałach dystrybucji (galerie handlowe).

W tej sytuacji należy stwierdzić, iż Urząd Patentowy nie rozpoznał sprawy w sposób wszechstronny i wyczerpujący, a tym samym naruszył art. 7, art. 77 § 1, art. 80 oraz art. 107 § 3 k.p.a. w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Naruszenie wspomnianych przepisów procedury administracyjnej mogło mieć - w ocenie Sądu - istotny wpływ na ostateczny wynik sprawy, a więc stanowi dostateczną podstawę prawną do uchylenia przez sąd administracyjny zaskarżonej decyzji Urzędu Patentowego RP. Aby rozstrzygnięcie organu ocenić w sposób prawidłowy, Sąd musi dysponować stanowiskiem organu zawierającym pełne odniesienie do wszystkich zarzutów zgłaszanych przez skarżącą w toku postępowania spornego. Sąd administracyjny nie czyni bowiem własnych ustaleń w sprawie, a jedynie ocenia zaskarżony akt pod względem jego zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi. Taka kontrola jest jednak możliwa tylko w warunkach wyczerpujących istotę zagadnień, ustaleń faktycznych i prawnych dokonanych przez organ administracyjny rozstrzygający sprawę.

W tym stanie rzeczy ustosunkowywanie się przez Sąd do oceny podobieństwa oznaczeń należy uznać za przedwczesne. Do oceny podobieństwa oznaczeń może dojść jedynie w sytuacji, gdy towary lub usługi są podobne lub identyczne. Natomiast brak podobieństwa towarów/usług porównywanych znaków uzasadnia ocenę, że także znaki te nie są podobne i w związku z tym nie spowodują konfuzji w obrocie. Tymczasem, jak słusznie zauważa strona skarżąca, z uzasadnienia zaskarżonej decyzji nie wynika dlaczego Urząd Patentowy RP stwierdziwszy brak podobieństwa towarów analizował w zaskarżonej decyzji podobieństwo oznaczeń, skoro jak sam zauważył - powołując się na autorytet - ,,problem jednorodzajowości (podobieństwa) towarów stanowi kwestię rozstrzyganą przed badaniem podobieństwa oznaczeń. Dopiero stwierdzenie jednorodzajowości towarów uzasadnia rozpoczęcie badania podobieństwa oznaczeń. (...)". [vide: s. 4 zaskarżonej decyzji].

Przy ponownym rozpoznaniu sprawy Urząd Patentowy we wstępnej fazie badania z art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. dokona analizy podobieństw towarów z punktu widzenia ich rodzaju, przeznaczenia oraz warunków zbytu, czyli dokona zbadania szeroko rozumianego związku technicznego i ekonomicznego pomiędzy porównywanymi towarami. Dopiero, gdy stwierdzi podobieństwo/identyczność tych towarów może przejść do kolejnego etapu badania tj. badania samych oznaczeń. Ostatnim etapem tego badania będzie badanie konfuzji w obrocie.

Należy jednak podzielić stanowisko Urzędu Patentowego, że decyzja czeskiego urzędu patentowego nie jest wiążąca w przedmiotowej sprawie.

Mając powyższe na uwadze, Sąd uznał, że przy wydawaniu zaskarżonej decyzji doszło do naruszenia prawa procesowego, zatem na podstawie art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł, jak w pkt 1 sentencji, zaś w pkt 2 sentencji orzekł na zasadzie art. 152 p.p.s.a.

O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 200 i art. 205 § 2, 3 i 4 p.p.s.a.