Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 962/21
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2021-09-29 00:00:00+02:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Inne
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 1
journal: Dz.U. 2018 poz 2107
law: Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych - tekst jedn.
article: art. 3 par. 2, art. 145 par. 1 pkt 1 lit a-c, art. 145 par. 1 pkt 2, art. 145 par. 1 pkt 3, art. 106 par. 3, art. 133, ar. 151
journal: Dz.U. 2019 poz 2325
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.
article: art. 77 par. 1, art. 7, art. 80, art. 107 par. 3, art. 75, art. 78 par. 1, art. 81, art. 84
journal: Dz.U. 2020 poz 256
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - t.j.
article: art.152 in. 17 ust. 1 i 3, art. 152 in. 20, art. 252, art. 253, art. 161 ust. 2 pkt 2, art. 164 ust. 1, art. 132 in. 1 ust. 1 pkt 3, art. 261
journal: Dz.U. 2020 poz 286
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
journal: Dz.U.UE.L 2008 nr 299 poz 25 art. 11
law: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE z dnia 22 października 2008 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw  członkowskich odnoszących się do znaków towarowych

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Joanna Wegner Sędziowie Sędzia WSA Barbara Kołodziejczak – Osetek (spr.) Sędzia WSA Grzegorz Nowecki po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 29 września 2021 r. sprawy ze skargi C. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] stycznia 2021 r. nr [...] w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszonego znaku towarowego oddala skargę


UZASADNIENIE

Przedmiotem skargi w niniejszej sprawie jest decyzja Urzędu Patentowego RP ("Organ", "UP" lub "Urząd Patentowy") z dnia [...] stycznia 2021 r.[...] wydanej na podstawie art. 245 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 132 1 ust. 1 pkt 3 oraz art. 152 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 286 z późn. zm.) dalej : "pwp" lub "ustawa-prawo własności przemysłowej", utrzymująca w mocy decyzję Urzędu Patentowego z dnia [...] stycznia 2020 r. uznająca za zasadny w całości sprzeciw wniesiony przez S. SA, V., Szwajcaria (sygn. [...]) dalej "Wnoszący sprzeciw" wobec zgłoszenia znaku towarowego słowno-graficznego Tommi, dokonanego w dniu 5 września 2017 pod numerem [...] przez C. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.( "Zgłaszający", "Strona", Skarżąca" lub "Skarżąca Spółka").

Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym.

W dniu 5 września 2017 r. C. Spółka z o.o. z siedzibą w W., dokonał zgłoszenia znaku towarowego słowno-graficznego "Tommi", przeznaczonego do oznaczania towarów i usług w klasach : - 29 przecier pomidorowy, pasty warzywne, pomidory przetworzone, fasola w puszce i słoiku, - 30 musztarda, sosy pomidorowe i ziołowe, pasty warzywne, ketchup, majonez, pesto,- 32 soki pomidorowe, soki, - 35 usługi sprzedaży w zakresie artykułów spożywczych, - 39 transport, pakowanie i składowanie towarów,- 43 usługi zaopatrzenia w żywność i napoje.

W dniu 18 stycznia 2018 r. S. SA, V. z siedzibą w Szwajcarii wniosła do Urzędu Patentowego sprzeciw wobec wskazanego wyżej zgłoszenia Skarżącej znaku towarowego w zakresie towarów:

w klasie - 29: przecier pomidorowy, pasty warzywne, pomidory przetworzone; w klasie - 30: musztarda, sosy pomidorowe i ziołowe, pasty warzywne, keczup, majonez, pesto; w klasie 35: usługi sprzedaży w zakresie artykułów spożywczych; - w klasie 43: usługi zaopatrzenia w żywność.

Decyzją z dnia [...].01.2020 r. Urząd Patentowy uznał sprzeciw za zasadny w całości wskazując w uzasadnieniu decyzji, iż spełnione zostały przesłanki z art. 132 1 ust. 1 pkt 3 pwp.

Zgłaszający złożył w dniu 15 czerwca 2020 roku wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który został uznany przez UP za bezzasadny. W uzasadnieniu decyzji z dnia [...] stycznia 2021 r., nr [...], UP dokonał ponownej analizy przesłanek określonych w art. 132 1 ust. 1 pkt 3 ustawy pwp.

Ustalając krąg odbiorców Urząd Patentowy stwierdził, że "produkty sygnowane przeciwstawionymi znakami towarowymi dotyczą produktów spożywczych m.in. przetworów i past warzywnych, warzyw w postaci przetworzonej i konserwowej, musztard, majonezów, ketchupów oraz sosów oraz usługi zaopatrzenia w te towary w punktach gastronomicznych. Konsumentami takich towarów będą co do zasady osoby z różnych grup społecznych, osoby niepełnoletnie i pełnoletnie o różnym wykształceniu, o różnej płci, a także osoby które kierują się przy zakupie ww. towarów przede wszystkim potrzebą zaspokojenia głodu, ale także preferencjami smakowymi. Zdaniem Organu odbiorcą tego rodzaju towarów będzie ogół społeczeństwa - przeciętni konsumenci, w miarę dobrze poinformowani, oraz w miarę uważni i rozważni.

W przedmiocie podobieństwa towarów/usług - UP wyjaśnił, iż przy ustalaniu tego podobieństwa bierze się pod uwagę następujące zasadnicze kryteria: rodzaj towarów (usług), przeznaczenie towarów oraz warunki ich zbytu.

Dokonując analizy porównawczej towarów w poszczególnych klasach, których dotyczą przeciwstawione oznaczenia stwierdził, że są one identyczne. Organ przedstawił szczegółowe zestawień chronionych i zgłoszonych terminów i podkreślił, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym i poglądami doktryny, z identycznością mamy do czynienia również wówczas, gdy towary (usługi) objęte wnioskiem o rejestrację znaku towarowego należą do bardziej ogólnej kategorii objętej wcześniejszym znakiem towarowym oraz w sytuacji odwrotnej, gdy towary (usługa) oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym mieszczą się w bardziej ogólnej kategorii, objętej wnioskiem o rejestrację znaku towarowego.

Ponadto Urząd Patentowy stwierdził, że terminy warzywa konserwowane, suszone lub gotowane, wszystkie te produkty również w postaci ekstraktów, zup, galaretek, past, przetworów, dań gotowych, mrożonych lub odwodnione; koncentraty do zup; musztarda; sosy; pasty; keczup; produkty aromatyzujące lub przyprawowe do żywności, jadalnych przypraw, przypraw, sosów sałatkowych, majonezu sosy dla znaku THOMY ([...]) oraz THOMY ([...]) są komplementarne do terminów (usług) takich jak: usługi sprzedaży w zakresie artykułów spożywczych oraz usługi zaopatrzenia w żywność sygnowanych oznaczeniem spornym.

Analizując podobieństwa znaków przeciwstawionych Urząd podkreślił, że w jego ocenie, nie ulega wątpliwości, iż w przedmiotowej sprawie zachodzi podobieństwo oznaczeń "wszystkie porównywane znaki zawierają w swoich strukturach elementy słowne, które umożliwiają ich odczytanie. Słowa Tommi ([...]) oraz THOMY ([...] oraz [...]), to jedyne słowa zastosowane w tych znakach, które jak już wskazano stanowią jednocześnie ich elementy dominujące. Porównując warstwę fonetyczną znaku spornego Tommi ([...]) do wcześniejszych znaków towarowych THOMY ([...]) oraz THOMY ([...]), organ analizując przede wszystkim zbieżność głosek przeciwstawionych oznaczeń i ich jednobrzmiącą wymowę, uznał, iż są one fonetycznie identyczne.

W warstwie wizualnej w ocenie organu są oznaczenia przeciwstawione są podobne w stopniu średnim, w szczególności za sprawą takiej samej pierwszej litery "T", takich samych środkowych litery "O" oraz "M", a także takiej samej długości znaków (taka sama liczba liter)".

Jeśli chodzi o warstwę znaczeniową, organ uznał, że nie można ich porównać na tej płaszczyźnie, bowiem porównywane znaki nie posiadają żadnego konkretnego znaczenia.

Oceniając ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, poprzez rejestrację spornego znaku, Organ wskazał, iż kupujący na ogół, nie ma możliwości porównania obydwu znaków w tym samym czasie, zachowuje w pamięci jedynie ogólny zarys oznaczenia, którego poszukuje. Zatem ryzyko konfuzji wśród konsumentów jest znaczne, albowiem analizowane znaki towarowe służą do oznaczania jednorodzajowych towarów oraz wykazują silne podobieństwo we wszystkich płaszczyznach porównania. W ocenie Urzędu w przedmiotowej sprawie krąg odbiorców, do których są kierowane porównywane towary może łączyć gospodarcze pochodzenie towarów i usług oznaczanych znakami towarowymi Tommi/THOMY. Zdaniem Urzędu porównywane znaki jako całość mogą budzić mylące skojarzenia dlatego też odbiorca będzie skłonny przypuszczać, że towary i usługi oznaczone pod tymi znakami są lub mogą być oferowane przez tego samego producenta, albo też stanowią ofertę podmiotów ze sobą powiązanych gospodarczo, finansowo czy organizacyjnie.

Odnosząc się do wniosku Zgłaszającego o powołanie biegłego w celu sporządzenia opinii, czy zgłoszony znak towarowy jest podobny do wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp, Urząd Patentowy wyjaśnił, że nie jest możliwe powołanie biegłego, bowiem ustalenie czy zgłoszony znak towarowy spełnia przesłanki udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, w tym te określone w art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp, mieści się w kompetencji Urzędu Patentowego i jest ustaleniem w zakresie prawa nie podlegającym ocenie w trybie opinii wydanej przez biegłego.

Urząd odnosząc się do kwestii dopuszczenia dowodów z załączonych do odpowiedzi na sprzeciw w postaci dokumentów, celem wykazania istotnych różnic obu znaków towarowych, wskazał, iż dowody zawarte w załącznikach do odpowiedzi na sprzeciw w postaci: wydruków wizerunków produktów wnoszącego sprzeciw zostały w przedmiotowej sprawie wzięte pod uwagę i odpowiednio ocenione przez organ. Niemniej jednak, zauważył, iż przedmiotem postępowania w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem Patentowym jest znak towarowy w takiej postaci, w jakiej został zgłoszony w odniesieniu do konkretnie wskazanych towarów i usług, dla których dokonano zgłoszenia. Natomiast określonemu przedmiotowi zgłoszenia, w ramach postępowania sprzeciwowego przeciwstawia się znak towarowy z wcześniejszym pierwszeństwem, w takiej postaci w jakiej został zgłoszony, w odniesieniu do wszystkich towarów i usług objętych jego rejestracją. Tym samym znajdujące się w załącznikach do odpowiedzi na sprzeciw inne postacie znaków niż wynikające z przedmiotu sporu, nie mogą być w niniejszym przypadku przedmiotem oceny. Ponadto, Urząd Patentowy wskazuje, że jeżeli przynajmniej jeden ze znaków jest znakiem słownym, to przyjmuje się, że chronione jest samo słowo poprzez jego zwykły zapis.

Decyzja UP została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez Zgłaszającego, który zarzucił Organowi:

1.naruszenie przepisów art. 245 ust 1 pkt 1 w zw. z art. 4 w zw. z art. 132 1 ust. 1 pkt 3 i art. 152 22 ust 1 pwp, przez utrzymanie zaskarżoną decyzją w mocy decyzji z dnia 30 stycznia 2020 roku, uznającej za zasadny sprzeciw do zgłoszonego do rejestracji znaku słowno - graficznego "Tommi " przez firmę skarżącą C. Sp. z o.o. w W., z uwagi na jego podobieństwo do zarejestrowanego wcześniej słownego krajowego znaku towarowego "THOMY" i słownego Znaku Towarowego Unii Europejskiej "THOMY" przez wnoszącą sprzeciw do rejestracji firmę S. S.A. w Szwajcarii, następstwem powołania się na wysoki stopień podobieństwa oznaczeń i identyczny zakres towarów oraz na zachodzący wysoki stopień ryzyka wprowadzenia w błąd konsumentów, gdyż oznaczone spornym znakiem towary zgłaszającego mogą zostać przypisane zgłaszającemu sprzeciw.

2. naruszenie przepisów prawa art. 252 pwp w zw. z naruszeniem przepisów prawa procesowego art.75 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r , nr 98 poz. 1071 z późn. zm. ) dalej " k.p.a." w zw. z art. 77 § 1 k.p.a. w zw. z art. 78 § 1 k.p.a , art. 80 k.p.a. i art. 81 k.p.a. i art 84 k.p.a, art. 261 ust 2 pkt 2 w zw. z art. 264 ust 1 ustawy- prawo własności przemysłowej przez ich niezastosowanie następstwem niedopuszczenie i nieprzeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu grafiki i reklamy, według wpisu na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego w W., celem wydania pisemnej opinii na okoliczności: różnic obu znaków towarowych "THOMY" i "Tommi" oraz różnic produktów oznaczonych tymi znakami i wypowiedzenia się przez biegłego, czy różnice, bądź ewentualne podobieństwa znaków towarowych mogą wprowadzać w błąd odbiorców towarów przez oznaczenia towarów spornym znakiem towarowymi.

Następstwem naruszenia powyższych przepisów Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej nie przeprowadził dowodu z opinii biegłego sądowego, celem ustalenia braku występowania wysokiego stopienia podobieństwa oznaczeń, braku występowania identyczności zakresu towarów oraz braku wysokiego stopienia ryzyka wprowadzenia w błąd konsumentów przez oznaczenia towarów spornym znakiem

3.naruszenie przepisów prawa art. 252 ustawy - prawo własności przemysłowej w zw. z naruszeniem przepisów prawa procesowego art. 75 k.p.a. w zw. z art. 77 § 1 k.p.a. w zw. z art. 78 § 1 k.p.a , art. 80 k.p.a. i art. 81 k.p.a. i art 84 k.p.a. i art. 261 ust 2 pkt 2 w zw. z art. 264 ust 1 ustawy -prawo własności przemysłowej przez ich niezastosowanie następstwem nie przeprowadzenia dowodu z załączonych do odpowiedzi na sprzeciw z dnia 19 marca 2019 roku dokumentów w postaci : wydruków wizerunków produktów wnoszącego sprzeciw zawierających zastrzeżony znak towarowy "THOMY", z wydrukami produktów zgłaszającego zawierającymi zgłaszany znak towarowy "Tommi", celem wykazania istotnych różnic obu znaków towarowych, z uwagi na: wielkość liter, kształt liter używanych w obu znakach towarowych, używania w znaku "THOMY" wyłącznie dużych liter, a w znaku "Tommi" pierwszej dużej litery, a pozostałych małych liter.

Nadto różnic w wielkości obu znaków towarowych nanoszonych na produktach i miejsca ich usytuowania na produktach,; stosowania przez wnoszącego sprzeciw obramowania z tłem żółtym lub niebieskim, w które wpisany jest znak "THOMY" w przeciwieństwie do wyłącznie czerwonych obramowań zgłaszającego, w które wpisany jest znak "Tommi" z dodatkowym oznaczeniem 100 % pod znajdującymi się pod znakiem towarowym wizerunkami trzech pomidorów, które to oznaczenia nie występują na żadnym z produktów ze znakiem "THOMY".

W szczególności oba znaki towarowe różnią się istotnie wielkością i powierzchnią obu znaków towarowych nanoszonych na produktach, gdyż znak towarowy "Tommi" wraz z obramowaniem wyczerpuje ponad 50 % powierzchni etykiety w przeciwieństwie do wąskich i podłużnych obramowań ze znakiem "THOMY". Nadto odróżnia je kolorystyka produktów, na których naniesione zostały znaki towarowe, co również różnicuje produkty z naniesionymi znakami towarowymi "THOMY" i "Tommi", a Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej całkowicie pominął powyższe dowody, co wykluczało możliwość ustalenia przez organ, czy znaki towarowe i produkty oznaczone znakami towarowymi mogą wprowadzić w błąd konsumentów, co do pochodzenia towarów.

Nadto wykładnia lingwistyczna brzmienia słów znaku słowno- graficznego "Tommi " i znaku "THOMY", dokonana przez ekspertów Urzędu Patentowego RP w uzasadnieniu decyzji uzasadnia dodatkowo dopuszczenie dowodu z biegłego sądowego z zakresu lingwistyki, celem wykazania braku podobieństwa brzmienia obu słów, gdyż wykładania słów dokonana przez ekspertów jest niezweryfikowana dowodowo, co uzasadnia twierdzenie, że jest wadliwa.

4. Strona wniosła również przed rozpoznaniem skargi o zobowiązanie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Urzędu Patentowego RP do przedłożenia przez ekspertów, którzy wydali decyzję z dnia [...] stycznia 2020 roku i z dnia [...] stycznia 2021 roku : eksperta A. S. i eksperta K. P. dyplomów ukończenia szkół lub posiadania innych uprawnień w zakresie grafiki, reklamy i lingwistyki, które potwierdzą posiadaną przez ekspertów wiedzę specjalistyczną i uprawnienia w zakresie stwierdzeń zawartych w uzasadnieniach decyzji, co do podobieństwa brzemienia słów znaku słowno- graficznego "Tommi" i znaku "THOMY" oraz pochodzenia obu znaków od obcojęzycznego imienia męskiego Thomas oraz podobieństwa graficznego znaków, które uprawniały obu ekspertów do zaniechania przeprowadzenia dowodów z opinii biegłego sądowego. Brak przedłożenia dokumentacji potwierdzającej wiedzę ekspertów z powyższych dziedzin, będzie uprawniał do twierdzenia, że ustalenia ekspertów są niezweryfikowane, postępowanie dowodowe został przeprowadzone wadliwie, a oparta na nich decyzja jest błędna.

Wskazując na powyższe uchybienia Skarżąca wniosła o :

- uchylenie w całości zaskarżonej decyzji z dnia [...] stycznia 2021 roku i poprzedzającej ją decyzji z dnia [...] stycznia 2020 roku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej, celem ponownego przeprowadzenia postępowania z uwzględnieniem pominiętych przez organ dowodów,

- zasądzenie na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania, w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych.

W odpowiedzi na skargę Organ wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlega oddaleniu, gdyż zaskarżona decyzja nie narusza prawa w stopniu uzasadniającym jej uchylenie.

Podkreślenia przy tym wymaga, że zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2018, poz. 2107 ze zm.) kontrola sądowa zaskarżonych decyzji, postanowień bądź innych aktów lub czynności wymienionych w art. 3 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.), dalej " ppsa" sprawowana jest na zasadzie kryterium zgodności z prawem. W związku z tym, aby wyeliminować z obrotu prawnego akt wydany przez organ administracyjny konieczne jest stwierdzenie, że doszło w nim do naruszenia prawa materialnego w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy, bądź przepisów postępowania w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy, albo też do naruszenia prawa dającego podstawę do wznowienia postępowania administracyjnego (art. 145 § 1 pkt 1 lit. a) – c) ppsa), a także, gdy decyzja lub postanowienie organu dotknięte są wadą nieważności (art. 145 § 1 pkt 2 ppsa); Sąd stwierdza też wydanie decyzji lub postanowienia z naruszeniem prawa, jeżeli zachodzą przyczyny określone w kpa lub w innych przepisach (art. 145 § 1 pkt 3 ppsa).

Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie żadna z wyżej wskazanych przesłanek wyeliminowania zaskarżonej decyzji z obrotu prawnego nie zaistniała, co czyni skargę bezpodstawną. Zaskarżona decyzja nie zawiera wad na tyle istotnych, które nakazywałaby wyeliminowanie zaskarżonego aktu z obrotu prawnego. Rozpoznając sprawę organ bazował na ustaleniach faktycznych, wyczerpujących istotę spornego w niej zagadnienia, jakim jest sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego słowno-graficznego "Tommi ", dokonanego w dniu 5 września 2017 pod numerem [...], poddając je prawidłowej subsumpcji pod mające zastosowanie przepisy prawa, szczegółowo wymienione w sentencji zaskarżonej decyzji oraz z przytoczeniem treści przepisów prawa w jej uzasadnieniu.

Na wstępie rozważań wskazać należy, iż zaskarżona decyzja została wydana w postępowaniu, które się toczyło w oparciu o uregulowania Rozdziału 42 Działu I Tytułu III p.w.p. - Postępowanie w sprawie sprzeciwu. Postępowanie to toczy się po ogłoszeniu zgłoszonego znaku towarowego i w zakresie wskazanym w sprzeciwie ( art. 152 17 ust. 1 i 3 p.w.p.). Sprzeciw zawiera oznaczenie stron, wskazanie podstawy faktycznej i prawnej wraz z uzasadnieniem i zakresem sprzeciwu oraz podpis wnoszącego sprzeciw (art. 15217 ust.3 p.w.p.). Zgodnie z art.152 20 p.w.p. Urząd Patentowy rozpatruje sprzeciw w jego granicach i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnoszącego sprzeciw.

W rozpoznawanej sprawie Wnoszący sprzeciw zakreślił jego zakres powołując się na zgłoszenie do rejestracji znaku towarowego "Tommi" do tej samej klasy towarów 29 i 30, do których został zarejestrowany znak towarowy "THOMY".

Rozpoznając sprzeciw Organ, w sprawach nieuregulowanych w ustawie do postępowania przed Urzędem Patentowym zobowiązany był stosować, z zastrzeżeniem art. 253, odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (art.252 p.w.p). Z powyższego wynika, że w rozpoznawanej sprawie Urząd Patentowy, wydając zaskarżoną decyzję administracyjną, był związany rygorami procedury administracyjnej, określającej jego obowiązki w zakresie sposobu przeprowadzenia postępowania, a następnie końcowego rozstrzygnięcia sprawy, jednakże odpowiednie stosowanie danych przepisów nie oznacza zawsze bezpośredniego ich stosowania (por. wyrok NSA z dnia 2 września 2009 r., II GSK 18/09, LEX nr 596679). Oznacza to, że rozważając, które przepisy będą miały zastosowanie wprost, które z odpowiednimi modyfikacjami, a które w ogóle nie będą miały zastosowania, należy wziąć pod uwagę cechy wyróżniające danej sprawy (por. wyrok NSA z dnia 16 lipca 2010 r., I OSK 1088/10, LEX nr 594885; zob. także wyrok NSA z dnia 20 lipca 2011 r., II GSK 647/10, LEX nr 1083332; wyrok WSA w Warszawie z dnia 2 marca 2009 r., VI SA/Wa 2531/08, LEX nr 531544; wyrok WSA w Warszawie z dnia 7 marca 2007 r., VI SA/Wa 2175/06, LEX nr 322733).

Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego powinno uwzględniać specyfikę i cel postępowania w sprawie sprzeciwu przez Urząd Patentowy, a także wyjątki wprost wynikające z przepisów omawianej ustawy - Prawo własności przemysłowej.

Rozpoznając więc zarzuty skargi, w zakresie naruszenia przepisów postępowania, wskazać należy, iż w myśl art. 77 § 1 k.p.a., organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy, (...) jednakże wymaga podkreślenia, iż w tego rodzaju postępowaniach Urząd Patentowy nie zbiera materiału dowodowego. Taka powinność, z uwagi na kontradyktoryjność tego postępowania, spoczywa na stronach, nie zaś na Urzędzie Patentowym. W konsekwencji, do postępowań toczących się przed UP z uwagi na wniesienie sprzeciwu co do zgłoszonego znaku towarowego, nie ma zastosowania art.7 k.p.a.

W ocenie Sądu, przy wydaniu zaskarżonych decyzji organ uwzględnił wszelkie rygory procedury administracyjnej, określające jego obowiązki w zakresie sposobu przeprowadzenia postępowania w przedmiocie wniesionego sprzeciwu, a następnie końcowego rozstrzygnięcia sprawy. Organ ocenił zebrany materiał dowodowy ( art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a.), ustosunkował się do wszystkich twierdzeń uczestników postępowania, a także uzasadnił wyczerpująco swoje rozstrzygnięcie zgodnie z wymaganiami art. 107 § 3 k.p.a.

W ocenie Sądu zebrany w sprawie materiał dowodowy był wystarczający do podjęcia rozstrzygnięcia w sprawie, a dalsze prowadzenie postępowania dowodowego wnioskowanego przez stronę, co zostało zarzucone w skardze, było w ocenie Sądu zbędne. W ocenie Sądu wszystkie istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, okoliczności faktyczne zostały rozważone przez organ. Stan faktyczny sprawy przyjęty za podstawę orzekania przez organ został ustalony prawidłowo i nie budzi wątpliwości Sądu.

Za bezzasadne Sąd uznał zarzuty (pkt 2 i 3 petitum skargi) : naruszenia przepisów art. 252 pwp w zw. z naruszeniem przepisów prawa procesowego art 75 k.p.a. w zw. z art. 77 § 1 k.p.a. w zw. z art. 78 § 1 k.p.a , art. 80 k.p.a., art. 81 k.p.a. i art 84 k.p.a., oraz art. 261 ust 2 pkt 2 w zw. z art. 264 ust 1 ustawy - prawo własności przemysłowej przez ich niezastosowanie : i następstwem niedopuszczenie i nieprzeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego z zakresu grafiki i reklamy, według wpisu na listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego w W., celem wydania pisemnej opinii na okoliczności : różnic obu znaków towarowych "THOMY" i "Tommi " oraz różnic produktów oznaczonych tymi znakami i wypowiedzenia się przez biegłego, czy różnice, bądź ewentualne podobieństwa znaków towarowych mogą wprowadzać w błąd odbiorców towarów przez oznaczenia towarów spornym znakiem towarowym oraz nie przeprowadzenia dowodu z załączonych do odpowiedzi na sprzeciw z dnia 19 marca 2019 roku dokumentów.

Zdaniem Sądu Organ trafnie wskazał w przedmiocie złożonego przez Stronę wniosku o powołanie biegłego, ocena czy zgłoszony znak towarowy jest podobny do wcześniejszego znaku towarowego w rozumieniu art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp, oraz ustalenie czy zgłoszony znak towarowy spełnia przesłanki udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy, w tym te określone w art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp, należy do kompetencji Urzędu Patentowego i jest ustaleniem w zakresie prawa nie podlegającym ocenie w trybie opinii wydanej przez biegłego. Zauważyć należy, że powołanie biegłego w myśl art. 84 § 1 k.p.a. ma charakter fakultatywny i zależy od uznania organu prowadzącego postępowanie. Wykorzystanie tego środka dowodowego jest zasadne, gdy dla prawidłowego załatwienia sprawy, ze względu na poziom jej skomplikowania, wymagane są wiadomości, którymi nie dysponuje organ administracji. Podkreślenia wymaga, iż przedmiotem opinii biegłego są okoliczności dotyczące stanu faktycznego rozpatrywanej sprawy, wobec tego nie jest dopuszczalne powołanie biegłego co do obowiązywania i stosowania oraz wykładni przepisów prawa. Dowód z opinii biegłego powinien być dopuszczony wówczas, gdy po przeprowadzeniu postępowania dowodowego co do okoliczności faktycznych okaże się, że pełna ocena jego wyników wymaga bliższego poznania reguł istniejących w danej dziedzinie. Biegły powinien więc wyjaśnić i naświetlić przyjęte za obowiązujące zasady ogólne w danej dziedzinie lub jedynie odnieść się do konkretnych kwestii przedstawionych mu jako budzące wątpliwości (K. Kołakowski [w:] Komentarz do k.p.c., 1996, s. 870; Postępowanie cywilne, 1987, s. 275). Przyjmuje się, że biegli nie przekazują swoich spostrzeżeń o okolicznościach faktycznych rozpoznawanej sprawy, lecz wypowiadają co do tych okoliczności opinię na podstawie posiadanych przez siebie wiadomości fachowych i na podstawie swego doświadczenia zawodowego; E. Iserzon ([w:] Komentarz, 1970, s. 178) jest zdania, że biegły jest powołany tylko do wydania opinii w kwestii faktycznej, której rozstrzygnięcie jest niezbędne do wydania decyzji. Według tego poglądu celem dowodu z opinii biegłego nie jest zatem ustalenie faktów mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, lecz jedynie udzielenie organowi administracji publicznej wyjaśnień niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy (zob. wyrok SN z 11.07.1969 r., I CR 140/69, OSN 1970/5, poz. 85, w którym przyjęto, że "opinia biegłego ma na celu ułatwienie sądowi należytej oceny zebranego w sprawie materiału wtedy, gdy potrzebne są do tego wiadomości specjalne. Nie może ona natomiast sama być źródłem materiału faktycznego sprawy, ani tym bardziej stanowić podstawy ustalenia okoliczności będących przedmiotem oceny biegłego").

W rozpoznawanej sprawie Strona składając wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego domagała się w istocie wydania odrębnego rozstrzygnięcia biegłego w tej sprawie, co do prawidłowości zastosowanych przez organ przepisów prawa materialnego. Ogólnie ujmując rozstrzygnięcia kwestii prawnych, a nie faktycznych.

Wbrew wywodom skargi Organ, w uzasadnieniu decyzji odnosząc się do kwestii dopuszczenia dowodów z załączonych do odpowiedzi na sprzeciw w postaci dokumentów, celem wykazania istotnych różnic obu znaków towarowych, trafnie wyjaśnił, że ocenił dowody zawarte w załącznikach do odpowiedzi na sprzeciw w postaci: wydruków wizerunków produktów wnoszącego sprzeciw, jednakże przedmiotem postępowania w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy przed Urzędem Patentowym jest znak towarowy w takiej postaci, w jakiej został zgłoszony w odniesieniu do konkretnie wskazanych towarów i usług, dla których dokonano zgłoszenia. Określonemu przedmiotowi zgłoszenia, w ramach postępowania sprzeciwowego przeciwstawia się znak towarowy z wcześniejszym pierwszeństwem, w takiej postaci w jakiej został zgłoszony, w odniesieniu do wszystkich towarów i usług objętych jego rejestracją. Dlatego, dla oceny spełnienia przesłanek z art. 1321 ust. 1 pkt 3 pwp, w szczególności ocenę podobieństwa znaków lub ocenę ryzyka wprowadzenia w błąd obiorców, nie mają znaczenia dowody w postaci wizerunków innych znaków niż znaki będące podstawą sprzeciwu - wpisane do odpowiednich rejestrów. Tym samym znajdujące się w załącznikach do odpowiedzi na sprzeciw inne postacie znaków niż wynikające z akt rejestrowych, nie mogły odnieść zamierzonego skutku.

Ponadto, Sąd podziela stanowisko organu, że jeżeli przynajmniej jeden ze znaków jest znakiem słownym, to przyjmuje się, że chronione jest samo słowo poprzez jego zwykły zapis. Pogląd, że znak słowny jest znakiem składającym się w całości z liter, słów lub ciągów stów, zapisanych drukiem zwykłą czcionką, bez żadnego szczególnego elementu graficznego oraz, że ochrona znaku słownego przez rejestrację obejmuje słowo określone w zgłoszeniu do rejestracji, a nie indywidualne cechy graficzne lub stylistyczne jakie może posiadać ten znak był już prezentowany w orzeczeniach Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej w powołanych między innymi w zaskarżonej decyzji (por. wyrok z 20.04.2005 r. w sprawie T-211/03 "Faber", pkt 33 oraz wyrok z 13.02.2007 r. w sprawie T-353/04 "Curon", pkt 74), wyrok z 22.05.2008 r. w sprawie T-254/06 "RadioCom", pkt 43).

Odnosząc się do wniosku dowodowego zawartego w skardze o przeprowadzenie dowodów przez Sąd z załączonych do odpowiedzi na sprzeciw wydruków produktów wnoszącego sprzeciw, zawierających zastrzeżony znak towarowy "THOMY", z wydrukami produktów zgłaszającego zawierającymi zgłaszany znak towarowy "Tommi" należy wyjaśnić, iż zgodnie z art.106 § 3 p.p.s.a. Sąd może z urzędu lub na wniosek stron przeprowadzić dowody uzupełniające z dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie. Jednakże dokumenty, na które powołuje się Skarżąca, znajdują się w aktach sprawy. Zgodnie z art.133 p.p.s.a. Sąd orzeka na podstawie akt sprawy. Z urzędu jest więc zobowiązany wziąć pod rozwagę dowody wskazywane przez Stronę, bez odrębnego wniosku w tym zakresie.

Za całkowicie chybione Sąd uznał również żądanie skargi (pkt 4 petitum skargi) o zobowiązanie Urzędu Patentowego, przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, przed jej rozpoznaniem, do przedłożenia przez ekspertów, którzy wydali decyzję z dnia 30 stycznia 2020 roku i z dnia 25 stycznia 2021 roku : eksperta A. S. i eksperta K. P. dyplomów ukończenia szkół lub posiadania innych uprawnień w zakresie grafiki, reklamy i lingwistyki, które potwierdzą posiadaną przez ekspertów wiedzę specjalistyczną i uprawnienia w zakresie stwierdzeń zawartych w uzasadnieniach decyzji, co do podobieństwa brzmienia słów znaku słowno- graficznego "Tommi" i znaku "THOMY" oraz pochodzenia obu znaków od obcojęzycznego imienia męskiego Thomas oraz podobieństwa graficznego znaków, które uprawniały obu ekspertów do zaniechania przeprowadzenia dowodów z opinii biegłego sądowego. Organ zobowiązany był i jednocześnie uprawniony rozpoznać sprzeciw w świetle przepisów pwp, a dla oceny podobieństwa oznaczeń, nie jest wymagane wykształcenie lingwistyczne czy też z zakresu grafiki i reklamy.

Zadania i jednocześnie uprawnienia UP zostały określone w art.261 pwp. Sąd nie znalazł podstaw aby kwestionować kompetencje, wymienionych przez Stronę w skardze ekspertów orzekających w sprawie.

Zgodnie z art. 264 ust.1 pwp do powołanych przez Prezesa Urzędu Patentowego ekspertów należy orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 261 ust. 2 pkt 2-31 tj.

2) orzekanie w sprawach udzielania patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz znaki towarowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych;

3) rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym w zakresie określonym ustawą;

31) rozpatrywanie sprzeciwów w zakresie określonym ustawą; a także w sprawach dokonywania wpisów do rejestrów, o których mowa w art. 228 ust. 1.

Stosowane do art.266 pwp :

1. Uzyskanie uprawnień eksperta wymaga, z zastrzeżeniem ust. 2, posiadania wyższego wykształcenia odpowiadającego zadaniom eksperta, odbycia aplikacji eksperckiej oraz asesury.

2. Ekspertem może być osoba, która:

1) jest obywatelem polskim i korzysta z pełni praw publicznych;

2) nie była karana za przestępstwo umyślne;

3) posiada znajomość języków obcych w zakresie i stopniu określonym potrzebą spełnienia warunków niezbędnych do wykonywania zadań eksperta, z uwzględnieniem umów międzynarodowych, nie mniej jednak niż jednego języka obcego;

4) jest nieskazitelnego charakteru;

5) ma stan zdrowia oraz predyspozycje pozwalające na powierzenie jej zadań eksperta;

6) (uchylony).

Mając na uwadze wymagania stawiane ekspertom UP, uprawnione jest twierdzenie, że w każdym postępowaniu o udzielenie patentu czy też w sprawie sprzeciwu co do zgłoszonego znaku towarowego, bierze udział biegły (ekspert) posiadający wiadomości specjalistyczne.

Odnosząc się, do podniesionych w skardze zarzutów naruszenia przepisów prawa materialnego, stanowiących podstawę materialnoprawną zaskarżonej w sprawie decyzji (wyznaczających zakres postępowania dowodowego w sprawie), wskazać należy, na art. 132 1 ust. 1 pkt 3 pwp, który wskazuje przesłanki odmowy udzielenia prawa ochronnego. Są nimi:

1.istnienie prawa ochronnego na znak towarowy lub zgłoszenia w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na taki znak zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby,

2.zgłoszenie identycznego lub podobnego znaku towarowego do znaku już zarejestrowanego lub już zgłoszonego korzystającego z prawa pierwszeństwa,

3.obydwa znaki: identyczny lub podobny dotyczą takich samych (identycznych) lub podobnych towarów,

4.istnieje możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów, w szczególności skojarzenia przez odbiorców znaku późniejszego ze znakiem wcześniejszym.

Art. 132 1 ust. 1 pkt 3 p.w.p. dotyczy tzw. względnych przeszkód w rejestracji znaku towarowego. W świetle tej regulacji prawnej niedopuszczalna jest rejestracja znaku towarowego, gdyby w jej wyniku powstało prawo, którego zakres pokrywałby się, chociaż częściowo z zakresem prawa z rejestracji z wcześniejszym pierwszeństwem. O tym czy w konkretnym przypadku mogłoby dojść do kolizji praw z rejestracji rozstrzyga się na podstawie kryterium niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd odbiorców, co do pochodzenia usług (towarów). Jak podkreślił NSA w swoim wyroku z dnia 20 września 2007 r. (sygn. akt II GSK 113/07; publ. http://orzeczenia.nsa.gov.pl) ryzyko skojarzenia ze znakiem wcześniejszym jest kategorią błędu a nie samodzielną przeszkodą w rejestracji, oderwaną od funkcji oznaczenia pochodzenia. Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd należy interpretować zgodnie z art. 11 preambuły Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej z 22 października 2008 r. nr 2008/95/WE mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych (Dz.Urz.UE.L 299/25), zgodnie, z którym: "prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd, którego ocena zależy od wielu czynników, w szczególności rozpoznawalności znaku towarowego na rynku, mogącego powodować skojarzenia ze znakiem używanym lub zarejestrowanym, stopnia podobieństwa między znakiem towarowym i oznaczeniem, między określonymi towarami lub usługami, powinno stanowić szczególny warunek dla takiej ochrony. Sposoby ustalania prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd, w szczególności ciężar dowodu, powinny być określone w krajowych przepisach proceduralnych, których niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać." Oceniając, czy zachodzi niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorcy, istotna jest percepcja przeciętnego konsumenta, do którego usługa (towar) jest kierowany. Na takim stanowisku na gruncie wspólnotowego prawa znaków towarowych stoi także ETS. Ostateczne wypracowanie modelu przeciętnego konsumenta nastąpiło w wyroku ETS z dnia 16 lipca 1998 r. w sprawie nr C-210/96 (Gut Springenheide GmbH and Rudolf Tusky v. Oberkreisdirektor des Kreises Steinfurt-Amt für Lebensmittelüberwachung). Przeciętny konsument to średnio poinformowany, uważny i rozsądny, a co bardzo istotne - poziom jego uwagi różni się, w zależności od tego, jakie dobra nabywa. (por.: Skubisz R: Prawo z rejestracji znaku towarowego i jego ochrona: studium z zakresu prawa polskiego na tle prawno-porównawczym. Lublin 1998, s. 131-132; M. Andrzejewski, (w]: Prawo własności przemysłowej. Komentarz. Red. P. Kostański. Warszawa 2010, s. 710 i nast. oraz wskazane tam orzecznictwo).

Jednolicie wskazuje się w doktrynie i judykaturze, że przystępując do porównania znaków towarowych należy najpierw ocenić podobieństwo lub identyczność towarów (usług), do oznaczania, których służą oba znaki. Dopiero przesądzenie o jednorodzajowości towarów (usług) implikuje konieczność dokonania porównania oznaczeń. Przy ocenie podobieństwa oznaczeń stosuje się wypracowane przez teorię i orzecznictwo zasady.

Stwierdzenie podobieństwa znaków towarowych w rozumieniu art. 132 1 ust. 1pkt 3 p.w.p. wymaga ustalenia, że towary (usługi) konkurujących ze sobą znaków są identyczne lub podobne.

Zgłoszony znak towarowy "Tommi " został przeznaczony między innymi dla następujących towarów i usług:

w klasie 29: przecier pomidorowy, pasty warzywne, pomidory przetworzone;

w klasie 30: musztarda, sosy pomidorowe i ziołowe, pasty warzywne, keczup, majonez, pesto;

w klasie 35: usługi sprzedaży w zakresie artykułów spożywczych;

w klasie 43: usługi zaopatrzenia w żywność.

Zarejestrowany pod numerem [...] słowny znak towarowy THOMY obejmuje ochroną następujące towary:

klasa 29: jarzyny, owoce, mięso, wszystkie produkty w postaci ekstraktów, zup, mrożonek, pasztetów, konserw, gotowanych dań i konserw mrożonych lub suszonych; buliony, preparaty zup na bazie roślinnej, zupy błyskawiczne; konfitury i galaretki owocowe; jaja; mleko, sery i wyroby z mleka, jadalne oleje i tłuszcze;

klasa 30: majonez; preparaty spożywcze na bazie soi, pikle, chleby, pasty anchois, pasztety; kawa; namiastki kawy; herbata; kakao; wyroby cukiernicze; syropy z melasy; wyroby piekarnicze; wyroby ciastkarskie; proszek do pieczenia, drożdże i wyroby drożdżowe; chrzan, musztarda, ocet; desery, budynie; lody jadalne, produkty do przygotowywania lodów jadalnych; miód; mąka i preparaty zbożowe, również w postaci gotowych dań; sosy; przyprawy i produkty do aromatyzowania i przyprawiania artykułów spożywczych;

Zarejestrowany pod numerem [...] słowny znak towarowy THOMY chroni następujące towary:

klasa 29: warzywa (konserwowane, suszone lub gotowane), owoce (konserwowane, suszone lub gotowane), grzyby (konserwowane, suszone lub gotowane), mięso, drób, dziczyzna, ryby i owoce morza, wszystkie te produkty również w postaci ekstraktów, zup, galaretek, past, przetworów, dań gotowych, mrożonych lub odwodnione; galaretki; jajka; mleko, śmietana, masło, ser i inne przetwory spożywcze na bazie mleka; substytuty mleka; napoje na bazie mleka; desery na bazie mleka i śmietany; jogurty; mleko sojowe (substytut mleka), preparaty na bazie soi; jadalne oleje i tłuszcze; preparaty białkowe do żywności dla ludzi; śmietanki niemleczne; kiełbaski; wędliny; masło orzechowe; zupy, koncentraty do zup, bulion, kostki rosołowe, bulion, rosół;

klasa 30: kawa, ekstrakty kawowe, preparaty na bazie kawy i napoje; mrożona kawa; substytuty kawy, wyciągi z substytutów kawy, preparaty i napoje na bazie substytutów kawy; cykoria; herbata, ekstrakty z herbaty, preparaty i napoje na bazie herbaty; mrożona herbata; preparaty na bazie słodu; preparaty i napoje z kakao i kakao; czekolada, wyroby czekoladowe, preparaty i napoje na bazie czekolady; wyroby cukiernicze, słodycze, cukierki; cukier; guma do żucia; naturalne słodziki; wyroby piekarnicze, chleb, drożdże, ciasta; ciastka, ciastka, ciastka, wafle, toffi, desery, budynie; lody, lody wodne, sorbety, mrożone wyroby cukiernicze, mrożone ciasta, lody miękkie, mrożone desery, mrożone jogurty; środki wiążące do wytwarzania lodów i / lub lodów lodowych i / lub sorbetów i / lub mrożonych wyrobów cukierniczych i / lub mrożonych ciast i / lub lodów miękkich i / lub mrożonych deserów i / lub mrożonych jogurtów; miód i namiastki miodu; płatki śniadaniowe, musli, płatki kukurydziane, batony zbożowe, płatki zbożowe gotowe do spożycia; preparaty zbożowe; ryż, makaron, makaron; artykuły spożywcze na bazie ryżu, mąki lub zbóż, również w postaci gotowych potraw; pizze; kanapki; mieszanki pasty spożywczej i gotowego do pieczenia ciasta; sosy; sos sojowy; keczup; produkty aromatyzujące lub przyprawowe do żywności, jadalnych przypraw, przypraw, sosów sałatkowych, majonezu; musztarda; ocet winny.

Sąd podziela wypracowane w doktrynie i orzecznictwie stanowisko również w wyrokach powołanych przez organ w decyzji, że dla uznania identyczności towarów/usług nie jest konieczne używanie identycznych sformułowań. Przy ocenie jednorodzajowości (identyczności) towarów stosuje się różnorakie kryteria, takie jak: przeznaczenie towarów, zasada działania, krąg odbiorców do których są skierowane towary, sposób działania, sposób sprzedaży (dystrybucji) towarów, czas użytkowania, pomocniczo wygląd wyrobów. Jak wynika bowiem z utrwalonego orzecznictwa, jeżeli towary czy usługi znajdują się w tych samych klasach można uznać ich identyczność pomimo różnic w sformułowaniach konkretnych wrażeń (wyrok z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie T-536/08). Orzecznictwo europejskie wskazuje również, że za usługi identyczne należy uznać te, w których szersze definicje znaczeniowo obejmują terminy węższe. (por. wyrok WSA w Warszawie z 15 września 2016 r.VI SA/Wa 909/16.

Wyżej wskazane produkty, w ocenie Sądu, łączy nierozerwalny związek, są podobne lub identyczne i będą one adresowane do tych samych odbiorców, gdyż zaspokajają te same potrzeby potencjalnych konsumentów. W tym aspekcie badania znaków należy podkreślić, że tok rozumowania Urzędu Patentowego przyjęty dla oceny podobieństwa towarów został przeprowadzony w sposób logiczny i przekonujący, jednakże nie wszystkie towary opisane przez organ w decyzjach wydanych w sprawie, uznać należy za identyczne mimo że zakwalifikowane są to tej samej klasy. Jednocześnie trafne jest stanowisko organu, że skarżąca zgłosiła do ochrony znak towarowy, który przeznaczony jest do oznaczania towarów które znaczeniowo mieszczą się w terminach towarów chronionych sygnowanymi znakami przeciwstawionymi, bądź odwrotnie, towary skarżącej obejmują swoim zakresem także towary znaku przeciwstawionego.

Organ enumeratywnie w decyzji wymienił, które z wyżej wymienionych towarów należy uznać za identyczne.(decyzja z dnia 30 stycznia 2020 r. str.17, wydana w I instancji oraz zaskarżona decyzja str.19).

Organ uznał, że:

1. terminy przecier pomidorowy, pasty warzywne, pomidory przetworzone sygnowane przez znak sporny są identyczne do takich terminów jak: warzywa konserwowane, suszone lub gotowane wszystkie te produkty również w postaci ekstraktów, zup, galaretek, past, przetworów, dań gotowych, mrożonych lub odwodnione; koncentraty do zup [dla znaku THOMY ([...])];

2. termin musztarda sygnowane przez znak sporny jest identyczny do takich terminów jak musztarda ( dla znaku THOMY ([...]) oraz THOMY ([...])];

3. sosy pomidorowe i ziołowe; pasty warzywne sygnowane przez znak sporny są identyczne do takich terminów jak sosy [dla znaku THOMY ([...])]; pasty (dla znaku THOMY ([...])];

4. ketchup, majonez sygnowane przez znak sporny są identyczne do takich terminów jak keczup, produkty aromatyzujące lub przyprawowe do żywności, jadalnych przypraw, przypraw, sosów sałatkowych, majonezu [dla znaku THOMY ([...])];

5. pesto sygnowane przez znak sporny są identyczne do takich terminów jak: sosy (dla znaku THOMY ([...]).

W ocenie Sądu za towary identyczne objęte ochroną przez poszczególne znaki wymienione wyżej należy uznać : musztardę, majonez i ketchup. Pozostałe towary wymienione wyżej mimo, że zakwalifikowane są do tej samej klasy 29 i 30, to są to towary podobne. Jednakże ocena organu w tym zakresie, odmienna od oceny prawnej wyrażonej przez Sąd, nie ma wpływu na rozstrzygnięcie w sprawie.

Sąd podziela też stanowisko organu przedstawione w zaskarżonej decyzji, że terminy: warzywa konserwowane, suszone lub gotowane, wszystkie te produkty również w postaci ekstraktów, zup, galaretek, past, przetworów, dań gotowych, mrożonych lub odwodnione; koncentraty do zup; musztarda; sosy; pasty; keczup; produkty aromatyzujące lub przyprawowe do żywności, jadalnych przypraw, przypraw, sosów sałatkowych, majonezu sosy (dla znaku THOMY ([...]) oraz THOMY ([...]) są komplementarne w stosunku do terminów (usług) takich jak: usługi sprzedaży w zakresie artykułów spożywczych oraz usługi zaopatrzenia w żywność sygnowanych oznaczeniem spornym.

Zdaniem Sądu nie ma wątpliwości, że powyżej zestawione towary i usługi są ze sobą bardzo silnie powiązane i mogą one być wykorzystywane dokładnie do tych samych celów.

Trafności powyższego stanowiska, nie niweczy argumentacja Skarżącej, iż dla znaku "Tommi " występują towary z cechą wyróżniającą odnoszącą się do towarów pochodzących od pomidorów, która to cecha wyróżniająca nie występuje w klasach towarów zastrzeżonych dla znaków towarowych Wnoszącego sprzeciw. Należy zaznaczyć, że pomidory są warzywami, zatem wszelkiego rodzaju towary z pomidorów będą się mieściły w szerszym pojęciu warzyw.

W ocenie Sądu organ trafnie również ocenił przesłankę podobieństwa oznaczeń znaków przeciwstawionych w rozpoznawanej sprawie, które przeanalizował w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i koncepcyjnej (znaczeniowej). Przypomnieć należy, iż podobieństwo w jednej płaszczyźnie może być wystarczające dla uznania przeciwstawionych znaków za podobne. Należy uwzględniać ogólne wrażenie, jakie wywierają porównywane oznaczenia na odbiorcach usług (towarów). Dla odbiorcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy oznaczeń. Nabywca zachowuje w pamięci ogólny zarys oznaczenia. Im bardziej podobne są towary w porównywanych znakach, tym większa możliwość uznania znaków za podobne. Dla oceny podobieństwa nie jest wymagane rzeczywiste pomylenie znaków, wystarczające jest istnienie takiej możliwości. Dla oceny podobieństwa fonetycznego ma znaczenie liczba sylab, ich brzmienie oraz akcent. Podobieństwo wizualne ocenia się z punktu widzenia liczby słów bądź liter w ogóle, liczby słów bądź liter takich samych, ich kroju, układu i koloru. Znaki graficzne oceniane są przede wszystkim na płaszczyźnie wizualnej. Spełniają one funkcję odróżniającą (dystynktywną) poprzez określony układ wielu elementów. Istotne jest więc ustalenie, który z tych elementów ma znaczenie istotnie odróżniające. W konsekwencji znak zawierający zmieniony element istotnie odróżniający, nawet przy podobieństwie innych szczegółów nie będzie znakiem podobnym. W sytuacji, gdy żaden z elementów nie może być uznany za charakterystyczny, należy brać pod uwagę formę prezentacji jako całość. Ewentualne podobieństwo dwóch przeciwstawianych znaków będzie wówczas wynikiem przeważającej sumy elementów podobnych.

Przypomnieć należy, że elementami dominującymi w porównywanych znakach są:

1) w znaku spornym nr. [...] - element słowno-graficzny "Tommi"

2) w znaku przeciwstawionym nr [...] - element słowny THOMY

3) w znaku przeciwstawionym nr [...] - element słowny THOMY.

Na wstępie rozważań w tym zakresie Sąd chciałby podkreślić, iż nie podziela stanowiska Skarżącej, iż nazwę (wyraz, słowo) "Tommi " kojarzyć należy z angielskim słowem Tomato (pomidor) tyle, że w formie zdrobnienia. Organ trafnie zauważył, iż w języku angielskim w wyrazie "tomato", wspólne będą jedynie trzy pierwsze litery, mianowicie "tom", podobnie jak w języku hiszpańskim, niemiecki, francuskim czy włoskim.

Swoje stanowisko Skarżąca opiera przede wszystkim na załączonych do odpowiedzi na sprzeciw z dnia 19 marca 2019 roku dokumentów w postaci : wydruków wizerunków produktów wnoszącego sprzeciw zawierających zastrzeżony znak towarowy "THOMY", z wydrukami produktów zgłaszającego zawierającymi zgłaszany znak towarowy "Tommi", celem wykazania istotnych różnic obu znaków towarowych, z uwagi na : wielkość liter, kształt liter używanych w obu znakach towarowych, używania w znaku "THOMY" wyłącznie dużych liter, a w znaku "Tommi " pierwszej dużej litery, a pozostałych małych liter. Jak już Sąd wskazywał wyżej, ocenie w niniejszym postępowaniu, może podlegać wyłącznie znak towarowy w formie w jakiej został zgłoszony (zarejestrowany), a nie w formie prezentowanej w obrocie. Dlatego bez znaczenia dla podobieństwa oznaczeń ma przedstawiana na wydrukach komputerowych przez Stronę, postać znaku towarowego "Tommi" w towarzystwie pomidorów, którego to rysunku, czy też dodatkowych kolorów i linii (obwódek, tła) w spornym i przeciwstawionych znaków nie zgłoszono. Zgłoszeniu w rozpoznawanej sprawie, dokonanym przez Skarżącą podlegał znak towarowy "Tommi" o fantazyjnym kształcie liter, który to kształt nie stanowi dystynktywnej części tej nazwy.

W ocenie Sądu w warstwie fonetycznej, przeciwstawione oznaczenia, jeżeli chodzi o ich wymowę nie różnią się. Są identyczne, a ilość takich samych liter oraz sylab nie ma znaczenia. Zdaniem Sądu, wymawiając słowo THOMY, głoska "H" nie będzie słyszalna i brzmieć będzie identycznie jak nazwa Tommi" w wersji fonetycznej czyli "Tomi ". Pomimo podwojenia litery m (mm) słowo Tommi będzie wymawiane krócej, jako Tomi. Wynika to z faktu, iż Polsce język angielski jest bardzo popularny i uczy się go wiele osób o różnym stopniu wykształcenia. Ponadto wiele nazw angielskich funkcjonuje w Polsce w języku potocznym i wymowa tak prostych słów w wyżej przedstawiony sposób, nie powinna budzić wątpliwości. Nie wymaga też specjalistycznej wiedzy lingwistycznej.

W warstwie wizualnej porównywane znaki są zbieżne w zakresie 3 z 5 liter. Ponadto, znaki na gruncie tej warstwy posiadają taką samą liczbę liter (po 5 liter). Wspólnymi literami dla znaków przeciwstawionych są takie litery jak: litera "T" (zastosowana we wszystkich znakach na pierwszym miejscu), litera "O" oraz litera "M".

Powyższe prowadzi do wniosku że znaki pod względem wizualnym nie są identyczne ale podobne za sprawą takiej samej pierwszej litery "T", takich samych środkowych litery "O" oraz "M", a także takiej samej długości znaków (taka sama liczba liter)" oraz to, że znak należy oceniać jako całość i ogólne wrażenie, jakie wywierają porównywane oznaczenia na odbiorcach usług (towarów). Dla odbiorcy decydujące znaczenie mają zbieżne elementy oznaczeń. Nabywca zachowuje w pamięci ogólny zarys oznaczenia, a nie jego dokładną nazwę i liczbę liter.

W warstwie znaczeniowej z kolei oznaczenia "Tommi" oraz "Thomy" wskazać należy, iż wskazywana wcześniej znaczna zbieżność liter (głosek) w nich zawartych, pozwala na przyjęcie, iż znaki przeciwstawione oznaczają zdrobnienie od tego samego imienia męskiego Thomas..

Z powyższego wynika, iż analizowane znaki towarowe służą do oznaczania identycznych lub podobnych towarów oraz wykazują silne podobieństwo we wszystkich płaszczyznach porównania. W ocenie Sądu w przypadku omawianych oznaczeń, przeważają podobieństwa, a nie różnice i na nich skupi uwagę konsument, a nie odwrotnie.

Rozważając krąg odbiorców opisywanych towarów i usług, objętych ochroną, należy zauważyć, i przeciwstawione znaki dotyczą produktów spożywczych m.in. przetworów i past warzywnych, warzyw w postaci przetworzonej i konserwowej, musztard, majonezów, ketchupów oraz sosów, a znak zgłoszony do ochrony sygnuje sprzedaż takich towarów oraz usługi zaopatrzenia w te towary w punktach gastronomicznych. Stąd nie budzi w ocenie Sądu wątpliwości, iż są to towary powszechnie dostępne, znane i używane w sklepach spożywczych. Są to podstawowe i tanie produkty spożywcze. Konsumentami takich towarów będą osoby praktycznie ze wszystkich grup społecznych, osoby niepełnoletnie i pełnoletnie o różnym wykształceniu, o różnej płci, a także osoby które kierują się przy zakupie ww. towarów przede wszystkim potrzebą zaspokojenia głodu, ale także preferencjami smakowymi. Stąd przyjąć należy, iż uwaga takich konsumentów nie będzie podwyższona, a wręcz mniejsza niż konsumentów profesjonalnych, specjalistów poszukujących towarów szczególnego przeznaczenia, towarów skomplikowanych technicznie w tym towarów drogich i/lub wymagających szczególnie dużej wiedzy na ich temat. Odbiorcą towarów będzie więc ogół społeczeństwa, których uznać należy za przeciętnych konsumentów w miarę poinformowanych, uważnych i rozważnych.

Z tych wszystkich względów ryzyko konfuzji w rozpoznawanej sprawie jest znaczne. W ocenie Sądu organ wykazał, iż istnieje możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd, co do pochodzenia towarów, w szczególności skojarzenia przez odbiorców znaku późniejszego ze znakiem wcześniejszym. Za odpowiadające prawu, należało zatem uznać rozstrzygnięcie Organu o uznaniu sprzeciwu do zgłoszonego znaku towarowego "Tommi ", za zasadny w całości.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art.151 p.p.s.a. oddalił skargę jako bezzasadną.