Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1262/21
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2021-09-23 00:00:00+02:00 (orzeczenie nieprawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Aneta Lemiesz Sędziowie Sędzia WSA Jakub Linkowski (spr.) Sędzia WSA Joanna Wegner Protokolant sekr. sąd. Katarzyna Bytner po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 września 2021 r. sprawy ze skargi U. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz strony skarżącej U. Sp. z o.o. z siedzibą w [...] kwotę 2217 (dwa tysiące dwieście siedemnaście) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest decyzja Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 2021 r. nr Sp.199.2019, którą organ działając na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1, art. 169 ust. 2 i art. 169 ust. 6 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 286 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. - po rozpatrzeniu wniosku S. z siedzibą w B. o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy LUXURY CREAM FUDGE o numerze R.46052, udzielonego na rzecz U. sp. z o. o. z siedzibą w L.:

- stwierdził wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy LUXURY CREAM FUDGE o numerze R.46052 z dniem 2 grudnia 1971 r.

- przyznał S. z siedzibą w B. od U. sp. z o. o. z siedzibą w L., kwotę w wysokości 2680 zł (słownie: dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie.

Decyzję wydano w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych.

W dniu 22 lipca 2019 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek S. z siedzibą w B. (dalej: wnioskodawca) o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy LUXURY CREAM FUDGE o numerze R.46052, do którego uprawnionym jest U. sp. z o. o. z siedzibą w L. (dalej:uprawniony). Powyższy znak towarowy przeznaczony został do oznaczania towarów zawartych w klasie 30 Międzynarodowej Klasyfikacji Towarów i Usług (zwanej dalej klasyfikacją nicejską), a mianowicie wyrobów cukierniczych i słodyczy.

Wnioskodawca wskazał jako podstawę prawną wniosku art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej. W uzasadnieniu wnioskodawca podniósł, że według jego wiedzy przedmiotowy znak nie był używany w Polsce w sposób wymagany przez przepisy prawa w okresie znacznie dłuższym niż okres pięciu lat liczonych wstecz od daty wniosku. Z uwagi na powyższe wnioskodawca wniósł o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na ten znak towarowy z najwcześniejszą możliwą datą.

Uprawniony do prawa ochronnego na znak towarowy LUXURY CREAM FUDGE o numerze R.46052, w piśmie z dnia 4 listopada 2019 r., wniósł o oddalenie wniosku. W uzasadnieniu podniósł, że uprzednio uprawnieni do przedmiotowego znaku towarowego przez wiele lat współpracowali z wnioskodawcą jako dostawcą cukierków - krówek oznaczanych tym znakiem towarowym, głownie na potrzeby eksportu tak opatrywanego towaru do krajów Bliskiego Wschodu. Stwierdził, że współpraca ta trwała do 2018 r., przy czym uprawniony także oznacza tego rodzaju cukierki przedmiotowym znakiem towarowym i eksportuje je do wielu krajów świata.

Na rozprawie w dniu 30 września 2020 r. wnioskodawca wniósł o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak towarowy z dniem 2 grudnia 1971 r., "ewentualnie z datą późniejszą uzasadnioną w świetle przepisów prawa".

Uprawniony uzupełnił dotychczasowe stanowisko i załączył do akt sprawy dowody na okoliczność używania przedmiotowego znaku towarowego. Podniósł, że z uwagi na treść art 170 p.w.p. nie ma konieczności wykazywania używania znaku towarowego przez cały okres jego rejestracji, ponieważ do oddalenia wniosku wystarczy wykazanie przez uprawnionego używania lub podjęcia przygotowań do używania znaku towarowego w okresie bezpośrednio poprzedzającym datę złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego. Z uwagi na powyższe uprawniony zdecydował się zaprezentować dowody pochodzące z okresu bezpośrednio poprzedzającego złożenie wniosku.

Uprawniony stwierdził, że zgodnie z art. 169 ust. 4 pkt 2 i 3, przez używanie znaku rozumie się używanie znaku przez umieszczenie znaku na towarach lub ich opakowaniach wyłącznie dla celów eksportu, jak również używanie znaku przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego.

Uprawniony oświadczył, że przedmiotowy znak towarowy był stosowany na owijce produktu Luxury Cream Fudge przez cały okres istnienia prawa ochronnego, co wynika częściowo z akt rejestrowych tego znaku, w których znajdują się oświadczenia uprawnionego o używaniu znaku oraz przykładowe owijki zawierające ten znak towarowy. Uprawniony wyjaśnił, że jest następcą prawnym poprzedniego uprawnionego, A. S.A. (wcześniej: A. sp. z o. o.), z którym współpracował wnioskodawca pełniąc rolę jednego z dostawców cukierków - krówek z serii "Luxury Cream Fudge" na potrzeby zagranicznych klientów tego podmiotu. Produkty z tej serii były oferowane mi.in. za pośrednictwem katalogów zawierających zdjęcia produktów z przedmiotowym znakiem towarowym. Uprawniony podkreślił, że przez kilkadziesiąt lat intensywnego używania tego oznaczenia, zdobyło ono dużą renomę na rynkach arabskich, w szczególności w Arabii Saudyjskiej. Na terenie tego kraju dystrybutorem poprzedników uprawnionego był przez kilkadziesiąt lat S.. Uprawniony podniósł, że przykładowe faktury z lat 2017-2018 potwierdzają sprzedaż tych towarów w łącznej ilości ponad 85 ton przez A. S.A. dystrybutorowi z Arabii Saudyjskiej. Wskazał, że przedstawione opakowania zbiorcze są od frontu częściowo przezroczyste, aby umożliwić odbiorcy dostrzeżenie cukierków opatrzonych znakiem towarowym LUXURY CREAM FUDGE.

W uzupełnieniu swojego stanowiska uprawniony wyjaśnił, że załącznik nr 5 do pisma, to owijka stosowana przez A. dla opakowań produktów, które znajdują się w załączniku nr 4. Natomiast załącznik nr 8 to umowa o współpracy świadcząca o tym, że produkty były zamawiane w S..

Odnosząc się do stanowiska uprawnionego wnioskodawca podniósł, że uprawniony był zobowiązany do przedłożenia dowodów właściwych dla udokumentowania czasu, miejsca, charakteru i zakresu używania znaku ujawnionego w rejestrze (znaku czarno-białego). Zdaniem wnioskodawcy uprawniony nie sprostał temu obowiązkowi. Wnioskodawca stwierdził ponadto, że kluczowym dowodem dla oceny używania znaku towarowego są faktury. Tymczasem faktur tych nie można połączyć ze spornym znakiem towarowym. Na fakturach są zakreślone ceny i nie można określić wielkości obrotu. Odnosząc się do załącznika nr 3 wnioskodawca podniósł, że załączony katalog jest w języku niemieckim, angielskim i rosyjskim, a więc jest dedykowany na tamte rynki. Zdaniem wnioskodawcy w katalogu tym nie sposób dostrzec spornego znaku towarowego. Ponadto "nie ma dowodu, że katalog był rozpowszechniany, gdzie, w jakiej skali, w jakim natężeniu". Wnioskodawca podniósł, że załącznik nr 4 to puste worki foliowe, które nie potwierdzają rzeczywistego używania znaku towarowego. Natomiast owijka z załącznika nr 5 jest pozbawiona daty. Wnioskodawca stwierdził także, że z załącznika nr 8, czyli z umów, nie da się wywieść używania.

Uprawniony wyjaśnił, że na fakturach jest wskazana liczba kilogramów. Faktury te dotyczą ponad 85 ton towaru. Na fakturach opis wskazuje towar LUXURY CREAM FUDGE 150 g, którego opakowania zostały załączone do przedmiotowego pisma. Owijka z załącznika nr 5 jest natomiast owijką, która była stosowana na produkcie pakowanym w opakowania foliowe z załącznika nr 4. Uprawniony podkreślił, że zarówno na owijce jak i na opakowaniu widnieje nazwa: A. S.A. Wskazanie zaś opakowań zbiorczych pozwala na określenie daty produkcji, której nie ma na samym cukierku.

Wnioskodawca podniósł, że uprawniony przyznał, że faktury dotyczą woreczka przedstawionego na zdjęciach. Natomiast tylko z oświadczenia pełnomocnika wynika, że w tych woreczkach miałyby znajdować się towary w owijce opatrzonej spornym znakiem.

Uprawniony do prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy w piśmie z dnia 30 października 2020 r. uzupełnił dotychczasowe stanowisko oraz materiał dowodowy. Uprawniony ponownie podkreślił, że sporny znak towarowy był w sposób ciągły stosowany na owijce produktów z serii LUXURY CREAM FUDGE przez cały okres istnienia prawa ochronnego. Odnosząc się do złożonego uprzednio katalogu na lata 2016/2017 uprawniony podniósł, że na zdjęciach w nim zawartych widać zarówno opakowania zbiorcze o różnej wielkości, jak również pojedyncze cukierki, które są opatrzone spornym znakiem towarowym. Uprawniony stwierdził, że katalog ten był używany przez poprzednika uprawnionego na potrzeby klientów, w tym na odbywających się co dwa lata największych, międzynarodowych targach dla przemysłu spożywczego, tj. Sial Paris w 2016 r., jak również podczas międzynarodowych targów 1SM Koln w 2016 r. oraz w 2017 r. Zdaniem uprawnionego, podczas tych targów z ofertą A. mogli zapoznać się klienci z całego świata, w tym również z Polski. Natomiast uprawniony, jako następca prawny A., kontynuuje działania marketingowe oraz sprzedaż produktów w przedstawianych owijkach. Uprawniony wskazał, że cukierki tak oznaczane zostały przedstawione przez uprawnionego w U. z 2018 r., tj. katalogu prezentowanym m.in. na targach Sial Paris 2018 oraz ISM Koln 2019, które miały miejsce w dniach 27-30 stycznia 2019 r. Uprawniony podniósł także, że "produkty Luxury Cream Fudge" były używane w różnych okresach w różnych opakowaniach zbiorczych, ale przy użyciu owijki zawierającej elementy odróżniające przedmiotowego znaku towarowego. Uprawniony ponownie powołał się na wieloletnią współpracę z arabskim dystrybutorem, do którego kierowane były duże ilości towarów opatrywanych przedmiotowym znakiem towarowym, w tym w opakowaniach 150 g., przezroczystych od frontu, a przez to umożliwiających wgląd do opakowania i dostrzeżenie towaru ze spornym znakiem towarowym. Uprawniony podniósł, że oprócz produktu w torebce 150 g, były produkowane cukierki z przedmiotowym znakiem towarowym i umieszczane w większych opakowaniach: 200 g i 800 g. Uprawniony dołączył do akt sprawy przykładowe faktury z lat 2015-2018 na okoliczność sprzedaży do Arabii Saudyjskiej ponad stu ton produktów z powyższej serii w opakowaniach : 200 g i 800 g.

Odnosząc się do zarejestrowanej postaci znaku towarowego uprawniony podniósł, że przez ponad pięćdziesięcioletni okres jego używania na potrzeby eksportu, charakter odróżniający znaku towarowego pozostał niezmieniony, gdyż proporcje i umiejscowienie wszystkich odróżniających elementów słownych i graficznych w ramach całej kompozycji pozostało takie same. Uprawniony oświadczył również, że na początku 2019 r. rozpoczął przygotowania do używania przedmiotowego znaku w ramach współpracy z nowym dostawcą, tj. Spółdzielnią Jedność.

Na rozprawie przed Urzędem Patentowym w dniu 17 lutego 2021 r. wnioskodawca, w załączonym do protokołu piśmie, ponownie podkreślił, że sporny znak towarowy jest znakiem czarno-białym, a tylko w niektórych przypadkach zmiana koloru oznaczenia nie zmienia jego odróżniającego charakteru. Wskazał, że przypadek taki nie zachodzi w niniejszej sprawie, natomiast uprawniony nie przedłożył żadnego dowodu potwierdzającego używanie spornego znaku towarowego w postaci zarejestrowanej. Wnioskodawca dokonał analizy oznaczeń przedstawianych w celu wykazania przez uprawnionego używania spornego znaku towarowego wskazując na istniejące między nimi różnice. Podniósł, że w postępowaniach sądowych uprawniony konsekwentnie akcentuje kluczowe znaczenie koloru w oznaczeniach dla cukierków - krówek. Zdaniem wnioskodawcy, przywołane powyżej okoliczności są wystarczające dla stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na ten znak. Niezależnie od powyższego wnioskodawca podkreślił, że rzeczywiste używanie znaku towarowego nie może zostać dowiedzione za pomocą uprawdopodobnień lub domniemań, a złożone dowody powinny zawierać wskazanie miejsca, czasu, zakresu oraz charakteru używania znaku towarowego.

W ocenie wnioskodawcy uprawniony nie sprostał powyższym wymaganiom. Wnioskodawca dokonał analizy przedstawionych przez stronę przeciwną dowodów i stwierdził, że dowody te, oceniane jako całość, należy uznać za niewystarczające do stwierdzenia rzeczywistego używania znaku towarowego LUXURY CREAM FUDGE o numerze R.46052.

Uprawniony do prawa ochronnego na sporny znak podniósł, że ocena używania znaku czarno-białego w postaci kolorowej, na jaką powołuje się wnioskodawca, dotyczy znaków zgłoszonych po 15 kwietnia 2015 r., a zatem nie dotyczy spornego znaku towarowego. Uprawniony podniósł, że wnioskodawca dokonuje wybiórczej oceny złożonych do akt sprawy dowodów. Stwierdził, że kopie stron z katalogu U. zostały przedłożone w celu powiązania treści faktur z towarem. Uprawniony podniósł, że w katalogu tym znajduje się prezentacja towaru w opakowaniu 150 g. Stwierdził także, że w załączonych katalogach pokazane są również cukierki po wyjęciu z opakowania. Natomiast cukierki w opakowaniach 800 g. były produkowane we współpracy z wnioskodawcą i tym samym okoliczności te znane są wnioskodawcy. Uprawniony podniósł, że pomimo zastosowanego w niniejszej sprawie terminu prekluzyjnego chciałby złożyć dodatkowe kopie faktur, gdyż z uwagi na szczyt pandemii i inne okoliczności nie można było ich złożyć wcześniej.

Wnioskodawca podniósł, że wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na sporny znak towarowy został złożony już w 2019 r., kiedy nie było jeszcze pandemii, a uprawniony miał dostatecznie dużo czasu na zebranie odpowiednich materiałów dowodowych.

Uprawniony wyjaśnił, że przedstawiona owijka pochodzi z 1986 r. i zaprezentowana została w celu pokazania jak sporny znak towarowy był wcześniej używany. Podniósł, że cukierki w takiej owijce znajdują się na wszystkich opakowaniach, których dotyczą złożone do akt sprawy faktury.

Urząd Patentowy RP, po przeprowadzeniu postępowania swoją decyzją z dnia 3 marca 2021 r. stwierdził wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy LUXURY CREAM FUDGE o numerze R.46052 z dniem 2 grudnia 1971 r.

Uzasadniając swoje stanowisko organ podał, że zgodnie z art. 255 ust. 1 pkt 3 ustawy p.w.p. Urząd Patentowy rozstrzyga sprawy o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy w trybie postępowania spornego. Natomiast zgodnie z art. 169 ust. 2 p.w.p. Urząd Patentowy wydaje decyzję stwierdzającą wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy na wniosek każdej osoby. Celem instytucji stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego jest eliminowanie praw ochronnych udzielonych na te oznaczenia, które nie są faktycznie używane w obrocie gospodarczym. Udzielenie ochrony na znak towarowy wiąże się bowiem z ustawowym obowiązkiem używania znaku towarowego do oznaczania towarów i usług, dla których znak ten uzyskał prawo ochronne. Nieużywanie znaku towarowego może zatem skutkować w określonych sytuacjach stwierdzeniem wygaśnięcia prawa ochronnego.

Instytucja ta została unormowana w art. 169 p.w.p., przy czym zgodnie z art. 169 ust. 6 p.w.p. w przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o wygaśnięcie prawa ochronnego, obowiązek wykazania używania znaku towarowego (lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku) spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego.

Organ patentowy podkreślił, że w niniejszej sprawie uprawniony do prawa ochronnego na znak towarowy LUXURY CREAM FUDGE o numerze R.46052, kwestionując stanowisko wnioskodawcy o nieużywaniu powyższego oznaczenia oświadczył, że dla wykazania nieprawdziwości tego twierdzenia wystarczające jest wykazanie używania znaku towarowego w rozumieniu art. 170 p.w.p., zgodnie z którym Urząd Patentowy oddala wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego w przypadku, o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1, jeżeli przed złożeniem tego wniosku rozpoczęło się lub zostało wznowione rzeczywiste używanie znaku. Uprawniony stwierdził mianowicie, że z uwagi na treść art. 170 p.w.p. "do oddalenia wniosku wystarczy wykazanie przez uprawnionego używania lub podjęcia przygotowań do używania znaku towarowego w okresie bezpośrednio poprzedzającym datę złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego".

Zdaniem organu patentowego takie stanowisko, w świetle całokształtu okoliczności ujawnionych w sprawie, a w szczególności oświadczeń składanych przez samego uprawnionego, należało uznać za błędne. Prawdziwość powyższego twierdzenia uzależniona jest bowiem od przedstawionego w sprawie stanu faktycznego oraz złożonych oświadczeń, które mogą determinować zastosowanie wskazanego przepisu. Urząd Patentowy wskazał, że jak wynika bowiem ze stanowiska uprawnionego, uprawniony w toku postępowania przed Urzędem Patentowym co najmniej kilkakrotnie podkreślał, że znak towary objęty żądaniem stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego był używany w sposób nieprzerwany przez kilkadziesiąt lat od chwili rejestracji. Uprawniony twierdził mianowicie, że "Przedmiotowy znak towarowy był stosowany na owijce produktu Luxury Cream Fudge przez cały okres istnienia prawa ochronnego, co wynika częściowo z akt rejestrowych tego znaku, w których znajdują się oświadczenia Uprawnionego o używaniu znaku oraz przykładowe owijki zawierające ten znak towarowy". Podniósł także, że "Wskazane używanie było kontynuacją używania przedmiotowego znaku w obrocie w sposób stosowany przez wcześniejszych Uprawnionych do przedmiotowego znaku już od la 60-tych XX wieku" (karta 124 akt adm.). Tożsame stanowisko uprawniony przedstawił w piśmie z dnia 30 października 2020 r. stwierdzając, że "(...) znak towarowy Luxury Cream Fudge był w sposób ciągły stosowany na owijce produktów z serii Luxury Cream Fudge przez cały okres istnienia prawa ochronnego (...)" (tom II, karta 229). Tak zaprezentowane stanowisko, w ocenie Kolegium Orzekającego w sposób oczywisty przeczy możliwości powołania się w warunkach niniejszej sprawy na przepis art. 170 p.w.p., który daje uprawnionemu możliwość zachowania prawa ochronnego jedynie w sytuacji rozpoczęcia używania znaku towarowego przed złożeniem wniosku lub też wznowienia takiego używania. Przepis ten znajduje zatem zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy uprawniony przez pewien okres czasu (grożący stwierdzeniem wygaśnięcia prawa ochronnego) znaku nie używał lub też po pewnym czasie używanie to zostało zaniechane. Innymi słowy, w sytuacji, gdy uprawniony twierdzi, że znak towarowy był używany przez cały okres swojej ochrony (jak ma to miejsce w niniejszej sprawie), przepisy ustawy p.w.p. nie dają uprawnionemu możliwości wyboru czy będzie dowodził wykazywania używania znaku towarowego w okresie pięciu lat poprzedzających żądaną datę wygaśnięcia prawa czy też wykaże że używanie tego znaku "rozpoczęło się" przed złożeniem wniosku o wygaśnięcie. Już z samego literalnego brzmienia przepisu art. 170 p.w.p. wynika, że dotyczy on sytuacji rozpoczęcia lub wznowienia używania, a więc odnosi się do sytuacji gdy uprzednio owo używanie nie miało w ogóle miejsca w rozumieniu przepisów p.w.p. lub też zostało przez pewien czas zaniechane. Zdaniem organu nie jest możliwe pogodzenie twierdzenia, że znak był używany przez cały okres ochrony, a jednocześnie domaganie się rozpatrzenia sprawy na podstawie art. 170 p.w.p. Skoro bowiem znak towarowy był używany przez cały okres ochrony, to nie jest możliwe jednocześnie, dla pewnej "wygody" dowodzenia, twierdzić coś zupełnie przeciwnego, a mianowicie, że używanie znaku towarowego "rozpoczęło się" przed złożeniem wniosku. W świetle bowiem stanowiska uprawnionego używanie znaku towarowego nie rozpoczęło się przed złożeniem wniosku, ani używanie to nie zostało wznowione. Uprawniony składał zresztą na poparcie swojej tezy o nieprzerwanym używaniu dowody powołując się m.in. na wnioski o przedłużenie prawa ochronnego czy też umowę z dnia 15 września 2003 r. zawartą między dostawcą i eksporterem tak oznaczanych towarów (karta 44 akt adm.). Według Urzędu Patentowego oczywistym jest, że w sytuacji nieprzerwanego używania znaku towarowego, w większości wypadków, najłatwiejsze jest przedstawienie dowodów pochodzących z okresu tuż poprzedzającego złożenie wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego. Natomiast wykazanie używania znaku towarowego, którego ochrona trwa już wiele lat (jak w niniejszej sprawie) może być kłopotliwe i utrudnione. Organ podał, że praktyka Urzędu Patentowego w pierwszych latach obowiązywania ustawy p.w.p. w odniesieniu do art. 172 p.w.p. (obowiązującego w ówczesnym brzmieniu) polegała na liczeniu wstecz pięciu lat nieużywania znaku towarowego od daty złożenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego, a data wniosku, w przypadku potwierdzenia nieużywania znaku towarowego, stawała się datą wygaśnięcia prawa. Taka interpretacja przepisów miała dodatkowy, korzystny walor dla uprawnionego, który nie musiał poszukiwać dowodów z odległej przeszłości. Kres takiej interpretacji art. 172 przyniosła uchwała NSA z dnia 23 kwietnia 2008 r. (sygn. II GPS 1/08), w której stwierdzono, że bieg pięcioletniego okresu, o którym mowa w art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p., będzie rozpoczynał się po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego przy niepodjęciu w ogóle używania znaku lub od dnia zaprzestania jego używania. Natomiast zgodnie z obecnie obowiązującym art. 172 p.w.p. (godzącym pewne wcześniejsze racje i stanowiska) prawo ochronne na znak towarowy wygasa z dniem złożenia wniosku o stwierdzenie jego wygaśnięcia, jednakże na wniosek strony Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie tego prawa z dniem, w którym nastąpiło zdarzenie, z którym ustawa wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy. Organ podkreślił, że w niniejszej sprawie wnioskodawca skorzystał z możliwości złożenia wniosku o wygaśnięcie prawa z datą wcześniejszą. Zdaniem organu w świetle wskazanej powyżej uchwały NSA, nie budzi wątpliwości, że w sytuacji takiej, przyczyną, która pociąga za sobą wygaszenie, jest brak obowiązkowej eksploatacji znaku, przy czym to z nastąpieniem takiego zdarzenia (upływu pięciu lat nieużywania znaku towarowego), a nie samego wniosku, ustawa wiąże skutek w postaci wygaszenia. Utrudnienia w przedstawianiu w toku postępowania materiałów dowodowych sprzed niejednokrotnie wielu lat nie mogą jednak prowadzić do takiej interpretacji przepisu art. 170 p.w.p., który pozwalałby niejako ominąć surowsze wymagania w zakresie wykazania używania znaku towarowego na podstawie art. 169 p.w.p. w sytuacji jasnej deklaracji uprawnionego, że znak był w rzeczywistości używany przez cały czas jego ochrony. Zdaniem organu orzekającego taka interpretacja byłaby interpretacją contra legem, nawet jeśli "łagodziłaby" w ten sposób wymagania ustawodawcy. Nawet bowiem w przypadku żądania stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy z dniem złożenia wniosku o stwierdzenie jego wygaśnięcia (zdanie pierwsze art. 172 p.w.p.) czym innym jest dowodzenie używania znaku w okresie pięciu lat poprzedzającym złożenie wniosku, a czym innym dowodzenie "rozpoczęcia" lub "wznowienia" używania przed złożeniem wniosku. Gdyby bowiem nie istniała powyższa różnica nie byłoby racjonalnego celu obowiązywania art. 170 p.w.p. Przepis ten, co podkreślił organ, znajduje zastosowania w przypadku wcześniejszego nieużywania znaku towarowego. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 lipca 2019 r. (sygn. akt II GSK 2477/17) stwierdził, że "art 170 p.w.p. dotyczy tzw. wznowienia rzeczywistego używania znaku. Na gruncie tego przepisu wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego powinien być oddalony, jeżeli w przedziale czasu pomiędzy upływem pięcioletniego okresu a złożeniem wniosku o wygaśnięcie - uprawniona lub osoba, której uprawniony udzielił zgody - np. licencjobiorca - rozpoczął lub wznowił rzeczywiste używanie znaku towarowego". W niniejszej zaś sprawie uprawniony nie twierdził, że takie okoliczności miały miejsce, a w szczególności, że upłynęło przynajmniej pięć lat nieużywania znaku towarowego.

Powołanie się na art. 170 p.w.p. powinno łączyć się z określeniem przez uprawnionego w miarę precyzyjnego momentu rozpoczęcia lub wznowienia nieużywanego wcześniej znaku, który to moment (wraz z następnymi, wykazanymi czynnościami składającymi się na używanie znaku towarowego) mógłby zostać poddany ocenie przez stronę przeciwną oraz w dalszej kolejności przez skład orzekający. W niniejszej sprawie uprawniony przedstawiał różne dowody pochodzące z różnych lat. Z jednej strony wskazywał na używanie znaku towarowego w latach 2017-2018, a jednocześnie przedkładał pojedyncze dowody z lat wcześniejszych, nie obejmujących jednak okres istotny z uwagi na żądaną datę wygaśnięcia prawa ochronnego. Skoro jednak, uprawniony utrzymywał, że sporny znak towarowy był cały czas używany, to używania takiego, w warunkach postępowania kontradyktoryjnego, nie wykazał w odniesieniu do istotnego dla niniejszej sprawy okresu i nie zaprzeczył tym samym, poprzez stosowany materiał dowodowy, tezie wnioskodawcy o nieużywaniu tego znaku co najmniej przez okres pięciu lat trwania ochrony. Urząd Patentowy wskazał, że oświadczenie uprawnionego determinowało rozpatrzenie sprawy na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 1, zaś przedstawione dowody miały, zdaniem uprawnionego, odnosić się do art. 170 p.w.p., który został przywołany wbrew powyższemu oświadczeniu i celowi, dla którego został ustanowiony.

Przepis art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. wiąże skutek wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy z nieużywaniem znaku towarowego przez okres pięciu lat. Czas trwania tego okresu jest niezależny od tego, pod rządami jakiej ustawy znak uzyskał ochronę i niezależnie od przewidzianych w tych ustawach innych (krótszych) terminów skutkujących wygaśnięciem ochrony (np. wyrok NSA z dnia 20 marca 2007 r.; sygn. akt II GSK 364/06). Stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy może nastąpić najwcześniej w dacie, w której upłynęło pięć lat liczonych od dnia następującego po dniu wydania decyzji. Decyzja o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy LUXURY CREAM FUDGE o numerze R.46052 wydana została w dniu 1 grudnia 1966 r., zatem wygaśnięcie prawa ochronnego na ten znak towarowy mogło nastąpić najwcześniej z dniem 2 grudnia 1971 r. i taką też datę wskazał wnioskodawca. Mając na uwadze powyższe Kolegium Orzekające stwierdziło wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy LUXURY CREAM FUDGE o numerze R.46052 z dniem 2 grudnia 1971 r.

Mając powyższe na uwadze Kolegium Orzekające orzekło jak o wygaśnięciu prawa ochronnego na znak towarowy LUXURY CREAM FUDGE o numerze R.46052 z dniem 2 grudnia 1971 r.

Powyższa decyzja Urzędu Patentowego z dnia 3 marca 2021 r. stała się w całości przedmiotem skargi U. Sp. z o.o., do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Strona skarżąca zarzuciła decyzji:

I. Naruszenie przepisów postępowania, które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a mianowicie:

1) naruszenie przepisów art. 7, art. 8, art. 11, art. 77 § 1, art. 80 oraz 107 § 3

ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2020, poz. 256, dalej: "kpa"), polegające na dokonaniu wadliwych ustaleń istotnych okoliczności faktycznych sprawy, poprzez:

a. nierozpatrzenie wszystkich dowodów i materiałów zebranych w sprawie, na które powoływała się w toku postępowania Skarżąca, w szczególności nieuwzględnienie oświadczeń dotyczących używania znaku towarowego złożonych do akt przez pierwszego Uprawnionego, to jest oświadczenia P. z 1986 r., złożonego do akt sprawy wraz z wnioskiem o przedłużenie prawa do spornego znaku potwierdzającego, że znak był używany w sposób ciągły od daty rejestracji, tj. od dnia 1 grudnia 1966 r., i pomimo istnienia takiego dowodu wygaszenie prawa ochronnego z dniem 2 grudnia 1971 r.

b. niepodjęcie czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, w szczególności pominięcie kwestii, że poprzednicy Uprawnionego współpracowali z Wnioskodawcą oraz, że Wnioskodawca, który czynnie uczestniczył w postępowaniu nie zaprzeczał tej współpracy i zaniechanie wyjaśnienia dlaczego Wnioskodawca twierdzi, że znak nie był w sposób rzeczywisty używany.

c. brak zbadania czy Wnioskodawca ma interes prawny w żądaniu stwierdzenia wygaśnięcia prawa z dniem 2 grudnia 1971 r. i brak rozpatrzenia dowodów przedstawionych przez Skarżąca dotyczących okresu pięciu lat poprzedzających datę złożenia wniosku, uznając arbitralnie, że dowody te nie dotyczą relewantnego okresu.

d. brak dokładnego rozważenia i ustalenia czy w przedmiotowej sprawie zostały spełnione przesłanki zastosowania art. 169 ust. 1 pkt 1 pwp, co miało istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż doprowadziło do wydania błędnego rozstrzygnięcia w oparciu o niewłaściwie ustalony stan faktyczny.

2) naruszenie przepisu art. 255³ ust. 5 ustawy Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 324) poprzez:

a) błędną ocenę przesłanek jego zastosowania i wydanie postanowienia nakładającego prekluzję dowodową już na pierwszej rozprawie, mimo że dopiero na rozprawie został doprecyzowany wniosek w zakresie daty stwierdzenia wygaśnięcia prawa,

b) zastosowanie przepisu art. 255³ ust. 5 pomimo braku wystąpienia przesłanki przewlekania postępowania, a tym bardziej jego kwalifikowanej formy to jest "nadmiernego przewlekania", co miało istotny wpływ na wynik sprawy, gdyż doprowadziło do nieuzasadnionego ograniczenia możliwości dowodowych strony postępowania.

II. naruszenie prawa materialnego, poprzez błędną wykładnię przepisu art. 169 ust. 1 pkt 1 pwp oraz art. 170 ust. 1 i 2 pwp, a w konsekwencji ich niewłaściwe zastosowanie, na skutek błędnej oceny poszczególnych przesłanek określonych w tych przepisach dotyczących wygaśnięcia prawa ochronnego do znaku towarowego oraz oddalenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia.

W oparciu o tak przedstawione zarzuty, strona skarżąca wniosła o:

1) uchylenie decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia 3 marca 2021 r. w całości;

2) uchylenie postanowienia Urzędu Patentowego RP wydanego na pierwszym terminie rozprawy w dniu 30 września 2020 r. wyznaczającego termin dla Uprawnionego na przedstawienie wszystkich dowodów używania znaku z rygorem utraty prawa ich powoływania w dalszym toku postępowania;

3) zasądzenie zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu skargi strona skarżąca rozwinęła przedstawione zarzuty.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga zasługuje na uwzględnienie, ponieważ w postępowaniu poprzedzającym wydanie zaskarżonej decyzji doszło do naruszenia procedury administracyjnej, które to naruszenie mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

Należy zauważyć, że Wnioskodawca podnosił w toku postępowania o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego, że przedmiotowy znak towarowy Skarżącej nie był używany w sposób wymagany prawem w okresie dłuższym, niż okres pięciu lat poprzedzających złożenie powyższego wniosku.

Sąd stwierdza, że strona skarżąca w toku postępowania przedstawiła szereg materiałów, które jej zdaniem potwierdzają używanie znaku, w tym przykładowe owijki i opakowania zbiorcze, katalog U. z 2018 r. oraz archiwalny katalog przejętej spółki A. S.A. z lat 2016/2017 przedstawiający opakowania ze znakiem towarowym Skarżącej, jak również materiały z największych międzynarodowych targów, w których uczestniczyła Skarżąca (a wcześniej przejęta przez nią spółka A.) gdzie były prezentowane produkty z serii Luxury Cream Fudge, a także dokumentację w postaci faktur potwierdzających sprzedaż i eksport tych towarów do dystrybutora w Arabii Saudyjskiej.

Ponadto, zostały przestawione wydruki z oficjalnej strony internetowej zagranicznego dystrybutora przedstawiające opakowania z serii Luxury Cream Fudge oraz informacje potwierdzające ponad pięćdziesięcioletnią współpracę z poprzednikami prawnymi Skarżącej. Przedstawiony został także nowy projekt owijki zawierającej znak Luxury Cream Fudge przygotowanej w 2019 r.

W aktach sprawy znajduje się także pismo z dnia 29 października 1986 r. P. (wcześniejszego właściciela przedmiotowego znaku), z którego wynika, że znak był używany na terenie Polski bezustannie od czasu rejestracji tj. od roku 1966.

Do powyższych dowodów Urząd Patentowy nie odniósł się w żadnej mierze.

Ponadto, przyjmując datę stwierdzenia wygaśnięcia prawa ochronnego do znaku towarowego wskazaną przez Wnioskodawcę, tj. 2 grudnia 1971 r., Urząd Patentowy nie wziął pod uwagę twierdzeń i materiałów odnoszących się do tej daty.

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji (s. 3 i 8), organ zauważył wprawdzie, że Skarżąca powoływała się na oświadczenia o używaniu znaku towarowego znajdujące się w aktach sprawy, które składał pierwszy Uprawniony, tj. P., jednak w żaden sposób Urząd Patentowy RP nie rozpatrzył, ani nie odniósł się do tych oświadczeń.

Sąd podziela stanowisko strony skarżącej, że wskazane działania organu uzasadniają zarzut naruszenia w przedmiotowym postępowaniu przepisów postępowania, w szczególności art. 7, 77, 80 oraz 107 § 3 kpa, a także przepisu art. 169 ust. 1 pkt 1 pwp.

Należy zauważyć, że zgodnie z ww. oświadczeniem P. złożonym wraz z wnioskiem o przedłużenie ochrony znaku towarowego w 1986 r., ówczesny Uprawniony przedłożył "oświadczenie o używaniu znaku" podpisane w dniu 29 października 1986 r., oraz owijkę przedstawiającą, w jakiej formie znak jest używany w obrocie. Zgodnie z treścią tego dokumentu, P. "[...] oświadcza, że powyższy znak towarowy był stosowany na terenie Polski, zgodnie z ustawą z dn. 31 stycznia 1985 o znakach towarowych na następujących towarach: - cukierki - batony, bezustannie od momentu rejestracji w roku 1966 r., tym samym również w okresie trzech lat poprzedzających upływ ochrony" (podkreślenie własne).

Skoro przedmiotowe oświadczanie dotyczy używania spornego znaku w latach 1966 - 1986 r., to znaczy, że jak najbardziej odnosi się do relewantnego okresu dla przyjętej przez Urząd Patentowy daty wygaśnięcia prawa do znaku (tj. 2 grudnia 1971 r.).

W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji nie ma jednoznacznego stanowiska, czy organ wziął pod uwagę to oświadczenie, ewentualnie dlaczego uznał je za niewystarczające lub niewiarygodne. Ponadto, Urząd Patentowy w kontekście przyjętej daty nie odniósł się do informacji z oficjalnych stron internetowych arabskiego dystrybutora, które przedstawiają opakowania krówek z serii Luxury Cream Fudge i zawierają informację o ponad pięćdziesięcioletniej współpracy tego podmiotu z poprzednikami prawnymi Skrzącej, co stanowi naruszenie przepisów postępowania, tj. art. 7, 77, 80 oraz 107 § 3 kpa.

W zakończeniu Sąd pragnie również zaznaczyć, że wniosek strony skarżącej o uchylenie postanowienia Urzędu Patentowego RP wydanego na pierwszym terminie rozprawy przed organem w dniu 30 września 2020 r. wyznaczającego termin dla Uprawnionego na przedstawienie wszystkich dowodów używania spornego znaku z rygorem utraty prawa ich powoływania w dalszym toku postępowania, nie może zostać uwzględniony. Postanowienie to było jedynie aktem porządkowym w toku rozprawy prowadzonej przed organem administracji i jako takie nie może podlegać osobnej kontroli Sądu.

Inną kwestią jest kontrola zaskarżonej decyzji Urzędu Patentowego, która została uchylona przez Sąd z uwagi na naruszenie przepisów postępowania.

Z powyższych względów, postępowanie w sprawie organ zobowiązany będzie powtórzyć, z uwzględnieniem oceny prawnej przedstawionej przez Sąd. W chwili obecnej zaskarżona decyzja nie poddaje się merytorycznej kontroli, bowiem organ nie ustalił, faktów prawotwórczych w sprawie, które mogłyby stanowić, podstawę do zastosowania przepisów prawa materialnego, rozstrzygających o możliwości wygaszenia prawa ochronnego na przedmiotowy znak towarowy. Wydając ponownie decyzję, organ zobowiązany będzie, do wszechstronnego ocenienia przedstawionego przez strony materiału dowodowego i oceny wszystkich dowodów przedstawionych w toku postępowania, zgodnie z art.7, art.77§ 1 oraz art.80 k.p.a.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art.145 § 1pkt 1 lit. c) p.p.s.a. uchylił zaskarżoną decyzję. O kosztach orzeczono na mocy art. 200, art. 205 § 2 p.p.s.a.