Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1370/16
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2016-11-21 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Grzelak Sędziowie Sędzia WSA Marzena Milewska-Karczewska (spr.) Sędzia WSA Jacek Fronczyk Protokolant ref. Piotr Niewiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 listopada 2016 r. sprawy ze skargi H. Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Z. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] marca 2016 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę


UZASADNIENIE

W dniu [...] maja 2015 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw H. Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Z. (obecnie H. GT Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Z. – dalej wnoszący sprzeciw, skarżąca) wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy "HOTEL CZARNY POTOK" o numerze [...] udzielonego na rzecz J.. S.A. z siedzibą w Z. (dalej uprawniony, uczestnik postępowania). Sporne prawo ochronne zostało udzielone do oznaczania usług w klasach: 39, 41, 43 i 44. Jako podstawę prawną wnoszący sprzeciw wskazał art. 246 w związku z art. 131 ust. 1 pkt 1 oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1410 ze zm. – dalej p.w.p.). Wnoszący sprzeciw podniósł, że prowadzi od wielu lat działalność hotelarsko-pensjonatową w Z. i korzysta z oznaczenia "Czarny Potok" od co najmniej 1996 r. Pierwotnie [...] ten był prowadzony jako pensjonat w formie spółki cywilnej działającej pod nazwą B. s.c.- pensjonat "Czarny Potok". Wnoszący sprzeciw zaznaczył, że w związku rozwojem działalności gospodarczej zmieniał formę prawną prowadzenia tej działalności, kolejno w 2004 r. (spółka jawna), w 2009 r. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) i w 2011 r. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna), przy czym nieustannie wykorzystywał nazwę "Czarny Potok". Podniósł, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystuje domeny internetowe tj. www.czarnypotok.pl oraz www.czarnypotok.com.pl zarejestrowane odpowiednio w dniu [...] września 2000 roku oraz w dniu [...] września 2007 roku. Wnoszący sprzeciw zaznaczył, że otrzymał od uprawnionego wezwanie z dnia [...] listopada 2012 r. w którym został wezwany do "zaprzestania (...) używania nazwy »Czarny Potok« zarówno w zakresie oznaczenia (...)[...] jak i nazwy spółki" z uwagi na naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy "Czarny Potok" o numerze [...], zgłoszony do ochrony w dniu [...] października 1998 r. Wnoszący sprzeciw zaznaczył, że w dalszej kolejności w dniu [...] stycznia 2013 roku uprawniony dokonał w Urzędzie Patentowym RP zgłoszenia słownego znaku towarowego "HOTEL CZARNY POTOK", którego dotyczy niniejszy sprzeciw. Odnośnie do zarzutu naruszenia art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. wnoszący sprzeciw podniósł, iż naruszone zostało jego prawo do firmy oraz prawo do nazwy przedsiębiorstwa. W opinii wnoszącego sprzeciw okoliczność, że w treści firmy (jak również nazwy przedsiębiorstwa) wnioskodawcy oraz słownego znaku towarowego uprawnionego występuje wyrażenie "Hotel Czarny Potok" sprawia, że oznaczenia te są do siebie podobne. Zdaniem wnoszącego sprzeciw elementem dominującym w obu przypadkach jest element słowny "Czarny Potok". Wnoszący sprzeciw nadmienił, że usługi oferowane przez oba podmioty pozostające w niniejszym sporze pokrywają się. Co do naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. wnoszący sprzeciw podkreślił, że zarówno on jak i jego poprzednicy prawni wykorzystują w swojej działalności oznaczenie "Czarny Potok" co najmniej od 1996 roku, przy czym oznaczenie to jest wykorzystywane w firmie, w nazwie przedsiębiorstwa (hotelu), oraz w treści znaku towarowego słowno-graficznego "Czarny Potok Hotel". Wnoszący sprzeciw wskazał, że uprawniony nie wysuwał w stosunku do niego żadnych roszczeń dotyczących wykorzystywania nazwy "Czarny Potok" przez okres 16 lat i dopiero pismem z dnia [...] listopada 2012 r. zwrócił się do wnoszącego sprzeciw o zaprzestanie posługiwania się znakiem "Czarny Potok Hotel". W opinii wnoszącego sprzeciw w chwili dokonania przez uprawnionego w dniu [...] stycznia 2013 r. zgłoszenia słownego znaku towarowego "Hotel Czarny Potok" [...] uprawniony nabył pełną wiedzę i świadomość wcześniejszego wykorzystywania oznaczenia "Czarny Potok Hotel" przez wnioskodawcę. Wnoszący sprzeciw stwierdził, że w tym kontekście zgłoszenie spornego znaku towarowego do ochrony należy uznać za dokonane w warunkach złej wiary. Jego zdaniem działanie uprawnionego wypełnia znamiona zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze z uwagi na dokonanie zgłoszenia znaku towarowego używanego w chwili zgłoszenia przez wnioskodawcę, a także tożsamego z firmą i nazwą, pod którą prowadzi on swoje przedsiębiorstwo. Wnoszący sprzeciw podniósł, że uprawniony dokonał zgłoszenia spornego znaku towarowego tylko po to by uniemożliwić wnioskodawcy posługiwanie się oznaczeniem "Hotel Czarny Potok" i zapewnić sobie wyłączność na to oznaczenie. Zaznaczył nadto, że uprawniony nie posługuje się w obrocie spornym znakiem towarowym tylko znakami towarowymi: "Czarny Potok Resort & Spa Luxury Collection" [...] oraz słownym znakiem towarowym "Czarny Potok Resort & Spa Luxury Collection" [...].

W odpowiedzi, pismem z dnia [...] lipca 2015 r., uprawniony ze spornego prawa ochronnego uznał sprzeciw za bezzasadny.

Wobec powyższego sprawa została przekazana do rozstrzygnięcia w postępowaniu spornym.

Na rozprawie przeprowadzonej w dniu [...] września 2015 r. obie strony podtrzymały swoje stanowiska. Uprawniony w przedłożonym piśmie procesowym wskazał, że w latach 70 ubiegłego wieku powstał Ośrodek Wypoczynkowy w [...], który należał do majątku [...] w [...]. Stwierdził, że aktem notarialnym z dnia [...] września 1991 r. zawiązano spółkę pod firmą [...] S.A. z siedzibą w [...], której wszystkie akcje zostały objęte przez [...] S.A. Następnie uprawniony wyjaśnił, że w 1994 r. [...] S.A. przekazały majątek ruchomy i nieruchomy [...] S.A. jako aport podnoszący kapitał zakładowy tej spółki. Zgodnie z oświadczeniem uprawnionego w dniu [...] października 1998 r. do Urzędu Patentowego RP został zgłoszony znak towarowy słowno-graficzny "Czarny Potok", który został zarejestrowany pod nr [...], natomiast w lutym 2002 r. [...] S.A. wpisane zostało do Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto uprawniony oświadczył, że ww. przedsiębiorstwo funkcjonowało do dnia [...] grudnia 2008 r., kiedy to została podjęta uchwała o jego połączeniu ze spółką J. [...] S.A. W ramach tej nowej spółki został wyodrębniony oddział pod firmą J.W[...] S.A. Oddział w [...] obejmujący działalność hotelu "Czarny Potok Resort & Spa w [...]". Uprawniony nadmienił, że oprócz spornego prawa ochronnego uzyskał prawa wyłączne na znaki towarowe i dokonał zgłoszeń znaków towarowych zawierających w swojej treści określenie "Czarny Potok".

W piśmie z dnia [...] października 2015 r. wnoszący sprzeciw podniósł, że decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia [...] października 2014 r. w sprawie Sp. [...] zostało wygaszone prawa ochronne na znak towarowy "Czarny Potok" o numerze [...]. Podkreślił, że materiały dowodowe przedłożone przez uprawnionego nie mogą dowodzić wcześniejszego używania spornego znaku towarowego przez uprawnionego, gdyż nie przedstawiają one spornego znaku towarowego w kształcie (w brzmieniu) chronionym pod numerem [...]. Wnoszący sprzeciw zaznaczył ponadto, że większość dowodów przedłożonych przez stronę przeciwną pochodzi z okresu od 2000 r. do 2008 r. oraz od 2012 r. do 2014 r., przy czym materiały pochodzące z okresu od 2012 r. dotyczą znaku towarowego "Czarny Potok Resort & Spa Luxury Collection". Ponadto uprawniony nie posługuje się w swojej działalności spornym znakiem towarowym, co potwierdza, że znak ten został zgłoszony w złej wierze.

W piśmie z dnia 2015 r. uprawniony wskazał, że wnoszący sprzeciw posługuje się oznaczeniem "Czarny Potok" najwcześniej od 1997 r. i to nie w charakterze firmy, lecz nazwy pensjonatu, a jako element firmy oznaczenie to pojawia się dopiero w 2010 r.

Na rozprawie w dniu [...] marca 2016 r. obie strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska.

Decyzją z dnia [...] marca 2016 r. Urząd Patentowy RP oddalił wniesiony sprzeciw.

W uzasadnieniu organ wskazał m.in., że w rozpatrywanej sprawie wnoszący sprzeciw podniósł, że prawo ochronne na sporny znak zostało udzielone wbrew ustawowym warunkom wymaganym do uzyskania ochrony określonym w przepisach art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p.

Organ wskazał, iż stosownie do art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowych osób trzecich. W doktrynie i orzecznictwie ustalony jest pogląd, zgodnie z którym rejestracja znaku towarowego, odpowiadającego oznaczeniu innego przedsiębiorstwa, używanemu przez nie przed zarejestrowaniem znaku, narusza dobra osobiste tego przedsiębiorstwa (por. wyrok NSA z 10 stycznia 2002 r., sygn. akt II SA 3390/2001). Nazwa ta musi tylko w sposób wystarczający spełniać funkcję indywidualizującą osobę prawną, umożliwiającą jej jednoznaczną identyfikację i odróżnienie od innych osób. W opinii organu oznaczenie "Czarny Potok" posiada taką zdolność odróżniającą, gdyż w odniesieniu do przedmiotowych usług jest określeniem fantazyjnym i pozwalającym na odróżnienie podmiotu działającego na rynku. Z kolei określenie takie jak "pensjonat", "przedsiębiorstwo turystyczne" czy "hotel", a także akronimy "S.A." oraz "Sp. z o. o." czy "s.c.", stanowią jedynie odpowiednio informację o charakterze prowadzonej usługi i formie prawnej prowadzenia działalności gospodarczej.

Następnie UP wskazał, odwołując się do orzeczenia Sądu Najwyższego z dnia 30 września 1994r. sygn. akt III CZP 109/94, że w przypadku kolizji prawa ochronnego na znak towarowy z dobrem osobistym, w tym z prawem do nazwy przedsiębiorcy priorytet ma ochrona tego dobra osobistego.

Wobec powyższego w pierwszej kolejności organ przeanalizował, który z podmiotów będących w niniejszym sporze posiada "lepsze pierwszeństwo". Kluczowa pozostaje kwestia pierwszeństwa użycia dystynktywnego oznaczenia "Czarny Potok" przez strony niniejszego postępowania. Z dokumentów przedłożonych przez uprawnionego wynika, że w dniu [...] września 1991 r. powołana została przez [...] S.A. w [...] spółka, która działała pod nazwą [...] S.A. z siedzibą w [...]. Przedmiotem jej działalności było prowadzenie działalności usługowej, produkcyjnej, handlowej i gastronomicznej – hotelarskiej związanej z organizacją usług turystycznych i wypoczynku. Postanowieniem Sądu Rejonowego w [...] z dnia [...] listopada 1991 r. wpisana została do rejestru handlowego spółka działająca pod firmą "[...] S.A. Z kolei z treści aktu notarialnego zawartego dnia [...] listopada 2008 r. wynika, że nastąpiło połączenie [...] S.A z siedzibą w K. z J. [...] S.A. z siedzibą w Z., przy czym połącznie nastąpiło w ramach sukcesji uniwersalnej. Powyższa okoliczność została potwierdzona przez Sąd Rejonowy dla m. [...] w [...] w postanowieniu z dnia [...] grudnia 2008 r. Ze sprawozdań opisowych [...] S.A. z siedzibą w [...] z lat 1991-2, 1993 oraz 1994 wynika, że spółka prowadziła działalność polegającą na "świadczeniu usług wczasowych, prowadzeniu działalności handlowej i sprzedaży usług konsumpcyjnych (wyżywienia)".

Natomiast dokumenty przedłożone przez wnoszącego sprzeciw świadczą o tym, że dnia [...] sierpnia 1996 r. została zawarta umowa pomiędzy Spółką B., jako właścicielem pensjonatu "Czarny Potok" z biurem turystycznym "[...]". W aktach sprawy znajduje się także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jest to dokument opatrzony najwcześniejszą datą, w którym pojawia się nazwa "Czarny Potok". W dniu [...] października 1998 r. zostało wydane zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej podmiotu "[...] s.c." (nazwa skrócona: [...] s.c. – pensjonat "Czarny Potok", którego działalność dotyczyła "prowadzenia pensjonatów i hoteli". Wnoszącym sprzeciw jest H. Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Z., który jest następcą prawnym spółki cywilnej wskazanej powyżej.

Z powyższego wynika, iż pierwszym podmiotem posługującym się wyrażeniem "Czarny Potok" dla oznaczania prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej był uprawniony, który posługiwał się nim w postaci nazwy przedsiębiorstwa (firmy), jak też znaku towarowego, który zarejestrował jako pierwszy pod numerem [...] (pierwszeństwo: [...] października 1998 r.).

Organ wskazał, iż mając na względzie należące do uprawnionego pierwszeństwo dotyczące użycia oznaczenia "Czarny Potok" nie dokonał analizy w zakresie zasięgu terytorialnego i przedmiotowego używania nazwy "Czarny Potok" przez wnoszącego sprzeciw. Bez znaczenia pozostaje postać wykorzystania spornego znaku towarowego, gdyż uprawniony posługiwał się przynajmniej od 1991r. nazwą "[...] S.A., w którym dystynktywnym elementem było określenie "Czarny Potok". Wobec powyższych ustaleń UP uznał, że nie ma podstaw do zastosowania w rozpatrywanej sprawie art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

Ponadto w opinii organu nie został naruszony art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., zgodnie z którym nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zostały zgłoszone w złej wierze do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony.

Zdaniem UP kwestią o znaczeni fundamentalnym, w zakresie uznania zarzutu złej wiary, jest wynikające z art. 7 k.c. domniemanie dobrej wiary. Jest to domniemanie formalne, czyli norma nakazująca bezwarunkowe uznanie twierdzenia o dobrej wierze podmiotu. Powyższe oznacza, że art. 7 k.c. nakazuje rozstrzygnąć na korzyść dobrej wiary sytuację, gdy zgromadzony i prawidłowo oceniony materiał dowodowy nie wystarcza do usunięcia niepewności co do dobrej lub złej wiary. W postępowaniu spornym w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, także w przypadku, gdy postępowanie toczy się na skutek sprzeciwu wniesionego w trybie art. 246 p.w.p. i uznanego przez uprawnionego za bezzasadny, ciężar obalenia ww. domniemania spoczywa na stronie inicjującej postępowanie. A zatem to na wnoszącym sprzeciw spoczywa ciężar dowodu oraz obowiązek wykazania, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane, dla udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Urząd Patentowy, na podstawie zgromadzonego w przedmiotowej sprawie materiału dowodowego, ustalił że zgłoszenie do ochrony spornego znaku towarowego nastąpiło w dniu [...] stycznia 2013 r., przy czym uprawniony rozpoczął używać oznaczenia "Czarny Potok" znacznie wcześniej, to jest w 1991 r.

W aspekcie naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. organ stwierdził, iż nie można uznać argumentacji wnoszącego sprzeciw, który podnosił, iż z wystosowania pisma ostrzegawczego z dnia [...] listopada 2012 r. wynika, że w dacie dokonania zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony, tj. w dniu [...] stycznia 2013 r., uprawniony miał pełną wiedzę i świadomość wcześniejszego wykorzystywania oznaczenia "Czarny Potok Hotel" przez wnioskodawcę przy czym uprawniony dokonał zgłoszenia spornego znaku towarowego tylko po to by uniemożliwić wnioskodawcy posługiwanie się oznaczeniem "Hotel Czarny Potok" i zapewnić sobie wyłączność na to oznaczenie. Urząd Patentowy wyjaśnił, że działając zgodnie z zasadą prior tempore, potior iure uprawniony uzyskał już uprzednio prawo wyłączne na znak towarowy "Czarny Potok" pod numerem [...], a pismo procesowe z dnia [...] listopada 2012 r. opierało się na zarzucie naruszenia tego właśnie prawa. Dokonując zgłoszenia spornego znaku towarowego uprawniony umocnił jedynie swój monopol wynikający z rejestracji znaku towarowego "Czarny Potok" [...] oraz prawa do nazwy przedsiębiorstwa, którego powstanie należy datować na rok 1991.

Tym samym nie ma, w ocenie organu, podstaw do zastosowania w rozpatrywanej sprawie art. 131 ust. 2 pkt 1 p...

Niezgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem H. Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Z. (dalej skarżąca) wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, zaskarżając przedmiotową decyzję w całości i zarzucając:

1. Naruszenie przepisów postępowania mogące mieć istotny wpływ na wynik sprawy tj. art. 7, art. 11, art. 77 § 1, art. 80 i art. 107 § 3 kpa w zw. z art. 256 ust. 1 p.w.p. przejawiające się:

a. zaniechaniem wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia materiału dowodnego w zakresie istotnym z punktu widzenia przedmiotu sprawy, nierozpatrzeniem w całości materiału dowodowego złożonego do akt postępowania przez skarżącą dotyczącego wykazania, że skarżącej przysługiwało w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego, to jest w dniu [...] stycznia 2013 r., prawo podmiotowe do firmy oraz do nazwy przedsiębiorstwa z lepszym pierwszeństwem, które stanowiło aktywną przesłankę udzielenia uczestniczce prawa ochronnego na sporny znak towarowy w tym między innymi brak jakichkolwiek ustaleń w przedmiocie zakresu przedmiotowego i terytorialnego używania firmy i nazwy przedsiębiorstwa przez skarżącą, a także że we wskazanej dacie uczestniczka działała w złej wierze, to znaczy dokonała zgłoszenia w innym celu niż nabycie prawa w celu odróżniania własnych usług;

b. niedokonaniem rzetelnej analizy dowodów, przekroczeniem swobody oceny dowodów, w tym niewskazaniem w sposób wyczerpujący podstaw do odmówienia mocy dowodowej i wiarygodności dowodów składanych przez skarżącą, co skutkowało błędnymi ustaleniami faktycznymi, w szczególności w odniesieniu do zamiaru z jakim uczestniczka dokonała zgłoszenia spornego znaku towarowego, oraz pierwszeństwa używania oznaczenia "Czarny Potok" przez uczestniczkę;

c. brakiem odniesienia się do argumentu skarżącej dotyczącego nieużywania spornego znaku towarowego przez uczestniczkę, co potwierdza pośrednio tezę o dokonaniu przez nią zgłoszenia spornego znaku towarowego w złej wierze;

d. niewystarczającym uzasadnieniem faktycznym i prawnym decyzji, w tym nieodniesieniem się w uzasadnieniu do sformułowanych przez skarżącą twierdzeń, niewystarczającym uzasadnieniem w zakresie dokonanej przez Urząd Patentowy RP oceny stanu faktycznego , to jest przyczyn uznania, że priorytet używania oznaczenia "Czarny Potok" należy przyznać uczestniczce oraz, że brak jest podstaw do przyjęcia złej wiary uczestniczki w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego, a także w zakresie oceny prawnej, to jest dlaczego uznano, że z punktu widzenia oceny priorytetu należy brać pod uwagę inną datę niż data zgłoszenia spornego znaku towarowego do ochrony, dlaczego przy tej ocenie dokonano porównania z innymi prawami uczestniczki niż z prawem ochronnym na sporny znak towarowy i wreszcie z jakiego powodu oceny pierwszeństwa praw podmiotowych dokonano przy użyciu ogólnej kategorii "nazwy" z pominięciem treści praw podmiotowych, co skutkuje ogólnikowością uzasadnienia podważającą zaufanie skarżącej do władzy publicznej oraz utrudnieniami w weryfikacji zgodności decyzji z prawem przez tut. Sąd; podczas gdy prawidłowe zastosowanie wskazanych wyżej przepisów procesowych winno prowadzić do odmiennych ustaleń, uwzględnienia sprzeciwu skarżącej z dnia [...] maja 2015 r. i w konsekwencji unieważnienia prawa ochronnego na sporny znak towarowy w całości.

2. Ewentualnie naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy tj. :

a) art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. polegające na błędnej wykładni tego przepisu polegającej na przyjęciu, że pierwszeństwo wymienionych w nim praw podmiotowych względem prawa ochronnego na sporny znak towarowy dokonywane jest z punktu widzenia innej chwili niż data zgłoszenia znaku towarowego do ochrony, a ponadto na przyjęciu, że ocena pierwszeństwa może uwzględniać porównanie z innymi prawami podmiotowymi uczestniczki niż prawo ochronne na sporny znak towarowy;

b) art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. polegające na przyjęciu, że zaistniały stan faktyczny nie podpada pod ten przepis w dacie zgłoszenia do ochrony spornego znaku towarowego, pomimo że uczestniczka wystąpiła z żądaniem zaniechania takiego używania przed datą zgłoszenia, a następnie po odpowiedzi skarżącej dokonała zgłoszenia spornego znaku towarowego, co stanowi okoliczności obiektywne świadczące, że zgłoszenie zostało dokonane w celu uniemożliwienia skarżącej posługiwania się oznaczeniem "Czarny Potok", co jest z kolei zachowaniem sprzecznym z dobrymi obyczajami i zasadami uczciwości kupieckiej, a w związku z tym zgłoszeniem w złej wierze uzasadniającym zastosowanie wskazanego wyżej przepisu.

W związku z powyższym skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości, oraz o zasądzenie na jej rzecz od Urzędu Patentowego RP kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP wniósł o jej oddalenie podtrzymując argumentację zaprezentowaną w zaskarżonej decyzji.

W piśmie procesowym z dnia [...] listopada 2016 r. uczestnik postępowania J. S.A. z siedzibą w Z. wniósł o oddalenie skargi. Podniósł, że organ słusznie uznał, iż w okolicznościach niniejszej sprawy nie doszło do naruszenia prawa osobistego czy majątkowego skarżącej z uwagi na nieudzielnie prawa ochronnego na znak towarowy, gdyż niewątpliwie wywodzi on swoje prawa do żądania ochrony jego znaku towarowego z faktu posiadania ponad dwudziestoletniego używania oznaczenia "Czarny Potok" w nazwie przedsiębiorstwa oraz jako oznaczenie indywidualizujące, które to prawa powstały wcześniej niż prawo wskazywane przez skarżącą. Stąd też – w jego ocenie – zarzut skargi oparty na art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. należy uznać za bezzasadny.

Odnosząc się natomiast do zarzutu naruszenia art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., tzn. uzyskania prawa ochronnego w złej wierze, uczestnik stwierdził, iż zarzut ten nie posiada usprawiedliwionych podstaw.

W piśmie procesowym z dnia [...] listopada 2016 r. skarżąca poinformowała, że w toku sprawy nastąpiła zmiana firmy pod jaką działa jej komplementariusz, co jest jednoznaczne ze zmianą firmy skarżącej. Obecna nazwa firmy brzmi H. Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Z. W piśmie tym skarżąca podtrzymała również zarzuty i argumenty podniesione w skardze.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 1066), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Chodzi więc o kontrolę aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywaną pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słuszności.

Rozpoznając sprawę w świetle powołanych wyżej kryteriów należy uznać, iż skarga jest niezasadna.

Zgodnie z art. 246 ust. 1 p.w.p. każdy może wnieść umotywowany sprzeciw wobec prawomocnej decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji w ciągu 6 miesięcy od opublikowania w "Wiadomościach Urzędu Patentowego" informacji o udzieleniu prawa. Dla skuteczności sprzeciwy wystarczającym jest (przy zachowaniu terminu do jego wniesienie wskazanego w ust. 1) podanie jego podstawy stanowiącej, jak określa to ust. 2, okoliczności które uzasadniają unieważnienie patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Przy czym wnoszący sprzeciw nie musi wykazywać interesu prawnego w żądaniu unieważnienia prawa ochronnego na kwestionowany znak towarowy, ani w sprzeciwie, ani w toku postępowania administracyjnego zainicjowanego tym środkiem (por. przykładowo wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie II GSK 608/09 i z dnia 9 czerwca 2010 r. w sprawie II GSK 620/09).

H. sp. z o.o. S.K.A (skarżąca) z zachowaniem terminu przewidzianego art. 246 ust. 1 p.w.p. (Informacja o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy "Hotel Czarny Potok" została opublikowana w dniu [...] października 2014r. w "Wiadomościach Urzędu patentowego" nr 10/2014) złożyła sprzeciw motywując go zgodnie z ust. 2 tego przepisu. Jako podstawę sprzeciwu wskazała naruszenie art. 131 ust. 1 pkt 1 i art. 131 ust.2 pkt 1 p.w.p.

W świetle art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich, zatem wskazany przepis stanowi bezwzględną przeszkodę rejestracyjną. Art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p. zakazuje udzielania prawa ochronnego na oznaczenia, których używanie narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Jest to prewencyjna ochrona, dokonywana przez Urząd Patentowy RP istniejących praw osobistych lub majątkowych osób trzecich. Zgodnie z poglądami doktryny: "nie chodzi tu o potencjalną możliwość naruszenia prawa osobistego lub majątkowego osób trzecich, lecz o takie powiązanie oznaczenia z prawem osobistym lub majątkowym tych osób, które narusza ich prawa. Jest to szczególny przypadek ochrony praw osób trzecich, bowiem ochrona zasadniczo mieszcząca się w ramach prawa prywatnego dokonywana jest przez UP RP w ramach jego działalności publicznoprawnej, nawet przy braku inicjatywy ze strony podmiotu, którego prawa osobiste lub majątkowe zostały naruszone" (por. M. Andrzejewski, P. Kostański (w): Prawo własności przemysłowej. Red. P. Kostański. Warszawa 2010, s. 674 i nast.). Prawa osobiste to w szczególności dobra osobiste wskazane przykładowo w art. 23 k.c., a nadto prawa autorskie i prawo do firmy.

Zgodnie z powołanym przepisem, niedopuszczalna jest rejestracja znaku towarowego, który narusza prawa osobiste lub majątkowe osób trzecich. Bezspornym jest, iż wśród praw o charakterze osobistym, o których stanowi powyższy przepis, należy wyróżnić dobra osobiste w rozumieniu art. 23 k.c. Wśród tych dóbr mieści się firma, jako oznaczenie przedsiębiorcy, pod którym wykonuje on działalność gospodarczą. W doktrynie i orzecznictwie ustalony jest pogląd, zgodnie z którym rejestracja słownego znaku towarowego, odpowiadającego oznaczeniu innego przedsiębiorstwa, używanemu przez nie przed zarejestrowaniem znaku, narusza dobra osobiste tego przedsiębiorstwa, (por. wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2002 r., II SA 3390/2001. Prawo Gospodarcze 2002/7-8, str. 78). Przyjmuje się jednocześnie, iż ingerencja w sferę dóbr osobistych, a konkretnie prawa do nazwy przedsiębiorcy (firmy) może nastąpić także w przypadku wykorzystania części tej nazwy, jeżeli jest to część spełniająca w sposób wystarczający funkcję indywidualizującą danego przedsiębiorcę, umożliwiająca jego jednoznaczną identyfikację i odróżnianie od innych osób (por. wyrok SN z dnia 28 października 1998 r. II CKN 25/98 opubl. OSNC 1999/4 poz. 80).

W orzecznictwie sądowym przyjęto, iż w przypadku kolizji między firmą (nazwą) przedsiębiorstwa a zarejestrowanym z "gorszym pierwszeństwem" znakiem towarowym priorytet przyznaje się prawu powstałemu wcześniej (por. cytowany wyrok NSA z dnia z dnia 10 stycznia 2002 r., II SA 3390/2001). W postanowieniu z dnia 30 września 1994 r., (sygn. akt III CZP 109/94, OSNC 1995/1 poz. 18) Sąd Najwyższy stwierdził, iż "w przypadku kolizji prawa do firmy z prawem do znaku towarowego, priorytet trzeba przyznać ochronie istniejącego już w chwili rejestracji znaku towarowego prawa podmiotowego powoda do nazwy przedsiębiorstwa, oczywiście, jeżeli na nią zasługuje". W świetle utrwalonego stanowiska judykatury, w przypadku kolizji pomiędzy prawem do firmy a prawem ochronnym na znak towarowy, granice wyłączności prawa do firmy wyznacza zakres działalności (terytorialny, przedmiotowy) podmiotu, któremu prawo to przysługuje (por. wyrok NSA z dnia 26 kwietnia 2006 r. II GSK 31/06, opubl: ONSA i WSA rok 2006, Nr 5, poz. 138, str. 153). W przypadku takiej kolizji pierwszeństwo należy przyznać ochronie prawa do firmy wcześniej zaistniałej na rynku (vide: wyrok NSA z dnia 10 stycznia 2002r. II SA3390/01, z dnia 20 lutego 2003 r. II SA 4029/01 oraz z dnia 12 marca 2003 r. II SA 1867/02).

Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy przede wszystkim wymaga zauważenia , że oznaczenie "Czarny Potok" posiada zdolność odróżniającą- nie jest to również negowane przez strony. Jest bowiem, jak słusznie przyjął organ, w odniesieniu do usług nim firmowanych określeniem fantazyjnym pozwalającym jednocześnie na odróżnienie podmiotu działającego na rynku. Słusznie również zostało przyjęte przez organ, że określenia takie jak "pensjonat", "przedsiębiorstwo turystyczne" czy hotel oraz akronimy takie jak: "S.A." , "sp. z o.o." czy "s.c." – stanowią jedynie odpowiednio informacje o charakterze prowadzonej usługi i formie prawnej prowadzonej działalności gospodarczej – nie maja one zatem elementu dystynktywnego.

Ustalając, że oznaczenie "Czarny Potok" posiada zdolność odróżniającą prawidłowo organ przyjął, że konieczne jest zbadanie, który z podmiotów posiada tzw. "lepsze pierwszeństwo", a zatem ustalenie, które z praw powstało wcześniej. W niniejszej sprawie było zatem konieczne ustalenie, który jako pierwszy z pozostających w sporze podmiotów rozpoczął używanie oznaczenia "Czarny Potok".

W oparciu o przedłożone w tym zakresie przez strony materiały dowodowe znajdujące się w aktach sprawy niewątpliwie w dacie zgłoszenia spornego znaku tj. [...] stycznia 2013r, skarżąca używała w nazwie firmy oznaczenia "Czarny Potok" pełna bowiem firma brzmiała H. sp. z o.o. S.K.A. (oznaczenie to w nazwie pojawiło się jak wynika m. in. z treści złożonego sprzeciwu od dnia [...] stycznia 2011r.). Jednakże słusznie organ zwrócił również uwagę na fakt, że pierwszym podmiotem, w którego firmie (nazwie) znalazły się elementy słowne "czarny potok" było [...] S.A. z siedzibą w K. co jednoznacznie wynika z aktu notarialnego z dnia [...] września 1991r., którym powołano do życia w/w spółkę wpisaną do rejestru handlowego w dniu [...] listopada 1991r. Organ ustalił także, że po połączeniu dnia [...] grudnia 2008r. w/w podmiotu z firmą J. S.A. został wyodrębniony samodzielny oddział ze struktury wskazanej spółki pod firmą J. S.A. Oddział "[...]", którego wpis do Krajowego Rejestru Handlowego nastąpił w dniu [...] stycznia 2009r. Z powyższego wynika zatem, że następca prawny [...] S.A. – uczestnik - również używał oznaczenia "Czarny Potok" w odniesieniu do oddziału spółki i prowadzonej przez ten oddział wyodrębnionej działalności, kontynuując tym samym używanie tego określenia w nazwie. Tym samym wymaga stwierdzenia, że to uczestnik a nie skarżąca jako pierwszy w nazwie przedsiębiorstwa używał oznaczenia "Czarny Potok".

W spółce skarżącej element słowny "czarny potok" pojawił się w firmie dopiero w roku 2010. Wcześniej (od 1996r.) nazwa ta funkcjonowała nie jako firma lecz nazwa pensjonatu prowadzonego przez [...] s.c.

Tym samym za niezasadne należy uznać podnoszone w skardze w tym zakresie zarzuty. W szczególności Sąd nie podziela zarzutów i argumentacji skarżącej, z których wynika, że ponieważ kwestionowany znak towarowy został zgłoszony później niż powstała firma skarżącego to badanie pierwszeństwa winno ograniczać się w wypadku podmiotu uprawnionego do znaku towarowego jedynie do badania daty zgłoszenia znaku towarowego, a w odniesieniu do skarżącej do daty powstania firmy skarżącej i rozpoczęcia przez nią działalności, w której użyto oznaczenia "Czarny Potok" . Nie ulega bowiem żadnej wątpliwości, że organ jest zobligowany przepisami k.p.a. w tym w szczególności art. 6, 7, 8, 77 § 1 do wnikliwego rozpatrzenia materiału dowodowego i ustalenia okoliczności faktycznych, które będą stanowiły podstawę do orzekania w sprawie w ich całokształcie i nie może wybiórczo ich przyjmować. Szczególnie, że tak jak w niniejszej sprawie w pełni zebrany materiał dowodowy wykazuje, że pierwszym podmiotem posługującym się wyrażeniem "czarny potok" dla oznaczenia prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej był uprawniony do znaku, który posługiwał się nim w postaci nazwy przedsiębiorstwa (firmy). Wypada w tym miejscu również zauważyć, że uczestnikowi, na skutek połączenia w roku 2008 z [...] S.A., przysługiwało prawo do używania zarejestrowanego przez poprzednika prawnego znaku towarowego "Czarny Potok" pod nr [...] z pierwszeństwem od [...] października 1998r. (a zatem z przed daty używania oznaczenia "czarny potok" w nazwie firmy spółki skarżącej).

Sąd uznał również, że w świetle dokonanych ustaleń co do pierwszeństwa użycia oznaczenia "Czarny Potok" przez uprawnionego organ prawidłowo odstąpił od dokonania analizy w zakresie zasięgu terytorialnego i przedmiotowego używania znaku "Czarny Potok" przez wnoszącego sprzeciw. Wykonanie bowiem analizy w tym zakresie byłoby uzasadnione gdyby z ustaleń dokonanych w zakresie pierwszeństwa wynikało, że przysługuje ono skarżącemu. A skoro z materiału sprawy wynika, że pierwszeństwo do znaku przysługuje Uczestnikowi, to niezasadne było dokonywanie w tym zakresie dodatkowych ustaleń, które nie miałyby żadnego wpływu na prawidłowość przyjęcia, że w sprawie nie ziszczona została przesłanka z art. 131 ust.1 pkt 1 p.w.p. Skoro bowiem pierwszeństwo używania oznaczenia "Czarny Potok" przysługiwało uprawnionemu do znaku to nie można uznać, że w skutek używania tego oznaczenia oraz znaku towarowego naruszał on prawa osobiste lub majątkowe skarżącego, który rozpoczął w późniejszym czasie niż uprawniony używania wskazanego powyżej oznaczenia.

Sąd zgadza się również z Urzędem Patentowym, że sporny znak towarowy nie został zgłoszony w złej wierze a tym samym z naruszeniem art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Skarżący nie wykazał by Uprawniony dokonał zgłoszenia znaku towarowego w ramach nieuczciwych zachowań, którym towarzyszyłyby zamiary inne niż chęć używania znaku towarowego, takie jak np. chęć przejęcia pozycji danego znaku towarowego, czy też cele spekulacyjne. Zgodzić się należy z Urzędem Patentowym, że do wykazania złej wiary nie jest wystarczająca wiedza o istnieniu praw osób trzecich, czy też fakt uzyskania ochrony na sporny znak towarowy w zakresie kolidującym ze znakiem przeciwstawionym w pewnej tylko części. Nie bez znaczenia też pozostają, w niniejszej sprawie, uwarunkowania historyczne związane z wieloletnią współobecnością stron na rynku hotelarskim. Okoliczności powyższe wskazują na konkurencyjny charakter działalności stron postępowania przed Urzędem Patentowym, jednak nie dowodzą, związanej z zamiarem szkodzenia Skarżącemu, złej wiary Uprawnionego w zgłoszeniu do ochrony spornego znaku.

Uwzględniając powyższe Sąd nie stwierdza naruszenie przepisów postępowania ani przepisów prawa materialnego w niniejszej sprawie w związku z powyższym, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.), orzekł jak w sentencji wyroku.