Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 968/21
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2021-11-10 00:00:00+01:00 (orzeczenie nieprawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art 131 ust. 2 pkt 1, art. 315 ust. 3, art. 256 ust. 1, art. 255 ust.4
journal: Dz.U. 2003 nr 119 poz 1117
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej
article: ar4t. 151
journal: Dz.U. 2019 poz 2325
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t.j.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Danuta Szydłowska (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Sławomir Kozik Sędzia WSA Tomasz Sałek po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 listopada 2021 r. w trybie uproszczonym sprawy ze skargi M. K. na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] grudnia 2020 r. nr [...] w przedmiocie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę


UZASADNIENIE

﻿Sygn. akt VI SA/Wa 968/21

Uzasadnienie

Zaskarżoną decyzją z dnia [...] grudnia 2020 r. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu [...] listopada 2020 r. sprawy z wniosku [...] S.A. z siedzibą w N. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "THE SECRET SOAP STORĘ" o numerze [...] udzielonego na rzecz M. S. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą T. z siedzibą w K., na podstawie art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r., nr 119, poz. 1117 ze zm.) orzekł o unieważnieniu prawa ochronnego na znak towarowy "THE SECRET SOAP STORĘ" o numerze [...].

Uzasadniając swoje stanowisko w sprawie organ wyjaśnił, że w dniu [...] marca 2017 r. wpłynął wniosek S.S.A. z siedzibą w N. o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy "THE SECRET SOAP STORĘ" o numerze [...] udzielonego na rzecz M. S. prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą T.z siedzibą w K.. Jako podstawę prawną żądania wnioskodawca wskazał art. 131 ust. 1 pkt 1 oraz art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy p.w.p. Podniósł, że uprawniona ze spornego prawa była przez niego zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dnia [...] lipca 2007 r. na stanowisku [...][...] ds. Sprzedaży, od dnia [...] stycznia 2008 r. zaś na stanowisku [...], Do obowiązków uprawnionej należało m.in.: kreowanie nowopowstałej marki "The Secret Soap Storę" należącej do wnioskodawcy, dbanie o jej wizerunek, kreowanie sprzedaży, reprezentacja wnioskodawcy na wszelkiego rodzaju targach, wystawach. Marka "The Secret Soap Storę" powstała w 2008 roku w strukturze przedsiębiorstwa wnioskodawcy i od tego czasu rozpoczęło się kształtowanie nowej linii produktów w oparciu o tę markę. Szczególnie intensywnie promowane były produkty opatrzone marką "The Secret Soap Storę" tworząc szereg materiałów reklamowych w trakcie postępowania zgłoszeniowego spornego znaku towarowego. Za każdym razem materiał reklamowy opatrzony był oznaczeniem "The Secret Soap Storę", znakiem graficznym w postaci zdobionego serca oraz informacją o właścicielu marki czy też jego danymi kontaktowymi. Uprawniona będąc pracownikiem wnioskodawcy wielokrotnie, w komunikacji mailowej, potwierdzała, że sporny znak towarowy jest własnością wnioskodawcy. Zdaniem wnioskodawcy uprawniona rejestrując znak towarowy podała nieprawdę, przywłaszczając sobie prawo do dysponowania znakiem towarowym niestanowiącym jej własności. Co więcej, będąc pracownikiem wnioskodawcy, działając w warunkach szczególnego zaufania, będąc [...] prezesa zarządu wnioskodawcy, podstępnie i nie informując pracodawcy, wystąpiła o rejestrację spornego znaku towarowego, stanowiącego jego własność. W zakresie obowiązków uprawnionej leżało to, aby wypromować sporną markę, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów pracodawcy. Takie zachowanie wypełnia przesłanki niezbędne do uznania, że zgłoszenie spornego znaku przez uprawnioną zostało dokonane w złej wierze.

W odpowiedzi z dnia [...] maja 2017 r. uprawniona wniosła o oddalenie wniosku o unieważnienie prawa ochronnego na sporny znak. Zdaniem uprawnionej wnioskodawca nie udowodnił, że jej działania, a w szczególności otrzymanie prawa ochronnego na znak towarowy naruszyły prawa majątkowe wnioskodawcy. Uprawniona dokonała rejestracji spornego znaku towarowego z własnej inicjatywy jako osoba fizyczna prowadząca własną działalność gospodarczą. Wskazała, że uzyskała wszelkie prawa do spornego oznaczenia na podstawie umowy o dzieło zawartej w dniu [...] czerwca 2009 r. wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich. Uprawniona nie kwestionuje zatrudnienia u wnioskodawcy jednakże zakres jej obowiązków wskazanych w umowie o pracę nie dotyczył realizowania przez nią projektu nazwy spornego znaku na rzecz wnioskodawcy. W treści łączących strony umów o pracę uprawniona wykonywała czynności dyrektora sprzedaży oraz dyrektora generalnego, a nie grafika odpowiedzialnego za stworzenie dla wnioskodawcy znaku towarowego oraz nowej marki produktów. Podniosła, że w trakcie realizowania własnych przedsięwzięć gospodarczych poza zakresem wykonywanych obowiązków na podstawie umowy o pracę, w ramach prywatnego czasu, przystąpiła do zrealizowania znaku słowno-graficznego. W tym celu skontaktowała się z grafikiem przedstawiając wizję projektu, który chciała samodzielnie zrealizować. Zrealizowany projekt został przedstawiony wnioskodawcy, który uzyskał zgodę (ustną) od uprawnionej na jego wykorzystanie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w ograniczonym zakresie tj. w okresie wspólnej współpracy za odpowiednim wynagrodzeniem. Zdaniem uprawnionej okolicznością potwierdzającą brak istnienia po jej stronie złej wiary przy zgłoszeniu spornego znaku jest wykorzystywanie tego znaku w ramach działalności wnioskodawcy w ograniczonym zakresie. Wnioskodawca miał pełną wiedzę od ponad 7 lat o rejestracji spornego znaku na jej rzecz oraz nie sprzeciwiał się wykorzystywaniu spornego znaku w prowadzonej przez uprawnioną działalności gospodarczej.

W piśmie z dnia [...] sierpnia 2017 r. wnioskodawca wskazał, że twierdzenie uprawnionej, iż nie przysługuje mu legitymacja czynna do złożenia wniosku o unieważnienie spornego oznaczenia, z uwagi na to, iż przez okres pięciu kolejnych lat używania spornego znaku towarowego, będąc świadomym jego używania, nie sprzeciwiał się temu, nie zasługuje na aprobatę. Wynika to z faktu, iż aż do roku 2017 nie był świadomy, że sporny znak towarowy został zarejestrowany na rzecz uprawnionej, która piastowała stanowisko [...], co wiązało się ze znaczną jej samodzielnością i odpowiedzialnością w zakresie powierzonego jej zadania kreowania marki The Secret Soap Storę. Wnioskodawca przez cały ten okres działał w zaufaniu do uprawnionej - dyrektora handlowego wnioskodawcy, a weryfikacja jej działań nie wykazała nieprawidłowości.

W piśmie z dnia [...] grudnia 2017 r. wnioskodawca oświadczył, iż podstawą unieważnienia spornego prawa jest przepis art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Wskazał, że rzeczywiście używał, na terytorium całego kraju spornego znaku towarowego przed datą jego zgłoszenia do oznaczania towarów objętych spornym znakiem tj. kosmetyków. Pomiędzy nim a uprawnioną, w dacie zgłoszenia spornego znaku, istniał szczególny stosunek zaufania. Uprawniona była zatrudniona przez wnioskodawcę na stanowisku [...], do obowiązków którego należało nadzorowanie wszystkich czynności związanych z wprowadzeniem do obrotu produktów pod spornym znakiem. Wnioskodawca podkreślił, że pozostawił w gestii uprawnionej nadzór nad kosmetykami oznaczonymi spornym oznaczeniem oraz nadzór nad większością czynności dotyczących wprowadzenia do obrotu kosmetyków produkowanych przez wnioskodawcę, przez co nie był świadomy, iż uprawniona zgłosiła na swoją rzecz sporny znak towarowy. Wskazał, że traktował produkty pod spornym znakiem, tak samo jak inne produkowane przez niego kosmetyki pod innymi oznaczeniami, przy czym nie praktykował zgłaszania używanych przez siebie oznaczeń do rejestracji w Urzędzie Patentowym. Z tego też powodu, przekazując uprawnionej nadzór nad wprowadzeniem do obrotu linii produktowej kosmetyków sygnowanych oznaczeniem "The Secret Soap Storę" nie mógł się spodziewać, że uprawniona, jako pracownik wnioskodawcy, dokona zgłoszenia spornego znaku na swoją rzecz. Kolejną stałą praktyką w jego firmie w odniesieniu do poszczególnych oznaczeń używanych dla linii produkowanych kosmetyków jest zlecanie grafikom prac projektowych bez podpisywania umów o przeniesienie praw majątkowych. Jak, zdaniem wnioskodawcy potwierdza to, choćby, faktura VAT nr [...], załączona do pisma z dnia [...] lipca 2017 r. rozliczenie z osobami wykonującymi etykiety czy opakowania dla nowych linii produktowych dokonywane było za pośrednictwem faktury wystawionej przez te osoby.

Na rozprawie przeprowadzonej w dniu [...] grudnia 2017 r. wnioskodawca podtrzymał wniosek o unieważnienie spornego oznaczenia i wszystkie argumenty i twierdzenia w nim zawarte oraz w dotychczasowych pismach procesowych. Podniósł, że nigdy nie zawierał umów o przeniesienie autorskich praw do logotypów używanych w jego firmie. Uprawniona w ramach swoich obowiązków pracowniczych zlecała opracowanie log, etykiet, opakowań w imieniu wnioskodawcy. Uprawniona podtrzymała wniosek o oddalenie wniosku o unieważnienie spornego znaku towarowego i wszystkie argumenty i twierdzenia jak w odpowiedzi na wniosek oraz w pismach procesowych. Wnioskodawca oświadczył natomiast, że cofa podstawę prawną wniosku o unieważnienie spornego prawa w części dotyczącej art. 131 ust. 1 pkt 1 p.w.p.

W piśmie z dnia [...] stycznia 2018 r. uprawniona podniosła, że na podstawie umowy o dzieło nr [...] zawartej w dniu [...] czerwca 2009 r. wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do utworu o wykonywanie projektu graficznego znaku towarowego, uzyskała na swoją rzecz wszelkie uprawnienia do oznaczenia "The Secret Soap Storę". Wnioskodawca nie używał przed dniem [...] czerwca 2009 r., ani też nie zlecał uprawnionej wykonania na jego rzecz spornego logotypu. Zlecenie wykonania i nabycie uprawnień majątkowych do spornego oznaczenia związane było z planowanym rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Uprawniona nabywała produkty, które zlecała do wykonania wnioskodawcy ze spornym oznaczeniem, a wnioskodawca obciążał uprawnioną fakturami VAT z oznaczeniem firmy uprawnionej, tj. T.. Wnioskodawca dążył do uzyskania na swoją rzecz odpłatnej licencji na używanie spornego oznaczenia. W tym celu uprawniona zleciła przygotowanie projektu takiej umowy i przedstawiała go wnioskodawcy, który ją werbalnie zaakceptował. Ostatecznie nie doszło do zawarcia umowy licencyjnej z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy, który zwlekał i opóźniał jej podpisanie. Zdaniem uprawnionej ww. fakty świadczą o tym, że wnioskodawca miał pełną wiedzę o statusie prawnym spornego oznaczenia. Uprawniona zaprzeczyła, aby w zakresie jej pracowniczych obowiązków były czynności wprowadzenia produktów oznaczonych spornym znakiem.

W piśmie z dnia [...] marca 2018 r. wnioskodawca wskazał, że uprawniona nie zdołała skutecznie podważyć rzeczywistego używania przez wnioskodawcę na terytorium całego kraju, identycznego znaku towarowego ze spornym znakiem. Podważa ona jedynie pojedyncze dowody i okoliczności nie mające istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy. Jeszcze przed datą zgłoszenia spornego znaku towarowego to on ponosił wszystkie koszty związane z projektem i wydrukiem etykiet, na które nałożony został sporny znak. Gołosłownym są twierdzenia uprawnionej jakoby projekt umowy licencyjnej na sporny znak towarowy przeczytał przedstawiciel wnioskodawcy.

Na rozprawie przeprowadzonej w dniu [...] kwietnia 2018 r. Kolegium Orzekające przesłuchało świadków Z. D. i J. W. Świadek Z. D. zeznał, że sporne oznaczenie było używane przez wnioskodawcę od września 2009 r. Do czasu zatrudnienia uprawnionej to świadek był odpowiedzialny za zlecenia i nadzór na projektami wykorzystywanymi przez wnioskodawcę. Po zatrudnieniu uprawnionej, to ona zajmowała się znakami i rozwojem opakowań oraz kontaktami z grafikiem P. Z.. Wnioskodawca kupił od P. Z. sporne oznaczenie o czym świadczy faktura VAT. Uprawniona odgrywała bardzo ważną rolę w strukturze wnioskodawcy bowiem decydowała o kierunku jego działalności. To uprawniona, w ocenie świadka, zdecydowała, że sporny znak towarowy będzie kluczowym oznaczeniem, którym będą sygnowane wszystkie produkty wnioskodawcy. Znak ten pojawił się również na wizytówkach oraz pieczątkach firmowych. To wnioskodawca zgłosił do rejestracji i opłacił dwie domeny internetowe The Secret Soap Storę, które następnie zostały nielegalnie przejęte przez uprawnioną. O zarejestrowaniu w Urzędzie spornego znaku dowiedział się w 2014 roku od przedstawicieli firmy [...]. Wnioskodawca jako pracodawca uprawnionej, zgodził się na prowadzenie przez nią indywidualnej działalności gospodarczej. Zgoda ta wynikała ze stosunku zaufania oraz powiązań rodzinnych pomiędzy uprawnioną a ówczesnym Prezesem Zarządu wnioskodawcy.

Świadek J. W. zeznała, że u wnioskodawcy pracuje od listopada 2009 r. w dziale [...]. Do jej obowiązków należało ofertowanie produktów, sprzedaż, udział w targach, promocji oraz reklamie. Sporny znak towarowy był obecny w firmie od początku jej pracy m.in. na jej wizytówce. Zdaniem świadka to uprawniona jest właścicielem spornego oznaczenia bowiem sama jej to powiedziała parę lat temu. Uprawniona miała własną działalność gospodarczą, w ramach której sprzedawała kosmetyki wnioskodawcy. Natomiast w okresie 2009-2010 świadek nie miała wiedzy kto jest właścicielem spornego oznaczenia. W tamtym okresie była przekonana, że sporne oznaczenie jest własnością wnioskodawcy. Na stoiskach, na których prezentowane były produkty opatrzone spornym znakiem, zawsze występowała nazwa firmy wnioskodawcy tj. [...]. Zdaniem świadka, uprawniona, jako jej przełożona jeździła na różne spotkania z sieciami i odbiorcami, miała wpływ na poziom cen wnioskodawcy.

W piśmie z dnia [...] lipca 2018 r. wnioskodawca przedłożył oświadczenie grafika P. Z., który stwierdza, że sporne oznaczenie zostało przygotowane na zlecenie wnioskodawcy. Natomiast (rzekoma) umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe została podpisana przez niego po dacie realizacji ww. projektu.

Na rozprawie przeprowadzonej w dniu [...] listopada 2020 r. wnioskodawca podtrzymał wniosek o unieważnienie spornego znaku towarowego i wszystkie argumenty w nim zawarte oraz w pozostałym pismach procesowych złożonych w toku niniejszego postępowania. Natomiast uprawniona podtrzymała wniosek o oddalenie wniosku o unieważnienie spornego oznaczenia.

Rozpoznając sprawę Kolegium Orzekające wyjaśniło, że przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu [...] marca 2017 r., zatem po wejściu w życie nowelizacji ustawy p.w.p. w dniu 15 kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 2 ust. 2 przepisów przejściowych i końcowych wprowadzonych ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. poz. 1615) w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, wszczętej po dniu [...] kwietnia

2016 r. wnioskodawca nie musi legitymować się istnieniem interesu prawnego.

Kolegium podzieliło stanowisko wnioskodawcy, że prawo ochronne na znak towarowy "THE SECRET SOAP STORĘ" o numerze [...] udzielone zostało z naruszeniem art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p., bowiem sporny znak towarowy zgłoszony został do Urzędu Patentowego w złej wierze.

Następnie Kolegium stwierdziło, że pojęcie "złej wiary" nie zostało zdefiniowane w ustawie p.w.p. i powołując się na stanowisko doktryny jak i orzecznictwa szczegółowo wyjaśniło w jaki sposób pojęcie to należy rozumieć.

Wskazało, że sporny znak towarowy "THE SECRET SOAP STORĘ" o numerze [...] został zgłoszony w dniu [...] marca 2010 r. Uprawniona w dacie zgłoszenia spornego znaku towarowego była pracownikiem wnioskodawcy na stanowisku [...] (wcześniej [...]). Kolegium uznało, że ww. relacja pomiędzy uczestnikami niniejszego postępowania w dacie zgłoszenia spornego znaku była relacją szczególnego zaufania. Rola [...] jest zarządcza, powierza się ją osobie mającej odpowiednie kompetencje w przekonaniu, że poprowadzi ona interesy firmy zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem. Osobę, która zajmuje tak kluczowe stanowisko w firmie musi łączyć z nią szczególny stosunek zaufania przejawiający się m.in. w obowiązku zachowania lojalności wobec swojego pracodawcy. W związku z tym wnioskodawca, będący w dacie zgłoszenia spornego oznaczenia, pracodawcą uprawnionej mógł w sposób uzasadniony oczekiwać, że uprawniona będzie działać w najlepszym interesie swojego pracodawcy, służąc mu odpowiednią radą, i że nie będzie podejmować żadnych działań, które w istotny sposób naruszałyby ważne jego interesy. Do takich działań o charakterze lojalnościowym wobec swojego pracodawcy można zaliczyć doradzanie osobom odpowiedzialnym za zarządzanie w firmie w zakresie rejestracji używanego przez nich oznaczenia, a nie rejestrację tego oznaczenia na swoją rzecz i nie poinformowanie o tym fakcie. Ze zgromadzonego w aktach sprawy materiału dowodowego wynika także, że to wnioskodawca ponosił wszelkie koszty związane ze spornym znakiem towarowym, poczynając od zapłacenia faktury VAT firmie [...] za wykonanie kompozycji słowno-graficznej The Secret Soap Storę (k. 186, tom 1) kończąc na wszelkich działaniach marketingowych (k. 1-110 tom 1) związanych z promocją znaku. Również z tych samych materiałów dowodowych wynika, że to wnioskodawca był adresatem wielu nagród i wyróżnień, które otrzymywały produkty opatrzone spornym oznaczeniem, a nie firma, którą prowadzi uprawniona. Zatem uprawniona, będąc kluczową postacią w promowaniu marki The Secret Soap Storę używanej przez wnioskodawcę, musiała wiedzieć, że kiedy rejestrowała sporny znak towarowy na siebie i zamierzała posługiwać się nim we własnym imieniu, jej pracodawca inwestował w ten znak w odniesieniu do podobnych towarów i usług na tym samym rynku. Zatem musiała wiedzieć, że spowoduje to konfuzję rynkową oraz szkodę majątkową i wizerunkową jej pracodawcy, bowiem konsumenci kojarzyliby sporny znak towarowy co najmniej z dwoma podmiotami oferującymi identyczne towary opatrzone tymi samymi znakami.

W ocenie Kolegium bez znaczenia pozostaje podnoszona przez uprawioną okoliczność, że wnioskodawca nigdy nie zarejestrował spornego oznaczenia. To naganne zachowanie uprawnionej, pełniącej przed datą zgłoszenia spornego oznaczenia funkcje kierownicze w firmie wnioskodawcy, ma kluczowe znaczenie dla oceny złej wiary w przedmiotowej sprawie. Uprawniona działała z zamiarem wykorzystania swojej pozycji w firmie wnioskodawcy, aby wypromować sporny znak towarowy za pomocą środków wnioskodawcy, by następnie zgłosić go na swoją rzecz. Wszystko to jednoznacznie świadczy o złej wierze uprawnionej w zgłoszeniu spornego znaku towarowego "The Secret Soap Storę" o numerze [...] do Urzędu Patentowego.

Na powyższą ocenę nie ma wpływu kwestia własności praw autorskich, które zdaniem uprawnionej jej przysługują na mocy umowy o dzieło nr [...] zawartej w dniu [...] czerwca 2009 r. wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do utworu o wykonywanie projektu graficznego znaku towarowego zawartej z twórcą tego dzieła. Umowa ta jest kwestionowana zarówno przez wnioskodawcę jak i przez twórcę. Kolegium zgodziło się z uprawnioną, że strony, prawa oraz obowiązki wynikające z tej umowy zostały jasno w niej sprecyzowane jednak poza tą kwestionowaną umową nie ma innych dowodów, które potwierdzały by stanowisko prezentowane przez uprawnioną. Co więcej, istnieje wiele dowodów przeczących tezie stawianej przez uprawnioną. P. Z. stwierdził w swoim oświadczeniu, że zawsze, pracując dla uprawnionej był przekonany, że pracuje na rzecz wnioskodawcy, którego pracownikiem jest uprawniona (k. 681 tom III). Potwierdził, że fakturę VAT, w której w pozycji nr 7 jako nazwa towaru/usługi wskazał "Projekt logotypu T." wystawił wnioskodawcy. Za tę fakturę zapłacił wnioskodawca, a nie uprawniona. Zdaniem Kolegium kwestia praw autorskich potwierdza jedynie, że działania uprawnionej dotyczące spornego znaku towarowego, od początku nacechowane były nagannym postępowaniem i próbą wykorzystania swojej pozycji zawodowej w firmie wnioskodawcy dla własnych celów.

W ocenie Kolegium Orzekającego wszystko to wskazuje na złą wiarę uprawnionej ze spornego znaku bowiem zgłosiła do ochrony oznaczenie swojego pracodawcy, które było już wykorzystywane przez niego przez wiele lat na rynku. Wynika z tego, że zamiarem uprawnionej ze spornego znaku było odniesienie korzyści z reklamy i inwestycji poczynionych przez wnioskodawcę.

Kolegium Orzekające oddaliło wniosek o przesłuchanie w charakterze świadków: A. S., M. N. oraz W. S. na okoliczności wskazane w piśmie z dnia [...] stycznia 2018 r, uznając, że okoliczności na jakie mają zeznawać ww. osoby nie są okolicznościami istotnymi dla niniejszej sprawy. Okoliczność w postaci rozwoju przedsiębiorstwa uprawnionej prowadzonego pod nazwą T.pozostają poza zainteresowaniem Kolegium w świetle rozpatrywanego zarzutu. Zeznania takie w istocie sprowadziłyby się do przedstawienia subiektywnych odczuć, świadków, w sytuacji gdy ich zadaniem jest informowanie o okolicznościach faktycznych, których oceny dokonuje Kolegium w oparciu o całokształt ustalonych w sprawie okoliczności.

W skardze złożonej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, M. S. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą T.z siedzibą w K., wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz zasądzenie kosztów postępowania.

Skarżąca podniosła zarzut naruszenia:

1 przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy a to:

- art. 131 ust 2 pkt 1 w zw. z art. 164 ust. 1 Prawa własności przemysłowej poprzez rozstrzygnięcia (orzekanie) na podstawie przepisu prawa materialnego, który został uchylony,

- art. 129 (1) ust. 1 punkt 6 w zw. z art. 138 ust. 1 w zw. z art. 164 ust. 1 pwp poprzez jego zastosowanie wskutek wadliwego ustalenia stanu faktycznego, że zgłoszenie nastąpiło w złej wierze;

- art. 129 (1) ust. 1 punkt 6 pwp w zw. z art. 138 ust. 1 w zw. z art. 164 ust. 1 poprzez jego zastosowanie wskutek wadliwego ustalenia stanu faktycznego, że na dzień zgłoszenia z [...] grudnia 2010 r. Skarżąca działała w złej wierze; gdy tymczasem z zebranego w sprawie materiału dowodowego nie wynika, aby na dzień zgłoszenia Skarżąca działała w złej wierze;

- art. 165 ust. 1 punkt 1 pwp poprzez brak zastosowania, albowiem co najmniej od marca 2010 r. [...] S A. była świadoma używania znaku przez Skarżącą i nie sprzeciwiała się temu;

- art. 256 pwp w zw. z art. 7 kpa w zw. z art. 8 § 1 kpa w zw. z art. 75 § 1 kpa w zw. z art. 76 § 1 kpa w zw. z art. 77 § 1 kpa w zw. z art. 78 § 1 kpa poprzez oddalenie zawnioskowanych przez Skarżącą dowodów w szczególności zeznań świadków i dokumentu (zeznania świadka P. Z. we właściwej jednostce policji) pomimo, że dowody zmierzały do wykazania istotnych dla sprawy okoliczności obejmujących okres zlecenia opracowania znaku, prowadzenie działalności gospodarczej pod nazwą [...], posługiwanie się znakiem w tym samym miejscu prowadzenia działalności co [...]; brak sprzeciwu [...] co do posługiwania się znakiem; zlecenie opracowania umowy licencji dla [...] na wykorzystanie znaku i zapoznanie się z treścią projektu umowy przez [...] poprzez Z. D.; prowadzenie szerokiej działalności gospodarczej przez Skarżącą z wykorzystaniem znaku TSSS już od 2009 roku i w latach następnych m in. w galerii handlowej, zamówienia produktów dla Skarżącej z oznaczeniem jej znaku TSSS na nabywanych od [...] produktach wytworzonych na zlecenie Skarżącej;

- art. 256 pwp w zw. z art. 80 kpa poprzez brak oceny całokształtu materiału dowodowego skutkującego wadliwym przyjęciem, że Skarżąca dokonała zgłoszenia znaku w złej wierze.

W uzasadnieniu skargi skarżąca rozwinęła i szczegółowo uzasadniła podniesione zarzuty.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP podtrzymując swoje dotychczasowe stanowisko wyrażone w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji wniósł o jej oddalenie.

Uczestnik postępowania wniósł o oddalenie skargi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga nie zasługuje na uwzględnienie, albowiem zaskarżona decyzja nie narusza prawa w stopniu mogącym mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia.

Zgodnie z art. 315 ust. 3 p.w.p. ustawowe warunki do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy ocenia się według przepisów obowiązujących w dniu zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Sporny znak towarowy został zgłoszony do ochrony w dniu [...] marca 2010 r., a więc przed dokonaniem nowelizacji ustawy p.w.p.. Urząd prawidłowo, jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazał art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. Winno pozostać poza sporem, że żądanie unieważnienia prawa musi odwoływać się do przesłanek unieważnienia obowiązujących w czasie nabycia prawa. Prawo może być unieważnione, jeżeli zostało wadliwie nabyte, tzn. nie były spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania ochrony.

Powołany przez wnioskującego we wniosku o unieważnienie prawa ochronnego oraz przez Urząd Patentowy jako podstawa rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie art. 131 ust. 2 pkt 1 ustawy p.w.p. stanowił, że nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, jeżeli zostały zgłoszone w złej wierze, w celu uzyskania ochrony. Podniesione zarzuty i wskazana podstawa prawna zakreśliły ramy postępowania spornego przed Urzędem Patentowym, który obowiązany jest z urzędu podejmować wszelkie kroki do dokładnego wyjaśnienia sprawy, gdy znane są mu dowody i okoliczności istotne dla sprawy.

Odnosząc się w tym miejscu do podniesionych w skardze zarzutów naruszenia prawa procesowego należy zwrócić uwagę na istotę i specyfikę postępowania spornego. Art. 256 ust. 1 p.w.p. stanowi, że do postępowania spornego przed UP w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. W myśl art. 255 ust. 4 p.w.p. UP rozstrzyga sprawy w trybie postępowania spornego w granicach wniosku i jest związany podstawą prawną wskazaną przez wnioskodawcę. W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego prezentowany jest pogląd, że zasada działania UP z urzędu w postępowaniu spornym w kwestiach ustalania stanu faktycznego sprawy i jej wszechstronnego wyjaśnienia, zawarta w przepisach , art. 7, art. 75, art. 77 art. 80, art. 107 § 3 kpa, podlega odpowiedniej modyfikacji, stosownie do istoty i specyfiki tego postępowania (por. wyrok NSA z dnia 12 października 2010 r., sygn. akt II GSK 849/09 opubl. orzeczenia.nsa.gov.pl). W tezie wyroku z dnia 18 kwietnia 2007 r., sygn. akt II GSK 350/06 (Lex nr 322819) NSA zaakcentował, że w postępowaniu spornym UP nie może wyjść poza granice wniosku i wskazaną przez wnioskodawcę podstawę prawną, określające na tym etapie sprawę administracyjną. Przy takim unormowaniu nie można przenosić do postępowania spornego przez art. 256 ust. 1 p.w.p., wynikających z art. 7 art. 77 § 1, k.p.a., obowiązków UP w zakresie zbierania dowodów oraz załatwiania spraw z uwzględnieniem interesu społecznego i słusznego interesu obywateli, ponieważ art. 255 ust. 4 p.w.p. jest przepisem zawierającym objętą nim pełną regulację wykluczającą możliwość uzupełniającego zastosowania tych przepisów k.p.a. Sama natura postępowania spornego, w którym Urząd Patentowy rozstrzyga spór pomiędzy stronami o przeciwstawnych interesach, bliższa pod wieloma względami kontradyktoryjnemu postępowaniu cywilnemu niż administracyjnemu, nakazuje daleko idącą ostrożność w przenoszeniu zasad określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego do regulowania przebiegu postępowania spornego. Oznacza to, że normy postępowania spornego w tej sprawie wyznacza treść sprzeciwu - zgłoszone przez wnioskodawcę zarzuty i wskazana podstawa prawna, a z uwagi na kontradyktoryjność tego postępowania, zasady te odnoszą się do obu stron postępowania administracyjnego: wnioskodawcy i uprawnionego, którego prawa zostały zakwestionowane. Na nich - w równym stopniu - spoczywa ciężar udowodnienia okoliczności, z których każda ze stron wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne.

W ocenie Sądu - wbrew zarzutom skargi przepisy postępowania nie zostały naruszone, bowiem organ zastosował wskazane wyżej reguły procesowe zarówno w zakresie ustaleń faktycznych jak i oceny materiału dowodowego.

Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze ma miejsce wówczas, gdy następuje pomimo wiedzy lub niewiedzy, będącej następstwem braku staranności, o istnieniu cudzego prawa lub interesu godnego ochrony, które mogą być przez to zagrożone i z zamiarem szkodzenia tym interesom. Dla oceny złej wiary zgłaszającego istotne znaczenie ma właśnie zamiar naganny z punktu widzenia zasad uczciwości. Jest tak wówczas, gdy zgłoszenie znaku jest dokonywane w celu wyeliminowania konkurenta z zamiarem przechwycenia jego klienteli. Działa w złej wierze ten, kto wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć o rzeczywistym używaniu znaku przez innego przedsiębiorcę z sukcesem i - uprzedzając jego wniosek o rejestrację znaku - sam dokonuje zgłoszenia tego znaku. Zła wiara w świetle art. 131 ust. 2 pkt 1 p.w.p. to nie tylko świadomość niezgodnego stanu rzeczy z rzeczywistym stanem prawnym, brak takiej świadomości, która jest wynikiem niedbalstwa, ale również nieuczciwe zgłoszenie znaku towarowego. Zła wiara nie jest uzależniona od subiektywnego stanu osoby działającej, ale w zakres tego pojęcia należy przyjąć także obiektywnie zdarzenia i okoliczności. Chodzi tutaj o takie zdarzenia, które w sposób jednoznaczny potwierdzają, iż dokonane zgłoszenie spornego znaku było nieuczciwe "zarówno w świetle ogólnych zasad prawnych, jak też zwłaszcza interesów innych przedsiębiorców".

Zła wiara zgłaszającego znak towarowy obejmuje wszelkie przypadki nieuczciwego zgłaszania znaków towarowych oceniane w świetle obiektywnych zdarzeń. Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze należy łączyć z zamiarem szkodzenia prawom lub godnym ochrony interesom uczestnika postępowania bądź też innych podmiotów, które poprzez to zgłoszenie mogły zostać naruszone. Podkreśla się przy tym, że świadomości istnienia przeszkód rejestracji lub wcześniejszego używania znaku przez inną osobę muszą towarzyszyć inne, dodatkowe okoliczności. Mając na uwadze domniemanie dobrej wiary wnioskodawca powinien zatem wykazać, że okoliczności istniejące w dacie zgłoszenia znaku towarowego lub istniejące przed powyższą datą dowodzą, że uprawniony działał w złej wierze. Do okoliczności, o jakich mowa powyżej, może należeć m.in. zgłoszenie znaku towarowego z zamiarem przejęcia pozycji danego znaku towarowego.

W wyroku TS 2009-06-11 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG v. Franz Hauswirth GmbH (orzeczenie wstępne) ZOTSiS 2009/6B/I-4893 stwierdzono, że w celu oceny istnienia złej wiary zgłaszającego w rozumieniu art. 51 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego sąd krajowy zobowiązany jest uwzględniać wszelkie istotne czynniki właściwe w danym przypadku i istniejące w chwili dokonywania zgłoszenia dotyczącego rejestracji oznaczenia jako wspólnotowego znaku towarowego, a w szczególności:

- okoliczność, że zgłaszający wiedział lub powinien wiedzieć, iż osoba trzecia używa w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji;

- zamiar uniemożliwienia przez zgłaszającego dalszego używania tego oznaczenia przez osobę trzecią;

- stopień ochrony prawnej, z której korzysta oznaczenie osoby trzeciej i oznaczenie zgłoszone do rejestracji.

Domniemanie znajomości przez zgłaszającego faktu, iż osoba trzecia używa w co najmniej jednym państwie członkowskim oznaczenia identycznego lub podobnego dla towaru identycznego lub do złudzenia podobnego do oznaczenia zgłoszonego do rejestracji, może wynikać w szczególności z ogólnej znajomości w odnośnym sektorze gospodarczym faktu takiego używania, przy czym o takiej znajomości można wnioskować zwłaszcza na podstawie czasu trwania takiego używania. Im dłużej trwa używanie, tym jest bowiem bardziej prawdopodobne, że zgłaszający wiedział o tym w momencie dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego. Jednakże domniemanie to nie wystarczy, by stwierdzić istnienie złej wiary zgłaszającego. Zamiar zgłaszającego w chwili dokonywania zgłoszenia rejestracyjnego jest elementem subiektywnym, który powinien być stwierdzany poprzez odniesienie do obiektywnych okoliczności danej sprawy. Zła wiara wiąże się z powzięciem przez zgłaszającego informacji, które racjonalnie ocenione, powinny skłonić go do refleksji, że jego zgłoszenie może naruszać prawa w wykonywanej działalności gospodarczej przez inną osobę. Decydujące znaczenie ma w każdym przypadku stan świadomości i moment dowiedzenia się, że inna osoba przedmiotowego oznaczenia używa.

W literaturze przedmiotu wskazuje się, że każde zgłoszenie dokonane w innym celu niż spełnienie przez znak towarowy podstawowej funkcji polegającej na zagwarantowaniu odbiorcy tożsamości pochodzenia tego samego towaru lub usługi, bez ryzyka wprowadzenia w błąd, będzie zgłoszeniem w złej wierze, np. uniemożliwienie osobie trzeciej wejścia na rynek, zgłoszenie oznaczenia, które z uwagi na swój charakter będzie ograniczało konkurencję w oferowaniu towarów określonego rodzaju.

Badanie stanu faktycznego w sprawie może obejmować okoliczności, które miały miejsce już po zgłoszeniu znaku towarowego do ochrony, o ile służą one ustaleniu okoliczności towarzyszących zgłoszeniu i będą wskazywały na zamiar zgłaszającego znak towarowy.

Zgłoszenie znaku towarowego w złej wierze może mieć także miejsce, gdy zgłoszenie to dokonane zostało przez osobę, którą łączył z podmiotem faktycznie używającym ten znak towarowy szczególny stosunek zaufania. W wyroku z dnia 24 listopada 2010 r. (sygn. akt II GSK 1011/09; LEX nr 746025) Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że "ocena zaistnienia tej przesłanki musi być ukierunkowana na wartościowanie konkretnych stanów faktycznych, z uwzględnieniem m.in. chronologii zdarzeń zaistniałych przed i po zgłoszeniu oznaczania do ochrony".

Polski ustawodawca jako jedną z zasad naczelnych prawa własności przemysłowej przyjął zakaz rejestracji znaków zgłoszonych w złej wierze. W ten sposób wyeliminowano więc możliwość jakiejkolwiek legalizacji nieetycznych, i to w stopniu kwalifikowanym, bo nacechowanych złą wiarą, zachowań podmiotów profesjonalnego obrotu gospodarczego.

Naganne zachowanie zgłaszającego sporny znak towarowy oraz brak spełnienia ustawowych przesłanek udzielenia prawa ochronnego powinny zostać ocenione z uwzględnieniem aspektu temporalnego odnoszącego się do daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Istotne zatem dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy są okoliczności faktyczne i prawne istniejące w dniu zgłoszenia spornego znaku towarowego i towarzyszące samemu zgłoszeniu dokonanemu przez skarżącą

Zdaniem Sądu organ w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy prawidłowo ustalił stan faktyczny stanowiący podstawę wydania zaskarżonej decyzji i wbrew zarzutom skarżącej, nie doszło do naruszenia przepisów prawa procesowego które mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Urząd uwzględnił i ocenił (nie naruszając zasady swobodnej oceny dowodów), cały materiał dowodowy zebrany w sprawie a z uzasadnienia decyzji wynika, że dał wiarę przedstawionym dowodom, tylko ocenił je odmiennie od skarżącej i w konsekwencji ustalił odmienny stan faktyczny od reprezentowanego przez skarżącą.

Odnosząc się do zarzutu naruszenia art. 78 § 1 kpa poprzez nieuwzględnienie wniosku skarżącej o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków należy wskazać, że zawnioskowani świadkowie, zgodnie z treścią wniosku, mieli zeznawać na okoliczności nie będące okolicznościami istotnymi dla niniejszej sprawy. Nie jest także trafnym zarzut się w zakresie nie dopuszczenie dowodów wnioskowanych przez skarżącą i wadliwej oceny materiału dowodowego. W myśl art. 75 § 1 k.p.a. jako dowód należy dopuścić wszystko co może się przyczynić do wyjaśnienia sprawy a co nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny. Wymienione środki dowodowe ustawodawca stawia na równi, nie wskazuje stopnia ich ważności, bowiem z zasady oceny dowodów wskazanej w art. 80 k.p.a. wynika, że organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. Powyższe oznacza, że dowody mają wartość równorzędną, a ich ocena dokonywana jest w całokształcie całości materiału.

Reasumując w ocenie Sądu Urząd Patentowy wbrew twierdzeniom skarżącej dokonał wyczerpującego zbadania okoliczności w celu ustalenia prawidłowego stanu faktycznego, ocenianego przez pryzmat zarzutu zgłoszenia znaku towarowego w złej wierze i opartego na podstawie art. 131 ust. 2 pkt 1 pwp

Sąd podziela stanowisko Urzędu, że relacja pomiędzy skarżącą a uczestnikiem w dacie zgłoszenia spornego oznaczenia była relacją szczególnego zaufania. Ogół informacji jakimi dysponowała skarżąca w momencie zgłoszenia oznaczenia do ochrony świadczy o tym, że skarżąca dążyła do uzyskania prawa wyłącznego będąc świadomą, że uczestnik będący jej pracodawcą inwestował w sporny znak w odniesieniu do podobnych towarów i usług na tym samym rynku. Skarżąca działała z zamiarem wykorzystania swojej pozycji w firmie wnioskodawcy, aby wypromować sporny znak towarowy za pomocą środków wnioskodawcy, a następnie zgłosić go na swoją rzecz. Bez znaczenia przy tym dla rozstrzygnięcia pozostaje okoliczność, że uczestnik nie zarejestrował spornego oznaczenia.

W orzecznictwie wskazuje się, że do celów oceny ewentualnej złej wiary należy zbadać zamiary zgłaszającego znak towarowy, które można wywieść z obiektywnych okoliczności i jego konkretnych działań, roli lub stanowiska, wiedzy jaką posiadał na temat używania wcześniejszego oznaczenia ze względu na stosunki, jakie utrzymywał z wnioskującym o unieważnienie spornego prawa na podstawie umów, przed wejściem w stosunek umowny lub po zawarciu umów, istnienia wzajemnych obowiązków lub zobowiązań, w tym obowiązku lojalności i uczciwości wynikłego z umocowania do reprezentacji przedsiębiorstwa wnioskującego o unieważnienie lub z funkcji sprawowanych w tym przedsiębiorstwie oraz, bardziej ogólnie, wszystkich obiektywnych sytuacji dotyczących konfliktu interesów, w jakich działał zgłaszający znak towarowy. Z decyzji Urzędu Patentowego wynika, że powyższe kwestie były przedmiotem rozważań.

Skarżąca wykorzystując w sposób niedozwolony stosunek szczególnego zaufania i mając na celu wykorzystanie istniejącego już na rynku oznaczenia, zgłosiła sporny znak, uniemożliwiając wnoszącemu sprzeciw uzyskanie prawa ochronnego na to oznaczenie i posługiwania się nim. Jak już powiedziano, zła wiara musi występować w chwili zgłoszenia znaku do rejestracji, niemniej jednak przy ocenie przesłanki złej wiary istotna jest chronologia zdarzeń. Zamiar zgłaszającego można "odczytać" poprzez ocenę konkretnych okoliczności sprawy, zaistniałych zarówno przed, jak i po dacie zgłoszenia znaku do rejestracji. Działaniem w złej wierze jest nieuczciwe wykorzystanie i zawłaszczenie cudzych oznaczeń, mimo posiadanej wiedzy o rzeczywistym używaniu z sukcesem w określonej branży tego oznaczenia przez innym podmiot, który rejestracji nie dokonał, co miało miejsce w niniejszej sprawie.

Sąd w składzie orzekającym, podzielając i przyjmując za własną argumentację organu, szeroko przytoczoną na wstępie uzasadnienia, uznał za niecelowe powtórne jej przytaczanie. W wyroku z dnia 9 września 2021 r. w sprawie o sygn, II GSK 321/21 Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że "Jeśli Sąd I instancji podziela poglądy i rozważania organu to może je zaaprobować, również bez potrzeby ich ponownego powtarzania".

Reasumując Są uznał, że organ odniósł się do wszystkich istotnych punktu widzenia podjętego rozstrzygnięcia dowodów, wskazując dlaczego uznaje, że w ustalonych okolicznościach sprawy mamy do czynienia z sytuacją, którą należy zakwalifikować, jako zgłoszenie spornego znaku w złej wierze. Sekwencja zdarzeń zaistniałych w sprawie w kontekście dowodów ocenionych pojedynczo i łącznie trafnie została oceniona przez Urząd Patentowy, jako świadcząca o tym, że zgłoszenie znaku do ochrony było w swoim całokształcie nieuczciwe. Tym samym zgłoszenie spornego znaku towarowego nastąpiło z zamiarem szkodzenia godnym ochrony interesom uczestnika postępowania.

Wobec niezasadności zarzutów skargi oraz niestwierdzenia przez Sąd z urzędu tego rodzaju uchybień, które mogłyby mieć wpływ na treść rozstrzygnięcia, które sąd ma obowiązek badać z urzędu - skargę należało oddalić.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.