Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 2527/19
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2020-02-28 00:00:00+01:00 (orzeczenie prawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art. 132 ust. 2 pkt 2;
journal: Dz.U. 2013 poz 1410
law: Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej - tekst jednolity
article: art. 80; art 77 par 1; art. 107, art. 7;
journal: Dz.U. 2018 poz 2096
law: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - tekst jedn.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Grażyna Śliwińska Sędzia WSA Joanna Wegner Protokolant ref. staż. Robert Mirończyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 lutego 2020 r. sprawy ze skargi G. Sp. z o.o. z siedzibą w L. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy oddala skargę


UZASADNIENIE

Zaskarżoną decyzją z [...] października 2019 r. Urząd Patentowy RP (dalej: Urząd Patentowy lub Urząd), utrzymał w mocy decyzję z [...] maja 2017 r., którą częściowo odmówił "G." Spółce z o.o. z siedzibą w L. (dalej: "Skarżąca", "Spółka", "Wnioskodawca", "Zgłaszający") udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny Gandalf KSIĘGARNIA INTERNETOWA, zgłoszony w dniu 2 czerwca 2008 r. pod numerem [...].

Jako podstawę prawną zaskarżonej decyzji wskazano art. 245 ust.1 pkt 1 i art. 248 w związku z art. 132 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 1410 oraz z 2015 r. poz. 1266 - dalej p.w.p.)

Powyższe rozstrzygnięcie zapadło w następującym stanie faktycznym i prawnym.

I.

W dniu 2 czerwca 2008 r. A. W. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą "G." Księgarnia Internetowa zgłosiła w Urzędzie Patentowym za numerem [...] znak towarowy słowno-graficzny Gandalf KSIĘGARNIA INTERNETOWA przeznaczony do oznaczania towarów w klasach: 16 (książki, gazety) i 28 (gry) oraz usług w klasach: 35 (sprzedaż detaliczna książek, książek audio, gazet, podręczników, multimediów, filmów, sprzedaż detaliczna artykułów nieżywnościowych w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż zegarów, zegarków oraz biżuterii, mebli, wyposażenia biurowego, komputerów i sprzętu telekomunikacyjnego, sprzedaż gier i zabawek, sprzedaż odzieży, usługi reklamy na stronie internetowej) i 42 (doradztwo w sprawach sprzętu komputerowego).

Decyzją z [...] listopada 2010 r. Urząd Patentowy działając na podstawie art. 132 ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 145 ust. 3 p.w.p. odmówił udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy Gandalf KSIĘGARNIA INTERNETOWA w części dotyczącej: klas 16 i 28 oraz w klasie 35, co do wszystkich towarów określonych w zgłoszonych wykazach.

Urząd Patentowy uznał, że zgłoszony znak towarowy w zakresie klas 16, 28 i 35 jest podobny do słownych znaków towarowych GANDALF o nr: [...], [...],[...],[...] i [...] zarejestrowanych na rzecz T. w B. w USA.

Na skutek wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy Urząd Patentowy decyzją z [...] listopada 2011 r. utrzymał w mocy decyzję z [...] listopada 2010 r.

II.

Wyrokiem z dnia 8 maja 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił powyższe decyzje Urzędu Patentowego.

Zdaniem WSA, Urząd Patentowy naruszył art. 7 i 77 § 1 k.p.a., ponieważ nie odniósł się do alternatywnych wniosków Skarżącej zawartych w piśmie z dnia 10 czerwca 2011 r. stanowiącym uzupełnienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. WSA stwierdził, że Urząd nie odniósł się do nowej kategorii towarów i usług objętej klasą 35, zgłoszonej w zmienionym wykazie towarów tj. sprzedaży detalicznej e-książek i e-książek audio. Z przeciwstawionych znaków, zwłaszcza [...] i [...] wynikałoby, że odnoszą się do książek w formie papierowej. Zatem organ powinien rozstrzygnąć, czy sprzedaż detaliczna e-książek i e-książek audio może zostać uznana za podobną w rozumieniu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. do książek objętych przeciwstawionymi znakami.

W kwestii podobieństwa towarów Urząd powinien jednoznacznie wyjaśnić, czy przedmiotem odmowy udzielenia prawa ochronnego były książki i w ich ramach – podręczniki szkolne, bowiem na tle sformułowania zawartego w ostatnim wersie na s. 6 i pierwszym na s. 7 kontrolowanej decyzji, powstają wątpliwości, co do zakresu przedmiotu objętego odmową w zaskarżonym rozstrzygnięciu.

Odnosząc się do podobieństwa znaków Sąd wskazał, że w zaskarżonej decyzji organ zajął się jedynie warstwą słowną kolizyjnych znaków, nie odnosząc się do warstwy graficznej zgłoszonego znaku, mimo że w decyzji z dnia [...] listopada 2010 r. przedstawił w tym zakresie swoje stanowisko.

WSA uznał, że Urząd nie zbadał wyczerpująco kwestii niebezpieczeństwa wprowadzenia odbiorców w błąd, co w tym zakresie uniemożliwia kontrolę legalności rozstrzygnięcia. Nieprawidłowości te mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Skarżąca wskazywała, że sporny znak towarowy stanowi szyld i nazwę firmy, których używa od 2004 r., a przeciwstawione znaki takiego charakteru nie posiadają. Przez to, zdaniem Skarżącej siła odróżniająca jej znaku jest znacznie większa aniżeli znaku pełniącego tylko funkcję oznaczania towaru. Do podanych twierdzeń organ odniósł się, ale rozważał tylko kwestię ochrony firmy, a nie zdolności odróżniającej znaku, będącego jednocześnie oznaczeniem firmy (szyldem firmy). W tym kontekście organ powinien dokonać oceny okoliczności podnoszonych przez Skarżącą, jak i przedstawionych przez nią dowodów.

Formułując wskazania co do dalszego postępowania Wojewódzki Sąd Administracyjny polecił Urzędowi Patentowemu dokonać wszechstronnej oceny materiału dowodowego oraz szczegółowo ustosunkować się do zarzutów Skarżącej. Jako podstawę prawną uchylenia zaskarżonych decyzji Sąd wskazał art. 145 § 1 pkt 1 lit. c) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), dalej: "p.p.s.a.".

III.

Skargę kasacyjną złożył Urząd Patentowy RP.

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 23 stycznia 2014 r. o sygn. akt II GSK 1687/12 oddalił skargę kasacyjną organu.

Sąd kasacyjny wskazał, że w sprawie niniejszej zgłaszająca w piśmie z dnia 10 czerwca 2011 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, skierowała do Urzędu Patentowego żądanie uchylenia zaskarżonej decyzji w całości lub w części dotyczącej węższej niż we wniosku grupy towarów i usług w klasach 16 i 35 oraz udzielenie prawa ochronnego zgodnie z wnioskiem albo dla węższej niż we wniosku grupy towarów w klasie 16 (podręczniki szkolne i gazety) oraz usług w klasie 35 (sprzedaż detaliczna artykułów: podręczniki szkolne, gazety, e-gazety, e-podręczniki, e-książki, e-książki audio, puzzle, literatura obcojęzyczna, usługi reklamy na stronie internetowej).

Na pismo to Urząd Patentowy nie zareagował w żaden sposób ani też nie przedstawił w uzasadnieniu decyzji swego stanowiska, co do tak sformułowanego wniosku. Organ powinien zatem wskazać, czy w jego ocenie doszło do modyfikacji żądania strony, a następnie wyjaśnić swoje stanowisko, co do obu żądań "alternatywnych". Jeżeli w ocenie organu pismo z dnia 10 czerwca 2011 r. nie miało wpływu na zakres żądania wniosku, który organ rozpatrywał, to powinno to znaleźć wyraz w uzasadnieniu decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska organu, co do ograniczonego wykazu towarów i usług.

W piśmie z dnia 10 czerwca 2011 r. wnioskodawczyni "alternatywnie" ogranicza żądanie. W klasie 16 towarów, zamiast książek wskazała tylko podręczniki szkolne, zaś usługi w klasie 35 ograniczyła do sprzedaży węższej grupy towarów tj. podręczników szkolnych, gazet, e-gazet, e-podręczników, e-książek, e-książek audio, puzzli, literatury obcojęzycznej oraz reklamy na stronie internetowej, rezygnując niejako z przeznaczania zgłoszonego znaku do oznaczania sprzedaży: książek, książek audio, multimediów, filmów, zegarów, zegarków, biżuterii, mebli, wyposażenia biurowego, komputerów i sprzętu telekomunikacyjnego, gier i zabawek, odzieży. Organ powinien zatem przeanalizować identyczność lub podobieństwo węższego zakresu towarów do towarów przeciwstawionych i wyjaśnić swoje stanowisko w tym względzie, a także szczegółowo wyjaśnić na czym polega jednorodzajowość i płynące z niej ryzyko konfuzji między przeciwstawionymi towarami w klasach 9, 14, 16, 25 i 28 oraz usług w klasie 35 polegających na sprzedaży wyżej zaprezentowanego węższego zakresu towarów. Samo stwierdzenie, że Urząd uznaje jednorodzajowość usługi sprzedaży w klasie 35: podręczników szkolnych, gazet, e-gazet, e-podręczników, e-książek, e-książek audio, puzzli, literatury obcojęzycznej oraz towarów w klasie 16: książek, stanowi zbyt powierzchowne potraktowanie problemu. Uznanie jednorodzajowości wymaga wyjaśnienia, dlaczego organ tę jednorodzajowość przyjmuje.

Zdaniem NSA organ wydając obie decyzje, choć przytoczył przepis prawa i dokonał jego prawidłowej wykładni, to do wykładni tej się nie zastosował i nie zanalizował w sposób wyczerpujący podobieństwa towarów i usług ograniczając się do stwierdzenia, że fakt jednorodzajowości towarów i usług jest bezsporny.

Po drugie, w ocenie NSA w obu decyzjach porównanie obu znaków jest bardzo pobieżne, mimo że organ prawidłowo wyjaśnił na wstępie rozważań, że powinno być ono uczynione w warstwie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej. Całkowite pominięcie znaczenia warstwy graficznej z uwagi na fakt, że znak wcześniejszy jest znakiem słownym o najszerszej ochronie nie było właściwe.

Okoliczność, że znak wcześniejszy jest znakiem słownym nie zwalnia od porównywania znaków w trzech płaszczyznach i rozważania, czy i ewentualnie jaki wpływ na ryzyko konfuzji ma funkcjonowanie znaku na każdej z tych płaszczyzn. Analizując materialnoprawne skutki prawa pierwszeństwa ustanowionego w art. 123 p.w.p. , które uregulowane są m.in. w art. 132 ust. 2 p.w.p., (tzw. względne przeszkody udzielenia prawa ochronnego) NSA stwierdził, że z powołanego przepisu wynika, że gdy chodzi o udzielanie praw ochronnych na znaki identyczne lub podobne dla towarów identycznych lub podobnych, prawo ochronne udzielone na znak zgłoszony z wcześniejszym pierwszeństwem stanowi przeszkodę dla udzielenia prawa ochronnego na znak zgłoszony później, zaś znak zgłoszony do ochrony później nie wpływa na prawo wcześniejsze. Zgłoszenie dokonane z późniejszym pierwszeństwem nie może "przeszkadzać" prawu zgłoszonemu wcześniej i to zarówno na etapie udzielenia prawa, jak i jego funkcjonowania w obrocie, a zakres tego niedopuszczalnego "przeszkadzania" określony jest w art. 132 ust. 2 p.w.p. Znak towarowy zgłoszony z późniejszym pierwszeństwem nie może "wchodzić w przestrzeń już zajętą" przez znak wcześniejszy. Ustanowienie względnych przeszkód udzielania praw ochronnych ma za zadanie ochronę wypełniania funkcji odróżniających przez znaki towarowe już objęte ochroną, nie zaś tych, które jeszcze ochrony nie mają. Jest oczywiste, że zakres tej ochrony nie może być osłabiony lub niweczony przez działania faktyczne zgłaszającego znak późniejszy. Zatem sposób używania oznaczenia zgłoszonego do ochrony z późniejszym pierwszeństwem nie może wpływać na ocenę, czy ochrona może być udzielona. Stanowisko przeciwne spowodowałoby, że "ekspansywne" zachowanie zgłaszającego znak późniejszy osłabiałoby pozycję znaku już chronionego, co nie znajduje żadnej podstawy w uregulowaniach prawnych i zaprzecza funkcji udzielania praw ochronnych. W tym znaczeniu pogląd organu, że badając dopuszczalność udzielenia prawa ochronnego nie bada sposobu używania zgłoszonego znaku jest oczywiście trafny.

Zdaniem NSA w sprawie organ powinien rozważyć, czy i jakie znaczenie dla oceny zdolności odróżniającej i "siły" zgłoszonego znaku przy ocenie podobieństwa znaków ma okoliczność, że jest on jednocześnie nazwą firmy zgłaszającej, która to firma funkcjonuje na rynku od wielu lat i znana jest odbiorcom, a następnie czy ma to wpływ na ryzyko błędu u odbiorców. Konieczność przedstawienia omawianych rozważań nie przesądza oczywiście, że wcześniejsze używanie nazwy firmy, w takim samym kształcie jak zgłoszony następnie znak towarowy, niweczy niebezpieczeństwo błędu u odbiorców.

IV.

Ponownie rozpatrując wniosek Urząd Patentowy decyzją [...] maja 2017 r. odmówił w części: 16: książki, gazety; 28: gry;35: sprzedaż detaliczna książek, książek audio, gazet, podręczników, multimediów, filmów; sprzedaż detaliczna artykułów: e-gazety, e-podręczniki, e-książki, e-książki audio, puzzle, literatura obcojęzyczna; sprzedaż zegarów, zegarków oraz biżuterii, mebli, wyposażenia biurowego, komputerów i sprzętu telekomunikacyjnego; sprzedaż gier i zabawek; sprzedaż odzieży,

- udzielenia prawa ochronnego na słowno-graficzny znak towarowy Gandalf KSIĘGARNIA INTERNETOWA, zgłoszony w dniu 2 czerwca 2008 r. pod numerem [...]na rzecz G. z o.o. z siedzibą w L.

Decyzja ta została utrzymana w mocy decyzją z [...] października 2019 r. bowiem Urząd Patentowy nie uwzględnił złożonego przez Spółkę wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy.

W zaskarżonej decyzji organ w całości podtrzymał swoje stanowisko przedstawione w decyzji z [...] maja 2017 r. co do podobieństwa, czy też jednorodzajowości towarów i usług przeciwstawionych sobie znaków oraz konfuzyjnego podobieństwa badanego oznaczenia.

Zdaniem organu ponieważ ustawa - Prawo własności przemysłowej nie definiuje pojęcia podobieństwa towarów/usług oraz definicji takiej nie zawierają również przepisy prawa unijnego, dlatego też ocena podobieństwa powinna być dokonywana z uwzględnieniem kryteriów wypracowanych w orzecznictwie i doktrynie. Podstawowe znaczenie w tym zakresie ma niewątpliwie orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (obecnie Trybunału Sprawiedliwości UE), a zwłaszcza wyrok w sprawie Canon (wyrok z dnia 29.09.1998 r. w sprawie C-39/97 30/03 TRIVASTAN).

Analizując podobieństwo w zakresie klasy 16 organ wskazał, że przedmiotowe oznaczenie [...] zostało zgłoszone w zakresie kl. 16 dla książek i gazet i w tym zakresie występuje identyczność względem książek i magazynów, dla których chronione jest wcześniejsze oznaczenie EUTM 002025773.

Różnego rodzaju książki wskazane są również w przeciwstawionym oznaczeniu EUTM 006455281, które chronione jest również dla czasopism fantasy, a [...] dla serii książek i magazynów beletrystycznych, dlatego i względem tych oznaczeń występuje identyczność. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, uzasadnione jest uznanie identyczności również w sytuacji, gdy towary/usługi wcześniejszego znaku towarowego zawierają się w określeniu ogólnym lub szerokiej kategorii towarów/usług znaku zgłoszonego (zob. wyrok SPI z dnia 23.10.2002 r. w sprawie T-388/00 ELS; wyrok SPI z dnia 07.09.2006 r. w sprawie T-133/05 PAM-PIM'S BABY-PROP; wyrok WSA w Warszawie z dnia 13.06.2012 r. sygn. VI SA/Wa 359/12).

W tym zakresie Urząd wskazał, że przeciwstawione oznaczenia wcześniejsze są chronione dla szerokiej kategorii druków ([...],[...],[...]), jak również pojemnego określenia wyroby papierowe ([...]), czy papier i wyroby z tych materiałów, nie ujęte w innych klasach. Tak szeroko zakreślona ochrona znaków wcześniejszych powoduje, że książki i gazety mieszczą się w określeniach: druki, wyroby papierowe czy wyroby z papieru nie ujęte w innych klasach. Zgodnie z orzecznictwem, uzasadnione jest uznanie identyczności towarów/usług w sytuacji, gdy wykaz towarów lub usług wcześniejszego znaku towarowego zawiera określenie ogólne lub szeroką kategorię, które obejmują towary/usługi ze zgłoszonego znaku, jak obserwujemy to w przedmiotowym przypadku (zob. wyrok SUE z dnia 17.01.2012 r. w sprawie T-522/10 HELL; wyrok SPI z dnia 07.09.2006 r. w sprawie T- 133/05 PAM-PIM'S BABY-PROP; wyrok SPI z dnia 18.02.2004 r. w sprawie T-10/03 CONFORFLEX; wyrok SPI z dnia 03.09.2010 r. w sprawie T-472/08 61 A NOSSA ALEGRIA; wyrok WSA w Warszawie z dnia 04.10.2007 r., sygn. VI SA/Wa 1054/07; wyrok WSA w Warszawie z dnia 13.06.2012 r., sygn. VI SA/Wa 359/12).

Według organu przedmiotowe oznaczenie w kl. 28 zostało zgłoszone dla gier i w tym zakresie organ wskazał na identyczność towarów względem czterech z przeciwstawionych oznaczeń: [...],[...],[...],[...], które zostały zarejestrowane dla identycznego towaru w klasie 28.

Porównując usługi z klasy 35 Urząd Patentowy podkreślił, że w orzecznictwie krajowym i unijnym zostało potwierdzone, że pomiędzy usługami sprzedaży określonych towarów (klasa 35 Klasyfikacji nicejskiej), a tymi towarami zachodzi stosunek komplementarności. Stosunek między wskazanymi usługami a towarami charakteryzuje się ścisłym związkiem w tym sensie, że towary te są nieodzowne, a przynajmniej istotne dla świadczenia tych usług, ponieważ są one oferowane właśnie przy sprzedaży tych towarów. Mając to na uwadze dokonano analizy usługi sprzedaży towarów, dla których zgłoszono przedmiotowe oznaczenie z towarami, dla których zarejestrowano wcześniejsze oznaczenia.

W zakresie klasy 35 przedmiotowe oznaczenie [...] zostało zgłoszone dla oznaczania usług: sprzedaży detalicznej książek, książek audio, gazet, podręczników, multimediów, filmów; sprzedaży detalicznej artykułów: e-gazety, e-podręczniki, e-ksiązki, e- ksiązki audio, literatura obcojęzyczna. W tym zakresie organ wskazał na komplementarność względem [...],[...],[...] zarejestrowanych dla oznaczania książek (kl. 16) oraz [...] odnośnie magazynów. Różnego rodzaju książki wskazane są również w przeciwstawionym oznaczeniu [...], które chronione jest również dla czasopism fantasy, a [...] zostało zarejestrowane dla serii książek i magazynów beletrystycznych.

Natomiast względem sprzedaży detalicznej filmów organ wskazał na podobieństwo względem płyt CD zawierających (...)filmy fantastyczne oraz muzykę, nagrane kasety audio zawierające (...) filmy fantastyczne oraz muzykę; nagrane płyty CD-ROM zawierające (...) filmy fantastyczne oraz muzykę ([...]). Odnośnie sprzedaży detalicznej multimediów wskazano na podobieństwo względem towarów z klasy 09, dla której zarejestrowano wcześniejsze oznaczenie [...], a mianowicie urządzeń do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku łub obrazów, (aparatura i instrumenty -), CD, DVD, płyty CD-ROM (zawierające gry fantastyczne, filmy fantastyczne oraz muzykę).

Odnośnie sprzedaży puzzli w decyzjach wskazano na podobieństwo względem wcześniejszego przeciwstawionego oznaczenia [...], zarejestrowanego w klasie 28 dla puzzli dwuwymiarowych, z wyjątkiem krzyżówek z puzzli oraz względem [...],[...],[...], [...], zarejestrowanych w klasie 28 dla zabawek, które bez wątpienia swoim zakresie obejmują również puzzle.

Następnie w kontekście sprzedaży zegarów, zegarków oraz biżuterii przedmiotowe oznaczenie uznano za podobne względem wcześniejszego znak towarowego [...], chronionego dla następujących towarów w klasie 14: zegarki; zegary; łańcuchy, pasy i bransolety; biżuteria.

Co do sprzedaży mebli przedmiotowe oznaczenie jest podobne do przeciwstawionego znaku [...], chronionego dla mebli (kl. 20).

Natomiast w przypadku usług sprzedaży wyposażenia biurowego, wskazano na podobieństwo względem maszyn do pisania i sprzętu biurowego (z wyjątkiem mebli), dla oznaczania których chroniony jest wcześniejszy [...] oraz względem [...], chronionego dla przyborników na biurko; Koszy przybiurkowych; Stojaków nabiurkowe na pióra, ołówki, taśmy i spinacze do papieru; Podkładek na biurko; Stojaków na biurko; Przyborników na biurko.

Z kolei usługi sprzedaży komputerów są podobne względem następujących towarów z klasy 09: urządzeń do przetwarzania informacji i komputerów [...].

W przypadku sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego wskazano na podobieństwo względem [...] w zakresie kl. 09: (...) urządzeń do nagrywania, transmisji lub odtwarzania dźwięku lub obrazów; (...) telefonów komórkowych.

Zdaniem Urzędu Patentowego usługi sprzedaży gier i zabawek są podobne względem czterech przeciwstawionych oznaczeń zarejestrowanych dla zabawek w kl. 28 ([...],[...],[...], [...]). Podobnie jest w przypadku usług sprzedaży odzieży, w tym zakresie występuje podobieństwo wobec czterech przeciwstawionych oznaczeń zarejestrowanych dla oznaczania odzieży - kl. 25 ([...],[...],[...], [...]).

Wobec powyższego, Urząd Patentowy stwierdził, że spełniona jest przesłanka podobieństwa usług wobec przedmiotowego znaku [...] w zestawieniu z przeciwstawionymi oznaczeniami.

Realizując zalecenia zawarte w wyroku NSA z dnia 23 stycznia 2014 r. Urząd Patentowy odniósł się do alternatywnych wniosków Spółki zawartych w piśmie z dnia 10 czerwca 2011 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W kwestii ustalenia zakresu zaskarżenia i żądania udzielania prawa ochronnego żądanie Zgłaszającego zostało sformułowane alternatywnie - "wnoszę o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości, a co najmniej w części...". Mając do czynienia z taką konstrukcją Urząd stwierdził, że należy rozumieć przez to, że Zgłaszający zainteresowany jest udzieleniem prawa ochronnego dla wszystkich zgłoszonych towarów i usług (uchylenie w całości), a gdyby było to zdaniem organu niedopuszczalne to Zgłaszający ogranicza wykaz towarów we wskazany przez siebie sposób.

W związku z tym organ za podstawę rozstrzygnięcia uznał wykaz w wersji szerszej (pierwotnej). Mając na uwadze alternatywny wniosek o uchylenie decyzji co najmniej w części, Urząd przeprowadził dokładną analizę wykazu, uwzględniającego wskazane ograniczenie i dochodząc do wniosku, iż zawężenie wykazu nie pozwoliłyby na udzielenie prawa ochronnego, ponieważ nie eliminuje ono podobieństwa analizowanych towarów i usług.

Urząd Patentowy podkreślił, że analiza porównawcza obejmuje pierwotnie sformułowany zakres, z uwagi na pismo Urzędu z 1 sierpnia 2018 r., wzywające Wnioskodawcę do nadesłania ostatecznej wersji wykazu. Urząd wezwał Wnioskodawcę by ten ostatecznie sprecyzował zakres w oparciu o który ma być oceniane oznaczenie, wyznaczając mu jednomiesięczny termin do zajęcia stanowiska. Do dnia wydania decyzji nie wpłynęło żadne stanowisko w tym zakresie, a tym samym Urząd przyjął, za podstawę rozstrzygnięcia pierwotną wersję wykazu i wnioski stawiane na pierwszym miejscu. Jednocześnie organ podkreślił, że w pełni podtrzymuje prawidłowość argumentacji wyrażonej w decyzji Urzędu z dnia [...] maja 2017 r. odnośnie formułowanych przez Wnioskodawcę wniosków alternatywnych i porównania ograniczonego wykazu towarów do wykazu towarów znaków kolizyjnych, które przez organ zostały szczegółowo omówionych na stronach 8-11 tej decyzji.

Analizując spełnienie przesłanki podobieństwa znaków Urząd Patentowy uwzględnił trzy płaszczyzny porównawcze, tj. wizualną, fonetyczną i znaczeniową. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, ocena podobieństwa znaków, dokonywana na płaszczyźnie wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, powinna być oparta na ogólnym wrażeniu, jakie oznaczenia te wywierają, ze szczególnym uwzględnieniem ich elementów odróżniających i dominujących.

Ponadto, zgodnie z orzecznictwem wspólnotowym : "dwa znaki są podobne, jeżeli z punktu widzenia właściwego kręgu odbiorców są one przynajmniej częściowo identyczne w jednym lub w kilku aspektach wizualnym, fonetycznym i znaczeniowym" (wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie T- 34/04 Plus/OHIM pkt 43).

Znak kwestionowany składa się z elementów słownych i graficznych, zaś znaki kolizyjne o numerach [...],[...],[...],[...],[...] składają się wyłącznie z elementu słownego "Gandalf".

W warstwie wizualnej przedmiotowe oznaczenie zawiera grafikę przedstawiającą fantazyjną postać czarodzieja oraz elementy słowne - Gandalf KSIĘGARNIA INTERNETOWA. Organ podkreślił, że wspólny dla porównywanych oznaczeń element słowny - "Gandalf" stanowi wyróżnioną (pogrubioną i przedstawioną w kolorze zielonym) część znaku, a litery składające się na słowo - "Gandalf" są większe od pozostałych elementów słownych, jak również położone w centralnej części znaku. W związku z tym, że pozostałe elementy słowem przedmiotowego oznaczenia - KSIĘGARNIA INTERNETOWA są opisowe względem towarów i usług, organ stwierdził, że słowo "Gandalf" posiada większą siłę odróżniania i jest bardziej fantazyjnym elementem znaku. Czarnobiała grafika czarodzieja w zestawieniu z imieniem - Gandalf stanowiącym jedną z głównych postaci powieści J. R. R. Tolkiena, powoduje, że obecna w przedmiotowym znaku grafika obrazuje Gandalfa i nie może przesądzić o możliwości łatwego odróżnienia znaków w normalnych warunkach obrotu. Dlatego w warstwie wizualnej występuje wysoki stopień podobieństwa oznaczeń.

Oceniając warstwę znaczeniową organ podkreślił identyczność fantazyjnego wspólnego dla porównywanych znaków członu "Gandalf", stanowiącego imię fikcyjnej postaci literackiej. Natomiast słowa KSIĘGARNIA INTERNETOWA odnoszą się do miejsca, gdzie można kupić książki. W ocenie organu w warstwie znaczeniowej grafika przedstawiona w znaku potęguje podobieństwo znaczeniowe ukazując również zarys postaci Gandalfa. Dlatego również w tej warstwie występuje wysoki stopień podobieństwa oznaczeń.

Zdaniem organu w warstwie fonetycznej, porównywane znaki zostaną przeczytane identycznie, co do członu - Gandalf a dodatkowe elementy słowne z uwagi na ich opisowość względem towarów i usług nie przesądzą o możliwości łatwego odróżnienia zestawionych znaków. Oznacza to, że porównywane oznaczenia są fonetycznie podobne w wysokim stopniu.

Wobec powyższego Urząd Patentowy doszedł do wniosku, że, występuje wysoki stopień podobieństwa porównywanych oznaczeń.

W ocenie Urzędu nie ulega wątpliwości, że identyczność pomiędzy przeciwstawionymi znakami zachodzi właśnie na tych trzech wskazanych płaszczyznach (fonetycznej, wizualnej i znaczeniowej) z uwagi na fakt, że składają się one ze wspólnego i fantazyjnego, a zarazem dominującego elementu słownego -Gandalf.

Przyjmuje się w doktrynie, że elementy dominujące i odróżniające danego oznaczenia są łatwiejsze do zapamiętania (zob. wyrok SPI z dn. 23 października 2002 r. w sprawie T- 104/01). O ile przeciętny konsument normalnie postrzega znak towarowy jako całość i nie poddaje badaniu jego różnych detali, to co do zasady najłatwiej zapamiętywane są dominujące i odróżniające go cechy, (wyrok Trybunału z dnia 11 listopada 1997 r. w sprawie C-251/95). Dlatego przy dokonywaniu oceny podobieństwa oznaczeń konieczne jest uwzględnienie wrażenia, jakie porównywane znaki wywierają na przeciętnego odbiorcę. Zasada ta opiera się na spostrzeżeniu, że dla konsumenta podstawowe znaczenie mają zbieżne elementy oznaczeń, co jest usprawiedliwione z psychologicznego punktu widzenia, gdyż nabywca z reguły zapamiętuje jedynie ogólny zarys oznaczenia, którego poszukuje. Tym zbieżnym elementem we wszystkich znakach jest element "Gandalf" to on przykuwa uwagę ze względu na fantazyjność i abstrakcyjność względem wskazanego przeznaczenia.

Do wykazania podobieństwa dwóch oznaczeń wystarczy w zasadzie podobieństwo na jednej z wymienionych płaszczyzn, która może być na innych płaszczyznach wzmocniona lub zneutralizowana. Biorąc pod uwagę, iż właśnie na trzech płaszczyznach zachodzi duże podobieństwo przeciwstawionych oznaczeń przy podobieństwie wskazanego przeznaczenia w zakresie towarów i usług w klasach, którego zakres jest porównywany organ stwierdził, że w niniejszej sprawie podobieństwo pomiędzy przeciwstawionymi znakami jest niewątpliwe.

W kwestii ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru/usługi organ stwierdził, że ryzyko to należy oceniać globalnie z uwzględnieniem wielu czynników, w szczególności stopnia podobieństwa między porównywanymi oznaczeniami, stopnia podobieństwa towarów (usług), dla których zostały zgłoszone, stopnia dystynktywności porównywanych oznaczeń oraz wszystkich pozostałych czynników istotnych w okolicznościach danej sprawy. Zgodnie z wyrokiem ETS w sprawie Lloyd, C-342/97, prawdopodobieństwo wprowadzenia odbiorców w błąd jest tym większe im bardziej podobne są towary (usługi) lub usługi, dla których przeznaczone są znaki i im bardziej podobne do siebie są oznaczenia.

Zgodnie z ustawą p.w.p., ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 3 czerwca 2009 r. (II GSK 986/08), w świetle art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. nie chodzi tylko o tzw. ryzyko bezpośrednie, czyli o sytuację, gdy podobieństwo przeciwstawionych znaków jest tak bliskie, że odbiorca może je łatwo pomylić, ale także o ryzyko pośrednie polegające na tym, że potencjalny klient może błędnie kojarzyć ze sobą obydwa znaki. Ryzyko konfuzji, o którym mowa we wspomnianym przepisie ustawy, obejmuje więc prawdopodobieństwo wprowadzenia klienta w błąd, co do pochodzenia towaru sensu stricte, jak również ryzyko błędu co do powiązań źródeł pochodzenia towarów opatrzonych przeciwstawionymi znakami.

Organ wskazał, że seria przeciwstawionych oznaczeń należy do tego samego podmiotu – T. Stany Zjednoczone Ameryki, co potęguje ryzyko wprowadzenia w błąd (wyrok Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-140/08 Ferrero SpA).

Zdaniem organu w niniejszej sprawie, krąg odbiorców stanowi ogół społeczeństwa, dokonujący zakupu wskazanych towarów. Odbiorcy wskazanych towarów i usług wykazują się przy ich wyborze średni stopień uwagi. Jednak przy tak wysokim stopniu podobieństwa samych oznaczeń i identyczności oraz podobieństwie towarów i usług względem serii przeciwstawionych zarejestrowanych oznaczeń powstaje ryzyko wprowadzenia w błąd nabywcy, co do pochodzenia oferowanych przezeń towarów i usług lub co najmniej istnienia pomiędzy uprawnionymi z rejestracji znaków, a zgłaszającym związków gospodarczych. Ocena istnienia ryzyka dokonywana jest z punktu widzenia przeciętnego konsumenta należycie poinformowanego, dostatecznie uważnego i rozsądnego, (wyrok ETS z 22,VI.1999 r. w sprawie C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, wyrok ETS z 6.V.2003 r. w sprawie C-104/01 Libertel).

Ponadto przeciętny konsument rzadko kiedy ma możliwość dokonania bezpośredniego porównania między poszczególnymi znakami i w tym zakresie musi ufać ich niedoskonałemu obrazowi zachowanemu w pamięci. Należy również uwzględnić, że poziom uwagi przeciętnego konsumenta może różnić się w zależności od kategorii towarów lub usług (wyroki Sądu: z dnia 23 października 2002 r. w sprawie T-104/01 Oberhauser przeciwko OHIM - Petit Liberto (Fifties), Rec. s. 11-4359, pkt 28; z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie T-186/02 BMI Bertollo przeciwko OHIM - Diesel (DIESELIT), Zb.Orz. s. 11-1887, pkt 38.

Odnosząc się do argumentów przedstawionych we wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy Urząd podkreślił, że z uwagi na milczący upływ terminu do ostatecznego doprecyzowania zakresu żądanej ochrony przez Wnioskodawcę odmowa udzielenia prawa ochronnego na kwestionowany znak obejmuje następujące towary i usługi: 16: książki, gazety; 28: gry; 35: sprzedaż detaliczna książek, książek audio, gazet, podręczników, multimediów, filmów; sprzedaż detaliczna artykułów: e-gazety, e-podręczniki, e-książki, e-książki audio, puzzle, literatura obcojęzyczna; sprzedaż zegarów, zegarków oraz biżuterii, mebli, wyposażenia biurowego, komputerów i sprzętu telekomunikacyjnego; sprzedaż gier i zabawek; sprzedaż odzieży.

Urząd nie zgodził się z twierdzeniem Wnioskodawcy co do nierzetelnej i wybiórczej oceny materiału zebranego w sprawie. Ponadto charakter towarów i warunki ich zbytu powodują podwyższone prawdopodobieństwo pomylenia znaków przez przeciętnego odbiorcę.

Co do argumentu długotrwałego używania znaku towarowego "Gandalf Księgarnia Internetowa" w obrocie gospodarczym organ uznał, że jest to wyłącznie twierdzenie Wnioskodawcy, nie poparte żadnym dowodem. Podobnie rzecz się ma z argumentem braku odniesienia się przez Urząd do firmy Zgłaszającego znanej odbiorcom i wpływu, jaki ów fakt może mieć na ryzyko konfuzji u odbiorców towarów i usług opatrzonych przedmiotowym znakiem towarowym bowiem, że Wnioskodawca na tą okoliczność nie przedstawił żadnego dowodu, pomimo ciążącego na nim takiego obowiązku.

Urząd Patentowy nie zgodził się z twierdzeniem Wnioskodawcy co do naruszenia art. 153 p.p.s.a. poprzez niezastosowanie się przez organ do oceny prawnej i wskazań zawartych w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 161/12 oraz wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie o sygn. akt II GSK 1687/12 co do wadliwych ustaleń faktycznych i prawnych.

Urząd Patentowy stwierdził, że nie miał obowiązku dokonywania oceny, w jaki sposób zgłoszony znak towarowy jest używany na rynku ani w jaki sposób ze swojego uprawnienia korzysta uprawniony ze znaków wcześniejszych. Urząd ocenia podobieństwo znaków w sposób abstrakcyjny, w oderwaniu od tego jak znaki są używane, zakładając jedynie potencjalną możliwość ich używania dla wszystkich towarów i usług wskazanych w wykazach. Przedmiotem badania przed Urzędem Patentowym nie jest "firma" Wnioskodawcy/Zgłaszającego lecz jego znak. Ochrona nazw handlowych wynika z k.c. i k.s.h. W świetle tych unormowań prawo do nazwy przedsiębiorstwa nie ma charakteru bezwzględnego, a prawo do zarejestrowanego znaku jest prawem bezwzględnym skutecznym wobec wszystkich. Możliwe jest równoległe posługiwanie się tą samą nazwą lub nazwiskiem przez wiele podmiotów, a w przypadku kolizji istnieje możliwość wprowadzenia dodatków różnicujących, pozwalających na wyróżnienie jednostki go używającej.

Zdaniem Urzędu prawidłowo ustalono właściwy krąg odbiorców towarów, którym jest ogół społeczeństwa, ponieważ towary i usługi wskazane w wykazie należą do towarów powszechnego użytku, podobne są też rynki zbytu tychże towarów. Natomiast okoliczność, że znak jest jednocześnie nazwą firmy zgłaszającej, która to firma funkcjonuje na rynku od wielu lat i znana jest odbiorcom, nie ma wpływu na ryzyko błędu u odbiorców, bo to nie firma jest oceniana lecz znak i odpowiednio długie jego funkcjonowanie na rynku, które pozwala na jego identyfikację ze źródłem pochodzenia. Tożsamość firmy i znaku nie przesądza o jego sile. Bowiem taką samą lub podobną "firmą" może posługiwać się wiele podmiotów, czego nie ocenia prawo własności przemysłowej. Zdolność odróżniająca znaków, ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd na gruncie przepisów p.w.p. odnosi się do znaków towarowych i ich siły, a nie podmiotu je zgłaszającego.

Organ zwrócił też uwagę, że w przypadku porównywania znaków kombinowanych np. słownych i słowno-graficznych, co ma miejsce w niniejszej sprawie, konieczna jest ocena podobieństwa wszystkich elementów porównywanych oznaczeń, jednakże podobieństwo elementów słownych ma decydujące znaczenie. W doktrynie przyjmuje się, że imitacja części słownej w znaku słowno-graficznym może wprowadzać odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów (usług), bowiem może ona sugerować, iż zgłoszony znak słowno-graficzny jest odmianą wcześniej zarejestrowanego znaku i pochodzi od tego samego producenta lub że istnieją związki organizacyjno-prawne łączące odrębne firmy.

Odnosząc się do stanowiska Wnioskodawcy organ wskazał, że to grafika przedstawiająca wizerunek czarodzieja jest odzwierciedleniem elementu słownego "Gandalf" - fikcyjnej postaci literackiej, którą właśnie przedstawia, a która nie nadaje mu dodatkowej, szczególnej zdolności odróżniającej, bo pełni niejako opisowe i uzupełniające znaczeniem słowo względem grafiki i na odwrót. Sam Wnioskodawca stwierdził, że element "Gandalf' jest elementem dominującym w porównywanych oznaczeniach, a następnie uznał że posiada on co najwyżej słabą zdolność odróżniającą dla towarów i usług, ponieważ stanowi on imię męskie (pochodzenia nordyckiego, przykładowo takie imię nosił GandaJf Aigersson - legendarny król Norwegii, który walczył o władzę nad Norwegią z Halfdanem Czarnym, czy też Gandalf Szalony - król Wikingów z komiksu Thorgal Grzegorza Rosińskiego i Jeana Van Hamme) Natomiast zdaniem organu, oznaczenie "Gandalf" w połączeniu z wizerunkiem czarodzieja będzie przywoływało na myśl postać literacką z powieści Tolkiena, a nie ww. osoby, w szczególności w kontekście wskazanych towarów i usług.

Zdaniem Urzędu, wszystkie przeciwstawione znaki posiadają taką samą zdolność odróżniającą, bowiem użyty we wszystkich znakach element "Gandalf', względem wskazanych towarów i usług posiada fantazyjny charakter. Natomiast jedynie element słowny " księgarnia internetowa" w znaku kwestionowanym posiada charakter rodzajowy i opisowy, bo wskazuje właśnie na rodzaj towarów i świadczonych usług. Niemniej całościowo oznaczenie z uwagi m.in. na fantazyjne słowo "Gandalf' ma wystarczającą zdolność odróżniającą w świetle art. 129 p.w.p.

Za nieudowodnione organ uznał twierdzenia Wnioskodawcy, że wieloletnie używanie znaku firmowego sprawia, że znak stał się wyróżniający i brak jest jakiegokolwiek ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd.

Organ uznał, że nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia z serią znaków towarowych. Nie ma nigdzie legalnej definicji znaków seryjnych, natomiast w orzecznictwie przyjmuje się że za takie znaki należy uznawać grupy, rodziny znaków należących do jednego uprawnionego. Koegzystowanie na rynku znaków również nie wyklucza ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd.

V.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Spółka zarzuciła organowi :

1. Naruszenie przepisów postępowania, które miało istotny wpływ na wynik sprawy to jest art. 7 oraz 77 § 1 w zw. z art. 80 k.p.a. w zw. z art. 252 p.w.p. poprzez zebranie i rozpatrzenie materiału dowodowego w sposób nierzetelny, nie wszechstronny, a ponadto, brak wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia materiału dowodowego, brak dokładnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności istotnych w sprawie i przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów, a w konsekwencji wydanie rozstrzygnięcia w oparciu o błędne ustalenia faktyczne, tj.:

a) pominięcie przy ocenie ryzyka konfuzji okoliczności długotrwałego używania oznaczenia będącego przedmiotem zgłoszenia, to jest oznaczenia "Gandalf KSIĘGARNIA INTERNETOWA" w obrocie gospodarczym, podczas gdy przedmiotowe oznaczenie, z uwagi na długotrwałe stosowanie w obrocie i idącą za tym rozpoznawalność wśród odbiorców, nie powoduje braku ryzyka wprowadzenia w błąd konsumentów,

b) pominięcie, że oznaczenie będące przedmiotem zgłoszenia jest równocześnie firmą Zgłaszającego, która to, ze względu na długoletnią obecność na rynku jest znana odbiorcom, co ma bezpośredni wpływ na zmniejszenie poziomu ryzyka konfuzji u konsumentów, a tym samym zmniejszenie ryzyka uznania, iż towary oznaczone wskazanym znakiem towarowym mogą pochodzić od podmiotu, na rzecz którego zarejestrowane zostały przeciwstawione oznaczenia;

c) dowolne ustalenie, że przeciwstawione sobie znaki są do siebie podobne na wszystkich trzech płaszczyznach podlegających ocenie, to jest wizualnej, fonetycznej oraz koncepcyjnej, podczas gdy porównywane oznaczenia różnią się między sobą wystarczająco;

d) dowolne ustalenie, iż znaki wcześniejsze należą do serii/rodziny znaków towarowych podczas gdy brak jest podstaw do uznania, iż wcześniejsze znaki należą do rodziny znaków spółki T., a tym bardziej, aby zgłoszony znak towarowy mógł być uznany za część rodziny tychże znaków, co miało wpływ na wynik sprawy, skutkowało bowiem błędnym uznaniem, że sporny znak towarowy jest konfuzyjnie podobny do wcześniejszych znaków towarowych oraz, iż istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd konsumentów;

2. naruszenie art. 107 § 3 k.p.a. poprzez niewłaściwe uzasadnienie wydanej decyzji oraz brak przekonującego wyjaśnienia przyczyn pominięcia aspektów takich jak długotrwałe używanie wskazanego oznaczenia jako firmy Zgłaszającego oraz jego długotrwałe używanie w obrocie gospodarczym,

3. naruszenie art. 153 p.p.s.a. poprzez brak zastosowania się organu do wskazań co do dalszego postępowania, wyrażonych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny i Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniach z 8 maja 2012 r. oraz 23 stycznia 2014 r., poprzez niepodjęcie kroków zmierzających do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego jak również brak wyczerpującego zgromadzenia oraz rozpatrzenia materiału dowodowego,

4. naruszenie prawa materialnego, poprzez błędne zastosowanie art. 132 ust. 2 pkt. 2 p.w.p. w brzmieniu na dzień dokonania zgłoszenia, w przypadku, gdy nie zostały spełnione wszystkie przesłanki pozwalające na nieudzielenie prawa w części na podstawie przywołanego przepisu, gdyż brak wystarczającego podobieństwa, jak również brak ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd w sposób definitywny uniemożliwia zastosowanie wskazanej normy.

Skarżąca wniosła o uchylenie w całości zaskarżonej decyzji oraz zasądzenie zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych.

W odpowiedzi na skargę Urząd Patentowy RP wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna.

1. W pierwszej kolejności podkreślić należy, że zgodnie z art. 153 p.p.s.a. ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu Sądu wiążą w sprawie ten Sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia.

Przywołany przepis pociąga za sobą daleko idące konsekwencje zarówno dla ponownie przeprowadzanego postępowania administracyjnego, toczącego się w następstwie wydania wyroku, jak i dla kolejnego postępowania sądowoadministracyjnego, w którym ocenie podlegałyby decyzje administracyjne wydane w tymże, ponownie przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym.

Po pierwsze, co podkreśla się w orzecznictwie sądów administracyjnych, organ administracji jest obowiązany rozpatrzyć sprawę ponownie, stosując się do oceny prawnej zawartej w uzasadnieniu wyroku, bez względu na poglądy prawne wyrażone w orzeczeniach sądowych w innych sprawach, a tym bardziej w orzeczeniach organów administracyjnych wydanych w innych sprawach. Nawet w wypadku sporu co do stanu faktycznego będącego podstawą subsumcji prawa, a więc i oceny prawnej lub odmiennej interpretacji prawa albo nawet możliwości niezgodności oceny Sądu z prawem obowiązującym, zapatrywania prawne wynikające z oceny prawnej Sądu mają moc wiążącą do czasu, aż wyrok zostanie wzruszony w przewidzianym do tego trybie. Odmienna ocena materiału dowodowego stanowiłaby prawnie niedopuszczalną polemikę z prawomocnym wyrokiem sądu administracyjnego (tak w wyroku WSA w Warszawie z dnia 13 czerwca 2007 r., sygn. akt IV SA/Wa 625/07, publ. LEX 344933).

Po drugie, ponowne rozpoznanie sprawy przez sąd administracyjny ogranicza się do kontroli, czy organy administracji prawidłowo uwzględniły wytyczne zawarte w poprzednim wyroku, oraz oceny ewentualnych nowych okoliczności, które zaistniały już po wydaniu wyroku (tak w wyroku WSA we Wrocławiu z dnia 24 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 1890/07, publ. LEX nr 397665).

Odnosząc to do rozpatrywanej sprawy Sąd uznał, że przy ponownym orzekaniu Urząd Patentowy RP należycie wywiązał się z obowiązku rozpoznania sprawy z uwzględnieniem wskazań, zawartych w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2012 r. w sprawie o sygn. akt VI SA/Wa 161/12 oraz wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie o sygn. akt II GSK 1687/12.

2. W niniejszej sprawie przedmiotem kontroli Sądu jest decyzja z [...] października 2019 r., którą Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej utrzymał w mocy swoją wcześniejszą decyzję z [...] maja 2017 r. odmawiającą w części udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny Gandalf KSIĘGARNIA INTERNETOWA, zgłoszony w dniu 2 czerwca 2008 r. pod numerem [...]

Odmowa częściowa dotyczy następujących klas;

16: książki, gazety; 28: gry;35: sprzedaż detaliczna książek, książek audio, gazet, podręczników, multimediów, filmów; sprzedaż detaliczna artykułów: e-gazety, e-podręczniki, e-książki, e-książki audio, puzzle, literatura obcojęzyczna; sprzedaż zegarów, zegarków oraz biżuterii, mebli, wyposażenia biurowego, komputerów i sprzętu telekomunikacyjnego; sprzedaż gier i zabawek; sprzedaż odzieży,

Podstawą częściowej odmowy był art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p., który stanowi, że nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy identyczny lub podobny do znaku towarowego, na który udzielono prawa ochronnego lub zgłoszonego w celu uzyskania prawa ochronnego (o ile na znak taki zostanie udzielone prawo ochronne) z wcześniejszym pierwszeństwem na rzecz innej osoby dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem wcześniejszym. Art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p. określa tzw. względną przeszkodę udzielenia prawa ochronnego i, jak podkreśla się w literaturze przedmiotu, jest to klasyczna przeszkoda w udzieleniu praw wyłącznych. Ma zastosowanie wówczas, gdy kumulatywnie spełnione zostaną trzy następujące przesłanki: po pierwsze podobieństwa lub identyczności towarów, do oznaczania których przeznaczone są dane znaki towarowe, po drugie podobieństwa lub identyczności oznaczeń oraz po trzecie – istnienia ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia oznaczonych danymi znakami towarów. Niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd odbiorców co do pochodzenia towarów oznaczanych tymi znakami jest konsekwencją zaistniałego podobieństwa znaków i towarów.

3. Wobec postawienia w skardze zarzutu naruszenia prawa materialnego oraz przepisów postępowania, jako pierwszy należało poddać ocenie zarzut naruszenia przepisów postępowania pod kątem prawidłowości dokonanych ustaleń faktycznych, które wyznaczają przepisy prawa materialnego mające w sprawie zastosowanie.

Przede wszystkim organ przeprowadził szeroką i szczegółową analizę podobieństwa towarów i usług znaku spornego oraz znaków przeciwstawionych.

Nie powtarzając ponownie szczegółów tej analizy zawartej na stronach 9 - 15 zaskarżonej decyzji to w ocenie Sądu, Urząd Patentowy prawidłowo uznał podobieństwo zarówno towarów i usług, do których oznaczania zostały przeznaczone porównywane znaki towarowe oraz podobieństwo tych znaków stwarzające ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, w szczególności poprzez ryzyko skojarzenia zgłoszonego znaku z innymi przeciwstawionymi znakami wcześniejszymi, zarejestrowanymi na rzecz firmy amerykańskiej.

Sąd podziela ocenę organu, że towary/usługi objęte przedmiotowym zgłoszeniem w klasach 16, 28 i 35 są podobne i/lub komplementarne oraz, że będą adresowane do tych samych odbiorców zaspokajając te same potrzeby potencjalnych konsumentów, jak te potrzeby, dla których przeznaczone zostały ww. znaki przeciwstawione z wcześniejszym pierwszeństwem.

W szczególności Sąd podziela pogląd szeroko przywołanego w zaskarżonej decyzji orzecznictwa, że za towary i/lub usługi podobne należy uznać terminy, w których szersze definicje znaczeniowo obejmują terminy węższe. Przykładowo książki są szerszą kategorią od podręczników szkolnych.

Zdaniem Sądu Skarżąca skutecznie nie zakwestionowała tych ustaleń Urzędu, że istnieje podobieństwo towarów/usług objętych spornym oznaczeniem oraz znakami przeciwstawionymi.

4. Skarżąca uważa, że Urząd Patentowy w swojej analizie przypisał postaci Gandalfa, w sposób dowolny bezpośredni związek z powieściami J. R.R. Tolkiena, co stanowi naruszenie art. 80 k.p.a. Ponadto Skarżąca twierdzi, że Urząd w odniesieniu do warstwy fonetycznej poprzestał na wspólnym elemencie w postaci słowa "Gandalf" wskazując na opisowość pozostałych elementów znaku. Natomiast ocena oznaczenia na płaszczyźnie fonetycznej winna obejmować cały znak, a nie jego dowolnie wybrane elementy. Jednocześnie Skarżąca wskazuje, że w niniejszej sprawie różnice fonetyczne, koncepcyjne i wizualne badanego oznaczenia w pełni neutralizują częściowe podobieństwo ograniczające się li tylko do słowa "gandalf".

Sąd uznał, że te zarzuty nie są zasadne. Zdaniem Sądu Urząd Patentowy wszechstronnie ocenił zgłoszony znak i przeciwstawione mu znaki chronione z wcześniejszym pierwszeństwem, dochodząc do prawidłowej konkluzji, co do istnienia pomiędzy tymi znakami podobieństwa w rozumieniu przepisu art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Nie ma racji Skarżąca, że organ nadmiernie skupił się na warstwie słownej przeciwstawionych oznaczeń umniejszając przy tym rolę dodatkowych elementów znaku, a mianowicie fantazyjną, charakterystyczną i oryginalną figurę geometryczną, przypominającą postać czarodzieja trzymającego laskę.

Podobieństwo znaków ocenia się - co do zasady - według cech wspólnych, a nie według występujących w nich różnic, chociaż różnice nie wykluczają podobieństwa znaków. Ryzyko pomyłki jest jednak mało prawdopodobne, gdy różnice są dominujące, a zatem podobieństwo, w rozumieniu ustawy, nie zachodzi. Natomiast, gdy dominują cechy wspólne, to choć różnice istnieją, konsument może być wprowadzony w błąd.

Konfrontowane znaki porównuje się przy tym w trzech płaszczyznach: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej, biorąc pod uwagę siłę ich oddziaływania. Przyjmuje się, że do potwierdzenia kolizji znaków towarowych może wystarczać ich podobieństwo tylko w jednej z trzech wspomnianym wyżej płaszczyzn. Z drugiej strony, różnica pomiędzy znakami w jednej płaszczyźnie może zneutralizować podobieństwo występujące na innych płaszczyznach i w konsekwencji doprowadzić do wyłączenia całościowego podobieństwa oznaczeń. Zatem różnice znaczeniowe (koncepcyjne) pomiędzy dwoma znakami mogą neutralizować podobieństwo wizualne i fonetyczne.

Zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie wielokrotnie podkreślano, że ocena podobieństwa oznaczeń przeprowadzona we wskazanych trzech płaszczyznach powinna być całościowa (całościowe wrażenie wywierane przez obydwa oznaczenia), co zakłada konieczność uwzględnienia wszystkich składników porównywanych oznaczeń (por. R. Skubisz /w:/ System prawa prywatnego. Prawo własności przemysłowej, Tom 14B, pod red. prof. R. Skubisza, Wydawnictwo C.H. Beck/Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa 2012, Nb. 68, a także powołane tam orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości WE z dnia 12 czerwca 2007 r., C-344/05 P, OHIM vs. Shaker).

Sąd podzielił stanowisko organu, że sporny znak porównywany w płaszczyznach wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej jest podobny do znaków przeciwstawionych w stopniu stwarzającym realne niebezpieczeństwo konfuzji w obrocie.

Należy podkreślić, że sporny znak w warstwie wizualnej posługuje się wizerunkiem graficznym postaci czarodzieja Gandalfa, oraz że w tej samej linii co ta postać występuje w spornym znaku słowo "Gandalf". Pierwsza litera słowa "Gandalf" czyli "G" wręcz wchodzi w przestrzeń graficzną tej postaci. Dlatego też nie można mieć wątpliwości, że ta postać oraz słowo "Gandalf" znajdują się na pierwszym planie w warstwie wizualnej i dominują nad pozostałymi elementami znaku, a mianowicie wyrazami "KSIĘGARNIA INTERNETOWA", które to wyrazy są opisowe w stosunku do klas towarowych objętych wnioskiem. Z punktu widzenia odbiorcy to na pierwszy rzut oka dostrzeże on słowo "Gandalf", później zobaczy wizerunek czarodzieja, a na samym końcu zauważy słowa "Księgarnia Internetowa". Także w warstwie fonetycznej odbiorca zapamięta w pierwszej kolejności charakterystyczne słowo "Gandalf" , a później dopiero dowie się, że jest to księgarnia internetowa. W istocie zatem wyraz "Gandalf" jest nie tylko elementem odróżniającym w tych trzech płaszczyznach ale i dominującym. Ten dominujący charakter słowa "Gandalf" wzmacnia użycie zielonego wyrazistego koloru.

Dlatego też ma rację Urząd Patentowy, że mylące podobieństwo spornego oznaczenia w stosunku do przeciwstawionych słownych znaków "Gandalf" występuje bardzo wyraźnie w warstwie wizualnej, co o tyle ma znaczenie, że Skarżąca, prowadząc księgarnię internetową najczęściej używa spornego oznaczenia w internecie właśnie w warstwie wizualnej. Również warstwa znaczeniowa nawiązuje do przeciwstawionych znaków słownych bowiem człon Gandalf nasuwa skojarzenie z postacią czarnoksiężnika z bardzo popularnej książki i filmu. Wysokiego podobieństwa spornego oznaczenia w warstwach wizualnej i znaczeniowej do przeciwstawionych znaków, nie niweluje sam człon "Księgarnia Internetowa", który pełni jedynie role uzupełniającą (informacyjną) i wyjaśnia odbiorcy profil działalności gospodarczej prowadzonej przez Skarżącą.

Dlatego też w ocenie Sądu, Urząd Patentowy RP prawidłowo dokonał oceny podobieństwa oznaczeń w spornych znakach towarowych. Analiza poczyniona przez organ dotyczyła wszystkich trzech płaszczyzn postrzegania: wizualnej, fonetycznej i znaczeniowej i doprowadziła do prawidłowego wniosku o istnieniu podobieństwa przeciwstawionych oznaczeń powodującego niebezpieczeństwo konfuzji w obrocie.

Wbrew zarzutom skargi w tym zakresie w sprawie nie doszło do naruszenia przepisów postępowania art. 77 § 1 k.p.a. czy art. 80 k.p.a. w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

5. Odnosząc się do zarzutu skargi dotyczącego wieloletniego używania przedmiotowego zgłoszenia w obrocie jako nazwy firmy, to rozważenia w tym zakresie wymagało, czy okoliczności te co do zasady mają wpływ na wynik sprawy, skoro Urząd Patentowy musi zawsze oceniać znak " in abstracto", a nie "in concreto".

Analizując tę kwestię organ zasadnie uznał, że strona powinna była przedstawić stosowne dowody, na poparcie twierdzeń, z których wywodzi dla siebie korzystne skutki prawne, zwłaszcza kiedy reprezentuje ją profesjonalny pełnomocnik.

Po drugie, należy podkreślić, że w tej kwestii to Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu ww. wyroku wskazał wyraźnie, że:

"Zatem sposób używania oznaczenia zgłoszonego do ochrony z późniejszym pierwszeństwem nie może wpływać na ocenę, czy ochrona może być udzielona. Stanowisko przeciwne spowodowałoby, że "ekspansywne" zachowanie zgłaszającego znak późniejszy osłabiałoby pozycję znaku już chronionego, co nie znajduje żadnej podstawy w uregulowaniach prawnych i zaprzecza funkcji udzielania praw ochronnych. W tym znaczeniu pogląd organu, że badając dopuszczalność udzielenia prawa ochronnego nie bada sposobu używania zgłoszonego znaku jest oczywiście trafny".

Idąc tym tokiem rozumowania nie można przyznać racji Skarżącej, że fakt wcześniejszego używania jako nazwy firmy oznaczenia, zgłoszonego później do ochrony jako znak towarowy ma wpływ na ocenę zdolności rejestracyjnej takiego oznaczenia. Przeciwnie, wcześniejsze i nawet długotrwałe używanie takiego oznaczenia jako nazwy firmy nie stwarza automatycznie wnioskodawcy gwarancji uzyskania ochrony przez takie oznaczenie w postępowaniu rejestrowym. Dlatego też zarzuty skargi w tym zakresie nie zasługiwały na uwzględnienie.

6. Co do zasady Sąd podzielił stanowisko Urzędu, że pojawienie się w obrocie znaku, w którym współistnieje słowo chronione na rzecz innego podmiotu, może wprowadzić w błąd odbiorców co do ich faktycznego pochodzenia. Tym samym znak zgłoszony w zestawieniu ze znakiem chronionym może zostać odebrany jako odmiana znaku z wcześniejszym pierwszeństwem. W ten sposób nie zostaje wyeliminowana możliwości pomyłki wśród odbiorców, którzy mogą czuć się zdezorientowani, z której firmy pochodzi towar oznaczany przedmiotowym znakiem. W orzecznictwie przyjęto pogląd, iż w przypadkach, gdy znak złożony zawiera wcześniejszy znak towarowy, całościowe wrażenie wywierane przez złożone oznaczenie może powodować, że odbiorcy uznają, że dane towary lub usługi pochodzą z przedsiębiorstw powiązanych gospodarczo, w którym to przypadku należałoby stwierdzić istnienie prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd. Przy czym stwierdzenie istnienia prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd nie można uzależniać od warunku, że całościowe wrażenie wywierane przez złożone oznaczenie musi być zdominowane przez jego część, stanowiącą zarazem wcześniejszy znak towarowy (znak wcześniejszy zachowałby w znaku kompleksowym niezależną a jednak nie dominującą pozycję), gdyż w takiej sytuacji właściciel takiego znaku zostałby pozbawiony prawa wyłącznego, jakim jest prawo ochronne na znak towarowy (wyrok Trybunału z dnia 6.10.2005, C-120/04).

Odbiorcy mogą odebrać dany znak, wykorzystujący ten sam element słowny o charakterze fantazyjnym, jako element serii znaków tego samego przedsiębiorstwa, czy też nową wersję dotychczasowego oznaczenia. Często stanowi to popularny chwyt marketingowy i klasyczne "odświeżenie" marki na rynku.

Przeprowadzone przez organ porównanie spornego oznaczenia z przeciwstawionymi znakami firmy amerykańskiej istotnie mogło nasuwać usprawiedliwione podejrzenie przeciętnemu odbiorcy, że możemy tu mówić o serii znaków, wykorzystujących słowo "Gandalf", skoro klasy towarów/usług tych oznaczeń częściowo sie pokrywają.

W tej sytuacji zarzuty skargi dotyczące dowolności ustaleń organu w tym zakresie Sąd uznał za nieusprawiedliwione.

7. Przechodząc do zarzutu naruszenia art. 153 p.p.s.a. Sąd nie dopatrzył się okoliczności świadczących o tym, że organ ponownie rozpoznając sprawę pominął zalecenia WSA i NSA. Przeciwnie, zalecenia te zostały w całości zrealizowane przez organ, tyle że ze skutkiem niekorzystnym dla Skarżącej. Była o tym mowa wyżej a tytułem uzupełnienia Sąd zauważa, że wytyczne te obejmowały także następującą kwestię, a mianowicie Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, że: "Należało rozważyć, czy i jakie znaczenie dla oceny zdolności odróżniającej i "siły" zgłoszonego znaku przy ocenie podobieństwa znaków ma okoliczność, że jest on jednocześnie nazwą firmy zgłaszającej, która to firma funkcjonuje na rynku od wielu lat i znana jest odbiorcom, a następnie czy ma to wpływ na ryzyko błędu u odbiorców. Konieczność przedstawienia omawianych rozważań nie przesądza oczywiście, że wcześniejsze używanie nazwy firmy, w takim samym kształcie jak zgłoszony następnie znak towarowy, niweczy niebezpieczeństwo błędu u odbiorców".

Analizując te zagadnienie organ zasadnie uznał, że strona powinna była przedstawić stosowne dowody, na poparcie twierdzeń, z których wywodzi dla siebie korzystne skutki prawne, zwłaszcza kiedy reprezentuje ją profesjonalny pełnomocnik.

Skoro takie dowody nie zostały przedłożone, zatem nie doszło w tym zakresie do naruszenia przepisów prawa. Słusznie organ oparł się na dotychczasowym materiale dowodowym zebranym w sprawie, oceniając go w aspekcie zaleceń NSA i WSA.

Reasumując, zarzuty naruszenia wskazanych w skardze przepisów postępowania i prawa materialnego są nietrafne. Zaskarżona decyzja nie narusza unormowań Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym w szczególności art. 7, art. 77, art. 80 oraz 107 k.p.a. w stopniu mogącym mieć istotny wpływ na wynik sprawy. Organ dokonał oceny charakteru przedmiotowego oznaczenia (w aspekcie ww. przepisów), zgodnie z zasadami wypracowanymi w doktrynie i orzecznictwie, nie naruszając przy tym reguł postępowania zawartych w przepisach procesowych. Należy zauważyć, że z uwagi na kontradyktoryjny charakter postępowania spornego, w pierwszej kolejności to nie do Urzędu Patentowego RP należy wykazywanie dowodami zaistnienia okoliczności wskazujących na przyznanie określonego prawa o charakterze wyłącznym z naruszeniem obowiązujących przepisów. To jest obowiązek strony postępowania, Urząd Patentowy RP ma zaś obowiązek te dowody rozpatrzyć i należycie to przedstawić w uzasadnieniu decyzji, co w ocenie Sądu organ w niniejszej sprawie prawidłowo uczynił. W konsekwencji nie doszło też do naruszenia przepisów prawa materialnego czyli art. 132 ust. 2 pkt 2 p.w.p.

Wobec niezasadności zarzutów skargi oraz niestwierdzenia przez Sąd tego rodzaju uchybień, które mogłyby mieć wpływ na treść skarżonego rozstrzygnięcia, które ma obowiązek badać z urzędu - skargę należało oddalić.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 151 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.