Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 873/14
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2014-11-25 00:00:00+01:00 (orzeczenie nieprawomocne)
Symbol z opisem: 6460 Znaki towarowe
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Uchylono zaskarżoną decyzję

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Andrzej Wieczorek Sędziowie Sędzia WSA Agnieszka Łąpieś-Rosińska (spr.) Sędzia WSA Dariusz Zalewski Protokolant ref. staż. Piotr Niewiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2014 r. sprawy ze skargi I. S.A. z siedzibą w A., Hiszpania na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2013 r. nr [...] w przedmiocie oddalenia wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że uchylona decyzja nie podlega wykonaniu; 3. zasądza na rzecz skarżącej I. S.A. z siedzibą w A., Hiszpania od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej kwotę 1600 (jeden tysiąc sześćset) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.


UZASADNIENIE

W dniu 28 listopada 2012 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek I. SA z siedzibą w A., Hiszpania o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy słowno-graficzny ZARA

o numerze [...] udzielonego na rzecz F. SA z siedzibą w L. Sporny znak towarowy przeznaczony jest do oznaczania takich towarów z klasy 30 jak: świeże, suszone, konserwowane, głęboko mrożone, gotowe do użycia (wstępnie gotowane) spożywcze ciasta i makarony. Wnioskodawca wskazał, że uprawniony "sprzeciwił się wspólnotowej rejestracji słownego znaku towarowego ZARA

o numerze [...]i oparł swój sprzeciw miedzy innymi na swym prawie ochronnym do znaku spornego", co ma zasadniczy wpływ na jego sytuację prawną. Podniósł, że znak sporny stanowi przeszkodę uniemożliwiającą mu uzyskanie ochrony na znak towarowy ZARA [...]. Wskazał na podobieństwo towarów w klasie 30 oraz identyczność elementu słownego ZARA. Ponadto wywiódł interes prawny również z art. 153 ust. 1 w zw. Z art. 120 ust. 1 p.w.p., bowiem jest uprawnionym z prawa ochronnego na znak towarowy ZARA o numerze [...]

z pierwszeństwem od dnia 11 stycznia 1993r. przeznaczonego do ochrony dla towarów i usług z klas 25 i 39 klasyfikacji nicejskiej, który to jest w Polsce znakiem renomowanym. Wskazał także art. 6 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

i art. 20 i 22 Konstytucji RP, bowiem sporny znak towarowy ogranicza swobodę działalności gospodarczej wnioskodawcy. Podsumowując podniósł, że sporny znak towarowy ZARA [...] nie był używany przez uprawnionego na terytorium Polski do oznaczania towarów z klasy 30.

W odpowiedzi z dnia 22 kwietnia 2013r. uprawniony stwierdził, że wniosek jest bezzasadny i wniósł o jego oddalenie. Podniósł, że sporny znak towarowy jest używany na polskim rynku w sposób rzeczywisty i trwały. Na dowód używania ww. znaku towarowego załączył szereg dokumentów takich jak: kopia umowy licencyjnej, faktury, listy przewozowe. Oświadczył, że przedstawione przez niego dowody świadczą, iż towary w klasie 30 oznaczone spornym znakiem ZARA [...] były używane w obrocie gospodarczym w Polsce od 2003r. Podkreślił, że dowody te potwierdzają, iż używanie spornego znaku towarowego było znaczące, trwałe, ściśle związane z zakresem ochrony znaku, odpowiadające formie graficznej w jakiej został znak zarejestrowany, a znak był w Polsce używany przez wyłącznego licencjobiorcę

i dystrybutorów w Polsce.

Na rozprawie przeprowadzonej w dniu [...] czerwca 2013r. wnioskodawca podkreślił, że wszystkie dowody na okoliczność używania znaku spornego dotyczą suszonych makaronów, a nie świeżych makaronów, świeżych spożywczych ciast, konserwowanych spożywczych ciast i makaronów, głęboko mrożonych ciast

i makaronów, gotowych do użycia spożywczych ciast i makaronów. Towary te pochodzą z różnych przedsiębiorstw. Ponadto wskazał na różnice pomiędzy znakiem zarejestrowanym, a używanym oraz na konieczność używania znaku w postaci zarejestrowanej. Podniósł również, że w spornym, znaku elementem dobrze widocznym jest słowo PASTA, które posiada konkretne znaczenie w języku polskim. Uprawniony podkreślił, że różnice pomiędzy znakiem używanym a zarejestrowanym nie wpływają na charakter odróżniający znaku spornego.

W piśmie z dnia 16 sierpnia 2013r. uprawniony przedłożył dokonane przez tłumacza przysięgłego tłumaczenia materiału dowodowego z języka włoskiego na język polski. Podtrzymał także swoje dotychczasowe argumenty.

Na rozprawie przeprowadzonej w dniu 9 października 2013r. strony podtrzymały swoje dotychczasowe stanowiska.

Decyzją z dnia [...] października 2013r. nr [...] Urząd Patentowy RP działający w trybie postępowania spornego po rozpoznaniu na rozprawie w dniu

7 października 2013r. sprawy z wniosku I. SA z siedzibą

w A., Hiszpania przeciwko F. SA z siedzibą w L. o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak towarowy słowny "ZARA" o numerze [...] na podstawie art. 169 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) oraz art. 98 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 ustawy p.w.p. oddalił wniosek oraz przyznał F. SA

z siedzibą w L. od I. SA z siedzibą w A., Hiszpania kwotę 22 341,88 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści jeden złotych osiemdziesiąt osiem groszy) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Organ wskazał, iż zgodnie z art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, chyba że istnieją ważne powody jego nieużywania. Przepisy ustawy Prawo własności przemysłowej przewidują obowiązek używania znaku towarowego, bowiem celem udzielenia prawa ochronnego jest właśnie używanie znaków towarowych w sposób określony w art. 154 p.w.p. Organ podkreślił ponadto,

iż przepis art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. przewiduje możliwość używania znaku różniącego się od znaku, na który zostało udzielone prawo ochronne w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru. Z takim przypadkiem mamy do czynienia w niniejszej sprawie, bowiem uprawniony w świetle przytoczonego wyżej przepisu może używać oznaczenia w postaci zmodyfikowanej w stosunku do jego postaci zarejestrowanej. Modyfikacje te nie mogą dotyczyć elementów decydujących o odróżniającym charakterze znaku, ani nie mogą prowadzić do zmiany formy przedstawieniowej jako odróżniającej całości.

Zgodnie z art. 169 ust. 6 p.w.p. w przypadku wszczęcia postępowania

w sprawie o wygaśnięcie prawa ochronnego obowiązek wykazania używania znaku towarowego lub istnienia ważnych powodów usprawiedliwiających nieużywanie znaku spoczywa na uprawnionym z tytułu prawa ochronnego. W świetle wyżej powołanego przepisu ciężar przeprowadzenia dowodu w sprawie o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego spoczywa na uprawnionym z rejestracji znaku, który powinien wykazać, że znaku używał lub jeśli znaku nie używał miał ku temu ważne powody.

Organ wskazał, iż w przedmiotowej sprawie uprawniony złożył do akt szereg materiałów dotyczących używania spornego znaku towarowego. Są to następujące dokumenty:

1. faktury wraz z listami przewozowymi za lata 2003-2012 wystawione na następujące przedsiębiorstwa: G. Sp. z o.o., T. s.c., R. Sp. z o.o., J. S.A., L. Sp. z o.o. sp.k., N. Sp. z o.o, D. Sp. z o.o;

2. zestawienie sprzedaży makaronu [...] przez G. Sp. z o.o. za lata 2007- 2012;

3. materiały promocyjne [...] za lata 2010-2013;

4. oświadczenie G. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 11 kwietnia 2013r.;

5. umowa licencyjna z dnia 1 czerwca 2010 pomiędzy uprawnionym a [...] SpA.

W ocenie Kolegium Orzekającego o używaniu spornego oznaczenia na terenie Polski świadczą przede wszystkim faktury, a także listy przewozowe wystawione przez [...] SpA, które zawierają element graficzny co prawda nie identyczny ze znakiem spornym lecz różniący się w elementach nie zmieniających jego odróżniającego charakteru. Na dokumentach tych została zawarta informacja jakich dotyczą produktów tj. różnego rodzaju makaronów oraz tortellini. Należy przy tym zauważyć, że w poszczególnych pozycjach towarów na dokumentach widnieje także określenie ZARA.

Ponadto z dokumentów tych wynika, że towary wymienione na nich są wprowadzane na polski rynek z pośrednictwem wskazanych przedsiębiorstw takich jak np. L. Sp. z o.o., J. S.A. czy też N. Sp. z o.o. Dowodem uzupełniającym powyższe są oświadczenie G. z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczące wprowadzania za pośrednictwem tego podmiotu produktów oznaczanych znakiem spornym do sieci sklepów takich jak R., M. czy N. i do hurtowni oraz zestawienie sprzedaży makaronu [...] przez G. Sp. z o.o. za lata 2007-2012. Do ww. dokumentów zostały dołączone zdjęcia produktów takich jak różnego rodzaju makarony i tortellini, na których znajduje się znak sporny. Ponadto należy zauważyć, że z umowy licencyjnej zawartej pomiędzy uprawnionym a [...] SpA wynika, że uprawniony udzielił ww. podmiotowi licencji na wyłączność dotyczącej korzystania ze znaków towarowych m.in. [...]. Co prawda znak ten zawiera dopisek "pasta" jednakże, przede wszystkim zawiera on dominujące słowo ZARA. Znaki ujęte

w umowie licencyjnej nie zostały wskazane wraz z numerami ochrony, więc należy rozumieć, że umowa licencyjna dotyczy znaku używanego na terenie Polski, w tym znaku ZARA.

Tak więc zdaniem organu w niniejszej sprawie zaistniała sytuacja określona

w art. 169 ust. 4 pkt 3 p.w.p. tj. używanie znaku towarowego przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego. Zgoda został wyraźnie określona w ww. umowie licencyjnej. Na marginesie jedynie można zauważyć, że umowa taka nie jest konieczna, bowiem jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 sierpnia 2010r. (sygn. akt VI SA/Wa 138/10) "zgodnie z art. 169 ust. 4 pkt 3 p.w.p. przez używanie znaku rozumie się także używanie go przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego. Przepis ten nie wprowadza obowiązku ani posiadania licencji ani też ustanowienia użytkowania znaku towarowego. Wystarczy wyrażenie zgody

w jakiejkolwiek formie prawnej". W ocenie Kolegium wystarczy jedynie złożenie przez uprawnionego oświadczenia, że sporny znak jest używany za jego zgodą na terenie Polski.

Kolegium Orzekające uznało także, że materiały promocyjne [...] za lata 2010 - 2013 są nieprzydatne w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie zawierają one odniesienia do terenu Polski a część dokumentów pochodzi z daty po wszczęciu postępowania spornego.

Kolegium Orzekające, uznało, że sporny znak towarowy był używany

w postaciach nieznacznie odbiegających od wersji objętej ochroną. Wykazując używanie spornego znaku towarowego uprawniony powołał się na materiał dowodowy, w którym przedstawiono różne postacie słowno-graficznego oznaczenia. W ocenie Kolegium Orzekającego wprowadzone przez uprawnionego zmiany są nieznaczne i nie decydują one o odróżniającym charakterze tego oznaczenia.

Za elementy odróżniające sporny znak należy uznać:

- postać kobiety z długimi włosami, w chuście na głowie, ubranej w zapinaną bluzkę z rękawem podwiniętym do łokcia stojącej na tle łanów zboża, trzymającej w rękach zboże

- umieszczony w owalu napis ZARA

Ponadto zarówno znak w postaci używanej jak i zarejestrowanej zawiera linię horyzontu i zarys nieba. Co prawda nie ulega wątpliwości, że znak w postaci używanej i chronionej posiada pewne różnice. Są nimi dopisek PASTA przez słowem ZARA, linia horyzontu w innym miejscu oraz widoczność części sylwetki kobiety. Jednakże porównując te znaki jako całość należy stwierdzić, że znaki używane zostały zmodyfikowane w taki sposób, że zachował swój odróżniający charakter.

Kolegium Orzekające nie podzieliło również stanowiska wnioskodawcy, że wprowadzenie kolorów do znaku towarowego powoduje, że używane znaki różnią się od zarejestrowanego w zakresie elementów odróżniających. Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy graficzny bez zastrzegania kolorów umożliwia bowiem uprawnionemu używanie tego znaku w dowolnych zestawieniach kolorystycznych. Podobnie zostało przyjęte postępowanie w przypadku znaków słownych, które nie są ograniczone żadną grafiką, więc mogą być stosowane w różnych postaciach graficznych.

Ponadto zdaniem organu umieszczenie słowa "pasta" przed słowem ZARA,

w ocenie Kolegium Orzekającego stanowi jedynie dookreślenie produktu i dla przeciętnych konsumentów jakimi są odbiorcy towarów oznaczanych spornym znakiem będzie ono jedynie informacją o produkcie a nie o jego pochodzeniu

z konkretnego źródła.

Organ stwierdził, że przedstawione przez uprawnionego faktury dotyczą wszystkich towarów objętych ochroną znaku spornego. Dotyczą one bowiem wielu rodzajów makaronów oraz tortellini, które jest rodzajem ciasta. Przy czym ze spisów towarów wymienionych na fakturach nie wynika czy ten makaron jest świeży, konserwowany, głęboko mrożony czy też gotowy do spożycia. Należy więc rozumieć, iż to są szeroko rozumiane makarony, w różnym stopniu gotowe do spożycia także świeże, konserwowane czy głęboko mrożone.

Wobec złożenia wniosku o zwrot kosztów postępowania przez uprawnionego Kolegium Orzekające w oparciu o przepisy art. 98 § 1 k.p.c. w związku z art. 256 ust. 2 p.w.p. uznało za zasadne przyznanie uprawnionemu kwoty w wysokości 22 341,88 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania w sprawie zgodnie z wnioskiem o zwrot kosztów złożonym na rozprawie przeprowadzonej w dniu [...] czerwca 2013r. Organ wskazał, że powyższa kwota obejmuje zwrot kosztów tłumaczenia dokumentów

z języka włoskiego na język polski.

Pismem z dnia I., S.A. Hiszpania reprezentowana przez pełnomocnika rzecznika patentowego M. F., wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Zaskarżonej decyzji zarzuciła:

1. Naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy, tj. art. 6, art. 7, art. 8, art. 11, art. 24 § 3, art. 77 § 1, art. 80, art. 107 § 3 k.p.a. i art. 98 § 1 k.p.a. w zw. z 256 ust. 2 p.w.p., przez:

a. błędne ustalenie stanu faktycznego polegające na przyjęciu, że znak [...]był używany w obrocie w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego, na skutek błędnej oceny zgromadzonego materiału dowodowego oraz przekroczenia granic swobodnej oceny materiału dowodowego;

b. błędne ustalenie stanu faktycznego polegające na niewyjaśnieniu wszystkich okoliczności mogących mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy;

c. błędne ustalenie stanu faktycznego wynikające z braku dokonania spójnej oceny okoliczności mających wpływ na ocenę używania Znaku Spornego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym;

d. błędne ustalenie stanu faktycznego polegające na przyjęciu, że dowody przedstawione w toku postępowania stanowiły dowody używania Znaku Spornego dla oznaczenia wszystkich towarów, dla których został on zarejestrowany;

e. nieprawidłowe uzasadnienie Zaskarżonej Decyzji w zakresie podstaw faktycznych jak i prawnych, wynikające z błędnego ustalenia stanu faktycznego oraz braku wyczerpującego i należytego wyjaśnienia przez UP RP, jakie były motywy jego rozstrzygnięcia i dlaczego uznał wiarygodność i moc dowodową przedstawionych przez Uczestnika dowodów i twierdzeń, jednocześnie dyskredytując twierdzenia Skarżącej;

f. błędne ustalenie kwoty, której zwrot należy się uczestnikowi tytułem zwrotu kosztów postępowania, wynikające z braku dokonania analizy niezbędności poniesionych kosztów do celowego dochodzenia praw i celowej obrony;

g. orzekanie w sprawie przez Kolegium Orzekające, którego członkiem była osoba, co do której istniały okoliczności, które wywoływały wątpliwości co do jej bezstronności.

2. Naruszenie przepisów postępowania mające istotny wpływ na wynik sprawy,

tj. art. 169 ust. 6 p.w.p. polegające na uznaniu, że uczestnik wykazał używanie znaku towarowego [...].

3. Naruszenie prawa materialnego przez:

a. niewłaściwe zastosowanie art. 169 ust. 1 pkt 1 p.w.p. polegające na uznaniu, że uczestnik używał znaku towarowego [...] w sposób rzeczywisty dla towarów objętych prawem ochronnym w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego;

b. niewłaściwe zastosowanie art. 169 ust. 4 pkt 1 p.w.p. polegające na uznaniu, że materiał dowodowy złożony przez uczestnika świadczy o używaniu przez niego znaku towarowego [...] w postaci różniącej się od zarejestrowanej, ale

w elementach, które nie zmieniają jego odróżniającego charakteru.

Wskazując na powyższe naruszenia skarżąca wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości oraz zasądzenie dla kosztów procesowych, w tym kosztów zastępstwa procesowego, według norm prawem przepisanych.

W uzasadnieniu strona rozwinęła powyższe zarzuty podnosząc, iż organ dokonał błędnego ustalenia stanu faktycznego polegające na przyjęciu, że sporny znak był używany w obrocie w sposób rzeczywisty, na skutek błędnej oceny zgromadzonego materiału dowodowego i przekroczenia granic swobodnej oceny materiału dowodowego

Zdaniem strony skarżącej przedstawione przez uprawnionego ze znaku dokumenty wymienione w punktach stanowią dowody na używanie znaków "[...]" przez [...] S.p.A. Wobec braku przedstawienia jakichkolwiek dowodów na używanie spornego znaku przez uczestnika, konieczne było wykazanie używania znaku spornego na podstawie art. 169 ust. 4 pkt 3, tj. przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego, czego w niniejszej sprawie nie uczyniono.

Ponadto, zdaniem skarżącej UP RP zaniechał wyjaśnienia kwestii używania spornego znaku w odniesieniu do poszczególnych towarów, dla oznaczenia których zarejestrowano sporny znak. Mimo przedłożenia przez Uczestnika katalogów produktów P. S.p.A, UP RP nie przeprowadził analizy faktur

z uwzględnieniem tych katalogów. Całościowa i kompleksowa analiza faktur

i katalogów doprowadziłaby UP RP do konkluzji, że dowody w postaci faktur dotyczą tylko i wyłącznie makaronów suszonych, a nie "szeroko rozumianych makaronów", które są "rodzajem ciasta".

UP RP nie wyjaśnił również czy towary będące przedmiotem faktur przedłożonych przez uczestnika były oznaczone przed spornym znakiem lub znakami [...]. Oznaczenie [...] było umieszczone w nagłówku faktur, jednak nie na wszystkich fakturach znajdowało się obok opisu towaru. Tym samym, przedmiotem faktur były na przykład "I. Di D.T.","I." czy "G.". W konsekwencji, nie ma pewności, że sprzedawane towary były oznaczone spornym znakiem lub znakami [...] czy może też innymi znakami czego Urząd nie wyjaśnił.

Wobec powyższego zdaniem skarżącej, UP RP zaniechał rozpatrzenia

w sposób wyczerpujący materiału dowodowego zebranego w sprawie, a co za tym idzie, dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy.

Skarżąca wskazała, że przedmiotowy znak obejmuje świeże, suszone, konserwowane, głęboko mrożone, gotowe do spożycia (wstępnie gotowane) spożywcze ciasta i makarony. Uczestnik nie przedstawił dowodów, a UP RP nie dokonał analizy zgromadzonego materiału pod kątem używania znaku do oznaczania świeżych, konserwowanych, głęboko mrożonych gotowych do spożycia (wstępnie gotowanych) spożywczych makaronów, ani dla żadnego rodzaju ciast.

Mimo wskazania przez skarżącą istotnych różnic między poszczególnymi towarami, dla oznaczenia których przeznaczony jest sporny znak, UP RP w żaden sposób nie podjął się analizy zgromadzonego materiału dowodowego w odniesieniu do każdego towaru objętego wykazem. UP RP ograniczył się jedynie do wskazania, że dowody używania przedstawione przez Uczestnika dotyczą "wielu rodzajów makaronów oraz tortellini, które są rodzajem ciasta". UP RP arbitralnie przyjął domniemanie faktyczne, zgodnie z którym, skoro znaki "[...]" są używane w odniesieniu do suszonych makronów, to należy uznać, że są one używane także

w odniesieniu do pozostałych towarów.

Skarżąca zakwestionowała również wysokość kosztów do zwrotu których została zobowiązana oraz wskazała na fakt orzekania w sprawie przez członka Kolegium Orzekającego, co do którego istniały okoliczności, które zdaniem strony wywoływały wątpliwości co do jego bezstronności

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269) sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę administracji publicznej, przy czym w świetle przepisu § 2 powołanego artykułu, kontrola ta jest sprawowana pod względem zgodności

z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Ponadto, Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy, nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. zwanej dalej p. p. s. a.).

Oceniając zaskarżoną decyzję w oparciu o powyższe kryteria orzekający

w niniejszej sprawie Sąd doszedł do przekonania, że narusza ona prawo w stopniu mogącym mieć wpływ na wynika sprawy. W ocenie Sądu w przedmiotowej sprawie organ administracji nie zebrał i nie rozpatrzył w sposób wyczerpujący całego materiału dowodowego do czego zobowiązany jest na podstawie art. 7 i 77 k.p.a., nie wykazując należytej dbałości o dokładne wyjaśnienie stanu faktycznego sprawy. Zebrane natomiast w sprawie dowody ocenił z naruszeniem zasady zawartej

w art. 80 k.p.a. tj. swobodnej oceny dowodów. W konsekwencji uzasadnienie wydanej decyzji nie spełnia wymogów określonych w art.107§ 3 k.p.a.

Przedmiotem skargi jest decyzja Urzędu Patentowego RP oddalająca wniosek skarżącej o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego na znak słowno – towarowy ZARA nr [...]. Zdaniem organu uprawniony przedstawił dowody na używanie tego znaku w sposób rzeczywisty na terytorium Polski w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat po dniu wydania decyzji o udzieleniu prawa ochronnego.

W ocenie Sądu decyzja wydana została przedwcześnie.

W pierwszej kolejności Sąd podzielił stanowisko Urzędu Patentowego, że wnioskodawca miał interes prawny, aby wystąpić z wnioskiem o unieważnienie prawa z rejestracji spornego znaku towarowego słowno-graficznego z uwagi na to, że sporny znak stanowi przeszkodę do zarejestrowania wspólnotowego znaku towarowego ZARA.

Jako podstawę prawną wniosku o stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego wnioskodawca wskazał art. 169 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 poz. 1410). Zgodnie z tym przepisem prawo ochronne na znak towarowy wygasa na skutek nieużywania zarejestrowanego znaku towarowego w sposób rzeczywisty dla towarów objętych rejestracją w ciągu nieprzerwanego okresu pięciu lat, chyba że istnieją ważne powody nieużywania.

Zgodnie z art. 169 ust. 4 pkt 3 ustawy - Prawo własności przemysłowej przez używanie znaku rozumie się również używanie przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego.

W ocenie Kolegium Orzekającego o używaniu spornego oznaczenia na terenie Polski świadczą przede wszystkim faktury, a także listy przewozowe wystawione przez [...] SpA, które zawierają element graficzny co prawda nie identyczny ze znakiem spornym lecz różniący się w elementach nie zmieniających jego odróżniającego charakteru. Ponadto z dokumentów tych wynika, że towary wymienione na nich są wprowadzane na polski rynek z pośrednictwem wskazanych przedsiębiorstw takich jak np. L. Sp. z o.o., J. S.A. czy też N. Sp. z o.o. Dowodem uzupełniającym powyższe są oświadczenie G. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczące wprowadzania za pośrednictwem tego podmiotu produktów oznaczanych znakiem spornym do sieci sklepów takich jak R., M. czy N. i do hurtowni oraz zestawienie sprzedaży makaronu [...] przez G. Sp. z o.o. za lata 2007-2012.

Organ zauważył, że z umowy licencyjnej zawartej pomiędzy uprawnionym

a [...] SpA wynika, że uprawniony udzielił ww. podmiotowi licencji na wyłączność dotyczącej korzystania ze znaków towarowych m.in. pasta ZARA. Organ stwierdził, iż co prawda znak ten zawiera dopisek "pasta" jednakże, przede wszystkim zawiera on dominujące słowo ZARA. Znaki ujęte w umowie licencyjnej nie zostały wskazane wraz z numerami ochrony, więc należy rozumieć, że umowa licencyjna dotyczy znaku używanego na terenie Polski, w tym znaku ZARA. Tak więc zdaniem organu w niniejszej sprawie zaistniała sytuacja określona w art. 169 ust. 4 pkt 3 p.w.p. tj. używanie znaku towarowego przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego, albowiem zgoda ta została wyraźnie określona w ww. umowie licencyjnej.

W ocenie Sądu powyższa okoliczność dotycząca używania na terenie Polski,

w tym znaku ZARA przez [...] SpA nie została wyjaśniona z sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości.

Z treści powoływanej bowiem przez organ umowy licencyjnej z dnia 1 czerwca 2010 r. zawartej pomiędzy F. S.A. w L. a Spółką [...] Sp.A wynika, że licencjodawca jest m.in. właścicielem znaku towarowego "[...]" i udziela licencji na korzystanie z tego właśnie znaku.

Wobec powyższego nie można zgodzić się z twierdzeniem organu, że skoro znaki ujęte w umowie licencyjnej nie zostały wskazane wraz z numerami ochrony, to należy rozumieć, że umowa licencyjna dotyczy także znaku używanego na terenie Polski, w tym znaku spornego znaku słowno - graficznego ZARA. Taką wykładnię uznać należy za dowolną i niedopuszczalną, zwłaszcza w postępowaniu w którym to na uprawnionym spoczywa wykazanie, w sposób nie budzący wątpliwości, iż używa spornego znaku towarowego.

Organ powinien, więc wyjaśnić czy w oparciu o umowę licencyjną uczestnik wykazał uprawnienie do posługiwania się przez [...] S.p.A spornym znakiem słowno - graficznym ZARA nr [...].

Organ powołując się na orzecznictwo Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie stwierdził, przepis art. 169 ust. 4 pkt 3 p.w.p. nie wprowadza obowiązku ani posiadania licencji ani też ustanowienia użytkowania znaku towarowego i wystarczy wyrażenie zgody w jakiejkolwiek formie prawnej.

W ocenie Kolegium wystarczy jedynie złożenie przez uprawnionego oświadczenia, że sporny znak jest używany za jego zgodą na terenie Polski. Na tę okoliczność nie zostały jednak przedstawione jakiekolwiek dowodowy.

Wyjaśnienie powyższej okoliczności ma wprawdzie fundamentalne znaczenia dla prowadzenia dalszych rozważań w sprawie, jednakże Sąd dostrzegając także inne uchybienia natury formalnej pragnie zwrócić na nie uwagę.

Znak towarowy słowno-graficzny ZARA o numerze [...] udzielony na rzecz F. S.A. z siedzibą w L. przeznaczony jest do oznaczania takich towarów z klasy 30 jak: świeże, suszone, konserwowane, głęboko mrożone, gotowe do użycia (wstępnie gotowane) spożywcze ciasta i makarony. Orzekający

w sprawie organ stwierdził, że przedstawione przez uprawnionego faktury dotyczą wszystkich towarów objętych ochroną znaku spornego. Dotyczą one bowiem wielu rodzajów makaronów oraz tortellini, które jest rodzajem ciasta. Przy czym ze spisów towarów wymienionych na fakturach nie wynika czy ten makaron jest świeży, konserwowany, głęboko mrożony czy też gotowy do spożycia. W ocenie organu należy, więc rozumieć, iż to są szeroko rozumiane makarony, w różnym stopniu gotowe do spożycia także świeże, konserwowane czy głęboko mrożone.

W ocenie Sądu na uwzględnienie zasługuje zarzut skarżącej strony,

że Urząd Patentowy nie wyjaśnił dlaczego uznaje, że dowody używania znaków ZARA w odniesieniu do suszonych makaronów oraz tortellini, przemawiają za uznaniem, że znaki te były używane również w odniesieniu do świeżych, konserwowanych, głęboko mrożonych, gotowych do spożycia (wstępnie gotowanych) spożywczych ciast i makaronów.

W orzeczeniach zarówno sądów polskich, jak i wspólnotowych prezentowane jest stanowisko, iż z istoty i celu ustanowienia prawa ochronnego na znak towarowy wynika, iż znak ten powinien w sposób rzeczywisty funkcjonować w obrocie gospodarczym. Jeżeli znak towarowy zarejestrowany jest dla szerokiej kategorii towarów, a faktycznie używany jest tylko dla określonej podkategorii tych towarów to dopuszczalne i prawidłowe jest stwierdzenie wygaśnięcia prawa ochronnego udzielonego na ten znak towarowy dla wszystkich innych podkategorii towarów, dla których znak ten jest nieużywany ( por. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

z 16 kwietnia 2009 r., sygn. akt II GSK 708/08 LEX nr 53314; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2012 r. II GSK 1502/10 LEX nr 1137875).

Strona skarżąca zasadnie podniosła również, iż organ nie wyjaśnił na jakiej podstawie ustalił kwotę kosztów, których zwrot przyznał uczestnikowi, ograniczając się jedynie do wskazania, iż są to koszty tłumaczeń dokumentów złożonych

w sprawie. Urząd Patentowy nie dokonał żadnej analizy czy wszystkie koszty poniesione przez uczestnika były rzeczywiście niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony, zwłaszcza że w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ wskazał, że część materiałów była nieprzydatna dla rozstrzygnięcia sprawy.

Tymczasem przedmiotem zwrotu, w ramach rozliczania poniesionych przez strony kosztów procesu, zgodnie z zasadą ustanowioną w art. 98 § 1 k.p.c. ( który znajduje w sprawie zastosowania) są koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony. Zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem w orzecznictwie

i doktrynie, żądanie zwrotu poniesionych kosztów procesu podlega ocenie w oparciu o kryterium celowości, a organ powinien wskazać jakimi kierował się przesłankami określając konkretna kwotę.

Wreszcie w ocenie Sądu za uzasadniony uznać należało zarzut naruszenia art. 24 § 3 k.p.a. zgodnie, z którym bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności niewymienionych w § 1 tego przepisu, które mogą wywoływać wątpliwości co do bezstronności pracownika. Okoliczności, o których mowa w art. 24 § 3 k.p.a. mogą dotyczyć życia prywatnego, pracy zawodowej, zajęcia ubocznego, działalności politycznej lub społecznej, wyrażanych lub demonstrowanych publicznie poglądów

i przekonań. Właściwie może być podniesiona każda okoliczność mająca związek ze stosunkiem pracownika do sprawy, w której prowadzone jest z jego udziałem postępowanie administracyjne. W ocenie Sądu udział D. W.

w rozpoznaniu sprawy, będącej członkiem Kolegium Orzekającego, której córka jest prawnikiem w tej samej kancelarii co pełnomocnik uczestnika, B. M., mogło wywoływać wątpliwości co do bezstronności pracownika. Dlatego też, zasadne było wyłącznie ze sprawy wskazanego pracownika na podstawie art. 24 § 3 k.p.a.

Mając na uwadze powyższe Sąd doszedł do przekonania, że sprawa wymaga ponownej szczegółowej analizy we wskazanym wyżej kierunku, sąd administracyjny nie czyni bowiem własnych ustaleń w sprawie, a jedynie ocenia zaskarżony akt pod względem jego zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi. Taka kontrola jest jednak możliwa tylko w warunkach wyczerpujących istotę zagadnień ustaleń faktycznych i prawnych dokonanych przez organ administracyjny rozstrzygający sprawę, których w niniejszej sprawie nie poczyniono.

Dlatego też Sąd działając na podstawie art. 145 § 1 pkt c) p. p. s. a. uchylił zaskarżoną decyzję. Na podstawie art. 152 orzekł o niewykonywaniu uchylonych decyzji do czasu uprawomocnienia się wyroku. O kosztach postępowania Sąd orzekł na podstawie art. 200 p.p.s.a. oraz § 14 ust. 2 pkt b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013r. poz. 490).