Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt VI SA/Wa 1542/07
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Data orzeczenia: 2007-12-03 00:00:00+01:00 (orzeczenie nieprawomocne)
Symbol z opisem: 6461 Wynalazki
Hasła tematyczne: Własność przemysłowa
Skarżony organ: Urząd Patentowy RP
Treść wyniku: Oddalono skargę
Powołane przepisy: article: art.151
journal: Dz.U. 2002 nr 153 poz 1270
law: Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

SENTENCJA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Bosakirska Sędziowie Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas Sędzia WSA Ewa Marcinkowska (spr.) Protokolant Anna Błaszczyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 listopada 2007 r. sprawy ze skargi N. z siedzibą w B. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy unieważnienia patentu oddala skargę


UZASADNIENIE

Skarżący N. z siedzibą w B., Szwajcaria wniósł skargę na decyzję Urzędu Patentowego RP z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie oddalenia wniosku o unieważnienie patentu nr PL-190207 udzielonego na wynalazek pt. "Sposób wytwarzania (E)-N-metylo-N-(l-naftylometylo)-6,6-dimetylohept-2-en-4-ynylo-l-aminy" na rzecz R., Węgry (uczestnika niniejszego postępowania).

Z przedstawionych przez organ akt administracyjnych wynika, iż w dniu 24 lutego 2006 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął sprzeciw firmy N. wobec decyzji Urzędu z dnia [...] lipca 2005 r. o udzieleniu patentu nr PL-190207, opublikowanej w Wiadomościach Urzędu Patentowego [...].

Wnioskodawca stwierdził, że przedmiot tego patentu nie spełnia ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu z art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, a mianowicie zarzucił rozwiązaniu brak nowości i brak nieoczywistości. Patent ten dotyczy bowiem rozwiązania znanego i oczywistego w świetle wcześniejszego patentu wnioskodawcy nr PL-159602. Dodatkowo wnioskodawca zarzucił, że w opisie stanu techniki patentu PL-190207 wspomniano jedynie o szwajcarskim odpowiedniku patentu PL-159602, a mianowicie CH-678527, w sposób wypaczający stan techniki. Według wnioskodawcy, sposób wytwarzania zastrzegany w patencie PL-190207 stanowi jedynie oczywisty przykład wykonania sposobu znanego z patentu PL-159602. Na poparcie swoich racji wnioskodawca przedstawił schemat reakcji porównujący sposoby wytwarzania terbinafiny opisane w patencie PL-159602 oraz w patencie PL-190207. Analizując elementy obu sposobów, wnioskodawca doszedł do wniosku, że substraty, produkty i reakcje wykorzystywane w obu sposobach są takie same. Patent PL-190207 precyzuje jedynie warunki wykonania sposobu uznane przez jego autorów za korzystne, ale optymalizacja warunków wytwarzania to procedura, rutynowa, która nie wymaga od znawcy dodatkowej inwencji twórczej.

Uprawniony z patentu PL-190207 firma R. ustosunkowując się do sprzeciwu stwierdziła, że jest on bezzasadny. Do odpowiedzi na sprzeciw załączono artykuł z Journal of Medicinal Chemistry z 1984 r. (z tłumaczeniem na język polski), porównanie sposobów według patentów PL-190207 i CH-678527, wyrok i uzasadnienie Sądu Stołecznego w B. z powództwa N. przeciwko R. (z tłumaczeniem na język polski) oraz raport z Międzynarodowego Badania Wstępnego (z tłumaczeniem na język polski).

Powołując się na artykuł opublikowany w Journal of Medicinal Chemistry uprawniony podniósł, iż zarówno sporny patent PL-190207, jak i wskazany przez wnioskodawcę patent PL-159602, dotyczą sposobu realizacji dwóch znanych reakcji poprzez dobór warunków pozwalających na uzyskanie lepszego efektu lub uniknięcia niedogodności znanych ze stanu techniki. Porównując te sposoby uprawniony stwierdził, że zarzut braku nowości jest bezzasadny, gdyż porównywane sposoby nie są identyczne. Także zarzut braku nieoczywistości jest bezzasadny w świetle wskazanych, nieoczekiwanych efektów technicznych tego sposobu.

Uprawniony wskazał również na fakt, iż nowość i nieoczywistość rozwiązania według patentu PL-190207 była przedmiotem badania międzynarodowego, w którym uwzględniono patent CH-678527, będący dokładnym odpowiednikiem polskiego patentu PL-159602. Z raportu z tego badania wynika, iż rozwiązanie zostało uznane za nowe i nieoczywiste.

Na rozprawie przed Urzędem Patentowym w dniu [...] maja 2007 r. wnioskodawca podtrzymał wniosek o unieważnienie spornego patentu PL-190207 w oparciu o art. 10 i art. 11 ustawy o wynalazczości przedkładając do akt ekspertyzę sporządzoną przez prof. [...] na zlecenie firmy N. oraz swoje stanowisko na piśmie, w którym ustosunkował się do odpowiedzi uprawnionego na sprzeciw. Wnioskodawca podkreślił, iż kluczowym etapem wytwarzania terbinafiny jest reakcja tworzenia soli i selektywnego wydzielania tylko jednego z dwóch izomerów produktu. Wykonanie tego etapu jest już zastrzeżone w patencie firmy N., a więc jest to stan techniki dla spornego patentu. Wnioskodawca, alternatywnie zgłosił w związku z tym wniosek o usunięcie tego etapu z części znamiennej zastrzeżenia 1 spornego patentu. Na pytanie odnośnie wieloetapowości procesu przedstawionego w patencie PL-159602, wnioskodawca przyznał, iż procedura związana z obróbką jest rzeczywiście żmudna, oraz że do surowej mieszaniny można dojść wieloma drogami. Substraty i produkty w patencie N. są takie same, jak w spornym patencie, synteza jest taka sama, istotne jest natomiast oczyszczanie produktu.

Uprawniony ze spornego patentu R. wniósł o oddalenie sprzeciwu podtrzymując stanowisko przedstawione w odpowiedzi na sprzeciw oraz wskazując, iż patent firmy N. może być traktowany tylko jako dokument. Powołując się na utrwaloną linię orzecznictwa uprawniony wskazał, iż pod uwagę brane są stosowane środki techniczne, gdyż tylko one podlegają ochronie. Na poparcie tego stanowiska powołał się na wyrok WSA w Warszawie z dnia 10.05.2006 r. sygn. akt VI SA/WA 605/06. Podkreślił, że w przedmiotowym patencie jest zastrzeżona pewna sekwencja reakcji. Wyjaśnił pojęcie wskaźnika polarności rozpuszczalników i wykazał, że nie ma on zastosowania w niniejszym procesie. Przedstawił tabelkę zawierającą różne dane fizykochemiczne rozpuszczalników wskazując, iż bazując tylko na takich informacjach można dojść do fałszywych wniosków odnośnie przydatności rozpuszczalnika w konkretnym procesie.

Decyzją z dnia [...] czerwca 2007 r. wydaną na podstawie art. 10 i 11 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 z późn. zm.) w zw. z art. 315 ust. 3 oraz art. 246 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.) Urząd Patentowy RP oddalił wniosek o unieważnienie patentu nr PL-190207 udzielonego na wynalazek pt. "Sposób wytwarzania (E)-N-metylo-N-(l-naftylometylo)-6,6-dimetylohept-2-en-4-ynylo-l-aminy" na rzecz R., Węgry.

W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, iż zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 315 ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej p.w.p.) ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu PL-190207 należało oceniać według przepisów obowiązujących w dacie dokonania zgłoszenia wynalazku, które nastąpiło w dniu [...] października 1999 r., tj. według przepisów ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości. Urząd Patentowy podkreślił jednocześnie, że w sprawach spornych związany jest granicami wniosku i podstawami prawnymi wskazanymi przez wnioskodawcę (art. 255 ust. 4 p.w.p.). Ponadto to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek przedstawienia dowodów na okoliczność braku ustawowych warunków koniecznych do uzyskania patentu.

Organ przypomniał, iż w świetle art. 10 ustawy o wynalazczości wynalazkiem podlegającym opatentowaniu jest nowe rozwiązanie o charakterze technicznym nie wynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogące nadawać się do stosowania, natomiast art. 11 ustawy precyzuje, iż rozwiązanie uważa się za nowe, jeśli przed datą według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, nie zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w sposób ujawniający dla znawcy dostateczne dane do jego stosowania, w szczególności przez publikację, jawne stosowanie lub wystawienie na wystawie publicznej. Przy merytorycznej ocenie nowości rozwiązania konieczne jest więc uwzględnienie w zasadzie całego stanu techniki.

Odnosząc się do zarzutu braku nowości organ podkreślił, iż dla udowodnienia braku nowości rozwiązania musi być udowodnione spełnienie łącznie trzech następujących przesłanek: udostępnienie rozwiązania technicznego do wiadomości powszechnej, udostępnienie musi nastąpić w takim zakresie, aby dla znawcy danej dziedziny ujawnione zostały dostateczne dane do stosowania wynalazku i udostępnienie to musi nastąpić przed datą, według której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu.

Odnośnie natomiast zarzutu braku nieoczywistości organ wskazał, iż rozwiązanie uważa się za oczywiste, gdy w świetle stanu techniki ujawnionego w jednym lub łącznie w kilku rozwiązaniach, wynika ono w sposób oczywisty dla znawcy posiadającego przeciętną wiedzę z danej dziedziny. W szczególności za rozwiązanie oczywiste, uważa się rutynowe dostosowanie znanego rozwiązania do danych warunków, proste wykorzystanie znanej zasady dla osiągnięcia oczywistego w świetle tej zasady celu, proste zastąpienie znanych środków technicznych w znanym rozwiązaniu ich ekwiwalentami lub proste skojarzenie kilku znanych rozwiązań. Sposób uwzględniania stanu techniki przyjęty w praktyce i orzecznictwie polskiego oraz innych urzędów patentowych, polega zaś na wybraniu jednego dokumentu najbliższego rozwiązaniu przedmiotowemu (lub kilku dokumentów, gdy przedmiotowe rozwiązanie ma charakter połączenia kilku rozwiązań cząstkowych) i rozpatrywaniu nieoczywistości przedmiotowego rozwiązania w stosunku do tego dokumentu. Dopuszcza się zastosowanie dwóch dokumentów przy ocenie nieoczywistości każdego rozwiązania cząstkowego w przypadku prostego zastąpienia znanych środków technicznych w znanym rozwiązaniu ich ekwiwalentami.

Organ podkreślił, iż kryterium oceny nieoczywistości rozwiązania nie jest precyzyjne i dlatego przy tej ocenie istotne jest odwołanie się do orzecznictwa, które wypracowało pewne zasady służące obiektywizacji tego kryterium w celu dokonania prawidłowej oceny. Do oceny nieoczywistości rozwiązania organ skorzystał więc z opracowanej w Komisjach Odwoławczych EPO zasady 27(l)(c) podejścia "problem-rozwiązanie" po to, aby zapewnić obiektywną ocenę poziomu wynalazczego i aby uniknąć analizy stanu techniki post factum.

Organ podkreślił, iż zarówno sporny patent PL-190207, jak i przeciwstawiony patent PL-159602 dotyczą tego samego zagadnienia - sposobu wytwarzania terbinafiny, związku znanego i stosowanego w leczeniu grzybicy.

Istota patentu PL-159602 sprowadza się do ulepszonego w stosunku do wskazanego stanu techniki sposobu wytarzania soli z surowej mieszaniny zawierającej izomery trans i cis przy jednoczesnym wytrącaniu pożądanego izomeru trans. Interpretacja zakresu ochrony na podstawie opisu tego patentu wskazuje natomiast wyraźnie, że realizacja polega na prowadzeniu reakcji wytwarzania soli (chlorowodorku) w rozpuszczalniku którym jest ester kwasu organicznego (octan etylu) i przepuszczaniu przez roztwór gazowego chlorowodoru.

Sporny patent PL-190207, bazujący również na tym samym stanie techniki (i dodatkowo na patencie PL-159602) postawił zaś sobie za cel uproszczenie całego procesu, prowadzenia reakcji w jednym naczyniu reakcyjnym bez wydzielania substancji pośrednich, prowadząc cały proces w środowisku jednego rozpuszczalnika, bez konieczności uciążliwego stosowania bezwodnych rozpuszczalników i ograniczenia ilości etapów całego procesu. Rozpuszczalnikiem wybranym przez twórców patentu PL-190207 okazał się keton alifatyczny (keton metylowo-izobutylowy). Rozpuszczalnik ten nie był zaś wspomniany ani nawet sugerowany w patencie PL-159602. Tak więc stosowane środki techniczne w obu patentach są różne - w związku z tym nie może być mowy o braku nowości.

Rozpatrując z kolei zarzut braku nieoczywistości pod kątem "problem-rozwiązanie" organ wskazał, iż patent PL-190207 rozwiązuje problem całościowo - przez dobór nieoczywistego rozpuszczalnika (ketonu alifatycznego) możliwa jest optymalizacja całego procesu wytwarzania terbinafiny z wyeliminowaniem wielu pracochłonnych etapów i niebezpiecznych surowców bez konieczności wyodrębniania produktów pośrednich, z użyciem tego samego rozpuszczalnika. Stosowane w stanie techniki bezwodne rozpuszczalniki (specjalnie suszone) i gazowy chlorowodór wskazywały wyraźnie na konieczność prowadzenia procesu w warunkach bezwodnych. Zatem zastosowanie ketonu alifatycznego pozwoliło twórcom prowadzić proces w zdecydowanie prostszych warunkach bez konieczności osuszania surowców i umożliwiło zastosowanie wodnego roztworu chlorowodoru przy wytwarzaniu soli terbinafiny. Takie rozwiązanie nie było sugerowane we wskazanym stanie techniki, w związku z tym również zarzut braku nieoczywistości organ uznał za bezzasadny.

Organ podkreślił przy tym, że w toku postępowania spornego nie został zaprezentowany materiał dowodowy, w szczególności nie przedstawiono badań, które mogłyby podważyć wskazane przez uprawnionego w spornym patencie PL-190207 zalety sposobu według wynalazku, a zwłaszcza jego korzystne skutki polegające na uzyskaniu produktu o wysokiej czystości, gdzie zawartość zanieczyszczeń wynosi 0,19% w stosunku do wartości 0,3% osiąganej dla znanych sposobów.

W skardze na tę decyzję skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarżący N. zarzucił organowi naruszenie art. 7, art. 77, art. 80 i art. 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 252 ustawy Prawo własności przemysłowej poprzez brak wszechstronnego i dokładnego zbadania wszystkich okoliczności faktycznych sprawy i wydanie rozstrzygnięcia w oparciu o błędne ustalenia faktyczne, wnosząc w związku z tym o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości.

W uzasadnieniu skargi zarzucono, że Urząd Patentowy wydając zaskarżoną decyzję nie ustosunkował się do przedłożonego dowodu (opinii prof. [...] oraz do argumentacji przedstawionej przez skarżącego na rozprawie. W żaden sposób nie ustosunkował się też do złożonego na rozprawie wniosku warunkowego o usunięcie etapu oczyszczania terbinafiny z części znamiennej zastrzeżenia 1 spornego patentu PL-190207. Nie odniósł się ponadto szczegółowo do żadnej z okoliczności faktycznych przytoczonych we wniosku o unieważnienie patentu, co jest sprzeczne z przyjętą linią orzecznictwa sądów administracyjnych.

Odnosząc się zaś do argumentacji merytorycznej przedstawionej przez organ w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji skarżący wskazał, iż oparta jest ona na błędnej interpretacji patentu PL-159602 jako stanu techniki i bezkrytycznym zawierzeniu stwierdzeniom uprawnionego zawartym w treści spornego patentu PL-190207 oraz w odpowiedzi na sprzeciw. Organ niesłusznie sprowadził bowiem zakres ochrony patentu PL-159602 tylko do treści przykładu wykonania wynalazku. Zakres zastrzeżeń dopuszcza stosowanie znacznie większego repertuaru środków technicznych, zależnie od uznania specjalisty wykonującego sposób według wynalazku. W opisie wynalazku PL-159602 stwierdzono, że rozpuszczalnikiem stosowanym do uzyskania cieczy mogą być estry kwasów organicznych, bądź ich mieszaniny z dalszymi rozpuszczalnikami organicznymi. Czyli chodzi o praktycznie dowolne rozpuszczalniki organiczne, w których daje się przeprowadzić taką reakcję, na przykład keton metylowo-izobutylowy, który także jest rozpuszczalnikiem organicznym. Organ stwierdził zaś, że właściwym rozpuszczalnikiem jest octan etylu, czyli tylko ten rozpuszczalnik, który został użyty w przykładzie wykonania. Tak drastyczne ograniczanie rozpuszczalnika niezwykle zawęża zakres ochrony patentu PL-159602. Podobnie, docelową solą wcale nie musi być chlorowodorek terbinafiny. W grę wchodzić może także bromowodorek lub inne sole z kwasami, w szczególności sole farmaceutycznie dopuszczalne. Tym bardziej, czynnikiem przeprowadzającym w sól nie musi być gazowy chlorowodór, a może być dowolny równoważny środek techniczny, na przykład kwas chlorowodorowy, czyli solny, albo np. bromowodór, a kwestię stosowania równoważnych, zamiennych środków technicznych, które dla specjalisty są najzupełniej oczywiste, omawia znajdująca się w aktach sprawy opinia prof. [...].

Skarżący zarzucił w związku z tym, że Urząd Patentowy, zamiast porównywać ze sobą zakresy ochrony patentowej patentów PL-190207 i PL-159602, porównał zakres ochrony patentowej patentu PL-190207 z przykładem wykonania wynalazku wyjętym z kontekstu patentu PL-159602. Ponadto organ bezrefleksyjnie przytoczył korzystne skutki sposobu wytwarzania według patentu PL-190207 polegające na uzyskaniu produktu o wysokiej czystości, gdzie zawartość zanieczyszczeń wynosi 0,19% w stosunku do wartości 0,3% osiąganej dla znanych sposobów. Z punktu widzenia chemika analityka takie porównanie jest błędem w sztuce. Opisany w patencie PL-190207 wynik 0,19% uzyskano bowiem znacznie bardziej nowoczesną i dokładną metodą HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej). Dlatego porównywanie tych wyników z punktu widzenia analityki chemicznej jest pozbawione sensu, a dopóki nie zrobi się analizy obu produktów jednakową, dokładną metodą, to nie wiadomo, który z porównywalnych sposobów dał czystszy efekt.

W konkluzji skarżący stwierdził, iż wyniki oczyszczania są w pełni porównywalne ze stanem techniki, a czystość produktu uzyskanego sposobem według patentu PL-190207 wcale nie jest wyjątkowa.

Skarżący zakwestionował także stwierdzenie organu, iż proces wytwarzania terbinafiny według patentu firmy N. musi przebiegać w warunkach bezwodnych wskazując, że nigdzie w opisie, ani w zastrzeżeniach patentu PL-159602 nie wspomniano o konieczności stosowania specjalnie suszonych rozpuszczalników bezwodnych. Przeciwnie zaś, na stronie 4 opisu patentu PL-159602 stwierdzono, że przy ewentualnych dalszych krystalizacjach można stosować także mieszaniny rozpuszczalników razem z wodą, na przykład mieszaniny etanol/woda. Zatem obecność wody nie przeszkadza tworzeniu soli. Niezależnie więc od tego, czy oczyszczanie terbinafiny prowadzi się w warunkach wodnych, czy bezwodnych, czy w octanie etylu z chlorowodorem, czy w ketonie metylowo-izobutylowym z kwasem solnym, czy w innych warunkach szczegółowych, rezultaty tego oczyszczania są podobne. Wobec tego w etapie oczyszczania według zastrzeżenia 1 patentu PL-190207 nie ma nic nowego i nieoczywistego, a to uzasadnia wniosek, co najmniej o usunięcie etapu oczyszczania z części znamiennej zastrzeżenia 1 spornego patentu. Urząd Patentowy w zaskarżonej decyzji w żaden sposób nie ustosunkował się jednak do tego wniosku.

Urząd Patentowy w odpowiedzi na skargę wniósł o jej oddalenie podtrzymując argumentację merytoryczną przedstawioną w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Ustosunkowując się do zarzutów skargi odnośnie naruszenia przepisów postępowania organ wskazał, iż przy analizie braku nowości i nieoczywistości brał pod uwagę dokumenty opublikowane przed datą zgłoszenia tj. [...] października 1999 r. Przedstawiona przez skarżącego na rozprawie ekspertyza sporządzona przez prof. [...] nie mogła zatem stanowić materiału przeciwstawnego na podstawie, którego organ może podjąć decyzję odnośnie nowości i nieoczywistości. Ekspertyza ta została opracowana na zlecenie skarżącego i nie mogła być traktowana jako materiał przeciwstawny, a jedynie jako jeden z dokumentów złożonych w sprawie.

Odnośnie natomiast zarzutu, że Urząd Patentowy nie odniósł się do wniosku o usunięcie etapu tworzenia soli i selektywnego wydzielania tylko jednego z dwóch izomerów produktu z części znamiennej zastrzeżenia 1, organ wskazał, iż wniosek ten dotyczył w efekcie unieważnienia patentu w części i nie miał swojego uzasadnienia, w sytuacji, gdy materiał przeciwstawny nie był skuteczny dla całego rozwiązania. Przy uznaniu bowiem, że cały zgromadzony materiał dowodowy nie jest skuteczny do unieważnienia patentu w całości, tym bardziej nie jest on skuteczny do unieważnienia patentu w części.

Uczestnik postępowania firma R. w odpowiedzi na skargę wniosła także o jej oddalenie.

Ustosunkowując się do zarzutów skargi wskazano, iż oczyszczanie terbinafiny nie następuje w wyniku zajścia reakcji tworzenia soli, lecz w wyniku użycia szczególnych warunków prowadzenia tej reakcji, a przedmiotem spornego patentu jest całościowa sekwencja reakcji, której każdy etap charakteryzuje się wysokim poziomem wynalazczym. Fakt zaś, że reakcja wytwarzania terbinafiny (trzeci etap całościowego procesu) stanowi wspólny element obu patentów nie może mieć dla niniejszej sprawy żadnego znaczenia, gdyż już w dacie zgłoszenia, na które udzielono patentu firmy N. reakcja ta była znana. Istotą zastrzeganego sposobu w odniesieniu do tej reakcji nie jest zaś ona sama, lecz wynalazcze warunki jej prowadzenia, zupełnie odmienne od ujawnionych w patencie firmy N. Ponadto tego etapu nie można analizować w oderwaniu od pozostałych etapów procesu, gdyż istotą zastrzeganego sposobu jest między innymi użycie jako rozpuszczalnika ketonu alifatycznego, a zwłaszcza ketonu metylowo-izobutylowego, który stosuje się w dwu kolejnych etapach, co zapewnia nieoczekiwany efekt techniczny (będący kryterium nieoczywistości rozwiązania), a mianowicie prostotę samego sposobu i nieoczekiwanie wyższą czystość końcowego produktu.

Uczestnik postępowania zarzucił, że skarżący prezentuje swoje argumenty na rzecz rzekomego podobieństwa sposobów w sposób tendencyjny i niezgodny ze stanem faktycznym, w tym nawet z treścią patentu firmy N. Istotne dla niniejszej sprawy jest natomiast to, że octan etylu i keton metylowo-izobutylowy mają diametralnie różną charakterystykę rozpuszczania. Również rozważania skarżącego o być może jednakowej czystości terbinafiny uzyskiwanej porównywalnymi sposobami są według uczestnika postępowania nieuprawnione, gdyż Urząd Patentowy ocenia udokumentowane fakty, a więc wartości czystości produktu podane w obu patentach. Zakres ochrony z patentu ma natomiast znaczenie wyłącznie przy egzekwowaniu prawa z tego patentu, natomiast gdy opis patentowy przytacza się jako stan techniki, to ma on znaczenie jedynie jako materiał źródłowy, w którym Urząd Patentowy ma się doszukać ujawnienia szkodzącego nowości i nieoczywistości kwestionowanego rozwiązania. Z przepisu art. 26 ust. 1 ustawy o wynalazczości jednoznacznie wynika zaś, iż ujawnienia należy dopatrywać się w opisie, a nie w zastrzeżeniach patentowych. Zatem zadaniem Urzędu Patentowego nie było analizowanie zakresu ochrony z patentu firmy N., lecz ewentualne odnalezienie w treści jego opisu informacji, które czyniłyby nienowym i/lub oczywistym rozwiązanie ze spornego patentu.

Uczestnik postępowania powołując się na artykuł zamieszczony w Journal of Medicinal Chemistry, przytoczony w opisie stanu techniki dla patentu firmy N., wskazał, iż prowadzona reakcja wytwarzania soli terbinafiny w innym rozpuszczalniku organicznym (etanolu) nie spowodowała wytrącania się soli ze środowiska reakcji. Zatem nie wszystkie rozpuszczalniki organiczne powodują jednoczesne wytrącanie, a z niektórych ze zbadanych rozpuszczalników produkt wytrąca się w stanie niedopuszczalnie zanieczyszczonym niepożądanym izomerem trans. Urząd Patentowy słusznie zatem uznał, iż ogólnikowych stwierdzeń zawartych w zastrzeżeniach patentu firmy N. nie można uznać za jakiekolwiek konkretne ujawnienie, a zatem zanalizował opis tego patentu w całości i jednoznacznie stwierdził, iż nie ujawnia on rozwiązania identycznego, co przeczy zarzutowi braku nowości, a ponadto, iż dotyczy reakcji prowadzonej w konkretnych warunkach, innych niż w procesie ze spornego patentu. Informacje zawarte w opisie patentu firmy N. jednoznacznie wskazują, iż ujawniony w tym patencie sposób wytwarzania terbinafiny wymagał żmudnej procedury obróbki "surowej mieszaniny". W świetle zaś faktu przyznania przez pełnomocnika skarżącego na rozprawie, że sposób z patentu firmy N. wymagał żmudnej obróbki, budzi zdziwienie, powoływanie się przez skarżącego na opinię prof. [...]. Opinia ta, sporządzona w dniu 26 stycznia 2004 r. i złożona dopiero na rozprawie w dniu [...] maja 2007 r., nie jest dokumentem ze stanu techniki, który mógłby stanowić ujawnienie szkodzące nowości lub nieoczywistości opatentowanego rozwiązania, lecz prywatną opinią eksperta strony, prezentującą porównanie patentu firmy N. i spornego patentu.

Według uczestnika postępowania nie jest uzasadniony zarzut skargi, że Urząd Patentowy nie wziął pod uwagę opinii prof. [...], gdyż to właśnie na skutek jej przytoczenia zadano na rozprawie pełnomocnikowi skarżącego pytanie dotyczące wieloetapowości procesu przedstawionego w patencie PL-159602, dostrzegłszy rozbieżności między twierdzeniem eksperta i treścią analizowanego przezeń opisu patentowego.

Uczestnik postępowania podniósł ponadto, że warunkowo złożony na rozprawie w dniu [...] maja 2007 r. wniosek o usunięcie etapu oczyszczania terbinafiny z części znamiennej zastrzeżenia 1 nie mógł być wzięty pod uwagę i rozpatrzony w granicach sprzeciwu ze względu na prekluzję czasową określoną w art. 246 ust. 1 p.w.p. Gdyby natomiast przyjąć, iż taka prekluzja w tym przypadku nie działała, to zarzut pominięcia tego wniosku jest zarzutem uchybienia przepisom postępowania, a takie uchybienie może spowodować uwzględnienie skargi tylko, jeśli mogło mieć ono istotny wpływ na wynik sprawy. Uwzględnienie tego wniosku było natomiast z mocy prawa niemożliwe, a więc jego pominięcie nie mogło mieć istotnego wpływu na wynik sprawy. Przy badaniu wynalazku dotyczącego wieloetapowego procesu jako całości wyłączona jest bowiem ocena nieoczywistości poszczególnych etapów jako oddzielnych procesów. Ponadto uwzględnienie wniosku o usunięcie etapu oczyszczania terbinafiny z części znamiennej zastrzeżenia 1 byłoby w ocenie uczestnika postępowania "unieważnieniem patentu w części" prowadzącym do rozszerzenia zakresu ochrony ponad pierwotnie wnioskowany, wbrew przepisowi art. 37 p.w.p. Usunięcie etapu wytwarzania terbinafiny oznaczałoby też, że istota wynalazku, wynikająca między innymi ze stosowania jednakowego rozpuszczalnika w dwu kolejnych etapach, zostałaby wypaczona.

Uczestnik postępowania podkreślił ponadto, że Urzędy Patentowe - europejski, węgierski i amerykański udzieliły patentów na sporne rozwiązanie po niezależnie przeprowadzonym pełnym badaniu merytorycznym. Rozwiązanie ze spornego patentu było badane przez Europejski Urząd Patentowy dwukrotnie, w trakcie tzw. międzynarodowego badania wstępnego i w fazie regionalnej. Skoro więc we wszystkich wskazanych Urzędach Patentowych przeprowadzono pełne badanie zdolności patentowej i udzielono patentów, trudno byłoby uznać, iż to właśnie Urząd Patentowy RP, dochodząc do wniosków zbieżnych z wnioskami zagranicznych urzędów patentowych, udzielił spornego patentu nieprawidłowo.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 1 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle § 2 powołanego wyżej artykułu kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Innymi słowy, wchodzi tutaj w grę kontrola aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dokonywana pod względem ich zgodności z prawem materialnym i przepisami procesowymi, nie zaś według kryteriów słusznościowych.

Ponadto Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną (art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi).

Oceniając zaskarżoną decyzję w świetle wskazanych wyżej kryteriów Sąd stwierdził, iż skarga N. nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż zaskarżona decyzja Urzędu Patentowego RP z dnia [...] czerwca 2007 r. nie narusza prawa w stopniu mającym wpływ na prawidłowość dokonanego rozstrzygnięcia.

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003, Nr 119, poz. 1117) w art. 315 ust. 3 wyraża zasadę, w myśl której zdolność patentową wynalazku zgłoszonego do ochrony przed wejściem w życie tej ustawy ocenia się na podstawie dotychczasowych przepisów. Przepisami stanowiącymi podstawę do oceny zdolności ochronnej spornego wynalazku są zatem przepisy ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r., Nr 26 , poz. 117).

Stosownie do art. 10 ww. ustawy wynalazkiem podlegającym opatentowaniu jest nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, niewynikające w sposób oczywisty ze stanu techniki i mogące się nadawać do stosowania.

W świetle powołanego wyżej przepisu wynalazek podlegający opatentowaniu powinien:

- posiadać przymiot nowości o charakterze technicznym,

- posiadać poziom wynalazczy (nieoczywistość rozwiązania),

- nadawać się do zastosowania w określonej dziedzinie techniki.

Istota niniejszej sprawy sprowadza się do rozstrzygnięcia zagadnienia, czy zgłoszony do opatentowania przez firmę R. wynalazek pt. "Sposób wytwarzania (E)-N-metylo-N-(l-naftylometylo)-6,6-dimetylohept-2-en-4-ynylo-l-aminy" spełnia kryterium nowości oraz nieoczywistości rozwiązania w świetle stanu techniki z daty zgłoszenia go do ochrony tj. [...] października 1999 r.

Należy przy tym podkreślić, że z uwagi na ograniczenie powszechnej swobody korzystania z ujawnionego rozwiązania technicznego, co jest istotą przyznanego patentem prawa wyłącznego podmiotowego, patent powinien być udzielony tylko na takie rozwiązanie techniczne, które reprezentuje kwalifikowany poziom wynalazczy. Nie oznacza to jednakże, iż przedmiotem patentu mogą być tylko wynalazki epokowe, rewolucjonizujące technikę. Wystarczające jest, aby wynalazek był czymś więcej niż rutynową tylko wiedzą mechanika lub inżyniera.

Rozwiązanie nie uważa się za nowe, gdy przed datą jego pierwszeństwa zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w sposób ujawniający dla znawcy dostateczne dane do jego stosowania w świetle stanu techniki. Dla wykazania braku nowości konieczne jest w zasadzie przeciwstawienie zgłoszeniu konkretnego rozwiązania o identycznych w istocie cechach. Nie wystarczy dowieść, że istotne elementy wynalazku są znane kilku odrębnym rozwiązaniom zaliczanym do stanu techniki. Zarzut braku nowości rozwiązania wymaga udowodnienia, iż opatentowany wynalazek jest tożsamy z rozwiązaniem wcześniej zgłoszonym do ochrony, na który udzielono patentu. Dla skuteczności zarzutu braku nowości nie wystarcza więc podobieństwo później zgłoszonego rozwiązania do opatentowanego wynalazku z wcześniejszym pierwszeństwem, zwłaszcza w sytuacji, gdyby wykazano, że doszło do uzyskania nieoczywistego efektu wynalazku w świetle wcześniejszego stanu techniki. Rozwiązanie jest patentowalnym wynalazkiem, o ile w obszarze technicznym jest przynajmniej jeden nowy nieoczywisty element.

Rozwiązanie uważa się natomiast za oczywiste, gdy w świetle stanu techniki ujawnionego w jednym lub w kilku rozwiązaniach, wynika ono w sposób oczywisty dla znawcy posiadającego przeciętną wiedzę z danej dziedziny. Odmiennie niż przy badaniu nowości, argumentów przeciwko nieoczywistości wynalazku poszukiwać można więc nie tylko poprzez przeciwstawienie mu konkretnych znanych rozwiązań, lecz przy uwzględnieniu całego stanu techniki. W wyniku takich badań może okazać się, że rozwiązanie jest nowe, lecz mimo to wynika w sposób oczywisty ze stanu techniki, na który składają się informacje mogące być przeciwstawione projektowi zgłoszonemu celem opatentowania, bądź - jak w tej sprawie - wynalazkowi już opatentowanemu. Metodą zmierzającą do ustalenia, czy wynalazek spełnia kryterium nieoczywistości, jest ustalenie najbliższego stanu techniki, jako jednej lub kilku publikacji, na tle których specjalista najłatwiej doszedłby do wynalazku. Następnie formułuje się problem techniczny, poprzez określenie cech zastrzeganego wynalazku, które nie występują w najbliższym stanie techniki. Zabieg ten pozwala na ocenę postępu technicznego wnoszonego przez wynalazek. W rezultacie, w wyniku powyższych ustaleń, zmierza się do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy specjalista znający najbliższy stan techniki, przy rozpatrywaniu problemu technicznego zastosowanego w wynalazku miałby możliwość bez dokonań twórczych, w sposób zawodowy i rutynowy, dojść do zastrzeganego rozwiązania.

W sprawie niniejszej, dla wykazania braku nowości i braku nieoczywistości spornego wynalazku, skarżący przeciwstawił mu konkretne rozwiązania techniczne, wcześniej ujawnione, tj. patent PL-159602

Według stanowiska skarżącego przedmiot spornego patentu PL-190207 nie spełnia ustawowych warunków wymaganych do uzyskania patentu z art. 10 i art. 11 ustawy o wynalazczości, gdyż dotyczy rozwiązania znanego i oczywistego w świetle patentu firmy N. PL-159602.

Jest okolicznością niesporną w niniejszej sprawie, iż związek o nazwie terbinafina (stosowany w leczeniu grzybicy) i reakcja jego wytwarzania były znane i należały do stanu techniki, jeszcze przed datą zgłoszenia do opatentowania przeciwstawionego wynalazku firmy N. PL-159602. Istota wynalazków skarżącego oraz uczestnika postępowania sprowadza się natomiast do warunków prowadzenia reakcji, w której wytwarzana jest trebinafiny.

Opis wynalazku firmy N. wskazuje, że jego realizacja polega na prowadzeniu reakcji wytwarzania soli (chlorowodorku) w rozpuszczalniku którym jest ester kwasu organicznego (octan etylu) i przepuszczaniu przez roztwór gazowego chlorowodorku. W opisie tego patentu nie wskazano żadnych innych konkretnych środków technicznych, które pozwalałyby na uzyskanie, w sposób powtarzalny czystego produktu końcowego, o którym mowa w tym patencie. Zamieszczone w opisie patentowym wskazówki i reguły postępowania muszą natomiast gwarantować uzyskanie tego samego rezultatu przy wielokrotnym ich zastosowaniu. Z artykułu zamieszczonego w Journal of Medicinal Chemistry 27/1984/1539-1543, który został powoływany w opisie stanu techniki dla tego patentu wynika zaś, że zastosowanie jakiegokolwiek dowolnego rozpuszczalnika organicznego nie zapewnia uzyskania pożądanego produktu końcowego.

W spornym patencie firmy R. zastosowano inny rozpuszczalnik keton alifatyczny (keton metylowo-izobutylowy). Z opisu spornego patentu wynika, że zastosowanie tego nowego środka technicznego, nieoczywistego według stanu techniki, pozwoliło uprościć proces wytwarzania terbinafiny oraz uzyskać produkt końcowy o wysokiej czystości.

W świetle powyższych ustaleń organ miał w pełni uzasadnione podstawy aby stwierdzić, że sporny wynalazek spełnia kryterium nowości oraz nieoczywistości z uwagi na opisane w nim wynalazcze warunki prowadzenia reakcji wytwarzania tebinafiny oraz uzyskaną jakość produktu końcowego. Zgodnie bowiem z poglądami prezentowanymi w doktrynie oraz orzecznictwie sądowym osiągnięcie przez wynalazek zgłoszony do ochrony patentowej wyższej efektywności w zakresie użytych środków technicznych w porównaniu do znanych już rozwiązań spełnia przesłanki jego patentowalności w świetle przepisu art. 10 ustawy o wynalazczości.

Należy przy tym podkreślić, że Urząd Patentowy oceniając zarzut braku nowości oraz braku nieoczywistości opiera się na stanie techniki ujawnionym do publicznej wiadomości. Opis patentu firmy N. podlegał więc ocenie organu jako dokument ze stanu techniki mogący zawierać ujawnienie szkodzące nowości i nieoczywistości spornego patentu. Porównanie opisu spornego patentu z opisem patentu firmy N. należącym do stanu techniki uzasadniało, w ocenie sądu, stwierdzenie organu o nowości i nieoczywistości wynalazku firmy R.

Okolicznością potwierdzającą dodatkowo spełnienie przez sporny wynalazek odpowiedniego poziomu wynalazczego jest, w ocenie Sądu, również fakt opatentowania go na Węgrzech i w USA oraz uzyskania na ten wynalazek przez firmę R. patentu europejskiego.

Skarga w niniejszej sprawie koncentruje się na zarzutach popełnienia przez organ w toku postępowania szeregu naruszeń procedury administracyjnej, jednakże skarżący nie wykazał związku tych uchybień z rozstrzygnięciem wydanym w sprawie, a tylko takie uchybienia mogły skutkować uchyleniem zaskarżonej decyzji.

Urząd Patentowy w uzasadnieniu decyzji nie odniósł się wprawdzie bezpośrednio do przedłożonej przez skarżącego opinii sporządzonej, na jego zlecenie, przez prof. [...], jednak w uzasadnieniu decyzji organ w sposób wyczerpujący wyjaśnił, dlaczego uznał, iż w świetle zebranego w sprawie materiału dowodowego sporny wynalazek spełnia kryterium nowości i nieoczywistości. Opinia prof. [...], sporządzona w dniu 26 stycznia 2004 r., nie jest natomiast dokumentem ze stanu techniki, który mógłby zawierać ujawnienie szkodzące nowości lub nieoczywistości spornego wynalazku.

Odnośnie zaś zgłoszonego przez skarżącego, na rozprawie przed Urzędem Patentowym, wniosku alternatywnego o unieważnienie spornego patentu w części tj. usunięcie etapu tworzenia soli i selektywnego wydzielania tylko jednego z dwóch izomerów produktu z części znamiennej zastrzeżenia 1, wskazać należy, iż nie było podstaw do uwzględnienia tego wniosku w sytuacji, gdy organ uznał, że materiał przeciwstawny nie szkodzi nowości i nieoczywistości spornego patentu w całości, jako całościowemu wieloetapowemu procesowi.

Mimo więc pewnej wadliwość uzasadnienia zaskarżonej decyzji, którą Sąd dostrzega, decyzja ta w ostateczności odpowiada prawu.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na podstawie art. 151 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.), orzekł jak w sentencji wyroku.